# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 33199f76-c4f9-5d17-856f-ebbcef4a60b4
**Source:** Zürich (ZH)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2022-11-09
**Language:** de
**Title:** Zürich Handelsgericht 09.11.2022 HG200115
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/ZH_Obergericht/ZH_HG_001_HG200115_2022-11-09.pdf

## Full Text

Handelsgericht des Kantons Zürich 
    
 

 

Geschäfts-Nr.: HG200115-O U/dz 

 

 

Mitwirkend: Oberrichterin, Dr. Claudia Bühler, Vizepräsidentin, und Oberrichterin 

Flurina Schorta, die Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn, Stefan 

Vogler, Dr. Esther Nägeli, sowie die Gerichtsschreiberin Dr. Corina 

Bötschi 

 

Beschluss und Urteil vom 9. November 2022 

 

in Sachen 

 

1. A._____ KGaA,  
2. A._____ (Schweiz) AG,  
Klägerinnen 

 

1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____ 

1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt MLaw X2._____ 

 

gegen 

 

1. A._____ & Co. Inc.,  
2. A._____ B._____ LLC,  
3. C._____ A._____ B._____ AG,  
4. D._____ GmbH,  
5. C._____ E._____ GmbH,  
Beklagte 

 

1, 2, 3, 4, 5 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. et Dipl. Natw. Y1._____ 

1, 2, 3, 4, 5 vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur., MJur Y2._____ 

- 2 - 

 

betreffend Markenrecht / Namensrecht / Firmenrecht / UWG 
 
 

- 3 - 

Ursprüngliches Rechtsbegehren: 
(act. 1 S. 3 ff.) 

 
"1. a) 
Es seien die Beklagten 1 und 2 unter Androhung der 
Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse 
wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung 
gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer 
Busse von bis zu CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung 
(Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall 
zu verpflichten, innert 30 Tagen nach Rechtskraft 
des Urteils alle technischen Vorkehrungen zu treffen 
und umzusetzen (oder treffen und umsetzen zu lassen), 
welche notwendig sind, dass sämtliche Anfragen 
von Internetnutzern über Schweizer IP-Adressen auf 
die Domain A._____.com und/oder deren Unterseiten 
(insbesondere durch Eingabe der Domain in der 
Adresszeile eines Browsers oder durch Anklicken von 
Hyperlinks mit der entsprechenden Domain) unverzüglich 
und direkt auf die von der Klägerin 1 betriebenen 
Webseite www.A._____group.com (bzw. auf jeden anderen 
durch die Klägerin 1 später bezeichneten Server 
und die darauf gehostete(n) lnternetseite(n)) umgeleitet 
werden, ohne dass die Internet-Nutzer aus der Schweiz 
dabei auf Inhalte der Beklagten zugreifen können. 

 
b) eventualiter zu 1 a): 
Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung 
ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen 
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung ge- 
mäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse 
von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 
343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, 
nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des 
Urteils über die Domain A._____.com und/oder deren mit 
dem Bestandteil "A._____" gekennzeichneten Unterseiten 
Inhalte für Anfragen, die (insbesondere durch Eingabe 
der Domain in der Adresszeile eines Browsers oder 
durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden 
Domain) durch Internetnutzer über Schweizer IP-Adressen 
erfolgen, zugänglich zu machen und/oder zugänglich 
machen zu lassen. 
 
2. Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung 
ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen 
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss 
Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse 
von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung jeder 
einzelnen Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im 
Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30 
Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die folgenden 
Domains und/oder deren mit dem Bestandteil "A._____" 
gekennzeichneten Unterseiten Inhalte für Anfragen, die 
(insbesondere durch Eingabe der Domain in der 

- 4 - 

Adresszeile eines Browsers oder durch Anklicken von 
Hyperlinks mit der entsprechenden Domain) durch Internetnutzer 
über Schweizer IP-Adressen erfolgen, zugänglich 
zu machen und/oder zugänglich machen zu 
lassen: 
- "A._____-E._____.com" 
- "A._____F._____.com" 
- "A._____G._____.com" 
- "A._____H._____.com" 
- "A._____I._____.com" 
- "A._____J._____.com" 
- "A._____K._____.com" 
- "A._____L._____.com" 
 
3. 
Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung 
ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen 
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss 
Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse 
von CHF 1 '000 für Jeden Tag der Nichterfüllung jeder 
einzelnen Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im 
Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30 
Tagen ab Rechtskraft des Urteils in der Schweiz im geschäftlichen 
Verkehr über die folgenden Internet-Adressen 
Inhalte für Anfragen, die (insbesondere durch 
Eingabe der Adresse in der Adresszeile eines Browsers 
oder durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden 
Adresse) durch Internetnutzer über Schweizer 
IP-Adressen erfolgen, zugänglich zu machen und/oder 
zugänglich machen zu lassen: 
- facebook. com/A._____M._____ 
- facebook. com/A._____N._____ 
- facebook.com/A._____L._____ 
- facebook.com/A._____Manual 
- facebook.com/A._____O._____ 
- facebook.com/A._____P._____ 
- facebook.com/A._____Q._____ 
- facebook.com/A._____J._____ 
- youtube.com/user/A._____ 
- youtube.com/user/A._____E._____ 
 
4. 
Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung 
ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen 
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss 
Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse 
von CHF 1'000 für Jeden Tag der Nichterfüllung jeder 
einzelnen Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im 
Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30 
Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die nachfolgenden 
Internet-Adressen Nachrichten und/oder Werbung 
an Nutzer mit Schweizer IP-Adressen zu senden bzw. 
zu richten: 
- twitter.com/A._____ 
- twitter.com/A._____L._____ 
- twitter.com/A._____N._____1 
- twitter.com/A._____E'._____ 
- twitter.com/A._____R._____ 

- 5 - 

- twitter.com/A._____S._____ 
- twitter.com/A._____O._____ 
- twitter.com/A._____P._____ 
- twitter.com/A._____Q._____ 
- twitter.com/A.______J._____ 
- linkedin.com/company/A._____ 
- linkedin.com/company/A._____-E._____ 
- linkedln.com/company/A._____-Corporate-Responsibility 
 
 
5. 
Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung 
ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen 
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss 
Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse 
von CHF 1 '000 für jeden Tag der Nichterfüllung jeder 
einzelnen Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im 
Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30 
Tagen ab Rechtskraft des Urteils in der Schweiz (insbesondere 
auch auf Internetseiten und den Social Media 
Präsenzen Facebook, YouTube, Twitter und Linkedln 
sofern die Seiten bzw. Präsenzen von Schweizer 
IP-Adressen aus abrufbar sind) im geschäftlichen Verkehr 
die folgenden Kennzeichen zu gebrauchen: 
- "A._____" bzw. "A._____" (in Alleinstellung) 
- "A._____ & Co., lnc." 
- "A._____ & Co." 
 
[div. Logos] 
 
- A._____.com 
- A._____-E._____.com 
- A._____H._____.com 
- A._____I._____.com 
- A._____J._____.com 
- A._____K._____.com 
- A._____L._____.com 
- A._____manual.com bzw. A._____manuals.com 
 
 
6. 
Es sei den Beklagten 1, 2 und 3 unter Androhung der 
Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse 
wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung 
gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer 
Busse von CHF 1'000 für jeden Tag jeder einzelnen 
Nichterfüllung der Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c 
ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf 
von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf der 
über die Domain C._____.ch abrufbaren sowie auf jeder 
anderen von ihnen direkt oder indirekt betriebenen Internetseite, 
die von Schweizer IP-Adressen aus abrufbar 
ist, Hyperlinks derart zu setzen oder setzen zu lassen, 
dass diese auf die Webseiten der Beklagten 1 und 
2 weiterleiten; soweit auf den dadurch verlinkten Seiten 
Kennzeichen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 5 verwendet 
werden. 
 

- 6 - 

 
7. 
Es sei den Beklagten 3, 4 und 5 unter Androhung der 
Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse 
wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung 
gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer 
Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung 
der Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall 
zu verbieten, E-Mail-Adressen mit 
dem Bestandteil @A._____.com in der Schweiz im geschäftlichen 
Verkehr zu gebrauchen. 
 
8. 
 
Es seien die Klägerinnen zu ermächtigen, das Urteil 
des Handelsgerichts Zürich, oder Teile daraus, innert 
30 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft im Umfang von einer 
halben Seite und auf Kosten der Beklagten in einer 
beliebigen Sprache im Wirtschaftsteil der folgenden 
Publikationsorgane zu veröffentlichen: 
 
- Neue Zürcher Zeitung 
- Le Temps 
- Corriere del Ticino 
 
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten 
der Beklagten." 

Geändertes Rechtsbegehren: 
(act. 43 S. 3 ff.) 

 
"1. a 
 
Es seien die Beklagten 1 und 2 zu verpflichten, innert 
30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils alle 
technischen Vorkehrungen zu treffen und umzusetzen 
(oder treffen und umsetzen zu lassen), welche 
notwendig sind, damit sämtliche Anfragen von 
Personen In der Schweiz auf die Domain 
A._____.com und/oder deren Unterseiten (bspw. 
durch Eingabe der Domain in der Adresszeile eines 
Browsers oder durch Anklicken von Hyperlinks mit 
der entsprechenden Domain) unverzüglich und direkt 
auf die von der Klägerin 1 betriebene Webseite 
www.A._____group.com (bzw. auf jeden anderen 
durch die Klägerin 1 später bezeichneten Server 
und die darauf gehostete(n) lnternetseite(n)) umgeleitet 
werden, ohne dass die Personen in der 
Schweiz dabei auf Inhalte der Beklagten zugreifen 
können, wobei diese Verpflichtung als erfüllt gilt, 
wenn die Beklagten 1 und 2 bspw. eine Geoblocking- 
Technologie zwecks Umleitung von Anfragen 
von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse 
verwenden wie zum Beispiel, nach ihrer 
Wahl, (i) eine Geo-lP-Datenbank von T._____, 

- 7 - 

(II} eine CDN-Software von U._____ 
mit Geo-lP-Datenbank, oder (iii) eine 
gleichwertige Technologie, wobei als gleichwertig 
jede Technologie gilt, die mindestens 95 % der Anfragen 
von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse 
umleitet. 
 
b) eventualiter zu 1.a): 
 
Es sei den Beklagten 1 und 2 zu verbieten, nach 
Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils 
über die Domain A._____.com und/oder deren mit 
dem Bestandteil "A._____" gekennzeichneten Unterseiten 
Inhalte für Anfragen, die (bspw. durch 
Eingabe der Domain in der Adresszeile eines 
Browsers oder durch Anklicken von Hyperlinks mit 
der entsprechenden Domain) durch Personen in 
der Schweiz erfolgen, zugänglich zu machen 
und/oder zugänglich machen zu lassen, wobei ein 
Inhalt bspw. dann nicht als Personen in der 
Schweiz zugänglich gemacht gilt, wenn die Beklagten 
1 und 2 eine Geoblocking-Technologle zwecks 
Blockierung von Anfragen von Internetnutzern mit 
einer Schweizer IP-Adresse verwenden wie zum 
Beispiel, nach ihrer Wahl, (i) eine Geo-lP-Datenbank 
von T._____, (ii) eine CDN-Software 
von U._____ mit Geo-lP-Datenbank, 
oder (iii) eine gleichwertige Technologie, 
wobei als gleichwertig jede Technologie gilt, 
die mindestens 95 % der Anfragen von Internetnutzern 
mit einer Schweizer IP-Adresse blockiert. 
 
2. 
Es sei den Beklagten 1 und 2 zu verbieten, nach 
Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils 
über die folgenden Domains und/oder deren mit 
dem Bestandteil "A._____" gekennzeichneten Unterseiten 
Inhalte für Anfragen, die (bspw. durch 
Eingabe der Domain In der Adresszeile eines 
Browsers oder durch Anklicken von Hyperlinks mit 
der entsprechenden Domain) durch Personen in 
der Schweiz erfolgen, zugänglich zu machen 
und/oder zugänglich machen zu lassen, wobei ein 
Inhalt bspw. dann nicht als Personen In der 
Schweiz zugänglich gemacht gilt, wenn die Beklagten 
1 und 2 eine Geoblocking-Technologie zwecks 
Blockierung von Anfragen von Internetnutzern mit 
einer Schweizer IP-Adresse verwenden wie zum 
Beispiel, nach ihrer Wahl, (i) eine Geo-lP-Datenbank 
von T._____, (ii) eine CDN-Software 
von U._____ mit Geo-lP-Datenbank, 
oder (iii) eine gleichwertige Technologie, 
wobei als gleichwertig jede Technologie gilt, 
die mindestens 95 % der Anfragen von Internetnutzern 
mit einer Schweizer IP-Adresse blockiert: 
a) A._____-E._____.com 
b) A._____F._____.com 
c) A._____G._____.com 

- 8 - 

d) A._____H._____.com 
e) A._____I._____.com 
f) A._____J._____.com 
g) A._____K._____.com 
h) A._____L._____.com 
i) A._____P._____.com 
j) A._____manuals.com 
 
 
3. 
Es sei den Beklagten 1 und 2 zu verbieten, nach 
Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils in 
der Schweiz im geschäftlichen Verkehr über die 
folgenden Internetadressen Inhalte für Anfragen, 
die (bspw. durch Eingabe der Adresse in der 
Adresszeile eines Browsers oder durch Anklicken 
von Hyperlinks mit der entsprechenden Adresse) 
durch Personen in der Schweiz erfolgen, zugänglich 
zu machen und/oder zugänglich machen zu 
lassen, wobei ein Inhalt bspw. dann nicht als Personen 
in der Schweiz zugänglich gemacht gilt, 
wenn die Beklagten 1 und 2 auf Facebook bzw. 
YouTube sämtliche zur Verfügung gestellten Länderbeschränkungs- 
und Geotargeting-Massnahmen 
für Personen in der Schweiz oder Internetnutzer 
mit einer Schweizer IP-Adresse anwenden 
oder anwenden lassen, um deren Anfragen 
zu blockieren: 
a) facebook.com/A._____M._____ 
b) facebook.com/A._____N._____ 
c) facebook.com/A._____L._____ 
d) facebook.com/A._____Manual 
e) facebook.com/A._____O._____ 
f) facebook.com/A._____P._____ 
g) facebook.com/A._____Q._____ 
h) facebook.com/A._____J._____ 
i) facebook.com/A._____V._____ 
j) youtube.com/user/A._____ 
k) youtube.com/user/A._____E._____ 
 
 
 
4. 
Es sel den Beklagten 1 und 2 zu verbieten, nach 
Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils 
über die folgenden Internetadressen Nachrichten 
und/oder Werbung an Personen in der Schweiz zu 
senden, senden zu lassen, zu richten und/oder 
richten zu lassen, wobei ab dem Zeitpunkt, in dem 
Twitter bzw. Linkedln Länderbeschränkungs- und 
Geotargeting-Massnahmen zur Verfügung stellen, 
eine Nachricht bzw. eine Werbung bspw. dann 
nicht als an Personen in der Schweiz gesendet 
bzw. gerichtet gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 auf 
Twitter bzw. Linkedln sämtliche zur Verfügung gestellten 
Länderbeschränkungs- und Geotargeting-Massnahmen 
für Personen in der Schweiz oder Internetnutzer 
mit einer Schweizer IP-Adresse anwenden 

- 9 - 

oder anwenden lassen, um zu verhindern, 
dass eine Nachricht bzw. Werbung an diese gesendet 
und/oder gerichtet wird: 
a) twitter.com/A._____ 
b) twitter.com/A._____L._____ 
c) twitter.com/A._____N._____1 
d) twitter.com/A._____E'._____ 
e) twitter.com/A._____R._____ 
f) twitter.com/A._____S._____ 
g) twitter.com/A._____O._____ 
h) twitter.com/A._____P._____ 
i) twitter.com/A._____Q._____ 
j) twitter.com/A.______J._____ 
k) twitter.com/A._____J._____ 
l) twitter.com/A._____W._____ 
m) llnkedin.com/company/A._____ 
n) linkedin.com/company/A._____-E._____ 
o) linkedin.com/company/A._____-CorporateResponsibility 
 
5. 
 
Es sei den Beklagten 1 und 2 zu verbieten, nach 
Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf 
von ihnen direkt oder indirekt betriebenen Internetpräsenzen 
(inklusive Webseiten, Social Media 
Präsenzen wie Facebook, YouTube, Twitter und 
Linkedln), die Personen in der Schweiz zugänglich 
gemacht werden, die folgenden Kennzeichen einzeln 
oder kombiniert (i) zur Kennzeichnung ihrer 
Unternehmen, {ii) im Zusammenhang mit der Bewerbung, 
der Anpreisung oder dem Vertrieb von 
Waren und/oder Dienstleistungen im Bereich der 
Human- oder Veterinärmedizin, oder (iii) sonstwie 
Im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen 
und/oder gebrauchen zu lassen, wobei eine Internetseite 
bspw, dann nicht als Personen in der 
Schweiz zugänglich gemacht gilt, wenn die Beklagten 
1 und 2 (i) eine Geoblocking-Technologie 
zwecks Blockierung von Anfragen von Internetnutzern 
mit einer Schweizer IP-Adresse verwenden 
wie zum Beispiel, nach ihrer Wahl, (a) eine Geo-lP-Datenbank 
von T._____, (b) eine CDN-Software 
von U._____ mit Geo-lP-Datenbank, 
oder (c) eine gleichwertige Technologie, 
wobei als gleichwertig jede Technologie gilt, 
die mindestens 95 % der Anfragen von Internetnutzern 
mit einer Schweizer IP-Adresse blockiert, 
bzw. (li) sämtliche von der jeweiligen Plattform zur 
Verfügung gestellten Länderbeschränkungs- und 
Geotargeting-Massnahmen für Personen in der 
Schweiz oder Internetnutzer mit einer Schweizer 
IP-Adresse anwenden oder anwenden lassen: 
 
a) "A._____" (in Alleinstellung) 
b) "A._____ & Co., lnc. 11 (in Alleinstellung) 
c) "A._____ & Co." (in Alleinstellung) 
 
[div. Logos] 

- 10 - 

 
r) A._____.com 
s) A._____-E._____.com 
t) A._____H._____.com 
u) A._____I._____.com 
v) A._____J._____.com 
w) A._____K._____.com 
x) A._____L._____.com 
y) A._____manual.com bzw. A._____manuals.com 
 
z) [Logo] 
 
6. 
 
Es sei den Beklagten 1 bis 5 zu verbieten, nach Ablauf 
von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils die 
Kennzeichen „A._____" (in Alleinstellung), ,,A._____ & 
Co." (In Alleinstellung) oder „A._____ Manual" einzeln 
oder kombiniert zur (i) Kennzeichnung Ihrer 
Unternehmen, zum Beispiel im Empfangsbereich 
von Büroräumlichkeiten, (ii) im Verkehr mit Lieferanten, 
(iii) auf Visitenkarten der Beklagten 3 bis 5, 
(iv) an Kongressen und Messen, (v) im Zusammenhang 
mit der Bewerbung, der Anpreisung oder 
dem Vertrieb von Waren und/oder Dienstleistungen 
im Bereich der Human- oder Veterinärmedizin 
oder (vi) sonstwie im geschäftlichen Verkehr in der 
Schweiz zu gebrauchen und/oder gebrauchen zu 
lassen. 
 
7. 
 
Es sei den Beklagten 1, 2 und 3 zu verbieten, nach 
Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf 
der über die Domain C._____.ch oder über eine der 
unter Rechtsbegehren Ziff. 2 genannten Domains 
abrufbaren sowie auf jeder anderen von ihnen direkt 
oder indirekt unter Schweizer Top-Level-Domains 
betriebenen Webseite, die Personen in 
der Schweiz zugänglich gemacht werden, Hyperlinks 
derart zu setzen oder setzen zu lassen, dass 
diese auf die Webseiten der Beklagten 1 und 2 
weiterleiten, soweit auf den dadurch verlinkten 
Seiten die Kennzeichen gemäss Rechtsbegehren 
Ziff. 5 einzeln oder kombiniert (i) zur Kennzeichnung 
ihrer Unternehmen, (ii) im Zusammenhang 
mit der Bewerbung, der Anpreisung oder dem 
Vertrieb von Waren und/oder Dienstleistungen im 
Bereich der Human- oder Veterinärmedizin, oder 
(iii) sonstwie Im geschäftlichen Verkehr gebraucht 
werden, wobei eine Webseite bspw. dann nicht als 
Personen in der Schweiz zugänglich gemacht gilt, 
wenn die Beklagten 1 und 2 eine Geoblocking-Technologie 
zwecks Blockierung von Anfragen von 
Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse 
verwenden wie zum Beispiel, nach ihrer Wahl, (i) 
eine Geo-lP-Datenbank von T._____, (ii) eine 
CDN-Software von U._____ mit 

- 11 - 

Geo-lP-Datenbank, oder (iii) eine gleichwertige 
Technologie, wobei als gleichwertig jede Technologie 
gilt, die mindestens 95 % der Anfragen von 
Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse 
blockiert. 
 
8. 
 
Es sei den Beklagten 3, 4 und 5 zu verbieten, E-Mail- 
Adressen mit dem Bestandteil @A._____.com 
in der Schweiz zu gebrauchen. 
 
9. 
 
Die Verbote gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 8 
seien jeweils unter Androhung der Bestrafung der 
verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams 
gegen eine amtliche Verfügung gemäss 
Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse 
von CHF 1'000 für jeden Tag der 
Nichterfüllung der Verpflichtung im Zuwiderhandlungsfall 
zu erlassen. 
 
10. 
 
Es seien die Klägerinnen zu ermächtigen, das Urteil 
des Handelsgerichts Zürich, oder Teile daraus, 
Innert 30 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft im Umfang 
von einer halben Seite und auf Kosten der 
Beklagten in einer beliebigen Sprache im Wirtschaftsteil 
der folgenden Publikationsorgane zu 
veröffentlichen: 
a) Neue Zürcher Zeitung 
b) Le Temps 
c) Corriere del Ticlno 
 
Alles unter solidarischen Kosten- und Entschädigungsfolgen 
zulasten der Beklagten." 

 

- 12 - 

  

Inhaltsverzeichnis: 

 
Sachverhalt und Verfahren: .............................................................................. 16 
A. Parteien und Prozessgegenstand ................................................................ 16 
B. Prozessverlauf .............................................................................................. 16 
 
Erwägungen: ...................................................................................................... 20 
1. Formelles ...................................................................................................... 20 

1.1. Tragweite der Rückweisung .................................................................. 20 
1.2. Noveneingaben ..................................................................................... 21 
1.3. Rechtsschutzinteresse .......................................................................... 22 
1.4. Bestimmtheit der Rechtsbegehren ........................................................ 23 
1.5. Umfirmierung und Domizilwechsel ........................................................ 23 

 
2. Materielles ................................................................................................... 24 

2.1. Umfang der neuen Beurteilung ............................................................. 24 
2.2. Zentrale Sach- und Rechtsfragen ......................................................... 24 
2.2.1. Hinreichender wirtschaftlicher Bezug ..................................................... 24 
2.2.2. Abgrenzungsvereinbarungen ................................................................. 25 
2.3. Rechtliche Grundlagen .......................................................................... 26 
2.3.1. Einheitlicher Kennzeichenbegriff ............................................................ 26 
2.3.2. Schutz von Domain-Namen etc. ............................................................ 27 
2.3.3. Markenrecht ........................................................................................... 27 
2.3.3.1. Anspruchsvoraussetzungen ................................................................ 27 
2.3.3.2. Markenrechtliche Ansprüche ............................................................... 29 
2.3.4. Firmenrecht ............................................................................................ 29 
2.3.4.1. Anspruchsvoraussetzungen ................................................................ 29 
2.3.4.2. Firmenrechtliche Ansprüche ............................................................... 29 
2.3.5. Namensrecht .......................................................................................... 30 
2.3.5.1. Anspruchsvoraussetzungen ................................................................ 30 
2.3.5.2. Namensrechtliche Ansprüche ............................................................. 30 
2.3.6. Lauterkeitsrecht ..................................................................................... 31 
2.3.6.1. Anspruchsvoraussetzungen ................................................................ 31 
2.3.6.2. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche ......................................................... 32 

 
2.4. A._____.com (Rechtsbegehren Ziff. 1b) ............................................ 32 
2.4.1. Ausgangslage ........................................................................................ 32 
2.4.2. Rechtsschutzinteresse ........................................................................... 32 
2.4.2.1. Parteivorbringen .................................................................................. 32 
2.4.2.2. Rechtliches ......................................................................................... 33 
2.4.2.3. Würdigung ........................................................................................... 33 

- 13 - 

2.4.3. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ...................................................... 34 
2.4.3.1. Parteivorbringen .................................................................................. 34 
2.4.3.2. Rechtliches ......................................................................................... 35 
2.4.3.3. Würdigung ........................................................................................... 35 
2.4.4. Anspruchsgrundlagen ............................................................................ 35 
2.4.4.1. Parteivorbringen .................................................................................. 35 
2.4.4.2. Rechtliches ......................................................................................... 36 
2.4.4.3. Würdigung ........................................................................................... 36 
2.4.4.3.1. Markenrecht ..................................................................................... 36 
2.4.4.3.1.1. Zeichenähnlichkeit ........................................................................ 36 
2.4.4.3.1.2. Nichtgebrauchseinrede / rechtserhaltender Gebrauch .................. 37 
2.4.4.3.1.3. Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen ........................... 42 
2.4.4.3.1.4. Verwechslungsgefahr .................................................................... 42 
2.4.4.3.2. Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht ................................... 43 
2.4.5. Verwirkung als Durchsetzungshindernis ................................................ 48 
2.4.5.1. Vorbemerkung .................................................................................... 48 
2.4.5.2. Parteivorbringen .................................................................................. 48 
2.4.5.2.1. Klägerinnen ...................................................................................... 48 
2.4.5.2.2. Beklagte ........................................................................................... 49 
2.4.5.3. Rechtliches ......................................................................................... 50 
2.4.5.4. Würdigung ........................................................................................... 51 
2.4.6. Aktiv- und Passivlegitimation ................................................................. 53 
2.4.7. Zwischenfazit ......................................................................................... 53 

 
2.5. A._____(xy).com (Rechtsbegehren Ziff. 2) ........................................ 54 
2.5.1. Ausgangslage ........................................................................................ 54 
2.5.2. Rechtsschutzinteresse ........................................................................... 54 
2.5.2.1. Parteivorbringen .................................................................................. 54 
2.5.2.2. Rechtliches ......................................................................................... 55 
2.5.2.3. Würdigung ........................................................................................... 56 
2.5.3. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ...................................................... 57 
2.5.4. Anspruchsgrundlagen ............................................................................ 57 
2.5.4.1. Parteivorbringen .................................................................................. 57 
2.5.4.2. Rechtliches ......................................................................................... 58 
2.5.4.3. Würdigung ........................................................................................... 58 
2.5.4.3.1. Markenrecht ..................................................................................... 58 
2.5.4.3.2. Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht ............................. 59 
2.5.5. Verwirkung als Durchsetzungshindernis ................................................ 60 
2.5.6. Aktiv- und Passivlegitimation ................................................................. 60 
2.5.7. Zwischenfazit ......................................................................................... 60 

 
2.6. Facebook.com / Youtube.com (Rechtsbegehren Ziff. 3) .................. 61 
2.6.1. Ausgangslage ........................................................................................ 61 
2.6.2. Rechtsschutzinteresse ........................................................................... 62 
2.6.2.1. Parteivorbringen .................................................................................. 62 
2.6.2.2. Rechtliches ......................................................................................... 62 
2.6.2.3. Würdigung ........................................................................................... 63 
2.6.3. Hinreichender wirtschaftlicher Bezug ..................................................... 63 

- 14 - 

2.6.3.1. Parteivorbringen .................................................................................. 63 
2.6.3.2. Rechtliches ......................................................................................... 64 
2.6.3.3. Würdigung ........................................................................................... 66 
2.6.4. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ...................................................... 68 
2.6.5. Anspruchsgrundlagen ............................................................................ 68 
2.6.5.1. Parteivorbringen .................................................................................. 68 
2.6.5.2. Rechtliches ......................................................................................... 69 
2.6.5.3. Würdigung ........................................................................................... 69 
2.6.5.3.1. Markenrecht ..................................................................................... 69 
2.6.5.3.2. Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht ................................... 70 
2.6.6. Verwirkung als Durchsetzungshindernis ................................................ 72 
2.6.7. Aktiv-und Passivlegitimation .................................................................. 72 
2.6.8. Zwischenfazit ......................................................................................... 73 

 
2.7. Twitter.com / LinkedIn.com (Rechtsbegehren Ziff. 4) ...................... 74 
2.7.1. Ausgangslage ........................................................................................ 74 
2.7.2. Rechtsschutzinteresse ........................................................................... 74 
2.7.2.1. Parteivorbringen .................................................................................. 74 
2.7.2.2. Rechtliches ......................................................................................... 75 
2.7.2.3. Würdigung ........................................................................................... 75 
2.7.3. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ...................................................... 76 
2.7.3.1. Parteivorbringen .................................................................................. 76 
2.7.3.2. Rechtliches ......................................................................................... 77 
2.7.3.3. Würdigung ........................................................................................... 77 
2.7.4. Hinreichender wirtschaftlicher Bezug ..................................................... 77 
2.7.4.1. Parteivorbringen .................................................................................. 77 
2.7.4.2. Rechtliches ......................................................................................... 78 
2.7.4.3. Würdigung ........................................................................................... 78 
2.8. Anspruchsgrundlagen ........................................................................... 81 
2.8.1. Parteivorbringen ..................................................................................... 81 
2.8.2. Rechtliches ............................................................................................ 82 
2.8.3. Würdigung .............................................................................................. 82 
2.8.3.1. Markenrecht ........................................................................................ 82 
2.8.3.2. Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht ...................................... 84 
2.8.4. Verwirkung als Durchsetzungshindernis ................................................ 85 
2.8.5. Aktiv- und Passivlegitimation ................................................................. 85 
2.8.6. Zwischenfazit ......................................................................................... 86 

 
2.9. Logos und Webseiten: Online-Bereich (Rechtsbegehren Ziff. 5).... 87 
2.9.1. Ausgangslage ........................................................................................ 87 
2.9.2. Rechtsschutzinteresse ........................................................................... 88 
2.9.2.1. Parteivorbringen .................................................................................. 88 
2.9.2.2. Rechtliches ......................................................................................... 90 
2.9.2.3. Würdigung ........................................................................................... 90 
2.9.3. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ...................................................... 90 
2.9.4. Hinreichender wirtschaftlicher Bezug ..................................................... 91 
2.9.5. Anspruchsgrundlagen ............................................................................ 91 
2.9.5.1. Parteivorbringen .................................................................................. 91 

- 15 - 

2.9.5.2. Rechtliches ......................................................................................... 92 
2.9.5.3. Würdigung ........................................................................................... 92 
2.9.5.3.1. Markenrecht ..................................................................................... 92 
2.9.5.3.2. Lauterkeitsrecht, Namensrecht, Firmenrecht ................................... 94 
2.9.6. Abgrenzungsvereinbarungen als Rechtfertigungsgrund ........................ 95 
2.9.6.1. Parteivorbringen .................................................................................. 95 
2.9.6.2. Rechtliches ......................................................................................... 95 
2.9.6.3. Würdigung ........................................................................................... 95 
2.9.7. Verwirkung als Durchsetzungshindernis ................................................ 96 
2.9.7.1. Parteivorbringen .................................................................................. 96 
2.9.7.2. Rechtliches ......................................................................................... 97 
2.9.7.3. Würdigung ........................................................................................... 97 
2.9.8. Aktiv- und Passivlegitimation ................................................................. 99 
2.9.9. Zwischenfazit ....................................................................................... 100 

 
2.10. Offline-Bereich (Rechtsbegehren Ziff. 6) ......................................... 101 
2.10.1. Ausgangslage .................................................................................... 101 
2.10.2. Rechtsschutzinteresse ....................................................................... 102 
2.10.2.1. Parteivorbringen .............................................................................. 102 
2.10.2.2. Rechtliches ..................................................................................... 103 
2.10.2.3. Würdigung ....................................................................................... 103 
2.10.3. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens .................................................. 104 
2.10.4. Anspruchsgrundlagen ........................................................................ 105 
2.10.4.1. Parteivorbringen .............................................................................. 105 
2.10.4.2. Rechtliches ..................................................................................... 105 
2.10.4.3. Würdigung ....................................................................................... 105 
2.10.4.3.1. Markenrecht ................................................................................. 105 
2.10.4.3.2. Lauterkeitsrecht, Namensrecht, Firmenrecht ............................... 108 
2.10.5. Verwirkung als Durchsetzungshindernis ............................................ 109 
2.10.6. Aktiv- und Passivlegitimation ............................................................. 109 
2.10.7. Zwischenfazit ..................................................................................... 109 

 
2.11. Verlinkungen (Rechtsbegehren Ziff. 7) ............................................ 110 

 
2.12. E-Mail-Adressen etc. (Rechtsbegehren Ziff. 8 / Ziff. 6 [iii]) ............ 110 
2.12.1. Ausgangslage .................................................................................... 110 
2.12.2. Rechtsschutzinteresse ....................................................................... 111 
2.12.2.1. Parteivorbringen .............................................................................. 111 
2.12.2.2. Rechtliches ..................................................................................... 111 
2.12.2.3. Würdigung ....................................................................................... 111 
2.12.3. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens .................................................. 113 
2.12.4. Anspruchsgrundlagen ........................................................................ 113 
2.12.4.1. Parteivorbringen .............................................................................. 113 
2.12.4.2. Rechtliches ..................................................................................... 114 
2.12.4.3. Würdigung ....................................................................................... 114 
2.12.4.3.1. Markenrecht ................................................................................. 114 
2.12.4.3.2. Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht ............................... 115 
2.12.5. Verwirkung als Durchsetzungshindernis ............................................ 116 

- 16 - 

2.12.5.1. Parteivorbringen .............................................................................. 116 
2.12.5.2. Rechtliches ..................................................................................... 117 
2.12.5.3. Würdigung ....................................................................................... 117 
2.12.6. Aktiv- und Passivlegitimation ............................................................. 119 
2.12.7. Zwischenfazit ..................................................................................... 119 

 
2.13. Vollstreckungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 9) ......................... 119 

 
2.14. Urteilspublikation (Rechtsbegehren Ziff. 10) .................................. 120 
2.14.1. Ausgangslage .................................................................................... 120 
2.14.2. Parteivorbringen ................................................................................. 120 
2.14.3. Rechtliches ........................................................................................ 121 
2.14.4. Würdigung .......................................................................................... 121 

 
3. Kosten- und Entschädigungsfolgen ....................................................... 122 

3.1. Gerichtskosten .................................................................................... 122 
3.2. Kostenauflage ..................................................................................... 123 
3.3. Parteientschädigungen ........................................................................ 124 

 

Sachverhalt und Verfahren: 

A. Parteien und Prozessgegenstand 

Die Klägerinnen erachten ihre Rechte am Kennzeichen "A._____" durch den In-

ternetauftritt der Beklagten als verletzt. Sie verlangen von den Beklagten im We-

sentlichen, die Abrufbarkeit der streitgegenständlichen Internetpräsenzen mittels 

Geotargeting einzuschränken. Ferner beanstanden die Klägerinnen die Zeichen-

verwendung der Beklagten im Offlinebereich (u.a. in einer Empfangshalle und auf 

Visitenkarten). Die Beklagten schliessen auf Abweisung der Klage.  

Für eine Übersicht über die Parteien kann auf die Erwägung Ziff. A des Urteils des 

Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 27. Mai 2019 verwiesen werden 

(act. 106).  

B. Prozessverlauf  

a. Am 6. April 2016 (überbracht) reichten die Klägerinnen die Klage am Handels-

gericht des Kantons Zürich ein (act. 1). Das Verfahren wurde unter der Geschäfts-

Nr. HG160073-O angelegt. Für die Einzelheiten dieses Verfahrens kann auf die 

- 17 - 

Erwägung Ziff. A des Urteils des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 verwiesen 

werden (act. 106). Mit Beschluss des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 wurde 

auf die Rechtsbegehren Ziff. 4 und 5 (Twitter- und LinkedIn-Kanäle) nicht einge-

treten, soweit darin das Verbot des Versendens von Werbung beantragt wurde. In 

teilweiser Gutheissung der Klage der Klägerin 1 verbot das Handelsgericht den 

Beklagten 2 und 3 (je unter der Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB im Falle 

der Zuwiderhandlung) sodann, von der Domain "www.C._____.ch" auf 

"www.A._____.com", "www.A._____F._____.com" und 

"www.A._____L._____.com" zu verlinken, sofern dadurch auf den verlinkten Sei-

ten das Zeichen "A._____" (in Alleinstellung) zur Kennzeichnung ihrer Unterneh-

mung bzw. im geschäftlichen Verkehr verwendet wird (act. 106 Dispositiv-Ziff. 1). 

Im Übrigen wurde die Klage der Klägerinnen 1 und 2 abgewiesen, soweit darauf 

eingetreten wurde (act. 106 Dispositiv-Ziff. 2 und 3).  

b. Mit Urteil vom 29. April 2020 hob das Bundesgericht das Urteil des Handelsge-

richts vom 27. Mai 2019 – in teilweiser Gutheissung der Beschwerde – auf, näm-

lich Dispositiv-Ziff. 2 und 3 (soweit die Klage abweisend), Dispositiv-Ziff. 4 und 5 

(Gerichtsgebühr und Kostenverteilung) und Dispositiv-Ziff. 6 (Parteientschädi-

gung) und wies die Sache zur Neubeurteilung zurück. Dispositiv-Ziff. 1 (Gutheis-

sung des Unterlassungsbegehrens der Klägerinnen im Zusammenhang mit der 

Verwendung des Zeichens "A._____" in Alleinstellung durch die Beklagten zufol-

ge Verlinkung von "www.C._____.ch" auf "www.A._____.com", 

"www.A._____L._____.com" und "www.A._____F._____.com") ist dagegen in 

Rechtskraft erwachsen (BGE 146 III 225 [fortan: Rückweisungsentscheid] = 

act. 117). Die Klägerinnen verzichteten sodann auf eine Anfechtung des Be-

schlusses des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019, der auf Nichteintreten betref-

fend die Rechtsbegehren Ziff. 4 und 5 (Twitter- und Linked-In-Kanäle), soweit da-

rin das Verbot des Versendens von Werbung beantragt wurde, lautete. Auch 

diesbezüglich ist das Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 in Rechtskraft 

erwachsen.  

c. Das Verfahren des Handelsgerichts wurde unter der Geschäftsnummer 

HG200115-O fortgesetzt. Am 14. Mai 2020 (act. 113) und am 2. Juni 2020 

- 18 - 

(act. 115) erfolgten weitere Noveneingaben der Klägerinnen. Mit Verfügung vom 

16. Juli 2020 (act. 120) wurde das Verfahren gemäss übereinstimmenden Partei-

anträgen zwecks aussergerichtlicher Vergleichsgespräche bis am 

1. Oktober 2020 sistiert. Am 7. August 2020 reichten die Klägerinnen eine weitere 

Noveneingabe ein (act. 122). Infolge des Scheiterns der aussergerichtlichen Ver-

gleichsgespräche (act. 124) wurde die Sistierung des Verfahrens mit Verfügung 

vom 19. Oktober 2020 wieder aufgehoben (act. 125). Den Parteien wurde auf 

Nachfrage der Beklagten mit Verfügung vom 28. Oktober 2020 in Aussicht ge-

stellt, dass zu neuen entscheidrelevanten Behauptungen zu gegebenem Zeit-

punkt Frist zur Stellungnahme angesetzt werde (act. 127; act. 128). Mit Eingaben 

vom 5. November 2020 bzw. vom 28. Januar 2021 reichten die Klägerinnen neue 

Beweismittel bzw. Adressänderungen von Zeugen ein (act. 130; act. 131). Mit 

Verfügung vom 29. April 2021 wurde das Verfahren erneut gemäss übereinstim-

menden Parteianträgen zwecks aussergerichtlicher Vergleichsgespräche sistiert 

(act. 138; act. 139; act. 141). Mit Verfügung vom 1. Oktober 2021 wurde die Sis-

tierung des Verfahrens mangels aussergerichtlicher Einigung der Parteien wieder 

aufgehoben (act. 143; act. 144).  

d. Mit Eingabe vom 23. Dezember 2021 reichten die Beklagten eine englischspra-

chige, als "cease und desist declaration" bezeichnete Unterlassungserklärung ein 

(act. 150). Mit Eingabe vom 12. Januar 2022 äusserten sich die Beklagten näher 

zu dieser Unterlassungserklärung (act. 154). Gestützt auf diese Unterlassungser-

klärung beantragten sie, das Verfahren sei als gegenstandslos geworden abzu-

schreiben bzw. die Klage sei im Übrigen abzuweisen (act. 154 N. 8). Mit Verfü-

gung vom 14. Januar 2022 wurde den Klägerinnen Frist angesetzt, um sich zu 

dieser Unterlassungserklärung zu äussern (act. 156). Mit Eingabe vom 7. Februar 

2022 nahmen die Klägerinnen innert erstreckter Frist Stellung und beantragten in 

prozessualer Hinsicht Folgendes (act. 160 S. 3):  

- 19 - 

  

Die Beklagten ersuchten sodann mit Eingabe vom 16. Februar 2022 um die An-

setzung einer formellen Frist zur Stellungnahme (act. 163). Mit Verfügung vom 

17. Februar 2022 wurde dieses Gesuch abgewiesen (act. 164). In der Folge reich-

ten die Parteien mit Eingaben vom 18. März 2022 (Beklagte) (act. 166) und vom 

8. April 2022 (Klägerinnen) (act. 168) weitere Stellungnahmen ein. 

e. Am 4. Mai 2022 (Beklagte) (act. 170), am 19. Mai 2022 (Klägerinnen) (act. 172) 

und am 2. Juni 2022 (Beklagte) (act. 174) erstatteten die Parteien erneut Stel-

lungnahmen betreffend die Domiziländerung bzw. Umfirmierung der Beklagten 2. 

Mit Verfügung vom 3. Juni 2022 wurde den Beklagten alsdann Frist angesetzt, um 

den schriftlichen Nachweis zu erbringen, ob es sich bei der neu bezeichneten 

- 20 - 

"A._____ B._____ LLC" um die bisherige Beklagte 2 handelt (act. 175). Mit Ein-

gabe vom 28. Juni 2022 reichten die Beklagten diesbezüglich innert Frist eine 

weitere Stellungnahme ein (act. 177). Mit Verfügung vom 29. Juni 2022 wurden 

sodann die Bezeichnung und Adresse der Beklagten 2 im Rubrum geändert 

(act. 179).  

f. Der im Verfahren HG160073-O geleistete Kostenvorschuss von CHF 240'000.– 

ist auf das vorliegende Verfahren HG200115-O zu übertragen. 

g. Am Beschluss und Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 hatte u.a. 

Handelsrichter Peter Leutenegger mitgewirkt, welcher das Handelsgericht in der 

Zwischenzeit altershalber verlassen hat. Ebenso ist die Gerichtsschreiberin Adri-

enne Hennemann inzwischen nicht mehr am Handelsgericht tätig. An der Stelle 

der beiden genannten Personen wirken neu Handelsrichter Stefan Vogler und die 

Gerichtsschreiberin Dr. Corina Bötschi am vorliegenden Entscheid mit. Solche 

personelle Veränderungen sind, weil begründet, zulässig (vgl. BGE 142 I 93 

E. 8.2 S. 94). Ansonsten hat sich der Spruchkörper nicht verändert.  

h. Weitere Eingaben ergingen nicht. Das Verfahren ist spruchreif, weshalb ein Ur-

teil zu ergehen hat (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Im Folgenden ist auf die Ausführungen 

der Parteien nur insoweit einzugehen, als für die Entscheidfindung erforderlich. 

Erwägungen: 

1. Formelles 

1.1. Tragweite der Rückweisung 

Heisst das Bundesgericht eine Beschwerde (teilweise) gut und weist es die Ange-

legenheit zur neuen Beurteilung an die kantonale Instanz zurück, wird der Streit in 

jenes Stadium vor der kantonalen Instanz zurückversetzt, in dem er sich vor Er-

lass des angefochtenen Entscheids befand. Die kantonale Instanz hat ihre neue 

Entscheidung auf die rechtlichen Erwägungen des bundesgerichtlichen Ent-

scheids zu stützen. Sie hat sich von Bundesrechts wegen nur noch mit jenen 

- 21 - 

Punkten zu befassen, die das Bundesgericht kassierte. Entscheidend ist dabei 

nicht das Dispositiv, sondern die materielle Tragweite des bundesgerichtlichen 

Entscheids. Die neue Entscheidung der kantonalen Instanz ist somit auf diejenige 

Thematik beschränkt, die sich aus den bundesgerichtlichen Erwägungen als Ge-

genstand der neuen Beurteilung ergibt. Das Verfahren wird nur insoweit neu in 

Gang gesetzt, als dies notwendig ist, um den verbindlichen Erwägungen des 

Bundesgerichts Rechnung zu tragen (BGE 143 IV 214 E. 5.2.1 S. 220; BGE 135 

III 334 E. 2 und 2.1 S. 335 f.). 

Nach einem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts sind sowohl dieses 

selbst als auch die kantonalen Instanzen an die rechtliche Beurteilung, mit der die 

Rückweisung begründet wurde, gebunden. Wegen dieser Bindung der Gerichte 

ist es ihnen wie auch den Parteien, abgesehen von allenfalls zulässigen Noven, 

verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen 

Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu 

prüfen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich abgelehnt oder überhaupt 

nicht in Erwägung gezogen worden waren (BGE 143 IV 214 E. 5.3.3 S. 222 f.; Ur-

teil 4A_48/2019 des Bundesgerichts vom 29. August 2019, E. 2). Wird die Sache 

zur Ergänzung des Sachverhalts zurückgewiesen, so bedeutet dies nicht, dass 

auf jegliche verbindliche Sachverhaltsfeststellungen zurückgekommen werden 

könnte (vgl. BGE 135 III 334 E. 2 und E. 2.1 S. 335 f. mit Hinweisen). Vielmehr 

beschränkt sich die Neubeurteilung auf den Rahmen und die Elemente des Sach-

verhalts, zu deren Klärung die Sache im Rückweisungsentscheid zurückgewiesen 

wurde (BGE 131 III 91 E. 5.2 S. 94 mit Hinweisen; Urteil 4A_48/2019 des Bun-

desgerichts vom 29. August 2019, E. 2). 

1.2. Noveneingaben  

Nach dem Aktenschluss ist das Vorbringen neuer Tatsachenbehauptungen und 

Beweismittel im Prozess nicht mehr uneingeschränkt möglich (Art. 229 

Abs. 2 ZPO). Das Gesetz unterscheidet zwischen "echten Noven", die vor Akten-

schluss nicht existierten (Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO), und "unechten Noven", die 

vor diesem bestanden, aber damals nicht vorgebracht wurden (Art. 229 Abs. 1 

lit. a ZPO). Erstere sind unter der einzigen Bedingung zulässig, dass sie "ohne 

- 22 - 

Verzug vorgebracht werden" (Art. 229 Abs. 1 ZPO). Die Zulässigkeit von Noven, 

deren Entstehung vom Willen der Parteien abhängt ‒ sog. Potestativ-Noven ‒, 

entscheidet sich gemäss neuester bundesgerichtlicher Rechtsprechung danach, 

ob sie trotz zumutbarer Sorgfalt im Sinn von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher 

vorgebracht werden konnten (BGE 146 III 416 E. 5.3 S. 422). 

Die Parteien reichten nach Aktenschluss diverse Noveneingaben ins Recht 

(act. 48; act. 57; act. 61; act. 65; act. 69; act. 73; act. 77; act. 81; act. 85; act. 87; 

act. 89; act. 91; act. 95; act. 101; act. 98; act. 113; act. 115; act. 122; act. 146). 

Die Rechtzeitigkeit und Zulässigkeit der darin behaupteten Noven ist, soweit er-

forderlich, jeweils nachstehend an den einschlägigen Stellen zu prüfen.  

1.3. Rechtsschutzinteresse 

Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr: Unterlassungsklagen setzen ein hin-

reichendes Rechtsschutzinteresse voraus. Es kann entweder in einer Erstbege-

hungs- oder einer Wiederholungsgefahr begründet sein (FRICK, in: Basler Kom-

mentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 55 

MSchG N. 29). Hat noch keine Rechtsverletzung stattgefunden, muss die klagen-

de Partei die Erstbegehungsgefahr nachweisen, d.h. sie muss konkrete Anhalts-

punkte dartun, dass die beklagte Partei eine rechtsverletzende Handlung beab-

sichtigt (RÜETSCHI/ROTH, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz gegen den un-

lauteren Wettbewerb, Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basel 2013, Art. 9 UWG N. 18). Hat 

eine Rechtsverletzung bereits stattgefunden, muss die Wiederholungsgefahr 

nachgewiesen werden. Dafür muss die klagende Partei den Beweis für in der 

Vergangenheit bereits erfolgte gleichartige Rechtsverletzungen erbringen. Zudem 

muss sie dartun, dass eine Wiederholung der Verletzung zu befürchten ist 

(BGE 124 III 72 E. 2a S. 74 f.; FRICK, a.a.O., Art. 55 MSchG N. 31).  

Unterlassungserklärung: Eine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr entfällt, 

wenn sich der Verletzer in einer Unterlassungserklärung verpflichtet hat, das be-

anstandete Verhalten einzustellen. Damit die Vermutung der Wiederholungsge-

fahr im Einzelfall als widerlegt gilt, muss die Unterlassungserklärung strenge An-

forderungen erfüllen. Das Bundesgericht verlangt, dass die Unterlassungserklä-

- 23 - 

rung vorbehaltlos und unter materieller Anerkennung des geltend gemachten Un-

terlassungsanspruchs erfolgt (BGE 116 II 357 E. 2b ‒ Doxycyclin; BGer, sic! 

2009, 607 E. 4.1 ‒ Produits cosmétiques; FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 32). Die Aufga-

be der verletzenden Handlung oder das Akzeptieren einer vorsorglichen Mass-

nahme durch den Verletzer allein genügt nicht, um das Rechtsschutzinteresse zu 

beseitigen (FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 32). 

Die Beklagten bezeichnen ihre am 23. Dezember 2021 eingereichte Erklärung 

ausdrücklich als "Unterlassungserklärung im Sinne einer Teilklageanerkennung" 

(act. 154 N. 8; act. 151/244). Zwischen den Parteien ist umstritten, inwiefern die 

Unterlassungserklärung dieses Verfahren beendigt bzw. in welchem Umfang die 

Klägerinnen noch über ein Rechtsschutzinteresse verfügen. Diese Frage ist für 

jedes einzelne Rechtsbegehren gesondert zu beantworten. Die Unterlassungser-

klärung ist dafür in einem ersten Schritt unter Beizug der Stellungnahmen der Be-

klagten (act. 154; act. 166) auszulegen. Danach ist in einem zweiten Schritt zu 

beurteilen, ob die Klägerinnen weiterhin über ein Rechtsschutzinteresse hinsicht-

lich der geltend gemachten Unterlassungsansprüche verfügen.  

1.4. Bestimmtheit der Rechtsbegehren 

Ein Rechtsbegehren ‒ insbesondere ein Unterlassungsbegehren ‒ muss genü-

gend bestimmt sein, um zum Urteil erhoben zu werden (RICHERS/NAEGELI, in: 

Kommentar zur ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl., Zürich 2021, 

Art. 221 N. 5 ff.). Auch die Bestimmtheit der Rechtsbegehren ist nachstehend an 

den jeweils einschlägigen Stellen zu prüfen. 

1.5. Umfirmierung und Domizilwechsel  

Die Beklagte 2 (vormals: "A._____ B._____ Corp.) und die "A._____ B._____ 

LLC" unterzeichneten am 7. April 2022 ein "Certificate of Merger" (act. 177 N. 2; 

act. 178/251). Dabei wurde die Beklagte 2 ("A._____ B._____ Corp.) durch die 

"A._____ B._____ LLC" mittels Absorptionsfusion übernommen. Diese Fusion ist 

per tt.mm.2022 in Kraft getreten (act. 177 N. 3; act. 178/251). Die entsprechende 

- 24 - 

Umfirmierung und der Domizilwechsel der Beklagten 2 wurden mit Verfügung vom 

29. Juni 2022 im Rubrum vollzogen (act. 179).  

2. Materielles 

2.1. Umfang der neuen Beurteilung 

Aufgrund der Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids 

sind nur noch diejenigen Streitpunkte zu beurteilen, die das Bundesgericht kas-

siert hat. Im Übrigen sind der Beschluss und das Urteil des Handelsgerichts vom 

27. Mai 2019 in Rechtskraft erwachsen. Das Verfahren erweist sich als vielschich-

tig und komplex. Hinzu kommt der Umstand, dass die Beklagten am 23. Dezem-

ber 2021 eine Unterlassungserklärung (act. 151/244) eingereicht haben, die sich 

auf das klägerische Rechtsschutzinteresse auswirkt. Der Übersicht halber ist für 

jedes einzelne Rechtsbegehren zu bestimmen, inwiefern es ‒ vor dem Hinter-

grund des Rückweisungsentscheids ‒ neu zu beurteilen ist (1.) und inwiefern das 

Rechtsschutzinteresse der Klägerinnen ‒ vor dem Hintergrund der Unterlas-

sungserklärung ‒ noch besteht (2.). 

2.2. Zentrale Sach- und Rechtsfragen 

2.2.1. Hinreichender wirtschaftlicher Bezug 

Das Bundesgericht hat in seinem Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 

über einzelne Sach- und Rechtsfragen entschieden, die sich für die noch zu beur-

teilenden Streitpunkte als zentral erweisen. Sie definieren den verbindlichen 

Rahmen für diesen neuen Entscheid.  

Zwischen den Parteien ist u.a. umstritten, ob die blosse Abrufbarkeit einer Inter-

netseite oder einer Social-Media-Präsenz der Beklagten in der Schweiz einen 

Kennzeichengebrauch begründet. Im Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 

definierte das Bundesgericht die Voraussetzungen, die hinsichtlich der Abrufbar-

keit einer Internetpräsenz erfüllt sein müssen, um einen hinreichenden wirtschaft-

lichen Bezug zur Schweiz zu begründen (BGE 146 III 225 E. 3.3.1 S. 230 ff.). 

Demnach soll die blosse technische Möglichkeit, ein Zeichen im Internet abzuru-

- 25 - 

fen, nicht ausreichen, um als zeichenrechtlich relevante Nutzungshandlung im be-

treffenden Gebiet angesehen zu werden. Vielmehr ist eine zusätzliche qualifizierte 

Beziehung der Zeichennutzung zu einem bestimmten Gebiet erforderlich, damit 

eine virtuelle Nutzung vom Geltungsbereich eines territorial beschränkten Schutz-

rechts erfasst wird (BGE 146 III 225 E. 3.3.1 S. 231). Zur Beurteilung, ob die Ver-

wendung des Zeichens im Internet einen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug 

zur Schweiz aufweist, bedarf es in erster Linie einer Abwägung der Interessen 

des Nutzers des Kennzeichens und jener des Inhabers des ausländischen 

Schutzrechts (BGE 146 III 225 E. 3.3.2 S. 233). Die von der Weltorganisation für 

geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, WIPO) und vom Pa-

riser Verband (Paris Union for the Protection of Industrial Property) im Jahre 2001 

zum Schutz des geistigen Eigentums in einer gemeinsamen Empfehlung entwi-

ckelten Kriterien für die Beurteilung des hinreichenden Inlandbezugs (Joint 

Recommendation Concerning Provision on the Protections of Marks, and Other 

Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, fortan: "Joint Recommendati-

on") sind zwar nicht formell rechtsverbindlich, indessen aber bei diesen Fragen 

als Auslegungshilfe zu berücksichtigen (BGE 146 III 225 E. 3.3.2 S. 231 f.). Bei 

der Gesamtwürdigung der konkreten Umstände ist sodann der technischen Mög-

lichkeit einer geographischen Einschränkung der Abrufbarkeit von Internet-

Inhalten mittels sog. "Geoblocking" bzw. "Geotargeting" Rechnung zu tragen 

(BGE 146 III 225 E. 3.3.3 S. 235). Die Kriterien der Joint Recommendation für ei-

nen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug zur Schweiz ("commercial effect") sind 

entsprechend weit auszulegen (BGE 146 III 225 E. 3.3.4 S. 236). Diese bundes-

gerichtlichen Erwägungen erweisen sich für die noch zu beurteilenden Streitpunk-

te als verbindlich.  

2.2.2. Abgrenzungsvereinbarungen 

Zwischen den Parteien ist sodann umstritten, ob die Kennzeichennutzung der Be-

klagten durch die Abgrenzungsvereinbarungen von 1970 und 1975 gedeckt ist. Zu 

dieser Auslegungsfrage finden sich in den Rechtsschriften weitläufige Ausführun-

gen (act. 43 N. 45 ff.; act. 53 N. 61 ff.). Das Bundesgericht hielt in seinem Rück-

weisungsentscheid mit Blick auf die Abgrenzungsvereinbarungen indessen fest, 

- 26 - 

dass sich die Beklagten mit diesen Vereinbarungen zu einer klaren Abgrenzung 

im Sinne des Verzichts eines Auftritts unter dem Zeichen 'A._____' ausserhalb 

der USA und Kanada verpflichtet hätten (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts 

vom 29. April 2020, E. 4.2 in fine, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Diesen Erwä-

gungen folgend können die Beklagten den von den Klägerinnen beanstandeten 

Kennzeichengebrauch ("A._____" in Alleinstellung) in der Schweiz nicht auf die 

Abgrenzungsvereinbarungen von 1970 und 1975 stützen. Auch diese bundesge-

richtlichen Erwägungen erweisen sich für den hiesigen Entscheid als bindend.  

2.3. Rechtliche Grundlagen 

2.3.1. Einheitlicher Kennzeichenbegriff 

Gemäss Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 muss hinsichtlich der von 

den Klägerinnen geltend gemachten Rechtsbegehren jeweils eine vollständige 

Anspruchsprüfung erfolgen. Die Klägerinnen berufen sich auf Ansprüche aus 

Markenrecht, Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht. In den genannten 

Rechtsgebieten ist der Rechtsbegriff der Verwechselbarkeit zentral. Gemäss 

ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist der Begriff der Verwechslungs-

gefahr für das ganze Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (Urteil 

4A_83/2018 des Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 3.1, in: sic! 2019, S. 94 

ff. ‒ "Pachmann Rechtsanwälte AG/Bachmann Rechtsanwälte AG"; ferner BGE 

128 III 401 E. 5 S. 403; BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f.). Dieser Grundsatz gilt in-

des nur beschränkt. Der Rechtsanwendende muss ‒ je nach beanspruchtem 

Rechtsschutz ‒ die im Gesetz statuierten unterschiedlichen Schutzvoraussetzun-

gen beachten und damit auch andere Umstände würdigen (HILTI, Zivilrechtlicher 

Firmenschutz, in: SIWR III/2, Streuli-Youssef [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2019, N. 305 

m.H.).  

- 27 - 

2.3.2. Schutz von Domain-Namen etc. 

Die Kennzeichnungsfunktion von Domain-Namen hat zur Folge, dass sie gegen-

über Kennzeichen von Dritten den erforderlichen Abstand einhalten müssen, um 

Verwechslungen zu vermeiden. Ist das als Domain-Name verwendete Kennzei-

chen durch das Marken-, Firmen-, Lauterkeits- oder Namensrecht geschützt, kann 

der Rechtsinhaber dem Unberechtigten die Verwendung des Zeichens als Do-

main-Name grundsätzlich verbieten (Urteil 4A_375/2021 des Bundesgerichts vom 

3. Januar 2022, E. 3.2 m.w.H.; BGE 128 III 353 E. 3 S. 357; MONDINI/ZOLLINGER-

LÖW/BURI, Domain-Namen, in: SIWR III/2, 3. Aufl., Basel 2019, N. 626 mit Ver-

weis auf BGE 126 III 239 E. 2c ‒ "berneroberland.ch"). Gleiches muss für Social-

Media-Präsenzen und E-Mail-Adressen mit Kennzeichenfunktion gelten. 

2.3.3. Markenrecht 

2.3.3.1. Anspruchsvoraussetzungen 

Zeichenähnlichkeit: Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG versagt einem Zeichen den Mar-

kenschutz, wenn es einer älteren Marke ähnlich sieht und für gleiche oder gleich-

artige Waren bestimmt ist, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. 

Entsprechend kann der Markeninhaber anderen gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG 

verbieten lassen, Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen, die nach 

Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind.  

Verwechslungsgefahr: Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn das jüngere Zei-

chen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der 

Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch 

die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren bzw. Dienstleistungen, 

die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zu-

rechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderhalten kann, auf-

grund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 

E. 2a S. 97 f.; BGE 127 II 160 E. 2a S. 165 f., in: sic! 2001, S. 314 ff. ‒ "Securitas 

[fig.]"; BGE 122 III 382 E. 1 S. 384, in: sic! 1997, S. 46 ff. ‒ "Kamillosan/Kamillan, 

Kamillon"; Urteil 4A_83/2018 des Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 4.1, in: 

- 28 - 

sic! 2019, S. 94 ff. ‒ "Pachmann Rechtsanwälte AG/Bachmann Rechtsanwälte 

AG").  

Rechtserhaltender Gebrauch: Hat der Markeninhaber die Marke im Zusammen-

hang mit Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während ei-

nes ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenutztem Ablauf der 

Widerspruchsfrist nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr gel-

tend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen 

(Art. 12 Abs. 1 MSchG). Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, muss 

ihn glaubhaft machen. Der Beweis des Markengebrauchs obliegt dagegen dem 

Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Nach Ablauf der fünfjährigen Karenzfrist 

und bei entsprechend glaubhaft gemachtem Einwand seitens des Inhabers der 

jüngeren Marke (Art. 12 MSchG) sind zur Beurteilung der Gleichartigkeit diejeni-

gen Waren und Dienstleistungen der älteren Marke entscheidend, für welche die 

Marke tatsächlich rechtserhaltend benutzt wurde (Urteil B-7202/2014 des Bun-

desverwaltungsgerichts vom 1. September 2016, E. 4.2 ‒ "GEO/Geo influence"). 

Die Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs an 

rückwärts zu rechnen (Urteil B-4465/2012 des Bundesverwaltungsgerichts vom 

11. Juni 2013, E. 2.2).  

Defensivmarken: Für registrierte Marken kann sodann kein Schutz beansprucht 

werden, wenn diese nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt worden sind, 

sondern die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte verhindern oder den 

Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken vergrössern sollen. Solche Defen-

sivmarken sind nichtig. Der Inhaber einer solchen missbräuchlich hinterlegten 

Marke kann sich namentlich nicht auf die Benutzungsschonfrist berufen (Urteil 

4A_429/2011 des Bundesgerichts vom 23. Februar 2012, in: sic! 2012, S. 458 ‒ 

"Yello/Yallo II"). Diejenige Partei, die sich auf den Nichtigkeitsgrund der Defen-

sivhinterlegung beruft, trägt die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht. Bei 

der fehlenden Gebrauchsabsicht handelt es sich indes um eine innere Tatsache, 

die kaum positiv bewiesen werden kann. Im Rahmen der Mitwirkungsobliegenheit 

kann von der Gegenseite verlangt werden, dass sie Gründe dokumentiert oder 

zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der 

- 29 - 

vorgebrachten Ungereimtheiten Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstra-

tegie ist. Erscheint diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abstrakte 

Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen einer Ge-

samtwürdigung genügen (Urteil 4A_429_2011, 4A_435/2011 des Bundesgerichts 

vom 23. Februar 2012, in: sic! 2012, 459 – "Yello I Yallo II"; MARBACH, a.a.O., 

N. 1446).  

2.3.3.2. Markenrechtliche Ansprüche 

Wer in seinem Recht an der Marke oder einer Herkunftsangabe verletzt oder ge-

fährdet wird, kann vom Richter verlangen (a) die drohende Verletzung zu verbie-

ten (Unterlassungsanspruch) und eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Be-

seitigungsanspruch). Gemäss Art. 60 MSchG kann der Richter auf Antrag der ob-

siegenden Partei anordnen, dass das Urteil auf Kosten der Partei veröffentlicht 

wird (Anspruch auf Urteilsveröffentlichung).  

2.3.4. Firmenrecht 

2.3.4.1. Anspruchsvoraussetzungen 

Die im Handelsregister eingetragene und im schweizerischen Handelsamtsblatt 

veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers, einer Handelsgesell-

schaft oder Genossenschaft steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem Ge-

brauch zu (Art. 956 Abs. 1 OR).  

Wird die Firma einer im schweizerischen Handelsregister eingetragenen Gesell-

schaft in der Schweiz durch eine ausländische Firma verletzt, kann erstere eben-

falls Ansprüche aus Firmenrecht geltend machen. Vorausgesetzt ist namentlich 

ein firmenmässiger Gebrauch, der die prioritären Rechte des Firmeninhabers be-

einträchtigt (siehe HILTI, Zivilrechtlicher Firmenschutz, in: SIWR III/2, Streuli-

Youssef [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2019, N. 412).  

2.3.4.2. Firmenrechtliche Ansprüche 

Wer aus dem unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann wegen 

Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma kla-

- 30 - 

gen. Ebenso ergibt sich daraus ein Beseitigungsanspruch (Art. 956 Abs. 2 OR; 

vgl. dazu BGE 131 III 572 E. 3 S. 575; BGE 122 III 369 E. 1 S. 370). 

2.3.5. Namensrecht 

2.3.5.1. Anspruchsvoraussetzungen 

Nach Art. 29 Abs. 2 ZGB kann, wer dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer 

sich seinen Namen anmasst, auf Unterlassung dieser Anmassung klagen. Eine 

Namensanmassung liegt vor, wenn die Verwendung eines Kennzeichens durch 

eine Person zu einer Verwechslungsgefahr mit einem Namen einer anderen Per-

son führt, sodass eine Gefährdung der Unterscheidungs- und Kennzeichnungs-

funktion dieses Namens entsteht. Indessen kann die Ausübung markenrechtlicher 

Ausschliesslichkeitsrechte den Namensrechten eines Namensträgers entgegen-

stehen (sog. Recht des Gleichnamigen). In solchen Situationen wird der Grund-

satz der zeitlichen Priorität eingeschränkt (THOUVENIN/DORIGO, in: Stämpflis 

Handkommentar zum Markenschutzgesetz, Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. 

Aufl., Bern 2017, Art. 13 N. 138).  

2.3.5.2. Namensrechtliche Ansprüche 

Aus Art. 29 Abs. 2 ZGB folgen u.a. Ansprüche auf Unterlassung und Beseitigung 

der Namensanmassung (BGE 102 II 305 E. 2 S. 307). Für die Beurteilung einer 

durch einen Domain-Namen geschaffenen Verwechslungsgefahr ist denn auch 

nicht der Inhalt einer Website rechtserheblich, sondern alleine die Beschaffenheit 

der Domain an sich (BGE 128 III 401 E. 7.2.2 S. 407 ‒ "www.luzern.ch"). 

Liegt ein Fall von Gleichnamigkeit vor, muss anhand einer umfassenden Abwä-

gung der Interessen ein möglichst gerechter Ausgleich gefunden werden (siehe 

BGE 128 III 353 E. 4.3.2 ‒ "montana.ch II"; BGE 125 III 91 E. 3c ‒ "rytz.ch"; 

THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., Art. 13 N. 138). Das Ergebnis dieser Interessenabwä-

gung kann ein Kompromiss sein, indem das prioritätsjüngere Homonym durch ei-

nen unterscheidungskräftigen Zusatz zu ergänzen ist. Wenn dies nicht möglich 

ist, kann unter Umständen dem Prioritätsjüngeren verboten werden, seinen Na-

men als charakteristischen Zeichenteil zu benutzen (HEINEMANN, in: Kommentar 

- 31 - 

zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, Heizmann/Loacker [Hrsg.], 

Zürich/St. Gallen 2019, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 71 mit Verweis auf BGE 128 III 353 

E. 4.3.2 ‒ "montana.ch II"). Bestehen bereits ältere Markenrechte, so darf der 

Träger eines gleichen oder verwechselbaren Namens diesen in der Regel nicht 

mehr als Marke einsetzen, sondern nur als Hinweis auf die Betriebsherkunft (BGE 

127 III 160 E. 2 ‒ "Securitas"; BGE 107 II 356 E. 3 ‒ "San Marco"; ISLER, in: Bas-

ler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 

2017, Art. 13 N. 85).  

2.3.6. Lauterkeitsrecht 

2.3.6.1. Anspruchsvoraussetzungen 

Unlauter handelt u.a., wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen 

mit den Waren und Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines ande-

ren herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).  

Gemäss Praxis des Bundesgerichts werden mit Bezug auf die lauterkeitsrechtli-

che Verwechslungsgefahr sämtliche Verhaltensweisen erfasst, bei denen das 

Publikum durch die Schaffung der Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbe-

sondere, um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten (BGE 140 III 297 E. 7 

S. 307 ff. ‒ "Keytrader"). Im Gegensatz zum Firmen- und Markenrecht, wo nur die 

jeweiligen Registereinträge massgebend sind (sog. kennzeicheninterne Umstän-

de), müssen im Lauterkeitsrecht die gesamten Umstände betrachtet werden. 

Nicht nur das registerrechtliche Zeichen ist massgebend, sondern dessen tat-

sächlicher Gebrauch im Wirtschaftsverkehr. Auch weitere Elemente ausserhalb 

der jeweiligen Zeichen müssen gewürdigt werden (z.B. der Internetauftritt etc.) 

(kennzeichenexterne Umstände) (siehe zum Ganzen ARPAGAUS, in: Basler Kom-

mentar zum UWG, Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basel 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 91). 

Anders als im Marken- und Firmenrecht ist im Lauterkeitsrecht sodann die Ge-

brauchspriorität massgeblich (HEINEMANN, in: Kommentar zum UWG, Heiz-

mann/Loacker [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2018, Art. 3 lit. d N. 57 ff.).  

- 32 - 

Gemäss Art. 136 Abs. 1 IPRG unterstehen Ansprüche aus unlauterem Wettbe-

werb dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wir-

kung entfaltet (sog. Marktauswirkungsprinzip). 

2.3.6.2. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche 

Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG sieht einen Unterlassungsanspruch vor. Aus Art. 9 

Abs. 1 lit. b UWG folgt sodann ein Beseitigungsanspruch. Art. 9 Abs. 2 UWG sieht 

unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Urteilsveröffentlichung 

vor.  

2.4. A._____.com (Rechtsbegehren Ziff. 1b) 

2.4.1. Ausgangslage 

Der Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 hielt betreffend das Rechtsbe-

gehren Ziff. 1b verbindlich fest, dass ein hinreichender wirtschaftlicher Bezug der 

Internetpräsenz "www.A._____.com" zum Gebiet der Schweiz ("commercial 

effect") gegeben ist (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, 

E. 4.3, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Demzufolge sind die weiteren Anspruchs-

voraussetzungen zu prüfen. Der Vollständigkeit ist festzuhalten, dass die Kläge-

rinnen am Rechtsbegehren Ziff. 1a nicht mehr festhalten (Urteil 4A_335/2019 des 

Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 4.3, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Bevor 

indes zur Anspruchsprüfung geschritten wird, ist in einem ersten Schritt mit Blick 

auf die Unterlassungserklärung der Beklagten vom 23. Dezember 2021 

(act. 151/244) zu prüfen, ob die Klägerinnen weiterhin über ein rechtsgenügendes 

Rechtsschutzinteresse verfügen.  

2.4.2. Rechtsschutzinteresse  

2.4.2.1. Parteivorbringen 

Die Beklagten machen geltend, sich gemäss der Unterlassungserklärung Ziff. 1b‒

d verpflichtet zu haben, auf der Internetseite "www.A._____.com" umfassende 

Anpassungen in Form von unübersehbaren und klaren Disclaimern vorzunehmen 

(act. 154 N. 15 ff.; act. 166 N. 27 ff.). Im Lichte des Rückweisungsentscheids wür-

- 33 - 

den diese Anpassungen dazu führen, dass die streitgegenständliche Internetseite 

in der Schweiz nicht mehr bestimmungsgemäss abrufbar sei. Entsprechend sei 

das Rechtsbegehren Ziff. 1b vollumfänglich abzuweisen (act. 154 N. 29 ff.; 

act. 166 N. 42 ff.).  

Die Klägerinnen machen geltend, dass das Bundesgericht im Rückweisungsent-

scheid bereits verbindlich festgestellt habe, dass "www.A._____.com" in der 

Schweiz bestimmungsgemäss abrufbar sei (act. 160 N. 42 ff.). Die von den Be-

klagten vorgenommenen "Retuschen" an der streitgegenständlichen Website 

dürften als verspätet vorgebrachte Noven nicht mehr berücksichtigt werden 

(act. 160 N. 42, N. 45). Das Rechtsbegehren Ziff. 1b sei entsprechend gutzuheis-

sen.  

2.4.2.2. Rechtliches 

Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 1.3 dargelegt. 

2.4.2.3. Würdigung 

Die Beklagten verpflichteten sich in Ziff. 1b‒d der Unterlassungserklärung vom 

23. Dezember 2021, diverse Disclaimer ("pop up disclaimer", "banner disclaimer" 

und "permanent footer") an verschiedenen Stellen auf der Internetseite 

"www.A._____.com" anzubringen (act. 151/244). Zur Unterlassungserklärung ge-

nerell machen sie geltend, dass diese als Teilanerkennung der Klage zu werten 

sei, weshalb die Novenschranke i.S.v. Art. 229 Abs. 1 ZPO nicht greife (act. 154 

N. 4; act. 166 N. 20). Indessen handelt es sich bei der Verpflichtung zur Anbrin-

gung von Disclaimern, die sich die Beklagten selber auferlegt haben, nicht um ei-

ne förmliche Abstandserklärung. Die Beklagten verpflichten sich nämlich nicht, auf 

das von den Klägerinnen beanstandete Verhalten freiwillig und definitiv zu ver-

zichten. Die Klägerinnen beantragen mit Rechtsbegehren Ziff. 1b vielmehr die Im-

plementierung von Geoblocking-Massnahmen. Demzufolge sind die Erklärungen 

in Ziff. 1b‒d der Unterlassungserklärung nicht als vorbehaltlose Klageanerken-

nung zu werten. Vielmehr beabsichtigen die Beklagten, die auf der streitgegen-

ständlichen Internetseite neu angebrachten Disclaimer als neue Tatsachen in den 

- 34 - 

Prozess einzubringen. Die Implementierung dieser Disclaimer war alleine vom 

Willen der Beklagten abhängig. Damit sind diese beklagtischen Sachvorbringen 

als Potestativ-Noven zu qualifizieren. In Nachachtung der Eventualmaxime hat 

das Bundesgericht unlängst entschieden, dass Potestativ-Noven als unechte No-

ven zu qualifizieren sind. Demzufolge entscheidet sich ihre Zulässigkeit danach, 

ob sie trotz zumutbarer Sorgfalt i.S.v. Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher hätten 

vorgebracht werden können (BGE 146 III 416 E. 5.3 S. 421 f.). Dieses Verfahren 

wurde zwecks aussergerichtlicher Vergleichsgespräche bereits mehrfach sistiert 

(siehe dazu unter Ziff. B). Die letzte Sistierung wurde mit Verfügung vom 1. Okto-

ber 2021 aufgehoben (act. 148). Ob die Parteien tatsächlich noch ‒ wie von den 

Beklagten behauptet (act. 166 N. 22) ‒ bis Ende des Jahres 2021 Vergleichsge-

spräche geführt hatten, ist nicht rechtserheblich. Tatsache ist, dass die bestim-

mungsgemässe Abrufbarkeit der Internetpräsenz "www.A._____.com" zwischen 

den Parteien seit Anhängigmachen der Klage im Jahr 2016 strittig ist. Die Beklag-

ten hätten diese Änderungen an der streitgegenständlichen Internetpräsenz 

längst vornehmen können. Stattdessen haben sie damit über lange Zeit zugewar-

tet; die Unterlassungserklärung datiert vom 23. Dezember 2021 (act. 151/244). 

Ob die von den Beklagten neu aufgeschalteten Disclaimer auf 

"www.A._____.com" bewirken, dass letztere in der Schweiz nicht mehr bestim-

mungsgemäss abrufbar ist, kann demzufolge offen bleiben. Zumindest aus pro-

zessualen Gründen sind diese Modifikationen unbeachtlich. Da die Beklagten an-

gesichts ihrer diesbezüglichen Tat- und Rechtsvorbringen die Domain 

"www.A._____.com" weiterhin zu nutzen gedenken, ist auch die Wiederholungs-

gefahr ohne Weiteres gegeben. Die Klägerinnen verfügen demzufolge weiterhin 

über ein Rechtsschutzinteresse hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 1b.  

2.4.3. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens  

2.4.3.1. Parteivorbringen 

Die Beklagten wenden ein, dass das Verbot der Zugänglichmachung der streitge-

genständlichen "www.A._____[XY].com"-Internetpräsenzen bzw. die Beseitigung 

von deren Abrufbarkeit (u.a. durch den Einsatz von Geoblocking-Massnahmen) 

unverhältnismässig sei (act. 53 N. 766, N. 770).  

- 35 - 

Die Klägerinnen machen geltend, dass der Einbezug von Geotargeting-

Massnahmen verhältnismässig sei (act. 43 N. 921).  

2.4.3.2. Rechtliches 

Diesbezüglich kann auf Ziff. 1.4 verwiesen werden. 

2.4.3.3. Würdigung 

Die Klägerinnen wollen den Beklagten das Zugänglichmachen der Internetseite 

"www.A._____.com" nicht generell verbieten. Vielmehr erachten sie es als ausrei-

chend, wenn die Beklagten Geoblocking-Massnahmen implementieren, damit 

Personen in der Schweiz die Inhalte von "www.A._____.com" nicht abrufen kön-

nen. Dem Duktus des Rückweisungsentscheids vom 29. April 2020 ist zu ent-

nehmen, dass das Bundesgericht die Geoblocking-Technologie als zeitgemässe 

und v.a. verhältnismässige Massnahme erachtet, um Rechtsverletzungen im In-

ternet zu begegnen (BGE 146 III 225 E. 3.3.3 S. 234 f.). Diese Rechtsauffassung 

ist für diesen Entscheid verbindlich. Damit erweisen sich die von den Klägerinnen 

beantragten Geoblocking-Massnahmen als zumutbar und verhältnismässig. 

Ebenso sind die von den Klägerinnen beantragten Geoblocking-Technologien ‒ 

Geo-IP-Datenbank von T._____ oder CDN-Software von U._____ mit Geo-IP-

Datenbank ‒ zweckmässig. Einzig hinsichtlich des Passus des Rechtsbegehrens 

Ziff. 1 b "und/oder deren mit dem Bestandteil 'A._____' gekennzeichneten Unter-

seiten" gilt es zu präzisieren, dass damit die Unterseiten von "A._____.com" ‒ al-

so beispielsweise "www.A._____.com/xy" ‒ gemeint sind. Andere Umstände, auf-

grund derer sich das Rechtsbegehren Ziff. 1b als unbestimmt erweisen würde, 

sind weder dargetan noch ersichtlich. Damit ist das Rechtsbegehren Ziff. 1b ge-

nügend bestimmt.  

2.4.4. Anspruchsgrundlagen 

2.4.4.1. Parteivorbringen 

Die Klägerinnen machen geltend, dass die Beklagten 1 und 2 die Domain 

"www.A._____.com" gewerbsmässig und kennzeichenmässig brauchen würden 

- 36 - 

(act. 1 N. 668). Entsprechend stünden ihnen (den Klägerinnen) gegenüber den 

Beklagten 1 und 2 Unterlassungsansprüche aus Markenrecht (act. 1 N. 567 ff.), 

Firmenrecht (act. 1 N. 603 ff.), Namensrecht (act. 1 N. 621 ff.) und Lauterkeits-

recht (act. 1 N. 637 ff.) zu.  

Die Beklagten wenden ein, dass die Klägerinnen über keine Anspruchsgrundlage 

für das Unterlassungsbegehren in Bezug auf veterinärmedizinische Waren und 

Dienstleistungen verfügten (act. 53 N. 674 ff.). Lediglich drei der klägerischen 

Marken seien noch in der Benutzungsschonfrist (act. 53 N. 680 ff.). Diese Marken 

taugten aufgrund ihres Defensivcharakters indes nicht als Anspruchsgrundlage im 

Bereich der Veterinärmedizin (act. 53 N. 686 ff.). Schliesslich könnten sich die 

Klägerinnen nicht auf ihre Marken für Humanmedizin und Desinfektionsmittel stüt-

zen, da keine Gleichartigkeit zu veterinärmedizinischen Produkte bestehe und 

diese infolge Nichtgebrauch (Desinfektionsmittel) ohnehin nichtig seien (act. 53 

N. 694 ff.).  

2.4.4.2. Rechtliches 

Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 2.3 dargelegt. 

2.4.4.3. Würdigung 

2.4.4.3.1. Markenrecht 

2.4.4.3.1.1. Zeichenähnlichkeit  

Zeichenidentität/Zeichenähnlichkeit: Die Klägerinnen haben die für die Schweiz 

bestehenden Markenregistrierungen und die zugehörigen Waren- und Dienstleis-

tungsverzeichnisse in ihrem Sachvortrag detailliert dargelegt (act. 1 N. 138 ff.). 

Dazu kann ‒ um Doppelspurigkeiten zu vermeiden ‒ auf das Urteil des Handels-

gerichts vom 27. Mai 2019, E. 1.1, verwiesen werden (act. 106). 

Die Klägerin 1 verfügt für das Schutzgebiet der Schweiz u.a. über die folgenden, 

prioritär eingetragenen Marken: die IR-Marke Nr. 1 "A._____" (Wortmarke) 

(act. 5/68), die IR-Marke Nr. 2 (Wort-/Bildmarke) (act. 5/72) und die IR-Marke Nr. 

3 (Wort-/Bildmarke) (act. 5/73). Es ist unbestritten geblieben, dass es sich dabei 

- 37 - 

um prioritätsältere Markeneintragungen handelt (act. 1 N. 569). Den klägerischen 

Marken steht die beklagtische Domain "www.A._____.com" gegenüber. Im Urteil 

des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 wurde festgehalten, dass es sich bei der 

klägerischen Marke "A._____" und der beklagtischen Domain 

"www.A._____.com" um ähnliche Zeichen handle (act. 106 E. 9.6.2). Diese Wür-

digung wurde im Rückweisungsentscheid (Urteil 4A_335/2019 des Bundesge-

richts vom 29. April 2020, E. 7, nicht publ. in: BGE 146 III 225) nicht beanstandet. 

Demzufolge handelt es sich bei der Wortmarke "A._____ " (IR-Marke Nr. 1) 

(act. 5/68) und der Domain "www.A._____.com" um ähnliche Zeichen. Ebenso ist 

evident, dass die Domain "www.A._____.com" mit den Wort-/Bildmarken der Klä-

gerin 1 (IR-Marken Nr. 2 "A._____, fig." [act. 5/72] und Nr. 3 "A._____, fig." 

[act. 5/73]) ähnlich ist; die zusätzlichen Bildelemente in Form von senkrechten 

(farbigen) Strichen tragen wenig zur Unterscheidbarkeit bei.  

 … [Abbildung zweier Logos] 

(IR-Marken Nr. 2 "A._____, fig." [act. 5/72] und Nr. 3 "A._____, fig." [act. 5/73]) 

2.4.4.3.1.2. Nichtgebrauchseinrede / rechtserhaltender Gebrauch  

Nichtgebrauchseinrede: Bevor ein rechtserhaltender Gebrauch der klägerischen 

Marken in den Bereichen "Veterinärmedizin" und "Desinfektionsmittel" beurteilt 

werden kann, ist zu prüfen, ob die Klägerinnen über Marken verfügen, die für Wa-

ren und Dienstleistungen in den Bereichen "Veterinärmedizin" und "Desinfekti-

onsmittel" hinterlegt sind, die sich im Zeitpunkt der Erhebung der Nichtgebrauchs-

einrede noch in der Benutzungsschonfrist befanden. Ist dies der Fall, wäre die 

Nichtgebrauchseinrede zu früh erhoben worden und würde sich als unwirksam 

erweisen.  

Die Beklagten erheben die Nichtgebrauchseinrede in der Klageantwort vom 

30. September 2016 (act. 18 N. 397 ff.). Gemäss eigener Darstellung der Beklag-
ten befanden sich zu diesem Zeitpunkt die klägerischen IR-Marken Nr. 4 

"A._____, fig." (in der Schweiz geschützt seit tt. Oktober 2015), Nr. 5 "A._____ 

fig." (in der Schweiz geschützt seit tt. Oktober 2015) und Nr. 6 "A._____" (in der 

- 38 - 

Schweiz geschützt seit tt. November 2016) noch in der Benutzungsschonfrist 

(act. 53 N. 680; siehe auch act. 43 N. 865 lit. m‒o, N. 888; act. 44/342‒344). Die-

se sind (unbestrittenermassen) für Waren und Dienstleistungen im Bereich "Vete-

rinärmedizin" und "Desinfektionsmittel" hinterlegt (act. 53 N. 680; siehe auch 

act. 43 N. 865 lit. m‒o, N. 888; act. 44/342‒344). Damit erfolgte die Nichtge-

brauchseinrede der Beklagten in Bezug auf diese drei Marken, die für Waren und 

Dienstleistungen in den Bereichen "Veterinärmedizin" und "Desinfektionsmittel" 

hinterlegt sind, verfrüht, und ist damit unbeachtlich. Entsprechend muss nicht ent-

schieden werden, ob die Klägerinnen ihre Marken für Desinfektionsmittel und Ve-

terinärmedizin rechtserhaltend gebraucht haben (vgl. Art. 12 Abs. 3 MSchG).  

Defensivmarken: Die Beklagten machen in der Duplik sodann geltend, dass u.a. 

die drei vorgenannten Marken (IR-Marken Nr. 4 "A._____, fig.", Nr. 5 "A._____ 

fig." und Nr. 6 "A._____") aufgrund ihres Defensivcharakters nicht als Anspruchs-

grundlagen im Bereich der Veterinärmedizin taugten (act. 53 N. 686 ff.). In den 

Jahren 1984 bis 2016 hätten die Klägerinnen in der Schweiz 15 Marken, die Wa-

ren und Dienstleistungen im Bereich "Veterinärmedizin" umfassten, eingetragen. 

Dies, obwohl die Klägerinnen in ihrer gesamten Geschichte nie in dieser Ge-

schäftssparte tätig gewesen seien (act. 53 N. 687). Es obliegt den Beklagten, zu 

behaupten und zu beweisen, dass die Klägerinnen ihre Marken für den Bereich 

"Veterinärmedizin" ohne Gebrauchsabsicht hinterlegt haben (VOLKEN, in: Basler 

Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, 

Art. 12 N. 8). Gelänge den Beklagten dieser Nachweis, könnten sich die Klägerin-

nen in der Folge nicht auf die Gebrauchsschonfrist berufen.  

Die streitgegenständliche Domain "www.A._____.com" wird von den Beklagten 

unstrittig im Zusammenhang mit veterinärmedizinischen Produkten gebraucht 

(vgl. act. 1 N. 670). Es obliegt den Beklagten, den Nichtgebrauch der klägerischen 

Marken im Bereich der Veterinärmedizin glaubhaft zu machen. Die Beklagten 

stützen ihre Einrede des Nichtgebrauchs einerseits auf eine in einer Wirtschafts-

zeitschrift zitierte Aussage des CEO der Klägerin 1, AA._____, wonach dieser die 

klägerische Gruppe "nicht in die Tiermedizin führen wolle" (act. 53 N. 674; 

act. 54/202). Andererseits führten auch Suchanfragen auf den Internetseiten 

- 39 - 

"www.A._____group.com" und "www.A._____AB._____.com" unter dem Begriff 

"Tiermedizin" zu keinen Ergebnissen (act. 53 N. 677; act. 54/203‒204). Diese 

Umstände indizieren stark, dass die Klägerinnen derzeit nicht in der Geschäfts-

sparte "Veterinärmedizin" tätig sind; ein rechtserhaltender Gebrauch ihrer Zeichen 

scheint in der Tat wenig wahrscheinlich. Die Klägerinnen können diesen Behaup-

tungen der Beklagten betreffend Defensivmarken auch nichts Greifbares entge-

gensetzen. Sie führen in ihrer Stellungnahme zu den Dupliknoven aus, dass ein 

Eintritt in den Geschäftsbereich der Veterinärmedizin unter der Ägide einer neuen 

Führung keineswegs ausgeschlossen sei (act. 98 N. 92). Diese Aussage lässt 

sich nur dahingehend verstehen, als dass bis jetzt keine Diversifikation in die Ve-

terinärmedizin erfolgt ist. Auch die klägerische Behauptung, wonach eine entspre-

chende Ausdehnung (z.B.) durch Übernahmen jederzeit bevorstehen könne, ist 

wenig spezifisch (act. 98 N. 91). Ferner stützen auch die ins Recht gelegten nega-

tiven Suchergebnisse der internen Suchfunktion der Internetseiten 

"A._____group.com" und "A._____AB._____.com" zum Stichwort "Tiermedizin" 

den Standpunkt der Beklagten (act. 54/203‒204). Es ist schliesslich unbestritten 

geblieben, dass die Klägerinnen in den Jahren 1990, 2001, 2002, 2006, 2010, 

2011, 2012, 2015 und 2016 ihre Marken kontinuierlich für veterinärmedizinische 

Produkte und Dienstleistungen hinterlegt haben (act. 53 N. 687). Es ist zwar 

nachvollziehbar, dass ein Pharmaunternehmen seine Marken für den Fall einer 

allfälligen künftigen Expansion in das Geschäftsfeld der Veterinärmedizin hinter-

legt. Konkret zeigt sich indes, dass die Klägerinnen über einen Zeitraum von 

Jahrzehnten ihre Marken systematisch und kontinuierlich für den Bereich der Ve-

terinärmedizin hinterlegt haben. Eine Erweiterung des Geschäftsfelds ist indessen 

nie erfolgt. Auch heute kann aus den Behauptungen der Klägerinnen nicht auf ei-

ne ernsthafte Gebrauchsabsicht geschlossen werden. Eine konkret geplante Di-

versifikation in den Bereich der Veterinärmedizin ist weder dargetan noch nach-

gewiesen. Damit haben die Klägerinnen ihre Marken für veterinärmedizinische 

Waren und Dienstleistungen über Jahrzehnte hinweg ohne jegliche Gebrauchs-

absicht hinterlegt, um den Schutzumfang ihrer Marken zu vergrössern. Demzufol-

ge erfolgte die Hinterlegung dieser Marken für veterinärmedizinische Waren und 

Dienstleistungen durch die Klägerinnen rechtsmissbräuchlich. Die im Zeitpunkt 

- 40 - 

der Nichtgebrauchseinrede noch andauernde Gebrauchsschonfrist der drei vor-

genannten klägerischen Marken (IR-Marken Nr. 4 "A._____, fig.", Nr. 5 "A._____ 

fig." und Nr. 6 "A._____") ist in Bezug auf veterinärmedizinische Waren und 

Dienstleistungen damit unbeachtlich. Zusammengefasst können die Klägerinnen 

ihre Unterlassungsansprüche aus Markenrecht im Bereich Veterinärmedizin nicht 

auf ihre neueren IR-Marken Nr. 4 "A._____, fig." (Wort-/Bildmarke) (act. 44/342), 

Nr. 5 "A._____, fig." (Wort-/Bildmarke) (act. 44/343) und Nr. 6 "A._____" (Wort-

marke) (act. 44/344) stützen. 

Rechtserhaltender Gebrauch: Die Klägerinnen stützen ihr Unterlassungsbegehren 

Ziff. 1b hinsichtlich veterinärmedizinischer Waren und Dienstleistungen ferner auf 

ihre Marken, die sie für Humanmedizin (act. 43 N. 865 ff.) und Desinfektionsmittel 

(act. 43 N. 886 ff.) hinterlegt haben. Sie machen geltend, dass hinsichtlich der 

Waren und Dienstleistungen der Bereiche "Humanmedizin", "Veterinärmedizin" 

und "Desinfektionsmittel" Gleichartigkeit bestehe. Dies gilt es im Folgenden zu 

prüfen:  

Gleichartigkeit von human- und veterinärmedizinischen Waren und Dienstleistun-

gen: Humanmedizinische Produkte dienen dazu, menschliche Krankheiten zu hei-

len. Veterinärmedizinische Produkte werden dagegen zur Behandlung von tieri-

schen Krankheiten eingesetzt. Es mag zwar sein, dass in Einzelfällen humanme-

dizinische Produkte zur Behandlung von Tierkrankheiten eingesetzt werden kön-

nen. Dies ändert indessen nichts daran, dass humanmedizinische und veterinär-

medizinische Waren und Dienstleistungen von den massgeblichen Verkehrskrei-

sen ‒ Fachpersonen sowie Endabnehmer ‒ im Grundsatz als nicht substituierbar 

erachtet werden. Sie haben einen klar unterschiedlichen Verwendungszweck. 

Auch das Bundesgericht stellte in jüngeren Entscheiden bei der Beurteilung der 

Gleichartigkeit von Waren auf die Verwendungs- und Nutzungszwecke ab 

(BGE 128 III 96 E. 2c S. 99 ‒ "Orfina"; Urteil 4A_242/2009 des Bundesgerichts 

vom 10. Dezember 2009, in: sic! 2010, 355 ‒ "Coolwater/cool water"; Urteil 

4A_257/2014 des Bundesgerichts vom 29. September 2014, in: sic! 2015, 37, 42 

‒ "Arthursgroup SA/Swiss Arthur Prod SA"). Damit besteht zwischen human- und 

veterinärmedizinischen Waren und Dienstleistungen keine Gleichartigkeit. Die 

- 41 - 

Klägerinnen können sich demzufolge für ihren Unterlassungsanspruch im Bereich 

der Veterinärmedizin nicht auf ihre Marken im Bereich Humanmedizin stützen. 

Gleichartigkeit von Desinfektionsmitteln und veterinärmedizinischen Produkten: 

Ob die Klägerinnen ihre Marken im Bereich "Desinfektionsmittel" rechtserhaltend 

gebraucht haben, muss ‒ wie vorstehend gezeigt ‒ nicht geprüft werden; die klä-

gerischen IR-Marken Nr. 4 "A._____, fig.", Nr. 5 "A._____ fig." und Nr. 6 

"A._____", die u.a. für Desinfektionsmittel hinterlegt sind, befanden sich im Zeit-

punkt der Erhebung der Nichtgebrauchseinrede noch in der Gebrauchsschonfrist. 

Entsprechend könnten sich die Klägerinnen für ihren Unterlassungsanspruch im 

Bereich "Veterinärmedizin" auf ihre Marken im Bereich "Desinfektionsmittel" beru-

fen, wenn sich Waren und Dienstleistungen aus den Bereichen "Desinfektionsmit-

tel" und "Veterinärmedizin" als gleichartig erweisen würden. Die Klägerinnen brin-

gen vor, dass gemäss Praxis des IGE zwischen Desinfektionsmitteln einerseits 

und veterinärmedizinischen Erzeugnissen andererseits Gleichartigkeit bestehe, 

zumal die Abnehmerkreise erwarteten, dass ein Anbieter von Desinfektionsmitteln 

auch Desinfektionsmittel für den veterinärmedizinischen Bereich vertreibe (act. 43 

N. 886 mit Verweis auf IGE: Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 9446, 

E. III.B.3 und IGE: Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 10021, E.III.B.4). In 

der Tat gibt es Überschneidungen zwischen Desinfektionsmitteln und veterinär-

medizinischen Erzeugnissen hinsichtlich Inhaltsstoffen und Wirkungsweisen. Des-

infektionsmittel werden bekanntlich auch in der Veterinärmedizin verwendet. Nach 

dieser Logik würde es sich bei Desinfektionsmitteln um einen Teilbegriff handeln, 

der sich unter den Oberbegriff "veterinärmedizinische Erzeugnisse" subsumieren 

liesse. Desinfektionsmittel sind indessen für den Begriff der veterinärmedizini-

schen Waren und Dienstleistungen nicht typisch, sondern unspezifisch. Die Ab-

nehmer erwarten beim Gebrauch der klägerischen Marken für Desinfektionsmittel 

keinen zukünftigen Gebrauch für Waren und Dienstleistungen aller Arten in der 

Veterinärmedizin (vgl. das Urteil B_5871/2011 des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 4. März 2013, E. 2.3 ‒ "Gadovist/Gadogita"). Damit besteht keine Gleichar-

tigkeit von Waren und Dienstleistungen. Die klägerischen Marken, die für Desin-

fektionsmittel hinterlegt sind und sich noch in der Gebrauchsschonfrist befinden, 

wirken sich demzufolge nicht rechtserhaltend für den Bereich der Veterinärmedi-

- 42 - 

zin aus. Zusammenfassend verfügen die Klägerinnen im Bereich der Veterinär-

medizin über keinen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch.  

2.4.4.3.1.3. Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen 

Die Klägerinnen machen geltend, die auf "www.A._____.com" beworbenen Wa-

ren und Dienstleistungen (Impfstoffe / verschreibungspflichtige Medikamente / ve-

terinärmedizinische Produkte sowie die zu ihnen gelieferten Produktinformatio-

nen) seien identisch oder zumindest hochgradig gleichartig mit den von den klä-

gerischen Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen (Medikamente für 

Menschen / pflanzliche und tierische Arzneimittel, Desinfektionsmittel / Zurverfü-

gungstellen von Informationen und Beratung in Gesundheitsfragen / Zusammen-

stellen von wissenschaftlichen, medizinischen und pharmazeutischen Experten-

berichten etc.) (act. 1 N. 179 ff., N. 670). Es liegt auf der Hand und ist im Grund-

satz ebenfalls unbestritten geblieben (vgl. act. 18 N. 507), dass die auf der be-

klagtischen Internetseite "www.A._____.com" angebotenen bzw. beworbenen 

Waren und Dienstleistungen und die von den klägerischen Marken beanspruchten 

Waren und Dienstleistungen gleichartig sind. Damit liegt Waren- und Dienstleis-

tungsgleichartigkeit als Anspruchsvoraussetzung vor.  

2.4.4.3.1.4. Verwechslungsgefahr 

Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind die Kennzeichnungskraft, die Art 

der Waren und Dienstleistungen sowie die Aufmerksamkeit der massgeblichen 

Verkehrskreise entscheidend. Die IR-Marken Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 sind u.a. für 

Medikamente für Tiere und Menschen, pflanzliche Arzneimittel, Desinfektionsmit-

tel, tierische Arzneimittel, pharmazeutische und hygienische Präparate, medizini-

sche Erzeugnisse sowie für diverse damit im Zusammenhang stehende Informati-

onen hinterlegt. Adressaten dieser Waren und Dienstleistungen sind sowohl 

Fachpersonen als auch Endverbraucher. Selbiges gilt im Hinblick auf die von den 

klägerischen Kernmarken beanspruchten Druckwaren, Lehr- und Unterrichtsmate-

rialien und die diversen Dienstleistungen (u.a. das Zurverfügungstellen von Infor-

- 43 - 

mationen und Beratung in Gesundheitsfragen). Gemäss jüngerer Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts wird in Bezug auf Medikamente davon ausge-

gangen, dass nicht nur Fachpersonen, sondern auch Endverbraucher im Ge-

schäftsverkehr grundsätzlich eine höhere Aufmerksamkeit an den Tag legen (Ur-

teil B-1048/2015 des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. März 2016, E. 3). An-

gesichts der Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit ist 

indes evident, dass es ‒ trotz der (teilweise) höheren Aufmerksamkeit der mass-

geblichen Verkehrskreise im Geschäftsverkehr ‒ zu Fehlidentifikationen der hinter 

der Domain stehenden Unternehmen kommen wird oder zumindest falsche Zu-

sammenhänge vermutet werden (vgl. das Urteil 4C_341/2005 des Bundesgerichts 

vom 6. März 2007, E. 5.1 ‒ "swiss-life.ch"). Die Parteien hatten ‒ wie die Kläge-

rinnen zutreffend vortragen ‒ auch mehrere Abgrenzungsvereinbarungen abge-

schlossen, um genau dieser Verwechslungsgefahr zu begegnen (act. 1 N. 51 ff., 

N. 587; act. 5/25‒35). Entsprechend ist die Verwechslungsgefahr gegeben.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Klägerin 1 zufolge der Verwendung 

der Domain "www.A._____.com" durch die Beklagten grundsätzlich ein Unterlas-

sungsanspruch aus Markenrecht (mit Ausnahme von Waren und Dienstleistungen 

aus dem Bereich "Veterinärmedizin") gegenüber den Beklagten zusteht. Wie noch 

zu zeigen sein wird, wirkt sich die Einschränkung auf den Ausgang des Verfah-

rens indessen nicht aus; sie erweist sich damit nicht als entscheidend.  

2.4.4.3.2. Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht 

Firmenrecht: Die Klägerin 2 führt unstrittig seit dem tt. Juni 1997 die Firmenbe-

zeichnung "A._____ (Schweiz) AG". Diese geht zurück auf die … A._____ 

(Schweiz) AG, die am tt.mm.1973 im Handelsregister des Kantons Zürich einge-

tragen wurde (act. 1 N. 21 ff., N. 147 ff., N. 606; act. 5/10‒11, act. 18 N. 128; act. 

43 N. 201). Die Klägerinnen berufen sich ferner auf die erste in der Schweiz ein-

getragene Gesellschaft der klägerischen Gruppe "A._____ Holding AG", die am 

tt.mm.1929 in AC._____ ins Handelsregister eingetragen wurde. Diese sei später 

zur "A._____ AG" umfirmiert und am tt.mm.2013 aus dem Handelsregister ge-

löscht worden (act. 1 N. 149; act. 43 N. 201; act. 44/214). Es ist indes weder be-

hauptet noch ersichtlich, dass es sich dabei um die Rechtsvorgängerin der Kläge-

- 44 - 

rin 2 handelt. Hinsichtlich der Eintragungspriorität betreffend die Klägerin 2 ist der 

Eintrag vom tt.mm.1929 entsprechend nicht massgeblich. Die Beklagte 3 firmiert 

seit 2011 als "C._____ A._____ B._____ AG" (vormals: "A._____ B._____ 

AD._____ AG"). Sie wurde 1963 in Zürich als Tochtergesellschaft der Beklagten 2 

gegründet und am tt.mm.1963 in das Handelsregister des Kantons Luzern einge-

tragen (act. 1 N. 39; act. 5/20). Diese Firma enthält den Bestandteil "A._____". 

Damit verfügt die Beklagte 3 über die prioritätsältere Firma. Da das Erfordernis 

der Hinterlegungspriorität nicht erfüllt ist, erübrigt es sich, die übrigen Anspruchs-

voraussetzungen zu prüfen. Der Klägerin 2 steht aus Firmenrecht kein Unterlas-

sungsanspruch zu.  

Namensrecht: Die Klägerin 1 verfügt über eine nicht in den schweizerischen Re-

gistern eingetragene, ausländische Firma. Sie kann den Firmenschutz von 

Art. 956 OR nicht in Anspruch nehmen. Subsidiär kann sie sich jedoch auf das 

Namensrecht gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB berufen. Ausländische Handelsnamen 

sind durch Art. 8 PVÜ in allen Verbandsländern ohne Verpflichtung zur Hinterle-

gung oder Eintragung geschützt (siehe das Urteil 4C_31/2004 des Bundesge-

richts vom 8. November 2004, E. 7; BÜHLER, in: Basler Kommentar zum Zivilge-

setzbuch, Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], 6. Aufl., Basel 2018, Art.