# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 4425572f-2f6a-5fa7-af69-b4735753f959
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2019_012
**Docket/Reference:** O2019_012
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/169/

## Full Text

O2019_012

1

Teilurteil des Bundespatentgerichts
i.S. C&E Fein GmbH und Robert Bosch GmbH gegen Coram Tools GmbH vom 
30. August 2021

Regeste: 

Art. 58 Abs. 1 ZPO, Art. 28a PatG; Dispositionsmaxime; Einschränkung von Patentan-
sprüchen.
Die für das Verfahren erklärte Einschränkung von Patentansprüchen («verbal» oder «inter par-
tes») wirkt auf den Erteilungszeitpunkt des Patents zurück («ex tunc»).

Art. 58 al. 1 CPC, Art. 28a LBI; Principe de disposition; limitation des revendications d’un
brevet.
La limitation des revendications d’un brevet déclarée dans le cadre de la procédure (« ver-
bale » ou « inter partes ») déploie un effet rétroactif à la date de la délivrance du brevet (« ex 
tunc »).

Art. 58 al. 1 CPC, Art. 28a LBI; Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; limitazione delle 
rivendicazioni di brevetto.
La limitazione delle rivendicazioni di brevetto dichiarata per il procedimento («verbale» o «inter 
partes») ha effetto retroattivo alla data di concessione del brevetto («ex tunc»).

Art. 58 para. 1 CPC, Art. 28a PatA; Principle of non ultra petita; limitation of patent claims.
The limitation of patent claims declared for the proceedings («verbal» or «inter partes») has ret-
roactive effect to the date of grant of the patent («ex tunc»).

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

O2019_012

Besetzung

Te i l u r t e i l   v o m   3 0 .   A u g u s t   2 0 2 1

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richter Dr. sc. techn. ETH, Dipl. El.-Ing. ETH Markus A. Müller
(Referent),
Richter Dr. iur. Daniel M. Alder, 
Richter Dr. iur. Stefan Kohler, 
Richter Dr. phil. nat., dipl. Phys. Philipp Rüfenacht,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

1. C&E Fein GmbH,
Hans-Fein-Strasse 81, DE-73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, 

2. Robert Bosch GmbH,
Postfach 30 02 20, DE-70442 Stuttgart, 

beide vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Thierry 
Calame und lic. iur. Peter Ling, Lenz & Staehelin, Brandschen-
kestrasse 24, 8027 Zürich, beide patentanwaltlich beraten 
durch Dr. ing. Michael Wallinger, Wallinger Ricker Schlotter 
Tostmann, Zweibrückenstrasse 5-7, DE-80331 München,

Klägerinnen

gegen

Coram Tools GmbH,
Märwilerstrasse 43b, 9556 Affeltrangen,  

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess und
MLaw Luca Angstmann, Homburger AG, Prime Tower, 
Hardstrasse 201, 8005 Zürich, patentanwaltlich beraten durch
Hans Rudolf Gachnang, Badstrasse 5, Postfach, 8501 Frauen-
feld,

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung (Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, 
Vernichtung, Rückruf); «Sägeblätter»

O2019_012

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Prozessgeschichte

1.
Am 19. September 2019 reichten die Klägerinnen die Klageschrift ein mit
folgenden Rechtsbegehren:

«1. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 

für jeden Tag der Nichterfüllung, aber wenigstens CHF 5’000, sowie unter An-

drohung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen 

eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, 

mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, 

anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus 

der Schweiz auszuführen,  oder  bei diesen Handlungen mitzuwirken, Säge-

blätter, insbesondere gemäss der grafischen Darstellung in Anhang 1, welche 

die folgenden Merkmale aufweisen.

A.

a. Die Sägeblätter sind dazu geeignet, in einer handgeführten Werkzeug-

maschine, insbesondere des Typs Starlock®, Starlock Max® oder Star-

lock Plus®, mit einer sich um eine Antriebsachse oszillierend bewegen-

der Antriebseinrichtung, verwendet zu werden;

b. Die Sägeblätter weisen eine Anschlusseinrichtung auf, mit der sie an der 

Werkzeugmaschine  derart  befestigbar  sind,  dass  deren Antriebsachse 

und eine Werkzeugdrehachse zusammenfallen;

c. Die Anschlusseinrichtung weist zur Aufnahme der Antriebskraft sechs im 

Abstand zur Werkzeugdrehachse angeordnete Antriebsflächenbereiche 

mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten auf;

d. Die Tangentialebenen sind an diesen Flächenpunkten gegenüber einer 

Axialebene, welche diese Werkzeugdrehachse einschliesst, geneigt;

f.

Die Anschlusseinrichtung weist eine Seitenwandung auf;

g. Diese  Seitenwandung  verläuft  radial  beabstandet  von  der  Werkzeug-

drehachse;

h. Diese Seitenwandung erstreckt sich zwischen einer ersten, oberen Be-

grenzungsebene und einer zweiten, unteren Begrenzungsebene;

i.

j.

Diese Seitenwandung weist die Antriebsflächenbereiche auf;

Durch  die  Seitenwandung  entsteht  ein  im  Wesentlichen  hohlkegeliger 

Abschnitt im Bereich der Anschlusseinrichtung, der einen Querschnitt mit 

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variablem Abstand der Seitenwandung zur Werkzeugdrehachse in einer 

zu dieser Werkzeugdrehachse orthogonalen Ebene aufweist;

k. Die sechs Antriebsflächenbereiche sind mit Abrundungen an den Über-

gangsbereichen zwischen den einzelnen Antriebsflächenbereichen aus-

gebildet.

B

Eventualiter:

Sägeblätter  gemäss  Rechtsbegehren  1A,  mit  den  folgenden  zusätzli-

chen Merkmalen:

a. Die Anschlusseinrichtung weist einen Deckflächenabschnitt auf;

b. Der Deckflächenabschnitt schliesst unmittelbar an allen sechs An-

triebsflächenbereichen an;

c. Die Erstreckung des Deckflächenabschnitts weist mehrere Kompo-

nenten senkrecht zur Werkzeugdrehachse auf;

d. Der Deckflächenabschnitt ist im Bereich der ersten, oberen Begren-

zungsebene  angeordnet  und  erstreckt  sich  radial  in  Richtung  zur 

Werkzeugdrehachse hin;

e. Der Deckflächenabschnitt weist eine zentrale Ausnehmung auf.

C Subeventualiter:

Sägeblätter  gemäss  Rechtsbegehren  1B,  mit  den  folgenden  zusätzli-

chen Merkmalen:

a. Die beiden Begrenzungsebenen sind senkrecht zur Werkzeugdreh-

achse angeordnet.

b. Die beiden Begrenzungsebenen sind voneinander beabstandet.

c. Die  Antriebsflächenbereiche  sind  zwischen  den  beiden  Begren-

zungsebenen angeordnet.

D Sub-subeventualiter:

Sägeblätter  gemäss  Rechtsbegehren  1C,  mit  dem  folgenden  zusätzli-

chen Merkmal:

a. Die Seitenwandung weist eine mittlere Wandstärke von 1,2 (+/- 0,2) 

mm auf.

E

Sub-sub-subeventualiter:

Sägeblätter  gemäss  Rechtsbegehren  1D,  mit  den  folgenden  zusätzli-

chen Merkmalen:

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a. Die Seitenwandung weist eine mittlere Wandstärke von 1,2 (+/- 0,2) 

mm auf.

b. Der Abstand zwischen den Begrenzungsebenen beträgt 4,2 (+/- 0,2 

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mm).

F

Sub-sub-sub-subeventualiter:

Sägeblätter  gemäss  Rechtsbegehren  1E,  mit  dem  folgenden  zusätzli-

chen Merkmal:

a. Auf jeder Tangentialebene orientiert sich je ein Normalvektor in ra-

dialer Richtung von der Werkzeugdrehachse weg.

2. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro 

Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gemäss 

Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 60 Ta-

gen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen 

über:

 Die Namen und vollständigen Adressen der gewerblichen Abnehmer der 

Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1;



sämtliche Rechnungen (mit Lieferzeiten, -mengen und –preisen) für Sä-

geblätter gemäss Ziff. 1.

3. Nach der Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäss Rechtsbegehren 

Ziff. 2 und für den Zeitraum, bis das Verbot gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 

rechtskräftig ist und von der Beklagten eingehalten wird, sei die Beklagte zu 

verpflichten, den Klägerinnen:





den Schaden aus entgangenem Gewinn zu ersetzen, zuzüglich Zins zu 

5% seit dem jeweiligen Schadensdatum;

den mit den Sägeblättern gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 erzielten Net-

togewinn  herauszugeben,  zuzüglich  Zins  zu  5%  seit  der  Erzielung  des 

Gewinns;



eine angemessene Lizenzgebühr für die unberechtigte Nutzung des Kla-

gepatents zu bezahlen.

4. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro 

Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss 

Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Ta-

gen nach Rechtskraft des Urteils sämtliche  Bestände von Sägeblättern  ge-

Seite 4

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mäss Rechtsbegehren Ziff. 1, die sich zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Ur-

teils direkt oder indirekt in  ihrem Besitz  oder unter ihrer Kontrolle befinden, 

auf eigene Kosten zu zerstören und dem Gericht sowie den Klägerinnen den 

schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass sämtliche entsprechenden Säge-

blätter zerstört wurden, unter Angabe des Zeitpunkts und des Ortes der Zer-

störung sowie der zerstörten Modelle und Mengen.

5. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro 

Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss 

Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Ta-

gen nach Rechtskraft des Urteils sämtliche  Bestände von Sägeblättern  ge-

mäss Rechtsbegehren Ziff. 1, die von ihr bereits an gewerbliche Abnehmer 

geliefert wurden, von diesen gewerblichen Abnehmern zurückzurufen, indem 

letztere schriftlich auf die patentverletzende Natur der entsprechenden Säge-

blätter hingewiesen werden und ihnen zugesichert wird, dass sämtliche be-

reits geleisteten Zahlungen für die entsprechenden Sägeblätter einschliess-

lich Verpackungs-, Transport- und Lagerkosten sowie sonstige Gebühren voll-

umfänglich von der Beklagten zurückerstattet werden.

6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Ein-

schluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen,

sowie dem folgenden prozessualen Antrag

1. Das Verfahren sei zunächst auf die Ziffern 1, 2, 4, 5 und 6 des Rechtsbegeh-

rens  zu  beschränken,  und  es  sei  darüber  durch  Teilentscheid  zu  entschei-

den.»

2.
Am  2.  Dezember  2019 erstattete  die  Beklagte  die  Klageantwort  mit  dem
Antrag, die Klage sei abzuweisen.

3.
Am 5. März 2020 fand eine lnstruktionsverhandlung statt, an der kein Ver-
gleich erzielt werden konnte. In der Folge erstatteten die Klägerinnen am 
20. Mai 2020 die Replik mit den folgenden geänderten Rechtsbegehren

«1. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 

für jeden Tag der Nichterfüllung, aber wenigstens CHF 5’000, sowie unter An-

drohung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen 

eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, 

mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, 

anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus 

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der Schweiz auszuführen,  oder  bei diesen Handlungen mitzuwirken, Säge-

blätter, insbesondere gemäss der grafischen Darstellung in Anhang 1, welche 

die folgenden Merkmale aufweisen.

A.

a. Die Sägeblätter sind dazu geeignet, in einer handgeführten Werkzeug-

maschine, insbesondere des Typs Starlock®, Starlock Max® oder Star-

lock Plus®, mit einer sich um eine Antriebsachse oszillierend bewegen-

der Antriebseinrichtung, verwendet zu werden;

b. Die Sägeblätter weisen eine Anschlusseinrichtung auf, mit der sie an 

der  Werkzeugmaschine  derart  befestigbar  sind,  dass  deren  An-

triebsachse und eine Werkzeugdrehachse zusammenfallen;

c. Die Anschlusseinrichtung weist zur Aufnahme der Antriebskraft sechs 

im Abstand  zur Werkzeugdrehachse  angeordnete Antriebsflächenbe-

reiche mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten auf;

d. Die Tangentialebenen sind an diesen Flächenpunkten gegenüber einer 

Axialebene, welche diese Werkzeugdrehachse einschliesst, geneigt;

e. Diese  Tangentialebenen  sind  gegenüber  einer  Radialebene,  welche 

sich senkrecht zu der Werkzeugdrehachse erstreckt, geneigt;

f. Die Anschlusseinrichtung weist eine Seitenwandung auf;

g. Diese Seitenwandung verläuft radial beabstandet von der Werkzeug-

drehachse;

h. Diese Seitenwandung erstreckt sich zwischen einer ersten, oberen Be-

grenzungsebene und einer zweiten, unteren Begrenzungsebene;

i. Diese Seitenwandung weist die Antriebsflächenbereiche auf;

j. Durch die Seitenwandung entsteht ein im Wesentlichen hohlkegeliger 

Abschnitt im Bereich der Anschlusseinrichtung, der einen Querschnitt 

mit variablem Abstand der Seitenwandung zur Werkzeugdrehachse in 

einer zu dieser Werkzeugdrehachse orthogonalen Ebene aufweist;

k. Die sechs Antriebsflächenbereiche sind mit Abrundungen an den Über-

gangsbereichen  zwischen  den  einzelnen  Antriebsflächenbereichen 

ausgebildet.

l. Die Anschlusseinrichtung weist einen Deckflächenabschnitt auf;

m. Der  Deckflächenabschnitt  schliesst  unmittelbar  an  allen  sechs  An-

triebsflächenbereichen an; 

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n. Die Erstreckung des Deckflächenabschnitts weist mehrere Komponen-

ten senkrecht zur Werkzeugdrehachse auf;

o. Der  Deckflächenabschnitt  ist  im  Bereich  der  ersten,  oberen  Begren-

zungsebene angeordnet und erstreckt sich radial in Richtung zur Werk-

zeugdrehachse hin;

p. Der Deckflächenabschnitt weist eine zentrale Ausnehmung auf.

q. Die  beiden  Begrenzungsebenen  sind  senkrecht  zur  Werkzeugdreh-

achse angeordnet.

r. Die beiden Begrenzungsebenen sind voneinander beabstandet.

s. Die Antriebsflächenbereiche sind zwischen den beiden Begrenzungs-

ebenen angeordnet.

t. Die  Seitenwandung  weist  eine  mittlere  Wandstärke  von  1,2  (+/- 0,2) 

mm auf.

u. Das  Sägeblatt  hat  im  Bereich  der Anschlusseinrichtung  eine  Wand-

stärke von 1,2 (+/- 0,2) mm;

v. Der Abstand  zwischen  den  Begrenzungsebenen  beträgt  4,2  (+/- 0,2) 

mm.

B Eventualiter:

Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1A, mit den folgenden zusätzlichen 

Merkmalen:

a. Eine Tangentialebene und eine senkrecht zur Werkzeugdrehachse an-

geordnete Radialebene bilden einen Winkel von 68° (+/- 6°) zueinan-

der.

2. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro 

Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gemäss 

Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 60 Ta-

gen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen 

über:

 Die Namen und vollständigen Adressen der gewerblichen Abnehmer der 

Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1;



sämtliche Rechnungen (mit Lieferzeiten, -mengen und –preisen) für Sä-

geblätter gemäss Ziff. 1.

3. Nach der Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäss Rechtsbegehren 

Ziff. 2 und für den Zeitraum, bis das Verbot gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 

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rechtskräftig ist und von der Beklagten eingehalten wird, sei die Beklagte zu 

verpflichten, den Klägerinnen:





den Schaden aus entgangenem Gewinn zu ersetzen, zuzüglich Zins zu 

5% seit dem jeweiligen Schadensdatum;

den mit den Sägeblättern gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 erzielten Net-

togewinn  herauszugeben,  zuzüglich  Zins  zu  5%  seit  der  Erzielung  des 

Gewinns;



eine angemessene Lizenzgebühr für die unberechtigte Nutzung des Kla-

gepatents zu bezahlen.

4. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro 

Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss 

Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Ta-

gen nach Rechtskraft des Urteils sämtliche  Bestände von Sägeblättern  ge-

mäss Rechtsbegehren Ziff. 1, die sich zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Ur-

teils direkt oder indirekt in  ihrem Besitz  oder unter ihrer Kontrolle befinden, 

auf eigene Kosten zu zerstören und dem Gericht sowie den Klägerinnen den 

schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass sämtliche entsprechenden Säge-

blätter zerstört wurden, unter Angabe des Zeitpunkts und des Ortes der Zer-

störung sowie der zerstörten Modelle und Mengen.

5. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro 

Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss 

Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Ta-

gen nach Rechtskraft des Urteils sämtliche  Bestände von Sägeblättern  ge-

mäss Rechtsbegehren Ziff. 1, die von ihr bereits an gewerbliche Abnehmer 

geliefert wurden, von diesen gewerblichen Abnehmern zurückzurufen, indem 

letztere schriftlich auf die patentverletzende Natur der entsprechenden Säge-

blätter hingewiesen werden und ihnen zugesichert wird, dass sämtliche be-

reits geleisteten Zahlungen für die entsprechenden Sägeblätter einschliess-

lich Verpackungs-, Transport- und Lagerkosten sowie sonstige Gebühren voll-

umfänglich von der Beklagten zurückerstattet werden.

6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Ein-
schluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen.»

4.
Am 19. August 2020 reichte die Beklagte die Duplik ein, wobei sie an den
Rechtsbegehren gemäss Klageantwort festhielt. Die Klägerinnen nahmen 
am 21. September 2020 zu den neuen Behauptungen in der Duplik Stel-

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lung  und korrigierten  unter  anderem  die  in  der  Replik  inter  partes einge-
schränkten  Patentansprüche,  indem  sie  festhielten,  dass  die  patentge-
mässe Anschlusseinrichtung eine gerade Anzahl von 4 oder mehr und 32 
oder  weniger  Antriebsflächenbereichen  aufweise.  Mit  Eingabe  vom 29. 
September 2020 nahm die Beklagte Stellung zu den korrigierten Ansprü-
chen und bestritt, dass die «Korrektur» gemäss Stellungnahme zur Duplik 
zulässig sei. Mit Eingabe vom 12. Oktober 2020 nahmen die Klägerinnen
hierzu Stellung.

5.
Am 18. Dezember 2020 erstattete Richter Markus A. Müller sein Fachrich-
tervotum. Dazu nahmen die Parteien mit Eingaben vom 13. Februar 2021 
(Beklagte) und vom 15. Februar 2021 Stellung (Klägerinnen).

6.
Die  auf  den  12.  März  2021  terminierte  Hauptverhandlung  wurde  auf 
Wunsch der Parteien auf den 1. Juli 2021 verschoben.

Zuständigkeit

7.
Bei  den  Klägerinnen  handelt  es  sich  um  juristische  Personen  mit  Sitz  in 
Deutschland, bei der Beklagten um eine solche mit Sitz in der Schweiz. Es 
liegt somit ein internationaler Sachverhalt vor. Gemäss Art. 2 Abs. 1 LugÜ 
sowie Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG ist die örtliche und sachliche Zuständigkeit 
des Bundespatentgerichts gegeben. 

Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar.

Zulässigkeit  der  «Korrektur»  gemäss  Eingabe vom  29.  September 
2020

8.
Mit ihrer Replik vom 20. Mai 2020 schränkten die Klägerinnen die geltend 
gemachten  Patentansprüche  mit  Wirkung  für  den  vorliegenden  Prozess 
(«verbal» oder «inter partes») ein. Unter anderem strichen sie in Merkmal 
13.1 gemäss der Merkmalsgliederung in E. 14 «eine gerade Anzahl», d.h. 
statt «die Anschlusseinrichtung weist eine gerade Anzahl von 4 oder mehr 
und 32 oder weniger Antriebsflächenbereichen auf» lautete das Merkmal 
«die Anschlusseinrichtung weist eine gerade Anzahl von 4 oder mehr und 
32 oder weniger Antriebsflächenbereichen auf». Mit Erstattung der Replik, 
d.h. ihrer zweiten Rechtsschrift, trat für die Klägerinnen der Aktenschluss 
ein.

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Nachdem die Beklagte am 19. August 2020 in ihrer Duplik beanstandete, 
dass  die  Streichung  von  «eine  gerade Anzahl»  zu  einer Ausweitung  des 
Schutzbereiches  und  einer  unzulässigen  Änderung der  Patentansprüche 
führe,  reichten  die  Klägerinnen  mit  der  Stellungnahme  zur  Duplik  vom 
21. September 2020 erneut geänderte Patentansprüche ein, die sich von 
den mit der Replik eingereichten einzig dadurch unterscheiden, dass «eine 
gerade Anzahl» wieder eingefügt wurde.

Die Änderungen in der Stellungnahme zur Duplik erfolgen nicht als Reak-
tion auf neues tatsächliches Vorbringen in der Duplik, d.h. die Klägerinnen 
können sich nicht auf Art. 229 Abs. 1 ZPO berufen. Ebenso scheint unstrit-
tig, dass die Streichung zu einer unzulässigen Änderung der geltend ge-
machten Ansprüche führt.

Die Klägerinnen berufen sich für die Korrektur darauf, dass es sich um ein 
offensichtliches Versehen handle. Aus der Begründung ergebe sich, dass 
die Streichung des Teilmerkmals «eine gerade Anzahl» nicht beabsichtigt 
gewesen sei. Die Streichung sei erkennbar sinnlos, da sie zu einem ungül-
tigen Anspruch  führe. Die angegriffenen Ausführungsformen  wiesen  das 
Teilmerkmal auf, d.h. die Klage könne gutgeheissen werden basierend auf 
einem Anspruch, der das Teilmerkmal umfasse. Es sei nicht anzunehmen, 
dass die Klägerinnen sinnlose Änderungen einführten, die zum Prozess-
verlust führten.

Die  Beklagte  hält  dem  entgegen,  dass  es  auf  die  subjektive Absicht  der 
Klägerinnen nicht ankomme. Das Teilmerkmal «eine gerade Anzahl» sei in 
allen sechs geltend gemachten Fassungen des Anspruchs gestrichen wor-
den, und zwar in der Form von durchgestrichenem Text, was nicht zufällig 
passieren könne. Die Klägerinnen hätten ein eminentes Interesse daran, 
dass  auch  Ausführungsformen  mit  ungeraden  Antriebsflächenbereichen 
vom Schutzbereich des Klagepatents erfasst würden, denn es sei möglich, 
mit  dem  «Starlock»-System  der  Klägerinnen  kompatible  Werkzeuge  zu 
bauen,  die  ungerade Antriebsflächen  aufwiesen.  Das  Klagepatent  offen-
bare  in  Abs. [0067]  Werkzeugeinrichtungen  mit  einer  ungeraden  Anzahl 
von Antriebsflächen sogar als bevorzugt. 

9.
Nach Aktenschluss können neue tatsächliche Behauptungen und Beweis-
mittel nur unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO in das Ver-
fahren  eingeführt  werden.  Neuer  Sachverhalt  liegt  namentlich  vor,  wenn 

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die Patentinhaberin dem Gericht neue Patentansprüche zur Prüfung vor-
legt. 1

Gemäss Art. 52 ZPO haben alle am Verfahren beteiligten Personen nach 
Treu und Glauben zu handeln. Prozesshandlungen der Parteien sind nach 
Treu und Glauben auszulegen;2 auf die subjektive Absicht der erklärenden 
Partei kommt es nicht an. Daraus folgt, dass Rechtsbegehren im Lichte der 
dazu  gegebenen  Begründung  auszulegen  sind.3 Gemäss  Bundesgericht 
ist  es  «überspitzt  formalistisch»,  «eine  Prozesserklärung  buchstabenge-
treu auszulegen, ohne zu fragen, welcher Sinn ihr vernünftigerweise bei-
gemessen werden muss».4

In der Replik führen die Klägerinnen im Zusammenhang mit den Änderun-
gen in Merkmal 13.1 aus:

Des Weiteren wird der Anspruch auf in der erteilten Fassung bloss «insbe-

sondere» oder  «vorzugsweise» beanspruchte  Varianten  gemäss  Art. 24 

Abs. 1 lit. c PatG eingeschränkt. Es  werden im vorliegenden Verfahren  nur 

Werkzeugeinrichtungen beansprucht,

 welche zur Verwendung mit einer Werkzeugmaschine geeignet sind, die 

eine sich um eine Antriebsachse oszillierend bewegende Antriebseinrich-

tung aufweist (anstatt bloss «insbesondere oszillierend»);

 deren Anschlusseinrichtung 4 oder mehr und 32 oder weniger Antriebsflä-

chenbereiche aufweist (anstatt bloss einer «geraden Anzahl»);

 deren Antriebsflächenbereiche mit Abrundungen an den Übergangsberei-

chen zwischen den einzelnen Antriebsflächenbereichen ausgebildet sind 

(anstatt bloss «vorzugsweise»);

Es wird erläutert, dass den bestehenden Merkmalen weitere Teilmerkmale 
hinzugefügt würden («eingeschränkt»). So werde der Anspruch auf Werk-
zeuge  zur  Verwendung  in  oszillierenden  Werkzeugmaschinen  einge-
schränkt,  während  dieses  Merkmal  in  der  erteilten  Fassung  nur  optional 
war («insbesondere oszillierend»). Weiter müsse die Anschlusseinrichtung 
4 oder mehr und 32 oder weniger Antriebsflächenbereiche aufweisen, «an-
statt bloss einer «geraden Anzahl»».  Aus dem Zusatz «anstatt bloss einer 
geraden Anzahl»  ergibt sich,  dass  das Teilmerkmal  «4  und mehr  und  32 

1 BGE 146 III 55 E. 2.5.1 – «Durchflussmessfühler II» m.w.H.
2 BK ZPO-HURNI, Art. 52 N 18.
3 BGE 105 II 149 E. 2a.
4 BGer, Urteil 1P.850/2005 vom 8. Mai 2006, E. 4.2, m.H.a. BGE 113 Ia 94 E. 2.

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oder  weniger  Antriebsflächenbereiche»  dem  Merkmal  «eine  gerade  An-
zahl» hinzugefügt werden sollte. Die Klägerinnen wollten für Dritte erkenn-
bar nicht das Merkmal «eine gerade Anzahl» durch «4 und mehr oder 32 
oder weniger» ersetzen, sondern es durch die Bandbreite der Anzahl An-
triebsflächen  weiter  einschränken. Eine  Ersetzung  würde  ohne  das 
«bloss» angezeigt, d.h. «anstatt bloss einer «geraden Anzahl»».

Aus der Streichung von «eine gerade Anzahl» in den Ansprüchen ist nach 
Treu und Glauben nicht zu schliessen, die Klägerin habe die Ansprüche in 
unzulässiger Weise auch auf eine ungerade Anzahl Antriebsflächenberei-
che  ausgeweitet.  Eine  solche Auslegung  widerspräche  der  klägerischen 
Begründung zu dieser Streichung. Daran ändert nichts, dass die Klägerin-
nen ein Interesse daran haben, den Schutzbereich des Klagepatents mög-
lichst breit zu definieren. Sie müssen gleichzeitig darauf achten, das Patent 
nicht  unzulässig  zu  ändern.  Nachdem  die  angegriffenen Ausführungsfor-
men alle eine gerade Anzahl von Antriebsflächen (sechs) aufweisen, war 
die Erweiterung auf eine ungerade Anzahl für das vorliegende Verfahren 
erkennbar überflüssig, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Streichung 
nicht als eine unzulässige Ausweitung der Ansprüche zu verstehen ist. 

Die Beurteilung hat daher im Sinne der Fassung der Ansprüche gemäss 
Stellungnahme vom 21. September 2020 zu erfolgen.

Klagepatent

10.
Die  Klägerinnen  machen  eine  Verletzung  des  schweizerischen Teils  von 
EP 3 027 362 B2 («Klagepatent») geltend. Die Klägerinnen sind eingetra-
gene  Inhaberinnen  des  Klagepatents,  das  am  25.  Juli  2014  angemeldet 
und dessen Erteilung am 11. April 2018 veröffentlicht wurde. Das Klagepa-
tent beansprucht  die  Priorität  der  DE  202013006920  U  vom  1. August 
2013.

Das  Klagepatent betrifft  ein  austauschbares  Werkzeug,  beispielsweise 
zum Sägen, Schneiden oder Schleifen, zum Anschluss an eine Werkzeug-
maschine. Die Werkzeugmaschine soll insbesondere handgeführt sein und 
eine  oszillierende  Antriebsbewegung  erzeugen.  Der  unabhängige  An-
spruch 1 ist in der verbal eingeschränkten Fassung gemäss der Stellung-
nahme  der  Klägerinnen  zur  Duplik auf  solche  Anwendungen  einge-
schränkt. Die Vorteile des Gegenstands von Anspruch 1 sind ausführlich in 
Bezug auf oszillierend angetriebene Werkzeuge dargestellt (Klagepatent, 

Seite 12

Abs. [0022-0039]). Die Klägerinnen vertreiben unter der Marke «Starlock» 
Werkzeugmaschinen, die – bzw. die dazu passenden Werkzeuge – von der 
patentgemässen Lehre Gebrauch machen.

O2019_012

Abbildung  1:  Werkzeugaufnahme  eines  «Bosch  GOP 55-36  Multi-Cutter»

(links), dazugehöriges Schneidewerkzeug (rechts)

Massgeblicher Fachmann

11.
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung  massgebliche  Fachgebiet,  anschliessend  Niveau  und  Umfang  der 
Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach-
gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach 
dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem 
liegt.5

Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundes-
gericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fach-
mann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt 
werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets 
noch  ein  Spezialist  mit  hervorragenden  Kenntnissen.  Er  muss  nicht  den 
gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse 
und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung 
verfügen  und  so  für  den  in  Frage  stehenden  Fachbereich  gut  gerüstet 
sein».6 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziati-
ven oder intuitiven Denkens.7

5 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.
6 BGE 120 II 71 E. 2.
7 BGE  120  II  312  E.  4b  – «cigarette  d‘un  diamètre  inférieur»;  CR-PI-LBI-
Scheuchzer, Art. 1 N 122.

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O2019_012

Wo  ein  Problem  mehrere  technische  Gebiete  beschlägt,  kann  die  fiktive 
Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fach-
gebieten gebildet werden.8

12.
Gemäss der Beklagten ist der massgebliche Fachmann ein Maschinenin-
genieur  mit  Hochschul- oder  Fachhochschulabschluss  und  Berufserfah-
rung im Bereich der Entwicklung und Weiterentwicklung von Werkzeugma-
schinen, den zugehörigen Werkzeugen und dem Interface zwischen Werk-
zeugmaschinen und Werkzeugen. Weil Anschlusseinrichtungen von Werk-
zeugen  häufig  aus  Metallplatten  bestehen,  die  mit  einem  Stanzvorgang 
ausgeschnitten und in spezielle Formen gebracht werden, habe der Fach-
mann Kenntnis im Tiefziehen und Abkanten von Blechen. 

Die Klägerinnen wenden dagegen ein, es sei unzutreffend, dass der Fach-
mann besondere Kenntnisse im Bereich der Stanztechnik habe und dass 
Anschlusseinrichtungen von Werkzeugen häufig aus Metallplatten bestün-
den.  Bohrer  und  Fräser,  sehr  typische  Werkzeuge,  bestünden beispiels-
weise nicht aus einer Metallplatte. Der Fachmann sei ein Maschineninge-
nieur  mit  Fachhochschulabschluss  und  Berufserfahrung  im  Bereich  der 
Entwicklung von Werkzeugmaschinen und den zugehörigen Werkzeugen.

Der Einwand der Klägerinnen ist berechtigt, soweit er das angebliche zu-
sätzliche  Wissen  des  massgeblichen  Fachmanns  im  Tiefziehen  und Ab-
kanten von Blechen betrifft. Der vorliegend massgebliche Fachmann ist ein 
Maschineningenieur  mit  Hochschul- oder  Fachhochschulabschluss  und 
Berufserfahrung  im  Bereich  der  Entwicklung  und  Weiterentwicklung  von 
handgeführten  Werkzeugmaschinen,  den  zugehörigen  Werkzeugen  und 
dem Interface zwischen Werkzeugmaschinen und Werkzeugen.

Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche

13.
Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,9 d.h. 
der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünftigen 

8 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 
2017, E. 4.4.
9 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».

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O2019_012

technischen  Sinn  zu  geben,  zu  lesen.10 Dabei  ist  grundsätzlich  vom  Pa-
tentanspruch  als  Ganzes  auszugehen.11 Wo  sich  einem Anspruch  auch 
nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnun-
gen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt der Patent-
inhaber  die  Folgen  der  unrichtigen,  unvollständigen  oder  widersprüchli-
chen Definition des beanspruchten Gegenstandes.12

Patentansprüche  sind aus  der  Sicht  des  massgebenden  Fachmanns  im 
Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 
PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der 
Technik ebenfalls Auslegungsmittel.13 Definiert die Patentschrift einen Be-
griff  nicht  abweichend,  so  ist  vom  üblichen  Verständnis  im  betreffenden 
technischen Gebiet auszugehen.

Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so ver-
standen  werden,  dass  es  den  vorgesehenen  Zweck  erfüllen  kann.14 Der 
Anspruch soll im Zweifelsfall so gelesen werden, dass die im Patent ge-
nannten Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden;15 anderer-
seits  ist  der Anspruchswortlaut  nicht  auf  die Ausführungsbeispiele  einzu-
schränken,  wenn  er  weitere  Ausführungsformen  erfasst.16 Wenn  in  der 
Rechtsprechung  von  einer  «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerk-
malen gesprochen wird,17 so muss das derart verstandene Merkmal immer 
in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. 
der Anspruch  ist  grundsätzlich  nicht  unter  seinem  Wortlaut  auszulegen, 

10 Die  ständige  Rechtsprechung  der  Beschwerdekammern  des  EPA  verwendet 
den  Ausdruck  «with  a  mind  willing  to  understand»,  z.B.  T  190/99  vom  6. März 
2001, E. 2.4: «He [the skilled person] should try […] to arrive at an interpretation 
of  the  claim  which  is  technically  sensible  and  takes  into  account  the  whole 
disclosure of the patent (Article 69 EPC). The patent must be construed by a mind 
willing to understand not a mind desirous of misunderstanding.”
11 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».
12 Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 
25.  Mai  2021,  E.  6.1  – Lumenspitze  (zur  Publikation  vorgesehen);  Urteil 
4A_581/2020 vom 26. März 2021, E. 3 – Peer-to-Peer Protokoll.
13 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband».
14 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer 
Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354.
15 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 22 – «Lumenspitze».
16 BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E. 4.2  – «elektrostatische 
Pulversprühpistole».
17 BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E. 4.2  – «elektrostatische 
Pulversprühpistole».

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O2019_012

aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfin-
dungsgemässe Wirkung nicht erzielen.18

14.
Der geltend gemachte inter partes eingeschränkte unabhängige Hauptan-
spruch  des  Klagepatents  lautet in  der  massgeblichen Fassung  gemäss 
Stellungnahme  zur  Duplik  vom  21.  September  2020 in  der  klägerischen 
Gliederung und Nummerierung (Streichungen gegenüber den erteilten An-
sprüchen durch durchgestrichenen Text angezeigt):

«1.1 Werkzeugeinrichtung,  welche  zur  Verwendung  mit  einer,  insbesondere 

handgeführten, Werkzeugmaschine geeignet ist, die eine sich um eine An-

triebsachse,  insbesondere oszillierend,  bewegende  Antriebseinrichtung 

aufweist,

1.2

und welche eine Anschlusseinrichtung aufweist, mit der sie an einer Werk-

zeugmaschine derart befestigbar ist, dass deren Antriebsachse und eine 

Werkzeugdrehachse im Wesentlichen zusammenfallen,

1.3

wobei  diese Anschlusseinrichtung  zur Aufnahme  einer Antriebskraft  we-

nigstens zwei im Abstand zu dieser Werkzeugdrehachse angeordnete An-

triebsflächenbereiche mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten aufweist,

1.4

dadurch gekennzeichnet, dass Tangentialebenen an diesen Flächenpunk-

ten gegenüber einer Axialebene, welche dieses Werkzeugdrehachse ein-

schliesst, geneigt sind,

1.5

wobei diese Tangentialebenen gegenüber einer Radialebene, welche sich 

senkrecht zu der Werkzeugdrehachse erstreckt, geneigt sind,

1.6

1.7

wobei die Anschlusseinrichtung eine Seitenwandung aufweist,

wobei  diese  Seitenwandung  radial  beabstandet  von  der Werkzeugdreh-

achse verläuft,

1.8

wobei sich diese Seitenwandung zwischen einer ersten, oberen Begren-

zungsebene  und  einer  zweiten,  unteren  Begrenzungsebene  erstreckt, 

und,

1.9

wobei diese Seitenwandung die Antriebsflächenbereiche aufweist,

1.10

wobei  durch  die  Seitenwandung  ein  im  Wesentlichen  hohlkegeliger Ab-

schnitt  im  Bereich  der  Anschlusseinrichtung  entsteht,  der  einen  Quer-

18 BPatGer,  Urteil  O2016_009
vom  18. Dezember  2018,  E. 25  –
«Durchflussmessfühler»;  BPatGer,  Urteil  S2018_007  vom  2. Mai  2019,  E. 14  –
«Werkzeugeinrichtung».

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schnitt  mit  variablem  Abstand  der  Seitenwandung  zur  Werkzeugdreh-

achse  in  einer  zu  dieser  Werkzeugdrehachse  orthogonalen  Ebene  auf-

weist.

13.1

dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlusseinrichtung (12) eine gerade 

Anzahl von 4 oder mehr und 32 oder weniger Antriebsflächenbereichen (2, 

2a, 2b) aufweist, vorzugsweise 4 oder mehr, bevorzugt 8 oder mehr und 

besonders bevorzugt 16 oder mehr, und weiter vorzugsweise 64 oder we-

niger, bevorzugt 48 oder weniger und besonders bevorzugt 32 oder weni-

ger, ganz besonders bevorzugt 24,

13.2

wobei diese Antriebsflächenbereiche (2, 2a, 2b) insbesondere im Wesent-

lichen  sternartig,  vorzugsweise  in  Form  eines  sternförmigen  Polygons, 

vorzugsweise mit  Abrundungen  an  den  Übergangsbereichen  zwischen 

den einzelnen Antriebsflächenbereichen ausgebildet sind

8.1

und  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die Anschlusseinrichtung  (12)  einen 

Deckflächenabschnitt (10, 10a) aufweist,

8.2

dass sich dieser mittelbar oder unmittelbar an wenigstens einen dieser An-

triebsflächenbereiche (2, 2a, 2b) anschliesst,

8.3

dass  dessen  Erstreckung  wenigstens  eine  Komponente  senkrecht  zur 

Werkzeugdrehachse (5) aufweist, und

8.4

dass dieser Deckflächenabschnitt (10, 10a) im Wesentlichen im Bereich 

einer dieser ersten, oberen Begrenzungsebenen (8a) angeordnet ist und 

vorzugsweise dass sich der Deckflächenabschnitt (10, 10a) radial m Rich-

tung zur Werkzeugdrehachse (5) hin erstreckt; und

8.5

dass dieser Deckflächenabschnitt (10, 10a) wenigstens eine Ausnehmung 

aufweist, wobei diese Ausnehmung oder mehrere dieser Ausnehmungen 

bevorzugt im Wesentlichen im Bereich der Werkzeugdrehachse (5) ange-

ordnet  sind,  wobei  weiter  bevorzugt  eine  oder  mehrere  dieser Ausneh-

mungen  rotationssymmetrisch  zu  dieser  Werkzeugdrehachse  (5)  ange-

ordnet sind.

3.1

und dadurch gekennzeichnet, dass diese Begrenzungsebenen (8, 8a, 8b) 

im Wesentlichen senkrecht zu dieser Werkzeugdrehachse (5) angeordnet 

sind,

3.2

dass  diese  Begrenzungsebenen  (8,  8a,  8b)  voneinander  beabstandet 

sind,

3.3

dass jeder dieser Antriebsflächenbereiche (2, 2a, 2b) zwischen einer die-

ser ersten, oberen Begrenzungsebenen (8a) und einer dieser zweiten, un-

teren  Begrenzungsebenen  (8b)  angeordnet  ist,  und  vorzugsweise dass 

Seite 17

O2019_012

sich eine Vielzahl, vorzugsweise alle, dieser Antriebsflächenbereiche zwi-

schen  einer  einzigen  ersten,  oberen  Begrenzungsebene  (8a)  und  einer 

einzigen zweiten, unteren Begrenzungsebene (8b) erstrecken,

7.1

und  dadurch  gekennzeichnet,  dass  diese  Seitenwandung  im  Wesentli-

chen eine mittlere Wandstärke (t,) aufweist, welche vorzugsweise grösser 

oder gleich 0,2 mm, bevorzugt grösser als 0,5 mm und besonders bevor-

zugt grösser 0,8 mm, weiter vorzugsweise kleiner oder gleich 4 mm, be-

vorzugt  kleiner  als  2  mm  und  besonders  bevorzugt  kleiner  als  1,5  mm, 

ausserdem besonders bevorzugt im Wesentlichen 1 mm oder 1,5 mm oder 

bevorzugt zwischen 1 mm und 1,5 mm beträgt; und/oder dass die Seiten-

wandung im Wesentlichen radial geschlossen um die Werkzeugdrehachse 

(5) umläuft.

4.1

und  dadurch  gekennzeichnet,  dass  diese  Werkzeugeinrichtung  (1,  1b), 

insbesondere im Bereich der Anschlusseinrichtung (12), im Wesentlichen

eine Wandstärke t aufweist,

4.2

dass wenigstens eine diese erste Begrenzungsebene (8a) und eine diese

zweite  Begrenzungsebene  (8b)  um  einen Abstand T voneinander  beab-

standet sind; und

4.3

dass  dieser Abstand  T  vorzugsweise grösser  ist  als  1  mal  t,  bevorzugt 

grösser als 2 mal t und besonders bevorzugt grösser oder gleich 3 mal t,

und weiter vorzugsweise kleiner als 20 mal t, bevorzugt kleiner als 10 mal 

t und besonders bevorzugt kleiner oder gleich 5 malt, und weiter bevorzugt 

entspricht T im Wesentlichen 3,5 mal t -+/- 0,75 mal t.»

Hilfsweise machen  die  Klägerinnen  einen weiteren inter  partes einge-
schränkten  Hauptanspruch  geltend,  der  zusätzlich das  Merkmal  gemäss 
dem erteilten abhängigen Anspruch 11 umfasst.

Die inter partes eingeschränkten abhängigen Ansprüche ergeben sich aus 
den Beilagen zur Stellungnahme der Klägerinnen zu Noven in der Duplik. 

Vorab ist der geltend gemachte Anspruch auszulegen, soweit die Parteien 
unterschiedliche  Auslegungen  vertreten.  Die  Parteien  vertreten  unter-
schiedliche Auffassungen zur Bedeutung der folgenden Merkmale/Begriffe: 
«oszillierend»,  «Seitenwandung»,  «mit  Abrundungen» und  «sternartig».
Auf eine Auslegung des Begriffs «sternartig» wird verzichtet, da seine Strei-
chung aus dem geltend gemachten Anspruch nicht zu einer unzulässigen 
Änderung führt (nachstehend E. 22).

Seite 18

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Auslegung von «oszillierend» (Merkmal 1.1)

15.
In  der  Duplik,  in  der  Diskussion  der  Offenbarung  der  EP  0  596  831 A1, 
versteht die Beklagte den Begriff «oszillierend» als synonym mit «schwin-
gend»,  und  damit  auch das  EP  0  596  831 A1, Spalte  3,  Zeilen  5-10  be-
schriebene  «schwingende  und  schwingend,  rotierende  Schleifbewegung 
auf das scheibenförmige Werkzeug abgeben» umfassend. 

Die Klägerinnen versuchen in ihrer Stellungnahme zur Duplik einen Unter-
schied  zwischen  den  Begriffen  «oszillierend»  und  «schwingend»  zu  be-
gründen, und verstehen, wie schon in der Replik, die in EP 0 596 831 A1
erwähnte  Schleifbewegung  als  einen  Schwingschleifer  oder  Exzenter-
schleifer beschreibend. 

In ihrer darauffolgenden Stellungnahme bestreitet die Beklagte anhand von 
Gegenbeispielen  die  Unterscheidung  zwischen  «oszillierend»  und 
«schwingend».  Die Klägerinnen  gestehen  zu,  dass  die  Begriffe  zum Teil
tatsächlich vermischt werden, jedoch der Fachmann nicht Oszillationsma-
schinen als Schwingmaschinen bezeichne oder umgekehrt.

16.
Im  allgemeinen  Sprachgebrauch  werden  die  Begriffe  «Oszillation», 
«Schwingung»  und  «Schwankung»  tatsächlich  austauschbar  verwendet. 
Massgeblich ist aber die Definition im Klagepatent. Das Klagepatent ver-
steht unter einer Werkzeugmaschine mit oszillierender Antriebseinrichtung 
eine Werkzeugmaschine mit einer Bewegung der Antriebseinrichtung, bei 
der  die Antriebseinrichtung  sich  ausgehend  von  einer  Mittellage  in  einer 
ersten Drehrichtung bewegt, bis zum Stillstand abgebremst wird und sich 
dann in umgekehrter Drehrichtung wieder bis zum Stillstand bewegt (Abs. 
[0007]).

Die im Klagepatent vorgenommenen Definition steht im Einklang mit der
Aufgabe  der  Erfindung  und  mit  der  vorangehenden  Beschreibung  des 
Stands  der Technik  bezüglich  umlaufenden Antrieben  und  oszillierenden 
Antrieben:  Die Aufgabe  bezieht  sich  auf  die  zuverlässige Aufnahme  von 
Drehmomenten,  die  durch  die  Umkehr  der  Drehrichtung entstehen 
(Abs. [0006]-[0011]).

Somit ist unter der gemäss Merkmal 1.1 geforderten Eignung für die Ver-
wendung  mit  einer  oszillierend  bewegenden Antriebseinrichtung  die  Eig-
nung für eine Antriebseinrichtung mit Drehrichtungsumkehr zu verstehen. 

Seite 19

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Eine  Beschränkung  auf  bestimmte  Bereiche  von  Oszillationsfrequenzen 
ergibt sich nicht aus dem Klagepatent; Abs. [0008] nennt zwar typische Be-
reiche, lässt aber auch höhere und tiefere Oszillationsfrequenzen zu. 

Auslegung von «Seitenwandung» (Merkmale 1.6-1.10, 7.1)

17.
Die Klägerinnen gehen in der Klage vom Urteil aus dem Massnahmever-
fahren  S2018_007  aus,  gemäss  dem  die  Seitenwandung  das  gesamte 
Werkzeug sein könne, sich aber dem Klagepatent nicht entnehmen liesse, 
dass  die  Werkzeugeinrichtung  selber  sowohl  Anschlusseinrichtung  als 
auch Arbeits- und Verbindungsbereich sein könne.

Die Beklagte antwortet, dass das Klagepatent keine einschränkenden An-
forderungen  darüber enthalte,  wie  die  Anschlusseinrichtung  gegenüber 
dem Arbeits- und  Verbindungsbereich  des  Werkzeugs  ausgestaltet  sein 
solle, und sich somit die von den Klägerinnen geforderte Trennung von An-
schlusseinrichtung  und  Werkzeug  dem  Klagepatent  nicht  als  zwingende 
Voraussetzung  entnehmen lasse. Die  Beklagte  ist  zudem  einerseits  der 
Ansicht,  dass  eine  Seitenwandung  etwas  Flächiges  sein  könne,  stimmt 
aber auch der Auffassung zu, dass falls der Auslegung des Bundespatent-
gerichts im Massnahmeverfahren gefolgt werde, gemäss der eine Seiten-
wandung etwas körperlich Ausgedehntes sei, dann zu Recht deren Wand-
stärke von beliebiger Dicke sein könne. 

In der Replik führen die Klägerinnen aus, Seitenwandungen müssten zwin-
gend dreidimensional sein, denn sie hätten Antriebsflächenbereiche (zwei 
Dimensionen) und eine Wandstärke (die dritte Dimension). Letztere sei mit 
der Aufnahme  der  Merkmale  aus  dem  erteilten Anspruch  7  auch  in An-
spruch 1 erwähnt. 

In der Duplik anerkennt die Beklagte, dass die Seitenwandung eine Wand-
stärke hat, stellt aber fest, dass das Klagepatent dennoch keine einschrän-
kenden Voraussetzungen an die an die Beschaffenheit der Seitenwandun-
gen enthalte und die Seitenwandungen demzufolge grundsätzlich von be-
liebiger  Dicke  sein  könnten. In  ihrer  Stellungnahme  dazu  verweisen  die 
Klägerinnen auf den Blickwinkel des Maschinenbauers; bei einer Wandung 
sei in aller Regel die zweidimensionale Fläche viel grösser als deren Dicke, 
ansonsten sei beispielsweise von einem Kanal die Rede.

18.
Durch  die  Neufassung  des Anspruchs  1  in  der  Replik,  gemäss  dem  die 

Seite 20

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Seitenwandung  eine  mittlere  Wandstärke  (t)  aufweist,  die grösser  oder 
gleich 0,2 mm, und kleiner oder gleich 4 mm ist (Merkmal 7.1), ist sie zwei-
fellos  als  etwas  körperlich  Ausgedehntes  zu  verstehen,  wie  schon  im 
Massnahmeverfahren  entschieden wurde  (Urteil  S2018_007  vom  2. Mai 
2019, E. 16). Durch die Einschränkung auf Wandstärken zwischen 0,2 mm 
und  4 mm  erübrigt  sich  eine  Diskussion  darüber,  ab  welcher  Dicke  der 
«Wand»  im  Verhältnis  zum  umschlossenen  Raum  noch  von  einer Wand 
gesprochen werden kann.

Auslegung von «mit Abrundungen [an den Übergangsbereichen zwi-
schen den einzelnen Antriebsflächenbereichen]» (Merkmal 13.2)

19.
An den Übergangsbereichen der Antriebsflächen stehen jeweils zwei Flä-
chen in einem stumpfen Winkel aufeinander. Im Wesentlichen streiten die 
Parteien  darüber,  ob  die  «Abrundungen»  einen gewissen  minimalen  Ra-
dius aufweisen müssen. 

Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch auf dem technischen Gebiet der 
Materialbearbeitung bedeutet «mit Abrundungen», dass eine Kante gebro-
chen ist.19 In welchem Ausmass die Kante gebrochen ist, lässt sich dem 
Begriff nicht entnehmen.

Es fehlen in der Patenschrift Angaben zur Wirkung der Abrundungen, so 
dass auch eine funktionale Auslegung nicht zu einem beschränkenden Ver-
ständnis führt. Ebenso fehlen in der Patentschrift bevorzugte Werte für Ra-
dien oder andere Masse dieser Abrundungen.

Daher ist der Begriff «mit Abrundungen» breit zu verstehen und kann auf 
jede  Kante  gelesen  werden,  die  mit  herkömmlichen  Fertigungstechniken 
hergestellt wurde. Je nach Betrachtungsmassstab ist jede Kante herstel-
lungstechnisch bedingt abgerundet. 

Rechtsbeständigkeit

Unzulässige Änderungen (Art. 123 (2) EPÜ)

20.
Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtigkeit 
des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des 

19 de.wiktionary.org/wiki/abrunden (zuletzt besucht am 20. Juli 2021).

Seite 21

                                               
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Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hin-
ausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138 Abs. 1 lit. c 
EPÜ 2000 in das nationale Recht überführt.20  

Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits – soweit es um das euro-
päische Erteilungsverfahren geht – an Art. 123 (2) EPÜ an, wo die Zuläs-
sigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Demge-
mäss dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische Pa-
tent  nicht  in  der Weise geändert  werden,  dass  ihr Gegenstand  über  den 
Inhalt  der Anmeldung  in  der  ursprünglich  eingereichten  Fassung  hinaus-
geht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausgeschlos-
sen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er 
für  Gegenstände  Schutz  beansprucht,  die  in  der  ursprünglichen Anmel-
dung  nicht  offenbart  worden  sind.  Dem Anmelder  soll  es  verwehrt  sein, 
nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmeldever-
fahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand 
der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird darauf hin-
gewiesen,  dass  dieses  Änderungsverbot  im  Dienst  der  Rechtssicherheit 
stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht wer-
den, die aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwar-
ten waren.21

Dabei ist unter dem «Gegenstand des Patents» nicht der «Schutzbereich» 
nach Art. 69 EPÜ zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt 
wird.  Vielmehr  geht  es  um  den  «Gegenstand»  im  Sinne  von Art. 123 (2) 
EPÜ, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung 
und in den Zeichnungen. Gemäss der Rechtsprechung der Beschwerde-
kammern des Europäischen Patentamts (EPA) erlaubt diese Bestimmung 
eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der Fach-
mann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich einge-
reichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – ob-
jektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig ent-
nehmen kann. Dieser Prüfmassstab wird als «Goldstandard» bezeichnet.22

Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl 
im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen.23 Nach 
der  ständigen  Rechtsprechung  der  Beschwerdekammern  des  EPA  ist  es 

20 BGE 146 III 177 E. 2.1.1.
21 BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2.
22 BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen.
23 BGE 146 III 177 E. 2.1.3.

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nicht  zulässig,  bei  der  Änderung  eines Anspruchs  ein  isoliertes  Merkmal 
aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in 
Kombination miteinander (z.B. in einer bestimmten Ausführungsform in der 
Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Änderung stellt eine so ge-
nannte Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie zwar den beanspruch-
ten  Gegenstand  an  sich  weiter einschränkt,  aber dennoch  auf  eine  nicht 
offenbarte Kombination von Merkmalen gerichtet ist, die breiter ist als der 
ursprünglich offenbarte Kontext.24

Eine solche Zwischenverallgemeinerung ist nur zu rechtfertigen, wenn kei-
nerlei  eindeutig  erkennbare funktionale  oder  strukturelle  Verbindung  zwi-
schen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht bzw. das her-
ausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen verknüpft 
ist.25 Sie ist mithin nur zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung 
in  der  ursprünglich  eingereichten  Fassung  zweifelsfrei  erkennen  kann, 
dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang mit den 
übrigen  Merkmalen  des Ausführungsbeispiels  aufweist,  sondern sich  un-
mittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht.26

Die Beklagte wendet ein, die geltend gemachten inter partes eingeschränk-
ten Patentansprüche seien unzulässig geändert worden, so dass ihre Ge-
genstände über  den  Inhalt  der  ursprünglichen Anmeldung  hinausgingen. 
Die Klägerinnen bestreiten, dass die Ansprüche unzulässig geändert wur-
den. Soweit  sich  der  Einwand  der  unzulässigen  Änderung  auf  die  Strei-
chung von «eine gerade Anzahl» bezieht, hat er sich durch die Zulassung 
der Korrektur (E. 9) erledigt. Die weiteren Einwendungen werden nachfol-
gend geprüft.

Unzulässige Änderung durch Weglassen von «im Wesentlichen stern-
artig, vorzugsweise in Form eines sternförmigen Polygons» (Merkmal 
13.2)

21.
Die Beklagte führt aus, die Übernahme nur des Merkmals «mit Abrundun-

24 BGer,  Urteil  4A_490/2020 vom  25.  Mai  2021,  E.  7.1.2,  unter  Hinweis  auf 
T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1.
25 BGer,  Urteil  4A_490/2020 vom  25.  Mai  2021,  E.  7.1,  unter  Hinweis  auf 
T 2489/13  vom  18.  April  2018  E.  2.3;  T  1944/10  vom  14. März  2014  E.  3.2; 
T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1.
26 BGer,  Urteil  4A_490/2020 vom  25.  Mai  2021,  E.  7.1,  unter  Hinweis  auf 
T 2489/13  vom  18.  April  2018  E.  2.3;  T  2185/10  vom  21.  Oktober  2014  E.  4.3; 
T 962/98 vom 15. Januar 2004 E. 2.5.

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gen an den Übergangsbereichen zwischen den einzelnen Antriebsflächen-
bereichen» aus Anspruch 13 der erteilten Fassung, ohne die übrigen Merk-
male desselben, führe zu einer unzulässigen Erweiterung. Dies, weil das 
Merkmal Teil einer Kaskade von vorzugsweisen Ausgestaltungen sei und 
nur im Zusammenhang mit den vorangehenden Merkmalen, als eine wei-
tere Einschränkung, offenbart sei. Daher müsse mit der Zusammenlegung 
von Anspruch 1 und 13 zwingend eine Einschränkung auf die Ausführungs-
form mit «im Wesentlichen sternartig, vorzugsweise in Form eines stern-
förmigen Polygons», zumindest aber «im Wesentlichen sternartig» einher-
gehen. Gemäss der Beklagten werden im Klagepatent kaskadenartige Ein-
schränkungen  jeweils  durch  eine  Folge  von  «insbesondere»- oder  «vor-
zugsweise»-Formulierungen  wiedergegeben  und  unabhängige  Anforde-
rungen durch die Formulierung «weiter vorzugsweise» eingeführt. 

Die Klägerinnen machen geltend, die Merkmale bezüglich der Antriebsflä-
chenbereiche bildeten ein Nebeneinander verschiedener optionaler Merk-
male. Sie verweisen weiter auf Abs. [0069] des Klagepatents, gemäss dem 
unter  den  Begriff  Polygon  auch  eine  Form verstanden  wird,  bei  der  die 
Ecken abgerundet sind. Sie widersprechen der Behauptung der Beklagten,
eine  Aneinanderreihung  von  «vorzugsweisen»  Ausführungsformen  be-
deute einen Hinweis auf eine kaskadenartige Einschränkung. Im strittigen 
Text aus dem erteilten Anspruch 13 werde gerade nicht die sonst bei einer 
Kaskade verwendeten Wortfolge (vorzugsweise – bevorzugt – besonders
bevorzugt) verwendet.

22.
Dass eine Kaskade vorliegt, kann sich einerseits implizit aus den Merkma-
len ergeben, die in den Einschränkungen genannt sind, indem den gleichen 
Merkmalen zunehmend  engere  numerische  Wertebereiche  zugeordnet 
sind, oder indem diese Merkmale mit einer zunehmenden Menge von At-
tributen versehen werden. Andererseits kann eine Kaskade durch die For-
mulierung des Anspruchs ausdrücklich definiert sein, beispielsweise durch 
Verknüpfung von Merkmalen mit Formulierungen wie «bevorzugt – beson-
ders bevorzugt – ganz besonders bevorzugt», wie in Merkmal 13.1. Liegt 
keine explizite Formulierung einer Kaskade vor, ist zunächst von einer An-
einanderreihung  von  Einschränkungen  auszugehen.  Werden  die  Ein-
schränkungen inhaltlich betrachtet, kann sich eine implizite Kaskade erge-
ben. 

Vorliegend ist dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 13 entgegen der be-
klagtischen Sichtweise keine ausdrückliche Kaskadierung zu entnehmen. 

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Anspruch 13 in der erteilten Fassung lautet auszugsweise (letzter Teilsatz, 
entspricht Anspruch 24  der  ursprünglichen Anmeldung  WO 2015/014467 
A1):

[…]  wobei  diese  Antriebsflächenbereiche  (2,  2a,  2b)  insbesondere  im  We-

sentlichen  sternartig,  vorzugsweise  in  Form  eines  sternförmigen  Polygons, 

vorzugsweise mit Abrundungen an den Übergangsbereichen  zwischen den 

einzelnen Antriebsflächenbereichen ausgebildet sind.

Der Anspruch  verwendet  die Wortfolge  insbesondere  – vorzugsweise  –
vorzugsweise,  und  somit  gerade  nicht  die  beispielsweise  in  den Ansprü-
chen  4,  7  und  im  ersten  Satzteil  von Anspruch  13  verwendete Wortfolge
vorzugsweise – bevorzugt – besonders bevorzugt, die eine Kaskade fort-
schreitender Einschränkungen anzeigt. Der Beklagten ist zwar zuzustim-
men,  dass  die  Formulierung  «weiter  vorzugsweise» im  Klagepatent ver-
wendet wird, unabhängige Anforderungen einzuführen. Daraus folgt aber 
nicht  der  Umkehrschluss,  dass  wenn  diese  Formulierung  nicht vorliegt, 
keine unabhängige Anforderung vorliegt. Die Formulierung des umstritte-
nen Satzteils lässt offen, ob eine Aneinanderreihung von optionalen Merk-
malen oder eine Kaskade immer engerer Konkretisierungen gemeint ist. 

Implizit zeigen nur die beiden ersten Merkmale eine Kaskade an, von «im 
wesentlichen  sternartig»  zu  «in  Form  eines  sternförmigen  Polygons». 
Diese  Merkmale  betreffen  die  Form,  welche  die Antriebsflächenbereiche
insgesamt bilden.  Das  dritte  Merkmal  betrifft  eine  andere  Eigenschaft, 
nämlich die einzelnen Übergangsbereiche zwischen den Antriebsflächen-
bereichen.  Diese  Eigenschaft  ist  nicht  an  die  Form  der  Gesamtheit  als 
«sternförmig»  gebunden,  sondern  existiert  unabhängig  davon:  auch  ein 
nicht sternförmiges Polygon, bspw. ein Quadrat, kann Abrundungen an den 
Übergangsbereichen seiner Flächen aufweisen. Dem Wortlaut des erteil-
ten Anspruchs 13 lässt sich daher nicht entnehmen, dass die Eigenschaf-
ten «sternartig» und «mit Abrundungen an den Übergangsbereichen» nur 
in Kombination miteinander offenbart sind.

Dasselbe ergibt sich aus der Beschreibung des Streitpatents. Die Ausfüh-
rungsform gemäss Fig. 16 der ursprünglichen Anmeldung zeigt eine Werk-
zeugeinrichtung mit einer Anschlusseinrichtung in Form eines sternförmi-
gen Polygons mit abgerundeten inneren und äusseren Ecken. In der dazu-
gehörigen  Beschreibung  wird  ausgeführt,  die  in  den  Fig.  16  und  17  für 
sternförmige  Polygone  dargestellten  Zusammenhänge  liessen  sich  auch 
auf  andere  Formen  solcher  Anschlussreinrichtungen  übertragen 

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(WO 2015/014467 A1, S. 38:32-34, entspricht Abs. [0119] des erteilten Pa-
tents). Auch in der Beschreibung des Ausführungsbeispiels werden die Ab-
rundungen an den Übergangsbereichen daher nicht nur in Kombination mit 
der Sternform offenbart, sondern auch für andere Formen.

Eine Aufnahme des Merkmals «mit Abrundungen an den Übergangsberei-
chen  zwischen  den einzelnen  Antriebsflächenbereichen»  aus  dem  ur-
sprünglichen Anspruch 24 in den geltend gemachten Anspruch unter Weg-
lassung der vorangehenden beiden optionalen Merkmale ist somit zuläs-
sig.

Unzulässige Änderung  durch  Auswahl  von  Wertebereichen (Merk-
male 4.3 und 7.1)

23.
Die Klägerinnen änderten in der Replik den erteilten Anspruch 4 (entspricht 
dem zweiten Teilsatz des ursprünglichen Anspruchs 6), der wie folgt lau-
tete,

dass dieser Abstand T [sc. zwischen erster und zweiter Begrenzungsebene] 

vorzugsweise grösser ist als 1 mal t, bevorzugt grösser als 2 mal t und be-

sonders bevorzugt grösser oder gleich 3 mal t, und weiter vorzugsweise klei-

ner als 20 mal t, bevorzugt kleiner als 10 mal t und besonders bevorzugt klei-

ner oder gleich 5 mal t, und weiter bevorzugt entspricht T im Wesentlichen 

3,5 mal t -+/- 0,75 mal t

zu «dieser Abstand grösser ist als 1 mal t und kleiner als 20 mal t».

Den erteilten Anspruch 7 (entspricht dem ursprünglichen Anspruch 10 ohne 
das optionale Merkmal), der wie folgt lautete, 

dass diese Seitenwandung im Wesentlichen eine mittlere Wandstärke (t) auf-

weist, welche vorzugsweise grösser oder gleich 0,2 mm, bevorzugt grösser 

als 0,5 mm und besonders bevorzugt grösser 0,8 mm, weiter vorzugsweise 

kleiner oder gleich 4 mm, bevorzugt kleiner als 2 mm und besonders bevor-

zugt kleiner als 1,5 mm, ausserdem besonders bevorzugt im Wesentlichen 1 

mm oder 1,5 mm oder bevorzugt zwischen 1 mm und 1,5 mm beträgt; und/o-

der  dass  die  Seitenwandung  im  Wesentlichen  radial  geschlossen  um  die 

Werkzeugdrehachse (5) umläuft

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änderten die Klägerinnen in der Replik zu «dass diese Seitenwandung im 
Wesentlichen eine mittlere Wandstärke (t) aufweist, welche grösser oder 
gleich 0,2 mm und kleiner oder gleich 4 mm beträgt». 

Für die Beklagte liegen darin unzulässige Änderungen. Die ursprüngliche 
Anmeldung offenbare keine Bereiche mit einander eindeutig zugeordneten 
unteren  und  oberen  Grenzen,  sondern  voneinander  unabhängige  untere 
und obere Grenzwerte. Deren Kombination sei nicht unmittelbar und ein-
deutig  offenbart.  Die  Klägerinnen  argumentieren,  die  eingeschränkte An-
spruchsfassung entspreche einer Zusammenlegung von einem unabhän-
gigen mit abhängigen Patentansprüchen. Dabei seien besondere Ausfüh-
rungsformen,  die  durch  «bevorzugte»  Merkmale  beschrieben  seien,  im 
Sinne  von  weiteren  abhängigen Ansprüchen  zu  verstehen,  und  könnten 
daher gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG zusammengelegt werden. Sie stel-
len beispielhaft einen derart aufgeteilten Anspruch 4 dar, in dem sie jeweils 
eine Untergrenze und eine Obergrenze einander zuordnen. Die Merkmale 
der eingeschränkten Fassung seien daher integrierende Bestandteile der 
erteilten Ansprüche.

24.
Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Euro-
päischen  Patentamts,  der  sich  das  Bundespatentgericht  angeschlossen 
hat,  ist  die  Kombination von  Endpunkten  offenbarter  Bereiche  in  den  ur-
sprünglich  eingereichten  Unterlagen  eindeutig  unmittelbar  und  eindeutig 
offenbart, wenn ein offenbarter bevorzugter engerer Bereich mit einem der 
Teilbereiche, die vor und nach dem engeren Bereich innerhalb des offen-
barten Ganzen liegen, kombiniert wird.27

Diese Rechtsprechung ist auf den vorliegenden Fall nicht direkt anwend-
bar. Es wird vorliegend kein bevorzugter Bereich mit einem unmittelbar da-
ran angrenzenden Teilbereich kombiniert. Es werden aber auch nicht be-
liebige offenbarte Werte miteinander kombiniert. Vielmehr wird aus einer in 
einem Anspruch offenbarten Liste von Wertebereichen jeweils der breiteste 
Bereich ausgewählt. 

Offenbart werden in den ursprünglichen Ansprüchen 6 und 10 bevorzugte 
Wertebereiche. Entgegen der Auffassung der Beklagten werden nicht nur 

27 BPatGer, Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 23 – «Tadalafil 5mg», unter 
Hinweis auf T 925/98 vom 13. März 2001.

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Einzelwerte offenbart, sondern die bevorzugten unteren und oberen Werte 
sind durch die Konjunktion «und» verbunden. 

Kombiniert wird weiter nicht eine willkürliche Auswahl der offenbarten be-
vorzugten Werte, sondern jeweils der tiefste mit dem höchsten offenbarten 
Wert. Durch diese «Einschränkung» auf den breitesten offenbarten Bereich 
wird  der  Fachmann  nicht überrascht.  Dieser  Bereich  ist  unmittelbar  und 
eindeutig offenbart. Ob eine Kombination eines beliebigen unteren Werts, 
z.B. des zweituntersten, mit einem beliebigen oberen Wert, z.B. dem dritt-
obersten, zulässig wäre, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden.

Durch die Ergänzung der Seitenwandung durch einen Bereich von Wand-
stärken,  der  dem  breitesten  ursprünglich  offenbarten  Bereich  entspricht, 
bzw. der Ergänzung des Abstandes der Begrenzungsebenen durch einen 
Bereich, der als Vielfaches der Seitenwandstärke definiert ist, werden die 
ursprünglich eingereichten Ansprüche daher nicht unzulässig geändert.

Unzulässige Änderung durch Zusammenlegung mehrerer abhängiger 
Ansprüche und zwingend Erklären von bevorzugten Merkmalen

25.
Die  Beklagte  behauptet,  der  Gegenstand  des  in  der  Replik  geltend  ge-
machten Anspruchs sei in der ursprünglichen Anmeldung nicht unmittelbar 
und eindeutig offenbart, weil die in den ursprünglich eingereichten Ansprü-
chen definierten Varianten hunderttausende wenn nicht Millionen von Kom-
binationen  umfassten.  Der  Replik-Anspruch  umfasse Merkmale  der  An-
spruchskombination  24+23+15+14+13+12+10+9+6+5+4+1  der  Anmel-
dung  respektive  der Anspruchskombination  13+8+7+4+3+1  des  Patents 
wie erteilt. Von diesen seien gegenüber der Anmeldung sowie dem Patent 
wie erteilt mindestens acht Merkmale verändert, z.T. durch Weglassen von 
Text, z.T. durch Hinzufügen von Text. Sodann enthielten die als Offenba-
rungsgrundlage in Frage kommenden Ansprüche der Anmeldung zahllose 
bevorzugte und alternative Varianten. So ergäben sich unzählige Kombi-
nationsmöglichkeiten, die mit jedem abhängigen Anspruch exponentiell an-
wachsen würden. Dies sei mit einer Auswahl aus mehreren Listen zu ver-
gleichen und damit unzulässig. Eine Merkmalskombination sei nicht schon 
deshalb als offenbart anzusehen, weil sie denklogisch in den Kombinatio-
nen aus der ursprünglichen Anspruchsfassung enthalten sei.

Die Klägerinnen machen geltend, die von der Beklagten zitierten Lehrmei-
nungen und Entscheide bezögen sich alle auf Einschränkungen, bei denen 

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ursprünglich nicht beanspruchte Merkmale mit Hilfe der Beschreibung für 
eine  Einschränkung  verwendet  worden  seien.  Die  in  der  Replik  erklärte 
verbale  Einschränkung  sei  nicht  mit  diesen  Beispielen  vergleichbar,  weil 
alle  eingeschränkten  Merkmale  in  der  erteilten  Fassung  ausdrücklich  of-
fenbart und beansprucht würden. In der Rechtsprechung der Beschwerde-
kammern werde anerkannt, dass die Auswahl durch Löschung sogar von 
einer grossen Anzahl von Alternativen von ursprünglich ausdrücklich offen-
barten Alternativen zulässig sei. 

26.
In Patentansprüchen wird die Lehre, für die der Patentinhaber Schutz be-
gehrt, generell-abstrakt umschrieben. Es liegt in der Natur von Patentan-
sprüchen, dass es zahlreiche Ausführungsformen geben kann, die alle die 
Merkmale des Anspruchs aufweisen.

Im vorliegenden Fall umfassen sowohl die ursprünglich eingereichten wie 
auch die erteilten Ansprüche in der Tat zahlreiche bevorzugte und alterna-
tive Merkmale.  Indem  der  Patentinhaber  innerhalb  des  beanspruchten 
Schutzbereichs  auf  gewisse  alternative  Merkmale  verzichtet  und  andere 
für zwingend erklärt, wird der Gegenstand des Anspruchs nicht unzulässig 
geändert. Alle die Gegenstände, die durch Streichung und/oder das zwin-
gende Erklären von alternativen oder bevorzugten Merkmalen entstehen, 
sind notwendigerweise ursprünglich offenbart. Dass es sehr viele sind, än-
dert daran nichts.

Auch die Beklagte scheint nicht in Zweifel zu ziehen, dass ein oder mehrere 
alternative oder bevorzugte Merkmale für zwingend erklärt werden können, 
ohne dass dadurch der Anspruch unzulässig geändert wird. Erst wenn es 
sich  um  sehr  viele  denklogisch  mögliche  Varianten  handeln  soll,  soll  die 
Kombination unzulässig sein.

Dieses Kriterium, das letztlich auf die Anzahl Kombinationsmöglichkeiten 
innerhalb  der Ansprüche  abstellt,  ist  nicht  justiziabel.  Es  wäre  willkürlich, 
eine  Grenze  bei  100,  1’000  oder  100’000  Kombinationen  zu  ziehen.  Die 
von der Beklagten zitierte Rechtsprechung zur Auswahl aus mehreren Lis-
ten aus der Beschreibung ist auf die Streichung von alternativen Merkma-
len  aus Ansprüchen  und  der  Erstellung  neuer Ansprüche  durch  die Auf-
nahme von abhängigen Ansprüchen in den Hauptanspruch nicht übertrag-
bar. Abhängige Ansprüche umfassen definitionsgemäss alle Merkmale des 
Anspruchs oder der Ansprüche, von dem oder von denen sie abhängen.28

28 Regel 43(4) AO EPÜ.

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Sie  offenbaren  daher  bereits  in  der  ursprünglich  angemeldeten  Fassung 
den Gegenstand, der durch die «Zusammenlegung» des oder der abhän-
gigen Ansprüche mit dem unabhängigen Anspruch entsteht.

Ebenso zeigt die Bezeichnung eines Merkmals als alternativ oder bevor-
zugt an, dass es weggelassen werden kann, aber eben auch vorhanden 
sein darf, sonst müsste es nicht erwähnt werden. Der Gegenstand von An-
sprüchen mit optionalen Merkmalen ist daher mit und ohne diese Merkmale 
bereits in der ursprünglichen Anmeldung offenbart.

Das  von  der  Beklagten  angeführte  Bundesgerichtsurteil  vom  5.  Oktober 
1976, das noch zur alten Fassung von Art. 58 PatG erging, die 1978 auf-
gehoben wurde, kommt zu keinem anderen Schluss. Nach der alten Fas-
sung von Art. 58 Abs. 2 PatG verschob sich durch eine Änderung des An-
spruchs  das  Anmeldedatum,  wenn  weder  die  ursprüngliche  Anmeldung 
noch  ein  anderes,  dem Amt  gleichzeitig  eingereichtes  Schriftstück  «An-
haltspunkte für  die Änderung»  enthielten.  Bei  einer  durch  eine  Markush-
Formel umschriebene Substanz sind gemäss dem Urteil nicht alle denklo-
gisch von der Formel erfassten Moleküle in der ursprünglichen Anmeldung 
enthalten, «gleichzeitig müssen aber auch nicht eine grössere Anzahl mög-
licher  Kombinationen  und  die  nachträgliche  Beschränkung  auf  eine  von 
ihnen im vorneherein eine Datumsverschiebung zur Folge haben. […] Ent-
scheidend  ist  vielmehr,  ob  die  streitige  Kombination  nach  objektiver  Be-
trachtungsweise für den Durchschnittsfachmann des Fachgebiets mit der 
ursprünglichen Formel bereits offenbart wurde.»29 Übertragen auf den vor-
liegenden  Fall  muss  der  geltend  gemachte  eingeschränkte Anspruch  für 
den Fachmann durch die ursprünglich eingereichten Ansprüche bereits of-
fenbart sein, was er nach Überzeugung des Gerichts ist.

Neuheit

27.
Eine  Erfindung  muss  neu  gegenüber  dem  gesamten  Stand  der  Technik 
sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, 
was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch 
schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons-
tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG).

29 BGer, Urteil vom 5. Oktober 1976, E. 3d, in: PMMBl 1977 I 51 ff., 53.

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Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Erfin-
dung  vor  dem  massgeblichen  Datum  in  einer einzigen  Entgegenhaltung 
offenbart wurden.30

Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung ist aus Sicht des massge-
blichen Fachmanns zu bestimmen. Dabei ist auf die Kenntnisse und Fä-
higkeiten des Fachmanns am massgeblichen Datum (Anmelde- oder Prio-
ritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.31

Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig 
aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, die 
in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksichtigung der 
Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart sind, nicht 
aber, was der Fachmann der impliziten Offenbarung naheliegenderweise 
hinzufügen würde.32

Abmessungen, die sich aus einer Schemazeichnung nur durch Nachmes-
sen ergeben, gehören nicht zum Offenbarungsgehalt eines Dokuments.33
Hingegen können auch aus einer schematischen Zeichnung relative Grös-
senverhältnisse abgeleitet werden, wenn diese für den Fachmann unmit-
telbar erkennbar sind.34

Eine bekannte Vorrichtung, die alle im Patentanspruch aufgeführten struk-
turellen (körperlichen) Merkmale besitzt, nimmt den Gegenstand des Pa-
tentanspruchs neuheitsschädlich vorweg, wenn die bekannte Vorrichtung 
für den im Anspruch genannten Zweck geeignet ist.35

28.
Die  Beklagte  macht  geltend,  der  Gegenstand  des  inter  partes einge-
schränkten Anspruchs gemäss Replik sei vorweggenommen durch die Ent-
gegenhaltungen EP 0 596 831 A1 und GB 138,552. Die Klägerinnen be-
streiten dies. 

Neuheit gegenüber EP 0 596 831 A1 (act. 9_5)

30 BGE  133  III  229  E.  4.1  – «kristalline  Citaloprambase”;  BPatGer,  Urteil 
O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique».
31 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II».
32 SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 f.
33 T 204/83 vom 24. Juni 1984, E. 6 (st. Rsp.).
34 T 748/91 vom 23. August 1993, E. 2.1.1.
35 BPatGer,  Urteil  O2018_017 
«Bewehrungselement».

Januar  2020,  E. 35  –

vom  31. 

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29.
EP  0  596  831 A1 («EP 831»)  offenbart  eine  handgeführte Werkzeugma-
schine, nämlich einen Winkelschleifer, der eine sich um eine Antriebsachse 
bewegende Antriebseinrichtung  aufweist.  Die  Maschine  verfügt  über  ein 
Werkzeug, nämlich einen ringscheibenförmigen Trägerkörper, der an sei-
nem Umfang sowie an den Seitenflächen mit Schleifkorn belegt ist und eine 
zentrale Durchgangsbohrung aufweist (Sp. 4:21-25). 

Abbildung 2: Fig. 4 aus EP 0 596 831 A1 (Werkzeug mit Durchgangsbohrung)

Die Beklagte argumentiert, dass EP 831 alle Merkmale auch des geänder-
ten  Hauptanspruchs  gemäss  Replik  vorwegnehme.  Die  Klägerinnen  be-
streiten dies; EP 831 offenbare nicht die Merkmale 1.1, 1.2, 1.6, 1.8-1.10, 
13, 8.1-8.5, 3.1-3.3, 7.1 und 4.1-4.3.

Merkmal 1.1 («Werkzeugeinrichtung, welche zur Verwendung mit ei-
ner … Werkzeugmaschine  geeignet ist,  die  eine  sich  …  oszillierend
bewegende Antriebseinrichtung aufweist»)

30.
Die  Klägerinnen  bestreiten  die  Eignung  der  Anschlussvorrichtung  von 
EP 831  für  die  Verwendung  in  oszillierenden  Werkzeugmaschinen  im 
Sinne des Klagepatentes. Die Klägerinnen argumentieren u.a., dass das 
Werkzeug (Trennscheibe) aus EP 831 ein Gewicht von mindestens 950 g 
aufweisen müsse, weshalb die bei der Drehrichtungsumkehr bei der Oszil-
lation auftretenden Kräfte viel zu gross würden, um von der Befestigungs-
vorrichtung gemäss EP 831 sicher aufgenommen zu werden. Die für den 
oszillierenden Antrieb geeigneten Werkzeuge der Klägerinnen würden hin-
gegen deutlich weniger als 100 g wiegen.

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Ein hypothetisches höheres Gewicht des Werkzeugs, verglichen mit den 
Produkten der Beklagten, schliesst eine Verwendung mit einem oszillieren-
den Antrieb  nicht  aus,  weil  für  die  Oszillationsfrequenz  im  Klagepatent, 
Abs. [0008], nebst typischen Werten auch tiefere Werte mit entsprechend 
geringeren Kräften bei der Drehrichtungsumkehr zulässig sind. Auch kreis-
scheibenförmige Werkzeuge können mit einem oszillierenden Antrieb ver-
wendet werden, wie die Beklagte mit Verweis auf Produkte der Klägerin 1 
zeigt. 

Es ist aber zutreffend, dass die in EP 831 offenbarte Befestigung des Werk-
zeugs (8) durch Aufschrauben des Befestigungselements (11) auf die An-
triebsspindel  (9)  für  eine  oszillierende Antriebsbewegung  (d.h.  mit  Dreh-
richtungsumkehr) nicht geeignet ist. Für den Fachmann ist klar, dass sich 
eine Schraubverbindung bei oszillierendem Antrieb lösen wird. Er wird aus 
diesem Grund in EP 831 nicht eine Verwendung mit einem oszillierenden 
Antrieb erkennen.

Dies lässt aber unbeantwortet, ob die beanspruchte Werkzeugeinrichtung, 
für sich alleine gesehen, für die Verwendung mit einem oszillierenden An-
trieb geeignet ist.

Dies scheint durchaus der Fall zu sein, denn die weiteren Merkmale 1.2-
1.10 des erteilten Anspruchs 1, d.h. die Anordnung der Antriebsflächenbe-
reiche, die gemäss dem Klagepatent diese Verwendung ermöglichen sol-
len,  sind  in  EP  831  offenbart (vgl.  Urteil  S2018_007  vom  2.  Mai  2019, 
E. 19). 

Die Frage kann jedoch offengelassen werden, denn EP 831 offenbart auf 
jeden  Fall  nicht  alle  Merkmale  des  geänderten  Hauptanspruchs  gemäss 
Replik. 

Merkmal 1.2 («welche eine Anschlusseinrichtung aufweist, mit der sie 
an  einer  Werkzeugmaschine  derart  befestigbar  ist,  dass  deren  An-
triebsachse  und  eine  Werkzeugdrehachse  im  Wesentlichen  zusam-
menfallen»)

31.
Mit der zentralen Durchgangsbohrung von EP 831 und deren Mitnahmeflä-
chen 32 und 33 liegt eine Anschlusseinrichtung vor, die eine Befestigung 
an der Werkzeugmaschine erlaubt und die davon ausgehende Kraft über-
nimmt, sodass die Antriebsachse und die Werkzeugdrehachse zusammen-
fallen.

Seite 33

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Merkmal 1.3 («wobei diese Anschlusseinrichtung zur Aufnahme einer 
Antriebskraft wenigstens zwei im Abstand zu dieser Werkzeugdreh-
achse angeordnete Antriebsflächenbereiche mit je einer Vielzahl von 
Flächenpunkten aufweist»)

32.
Anschlusseinrichtung und Werkzeug sind nicht als etwas voneinander Ge-
trenntes  zu  betrachten.  Die  beanspruchten  Antriebsflächenbereiche sind 
durch die Mitnahmeflächen 32, 33 von EP 831 offenbart. 

Merkmale 1.6-1.9 («wobei die Anschlusseinrichtung eine Seitenwan-
dung  aufweist,  die  radial  beabstandet  von  der  Werkzeugdrehachse 
verläuft  und  sich  zwischen  einer  ersten,  oberen  Begrenzungsebene 
und  einer  zweiten,  unteren  Begrenzungsebene  erstreckt  und  An-
triebsflächenbereiche aufweist»)

33.
Wie bei der Auslegung festgehalten, ist die Seitenwandung als etwas kör-
perlich Ausgedehntes zu verstehen. Wie auch schon im Massnahmever-
fahren entschieden wurde (Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E.19), kann 
auch eine sehr dicke Seitenwandung Antriebsflächenbereiche aufweisen, 
die zur Aufnahme einer Antriebskraft geeignet sind. Bei der Ausführungs-
form  gemäss  Fig. 4  aus  EP 831  erstreckt  sich  die  Seitenwandung  vom 
Rand  der  zentralen  Durchgangsbohrung  bis  zum  äusseren  Rand  der 
Trennscheibe.

Die  Klägerinnen  wenden  ein,  das  Klagepatent  unterscheide  zwischen 
Werkzeug  und  Anschlusseinrichtung  respektive  Seitenwandung.  Dies 
schliesst  aber  nicht  aus,  dass  physische  Elemente,  welche  die  Funktion 
des Werkzeugs bzw. der Anschlusseinrichtung realisieren, nicht klar von-
einander abgrenzbar sind oder einander überlappen. Merkmal 1.6 ist daher 
offenbart, und ebenfalls die Merkmale 1.7, 1.8 und 1.9.

Merkmal 7.1 («die Seitenwandung weist eine mittlere Wandstärke (t1) 
auf, welche grösser oder gleich 0,2 mm und kleiner oder gleich 4 mm 
ist»)

34.
Die Beklagte spricht dem Merkmal eine technische Wirkung ab und kom-
biniert fachmännisches Wissen  über  den  Durchmesser  von  Schleifschei-
ben mit aus den Figuren von EP 831 entnommenen Grössenverhältnissen, 
um zu einer Wandstärke im beanspruchten Bereich zu gelangen. 

Seite 34

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Die  technische  Wirkung  der  beanspruchten  Wandstärke  der  Seitenwan-
dung liegt darin, dass die Seitenwandung einerseits eine sichere Drehmo-
mentübertragung gewährleisten und andererseits nicht zu schwer sein soll, 
damit die bei der Drehrichtungsumkehr entstehenden Kräfte nicht zu gross 
werden.

Abmessungen, die sich aus einer Schemazeichnung nur durch Nachmes-
sen ergeben, gehören nicht zum Offenbarungsgehalt eines Dokuments. Al-
lein schon deshalb offenbart Fig. 4 aus EP 831 keine Wandstärke im be-
anspruchten Bereich. 

Es sei aber auch die Bemerkung erlaubt, dass die Annahme der Beklagten, 
die Wandstärke der Seitenwand gemäss EP 831 betrage rund 1,6 mm, von 
einem  falschen  Verständnis  dessen  ausgeht,  was  die  Seitenwandung  in 
EP 831  ist.  Wie  vorstehend  ausgeführt  wurde,  erstreckt  sich  die  Seiten-
wandung bei der Ausführungsform gemäss Fig. 4 aus EP 831 vom Rand 
der Durchgangsbohrung bis zum äusseren Rand der Trennscheibe. Bei ei-
nem von  der  Beklagten  angenommenen Durchmesser  der  Scheibe  von 
100 mm  betrüge die Wandstärke  der  Seitenwand  auf  jeden  Fall  deutlich 
mehr als 4 mm, soweit man es als zulässig erachten würde, aus der sche-
matischen Zeichnung Abmessungen zu entnehmen.

Merkmal 1.10 («wobei durch die Seitenwandung ein im Wesentlichen 
hohlkegliger Abschnitt im Bereich der Anschlusseinrichtung entsteht 
[…]»)

35.
Das  Ausführungsbeispiel  aus  EP 831  zeigt,  dass  die  Seitenwandungen 
zwei spiegelbildliche hohlkeglige Abschnitte bilden. Dies ist ersichtlich z.B. 
aus Fig. 2 (nachstehend eingeblendet) und der zugehörigen Beschreibung 
in Sp. 4:29-35. Gemäss der Beschreibung verjüngt sich der Trägerkörper 
im  Bereich  der  zentralen  Durchgangsbohrung  in  Richtung  Zentrum.  Die 
zentrale  Durchgangsbohrung  weist  kegelförmige  Flächen  8c,  8d  auf,  die 
symmetrisch zueinander ausgebildet sind.

Seite 35

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Abbildung 3: Fig. 2 aus EP 0 596 831 (rote Markierungen vom Gericht hinzugefügt)

Daher zeigt Fig. 4 mindestens einen hohlkegligen Abschnitt. Die entgegen-
stehende vorläufige Auffassung der Einspruchsabteilung des EPA vom 18. 
März 2020 vermag nicht zu überzeugen. 

Merkmal 1.10 ist daher durch die Ausführungsform gemäss EP 831 offen-
bart. 

Merkmal  13.1  («die  Anschlusseinrichtung  weist  eine  gerade  Anzahl 
von 4 oder mehr und 32 oder weniger Antriebsflächenbereichen auf»)

36.
Die Anschlusseinrichtung aus EP 831 weist 48, und damit mehr als 32, An-
triebsflächenbereiche auf (vgl. Fig. 4 aus EP 831).

Die Beklagte führt aus, die blosse Anzahl von Antriebsflächenbereichen sei 
in EP 831 technisch nicht bedeutsam und daher für die Prüfung der Neuheit 
unbeachtlich. 

Dies trifft für die Neuheitsprüfung nicht zu. Eine Erfindung ist nur dann nicht 
neu,  wenn  sämtliche ihrer  Merkmale  in  einer  Entgegenhaltung  eindeutig 
offenbart sind. Eine Unterscheidung zwischen technisch wichtigen und un-
wichtigen Merkmalen wird nicht getroffen. Der Einwand der Beklagten wäre 
bei  der  erfinderischen  Tätigkeit  zu  prüfen  (fehlende  technische  Wirkung 
des Unterscheidungsmerkmals). 

Das Ausführungsbeispiel aus EP 831 offenbart Merkmal 13.1 daher nicht.

Seite 36

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Merkmal 13.2 («wobei die Antriebsflächenbereiche mit Abrundungen 
an  den  Übergangsbereichen  zwischen  den  einzelnen  Antriebsflä-
chenbereichen ausgebildet sind»)

37.
Der Begriff «Abrundungen» ist im Kontext des Klagepatents breit zu ver-
stehen und kann auf jede Kante gelesen werden. Je nach Betrachtungs-
massstab  ist  jede  Kante  herstellungstechnisch  bedingt  mit  einer Abrun-
dung ausgebildet.

Die Klägerinnen weisen darauf hin, dass das Merkmal unmittelbar, eindeu-
tig und zweifelsfrei offenbart sein müsse. 

Das breit zu verstehende Merkmal ist unmittelbar und eindeutig durch das 
Ausführungsbeispiel gemäss EP 831 offenbart.

Merkmal 8.1-8.5 («die Anschlusseinrichtung (12) weist einen Deckflä-
chenabschnitt auf, der sich […] an wenigstens einen dieser Antriebs-
flächenbereiche  anschliesst,  und dessen  Erstreckung  wenigstens 
eine  Komponente  senkrecht  zur  Werkzeugdrehachse  aufweist,  und 
im Wesentlichen im Bereich einer dieser ersten, oberen Begrenzungs-
ebenen angeordnet ist und vorzugsweise dass sich der Deckflächen-
abschnitt  radial  in Richtung  zur  Werkzeugdrehachse  hin  erstreckt; 
und wenigstens  eine  Ausnehmung  aufweist,  wobei  diese  Ausneh-
mung  oder  mehrere  dieser  Ausnehmungen  bevorzugt  im  Wesentli-
chen im Bereich der Werkzeugdrehachse angeordnet sind, wobei wei-
ter bevorzugt eine oder mehrere dieser Ausnehmungen rotationssym-
metrisch zu dieser Werkzeugdrehachse (5) angeordnet sind.»)

38.
Den Beklagte argumentiert, die Seitenfläche 30 stelle einen Deckflächen-
abschnitt dar. Dieser erfülle alle notwendigen Voraussetzungen der Merk-
male 8.1-8.5: er schliesse sich unmittelbar an die Antriebsflächenbereiche 
32 und 33 an; seine Erstreckung weise wenigstens eine Komponente senk-
recht zur Werkzeugdrehachse auf; er befindet sich im Wesentlichen im Be-
reich der ersten, oberen Begrenzungsebene; und er weise eine Ausneh-
mung auf, die im Bereich der Werkzeugdrehachse angeordnet .

Die  Klägerinnen  entgegnen  dem  unter  anderem,  dass  das  Klagepatent 
dem Deckflächenabschnitt und dessen Anordnung im Bereich der ersten 
oberen Begrenzungsebene einen doppelten technischen Effekt zuschreibe

Seite 37

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(Abs. [0056]). Zum einen könne er durch Tiefziehen leicht hergestellt wer-
den, zum anderen stabilisiere er die Seitenwandung und mache dadurch 
das Werkzeug erheblich stabiler. Wenn – wie bei der Schleifscheibe von 
EP 831 – die Schleifscheibe gleichzeitig sowohl Seitenwandung als auch 
Deckfläche  sei, könne sich  die  Deckfläche  weder  an  die  Seitenwandung 
anschliessen noch könne sie radial von der Seitenwandung aus zur Dreh-
achse vorspringen.

Dass sich der Deckflächenabschnitt radial in Richtung zur Werkzeugdreh-
achse hin erstreckt ist ein optionales Merkmal, dessen Fehlen in einer Ent-
gegenhaltung keine Neuheit zu begründen vermag. Es ist weiter nicht be-
ansprucht, dass  die  Deckfläche  an  die  Seitenwandung  anschliesst,  son-
dern  dass  ein  Deckflächenabschnitt  an  einen Antriebsflächenbereich  an-
schliesst. Dass die Deckfläche den hohlkegeligen Abschnitt der Anschluss-
einrichtung abdecken soll (so die Klägerinnen in der Stellungnahme zu den 
Noven in der Duplik), lässt sich dem Anspruch nicht entnehmen.

Den vorstehend zitierten Ausführungen der Beklagten kann daher gefolgt 
werden,  insbesondere, weil  sich  der  Deckflächenabschnitt  nur  vorzugs-
weise radial  in  Richtung  der  Werkzeugdrehachse erstreckt,  und  weil  die 
Ausnehmung  im  Deckflächenabschnitt  auf  die  Öffnung  in  der  Schleif-
scheibe gelesen werden kann. 

Damit sind die Merkmale 8.1-8.5 durch das Ausführungsbeispiel gemäss 
EP 831 offenbart. 

Merkmal  3.1-3.3 («diese  Begrenzungsebenen  sind im  Wesentlichen 
senkrecht  zu  dieser  Werkzeugdrehachse  angeordnet  und voneinan-
der  beabstandet  und  jeder  dieser  Antriebsflächenbereiche  ist  zwi-
schen dieser ersten, oberen Begrenzungsebene und dieser zweiten, 
unteren Begrenzungsebene angeordnet, und alle dieser Antriebsflä-
chenbereiche erstrecken sich zwischen einer einzigen ersten, oberen 
Begrenzungsebene  und  einer  einzigen  zweiten,  unteren  Begren-
zungsebene»)

39.
Es  befinden  sich bei  EP 831 sämtliche Antriebsflächenbereiche  (Mitnah-
meflächen 32, 33) eines der beiden hohlkegeligen Abschnitte zwischen der 
ersten  Begrenzungsebene  (Seitenfläche 30)  und  der  zweiten  Begren-
zungsebene (Mittelebene zwischen den hohlkegeligen Abschnitten). Diese 

Seite 38

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Begrenzungsebenen sind beide im Wesentlichen senkrecht zur Werkzeug-
drehachse angeordnet und voneinander beabstandet. 

Damit sind die Merkmale 3.1-3.3 durch das Ausführungsbeispiel gemäss 
EP 831 offenbart.

Merkmal 4.1-4.3 («die Werkzeugeinrichtung weist im Bereich der An-
schlusseinrichtung eine Wandstärke t auf und die erste Begrenzungs-
ebene  und  die  zweite  Begrenzungsebene  sind  um  einen Abstand  T 
voneinander beabstandet, der grösser als 1 mal t und kleiner als 20 
mal t ist»)

40.
Das Merkmal 4 bezieht sich auf eine Wandstärke t der «Werkzeugeinrich-
tung im Bereich der Anschlusseinrichtung». Daher ist diese Wandstärke t 
jener  der  Seitenwandung gleichzusetzen,  übereinstimmend mit  den Aus-
führungen der Klägerinnen in der Stellungnahme zu Noven in der Duplik
bezüglich Fig. 4 des Klagepatents. 

Nachdem  der  Begriff  «Seitenwandung» wie  im  Massnahmeverfahren  so 
ausgelegt  wird,  dass  die  Wandung eine  Stärke  beliebiger  Dicke  haben 
kann, folgt, dass in EP 831 die Wandstärke dem Abstand vom Rand der 
Durchgangsbohrung  zum  äusseren  Rand  des  Werkzeugs  entspricht 
(vorne, E. 33). 

Die Beschreibung von EP 831 offenbart keine numerischen Angaben, aus 
denen  sich  auf  das  Verhältnis  t/T  schliessen  liesse.  Fig.  2  und  4  zeigen 
aber, dass T viel geringer als t ist, bzw. dass die Wandstärke (t) der Seiten-
wandung viel grösser als der Abstand (T) zwischen den «Begrenzungsebe-
nen» ist. Solche relativen Grössenverhältnisse lassen sich auch aus sche-
matischen Zeichnungen ohne Massangaben eindeutig erkennen.

Merkmal 4.3, das fordert, dass T gleich oder grösser als t ist, ist somit durch 
das Ausführungsbeispiel von EP 831 nicht offenbart.

Zusammenfassung

41.
Zusammengefasst  nimmt  das  Ausführungsbeispiel  gemäss  EP 831  den 
Gegenstand  des  eingeschränkten  Hauptanspruchs  gemäss  Replik  nicht 
vorweg, weil die Merkmale 7.1 (Wandstärke maximal 4 mm), 13.1 (4 bis 32 

Seite 39

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Antriebsflächenbereiche) und 4.3 (Verhältnis Wandstärke zu Abstand Be-
grenzungsebenen) nicht offenbart sind.

Neuheit gegenüber GB 138,552

42.
GB 138,552 («GB 552») beschlägt ein Werkzeug zum Schneiden von Röh-
ren in Heizkesseln, insbesondere für Schiffe, das in das Innere der Röhren 
eingeführt wird und die Röhren von innen her durchschneidet. Die Kläge-
rinnen  behaupten,  dass  GB  552  kein  einziges  Merkmal  von Anspruch  1 
offenbare.

Merkmal 1.1 («Werkzeugeinrichtung, welche zur Verwendung mit ei-
ner … Werkzeugmaschine  geeignet ist,  die  eine  sich  …  oszillierend 
bewegende Antriebseinrichtung aufweist»)

43.
Die Vorrichtung gemäss GB 138,552 («GB 552») ist wegen der Form der 
Schneidmesser  auf  eine Arbeitsweise  mit  nur  einer  Drehrichtung  ausge-
legt. Selbst wenn eine gelegentliche Drehrichtungsumkehr zum Lösen von 
Spänen denkbar wäre (so die Beklagte in der Duplik), entspricht dies nicht 
einer oszillierenden Bewegung (so richtig die Klägerinnen in der Stellung-
nahme zu Noven in der Duplik). 

Abbildung 4: Fig. 2 und 3 aus GB 552

Eine Eignung der Vorrichtung als Ganzes, wie auch eines Teils der Vorrich-
tung, der mit der beanspruchten Werkzeugeinrichtung identifiziert werden 
könnte, für eine oszillierende Bewegung fehlt. 

Seite 40

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Merkmal  1.1.  ist  durch  das  Ausführungsbeispiel  gemäss  GB 552  daher
nicht offenbart.

Merkmal 1.2 («welche eine Anschlusseinrichtung aufweist, mit der sie 
an  einer  Werkzeugmaschine  derart  befestigbar  ist,  dass  deren  An-
triebsachse  und  eine  Werkzeugdrehachse  im  Wesentlichen  zusam-
menfallen»)

44.
Die  Beklagte  definiert  die  Werkzeugeinrichtung als  bestehend  aus  der 
«body  portion,  formed  in  three  or  more  sections  each  carrying  a  pair  of 
cutting  tools»,  der  «expandible  spring»,  dem  «ring»  und  dem  «guide  on 
each body section». Die Antriebseinrichtung rotiere mittels sich verjüngen-
der sechseckiger Welle 13 («tapered hexagonal arbor») die Werkzeugein-
richtung zur Bearbeitung eines Rohrs. Die sich verjüngende sechseckige 
Welle greife an den Mitnahmeflächen der sechseckigen Bohrung 12 («he-
xagonal bore») an, welche die Antriebsflächenbereiche bildeten.

Abbildung 5: Fig. 1 aus GB 552 ergänzt mit farbigen Linien durch die Beklagte

Die sich verjüngende sechseckige Welle gleitet in axialer Richtung in die 
sechseckige Bohrung, um die Schneidmesser gegen die Rohrinnenwand 
zu pressen. Eine Befestigung der Werkzeugeinrichtung an der Antriebsvor-
richtung  ist  im Ausführungsbeispiel  gemäss  GB  552  nicht  offenbart,  und 
somit auch nicht Merkmal 1.2.

Seite 41

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Merkmale 1.3–1.10 («wobei (1.3) diese Anschlusseinrichtung zur Auf-
nahme  einer  Antriebskraft  wenigstens  zwei  im  Abstand  zu  dieser 
Werkzeugdrehachse  angeordnete Antriebsflächenbereiche mit  je  ei-
ner Vielzahl von Flächenpunkten aufweist, (1.4) Tangentialebenen an 
diesen  Flächenpunkten  gegenüber  einer Axialebene,  welche  dieses 
Werkzeugdrehachse einschliesst, geneigt sind, (1.5), diese Tangenti-
alebenen gegenüber einer Radialebene, welche sich senkrecht zu der 
Werkzeugdrehachse erstreckt, geneigt sind, (1.6-1.9) die Anschluss-
einrichtung eine Seitenwandung aufweist, die radial beabstandet von 
der Werkzeugdrehachse verläuft und sich zwischen einer ersten, obe-
ren  Begrenzungsebene  und  einer  zweiten,  unteren  Begrenzungs-
ebene  erstreckt  und Antriebsflächenbereiche  aufweist,  (1.10)  wobei 
durch die Seitenwandung ein im Wesentlichen hohlkegliger Abschnitt 
im Bereich der Anschlusseinrichtung entsteht […]»)

45.
Die drei «body sections» 2, an einer Seite durch die konische Feder 5 ver-
bunden und an der anderen Seite im Ring 11 geführt, bilden die Werkzeug-
einrichtung,  da  der  Anspruch  eine  mehrteilige  Werkzeugeinrichtung  zu-
lässt. 

Die Wände des sechseckigen verjüngten Hohlraums zwischen den «body 
sections» bilden die Antriebsflächenbereiche gemäss Merkmal 1.3, 1.4 und 
1.5. Von diesen Wänden radial nach aussen erstreckend liegt die Seiten-
wandung. Gemäss der vorne vorgenommenen Auslegung des Begriffs ist 
darunter  etwas  räumlich  Ausgedehntes  zu  verstehen,  somit  bilden  die 
«body sections» die Seitenwandung. Beim radialen Verschieben der «body 
sections» entsteht  eine Seitenwandung  mit  Unterbrüchen.  Dies  ist  durch 
den Anspruch umfasst. Auf die Funktion der Seitenwandung und ihrer An-
triebsflächenbereiche  kommt  es  nicht  an.  Damit  sind  die  Merkmale  1.6-
1.10 offenbart.

Merkmal  13.1 («die  Anschlusseinrichtung  weist  eine  gerade  Anzahl 
von 4 oder mehr und 32 oder weniger Antriebsflächenbereichen auf»)

46.
Die Anzahl von Antriebsflächenbereichen liegt mit sechs im beanspruchten 
Bereich. Merkmal 13.1 ist offenbart.

Seite 42

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Merkmal 13.2 («wobei die Antriebsflächenbereiche mit Abrundungen 
an  den  Übergangsbereichen  zwischen  den  einzelnen  Antriebsflä-
chenbereichen ausgebildet sind»)

47.
Wie bei der Auslegung festgehalten, ist der Begriff «mit Abrundungen» breit 
zu verstehen, und kann auf jede Kante gelesen werden, falls nichts weiter 
spezifiziert  ist.  Das  Merkmal  13.2  ist  durch  das Ausführungsbeispiel  ge-
mäss GB 552 offenbart.

Merkmale 8.1–8.5 («die Anschlusseinrichtung (12) weist einen Deck-
flächenabschnitt  auf,  der    sich  […]  an  wenigstens  einen  dieser An-
triebsflächenbereiche anschliesst, und dessen Erstreckung wenigs-
tens  eine  Komponente  senkrecht  zur  Werkzeugdrehachse  aufweist, 
und im Wesentlichen im Bereich einer dieser ersten, oberen Begren-
zungsebenen angeordnet ist und vorzugsweise dass sich der Deck-
flächenabschnitt  radial  in Richtung  zur  Werkzeugdrehachse  hin  er-
streckt;  und wenigstens  eine  Ausnehmung  aufweist,  wobei  diese 
Ausnehmung oder mehrere dieser Ausnehmungen bevorzugt im We-
sentlichen im Bereich der Werkzeugdrehachse angeordnet sind, wo-
bei weiter bevorzugt eine oder mehrere dieser Ausnehmungen rotati-
onssymmetrisch  zu  dieser  Werkzeugdrehachse  (5)  angeordnet 
sind.»)

48.
Der beanspruchte Deckflächenabschnitt ist in Fig. 1 aus GB 552 erkennbar
(vorstehend eingeblendete Abbildung 5 mit farbigen Linien durch die Be-
klagte). Die Fläche am rechten Rand der «body sections» 2, parallel zur 
rechten der beiden blauen Linien, schliesst unmittelbar an die Antriebsflä-
chenbereiche der «body sections» an (Merkmal 8.2), erstreckt sich senk-
recht zur Werkzeugdrehachse (Merkmal 8.3) und liegt im Bereich einer ers-
ten Begrenzungsebene (Merkmal 8.4), wobei gemäss Merkmal 3.3 die An-
triebsflächenbereiche  zwischen  dieser  und  einer  zweiten  Begrenzungs-
ebene angeordnet sind. Dass sich der Deckflächenabschnitt radial in Rich-
tung  der  Drehachse  erstreckt  ist  nur  ein fakultatives  Merkmal.  Die  bean-
spruchte Ausnehmung im Deckflächenabschnitt – ohne die darauf bezoge-
nen  aber  nur  fakultativen  Merkmale  – kann  auf  den  Hohlraum  zwischen 
den «body sections» gelesen werden (Merkmal 8.5).

Die Ausführungen der Klägerinnen in der Replik beziehen sich auf Eigen-
schaften der Deckflächenabschnitte, die nicht beansprucht sind.

Seite 43

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Die Merkmale 8.1–8.5 sind durch das Ausführungsbeispiel gemäss GB 552 
somit offenbart. 

Merkmale 3.1–3.3 («diese Begrenzungsebenen sind im Wesentlichen 
senkrecht  zu  dieser  Werkzeugdrehachse  angeordnet  und voneinan-
der  beabstandet  und  jeder  dieser  Antriebsflächenbereiche  ist  zwi-
schen dieser ersten, oberen Begrenzungsebene und dieser zweiten, 
unteren Begrenzungsebene angeordnet, und alle dieser Antriebsflä-
chenbereiche erstrecken sich zwischen einer einzigen ersten, oberen 
Begrenzungsebene  und  einer  einzigen  zweiten,  unteren  Begren-
zungsebene»)

49.
Es  befinden  sich  sämtliche Antriebsflächenbereiche  der  «body  sections»
zwischen der bereits eingeführten ersten Begrenzungsebene und der zwei-
ten  Begrenzungsebene,  entsprechend  den  beiden  blauen  Linien  in  der 
Zeichnung gemäss Abbildung 5. Diese Begrenzungsebenen sind beide im 
Wesentlichen  senkrecht  zur  Werkzeugdrehachse  angeordnet  und  vonei-
nander beabstandet.

Damit sind die Merkmale 3.1–3.3 durch das Ausführungsbeispiel gemäss 
GB 552 offenbart.

Merkmal 7.1 («die Seitenwandung weist eine mittlere Wandstärke (t1) 
auf, welche grösser oder gleich 0,2 mm und kleiner oder gleich 4 mm 
ist»)

50.
Aus den Figuren oder der Beschreibung von GB 552 lässt sich die Wand-
stärke  der  Seitenwandungen  nicht  eindeutig  erkennen.  Die  Beklagte  be-
hauptet dies auch nicht, sondern beschränkt sich darauf, der Wandstärke 
eine technische Wirkung abzusprechen. Dieses Argument wurde bereits in 
E. 34 widerlegt.

Merkmal 7.1 ist durch das Ausführungsbeispiel gemäss GB 552 nicht of-
fenbart. 

Merkmale 4.1–4.3 («die Werkzeugeinrichtung weist im Bereich der An-
schlusseinrichtung eine Wandstärke t auf und die erste Begrenzungs-
ebene  und  die  zweite  Begrenzungsebene  sind  um  einen Abstand  T 
voneinander beabstandet, der grösser als 1 mal t und kleiner als 20 
mal t ist»)

Seite 44

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51.
Wie vorne in E. 33 bezüglich EP 831, Merkmal 4.1-4.3, ausgeführt, ist die 
in  diesen  Merkmalen  genannte  Wandstärke  t  jener  der  Seitenwandung 
gleichzusetzen.  Wie  in  E.  45 zu Merkmal  1.6  ausgeführt,  bilden  bei  der 
Ausführungsform  gemäss  GB 552  die  «body  sections» die  Seitenwan-
dung.  Der  Abstand  der  Begrenzungsebenen  und  ein  Mittelwert  für  die 
Wandstärke t ist in der vorne wiedergegebenen Figur 1 aus GB 552 offen-
bart.  Es  ist  qualitativ  gezeigt,  ohne  das  quantitatives  Nachmessen  erfor-
derlich  wäre, dass  T  grösser  als  t  ist,  bzw.  dass  die  Wandstärke  (t)  der 
«Seitenwandung» kleiner als der Abstand (T) zwischen den Begrenzungs-
ebenen ist.

Das Merkmal 4.3, das fordert, dass T gleich oder grösser als t ist, ist somit 
durch das Ausführungsbeispiel von GB 552 offenbart.

Zusammenfassung

52.
Zusammengefasst werden die Merkmale 1.1 (Eignung zum oszillierenden 
Antrieb),  1.2  (Anschlusseinrichtung)  und  7.1  (Wandstärke)  des einge-
schränkten  Hauptanspruchs  gemäss  Replik  durch  das  Ausführungsbei-
spiel gemäss GB 552 nicht offenbart.

Der eingeschränkte Hauptanspruch ist daher neu gegenüber dem geltend 
gemachten Stand der Technik. Die Beklagte behauptet nicht, dass der Ge-
genstand  des  eingeschränkten  Hauptanspruchs  nicht  auf  erfinderischer 
Tätigkeit beruhe.

In  dem  geltend  gemachten  Umfang  ist  das  Klagepatent  daher  rechtsbe-
ständig.

Verletzung

53.
Die  Beklagte  bestreitet  die Verletzung  des  eingeschränkten  Hauptan-
spruchs gemäss Replik durch die angegriffenen Ausführungsformen einzig 
mit  dem Argument,  die Anschlusseinrichtungen  der  angegriffenen  Werk-
zeuge seien nicht sternförmig. Nachdem das Merkmal «sternförmig» aus 
dem Anspruch gestrichen wurde, ohne dass darin eine unzulässige Ände-
rung zu sehen ist (vorne, E. 22), ist die Verletzung unbestritten.

Seite 45

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Überschiessendes Rechtsbegehren

54.
Die Beklagte macht sinngemäss geltend, das Unterlassungsbegehren sei 
überschiessend, d.h. nicht durch den eingeschränkten Anspruch gedeckt, 
weil es neben den beklagtischen Werkzeugen auch eine Werkzeugeinrich-
tung aus dem Jahr 1972 erfasse. Das geltend gemachte Unterlassungsbe-
gehren lasse sich auf die in DE 2 120 669 A («DE 669») offenbarte Ausfüh-
rungsform lesen. Die Anschlusseinrichtung der Werkzeuge der Beklagten 
entsprächen  in  der  konstruktiven Ausgestaltung  der  Vorrichtung  gemäss 
den Figuren 5 und 6 aus DE 669 (unter Hinweis auf die nachstehend ein-
geblendeten Abbildungen). Die Beklagte macht im vorliegenden Verfahren, 
anders  als  im  Massnahmeverfahren  S2018_007,  nicht  geltend,  dass 
DE 669 die Erfindung neuheitsschädlich vorwegnehme.

Abbildung  6:  Fig.  5  aus  DE  669  (links),  Anschlusseinrichtung  einer  angegriffenen 
Ausführungsform (rechts)

Die  Klägerinnen  bestreiten  dies.  Die  CORAM-Werkzeuge  der  Beklagten 
unterschieden  sich  grundsätzlich  von  dem  in  DE 669  offenbarten  Werk-
zeug.

55.
DE 669 beschlägt ein Schleifblatt mit einem Antriebsteil oder Mitnehmer, 
der  das  Schleifblatt  zuverlässig  an  einer  Werkzeugaufnahme  befestigen 
soll (DE 669, S. 2 oben). Mittels des in Fig. 5 abgebildeten Mitnehmers soll 
das  Schleifblatt  an  einem Tragstück  24  befestigt  werden  (vgl.  Fig.  1  aus 
DE 669). Der Mitnehmer 16 weist ein Innengewinde auf, mittels dem er auf 

Seite 46

den Verbindungszapfen 28 des Tragstücks geschraubt werden kann, das 
in einem Aussengewinde 30 endet (DE 669, S. 5, 2. Abs.). 

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Abbildung 7: Fig. 1 aus DE 669 mit Tragstück 24 und Schleifblatt 10

Gemäss Rechtsbegehren sollen Sägeblätter verboten werden, die geeig-
net sind, an einer Werkzeugmaschine mit oszillierendem Antrieb befestigt 
zu werden (Rechtsbegehren Nr. 1 A a). DE 669 offenbart weder Sägeblät-
ter,  noch  ist  das  offenbarte  Schleifblatt  geeignet,  an  einer Werkzeugma-
schine  mit  oszillierendem  Antrieb  befestigt  zu  werden,  da  sich  eine 
Schraubverbindung  bei  oszillierendem Antrieb  lösen  wird  (bereits  vorne, 
E. 30).

Gemäss  Rechtsbegehren  müssen  die  Seitenwandungen  der Anschluss-
einrichtung der Sägeblätter eine Wandstärke von 1,2 mm (+/- 0,2 mm) auf-
weisen (Rechtsbegehren Nr. 1 A t). In DE 669 ist die Wandstärke des Mit-
nehmers nicht offenbart; das Ableiten von exakten Massen aus unbemass-
ten schematischen Zeichnungen ist unzulässig. Aus dem gleichen Grund 
ist der Abstand zwischen den Begrenzungsebenen, der gemäss Rechtsbe-
gehren 4,2 mm (+/- 0,2 mm) beträgt, in DE 669 nicht offenbart.

Es trifft daher nicht zu, dass sich das Rechtsbegehren auf die Ausführungs-
form gemäss DE 669 lesen lässt. 

Das Unterlassungsbegehren gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 ist daher gut-
zuheissen.

Seite 47

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Zeitlicher Umfang des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs

56.
Gemäss  Rechtsprechung  des  Bundespatentgerichts  bildet  Art.  66  lit.  b 
PatG die materiellrechtliche Grundlage für den Auskunfts- und Rechnungs-
legungsanspruch auch wenn es um Informationen geht, die der Bezifferung 
der finanziellen  Forderungen  des  Patentinhabers  dienen.36 Trotz  Kritik  in 
der Lehre37 hält das Bundespatentgericht vor allem aus prozessökonomi-
schen Gründen an dieser Rechtsprechung fest.38 Müsste bereits in der ers-
ten  Stufe  der  Stufenklage  insbesondere  auch  zum  Verschulden  plädiert 
und  eventuell  Beweis  erhoben werden,  würde  das  Verfahren  erheblich 
kompliziert und verlängert.

Selbstverständlich setzt aber auch nach der Rechtsprechung des Bundes-
patentgerichts der Auskunftsanspruch die Verletzung eines rechtsbestän-
digen Patents voraus. Die Beklagte wendet ein, die Einschränkung eines 
Patents  für  Zwecke  des  Verfahrens  («verbal»  oder  «inter  partes»)  wirke 
anders als der Teilverzicht mit Wirkung erga omnes erst ab dem Moment 
der Erklärung («ex nunc»). Vor der Einschränkung des geltend gemachten 
Hauptanspruchs mit der Replik vom 20. Mai 2020 hätten die Klägerinnen 
kein gültiges Patent besessen, daher seien die vor Mai 2020 erfolgten Ver-
käufe  der  angegriffenen  Ausführungsformen  nicht  rechtswidrig.  Weder 
müsse die Beklagte diesbezüglich Auskunft erteilen, noch hätten die Klä-
gerinnen  finanzielle  Wiedergutmachungsansprüche  für  den  Zeitraum  vor 
dem 20. Mai 2020. Die Klägerinnen bestreiten dies; die Einschränkung in-
ter partes wirke wie der gesetzlich geregelte Teilverzicht rückwirkend auf 
den Erteilungszeitpunkt («ex tunc»).

57.
Gemäss Art. 28a PatG gilt die Wirkung des erteilten Patents in dem Um-
fang, in dem der Patentinhaber auf das Patent verzichtet oder der Richter 
auf Klage hin die Nichtigkeit festgestellt hat, als von Anfang an nicht einge-
treten. Mit dem 2007 eingeführten Art. 28a PatG sollte sichergestellt wer-
den, dass der Teilverzicht wie die teilweise Nichtigkeit ex tunc wirkt. Vor der 
Gesetzesänderung hatte der Teilverzicht ex nunc gewirkt.39

36 BPatGer,  Urteil  O2012_008  vom  25.  August  2015,  E.  5.4  – «elektrostatische 
Pulversprühpistole».
37 BAECHLER, Die Stufenklage, sic! 2017, 1 ff., 9.
38 BPatGer,  Urteil  O2016_009  vom  18.  Dezember  2018,  E.  56  –
«Durchflussmessfühler I».
39 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 28a N 1.

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Neben dem Teilverzicht, der im Patentregister eingetragen wird und gegen-
über jedermann wirkt, anerkennt die Praxis auch den teilweisen Verzicht 
auf  das  Patent für  die  Zwecke  eines  Zivilprozesses.40 Der  Patentinhaber 
kann das Patent nur in einem beschränkten Umfang geltend machen. Das 
Gericht prüft dann die Rechtsbeständigkeit nur in dem beschränkten Um-
fang. Dieser «Verzicht» wirkt nur zwischen den Parteien des Verfahrens, 
er wird nicht im Register eingetragen.

Zur  Rechtsgrundlage  der  Einschränkung  für  die  Zwecke  des  Verfahrens 
haben sich soweit ersichtlich bisher weder Rechtsprechung noch Lehre ge-
äussert. Die Klägerinnen argumentieren, die Möglichkeit, dem Gericht nur 
einen beschränkten Patentanspruch zur Prüfung vorzulegen, ergebe sich 
aus der Dispositionsmaxime, gemäss der das Gericht nur den geltend ge-
machten Anspruch prüft (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte entgegnet, 
die  Dispositionsmaxime  beschlage  die  Verfügung  über  den  Streitgegen-
stand.  Das  Klagepatent  sei  aber  im Verletzungsprozess,  anders  als  im 
Nichtigkeitsprozess, gar nicht Streitgegenstand, entsprechend könne sich 
die  Zulässigkeit  einer  Einschränkung  der  geltend  gemachten  Patentan-
sprüche nicht aus Art. 58 Abs. 1 ZPO ergeben.

58.
Die prozessuale Dispositionsmaxime ist die prozessuale Verlängerung der 
materiellrechtlichen  Privatautonomie.41 Sie  umfasst  im Wesentlichen  drei 
Teilaspekte: 1. Die um Rechtsschutz ersuchende Partei bestimmt, ob und 
wann sie ein Verfahren einleitet; 2. Die um Rechtsschutz ersuchende Par-
tei bestimmt, in welchem Umfang sie ihren Anspruch geltend machen will, 
und die Gegenpartei bestimmt, wie weit sie sich dem Begehren unterwer-
fen will; 3. Jede Partei kann den Prozess jederzeit einseitig (durch Klage-
rückzug oder -anerkennung) oder beide Parteien können den Prozess ge-
meinsam (durch Vergleich) beenden.42

Indem  die  Patentinhaberin  in  einem  Patentverletzungsprozess  dem  Ge-
richt  einen  eingeschränkten  Patentanspruch  zur  Prüfung  unterbreitet, 
macht  sie  die  ihr  aus  dem  Patent  zustehenden  Rechte  in  einem  einge-

40 Z.B.  BGE  146  III  55 E. 2.5.1  (während  die  Rechtzeitigkeit  der  Einschränkung 
umstritten war, war die grundsätzliche Zulässigkeit unstrittig); Urteil 4A_77/2020 
vom  17. Juni  2020  («verbale  Einschränkung»  meint  die  Einschränkung  mit 
Wirkung  inter  partes);  BGE  146  III  416  E. 4  (novenrechtliche  Gleichbehandlung 
von Teilverzicht und inter partes erklärter Einschränkung).
41 BK ZPO-HURNI, Art. 58 N 1; BSK ZPO-GEHRI, Art. 58 N 1.
42 BK  ZPO-HURNI,  Art. 58  N 8  ff.  unter  Hinweis  auf  KUMMER,  Grundriss  des 
Zivilprozessrechts, 3. Aufl. Bern 1978, 81; BSK ZPO-GEHRI, Art. 58 N 3-9.

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schränkten Umfang geltend. Dazu ist sie im Rahmen der Dispositionsma-
xime  befugt.  Dass  das  Klagepatent  in  einem  Verletzungsverfahren  nicht 
eigentlicher Streitgegenstand ist, spielt keine Rolle. Zwar wird in der Lehre 
gesagt,  die  Dispositionsmaxime  bedeute,  dass  die  Parteien  über  den 
Streitgegenstand  frei  verfügen  könnten.43 Gemeint  ist  aber,  dass  die  um 
Rechtsschutz ersuchende Partei selbst bestimmt, ob und in welchem Um-
fang sie einen ihr zustehenden Anspruch gerichtlich durchsetzt. Im Patent-
verletzungsprozess  macht  die  Patentinhaberin  oder  ausschliessliche  Li-
zenznehmerin einen Unterlassungs- und/oder Beseitigungsanspruch gel-
tend. Es steht ihr frei, diese Ansprüche in einem gegenüber der erteilten 
Fassung des Klagepatents eingeschränkten Umfang geltend zu machen. 
Rechtsgrundlage  für  die  Einschränkung  von  Patentansprüchen  für  die 
Zwecke eines Zivilprozesses ist daher die Dispositionsmaxime.

59.
Die Klägerinnen argumentieren weiter, auf die inter partes Einschränkung 
von Patentansprüchen sei die Regelung von Art. 24 PatG zum Teilverzicht 
anwendbar; daraus ergebe sich, dass die inter partes Einschränkung wie
der Teilverzicht ex tunc wirke.

Selbstverständlich müssen für die Zwecke des Zivilprozesses erklärte Ein-
schränkungen  des  Klagepatents  den  materiellen Anforderungen  des  Pa-
tentrechts entsprechen; was bei einem Teilverzicht zu einer unzulässigen 
Änderung  führen  würde,  führt  auch  bei  einer  inter  partes erklärten  Ein-
schränkung zu einer unzulässigen Änderung des Patents.44 Daraus, dass 
die materiellrechtlichen Voraussetzungen für eine zulässige Änderung der 
Patentansprüche anwendbar sind, folgt aber nicht notwendigerweise, dass 
auch  die  gesetzlichen  Folgen  eines  Teilverzichts  auf  die  inter  partes er-
klärte Einschränkung anwendbar sind.

Das Bundesgericht hat zum alten Recht festgestellt, dass die im Rahmen 
eines Nichtigkeitsprozesses erklärte Einschränkung des Patentanspruchs
ex tunc wirkt, wie die Nichtigkeitsklage.45 Dies ergibt sich daraus, dass da-
rin eine teilweise Klageanerkennung liegt. Diese hat die gleiche Wirkung 
wie die teilweise Gutheissung der Nichtigkeitsklage, d.h. wirkte bereits un-
ter altem Recht rückwirkend auf den Erteilungszeitpunkt. Für die vorliegend 

43 BK ZPO-HURNI, Art. 58 N 1; BSK ZPO-GEHRI, Art. 58 N 1.
44 BPatGer,  Urteil  O2019_008  vom  17.  Dezember  2019,  E.  16  –
«Durchflussmessfühler II» (st. Rsp.).
45 BGer, Urteil vom 12. September 1983, E. 4 – «chaines à neiges», in: SMI 1984, 
223 ff., 228.

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zu  entscheidende  Frage,  ab  welchem  Zeitpunkt  eine  im  Verletzungspro-
zess für das Verfahren erklärte Einschränkung wirkt, lässt sich daraus we-
nig ableiten.

Da es an einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung der zeitlichen Wir-
kung einer in einem Patentverletzungsprozess für die Zwecke des Verfah-
rens erklärten Einschränkung eines Patentanspruchs fehlt, hat das Gericht 
die Lücke mit der Regel zu füllen, die es als Gesetzgeber aufstellen würde 
(vgl. Art.  1 Abs.  2  ZGB).  Nach  Überzeugung  des  Gerichts  rechtfertigt  es 
sich, Teilverzicht und inter partes erklärte Einschränkung nicht nur noven-
rechtlich  gleich  zu  behandeln,46 sondern  auch  hinsichtlich  der  Rechtsfol-
gen. Das Argument der Beklagten, die Klägerinnen hätten bis zur mit der 
Replik  erklärten  Einschränkung  nicht  über  ein  rechtsbeständiges  Patent 
verfügt, trifft genauso auf eine durch einen erga omnes wirkenden Teilver-
zicht erfolgte Einschränkung eines erteilten Patentanspruchs zu. Auch dort 
ist das Patent (mutmasslich) bis zur Einschränkung nicht rechtsbeständig, 
denn erfahrungsgemäss verzichtet der Patentinhaber nur dann auf einen 
Teil  des  Schutzbereiches,  wenn  sich  das  Patent  als  im  erteilten  Umfang 
nicht rechtsbeständig erweist. Dennoch sieht das Gesetz ausdrücklich vor, 
dass  der  Teilverzicht  auf  den  Erteilungszeitpunkt  zurückwirkt,  was  zur 
Folge hat, dass ein Dritter, der den eingeschränkten Anspruch verletzt, die-
sen ab dem Erteilungszeitpunkt verletzt.

Mit der Einführung von Art. 28a PatG sollte das nationale Recht in Bezug 
auf den gegenüber dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum 
(IGE)  erklärten  Teilverzicht  an  das  europäische  Recht  bezüglich  der 
Rechtsfolgen  der gegenüber  dem  Europäischen  Patentamt  erklärten  Be-
schränkung  angepasst  werden,  die ebenfalls  ex  tunc wirkt  (vgl.  Art. 68 
EPÜ).47 Zur  Rechtfertigung  führt  die  Botschaft  aus,  die  Wirkung  ex  tunc
eines Teilverzichts  werde  dem  Sinn  und  Zweck  von Art. 24  PatG  besser 
gerecht. Durch die freiwillig herbeigeführte Einschränkung könne ein Pa-
tent, das wegen einer Fehlbeurteilung bei der Abfassung der Patentansprü-
che von Anfang an nicht in vollem Umfang rechtsbeständig gewesen sei, 
aufrecht erhalten bleiben.48 Die Gesetzesänderung ist demnach bewusst 
patentinhaberfreundlich und soll den Patentinhaber vor den Folgen eines 

46 Dazu BGE 146 III 416 E. 4.
47 Botschaft  über  die  Genehmigung  von  zwei  Abkommen  betreffend  das 
europäische Patentsystem und über die Änderung des Patentgesetzes, BBl 2005 
3773 ff., 3801.
48 A.a.O.

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«aufgrund  einer  Fehlbeurteilung»  zu  breit  erteilten  Schutzrechts  weitge-
hend bewahren. 

Diese gesetzgeberische Wertung gilt es auch bei inter partes erklärten Ein-
schränkungen zu respektieren. Eine für die Zwecke des Verfahrens in ei-
nem Patentverletzungsprozess erklärte Einschränkung eines erteilten Pa-
tentanspruchs wirkt daher wie ein gegenüber dem IGE oder dem Gericht 
erklärter Teilverzicht auf den Erteilungszeitpunkt zurück.

Der  Auskunfts- und  Rechnungslegungsanspruch  ist  daher  in dem  in 
Rechtsbegehren Nr. 2 beantragten Umfang ab dem Zeitpunkt der Bekannt-
machung des  Hinweises  auf  die  Patenterteilung,  d.h.  ab  dem  11.  April 
2018, gutzuheissen.

Nicht entschieden wird in der ersten Stufe der Stufenklage, ob die Beklagte 
schuldhaft gehandelt hat, was sie bestreitet. Verschulden ist keine Voraus-
setzung  für  den  auf Art. 66  lit. b  PatG  gestützten Auskunfts- und  Rech-
nungslegungsanspruch. Das Verschulden kann aber einen Einfluss auf die 
Höhe der finanziellen Wiedergutmachungsansprüche haben. Es ist daher 
in der zweiten Stufe der Stufenklage zu beurteilen, in der über die Höhe 
der finanziellen Ansprüche entschieden wird.

Vernichtung

60.
Gemäss Art. 69 PatG kann das Gericht im Falle der Verurteilung (wegen 
Patentverletzung) unter anderem die Zerstörung der widerrechtlich herge-
stellten Erzeugnisse anordnen.

61.
Vorliegend  beantragen  die  Klägerinnen,  die  Beklagte  sei  zu  verpflichten, 
sämtliche Bestände von Sägeblättern gemäss Rechtsbegehren Nr. 1, die 
sich zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils direkt oder indirekt in ihrem 
Besitz oder unter ihrer Kontrolle befinden, auf eigene Kosten zu zerstören 
und dem Gericht sowie den Klägerinnen den schriftlichen Nachweis zu er-
bringen,  dass  sämtliche  entsprechenden  Sägeblätter  zerstört  wurden
(Rechtsbegehren Nr. 4). Da die Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 
nicht patentfrei verwendet werden können, ist dieser Antrag verhältnismäs-
sig.

Rechtsbegehren Nr. 4 ist daher vollumfänglich gutzuheissen.

Seite 52

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Rückruf

62.
Gemäss Art. 72 Abs. 1 PatG kann, wer durch eine der in Art. 66 PatG ge-
nannten Handlungen bedroht oder in seinen Rechten verletzt ist, auf Un-
terlassung oder auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes klagen.

Aus  dem  Beseitigungsanspruch  folgt  nach  der  Rechtsprechung  ein  An-
spruch  auf  Rückruf  bereits  an Wiederverkäufer  ausgelieferter Ware,  und 
zwar  unabhängig  davon,  ob  die  Wiederverkäufer  verpflichtet  sind,  dem 
Rückruf Folge zu leisten.49 Die Rechtfertigung ist darin zu sehen, dass von 
Lagerbeständen  patentverletzender  Ware  eine  andauernde  Gefahr  von 
Patentverletzungen ausgeht, die durch den Rückruf wenn nicht vollständig 
beseitigt, so zumindest verringert werden kann.

Nicht entschieden ist, ob die Beklagte verpflichtet werden kann, den Wie-
derverkäufern zuzusichern, sämtliche bereits geleisteten Zahlungen für die 
patentverletzende Ware einschliesslich Verpackungs-, Transport- und La-
gerkosten zurückzuerstatten, wie dies die Klägerinnen in Rechtsbegehren 
Nr.  5  verlangen. Die  patentrechtliche  Literatur  schweigt  sich  dazu  meist
aus,50 in den Fällen, in denen der Anspruch des Käufers auf Erstattung des 
Kaufpreises  genannt  wird,  wird  er  nicht  weiter  begründet.51 Auch  in  der 
markenrechtlichen Literatur wird ein Anspruch auf Rückruf bereits ausge-
lieferter Ware bejaht, aber die Frage nicht angesprochen, ob Kostenerstat-
tung angeboten werden muss.52 In Deutschland ist der Anspruch auf Rück-
ruf seit der Anpassung des nationalen Rechts an die Durchsetzungsrichtli-
nie53 ausdrücklich vorgesehen (§ 140a Abs. 3 DE-PatG). Der Rückruf muss 

in:  Bertschinger/Münch/Geiser 

49 BPatGer, Urteil S2013_004 vom 12. Mai 2014, E. 4.12 – «(-)-Omeprazol».
50 BLUMER, 
(Hrsg.),  Schweizerisches  und 
europäisches Patentrecht, Basel 2002, RZ 17.147; DAVID et al., SIWR I/2, RZ 301 
und 308, SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 72 N 19.
51 HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Aufl. 2018, Art. 72 N 10; CR PI LBI-SCHLOSSER, Art. 72 
N 15; HILTI/KÖPF/STAUBER/CARREIRA, Schweizerisches und europäisches Patent-
und  Patentprozessrecht,  4.  Aufl.  Bern  2021,  423  (letztere  den  Rückruf  generell 
ablehnend).
52 BSK  MSchG-FRICK,  Art. 55  N 52  (ebenso  Art. 57  N 22);  SHK  MSchG-STAUB, 
Art. 55 N 43. 
53 Richtlinie  2004/48/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom 
29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums.

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mit dem Angebot verbunden werden, den Kaufpreis und die Transportkos-
ten zu erstatten.54

Für  die  Verpflichtung  zur  Erstattung  des  Kaufpreises  spricht,  dass  der 
Rückruf dann voraussichtlich besser befolgt wird und die Gefahr weiterer 
Patentverletzungen  entsprechend  geringer  ist.  Gegen  die  Verpflichtung 
spricht,  dass  damit  in  die  vertragliche  Regelung  der  Beziehungen  einer 
Prozesspartei zu Dritten eingegriffen wird. Die Parteien eines Kaufvertrags 
können die Haftung für Patentverletzungen im Rahmen des gesetzlich Zu-
lässigen  privatautonom  regeln.  So  können  sie  die  Haftung  wegbedingen
(Art. 198 OR) oder eine ausdrückliche Schadloshaltungsverpflichtung vor-
sehen. Greift mangels abweichender Vereinbarung die gesetzliche Rege-
lung gemäss Obligationenrecht, so fehlt es einer für den Weiterverkauf ver-
kauften Ware an der Tauglichkeit für den vorausgesetzten Gebrauch, wenn 
der  Weiterverkauf  patentrechtlich  verboten  ist,  was  entsprechende  Ge-
währleistungsansprüche zur Folge hat (Art. 197 OR).55

Nachdem der Rückruf mit dem Hinweis zu verbinden ist, dass er erfolgt, 
weil die ausgelieferte Ware patentverletzend ist, ist anzunehmen, dass die
Wiederverkäufer den Rückruf selbst dann beachten werden, wenn er nicht 
ausdrücklich mit dem Angebot der Erstattung des Kaufpreises verbunden 
ist, denn die Wiederverkäufer greifen selbst unmittelbar in die Rechte des 
Patentinhabers ein und riskieren beim Weiterverkauf zivil- und strafrechtli-
che  Sanktionen.  Eine  ausdrückliche  Verpflichtung,  den  Rückruf  mit  dem 
Angebot  der  Erstattung  des  Kaufpreises einschliesslich  Verpackungs-, 
Transport- und Lagerkosten zu verbinden, erscheint daher als unverhält-
nismässiger Eingriff in die privatautonome Gestaltungsfreiheit vertraglicher 
Beziehungen.

Entsprechend ist das Rechtsbegehren Nr. 5 in dem Umfang gutzuheissen, 
dass die Beklagte zum Rückruf von bereits an gewerbliche Abnehmer aus-
gelieferter  Sägeblätter gemäss  Rechtsbegehren Nr.  1  zu  verpflichten  ist, 
dieser  Rückruf  unter  Hinweis  auf  die  patentverletzende  Natur  der  Säge-
blätter zu erfolgen hat, aber die Beklagte nicht verpflichtet wird, den Kauf-
preis und die weiteren Kosten zu erstatten.

54 KAESS in:  Busse/Keukenschrijver  (Hrsg.),  PatG,  8.  Aufl.  Berlin  2016,  § 140a 
N 29; VOß in: Schulte (Hrsg.), Patentgesetz mit EPÜ, 10. Aufl. Köln 2017, § 140a 
N 31; KÜHNEN, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. 2020, D RZ 726. 
55 ZK OR-SCHÖNLE/HIGI, Art. 197 N 79.

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Vollstreckungsmassnahmen

63.
Gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO kann eine Verpflichtung zum Tun, Unterlas-
sen  oder  Dulden  durch  indirekten  Zwang  (Ordnungsbusse,  Bestrafung 
nach Art. 292 StGB) vollstreckt werden. Auf Antrag der obsiegenden Partei 
kann bereits das erkennende Gericht Vollstreckungsmassnahmen anord-
nen (Art. 236 Abs. 3 ZPO).

Die  Bestrafung  wegen  Ungehorsams  gegen  amtliche  Verfügungen 
(Art. 292  StGB)  und  das  Ordnungsgeld  nach Art. 343 Abs.  1  lit.  b  und  c 
ZPO können nach h.L. verbunden werden, eine Verbindung wird aber we-
gen  der  Rechtsklarheit  «nicht  empfohlen».56 Die  Ordnungsbusse  nach 
Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO kann als Zwangsgeld auch gegen juristi-
sche Personen verhängt werden, während sich die Ungehorsamkeitsstrafe 
nach Art. 292 StGB nur an natürliche Personen richtet.57

64.
Vorliegend haben die Klägerinnen beantragt, die Verpflichtungen zum Tun 
und  Unterlassen  gemäss  den  Rechtsbegehren  Nr.  1,  2,  4  und  5  mit  der 
Androhung  von  Ordnungsbusse gegenüber  der Beklagten  und  Ungehor-
samkeitsstrafe gegen deren Organe zu verbinden.

Die Androhung der Vollstreckungsmassnahmen bereits durch das erken-
nende Gericht ist sachgerecht, da dadurch ein eventuelles Vollstreckungs-
verfahren  beschleunigt  wird.  Da  sich  Ordnungsbusse  und  Ungehorsam-
keitsstrafe nicht an die gleichen Personen richten, besteht auch nicht die 
von der Lehre kritisierte Gefahr der fehlenden Rechtsklarheit. 

Die Anträge auf Androhung von indirektem Zwang gemäss Rechtsbegeh-
ren Nr. 1, 2, 4 und 5 sind entsprechend gutzuheissen.

Kosten- und Entschädigungsfolgen

65.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Kosten- und Entschä-
digungsfolgen zu regeln (Art. 106 ZPO). 

56 STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 343 N 18 
m.W.H.
57 BSK ZPO-ZINSLI, Art. 343 N 15, 20.

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Massgebend für die Bestimmung des Streitwerts ist der Zeitpunkt der Kla-
geeinreichung.58 Für die Festsetzung der Gerichtsgebühr dieses Teilurteils 
über die erste Stufe der vorliegenden unbezifferten Forderungsklage i.S.v. 
Art. 85 ZPO ist vom Gesamtstreitwert, d.h. dem finanziellen Wert des Un-
terlassungsanspruchs,  des Auskunfts- und  Rechnungslegungsanspruchs 
und dem geschätzten Mindestwert für die Geldforderung, die nach erfolgter 
Auskunftserteilung  und  Rechnungslegung  in  der  zweiten  Stufe  beurteilt 
wird,  auszugehen.  Innerhalb  des  massgeblichen Tarifrahmens  ist  jedoch 
zu berücksichtigen, dass mit diesem Teilurteil lediglich die erste Stufe (Un-
terlassung,  Vernichtung,  Auskunft  und  Rechnungslegung)  behandelt 
wurde. 59

66.
Die Klägerinnen beziffern den Streitwert mit CHF 500’000, ohne anzuge-
ben, wie viel davon auf das Unterlassungsbegehren und wie viel auf die 
finanziellen Wiedergutmachungsansprüche entfällt. Die Beklagte verzich-
tet auf eine Stellungnahme dazu. Es wird daher davon ausgegangen, dass 
der Streitwert von CHF 500’000 den Wert sowohl der Unterlassungs-, Aus-
kunfts- und Rechnungslegungsbegehren wie auch der finanziellen Wieder-
gutmachungsansprüche umfasst.

Unter  der  Berücksichtigung,  dass  im  Rahmen  der  vorliegenden  Stufen-
klage – wie erwähnt – erst ein Teilurteil betreffend Unterlassung, Vernich-
tung, Auskunft  und  Rechnungslegung  ergeht, ist  die  Gerichtsgebühr für
diese Stufe im unteren Bereich des Tarifs von CHF 20’000 bis CHF 66’000
auf CHF 30’000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer).

67.
Die Klägerinnen obsiegen fast vollständig, allerdings mit einem gegenüber 
dem mit der Klage eingereichten Rechtsbegehren engeren Unterlassungs-
titel. Es rechtfertigt sich, der Beklagten 80% der Kosten und den Klägerin-
nen 20% der Kosten aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist mit dem von den 
Klägerinnen geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen und die Beklagte 
hat den Klägerinnen die Kosten im Umfang von 80% (CHF 24’000) zu er-
setzen.

Im  entsprechend  reduzierten  Umfang  ist  die  Beklagte  entschädigungs-
pflichtig. Die reduzierte Parteientschädigung für die berufsmässige rechts-
anwaltliche  Vertretung  ist  auf  CHF  24’000  festzusetzen (60%  von 

58 BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG, Art. 91 N 7.
59 BPatGer, Urteil O2017_007 vom 1. November, E. 92 – «animierte Lunge».

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CHF 40’000,  was  ebenfalls  im  unteren  Bereich  des  tariflichen  Rahmens 
liegt, vgl. Art. 5 KR-PatGer).

Für  die  patentanwaltliche  Beratung  machen die  Klägerinnen insgesamt 
EUR 87’455.40 geltend. Die Beklagte macht für die patentanwaltliche Be-
ratung CHF 21’813.85 geltend (ohne MwSt.). Die Beklagte erachtet die pa-
tentanwaltlichen Auslagen der Klägerinnen als zu hoch, unter anderem mit 
dem Hinweis darauf, dass aufgrund des vorangehenden Massnahmever-
fahrens erhebliche Synergien bestünden.

Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können 
praxisgemäss  als  notwendige Auslagen  erstattet  werden  (Art.  32  PatGG
i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), allerdings 
nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die 
berufsmässige  anwaltliche  Vertretung  gemäss  Tarif  übersteigt,  «von  der 
Grössenordnung  her  im  Bereich  der  rechtsanwaltlichen  Entschädigung» 
des Anwalts gemäss KR-PatGer. 60

Aus  der  Leistungsaufstellung  der  Wallinger  Ricker  Schlotter  Tostmann 
Partnerschaft mbB vom 30. Juni 2021 geht weder hervor, wer Leistungser-
bringer  war,  noch,  wofür  die  in  Rechnungen gestellten  Stunden  erbracht 
wurden, noch, ob der Rechnungsbetrag in Euro oder Schweizer Franken 
geschuldet ist. Bereits mangels ausreichender Substanziierung ist die Kos-
tenerstattung auf die tarifliche Entschädigung für die berufsmässige rechts-
anwaltliche Vertretung, d.h. auf CHF 40'000, zu reduzieren. Die notwendi-
gen Auslagen der Beklagten für die patentanwaltliche Unterstützung ande-
rerseits bewegen sich unterhalb des tariflichen Rahmens und sind unbe-
stritten.

Entsprechend hat die Beklagte den Klägerinnen 80% von CHF 40’000, d.h. 
CHF 32’000,  und  die  Klägerinnen  der  Beklagten  20% 
von 
CHF 21’813.85,61 d.h. CHF 4’362.77, zu erstatten. Per Saldo hat die Be-
klagte den Klägerinnen als Ersatz notwendiger Auslagen CHF 27’637 (ge-
rundet auf den vollen Franken) zu bezahlen. 

60 BPatGer,  Urteil  O2016_009  vom  18. Dezember  2018,  E. 64  –
«Durchflussmessfühler»;  Urteil  S2018_001  vom  23.  Mai  2018,  E.  5;  Urteil 
O2015_009  vom  21.  März  2018,  E.  11.2;  Urteil  O2012_43  vom  10.  Juni  2016, 
E. 5.5. 
61 Die Mehrwertsteuer ist nicht erstattungsfähig, da die Beklagte als Gesellschaft 
mit Sitz in der Schweiz vorsteuerabzugsberechtigt ist.

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Die  Beklagte  ist  demnach  zu  verpflichten,  den Klägerinnen für  die  erste 
Stufe  eine  reduzierte  Parteientschädigung  von  insgesamt  CHF 51’637
(CHF 24’000 plus CHF 27’637) zu bezahlen.

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Das Bundespatentgericht erkennt:

1.

In  Gutheissung  von  Rechtsbegehren  Nr.  1  wird  der Beklagten unter 
Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1’000  für  jeden  Tag  der 
Nichterfüllung,  aber  wenigstens  CHF  5’000,  sowie  unter Androhung 
der  Bestrafung  ihrer  Organe  mit  Busse  wegen  Ungehorsams  gegen 
eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhand-
lungsfall, mit sofortiger Wirkung verboten, in der Schweiz herzustellen, 
zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr 
zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei diesen Handlun-
gen  mitzuwirken,  Sägeblätter,  insbesondere  gemäss  der  grafischen 
Darstellung in Anhang 1, welche die folgenden Merkmale aufweisen:

a. Die  Sägeblätter  sind  dazu  geeignet,  in  einer  handgeführten 
Werkzeugmaschine, insbesondere des Typs Starlock®, Starlock 
Max® oder Starlock Plus®, mit einer sich um eine Antriebsachse 
oszillierend bewegender Antriebseinrichtung, verwendet zu wer-
den;

b. Die  Sägeblätter  weisen  eine Anschlusseinrichtung  auf,  mit  der 
sie an der Werkzeugmaschine derart befestigbar sind, dass de-
ren Antriebsachse und eine Werkzeugdrehachse zusammenfal-
len;

c. Die Anschlusseinrichtung weist zur Aufnahme der Antriebskraft 
sechs  im  Abstand  zur  Werkzeugdrehachse  angeordnete  An-
triebsflächenbereiche mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten 
auf;

d. Die  Tangentialebenen  sind  an  diesen  Flächenpunkten  gegen-
über  einer Axialebene,  welche  diese  Werkzeugdrehachse  ein-
schliesst, geneigt;

e. Diese  Tangentialebenen  sind  gegenüber  einer  Radialebene, 
welche sich senkrecht zu der Werkzeugdrehachse erstreckt, ge-
neigt;

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f. Die Anschlusseinrichtung weist eine Seitenwandung auf;

g. Diese Seitenwandung verläuft radial beabstandet von der Werk-

zeugdrehachse;

h. Diese Seitenwandung erstreckt sich zwischen einer ersten, obe-
ren  Begrenzungsebene  und  einer  zweiten,  unteren  Begren-
zungsebene;

i. Diese Seitenwandung weist die Antriebsflächenbereiche auf;

j. Durch die Seitenwandung entsteht ein im Wesentlichen hohlke-
geliger Abschnitt im Bereich der Anschlusseinrichtung, der einen 
Querschnitt  mit  variablem  Abstand  der  Seitenwandung  zur 
Werkzeugdrehachse in einer zu dieser Werkzeugdrehachse or-
thogonalen Ebene aufweist;

k. Die sechs Antriebsflächenbereiche sind mit Abrundungen an den 
Übergangsbereichen  zwischen  den  einzelnen Antriebsflächen-
bereichen ausgebildet.

l. Die Anschlusseinrichtung weist einen Deckflächenabschnitt auf;

m. Der  Deckflächenabschnitt  schliesst  unmittelbar  an  allen  sechs 

Antriebsflächenbereichen an; 

n. Die Erstreckung des Deckflächenabschnitts weist mehrere Kom-

ponenten senkrecht zur Werkzeugdrehachse auf;

o. Der Deckflächenabschnitt ist im Bereich der ersten, oberen Be-
grenzungsebene  angeordnet  und  erstreckt  sich  radial  in  Rich-
tung zur Werkzeugdrehachse hin;

p. Der Deckflächenabschnitt weist eine zentrale Ausnehmung auf.

q. Die beiden Begrenzungsebenen sind senkrecht zur Werkzeug-

drehachse angeordnet.

r. Die beiden Begrenzungsebenen sind voneinander beabstandet.

s. Die Antriebsflächenbereiche sind zwischen den beiden Begren-

zungsebenen angeordnet.

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t. Die  Seitenwandung  weist  eine  mittlere  Wandstärke  von  1,2 

(+/- 0,2) mm auf.

u. Das  Sägeblatt  hat  im  Bereich  der  Anschlusseinrichtung  eine 

Wandstärke von 1,2 (+/- 0,2) mm;

v. Der Abstand zwischen den Begrenzungsebenen beträgt 4,2 (+/-

0,2) mm.

2.

In Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 2 wird die Beklagte unter 
Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro Tag gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gemäss Art. 
343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 
292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, innerhalb 
von 60 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils ab dem 11. April 2018
Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über:

 Die Namen und vollständigen Adressen der gewerblichen Ab-

nehmer der Sägeblätter gemäss Dispositiv Ziff. 1;



sämtliche Rechnungen (mit Lieferzeiten, -mengen und –prei-
sen) für Sägeblätter gemäss Dispositiv Ziff. 1.

3.

In Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 4 wird die Beklagte unter 
Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro Tag gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gemäss Art. 
343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 
292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, innerhalb 
von 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils sämtliche Bestände 
von Sägeblättern gemäss Dispositiv Ziff. 1, die sich zum Zeitpunkt 
der Rechtskraft des Urteils direkt oder indirekt in ihrem Besitz oder 
unter ihrer Kontrolle befinden, auf eigene Kosten zu zerstören und 
dem Gericht sowie den Klägerinnen den schriftlichen Nachweis zu 
erbringen,  dass  sämtliche  entsprechenden  Sägeblätter  zerstört 
wurden, unter Angabe des Zeitpunkts und des Ortes der Zerstörung 
sowie der zerstörten Modelle und Mengen.

4.

In teilweiser Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 5 wird die Be-
klagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro 
Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 
gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Or-

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gane  nach  Art.  292  StGB  mit  Busse  im  Widerhandlungsfall  ver-
pflichtet,  innerhalb  von  30  Tagen nach  Rechtskraft  dieses Urteils 
sämtliche Bestände von Sägeblättern gemäss Dispositiv Ziff. 1, die 
von ihr bereits an gewerbliche Abnehmer geliefert wurden, von die-
sen gewerblichen Abnehmern zurückzurufen, indem letztere schrift-
lich auf die patentverletzende Natur der entsprechenden Sägeblät-
ter hingewiesen werden.

5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30’000.

6. Die Kosten werden zu 20% den Klägerinnen und zu 80% der Be-
klagten auferlegt. Die Gerichtsgebühr wird mit dem von den Kläge-
rinnen  geleisteten  Kostenvorschuss  verrechnet  und  die  Beklagte 
hat den Klägerinnen die Kosten im Umfang von 80% (CHF 24’000) 
zu ersetzen

7. Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägerinnen eine reduzierte Par-

teientschädigung von CHF 51’637 zu bezahlen.

8. Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Protokolls 
der  Hauptverhandlung sowie  an  das  Eidgenössische  Institut  für 
Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je gegen Emp-
fangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätes-
tens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu des-
sen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplo-
matischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 
Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und 
hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die 
Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismit-
tel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizule-
gen (vgl. Art. 42 BGG).

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St. Gallen, 30. August 2021

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Mark Schweizer

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 1. September 2021

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Anhang 1 zur Klage

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