# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** a0c9acf2-fa31-5275-9c43-12b1ff57f3f1
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2022-08-24
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2022_004
**Docket/Reference:** S2022_004
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/192/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

S2022_004

Besetzung

Verfahrensbeteiligte

U r t e i l   v o m   2 4 .   A u g u s t   2 0 2 2

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher

A
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Hans Weissberg, pa-
tentanwaltlich beraten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Rudolf A.
Rentsch, 

Klägerin

gegen

1. B GmbH,  
2. C,  
beide vertreten durch Maître Ralph Schlosser und/oder Maît-
re Maud Fragnière, beide patentanwaltlich beraten durch
Emmanuel Jelsch,

Beklagte 1 und 2

Gegenstand

Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme

S2022_004

Der Präsident erwägt:

Prozessgeschichte

1.
Mit  Eingabe  vom  8.  Juni  2022 reichte  die  Klägerin  das  vorliegende  Ge-
such  um  Erlass  vorsorglicher  Massnahmen  ein  und  stellte  folgende 
Rechtsbegehren: 

«1. Es sei der Gesuchsgegnerin 1 und/oder der Gesuchsgegnerin 2 einstweilen 

zu  verbieten,  ohne  vorgängige  schriftliche  Zustimmung  der  Gesuchstellerin 

die  Rechte  an  und  aus  der  schweizerischen  Patentanmeldung  CH 000

(CH 111)  (einschliesslich  möglicher  Teilanmeldungen  oder  aus  dieser  An-

meldung  allenfalls  zur  Erteilung  gelangenden  Patente)  ganz  oder  teilweise 

auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung 

von exklusiven Lizenzen, oder über diese auf andere Weise rechtsgeschäft-

lich  zu verfügen,  insbesondere keine Belastungen,  Verpfändungen  oder in-

haltlich  einschränkende  Änderungen  daran  vorzunehmen,  oder  ganz  oder 

teilweise  auf  diese  zu  verzichten,  insbesondere  durch  Verzichtserklärung 

oder  Nichtzahlen  von  Gebühren,  bis  zum  Entscheid  im  durch  die  Gesuch-

stellerin noch anhängig zu machenden ordentlichen Verfahren.

2. Es sei der Gesuchsgegnerin 1 und/oder der Gesuchsgegnerin 2 einstweilen 

zu  verbieten,  ohne  vorgängige  schriftliche  Zustimmung  der  Gesuchstellerin 

die  Rechte an und aus den die Priorität der schweizerischen  Patentanmel-

dung  CH 000 (CH 111)  in  Anspruch  nehmenden  ausländischen  Patentan-

meldungen,  insbesondere  CA 222,  EP 333,  US 444 und  WO 555,  (ein-

schliesslich möglicher Teilanmeldungen oder aus solchen Anmeldungen al-

lenfalls  zur  Erteilung  gelangenden  Patenten)  ganz  oder  teilweise  auf  Drifte 

zu  übertragen,  insbesondere  zu  Eigentum  oder  durch  Einräumung  von  ex-

klusiven Lizenzen, oder über diese auf andere Weise rechtsgeschäftlich zu 

verfügen,  insbesondere  keine  Belastungen,  Verpfändungen  oder  inhaltlich 

ein- schränkende Änderungen daran vorzunehmen, oder ganz oder teilwei-

se  auf  diese  zu  verzichten,  insbesondere  durch  Verzichtserklärung  oder 

Nichtzahlen von Gebühren, bis zum Entscheid im durch die Gesuchstellerin 

noch anhängig zu machenden ordentlichen Verfahren.

3. Das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  sei  anzuweisen,  die  Verfügungsbe-

schränkung gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 in Bezug auf die schweizerische 

Patentanmeldung  CH 000 (CH 111),  auf  dieser  beruhenden  Teilanmeldun-

gen oder daraus allenfalls zur Erteilung gelangender schweizerischer Paten-

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te  vorzumerken,  bis  zum  Entscheid  im  durch  die  Gesuchstellerin  noch  an-

hängig zu machenden ordentlichen Verfahren.

4. Es sei der Gesuchsgegnerin 1 und/oder der Gesuchsgegnerin 2 einstweilen 

zu  verbieten, in den anhängigen  Erteilungsverfahren  betreffend die  Patent-

anmeldungen CH 000 (CH 111), CA 222, EP 333, US 444 und WO 555 oh-

ne vorgängige schriftliche Zustimmung der Gesuchstellerin Eingaben an die 

zuständigen  Behörden  vorzunehmen,  insbesondere  Eingaben  zu  Prüfbe-

scheiden  oder  formelle  Erklärungen  betreffend  den  Schutzbereich  dieser 

Patentanmeldungen,  bis  zum  Entscheid  im  durch  die  Gesuchstellerin  noch 

anhängig zu machenden ordentlichen Verfahren.

5. Es sei der Gesuchsgegnerin 2 einstweilen zu verbieten, Gesellschaftsanteile 

an der Gesuchsgegnerin 1 insgesamt oder teilweise in irgendeiner Form auf 

Drifte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder Nutzniessung, und es 

sei  der  Gesuchsgegnerin  2  zu  verbieten  Gesellschaftsanteile  an  der  Ge-

suchsgegnerin 1 insgesamt oder teilweise in irgend- einer Form zu belasten 

oder  in  anderer  Form  als  Sicherheiten  zu  nutzen,  bis  zum  Entscheid  im 

durch  die  Gesuchstellerin  noch  anhängig  zu machenden  ordentlichen  Ver-

fahren.

6. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1, 2 sowie 4 und 5 seien mit 

Androhung  gegen  die  Gesuchsgegnerinnen  1  und  2  der  Bestrafung  nach 

Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.00) im Widerhandlungsfall sowie  zu-

sätzlich unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden 

Tag  der  Nichterfüllung  im  Widerhandlungsfall nach  Art.  343  Abs.  1  fit.  c) 

ZPO, mindestens aber von CHF 5'000 nach Art. 343 Abs. 1 fit. b) ZPO, zu 

verbinden.

7. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegne-

rinnen 1 und  2,  zzgl. MwSt., unter Einschluss der  Kosten für die  notwendi-

gerweise beigezogenen Patentanwälte.»

2.
Am  13.  Juli  2022 reichte  die  Beklagte  die  Massnahmeantwort ein  und 
stellte folgende Anträge:

«Principalement:

1.

La conclusion 5 de la requête de mesures provisionnelles du 8 juin 2022 est 

déclarée irrecevable.

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2.

Les conclusions 1, 2, 3, 4, 6 et 7, de la requête de mesures provisionnelles 

du 8 juin 2022 sont rejetées.

3.

Les frais et dépens sont mis à la charge de la demanderesse.

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Subsidiairement :

1.

La  requête  de  mesures  provisionnelles  du  8  juin  2022  est  rejetée  dans  la 

mesure où elle est déclarée recevable.

2.

Les frais et dépens sont mis à la charge de la demanderesse.»

3.
Mit  Schreiben  vom  20. Juli  2022 wies  der  Präsident  die  Parteien  darauf 
hin,  dass  ein  zweiter  Schriftenwechsel  nicht  angeordnet,  aber  eine  Stel-
lungnahme  zu  den  Behauptungen  in  der  Massnahmeantwort,  insbeson-
dere  eine  Stellungnahme  zum  Vorwurf  der  Beklagten,  das  Massnahme-
gesuch sei verspätet eingereicht worden, bis 4. August 2022 als rechtzei-
tig angesehen würde. Die Frist wurde auf Antrag der Klägerin bis 15. Au-
gust 2022 erstreckt.

4.
Die  Klägerin  reichte am  15.  August  2022  eine  Stellungnahme  zur  Ge-
suchsantwort vom 13. Juli 2022 ein.

Prozessuales

5.
Die  Klägerin, eine  natürliche  Person,  und  die  Beklagten,  eine Gesell-
schaft  mit  beschränkter  Haftung  (Art.  772  ff.  OR)  sowie  eine  natürliche 
Person,  haben  ihren  (Wohn-)Sitz  in  der  Schweiz.  Streitgegenstand  sind 
die  Rechte  an  einer Patentanmeldung  sowie  die  Abtretung  von  Gesell-
schaftsanteilen und Forderungsansprüche.

Beim Streit um die Berechtigung an der Patentanmeldung handelt es sich 
offensichtlich um  eine  Zivilklage  im  direkten  Sachzusammenhang  mit  ei-
nem  Patent bzw.  einer  Patentanmeldung.  Das  Bundespatentgericht  ist 
damit örtlich und sachlich zuständig (Art. 26 Abs. 2 PatGG). Ob dies auch 
für  die Ansprüche  im  Zusammenhang  mit  den  Geschäftsanteilen  an  der 
Beklagten 2 zutrifft, kann beim vorliegenden Ausgang offenbleiben. 

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In Anwendung  von Art. 23 Abs.  1  lit.  b  PatGG  entscheidet  der  Präsident
als Einzelrichter.

Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 Abs. 1 PatGG); die Beklagten ha-
ben  sich  zulässigerweise  (vgl. Art.  36 Abs.  2  PatGG) des  Französischen 
bedient.

Parteivorbringen

6.
Die Klägerin macht geltend, dass die Parteien ab 2016 Seminare im Be-
reich […] und […] durchführten, wobei sie sich auf das Thema […] und […]
zwischen  verbalem  Ausdruck  und  Körpersprache  fokussiert  hätten. Die 
Klägerin habe in der Folge eine Software entwickelt, um […] zu erkennen, 
analysieren und auf Übereinstimmung mit zeitgleichen […] überprüfen zu 
können.

Im […] 2018 sei die Erfindung durch die Beklagte 1, deren einzige Gesell-
schafterin  die  Beklagte 2  sei,  zum  Patent  angemeldet worden  (CH 000; 
publiziert  am  […] August  2020  unter  der  Nummer  CH 111).  Vorausset-
zung für das Einverständnis mit diesem Vorgehen sei seitens der Klägerin
gewesen, dass sie an der Beklagten 1 beteiligt werden würde. In der Pa-
tentanmeldung seien sowohl die Klägerin als auch die Beklagte 2 als Mit-
erfinderinnen genannt worden.

Das  Projekt  sei  von  der  G  gefördert  worden.  Am  […] Januar  2019  sei 
durch die Beklagte 1 ein Funding Agreement unterzeichnet worden, worin 
die  Rechte  zwischen  Miterfindern  und  Personen  innerhalb  der  Beklag-
ten 1 aber nicht geregelt worden seien.

Als die Klägerin im Herbst 2019 auf den Abschluss einer schriftlichen Re-
gelung  der  Rechte  an  der  Erfindung  und  der  Beteiligung  an  der  Beklag-
ten 1 bestanden habe, habe die Beklagte 2 von einer Beteiligung der Klä-
gerin nichts  mehr wissen  wollen.  Stattdessen  habe  die  Beklagte 2  der 
Klägerin einen  Mandatsvertrag  vorgelegt,  der  die  Klägerin nur  noch  als 
Beauftragte mit begrenzter finanzieller Beteiligung vorgesehen habe.

Die  Klägerin habe  dieses  Angebot  abgelehnt,  aber  angeboten,  für  das 
Projekt weiterzuarbeiten. Daraufhin sei ihr von der Beklagten 2 mit E-Mail 
vom  15.  November  2019  angezeigt  worden,  dass  ihre  interne  E-Mail-
Adresse ab  sofort  gesperrt  sei.  Mit  Schreiben  vom  18.  November  2019 

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habe ihr die Anwältin der Beklagten 1 mitgeteilt, dass ihr Mandatsverhält-
nis mit der Beklagten 1 beendet sei.

In der Folge habe der damalige Anwalt der Klägerin, Avocat D, bis Früh-
ling  2021  versucht,  mit  der  Beklagten 2  eine  gütliche  Einigung  zu  erzie-
len.  Zu  diesem  Zeitpunkt  sei  der Anwalt  zum  Schluss  gekommen,  dass 
keine  gütliche  Einigung  mehr  möglich  sei.  Im  September  2021  habe  es 
die  Klägerin erfolglos mit  einer  Betreibung  gegen  die  Beklagten  1  und  2
versucht.  Daraufhin  habe  sich  die  Klägerin darum  bemüht,  die  nötigen 
Mittel  für  einen  Prozess  aufzubringen  bis  die  Foris AG,  Bonn,  Deutsch-
land, am […] Mai 2022 einer Prozessfinanzierung zustimmte.

7.
In  der  Massnahmeantwort  tragen  die  Beklagten  vor,  dass  die  Klägerin 
keinen erfinderischen Beitrag zum Streitpatent geleistet habe.

Die  Beklagte 1  habe  das  Vertragsverhältnis  mit  der  Klägerin  aufgelöst, 
nachdem diese Einverständniserklärungen zugunsten der Beklagten 1 zu 
ihren Gunsten abgeändert habe. 

Die  Beklagten  bestreiten,  dass  es  zu  Verhandlungen  zwischen  den  Par-
teien gekommen sei. Im Gegenteil: drei Schreiben der vormaligen Anwäl-
tin der Beklagten, Avocate E, vom 5. und 20. Dezember 2019 sowie vom 
20. April  2020  seien  von  der  Klägerin  unbeantwortet  geblieben. Erst  am 
28.  Oktober  2020  habe Avocat  D Avocate  E telefonisch  nach  einer  Ver-
gleichsmöglichkeit  gefragt,  woraufhin  ihm  mitgeteilt  worden  sei,  dass 
Avocate E die Beklagte 1 nicht mehr vertrete. Hiernach habe die Klägerin 
– mit Ausnahme  der  Betreibungen  im  September  2021  – keine  weiteren 
Schritte  mehr  unternommen. Insbesondere  habe  sie  vor  dem vorliegen-
den Verfahren niemals einen Anspruch auf die strittigen Patentanmeldun-
gen oder auf Anteile an der Beklagten 1 erhoben.

8.
In ihrer Stellungnahme vom 15. August 2022 lässt die Klägerin ausführen, 
dass  die Anwälte  im  Jahr  2020  auch  telefoniert  hätten.  Dabei  seien  die 
Rechte  an  den  Streitpatentanmeldungen zur  Sprache  gekommen.  Nach-
dem dem Anwalt der Klägerin Ende 2020 mitgeteilt worden sei, dass die 
Anwältin der Beklagten 1 angewiesen worden sei, keine weiteren Kosten 
zu  verursachen,  habe  der  Anwalt  angekündigt,  die  Beklagte  2  direkt  zu 
kontaktieren. 

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Als  der Anwalt  der  Klägerin  im  Frühjahr  2021  keine  Möglichkeit  für  eine 
gütliche Lösung mehr gesehen habe, hätten sie beschlossen, mittels den 
im  September  2021  eingeleiteten  Betreibungen  doch  noch  eine  gütliche 
Einigung  erzielen  zu  können.  Diese  Betreibungen  seien  das  Ende  der 
Verhandlungen gewesen.

In der Folge habe die Klägerin intensiv nach einer Finanzierung gesucht, 
was unerwartet lange gedauert und schliesslich zur Verzögerung der Kla-
geeinreichung geführt habe.

Die  Klägerin  macht  geltend,  dass  sie  während  der  Laufzeit  des  Funding 
Agreements,  das  sie  mitunterzeichnete  und  ein  Laufzeit  bis  ungefähr 
Sommer/Herbst  2020  gehabt  habe,  gegen  die  Beklagte  1  kein  Gerichts-
verfahren  habe  einleiten  wollen.  Ausserdem  habe  die  Klägerin  gehofft, 
dass die Beklagte 2 durch das Patentanmeldungsverfahren sowie die Su-
che  nach  Geschäftspartnern  zur  Einsicht  gelangen  würde,  dass  eine  Ei-
nigung  einem  Gerichtsverfahren  vorzuziehen  sei.  Ein  Gerichtsverfahren 
hätte diese Einigung gefährden können.

Schliesslich ergebe sich aus der Gesuchsantwort eine erhöhte Dringlich-
keit, denn die Beklagte 2 sei versucht, Anteile der Beklagten 1 an Investo-
ren abzugeben. Damit drohe der Klägerin unmittelbar ein nicht wiedergut-
zumachender Nachteil.

Beurteilung

9.
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen  vorsorglichen  Massnahmen,  wenn  die  Klägerin  glaubhaft 
macht,  dass  ein  ihr  zustehender  Anspruch  verletzt  ist  oder  eine  Verlet-
zung  zu  befürchten  ist  (lit.  a)  und ihr  aus  der  Verletzung  ein  nicht  leicht 
wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b).

Nach  herrschender  Lehre  und  Rechtsprechung  ist  der Anspruch  auf  Er-
lass einer vorsorglichen Massnahme verwirkt, wenn der Kläger, nachdem 
er  in  der  Lage  ist,  das  Gesuch  einzureichen,  mit  dessen  Einreichung  so 
lange  zuwartet,  dass  ein  ordentliches  Verfahren, das  er  im  frühesten 
möglichen  Zeitpunkt  eingeleitet  hätte,  eher  abgeschlossen  wäre  als  das 
(verspätet)  eingeleitete  Massnahmeverfahren  (so  genannte  «relative 
Dringlichkeit»).  Bei  einer  durchschnittlichen  Dauer  von  ordentlichen  Ver-
letzungsverfahren vor dem Bundespatentgericht von rund zwei Jahren bis 
zum Abschluss  der  ersten  Stufe  und  einer  durchschnittlichen  Dauer  von 

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auf  Unterlassung  gerichteten  Massnahmeverfahren  von  rund  acht  bis 
zehn Monaten ergibt sich daher, dass der Anspruch auf Erlass vorsorgli-
cher Massnahmen prozessual verwirkt ist, wenn mit der Geltendmachung 
mehr als 14 Monate von dem Zeitpunkt an, in dem ein ordentliches Ver-
fahren  hätte  eingeleitet  werden  können,  zugewartet  wird  und  keine  be-
sonderen  Umstände  vorliegen,  die  ein  längeres  Zuwarten  rechtfertigen 
würden.1  

Ob  ein  Zuwarten  wegen  Vergleichsgesprächen – wie  dies  die  Klägerin 
vorbringt – gerechtfertigt ist und dazu führt, dass ein Massnahmegesuch 
auch  nach  längerem  Zuwarten  nicht  verwirkt  ist, kann  offenbleiben,  da 
nicht  glaubhaft  gemacht  ist,  dass  zwischen  den  Parteien  Vergleichsge-
spräche  über  die  Inhaberschaft  an  den strittigen  Patentanmeldungen
stattgefunden haben.

10.
Die  Beweislast  für  die  Umstände,  die  auf  Rechtsmissbrauch  schliessen 
lassen,  trägt  derjenige,  der  sich  auf  Rechtsmissbrauch  beruft.  Da  die 
Verwirkung  des  Anspruchs  auf  Erlass  vorsorglicher  Massnahmen  durch 
Zuwarten ein Ausfluss des (prozessualen) Rechtsmissbrauchsverbots ist, 
tragen die Beklagten die Beweislast für das Vorliegen der Umstände, die 
auf  ein  übermässig  langes  Zuwarten  bis  zur  Einreichung  des  Massnah-
megesuchs schliessen lassen.2

Die Beklagten tragen sinngemäss vor, dass sich der Streit zwischen den 
Parteien  am 15. November  2019 manifestiert  habe  und  der Klägerin  seit 
diesem  Zeitpunkt  sämtliche  Elemente  bekannt  gewesen  seien,  um  vor-
sorgliche  Massnahmen  zu  begehren.  Da  zwischen  den  Parteien  keine 
Vergleichsgespräche  geführt  worden  seien,  habe  die  Klägerin  mehr  als 
2,5  Jahre mit  der  Einleitung  des  Verfahrens  zugewartet  und  damit  das 
Recht auf vorsorgliche Massnahmen verwirkt.

Wo  der  beweisbelasteten  Partei  der  – regelmässig  äussert  schwierige, 
wenn  nicht  unmögliche  – Beweis  des  Nichtvorhandenseins  einer  Tatsa-
che  obliegt,  ist  die  Gegenpartei  nach  Treu  und  Glauben  gehalten,  ihrer-
seits  durch  Gegenbeweis  zur  Abklärung  der  Verhältnisse  beizutragen. 
Das  gänzliche  Misslingen  dieses  Gegenbeweises darf  als  Indiz  für  die 

1 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 13 – „Spiralfeder“.
2 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 15 – „Spiralfeder“.

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Richtigkeit der Darstellung der grundsätzlich beweisbelasteten Partei ge-
wertet werden, die eine negative Tatsache hätte beweisen sollen.3

11.
Als  Beweismittel  für  das  Fehlen  ernsthafter  Vergleichsgespräche  zwi-
schen den Parteien reichen die Beklagten Anwaltsschreiben von Avocate 
E ein. Die eingereichte Korrespondenz legt nahe, dass sie – mit Ausnah-
me des Schreibens von Avocat D vom 26. November 2019 – unbeantwor-
tet  blieb.  Weiter  reichen  die  Beklagten  E-Mail  Korrespondenz  zwischen 
Avocate  E und  der  Beklagten  2  vom  28.  Oktober  bis  3.  November  2020 
ein,  woraus  ersichtlich  ist,  dass Avocat  D Avocate E zwecks  Vergleichs-
gespräche zu erreichen versucht hat.

Die  Klägerin  trägt  sinngemäss vor,  dass  sie mit  den  Beklagten  seit  dem 
E-Mail  vom  15.  November  2019  in  Vergleichsverhandlungen  gestanden 
habe und  eine  Klage  während  der  Laufzeit  des Funding Agreements mit 
einer Laufzeit bis Sommer/Herbst 2020 nicht in Frage gekommen sei.

Für  den  Beweis  für  die  Führung  von  Vergleichsgesprächen  bis  im  Mai
2021 reicht die Klägerin eine E-Mail von Avocat D vom 17. Mai 2022 ein, 
in  der dieser  schreibt:  «Je  vous  confirme  bien  volontier  par  la  présente 
que c’est en mai 2021 qu’il est apparu qu’aucune solution amiable n’était 
définitivement plus envisageable. »

Als (einziges) weitere Beweisofferte für das Stattfinden von Vergleichsge-
sprächen offeriert die Klägerin ihre Beweisaussage. 

Das E-Mail von Avocat D vom 17. Mai 2022 macht nicht glaubhaft, dass 
bis  im  Mai  2021  Vergleichsgespräche  stattgefunden  haben.  Das  E-Mail 
wurde  kurz  vor  Klageeingang  verfasst  und  enthält  keine  weiteren Anga-
ben über die tatsächlich unternommenen Bemühungen, um eine gütliche 
Einigung  zu  finden. Auch  ergibt  sich  aus  dem  E-Mail  von Avocat  D vom 
17. Mai 2022 nicht, dass sich die angeblichen Vergleichsbemühungen auf 
die Inhaberschaft an den strittigen Patentanmeldungen bezogen. Die bei-
den Schreiben der damaligen Anwältin der Beklagten 1, die im Recht lie-
gen,  beziehen  sich  auf  die  Rückgabe  bzw. Herausgabe  von  Arbeitser-
gebnissen und Arbeitsmitteln. Auch das Schreiben von Avocat D vom 26. 
November  2019  bezieht  sich  mit  keinem  Wort  auf  die  Inhaberschaft  an 
den strittigen  Patentanmeldungen,  sondern  verlangt  gestützt  auf  Daten-
schutzrecht  Auskunft  über  Daten  zur  Klägerin.  Zudem  verhält  sich  die 

3 BGer Urteil 5P.376/2006 vom 14. Juni 2007, E. 3.3.

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Klägerin widersprüchlich, wenn sie vorträgt, im Frühjahr 2021 keine Mög-
lichkeiten für eine gütliche Lösung mehr gesehen zu haben und gleichzei-
tig im September 2021, in der Hoffnung doch noch zu einer Einigung ge-
langen  zu  können,  Betreibungen  gegen  die  Beklagten  eingeleitet  haben 
will und diese Betreibungen als Ende der Verhandlungen bezeichnet.

Weiter blieb von der Klägerin unbestritten, dass sie auf die Schreiben von 
Avocate E vom 5. und 20. Dezember 2019 sowie vom 20. April 2020 nicht 
reagierte.

Belegt  und  unbestritten  ist  der  Versuch  einer  telefonischen  Kontaktauf-
nahme  von Avocat  D mit Avocate  E am  28. Oktober  2020.  Die  Klägerin 
trägt zwar vor, dass Avocat D angekündigt habe, die Beklagte 2 direkt zu 
kontaktieren;  eine  solche  Kontaktaufnahme  wird  von  der  Klägerin  aber 
weder belegt noch behauptet. Schliesslich blieb auch das Vorbringen der 
Beklagten,  wonach  bis  zu  den  Betreibungen  im  September  2021  keine 
weitere  Kontaktaufnahme  seitens  der  Klägerin  stattgefunden  hätten,  un-
bestritten.

Führt  ein  Anwalt  für  seine  Mandantschaft  Vergleichsgespräche,  hat  er 
sich mit dieser ab- und rückzusprechen und die Bedingungen der Gegen-
seite  festzuhalten  und/oder  der Mandantschaft  mitzuteilen.  Finden  Ge-
spräche mit  der  Gegenseite und/oder  der Mandantschaft  ausschliesslich 
telefonisch  respektive  in  physischer  Anwesenheit  statt  und  produzieren 
demzufolge  keine  physischen  Produkte,  die  ihr  Stattfinden  zu  bezeugen 
vermögen,  so  könnte  ein gestützt  auf  Art. 21  Abs.  2  der  Standesregeln 
des  Schweizerischen  Anwaltsverbands  geführter, detaillierter  Aufwands-
aufschrieb  darüber Aufschluss  geben,  wann  wie  viel  Zeit  für  Vergleichs-
gespräche  aufgewendet  wurde.  Selbst  wenn  es  sich  sowohl  bei  der An-
waltskorrespondenz  als  auch  beim detaillierten  Aufwandsaufschrieb  um 
vertrauliche  Informationen  handelt,  hätten  diese  von  der  Klägerin  – z.B. 
verbunden  mit dem  Antrag,  auf  vertrauliche  Behandlung oder  in  ge-
schwärzter  Form – ohne  weiteres  ins  Verfahren  eingebracht oder  Avo-
cat D als  Zeuge  offeriert  werden  können.  Der  Klägerin  ist  die Wahl  ihrer 
Beweismittel selbst überlassen, sie hat aber die aus dieser Wahl fliessen-
den Vor- oder Nachteile zu tragen. Vorliegend führen die von der Klägerin 
eingereichten Beweismittel dazu, dass die Glaubhaftmachung einer posi-
tiven  Tatsache  – nämlich  das  Führen  von  Vergleichsgesprächen  – nicht 
gelingt.  Dies  ist  als  Indiz  dafür  zu  werten,  dass  keine  Vergleichsgesprä-
che  zwischen  den  Parteien  über  die  Inhaberschaft  an  der  Beklagten  1 

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respektive  an  der  Berechtigung  des  Patents  stattgefunden  haben  (vgl. 
E. 10).

Nach  dem  Gesagten  deuten  die  Indizien  darauf  hin,  dass  zwischen  den 
Parteien keine Vergleichsgespräche über die Inhaberschaft an den stritti-
gen Patentanmeldungen stattgefunden haben. In der Folge ist zu prüfen, 
ob die offerierte Beweisaussage der Klägerin zusätzlichen Aufschluss ge-
ben kann.

12.
Das  Recht  auf  Beweis  ist  in Art.  152  ZPO  gesetzlich  verankert.  Danach 
hat die beweispflichtige Partei einen bundesrechtlichen Anspruch darauf, 
für  rechtserhebliche  bestrittene  Vorbringen  zum  Beweis  zugelassen  zu 
werden,  wenn  ihr  Beweisantrag  nach  Form  und  Inhalt  den  Vorschriften 
des  anwendbaren  Prozessrechts  entspricht.  Dieser  Anspruch  schliesst 
eine vorweggenommene  (antizipierte)  Würdigung  von  Beweisen  nicht 
aus. Eine solche kommt allerdings nur dort in Frage, wo der Richter zum 
Schluss kommt, ein form- und fristgerecht beantragter und an sich taugli-
cher Beweis vermöge seine aufgrund der bereits abgenommenen Bewei-
se gewonnene Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer be-
haupteten und bestrittenen Tatsache nicht zu erschüttern.4

Die  Klägerin  offeriert  ihre Beweisaussage,  um  das  Stattfinden  von  Ver-
gleichsgesprächen und  damit  nicht  erfolgte  Verwirkung ihres  Massnah-
megesuchs  glaubhaft  zu  machen.  Die  Klägerin  hatte  zweimal  Gelegen-
heit, sich zur Dringlichkeit zu äussern und Gründe darzutun, die das spä-
te Einreichen des Massnahmegesuchs rechtfertigen können. Insbesonde-
re  wurde  dem  Rechtsvertreter  der  Klägerin  mit  Schreiben  vom  20.  Juli 
2022 die  Möglichkeit eingeräumt,  sich zum Vorwurf  der  verspäteten  Ein-
reichung zu äussern. Die hierauf eingereichte Eingabe fällt betreffend das 
Stattfinden  von  Vergleichsgesprächen  zwar  länger  aus  als  die  entspre-
chenden  Ausführungen  im Massnahmegesuch,  führt aber  weder zu  zu-
sätzlichen  Erkenntnissen  noch  enthält  sie  neue  substanziierte  Behaup-
tungen.  Weil  davon  auszugehen  ist,  dass  die  Klägerin  von  Umfang  und 
Zeitpunkt  der  Kontaktaufnahmen  zwecks  Vergleichsgesprächen  ihres 
vormaligen Anwalts weiss und dieses Wissen (spätestens) mit der Einga-
be  vom 15. August  2022  ins  Verfahren  eingebracht  hätte,  sind  durch  die 
Befragung der Klägerin keine neuen sachdienlichen Informationen zu er-
warten.  Vielmehr ist  zu  erwarten,  dass  die  Klägerin  die  in  den  Rechts-
schriften  vorgetragenen  Sachverhaltsbehauptungen  lediglich  mündlich 

4 BGE 143 III 297 E. 9.3.2.

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bestätigt. Solche mündlichen Bestätigungen vermögen aber nichts daran 
zu  ändern,  dass  der  Präsident  aufgrund der vorliegenden Akten  zur Ein-
sicht gelangt ist, dass zwischen den Parteien im fraglichen Zeitraum kei-
ne  Vergleichsgespräche  betreffend  Inhaberschaft  an  den strittigen  Pa-
tentanmeldungen glaubhaft gemacht sind. Folglich wird auf die Befragung 
der Klägerin im Sinne der antizipierten Beweiswürdigung verzichtet.

13.
Die  Klägerin  hat  im  vorliegenden  Fall  seit  mindestens  Ende  November 
2019 positive  Kenntnis  davon,  dass  die  Beklagte  2  sie  nicht  an  den 
Streitpatentanmeldungen respektive  der  Beklagten  1  beteiligen  will. Das 
Massnahmegesuch  wurde  am  8.  Juni  2022  eingereicht,  womit  über  30 
Monate  seit  positiver  Kenntnis  des  massgebenden  Sachverhalts verstri-
chen sind. Selbst wenn zugunsten der Klägerin davon ausgegangen wür-
de,  dass  entgegen  der  aus  dem vorgetragenen  Sachverhalt  hervorge-
henden Tatsachen (bis) im Spätherbst 2020 Vergleichsgespräche geführt 
wurden,  wäre  das  Massnahmebegehren  noch  immer  18  Monate  nach 
dem massgebenden Zeitpunkt eingereicht worden.

Besondere Gründe für ein längeres Zuwarten sind nicht ersichtlich. Dass 
die  Klägerin  vor  der  Einreichung  des  Massnahmegesuchs  die  Prozessfi-
nanzierung  sicherstellen  musste,  vermag  ein  längeres  Zuwarten  als  die 
14 Monate gemäss Praxis des Bundespatentgerichts, die ohnehin schon 
grosszügig  bemessen  sind,  nicht  zu  rechtfertigen.  Die  Schwierigkeit,  ei-
nen Prozessfinanzierer zu finden, kann nicht den Beklagten zum Nachteil 
gereichen.

Es  fehlt  daher  an  der  notwendigen  relativen  Dringlichkeit des  Massnah-
megesuchs.  Wäre  das  Gesuch  rechtzeitig  eingereicht  worden,  so  hätte 
ein ordentliches Verfahren durchgeführt werden können, das in dem Zeit-
punkt, in dem das vorliegende Massnahmeverfahren abgeschlossen sein 
würde,  auch  abgeschlossen  gewesen  wäre.  Die  Klägerin  hat  ihren  An-
spruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen daher prozessual verwirkt.

Nach  dem  Gesagten  ist  das  Massnahmegesuch  wegen  fehlender 
relativer  Dringlichkeit  abzuweisen  und  es  erübrigt  sich,  auf  die  weiteren 
Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen einzugehen.

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Kosten- und Entschädigungsfolge

14.
Der  von  der  Klägerin  angegebene  Streitwert  von  CHF  225’000  wird  von 
den Beklagten nicht bestritten.

Gemäss Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 KR-PatG wäre die Gerichtsge-
bühr auf CHF 10’000 zu bemessen. Aufgrund des geringen Aufwands des 
Gerichts rechtfertigt es sich, die Gebühr in Anwendung von Art. 1 Abs. 3 
KR-PatG auf CHF 6’000 zu senken.

Die Gerichtsgebühr ist mit dem Kostenvorschuss zu verrechnen und der 
nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses ist der Klägerin zurück-
zuerstatten (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

Als  unterliegende  Partei  schuldet  die  Klägerin  den  Beklagten  eine  Ent-
schädigung  für  die  berufsmässige  rechtsanwaltliche  Vertretung,  die  auf 
CHF 6’000 zu bemessen ist (Art. 5 i.V.m. Art. 6 und 8 KR-PatG).

Der Präsident verfügt:

1.

2.

3.

4.

Das  Gesuch  um  Erlass  vorsorglicher  Massnahmen  wird  abgewie-
sen.

Die  Gerichtsgebühr  wird  festgesetzt  auf  CHF  6’000 und  mit  dem 
von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht 
beanspruchte  Anteil  des  Kostenvorschusses  wird  der  Klägerin  zu-
rückerstattet.   

Die  Klägerin  wird  verpflichtet,  der  Beklagten  eine  Parteientschädi-
gung von CHF 6’000 zu bezahlen. 

Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Eidgenössische 
Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je ge-
gen Empfangsbestätigung.

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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen  diesen  Entscheid  kann  innert  30  Tagen nach  Eröffnung  beim 
Bundesgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt 
werden  (Art.  72  ff.,  90  ff.  und  100  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Frist  ist  gewahrt,  wenn  die  Be-
schwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht einge-
reicht  oder  zu  dessen  Handen  der  Schweizerischen  Post  oder  einer 
schweizerischen  diplomatischen  oder  konsularischen  Vertretung  überge-
ben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid  und  die  Beweismittel  sind  beizulegen,  soweit  sie  die  be-
schwerdeführende Partei in Händen hat (vgl. Art. 42 BGG)

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b 
ZPO).

St. Gallen, 24. August 2022

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

MLaw Sven Bucher

Versand: 24.08.2022

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