# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** fb4af8ac-d3be-593b-95dc-433c244b00ce
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2008-05-30
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 30.05.2008 B-2683/2007
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-2683-2007_2008-05-30.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-2683/2007
{T 0/2}

U r t e i l  v o m  3 0 .  M a i  2 0 0 8

Richter Francesco Brentani (Vorsitz), 
Richter Claude Morvant, Richter Hans Urech, 
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.

S._______,
vertreten durch 
Isler & Pedrazzini AG Patent- und Markenanwälte, 
Gotthardstrasse 53, Postfach 6940, 8023 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

E. _______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin Hitz, 
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, 
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Widerspruchsverfahren Nr. 7647; 
Internat. Reg. Nr. 393' 907 SOLVAY c. Internat. Reg. 
Nr. 841'563 Solvexx.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-2683/2007

Sachverhalt:

A.
Die  Beschwerdegegnerin  ist  Inhaberin  der  internationalen  Registrie-
rung  "Solvexx"  (IR-Nr. 841  563),  welche  in  der  "Gazette  OMPI  des 
marques internationales"  ("Gazette")  Nr. 7/2005  vom 24. März  2005 
veröffentlicht wurde und u. a. für folgende Waren registriert ist:

Klasse 3:

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour net-

toyer, polir, récurer et abraser, savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux; dentifrices.

Klasse 5

Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; sub-

stances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 

plomber les dents et  pour empreintes dentaires; désinfectants; produits  pour la de-

struction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

B.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung 
"SOLVAY" (IR-Nr. 393 907), welche am 29. November 1972 u. a. für die 
folgenden Waren eingetragen wurde:

Klasse 1

Produits chimiques destinés à l'industrie chimique et à la science, la métallurgie, la 

briqueterie,  la  cimenterie,  l'industrie  mécanique,  la  pharmacie,  l'industrie  textile, 

l'agriculture, l'industrie alimentaire, aux industries de l'aluminium, du caoutchouc, de 

la cellulose et du papier, des colles, gélatines et adhésifs, des colorants, des cuirs et 

peaux, des explosifs, du traitement des huiles et des graisses, des huiles minérales, 

des savons et détergents, des insecticides, de la laiterie, de la photographie; produits 

chimiques destinés à l'industrie des huiles et graisses industrielles; compositions pour 

extincteurs; produits chimiques destinés aux installations de réfrigération; résines arti-

ficielles et synthétiques et matières plastiques à l'état brut sous forme de poudres, de 

liquides ou de pâtes; compositions extinctrices; matières tannantes, engrais pour les 

terres; produits chimiques pour nettoyer les cheminées; substances adhésives desti-

nées à l'industrie; solvants destinés à l'industrie; produits pour imprégner, imperméa-

biliser ou durcir les ciments ou pour ignifuger; retardateurs et accélérateurs de prise 

pour ciments; tous ces produits sont compris dans la classe 1.

Seite 2

B-2683/2007

Klasse 3

Préparations et  produits  destinés aux préparations pour  blanchir, lessiver,  nettoyer, 

polir, dégraisser, décaper; produits chimiques destinés à l'industrie des savons et des 

détergents, des cosmétiques et de la parfumerie, non compris dans d'autres classes; 

solvants destinés à l'industrie de la parfumerie et des huiles essentielles, non compris 

dans d'autres classes.

Klasse 5

Produits  pharmaceutiques,  vétérinaires  et  hygiéniques;  désinfectants;  préparations 

pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles; insecticides, germicides, 

fongicides; préparations hormonales, sédatifs, médicaments pour le coeur, ferments 

non compris dans d'autres classes; sel diététique non compris dans d'autres classes.

Gegen die Eintragung der internationalen Registrierung "Solvexx" (IR 
Nr.  841.563)  erhob  die  Beschwerdeführerin  am  1.  Juli  2005  Wider-
spruch bei der Vorinstanz. Dieser bezog sich nur auf  die Waren der 
Klassen 3 und 5, für welche die angefochtene Marke eingetragen ist. 
Zur Begründung des Widerspruchs führte die Beschwerdeführerin an, 
die  Firmenmarke SOLVAY sei  weltweit  bekannt. Des Weiteren  seien 
die  sich  gegenüberstehenden  und  von  den  Zeichen  beanspruchten 
Waren der Klassen 3 und 5 entweder identisch oder aber gleichartig. 
Ferner unterschieden sich die beiden Marken phonetisch lediglich im 
Schlussbuchstaben "x" der angefochtenen Marke. Beide Marken setz-
ten sich aus zwei Silben zusammen, mit Betonung auf dem Buchsta-
ben O, was zu einem äusserst ähnlichen Wortklang und Wortrhythmus 
führe. Zudem stimmten beide Marken im Wortstamm SOLV überein, 
was ein gewichtiges Indiz für die Zeichenähnlichkeit sei. Deshalb be-
stehe eine Verwechslungsgefahr. 

C.
Am 12. Juli 2005 erliess die Vorinstanz gegen die angefochtene Marke 
eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen 
Ausschlussgründen in Bezug auf die von ihr beanspruchten Waren der 
Klassen 3 und 5. 

D.
Mit Stellungnahme vom 27. Februar 2007 beantragte die Beschwerde-
gegnerin die Abweisung des Widerspruchs. Sie erhob die Einrede des 
Nichtgebrauchs. Falls der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft 
gemacht werden könne, sei der Widerspruch mangels Verwechslungs-
gefahr abzuweisen. Die zu vergleichenden Zeichen unterschieden sich 

Seite 3

B-2683/2007

bezüglich Klang- und Schriftbild derart, dass diese von den relevanten 
Abnehmerkreisen auch im Erinnerungsbild auseinander gehalten wer-
den könnten. 

E.
Mit  Replik  vom 4. August  2006  reichte  die  Beschwerdeführerin  ver-
schiedene Gebrauchsbelege ein. Sie wies darauf hin, dass sie und die 
mit ihr konzernmässig verbundenen Unternehmungen zahlreiche che-
mische  und  pharmazeutische  Produkte  herstellten.  Diese  Produkte 
würden regelmässig unter Verwendung der als Dachmarke dienenden 
Widerspruchsmarke SOLVAY beworben und vertrieben. Dabei sei die 
als Dachmarke fungierende Widerspruchsmarke grundsätzlich in Kom-
bination  mit  weiteren  produktespezifischen  Marken  der  Widerspre-
chenden  eingesetzt  worden.  Ausgenommen  davon  seien  diejenigen 
chemischen Produkte, die als Ausgangs- bzw. Zusatzstoffe für weitere 
Produkte dienten. Im Zusammenhang mit den von der Widerspruchs-
marke in Klasse 3 beanspruchten Waren sei darauf hinzuweisen, dass 
ein  direktes  Anbringen  der  Marke  auf  solchen  Gütern  naturgemäss 
nicht möglich sei. Da diese Waren von den Abnehmern regelmässig in 
grossen  Mengen  bestellt  würden,  erfolge  deren  Lieferung  entweder 
per Bahn in speziellen Wagen oder in grossen Gebinden per Lastwa-
gen. Im ersten Fall sei ein Anbringen der Marke mangels Verpackung 
unmöglich, im zweiten Fall werde die Marke auf den Gebinden ange-
bracht. Nachdem die im relevanten Zeitraum ausgelieferten Gebinde 
nicht mehr verfügbar seien, sei für die Glaubhaftmachung des rechts-
erhaltenden Gebrauchs auf die Kopien der Rechnungen abzustellen, 
auf welchen die Widerspruchsmarke in ihrer Funktion als Dachmarke 
im  Briefkopf  erscheine,  während  die  Produkte  mit  dem  jeweiligen 
Sachbegriff aufgeführt seien. Diese Rechnungen bezögen sich auf Lie-
ferungen von Wasserstoffperoxid,  Allylchlorid,  Salzsäure sowie Natri-
umhypochlorit. Diese Produkte dienten unter anderem als Ausgangs-
stoffe von Wasch- und Bleichmitteln und fielen daher unter die in Klas-
se 3 beanspruchten Warengruppe der "produits destinés aux prepara-
tions pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser, décaper" bzw. 
der "produits chimiques destinés à l'industrie des savons et des déter-
gents". Sodann sei und werde die Widerspruchsmarke auch auf den 
Gefahrenhinweisklebern  aufgedruckt,  die  auf  den  Gebinden  ange-
bracht  würden. Nachdem es aus praktischen Gründen nicht  möglich 
sei,  ein  Gebinde einzureichen,  erscheine es  als  ausreichend für  die 
Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs, wenn eine Ko-
pie eines solchen Hinweisklebers eingereicht werde. 

Seite 4

B-2683/2007

Im Zusammenhang mit den in der Klasse 5 beanspruchten Waren er-
gebe sich der Gebrauch der Widerspruchsmarke aus den Replikbeila-
gen 3 bis 11. 

F.
Mit Duplik vom 22. Dezember 2006 machte die Beschwerdegegnerin 
geltend, die Beschwerdeführerin habe mit den vorgebrachten Unterla-
gen weder für die Waren der Klasse 3 noch für diejenigen der Klasse 5 
einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft 
gemacht. Wenn überhaupt mache die Widersprechende den Gebrauch 
der Widerspruchsmarke zum einen für chemische Ausgangsstoffe der 
Klasse 1 glaubhaft. Zwischen Heilmitteln der Klasse 5 einerseits und 
chemischen Erzeugnissen der  Klasse 1 bestehe grundsätzlich keine 
Gleichartigkeit. Zwischen den chemischen Ausgangsprodukten, für die 
die Widerspruchsmarke angeblich benutzt werde, und den Fertig- bzw. 
Endprodukten der angefochtenen Marke in der Klasse 3 und der Klas-
se 5 bestehe somit keine Warengleichartigkeit.

G.
Mit  Verfügung  vom 15.  März  2007  hiess  die  Vorinstanz  den  Wider-
spruch teilweise gut und verweigerte der angefochtenen internationa-
len  Registrierung  Nr. 841  563  "Solvexx"  definitiv  den  Schutz  in  der 
Schweiz für folgende Waren der Klasse 3 (Savons; huiles essentielles, 
cosmétiques,  lotions  pour  les  cheveux)  und  der  Klasse  5  (Produits 
pharmaceutiques; produits hygiéniques à usage médical; substances 
diététiques  à  usage  médical;  emplâtres,  matériel  pour  pansement; 
désinfectants). Die Vorinstanz führte an, dass die in der Sammelbeila-
ge 1 und den Beilagen 2, 6, 7 und 10 enthaltenen Dokumente keine 
Rückschlüsse auf einen markenmässigen Gebrauch erlaubten. In die-
sen Unterlagen werde das Zeichen "SOLVAY" rein firmenmässig ver-
wendet. Anders verhalte es sich aber mit den Beilagen 3, 4, 5, 8, 9 und 
11. Bei diesen erscheine der Bezug zur Schweiz aufgrund der Angabe 
der Firmen- und Kontaktadresse "Solvay Pharma AG (Schweiz)" sowie 
durch  Hinweise,  dass  ausführliche  Informationen  zum  betreffenden 
Medikament im Arzneimittel-Kompendium der Schweiz zu finden seien 
und nicht zuletzt durch das Erscheinen der Werbeanzeigen in den an-
gegebenen schweizerischen Ärztezeitschriften glaubhaft. Die von der 
Beschwerdeführerin  vorgenommenen  Bewerbungshandlungen  könn-
ten dieser zugerechnet werden. Auf den genannten Unterlagen sei der 
Begriff "SOLVAY" zwar mit Graphik ersichtlich, einer Art Monogramm, 
d. h. die Letter S, durch welche ein Pfeil rage. Das zusätzliche Bildele-

Seite 5

B-2683/2007

ment werde jedoch vom Verkehr zweifellos als Ausschmückung bzw. 
Verzierung wahrgenommen, welches den Markenkern nicht zu verän-
dern vermöge. Weiter bezögen sich die genannten Dokumente auf das 
Medikament  "Duspatalin"  (Beilage  4),  welches  bei  Verstopfung  und 
Durchfall wirke, auf das Präparat "Teveten" (Beilagen 3 bis 5), welches 
blutdrucksenkend  wirke  sowie  auf  das  Hormonpräparat 
"femoston" (Beilagen 8 und 9). Folglich sei  der rechtserhaltende Ge-
brauch der Widerspruchsmarke lediglich für die beanspruchten Waren 
"préparations  hormonales,  sédatifs,  médicaments  pour  le  coeur"  der 
Klasse 5 glaubhaft gemacht worden. 

Auf der Grundlage der genannten Waren der Klasse 5 prüfte die Vorin-
stanz die Verwechslungsgefahr. Sie wies den Widerspruch ab in Bezug 
auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "Prépara-
tions  pour  blanchir  et  autres  substances  pour  lessiver;  préparations 
pour nettoyer, polir, récurer et abraser, parfumerie, dentifrices" (Klasse 
3)  sowie  "produits  vétérinaires;  aliments  pour  bébés;  matériel  pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la de-
struction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides" (Klasse 5). In 
diesen  Fällen  sei  eine  Waren-  und  Dienstleistungsgleichartigkeit  zu 
verneinen und eine Verwechslungsgefahr  ausgeschlossen. Bezüglich 
der übrigen, von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der 
Klasse 3 und 5 bejahte die Vorinstanz Warengleichartigkeit  und Zei-
chenähnlichkeit. Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr hielt die Vorins-
tanz  fest,  dem  Widerspruchszeichen  könne  im  Zusammenhang  mit 
dem streitgegenständlichen Warenbereich ("préparations hormonales, 
sédatifs, médicaments pour le coeur" (Klasse 5) keine verständliche, 
direkt  beschreibende  Aussage  entnommen  werden,  weshalb  ihr  ein 
normaler  Schutzumfang  zukomme.  Entgegen  der  Meinung  der  Be-
schwerdeführerin  genüge  es  nicht,  eine  angebliche Bekanntheit  ein-
fach zu behaupten. 
Sowohl auf der Ebene des Schrift- und Klangbildes wie auch im Sinn-
gehalt bestünden markenrechtlich relevante Ähnlichkeiten, da sich die 
angefochtene  Marke  lediglich  im  wenig  prägenden  Wortende  unter-
scheide. Aufgrund der Übereinstimmung im Wortkern "Solv-" riefen die 
Zeichen zudem ähnliche Gedankenverbindungen hervor. Längere Wör-
ter wie die zur Beurteilung stehenden prägten sich weniger leicht ein 
als  Kurzwörter  und würden akustisch bzw. optisch schwerer  erfasst. 
Damit vergrössere sich die Gefahr, dass dem Publikum die geringfügi-
gen Unterschiede im wenig einprägsamen Wortende entgingen. Es be-
stehe somit eine Verwechslungsgefahr. 

Seite 6

B-2683/2007

H.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin  am 16. April 
2007  Beschwerde  vor  dem  Bundesverwaltungsgericht.  Sie  stellt  fol-
gendes Rechtsbegehren:

"1. Es sei der Entscheid des IGE vom 15. März 2007, soweit die Begehren der 

Beschwerdeführerin abgewiesen worden sind, aufzuheben und der Widerspruch auch 

für die folgenden Waren gutzuheissen: "Préparations pour blanchir et autres substan-

ces pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser."

2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegeg-

nerin."

Zur  Begründung bringt  die Beschwerdeführerin  im Wesentlichen vor, 
die neu im Beschwerdeverfahren eingereichten Dokumente (Beilagen 
2 bis 5) sowie die bereits bei den Vorakten liegenden Unterlagen (Bei-
lagen 1, 2, 6, 7 und 10 zum Widerspruchsverfahren) belegten entge-
gen der Meinung der Vorinstanz auch die Benutzung der eingetrage-
nen Marke SOLVAY für die von ihr beanspruchten Waren "Préparations 
et produits destinés aux préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, 
polir, dégraisser, décaper; produits chimiques destinés à l'industrie des 
détergents" (Klasse 3) sowie "produits chimiques destinés à l'industrie 
et la pharmacie" (Klasse 1). In den Beilagen zum Widerspruchsverfah-
ren sei  SOLVAY links neben den Unternehmenskennzeichen "Solvay 
Chemical  International"  bzw.  "Solvay  (Schweiz)  AG"  oder  "Solvay 
Pharma AG" angebracht,  das Zeichen werde trotz  der Nähe zu den 
Unternehmenskennzeichen aber deutlich als Marke erkannt. Die Tatsa-
che,  dass  SOLVAY in  den  eingereichten  Unterlagen  als  Wortbildzei-
chen benutzt werde, lasse darauf schliessen, dass es sich eben nicht 
um  einen  firmenmässigen,  sondern  um einen  markenmässigen  Ge-
brauch  handle.  Die  Unternehmenskennzeichen  wie  z.  B.  "Solvay 
(Schweiz) AG" und die Marke SOLVAY mit den charakteristischen gra-
phischen  Elementen  stünden  unabhängig  voneinander  und  würden 
vom Konsumenten auch so wahrgenommen: Das Wortbildzeichen als 
Marke und "Solvay (Schweiz) AG" als Firma. Das in Quadrat eingebet-
tete und zusammen mit einem von einem Pfeil durchbohrten Buchsta-
ben  "S"  verwendete  Kennzeichen  SOLVAY  werde  klarerweise  als 
Dach-  oder  Firmenmarke  verstanden.  Ähnlich  wie  bei  den  Zeichen 
BEIERSDORF (mit  den Submarken NIVEA und TESA) und NESTLE 
(mit Submarken wie MAGGI, SMARTIES, usw.) stimme der Markenna-
me auch vorliegend mit den Firmennamen überein, so dass auch von 

Seite 7

B-2683/2007

einer  Firmen-  oder  Unternehmensmarke  gesprochen  werden  könne. 
So würden die damit gekennzeichneten Produkte herkunftsmässig di-
rekt jener Unternehmensgruppe zugeordnet, deren Hauptbestandteil in 
der  Dach-  oder  Firmenmarke  enthalten  sei.  Die  Individualisierungs-
funktion sei  vorliegend auch dann erfüllt,  da die Dach- oder Firmen-
marke zusammen mit der Firma oder einer Submarke benutzt werde. 
Bezüglich der Zeichenähnlichkeit verweist die Beschwerdeführerin auf 
die entsprechenden Ausführungen im angefochtenen Entscheid. Auch 
seien  die  im  Rahmen  dieser  Beschwerde  zusätzlich  angefochtenen 
Waren der Widerspruchsmarke teilweise identisch und teilweise höchst 
gleichartig. Zwischen Präparaten und Produkten, welche Reinigungs-
mitteln,  Waschmitteln  etc. beigegeben  werden,  einerseits  und Reini-
gungsmitteln, Waschmitteln etc. andererseits, bestehe ein äusserst en-
ger funktionaler Zusammenhang. Demnach sei eine Verwechslungsge-
fahr auch in Bezug auf die in diesem Verfahren angefochtenen Waren 
zu bejahen. 

I.
Mit Schreiben vom 5. Juli 2007 verzichtet die Vorinstanz auf die Einrei-
chung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die Be-
gründung der angefochtenen Verfügung,  die kostenfällige Abweisung 
der Beschwerde. 

J.
Mit Beschwerdeantwort vom 30. August 2007 beantragt die Beschwer-
degegnerin  die  Abweisung  der  Beschwerde,  unter  Kosten-  und  Ent-
schädigungsfolge  zulasten  der  Beschwerdeführerin.  Zur  Begründung 
bringt  sie  vor,  auch  die  im  Beschwerdeverfahren  neu  eingereichten 
Unterlagen seien nicht geeignet, den rechtserhaltenden Gebrauch der 
Widerspruchsmarke  zu  belegen,  sofern  diese  überhaupt  zuzulassen 
seien. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, die Beschwerdebeila-
gen und die im Widerspruchsverfahren eingereichten Unterlagen dien-
ten der Glaubhaftmachung der Markenbenutzung mit Bezug auf einen 
Teil der in den Klassen 1 und 3 der Widerspruchsmarke beanspruch-
ten Waren, treffe auf die Replikbeilagen nicht zu, da diese sich nur auf 
pharmazeutische Erzeugnisse der  Klasse 5 bezögen. Und bezüglich 
der Waren Wasserstoffperoxyd, Allychlorid, Salzsäure und Natriumhy-
pochlorit,  sowie  Natriumcarbonat-Peroxyhydrat  und  Natriumperborat 
Monhydrat/Tetrahydrat  werde  in  der  Beschwerdeschrift  keineswegs 
ausgeführt, warum diese unter die vorgenannten für die Widerspruchs-
marke eingetragenen Waren der Klasse 1 und 3 fallen sollten. Werde 

Seite 8

B-2683/2007

die Beschwerdebeilage 5 dahingehend verstanden,  dass es sich bei 
Oxyper S um einen Ausgangs- bzw. Zusatzstoff für "Bleichmittel, Reini-
gungs/Wasch/Desinfektionsmittel, Oxidationsmittel" handle und würde 
zusätzlich  die  Glaubhaftmachung  des  rechtserhaltenden  Gebrauchs 
der Widerspruchsmarke für solche Waren als erbracht betrachtet, wäre 
dann  aber  keine  Warengleichartigkeit  gegeben.  Denn  die  Wider-
spruchsmarke sei nur für Ausgangs- und Zusatzstoffe für Endprodukte 
rechtserhaltend  gebraucht  worden.  Demgegenüber  stellten  die  noch 
strittigen Waren der  angefochtenen Marke Fertigwaren bzw. Endpro-
dukte dar. 

K.
Mangels  entsprechendem  Antrag  wurde  keine  Parteiverhandlung 
durchgeführt.

Auf die erwähnten und weiteren Vorbringen und Unterlagen wird, so-
weit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen  Entscheide  der  Vorinstanz  in  Widerspruchssachen  zuständig 
(Art. 31, 32 und 33 lit. d des Bundesgesetzes über das Bundesverwal-
tungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).  

Die  Beschwerdeführerin  ist  als  Adressatin  der  angefochtenen  Verfü-
gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an 
ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung 
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungs-
verfahren vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Eingabefrist 
und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kos-
tenvorschuss  wurde  fristgerecht  bezahlt  (Art.  63  Abs. 4  VwVG),  der 
Vertreter der Beschwerdeführerin hat sich rechtsgenüglich ausgewie-
sen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzun-
gen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG). 

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

Seite 9

B-2683/2007

2.
Die Vorinstanz hat den von der Beschwerdeführerin erhobenen Wider-
spruch teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen 
Registrierung Nr. 841 563 "Solvexx" den Schutz in der Schweiz mit Be-
zug auf die folgenden Waren definitiv verweigert:

Klasse 3: 

Savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

Klasse 5:

Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques à usage médical; substances diété-

tiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

Da die Beschwerdegegnerin den Entscheid der Vorinstanz nicht ange-
fochten hat, ist die Gutheissung des Widerspruchs bezüglich der vor-
genannten Waren der Klassen 3 und 5 in Rechtskraft erwachsen. Die 
Beschwerdeführerin hat eine Abänderung des Entscheids der Vorins-
tanz nur insofern verlangt, als sie eine Gutheissung des Widerspruchs 
zusätzlich auch für die von der angefochtenen Marke beanspruchten 
Waren der Klasse 3 "Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser" be-
antragt. 

Darüber hinaus beantragt die Beschwerdeführerin die Aufhebung der 
angefochtenen Verfügung, soweit ihre Begehren im Widerspruchsver-
fahren  abgewiesen  wurden,  obwohl  sie  die  Ausweitung  des  Wider-
spruchs  bezüglich  der  übrigen  von  der  angefochtenen  Marke  bean-
spruchten Waren der Klasse 3 und 5,  für welche die Vorinstanz den 
Widerspruch abwies, nicht ausdrücklich beantragt und auch nicht ent-
sprechend begründet. Da mit Bezug auf diese vom Widerspruch bzw. 
von  der  Beschwerde  nicht  erfassten  Waren  die  angefochtene  Verfü-
gung in  Rechtskraft  erwachsen ist,  bleibt  lediglich zu prüfen,  ob  die 
Vorinstanz den Widerspruch für die von der angefochtenen Marke be-
anspruchten Waren der Klasse 3 "Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et 
abraser"  zu Recht  abgewiesen hat. Soweit  weitergehend, ist  auf  die 
Beschwerde nicht einzutreten. 

3.
Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des 
Bundesgesetzes vom 28. August  1992 über den Schutz von Marken 

Seite 10

B-2683/2007

und  Herkunftsangaben  (Markenschutzgesetz,  MSchG;  SR  232.11) 
Widerspruch gegen entsprechende Markeneintragungen erheben (Art. 
31  Abs.  1  MSchG).  Die  Veröffentlichung  der  Eintragung  der 
angefochtenen Marke erfolgte am 24. März 2005, womit der am 1. Juli 
2005  erhobene  Widerspruch  rechtzeitig  erfolgte  (vgl.  Art.  31  Abs.  2 
MschG).  Erweist  sich  ein  Widerspruch  als  begründet,  so  wird  die 
Eintragung  ganz  oder  teilweise  widerrufen,  andernfalls  wird  der 
Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MschG). 

4.

4.1 Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist  eine Marke geschützt,  soweit 
sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht 
wird, für die sie beansprucht wird. Hat der Inhaber eine Marke wäh-
rend des in Art. 12 Abs. 1 MSchG vorgesehenen Zeitraums von fünf 
Jahren  nicht  gebraucht,  so  kann  er  sein  Markenrecht  (vorbehältlich 
wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch) nicht mehr geltend machen. 
Widersprechende haben anlässlich  des  Widerspruchsverfahrens  den 
Gebrauch  der  Widerspruchsmarke  glaubhaft  zu  machen,  sobald  die 
Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren Marke behauptet (Art. 32 
MSchG).

4.2 Die Einrede des Nichtgebrauchs muss vom Widerspruchsgegner 
mit der ersten Stellungnahme erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Mar-
kenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). 
Die  Beschwerdegegnerin  machte  den  Nichtgebrauch  der  Wider-
spruchsmarke mit Schreiben vom 27. Februar 2006 geltend. Die Einre-
de des Nichtgebrauchs ist nach Meinung der Vorinstanz rechtzeitig er-
folgt, was von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten ist. Es ob-
liegt  somit  der  Beschwerdeführerin,  den Gebrauch ihrer  Marke wäh-
rend  der  letzten  fünf  Jahre  vor  Erhebung  der  Einrede  des  Nichtge-
brauchs, d. h. für die Zeitspanne vom 27. Februar 2001 bis 27. Februar 
2006, glaubhaft zu machen (Art. 32 i. V. m. Art. 11 und 12 MSchG). 

4.3 Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver 
Anhaltspunkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass die in Frage stehen-
den Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (sic! 
2004 S. 38 f.). Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch 
muss er zumindest  die Möglichkeit,  dass die behaupteten Tatsachen 
stimmen, höher einschätzen als  das Gegenteil  (L. DAVID,  Kommentar 
zum Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, MSchG 13 N 16). 

Seite 11

B-2683/2007

4.4 Als mögliche Belege für  den Gebrauch dienen Urkunden (Rech-
nungen,  Lieferscheine)  und  Augenscheinsobjekte  (Etikettenmuster, 
Verpackungen,  Kataloge,  Prospekte).  Alle  Beweismittel  müssen  sich 
auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs 
beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatier-
bare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit ande-
ren,  datierbaren  Gebrauchsbelegen  berücksichtigt  werden  (vgl.  den 
Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. August 2007 i.S. R. 
c. S. [B-7449/2006] E. 4 EXIT / EXIT ONE mit Hinweis auf RKGE in 
sic! 2005, 754 E.4 Gabel/Kabel 1). 

4.5 Als Gebrauch der Marke gelten auch der Gebrauch in einer von 
der  Eintragung  nicht  wesentlich  abweichenden  Form  und  der  Ge-
brauch für die Ausfuhr (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Die Art der Benutzung 
muss es der Marke erlauben, von den Abnehmern als Mittel zur Unter-
scheidung von Waren und Dienstleistungen erkannt zu werden; diesen 
Zweck kann sie nur erfüllen, wenn sie bestimmten Waren und Dienst-
leistungen zugeordnet werden kann (MSchG-WILLI, N 14 ad Art. 11). 

Vorliegend  tritt  das  Zeichen  SOLVAY im Unterschied  zur  ursprüngli-
chen Registrierung als Wortmarke zusätzlich mit weiteren Wortbildele-
menten in Erscheinung. Die Wortmarke befindet sich auf der unteren 
Innenseite eines Quadrats; oberhalb des Zeichens ist in einer Ellipse 
der Grossbuchstabe "S" zu sehen, der von einem nach unten zeigen-
den Pfeil durchbohrt wird. 
Zwar ist die Marke so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, 
weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihrer Funktion ent-
spricht, zu bewirken vermag (BGE 130 III 267 E. 2.4 Tripp Trapp, mit 
weiteren Hinweisen). Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt  den Gebrauch der 
Marke indessen in  einer  von der  Eintragung nicht  wesentlich abwei-
chenden Form als rechtserhaltend gelten. Entscheidend ist die Frage, 
ob die Marke in ihrem kennzeichnungsmässigen Kern unverändert be-
nutzt  wird. Das markenspezifische Gesamtbild  des konkret  benutzen 
Zeichens muss – trotz Modifikation gewisser Details – mit demjenigen 
der registrierten Marke weiterhin übereinstimmen (MARBACH, SIWR III, 
S. 176; vgl. auch MSchG-WILLI N. 51 zu Art. 11; BGE 130 III  267 E. 
2.4). In  casu kam die  Vorinstanz zum Schluss,  dass das Zeichen in 
seinem markenspezifischen Gesamtbild nicht zu einem von der Regis-
trierung abweichenden Gebrauch führt, was nicht zu beanstanden ist.

Seite 12

B-2683/2007

5.
Zur  Glaubhaftmachung  des  rechtserhaltenden  Gebrauchs  hatte  die 
Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren 11 Beilagen einge-
reicht. Die  Vorinstanz  erachtete  den rechtserhaltenden Gebrauch le-
diglich  für  die  von  der  Widerspruchsmarke  beanspruchten  Waren 
"préparations hormonales, sédatifs, médicaments pour le coeur" (Klas-
se 5) für glaubhaft. Dabei stützte sie sich auf die Beilagen 3 bis 5, 8, 9 
und 11. Die Sammelbeilage 1 und die Beilagen 2, 6, 7 und 10 erlaub-
ten nach Meinung der Vorinstanz keine Rückschlüsse auf einen mar-
kenmässigen Gebrauch. Vielmehr werde in diesen Unterlagen das Zei-
chen "SOLVAY" rein firmenmässig verwendet. 

Demgegenüber geht die Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfah-
ren davon aus, dass die Beilagen 1, 2, 6, 7 und 10 zum Widerspruchs-
verfahren auch die Benutzung der Widerspruchsmarke für die von ihr 
beanspruchten Waren "Préparations et produits destinés aux prépara-
tions pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser, décaper; produ-
its  chimiques  destinés  à  l'industrie  des  détergents"  (Klasse  3)  und 
"produits chimiques destinés à l'industrie et la pharmacie" (Klasse 1) 
belegten. 

5.1 Das alte, bis zum 31. März 1992 geltende Recht verlangte, dass 
die Marke auf der Ware selbst oder ihrer Verpackung angebracht wer-
den müsse (Art. 1 Ziff. 2 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz 
der Fabrik- und Handelsmarken vom 26 September 1890; BS 2 845; 
AS 1951 903 Art. 1, 1971 1617, 1988 1776 Anhang Ziff. I Bst. e; DAVID, 
Kommentar MSchG, Art. 11 N. 5; CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum Mar-
kenschutzgesetz unter Berücksichtigung des europäischen und inter-
nationalen Markenrechts, Zürich 2002, N. 23 ad Art. 11). Der rechtser-
haltende Gebrauch der Marke nach neuem Recht setzt voraus, dass 
die  Marke nach Art  einer  Marke,  im Zusammenhang  mit  den  bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im In-
land ernsthaft nach den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirt-
schaftlich sinnvollen Handelns gebraucht wurde (WILLI, a. a. O., N 9 ff. 
ad Art. 11). Dieser Zusammenhang kann auch anders als durch das 
Anbringen der Marke auf den Verkaufsobjekten hergestellt werden, so 
beispielsweise durch die Verwendung in Angeboten, Rechnungen, Ka-
talogen und spezifischen Prospekten. Damit  ein Zusammenhang be-
steht,  muss  sich  der  Gebrauch  jedenfalls  auf  konkrete,  spezifizierte 
Waren und Dienstleistungen beziehen. Der Zusammenhang zwischen 
Marke und Ware oder Dienstleistung ist  dann ausreichend, wenn die 

Seite 13

B-2683/2007

Bedeutung und Funktion der Marke als Kennzeichen zur Unterschei-
dung sofort erkennbar sind (DAVID, a. a. O., Art. 11 N. 5; EUGEN MARBACH, 
Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David (Hrsg.), Schweizeri-
sches  Immaterialgüter-  und  Wettbewerbsrecht,  3.  Bd.  Kennzeichen-
recht, Basel und Frankfurt a.M. 1996, Basel 1996, (hiernach: Marbach, 
SIWR III), S. 169 f.; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 23; RKGE in sic! 2005 S. 
754 E. 5 - Gabel/Kabel 1). 

5.2 An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Wa-
ren und Dienstleistungen kann es bei einem rein unternehmensbezo-
genen Gebrauch der Marke fehlen; die ausschliessliche Verwendung 
als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt lediglich einen abstrakten 
Hinweis auf ein Unternehmen und kein produktidentifizierendes Unter-
scheidungsmerkmal  dar  (WILLI,  a.  a.  O,  N.  15  ad  Art.  11;  PHILIPPE 
GILLÉRON, L'usage à titre de marque en droit suisse in sic! 2005 Son-
derheft S. 101 ff., insbesondere S. 104 f.). 

Der  rechtserhaltende  Gebrauch wird  somit  dort  nicht  anerkannt,  wo 
die Konsumenten das Zeichen zwar als Bezeichnung eines Unterneh-
mens wahrnehmen, das Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft sein 
könnte, zwischen den betreffenden Waren oder Dienstleistungen und 
diesem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne 
einer betrieblichen Herkunft herstellen (vgl. in diesem Sinne auch ERIC 
MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, S. 36 ff., insbe-
sondere S. 39). Das Anbringen der Adresse des Unternehmens in un-
mittelbarer  Nähe  der  Firma  begünstigt  beispielsweise  die  Wahrneh-
mung des Gebrauchs als Geschäftsbezeichnung. Die Verwendung als 
Geschäftsbezeichnung wird  gleichermassen  angenommen,  wenn  die 
Marke  in  der  Geschäftsbezeichnung  derart  integriert  ist,  dass  sich 
nicht  klar  unterscheiden lässt,  ob diese auch in Bezug zu konkreten 
Waren oder Dienstleistungen steht (vgl. ERIC MEIER, a. a. O., S. 40). 

6.
Es ist im Folgenden zu prüfen, ob die Vorinstanz die im Widerspruchs-
verfahren eingereichten Beilagen zu Recht für untauglich halten durfte, 
um den rechtserhaltenden Gebrauch glaubhaft  zu machen. Gegebe-
nenfalls werden in diese Prüfung die neu in diesem Verfahren einge-
reichten Belege einbezogen. 

6.1 Die  Sammelbeilage  1  enthält  verschiedene  Rechnungen:  Rech-
nung an die HTS Suisse SA vom 20. Januar 2006 (Beilage 1); Rech-

Seite 14

B-2683/2007

nung an die Firmenich SA vom 26. September 2001, 23. August 2002, 
12. Mai 2003, 17. September 2004, 4. März 2005 und 27. Januar 2006 
(Beilage  2);  Rechnungen  an  die  Steeltec  AG  vom  26.  April  2001, 
5. Dezember 2002, 5. März 2003, 18. November 2004, 28. Juni 2005, 
5. Januar und 1. Februar 2006 (Beilage 3); Rechnungen an die Tempia 
Louis  SA  vom  18.  Dezember  2001,  10.  Dezember  2002,  7.  Januar 
2003,  10.  Dezember  2004,  9.  Februar  2005  sowie  11.  Januar  und 
10. Februar  2006  (Beilage  4);  Rechnungen  an  die  Lobeck  Otto  AG 
vom 10. April  2001, 2. April  2002, 14. April  2003, 7. Dezember 2004 
und 24. Juni  2005  (Beilage 5). In  diesen Rechnungen ist  als  Rech-
nungsstellerin  die  Beschwerdeführerin  aufgeführt.  Im  Briefkopf  der 
Rechnungen  befindet  sich  links  neben  der  Firma  (die  entweder  auf 
"Solvay Chemicals International" oder auf "Solvay (Schweiz) AG" lau-
tet) der Begriff  "SOLVAY" mit  Graphik in einem Rechteck. Die in der 
Sammelbeilage 1 enthaltenen Rechnungen beziehen sich jeweils auf 
die Lieferung für ein einziges Produkt (Interox-ST-35, Allylchlorid, Salz-
säure, Natrium-Hypochlorit, Wasserstoffperoxyd). 
Im vorliegenden Beschwerdeverfahren reichte die Beschwerdeführerin 
nochmals eine Sammelbeilage (Beilage 2 zur Beschwerde). Darin sind 
4 weitere Rechnungskopien enthalten, welche die Lieferung von Oxy-
per und Natriumperborat  Monohydrat an Schweizer Firmen zum Ge-
genstand  haben.  Qualitativ  gesehen  stimmen  die  neu  eingereichten 
Rechnungskopien im Wesentlichen mit denjenigen überein, welche im 
Widerspruchsverfahren unterbreitet wurden. 

6.1.1 Die  Vorinstanz  führt  zur  Begründung  der  Untauglichkeit  der 
Sammelbeilage 1 an,  da der Begriff  "SOLVAY" neben der Firma der 
Beschwerdeführerin  stehe  und  nicht  klar  von dieser  abgegrenzt  sei, 
werde dieses Element zweifellos dieser zugerechnet und könne nicht 
als Dachmarke gewertet werden. Zudem werde der Begriff "SOLVAY" 
in der Produktbezeichnung selber nicht erwähnt und werde somit nicht 
markenmässig, sondern lediglich unternehmensbezogen gebraucht. 

Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass SOLVAY in den genann-
ten Beilagen links neben dem Unternehmenskennzeichen angebracht 
ist. Trotz der Nähe zu den Unternehmenskennzeichen werde SOLVAY 
aber deutlich als Marke erkannt. Die Tatsache, dass SOLVAY als Wort-
bildzeichen benutzt werde, lasse darauf schliessen, dass es sich nicht 
um  einen  firmenmässigen,  sondern  um einen  markenmässigen  Ge-
brauch handle.

Seite 15

B-2683/2007

6.1.2 In der von der ehemaligen Rekurskommission für Geistiges Ei-
gentum entwickelten Rechtsprechung wird davon ausgegangen, dass, 
wenn eine Marke im Zusammenhang mit der Firmenbezeichnung auf 
dem Briefkopf  einer Rechnung angebracht  ist,  dadurch der Eindruck 
vermittelt wird, dass es sich dabei nicht um die Marke selber, sondern 
um die  Firmenbezeichnung  handelt  (vgl.  RKGE in  sic!  2004  930  f., 
"Marconi / Marconi" E. 5, RKGE in sic! 2001 426-428 "Heidi/Heidi-Wii", 
E. 3.3). Ein unternehmensbezogener Gebrauch wird ausserdem dann 
bejaht, wenn ein direkter Hinweis auf die Marke in den Warenpositio-
nen der betreffenden Rechnungen beziehungsweise ein deutlicher Ab-
stand zwischen dem Zeichen und der Firmenbezeichnung fehlen (vgl. 
RKGE in sic! 2004 930 f. "Marconi / Marconi" E. 5, RKGE in sic! 2005 
754 ff. "Gabel / Kabel 1" E. 5). 

Auch das Bundesverwaltungsgericht  erhielt  bereits  Gelegenheit,  sich 
mit dieser Problematik auseinander zu setzen (Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts vom 19. Dezember 2007 B-7500/2006 "Diva Cravatte 
(fig.) / DD DIVO DIVA (fig.)", E. 5.2.2). In jenem Fall war ein Zeichen in 
den  eingereichten  Rechnungskopien  einerseits  oben  links,  neben 
Name und Adresse der Produktions- und Vertriebsgesellschaft, ande-
rerseits unten links angebracht. In allen Rechnungen waren die Artikel-
nummern, die Menge und die Preise für die bestellten und gelieferten 
Produkte festgehalten. Das Bundesverwaltungsgericht erwog, aus die-
sen Elementen gehe hervor, dass das fragliche Zeichen als Mittel zur 
Kennzeichnung von den betreffenden Produkten, für welches es regist-
riert worden sei, gebraucht werde (B-7500/2006, E. 5.2.2). 

Aus  dem  genannten  Entscheid  des  Bundesverwaltungsgerichts  und 
der darin zitierten Praxis der RKGE wird ersichtlich, dass bei der Beur-
teilung von Rechnungen und anderen Belegen, welche für die Glaub-
haftmachung  des  rechtserhaltenden  Gebrauchs  eingereicht  werden, 
die Frage entscheidend ist, ob die Konsumenten im fraglichen Zeichen 
den Bezug zu den von diesem gekennzeichneten Waren und Dienst-
leistungen erkennen. Das ergibt sich im Übrigen auch aus der vorne 
zitierten Doktrin (vgl. E. 5.1 f.). 

6.1.3 Die Vorinstanz machte hinsichtlich verschiedener Belege (insbe-
sondere die Rechnungskopien) im Wesentlichen geltend, das Zeichen 
der  Beschwerdeführerin  werde  nicht  produktebezogen,  sondern  rein 
firmenmässig  verwendet.  Dabei  stützte  sie  sich  lediglich  auf  zwei 
Gründe: die unmittelbare Nähe des Zeichens zur Firmenbezeichnung 

Seite 16

B-2683/2007

im Briefkopf der Rechnung sowie der fehlende Hinweis auf die Marke 
in der Produktenbezeichnung. Anhand der Gebrauchsbelege ist nach 
der zitierten Rechtsprechung und Doktrin  jedoch nicht  unbedingt  die 
Nähe des Zeichens zur Firma ausschlaggebend. Vielmehr ist in erster 
Linie zu prüfen, ob das fragliche Zeichen trotz des Hinweises auf die 
Firma noch in einer genügenden Relation zum Produkt, das es indivi-
dualisieren soll, steht. Dieser Aspekt wurde von der Vorinstanz zu Un-
recht ausser Acht gelassen, wie die nachfolgenden Ausführungen zei-
gen. 

6.1.4 Oben links auf dem Briefkopf der in der Sammelbeilage 1 (zum 
Widerspruchsverfahren) und der Sammelbeilage 2 (zum vorliegenden 
Beschwerdeverfahren)  enthaltenen  Rechnungskopien  erscheint  die 
Widerspruchsmarke in der erwähnten Wortbildkombination (vgl. hinten 
E. 4.5) tatsächlich in unmittelbarer Nähe der vollständigen Firmenbe-
zeichnung,  entweder  "Solvay  Chemicals  International"  oder  "Solvay 
(Schweiz) AG".

Bezüglich der Produktebezeichnung in den beigelegten Rechnungsko-
pien (sowohl in der Sammelbeilage 1 zum Widerspruchsverfahren als 
auch in der Sammelbeilage 2 zum vorliegenden Verfahren) ist festzu-
halten, dass in jeder Rechnung zumeist nur eine einzige Warenpositi-
on angeführt ist. Diese bezieht sich jeweils auf die Lieferung eines ein-
zigen Produktes (Interox-ST-35, Allylchlorid, Salzsäure, Natrium-Hypo-
chlorit, Wasserstoffperoxyd, Oxyper, Natriumperborat). 3 von 25 Rech-
nungsbelegen  betreffen  die  Bestellung  und  Lieferung  vom  gleichen 
Produkt (Wasserstoffperoxyd), aber in zwei verschiedenen Mengen. In 
jeder  Rechnungskopie  sind  nebst  der  Produktebeschreibung  Artikel-
nummer, Menge und Preis für das einzelne Produkt angegeben. 

Aufgrund der Gliederung der Rechnungskopien fällt es schwer nachzu-
vollziehen, dass das Zeichen keinen genügenden Bezug zum jeweils 
in  den Rechnungsbelegen angeführten Produkt  zu erstellen vermag, 
nur  weil  es  in  unmittelbarer  Nähe  der  Firmenbezeichnung  erscheint 
aber nicht nochmals explizit in der Produktebezeichnung angeführt ist. 
Allein durch diese zwei von der Vorinstanz gelieferten Argumente kann 
eine hinreichende Relation des Zeichens zum Produkt und mithin ein 
markenmässiger Gebrauch nicht a priori ausgeschlossen werden. Das 
hat vorliegend zur Folge, dass die Glaubhaftmachung des rechtserhal-
tenden Gebrauchs nicht allein mit der von der Vorinstanz angeführten 
Begründung in Zweifel gezogen werden kann. Ähnliches gilt  hinsicht-

Seite 17

B-2683/2007

lich der Beilage 2 (Kopie eines sogenannten Gefahrenklebers), für wel-
che die Vorinstanz die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Ge-
brauchs unter Hinweis auf ihre Begründung bezüglich der Sammelbei-
lage 1 ebenfalls als nicht gegeben erachtete.

Nach dem Gesagten ist  der vorzitierte Entscheid des Bundesverwal-
tungsgerichts (vgl. B-7500/2006, E. 5.2.2) dahingehend zu präzisieren, 
dass es für die Frage, ob ein ausschliesslich unternehmensbezogener 
Gebrauch vorliegt, nicht darauf ankommt, ob der Name und die Adres-
se der Produktions- und Vertriebsgesellschaft neben der Marke aufge-
führt wird. Massgebend ist, was auch in diesem Entscheid im Ergebnis 
zum Ausdruck  kommt,  ob  der  funktionale  Bezug  des Zeichens  zum 
Produkt, das es individualisieren soll, in genügend erkennbarer Weise 
vorhanden ist oder nicht.

6.2 Bei den Beilagen 6, 7 und 10 handelt es sich um ein Inserat in der 
Zeitschrift "Clinicum" 1/2004 (S. 48), in welchem unter dem fraglichen 
Zeichen  für  Grippe-Impfstoffe  geworben  wird,  um ein  Inserat  in  der 
Zeitschrift "Ars Medici" vom 25. Juni 2004 (S. 18), in welchem die Mar-
ke neben der Produktemarke Floxyfral erscheint, sowie um Inserat in 
der Schweizerischen Ärztezeitung vom 18. Mai 2005 (S. 1245), in wel-
chen die Widerspruchsmarke neben der Produktemarke "Floxyfral" er-
scheint. 

Ob die Vorinstanz zu Recht erkannte, dass die ins Recht gelegten Me-
dikamenteninserate  keine  Rückschlüsse  auf  einen  markenmässigen 
Gebrauch zulassen, kann offen bleiben. Denn es handelt sich bei den 
in diesen Belegen erwähnten Produkten um solche, welche nicht Ge-
genstand  der  für  die  (hier  interessierende)  Klasse  3  eingetragenen 
Waren der Widerspruchsmarke bilden. Auf diesen Umstand hatte die 
Beschwerdeführerin bereits in der Replik zum Widerspruchsverfahren 
hingewiesen, wo sie die Beilagen 3 bis 11 für die Glaubhaftmachung 
des rechtserhaltenden Gebrauchs nur im Zusammenhang mit den Wa-
ren der Klasse 5 als bezeichnend erachtete. Es ist daher unverständ-
lich und auch widersprüchlich, wenn die Beschwerdeführerin in diesem 
Verfahren behauptet, die Beilagen 6, 7 und 10 seien geeignet, um den 
rechtserhaltenden  Gebrauch  im  Zusammenhang  mit  den  Waren  der 
Klasse 3 glaubhaft zu machen.

Seite 18

B-2683/2007

7.
Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz gestützt auf 
die  im  vorinstanzlichen  Verfahren  eingereichten  Belege  (vorwiegend 
die Sammelbeilage 1 und die Beilage 2 im Widerspruchsverfahren, so-
wie  die  Sammelbeilage  2  in  diesem  Verfahren)  zu  Unrecht  darauf 
schloss, dass es der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfah-
ren nicht  gelungen ist,  den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer  Marke 
glaubhaft zu machen.

8.
Bevor eine allfällige Prüfung der Verwechslungsgefahr überhaupt vor-
genommen wird, gilt es Folgendes anzumerken.

Bereits  in  der  Duplik  zum  Widerspruchsverfahren  bestritt  die  Be-
schwerdegegnerin  die  Behauptung  der  Beschwerdeführerin,  wonach 
die  Sammelbeilage  1  und  die  Beilage  2  den  rechtserhaltenden  Ge-
brauch für Waren der Klasse 3 glaubhaft  machen könnten (vgl. Z. 8 
und 9 der Duplik). Die Beschwerdegegnerin stellte sich auf den Stand-
punkt,  dass  die  in  den  genannten  Beilagen  aufgeführten  Produkte 
Wasserstoffperoxyd,  Allylchlorid,  Salzsäure  und  Natriumhypochlorit 
chemische Ausgangsprodukte darstellten, welche nicht unter Klasse 3 
sondern unter Klasse 1 der von der Widerspruchsmarke beanspruch-
ten  Waren  fallen  würden.  Dieselbe  Argumentation  wird  in  der  Be-
schwerdeantwort der Beschwerdegegnerin übernommen (Z. 19-21).

Da die Vorinstanz die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Mar-
kengebrauchs - wie erwähnt zu Unrecht - allein auf Grund der unmit-
telbaren Nähe des Zeichens zur Firmenbezeichnung und des fehlen-
den Hinweises auf die Marke in der jeweiligen Produktebezeichnung 
ablehnte, brauchte sie konsequenterweise auf die von der Beschwer-
degegnerin  aufgeworfene Problematik  nicht  mehr  näher  einzugehen, 
so  dass  sich  ein  Vergleich  der  von der  angefochtenen Marke bean-
spruchten Waren der  Klasse 3 "Préparations pour blanchir  et  autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et 
abraser" mit jenen der Widerspruchsmarke erübrigte.

In  Anbetracht  des  Zwischenergebnisses  in  Erwägung  7  hiervor,  der 
Beschwerdeantwort, in welcher an der bereits in der Replik im Wider-
spruchsverfahren angeführten Argumentation festgehalten wird, der in 
diesem  Verfahren  gestellten  Rechtsbegehren,  der  angeführten  Be-
schwerdebegründung (Z. 3) sowie der neu eingereichten Gebrauchs-

Seite 19

B-2683/2007

belege kann es nicht dem Bundesverwaltungsgericht obliegen, als ers-
te Instanz über diese Fragen zu entscheiden,  mithin darüber, ob mit 
den  in  casu  vorliegenden  Rechnungsbelegen  auch  ein  ernsthafter 
Markengebrauch  glaubhaft  ist  (vgl.  B-7500/2006  a.a.O.,  E.  5.4),  für 
welche Waren und Klassen der  Widerspruchsmarke der  rechtserhal-
tende Gebrauch glaubhaft gemacht werden kann und ob bei erfolgrei-
cher Glaubhaftmachung des markenmässigen Gebrauchs eine Gleich-
artigkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und denjenigen 
der  angefochtenen  Marke  besteht,  wenn  hierzu  keine  Äusserungen 
der Vorinstanz vorliegen. 

Es erscheint deshalb gerechtfertigt, die Beschwerde kassatorisch gut-
zuheissen und die Streitsache an die Vorinstanz als erstinstanzlich zu-
ständige Fach- und Verfügungsinstanz im Sinne der Erwägungen zu-
rückzuweisen, damit sie die Ernsthaftigkeit des Markengebrauchs, und 
die Warengleichartigkeit  der in  Frage stehenden Produkte der  ange-
fochtenen und der Widerspruchsmarke überprüft  und gestützt  darauf 
einen neuen Entscheid fällt. Dabei hat die Vorinstanz im Sinne der vor-
stehenden Erwägungen dem Umstand Rechnung zu tragen, dass al-
lein ein firmenmässiger Gebrauch die Glaubhaftmachung eines effek-
tiv  rechtserhaltenden  Markengebrauchs  nicht  ausschliesst  und  dass 
bezüglich der ins Recht gelegten Rechnungskopien (Sammelbeilagen 
1 zur  im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Replik  vom 4. Au-
gust 2006, sowie die zwei Sammelbeilagen 2 und 3 zur Beschwerde 
vom 16. April 2007) von einer für die Glaubhaftmachung des marken-
mässigen  Gebrauchs  genügenden  nahen  Beziehung  des  Zeichens 
zum  Produkt  ausgegangen  werden  darf.  Weiter  wird  die  Vorinstanz 
nebst der Ernsthaftigkeit des Markengebrauchs wie erwähnt zu klären 
haben, ob die in den Belegen genannten Produkte den rechtserhalten-
den Gebrauch effektiv mit Bezug auf Waren der Klasse 3, die von der 
Widerspruchsmarke beansprucht  werden,  glaubhaft  machen können, 
beziehungsweise ob diese Produkte gleichartig mit denjenigen der an-
gefochtenen Marke sind. 

In Berücksichtigung dieser Prämissen wird die Vorinstanz zu entschei-
den  haben,  ob  der  angefochtenen  internationalen  Registrierung 
Nr. 841 663 "Solvexx" der Schutz in teilweiser Gutheissung des Wider-
spruchs Nr. 7647 nebst  den in  der  angefochtenen Verfügung bereits 
genannten Waren der Klasse 3 und 5 zusätzlich auch für die von der 
angefochtenen Marke beanspruchten  Waren der  Klasse 3  "Prépara-
tions  pour  blanchir  et  autres  substances  pour  lessiver;  préparations 

Seite 20

B-2683/2007

pour nettoyer, polir, récurer et abraser" zu verweigern ist. 

9.
Die Beschwerde ist - soweit darauf einzutreten war (vgl. hinten E. 2) - 
teilweise gutzuheissen und die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der 
Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden sowohl die Beschwerde-
führerin als auch die Beschwerdegegnerin  teilweise kosten- und ent-
schädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 1 VwVG).

10.
Die Gerichtsgebühr  ist  nach Umfang und Schwierigkeit  der  Streitsa-
che,  Art  der  Prozessführung und  der  finanziellen  Lage der  Parteien 
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 
11. Dezember  2006  über  die  Kosten und Entschädigungen  vor  dem 
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdever-
fahren vor dem Bundesverwaltungsgericht  ist  dafür  ein Streitwert  zu 
veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei in Anlehnung an die höchstrich-
terliche  Praxis  auch  im  vorliegenden  Fall  ein  Streitwert  zwischen 
Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen wird (vgl. BGE 133 III 492 
E. 3.3 "Turbinenfuss" [3D] mit Hinweisen).
Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insge-
samt auf Fr. 4'000.- festzulegen, wobei die Beschwerdeführerin einen 
Anteil  von Fr. 1'000.-  und  die  Beschwerdegegnerin  einen Anteil  von 
Fr. 3'000.- zu tragen hat. 

11.
Die  Parteientschädigung  ist  aufgrund  der  eingereichten  Kostennote 
der obsiegenden Partei  festzusetzen und der unterliegenden Gegen-
partei  aufzuerlegen (Art. 64 VwVG). Ist wie im vorliegenden Fall  sei-
tens der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin keine detaillierte 
Kostennote eingereicht worden,  setzt das Gericht die Entschädigung 
aufgrund  der  Akten  für  die  notwendigen  erwachsenen  Kosten  fest 
(Art. 14 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung des Umstandes, der 
die Überbindung eines Teils der Verfahrenskosten auf die Beschwerde-
führerin  rechtfertigt,  erscheint  eine  ermässigte  Parteientschädigung 
der  Beschwerdegegnerin  an  die  Beschwerdeführerin  von  Fr. 2'000.- 
(inkl. allfällige MWST) für das Beschwerdeverfahren als angemessen. 
Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und 
die  auszurichtende  Parteientschädigung  im  erstinstanzlichen  Verfah-

Seite 21

B-2683/2007

ren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang der Neubeurteilung 
und unter Berücksichtigung des vorliegenden Entscheides neu zu be-
finden. 

12.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde ans Bundesgericht offen 
(Art. 73  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom  17.  Juni  2005  [BGG,  SR 
173.110]). Es ist rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird, soweit darauf eingetreten werden kann, teilwei-
se gutgeheissen, Ziffer 2 bis 4 des angefochtenen Entscheids aufge-
hoben und die Streitsache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägun-
gen 7 und 8 an die Vorinstanz zurückgewiesen. 

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden im Umfang von Fr. 1'000.- 
der Beschwerdeführerin und im Umfang von Fr. 3'000.- der Beschwer-
degegnerin auferlegt. Der Anteil  der Verfahrenskosten der Beschwer-
deführerin  wird  mit  dem geleisteten  Kostenvorschuss  von Fr. 3'500.- 
verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 2'500.- ist der Beschwerdeführerin 
aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.
Die  Beschwerdegegnerin  hat  die  Beschwerdeführerin  für  das 
Beschwerdeverfahren mit Fr. 2'000.- (inkl. MWSt) zu entschädigen.

4.
Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und 
die  auszurichtende  Parteientschädigung  im  erstinstanzlichen  Verfah-
ren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang der Neubeurteilung 
und unter Berücksichtigung des vorliegenden Entscheides neu zu be-
finden.

5.
Dieses Urteil wird eröffnet 

Seite 22

B-2683/2007

- der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, inkl. Beschwerdebeila-
gen)

- der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben, inkl. Beilagen zur Be-
schwerdeantwort)

- der Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruch Nr. 7647; eingeschrieben, inkl. 
Vorakten) 

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani Corrado Bergomi

Versand: 3. Juni 2008

Seite 23