# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 4d49257b-da35-51dc-98aa-39c9644b0c47
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2009-11-12
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 12.11.2009 B-649/2009
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-649-2009_2009-11-12.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-649/2009
{T 1/2}

U r t e i l  v o m  1 2 .  N o v e m b e r  2 0 0 9

Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz), Richter David 
Aschmann und Richter Bernard Maitre, 
Gerichtsschreiberin Anita Kummer.

Konica Minolta Business Technologies, Inc., 
1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, JP-100-0005 Tokyo,
vertreten durch E. Blum & Co. AG, 
Patentanwälte und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11, 
8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Verfügung vom 23. Dezember 2008 betreffend 
Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs 
Nr. 50423/2008 "i-Option".

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-649/2009

Sachverhalt:

A.
Am 11. Januar 2008 ersuchte die Konica Minolta Business Technolo-
gies, Inc. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) das Eidgenössische Insti-
tut  für  Geistiges Eigentum (nachfolgend: IGE, Vorinstanz) um Eintra-
gung der  Wortmarkte  Nr. 50423/2008  "i-Option"  für  Waren der  Klas-
se 9 (Drucker, Kopierer, Faxgeräte, Scanner und Multifunktionsgeräte, 
nämlich  Maschinen  mit  Kopier-,  Fax-,  Druck-  und  Scannfunktionen, 
Computerbetriebssoftware für die vorgenannten Waren).

B.
Die  Vorinstanz  beanstandete  die  Anmeldung  mit  Schreiben  vom 
16. April 2008. Sie machte geltend, das Zeichen gehöre für die bean-
spruchten  Waren  zum Gemeingut  und  sei  somit  vom Markenschutz 
ausgenommen.

Mit  Eingabe  vom 17. Juni  2008  bestritt  die  Beschwerdeführerin  den 
Gemeingutcharakter des Zeichens "i-Option" u.a. mit dem Hinweis auf 
eine Vielzahl von in der Schweiz geschützten "i-Marken" und beantrag-
te, dem Markengesuch stattzugeben.

Mit  Schreiben vom 30. September 2008 hielt  die  Vorinstanz an ihrer 
Beanstandung  fest,  "i-Option"  könne  für  die  beanspruchten  Waren 
nicht als Marke geschützt werden. Zur Begründung führte sie im We-
sentlichen aus, das Zeichen "i-Option" bestehe aus dem Buchstaben 
"i" und dem Wort "Option" , wobei "i" eine übliche Kurzform für "Inter-
net, Information, Informationstechnologie" sei und "Option" freie Wahl, 
Wahlmöglichkeit bedeute. Demnach weise das Zeichen direkt auf die 
Art  und Funktionsweise der beanspruchten Waren hin und erschöpfe 
sich in der banalen Kombination von beschreibenden Angaben. Für die 
beanspruchten Waren fehle es ihm somit an der konkreten Unterschei-
dungskraft.  Festzuhalten  sei  im Weiteren,  dass  weder  ein  Anspruch 
auf Gleichbehandlung bestehe noch ausländischen Entscheiden eine 
präjudizielle Wirkung zukomme.

Am 26. November  2008 ersuchte  die Beschwerdeführerin  um Erlass 
einer beschwerdefähigen Verfügung.

Mit Verfügung vom 23. Dezember 2008 wies die Vorinstanz das Mar-
keneintragungsgesuch Nr. 50423/2008 "i-Option"  für  die  beanspruch-

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ten  Waren der  Klasse 9 wegen materiellen  Mängeln  zurück. Für  die 
Gründe verwies sie auf ihr Schreiben vom 30. September 2008.

C.
Gegen  diese  Verfügung  hat  die  Beschwerdeführerin  am  30. Januar 
2009 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Sie bean-
tragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 23. Dezember 2008 sei aufzu-
heben,  das Markeneintragungsgesuch Nr. 50423/2008 "i-Option"  gut-
zuheissen  und  die  Marke "i-Option"  für  die  beantragten  Waren  zum 
Markenschutz zuzulassen. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen 
aus, der Buchstabe "i" könne für verschiedene Dinge stehen und sei 
nicht,  wie von der Vorinstanz als  "Internet"  zu interpretieren. Zudem 
gebe die Kombination des Buchstabens "i" mit dem Wort "Option" kei-
nen eindeutigen Sinn. Die  Konsumenten fassten den Buchstaben "i" 
keineswegs als Stellvertreter für ein Wort auf, sondern nähmen ihn als 
vollwertigen, fantasievollen Markenbestandteil wahr. Da die Vorinstanz 
über  viele  Jahre  vergleichbare  "i"-Marken  in  konstanter  Praxis  als 
schutzfähig erachtet habe und weiterhin erachte, sei die Marke "i-Opti-
on" gleichermassen schutzfähig und müsse eingetragen werden. An-
sonsten sei das Gleichbehandlungsgebot gemäss Art. 8  der Bundes-
verfassung  der  Schweizerischen  Eidgenossenschaft  vom  18. April 
1999 (BV, SR 101) verletzt. Zu bemerken bleibe weiter, dass andere 
bedeutende  Markenämter  ein  Zeichen  wie  "i-Option"  nicht  als  be-
schreibend oder freihaltebedürftig, sondern als unterscheidungskräftig 
beurteilt hätten, was für die Schutzfähigkeit des Zeichens auch in der 
Schweiz spreche. Da die Beschwerdeführerin die Marke "i-Option" in 
zahlreichen Ländern weltweit, nicht aber in der Schweiz schützen kön-
ne, werde sie wirtschaftlich behindert.

D.
Mit Vernehmlassung vom 28. April  2009 beantragt die Vorinstanz die 
Abweisung der Beschwerde vom 30. Januar 2009. Sie bringt im We-
sentlichen vor, dass der Zeichenbestandteil "i" bei der Beurteilung des 
strittigen Zeichens "i-Option" im Gesamteindruck und in Bezug auf die 
konkret beanspruchten Waren geprüft werde, weshalb dessen allfällige 
Mehrfachbedeutung nicht zur Schutzfähigkeit des Zeichens führe. Da 
dem Zeichen "i-Option"  aufgrund des direkt  beschreibenden Sinnge-
halts  für  die beanspruchten Waren der  Klasse 9 die konkrete Unter-
scheidungskraft abgesprochen werden müsse, könne die Frage eines 
allfälligen  zusätzlichen  Freihaltebedürfnisses  offen  gelassen  werden. 
Bezüglich der aufgeführten Voreintragungen könne kein Anspruch auf 
Gleichbehandlung geltend gemacht werde, da keine dieser Marken mit 

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dem strittigen Zeichen "i-Option" vergleichbar sei. Eine "konstante Pra-
xis" vermöchten sie auch nicht zu begründen. Zu den ausländischen 
Eintragungen sei festzuhalten, dass ausländische Entscheide die Prü-
fung auf absolute Ausschlussgründe in der Schweiz nicht präjudizieren 
könnten. Vorliegend sei betreffend die fehlende konkrete Unterschei-
dungskraft von einem klaren Fall auszugehen, so dass eine blosse In-
dizwirkung des ausländischen Entscheids nicht zum Tragen komme.

E.
Mit Stellungnahme vom 14. September 2009 äussert  sich die Vorins-
tanz ergänzend zum Gleichbehandlungsgebot und zu ihrer Praxis, wo-
nach Zeichen nach dem Muster "i  plus Sachbezeichnung" zurückge-
wiesen würden, wenn der Sinngehalt, den das Zeichen im Gesamtein-
druck vermittle, eine unmittelbar beschreibende Aussage im Bezug auf 
die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen darstelle. 

F.
Mit Stellungnahme vom 29. Oktober 2009 macht die Beschwerdeführe-
rin  geltend,  die  Ausführungen  der  Vorinstanz  zur  Eintragungspraxis 
vermöchten die Ungleichbehandlung des Zeichens "i-Option" mit den 
vielen Voreintragungen nicht zu rechtfertigen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen  Eintragungsverfügungen  der  Vorinstanz  in  Markensachen  zu-
ständig  (Art. 31,  32  und  33  Bst. d  des  Verwaltungsgerichtsgesetzes 
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Die  Beschwerdeführerin  ist  als  Adressatin  der  angefochtenen  Verfü-
gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an 
deren  Aufhebung  oder  Änderung. Sie  ist  daher  zur  Beschwerdefüh-
rung legitimiert  (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezem-
ber 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Einga-
befrist  und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), 
der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), 
der  Vertreter  hat  sich  rechtsgenüglich  ausgewiesen  (Art. 11  VwVG) 
und  die  übrigen  Sachurteilsvoraussetzungen  liegen  vor  (Art. 44 ff. 
VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

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2.
Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, 
das  geeignet  ist,  Waren  oder  Dienstleistungen  eines  Unternehmens 
von  solchen  anderer  Unternehmen  zu  unterscheiden.  Insofern  dient 
die Marke dem Zweck, die gekennzeichneten Waren oder Dienstleis-
tungen zu individualisieren und von anderen Gütern zu unterscheiden, 
um die Verbraucher in die Lage zu versetzen, ein einmal geschätztes 
Produkt (oder eine Dienstleistung) in der Menge des Angebots wieder-
zufinden  (vgl.  BGE 129  III  514  E. 2.2  – LEGO).  Darüberhinaus  be-
zweckt die Marke als Herkunftsmerkmal in unmissverständlicher Weise 
auf den Hersteller und seinen Betrieb (bzw. den Dienstleistungserbrin-
ger) hinzuweisen (vgl. BGE 128 III 454 E. 2 – YUKON).

Zeichen, die zum Gemeingut gehören, sind vom Markenschutz ausge-
schlossen,  sofern sie sich nicht  im Verkehr als  Marke für  bestimmte 
Waren  oder  Dienstleistungen  durchgesetzt  haben  (Art. 2  Bst. a 
MSchG).

2.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschafts-
verkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die 
Individualisierung der  Ware oder  Dienstleistung des Markeninhabers 
erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland 
von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und 
Wettbewerbsrecht,  Bd. III/1,  Markenrecht,  2. Aufl.,  Basel 2009, 
N. 247). Dazu gehören unter anderem beschreibende Angaben. Diese 
nehmen unmissverständlich auf  den Kennzeichnungsgegenstand Be-
zug,  indem sie  eine  direkte  Aussage  über  bestimmte  Eigenschaften 
oder  die  Beschaffenheit  der  zu  kennzeichnenden  Ware  machen. Es 
handelt sich namentlich um Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als 
Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, 
Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder Herstellungsort aufgefasst 
zu  werden.  Der  Umstand,  dass  die  Marke  Gedankenassoziationen 
weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder 
Dienstleistungen hindeuten,  macht  ein Zeichen aber noch nicht  zum 
Gemeingut.  Der  gedankliche  Zusammenhang  mit  den  Waren  oder 
Dienstleistungen muss vielmehr derart  sein, dass der beschreibende 
Charakter  der  Marke  für  einen  erheblichen Teil  der  schweizerischen 
Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Auf-
wand an Fantasie zu erkennen ist (Entscheid der Eidgenössischen Re-
kurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in Zeitschrift für Imma-
terialgüter-,  Informations-  und  Wettbewerbsrecht  [sic!]  2003  S. 495 

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E. 2 – Royal Comfort; Urteil  des Bundesgerichts vom 10. September 
1998 in sic! 1999 S. 29 E. 3 – Swissline; BGE 128 III 447 E. 1.5 – Pre-
mière). 

Das berechtigte Interesse des Wettbewerbs bzw. der konkurrierenden 
Unternehmen an der Schutzunfähigkeit  eines Zeichens wird als Frei-
haltebedürfnis bezeichnet. Ein nicht unterscheidungskräftiges Zeichen 
wird in der Regel auch freihaltebedürftig sein. Zeichen sind nach bei-
den Schutzunfähigkeitsgründen des Gemeinguttatbestands zurückzu-
weisen, wenn sie als Ausdrücke des täglichen Sprachgebrauchs, allge-
mein verständlich, banal und üblich sind, auf Waren und Dienstleistung 
aller Art Anwendung finden und daher nicht als Hinweis auf eine be-
triebliche Herkunft dienen können (BGE 100 Ib 250 E. 1 –  Sibel). Zu 
den wesentlichen oder sogar unentbehrlichen Zeichen im Sinne des 
Freihaltebedürfnisses und oftmals  auch der  mangelnden Unterschei-
dungskraft zählen unter anderem Buchstaben und Zahlen, sogenannte 
primitive  oder  elementare  Zeichen  (MARBACH,  a.a.O.  N.  337; IVAN 
CHERPILLOD,  Le  droit  suisse des  marques,  Lausanne 2007,  S. 72). Al-
leinstehende Buchstaben sind aber grundsätzlich markenschutzfähig, 
wenn sie sich durch originelle grafische Gestaltung der Einordnung als 
Gemeingut entziehen (BGE 134 III 314 E. 2.3.5 – M und M Budget/M-
Joy).

2.2 Hinsichtlich der Frage der Unterscheidungskraft sind die massge-
benden Verkehrskreise die Abnehmer, während sich das Freihaltebe-
dürfnis  aus  Sicht  der  Branche,  d.h. der  Konkurrenzunternehmen be-
stimmt (ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY,  Immaterialgü-
ter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, S. 120, N. 577). Durch-
schnittskonsumenten  sind  durchschnittlich  informierte,  aufmerksame 
und verständige Personen; Kenntnisse, für die es besonderer Interes-
sen oder Nachforschungen bedarf, dürfen diesfalls nicht vorausgesetzt 
werden  (CHRISTOPH WILLI,  in:  Markenschutzgesetz,  Kommentar  zum 
schweizerischen  Markenrecht  unter  Berücksichtigung  des  europäi-
schen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 41).

Die beanspruchten Waren der Klasse 9 (Drucker, Kopierer, Faxgeräte, 
Scanner  und  Multifunktionsgeräte,  nämlich  Maschinen  mit  Kopier-, 
Fax-,  Druck- und Scannfunktionen,  Computerbetriebssoftware für die 
vorgenannten  Waren)  richten sich  sowohl  an  Fachleute  als  auch an 
Durchschnittskonsumenten. Für die Beurteilung der Unterscheidungs-
kraft des Zeichens ist somit vom Verständnis des Durchschnittskonsu-
menten und für die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit von demjeni-
gen der Konkurrenten auszugehen.

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2.3 Zur  Beurteilung  des  Gemeingutcharakters  eines  Zeichens  stützt 
sich die Behörde auf einschlägige Wörterbücher und Lexika. Die dies-
bezüglichen Nachforschungen können durch eine Internet-Recherche 
ergänzt werden. Das Internet kann insbesondere dazu dienen, die Ba-
nalität eines Begriffes oder einer Begriffskombination sowie deren Üb-
lichkeit im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zu belegen 
(Urteile des Bundesverwaltungerichts  B-181/2007 vom 21. Juni 2007 
E. 4.4 – Vuvuzela, B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 3.1 – Mo-
bility  und B-7420/2006 vom 10. Dezember 2007 E. 2.3 – Workplace; 
MARBACH, a.a.O., N. 228 ff.;  Richtlinien in Markensachen des IGE vom 
1. Juli 2008, 3.10, S. 64 f.).

2.4 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. 
Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke 
aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Lan-
dessprache schutzunfähig, so ist  die Eintragung zu verweigern (Ent-
scheide der RKGE in sic! 2001 S. 28 E. 2  – Levante und in sic! 2005 
S. 21  E. 9  –  Gelactiv). Sobald  die  massgeblichen  Verkehrskreise  im 
Wortbestandteil einer Marke grundsätzlich verschiedene Bedeutungen 
erkennen,  ist  zu prüfen,  welche im konkreten Zusammenhang domi-
niert. Wenn ein beschreibender Sinn eindeutig ist und ohne Gedanken-
aufwand erkannt wird, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe lie-
gender Deutungen die Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut nicht 
aufheben (Entscheide  der  RKGE  in  sic!  2003  S. 496  E. 4  –  Royal 
Comfort und in sic! 2000 S. 592 E. 4 – Clearcut; Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 3  – Vuvuzela und 
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.4 – Chocolat Pavot [fig.]). 

3.
Vorliegend ist zunächst zu prüfen, ob das Zeichen „i-Option“ dem Ge-
meingut  zuzurechnen  und deshalb  vom Markenschutz  auszuschlies-
sen ist.

3.1 Die Vorinstanz macht geltend, "i" sei eine übliche Kurzform für "In-
ternet,  Information,  Informationstechnologie". Im  Bereich  der  bean-
spruchten Waren werde der Begriff  in der Regel  im Zusammenhang 
mit speziellen Funktionen eines Modells verwendet, d.h. er weise dar-
auf hin, mit was für Funktionen das Modell ausgerüstet sei bzw. wel-
che Wahlmöglichkeiten der Benutzer habe. Im Zusammenhang mit den 
beanspruchten Waren stehe der Sinngehalt "Internet-Wahlmöglichkeit, 
Internet-Ausführung" im Vordergrund, weshalb das Zeichen in direkter 
Weise die Waren der Klasse 9 beschreibe. Der Abnehmer dieser Wa-
ren werde das Zeichen unmittelbar und ohne Gedankenaufwand da-

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hingehend verstehen, dass die so bezeichneten Geräte über eine In-
ternet-Wahlmöglichkeit  verfügten. D.h. es handle sich um Ausführun-
gen, welche Zugriff auf das Internet ermöglichten und so ausgerüstet 
seien, dass gewisse Funktionen über das Medium Internet abgewickelt 
werden könnten (Drucker und Multifunktionsgeräte mit  Internetzugriff 
und E-Mailfunktion). Das Zeichen weise somit  direkt  auf  die Art  und 
Funktionsweise der beanspruchten Waren. Im Übrigen führe die Kom-
bination der Begriffe zu keinem über die Addition der Bedeutungen hi-
nausgehenden Sinngehalt. Das Zeichen erschöpfe sich in der banalen 
Kombination von beschreibenden Angaben. Da das Zeichen rein be-
schreibend sei,  könne der  Abnehmer in  diesem keinen betrieblichen 
Herkunftshinweis erkennen, weshalb es ihm für die genannten Waren 
an der konkreten Unterscheidungskraft fehle. Sofern sich die Prüfung 
der  Freihaltebedürftigkeit  nicht  ohnehin  erübrige,  sei  festzuhalten, 
dass das Zeichen aufgrund seines direkt beschreibenden Sinngehalts 
für andere Gewerbetreibende von Bedeutung und deshalb für den ge-
schäftlichen Verkehr freizuhalten sei. 

3.2 Die  Beschwerdeführerin  macht  demgegenüber  geltend,  die 
Schlussfolgerung der  Vorinstanz,  wonach "i"  für  Internet  stehe,  wes-
halb sich aus dem Zeichen "i-Option" die Bezeichnung "Internet-Wahl-
möglichkeit"ergebe, sei nicht zutreffend. Die Kombination des Buchsta-
bens "i" mit  dem Wort  "Option" ergebe keinen eindeutigen Sinn. Der 
Buchstabe "i" könne für andere Dinge als nur gerade Internet stehen 
und müsse nicht zwangsläufig stellvertretend für einen anderen Aus-
druck stehen. Die "i"-Marken seien ausserdem so zahlreich, dass die 
Konsumenten bei deren Auftreten den Buchstaben "i" keineswegs als 
Stellvertreter für ein Wort auffassten, sondern als vollwertigen, fanta-
sievollen Markenbestandteil wahrnähmen. Sollte der Buchstabe "i" als 
beschreibend für Internet gedeutet werden, so müsste dies auf alle an-
deren "i"-Marken in dieser Klasse angewendet werden, was nicht der 
Fall sei. 

3.3 Um beurteilen  zu  können,  ob "i-Option"  in  Bezug auf  die  bean-
spruchten Waren der  Klasse 9 einen beschreibenden Charakter  hat, 
ist  die  Zeichenkombination  "i-Option"  als  Ganzes  zu  betrachten.  Zu 
diesem Zweck ist zunächst der Sinngehalt der einzelnen Bestandteile 
zu ermitteln und sodann zu prüfen, ob das Zeichen in seinem Gesamt-
eindruck  einen  logischen  Sinn  ergibt,  der  von  den  angesprochenen 
Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fanta-
sieaufwand  als  Sachbezeichnung  aufgefasst  wird  (Entscheide  der 
RKGE in sic! 2003 S. 495 E. 2 – Royal Comfort und in sic! 2004 S. 775 

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E. 4  –  Ready2Snack;  Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts 
B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 6 – 2LIGHT). 

3.3.1 Das strittige  Zeichen "i-Option"  besteht  aus einer  Kombination 
des Buchstabens "i" und des Wortes "Option", mit einem Bindestrich 
verbunden. Das  Wort  "Option"  kommt  vom lateinischen  optio  "freier 
Wille,  Belieben"  und  bedeutet  Möglichkeit,  Wahl(möglichkeit),  Vor-
kaufsrecht  und  Vorrecht (Deutsches  Universalwörterbuch,  6. Aufl. 
Mannheim 2006). Im Französischen und Englischen wird  der  Begriff 
"Option"  gleich  oder  zumindest  ähnlich  verwendet.  Mit  dem  Begriff 
"Option" wird ausgedrückt, dass verschiedene Möglichkeiten bzw. eine 
Wahl zwischen weiteren Möglichkeiten besteht. Es handelt sich somit 
um eine auf zahlreiche Waren- und Dienstleistungen anwendbare Be-
zeichnung.

Ein durchschnittlicher Abnehmer fasst den Markenbestandteil "Option" 
sodann  auch  sofort  als  Beschreibung  einer  Wahlmöglichkeit  im  Zu-
sammenhang mit der Bedienung des gekennzeichneten Geräts auf. Im 
Weiteren hat der Begriff "Option" für Benutzer von Druckern, Kopierge-
räten,  Faxgeräten,  Scannern und Multifunktionsgeräten in  allen Lan-
dessprachen eine zentrale Bedeutung. In den jeweiligen Gebrauchsan-
weisungen  wird  der  Begriff  "Option"  gebraucht,  um  die  möglichen 
Funktionen dieser Geräte zu beschreiben. Der Begriff "Option" gehört 
somit zum notwendigen und im Geschäftsverkehr üblichen Sprachge-
brauch, um die Funktionen der beanspruchten Geräte zu erklären. Die 
Bedeutungsnähe, Verständlichkeit und der Zusammenhang von "Opti-
on" mit den beanspruchten Waren sind demnach offensichtlich. 

3.3.2 Der Buchstabe "i" ist der neunte Buchstabe des lateinischen Al-
phabets und ein Vokal. Beim zu beurteilenden Zeichen "i-Option"  ist 
der Buchstabe "i" als Kleinbuchstabe dargestellt. Er könnte als Wort-
marke aber auch als Grossbuchstabe verwendet werden. Der Buchsta-
be "i"  kann für  sich  verschiedene Bedeutungen annehmen,  je  nach-
dem, in welchem Kontext er steht. Denkbar sind u.a. das Autokennzei-
chen für  "Italien"  (das  freilich  in  der  Regel  gross geschrieben wird), 
das  Hinweiszeichen  auf  Informationsstellen,  das  englische  Wort  für 
"Ich", die römische Zahl 1 sowie der Hinweis auf das Internet (vgl. Ent-
scheid der RGKE in sic! 2004 S. 96 E. 7 – Ipublish). Das Abkürzungs-
verzeichnis "www.acronymfinder.com" nennt  46 verschiedene Bedeu-
tungen des Buchstabens "i", darunter auch die von der Vorinstanz her-
vorgehobenen Bedeutungen "Internet" und "Information" (während die 
von  der  Vorinstanz  ebenfalls  genannte  "Informationstechnologie  mit 
"IT" abgekürzt wird). Zudem handelt es sich beim Buchstaben "i" um 

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einen Einzelbuchstaben, der als solcher ursprünglich nicht unterschei-
dungskräftig ist (BGE 134 III 314 E. 2.3.5 – M Budget/M-Joy). 

3.3.3 Wird das Zeichen "i-Option" gesamthaft betrachtet, so kann der 
Buchstabe "i"  verschiedene Bedeutungen haben. Im Zusammenhang 
mit den beanspruchten Waren und in Verbindung mit dem Wort "Opti-
on"  steht  jedoch  eine  technische  und  elektronische  Bedeutung  des 
Buchstabens  "i"  eindeutig  im  Vordergrund.  Die  Interpretation  des 
Buchstabes "i" als Abkürzung für das Internet drängt sich dabei für ei-
nen durchschnittlichen Verbraucher auf, auch wenn "i" keine allgemein 
anerkannte Abkürzung für "Internet" ist. 

Das  Zeichen  "i-Option"  weist  demnach  darauf  hin,  dass  die  so  be-
zeichneten  Geräte  eine  technische  Option  beinhalten  und  allenfalls 
über einen Internetzugang verfügen. Für einen durchschnittlichen Ab-
nehmer bleibt jedoch unklar, was die Option genau bedeutet. Die Be-
deutung ergibt sich nicht sofort aus der Marke selbst. Unabhängig von 
der genauen Bedeutung des Zeichens "i-Option" trägt der Buchstabe 
"i" als solcher jedoch nichts Wesentliches bei, um den beschreibenden 
Charakter des Markenbestandteils "Option" abzuschwächen. Das Zei-
chen wird durch die Kombination des Einzelbuchstabens "i"  mit  dem 
unterscheidungsschwachen und für den Verkehr unentbehrlichen Mar-
kenbestandteil  "Option"  nicht  unterscheidungskräftig  bzw. unterschei-
dungskräftiger. Auch kann im Zusammenhang mit den beanspruchten 
Waren im Zeichen "i-Option" kein Hinweis auf ein bestimmtes Unter-
nehmen  erkennt  werden. Das  Zeichen  "i-Option"  hat  somit  für  den 
Durchschnittskonsumenten ohne besondere Gedankenarbeit und ohne 
besonderen Fantasieaufwand eine beschreibende Bedeutung für  die 
beanspruchten  Waren  der  Klasse 9  und  wird  als  produktbezogene 
Aussage wahrgenommen. Das Zeichen ist nicht unterscheidungskräf-
tig (vgl. zum Ganzen: Entscheide der RKGE in sic! 1997 S. 563 E. 2 – 
U-Modul und in sic! 2000 S. 704 E. 7 – M Power; Urteile des Bundes-
verwaltungsgerichts  B-6910/2007  vom  25. Februar  2008 
E. 7 – 2LIGHT,  B-1580/2008  vom  19. Mai  2009  E. 2.3  –  A-Z,  und 
B-8320/2007  vom  13. Juni  2008  E. 5.1.2  iBond/HY-BOND  RESI-
GLASS). 

3.4 Festzuhalten  ist  im  Weiteren,  dass  die  Bezeichnung  "i-Option" 
nicht  nur  von  der  Beschwerdeführerin,  sondern  beispielsweise  auch 
vom deutschen Anbieter ineo/develop zur Bezeichnung der Möglichkeit 
verwendet wird, von einem Fax oder Drucker usw. aufs Internet zu ge-
langen.  Die  Freihaltebedürftigkeit  des  Zeichens "i-Option"  kann aber 
letztlich offen gelassen werden, da es dem Zeichen bereits an der kon-

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kreten  Unterscheidungskraft  fehlt  (Urteil  des  Bundesverwaltungsge-
richts B-7424/2006 vom 12. November 2007 E. 3.5 – Bona).

3.5 Die Beschwerdeführerin  weist  noch auf  die ausländische Eintra-
gungen in den USA und der Europäischen Gemeinschaft der Marke "i-
Option" hin. Sie führt diese Eintragungen als Indiz für die Eintragungs-
fähigkeit  der  angefochten  Marke  auf.  Massgeblich  für  die  absoluten 
Ausschlussgründe sind jedoch einzig die Verhältnisse in der Schweiz. 
Ausländischen Eintragungsentscheiden wird grundsätzlich keine Präju-
dizwirkung zugesprochen,  in  Grenz-  und Zweifelsfällen kommt ihnen 
nicht mehr als eine Indizwirkung zu (BGE 129 III 225 E. 5.5 – Master-
piece I).  Wie  dargelegt,  handelt  es  sich  hier  aber  nicht  um  einen 
Grenzfall.

4.
Die Beschwerdeführerin macht im Weiteren geltend, es bestünden ins-
gesamt 53 Voreintragungen von "i"-Marken in der Klasse 9 (39 schwei-
zerische und 14 internationale "i"-Marken mit Schutz in der Schweiz) 
und 11 weitere "i"-Marken, die nicht Waren und Dienstleistungen der 
Klasse 9  beanspruchen.  Sie  nennt  dabei  eine  Reihe  von  "i"-Marken 
(u.a.  "IDOCUMENT",  "IPROJECT",  "IPUBLISH",  "i-mode",  "iGuide", 
"ICAL"), die von der Vorinstanz als schutzfähig angesehen und einge-
tragen worden seien. Zudem trage die Vorinstanz weiterhin "i"-Marken 
ein, insbesondere auch für Waren der Klasse 9. Sofern die Vorinstanz 
den Buchstaben "i" als Hinweis auf "Internet verstehe, treffe dies auch 
auf die aufgeführten Voreintragungen zu. Da die Vorinstanz über viele 
Jahre solche "i"-Marken in konstanter Praxis als schutzfähig erachtet 
habe und weiterhin erachte, sei die Marke "i-Option" gleichermassen 
schutzfähig  und  müsse  deshalb  eingetragen  werden.  Ansonsten  sei 
das Gleichbehandlungsgebot gemäss Art. 8 BV verletzt. Die von der 
Vorinstanz  beispielhaft  für  ihre  Prüfungsgrundsätze  aufgeführten  "i-
Marken" (u.a. "ISCHOOL", "ICHAT", "iGUIDE", "IDIARY") seien teilwei-
se  lediglich  für  spezifische  Software  zurückgewiesen  worden. Diese 
Zurückweisungen vermöchten aber keine gefestigte Praxis im Umgang 
mit  "I  plus  Substantiv-Marken"  aufzuzeigen.  Die  Beurteilung  der 
Schutzfähigkeit von "I plus Substantiv-Marken" erfolge nicht nach kla-
ren Richtlinien,  sondern  hänge massgeblich von der  Ermessensaus-
übung der Vorinstanz ab.

4.1 Die Vorinstanz macht in ihrer Vernehmlassung vom 28. April 2009 
geltend, die Verwendung des Buchstabens "i" als Zeichenelement bei 
der  beanspruchten Klasse 9  könne für  sich  alleine  noch  keinen An-
spruch auf  Gleichbehandlung begründen,  da insbesondere  die Klas-

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se 9 verschiedenste Waren enthalten könne, für welche die Bedeutung 
"Internet"  keinen  beschreibenden  Sinn  ergebe.  Zudem  seien  ein 
Grossteil  der  aufgeführten  Voreintragungen  zwischen  5  und  6 Jahre 
alt. Alte Voreintragungen entsprächen nicht der aktuellen Praxis, wes-
halb Voreintragungen vor 2001 unter dem Aspekt des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes  unbeachtlich  seien. In  der  Zwischenzeit  habe sich 
der Stand der Technik weiterentwickelt. Gewisse eingetragene "i"-Mar-
ken würden heute anders beurteilt werden. Einige der in Klasse 9 ein-
getragenen "i"-Marken seien aufgrund nicht vergleichbarer Warenver-
zeichnisse unbeachtlich und bei anderen ergäbe die Zeichenbildung "i" 
in  Kombination  mit  dem  zweiten  Zeichenbestandteil  kein  direkt  be-
schreibender Sinngehalt für die jeweiligen Waren. Aus den in der Be-
schwerde  aufgeführten  Voreintragungen  könne  somit  kein  Anspruch 
auf Gleichbehandlung geltend gemacht werde, da keine dieser Marken 
mit dem strittigen Zeichen "i-Option" vergleichbar sei. Auch eine "kons-
tante Praxis" vermöchten sie nicht zu begründen. 

Mit Stellungnahme vom 14. September 2009 bringt die Vorinstanz er-
gänzend vor, die Praxis des Instituts bestehe darin, Zeichen nach dem 
Muster "i  plus Sachbezeichnung" zurückzuweisen, wenn der Sinnge-
halt,  den das Zeichen im Gesamteindruck vermittle,  eine unmittelbar 
beschreibende Aussage im Bezug auf die in Frage stehenden Waren 
und Dienstleistungen darstelle. Es werde in Zukunft nicht beabsichtigt, 
von dieser Praxis abzuweichen. Einige der aufgeführten Zeichen seien 
eingetragen worden, weil sie aufgrund ihres Sinngehalts als nicht un-
mittelbar beschreibend gewertet worden seien (z.B. CH 504355 iDocu-
ment, CH 504768 iProject, CH 762634 IDISK); andere seien aufgrund 
ihres beschreibenden Charakters für Waren und Dienstleistungen der 
Klasse 9 zurückgewiesen worden (z.B. CH 507319 ICALENDER, CH 
507117 iGuide). Das Zeichen CH 515980 IPUBLISH sei aufgrund des 
Entscheids  der  ehemaligen  Rekurskommission  eingetragen  worden, 
habe aber nicht zu einer Praxisänderung veranlasst, da die originäre 
Schutzfähigkeit ausdrücklich offen gelassen worden sei. 

4.2 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachver-
halte  nach  Massgabe  ihrer  Gleichheit  gleich  zu  behandeln  (Art. 8 
Abs. 1  BV).  Die  gleiche  Behörde  darf  nicht  ohne  sachlichen  Grund 
zwei  rechtlich  gleiche  Sachverhalte  unterschiedlich  beurteilen  (WILLI, 
a.a.O.,  Art. 2 N. 28). Wegen der Problematik einer erneuten Beurtei-
lung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Marken-
register  eingetragen  ist,  muss  das  Kriterium,  wonach  Sachverhalte 
"ohne weiteres" vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet wer-

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den, zumal bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beur-
teilung  der  Schutzfähigkeit  eines  Zeichens  von  grosser  Bedeutung 
sein können (Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts  B-653/2009 vom 
14. April 2009 E. 7.1 – Express Advantage). Es muss sich für eine Ver-
gleichbarkeit  allerdings nicht um die gleichen Waren oder Dienstleis-
tungen  handeln  (Entscheid  der  RKGE in  sic!  2004,  S. 575  –  Swiss 
Business  Hub;  Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts  B-1710/2008 
vom 6. November 2008 E. 4.1 –  SWISTEC). Ein Anspruch auf Eintra-
gung  eines  Zeichens  unter  dem Titel  der  Gleichbehandlung  besteht 
nur,  wenn beim Präzedenzfall  das Recht  richtig  angewendet worden 
ist. Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund ei-
nes solchen Voreintrags kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht 
geltend gemacht werden. Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Un-
recht  wird  indessen  ausnahmsweise  anerkannt,  wenn  eine  ständige 
gesetzeswidrige  Praxis  einer  rechtsanwendenden  Behörde  vorliegt 
und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von 
dieser  Praxis  abzuweichen  gedenke  (Urteil  des Bundesgerichts 
4A.5/2004 vom 25. November  2004 E. 4.3  –  Firemaster,  Urteile  des 
Bundesverwaltungsgerichts  B-2052/2008  vom  6. November  2008 
E. 4.2 – Kugeldreieck [fig.], B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 – 
Afri Cola und B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9 – Chocolat Pavot 
[fig.]). 

4.3 Die  Vorinstanz  hat  sich  mit  Vernehmlassung vom 28. April  2009 
bzw. Stellungnahme vom 14. September 2009 eingehend mit der Ver-
gleichbarkeit der von der Beschwerdeführerin genannten voreingetra-
genen Zeichen mit  "i-Option" auseinandergesetzt. Den Ausführungen 
der Vorinstanz ist  weitgehend zu folgen. So ist  der Vorinstanz insbe-
sondere  zuzustimmen,  wenn  sie  ausführt,  dass  Marken  älteren  Da-
tums für den Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtlich seien, sofern 
sie nicht die aktuelle Eintragungspraxis der Vorinstanz widerspiegelten 
(vgl. Entscheid der RKGE in sic! 2004, S. 575 E. 8 – Swiss Business 
Hub;  Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts  B-2052/2008  vom 6. No-
vember 2008 E. 4.2  – Kugeldreieck [fig]). Für die Vergleichbarkeit der 
angeführten Zeichen ist nicht ausreichend, dass die Marken gleich wie 
das  Zeichen "i-Option"  aufgebaut  sind,  d.h. in  der  Regel  aus  einem 
englischen Wort  bestehen (Substantiv  bzw. Adjektiv),  dem der gross 
oder klein geschriebene Buchstabe "i" entweder unmittelbar oder mit 
Bindestrich vorangestellt ist. Die angeführten Zeichen ergeben im Ge-
samteindruck  grösstenteils  keinen  direkt  beschreibenden  Sinngehalt 
für die beanspruchten Waren. Die Substantive und Adjektive sind zu 
unbestimmt, als dass sie als unmittelbar beschreibend qualifiziert wer-

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den könnten. Die Vorinstanz äussert sich sodann in ihrer Stellungnah-
me vom 14. September 2009 klar zu ihrer Praxis. Dass einzelne Zei-
chen  in  Bezug  auf  die  beanspruchten  Waren  bzw. Dienstleistungen 
heute möglicherweise als beschreibend angesehen werden müssten, 
kann hier  dahinstehen,  da einige  wenige vergleichbare  und  fälschli-
cherweise  eingetragene  Zeichen  für  eine  Gleichbehandlung  im  Un-
recht nicht ausreichen und keine rechtswidrige Praxis der Vorinstanz 
zu begründen vermögen. Aus diesen Gründen kann nicht gesagt wer-
den, dass eine  ständige gesetzeswidrige Praxis  vorliegt, von der die 
Vorinstanz auch in Zukunft nicht abzuweichen gedenke. Die Vorausset-
zungen des Anspruchs auf Gleichbehandlung bzw. Gleichbehandlung 
im Unrecht sind somit nicht gegeben. 

5.
Zusammenfassend  ist  festzuhalten,  dass  das  Zeichen  "i-Option"  im 
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 Gemein-
gut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat die 
Eintragung  der  Marke  "i-Option"  zu  Recht  zurückgewiesen.  Die  Be-
schwerde erweist sich als unbegründet und ist daher abzuweisen. 

6.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der 
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem 
geleisteten  Kostenvorschuss  zu  verrechnen.  Die  Gerichtsgebühren 
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung  und  finanzieller  Lage  der  Parteien  festzulegen  (Art. 63 
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsge-
richt [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Ver-
mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem 
Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach 
Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu ori-
entieren,  wobei  bei  eher  unbedeutenden  Zeichen  grundsätzlich  ein 
Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen wer-
den darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss [3D]). Von diesem Er-
fahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es spre-
chen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrige-
ren Wert  der  strittigen Marke. Der  Vorinstanz ist  als Bundesbehörde 
keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin 
auferlegt.  Sie  werden  mit  dem  geleisteten  Kostenvorschuss  von 
Fr. 3'500.– verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind daher nach Ein-
tritt  der Rechtskraft  des vorliegenden Urteils Fr. 1'000.– aus der Ge-
richtskasse zurückzuerstatten.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Gerichtsurkunde;  Beilage:  Rückerstat-
tungsformular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. MA-Prüf1 Ws/50423/2008; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-

de)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Philippe Weissenberger Anita Kummer

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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden  (Art. 72  Abs. 2  Bst. b  Ziff. 2,  90 ff.  und  100  des  Bundesge-
richtsgesetzes  vom 17. Juni  2005  [BGG,  SR 173.110]).  Die  Rechts-
schrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, de-
ren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift  zu 
enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, so-
weit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 
BGG). 

Versand: 17. November 2009

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