# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** cfbacd50-e02e-5046-bc4d-a60d0e59b260
**Source:** Fribourg (FR)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** FR a2_2005_70_30_01_06.pdf
**Docket/Reference:** a2_2005_70_30_01_06.pdf
**URL:** https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/tc/_www/files/pdf3/a2_2005_70_30_01_06.pdf

## Full Text

A2 2005-70 

IIe  COUR  D'APPEL  

30 janvier 2006  

_____________________________________ 

La Cour, vu l'action ouverte le 30 mai 2005 par 

X, France, demanderesse, 
représentée par Me_________, 

contre  

TOUT EVENTUEL TITULAIRE DE LA MARQUE "RUGBY"; 

[LPM] 

__________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vu le dossier de la cause d'où il ressort ce qui suit : 

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A.-  Par  mémoire  du  30  mai  2005,  complété  les  12  et  26  octobre  2005,  la  société  X, 
invoquant  les  dispositions  relatives  à  la  protection  des  marques,  a  ouvert  une  action  en 
constatation de la nullité de la marque Rugby, d'abord contre Y S.A. puis contre tout éventuel 
titulaire de la marque, selon les conclusions suivantes : 

"1.  La nullité de la marque RUGBY (fig.) n°_____ est constatée. 
2. 

Les frais et dépens de la présente procédure sont mis à la charge de Y S.A." 

A  l'appui  de  ses  conclusions, X faisait  valoir  en  résumé  ce  qui  suit.  Commercialisant  de 
nombreux  produits  cosmétiques,  elle  développe  actuellement  un  nouveau  produit  qu'elle  a 
l'intention de vendre sous la marque RUGBY. Selon le Registre suisse des marques, la marque 
RUGBY (fig.) n°______ y a été enregistrée le 1er juin 1988 avec publication dans la FOSC le 7 
juillet  1988.  L'extrait  du  registre  indique  que  le  titulaire  de  la  marque  est  la  Société  Y  S.A, 
à______  en  France,  et  que  son  mandataire  est  la  Fiduciaire  Z  S.A.,  à  Fribourg.  Selon  la 
demanderesse,  aucune  opposition  selon 
l'art.  31  LPM,  n'a  été  déposée  suite  audit 
enregistrement.  A  défaut  d'une  demande  de  prolongation,  conformément  à  l'art.  10  al.  2  et  3 
LPM, la durée de protection expirera vingt ans après la date du dépôt, soit le 10 février 2008.  

La recherche d'usage commandée à la société C.-M. par la demanderesse révèle que la 
marque  RUGBY  n'est  pas  utilisée  actuellement,  et  qu'elle  n'a  pas  non  plus  été  utilisée  par  le 
passé  en  Suisse  (Rapport  de  recherche  pour  la  Suisse  du  19  novembre  2004,  pièce  2  du 
bordereau dem.). La demande de rachat de la marque RUGBY, faite le 22 avril 2005 au titulaire 
enregistré de la marque, est restée sans réponse. 

B.-  Suite  à  une  notification  infructueuse  des  actes  de  procédure à  la  société Y  S.A.,  les 
autorités françaises  ont appris  à  la  Cour  que la  "société  Y  a  cessé  son activité  et  a  quitté  les 
lieux vers 1995" et que "le gérant de ladite société M. J. S. est apparemment retourné dans son 
pays en______" (Procès-verbal du Soit-transmis du 19 juillet 2005). Cet élément est corroboré 
par  un  extrait  du  Registre  du  Commerce  et  des  Sociétés  relatif  à  Y  S.A.,  fourni  par  la 
demanderesse le 12 octobre 2005. Selon cet extrait, le Tribunal de Grande Instance de______ 
a  prononcé  la  liquidation  judiciaire  de  Y  S.A.  par  un  jugement  du  9  octobre  1998.  La  clôture, 
pour insuffisance d'actifs, des opérations de liquidation judiciaire fut prononcée par jugement du 
24 septembre 1999.  

Par acte du 12 octobre 2005, la demanderesse a complété son action, qu'elle a modifiée 

encore le 25 octobre 2005 pour la diriger contre "tout éventuel titulaire de la marque Rugby".  

La fiduciaire Z S.A. ayant confirmé qu'elle n'est plus mandataire du titulaire de la marque 
inscrite,  le  Président  de la  Cour  a  dès  lors fait  procéder  à  une  notification  de  la demande  par 
voie de publication, ce qui fut fait dans la Feuille officielle fribourgeoise no° 45 du 11 novembre 
2005. Dans le délai fixé et publié, personne ne s'est constitué défendeur.  

C.-  Le  12  janvier  2006,  X  a  autorisé  la  Cour  de  céans  à  statuer  par  défaut  sans 

audience. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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c o n s i d é r a n t 

1.- 

La  IIe  Cour  d'appel  du  Tribunal  cantonal  est  compétente  rationae  materiae  pour 
connaître de l'action (art. 58 LPM, art. 149 al. 2 LOJ et art. 1b al. 2 du Règlement du Tribunal 
cantonal,  du  13  décembre  1982,  sur  son  organisation  interne  et  la  manière  de  rendre  ses 
décisions). En ce qui concerne la compétence rationae loci, l'art. 16 ch. 4 de la Convention de 
Lugano  déclare  compétentes,  pour  juger  de  la  validité  d'une  marque,  les  juridictions  de  l'Etat 
contractant sur le territoire duquel l'enregistrement a été effectué. Conformément à l'art. 109 al. 
3 de la Loi fédérale sur le droit international privé, lorsque le défendeur n'a pas de domicile en 
Suisse,  les  actions  portant  sur  la  validité  ou  l'inscription  en  Suisse  de  droits  de  propriété 
intellectuelle sont intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du représentant 
inscrit  au  registre.  Le  terme  "siège  commercial  du  représentant  inscrit  au  registre"  doit  être 
interprété comme "le lieu où le mandataire inscrit au registre exerce son activité". Dès lors, une 
inscription au registre du commerce n'est nullement requise ni décisive pour fixer le for (RSPI 
1993, p. 96 (98)). 

En  l'occurrence,  la  fiduciaire  Z  S.A.,  avec  adresse  à  Fribourg,  était  mandataire  de  la 
société  Y  S.A.  selon  l'inscription  au  registre.  Cette  fiduciaire  est  toujours  inscrite  au  registre 
suisse des marques en tant que mandataire du titulaire. La compétence rationae loci doit ainsi 
être admise.  

2.- 

a)  Conformément à l'art. 52 LPM, a qualité pour intenter une action en constatation 
d'un  droit  ou  d'un  rapport  juridique  prévu  par  la  LPM  toute  personne  qui  établit  qu'elle  a  un 
intérêt  juridique  à  cette  protection.  Il  peut  s'agir  de  toute  personne  physique  ou  morale  qui 
entend utiliser et faire enregistrer sa marque dans un pays où cette marque serait enregistrée 
au  nom  d'une  autre  entreprise  qui  n'en  aurait  pas  fait  usage  pendant  cinq  ans,  ou  toute 
personne qui, en raison de l'existence de la marque litigieuse, est entravée ou qui doit craindre 
de l'être dans un avenir rapproché (P.-A. KILLIAS, La mise en œuvre de la protection des signes 
distinctifs,  Lausanne  2002,  p.  24  s).  Selon  l'art.  12  al.  1  LPM,  le  droit  à  la  marque  se  périme 
après cinq ans de défaut d'usage. Cette déchéance a deux effets : d'une part, le titulaire ne peut 
plus  empêcher  des  tiers  d'utiliser  sa marque,  il perd  ses moyens  de défense  civils  et  pénaux, 
d'autre part, des tiers peuvent invoquer le non-usage pour justifier leur propre droit à utiliser une 
marque identique ou très similaire, voire à l'enregistrer. Dès lors, l'enregistrement est nul per se 
et  n'a  pas  besoin  d'être  annulé  par  le  juge  (K.  TROLLER,  Manuel  du  droit  suisse  des  biens 
immatériels II, 2ème éd., Bâle 1996, p. 619 avec références; K. TROLLER, Précis du droit suisse 
des biens immatériels, Bâle 2001; L. DAVID, Commentaire bâlois, Markenschutzgesetz, Muster- 
und Modellgesetz, 2ème éd., 1999, ad art. 12 LMP no 12). 

En l'espèce, la demanderesse a démontré qu'elle entend commercialiser dans un avenir 
rapproché  un  produit  sous  la  marque  RUGBY.  A  défaut  d'une  radiation  de  cette  marque  du 
registre suisse des marques, le projet de commercialisation dudit produit par X serait entravé. 
Par conséquent, la demanderesse a dès lors un intérêt juridique à la constatation de la nullité 
de  la  marque  et  il  faut  par  conséquent  lui  reconnaître  la  légitimation  active  pour  intenter  une 
action au sens de l'art. 52 LPM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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b) 

La  qualité  pour  défendre  appartient  en  principe  à  la  personne  qui  est  inscrite  au 
registre comme titulaire de la marque litigeuse. Si la marque est transférée à un tiers, le titulaire 
antérieur aura la qualité pour défendre aussi longtemps que le transfert n'aura pas été inscrit au 
registre  des  marques  (art.  17  al.  3  LPM).  Si  le  transfert  s'opère  par  succession,  ce  sont  les 
héritiers  qui  auront  la  qualité  pour  défendre,  et  ce  même  s'ils  ne  sont  pas  encore  inscrits  au 
registre.  Si  la  marque  litigieuse  est  enregistrée  au  nom  d'une  société  qui  a  été  radiée  entre-
temps, il faut normalement faire réinscrire la société au Registre du commerce avant de pouvoir 
l'actionner (P.A. KILLIAS, op. cit., p. 26, no. 31 avec référence). 

En  l'occurrence,  la  demanderesse  a  établi  que  selon  le  droit  français  une  telle 
réinscription  n'est  pas  possible  étant  donné  qu'il  y  a  eu  liquidation  judiciaire  (cf.  mémoire 
complémentaire  du  12.10.2005  p.  2,  et  réf.).  Publication  de  la  demande  ayant  été  faite  à 
l'intention  de  tout  éventuel  titulaire  de  la  marque,  qui  aurait  pu  l'acquérir  par  voie  de  cession, 
force est de constater que personne ne s'est manifesté. 

3.-   La  demanderesse  invoque  le  non-usage  afin  de  constater  la  nullité  de  la  marque 

RUGBY. 

a)  Comme déjà relevé, selon l'art. 12 al. 1 LPM, le droit à la marque se périme après 
cinq ans de défaut d'usage. Si, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'échéance du 
délai d'opposition, ou, en cas d'opposition de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a 
pas  utilisé  la  marque  en  relation  avec  les  produits  ou  les  services  enregistrés,  il  ne  peut  plus 
faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 
12  al.  1  LPM).  Cette  obligation  d'usage  est  notamment  justifiée  par  le  souci  d'éviter  une 
surcharge  du  registre  des  marques  par  des  marques  défensives  ou  de  réserve;  cette  règle 
permet  donc  d'épurer  le  registre  des marques  et  de  faciliter  l'octroi  de  nouvelles  marques  (P. 
GILLIERON, Les divers régimes de protection des signes distinctifs et leur rapports avec le droit 
des marques, Berne 2000, p. 236 no 199). 

b) 

S'agissant  du  fardeau  de  la  preuve,  l'art.  12  al.  3  LPM  dispose  que  quiconque 
invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable, la preuve de l'usage incombant alors au 
titulaire.  Cet  alinéa  n'entraîne  pas  de  renversement  du  fardeau  de  la  preuve,  puisque  le 
demandeur  à  l'action  doit  rendre  vraisemblable  le  défaut  d'usage  et  il  supporte  les 
conséquences de son échec (P. GILLIERON, op. cit., p. 239 no 205).  

c) 

En l'espèce, le délai d'opposition a expiré en 1988 et la demanderesse a fait valoir 
qu'elle n'a connaissance d'aucune opposition qui aurait été introduite contre la marque. Le délai 
de  cinq  ans  de  non-usage  courant  depuis  la  fin  du  délai  d'opposition  est  dès  lors  largement 
dépassé. En ce qui concerne un éventuel usage actuel ou antérieur de la marque RUGBY, la 
demanderesse  a  fait  des  recherches,  par  l'intermédiaire  de  la  société  C.-M..  Le  rapport  de 
recherches établi le 19 novembre 2004 par C.-M. démontre que le titulaire de la marque, Y S.A., 
est  inconnu  en  France.  Suite  à  de  nombreux  contacts  avec  des  organisations  coordinatrices 
suisses, des périodiques suisses et des bases de données internationales et suisses, force est 
de  constater  que  ni  le  titulaire,  ni  la  marque  RUGBY  n'y  sont  mentionnés.  Ce  résultat  est 
corroboré par une étude de marché dans le domaine des cosmétiques en Suisse. Chez toutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
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les  sociétés  interrogées,  la  marque  RUGBY  et  son  titulaire  sont  inconnus  (Rapport  de 
recherche du 19.11.2004). 

Par ce rapport de recherches, la demanderesse a rendu vraisemblable le défaut d'usage 

de la marque RUGBY (fig.) n°_____ pendant une période dépassant le délai de cinq ans.  

d)   Au vu de ce qui précède, l'action en constatation de la nullité de la marque RUGBY 

(fig.) n°_______ doit être admise.  

4.-  A défaut de partie défenderesse, les frais judiciaires dus à l'Etat seront acquittés par 

la demanderesse. Pour la même raison, il n'est pas possible d'allouer des dépens. 

p r o n o n c e   : 
(par défaut) 

I. 

L'action est admise.  

Partant, il est constaté que tout éventuel titulaire de la marque RUGBY (fig.) n°_____ ne 
peut plus faire valoir son droit à cette marque et que cet enregistrement est nul. 

II.  

Les  frais  judiciaires  dus  à  l'Etat  de  Fribourg  sont  fixés  à  Fr. 1096.-  (émolument : 
Fr. 1'000.-; débours : Fr. 96.-). Ils seront acquittés par X. 

Fribourg, le 30 janvier 2006