# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 3a725fef-2c9d-52b6-aee9-8aacfb5fcd93
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2022-01-04
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2021_007
**Docket/Reference:** S2021_007
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/179/

## Full Text

S2021_007 

1 

Ordonnance du Tribunal fédéral des brevets du 4 janvier 2022 
Dans la cause X SA contre Y SA  

Regeste:  

Art. 111 Abs. 1 PatG: vorläufiger Schutz der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung: 
Auch  wenn  das  Europäische  Patentamt  die  Erteilung  des  Patents  angekündigt  hat,  geniesst 
eine europäische Patentanmeldung vor der Erteilung keinen Schutz nach Art. 64 EPÜ. 

Art. 111 al. 1 LBI : Protection provisoire conférée par la demande de brevet européen publiée: 
Même  si  l'Office  européen  des  brevets  a  annoncé  la  délivrance  du  brevet,  une  demande  de 
brevet européen ne bénéficie d'aucune protection au titre de l'art. 64 CBE avant la délivrance. 

Art.  111  al.  1  LBI:  Protezione  provvisoria  conferita  dalla  domanda  di  brevetto  europeo 
pubblicata: Anche se l'Ufficio Europeo dei Brevetti ha annunciato la concessione del brevetto, 
una  domanda  di  brevetto  europeo  non  gode  di  protezione  ai  sensi  dell'art.  64  EPC  prima  di 
essere concessa. 

Art.  111  para.  1  PatA:  Provisional  protection  conferred  by  a  published  European  patent 
application:  Even  if  the  European  Patent  Office  has  announced  the  grant  of  the  patent,  a 
European patent application does not enjoy protection under Art. 64 EPC before it is granted. 

 
 
 
  
  
  
  
B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2021_007 

  D é c i s i o n   d u   4   j a n v i e r   2 0 2 2    

Composition de la Cour 

Mark Schweizer, président du tribunal 
Susanne Anderhalden, première greffière 

Parties à la procédure 

X SA,  
représentée par Maître Ralph Schlosser, Kasser Schlosser 
avocats, av. de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne, 
conseillée en matière de brevets par Christoph Müller, Hepp 
Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil,  

demanderesse 

contre 

Y SA,  
représentée par Maître Urs Portmann, Portmann Ventura 
Étude d’avocats, avenue de la Gare 52, Case postale 1136, 
1001 Lausanne,  

défenderesse 

Objet 

Requête de mesures provisionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Le président considère : 

Déroulement de la procédure 

1.  
Le 26 octobre 2021, la demanderesse a déposé sa requête de mesures 
provisionnelles avec les conclusions suivantes: 

«I. 

Interdiction est faite à Y SA de fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, 
distribuer, vendre ou mettre en circulation d’une autre manière, en Suisse et 
au  Liechtenstein,  une  montre  dont  le  mouvement  est  doté  des  caractéris-
tiques cumulatives décrites ci-après et représentées à l’annexe 1 :  

- 

[…]. 

II. 

Interdiction est faite à Y SA de fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, 
distribuer, vendre ou mettre en circulation d’une autre manière, en Suisse et 
au  Liechtenstein,  une  montre  dont  le  mouvement  est  doté  des  caractéris-
tiques cumulatives décrites ci-après et représentées à l’annexe 1 : 

- 

[…]. 

III.  Ordre est donné à la défenderesse de rappeler auprès de ses clients, dans 
un délai de 30 jours, tous les exemplaires de montres comportant un méca-
nisme  tel  que  décrit  au  chiffre  I  ou  au  chiffre  II  ci-dessus,  que  la  défende-
resse a déjà livrés, tout en indiquant auxdits clients qu’il lui a été fait interdic-
tion – a titre provisionnel – de commercialiser de telles montres. 

IV.  Les injonctions prononcées selon les chiffres I à III ci-dessus sont assorties 
de  la  menace  d’une  amende  d’ordre  de  CHF  1’000  pour  chaque  jour 
d’inexécution  mais  de  CHF  5’000  au  minimum,  ainsi  que  de  la  peine 
d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à 
une décision de l’autorité, pareille menace étant signifiée aux organes de Y 
SA. 

V.  La défenderesse est astreinte aux frais et dépens de la cause. » 

2.  
Le  25  novembre  2021,  la  demanderesse  a  déposé  un  mémoire  relatif  à 
l’impact  de  l’action  en  cession  des  brevets  sur  lesquels  la  demande  de 
mesures provisionnelles était fondée par Z S.A.. 

3.  
Le 3 décembre 2021, la défenderesse a déposé une réponse limitée à la 
« légitimation  active »  de  la  demanderesse.  Elle  demande  le  rejet  de  la 
requête. 

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4.  
Le 20 décembre 2021, la demanderesse a pris position sur la réponse li-
mitée du 3 décembre 2021. 

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Sur la forme 

5.  
La  demande  de  mesures  provisionnelles  du  26 octobre  2021  est fondée 
sur  les  parties  suisses  de  deux  brevets  européens,  soit  EP  000  et  EP 
001. La défenderesse est une société anonyme suisse basée au Canton 
[…]. La compétence du tribunal saisi est donc donnée sur la base de l’art. 
26 al. 1 let. b LTFB (et non contestée par la défenderesse). 

Le droit applicable est le droit suisse (cf. art. 110 al. 1 LDIP). 

6.  
Le président décide comme juge instructeur (cf. art. 35 al. 1 LTFB). 

Faits incontestés 

7.  
La demanderesse est titulaire de la demande de brevet EP 000 qui porte 
sur  un mouvement  horloger  […] (ci-après  :  EP  000).  Le […]  juillet  2021, 
l’Office  Européenne  de  Brevets  (OEB)  a  émis  une  notification  selon  la 
règle 71(3) CBE avec le texte envisagé pour la délivrance du brevet. La 
demanderesse a approuvé ce texte, acquitté les taxes et soumis les tra-
ductions des revendications le […] octobre 2021. L’OEB a émis une déci-
sion  relative  à  la  délivrance  du  brevet  EP  000  le  […]  octobre  2021.  Le 
brevet EP 000 sera délivré le […] novembre 2021. 

La demanderesse est aussi titulaire de la demande de brevet EP 001 qui 
porte sur un élément de régulation horloger […] ainsi que sur un mouve-
ment  horloger  (ci-après:  EP  001).  Le  […]  juillet  2021,  I’OEB  a  émis  une 
notification selon la règle 71(3) CBE avec le texte envisagé pour la déli-
vrance  du  brevet.  La  demanderesse  a  approuvé  ce  texte,  acquitté  les 
taxes  et  soumis  les  traductions  des  revendications  le  […]  octobre  2021. 
Selon l’OEB, le brevet EP 001 sera délivré le […] novembre 2021. 

8.  
Le  10  novembre  2021  (reçu),  Z  S.A.,  […],  a  introduit  devant  ce  tribunal 
une  action  contre  la  demanderesse  demandant  le  transfert  de  certaines 
revendications  des  demandes  de  brevet  européen  EP  000  et  EP  000, 

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parmi  lesquelles  les  revendications  1  à  3  des  deux  demandes  (affaire 
O2021_000) 

Z S.A. a informé l’OEB du dépôt de la demande de transfert et a deman-
dé que la délivrance des brevets EP 000 et EP 001 soit suspendue. A la 
suite de l’action en cession déposée par Z S.A. contre la demanderesse, 
l’OEB a suspendu la procédure de délivrance du brevet EP 000 et la pro-
cédure  de  délivrance  du  brevet  EP  001  le  […]  novembre  2021  selon  la 
règle 14(1) CBE. En d’autres termes, aucun brevet n’a été délivré. 

Sur le fond 

9.  
Selon la règle 14(1) CBE, si un tiers apporte la preuve qu’il a introduit une 
procédure  contre  le  demandeur  afin  d’obtenir  une  décision  au  sens  de 
l’art. 61 para. 1 CBE, la procédure de délivrance est suspendue, à moins 
que ce tiers ne déclare par écrit à l’OEB qu’il consent à la poursuite de la 
procédure.  L’art.  61  para.  1  CBE  concerne  des  décisions  passées  en 
force de chose jugée qui ont reconnu le droit à l’obtention du brevet euro-
péen à une personne autre que le demandeur. 

10.  
L’action en cessation basée sur l’art. 72 LBI nécessite un brevet délivré et 
en  vigueur  en  Suisse.1  Pour  les  brevets  européens,  cela  découle  direc-
tement de l’art. 111 al. 1 LBI, qui stipule que la demande de brevet euro-
péen publiée ne confère pas au requérant la protection prévue à l’art. 64 
CBE. 

La demanderesse le conteste. Elle prétend que l’art. 111 LBI a été intro-
duite en 1976 dans une perspective d’égalité de traitement, le législateur 
estimant qu’il n’y avait pas de raison de traiter de manière plus favorable 
le titulaire d’une demande de brevet européen que celui d’une demande 
déposée  en  Suisse. A  cette  période,  la  loi  ménageait  toutefois,  pour  les 
demandes de brevet suisse, une exception pour les demandes soumises 
à l’examen préalable. L’art. 72 al. 2 aLBI prévoyait en effet que le requé-
rant  pouvait,  en  lien  avec  une  demande  de  brevet  soumise  à  l’examen 
préalable, introduire une action en cessation dès la publication de la de-
mande, à condition de fournir des sûretés suffisantes. A considérer la ra-
tio  legis  de  l’art.  111  LBI  telle  qu’elle  vient  d’être  évoquée,  on  constate 

1 Cf. CR PI LBI-SCHLOSSER, art. 72 N 4; HEINRICH, PatG/EPÜ, 3e ed. Zurich 2018, 
Art. 66 N 50; SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 72 N 8.  

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que l’objectif n’était pas tant d’empêcher que le requérant d’une demande 
de  brevet  européen  puisse  obtenir  une  protection  provisoire  sur  la  base 
de la demande, mais bien plutôt d’éviter qu’il soit favorisé par rapport au 
requérant  d’une  demande  suisse.  Il  n’était  en  revanche  pas  question  de 
traiter le requérant d’une demande de brevet européen moins bien que le 
requérant  d’une  demande  suisse.  Or  l’interprétation  usuelle  de  l’art.  111 
LBI revient  précisément à  une telle  inégalité,  puisque  le  requérant  d’une 
demande  suisse  publiée  après  examen  matériel  (à  l’époque  où  un  tel 
examen  matériel  existait  pour  le  textile  et  l’horlogerie)  se  trouvait  mieux 
loti que le requérant d’une demande européenne placé dans une situation 
comparable.  Force  est  dès  lors  de  constater  que  l’interprétation  usuelle 
de  l’art.  111  LBI  n’est  pas  conforme  au  but  de  la  loi  dans  les  situations 
dans lesquelles une demande de brevet européen a fait l’objet non seu-
lement d’une publication, mais également d’un examen matériel au terme 
duquel l’OEB a conclu à la brevetabilité de l’objet des revendications. Une 
interprétation de l’art. 111 al. 1 LBI conforme à sa ratio legis conduit dès 
lors à comprendre ce texte comme n’excluant pas toute protection provi-
soire  en  présence  d’une  demande  de  brevet  européen,  mais  comme 
autorisant une protection provisoire en présence d’une demande de bre-
vet  ayant  fait  l’objet  d’un  examen  matériel  et  contre  versement  de  sûre-
tés, tel que le prévoyait l’art. 72 al. 2 aLBI pour les demandes de brevet 
suisse. 

11.  
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a véritablement lacune de 
la loi lorsque le législateur a omis de régler quelque chose qu’il aurait dû 
régler et qu’aucune prescription ne peut être tirée de la loi à ce sujet, ni 
d’après  son  libellé  ni  d’après  le  contenu  à  déterminer  par  interprétation. 
En  revanche,  on  parle  de  fausse  lacune  ou  de  lacune  politico-juridique 
lorsque la loi apporte certes une réponse, mais qu’elle n’est pas satisfai-
sante.  Le  juge  est  tenu  de  combler  les  vraies  lacunes,  mais  il  lui  est  en 
principe  interdit,  selon  la  conception  traditionnelle,  de  corriger  les 
fausses, à moins que l’invocation du sens littéral de la norme, considéré 
comme déterminant, ne constitue un abus de droit.2 

On  ne  peut  pas  dire  que  l’absence  de  protection  provisoire  d’une  de-
mande  de  brevet  européen  qui,  selon  l’OEB,  sera  délivrée,  mais  ne  l’a 
pas  encore  été,  soit  une  véritable  lacune  de  la  loi.  Il  s’agit  clairement 
d’une décision du législateur qui a adopté la révision de 1976 de la LBI de 
ne pas accorder aux demandes de brevet, même si elles sont destinées à 

2 ATF 141 V 481 cons. 3.1. 

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être délivrées, une protection provisoire. Ne pas accorder une protection 
provisoire  à  une  demande  de  brevet  non  encore  délivrée  ne  constitue 
certainement  pas  un  abus  de  droit  qui  permettrait  exceptionnellement  à 
un tribunal de corriger une fausse lacune. 

Le président ne peut donc pas suivre l’interprétation de l’art. 111 al. 1 LBI 
suggérée  par  la  demanderesse.  Comme  l’indique  explicitement  l’art.  111 
LBI, une demande de brevet européen publiée ne confère pas au requé-
rant la protection prévue à l’art. 64 CBE. 

12.  
Le  tribunal  peut  ordonner  la  suspension  de  la  procédure  si  des  motifs 
d’opportunité  le  commandent.  La  procédure  peut  notamment  être  sus-
pendue  lorsque  la  décision  dépend  du  sort  d’un  autre  procès  (art.  126 
al. 1 CPC). 

En l’espèce, la décision dépend (également) de l’issue de la demande de 
transfert  des  demandes  de  brevet  déposée  par  Z  S.A.  Si  l’action  de  Z 
S.A.  est  rejetée  par  une  décision  finale  et  non  susceptible  de  recours, 
l’OEB délivrera les demandes en cours et la demanderesse sera proprié-
taire  de  ces  brevets.  La  demande  de  mesures  provisoires  pourra  alors 
être  jugée  sur  la  base  du  fait  que  la  demanderesse  est  propriétaire  de 
deux brevets européens délivrés qui seront en vigueur en Suisse. 

La défenderesse fait valoir que la requête de mesures provisionnelles de-
vrait  être  entièrement  rejetée.  Ceci  est  toutefois  incorrect  car,  selon 
l’issue  de  l’affaire O2021_000,  la  demanderesse  pourrait finalement  être 
propriétaire  de  deux  brevets  européens  délivrés.  Bien  qu’il  puisse 
s’écouler plusieurs années avant qu’une décision finale soit rendue dans 
l’affaire  O2021_000,  l’urgence  requise  pour  la  promulgation  de  mesures 
provisionnelles  sera  préservée.  On  ne  peut  pas  dire  que  la  demande-
resse n’a pas déposé la demande de mesures provisionnelles aussi rapi-
dement que  possible (au  contraire,  elle  l’a  même  déposée trop tôt).  Elle 
n’est  donc  pas  déchue  de  son  droit  à  obtenir  des  mesures  provision-
nelles, même si cette procédure reste suspendue pendant une longue pé-
riode. 

13.  
La  demanderesse,  en  revanche,  fait  valoir  que  l’action  en  cession  intro-
duite  par  Z  S.A.  était  totalement  infondée  et  abusive.  Elle  n’aurait  servi 
qu’à bloquer l’action de la demanderesse contre la défenderesse. 

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Le  bien-fondé  de  l’action  de  Z  S.A.  devra  être  jugé  dans  le  cadre  de  la 
procédure  O2021_000.  Il  suffit  de  dire  que  même  la  demanderesse  ad-
met qu’il existait une coopération en matière de recherche et de dévelop-
pement entre elle et Z S.A. et que le CEO de Z S.A. est co-inventeur des 
inventions  selon  EP  000  et  EP  001.  Naturellement,  elle  se  considère 
comme l’unique propriétaire des résultats de cette coopération. Il est tou-
tefois notoirement difficile de démêler la propriété des résultats des coo-
pérations  de  recherche  et  de  développement.  Le  président  ne  peut  pas, 
sans une analyse minutieuse des arguments de Z S.A. et éventuellement 
l’administration  de  preuves,  considérer  que  l’action  de  Z  S.A.  est  sans 
fondement et abusive. 

14.  
La présente procédure doit donc être suspendue jusqu’à ce que la procé-
dure ordinaire O2021_000 soit résolue par une décision définitive et non 
susceptible de recours.  

Suite de frais et dépens 

15.  
Le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). 

Le président décide : 

1.  La présente procédure est suspendue jusqu’à ce que la procédure or-

dinaire O2021_000 soit résolue par une décision définitive. 

2.  La  présente  décision  est  communiquée  aux  parties  (sous  acte  judi-

ciaire).  

Voies de droit : 

Ce  jugement  peut  faire  l’objet  d’un  recours  en  matière  civile  auprès  du 
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours dès sa notification 
(art. 72 ss, 90 ss et 100 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral 
[LTF, RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont re-
mis  au  plus  tard  le  dernier  jour  du  délai,  soit  au  Tribunal  fédéral  soit,  à 
l’attention  de  ce  dernier,  à  La  Poste  Suisse  ou  à  une  représentation  di-

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plomatique  ou  consulaire  suisse  (art. 48  al. 1  LTF).  Le  mémoire  de  re-
cours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, 
les  motifs  et  les  moyens  de  preuve  et  être  signé.  Le  jugement  attaqué 
ainsi que les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour au-
tant qu’ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF). 

Saint-Gall, le 4 janvier 2022 

Au nom du Tribunal fédéral des brevets 

Président du tribunal 

Première greffière 

Mark Schweizer 

Susanne Anderhalden 

Envoi le : 04.01.2022 

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