# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 0041f77a-3bf7-54d3-bba4-5f06f4e03d06
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2024-02-28
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 28.02.2024 B-3792/2022
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-3792-2022_2024-02-28.pdf

## Full Text

B u n d e s v e r w a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b un a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b un a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b un a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-3792/2022 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  2 8 .  F e b r u a r  2 0 2 4    

Besetzung 
 Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), 

Richter Marc Steiner, Richter David Aschmann, 

Gerichtsschreiberin Katharina Niederberger.    

  
Parteien 

 British American Tobacco (Brands) Inc., 

Suite 100, 251 Little Falls Drive, US-DE 19808 Wilmington,   

vertreten durch Dr. Michael Treis, Rechtsanwalt,  

Baker McKenzie Zurich,  

Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich,  

Beschwerdeführerin,  

  
 

 
gegen 

 
 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,  

Max-Born-Strasse 4, DE-22761 Hamburg,   

vertreten durch E. Blum & Co. AG  

Patent- und Markenanwälte VSP,  

Vorderberg 11, 8044 Zürich,  

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

  
 

 
 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 102475,  

IR 621'660 WEST / CH 772'440 ZEST. 

 

B-3792/2022 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Die Wortmarke Nr. 772440 "ZEST" (nachfolgend: angefochtene Marke) 

wurde von der Beschwerdeführerin am 21. Juni 2021 beim Institut für Geis-

tiges Eigentum IGE (nachfolgend: Vorinstanz) hinterlegt und am 18. No-

vember 2021 in Swissreg veröffentlicht. Die Marke ist im Register für fol-

gende Waren eingetragen: 

Klasse 34: Zigaretten; Tabak, roh oder verarbeitet; Tabak zum Rollen; Pfei-

fentabak; Produkte aus Tabak; Tabakersatz (ausgenommen für medizini-

sche Zwecke); Zigarren; Zigarillos; Zigarettenanzünder; Zigarrenanzünder; 

Streichhölzer; Raucherartikel; Zigarettenpapier; Zigarettenhülsen; Zigaret-

tenfilter; Taschenapparate zum Drehen von Zigaretten; Handgeräte zum 

Einführen von Tabak in Papierhülsen; elektronische Zigaretten; Liquide für 

elektronische Zigaretten; Produkte aus Tabak zum Erhitzen. 

B.  

Am 18. Februar 2022 erhob die Beschwerdegegnerin gegen die Eintra-

gung der Marke "ZEST" Widerspruch (Widerspruchsverfahren Nr. 102475). 

Sie beantragte den vollständigen Widerruf der angefochtenen Marke, unter 

Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Die 

Beschwerdegegnerin stützte ihren Widerspruch auf die prioritätsältere in-

ternationale Registrierung Nr. 621660 "WEST" (nachfolgend: Wider-

spruchsmarke), die in der Schweiz für folgende Waren geschützt ist: 

Klasse 34: Cigarettes avec filtre. 

C.  

Nach einem einfach geführten Schriftenwechsel schloss die Vorinstanz mit 

Verfügung vom 21. März 2022 die Verfahrensinstruktion ab.  

D.  

Mit Verfügung vom 29. Juni 2022 hiess die Vorinstanz den Widerspruch 

vollumfänglich gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke 

"ZEST" für alle Waren der Klasse 34, unter Kosten- und Entschädigungs-

folgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Die Vorinstanz begründete ihren 

Widerspruchsentscheid mit dem relativen Schutzausschlussgrund der Ver-

wechslungsgefahr.   

E.  

Die Beschwerdeführerin erhob am 30. August 2022 dagegen Beschwerde 

B-3792/2022 

Seite 3 

vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der Ver-

fügung vom 29. Juni 2022 und die Abweisung des Widerspruchs 

Nr. 102475, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen – auch für das erst-

instanzlichen Verfahren – zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Zur Begrün-

dung ihres Rechtsmittels führt die Beschwerdeführerin aus, die Vorinstanz 

habe die Zeichenähnlichkeit in allen drei Aspekten Schriftbild, Klang und 

Sinngehalt fehlerhaft beurteilt. Die jüngere Marke "ZEST" erzeuge keine 

Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke "WEST", weil die geringe Mar-

kenähnlichkeit auf phonetischer und wortbildlicher Ebene durch unter-

schiedliche Sinngehalte kompensiert werde. 

F.  

Mit Eingabe vom 11. Oktober 2022 reichte die Vorinstanz ihre Verfahrens-

akten ein und beantragt unter Hinweis auf die angefochtene Verfügung die 

Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Im Übrigen verzichtete die 

Vorinstanz auf eine Vernehmlassung. 

G.  

Am 21. November 2022 liess die Beschwerdegegnerin dem Bundesver-

waltungsgericht ihre Beschwerdeantwort innert erstreckter Frist zukom-

men. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde, 

unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführe-

rin. In der Sache bestreitet sie, dass der Unterschied im Sinngehalt die 

klangliche und schriftbildliche Zeichenähnlichkeit kompensiere. Angesichts 

gleicher oder gleichartiger Waren und einer hohen Zeichenähnlichkeit er-

gebe sich für die Abnehmerkreise eine Verwechslungsgefahr.  

H.  

Die Beschwerdeführerin ersuchte das Bundesverwaltungsgericht mit 

Schriftsatz vom 13. Dezember 2022 um Ansetzung einer Frist zur Stellung-

nahme. Nachdem das Gesuch der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 

14. Dezember 2022 antragsgemäss gutgeheissen wurde, reichte sie am 

11. Januar 2023 ihre Replik ein. Im Wesentlichen bekräftigt sie darin ihre 

in der Beschwerdeschrift dargelegte Argumentation, wonach die Marken 

"WEST" und "ZEST" im Sinngehalt deutlich verschieden seien.  

I.  

Mit Schreiben vom 10. Februar 2023 und 17. Februar 2023 verzichteten 

die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin auf die Einreichung einer Dup-

lik. 

  

B-3792/2022 

Seite 4 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden 

gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig 

(Art. 31 und Art. 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, 

SR 173.32] i.V.m Art. 5 und Art. 44 des Bundesgesetzes über das Verwal-

tungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerdeführerin ist als Ver-

fügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 

VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 

Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet 

(Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen 

vor (Art. 44 ff. VwVG).  

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. 

2.  

2.1 Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älte-

ren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleis-

tungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr 

ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 

1992 [MSchG, SR 232.11]). Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn das 

jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beein-

trächtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgeblichen 

Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen 

und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen 

Markeninhaber zurechnen. Die Rechtsprechung nimmt ausserdem eine 

Verwechslungsgefahr an, wenn das Publikum die Marken zwar auseinan-

derzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammen-

hänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene 

Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich mitei-

nander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 96 E. 2a 

"Orfina [fig.]/Orfina"; 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; je mit 

Hinweisen).  

2.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-

hand eines Vergleichs zwischen den Registereinträgen der Widerspruchs-

marke und der angefochtenen Marke, soweit wie hier keine frist- und form-

gerecht erhobene Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (Urteile des 

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Seite 5 

BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3 "VOLKSWAGEN/ Volks-

Werkstatt"; B-4669/2019 vom 25. November 2021 E. 3.2 "Carglass/Car-

gest"; je mit Hinweisen).  

2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den 

die Marken in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 

E. 3.1 "Appenzeller® Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"). Für die 

Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gege-

benenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securi-

tas/Securicall u.a.", mit Hinweis). Der Wortklang wird im Wesentlichen 

durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der 

Vokale bestimmt, während das Schriftbild durch die Wortlänge und durch 

die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 

122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; 119 II 473 E. 2c "Ra-

dion/Radomat"; je mit Hinweisen). Markenzeichen sind sich in der Regel 

bereits dann ähnlich, wenn sie nur in einem der aufgezählten Aspekte über-

einstimmen (Urteil des BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.5 

"VOLKSWAGEN/VolksWerkstatt", mit Hinweis). Unter Umständen kann die 

Ähnlichkeit auf einer Ebene aber durch klare Unterschiede auf anderer 

Ebene kompensiert werden, so beispielsweise ein ähnlicher Wortklang 

durch einen klar abweichenden Sinngehalt (vgl. BGE 121 III 377 E. 3c 

"BOSS/BOKS").  

2.4 Kurzwörter prägen sich sowohl optisch als auch akustisch besser ein 

als längere Wörter, weshalb Unterschiede hier eher wahrgenommen wer-

den (BGE 121 III 377 E. 2b "BOSS/BOKS"; Urteil des BVGer B-1760/2012 

vom 11. März 2013 E. 7.1 "Zurcal/Zorcala"; RKGE vom 15. November 2005 

E. 3 "Moët/Met [fig.]"). Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens 

kommen deshalb bei solchen Kurzzeichen seltener vor (BGE 121 III 377 

E. 2.b "BOSS/BOKS"; Urteil des BGer 4A_178/2021 vom 19. Juli 2021 

E. 2.2 "Canti/Cantique"). In die Beurteilung ist miteinzubeziehen, dass dem 

Wortanfang oder Wortstamm sowie der Endung, insbesondere wenn sie 

bei der Aussprache betont werden, in der Regel grössere Beachtung zu-

teilwerden (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon").  

2.5 Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck mass-

gebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 

III 441 E. 3.1 "Appenzeller® Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"). 

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil 

verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, 

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Seite 6 

sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen 

(BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina [fig.]/Orfina").  

3.  

3.1 Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- 

und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (Urteil des BVGer 

B-371/2023 vom 29. November 2023 E. 6.1 "S8/ES8", mit Hinweis). 

3.2 Die Verkehrskreise für Filterzigaretten (Klasse 34) setzen sich aus 

Fachpersonen zusammen, die im Zwischen- oder Detailhandel tätig sind, 

sowie aus Raucherinnen und Rauchern ab 16 Jahren. Es ist anzunehmen, 

dass diese Verkehrskreise die Tabakmarke "WEST" mit einer durchschnitt-

lichen Aufmerksamkeit nachfragen (vgl. Urteil des BVGer B-2217/2014 

vom 3. November 2016 E. 3.1 "BOND ST. 22 LONDON [fig.]"). 

4.   

Die Vorinstanz hat die Feststellung getroffen, dass die zu vergleichenden 

Waren gleich oder stark gleichartig seien. Diese Beurteilung zum Waren-

vergleich lässt keinen Rechtsfehler erkennen und ist von den Parteien un-

bestritten geblieben (Verfügung, Ziff. III.B.6; vgl. Urteil des BVGer 

B-6064/2008 vom 3. November 2010 E. 5 "R Rothmans (fig.)/Roseman 

Crown Agencies KING SIZE [fig]). Die vorinstanzliche Beurteilung zum Wa-

renvergleich ist somit zu bestätigen. 

5.  

5.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG 

setzt voraus, dass die Zeichen ähnlich sind (1. Satz, 1. Teil).  

5.1.1 Die Vorinstanz hat zur Zeichenähnlichkeit erwogen, die Marken 

"WEST" und "ZEST" seien hinsichtlich Wortlänge, Kadenz und Silbenzahl 

gleich. Mit Ausnahme des ersten Buchstabens stimmten die Zeichen über-

ein. Diese Übereinstimmungen führten zu einer hohen klanglichen und 

schriftbildlichen Ähnlichkeit (Verfügung, Ziff. III.C.3). Nach den Feststellun-

gen der Vorinstanz wird der Sinngehalt des englischen Begriffs "WEST" 

von den angesprochenen Abnehmerkreisen auf Anhieb verstanden. Auch 

"ZEST" sei ein Begriff der englischen Sprache. Die deutsch- und franzö-

sischsprachigen Abnehmer nähmen die Marke aber im Sinne von "Zeste" 

wahr (Verfügung, Ziff. III.C.5 ff.). Das Bewusstsein der Verkehrskreise 

werde jedoch nicht durch derart klar unterschiedliche Gedankenassoziati-

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Seite 7 

onen beherrscht, dass die starke Ähnlichkeit im Klang und Schriftbild kom-

pensiert werden könne (Verfügung, Ziff. III.C.9). Gemäss ihrer Prüfpraxis 

reiche es nicht aus, den Anfangsbuchstaben einer Marke auszutauschen, 

da dieser bei flüchtiger Wahrnehmung überhört werden könne. Zudem be-

einflusse dieser Austausch den Bedeutungsinhalt und das Gesamtbild 

nicht hinreichend (Verfügung, Ziff. III.D.5, mit Hinweis auf: Widersprüche 

Nr. 101612 vom 29. Januar 2021 "GLADE/SHADE"; Nr. 100889 vom 

11. Februar 2020 "TIKI/LIKI"; Nr. 100671 vom 10. Dezember 2019 

"HELLO/NELLO"; Nr. 100546 vom 17. Juli 2019 "JOOP/LOOP"; Nr. 14740 

vom 9. August 2016 "TEKA/WEKA"; Nr. 14086 vom 26. Oktober 2015 

"MIDO/WYDO"; Nr. 13627 vom 10. Oktober 2010 "DASH/VASH").  

5.1.2 Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, die Vorinstanz habe 

das in Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG enthaltene Kriterium der Ähnlichkeit mit 

der älteren Marke falsch angewandt. Sie weist erstens auf die phoneti-

schen Unterschiede zwischen den Marken "WEST" und "ZEST" hin: Der 

Zischlaut "Z" sei ein verhältnismässig seltener Anfangsbuchstabe, der im 

Gesamteindruck prägnant wirke (Beschwerdeschrift, Rz. 14 f.). Zweitens 

prägten die unterschiedlichen Anfangsbuchstaben auch das Wortbild bei-

der Marken. Im Gegensatz zum unterschiedlichen Wortanfang falle die 

übereinstimmende Endung "-EST" hingegen weniger ins Gewicht (Be-

schwerdeschrift, Rz. 16; Replik, Rz. 7). Unter Bezugnahme auf BGE 121 

III 377 "BOSS/BOKS" kommt die Beschwerdeführerin drittens zum 

Schluss, dass der völlig unterschiedliche Sinngehalt der Marken "WEST" 

und "ZEST" die nur gering ausgeprägte phonetische und wortbildliche Ähn-

lichkeit "überkompensiere" (Beschwerdeschrift, Rz. 20–25).  

5.1.3 Die Beschwerdegegnerin führt aus, bei den Erstbuchstaben "W" und 

"Z" handle es sich in beiden Fällen um stimmhafte Frikative (Reibelaute), 

die insbesondere in den lateinischen Landessprachen nicht unähnlich klän-

gen (Beschwerdeantwort, Rz. 6). Zum Bildaspekt trägt sie vor, mit drei von 

vier identischen Buchstaben könne nicht mehr von einem deutlich unter-

schiedlichen Schriftbild ausgegangen werden (Beschwerdeantwort, 

Rz. 12). In Bezug auf den Sinngehalt weist die Beschwerdegegnerin darauf 

hin, dass das Wort "ZEST" nicht zum englischen Grundwortschatz gehöre. 

Soweit die Vorinstanz von einem Verkehrsverständnis im Sinne von "Zeste" 

ausgehe, sei im Deutschen ein zusätzlicher Endvokal "e" für die Bedeutung 

eines Wortes aber entscheidend: So bedeute "Herd" nicht "Herde", "Buch" 

nicht "Buche", "Plan" nicht "Plane", "Zeug" nicht "Zeuge" oder "Heck" nicht 

"Hecke". Nach zutreffender Auffassung könne der angefochtenen Marke 

"ZEST" kein Sinngehalt unterstellt werden (Beschwerdeantwort, Rz. 13–

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18). Eine Kompensation der klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeit 

sei daher ausgeschlossen (Beschwerdeantwort, Rz. 23). 

5.2 Es stehen sich die Kurzzeichen "WEST" und "ZEST" gegenüber, wel-

che sich einzig in den Anfangsbuchstaben "W" und "Z" unterscheiden.  

5.3 Beide Zeichen verfügen über die gleiche Zahl an Vokalen und Konso-

nanten, die in identischer Reihenfolge angeordnet sind. Auch der für die 

Wortbetonung entscheidende Vokal "e" befindet sich an identischer Stelle 

(https://www.duden.de; Stichworte: West und Zeste [15.1.2024]). In der 

Aussprache grenzen sich die Anfangsbuchstaben im stimmhaften, weich 

klingenden "W" und im Zischlaut "Z" (/ts/ wie Zeit) voneinander ab (FELICI-

TAS KLEBER, Phonetik und Phonologie. Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 2023, 

S. 141–151). Die unbetonten Konsonanten "W" und "Z" sind demnach nicht 

eng klangverwandt. 

In vergleichbaren Fällen zu Kurzmarken oder kurzen Wortmarken hat die 

Rechtsprechung jeweils angenommen, trotz des hörbaren Unterschieds im 

Anfangsbuchstaben bestehe eine erhebliche Klangähnlichkeit (vgl. BGE 

87 II 40 E. 1c und E 1d "Quick/Blick"; Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 

15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 

E. 4.2 "Cellini [fig.]/Elini [fig.]"; RKGE vom 28. Juni 2005 E. 8 "Gabel/Kabel 

1" in: sic! 2005, 754 ff.). Die klangliche Differenz in den Anfangsbuchstaben 

ruft im Gesamteindruck aber keinen derart ausgeprägten Klangunterschied 

hervor, dass die Zeichen von den Übereinstimmungen in der betonten und 

scharf gesprochenen Buchstabenfolge "-EST" entscheidend weggeführt 

würden. Die vorinstanzliche Annahme, wonach die Klangähnlichkeit zwi-

schen den Marken "WEST" und "ZEST" hoch sei, ist somit zu bestätigen. 

5.4 Beide Anfangsbuchstaben enthalten im Schriftbild eine oder mehrere 

Diagonalen. Diese Übereinstimmung akzentuiert die schriftbildliche Ähn-

lichkeit, welche durch die gemeinsame Buchstabenfolge "-EST" hervorge-

rufen wird. Der visuelle Unterschied zwischen "W" und "Z" bleibt aber trotz 

dieser Übereinstimmung auch bei flüchtiger Wahrnehmung erkennbar. Ent-

gegen der Auffassung der Beschwerdeführerin wirkt diese Abweichung in 

den Anfangsbuchstaben im Gesamteindruck nicht derart prägend, dass die 

übereinstimmende Buchstabenfolge "-EST" im Zeichenvergleich massge-

blich hinter diesen Unterschied zurücktritt (vgl. Urteile des BVGer B-

3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"). Die Vorinstanz 

hat demnach zutreffend angenommen, dass sich die Zeichen auch im 

Schriftbild sehr ähnlich sind.  

B-3792/2022 

Seite 9 

5.5 Das Wort "West" ist eine Kurzform für die Himmelsrichtung Westen. Im 

Sprachgebrauch tritt das Wort "West" regelmässig in gegensätzlicher Be-

deutung zu "Ost" in Erscheinung ("in Ost und West"). "West" wird ausser-

dem als vor- oder nachgestelltes geografisches Bestimmungswort verwen-

det (z.B. Zürich West; Eingang West; West-Berlin [<https://www.du-

den.de>; <https://www.dwds.de>; 15.1.2024]). Die Vorinstanz beurteilte 

den Sinngehalt anhand des englischen Substantivs und Adjektivs "west". 

Dieses zum englischen Grundwortschatz gehörende Wort vermittelt Be-

deutungen wie "westlich", "der Westen", "die westliche Welt" oder "der Ok-

zident" (<https://de.pons.com>; <https://de.langenscheidt.com> 

[15.1.2024]). Es ist damit von einem allgemein verständlichen Wort der 

deutschen und englischen Umgangssprache auszugehen, dem aus Sicht 

der angesprochenen Verkehrskreise in allen Sprachregionen der Schweiz 

ein eindeutiger und unmittelbar erkennbarer Sinngehalt zukommt.  

Im Unterschied hierzu weist das englische Substantiv "zest" eine grosse 

Bandbreite an Bedeutungen auf: Es bedeutet unter anderem "Eifer", 

"Freude", "Genuss", "Begeisterung", "(An)Reiz", "Würze" oder "Schale" 

(<https://de.pons.com>; <https://de.langenscheidt.com> [15.1.2024]). Das 

Wort "zest" gehört nicht zum englischen Grundwortschatz (PONS Basis-

wörterbuch Schule: Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, 2006). Die Be-

schwerdegegnerin wendet in diesem Zusammenhang zutreffend ein, dass 

englischsprachige Ausdrücke nur berücksichtigt werden können, wenn sie 

von einem nicht unbedeutenden Teil der massgebenden Verkehrskreise 

verstanden werden (Beschwerdeantwort, Rz. 15 ff.; BGE 148 III 257 

E. 6.2.2 "PUMA WORLD CUP QATAR 2022 et al.", mit Hinweisen). Den mit 

Grundkenntnissen in der englischen Sprache ausgestatteten Verkehrskrei-

sen dürften die lexikalisch definierten Wortbedeutungen von "zest" daher 

nicht geläufig sein.  

In der deutschen, französischen und italienischen Sprache wohnt der 

Buchstabenfolge "ZEST" kein unmittelbar erkennbarer Sinngehalt inne. 

Dies folgt bereits daraus, dass sich das behauptete Verkehrsverständnis 

im Sinne von "Zeste" (feiner Streifen aus Zitrusfrüchteschalen) erst nach 

einer analysierenden Betrachtung und Wortergänzung ergibt. Im Weiteren 

erscheint ein offenkundiges Verständnis im Sinne von "Zeste" unwahr-

scheinlich, weil eine solche Assoziation angesichts der geschützten Rau-

cherwaren samt Zubehör nicht naheliegend ist und sich dem Bewusstsein 

daher nicht spontan aufdrängt (vgl. BGE 121 III 377 E. 2b "BOSS/BOKS"). 

B-3792/2022 

Seite 10 

Im Ergebnis ist mit der Beschwerdegegnerin anzunehmen, dass die ange-

sprochenen Verkehrskreise die Marke "ZEST" in allen Sprachregionen der 

Schweiz als Fantasiezeichen ohne Sinngehalt wahrnehmen.   

5.5.1 Bei ähnlicher Ausgangslage standen sich im Beschwerdeverfahren 

B-3325/2010 die als verwechselbar beurteilten Marken "Bally" (Wort-/Bild-

marke) und "Tally" (Wortmarke) gegenüber (Urteil des BVGer B-3325/2010 

vom 15. Dezember 2010). Der vorliegende Streitfall ist mit jenem Fall aber 

insofern nicht vergleichbar, als sich die Frage nach einer allfälligen Kom-

pensation der klanglichen und bildlichen Zeichenähnlichkeit aufgrund un-

klarer Sinngehalte gar nicht erst stellte (E. 4.2). Aus diesem Urteil lassen 

sich für die vorliegende Streitsache daher keine entscheidwesentlichen Er-

kenntnisse ableiten (im Ergebnis ebenso: Urteil des BVGer B-380/2020 

vom 16. Februar 2022 "somfy [fig.]/COMFY"; B-5916/2015 vom 3. August 

2017 E. 6.5 "LUX/LUTZ [fig.]"; kritisch: GREGOR WILD, Anmerkungen zu 

"LUX/LUTZ [fig.]", in: sic! 2018, 14 ff.; Urteil des BVGer B-7438/2006 vom 

10. Mai 2007 E. 4.4 ff. "Cellini [fig.]/Elini [fig.]"; RKGE vom 13. August 2004 

E. 4 "Ecofin/Icofin [fig.]", in: sic! 2004, 927 ff.; RKGE vom 7. Juni 2000 E. 4 

"Otor/Artor"), in: sic! 2001, 133 f.).  

5.5.2 Im Leitentscheid BGE 121 III 377 hat das Bundesgericht eine Ver-

wechslungsgefahr zwischen den Marken "BOSS" und "BOKS" trotz beste-

hender Warengleichheit und klanglicher und bildlicher Ähnlichkeit verneint 

(BGE 121 III 377 E. 3e "BOSS/BOKS"). Dieser Beurteilung liegt die An-

nahme zugrunde, dass für den Gesamteindruck der Marke "BOSS" der 

Sinngehalt entscheidend sei (BGE 121 III 377 E. 3c "BOSS/BOKS"). Die 

Kompensation einer klanglichen oder bildlichen Zeichenähnlichkeit setzt 

zunächst einen Sinngehalt voraus, der sich dem Bewusstsein beim Hören 

und Lesen der Marke sogleich aufdrängt und das Erinnerungsbild domi-

niert (BGE 121 III 377 E. 2b "BOSS/BOKS").  

Wird diese Erwägung aufgegriffen und auf die hier zu beurteilenden Mar-

ken angewandt, ergibt sich folgendes Bild: Gleich wie das Wort "BOSS" 

wird auch der Begriff "WEST" von den Verkehrskreisen in allen Sprachre-

gionen der Schweiz unmittelbar verstanden. Im Zusammenhang mit Filter-

zigaretten drängt sich den Abnehmerkreisen der Sinngehalt der Marke 

ohne Weiteres auf, indem dieser eindeutig mit dem geografischen Bestim-

mungswort "Westen" assoziiert und entsprechend leicht erinnert wird. Die-

ser markante Sinngehalt wirkt im Gesamteindruck also prägend. 

B-3792/2022 

Seite 11 

5.5.3 Im Leitentscheid BGE 121 III 377 hat das Bundesgericht des Weite-

ren erwogen, dass das Kollisionszeichen "BOKS" entweder als blosses 

Fantasiegebilde oder allenfalls im Sinne von "Bock" oder "Box" aufgefasst 

werde (E. 3b). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist für eine Kom-

pensation also vorauszusetzen, dass mindestens eines der beiden Kollisi-

onszeichen einen Sinngehalt vermittelt, der sich den Verkehrskreisen un-

mittelbar aufdrängt und das Erinnerungsbild prägt.  

Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt, da der offenkundige und ein-

prägsame Sinngehalt der Widerspruchsmarke "WEST" diese Eigenschaft 

in allen Sprachregionen der Schweiz aufweist (E. 5.5.2 hiervor). Die An-

sicht der Vorinstanz, wonach das Austauschen des Anfangsbuchstabens 

den Sinngehalt und den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht 

hinreichend verändere (Verfügung, Ziff. III.D.5), widerspricht zum einen ih-

ren eigenen Feststellungen zum Verkehrsverständnis der Marke "ZEST". 

Ihre Rechtsauffassung läuft zum andern darauf hinaus, dem offensichtlich 

abweichenden Sinngehalt der Widerspruchsmarke "WEST" jede Relevanz 

abzusprechen. 

5.5.4 Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den in Betracht zu ziehen-

den Faktoren ist für eine Kompensation durch einen abweichenden Sinn-

gehalt zusätzlich zu verlangen, dass die begrifflichen Unterschiede umso 

grösser sein müssen, je ähnlicher sich die Zeichen in Klang- und Schriftbild 

sind (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick 

[Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 

2017, Art. 3 N 81, mit Hinweisen; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, 

MSchG, 2002, Art. 3 N 88). In Anbetracht der überdurchschnittlichen Zei-

chenähnlichkeit in zwei Aspekten (E. 5.3 f. hiervor) sind an den Differen-

zierungsgrad im Sinngehalt folglich hohe Anforderungen zu stellen. 

Im Unterschied zur Marke "BOKS", welche insbesondere mit dem Wort 

"Box" eng klangverwandt ist und daher in einer Hörsituation ohne begriffli-

che Unschärfe sofort verstanden werden dürfte, nehmen die Verkehrs-

kreise die angefochtene Marke "ZEST" auch akustisch als Fantasiezeichen 

wahr (E. 5.5 hiervor). In einer Hörsituation ist der sinngehaltliche Differen-

zierungsgrad zwischen den Marken "WEST" und "ZEST" daher geringer 

als zwischen den Marken "BOSS" und "BOKS". Dass die Abweichung am 

Wortanfang liegt, spricht zusätzlich gegen die Annahme einer Verwechs-

lungsgefahr (vgl. E. 2.4). 

B-3792/2022 

Seite 12 

5.6 Zusammengefasst führt der Zeichenvergleich zu folgendem Ergebnis: 

In Anwendung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vermittelt die 

Marke "WEST" einen markanten Sinngehalt, der sich dem Bewusstsein 

beim Hören und beim Lesen sogleich aufdrängt und das Erinnerungsbild 

prägt (vgl. BGE 121 III 377 E. 3c "BOSS/BOKS"). Wegen des im Vergleich 

zu BGE 121 III 377 geringeren Differenzierungsgrads (E. 5.5.4 hiervor) 

werden die klanglichen und schriftbildlichen Übereinstimmungen durch den 

abweichenden Sinngehalt aber nicht vollständig ausgeglichen, sondern im 

Gesamteindruck lediglich erheblich reduziert (vgl. Urteil des BVGer 

B-2495/2022 vom 18. Juli 2023 E. 6.3 "Pallas Kliniken Exzellente Medizin 

Menschliche Behandlung [fig.]/PK Plaza Kliniken [fig.]).  

6.  

6.1 Im Rahmen ihrer umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr 

ist die Vorinstanz auf die Frage der Kennzeichnungskraft und des Schutz-

umfangs der Widerspruchsmarke "WEST" eingegangen: Mangels gegen-

teiliger Anhaltspunkte hat sie unter korrekter Anwendung der hierfür mass-

geblichen Kriterien erwogen, dass die Marke "WEST" für Filterzigaretten 

originär durchschnittlich kennzeichnungskräftig ist und über einen norma-

len Schutzumfang verfügt (Verfügung, Ziff. III.C.5 und Ziff. III.D.3). Eine 

durch intensive Benutzung erworbene, überdurchschnittliche Kennzeich-

nungskraft (BGE 122 III 385 E. 2a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon") ist we-

der rechtsgenüglich erstellt (Beschwerdeantwort, Rz. 26) noch ersichtlich. 

Die vorinstanzlichen Feststellungen zur Kennzeichnungskraft und zum 

durchschnittlichen Schutzumfang der Widerspruchsmarke erweisen sich 

folglich als zutreffend. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen den in Be-

tracht zu ziehenden Faktoren genügt angesichts der festgestellten Waren-

gleichheit oder Warengleichartigkeit (E. 4 hiervor) bereits ein geringer Grad 

an Zeichenähnlichkeit, um eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr im 

Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG hervorzurufen (vgl. BGE 128 III 441 

E. 3.1 "Appenzeller® Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]", mit Hin-

weis). Wie dargelegt, wird im vorliegenden Fall die hohe akustische und 

bildliche Ähnlichkeit durch einen offenkundig abweichenden Sinngehalt im 

Gesamteindruck erheblich reduziert (E. 5.6 hiervor).  

6.3 Aus der durchschnittlichen Aufmerksamkeit, mit der die angesproche-

nen Verkehrskreise die geschützten Waren nachfragen (E. 3.2 hiervor), 

lässt sich nichts Entscheidwesentliches zu einer allfälligen Erhöhung oder 

B-3792/2022 

Seite 13 

Verringerung der Verwechslungsgefahr ableiten. Zur besseren Unter-

scheidbarkeit der Streitmarken trägt aber bei, dass es sich bei "WEST" und 

"ZEST" um Kurzmarken handelt, die akustisch und optisch leichter erfasst 

werden und sich dadurch besser einprägen als längere Wörter. Verwechs-

lungen infolge Verhörens oder Verlesens dürften deshalb seltener vorkom-

men (E. 2.4 hiervor). Dieser Erfahrungssatz ist in vorliegender Streitsache 

von besonderer Bedeutung: Denn aufgrund gesetzlicher Schutzbestim-

mungen werden Tabakprodukte und ihr Zubehör üblicherweise nicht in 

Selbstbedienungsregalen angeboten, sondern mündlich über eine Ver-

kaufstheke erworben. Die besonderen Umstände der Verkaufssituation 

(E. 2.5 hiervor) haben regelmässig auch zur Folge, dass der direkt wahr-

genommenen Marke nicht das mehr oder weniger verschwommene Erin-

nerungsbild der früher wahrgenommenen anderen Marke gegenübersteht, 

sondern die unterschiedlichen Marken gleichzeitig sichtbar sind. Diese 

Umstände tragen zusätzlich zur besseren Unterscheidbarkeit der Marken 

bei und setzen die Gefahr von Verwechslungen weiter herab. 

6.4 Unter Würdigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls, welche die Ge-

fahr von Verwechslungen erhöhen oder herabsetzen, reicht der relativ ge-

ringe Unterschied zwischen "WEST" und "ZEST" im Gesamteindruck aus, 

um die Kurzmarken voneinander zu unterscheiden. Für die massgeblichen 

Verkehrskreise besteht daher keine Gefahr, die Streitmarken zu verwech-

seln oder irrtümlich anzunehmen, die beiden Marken stammten aus dem-

selben oder aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.  

6.5 Die Beschwerde ist somit gutzuheissen. Der Widerspruch ist antrags-

gemäss abzuweisen und die Dispositivziffern 1, 2 und 4 der angefochtenen 

Verfügung sind aufzuheben.  

7.    

7.1 Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin als un-

terliegende Partei kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Höhe der 

Spruchgebühr bemisst sich nach dem Umfang und der Schwierigkeit der 

Streitsache, der Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Par-

teien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-

ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-

tungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem 

Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 

VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse 

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Seite 14 

der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise der Wider-

spruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen 

ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen ist praxisgemäss ein Streitwert zwi-

schen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen (BGE 133 III 492 

E. 3.3). Von diesem Erfahrungswert ist auch vorliegend auszugehen. Nach 

dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens 

auf Fr. 4'500.– festzulegen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Sie 

hat diesen Betrag innert 30 Tagen nach Eröffnung des vorliegenden Urteils 

zuhanden der Gerichtskasse einzuzahlen. Der von der Beschwerdeführe-

rin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten. 

7.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren 

eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnis-

mässigen hohen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. 

Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Ver-

tretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 

VGKE). Gemäss Art. 14 Abs. 1 und 2 VGKE ist sie aufgrund einer detail-

lierten Kostennote festzusetzen. Vorliegend hat die Beschwerdeführerin 

eine Parteientschädigung beantragt, ohne eine Kostennote einzureichen, 

weshalb der Aufwand aufgrund der Akten zu bestimmen ist. Der Streitfall 

weist keine hohe Komplexität auf und lässt unter Berücksichtigung der 

massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9, 11 VGKE) eine Parteient-

schädigung von pauschal 2'400.– als angemessen erscheinen 

7.3 Mit diesem Verfahrensausgang vor Bundesverwaltungsgericht gilt die 

Beschwerdegegnerin auch für das vorinstanzliche Verfahren als unterlie-

gende Partei, weshalb die Kosten neu zu verlegen sind. Die Dispositivziffer 

3 der angefochtenen Verfügung, wonach die Widerspruchsgebühr der 

Vorinstanz verbleibt, ist nicht aufzuheben. Die Beschwerdeführerin hat in 

Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten nunmehr als obsiegend zu gelten, 

weshalb sie der vorleistungspflichtigen Beschwerdegegnerin die Wider-

spruchsgebühr von Fr. 800.– nicht zu ersetzen hat. Die anwaltlich vertre-

tene Beschwerdeführerin ist für das vorinstanzliche Verfahren von der Be-

schwerdegegnerin mit Fr. 1'200.– zu entschädigen (vgl. Richtlinien des IGE 

in Markensachen vom 1. Juli 2023, S. 49).  

8.  

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen 

(Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht, 

Bundesgerichtsgesetz [BGG, SR 173.110]). Das Urteil erwächst mit Eröff-

nung in Rechtskraft.   

B-3792/2022 

Seite 15 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird gutgeheissen. 

2.  

Die Dispositiv-Ziffern 1, 2 und 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 29. Juni 

2022 im Widerspruchsverfahren Nr. 102475 werden aufgehoben.  

3.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin 

auferlegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung des vorliegenden Urteils 

zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.  

4.  

Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von 

Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 

5.  

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor 

Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 2'400.– und für das vorinstanzliche Ver-

fahren mit Fr. 1'200.– zu entschädigen. 

6.  

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin 

und die Vorinstanz. 

 

 

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Vera Marantelli Katharina Niederberger 

 

Versand: 6. März 2024 

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Seite 16 

Zustellung erfolgt an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: 

Rückerstattungsformular und Beschwerdebeilagen zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 102475; Einschreiben: Beilagen: Vorakten zu-

rück)