# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 40ea06dc-da99-5e35-90ce-68e97c7a2fe1
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2008-10-27
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 27.10.2008 B-574/2008
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-574-2008_2008-10-27.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-574/2008

{T 0/2}

U r t e i l  v o m  2 7 .  O k t o b e r  2 0 0 8

Richter David Aschmann (Vorsitz), 
Richter Francesco Brentani, Richter Hans Urech; 
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

O._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roger Staub und 
Rechtsanwalt lic. iur. Marcel Bircher,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Verfügung vom 11. Dezember 2007 betreffend definitive 
Schutzverweigerung gegenüber der Marke IR 858'788 
(akustische Marke).

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-574/2008

Sachverhalt:

A.
Die Internationale Hörmarke IR 858'788, eine auf eine deutsche Basis-
eintragung gestützte Abfolge von sieben Tönen,  wird unter  anderem 
auch  für  das  Gebiet  der  Schweiz  beansprucht.  Die  Eintragung  der 
Marke  wurde  dem  Eidgenössischen  Institut  für  Geistiges  Eigentum 
("Vorinstanz") am 15. September 2005 mitgeteilt. Die Marke ist für fol-
gende Waren in Klasse 30 registriert: "Confiserie, chocolat et produits 
de chocolat, pâtisserie" und im Register wie folgt wiedergegeben:

B.
Mit "Notification de refus provisoire total (sur motifs absolus)" vom 15. 
September 2006 verweigerte die Vorinstanz der Marke den Schutz für 
das Gebiet der Schweiz. Zur Begründung führte sie aus, dass Hörmar-
ken ohne Text der Unterscheidungskraft grundsätzlich entbehrten, da 
darin beim ersten Hören kein Bezug zu einem Unternehmen wahrge-
nommen werde, sondern man sich musikalische Untermalung aus der 
Werbung vielmehr gewohnt sei.

C.
Die Beschwerdeführerin widersprach dieser Einschätzung mit Schrei-
ben vom 16. April 2007 und brachte vor, dass eine akustische Marken-
führung durch sogenannte "Sound Logos" für ein effizientes Marketing 
heute notwendig sei. Sound Logos zeichneten sich namentlich durch 
eine kurze, markante Tonfolge zu Beginn oder am Ende eines Werbe-
spots aus, die so einfach wie möglich aufgebaut sein müsse, um als 
Kennzeichen zu wirken. Es sei nicht einzusehen, weshalb akustische 
Marken anders behandelt  werden sollten als  reine Wortmarken oder 
Wort-Bildmarken. Nicht nur habe der EuGH für das Europäische Mar-
kenrecht die Zulässigkeit von Hörmarken bereits festgestellt, sondern 
auch die Vorinstanz habe bereits zehn Hörmarken im Schweizerischen 
Markenregister eingetragen. Es rechtfertige sich nicht, diese Praxis zu 
verschärfen.

D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 24. Juli 2007 an ihrer Zurück-
weisung fest und führte aus, im Bereich der "Zuckerbackwaren" sei die 

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musikalische  Untermalung  der  Werbung  weit  verbreitet.  Eine  akusti-
sche Markenführung werde überdies von reinen Marketingentscheiden 
diktiert und sei darum wenig geeignet, die Unterscheidungskraft einer 
Melodie  im  Sinne  des  Markenrechts  zu  manifestieren.  Einer  reinen 
Tonabfolge ohne zusätzliche kennzeichnungskräftige Elemente komme 
darum  prinzipiell  keine  Unterscheidungskraft  zu.  Ein  Anspruch  auf 
Gleichbehandlung mit den bereits eingetragenen Hörmarken bestehe 
nicht, da die Vorinstanz erst seit dem 1. Juni 2005 prüfe, ob eine Melo-
die  die  notwendige Unterscheidungskraft  habe,  um originär  als  Hin-
weis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrgenommen zu werden.

E.
Auf  Ersuchen der  Beschwerdeführerin  erliess  die  Vorinstanz  am 11. 
Dezember  2007  mit  derselben  Begründung  eine  beschwerdefähige 
Verfügung und verweigerte der Marke den Schutz in der Schweiz da-
mit definitiv.

F.
Am 28. Januar 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen diese Verfü-
gung  Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht  mit  den  Rechtsbe-
gehren: 

1. Es sei die Verfügung des IGE vom 11. Dezember 2007, mit welcher der 
internationalen Registrierung Nr. 858 788 (akustische Marke) der Schutz 
in  der  Schweiz  für  sämtliche  beanspruchten  Waren  verweigert  wurde, 
aufzuheben.

2. Es  sei  das  IGE  anzuweisen,  der  internationalen  Registrierung  Nr. 
858 788 (akustische Marke) den Schutz in der Schweiz für sämtliche be-
anspruchten Waren zu erteilen.

3. Es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung für die 
ihr im Zusammenhang mit der Verweigerung des Schutzes der internatio-
nalen Registrierung Nr. 858 788 (akustische Marke) für die Schweiz ent-
standenen Kosten zuzusprechen.

Zur Begründung führte sie aus, Melodien ohne Text seien grundsätz-
lich eintragbar. Der prinzipielle Ausschluss von Tonfolgen vom Marken-
register sei ungerechtfertigt. Als Soundlogo sei ihre Marke gerade we-
gen ihrer markanten Abfolge von Tönen unverwechselbar und darum 
einzutragen. Da die Marke mit dem Prioritätsdatum vom 14. April 2005 
eingetragen sei, hätte sie überdies nach der milderen Eintragungspra-
xis von damals beurteilt werden müssen und nicht unter die ab 1. Juni 
2005 geltende Praxis fallen dürfen.

G.
Mit Stellungnahme vom 8. April  2008 wiederholte die Vorinstanz ihre 

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bisherigen  Argumente  und führte  zudem aus,  dass  die  neue  Praxis 
seit dem 1. Juni 2005 nicht bloss auf zukünftige, sondern auch auf in 
diesem  Zeitpunkt  hängige  Markenanmeldungen  angewendet  worden 
sei, so dass die Marke der Beschwerdeführerin darum auch zurückge-
wiesen worden wäre, wenn sie am 14. April 2005 national angemeldet 
worden wäre.

H.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt  (Art. 40 Abs. 1 des 
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Registersachen zuständig (Art. 
31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzli-
chen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 
über  das  Verwaltungsverfahren  (VwVG, SR 172.021)  am 28. Januar 
2008 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleis-
tet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung be-
sonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). 
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistun-
gen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unter-
scheiden  (Art.  1  des  Bundesgesetzes  über  den  Schutz  von  Marken 
und  Herkunftsangaben  [Markenschutzgesetz  vom  28. August  1992, 
MSchG, SR 232.11]). Zwischen der Beschwerdeführerin und der Vorin-
stanz ist unbestritten, dass visuell nicht wahrnehmbare und nur in ei-
ner  bestimmten  Klangfolge  bestehende  ("akustische")  Zeichen  unter 
diese Bestimmung fallen und zu einer derartigen Unterscheidung ge-
eignet  sind.  Für  die  abstrakte  Unterscheidungseignung  akustischer 
Zeichen spricht,  dass  bereits  seit  1890 die Eintragungsfähigkeit  von 
Wortmarken anerkannt ist, die im Schriftbild nur als Buchstabenfolge 
festgelegt sind (vgl.  E. MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz betref-
fend  den  Schutz  der  Fabrik-  und  Handelsmarken,  der  Herkunftsbe-
zeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 
1939, S. 44) und deren Aussprache und Klangfolge in der Rechtspre-

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chung oft als ihr wesentliches Merkmal angesehen wurde (BGE 52 II 
167 E. 1 Hero/Coro, 70 II 189 f. E. 3 Figor/Cafidor, 91 II 15 f. E. 4 Pol-
lux/Colux,  95  II  359  E.  1c  Elizabeth  Arden/Arlem).  Auch  ohne  opti-
sches Gegenstück einer schriftlichen Abfolge von Buchstaben ist  die 
abstrakte Unterscheidungseignung bloss gehörter Zeichen, in Überein-
stimmung mit  der  hierin  einhelligen Lehre,  darum zu bejahen (LUCAS 
DAVID, Lexikon des Immaterialgüterrechts, in: Roland von Büren/Lucas 
David  (Hrsg.),  Schweizerisches  Immaterialgüter-  und  Wettbewerbs-
recht ["SIWR"], Band I/3, Basel 2005, S. 190 f.,  EUGEN MARBACH, Kenn-
zeichenrecht, SIWR Band III, Basel 1996, S. 21,  CHRISTOPH WILLI, Mar-
kenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG Art. 1 N 27, IVAN CHERPILLOD, Le 
droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 61).

Wie die Vorinstanz richtig ausführt, ergibt sich aus dem Entscheid des 
Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-283/01 Shield Mark/
Kist vom 27. November 2003 (GRUR 2004, S. 54 ff.), auf welchen die 
Beschwerdeführerin  sich  beruft,  nichts  anderes. In  jenem Entscheid 
wird für die unionseuropäischen Markenrechte bloss die abstrakte Un-
terscheidungseignung  akustischer  Zeichen  bejaht  (vgl.  IVO LEWALTER, 
Akustische Marken, GRUR 2006, S. 546).

3.
Zwischen  Deutschland  und  der  Schweiz  ist  am  1.  September  2008 
eine neue Fassung des Protokolls  vom 27. Juni  1989 zum Madrider 
Abkommen  über  die  internationale  Registrierung  von  Marken  (SR 
0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind da-
durch neu die  Bestimmungen des MMP anstelle  jener  des  Madrider 
Abkommens über die internationale Registrierung von Marken revidiert 
in  Stockholm am 14. Juli  1967 (MMA, SR 0.232.112.3)  anzuwenden 
(JULIE POUPINET,  Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" 
und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.). Diese Änderung des 
Staatsvertrages wurde bisher allerdings nicht in der Amtlichen Samm-
lung  der  Bundesgesetze  (AS)  publiziert.  Verpflichtungen  aus  völker-
rechtlichen Verträgen entstehen gemäss Art. 8 Abs. 2 des Bundesge-
setzes über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt 
vom 18. Juni 2004 (Publikationsgesetz, PublG; SR 170.512) erst  am 
Tag nach ihrer Veröffentlichung in der AS, sofern der Erlass dort nicht 
bereits vor dem Datum seines Inkrafttretens veröffentlicht worden ist. 
Da bis zum Urteilszeitpunkt keine solche Publikation, namentlich nicht 
des revidierten Art. 9sexies MMP, in der AS erfolgt ist, ist der vorliegende 
Fall noch nach den Regeln des MMA zu entscheiden.

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Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab 
Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie 
dieser  Marke  den  Schutz  in  der  Schweiz  verweigere  (vgl.  den  Ent-
scheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7397/2006 vom 4. Juni 2007 
E. 2  Gitarrenkopf). Die Notifikation der IR-Marke Nr. 858 788 (akusti-
sche Marke)  erfolgte  am 15. September  2005. Mit  dem Versand der 
provisorischen  Schutzverweigerung  am  15. September  2006  hat  die 
Vorinstanz diese Jahresfrist gewahrt.

Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. B 
Ziff. 2 PVÜ darf der Schutz namentlich verweigert  werden, wenn die 
Marke  jeder  Unterscheidungskraft  entbehrt  oder  ausschliesslich  aus 
Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist,  die im Verkehr zur Be-
zeichnung der Art,  der Beschaffenheit,  der Menge, der Bestimmung, 
des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Er-
zeugung  dienen  können,  oder  die  im  allgemeinen  Sprachgebrauch 
oder  in  den  redlichen  und  ständigen  Verkehrsgepflogenheiten  der 
Schweiz üblich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht 
Art. 2 Bst. a des MSchG (SR 232.11), wonach die Eintragung dann zu 
verweigern  ist,  wenn  die  Marke  zum  Gemeingut  gehört.  Lehre  und 
Praxis  zu  dieser  Bestimmung  können  damit  herangezogen  werden 
(BGE 128 III 457 E. 2 Yukon, BGE 114 II 373 E. 1 Alta tensione).

4.
Die  Frage  der  grafischen  Darstellbarkeit  nach  Art.  10  der  Marken-
schutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MschV, SR 232.111) wirft 
vorliegend keine Fragen auf, zumal die Vorinstanz die Darstellung der 
Marke der Beschwerdeführerin nicht beanstandet hat (vgl. insbesonde-
re JOACHIM NOVAK, Die Darstellung von besonderen Markenformen, Diss. 
Bern 2007, S. 55 ff.).

5.
Die  Vorinstanz  begründete  ihre  Schutzverweigerung  ausschliesslich 
damit, die Marke sei eine reine Tonabfolge ohne Text. Sie erwog, Melo-
dien seien grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig, wenn sie keine 
zusätzlichen kennzeichnungskräftigen Elemente "wie Wort  oder Text" 
enthielten. Sie begründete diesen Grundsatz damit, dass musikalische 
Untermalung in der Werbung häufig als "rein ansprechendes" Element 
eingesetzt  werde und darum die angesprochenen Destinatäre in der 
Regel kein Kennzeichen erwarten lasse. Weiter setzte sich die Vorin-

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stanz mit der angemeldeten Melodie nicht auseinander, sondern ver-
weigerte ihr mangels Sprachgehalts den Schutz als Marke.

5.1 Eine  derart  grundsätzliche  Ablehnung  nichtsprachlicher  Hörmar-
ken ohne Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls findet in den 
Gewohnheiten des täglichen Zeichengebrauchs, auf welchen die Vor-
instanz sich beruft, keine Stütze. Marken sind nicht in erster Linie als 
Werbeelemente zu beurteilen. Der übliche Gebrauch von Musik in der 
Werbung allein vermag die Unterscheidungskraft von Marken, die vor 
allem zur Kennzeichnung im Zusammenhang mit Waren oder Dienst-
leistungen zum Einsatz gelangen sollen (Art. 11 Abs. 1 MSchG), nicht 
ohne nähere Betrachtung des Einzelfalls auszuschliessen. An der Wa-
re oder Verpackung können auch Klanggeneratoren angebracht  wer-
den, und auch Dienstleistungen werden häufig mit Hilfe elektronischer 
Hilfsmittel und unter Verwendung von Kennmelodien und akustischen 
Signalen in diesem Zusammenhang erbracht. Durch einen solchen un-
mittelbaren  Zeichengebrauch  unterscheidet  sich  der  Verstehenskon-
text, in welchem das Publikum der akustischen Marke begegnet und in 
dessen Zusammenhang sie  diese je  nach Art  der  Melodie oder  des 
Geräusches als  dekorative Untermalung,  beschreibenden Sinngehalt 
(Hinweissignal) oder betriebliches Kennzeichen interpretiert, von bloss 
informierenden  und  unterhaltenden  Werbesendungen  erheblich.  Bei 
der Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft von akustischen Mar-
ken  ist  darum  auch  zu  berücksichtigen,  dass  gewisse  Waren  und 
Dienstleistungen,  z.B.  TV-Sendungen  und  Stadtrundfahrten,  sich  für 
Klingelzeichen besser  eignen als  andere,  z.B. Aufnahmegeräte  oder 
Musikinstrumente,  deren Gebrauch durch ein akustisches Signal  ge-
stört werden kann. Für Spezialwaren, die in Situationen ohne Licht ein-
gesetzt werden, kann sich eine akustische Markierung geradezu auf-
drängen; bei anderen, wie Teddybären oder Lautsprecherdurchsagen, 
sind sie zumindest  häufig. Für die Prüfung der Unterscheidungskraft 
ist darum die Art der Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, 
für welche die Marke beansprucht wird, und insbesondere zu prüfen, 
ob dekorative Untermalungen und beschreibende akustische Hinweis-
signale bei solchen Waren oder Dienstleistungen üblich oder vernünfti-
gerweise zu erwarten sind. In diesem Zusammenhang hat die Vorin-
stanz immerhin ausgeführt,  dass musikalische Untermalung auch im 
Bereich der Zuckerbackwaren in der Werbung verbreitet sei. Doch hät-
te sie der Beschwerdeführerin zugute halten müssen, dass confiserie, 
chocolat et produits de chocolat, pâtisserie zudem häufig in Schach-
teln oder Dosen angeboten werden und solche Verpackungen das für 

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Augen  und  Nase  bisweilen  verführerisch  präsentierte  Sortiment  mit 
Hilfe eines Klanggenerators akustisch begleiten könnten, die strittige 
Marke zu einem solchen Gebrauch grundsätzlich geeignet  wäre und 
die Beurteilung darum nicht allein auf den Gebrauch in der Werbung 
beschränkt  erfolgen darf. Dass die Beschwerdeführerin  im Schriften-
wechsel vortrug, dass sie ihre Marke als Soundlogo zu Beginn oder 
am Ende von Werbespots zu verwenden beabsichtige, beeinträchtigt 
als Frage des tatsächlichen Gebrauchs die Unterscheidungskraft  der 
Marke  nicht,  solange  diese  Absicht  nicht  im  Register  vermerkt  wird 
(Urteil des BVGer vom 12. November 2007, B-5325/2007 E. 3 Adwista/
ad-vista mit weiteren Hinweisen).

5.2 Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist auch zu berück-
sichtigen, ob die Hörmarke einen erkennbaren Sinngehalt aufweist. Zu 
Hörmarken mit  erkennbarem Sinngehalt  führt  die Vorinstanz in ihren 
internen Prüfungsrichtlinien (Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 
2008, nachfolgend "IGE-Richtlinien", Teil 4 Ziff. 4.14) korrekt aus, dass 
eine konkrete Unterscheidungskraft in der Regel fehle, wenn den an-
gemeldeten  Tönen  oder  Geräuschen  ein  im  Vordergrund  stehender 
und beschreibender Sinngehalt  im Zusammenhang mit  den in Frage 
stehenden Waren oder Dienstleistungen zukomme, z.B. bei Hundege-
bell für Tierfutter, oder wenn es sich in diesem Zusammenhang um ge-
bräuchliche Töne oder Geräusche handle, z.B. um das Knallen eines 
Sektkorkens für Schaumwein. Wie bei  Wortmarken liegt  der Schwer-
punkt bei solchen Klängen und Geräuschen auf dem vermittelten Sinn-
gehalt und ist der beantragte Schutz zu verweigern, wenn sie unmittel-
bar auf die Ware oder Dienstleistung hinweisen und ohne Zuhilfenah-
me der Fantasie verstanden werden. Wecken sie dagegen bloss Ge-
dankenassoziationen oder enthalten sie nur Anspielungen auf das ge-
kennzeichnete Angebot, reicht dies nicht aus, um sie als Beschaffen-
heitsangabe einzustufen (BGE 129 III  228 E. 5.a  Masterpiece,  BGE 
128 III 450 E. 1.5 Première).

Bei Marken wie der vorliegenden steht kein bestimmter Sinngehalt im 
Vordergrund. Lehre und Rechtsprechung haben zur Unterscheidungs-
kraft  von solchen Zeichen ohne Sinngehalt  detaillierte Regeln entwi-
ckelt, und zwar vor allem mit Bezug auf sogenannte Elementar- oder 
Primitivzeichen  einerseits  sowie  für  dreidimensionale  Marken,  die  in 
der Form der gekennzeichneten Ware selbst  bestehen,  sogenannten 
"Formmarken", anderseits. So werden bei einzelnen Schrift- und einfa-
chen geometrischen Figuren insbesondere banale, gebräuchliche For-

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men als nicht unterscheidungskräftig bezeichnet (BGE 120 II 310 The 
Original, 120 II 149 Yeni Raki, 118 II 181 Duo, BGE 109 II 258 OKT), 
während bei Formmarken verlangt wird, dass sie durch ihre Eigenhei-
ten auffallen, vom Gewohnten und Erwarteten abweichen und dadurch 
im Gedächtnis der Abnehmer haften bleiben, um als Unterscheidungs-
merkmal zu dienen (BGE 120 II 310 E. 3a-b The Original, 129 III 525 
E. 4.a Lego). Auch Klänge und Geräusche lassen sich umso deutlicher 
wiedererkennen, je stärker sie durch Verfremdungen, besondere Ton-
qualität oder Klangkombination von einzelnen Tönen, Tonleitern, Drei-
klängen,  Melodiefetzen,  alltäglichen Geräuschen und Standardsigna-
len abweichen.

5.3 Die Vorinstanz macht  gestützt  auf  ihre  Richtlinien  (a.a.O.,  Teil  4 
Ziff. 4.14) geltend, dass Melodien ohne sprachliche Untermalung die 
Unterscheidungskraft  grundsätzlich  fehle,  da  musikalische  Unterma-
lung in der Werbung häufig verwendet werde. Aus diesem Grund hör-
ten die Abnehmer beim erstmaligen Hören in einer Melodie keinen be-
trieblichen  Herkunftshinweis.  Dieser  Ansicht  widerspricht  CHERPILLOD 
(a.a.O., S. 64 f.): Schon ein kurzes musikalisches Thema könne eine 
Ware oder Dienstleistung problemlos identifizieren. In der Tat werden 
nichtsprachliche akustische Signale im täglichen Verkehr, namentlich 
bei der Bedienung von Geräten, zur Unterhaltung und damit verbun-
den immer häufiger auch als Kennzeichnungsmittel eingesetzt (vgl. LU-
CAS DAVID, Die Marke als Kennzeichen, in: INGRES (Hrsg.), Marke und 
Marketing,  Bern 1990,  S. 23). Akustische Signale beruhen auf  einer 
langen geschichtlichen Entwicklung von konventionalen, nichtsprachli-
chen Klangfolgen, die unter anderem auf der Jagd, im Feld und in Kir-
chen sehr gebräuchlich waren und ihren Niederschlag sowohl  in be-
kannten  Musikinstrumenten  wie  Trompete,  Horn,  Posaune,  Trommel, 
Orgel oder Glocke als auch in Kompositionen und Konventionen des 
Alltags (Fanfare, Klopfen, Hupe, Sirene, Klingel) gefunden haben. Wie 
bei verbalen Kennzeichen vermag das Publikum in der Regel auch bei 
Klangfolgen  leicht  zwischen  blossen  Untermalungen  und  als  Signal 
verstandenen  Hörzeichen  zu  unterscheiden.  Es  braucht  eine  unter-
scheidungskräftige Melodie nicht  aktiv  singen und in  der Erinnerung 
wiederholen zu können, um sie wiederzuerkennen. Stattdessen genügt 
es, dass es sich an sie erinnert, wenn es sie hört. Einfache Melodien 
bedürfen  dafür  jedoch,  wie  andere  Zeichen  ohne  Sinngehalt,  unge-
bräuchlicher und charakteristischer Merkmale im erwähnten Sinne, um 
beim erneuten Hören ein Wiedererinnern zu ermöglichen und als Hör-
marke geschützt werden zu können (vgl. zum deutschen Recht  PAUL 

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STRÖBELE/FRANZ HACKER/IRMGARD KIRSCHNECK, Markengesetz, 8. Aufl. Mün-
chen 2006, D-MSchG § 8 Rz 171, STEPHAN BAHNER, Der Schutz akusti-
scher  Marken  nach  dem deutschen  Markengesetz  und  der  europäi-
schen  Gemeinschaftsmarkenverordnung,  Diss.  Berlin  2005,  S.  238). 
Der  erwähnte  Richtliniengrundsatz  der  Vorinstanz  ist  aus  diesem 
Grund zu restriktiv formuliert. Er ist es im Weiteren auch darum, weil er 
zu Unrecht davon ausgeht, dass Hörmarken nur in der Werbung ver-
wendet werden (vgl. E. 4.1) und ohne Text auch nie einen Sinngehalt 
hätten (vgl. E. 4.2). Er ist andererseits zu breit, soweit er sprachliche 
Elemente mit gesteigerter Unterscheidungskraft gleichsetzt, denn so-
gar  unverständlich  wiedergegebene  und  fremdsprachige  Wörter  und 
Texte können keinen Sinngehalt  erkennen lassen und in diesem Fall 
wie  ein  nichtsprachliches  Element  wirken. Entgegen der  Ansicht  der 
Vorinstanz  ist  die  Unterscheidungskraft  von Hörzeichen  darum nicht 
allein  aufgrund  der  Verwendung  oder  Nichtverwendung  sprachlicher 
Elemente zu beurteilen.

6.
Bei der zu prüfenden Marke handelt es sich um eine verhältnismässig 
kurze,  trochäisch  (♪╱♩♪╱♩♪)  rhythmisierte  Abfolge  der  ersten  vier 
Töne einer Fis-Dur-Tonleiter. Ausgehend vom Grundton "Fis"  wird je 
einmal die Quarte, die Terz und schliesslich die Sekunde gespielt. Da-
zwischen,  ausser  von der  Quarte  zur  Terz,  wird  stets  der  Grundton 
"Fis" wiederholt, der in den sieben Tönen viermal erklingt. Die abstei-
gende Tonleiter von der vierten zur zweiten Stufe führt ebenfalls gera-
dewegs auf diesen Grundton zu und bewahrt damit die Grundtonart in 
einfachster  Weise. Nichts  anderes  gilt,  wenn  der  Grundton zum Ab-
schluss des Motivs in  der  Oktave wiederholt  wird. Die Tonfolge wird 
eher als Umspielung oder banale Verzierung des Grundtons "Fis" denn 
als Melodie wahrgenommen. Da sie weder eine Tonarten-Modulation 
noch eine in anderer Hinsicht auffällige oder unerwartete Entwicklung 
enthält,  die  die  Erinnerung  besonders  prägen  könnte,  andere  Stim-
men, Instrumentierungs- und Dynamikangaben fehlen und die im No-
tenbild  verwendeten Phrasierungszeichen (Punkte auf  den Viertelno-
ten, Keile auf den Schlussnoten) nur anzeigen, dass die entsprechen-
den Noten kurz gespielt werden, was im Verkaufsumfeld von Confise-
rie, Schokolade und Patisserie kaum auffällt, wird diese Marke bei den 
angesprochenen Abnehmerkreisen als Dekoration und Stimmungsma-
che wahrgenommen und weder in der Erinnerung haften bleiben noch 
zur Unterscheidung der damit versehenen Waren dienen. Die Marke ist 
deshalb Gemeingut.

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7.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die seit dem 1. Juni 2005 
geltende,  schärfere  Eintragungspraxis  der  Vorinstanz  nicht  auf  ihre 
Marke hätte angewendet werden dürfen, da diese mit dem Prioritäts-
datum vom 14. April 2005 eingetragen worden sei. Es ist ihr allerdings 
entgegenzuhalten, dass die Vorinstanz die einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen, an welchen in jenem Zeitpunkt nichts geändert wurde, 
nach pflichtgemässem Ermessen jederzeit anwenden muss und nicht 
befugt wäre, eine als unzulässig befundene Marke in intertemporaler 
Ungleichbehandlung mit neueren Marken zum Schutz zuzulassen (vgl. 
PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl. 
Bern 2005, § 23 N 14,  ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, All-
gemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. Zürich 2006, Rz 512, vgl. Art. 76 
Abs. 1 und Abs. 2 Bst. b MSchG). Zudem ist das Bundesverwaltungs-
gericht  an die Begründung der Schutzverweigerung durch die Vorin-
stanz nicht gebunden (vgl. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜH-
LER,  Prozessieren  vor  dem  Bundesverwaltungsgericht,  Basel  2008, 
N 3.197, Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7406/2006 vom 
1. Juni 2007 E. 2 American Beauty). Es ist darum nicht veranlasst, sei-
nen Entscheid an das Inkrafttreten ihrer Richtlinien anzupassen.

8.
Die Beschwerde ist darum abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Ver-
fahrens  hat  die  Beschwerdeführerin  die  Verfahrenskosten  zu  tragen 
(Art. 63 Abs. 1 VwVG). Eine Parteientschädigung ist nicht auszurichten 
(Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kos-
ten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, 
SR 173.320.2].

9.
Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr)  ist  nach Umfang und Schwierig-
keit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der 
Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). 
Bei  Markeneintragungsverfahren  geht  es  um  Vermögensinteressen. 
Die Gerichtsgebühr bemisst  sich folglich nach dem Streitwert  (Art. 4 
VGKE).  In  Markeneintragungsverfahren  ist  das  Interesse  der  be-
schwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung 
und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung 
der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer 
streitwertrelevanter  Angaben  ist  der  Umfang  der  Streitsache  darum 

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nach Erfahrungswerten auf  Fr. 50'000.-  bis  Fr. 100'000.-  festzulegen 
(BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und der angefochtene Entscheid be-
stätigt.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin 
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- ver-
rechnet.  Die  Differenz  von  Fr.  1'000.-  wird  der  Beschwerdeführerin 
nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zurückbezahlt.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Gerichtsurkunde;  Beilage:  Rückerstat-
tungsformular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. MA-Prüf3/ghc; Gerichtsurkunde)
- das  Eidgenössische  Justiz-  und  Polizeidepartement  (Gerichtsur-

kunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Philipp J. Dannacher

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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden, sofern die Voraussetzungen der Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des 
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) erfüllt 
sind. Die Rechtsschrift  ist  in  einer  Amtssprache abzufassen und hat 
die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die 
Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweis-
mittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, 
beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 31. Oktober 2008

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