# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** c8958d20-e57e-5ec8-8602-10a9b88581e1
**Source:** Zürich (ZH)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2010-06-16
**Language:** de
**Title:** Zürich Kassationsgericht 16.06.2010 AA090077
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/ZH_Obergericht/ZH_KSG_001_AA090077_2010-06-16.pdf

## Full Text

Kassationsgericht des Kantons Zürich 

 
Kass.-Nr. AA090077/U/ys 

Mitwirkende: die Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, Andreas Donatsch, 

Paul Baumgartner, die Kassationsrichterin Yvona Griesser und 

der Kassationsrichter Matthias Brunner sowie der juristische Sek-

retär Christof Tschurr 

Zirkulationsbeschluss vom 16. Juni 2010 
 

 

in Sachen 

 

X., 

 

Beklagte und Beschwerdeführerin 

vertreten durch Fürsprecher 
 

gegen 

 

1. Y. 

  

2. Z., 

  

Klägerinnen und Beschwerdegegnerinnen 

beide vertreten durch Rechtsanwalt 
 

betreffend  

Patent  

 

Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Handelsgerichts des Kantons 

Zürich vom 14. April 2009 (HG080018) 

 

-   2   - 

Das Gericht hat in Erwägung gezogen: 

I. 

1. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des Europäischen Patents (EP)  

1 175 904. Dessen Patentanspruch 1 lautet folgendermassen (HG act. 3/10 

S. 12): 

"Verwendung von Alendronat bei der Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von Osteo-
porose bei einem Menschen, der eine solche Behandlung benötigt, wobei das Medikament an den 
Menschen als eine Einheitsdosis, die etwa 70 mg der Alendronatverbindung auf Gewichtsbasis an 
aktiver Alendronsäure enthält, gemäss einem Dauertherapieplan mit einem Dosierungsintervall 
von einmal pro Woche oral verabreicht wird." 

2. Am 28. Januar 2008 reichten die Beschwerdegegnerinnen beim Handels-

gericht des Kantons Zürich eine Klage gegen die Beschwerdeführerin ein mit dem 

Rechtsbegehren, es sei festzustellen, dass der schweizerische Teil des EP 1 175 

904 nichtig sei, und das Institut für geistiges Eigentum sei anzuweisen, dessen 

Löschung im Schweizerischen Patentregister vorzunehmen (HG act. 1 S. 2). Mit 

Klageantwort vom 5. Mai 2008 beantragte die Beschwerdeführerin die Abweisung 

der Klage (HG act. 13). 

3. Nach Durchführung des Hauptverfahrens mit Klagebegründung (HG 

act. 1), -antwort (HG act. 13), Replik (HG act. 17) und Duplik (HG act. 21) hiess 

das Handelsgericht die Klage mit Urteil vom 14. April 2009 im Wesentlichen gut 

und erklärte den schweizerischen Teil des EP 1 175 904 für nichtig (KG act. 2). 

4. Gegen dieses handelsgerichtliche Urteil reichte die Beschwerdeführerin 

rechtzeitig (HG act. 33B, KG act. 1) eine Nichtigkeitsbeschwerde ein mit dem  

Antrag, das Urteil sei aufzuheben, und die Sache sei zur neuen Entscheidung an 

die Vorinstanz zurückzuweisen (KG act. 1 S. 3). Mit Präsidialverfügung vom 

18. Mai 2009 wurde der Beschwerde antragsgemäss (KG act. 1 S. 3 lit. A.2) auf-

schiebende Wirkung verliehen (KG act. 4). Die ihr nach § 75 ZPO auferlegte  

Prozesskaution von Fr. 35'000.-- (KG act. 4 S. 2 Ziff. 4) leistete die Beschwerde-

führerin innert Frist (KG act. 6). Mit Eingabe vom 25. Mai 2009 ersuchten die  

Beschwerdegegnerinnen um Gelegenheit zur Stellungnahme zu einem  

-   3   - 

Sistierungsantrag in einem Parallelverfahren. Ferner äusserten sie sich in dieser 

Eingabe bereits kurz zur Nichtigkeitsbeschwerde (KG act. 6). Mit Präsidial-

verfügung vom 26. Mai 2009 wurden diese Eingabe der Beschwerdeführerin zur 

Kenntnisnahme zugestellt und der prozessuale Antrag der Beschwerdegegnerin-

nen abgewiesen (KG act. 8). Das Handelsgericht reichte am 27. Mai 2009 eine 

Vernehmlassung zur Beschwerde ein (KG act. 10). Diese wurde den Parteien zur 

Stellungnahme zugestellt (KG act. 13). Mit ihrer ebenfalls rechtzeitigen (KG 

act. 5/2, act. 15) Beschwerdeantwort beantragen die Beschwerdegegenrinnen, 

auf die Nichtigkeitsbeschwerde sei nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuwei-

sen. Ferner stellten sie die prozessualen Anträge, über die Nichtigkeitsbeschwer-

de sei sofort und ohne weiteren Aufschub zu entscheiden, und der Antrag auf  

Sistierung eines parallelen Beschwerdeverfahrens sei abzuweisen (KG act. 15 

S. 2). Diese Beschwerdeantwort wurde der Beschwerdeführerin zur Kenntnis-

nahme zugestellt (KG act. 13). Fristgerecht (KG act. 14/1, act. 16) reichte diese 

eine Stellungnahme zur vorinstanzlichen Vernehmlassung ein (KG act. 16). Diese 

Stellungnahme wurde den Beschwerdegegnerinnen zur Kenntnisnahme zugestellt 

(KG act. 17). Dazu reichten die Beschwerdegegnerinnen am 2. Juli 2009 eine 

Vernehmlassung ein (KG act. 19), welche der Beschwerdeführerin zur Kenntnis-

nahme zugestellt wurde (KG act. 20). Diese nahm mit Eingabe vom 15. Juli 2009 

dazu Stellung (KG act. 22). Auch diese Stellungnahme wurde der Gegenpartei, 

d.h. den Beschwerdegegnerinnen, zur Kenntnisnahme zugestellt (KG act. 23). 

Weitere Eingaben erfolgten im vorliegenden Verfahren nicht. 

II. 

1. Die Vorinstanz erwog zur Begründung ihres Urteils im Wesentlichen, die 

Parteien seien sich einig, dass der Anspruch 1 des Streitpatentes (vorstehend 

Erw. I.1) die Verwendung einer bekannten Substanz (Alendronsäure) für eine  

bekannte medizinische Indikation (Behandlung von Osteoporose) zum Gegen-

stand habe und lediglich das Dosierschema neu sei (Menge und Abgabe einmal 

wöchentlich). Damit stelle sich die Frage, ob hier eine erlaubte zweite medizini-

sche Anwendung oder ein vom Patentschutz ausgenommenes Therapieverfahren 

-   4   - 

vorliege (KG act. 2 S. 12 Erw. 7.a). In der Folge beachtete die Vorinstanz die 

diesbezügliche Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes (KG act. 2 S. 16 - 

22) und die nationalen Rechtsprechungen von Grossbritannien und Deutschland 

(KG act. 2 S. 22 - 26) und gelangte zur Beurteilung, dass die Verabreichung einer 

für die Behandlung einer bestimmten Krankheit vorgesehenen Medizin als solche 

ein therapeutisches Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers sei (KG 

act. 2 S. 27). (Dabei verstand die Vorinstanz offenkundig sinngemäss das - als 

[ausschliesslich] neu mit dem Klagepatent Patentschutz beanspruchende -  

Dosierschema als solche Verabreichung). Die Bestimmung des geeigneten  

individuellen Therapieplans für einen Patienten einschliesslich der Verschreibung 

und Dosierung von Medikamenten sei aber prägender Teil der Tätigkeit des  

behandelnden Arztes und damit ein nach Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG dem Patent-

schutz entzogenes Verfahren (KG act. 2 S. 28 zweiter Absatz a.E.). Wollte man 

hier Patentschutz gewähren, wäre auch der Arzt, der etwa dem Patienten aus der 

Flasche mit dem Medikament die richtige Menge abmesse, von der Gefahr einer 

Patentverletzungsklage bedroht (KG act. 2 S. 28 dritter Absatz). Der Arzt werde in 

der Schweiz bei seiner Tätigkeit nur dann vor Patentverletzungsklagen geschützt, 

wenn die Bestimmung des geeigneten individuellen Therapieplans für einen  

Patienten einschliesslich der Verschreibung und Dosierung von Medikamenten 

als nach Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG dem Patentschutz entzogenes Verfahren be-

handelt werde. Damit erweise sich Anspruch 1 des Streitpatentes als von der  

Patentierung ausgeschlossen. Das führe zur Gutheissung der Nichtigkeitsklage 

(KG act. 2 S. 30). 

Mit andern Worten ging die Vorinstanz davon aus, dass beim Streitpatent 

unumstrittenerweise lediglich das Dosierschema neu sei, dass aber einem  

solchen Dosierschema in Anwendung von Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG ein Patent-

schutz verwehrt sei. Damit hiess die Vorinstanz die Klage ausschliesslich auf-

grund einer rechtlichen Überlegung bei insoweit unumstrittenen Sachverhalt gut. 

1.1. Die Vorinstanz hielt denn auch in ihrer Vernehmlassung fest, dass im 

angefochtenen Urteil einzig eine Rechtsfrage behandelt werde (KG act. 10 S. 2). 

Die Beschwerdeführerin bezeichnet das in ihrer Stellungnahme zu dieser Ver-

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nehmlassung als erstaunlich. Die Vorinstanz habe ausgeführt, diese Rechtsfrage 

sei von ihr ohne Sachverhaltsannahmen entschieden worden. Eine abstrakte, 

nicht auf einem konkreten Sachverhalt beruhende Rechtsfrage könne aber gar 

nicht Gegenstand einer Feststellungsklage sein (KG act. 16 S. 3 ff.; vgl. auch KG 

act. 22). 

1.2. Auch diese Frage ist eine solche der Anwendung des Bundesrechts 

(betreffend Zulässigkeit der Klage auf Feststellung [bzw. Erklärung] der Nichtigkeit 

des Patentes vgl. insbes. Art. 28 und 74 PatG sowie BGE 116 II 198 [mit weiteren 

Hinweisen], betreffend Relevanz [fehlender] tatsächlicher Feststellungen für die 

Anwendung des materiellen Rechts vgl. etwa Kass.-Nr. AA080148 vom 7.12.2009 

Erw. II.4 mit Verweisung auf Kass.-Nr. AA070079 vom 27.2.2008 Erw. II.2.b mit 

weiteren Hinweisen, Kass.-Nr. AA080109 vom 24.7.2009 Erw. II.1.2). Darauf kann 

im vorliegenden Verfahren nicht eingegangen werden (vgl. nachfolgend Erw. 4). 

1.3. Abgesehen davon ist die Bemerkung der Vorinstanz in ihrer Vernehm-

lassung, das Urteil gehe nicht von irgendwelchen Sachverhaltsannahmen aus 

(KG act. 10 S. 2 unten), missverständlich. Die Vorinstanz meinte damit offen-

kundig die ihr von der Beschwerdeführerin unterstellten Annahmen zum Sach-

verhalt (vgl. dazu nachfolgend Erw. 5.2) oder Sachverhaltsannahmen in diesem 

Zusammenhang, nämlich im Zusammenhang mit dem Verhalten von Ärzten. Das 

Urteil geht aber durchaus von einem Sachverhalt aus, nämlich dem Vorhanden-

sein des Streitpatents und dem unumstrittenen Umstand, dass dabei lediglich das 

Dosierschema neu sei (vgl. vorstehend Erw. 1).  

2. Das Beschwerdeverfahren ist keine Fortsetzung des Verfahrens vor dem 

Sachrichter. Im Beschwerdeverfahren hat der Beschwerdeführer die geltend  

gemachten Nichtigkeitsgründe im Sinne von § 281 Ziff. 1 - 3 ZPO nachzuweisen 

(§ 288 Abs. 1 Ziff. 3 ZPO). Das Kassationsgericht überprüft nur die geltend  

gemachten Nichtigkeitsgründe (§ 290 ZPO). 

Mit ihren Ausführungen unter Ziffern C.5 - 16 der Beschwerde (KG act. 1 

S. 4 - 10; vgl. dazu auch KG act. 16 S. 2 f.) und auch in Ziff. 13 ihrer Stellung-

nahme vom 17.6.2009 (KG act. 16 S. 7 f.) macht die Beschwerdeführerin (teil-

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weise explizit; vgl. KG act. 1 S. 8 Ziff. 13) keinen Nichtigkeitsgrund geltend.  

Darauf ist nicht weiter einzugehen. 

3. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist innert 30 Tagen seit der schriftlichen  

Mitteilung des Entscheids zu erheben (§ 287 ZPO). Innert dieser Frist sind die 

Nichtigkeitsgründe geltend zu machen (§ 290 ZPO) und nachzuweisen (§ 288 

Abs. 1 Ziff. 3 ZPO). Ein Nachschieben von Nichtigkeitsgründen nach Ablauf der 

30-tägigen Beschwerdefrist ist nicht zulässig. Die Stellungnahme der Beschwer-

deführerin vom 17. Juni 2009 zur Vernehmlassung der Vorinstanz (KG act. 16)  

erfolgte später als 30 Tage nach der Mitteilung des angefochtenen Entscheids 

(16.4.2009; HG act. 33B). In dieser Stellungnahme durfte die Beschwerdeführerin 

auf die vorinstanzliche Vernehmlassung eingehen, aber keine neuen Nichtigkeits-

gründe nachschieben. Auf solche (KG act. 16 S. 5, Verletzung von § 157 Ziff. 7 

GVG; KG act. 16 S. 6, Verletzung des Gehörsanspruchs) ist nicht einzutreten. 

4. Die Beschwerdeführerin ist sich grundsätzlich bewusst, dass Rügen der 

Anwendung von Bundesrecht im vorliegenden Verfahren nicht zulässig sind (KG 

act. 1 S. 10 Ziff. 17): Gegen Entscheide, die dem Weiterzug an das Bundesgericht 

unterliegen, ist die Nichtigkeitsbeschwerde (abgesehen von einem vorliegend 

nicht geltend gemachten und nicht ersichtlichen Ausnahmefall) nicht zulässig. Der 

Weiterzug an das Bundesgericht gilt als gegeben, wenn das Bundesgericht frei 

überprüfen kann, ob der geltend gemachte Mangel vorliege (§ 285 Abs. 1 und 2 

ZPO). Gegen das angefochtene handelsgerichtliche Urteil mit einem Streitwert 

von mehr als Fr. 30'000.-- (KG act. 2 S. 30 Erw. III.2) ist die Beschwerde in Zivil-

sachen an das Bundesgericht zulässig (Art. 72 ff. BGG; vgl. auch die zutreffende 

vorinstanzliche Rechtsmittelbelehrung in KG act. 2 S. 31). Im Rahmen einer  

solchen prüft das Bundesgericht die Verletzung von Bundesrecht mit freier Kogni-

tion (Art. 95 lit. a BGG; vgl. ZR 107 [2008] Nr. 59). Auf solche Rügen kann dem-

zufolge im vorliegenden Verfahren nicht eingetreten werden, wie die Beschwer-

degegnerinnen zu Recht geltend machen (KG act. 15 S. 8 Ziff. 23). 

5. Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung der Begründungspflicht (KG 

act. 1 S. 10 - 17; vgl. auch KG act. 16 S. 6). 

-   7   - 

5.1. Ist gegen den angefochtenen Entscheid die Beschwerde an das  

Bundesgericht gegeben, kann auch die Frage der genügenden Entscheid-

begründung dem Bundesgericht unterbreitet werden (ZR 107 Nr. 59). Das ist  

insbesondere dann der Fall, wenn sich die Begründung des angefochtenen  

Entscheids in rein rechtlichen Erwägungen erschöpft, wie die Beschwerdeführerin 

ausführt (KG act. 1 S. 11 Ziff. 19), worauf die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung 

hinweist (KG act. 10 S. 2) und wie auch die Beschwerdegegnerinnen zu Recht 

einwenden (KG act. 15 S. 8 f.). In diesem Fall ist auch die Frage der genügenden 

Begründung eine solche der Anwendung des Bundesrechts. Auch auf diese Rüge 

als solche kann nicht eingetreten werden. 

5.2. Die Beschwerdeführerin macht indes unter diesem Titel auch geltend, 

aus der Urteilsbegründung müsste den Sachverhalt betreffend hervorgehen, wie 

die Vorinstanz zu den Annahmen gelangt sei, Ärzte würden sich den Wirkstoff 

Alendronat beschaffen, um ihn für die Herstellung eines Medikamentes zur  

Behandlung von Osteoporose bei Menschen zu verwenden, die eine solche  

Behandlung benötigen (KG act. 1 S. 11 f. Ziff. 20 [1]) und, Ärzte könnten durch die 

im Patent beanspruchte Dosierung irgendwie in ihrer Entscheidungsfreiheit, das 

Medikament Fosamax® zu verschreiben und die Dosierung selber festzulegen,  

beeinträchtigt sein und sich deshalb Patentverletzungsklagen aussetzen (KG 

act. 1 S. 12 Ziff. 20 [2]).  

a) Im angefochtenen Urteil ist keine vorinstanzliche Feststellung enthalten, 

dass sich Ärzte den Wirkstoff Alendronat beschaffen würden, um ihn für die Her-

stellung eines Medikaments zu verwenden. Die diesbezügliche Rüge geht am  

angefochtenen Urteil vorbei und damit fehl. 

b) Im angefochtenen Urteil ist auch keine Feststellung enthalten, Ärzte könn-

ten durch die im Patent beanspruchte Dosierung in ihrer Entscheidungsfreiheit 

beeinträchtigt sein, Fosamax® zu verschreiben und die Dosierung selber fest-

zulegen, und sie könnten sich deshalb Patentverletzungsklagen aussetzen (die 

Beschwerdeführerin meint wohl eher umgekehrt eine Feststellung, die Ärzte könn-

ten sich Patentverletzungsklagen aussetzen und deshalb - aus Furcht vor solchen 

-   8   - 

Klagen - in ihrer Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt sein). Auch diese Rüge geht 

am angefochtenen Urteil vorbei und damit fehl. 

c) Die von der Beschwerdeführerin offenbar damit anvisierten vorinstanz-

lichen Erwägungen auf den Seiten 28 - 30 des angefochtenen Urteils (vgl. KG 

act. 1 S. 11 f. Ziff. 20 mit Verweisung auf Ziff. 15 f. S. 9 f.) betreffen nicht die Ver-

schreibung von Fosamax® (es wäre auch nicht einzusehen, welches Interesse 

die Beschwerdeführerin als Herstellerin und Anbieterin von Fosamax® [KG act. 1 

S. 12] daran haben könnte, einen zusätzlichen Patentschutz für die Ver-

schreibung von Fosamax® zu erwirken). Die vorinstanzlichen Erwägungen be-

treffen vielmehr allgemein die Verschreibung und Dosierung von Medikamenten, 

bezogen auf den vorliegenden Streitfall die Verschreibung jeglicher Osteoporose-

Medikamente (wohl gerade anderer als Fosamax®, insbesondere Generika),  

welche den Wirkstoff Alendronsäure enthalten, in einer wöchentlichen Einheits-

dosis von 70 mg dieses Wirkstoffs. Daran gehen die Ausführungen der Beschwer-

deführerin vorbei. Andererseits sind auch die Fragen, ob Ärzte in der Schweiz 

aufgrund drohender Patentverletzungsklagen in ihrer Entscheidungsfreiheit bei 

der Verschreibung und Dosierung von Medikamenten beeinträchtigt wären, wenn 

dem Streitpatent nicht der Patentschutz gestützt auf Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG ent-

zogen würde, und ob der Arzt in der Schweiz bei seiner Tätigkeit nur dann vor  

Patentverletzungsklagen geschützt wird, wenn die Bestimmung des geeigneten 

individuellen Therapieplans für einen Patienten einschliesslich der Verschreibung 

und Dosierung von Medikamenten als nach Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG dem Patent-

schutz entzogenes Verfahren behandelt wird, Fragen der Anwendung des  

Bundesrechts. Darauf kann im vorliegenden Verfahren nicht eingegangen  

werden. Konkrete tatsächliche Annahmen im Sinne von § 281 Ziff. 2 ZPO traf das 

Handelsgericht in diesem Zusammenhang nicht. 

d) Die Ausführungen der Beschwerdeführerin unter den Ziffern C.III.17 - 24, 

29 sowie 31 und 32 der Beschwerde (KG act. 1 S. 10 - 14, S. 17 und S. 18 f.)  

basieren darauf, dass die Vorinstanz zwingend von den in den Ziffern 20 (1) und 

(2) der Beschwerde aufgeführten Annahmen habe ausgehen müssen. Die Vor-

instanz ging indes nicht von diesen Annahmen aus. Die Beschwerde geht  

-   9   - 

insoweit am angefochtenen Urteil vorbei und damit fehl (vgl. auch die zutreffende 

vorinstanzliche Vernehmlassung KG act. 10 S. 2 unten). Ob das angefochtene  

Urteil auch ohne diese von der Beschwerdeführerin als zwingend bezeichneten 

Annahmen richtig ist oder nicht, Sinn macht oder nicht (KG act. 1 S. 12 Ziff. 21), 

genügend begründet ist oder nicht, sind Fragen der Anwendung des Bundes-

rechts. Darauf kann im vorliegenden Verfahren nicht eingegangen werden. 

5.3. Auch die Ausführungen der Beschwerdeführerin in den Ziffern  

C.III.25 - 28 der Beschwerde (KG act. 1 S. 14 - 17) beschlagen Fragen der An-

wendung des Bundesrechts und gehen am angefochtenen Urteil vorbei, soweit 

sie sich mit einer (im angefochtenen Urteil nicht behandelten; vgl. auch die vor-

instanzliche Vernehmlassung KG act. 7 S. 3) ärztlichen Verschreibung von  

Fosamax® befassen. Darauf kann nicht eingetreten werden. 

6. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe die Beilage 3 zur  

Klageantwort nicht als Beweismittel abgenommen. Die Nichtberücksichtigung  

eines relevanten Beweismittels verstosse gegen einen wesentlichen Verfahrens-

grundsatz (KG act. 1 S. 18). 

a) Ein Beweismittel dient der Beweisführung bezüglich einer erheblichen 

streitigen Tatsache. Die Vorinstanz stellte auf keine streitigen Tatsachen ab. Sie 

führte kein Beweisverfahren durch. Sie ging davon aus, dass für die Beurteilung 

der ihr unterbreiteten Rechtsfragen keine streitigen Tatsachen relevant seien. Ob 

dies zutrifft oder nicht, ist wiederum eine Frage des Bundesrechts, auf welche im 

vorliegenden Verfahren nicht eingegangen werden kann (vgl. vorstehend Erw. 4). 

b) Die Beschwerdeführerin bezieht ihre Rüge auf eine vorinstanzliche  

Annahme, es fehle im vorliegenden Fall hinsichtlich der Dosierung an einer  

Zustimmung ihrerseits (KG act. 1 S. 18). Damit meint die Beschwerdeführerin  

eine Dosierung des Medikamentes Fosamax® (KG act. 1 S. 18 Ziff. 30 zweiter 

Absatz mit Verweisung auf Ziff. 24). Eine diesbezügliche Feststellung oder  

Annahme ist indes im angefochtenen Urteil nicht enthalten. Die Rüge geht daran 

vorbei und damit fehl. Das betrifft auch die Behauptung einer vorinstanzlichen 

Annahme, der Arzt würde sich den Wirkstoff Alendronat beschaffen, um ihn für 

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die Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Osteoporose zu verwen-

den (KG act. 1 S. 18 unten). Auch eine solche Feststellung ist im angefochtenen 

Urteil nicht enthalten, und auch die diesbezügliche Rüge geht an diesem vorbei 

und damit fehl.  

7. Zusammenfassend ist Folgendes festzustellen: 

Gemäss vorinstanzlicher Feststellung ist unumstritten, dass die Verwendung 

des Wirkstoffs Alendronsäure zur Behandlung von Osteoporose vor dem Streit-

patent bekannt war und somit nicht diese Verwendung als solche, sondern ledig-

lich deren im Streitpatent umschriebene Dosierung als wöchentliche Einheitsdosis 

von etwa 70 mg neu ist. Dagegen wendet die Beschwerdeführerin in der  

Beschwerde nichts ein. Von diesem Sachverhalt ausgehend prüfte die Vorinstanz, 

ob dieses Dosierschema ein gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG vom Patentschutz 

ausgeschlossenes Therapieverfahren sei, bejahte diese Frage und erklärte  

deshalb den schweizerischen Teil des Europäischen Patents für nichtig. Dabei 

handelt es sich um blosse Rechtsanwendung auf einen unumstrittenen Sach-

verhalt. Auf die dagegen gerichteten Rügen der Beschwerdeführerin (insbesonde-

re Verletzung der Begründungspflicht) kann gestützt auf § 285 ZPO nicht ein-

getreten werden. Tatsächliche Annahmen, welche die Beschwerdeführerin be-

anstandet, traf die Vorinstanz gar nicht. Diesbezüglich geht die Beschwerde am 

angefochtenen Urteil vorbei und damit fehl. Die Fragen, ob die Vorinstanz weitere 

Sachverhaltsfeststellungen hätte vornehmen müssen, um das materielle Recht so 

anwenden zu können, wie sie es getan hat, bzw. ob im angefochtenen Urteil zur 

Rechtsanwendung notwendige Sachverhaltsfeststellungen fehlen (vgl. auch KG 

act. 22), sind ebenfalls Fragen des Bundesrechts, auf welche vorliegend nicht 

eingetreten werden kann. Die Beschwerde weist keinen im vorliegenden Ver-

fahren zu prüfenden Nichtigkeitsgrund nach. Sie ist abzuweisen, soweit darauf 

eingetreten werden kann. Damit entfällt die ihr verliehene aufschiebende Wirkung. 

-   11   - 

III. 

1. Ausgangsgemäss sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der  

Beschwerdeführerin aufzuerlegen (§ 64 Abs. 2 ZPO). Dementsprechend hat die 

Beschwerdeführerin auch die Beschwerdegegnerinnen für deren anwaltliche Auf-

wendungen im Beschwerdeverfahren zu entschädigen (§ 68 Abs. 1 ZPO). 

2. 2. Die Beschwerdegegnerinnen machen geltend, der Streitwert im  

Beschwerdeverfahren betrage Fr. 2 Mio. (KG act. 15 S. 3 Ziff. 3). Die Vorinstanz 

ging von einem Streitwert von Fr. 500'000.-- aus (KG act. 2 S. 30 Erw. III.2). Dies 

beanstanden die Parteien nicht. Den geltend gemachten höheren Streitwert im 

Kassationsverfahren begründen die Beschwerdegegnerinnen damit, dass dem 

vorliegenden Beschwerdeverfahren im Gegensatz zum vorinstanzlichen Klage-

verfahren präjudizierende Wirkung für die gesamte rechtliche Auseinander-

setzung (gemeint: auch anderer Parteien) betreffend den schweizerischen Anteil 

des Streitpatents EP 1 175 904 zukomme (KG act. 1 S. 3 Ziff. 3). Abgesehen  

davon, dass es im vorliegenden Verfahren nicht um die Frage geht, ob das Streit-

patent im Sinne des Patentgesetzes nichtig ist oder nicht, sondern ausschliesslich  

darum, ob das angefochtene vorinstanzliche Sachurteil auf einem Nichtigkeits-

grund des kantonalen Rechts beruht, bemisst sich der Streitwert im vorliegenden 

Verfahren nach den Anträgen der Parteien (§ 18 Abs. 1 ZPO) und dem Wert,  

welchen die Parteien dem Streitgegenstand übereinstimmend beilegen (§ 22 

Abs. 1 ZPO) und nicht nach der allfälligen präjudiziellen Wirkung für andere Ver-

fahren anderer Parteien. Auch im Beschwerdeverfahren gilt der Streitwert von 

Fr. 500'000.--, welchen die Parteien dem Streitgegenstand gemeinsam beilegten. 

3. Die Beschwerdegegnerinnen beantragen, die Beschwerdeführerin sei zu 

verpflichten, ihnen für das Beschwerdeverfahren eine Prozessentschädigung  

"unter Einschluss der Kosten für den notwendigerweise beigezogenen Patent-

anwalt" zu bezahlen (KG act. 15 S. 2 Anträge Ziff. 3). Einerseits substantiieren sie 

die geltend gemachten Patentanwaltskosten in keiner Weise. Andererseits war im 

vorliegenden Beschwerdeverfahren ausschliesslich zu prüfen, ob das angefoch-

tene Urteil auf einem Nichtigkeitsgrund im Sinne von § 281 ZPO beruht, wobei  

-   12   - 

eine Prüfung materiellrechtlicher Fragen des Patentgesetzes davon ausgeschlos-

sen war. Für die Beschwerdeantwort war kein Beizug eines Patentanwalts er-

forderlich. Dafür sind die Beschwerdegegnerinnen nicht zu entschädigen. 

4. Die Beschwerdegegnerinnen beantragen eine Prozessentschädigung  

zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Beschwerdeführerin äussert sich nicht zur Frage 

der Mehrwertsteuer. Deshalb ist den Beschwerdegegnerinnen ohne weiteres ein 

entsprechender Zuschlag zur Prozessentschädigung zuzusprechen (vgl. Kreis-

schreiben der Verwaltungskommission des Obergerichts über die Mehrwertsteuer 

vom 17. Mai 2006). 

Das Gericht beschliesst: 

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann. 

Damit entfällt die der Beschwerde verliehene aufschiebende Wirkung. 

2. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf  

Fr. 14'000.--. 

3. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden der Beschwerdeführerin  

auferlegt. 

4. Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, den Beschwerdegegnerinnen  

zusammen für das Kassationsverfahren eine Prozessentschädigung von 

insgesamt Fr. 11'000.-- zuzüglich Mehrwertsteuer von 7.6 % zu bezahlen. 

5. Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von 

Art. 90 ff. BGG innert 30 Tagen nach dessen Empfang schriftlich durch eine 

Art. 42 BGG entsprechende Eingabe Beschwerde gemäss Art. 72 ff. BGG 

an das Schweizerische Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, erhoben werden. 

Der Streitwert beträgt Fr. 500'000.--. 

Sodann läuft die Frist von 30 Tagen zur Anfechtung des Urteils des 

Handelsgerichtes vom 14. April 2009 mit Beschwerde an das Bundesgericht 

-   13   - 

neu ab Empfang des vorliegenden Entscheides (Art. 100 Abs. 1 und 6 

BGG). 

Hinsichtlich des Fristenlaufes gelten die Art. 44 ff. BGG. 

6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und an die Vorinstanz, je gegen  

Empfangsschein. 

______________________________________ 

KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH 

Der juristische Sekretär: 

 
 

	Zirkulationsbeschluss vom 16. Juni 2010
	Das Gericht hat in Erwägung gezogen:
	Das Gericht beschliesst: