# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 6db6d077-50df-503c-ae0d-f4750b31b9b8
**Source:** Basel-Stadt (BS)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2015-04-22
**Language:** de
**Title:** Basel-Stadt Appellationsgericht 22.04.2015 ZB.2013.23 (AG.2015.282)
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/BS_Omni/BS_APG_001_ZB-2013-23_2015-04-22.html

## Full Text

Appellationsgericht

  
  des Kantons Basel-Stadt

  

   

  

 

ZB.2013.23

 

ENTSCHEID

 

vom 22.
April 2015

 

 

Mitwirkende

 

Dr.
Marie-Louise Stamm, Dr. Heiner Wohlfart, Dr. Olivier Steiner, 

Dr. Caroline Cron, lic. iur.
Bettina Waldmann und Gerichtsschreiberin Dr. Salome Wolf Kramer

 

 

 

 

Parteien

 

A____AG                                                                              Berufungsklägerin

[…]                                                                                                           Beklagte

vertreten durch RA Dr. […] und/oder

RA Dr. […], […] 

 

gegen

 

B____AG                                                                             Berufungsbeklagte

[…]                                                                                                            Klägerin

vertreten durch lic. iur. […], Advokat,

[…]

 

 

Gegenstand

 

Berufung gegen ein Urteil des
Zivilgerichts vom 11. Januar 2013

 

betreffend Markenrecht und Lauterkeitsrecht

Sachverhalt

 

 

Die B____AG (vormals
B____AG, im Folgenden Berufungsbeklagte) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz
in Basel, welche in der Fahrgastschifffahrt tätig ist und 15 Hotelschiffe
betreibt (Klagebegründung Rz. 6). Seit 1993 benennt sie ihre Schiffe fast
ausschliesslich nach Edelsteinen bzw. Schmuck, verbunden mit dem Zusatz Swiss,
so die Schiffe Swiss Sapphire, Swiss Emerald, Swiss Diamond, Swiss Ruby und
Swiss Pearl. Die A____AG (vormals A____ AG, im Folgenden Berufungsklägerin) gehört
zur C____-Gruppe und hält ein Schiff mit dem Schiffsnamen Scenic Sapphire. An
der gleichen Adresse wurden in den Jahren 2007 und 2008 eine D____AG, eine E____AG,
eine F____AG und eine G____AG eingetragen. Die D____AG hält ein Schiff mit dem
Namen Scenic Emerald, die F____AG ein solches mit dem Namen Scenic Diamond.

 

Mit Klage vom
20. Februar 2009/Klagebegründung vom 14. August 2009 beantragte die Berufungsbeklagte
im Wesentlichen, es sei der Berufungsklägerin unter Androhung von Strafe gemäss
Art. 292 StGB für den Fall der Zuwiderhandlung zu verbieten, das Wort Sapphire
alleine oder in Kombination mit anderen Worten oder Bildern im Zusammenhang mit
Schiffen, der Fahrgastschifffahrt oder Flusskreuzfahrten in irgendeiner Form,
insbesondere auf Schiffshüllen, Schiffseinrichtungen oder -zubehör sowie in
Werbeprospekten, Flyers, Broschüren, Internetseiten oder sonst wie zu verwenden.
Die Berufungsklägerin beantragte die Abweisung der Klage. Nach der Durchführung
eines doppelten Schriftenwechsels fand am 19. November 2010 die Hauptverhandlung
vor dem Zivilgericht statt. Anlässlich dieser Hauptverhandlung wurde das
Verfahren ausgestellt, und die Berufungsbeklagte wurde aufgefordert, den Inhalt
des Rechts hinsichtlich einer Wettbewerbsverletzung durch die Beklagte für Grossbritannien,
die USA, Kanada und Australien nachzuweisen. Mit Eingabe vom 28. April 2011 wies
die Berufungsbeklagte darauf hin, dass sie bewusst nur zum australischen und
US-amerikanischen Recht Stellung beziehe, da es sich dabei um die beiden für
sie wichtigsten Märkte handle. Aus Kostengründen habe sie sich entschieden,
sich auf die beiden wesentlichsten Märkte zu konzentrieren. Mit Verfügung vom
28. Juni 2011 wurde die Berufungsbeklagte bei ihrem Verzicht auf die Beurteilung
einer allfälligen Wettbewerbsverletzung in Kanada und Grossbritannien behaftet.
In der Folge wurde zum US-amerikanischen Lauterkeitsrecht ein Gutachten (mit
Ergänzungsgutachten) bei Prof. Dr. […] eingeholt. Zum australischen Lauterkeitsrecht
wurde vom […]-Institut ein Gutachten erstellt. Am 11. Januar 2013 fand eine
zweite Beratung der Kammer des Zivilgerichts statt, dies ohne die Anwesenheit
der Parteien.

 

Mit schriftlich
begründetem Entscheid des Zivilgerichts vom 11. Januar 2013 wurde der Berufungsklägerin
unter Strafandrohung gegen ihre verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB im
Falle der Nichtbefolgung im Wesentlichen verboten, die Bezeichnung Sapphire
alleine oder in Kombination mit anderen Worten oder Bildern im Zusammenhang mit
der Fahrgastschifffahrt oder Flusskreuzfahrten in Europa zu verwenden, soweit
sich die Beklagte damit an potentielle Abnehmer auf dem US-amerikanischen oder
auf dem australischen Markt richtet. 

 

Mit ihrer
Berufung vom 7. Mai 2013 beantragt die Berufungsklägerin die Aufhebung des
Entscheids des Zivilgerichts und die vollumfängliche Abweisung der Klage. Mit
Berufungsantwort vom 19. August 2013 beantragt die Berufungsbeklagte, es sei
auf die Berufung nicht einzutreten, eventualiter sei die Berufung abzuweisen.

 

Die Vorinstanz
hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Der vorliegende Entscheid ist nach
Beizug der Akten des Zivilgerichts im Zirkulationsverfahren gefällt worden.

 

 

Erwägungen

 

1.

1.1      Angefochten
ist ein Entscheid des Zivilgerichts vom 11. Januar 2013. Für das Verfahren vor
dem Zivilgericht galt aufgrund der Klageeinreichung am 20. Februar 2009 die
basel-städtische Zivilprozessordnung vom 8. Februar 1875 (SG 221.100, ZPO BS). Gemäss
Art. 405 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (SR 272, ZPO) gilt für
Rechtsmittel das Recht, das bei der Eröffnung des Entscheids in Kraft ist. Der
angefochtene Entscheid wurden den Parteien nach dem Inkrafttreten der ZPO
schriftlich eröffnet. Für das Rechtsmittelverfahren gelten somit die Art. 308
ff. ZPO. Zuständig ist die Kammer des Appellationsgerichts (§ 10 Abs. 2 des
Gesetzes über die Einführung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, SG
221.100, EG ZPO).

 

1.2      

1.2.1   Die
Berufungsbeklagte macht geltend, gegen den angefochtenen Entscheid könne das
Rechtsmittel der Berufung nicht erhoben werden (Berufungsantwort Rz. 10 bis
17). Für das Rechtsgebiet, das Gegenstand des Verfahrens bilde, sei eine
einzige kantonale Instanz vorgesehen. Diese einzige kantonale Instanz sei zum
Zeitpunkt der Klageerhebung und auch aufgrund der übergangsrechtlichen Bestimmung
bis zum Abschluss des Verfahrens das Zivilgericht gewesen. Für die betroffenen
Themenbereiche sei von Bundesrechts wegen ein innerkantonaler Rechtsweg ausgeschlossen
und insbesondere die Berufung stehe in Fällen von Art. 5 Abs. 1 lit. a und d
ZPO nicht zur Verfügung. Das angerufene Appellationsgericht sei daher sachlich
und funktionell unzuständig. Die anderslautenden Erwägungen im angefochtenen
Entscheid (angefochtener Entscheid E. 1.3.5) seien unzutreffend. Das hätte auch
die anwaltlich vertretene Berufungsklägerin erkennen müssen und daher nicht auf
die falsche Rechtsmittelbelehrung des Zivilgerichts vertrauen dürfen.

 

1.2.2   Die
Berufungsklägerin stellt sich auf den Standpunkt, der angefochtene Entscheid
unterliege der Berufung; es liege insbesondere keine Ausnahme nach Art. 309
ZPO vor. Zudem habe das Zivilgericht die Möglichkeit der Berufung ausdrücklich
festgehalten. Damit werde dem Prinzip der double instance Rechnung getragen
(Berufung Rz. 1 ff.). Die Berufungsklägerin habe die (bestrittene) Fehlerhaftigkeit
der Rechtsmittelbelehrung auch nicht erkennen müssen; insbesondere habe sie auf
die Rechtsmittelbelehrung des Zivilgerichts vertrauen dürfen, weil dieses seine
Rechtsmittelbelehrung auch begründet habe (Stellungnahme der Berufungsklägerin
vom 20. September 2013).

 

1.2.3   Das
Appellationsgericht hat in seinem Entscheid vom 20. Juni 2013 (AGE ZB.2012.54)
festgehalten, dass zeitgleich mit der ZPO und insbesondere deren Art. 5 auch
der neue § 11 Abs. 1 und 2 EG ZPO in Kraft getreten sei. Diese Bestimmung sehe
vor, dass für immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten die besondere
zivilrechtliche Abteilung des Appellationsgerichts als einzige kantonale
Instanz zuständig sei. Sie wäre – so das Appellationsgericht weiter – im
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens von Amtes wegen anzuwenden gewesen und das
Zivilgericht hätte das Verfahren an das Appellationsgericht überweisen müssen.
Nun liege ein vorinstanzlicher Entscheid vor, der nicht ans Bundesgericht
weitergezogen werden könne, weil er von einer unteren kantonalen Instanz
gefällt worden sei. Als Rechtsmittel sei daher nur die Berufung möglich (AGE
vom 20. Juni 2013 ZB.2012.54 E. 1.2). 

 

Dieser Entscheid
des Appellationsgerichts wurde mit Beschwerde in Zivilsachen ans Bundesgericht
weitergezogen. Das Bundesgericht prüfte in seinem Entscheid vom 19. März 2014
die Zulässigkeit des Rechtsmittels (d.h. konkret der Beschwerde in Zivilsachen
gemäss Art. 72 ff. BGG) vom Amtes wegen und mit freier Kognition. Es stellte
fest, dass es sich beim angefochtenen Entscheid um einen Endentscheid einer
letzten kantonalen Instanz handle. Allerdings wäre die Vorinstanz an sich als
einzige kantonale Instanz zuständig gewesen. Dies ändere jedoch nichts an der Anfechtbarkeit
des Entscheids (BGer 4A_482/2013 vom 19. März 2014 E. 1.1).

 

1.2.4   Der
vorliegende Streitgegenstand weist lauterkeits- und markenrechtliche Aspekte
auf. Betreffend Lauterkeitsrecht ist von einem Streitwert von über CHF 30‘000.−
auszugehen. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens der ZPO und von § 11 EG ZPO wäre
daher in jedem Fall das Appellationsgericht als einzige kantonale Instanz für
den Entscheid zuständig gewesen. Eine Überweisung durch das Zivilgericht hat
indessen nicht stattgefunden. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass nun
ein Endentscheid des Zivilgerichts vorliegt. Gegen diesen Endentscheid kann mit
Blick auf die soeben dargestellte Rechtsprechung des Bundesgerichts Berufung erhoben
werden. Anschliessend ist die Möglichkeit des Weiterzugs ans Bundesgericht gegeben.

 

1.3      Der
Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren beträgt über CHF
10‘000.− (Berufung Rz. 7), womit die Grenze für die Berufungsfähigkeit überschritten
ist (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde der Berufungsklägerin
am 28. März 2013 schriftlich begründet zugestellt. Die Berufung wurde am 7. Mai
2013 und damit – unter Berücksichtigung der Gerichtsferien (Art. 145 Abs. 1
lit. a ZPO) – rechtzeitig und im Übrigen auch formgerecht eingereicht. Auf die
Berufung ist daher einzutreten.

 

2.

Das Zivilgericht
prüft im angefochtenen Entscheid zunächst, ob nach schweizerischem Recht das Verhalten
der Berufungsklägerin aus markenrechtlicher Sicht eine Verletzung der Rechte
der Berufungsbeklagten darstellt (angefochtener Entscheid E. 6). Es kommt
dabei zum Schluss, dass wegen fehlender Gleichartigkeit zwischen den Waren der
Berufungsbeklagten – ihre Marke ist für Kabinenschiffe für Flusskreuzfahrten
geschützt – und den Dienstleistungen der Berufungsklägerin eine markenrechtliche
Verwechslungsgefahr zu verneinen sei und dass daher die Berufungsbeklagte kein
Verbot gemäss Art. 13 MSchG geltend machen könne (angefochtener Entscheid E.
6.3.5). In ihrer Berufung äussert sich die Berufungsklägerin zu diesen
markenrechtlichen Erwägungen des Zivilgerichts nur insoweit, als sie ausführt,
die Vorinstanz habe zu Recht festgehalten, dass keine Markenrechte verletzt
seien und die Berufungsbeklagte kein Verbot nach Art. 13 MSchG geltend machen
könne (Berufung Rz. 18). Unter diesem Aspekt ist der Entscheid des Zivilgerichts
nicht angefochten und daher nicht zu überprüfen.

 

3.

3.1      Unter
dem Gesichtspunkt des Lauterkeitsrechts machte die Berufungsbeklagte im
Verfahren vor dem Zivilgericht geltend, ihre wichtigsten Märkte seien der
US-amerikanische und der australische Markt (angefochtener Entscheid E. XI.
sowie E. 2.6.1.). Im Einklang damit beschränkte sie sich auf den Nachweis
des Inhalts des US-amerikanischen und des australischen Lauterkeitsrechts.
Entsprechend wird der Berufungsklägerin im angefochtenen Entscheid in Ziffer 1
lit. a und b des Dispositivs ein Verhalten verboten, „… soweit sich die
Beklagte damit an potentielle Abnehmer auf dem US-amerikanischen oder auf dem
australischen Markt richtet“.

 

3.2      Das
Zivilgericht begründet das der Berufungsklägerin auferlegte Verbot lauterkeitsrechtlich.
Dabei hält es zunächst fest, dass gemäss dem in Art. 136 IPRG verankerten
Marktauswirkungsprinzip für die von der Berufungsbeklagten geltend gemachten
Ansprüche das US-amerikanische beziehungsweise das australische Lauterkeitsrecht
zur Anwendung gelange (angefochtener Entscheid E. 7.1). Ansprüche aus
unlauterem Wettbewerb würden dem Recht des Staates unterstehen, auf dessen
Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfalte. Als Markt gelte derjenige
Ort, an dem der Wettbewerber mit seinem Angebot auftrete, mit allfälligen
Mitbewerbern in Konkurrenz trete und sich an potentielle Abnehmer richte;
massgebend sei der Ort der Marktgegenseite, d.h. das Umfeld des potentiellen
Abnehmers. Das Zivilgericht weist darauf hin, dass die Berufungsbeklagte in der
Klagebegründung ausgeführt habe, ihr Schiff ausschliesslich im Ausland zu
vermarkten; erst anlässlich der Hauptverhandlung habe sie geltend gemacht, eine
Vermarktung finde auch in der Schweiz statt, was prozessual verspätet sei.
Ausserdem habe die Berufungsbeklagte mit ihrer Eingabe vom 28. April 2011 den
Rechtsstreit auf den US-amerikanischen und australischen Markt beschränkt,
weshalb unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten ausschliesslich
US-amerikanisches und australisches Recht anwendbar sei (angefochtener
Entscheid E. 7.1).

 

3.3      Zum
Inhalt des US-amerikanischen und australischen Lauterkeitsrechts werden im
angefochtenen Entscheid zunächst die Ausführungen der vom Zivilgericht
angeordneten Rechtsgutachten wiedergegeben (angefochtener Entscheid E. 7.2 und
7.3).

 

3.3.1   Der
angefochtene Entscheid hält fest, dass unter dem US-amerikanischen Recht zu
prüfen sei, unter welchen Voraussetzungen Ansprüche wegen möglicherweise
irreführender Bezeichnungen bestehen könnten, insbesondere wegen einer
Verwechslungsgefahr (angefochtener Entscheid E. 7.2.2). Einschlägig sei für den
vorliegenden „interstate“-Sachverhalt das Bundesrecht, namentlich 15 U.S.C. §
1125 (a) (angefochtener Entscheid E. 7.2.4). Die klägerischen Rechtsbegehren
seien insgesamt nach 15 U.S.C. § 1125 (a) (1) (A) zu beurteilen, einer Bestimmung,
die nach der Rechtspraxis als Schutz einer Benutzungsmarke aufgefasst werde
(angefochtener Entscheid E. 7.2.10).

 

Das Zivilgericht
prüft in der Folge, ob die Voraussetzungen für den Schutz einer Benutzungsmarke
gegeben sind. Dabei führt es aus, dass der Begriff Sapphire zu den gängigen
Begriffen gehöre, aber die Waren und Dienstleistungen der Berufungsbeklagten
nicht beschreibe, sondern Luxus suggeriere. Der Begriff sei somit willkürlich
gewählt und als Benutzungsmarke geschützt. „Ausserdem erkennt ein Verbraucher
aufgrund des Marktauftritts des klägerischen Schiffs im Begriff Sapphire ein
Unterscheidungs- und Herkunftszeichen, sodass auch aus diesem Grund der Rechtsschutz
gegeben ist“ (angefochtener Entscheid E. 7.2.10). Betreffend die Priorität mache
die Berufungsbeklagte geltend, die Berufungsklägerin sei erst im Jahre 2007 gegründet
worden. Die MS Scenic Sapphire sei am 1. Juli 2008 im Schiffsregister des
Kantons Basel-Stadt eingetragen worden. Demgegenüber sei der Reiseprospekt für
die ersten Fahrten auf der MS Swiss Sapphire durch H____ am 8. Juni 2007
an Reisebüros versendet worden. Die Berufungsklägerin mache geltend, zeitlich
relevant sei für die Markeneintragung einzig der 23. Juli 2008 als Datum der
Hinterlegung. Die Berufungsklägerin räume sodann ein, dass das Schiff der Berufungsbeklagten
am 29. Februar 2008 im Schiffsregister des Kantons Basel-Stadt definitiv
aufgenommen worden sei, während die Aufnahme ihres Schiffs im Schiffsregister
des Kantons Basel-Stadt erst am 1. Juli 2008 erfolgt sei. Aufgrund dieser
zeitlichen Differenz sowie der Vorbereitungshandlungen der Berufungsbeklagten sei
davon auszugehen, dass die Berufungsbeklagte senior user sei. Dass sie die Bezeichnung
Swiss Sapphire immer noch benutze, sei unbestritten und durch die zahlreichen
Kataloge belegt. Damit stelle sich die Frage, ob eine Rechtsverletzung seitens
der Berufungsklägerin vorliege, ob somit das zur Bezeichnung ihrer Dienstleistungen
verwendete Zeichen Scenic Sapphire geeignet sei, Verwechslungen hervorzurufen.

 

Das Zivilgericht
kommt zu folgendem Schluss: Der Kennzeichenbestandteil Sapphire sei als unterscheidungskräftig
zu betrachten, da er weder die Ware noch die Dienstleistungen der Berufungsbeklagten
beschreibe und damit seiner Verwendung bei den Verbrauchern die Besonderheit,
insbesondere der Luxus der mit dem Schiff der Berufungsbeklagten im
Zusammenhang stehenden Dienstleistungen in Erinnerung bleibe. Es bestehe eine
starke Ähnlichkeit der Zeichen, da die Berufungsbeklagte lediglich den
beschreibenden Zusatz Swiss und die Berufungsklägerin den ebenfalls beschreibenden
Zusatz Scenic verwende. Die mit den Kennzeichen bezeichneten Dienstleistungen
(Flusskreuzfahrten in Europa) seien identisch. Der Nachweis einzelner
tatsächlicher Verwechslungen zwischen den Schiffen der Parteien sei erbracht
worden. Schliesslich habe die Berufungsklägerin nicht dargetan, warum sie die
gleiche Bezeichnung wie die Berufungsbeklagte verwende und insbesondere warum
sie dies auch in Bezug auf andere Schiffsnamen mit einer nicht zu verkennenden
Systematik tue. Dies lasse auf eine Bösgläubigkeit der Berufungsklägerin
schliessen. Damit sei die Berufungsbeklagte nach US-amerikanischem Recht
berechtigt, die Unterlassung des Verhaltens der Berufungsklägerin zu verlangen
(angefochtener Entscheid E. 7.2.10).

 

3.3.2   Betreffend
australisches Lauterkeitsrecht hält das Zivilgericht im angefochtenen Entscheid
fest, für die zu beurteilenden Vorgänge, die sich 2008 zugetragen hätten, gelte
der Trade Practices Act 1974; einschlägig sei dessen sec. 52 (angefochtener
Entscheid E. 7.3.1 und 7.3.2). Das Verhalten der Berufungsklägerin müsse tatsächlich
oder wahrscheinlich zu einer Irreführung oder Täuschung geführt haben. Zunächst
sei der Verkehrskreis zu identifizieren. Massgebend sei der Verständnishorizont
des durchschnittlichen Mitglieds des angesprochenen Kreises. Wer sich etwa gegen
die unberechtigte Verwendung seines Unternehmensnamens wehren wolle, müsse auf
eine gewisse Bekanntheit des Namens und des Unternehmens verweisen können
(angefochtener Entscheid E. 7.3.3 und 7.3.4). Es stelle sich die Frage, ob die
Übernahme der Edelsteinnamen zu einer Irreführung oder Täuschung führe. Werbung
für Flusskreuzfahrten richte sich an die Allgemeinheit. Es sei unbestritten,
dass eine Vermarktung des Produkts der Berufungsbeklagten auf dem australischen
Markt stattfinde. Mit den Artikeln aus Cruise Weekly sei belegt, dass das
Angebot unter einer substantial number of persons Bekanntheit geniesse. Beide
Parteien würden den Begriff Sapphire mit je einem beschreibenden Zusatz
verwenden. Damit werde der Eindruck erweckt, dass alle Schiffe von der
Berufungsbeklagten betrieben würden. „Da die Schiffe mit den Edelsteinnamen im
Publikumsverkehr wohl dem – insoweit eingeführten – Unternehmen der Klägerin
zugerechnet würden …“, sei die Berufungsbeklagte auch nach australischem Recht
berechtigt, die Unterlassung des Verhaltens der Berufungsklägerin zu verlangen
(angefochtener Entscheid E. 7.3.6).

 

3.4      Die
Berufungsklägerin rügt in ihrer Berufung, dass der angefochtene Entscheid sich
nur sehr knapp mit der Frage der konkreten Verletzung von US-amerikanischem und
australischem Lauterkeitsrecht auseinandersetze (Berufung Rz. 51). Eine
differenzierte Subsumption erfolge nicht. Die Berufungsklägerin macht weiter
geltend, sie handle nicht bösgläubig und die Wahl von bekannten Edelsteinnamen für
Schiffe sei naheliegend und nicht schützenswert (Berufung Rz. 52 ff.). Bezüglich
Benutzungsmarke nach US-amerikanischem Recht habe es die Vorinstanz auch unterlassen,
das Vorliegen des secondary meaning zu prüfen. Edelsteinnamen würden im
Zusammenhang mit Luxusangeboten ein erhöhtes Freihaltebedürfnis und geringe
Unterscheidungskraft zukommen, weshalb die Bezeichnung Sapphire nicht per se
unterscheidungskräftig sei (Berufung Rz. 58 ff.). Belegt sei einzig, dass die H____
seit 2006 Kreuzfahrten auf der MS Swiss Sapphire anbiete, was für den Nachweis
der Verkehrsdurchsetzung in allen US-amerikanischen Staaten nicht ausreiche.
Weiter fehle es in den USA und in Australien an der Verwechslungsgefahr
(Berufung Rz. 66 ff.). Die angeblichen Verwechslungen hätten nicht in den USA
oder Australien stattgefunden und seien ohnehin nicht ausreichend. Schliesslich
sei der Schluss der Vorinstanz falsch, wenn sie aufgrund der Publikation Cruise
Weekly auf eine grosse Bekanntheit des Unternehmens der Berufungsbeklagten in
Australien schliesse: Cruise Weekly sei ein elektronischer Newsletter, bei dem
nicht ersichtlich sei, von wie vielen Personen er zur Kenntnis genommen werde
(Berufung Rz. 79 ff.).

 

3.5      Die
Berufungsbeklagte hält die Begründung des angefochtenen Entscheids für
genügend. Insbesondere sei es richtig, wenn sich das Zivilgericht auf die
eigens eingeholten Gutachten zum US-amerikanischen und australischen Recht
abstütze (Berufungsantwort Rz. 47 f.). In Bezug auf den Schutz der
US-amerikanischen Benutzungsmarke hält die Berufungsbeklagte daran fest, dass
das Zeichen Sapphire willkürlich gewählt und daher der Erwerb eines secondary
meaning nicht erforderlich sei (Berufungsantwort Rz. 55 ff.). Schliesslich habe
die Berufungsbeklagte zahlreiche tatsächlich erfolgte Verwechslungen
nachgewiesen, vor allem auch Verwechslungen durch Fachleute und die Fachpresse.
Damit sei eine Verwechslungsgefahr inhärent (Berufungsantwort Rz. 60 ff.). 

 

3.6

3.6.1   Mit
ihrer Klage (Rechtsbegehren 1 und 3) beantragte die Berufungsbeklagte ein
Verbot ohne räumliche Begrenzung. Im Verlaufe des erstinstanzlichen Verfahrens
zog sie ihr Rechtsbegehren 2 betreffend Umbenennung des im Schiffsregister des
Kantons Basel-Stadt eingetragenen Schiffs der Berufungsklägerin mit dem Namen Scenic
Sapphire zurück. Weiter schränkte sie den Streitgegenstand insofern ein, als es
ihr nur noch um Handlungen der Berufungsklägerin geht, die sich auf den
US-amerikanischen und australischen Markt auswirken. Entsprechend beschränkte
sie sich auf den Nachweis dieser beiden ausländischen lauterkeitsrechtlichen
Regelungen. Bei dieser Einschränkung des Streitgegenstands wurde die Berufungsbeklagte
behaftet. 

 

3.6.2   Das
Zivilgericht hat im angefochtenen Entscheid zutreffend festgehalten, dass
Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb dem Recht des Staates unterstehen, auf
dessen Markt die Handlung ihre Wirkung entfaltet (Art. 136 Abs. 1 IPRG). Macht
die Berufungsbeklagte geltend, es gehe ihr um den US-amerikanischen und den
australischen Markt, sind Handlungen der Berufungsklägerin zu prüfen, die sich
möglicherweise auf diesen beiden Märkten auswirken. Die Unlauterkeit der
Handlungen beurteilt sich dabei nach dem jeweiligen Landesrecht, auch wenn die
Entscheidungen zu diesen Handlungen am Sitz der Berufungsklägerin in der
Schweiz beziehungsweise am Ort der Konzernleitung der Berufungsklägerin und
ihrer Schwestergesellschaften in der Schweiz getroffen werden; die anderslautenden
Behauptungen der Berufungsklägerin betreffend Sitz der Konzernleitung, die erst
im Berufungsverfahren vorgebracht werden, sind verspätet und unbeachtlich. Zu
prüfen ist daher grundsätzlich sowohl nach US-amerikanischem als auch nach australischem
Recht, wie die Berufungsbeklagte auf diesen beiden Märkten auftritt, das
heisst, wie sich ihre Werbung für ihr Angebot von Flusskreuzfahrten in Europa
gegenüber den potentiellen Abnehmern in den USA und Australien präsentiert. Zu
prüfen wären sodann auch die entsprechenden Marktauftritte der
Berufungsklägerin. Dazu gehören Fragen wie die Art und Weise der Präsentation
der Angebote der beiden Parteien oder die Vertriebskanäle.

 

3.6.3   In
diesen zentralen Punkten ist die Begründung des angefochtenen Entscheids, wie
die Berufungsklägerin zu Recht geltend macht, ungenügend. Der grösste Teil der
Begründung besteht aus der Wiedergabe der theoretischen Ausführungen in den
Rechtsgutachten; die konkrete Rechtsanwendung erfolgt hingegen nur in einigen wenigen
kurzen Absätzen (angefochtener Entscheid E. 7.2.10 und E. 7.3.6). Dies liegt
möglicherweise daran, dass die Berufungsbeklagte in ihren erstinstanzlichen
Rechtsschriften offensichtlich selbst noch gar nicht von der Anwendbarkeit des
US-amerikanischen und australischen Lauterkeitsrechts ausgegangen ist und auch
nicht primär die Auswirkungen des Verhaltens der Berufungsklägerin auf diesen
beiden Märkten im Auge hatte. Jedenfalls macht die Berufungsbeklagte selbst nur
wenige und nur pauschale Behauptungen zu ihrem eigenen Marktauftritt in diesen
beiden Ländern sowie zu demjenigen der Berufungsklägerin. So verweist sie zwar auf
den Prospekt ihrer Reiseveranstalterin H____ „European River Cruising“
(Klagbeilage 19) sowie den Prospekt der Berufungsklägerin „Luxury European
River Cruises“ (Klagbeilage 13), doch unterlässt sie konkrete Angaben dazu,
welchem Publikum diese Prospekte in welcher Form unterbreitet werden. Die
Berufungsbeklagte führt lediglich aus, dass H____ den Prospekt an Reisebüros
versendet habe und es wird auf den Internetprospekt unter www.[...].com
(Klagbeilage 24) verwiesen. Zur Behauptung, die Schiffe selber seien
schwimmende Werbeträger (Klagebegründung Rz. 34), fehlen die weiteren
Ausführungen, inwiefern sich ein Werbeträger, der auf europäischen Flüssen im
Einsatz ist, an die potentiellen Abnehmer in den USA und Australien richtet.

 

Die
Berufungsklägerin bestreitet die Vermarktung des Angebots der Berufungsbeklagten
in den USA und Australien zwar nicht – vielmehr bestreitet sie eine Vermarktung
in der Schweiz. Das ändert jedoch nichts daran, dass konkrete und substantiierte
Behauptungen dazu, wie die beiden Parteien in den beiden streitgegenständlichen
Märkten auftreten, fehlen. Die Berufungsbeklagte legt zum Beispiel nicht dar,
inwiefern die Voraussetzungen nach dem US-amerikanischen Recht erfüllt sein
sollen, bei deren Vorliegen sie dort als Inhaberin der nicht registrierten
Benutzungsmarke gelten würde. Dies wäre indessen konkret darzulegen, insbesondere
weil nicht bloss die Vermarktung offenbar nur über H____ stattfindet, sondern
die Berufungsbeklagte selbst angibt, überhaupt keine Reisen zu veranstalten
(Klagebegründung Rz. 21). Inhaberin einer Benutzungsmarke in den USA ist aber
der- oder diejenige, „who is in fact using the mark as a symbol of origin“
(siehe zu dieser Voraussetzung angefochtener Entscheid E. 7.2.6).

 

Die blosse Schlussfolgerung
im angefochtenen Entscheid, wonach der Verbraucher aufgrund des Marktauftritts
des klägerischen Schiffs im Begriff Sapphire ein Unterscheidungs- und
Herkunftszeichen erkenne, ist daher ungenügend begründet. Abgesehen davon, dass
nicht das klägerische Schiff auf dem Markt auftritt, sondern die Parteien bzw. H____,
ist nicht ersichtlich, auf welche Tatsachenbehauptungen und Beweismittel das
Zivilgericht sich bei dieser Schlussfolgerung abstützt. Es ist nicht ersichtlich,
welches die Umstände sind, die in die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr
auch nach dem ausländischen Recht vorzunehmende Gesamtwürdigung miteinzubeziehen
sind. Diese Umstände werden von der Berufungsbeklagten nicht genügend
substantiiert dargelegt. Die Klage ist daher hinsichtlich des beantragten
Verbots von Handlungen der Berufungsklägerin, soweit sie sich damit an potentielle
Abnehmer auf dem US-amerikanischen Markt richtet, abzuweisen.

 

Im angefochtenen
Entscheid fällt auch die Begründung zur Unlauterkeit nach australischem Recht ungenügend
aus. Dies gilt zunächst für die Begründung der Anwendbarkeit des Trade
Practices Act 1974 anstelle des Competition and Consumer Act 2010. Im
angefochtenen Entscheid wird lediglich ausgeführt, die vorliegenden Vorgänge
hätten sich 2008 zugetragen (angefochtener Entscheid E. 7.3.1). Die Berufungsbeklagte
macht aber eine Unterlassungsklage geltend. Der angefochtene Entscheid
erläutert nicht, inwiefern es dafür – das heisst für ein Verbot, in Zukunft ein
bestimmtes Verhalten zu unterlassen – auf Vorgänge ankommt, die sich in der Vergangenheit
abgespielt haben. Mit anderen Worten wird nicht erläutert, inwiefern es für ein
Verhalten, das für die Zukunft verboten wird, nicht auf das aktuell in Kraft stehende
Recht ankommen soll. Auch die konkrete Anwendung des australischen Rechts ist ungenügend.
Es fehlen – wie beim US-amerikanischen Recht – auch hier bereits die
erforderlichen substantiierten Tatsachenbehauptungen der Berufungsbeklagten und
entsprechende Beweismittel, so zum Beispiel konkrete Behauptungen zur
Bekanntheit des Zeichens bzw. des Unternehmens der Berufungsbeklagten in
Australien. Dieser Umstand dürfte dazu geführt haben, dass das Zivilgericht im
angefochtenen Entscheid zum Schluss kommt, dass „die Schiffe mit den
Edelsteinnamen im Publikumsverkehr wohl dem – insoweit eingeführten –
Unternehmen der Klägerin zugerechnet würden“ (angefochtener Entscheid E. 7.3.6,
Kursivsetzung hinzugefügt). Nachgewiesen wurde dies von der Berufungsbeklagten
nicht; sie hat dazu auch keine substantiierte Begründung geliefert,
insbesondere nicht in ihren erstinstanzlichen Rechtsschriften. Der Hinweis auf
die elektronische Publikation Cruise Weekly genügt hierfür jedenfalls nicht. Die
Klage ist auch unter dem Gesichtspunkt des australischen Rechts ungenügend
begründet und daher hinsichtlich des beantragten Verbots von Handlungen der
Berufungsklägerin, soweit sie sich damit an potentielle Abnehmer auf dem
australischen Markt richtet, ebenfalls abzuweisen.

 

Betreffend
Priorität wird im angefochtenen Entscheid auf die Eintragungen im Schiffsregister
des Kantons Basel-Stadt verwiesen, auf den angeblichen ersten Versand des
Reiseprospekts durch H____, auf das Datum der Markenhinterlegung sowie auf
nicht näher bezeichnete Vorbereitungshandlungen der Berufungsbeklagten. Wie diese
Sachverhaltsmomente unter das US-amerikanische oder australische Lauterkeitsrecht
subsumiert werden, geht aus der Entscheidbegründung nicht hervor. Die Markeneintragung
und die Registrierung eines Schiffs in der Schweiz lassen jedenfalls keine
Schlüsse auf eine allfällige lauterkeitsrechtliche Priorität in den USA oder
Australien zu. Auch diesbezüglich ist bereits die Klagebegründung der
Berufungsbeklagten nicht genügend substantiiert.

 

All diese
Behauptungen mit entsprechenden Beweisanträgen hätten bereits im erstinstanzlichen
Verfahren und dabei aufgrund der Eventualmaxime gemäss der basel-städtischen
Zivilprozessordnung grundsätzlich in der ersten Rechtsschrift erfolgen müssen. Das
ist nicht Fall. Fehlt es aber an der substantiierten Begründung des
Klagfundaments, ist die Klage abzuweisen.

 

3.7      

3.7.1   Der
Vollständigkeit halber und für den Fall, dass der Hinweis auf den Reiseprospekt
der Berufungsklägerin und denjenigen von H____ als genügender Nachweis des
Marktauftritts erachtet würde, ist Folgendes festzuhalten: Ein Blick in die
Prospekte der beiden Parteien zeigt, dass die Bezeichnung Sapphire in
Verbindung mit Swiss beziehungsweise Scenic als Name auf einem Schiff der jeweiligen
Flotte in Erscheinung tritt, nicht aber als Kennzeichen der angebotenen Dienstleistung
Flusskreuzfahrt. Stattdessen ist durch den ganzen Prospekt des
Reiseveranstalters der Berufungsbeklagten hindurch der Begriff H____ präsent,
z.B. auf S. 6 oben, wo es in grosser Schrift heisst The H____ Difference oder S. 8 oben mit Before … or after … H____ Hotels & Resorts.
Schliesslich werden auf S. 36 des Prospekts die Schiffe der Berufungsbeklagten
unter der Überschrift H____’s Luxury
Riverboats vorgestellt; dabei wird auch das Schiff MS Swiss Sapphire als
Teil der Flotte genannt (Klagbeilage 19). Die Bezeichnung Swiss Sapphire kommt zum
Beispiel auf dem Titelblatt des Prospekts vor, nämlich als auf dem abgebildeten
Schiff angebrachter Schiffsname, in gleicher Weise etwa auch S. 29 oben.
Auf dem Titelblatt des Prospekts der Berufungsklägerin ist ihr Schiff mit dem
daran angebrachten Namen Scenic Sapphire abgebildet. In grosser Schrift steht
zuoberst auf dieser Seite die Bezeichnung C____Gruppe,
wobei den beiden Worten das Bild einer Weltkugel vorangestellt ist (Klagbeilage
13). Auf S. 5 des Prospekts werden die Schiffe der Berufungsklägerin als Luxury
Scenic „Space-Ships“ bezeichnet. Die Begriffe Swiss Sapphire und Scenic
Sapphire werden demnach nicht als Kennzeichen der angebotenen Dienstleistungen
verwendet, sondern sind die Namen zweier Schiffe, mit denen die
Berufungsklägerin und H____ ihre Dienstleistung erbringen. Die Prospekte stellen
keineswegs die beiden Schiffsnamen in den Vordergrund. Prägend sind vielmehr
die beiden Kennzeichen H____ und Scenic, die an vielen Stellen prominent in
Erscheinung treten. 

 

Schliesslich ist
darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Verwechslungen der Schiffe sich bei
Personen zugetragen haben, die nicht die potentiellen Abnehmer der
Dienstleistungen sind. Insbesondere die Verwechslungen durch Hafenbehörden in
Europa sind nicht in marktrelevanter Weise erfolgt. Die entsprechenden Personen
hatten das Schiff am Anleger vor Augen, nicht aber als potentielle Adressaten
der Werbung für die Dienstleistungen den Reiseprospekt einer der Parteien in
den USA oder Australien.

 

4.

Ob die weiteren
Rügen der Berufungsklägerin zutreffen, kann bei diesem Ausgang des Verfahrens
an sich offen gelassen werden. Lediglich der Vollständigkeit halber ist
festzuhalten, dass sie durchwegs unbegründet sind. Der angefochtene Entscheid
hat keine unzulässige „extraterritoriale Wirkung“ (so die Rüge in der Berufung
Rz. 19 ff.). Gemäss Dispositiv des angefochtenen Entscheids wurde der
Berufungsklägerin verboten, die Bezeichnung Sapphire alleine oder in
Kombination mit anderen Worten oder Bildern im Zusammenhang mit der
Fahrgastschifffahrt oder Flusskreuzfahrten in Europa zu verwenden, soweit sich
die Beklagte damit an potentielle Abnehmer auf dem US-amerikanischen oder auf
dem australischen Markt richtet. Die internationale und örtliche Zuständigkeit
der Vorinstanz ist nicht bestritten und gegeben; die Berufungsklägerin hat sich
auf das Verfahren eingelassen (Art. 24 LugÜ, Art. 6 IPRG). Dass der
angefochtene Entscheid in Anwendung von ausländischem Recht ergangen ist und
ein Verhalten sanktionieren darf, sofern es sich in den USA und/oder Australien
auswirkt, ergibt sich aus Art. 136 IPRG. Ein Verstoss gegen das zivilrechtliche
oder das strafrechtliche Territorialitätsprinzip (Berufung Rz. 19 ff. und 31
ff.) liegt nicht vor. Wo die angeblich verletzte Rechtsgrundlage für das
zivilrechtliche Territorialitätsprinzip liegen soll, ist nicht ersichtlich. Im
strafrechtlichen Kontext ist Art. 8 StGB zu beachten: Die Berufungsklägerin hat
ihren Sitz in der Schweiz, ebenso deren Konzernleitung. Die hier getroffenen
Entscheide begründen einen Begehungsort in der Schweiz, weshalb kein Verstoss
gegen das strafrechtliche Territorialitätsprinzip vorliegt. Ebenso wenig verletzt
der angefochtene Entscheid das Bestimmtheitsgebot, insbesondere nicht deshalb,
weil der Begriff Europa im Dispositiv unklar wäre. Es geht vorliegend um die Fahrgastschifffahrt
oder Flusskreuzfahrten in Europa, für die von der Schweiz aus – insbesondere
initiiert von der hier ansässigen Konzernleitung – Werbung mit Wirkung in den
USA und Australien gemacht wird. Wie die Berufungsbeklagte richtig ausführt,
ist vor diesem Hintergrund klar, wie der Begriff Europa zu verstehen ist (Berufungsantwort
Rz. 37 ff.). Es geht auch nicht um die Verwendung des Begriffs Sapphire in
Europa, sondern um auf europäischen Fliessgewässern – Rhein/Main/Donau mit
Nebenflüssen und Elbe, Rhone, Saône, Douro und Po – stattfindende Flusskreuzfahrten
als angebotene Dienstleistung. Der angefochtene Entscheid verletzt schliesslich
auch die Dispositionsmaxime nicht (so die Rüge in der Berufung Rz. 48 ff.). Das
Rechtsbegehren der Berufungsbeklagten enthielt zunächst keine geografische
Einschränkung. Diese erfolgte erst im Laufe des Verfahrens, indem die
Berufungsbeklagte den Streitgegenstand auf die Märkte USA und Australien einschränkte
und das Dispositiv im Einklang damit formuliert wurde. 

 

5.

Bei diesem
Ausgang des Verfahrens trägt die Berufungsbeklagte die Kosten des erst- und
zweitinstanzlichen Verfahrens. Die Gerichtskosten betragen für die erste
Instanz CHF 15'188.− (inklusive Auslagen und hälftige Kosten der
Expertisen sowie Gebühr für die Vermittlungsverhandlung). Für die zweite Instanz
wird von einer Grundgebühr von CHF 5'400.− und – unter Berücksichtigung
des Umstands, dass aus der vergleichbaren Fragestellung im Parallelfall
ZB.2013.22 ein Synergieeffekt resultiert – einem Zuschlag von 30% gemäss § 3
Abs. 2 GebV ausgegangen. Dieser Betrag ist für das Rechtsmittelverfahren um das
Anderthalbfache zu erhöhen (§ 11 Abs. 1 Ziffer 1 GebV), was zu Gerichtskosten
für das zweitinstanzliche Verfahren von CHF 10'530.− (inklusive Auslagen)
führt. Überdies wird der Berufungsbeklagten eine Parteientschädigung zu Gunsten
der Berufungsklägerin für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren auferlegt.
Das mit Honorarnote des Vertreters der Berufungsklägerin vom 29. Januar 2015
bezifferte Honorar ist angemessen. Der Berufungsklägerin wird daher eine
Parteientschädigung von insgesamt CHF 27'446.65 (inklusive Auslagen) zuzüglich
CHF 2'195.75 MWST zugesprochen.

 

 

Demgemäss erkennt
das Appellationsgericht, in Abänderung des erstinstanzlichen Urteils:

 

://:        Die Berufung wird gutgeheissen und die Klage
vom 20. Februar 2009 wird vollumfänglich abgewiesen.

 

            Die Berufungsbeklagte trägt die
Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens von CHF 15'188.−
(inklusive Auslagen und hälftige Kosten der Expertisen sowie Gebühr für die
Vermittlungsverhandlung) sowie des Berufungsverfahrens von CHF 10'530.− (inklusive
Auslagen). 

 

            Überdies zahlt die Berufungsbeklagte der
Berufungsklägerin eine Parteientschädigung für das erst- und zweitinstanzliche
Verfahren von insgesamt CHF 27'446.65 (inklusive Auslagen) zuzüglich
CHF 2'195.75 MWST.

 

 

APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT

 

Die Gerichtsschreiberin

 

 

 

Dr. Salome Wolf Kramer

 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung

 

Gegen diesen
Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes
[BGG] innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Zivilsachen
erhoben werden. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten gilt dies nur dann,
wenn der Streitwert die Beschwerdesumme gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. a oder b BGG
erreicht (CHF 15'000.– bei Streitigkeiten aus Miete oder Arbeitsverhältnis
bzw. CHF 30'000.– in allen übrigen Fällen) oder wenn sich eine Rechtsfrage
von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht
dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an
deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des
Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht. 

 

Ob an Stelle der
Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die
subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG),
ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl
Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide
Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.