# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 84009ded-49bb-5dfb-a90f-7c627405d216
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2014-08-06
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 06.08.2014 B-5530/2013
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-5530-2013_2014-08-06.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
 
 

 

 

  

 
 Abteilung II 

B-5530/2013 

 

 

  U r t e i l  v o m  6 .  A u g u s t  2 0 1 4  

Besetzung 

 
Richter David Aschmann (Vorsitz), 

Richter Pietro Angeli-Busi und Richter Pascal Richard, 

Gerichtsschreiber Salim Rizvi. 

 

 
 

Parteien 

 
MILLÉSIMA S.A., 

Quai de Paludate 87, FR-33000 Bordeaux, 

vertreten durch Rechtsanwalt Andreas Schlecht, 

Bovard AG, Optingenstrasse 16, 3000 Bern 25 

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 

 
Multigraphix Sàrl, 

Boulevard de Grancy 1, 1006 Lausanne, 

vertreten durch George W. Humphrey, 

TRADAMARCA, Humphrey & Co, 

Avenue de la Gare 10, Case postale 1451, 1001 Lausanne, 

Beschwerdegegnerin, 

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, 

Vorinstanz. 

 

Gegenstand 

 
Widerspruchsverfahren Nr. 12172 

IR 724'980 MILLESIMA / CH 621'258 MILLEZIMUS. 

 

 

B-5530/2013 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Die Beschwerdegegnerin hinterlegte am 13. April 2011 die Wortmarke 

CH 621'258 MILLEZIMUS, deren Eintragung am 11. Oktober 2011 auf 

Swissreg publiziert wurde (angefochtene Marke). Die Marke wird für Wa-

ren und Dienstleistungen der Klassen 21, 33, 35, 38, 39, 42 und 43 bean-

sprucht, darunter für: 

33 Vins, spiritueux. 

43 (…) services de bars à vin; (...). 

B.   

Am 11. Januar 2012 und beschränkt auf die vorgenannten Waren und 

Dienstleistungen erhob die Beschwerdeführerin teilweise Widerspruch 

gegen diese Marke, den sie auf ihre Internationale Wortmarke IR 724'980 

MILLESIMA (Widerspruchsmarke) mit Priorität vom 29. Oktober 1992 

stützte. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für: 

33 Vins d'appellation d'origine contrôlée, vins de pays, liqueurs, tous ces 

produits étant millésimés. 

Die Beschwerdeführerin erläuterte, die Marken seien sich im Klang und 

Schriftbild sehr ähnlich. Weine, Spirituosen und Weinstuben seien mit den 

von ihr beanspruchten Weinen und Likören gleichartig, so dass eine Ver-

wechslungsgefahr bestehe. 

C.  

Mit Widerspruchsantwort vom 11. Mai 2012 wandte die Beschwerdegeg-

nerin ein, die Widerspruchsmarke sei nicht rechtserhaltend gebraucht 

worden. Ausserdem sei "Millesima" eine unbedeutende Abwandlung vom 

Wort "Millésime", das als Jahrtausend in einer Jahreszahl, Jahrgang oder 

Erntejahr die eingetragenen Waren beschreibe und damit nur eine 

schwache Kennzeichnungskraft entfalte. Die unterschiedlichen Endungen 

der Marken reichten daher aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verhin-

dern. 

D.  

Mit Schreiben vom 1. November 2012 hielt die Beschwerdeführerin an ih-

ren Anträgen fest. Mit Gebrauchsbelegen versuchte sie glaubhaft zu ma-

chen, dass die Widerspruchsmarke ausreichend gebraucht werde und 

überdies erhöhte Bekanntheit erlangt habe. Auch andere Anbieter benütz-

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Seite 3 

ten das Wort "millésime" kennzeichenmässig. Die angefochtene Marke 

aber habe nur den Zweck, den guten Ruf der Beschwerdeführerin auszu-

beuten. 

E.  

Am 16. Januar 2013 beanstandete die Beschwerdegegnerin per E-Mail, 

Anhang 12 mit Rechnungskopien der beschwerdeführerischen Ge-

brauchsbelege sei ihr nicht zur Stellungnahme unterbreitet worden. 

F.  

Am 29. Januar 2013 stellte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz eine 

geänderte Version des Anhangs 12 zu, worauf kundenbezogene Angaben 

eingeschwärzt worden waren. Diese wurde am 5. Februar 2013 an die 

Beschwerdegegnerin weitergeleitet. 

G.  

Die Beschwerdegegnerin nahm mit Schreiben vom 27. Mai 2013 Stellung 

und führte aus, der rechtserhaltende Markengebrauch sei nicht glaubhaft 

gemacht. Die von der Beschwerdeführerin vertriebenen Produkte trügen 

abweichende Marken. Keiner der Belege zeige einen Wein mit dem Na-

men "Millesima". Die Beschwerdeführerin sei keine Weinproduzentin, 

sondern Weinhändlerin, weshalb die Widerspruchsmarke nicht marken-

mässig, sondern nur als Firma gebraucht werde. Die Gebrauchsbelege 

seien weder datiert noch mit einem bestimmten Gebrauch in Verbindung 

zu bringen. Auch die Rechnungen belegten den markenmässigen 

Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht. 

H.  

Mit Entscheid vom 29. August 2013 wies die Vorinstanz den Widerspruch 

ab. Sie begründete dies damit, die Belege seien teilweise undatiert oder 

ausserhalb der relevanten Zeitperiode. Auf einigen Belegen werde das 

Zeichen nicht markenmässig verwendet. Auch die Zusammenstellungen 

der Werbekosten seien für sich alleine nicht aussagekräftig. Die abgebil-

deten Probierkisten und die Kataloge könnten zwar einen markenmässi-

gen Gebrauch in der Schweiz glaubhaft machen, dessen Umfang könne 

aus den vorliegenden Unterlagen jedoch nicht abgeleitet werden. Zudem 

schaffe die Übereinstimmung im kennzeichnungsschwachen Wortstamm 

"Millesim" keine Verwechslungsgefahr. 

B-5530/2013 

Seite 4 

I.  

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 1. Oktober 

2013 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen: 

1. Der Entscheid des eidg. Instituts für geistiges Eigentum vom 29. August 

2013 im Widerspruchsverfahren Nr. 12172 sei aufzuheben; 

2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 621'258 MILLEZIMUS sei im 

Umfang des Widerspruchs zu löschen; 

3. Eventualiter sei das Vorliegen oder Fehlen einer glaubhaft gemachten 

markenmässigen rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 

MILLESIMA durch das Bundesverwaltungsgericht verbindlich festzustel-

len und die Rechtssache zwecks Beurteilung des Vorliegens oder Feh-

lens einer Verwechslungsgefahr der sich gegenüber stehenden Marken-

zeichen an die Vorinstanz zurückzuweisen; 

4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Wider-

spruchsgegnerin. 

Sie führte weiter aus, Warenhandel sei nach der Praxis der Vorinstanz 

zwar keine Dienstleistung, da der Händler im Eintrag der Handelsmarke 

die jeweilige Warenklasse beanspruchen müsse. Die Vorinstanz überse-

he aber, dass Handelsmarken im Weinhandel nur selten auf den Weinfla-

schen selbst, sondern meistens in indirektem Zusammenhang mit diesen 

gebraucht würden. Oft wiesen Marke und Firma in Verschmelzung auf ei-

ne betriebliche Herkunft hin. Es sei nicht notwendig, einen bestimmten 

Mindestumsatz mit Markenprodukten zu erwirtschaften und ihn den Mit-

bewerbern offenzulegen oder Verkäufe über eine bestimmte Mindestdau-

er nachzuweisen, damit der Gebrauch als ernsthaft gelte. Die Wider-

spruchsmarke verfüge über einen erheblichen Bekanntheitsgrad und eine 

hohe Reputation, was schon ihre Umsatzzahlen und Webbesuche zeigten 

und bei Bedarf weiter nachgewiesen werde. Doch sei "Millésime" gar 

nicht beschreibend, da es begrifflich nur das Erntejahr des Weines be-

zeichne. Es bestehe darum eine Verwechslungsgefahr mit der angefoch-

tenen Marke. 

J.  

Mit Beschwerdeantwort vom 12. November 2013 beantragte die Be-

schwerdegegnerin: 

1. Le recours est rejeté. 

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Seite 5 

2. A titre subsidiaire, l'affaire est renvoyée à l'Autorité inférieure pour déci-

sion si, et dans la mesure où, le Tribunal parvient à la conclusion que 

l'Autorité inférieure ne s'est pas, ou s'est insuffisamment, prononcée sur 

un point de fait ou de droit qu'elle devait trancher et que le Tribunal esti-

me ne pas pouvoir en l'état trancher lui-même ledit point. 

3. Les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante. 

Sie fügte an, bei der Widerspruchsmarke handle es sich um eine Ab-

wandlung des beschreibenden Ausdrucks "Millésime", weshalb die Marke 

gar nicht hätte registriert werden sollen. Während andere Weinhandelsun-

ternehmen ihre Marke auf die Etiketten von Weinflaschen aufdruckten, 

gebrauche die Beschwerdeführerin sie nur firmenmässig. Bereits unter 

dem früheren Markenschutzgesetz wäre ein firmenmässiger Gebrauch 

aber nicht rechtserhaltend gewesen. Für den Konsumenten sei vor allem 

die Weinmarke kaufentscheidend. Die Auswahl des Händlers erfolge 

nach anderen Kriterien, beispielsweise dem Preis. Auch der von der Be-

schwerdeführerin angeführte Champagner sei nicht markenmässig ge-

braucht worden. Es habe sich um keinen Jahrgangs-Champagner im 

Sinne der beanspruchten Waren gehandelt. Das Katalogbild einer Etikette 

mit der Widerspruchsmarke zeige ebenfalls keine Gebrauchshandlung, 

sondern werde nur fiktiv eingesetzt, wenn kein Foto einer Ware bestehe. 

Die Fotos der Weinkisten seien weder datiert noch schweizerischen Liefe-

rungen zuordenbar, und bei der schriftlichen Erklärung des Transporteurs 

handle es sich lediglich um eine Parteibehauptung, da jener der Be-

schwerdeführerin nahestehe. Die Umsätze der Beschwerdeführerin in der 

Schweiz seien zu gering, um eine Bekanntheit der Marke glaubhaft zu 

machen. "Wein und Spirituosen" und "Weinstuben" seien zudem un-

gleichartig, und zwischen Detailhandel und dem Verkauf von mit der Mar-

ke versehenen Waren sei zu unterscheiden, was auch der Beschwerde-

führerin bekannt sei, deren neue, gleichlautende IR-Marke sie auch für 

die Dienstleistung "Detailhandel" beanspruche. 

K.  

Die Beschwerdeführerin verzichtete mit Schreiben vom 3. Januar 2014 

auf eine Replik. 

L.  

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien 

stillschweigend verzichtet. 

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Seite 6 

M.  

Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Er-

wägungen einzugehen. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden 

gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig 

(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über 

das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 

173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz 

teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders be-

rührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an 

deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert 

ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das 

Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind 

gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss 

wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG).  

1.2 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt eine infolge Nichtgebrauchs 

der Widerspruchsmarke ergangene Widerspruchsabweisung in der Regel 

kassatorisch. Ist die Beschwerde begründet, weist es die Sache zur Prü-

fung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurück, 

sofern sich diese in der angefochtenen Verfügung nicht zu dieser Frage 

geäussert hat (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2227/2011 vom 

3. Januar 2012 E. 2 "ebm/EBM Ecotec"; B-6372/2010 vom 31. Januar 

2010 E. 4.1 "Swiss Military by BTS"). Vorliegend hat die Vorinstanz auch 

zur Frage der Verwechslungsgefahr bereits Stellung genommen, so dass 

einer reformatorischen Prüfung nichts entgegensteht und im Hauptpunkt 

auf das Beschwerdebegehren einzutreten ist. 

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 

2.  

Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Mar-

kenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die 

Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 

MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröf-

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Seite 7 

fentlichung der Eintragung bei der Vorinstanz einzureichen (Art. 31 Abs. 2 

Satz 1 MSchG). 

2.1 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den 

Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird 

(Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines un-

unterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein 

Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe 

für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Allerdings wird 

der fehlende Gebrauch einer Marke nicht von Amtes wegen berücksich-

tigt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. Sep-

tember 2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull"; B-5325/2007 vom 12. Novem-

ber 2007 E. 4 "Adwista/Advista"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. 

Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung 

des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32 

N. 2). Umgekehrt kommt der Mitwirkungspflicht der widersprechenden 

Partei (Art. 13 Abs. 1 VwVG) für die Glaubhaftmachung des Markenge-

brauchs im Sinne von Art. 32 MSchG eine so erhebliche Bedeutung zu, 

dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von 

der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des 

Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"; 

B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull"). 

2.2 Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle 

Waren und Dienstleistungen, für welche die Widerspruchsmarke einge-

tragen ist. Bestehen keine zureichende Gründe für den Nichtgebrauch, 

treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs nur bezüg-

lich derjenigen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen ein, für wel-

che die Marke tatsächlich gebraucht wurde (Urteil des Bundesverwal-

tungsgerichts B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 "Maxx/max Maximum + 

value"). Gebrauchshandlungen für einen Teilbegriff gelten umso mehr als 

rechtserhaltend für den eingetragenen Oberbegriff, je prototypischer sie 

für diesen Oberbegriff stehen, je mehr Gebrauchshandlungen für unter-

schiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammen-

hängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und 

präziser der Oberbegriff als solcher ist (Urteil des Bundesverwaltungsge-

richts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita"). 

2.3 Ein funktionsgerechter, markenmässiger Gebrauch ist von einem 

bloss unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden, aufgrund 

dessen das Zeichen zwar als Unternehmenshinweis, aber nicht als Kenn-

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zeichen bestimmter Waren oder Dienstleistungen verstanden wird, für die 

die Marke eingetragen ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-

4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.4 "Life"; B-2683/2007 vom 30. Mai 

2008 E. 5.2 "Solvay/Solvexx"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Bü-

ren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-

recht Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009 [zit. SIWR III/1], N. 1316 f.). Für den 

rechtserhaltenden Gebrauch ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf 

der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint. Entscheidend ist, dass 

das Zeichen nach den Umständen des Gebrauchs als Mittel zur Kenn-

zeichnung der eigentlichen Waren und Dienstleistungen verstanden wird. 

Der Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen ist, oder in nur einer 

hiervon unwesentlich abweichenden Form, markenmässig und ernsthaft 

und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistun-

gen erfolgt sein (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 

vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Life"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 

"Fünf Streifen/Fünf Streifen"; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 38 ff.; MEIER, 

a.a.O., S. 50 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 38). Massstab sind die branchen-

üblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu be-

rücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die be-

sonderen Umstände des Einzelfalls, wie beispielsweise Grösse und 

Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteil des Bundesver-

waltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "Fünf Streifen/ 

Fünf Streifen"). Kein ernsthafter Markengebrauch ist die bloss geringfügi-

ge oder nur kurzfristige Markenbenutzung für Produkte des Massenkon-

sums (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 

2013 E. 2.5 "Life"; B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.9 "Heidiland/ Heidi-

Alpen"; B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 6.4.2 "No Name/No Na-

me"; MARBACH in: SIWR III/1, a.a.O., N. 1343 ff.; WANG in: Noth/Bühler/ 

Thouvenin, a.a.O., Art. 11 N. 66, 72). 

2.4 Der Markengebrauch muss in der Schweiz erfolgen. Ausnahmen die-

ses sogenannten Territorialitätsprinzips sind der Gebrauch für den Export 

und der Gebrauch in Deutschland nach Art. 5 des Übereinkommens zwi-

schen der Schweiz und Deutschland über den gegenseitigen Patent-, 

Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892, die ebenfalls genügen 

(SR 0.232.149.136; vgl. WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 33 ff.; ERIC MEIER, L'obli-

gation d'usage en droit des marques, Recherches juridiques lausannoises 

Vol. 22, Genf/Zürich/Basel 2005, S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à 

titre de marque en droit suisse, in: sic! 2005 Sonderheft, S. 108). 

B-5530/2013 

Seite 9 

2.5 Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaub-

haft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet vom Tag der Ein-

rede an (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 

2013 E. 2.2 "Life"; WANG in: Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 12 N. 9; 

KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der 

Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 85, 

Bern 2008, S. 116). Die Fristberechnung richtet sich nach Art. 2 MSchV 

(SR 232.111).  

2.6 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhalts-

punkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht 

bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 333 E. 3.2 "Uh-

renarmband", BGE 120 II 393 E. 4.c, BGE 88 I 14 E. 5.a; Urteil des Bun-

desverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"; 

WILLI, a.a.O., Art. 32 N. 7; CHRISTOPH GASSER in Noth/Bühler/Thouvenin, 

a.a.O., Art. 32 N. 21; WANG in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 12 

N. 62). Es braucht keine volle Überzeugung der Behörde, doch muss die-

se zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, 

höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des Bundesverwaltungsge-

richts B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/Egatrol"; B-4465/ 

2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"; B-4540/2007 vom 15. September 

2008 E. 4 "Exit/Exit One"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz, Muster- 

und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 12 N. 16). Die Behörde wür-

digt alle relevanten Belege umfassend nach ihrer freien Überzeugung 

(Art. 19 VwVG in Verbindung mit Art. 40 des Bundesgesetzes über den 

Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947 [BZP, SR 273]). 

2.7 Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Ur-

kunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etiket-

tenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Belege müssen sich 

auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs be-

ziehen, was deren einwandfreie Datierung voraussetzt. Undatierbare Be-

lege können aber unter Umständen in Kombination mit datierbaren Bele-

gen berücksichtigt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-40/ 

2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/Egatrol"; B-4465/ 2012 vom 

11. Juni 2013 E. 2.9 "Life"; B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 

"Exit/Exit One"; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192). Die Zuordnung des Ge-

brauchs zu bestimmten Produkten kann gegebenenfalls mit Prospekten, 

Preislisten oder Rechnungen glaubhaft gemacht werden (Urteile des Bun-

desverwaltungsgerichts B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egat-

rol/Egatrol"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.10 "Life"). 

B-5530/2013 

Seite 10 

3.  

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe den Grossteil der ins 

Recht gelegten Gebrauchsbelege im angefochtenen Entscheid gar nicht 

berücksichtigt, obwohl mit umfangreichen Dokumenten glaubhaft ge-

macht werde, dass die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit dem 

Handel und Verkauf von Weinen Dritter verwendet worden sei. Auch ver-

kenne die Vorinstanz die Realität von Weinhandelsunternehmen, wenn 

sie verlange, dass die Marke auf den Waren selbst angebracht werden 

müsse. Weine kämen üblicherweise unter der jeweiligen Marke der Her-

steller in den Handel. Die Handelsmarke bezeichne nur das mit der Ware 

handelnde Unternehmen. Es entspreche der Natur der Sache, dass sie 

nicht oder höchstens ergänzend zur Herstellermarke (Fabrikmarke) auf 

den Waren angebracht werde. 

3.1 Entgegen diesen Vorbringen hat die Vorinstanz alle ins Recht geleg-

ten Gebrauchsbelege im angefochtenen Entscheid berücksichtigt und 

dabei nicht nur den Gebrauch der Marke auf der Ware oder ihrer Verpa-

ckung als rechtserhaltend angesehen. Der Beschwerdeführerin ist zwar 

insoweit zuzustimmen, als Handelsmarken – im Unterschied zu "Fabrik-

marken" in der Terminologie des aufgehobenen Bundesgesetzes betref-

fend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeich-

nungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen ("aMSchG", 

vgl. Art. 74 und Art. 75 Ziff. 3 MSchG) – erfahrungsgemäss seltener auf 

Weinetiketten und häufiger auf dem Gebinde, am Regal, Laden oder in 

der Korrespondenz und Werbung des Weines verwendet werden, da es 

für den Kaufentscheid stärker auf die geografische Herkunft und die Ein-

zelheiten der Weinherstellung und dafür weniger als bei anderen Waren 

auf den Vertriebsweg ankommt. Dessen ungeachtet gelten für den rechts-

erhaltenden Gebrauch von Fabrik- und von Handelsmarken dieselben An-

forderungen. Unter früherem Recht waren sowohl Fabrik- wie Handels-

marken auf der Ware oder ihrer Verpackung anzubringen (Art. 1 Ziff. 2 

aMSchG); seit Inkrafttreten des neuen Markenschutzgesetzes genügt bei 

allen ein Gebrauch "im Zusammenhang" mit den Waren oder Dienstleis-

tungen (Art. 11 Abs. 1 MSchG; zur materiellen Gleichbehandlung von 

Fabrik- und Handelsmarken vgl. E. MATTER, Kommentar zum Bundesge-

setz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Her-

kunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, 

Zürich 1939, S. 43; Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 

19. September 1984, veröffentlicht in Schweizerischen Mitteilungen über 

Immaterialgüterrecht/ SMI 1985/1, S. 83 E. 6.2 "Lego/Logi II"). Von diesen 

Voraussetzungen ist vorliegend auch die Vorinstanz ausgegangen, soweit 

B-5530/2013 

Seite 11 

sie die Frage des qualitativen Gebrauchs der Belege geprüft hat. Nur 

deshalb bezeichnete sie den Gebrauch der Marke bezüglich der Sam-

melbeilagen 7 und 12 als genügend, sofern sie nebst dem Titelblatt auch 

auf den Bestellscheinen der Werbeprospekte und in den einzelnen Liefer- 

und Rechnungspositionen wiedergegeben würde. Auch die Marke auf 

Probierkisten in Beilage 10 und Sammelbeilage 11 bewertete sie qualita-

tiv als hinreichend und nur quantitativ als ungenügend glaubhaft gemacht. 

Die Vorinstanz ist deshalb nicht von einem falschen Begriff des rechtser-

haltenden Gebrauchs ausgegangen. Entgegen der Ansicht der Beschwer-

deführerin hat dieser Begriff hingegen nichts mit der Eintragungspraxis 

von Marken für Detailhandel in Klasse 35 zu tun. Hierbei handelt es sich 

um eine an Grossisten und Produzenten und nicht gegenüber Konsumen-

ten erbrachte Dienstleistung, von welcher für den vorliegenden Fall nichts 

abgeleitet werden kann (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-516/ 

2008 vom 23. Januar 2009 E. 4.2.1 "After Hours"; Entscheid der Eidge-

nössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: sic! 

2007 S. 39 E. 5-7, E. 10 "Sud Express/Expressfashion"). Als nächstes ist 

die Würdigung der Gebrauchsbelege durch die Vorinstanz zu prüfen. 

3.2 Soweit die Vorinstanz ihre Beurteilung auf unrichtige Tatsachen stützt, 

ist sie zu berichtigen. Nicht haltbar ist ihre Feststellung, die Abbildungen 

von Weinkisten "Découverte Louis Latour Bourgogne 2005", "Les Se-

conds Vins de Premiers Crus Classés 2005" und "La Caisse Découverte 

2005" in den Replikbeilagen 1-3 seien undatiert und deshalb nicht zu be-

rücksichtigen. Angesichts der erkennbaren Jahreszahl "2005", die erfah-

rungsgemäss das Jahr der Weinlese bezeichnet, ist als wahrscheinlich 

anzunehmen, dass die Aufnahmen frühestens im Jahr 2006 entstanden 

sind. Ob die Fotografien einen Beweiswert haben, ist darum, namentlich 

in Anbetracht eines relevanten Zeitraums vom 11. Mai 2007 bis zum 

11. Mai 2012, erst näher zu prüfen. Nicht klar ist, was die Vorinstanz be-

züglich Sammelbeilage 7 aus ihrer Feststellung ableiten will, die Bezeich-

nung "Millésime" (französisch für Jahrgangswein) erscheine weder auf 

den einzelnen Bestellscheinen noch bei den beworbenen Produkten wie 

zum Beispiel Weinen aus Bordeaux. Sollte sie damit gemeint haben, die 

Widerspruchsmarke MILLESIMA fehle auf den Bestellscheinen, erweist 

sich auch diese Feststellung als offensichtlich unrichtig, da die Marke auf 

allen Belegen dieser Beilage, einschliesslich den Bestellscheinen, an 

prominenter Stelle angebracht ist. 

3.3 Die Vorinstanz hat die Replikbeilagen 1-3, 4, 5, 8, 9 und 10-11 und 

damit die grosse Mehrheit der eingereichten Beweismittel nur teilweise, 

B-5530/2013 

Seite 12 

nämlich nur bis zu der Schlussfolgerung gewürdigt, der oder die Belege 

reichten "für sich alleine" nicht aus, um einen rechtserhaltenden Ge-

brauch glaubhaft zu machen. Eine Gesamtwürdigung in der Kombination 

aller Belege hat sie unterlassen und bereits aus diesem Zwischenresultat 

auf das Fehlen eines rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchs-

marke geschlossen. Ihre Würdigung erweist sich damit als rechtsfehler-

haft (vgl. E. 2.6). 

Nicht zu folgen ist der Vorinstanz auch hinsichtlich ihrer Beurteilung von 

Replikbeilage 7. Diese Beilage umfasst vierzehn Prospekte mit Weinwer-

bung und Bestellscheinen aus verschiedenen Jahren, die nach richtiger 

Feststellung der Vorinstanz datiert sind und aus der erforderlichen Zeitpe-

riode stammen. Die Widerspruchsmarke MILLESIMA ist auf allen diesen 

Belegen auf der Frontseite, zum Teil auch auf den Folgeseiten, gut er-

kennbar als Überschrift und offenkundig als Marke für das darunter ange-

priesene Weinangebot angebracht. Da die Beschwerdeführerin auf die-

sen Prospekten erst in der Fusszeile mit ihrer Anschrift und Telefonnum-

mer in Erscheinung tritt, wird die 

Marke im Titel nicht rein unter-

nehmensbezogen, sondern na-

heliegenderweise als Kennzei-

chen für das präsentierte Wein-

angebot verstanden. Ein Beispiel 

ist die Vorderseite des nebenste-

henden Flugblatts für die "Kollek-

tion Weihnachten 2009". Dass 

das Wort durch eine konkave Un-

terstreichung hervorgehoben und 

mit einem accent aigu über dem 

Buchstaben E geschrieben ist, ist 

namentlich auf den französisch 

geschriebenen Prospekten von 

der Wortmarkenregistrierung umfasst und stellt keine Abweichung vom 

Registereintrag dar (vgl. zum accent aigu auf Grossbuchstaben MAURICE 

GRÉVISSE, Le bon usage, 13. Aufl. 2001, S. 87). In Kombination mit den 

glaubhaft gemachten Umsätzen der Beschwerdeführerin erweist sich be-

reits diese Sammelbeilage als ausreichend, um den rechtserhaltenden 

Gebrauch der Widerspruchsmarke zu bejahen. Es erübrigt sich, auf die 

übrigen vor der Vorinstanz und zusätzlich mit der Beschwerde eingereich-

ten Belege näher einzugehen. 

B-5530/2013 

Seite 13 

3.4 In Abweichung vom vorinstanzlichen Ergebnis ist der rechtserhalten-

de Gebrauch der Widerspruchsmarke somit zu bejahen. Im nächsten 

Schritt ist zu prüfen, ob zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr 

besteht. 

4.  

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere 

Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder 

gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich dar-

aus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung 

mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 

[MSchG, SR 232.11]). Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund 

der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienst-

leistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit der jün-

geren Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von den 

massgebenden Verkehrskreisen dem falschen Markeninhaber zugerech-

net werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, 

wenn eine der zu vergleichenden Marken für die andere gehalten wird; 

eine mittelbare, wenn die Zeichen zwar auseinander gehalten, dahinter 

aber fälschlicherweise wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninha-

ber vermutet werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 

vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay", B-5871/2011 vom 4. März 

2013 E. 4.1 "Gadovist/Gadogita"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 21 ff.). An die 

Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind dabei umso hö-

here Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 

128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller", BGE 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; LUCAS 

DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., 1999, 

Art. 3 N. 8), und umgekehrt. Dabei sind die Aufmerksamkeit der massge-

benden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-

marke zu berücksichtigen (BGE 121 III 379 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit 

Hinweisen "Gallo/Gallay"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, 2002, 

Art. 3 N. 17 ff.).  

4.1 Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Wa-

ren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (GALLUS JOLLER, 

in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 3 N. 49). Je höher die Auf-

merksamkeit bei der Inanspruchnahme fraglicher Waren und Dienstleis-

tungen ist, desto höher ist das Unterscheidungsvermögen der angespro-

chenen Abnehmerkreise (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3663/ 

B-5530/2013 

Seite 14 

2011 vom 17. April 2013 E. 4.2 "Intel Inside/Galdat inside", B-8028/2010 

vom 2. Mai 2012 E. 4.2 "View/Swissview"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 52). 

4.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-

hand der Einträge im Markenregister (Urteil des Bundesverwaltungsge-

richts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 mit Hinweisen "Gallo/Gal-

lay"). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen spre-

chen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspa-

ket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, deren markt-

übliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Ab-

nehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des Bundesverwaltungsge-

richts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding", B-758/ 

2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 

Rz. 300). 

4.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der 

Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11). 

Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung 

zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des Bundesverwal-

tungsgerichts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally", 

B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex"). Bei 

der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das 

Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 

160 E. 2.b/cc "Securitas"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, Schweizeri-

sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl., 

2009, N. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein ge-

nügt in der Regel (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für 

geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, sic! 2006, S. 761 E. 4 mit 

Hinweisen "McDonald's/McLake"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wort-

klang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz 

und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die 

Anordnung und die optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlän-

ge (BGE 122 III 389 E. 5.a "Kamillosan", BGE 119 II 476 E. 2.c "Radion"). 

Entscheidend für den gleichen Sinngehalt können neben der eigentlichen 

Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen sein, die das Zeichen un-

weigerlich hervorruft (BGE 121 III 380 E. 2.b "Boss/Boks"). 

4.4 Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder 

langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbe-

reich (BGE 122 III 386 E. 2a "Kamillosan"). Als stark gelten alle Marken, 

die aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder wegen ihres in-

B-5530/2013 

Seite 15 

tensiven Gebrauchs überdurchschnittlich bekannt sind (MARBACH, a.a.O., 

N. 979 mit Hinweisen). Hohe Kennzeichnungskraft, insbesondere eine 

hohe Bekanntheit als Kennzeichen, erhöht die Wahrscheinlichkeit von 

Nachahmungshandlungen und das Rechtsschutzbedürfnis des Inhabers. 

Markenbekanntheit setzt wie die Verkehrsdurchsetzung nach Art. 2 Bst. a 

MSchG ein von der einzelnen Gebrauchssituation gelöstes, abstrahiertes 

Wiedererkennen des hinterlegten Zeichens als Marke bei den Verkehrs-

kreisen voraus. Dieses lässt sich in vielen Fällen nur durch Verkaufssta-

tistiken, Werbeaufwand oder eine bestimmte tatsächliche Gebrauchswei-

se glaubhaft dartun (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8240/2010 

vom 27. Februar 2012, E. 2.5 "Aus der Region. Für die Region"). Wird der 

erweiterte Schutz der bekannten Marke mit ihrer langen Aufbauarbeit be-

gründet, muss wenigstens in allgemeiner Form geprüft werden, ob sie 

den erweiterten Rechtsschutz zum Schutz des aktuellen Inhabers und 

nicht nur zugunsten der wiedererkennenden Verkehrskreise legitimiert 

(ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Marken-

recht, SMI Bd. 97, 2013, S. 39 ff.). Wer sich auf die Bekanntheit einer 

Marke beruft, muss diese daher glaubhaft machen (Urteil des Bundesver-

waltungsgerichts B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3, 5.4 "Bec de 

fin bec/Fin bec"). 

4.5 Ursprünglich kennzeichnungsschwach ist eine Marke, deren wesentli-

che Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des Bun-

desverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump/ 

Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/ 

Regulat"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigen-

schaften der relevanten Waren und Dienstleistungen, sofern sie ohne be-

sondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich 

nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (Urteil des Bundesverwal-

tungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). 

5.  

5.1 Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistun-

gen sind vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen 

(MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 180; DERSELBE, Die Verkehrskreise 

im Markenrecht, sic! 2007 S. 7). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine 

reduzierte Verwechslungsgefahr werden in der Regel angenommen, 

wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil des Bundesge-

richts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access"; Ur-

teil des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September 

B-5530/2013 

Seite 16 

2012 E. 5.4 "Etavis/Estavis"; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 14) oder es sich um 

Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (B-

38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. "IKB/ICB"), während bei Massenarti-

keln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Ver-

kehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 347 E. 4.1 "Trapezförmiger Ver-

packungsbehälter"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 52).  

Fermentierte Alkoholgetränke wie Wein und Bier dürfen nicht an Kinder 

und Jugendliche unter 16 Jahren abgegeben werden (Art. 11 Abs. 1 der 

Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung [LGV, SR 817.02]). 

Die Verkehrskreise bestehen demzufolge aus Weinkonsumenten über 

16 Jahren sowie anderen Personen, die Wein aus beruflichen oder priva-

ten Gründen für Dritte einkaufen. Obwohl eine kleinere Anzahl Kenner al-

koholische Getränke auch mit erhöhter Aufmerksamkeit einkaufen, ist für 

diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs auf breite Verkehrskreise 

mit durchschnittlicher, beziehungsweise eher flüchtiger Aufmerksamkeit 

abzustellen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5120/2011 vom 

17. August 2012 E. 5.2 "Bec de fin bec"/Fin Bec", B-7352/ 2008 vom 

17. Juni 2009 E. 6.2 "Torres/Torres Saracena"). 

5.2 Zwischen den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren: "Vins 

d'appellation d'origine contrôlée, vins de pays, liqueurs, tous ces produits 

étant millésimés" einerseits und der Formulierung: "Vins, spiritueux" in 

Klasse 33, wofür die angefochtene Marke registriert ist, besteht Waren-

identität. Gegenüber "services de bars à vin" in Klasse 43 besteht Gleich-

artigkeit dank einer zusammenhängenden Wertschöpfungskette, markt-

üblichen Verknüpfung auf Grund von einheitlichen Waren, ähnlichen Ver-

triebsstätten mit Degustationen und Weinverkäufen in Gaststätten sowie 

übereinstimmenden Abnehmerkreisen. 

5.3 Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Wort MILLESIMA, das mit 

der lateinischen, weiblichen Adjektivform millesima ("die tausendste"), 

übereinstimmt, mit Ausnahme des letzten Buchstabens aber auch dem 

aus derselben Wortwurzel stammenden, französischen Begriff "Millésime" 

(Jahrgang) gleicht, der für die Wahl und Unterscheidung von Wein eine 

besondere Bedeutung hat. Oft werden Weine aus Reben desselben Jahr-

gangs produziert und mit ihrer Jahreszahl angeschrieben. Aufgrund des 

in jenem Jahr herrschenden Wetters und Rebenwachstums kann sich ein 

Weinjahrgang durch einen typischen Säuregehalt und eine bestimmte 

Edel- oder Sauerfäule von anderen Jahrgängen unterscheiden. Er weckt 

daher bei Weinkennern spezifische Erwartungen an Geschmack und Be-

B-5530/2013 

Seite 17 

schaffenheit des Weins und beeinflusst namentlich die Beurteilung, ab 

wann und bis zu welchem Zeitpunkt er getrunken werden kann (vgl. LUD-

WIG JAKOB, Lexikon der Önologie, Stuttgart 2012, S. 222, sowie die Jahr-

gangslisten unter www.vin-vigne.com/millesimes/ und www.savourclub.fr/ 

millesimes-du-vin.aspx, besucht am 8. Juli 2014). Wie die Vorinstanz rich-

tig festgestellt hat, ist "Millésime" im Weinhandel und bei der Auswahl von 

Wein in Laden oder Restaurant keine technische, neutrale Altersbezeich-

nung, sondern ein anpreisend verstandenes und namentlich in Weinprä-

sentationen und -ankündigungen häufig anzutreffendes Schlagwort für 

besonders gute Weine und Spitzenjahrgänge. Auch der einschränkende 

Schluss der für die Widerspruchsmarke registrierten Warenliste: "…tous 

ces produits étant millésimes", ist so zu verstehen. "Millésime" hat Ver-

wendung in einer Reihe von hiesigen Unternehmensbezeichnungen und 

Domainnamen zum Weinhandel gefunden, worauf die Beschwerdegegne-

rin im vorinstanzlichen Verfahren füglich hinwies. Die Kennzeichnungs-

kraft der Widerspruchsmarke für Weine ist durch diese unmittelbare Nähe 

zu "Millésime" erheblich beeinträchtigt. 

5.4 Die Beschwerdeführerin macht geltend, ihre Gebrauchsnachweise 

belegten eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke, die 

eine allfällige originäre Kennzeichnungsschwäche kompensiere. Ihre An-

gaben zum Werbeaufwand und konkreten Markengebrauch, einschliess-

lich der zahlreichen Lieferrechnungen und einer allerdings wenig detail-

lierten Gebrauchs- und Bekanntheitserklärung eines Handelspartners der 

Beschwerdeführerin reichen indessen nicht aus, um ein allgemeines Wie-

dererkennen der Marke bei den breiten Verkehrskreisen im Zusammen-

hang mit Weinwaren in der Schweiz glaubhaft zu machen (vgl. E. 5.1). 

Das bereits erwähnte Primat der geografischen und betrieblichen Her-

kunft des Weins, seiner Traubensorte(n) und Machart, anhand derer die 

Wahrnehmung und Erinnerung des Marktes bei dieser Warenart vor allem 

geprägt ist und hauptsächlich unterschieden wird, macht es für eine bloss 

noch hinzugefügte Handelsmarke nicht leicht, sich im Verkehr durchzu-

setzen und von der grossen Zahl der Gelegenheitseinkäufer/innen, End-

konsumentinnen und Endkonsumenten selbständig wiedererinnert zu 

werden. Für eine Überwindung dieser schwierigen Ausgangslage genü-

gen die vorgelegten Bekanntheitsbelege nicht. Ein erhöhter Schutzum-

fang durch Verkehrsgeltung ist der Widerspruchsmarke deshalb nicht zu-

zubilligen. 

5.5 Während die Widerspruchsmarke sich eng an den anpreisenden Be-

griff "Millésime" anlehnt, hebt die angefochtene Marke sich durch ein "Z" 

B-5530/2013 

Seite 18 

in der Wortmitte und die lateinische Endung "-mus" etwas deutlicher von 

jenem ab. Zwar sprechen die französischsprechenden Teile der Verkehrs-

kreise das "z" und das "s" gleich aus; visuell vermögen sie aber dennoch  

die vorgenannten Unterschiede ("Z"; "-mus") zu erkennen. Gerade sie as-

soziieren MILLEZIMUS überdies mit dem anpreisenden Begriff "Millési-

me" (vgl. E. 5.3) und deshalb gerade nicht mit der Widerspruchsmarke. 

Für die deutschsprachigen Verkehrskreise ist die vorgenannte Verknüp-

fung nicht ersichtlich. Auch in der angefochtenen Marke wird der Sinnbe-

zug zum anpreisenden Schlagwort "Millésime" zwar sofort deutlich, die 

angefochtene Marke wandelt diesen Begriff aber erkennbar verspielt und 

etwas markanter als die Widerspruchsmarke zu einem eigenen Kennzei-

chenwort um. Schwache Kennzeichenbestandteile einer Widerspruchs-

marke werden nicht einfach weggestrichen, sondern entfalten trotz ihrer 

reduzierten Kennzeichenwirkung noch einen gewissen Schutz. Die 

Rechtsprechung hat eine Verwechslungsgefahr beispielweise trotz Über-

einstimmung in geschwächten, vorwiegend beschreibenden Bestandtei-

len zwischen den Marken MUROLINO und MURINO für Baustoffe und 

LA-CITY und T-CITY für Schmuck- und Lederwaren bejaht (Urteile des 

Bundesverwaltungsgerichts B-7246/2009 vom 27. September 2010, E. 

6.3 "Murolino/Murino" und B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009, E. 5.3 

"La-City/T-City"). Verneint wurde dagegen die Verwechslungsgefahr trotz 

Ähnlichkeit einzelner geschwächter Zeichenbestandteile beispielsweise 

zwischen den Zeichen ECO-CLIN und SWISS ECO CLEAN (fig.) sowie 

KaSa K97 (fig.) und biocasa (fig.), (Urteile des Bundesverwaltungsge-

richts B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 6 "Eco-clin"/"Swiss Eco Clean" 

und B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.2 "KaSa K97"/"biocasa"). Im 

vorliegenden Fall überwiegt die Kennzeichnungsschwäche der Wider-

spruchsmarke jene erstgenannten Vergleichsfälle jedoch deutlich, wäh-

rend die angefochtene Marke sich durch das auffällige "Z" und die En-

dung "-mus" stärker von jener abhebt. Wer MILLEZIMUS liest, erkennt 

darin in erster Linie eine fantasiehafte Abwandlung von "Millésime" und 

erwartet deshalb keine wirtschaftliche Verbundenheit mit der Beschwer-

deführerin. Zwischen den Marken besteht darum keine Verwechslungsge-

fahr. 

5.6 Die Beschwerde ist damit abzuweisen und die angefochtene Verfü-

gung zu bestätigen. Eine Prüfung der kassatorischen Eventualanträge 

der beiden Parteien erübrigt sich. 

B-5530/2013 

Seite 19 

6.  

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- 

und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 

6.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der 

Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien 

festzulegen (Art. 63 Abs. 4
bis

 VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 

21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-

desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren 

vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-

gen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre 

und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, 

wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streit-

wert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 

133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss" mit Hinweisen; Urteil des Bundesge-

richts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "we make ideas work"). Von 

diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. 

Es rechtfertigt sich daher, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– 

festzulegen. 

6.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemes-

sene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 

Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kos-

tennote der Beschwerdegegnerin fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Der 

Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat eine Kostennote über 

Fr. 5'600.– eingereicht, die in Würdigung des tatsächlich betriebenen 

Aufwands aufgrund der Aktenlage auf Fr. 3'150.– (inkl. MWSt) für das Be-

schwerdeverfahren zu reduzieren ist. 

6.3  

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen 

(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 

173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. 

  

B-5530/2013 

Seite 20 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung wird 

bestätigt. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin 

auferlegt und dem in der gleichen Höhe geleisteten Kostenvorschuss ent-

nommen.  

3.  

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteient-

schädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 3'150.– 

(inkl. MWST) zu entrichten. 

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 12172; Einschreiben; Vorakten zurück) 

 

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: 

  

David Aschmann Salim Rizvi 

 

 

Versand: 6. August 2014