# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 52707f66-697f-573d-b811-4a23d0f67f26
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2021-04-08
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 08.04.2021 B-4719/2019
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-4719-2019_2021-04-08.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-4719/2019 

 

 
 

  A b s c h r e i b u n g s e n t s c h e i d   

v o m  8 .  A p r i l  2 0 2 1  

Besetzung 
 Einzelrichter David Aschmann 

Gerichtsschreiberin Claudia Walz. 
 

 
 

Parteien 
 SOFAR SWISS SA,  

Via Nassa 3, 6900 Lugano,   

vertreten durch Katzarov SA,  

Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

Fidia Farmaceutici S.p.A.,  

Via Ponte della Fabbrica, 3/A, IT-35031 Abano Terme,   

vertreten durch Troller Hitz Troller Rechtsanwälte,  

Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,  

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 
 

 
 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 15879,  

IR 1'328'073 HYALO / CH 707'451 HYALU. 

 

 

B-4719/2019 

Seite 2 

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt, 

dass die Beschwerdegegnerin gestützt auf ihre internationale Wortmarke 

IR 1'328'073 HYALO am 8. Dezember 2017 bei der Vorinstanz Wider-

spruch gegen die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 707'451 HYALU der 

Beschwerdegegnerin erhoben hat, 

dass die Beschwerdeführerin mit Widerspruchsantwort vom 25. April 2018 

das Bestehen einer Verwechslungsgefahr bestritten hat, die Gleichartigkeit 

zwischen den kosmetischen bzw. dermatologischen Hautpflegeprodukten 

der Widerspruchsmarke mit einigen Waren, für die die angefochtene Marke 

eingetragen ist, verneint hat und darauf verwiesen hat, ihr Name zähle zu 

den International Nonproprietary Names (INN) der Weltgesundheitsorgani-

sation WHO, sei Gemeingut und schwäche darum auch die Kennzeich-

nungskraft ihrer offensichtlichen Ableitungen, z.B. der Widerspruchsmarke, 

dass beide Parteien mit Replik vom 5. November 2018 und Duplik vom 

9. April 2019 im Wesentlichen an ihren Stellungnahmen festgehalten ha-

ben, 

dass die Vorinstanz mit Verfügung vom 16. Juli 2019 den Widerspruch voll-

umfänglich gutgeheissen und die Marke HYALU im angefochtenen Umfang 

widerrufen hat, 

dass die Beschwerdeführerin diese Verfügung mit Beschwerde vom 

16. September 2019 am Bundesverwaltungsgericht angefochten und be-

antragt hat, den Widerspruch vollumfänglich abzuweisen und die Eintra-

gung ihrer Marke zu bestätigen, 

dass die Beschwerdeführerin den mit Verfügung vom 17. September 2019 

einverlangten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– fristgerecht geleistet hat, 

dass die Vorinstanz mit Schreiben vom 31. Oktober 2019 unter Hinweis auf 

die Begründung der angefochtenen Verfügung beantragt hat, die Be-

schwerde unter Kostenfolge abzuweisen, 

dass die Beschwerdegegnerin mit Beschwerdeantwort vom 5. Dezember 

2019 die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungs-

folge beantragt hat, 

dass die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 18. Dezember 2020 die Sis-

tierung des Verfahrens beantragt hat, 

B-4719/2019 

Seite 3 

dass die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 15. Januar 2021 einer 

einstweiligen Sistierung des Verfahrens zugestimmt hat, 

dass das Verfahren mit Verfügung vom 18. Januar 2021 auf gemeinsames 

Begehren einstweilen bis zum 18. März 2021 sistiert wurde, 

dass die Beschwerdegegnerin das Gericht mit Schreiben vom 22. März 

2021 über den Stand der Vergleichsverhandlungen informiert hat, 

dass den Parteien mit Verfügung vom 23. März 2021 Frist bis 7. April 2021 

angesetzt wurde, um die Beschwerde oder den Widerspruch zurückzuzie-

hen und verfügt wurde, dass anderenfalls das Verfahren wieder aufgenom-

men wird, 

dass die Beschwerdegegnerin mit Eingabe vom 6. April 2021 ihren Wider-

spruch gegen die Schweizer Marke Nr. 707'451 HAYLU zurückgezogen 

hat, da die Beschwerdeführerin die angegriffene Marke auf die Beschwer-

degegnerin übertragen hat und das Gericht über einen von den Parteien 

erzielten Vergleich mitsamt Regelung der Kosten und die Erstattung bereits 

zugesprochener Parteientschädigungen für das Widerspruchs- und das 

Beschwerdeverfahren informiert hat, 

dass das Beschwerdeverfahren mithin als durch Rückzug des Wider-

spruchs gegenstandslos geworden einzelrichterlich abzuschreiben ist, 

(Art. 23. Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das 

Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 

173.32]), wodurch die Beschwerde dahinfällt, 

dass die Parteien eine Kostenregelung getroffen haben, nach der jede Par-

tei sowohl im Widerspruchsverfahren wie auch im Beschwerdeverfahren 

ihre eigenen Kosten zu tragen hat und auf die Erstattung bereits zugespro-

chener Parteientschädigungen verzichtet, 

dass die Verfahrenskosten in der Regel jener Partei auferlegt werden, 

deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat (Art. 5 des 

Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen 

vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]), 

dass vorliegend die Beschwerdegegnerin durch Rückzug ihres Wider-

spruchs die Gegenstandslosigkeit dieses Verfahrens bewirkt hat, 

B-4719/2019 

Seite 4 

dass die Verfahrenskosten ganz oder teilweise erlassen werden können, 

wenn ein Rechtsmittel ohne erheblichen Aufwand für das Gericht durch 

Rückzug erledigt wird (Art. 6 Bst. a VGKE), 

dass die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 3'000.– festzusetzen 

und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen sind (Art. 5 VGKE), 

dass obsiegende Parteien Anspruch auf eine Parteientschädigung für die 

ihnen erwachsenen notwendigen Kosten haben (Art. 7 Abs. 1 VKGE), 

dass die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, dem 

Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen haben 

und das Gericht im Säumnisfall die Entschädigung auf Grund der Akten 

festzusetzen hat (Art. 14 Abs. 1 und 2 VGKE), 

dass das Gericht prüft, ob eine Parteientschädigung zuzusprechen ist, 

wenn ein Verfahren gegenstandslos wird (Art. 15 VKGE), 

dass beide Parteien eine Kostennote eingereicht haben, 

dass vorliegend die Beschwerdeführerin als obsiegend zu betrachten ist 

und ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist, 

dass die von der Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 16. September 

2019 eingereichte Kostennote über Fr. 2'712.50 als angemessen zu be-

trachten ist, 

dass der vorliegende Entscheid nicht mit Beschwerde in Zivilsachen vor 

Bundesgericht angefochten werden kann und darum endgültig ist (Art. 73 

BGG). 

 

  

B-4719/2019 

Seite 5 

Demnach verfügt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Ein Doppel des Schreibens der Beschwerdeführerin vom 24. März 2021 

sowie ein Doppel des Schreibens der Beschwerdegegnerin vom 6. April 

2021 geht an die übrigen Verfahrensbeteiligten. 

2.  

Es wird Kenntnis genommen, dass sich die Parteien über den Streitgegen-

stand, die Kostentragung und die Erstattung bereits zugesprochener Par-

teientschädigungen geeinigt haben und den Widerspruch zurückgezogen 

haben. 

3.  

Ziff. 1 und 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 16. Juli 2019 im Wider-

spruchsverfahren Nr. 15879 werden aufgehoben. 

4.  

Das Beschwerdeverfahren wird als gegenstandslos geworden abgeschrie-

ben. 

5.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdegegnerin 

auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden 

Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 

6.  

Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von 

Fr. 4'500.– wird aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 

7.  

Der Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Partei-

entschädigung von Fr. 2'712.50 zulasten der Beschwerdegegnerin zuge-

sprochen. 

  

B-4719/2019 

Seite 6 

8.  

Dieser Entscheid geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: gemäss Ziff. 1, 

Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Einzahlungsschein;  

Beilage: gemäss Ziff. 1) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 15879; Einschreiben; Beilagen: gemäss Ziff. 1 

sowie Vorakten zurück) 

 

Der Einzelrichter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

David Aschmann Claudia Walz 

 

 

 

Versand: 12. April 2021