# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 37e556e1-f9a5-56ff-9a26-4d7f0734efd1
**Source:** Bundesgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2023-02-15
**Language:** de
**Title:** Bundespatentgericht 15.02.2023 S2023_001
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BPatG/CH_PATG_001_S2023-001_2023-02-15.pdf

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b un a l  f é d é r a l  d e s  b r ev e t s  

T r i b un a l e  f e d e r a l e  d e i  b r e v e t t i  

T r i b un a l  f e d e r a l  d a  p a t en t a s  

F e d e r a l  P a t e n t  C o u r t  

 

 

 

 S2023_001 

 

  Ve r f ü g u n g  v o m  1 5 .  F e b r u a r  2 0 2 3  

Besetzung 
 Präsident Dr. iur. Mark Schweizer, 

Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher 

 
  Verfahrensbeteiligte 
 Imholz GmbH, Langgasse 6, 6467 Schattdorf,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Cyrill Rieder, Fuhrer 
Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern, pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. Peter Walser, Frei Patent-
anwaltsbüro, Postfach 1771, 8032 Zürich,  
 
Klägerin  

 
 gegen 

 
 Emil Gisler AG Maschinenbau und Hydraulik,  

Kohlplatzstrasse 15, 6462 Seedorf UR,   
 
Beklagte  

Gegenstand 
 Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Massnahme 

(Abtretung, Registersperre) 

 

 

S2023_001 

Seite 2 

Der Präsident zieht in Erwägung: 

1.  
Mit Eingabe vom 14. Februar 2023 reichte die Klägerin das vorliegende 
Gesuch um Erlass vorsorglicher superprovisorischer Massnahmen ein 
und stellte folgende Rechtsbegehren: 

«1. Die Beklagte habe die schweizerische Patentanmeldung mit Anmeldenum-
mer CH000070/2022 sowie allfällige weitere Patentanmeldungen, die in der 
Schweiz, bei einer internationalen Behörde im Ausland unter Beanspru-
chung der Priorität der schweizerischen Patentanmeldung CH000070/2022 
hinterlegt wurden und aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung 
gelangende Patente vollumfänglich an die Klägerin abzutreten. 

2. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu 
CHF 5'000.00 sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach 
Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall einstweilen zu verbieten, die 
Rechte an den Patentanmeldungen gemäss Ziffer 1 oder daraus allenfalls 
zur Registrierung gelangende Patente ganz oder teilweise auf Dritte zu 
übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizen-
zen oder Belastungen, oder inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen 
oder diese ganz oder teilweise aufzugeben (z.B. durch Nichtbezahlung von 
Gebühren usw.), bis über das Abtretungsbegehren gemäss Ziffer 1 rechts-
kräftig entschieden ist. 

3. Das Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Verfügungsbe-
schränkung gemäss Ziffer 2 in Bezug auf die dort genannte Patentanmel-
dung oder aus dieser Anmeldung allenfalls zur Registrierung gelangende 
schweizerische Patente vorzumerken bis über das Abtretungsbegehren ge-
mäss Ziffer 1 rechtskräftig entschieden ist. 

4. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2 und 3 seien superprovi-
sorisch und ohne vorgängige Anhörung der Beklagten vorzunehmen. 

 - unter Kosten und Entschädigungsfolge – » 

Prozessuales 

2.  
Die Klägerin verlangt die Übertragung einer Schweizer Patentanmeldung 
und vorsorgliche Massnahmen zur Sicherung ihres Übertragungsan-
spruchs.  

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Seite 3 

Dem Wortlaut von Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG nach ist das Bundespatent-
gericht für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nur im Bereich sei-
ner ausschliesslichen Zuständigkeit zuständig. Dies wird als gesetzgebe-
risches Versehen gesehen – wo das Bundespatentgericht im ordentlichen 
Verfahren konkurrierend zu den kantonalen Gerichten zuständig ist, soll 
es auch für den Erlass vorsorglicher Massnahmen konkurrierend zustän-
dig sein.1 Dies entspricht ständiger Praxis des Bundespatentgerichts in 
Streitigkeiten um die Berechtigung an Patenten oder Patentanmeldungen, 
die in die konkurrierende Zuständigkeit nach Art. 26 Abs. 2 PatGG fallen.2 
Das Bundespatentgericht ist daher sachlich zuständig. 

Die Parteien, beide Gesellschaften nach Schweizer Recht, haben ihren 
Sitz in der Schweiz. Die örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts 
ist gegeben. 

3.  
In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG entscheidet der Präsident 
als Einzelrichter. Das Verständnis eines technischen Sachverhalts ist vor-
liegend nicht von Bedeutung. 

4.  
Die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG). 

5.  
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei 
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine 
Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht 
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b).  

Glaubhaft gemacht ist eine Tatsachenbehauptung, wenn für deren Vor-
handensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch 
mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könn-
te.3 Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwe-
re des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Be-
klagten ab. Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen die Be-

 
1 STIEGER, a.a.O., Art. 26 N 101 unter Hinweis auf eine nicht veröffentlichte 
prozessleitende Verfügung des Präsidenten des Bundespatentgerichts vom 
12. Juni 2012.  
2 BPatGer, Urteil S2017_002 vom 29. Dezember 2017, E. 3; Urteil S2019_003 
vom 11. Juli 2019, E. 5; Urteil S2022_001 vom 14. Juni 2022, E. 13. 
3 BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.). 

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klagte schwer beeinträchtigen, sind die Anforderungen höher als wenn 
die Beklagte nur gering beeinträchtigt wird, was namentlich bei blossen 
Sicherungsmassnahmen der Fall ist.4 

Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann 
das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der 
Gegenpartei (superprovisorisch) anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). 

Wird eine Massnahme im Sinne von Art. 265 ZPO superprovisorisch be-
antragt, so ist das Gericht gehalten, mit Vorsicht vorzugehen, um wenn 
immer möglich zu vermeiden, eine Massnahme zu erlassen, die das Ge-
richt, hätte es vor dem Erlass der Massnahme die Gegenseite angehört, 
nicht erlassen hätte.5 In gewissem Umfang muss das Gericht deshalb in 
einer solchen Situation von Amtes wegen mögliche Gegenargumente der 
Beklagten antizipieren und auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen. 

Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die 
geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere u.a. ein 
Verbot oder eine Anweisung an eine Registerbehörde (vgl. Art. 262 lit. a 
und c ZPO). 

Sachverhalt 

6.  
Die folgende Zusammenfassung des Sachverhalts beruht auf den Anga-
ben der Klägerin, zu denen sich die Beklagte noch nicht äussern konnte. 

Pius Imholz, Gesellschafter der Klägerin, war seit dem 4. August 2008 bei 
der Beklagten angestellt. Per 27. Januar 2010 wechselte Pius Imholz in-
tern in die Abteilung Verkauf/Aussendienst, wo er bis zu seiner Kündigung 
per Ende 2022 arbeitete. 

In seiner Freizeit forschte Pius Imholz an einem Recyclingverfahren für 
Asphalt und Bitumen. Am 25. Oktober 2021 informierte Pius Imholz erst-
mals Karl Gasser, Verwaltungsratsmitglied und CEO der Beklagten, über 
seine Erfindung, woraufhin ihm Pius Imholz die erfinderische Idee an-
fangs November 2021 offenbarte. Unter Mithilfe des Patentanwaltsbüros 
Rentsch Partner wurde ein erster Entwurf der Patentschrift erarbeitet, der 
in der Folge ausschliesslich von Pius Imholz überarbeitet wurde. Die 

 
4 BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – «chaudière 
miniature»; Urteil S2019_003 vom 11. Juli 2019, E. 11. 
5 BBl 2006 S. 7356. 

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Überarbeitungen führten zum zweiten Entwurf der Patentschrift 
P25590CH00 vom 20. Dezember 2021, die Pius Imholz wieder prüfte und 
für korrekt befand. 

Pius Imholz hat nie beabsichtigt, seine erfinderische Leistung an die Be-
klagte zu verschenken. Dass er für seine Idee ein Entgelt erwartet, hat er 
der Beklagten spätestens mit der E-Mail vom 20. Dezember 2021 mitge-
teilt.  

Die Beklagte meldete die Erfindung am 25. Januar 2022 zum Patent an, 
ohne dies vorgängig mit Pius Imholz abzusprechen. In der Folge versuch-
ten Pius Imholz und die Beklagte eine einvernehmliche Lösung zu finden, 
was bislang nicht gelang. Strittig ist insbesondere, ob es sich bei der Er-
findung um eine Dienst- oder eine Gelegenheitserfindung handelt. 

Um seine erfinderische Idee zu kommerzialisieren hat Pius Imholz per 
15. Dezember 2022 die Klägerin im Handelsregister eintragen lassen und 
der Klägerin mittels Abtretungsvertrag vom 7. Februar 2023 sein Recht 
auf das Patent vollständig übertragen. 

Anspruch 

7.  
Durch schriftliche Abrede kann sich der Arbeitgeber den Erwerb von Er-
findungen und Designs ausbedingen, die vom Arbeitnehmer bei Aus-
übung seiner dienstlichen Tätigkeit, aber nicht in Erfüllung seiner vertrag-
lichen Pflichten gemacht werden (Art. 332 Abs. 2 OR). Wurde die Erfin-
dung nicht aufgrund der Arbeitspflicht gemacht, steht sie aber mit der 
dienstlichen Tätigkeit in einem Zusammenhang, entsteht das Recht an ihr 
in der Person des Arbeitnehmers (sog. Gelegenheitserfindung).6 

8.  
Nach aktuellem Aktenstand und ohne dass sich die Beklagte zur Sache 
äussern konnte, hat die Klägerin glaubhaft dargelegt, dass Pius Imholz im 
relevanten Zeitraum als Verkäufer im Aussendienst angestellt war und die 
strittige Erfindung nicht in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemacht 
hat.  

Die Beklagte macht in ihrem Schreiben an Pius Imholz vom 14. Februar 
2022 geltend, dass die Weiter- oder Neuentwicklung von Produkten für 

 
6 BSK OR-I-PORTMANN/RUDOLPH, Art. 332 N 9. 

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Mitarbeiter im Aussendienst wichtige Nebenaufgaben seien. Dies gelte 
insbesondere für Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung und den entspre-
chenden beruflichen und praktischen Qualifikationen. Durch den direkten 
Kontakt mit den Kunden sähen Aussendienstmitarbeiter die Herausforde-
rungen bzw. die Entwicklungsmöglichkeiten. Nur so könne die Beklagte 
ihre Dienstleistungen und Produkte nach Kundenwünschen weiterentwi-
ckeln. 

Dem jüngsten im Recht liegenden Arbeitsvertrag zwischen Pius Imholz 
und der Beklagten sind keine Angaben über besondere vertragliche (Ne-
ben-)Pflichten zu entnehmen. Allerdings wurden die «Empfehlungen für 
die Arbeitsbedingungen der kaufmännischen und technischen Angestell-
ten und Vorgesetzten» der Schweizerischen Metallunion zum integrieren-
den Bestandteil des Arbeitsvertrags erklärt. Diese Empfehlungen liegen 
aber nicht bei den Akten. Gleichwohl erscheint es nach der allgemeinen 
Lebenserfahrung aussergewöhnlich, dass es zur vertraglichen Pflicht ei-
nes Aussendienstmitarbeiters im Verkauf gehören soll, erfinderisch tätig 
zu werden. Es mag zwar zutreffen, dass es zur arbeitsrechtlichen (Ne-
ben-)Pflicht von Aussendienstmitarbeitenden gehören kann, den Innen-
dienst über die Kundenwünsche, die Herausforderungen und/oder die 
Entwicklungsmöglichkeiten zu informieren; eine daraus abgeleitete ar-
beitsrechtliche Nebenpflicht zum erfinderischen Tätigwerden ist aber nicht 
glaubhaft. Auch die berufliche Qualifikation von Pius Imholz – er ist ge-
lernter Landmaschinenmechaniker mit einer Weiterbildung «Lehrgang 
Rohstoffaufbereitung» für Betriebspersonal – liefert einstweilen keine 
Hinweise auf eine entsprechende arbeitsrechtliche Nebenpflicht. 

Es ist demnach glaubhaft, dass eine Gelegenheitserfindung vorliegt und 
das Recht an der Erfindung originär bei Pius Imholz entstanden ist. In den 
bisher vorliegenden Akten finden sich auch keine Hinweise darauf, dass 
er das Recht an der Erfindung an die Beklagte abgetreten hat. Eine Abre-
de i.S.v. Art. 332 Abs. 2 OR ist im Arbeitsvertrag ebenfalls nicht getroffen. 

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Besondere Dringlichkeit 

9.  
Wie die Klägerin zu Recht darlegt, besteht ohne die beantragten Siche-
rungsmassnahmen die Gefahr, dass die Beklagte die strittige Patentan-
meldung an einem Dritten überträgt oder sie fallen lässt. Befindet sich der 
Dritte im Ausland, insbesondere in einem Staat, in dem die Rechtsdurch-
setzung kosten- und/oder zeitaufwendig ist, wird der Anspruch der Kläge-
rin auf (Rück-)Übertragung der strittigen Patentanmeldung verhindert 
oder zumindest erheblich erschwert und verzögert. Auch wenn die Be-
klagte die Patentanmeldung fallen lassen würde, könnten der Klägerin 
erhebliche Nachteile erwachsen. Diese Vereitelungsgefahr begründet vor-
liegend die besondere Dringlichkeit. Dies gilt insbesondere, als dass die 
Beklagte nach Angaben der Klägerin noch davon ausgehe, dass die Kün-
digung von Pius Imholz eine Resignationshandlung sei. 

Verhältnismässigkeit 

10.  
Die beantragten Massnahmen greifen vergleichsweise gering in die 
Rechtsstellung der Beklagten ein. Diese ist einzig gehindert, über die 
strittige Patentanmeldung zu verfügen. Dadurch wird sie zwar in ihrer 
wirtschaftlichen Freiheit beschränkt, aber der Nachteil, den die Klägerin 
erleidet, falls die Anmeldung an eine Person mit Sitz oder Wohnsitz im 
Ausland übertragen oder fallengelassen würde, wiegt schwerer. Die be-
antragten Massnahmen sind daher verhältnismässig. 

Demnach ist das Begehren um Erlass superprovisorischer Massnahmen 
gutzuheissen und das Institut für Geistiges Eigentum ist gestützt auf 
Art. 262 lit. c ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 1 lit. d PatV anzuweisen, die ent-
sprechende Verfügungsbeschränkung vorzumerken. 

Vollstreckungsmassnahmen 

11.  
Auf Antrag der obsiegenden Partei kann bereits das erkennende Gericht 
Vollstreckungsmassnahmen anordnen (Art. 236 Abs. 3 ZPO). 

Vorliegend beantragt die Klägerin, das Verfügungsverbot mit der Andro-
hung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 5’000 sowie einer Bestrafung der 
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse zu sanktionieren. Das erscheint 
angemessen. Das Verbot betreffend Übertragung oder Änderung der 

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Anmeldungen ist daher mit der Androhung einer Ordnungsbusse bis zu 
CHF 5’000 sowie mit der Androhung der Bestrafung der Organe nach 
Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu verbinden (Art. 236 Abs. 3 i.V.m. 
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO). 

Frist zur Stellungnahme, Vorschuss, Kosten 

12.  
Da die beantragten Massnahmen einstweilen ohne vorgängige Anhörung 
der Beklagten gutzuheissen sind, ist ihr nachträglich das rechtliche Gehör 
zu gewähren, weshalb ihr eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme an-
zusetzen ist. Danach hat das Gericht definitiv über die beantragten Mass-
nahmen zu entscheiden (Art. 265 Abs. 2 ZPO). 

13.  
Der Klägerin ist Frist anzusetzen, um gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kos-
tenvorschuss in der Höhe von CHF 8’000 zu bezahlen. 

14.  
Über die Prozesskosten ist im Endentscheid betreffend vorsorgliche Mas-
snahmen zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO). 

 

Der Präsident erkennt: 

1. In Gutheissung von Rechtsbegehren Ziff. 2 wird der Beklagten unter 
Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 5’000 sowie unter An-
drohung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse 
im Widerhandlungsfall einstweilen verboten, die Rechte an der 
schweizerischen Patentanmeldung CH000070/2022 sowie allfällige 
weitere Patentanmeldungen, die in der Schweiz, bei einer internatio-
nalen Behörde oder im Ausland unter Beanspruchung der Priorität 
der schweizerischen Patentanmeldung CH000070/2022 hinterlegt 
wurden und aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung ge-
langende Patente ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, ins-
besondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizenzen oder 
Belastungen, oder inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen oder 
diese ganz oder teilweise aufzugeben (z.B. durch Nichtbezahlung 
von Gebühren). 

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2. Das Institut für Geistiges Eigentum wird angewiesen, in Bezug auf 
die in Dispositiv-Ziff. 1 genannten Patentanmeldungen oder aus die-
sen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangenden schwei-
zerischen Patente eine Verfügungsbeschränkung im Patentregister 
vorzumerken und das Prüf- und Erteilungsverfahren einstweilen aus-
zusetzen. 

3. Der Beklagten wird eine Frist bis 2. März 2023 zur Erstattung der 
Massnahmeantwort angesetzt. 

4. Der Klägerin wird eine Frist bis 27. Februar 2023 angesetzt, um ei-
nen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 8’000 zu bezahlen. 

5. Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid befunden. 

6. Schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung an die Klägerin 
unter Beilage der Rechnung Nr. 1185001963, an die Beklagte unter 
Beilage der Klage vom 14. Februar 2023 mit Beilagen und an das 
Institut für Geistiges Eigentum.  

 

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b 
ZPO). 

 

St. Gallen, der 15. Februar 2023 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident Erster Gerichtsschreiber 

 

 

Dr. iur. Mark Schweizer MLaw Sven Bucher 

 

Versand: 15.02.2023