# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 5b708521-11a2-5b2d-b64b-3e6f29fc2fd5
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2017-12-21
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2017_019
**Docket/Reference:** O2017_019
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/113/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2017_019 

Besetzung 

  U r t e i l   v o m   2 1 .   D e z e m b e r   2 0 1 7  

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz), 
Richter Dr. rer. nat., Dipl. Chem. Roland Dux (Referent), 
Richterin Dipl. Natw. ETH Prisca von Ballmoos 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

Actavis Switzerland AG, Wehntalerstrasse 190, 
8105 Regensdorf,  

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, TIMES 
Attorneys, Falkenstrasse 27, 8024 Zürich, und Rechtsanwalt 
Dr. iur. Alfred Früh, Schellenberg Wittmer Rechtsanwälte, 
Löwenstrasse 19, Postfach 2201, 8021 Zürich, patentanwalt-
lich beraten durch Dr. Andreas Welch, Hepp Wenger Ryffel 
AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil,  

Klägerin 

gegen 

1. Eli Lilly and Company,  

Lilly Corporate Center, Indianapolis, US-46285 Indiana,  

2. Eli Lilly (Suisse) SA,  

chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier,   

beide vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Christian 
Hilti und Dr. iur. Demian Stauber, Rentsch Partner AG, Belle-
rivestrasse 203, Postfach, 8034 Zürich, beide patentanwalt-
lich beraten durch Dr. Andrea Carreira, Rentsch Partner AG, 
Bellerivestrasse 203, Postfach, 8034 Zürich,  

Beklagte 

Gegenstand 

Feststellung der Nichtverletzung; Rückweisung O2015_004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2017_019 

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

1.  Prozessgeschichte 

1.1  Die Klägerin, Actavis Switzerland AG, ist eine Anbieterin generischer 
Arzneimittel. Die Beklagte 1, Eli Lilly and Co., ist ein Pharmaunternehmen 
mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Beklagte 2, Eli Lilly 
(Suisse) SA, ist eine Tochter der Beklagten 1. 

Mit  Eingabe  vom  24.  Februar  2015  machte  die  Klägerin  die  vorliegende 
Feststellungsklage  hängig.  Die  Klageschrift  war  in  englischer  Sprache 
verfasst.  Nachdem  aber  die  Beklagten  auf  entsprechende  Anfrage  hin 
Englisch  als  Parteiensprache  ablehnten,  wurde  der  Klägerin  Frist  ange-
setzt,  eine  deutsche  Übersetzung  der  Klageschrift  einzureichen.  Dem 
kam die Klägerin mit Eingaben vom 31. März 2015 nach. Die Rechtsbe-
gehren lauteten (in der massgeblichen deutschen Fassung) wie folgt:  

"(1)  Es  sei  festzustellen,  dass  die  Klägerin  keinen  der  Ansprüche  des 
Schweizerischen  Teils  des  Europäischen  Patents  EP  1  313  508  B1 
verletzt,  indem  sie  in  der  Schweiz  ein  Medikament  zur  Verwendung 
in der Kombinationstherapie zur Behandlung von Nicht-kleinzelligem 
Lungenkrebs und malignem Pleuramesotheliom beim Menschen her-
stellt, benutzt, einführt, ausführt, durchführt, lagert, anbietet und/oder 
verkauft  oder  auf  andere  Weise  vertreibt  sowie  zu  den  genannten 
Zwecken  besitzt,  welches 
(b) 
Pemetrexedditromethamin  oder  (c)  Pemetrexeddisäure  enthält,  wo-
bei das betreffende Medikament in Kombination mit Vitamin B12 und 
optional mit Folsäure verabreicht wird. 

(a)  Pemetrexeddikalium  oder 

 (2)  Unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen,  inklusive  Kosten  des  not-
wendigerweise  beigezogenen  Patentanwalts  sowie  zuzüglich  Mehr-
wertsteuer, zu Lasten der Beklagten." 

1.2  Mit  der  Klageantwort  vom  9.  Juni  2015  beantragten  die  Beklagten 
Abweisung  der  Klage  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  zulasten 
der Klägerin.  

1.3  Am 7. Dezember 2015 fand eine Instruktions-/Vergleichsverhandlung 
statt, an welcher keine Einigung erzielt werden konnte. 

1.4  Mit der Replik vom 3. Februar 2016 stellte die Klägerin folgende ge-
änderte Rechtsbegehren: 

"(1)  Es  sei  festzustellen,  dass  die  Klägerin  keinen  der  Ansprüche  des 
Schweizerischen  Teils  des  Europäischen  Patents  EP  1  313  508  B1 

Seite 2 

O2017_019 

verletzt,  indem  sie  in  der  Schweiz  ein  Medikament  zur  Verwendung 
in der Kombinationstherapie zur Behandlung von Nicht-kleinzelligem 
Lungenkrebs und malignem Pleuramesotheliom beim Menschen her-
stellt, benutzt, einführt, ausführt, durchführt, lagert, anbietet und/oder 
verkauft  oder  auf  andere  Weise  vertreibt  sowie  zu  den  genannten 
Zwecken besitzt, welches als Antifolatwirkstoff ausschliesslich 

(a) Pemetrexeddikalium oder 

(b) Pemetrexedditromethamin oder 

(c) Pemetrexeddisäure enthält, 

jedoch kein Pemetrexeddinatrium enthält, wobei das betreffende Me-
dikament  in  Kombination  mit  Vitamin  B12  und  Folsäure  verabreicht 
wird. 

 (2)  Eventualiter, Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1, wobei das betreffende 
Medikament  keine  Hilfsstoffe  aufweist,  die  Natriumionen  enthalten, 
und das Medikament zur Verabreichung in einer Lösung bestimmt ist, 
die keine Natriumionen enthält. 

 (3)  Unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen,  inklusive  Kosten  des  not-
wendigerweise  beigezogenen  Patentanwalts  sowie  zuzüglich  Mehr-
wertsteuer, zu Lasten der solidarisch haftbar zu erklärenden Beklag-
ten." 

1.5  Die Duplik erfolgte mit Eingabe vom 23. März 2016. 

1.6  Mit Schreiben vom 19. April 2016 teilte das Gericht den Parteien mit, 
der  Referent,  Richter  Dr.  rer.  nat.,  Dipl.  Chem.  Roland  Dux,  werde  ein 
Fachrichtervotum verfassen. 

1.7  Mit Eingabe vom 19. April 2016 erfolgte eine Noveneingabe der Be-
klagten  betr.  erfolgte  Zulassung  des  Pemetrexed-Produkts  Amtiris  der 
Klägerin durch Swissmedic. 

1.8  Am 1. Juni 2016 reichte die Beklagte 1 des vorliegenden Verfahrens 
beim  Bundespatentgericht  ein  Massnahmebegehren  gegen  die  Klägerin 
des vorliegenden Verfahrens ein, welches das Verbot des Vertriebs des in 
der Schweiz – nach seiner Zulassung im März 2016 – auf den Markt ge-
kommenen  Medikaments Amtiris,  welches  den  Wirkstoff  Pemetrexed  als 
Pemetrexeddisäure enthält, zum Gegenstand hatte (S2016_004). Dieses 
Massnahmebegehren wurde in der Folge mit Urteil vom 6. Dezember ab-
gewiesen. 

Seite 3 

O2017_019 

1.9  Am  16.  August  2016  erstattete  Richter  Dr.  Dux  sein  Fachrichtervo-
tum, welches den Parteien mit Schreiben vom 18. August 2016 zur Stel-
lungnahme unterbreitet wurde.  

1.10 Am 13. Dezember 2016 fand die Hauptverhandlung statt. 

1.11 Am  9.  März  2017  erging  das  Urteil  des  Bundespatentgerichts.  Das 
Bundespatentgericht erkannte: 

"1.   In  Gutheissung  des  Eventualrechtsbegehrens  wird  festgestellt,  dass 
die  Klägerin  den  Schweizerischen  Teil  des  Europäischen  Patents  
EP 1 313 508 61 B1 nicht verletzt, indem sie in der Schweiz ein Me-
dikament  zur  Verwendung  in  der  Kombinationstherapie  zur  Behand-
lung  von  nicht-kleinzelligem  Lungenkrebs  und  malignem  Pleurame-
sotheliom beim Menschen herstellt, benutzt, einführt, ausführt, durch-
führt,  lagert,  anbietet  und/oder  verkauft  oder  auf  andere  Weise  ver-
treibt  sowie  zu  den  genannten  Zwecken  besitzt,  welches  als  Anti-
folatwirkstoff ausschliesslich 

(a) Pemetrexeddikalium oder 

(b) Pemetrexedditromethamin oder 

(c) Pemetrexeddisäure, 

jedoch kein Pemetrexeddinatrium enthält, wobei das betreffende Me-
dikament  in  Kombination  mit  Vitamin  B12  und  Folsäure  verabreicht 
wird,  und  wobei  das  betreffende  Medikament  keine  Hilfsstoffe  auf-
weist,  die  Natriumionen  enthalten,  und  das  Medikament  zur  Verab-
reichung  in  einer  Lösung  bestimmt  ist,  die  keine  Natriumionen  ent-
hält. 

Im Mehrumfang wird die Klage abgewiesen." 

1.12 Mit Urteil vom 20. Oktober 2017 hiess das Bundesgericht die dage-
gen  erhobene  Beschwerde  der  Beklagten  gut,  hob  das  Urteil  des  Bun-
despatentgerichts auf und wies die Sache zu neuer Beurteilung an dieses 
zurück.  

Seite 4 

 
 
O2017_019 

2.  Rückweisung 

2.1  Vorab  ist  festzuhalten,  dass  das  Bundespatentgericht  an  die  rechtli-
chen Erwägungen im Rückweisungsentscheid gebunden ist.1 

2.2  Das Bundesgericht führte in seinem Entscheid aus: 

„6.1  Die  Vorinstanz  hat  das  Eventualrechtsbegehren  der  Beschwerde-
gegnerin gutgeheissen und festgestellt, dass diese das Patent EP 1 313 
508  61  B1  (gemeint:  EP  1  313  508  B1)  nicht  verletzt,  indem  sie  in  der 
Schweiz  ein  Medikament  zur  Verwendung  in  der  Kombinationstherapie 
zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und malignem Pleu-
ramesotheliom  beim  Menschen  herstellt,  etc.,  welches  als  Antifolatwirk-
stoff  ausschliesslich  (a)  Pemetrexeddikalium  oder  (b)  Pemetrexedditro-
methamin oder (c) Pemetrexeddisäure, jedoch kein Pemetrexeddinatrium 
enthält, wobei das betreffende Medikament keine Hilfsstoffe aufweist, die 
Natriumionen enthalten, und das Medikament zur Verabreichung in einer 
Lösung  bestimmt  ist,  die  keine  Natriumionen  enthält.  Die  Vorinstanz  hat 
allgemein angenommen, die Beschwerdeführerin 1 habe auf den Schutz 
gegen Nachahmung für alle drei Formen des Pemetrexed verzichtet, wel-
che  Gegenstand  des  Klagebegehrens  der  Beschwerdegegnerin  bilden. 
Sie  hat  in  ihrer  Eventualbegründung  die  Gleichwirkung  nur  für  das  von 
der  Klägerin  tatsächlich  vertriebene,  von  der  Swissmedic  zugelassene 
Präparat  auf  der  Basis  von  Pemetrexeddisäure  bejaht,  jedoch  für  die 
-ditromethamin  ausdrücklich  offengelassen 
Formen 
(E. 4.6.1),  obwohl  im  Fachrichtervotum  die  Gleichwirkung  als  gegeben 
erachtet wurde mit der Begründung, die Zulassung sei für “eine der Alter-
nativformulierungen“ erteilt worden. 

-dikalium  und 

6.2 Auch  wenn  kaum  erkennbar  ist,  inwiefern  die  umstrittene  Patentver-
letzung in Bezug auf die von der Vorinstanz ausdrücklich offengelassenen 
Formen  anders  als  für  das  gleichwirkende  “Amtiris“  in  der  Form  der 
Pemetrexed-Disäure (bzw. das Tromethaminsalz davon) beurteilt werden 
könnten, fehlen insofern die verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz. 
Zur  strengen  Wahrung  des  rechtlichen  Gehörs  ist  daher  die  Sache  im 
Sinne des Eventualantrags der Beschwerdeführerinnen an die Vorinstanz 
zurückzuweisen.  Diese  wird  die  Klage  in  Bezug  auf  das  von  der  Swiss-
medic  zugelassene  Präparat  der  Marke  “Amtiris“ der  Beschwerdegegne-
rin  abzuweisen  und  im  Übrigen  in  Ergänzung  der  für  das  Bundesgericht 
verbindlichen  Tatsachenfeststellungen  (Art.  105  BGG)  die  Feststellungs-

1 BSK BGG-Meyer/Dormann, Art. 107 N 18. 

Seite 5 

                                                 
O2017_019 

begehren  der  Klägerin  für  die  beiden  anderen  Pemetrexed-Formen  zu 
beurteilen haben. 

7.  Die  Beschwerde  ist  gutzuheissen,  das  angefochtene  Urteil  des  Bun-
despatentgerichts  ist  aufzuheben  und  die  Sache  zur  Neubeurteilung  im 
Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.“ 

3.  Entscheid 

3.1  Demnach hat das Bundespatentgericht die Klage bezüglich des Prä-
parates  „Amtiris“  (welches  den  Wirkstoff  Pemetrexed  als  Pemetrexed-
disäure  enthält)  abzuweisen.  Bezüglich  der  Pemetrexed-Formen 
Pemetrexeddikalium  und  Pemetrexedditromethamin  bleibt  die  Frage  der 
Gleichwirkung (1. Äquivalenzfrage) zu prüfen. 

3.2  Gleichwirkung  von  Pemetrexeddikalium  und  Pemetrexedditro-

methamin 

3.2.1 Pemetrexeddikalium 

Pemetrexeddikalium  unterscheidet  sich  von  Pemetrexeddinatrium  bzw. 
Pemetrexeddisäure  lediglich  durch  das  Kation.  Das  Dianion  ist  in  allen 
Fällen identisch. Pemetrexeddikalium liegt bei physiologischem pH disso-
ziiert  in  Kation  und  Dianion  vor.  Es  spricht  alles  dafür,  dass  die  Wir-
kungsweise durch das Pemetrexed-Dianion gegeben ist.  

Aus  diesen  Gründen  ist  eine  Gleichwirkung  für  Pemetrexeddikalium  ge-
geben. 

3.2.2 Pemetrexedditromethamin 

Da  für  Pemetrexedditromethamin  dieselbe  Beurteilung,  wie  oben  unter 
Ziff. 3.2.1 für Pemetrexeddikalium, analog gilt, ist auch für Pemetrexeddit-
romethamin eine Gleichwirkung gegeben. 

3.3  Ist demnach die Gleichwirkung bezüglich beider Formen zu bejahen, 
so verletzen sie (nachdem die 2. und 3. Äquivalenzfragen nicht mehr be-
handelt  werden  müssen,  bzw.  im  Sinne  des  bundesgerichtlichen  Ent-
scheides als bejaht zu betrachten sind) das Streitpatent. 

3.4  Alle drei Pemetrexedformen verletzen das Streitpatent. Dies führt zur 
Abweisung der Klage auf Feststellung der Nichtverletzung. 

Seite 6 

 
 
O2017_019 

4.  Kosten- und Entschädigungsfolgen 

Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig.  

Der Streitwert beläuft sich auf CHF 1 Mio. 

Die  Gerichtsgebühr  ist  auf  CHF  60'000.–  festzusetzen.  Die  Rechtsan-
waltsentschädigung der Beklagten ist mit CHF 70'000.– festzulegen. Be-
züglich  patentanwaltlicher  Kosten  haben  die  Beklagten  anlässlich  der 
Hauptverhandlung erklärt, sie verzichteten auf die Einreichung einer Kos-
tennote  für  die  Aufwendungen  seitens  des  Patentanwalts,  verwiesen 
diesbezüglich  aber  auf  die  Kosten,  die  sie  im  Massnahmeverfahren  gel-
tend gemacht hätten.  

Im  Massnahmeverfahren  hatte  sie  eine  Patentanwaltsrechnung  über 
CHF 48'465.–  (zuzüglich  Mehrwertsteuer)  eingereicht,  davon  die  Hälfte 
(CHF 24'232.50) geltend gemacht und dazu ausgeführt: "Die Gesuchstel-
lerin  weist  ebenfalls  die  tatsächlich  im  Massnahmeverfahren  aufgelaufe-
nen Patentanwaltskosten aus, wobei sie der Einfachheit halber 50% die-
ser  Bemühungen  im  vorliegenden  Massnahmeverfahren  veranschlagt 
und 50% im ordentlichen Verfahren anlässlich der Hauptverhandlung (zu-
sammen  mit  den  zuvor  im  Hauptverfahren  aufgelaufenen  patentanwaltli-
chen Bemühungen) ausweisen wird".  

Weitere  im  Hauptverfahren  aufgelaufene  Patentanwaltskosten  machten 
die  Beklagten  nicht  geltend,  damit  hat  es  mit  den  CHF  24'232.50  bzw. 
inkl.  Mehrwertsteuer  CHF  26'171.10  sein  Bewenden.  Dieser  Betrag  ist 
den  Beklagten  als  Ersatz  für  ihre  patentanwaltlichen Aufwendungen  zu-
zusprechen. 

Die  Kosten  für  Dolmetscherin  und  Flüsteranlage  von  CHF  3'210.25  sind 
den Parteien vereinbarungsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen. 

Seite 7 

 
 
O2017_019 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.  Die Klage wird abgewiesen. 

2.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 60'000.–. 

3.  Die  Gerichtskosten  werden  der  Klägerin  auferlegt  und  mit  dem  von 

ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.  

4.  Die  Kosten  für  Dolmetscherin  und  Flüsteranlage  von  CHF  3'210.25 
werden der Klägerin und den Beklagten, unter solidarischer Haftung, 
je zur Hälfte auferlegt.  

5.   Die  Klägerin  wird  verpflichtet,  den  Beklagten  eine  Parteientschädi-

gung von CHF 96'171.10 zu bezahlen. 

6.  Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien  und  nach  Eintritt  der  Rechts-
kraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen 
Empfangsbestätigung. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen  diesen  Entscheid  kann  innert  30 Tagen  nach  Eröffnung  beim 
Bundesgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt 
werden  (Art. 72  ff.,  90  ff.  und  100  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Rechtsschrift  ist  in  einer  Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende 
Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

St. Gallen, 21. Dezember 2017 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 27.12.2017 

Seite 8