# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 58f5a70f-bb7a-55e8-8090-cbb9b1821aa0
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2022-03-02
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2022_001
**Docket/Reference:** S2022_001
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/187/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

S2022_001

U r t e i l   v o m   2 .   M ä r z   2 0 2 2

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer,
Gerichtsschreiber Dr. iur. Lukas Abegg

Verfahrensbeteiligte

A. AG,  
vertreten durch B, patentanwaltlich beraten durch Joel Hoch-
reutener, E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich,

Klägerin

gegen

C,   

Beklagter

Gegenstand

S2022_001

Der Präsident zieht in Erwägung:

1.
Mit Eingabe vom 28. Februar 2022 (eingegangen am 1. März 2022) reich-
te  die  Klägerin  ein  Gesuch  um Rechtsschutz  in klaren  Fällen  verbunden 
mit  dem Antrag  auf Erlass  vorsorglicher  (superprovisorischer)  Massnah-
men ein und stellte folgende Rechtsbegehren:

In der Hauptsache 

1) Es sei festzustellen, dass die vom Beklagten beim Europäischen Patent-

amt  eingereichte  Übertragungserklärung  vom  30.  November  2021  keinen 

Nachweis eines Rechtsübergangs im Sinne von Art. 72 EPÜ i.V.m. Regel 22 

(1)  AO  EPÜ  darstellt  und  dass  die  Klägerin  rechtmässig  eingetragene  An-

melderin der Patentanmeldung EP 000 ist. 

Im Massnahmeverfahren 

2) Dem Beklagten sei superprovisorisch, also ohne vorherige Anhörung des 

Beklagten,  unter  Androhung  der  Bestrafung  nach  Art.  292  StGB  im  Wider-

handlungsfalle zu verbieten, während der Dauer dieses Verfahrens bis zum 

Vollzug  des  Urteils  den  Streitgegenstand, nämlich  die  Patentanmeldung 

EP 000,  an  einen  Dritten  zu  übertragen,  auf  den  Streitgegenstand  zu  ver-

zichten, oder sonst wie ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Klägerin 

über den Streitgegenstand zu verfügen. 

3)  Alle  Begehren  unter  Kosten- und  Entschädigungsfolgen  zu  Lasten  des 

Beklagten,  zuzüglich  der  für  die  patentanwaltliche  Beratung  notwendigen 

Auslagen und Mehrwertsteuer.

Prozessuales

2.
Die Klägerin verlangt die Feststellung, dass sie die rechtmässig eingetra-
gene  Anmelderin  der  Patentanmeldung  EP 000 sei.  Vorab  sei  dem  Be-
klagten  ohne Anhörung  zu  verbieten,  über  die  Streitpatentanmeldung  zu 
verfügen. Die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist ohne 
weiteres gegeben (vgl. Art. 26 Abs. 2 PatGG).

Beide Parteien haben ihren Sitz bzw. Wohnsitz in der Schweiz. Die örtli-
che Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist ebenfalls gegeben.

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3.
In Anwendung  von Art.  23 Abs. 1  lit. b  PatGG  entscheidet  der  Präsident 
als Einzelrichter. Das Verständnis eines technischen Sachverhalts ist vor-
liegend nicht von Bedeutung.

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4.
Die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG).

5.
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen  vorsorglichen  Massnahmen,  wenn  die  gesuchstellende  Partei 
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine 
Verletzung  zu  befürchten  ist  (lit.  a)  und  ihr  aus  der  Verletzung  ein  nicht 
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). 

Glaubhaft  gemacht ist  eine  Tatsachenbehauptung,  wenn  für  deren  Vor-
handensein  gewisse  Elemente  sprechen,  selbst  wenn  das  Gericht  noch 
mit  der  Möglichkeit  rechnet,  dass  sie  sich  nicht  verwirklicht  haben  könn-
te.1 Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwe-
re des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Be-
klagten  ab.  Wenn  die  beantragten  vorsorglichen  Massnahmen  die  Be-
klagte  schwer  beeinträchtigen,  sind  die  Anforderungen  höher  als  wenn 
die  Beklagte  nur  gering  beeinträchtigt  wird,  was  namentlich  bei  blossen 
Sicherungsmassnahmen der Fall ist.2

Bei  besonderer  Dringlichkeit,  insbesondere  bei  Vereitelungsgefahr,  kann 
das  Gericht  die  vorsorgliche  Massnahme  sofort  und  ohne Anhörung  der 
Gegenpartei (superprovisorisch) anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).

Wird eine Massnahme im Sinne von Art. 265 ZPO superprovisorisch be-
antragt,  so  ist  das  Gericht  gehalten,  mit  Vorsicht  vorzugehen,  um  wenn 
immer möglich zu vermeiden, eine Massnahme zu erlassen, die das Ge-
richt, hätte es vor dem Erlass der Massnahme die Gegenseite angehört, 
nicht erlassen hätte.3 In gewissem Umfang muss das Gericht deshalb in 
einer solchen Situation von Amtes wegen mögliche Gegenargumente der 
Beklagten antizipieren und auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen.

1 BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.).
2 BPatGer,  Urteil  S2018_003  vom  24.  August  2018,  E.  7  – «chaudière 
miniature»; Urteil S2019_003 vom 11. Juli 2019, E. 11.
3 BBl 2006 S. 7356.

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Sachverhalt

6.
Die folgende  Zusammenfassung  des Sachverhalts  beruht  auf  den Anga-
ben der Klägerin, zu denen sich der Beklagte noch nicht äussern konnte.

Der  Beklagte  ist  Erfinder  der  beiden  nationalen  Patentanmeldungen 
CH 111 und CH 222, die am […] März bzw. […] August 2019 eingereicht 
wurden und  […] betreffen. 

Am  […] Januar  2020  übertrug  der  Beklagte  «das  Recht  gemäss  Art.  3 
PatG auf die Schweizer Patentanmeldungen Nr. 111 vom […] März 2019 
und Nr. CH 222 vom […] August 2019» an die Klägerin.

Unter Inanspruchnahme der Prioritäten der beiden nationalen Anmeldun-
gen  wurde  am  […]  März  2020  eine  internationale  Patentanmeldung  ein-
gereicht, die  am […]  September  2020  unter  der Nummer WO 333 veröf-
fentlicht  wurde.  Diese Anmeldung  nennt  den  Beklagten  als  Erfinder  und 
die Klägerin als Anmelderin. Bestimmungsamt der Anmeldung WO 333 ist 
unter anderem das europäische Patentamt (EPA). Dort wurde die Anmel-
dung unter der Nummer EP 000 am [… ] Januar 2022 veröffentlicht.

Die  Klägerin  wurde  im  August  2019  zur  Verwertung  der  Erfindung  des 
Beklagten gegründet.  Der  Beklagte  war  ab  der  Gründung  bis  am 
[…] Januar 2022 kollektivzeichnungsberechtigtes Verwaltungsratsmitglied 
der  Klägerin.  Im  Jahr  2021  kam  es  zwischen  dem  Beklagten  und  dem 
Mehrheitsaktionär  der  Klägerin,  G,  zu  Meinungsverschiedenheiten  über 
die wirtschaftliche Ausrichtung der Klägerin.

Am  23.  Dezember  2021  teilte  Patentanwalt  Pieter  Spierenburg  G mit, 
dass er im Auftrag des Beklagten die Übertragung der europäischen An-
meldung  EP 000 auf  diesen  veranlasst  habe.  Er  reichte  dem  EPA  dazu 
eine  im  Namen  der Anmelderin  (d.h.  der  Klägerin)  durch  den  Beklagten 
unterzeichnete  Übertragungserklärung  vom  […] November  2021  ein.  In 
der Folge trug das EPA den Beklagten als alleinigen Anmelder der stritti-
gen Anmeldung in das europäische Patentregister ein.

Anspruch

7.
Der  Verwaltungsrat  vertritt  die  Aktiengesellschaft  nach  aussen.  Bestim-
men  die  Statuten  oder  das  Organisationsreglement  nichts  anderes,  so 

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steht  die  Vertretungsbefugnis  jedem  Mitglied  einzeln  zu (Art.  718 Abs.  1 
OR). Die  zur  Vertretung  befugten  Personen  können  im  Namen  der  Ge-
sellschaft  alle  Rechtshandlungen  vornehmen,  die  der  Zweck  der  Gesell-
schaft mit sich bringen kann (Art. 718a Abs. 1 OR).

Die Vertretungsbefugnis des Vertreters einer Aktiengesellschaft kann be-
liebig durch besondere Abreden eingeschränkt werden (Art. 718a Abs. 2 
OR).  Diese  schränken  die  Vertretungsmacht  gegenüber  Dritten  aber  nur 
ein, wenn sie im Handelsregister eingetragen oder mitgeteilt werden und 
eine Beschränkung der Vertretungsbefugnis auf eine Haupt- oder Zweig-
niederlassung  oder  eine  Einschränkung  der  Vertretungsbefugnis  durch 
Kollektivunterschrift zum Inhalt haben.

8.
Aus  dem  Handelsregisterauszug  der  Klägerin,  gemäss  dem  bis  am  […] 
Januar  2022  die  beiden  Verwaltungsräte  G und  C (Beklagter)  kollektiv-
zeichnungsberechtigt zu zweien waren, ergibt sich, dass die Klägerin die 
Vertretungsbefugnis  ihrer  Verwaltungsräte  auf  die  gemeinsame  Vertre-
tung beschränkte. Der Beklagte konnte am […] November 2021 die Klä-
gerin nicht alleine vertreten und entsprechend auch nicht die damals auf 
die  Klägerin  lautende  europäische  Patentanmeldung  EP 000 auf  sich 
selbst übertragen.

Es ist demnach glaubhaft, dass die Klägerin einen Anspruch hat, dass der 
Beklagte die europäische Patentanmeldung EP 000 wieder auf die Kläge-
rin überträgt.

Besondere Dringlichkeit

9.
Wie  die  Klägerin  zu  recht  darlegt,  besteht  ohne  die  beantragten  Siche-
rungsmassnahmen  die  Gefahr,  dass  der  Beklagte  die  strittige  Patentan-
meldung an einen Dritten überträgt. Befindet sich dieser im Ausland, ins-
besondere  in  einem  Staat,  in  dem  die  Rechtsdurchsetzung  kosten-
und/oder  zeitaufwendig  ist,  wird  der  Anspruch  der  Klägerin  auf  (Rück-)
Übertragung  der  strittigen  Patentanmeldung  verhindert  oder  zumindest 
erheblich  erschwert  und  verzögert.  Diese  Vereitelungsgefahr  begründet 
vorliegend die besondere Dringlichkeit, obwohl die Klägerin, die offenbar 
seit dem 23. Dezember 2021 über die Übertragung informiert war, mit der 
Einreichung ihres Gesuchs mehrere Wochen zuwartete.

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Verhältnismässigkeit

10.
Die  beantragten  Massnahmen  greifen  vergleichsweise  gering  in  die 
Rechtsstellung  des  Beklagten  ein.  Dieser  ist  einzig  gehindert,  über  die 
strittige  Patentanmeldung  zu  verfügen.  Dadurch  wird  er  zwar  in  seiner 
wirtschaftlichen  Freiheit  beschränkt,  aber  der  Nachteil,  den  die  Klägerin 
erleidet,  falls  die  Anmeldung  an  eine  Person  mit  Sitz  oder  Wohnsitz  im 
Ausland  übertragen  würde,  wiegt  schwerer.  Die  beantragten  Massnah-
men sind daher verhältnismässig.

Demnach  ist  das  Begehren  um Erlass superprovisorischer  Massnahmen 
gutzuheissen.

Vollstreckungsmassahmen

11.
Auf Antrag der obsiegenden Partei kann bereits das erkennende Gericht 
Vollstreckungsmassnahmen anordnen (Art. 236 Abs. 3 ZPO). 

Vorliegend  hat  die  Klägerin  beantragt,  das  Verfügungsverbot mit  Bestra-
fung  wegen  Ungehorsams  gegen  amtliche  Verfügungen  (Art. 292  StGB) 
zu  sanktionieren.  Das  erscheint  angemessen.  Das  Verfügungsverbot ist 
daher mit der Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB zu erlas-
sen.

Frist zur Stellungnahme, Vorschuss, Kosten

12.
Da die beantragten Massnahmen einstweilen ohne vorgängige Anhörung 
des Beklagten gutzuheissen sind, ist ihm nachträglich das rechtliche Ge-
hör zu gewähren, weshalb ihm eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme 
anzusetzen  ist.  Danach  hat  das  Gericht  definitiv  über  die  beantragten 
Massnahmen zu entscheiden (Art. 265 Abs. 2 ZPO).

13.
Der Klägerin ist Frist anzusetzen, um gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kos-
tenvorschuss in der Höhe von CHF 2’000 zu bezahlen.

14.
Über  die  Prozesskosten  ist  im  Endentscheid  betreffend  vorsorgliche 
Massnahmen zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO).

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Der Präsident erkennt:

1.

In Gutheissung von Rechtsbegehren Ziff. 2 wird dem Beklagten unter 
Androhung  der  Bestrafung  gemäss Art.  292  StGB  mit  Busse  im Wi-
derhandlungsfall  verboten,  bis  zur  rechtskräftigen  Erledigung  des 
Verfahrens  die  Patentanmeldung  EP 000 an  einen  Dritten  zu  über-
tragen, auf sie zu verzichten oder anderweitig über sie zu verfügen. 

2. Dem Beklagten wird eine Frist bis 17. März 2022 zur Erstattung der 

Massnahmeantwort angesetzt.

3. Der Klägerin wird eine Frist bis 14. März 2022 angesetzt, um einen 

Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 2’000 zu bezahlen.

4. Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid befunden.

5. Schriftliche  Mitteilung  an die  Klägerin  unter  Beilage  der  Rechnung 
Nr. 1185001784 und  den  Beklagten unter  Beilage  des  Massnahme-
gesuchs mit Beilagen.

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b 
ZPO).

St. Gallen, 2. März 2022

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

Dr. iur. Lukas Abegg

Versand: 2. März 2022

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