# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** ea50da2c-45f4-597e-861c-59ea2dd6830b
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2010-03-02
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 02.03.2010 B-2235/2008
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-2235-2008_2010-03-02.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-2235/2008/sai
{T 1/2}

U r t e i l  v o m  2 .  M ä r z  2 0 1 0

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli, 
Richter Francesco Brentani, 
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Salt of Life International AG, Haselstrasse 1, 
5400 Baden,
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG, 
Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft, 
Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn,
vertreten durch Reichmuth Trademark Agency GmbH, 
Postfach 658, 8630 Rüti ZH,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 8634 
DERMOXANE / DERMASAN vom 21. Februar 2008.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-2235/2008

Sachverhalt:

A.
Die  Marke  P-313183  DERMOXANE der  Beschwerdegegnerin  wurde 
am 20. Januar 1982 für folgende Waren der Klasse 3 in das schweize-
rische Markenregister eingetragen:

Kosmetische Produkte und Schönheitsmittel  für die Hautpflege, Creme und 
Lotion für die Gesichtspflege, insbesondere gegen zu fette Haut.

B.
Am 11. August 2006 hinterlegte die Beschwerdeführerin beim Eidge-
nössischen  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (Vorinstanz)  die  Marke 
DERMASAN.  Sie  wurde  als  Marke  CH  550472  am  22. September 
2006 für folgende Waren und Dienstleistungen in das schweizerische 
Markenregister eingetragen:

Klasse 3      
Kosmetika 

Klasse 5      
Pharmazeutische Erzeugnisse und Präparate für die Gesundheitspflege.

C.
Gegen die Eintragung der am 10. Oktober 2006 veröffentlichten Marke 
der  Beschwerdeführerin  erhob  die  Beschwerdegegnerin  gestützt  auf 
ihre oben erwähnte Marke am 23. Dezember 2006 Widerspruch.  Der 
Widerspruch betrifft nur die Eintragung der Marke DERMASAN für die 
Kosmetika in Klasse 3, während die Eintragung des Zeichens für die 
Waren in Klasse 5 unbeanstandet blieb.

D.
Mit Stellungnahme vom 14. Februar 2007 beantragte die Beschwerde-
führerin,  den Widerspruch infolge fehlender Zeichenähnlichkeit  abzu-
weisen. Zugleich erhob sie die Einrede des Nichtgebrauchs gegenüber 
der Widerspruchsmarke. 

E.
Die Beschwerdegegnerin reichte zur Glaubhaftmachung des ernsthaf-
ten  Gebrauchs der  Widerspruchsmarke in  ihrer  Replik  vom 11. April 
2007  der  Vorinstanz  Unterlagen  ein  (Rechnungskopien,  Preislisten, 
Warenabbildung). 

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F.
Am 21. Februar 2008 hiess die Vorinstanz den Widerspruch  gut und 
widerrief  die angefochtene Marke soweit  sie für Waren der Klasse 3 
eingetragen worden war. Zur Begründung führte sie im wesentlichen 
aus,  dass  nur  in  Bezug  auf  DERMOXANE  Handcreme  durch  die 
eingereichten  Rechnungskopien  ein  ernsthafter  Gebrauch  glaubhaft 
gemacht werden könne. Die Preislisten und Warenabbildungen lägen 
nicht im relevanten Zeitraum oder liessen den Bezug zur Schweiz ver-
missen. Zwischen den Marken bestehe eine Ähnlichkeit in der Abfolge 
der  Vokale  und  Konsonanten.  Da  insbesondere  bei  französischer 
Aussprache das "X" und das "S" sehr ähnlich betont würden und das 
"E"  am  Wortende  der  Widerspruchsmarke  stumm  ausgesprochen 
werde, sei die Abweichung der Vergleichszeichen in den Buchstaben 
"O" (Widerspruchsmarke) und "A" (angefochtene Marke) auf phoneti-
scher Ebene als geringfügig zu werten. Das übereinstimmende Merk-
mal  überwiege  gegenüber  der  Abweichung  in  der  Wortmitte,  zumal 
Endsilben  in  der  Regel  den  Gesamteindruck  der  Zeichen  nur 
geringfügig  zu  prägen  vermöchten.  Die  geringe  Abweichung  im 
Sinngehalt,  DERMOXANE (Haut und bedeutungslose Endung) sowie 
DERMASAN (Haut  und gesund) könne die  festgestellte  Zeichenähn-
lichkeit  nicht  kompensieren.  Obwohl  es  sich  bei  der  Widerspruchs-
marke um eine kennzeichnungsschwache Marke handle, genügten die 
Abweichungen der angefochtenen Marke in der Wortmitte und auch im 
Gesamtbild  nicht,  um  die  Verwechslungsgefahr  zu  beseitigen.  Der 
Konsument schenke dem Beginn und dem Ende eines Wortes mehr 
Aufmerksamkeit  als  der  Wortmitte  und  werde  die  Zeichen  kaum  je 
gleichzeitig wahrnehmen und so den Unterschied ausmachen können.

G.
Mit Eingabe vom 7. April 2008 erhob die Inhaberin der angefochtenen 
Marke  beim  Bundesverwaltungsgericht  Beschwerde.  Sie  beantragte, 
den  Widerspruchsentscheid  der  Vorinstanz  vom  21.  Februar  2008 
unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolge  zu  Lasten  der  Beschwerde-
gegnerin aufzuheben und die Eintragung der angefochtenen Marke zu 
bestätigen. Zur Begründung liess sie vortragen, dass die eingereichten 
Unterlagen  zur  Glaubhaftmachung  des  ernsthaften  Gebrauchs  auch 
bezüglich der Handcreme DERMOXANE nicht ausreichten, da es sich 
um einen bloss geringfügigen Umsatz handle. Selbst wenn von einem 
ernsthaften Gebrauch in  Bezug auf  die Handcreme auszugehen sei, 
so sei diese Einschränkung des Schutzumfanges, entgegen der Vorge-
hensweise der Vorinstanz, bei Beurteilung der Warennähe und damit 

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bei der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen. Aus der Kennzeich-
nungsschwäche der Widerspruchsmarke und der nur sehr punktuellen 
Warenidentität ergebe sich, dass bei der Prüfung der Zeichenähnlich-
keit  bereits  geringfügige Unterschiede  ausreichten. Die  Übereinstim-
mung in einem gemeinfreien Teil wie DERM reiche nicht aus um die 
Verwechslungsgefahr  zu begründen. Wortmitte  und Wortende,  Vokal- 
und Konsonantenfolge seien unterschiedlich, wie auch die Anzahl der 
Silben und Wörter. Die Aussprache der Vergleichszeichen sei in jeder 
Sprache,  deutsch  und  französisch,  für  sich  genommen abweichend. 
Auch wichen die Marken im Sinngehalt  voneinander  ab, da mit  dem 
Bestandteil  OX der Widerspruchsmarke auf Oxygenium (=Sauerstoff) 
angespielt  werde  und  mit  dem  Bestandteil  SAN  der  angefochtenen 
Marke auf das italienische Wort san (=gesund).

H.
Am 13. Juni 2008 liess sich die Beschwerdegegnerin vernehmen und 
machte geltend,  dass die gegenwärtige Benutzung der Bezeichnung 
DERMOXANE  nur  im  Zusammenhang  mit  einer  "Handcreme"  unter 
"kosmetische Produkte und Schönheitsmittel für die Hautpflege" sub-
sumiert  werden müsse,  da die  Handcreme auch für  andere  Körper-
partien gebraucht  werden könnte. Im Übrigen berief  sie sich auf  die 
Begründung des Widerspruchsentscheids. Sie machte darüber hinaus 
geltend, dass das Wortende der angefochtenen Marke SAN kaum als 
gesund  verstanden  werden  dürfe,  da  dieser  Bedeutungsgehalt  der 
Silbe beschreibend und damit das gesamte Zeichen beschreibend und 
nicht eintragungsfähig wäre.

I.
Mit Vernehmlassung vom 19. Juni 2008 verzichtete die Vorinstanz auf 
die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf 
die Begründung des angefochtenen Widerspruchsentscheids die Ab-
weisung der Beschwerde unter Kostenfolge.

J.
In ihrer Replik vom 25. Juli 2008 wandte sich die Beschwerdeführerin 
gegen die Behauptung, die Marke DERMASAN sei beschreibend. Sie 
machte geltend, dass absolute Ausschlussgründe nach Art. 2 Marken-
schutzgesetz im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden 
könnten. Dass SAN nicht beschreibend sei ergebe sich aus der Mar-
kenprüfungspraxis der Vorinstanz, wonach die Silbe grundsätzlich als 
unbestimmte  Abkürzung  und  nicht  als  beschreibend  im  Sinne  von 

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gesund oder gute Gesundheit  angesehen und daher nicht  zurückge-
wiesen werde (im Gegensatz zu SANO bzw. SANA). Darüber hinaus 
betonte sie, dass im Widerspruchsverfahren abweichende Sinngehalte 
bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen seien. Im 
Übrigen handle es sich bei dem Produkt, das unter der Widerspruchs-
marke vertrieben  werde,  einzig  um eine  Handcreme. Im Falle  einer 
breiteren Anwendung würde diese als Hautcreme vertrieben. Die allen-
falls punktuelle Warenidentität sei bei der Prüfung der Verwechslungs-
gefahr zu berücksichtigen.

K.
Auf  eine  Duplik  wurde  seitens  der  Beschwerdegegnerin  und  der 
Vorinstanz verzichtet.

L.
Mit  Verfügung vom 17. August  2009 stellte der Instruktionsrichter  es 
dem Rechtsvertreter  der  Beschwerdeführerin  frei,  in  Ergänzung  der 
am 25. Juli 2008 unaufgefordert eingereichten, für die Mandantschaft 
bestimmten Aufstellung, eine Kostennote vorzulegen, aus der sich der 
angewendete  Stundenansatz  sowie  der  Aufwand  ergeben.  Dies 
geschah mit Schreiben vom 21. August 2009.

M.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im 
Rahmen der Erwägungen eingegangen. 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zustän-
dig (Art. 31, 32, und 33 Bst. d des Bundesgesetzes über das Bundes-
verwaltungsgericht  vom  17. Juni  2005  [VGG,  SR 173.32]).  Die 
Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist des Art. 50 des Bundes-
gesetzes  über  das  Verwaltungsverfahren  vom  20. Dezember  1968 
(Verwaltungsverfahrensgesetzes, VwVG; SR 172.021) erhoben und der 
verlangte  Kostenvorschuss fristgerecht  geleistet. Der  Rechtsvertreter 
der Beschwerdeführerin hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 
VwVG). Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung 

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besonders  berührt  und  durch  den  Entscheid  beschwert  (Art. 48 
VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 

2.
Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August  1992 
über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutz-
gesetz [MSchG], SR 232.11) sind Zeichen vom Markenschutz ausge-
schlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleich-
artige  Waren  oder  Dienstleistungen  bestimmt  sind,  so  dass  sich 
daraus  eine  Verwechslungsgefahr  ergibt.  Der  Inhaber  einer  älteren 
Marke  kann  gestützt  auf  Art. 3  Abs. 1  MSchG  innerhalb  von  drei 
Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch erhe-
ben (Art. 31 MSchG). 

3.
Im  vorliegenden  Fall  hat  die  Inhaberin  der  angefochtenen  Marke 
gegenüber  der  Widerspruchsmarke  die  Einrede  des  Nichtgebrauchs 
erhoben (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezem-
ber  1992  [MSchV, SR 232.111]).  Diesfalls  hat  der  Widersprechende 
den  Gebrauch  seiner  Marke  oder  wichtige  Gründe  für  den  Nichtge-
brauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG). Die Vorinstanz hat dazu 
festgehalten, die Widersprechende könne sich aufgrund des glaubhaft 
gemachten  Gebrauchs  auf  den  Schutz  ihrer  Marke  (nur)  für  "Hand-
creme"  (Klasse  3)  stützen.  Auf  dieser  Basis  hat  sie  nach  eigenen 
Angaben  Verwechslungsgefahr  der  Vergleichszeichen  geprüft  (ange-
fochtene Verfügung, S. 5). Gemäss dem Dispositiv der angefochtenen 
Verfügung  wird  die  angefochtene  Marke  für  "Kosmetika"  (Klasse  3) 
widerrufen. Die Beschwerdeführerin bestreitet vor Bundesverwaltungs-
gericht,  dass  es  der  Beschwerdegegnerin  gelungen  sei,  den  ernst-
haften  Gebrauch  für  Handcreme  glaubhaft  zu  machen.  Eventualiter 
weist sie darauf hin, dass die Einschränkung des Schutzumfangs der 
Widerspruchsmarke bei  der  Beurteilung der  Verwechslungsgefahr zu 
berücksichtigen ist. Dieser Umstand sei von der Vorinstanz nicht oder 
jedenfalls in ungenügender Weise berücksichtigt worden (Beschwerde, 
S. 6). Die Beschwerdegegnerin wehrt sich gegen die Behauptung der 
Beschwerdeführerin, der ernsthafte Gebrauch für Handcreme sei nicht 
glaubhaft  gemacht.  Sie  macht  demgegenüber  nicht  geltend,  die 
Vorinstanz  hätte  den  ernsthaften  Gebrauch  in  Abweichung  von  der 
vorinstanzlichen Einschränkung für den ganzen Umfang ihrer in Klasse 
3 eingetragenen "kosmetischen Produkte und Schönheitsmittel für die 
Hauptpflege, Creme und Lotion für die Gesichtspflege, insbesondere 

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gegen zu fette Haut" als glaubhaft gemacht anerkennen müssen. Erst 
und nur unter dem Titel "Vergleich der Waren" macht sie geltend, der 
effektive Anwendungsbereich dieser Handcreme sei  nicht  auf  Hände 
beschränkt (Beschwerdeantwort, S. 3). 

Erweist  sich  die  Rüge  der  Beschwerdeführerin,  der  ernsthafte  Ge-
brauch sei auch in Bezug auf Handcreme zu Unrecht bejaht worden, 
als  begründet,  wäre  die  Beschwerde  mit  dieser  Begründung  gutzu-
heissen.  Jedenfalls  ist  aufgrund  der  Vorbringen  der  Parteien  nach-
folgend  davon  auszugehen,  dass  der  rechtserhaltende  Gebrauch  – 
soweit überhaupt – nur für Handcreme glaubhaft gemacht und nicht zu 
prüfen ist, ob von einem weiter gehenden ernsthaften Gebrauch aus-
zugehen ist. Wird demgegenüber die Verwechselbarkeit unter Berück-
sichtigung der Einschränkung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke 
auf  Handcreme und  unter  Annahme der  Warengleichheit  (angefoch-
tene  Verfügung,  S. 6)  verneint,  führt  dies  zur  Gutheissung  der 
Beschwerde,  ohne  Erörterung  der  Frage,  ob  der  rechtserhaltende 
Gebrauch in Bezug auf Handcreme glaubhaft gemacht ist. Dies wird im 
Folgenden zu prüfen sein.

4.

4.1 Für  die  Beurteilung  der  Verwechslungsgefahr  ist  ausschlag-
gebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten 
sind,  welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisie-
rungsfunktion  beeinträchtigen (BGE 127  III  160 E. 2a,  S. 166  Secu-
ritas/Securicall).  Von einer  Verwechslungsgefahr  ist  nicht  nur  auszu-
gehen,  wenn die  angesprochenen  Verkehrskreise  zwei  Marken nicht 
auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar ausein-
ander  halten können,  aufgrund der  Markenähnlichkeit  aber unzutref-
fende  Zusammenhänge  vermuten,  insbesondere  an  Serienmarken 
denken,  die  verschiedene  Produktlinien  ein  und  desselben  Unter-
nehmens oder  verschiedener, wirtschaftlich miteinander  verbundener 
Unternehmen  kennzeichnen  (sogenannte  mittelbare  Verwechslungs-
gefahr; BGE 128 III 96 E. 2a  ORFINA [fig.]/ORFINA, 122 III 384 E. 1 
Kamillosan/Kamillan, Kamillon). 

4.2 Eine  Verwechslungsgefahr  im  Sinne  von  Art. 3  Abs. 1  Bst. c 
MSchG ist  dann anzunehmen,  wenn das jüngere  Zeichen die  ältere 
Marke  in  ihrer  Unterscheidungsfunktion  beeinträchtigt.  Eine  solche 

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Beeinträchtigung  ist  gegeben,  sobald  zu  befürchten  ist,  dass  die 
massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit  der Marken 
irreführen  lassen  und  Waren,  die  das  eine  oder  andere  Zeichen 
tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 122 II 382 E. 1 
S. 384 Kamillosan/Kamillan, Kamillon; BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f. 
Securitas/Securicall). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist 
auf  die  Ähnlichkeit  der  Zeichen  im  Erinnerungsbild  des  Letztab-
nehmers abzustellen (BGE 121 III 378 E. 2a BOSS/BOKS, 119 II 473 
E. 2d  Radion/Radiomat;  Urteile  des  Bundesverwaltungsgerichts 
[BVGer] B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1  Fructa/Fructaid; B-
3578/2007  vom  31. Oktober  2007  E. 2  Focus/Pure  Focus,  B-
7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 Aromata/Aromathera). Zwischen der 
Ähnlichkeit  der  Zeichen  und  dem  Mass  an  Gleichartigkeit  zwischen 
den geschützten Waren und Dienstleistungen besteht  eine Wechsel-
wirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anfor-
derungen  zu  stellen,  je  ähnlicher  die  Produkte  sind  und  umgekehrt 
(LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marken-
schutzgesetz/Muster-  und  Modellgesetz,  Basel  1999,  MSchG  Art. 3 
N. 8). Die Beurteilung im Lichte von Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet sich 
dabei  nach  dem  Registereintrag  der  Marken  (Urteil  des  BVGer  B-
5325/2007  vom  12. November  2007  E. 3  Adwista/ad-vista mit  Hin-
weisen;  EUGEN MARBACH,  in:  Roland  von  Büren/Lucas  David  [Hrsg.], 
Schweizerisches  Immaterialgüter-  und  Wettbewerbsrecht,  Bd. III/1, 
Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 705).

4.3 Neben dem Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren 
oder  Dienstleistungen  nachfragen,  ist  auch  die  Kennzeichnungskraft 
im Rahmen der Beurteilung des Einzelfalles von wesentlicher Bedeu-
tung, da diese den Schutzumfang einer Marke massgeblich beeinflusst 
(BGE 122 III  382 E. 2a,  S. 385  Kamillosan/Kamillan,  Kamillon;  Urteil 
des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1  Fructa/Fructaid 
GALLUS JOLLER,  in:  Michael  Noth/Gregor  Bühler/Florent  Thouvenin 
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MschG], Bern 2009, [hiernach: Bearbei-
ter,  in: MSchG],  Art. 3  N. 69 ff.;  CHRISTOPH WILLI,  in: Markenschutzge-
setz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksich-
tigung  des  europäischen  und  internationalen  Markenrechts,  Zürich 
2002, Art. 3 N. 17 ff.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwa-
che Marken ist kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen 
daher  schon  bescheidenere  Abweichungen,  um  eine  ausreichende 
Unterscheidbarkeit  zu  bewirken (BGE 122  III  385  E. 2a  Kamillosan/ 
Kamillon, Kamillan; Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 

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E. 4 jump [fig.]/JUMPMAN, B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1 
Kremlyovskaya/Kremlyevka  mit  Hinweisen,  B-7492/2006 vom 12. Juli 
2007 E. 6 Aromata/Aromathera). Stark sind Marken, die entweder auf-
grund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr 
durchgesetzt  haben  (BGE  122  III  385  E. 2a  Kamillosan/Kamillon,  
Kamillan mit Hinweisen; MARBACH, a.a.O., N. 979 mit Hinweis auf Urteil 
des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7  Converse All  
Stars  [fig.]/Army  tex  [fig.]  und  RKGE  vom  26. Oktober  2006  in  sic! 
7+8/2007 531 E. 7 Red Bull [fig.]/Red, Red Devil). Als schwach gelten 
demgegenüber Marken, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen 
Sprachgebrauchs anlehnen oder durch eine allgemein gebräuchliche 
Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen 
geprägt  werden  (Urteile  des  BVGer  B-5440/2008  vom 24. Juli  2009 
E. 6.2 jump [fig.]/JUMPMAN, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 
Regulat/H2O3  pH/  Regulat  [fig.],  B-8320/2007  vom  iBond/HY-Bond 
Resiglass,  B-7492/2006 vom 12. Juli  2007 E. 6  Aromata/Aromathera; 
MARBACH, a.a.O., N. 976 ff.).

5.
Im vorliegenden  Fall  ist  für  die Frage,  ob eine Verwechslungsgefahr 
besteht,  zunächst  zu  prüfen,  welche Kennzeichnungskraft  und damit 
welcher  Schutzumfang  der  Widerspruchsmarke  DERMOXANE  zu-
kommt (vgl. E. 4.3). 

Die Kennzeichnungskraft ist im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu 
berücksichtigen (BGE 122 III  382 E. 5b S. 389  Kamillosan/Kamillon,  
Kamillan; BGE 127 III 160 E. 2b.cc S. 167 Securitas/Securicall; RKGE 
vom 13. September 2005 in sic! 12/2005 882 E. 6 S. 882 Blue Moon/ 
Bluecoon; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 133). Der Gesamteindruck von Wort-
marken  wird  zunächst  durch  den  Klang  und  durch  das  Schriftbild 
bestimmt; gegebenenfalls kann auch ihr Sinngehalt von entscheiden-
der Bedeutung sein. Den Klang prägen insbesondere das Silbenmass, 
die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während 
das  Schriftbild  vor  allem durch  die  Wortlänge  und  durch  die  Eigen-
heiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 122 III 
382 E. 5a S. 388 Kamillosan/Kamillon, Kamillan; BGE 121 III 377 E. 2b 
S. 379  Boss;  BVGer  B-7442/2006  vom  18. Mai  2007  E. 4.2  Feel'n 
learn/See'n  learn).  Die  Kriterien  sind  im  Folgenden  zur  Frage  des 
Schutzumfanges der Widerspruchsmarke zu untersuchen. 

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5.1 Die  Marke  DERMOXANE  wird  durch  das  Element  "Derm"  bzw. 
"Dermo" (griechisch = Haut) geprägt. Dieses wird vom Durchschnitts-
konsumenten  auch  als  in  diesem  Sinne  beschreibend  verstanden, 
weshalb  es  von  vornherein  nicht  denselben  Schutzumfang  geniesst 
wie  beispielsweise  eine  Fantasiebezeichnung  (Urteile  des  BVGer  B-
6767/2007  vom  16. Dezember  2009  E. 4.1  LA  CITY/T-City,  B-
6012/2008  vom  25. November  2009  E. 4.11  stenflex/star  flex  [fig.]). 
Dementsprechend hat das Bundesgericht im Rahmen der Prüfung der 
absoluten Ausschlussgründe festgehalten, es bedürfe keines Fantasie-
aufwandes, um im Zeichen "Bioderma" ein biologisches Produkt, das 
zur  Pflege  der  Haut  bestimmt  ist,  zu  erkennen  (Urteil  4C.403/1999 
vom 16. Februar 2000, in sic!  4/2000 287 E. 3b  Bioderma,  vgl. auch 
den  unveröffentlichten  Entscheid  des  BGer  vom 9. September  1991 
Remederm,  erwähnt  in: Urteil  des Bundesgerichts  PMMBl  21/1992 I 
S. 87 Sanomed). Soweit die Beschwerdegegnerin dieses Ergebnis mit 
dem Hinweis zu relativieren versucht, dass das Zeichen DERMASAN 
nicht hätte eingetragen werden dürfen (Beschwerdeantwort,  S. 3), ist 
sie nicht mit diesem Einwand zu hören.  Wegen des offensichtlich be-
schreibenden Charakters  in  Bezug auf  die beanspruchten Waren ist 
der Zeichenbestandteil DERM jedenfalls als schwach einzustufen.

5.2 Die  übrigen  Silben  des  Zeichens  DERMOXANE  ergeben  den 
Wortbestandteil  -OXANE.  Die  Vorinstanz  geht  davon  aus,  dass  die 
Marke  wegen  der  unbestimmten  Endung  -XANE zum Markenschutz 
eingetragen  werden  konnte  und  bezeichnet  die  Marke  als  im 
Gesamten schwach kennzeichnungskräftig (Widerspruchsentscheid III. 
D. 4).  Die  Beschwerdeführerin  ist  ebenfalls  dieser  Auffassung  (Be-
schwerde S. 7). Anders als  die Vorinstanz zieht  sie indessen daraus 
den Schluss, dass bereits die bestehenden Unterschiede ausreichten, 
um vorliegend die Verwechslungsgefahr zu bannen. 

Die  unstreitig  kennzeichnungsschwache  Anfangssilbe  DERM  wird 
ergänzt durch -OXANE. Diese Buchstabenfolge ist, wie die Vorinstanz 
zu Recht ausführt, unbestimmt. Der Gedanke an das lateinische bzw. 
englische Ox für Ochse (Beschwerde, S. 10) ergibt im Zusammenhang 
mit  der Anfangssilbe DERM und den zu kennzeichnenden Produkten 
keinen Sinn und wird sich dem Konsumenten kaum aufdrängen. Auch 
der  Hinweis  der  Beschwerdeführerin,  man werde an das  chemische 
Zeichen für Sauerstoff erinnert, erscheint weit hergeholt. Schliesslich 
ist  nicht  ohne  weiteres  davon auszugehen,  dass  die  Silben  -XANE, 
insbesondere bei französischer Aussprache, bei welcher das 

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Schluss-E  nicht  zu  hören  ist,  das  "gesund"  bedeutende  "san"  als 
Kurzform von "sanus" evoziert. Zwar ist es unmöglich, den Buchstaben 
"X" in der Widerspruchsmarke zu artikulieren, ohne zugleich ein "S" zu 
bilden. Die lateinische Silbe "san" weist indessen ein stimmhaftes "s" 
auf,  welche  mit  der  in  der  Widerspruchsmarke  vorhandenen  harten 
Kombination aus "k" und "s" nichts gemein hat. Das französische Wort 
für gesund lautet darüber hinaus "sain", weswegen sich französische 
Konsumenten durch die Buchstabenfolge -OXANE weder an das latei-
nische "sanus" noch an das französische "sain" erinnert fühlen. Entge-
gen der Ansicht  der Vorinstanz führt  die Kombination aus der kenn-
zeichnungsschwachen Silbe DERM und der unbestimmten und daher 
gewöhnlich  kennzeichnungskräftigen  Buchstabenfolge  -OXANE  nicht 
zu einer insgesamt kennzeichnungsschwachen Marke. Im Zusammen-
hang mit  Hautpflegemitteln fällt  DERM genauso wenig ins Auge, wie 
z.B. die Silbe DENT im Bereich der Zahnpflege, so dass bei der Unter-
scheidung von Waren die volle Aufmerksamkeit der Konsumenten dem 
jeweils anderen Bestandteil gilt. Das kennzeichnungsschwache DERM 
als gewohnter Hinweis auf die Haut prägt das Zeichen nicht. Vielmehr 
wird den übrigen Bestandteilen grössere Aufmerksamkeit  geschenkt, 
so dass diese die Marke in ihrer Gesamtheit eher prägen. In diesem 
Zusammenhang  ist  denn  auch  festzuhalten,  dass  unter  der  Ver-
wendung von DERM im Segment von Hautpflegeprodukten zahlreiche 
Ausweichmöglichkeiten  bestehen,  was  als  Indiz  für  einen  gewöhnli-
chen Schutzumfang gilt (MARBACH, a.a.O., N. 987 f.). Wollte man mit der 
Vorinstanz  die  Widerspruchsmarke  schon  wegen  des  Bestandteiles 
DERM als schwach ansehen, müsste dies für zahlreiche andere Mar-
ken,  die  DERM  mit  einem  Fantasiebestandteil  verbinden,  ebenfalls 
gelten, was indessen kaum sachgerecht erschiene. Da demnach vor-
liegend  dem  sinngehaltsmässig  unbestimmten  und  kennzeichnungs-
kräftigen Bestandteil  -OXANE mit dem auffälligen und einprägsamen 
Buchstaben "x" die zentrale Bedeutung zukommt, ist dem Zeichen in 
seiner  Gesamtheit  eine  gewöhnliche  Unterscheidungskraft  zuzuer-
kennen. 

6.

6.1 Von einer Verwechslungsgefahr ist auszugehen, wenn das jüngere 
das  ältere  Zeichen  in  der  Weise  in  seiner  Unterscheidungsfunktion 
dergestalt beeinträchtigt, dass die massgeblichen Verkehrskreise auf-
grund der Markenähnlichkeit irregeführt und Waren, die das eine oder 
andere  Zeichen  tragen,  dem  falschen  Markeninhaber  zugerechnet 

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werden (vgl. E. 4.2). Wie bei der Frage nach dem Schutzumfang (oben 
E. 5) wird auch im Rahmen der vorliegenden Prüfung der Gesamtein-
druck von Wortmarken durch deren Klang, Schriftbild und Sinngehalt 
bestimmt. Den Klang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aus-
sprachekadenz  und  die  Aufeinanderfolge  der  Vokale,  während  das 
Schriftbild  vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten 
der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet  wird (BGE 122 III  382 
E. 5a  S. 388  Kamillosan/Kamillon,  Kamillan;  BGE  121  III  377  E. 2b 
S. 379  Boss;  BVGer  B-7442/2006  vom  18. Mai  2007  E. 4.2  Feel'n 
learn/See'n  learn),  welche  im  Folgenden  bezogen  auf  die  im  Streit 
stehenden  Marken  unter  Berücksichtigung  der  gewöhnlichen  Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke (E. 5) zu untersuchen sind. 

6.2 Die Widerspruchsmarke DERMOXANE und die angefochtene Mar-
ke  DERMASAN  sind  in  Bezug  auf  den  schwachen  Zeichenanfang 
"Derm" unstrittig identisch. Die Vorinstanz geht darüber hinaus davon 
aus, dass die Zeichen auch in Bezug auf die Wortenden sehr ähnlich 
seien  und  sich  nur  in  der  Wortmitte  unterschieden. Dabei  stützt  sie 
sich  darauf,  dass  bei  französischer  Aussprache "X"  und  "S"  ähnlich 
betont würden und das "E" am Ende der Widerspruchsmarke stumm 
ausgesprochen werde (Verfügung III. D. 4). Wenn indessen von einer 
französischen Aussprache ausgegangen wird, muss dies für beide zu 
vergleichenden  Zeichen  mit  der  Folge  gelten,  dass  die  Endung  der 
Marke  DERMASAN  nasal  zu  intonieren  wäre.  Hält  man  sich  mithin 
daran, dass jeweils die gleiche Aussprachevariante für beide Zeichen 
zu  verwenden  ist,  lauten  die  Vergleichspaare  einerseits  bei 
französischer  Aussprache  "DERMOXAN"  und  "DERMASÃN"  und 
andererseits "DERMOXANE" und "DERMASAN". So spricht etwa das 
Schluss-E der Widerspruchsmarke bei deutscher Aussprache und die 
nasale Aussprache des Wortendes der angefochtenen Marke bei fran-
zösischer  Aussprache entgegen der  Auffassung der  Vorinstanz nicht 
dafür, dass die Zeichen sehr ähnlich sind. Diese konkret gegenüber-
gestellten  Vergleichspaare  sind  bei  der  Beurteilung  der  Zeichen  zu-
grunde zu legen.

6.3 Zu  prüfen  ist  im  Folgenden,  ob  die  zu  prüfenden  Kriterien,  wie 
Wortklang,  Schriftbild  für  oder  gegen  eine  Zeichenähnlichkeit 
sprechen.

6.3.1 Festzustellen ist zunächst, dass die Worte nicht gleich lang sind, 
wobei  dieser  Unterschied akustisch wohl  nicht  ins Gewicht  fällt. Von 

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grösserer  Bedeutung in  Bezug auf  den Wortklang ist  die  Vokalfolge. 
Wie die Beschwerdeführerin zu Recht betont,  ist diese (Beschwerde, 
S. 9),  abweichend, "e-o-a-e" für DERMOXANE gegenüber "e-a-a" für 
DERMASAN. Insbesondere das "O" führt eine ganz andere Klangfarbe 
ein. Insoweit fehlt es mit der ähnlichen Vokalfolge schon an einem der 
wichtigsten  Indizien  für  die  Zeichenähnlichkeit  (vgl.  hierzu  MARBACH, 
a.a.O.,  N. 878).  Bei  der  Konsonantenfolge  unterscheiden  sich  vor 
allem x und s an gleicher Position – ein Unterschied, der bei Bildung 
der korrekten sprachlichen Vergleichspaare durchaus hörbar wird.

6.3.2 Als  prägendes  Merkmal  des  ebenfalls  zu  berücksichtigenden 
Schriftbildes  sticht  der  Konsonant  X  aufgrund  seiner  selteneren 
Verwendung als prägendes Element hervor. 

6.3.3 Bei  lexikografisch  klar  belegbaren  Wortzeichen  kommt  dem 
Sinngehalt eine erhebliche Bedeutung zu. Von Relevanz ist allerdings 
nur  der  Sinngehalt  kennzeichnender  Markenelemente.  Die  Überein-
stimmung  oder  Abgrenzung  in  sachlichen  oder  beschreibenden  Zu-
sätzen ist  für  die Beurteilung unbedeutend (MARBACH,  a.a.O.,  N. 886, 
887;  JOLLER,  in:  MSchG,  Art. 3,  N. 158 mit  Hinweisen  auf  die  Recht-
sprechung). Im Sinngehalt erinnert  die erste Silbe der Widerspruchs-
marke (DERMOXANE) an Haut. Der restlichen Buchstabenfolge lässt 
sich kein schlüssiger Sinngehalt  zuweisen (vgl. oben E. 5.2). Anders 
liegt  es  im  Fall  der  angefochtenen  Marke.  Insoweit  verweist  das 
Schriftbild der Schlusssilbe "SAN" als auf den Sinngehalt "gesund". In 
zahlreichen Fällen ist gerichtlich festgestellt worden, dass die Zeichen-
bestandteile "sana" oder "sano" dem Gemeingut angehören (vgl. Urteil 
des BVGer B-6291/2007 vom 28. Mai 2008 E. 7 Corposana; BGE 104 
Ib  138  E. 2  Sano-vital; HGer  Zürich  in:  Schweizerische  Mitteilungen 
zum  Immaterialgüterrecht  [SMI]  1988,  92-94  Melisana/Mensana). 
Befindet sich die Kurzform "san" am Wortende und wird der Buchstabe 
"s" stimmhaft und das "a" lang ausgesprochen, fallen alternative Be-
deutungen wie z.B. in CH-Nr. 388441 SAN PELLEGRINO (= ital. heilig) 
ausser  Betracht  und  die  Silbe  wird  als  Hinweis  auf  das  Lateinische 
"sanus"  verstanden.  Abzustellen  ist  auf  den  Wortstamm  "san-",  von 
dem unter anderem die lateinischen Wörter  sanus (gesund, heil),  im 
Deutschen das Fremdwort "sanieren" und verwandte Wörter, im Fran-
zösischen die Wörter sain (gesund), santé (Gesundheit) und schliess-
lich im Italienischen die Wörter sano (gesund) und sanità (Gesundheit) 
abzuleiten sind. Namentlich für den deutschsprachigen Konsumenten 
ist  somit  offensichtlich,  dass  das  Element  "san"  in  der  von  der  Be-

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schwerdeführerin  zur  Eintragung  angemeldeten  Marke  in  seiner 
Stellung  am Wortende  ohne Weiteres  mit  Begriffen  wie  Gesundheit, 
gesund usw. in Zusammenhang gebracht wird (vgl. hierzu auch BGE 
104 Ib 138 E. 2  Sano-vital). Danach besteht die angefochtene Marke 
im  Wesentlichen  aus  den  kennzeichnungsschwachen  Elementen 
DERM  und  SAN,  welches  zusammengenommen  den  Sinngehalt 
"gesunde Haut" oder "für eine gesunde Haut" vermittelt. Eine Überein-
stimmung im Sinngehalt lässt sich mithin allein in Bezug auf den nicht 
prägenden  Bestandteil  DERM  feststellen,  während  die  Zeichen  im 
Ganzen betrachtet keinen übereinstimmenden Sinngehalt aufweisen.

6.4 Der unterschiedliche Wortklang, das im Schriftbild auffällige X und 
die  fehlende  Übereinstimmung  im  Sinngehalt  im  einprägsameren 
Mittel-  und Schlussteil  der Zeichen führen daher zur Verneinung der 
Verwechslungsgefahr. 

6.5 Die Vorinstanz stützt sich zur Bejahung der Verwechslungsgefahr 
unter anderem darauf, dass beide Zeichen einen übereinstimmenden 
Wortanfang  aufweisen.  Der  gemeinsame  Wortstamm  ist  jedoch  nur 
dann  ein  Indiz  für  die  Verwechselbarkeit,  wenn  das  diversifizierte 
Angebot einer Stammmarke erwartet wird; bei einem kennzeichnungs-
schwachen Wortstamm mit klarem und sehr häufig verwendeten Sinn-
gehalt  wie  DERM  =  Haut  entsteht  beim  Konsumenten  eine  solche 
Erwartung nicht (vgl. RKGE vom 14. Oktober 2004 in sic! 2/2005 131 
E. 7  Marché  Mövenpick  [fig.]/Place  du  Marché,  RKGE vom 28. Juni 
2006 in sic!  11/2006 759  Red Label,  Red Code, Red Racing/Red M 
150 und RKGE vom 9. August 2005 in sic! 11/2005 805 Suprême des 
ducs/Suprême  de  fromage  Eisis  Chästerrine  [fig.],  welche  allesamt 
nicht  als  verwechselbar  angesehen  wurden;  siehe  auch  MARBACH, 
a.a.O., N. 964). Für gemeinfreie Bestandteile wie DERM (E. 5.1 hier-
vor)  geht  Joller  sogar  davon aus (in: MSchG,  Art. 3  N. 125; ebenso 
RKGE  vom  5. Juli  2006  in  sic!  11/2006  761  E. 5  McDonald's;  Fish 
Mac/McLake),  dass  keine  markenrechtlich  relevante  Zeichenähnlich-
keit  vorliege  und  demzufolge  keine  Verwechslungsgefahr  indiziere. 
Grund dafür  ist  der  Umstand,  dass  schwache Bestandteile  nicht  als 
Markenstamm  erkannt  werden  (MARBACH,  a.a.O.,  N. 964  mit  Hinweis 
auf  RKGE vom 11. September  2001 in  sic!  2/2002 101 E. 7  Mikron 
[fig.]/Mikromat [fig.]). Dies deckt sich mit der Rechtsprechung, wonach 
auch bei integraler Übernahme von Zeichenbestandteilen des älteren 
Zeichens nicht von einer Verwechselbarkeit auszugehen ist, wenn ein 
ganz  schwaches  Element  zur  Diskussion  steht  (MARBACH,  a.a.O., 

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N. 869) oder das Übernommene durch einen Zusatz erheblich modifi-
ziert wird (Urteil des BVGer B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7.6 
Sky/Skype,  Skype out). Darüber  hinaus  hat  das  Bundesgericht  fest-
gestellt,  dass eine fehlende Ähnlichkeit  indiziert  sei,  wenn sich drei- 
oder mehrsilbige Wortmarken – wie die vorliegende – in nur einer Silbe 
–  wie  hier  DERM  –  überschneiden  (BGE 119  II  473  E. 2d  Radion/  
Radomat).  In  der  Tat vermag der  kennzeichnungsschwache  Wortan-
fang die Zeichen im Gesamteindruck nicht  so nachhaltig  zu prägen, 
dass darüber die voneinander abweichenden Mittel- und Schlussteile 
vernachlässigt  werden könnten. Andernfalls würde es der Beschwer-
degegnerin  erlaubt,  aufgrund  eines  unterscheidungsschwachen 
Markenbestandteils andere Zeichen zu verdrängen.

6.6 Die Vorinstanz ist in der Verfügung davon ausgegangen, dass es 
sich bei  der Widerspruchsmarke um ein schwaches Zeichen handle. 
Wie  bereits  ausgeführt,  genügen  bei  schwachen Zeichen  schon  be-
scheidenere Abweichungen, um eine ausreichende Unterscheidbarkeit 
zu bewirken (vgl. oben E. 4.3 mit  Hinweisen). Die klanglichen Unter-
schiede  bei  der  Gegenüberstellung  sprachlich  korrekt  gebildeter 
Vergleichspaare, vor allem aber die Verbindung der Silben durch ein 
"A" im einen Fall  und ein "O" im anderen (vgl. insoweit  den Hinweis 
JOLLERS,  in:  MSchG,  Art. 3  N. 145,  zu  hervorstechenden  Vokalen  als 
besonders zu berücksichtigende Silbenträger bzw. Silbengipfel) sowie 
der  nicht  übereinstimmende Sinngehalt  stellen  indessen Abweichun-
gen  dar,  die  sich  die  Widerspruchsmarke  DERMOXANE  aus  den 
genannten  Gründen  (vgl.  E. 6.3)  auch  bei  durchschnittlicher  Kenn-
zeichnungskraft gefallen lassen muss. Der abweichende Verbindungs-
vokal sowie der bei korrekter Gegenüberstellung der Sprachvarianten 
unterschiedliche Schlusslaut gehen in hinreichendem Masse über die 
gemäss der  Rechtsprechung bei  schwachen Zeichen verlangten be-
scheidenen Abweichungen hinaus (vgl. Urteil des BVGer B-7492/2006 
vom 12. Juli 2007 E. 6 Aromata/Aromathera; vgl. ausserdem die zahl-
reichen  Hinweise  bei  DAVID,  Art. 3  N. 22  zur  Verwechselbarkeit  ent-
weder bei veränderter Endsilbe oder veränderter Mittelsilbe). 

6.7 Soweit  die  Vorinstanz  im  Widerspruchsentscheid  (III.D.4)  darauf 
abstellt, dass es ausreiche, wenn eine Verwechslungsgefahr in Bezug 
auf  eines der  Elemente  Klang,  Bild  und Sinngehalt  bestehe,  um die 
jüngere  Marke vom Markenschutz  auszuschliessen,  kann daraus für 
den vorliegenden Fall nichts gewonnen werden. Das Schriftbild beider 
Marken ist klar unterschiedlich (siehe oben E. 6.3.2). Auch im Klang-

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bild wird die Verwechslungsgefahr allenfalls von einer – und noch dazu 
einer kennzeichnungsschwachen Silbe, "DERM" – ausgelöst, während 
die  weiteren  Elemente  bei  korrekter  Gegenüberstellung  der  Aus-
sprachevarianten voneinander abweichen. 

6.8 Durch  die  Verschiedenheit  in  Klang,  Schriftbild  und  Sinngehalt 
unterscheiden  sich  die  strittigen  Marken  in  wesentlichen  Elementen 
sowie  im  Gesamteindruck.  Aufgrund  der  sich  daraus  ergebenden 
mangelnden Zeichenähnlichkeit ist selbst bei Warenidentität eine Ver-
wechslungsgefahr  im  Sinne  von  Art. 3  Abs. 1  Bst. c  MSchG  ausge-
schlossen.  Die  Frage  der  Warengleichartigkeit  kann  vorliegend  des-
halb offen gelassen werden.

7.
Nach  dem  Gesagten  ergibt  sich,  dass  die  Beschwerde  mangels 
Verwechslungsgefahr  gutzuheissen  und  die  Marke  DERMASAN  von 
der  Vorinstanz  auch  für  Kosmetika  (Klasse 3)  einzutragen  ist. 
Demnach erübrigt es sich, auf die Rügen in Bezug auf die Einrede des 
Nichtgebrauchs näher einzugehen (vgl. dazu E. 3 hiervor).

8.
Ausgangsgemäss  sind  die  Kosten  des  vorliegenden  Verfahrens  der 
Beschwerdegegnerin  aufzuerlegen  (Art. 63  Abs. 1  VwVG).  Die  Ge-
richtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsachen, Art 
der  Prozessführung  und  finanziellen  Lage  der  Parteien  festzulegen 
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezem-
ber 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesver-
waltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor 
dem  Bundesverwaltungsgericht  ist  dafür  ein  Streitwert  zu  veran-
schlagen (Art. 4 VGKE),  wobei  bei  eher  unbedeutenden Zeichen ein 
Streitwert  zwischen  Fr. 50'000.– und  Fr. 100'000.– angenommen 
werden  darf  (BGE  133  III  492  E. 3.3  mit  Hinweisen).  Von  diesem 
Erfahrungswert  ist  auch  im  vorliegenden  Verfahren auszugehen  und 
die Gerichtsgebühr auf Fr. 4'000.– festzulegen. Der geleistete Kosten-
vorschuss  in  der  Höhe  von  Fr. 5'000.– ist  der  Beschwerdeführerin 
zurückzuerstatten. 

9.
Im vorinstanzlichen Verfahren ist  die Beschwerdeführerin unterlegen. 
Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht  hat 
sie auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu 
gelten. Da die Vorinstanz indessen verfügt hat, dass die von der Wider-

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sprechenden geleistete Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– dem Institut 
verbleibt,  kann  auf  die  Aufhebung  von  Ziffer  3  des  angefochtenen 
Entscheids verzichtet werden, um so die Tragung der erstinstanzlichen 
Verfahrenskosten  durch  die  Widersprechende  und  Beschwerde-
gegnerin sicherzustellen. 

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine 
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten 
der Beschwerdegegnerin zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG 
in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Die Parteientschädigung um-
fasst  die  Kosten  der  Vertretung  sowie  allfällige  weitere  notwendige 
Auslagen der  Partei  (Art. 8  VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt  das 
Gericht  die  Parteientschädigung  aufgrund  einer  detaillierten  Kosten-
note  fest. Vorliegend hat  die Beschwerdeführerin  mit  Schreiben vom 
21. August 2009 eine solche eingereicht, die sich auf ein anwaltliches 
Honorar in Höhe von Fr. 6'380.– (ohne MWSt) und Auslagen in Höhe 
von Fr. 21.– beläuft. Die Beschwerdeführerin macht damit einen Stun-
denaufwand von 17.75 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 360.– 
geltend.  Angesichts  der  durchschnittlichen  Komplexität  dieses 
Widerspruchsverfahrens  erscheint  indessen  ein  Stundenansatz  von 
Fr. 300.– angemessen.  Unter  Berücksichtigung  des  Umstands,  dass 
der  für  die  Replik  geltend  gemachte  Aufwand  als  nur  teilweise 
notwendig erscheint, ist der Aufwand auf 14 Stunden zu festzusetzen. 
Damit  ist  der  Beschwerdegegnerin  eine  Parteientschädigung  von 
insgesamt  Fr. 4'541.80,  bestehend  aus  einem Honorar  in  Höhe  von 
Fr. 4'200.–,  Auslagen  in  Höhe  von  Fr. 21.– zuzüglich  Fr. 320.80 
Mehrwertsteuer (7.6%), aufzuerlegen. 

Gemäss Art. 34  MSchG bestimmt die Vorinstanz  in  welchem Masse 
die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen 
sind.  Die  Vorinstanz  hatte  der  Beschwerdegegnerin  als  der  im 
vorinstanzlichen Verfahren obsiegenden Partei eine Entschädigung in 
Höhe von Fr. 2'800.– zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen 
(Ziffer  4  der  angefochtenen  Verfügung).  Angesichts  des  Verfahrens-
ausgangs  ist  Ziffer  4  der  Verfügung  aufzuheben.  Die  Beschwerde-
gegnerin hat ebenfalls gemäss Art. 34 MSchG der Beschwerdeführerin 
für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung zu zahlen. 
Die Vorinstanz spricht pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Partei-
entschädigung  von  Fr. 1'000.– zu  (Richtlinien  der  Vorinstanz  in 
Markensachen,  Teil 5,  Ziff. 9.4 [Stand: 1. Juli  2008]). Im vorliegenden 
Fall wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt, weswegen der 

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Beschwerdeführerin  insoweit  eine  Parteientschädigung  in  Höhe  von 
Fr. 2'000.– zulasten der Beschwerdegegnerin zuzusprechen ist.

10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur 
Verfügung (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 
17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es ist des-
halb endgültig und wird mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Ziffern 1 und 2 und 4 des Ent-
scheides  des  Eidgenössischen  Instituts  für  Geistiges  Eigentum  im 
Widerspruchsverfahren  Nr. 8634  werden  aufgehoben,  und  die  Vorin-
stanz wird angewiesen, die Marke Nr. 550 472 DERMASAN auch für 
Kosmetika in der Klasse 3 einzutragen.

2.
Die  Kosten  des  vorliegenden  Verfahrens  in  Höhe  von  Fr. 4'000.– 
werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 
Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu 
überweisen.  Der  von  der  Beschwerdeführerin  geleistete 
Kostenvorschuss von Fr. 5'000.– wird zurückerstattet.

3.
Die  Beschwerdegegnerin  hat  der  Beschwerdeführerin  für  das  vorin-
stanzliche  Verfahren  eine  Parteientschädigung  von  Fr. 2'000.–  zu 
bezahlen. 

4.
Die  Beschwerdegegnerin  hat  der  Beschwerdeführerin  für  das  Ver-
fahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eine Parteientschädigung in 
Höhe von Fr. 4'541.80 (inkl. MWSt) zu bezahlen.

Seite 18

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5.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Einschreiben;  Beilage:  Rückerstattungs-
formular; Beschwerdebeilagen zurück)

- die  Beschwerdegegnerin  (Einschreiben;  Beilage:  Einzahlungs-
schein)

- die  Vorinstanz  (Ref-Nr.  Widerspruchsverfahren  Nr.  8634;  Ein-
schreiben; Beilage: Akten zurück)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner Miriam Sahlfeld

Versand: 4. März 2010

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