# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 9d8cfc46-3b4d-5b0f-a053-dfb6915358d7
**Source:** Zürich (ZH)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2004-09-27
**Language:** de
**Title:** Zürich Kassationsgericht 27.09.2004 AA040048
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/ZH_Obergericht/ZH_KSG_001_AA040048_2004-09-27.pdf

## Full Text

Kassationsgericht des Kantons Zürich

Kass.-Nr. AA040048/U/mb

Mitwirkende: die Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, Robert Karrer, Hans

Michael Riemer, Dieter Zobl und Rudolf Ottomann sowie der Se-

kretär Jürg-Christian Hürlimann

Sitzungsbeschluss vom 27. September 2004

in Sachen

X AG,
...,

Klägerin und Beschwerdeführerin
vertreten durch Rechtsanwalt ...

gegen

Y AG,
...,

Beklagte und Beschwerdegegnerin
vertreten durch Rechtsanwalt ...

betreffend

Patent

Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Handelsgerichts des Kantons
Zürich vom 26. Februar 2004 (HG010282/U/zs)

-   2   -

Das Gericht hat in Erwägung gezogen:

 I.

1. Mit Eingabe vom 3. August 2001 erhob die X AG beim Handelsgericht Klage
gegen die Y AG mit folgendem Rechtsbegehren (HG act. 1 S. 2 f.):

„1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung mit
Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhand-
lungsfalle zu untersagen,

1.1. Formulare mit heraustrennbarer Karte, auf deren Rück-
seite, den Bereich der Karte überdeckend, ein Träger-
material aufgeklebt ist, das eine Trägerschicht aus Poly-
propylen und eine der Karte zugewandte Haftschicht aus
Polyethylen umfasst, und bei denen die Karte aus dem
Formular bis zur Trägerschicht vollumlaufend ohne Be-
lassung von Stanzstegen ausgestanzt ist, wobei die Karte
allein durch die Haftschicht aus Polyethylen auf dem
Formular gehalten wird und die Haftschicht so eingestellt
ist, dass sie nach der Ablösung von der Karte praktisch
nicht mehr klebrig ist;

1.2. Laminate aus - in dieser Reihenfolge - einer Polypropy-
lenschicht (PP), einer Polyethylenschicht (PE), einer Po-
lyethylenterephthalatschicht (PET), einer Permanent-
Haftkleberschicht und einem Silikonpapier, bei welchen
die Polyethylenschicht so ausgestaltet ist, dass sie sich
von der Polyethylenterephthalatschicht zerstörungsfrei
abziehen lässt und nach dem Ablösen praktisch nicht
mehr klebrig ist,
besonders das Laminat „Quick Tag 3“,
herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder anderweitig
in Verkehr zu bringen;
besonders als Trägermaterial zur Herstellung von For-
mularen mit heraustrennbarer Karte anzubieten, zu ver-
kaufen und in Verkehr zu bringen.

2. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Gericht zuhanden
der Klägerin über ihre bisherigen Verkäufe von Formula-
ren und Laminaten gemäss dem Rechtsbegehren 1 Aus-
kunft zu geben, und zwar durch Erstellung einer schriftli-
chen chronologischen Aufstellung, aus der die Anzahl der
verkauften Formulare und Laminate hervorgeht, aufge-

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schlüsselt nach einzelnen Lieferungen, Art und Menge
der gelieferten Ware, Abnehmer, Lieferzeit und Peis, so-
wie die variablen Stückkosten der Produktion und des
Vertriebs.

3. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den höhe-
ren der folgenden beiden Beträge zu zahlen:

- den Ertragsverlust, den die Klägerin durch die Verkäufe
von Formularen und Laminaten gemäss dem Rechtsbe-
gehren 1 durch die Beklagte erlitten hat;

- die Gewinne, welche die Beklagte durch den Verkauf von
Formularen und Laminaten gemäss dem Rechtsbegehen
1 erzielt hat, ermittelt aus den gesamten Verkaufserlösen,
abzüglich der Summen der entsprechenden variabeln
Stückkosten der Produktion und des Vertriebs.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.“

In einer Stellungnahme vom 29. März 2002 zu einzelnen Behauptungen in der

Klageantwort im Hinblick auf eine angesetzte Referentenaudienz formulierte die

Klägerin ihr Rechtsbegehren 1 neu (HG act. 12 S. 2 - 4):

„1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung mit
Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhand-
lungsfalle zu untersagen,

1.1. Formulare mit heraustrennbarer Karte, auf deren Rück-
seite, den Bereich der Karte überdeckend, ein Träger-
material aufgeklebt ist, das eine Trägerschicht aus Poly-
propylen und eine der Karte zugewandte Haftschicht aus
Polyethylen umfasst, und bei denen die Karte aus dem
Formular bis zur Trägerschicht vollumlaufend ohne Be-
lassung von Stanzstegen ausgestanzt ist, wobei die Karte
allein durch die Haftschicht aus Polyethylen auf dem
Formular gehalten wird und die Haftschicht so eingestellt
ist, dass sie nach der Ablösung von der Karte praktisch
nicht mehr klebrig ist;

1.1.1 besonders
a. entweder Formulare mit heraustrennbarer Karte, auf de-

ren Rückseite, den Bereich der Karte überdeckend, ein
Trägermaterial aufgeklebt ist, das eine Trägerschicht aus
Polyethylenterephthalat (PET) und Polyethylen (PE) und
eine der Karte zugewandte Haftschicht aus Ethylen-Vinyl-
acetat (EVA) umfasst, und bei denen die Karte aus dem
Formular bis zur Trägerschicht vollumlaufend ohne Be-

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lassung von Stanzstegen ausgestanzt ist, wobei die Karte
allein durch die Haftschicht aus EVA im Formular gehal-
ten wird, die Haftschicht beim Ablösen der Karte auf dem
Formular bleibt und so eingestellt ist, dass sie nach der
Ablösung von der Karte praktisch nicht mehr klebrig ist;

b. oder Formulare mit heraustrennbarer Karte, auf deren
Rückseite, den Bereich der Karte überdeckend, ein Trä-
germaterial aufgeklebt ist, das eine Trägerschicht aus
Papier und Polyethylen (PE) und eine der Karte zuge-
wandte Haftschicht aus silikonmodifiziertem Polyethylen
umfasst, und bei denen die Karte aus dem Formular bis
zur Trägerschicht vollumlaufend ohne Belassung von
Stanzstegen ausgestanzt ist, wobei die Karte allein durch
die Haftschicht aus silikonmodifiziertem Polyethylen im
Formular gehalten wird, die Haftschicht beim Ablösen der
Karte auf dem Formular bleibt und so eingestellt ist, dass
sie nach der Ablösung von der Karte praktisch nicht mehr
klebrig ist;
herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder anderweitig
in Verkehr zu bringen;

1.2. Laminate aus - in dieser Reihenfolge - einer Träger-
schicht Polypropylenschicht (PP), einer Haftschicht Po-
lyethylenschicht (PE), einer Deckschicht, einer Perma-
nent-Haftkleberschicht und einem Silikonpapier, bei wel-
chen die Polyethylenschicht so ausgestaltet ist, dass sie
sich von der Polyethylenterephthalatschicht zerstörungs-
frei abziehen lässt und nach dem Ablösen praktisch nicht
mehr klebrig ist,

1.2.1 besonders
a. entweder Laminate aus - in dieser Reihenfolge - einer

Polyethylenterephthalatschicht (PET) Polypropylenschicht
(PP), einer Polyethylenschicht (PE), einer Etylen-Vinyl-
acetat (EVA)-Schicht Polyethylenshcicht (PE), einer Poly-
propylen-Schicht (PP),einer Permanent-Haftkleberschicht
und einem Silikonpapier, bei welchen die EVA-Schicht so
ausgestaltet ist, dass sie sich von der Polyethylen-
terephthalatschicht zerstörungsfrei abziehen lässt und
nach dem Ablösen praktisch nicht mehr klebrig ist,
besonders das Laminat „Quick Tag 3“,

b. oder Laminate aus - in dieser Reihenfolge - einer Papier-
schicht Polypropylenschicht (PP), einer silikon-modifizier-
ten Polyethylenschicht Polyethylenschicht (PE), einer
Polypropylen-Schicht (PP),einer Permanent-Haftkleber-
schicht und einem Silikonpapier, bei welchen die silikon-

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modifizierte Polyethylenschicht so ausgestaltet ist, dass
sie sich von der Polyethylenterephthalatschicht zerstö-
rungsfrei abziehen lässt und nach dem Ablösen praktisch
nicht mehr klebrig ist,
besonders das Laminat „Quick Tag 4“
herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder anderweitig
in Verkehr zu bringen;
besonders als Trägermaterial zur Herstellung von For-
mularen mit heraustrennbarer Karte anzubieten, zu ver-
kaufen und in Verkehr zu bringen.“

Die Rechtsbegehren 2 und 3 blieben unverändert.

Der Instruktionsrichter setzte in der Folge die vorgesehene Referentenaudienz ab,

nahm die Eingabe der Klägerin vom 29. März 2002 als Replik entgegen und

setzte der Klägerin Frist zur Ergänzung ihrer Replik an (Verfügung vom 8. April

2002; HG Prot. S. 5 - 7). Nachdem die Parteien die (vollständige) Replik und die

Duplik erstattet hatten (HG act. 17 und 21) und die Klägerin zu neuen Behauptun-

gen und Beilagen der Duplik Stellung nehmen konnte (HG act. 25), erfolgte am 3.

April 2003 eine Referentenaudienz und Vergleichsverhandlung (HG Prot. S. 11 -

19). Die Vergleichsgespräche führten zu keiner Einigung. Mit Beschluss vom 29.

Juli 2003 liess das Handelsgericht die Klageänderung vom 29. März 2002 zu und

wies die Stellungnahme der Klägerin zur Duplik (HG act. 25) weitgehend aus dem

Recht (HG act. 29).

Mit Urteil vom 26. Februar 2004 wies das Handelsgericht die Klage ab (HG act.

48 = KG act. 2). Gegen dieses Urteil führt die Klägerin Nichtigkeitsbeschwerde

beim Kassationsgericht (KG act. 1) und Berufung beim Bundesgericht (HG Prot.

S. 26 und KG act. 3).

2. Mit ihrer kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde beantragt die Klägerin, es sei das

genannte Urteil vom 26. Februar 2004 aufzuheben und die Sache zur neuen Ent-

scheidung an das Handelsgericht zurückzuweisen. Eventuell seien die Erwägun-

gen II/3 a-f (S. 22 - 26 des angefochtenen Urteils) sowie die Worte „Streitpatent 1“

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und „Streitpatent 2“ in der ganzen Urteilsbegründung zu streichen (KG act. 1 S.

2).

Die Beklage beantragt Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde, soweit auf diese

eingetreten werde (KG act. 16). Das Handelsgericht verzichtet auf eine Ver-

nehmlassung (KG act. 6).

Mit Verfügung vom 31. März 2004 auferlegte der Präsident des Kassationsge-

richts der Klägerin eine Prozesskaution von Fr. 40'000.-- (KG act. 4). Eine erste in

diesem Zusammenhang von der Klägerin eingereichte Bankgarantie der Credit

Suisse (KG act. 11) wies der Präsident mit Verfügung vom 15. April 2004 zurück.

Die zweite eingereichte Bankgarantie vom 22. April 2004 (KG act. 15) wurde als

genügend entgegengenommen.

 II.

1. a) Das Handelsgericht hält fest, im Rechtsbegehren 1.1. sei nur von „Haft-

schicht“ die Rede, ohne weitere Konkretisierung. Dies sei unter dem Gesichts-

punkt der genügenden Bestimmtheit des Rechtsbegehrens zulässig. Hingegen

könne sich das Begehren nicht auf das Streitpatent 1 stützen: Unter „Haftschicht“

liessen sich auch Ausführungsformen subsumieren, bei denen die Haftschicht et-

wa aus Folien bestehe, die wegen Oberflächeneffekten aneinander hielten. Eine

solche Ausführung beinhalte keinen Klebstoff und falle, wie auch die Beschwer-

deführerin anerkenne (HG act. 25 S. 10 Ziff. 5.5, 4. Abs.), nicht unter das Streit-

patent 1. Damit sei das Rechtsbegehren 1.1. - soweit es sich auf das Streitpatent

1 stütze - als über den Schutzbereich hinausgehend abzuweisen (KG act. 2 S. 14

f. Erw. II/2/a/aa/d).

Die Beschwerdeführerin rügt die Annahme des Handelsgerichts, dass Oberflä-

cheneffekte Haftschichten im Sinne des Rechtsbegehrens 1.1. sein könnten, also

solche, durch welche allein die Karte im Formular gehalten werde, als willkürliche

tatsächliche Annahme im Sinne von § 281 Ziff. 2 ZPO. Sie habe den Gegenstand

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des Rechtsbegehrens 1.1. nicht nur durch den Begriff „Haftschicht“ definiert, son-

dern auch durch die weiteren Begriffe „ohne Belassung von Stanzstegen“ und

„wobei die Karte allein durch die Haftschicht im Formular gehalten wird“. Dies

schliesse die blosse Wirkung der Oberflächenkräfte aus, da solche Kräfte längst

nicht genügen würden, um eine Karte ohne Stanzstege bei der Verarbeitung im

Formular zu halten (KG act. 1 S. 6 Ziff. 3/3.1 - 3.3).

b) In Patentprozessen steht dem Bundesgericht auf Berufung hin eine gegenüber

anderen Berufungsverfahren erweiterte Tatsachenprüfung zu. Das Bundesgericht

kann die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische

Verhältnisse auf Antrag oder von Amtes wegen überprüfen und zu diesem Zweck

auch die erforderlichen Beweismassnahmen treffen (Art. 67 Ziff. 1 OG; Messmer/

Imboden. Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zürich 1992, S. 144 f.,

Ziff. 106).

Ob Oberflächenkräfte genügen können, um eine Karte ohne Stanzstege bei der

Verarbeitung im Formular zu halten, und ob somit Haftschichten im Sinne der Um-

schreibung in Rechtsbegehren 1.1 auch solche sein könnten, welche nicht dem

Streitpatent 1 entsprechen, ist eine tatsächliche Frage über technische Verhält-

nisse und somit vom Bundesgericht im Berufungsverfahren überprüfbar. Damit ist

eine diesbezügliche Willkürprüfung im kantonalen Kassationsverfahren ausge-

schlossen (§ 285 ZPO). Auf die entsprechende Rüge ist nicht einzutreten.

2. a) Das Handelsgericht hält in Erwägung II/2/b/aa/g des angefochtenen Ent-

scheids (KG act. 2 S. 17 unten) fest, es sei der Vollständigkeit halber darauf hin-

zuweisen, dass die Beschwerdeführerin davon spreche, die Beschwerdegegnerin

habe solche Formulare „verwendet“. Nachdem aber das Rechtsbegehren 1.1 le-

diglich das Verbot beinhalte, die Formulare „herzustellen, anzubieten, zu verkau-

fen oder anderweitig in Verkehr zu bringen“, falle die „Verwendung“, also die Be-

nutzung als Abnehmer, d.h. als Endverbraucher, nicht unter das Rechtsbegehren,

so dass nicht abgeklärt werden müsse, ob die Beschwerdegegnerin eine solche

Verwendung vornehme oder nicht.

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Unter dem Titel der Verweigerung des rechtlichen Gehörs und der willkürlichen

tatsächlichen Annahme rügt die Beschwerdeführerin, das Handelsgericht sei zu

Unrecht davon ausgegangen, die Beschwerdegegnerin habe die patentgemässen

Formulare nur „als Abnehmerin bzw. Endverbraucherin“ verwendet. Das Handels-

gericht verneine das Rechtsschutzinteresse zu Unrecht. Das Patent verschaffe

gemäss Art. 8 Abs. 1 PatG seinem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Erfin-

dung gewerblich zu benützen. Als Benützen gälten gemäss Art. 8 Abs. 2 PatG

neben dem Gebrauch und der Ausführung insbesondere auch das Feilhalten, der

Verkauf und das Inverkehrbringen sowie die Einfuhr zu diesen Zwecken. „Ver-

wenden (bzw. das gleichbedeutende „benützen“) sei also gemäss Art. 8 Abs. 1

und 2 PatG der Oberbegriff zu „in Verkehr bringen“; „in Verkehr bringen“ sei ein

Anwendungsfall von „verwenden“. Das Handelsgericht selbst brauche „verwen-

den“ und „benützen“ als Synonyme. Wenn das Handelsgericht das von der Be-

schwerdeführerin an einer Stelle eingesetzte Wort „verwenden“ einschränkend le-

diglich im Sinne von Benutzung „als Abnehmer, d.h. als Endverbraucher“ verste-

he, sei dies eine willkürliche tatsächliche Annahme. Die Beschwerdeführerin stellt

in der Folge fest, die Beschwerdegegnerin sei offensichtlich nicht die Abnehmerin

oder Endverbraucherin der von ihr gehandelten Laminate: sie könne nicht als ihre

eigene Abnehmerin handeln. Die Beschwerdegegnerin habe als Händlerin und

nicht „als Abnehmer, d.h. als Endverbraucher“ gehandelt. Nach Treu und Glauben

hätte das Handelsgericht mindestens das Rechtsbegehren umformulieren oder

der Beschwerdeführerin Gelegenheit zur Umformulierung („verwenden“ oder „an

Kunden abgeben“) geben müssen. Die richterliche Fragepflicht sei verletzt wor-

den (KG act. 1 S. 7 - 9 Ziff. 4/4.1 - 4.6).

b) Was unter „benützen“ oder „verwenden“ im Sinne von Art. 8 PatG zu verstehen

ist, richtete sich nach Bundesrecht. Entsprechende Rügen können mit Berufung

beim Bundesgericht angebracht werden und sind deshalb nicht im kantonalen

Kassationsverfahren zu prüfen (Art. 43 OG, § 285 ZPO).

Das Handelsgericht hat in der angefochtenen Erwägung nicht festgestellt, die Be-

schwerdegegnerin habe die fraglichen Formulare „verwendet“ im Sinne einer „Be-

nutzung als Abnehmer, d.h. als Endverbraucher“, sondern vielmehr, dass eine

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solche Verwendung nicht abgeklärt werden müsse, da Rechtsbegehren 1.1. nur

das Verbot beinhalte, die Formulare „herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder

anderweitig in Verkehr zu bringen“. Es hat somit die von der Beschwerdeführerin

ihm unterstellte Annahme nicht getroffen. Damit zielt die entsprechende Willkür-

rüge ins Leere.

Inwiefern das Handelsgericht gegen Treu und Glauben gehandelt und die richter-

liche Fragepflicht verletzt haben soll, ist nicht ersichtlich. Nachdem die Beschwer-

deführerin selbst bestätigt, dass die Beschwerdegegnerin nicht Abnehmerin bzw.

Endverbraucherin der fraglichen Formulare ist und das Handelsgericht durchaus

erkannt hat, dass das anbegehrte Verbot „herzustellen, anzubieten, zu verkaufen

oder anderweitig in Verkehr zu bringen“ umfassen soll, ergab sich keine Veran-

lassung, das Rechtsbegehren ein weiteres Mal neu zu formulieren bzw. der Be-

schwerdeführerin Gelegenheit dazu zu bieten.

3. Die Beschwerdeführerin rügt, das Handelsgericht treffe die aktenwidrige tat-

sächliche Annahme, die Beschwerdegegnerin leite ihre Abnehmer nicht dazu an,

die von ihr angebotenen Laminate für Kartenformulare mit stegloser Stanzung zu

verwenden bzw. die Endabnehmer der Beschwerdegegnerin könnten mit den von

der Beschwerdegegnerin gelieferten Laminaten auch Formulare mit Stanzstegen

herstellen (KG act. 1  S. 9 f.. Ziff. 5/5.1 - 5.4).

Nach Art. 55 Abs. 1 lit. d OG kann beim Bundesgericht gerügt werden, die Fest-

stellung einer nach dem Bundesrecht zu beurteilenden Tatsache durch die kanto-

nale Instanz beruhe auf einem offensichtlichen Versehen, d.h. sie sei aktend-

widrig. Diese Bestimmung entspricht der Aktendwidrigkeitsrüge im Sinne von §

281 Ziff. 2 ZPO. Deshalb ist in Fällen, in denen die Berufung an das Bundesge-

richt gegeben ist, die Geltendmachung der Aktenwidrigkeitsrüge durch kantonale

Nichtigkeitsbeschwerde ausgeschlossen (Diether von Rechenberg, Die Nichtig-

keitsbeschwerde in Zivil- und Strafsachen nach zürcherischem Recht, 2. Aufl., Zü-

rich 1986, S. 42). Vorliegend ist die Berufung an das Bundesgericht gegeben,

weshalb auf die Aktenwidrigkeitsrüge im kantonalen Kassationsverfahren nicht

einzutreten ist.

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Auch unter dem Titel der willkürlichen tatsächlichen Annahme ist auf die Rüge

nicht einzutreten. Die Frage, ob die Endabnehmer der Beschwerdegegnerin mit

den von der Beschwerdegegnerin gelieferten Laminaten auch Formulare mit

Stanzstegen herstellen könnten, ist technischer Art, weshalb im Patentprozess

das Bundesgericht entsprechende tatsächliche Feststellungen überprüfen kann

(Art. 67 Ziff. 1 OG).

4. a) In ihrer Replik erklärte die Beschwerdeführerin folgendes (HG act. 17 S. 18):

„8. Zukünftiges weiteres Patent der Klägerin
Aus dem Klagepatent ist durch Teilung eine weitere europäi-
sche Patentanmeldung entstanden, deren Gegenstand das
Laminat als solches ist (siehe Rechtsbegehren 1.2). Für diese
Anmeldung (Nr. 97 120 583.6-2304) liegt jetzt die Mitteilung
nach Regel 51 (4) AO-EPÜ vor, mit welcher das Prüfungs-
verfahren positiv abgeschlossen wird. Die Klage wird auch
auf dieses zu erwartende Patent gestützt werden.“

Mit der Stellungnahme zu neuen Behauptungen in der Duplik führte die Be-

schwerdeführerin aus, dass das Patent der Klägerin für das Laminat nun erteilt sei

(HG act. 25 S. 16, zu Ziff. 8). Gleichzeitig reichte sie die entsprechende Europäi-

sche Patentschrift EP 836'953 vom 2. Oktober 2002 ein (HG act. 26/7).

Das Handelsgericht geht davon aus, die Beschwerdeführerin stütze ihre Klage

auch auf dieses zweite Patent, denn einen anderen Grund für die Einreichung des

zweiten Patents habe sie nicht angeführt. Sie habe bei Einreichung des zweiten

Patents einzig auf Ziffer 8 der Duplik Bezug genommen, welche sich ihrerseits auf

Ziffer 8 der Replik bezogen habe, wo die Beschwerdeführerin erklärt habe, die

Klage werde auch auf dieses zu erwartende zweite Patent gestützt werden. Zu-

dem sei dieses Patent auch notwendige Klagegrundlage für das in der Replik

ausdrücklich im Zusammenhang mit dem zweiten Patent angesprochene Rechts-

begehren 1.2, denn der Antrag, generell zu verbieten, die Laminate „herzustellen,

anzubieten, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen“, könne nur ge-

stützt werden auf ein Patent, welches die Laminate als solche zum Gegenstand

habe. Dies sei beim zweiten Patent („Trägermaterial für ein Formular mit heraus-

trennbarer Karte“) gegeben. Entsprechend diesem Sachverhalt sei davon auszu-

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gehen, dass die Beschwerdeführerin ihre Klage auch auf das Streitpatent 2 stütze

(KG act. 2 S. 22 - 24, Erw. II/3a - c). In der Folge prüft das Handelsgericht die

Klage unter dem Gesichtspunkt des zweiten Patent und kommt zum Schluss,

dass das Rechtsbegehren 1 auch nicht gestützt auf das Streitpatent 2 gutgehei-

ssen werden könne (KG act. 2 S. 24 - 26. Erw. II/3d - f).

b) Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie habe das zweite Patent EP 836'953

in der Stellungnahme zur Duplik lediglich als obiter dictum erwähnt, jedoch nicht

in diesem Prozess geltend machen wollen, denn dieser sei schon weit fortge-

schritten gewesen. Deshalb habe sie auch mit keinem Wort begründet, dass und

weshalb jenes zweite Patent durch die Formulare bzw. Laminate der Beschwer-

degegnerin verletzt werde. Prozesshandlungen der Parteien seien Gestaltungs-

akte. Diese seinen grundsätzlich bedingungsfeindlich, könnten also auch nicht

unter einer aufschiebenden Bedingung erfolgen. Prozesserklärungen wie „ich

werde die Klage zurückziehen, wenn ...“ oder „ich werde ein zweites Patent als

Klagegrundlage in den Prozess einführen, wenn ...“ seien daher unwirksam. So

sei dies auch die entsprechende Erklärung der Beschwerdeführerin am Schluss

der Replik. Dies sei eine blosse unverbindliche Absichtserklärung, keine Gestal-

tungserklärung. Die ein halbes Jahr später erfolgte Erklärung „Dieses Patent ist

nun erteilt.“ sei eine Mitteilung gewesen, aber wiederum keine Gestaltungserklä-

rung. Wie die trockene Erklärung „Dieses Patent ist nun erteilt.“ in einer Rechts-

schrift, in welcher die Beschwerdeführerin ausschliesslich zu neuen Behauptun-

gen in der Duplik habe Stellung nehmen können, nach Treu und Glauben zu ver-

stehen gewesen sei, untersuche das Handelsgericht nicht. Es habe auch keine

Rückfrage an die Beschwerdeführerin gestellt, obwohl zwischen der Erklärung

und dem Urteil die Referentenaudienz stattgefunden habe. Die lakonische Erklä-

rung „Dieses Patent ist nun erteilt“ habe nach Treu und Glauben nicht als Einbrin-

gung einer neuen Klagegrundlage verstanden werden können, denn diese Erklä-

rung sei zusammenhanglos am Schluss einer Eingabe gestanden, die aus-

schliesslich zum Zweck der Stellungnahme zu Noven der Duplik gedient habe und

auch so betitelt gewesen sei. Weiter sei die Beschwerdeführerin von einem in

Patentprozessen erfahrenen Anwalt vertreten gewesen. Von einem solchen sei

nicht anzunehmen, dass er eine Patentklage hängig mache, aber mit keine Wort

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begründe, inwiefern die Handlungen der Beschwerdegegnerin unter das Patent

fielen. Die Ansprüche des zweiten Patents seien nicht dieselben wie diejenigen

des Klagepatents, und ihre weiteren Merkmale seien in den Rechtsschriften mit

keinem Wort erwähnt worden. Die Begründung, inwiefern die Handlungen der Be-

schwerdegegnerin unter das (erste) Patent fielen, habe in den Rechtsschriften

tatsächlich 32 Seiten ausgemacht (Klageschrift S. 4 - 14, Replik S. 6 -17, Stel-

lungnahme zu neuen Behauptungen der Duplik S. 4 - 12). Wie es aussehe, wenn

die Beschwerdeführerin ihre Klage tatsächlich ändere, lasse sich an der Replik

ablesen, wo die Beschwerdeführerin dies bereits einmal getan habe, indem sie

unter anderem einen zweiten Verletzungsgegenstand als Klagegegenstand ein-

geführt habe. Hier habe die Beschwerdeführerin ausdrücklich erklärt, sie ändere

das Rechtsbegehren 1, und habe dem weiteren Verletzungsgegenstand („Quick

Tag 4“) ganze Abschnitte der Begründung gewidmet. Bezeichnenderweise habe

das Gericht bezüglich dieser Klageänderung in der Folge ausdrücklich erklärt, es

lasse diese zu. Die Bemerkung der Beschwerdeführerin „Dieses Patent ist nun

erteilt.“ sei hingegen nie als „Klageänderung“ erwähnt oder gar zugelassen wor-

den. Offensichtlich deshalb habe das Handelsgericht die Notwendigkeit empfun-

den, den Einbezug eines weiteren Patent nicht als Klageänderung zu interpretie-

ren, und zu diesem Zweck die Erwägung II/3d (KG act. 2 S. 24 f.) in die Begrün-

dung  aufgenommen. Hätte das Handelsgericht den Satz als Einbringung eines

weiteren Klagegrundes in der Form eines weiteren Patents verstanden, so hätte

es die Beschwerdegegnerin zur Stellungnahme aufgefordert und auffordern müs-

sen. Dies habe es, ganz im Sinne der Beschwerdeführerin, nicht getan.

Durch Einbezug des zweiten Patents entgegen dem erkennbaren Willen der Be-

schwerdeführerin habe das Gericht die Dispositionsmaxime verletzt. Jedenfalls

habe es die richterliche Fragepflicht verletzt, wenn es den Satz „Dieses Patent ist

nun erteilt.“ ohne Rückfrage beim Vertreter der Beschwerdeführerin als Einfüh-

rung eines neuen Klagegrundes interpretiere und die Klage abgewiesen habe,

ohne die Beschwerdeführerin zum Nachholen der offensichtlich vollständig feh-

lenden Begründung bezüglich des „neuen Klagegrundes“ aufgefordert zu haben

(KG act. 1 S. 10 - 13 Ziff. 6/6.1 - 6.8).

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c) Die Beschwerdeführerin verwies in der Replik auf das neue, damals erst an-

gemeldete, aber noch nicht erteilte Europäische Patent bezüglich der Laminate

und kündigte an, die Klage werde auch auf dieses gestützt werden (HG act. 17 S.

18). In ihrer Stellungnahme zur Duplik der Beschwerdegegnerin hielt die Be-

schwerdeführerin fest, dieses zweite Patent sei nun erteilt, und reichte dieses

Patent ein (HG act. 25 S. 16). An der genannten Stelle bezieht sich die Be-

schwerdeführerin auf Ausführungen der Beschwerdegegnerin in der Duplik (HG

act. 21 S. 28), welche sich wiederum auf die zitierten Ausführungen der Be-

schwerdeführerin in der Replik bezüglich des angemeldeten zweiten Patents be-

ziehen. Zweck des Einreichens einer Urkunde, hier eben des zweiten Patents, in

einem gerichtlichen Verfahren ist üblicherweise, dass diese Beachtung findet. Die

Beschwerdeführerin hat in ihrer Stellungnahme zur Duplik nicht festgehalten, die-

ses zweite Patent werde nur orientierungshalber eingereicht und sei im übrigen

unbeachtlich bzw. die Klage nicht betreffend. Den Hinweis der Beschwerdeführe-

rin auf das zweite angemeldete Patent und darauf, dass sich die Klage auch auf

dieses stützen werde, verbunden mit dem Hinweis in der Stellungnahme zur Du-

plik, dieses Patent, auf welches sich die Beschwerdeführerin in der Replik berufen

hatte, sei nun erteilt, und dem Einreichen dieses Patents, mag auf den ersten

Blick die Vermutung zulassen, dass die Beschwerdeführerin ihre Klage auf beide

Patente stütze. Allerdings ist die Erklärung, die Klage werde sich auch auf das

zweite Patent stützen, offensichtlich eine auf die Zukunft gerichtete Absichtserklä-

rung, erklärte doch die Beschwerdeführerin an der betreffenden Stelle nicht, die

Klage stütze sich hiermit, d.h. mit der Erwähnung des zweiten Patentes, auch auf

dieses. Weiter begründete die Beschwerdeführerin weder in der Replik noch in

der Stellungnahme zur Duplik, weshalb sich ihr Anspruch auch auf das zweite

Patent stütze. Damit besteht ein unübersehbarer Unterschied zwischen der Ein-

bringung des ersten Patentes und derjenigen des zweiten Patents in den Prozess.

Bezüglich des ersten Patents begründet die Beschwerdeführerin  in mehreren

Rechtsschriften und im Detail, weshalb sie ihren Anspruch auf dieses stütze. Die-

ses unterschiedliche Vorgehen der Beschwerdeführerin spricht dagegen oder

lässt mindestens daran zweifeln, dass diese das zweite Patent ebenfalls als An-

spruchsgrundlage in den vorliegenden Prozess eingelegt haben wollte. Hinzu

-   14   -

kommt, dass die Beschwerdeführerin bereits am 18. Juli 2003 bei einem andern

Gericht, dem Handelsgericht des Kantons Aargau, eine weitere Klage gegen die

Beschwerdegegnerin eingereicht hatte und sich diese auch auf das zweite Patent

stützt. Dies war dem Handelsgericht aus der Eingabe der Beschwerdegegnerin

vom 30. September 2003 (HG act. 35 S. 13) bekannt. Unter all diesen Umständen

konnte das Handelsgericht nicht ohne weiteres davon ausgehen, die Beschwer-

deführerin stütze ihre Klage auch auf das zweite Patent. Jedenfalls hätte das

Handelsgericht, bevor es die Klage materiell anhand des zweiten Patents beur-

teilte, in Ausübung richterlicher Fragepflicht eine entsprechende Klarstellung der

Beschwerdeführerin einholen müssen. Daran ändert auch die Feststellung des

Handelsgerichts, das zweite Patent bilde eine notwendige Klagegrundlage für das

in der Replik angesprochene Rechtsbegehren 1.2, weil der Antrag, generell zu

verbieten, die Laminate „herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder anderweitig

in Verkehr zu bringen“ nur auf ein Patent gestützt werden könne, welches diese

Laminate als solche zum Gegenstand habe (KG act. 2 S. 23 f.), nichts. Die Be-

schwerdeführerin stützt das Klagebegehren 1.2 zunächst auf das Streitpatent 1

(Anstiftungstheorie), was das Handelsgericht im angefochtenen Urteil auch aus-

führlich behandelt (KG act. 2 S. 18 - 22).

Ob das Handelsgericht, wenn es den Satz „Dieses Patent ist nun erteilt.“ als Ein-

bringen eines weiteren Klagegrundes in der Form eines weiteren Patents ver-

standen haben sollte, die Beschwerdegegnerin zur Stellungnahme hätte auffor-

dern müssen, wie die Beschwerdeführerin vorbringt (KG act. 1 S. 12 Ziff. 6.5),

kann dahingestellt bleiben, da dies die Gewährung des rechtlichen Gehörs der

Beschwerdegegnerin betrifft und die Beschwerdeführerin durch eine solche Un-

terlassung nicht beschwert wird.

Ob das Handelsgericht zu Recht annimmt, die vorliegende Klage betreffe materi-

ellrechtlich individualisierte Rechtsbegehren und ob dies unter dem Gesichtspunkt

von Art. 71 PatG nicht zutreffe, wie die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf

patentrechtliche Lehre und bundesgerichtliche Rechtsprechung vorbringt (KG act.

1 S. 13 f. Ziff. 6.9), ist eine Frage der Anwendung von Bundesrecht und nicht im

kantonalen Kassationsverfahren zu prüfen (Art. 43 OG, § 285 ZPO).

-   15   -

Indem das Handelsgericht - ohne Rückfrage bei der Beschwerdeführerin - die

vorliegende Klage materiell auch unter dem Gesichtspunkt des zweiten Patents

beurteilt, obwohl unter den gegebenen Umständen nicht davon auszugehen ist,

die Beschwerdeführerin stütze diese Klage auch auf das zweite Patent bzw. zu-

mindest unübersehbare Zweifel daran bestehen müssen, setzt das Handelsge-

richt einen Nichtigkeitsgrund im Sinne von § 281 Ziff. 1 ZPO (Verletzung wesentli-

cher Verfahrensgrundsätze).

5. Die Abweisung der Klage, soweit sie sich auf das Streitpatent 1 bezieht, ist vom

festgestellten Nichtigkeitsgrund nicht betroffen. Das angefochtene Urteil ist des-

halb nicht aufzuheben. Jedoch sind, entsprechend dem Eventualantrag der Be-

schwerdeführerin (KG act. 1 S. 2 Antrag 2) und in teilweiser Gutheissung der

Nichtigkeitsbeschwerde, die das „Streitpatent 2“ betreffenden Erwägungen, ins-

besondere die Erwägungen II/3 a - f (Urteil S. 22 - 26) zuhanden des bundesge-

richtlichen Berufungsverfahrens zu streichen.

 III.

Die Beschwerdeführerin obsiegt im Kassationsverfahren mit ihren Rügen bezüg-

lich des Patents 2 und unterliegt bezüglich der weiteren Rügen und damit bezüg-

lich Patent 1. Die Kosten des Kassationsverfahrens sind ausgangsgemäss den

Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (§ 64 Abs. 2 ZPO). Prozessentschädigungen

sind bei dieser Kostenregelungen keine zuzusprechen (§ 68 Abs. 1 ZPO).

Das Gericht beschliesst:

1. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde werden zuhanden des Bundesge-

richts die das „Streitpatent 2“ betreffenden Erwägungen des Urteils des

Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 26. Februar 2004, insbesondere

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die Erwägungen II/3 a-f, gestrichen.

Im übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.

2. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf:

Fr. 15000.-- ; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 394.--   Schreibgebühren,

Fr. 150.--   Zustellgebühren und Porti.

3. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden den Parteien je zur Hälfte

auferlegt.

4. Den Parteien werden keine Prozessentschädigungen zugesprochen.

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, das Handelsgericht des Kantons Zü-

rich und das Schweizerische Bundesgericht, je gegen Empfangsschein.

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KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH
Der juristische Sekretär: