# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** fdcae6db-20b6-580c-a0aa-142b9a7723ca
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2010-06-21
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 21.06.2010 B-6959/2009
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-6959-2009_2010-06-21.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-6959/2009
{T 0/2}

U r t e i l  v o m  2 1 .  J u n i  2 0 1 0

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli, 
Richter Claude Morvant, 
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

B._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Widmer, 
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Vorinstanz.

Markeneintragungsgesuch Nr. 52336/2008 CAPRI (fig.).

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-6959/2009

Sachverhalt:

A.
Die  Beschwerdeführerin  ersuchte  am 22. Februar  2008  um Marken-
schutz  für  die  Wort-/Bildmarke  Nr. 52336/2008  CAPRI  (fig.)  für 
Zigaretten; Tabak; Tabakprodukte; Raucherartikel; Feuerzeuge; Streich-
hölzer in Klasse 34. Das Zeichen präsentiert sich wie folgt:

B.
Mit Schreiben vom 4. Juni 2008 beanstandete die Vorinstanz das Ein-
tragungsgesuch mit  der Begründung, dass die hinterlegte Marke be-
züglich Waren nichtitalienischer Herkunft täuschend sein könnte.

C.
Die Beschwerdeführerin brachte dagegen in ihrer Stellungnahme vom 
30. September  2008  vor,  dass  CAPRI  von  den  massgeblichen  Ver-
kehrskreisen  nicht  als  Herkunftsangabe,  sondern  als  Symbol  für 
Ferien,  Entspannung, Süden,  Kunst  und dolce far niente verstanden 
werde,  und  offensichtlich  nicht  als  Produktions-,  Fabrikations-  oder 
Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse in Frage komme, 
weshalb eine Irreführungsgefahr ausgeschlossen werden könne.

D.
Mit  Schreiben vom 29. Dezember  2008  hielt  die  Vorinstanz  an ihrer 
Beanstandung fest. Sie führte aus, dass die behauptete Symbolik hin-
sichtlich Feuerzeuge und Streichhölzer nicht und bezüglich Zigaretten 
und  Tabak  erst  über  Umwege  ersichtlich  sei.  Die  Verwendung  des 
geografischen  Namens  führe  im  Zusammenhang  mit  den  be-
anspruchten Waren zu einer Ideenverbindung mit der Insel Capri bzw. 
Italien, wobei es sich bei dem im Golf  von Neapel gelegenen Eiland 
um  keinen  Ort  handle,  welcher  gemäss  bundesgerichtlicher  Recht-
sprechung  als  Herkunftsort  der  beanspruchten  Waren  offensichtlich 
nicht in Frage komme.

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E.
Die  Beschwerdeführerin  brachte  in  ihrer  Stellungnahme  vom  3. Juli 
2009 ergänzend vor, dass das Bildelement, die unterhalb des Schrift -
zugs angebrachten stilisierten Sonnenstrahlen, den Symbolgehalt von 
CAPRI  verstärke  und  dass  die  bisherige  Eintragungspraxis  der  Vor-
instanz die Eintragbarkeit des angemeldeten Zeichens belege.

F.
Mit  Verfügung vom 7. Oktober  2009 verweigerte  die  Vorinstanz dem 
Markeneintragungsgesuch vollumfänglich den Markenschutz. Zur Be-
gründung machte sie im Wesentlichen geltend, dass das angemeldete 
Zeichen als Herkunftsangabe verstanden werde und daher irreführend 
sei.  Ein  Symbolcharakter  liege  indessen  nur  dann  vor,  wenn  ein 
Zeichen  von  den  massgeblichen  Verkehrskreisen  trotz  seines  be-
kannten symbolischen Gehalts offensichtlich nicht als Hinweis auf die 
Herkunft der Waren aufgefasst werde. Eine solche Symbolik bestehe 
auch  unter  Einbezug  der  Grafik  nicht,  rückten  die  stilisierten 
Sonnenstrahlen  doch  keine  weitere  neben  dem geografischen  Sinn-
gehalt  stehende Bedeutung in  den  Vordergrund. Des Weiteren liege 
hinsichtlich der verkehrstechnisch gut erschlossenen Insel Capri keine 
sachliche Unmöglichkeit als Produktions-, Fabrikations- und Handels-
ort  für  Waren der  Klasse 34 vor,  gehe das Bundesgericht  von einer 
solchen doch einzig bei Gebieten, wie unbesiedelte Gegenden, Berge, 
Seen  und  Flüsse,  aus,  welche  aufgrund  ihrer  natürlichen  Ge-
gebenheiten  nicht  als  Herkunftsort  der  Waren  in  Frage  kämen.  Im 
Übrigen könne die Beschwerdeführerin weder aus dem Umstand, dass 
CAPRI  von  einem  Automobilkonzern  sowie  von  einem  Speiseeis-
hersteller als Typenbezeichnung verwendet werde, noch aus der Tat-
sache,  dass  die  Marken  Nr. 387'641  CAPRI  (fig.)  und  Nr. 455'038 
CAPRI  ohne  die  Einschränkung  auf  Waren  italienischer  Herkunft  in 
das Schweizer Markenregister eingetragen worden seien, Rechte ab-
leiten,  zumal  die  beiden  Voreintragungen  vor  über  zehn  Jahren 
erfolgten.

G.
Mit  Eingabe  vom 5. November  2009  reichte  die  Beschwerdeführerin 
beim  Bundesverwaltungsgericht  Beschwerde  ein.  Sie  beantragte, 
Ziffer 1 der Verfügung vom 7. Oktober 2009 aufzuheben und die Vor-
instanz  unter  Kostenfolge  anzuweisen,  die  Markenanmeldung  für 
sämtliche  beanspruchten  Waren der  Klasse 34  einzutragen. Zur  Be-
gründung führte sie im Wesentlichen aus, dass CAPRI im vorliegenden 

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Zeichen  nicht  als  geografische  Herkunftsangabe,  sondern  als 
Anspielung  auf  Ferien,  Entspannung,  Süden,  Kunst  und  Dolce  far 
niente verstanden werde. Die Kleininsel im Golf von Neapel verdanke 
ihre Bekanntheit dem Umstand, diversen Schriftstellern und Künstlern 
als  Ferienresidenz  und  Erholungsort  gedient  zu  haben,  sowie  ihrer 
malerischen  Landschaft,  weshalb  die  massgebenden  Verkehrskreise 
den  Ausdruck  CAPRI  nicht  mit  einer  spezifischen  geografischen 
Herkunft  von  industriell  gefertigten  Waren,  sondern  vielmehr  mit 
Feriengefühl und Entspannung verbänden. Gleichermassen diene der 
Konsum  der  beanspruchten  Waren  der  Klasse 34  –  insbesondere 
Tabak,  Tabakprodukte  und  Zigaretten,  aber  auch  Raucherartikel, 
Streichhölzer sowie Feuerzeuge – der Entspannung. Dieser in CAPRI 
enthaltene Symbolgehalt würde in der vorliegenden Markenanmeldung 
durch  die  stilisierten  Sonnenstrahlen  untermauert.  Infolge  des 
überwiegenden  Symbolcharakters  des  Zeichens  könne  eine 
Täuschungsgefahr  bereits  ausgeschlossen  werden.  Zudem  sei  die 
10.4 km² grosse, ca. 13'000 Einwohner aufweisende und über keinerlei 
nennenswerte Industrie verfügende Ferieninsel Capri als Produktions-, 
Fabrikations-  oder  Handelsort  der  beanspruchten  Waren  gänzlich 
ungeeignet, was den massgebenden Verkehrsteilnehmern, soweit sie 
das  Eiland  kennen  sollten,  bekannt  sein  dürfte,  weshalb  sie  das 
Zeichen CAPRI in Verbindung mit den beanspruchten Waren nicht als 
Herkunftsangabe  auffassten.  Ferner  kämen  CAPRI  neben  dem 
Inselnamen noch weitere Bedeutungen zu. So handle es sich auch um 
die  Kurzform des  italienischen  und  französischen  Namen  „Caprice“, 
welcher  vom  italienischen  Wort  „capriccio“  –  zu  deutsch:  launisch, 
impulsiv  –  herrühre,  wobei  letzterer  Ausdruck  in  der  Kunst  für  eine 
spielerische  Überschreitung  vorgegebener  Normen  innerhalb  eines 
Werkes stehe. Die  etymologische Betrachtung  des Elements  CAPRI 
lege es daher nahe, dass es sich beim Begriff um eine Anspielung auf  
den Gemütszustand des Konsumenten und nicht um eine Herkunfts-
bezeichnung handle. Im Übrigen werde der Ausdruck CAPRI auch von 
anderen  Unternehmen  zur  Kennzeichnung  ihrer  Waren,  ohne  dass 
diese aus Italien stammen würden, verwendet und seien die Marken 
Nr. 387'641  CAPRI  (fig.)  und  Nr. 455'038  CAPRI  ohne  die  Ein-
schränkung  auf  Waren  italienischer  Herkunft  in  das  Schweizer 
Markenregister  eingetragen  worden,  weshalb  es  die  umstrittene 
Markenanmeldung  zumindest  aufgrund  des  Gleichbehandlungs-
grundsatzes einzutragen gelte.

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H.
Mit  Vernehmlassung  vom  24. Dezember  2009  verzichtete  die  Vor-
instanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter 
Hinweis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung, die Be-
schwerde unter Kostenfolge abzulehnen.

I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid er -
heblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen  Eintragungsverfügungen  der  Vorinstanz  in  Markensachen  zu-
ständig  (Art. 31,  32  und  33  Bst. d  des  Verwaltungsgerichtsgesetzes 
vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der 
gesetzlichen  Frist  von  Art. 50  des  Bundesgesetzes  über  das  Ver-
waltungsverfahren  vom  20. Dezember 1968  (Verwaltungsverfahrens-
gesetz,  VwVG; SR 172.021)  am  5. November  2009  eingereicht.  Der 
verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerde-
führerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und 
durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Be-
schwerde legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde ein-
zutreten.

2.
Nach Art 2 Bst. c und Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Bundesgesetzes vom 
28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben 
(Markenschutzgesetz,  MSchG; SR 232.11) sind irreführende Zeichen 
vom  Markenschutz  und  vom  Eintrag  in  das  Markenregister  aus-
geschlossen.

2.1 Ein Zeichen ist im Sinne dieser Bestimmungen irreführend, wenn 
es  geeignet  ist,  falsche  Erwartungen  bei  den  angesprochenen  Ab-
nehmerinnen  und  Abnehmern  zu  wecken  (BGE 125  III  204  E. 1e 
Budweiser, BGE 93 I 675 E. 2 Diamalt;  JÜRG MÜLLER, Zum Begriff der 
täuschenden Marke,  Schweizerische Mitteilungen über  Gewerblichen 

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Rechtsschutz  und  Urheberrecht  1981,  S. 8;  IVAN CHERPILLOD,  Le 
droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 94). Von Registerzeichen 
geweckte  Erwartungen  sind  nicht  erst  falsch,  wenn  das  gekenn-
zeichnete Angebot gänzlich von ihnen abweicht. Es genügt, dass die 
Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen ist, in 
einem für den Kaufentscheid wesentlichen Punkt hinter den geweckten 
Erwartungen  zurückbleiben,  also  nur  eine  Irreführungsgefahr  oder 
Verwirrung  und  weder  eine  manifeste  Täuschung  noch  einen 
Vermögensschaden  bewirken  (MÜLLER,  a.a.O.,  S. 9;  LUCAS DAVID,  in: 
Kommentar  zum  schweizerischen  Privatrecht,  Markenschutzgesetz/ 
Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art.  2, N 51; CHRISTOPH 
WILLI,  in:  Markenschutzgesetz,  Kommentar  zum  schweizerischen 
Markenrecht  unter  Berücksichtigung  des  europäischen  und 
internationalen  Markenrechts,  Zürich  2002,  Art. 2,  N 216,  218).  Im 
ehemaligen Markenschutzgesetz vom 26. September 1890 (aMSchG) 
war  das  Verbot  irreführender  Zeichen  im  Schutzausschluss 
sittenwidriger  Zeichen  enthalten  (Art. 3  Abs. 4  aMSchG;  vgl.  ERWIN 
MATTER,  Kommentar  zum  Bundesgesetz  betreffend  den  Schutz  der 
Farbrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren 
und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939, S. 80 ff.). Auch im 
heutigen  Gesetz  bezweckt  es,  angesprochene  Abnehmerkreise  im 
Interesse  eines  sittlichen  und  anständigen  Geschäftsgebahrens  vor 
Täuschung  zu  bewahren  oder  einer  solchen  Täuschung  zumindest 
nicht Vorschub zu leisten.

2.2 Geografisch  irreführend  ist  ein  Zeichen,  das  eine  geografische 
Angabe enthält und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware 
stamme aus dem Land oder dem Ort,  auf den die geografische An-
gabe hinweist,  obschon dies in Wirklichkeit  nicht  zutrifft  (BGE 112 II 
265  E. 2b  Alpina,  BGE 135  III  418  E. 2.1  Calvi mit  weiteren 
Hinweisen).  Während  Art. 14  Ziff. 4 aMSchG  darüber  hinaus  auch 
Marken  mit  ersonnenen  geografischen  Bezeichnungen  vom  Schutz 
ausgeschlossen hatte (vgl. BGE 98 Ib 191 E. 3 Sheila diffusion, BGer 
in PMMBl 18/1979 I 78 René d'Aristide), sind im geltenden Recht un-
richtige  geografische  Angaben,  zum  Beispiel  erkennbare  Fantasie-
zeichen  in  Marken  zulässig,  falls  sie  das  Publikum  nicht  irreführen 
(BGE 98 Ib 10 E. 3 Santi deutsches Erzeugnis). Es gilt darum als Er-
fahrungssatz,  kann  aber  im  Einzelfall  widerlegt  werden,  dass  die 
massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer 
Marke,  falls  sie  ihn  kennen,  als  Angabe  für  die  Herkunft  der  damit 
bezeichneten Waren auffassen (BGE 135 III 419 E. 2.2 Calvi, BGE 97 

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I 80 E. 1 Cusco, BGE 93 I 571 E. 3 Trafalgar, BGer, 4A_508/2008 vom 
10. März  2009  E. 4.2  Afri-Cola).  Auch  nach  Art. 22  Ziff. 3  des 
Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem 
Eigentum  (Anhang 1C  des  Abkommens  zur  Errichtung  der  Welt-
handelsorganisation  vom 15. April  1994/TRIPS;  SR 0.632.20)  haben 
die Mitgliedstaaten die Eintragung einer Marke, die eine geografische 
Angabe enthält  oder  aus ihr  besteht,  für  Waren,  die ihren Ursprung 
nicht  in  dem  angegebenen  Gebiet  haben,  abzulehnen  oder  sie  für 
ungültig zu erklären, wenn die Verwendung der Angabe in der Marke 
für  solche  Waren  im  betreffenden  Mitgliedstaat  geeignet  ist,  die 
Öffentlichkeit  hinsichtlich  des  wahren  Ursprungsorts  irrezuführen. 
Allerdings  erfasst  dieser  Begriff  der  geografischen  Angabe  nach 
TRIPS nur Angaben, die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats oder aus einer Region oder aus einem Ort  in  diesem 
Hoheitsgebiet  stammend  kennzeichnen,  sofern  darüber  hinaus  eine 
bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes 
Merkmal  der  Ware  im  wesentlichen  seinem geografischen  Ursprung 
zuzuschreiben  ist  (Art. 22  Ziff. 1 TRIPS,  vgl.  auch  Art. 18 
Abs. 1 aMSchG). Ein solcher Ruf wird von Art. 2 Bst. c MSchG für das 
Vorliegen einer irreführenden Marke nicht vorausgesetzt (BGE 132 III 
774 E. 3.1 Colorado).

2.3 Keine Herkunftserwartung ist  anzunehmen, wenn die Marke von 
den  massgebenden  Verkehrskreisen  nicht  als  Hinweis  auf  eine  be-
stimmte Herkunft  der  Waren  oder  Dienstleistungen verstanden  wird, 
namentlich zu einer der in BGE 128 III  454 E. 2.1  Yukon definierten 
Fallgruppen zählt. Nach diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung zu 
verneinen,  wenn  (1)  der  Ort,  auf  den  das  Zeichen  hinweist,  den 
hiesigen  Abnehmerkreisen  unbekannt  ist,  (2)  das  Zeichen  wegen 
seines  Symbolgehalts  als  Fantasiezeichen  aufgefasst  wird,  (3)  der 
bezeichnete  Ort  sich  nicht  als  Produktions-,  Farbrikations-  oder 
Handelsort  eignet  oder (4)  das Zeichen eine Typenbezeichnung dar-
stellt, (5) sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder 
(6) zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist (vgl. auch BGE 135 III 
421 E. 2.6 Calvi).

2.4 Die Marke ist aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu 
beurteilen, dies aber nicht im Sinne einer vorausgesetzten Selbstver -
antwortung  der  Marktbeteiligten,  sondern  durch  eine  angemessene 
Abwägung zur Verhinderung jeder nennenswerten Irreführungsgefahr 
im Einzelfall (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 

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2007,  S. 9).  Die  Beurteilung  der  Marke  ist  darum  eher  nach  der 
Wahrnehmung  der  schwächsten  und  irreführungsanfälligsten 
repräsentativen  Gruppe  von  Verkehrsteilnehmern  zu  richten,  die 
besser geschulten Kreise sind dabei aber nicht aus den Augen zu ver-
lieren (restriktiver:  ALEXANDER PFISTER,  Die Absatzmittler  als  relevanter 
Verkehrskreis  im  Markeneintragungsverfahren,  sic!  2009,  S. 687). 
Nach  konstanter  Rechtsprechung  muss  die  geografische  Angabe  in 
ihrem Gesamteindruck geeignet sein, von einem „nicht unerheblichen 
Teil  des  Verkehrs“  als  Hinweis  auf  die  geografische  Herkunft  auf-
gefasst  zu  werden  (RKGE in  sic!  2006,  S. 769  Off  Broadway Shoe 
Warehouse  [fig.],  RKGE  in  sic!  2006,  S. 587  Fedex  Europe  First, 
RKGE in sic! 2006, S. 275 Die fünf Tibeter, RKGE in sic! 2006, S. 40 
Würthphoenix [fig.], alle mit Verweis auf WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 226).

3.
Die zu prüfende Wort-/Bildmarke besteht aus dem in Grossbuchstaben 
geschriebenen Wort „CAPRI“ sowie einem sich unten links davon be-
findenden,  abstrahierten grafischen  Gebilde.  Bezüglich  des  Schrift-
zuges  fällt  einzig  das  ungleichschenklige  „A“  auf,  dessen  linker 
Schenkel mit dem Anfangsbuchstaben „C“ verbunden ist, wohingegen 
der rechte Schenkel senkrecht abfällt  und somit parallel  zum Stamm 
des nachfolgenden Buchstabens „P“  verläuft. Die  Grafik  besteht  aus 
einer zentralen, von oben links nach unten rechts verlaufenden Linie 
und je einem links und rechts davon liegenden spitzen, gegen unten 
rechts  hin  zulaufenden  Dreieck  und  kann  in  seiner  Gesamtheit  am 
ehesten als stilisierte Sonnenstrahlen interpretiert werden.

Der Name „Capri“ steht für eine gebirgige, von Steilküsten umgebene, 
vor dem Golf von Neapel gelegene, 10.4 km2 grosse italienische Insel, 
die  berühmt  für  ihr  ausgeglichenes  Klima,  ihre  artenreiche,  immer-
grüne  Vegetation  und  ihre  bizarre  Höhlenbildungen  jährlich  eine 
grosse  Zahl  von Touristen  anlockt  (Meyers  Großes Universallexikon, 
Mannheim 1981, Bd. 3, S. 142).

4.
Die  Vorinstanz  begründete  die  Zurückweisung  des  Markenein-
tragungsgesuchs  im  Wesentlichen  damit,  dass  es  in  Bezug  auf  die 
beanspruchten  Waren  entgegen  der  Auffassung  der  Beschwerde-
führerin nicht als Symbol für Ferien, Entspannung, Süden, Kunst und 
dolce far niente, sondern als Herkunftsbezeichnung verstanden werde 
und daher irreführend sei. Auch sei die Insel Capri verkehrstechnisch 

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gut erschlossen, weshalb sie sehr wohl als Produktions-, Fabrikations- 
und Handelsort für Waren der Klasse 34 in Frage käme. Dagegen war 
zwischen den Parteien nicht umstritten, dass die italienische Insel den 
hiesigen Abnehmerkreisen im Allgemeinen bekannt  ist  und dass die 
geografische  Angabe  sich  weder  zu  einer  Gattungsbezeichnung 
gewandelt  hat  noch ein betrieblicher  Herkunftshinweis  darstellt  noch 
als Typenbezeichnung verwendet wird. Dies ist auch nach Auffassung 
des Bundesverwaltungsgericht offensichtlich nicht der Fall.

Im Folgenden gilt es somit näher zu prüfen, ob die Markenanmeldung 
CAPRI in  Bezug auf  die  beanspruchten Waren vom betroffenen Ab-
nehmerkreis als Fantasiebezeichnung wahrgenommen wird und ob die 
Insel für damit gekennzeichneten Erzeugnisse offensichtlich nicht als 
Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort in Frage kommt.

4.1 Die  Beschwerdeführerin  ist  der  Ansicht,  dass  die  Verkehrs-
teilnehmer das Zeichen CAPRI in  Verbindung mit  Zigaretten; Tabak;  
Tabakprodukte;  Raucherartikel;  Feuerzeuge;  Streichhölzer in  Klas-
se 34 als ein Symbol für Ferien, Entspannung, Süden, Kunst und dolce 
far niente auffassen. Die beanspruchten Waren richten sich in erster 
Linie  an  sämtliche  Raucher  und  somit  letztlich  an  den  Durch-
schnittsabnehmer. Dieser dürfte die italienische Insel mit der von der 
Beschwerdeführerin genannten Symbolik in Verbindung bringen. Auch 
darf  davon  ausgegangen  werden,  dass  ein  Grossteil  der  Raucher 
Tabakwaren und allenfalls auch dazugehörige Hilfsmittel  wie Streich-
hölzer mit  Genuss und Entspannung verknüpft. Dagegen ist,  wie die 
Vorinstanz zurecht befunden hat,  der Zusammenhang zwischen dem 
eventuell  im  Süden  erlebten  Feriengefühl  und  einer  allfälligen  ent-
spannenden  Wirkung  einer  Zigarette  erst  über  Umwege  ersichtlich. 
Gemäss  bundesgerichtlicher  Rechtsprechung  ist  jedoch  erforderlich, 
dass  das  Zeichen  von  den  massgebenden  Abnehmerkreisen  offen-
sichtlich  nicht  als  Hinweis  auf  die  Herkunft  der  Waren  interpretiert  
wird,  wie  dies  etwa  bei  Galapagos  für  Fernsehgeräte,  Congo  für 
Schuhwichse,  Alaska  für  mentholhaltige  Zigaretten,  Südpol  für 
Kühlschränke oder Äthna für Bunsenbrenner der Fall sei. Damit eine 
den  massgebenden  Verkehrskreisen  bekannte  geografische  Angabe 
nicht  als  Herkunftsbezeichnung,  sondern  als  schutzfähiger  Fantasie-
name  aufgefasst  wird,  muss  der  Verwendung  der  geografischen 
Angabe in der Regel ein klar erkennbarer Symbolgehalt beigemessen 
werden können, sodass die Marke nicht zu einer Ideenverbindung zum 
betreffenden Land oder  der  Gegend führt  (BGE 128 III  454 E. 2.1.2 

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YUKON). Bei vorliegender Markenanmeldung fehlt es an einer solchen 
offensichtlichen Symbolik, welche geeignet wäre, die Vermutung eines 
Konnexes mit  der  geografischen Angabe als  abwegig  erscheinen zu 
lassen. Daran ändert  auch das Bildelement nichts,  verdeutlichen die 
stilisierten  Sonnenstrahlen  doch  einzig  eine  Eigenschaft,  welche 
bereits mit der Insel Capri in Verbindung gebracht wird. Anders wäre 
allenfalls bei einer geografischer Angabe mit doppelter Bedeutung zu 
entscheiden, wenn das Bildelement eine Ideenverbindung zur betref-
fenden  Ortschaft  zu  unterbinden  vermag,  wie  dies  bei  der  häufig 
zitierten Markenanmeldung Phoenix in Verbindung mit einer Abbildung 
des  gleichnamigen  mythologischen  Vogels  der  Fall  gewesen  wäre 
(RKGE vom 11. November  2003 in  sic!  2004,  S. 429  Phoenix). Fehl 
geht im Übrigen auch der Einwand der Beschwerdeführerin,  wonach 
CAPRI genauso gut mit dem männlichen Vornamen Caprice oder mit 
dem  aus  der  Musik  stammenden  Begriff  Capriccio  in  Verbindung 
gebracht  werden  könnte.  Einerseits  wäre  zu  einem  solchen  Ver-
ständnis  ein  zusätzlicher  Gedankenschritt  erforderlich,  den  kaum 
jemand anstellen würde, nachdem er in der Markenanmeldung bereits 
die  geografische  Bezeichnung  erkannt  hat.  Andererseits  ist  der 
Vorname  und  der  Fachausdruck  dem  durchschnittlichen  Schweizer 
Verkehrsteilnehmer weniger geläufig als die italienische Insel. Dies gilt  
auch für andere mit „Capri“ beginnende Begriffe, wie etwa Capricornus 
(Steinbock), Caprificus (Bocksfeige),  Caprimulgi  (Nachtschwalbe; vgl. 
Meyers  Großes  Universallexikon,  a.a.O.,  Bd. 3,  S. 142,  mit  weiteren 
Beispielen). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der durch-
schnittliche  Abnehmer  der  beanspruchten  Waren  im  hinterlegten 
Zeichen einen Hinweis auf die italienische Insel Capri erblickt.

4.2 Die  Beschwerdeführerin  vertritt  ferner  die  Auffassung,  dass  die 
10.4 km² grosse, ca. 13'000 Einwohner aufweisende und über keinerlei 
nennenswerte Industrie verfügende Ferieninsel Capri als Produktions-, 
Fabrikations- oder Handelsort der beanspruchten Waren gänzlich un-
geeignet sei, weshalb eine Irreführungsgefahr ausgeschlossen werden 
könne.  Gemäss  bundesgerichtlicher  Rechtsprechung  ist  eine  Her-
kunftserwartung  bei  einer  bekannten  geografischen  Angabe  zu 
verneinen,  wenn  der  entsprechende  Ort  oder  die  Gegend  –  in  den 
Augen  der  massgeblichen  Verkehrskreise  –  offensichtlich  nicht  als 
Produktions-,  Fabrikations-  oder  Handelsort  der  damit  gekenn-
zeichneten  Erzeugnisse  oder  entsprechend  bezeichneter  Dienst-
leistungen  in  Frage  kommt.  Daher  dürfen  die  Namen  von  unbe-
siedelten Gegenden (z.B. Sahara) oder von Bergen, Seen und Flüssen 

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grundsätzlich, d.h. für einen weiten Bereich von Waren monopolisiert  
werden  (BGE 128  III  454  E. 2.1.3  YUKON).  Die  Rechtsprechung 
erfordert  nicht  bloss  eine  Unwahrscheinlichkeit  als  Standort  aus 
logistischen oder sonstigen betriebswirtschaftlichen Gründen, sondern 
eine  offensichtliche  sachliche  Unmöglichkeit.  Es  gilt  demnach  einen 
strengeren  Massstab  anzulegen,  als  dies  bei  der  Prüfung  eines 
Freihaltebedürfnisses zugunsten der ortsansässigen Unternehmen an 
einer den Verkehrskreisen nicht bekannten Herkunftsbezeichnung der 
Fall ist. Für die Verneinung von letzterem genügt es bereits, wenn in 
der betreffenden Ortschaft  auch in Zukunft  – unter Berücksichtigung 
der  künftigen  wirtschaftlichen  Entwicklung  –  nicht  ernsthaft  mit  der 
Herstellung  der  beanspruchten  Waren  gerechnet  werden  muss  (vgl. 
Entscheid  des  BVGer  B-7411/2006  vom  22. Mai  2007  E. 8 
BELLAGIO). Auch wenn in  casu  nicht  ernsthaft  mit  dem Anbau von 
Tabak oder der Produktion von Zigaretten auf der kleinen Ferieninsel 
Capri gerechnet werden kann, so wäre dies aufgrund der vorhandenen 
Infrastruktur  sowie  guten  Verkehrsanbindung  keinesfalls  sachlich 
unmöglich. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin erfordert 
die Irreführung des Konsumenten denn auch nicht, dass dieser davon 
ausgeht,  die mit  CAPRI bezeichneten Waren würden tatsächlich von 
der gleichnamigen Insel stammen. Eine Täuschungsgefahr liegt bereits 
dann  vor,  wenn  der  Abnehmer  in  einer  ihm  bekannten  Herkunfts-
bezeichnung  einen  Hinweis  auf  die  Provenienz  des  Produktes  aus 
dem entsprechenden Land  zu erkennen glaubt  (RKGE in  sic!  2000, 
S. 508  Dakota  [fig.]).  In  casu  erscheint  ein  solches  Herkunftsver-
ständnis  plausibel,  zumal  es  sich  bei  Italien  um  den  zweitgrössten 
Landwirtschaftsproduzenten der Europäischen Union handelt und sich 
das  mediterrane  Klima  sowie  in  der  Region  von  Neapel  auch  die 
fruchtbare Vulkanerde hervorragend für den Tabakanbau eignen. Das 
Zeichen CAPRI ist daher geeignet, bei den massgeblichen Verkehrs-
kreisen die Vorstellung zu erwecken, dass die damit gekennzeichneten 
Erzeugnisse aus Italien  stammen. Die  Markenanmeldung wurde von 
der Vorinstanz folglich zurecht als irreführend befunden.

5.
Die  Beschwerdeführerin  brachte  im Übrigen vor,  dass  der  Ausdruck 
CAPRI  auch  von  anderen  Unternehmen  zur  Kennzeichnung  ihrer 
Waren,  ohne  dass  diese  aus  Italien  stammen  würden,  verwendet 
werde. Insbesondere seien die Marken Nr. 387'641 CAPRI (fig.)  und 
Nr. 455'038  CAPRI  ohne  die  Einschränkung  auf  Waren  italienischer 
Herkunft  in das Schweizer Markenregister  eingetragen worden, wes-

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halb  es  die  umstrittene  Markenanmeldung  zumindest  aufgrund  des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes einzutragen gelte.

Das  Bundesverwaltungsgericht  anerkennt  die  Gleichbehandlung  von 
Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in 
rechtlicher Hinsicht wesentlich unterscheiden. Wegen der Problematik 
einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit  einer Marke, die 
seit  Jahren  im  Markenregister  eingetragen  ist,  muss  das  anzu-
wendende Kriterium, wonach Sachverhalte „ohne weiteres“ vergleich-
bar sein müssen,  restriktiv  angewendet werden (RKGE in sic!  2003, 
S. 803  We  keep  our  promises),  zumal  bereits  geringfügige  Unter-
schiede  im  Hinblick  auf  die  Beurteilung  der  Schutzfähigkeit  eines 
Zeichens  von  grosser  Bedeutung  sein  können  (RKGE  in  sic!  1998, 
S. 303  Masterbanking).  Die  Eintragung  der  beiden  von  der  Be-
schwerdeführerin  genannten  Marken  erfolgte  in  den  Jahren  1991 
sowie  1998. Sie  entsprechen  nicht  der  geltenden  Eintragungspraxis 
der Vorinstanz. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht 
nur ausnahmsweise ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, 
nämlich dann, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechts-
anwendenden  Behörde  vorliegt  und  die  Behörde  zu  erkennen  gibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt 
(BGE 127 I 1 E. 3a). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Bezüglich des 
Vorbringens,  dass  der  Ausdruck  CAPRI  in  der  Schweiz  auch  von 
einem  Automobilkonzern  sowie  von  einem  Speiseeishersteller  ver-
wendet werde, sei angefügt, dass die Zeichen nicht in das schweizer-
ische  Markenregister  eingetragen  sind  und  lediglich  im  Sinne  einer 
Typenbezeichnung gebraucht werden.

Zusammenfassend  ergibt  sich,  dass  die  Vorinstanz  das  Markenein-
tragungsgesuch  Nr. 52336/2008  CAPRI  (fig.)  für  die  umstrittenen 
Waren  der  Klasse 34  zurecht  nicht  in  das  schweizerische  Marken-
register  eingetragen  hat.  Die  Beschwerde  ist  demnach  als  un-
begründet abzuweisen.

6.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der 
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem 
geleisteten  Kostenvorschuss  zu  verrechnen.  Die  Gerichtsgebühren 
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung  und  finanzieller  Lage  der  Parteien  festzulegen  (Art. 63 
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 

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über  die  Kosten  und  Entschädigungen  vor  dem Bundesverwaltungs-
gericht  [VGKE, SR 173.320.2]).  Bei  Markeneintragungen geht  es um 
Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst  sich folglich  nach 
dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich 
nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis 
zu orientieren, wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grund-
sätzlich  ein  Streitwert  zwischen  Fr. 50'000.-  und  Fr. 100'000.-  an-
genommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 
27. Juni  2007  E. 3.3  mit  Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert  ist 
auch  im  vorliegenden  Verfahren  auszugehen.  Es  sprechen  keine 
konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der 
strittigen Marke.

Eine Parteientschädigung ist  der  unterliegenden Beschwerdeführerin 
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VGKE).

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin 
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- ver-
rechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an: 

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die  Vorinstanz  (Markeneintragungsgesuch  Nr. 52336/2008;  Ge-

richtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Hans Urech Marc Hunziker

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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden  (Art. 72 ff.,  90 ff.  und  100  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache  abzufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit 
Angabe  der  Beweismittel  und  die  Unterschrift  zu  enthalten.  Der 
angefochtene  Entscheid  und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die 
beschwerdeführende  Partei  in  Händen  hat,  beizulegen  (vgl. 
Art. 42 BGG).

Versand: 22. Juni 2010

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