# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** eee9ca25-3837-5ca7-b213-c49404b03cfb
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2013_003
**Docket/Reference:** S2013_003
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/36/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2013_003 

Besetzung 

  U r t e i l   v o m   1 2 .   M a i   2 0 1 4    

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Richterin Dipl. Natw. ETH Prisca von Ballmoos, 
Richter Dipl. Biochemie-Pharmacologie Emmanuel Jelsch 
Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

V AB 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und/oder 
Rechtsanwalt Dr. Simon Holzer 

Klägerin 

gegen 

W AG  

vertreten durch Rechtsanwalt Andrea Mondini und/oder 
Rechtsanwalt Raphael Meier sowie patentanwaltlich beraten 
durch Dr. rer.-nat. Dipl.-Chem. Andreas Welch  

Beklagte 

Gegenstand 

Patentverletzung/Vorsorgliche Massnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S2013_003 

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

1.  Prozessgeschichte 

1.1  Mit  Eingabe  vom  25. April  2013  stellte  die  Klägerin  ein  Gesuch  um 
Erlass vorsorglicher Massnahmen mit folgenden Rechtsbegehren: 

"1.  Der Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von 
CHF  1'000.--  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens 
aber CHF 5'000.-- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Be-
strafung  ihrer Organe  nach Art.  292  StGB mit  Busse  im Widerhand-
lungsfall  vorsorglich  zu verbieten,  in  der  Schweiz  die  am  9.  Februar 
2012  vom  Schweizerischen  Heilmittelinstitut  Swissmedic  zugelasse-
nen Arzneimittel “A-W 20 mg, Lactab“ und “A-W 40 mg, Lactab“ (Zu-
lassungsnummer  111)  selber  oder  durch  Dritte  einzuführen,  zu  la-
gern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu 
bringen, wobei die betreffenden Arzneimittel Magnesiumsalz von (-)-
Omeprazol  mit  einer  optischen  Reinheit  von  ≥  99.8%  Enantiomere-
nüberschuss (e.e.) enthalten. 

2.  Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von 
CHF  1'000.--  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens 
aber CHF 5'000.-- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Be-
strafung  ihrer Organe  nach Art.  292  StGB mit  Busse  im Widerhand-
lungsfall vorsorglich zu verpflichten, die von ihr in Verkehr gebrachten 
Arzneimittel  gemäss  Rechtsbegehren  Nr.  1  zurückzurufen,  d.h.  die 
ihr  bekannten  Abnehmer  der  Arzneimittel  gemäss  Rechtsbegehren 
Nr. 1 innert einer Frist von maximal 5 Kalendertagen zu informieren, 
dass  ihr  das  In-Verkehr-bringen  der  betreffenden  Arzneimittel  vor-
sorglich  verboten  wurde  und  sie  deshalb  die  Arzneimittel  gegen 
Rückerstattung  des  Kaufpreises  und  der  übrigen  Auslagen  zurück-
nimmt. 

3.  Alles  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  (zuzüglich  MwSt)  zu 

Lasten der Gesuchsgegnerin." 

1.2  Mit  Eingabe  vom  13.  Juni  2013  erfolgte  die  Massnahmeantwort  der 
Beklagten, womit diese folgendes beantragte: 

"1)  Die  Begehren  der  Gesuchstellerin  seien  abzuweisen,  soweit  darauf 

einzutreten ist; 

2)  Eventualiter, für den Fall der Gutheissung des Massnahmebegehrens 
sei die Gesuchstellerin zur Leistung einer Sicherheit in der Höhe von 

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CHF  50'0000  zu  verpflichten,  wobei  die  Massnahmen  derart  anzu-
ordnen  sind,  dass  sie  erst  mit  Eingang  der  Sicherheitsleistung  wirk-
sam werden; 

3)  Unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen,  inklusive  Kosten  des  not-
wendigerweise  beigezogenen  Patentanwalts  sowie  zuzüglich  Mehr-
wertsteuer zulasten der Gesuchstellerin." 

1.3  Mit  Eingaben  vom  29.  Juli  2013  bzw.  vom  10.  September  2013  er-
folgten  die  Massnahmereplik  bzw.  -duplik.  Am  23.  September  2013, 
7. Oktober  2013,  21.  Oktober  2013,  1.  November  2013,  11.  November 
2013  und  20. November  2013  erfolgten  weitere  gegenseitige  Stellung-
nahmen der Parteien. Am 19. Februar 2014 erging ein Fachrichtervotum 
von Richterin Dipl. sc. nat. ETH Prisca von Ballmoos. Die Stellungnahme 
der  Beklagten  dazu  erfolgte  mit  Eingabe  vom  10.  März  2014,  diejenige 
der  Klägerin mit  Eingabe  vom  12.  März  2014.  Die  jeweiligen  gegenseiti-
gen Stellungnahmen der Parteien erfolgten mit Eingaben je vom 24. März 
2014. Mit Eingabe vom 31. März 2014 erfolgte eine weitere Stellungnah-
me der Beklagten. Die Klägerin hat mit Eingabe vom 1. April 2014 auf ei-
ne Stellungnahme zu Eingabe der Beklagten vom 24. März 2014 verzich-
tet,  sich  allerdings  mit  Eingabe  vom  14. April  2014  zur  Eingabe  der  Be-
klagten vom 31. März 2014 vernehmen lassen. 

2.  Zuständigkeit 

Die  Klägerin  hat  ihren  Sitz  in  Schweden,  die  Beklagte  in  der  Schweiz. 
Somit  liegt  ein  internationaler  Sachverhalt  vor.  Die  örtliche  Zuständigkeit 
richtet sich nach dem Lugano-Übereinkommen (Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. 
Art. 1 ff. LugÜ). Gemäss Art. 2 Nr. 1 LugÜ i.V.m. Art. 60 Nr. 1 lit. a LugÜ 
sowie Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG ist das Bundespatentgericht für die Beur-
teilung der vorliegenden Streitsache örtlich und sachlich zuständig. 

3.  Sachverhalt, Parteivorbringen 

3.1  Bei  der  Klägerin  handelt  es  sich  um  ein  weltweit  tätiges  Pharmaun-
ternehmen  mit  Sitz  in  Schweden,  das  insbesondere  auf  dem  Gebiet  der 
Gastroenterologie innovative Arzneimittel entwickelt. 

Die  Beklagte  ist  eine  Aktiengesellschaft  mit  Sitz  in  der  Schweiz,  deren 
Zweck der Vertrieb und die Herstellung von Arzneimitteln und chemischen 
Produkten ist.  

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Das  Massnahmepatent 

3.2  Die  Klägerin  ist  Inhaberin  des  europäischen,  u.a.  auch  für  die 
Schweiz  erteilten  und  eingetragenen  Patents  EP  000  ("Massnahmepa-
tent"). 
des  
(-)-Enantiomers  von  Omeprazol  mit  sehr  hoher  optischer  Reinheit  und 
dessen Verwendung. Es wurde am 27. Mai 1994 angemeldet, am 22. Juli 
2009  erteilt  und  läuft  am  27.  Mai  2014  ab.  Zum  Massnahmepatent  und 
zum  Schutzbereich  im  Einzelnen  siehe die  nachfolgenden Ausführungen 
unter Ziff. 5.3 ff. bzw. das Fachrichtervotum vom 19. Februar 2014. 

betrifft  Magnesiumsalz 

Die  Klägerin  macht  geltend,  ihre  schweizerische Tochtergesellschaft,  die 
X AG,  sei  Zulassungsinhaberin  der  vom  Massnahmepatent  geschützten 
Arzneimittel B® 20/40, C® und D® 20/40. Bei B® und D® handle es sich 
um sogenannte Protonenpumpen-Hemmer. A blockiere im Magen ein En-
zym  (Protonenpumpe),  das  Magensäure  bilde.  Dadurch  werde  die  Frei-
setzung von Magensäure gehemmt. B® und D® würden u.a. zur Behand-
lung  von  Magen-  und  Zwölffingerdarmgeschwüren  sowie  bei  Refluxö-
sophagitis (einer entzündlichen Erkrankung der Speiseröhre) eingesetzt. 

Das Massnahmepatent sei auf ein Magnesiumsalz von (-)-Omeprazol mit 
einem besonders hohen Enantiomerenüberschuss sowie auf Verwendun-
gen  dieses  Stoffs gerichtet. Wesentlich sei  dabei,  dass  das  Magnesium-
salz  von  (-)-Omeprazol  eine  optische  Reinheit  von  mindestens  99.8% 
Enantiomerenüberschuss (e.e.) enthalte (Anspruch 9)  

Die Beklagte fokussiere sich auf den Vertrieb von Arzneimittelkopien. Seit 
Oktober  2011  gehöre  sie  zur  international  operierenden  Y  Gruppe,  dem 
nach  eigenen Angaben  weltweit  grössten  Generika-Anbieter.  Sie  sei  Zu-
lassungsinhaberin des Präparats A® 20/40 Lactab. Swissmedic habe für 
dieses  Präparat  am  9. Februar  2012 die schweizerische Marktzulassung 
erteilt. A-W®  20/40  Lactab  sei  seit  dem  1.  November  2012  auf  der  vom 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) geführten Spezialitätenliste aufgeführt. 
Sie, die Klägerin, habe eine Analyse dieser Präparate der Beklagten an-
geordnet. Untersucht worden sei insbesondere, ob "A-W® Lactab 20 mg" 
und "A-W® Lactab 40 mg", Magnesiumsalz von (-)-Omeprazol mit einem 
Enantiomerenüberschuss (e.e.) von mindestens 99.8% enthalten würden. 
Die Untersuchungen hätten ergeben, dass die A-W®-Tabletten in beiden 
Dosierungsformen  im  Wesentlichen  ausschliesslich,  d.h.  zu  mehr  als 
99,95 % (-)-Omeprazol enthalten würden. Die streitgegenständlichen Tab-
letten  enthielten  somit  ein  Magnesiumsalz  von  (-)-Omeprazol  mit  einem 
Enantiomerenüberschuss (e.e.) von weit über 99.8%.  

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Damit würden die Tabletten der Beklagten A-W® 20/40 Lactab in den bei-
den  Dosierungsformen  20  mg  und  40  mg  in  den  Schutzbereich  des 
Massnahmepatents fallen und dieses verletzen.  

3.3  Die  Beklagte  führt  demgegenüber  aus,  dass  das  Massnahmepatent 
mangels  erfinderischer  Tätigkeit  nichtig  sei.  Selbst  wenn  das  Massnah-
mepatent  gültig  wäre,  so  würden  jedenfalls  die  modifizierten  Produkte 
dieses  nicht  verletzen.  Sie  habe  im  November  2012  den  Vertrieb  ihrer 
Produkte A-W® Lactabs 20 mg und A-W® Lactabs 40 mg in der Schweiz 
aufgenommen, nachdem die Produkte am 1. November 2012 in die Spe-
zialitätenliste des BAG aufgenommen worden seien. Nachdem kurz nach 
der  ersten  Produktlieferung  eine  Beschwerdekammer  des  Europäischen 
Patentamts  völlig  überraschend  das  Massnahmepatent  in  geändertem 
Umfang  aufrechterhalten  hätte,  habe  sie  Schritte  zur  Modifizierung  ihrer 
Produkte  eingeleitet,  so  dass  diese  einen  Wirkstoff  mit  einer  geringeren 
optischen Reinheit  als  im  Massnahmepatent  beansprucht  enthalten  wür-
den.  Diese  Schritte  seien  entgegen  der  festen  Überzeugung,  dass  das 
Massnahmepatent  nichtig  sei,  zur  Vermeidung  rechtlicher  Auseinander-
setzungen  eingeleitet  worden.  Die  Produktemodifikation  sei  mittlerweile 
abgeschlossen. Seit dem 1. März 2013 importiere sie in die Schweiz aus-
schliesslich  Produkte  mit  einem Wirkstoff  mit  einer  geringeren  optischen 
Reinheit als im Massnahmepatent beansprucht werde. Dies sei von ihrer 
Lieferantin schriftlich bestätigt worden. Eine Analyse durch ein schweize-
risches Labor habe zudem bestätigt, dass die modifizierten Produkte eine 
geringere optische Reinheit als im Patent beansprucht aufweisen würden. 

Die  modifizierten  Produkte  vertreibe  sie  seit  dem  15.  April  2013.  Nach-
dem  sie  am  29.  April  2013  Kenntnis  vom  vorliegenden  Massnahmege-
such  erhalten  habe,  habe  sie am  2.  Mai  2013  den  Verkauf  von  Produkt-
chargen,  die  vor  dem  1.  März  2013  importiert  worden  seien,  umgehend 
gestoppt. Seit dem 2. Mai 2013 verkaufe sie also nur noch die modifizier-
ten Produkte an ihre Abnehmer. Zudem habe sie sich gegenüber der Klä-
gerin  schriftlich  und  vorbehaltslos  verpflichtet,  keine  A-Produkte  herzu-
stellen,  anzubieten,  einzuführen  oder  zu  verkaufen,  welche  einen  Wirk-
stoff mit  99.8%  oder mehr  Enantiomerüberschuss  enthalten  würden. An-
gesichts dieser klaren und bindenden Verpflichtung sei das Rechtsschutz-
interesse  an  einer  vorsorglichen  Massnahme  weggefallen.  Jedenfalls 
drohe  unter  diesen  Umständen  sicherlich  kein  nicht  leicht  wiedergutzu-
machender  Nachteil.  Die  Klägerin  habe  das  vorliegende  Massnahmege-
such  erst  etwa  fünf  Monate  nach  Erhalt  der  Muster  gestellt.  Das  Mass-
nahmegesuch  basiere  auf  einem  mittlerweile  nicht  mehr  gegebenen 

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Sachverhalt. Das von der Gesuchstellerin gestellte Unterlassungsbegeh-
ren sei bereits aus diesem Grund hinfällig. Eine detaillierte Auseinander-
setzung mit den von der Gesuchstellerin vorgelegten Analyseergebnissen 
der angegriffenen Ausführungsform erübrige sich. 

Selbst  wenn  diesbezüglich  anders  entschieden  werden  sollte,  bestehe 
kein  Anspruch  auf  einen  Rückruf  der  bereits  in  Verkehr  gesetzten  Er-
zeugnisse.  Im  Rahmen  vorsorglicher  Massnahmen  könnten  nämlich  die 
Abnehmer  des  Herstellers  bzw.  Verkäufers  nicht  verpflichtet  werden,  die 
erworbenen Erzeugnisse zurückzugeben und auch der Gesuchsgegner in 
einem  Massnahmeverfahren  könne  von  seinen Abnehmern  keine  Rück-
gabe  verlangen.  Insoweit  bestehe  in  einem  Massnahmeverfahren  keine 
praktische Möglichkeit eines verbindlichen Rückrufs. Ein Rückruf wäre im 
vorliegenden  Fall  somit  zwecklos,  da  sie  von  ihren  Abnehmern  bereits 
erworbene Erzeugnisse nicht verbindlich zurückfordern könnte. Der blos-
se Umstand,  dass  die  Klägerin  es  als  unzumutbar bezeichne, gegen  die 
einzelnen Abnehmer vorzugehen, rechtfertige auf jeden Fall keinen Rück-
ruf. 

Ferner  bestreitet  die  Beklagte  einen  nicht  leicht  wiedergutzumachenden 
Nachteil sowie die Dringlichkeit. 

3.4  Auf  diese  und  weitere  Parteivorbringen  ist  nachfolgend  nur  insoweit 
einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist. 

4.  Beurteilung 

4.1  Gemäss Art.  261 Abs.  1  ZPO  trifft  das Gericht  die notwendigen  vor-
sorglichen  Massnahmen,  wenn  die  gesuchstellende  Partei  glaubhaft 
macht,  dass  ein  ihr  zustehender  Anspruch  verletzt  ist  oder  eine  Verlet-
zung  zu  befürchten  ist  (lit.  a)  und  ihr  aus  der  Verletzung  ein  nicht  leicht 
wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine 
Behauptung,  wenn  der  Richter  von  ihrer  Wahrheit  nicht  völlig  überzeugt 
ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt 
sind.1  Die  Gegenpartei  hat  ihre  Einreden  oder  Einwendungen  ebenfalls 
nur glaubhaft zu machen.2 Ferner muss eine gewisse zeitliche Dringlich-

1 BGE 130 III 321 E. 3.3; Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 

ZPO Kommentar, N 25 zu Art. 261 ZPO 

2 BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E. 2; Leuenberger/Uffer-Tobler, 

Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f. 

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keit  gegeben  sein  und  die  anzuordnende  Massnahme  muss  zudem  ver-
hältnismässig sein.3 

4.2  Vorliegend  verlangt  die  Klägerin  einerseits,  es  sei  der  Beklagten  zu 
verbieten, die Arzneimittel "A-W 20 mg, Lactab" und "A-W 40 mg, Lactab" 
(Zulassungsnummer 111) selber oder durch Dritte einzuführen, zu lagern, 
anzubieten,  zu  verkaufen  oder  auf  andere  Weise  in  Verkehr  zu  bringen, 
wobei  die  betreffenden  Arzneimittel  Magnesiumsalz  von  (-)-Omeprazol 
mit einer optischen Reinheit von ≥ 99.8% Enantiomerenüberschuss (e.e.) 
enthalten (Rechtsbegehren Ziff. 1). 

Ein rechtlich geschütztes Interesse an einem Unterlassungsbegehren be-
steht nur, wenn eine Verletzung droht, das heisst, wenn das Verhalten der 
Beklagten  die künftige  Rechtsverletzung  ernsthaft  befürchten  lässt. Indiz 
für einen bevorstehenden Eingriff kann sein, dass gleichartige Eingriffe in 
der  Vergangenheit  stattgefunden  haben  und  eine  Wiederholung  zu  be-
fürchten  ist.  Wiederholungsgefahr  kann  regelmässig  angenommen  wer-
den, wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bestreitet. 
Das  trifft  etwa  zu,  wenn  der  Verletzer  zwar  im  Hinblick  auf  den  Prozess 
das beanstandete Verhalten eingestellt hat, in den Rechtsvorträgen aber 
nach wie vor sein Verhalten als rechtmässig verteidigt.4 Dabei handelt es 
sich um eine widerlegbare natürliche Vermutung. Eine Wiederholungsge-
fahr  entfällt  in  der  Regel,  wenn  der  Beklagte  eine  bedingungslose  und 
unzweideutige  Verzichts-  bzw.  Unterlassungserklärung  abgibt  und  diese 
nicht als bloss prozesstaktisches Manöver erscheint.5  

4.3  Die Beklagte macht geltend, dass sie die streitgegenständlichen Arz-
neimittel derart modifiziert habe, dass diese  nun eine geringere optische 
Reinheit  als  gemäss  Massnahmepatent  aufweisen  würden.  Die  Produk-
temodifikation sei mittlerweile abgeschlossen. Seit dem 1. März 2013 im-
portiere  sie  in  die  Schweiz  ausschliesslich  Produkte  mit  einem Wirkstoff 
mit  einer  geringeren  optischen  Reinheit  als  im  Massnahmepatent  bean-
sprucht  werde.  Dies  habe  ihre  Lieferantin  am  11.  Juni  2013  schriftlich 
bestätigt. Weiter  bestätige  ein Analysebericht  der  Z AG,  dass  die  modifi-
zierten  Produkte  eine  geringere  optische  Reinheit  als  im  Patent  bean-
sprucht aufweisen würden. Sodann reicht die Beklagte eine E-Mail betref-
fend Sperrung der Ware vom 2. Mai 2013 ein und eine schriftliche Bestä-
tigung bzw. Unterlassungserklärung vom 12. Juni 2013, wonach seit dem 
1.  März  2013  nur  Arzneimittel  importiert  würden,  welche  weniger  als 

3 BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO 
4 BGE 124 III 72 E. 2.a; BGE 128 III 96 E. 2.e 
5 sic! 2011 S. 509, 511 

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99,8%  Enantiomerenüberschuss  (e.e.)  enthalten  würden,  und  dass  bis 
zum Ablauf  der  Schutzdauer  bzw.  solange  das  Massnahmepatent  gültig 
sei,  keine  solchen  Arzneimittel  mit  einem  Enantiomerenüberschuss  von 
mindestens  99,8%  hergestellt,  angeboten,  importiert  oder  verkauft  wür-
den. 

Die Klägerin bestreitet zwar, dass die modifizierten Produkte der Beklag-
ten eine geringere optische Reinheit als im Patent beansprucht aufweisen 
würden und dass sie seit dem 2. Mai 2013 tatsächlich keine patentverlet-
zenden  Tabletten  mehr  ausliefere,  allerdings  ohne  einen  gegenteiligen 
Beleg vorzuweisen. Ferner macht sie geltend, dass die Unterlassungser-
klärung der Beklagten nicht vorbehaltslos erfolgt sei („[...] until the Swiss 
part of EP'000 will expire or be revoked or declared invalid [...]“). Die Be-
klagte bestreite weiterhin die Rechtswidrigkeit ihres bisherigen Verhaltens 
und die Rechtsbeständigkeit des Massnahmepatents. Sie habe also eine 
Unterlassungserklärung  abgegeben,  die  nicht  mit  ihrem  Rechtsstand-
punkt  im  vorliegenden  Massnahmeverfahren  und  den  weiteren  Umstän-
den  übereinstimme  und  daher  bloss  taktisch  motiviert  sei.  Aus  diesem 
Grund bestehe weiterhin eine Wiederholungsgefahr. 

Aufgrund  der  von  der  Beklagten  eingereichten  Belege  ist  glaubhaft  ge-
macht, dass sie tatsächlich keine Arzneimittel mehr herstellt, anbietet, im-
portiert,  verkauft  oder  sonstwie  in  Verkehr  bringt,  welche  mindestens 
99,8% Enantiomerenüberschuss (e.e.) enthalten. Die Unterlassungserklä-
rung der Beklagten ist – entgegen der Ansicht der Klägerin – vorbehalts-
los erfolgt.  "…until  the  Swiss  part  of  EP'000  will  expire or  be revoked  or 
declared invalid"  stellt keine  Bedingung dar, sondern  stellt klar,  dass  nur 
aber sicher solange darauf verzichtet wird, Arzneimittel mit einem Enanti-
omerenüberschuss  von  mindestens  99,8%  herzustellen,  anzubieten,  zu 
importieren oder zu verkaufen, als das Massnahmepatent gültig ist. Dass 
sich  die  Beklagten  über  die  Dauer  des  Patents  hinaus  verpflichtet,  kann 
die  Klägerin  nicht  verlangen.  Dass  auch  die  modifizierten  Produkte  der 
Beklagten  ihr  Patent  verletzen  würden,  macht  die  Klägerin  nicht  geltend 
(vgl. auch nachfolgend Ziff. 5.4). Aufgrund der von der Beklagten getätig-
ten und belegten Massnahmen, kann ein bloss prozesstaktisches Manö-
ver  der  Beklagten  ausgeschlossen  werden.  Damit  entfällt  eine  ernsthaft 
drohende  Wiederholungsgefahr  und  damit  auch  das  Rechtsschutzinte-
resse  an  einem  auf  die  Zukunft  gerichteten  Unterlassungsbegehren  und 
das Verfahren ist in Bezug auf Rechtsbegehren Ziff. 1 als gegenstandslos 
geworden erledigt abzuschreiben. 

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4.4  Ferner  beantragt  die  Klägerin,  die  Beklagte  sei  zu  verpflichten,  die 
von ihr in Verkehr gebrachten Arzneimittel gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 
zurückzurufen,  d.h.  die  ihr  bekannten  Abnehmer  der  Arzneimittel  innert 
einer  Frist  von  maximal  fünf  Kalendertagen  zu  informieren,  dass  ihr  das 
In-Verkehr-bringen  der  betreffenden  Arzneimittel  vorsorglich  verboten 
worden  sei  und  sie  deshalb  die  Arzneimittel  gegen  Rückerstattung  des 
Kaufpreises  und  der  übrigen  Auslagen  zurücknehme  (Rechtsbegehren 
Ziff. 2). 

Zur Begründung macht sie geltend, es wäre für sie unmöglich und jeden-
falls nicht zumutbar, gegen jeden Zwischenhändler, jedes Spital und jede 
Apotheke  vorzugehen,  wo A-W®  20/40  Lactab  gelagert  und  abgegeben 
würden. 

Der  Beklagten  ist  darin  zuzustimmen,  dass  die  Abnehmer  der  entspre-
chenden  Arzneimittel  nicht  verpflichtet  werden  können,  die  erworbenen 
Erzeugnisse zurückzugeben.6  Dies räumt  auch  die Klägerin ein.  Sodann 
ist zu berücksichtigen, dass die Beklagte mit dem Vertrieb der ursprüngli-
chen Arzneimittel  in  der  Schweiz  im  November  2012  begonnen  und  be-
reits  per  1.  März  2013  auf  die modifizierten  Produkte  umgestellt  hat  und 
diese  seit  dem  15. April 2013  vertreibt. Am  2. Mai  2013  hat  sie  den  Ver-
kauf  von  Produktchargen,  die  vor  dem  1.  März  2013  importiert  worden 
sind,  gestoppt.  Mittlerweile  importiert  die  Beklagte  seit  mehr  als  einem 
Jahr  keine  solchen  Arzneimittel  mehr,  weshalb  bei  ihren  Abnehmern 
kaum  noch  solche  vorhanden  sein  dürften.  Aus  diesem  Grund  und  da 
keine Rückgabepflicht für die Abnehmer besteht, erscheint die Anordnung 
eines  Rückrufs  als  nicht  zielführende  und  daher  unverhältnismässige 
Massnahme. Das Rechtsbegehren Ziff. 2 ist daher abzuweisen. 

5.  Kosten- und Entschädigungsfolgen 

5.1  Ausgangsgemäss sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu re-
geln.  Es  scheint  angemessen,  die  Gerichtskosten  in  Bezug  auf  das 
Rechtsbegehren  Ziff.  1  auf  70%  und  in  Bezug  auf  das  Rechtsbegehren 
Ziff. 2 auf 30% zu veranschlagen. 

5.2  Bezüglich Rechtsbegehren Ziff. 1 ist das Verfahren als gegenstands-
los  geworden  erledigt  abzuschreiben,  weshalb  die  auf  dieses  Rechtsbe-
gehren  entfallenden  Prozesskosten  nach  Ermessen  zu  verteilen  sind 
(Art. 107 Abs.  1  lit.  e  ZPO).  Dabei  ist  zu  berücksichtigen,  welche  Partei 

6 Heinrich, PatG/EPÜ, 2. A., N 29 zu Art. 77 PatG 

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Anlass  zur  Klage  gegeben  hat,  welches  der  mutmassliche  Prozessaus-
gang gewesen wäre, bei welcher Partei Gründe eingetreten sind, die zur 
Gegenstandslosigkeit des Verfahren geführt haben und welche Partei un-
nötigerweise Kosten verursacht hat.7 

Indem  die  Beklagte  erst  nach  Rechtshängigkeit  des  Massnahmebegeh-
rens  die  entsprechende  Unterlassungserklärung  abgegeben  hat,  hat  sie 
die  Gegenstandslosigkeit  des  Verfahrens  in  Bezug  auf  Rechtsbegehren 
Ziff. 1 verursacht. 

5.3  Massgeblich ist aber auch, ob die Beklagte Anlass zur Einleitung des 
vorliegenden  Verfahrens  gegeben  hat.  Dies  ist  dann  der  Fall,  wenn 
Rechtsbeständigkeit  und  Verletzung  des  Massnahmepatents  zu  bejahen 
sind.  Zu  diesen  Fragen  wurde  ein  Fachrichtervotum  eingeholt  (Art.  183 
Abs. 3 ZPO). Diesem Fachrichtervotum schliesst sich die Spruchkammer 
an.  Für  die  Beurteilung der  erfinderischen Tätigkeit  ist gemäss  dem Auf-
gabe-Lösungsansatz  zunächst  der  nächstliegende  Stand  der Technik  zu 
ermitteln.  Sodann  ist  die  objektiv  zu  lösende  technische  Aufgabe  zu 
bestimmen  und  schliesslich  ist  danach  zu  fragen,  ob  der  hypothetische 
Durchschnittsfachmann ausgehend vom eruierten Stand der Technik und 
der objektiven technischen Aufgabe die beanspruchte Erfindung nicht nur 
finden könnte, sondern tatsächlich ohne Weiteres finden würde. Dazu hält 
das Fachrichtervotum von Richterin Dipl. Natw. ETH Prisca von Ballmoos 
vom 19. Februar 2014 Folgendes fest:  

Das  Streitpatent  betrifft  das  Gebiet  der  Magensäurehemmer  und  ist  auf 
die  Bereitstellung  von  gegenüber  den  bekannten  Magensäurehemmern 
verbesserten  Verbindungen  gerichtet.  Vor  diesem  Hintergrund  hatte  die 
Beschwerdekammer des EPA als nächstliegenden Stand der Technik eine 
Auswahl aus den Dokumenten DE-A-40 35455 (D1 in T 1760/11, EP-A-0 
124 495 (D2 in T 1760/11) und Comprehensive Medicinal Chemistry, Ed. 
C.  Hansch,  Pergamon  Press,  Oxford,  1990,  198-205  (D11  in T  1760/11) 
zu treffen. Die beiden letzteren Dokumente wurden von der Patentinhabe-
rin als möglicher nächstliegender Stand der Technik bezeichnet, die Ein-
sprechenden  bzw.  Beschwerdegegner  hielten  Dokument  D1  für  den 
nächstliegenden Stand der Technik. Beiden Dokumenten D11 und D2 ist 
gemeinsam, dass sie den pharmazeutischen Wirkstoff Omeprazol betref-
fen, einen Wirkstoff zur Behandlung von Krankheiten im Zusammenhang 
mit  Magensäure.  Daher  bieten  gemäss  Beschwerdekammer  beide  Do-

7 Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 16 zu 

Art. 107 ZPO; BSK ZPO-Rüegg, N 8 zu Art. 107 ZPO 

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kumente  realistische Ausgangspunkte  für  einen  Fachmann  auf  dem  Ge-
biet  der  Pharmazie,  der  nach  verbesserten  medizinisch  nutzbaren  Ver-
bindungen  als  Magensäurehemmer  sucht.  Die  Beschwerdekammer  kam 
zum Schluss, dass das Dokument D2 gegenüber dem Dokument D11 ei-
nen besseren Ausgangspunkt  darstelle,  weil  D2  genau  wie das  Streitpa-
tent  auf  die  Bereitstellung  verbesserter  alkalischer  Salze  von  Omeprazol 
(Verbesserung vor  allem  der  Lagerfähigkeit)  abstelle.  Zudem  unterschei-
de sich das in D2 offenbarte Magnesiumsalz von Omeprazol von dem im 
Streitpatent  beanspruchten  Magnesiumsalz  von  (-)-Omeprazol  lediglich 
dadurch, dass das Salz von D2 als razemisches Gemisch beider Enanti-
omere vorliege. Das Dokument D11 offenbare lediglich die freie Base von 
Omeprazol und habe somit eine geringere Strukturähnlichkeit mit der be-
anspruchten  Erfindung  als  das  Magnesiumsalz  des  Enantiomerengemi-
sches  von  Omeprazol  in  Dokument  D11  (s.  T  1760/11,  Entscheidungs-
gründe 10.3.1, 10.3.2 und 10.3.4). 

Bezüglich Dokument D1 kam die Beschwerdekammer zum Schluss, dass 
es  keinen  realistischen Ausgangspunkt  für  die  Beurteilung  der  erfinderi-
schen Tätigkeit der beanspruchten Erfindung darstelle, da es sich in ers-
ter  Linie auf  ein Verfahren  zur  Enantiomerentrennung  von  Verbindungen 
der Stoffklasse der Timoprazol basierten Magensäurehemmer einer kon-
kreten  Strukturformel  richte.  Damit  hat  die Beschwerdekammer  zwar  die 
strukturelle  Nähe  der  Lehre  von  D1  mit  dem  Gegenstand  des  Massnah-
mepatents akzeptiert, aber nicht die funktionelle Nähe. Auf Seite 6 von D1 
werden  die  folgenden  sechs  Enantiomere  explizit  offenbart:  (+)  und  (-) 
Pantoprazol, (+) und (-) Omeprazol sowie (+) und (-) Lansoprazol. In Bei-
spiel 6 von D1 wird dann auch die Herstellung von (+) Omeprazol offen-
bart.  Die Beschwerdekammer  erkannte die  Lehre  von  D1  und insbeson-
dere  des  auf  R-Omeprazol  gerichteten  Beispiels  6  als  nacharbeitbar  an. 
Es bestehen keine Zweifel, dass die Beschwerdekammer die Nacharbeit-
barkeit korrekt beurteilt hat. 

Die  Beschwerdekammer  kam  zum  Schluss,  Dokument  D1  offenbare 
nicht,  die  pharmazeutischen  Eigenschaften  der  getrennten  Enantiomere 
zu untersuchen und lehre erst recht keine mit der Trennung der Enantio-
meren einhergehenden Verbesserungen (T 1760/11, Entscheidungsgrün-
de 10.3.3, 10.3.5, 10.3.6 und 10.3.7). Im Zusammenhang mit den Enanti-
omeren von Omeprazol offenbare und erläutere das Dokument D1 einzig 
einen  amorphen  Feststoff  von  (+)-Omeprazol,  dessen  spezifischer  opti-
scher Drehwinkel angegeben wird (siehe Beispiel 6 auf Seite 7 von D1). 
Das Dokument D1 erwähne auf Seite 2 in Zeile 7 f. zwar, dass die im Do-

Seite 11 

S2013_003 

kument  erwähnten  Enantiomere  in  der  pharmazeutischen  Industrie  ver-
wendet  werden,  liefere  aber  im  Zusammenhang  mit  den  Enantiomeren 
von  Omeprazol  keine  weiteren  Hinweise.  Würde  man  Dokument  D1  als 
nächstliegenden  Stand  der Technik  wählen,  käme  dies  nach Auffassung 
rückschauenden  Betrachtungsweise 
der  Beschwerdekammer  einer 
gleich.  Dokument  D1  könne  nur  dann  als  nächstliegenden  Stand  der 
Technik  gewählt  werden,  wenn  man  die  Erfindung  bereits  kenne  und  im 
Hinblick  auf  die  patentgemässe  Lösung  bereits  eine  Selektion  treffe 
(T 1760/11, S. 57, Entscheidungsgrund 10.3.7). 

Die Beklagte argumentiert in der Massnahmeanwort ausführlich, dass D1 
als  nächstliegender  Stand  der  Technik  anzusehen  sei.  Begründet  wird 
dies durch die strukturelle Nähe des in D1 offenbarten Gegenstands (Sal-
ze  von  (-)  Omeprazol  werden  offenbart,  wenn  auch  nicht  das  Magnesi-
umsalz)  und  den  in  D1  offenbarten  Verwendungszweck  von  Enantiome-
ren zur Herstellung von Medikamenten.  

D2  ist  gemäss  der  Beklagten  hingegen  kein  geeigneter  nächstliegender 
Stand der Technik, da es lediglich das Omeprazol Razemat und nicht das 
A betreffe und somit strukturell weiter vom Gegenstand des Massnahme-
patents  entfernt  sei  als  D1.  Weiter  ist  sie  der  Meinung,  dass  D2  auch 
funktionell  dem  Gegenstand  des  Massnahmepatents  nicht  nahe  sei,  da 
es sich lediglich mit verbesserter Lagerstabilität und nicht mit der Bereit-
stellung von Alternativen zu Omeparazol mit verbesserten pharmakologi-
schen Eigenschaften beschäftige. 

Festzuhalten  ist,  dass  das  Dokument  D2  ein  sinnvoller  nächstliegender 
Stand  der  Technik  ist. Aufgrund  der  strukturellen  und  funktionellen  Ähn-
lichkeit  ist  D1  jedoch  zumindest  ein  alternativer  nächstliegender  Stand 
der Technik.  Der Aufgabe-Lösungsansatz  muss  deshalb  von  beiden  Do-
kumenten  ausgehend  betrachtet  werden.  Diese  Beurteilung  von  D1  ist 
unabhängig von jeglicher rückschauender Betrachtungsweise, da D1 wie 
das  Massnahmepatent  auch  auf  verbesserte  Medikamente  ausgehend 
von zum Beispiel Omeprazol abzielt. 

Ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik D2 ist die zu lösende 
technische  Aufgabe  die  Bereitstellung  eines  Protonenpumpeninhibitors 
(PPI)/Magensäurehemmers  mit  verbessertem  therapeutischem  Profil, 
insbesondere  mit  geringerer  interindividueller  Variation  der  therapeuti-
schen Wirkung.  Zum  Prioritätszeitpunkt  war  bekannt,  dass  die Wirksam-
keit  von  Omeprazol  von  Patient  zu  Patient  unterschiedlich  war.  Die  Lö-
sung ist – wie in Anspruch 9 des Massnahmepatents definiert – ein Mag-

Seite 12 

S2013_003 

nesiumsalz  des  S-Omeprazol  mit  einer  optischen  Reinheit  von  mindes-
tens 99,8% Enantiomerenüberschuss (e.e.). 

Auch  ausgehend  von  D1  besteht  die  technische  Aufgabe  darin,  einen 
Magensäurehemmer  mit  einem  verbesserten  therapeutischen  Profil  be-
reitzustellen.  Über  den  exakten  Enantiomerenüberschuss  des  
(-) Omeprazols  in  D1  herrscht  Uneinigkeit  zwischen  den  Parteien.  Es 
scheint  jedoch  klar,  dass  er  deutlich  unter  99.8%  liegt.  Da  weiterhin klar 
ist,  dass  die  erfindungsgemässen  Vorteile  mit  dem  extrem  hohen Anteil 
des  (-)  Enantiomers  einhergehen,  scheint  glaubhaft,  dass  ein  entspre-
chender,  wenn  auch  möglicherweise  quantitativ  geringerer,  Vorteil  des 
Gegenstandes  von  Anspruch  9  auch  gegenüber  D1  existiert.  Es  wird 
auch  als  glaubhaft  angesehen,  dass  die technische Aufgabe  sowohl  ge-
genüber D2 als auch gegenüber D1 gelöst wurde. 

Im vorliegenden Fall gab es ausgehend von D2 keine Veranlassung, nach 
pharmakokinetischen  Vorteilen  eines  der  beiden  Enantiomere  von 
Omeprazol  zu  forschen.  Da  diese  Veranlassung  nicht  existierte,  ist  es 
auch  wenig  relevant,  ob  die  Enantiomerentrennung  besonders  komplex 
war  und  inwieweit  ein  Razemisierungsproblem  der  getrennten  Enantio-
mere zu befürchten war. Die im Stand der Technik befindlichen Dokumen-
te,  einschliesslich  dem  von  der  Beklagten  genannten  FDA  policy  state-
ment und dem Artikel von Drayer hätten den Fachmann zwar dazu verlei-
tet, anzunehmen, dass sich die Enantiomere von Omeprazol in irgendei-
nem der relevanten pharmakokinetischen Parameter unterscheiden könn-
ten.  Weil  es  jedoch  keine  Lehre  im  Stand  der  Technik  gab,  die  sich  auf 
das  Gebiet  der  Magensäurehemmer  bezieht,  hatte  der  Fachmann  keine 
angemessene  Erfolgserwartung  (reasonable  expectation  of  success), 
dass  solche  möglichen  Unterschiede  einen  therapeutischen  Vorteil  mit 
sich  bringen  würden,  wenn  nur  eines  der  Enantiomere  von  Omeprazol 
verabreicht  wird.  Daran  ändert  auch  der Artikel  von  Drayer  nichts,  da  er 
die  Enantiomerentrennung  tatsächlich  nur  vorschlägt,  wenn  ein  Enantio-
merengemisch  schon  zur  therapeutischen  Medikamentenbeobachtung 
vorgeschlagen war, was auf Omeprazol nicht zutraf. 

Wie  oben  erwähnt,  ist  die  Frage,  ob  die  erfindungsgemässe  Lösung  na-
heliegend  war,  auch  von  D1  ausgehend  zu  betrachten.  Ausgehend  von 
D1 besteht die technische Aufgabe darin, einen Magensäurehemmer mit 
einem  verbesserten  therapeutischen  Profil  bereitzustellen,  wie  bereits 
oben  ausgeführt.  Die  Lösung  dieser  Aufgabe  scheint  auch  ausgehend 
von D1 nicht naheliegend zu sein. D1 selbst offenbart zwar (-)-Omeprazol 
auf  Seite  6,  jedoch  wird  im  experimentellen  Teil  von  D1  nur  auf  eine 

Seite 13 

S2013_003 

amorphe Form des R-Isomers von Omeprazol eingegangen. D1 gibt dem 
Fachmann  keinerlei  Veranlassung,  in  Erwartung  besonderer  Eigen-
schaften,  eine  hochreine  Auftrennung  des  Magnesiumsalzes  von  
(-)-Omeprazol zu versuchen. Aus den gleichen Gründen wie oben ausge-
hend von D2 dargelegt, gab es auch ausgehend von D1 keine Veranlas-
sung durch die weiteren Dokumente des Standes der Technik, das Mag-
nesiumsalz des A mit der patentgemässen optischen Reinheit als verbes-
serten Protonenpumpenhemmer zu entwickeln. Der Gegenstand des An-
spruchs  9  des  Massnahmepatents  basiert  auf  einem  erfinderischen 
Schritt und damit ist die Nichtigkeit des Patents nicht glaubhaft gemacht. 
Wie  oben  festgestellt,  beziehen  sich  alle  anderen  Ansprüche  auf  An-
spruch  9  zurück  oder  enthalten  alle  Merkmale von Anspruch  9.  Ihre  Pa-
tentfähigkeit  ergibt  sich  somit  automatisch  aus  der  Patentfähigkeit  von 
Anspruch 9. 

5.4  Was  die  Verletzungsfrage  durch  die  ursprüngliche  Verkaufsform  be-
trifft, so enthalten die von der Beklagten seit November 2012 vertriebenen 
A-W®  20/40  Lactab  gemäss Angaben  der  Swissmedic  als  Wirkstoff  das 
Magnesiumsalz  von  (-)-Omeprazol.  Somit  ist  zu  klären  ob  das  Magnesi-
umsalz  von  (-)-Omeprazol  in  den Tabletten  der  Beklagten  mit  einer  opti-
schen  Reinheit  von  >  99,8%  Enantiomerenüberschuss  (Enantiomerenü-
berschuss  in  Prozent  kurz  "e.e."  vom  englischen  "enantiomeric  excess") 
vorliegt.  

Gemäss  dem  von  der  Klägerin  vorgelegten  Analysebericht  von  F  ergibt 
sich,  dass  die A-W®-Tabletten  in beiden Dosierungsformen  im Wesentli-
chen  ausschliesslich,  d.h.  zu  mehr  als  99,95  %  (-)-Omeprazol,  d.h.  das 
(S)-Enantiomer  von  Omeprazol,  und  zu  weniger  als  0,05  %  das  (R)-
Enantiomer  von Omeprazol  enthalten.  Die streitgegenständlichen Tablet-
ten  enthalten  somit  ein  Magnesiumsalz  von  (-)-Omeprazol  mit  einem 
Enantiomerenüberschuss  (e.e.)  von  über  99.8%.  Das  Analyseverfahren 
scheint  von  F  fachmännisch  durchgeführt  worden  zu  sein.  Die  Untersu-
chungsresultate  des  Analyseberichts  wurden  zudem  von  der  Beklagten 
nicht bestritten. 

Es ist deshalb glaubhaft, dass die A-W® 20/40 Lactabs in ihrer ursprüng-
lichen Verkaufsform das Magnesiumsalz von A mit einer optischen Rein-
heit  von  99.8%  Enantiomerenüberschuss  (e.e.)  enthalten.  Damit  ergibt 
sich,  dass Anspruch  9  durch  die  Kommerzialisierung  der  ursprünglichen 
Verkaufsform von A-W® 20/40 Lactabs verletzt wird/wurde. Da Anspruch 
9 glaubhafterweise rechtsbeständig (siehe oben) und verletzt ist, erübrigt 
sich eine Analyse der Verletzung der weiteren Patentansprüche.  

Seite 14 

S2013_003 

Wie bereits ausgeführt, macht die Beklagte geltend, dass sie seit 1. März 
2013 ausschliesslich modifizierte A-W® Lactabs 20/40 mg mit geringerer 
Enantiomerenreinheit  in  die  Schweiz  importiere  und  diese  modifizierten 
Produkte  seit  dem  15. April  2013  verkaufe.  Nach  ihren Angaben  hat  sie 
am  2.  Mai  2013  den  Verkauf  von  Produktchargen,  die  vor  dem  1.  März 
importiert  worden  waren,  umgehend  gestoppt,  so  dass  sie  seit  dem 
2. Mai  2013  nur  noch  die  modifizierten  Produkte  an  ihre Abnehmer  ver-
kauft. Sie hat dazu eine schriftliche Bestätigung ihrer Lieferantin T einge-
reicht,  in  welcher  diese  bestätigt,  dass  die  seit  dem  1.  März  gelieferten 
Produkte  eine  geringere  optische  Reinheit  als  im  Patent  beansprucht 
aufweisen würden. Im Weiteren hat die Beklagte einen Analysebericht der 
Z AG eingereicht, der sich auf drei Muster der modifizierten Produkte be-
zieht.  Gemäss  diesem  Bericht  enthielten  Proben  der  drei  Chargen 
130363, 
an  
R-Omeprazol  von  0.18%.  Daraus  ergibt  sich  ein  e.e.-Wert  von  99.64%, 
das heisst ein Wert, der vom Massnahmepatent nicht umfasst wird.  

130415 

130499 

jeweils 

Anteil 

einen 

und 

Die Klägerin hat zwar Zweifel an der technischen Kompetenz des Unter-
zeichnenden  des  Bestätigungsschreibens  der  T  geäussert,  jedoch  die 
Richtigkeit der Untersuchungsergebnisse der Z AG nicht angezweifelt und 
sie  hat  auch  keinerlei  eigene  Analyseberichte  vorgelegt,  die  glaubhaft 
machen  könnten,  dass  die  von  der  Beklagten  vertriebenen  modifizierten 
Produkte das  Massnahmepatent  verletzen  könnten.  Eine  detaillierte Dis-
kussion, ob die modifizierten Produkte eventuell in den Äquivalenzbereich 
des  Massnahmepatents  fallen  könnten,  was  von  der  Beklagten  verneint 
wird,  erübrigt  sich  damit.  Der  Vollständigkeit  halber  ist  jedoch  festzuhal-
ten,  dass  das  Merkmal  der  optischen  Reinheit  von  99.8%  Enantiomere-
nüberschuss  (e.e.)  ein  wesentliches  technisches  Merkmal  ist,  welches 
das  Massnahmepatent  von  dem  widerrufenen  Stammpatent  EP  100  ab-
grenzt.  Damit  besteht  kein  Raum  für  eine  Ausdehnung  des  Schutzbe-
reichs der Ansprüche des  Massnahmepatents  auf  Äquivalente mit gerin-
gerer optischer Reinheit.  

5.5  Die  Beklagte  wendet  gegen  das  Fachrichtervotum  ein,  dass  ausge-
hend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik kein Raum mehr für 
eine Anerkennung von erfinderischer Tätigkeit bestehe. Insbesondere ge-
be es keinerlei Belege irgendeines unerwarteten Vorteils gegenüber dem 
nächstliegenden Stand der Technik, sodass die Feststellungen der Refe-
rentin letztendlich auf Spekulation und somit Willkür beruhen würden.  

Die Referentin habe im Einklang mit der Beschwerdekammer im Verfah-
ren T 1760/11 die experimentellen Resultate der Einsprechenden als aus-

Seite 15 

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reichenden  Beleg  dafür  angesehen,  dass  Beispiel  6  der  D1  zweifelsfrei 
nacharbeitbar  sei.  Wenn  man  aber  diese  Experimente  als  eindeutigen 
Nachweis  der  qualitativen  Nacharbeitbarkeit  der  D1  akzeptiere,  müsse 
man konsequenterweise auch die darin berichteten quantitativen Resulta-
te als zweifelsfreien Beleg für den mit der Lehre der D1 erhältlichen e.e-
Wert  akzeptieren,  seien  diese  doch  das  zwangsläufige  Ergebnis  der 
Nacharbeitung der Lehre der D1. Es sei somit festzuhalten, dass bei der 
Nacharbeitung  der  Lehre  der  D1  bereits  zwingend  ein  sehr  hoher  e.e-
Wert von 95-99.86% erreicht werde, was keinesfalls deutlich unter 99.8% 
liege. Gemäss gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern des 
EPA sei ein Erzeugnis durch Angabe der Ausgangsstoffe und der Verfah-
rensbedingungen  unmittelbar  und  eindeutig  implizit  offenbart.  Somit  of-
fenbare  die  D1  bereits  unmittelbar  und  eindeutig  ein  Enantiomer  von 
Omeprazol in einer optischen Reinheit von 95-99.86% e.e. Es sei gefes-
tigte  Rechtsprechung  der  Beschwerdekammern  des  EPA  und  des  Bun-
desgerichts,  dass  ein  bestimmter  Reinheitsgrad  einer  hergestellten  Sub-
stanz im Regelfall gerade kein Merkmal sei, welches zur Abgrenzung ge-
genüber dem Stand der Technik geeignet sei. Im vorliegenden Fall offen-
bare die D1 unzweifelhaft A, d.h. die gleiche Verbindung wie das Streitpa-
tent.  Es  handle  sich  nicht  mehr  um  die  Frage  der  Abgrenzung  eines 
Enantiomers  von  einem  Racemat,  sondern  um  die  behauptete  Abgren-
zung eines hochreinen Enantiomers von einem möglicherweise noch rei-
neren  Enantiomer.  Hierfür  sei  die  vorstehend  genannte  Rechtsprechung 
zur  Frage  der  Reinheit  eines  Stoffes  einschlägig.  Es  könne  nicht  darauf 
ankommen, ob je nach Geschick des Experimentators mit dem Verfahren 
der  D1  der  beanspruchte  e.e.-Wert  erreicht  werde  oder  nicht.  Vielmehr 
sei  entscheidend,  dass mit  der  Lehre  der  D1  der  beanspruchte  e.e-Wert 
grundsätzlich  erreichbar  sei,  was  durch  die  vorgelegten  experimentellen 
Resultate  nachgewiesen  worden  sei.  Neuheit  gegenüber  der  D1  werde 
lediglich  dadurch  hergestellt,  dass  Anspruch  9  des  Streitpatents  spezi-
fisch auf ein Magnesiumsalz von A gerichtet sei, welches in der D1 nicht 
konkret  offenbart  sei,  sondern  vom  Begriff  "Salze"  umfasst  sei.  Die 
Rechtsprechung  des  Bundesgerichts  und  der  Beschwerdekammern  des 
EPA  hätten einen  bestimmten  Reinheitsgrad  nur  dann  als  mögliches  un-
terscheidendes  Merkmal  anerkannt,  wenn  dieser  Reinheitsgrad  mit  den 
herkömmlichen Verfahren nicht zu erreichen sei Es scheine, dass die Re-
ferentin  sich  mit  ihrer  Aussage,  dass  der  Enantiomerenüberschuss  ge-
mäss Anspruch 9 in dieser Reinheit angeblich "nicht routinemässig zu er-
reichen  sei",  auf  diesen Ausnahmetatbestand  habe  beziehen  wollen. Al-
lerdings  sei  dieser Ausnahmetatbestand  vorliegend  nicht  anwendbar,  da 
durch  Belege  der  Einsprechenden  bereits  gezeigt  worden  sei,  dass  der 

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beanspruchte  Reinheitsgrad  mit  dem  Verfahren  der  D1  erreicht  werden 
könne.  Zudem  verlange  die  Rechtsprechung  für  die  Anwendung  dieses 
Ausnahmetatbestands  die  grundsätzliche  Unmöglichkeit  des  Erreichens 
des  Reinheitsgrads  mit  einem  herkömmlichen  Verfahren,  nicht  lediglich 
eine damit verbundene gewisse Komplexität. Es sei auch nicht ersichtlich, 
wie die Klägerin glaubhaft gemacht haben solle, dass ein Enantiomeren-
überschuss von mindestens 99.8% e.e. gemäss Anspruch 9 des Streitpa-
tents  nicht  routinemässig  erreichbar  sein  sollte.  Die  Referentin  gebe  an 
dieser  Stelle  des  Fachrichtervotums  nicht  an,  welches  Vorbringen  der 
Klägerin sie diesbezüglich für relevant angesehen habe. Der Vollständig-
keit halber werde darauf hingewiesen, dass es dem Fachmann offensicht-
lich  keine  Probleme  bereitet  haben  würde,  die  optische  Reinheit  eines 
gemäss der Lehre der D1 erhaltenen Enantiomers durch ein klassisches 
Verfahren  wie  Umkristallisation  weiter  zu  erhöhen.  Es  werde  diesbezüg-
lich nochmals auf die Beilagen 16 und 26 zur Massnahmeantwort verwie-
sen, in denen derartige gängige Aufreinigungsmethoden für Enantiomere 
beschrieben  seien.  Es  sei  nicht  ersichtlich,  wie  die  Klägerin  glaubhaft 
gemacht  haben  sollte,  dass  eine Aufreinigung  von A  auf  einen  e.e-Wert 
von 99.8% mit derart klassischen Methoden nicht möglich sein sollte. 

In der Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 1760/11 sei zu-
dem mit dem Verfahren der D1 erhältlichen e.e-Wert keine definitive Ent-
scheidung getroffen worden. Es sei aber ausgeführt worden, der Gegen-
stand  des Anspruchs  9  unterscheide  sich  von  der  Lehre  der  D1  im  We-
sentlichen dadurch, dass in der D1 die freie Base von (-)-Omeprazol und 
nicht  das  Magnesiumsalz  offenbart  sei.  Die  Beschwerdekammer  im  Ver-
fahren T 1760/11 habe somit offensichtlich ebenfalls in dem e.e-Wert kein 
Unterscheidungsmerkmal zur D1 gesehen. 

Dazu ist festzuhalten, dass die Kritik der Beklagten hauptsächlich darauf 
beruht,  dass  nach ihrer Meinung  der  Enantiomerenüberschuss  nach An-
spruch 9 kein Merkmal sei, dass sich von D1 unterscheide und dass so-
mit  die Aufgabenstellung  ausgehend  von  D1  im  Fachrichtervotum  inkor-
rekt wiedergegeben sei. Die Beklagte folgert dies aus der Nacharbeitbar-
keit von D1 im Zusammenhang mit der Stellungnahme von G. Tatsächlich 
wird  die  grundsätzliche  Nacharbeitbarkeit  von  Beispiel  6  der  D1  aner-
kannt.  Es  ist  jedoch festzuhalten,  dass  dieses  Beispiel  sich ausschliess-
lich  auf  (+)  Omeprazol  bezieht  und  nicht  auf  (-)  Omeprazol.  D1  erwähnt 
zwar  an  anderer  Stelle  (-)  Omeprazol,  macht  aber  keine Aussagen  zum 
Reinheitsgrad.  Die  von  der  Beklagten  erwähnte  Stellungnahme  von  G 
fasst  tabellarisch  die  Resultate  der  Nacharbeitung der  Lehre  von  D1 zu-

Seite 17 

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sammen, wie sie im Einspruchsverfahren des Massnahmepatents von di-
versen  Einsprechenden  angeführt  wurden.  Diese  Resultate,  die  als  Par-
teigutachten ins Verfahren eingeführt wurden, sind von der Klägerin durch 
eigene  Parteigutachten  in  Frage  gestellt  worden.  Gemäss  Eingaben  der 
Klägerin  ist  die  mit  dem  Verfahren  von  D1 erhältliche  Enantiomerenrein-
heit  wesentlich  geringer  als  in  der  Stellungnahme  von  G  berichtet  und 
liegt  nicht  höher  als  ungefähr  90-91%.  Das  Fachrichtervotum  hat  sich 
entsprechend  auch  nicht  geäussert,  ob  die  in  der  Stellungnahme  von  G 
erwähnten  Werte  der  Enantiomerenreinheit  richtig  oder  glaubhaft  sind. 
Selbst  wenn man jedoch  die  Resultate  gemäss G  anerkennt,  bleibt fest-
zustellen,  dass  hochreine  Enantiomerformen  mit  Enantiomerenüber-
schuss  von  mindestens  99.8%  nur  für  (+)  Omeprazol  erwähnt  werden, 
wie  aus  den  Fussnoten  der  Resultate  in  der  Tabelle  hervorgeht.  Für  (-) 
Omperazol  wird  ein  Wert  über  99%  Enantiomerenüberschuss  nicht  er-
reicht, geschweige denn ein Wert von mindesten 99.8%. Es gibt deshalb 
keinen  Anlass  anzunehmen,  dass  D1  und  das  in  Beispiel  6  (für  (+) 
Omeprazol)  erläuterte  Verfahren  implizit  zu  (-)  Omeprazol  mit  einem 
Enantiomerenüberschuss von mindesten 99.8% führen würde.  

Die Beklagte verweist auf  die Rechtsprechung der Beschwerdekammern 
des  EPA, T  990/96,  und  des  Bundesgerichts, "Citalopram  I"  BGE  133  III 
229,  gemäss  denen  der  Reinheitsgrad  einer  hergestellten  Substanz  im 
Regelfall  kein  Merkmal  sei,  das  zur  Abgrenzung  gegenüber  dem  Stand 
der Technik geeignet sei.  

Der  vorliegende  Fall  ist  jedoch  anders  gelagert,  da  nicht  nachgewiesen 
ist,  dass  die  hochreine  erfindungsgemässe  Enantiomerenform  routine-
mässig  erreichbar  war.  Wie  oben  erläutert,  ist  act. 13_48  zu  diesem 
Nachweis für (-) Omeprazol nicht geeignet. Es ist auch nicht offensichtlich 
aus  den  Eingaben  der  Klägerin,  dass  die  hochreine  erfindungsgemässe 
Enantiomerenform  von  (-)  Omeprazol  durch  klassische  Verfahren  wie 
Umkristallisation  hätte  gewonnen  werden  können.  Nicht  strittig  ist,  dass 
die Abgrenzung von Anspruch 9 in Bezug auf D1 zusätzlich auf der Wahl 
des  Magnesiumsalzes  beruht.  An  den  Unterscheidungsmerkmalen  zwi-
schen  D1  und  Anspruch  9  und  der  daraus  resultierenden  Aufgabe  ist 
deshalb festzuhalten.  

Die  Beklagte  führt  sodann  erneut  aus,  dass  kein  Vergleichsversuch  vor-
liege, der auf das in der D1 genannte (-)-Omeprazol Bezug nehme, son-
dern  nur  Vergleichsversuche  der  Klägerin  gegenüber  dem  razemischen 
Omeprazol, d.h. dem 50:50-Gemisch von (+)- und (-)-Omeprazol, wie im 
Fachrichtervotum  diskutiert.  Es  sei  augenscheinlich,  dass  die  Lehre  der 

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D1 (die (-)-Omeprazol in einer optischen Reinheit von 95-98.86% e.e der 
beiden  Enantiomere  offenbare)  ausserordentlich  weit  von  razemischem 
Omeprazol  entfernt  sei  und  zumindest  in  einer  Nachstellung  durch  eine 
Einsprechende  sich  hinsichtlich  der  optischen  Reinheit  überhaupt  nicht 
mehr  vom Gegenstand des Anspruchs 9  des  Streitpatents  unterscheide. 
Wirkungen  des  hochreinen  erfindungsgemässen  Enantiomers  (mindes-
tens 99.8% Enantiomerenüberschuss) gegenüber razemischem Omepra-
zol,  wie  von  der  Klägerin  in  Vergleichsversuchen  gezeigt,  lassen  in  der 
Meinung der Beklagten keine Aussage zu bezüglich Wirkungen von hoch-
reinem erfindungsgemässen (-) Omeprazol gegenüber dem angeblich nur 
unwesentlich weniger reinen (-) Omeprazol von D1. 

Dazu  ist  zu  sagen,  dass  der  von  der  Beklagten  erwähnte  Wert  von 
98.86% ee für das (-) Omeprazol in act. 13_48 nicht erwähnt ist und mög-
licherweise  einen Tippfehler  darstellt. Wie  oben  erläutert,  ist  der  genaue 
Enantiomerenüberschuss,  der  für  (-)  Omperazol  in  D1  erhalten  werden 
kann,  strittig  zwischen  den  Parteien,  liegt  aber  selbst  wenn  man  die  Er-
gebnisse in act. 13_48 berücksichtigt, unter 99%, und wenn man der Klä-
gerin folgt wesentlich tiefer bei ungefähr 90%.  

Da  von  der  Klägerin  in  ihren  Vergleichsversuchen  der  vorteilhafte  Effekt 
von  hochreinem  (-)  Omeprazol  gegenüber  razemischem  Omperazol  
glaubhaft belegt wurde, ist davon auszugehen, dass die Erhöhung des (-) 
Omeprazolgehalts  ausgehend  von  D1  auf  die  hochreine  Form  von  min-
destens 99.8% glaubhafterweise auch mit Vorteilen verbunden ist. 

5.6  Zusammenfassend  ist  damit  festzuhalten,  dass  die  Beklagte  die 
Nichtigkeit  des  Massnahmepatents  nicht  glaubhaft  machen  konnte  und 
zudem eine Patentverletzung durch die ursprünglichen streitgegenständ-
lichen Arzneimittel glaubhaft erscheint. Mit den (glaubhafterweise) modifi-
zierten Arzneimitteln  erscheint  allerdings  eine  Patentverletzung  als  nicht 
mehr glaubhaft.  

5.7  Die  Beklagte  wendet  sodann  ein,  da  sie  eine  bindende  Unterlas-
sungserklärung  abgegeben  habe,  liege  von  Vornherein  kein  nicht  leicht 
wiedergutzumachender  Nachteil  vor.  Auch  abgesehen  davon  bestehe 
vorliegend kein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, da ein blos-
ser  Schaden  dafür  nicht  ausreiche  und  ein  Schadensnachweis  auch  in 
Zukunft  noch  möglich  wäre.  Die  Klägerin  mache  als  nicht  wiedergutzu-
machenden  Nachteil  in  erster  Linie  einen  potentiellen  finanziellen  Scha-
den  geltend.  Ein  Schaden  sei  als  Nachteil  für  eine  vorsorgliche  Mass-
nahme  z.B.  dann  ausreichend,  wenn  er  wegen  fehlender  Solvenz  des 

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Beklagten uneinbringlich sei. Derartiges habe die Klägerin weder behaup-
tet  noch  bewiesen.  Es  bestehe  auch  kein  Anlass,  an  ihrer  Solvenz  zu 
zweifeln.  Der  pauschalen  Begründung  der  Klägerin,  wonach  sich  ihr  fi-
nanzieller  Schaden  nachträglich  "praktisch  nicht  eruieren  lasse",  könne 
nicht  gefolgt  werden.  In  einer  solchen  Branche,  in  welcher  bekanntlich 
aus Sicherheitsgründen über Forschung, Produktion und Vertrieb peinlich 
genau  Buch  geführt  und  diese  Unterlagen  auch  aufbewahrt  würden,  be-
stehe  keine  Gefahr,  dass  allfällige  diesbezügliche  Editionsbegehren  ins 
Leere laufen würden. Zudem seien in wenigen anderen Branchen derart 
genaue Informationen über die Umsätze, Preise und Marktanteile verfüg-
bar, wie in der Arzneimittelbranche – allein schon wegen der Preisfestset-
zungsprozedur  und  wegen  der  Kostenrückerstattung  durch  die  Kranken-
kassen. Die in Frage stehenden Arzneimittel seien verschreibungspflichtig 
und die Gesamtmenge an verschriebenen Arzneimitteln problemlos ermit-
lnformations-
telbar.  Hinzu  komme,  dass  grosse  Anbieter  von 
dienstleistungen in der Pharmabranche, wie z.B. IMS, fundierte und prä-
zise  Marktkenntnisse  zur  Verfügung  stellen  würden,  welche  eine  Scha-
densberechnung ebenfalls erleichtern bzw. ermöglichen würden. Dies vor 
allem auch deshalb, weil praktisch alle grossen Pharmaunternehmen mit 
IMS  zusammenarbeiten  würden  und  dadurch  die  relevanten  Daten  vor-
handen  seien.  Infolgedessen  liesse  sich  ein  allfälliger  finanzieller  Scha-
den  durchaus  eruieren,  so  dass  auch  in  dieser  Hinsicht  kein  nicht  leicht 
wiedergutzumachender Nachteil vorliege. 

Ferner komme es zu keiner Marktverwirrung. Erstens gebe es neben ihr 
auch  noch  andere  Firmen,  welche  ein  Generikum  zu  den  streitgegen-
ständlichen  Arzneimitteln  der  Gesuchstellerin  anbieten  würden.  Die  Er-
zeugnisse aller dieser Anbieter enthielten nach ihrer Kenntnis denselben 
Wirkstoff  (Mg-Salz  von A).  Entsprechend  könne  keine  Rede  davon  sein, 
dass  die  Konkurrenz  aufgrund  ihres  Markteintritts  zu  eigenen  Patentwi-
derhandlungen  animiert  würde.  Zweitens  sei  es  für  alle  Marktteilnehmer 
erkennbar, dass die Beständigkeit des Schweizer Teils des Massnahme-
patents höchst fraglich sei. Dies ergebe sich daraus, dass das Massnah-
mepatent von der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts ur-
sprünglich  widerrufen  worden  sei,  das  im  Wesentlichen  inhaltsgleiche 
Stammpatent  zum  Massnahmepatent  von  einer  Beschwerdekammer  wi-
derrufen  worden  sei  und  die  Entscheidung  der  Beschwerdekammer  T 
1760/11 erkennbare offensichtliche Mängel aufweise. Erteilte europäische 
Patente könnten von nationalen Gerichten jederzeit auf ihre Beständigkeit 
hin  überprüft  werden.  Bei  einer  so  grossen  Unsicherheit  bezüglich  der 

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Rechtsbeständigkeit  des  Massnahmepatents  könne  von  einer  Marktver-
wirrung durch ihren Markteintritt keine Rede sein. 

5.8  Weiter macht  die  Beklagte  betreffend die  Dringlichkeit geltend,  dass 
die Eidgenössische Zollverwaltung am 13. November 2012 auf Antrag der 
Klägerin eine temporäre Einbehaltung der angegriffenen Ausführungsfor-
men  vorgenommen  habe.  Die  Klägerin  sei  spätestens  seit  diesem  Zeit-
punkt  über  die  beklagtischen  Vermarktungsabsichten  im  Bild  gewesen. 
Seit  der  Verkündung  der  Entscheidung  der  Beschwerdekammer  in  der 
Entscheidung  T  1760/11  am  16.  November  2012  sei  sich  die  Klägerin 
auch  im  Klaren  darüber,  dass  ihr  Massnahmepatent  überraschend  auf-
rechterhalten worden sei. Dennoch sei sie annähernd fünf Monate untätig 
geblieben, ehe sie den vorliegenden Massnahmeantrag am 25. April 2013 
gestellt habe. Selbst danach habe sich die Klägerin nicht so verhalten, als 
ob  sie  einer  dringenden  Unterlassung  angeblich  patentverletzender 
Handlungen  bedürfe.  Für  die  absehbare  Entrichtung  eines  Kostenvor-
schusses von CHF 25'000.00 habe sie eine Fristverlängerung beantragt. 
Das Verhalten der Gesuchstellerin belege somit, dass keine Dringlichkeit 
bestehe. 

5.9  Gegen diese Vorbringen wendet die Klägerin ein, die Chancen, dass 
sie nachträglich auf dem Prozessweg den tatsächlich erlittenen Schaden 
wieder  einbringen  könne,  sei  erfahrungsgemäss  schlecht.  Rückwirkend 
werde  es  mit  erheblicher  Wahrscheinlichkeit  nicht  mehr  möglich  sein, 
rechtsgenügend zu beweisen, wie sich die Umsätze und Gewinne mit den 
Originalprodukten  (B®  20/40,  C®  und  D®  20/40)  ohne  die  patentverlet-
zenden  Handlungen  der  Beklagten  entwickelt  hätten,  respektive  welche 
Marktanteilsverluste  und  Preisreduktionen  und  damit  welcher  Schaden 
adäquat kausal durch die patentverletzenden Handlungen der Beklagten 
verursacht  worden  seien.  Dies  gelte  umso  mehr,  als  auch  noch  weitere 
Generikahersteller  auf  dem  Markt  aufgetreten  seien.  Der  Schaden,  wel-
cher  dem  Vertreiber  des  Originalpräparats  bei  der  Einführung  eines  Ge-
nerikums insbesondere wegen der Preisdifferenz entstehe, lasse sich al-
so  im  Nachhinein  kaum  feststellen,  was  einen  nicht  leicht  wiedergutzu-
machenden Nachteil darstelle, der nur durch eine vorsorgliche Massnah-
me abgewendet werden könne. 

Ferner  würden  durch  den  Markteintritt  der  Beklagten  sämtliche  weitere 
Konkurrenten in ihrer Ansicht bestärkt, dass das Massnahmepatent nicht 
(mehr) zu beachten bzw. dass ihr Verhalten nicht patentverletzend erfolgt 
sei. Dadurch könne der irreversible Eindruck entstehen, sie sei nicht wil-
lens  oder  in  der  Lage  ihren  Patentschutz  durchzusetzen.  Folglich  liege 

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eine  Marktverwirrung  vor,  welche  durch  Schadenersatz  erfahrungsge-
mäss  nicht  oder  nur  schwer  ausgeglichen  werden  könne,  weil  sie  kaum 
beweis-  und  bezifferbar  sei.  Entgegen  den Ausführungen  der  Beklagten 
und  wie  bereits  dargelegt,  sei  die  Rechtsbeständigkeit  des  Schweizer 
Teils des Massnahmepatents keinesfalls "höchst fraglich".  

Zur  Beurteilung  der  relativen  Dringlichkeit  sei  die  Zeitspanne  zwischen 
möglichem  und  tatsächlichem  Einreichen  des  Massnahmebegehrens  ins 
Verhältnis  zur  voraussichtlichen Dauer  eines  Hauptprozesses  zu  setzen. 
Selbst  wenn  man  auf  den  sehr  frühen  Zeitpunkt  der  Zollbeschlagnah-
mung am 13. November 2012, an dem die Klägerin erstmals Kenntnis der 
angegriffenen  Ausführungsform  erlangt  habe,  abstellen  würde,  so  wäre 
die relative Dringlichkeit mit der Einreichung des Massnahmeantrags am 
25. April  2013  dennoch  erfüllt.  Denn  als  Faustregel  für  die  voraussichtli-
che Dauer eines Hauptprozesses beim Bundespatentgericht sei von einer 
Dauer von 12-18 Monaten auszugehen, obschon in Ausnahmefällen auch 
eine  längere  Verfahrensdauer  absehbar  sein  könne.  Dahingegen  habe 
die  mittlere  Dauer  eines  Summarverfahrens,  das  beim  Bundespatentge-
richt eingereicht worden sei, im Jahr 2012 weniger als 100 Tage betragen. 

5.10  Ein  nicht  leicht  wiedergutzumachender  Nachteil  ist  unter  anderem 
dann gegeben, wenn ein Vermögensschaden später allenfalls nicht mehr 
ermittelt  oder  bemessen  bzw.  nicht  mehr  ersetzt  werden  kann.  Es  ist 
zweifellos davon auszugehen, dass es im Nachhinein kaum möglich sein 
wird, nachzuweisen, wie sich die Umsätze und Gewinne mit den Original-
produkten ohne die patentverletzenden Handlungen der Beklagten entwi-
ckelt hätten, respektive welche Marktanteilsverluste und Preisreduktionen 
und damit welcher Schaden adäquat kausal durch die patentverletzenden 
Handlungen der Beklagten verursacht würden. Dies umso mehr, als noch 
weitere  Generikahersteller  auf  dem  Markt  auftreten.  Insofern  ist  ein  dro-
hender  nicht  leicht  wiedergutzumachender  Nachteil  als  gegeben  zu  er-
achten. 

5.11 Was die Dringlichkeit betrifft, so kann angesichts der zu erwartenden 
Prozessdauer eines ordentlichen Verfahrens sowie des Umstandes, dass 
die  vorgängigen  rechtlichen  Abklärungen  und  die  Abfassung  einer 
Rechtsschrift  in Patentstreitigkeiten meist  einen erhöhten Aufwand  erfor-
dern  (in  der  Regel  ist  der  Beizug  eines  Patentanwalts  notwendig),  nicht 
gesagt  werden,  die  Klägerin  habe  die  Verfahrenseinleitung  offensichtlich 
verzögert, indem rund fünf Monate vergangen sind, seit dem die Produkte 
der  Beklagten  am  13.  November  2012  am  Zoll  beschlagnahmt  wurden 

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bzw.  das  Massnahmepatent  mit  Entscheid  der  Beschwerdekammer  des 
EPA vom 16. November 2012 (T 1760/11) aufrechterhalten wurde.  

5.12  Zusammenfassend kann  damit festgehalten werden,  dass  aufgrund 
der  obigen  Ausführungen  das  Verfahren  betreffend  Rechtsbegehren 
Ziff. 1 mutmasslich zugunsten der Klägerin ausgegangen wäre. Indem die 
Beklagte erst nach Rechtshängigkeit des Massnahmebegehrens die ent-
sprechende  Unterlassungserklärung  abgegeben  hat,  hat  sie  zudem  die 
Gegenstandslosigkeit  des  vorliegenden  Verfahrens  in  Bezug  auf  das 
Rechtsbegehren Ziff. 1 verursacht. Es rechtfertigt sich daher, die auf die-
ses  Rechtsbegehren  entfallenden  Kosten  vollumfänglich  der  Beklagten 
aufzuerlegen. 

5.13 Wie erwähnt, ist das Rechtsbegehren Ziff. 2 abzuweisen. Dies nicht 
zuletzt  aufgrund  der  relativ  langen  Verfahrensdauer,  was  nicht  allein  der 
Klägerin  angelastet  werden  kann.  Es  erscheint  daher  gerechtfertigt,  die 
entsprechenden Prozesskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen.  

5.14  Ausgehend  von  einem  Streitwert  von  CHF  500'000.–  ist  die  Ge-
richtsgebühr  auf  CHF  25'000.–  festzusetzen  (Art.  1  und  2  KR-PatGer). 
Die Kosten sind ausgangsgemäss – wie vorne unter Ziff. 5.1 festgehalten 
– der Klägerin zu 15% und der Beklagten zu 85% aufzuerlegen. Die Ge-
richtsgebühr ist mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu 
verrechnen und die Beklagte ist zu verpflichten, der Klägerin den von ihr 
geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 21'250.– zu ersetzen. 
Entsprechend ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine auf 70% 
reduzierte Parteientschädigungen zu bezahlen, wobei kein patentanwalt-
licher  Aufwand  geltend  gemacht  wurde.  Die  reduzierte  Parteientschädi-
gung  ist  auf  CHF  13'040.–  festzusetzen  (Art.  5  und  6  KR-PatGer).  Ein 
Mehrwertsteuerzusatz, wie von der Klägerin beantragt, kommt angesichts 
dessen, dass sie ihren Sitz im Ausland hat, nicht in Frage.  

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S2013_003 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.  Das  Begehren  um  Erlass  vorsorglicher  Massnahmen  wird  in  Bezug 
auf das Rechtsbegehren Ziff. 1 wegen Gegenstandslosigkeit als erle-
digt abgeschrieben und in Bezug auf das Rechtsbegehren Ziff. 2 ab-
gewiesen. 

2.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 25'000.– 

3.  Die Kosten  werden  der Klägerin  zu  15% (CHF  3'750.–)  und  der  Be-
klagten zu 85% (CHF 21'250.–) auferlegt und mit dem von der Kläge-
rin  geleisteten  Kostenvorschuss  verrechnet.  Die  Beklagte  wird  ver-
pflichtet, der Klägerin den von ihr geleisteten Kostenvorschuss in der 
Höhe von CHF 21'250.– zu ersetzen. 

4.  Die  Beklagte  wird  verpflichtet,  der  Klägerin  eine  auf  70%  reduzierte 

Parteientschädigung von CHF 13'040.– zu bezahlen.  

Dieser Entscheid geht an:  

–  die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)  
–  die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)  
–  das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der  Rechtskraft,  mit 

Gerichtsurkunde) 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

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St. Gallen, 12. Mai 2014  

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Gerichtsschreiberin 

S2013_003 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 12. Mai 2014 

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