# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 006c50e4-8c9f-58dc-a394-c79f9f177303
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2013_008
**Docket/Reference:** O2013_008
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/68/

## Full Text

O2013_008 

1 

Teilurteil des Bundespatentgerichts  
i.S. Nordson Corporation gegen Gema Switzerland GmbH vom 25. August 2015 

Regeste: 

Art. 66 lit. b PatG: Teilurteil; Gutheissung Patentverletzung, Auskunft und Rechnungsle-
gung (Stufenklage)  
Gestützt auf Art. 66 lit. b PatG besteht bei gerichtlich festgestellter Verletzung ein materiell-
rechtlicher Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung (E. 5). 

Art. 66 lit. b LBI: jugement partiel; admission de la violation du brevet ; renseignements 
et reddition de comptes (action échelonnée)  
En vertu de l’art. 66 lit. b LBI, une prétention de droit matériel en fourniture de renseignements 
et reddition de comptes existe en cas de constatation judiciaire d'une violation de brevet (con-
sid. 5). 

Art. 66 lett. b LBI: decisione parziale; contraffazione di brevetto accertata, informazione 
e rendiconto (azione con domande successive) 
Sulla base dell’Art. 66 lett. b LBI sussiste in caso di contraffazione accertata giudizialmente un 
diritto materiale all’informazione e al rendiconto (c. 5). 

Art. 66 lit. b PatA: Partial judgment; approval of patent infringement; information and ac-
counting (action by stages).  
Based on Art. 66, lit. b PatA in case the court finds infringement there is a substantive entitle-
ment to information and accounting (R. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2013_008 

Besetzung 

  Te i l u r t e i l   v o m   2 5 .   A u g u s t   2 0 1 5    

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dr. sc. techn., Dipl. Masch.-Ing. ETH  
Herbert Laederach 
Richter Dipl. Ing. Phys. EPFL, Christoph Müller 
Richter Dr. iur. Simon Holzer 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

Nordson Corporation, 28601 Clemens Road,  
US-44145 OH, Westlake,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Hilti und pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. Jens Ottow, Rentsch Part-
ner AG, Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich, 

Klägerin 

gegen 

Gema Switzerland GmbH, Mövenstrasse 17,  
9015 St. Gallen, 

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess, 
Dr. iur. Roman Baechler und Dr. iur. Richard Stäuber,  
Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, Postfach 
314, 8037 Zürich,  

Beklagte 

Gegenstand 

Patentverletzung, Auskunft, Rechnungslegung; Elektrostati-
sche Pulversprühpistole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

1. Prozessgeschichte 

1.1  Mit Eingabe vom 28. März 2013 machte die Klägerin das vorliegende 
folgenden 
Patentverletzungsverfahren 
Rechtsbegehren: 

rechtshängig  und  stellte  die 

"1.  Stufe 

1)  Der  Beklagten  sei  zu  verbieten,  die  nachfolgend  definierten  Sprühpistolen 

herzustellen, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, zu exportieren, zu im-

portieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen, nämlich 

Handspritzpistolen für die elektrostatische Beschichtung, 

die über ein Pistolenkabel, einen Pulverschlauch und einen Spülluftschlauch 

an ein Steuergerät anschliessbar sind, 

mit einem horizontal verlaufenden Schaft und 

einem damit fest verbundenen, schräg nach unten abgehenden Pistolengriff 

einer am vorderen Ende des Schaftes angeordneten Düse und 

einer unmittelbar in Strömungsrichtung vor der Düse angeordneten Elektro-

de, durch welche Düse elektrostatisch aufgeladenes Pulver nach vorne aus 

der Pistole austritt, 

mit einem vorne am Pistolengriff angeordneten Pistolenabzug 

der einen Sprüh- oder Reinigungsvorgang über einen berührungslosen, ma-

nuell betätigbaren, über das Pistolenkabel mit dem Steuergerät zusammen-

wirkenden Schalter auslöst, 

welcher durch einen Magneten im Pistolenabzug aktiviert wird 

wobei  der  Pistolenabzug  entweder  die  Pulverförderung  über  einen  in  der 

Pistole verlaufenden Beschichtungsmaterialkanal durch die Düse einschaltet 

oder 

alternativ durch vorgängiges Drücken einer zusätzlichen, am hinteren Ende 

des Schafts angeordneten Taste, die über das Pistolenkabel mit dem Steu-

ergerät zusammenwirkt, eine Spülluftfunktion initiiert, 

um damit im Rahmen eines Reinigungsvorgangs restliches Beschichtungs-

material aus dem Beschichtungsmaterialkanal durch die Düse zu entfernen; 

insbesondere  sei  der  Beklagten  zu  verbieten,  Handspritzpistolen  gemäss 

folgender  Produktabbildung  sowie  der  drei  Funktions-Abbildungen  herzu-

stellen, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, zu exportieren, zu importie-

ren oder anderweitig in Verkehr zu bringen: 

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Produktabbildung: 

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Erste Funktionsabbildung: 

Zweite Funktionsabbildung: 

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Dritte Funktionsabbildung: 

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2)  Die  Beklagte  sei  zu  verpflichten,  über  die  von  ihr  getätigten  Verkäufe  und 

den  von  ihr  erzielten  Gewinn  aus  den  von  ihr  hergestellten  oder  vertriebe-

nen  Handspritzpistolen  gemäss  Rechtsbegehren  1  nach  anerkannten 

Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen, wobei der Gewinn 

separat nach Geschäftsjahr ab dem 9.07.2003 auszuweisen ist; 

Insbesondere ist die Beklagte zu verpflichten, anhand ihrer Finanz- und Be-

triebsbuchhaltung, namentlich 

- der Kostenstellen- und -trägerrechnung (Profitcenter), 

- des Kalkulationsschemas, 

- der Fakturabelege der direkten Kosten (Kreditoren) und 

- der Ertragskontenauszüge sowie der Rechnungskopien (Debitoren) betref-

fend die klagepatentgemässen Handspritzpistolen 

vollständig Auskunft zu geben und Rechnung zu legen über ihre Einstands-

preise,  die  einzelnen  Verwaltungs-,  Vertriebs-  und  Gemeinkosten,  den  er-

zielten Verkaufserlös und den daraus von ihr errechneten Gewinn. 

2.  Stufe 

1)  Der  Klägerin  sei  gestützt  auf  die  Auskunftserteilung  und  Rechnungslegung 

Gelegenheit zu geben, ihren erlittenen Schaden oder den von der Beklagten 

erzielten Gewinn zu substantiieren und zu beziffern und die Beklagte sei zu 

verpflichten, nach Wahl der Klägerin Schadenersatz zu leisten oder den er-

zielten Gewinn zuzüglich 5% Zins herauszugeben. 

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2)  Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten unter 

Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands. 

Antrag zum Verfahren 

Die Klägerin beantragt weiter, das Verfahren sei  

3) 

in  der ersten Stufe der Stufenklage bis  zu einem rechtskräftigen Urteil  vor-

erst  auf  die  Frage  der  Verletzung  bzw.  Unterlassung  (gegebenenfalls 

Rechtsbeständigkeit),  Auskunftserteilung  und  Rechnungslegung  zu  be-

schränken und 

4)  bezüglich  Schadenersatz-  oder  Gewinnherausgabeansprüche  vorerst  bis 

zur zweiten Stufe der Stufenklage zu sistieren." 

1.2  Mit  Klageantwort  vom  18.  Juni  2013  stellte  die  Beklagte  folgende 
Rechtsbegehren: 

"1.  Die Klage sei abzuweisen. 

 2.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin." 

1.3  Mit  Schreiben  vom  8.  August  2013  wurde  der  Klägerin  Frist  ange-
setzt, eine auf die Einrede der Nichtigkeit des Klagepatents beschränkte 
Replik einzureichen. Gleichzeitig wurden die Parteien über die anschlies-
send  durchzuführende  Instruktionsverhandlung  informiert  und  darüber, 
dass  an  dieser  der  Präsident  sowie  als  Referent  Dr.  Tobias  Bremi  teil-
nehmen würden. 

1.4  Mit  Eingabe vom  19. August  2013  machte die Beklagte,  ohne  damit 
ein  ausdrückliches  Ausstandsbegehren  zu  formulieren,  das  Gericht  da-
rauf aufmerksam, dass die Beklagte bis 2012 Teil des ITW Konzerns ge-
wesen sei, der, ohne dass die Beklagte dazu konkrete Angaben machte, 
"ein  eigenes  Interesse  am  Ausgang  des  vorliegenden  Prozesses"  habe 
und  in  die  Prozessstrategie  eingebunden  sei,  und  dass  die  Kanzlei  des 
Referenten  eine  schweizerische  Tochtergesellschaft  dieses  Konzerns  in 
Bezug auf eine europäische Patentanmeldung vertrete. 

Mit  Schreiben  vom  21. August  2013  informierte  das Gericht  die  Parteien 
darüber, dass in den Augen des Präsidenten kein Ausstandsgrund gege-
ben  sei  und  dass  es  bei  der  angekündigten  Besetzung  für  die  Instrukti-
onsverhandlung bleibe. 

Mit Eingabe vom 12. September 2013 erklärte die Klägerin, dass sie an-
gesichts  der  indirekten  Beteiligung  der  ITW  gegen  eine Teilnahme  eines 

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Vertreters  der  ITW  bei  der  Instruktionsverhandlung  keine  Einwendungen 
hätte. Die Beklagte solle aber aufgefordert werden, sich darüber zu äus-
sern, ob auch in Abwesenheit eines Vertreters der ITW ein Vergleich ab-
geschlossen werden könnte, und, sollte dies nicht der Fall sein, ob effek-
tiv  ein  Vertreter  der  ITW  bei  der  Instruktionsverhandlung  anwesend  sein 
würde, weil dies Auswirkungen auf die Person bzw. Personen, die anläss-
lich der Instruktionsverhandlung seitens der Klägerin teilnehmen würden, 
hätte. 

Mit  Schreiben vom  20. September  2013 teilte die Beklagte mit,  dass  sie 
anlässlich der Instruktionsverhandlung so vertreten sein werde, dass eine 
vergleichsweise Regelung verhandelt und abgeschlossen werden könnte. 

1.5  Mit  Eingabe  vom  14.  Oktober  2013  reichte  die  Klägerin  die  auf  die 
Einrede der Nichtigkeit beschränkte Replik ein.  

1.6  Am 5. Dezember 2013 fand eine Instruktions-/Vergleichsverhandlung 
statt,  die  jedoch  zu  keinem  vergleichsweisen  Ergebnis  führte.  Gleichen-
tags  wurde  deshalb  der  Klägerin  Frist  zur  Erstattung  der  vollständigen 
Replik angesetzt, welche mit Eingabe vom 20. Januar 2014 erfolgte. Die 
Duplik erfolgte mit Eingabe vom 19. März 2014. 

Darauf  folgten  eine  Stellungnahme  der  Klägerin  zu  neuen  Vorbringen  in 
der Duplik vom 29. April 2014, eine Noveneingabe der Beklagten vom 30. 
April 2014 (betr. vorläufige Einschätzung des deutschen Bundespatentge-
richts),  eine  Stellungnahme  der  Beklagten  vom  9. Mai  2014,  eine  Stel-
lungnahme der Klägerin vom 9. Mai 2014 sowie eine Stellungnahme der 
Beklagten vom 23. Mai 2014. Mit Eingabe vom 18. Juni 2014 erfolgte ei-
ne weitere Noveneingabe der Beklagten (betr. Urteil Landgericht Düssel-
dorf),  zu  welcher  die  Klägerin  mit  Eingabe  vom  2.  Juli  2014  Stellung 
nahm. Mit Eingabe vom 7. Juli 2014 erfolgte eine weitere Stellungnahme 
der Beklagten. 

1.7  Am  17.  November  2014  erstattete  Richter  Dr.  sc.  nat.  Tobias  Bremi 
ein Fachrichtervotum. Die Parteien nahmen dazu je mit Eingabe vom 29. 
Januar 2015 Stellung.  

1.8  In  der  Folge  wurden  die  Parteien  auf  den  15.  Juni  2015  zur  Haupt-
verhandlung vorgeladen. 

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1.9  Mit Schreiben vom 8. Mai 2015 ersuchte der Parteivertreter der Klä-
gerin  darum,  die  US-amerikanische  Klientschaft  davon  zu  entbinden,  an 
der  Hauptverhandlung  persönlich  zu  erscheinen.  Mit  Eingabe  ebenfalls 
vom 8. Mai 2015 erfolgte eine Noveneingabe der Beklagten mit einem Ur-
teil  des  deutschen  Bundespatentgerichts  zum  deutschen Teil  des  Klage-
patents.  Mit  Schreiben  vom  11. Mai  2015  wurde  dem  klägerischen  Ge-
such betreffend Entbindung von der Teilnahme an der Hauptverhandlung 
stattgegeben.  Gleichentags  wurde  die  Noveneingabe  der  Beklagten  der 
Klägerin zur Kenntnisnahme zugestellt mit dem Hinweis, dass sie anläss-
lich der Hauptverhandlung Gelegenheit zur Stellungnahme erhalte. 

1.10 Am 15. Juni 2015 fand die Hauptverhandlung statt. Der Prozess ist 
spruchreif. 

2. Parteien, Sachverhalt, Parteivorbringen 

2.1  Die Klägerin ist ein US-Unternehmen und gehört zu den weltweit füh-
renden  Herstellern  von  Auftragssystemen  für  Klebstoff,  Dichtmittel  und 
Pulver/Nasslackbeschichtungen in der industriellen Anwendung. Die Klä-
gerin bietet u.a. das neue manuelle Pulverauftragssystem Encore® LT an, 
das  über  zahlreiche  Funktionen  verfügt  und  dem  Beschichter  angeblich 
eine  höchst  einfache  Bedienbarkeit,  unübertroffene  Beschichtungs-  und 
Steuerungsmöglichkeiten  und  beispiellos  anpassbare  Beschichtungsleis-
tung bietet. 

2.2  Die  Beklagte,  eine  schweizerische  GmbH  mit  Sitz  in  St.  Gallen,  ist 
insbesondere  auf  dem  Gebiet  elektrostatischer  Beschichtungsgeräte  tä-
tig. Sie gehört zum US-amerikanischen Graco-Konzern, dessen europäi-
sche Holdinggesellschaft, die Graco International Holding Sàrl, in Luxem-
bourg domiziliert ist.  

2.3  Die  Klägerin  ist  Inhaberin  des  europäischen  Patents  EP  0  899  016 
B1  (Klagepatent).  Das  Klagepatent  wurde  am  9.  Juli  2003  erteilt,  ist  für 
die  Schweiz  in  Kraft  und  bezieht  sich  auf  eine  Sprühpistole,  die  einen 
Sprühstrahl  von  elektrostatisch  geladenem  Beschichtungsmaterial  (Pul-
ver) auf ein (zu beschichtendes) Objekt richtet (Absatz [0001] des Klage-
patents).  

Die Klägerin macht geltend, es sei vor dem Prioritätsdatum des Klagepa-
tents  (29. August  1997)  bekannt  gewesen,  derartige  Sprühpistolen  mit 
Luft durchzuspülen, um Reste des Beschichtungsmaterials aus der Pisto- 

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le zu entfernen. Aus der Druckschrift EP 0 611 603 A1 (D1), von der auch 
das Klagepatent ausgehe, sei eine in der Hand gehaltene elektrostatische 
Pulverspritzpistole 10 bekannt (siehe nachfolgende Fig. 1), die ein Spritz-
gehäuse 13, Mittel 24 zum Pulveraufladen, Mittel zum Pulverspritzen, ei-
nen Griffteil 12 zum Halten der Spritzpistole in der Hand eines Anwenders 
und eine Schlauchleitung 21 zum Zuführen von Pulver zu dem Spritzge-
häuse  umfasse,  wobei  ein  Teil  20  der  Schlauchleitung  sich  benachbart 
zum Griffteil 12 erstrecke. 

Um  sowohl  für  das  einfache  häufige  Reinigen  des  Strömungsweges  in 
dem Schlauchabschnitt zu sorgen, als auch das Ausspülen von Pulveran-
sammlungen aus dem Strömungsweg in der Pistole zu erlauben, sei nach 
der D1 in der Schlauchleitung ein Schlauchspülanschlussstück 76 vorge-
sehen,  das  am  unteren  Ende  des  Schlauchabschnittes  20  befestigt  sei. 
Das  Schlauchspülanschlussstück  76  sei  über  einen  Rohrbogen  an  eine 
Druckluftzuführung angeschlossen,  die  aktiviert werden  könne,  um  Spül-
luft  durch  den  Zuführungsschlauch  und  den  Pulverströmungsweg  in  der 
Pistole  zu  schicken.  Um  die  gewünschte  Druckluftzuführung  zu  dem 
Spülanschlussstück selektiv zu regulieren, könnten geeignete Ventilmittel 
vorgesehen  werden,  die  in der  Patentschrift  nicht gezeigt  oder  beschrie-
ben  würden.  Die  Pulverspritzpistole  selbst  sei  nicht  zur  Steuerung  der 
Spülung ausgelegt. 

Das  Klagepatent gehe (im Oberbegriff  des  Hauptanspruchs  1)  von  einer 
Sprühpistole aus, wie sie in der vorgängig erwähnten Druckschrift D1 of-
fenbart sei (Absatz [0001]). Das Klagepatent stelle sich insbesondere die 
Aufgabe, den Bedienungskomfort der Pistole zu erhöhen (Absatz [0002]), 

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insbesondere  beim  Entfernen  von  überschüssigem  Pulvermaterial  aus 
der Pistole. An einer Vorrichtung gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 
1  werde  zur  Lösung  dieser  Aufgabe  vorgesehen,  dass  die  Sprühpistole 
auch  ein  Spülluftstrom-Steuerelement  (purge  air  flow  control  member) 
aufweise,  welches  mit  dem  Griffteil  verbunden  sei  (connected  with),  und 
welches mit der Hand betätigbar sei (manually operable), um einen Luft-
strom  einzuleiten 
(initiate),  der  von  dem  Beschichtungsmaterial-
Durchgang in dem Erweiterungsteil durch die Düse ströme, um Beschich-
tungsmaterial aus der Sprühpistole zu entfernen (Anspruch 1).  

Während  also  im  Stand  der  Technik  die  Spülung  einer  Sprühpistole  mit 
Spülluft nicht an der Handpistole selbst, sondern abseits von der Pistole 
habe  gesteuert  werden  müssen,  könne  nunmehr  die  Bedienperson  der 
Pistole  direkt  an  der  Pistole  vom  Griffteil  aus  manuell  den  Spülvorgang 
mittels  eines  dafür  vorgesehenen  Spülluftstrom-Steuerelements  einleiten 
(initiieren).  

Hierdurch vereinfache sich die Bedienung der gesamten Vorrichtung, ins-
besondere, wenn man bedenke, dass die Sprühpistole in der Regel über 
längere  Schläuche  und  Leitungen  mit  einer  externen  Versorgungs-  bzw. 
Steuereinheit  verbunden  sei,  die  Beschichtungsmaterial,  Druckluft  und 
Strom  bereitstelle.  Von  dieser  Steuerungseinheit  aus  habe  das  Bedie-
nungspersonal  bisher  den  Druckluft-Spülvorgang  initiieren  müssen.  Die 
Notwendigkeit, die Pistolenspülung bei der Steuerung und nicht am Pisto-
lengriff  zu  aktivieren,  sei  besonders  mühsam  gewesen,  weil  der  Pulver-
beschichtungsprozess  ein  sehr  repetitiver  Prozess  sei:  das  Bedienungs-
personal  beschichte  dutzende,  manchmal  hunderte  von  Teilen,  die  auf 
dem Fliessband vorbeigeführt würden. Bei einer solch repetitiven Aufgabe 
gestalte jede zusätzliche Hand- oder Körperbewegung und/oder jeder zu-
sätzliche  Arbeitsweg  für  das  Bedienungspersonal  den  Arbeitsablauf 
schwieriger  und  reduziere  die Effizienz  bzw.  Zuverlässigkeit  des  Prozes-
ses.  Die  Pistolenspülung  müsse  während  einer  Arbeitsschicht  sehr  oft 
durchgeführt werden, um die Sprühpistole einwandfrei funktionstüchtig zu 
halten.  Dabei  sei  die  "menschliche  Versuchung"  des  Bedienungsperso-
nals früher gross gewesen, sich den mühsamen Spülvorgang zu sparen – 
mit dem Risiko, dass Teile womöglich nicht ordnungsgemäss beschichtet 
würden,  weil  das  Bedienungspersonal  den  Vorgang  trotz  teilweisen  Pul-
verresten in der Sprühpistole fortgesetzt habe. Durch die Anordnung des 
Spülabzugs an der Pistole könne das Bedienungspersonal nunmehr ohne 
die  Haltung  oder  Position  zu  ändern  die  Pistole  nach  unten  halten,  den 
Spülabzug  bedienen,  um  das  angesammelte  Pulver  zwischen  der  Be-

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schichtung  einzelner  auf  dem  Band  vorbeilaufender  Teile  auszustossen 
und dann das nächste Teil beschichten. Diese Steigerung in Bedienungs-
freundlichkeit  und  Effizienz  sei  vor  der  Erfindung  gemäss  Klagepatent 
noch nicht gegeben gewesen. 

Die  Beklagte  biete  als  unmittelbare  Konkurrentin  der  Klägerin  unter  der 
Typenbezeichnung OptiFlex 2 eine Pulver-Sprühpistole an, die in gleicher 
Weise  für  die  manuelle  elektrostatische  Pulverbeschichtung  von  Gegen-
ständen mit organischen Pulvern ausgelegt sei. Der Anwendungsbereich 
und  die  Funktionalität  der  OptiFlex  2-Pistole  seien  nahezu  identisch  mit 
denen der oben beschriebenen Encore® LT Manual Powder Gun. Insbe-
sondere habe die OptiFlex 2-Pistole der Beklagten auch eine an der Pis-
tole  selbst  steuerbare  Spülfunktion.  Mit  der  OptiFlex  2-Pistole  greife  die 
Beklagte  widerrechtlich  in  den  durch  das  europäische  Klagepatent  ge-
schützten Bereich ein. 

Damit  macht  die  Klägerin  wortsinngemässe  Patentverletzung  (Nachma-
chung)  des  Klagepatents  geltend,  eventualiter  äquivalente  Patentverlet-
zung (Nachahmung). 

2.4  Demgegenüber macht die Beklagte geltend, die Sprühpistole gemäss 
dem Klagepatent habe am Griffteil 26 zwei separate Abzüge (main trigger 
und  secondary  trigger).  Durch  Drücken  des  main  trigger  werde  der  Pul-
verstrom  ausgelöst,  durch  Drücken  des  secondary  trigger  der  Spülluft-
strom.  Die  Sprühpistole  der  Beklagten,  gegen  die  sich  die  Klage  richte, 
unterscheide  sich  hiervon 
in  zentralen  Punkten.  Die  angegriffene 
Sprühpistole  habe  am  Griffteil  nur  einen Trigger. An  der  Schaftrückseite, 
einer  Stelle,  die  das  Klagepatent  explizit  nicht  dem  Griffteil  26,  sondern 
dem  Verlängerungsteil  28  zuordne,  verfüge  die  Pistole  der  Beklagten 
über eine Fernbedienung mit einer mit einem "P" bezeichneten Taste. Mit 
dieser  "P"-Taste  werde  nicht  der  Spülluftstrom  ausgelöst,  sondern  ledig-
lich  der  Steuerungseinheit  mitgeteilt,  dass  bei  Pressen  des  Triggers  am 
Griffteil von nun an kein Pulver mehr zur Pistole geschickt werden solle. 
Entgegen  der  Lehre des  Klagepatents  verfüge  die Pistole der  Beklagten 
also  nicht  über  zwei Trigger  am  Griffteil  26  und überhaupt  nicht  über  ei-
nen secondary trigger, durch dessen Betätigung der Spülluftstrom ausge-
löst werde. 

Die  Handpistole  OptiFlex  2  sei  für  das  elektrostatische  Beschichten  mit 
organischem  Pulver  bestimmt.  Grundelement  der  OptiFlex  2  sei  ein 
Spritzgussgehäuse,  das  in  einem  Teil  gegossen  werde.  Es  enthalte  den 

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Schaft  3,  einen Teil  9a  des  Pistolengriffs  und,  im  Innern,  alle  relevanten 
Kanäle  und  Kammern,  z.B.  für  die  Hochspannungskaskade,  welche  die 
der Pistole zugeführte Niederspannung hochtransformiere.  

Am bereits im Grundelement vorhandenen Teil 9a des Pistolengriffs wer-
de das rückwärtige (schwarze) Teil 9b des Pistolengriffs befestigt. In das 
rückwärtige Teil 9a des Griffs seien Kabel für die Stromzufuhr, die Kom-
munikation der Pistole mit dem Steuergerät (sogenannte Signalleitungen) 
sowie die Erdung integriert. Die Kabel für die Stromzufuhr und die Signal-
leitungen mündeten pistolenseitig in einen sechspoligen Stecker 21. 

Der Pistolenabzug 17 werde in zwei am unteren Schaftrand angeordnete 
Kanäle  eingeschoben.  Er  umfasse  einen  Magneten,  der  in  gedrücktem 
Zustand des Pistolenabzugs einen Reedkontakt 25 schliesse, sowie eine 
Feder,  gegen  deren  Widerstand  der  Pistolenabzug  gedrückt  werden 
müsse. 

An  der  Rückseite  des  Schafts  werde  die  sogenannte  Fernbedienung  7 
befestigt  und  mit  dem  sechspoligen  Stecker  21  verbunden.  Die  Fernbe-
dienung umfasse den bereits erwähnten Reedkontakt 25, der in gedrück-
tem Zustand des Pistolenabzugs durch den am Pistolenabzug befestigten 
Magneten  geschlossen  werde.  An  ihrer  Rückseite  weise  die  Fernbedie-
nung 7 drei Tasten auf. Mit der Taste mit dem Pfeil nach oben könne der 
Pulverausstoss erhöht, mit der Taste mit dem Pfeil nach unten verringert 
werden. Die Taste "P" werde im Zusammenhang mit der Spülung der Pis-
tole verwendet. Die Fernbedienung 7 heisse so, weil über sie nicht direkt 
innerhalb der Pistole Vorgänge ausgelöst würden, sondern mit ihr via die 
bereits  erwähnten  Signalleitungen  das  Steuergerät  fernbedient  werde. 
Würden die Pfeiltasten gedrückt, sende die Fernbedienung entsprechen-
de Befehle zur Erhöhung respektive Ver 

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ringerung des Pulverausstosses an das Steuergerät. Werde die "P"-Taste 
gedrückt, erhalte das Steuergerät die Anweisung, dass von nun an beim 
Betätigen  des  Pistolenabzugs  17  keine  Pulverpartikel,  sondern  aus-
schliesslich Druckluft zur Pistole geschickt werden solle. Durch das Drü-
cken  der  "P"-Taste  werde  also  nicht  etwa der  Spülluftstrom  initiiert,  son-
dern lediglich dem Steuergerät mitgeteilt, wie durch zukünftiges Betätigen 
des  Pistolenabzugs  ausgelöste  Impulse  zu  verstehen  seien.  Werde  der 
Pistolenabzug  während  den  folgenden  ca.  15  Sekunden  nicht  betätigt  
oder die "P"-Taste ein zweites Mal gedrückt, wisse das Steuergerät, dass 
von  nun  an  wieder  Pulver  zur  Pistole  geschickt  werden  solle,  wenn  der 
Pistolenabzug  betätigt  werde.  Sei  dem  Steuergerät  durch  Drücken  der 
"P"-Taste mitgeteilt worden, dass der Benutzer in den Spülmodus wech-
seln wolle, stünden dem Benutzer zwei verschiedene Spülfunktionen zur 
Verfügung. Werde der Pistolenabzug 17 einmal betätigt, sende die Steu-
ereinheit  in einem  vorgegebenen  Rhythmus  während rund 17 Sekunden 
Druckluftstösse zur Pistole. Durch zweimaliges Betätigen des Pistolenab-
zugs werde die manuelle Spülung aktiviert, d.h. der Benutzer könne dann 
den  Rhythmus  der  Druckluftimpulse  mittels  des  Pistolenabzugs  selbst 
bestimmen.  

Die  Beklagte  erhebt  unter  anderem  die  Einrede  des  freien  Standes  der 
Technik:  Werde  der  klägerischen  Darstellung  der  OptiFlex  2  gefolgt,  sei 
die OptiFlex 2 gegenüber der US 3,740,612 (D2) nicht neu. Gemäss den 
Ausführungen  der  Klägerin  handle  es  sich  bei  der  OptiFlex  2  um  eine 
Handpistole  umfassend  einen  horizontal  verlaufenden  Abschnitt  (Schaft) 
und  einen  davon  schräg  nach  unten  abgehenden  Griffteil  (Pistolengriff), 
die  beide  physisch  miteinander  verbunden  seien.  Die  OptiFlex  2  weise 
am vorderen Ende des Schaftes ein Zerstäubersystem auf, das eine Dü-
se und eine unmittelbar vor der Düse angeordnete Hochspannungselekt-
rode aufweise, durch die elektrostatisch aufgeladenes Pulver nach vorne 
aus  der  Pistole  austrete.  Wenn  der  Abzug  betätigt  werde,  werde  der 
Strom,  die  Pulverförderung  und  die  Spülluft  eingeschaltet;  der  Pistolen-
abzug wirke dabei als "coating material flow control member". Ausserdem 
könne  der  Pistolenabzug  zusätzlich  als  "purge  air  flow  control  member" 
qualifiziert werden: Der Pistolenabzug sei mit dem Pistolengriff bzw. Griff-
teil  verbunden,  und  es  sei  klar,  dass  der  Pistolenabzug  durch  Drücken 
den Spülluftstrom triggere. Diese Beschreibung der OptiFlex 2 treffe eins 
zu  eins  auch  auf  die  in  der  D2  offenbarte  Sprühpistole  zu.  Damit  sei, 
wenn  man  der  klägerischen  Argumentation  und  Beschreibung  der  Op-
tiFlex 2 folge, die OptiFlex 2 mit den von der Klägerin als für die Verlet-
relevant  erachteten  Bestandteilen  und 
zung  des  Klagepatents 

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Funktionen gegenüber dem Stand der Technik nicht neu und damit nicht 
patentwürdig und gehöre somit zum freien Stand der Technik.  

Zum  Stand  der  Technik  gehöre  die  im  Klagepatent  erwähnte  EP  0  611 
603  A1  (D1).  Unter  Bezugnahme  auf  die  Figur  1  offenbare  die  D1  eine 
Handpistole  umfassend  einen  horizontal  verlaufenden  Abschnitt  (Schaft) 
13  und  einen  davon  schräg  nach  unten  abgehenden  Griffteil  (Pistolen-
griff) 12, die beide physisch miteinander verbunden seien. Die in der D1 
offenbarte  Sprühpistole  weise  am  vorderen  Ende  des  Schafts  ein  Zer-
stäubersystem auf, das eine Düse 65 und eine unmittelbar vor der Düse 
angeordnete Hochspannungselektrode 24 aufweise, durch die elektrosta-
tisch aufgeladenes Pulver nach vorne aus der Pistole austrete. Wenn der 
Pistolenabzug 37 betätigt werde,  werde der Strom, die Pulver- und Luft-
förderung eingeschaltet; der Pistolenabzug wirke dabei als "coating mate-
rial flow control member". Auch könne die in der D1 offenbarte Sprühpis-
tole mit Spülluft gereinigt werden. Folge man der alternativen Argumenta-
tion  der  Klägerin,  wonach  nicht  der  Pistolenabzug  gleichzeitig  auch  das 
"purge air flow control member" darstelle, sondern die “P“-Taste als "pur-
ge air flow control member" zu betrachten sei, sei damit erstellt, dass die 
OptiFlex 2 gegenüber dem Stand der Technik jedenfalls nicht erfinderisch 
sei.  Auch  bei  dieser  Betrachtungsweise  gehöre  die  OptiFlex  2  mit  den 
von der Klägerin als für die Verletzung des Klagepatents relevant erach-
teten  Bestandteilen  und  Funktionen  zum  freien  Stand  der  Technik  und 
könne sich der Schutzbereich des Klagepatents nicht auf sie erstrecken. 

Sie  beschränke  sich  einstweilen  darauf,  die  wortsinngemässe  Verwirkli-
chung der Merkmale O1 und O2, K14, K15 und K16 substantiiert zu be-
streiten. Sie behalte sich aber vor, zu einem späteren Zeitpunkt auch die 
Nichterfüllung weiterer Merkmale aufzuzeigen: 

Nichterfüllung der Merkmale O1 und O2:  

Die OptiFlex  2 sei  eine  Sprühpistole, keine "Vorrichtung  zur  Anwendung 
beim  Auftrag  von  Beschichtungsmaterial  auf  einen  Gegenstand,  umfas-
send eine Spritzpistole ..." Sie verwirkliche die Merkmale O1 und O2 des-
halb nicht. 

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Nichterfüllung von Merkmal K14: 

Gemäss Merkmal K14 verfüge die erfindungsgemässe Spritzpistole "aus-
serdem"  über  ein  "Spülluftstromreglungselement".  Bereits  der  An-
spruchswortlaut  mache  deutlich,  dass  das  "Spülluftstromreglungsele-
ment" zusätzlich zu den in den vorangehenden Merkmalen bezeichneten 
Teilen, insbesondere zusätzlich zu dem in Merkmal O11 genannten "Be-
schichtungsmaterialstromreglungselement",  vorhanden  sein  müsse. Was 
im  Zusammenhang  mit  dem  Klagepatent  unter  einem  "Spülluftstromreg-
lungselement"  zu  verstehen  sei,  werde  in  der  Beschreibung  und  den 
Zeichnungen,  die  zur  Auslegung  der  Patentansprüche  heranzuziehen 
seien,  dargelegt.  In  der  Beschreibung  werde  regelmässig  die  Wendung 
"purge air flow control member or secondary trigger" gebraucht. Gemäss 
den  Zeichnungen  sei  der  "purge  air  flow  control  member  or  secondary 
trigger" ein Abzugsbügel, was sich mit dem allgemeinen Verständnis des 
Worts "trigger" decke. In der Beschreibung werde sodann die Bedeutung 
des  "purge  air flow  control  member  or  secondary  trigger"  in funktioneller 
Hinsicht  erläutert.  Gemäss  Spalte  6,  Zeilen  32-38  und  55-57  werde  der 
Spülluftstrom  ausgelöst,  wenn  und  solange  der  "purge  air  flow  control 
member or secondary trigger" manuell betätigt werde. Die Klägerin aner-
kenne  diese  Funktion  des  "purge  air  flow  control  member  or  secondary 
trigger".  Übereinstimmend  mit  dem  Wortlaut  von  Merkmal  K14  sei  der 
Beschreibung und den Zeichnungen weiter zu entnehmen, dass der "pur-
ge  air  flow  control  member  or  secondary  trigger"  zusätzlich  zu  einem 
"coating  material  flow  control  member  or  main  trigger"  ("Beschichtungs-
materialstromreglungselement")  vorhanden  sein  müsse  und  das  "Be-
schichtungsmaterialstromreglungselement"  nicht  gleichzeitig  auch  das 
"Spülluftstromreglungselement" sein könne. 

Zusammenfassend  sei  dem  Klagepatent  folgende  Definition  des  "Spül-
luftstromreglungselements"  zu  entnehmen:  Das  "Spülluftstromreglungs-
element" sei ein vom "coating material flow control member or main trig-
ger"  verschiedener  Abzugshahn,  der,  wenn und solange er  betätigt  wer-
de,  den Spülluftstrom  auslöse.  Diese  dem  Klagepatent  zu  entnehmende 
Definition von "Spülluftstromreglungselement" sei für das Verständnis des 
Klagepatents massgebend. 

Abschliessend sei darauf hinzuweisen, dass dem Klagepatent gegenüber 
der US 3,740,612 (D2) die Neuheit fehlen würde, wenn die "coating mate-
rial flow control member" und "purge air flow control member" durch den-
selben Trigger bedienbar sein dürften. 

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O2013_008 

Die  OptiFlex  2  verfüge  nicht  über  ein  derartiges  "Spülluftstromreglungs-
element". Der Pistolenabzug falle ausser Betracht, weil der "coating mate-
rial flow control member or main trigger" nicht zugleich der "purge air flow 
control member or secondary trigger" sein könne, und die "P"-Taste kön-
ne deswegen nicht der "purge air flow control member or secondary trig-
ger" sein, weil nicht der Spülluftstrom ausgelöst werde, wenn und solange 
die "P"-Taste gedrückt werde. 

Nichterfüllung von Merkmal K15: 

Gemäss  Merkmal  K15  sei  das  "Spülluftstromreglungselement"  mit  dem 
"Griffteil 26" "verbunden". Es gelte, die Bedeutung der beiden merkmals-
relevanten  Begriffe  "Griffteil  26"  und  "verbunden"  zu  ermitteln.  Das  Kla-
gepatent unterscheide zwischen "Griffteil 26" und "Verlängerungsteil 28". 
Beim Griffteil 26 handle es sich um den schräg nach unten verlaufenden 
Pistolengriff, der ein Basisteil 30 umfasse. In der folgenden, dem Klage-
patent entnommenen Darstellung sei das Griffteil 26 blau eingezeichnet. 
Das Verlängerungsteil 28 verlaufe oberhalb des Griffteils und umfasse ein 
Basisteil ("base section") 32, ein Gehäuseteil ("housing section") 34 sowie 
ein Laufteil ("barrel section") 36. Die Beschreibung ordne das Basisteil 32 
klar  und  eindeutig  dem  Verlängerungsteil  28  zu,  obschon  es  einstückig 
mit dem Griffteil ausgeformt sei. In der folgenden Darstellung sei das Ver-
längerungsteil 28 rot eingezeichnet.  

Weiter stelle sich die Frage nach der Bedeutung des Worts "verbunden" 
im  Kontext  von  Merkmal  K15.  In  der  Beschreibung  des  Klagepatents 
werde dazu erläutert, dass das Spülluftstromreglungselement am Griffteil 
angeordnet  sei.  In  der  Sprache  des  Klagepatents  bedeute  "verbunden 
mit"  demnach,  dass  ein  bestimmtes  Bauteil  an  einem  anderen  angeord-

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net bzw. direkt daran angebracht sei. Diese Auslegung dränge sich auch 
vor  dem  Hintergrund  des  im  Klagepatent  zitierten  Standes  der  Technik 
auf.  Das  Klagepatent  bezeichne  die  D1  als  nächstliegenden  Stand  der 
Technik.  Darin  werde  vorgeschlagen,  in  den  Zeichnungen  nicht  explizit 
dargestellte  Mittel  für  die  Auslösung  des  Spülvorgangs  vorzusehen.  Für 
den Fachmann sei es selbstverständlich, dass diese Mittel am Schlauch-
spülanschlussstück  76  oder  sonst  wo  an  der  Pistole  oder  an  der  Druck-
luftleitung  vorzusehen  seien.  Die  Druckluftleitung  werde  am  Schlauch-
spülanschlussstück  76 befestigt,  welches  wiederum mit  dem  Kabelhalter 
41 am Griffteil befestigt sei. Bereits die D1 offenbare demnach, dass die 
Mittel für die Auslösung des Spülvorgangs mit dem Griffteil in einem wei-
teren Sinne “verbunden“ seien. Weil ein derartiges, in einem weiten Sinne 
verstandenes  “verbunden“  bereits Gegenstand  des  Standes  der Technik 
gewesen  sei,  von  welchem  das  Klagepatent  ausgehe  und  gegenüber 
welchem das Klagepatent den Bedienkomfort erhöhen wolle, ergebe sich 
für den Fachmann, dass das Merkmal “mit dem Griffteil 26 verbunden“ als 
“am Griffteil 26 angeordnet“ verstanden werden müsse. Andernfalls wäre 
das  Klagepatent  gegenüber  der  D1  nicht  neu.  In  diesem  Schluss  werde 
der  Fachmann  dadurch  bestärkt,  dass  bei  einer  Sprühpistole  und  sogar 
bei  einem  Sprühsystem  insgesamt  letztlich  alle  Teile  direkt  oder  indirekt 
miteinander verbunden seien; sonst würde die Sprühpistole auseinander-
fallen  und  das  System  nicht  funktionieren.  Für  den  Fachmann  sei  auch 
aus  diesem  Grund  klar,  dass  Merkmal  K15  nur  dann  eine  sinnvolle  Be-
deutung habe, wenn es so verstanden werde, dass das Spülluftreglungs-
element nicht nur irgendwie mit dem Griffteil verbunden, sondern an die-
sem  angeordnet  sein  müsse.  Aus  diesen  Betrachtungen  folge,  dass  ein 
an  der  “base  section  32“  angeordnetes“  Spülluftstromreglungselement“ 
nicht  im  Sinne  von  Merkmal  K15  “mit  dem  Griffteil  26  verbunden“  wäre. 
Bei  der  OptiFlex  2  sei  die  “P“-Taste  Bestandteil  der  Fernbedienung.  Die 
Fernbedienung sei bei der OptiFlex 2 in demjenigen Bereich angeordnet, 
der gemäss Klagepatent dem Basisteil 32 entspreche. Wie gezeigt, zähle 
das Klagepatent das Basisteil 32 nicht zum Griffteil 26, sondern zum Ver-
längerungsteil  28.  Die “P“-Taste  sei  also  nicht wie vom  Klagepatent  vor-
gegeben  mit  dem  Griffteil,  sondern  mit  dem  vom  Griffteil  verschiedenen 
Verlängerungsteil “verbunden“. Werde die “P“-Taste der OptiFlex 2 argu-
mentationshalber  als  “Spülluftstromreglungselement“  betrachtet,  würde 
sie jedenfalls das Merkmal K15 nicht erfüllen. 

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Nichterfüllung von Merkmal K16: 

Gemäss  Merkmal  K16  werde  der  Luftstrom  durch  manuelle  Betätigung 
des  "Spülluftstromreglungselements"  "initiiert,  um  Beschichtungsmaterial 
aus der Spritzpistole (24) zu entfernen". Der massgebliche Ausdruck "ini-
tiate"  in  der  englischen  Erteilungssprache  des  Klagepatents  bedeute 
"cause (a process or action) to begin". Dieses Merkmal bestätige die be-
reits im Zusammenhang mit Merkmal K14 diskutierte funktionelle Bedeu-
tung  des  "Spülluftstromreglungselements".  Merkmal  K16  wiederhole, 
dass  der  Spülluftstrom  ausgelöst  werde,  sobald  und  solange  das  "Spül-
luftstromreglungselement"  manuell  betätigt  werde.  Bei  der  OptiFlex  2 
werde  bei  Betätigung  der  "P"-Taste kein  Spülluftstrom  initiiert  resp.  aus-
gelöst.  Es  sei  auch  nicht  so,  dass  auf  das  Betätigen  der  “P“-Taste  un-
ausweichlich die lnitiierung einer Spülung folgen werde. Werde länger als 
ca.  15  Sekunden  gewartet  oder  die  "P"-Taste  ein  zweites  Mal  gedrückt, 
werde  der  Spülmodus  wieder  deaktiviert,  ohne  dass  ein  Spülluftstrom 
ausgelöst  worden  wäre.  Die  "P"-Taste  initiiere  folglich  keinen  Spülluft-
strom, um Beschichtungsmaterial aus der Spritzpistole zu entfernen, und 
erfülle deshalb auch Merkmal K16 nicht. 

Die Klägerin mache eine äquivalente Patentverletzung geltend. Im Priori-
tätszeitpunkt  des  Klagepatents  seien  Sprühpistolen  mit  Druckluft-  oder 
Lösungsmittelspülung  bekannt  gewesen  und  es  habe  zum  Stand  der 
Technik gehört, dass die Spülung an der Pistole selbst ausgelöst werden 
könne,  sei  dies  mittels  desselben  Abzugshahns,  der  auch  für  das  Sprü-
hen  verwendet  werde,  eines  an  der  Schaftrückseite  angebrachten  Drü-
ckers,  eines  Knopfs  einer  in  der  Nähe  des  Pistolengriffs  integrierten 
Fernbedienung, eines Knopfs an der Rückseite des Pistolengriffs oder ei-
nes  gleich  oberhalb  des  Pistolengriffs  am  Schaft  angeordneten  Knopfs. 
Unterstelle man argumentationshalber, dass das Klagepatent neu und er-
finderisch  sei,  verbleibe  angesichts  des  Standes  der  Technik  nur  eine 
kleine, eng auf die offenbarte Lehre beschränkte Bereicherung der Tech-
nik. Wenn überhaupt sei die Technik höchstens dadurch bereichert wor-
den, dass ein Ausführungsbeispiel dafür gezeigt worden sei, wie die Spü-
lung mittels  eines  in unmittelbarer  Nachbarschaft  des  Beschichtungsma-
terialstromreglungselements  am  Pistolengriff  angebrachten  zusätzlichen 
Abzugshahns ausgelöst und gesteuert werden könne. Entsprechend eng 
sei der bundesgerichtlichen Rechtsprechung folgend auch der Schutzbe-
reich  zu  ziehen.  Die  OptiFlex  2  verwirkliche  die  patentgemässe  Lösung 
“Einfinger-Bedienung  mit  zwei  benachbarten  Abzugshähnen“  nicht.  We-
der sei bei der OptiFlex 2 eine Bedienung mit nur einem Finger möglich, 

Seite 17 

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noch  verfüge  die  OptiFlex  2  über  zwei  benachbarte  Abzugshähne.  Eine 
äquivalente  Verletzung  scheide  bereits  aus  diesem  Grund  aus.  Sodann 
seien  zwei  separate  Abzugshähne  für  das  Bedienen  des  Pulverstroms 
und des Spülluftstroms einerseits (Klagepatent) und ein Abzugshahn mit 
einem zusätzlichen Knopf, mit dem die Funktion des einen Abzugshahns 
verändert werden könne, andererseits (OptiFlex 2), nicht funktionsgleiche 
Mittel. Im ersten Fall bedürfe es zur Auslösung und Bedienung des Spül-
luftstroms einer einzigen Aktion des Benutzers (er müsse mit demselben 
Finger  lediglich  den  zweiten  Abzugshahn  drücken),  während  der  Benut-
zer im zweiten Fall zunächst mit dem zusätzlichen Knopf die Funktion des 
einen Abzugshahns umprogrammieren müsse, um danach mit dem einen 
Abzugshahn  den  Spülluftstrom  auszulösen.  Dadurch  werde  die  Bedie-
nung komplizierter, aber die Gefahr von Fehlmanipulationen (unbeabsich-
tigtes  Drücken  des  falschen  Abzugs)  reduziert.  Auch  die  zweite  Voraus-
setzung für eine äquivalente Verletzung  sei vorliegend deshalb nicht ge-
geben.  Schliesslich  setze  eine  äquivalente  Verletzung  voraus,  dass  die 
abweichende  Lösung  durch  die  Patentbeschreibung  nahegelegt  werde. 
Die  Beschreibung  des  Klagepatents  enthalte  nicht  den  geringsten  Hin-
weis, der den Fachmann auf die Idee bringen könnte, die beiden gemäss 
Beschreibung  direkt  benachbart  übereinander  am  Griffteil  angebrachten 
Abzugshähne  für  die  Auslösung  des  Beschichtungsmaterialstroms  und 
des  Spülluftstroms  durch  einen  Abzugshahn  und  eine  an  der  Rückseite 
des Verlängerungsteils platzierte Fernbedienung, die der Umprogrammie-
rung der Funktion des Abzugshahns diene, zu ersetzen. Eine solche Lö-
sung sei im Klagepatent durch nichts vorgezeichnet. 

Ferner  erhebt  die  Beklagte  für  den  Fall,  dass  Anspruch  1  des  Klagepa-
tents  als  durch  die  OptiFlex  2  verletzt  erachtet  werden  sollte,  den  Ein-
wand der Nichtigkeit des Klagepatents. Sie macht geltend, es fehle dem 
Klagepatent  an  der  erforderlichen  Neuheit  (gegenüber  D1  sowie  D2), 
eventualiter mangle es ihm an erfinderischer Tätigkeit (im Lichte der D1 in 
Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen, im Lichte der D1 in Kom-
bination mit der US 5,381,962 (D3) sowie im Lichte der D1 in Kombinati-
on  mit  der  US 3,606,170  (D4)  oder  der  US  3,837,575  (D5)  oder  der 
US 4,193,546 (D6)). 

2.5  Auf  diese  und  weitere  Parteivorbringen  ist  nachfolgend  nur  insoweit 
einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist. 

Seite 18 

 
 
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3. Prozessuales 

3.1  Zuständigkeit 

Die Klägerin  hat  ihren  Sitz  in den USA,  die  Beklagte in der  Schweiz.  Es 
handelt sich somit um einen Sachverhalt mit internationalem Bezug. Ge-
mäss Art.  2 Abs.  1  und Art.  22  Nr.  4  LugÜ  sowie Art.  26  PatGG  ist  das 
Bundespatentgericht örtlich und sachlich zuständig. 

3.2  Anwendbares Recht 

Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist zur Beurteilung der vorliegenden Klage 
schweizerisches Recht anwendbar. 

4. Beurteilung 

4.1  Zur  Frage  der  Rechtsbeständigkeit  und  der  Patentverletzung  erstat-
tete Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. Das Fachrich-
tervotum  kommt  zum  Schluss,  dass  das  Patent  rechtsbeständig  ist  und 
durch Nachmachung verletzt wird. 

Im  Resultat  folgt  der  Spruchkörper  dem  Fachrichtervotum  mit  teilweise 
abweichender Begründung. 

4.2  Auslegung des Anspruchs 1: 

Im Streit steht ein Schweizer Teil eines Europäischen Patents. Nach Art. 
70 (1) EPÜ ist die Fassung in der Verfahrenssprache, hier die englische 
Fassung,  die verbindliche  Fassung.  Der  Schweizer  Gesetzgeber  hat da-
rauf verzichtet, Einschränkungen dieses Grundsatzes wegen Einreichung 
einer Übersetzung im Sinne von Art. 70 (3) EPÜ vorzusehen. Die verbind-
liche  Fassung  für  das  Bundespatentgericht  ist  damit  die  englische  Fas-
sung. 

Anspruch 1 des  Klagepatents,  aufgeschlüsselt  in einzelne  Merkmale un-
ter Verwendung der Terminologie der Klägerin, lautet wie folgt: 

O1  

O2 

O3 

O4 

An apparatus (20) for use in applying coating material to an ob-
ject  

comprising a spray gun (24) having  

a handle portion (26),  

an extension portion (28)  

Seite 19 

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O5 

O6 

O7 

O8 

O9 

O10 

O11 

O12 

O13 

which is connected with the handle portion (26),  

a nozzle (42)  

connected with the extension portion (28),  

an electrode (46) 

disposed adjacent to the nozzle (42) 

and away from which electrostatically charged coating material 
flows toward the object,  

a coating material flow control member (74)  

connected with the handle portion (26) and  

manually operable to an actuated condition to  initiate a flow of 
coating  material  from  a  coating  material  passage  (62)  in  said 
extension  portion  (28)  through  the  nozzle  (42)  toward  the  ob-
ject,  

characterised in that  

K14 

K15 

K16 

the  spray  gun  (24)  also  has  a  purge  air  flow  control  member 
(110)  

connected with the handle portion (26) and  

which is manually operable to initiate a flow of air from the coat-
ing material passage (62) in the extension portion (28) through 
the  nozzle (42) to remove coating material from the  spray gun 
(24). 

Strittig hinsichtlich Auslegung bzw. Verwirklichung in der Verletzungsform 
sind  nur  die  Merkmale  O1  und  O2  sowie  insbesondere  K14,  K15    und 
K16. Zu diesen Merkmalen im Einzelnen Folgendes: 

Die  Merkmale  O1  und  O2  definieren  auf  Deutsch  eine  "Vorrichtung  zur 
Anwendung  beim  Auftrag  von  Beschichtungsmaterial  auf  einen  Gegen-
stand, umfassend eine Sprühpistole". Diese Formulierung schliesst damit 
eine  Vorrichtung  ein,  welche  ausschliesslich  durch  die  Sprühpistole  mit 
den weiteren Anspruchsmerkmalen gebildet ist, aber auch Vorrichtungen, 
welche neben einer solchen Sprühpistole noch andere Elemente aufwei-
sen.  Da  im Anspruch  1  keine  weiteren  Elemente  der  Vorrichtung  neben 
der  Sprühpistole  mit  den  weiteren  Merkmalen  des Anspruchs  aufgeführt 
werden,  umfasst  Anspruch  1  auch  die  Situation,  wo  nur  eine  solche 
Sprühpistole enthalten ist. 

Seite 20 

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Das  Merkmal  K14  definiert,  dass  "die  Sprühpistole  auch  ein  Spülluft-
stromregelungselement  hat"  ("the  spray  gun  also  has  a  purge  air  flow 
control  member").  Dieses  Merkmal  ist  insbesondere  im  Zusammenhang 
mit dem ebenfalls an der Sprühpistole angeordneten Beschichtungsmate-
rialstromregelungselement auszulegen. Das Beschichtungsmaterialstrom-
regelungselement wird in der allgemeinen Beschreibung im Absatz [0003] 
des  Streitpatents  vorgestellt  als  am  Griffteil  angeordnetes  Element  zur 
Kontrolle  des  Beschichtungsmaterialstroms.  Im  nachfolgenden  Absatz 
[0004]  wird  das  ebenfalls  am  Griffteil  angeordnete  Spülluftstromrege-
lungselement  vorgestellt,  das  manuell  bedient  werden  kann,  um  einen 
Luftstrom  durch  die  Passagen  für  das  Beschichtungsmaterial  und  durch 
die Düse zu veranlassen, um überschüssiges Beschichtungsmaterial aus 
diesen  Passagen  /  aus  der  Düse  auszublasen.  Ein  ausdrücklicher  Hin-
weis,  dass  Beschichtungsmaterialstromregelungselement  und  Spülluft-
stromregelungselement  zwingend  zwei  separate  Bauteile  sein  müssen 
und  nicht  auch  durch  ein  einziges  Bauteil  realisiert  werden  können,  ist 
dieser allgemeinen Beschreibung und auch dem Anspruchswortlaut nicht 
zu  entnehmen.  Die  beiden  unterschiedlichen  Funktionen  dieser  "control 
member" können damit durch zwei individuelle, räumlich-strukturell sepa-
rate  Elemente  realisiert  sein,  sie  können  aber  auch  durch  ein  einziges 
funktionsalternatives Element realisiert sein. 

Im  Ausführungsbeispiel  ist  das  Beschichtungsmaterialstromregelungs-
element mit dem Bezugszeichen 74 versehen (vgl. insbesondere Figuren 
1,  2  und  5).  Die  Funktion  des  Beschichtungsmaterialstromregelungsele-
mentes wird ausführlich beschrieben in Absatz [0020] und besteht darin, 
das  pulverförmige  Beschichtungsmaterial  durch  einen  entsprechenden 
Kanal (in der Pistole gebildet durch die Elemente 58, 60, 62) an der Elekt-
rode 46 vorbei durch die Düse 42 auszutreiben. Vgl. Figur 1: 

Seite 21 

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Das  Spülluftstromregelungselement  ist  mit  dem  Bezugszeichen  110  ver-
sehen  (vgl.  dieselben  Figuren)  und  ist  gemäss  Ausführungsbeispiel  un-
mittelbar  oberhalb  des  Spülluftstromregelungselementes  74  angeordnet. 
Dieses Element wird ausführlich in den Absätzen [0029]-[0037] beschrie-
ben;  seine  Funktion  besteht  darin,  zu  veranlassen,  dass  Spülluft  durch 
die  Beschichtungsmaterialkanäle  (in  der  Pistole  gebildet  durch  die  Ele-
mente  60,  62)  sowie  die  Düse  hindurch  getrieben  und  dadurch  über-
schüssiges  Beschichtungsmaterial  aus  diesen  Kanälen  ausgetrieben 
wird.  

Damit  wird  im  Ausführungsbeispiel  zwar  immer  von  zwei  räumlich-
strukturell separaten Elementen gesprochen. Da aber dem Anspruch im-
mer  die  breiteste  Auslegung  gegeben  werden  muss,  und  die  Ausfüh-
rungsbeispiele nicht zur einschränkenden Auslegung des Anspruchs hin-
zugezogen werden dürfen, muss Merkmal K14 von Anspruch 1 vom hier 
zuständigen Fachmann1 so ausgelegt werden, dass am Griffteil Beschich-
tungsmaterialstromregelungselement  und  Spülluftstromregelungselement 
als zwei individuelle Elemente oder aber auch als ein einziges funktions-
alternatives Element ausgestaltet sein können (in der Folge als funktions-
alternative Belegung bezeichnet). 

Das  Landgericht  Düsseldorf  kommt  in  seinem  Verletzungsurteil  vom 
12. Juni 2014 (Aktennummer 4b O 25/13) zu einem anderen 

1 Der einschlägige Fachmann ist im Lichte des Streitpatents ein Entwicklungs-

ingenieur im Bereich der automatisierten Beschichtungstechnik namentlich für 
elektrostatische Sprühpistolen für pulverförmige Beschichtungsmaterialien. 
Dies gilt für die Auslegung wie auch für die folgende Frage der Neuheit und der 
erfinderischen Tätigkeit. 

Seite 22 

 
                                                
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Schluss. Dies mit der Begründung, dass aus dem Anspruchswortlaut eine 
Unterscheidung mit den entsprechenden räumlich-körperlichen Vorgaben 
hervorgehe.  Dieser  Argumentation  kann  nicht  gefolgt  werden,  denn  die 
dem deutschen Urteil zugrunde liegende und im Düsseldorfer-Urteil auch 
betonte  deutsche  Übersetzung,  wonach  die  patentgemässe  Spritzpistole 
"ausserdem"  ein  Spülluftstromregelungselement  aufweise,  die  gegebe-
nenfalls  eine  räumlich-körperliche  Trennung  der  Elemente  "Beschich-
tungsmaterialstromregelungselement"  und  "Spülluftstromregelungsele-
ment" suggerieren könnte, darf nicht Basis für die vorzunehmende Ausle-
gung  sein.  Basis  muss  vielmehr  die  englische  Formulierung  mit  "also" 
sein,  was  zutreffender  mit  "auch"  zu  übersetzen  ist  und  gerade  keine 
räumlich-körperliche  Trennung  der  beiden  "control  member"  fordert.  Die 
separate  Nennung  von  diesen  zwei  Elementen  im  englisch-sprachigen 
Anspruch  schliesst  mit  anderen  Worten  nicht  aus,  dass  diese  im  An-
spruch  terminologisch  auch  nur  funktional  voneinander  unterschiedenen 
Elemente strukturell auch durch ein einziges funktionsalternatives Bauteil, 
d.h.  einen  einzigen Trigger,  realisiert  werden  können.  Entgegen  der Auf-
fassung  des  Landgerichts  Düsseldorf  ist  auch  nicht  davon  auszugehen, 
dass die patentgemässe Erfindung im Falle einer Doppelbelegung für den 
Durchschnittsfachmann ungenügend offenbart wäre. 

Das Merkmal K15 definiert, dass das Spülluftstromregelungselement ver-
bunden mit dem Griffteil angeordnet ist ("connected with the handle porti-
on"). Es wird hier die gleiche Formulierung verwendet wie beim Beschich-
tungsmaterialstromregelungselement  (vgl.  Merkmal  O11).  In  der  allge-
meinen Beschreibung wird die Anordnung dieser beiden Elemente präzi-
sierend formuliert als "disposed on the handle portion" (vgl. [0003] sowie 
[0004]), was sich übersetzen lässt als "angeordnet am Griffteil".  

Im  Ausführungsbeispiel  ist  das  Spülluftstromregelungselement  im  Über-
gangsbereich  zwischen  dem  nach  unten  gerichteten  Griffteil  und  dem 
nach vorne gerichteten Erweiterungsbereich 28 mit der Elektrode und der 
Düse angeordnet (vgl. insbesondere Figuren 1 und 5).  Zumindest dieser 
Bereich ist eindeutig als verbunden mit dem Griffteil zu betrachten. 

Zudem ist der ganze hintere Bereich der Pistole, d.h. der eigentliche Griff-
teil, der Basisbereich 32 und augenscheinlich auch der untere, an den ei-
gentlichen Griffteil angrenzende nach vorne gerichtete Bereich des Erwei-
terungsbereichs 28 (vgl. insbesondere die Figuren 4, 5 sowie 12) aus ei-
nem einzigen Stück geformt (vgl. [0013]).  

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Im Anspruch  1  wird  der  Griffteil  nicht  ausdrücklich  vom  Erweiterungsbe-
reich abgegrenzt, d.h. es wird nicht definiert, wo der Erweiterungsbereich 
aufhört  und  wo  der  Griffteil  anfängt.  Zudem  lässt  die  Begrifflichkeit 
"connected with the handle portion" auch eine mittelbare Befestigung zu. 
Wesentlich  für  die  Funktion  der  unter  Schutz  gestellten  Sprühpistole  ist 
für  den  Fachmann  bei  der  Lektüre  des  gesamten  Offenbarungsgehalts 
des  Streitpatents,  dass  Beschichtungsmaterialstromregelungselement 
und  Spülluftstromregelungselement  mit  jener  Hand,  die  den  Griffteil  um-
greift  und  ohne  diesen  loszulassen  betätigt  werden können  (ebenso  das 
Landgericht Düsseldorf im Urteil vom 12. Juni 2014, S. 11 f.). 

Damit ist unter dem Merkmal K15 "connected with the handle portion" zu 
verstehen, dass das Spülluftstromregelungselement wenigstens mittelbar 
am  Griffteil  befestigt  sein  muss,  wobei  aber  die  Befestigung  am  Griffteil 
derart  realisiert  sein  muss,  dass  es  einem  durchschnittlichen  Benutzer 
möglich ist, bei ergriffenem Griffteil ohne weiteres das Spülluftstromrege-
lungselement zu betätigen. Davon umfasst ist damit auch der rückwärtige 
Bereich,  der  im  Streitpatent  als  Basisbereich  32  bezeichnet  wird  und  im 
Streitpatent  einstückig  mit  dem  eigentlichen  Griffteil  ausgebildet  ist,  so-
lange  eben  das  Spülluftstromregelungselement  bei  ergriffenem  Griffteil 
ohne  weiteres  betätigt  werden  kann.  Entgegen  der  Auffassung  der  Be-
klagten und des Landgerichts Düsseldorf (s. Urteil des Landgerichts Düs-
seldorf  vom  12.  Juni  2014,  S.  12 Abs.  1)  bedeutet  diese Auslegung  des 
Merkmals  K15  nicht,  dass  das  Spülluftstromregelungselement  irgendwo 
auf  der  Pistole  angebracht  sein  kann,  sondern  eben  nur  in  demjenigen 
Bereich,  der  eine  einhändige  Bedienung  erlaubt.    Was  diese Auslegung 
bedeutet, lässt sich z.B. im Prospekt der Beklagten erkennen: 

Das Merkmal K16 definiert, dass das Spülluftstromregelungselement ma-
nuell betätigt werden kann, um einen Luftstrom auszulösen und zwar ei-
nen  Luftstrom  von  der  Beschichtungsmaterialpassage  im  Erweiterungs-

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O2013_008 

bereich durch die Düse, um Beschichtungsmaterial aus der Sprühpistole 
zu entfernen ("which is manually operable to initiate a flow of air from the 
coating  material  passage  in  the  extension  portion  through  the  nozzle  to 
remove coating material from the spray gun").  

Wichtig bei der Auslegung dieses Merkmals ist es zunächst, festzuhalten, 
dass der Anspruch ausdrücklich die Spülung nicht nur der Düse, sondern 
auch  der  Beschichtungsmaterialpassage  (im  Streitpatent  mit  Bezugszei-
chen 62 bezeichnet und in Figur 1 und 2 erkennbar als neben der Elekt-
rode  angeordnet)  fordert.  Diese  Spülung  nicht  nur  der  Düse,  sondern 
auch  der  Beschichtungsmaterialpassage,  wird  auch  in  der  allgemeinen 
Beschreibung  (vgl.  [0004])  sowie  in  der  Beschreibung  des Ausführungs-
beispiels (vgl. [0030]) betont und ist für den Fachmann zweifelsfrei wichtig 
und  erkennbar,  denn  es  geht  darum,  das  überschüssige  Pulver  aus  der 
gesamten Pistole zu entfernen. 

Es stellt sich weiter die Frage, was unter "manually operable to initiate a 
flow of air" zu verstehen ist, insbesondere ob darunter auch eine Situation 
verstanden  werden kann,  in welcher  eine  entsprechende Taste  als  Spül-
luftstromregelungselement  entweder  (i)  nur  auslöst,  wenn  eine  andere 
Taste die Spülfunktion vorgängig aktiviert hat, oder (ii) nicht eigentlich den 
Spülluftstrom  unmittelbar  veranlasst,  sondern  nur  mittelbar,  indem  durch 
diesen  Knopf  ein  anderer  Betriebsmodus  eingestellt  wird,  der  dann  z.B. 
über  das  Beschichtungsmaterialstromregelungselement  effektiv  zur  Spü-
lung freigegeben wird. 

Im Ausführungsbeispiel  werden  die  beiden  unterschiedlichen  Funktionen 
Beschichten und Spülen durch die beiden als zwei separate Abzüge aus-
gestalteten  individuellen  Elemente  74  und  110  wahrgenommen.  Die 
Handhabung  der  Sprühpistole  wird  so  beschrieben,  dass  bei  Betätigung 
des  Spülluftstromregelungselementes  das  Beschichtungsmaterialstrom-
regelungselement unbetätigt bleibt (vgl. [0029] letzter Satz sowie [0031]). 
Auch  beim  Ausführungsbeispiel  ist  es  aber  so,  dass  die  Funktion  des 
Spülens durch den Abzug 110 nicht direkt, sondern mittelbar über die An-
steuerung  eines  entsprechenden  Controllers  70  erfolgt,  der  seinerseits 
entsprechende Ventile freigibt (vgl. [0029]).  

Weder  der Anspruchswortlaut  noch  die  allgemeine  Beschreibung  geben 
einen  Hinweis,  dass  ein  anspruchsgemässes  Spülluftstromregelungsele-
ment immer als solches direkt aktivierbar sein muss, oder ggf. auch erst 
oder nur einen Spülluftstrom auslöst, wenn es zuvor gewissermassen ak-
tiviert oder "entsichert" wurde. Unter diesem Merkmal K16 ist damit einer-

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seits  eine  Situation  zu  verstehen,  bei  welcher  eine  entsprechende Taste 
den  Spülluftstrom  zu  aktivieren  erlaubt,  dies  auch  dann,  wenn  die Taste 
zuvor für diese Funktion aktiviert oder freigegeben werden muss. 

Der Wortlaut "initiate" ist aber zudem vom Fachmann breiter zu verstehen 
als einfach nur die Situation, bei welcher (ggf. nach Aktivierung) bei Betä-
tigung  des  Spülluftstromregelungselements  direkt  und  unmittelbar  der 
Spülluftstrom  veranlasst  wird.  Es  genügt  zur  anspruchsgemässen  Ver-
wirklichung  auch,  wenn  das  Spülluftstromregelungselement  veranlasst, 
dass der entsprechende Spülluftstrom möglich wird. Dies kann entweder 
unmittelbar, mittelbar automatisch über den Controller (wie beim Ausfüh-
rungsbeispiel), oder aber auch mittelbar erst durch eine zusätzliche Akti-
vierung  des  Benutzers,  beispielsweise  über  das  Beschichtungsmateri-
alstromregelungselement,  geschehen.  Damit  erfasst  die  Auslegung  von 
Merkmal  K16  auch  eine  Situation,  bei  welcher  das  Spülluftstromrege-
lungselement  den  Spülluftstrom  nicht  direkt  unmittelbar  auslöst,  sondern 
nur  mittelbar,  indem  durch  dieses  Element  ein  anderer  Betriebsmodus 
eingestellt  wird,  der  dann  das Auslösen  der  Spülung  durch  eine  weitere 
Taste ermöglicht. 

4.3  Neuheit 

Die Beklagte macht mangelnde Neuheit sowohl gegenüber der EP 0 611 
603 (D1) als auch gegenüber der US 3,740,612 (D2) geltend. 

Die  D1  wurde  bereits  im  europäischen  Prüfungsverfahren  berücksichtigt 
und wird in der Einleitung des Streitpatents in [0001] als Stand der Tech-
nik gewürdigt.  Das  Streitpatent  hält fest,  dass  die D1 alle Merkmale des 
Oberbegriffs offenbart, was unstrittig ist. Wie die Beklagte selber festhält, 
legt  die  D1  ausdrücklich  nicht  fest,  wo  die  Mittel  für  die  Steuerung  der 
Spülluft  angeordnet  sind.  Tatsächlich  findet  sich  in  Spalte  8:5-8  der  D1 
nur  ein  allgemeiner  Hinweis,  dass  entsprechende  Ventile  zur  Steuerung 
der  Spülluft  angeordnet  sein  können,  nicht  aber,  wo  diese  angeordnet 
sind  und  wie  sie  betätigt  werden  können  (automatisch  oder  manuell). 
Damit liegt keine mangelnde Neuheit gegenüber der D1 vor, denn D1 of-
fenbart wenigstens die Merkmale K15 (connected with the handle portion) 
und K16 (manually operable) nicht. 

Die  Beklagte  macht  geltend,  in  der  D1  würde  eine  Zuleitung  für  Spülluft 
an  der  Pistole  offenbart,  und  damit  offenbare  die  D1  auch  ein  Element 
zum  Regeln  des  Spülluftstromes.  Dieser  Argumentation  kann  nicht  ge-
folgt werden, denn die vorn an der Pistole und  

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nicht  am  Griff  vorgesehene  Zuleitung  der  D1  enthält  kein  Element,  wel-
ches es ermöglicht, den Spülluftstrom an der Pistole irgendwie zu kontrol-
lieren, geschweige denn manuell zu kontrollieren.  

Diese Beurteilung deckt sich übrigens mit der Beurteilung des Deutschen 
Bundespatentgerichts  in  der  Sache 4 Ni  26/13  (EP)  vom  29.  April  2015. 
Auch  dort  wurde  erkannt,  Anspruch  1  unterscheide  sich  vom  Offenba-
rungsgehalt  der  D1  insofern,  als  die  D1  die  Merkmale  7.1  (entspricht 
Merkmal  K15  in  diesem  Verfahren)  und  7.2  (entspricht  K16  in  diesem 
Verfahren) nicht offenbare. 

Die D2 beschreibt eine grundsätzlich gattungsgleiche Sprühpistole. Dabei 
gibt es einen Abzug 36, welcher in einer ersten Position ein erstes Ventil 
öffnet, welches einen gezielten Luftstrom über die Kanäle 51 in der Düse 
veranlasst (vgl. Figur 2 und 3 sowie insbesondere Spalte 1:51-54).  

Dabei  geht  es  bei  dieser  ersten  Position  darum,  in  der  Düse  (und  nur 
dort)  vor  der  Zuführung  des  Pulvers  einen  geeigneten  Luftwirbel  aufzu-
bauen,  der  dann  für  das  Verteilungsmuster  des  Pulvers  verantwortlich 
zeichnet (vgl. insbesondere auch Spalten 3:48-4:10). In einer zweiten Po-
sition wird dann, wenn dieser Wirbel aufgebaut ist, über den gleichen Ab-
zug 36 der Luftstrom und die Pumpe für das Pulver ausgelöst (vgl. Figu-
ren 2 und 3 sowie Spalten 1:54-64). 

Wie  erwähnt,  wird  Merkmal  K16  nur  vorweggenommen,  wenn  nicht  nur 
die Düse, sondern auch der vorgeschaltete Zuführungskanal für das Be-
schichtungsmaterial mit Spülluft gespült wird. Die erste Position und das 
erste  Ventil  bzw.  die Zuführung  von  Luft  über  die Kanäle  51  in  die Düse 
gemäss der D2 können also das Merkmal K16 nicht vorwegnehmen. 

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Es gibt in der D2 durchaus auch eine Offenbarung zur Spülung durch den 
Zuführungskanal  des  Pulvers  in  der  Pistole,  namentlich  wird  von  einem 
manuell zu betätigenden Ventil auf einem Bediengerät (control panel 11) 
der  Pulverpumpe  gesprochen  (vgl.  Spalte  2:7-12).  Wie  Figur  1  und  der 
zugehörigen  Beschreibung  in  Spalte  5:34-54  entnommen  werden  kann, 
ist  dieses  Bediengerät  aber  nicht Teil  der  Pistole,  sondern  vielmehr  eine 
weit von dieser entfernte separate Einheit, die über lange Schläuche mit 
der Pistole verbunden ist.  

Entsprechend  gibt  es  in  diesem  Dokument  D2  keine  Offenbarung  eines 
Spülluftstromregelungselements,  welches  an  der  Pistole selber  angeord-
net ist. Damit liegt keine mangelnde Neuheit gegenüber D2 vor. 

Auch dies deckt sich mit der Beurteilung des Deutschen Bundespatentge-
richts. 

4.4  Erfinderische Tätigkeit 

Die  Beklagte  macht  fehlende  erfinderische  Tätigkeit  im  Lichte  der  
EP 0 611 603 (D1) in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen gel-
tend, konkret argumentiert mit der US 5,381,962 (D3), und nur  pauschal 

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O2013_008 

angedeutet  mit  der  US  3,606,170  (D4),  mit  der  US  3,837,575  (D5)  oder 
mit der US 4,193,546 (D6). 

Die D1, unstrittig und zu Recht als nächstliegendes Dokument des Stan-
des der Technik zu betrachten, beschreibt eine Konstruktion, bei welcher 
am Griffteil der Pistole über einen Abzug 37 ausschliesslich die manuelle 
Steuerung  der  Zufuhr  von  Pulver  vorgesehen ist.  Das  Dokument  D1  be-
trifft einen spezifischen Adapter 76 für den Zuführungsschlauch 72 für das 
Pulver,  mit  welchem  über  den  einzweigenden  Einlass  87  Spülluft  zuge-
führt  werden kann,  was  sich  auch  am Anspruch  1  sowie  an  der  Zusam-
menfassung  der  D1  zeigt.  Die  grundsätzliche  Idee,  bei  einer  derartigen 
Sprühpistole zur Reinigung der Sprühpistole Spülluft nicht nur bei der Dü-
se, sondern auch stromauf davon in den Passagen für das Pulver fliessen 
zu lassen, ist also aus dem Dokument D1 bekannt. Die konkrete Lösung, 
die  das  Dokument  D1  vorschlägt,  besteht  nun  darin,  den  genannten 
Adapter vorzusehen. Dieser Adapter 76 ist, wie Figur 1 entnommen wer-
den kann, vom Griffteil 12 weit entfernt: 

Wie die Beklagte selber zugesteht, gibt es in der D1 keinen Hinweis, wo 
die entsprechenden Steuerungsventile für die Zuführung der Spülluft an-
geordnet  sind.  Auch  gibt  es  keinen  Hinweis  in  der  D1,  wie  die  Steue-
rungsventile gesteuert werden, ob z.B. automatisch, getaktet, sensorisch 
oder manuell. 

Der  Fachmann  muss  bei  der  Lektüre  des  Dokuments  D1  davon  ausge-
hen, dass die Steuerung, wie beispielsweise bei der D2 (vgl. dort Figur 1), 
bei  einer  separat  von  der  Pistole  ausgebildeten  Kontrolleinheit  angeord-

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net ist. Wie diese Steuerung dort funktioniert, ob z.B. automatisch, erfährt 
der Fachmann aus der D1 nicht. 

Folglich  kann  nicht  darauf  geschlossen  werden,  dass  der  Fachmann  al-
lein aus der D1 heraus ohne erfinderisch tätig zu werden darauf gekom-
men wäre, die Steuerung der Spülluft am Griffteil der Pistole manuell vor-
zusehen und nicht in einer separaten Einheit. Es bestehen auch durchaus 
valable Alternativen, welche die Kontrolle des Spülluftstromes für den Be-
nutzer und damit den Bedienungskomfort erleichtern und nicht zur bean-
spruchten Erfindung führen, wie z.B. Steuerung des Spülluftstromes über 
ein Fusspedal, eine getaktete oder sensorische Steuerung in der entfern-
ten  Einheit,  oder  auch  eine  Kontrolleinheit  für  die  andere  Hand  des  Be-
nutzers zu manuellen Steuerung des Spülluftstromes. Ausgehend von der 
D1 allein liegt also die beanspruchte Erfindung nicht nahe.  

Zu  einem  anderen  Schluss  kommt  das  Deutsche  Bundespatentgericht, 
verfällt dabei aber einer unzulässigen rückschauenden Betrachtungswei-
se.  Wenn  es  argumentiert:    "Ein  derart  häufig  und  darüber  hinaus  auch 
noch  leicht  zu  aktivierender  Spülluftstrom  vermittelt  dem  Fachmann  je-
doch,  dass  das  Spülluftstromreglungselement  in  seiner  unmittelbaren 
Nähe  positioniert  sein  muss  und  demzufolge  nicht  entfernt  von  der 
Spritzpistole platziert  sein kann,  da  er  die Steuerung  der  Spülluft  zudem 
individuell  und  somit  manuell  vornehmen  wird.  Da  die  D1  selbst  keine 
Angaben macht, wo ein derartiges Reglungselement angebracht ist, posi-
tioniert der Fachmann dieses in unmittelbarer Nähe des Bedieners, wobei 
die Spritzpistole selbst als Ort der Positionierung am nächstliegenden er-
scheint", so verkennt es, dass in der D1 gerade keine solche Anordnung 
des Spülluftstromreglungselements in der unmittelbaren Nähe des Bedie-
ners beschrieben wird, die fehlende Nähe auch in der D1 nicht als prob-
lematisch  hervorgehoben  wird,  und  dass  in  der  D1  auch  eine  manuelle 
Betätigung einer Spülluftstromreglung gar nicht erwähnt wird. 

Geht man von der D1 aus, lässt sich das objektive Problem  so formulie-
ren,  dass  bei  einer  einfachen  Bauweise  der  Bedienkomfort  und  der  uni-
forme  Pulverauftrag  bei  einer  elektrostatischen  Sprühpistole  für  Pulver 
verbessert werden soll. So wird die Aufgabe im Streitpatent ausdrücklich 
formuliert (vgl. [0002]). Davon abzuweichen, gibt es vorliegend keine Ver-
anlassung,  zumal  ja  auch  die  D1  bereits  im  Streitpatent  als  Stand  der 
Technik  genannt  ist  (Spalte  1:7).  Ausgehend  von  der  D1,  die  zwar  die 
Einbringung  von  Spülluft  offenbart,  nicht  aber  die  Spülluftstromreglung 
speziell anspricht oder als problematisch hervorhebt, ist eine andere und 

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vor allem fokussiertere Formulierung der Aufgabe nicht angemessen. So 
wäre z.B. die Formulierung der Aufgabe als Verbesserung der Steuerung 
der Spülluft bei einer elektrostatischen Sprühpistole für Pulver nicht sach-
gemäss, da sie einen Teil der erfindungsgemässen Lösung bereits in die 
Aufgabenstellung  aufnehmen  und  einer  rückschauenden  Betrachtungs-
weise Vorschub leisten würde.2 

Das Streitpatent löst diese Aufgabe, indem  ein Spülluftstromreglungsele-
ment  zur  Kontrolle  der  Spülluft  am  Griffteil  angeordnet  wird,  und  indem 
dieses manuell betätigt werden kann. 

Der  einschlägige  Fachmann  zur  Lösung  dieser Aufgabe  ist  ein  Entwick-
lungsingenieur  im  Bereich  der  automatisierten  Beschichtungstechnik  na-
mentlich  für  elektrostatische  Sprühpistolen  für  pulverförmige  Beschich-
tungsmaterialien. 

Die D3 stammt nicht aus dem gleichen Gebiet wie die D1, handelt es sich 
doch hier nicht um eine Pulverauftragspistole, sondern um eine konventi-
onelle  Sprühvorrichtung  für  Flüssigkeiten  wie  Farben,  Pestizide,  Wasch-
mittel etc. (vgl. Spalte 1:19-22 sowie Anspruch 1, und die Zusammenfas-
sung,  die  beide  ausdrücklich  von  Flüssigkeiten  sprechen).  Damit  stellt 
sich die Frage, ob ausgehend von der D1 betreffend elektrostatische Pul-
verspritzpistolen der Fachmann zur Lösung einer solchen Aufgabe die D3 
betreffend  hydraulische  Flüssigkeitsspritzpistolen  überhaupt  hinzugezo-
gen hätte.  

In  der  D1  wird  ausdrücklich  auf  die  Konstruktion  von  elektrostatischen 
Sprühpistolen hingewiesen (vgl. Spalte 1:6-50). Insbesondere wird darauf 
hingewiesen, wie die hohen Spannungen bei der Elektrode erzeugt wer-
den können. Der Fachmann geht entsprechend davon aus, dass bei sol-
chen  elektrostatischen  Sprühpistolen  für  Pulver  spezielle  Gesetzmässig-
keiten  gelten  und  insbesondere  nur  vorsichtig  konstruktive  Änderungen 
vorgenommen werden dürfen. 

Im Gegensatz dazu sind die hydraulischen Flüssig-Sprühpistolen gemäss 
der  D3  solchen  Restriktionen  wenn  überhaupt  sehr  viel  weniger  ausge-
setzt, gibt es doch keine Hochspannungselemente in der Pistole selber.  

2  vgl.  auch  BGE  114  II  82  E.  2  c)  sowie  Kroher  zu  Art.  56  RZ.  41  ff.  in  Singer/ 
Stauder,  Dieter  Stauder,  Stefan  Luginbühl,  Hrsg.,  Europäisches  Patentüber-
einkommen EPÜ, Kommentar, Carl Heymanns Verlag, 6. Auflage 2013; 

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Entsprechend  würde  der  Fachmann  ausgehend  von  der  D1  die  D3  zur 
Lösung des obigen Problems gar nicht hinzuziehen. Der Fachmann wür-
de  also  bei  dieser  Problemstellung  ausgehend  von  der  D1  die  D3  nicht 
ohne erfinderische Zutun konsultieren,  und damit ist Anspruch 1 erfinde-
risch im Lichte einer Kombination der D1 mit der D3. 

Selbst wenn der Fachmann die D3 konsultieren würde, so würde dies die 
Erfindung  aber  nicht  nahelegen.  In  der  D3  wird  im  Zusammenhang  mit 
einem auf der Pistole angeordneten control panel auf die Möglichkeit hin-
gewiesen, eine Spülfunktion auszulösen (vgl. Spalte 6:41-45), bei welcher 
alle Ventile für die konzentrierten Farbflüssigkeiten abgeschaltet werden. 
Der  entsprechende  Schalterbereich  10  ist  nicht  am  Griffteil  angeordnet, 
sondern an der vorderseitigen Erweiterung der Pistole. 

Wie  von  der  Klägerin  richtig  dargelegt,  geht  es  bei  der  Konstruktion  ge-
mäss der D3 um Bauweisen, bei welchen ausdrücklich ein flüssiger Trä-
ger  für  die  Farben  vorgesehen  wird.  Dabei  ist  es  möglich,  nur  noch  den 
Flüssigkeitsstrom  zu  aktivieren  ohne  Beimischung  von  Farben.  Diese 
Funktion wird als "rinse" bezeichnet und kann über den Knopf 39 aktiviert 
werden.  In  der  zugehörigen  Beschreibung  gibt  es  keinen  Hinweis,  dass 
unter  dieser  Spülfunktion  eine  solche  mit  dem  Zweck  der  Reinigung  der 
Zuführungskanäle  vorgesehen  ist,  sondern  nur Hinweise,  dass das  Spü-
len sich auf ein Spülen des zu bearbeitenden Objektes bezieht (vgl. Spal-
te 1:43-47). Auch wenn dies nicht beschrieben ist, mag die "rinse" Funkti-
on  in  D3  inhärent  eine  Reinigung  der  Zuführungskanäle  bewirken.  Auf-
grund der fehlenden Beschreibung erhält der Fachmann aus der D3 aber 
keinerlei Anregung,  eine  derartige  Reinigungsfunktion  z.B.  in  einer  Kon-
struktion nach der D1 vorzusehen. 

Damit offenbart das Dokument D3 nicht nur keine Spülfunktion mit Spül-
luft, sondern enthält auch keine Anregung für eine Spülfunktion im Sinne 
des Streitpatents zur Reinigung der Pistole, sondern eben nur eine Spül-
funktion mit Flüssigkeit zur Reinigung des zu bearbeitenden Objekts.  

Es  ist  damit  rückschauend,  die  in  diesem  Dokument  D3  beschriebene 
Spülfunktion  jener  aus  der  D1  gleichzusetzen.  Würde  der  Fachmann 
ausgehend von der D1 die D3 nämlich konsultieren, würde er nicht ohne 
weiteres erkennen, dass die Funktion "Spülen" gemäss der D3 - gedacht 
für  ein  Spülen  des  zu  bearbeitenden  Objektes  mit  Flüssigkeit  -  mit  dem 
Spülluftstrom  gemäss  der  D1  überhaupt  etwas  zu  tun  hat.  Dies  weil  die 
beschriebene Funktion eine andere ist (Spülen des zu bearbeitenden Ob-
jektes versus Spülen der Pistole) und weil es in der D3 um eine Flüssig-

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keit  geht  und  nicht  um  einen  Luftstrom.  Zudem  sind  die  Steuerungsele-
mente  30-39  nach  der  D3  in  einem  Bereich  angeordnet,  in  welchem  bei 
einer  elektrostatischen  Pistole  nach  der  D1  die  Elektrode  mit  der  hohen 
Spannung  angeordnet  ist.  Der  Fachmann  würde  entsprechend  auch 
deswegen nicht auf die Idee kommen, eine solche Steuerung gemäss der 
D3  bei  einer  Pistole  nach  der  D1  anzuordnen.  Des  Weiteren  sind  die 
Schaltelemente in der D3 nicht am Griffteil angeordnet und auch nicht of-
fensichtlich eindeutig bei ergriffenem Griffteil mit der gleichen Hand zu be-
tätigen.  

Selbst  wenn  also  der  Fachmann  die  D1  mit  der  D3  kombinieren  würde, 
würde  er  nicht  in  naheliegender Weise  zum Anspruchsgegenstand kom-
men.  

Auch  hier  kommt  das  deutsche  Bundespatentgericht  zu  einem  anderen 
Schluss, wenn es die Kombination mit der D3 beurteilt. Warum die Kom-
bination mit einem Sekundärdokument die Erfindung nahe legen soll wird 
aber  in  der  Entscheidung des  deutschen  Bundespatentgerichts  nicht  de-
tailliert  unter  Bezugnahme auf  die D3  ausgeführt,  sondern nur  unter  Be-
zugnahme  auf  ein  anderes  Dokument  D30,  das nicht  in  das  vorliegende 
Verfahren  eingeführt  wurde.  Eine  qualifizierte  Auseinandersetzung  mit 
dem  Urteil  des  deutschen  Bundespatentgerichts  ist  entsprechend  nicht 
möglich. 

Die Beklagte macht zudem fehlende erfinderische Tätigkeit im Lichte der 
EP  0  611  603  (D1)  in  Kombination  mit  der  US  3,606,170  (D4),  der 
US 3,837,575 (D5) oder mit der US 4,193,546 (D6), geltend. In all diesen 
Fällen  D4-D6  geht  es  um  Mehrkomponenten-Sprühpistolen,  das  heisst 
um Sprühpistolen, bei welchen zwei untereinander hoch reaktive flüssige 
Komponenten  in  der  Pistole möglichst  kurz  vor  dem Auftragen  miteinan-
der  vermischt  werden  sollen,  so  dass  sie  nach Austritt  aus  der  Pistole, 
insbesondere beim Auftreffen auf das Objekt oder kurz danach, gut mitei-
nander  vermischt  eine  chemische  Reaktion  eingehen können.  Ziel  muss 
es dabei immer sein, absolut sicher zu vermeiden, dass die vermischten 
Komponenten  in  der  Pistole  eine  chemische  Reaktion  eingehen.  Die 
Konstruktionen  gemäss  der  D4-D6  benötigen  keine  Elektroden  und  be-
ziehen  sich  nicht  auf  elektrostatische  Pulverbeschichtung.  Entsprechend 
würde  der  Fachmann  ausgehend  von  der  D1  die  aus  einem  anderen 
technischen  Gebiet  stammenden  Dokumente  D4-D6  beim  Versuch  der 
Lösung der oben genannten objektiven Aufgabe nicht in Betracht ziehen. 
Diese  Kombinationen  können  die  beanspruchte  Erfindung  also  ebenfalls 
nicht nahe legen. 

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4.5  Verletzung 

Hinsichtlich  Verwirklichung  der  Merkmale  O1-O13  des  Oberbegriffs  be-
streitet  die  Beklagte  nur  die  Erfüllung  der  Merkmale  O1-O2  mit  der  Be-
gründung, es handle sich bei der Konstruktion der Beklagten nicht um ei-
ne "Vorrichtung zur Anwendung beim Auftrag von Beschichtungsmaterial 
auf  einen Gegenstand, umfassend eine  Spritzpistole".  Sie  tut  dies  einer-
seits ohne Begründung, andererseits kann das Argument aber auch nicht 
überzeugen.  Die  Sprühpistole  der  Beklagten  ist  offensichtlich  eine  Vor-
richtung  zur Anwendung  beim Auftragen  von  Beschichtungsmaterial  um-
fassend eine Spritzpistole. 

Damit ist nur die Erfüllung der Merkmale K14-K16 substantiiert bestritten 
und weiter zu diskutieren. 

Merkmal  K14:  Wie  oben  dargelegt,  wird  Merkmal  K14  von  Anspruch  1 
vom  hier  zuständigen  Fachmann  so  ausgelegt,  dass  am  Griffteil  Be-
schichtungsmaterialstromregelungselement  und  Spülluftstromregelungs-
element  als  zwei  individuelle  Elemente  oder  aber  auch  als  ein  einziges 
funktionsalternatives Element ausgestaltet sein können. 

Damit ist der Argumentation der Klägerin zu folgen, dass der Pistolenab-
zug  17  der  angegriffenen  Ausführungsform  durch  seine  Doppelfunktion 
als  Beschichtungsmaterialstromregelungselement  gemäss  Merkmal  O11 
und  gleichzeitig  auch  als  Spülluftstromregelungselement  gemäss  Merk-
mal K14 betrachtet werden kann.  

Somit  verwirklicht  die  angegriffene Ausführungsform  Merkmal  K14  wort-
sinngemäss (Nachmachung). 

Selbst  wenn  man,  entgegen  der  oben  angegebenen Auslegung  und  wie 
von der Beklagten vertreten, ausschliesst, dass das Beschichtungsmate-
rialstromregelungselement  gleichzeitig  auch  als  Spülluftstromregelungs-
element  dienen  kann  (keine  funktionsalternative  Belegung),  liegt  eine 
Verwirklichung von Merkmal K14 vor: Die mit P bezeichnete Taste T3 zur 
Aktivierung des Spülvorgangs am hinteren Ende der Pistole kann bei ei-
ner  solchen  Auslegung  als  Spülluftstromregelungselement  betrachtet 
werden, womit die Bauweise der Beklagten dann das Merkmal K14 eben-
falls  wortsinngemäss  verwirklicht,  wobei  dann  aber  zu  überprüfen  ist,  ob 
diese auch tatsächlich die weiteren Merkmale K15 und K16 erfüllt. 

Merkmal  K15:  Wie  oben  dargelegt,  kann  Merkmal  K15  "connected  with 
the handle portion" nur so verstanden werden, dass das Spülluftstromre-

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gelungselement wenigstens mittelbar am Griffteil befestigt sein muss. Der 
gemäss obiger  Darlegung  das  Merkmal  K14  verwirklichende  Pistolenab-
zug  17  der  angegriffenen  Ausführungsform  ist  unbestrittenermassen  di-
rekt am Griffteil angeordnet, womit auch eine wortsinngemässe Verwirkli-
chung dieses Merkmals K15 gegeben ist.  

Wenn man, entgegen der oben angegebenen Auslegung und wie von der 
Beklagten vertreten, ausschliesst, dass das Beschichtungsmaterialstrom-
regelungselement  gleichzeitig  auch  als  Spülluftstromregelungselement 
dienen  kann  (keine  funktionsalternative  Belegung),  stellt  sich  die  Frage, 
ob die mit P bezeichnete Taste T3 zur Aktivierung des Spülvorgangs am 
hinteren Ende der Pistole als "connected with the handle portion" betrach-
tet werden kann im Sinne von Merkmal K15. Die Befestigung am Griffteil 
umfasst den ganzen Bereich, welcher es einem durchschnittlichen Benut-
zer erlaubt, bei ergriffenem Griffteil ohne weiteres das Spülluftstromrege-
lungselement  zu  betätigen.  Davon  umfasst  ist  damit  insbesondere  der 
rückwärtige  Bereich,  der  im  Streitpatent  als  Basisbereich  32  bezeichnet 
wird und im Streitpatent einstückig mit dem eigentlichen Griffteil ausgebil-
det ist, solange eben das Spülluftstromregelungselement bei ergriffenem 
Griffteil ohne weiteres betätigt werden kann. 

Die mit P bezeichnete Taste T3 befindet sich an der Pistole der Beklagten 
nicht  am  eigentlichen  von  der  Hand  umgriffenen  Bereich  des  Griffteils, 
sondern vielmehr etwas nach hinten versetzt. Selbst wenn die Pistole von 
einem Benutzer mit einer kleinen Hand betätigt wird, ist es ohne weiteres 
möglich,  bei  ergriffenem  Griffteil  das  Spülluftstromregelungselement  in 
dieser Position zu betätigen.  

Das von der Beklagten geltend gemachte Bild eines Youtube-Videos, das 
übrigens inzwischen gelöscht zu sein scheint, bei welchem ein Benutzer 
den Knopf T3 mit der anderen Hand bedient, zeigt dabei nur, dass auch 
eine  Bedienung  mit  der  anderen  Hand  möglich  ist,  schliesst  aber  nicht 
aus,  dass  eine  Bedienung  mit  der  gleichen  Hand  möglich  ist  (vgl.  auch 
die Darstellung in der beklagtischen Gebrauchsanleitung selber, wie oben 
zur Illustration der Auslegung von Merkmal K15 dargestellt). Das Merkmal 
K15  wird  damit  auch  bei  dieser  etwas  anderen Auslegung  von  Merkmal 
K14 von der Bauweise der Beklagten erfüllt. 

Merkmal K16: Wie oben dargelegt, muss Merkmal K16 so ausgelegt wer-
den,  dass  einerseits  darunter  jedenfalls  eine  Situation  zu  verstehen  ist, 
bei  welcher  eine  entsprechende  Taste  den  Spülluftstrom  auch  nur  dann 
zu veranlassen vermag, wenn sie zuvor für diese Funktion aktiviert wurde 

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(funktionsalternative  Belegung).  Die  Aktivierung  der  Spülluftfunktion  bei 
der Bauweise der Beklagten funktioniert so, dass nach Aktivierung der mit 
P  bezeichneten  Taste  T3  über  den  eigentlichen  Pistolenabzug  17  wahl-
weise entweder eine Serie von Druckluftstössen ausgelöst oder eine ma-
nuelle Spülung veranlasst werden kann. Damit wird durch die Taste P der 
Pistolenabzug  17  zum  Spülluftstromregelungselement  aktiviert,  und  es 
liegt eine wortsinngemässe Verwirklichung dieses Merkmals K16 vor. 

Selbst wenn man, wie von der Beklagten vertreten, den Anspruch so aus-
legt,  dass  keine  funktionsalternative  Belegung  geschützt  ist,  liegt  eine 
Verwirklichung  des  Merkmals  vor:  Es  genügt  zur  anspruchsgemässen 
Verwirklichung auch, wenn das Spülluftstromregelungselement nur veran-
lasst, dass der entsprechende Spülluftstrom möglich wird. Dies kann ent-
weder  unmittelbar,  mittelbar  automatisch  über  den  Controller  (wie  beim 
Ausführungsbeispiel),  oder  aber  auch  mittelbar  erst  durch  eine  zusätzli-
che Aktivierung  des  Benutzers,  beispielsweise  über  das  Beschichtungs-
materialstromregelungselement, geschehen. 

Die Aktivierung der Spülluftfunktion bei der Bauweise der Beklagten funk-
tioniert  so,  dass  nach Aktivierung  der  mit  P  bezeichneten Taste T3  über 
den  eigentlichen  Pistolenabzug  17  wahlweise  entweder  eine  Serie  von 
Druckluftstössen  ausgelöst  oder  eine  manuelle  Spülung  veranlasst  wer-
den  kann.  Damit  initiiert  die  mit  P  bezeichnete  Taste  T3  das  manuell 
schaltbare  Spülluftstromregelungselement  und  löst  damit  (indirekt)  einen 
Luftstrom  aus  dem  Beschichtungsmaterialkanal  in  den  Verlängerungsteil 
durch  die  Düse,  um  Beschichtungsmaterial  aus  der  Spritzpistole  zu  ent-
fernen.  Damit  wird  auch  bei  dieser  Auslegung  Merkmal  K16  durch  die 
Bauweise der Beklagten erfüllt. 

Zusammengefasst erfüllt die Bauweise der Beklagten alle Merkmale von 
Anspruch 1 wortsinngemäss, so dass eine Nachmachung vorliegt (Art. 66 
lit. a PatG).  

4.6  Einrede des freien Standes der Technik  

Die  Beklagte  macht  ferner  die  Einrede  des  freien  Standes  der  Technik 
geltend). Sie trägt vor, dass die Bauweise der Beklagten – wenn man den 
Ausführungen der Klägerin hierzu folgen würde – nicht neu sei gegenüber 
der D2 respektive nicht erfinderisch gegenüber der D1. Aus den gleichen 
Gründen,  aus  denen Anspruch  1  gegenüber  D2  neu  und  gegenüber  D1 
erfinderisch  ist,  ist  auch  die  Bauweise  der  Beklagten  neu  und  erfinde-
risch. Eigentlich ist dies nicht eine Einrede des freien   

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Standes der Technik, sondern eine Nichtigkeitseinrede. Dass diese nicht 
erfolgreich ist, wurde oben dargelegt. 

Die Einrede des freien Standes der Technik könnte ohnehin nur zum Zug 
kommen,  wenn  nicht  eine  wortsinngemässe  Patentverletzung,  sondern 
Äquivalenz zu beurteilen ist. Letztere wird von der Beklagten zwar bestrit-
ten,  nicht  aber  mit  dem Argument  des  freien  Standes  der  Technik.  Ent-
sprechend ist dieses Argument vom Gericht nicht weiter zu verfolgen. Da 
–  wie  oben  dargelegt  –  aber  ohnehin  eine  Nachmachung  (wortsinnge-
mässe Patentverletzung) vorliegt, würde es auch ins Leere greifen. 

5. Auskunft und Rechnungslegung; Stufenklage 

5.1  Die  Klägerin  machte  geltend,  wenn  das  Gericht  in  der  ersten  Stufe 
der Stufenklage die Patentverletzung gutheisse, dann stehe ihr ein mate-
riellrechtlicher  Anspruch  auf  Auskunftserteilung  und  Rechnungslegung 
gestützt  auf  Art.  423  OR  zu.  Obschon  die  eidgenössische  lmmaterialgü-
terrechtsgesetzgebung den Anspruch auf eine Erteilung finanzieller Aus-
künfte  und  Rechnungslegung  nicht  explizit  vorsehe,  werde  ein  solcher 
von Lehre und Rechtsprechung in Verbindung mit einer Stufenklage ins-
besondere bei der Geschäftsanmassung und im Bereicherungsrecht ein-
hellig bejaht. Doch auch im Schadenersatzrecht erscheine es in Überein-
stimmung mit einem namhaften Teil der Lehre, älterer kantonaler Recht-
sprechung und der Tatsache, dass finanzielle Auskünfte als Nebenpflich-
ten einer Schadenersatzpflicht oder eines Beseitigungsanspruches aner-
kannt  seien,  geboten,  die  Beklagte  nach  Treu  und  Glauben  sowie  im 
Rahmen  des  Zumutbaren  zur  obgenannten  Mitwirkung  bei  der  Sachver-
haltsabklärung zu verpflichten, zumal sie und nur sie alleine über die ent-
scheidenden Tatsachen Bescheid wisse. 

Die Klägerin stellte mit ihrer Klage den Verfahrensantrag, das Verfahren 
in der ersten Stufe der Stufenklage vorerst auf die Frage der Verletzung 
bzw. Unterlassung (gegebenenfalls Rechtsbeständigkeit), Auskunftsertei-
lung und Rechnungslegung zu beschränken und bezüglich Wiedergutma-
chungsansprüche (Schadenersatz oder Gewinnherausgabe) zu sistieren. 
Die  Klägerin  behielt  sich  daher  nähere  tatsächliche  und  rechtliche  Aus-
führungen zu den Voraussetzungen der Kompensationsansprüche sowie 
zum  Umfang  der  Verletzung  bzw.  zum  erlittenen  Schaden  der  Klägerin 
oder zum erzielten Gewinn der Beklagten für die zweite Stufe der Stufen-
klage vor. Falls das Bundespatentgericht wider Erwarten bereits im Zuge 
des Schriftenwechsels in der ersten Stufe der Stufenklage Ausführungen 
rechtlichen  Anspruchsgrundlagen  und  
zu  den 

tatsächlichen  und 

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-voraussetzungen  bezüglich  Schadenersatz  oder  Gewinnherausgabe  er-
warten  würde,  gehe  sie  davon  aus,  dass  sie  mittels  abweisendem  pro-
zessleitendem  Entscheid  (Abweisung  des  Verfahrensantrags)  oder  an-
lässlich  der  lnstruktionsverhandlung  aufgefordert  werde,  bereits  in  ihrer 
Replik  ausführlich  zu  den  Wiedergutmachungsansprüchen  Stellung  zu 
nehmen. 

5.2  Die  Beklagte  machte  anlässlich  der  Hauptverhandlung  geltend,  die 
Klägerin habe eine Stufenklage eingeleitet, und diese sei eine Spielform 
der unbezifferten Forderungsklage gemäss Art. 85 Ziff. 1 ZPO. Die Forde-
rung  sei  zu  beziffern,  sobald  die  klagende  Partei  nach  Abschluss  des 
Beweisverfahrens oder nach Auskunftserteilung durch die beklagte Partei 
dazu in der Lage sei. Die Lehre präzisiere dies dahingehend, dass nicht 
nur die Bezifferung, sondern auch die Substantiierung der Anspruchshö-
he nach erfolgter Auskunftserteilung erfolgen könne. Auf keinen Fall aber 
werde hinsichtlich  der  Forderungsklage einfach das  Behauptungsverfah-
ren  insgesamt  in  die  zweite  Stufe  verschoben.  In  die  zweite  Stufe  ver-
schoben  werde  nur,  wofür  es  der  vorgängigen  Auskunftserteilung  durch 
die  beklagte  Partei  bedürfe  –  also  das  Substantiieren  des  Quantums. 
Was  in  der  ersten  Phase  des  Verfahrens  behauptet  und  substantiiert 
werden  könne,  nämlich  alles  aus  der  Sphäre  der  klagenden  Partei,  sei 
auch  in der  ersten  Phase des  Verfahrens  vorzutragen.  Und  das  aus gu-
tem Grund: Erstens sei die Rechnungslegung ein massiver Eingriff in die 
Rechtsstellung  der  beklagten  Partei;  die  herauszugebenden  Informatio-
nen  seien  etwas  vom  Vertraulichsten  eines  jeden  Unternehmens.  Zwei-
tens  sei  die  Rechnungslegung  mit  einem  enormen  Aufwand  verbunden. 
Eine Rechnungslegung sei deshalb nur gerechtfertigt, wenn die klagende 
Partei  die  Voraussetzungen  für  die  geltend  gemachten  finanziellen  An-
sprüche vor der Rechnungslegung soweit behauptet und substantiiert ha-
be, wie ihr dies möglich sei, mindestens aber soweit, dass sich beurteilen 
lasse,  ob  diese  finanziellen  Ansprüche  denn  überhaupt  bestünden,  falls 
sich  die  behauptete  Patentverletzung  bewahrheite.  Das  Handelsgericht 
Zürich  beispielsweise  habe  in  einem  Entscheid  aus  dem  Jahr  2005  fol-
gendes festgehalten: "Das Gericht hat mit anderen Worten darüber zu be-
finden, ob die rechtlichen Voraussetzungen der geltend gemachten finan-
ziellen Ansprüche gegeben sind, bevor es eine Auskunftserteilung anord-
net" (Urteil  vom  3.  Juni 2005,  HG920584).  Vorliegend habe  die Klägerin 
nichts dergleichen getan. Z.B. habe sie überhaupt nichts zu den Voraus-
setzungen der für einen Gewinnherausgabeanspruch erforderlichen Bös-
gläubigkeit der Beklagten ausgeführt. Bösgläubigkeit sei alles andere als 
selbstverständlich im vorliegenden Fall, und die Klägerin hätte die Sach-

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verhaltselemente, aus denen sich eine Bösgläubigkeit ergeben solle, dar-
legen  und  begründen  müssen.  Immerhin  hätten  zwei  renommierte  deut-
sche Gerichte entschieden, dass das Streitpatent nicht verletzt und in der 
erteilten  Fassung  nicht  gültig  sei.  Jetzt  könne  natürlich  das  schweizeri-
sche  Bundespatentgericht  zu  einem  anderen  Ergebnis  gelangen.  Das 
würde aber nichts daran ändern, dass die deutschen Urteile zeigten, dass 
die  Beklagte  bei  der  Aufmerksamkeit,  die  von  ihr  nach  den  Umständen 
verlangt  werden  dürfe,  in  guten  Treuen  habe  annehmen  dürfen,  das 
Streitpatent sei ungültig und werde nicht verletzt. Der gute Glauben wer-
de  nicht  dadurch  zerstört,  dass  eines  von  mehreren  Gerichten  zu  einer 
abweichenden  Würdigung  gelange.  Auch  zum  Schadenersatzanspruch 
hätte die Klägerin die elementaren Voraussetzungen behaupten und sub-
stantiieren können und müssen. Sie verlange Schadenersatz für entgan-
genen Gewinn, habe aber nicht einmal behauptet, geschweige denn sub-
stantiiert,  dass  sie  mit  patentgemässen  Sprühpistolen  überhaupt  einen 
Gewinn  erziele  und  damit  überhaupt  einen  Schaden  in  Form  entgange-
nen Gewinns  habe  erleiden können. Ohne Schaden bestehe kein Scha-
denersatzanspruch,  auch  kein  unbezifferter.  Weiter  habe  die  Klägerin 
nicht  ansatzweise  dargetan,  auf  welchen  Märkten  sie  seit  wann  mit  pa-
tentgemässen Sprühpistolen auf dem Markt sei. Nur in Märkten, in denen 
sie  mit  patentgemässen  Pistolen  auf  dem  Markt  sei,  könne  ihr  seit  dem 
Markteintritt in diesen Märkten Gewinn entgangen sein, und deshalb be-
stehe auch ein schutzwürdiges Interesse nur an einer Rechnungslegung 
mit Bezug auf diese Märkte ab dem Zeitpunkt des Markteintritts der Klä-
gerin. Weil eine Angabe der Märkte und der relevanten Zeiträume fehle, 
könne auch keine Auskunftserteilung erfolgen. 

Werde die Beklagte zur Rechnungslegung verurteilt, geschehe dies quasi 
auf  Vorrat.  Sie  würde  verpflichtet,  mit  enormem  Aufwand  Daten  zusam-
menzustellen  und  sensitive  Informationen  an  eine  Konkurrentin  heraus-
zugeben,  ohne  dass  auch  nur  ansatzweise  dargetan  sei,  dass  die  ele-
mentaren Anspruchsvoraussetzungen, zu denen die Klägerin ohne weite-
res  hätte plädieren können, gegeben  seien.  Eine  Verurteilung  zur  Rech-
nungslegung, ohne dass dargetan sei, dass die Klägerin diese Informati-
onen überhaupt zur Bezifferung eines bestehenden Anspruchs benötige, 
sei  nicht  annehmbar.  Die  Klägerin  habe  kein  ausgewiesenes  Rechts-
schutzinteresse  an  den  verlangten  Informationen.  Die  Begehren  auf 
Rechnungslegung  und  finanzielle  Wiedergutmachung  seien  aus  diesem 
Grund unabhängig von der Verletzungsfrage abzuweisen. 

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5.3  Bei  der  Stufenklage  tritt  neben  das  Hauptbegehren  auf  Verurteilung 
zu einer Geldzahlung ein selbständiges Hilfsbegehren, das auf vorgängi-
ge  Auskunftserteilung  oder  Rechnungslegung  durch  die  beklagte  Partei 
geht, wobei das Hauptbegehren erst aufgrund des Ergebnisses des Hilfs-
begehrens  beziffert  wird.  Beim  "Hilfsbegehren"  handelt  es  sich  um  ein 
Begehren,  das  Gegenstand  einer  selbständigen  Klage  sein  könnte  und 
idealtypisch  vor  dem  Hauptbegehren  zu  beurteilen  ist.3  Die  Stufenklage 
besteht  somit  aus  einer  Informationsklage  (Hilfsanspruch)  und  einer  un-
bezifferten Forderungsklage (Hauptanspruch), die in sukzessiver Klagen-
häufung  verbunden  sind.  Die  sukzessive  Häufung  bedingt,  dass  die An-
sprüche  gestuft  behandelt  werden,  zuerst  der  Hilfsanspruch,  dann  der 
Hauptanspruch.4 

Das Gericht hat erheblichen Spielraum, um den Verfahrensablauf bei un-
bezifferten  Forderungsklagen  sinnvoll  zu  gestalten.  Die  Parteien  können 
das  Gericht  dabei  mit  entsprechenden Verfahrensanträgen  unterstützen. 
So kann bspw. das Gericht nach Art. 125 lit. a ZPO bzw. Art. 222 Abs. 3 
ZPO das Verfahren auf einzelne Fragen oder Rechtsbegehren beschrän-
ken.  Bei  der  Stufenklage  kann  das  Gericht  das  Verfahren  bezüglich  der 
unbezifferten  Forderungsklage sistieren,  bis  über  den Informations-  oder 
Rechnungslegungsanspruch  entschieden  worden  ist.5  Das  Bundespa-
tentgericht  verfährt  hingegen,  wie  den  Parteien  anlässlich  der  Instrukti-
onsverhandlung  erläutert  wurde,  so,  dass  das  Gericht  in  einem  ersten 
Schritt Rechtsbeständigkeit und Verletzung, und wenn beides bejaht wird, 
den  Rechnungslegungsanspruch  behandelt.  Dann  ergeht  entweder  ein 
Urteil  auf  Klageabweisung,  wenn  Rechtsbeständigkeit  und/oder  Verlet-
zung  verneint  wird,  oder,  wenn  beides  und  der  Rechnungslegungsan-
spruch bejaht wird, ein  Teilurteil auf 1. Unterlassung und 2. Rechnungs-
legung innert 60 Tagen nach Rechtskraft dieses Teilurteils. Nach erfolgter 
Rechnungslegung  wird dann  die Klägerin  zur  Substantiierung  und  Bezif-
ferung  ihrer  Forderung  aufgefordert  werden.  Und  nach  Stellungnahme 
der Beklagten dazu wird dann mit dem Endurteil über das Quantitativ ent-
schieden. Diese zwei Etappen ergeben sich aus der Natur der Stufenkla-
ge. 

Die  unbezifferte  Forderungsklage  enthebt  die  Klägerin  grundsätzlich  nur 
vermindert  ihrer  Behauptungs-  und  Substantiierungslast.  Sie  ist  in  der 
Regel  bereits  bei  Klageanhebung  gehalten,  die  Tatsachen  anzugeben, 

3 BK ZPO-Markus, N 16 f. zu Art. 85 ZPO 
4 Baumann Wey, a.a.O., N 647 ff. 
5 Bopp/Bessenich, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 

N 16 zu Art. 85 ZPO 

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welche  als  Anhaltspunkte  für  die  Entstehung  und  die  Höhe  des  geltend 
gemachten Schadens in Frage kommen, und dafür Beweise anzubieten. 
Die  von  der  Klägerin  vorgebrachten  Umstände  müssen  geeignet  sein, 
den  Bestand  des  Schadens  zu  belegen  und  seine  Grössenordnung  zu 
umreissen,6  denn  das  Prozessrecht  kennt  keinen  Ausforschungsbeweis. 
Auf die diesbezügliche Behauptungslast der Klägerin kann nur – vorläufig 
–  verzichtet  werden,  wenn  sie  sich  –  wie  hier  –  auf  materiellrechtliche 
Auskunfts- und Rechnungslegungspflichten stützen kann, d.h. vorliegend 
auf Art. 66 lit. b PatG.7  

5.4  Der  Hauptanspruch  ist  vorliegend  der  von  der  Klägerin  verlangte 
Schadenersatz  oder  die  Gewinnherausgabe  gemäss  Rechtsbegehren 
Ziff.  2.  1),  wobei  dieser  mit  dem  Hilfsanspruch  gemäss  Rechtsbegehren 
Ziff. 1. 2), d.h. nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung zu  begrün-
den und zu beziffern ist (Art. 85 Abs. 2 ZPO). 

Bei  der  Auskunftspflicht  handelt  es  sich  um  einen  materiell-rechtlichen 
Anspruch,8  der  sich  unmittelbar  aus Art.  66  lit.  b PatG  ergibt.9  Dies  geht 
auch  aus  der  Botschaft  zur  Änderung  des  Patentgesetzes  vom  23.  No-
vember 2005 hervor:  

"Artikel  66  Buchstabe  b  E-PatG  übernimmt  für  das  Patentrecht  den  Regelungs-

gehalt  von  Artikel  35  Absatz  1  Buchstabe  c  DesG  (zivilrechtlicher  Schutz)  bzw. 

Artikel  41  Absatz  1  Buchstabe  c  DesG  (strafrechtlicher  Schutz).  Der  Auskunfts-

anspruch  nach  Buchstabe  b  eröffnet  die  Möglichkeit,  von  der  beklagten  Partei 

auch  Angaben  über  den  Adressaten  und  das  Ausmass  der  Weitergabe  wider-

rechtlich  hergestellter  Gegenstände  an  gewerbliche  Abnehmer  zu  verlangen. 

Diesem  Rechtsanspruch  kommt  vor  allem  im  Hinblick  auf  die  Verfolgung  von 

Fälschungshandlungen eine besondere Bedeutung zu. Die vorgeschlagene For-

mulierung  erfasst  die  gesamte  Produktions-  und  Absatzkette;  ihre  Anwendung 

erleichtert die Feststellung des Ursprungs von rechtswidrigen Handlungen dieser 

Art. Die Regelung eines entsprechenden Auskunftsanspruchs ist in Artikel 47 des 
TRIPS-Abkommens ausdrücklich vorgesehen".10  

Die entsprechenden Bestimmungen finden sich neben dem Designgesetz 
auch im Markenschutz- (Art. 55 Abs. 1 lit. c bzw. Art. 61 Abs. 2 MSchG) 

6 BGE 122 III 219 E. 3a 
7 BK ZPO-Markus, N 14 zu Art. 85 ZPO 
8 Calame/Hess-Blumer/Stieger-Hess-Blumer, Kommentar PatGG, S. 567, N 83  
9  Leumann  Liebster,  Die  Stufenklage  im  schweizerischen  Zivilprozessrecht, 
Diss.,  Basel/Genf/München  2005,  S.  7  f.;  BK  ZPO-Markus,  N  18  zu  Art.  85 
ZPO;  Heinrich,  PatG/EPÜ,  2.  A.,  Bern  2010,  N  7  zu  Art.  66  PatG  und  N  5  zu 
Art. 76 PatG; vgl. David, Urheberrechtsgesetz, S. 666 f., N 28 f.  

10 BBl 2006 1, S. 119 f. 

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und im Urheberrechtsgesetz (Art. 62 Abs. 1 lit. c bzw. Art. 67 Abs. 1 lit. k 
URG). Aber anders als in diesen Gesetzen, wo der zivilrechtliche und der 
strafrechtliche Schutz in separaten Bestimmungen geregelt ist – wobei für 
den  zivilrechtlichen  Schutz  ausdrücklich  eine  entsprechende  Leistungs-
klage  vorgesehen  ist  –  gilt Art.  66  lit.  c  PatG  sowohl  für  den  zivilrechtli-
chen als auch für den strafrechtlichen Schutz. Angesichts der nur schwer 
verständlichen  Formulierung  von  Art.  66  lit.  b  PatG11  muss  dieser  Be-
stimmung eine Auslegung im Sinne der obigen Erläuterungen in der Bot-
schaft und im Sinne der parallelen Regelungen in den anderen Immateri-
algüterrechtsgesetzen  gegeben  werden,  dahingehend,  dass  hinsichtlich 
des zivilrechtlichen Schutzes der Beklagte verpflichtet werden kann, Her-
kunft  und  Menge  der  in  seinem  Besitz  befindlichen  Gegenstände,  die  in 
Verletzung  des  Klagepatentes  widerrechtlich  hergestellt  oder  in  Verkehr 
gebracht wurden, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Wei-
tergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen. Dieser materiell-rechtliche 
Anspruch  auf Auskunftserteilung  und  Rechnungslegung  besteht  bei  Vor-
liegen einer Patentverletzung zunächst unabhängig davon, ob die Patent-
inhaberin  die  Grundlagen  eines Anspruchs  auf  finanzielle  Kompensation 
aufgezeigt hat. 

5.5  Somit  ist  zunächst  im  Rahmen  eines Teilentscheids  über  das  Unter-
lassungsbegehren sowie die Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht zu 
befinden.  

Wie dargelegt ist das Klagepatent rechtsbeständig und eine Patentverlet-
zung seitens der Beklagten ist gegeben. Damit ist das Unterlassungsbe-
gehren  gemäss  Rechtsbegehren  Ziff.  1.2  gutzuheissen  und  die  Voraus-
setzung  für  Auskunft  und  Rechnungslegung  ist  gegeben.  Bezüglich  der 
Forderungsklage  hat  die  Klägerin  den  Schaden  bzw.  den  Bruttogewinn 
nachzuweisen. Dieser Betrag kann jedoch erst aus Informationen, die der 
Klägerin derzeit nicht bekannt sind, ermittelt werden,  weshalb die Kläge-
rin auf die entsprechende Auskunft und Rechnungslegung durch die Be-
klagte angewiesen ist. 

Was  den  Umfang  des  Auskunftsanspruchs  der  Klägerin  betrifft,  so  gilt 
grundsätzlich,  dass  dieser  so  weit  reicht,  als  er  zur  Durchsetzung  eines 
möglichen  Hauptanspruchs  notwendig  ist.  Der Anspruch  auf Auskunft  im 
engeren  Sinn  bezieht  sich  auf  die  Offenlegung  des  Umfangs  und  der 

11 vgl. umfangreiche Erläuterungen in: Blum/Pedrazzini, Das Schweizerische 

Patentrecht, 2. ergänzte Auflage, Art. 66 Anm 11 ff., wo es unter anderem zu 
Recht heisst: "Vor dieser Vorschrift, die dem aPatG Art. 38 Ziff 5 nachgebildet 
ist, bleibt man einfach perplex". 

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Dauer  der  Verletzungshandlungen  oder  z.B.  mittels  Vorlage  eines  Kata-
logs  der  verkauften  Produkte.  Der  Anspruch  auf  Rechnungslegung  be-
zweckt eine Aufstellung der Anzahl gelieferter Produkte, deren Abnehmer 
(mit  Namens-  und Adressangabe),  der  Lieferzeiten  und  -preise,  der  Ein-
kaufspreise und der Gestehungskosten etc.12  

Demnach ist das Rechtsbegehren Ziff. 1.2 gutzuheissen und die Beklagte 
ist  zu  verpflichten,  über  die  von  ihr  getätigten  Verkäufe  und  den  von  ihr 
erzielten  Gewinn  aus  den  von  ihr  hergestellten  oder  vertriebenen  Hand-
spritzpistolen  gemäss  Rechtsbegehren  Ziff.  1.1  nach  anerkannten 
Grundsätzen  der  Rechnungslegung  Auskunft  zu  erteilen,  wobei  der  Ge-
winn  separat  nach  Geschäftsjahr  ab  dem  9.  Juli  2003  (Datum  der  Ertei-
lung des Klagepatents, act. 1_6) auszuweisen ist. 

5.6  Wie bereits erwähnt (s. oben Ziff. 5.2), moniert die Beklagte, dass die 
Klägerin keinerlei Ausführungen zur Forderungsklage gemacht habe. Die 
Klägerin hätte die elementaren Voraussetzungen zum Schadenersatzan-
spruch  behaupten  und  substantiieren  können  und  müssen.  Die  Klägerin 
habe  kein  ausgewiesenes  Rechtsschutzinteresse  an  den  verlangten  In-
formationen.  

Betreffend den Informationsanspruch wurde bereits ausgeführt, dass die-
ser  aufgrund  der  Patentverletzung  seitens  der  Beklagten  gegeben  ist. 
Wie  ebenfalls  bereits  erwähnt  (s.  oben  Ziff.  5.3),  kann  auf  die  entspre-
chende  Behauptungslast  der  Klägerin  vorläufig  verzichtet  werden,  wenn 
sie  sich  im  Rahmen  der  Stufenklage  auf  materiell-rechtliche  Auskunfts- 
und Rechnungslegungspflichten stützen kann.  

Im  Zusammenhang mit der  Substantiierung der Forderungsklage  hat  die 
Klägerin  einen  entsprechenden  Verfahrensantrag  gestellt  und  in  ihrer 
Klagebegründung  darauf  hingewiesen,  dass  sie  davon  ausgehe,  dass 
das Bundespatentgericht sie mittels abweisendem prozessleitendem Ent-
scheid (Abweisung  des Verfahrensantrags)  darauf  hinweise  oder  sie an-
lässlich  der  lnstruktionsverhandlung  aufgefordert  werde,  bereits  in  ihrer 
Replik  ausführlich  zu  den  Wiedergutmachungsansprüchen  Stellung  zu 
nehmen,  falls  wider  Erwarten  bereits  im  Zuge  des  Schriftenwechsels  in 
der ersten Stufe der Stufenklage Ausführungen zu den tatsächlichen und 
rechtlichen Anspruchsgrundlagen und -voraussetzungen bezüglich Scha-
denersatz oder Gewinnherausgabe erwarten würde (s. oben Ziff. 5.1). An-
lässlich  der  Instruktionsverhandlung  vom  5.  Dezember  2013  wurde  die 

12   Jenny, Die Eingriffskondiktionen bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, 

S. 161 f.; Heinrich, a.a.O., N 18 zu Art. 66 PatG 

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Klägerin im Zusammenhang mit ihrem Verfahrensantrag darauf hingewie-
sen,  dass  das  Gericht  in  einem  ersten  Schritt  Rechtsbeständigkeit  und 
Verletzung prüfen werde und wenn beides bejaht werde, den Rechnungs-
legungsanspruch  behandeln.  Wenn  dies  auch  bejaht  werde,  werde  die 
Klägerin  nach  erfolgter Rechnungslegung zur  Substantiierung und  Bezif-
ferung  ihrer  Forderung  aufgefordert  werden.  Damit  hat  das  Gericht  auf 
die entsprechende Behauptungslast der Klägerin vorläufig verzichtet.  

5.7  Mangels eines entsprechenden Antrags (vgl. Art. 236 Abs. 3 ZPO) ist 
die Verpflichtungen auf Unterlassung sowie auf Auskunft und Rechnungs-
legung  nicht  mit  einer  Vollstreckungsmassnahme  (Art.  343  ZPO)  zu  ver-
binden.13 

6. Kosten- und Entschädigungsfolgen 

Das  vorliegende Teilurteil  stellt  bezüglich  Verletzung  und Auskunft  einen 
Endentscheid  dar.  Entsprechend  ist  über  die  diesbezüglichen  Prozess-
kosten jetzt zu entscheiden (Art. 104 Abs. 1 ZPO). 

Die Prozesskosten sind der Beklagten als unterliegende Partei aufzuerle-
gen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Der Streitwert beläuft sich auf insgesamt CHF 
2,6  Mio..  Der  Entscheid  betreffend  Rechtsbeständigkeit  und  Verletzung 
war mit erheblichem Aufwand verbunden.  Die auf dieses Teilurteil entfal-
lende  Gerichtsgebühr  ist  entsprechend  auf  CHF  70'000.–  festzusetzen 
(Art. 31 und 33 PatGG in Verbindung mit Art. 1 KR-PatGer). Die Gerichts-
gebühr ist mit dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss zu verrechnen 
und  der  Klägerin  von  der  Beklagten  zurückzuerstatten  (Art.  111  Abs.  1 
und Abs. 2 ZPO). Die an die Klägerin zu entrichtende Entschädigung für 
die  berufsmässige  rechtsanwaltliche  Vertretung 
tarifgemäss  auf 
CHF 80'000.–  festzusetzen  (Art. 32  und  33  PatGG  i.V.m.  Art.  3  ff.  KR-
PatGer).  Als  Patentanwaltskosten  macht  die  Klägerin  CHF  114'185.64 
geltend, was die Beklagte zu kommentieren verzichtet hat (Protokoll, act. 
91 S. 11). Nachdem der Betrag insbesondere angesichts des Streitwerts 
angemessen erscheint, ist er zuzusprechen (Art. 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 KR-
PatGer).  Damit  ist  die  Beklagte  zu verpflichten, der  Klägerin  eine  Partei-
entschädigung von CHF 194'185.64 zu bezahlen. 

ist 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

13   Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., N 26 zu 

Art. 236 ZPO; BK ZPO-Killias, N 41 zu Art. 236 ZPO 

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1.  Der Beklagten wird verboten, die nachfolgend definierten Sprühpisto-
len  herzustellen,  anzubieten,  zu  verkaufen,  zu  vertreiben,  zu  expor-
tieren,  zu  importieren  oder  anderweitig  in  Verkehr  zu  bringen,  näm-
lich 

Handspritzpistolen für die elektrostatische Beschichtung, 

die über ein Pistolenkabel, einen Pulverschlauch und einen Spülluft-
schlauch an ein Steuergerät anschliessbar sind, 

  mit einem horizontal verlaufenden Schaft und 

einem damit fest verbundenen, schräg nach unten abgehenden Pis-
tolengriff 

einer am vorderen Ende des Schaftes angeordneten Düse und 

einer  unmittelbar  in  Strömungsrichtung  vor  der  Düse  angeordneten 
Elektrode,  durch  welche  Düse  elektrostatisch  aufgeladenes  Pulver 
nach vorne aus der Pistole austritt, 

  mit einem vorne am Pistolengriff angeordneten Pistolenabzug 

der  einen Sprüh-  oder  Reinigungsvorgang  über einen berührungslo-
sen, manuell betätigbaren, über das Pistolenkabel mit dem Steuerge-
rät zusammenwirkenden Schalter auslöst, 

welcher durch einen Magneten im Pistolenabzug aktiviert wird 

wobei der Pistolenabzug entweder die Pulverförderung über einen in 
der Pistole verlaufenden Beschichtungsmaterialkanal durch die Düse 
einschaltet oder 

alternativ durch vorgängiges Drücken einer zusätzlichen, am hinteren 
Ende  des  Schafts  angeordneten  Taste,  die  über  das  Pistolenkabel 
mit dem Steuergerät zusammenwirkt, eine Spülluftfunktion initiiert, 

um damit im Rahmen eines Reinigungsvorgangs restliches Beschich-
tungsmaterial  aus  dem  Beschichtungsmaterialkanal  durch  die  Düse 
zu entfernen. 

Insbesondere  wird  der  Beklagten  verboten,  Handspritzpistolen  ge-
mäss 
folgender  Produktabbildung  sowie  der  drei  Funktions-
Abbildungen  herzustellen,  anzubieten,  zu  verkaufen,  zu  vertreiben, 
zu  exportieren,  zu  importieren  oder  anderweitig  in  Verkehr  zu  brin-
gen: 

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Produktabbildung: 

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Erste Funktionsabbildung: 

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Zweite Funktionsabbildung: 

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Dritte Funktionsabbildung: 

2.  Die Beklagte wird verpflichtet, innert 60 Tagen nach Rechtskraft die-
ses  Teilurteils  über  die  von  ihr  getätigten  Verkäufe  und  den  von  ihr 
erzielten  Gewinn  aus  den  von  ihr  hergestellten  oder  vertriebenen 
Handspritzpistolen  gemäss  Dispositiv-Ziffer  1  nach  anerkannten 
Grundsätzen  der  Rechnungslegung  Auskunft  zu  erteilen,  wobei  der 
Gewinn  separat  nach  Geschäftsjahr  ab  dem  9.  Juli  2003  auszuwei-
sen ist. 

Namentlich  wird  die  Beklagte  verpflichtet,  anhand  ihrer  Finanz-  und 
Betriebsbuchhaltung,  vollständig  Auskunft  zu  geben  und  Rechnung 
zu legen über ihre Einstandspreise, die einzelnen Verwaltungs-, Ver-
triebs-  und  Gemeinkosten,  den  erzielten  Verkaufserlös  und  den  dar-
aus von ihr errechneten Gewinn, alles unter Einreichung der entspre-
chenden Buchhaltungsunterlagen. 

3.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 70'000.– 

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O2013_008 

4.  Die  Gerichtskosten  werden  der  Beklagten  auferlegt.  Sie  werden  mit 
dem  von  der  Klägerin  geleisteten  Vorschuss  verrechnet.  Die  Ge-
richtskosten  von  CHF  70'000.–  sind  der  Klägerin  von  der  Beklagten 
zu erstatten. 

5.  Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung 

von CHF 194'185.64 zu bezahlen. 

6.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechts-
kraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen 
Empfangsbestätigung. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

St. Gallen, 25. August 2015 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 25.08.2015 

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