# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** b00bd73f-f278-5436-a0f0-df8c2cba3c5a
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2020-09-16
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2020_006
**Docket/Reference:** O2020_006
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/160/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

O2020_006

Besetzung

B e s c h l u s s v o m   1 6 .   S e p t e m b e r   2 0 2 0

Instruktionsrichter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi,
Richter Dr. iur. Ralph Schlosser,
Richter Dr. sc. techn. ETH, Dipl. El.-Ing. ETH Markus Müller,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Rotho Kunststoff AG,
Industriestrasse Althau 11, 5303 Würenlingen, 

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Rudolf A. Rentsch
und MLaw Ernst J. Brem, IPrime Legal AG, Hirschengra-
ben 1, 8001 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Otto-
Martin Bertschinger, MSc. UZH und MAS Geistiges Eigen-
tum ETHZ, IPrime Rentsch Kälin AG, Hirschengraben 1,
8001 Zürich,

Klägerin

gegen

Keter Plastic Ltd., 1 Sapir St., IL-46852 Herzliya Pituach,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer, Meyer-
lustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 
1765, 8031 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Axel
Stellbrink, Stellbrink & Partner Patentanwälte, Widenma-
yerstr. 10, DE-80538 München,

Beklagte

Gegenstand

Patentnichtigkeit / Widerklage auf Patentverletzung (Stufen-
klage)
IML Verfahren mit elektrostatischer Haftung

O2020_006

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1.
Am  29. April  2020  ging  die  vorliegende  Nichtigkeitsklage  betreffend  den 
Schweizer Teil des europäischen Patents EP 2 121 272 B1 (nachfolgend 
Streitpatent) ein.

2.
Am  28.  August  2020  erfolgte  die  Klageantwort,  mit  der  die  Beklagte 
gleichzeitig Widerklage auf Patentverletzung erhob.

3.
Zur  Zulässigkeit  der  Widerklage  in  Bezug  auf  anderweitige  Rechtshän-
gigkeit  machte  die  Beklagte  geltend,  die Widerklage  stütze  sich  auf An-
spruch  1  des  neuen  Hauptantrags,  freiwillig  zusätzlich  eingeschränkt 
durch  zwei  weitere  Merkmale  sowie  eventualiter  auf  eine  Kombination 
von  Anspruch  1  und  2  des  neuen  Hauptantrags.  Die  Widerklage  stütze 
sich  damit  auf  eine  andere  Anspruchsfassung  des  Streitpatents  als  die 
parallele Verletzungsklage im Verfahren O2017_024. Damit liege ein an-
derer Streitgegenstand vor.

4.
Das  Gericht  tritt  auf  eine  Klage  ein,  sofern  die  Sache  nicht  anderweitig 
rechtshängig ist (Art. 59 Abs. 1 lit. d). 

Zwischen  denselben  Parteien  ist  eine  Patentverletzungsklage  betreffend 
dasselbe Streitpatent rechtshängig (Verfahren O2017_024). Die Beklagte 
und  Widerklägerin  macht  geltend,  der  Streitgegenstand  im  Verfahren 
O2017_024  sei  nicht  identisch mit  dem  vorliegenden (vgl. Art.  64 Abs.  1 
lit. a ZPO).

Identität  des  Anspruchs  liegt  vor,  wenn  dieser  aus  demselben  Rechts-
grund und gestützt auf denselben Lebenssachverhalt erneut zur Beurtei-
lung  unterbreitet  wird.1 U.a.  ist  der  neue  Anspruch  trotz  abweichender 
Umschreibung  vom  beurteilten  bzw.  anderweitig  rechtshängigen  nicht 
verschieden, wenn er in diesem bereits enthalten war bzw. ist.2

1 Sutter-Somm/Hedinger, 
Komm., Art. 64 N 11.
2 BGE 123 III 16 E. 2a.; BGE 125 III 241 E. 1.

in:  Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,  ZPO 

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5.
Sowohl  im  Verfahren  O2017_024  als  auch  im  vorliegenden  Verfahren 
stützt  sich  die  Klägerin  bzw.  die  Widerklägerin  auf  dasselbe  Streitpatent 
EP  2  121  272  B1  und  auf  denselben  angeblichen  Verletzungsgegen-
stand.

Im Verfahren O2017_024 hatte die Klägerin bereits mit der Klage darauf 
hingewiesen,  dass  sie  sich  zusätzlich  zu  Anspruch  1  auch  auf  die  An-
sprüche 2, 4 und gegebenenfalls zusätzlich Anspruch 7 des Streitpatents 
stütze. 

In ihrer auf die Einrede der Nichtigkeit beschränkten Stellungnahme vom 
7.  Mai  2018  im  Verfahren  O2017_024  bemerkte  die  Klägerin,  dass  sie 
sich  für  das  weitere  Verfahren  ausschliesslich  auf Anspruch  4  in  Verbin-
dung mit den Ansprüchen 2 und 1 des Streitpatents stütze, mithin auf die 
Kombination dieser drei Ansprüche. 

Anspruchsgrundlage im hängigen Parallelverfahren O2017_024 ist damit 
das Streitpatent im Umfang der Kombination der Ansprüche 1, 2 und 4.

Die von der Beklagten und Widerklägerin im Rahmen der hier vorliegen-
den Widerklage geltend gemachte Anspruchsgrundlage des Streitpatents 
ist ebenfalls eine Kombination der Ansprüche 1, 2 und 4. Die Widerklage 
stützt  sich  auf Anspruch  1  des  im  Rahmen  der  Nichtigkeitsklage  gestell-
ten  Hauptantrags,  und  dieser  entspricht  gemäss Aussage  der  Beklagten
und Widerklägerin einer beschränkten Fassung des Streitpatents in Form 
einer Kombination der Ansprüche 1, 2 und 4 der erteilten Fassung.

Die  Beklagte  und Widerklägerin  bestreitet Litispendenz  damit,  dass  sich 
die Widerklage  auf Anspruch  1  des  neuen  Hauptantrags  stütze,  «freiwil-
lig»  eingeschränkt  durch  zwei  weitere  Merkmale,  nämlich  der  metalli-
schen  Erscheinung  der  herzustellenden Gegenstände  und  der  Transpa-
renz der nach aussen zeigenden Schicht des verwendeten Substrats, wie 
explizit erwähnt im Hilfsantrag 2.

Damit behauptet die Beklagte und Widerklägerin, der gegenüber dem Pa-
rallelverfahren O2017_024 im Rahmen der Widerklage geltend gemachte 
Anspruch sei ein anderer Streitgegenstand, weil der Anspruch verbal wei-
ter  eingeschränkt sei.  Im  Parallelverfahren  O2017_024  wird  aber damit 
ein  allgemeinerer Anspruch  geltend  gemacht,  der  den  hier  im  Widerkla-
geverfahren geltend gemachten Anspruch vollständig umfasst. Der Streit-
gegenstand  dieser  Widerklage  ist  also  bereits  im  Streitgegenstand  des 

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Parallelverfahrens O2017_024 enthalten und damit ist auch der Streitge-
genstand dieses Widerklageverfahrens bereits (Teil-)Gegenstand des Pa-
rallelverfahrens. Damit ist Litispendenz gegeben.

Betrachtet man zudem die mit der Replik im Parallelverfahren am 30. Ok-
tober 2018 eingereichten und im Moment geltenden Rechtsbegehren, so 
stellt  man  fest,  dass  dort  beantragt  wird,  das  Herstellen  von  Spritzguss-
gegenständen zu verbieten, die über eine sichtbare Oberfläche verfügen,
wobei  eine  von  aussen  sichtbare  Aluminiumfolie  oder  eine  andere 
elektrisch leitfähige Metallfolie eingearbeitet ist.

Obwohl in etwas andere Worte gefasst, bedeutet dies in technischer Hin-
sicht  schon  beim  Rechtsbegehren  im  Verfahren O2017_024,  dass  die 
metallische Erscheinung der Aluminiumschicht (oder allgemeiner «Metall-
schicht»)  der  beschichteten  eingearbeiteten  Metallfolie  (Label)  von  aus-
sen sichtbar ist, und damit dies der Fall ist, muss die nach aussen gerich-
tete  dielektrische  Schicht,  die  gewissermassen  zwischen  Betrachter  und 
Metallfolie liegt, transparent sein. Bei Lichte besehen wurde mithin bereits 
im parallelen Verletzungsverfahren O2017_024, wenn auch etwas anders 
in  Worte  gefasst,  das  gleiche  geltend  gemacht.  Damit  liegt  Anspruchsi-
dentität vor.

Die Tatsache,  dass  eventualiter  weiter  eingeschränkte Anspruchsfassun-
gen widerklageweise geltend gemacht werden, ändert daran nichts. Ers-
tens  sind  diese  wiederum  vom  in  der  Hauptsache  geltend  gemachten 
Gegenstand  umfasst.  Zweitens  würde  eine  andere  Sichtweise  dem
Grundgedanken  der  Litispendenz  zuwiderlaufen.  Es  geht  darum,  wider-
sprüchliche  Urteile  zu  vermeiden,  aber  auch  darum,  Dritte  davor  zu  be-
wahren,  auf  Basis  der  gleichen Anspruchsgrundlage  im  Zusammenhang 
mit  dem  gleichen  Sachverhalt  mehrfach  gerichtlich  belangt  und  damit  in 
lange  Rechtsstreitigkeiten  verwickelt  zu  werden. Würde  Litispendenz  in 
der  vorliegenden  Situation  verneint,  würde  die  Patentinhaberin  im  Rah-
men  dieses  Verfahrens  die  Möglichkeit  erhalten,  eingeschränkte  An-
spruchsfassungen geltend zu machen, die sie wegen Aktenschlusses im 
Parallelverfahren nicht mehr geltend machen könnte.

Dass  die Beklagte  und Widerklägerin  in  der  vorliegenden  Verletzungswi-
derklage  ihre  Patentansprüche  gegenüber  der  bereits  hängigen  Verlet-
zungsklage  O2017_024  (verbal)  angeblich  einschränkt,  ändert  mithin 
nichts daran, dass der Streitgegenstand in beiden Verfahren identisch ist. 
Der neue Anspruch ist auf jeden Fall im rechtshängigen bereits enthalten. 

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Weder  der  Rechtsgrund  noch  der  Lebenssachverhalt  haben  sich  nach-
träglich  geändert.  Die  Klägerin  hätte  im  Verfahren  O2017_024  die  Mög-
lichkeit  gehabt,  eventualiter  weitere, die  Patentansprüche  einschränken-
de, Rechtsbegehren zu stellen. Hat sie das versäumt, ist sie damit vorlie-
gend ausgeschlossen.3

6.
Auf die Widerklage ist demnach nicht einzutreten, da es an der Prozess-
voraussetzung gemäss Art. 59 Abs. 1 lit. d ZPO fehlt.

7.
Ausgangsgemäss wird die Beklagte kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 
Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von CHF 800'000 
auf  CHF  8’000 festzusetzen  (Art.  1  KR-PatGer).  Der  Klägerin  ist  im  Zu-
sammenhang  mit  diesem  Beschluss  kein  Aufwand  entstanden,  weshalb 
keine Parteientschädigung zuzusprechen ist. 

Das Bundespatentgericht beschliesst:

1. Auf die Widerklage wird nicht eingetreten.

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 8’000.

3. Die Kosten werden der Beklagten und Widerklägerin auferlegt.

4. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

5. Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien,  je  gegen  Empfangsbestäti-

gung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen  diesen  Entscheid  kann  innert  30 Tagen nach  Eröffnung  beim 
Bundesgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt 
werden  (Art. 72  ff.,  90  ff.  und  100  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Frist  ist  gewahrt,  wenn  die  Be-
schwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht einge-
reicht  oder  zu  dessen  Handen  der  Schweizerischen  Post  oder  einer 
schweizerischen  diplomatischen  oder  konsularischen  Vertretung  überge-
ben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-

3 Vgl. BK ZPO-Zingg, Art. 59 RZ 88f.

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sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende 
Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

O2020_006

St. Gallen, 16. September 2020

Im Namen des Bundespatentgerichts

Instruktionsrichter

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 17.09.2020

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