# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 35ed86ee-2385-521d-9a0d-b85b66e02331
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2010-07-15
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 15.07.2010 B-5830/2009
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-5830-2009_2010-07-15.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-5830/2009
{T 0/2}

U r t e i l  v o m  1 5 .  J u l i  2 0 1 0

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), 
Richterin Maria Amgwerd, Richter Claude Morvant, 
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

X._______, 
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Jürg Simon und Dr. 
iur. Dirk Spacek, Lenz & Stähelin, Bleicherweg 58, 
8027 Zürich
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._______, 
vertreten durch Dr. iur. Adrian Zimmerli, 
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Löwenstrasse 19, 
8001 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Widerspruchsverfahren Nr. 7928, Nr. 9092 und 9094 – 
fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.),

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-5830/2009

Sachverhalt:

A.
Die  Beschwerdegegnerin  ist  Inhaberin  der  Schweizer  Marke 
Nr. 386'331 (fig.), welche am 30. Oktober 1990 hinterlegt wurde.

Die Marke hat folgendes Aussehen: 

Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt: 

Klasse 25: Chaussures de sport,  chaussures de marche, bottes, pantoufles, 
chaussures  en  cuir,  en  vinyl,  en  matière  plastique,  en  étoffe,  chemises  et  
gilets, pantalons, sous-vêtements, manteaux et vestes, shorts, chaussettes et 
bas, chapeaux et casquettes, gants, cravates, écharpes, foulards et pulls.

Gestützt  auf  diese  Marke  erhob  die  Beschwerdegegnerin  gegen 
folgende drei Bildmarken der Beschwerdeführerin Widerspruch:

- CH-Marke Nr. 536'605,  am 30. Juni 2005 für  verschiedene Waren 
der Klassen 9, 10, 18 und 25 hinterlegt und am 30. August 2005 im 
Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht (Widerspruchsver-
fahren Nr. 7928; Widerspruch erhoben am 30. November 2005)

- CH-Marke Nr. 557'865, am 7. Februar 2007 für verschiedene Waren 
der Klassen 9, 10, 18 und 25 hinterlegt und am 15. Mai 2007 im 
Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht (Widerspruchsver-
fahren Nr. 9092; Widerspruch erhoben am 15. August 2007)

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- CH-Marke Nr. 557'864, am 7. Februar 2007 für verschiedene Waren 
der Klassen 9, 10, 18 und 25 hinterlegt und am 15. Mai 2007 im 
Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht (Widerspruchsver-
fahren Nr. 9094; Widerspruch erhoben am 15. August 2007)

Die Widersprüche bezogen sich jeweils auf "Orthopädische Schuhe" in 
Klasse 10 und auf "Schuhwaren" in Klasse 25.

Mit  Eingaben  vom  22.  Mai  2006  (Widerspruchsverfahren  Nr.  7928) 
respektive vom 31. August 2007 (Widerspruchsverfahren Nr. 9092 und 
9094) erhob die Beschwerdeführerin die Einrede des Nichtgebrauchs. 
In  ihren  Repliken  vom  30.  Oktober  2006  (Widerspruchsverfahren 
Nr. 7928)  respektive  vom  14.  März  2008  (Widerspruchsverfahren 
Nr. 9092 und 9094)  reichte die Beschwerdegegnerin Belege ein,  die 
den  rechtserhaltenden  Gebrauch  der  Widerspruchsmarke  glaubhaft 
machen sollten.

Die Beschwerdeführerin beantragte mit  Dupliken vom 12. April  2007 
(Widerspruchsverfahren Nr. 7928) respektive vom 22. September 2008 
(Widerspruchsverfahren  Nr. 9092  und  9094),  die  Abweisung  der 
Widersprüche.

Mit Entscheid vom 1. Juni 2007 wies die Vorinstanz den Widerspruch 
gegen  die  angefochtene  Marke  Nr. 536'605  (Widerspruchsverfahren 
Nr. 7928) ab mit der Begründung, der rechtsgenügliche Gebrauch des 
Widerspruchzeichens im relevanten Zeitraum zwischen  dem 22. Mai 
2001 und 22. Mai 2006 sei nicht glaubhaft gemacht worden. 

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Die dagegen am 4. Juli 2007 von der Beschwerdegegnerin erhobene 
Verwaltungsbeschwerde  (Beschwerdeverfahren  Nr.  B-4540/2007) 
hiess  das  Bundesverwaltungsgericht  am  15. September  2008 
kassatorisch gut. Es wies die Streitsache an die Vorinstanz zurück zur 
Abklärung,  ob  die  Widerspruchsmarke  im  Zusammenhang  mit  allen 
beanspruchten Waren der Klasse 25, nach Art einer Marke, ernsthaft 
sowie  in  unveränderter  oder  zumindest  in  einer  von der  Eintragung 
nicht  wesentlich  abweichenden  Form gebraucht  worden  sei,  und ob 
allenfalls die Gefahr von Fehlzurechnungen bestehe.

Mit  Verfügungen  vom  21.  Januar  2009  teilte  die  Vorinstanz  den 
Parteien mit, aus Gründen der Prozessökonomie rechtfertige es sich, 
die  Widerspruchsverfahren  Nr.  9092  und  9094  zusammen  mit  dem 
Parallelverfahren Nr. 7928 zu entscheiden und sistierte die Verfahren 
Nr. 9092  und 9094  bis  zum Erhalt  der  Beschwerdebeilagen  im Ver-
fahren Nr. 7928. 

Am 31. Juli 2009 hiess die Vorinstanz die Widersprüche Nr. 7928, 9092 
und  9094  in  drei  separaten  Entscheiden  gut  und  widerrief  die  CH-
Marken Nr. 536'605, 557'865 und 557'864 für orthopädische Schuhe 
(Klasse 10) sowie für Schuhwaren (Klasse 25). Sie argumentierte, in 
Anbetracht der für die Vorinstanz (auch für die Widerspruchsverfahren 
Nr. 9092  und  9094)  verbindlichen  Ausführungen  des  Bundesver-
waltungsgerichts  und auf  Grund der  zusätzlich eingereichten Belege 
erscheine  der  rechtsgenügliche  Gebrauch  des  Widerspruchzeichens 
im  massgeblichen  Zeitraum  für  einen  Teil  der  Waren,  nämlich  für 
Sportschuhe  (Klasse 25),  glaubhaft. Zur  Verwechslungsgefahr  führte 
die  Vorinstanz  aus,  die  Abnehmer  würden  in  den  angefochtenen 
Marken  –  auf  Grund  der  Warenidentität  bzw.  hochgradigen  Gleich-
artigkeit  –  trotz  der  Unterschiede  in  der  grafischen  Umsetzung  das 
Gestaltungsmuster  der  Widerspruchsmarke  erkennen,  womit  die 
normal  kennzeichnungskräftige  Widerspruchsmarke  als  solche  er-
kennbar  bleibe  und  die  Gefahr  von  Fehlzurechnungen gegeben  sei. 
Soweit  das  Publikum  die  Unterschiede  zwischen  den  Vergleichs-
zeichen erkenne, bestehe in Anbetracht der ausgeprägten Warennähe 
dennoch die Gefahr, dass es auf Grund der erwähnten Ähnlichkeiten 
falsche Zusammenhänge vermute.

B.
Gegen  diese  drei  Widerspruchsentscheide  erhob  die  Beschwerde-
führerin  je  mit  Eingabe vom 11. September  2009  Beschwerde  beim 

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Bundesverwaltungsgericht  (Widerspruchsverfahren  Nr.  7928  → B-
5830/2009,  Widerspruchsverfahren  Nr.  9092  → B-5833/2009  und 
Widerspruchsverfahren Nr. 9094  → B-5835/2009). Sie beantragt,  die 
angefochtenen Verfügungen seien aufzuheben und die Widersprüche 
seien abzuweisen. In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragt sie die 
Durchführung einer öffentlichen Verhandlung.

C.
Das Bundesverwaltungsgericht vereinigte mit Zwischenverfügung vom 
22. September 2009 die Verfahren Nr. B-5830/2009, B-5833/2009 und 
B-5835/2009 zum Verfahren Nr. B-5830/2009.

D.
Mit Eingabe vom 6. November 2009 verzichtete die Vorinstanz auf die 
Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die 
Begründung der angefochtenen Verfügungen, die Beschwerden seien 
unter Kostenfolge abzuweisen.

E.
Die  Beschwerdegegnerin  beantragt  mit  Stellungnahme  vom 
26./27. Januar 2010, die Beschwerden seien abzuweisen.

F.
Am 20. April  2010 setzte das Bundesverwaltungsgericht  die von der 
Beschwerdeführerin  beantragte  öffentliche  Parteiverhandlung  i.S.v. 
Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK; SR 
0.101) auf den 1. Juni 2010 an. 

Mit  Schreiben vom 28. Mai  2010 stellte  die Beschwerdeführerin den 
Antrag,  die  angeordnete  Verhandlung  sei  abzusetzen  und  das  Be-
schwerdeverfahren sei vorläufig bis zum 28. August 2010 zu sistieren, 
weil  sie  vor  dem  Friedensrichteramt  Zürich  7/8  eine  zivilrechtliche 
Löschungsklage gegen die Widerspruchsmarke eingeleitet habe.

Nachdem die Beschwerdegegnerin gleichentags respektive am 31. Mai 
2010 ihrerseits einen Antrag auf Durchführung einer öffentlichen Ver-
handlung stellte, fand eine solche am 1. Juni 2010 statt.

G.
Am 2. Juni 2010 wurde der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz 
Gelegenheit  eingeräumt,  sich  zum  Sistierungsgesuch  der  Be-
schwerdeführerin vom 28. Mai 2010 zu äussern. 

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Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Schreiben vom 10. Juni 2010, 
das  Sistierungsgesuch sei  abzuweisen,  während sich  die Vorinstanz 
nicht vernehmen liess.

H.
Am 10. Juni 2010 übermittelte die Beschwerdeführerin dem Bundes-
verwaltungsgericht  die  Vorladung  zur  auf  den  14.  Juli  2010  an-
gesetzten Sühnverhandlung. 

I.
Mit  Zwischenverfügung  vom  15.  Juni  2010  wies  das  Bundesver-
waltungsgericht  das  Gesuch  der  Beschwerdeführerin  um  Sistierung 
des Beschwerdeverfahrens ab.

J.
Auf  die  dargelegten  und  die  weiteren  Vorbringen  der  Verfahrensbe-
teiligten wird, soweit sie entscheiderheblich sind, in den nachfolgenden 
Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen  Entscheide  der  Vorinstanz  in  Widerspruchssachen  zuständig 
(Art. 31 f. und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerden wurden in der gesetzlichen 
Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 
über  das  Verwaltungsverfahren  (VwVG,  SR  172.021)  am 
11. September  2009  eingereicht  und  der  verlangte  Kostenvorschuss 
rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügungen ist 
die  Beschwerdeführerin  zur  Beschwerde  legitimiert  (Art.  48  Abs.  1 
VwVG). Auf die Beschwerden ist daher einzutreten.

2.
Die  Marke  ist  ein  Zeichen,  das  geeignet  ist,  Waren  oder  Dienst-
leistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu 
unterscheiden  (Art.  1  Abs.  1  des  Bundesgesetzes  vom  28.  August 
1992  über  den  Schutz  von Marken und  Herkunftsangaben  [Marken-
schutzgesetz, MSchG, SR 232.11]). 

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Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist die Marke geschützt, soweit sie im 
Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, 
für die sie beansprucht wird. Als Gebrauch der Marke gelten auch der 
Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden 
Form und der Gebrauch für die Ausfuhr (Art. 11 Abs. 2 MSchG; sog. 
Exportmarke).  Schliesslich  kann  sich  der  Markeninhaber  auch  den 
Gebrauch  der  Marke durch Dritte  anrechnen lassen,  solange dieser 
mit  seiner  Zustimmung  erfolgt  ist  (vgl.  Art.  11  Abs.  3  MSchG; sog. 
stellvertretender Gebrauch).

Hat  der  Inhaber  die  Marke im  Zusammenhang mit  den  Waren  oder 
Dienstleistungen,  für  die  sie  beansprucht  wird,  während  eines  un-
unterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf 
der  Widerspruchsfrist  oder  nach  Abschluss  des  Widerspruchsver-
fahrens  nicht  gebraucht,  so  kann  er  sein  Markenrecht  nicht  mehr 
geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch 
vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

Behauptet  der  Widerspruchsgegner  den  Nichtgebrauch  der  älteren 
Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG in seiner ersten Stellungnahme, wie 
im  vorliegenden  Fall,  so  hat  der  Widersprechende  den  Gebrauch 
seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu 
machen (Art.  32  MSchG i.V.m. Art.  22  Abs. 3  der  Markenschutzver-
ordnung  vom  23. Dezember  1992  [MSchV,  SR  232.111]).  Die  Ge-
brauchsfrist  ist  dabei  von  der  Geltendmachung  des  Nichtgebrauchs 
durch den Widerspruchsgegner  an rückwärts  zu  rechnen (Urteil  des 
Bundesverwaltungsgerichts B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 3 
– Diva Cravatte [fig.]  /  DD DIVO DIVA [fig.],  mit  Verweisen). Im vor-
liegenden  Fall  hat  die  Beschwerdegegnerin  die  Einrede  des  Nicht-
gebrauchs  am  22. Mai  2006  (Widerspruchsverfahren  Nr.  7928) 
respektive am 31. August 2007 (Widerspruchsverfahren Nr. 9092 und 
9094) erhoben. Die Glaubhaftmachung des Gebrauch hat sich daher 
auf den Zeitraum vom 22. Mai 2001 bis 22. Mai 2006 (Widerspruchs-
verfahren  Nr. 7928)  respektive  vom 31. August  2002  bis  31. August 
2007 (Widerspruchsverfahren Nr. 9092 und 9094) zu beziehen.

3.
Strittig  ist  zunächst,  ob  die  Widerspruchsmarke rechtsgenügend ge-
braucht worden ist. Ein rechtserhaltender Gebrauch liegt vor, wenn ein 
Zeichen 

- nach Art einer Marke, 

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- im  Zusammenhang  mit  den  beanspruchten  Waren  und  Dienst-
leistungen, 

- im Wirtschaftsverkehr, 

- im Inland respektive für den Export, 

- ernsthaft, sowie 

- in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht 
wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. CHRISTOPH 
WILLI,  Markenschutzgesetz,  Kommentar  zum  schweizerischen 
Markenrecht  unter  Berücksichtigung  des  europäischen  und  inter-
nationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 11, N. 9 ff.).

3.1 Das Bundesverwaltungsgericht erklärte im Urteil B-4540/2007, es 
sei glaubhaft gemacht worden, dass die Widerspruchsmarke im Wirt -
schaftsverkehr  sowie  im  Inland  respektive  für  den  Export  in  Er-
scheinung  getreten  sei  (E. 6.2.2  f.).  Zur  Begründung  führte  es  aus, 
zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin habe 
zumindest  faktisch  ein  lizenzvertragliches  Verhältnis  bestanden;  ein 
allfälliger Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Lizenznehmerin 
(und  jetzige  Beschwerdeführerin)  wäre  gestützt  auf  Art.  11  Abs.  2 
MSchG der (jetzigen) Beschwerdegegnerin zuzurechnen. Die (jetzige) 
Beschwerdeführerin  habe  zwischen  1997  und  2004  Schuhe 
asiatischer  Herkunft  der  (jetzigen)  Beschwerdegegnerin  in  der 
Schweiz  vertrieben.  Das  zu  den  Akten  gegebene  Prospektmaterial 
gebe  Aufschluss  über  das  Aussehen  der  gelieferten  Schuhmodelle 
LOZAN,  CLASSIC  und  RAMLI,  welche  mit  der  Widerspruchsmarke 
(respektive zumindest mit einer Fünf-Streifen-Marke) versehen seien. 
Zudem  habe  die  (jetzige)  Beschwerdeführerin  für  die  (jetzige)  Be-
schwerdegegnerin  so  genannte  "SWISS  MADE"-Schuhe  hergestellt. 
Diese seien, wie Rechnungskopien belegten, über die niederländische 
Kommissionärin  der  niederländischen  Tochtergesellschaft  der 
(jetzigen)  Beschwerdegegnerin  an  Unternehmen  in  Deutschland, 
Belgien, Grossbritannien und den Niederlanden verkauft  worden und 
hätten somit die Konzernsphäre verlassen (E. 6 ff.). Noch ungeklärt sei  
jedoch, ob die (jetzige) Beschwerdegegnerin glaubhaft gemacht habe, 
dass  die  Widerspruchsmarke  im  Zusammenhang  mit  allen  be-
anspruchten  Waren  der  Klasse  25,  nach  Art  einer  Marke,  ernsthaft 
sowie  in  unveränderter  oder  zumindest  in  einer  von der  Eintragung 
nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden sei,  weshalb 

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die  Streitsache  zur  weiteren  Abklärung  an  die  Vorinstanz  zurückzu-
weisen sei (E. 7).

Die Vorinstanz erachtete in der Folge die übrigen Voraussetzungen als 
erfüllt. In  den angefochtenen Entscheiden vom 31. Juli  2009 erklärte 
sie,  die  Widerspruchsmarke  sei  auf  Sportschuhen  (Klasse  25)  ge-
braucht  worden. Beim vorliegenden  Nachweis  von  Lieferungen  über 
mehrere Jahre an Abnehmer in der Schweiz könne zudem von mehr 
als  einer  bloss  minimalen  Marktbearbeitung  ausgegangen  werden. 
Auch wenn für  die hier  relevanten Schuhmodelle  LOZAN, CLASSIC, 
RAMLI und die SWISS-Made-Schuhe, welche mit dem Widerspruchs-
zeichen  versehen  seien,  nicht  viele  Lieferungen  belegt  bzw. 
Rechnungen eingereicht worden seien, so sei doch klar, dass es sich 
bei den von der Widersprechenden vorgenommenen Handlungen nicht 
um  blosse  Einzelaktionen  handle.  Es  liege  somit  ein  ernsthafter 
Markengebrauch vor. 

3.2 In  ihren  Beschwerden  macht  die  Beschwerdeführerin  geltend, 
entgegen  den  Ausführungen  in  den  angefochtenen  Entscheiden  sei 
die  Widerspruchsmarke  nicht  ernsthaft,  nicht  nach  Art  einer  Marke 
sowie  abweichend  gebraucht  worden.  Zudem  sei  der  Inlandbezug 
mangelhaft,  und  das  Zeichen  der  Beschwerdegegnerin  müsse  als 
Defensivmarke bezeichnet werden.

3.2.1 Hinsichtlich  des  Erfordernisses  des  ernsthaften  Gebrauchs 
bringt die Beschwerdeführerin vor, die Schuhwaren der Beschwerde-
gegnerin seien Produkte eines amerikanischen Unternehmens, welche 
in Asien hergestellt würden und keinerlei schweizerische Bestandteile 
enthielten. Für  nicht  in der Schweiz hergestellte  Schuhe sei  die Be-
zeichnung  "K-SWISS"  eine  unzulässige,  unzutreffende  Herkunfts-
angabe. Sie  habe  daher  am  21.  Juli  2006  bei  der  eidgenössischen 
Oberzolldirektion  erfolgreich  bewirkt,  dass  Schuhwaren  der  Be-
schwerdegegnerin an der schweizerischen Grenze gestoppt und deren 
Freigabe verweigert  werde. Seither herrsche ein "Importbann" für  K-
SWISS-Schuhe.  Weil  die  Beschwerdegegnerin  spätestens  seit  dem 
21. Juli 2006 ihre Produkte in der Schweiz weder verkaufen noch be-
werben könne und deshalb konsequenterweise auch nicht mit irgend-
einer  ihrer  Marken  kennzeichenmässig  ernsthaft  gebraucht  werden 
könne, müssten die beschwerdegegnerischen Marken als "Scheinein-
träge"  bewertet  werden.  Wer  seine  Produkte  weder  in  die  Schweiz 
liefern  noch  in  der  Schweiz  bewerben  könne,  werde  nicht  ernsthaft 

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beabsichtigen,  jedes  auftretende  Marktbedürfnis  in  der  Schweiz  zu 
befriedigen.

Die Beschwerdegegnerin wies darauf hin, beim von der Beschwerde-
führerin eingeleiteten "Importbann" handle es sich nicht um ein Verbot 
durch  die  Zollbehörde,  sondern  bloss  um  eine  Hilfeleistung.  Im 
Weiteren liege der für die Glaubhaftmachung massgebliche Zeitraum 
vor  dem  Juli  2006  (Hilfsbegehren  bei  Zollverwaltung),  und  zudem 
seien  auch  seit  2006  weiterhin  durch  verschiedene  Anbieter  in  der 
Schweiz Schuhe importiert worden, wenngleich nicht mehr unter ihrer 
Kontrolle.

Wann der Gebrauch einer Marke eine genügende Ernsthaftigkeit auf-
weist,  kann  nicht  schematisch  für  alle  Fälle  festgelegt  werden. 
Massgebend  sind  die  branchenüblichen  Gepflogenheiten  eines 
wirtschaftlich  sinnvollen  Handelns. Zu berücksichtigen sind  Art,  Um-
fang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des 
Einzelfalls,  wie  z.B.  Grösse  und  Struktur  des  in  Frage  stehenden 
Unternehmens  (KARIN BÜRGI LOCATELLI,  Der  rechtserhaltende  Marken-
gebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation 
d'usage en droit des marques, Genf / Zürich / Basel 2005, S. 50 ff.).

Unter  Hinweis  auf  den  von ihr  bei  der  Oberzolldirektion  am 21. Juli 
2006  erwirkten  "Importbann"  erachtet  die  Beschwerdeführerin  die 
Widerspruchsmarke als nicht (mehr) ernsthaft gebraucht. Beilage 6 der 
Beschwerde ist zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin mit „Im-
portbann“ die Hilfeleistung der Zollverwaltung gemäss Art. 71 MSchG 
meint.  Auf  Grund  der  Hilfeleistung  der  Zollbehörde  ist  es  möglich, 
verdächtige Sendungen an der Grenze 10 Tage zurückzuhalten, damit 
der  Antragsteller  vorsorgliche  Massnahmen  erwirken  kann  (Art.  72 
Abs.  2  MSchG).  Da  erst  im  Rahmen  der  nachgeschalteten  gericht-
lichen  Auseinandersetzung  über  die  Rechtmässigkeit  der  Sendung 
entschieden  wird  (WILLI,  a.a.O.,  Art.  72,  N.  1),  stellt  ein  Antrag  auf 
Hilfeleistung der Zollverwaltung noch keinen "Importbann" dar, worauf 
die Beschwerdegegnerin zu Recht hingewiesen hat. Zudem verkennt 
die Beschwerdeführerin, dass die von ihr beantragte Massnahme zu-
mindest  für  das  Widerspruchsverfahren  Nr.  7928  von  keinerlei 
Relevanz ist,  da sich die Glaubhaftmachung des Gebrauchs auf den 
Zeitraum  vom  22.  Mai  2001  bis  22.  Mai  2006  (Einrede  des  Nicht-
gebrauchs) zu beziehen hat, die Hilfeleistung durch die Zollverwaltung 
aber erst am 21. Juli 2006 zugesichert wurde. Bei den Widerspruchs-

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verfahren Nr. 9092 und 9094 ist der Zeitraum vom 31. August 2002 bis 
31. August 2007 relevant; von der möglichen Hilfeleistung sind daher 
lediglich  14  Monate  und  somit  nur  eine  kurze  Zeitspanne  betroffen. 
Bezüglich dieses Zeitraums hat die Beschwerdeführerin nicht geltend 
gemacht, sie habe auf Grund der Hilfeleistung der Zollverwaltung ein 
gerichtliches  Verfahren  eingeleitet.  Überdies  hat  die  Beschwerde-
gegnerin  selbst  in  diesem Zeitraum immerhin  den  Willen  bekundet, 
jedes  auftretende  Bedürfnis  des  Marktes  zu  befriedigen,  indem  sie 
nach  Angaben  der  Beschwerdeführerin  die  Zusammenarbeit  mit 
Schweizer Versandhäusern suchte. Weiter ist  auszuführen, dass sich 
die  Hilfeleistung  nicht  auf  die  Widerspruchsmarke,  sondern  auf  die 
Schweizer  Wort-/Bildmarke  Nr.  P-367411  "K-SWISS"  wegen  angeb-
licher Verletzung von Art. 47 Abs. 3 Bst. a MSchG (unzulässiger Ge-
brauch  unzutreffender  Herkunftsangaben)  bezieht  (vgl.  Beschwerde 
Rz. 23 ff.). Diese Marke wurde für diverse Waren und Dienstleistungen 
der  Klasse  25,  unter  anderem  für  Athletik-,  Wander-  und  Freizeit-
schuhe, eingetragen, im Gegensatz zur Widerspruchsmarke indessen 
mit der Einschränkung auf Produkte schweizerischer Herkunft. Sollte 
sich die Widerspruchsmarke auf der gleichen Ware befinden wie die 
vorgenannte  Wort-/Bildmarke  "K-SWISS",  wäre  die  Widerspruchs-
marke lediglich mitbetroffen, und der Beschwerdegegnerin stünde es 
frei, die Ware nur mit der Widerspruchsmarke versehen in die Schweiz 
zu importieren.  Schliesslich ist anzufügen, dass nach der Lehre ein in 
tatsächlicher Hinsicht unbestrittener Gebrauch einer Marke durch ihren 
Inhaber  als  rechtserhaltend  zu  bewerten,  selbst  wenn  dieser  zur 
Täuschung des Publikums geeignet ist (KARIN BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 
12; ERIC MEIER, a.a.O., S. 30). Daher stösst die Beschwerdeführerin mit 
ihrer Rüge, wegen des seit dem 21. Juli 2006 herrschenden „Import- 
und  Werbebanns“  fehle  es  der  Beschwerdegegnerin  an  einer  aus-
reichenden  Marktpräsenz  und  insofern  an  einem  hinreichenden  In-
landbezug, ins Leere. 

In  quantitativer  Hinsicht  wird  von  der  Beschwerdeführerin  nicht  be-
stritten,  dass  sie  zwischen  2001  und  2005  im  Auftrag  der  Be-
schwerdegegnerin 4507 Paar Schuhe unter der Bezeichnung SWISS 
MADE für den Vertrieb im Ausland hergestellt hat. Mit der Vorinstanz 
ist  dafür zu halten,  dass es sich dabei  um Sportschuhe (Klasse 25) 
handelt.  Im  Urteil  B-4540/2007  hat  das  Bundesverwaltungsgericht 
festgehalten,  dass  diese  Schuhe  über  die  niederländische 
Kommissionärin  der  niederländischen  Tochtergesellschaft  der  Be-
schwerdegegnerin  an Unternehmen in  Deutschland,  Belgien,  Gross-

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britannien und den Niederlanden verkauft worden sind und somit die 
Konzernsphäre  der  Beschwerdegegnerin  verlassen  haben  (vgl.  die 
diesbezüglichen  Ausführungen  des  Bundesverwaltungsgerichts  im 
Urteil B-4540/2007 E. 6.2.3). Das Bundesverwaltungsgericht hat keine 
Veranlassung,  von  diesen  Feststellungen  abzurücken. Bezüglich  der 
SWISS  MADE-Schuhe  wendet  die  Beschwerdeführerin  ein,  weltweit 
habe die Beschwerdegegnerin 74 Millionen Paare, europaweit rund 7 
Millionen Paar Schuhe verkauft,  weswegen die kleine Menge des in 
der  Schweiz  produzierten  Schuhanteils  (rund  0,05  % der  in  Europa 
von der Beschwerdegegnerin verkauften Menge) als nicht erheblich zu 
werten sei. Dem ist entgegen zu halten, dass sich die Einkaufspreise 
für  diese  SWISS  MADE-Schuhe  gemäss  den  von  der  Beschwerde-
führerin  im  vorinstanzlichen  Verfahren  beigelegten  Rechnungen 
zwischen EUR 53 und 89 beliefen, womit sich die Endverkaufspreise 
für  nicht-schweizerische  Verhältnisse  sogar  im  Hochpreissegment 
bewegt  haben  dürfen.  Angesichts  des  deutlichen  Preisunterschieds 
zwischen den Schuhen asiatischer Herkunft  und den SWISS MADE-
Modellen erstaunt es nicht, dass die Nachfrage nach den günstigeren 
Schuhen asiatischer Herkunft grösser war als die Nachfrage nach den 
relativ  teuren  SWISS  MADE-Schuhen.  Insofern  ist  der  Verkauf  von 
4507 Paar SWISS MADE-Schuhen als erheblich zu werten.

Die Beschwerdegegnerin hat zudem glaubhaft gemacht, dass die Be-
schwerdeführerin für  sie Schuhe unter der Bezeichnung LOZAN und 
CLASSIC (ebenfalls  als  Sportschuhe [Klasse 25]  zu qualifizieren)  in 
der  Schweiz  vertrieben  hat  (vgl.  die  diesbezüglichen  Ausführungen 
des  Bundesverwaltungsgerichts  im  Urteil  B-4540/2007  E.  6.2.2). 
Folgende Lieferungen sind belegt (vgl. Beilage 4 zur vorinstanzlichen 
Replik  der  Beschwerdegegnerin  vom 30. Oktober  2006  und  Beilage 
3.2  zu  den  vorinstanzlichen  Repliken  der  Beschwerdegegnerin  vom 
14. März 2008):

Rechnungsda-
tum  und 
-nummer

Bezeichnung Anzahl

04.08.04
04/13106847

CLASSIC 11

LOZAN 28+23+26=77

21.07.04
04/13106539

CLASSIC 10

LOZAN 24+6+8+25+17+12+1=
93

08.07.04 CLASSIC 44+18+128+34=224

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04/13106096 LOZAN 29+93+137+27=286

28.01.03
03/13100374

CLASSIC 50

LOZAN 26+45=71

28.01.03
03/13100373

LOZAN 192+138+32+186=548

04.04.03
03/13102630

LOZAN 61+29+76+28=194

06.05.03
03/13104541

CLASSIC 5+37=42

04.01.05
05/13100011

LOZAN 5+4+30=39

10.01.05
05/13100092

LOZAN 26+21+15=62

08.02.05
05/13100579

CLASSIC 107+24+59=190

LOZAN 348+94+21+37+474+ 
399+324+264+20+8+2
0+20=2029

Total CLASSIC 527

LOZAN 3399

zusammen 3926

Wie sich aus dieser Tabelle ergibt, sind 10 Lieferungen von insgesamt 
3926 Paar Schuhen unter den Bezeichnungen CLASSIC und LOZAN 
in  die  Schweiz  belegt.  Sie  erfolgten  zwischen  28. Januar  2003  und 
8. Februar  2005,  somit  innerhalb  eines  Zeitraums  von  2  Jahren. 
Zudem bestätigte  der  Bezirksverkaufsleiter  der  Sports  Lab  Kette  in 
einem Schreiben vom 2. Juli 2007, dass er seit dem Jahr 2003 regel-
mässig  "und  mit  grossem  Erfolg"  verschiedene  Modelle  der  Linie 
LOZAN und CLASSIC verkauft habe; von der Linie LOZAN habe er in 
den letzten fünf Jahren durchschnittlich 300 Paar Schuhe verkauft (vgl. 
Beilage 4 zu den vorinstanzlichen Repliken der Beschwerdegegnerin 
vom  14. März  2008).  Die  Einkaufspreise  der  besagten  Modelle  be-
wegen  sich  um  EUR  30  pro  Paar.  Wie  eine  Internet-Suche  ergibt,  
werden  die  Schuhe  zum  etwa  1,5-  bis  3-fachen  des  vorgenannten 
Einkaufspreises  verkauft  (vgl.  www.idealo.de/preisvergleich).  Es 
handelt  sich  somit  um  Sportschuhe  im  mittleren  Preissegment.  Die 
Menge der in die Schweiz gelieferten und in der Schweiz verkauften 
Schuhen unter den genannten Bezeichnungen erweist sich insgesamt 
nicht  als riesig,  doch immerhin als  erheblich. Angesichts von 10 be-

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legten Lieferungen über einen Zeitraum von 2 Jahren ist zudem aus-
geschlossen, dass es sich um (irrelevante) Einzelaktionen  gehandelt 
hat  (vgl.  EUGEN MARBACH,  Markenrecht,  in: Roland von Büren /  Lucas 
David  [Hrsg.],  Schweizerisches  Immaterialgüter-  und  Wettbewerbs-
recht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: SIWR III/1], N. 1346).

Angesichts dieser Umstände ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, 
dass  die  Beschwerdegegnerin  die  Widerspruchsmarke  (respektive 
eine Fünf-Streifen-Marke) ernsthaft gebraucht hat.

3.2.2 Nach  Ansicht  der  Beschwerdeführerin  ist  die  Widerspruchs-
marke auch nicht nach Art einer Marke, d.h. nicht kennzeichenmässig, 
gebraucht  worden: Die Beschwerdegegnerin habe die Widerspruchs-
marke  stets  in  Verbindung  mit  anderen,  weitaus  unterscheidungs-
kräftigeren Zeichen – nämlich Wort- oder Wortbildmarken "K-SWISS" – 
gebraucht. Es seien gerade diese Wort- oder Wortbildmarken, die der 
schweizerische  Durchschnittsabnehmer  primär  wahrnehme,  ins-
besondere  weil  darin  ein  Herkunftshinweis  enthalten  sei.  Die  fünf 
Streifen verblassten demgegenüber  als  blosse Dekoration  oder  aber 
als untergeordnete Bestandteile einer Mehrfachkennzeichnung.

Kein kennzeichenmässiger Gebrauch liegt vor, wenn das Zeichen rein 
dekorativ verwendet wird. Einzig wenn für den durchschnittlichen Ab-
nehmer spontan erkennbar ist, dass ein Zeichen zur Individualisierung 
eines unternehmensspezifischen Angebots  dient  und nicht  bloss zur 
gefälligen Produktgestaltung,  erfüllt  es  eine Unterscheidungsfunktion 
und  wird  damit  markenmässig  gebraucht  (MARBACH,  SIWR  III/1,  N. 
1313). Diese Vorgabe schliesst es indessen in keiner Weise aus, die 
Marke in  die  Produktgestaltung einzubeziehen (MARBACH,  SIWR III/1, 
Fn. 1640 zu N. 1313; vgl. auch  WILLI, a.a.O., Art. 13, N. 14) So ist es 
bei  Textilien  und  Sportschuhen  marktüblich,  Markenaufdrucke  als 
Dekor zu gebrauchen. Trotzdem sieht der Verkehr darin einen Hinweis 
auf die Herkunft der Produkte, da diese Art des Zeichengebrauchs üb-
lich  ist. Deswegen kann bei  Textilien und Sportschuhen (wo speziell 
auf  Streifen,  Schweifen und dergleichen geachtet  wird)  ein rechtser-
haltender Gebrauch auch bei ornamentaler Verwendung der Marke zu 
bejahen sein (KARIN BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 18 f., mit Verweisen; vgl. 
auch MARBACH, SIWR III/1, N. 1314).

Die auf  den Sportschuhen LOZAN und CLASSIC angebrachte Fünf-
Streifen-Marke ist auf der Aussenseite des Schuhs und insofern dort 
angebracht,  wo  die  Durchschnittskonsumenten  eine  für 

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(Sport-)Schuhe beanspruchte Marke erwarten. Im Gesamtdekor geht 
sie keineswegs unter (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 13, N. 14), zumal die vor-
genannte  Wort-/Bildmarke  "K-SWISS"  anderswo,  nämlich  auf  der 
Zunge  oder  (bei  den  SWISS  MADE-Modellen)  unterhalb  der 
Schnürung,  appliziert  ist.  Sie  kann  insofern  auch  nicht  als  unter-
geordneter  Bestandteil  einer  Mehrfachkennzeichnung  bewertet 
werden.

Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin ist  der Gebrauch der 
Widerspruchsmarke daher als kennzeichenmässig zu qualifizieren.

3.2.3 Zu Recht macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz 
schweige sich zur Frage, ob die Widerspruchsmarke in unveränderter 
oder  zumindest  in  einer  von  der  Eintragung  nicht  wesentlich  ab-
weichenden  Form  gebraucht  worden  sei,  aus,  obwohl  vom Bundes-
verwaltungsgericht genau die Beurteilung dieser Frage durch die Vor-
instanz verlangt worden sei. Die Beschwerdeführerin vertritt bezüglich 
dieser  Frage  die  Meinung,  die  Widerspruchsmarke  entspreche  nicht 
derjenigen Art  von Streifen, welche die Beschwerdegegnerin im Ver-
kehr  spätestens bis  zum 21. Juni  2006 verwendet  habe; sie  weiche 
wesentlich davon ab. 

Eine Marke ist  so zu benutzen,  wie sie im Register  eingetragen ist, 
weil  sie  nur  so  den  kennzeichnenden  Eindruck,  der  ihrer  Funktion 
entspricht, zu bewirken vermag (BGE 130 III 267 E. 2.4 – Tripp Trapp, 
mit weiteren Hinweisen). Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der 
Marke  indessen  in  einer  von  der  Eintragung  nicht  wesentlich  ab-
weichenden Form als rechtserhaltend gelten. Bei Bildmarken ist  eine 
gewisse Grosszügigkeit angezeigt. Veränderungen innerhalb des Bild-
zeichens sind dann unerheblich, wenn das Motiv oder die dominanten 
Gestaltungselemente  erhalten  bleiben.  Geringfügige  grafische  Ab-
weichungen sind unschädlich (KARIN BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 64, mit 
Verweisen).

Die  Widerspruchsmarke  besteht  aus  fünf  parallel  verlaufenden, 
gleichmässig breiten und leicht gekrümmten Streifen, deren Länge von 
links  nach  rechts  gesehen  kontinuierlich  zunimmt.  Die  weissen 
Zwischenräume zwischen den Streifen sind etwas weniger breit als die 
Streifen selbst. Bei  den von der  Beschwerdegegnerin in  Verkehr ge-
brachten Modellen CLASSIC und LOZAN sind die Streifen schmaler, 
während die Zwischenräume zwischen den Streifen etwa gleich breit  
wie die Streifen selbst sind. Weiter verlaufen hier die Streifen gerade 

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und differieren hinsichtlich der Länge nicht derart  wie bei der Wider -
spruchsmarke. 

Die auf den Modellen CLASSIC und LOZAN tatsächlich verwendeten 
Zeichen weichen somit von der Darstellung im Markenregister ab. Die 
Unterschiede in der Darstellung sind indessen darauf zurückzuführen, 
dass  die  Widerspruchsmarke wohl  so  eingetragen wurde,  wie  sie  in 
etwa  auf  Schuhen  wahrgenommen  wird,  wenn  sie  wie  auf  den 
Modellen  LOZAN  und  CLASSIC  (und  weiteren  Modellen)  auf  der 
Aussenseite des Schuhs angebracht ist. Durch die natürliche Wölbung 
der Schuhe ergibt sich die Krümmung der Streifen, und dadurch, dass 
die Schuhe von der Beinöffnung gegen die Zehen hin in der Höhe ab-
nehmen, werden auch die Streifen gegen die Zehen hin kontinuierlich 
kürzer. Am dominanten Gestaltungselement – fünf parallel verlaufende 
Streifen  –  hat  sich  durch  diese  Gestaltungsunterschiede  nichts  ver-
ändert.  Insofern  ist  die  Widerspruchsmarke  auf  den  genannten 
Modellen  in  einer  nicht  wesentlich  abweichenden  Form  gebraucht 
worden.

3.2.4 Schliesslich muss auf die Behauptung der Beschwerdeführerin, 
sämtliche  Marken  der  Beschwerdegegnerin  –  inklusive  die  Wider-
spruchsmarke  –  hätten  spätestens  auf  Grund  des  seit  dem 21. Juli 
2006  herrschenden  "Import-  bzw.  Werbebanns"  über  die  Be-
schwerdegegnerin  mittlerweile  den  Status  rechtsmissbräuchlicher 
Defensivmarken  erhalten,  nicht  eingegangen  werden.  Denn  nach 
Lehre  und  Rechtsprechung  sind  die  Widerspruchsgründe  auf  die 
relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG beschränkt. 
Die  Frage,  ob  die  Widerspruchsmarke  eine  Defensivmarke  darstellt, 
bildet  demnach  nicht  Gegenstand  des  Widerspruchsverfahrens  (vgl. 
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4151/2009 vom 7. Dezember 
2009  E.  3.2  –  Golay  /  Golay  Spierer  [fig.],  und  B-6767/2007  vom 
16. Dezember 2009 E. 6 f. – La City / T-City).

3.2.5 Als  Zwischenergebnis  ist  daher  festzuhalten,  dass  die  Be-
schwerdegegnerin  die  Widerspruchsmarke  für  Sportschuhe  (Klasse 
25) rechtserhaltend gebraucht hat.

4.
Vom Markenschutz  ausgeschlossen  sind  Zeichen,  die  einer  älteren 
Marke ähnlich  und für  gleiche oder  gleichartige  Waren oder  Dienst-
leistungen bestimmt  sind,  so  dass  sich  daraus  eine  Verwechslungs-
gefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

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4.1 Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im 
Gegenteil  verwechselbar  sind,  ist  nicht  auf  Grund  eines  abstrakten 
Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten 
Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit 
anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs 
ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, 
und anderseits  von den Waren und Dienstleistungen,  für  welche die 
sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 
– Kamillosan).

4.2 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die 
Marken  registriert  sind,  desto  grösser  wird  das  Risiko  von  Ver-
wechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom 
älteren  abheben,  um  die  Verwechslungsgefahr  zu  bannen.  Ein  be-
sonders  strenger  Massstab  ist  anzulegen,  wenn  beide  Marken  für 
weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im 
Weiteren  ist  von  Bedeutung,  an  welche  Abnehmerkreise  sich  die 
Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden 
pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise 
Lebensmitteln,  ist  mit  einer  geringeren  Aufmerksamkeit  und  einem 
geringeren  Unterscheidungsvermögen  der  Konsumenten  zu  rechnen 
als  bei  Spezialprodukten,  deren  Absatzmarkt  auf  einen  mehr  oder 
weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 
126 III  315 E. 6b/bb – Apiella,  BGE 122 III  382 E. 3a – Kamillosan; 
Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 – 
Yello).

4.3 Die  Markenähnlichkeit  beurteilt  sich  nach  dem Gesamteindruck, 
den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise 
hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a - Boss / Boks; MARBACH, SIWR III/1, 
N. 864).

4.4 Bei  Bildmarken  ist  die  Gestaltung  und,  sofern  es  sich  nicht  um 
abstrakte  Darstellungen  handelt,  der  begriffliche  Inhalt  der  Marken 
massgebend (Urteil  des Bundesverwaltungsgerichts B-789/2007 vom 
27. November 2007 E. 2.4 – Pfotenabdruck, mit Verweisen).

5.
In einem ersten Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren 
der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise 
gleichartig sind.

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5.1 Gleichartigkeit  liegt  vor,  wenn  die  angesprochenen  Abnehmer-
kreise  auf  den  Gedanken  kommen  können,  die  unter  Verwendung 
identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienst-
leistungen  würden  angesichts  ihrer  üblichen  Herstellungs-  und  Ver-
triebsstätten  aus  ein  und  demselben  Unternehmen  stammen  oder 
doch  wenigstens  unter  der  Kontrolle  des  gemeinsamen  Marken-
inhabers  von  verbundenen  Unternehmen  hergestellt  werden  (Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009 
E. 3.1 – EFE [fig.] / EVE, mit Verweis u.a. auf: LUCAS DAVID, Kommentar 
zum Markenschutzgesetz,  in:  Heinrich  Honsell  /  Nedim Peter  Vogt  / 
Lucas David,  Kommentar  zum Schweizerischen Privatrecht,  Marken-
schutzgesetz  /  Muster-  und  Modellgesetz,  Basel  /  Genf  /  München 
1999,  Art.  3  N.  35).  Für  die  Warengleichartigkeit  sprechen  unter 
anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches 
Know-how,  ähnliche  Vertriebskanäle,  ähnliche  Abnehmerkreise  oder 
das  Vorliegen  eines  ähnlichen  Verwendungszweckes  (Urteil  des 
Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 7.1 – 
KaSa K97 [fig.]  /  biocasa [fig.],  mit  Verweis auf  RKGE in  sic!  2002,  
S. 169 E. 3 – Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.]).

5.2 Unbestrittenermassen  besteht  hinsichtlich  den  von  der  Wider-
spruchsmarke  beanspruchten  Sportschuhen  (Klasse  25)  einerseits 
und den von den angefochtenen Marken beanspruchten Schuhwaren 
(Klasse 25) andererseits Gleichheit  (in Bezug auf  von „Schuhwaren“ 
erfasste Sportschuhe) respektive Gleichartigkeit (in Bezug auf andere 
Schuhwaren wie Freizeit-, Strassen- und Hausschuhe).

Die Beschwerdeführerin teilt dagegen nicht die Ansicht der Vorinstanz, 
wonach  die  von  den  angefochtenen  Marken  beanspruchten  ortho-
pädischen  Schuhe  (Klasse  10)  und  die  von der  Widerspruchsmarke 
beanspruchten  Sportschuhe  (Klasse  25)  gleichartig  sind.  Sie 
argumentiert,  orthopädische  Schuhe  dienten  dazu,  einen  kranken 
Fuss  einschliesslich  Sprunggelenk  einzubetten,  zu  entlasten,  zu 
stützen, zu korrigieren oder Fussdefekte und Beinlängenunterschiede 
auszugleichen.  Orthopädische  Schuhe  dienten  jedenfalls  einem 
anderen  Zweck  als  Sport-  und  Freizeitschuhe,  die  vor  Witterung 
schützen, sportartbezogene Hilfen bieten und vor allem gut aussehen 
sollten.  Ihre  orthopädischen  Schuhe  zeichneten  sich  aus  durch 
Stabilisatoren  beidseits  des  Knöchels,  5-Streifen-Schnürungen,  die 
den Fuss umschlössen wie eine Hand, und 3-Lagen-Sohlen,  die ge-
lenkstabilisierend  und  dämpfend  wirkten.  Die  Schuhe  der  Be-

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schwerdegegnerin  wiesen  dagegen  keinen  ortho-
pädisch-spezialisierten  Charakter  auf. Die  Beschwerdegegnerin  trete 
auch  im  Markt  nicht  als  Anbieterin  orthopädischer  Schuhe  auf. 
Bezeichnenderweise habe sie ihre Marken nicht in der Warenklasse 10 
für medizinisch-orthopädische Erzeugnisse eingetragen. Unzutreffend 
sei  schliesslich  die  Behauptung  der  Vorinstanz,  dass  bei  der  Her -
stellung  der  strittigen  Waren  "Übereinstimmungen  im  fach-  und 
produktspezifischen Know-how bestünden".

Die  Beschwerdegegnerin  weist  darauf  hin,  dass  die  Beschwerde-
führerin  selber  mit  ihrer  nachhaltigen  Bewerbung  beider 
Produktekategorien  auf  ihrer  Website  und  in  Drucksachen  die  Vor-
stellung  der  Abnehmer  fördere,  wonach  orthopädische  sowie  Sport- 
und Freizeitschuhe die gleiche unternehmerische Herkunft aufweisen 
könnten.

Bei  der  Beurteilung  der  Gleichartigkeit  kommt  der  Art  der  Produkte 
zentrale Bedeutung zu (EUGEN MARBACH,  Gleichartigkeit  – ein marken-
rechtlicher  Schlüsselbegriff  ohne  Konturen?,  in:  Zeitschrift  für 
Schweizerisches Recht [ZSR] 2001, S. 255 ff., S. 265). Sowohl Sport -
schuhe als auch orthopädische Schuhe gehören der gleichen Gattung 
"Schuhe"  an.  Schuhe  verfügen  über  die  gleiche  Grundstruktur:  Der 
obere  Teil  wird  Schaft  genannt  und  setzt  sich  häufig  aus  mehreren 
miteinander verklebten oder vernähten Schichten und Einzelteilen zu-
sammen.  Der  untere  Teil  wird  Boden  genannt  und  besteht  aus 
mindestens einer  Sohle  (zu  den Details  vgl. de.wikipedia.org  [Stich-
wort:  Schuh]).  Schuhe  sind  je  nach  Modell  und  Verwendungszweck 
aus Leder, Stoff  oder Gummi gefertigt. Dies trifft  auch auf die streit-
gegenständlichen  Schuhe  zu.  Insofern  weisen  Sportschuhe  und 
orthopädische  Schuhe  gattungsspezifische  Ähnlichkeiten  auf. 
Ausgehend  etwa  von  den  Tatsachen,  dass  sich  Schuhmacher  nach 
ihrer  Grundausbildung  in  einer  verkürzten  Zusatzlehre  zum  Ortho-
pädie-Schuhmacher  weiterbilden  können  respektive  dass  Schuh-
macher  ihre  Grundausbildung  auch  in  einer  Orthopädie-Schuh-
macherei  absolvieren  können  (vgl.  www.osm-schuhtechnik.ch 
[Informationsbroschüre  "Schuhmacher/in  /  Orthopädie-Schuh-
macher/in"],  ist  zudem  das  Know-how  als  verwandt  zu  betrachten; 
lediglich im Spezialisierungsgrad bestehen Unterschiede. Wie die Be-
schwerdeführerin  indessen  zu  Recht  betont,  ist  der  Verwendungs-
zweck  grundsätzlich  nicht  derselbe.  Dennoch  sind  diesbezügliche 
Überschneidungen  festzustellen.  So  können  orthopädische  Schuhe 

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auch  für  den  Sport  eingesetzt  werden,  gemäss  Aussagen  auf  der 
Homepage der Beschwerdeführerin (Beschwerdebeilage 10) nament-
lich  für  "Sportarten  mit  hoher,  ständiger  Belastung".  Andererseits 
dienen Sportschuhe wie  orthopädische Schuhe dazu,  den Fuss ein-
zubetten,  zu  entlasten  und  zu  stützen.  Auch  im  Vertrieb  bestehen 
Überschneidungen.  Zwar  werden  orthopädische  Schuhe  wohl  fast 
ausschliesslich  in  spezialisierten  Orthopädie-Schuhgeschäften  ver-
kauft, während Sportschuhe vor allem in Sport- und Schuhgeschäften 
zum Verkauf angeboten werden. Dennoch zeigt ein Blick in das Sorti -
ment  von  spezialisierten  Orthopädie-Schuhgeschäften  und  Schuh-
fachgeschäften,  dass  diese  sowohl  orthopädische  Schuhe  als  auch 
auch  Sportschuhe  wie  Wander-  oder  Walkingschuhe  im  Angebot 
haben  (vgl.  etwa  das  Orthopädie  Center  in  Bern  [www.orthopaedie-
center.ch  oder  das  Schuhfachgeschäft  Friemel  in  Zürich 
[www.friemel.ch/schuhfachgeschaeft.htm]).  Schliesslich  richten  sich 
Sportschuhe  an  breite  Bevölkerungskreise,  während  orthopädische 
Schuhe  für  Personen  bestimmt  sind,  deren  Füsse  nicht  (mehr)  alle 
Funktionen  wahrzunehmen vermögen respektive  sonstiger  spezieller 
Beachtung  bedürfen.  Indessen  sind  alle  Träger  von  Sportschuhen 
potentielle  Abnehmer  von  orthopädischen  Schuhen,  da  das  Tragen 
solcher  Schuhe  etwa  nach  Sportunfällen  während  einiger  Zeit  an-
gezeigt sein kann. Im Vergleich zu „Schuhen, Socken“ einerseits und 
„Waren  aus  Leder  und  Lederimitationen“  andererseits,  welche  das 
Bundesverwaltungsgericht als entfernt gleichartig einstufte (Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts  B-4536/2007  vom  27.  November  2007 
E. 5.4 – Salamander [fig.] / Salamander [fig.]), sind sich Sportschuhe 
(Klasse  25)  und  orthopädische  Schuhe  (Klasse  10)  angesichts  der 
aufgezeigten  Überschneidungen  weit  näher,  weshalb  sie  als  gleich-
artig zu qualifizieren sind.

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die hier interessierenden 
beanspruchten Waren der sich gegenüber stehenden Marken identisch 
respektive gleichartig sind. Angesichts dieses Ergebnisses ist in Bezug 
auf den Zeichenabstand ein strenger Massstab anzulegen.

6.
Auch  bei  einer  zulässigen  Abweichung  des  rechtserhaltenden  Ge-
brauchs,  wie sie in  casu festgestellt  wurde,  wird die Verwechslungs-
gefahr  im  Widerspruchsverfahren  am  registrierten,  ursprünglichen 
Zeichen gemessen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-648/2008 

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vom 27. Januar 2009 E. 2 a.E. – Hirsch [fig.]  /  Hirsch [fig.],  mit  Ver-
weisen). 

Sowohl  die  Widerspruchsmarke  Nr.  386'331  als  auch  die  an-
gefochtenen  Marken  Nrn.  536'605,  557'865  und  557'864  sind  Bild-
marken:

CH-Marke Nr. 386'331
(Widerspruchsmarke)

CH-Marke  Nr. 
536'605 

CH-Marke  Nr. 
557'865 

CH-Marke  Nr. 
557'864 

Wie  in  E.  3.2.3  erwähnt,  besteht  die  Widerspruchsmarke  aus  fünf 
parallel  verlaufenden,  gleichmässig  breiten  und  leicht  gekrümmten 
Streifen,  deren  Länge  von  links  nach  rechts  gesehen  kontinuierlich 
zunimmt, wobei der erste Streifen links etwa halb so lang ist wie der  
letzte  Streifen  rechts.  Die  weissen  Zwischenräume  zwischen  den 
Streifen sind etwas weniger breit als die Streifen selbst. 

Die  angefochtene  Marke Nr. 536'605  setzt  sich  zusammen  aus  fünf 
dunklen, schmalen, gleich langen Streifen, wobei die Zwischenräume 
breiter sind als die Streifen selbst. Sie sind nicht parallel zueinander  
angeordnet, sondern streben einem gemeinsamen Punkt oberhalb des 
mittleren Streifens zu.

Die angefochtene Marke Nr. 557'865 verfügt  über fünf  helle, nahezu 
parallele  Streifen  auf  dunklem  Hintergrund,  welcher  von  einem 
wiederum hellen  Rahmen abgegrenzt  wird. Die  Streifen  verlaufen  in 
Schrägrichtung von rechts unten nach links oben und gehen direkt in 
den hellen Rahmen über. 

Die  angefochtene  Marke  Nr.  557'864  enthält  einen  dunklen  Hinter-
grund, auf welchem fünf helle, parallele Streifen in Schrägrichtung von 
links unten nach rechts oben angeordnet sind. Die Streifen stehen auf  
derselben  Ebene  und  nehmen  von  links  nach  rechts  in  der  Länge 

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kontinuierlich ab, wobei der erste Streifen links etwa doppelt so lang ist 
wie der letzte Streifen rechts.

Allen  Marken  ist  somit  gemeinsam,  dass  sie  aus  fünf  Streifen  be-
stehen. Sie stimmen daher im abstrakten Bildmotiv "fünf Streifen" und 
insofern im Sinngehalt überein.

6.1 Bei  Bildmarken  darf  die  Verwechslungsgefahr  nicht  allein  auf 
Grund  der  Gefahr  bejaht  werden,  dass  die  Bildzeichen  wegen  des 
übereinstimmenden Bildmotivs  gedanklich miteinander  in  Verbindung 
gebracht  werden können (WILLI,  a.a.O.,  Art. 3,  N. 95). Eine Überein-
stimmung im  abstrakten  Bildmotiv  ist  zulässig,  weil  eine  Marke  das 
konkrete  Kennzeichen,  jedoch  nie  die  dahinter  steckende 
konzeptionelle  Idee  respektive  das  Gestaltungsmotiv  monopolisiert. 
Sobald sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des 
gleichen  Motivs  und  nicht  bloss  als  Variation  oder  Bearbeitung  der 
Widerspruchsmarke  präsentiert,  besteht  keine  Verwechslungsgefahr 
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-789/2007 vom 27. November 
2007 E. 5 – Pfotenabdruck, mit Verweisen).

Alleine  die  Tatsachen,  dass  die  zu  vergleichenden  Marken  im 
abstrakten Bildmotiv "fünf Streifen" übereinstimmen und für identische 
respektive gleichartige Waren beansprucht werden, führen daher noch 
nicht zu einer Verwechslungsgefahr.

6.2 Hinsichtlich  des Schutzumfangs der  Widerspruchsmarke ist  aus-
zuführen,  dass  diese  im  Wesentlichen  aus  fünf  Streifen  besteht.  In 
zahlreichen  schweizerischen  und  ausländischen  Entscheiden  wurde 
bereits festgehalten, dass Streifenmarken bei Sportbekleidung, Sport- 
und  Freizeitschuhen  häufig  sowie  in  einer  grossen  Vielfalt  auf  dem 
Markt  anzutreffen  sind  und  auch  zu  deren  Dekoration  verwendet 
werden (vgl. Urteil  des Bundesverwaltungsgerichts B-2768/2007 vom 
6. Mai 2008 E. 5.1 f. – segno figurativo a righe; Entscheide der 1.  Be-
schwerdekammer  des  Harmonisierungsamts  für  den  Binnenmarkt 
[HABM] vom 26. September 2007 in der Sache R-306/2007-1 N. 13 – 
Zwei Streifen auf Schuh [fig.] und R 1109/2004-1 vom 26. September 
2005 N. 14 – five stripes placed on a side of a shoe [fig.]; Urteil des 
Landgerichts  Braunschweig  vom  10.  Juli  2008  in  der  Sache  9  O 
1618/08 S. 13 f.; Urteil des Oberlandesgerichts Köln in der Sache 6 U 
37/05 vom 16. Dezember 2005 N. 15). Auf Sportschuhen angebrachte 
Streifenmarken  sind  daher  grundsätzlich  als  banal  respektive  wenig 
kennzeichnungskräftig  zu bewerten  (vgl. auch Urteil  des Bundesver-

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waltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 – jump [fig.] / 
JUMPMAN). Dies gilt  insbesondere auch für die Widerspruchsmarke, 
welche im Gegensatz zur Dreistreifenkennzeichnung von Adidas (vgl. 
Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts  B-505/2009  vom  20.  Oktober 
2009 E. 6 – adidas [fig.]; Adidas / Adissasport home fitness [fig.]) nicht  
über eine hohe Bekanntheit  verfügt. Da die Beschwerdegegnerin zu-
dem  keine  Verkehrsdurchsetzung  geltend  machte,  muss  insgesamt 
von einem eher schwachen Zeichen ausgegangen werden (Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 – 
Regulat/H2O3 pH /  Regulat  [fig.]). Der von der Beschwerdegegnerin 
zu  Gunsten  einer  normalen  Kennzeichnungskraft  angerufene  Um-
stand, dass die menschliche Wahrnehmung eine fünffache Anordnung 
von unter sich gleichartigen Elementen auf Grund der fünf Finger einer 
Hand visuell besonders gut memorisieren lasse, ändert nichts daran, 
dass  es  sich  bei  der  Widerspruchsmarke  um  eine  im  Sportbereich 
häufig  anzutreffende  Streifenmarke  handelt.  Angesichts  der  weiten 
Verbreitung  des  Streifenmotivs  genügen  daher  bereits  geringfügige 
Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen 
(vgl.  GALLUS JOLLER,  in:  Michael  Noth  /  Gregor  Bühler  /  Florent 
Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 3, N. 194).

6.3 Hinsichtlich  der  grafischen  Ausgestaltung  hält  die  Beschwerde-
führerin  Folgendes  fest:  Die  Widerspruchsmarke  bestehe  aus  fünf 
dunklen,  ziemlich  dicken,  gekrümmten  und  nach  rechts  hin  immer 
länger werdenden Streifen; sie erschienen flüchtig betrachtet ähnlich 
wie  (Pfoten-)Krallen  eine  Tieres,  "Kratzspuren",  Extremitäten  eines 
Insekts (z.B. Spinnenbeine) respektive weckten Assoziationen mit dem 
Rippenbogen eines Skeletts. Die Streifen der angefochtenen Marken 
seien dagegen geradlinig, wirkten geometrisch eckiger und definierter. 
Sie  liessen  sich  bei  flüchtigem  Blick  z.B.  mit  Lichtstrahlen  von 
Scheinwerfern oder mit Klebestreifen assoziieren, die Streifen der CH-
Marke Nr. 536'605 erinnerten im Gesamteindruck zudem prägnant an 
Wasserstrahlen einer Duschbrause, da ihre Richtungen nicht parallel,  
sondern in spitzen Winkeln auseinander liefen. Insgesamt seien die zu 
vergleichenden Marken weder identisch noch ähnlich; die Gesamtein-
drücke differierten deutlich. Wohl seien auf jeder Markenhinterlegung 
zwar  fünf  Streifen  zu  sehen,  doch  könne  nicht  einzig  auf  dieses 
formalistische Kriterium abgestellt  werden. Konsumenten seien heut-
zutage auf Streifenmuster und deren Formgestaltungen sensibilisiert. 
Angesichts  der  bei  Schuhware  hohen  Anzahl  grafischer  Gebilde 
schenkten sie solchen Bestandteilen eine vergleichsweise hohe Auf-

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merksamkeit und würden gegebene Unterschiede wie den Streifenver-
lauf  (Krümmung,  Geradlinigkeit,  Richtung)  und  dessen  Variationen 
wahrnehmen.  Die  Ansicht  der  Vorinstanz,  dass  einem  durchschnitt -
lichen Abnehmer  bei  den  streitgegenständlichen Marken des Wider-
spruchsverfahrens einzig fünf Streifen in Erinnerung bleiben würden, 
lasse jede Differenzierung vermissen.

Die Beschwerdegegnerin ist dagegen der Ansicht, beim Vergleich der 
angefochtenen  Marken  mit  dem  Erinnerungsbild  der  Widerspruchs-
marke sei sich der Abnehmer der aus den individuellen Schuhformen, 
-materialien  und  -farben  resultierenden  Wahrnehmungsvarianten  der 
Widerspruchsmarke  bewusst.  Gleichzeitig  könne  der  Abnehmer  das 
kollektive Bewusstsein der analogen Marke von Adidas, einschliesslich 
ihrer  Spielvarianten,  nicht  ausradieren,  sondern  sei  einer  ent-
sprechenden  Beeinflussung  beim  Zeichenvergleich  unbewusst  aus-
geliefert,  indem  sowohl  die  Widerspruchsmarke  als  auch  die  an-
gefochtenen Marken bei einer bestimmungsgemässen Verwendung auf 
Schuhen spontan an die berühmte Marke von Adidas denken lasse. 
Diese  kollektive  Eingravierung  der  drei  Streifen  von  Adidas  im  Er-
innerungsbild  des  Erwerbers  von  Sport-  und  Freizeitschuhen  lasse 
eine  Interpretation  der  sich  gegenüberstehenden  Marken  als  An-
lehnung an Tierkrallen, Kratzspuren, Insektenbeinen, Skelettteilen bzw. 
Lichtstrahlen, Wasserstrahlen oder Klebestreifen als deutlich weniger 
naheliegend  erscheinen.  Viel  offensichtlicher  sei  eine  Interpretation 
dieser  Schuhmarken  im Sinne  einer  Anlehnung  an die  drei  Streifen 
von Adidas. Der Abnehmer werde daher weniger auf Breite, Dicke und 
Länge der Streifen oder Zwischenräume achten, als vielmehr auf die 
Charakteristik  der  kompakten  Anordnung  von  fünf  nebeneinander 
liegenden  und  leicht  aufgefächerten  Streifen  zur  Markierung  von 
Schuhen. Die angefochtenen Marken könnten,  wenn nicht  gar  direkt 
mit  der  Widerspruchsmarke  verwechselt,  so  doch  mindestens  als 
bewusste Spielform der Widerspruchsmarke interpretiert werden. Eine 
Verwechslungsgefahr  im  engen  oder  weiteren  Sinne  könne  unter 
diesen  Umständen  nicht  mit  rechtsgenügender  Sicherheit  aus-
geschlossen werden.

6.4 Zu  beachten  ist  bei  der  Unterscheidung  von  geometrischen 
Formen, dass das menschliche Hirn grundlegend weniger spezifisch 
vorgeht  als  bei  Wörtern.  Wahrgenommene  Formenteile  werden  im 
Geist  nach  Möglichkeit  zu  einer  prägnanten  Gesamtform abstrahiert 
und  vereinfacht.  Ein  bestimmter  Blickwinkel,  unscharfe  Einzelheiten 

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und  Abweichungen  in  Nebenpunkten  bleiben  bei  Formen  darum 
weniger  stark  in  der  Erinnerung  haften  als  eine  verkehrte  Buch-
stabenreihenfolge oder ähnliche Unterschiede bei Wörtern (Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts  B-7506/2006  vom 21. März  2007  E. 7  – 
Karomuster,  mit  Verweisen). So  fallen  insbesondere  die  abstrahierte 
Figur sowie Anordnung und Proportionen der einzelnen Bestandteile 
ins  Gewicht.  Stimmen  die  Komponenten  zudem  im  Einzelnen  weit-
gehend  überein,  sind  die  Zeichen  ausgesprochen  ähnlich  (GALLUS 
JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 180; vgl. auch RKGE in sic! 2006 S. 857 E. 6 – 
geschwungener  Streifen  [fig.]  /  geschwungener  Streifen  [fig.],  und 
RKGE in sic! 2007 S. 447 E. 7 – Nike [fig.] / Budmen [fig.]). 

6.5 Die Streifen der Widerspruchsmarke sind parallel angeordnet und 
weisen eine deutliche Schrägrichtung auf. Zudem sind die Zwischen-
räume zwischen den Streifen schmaler als die Streifen selbst. Diese 
Charakteristika  treffen  auch  auf  die  angefochtenen  Marken  Nrn. 
557'865  und  557'864  zu.  Zwar  sind  die  Streifen  der  Marken  Nrn. 
557'865  und  557'864  weiss  auf  dunklem  Hintergrund,  während  die 
dunklen  Streifen  der  Widerspruchsmarke  auf  einem weissen  Hinter-
grund  dargestellt  sind.  Im  undeutlichen  Erinnerungsbild  der  Konsu-
menten  werden  die  Zeichen  indessen  lediglich  als  Streifen,  welche 
einen deutlichen Kontrast zum Hintergrund bilden, haften bleiben (vgl.  
Urteil  des Bundesverwaltungsgerichts B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 
E. 7 – EA [fig.] / EA [fig.]). Da die grossen Züge, nicht die Einzelheiten 
massgebend  sind,  wird  die  Umrandung  der  angefochtenen  Marke 
Nr. 557'865 kaum in Erinnerung bleiben (vgl. GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 
3, N. 181). Dies gilt  auch für die umgekehrte Schrägrichtung der an-
gefochtenen  Marke  Nr. 557'864  (vgl.  WILLI,  a.a.O.,  Art.  3,  N. 97,  mit 
Verweis auf BGE 35 II 667) und der fehlenden Abstufung der Streifen 
(angefochtene  Marke  Nr.  557'865).  Angesichts  der  Warenidentität 
respektive  -gleichartigkeit  besteht  daher  eine  Verwechslungsgefahr 
zwischen  der  Widerspruchsmarke  und  den  angefochtenen  Marken 
Nrn. 557'865 und 557'864.

Der  angefochtenen  Marke  Nr.  536'605  fehlen  dagegen  die  vor-
genannten  charakteristischen  Merkmale  der  Widerspruchsmarke 
(parallele  Streifen,  Schrägrichtung,  schmale  Zwischenräume).  Die 
Streifen sind im Vergleich zu den Zwischenräumen deutlich schmaler 
und  streben  einem gemeinsamen Fluchtpunkt  zu. Sie  werden  somit 
eher  mit  Sonnenstrahlen  respektive,  wie  es  die  Beschwerdeführerin 
ausdrückt,  mit  Wasserstrahlen  einer  Duschbrause,  assoziiert.  Auf 

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Grund der Banalität des Motivs der Widerspruchsmarke genügen die 
genannten  Unterschiede  trotz  der  Warenidentität  respektive  -gleich-
artigkeit, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

7.
Die  gegen  den  Widerspruchsentscheid  Nr.  7928  gerichtete  Be-
schwerde  ist  somit  teilweise  gutzuheissen  und  der  angefochtenen 
Marke  Nr.  536'605  Markenschutz  zu  gewähren.  Der  diesbezügliche 
Widerspruch  Nr.  7928  der  Beschwerdegegnerin  ist  demnach  abzu-
weisen.

In  Bezug  auf  die  angefochtenen  Marken  Nrn.  557'865  und  557'864 
sind  die  Widersprüche  Nr. 9092  und  9094  der  Beschwerdegegnerin 
gutzuheissen, und die dagegen erhobenen Beschwerden abzuweisen.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten für das 
Hauptverfahren zu zwei Dritteln der Beschwerdeführerin und zu einem 
Drittel  der  Beschwerdegegnerin  aufzuerlegen.  Die  Kosten  der 
Zwischenverfügung  vom 15.  Juni  2010  sind  der  dort  unterliegenden 
Beschwerdeführerin  aufzuerlegen. Der  Überschuss  des  von  der  Be-
schwerdeführerin  einbezahlten  Kostenvorschusses  ist  ihr  zurückzu-
erstatten.

Die  Gerichtsgebühr  ist  nach  Umfang  und  Schwierigkeit  der  Streit -
sache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien 
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 
21. Februar  2008  über  die  Kosten  und  Entschädigungen  vor  dem 
Bundesverwaltungsgericht  [VGKE,  SR  173.320.2]).  Im  Beschwerde-
verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist von einem Streitwert 
auszugehen  (Art.  4  VGKE),  wobei  im  Widerspruchsbeschwerde-
verfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, be-
ziehungsweise  der  Widerspruchsgegnerin  am  Bestand  der  an-
gefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit 
führen  und  könnte  im  Verhältnis  zu  den  geringen  Kosten  des  erst -
instanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzel-
fall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher un-
bedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– 
und  Fr. 100'000.– ausgegangen  werden  (BGE 133  III  492  E.  3.3  – 
Turbinenfuss mit  Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert  ist  auch im 
vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt 
es  sich,  die  Verfahrenskosten  für  alle  drei  Fälle  insgesamt  auf 

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Fr. 9'300.– (inkl. Kosten für die öffentliche Verhandlung und Fr. 300.– 
für die Zwischenverfügung vom 15. Juni 2010) festzulegen, wobei die 
Beschwerdeführerin  einen  Anteil  von  Fr. 6'300.– und  die  Be-
schwerdegegnerin einen Anteil von Fr. 3'000.– zu tragen hat.

9.
Angesichts  des  Umstands,  dass  die  Beschwerdegegnerin  zu  einem 
Drittel unterliegt, hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin 
eine  entsprechend  ermässigte  Parteientschädigung  zu  zahlen.  Die 
Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der ein -
gereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine 
Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung 
für die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der Akten fest (Art. 
14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Im vorliegenden Fall erscheint eine Partei-
entschädigung von Fr. 3'000.– (abzüglich MWSt) für das Beschwerde-
verfahren  angemessen.  Die  Mehrwertsteuer  ist  nur  für  Dienst-
leistungen geschuldet,  die im Inland gegen Entgelt  erbracht  werden, 
nicht  jedoch  im  vorliegenden  Fall,  in  dem  die  Dienstleistung  des 
Rechtsvertreters  der  Beschwerdegegnerin  mit  Sitz  im  Ausland  er-
bracht  worden  ist  (Art.  5  Bst.  b  des  [alten]  Bundesgesetzes  vom 
2. September  1999 über  die  Mehrwertsteuer  [AS 2000 1300]  i.  V.m. 
Art. 14  Abs. 3 Bst. c  aMWSTG und Art. 9  Abs. 1 Bst. c  VGKE bzw. 
materiell  übereinstimmend  Art.  8  Abs.  1  des  Bundesgesetzes  vom 
12. Juni  2009  über  die  Mehrwertsteuer  [Mehrwertsteuergesetz, 
MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG und Art. 9 Abs. 1 
Bst. c VKGE, siehe auch Art. 112 MWSTG).

Da  der  vorinstanzliche  Entscheid  Nr. 7928  aufzuheben  ist,  sind  die 
diesbezüglichen  Kosten  neu  zu  verteilen.  Die  von  der  Beschwerde-
gegnerin einbezahlte Widerspruchsgebühr (Fr. 800.–) verbleibt bei der 
Vorinstanz,  und  der  Beschwerdeführerin  ist  für  das  erstinstanzliche 
Verfahren  Nr. 7928  zu  Lasten  der  Beschwerdegegnerin  eine  Partei-
entschädigung von Fr. 2'000.– zuzusprechen (vgl. Ziff. IV.3 des Wider-
spruchsentscheids Nr. 7928). 

10.
Gegen dieses Urteil ist keine Beschwerde ans Bundesgericht möglich 
(Art.  73  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 17.  Juni  2005  [BGG,  SR 
173.110]). Es ist somit rechtskräftig.

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Verfügung der Vor-
instanz  vom  31.  Juli  2009  betreffend  CH-Marke  Nr.  386'331  /  CH-
Marke Nr. 536'605 (Widerspruchsverfahren Nr. 7928) wird aufgehoben, 
und  der  Widerspruch  wird  abgewiesen.  Die  Verfügungen  der  Vor-
instanz  vom  31.  Juli  2009  betreffend  CH-Marke  Nr.  386'331  /  CH-
Marke  Nr.  557'865  sowie  CH-Marke  Nr.  386'331  /  CH-Marke 
Nr. 557'864 (Widerspruchsverfahren  Nr. 9092 und  9094)  werden  be-
stätigt.  Die  Vorinstanz  wird  angewiesen,  der  CH-Marke  Nr.  536'605 
Markenschutz  für  "orthopädische  Schuhe"  (Klasse  10)  und  "Schuh-
waren" (Klasse 25) Markenschutz zu gewähren.

2.
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 9'300.– werden im Umfang 
von  Fr.  6'300.– der  Beschwerdeführerin  auferlegt  und  mit  dem  ge-
leisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 9'000.– verrechnet. Der 
Beschwerdeführerin  sind  daher  Fr.  2'700.– aus  der  Gerichtskasse 
zurückzuerstatten.  Der  verbleibende  Verfahrenskostenanteil  von 
Fr. 3'000.– (inkl.  MWSt)  wird  der  Beschwerdegegnerin  auferlegt. 
Dieser  Betrag  ist  innert  30  Tagen  ab  Eröffnung  dieses  Urteils  zu 
Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 

3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine reduzierte 
Parteientschädigung von Fr. 2'770.– für das Beschwerdeverfahren zu 
bezahlen. 

4.
Die  Beschwerdegegnerin  hat  die  Beschwerdeführerin  für  das  erst-
instanzliche  Verfahren  Nr. 7928  mit  Fr. 2'000.– (inkl.  MWSt)  zu  ent-
schädigen. 

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5.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Einschreiben;  Beilagen: Rückerstattungs-
formular; Akten zurück)

- die  Beschwerdegegnerin  (Einschreiben;  Beilage:  Einzahlungs-
schein; Akten zurück)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. WV 07928; Einschreiben)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli Kathrin Bigler

Versand: 16. Juli 2010

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