# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 5e8d694e-40f1-5f30-acd0-b59ede17e5f9
**Source:** Zürich (ZH)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2006-09-30
**Language:** de
**Title:** Zürich Kassationsgericht 30.09.2006 AA050184
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/ZH_Obergericht/ZH_KSG_001_AA050184_2006-09-30.pdf

## Full Text

Kassationsgericht des Kantons Zürich

Kass.-Nr. AA050184/U/mb

Mitwirkende: die Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, Robert Karrer,

Bernhard Gehrig, die Kassationsrichterin Sylvia Frei und der Kas-

sationsrichter Rudolf Ottomann sowie der Sekretär Jürg-Christian

Hürlimann

Zirkulationsbeschluss vom 30. September 2006

in Sachen

L A/S,
...,

Beklagte, Widerklägerin und Beschwerdeführerin
vertreten durch die Rechtsanwälte ...

gegen

M. AG,
...,

Klägerin, Widerbeklagte und Beschwerdegegnerin
vertreten durch Dr. iur. Rechtsanwalt ....

betreffend Patent

Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Handelsgerichts des Kantons
Zürich vom 18. Oktober 2005 (HG030225)

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Das Gericht hat in Erwägung gezogen:

 I.

1. Die Klägerin produziert pharmazeutische Spezialitäten und handelt mit solchen.

Sie ist die grösste Generika-Herstellerin der Schweiz. Die Beklagte, ein dänisches

Unternehmen, ist auf die Erforschung, Herstellung und Vermarktung von Medika-

menten gegen Erkrankungen des Zentralnervensystems spezialisiert. Sie hat das

Antidepressivum Z patentiert. Das Patent CH 62.... wurde am 13. Januar 1977

angemeldet. Am 30. April 1996 wurde ein ergänzendes Schutzzertifikat erteilt,

welches am 12. Januar 2002 ablief. Damit war Z ab diesem Zeitpunkt - vorbehält-

lich allfälliger anderer noch in Kraft stehender Patente - frei. Bereits zuvor, am 22.

Februar 2001, meldete die Beklagte indes das Streitpatent CH 69.... an, welches

Z in einer bestimmten Reinheit zum Gegenstand hat (HG act. 3/2). Die Klägerin

beabsichtigt gemäss eigener Darstellung, ein Z-Präparat auf den Markt zu brin-

gen, von dem nicht feststehe, ob es das Streitpatent verletze. Sie erhebe Nichtig-

keitsklage, um allfälligen - auch unbegründeten - Verletzungsklagen der Beklag-

ten aus dem Weg zu gehen. Sie macht geltend, die Beklagte versuche mit dem

Streitpatent und unzähligen weiteren Schutzrechtsanmeldungen, ihre patentrecht-

lich eingeräumte Monopolstellung künstlich zu verlängern. Beim Streitpatent

handle es sich um ein typisches "follow-up"-Schutzrecht mit dem einzigen Ziel, die

Konkurrenz vom Markt der Z-Präparate fernzuhalten. Die Beklagte verweist auf

den grossen Forschungsaufwand, den sie treibe, und hält dafür, das Streitpatent

sei eine erfinderische Weiterentwicklung des Standes der Technik und werde

deshalb legitimerweise durch ein Patent geschützt.

Mit Eingabe vom 12. Juni 2003 an das Handelsgericht erhob die Klägerin ihre

Klage mit dem Rechtsbegehren, es sei das genannte Schweizer Patent CH 69....

nichtig zu erklären und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum anzu-

weisen, die Löschung des erwähnten Patents im Patentregister vorzunehmen

(HG act. 1 S. 2). Mit der Klageantwort erhob die Beklagte Widerklage mit dem

Begehren, es sei der Klägerin zu verbieten, pharmazeutische Produkte herzu-

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stellen, zu verkaufen, abzugeben oder zu bewerben, die Hydrobromidsalz von Z

mit einer Reinheit von mehr als 99,8 % w/w, eventualiter von mehr als 99,9 %

w/w, enthielten (HG act. 9 S. 2). Das Hauptverfahren vor Handelsgericht wurde

schriftlich geführt. Referentenaudienzen, Vergleichsverhandlungen oder ein Be-

weisverfahren erfolgten nicht.

Mit Urteil vom 18. Oktober 2005 stellte das Handelsgericht in Gutheissung der

Hauptklage die Nichtigkeit des streitigen Patents fest und wies die Widerklage ab

(HG act. 32 = KG act. 2). Gegen dieses Urteil führt die Beklagte Berufung und

staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht (vgl. HG Prot. S. 12) sowie

kantonale Nichtigkeitsbeschwerde beim Kassationsgericht (KG act. 1).

2. Mit ihrer Nichtigkeitsbeschwerde beantragt die Beklagte die Aufhebung des

handelsgerichtlichen Urteils vom 18. Oktober 2005 (KG act. 1 S. 2). Die Klägerin

beantragt Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde (KG act. 17 S. 2). Das Han-

delsgericht liess sich zu einem Punkt der Nichtigkeitsbeschwerde vernehmen (KG

act. 11). Hierzu nahm die Beklagte mit Eingabe vom 31. Januar 2006 wiederum

Stellung (KG act. 18).

Die Beklagte leistete die ihr mit Präsidialverfügung vom 30. November 2005 (KG

act. 7) auferlegte Prozesskaution fristgerecht (KG act. 14).

II.

1.a) Die Beschwerdeführerin bringt vor, indem das Handelsgericht auf Seite 6,

Erw. II/3, seines Urteils ausführe, sie habe unter dem Medikamentennamen Y den

Wirkstoff Z vertrieben und nunmehr Y ersetzt durch das Z-Präparat X, gebe das

Handelsgericht den Sachverhalt auf verwirrende Weise unzutreffend wieder. Es

liege eine aktenwidrige und willkürliche tatsächliche Annahme im Sinne von § 281

Ziffer 2 ZPO vor. Es könne festgestellt werden, dass entsprechende Aussagen

oder Behauptungen in keiner der Rechtsschriften Erwähnung fänden. Das Han-

delsgericht habe den von den Parteien dargelegten Sachverhalt falsch ergänzt

und damit willkürlich dargestellt. Die Beschwerdeführerin vertreibe weiterhin das

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Z-Präparat Y und zusätzlich das Medikament X. Dieses Präparat enthalte aber

nicht Z, sondern EZ und sei von der Kontroverse um Z nicht betroffen. Die falsche

Sachdarstellung in diesem Punkt sei symptomatisch für die Sachverhaltserfas-

sung und -wertung des Handelsgerichts und erreiche den Grad der Willkür. Es

gehe in keiner Weise aus dessen Ausführungen hervor, woraus es den - falschen

- Schluss ziehe, Y werde nicht mehr durch die Beschwerdeführerin vertrieben.

Das Handelsgericht unterlasse es zwar nicht zu verdeutlichen, dass diese allge-

meinen Überlegungen bei der Beurteilung der Patentnichtigkeit keine Rolle zu

spielen hätten, aber nichtsdestotrotz fänden diese Überlegungen Eingang in die

schriftlich festgehaltenen Erwägungen. Der für den Endentscheid massgebliche

Urteilsvorspann zur nachfolgenden eigentlichen Patentbeurteilung suggeriere, die

Beschwerdeführerin wolle mit dem Streitpatent ihr Produkt X schützen, welches

jedoch den nicht strittigen Wirkstoff EZ enthalte und nicht Z (KG act. 1 S. 6 RZ 5 -

8).

Unter dem Titel "Rechtliches" begründet die Beschwerdeführerin, weshalb aus ih-

rer Sicht entsprechende Rügen auch vorgebracht werden könnten, wenn ihnen

entgegengehalten werden könne, die willkürliche tatsächliche Annahme habe kei-

nen materiell zu behandelnden Punkt betroffen und sei entsprechend einem eng

auszulegenden Wortlaut von § 281 ZPO nicht der Rüge unterworfen. Eine solche

Sicht würde ausser Acht lassen, dass der Entscheid nicht nur auf den materiell zu

beleuchtenden Tatsachen im engeren Sinne beruhe, sondern auch auf Tatsachen

beruhen könne, welche die umfassendere Würdigung des Gerichts beeinflussten

(KG act. 1 S. 7 f. RZ 9 - 11).

b) Die fragliche Feststellung des Handelsgerichts lautet, "Die Beschwerdeführerin

vertreibt unter dem Namen "Y" (oder genauer, vertrieb, denn inzwischen gibt es

ein Nachfolgeprodukt mit dem Namen "X") ein Z-Präparat, welches - das ist noto-

risch - kommerziell äusserst erfolgreich war und die Haupteinnahmequelle der Be-

klagten darstellte ...". Es fährt fort, dass bei einem derart erfolgreichen Medika-

ment das Ablaufen des ursprünglichen Stoffpatents Generika-Hersteller auf den

Plan rufe, sei ebenso naheliegend wie das Bestreben des bisherigen Monopoli-

sten, seine Stellung durch neue Patente zu erhalten. Für den vorliegenden Pro-

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zess seien diese Gegebenheiten aber insofern irrelevant, als einzig zu beurteilen

sei, ob das Streitpatent gültig sei, und falls ja, ob es von der Beschwerdegegnerin

verletzt werde (KG act. 2 S. 6 Erw. II/3).

Die Beschwerdeführerin zeigt nicht auf, dass die streitige Annahme für die kon-

krete Entscheidfindung des Handelsgerichts von Bedeutung war, also dass sie in

die Prüfung, ob das Streitpatent gültig sei bzw., falls ja, ob es von der Beschwer-

degegnerin verletzt werde, Eingang gefunden habe. Sie weist damit die von ihr er-

wähnte Beeinflussung der umfassenderen Würdigung des Gerichts durch die

streitige Annahme nicht nach.

Was unter einem Nachfolgeprodukt zu verstehen sei und ob es für die Beurteilung

der Frage, ob vorliegend das Streitpatent nichtig sei bzw. ob die Beschwerdegeg-

nerin eine Patentrechtsverletzung begehe, von Belang sei, ob X ein Nachfolge-

produkt sei, ist eine Frage der Anwendung des Patentrechts und damit des Bun-

desrechts. Entsprechendes kann mit Berufung beim Bundesgericht vorgebracht

werden (Art. 43 OG).

In Streitigkeiten über Erfindungspatente kann das Bundesgericht die tatsächlichen

Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse auf Antrag

oder von Amtes wegen überprüfen und zu diesem Zweck die erforderlichen Be-

weismassnahmen treffen (Art. 67 Ziffer 1 OG). Sollte es für den Ausgang des

Rechtsstreits von Bedeutung sein, ob es sich bei X in tatsächlicher Hinsicht um

ein Nachfolgeprodukt im patentrechtlichen Sinne handelt, so ist eine entspre-

chende Prüfung im bundesgerichtlichen Berufungsverfahren möglich.

Die Nichtigkeitsbeschwerde ist in dem Umfange nicht gegeben, als die Berufung

an das Bundesgericht offen steht (§ 285 ZPO). Soweit ist auf die Nichtigkeitsbe-

schwerde nicht einzutreten.

2. a) Das Handelsgericht führt in Erwägung II/5 des angefochtenen Entscheids

aus, es sei zu prüfen, ob - wie die Beschwerdeführerin bejahe und die Beschwer-

degegnerin verneine - die Reinheitsangabe von mindestens 99,8 % w/w Neuheit

im Sinne von Art. 7 PatG bringe. Beide Parteien beriefen sich hierzu auf den Ent-

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scheid T.../96 der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 des Europäischen Pa-

tentamtes (HG act. 3/11), zögen daraus aber gegenteilige Schlüsse. Die Be-

schwerdekammer habe zu entscheiden gehabt, ob das strittige Merkmal, welches

eigentlich für einen bestimmten Grad der chemischen Reinheit gestanden sei, ein

"neues Element" gewesen sei, das dem beanspruchten Gegenstand Neuheit ver-

liehen habe. Die Kammer habe festgestellt, es gehöre zum allgemeinen Fachwis-

sen, dass jede mittels einer chemischen Reaktion erhaltene chemische Verbin-

dung in der Regel aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel bedingt durch Ne-

benreaktionen oder eine unvollständige Umwandlung der Ausgangsstoffe, Verun-

reinigungen enthalte, und es aus thermodynamischen Gründen nicht möglich sei,

eine - im engeren Wortsinn - völlig reine, d.h. von jeglicher Verunreinigung freie

Verbindung herzustellen. Für einen Fachmann auf dem Gebiet der präparativen

organischen Chemie sei es daher üblich, eine nach einem bestimmten Herstel-

lungsverfahren erzeugte Verbindung je nach Bedarf (weiter) zu reinigen. Her-

kömmliche Verfahren zur Reinigung niedermolekularer organischer Reaktions-

produkte wie Umkristallisation, Destillation oder Chromatographie gehörten zum

allgemeinen Fachwissen des Fachmanns. Daraus folge, dass ein Dokument, das

eine niedermolekulare chemische Verbindung und ihre Herstellung offenbare,

diese Verbindung in der Regel in allen vom Fachmann gewünschten Reinheits-

graden im Sinne von Art. 54 der Öffentlichkeit zugänglich mache. Es könne aller-

dings Ausnahmefälle geben, die einen anderen Schluss zuliessen. Eine solche

Ausnahme könne gegeben sein, wenn nachgewiesen werde, dass aller Wahr-

scheinlichkeit nach alle früheren Versuche, mittels herkömmlicher Reinigungs-

verfahren einen bestimmten Reinheitsgrad zu erzielen, fehlgeschlagen seien. Die

Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes sei zu dem Schluss gelangt,

dass nach der Beweislage kein solcher Ausnahmefall vorgelegen habe.

Die Frage, ob diese Ausnahmeregelung angewendet werden solle, könne indes-

sen offen bleiben, weil die Ausnahme, wenn sie denn zugelassen werden sollte,

im vorliegenden Fall nicht greife. Mit der Beschwerdekammer sei davon auszuge-

hen, dass die Beweislast (und damit die Behauptungslast) für das Vorliegen des

Sachverhalts, der die Ausnahme rechtfertige, der Anmelder trage. Die Beschwer-

deführerin müsste demnach behaupten und im Bestreitungsfall beweisen, dass

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aller Wahrscheinlichkeit nach alle früheren Versuche, mittels herkömmlicher Rei-

nigungsverfahren einen Reinheitsgrad von mindestens 99,8 % w/w zu erzielen,

fehlgeschlagen seien.

Das Handelsgericht zitiert in der Folge Ausführungen der Beschwerdeführerin,

hält jedoch fest, diese gingen am Entscheid der Beschwerdekammer vorbei. Die

Beschwerdeführerin behaupte keinen Sachverhalt, auf den die von der Be-

schwerdekammer postulierte Ausnahmeregelung Anwendung finden könnte. Dies

heisse, dass auch wenn diese Ausnahmeregelung für anwendbar erachtet würde,

die Neuheit des Streitpatents zu verneinen wäre. Dies führe zur Nichtigkeit des

Streitpatents (KG act. 2 S. 7 - 10).

b) Die Beschwerdeführerin bringt vor, das Handelsgericht stütze sich bei der Be-

urteilung der Neuheit ausschliesslich auf die Ausführungen einer Beschwerde-

kammer des Europäischen Patentamtes im Entscheid T.../96. Dieser Entscheid

sei nicht in einem Verfahren ergangen, in dem die Ungültigkeit eines erteilten

Patentes zu beurteilen gewesen sei. Vielmehr habe es sich beim mittels Be-

schwerde angegriffenen Entscheid um einen Entscheid eines Patentprüfers, kein

Patent auf die zugrundeliegende Patentanmeldung zu erteilen, gehandelt (KG act.

1 S. 8 RZ 12 f.). Die Feststellung des Handelsgerichts, die Beschwerdeführerin

beziehe sich auf den Entscheid T.../96 der Technischen Beschwerdekammer

3.3.1 des Europäischen Patentamtes, sei unzutreffend. Die Beschwerdegegnerin

habe sich auf diesen Entscheid berufen. Dadurch sei die Beschwerdeführerin ge-

halten gewesen, zu diesem Entscheid Stellung zu nehmen. Das Handelsgericht

nehme hier eine falsche tatsächliche Feststellung vor und verletze § 281 Abs. 2

ZPO (KG act. 1 S. 9 RZ 16). Weiter unterscheide sich der vorliegende Sachver-

halt wesentlich von dem Sachverhalt, der dem Beschwerdekammerentscheid

T.../96 zugrunde liege. Die beiden Sachverhalte gleichzusetzen bedeute Willkür

und eine Verletzung von Art. 9 BV (KG act. 1 S. 9 RZ 17).

Die Beschwerdeführerin setzt sich in der Folge unter Hinweis auf Bundesrecht

und entsprechende Literatur mit der Frage der Beweislastverteilung auseinander

und rügt, in Missachtung der grundlegenden Unterschiede zwischen dem vorlie-

genden Verfahren und dem Entscheid T.../96 und in willkürlicher Annahme einer

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Beweislastumkehr sowie der unterlassenen Mitteilung an die Parteien, dass Be-

weislastumkehr vorgesehen sei, habe das Handelsgericht ohne Durchführung ei-

nes Beweisverfahrens die Neuheit aberkannt und damit den Grundsatz des recht-

lichen Gehörs verletzt. Das Handelsgericht stelle willkürlich fest (KG act. 2 S. 8 f.

Erw. II/5), die Beschwerdeführerin müsste behaupten und im Bestreitungsfalle

beweisen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach alle früheren Versuche, mittels her-

kömmlicher Reinigungsverfahren einen Reinheitsgrad von mindestens 99,8 %

w/w zu erzielen, fehlgeschlagen seien. Dieses Vorgehen, das vom Europäischen

Patentamt im Rahmen des Erteilungsverfahrens für tauglich erachtet worden sei,

greife weder im europäischen Einspruchsverfahren noch im kantonalen Nichtig-

keitsverfahren. Dies begründet die Beschwerdeführerin in der Folge und hält da-

für, sie habe guten Glaubens, auf die anerkannten allgemeinen Beweisgrundsätze

abstellend, darauf vertrauen dürfen, dass das Handelsgericht der Beschwerde-

gegnerin den Beweis für die Nicht-Neuheit auferlegen würde. Die Beschwerdefüh-

rerin habe keine Behauptungs-, geschweige denn eine Substantiierungslast ge-

troffen. Hätte dies das Handelsgericht nach reiflicher Prüfung der Behauptungs-

und Beweislastverteilung anders gesehen, wie vorliegend der Fall, hätte dieses

richterliche Evaluationsstadium den Auftakt zu einem Beweisverfahren darstellen

müssen und nicht bereits Grundlage des Urteils bilden dürfen.

Im gleichen Zusammenhang und als Folge der fehlerhaften Verteilung der Be-

hauptungs- und Beweislast rügt die Beschwerdeführerin auch das Vorliegen einer

willkürlichen antizipierten Beweiswürdigung, der Verhandlungsmaxime und des

Grundsatzes, dass über erhebliche streitige Tatsachen Beweis zu erheben sei

(KG act. 1 S. 9 - 15, RZ 18 - 40).

c) Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein ei-

ner behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB).

Es ist das kantonale Recht, welches bestimmt, wie weit die Parteien ihre an-

spruchsbegründenden Tatsachen vorzubringen haben und ob der Richter nicht

vorgebrachte Tatsachen berücksichtigen darf. Grundsätzlich decken sich Be-

hauptungs- und Beweislast nach Art. 8 ZGB: ein nicht vorgebrachter Sachverhalt

ist im Endentscheid einem nicht bewiesenen gleichzustellen. Daher kann die Be-

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hauptungslast von Bundesrechts wegen nur die beweispflichtige Partei und nicht

ihren Prozessgegner treffen; denn wenn mangels genügender Behauptungen ein

bestimmter Sachverhalt nicht berücksichtigt werden darf oder ungewiss bleibt,

muss der Richter nach Art. 8 ZGB zu Ungunsten der beweisbelasteten Partei ent-

scheiden (Frank / Sträuli / Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozess-

ordnung, 3. Aufl., Zürich 1997, N 1a zu § 113 ZPO).

Nach Bundesrecht richtet sich, ob im vorliegenden Fall eine Reinheitsangabe von

mindestens 99,8 % w/w Neuheit im Sinne von Art. 7 PatG bringt. Ebenfalls nach

Bundesrecht - Art. 8 ZGB oder allenfalls davon abweichende Bestimmungen im

Patentrecht - zu beurteilen ist, ob das Handelsgericht zu Recht die Beweislast in

Anlehnung an die Erwägungen des zitierten Entscheids einer Beschwerdekam-

mer des Europäischen Patentamtes der Beschwerdeführerin zugewiesen habe

oder ob im vorliegenden Rechtsstreit eine andere Beweislastverteilung zum Zuge

kommt. Entsprechende Rügen können mit Berufung beim Bundesgericht ange-

bracht werden (Art. 43 OG). Die grundsätzlich kantonalrechtliche Behauptungslast

richtet sich, wie ausgeführt, nach der bundesrechtlichen Beweislast. Die Be-

schwerdeführerin macht nicht geltend, das Handelsgericht habe ihr die Behaup-

tungslast in Widerspruch zu seiner Rechtsauffassung zur Beweislast zugewiesen,

so dass die Rüge der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes

durch fehlerhafte Behauptungslastverteilung nicht greift. Soweit die Beschwerde-

führerin geltend machen will, der massgebliche Sachverhalt sei ungenügend fest-

gestellt worden, kann sie dies ebenfalls mit Berufung beim Bundesgericht rügen,

da das Bundesgericht in Streitigkeiten über Erfindungspatente die tatsächlichen

Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse überprüfen

und zu diesem Zweck die erforderlichen Beweismassnahmen treffen kann (Art. 67

Ziffer 1 OG). Soweit die Berufung an das Bundesgericht gegeben ist, ist die kan-

tonale Nichtigkeitsbeschwerde ausgeschlossen und auf eine solche nicht einzu-

treten (§ 285 ZPO).

Die weiteren im Zusammenhang mit der Verteilung der Behauptungs- und Be-

weislast vorgebrachten Rügen der willkürlichen antizipierten Beweiswürdigung

sowie der Verletzung der Verhandlungsmaxime und des Grundsatzes, dass über

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erhebliche streitige Tatsachen Beweis zu erheben sei, haben keine eigenständige

Bedeutung.

Das Handelsgericht zitiert auf Seite 9 des angefochtenen Entscheids die Be-

schwerdeführerin, welche in der Klageantwort festhielt: "Ausgehend von der Ent-

scheidung T.../96 lässt sich festhalten, ..." (HG act. 9 S. 7 RZ 26). Die gerügte

Feststellung, beide Parteien beriefen sich auf den Entscheid T.../96, ist somit mit

Bezug auf die Beschwerdeführerin dokumentiert. Ob sich die Beschwerdeführerin

in der Klageantwort deshalb mit dem genannten Entscheid der Beschwerdekam-

mer des Europäischen Patentamtes befasst, weil dieser von der Beschwerdegeg-

nerin in der Klagebegründung ins Feld geführt wurde, ist ohne Belang. Die ent-

sprechende Rüge ist unbegründet.

3. a) In Erwägung II/6 des angefochtenen Urteils verneint das Handelsgericht das

Vorliegen erfinderischer Tätigkeit im Sinne von Art. 1 Abs. 2 PatG und begründet

dies ausführlich (KG act. 2 S. 10 - 20). Es geht dabei von einer Rechtsauffassung

aus, welche eine Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes in einem

Entscheid T.../92 erarbeitet hatte und gibt die entsprechenden Erwägungen teil-

weise im englischen Original wieder, interpretiert diese Erwägungen ergänzend

und schliesst dies mit der rhetorischen Frage ab, was dies für das vorliegende

Patent bedeute (S. 10 - 13, lit. a). In lit. b und c wendet sich das Handelsgericht

dem Prozessgegenstand bildenden Rechtsstreit zu und prüft in tatsächlicher wie

rechtlicher Hinsicht, ob erfinderische Tätigkeit vorliege (S. 14 - 19). In lit. d/aa hält

das Handelsgericht zusammenfassend fest, dass der nach Anspruch 1 patentierte

Stoff, d.h. derjenige mit einer Reinheit von mindestens 99,8 % w/w, gegenüber

dem Stoff gemäss dem Oberbegriff keinen bisher unbekannten technischen Effekt

aufweise, weshalb keine erfinderische Tätigkeit vorliege. Auch dies führe zur

Nichtigerklärung des Anspruchs 1 (S. 19). Zuletzt wendet das Handelsgericht sich

den Patentansprüchen 2 bis 6 zu und verneint diesbezüglich ebenfalls das Vorlie-

gen einer erfinderischen Tätigkeit (S. 19 f., lit. d/bb und cc).

Die Beschwerdeführerin gibt ihrerseits die aus ihrer Sicht relevante Erwägung des

vom Handelsgericht zitierten Entscheids der Beschwerdekammer des Europäi-

schen Patentamtes wieder und interpretiert diese. Sie hält dafür, das reinere Z

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weise das mit einem reineren pharmazeutischen Stoff verbundene und erwartete

geringere Risiko von Nebenwirkungen auf. Diese Tatsache in Abrede zu stellen

hiesse willkürlich die Tatsache zu negieren, dass geringste Mengen uner-

wünschter Stoffe zu Allergien und toxischen Anhäufungsreaktionen im menschli-

chen Organismus führen könnten. Deshalb sei die Beschwerdeführerin nicht ge-

halten gewesen, diese notorische Tatsache in ihrer Patentschrift aufzuführen.

Würde dies anders gesehen, müsste dies wiederum von der Beschwerdegegnerin

behauptet werden. Wenn sich nun also die Kombination von neuem Stoff und

neuer, weil besseren, d.h. nebenwirkungsärmeren Wirkung ergäbe, dann sei die

Erfindung nicht nahe liegend. Der Stand der Technik enthalte aber keine Hinwei-

se, die dem Fachmann nahe gelegt hätten, wie er zu einer so hohen Reinheit ge-

langen könnte. Der reinere Stoff als solcher sei ohne erfinderisch tätig zu werden

nicht zugänglich und weise eine neue Wirkung auf. Das Handelsgericht habe also

auch bezüglich der erfinderischen Tätigkeit in Analogie zu einem Entscheid einer

technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes entschieden,

ohne die relevante Behauptungssituation abgeklärt zu haben und ohne den rele-

vanten Sachverhalt gekannt zu haben. Das Handelsgericht hätte auch die erfinde-

rische Tätigkeit einem Beweisverfahren unterziehen müssen und verletze § 133

ZPO (Beweisgegenstand) und den Grundsatz des rechtlichen Gehörs (KG act. 1

S. 15 f. RZ 41 - 49).

b) Die Beschwerdeführerin setzt ihre Interpretation des zitierten Entscheids der

Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes sowie ihren eigenen tat-

sächlichen und rechtlichen Standpunkt den Erwägungen des Handelsgerichts ge-

genüber, dies jedoch ohne sich mit den Erwägungen des Handelsgerichts im ein-

zelnen auseinander zusetzen.

Soweit die Beschwerdeführerin geltend machen will, das Handelsgericht sei einer

fehlerhaften oder auf den vorliegenden Rechtsstreit nicht anwendbaren Rechts-

auffassung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes gefolgt, steht

ihr wegen Verletzung von Bundesrecht die Berufung an das Bundesgericht offen

(Art. 43 OG). Soweit sie geltend machen will, das Handelsgericht sei unzutreffen-

den tatsächlichen Annahmen gefolgt bzw. der dem angefochtenen Entscheid zu-

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grundeliegende Sachverhalt sei ergänzungsbedürftig, kann sie beim Bundesge-

richt eine Überprüfung der tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Ent-

scheids und das Treffen der entsprechenden Beweismassnahmen beantragen

(Art. 67 Ziffer 1 OG). Soweit ist die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde nicht gege-

ben (§ 285 ZPO).

4. Die Beschwerdeführerin bringt vor, gemäss § 130 GVG sei die Gerichtssprache

ausschliesslich deutsch. Da das Handelsgericht seine Erwägungen ausschliess-

lich auf ein Verdikt abstütze, das in Englisch abgefasst worden sei, sei es von Be-

deutung, dass die Parteien diesem Urteil auf deutsch folgen könnten. Nicht allein

um dieses Urteil zu verstehen, sondern um davon ausgehen zu können, dass all-

fällige grammatikalische Auslegungen eine für Gericht und Parteien einheitliche

Basis hätten. Das Handelsgericht fasse beispielsweise Abschnitt 2.4.2 des be-

sagten Entscheids, der 220 Wörter umfasse, auf rund 50 Wörter zusammen und

lasse damit in nicht vertretbarem Umfang offen, was die Basis seines Urteils sei.

Die Parteien hätten das gesetzlich verankerte Recht, auf deutsch über die Aus-

führungen des Gerichts in Kenntnis gesetzt zu werden. Die darüber hinausgehen-

den, nicht schriftlich festgehaltenen Überlegungen, die ihren Ursprung in nicht

deutschen Texten finden, seien wie andere gedankliche Grundlagen nicht im Ur-

teil aufzuführen, ausser das Gericht wolle, dass sie explizit nachvollziehbar seien.

Dazu müssten sie auf deutsch festgehalten werden. Die Nichtbeachtung von §

130 GVG stelle einen Nichtigkeitsgrund gemäss § 281 Ziffer 1 ZPO dar. Zudem

sei das rechtliche Gehör verletzt (KG act. 1 S. 16 f. RZ 50 - 52).

Das Handelsgericht gibt auf Seite 11 f. des angefochtenen Entscheids unter an-

derem zwei Absätze von Erwägung 2.4.2 des Entscheids T.../92 der Beschwerde-

kammer des Europäischen Patentamtes im englischen Original wieder. Diese

beiden Absätze umfassen gegen 220 Wörter. Auf Seite 12 f. nimmt das Handels-

gericht in deutscher Sprache eine Zusammenfassung und Interpretation des zi-

tierten Entscheids vor, in welcher es wiederum auf einzelne Erwägungen Bezug

nimmt, worunter auch in knapp 50 Wörtern auf Erwägung 2.4.2. Das Handelsge-

richt arbeitet also die Quintessenz der Erwägungen des Entscheids T.../92 der

Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes heraus, und zwar gesamt-

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haft (nicht nur beschränkt auf Erwägung 2.4.2) und, wie bereits gesagt, in deut-

scher Sprache und damit in der Amtssprache. Damit ist für die Parteien erkenn-

bar, welche Überlegungen des zitierten Entscheids das Handelsgericht als mass-

geblich seinem eigenen Entscheid zugrunde legt und wie es diese versteht.

Aus dem Grundsatz, dass das Gericht und die Parteien sich der deutschen Spra-

che zu bedienen haben, sofern das Gericht keine Ausnahme gestattet (§ 130 Abs.

1 GVG), ergibt sich keine Verpflichtung, fremdsprachige Zitate in den Erwägun-

gen der Entscheide zu unterlassen oder in jedem Fall mit einer deutschen Über-

setzung zu versehen.

5. Zusammenfassend erweist sich die Nichtigkeitsbeschwerde als unbegründet

und ist sie abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann.

III.

Ausgangsgemäss wird die Beschwerdeführerin für das Kassationsverfahren ko-

sten- und entschädigungspflichtig (§ 64 Abs. 2 ZPO, § 68 Abs. 1 ZPO).

Das Gericht beschliesst:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.

2. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf:

Fr. 10'000.-- ; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 392.--   Schreibgebühren,

Fr. 249.--   Zustellgebühren und Porti.

3. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden der Beschwerdeführerin auf-

erlegt.

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4. Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin für das

Kassationsverfahren eine Prozessentschädigung von Fr. 10'000.-- zu ent-

richten.

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, das Handelsgericht des Kantons Zü-

rich und das Schweizerische Bundesgericht, je gegen Empfangsschein.

______________________________________

KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH
Der juristische Sekretär: