# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** e3f7da70-76af-5c92-bc35-d8a3543b7970
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2017-09-13
**Language:** fr
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 13.09.2017 B-5226/2015
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-5226-2015_2017-09-13.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 
 

 

  

 

 Cour II 

B-5226/2015 

 

 
 

  A r r ê t  d u  1 3  s e p t e m b r e  2 0 1 7  

Composition 
 Pietro Angeli-Busi (président du collège),  

David Aschmann, Maria Amgwerd, juges, 

Yann Grandjean, greffier. 
 

 
 

Parties 
 SOCIEDAD ANONIMA DAMM,  

représentée par Maître Mathis Berger, avocat,  

Nater Dallafior Rechtsanwälte AG,  

recourante,  

 

HIJOS DE RIVERA, S.A.,  

représentée par TRADAMARCA, Humphrey & Co,  

intimée,  

 
 

 
contre  

 
 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI, 

Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,    

autorité inférieure.  

 
 

 
 

Objet 
 Procédure d'opposition n

o 12527 

CH P-504'443 "Estrella Galicia (fig.)"/ 

IR 1'110'070 "Estrella Damm BARCELONA (fig.)". 

 

B-5226/2015 

Page 2 

Faits : 

A.  

A.a Publié dans la Gazette OMPI des marques internationales no 11/2012 

du 5 avril 2012, l'enregistrement international no 1'110'070 "Estrella Damm 

BARCELONA (fig.)" (ci-après : la marque attaquée), dont le titulaire est la 

SOCIEDAD ANONIMA DAMM (ci-après : la défenderesse ou la 

recourante), revendique pour la Suisse les produits suivants :  

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans 

alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 

pour faire des boissons.  

Cet enregistrement se présente ainsi : 

 

A.b Le 1er août 2012, la société HIJOS DE RIVERA (ci-après : l'opposante 

ou l'intimée) a formé une opposition totale contre cet enregistrement 

auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI (ci-après : 

l'autorité inférieure). L'opposition se fonde sur la marque suisse 

no P-504'443 "Estrella Galicia (fig.)" (ci-après : la marque opposante), 

déposée le 10 avril 2002, publiée le 6 novembre 2002 (Feuille officielle 

suisse du commerce [FOSC] no 215 du 6 novembre 2002) et enregistrée 

pour les produits suivants : 

Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 

alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 

pour faire des boissons ; tous les produits précités de provenance espagnole. 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; tous les produits 

précités de provenance espagnole ; vins provenant de Galicie (Espagne). 

  

B-5226/2015 

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Cette marque se présente ainsi : 

 

 

A.c Le 10 septembre 2012, l'autorité inférieure a émis une notification de 

refus provisoire total concernant la marquée attaquée pour des motifs 

absolus et relatifs (publiée dans la Gazette OMPI des marques 

internationales no 38/2012 du 11 octobre 2012). Au titre des motifs absolus, 

elle estimait que le signe, contenant des indications géographiques, était 

propre à induire en erreur. Le 10 janvier 2013, l'autorité inférieure a 

prononcé la suspension de la procédure d'opposition jusqu'à droit connu 

sur les motifs absolus de refus. La procédure a été reprise le 4 mars 2013 

après que la défenderesse a accepté la limitation de la liste des produits 

de l'enregistrement comme suit, à l'exclusion de la classe 33 :  

Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool (à l'exception des eaux minérales et 

gazeuses) ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons ; tous les produits précités étant de 

provenance espagnole. 

A.d Le 14 février 2014, après un échange d'écritures complet, l'autorité 

inférieure a prononcé la clôture de la procédure d'instruction. Le 21 août 

2014, l'autorité inférieure a toutefois repris la procédure d'instruction après 

avoir constaté que la défenderesse avait invoqué le non-usage de la 

marque opposante dans sa réponse du 6 mai 2013.  

A.e Après un nouvel échange d'écritures, l'autorité inférieure a, en date du 

25 juin 2015, admis l'opposition no 12527 contre l'enregistrement 

international no 1'110'070 (i.e. la marque attaquée) et annoncé émettre une 

déclaration de refus définitif total selon la règle 18ter3) du règlement 

d'exécution commun (du 18 janvier 1996 à l’arrangement de Madrid 

concernant l’enregistrement international des marques et au protocole 

relatif à cet arrangement [RS 0.232.112.21]). Elle conserve la taxe 

d'opposition d'un montant de 800 francs. Elle attribue à l'opposante une 

somme de 3'800 francs au titre de dépens à la charge de la défenderesse 

(y compris 800 francs à titre de remboursement de la taxe d'opposition).  

B.  

Par acte du 27 août 2015, la défenderesse a déposé un recours contre 

cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal 

ou le TAF). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la 

décision attaquée, principalement, au rejet total de l'opposition contre la 

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marque attaquée et, subsidiairement, au renvoi de la cause devant 

l'autorité inférieure pour une nouvelle décision dans le sens des 

considérants.  

C.  

C.a Par courrier du 9 novembre 2015, l'autorité inférieure a renoncé à 

présenter des remarques et observations et renvoyé à la motivation de la 

décision attaquée, précisant que le recours était à rejeter, avec suite de 

frais à la charge de la recourante. 

C.b Par réponse du 9 décembre 2015, l'intimée a conclu, avec suite de 

frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision 

attaquée en ce qu'elle admet dans sa totalité l'opposition du 1er août 2012. 

Elle dépose notamment une déclaration du 12 novembre 2015 signée par 

A._______, gérant de la société B._______ AG, concernant la 

commercialisation des produits de l'intimée en Suisse.  

D.  

Par réplique du 26 janvier 2016, la recourante a implicitement maintenu 

ses conclusions précédentes et complété ses arguments. 

E.  

E.a Par duplique du 14 mars 2016, l'autorité inférieure a réitéré ses 

conclusions précédentes. Elle s'est déterminée plus avant en estimant que 

la déclaration versée au dossier par l'intimée (consid. C.b) s'ajoutait au 

faisceau d'indices en faveur de la vraisemblance de l'usage de la marque 

opposante en Suisse durant la période considérée.  

E.b Par duplique du 6 avril 2016, l'intimée a également réitéré ses 

conclusions et complété ses arguments.  

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront 

repris plus loin dans la mesure nécessaire.  

 

Droit : 

1.  

Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui 

sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 

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1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 

32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral 

[LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur 

la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 

al. 1 PA). 

1.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de 

recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours 

(art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs 

respectées. 

1.4 Le présent recours est ainsi recevable. 

2.  

Le Tribunal commence par traiter les griefs en lien avec le prétendu défaut 

d'usage de la marque opposante. 

2.1  

2.1.1 L'autorité inférieure a admis, sur la base des pièces figurant au 

dossier, le caractère vraisemblable d'un usage sérieux et récent en Suisse 

de la marque telle qu'enregistrée et cela uniquement pour les "bières de 

provenance espagnole" telles qu'enregistrées en classe 32. Elle a laissé 

ouverte la question de l'usage partiel, étant donné l'identité, respectivement 

la similarité des produits revendiqués de part et d'autre. 

2.1.2 L'intimée conteste que la recourante ait valablement invoqué le 

défaut d'usage dans sa réponse du 6 mai 2013 (doss. aut. inf. no 7). Elle 

estime que la recourante ne faisait que supposer un usage non-conforme 

à l'enregistrement en parlant de "rechtserhaltender Gebrauch". Sur le fond, 

elle estime, à la suite de l'autorité inférieure, que l'usage de la marque 

opposante en Suisse pour les "bières de provenance espagnole" en 

classe 32 a été rendu vraisemblable. 

2.1.3 La recourante estime avoir soulevé la question du défaut d'usage de 

manière claire et sans équivoque devant l'autorité inférieure. Sur le fond, 

la recourante estime que l'intimée n'a démontré aucun usage sérieux de la 

marque opposante conforme à l'inscription au registre, en Suisse et 

jusqu'au 6 mai 2013. Elle estime que les factures fournies n'attestent pas 

d'un usage de la marque en Suisse ; elle relève par ailleurs que les pièces 

déposées ne démontrent pas un usage en lien avec les produits 

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revendiqués et, pour une partie d'entre elles, ne concernent pas la période 

de temps déterminante. 

2.2 Il convient de se pencher d'abord sur la question de l'invocation 

prétendument non valable du défaut d'usage.  

2.2.1  

2.2.1.1 Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 de 

la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des 

indications de provenance [loi sur la protection des marques, LPM, 

RS 232.11]) et confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour 

distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 

al. 1 LPM).  

2.2.1.2 La protection est accordée pour autant toutefois que la marque soit 

utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 

al. 1 LPM). Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas 

d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé 

la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant 

une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit 

à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif 

(art. 12 al. 1 LPM).  

2.2.1.3 Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en 

vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse à l'opposition, 

l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence 

de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et art. 22 al. 3 de 

l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, 

RS 232.111]). La vraisemblance doit se rapporter à une période de cinq 

ans à compter rétroactivement à partir de la date à laquelle le défendeur 

fait valoir, dans sa première réponse à l'opposition, le défaut d'usage de la 

marque opposante (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 

consid. 2.1.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-7439/2006 du 

6 juillet 2007 consid. 4 "KINDER/kinder Party [fig.]").  

2.2.1.4 Le défaut d'usage doit être invoqué dans la procédure d'opposition 

de façon claire et sans équivoque. Il ne suffit en particulier pas que la 

défenderesse à l'opposition invoque seulement un usage limité de la 

marque opposante (arrêts du TAF B-5641/2012 du 16 août 2013 

consid. 3.1 "NOBIS/NOVIS ENERGY [fig.])" et B-4260/2010 du 

21 décembre 2011 consid. 6.1.1 "Bally/BALU [fig.]" ; BERNARD VOLKEN, in : 

Basler Kommentar MSchG WSchG, 2017 [cité : VOLKEN BaKomm], 

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art. 32 LPM no 10 in fine ; MICHEL MÜHLSTEIN, in : Commentaire romand 

Propriété intellectuelle, 2013 [cité : MÜHLSTEIN, CR, art. 32 LPM nos 3 et 5). 

2.2.2 La lecture des passages de réponse du 6 mai 2013 de la recourante 

(alors défenderesse ; doss. aut. inf. no 7) cités par l'intimée font référence 

à la manière dont la marque est utilisée (position de l'étoile, etc.). Ce n'est 

qu'à la fin qu'il est fait mention, en une phrase, d'un défaut d'usage sérieux 

("rechtserhaltender Gebrauch"). Certes, l'invocation n'est pas des plus 

claires et univoques (consid. 2.2.1.4). Il est aussi vrai que, dans sa duplique 

devant l'autorité inférieure du 4 février 2014, la recourante n'est pas 

revenue sur la question du défaut d'usage (doss. aut. inf. no 11).  

Cependant, l'utilisation de la marque conforme à l'enregistrement est l'une 

des questions à examiner en lien avec le défaut d'usage (consid. 2.4.1.6). 

Celui qui met en cause cet aspect du défaut d'usage soulève ipso facto la 

question du défaut d'usage dans son ensemble. De plus, la partie 

défenderesse qui invoque le défaut d'usage n'a pas à fournir de motif, ni a 

fortiori d'éléments de preuve à l'appui de son allégation (MÜHLSTEIN, CR, 

art. 32 LPM no 3 ; VOLKEN, BaKomm, art. 32 LPM no 11). 

Le Tribunal retiendra donc que la recourante a soulevé valablement la 

question du défaut d'usage sous l'angle de l'utilisation conforme à 

l'enregistrement.  

2.3 Le Tribunal peut maintenant traiter la question du défaut d'usage en 

tant que telle.  

2.3.1 L'enregistrement de la marque opposante a été publié le 10 avril 

2002. Le délai d'opposition contre cette marque est arrivé à échéance le 

10 juillet 2002, sans qu'aucune opposition n'ait été déposée. Le délai de 

carence de cinq ans prévu à l'art. 12 al. 1 LPM a par conséquent pris fin le 

10 juillet 2007.  

2.3.2 C'est dans la réponse qu'elle a déposée le 6 mai 2013 devant 

l'autorité inférieure, c'est-à-dire à temps (art. 22 al. 3 OPM), que la 

recourante a fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante. Il 

appartient dès lors à l'intimée de rendre vraisemblable l'usage de la 

marque opposante ou l'existence de justes motifs pour son non-usage 

entre le 7 mai 2008 et le 6 mai 2013 (arrêts du TAF B-6637/2014 du 

10 octobre 2016 consid. 2.2.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et 

B-6986/2014 du 2 juin 2016 consid. 3.1 et 4.2 "ELUAGE/YALUAGE und 

Yaluage [fig.]").  

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2.3.3 Au regard de ce qui précède, les pièces figurant au dossier et ne 

portant pas de date doivent être écartées, faute de valeur probante en lien 

avec la période déterminante. Il s'agit des pièces suivantes :  

Description Complément Dossier  

Photo (sans contexte) Face de la bouteille Doss. aut. inf. 14 2a 

Photo (sans contexte) Goulot de la bouteille Doss. aut. inf. 14 2a 

Photo (sans contexte) Dos de la bouteille Doss. aut. inf. 14 2b 

Photo (sans contexte) Face de la bouteille Doss. aut. inf. 14 2b 

Photo (sans contexte) Publicité Doss. aut. inf. 14 2c 

Photo (sans contexte) Goulot de la bouteille Doss. aut. inf. 14 2c 

Photo (sans contexte) Face de la bouteille Doss. aut. inf. 14 2c 

Catalogue B._______ AG Descriptif Doss. aut. inf. 14 10 

Site internet Soleil rouge Descriptif Doss. aut. inf. 14 12 

Site internet Coopathome  Descriptif Annexe 4 à la réponse 

2.3.4 Doivent également être écartées, au motif qu'elles sont postérieures 

à la période de référence (donc postérieures au 6 mai 2013), les pièces 

suivantes :  

Description Complément Date Dossier  

Facture En-tête 31.5.2013 Doss. aut. inf. 14 8 

Facture En-tête 19.9.2014 Doss. aut. inf. 14 9 

Site internet B._____ Descriptif 25.9.2013 Doss. aut. inf. 14 11 

Site internet Eurowin Descriptif 25.9.2013 Doss. aut. inf. 14 13 

2.3.5 Doivent enfin être écartées, au motif qu'elles sont antérieures à la 

période de référence (donc antérieures au 7 mai 2008), les pièces 

suivantes :  

Description Complément Date Dossier  

Facture En-tête 13.2.2008 Doss. aut. inf. 14 3 

Facture En-tête 28.4.2008 Doss. aut. inf. 14 4 

B-5226/2015 

Page 9 

2.4  

2.4.1  

2.4.1.1 La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les 

services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM ; consid. 2.4.1.5) dans la forme sous 

laquelle elle a été enregistrée ou dans une forme n'en divergeant pas 

essentiellement (art. 11 al. 2 LPM ; consid. 2.4.1.6). L'usage doit être 

sérieux (consid. 2.4.1.7) et se rapporter, en principe, au territoire suisse 

(consid. 2.4.1.8). L'usage de la marque auquel le titulaire consent est 

assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM ; consid. 2.4.1.4).  

2.4.1.2 L'opposant ne doit pas démontrer l'usage de sa marque, mais doit 

uniquement le rendre vraisemblable (art. 32 LPM). Le juge doit non 

seulement considérer l'usage comme possible, mais également comme 

probable, en se basant sur une appréciation objective des preuves. Il ne 

doit pas être persuadé que la marque est utilisée ; il suffit que la véracité 

des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude (arrêts du TAF 

B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.2 "sensationail 

[fig.]/SENSATIONAIL", B-5732/2009 du 31 mars 2010 consid. 5 [et les 

références citées] "[fig.]/AVIATOR [fig.]" et B-7500/2006 du 19 décembre 

2007 consid. 4 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]").  

2.4.1.3 Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable 

l'usage d'une marque peuvent consister en des pièces justificatives 

(factures, bulletins de livraison, etc.) et des documents (étiquettes, 

échantillons, emballages, catalogues, prospectus, etc.). Les preuves 

d'usage doivent se rapporter à la période de référence et doivent, par 

conséquent, être datées. Les preuves non datées sont toutefois 

admissibles lorsqu'elles peuvent être mises en relation avec d'autres 

preuves datées (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 

consid. 3.1.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-2910/2012 du 

20 janvier 2014 consid. 5.3 "ARTELIER/ARTELIER" et B-7449/2006 du 

20 août 2007 consid. 4 "EXIT [fig.]/EXIT ONE" ; VOLKEN, BaKomm, 

art. 11 LPM no 8).  

2.4.1.4 Il n'est pas exigé du titulaire de la marque opposante qu'il utilise sa 

marque lui-même. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est en 

effet assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). Le titulaire peut 

ainsi – expressément ou tacitement (ERIC MEIER, in : Commentaire romand 

Propriété intellectuelle, 2013 [ci-après : MEIER, CR], art. 11 LPM no 64) – 

autoriser des tiers à faire usage de sa marque. Est en particulier valable 

l'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises étroitement 

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liées au titulaire (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 

consid. 4.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-461/2013 du 21 janvier 

2015 consid. 5.3.2.1 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]", B-3294/2013 du 

1er avril 2014 consid. 3.10 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]" et B-6378/2011 

du 15 août 2013 consid. 3.8 "FUCIDERM/FUSIDERM"). Peu importe que 

l'autorisation soit délivrée gratuitement ou à titre onéreux (MEIER, CR, 

art. 11 LPM no 64). 

2.4.1.5 La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des produits 

ou des services pour lesquels elle est protégée (CHRISTOPH WILLI, 

Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter 

Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 

2002, art. 11 LPM no 14). Il n'est par conséquent pas nécessaire qu'elle soit 

apposée sur le produit ou sur son emballage (arrêt du TAF B-7449/2006 

du 20 août 2007 consid. 5 "EXIT [fig.]/EXIT ONE" ; également : ERIC MEIER, 

L'obligation d'usage en droit des marques, 2005 [ci-après : MEIER, thèse], 

p. 27). La marque peut donc également exercer sa fonction distinctive si 

elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures (arrêts du 

TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 "sensationail [fig.]/

SENSATIONAIL" et B-2678/2012 du 7 mars 2013 consid. 3.1 "OMIX/ONYX 

PHARMACEUTICALS" ; MEIER, CR, art. 11 LPM no 10).  

2.4.1.6 En principe, la marque doit être utilisée dans la forme inscrite au 

registre (Message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant 

une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de 

provenance, FF 1991 I 1, p. 24 ; PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre de 

marque en droit suisse, sic! 2005 [Sonderheft], p. 101 ss, p. 109). Le 

caractère dynamique du marché et son évolution exigent toutefois qu'une 

marque soit adaptée par son titulaire (MEIER, thèse, p. 60-61). C'est la 

raison pour laquelle l'art. 11 al. 2 LPM précise que l'usage d'une forme de 

la marque ne doit pas diverger essentiellement de la marque enregistrée 

(arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.2 "sensationail 

[fig.]/SENSATIONAIL" et B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 5.3.1.2 

"SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]").  

2.4.1.7 L'usage d'une marque doit être sérieux, c'est-à-dire que son 

titulaire doit avoir l'intention de l'utiliser dans un but commercial réel. Le 

titulaire de la marque doit manifester sa volonté de satisfaire à toute 

demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les attentes les plus 

optimistes. Il doit en outre prospecter le marché et pouvoir y démontrer une 

activité minimale durant une période prolongée (arrêt du TAF B-5342/2007 

du 29 février 2008 consid. 5.2 et 7.11 [et les références citées] 

"WHALE/wally [fig.]"). Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque 

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Page 11 

fabrique de nouveaux produits. La seule activité de vente suffit (GILLIÉRON, 

sic! 2005 [Sonderheft], p. 101 ss, p. 107). L'usage à des fins privées ou à 

l'intérieur de l'entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Il en va de même 

lorsque la marque est utilisée dans le commerce exclusivement entre deux 

ou plusieurs sociétés étroitement liées sur le plan économique. L'usage est 

toutefois retenu lorsque les produits concernés sont mis en concurrence 

avec ceux d'un tiers (arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 

consid. 5.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" ; MEIER, thèse, p. 31).  

Pour déterminer objectivement le sérieux de l'usage, il faut se fonder sur 

l'ensemble des circonstances du cas particulier, soit les produits ou les 

services concernés, le type d'entreprise en cause, le chiffre d'affaires usuel, 

ainsi que l'étendue géographique, la nature et la durée de l'usage (arrêts 

du TAF B-5530/2013 du 6 août 2014 consid. 2.3 "MILLESIMA/

MILLEZIMUS" et B-3294/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.4 "Koala [fig.]/

Koala's March [fig.]" ; MEIER, thèse, p. 50-52 ; MEIER, CR, art. 11 LPM 

nos 14 et 15). Alors qu'un usage occasionnel suffit lorsqu'il s'agit de 

produits rares et précieux, un usage régulier doit être exigé pour les 

produits de consommation courante (GILLIÉRON, sic! 2005 [Sonderheft], 

p. 101 ss, p. 107 [et les références citées] ; également : arrêts du TAF 

B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.3 "sensationail [fig.]/

SENSATIONAIL" et B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 7.11 

"WHALE/wally [fig.]").  

2.4.1.8 En principe, seul l'usage en Suisse peut valider le droit à la marque. 

Il faut que l'utilisation soit liée de manière directe avec des produits 

effectivement livrés ou achetés en Suisse, ou avec des services 

effectivement fournis ou utilisés en Suisse, ou que la publicité ait été 

conçue spécialement pour la Suisse et qu'elle y ait été diffusée plus ou 

moins régulièrement de manière ciblée (arrêts du TAF B-6637/2014 du 

10 octobre 2016 consid. 5.4 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", 

B-6856/2014 du 24 mars 2016 consid. 3.4 "sportsdirect.com [fig.]/

sportdirect.com [fig.]" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4.2.1 

"KINDER/kinder Party [fig.]" ; MEIER, CR, art. 11 LPM no 54 ; MARKUS 

WANG, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 

2009 [ci-après : SHK], art. 11 no 51). 

2.4.2 En l'espèce, la marque opposante a été enregistrée sans 

revendication de couleur(s). Elle est cependant colorée (de la même 

manière) dans certaines des pièces versées au dossier. De simples 

modifications de couleurs ne constituent en général pas une divergence 

essentielle de nature à lui faire perdre sa force distinctive (arrêt du TAF 

B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 6 "[Hirsch] [fig.]/[Hirsch] [fig.]") et 

B-5226/2015 

Page 12 

l'utilisation de couleurs dans une marque enregistrée sans revendication 

de couleurs n'empêche en principe pas de conclure à l'usage de la marque 

(arrêt du TAF B-580/2010 du 22 avril 2010 consid. 5.2.1 et les références 

citées "JEAN MARIE FARINA [fig.] et JEAN MARIE FARINA ROGER & 

GALLET [fig.]/Johann Maria Farina zur Madonna Köln Royal Echt 

Kölnischwasser [fig.]" ; MEIER, CR, art. 11 LPM no 37).  

L'utilisation de couleurs n'occasionne ici manifestement pas une 

divergence telle que cela empêcherait de conclure à l'usage de la marque. 

2.4.3 Pour préserver l'impression d'ensemble, il est décisif que le noyau 

distinctif de la marque, qui en détermine cette impression, ne soit pas 

soustrait et que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe 

soit maintenu (art. 11 al. 2 LPM ; ATF 130 III 267 consid. 2.4 "Tripp Trapp 

[fig.]" ; arrêts du TAF B-6251/2013 du 9 septembre 2014 consid. 2.4 "P&C 

[fig.]/PD&C", B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 6 "[Hirsch] [fig.]/

[Hirsch] [fig.]" et B-576/2009 et B-917/2009 du 25 juin 2009 consid. 8 s. 

"[fig.]/Targin [fig.]" [plus restrictif]). 

2.4.3.1 La police de caractères des mots "Estrella Galicia" diffère d'une 

pièce à l'autre. Ces différences peuvent s'observer aux pieds des lettres 

"E" et "G". Ces polices de caractères sont toutes de type "fractures" 

(consid. 5.3.1.3) ; aucune n'a de caractéristique qui la distinguerait 

clairement d'une autre police de type "fractures". L'impression d'ensemble 

n'est donc pas atteinte par ces changements typographiques. L'utilisation 

peut donc être vue comme conforme à l'enregistrement sous cet angle.  

2.4.3.2 La marque opposante, combinant des éléments verbaux et 

figuratifs, comprend les mots "Estrella Galicia" et une étoile cerclée 

(consid. 5.3.1.1). Outre l'arrangement de l'enregistrement, c'est-à-dire les 

mots "Estrella Galicia" séparés par l'étoile cerclée (p.ex. doss. aut. inf. 

no 14 pièce 11 ou annexe 3 à la réponse), le Tribunal observe que, parmi 

les pièces qui n'ont pas déjà été écartées à ce stade, le signe opposant est 

aménagé de différentes manières :  

– les mots "Estrella Galicia" surmontés par l'étoile cerclée (annexe 3 à la 

réponse) ;  

– les mots "Estrella Galicia" suivis par l'étoile cerclée (doss. aut. inf. no 14 

pièces 5 à 7). 

 

On observe aussi de légères variations dans les proportions entre l'élément 

verbal et l'élément figuratif. 

B-5226/2015 

Page 13 

Outre les règles exposées plus haut (consid. 2.4.1.6 et 2.4.3), le Tribunal a 

jugé que l'utilisation conforme à l'enregistrement pouvait être confirmée 

lorsqu'un élément décoratif est placé une fois au-dessus et une fois à droite 

de l'élément verbal, même présenté de manière légèrement plus petite que 

dans la marque opposante (arrêt du TAF B-4536/2007 du 27 novembre 

2007 consid. 3.2 "Salamander [fig.]/[fig.]").  

En l'espèce, quelle que soit sa position par rapport à l'élément verbal, 

l'étoile, qui n'est pas l'élément distinctif et qui peut être vue comme 

décorative, est la même que celle figurant dans l'enregistrement, sous 

réserve de sa résolution. Au total, la position et la taille de l'étoile par 

rapport à l'élément verbal "Estrella Galicia" ne permettent pas d'exclure 

une utilisation conforme à l'enregistrement.   

2.4.3.3 En revanche, les mentions verbales "Estrella de Galicia" et "Estrella 

Galicia 0'0" (doss. aut. inf. no 14 pièces 14 et 16) poseraient un problème 

sous l'angle de l'utilisation conforme au registre. Le Tribunal n'examinera 

pas plus avant cette question, car les pièces concernées doivent être 

écartées pour un autre motif (consid. 2.4.4 et 2.4.5). 

2.4.4 L'emploi du signe lors d'opérations de sponsoring ou de parrainage 

ne sera pas assimilé à un usage à titre de marque (MEIER, CR, art. 11 LPM 

no 12 et la référence citée). Cela permet d'exclure les pièces suivantes qui 

concernent le sponsoring d'une équipe motocycliste : 

Description Complément Dossier  

Site internet www.rts.ch Illustration d'un texte Doss. aut. inf. 14 15 

 journalistique 

Site internet  Illustration d'un texte  Doss. aut. inf. 14 16 

www.motosportsuisse.ch journalistique 

2.4.5 De la même manière, les articles de presse de la BZ Berner Zeitung 

(doss. aut. inf. no 14 pièce 14) doivent être écartés, car il ne s'agit pas d'une 

utilisation par le titulaire à titre de marque (consid. 2.4.1.4 et 2.4.1.5).  

2.4.6 D'autres pièces doivent en revanche être retenues. 

2.4.6.1 Les attestations de revendeurs ne sauraient être considérées 

comme de simples déclarations de partie (arrêts du TAF B-6637/2014 du 

10 octobre 2016 consid. 6.1.1.2.1 s. "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", 

B-5902/2013 du 8 avril 2015 consid. 5.5 in fine "WHEELS/WHEELY" et 

B-6632/2011 du 18 mars 2013 consid. 9.4 "ADAPTIVE SUPPORT 

VENTILATION"). Une force probante particulière doit dès lors être 

B-5226/2015 

Page 14 

reconnue à ces attestations, qui ne sauraient être considérées comme des 

sources d'informations isolées. 

2.4.6.2 En l'espèce, l'intimée a versé au dossier une déclaration du 

12 novembre 2015 signée par A._______, gérant de la société 

B._______ AG (annexe 3 à la réponse). Cette production durant la 

procédure de recours est conforme au droit (arrêt du TAF B-246/2008 du 

26 septembre 2008 consid. 2 in fine "RED BULL/DANCING BULL"). 

2.4.6.3 Cette déclaration indique que B._______ AG, qui se présente 

comme spécialiste des produits ibériques, est l'importateur exclusif pour la 

Suisse de la bière "Estrella Galicia", produite par l'intimée, et cela depuis 

1993. Elle précise que B._______ AG importe deux produits de l'intimée : 

la bière "Estrella Galicia" en bouteilles de 25 ou 33 centilitres et la bière 

"Estrella Galicia 1906". S'agissant uniquement du premier produit ("Estrella 

Galicia"), elle fournit une photographie des produits concernés et précise 

que cette présentation était la même pour la période de 2008 à 2013. Enfin, 

la déclaration atteste que B._______ AG a importé et distribué une quantité 

moyenne supérieure à 3'000 packs de 24 bouteilles du produit "Estrella 

Galicia" présenté plus haut durant cette même période.  

Le Tribunal relève que, sur la photographie insérée dans cette pièce, les 

mots "Estrella Galicia" figurent séparés par l'étoile cerclée sur un dos de 

bouteille, mais aussi, sur la face de bouteille, surmontés par l'étoile. Ces 

utilisations sont en soi conformes à l'enregistrement (consid. 2.4.3.2 

in fine).  

2.4.6.4 L'étiquette figurant au dos de la bouteille photographiée contient 

des caractères asiatiques, comme le soulève à juste titre la recourante, 

ainsi que la mention "33cle". Au regard de la législation sur l'étiquetage 
des boissons, qui exige qu'en principe celui-ci soit rédigé dans l'une des 

langues officielles, la question de l'utilisation des produits en Suisse se 

pose (art. 26 al. 4 de l'ancienne ordonnance du 23 novembre 2005 sur les 

denrées alimentaires et les objets usuels [aODAlOUs, RO 2005 5451], 

applicable durant la période déterminante). Cette question n'est cependant 

pas décisive en l'espèce. Premièrement, lorsque la déclaration parle de 

"forme représentée ci-dessous", il n'est pas possible de savoir si son auteur 

se réfère au produit (donc à l'étiquette) ou seulement à la marque. Dans la 

deuxième hypothèse, la déclaration ne serait pas entachée. 

Deuxièmement, même si la déclaration se révélait imprécise voire inexacte 

sur ce point, ses autres indications subsisteraient, dans la mesure où elles 

sont étayées par d'autres pièces (consid. 2.4.7). 

B-5226/2015 

Page 15 

Avec l'autorité inférieure, le Tribunal estime que cette pièce est de nature 

à établir, voire à renforcer, la vraisemblance de l'usage sérieux en Suisse 

de la marque opposante pour la période déterminante par son titulaire ou 

un tiers autorisé (consid. 2.4.1.4-2.4.1.8). 

2.4.7 Le contenu de la pièce qui précède est étayé par 3 factures 

adressées par l'intimée à B._______ AG (doss. aut. inf. no 14 pièces 5 à 

7). 

2.4.7.1 Il est vrai que, si la marque est utilisée exclusivement à titre de 

raison de commerce (enseigne), autrement dit comme renvoi à une 

entreprise et non aux marchandises que celle-ci commercialise ou 

fabrique, on ne saurait retenir un usage à titre de marque (arrêt du TAF 

B-2683/2007 du 30 mai 2008 consid. 5.2 "Solvay/Solvexx" ; MEIER, CR, 

art. 11 LPM no 12). 

Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les factures portent bien le 

signe de la marque opposante en en-tête. Il ne s'agit pas pour autant d'une 

raison de commerce. D'abord, la raison de commerce de l'intimée figure 

en pied de page. Ensuite, le libellé des produits ("Concepto") ne mentionne 

pas de marques ou d'autres désignations de produit, mais seulement 

l'appellation générique de bière ("Cerveza") ; il s'ensuit que c'est bien le 

signe opposant qui sert ici de signe distinctif – et donc de marque – pour 

les produits facturés, contrairement à ce que soutient la recourante (dans 

ce sens : arrêt du TAF B-5530/2013 du 6 août 2014 consid. 3.3 

"MILLESIMA/MILLEZIMUS").  

2.4.7.2 La jurisprudence a retenu un usage vraisemblable d'une marque 

en lien avec la vente annuelle de plusieurs centaines de bouteilles de 

vodka à des détaillants sur la base de 32 factures (arrêt du TAF B-246/2008 

du 26 septembre 2008 consid. 3 "RED BULL/DANCING BULL").  

En l'espèce, sur la base des 3 factures en question, on peut retenir la vente 

en Suisse à un importateur de 5'481 packs de 24 bouteilles de bières, soit 

131'544 bouteilles de bières de 25 ou 33 centilitres chacune pour la période 

de référence ainsi qu'il suit :  

B-5226/2015 

Page 16 

Description Complément Date Quantité Dossier 

   (packs)   

Facture En-tête 6.9.2010 2'037 Doss. aut. inf. 14 5 

Facture En-tête 26.8.2011 1'764 Doss. aut. inf. 14 6 

Facture En-tête 2.3.2012  1'680 Doss. aut. inf. 14 7 

Total (de packs de 24 bouteilles)  5'481 

Total (de bouteilles)  131'544 

Le Tribunal relève qu'en dépit du petit nombre de factures, le nombre de 

bouteilles importées est de plusieurs dizaines de milliers ce qui est très 

supérieur aux exigences de la jurisprudence. Par ailleurs, la mention 

"Cerveza" tend à établir la provenance espagnole des produits concernés. 

2.4.7.3 Lorsque la recourante conteste l'usage de la marque en lien avec 

les produits revendiqués, elle soulève des arguments qui relèvent en fait 

de la similarité des produits, question qui sera traitée plus loin (consid. 4). 

2.5 Le Tribunal retient qu'au vu du dossier l'intimée a rendu vraisemblable 

l'usage sérieux en Suisse durant la période déterminante de la marque 

attaquée pour des bières de provenance espagnole (consid. 2.4.1). 

2.5.1 Selon la jurisprudence, si une marque est enregistrée pour une 

catégorie générale de produits ou de services, cette marque est utilisée 

valablement non seulement en lien avec les produits ou les services de 

cette catégorie générale pour lesquels l'usage est concrètement établi, 

mais également en lien avec les produits ou les services de cette catégorie 

générale pour lesquels, dans la perspective des cercles de 

consommateurs déterminants, l'utilisation de la marque est rendue 

probable par l'usage de la marque déjà concrètement établi (arrêts du TAF 

B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 6.1.6.3.2 "sensationail [fig.]/

SENSATIONAIL", B-6378/2011 du 15 août 2013 consid. 3.2 

"FUCIDERM/FUSIDERM", B-1686/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3 

"CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch 

[fig.]" et B-5871/2011 du 4 mars 2013 consid. 2.3-2.4 "GADOVIST/

GADOGITA"). 

2.5.2 Au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus, il faudrait encore 

se demander si l'usage rendu vraisemblable pour les bières de provenance 

espagnole s'étend aux bières dans leur ensemble voire aux autres produits 

revendiqués par la marque opposante en classes 32 et 33. Cependant, 

cette question peut rester ouverte en l'espèce. En effet, étant donné que 

B-5226/2015 

Page 17 

les bières (de provenance espagnole) peuvent être vues comme 

identiques ou similaires à tous les produits revendiqués par la marque 

attaquée (consid. 4), il importe peu de déterminer de quels autres produits 

la marque opposante a rendu l'usage vraisemblable (usage partiel). 

3.  

Le Tribunal peut maintenant passer à l'examen des signes au regard de 

l'art. 3 al. 1 let. c LPM. Cette disposition exclut de la protection les signes 

similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services 

identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. 

3.1 Il s'agit tout d'abord de définir à quels consommateurs les produits et/ou 

les services en cause sont destinés (consid. 3.1.1) ainsi que le degré 

d'attention dont ces consommateurs font preuve (consid. 3.1.2). 

C'est en effet sur la base de la perception des personnes concernées que 

doivent être examinées les questions de la similarité des produits et/ou des 

services (consid. 4), de la force distinctive de la marque opposante 

(consid. 5), de la similarité des signes (consid. 6) et, au final, du risque de 

confusion entre les marques en cause (consid. 7 ; arrêts du TAF 

B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" 

et B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 "viva! [fig.]/viva figurstudios für 

frauen [fig.]"). 

3.1.1 Sont déterminants les cercles de consommateurs auxquels 

s'adressent les produits et/ou les services concernés par la marque 

opposante et la marque attaquée (arrêt du TAF B-5119/2014 du 17 mars 

2016 consid. 4.1 "VISUDYNE/VIVADINE" ; RAPHAEL NUSSER, Die 

massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, 

p. 145 s.). 

3.1.2 S'agissant du degré d'attention des consommateurs, il faut prendre 

en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de 

perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont 

mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un 

certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se 

fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si on est en 

présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire 

preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir 

compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. 

Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention 

particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant 

d'admettre le risque de confusion (arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008 

B-5226/2015 

Page 18 

consid. 7.2 "Nasacort/Vasocor" ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des 

marques, 2007, p. 110 ; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in : von Büren/

David [édit], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 

vol. III/1, 2e éd. 2009, no 995 ss). 

3.2  

3.2.1 Selon la décision attaquée, les produits de la classe 32 sont des 

produits de masse, raison pour laquelle il faudrait s'attendre à un degré 

d'attention et à une capacité de distinction moindre. En outre, bien que 

certaines boissons alcooliques soient achetées avec un degré d'attention 

élevé, il faudrait s'attendre, pour les produits revendiqués en classe 33, à 

un degré d'attention moyen.  

3.2.2 La recourante explique, notamment dans sa réplique, qu'en lien avec 

les bières étrangères les consommateurs feraient preuve d'un degré 

d'attention accru.  

3.2.3 L'intimée rejoint intégralement l'autorité inférieure sur ce point.  

3.3 Appelé à se prononcer le Tribunal retient ce qui suit.  

D'une manière générale, les boissons sans alcool en classe 32 sont des 

biens de consommation courante destinés au grand public, qui fait preuve 

d'un degré d'attention relativement faible ("geschwächte[r] 

Aufmerksamkeitsgrad" ; arrêts du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 

consid. 4.2.3.2 "BELVEDERE/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]", 

B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 3.2 "CARPE DIEM/carpe noctem" et 

B-2766/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3 "RED BULL/BULLDOG"). 

Dans l'arrêt B-531/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 s. "GALLO/Gallay 

(fig.)", le Tribunal a retenu que les boissons alcoolisées issues de la 

fermentation comme la bière étaient destinées à un large public âgé de 

plus de 16 ans avec un degré d'attention normal, sans exclure qu'elles 

puissent s'adresser à un public plus attentif, plus limité, composé de 

spécialistes. Le Tribunal rappelle que dans l'arrêt B-1085/2008 du 

13 novembre 2009 consid. 4 "RED BULL/STIERBRÄU et BULL 

STIERBRÄU", il a associé les boissons faiblement alcoolisées – comme la 

bière – aux boissons non alcoolisées pour la définition du cercle des 

consommateurs pour conclure qu'il s'adressait à un large public 

("Massenpublikum"). L'ancienne CREPI avait déjà jugé qu'il fallait retenir 

un degré d'attention moyen en lien avec les bières (décision de la CREPI 

du 29 juin 1999 consid. 8 "Mezzacorona [fig.]/Gran Coronas [fig.]" ; 

B-5226/2015 

Page 19 

SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM no 38). Enfin, dans l'arrêt 

B-4159/2009 du 25 novembre 2009 consid. 5.2 "EFE (fig.)/EVE", le 

Tribunal a implicitement retenu que la bière était un bien de grande 

consommation ne requérant pas d'attention particulière de la part des 

consommateurs (voir aussi arrêt du TAF B-5530/2013 du 6 août 2014 

consid. 5.1 "MILLESIMA/MILLEZIMUS"). 

Au total, s'agissant des bières, fussent-elles espagnoles, le Tribunal 

retiendra que le consommateur fait preuve ici d'un degré d'attention moyen, 

mais plutôt superficiel, sans perdre de vue le fait que les produits 

concernés peuvent être également destinés au spécialiste de la branche. 

4.  

Il convient ensuite d'examiner, du point de vue des cercles de 

consommateurs déterminants (consid. 3.3), s'il existe une similarité entre 

les produits en cause. 

4.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de 

consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits 

vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires 

proviennent de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou 

offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées. 

Sont des indices en faveur de la similarité de produits les mêmes lieux de 

production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de distribution 

semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation 

semblable, la substituabilité des produits, un champ d'application 

technologique semblable de même que le rapport entre accessoire et 

produit principal. Il convient encore de comparer les produits ou les 

services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui 

existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme 

indices par la doctrine et la jurisprudence, mais aucun n'est en soi 

déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément. 

Enfin, l'appartenance des produits revendiqués à la même classe 

internationale selon la Classification de Nice ne suffit pas pour les déclarer 

similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (arrêts 

du TAF B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.2 "Marcuard Heritage", 

B-3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 5 "[fig.]/[fig.]", B-137/2009 du 

30 septembre 2009 consid. 4 "DIAPASON", B-8105/2007 du 17 novembre 

2008 consid. 4.2 "ACTIVIA" et B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3 

"MBR/MR [fig.]" ; MARBACH, SIWR, nos 817 ss ; LUCAS DAVID, Kommentar 

zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und 

Modellgesetz, 2e éd. 1999, art. 3 LPM nos 8 et 35). Hormis les cas où le 

défaut d'usage a été invoqué avec succès, les produits et services figurant 

B-5226/2015 

Page 20 

dans la liste de la marque antérieure sont déterminants pour l'examen de 

l'identité ou de la similarité (arrêts du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 

2011 consid. 6.2.1 "Bally/BALU [fig.]", B-317/2010 du 13 septembre 2010 

consid. 5.2 "Lifetex/LIFETEA" et B-7500/2006 du 19 décembre 2007 

consid. 7 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]" ; MARBACH, SIWR, 

no 1173). 

4.2  

4.2.1 Selon la décision attaquée, les produits sont identiques s'agissant 

des "bières de provenance espagnole" et similaires pour les autres 

produits, à savoir les boissons sans alcool et boissons à base de fruits et 

jus de fruits.  

4.2.2 La recourante explique, dans sa réplique, que les produits ne sont 

pas similaires, notamment que les bières ne sont pas substituables aux 

eaux minérales, aux jus de fruits et aux sirops. 

4.2.3 L'intimée se range à l'avis de l'autorité inférieure sur ce point. 

4.3  

4.3.1 Les "bières de provenance espagnole", c'est-à-dire les produits dont 

l'intimée a rendu l'usage vraisemblable (consid. 2.5) figurent sur la liste, 

corrigée durant la procédure devant l'autorité inférieure, des produits 

revendiqués par la marque attaquée (consid. A.c.). Partant, il y a identité 

quant à ces produits.  

4.3.2 Reste à examiner la situation des "bières de provenance espagnole" 

de la marque opposante par rapport aux "boissons sans alcool (à 

l'exception des eaux minérales et gazeuses) ; boissons à base de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons" 

revendiqués par la marque attaquée. 

Le Tribunal a jugé que les bières et les boissons non alcoolisées (en 

classe 32) étaient similaires aux boissons alcoolisées (classe 33) (arrêts 

du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 5.3.1.2 "BELVEDERE/

CA' BELVEDERE AMARONE [fig.]" et B-531/2013 du 21 octobre 2013 

consid. 4.2 "GALLO/Gallay [fig]" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM 

no 153). Il a aussi retenu qu'il n'existait qu'une similarité éloignée entre les 

bières et les boissons non alcooliques (classe 32), d'une part, et les 

"[a]lkoholische Mischgetränke [...] mit Aufputschmitteln wie Koffein oder 

Taurin" (classe 33), d'autre part (arrêt du TAF B-1085/2008 du 13 novembre 

B-5226/2015 

Page 21 

2008 consid. 5.2 in fine "RED BULL und BULL/STIERBRÄU"). L'ancienne 

CREPI avait déjà jugé que les boissons alcoolisées rafraichissantes – la 

bière pouvant relever de cette catégorie – d'une part, et les eaux minérales 

et jus de fruits, d'autre part, étaient des produits similaires, sous l'angle des 

entreprises qui les fabriquent, des cercles de distribution et des commerces 

les mettant à disposition (décision de la CREPI du 21 juillet 2000 consid. 4 

"Red Bull/Energy Bull Dog" ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : Basler 

Kommentar MSchG WSchG, 2017 [cité : VOLKEN BaKomm], art. 3 LPM 

no 130). 

Au total, le Tribunal retient que les bières (de provenance espagnole) 

revendiquées par la marque opposante sont similaires aux "boissons sans 

alcool (à l'exception des eaux minérales et gazeuses) ; boissons à base de 

fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons". 

5.  

Vu l'identité, respectivement la similarité, entre les produits en cause, il 

convient maintenant de déterminer, du point de vue des cercles de 

consommateurs déterminants (consid. 3.3), s'il existe une similarité entre 

les signes "Estrella Galicia (fig.)" et "Estrella Damm BARCELONA (fig.)". 

5.1  

5.1.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression 

d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). 

Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas les deux signes 

simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa 

mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il 

convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa 

mémoire imprécise (ATF 121 III 377 consid. 2a "Boss" ; MARBACH, SIWR, 

no 867). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par 

les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments 

les plus distinctifs (arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 

consid. 7.1.1 "lawfinder/LexFind.ch [fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : de 

Werra/Gilliéron [édit.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 

[ci-après : SCHLOSSER/MARADAN, CR], art. 3 LPM no 30). Les éléments 

d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne 

doivent cependant pas être purement et simplement exclus de l'examen de 

la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, 

influencer l'impression d'ensemble d'une marque (arrêt du TF 4C.258/2004 

du 6 octobre 2004 consid. 4.1 "YELLO/Yellow Access AG" ; arrêt du TAF 

B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB 

[fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, 

B-5226/2015 

Page 22 

art. 3 LPM no 60). Il convient, dès lors, de prendre en considération et de 

pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur 

l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le 

signe (arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL 'N 

LEARN/SEE 'N LEARN" ; MARBACH, SIWR, no 866 ; GALLUS JOLLER, in : 

Noth/Bühler/Thouvenin [édit.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009 

[ci-après : SHK], art. 3 LPM no 122 s.). 

5.1.2 Dans le cas d'une collision entre des signes combinant – comme en 

l'espèce – des éléments verbaux et figuratifs, il n'existe pas de règles 

absolues permettant d'établir lesquels de ces éléments l'emportent sur les 

autres dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se 

dégage des signes. Il s'agit donc de déterminer dans chaque cas l'élément 

qui a le plus d'influence sur le signe concerné (MARBACH, SIWR, no 930, et 

les références citées). Une similarité des éléments caractéristiques – 

verbaux ou figuratifs – ne peut être compensée par une dissemblance 

entre des composantes peu originales ; à l'inverse, lorsque la similarité ne 

porte que sur des éléments secondaires du point de vue de l'impression 

d'ensemble, une différence claire entre les éléments caractéristiques 

respectifs est apte à éviter une similarité des signes. En présence 

d'éléments caractéristiques tant verbaux que figuratifs, une ressemblance 

au niveau de l'une de ces composantes peut suffire à fonder une similarité 

des signes (MARBACH, SIWR, no 931 ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, 

art. 3 LPM no 104 ; arrêts du TAF B-461/2013 du 21 janvier 2015 consi. 9.1 

"SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 6.1 

"RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" et B-1618/2011 du 25 septembre 2012 

consid. 4.1 "EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]").  

Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments 

verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 

let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur 

représentation graphique et leur contenu sémantique (ATF 127 III 160 

consid. 2b/cc "Securitas", 121 III 377 consid. 2b "Boss"). S'agissant plus 

particulièrement des marques figuratives, entrent en ligne de compte les 

effets visuels et les éventuelles significations (arrêt du TAF B-5830/2009 

du 15 juillet 2010 consid. 4.4 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]" ; 

SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM no 117). La similarité des marques 

doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur 

la base de l'un de ces critères (MARBACH, SIWR, no 875 ; DAVID, op. cit., 

art. 3 LPM no 17). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, 

ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que 

l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités 

des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa 

B-5226/2015 

Page 23 

terminaison – surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation – suscitent 

plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 

III 160 consid. 2b/cc "Securitas", 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan"). 

5.2  

5.2.1 Selon la décision attaquée, la cause opposerait une marque 

combinée constituée des mots "Estrella Galicia", séparés par un logo 

représentant une étoile à six branches dans un cercle, à une autre marque 

combinée constituée de plusieurs éléments verbaux à l'intérieur d'un 

rectangle à coins coupés, de couleur rouge. Cette marque contiendrait 

l'indication "Estrella" et, placés en-dessous, les termes "Damm" et 

"Barcelona" l'un sur l'autre. Les autres indications seraient peu lisibles et 

consisteraient pour l'essentiel dans des indications génériques. Les 

éléments figuratifs de la marque attaquée seraient de peu d'importance ou 

usuels pour les produits en question, voire descriptifs ; n'entraînant pas de 

perception singulière de la marque, ils pourraient être écartés.  

En raison du début commun des deux marques, une similarité sonore est 

retenue. L'autorité inférieure, sur la base de la présence d'un mot commun 

de huit lettres ("Estrella"), avec une police de caractère très similaire, ainsi 

que d'une étoile, retient une grande similarité visuelle. Le terme espagnol 

"Estrella" ne serait pas compris du public suisse, tout comme l'étoile 

censée renvoyer à l'alchimie brassicole. En revanche, les termes "Galicia" 

et "Barcelona" renverraient à l'Espagne, ce qui constituerait une similarité 

sémantique. 

5.2.2 Selon la recourante, le mot "Estrella" serait largement compris du 

public suisse, coutumier des voyages dans les villes d'Espagne, et 

appartiendrait au vocabulaire de base de la langue espagnole. Elle relève 

la différence entre le nombre de branches dans les étoiles de chacune des 

marques opposées.  

Du point de vue graphique, la présence d'une étiquette de couleur rouge 

aux bords rognés distinguerait clairement les signes opposés. 

Du point de vue conceptuel, les mots "Galicia" et "Barcelona" ne seraient 

pas comparables ou susceptibles de confusion. Par ailleurs, le mot 

"Damm" serait sans rapport avec aucun produit et inconnu en Suisse.  

5.2.3 L'intimée estime que la comparaison des signes en cause fait 

apparaître que ceux-ci présentent une identité visuelle, phonétique et 

conceptuelle à la fois sur l'élément verbal et dominant "Estrella", sur 

B-5226/2015 

Page 24 

l'élément graphique de l'étoile et enfin sur la présence dans les deux 

marques d'une indication de type géographique.  

5.3 Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit. 

5.3.1 Il convient, dans un premier temps, de décrire les deux marques 

opposées, afin d'identifier les éléments à retenir dans la comparaison des 

signes (consid. 5.3.2).  

5.3.1.1 Du côté de la marque opposante, on trouve deux mots, tous lisibles, 

à savoir "Estrella" et "Galicia". Les deux mots sont écrits dans une police 

d'écriture qui se caractérise par ses formes pointues et anguleuses. Pour 

cette raison, cette calligraphie se nomme "fractures" (de l'allemand Fraktur) 

et elle correspond aux caractères couramment appelés "gothiques" 

(source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraktur, consulté le 28 août 2017). 

Ces deux mots sont séparés l'un de l'autre par un logo que l'on peut décrire 

ainsi : une étoile régulière de six branches ; chacune des branches est 

scindée en deux dans le sens de sa longueur, la partie gauche étant 

blanche et la partie droite noire ; l'étoile est triplement cerclée, par une fine 

ligne blanche d'abord, par une ligne beaucoup plus épaisse noire ensuite 

et enfin par des mots accolés au cercle noir. Ces mots sont totalement 

illisibles dans l'enregistrement et à peine identifiables comme des 

caractères, de sorte qu'il en sera fait abstraction. 

5.3.1.2 La marque attaquée comprend plusieurs mots (indénombrables) et 

un nombre de quatre chiffres ; tous sont rangés sur sept lignes. Cependant, 

tous n'ont pas la même lisibilité. Sous cet angle, on peut les classer en trois 

catégories. Dans la première catégorie, il y a des caractères lisibles, de par 

leur écriture blanche et leur contour fin et noir, le tout sur un arrière-fond 

rouge. On en trouve aux lignes 2, 3 et 4. Ce sont les mots "Estrella", 

"Damm" et "BARCELONA". Les mots "Estrella" et "Damm" sont écrits dans 

une calligraphie de type "fractures" (consid. 5.3.1.1), alors que le mot 

"BARCELONA" est écrit en caractères majuscules, dans une police sans 

empâtement de type "linéales" (comme la police de caractère bien connue 

"Arial"). Dans la deuxième catégorie, il y a des caractères écrits en noir, 

très difficilement lisibles. On en trouve aux lignes 1 et 6, à savoir : "1876" 

et "CERVEZZA MEDITERRANEA". Dans la troisième catégorie, il y a des 

caractères illisibles, écrits en noir ou en couleur or. On en trouve aux lignes 

3, 5 et 7.  

B-5226/2015 

Page 25 

Entre la première ligne et la deuxième, figure une étoile régulière à cinq 

branches, de couleur or, située dans le tiers supérieur du signe. La branche 

supérieure de cette étoile sépare la date "1876" en deux parties ("18" et 

"76"). 

L'arrière-fond est composé d'un octogone irrégulier uni de couleur rouge. 

Sa forme rognée fait penser à l'étiquette figurant sur la face d'une bouteille 

de vin ou d'une canette de bière.  

En présence d'une marque combinée constituant l'étiquette d'une bouteille, 

les éléments graphiques et les couleurs n'ont en règle générale aucun rôle 

dominant par rapport à l'élément verbal (arrêt du Handelsgericht Zürich du 

20 avril 2004 "Johanniter [fig.]/Johanniter II" consid. II 3.3b, sic! 11/2004 

p. 871 ss ). De plus, en l'espèce, du point de vue du consommateur 

intéressé (consid. 3.3), l'impression d'ensemble du signe attaqué laisse de 

côté les éléments verbaux illisibles et ceux très difficilement lisibles. Seuls 

restent en mémoire, parce que le contraste entre le blanc et le rouge les 

fait ressortir, les mots "Estrella", "Damm" et "BARCELONA", éventuellement 

accompagnés d'une étoile (voir aussi consid. 7.3.2.4 et les références 

citées). 

5.3.1.3 Au total, le Tribunal retiendra que le litige oppose deux marques 

combinant des éléments verbaux et graphiques (marques combinées). La 

marque opposante comprend les mots "Estrella Galicia", séparés par une 

étoile cerclée et la marque attaquée consiste dans les mots "Estrella Damm 

BARCELONA", rangés sur trois lignes, surmontés d'une étoile. Les deux 

marques sont écrites en caractères de type "fractures".  

Les éléments verbaux et graphiques laissés de côté à ce stade seront 

néanmoins repris au stade du risque de confusion (consid. 7.3.2.4 et les 

références citées). 

5.3.2 Sur cette base, le Tribunal peut procéder maintenant à la 

comparaison des signes combinés opposés.  

5.3.2.1 Au niveau graphique, la marque opposante comprend deux mots 

et quinze caractères alors que la marque attaquée en compte 

respectivement trois et vingt-et-un. Les deux signes ont un mot commun 

de huit caractères, à savoir "Estrella", qui représente 53% de la marque 

opposante et 38% de la marque attaquée. De plus, les deux marques sont 

écrites dans des polices de caractères très semblables de type "fractures". 

B-5226/2015 

Page 26 

Les mots composant la marque opposante sont rangés sur une ligne, 

quand ceux de la marque attaquée le sont sur trois lignes.  

La présence d'une étoile est commune aux deux signes opposés. 

Le Tribunal retient donc une certaine similarité graphique, notamment sur 

le fondement d'un mot commun placé aux débuts des signes opposés, 

constituant une part non négligeable des deux signes, de la police de 

caractères très semblable et des étoiles.  

5.3.2.2 Au niveau sonore, la marque opposante comprend deux mots et 

six syllabes, alors que la marque attaquée en compte respectivement trois 

et huit. La cadence est différente, notamment en raison du mot "Damm" 

dans la marque attaquée, qui brise la prononciation. Cependant, le mot 

commun, de trois syllabes, "Estrella", entame aussi bien la marque 

attaquée que la marque opposante. La fin des deux signes opposés se 

démarque quant à elle par le son "a" ("Galicia" et " BARCELONA"). En 

espagnol, la prononciation correcte du mot "Estrella" est "estreya" qui sera 

quoi qu'il en soit la même dans les deux signes opposés.  

Le Tribunal retient par conséquent une certaine similarité sonore entre les 

deux marques sur la base du début et de la fin des signes opposés. 

5.3.2.3 Au niveau sémantique, le mot commun aux deux signes est le mot 

"Estrella" qui signifie "étoile" en espagnol (ReversoDictionnaire, à l'adresse 

http://dictionnaire.reverso.net/espagnol-francais/estrella, consulté le 

28 août 2017). Le public suisse dispose de connaissances de base de la 

langue espagnole (arrêt du TAF B-6732/2014 consid. 4 

"CALIDA/CALYANA"). Il n'est cependant pas sûr que le mot étoile 

appartienne au vocabulaire élémentaire de cette langue. Quoi qu'il en soit, 

la question peut rester ouverte, dès lors que le mot est présent dans les 

deux signes opposés ; si le consommateur le comprenait, cela plaiderait 

par surabondance pour la similarité des signes déjà établie sous les 

aspects graphiques et sonores (consid. 5.3.2.1-5.3.2.2). Pour les 

italophones, le mot "stella" pour étoile (ReversoDictionnaire, à l'adresse 

http://dictionnaire.reverso.net/francais-italien/stella, consulté le 28 août 

2017) est trop éloigné pour que l'association fonctionne. Il en est de même 

du mot "Stern" pour les germanophones (ReversoDictionnaire, à l'adresse 

http://dictionnaire.reverso.net/allemand-francais/Stern, consulté le 28 août 

2017). "Estrella" peut aussi faire référence à un prénom féminin – "Estelle" 

en français voire en allemand – comme dans l'opéra Alfonso et Estrella de 

Franz Schubert représenté la première fois en 1854. En Suisse, "Estrella" 

est porté par quelques dizaines de personnes comme prénom ou nom de 

B-5226/2015 

Page 27 

famille (sources : entre autres http://tel.local.ch, consulté le 28 août 2017). 

Au vu du faible nombre d'occurrences, cette hypothèse n'est pas 

prégnante. Au total, il n'est pas certain que le consommateur visé attache 

un sens quelconque au mot "Estrella". 

Restent les mots "Galicia", dans la marque opposante, et "Damm 

Barcelona" du côté de la marque attaquée.  

Rien ne permet d'être sûr que le mot "Galicia" dans la marque opposante 

soit compris comme faisant référence à la Galice, à savoir une 

communauté autonome espagnole, située à l'extrémité nord-ouest du 

pays. Cela supposerait, outre de bonnes notions d'espagnol, certaines 

connaissances géographiques.  

Le mot "Damm", qui fait référence au nom de la recourante, est inconnu 

comme tel en Suisse. Il sera compris par le consommateur suisse 

d'expression allemande comme signifiant une "digue", un "barrage", voire 

un "talus" (ReversoDictionnaire, à l'adresse http://dictionnaire.reverso.net/

allemand-francais/Damm, consulté le 28 août 2017). Les consommateurs 

francophones et italophones n'y verront aucun sens.  

Le mot "Barcelona" en revanche sera certainement perçu par les 

consommateurs concernés comme une référence à la ville bien connue de 

Barcelone, la deuxième ville la plus peuplée de l'Espagne et capitale 

administrative et économique de la Catalogne. De plus, dans l'hypothèse 

– certes incertaine (voir ci-dessus) – où le terme "Galicia" serait perçu 

comme une référence à la géographie de l'Espagne, le consommateur visé 

pourrait associer "Galicia" et "Barcelona". On ne peut donc pas exclure 

toute similarité conceptuelle sous cet angle.  

L'étoile est quant à elle sans signification particulière, immédiatement 

perceptible, que ce soit dans la marque opposante ou dans la marque 

attaquée. On ne peut cependant pas exclure toute similarité conceptuelle 

en raison de la présence de ce signe commun (arrêt du TAF B-4908/2014 

du 20 octobre 2016 consid. 4.5.3 "[blason] [fig.]/[blason] [fig.]"). Autre est 

cependant la question de la force distinctive de ce signe (consid. 6.3.1). 

Au total, en raison d'une étoile, d'une hypothétique compréhension du mot 

"Estrella" et d'une éventuelle référence à la géographie de l'Espagne, le 

Tribunal ne peut pas totalement exclure que le consommateur visé y voie 

une similarité sémantique. 

B-5226/2015 

Page 28 

5.3.3 Au total, le Tribunal retient la similarité des signes opposés, en 

particulier quant aux aspects graphiques et sonores.  

6.  

En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause 

(consid. 7), il convient enfin de déterminer l'étendue du champ de 

protection de la marque opposante. 

6.1  

6.1.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. 

Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes 

et des différences modestes suffiront alors à créer une distinction 

suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments 

essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans 

le langage courant (arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 

"R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG" ; MARBACH, 

SIWR, no 981). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant 

acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un 

acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent 

bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, 

car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement 

(ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 

3 mars 2009 consid. 6 "Sky/SkySIM"). 

6.1.2 Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de 

déterminer la signification de chacun de ses éléments et d'examiner 

ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris 

par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, 

comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des 

allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service 

concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation 

est descriptive (arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 

consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/Maritimer" et B-1700/2009 du 

11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum"). 

6.2  

6.2.1 Selon la décision attaquée, le renvoi à la bière par un élément figuratif 

(l'étoile) ou encore la signification en espagnol du mot "Estrella", à savoir 

"étoile" serait indirect. Par conséquent, il conviendrait de reconnaître à la 

marque opposante une force distinctive ainsi qu'un champ de protection 

normaux.  

http://www.bvger.ch/publiws/pub/cache.jsf#_Ref463355389

B-5226/2015 

Page 29 

6.2.2 Selon la recourante, l'utilisation d'"Estrella" – dont elle estime qu'elle 

est comprise comme "étoile" (consid. 5.2.2) – et/ou d'une étoile à six 

branches pour une marque de bière n'est pas ou très faiblement distinctive. 

Il en serait de même de l'utilisation des caractères gothiques. 

6.2.3 L'intimée ne se prononce pas directement sur la question. Elle 

explique qu'en raison de l'importance accordée par les consommateurs à 

la provenance des bières (consid. 3.2.2), la référence géographique 

"Galicia" serait distinctive. 

6.3 Le Tribunal retient ce qui suit, en distinguant l'étoile cerclée 

(consid. 6.3.1) et les mots "Estrella Galicia" (consid. 6.3.2). 

6.3.1 D'une manière générale, l'étoile est banale en lien avec le commerce 

de la bière. Comme le relève la recourante, ce symbole est présent sur 

nombre de marques de bières ; elle en fournit 26 exemples différents dans 

l'annexe à son recours (pièces 58 à 84). L'étoile fait référence à la "magie" 

que constitue l'opération brassicole. Elle est un symbole alchimique dont 

l'usage est attesté dès le Moyen-Age dans la communauté des brasseurs 

(HÉBERT/DANY, Toutes les bières moussent-elles ? – 80 clés pour 

comprendre les bières, 2010, p. 123 s.).  

En l'espèce, l'étoile cerclée figurant dans la marque opposante (voir 

description sous consid. 5.3.1.1) n'est pas trivialement banale (surtout si 

on la compare à celle de la marque attaquée [consid. 5.3.1.2]). Pour autant, 

cette étoile cerclée ne présente aucune caractéristique saisissable qui la 

distinguerait spécialement de toutes sortes d'autres étoiles. Elle n'imprime 

pas particulièrement l'esprit du consommateur. Partant, il faut retenir son 

caractère banal (arrêt du TAF B-4908/2014 du 20 octobre 2016 

consid. 5.4.2 "[blason] [fig.]/[blason] [fig.]"). 

Au total, ce signe est dépourvu de force distinctive et donc faible en lien 

avec les produits revendiqués. 

6.3.2 La situation est différente pour les mots "Estrella Galicia". Comme le 

Tribunal l'a déjà relevé (consid. 5.3.2.3), il n'est pas certain que le mot 

"Estrella" soit compris par le public suisse visé qui devrait, en plus, disposer 

de connaissances de la géographie de l'Espagne. Il est donc très 

vraisemblable que le consommateur moyen, voire le connaisseur, y voie 

des signes de fantaisie. Cela plaide plutôt pour un périmètre de protection 

normal. 

B-5226/2015 

Page 30 

Même compris comme "étoile" (consid. 5.3.2.3), le mot "Estrella" ne serait 

pas pour autant descriptif des bières espagnoles. Contrairement au 

symbole de l'étoile, le mot "étoile" n'est pas traditionnellement associé au 

secteur brassicole (consid. 6.3.1). Au final, le consommateur verra aussi 

un signe de fantaisie.  

6.3.3 Reste à savoir lequel de l'élément verbal ou de l'élément graphique 

définit le champ de protection de la marque opposante.  

Les éléments verbaux l'emportent clairement en raison de l'espace qu'ils 

occupent en proportion de l'élément figuratif, qui est quelque peu relégué. 

Ils dominent le signe dans son ensemble et marquent plus l'esprit du 

consommateur que l'étoile cerclée, qui n'a pas de caractéristiques 

distinctives (consid. 6.3.1). Ce sont donc les mots "Estrella Galicia" qui 

donnent au signe sa force distinctive et donc son champ de protection. 

6.3.4 Comme les mots "Estrella Galicia" dominent la marque opposante et 

jouissent d'un champ de protection normal, le Tribunal retiendra que cette 

marque dans son ensemble a un champ de protection normal. 

7.  

Vu l'identité, respectivement la similarité, entre les produits concernés 

(consid. 4.3) et la similarité entre les signes opposés (consid. 5.3.3), il faut 

maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du 

champ de protection normal de la marque opposante (consid. 6.3.4). 

7.1  

7.1.1 La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service 

d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation 

de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale, soit 

rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus 

récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. 

7.1.2 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux 

intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que 

les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur 

de la marque (risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi 

lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur 

ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en 

pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de 

produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises 

économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) 

B-5226/2015 

Page 31 

(ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", 119 II 473 consid. 2c "Radion" 

et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). 

7.1.3 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant 

abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les 

circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il 

convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des 

signes (consid. 5.3.3) que des produits ou des services pour lesquels ils 

sont enregistrés (consid. 4.3). Ces deux éléments s'influencent 

réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent 

d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa 

(arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU 

[fig.]" ; DAVID, op. cit., art. 3 LPM no 8). La question du risque de confusion 

doit être examinée en tenant notamment compte du degré d'attention dont 

font preuve les destinataires des produits en cause (consid. 3.3 ; JOLLER, 

op. cit., art. 3 LPM no 49 ss ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 

consid. 7 "Torres/Torre Saracena") et de l'étendue du champ de protection 

de la marque opposante (consid. 6.3.4). 

7.2  

7.2.1 Selon la décision attaquée, compte tenu de l'identité du mot "Estrella" 

et de la nature descriptive des autres éléments, la reprise de la marque 

opposante serait de nature à créer un risque de confusion. Les mots 

"Damm" et "Barcelona" ne modifieraient pas suffisamment la marque 

opposante pour écarter tout risque de confusion.  

7.2.2 La recourante estime que le mot "Damm" serait hautement distinctif 

dans sa marque en raison de son utilisation en lien avec de la bière et de 

son absence de signification en Suisse. Elle explique également qu'en 

raison de l'importance accordée par les consommateurs à la provenance 

des bières (consid. 3.2.2), la référence géographique "Barcelona" serait 

elle aussi d'importance. 

7.2.3 L'intimée rejoint l'autorité inférieure pour estimer que la reprise du 

terme distinctif et dominant "Estrella" par la marque attaquée peut faire 

naître un risque de confusion indirect.  

7.3 Le Tribunal se positionne ainsi. 

7.3.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, la reprise des éléments 

caractéristiques principaux d'une marque antérieure – qui conduit déjà en 

principe à une similarité entre les signes en cause (consid. 5.3.3) – est en 

B-5226/2015 

Page 32 

général de nature à créer un risque de confusion (arrêts du TAF 

B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 8.3.3.1 "BELVEDERE/

CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]", B-6137/2013 du 18 juin 2015 

consid. 5.1 "TERRA/VETIA TERRA", B-3310/2012 du 11 mars 2013 

consid. 7.2.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]", B-4151/2009 du 

7 décembre 2009 consid. 8.3 "GOLAY/Golay Spierer [fig.]" et B-8011/2007 

du 24 octobre 2008 consid. 6.4 "emotion/e motion [fig.]" ; SCHLOSSER/

MARADAN, CR, art. 3 LPM no 51 ; CHERPILLOD, op. cit., p. 112 ; MARBACH, 

SIWR, no 963).  

Un tel risque de confusion peut exceptionnellement être exclu si l'élément 

repris perd son individualité au sein de la nouvelle marque pour n'en former 

qu'un élément secondaire (arrêts du TAF B-6137/2013 du 18 juin 2015 

consid. 5.1 "TERRA/VETIA TERRA" et B-5616/2012 du 28 novembre 2013 

consid. 4.2 "VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum" ; 

arrêt du Kantonsgericht LU 1A 11 4 du 17 août 2015, sic! 2016, p. 19, 

consid. 4.4.4 "Cristal/Cristalino" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM 

no 51 s.), si le sens du signe est modifié par l'élément ajouté (décisions de 

l'ancienne CREPI MA-WI 05/99 du 7 février 2000, sic! 2000, p. 303, 

consid. 4 "Esprit/L'esprit du dragon" et MA-WI 11/98 du 19 avril 1999, sic! 

1999, p. 418, consid. 5 "Koenig/Sonnenkönig") ou si l'élément repris 

constitue un signe faible auquel un autre élément est ajouté, des 

différences plus modestes étant dans ce cas suffisantes pour distinguer les 

marques en présence (arrêts du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 

consid. 8.3.3.1 "BELVEDERE/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]", 

B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 7.2.1 "RODOLPHE/RODOLPHE 

[fig.]", B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 5.5 "viva! [fig.]/viva 

figurstudios für frauen [fig.]" et B-5440/2008 du 24 juillet 2009 consid. 7.4.2 

"Jump/Jumpman [fig.]" ; arrêt du TF 4C.3/1999 du 18 janvier 2000, sic! 

2000, p. 194, consid. 4c "Campus/Liberty Campus").  

7.3.2 Il faut donc se demander quels sont les éléments dominants de la 

marque opposante, dans quelle mesure la marque attaquée les reprend et, 

le cas échéant, si elle peut se prévaloir des exceptions jurisprudentielles.  

7.3.2.1 Ainsi que le Tribunal l'a déjà relevé, la dimension graphique, 

somme toute banale, est en retrait dans la marque opposante 

(consid. 6.3.3). Il ne peut donc y avoir d'élément dominant que du côté des 

éléments verbaux de cette marque. L'élément verbal "Galicia" est lui-aussi 

en retrait si on le compare à l'élément "Estrella". Il risque d'être relativisé, 

voire occulté, par le consommateur concerné. En lien avec les produits 

revendiqués, il est bien plus probable que le consommateur ne retienne 

que les "bières Estrella" et non les "bières Estrella Galicia". Il est en 

B-5226/2015 

Page 33 

revanche exclu que, comme le prétend la recourante, le consommateur 

évoque les "bières Galicia" ou les "bières Damm Barcelona". C'est donc en 

dernière analyse le mot "Estrella" qui confère à la marque opposante son 

originalité et qui est son élément dominant (consid. 5.3.1.1 et 6.3.3).  

7.3.2.2 Du côté de la marque attaquée, force est de constater que les mots 

"Damm BARCELONA" ne dominent pas le signe, en raison de leur petitesse 

relativement au mot "Estrella". Le rangement sur trois lignes dans la 

marque attaquée (contre une seule dans la marque opposante) accentue 

encore la domination du mot "Estrella", écrit en grand et surtout en 

première position (consid. 5.3.1.1). Le mot "Damm" est sans signification 

en lien avec les produits revendiqués (bières de provenance espagnole), 

et le consommateur (même germanophone) y verra un signe de fantaisie. 

Quant au signe "BARCELONA", il sera probablement pris comme une 

indication de provenance en lien avec des produits "de provenance 

espagnole", et non comme un signe distinctif. Néanmoins, à l'instar de 

"Damm", écrit d'ailleurs un peu plus grand, ce nom d'une ville espagnole 

n'influence que très peu l'impression d'ensemble dégagée du signe 

attaqué, marquée par le mot "Estrella". 

L'étoile à cinq branches, même si elle occupe un espace qui n'est pas 

négligeable et même si elle est colorée d'une teinte qui se distingue de 

l'arrière-fond, est faible en soi (consid. 5.3.1.2). En effet, elle ne confère 

pas une originalité notable à la marque attaquée en raison de la présence 

régulière d'une étoile dans les marques de bières (consid. 6.3.1). 

7.3.2.3 Le Tribunal en conclut que la marque attaquée reprend 

intégralement l'élément dominant (et donc caractéristique) de la marque 

opposante ("Estrella"), aussi bien dans sa dimension verbale que dans son 

aspect graphique (polices de caractères de type "fractures"). De leur côté, 

les éléments "Damm" et "BARCELONA" ajoutés à l'élément "Estrella" sont 

faibles (consid. 7.3.2.2). Il ne saurait dès lors être considéré que l'élément 

"Estrella" est relégué au second plan, perd son individualité ou prend une 

autre signification au sein de la marque attaquée. Le risque de confusion 

est ainsi avéré au sens de la jurisprudence précitée (consid. 7.3.1). 

7.3.2.4 Même si l'on avait tenu compte des éléments de la marque 

attaquée que le Tribunal a écartés (consid. 5.3.1.3), à savoir les textes 

illisibles ou très difficilement lisibles et le fond rouge en forme d'étiquette, 

l'on n'aboutirait pas à un résultat différent. D'une manière générale, les 

éléments graphiques figurant sur une bouteille de vin – en l'occurrence de 

bière – sont insuffisants pour influencer l'impression d'ensemble (dans ce 

sens : arrêt du Handelsgericht Zürich du 20 avril 2004 "Johanniter [fig.]/

B-5226/2015 

Page 34 

Johanniter II" consid. II 3.3b, sic! 11/2004 p. 871 ss ; voir aussi : arrêt du 

TAF B-4297/2012 du 10 juin 2014 consid. 9.4.3 "ARCTIC VELVET 

TRÖPFLI/ARTIC [fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM no 113 

[p. 760]). Plus particulièrement, les textes, même s'ils étaient tous 

déchiffrables, ne sauraient s'imposer en l'espèce, ne serait-ce qu'en raison 

de leur petitesse par rapport au mot largement dominant qu'est "Estrella". 

Avec l'arrière-fond, simple et banal, ils se rejoignent dans une myriade de 

micro-signes qui ne laisse aucune impression notable. Ne modifiant pas la 

perception du signe par le consommateur visé, ils n'écartent en rien le 

risque de confusion. 

8.  

La recourante excipe d'un accord de coexistence entre elle et l'intimée, 

Cette accord est valable pour les pays de l'Union européenne et non pour 

la Suisse. Quoi qu'il en soit, un tel accord n'est pas invocable dans une 

procédure d'opposition (arrêt du TAF B-6249/2014 du 25 juin 2016 

consid. 2.2 "Campagnolo [fig.]/Campagnolo [fig.]"). 

9.  

L'autorité inférieure a accordé à l'intimée (alors opposante) des dépens sur 

la base de trois échanges d'écritures. Le Tribunal relève que c'est 

seulement parce qu'il n'avait pas été remarqué, dans un premier temps, 

que la recourante (alors défenderesse) avait soulevé la question du défaut 

d'usage qu'un échange d'écritures supplémentaire a dû être ordonné 

(consid. A.d-A.e). La décision attaquée est confirmée sur le fond et la 

recourante ne soulève pas ce point dans son recours, de sorte que le 

Tribunal estime justifié de ne pas revenir sur ce point en l'espèce.  

10.  

Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision 

rendue par l'autorité inférieure dans cette affaire confirmée. 

11.  

11.1  

11.1.1 Les frais de procédure – comprenant l'émolument judiciaire et les 

débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA 

et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens 

et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, 

RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur 

litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de 

procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 

B-5226/2015 

Page 35 

art. 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y 

a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, 

respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque. 

Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces 

dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux 

frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute 

d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige 

doit être fixée selon des valeurs empiriques, soit entre 50'000 et 

100'000 francs (ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). 

11.1.2 En l'espèce, la recourante succombe. Partant, il convient de mettre 

à sa charge les frais de la procédure, dont le montant est fixé à 

4'000 francs. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un même 

montant qu'elle a versée durant l'instruction.  

11.2  

11.2.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a 

droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 

al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Les dépens comprennent 

les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la 

partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment 

les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel 

n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels 

sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie 

représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui 

ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé 

de la décision, un décompte de leurs prestations. Le tribunal fixe les 

dépens sur la base du décompte ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité 

sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 

11.2.2 L'intimée l'ayant emporté, elle a droit à des dépens, mis à la charge 

de la recourante qui succombe. Le 9 décembre 2015, l'intimée a déposé 

une "Note de frais et honoraires" d'un montant de 2'400 francs en relation 

avec la préparation et le dépôt d'une réponse au recours. Compte tenu 

aussi de la duplique déposée par l'intimée le 6 avril 2016, il convient de lui 

allouer une indemnité de 3'500 francs. L'intimée ayant choisi librement de 

se faire représenter et ayant son siège à l'étranger, aucun supplément de 

TVA n'est alloué. 

12.  

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable 

contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une 

B-5226/2015 

Page 36 

marque, le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 

2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 

 

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 

1.  

Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée. 

2.  

Les frais de procédure, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge de la 

recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un même 

montant qu'elle a versée durant l'instruction. 

3.  

Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant global de 

3'500 francs, sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.  

4.  

Le présent arrêt est adressé : 

– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) 

– à l'intimée (recommandé ; annexes : pièces en retour) 

– à l'autorité inférieure (no de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier 

en retour) 

 

 

Le président du collège : Le greffier : 

 

 

  

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean 

 

Expédition : 14 septembre 2017