# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** c9173051-e1ac-55d1-9a7a-3144487697a0
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2017-12-04
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 04.12.2017 B-7768/2015
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-7768-2015_2017-12-04.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
 
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-7768/2015 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  4 .  D e z e m b e r  2 0 1 7  

Besetzung 
 Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), 

Richter Marc Steiner, Richter David Aschmann, 

Gerichtsschreiber Tobias Grasdorf. 
 

 
 

Parteien 
 CAFFITALY SYSTEM S.p.A.,  

Via Panigali 38, IT-40041 Gaggio Montana, 

vertreten durch lic. iur. Stefan Day, Rechtsanwalt,  

Isler & Pedrazzini AG, Giesshübelstrasse 45,  

Postfach 1772, 8027 Zürich,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

Alois Dallmayr Kaffee oHG,  

Dienerstrasse 14-15, DE-80331 München, 

vertreten durch die Rechtsanwälte 

Dr. Michael Noth und Dr. Barbara Abegg, 

Times Attorneys, Falkenstrasse 27, 8024 Zürich,  

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, 

Vorinstanz.  

 
 

 
 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 13635,  

CH-558 419 Capsa / IR 1 189 472 CUPSY (fig.). 

 

B-7768/2015 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Am 16. Januar 2014 wurde die internationale Registrierung Nr. 1 189 472 

„CUPSY (fig.)“  

 

der Beschwerdeführerin in der „Gazette OMPI des marques internationa-

les“ Nr. 2014/1 veröffentlicht. Sie ist für die folgenden Waren hinterlegt: 

Klasse 11: Cafetières électriques ainsi que leurs parties et garnitures; 

Klasse 21: Cafetières non électriques ainsi que leurs parties et garnitures; 

Klasse 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café.  

B.  

B.a Mit Schreiben vom 30. April 2014 erhob die Beschwerdegegnerin Wi-

derspruch gegen die Schutzausdehnung dieser Marke auf die Schweiz und 

beantragte, der internationalen Marke Nr. 1 189 472 „CUPSY (fig.)“ sei der 

Schutz in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren zu verweigern. 

Dabei stützte sie sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 558 419 „Capsa“, die 

am 16. März 2007 hinterlegt und am 18. Mai 2007 für die folgenden Waren 

eingetragen wurde: 

Klasse 9: Kaffeeverkaufsautomaten; 

Klasse 11: Elektrische Kaffeeautomaten für Heissgetränke; elektrische 

Kaffeemaschinen, elektrische Kaffeefiltergeräte; Kaffeeröster; 

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Kaffee-Ersatzmittel, Kaffeege-

tränke. 

B.b Mit Widerspruchsantwort vom 11. September 2014 beantragte die Be-

schwerdeführerin, der Widerspruch sei abzuweisen. Sie begründete dies 

damit, die Widerspruchsmarke sei nicht rechtserhaltend gebraucht worden 

und es bestehe keine Verwechslungsgefahr.  

B.c Mit Replik vom 10. März 2015 machte die Beschwerdegegnerin gel-

tend, die Widerspruchsmarke sei seit Jahren in der Schweiz und in 

B-7768/2015 

Seite 3 

Deutschland umfangreich in Verwendung für die beanspruchten Waren 

und die angefochtene Marke sei mit der Widerspruchsmarke verwechsel-

bar. Dazu reichte sie verschiedene Beweismittel ein. 

B.d Mit Duplik vom 28. April 2015 hielt die Beschwerdeführerin an ihren 

Anträgen fest. 

B.e Mit Verfügung vom 29. Juli 2015 wies das IGE den Widerspruch ab. 

Zur Begründung führte es an, der Beschwerdegegnerin sei es nicht gelun-

gen, den markenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu 

machen. 

C.  

C.a Am 14. September 2015 erhob die Beschwerdegegnerin beim Bun-

desverwaltungsgericht Beschwerde (Verfahren B-5725/2015) und bean-

tragte, die Verfügung des IGE vom 29. Juli 2015 sei aufzuheben und der 

angefochtenen Marke sei der Schutz in der Schweiz nicht zu gewähren. 

Sie machte insbesondere Ausführungen zum rechtserhaltenden Gebrauch 

der Widerspruchsmarke und reichte diesbezüglich weitere Beweismittel 

ein. 

C.b Am 28. Oktober 2015 reichte die Beschwerdeführerin eine Beschwer-

deantwort ein und beantragte die Abweisung der Beschwerde. 

C.c In ihrer Vernehmlassung vom 30. Oktober 2015 teilte das IGE mit, ge-

stützt auf die neu eingereichten Beweismittel habe es die angefochtene 

Verfügung mit Verfügung vom 30. Oktober 2015 in Wiedererwägung gezo-

gen.  

In seinem Wiedererwägungsentscheid hob das IGE seine Verfügung vom 

29. Juli 2015 auf, hiess den Widerspruch gut und verweigerte der interna-

tionalen Registrierung Nr. 1 189 472 „CUPSY (fig.)“ in der Schweiz für 

sämtliche Waren den Schutz. Zur Begründung führte es an, die Beschwer-

degegnerin habe den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchs-

marke für „Kaffee in Kapselform“ glaubhaft gemacht. Nicht glaubhaft ge-

macht sei der rechtserhaltende Gebrauch in Verbindung mit den in 

Klasse 9 und 11 beanspruchten Waren. Aufgrund der Überschneidungen 

auf phonetischer und schriftbildlicher Ebene sei die Verwechslungsgefahr 

zu bejahen, auch unter der Berücksichtigung, dass ein Teil der Waren mit 

einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit erworben werde. 

B-7768/2015 

Seite 4 

Das IGE sprach der Beschwerdegegnerin zu Lasten der Beschwerdefüh-

rerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'800.– zu (inkl. Erstat-

tung der Widerspruchsgebühr).  

C.d Am 4. November 2015 schrieb das Bundesverwaltungsgericht das 

Verfahren B-5725/2015 als gegenstandslos geworden ab. 

D.  

Am 30. November 2015 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde beim 

Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die wiedererwägungsweise er-

lassene Verfügung des IGE vom 30. Oktober 2015 sei aufzuheben, der Wi-

derspruch der Beschwerdegegnerin vom 30. April 2014 sei vollständig ab-

zuweisen und die internationale Registrierung Nr. 1 189 472 „CUPSY (fig.)“ 

sei vollständig zum Schutz in der Schweiz zuzulassen. In prozessualer Hin-

sicht ersuchte sie um Beizug der Akten aus dem Verfahren vor Bundesver-

waltungsgericht B-5725/2015. 

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin aus, es bestehe keine Ver-

wechslungsgefahr zwischen der angefochtenen Marke und der Wider-

spruchsmarke, da es sich bei der Widerspruchsmarke um ein schwaches 

Zeichen handle, die Zeichen konzeptionell und auditiv unterschiedlich 

seien, sie auch bezüglich des Schriftbildes mit Unter- und Oberlängen un-

terschiedlich aussähen und die Markenadressaten eine erhöhte Aufmerk-

samkeit walten liessen. Sie machte zudem Ausführungen zu den von der 

Beschwerdegegnerin zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Ge-

brauchs eingereichten Beweismitteln, bezeichnete die Ausführungen je-

doch als „lediglich hilfsweise vorgebracht“. 

E.  

Den mit Zwischenverfügung vom 3. Dezember 2015 geforderten Kosten-

vorschuss in der Höhe von Fr. 4'500.– bezahlte die Beschwerdeführerin 

innert der angesetzten Frist. 

F.  

Am 22. Februar 2016 reichte das IGE die Vorakten ein, beantragte die Ab-

weisung der Beschwerde und verzichtete auf die Einreichung einer Ver-

nehmlassung. 

G.  

In ihrer Beschwerdeantwort vom 23. März 2016 beantragte die Beschwer-

degegnerin die Abweisung der Beschwerde. Der prozessuale Antrag der 

B-7768/2015 

Seite 5 

Beschwerdeführerin, die Akten aus dem Verfahren B-5725/2015 seien bei-

zuziehen, sei gutzuheissen. 

Zur Begründung führte sie an, sie habe den rechtserhaltenden Gebrauch 

mindestens für „Kaffee in Kapseln“ und für „Kaffee“ glaubhaft gemacht. 

Diesbezüglich reichte sie neue Beweismittel betreffend ihre Nespresso-

kompatiblen Kaffeekapseln ein. Die angefochtene Marke sei klar als das 

Wort „CUPSY“ zu erkennen, die minimalen grafischen Veränderungen 

seien lediglich figuratives Beiwerk und damit keine charakteristische Eigen-

art. Sie weise zudem im Wortklang die gleiche Konsonantenfolge, das glei-

che Silbenmass und die gleiche Aussprachekadenz auf wie die Wider-

spruchsmarke, da der erste Wortteil „cup“ als englisches Wort erkannt und 

entsprechen mit einem A ausgesprochen werde. Das Klangbild sei deshalb 

sehr ähnlich. Zudem hätten die beiden Marken auch im Schriftbild grosse 

Ähnlichkeiten. Im Zusammenhang mit Kaffee komme den beiden Zeichen 

über ihre Anlehnung an die Bedeutungen „Tasse“ und „(Kaffee-)Kapsel“ 

eine direkte Sinnverwandtschaft zu. Im Gesamteindruck bestehe insbeson-

dere in Anbetracht der Warenidentität oder starken Warenähnlichkeit sowie 

des geringen Aufmerksamkeitsgrades der massgeblichen Verkehrskreise 

eine Verwechslungsgefahr. 

Als Beweismittel reichte die Beschwerdegegnerin insbesondere eine Be-

teiligungsübersicht der Alois Dallmayr KG, Rechnungen und Lieferscheine 

im Zusammenhang mit dem Nespresso-System, Capsa-Salesmagazin 

Ausgabe 1/2014 und einen Pressespiegel „capsa Launch“ ein.  

H.  

Am 30. März 2016 stellte das Bundesverwaltungsgericht das Schreiben 

der Vorinstanz der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin zur 

Kenntnis zu. Ein Doppel der Beschwerdeantwort stellte das Gericht inklu-

sive Beilagen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz zur Kenntnis zu. 

Die Akten aus dem vorhergehenden Verfahren B-5725/2015 nahm das Ge-

richt antragsgemäss zu den Akten des vorliegenden Verfahrens und ver-

zichtete auf die Anordnung eines weiteren Schriftenwechsels. 

I.  

Mit Schreiben vom 7. April 2016 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Kos-

tennote vom 5. April 2016 ein und beantragte eine Entschädigung in der 

Höhe von Fr. 11'819.25. 

B-7768/2015 

Seite 6 

J.  

Mit Schreiben vom 22. April 2016 stellte die Beschwerdeführerin den An-

trag, der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Entschädigung in der Höhe 

von Fr. 11'819.25 sei abzuweisen und die Kostennote sei nicht zu berück-

sichtigen. Eine Kopie der Stellungnahme stellte das Gericht am 26. April 

2015 der Beschwerdegegnerin zu. 

K.  

Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen 

Parteiverhandlung verzichtet. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-

gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 

32 und 33 Bst. e VGG). Die vorliegende Beschwerde wurde in der gesetz-

lichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kosten-

vorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfü-

gung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und beschwert und so-

mit zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist da-

her einzutreten. 

2.  

2.1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren 

Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun-

gen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt 

(Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 

[MSchG, SR 232.11]).  

2.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den 

Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird 

(Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines unun-

terbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Mar-

kenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den 

Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). 

2.3 Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellungnahme 

vor der Vorinstanz geltend gemacht werden, da die Einrede sonst verwirkt. 

Sie muss weder begründet noch glaubhaft gemacht werden (Art. 22 Abs. 3 

B-7768/2015 

Seite 7 

Markenschutzverordnung [MSchV, SR 232.111]). Der Zeitraum, für den der 

Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich 

rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, zu dem die Widerspruchsgegnerin den 

Nichtgebrauch der Marke geltend macht (vgl. anstatt vieler Urteil des 

BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 „Life“). Bei der Glaubhaft-

machung des Markengebrauchs im Sinne von Art. 32 MSchG kommt den 

Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1 VwVG) eine so erhebliche 

Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 

VwVG) faktisch von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszu-

gehen ist (Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 “Life” 

m.w.H.). 

2.4 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht wor-

den sein. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abneh-

mern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines 

Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann. Massstab 

für den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchenüb-

lichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu be-

rücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die be-

sonderen Umstände des Einzelfalls wie Grösse und Struktur des in Frage 

stehenden Unternehmens. Kein ernsthafter Markengebrauch ist etwa die 

bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markenbenutzung für Produkte des 

Massenkonsums (vgl. Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 

E. 2.5 „Life“ m.w.H.). 

2.5 Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle 

Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. Nur bezüglich der-

jenigen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke 

tatsächlich gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für den Nicht-

gebrauch bestehen), treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden 

Gebrauchs ein (Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 „Maxx 

[fig.]/max Maximum + value [fig.]“). Gebrauchshandlungen für einen Teilbe-

griff gelten umso mehr auch für den ganzen Oberbegriff, je prototypischer 

sie für diesen Oberbegriff stehen, je mehr Gebrauchshandlungen für unter-

schiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammen-

hängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und 

präziser der Oberbegriff ist. Solche Gebrauchshandlungen stehen im Ge-

gensatz zu isolierten Gebrauchshandlungen, die untypisch und unspezi-

fisch für den Oberbegriff sind und sich stärker von anderen im Oberbegriff 

enthaltenen Waren oder Dienstleistungen unterscheiden (Urteil des BVGer 

B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 „Gadovist/Gadogita“). 

B-7768/2015 

Seite 8 

2.6 Grundsätzlich muss die Marke in der Schweiz gebraucht werden. Von 

diesem Territorialitätsprinzip gibt es zwei Ausnahmen: den Gebrauch für 

den Export und Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen 

der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Mus-

ter- und Markenschutz (SR 0.232.149.136; nachfolgend Übereinkommen 

CH/D), der den Gebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz 

gleichstellt. Die Rechte aus diesem Staatsvertrag können nur deutsche 

und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit 

Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz bean-

spruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsäch-

liche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsnie-

derlassung in einem der Vertragsstaaten haben (BGE 124 III 277 E. 2c). 

Dabei gilt auch der Gebrauch als Exportmarke in Deutschland als rechts-

erhaltend, wenn er den Anforderungen von Art. 11 MSchG genügt (Urteil 

des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.4 „Egatrol/Egatrol“ 

m.w.H.). 

2.7 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhalts-

punkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht 

bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Über-

zeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass 

die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil 

(BGE 130 III 333 E. 3.2 „Uhrenarmband [3D]“; Urteil des BVGer  

B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 “Life” m.w.H.). 

2.8 Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Ur-

kunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etiketten-

muster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Belege müssen sich auf 

den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs bezie-

hen, was deren einwandfreie Datierung voraussetzt. Undatierbare Belege 

können unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren berück-

sichtigt werden (Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.9 

„Life“ m.w.H.). 

2.9 Der rechtserhaltende Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen 

ist, oder in einer hiervon nur unwesentlich abweichenden Form, marken-

mässig, ernsthaft und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren 

und Dienstleistungen erfolgen (Urteile des BVGer B-3416/2011 vom  

17. Februar 2012 E. 4.4 „MyLife [fig.]“, B-7500/2006 vom 19. Dezember 

2007 E. 5.3.1 „Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]“). Eine wesentliche 

Abweichung vom Registereintrag ist die Veränderung von Gesamtbild und 

B-7768/2015 

Seite 9 

kennzeichnendem Charakter, so dass der kennzeichnungskräftige Kern 

der Marke seiner Identität beraubt wird; eine unwesentliche, wenn ein Bild-

bestandteil gedreht, anders positioniert oder der Schrifttyp leicht moderni-

siert wird (Urteil des BVGer B-576/2009 vom 25. Juni 2009 E. 8.2.2 „Ver-

schränkte Bänder [fig.]“). Der Gebrauch ist rechtserhaltend, wenn das ab-

weichend benutzte Zeichen im Gesamteindruck mit der eingetragenen 

Marke gleichgesetzt wird (Urteil des BVGer B-7508/2006 vom 18. Oktober 

2007 E. 8 „Ice/Icecream [fig.]“). 

3.  

3.1 Die Publikation der angefochtenen Marke in der „Gazette OMPI des 

marques internationales“ erfolgte am 16. Januar 2014. Der Widerspruch ist 

innerhalb von drei Monaten beim IGE zu erheben (Art. 31 Abs. 2 MschG). 

Im Falle eines Widerspruchs gegen eine internationale Registrierung be-

ginnt die Widerspruchsfrist am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem 

Monat der Veröffentlichung in dem vom internationalen Büro herausgege-

benen Publikationsorgan folgt (Art. 50 Abs. 1 MschV). Der am 30. April 

2014 erhobene Widerspruch ist damit rechtzeitig erfolgt. 

3.2 Die Beschwerdegegnerin reichte am 11. September 2014 eine Wider-

spruchsantwort ein, mit der sie die Nichtgebrauchseinrede erhob. Damit 

wurde die Nichtgebrauchseinrede mit der ersten Rechtsschrift und folglich 

rechtzeitig erhoben. 

3.3 Die Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV. 

Demnach endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl 

trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Das Fristende wird mit dem 

Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, dem 11. September 2014, 

fixiert. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet 

und ist entsprechend auf den 11. September 2009 anzusetzen. 

3.4 Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Deutschland, weshalb ge-

mäss Art. 5 Übereinkommen CH/D der Markengebrauch in Deutschland 

demjenigen in der Schweiz gleichgesetzt ist. 

4.  

4.1 Die Beschwerdegegnerin hat im ersten Beschwerdeverfahren vor Bun-

desverwaltungsgericht diverse Belege zur Glaubhaftmachung des rechts-

erhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke eingereicht. Die Vor-

instanz hat in der angefochtenen Verfügung festgestellt, die Beschwerde-

gegnerin habe den rechtserhaltenden Gebrauch für „Kaffee in Kapselform“ 

B-7768/2015 

Seite 10 

glaubhaft gemacht. Insbesondere stellte sie fest, die Beschwerdegegnerin 

habe in der Zeit zwischen dem 5. August 2014 und dem 11. September 

2014 weit über 100'000 Nespresso-kompatible Capsa-Kapseln mit Kaffee 

verkauft. 

4.2 Die Beschwerdeführerin bezweifelt in ihrer Beschwerde die von der 

Vorinstanz angeführte Zahl von über 100'000 verkauften Nespresso-kom-

patiblen Capsa-Kapseln. Ein Teil der von der Beschwerdegegnerin einge-

reichten Rechnungen würden lediglich einen rein internen Gebrauch bele-

gen, der nicht berücksichtigt werden dürfe, da er nicht belege, dass diese 

Waren tatsächlich in den Wirtschaftsverkehr gekommen seien. Gemäss ih-

ren eigenen Berechnungen habe die Beschwerdegegnerin lediglich den 

Verkauf von 44'420 Nespresso-kompatiblen Capsa-Kapseln belegen kön-

nen. Das stelle aufgrund der geringen Menge keinen ernsthaften Gebrauch 

der Marke dar. Auf Beschwerdeebene nicht (mehr) bestritten hat die Be-

schwerdeführerin demgegenüber, dass die Widerspruchsmarke in Bezug 

auf die Nespresso-kompatible Capsa-Kapseln in markenmässiger Art und 

Weise und in einer nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht wurde. 

4.3 Die Beschwerdegegnerin stellte auf Beschwerdeebene überzeugend 

dar, dass die von der Beschwerdeführerin in der Beschwerde angeführten 

Berechnungen zur Anzahl verkaufter Nespresso-kompatibler Capsa-Kaf-

feekapseln nicht korrekt, und die Ergebnisse jeweils um den Faktor 10 zu 

klein sind. Die von der Beschwerdegegnerin im vorliegenden Verfahren zu-

sätzlich eingereichten neuen Belege bezüglich des Verkaufs von Nes-

presso-kompatiblen Capsa-Kaffeekapseln für den Zeitraum von Mitte Juli 

bis Mitte August 2014 machen einen ernsthaften Gebrauch der Marke 

„Capsa“ ohne Weiteres glaubhaft. So belegen bereits die drei umfang-

reichsten von der Beschwerdegegnerin neu eingereichten Rechnungen 

den Verkauf von über 150'000 Capsa-Kapseln ausserhalb des Konzerns 

der Beschwerdegegnerin. Die Beschwerdegegnerin macht dabei den mar-

kenmässigen Gebrauch der Marke „Capsa“ glaubhaft. Die teilweise Ver-

wendung der Marke zusammen mit dem Wort „Dallmayr“ ändert daran 

nichts, da die Marke in ihrem kennzeichnungsmässigen Kern unverändert 

benutzt wurde und die eigenständige Kennzeichenwirkung der Marke 

durch die Hinzufügung nicht verblasst (vgl. Urteile des BVGers 

B-5732/2009 vom 31. März 2010 E. 7.3 „Longines-Adler [fig.]/Aviator [fig.]“ 

und B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 6.2 „Hirsch“). Obwohl die Be-

schwerdegegnerin den Verkauf lediglich für einen relativ kurzen Zeitraum 

belegt, ist dies insofern genügend, als sie glaubhaft zu machen vermag, 

B-7768/2015 

Seite 11 

dass es sich bei den Nespresso-kompatiblen Capsa-Kapseln um eine 

ernsthafte Lancierung eines neuen Produktes handelt. 

4.4 Damit ist der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke für 

„Kaffee in Kapselform“ glaubhaft gemacht. „Kaffee in Kapselform“ steht 

prototypisch für den Oberbegriff „Kaffee“, weshalb von einem rechtserhal-

tenden Gebrauch der Widerspruchsmarke auch für den eingetragenen 

Oberbegriff „Kaffee“ auszugehen ist (Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 

4. März 2013 E. 2.3 „Gadovist/Gadogita“). Der Gebrauch der Wider-

spruchsmarke für die weiteren eingetragenen Waren ist hingegen nicht 

glaubhaft gemacht. Die Beschwerdegegnerin unternimmt auf Beschwerde-

ebene auch keine ernsthaften Anstrengungen mehr, einen solchen glaub-

haft zu machen. Auf eine Beurteilung der übrigen Behauptungen und Be-

lege kann damit in antizipierter Beweiswürdigung verzichtet werden 

(BGE 124 I 208 E. 4a; 122 III 223 E. 3c). Dies gilt für die weiteren Belege 

bezüglich Kaffeekapseln des Nespresso-Systems ebenso wie diejenigen 

betreffend die Kaffeekapseln für das Caffitaly-System. 

5.  

5.1 Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Ge-

genteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichen-

vergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände 

zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, 

hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz 

der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von 

den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden 

Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 „Kamillosan/Kamillan“). 

5.2 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Mar-

ken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und 

desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die 

Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist an-

zulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienst-

leistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von 

Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter 

welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt werden. Bei Massenarti-

keln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und ei-

nem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen 

als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger 

geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 

E. 6b/bb „Apiella“ m.w.H.).  

B-7768/2015 

Seite 12 

5.3 Gleichartigkeit der Waren liegt vor, wenn die angesprochenen Abneh-

merkreise auf den Gedanken kommen könnten, die unter Verwendung 

identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleis-

tungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstät-

ten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens 

unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Un-

ternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 

2012 E. 6.1 „[fig.]/Bonewelding [fig.]“). Für das Bestehen gleichartiger Wa-

ren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten, dem 

fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-How, den Vertriebskanälen, 

den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren 

Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbe-

reiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer 

B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 „Fructa/Fructaid“ m.w.H.). Für 

eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers 

sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteile des 

BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 „G-mode/Gmode“). Gegen das 

Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb 

derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff 

zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des BVGer B-7447/2006 vom 

17. April 2007 E. 5 “Martini Baby/martini [fig.]”). 

5.4 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den 

die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-

lassen (BGE 121 III 377 E. 2a „Boss / Boks“).  

5.5 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch von der Kennzeich-

nungskraft der Widerspruchsmarke ab, da kennzeichnungskräftige Marken 

einen grösseren Schutzumfang verdienen (Urteil des BVGer B-7017/2008 

vom 11. Februar 2010 E. 2.4 „Plus/PlusPlus [fig.]“ m.w.H.). Der geschützte 

Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist kleiner als jener für starke 

Marken. Stark sind insbesondere jene Marken, die das Ergebnis einer 

schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 

E. 2a „Kamillosan/Kamillan“). 

5.6 Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzel-

nen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entschei-

dend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterschei-

dungsschwache Wort- und Bildelemente den Gesamteindruck weniger be-

einflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- als auch 

B-7768/2015 

Seite 13 

Bildelemente, können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prä-

gen (Urteil des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4  

„Efe [fig.]/Eve“ m.w.H.).  

5.7 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebe-

nenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc „Securi-

tas“; BGE 121 III 377 E. 2b „Boss/Boks“). Dabei genügt es für die Annahme 

der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf eines dieser Kriterien bejaht wird 

(Urteil des BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 „Mo-

nari/Anna Molinari“). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silben-

zahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale be-

stimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wir-

kung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang 

respektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung 

finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder 

Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc „Securitas“; BGE 122 III 382 E. 5a  

„Kamillosan/Kamillan“). 

6.  

Der massgebliche Verkehrskreis besteht bei der Widerspruchsmarke so-

weit Waren des Oberbegriffs Kaffee betroffen sind aus einem Massenpub-

likum als Abnehmer von Waren des täglichen Bedarfs. Entsprechend ist 

von einer eher geringen Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrs-

kreise auszugehen. Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, dass es 

sich bei Kaffeekapseln erstens um Lifestyle- respektive Luxusprodukte 

handle, und die Konsumenten zweitens bei deren Kauf mit erhöhter Auf-

merksamkeit und Sorgfalt vorgingen, da sie auf die Kompatibilität mit ihrer 

Kaffeemaschine achten müssten. Entscheidend für die Beurteilung der 

massgeblichen Verkehrskreise sind jedoch – wie die Beschwerdegegnerin 

zu Recht ausführt – die Waren, wie sie für die Widerspruchsmarke einge-

tragen sind, vorliegend also „Kaffee“, nicht nur Kaffeekapseln (vgl. Ent-

scheid des BVGer B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 „Elini/Cellini“ E. 5; EU-

GEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in sic!, 2007 S. 9 f.). 

Weder kann Kaffee heute als Luxusprodukt angesehen werden, noch wird 

er ausschliesslich in Kapseln verkauft. Entsprechend ist nicht von einer er-

höhten, sondern von einer eher geringen Aufmerksamkeit der massgebli-

chen Verkehrskreise auszugehen und bei der Beurteilung der Verwechsel-

barkeit ein strenger Massstab anzulegen. 

B-7768/2015 

Seite 14 

7.  

7.1 Erstens ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüber-

stehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleich oder gleichartig 

sind. 

7.2 Die Beurteilung der Gleichartigkeit der Waren erfolgt auf Ebene der ein-

getragenen Oberbegriffe (Urteil des BVGer B-4260/2010 vom 21. Dezem-

ber 2011 E. 6.2.3 „Bally/Balú [fig.]“ m.w.H.), soweit deren rechtserhaltender 

Gebrauch glaubhaft gemacht wurde. Dies ist vorliegend nur für den einge-

tragenen Oberbegriff „Kaffee“ der Fall.  

Soweit die angefochtene Marke Schutz für „café“ beansprucht, besteht Wa-

rengleichheit.  

Bezüglich der für die angefochtene Marke eingetragenen Waren „thé, 

cacao et succédanés de café“ besteht Warenähnlichkeit. Bei Tee, Kakao 

und Kaffeeersatzmitteln erscheint ein Vertrieb durch das gleiche Unterneh-

men naheliegend, insbesondere da diese ebenfalls in Kapselform angebo-

ten werden können und als Genussgetränke zu einem gewissen Grad ge-

genseitig substituierbar sind.  

Bezüglich „cafetières électriques ainsi que leurs parties et garnitures“ und 

„cafetières non électriques ainsi que leurs parties et garnitures“ ist festzu-

stellen, dass Vertreiber von Kaffee, insbesondere von Kaffee in Kapsel-

form, oft auch (elektrische) Kaffeemaschinen vertreiben. Ob dies für die 

Annahme einer Warenähnlichkeit genügt, kann vorliegend angesichts der 

insgesamt fehlenden Verwechslungsgefahr (vgl. E. 8.6.2) jedoch offen blei-

ben. 

8.  

Zweitens ist die Zeichenähnlichkeit der beiden Marken zu prüfen. Die Wi-

derspruchsmarke „Capsa“ ist eine reine Wortmarke, ihr gegenüber steht 

die kombinierte Wort-/Bildmarke „CUPSY (fig.)“. 

8.1 Die Widerspruchsmarke „Capsa“ besteht aus zwei Silben, der Konso-

nantenfolge C-P-S und dem doppelt auftretenden Vokal A.  

Die angefochtene Wort-/Bildmarke „CUPSY (fig.)“ setzt sich zusammen 

aus den genannten Buchstaben in serifenlosen Grossbuchstaben und ei-

nem Bildelement ohne Farbanspruch. Das Bildelement besteht in einer 

schwarzen, kreisrunden Fläche im Innern des Buchstabens C. Im Gegen-

satz zu den Vorbringen der Beschwerdeführerin handelt es sich bei diesem 

B-7768/2015 

Seite 15 

bildlichen Element um ein banales grafisches Element, das für die Gesamt-

erscheinung der Marke wenig charakteristisch ist. Eine – wie die Beschwer-

deführerin vorbringt – von oben gesehene, stilisierte Kaffeetasse ist darin 

nicht ohne Weiteres zu erkennen. Das Wort CUPSY ist hingegen auf den 

ersten Blick erkennbar, insbesondere weil die Schriftlinie des Buchstabens 

C gleich dick ist wie diejenige der anderen Buchstaben, und obwohl das C 

ein wenig grösser gestaltet ist als die weiteren Buchstaben. Das Bildele-

ment ist deshalb für das Erscheinungsbild der Marke nicht charakteristisch 

oder prägend und das Zeichen wird entsprechend durch das Wortelement 

dominiert. 

8.2 Bezüglich Wortklang ist entgegen dem Vorbringen der Beschwerdefüh-

rerin nicht davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise in 

der Widerspruchsmarke „Capsa“ ein englisches Wort erkennen: Das eng-

lische Wort „cap“ respektive „caps“ gehört in der Bedeutung „Mütze/Kappe“ 

respektive „Deckel“ zwar zum englischen Grundwortschatz. Die Worten-

dung -A verweist jedoch nicht auf ein englisches Wort, sondern insbeson-

dere in der Schweiz eher auf ein italienisches oder ein deutsches, so dass 

nicht davon auszugehen ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise in der 

Widerspruchsmarke ein englisches Wort erkennen. Die von der Beschwer-

degegnerin behauptete englische Aussprache „käpsä“ ist deshalb unwahr-

scheinlich und es ist davon auszugehen, dass das Zeichen „kapsa“ ausge-

sprochen wird. 

Das Wortelement CUPSY der angefochtenen Marke besteht aus dem eng-

lischen Wort „cup“ und der Endung -SY. Bezüglich des Wortklangs ist da-

von auszugehen, dass das U entsprechend des englischen Wortes als A 

ausgesprochen wird, nicht nur da das Zeichen das englische Wort „cup“ für 

„Tasse“ enthält, sondern auch, weil es auf ein im englischen verbreitetes -Y 

endet. Die angefochtene Marke stimmt damit klanglich im besonders wich-

tigen Wortanfang ebenso wie im gesamtheitlichen Eindruck mit der Wider-

spruchsmarke überein. Der unterschiedliche Endvokal -Y (anstatt -A) ver-

mag den klanglichen Gesamteindruck nicht entscheidend zu ändern. Zu-

dem stimmen die beiden Zeichen in Silbenzahl und in der Konsonanten-

folge überein. 

Die angefochtene Marke ist damit bezüglich Wortklang als der Wider-

spruchsmarke ähnlich anzusehen. 

8.3 Bezüglich Schriftbild ist festzustellen, dass beide Zeichen aus einem 

Wort mit zwei Silben und fünf Buchstaben bestehen und damit gleich lang 

B-7768/2015 

Seite 16 

sind. Die Zeichen stimmen in drei von fünf Buchstaben (den Konsonanten), 

deren Reihenfolge und der jeweiligen Abstände zueinander überein. Sie 

unterscheiden sich hingegen in den verwendeten Vokalen. Der besonders 

relevante Wortanfang stimmt bezüglich des ersten Buchstabens – der bei 

der angefochtenen Marke durch ein Bildelement geringfügig verändert wird 

– und zwei der drei ersten Buchstaben überein, nicht jedoch im Vokal der 

Anfangssilbe. Im Wortende unterscheidet sich die angefochtene Marke mit 

dem -Y klar von der Widerspruchsmarke mit dem -A. Auf einen Vergleich 

der Ober- und Unterlängen der beiden Wörter kann nicht abgestellt wer-

den, da die Widerspruchsmarke als reine Wortmarke in Gross- oder Klein-

buchstaben dargestellt werden kann. Das Schriftbild der beiden Zeichen 

erweist sich damit nur als leicht ähnlich. 

8.4 Unter Umständen kann der Sinngehalt der beiden Zeichen deren akus-

tische und/oder optische Ähnlichkeit kompensieren. Dies kann ausnahms-

weise dann der Fall sein, wenn der unterschiedliche Sinngehalt in allen 

Sprachregionen der Schweiz beim Hören oder Lesen sofort und unwillkür-

lich erkannt wird (BGE 121 III 377 E. 2b und 3c „Boss/Boks“). Die Wider-

spruchsmarke „Capsa“ wird von den Abnehmern im Sinne von „Kapsel“ 

(„capsule“, „capsula“) verstanden (vgl. sogleich E. 8.6.1). Die angefoch-

tene Marke „CUPSY (fig.)“ enthält zwar im ersten Wortteil das englische 

Wort „cup“ für „Tasse“. Dieses wird jedoch nicht sofort und unwillkürlich 

erkannt, weil für die Abnehmer weder die Aufteilung des Wortes in „cup“ 

und die Endung –SY ohne weiteres naheliegend, noch das bildliche Ele-

ment klar als Tasse zu erkennen ist. Es liegt damit kein klar und eindeutig 

erkennbarer unterschiedlicher Sinngehalt der beiden Marken vor. Ebenso 

wenig kommt den beiden Marken jedoch eine direkte Sinnverwandtschaft 

zu. 

8.5 Es ist somit insgesamt festzuhalten, dass die Wortmarke „Capsa“ und 

die Wort-/Bildmarke „CUPSY (fig.)“ ähnliche Zeichen sind. 

8.6 Drittens ist in einer wertenden Gesamtbeurteilung zu entscheiden, ob 

zwischen den beiden Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht.  

8.6.1 Die erste Silbe der Widerspruchsmarke, „Caps-“, erinnert die Ver-

kehrskreise in der Schweiz an das französische Wort „capsule“ und das 

italienische Wort „capsula“; zudem ist auch das deutsche Wort „Kapsel“ 

trotz leicht anderer Schreibweise zumindest akustisch naheliegend. Kaffee 

wird seit einigen Jahren immer häufiger in Kapseln verkauft und hat sich 

inzwischen in der Schweiz als eine verbreitete Art, Kaffee zu konsumieren, 

B-7768/2015 

Seite 17 

durchgesetzt. Entsprechend bringen die Verkehrskreise in der Schweiz 

den Begriff „Kapsel“ ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieauf-

wand unmittelbar (BGE 131 III 495 E. 5 „Felsenkeller“ m.w.H.) mit Kaffee 

in Verbindung. Dies gilt in der Schweiz umso mehr, als der Marktführer im 

Bereich Kaffeekapseln ein Schweizer Unternehmen ist, das in der Schweiz 

stark präsent ist. Daran ändert auch nichts, dass Kaffee nicht ausschliess-

lich in Kapseln verkauft wird und die Widerspruchsmarke für den Oberbe-

griff „Kaffee“ und nicht lediglich für „Kaffeekapseln“ eingetragen ist (vgl. 

BGE 118 II 181 E. 3b „DUO“; RKGE, sic! 1997 S. 560 E. 5 „Mirabell“). Die 

erste Silbe der Widerspruchsmarke ist entsprechend im Zusammenhang 

mit Kaffee als beschreibend anzusehen. Das Wortende -A vermag nichts 

an der schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu än-

dern. Eine Durchsetzung der Marke im Verkehr wird nicht geltend gemacht. 

Die Widerspruchsmarke hat damit eine schwache Kennzeichnungskraft 

und besitzt entsprechend nur einen geringen Schutzumfang. 

8.6.2 Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ergibt sich somit insge-

samt folgendes Bild: Auszugehen ist zwar von Gleichheit respektive zumin-

dest starker Gleichartigkeit der Waren und einer eher geringen Aufmerk-

samkeit der relevanten Abnehmerkreise, jedoch gleichzeitig von einer 

schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Im Schriftbild 

besteht lediglich eine schwache Ähnlichkeit der beiden Marken. Im Klang-

bild stimmt die angefochtene Marke zwar in der ersten Silbe mit der Wider-

spruchsmarke überein. Da diese jedoch beschreibend und damit kenn-

zeichnungsschwach ist, hat sie nur einen geringen Einfluss auf den Ge-

samteindruck der Marke und das Erinnerungsbild der Abnehmer verschiebt 

sich auf das Wortende (BGE 127 III 160 E. 2b „Securitas“). Im Wortende 

unterscheidet sich die angefochtene Marke klar von der Widerspruchs-

marke. Schliesslich mindert auch das grafische Element der angefochte-

nen Marke, auch wenn es nicht dominant ist, die Verwechslungsgefahr. 

Insgesamt ist damit insbesondere angesichts der schwachen Kennzeich-

nungskraft der Widerspruchsmarke nicht von einer relevanten Verwechs-

lungsgefahr auszugehen. 

9.  

Die Beschwerde ist deshalb gutzuheissen, die Ziff. 2, 3 und 5 der ange-

fochtenen Verfügung sind aufzuheben und der Widerspruch Nr. 13635 ist 

vollständig abzuweisen. 

B-7768/2015 

Seite 18 

10.  

10.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdegegnerin kos-

ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 

10.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der 

Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-

zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 

21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundes-

verwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor 

dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen 

(Art. 4 VGKE). Dessen Schätzung hat sich nach Lehre und Rechtsprechung 

an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeu-

tenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– 

und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 „Turbinenfuss 

[3D]“ m.w.H.; Urteil des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 „we make 

ideas work“ m.w.H.). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden 

Verfahren auszugehen, da keine Anhaltspunkte für einen höheren oder 

niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Es ist von einem leicht 

überdurchschnittlichen Umfang der Streitsache auszugehen, da sowohl 

der rechtserhaltende Gebrauch der Marke als auch relative Ausschluss-

gründe Streitgegenstand bildeten. Aufgrund des Streitwerts und des leicht 

überdurchschnittlichen Umfangs der Streitsache werden die Verfahrens-

kosten auf Fr. 4'500.– festgelegt und der Beschwerdegegnerin auferlegt. 

Der von der Beschwerdeführerin einbezahlte Kostenvorschuss von 

Fr. 4'500.– ist ihr zurückzuerstatten. 

10.3 Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine angemes-

sene Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und ver-

hältnismässig hohen Kosten zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. 

Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung ist auf Grund der eingereich-

ten Kostennote festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 VGKE); ist wie im vorliegenden 

Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschä-

digung für die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der Akten fest 

(Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Im vorliegenden Fall erscheint eine Partei-

entschädigung von Fr. 3'000.– für das Beschwerdeverfahren angemessen. 

Der Antrag der Beschwerdeführerin, die Kostennote der Beschwerdegeg-

nerin sei nicht zu berücksichtigen, ist bei diesem Verfahrensausgang ge-

genstandslos. 

B-7768/2015 

Seite 19 

10.4 Die vorinstanzliche Kostenverlegung ist an den Ausgang des Be-

schwerdeverfahrens anzupassen. Die von der Beschwerdegegnerin einbe-

zahlte Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– verbleibt bei der Vorinstanz. Die 

Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche 

Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– zu bezahlen (vgl. 

Ziff. 4 und 5 der angefochtenen Verfügung).  

11.  

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen 

(Art. 73 BGG). Das Urteil ist mit Eröffnung rechtskräftig.  

 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Ziff. 2, 3 und 5 der angefochtenen 

Verfügung werden aufgehoben und der Widerspruch Nr. 13635 wird abge-

wiesen. Die Vorinstanz wird angewiesen, der internationalen Registrierung 

Nr. 1 189 472 „Cupsy (fig.)“ vollumfänglich Schutz zu gewähren. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin 

auferlegt. Sie sind innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils 

zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.  

3.  

Der Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– wird der Beschwerdeführerin zurück-

erstattet. 

4.  

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das Beschwer-

deverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– und für das 

vorinstanzliche Verfahren eine solche von Fr. 2'000.– zu bezahlen.  

  

B-7768/2015 

Seite 20 

5.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-

formular und Beilagen zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein 

und Beilagen zurück) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 13635 [Widerspruchsverfahren]; Einschreiben; 

Beilage: Vorakten zurück) 

 

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: 

 

  

 

 

Vera Marantelli Tobias Grasdorf 

 

 

 

Versand: 12. Dezember 2017