# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 31d25416-1baf-564e-9970-0185ec963076
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2007-03-07
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 07.03.2007 B-7414/2006
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-7414-2006_2007-03-07.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-7414/2006
{T 0/4}

Urteil vom 7. März 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter),
Richter Hans Urech, Richter Claude Morvant; 
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher

S._______,
vertreten durch Fürsprecher Patrick Raedersdorf, Casinoplatz 8, Postfach, 3000 
Bern 7,

Beschwerdeführer

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Einsteinstrasse 2, 
3003 Bern,

Vorinstanz

betreffend
Markeneintragungsgesuch Nr. 02461/2004 fig. (Doppeladlerwappen)

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

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Sachverhalt:
A. Der Beschwerdeführer hinterlegte am 10. Juli 2004 die folgende Bildmarke 

mit dem Farbanspruch "rot,  schwarz,  gelb" für die Dienstleistung "Erzeu-
gung von Energie" in Klasse 40:

B. Die Vorinstanz beanstandete mit Schreiben vom 2. September 2004, das 
Gesuch verletze Bestimmungen des Wappenschutzgesetzes (WSchG), da 
auch Russland und Albanien einen Doppeladler in ihren Wappen führten.

C. Mit Schreiben vom 23. Dezember 2004 hielt der Beschwerdeführer an sei-
nem Gesuch fest. Die Vorinstanz beschränkte ihre Beanstandung mit Stel-
lungnahme vom 7. Februar 2005 darauf, dass die Marke mit dem Staats-
wappen von Albanien verwechselt werden könnte, das wie folgt aussieht:

D. Der Beschwerdeführer  erläuterte an einer  Sitzung vom 8. April  2005 mit 
der Vorinstanz, dass die Anmeldung das alte Familienwappen seiner Em-
mentaler Familie S._______ zeige. Nach unbestritten gebliebener Darstel-
lung des Beschwerdeführers, die aber durch eine Besprechungsnotiz des 
Markenprüfers abgeschwächt wird, wurde ihm dabei von Seiten der Vorin-
stanz  versprochen,  dass  das  Gesuch  gutgeheissen  werde,  wenn  er  der 
Anmeldung die Erklärung beifüge, dass der Hintergrund des Wappens im-
mer gelb dargestellt werde.

E. Der Beschwerdeführer erklärte mit Schreiben vom 22. April 2005, die Mar-
ke immer wie angemeldet, mit gelbem Wappenhintergrund und schwarzem 
Doppelkopfadler zu verwenden. Er bestritt zugleich die Anwendbarkeit des 
WSchG im vorliegenden Fall.

F. Mit Schreiben vom 12. Juli 2005 hielt die Vorinstanz an ihrer Einschätzung 
der Rechtslage und an der Abweisung des Eintragungsgesuchs fest.

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G. Am  14.  November  2005  reichte  der  Beschwerdeführer  anstelle  des  ur-
sprünglichen Zeichens die folgende, in Einzelheiten geänderte Abbildung 
ein, die am 15. November 2005 bei der Vorinstanz eintraf:

H. Mit Schreiben vom 26. Januar 2006 und mit beschwerdefähiger Verfügung 
vom 2. Mai 2006 hielt die Vorinstanz auch in Bezug auf das geänderte Zei-
chen an ihrer Beanstandung fest.

I. Der Beschwerdeführer erhob darauf am 1. Juni 2006 Beschwerde an die 
Rekurskommission  für  geistiges  Eigentum  mit  dem  Begehren,  den  Ent-
scheid der Vorinstanz vom 2. Mai 2006 aufzuheben und das Eintragungs-
gesuch gut zu heissen.

J. Am 12. September 2006 reichte die Vorinstanz ihre Vernehmlassung ein 
und beantragte, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

K. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 
2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

L. An einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung vom 5. März 2007 hiel-
ten beide Seiten an ihren gestellten Rechtsbegehren fest.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung  von Beschwerden ge-

gen  Eintragungsverfügungen  der  Vorinstanz  in  Markensachen  zuständig 
(Art. 31, 32 und 33 lit. d VGG). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Ja-
nuar  2007  von der  eidgenössischen  Rekurskommission  für  geistiges  Ei-
gentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der 
gesetzlichen Frist von Art. 50 VwVG am 1. Juni 2006 eingereicht und der 
verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Der Beschwerdeführer ist 
durch die angefochtene Verfügung besonders berührt, und er ist durch den 
Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzu-
treten.

2. Zunächst stellt sich die Frage nach den von der angemeldeten Marke an-
gesprochenen Verkehrskreisen.  Die zu beurteilende Marke wurde für die 
"Erzeugung von Energie" in Klasse 40 angemeldet. Energie ist als Strom 
oder Wärme erhältlich und kann auch als Drall,  Schwingung oder anders 
weitergegeben  werden.  Am Markt  wird  zum Beispiel  elektrische  Energie 
wie eine Ware verkauft. Sie ist darum auch in Warenklasse 4 der Internati-
onalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen eingeordnet. Im Zu-
sammenhang mit ihrem Verkauf gilt die vorgängige Erzeugung von Ener-
gie als  Hilfsdienstleistung,  und ist  die  Marke nicht  selbständig  geschützt 

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(LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. Basel 
1999, N. 37 zu Art. 3 MSchG, Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 19). Käu-
fer von elektrischer Energie als Ware wären die Strombezüger, also sämt-
liche Unternehmen, Haushalte und Einzelpersonen. Dagegen kommen als 
Abnehmer der Dienstleistung "Erzeugung von Energie" in Klasse 40 prak-
tisch nur Besitzer von teuren energieproduzierenden Anlagen (Turbinen-, 
Photovoltaik-,  Erdwärme-  oder  Biogas-Anlagen  etc.)  in  Frage.  Denn  wie 
erwähnt  wird  der  Akt  der  Erzeugung  von  Energie  nur  dann  als  Haupt-
dienstleistung  verstanden,  wenn er  nicht  mit  dem Verkauf  der  dabei  er-
zeugten  Energie  oder  einer  anderen  dabei  hergestellten  Ware  an  den 
Dienstleistungsbezüger  einhergeht.  Eine  solche  Energieerzeugung  wird 
dem Dienstleistungsbezüger aber nur dann einen Nutzen vermitteln, wenn 
ihm das verwendete Kraftwerk bereits gehört, so dass er die erzeugte En-
ergie verwenden kann. Als Abnehmer der zu prüfenden Marke sind darum 
Besitzer  teurer  energieproduzierender  Anlagen  anzusehen,  welchen  die 
"Erzeugung von Energie" als Hauptdienstleistung erbracht wird.

3. Die Vorinstanz hat das Eintragungsgesuch des Beschwerdeführers zurück-
gewiesen, weil dieses Art. 10 Abs. 1 des Wappenschutzgesetzes (WSchG, 
SR 232.21) verletze. Art. 10 Abs. 1 WSchG verbietet die Eintragung von 
Zeichen als  Marken,  die  mit  Wappen,  Fahnen oder  anderen  Hoheitszei-
chen, amtlichen Kontroll-  und Garantie-Zeichen oder -Stempeln verwech-
selt werden können. Im Gegensatz zu Art. 11 setzt Art. 10 WSchG voraus, 
dass  der  Schweiz  im  betreffenden  Land  für  gleichartige  eidgenössische 
und kantonale Zeichen Gegenrecht gehalten wird. Wie die Vorinstanz zu 
Recht festhält, wurde der frühere Ausdruck "Fabrik- und Handelsmarken" 
in Art. 10 Abs. 1 WSchG mit Art. 75 Abs. 3 MSchG durch den Ausdruck 
"Marken" ersetzt, so dass Art. 10 WSchG auch Dienstleistungsmarken wie 
die hier zu beurteilende umfasst.

4. Zu  Unrecht  behauptet  die  Vorinstanz  in  E.  2  des  angefochtenen  Ent-
scheids, dass der Schutz von Art. 10 WSchG über den Schutz des Gegen-
rechts  hinausreiche.  Durch den Vorbehalt  beschränkt  diese Bestimmung 
ihre Tragweite auf  den jeweiligen Umfang des Gegenrechts und soll  ein 
asymmetrischer Schutz gerade verhindert werden (Rekurskommission für 
geistiges Eigentum/RKGE in sic!  2004,  601 E.  4  Newberry).  Die Überle-
gungen von  STEFAN SZABO in sic! 2003, 276 über die Tragweite von Art. 1 
WSchG, auf welche die Vorinstanz sich in Punkt 2 ihrer Vernehmlassung 
und in E. 2 des angefochtenen Entscheids beruft, befassen sich nicht mit 
der Frage der ausländischen Hoheitszeichen gemäss Art. 10 WSchG, son-
dern mit der Frage des Schutzumfangs von Art. 1 WSchG und sind darum 
für die Frage des Gegenrechts nicht einschlägig.

5. Die Vorinstanz erblickt den von Art. 10 Abs. 1 WSchG verlangten Gegen-
rechtsvorbehalt  in  Art.  6ter  der  Pariser  Verbandsübereinkunft  (PVÜ,  SR 
0.232.04),  der  die  Mitgliedsländer  verpflichtet,  "die  Eintragung  der  Wap-
pen, Flaggen und anderen staatlichen Hoheitszeichen der Verbandsländer  
[...] sowie jeder Nachahmung im heraldischen Sinn als Fabrik- oder Han-
delsmarken oder als Bestandteile solcher zurückzuweisen oder für ungül-
tig zu erklären [...]". Albanien ist seit 1995 Mitglied des Pariser Verbandes, 

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weshalb  diese  Bestimmung als  Gegenrechtsvorbehalt  angerufen  werden 
kann. Die Bestimmung beschränkt den Hoheitszeichenschutz jedoch aus-
drücklich auf Fabrik- und Handelsmarken, umfasst Dienstleistungsmarken 
wie  die vorliegende also  nicht  (DAVID,  N.  84  zu  Art.  2  MSchG,  CHRISTOPH 
WILLI,  Markenschutzgesetz,  Zürich  2002,  N.  273  zu Art.  2  MSchG,  HANS 
DAVID MEISSER/DAVID ASCHMANN, Herkunftsangaben, Schweizerisches Immate-
rialgüter- und Wettbewerbsrecht/SIWR III/2, Basel 2005, S. 291). Überdies 
beschränkt  sie  die  Schutzwirkung  bei  nichtidentischen  Zeichen  auf  eine 
"Nachahmung im heraldischen Sinn". Dagegen weicht die hier zu beurtei-
lende Marke gerade in heraldisch wesentlichen Merkmalen von der alba-
nischen Flagge ab, nämlich in der Hintergrundfarbe der Flagge, der Farbe 
der  Krallen  des  Doppeladlers,  der  Zahl  der  Schwingen  und  den  beige-
fügten Sternen. Auf Grund dieser Unterschiede und in Anbetracht der bei 
der  Wahl  eines  Erbringers  der  hier  zur  Beurteilung  stehenden  Dienstlei-
stungen üblichen Sorgfalt  braucht  also  nicht  befürchtet  zu werden,  dass 
das in der Marke enthaltene Wappen von jemandem, der die albanische 
Nationalflagge  kennt,  als  albanisches  Hoheitszeichen  angesehen  wird 
(RKGE in sic! 1999, 39 E. 5 Cercle, KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, 3. Aufl. 
München 2001, N. 4 zu Art. 6ter PVÜ). Noch weniger erwartet dies aber je-
mand, der die albanische Flagge nicht kennt. Art. 6ter PVÜ statuiert darum 
im vorliegenden Fall gleich aus zwei Gründen kein Gegenrecht für die An-
wendung �  oder jedenfalls vollständige Anwendung �  von Art.  10 Abs. 1 
WSchG.

6. Andere Gegenrechtsgrundlagen sind nicht  ersichtlich.  Die Vorinstanz hat 
offenbar  nicht versucht,  das albanische nationale Recht  zum Schutz von 
Hoheitszeichen zu ermitteln. Sie behauptet auch nicht, dass eine Gegen-
rechtserklärung des Bundesrats im Sinne von Art. 10 Abs. 3 WSchG be-
steht. Albanische Gesetze zum Geistigen Eigentum sind in der "Collection 
of Laws for Electronic Access (CLEA)" der OMPI unter www.wipo.int veröf-
fentlicht, doch ergeben sich auch daraus keine Anhaltspunkte für einen ge-
setzlichen Schutz von Hoheitszeichen in Albanien.  Mangels  eines hinrei-
chenden  Gegenrechtsschutzes  verletzt  die  angemeldete  Marke  Art.  10 
Abs. 1 WSchG somit nicht.

7. Ohne einen Gegenrechtsvorbehalt untersagt Art. 11 Abs. 1 Ziff. 1 und Abs. 
2 WSchG die Eintragung von Marken mit  Wappen oder  Fahnen auslän-
discher Staaten sowie von Marken, die mit  diesen Wappen oder Fahnen 
verwechselt werden können, sofern deren Benützung zur Täuschung über 
die geographische Herkunft, den Wert, andere Eigenschaften von Erzeug-
nissen oder über die geschäftlichen Verhältnisse des Benützers zum ent-
sprechenden Staat geeignet ist. Dieser Ausschlussgrund ist gleichbedeu-
tend mit dem Ausschlussgrund von Art. 2 lit. c MSchG für geographische 
Bezeichnungen in Marken. Er setzt voraus, dass das angemeldete Zeichen 
die relevanten Abnehmerkreise zur Annahme verleitet, die gekennzeichne-
te Ware oder Dienstleistung stamme aus dem Land oder von dem Ort, auf 
den die Angabe hinweist (BGE 128 III 460 E. 2.2 Yukon). Diese Bedingung 
ist vorliegend nicht erfüllt und wird von der Vorinstanz auch nicht behaup-
tet. Der einzige Hinweis in der angemeldeten Marke,  der im Sinne eines 

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geographischen Hinweises aufgefasst werden könnte, ist eine Ähnlichkeit 
des  abgebildeten  Doppeladlers  mit  dem Doppeladler  in  der  albanischen 
Nationalflagge. Doppeladler kommen aber sowohl in Familien- wie Landes-
wappen und -flaggen relativ oft vor. Besitzern von teuren energieproduzie-
renden  Anlagen  (vgl.  E.  2)  ist,  soweit  sie  die  albanische  Nationalflagge 
überhaupt  kennen,  bekannt,  dass  eine  oberflächliche  Übereinstimmung 
von  Wappentieren  keinen  Rückschluss  auf  eine  Zusammengehörigkeit 
oder gemeinsame Herkunft von zwei Wappen oder Flaggen gestattet. Das 
Markengesuch zeigt nach der unbestritten gebliebenen Darlegung des Be-
schwerdeführers  sein  Familienwappen.  Nach  der  Praxis  der  Vorinstanz 
werden Familienwappen in Marken regelmässig geduldet (EUGEN MARBACH, 
Markenrecht, SIWR III, Basel 1996, S. 90). Der Beschwerdeführer hat da-
mit Anspruch, dass seine Marke in der berichtigten Fassung vom 14. No-
vember 2005 eingetragen wird (Art. 30 Abs. 3 MSchG).

8. Damit kann offen bleiben, ob der Beschwerdeführer auch gestützt auf den 
Grundsatz von Treu und Glauben im öffentlichen Recht die Eintragung der 
Marke verlangen könnte. Nach seinen Ausführungen hat er die Verschie-
bung des Hinterlegungsdatums der Marke in Kauf genommen, da ihm die 
Vorinstanz  dafür  die  Genehmigung  der  Marke  in  Aussicht  gestellt  hatte, 
was einen Anspruch auf Vertrauensschutz begründen könnte (U. HÄFELIN/ 
G. MÜLLER/F. UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. Zürich 2006, 
668 ff.).  Die Vorinstanz hat dies nicht  bestritten  oder kommentiert.  Nach 
Besprechungsnotizen des Markenprüfers soll der Beschwerdeführer aller-
dings auf den Vorbehalt einer Genehmigung durch ein übergeordnetes Be-
schlussgremium innerhalb der Vorinstanz hingewiesen worden sein.

9. Die  Beschwerde  ist  somit  gutzuheissen  und die  Vorinstanz  anzuweisen, 
die Marke des Beschwerdeführers in der mit Schreiben vom 14. November 
2005 geänderten  Fassung  und mit  dem neuen Hinterlegungsdatum vom 
15. November 2005 im Schweizerischen Markenregister einzutragen.

10. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 
Abs. 2 VwVG), und es ist dem Beschwerdeführer der geleistete Kostenvor-
schuss zurück zu erstatten. Überdies ist ihm eine angemessene Parteient-
schädigung zuzusprechen.

11. Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung der-
jenigen Körperschaft  oder autonomen Anstalt  aufzuerlegen,  in deren Na-
men die Vorinstanz verfügt  hat  (Art.  64 Abs.  2 VwVG).  Nach  Art.  1 des 
Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts 
für Geistiges Eigentum (IGEG; SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als 
autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Na-
men mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung 
des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 lit. a und b IGEG). Gestützt 
darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kas-
sierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vor-
instanz ist darum zur Bezahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

12. Die  Spruchgebühr  des  Beschwerdeverfahrens  ist  nach  Umfang  und 
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller La-
ge der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG). In Markeneintra-

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gungsverfahren  ist  dafür  das  Interesse  der  beschwerdeführenden  Partei 
am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der 
Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenanmeldung 
zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Ver-
hältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens ab-
schreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Ein-
zelfall  verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist 
der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- festzulegen 
(JOHANN ZÜRCHER,  Der Streitwert  im Immaterialgüter-  und Wettbewerbspro-
zess, sic! 2002, 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immate-
rialgüterrechte  und  Firmen,  sic!  2001,  559  ff.,  LUCAS DAVID,  Der  Rechts-
schutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird gutgeheissen,  die Verfügung des Eidgenössischen 

Instituts für Geistiges Eigentum vom 2. Mai 2006 wird aufgehoben und die-
ses angewiesen,  die Marke des Beschwerdeführers in der Fassung vom 
14. November 2005 im Schweizerischen Markenregister einzutragen.

2. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-- wird dem Beschwerdefüh-
rer zurückerstattet.

3. Es werden keine Kosten erhoben.

4. Dem Beschwerdeführer wird eine Parteientschädigung von Fr. 3'800.-- zu-
lasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (inkl.  MWST) 
zugesprochen.

5. Dieses Urteil wird eröffnet:

- dem Beschwerdeführer (eingeschrieben, gegen Rückschein)
- der Vorinstanz (eingeschrieben, gegen Rückschein; Ref-Nr. 2461/2004)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement.

Der Instruktionsrichter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Philipp J. Dannacher

Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundes-
gericht in Lausanne angefochten werden.

Versand am: 8. März 2007