# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 44b47cf7-82bc-5878-a072-e044b59d6412
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2010-11-10
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 10.11.2010 B-5016/2010
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-5016-2010_2010-11-10.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-5016/2010
{T 0/2}

U r t e i l  v o m  1 0 .  N o v e m b e r  2 0 1 0

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Hans Urech, 
Richter David Aschmann, 
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

X._______, 
vertreten durch Martin Cole, 
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Apollostrasse 2, 
8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Markeneintragungsgesuch Nr. 56157/2008 ZACAPA.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-5016/2010

Sachverhalt:

A.
Am  14.  Mai  2008  ersuchte  die  Beschwerdeführerin  das  Eid-
genössische  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (Vorinstanz)  um  Ein-
tragung der Wortmarke "Zacapa" (Gesuch Nr. 56157/2008), welche für 
"Rum,  Rumspirituosen,  Liköre  aus  Rum,  Cocktails  aus  Rum  sowie 
Rum enthaltende alkoholische Getränke" der  Klasse 33 beansprucht 
wird.

Mit Schreiben vom 19. August 2008 beanstandete die Vorinstanz das 
angemeldete Zeichen mit  der  Begründung,  es  stelle  Gemeingut  dar, 
sei irreführend und verstosse gegen geltendes Recht. Denn "Zacapa" 
bezeichne ein Departement der Republik Guatemala und den gleich-
namigen  Hauptort  des  Departements.  Die  Region  "Zacapa"  sei  vor 
allem  für  die  Herstellung  von  Zuckerrohrschnaps  respektive  wegen 
seiner  Rumprodukte  bekannt,  weshalb  davon  auszugehen  sei,  dass 
"Zacapa"  zumindest  von  Fachkreisen  als  geografische  Angabe  ver-
standen werde. Das Wortzeichen "Zacapa" beschreibe daher direkt die 
Herkunft  und  den  Produktionsort  der  beanspruchten  Waren,  wes-
wegen es dem Zeichen an konkreter Unterscheidungskraft mangle. Auf 
Grund  dieser  Herkunftserwartung  werde  das  Publikum  zudem  ge-
täuscht  sein,  wenn  die  beanspruchten  Waren  nicht  aus  der  Region 
"Zacapa" in Guatemala stammten. Schliesslich verstosse das Zeichen 
gegen das TRIPS-Abkommen, da die geografische Angabe "Zacapa" 
nicht mit der Herkunft der Waren übereinstimme.

Die  Beschwerdeführerin  beantragte  in  ihrer  Stellungnahme  vom 
17. Oktober  2008,  der  Marke "Zacapa"  sei  vollumfänglich  Schutz  zu 
erteilen.  Zur  Begründung  brachte  sie  vor,  "Zacapa"  sei  ein  in  der 
Schweiz unbekanntes, unbedeutendes Städtchen. Es sei daher davon 
auszugehen,  dass  der  Name  "Zacapa"  vom  durchschnittlichen 
Konsumenten  in  der  Schweiz  nicht  als  geographische  Bezeichnung 
verstanden werde oder aber – wenn er als geographischer Name er-
kannt werde – nicht lokalisiert  werden könne, denn in Honduras und 
Kolumbien  existierten  gleichnamige  Ortschaften.  Zudem  stehe  ein 
anderer  Sinngehalt  –  nämlich  das  für  seine  Rumprodukte  bekannte 
Unternehmen "Zacapa" – im Vordergrund. Im Weiteren bestehe auch 
keine Täuschungsgefahr, da eine solche nur anerkannt werden könne, 
wenn  der  fragliche  Begriff  als  wirkliche  geographische  Herkunfts-
angabe und nicht wie hier als blosses Phantasiewort aufzufassen sei. 

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Die  Marke  "Zacapa"  verstosse  schliesslich  auch  nicht  gegen  das 
TRIPS-Abkommen,  da im vorliegenden Fall  feststehe,  dass die geo-
graphische  Bezeichnung  weder  die  Eigenschaften  der  Ware  präge 
noch ihr einen besonderen Ruf verleihe.

Mit  Schreiben  vom 23.  Dezember  2008  hielt  die  Vorinstanz  an  der 
Rückweisung des angemeldeten Zeichens fest.

Die Beschwerdeführerin rügte mit Eingabe vom 29. Mai 2009, die Vor-
instanz  sei  in  ihrem  Schreiben  nicht  auf  die  von  ihr  vorgebrachte 
Mehrdeutigkeit  der  geografischen  Angabe  "Zacapa"  eingegangen. 
Zudem werde die von ihr  angemeldete Marke nicht  vom Schutz des 
TRIPS-Abkommens  erfasst,  da  die  von  ihr  vertriebenen  Spirituosen 
nach  international  bekannten  Herstellungsmethoden  aus  Rohstoffen 
verschiedenster  Herkunft  gebrannt  werden  könnten,  ohne  dass  sich 
Qualität oder andere Eigenschaften änderten. Schliesslich berief sich 
die Beschwerdeführerin auf die Ausnahmebestimmungen von Art. 24 
Abs. 4 und 9 TRIPS.

Am 4. September  2009 teilte  die Vorinstanz der  Beschwerdeführerin 
mit, dass es an der Schutzverweigerung auf Grund von Art. 2 Bst. a, c 
und  d  MSchG  festhalte.  Zur  Begründung  brachte  sie  vor,  im 
guatemaltekischen  Departement  "Zacapa"  werde,  im  Gegensatz  zu 
den  weiteren  Ortschaften  namens  "Zacapa",  nachweislich  Rum 
produziert.  Die  Qualität  von  Rum werde  entgegen  der  Meinung  der 
Beschwerdeführerin von seiner geografischen Herkunft, insbesondere 
von  der  Herstellungsmethode  und  den  Ausgangsstoffen  in  den 
jeweiligen  Ursprungsregionen  beeinflusst.  Deshalb  gelte  das  vor-
liegende  Zeichen  im  Zusammenhang  mit  Rum  und  rumhaltigen 
alkoholischen  Getränken  als  geografische  Angabe  im  Sinne  von 
Art. 22  Abs.  1  TRIPS,  und  könne  in  Verbindung  mit  Art.  23  Abs.  2 
TRIPS  nur  für  solche  alkoholische  Getränke  aus  dem Departement 
Zacapa  in  Guatemala  als  Marke  zugelassen  werden.  Ohne  Ein-
schränkung  der  Waren  auf  diese  Herkunft  verstosse  das  Zeichen 
demnach gegen Art. 23 Abs. 2 TRIPS und müsse gemäss dieser Be-
stimmung sowie gemäss Art. 2 Bst. d MSchG zurückgewiesen werden. 
Die  von  der  Beschwerdeführerin  angerufenen  Ausnahme-
bestimmungen  seien  im  vorliegenden  Fall  nicht  anwendbar.  Zudem 
wiederholte die Vorinstanz,  weshalb  das Zeichen "Zacapa" auch auf 
Grund Art. 2 Bst. a und c zurückzuweisen sei.

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Die  Beschwerdeführerin  wies  mit  Eingabe  vom  5. März  2010  ein 
weiteres Mal darauf hin, dass der Name "Zacapa" drei  verschiedene 
geografische Bedeutungen habe und somit  mehrdeutig  sei. Alle  drei 
Orte befänden sich in Gebieten, in denen Rum hergestellt werde. Auf 
Grund  der  Mehrdeutigkeit  handle  es  sich  beim  Zeichen  "Zacapa" 
weder um eine Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 MSchG, noch 
um eine geografische Angabe im Sinne des TRIPS-Abkommens.

Mit  Verfügung vom 9. Juni 2010 wies die Vorinstanz das Markenein-
tragungsgesuch  56157/2008  –  "ZACAPA" vollumfänglich  zurück.  Zur 
Begründung verwies sie auf den bisherigen Schriftenwechsel.

B.
Gegen  diese  Verfügung  erhob  die  Beschwerdeführerin  mit  Eingabe 
vom  9.  Juli  2010  Beschwerde  beim  Bundesverwaltungsgericht.  Sie 
beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Marke 
"Zacapa"  in  der  Schweiz  für  sämtliche  beanspruchten  Waren  der 
Klasse 33 zum Schutz zuzulassen. Zur Begründung bringt sie vor, das 
angemeldete  Zeichen  verstosse  nicht  gegen  Art.  2  Bst.  a  und  c 
MSchG. Es liege auch kein Verstoss gegen Art. 3 Bst. d MSchG vor, da 
Zacapa weder bekannt für die Produktion von Rum sei, noch Rum zu 
den Spirituosen gehöre, die durch lokale Verhältnisse geprägt seien. 
Somit enthalte das angemeldete Zeichen "Zacapa" keine geografische 
Angabe im Sinne von Art. 22 Ziff. 1 TRIPS. Selbst wenn dies so wäre,  
könnte sie sich auf die Ausnahmebestimmungen von Art. 24 Abs. 4, 5 
und 9 TRIPS berufen. Schliesslich wies sie darauf hin, dass sie das 
Wortzeichen "Zacapa" am 5. Juli 2006 für die identischen Erzeugnisse 
in  Guatemala  hinterlegt  und  dafür  ohne  Weiteres  Markenschutz  er-
halten habe. 

C.
Mit Stellungnahme vom 30. August 2010 beantragt die Vorinstanz, die 
Beschwerde vom 9. Juli 2010 sei unter Kostenfolge zu Lasten der Be-
schwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. 

D.
Auf  die  Durchführung  einer  öffentlichen  Verhandlung  hat  die  Be-
schwerdeführerin stillschweigend verzichtet.

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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen  Eintragungsverfügungen  der  Vorinstanz  in  Markensachen  zu-
ständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 
2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, 
VGG, SR 173.32]).

Die  Beschwerdeführerin  ist  als  Adressatin  der  angefochtenen  Ver-
fügung durch diese beschwert  und hat ein schutzwürdiges Interesse 
an  ihrer  Aufhebung  oder  Änderung.  Sie  ist  daher  zur  Beschwerde-
führung  legitimiert  (Art. 48  Abs. 1 des  Bundesgesetzes  vom 
20. Dezember  1968  über  das  Verwaltungsverfahren  [VwVG,  SR 
172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art.  50 Abs. 1 und 52 
Abs. 1 VwVG),  der  Kostenvorschuss  wurde  fristgerecht  bezahlt 
(Art. 63  Abs. 4 VwVG),  der  Vertreter  hat  sich  rechtsgenüglich  aus-
gewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen 
liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.
Nach Art. 2 Bst. d des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den 
Schutz  von  Marken  und  Herkunftsangaben  (Markenschutzgesetz, 
MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, 
die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, vom Markenschutz 
ausgeschlossen. Als rechtswidrige Zeichen gelten Zeichen, die gegen 
Bundesrecht und Staatsvertragsrecht verstossen. Nach Art. 23 Abs. 2 
des  Abkommens  über  handelsbezogene  Aspekte  der  Rechte  an 
geistigem  Eigentum  (TRIPS),  welches  Bestandteil  des  Abkommens 
vom  15.  April  1994  zur  Errichtung  der  Welthandelsorganisation  ist 
(WTO-Abkommen,  SR  0.632.20,  Anhang  1C,  für  die  Schweiz  seit 
1. Juli  1995 in Kraft), wird die Eintragung einer Marke für Weine, die 
eine  geografische  Angabe  enthält  oder  aus  ihr  besteht,  durch  die 
Weine gekennzeichnet werden, oder einer Marke für Spirituosen, die 
eine  geografische  Angabe  enthält  oder  aus  ihr  besteht,  durch  die 
Spirituosen  gekennzeichnet  werden,  in  Bezug  auf  Weine  oder 
Spirituosen,  die  diesen  Ursprung  nicht  haben,  von  Amtes  wegen, 
sofern  die  Rechtsvorschriften  des  Mitglieds  dies  zulassen,  oder  auf 
Antrag einer beteiligten Partei abgelehnt oder für ungültig erklärt.

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Ebenfalls  vom  Markenschutz  ausgeschlossen  sind  Zeichen,  die 
Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren 
oder  Dienstleistungen  durchgesetzt  haben,  für  die  sie  beansprucht 
werden (Art. 2 Bst. a MSchG), sowie irreführende Zeichen (Art. 2 Bst. c 
MSchG).

3.
Unbestrittenermassen ist das angemeldete Zeichen "Zacapa" zugleich 
der Name einer Ortschaft in Guatemala mit zirka 35'000 Einwohnern 
respektive der Name eines Departements in Guatemala mit Hauptort 
Zacapa  (Beilagen  3–5  zum  Schreiben  der  Vorinstanz  vom 
23. Dezember  2008). Ebenso unbestritten  ist  die  Tatsache,  dass  die 
Licorera Zacapaneca S.A. in Zacapa Rum für die Beschwerdeführerin 
produziert (Ziff. 2.1 der Beschwerde). 

3.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, Zacapa sei weder bekannt 
für die Produktion von Rum, noch gehöre Rum zu den Spirituosen, die 
durch  lokale  Verhältnisse  geprägt  seien.  So  sei  die  Verlegung  ihrer 
Produktionsstätten  ohne Auswirkungen auf  den von ihr  produzierten 
Rum  geblieben.  Die  Konsumenten  kauften  nach  wie  vor  dasselbe 
Produkt  in derselben Qualität und mit  demselben Geschmack. Somit 
enthalte das angemeldete Zeichen "Zacapa" nicht  eine geografische 
Angabe im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS. Es dürfe daher nicht ge -
stützt  auf  Art.  2  Bst.  d  MSchG  i.V.m.  Art.  23  Abs.  2  TRIPS  vom 
Markenschutz ausgeschlossen werden.

Die Vorinstanz hielt dagegen fest, Rum (und folglich auch Getränke auf 
der Basis von Rum) werde von den lokalen Verhältnissen, beispiels-
weise  Ausgangsstoffe,  Klima,  Wasser  und  Hefemischungen  geprägt. 
Folglich stelle das Zeichen "Zacapa" im Zusammenhang mit den be-
anspruchten Waren eine geografische Angabe im Sinne von Art.  22 
TRIPS dar.

3.2 Geografische  Angaben  im  Sinne  des  TRIPS-Abkommens  sind 
Angaben,  die  eine  Ware als  aus dem Hoheitsgebiet  eines  Mitglieds 
oder aus einer  Region oder aus einem Ort  in  diesem Hoheitsgebiet 
stammend  kennzeichnen,  wenn  eine  bestimmte  Qualität,  ein  be-
stimmter  Ruf  oder  ein  anderes  bestimmtes  Merkmal  der  Ware  im 
wesentlichen  seinem  geografischen  Ursprung  zuzuschreiben  ist 
(Art. 22 Abs. 1 TRIPS).

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Art. 23 TRIPS betrifft nur diese in Art. 22 Abs. 1 TRIPS definierte Art 
geografischer  Bezeichnungen  respektive  Produkte  mit  besonderem 
Ruf  oder  durch  die  Herkunft  geprägten  Eigenschaften  (J.  DAVID 
MEISSER / DAVID ASCHMANN, Herkunftsangaben und andere geographische 
Bezeichnungen, in: Roland von Büren / Lucas David, Schweizerisches 
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,  3. Bd./2. Teilbd.,  Basel 2005 
[nachfolgend:  SIWR  III/2],  S.  244;  CHRISTOPH WILLI,  MSchG,  Das 
schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen 
und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Vor Art. 47 N. 52). Das 
Benutzungsverbot  von  Art.  23  Abs.  2  TRIPS  ist,  im  Gegensatz  zu 
Art. 22 Abs. 2 und 3 TRIPS, unabhängig von einer Irreführungsgefahr 
und von der Verkehrsauffassung im Schutzland (vgl.  SEVERIN STRAUCH, 
Geographische Angaben, in: Jan Busche /  Peter-Tobias Stoll  [Hrsg.], 
TRIPs, Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigen-
tums, Köln / Berlin / München 2007, Art. 23, N. 4 f.;  SIMON HOLZER, in: 
Michael  Noth  /  Gregor  Bühler  /  Florent  Thouvenin  [Hrsg.],  Marken-
schutzgesetz, Bern 2009, Vorbemerkungen Art. 47 – 51, N. 28; ALESCH 
STAEHELIN, Das TRIPs-Abkommen, Bern 1999, S. 114). 

Eine  entscheidende  Rolle  bei  der  Beantwortung  der  Frage,  ob  eine 
geografische  Angabe  im  Sinne  von  Art.  22  Abs.  1  des  TRIPS-
Abkommens  vorliegt,  spielt  vielmehr  der  Zusammenhang  zwischen 
Ware und geografischer Herkunft (STRAUCH, a.a.O., Art. 22, N. 8; ROLAND 
KNAAK,  The  Protection  of  Geographical  Indications  According  to  the 
TRIPs Agreement, in: Friedrich-Karl Beier / Gerhard Schricker [Hrsg.],  
From  GATT  to  TRIPs,  Weinheim  1996,  S.  117  ff.,  S.  128).  Der 
Zusammenhang  zwischen  Ware  und  geografischer  Herkunftsangabe 
verlangt,  dass  eine  bestimmte  Qualität,  der  Ruf  oder  eine  sonstige 
Eigenschaft  der  Ware  im  Wesentlichen  auf  ihrer  geografischen 
Herkunft beruht (STRAUCH, a.a.O., Art. 22, N. 8).

Da  viele  Spirituosen  nach  international  bekannten  Herstellungs-
methoden aus Rohstoffen verschiedenster Herkunft  gebrannt werden 
können, ohne dass sich Qualität oder andere Eigenschaften ändern, 
beschränkt  sich  hinsichtlich  Spirituosen  der  Schutz  des  TRIPS-Ab-
kommens  auf  jene  geografischen  Bezeichnungen,  die  einen  be-
stimmten Ruf  besitzen,  und jene Produkte,  die  durch lokale  Verhält-
nisse geprägt sind (MEISSER / ASCHMANN, SIWR III/2, S. 244). Ob dies im 
vorliegenden Fall zutrifft, ist im Folgenden zu prüfen.

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3.2.1 Mit dem Wort  "Rum" (engl. = rum; französ. = Rhum; span. und 
portug. = Ron) wird international eine Spirituose bezeichnet, die schon 
seit  etwa  350  Jahren  unter  diesem  Begriff  als  ein  alkoholisches 
Produkt aus Zuckerrohr bekannt ist. Kaum eine andere Spirituose zeigt 
derartig  unterschiedliche  Typen  und  Qualitäten  wie  der  Rum.  Die 
jeweiligen  regionalen  Bedingungen,  die  in  jeder  Rumbrennerei 
andersartige  Verfahrensweise  und  spezifischen  Rohstoffe  sowie  die 
landeseigenen  Trinkgewohnheiten  und  besondere  Verbraucher-
erwartungen lassen eine Vielzahl einzelner Rumtypen und -qualitäten 
entstehen.  Gemeinsam  sind  jedoch  all  diesen  Erzeugnissen  die 
wichtigsten  Ausgangsstoffe:  Zuckerrohr  bzw.  Melasse  als  Neben-
produkt der Zuckergewinnung aus Zuckerrohr (ERICH KOLB, Spirituosen-
Technologie, Hamburg 2004, S. 56 [Beilage 6 zur Stellungnahme der 
Vorinstanz vom 4. September 2009]; vgl. auch Beilagen 5 und 7 zur 
entsprechenden Stellungnahme). 

Daraus  erhellt,  dass Rum wie Whisky zu den Spirituosen gehört, die 
durch  lokale  Verhältnisse  geprägt  sind  (vgl.  Urteil  des  Bundesver-
waltungsgerichts  [BVGer]  B-6442/2007 vom 30. Mai  2008 E. 3.1.2  – 
Brora).  Den  Beweis,  dass  in  ihrem  Fall  die  Verlegung  der 
Produktionsstätten  ohne  Auswirkungen  auf  die  Qualität  und  den 
Geschmack des von ihr produzierten Rums geblieben sei, wie die Be-
schwerdeführerin vorbringt, hat die Beschwerdeführerin nicht erbracht. 
Tatsache ist,  dass Rum einerseits auf  der Grundlage eines landwirt-
schaftlichen  Produkts  (Zuckerrohr)  produziert  wird,  dessen  Qualität 
vom örtlichen Klima und der Bodenbeschaffenheit abhängt, und dass 
die Herstellungsweise von Ort  zu Ort  differieren kann respektive tat -
sächlich differiert,  was sich an den unterschiedlichen Rumtypen aus-
drückt  (vgl.  Beilage  5  zur  Stellungnahme  der  Vorinstanz  vom 
4. September 2009). 

Hinzu  kommt,  dass  der  von  der  Licorera  Zacapaneca  in  Zacapa 
produzierte "Ron Zacapa Centenario" als einer der besten Rums der 
Welt  bezeichnet  wird  (vgl.  Beilage  26  zur  Beschwerde)  und  so,  zu-
sammen  mit  weiteren  Rums  dieser  Herstellerin  (z.B.  "Ron  Zacapa 
Etiqueta  Negra"),  Zacapa  einen  bestimmten  Ruf  verleiht  als  Ort,  in 
dem qualitativ hochwertiger Rum produziert wird respektive wurde. 

Da es sich bei Zacapa zudem um eine Ortschaft  in Guatemala, seit 
21. Juli  1995  ein  Mitgliedstaat  des  WTO-Abkommens 
(www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm),  handelt, 

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enthält das angemeldete Zeichen "Zacapa" eine geografische Angabe 
im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS.

3.3 Ein  Zeichen,  welches  eine  geografische  Angabe  im  Sinne  von 
Art. 22  Abs.  1  TRIPS  enthält  und  für  Weine  oder  Spirituosen  be-
ansprucht wird, ist gemäss Art. 23 Abs. 2 TRIPS in Bezug auf Weine 
oder Spirituosen, die diesen Ursprung nicht haben, abzulehnen.

Das angemeldete  Zeichen  "Zacapa"  wird  für  "Rum,  Rumspirituosen, 
Liköre  aus Rum,  Cocktails  aus  Rum  sowie  Rum  enthaltende 
alkoholische Getränke" in Klasse 33 beansprucht,  ohne jegliche Ein-
schränkung hinsichtlich der geografischen Herkunft,  namentlich nicht 
auf Zacapa. Es darf daher gestützt auf Art. 2 Bst. d MSchG i.V.m. Art. 
23 Abs. 2 TRIPS nicht zum Markenschutz zugelassen werden.

3.4 Es bleibt  zu  prüfen,  ob allenfalls  eine der  von der  Beschwerde-
führerin angerufenen Ausnahmebestimmungen von Art. 24 Abs. 4,  5 
oder 9 TRIPS greift. 

3.4.1 Nach Art. 24 Abs. 4 TRIPS besteht keine Verpflichtung, die fort-
gesetzte  und  gleichartige  Verwendung  einer  bestimmten  geo-
graphischen Angabe eines anderen Mitglieds,  durch die  Weine oder 
Spirituosen  gekennzeichnet  werden,  im  Zusammenhang  mit  Waren 
oder  Dienstleistungen  durch  seine  Staatsangehörigen  oder  Gebiets-
ansässigen zu untersagen, wenn sie diese geographische Angabe im 
Hoheitsgebiet des Mitglieds für dieselben oder verwandte Waren oder 
Dienstleistungen ohne Unterbrechung entweder a)  vor dem 15. April 
1994 mindestens zehn Jahre lang oder b) vor diesem Tag gutgläubig 
verwendet haben.

Die Vorinstanz hat  diese Ausnahmebestimmung im vorliegenden Fall 
zu  Recht  nicht  angewendet,  da sie  nur  für  Angehörige  des  Schutz-
landes, d.h. in casu der Schweiz, gilt (STRAUCH, a.a.O., Art. 24 Ziff. 14; 
SÉBASTIEN VITALI,  La  protection  internationale  des  indications 
géographiques,  Baden-Baden  2007,  S.  82;  KNAAK,  a.a.O.,  S.  135; 
GERALD REGER, Der internationale Schutz gegen unlauteren Wettbewerb 
und das TRIPS-Übereinkommen, Köln 1999, S. 198), die Beschwerde-
führerin aber ihren Sitz auf den Britischen Jungferninseln hat. Somit ist 
unerheblich,  ob in  der  Praxis  ein  Durchgriff  zum Zug kommen wird, 
weil  der  Importeur  bzw. Distributor  auf  Grund  der  vertraglichen  Be-
ziehung an die Weisungen der Beschwerdeführerin gebunden ist, wie 
die Beschwerdeführerin geltend macht.

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3.4.2 Wurde eine Marke gutgläubig angemeldet oder eingetragen oder 
wurden  Rechte  an  einer  Marke  durch  gutgläubige  Benutzung  er-
worben,  a)  bevor  diese  Bestimmungen  in  diesem  Mitgliedstaat  im 
Sinne von Teil VI Anwendung finden oder, b) bevor die geographische 
Angabe in ihrem Ursprungsland geschützt ist, so dürfen die zur Um-
setzung dieses Abschnitts getroffenen Massnahmen die Eintragungs-
fähigkeit  oder  die  Gültigkeit  der  Eintragung  einer  Marke  oder  das 
Recht auf Benutzung einer Marke nicht aufgrund der Tatsache beein-
trächtigen, dass die Marke mit einer geographischen Angabe identisch 
oder ihr ähnlich ist (Art. 24 Abs. 5 TRIPS).

Mit  anderen Worten gewährt Art. 24 Abs. 5 TRIPS im Rahmen eines 
Bestandesschutzes  ein  zeitlich  unbegrenztes  Weiterbenutzungsrecht 
an  gutgläubig  erworbenen  Marken,  die  eine  geografische  Angabe 
eines Mitgliedstaates enthalten oder ihr ähnlich sind, aber von einem 
Nichtortsansässigen gehalten  werden. Der  Weiterbestand der  Marke 
neben  der  geografischen  Angabe  ist  in  allen  Ländern  gewährleistet 
und nicht  nur auf  das Sitzland des Markeninhabers beschränkt. Das 
Weiterbenutzungsrecht  besteht  unter  den in  Bst.  a  oder  b  alternativ 
genannten  Voraussetzungen.  Danach  muss  die  Marke  vor  der  An-
wendung des TRIPS-Übereinkommens in dem betreffenden Land oder 
bevor  die  geografische  Angabe  im  Ursprungsland  geschützt  wurde, 
erworben worden sein; der Erwerb der Marke erfolgt durch gutgläubige 
Anmeldung, Eintragung oder Benutzung (STRAUCH, a.a.O., Art. 24, N. 17 
und 19; vgl. auch KNAAK, a.a.O., S. 136, und VITALI, a.a.O., S. 78).

Die  Beschwerdeführerin vertritt  die  Meinung,  diese  Ausnahme-
bestimmung  treffe  im  vorliegenden  Fall  zu,  da  die  Bezeichnung 
"Zacapa" in Guatemala nicht geschützt sei. Sie figuriere auch nicht in 
einem  zwischen  der  Schweizerischen  Eidgenossenschaft  und 
Guatemala abgeschlossenen Vertrag betreffend den Schutz von geo-
graphischen  Bezeichnungen  und  könne  folglich  keinen  Listenschutz 
beanspruchen.  Daran  werde  sich  auch  in  Zukunft  nichts  ändern, 
nachdem der guatemaltekische Staat im Jahr 2006 beschlossen habe, 
der  Beschwerdeführerin  ein  Monopolrecht  an dieser  Bezeichnung  in 
Form einer Markeneintragung einzuräumen.

Unbestritten  ist,  dass die  Bezeichnung "Zacapa" in  Guatemala  nicht 
ausdrücklich als Herkunftsbezeichnung geschützt ist. Sodann besteht 
zwischen  der  Schweizerischen  Eidgenossenschaft  und  der  Republik 
Guatemala  auch  kein  bilateraler  Staatsvertrag  zum  gegenseitigen 

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Markenschutz  respektive  zum  Schutz  von  Herkunftsangaben,  Ur-
sprungsbezeichnungen sowie anderen geografischen Bezeichnungen 
(vgl.  FLORENT THOUVENIN /  MICHAEL NOTH,  in:  Michael  Noth  /  Gregor 
Bühler  /  Florent  Thouvenin  [Hrsg.],  Markenschutzgesetz,  Bern  2009, 
Einleitung,  N.  68),  jedoch  wurde  am  9.  September  2002  das  Ab-
kommen  zwischen  der  Schweizerischen  Eidgenossenschaft  und  der 
Republik  Guatemala  über  die  Förderung  und  den  gegenseitigen 
Schutz von Investitionen (SR 0.975.237.6,  in  Kraft  seit  3. Mai  2005) 
geschlossen,  das nach dessen Art. 1  Abs. 1 Bst. d  auch Herkunfts-
angaben erfasst. Dieses Abkommen enthält  indessen keine Liste mit 
geschützten  Herkunftsangaben. Diese  Umstände bedeuten indessen 
nicht, dass "Zacapa" nicht im Sinne des TRIPS-Abkommens geschützt 
ist,  denn dieses sieht  nicht  vor,  die Entstehung des Rechts an Her-
kunftsbezeichnungen von einer Eintragung in ein Register respektive 
von einem anderen Rechtsakt abhängig zu machen. Vielmehr räumt es 
faktisch  jedem  Produzenten  der  entsprechenden  Region  das  Recht 
ein, eine geografische Angabe zu verwenden (STAEHELIN, a.a.O., S. 111 
und 121). Dies entspricht denn auch der Rechtslage in der Schweiz: 
Der Schutz geografischer  Herkunftsangaben nach Art. 47 ff. MSchG 
entsteht automatisch; eine Registrierung ist ebenso wenig notwendig 
wie  eine  behördliche  Bewilligung  zum  Gebrauch  oder  eine  rechts-
geschäftliche  Erklärung  (LORENZ HIRT,  Der  Schutz  schweizerischer 
Herkunftsangaben, Bern 2003, S. 37, mit Verweisen; vgl. auch: MEISSER 
/  ASCHMANN,  SIWR III/2,  S. 270). Wesentlich  ist,  dass  Guatemala  seit 
dem  1. November  2000  mit  den  Artikeln  78–80  des  Gesetzes  zum 
Schutz  des  Geistigen  Eigentums  ("Ley  de  Propriedad  Industrial, 
Decreto  57-2000",  abrufbar  unter: 
http://www.wipo.int/wipolex/fr/profile.jsp?code=GT)  ein  Instrument  zur 
Verfügung  hat,  um  die  Benutzung  irreführender  geografischer 
Herkunftsangaben zu verbieten und insofern geografische Herkunfts-
angaben  wie  "Zacapa"  generell  zu  schützen  (vgl.  STRAUCH,  a.a.O., 
Art. 24, N. 24; REGER, a.a.O., S. 190). 

Da  die  Umstände,  welche im Jahre  2006 zur  Eintragung  der  Marke 
"Zacapa"  ins  guatemaltekische  Markenregister  geführt  haben 
(Registrierung  Nr. 2006-5209),  dem  Bundesverwaltungsgericht  nicht 
bekannt sind,  könnte es sich auch um eine zu Unrecht  erfolgte Ein-
tragung handeln, wie bereits die Vorinstanz vorgebracht hat. 

Es  liegen somit  keine  Gründe  vor,  welche  es  dem  Bundesver-
waltungsgericht nahe legen würden, "Zacapa" als eine in Guatemala 

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nicht  geschützte  Herkunftsbezeichnung  zu  betrachten. Ohnehin  wird 
für  die  Anwendung von Art.  24  Abs. 5  TRIPS weiter  vorausgesetzt,  
dass der Erwerb des Markenrechts gutgläubig erfolgt ist. Eine im Ur-
sprungsland geschützte geografische Angabe, die im Schutzland als 
Phantasiename  o.ä.  keine  Herkunftsassoziation  bewirkt,  kann  gut-
gläubig  erworben  werden  (STRAUCH,  a.a.O.,  Art.  24,  N. 21;  REGER, 
a.a.O.,  S. 188  f.).  Hinsichtlich  der  in  Guatemala  erworbenen  Marke 
"Zacapa"  fallen  Ursprungsland  und  Schutzland  zusammen.  Da 
"Zacapa"  nicht  nur  der  Name  einer  Stadt,  sondern  auch  eines 
Departements ist,  ist  nicht  anzunehmen,  dass diese Bezeichnung in 
Guatemala  keine  Herkunftsassoziation  bewirkt,  zumal  in  "Zacapa" 
Rum  produziert  wird,  was  selbst  die  Beschwerdeführerin  einräumt. 
Insofern  durfte  die  Beschwerdeführerin  bei  Eintragung  ihrer  Marke 
nicht gutgläubig davon ausgehen, dass es sich bei "Zacapa" nicht um 
eine Herkunftsbezeichnung handelt, welche einem Markenschutz ent-
gegenstehen könnte.

Die  Voraussetzungen zur Anwendung der Ausnahmebestimmung von 
Art. 24 Abs. 5 TRIPS sind somit nicht erfüllt.

3.4.3 Schliesslich  besteht  nach  Art.  24  Abs.  9  TRIPS  keine  Ver-
pflichtung,  geografische  Angaben  zu  schützen,  die  in  ihrem  Ur-
sprungsland nicht oder nicht mehr geschützt sind oder in diesem Land 
ungebräuchlich geworden sind.

Diesbezüglich verweist die Beschwerdeführerin auf eine vom Bürger-
meister von Zacapa abgegebene förmliche Erklärung vom 7. Oktober 
2008.  In  der  Übersetzung  dieser  Äusserung  wird  Folgendes  fest-
gehalten:

"The  Department  of  Zacapa  is  not  a  region  of  the  Republic  of  Guatemala 
known for farming, producing or cultivating sugar canes. (...) The Department  
of Zacapa is not known in Guatemala, nor in any other part of the world, as a 
region dedicated to producing distilled alcoholic beverages."

Aus dieser Erklärung, wonach das Department Zacapa in Guatemala 
nicht  bekannt  sei  als  Region,  in  welcher  Zuckerrohr  angebaut  wird, 
respektive  in  welcher  destillierte  alkoholische  Getränke  produziert  
werden, zieht die Beschwerdeführerin den Schluss, dass es sich bei 
"Zacapa"  um  eine  in  Guatemala  ungebräuchliche  geografische  An-
gabe  handelt,  welche  gestützt  auf  Art.  24  Abs. 9  TRIPS wieder  als 
Marke beansprucht werden dürfe.

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Die Vorinstanz wendet dagegen zu Recht ein, dass die Meinung des 
Bürgermeisters der Stadt Zacapa nicht für die Verkehrsauffassung in 
Guatemala  sprechen  kann. Ausserdem ergibt  sich  aus  den  von  der 
Vorinstanz  eingereichten  Dokumenten,  dass  in  Zacapa  Zuckerrohr 
angebaut und, namentlich durch die Licorera Zacapaneca, Branntwein 
respektive Rum produziert wird (Beilagen 3 und 4 zur Stellungnahme 
der  Vorinstanz  vom  23.  Dezember  2008;  Beilagen  2  und  4  zur 
Stellungnahme der  Vorinstanz  vom 4.  September  2009).  Im  Handel 
sind denn auch Rums unter der Bezeichnung "Ron Zacapa" erhältlich 
(vgl.  Beilagen  1,  2  und  6  zur  Stellungnahme  der  Vorinstanz  vom 
23. Dezember  2008; Beilage  18  zur  Stellungnahme vom 30.  August 
2010). Der  "Ron Zacapa" ist  unter  Kennern wohlbekannt  und wurde 
mit  zahlreichen  Preisen  bedacht; der  "Ron Zacapa Centenario"  wird 
von vielen Kritikern sogar als der beste Rum der Welt bezeichnet (vgl.  
Beilage 26 zur Beschwerde). Unter Rum-Liebhabern insbesondere in 
Guatemala  dürfte  "Zacapa" als  Bezeichnung für  Rum mit  einem be-
stimmten  Ursprung  daher  zumindest  heute  noch  bekannt  sein  (vgl. 
Urteil des BVGer B-6442/2007 vom 30. Mai 2008 E. 3.3 – Brora). Es 
kann somit nicht der Schluss gezogen werden, bei "Zacapa" handle es 
sich  um  eine  in  Guatemala  ungebräuchliche  geografische  Angabe, 
welche  gestützt  auf  Art.  24  Abs. 9  TRIPS  wieder  als  Marke  be-
ansprucht werden darf.

3.5 Bei  diesem Resultat  erübrigt sich die Prüfung, ob die Vorinstanz 
das hinterlegte  Zeichen "Zacapa"  zu  Recht  auch gestützt  auf  Art. 2 
Bst. a und c MschG zurückgewiesen hat.

4.
Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf den Umstand, dass 
sie das Wortzeichen "Zacapa" am 5. Juli 2006 für die identischen Er-
zeugnisse (Rum, Rumspirituosen, Liköre aus Rum, Cocktails aus Rum 
sowie Rum enthaltende alkoholische Getränke) in Guatemala hinter-
legt  und  dafür  ohne  Weiteres  Markenschutz  erhalten  habe 
(Registrierung Nr. 2006-5209). Zudem sei  ihre  Marke beispielsweise 
auch vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) für die beanspruchten Waren der Klasse 33 als schutz-
fähig anerkannt worden (Registrierung Nr. 005214184). 

4.1 Diesbezüglich ist  festzuhalten,  dass  gemäss  ständiger  Recht-
sprechung  ausländischen  Entscheiden  grundsätzlich  keine  prä-
judizierende  Wirkung  zukommt  (Urteil  des  Bundesgerichts  [BGer] 

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4A.5/2004 E. 4.3 – Firemaster; Urteile des BVGer B-7427/2006 vom 
9. Januar  2008  E.  8  –  Chocolat  Pavot  [fig.],  und  B-181/2007  vom 
21. Juni  2007 E. 4.7.3  –  Vuvuzela,  je  mit  Verweis  auf:  WILLI,  a.a.O., 
Art. 2  N.  9).  Von  diesem  Grundsatz  ausgenommen  sind  Ent-
scheidungen betreffend ausländische Herkunftsangaben, soweit es um 
die Frage geht, ob ein geografischer Name freihaltebedürftig ist (Urteil 
des BVGer B-6442/2007 vom 30. Mai 2008 E. 4 – Brora, mit Verweis 
auf Urteil des BVGer B-7411/2006 vom 22. Mai 2007 – Bellagio). Der 
Umstand,  dass  eine  Bezeichnung  im  Ausland  als  Marke  registriert 
wurde,  ist  folglich  nur  ein  Kriterium unter  mehreren,  die  zu  berück-
sichtigen sind (BGE 129 III 225 E. 5.5 – Masterpiece; Urteil des BGer 
4A.6/2003 vom 14. Januar 2004 E. 3 – BahnCard).

4.2 Wie festgestellt wurde, handelt es sich beim Zeichen "Zacapa" im 
Zusammenhang mit "Rum, Rumspirituosen, Liköre aus Rum, Cocktails 
aus Rum sowie Rum enthaltende alkoholische Getränke" der Klasse 
33  um eine  geografische  Angabe  im  Sinne  von  Art.  22  Abs. 1  des 
TRIPS-Abkommens. Angesichts des klaren Verstosses gegen Art. 23 
Abs. 2 des TRIPS-Abkommens und somit gegen geltendes Recht, den 
eine Eintragung mit sich bringen würde, liegt weder ein Grenzfall vor 
noch ist die Frage eines allfälligen Freihaltebedürfnisses zu beurteilen, 
in  welchen  Fällen  eine  ausländische  Eintragung  als  Indiz  für  die 
Schutzfähigkeit  berücksichtigt  werden  kann  (Urteil  des  BVGer  B-
6442/2007 vom 30. Mai 2008 E. 4 – Brora, mit Verweis auf BVGer B-
7427/2006 vom 9. Januar  2008 E. 8  –  Chocolat  Pavot  [fig.],  und  B-
7407/2006 vom 18. September 2007 E. 8 – Toscanella).

5.
Zusammenfassend  ergibt  sich,  dass  die  Marke  "Zacapa"  (Ge-
suchs-Nr. 56157/2008) nach Art. 2 Bst. d MschG i.V.m. Art. 23 Abs. 2 
TRIPS gegen geltendes Recht verstösst. Die Vorinstanz hat ihr daher 
zu Recht den Schutz in der Schweiz verweigert. Die Beschwerde er-
weist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

6.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der 
Beschwerdeführerin  aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem 
geleisteten  Kostenvorschuss  zu  verrechnen.  Die  Gerichtsgebühren 
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung  und  finanzieller  Lage  der  Parteien  festzulegen  (Art. 63 
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 

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über  die  Kosten  und  Entschädigungen vor  dem Bundesverwaltungs-
gericht  [VGKE, SR 173.320.2]). Bei  Markeneintragungen geht  es um 
Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst  sich folglich nach 
dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich 
nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis 
zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich 
ein  Streitwert  zwischen  Fr. 50'000.– und  Fr. 100'000.– angenommen 
werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss). Von diesem Er-
fahrungswert  ist  auch  im  vorliegenden  Verfahren  auszugehen.  Es 
sprechen  keine  konkreten  Anhaltspunkte  für  einen  höheren  oder 
niedrigeren Wert der strittigen Marke.

Eine Parteientschädigung ist  der  unterliegenden Beschwerdeführerin 
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin 
auferlegt. Sie  werden nach Eintritt  der  Rechtskraft  des vorliegenden 
Urteils  mit  dem  geleisteten  Kostenvorschuss  von  Fr. 2'500.– ver-
rechnet. 

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an: 

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 56157/2008 ZACAPA; Gerichtsurkunde)
- das  Eidgenössische  Justiz-  und  Polizeidepartement  (Gerichts-

urkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli Kathrin Bigler

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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. 
Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Rechtsschrift  ist  in  einer 
Amtssprache  abzufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung 
mit  Angabe  der  Beweismittel  und  die  Unterschrift  zu  enthalten.  Der 
angefochtene  Entscheid  und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die 
beschwerdeführende  Partei  in  Händen  hat,  beizulegen  (vgl.  Art.  42 
BGG).

Versand: 11. November 2010

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