# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 718e3e81-aae1-52fb-b0b5-ec427dd19ee0
**Source:** Ticino (TI)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2002-07-02
**Language:** it
**Title:** Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.07.2002 10.2002.13
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-13_2002-07-02.html

## Full Text

Incarto n.

  10.2002.00013

  	
  Lugano

  2 luglio 2002/dp

   

  	
  In nome

  della Repubblica e Cantone

  del Ticino

  	 

	
  Il
  giudice delegato della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

  
	
   

  
	
   

  
						

 

	
   

  	
   

  

 

	
   

  	
   

  

chiamato a giudicare l'istanza di provvedimenti
cautelari 21 maggio 2002 in materia di protezione dei marchi e di concorrenza
sleale presentata da

 

	
   

  	
  __________

  rappr. dall’avv. __________, e avv. __________

   

  
	
   

  	
  contro

  	 

 

	
   

  	
  __________

  rappr. dallo Studio legale __________

   

  in cui è intervenuta in causa accessoriamente 

  __________

  pure rappr. dallo Studio legale __________

   

  
	
   

  	
   

  

tenutosi il contraddittorio il 6 giugno 2002;

 

assunti gli incarti richiamati n. 10.2002.9 e
10.2002.10 di questa stessa Camera;

 

deciso, in sede di
contraddittorio, l'intervento in lite di __________ Ltd. in favore di
__________ SA;

 

letti gli atti e i documenti prodotti;

 

 

considera

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                           1.    L'istante è una società estera, titolare del marchio svizzero
__________, marchio verbale recante il n. __________, depositato il 6 febbraio
1998 per la classe internazionale di prodotti 25 (abbigliamento) (doc. _).

 

                                                  La convenuta
gestisce due negozi a __________ -in via __________ e in __________ - dove
mette in commercio capi d'abbigliamento sportivo recanti il marchio __________
in una particolare presentazione grafica. Considerando equivalenti i due
marchi, l'istante chiede che, a titolo provvisionale, venga fatto divieto alla
convenuta di vendere in qualsiasi forma prodotti portanti in tutto o in
parte il marchio "__________" o "__________" (con o senza
la figura di un __________). 

 

 

                                           2.    L'istante afferma di essere l'unica vera titolare del marchio
litigioso per averlo depositato prima di quello della società __________ Ltd.
(nel seguito: __________), licenziante della convenuta, avvenuto solo il 18
giugno 2001 (doc. _). Sostiene che, oltre l'art. 6 LPM che riserva il diritto
al marchio a chi lo deposita per primo, alla fattispecie si attaglia anche
l'art. 14 LPM secondo il quale il titolare del marchio non può vietare a un
terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno già usato prima del
suo deposito. Conseguendone in concreto che la sua licenziataria, la ditta
tedesca __________ GmbH, così come i suoi clienti, risultano in ogni caso
autorizzati a usare il marchio controverso: e ciò in base alle vendite da
quella effettuate in Svizzera -fra novembre 2000 a tutt'oggi (ma in particolare
fino al deposito del marchio da parte di __________)- di merce recante il
marchio __________. Inoltre, l'istante invoca l'art. 3 lett. d LCSl poiché il
comportamento della convenuta è atto a ingenerare confusione nel pubblico.

 

 

                                           3.    La convenuta si difende invocando anzitutto le norme sulla
concorrenza sleale: ricordato come __________ GmbH sia stata dal 1993
all'ottobre 2000 licenziataria di __________, il fatto che la prima -dopo
essere divenuta licenziataria dell'istante nel novembre 2000- abbia continuato
a usare il marchio oggetto del primo contratto rappresenterebbe infatti una
pratica commerciale ingannevole. Afferma inoltre che __________, dapprima
(almeno dal 1989) direttamente, poi per il tramite di __________ e attualmente
sulla base della licenza con __________ SA, ha venduto in Svizzera
ininterrottamente abbigliamento recante il marchio controverso; uso precedente
a quello dell'istante, iniziato solo nel 2000. Conseguendone che la
denominazione __________ sarebbe in ogni caso protetta e riservata a
__________, rispettivamente alla convenuta (art. 8 e 10bis CUP) e che l'istante
non può vietare né alla convenuta, né a __________ l'utilizzo del marchio in
virtù dell'art. 14 LPM. Sostiene diversità dei due marchi depositati da
__________, rispettivamente dall'istante, affermando inoltre che la
registrazione di quest'ultima (nel 1998) ha ingenerato nel pubblico confusione
sull'origine della merce. Per quanto riguarda il segno del __________ di dirà,
se necessario, nel seguito.

 

 

                                           4.    Nell'ambito dell'art. 59 cpv. 1 LPM e dei combinati art. 14 LCSl
e 28c - 28f CC, l'istante deve rendere verosimile di subire o di temere di
subire una violazione del proprio diritto e che la stessa rischia di causargli
un pregiudizio difficilmente riparabile.

 

                                                  Con riferimento
all'art. 6 LPM appare determinante la questione della contestata similitudine
dei due marchi contrapposti come presupposto del principio in esame (David, Comm. di Basilea alla LPM,
1999, art. 3, N. 1); conseguendone che, si dovesse escludere -almeno in questo
stadio della controversia- la confondibilità dei due segni, verrebbe meno
l'applicabilità della norma menzionata. Concretamente e al di là dei
riconosciuti criteri di giudizio, il problema è di tutta evidenza, tenuto conto
del fatto che il marchio apposto sui prodotti di entrambe le parti
pacificamente corrisponde (a prescindere dall'eventuale aggiunta della figura
__________ di cui si dirà nel seguito) a quello depositato da __________ (doc.
_), connotato da una determinata rappresentazione grafica. Marchio che la
convenuta considera diverso da quello solo verbale di cui è titolare l'istante
e con lo stesso non confondibile: rileva al proposito che il marchio di
__________ è un marchio figurativo, composto di due elementi verbali
(__________e __________) abbinati a una grafia particolare, indicata come Cinemascope,
mentre l'istante sostiene l'indifferenza della diversa grafia con riferimento
alla giurisprudenza (in particolare: SMI 1983 II 54 e 1987 I 45). 

 

 

                                           5.    Nell'ambito del presente giudizio di verosimiglianza, la tesi
della convenuta può ragionevolmente essere accolta. Non va infatti disatteso il
principio secondo cui -pacifica l'identità dei prodotti cui sono destinati
entrambi i marchi- la loro similitudine dev'essere giudicata in particolare
sulla base del presupposto della confondibilità dei segni (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 5),
a sua volta determinata dall'impressione d'assieme che essi suscitano nei
consumatori i quali li ricordano figurativamente (Brunner E.,
Die Verwechlungsgefahr beurteilt sich nach dem Gesamteindruck usw., in Binsenwahrheit
des Immaterialgüterrechts - Festschrift für Lucas David, pag. 73 e 74; David, op. cit., art. 3 LPM, N. 11
e 15). Criterio applicabile anche al di là del tipo di marchio in esame
(figurativo, verbale, ecc.). Inoltre, non si può pretendere che un marchio solo
verbale possa automaticamente sbarrare la strada a ogni segno figurativo che
contenga lo stesso nome o vocabolo (Marbach,
Markenrecht, in SIWR III, pag. 122), dal momento che -nei casi di
collisione fra marchi che non si distinguono nel contenuto verbale- non può
essere escluso che la presentazione figurativa risulti prevalente a seconda delle
contingenze fattuali (Willi,
MSchG Kommentar, Zurigo 2002, art. 3 LPM, N. 143). 

 

                                                  Orbene, in
concreto, tenuto conto della cerchia dei consumatori che acquistano
abbigliamento sportivo sul mercato interessato alla fattispecie (David, op. cit., art. 3 LPM, N.
14), ossia (notoriamente) giovani e giovanissimi quanto mai attenti nel
distinguere merce e marchi ritenuti autentici da quelli che essi considerano
"taroccati", non può esservi dubbio sulla rilevanza dell'aspetto
grafico del segno. Così come usato da entrambe le parti e oggetto di deposito
da parte di __________, esso è connotato dalla scritta __________ in caratteri
maiuscoli di altezza diversa, ossia di altezza ugualmente e manifestamente
maggiore all'inizio e alla fine della parola e simmetricamente degradante verso
il centro della stessa (sia sul limite superiore che su quello inferiore della
scritta), così da realizzare il cosiddetto effetto Cinemascope, mentre
tutta la parola è sottolineata dal tratto normalmente orizzontale della L
iniziale che diventa una linea ricurva al centro (verso l'alto) ad
accentuazione del descritto effetto ottico. Linea sotto la quale trova posto,
in caratteri maiuscoli di dimensioni inferiori e uguali fra loro, la parola
__________. Almeno in questo stadio della vertenza, questa impostazione grafica
del marchio (doc. _), ancorché corrispondente a un disegno in sé semplice, non
può essere disattesa poiché -prima facie- appare atta a suscitare nel
consumatore medio un carattere distintivo verosimilmente non comune e facilmente
acquisibile come figura della memoria (Erinnerungsbild). E' pertanto
sostenibile che la grafia del marchio in questione -tenuto conto dello scopo
riservatogli dalla legge di distinguere prodotti o servizi di un'azienda da
quelli di un'altra (art. 1 LPM)- appaia di importanza determinante e
addirittura prevalente sull'indicazione verbale (tanto più con l'aggiunta del
nome __________), rivestendo innegabile carattere distintivo dei prodotti e non
rappresentando una semplice presentazione decorativa del nome
"__________". D'altra parte, potrebbe essere sintomatico di tale
momento il fatto che l'istante e i suoi distributori non facciano capo a un
marchio verbale o ad altra designazione della loro merce, ma contraddistinguano
la stessa col marchio di __________. Ne consegue che l'istante -nei limiti del
presente giudizio- non appare poter fondare il proprio miglior diritto
sull'anteriorità del proprio deposito, dal momento che esso concerne un marchio
verosimilmente diverso da quello di __________ __________.

 

 

                                           6.    L'istante il 17 maggio 2002 ha presentato all'IFPI opposizione
contro la registrazione del marchio di __________ (doc. _); la procedura è
pendente. Con riferimento alla presente istanza, si osserva che, se nel
giudizio sull'anteriorità di un marchio (art. 3 cpv. 2 LPM) si deve tener conto
anche di motivi relativi d'esclusione (art. 3 cpv. 1 LPM) nel senso di
attendere l'esito di eventuali procedure di opposizione a una nuova
registrazione ai sensi dell'art. 31 e segg. LPM (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 45), ciò sembra poter
essere disatteso nell'ambito di una domanda cautelare: si deve infatti por
mente al fatto che nessun intervento di questa natura crea una situazione di
diritto irreversibile (Willi,
op. cit., art. 59 LPM, N. 13).

 

 

                                           7.    In merito all'art. 14 LPM, così come invocato dall'istante,
dev'essere anzitutto osservato che la questione è stata decisa nell'ambito
delle parallele procedure avviate da __________ e da __________ SA nei
confronti di distributori svizzeri di __________ GmbH, (e indirettamente della
qui istante), mentre è principio indiscusso che chi pretende il preuso rispetto
a un marchio depositato può esclusivamente godere, senza deposito del segno
proprio, di un diritto di continuazione dell'uso. Tale diritto, in quanto assunto
in questa procedura da __________ Ltd. come argomento d'offesa nei confronti di
__________ SA, gli è invece precluso (David,
op. cit., art. 14 LPM, N. 4).

 

 

                                           8.    Lo stesso art. 14 LPM è qui invocato dalla convenuta sulla base
del preuso vantato da __________ in rapporto al deposito del marchio verbale
effettuato dall'istante nel 1998. Fattispecie che merita verifica, dal momento
che -contrariamente a ciò che è stato accertato nelle parallele decisioni
relative agli inc. 10.2002.09 e 10.2002.10 (sub 7)- la convenuta e più
precisamente la sua licenziante __________, in quella data, non aveva ancora
proceduto al deposito di alcun marchio svizzero. Essa tuttavia aveva venduto
direttamente suoi prodotti in Svizzera, pacificamente usando il marchio
controverso, tra settembre 1989 e agosto 2001 (plico doc. _), ciò che dovrebbe
bastare per costituire l'affermato preuso -che in concreto è esistito- senza
necessità di fare riferimento all'incontestato rapporto di licenza __________ -
__________ GmbH fra giugno 1993 e ottobre 2000 (inc. 10.2002.9, doc. T e U); in
ogni modo esso ha verosimilmente rappresentato un uso effettivo sul mercato
svizzero (Willi, op. cit.,
art. 14 LPM, N. 5), tanto che -ancorché nei limiti della presente decisione
cautelare- si ritiene di considerare che l'istante non possa opporvi il
deposito del suo marchio del febbraio 1998; e ciò anche prescindendo da ogni
considerazione sulla confondibilità del medesimo con quello poi registrato da
__________ ed effettivamente usato (sul tema comunque cfr. il precedente cons.
5). 

 

 

                                           9.    Infine, l'istante si oppone all'accennata eccezione della
convenuta, affermando in particolare che l'accertato uso sarebbe avvenuto in
malafede, controparte avendo dovuto sapere che il marchio
"__________" era già stato oggetto di deposito (per la stessa
categoria di prodotti) nel 1977. Al proposito dev'essere tuttavia osservato che
il documento che attesta la radiazione del marchio (doc. _) non specifica se si
trattasse di un marchio verbale o del marchio oggetto della contestazione;
inoltre, a quel momento, ossia nel 1997 (peraltro prima del deposito del
marchio svizzero da parte dell'istante), la titolare di quel vecchio marchio
(annullato a causa di mancata proroga), ossia la britannica __________ Ltd.,
verosimilmente non esisteva più o non era più attiva (l'affermazione della
convenuta al riguardo non è stata contestata), mentre l'istante non ha fornito
elementi che indiziassero la conoscenza da parte della convenuta,
rispettivamente di __________ delle avvenute cessioni del marchio estero
dapprima a una persona fisica -nel 1993- e poi da quest'ultima alla società
istante, nel 1997. Comunque, fossero valide le cessioni menzionate, sarebbe
allora stata la stessa istante a verosimilmente non aver avuto interesse alla
proroga del marchio in Svizzera, quasi in concomitanza con la pattuita cessione
in suo favore. Il che potrebbe invero bastare per escludere la malafede di
__________.

 

 

                                           10.  In relazione alla protezione dei marchi, bastano queste
considerazioni per respingere l'istanza, rendendosi inutile l'accertamento
della presenza di altri presupposti d'applicazione dell'art. 59 LPM, così come
ogni osservazione concernente la valutazione dell'elemento grafico della figura
di un __________, usato in eventuale aggiunta al marchio litigioso. 

 

                                                  Quanto
all'invocato art. 3 lett. d LCSl, l'istante non ne ha minimamente sostanziato i
presupposti, limitandosi ad affermare che il comportamento della convenuta
sarebbe atto a creare confusione con i prodotti propri. A fronte tuttavia della
complessità della fattispecie, la tesi avrebbe richiesto una motivazione
maggiore.

 

                                                  Le spese seguono
la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

Motivi per i quali,

richiamate la LTG e la TOA

 

 

 

decreta:

 

 

                                           1.    L'istanza di provvedimenti provvisionali 21 maggio 2002 di
__________ (UK) Ltd. è respinta.

 

                                           2.    Le spese della presente procedura e la tassa di giustizia in
complessivi fr. 1'000.--, anticipati dall'istante in misura di fr. 400.--,
restano interamente a suo carico. Essa verserà alla convenuta l'importo di fr.
2'500.-- a titolo di ripetibili.

 

 

                                           3.    Intimazione a:  - avv. __________ (2 espl.) per sé e avv.
__________;

- 
studio legale __________.

 

 

 

 

 

                                                                             Il
giudice delegato:

 

                                                                             (dott. __________)