# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** bfc19845-54c9-5f49-8188-825dd2c529c9
**Source:** Aargau Gerichte (AG)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2022-10-14
**Language:** de
**Title:** Aargau Obergericht Handelsgericht 14.10.2022 HSU.2022.23
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/AG_Gerichte/AG_OG_009_HSU-2022-23_2022-10-14.pdf

## Full Text

Handelsgericht
1. Kammer

HSU.2022.23 / FN / SB / MD

Entscheid vom 14. Oktober 2022

Besetzung Oberrichter Dubs, Präsident
Gerichtsschreiberin Näf

Gesuchstellerin 1 Viseca Payment Services AG,
Hagenholzstrasse 56, 8050 Zürich

Gesuchstellerin 2 Viseca Card Services AG,
Hagenholzstrasse 56, Postfach, 8050 Zürich

1 und 2 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Markus Wang und
Rechtsanwältin Dr. Christine Schweikard,
[…]

Gesuchs-
gegnerin

Cembra Money Bank AG,
Bändliweg 20, 8048 Zürich

vertreten durch Rechtsanwälte Beat Kühni und Peter Ling,
[…]

Gegenstand Summarisches Verfahren betreffend unlauterer Wettbewerb / Marken-
rechtsverletzung

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Der Präsident entnimmt den Akten:

1.
1.1.
Die Gesuchstellerin 1 ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie be-
zweckt insbesondere die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des
bargeldlosen Zahlungsverkehrs, namentlich die Betreuung und Verarbei-
tung von Kredit-, Zahlungs-, Debit- und Wertkarten sowie weiterer Zah-
lungsmittel (Gesuchsbeilage [GB] 1).

1.2.
Die Gesuchstellerin 2 ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie be-
zweckt insbesondere die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des
bargeldlosen Zahlungsverkehrs, namentlich die Herausgabe und Verbrei-
tung von Kredit-, Zahlungs-, Debit- und Wertkarten sowie weiterer Zah-
lungsmittel (GB 2).

2.
Die Gesuchsgegnerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie be-
zweckt den Betrieb einer Bank gemäss näherer Umschreibung im Handels-
register (GB 3).

3.
Die Gesuchstellerin 1 ist Inhaberin der Schweizer Wort/Bild-Marke
CH 764836, welche seit dem 4. Juni 2021 für Waren und Dienstleistungen
der Klassen 9, 36, 38 und 42 im Markenregister eingetragen ist.

Im Weiteren ist sie Inhaberin der Schweizer Wort/Bild-Marke CH 673080,
welche seit dem 15. Mai 2015 für Waren und Dienstleistungen der Klassen
9, 35, 36, 38 und 41 im Markenregister eingetragen ist (Gesuch Rz. 16;
Antwort Rz. 45).

4.
Die Gesuchstellerinnen betreiben unter der Bezeichnung "one" seit 2015
einen digitalen Kartenverwaltungs- und Bezahldienst. Auf der Plattform
"one" können Konsumenten und Konsumentinnen ihre Kredit-, Debit- und
Prepaidkarten von Mastercard und Visa registrieren, die die Gesuchstelle-
rin 2 oder weitere Partnerunternehmen herausgeben, Karten verwalten und
Self-Servicing-Dienste nutzen, Transaktionen überwachen und Online-
Zahlungen tätigen (Gesuch Rz. 10).

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5.
5.1.
Bis zum 1. Juli 2022 gab die Gesuchsgegnerin in Partnerschaft mit dem
Migros-Genossenschafts-Bund die Cumulus-Mastercard heraus. Diese er-
laubte es den Konsumentinnen und Konsumenten, Cumulus-Punkte zu
sammeln. Im August 2021 wurde bekanntgegeben, dass die Partnerschaft
gekündigt wurde (Gesuch Rz. 33; GB 22 - 24).

5.2.
Am 1. Juli 2022 lancierte der Migros-Genossenschafts-Bund in Koopera-
tion mit der Migros Bank AG und in Partnerschaft mit der Gesuchstellerin 1
eine neue Cumulus-Kreditkarte (Gesuch Rz. 36; GB 26).

5.3.
Am 1. Juli 2022 lancierte die Gesuchsgegnerin die beiden neuen Master-
card-Kreditkarten "Certo!" und "Certo! One". Die Gesuchsgegnerin behaup-
tet, die "Certo!-Mastercard" richte sich an die bisherigen Kunden der Cu-
mulus-Mastercard, während sich die "Certo! One Mastercard" an Neukun-
den richte. Für beide Karten wirbt die Gesuchsgegnerin damit, dass die
Kunden ein Prozent des Einkaufswerts in bestimmten Geschäften zurück-
erhalten (bei "Certo!" in Migros- und Coop-Supermärkten sowie bei der
SBB, bei "Certo One" bei drei Lieblingshändlern). Beide Kreditkarten kön-
nen in unterschiedlichen Designs bestellt werden, unter anderem auch mit
einem selbstgewählten Bild (Option "MyDesign"). Standardmässig werden
die beiden Kreditkarten im nachfolgenden Design ausgegeben (Gesuch,
Rz. 44 ff.; Antwort, Rz. 23 ff.):

6.
Mit Gesuch vom 9. August 2022 stellten die Gesuchstellerinnen die folgen-
den Rechtsbegehren:

"1.
Es sei der Gesuchsgegnerin zu verbieten, das Zeichen "one" in jedem
Schriftbild, allein oder in Kombination mit "Certo!" und/oder "Master-
card", für Zahlkarten und verbundene Zahlkartenadministrations- und
-zahlungsdienste, einschliesslich solcher über Apps oder sonstige
Softwareapplikationen, zu gebrauchen, insbesondere diese Zeichen

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auf Zahlkarten anzubringen, unter diesen Zeichen Zahlkarten anzu-
bieten oder herauszugeben und/oder unter diesen Zeichen Dienst-
leistungen für Zahlkarten, einschliesslich solcher über Apps oder
sonstige Softwareapplikationen, anzubieten, zu bewerben und/oder
zu erbringen.

Eventualiter:
Es sei der Gesuchsgegnerin zu verbieten, das Zeichen "one” in jedem
Schriftbild in Alleinstellung für Zahlkarten und verbundene Zahlkarten-
administrations- und -zahlungsdienste, einschliesslich solcher über
Apps oder sonstige Softwareapplikationen, zu gebrauchen, insbeson-
dere dieses Zeichen auf Zahlkarten anzubringen, unter diesem Zei-
chen Zahlkarten anzubieten oder herauszugeben und/oder unter die-
sem Zeichen Dienstleistungen für Zahlkarten, einschliesslich solcher
über Apps oder sonstige Softwareapplikationen, anzubieten, zu be-
werben und/oder zu erbringen.

Subventualiter:
Es sei der Gesuchsgegnerin zu verbieten, das Zeichen  in Al-
leinstellung für Zahlkarten und verbundene Zahlkartenadministrati-
ons- und -Zahlungsdienste, einschliesslich solcher über Apps oder
sonstige Softwareapplikationen, zu gebrauchen, insbesondere dieses
Zeichen auf Zahlkarten anzubringen, unter diesem Zeichen Zahlkar-
ten anzubieten oder herauszugeben und/oder unter diesem Zeichen
Dienstleistungen für Zahlkarten, einschliesslich solcher über Apps
oder sonstige Softwareapplikationen, anzubieten, zu bewerben
und/oder zu erbringen, insbesondere auch in folgenden Formen:

2.
Für den Fall der Widerhandlung gegen das Verbot gemäss Ziffer 1 sei
den verantwortlichen Organen der Gesuchsgegnerin die Bestrafung
gemäss Art. 292 StGB anzudrohen.

3.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchs-
gegnerin (zuzüglich MwSt.)."

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7.
Den mit Verfügung vom 10. August 2022 von den Gesuchsgegnerinnen
einverlangten Gerichtskostenvorschuss in der Höhe von Fr. 6'000.00 leis-
teten diese am 15. August 2022.

8.
Mit Gesuchsantwort vom 6. September 2022 stellte die Gesuchsgegnerin
die folgenden Rechtsbegehren:

"1.
Das Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme sei abzuwei-
sen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchstel-
lerinnen."

9.
Mit Eingabe vom 21. September 2022 nahmen die Gesuchstellerinnen un-
aufgefordert zur Gesuchsantwort Stellung.

10.
Am 30. September 2022 liess sich die Gesuchsgegnerin zur Stellung-
nahme der Gesuchstellerinnen vom 21. September 2022 vernehmen.

Der Präsident zieht in Erwägung:

1. Prozessvoraussetzungen
Das Gericht prüft die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen (Art. 60
ZPO). Darunter fallen namentlich ein schutzwürdiges Interesse der gesuch-
stellenden Partei (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO) sowie die örtliche und die sach-
liche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO).

1.1. Zuständigkeit
1.1.1. Örtlich
Für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist das Gericht am Ort, an dem
die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist oder am Ort, wo die Mas-
snahme vollstreckt werden soll, zwingend örtlich zuständig (Art. 13 ZPO).
Der Ort der Hauptsache bestimmt sich nach den allgemeinen und beson-
deren Bestimmungen der ZPO zum Gerichtsstand. Laut Art. 36 ZPO ist für
Klagen aus unerlaubter Handlung das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der
geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder
am Erfolgsort zuständig. Unter den Gerichtsstand von Art. 36 ZPO fallen

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auch immaterialgüterrechtliche sowie wettbewerbsrechtliche Verletzungs-
klagen nach UWG.1 Der Handlungsort liegt dort, wo die unerlaubte Hand-
lung begangen wurde bzw. – soweit ein Unterlassungsdelikt zur Diskussion
steht – dort, wo die unterlassene Handlung hätte ausgeführt werden müs-
sen. Als Erfolgsort gilt der Ort, an dem das geschützte Rechtsgut verletzt
wurde bzw. bei präventiven Klagen dort, wo die Schädigung einzutreten
droht.2 Bei im Internet begangenen Delikten genügt für den Erfolgsort die
blosse Abrufbarkeit einer Webseite.3

Die Gesuchsgegnerin bietet die streitgegenständlichen Zahlkarten auch im
Kanton Aargau an. Ihre Webseite ist zudem überall in der Schweiz aufruf-
bar (vgl. GB 34 ff.), womit jedenfalls ein Erfolgsort (auch) im Kanton Aargau
gegeben ist. Die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist be-
gründet.

1.1.2. Sachlich
Die sachliche Zuständigkeit des Präsidenten des Handelsgerichts des Kan-
tons Aargau für gemäss Art. 248 lit. d ZPO im summarischen Verfahren zu
erlassende vorsorgliche Massnahmen ergibt sich aus Art. 6 Abs. 4 lit. a
i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO sowie Art. 6 Abs. 5 ZPO i.V.m. §§ 13
Abs. 1 lit. a und 12 Abs. 1 lit. a EG ZPO.

1.2. Rechtsschutzinteresse
1.2.1. Rechtliches
Ein rechtlich geschütztes Interesse4 an der Gutheissung einer Unterlas-
sungsklage besteht nur, wenn das angeblich widerrechtliche Verhalten der
beklagten Partei, auf welches die Rechtsbegehren gerichtet sind, im Zeit-
punkt der Urteilsfällung unmittelbar droht.5 Dies ist der Fall, wenn das bis-
herige oder das aktuelle Verhalten der beklagten Partei die künftige
Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lassen (Erstbegehungsgefahr), oder
wenn die Gefahr einer Wiederholung früherer Verletzungshandlungen be-
steht (Wiederholungsgefahr). Letztere ist in der Regel schon anzunehmen,
wenn die beklagte Partei die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhal-
tens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass sie es im
Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird.6

1  CHEVALIER/HEDINGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schwei-
zerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 36 N. 12 m.w.N.

2  KUKO ZPO-HAAS/STRUB, 3. Aufl. 2021, Art. 36 N. 18 ff.
3  HGer AG HOR.2015.38 vom 2. Mai 2016 E. 2.2 mit Verweis auf BSK LugÜ-HOFMANN/KUNZ, 2. Aufl.

2016, Art. 5 N. 596.
4  Vgl. dazu DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, N. 271 ff.; SHK MSchG-

STAUB, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N. 45 ff. je m.w.N.
5  BGE 128 III 96 E. 2e; 124 II 72 E. 2a.
6  BGE 124 III 72 E. 2a; 116 II 357 E. 2a; DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI (Fn. 4), N. 273.

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1.2.2. Parteibehauptungen
1.2.2.1. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin bestreitet das Rechtsschutzinteresse der Gesuch-
stellerin in Bezug auf "Zahlkartenadministrations- und Zahlungsdienste" so-
wie "Dienstleistungen für Zahlkarten". Sie führt aus, dass sie das Zeichen
"one" (immer kombiniert mit dem Zeichen "Certo!") ausschliesslich zur Be-
zeichnung einer ihrer Kreditkarten verwende. Die Gesuchsgegnerin habe
keine Dienstleistungen mit diesem Zeichen beworben und auch keine ent-
sprechenden Ankündigungen gemacht. Sie verfüge heute über einen Zahl-
kartenadministrations- und Zahlungsdienst in der Gestalt einer App, die sie
mit "Cembra" bezeichne und habe nicht die Absicht, die Bezeichnung die-
ses Dienstes zu ändern (Antwort Rz. 15 - 18).

Weiter bestreitet die Gesuchsgegnerin das Rechtsschutzinteresse der Ge-
suchstellerin auch in Bezug auf ein Verbot des Zeichens "one" in jedem
Schriftbild. Die Gesuchsgegnerin verwende das Wort "one" nie in einer an-
deren Form als in der Schriftart "Certo! Cadiz", wie sie im Subeventual-
Rechtsbegehren Ziff. 1 dargestellt werde (Antwort Rz. 19 f.).

Als Drittes schliesslich bestehe kein Rechtsschutzinteresse in Bezug auf
ein Verbot des Zeichens  in Alleinstellung. Die Gesuchsgegnerin ver-
wende das Zeichen immer nur kombiniert als "Certo! One" oder "Certo! One
Mastercard". Die Gesuchsgegnerin habe auch nie eine Kreditkarte ausge-
geben, welche das Wort "one" ohne das Wort "Certo" aufgewiesen habe
(Gesuch Rz. 21 f.).

1.2.2.2. Gesuchstellerinnen
In ihrer Stellungnahme vom 21. September 2022 bestreiten die Gesuch-
stellerinnen, dass die Gesuchsgegnerin das Kennzeichen "one" aus-
schliesslich in der Schriftform "Cadiz" verwende (Gesuch Rz. 14 f.).
Ebenso unzutreffend sei die Behauptung, dass die Gesuchsgegnerin das
Zeichen "one" nicht in Alleinstellung verwendeten. Die Gesuchsgegnerin
habe eine entsprechende Verwendung selbst zugestanden. Weiter er-
scheine das Zeichen auf den Kreditkarten auch losgelöst vom Wort "Certo!"
und sei auch in einem anderen Schriftbild wiedergegeben (Gesuch Rz. 18).

1.2.3. Würdigung
1.2.3.1. Verwendung von "one" für Zahlkartenadministrations- und -
zahlungsdienste sowie Dienstleistungen für Zahlkarten
Die Gesuchstellerinnen führen zwar aus, die Gesuchsgegnerin biete auf
ihrer Webseite eine Zahlkarte "und verbundene Dienste" an, für die sie das
Zeichen "one" verwende (Gesuch Rz. 44). Die Nutzung im Rahmen des
Kreditkartendienstes beschränkt sich aber selbst nach den Ausführungen
der Gesuchstellerinnen darauf, dass die Kartenverwaltungs-App der Ge-
suchsgegnerin mit der Bezeichnung "Cembra App" die "Certo! One Mas-

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tercard" anzeigt (Gesuch Rz. 49). Damit ist nicht dargetan, dass die Ge-
suchsgegnerinnen die Bezeichnung "one" für einen Zahlkartenverwal-
tungsservice verwendet. Hinweise dafür, dass die Gesuchsgegnerin ent-
sprechendes beabsichtige, liegen keine vor. Damit ist ein Rechtsschutzin-
teresse zu verneinen, soweit die Gesuchstellerinnen verlangen, es sei der
Gesuchsgegnerin die Verwendung des Zeichens "one" für Zahlkartenadmi-
nistrations- und -zahlungsdienste, einschliesslich solcher über Apps oder
sonstige Softwareapplikationen, zu verbieten. Ebenso wenig besteht ein
Rechtsschutzinteresse, soweit der Gesuchsgegnerin verboten werden soll,
entsprechende Dienstleistungen anzubieten, zu bewerben oder zu erbrin-
gen oder entsprechende Dienstleistungen einschliesslich solcher über
Apps oder sonstige Softwareapplikationen unter diesem Zeichen anzubie-
ten, zu bewerben und/oder zu erbringen.

1.2.3.2. Verwendung des Zeichens in Alleinstellung
Die Gesuchstellerinnen verlangen ein Verbot der Nutzung des Zeichens
"one" in Alleinstellung, wobei sich aus der Begründung des Gesuchs ergibt,
dass sie der Gesuchsgegnerin verbieten möchte, das Zeichen "one" unten
links auf ihrer Zahlkarte anzubringen (vgl. Gesuch Rz. 45; Stellungnahme
vom 21. September 2022 Rz. 16 ff.). Eine darüberhinausgehende Nutzung
des Zeichens in Alleinstellung wird nicht behauptet und ist auch nicht er-
sichtlich. Ein Rechtsschutzinteresse der Gesuchstellerinnen ist ohnehin zu
verneinen, soweit mit dem Rechtsbegehren generell das Verbot der Nut-
zung des Zeichens "one" in Alleinstellung verlangt wird. Die Karte der Ge-
suchsgegnerin mit der Bezeichnung "Certo! One Mastercard" kann sodann
entweder im Standard-Design, im abgeänderten Standard Design oder in
freier Gestaltung ("MyDesign") bestellt werden (www.certo-
card.ch/app/de/new7). Auf den ersten beiden Karten ist jeweils "Certo!"
zentral in Grossbuchstaben abgedruckt und das Zeichen "one" kleiner un-
ten links angebracht. Zwar kann GB 34 entnommen werden, dass bei der
Auswahl und Formatierung der Kreditkarte über "MyDesign" das Zeichen
"one" klein auf der Karte erscheint. Ein Besuch der Webseite zeigt aber,
dass bei Auswahl des eigenen Designs sowohl "Certo!" als auch "one" ent-
fallen (https://certo-card.ch/app/de/app.php8). Die Gesuchstellerinnen be-
streiten denn auch nicht, dass nie eine "MyDesign"-Karte herausgegeben
wurde, auf der das Zeichen "one", nicht aber das Zeichen "Certo!" abge-
druckt wurde. Schliesslich hat die Gesuchsgegnerin mit Stellungnahme
vom 30. September 2022 ausdrücklich erklärt, das Zeichen "one" auf ihren
Kreditkarten nicht ohne das Zeichen "Certo!" zu verwenden (Rz. 18). Von
einer ernstlich zu befürchtenden Erstbegehungs- oder – falls entgegen den
obigen Ausführungen davon auszugehen wäre, eine Erstbegehung habe
schon stattgefunden – Wiederholungsgefahr ist unter diesen Umständen

7  zuletzt besucht am 7. Oktober 2022.
8  zuletzt besucht am 7. Oktober 2022.

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nicht auszugehen. Das Rechtsschutzinteresse am Unterlassungsbegehren
ist daher zu verneinen.

1.2.3.3. Übriges Rechtsbegehren
Im Übrigen ist auf das Gesuch einzutreten. Die Gesuchsgegnerin bestreitet
die Rechtswidrigkeit der Verwendung des Zeichens "one", weshalb die für
die Unterlassungsansprüche erforderliche Wiederholungsgefahr für die
(angeblich) rechtswidrige Nutzung des Zeichens "one" zu bejahen ist. Ins-
besondere auch soweit beantragt wird, das Zeichen "one" dürfe nicht in
anderer Schriftart verwendet werden. Die Gesuchsgegnerin führt zwar aus,
das Wort "one" erscheine stets in der Schriftart "Cadiz" und reicht eine Li-
zenz für diese Schriftart ein (GB 8). Sie verweist jedoch auch darauf, dass
sie in Briefen oder E-Mail-Korrespondenzen eine andere Schriftart ver-
wende (Antwort Rz. 34).

1.3. Ergebnis
Die weiteren Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen An-
lass. Auf das Gesuch ist im dargelegten Umfang einzutreten.

2.
Der Streitwert beträgt nach übereinstimmender Darstellung der Parteien
(vgl. Art. 91 Abs. 2 ZPO) Fr. 100'000.00 (Gesuch, Rz. 4; Antwort, Rz. 12).

3. Vorsorgliche Massnahmen
3.1. Allgemeine Voraussetzungen
Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorgli-
chen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht,
dass ein ihr zustehender materiell-rechtlicher Anspruch verletzt ist oder
eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Ebenfalls vorausge-
setzt sind – obwohl im Gesetzestext nicht explizit erwähnt – eine zeitliche
Dringlichkeit sowie die Verhältnismässigkeit der anzuordnenden Massnah-
men.

Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen sind folglich
a) die Verletzung oder Gefährdung eines materiellen Anspruchs (sog.
Hauptsachenprognose bzw. Verfügungsanspruch), b) der Umstand, dass
die drohende Verletzung des zu schützenden Rechts einen nicht leicht wie-
der gutzumachenden Nachteil zur Folge hat (sog. Nachteilsprognose bzw.
Verfügungsgrund) sowie c) der Umstand, dass eine zeitliche Dringlichkeit

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vorliegt.9 Schliesslich hat die anzuordnende vorsorgliche Massnahme ver-
hältnismässig zu sein (d).10

3.2. Glaubhaftmachung
Die gesuchstellende Partei muss glaubhaft machen, dass die den Erlass
vorsorglicher Massnahmen begründenden Tatsachen vorliegen.11 Glaub-
haft gemacht ist eine Behauptung, wenn das Gericht von ihrer Wahrheit
nicht völlig überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht
alle Zweifel beseitigt sind. Für das Vorhandensein der behaupteten Tatsa-
chen müssen folglich gewisse Elemente sprechen, auch wenn das Gericht
noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sich diese nicht verwirklicht haben
könnten.12

4. Hauptsachenprognose
4.1. Allgemeines
Voraussetzung für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist das Vorliegen
eines materiell-rechtlichen Anspruchs der gesuchstellenden Partei.13 Für
die Hauptsachenprognose ist bei der rechtlichen Vorprüfung mit Bezug auf
vorsorgliche Vollstreckungsmassnahmen – wie vorliegend – wegen der da-
mit für die gesuchsgegnerischen Partei in der Regel verbundenen ein-
schneidenden Konsequenzen erforderlich, dass der geltend gemachte An-
spruch nicht nur nicht aussichtslos, sondern unter den behaupteten tat-
sächlichen Voraussetzungen und bei summarischer Prüfung als rechtlich
begründet erscheint.14

Die Gesuchstellerinnen machen in ihrem Gesuch im Kern geltend, das Zei-
chen "one" habe sich unter den angesprochenen Verkehrskreisen in jedem
Schriftbild für den Service der Gesuchstellerinnen etabliert. Dass die Ge-
suchsgegnerin das Zeichen in ihrer Werbung und Beschriftung ihrer Zahl-
karte verwende, sei erstens irreführend (Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG), begründe
zweitens eine Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG), beute drit-
tens den Ruf der Gesuchstellerinnen aus bzw. lehne sich an "one" an (Art. 3
Abs. 1 lit. e UWG) und verletze viertens die Rechte der Gesuchstellerin 1
an den Schweizer Marken Nr. 764836 und 673080 (Art. 13 Abs. 2 und Art. 3

9  Vgl. hierzu HUBER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 261 N. 17 ff.; BSK ZPO-SPRECHER, 3. Aufl. 2017, Art. 261
N. 10 ff.; ZÜRCHER, in: Brunner/Gasser/Schwander (Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung,
2. Aufl. 2016, Art. 261 N. 5 ff.

10  HUBER (Fn. 9), Art. 261 N. 23; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 9), Art. 261 N. 10 ff.; ZÜRCHER (Fn. 9),
Art. 261 N. 33 ff.

11  HUBER (Fn. 9), Art. 261 N. 25.
12  BGE 130 III 321 E. 3.3; BÜHLER, Beweismass und Beweiswürdigung bei Gerichtsgutachten, in:

Fellmann/Weber (Hrsg.), Tagungsband HAVE, Der Haftpflichtprozess, Tücken der gerichtlichen
Schadenserledigung, 2006, S. 43; HUBER (Fn. 9), Art. 261 N. 25.

13  HUBER (Fn. 9), Art. 261 N. 17.
14  BGE 133 III E. 9.2.1, 131 III 473 E. 2.3, 104 Ia 408 E. 5; HUBER (Fn. 9), Art. 262 N. 15, 18; ZPO

KUKO-KOFMEL EHRENZELLER, 3. Aufl. 2021, Art. 261 N. 9; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 9), Art. 261
N. 65.

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Abs. 1 lit. c MSchG). Die behaupteten Anspruchsgrundlagen gilt es nach-
folgend zu prüfen.

4.2. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche
Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit
oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen
wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann nach Art. 9
Abs. 1 lit. a UWG dem Richter beantragen, die drohende Verletzung zu ver-
bieten.

4.2.1.Sachliche Anwendbarkeit des UWG
Ein wettbewerbsgerichtetes, marktrelevantes Verhalten der Parteien ist
ohne Weiteres zu bejahen, womit das UWG sachlich anwendbar ist.15

4.2.2. Sachlegitimation
4.2.2.1. Rechtliches
Zur Geltendmachung von lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen ist nach Art. 9
Abs. 1 UWG aktivlegitimiert,16 wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner
Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäfts-
betrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder ver-
letzt wird. Aktivlegitimiert sind folglich Rechtssubjekte, die selbst am wirt-
schaftlichen Wettbewerb (in der Schweiz) beteiligt sind und eigene wirt-
schaftliche Interessen geltend machen können.17 Wird gegen einen direk-
ten Konkurrenten vorgegangen, ist die Aktivlegitimation stets zu bejahen.18
Es besteht allerdings Einigkeit darüber, dass unter dem geltenden UWG
keine direkte Konkurrenzsituation zwischen der klagenden und der beklag-
ten Partei mehr erforderlich ist, um die Aktivlegitimation zu begründen.19
Verlangt wird dagegen stets eine Beeinträchtigung im Wettbewerb, was vo-
raussetzt, dass die klagende Partei sich tatsächlich am Wettbewerb betei-
ligt hat oder sich daran beteiligen will. Voraussetzung ist ausserdem, dass
ein Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten der beklagten Partei
und der Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Interessen der klagenden
Partei besteht.20

Wer als Verletzter und damit als passivlegitimiert zu gelten hat, ergibt sich
aus den Tatbeständen von Art. 2 bis 8 UWG. Gerichtlich belangbar sind
sämtliche natürlichen und/oder juristischen Personen, die gemäss den Aus-
führungen der klagenden Partei einen oder mehrere dieser Tatbestände

15  Vgl. BGE 124 III 297 E. 5d m.w.N.
16  BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH/FRICK, 1. Aufl. 2013, Art. 9 N. 1; DIKE-UWG-DOMEJ, 1. Aufl. 2018, Art. 9

N. 1.
17  BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH/FRICK (Fn. 16), Art. 9 N. 4; DIKE UWG-DOMEJ (Fn. 16), Art. 9 N. 3.
18  SHK UWG-SPITZ, 2. Aufl. 2016, Art. 9 N. 11.
19  BSK UWG- RÜETSCHI/ROTH/FRICK (Fn. 16), Art. 9 N. 6; SHK UWG-SPITZ (Fn. 18), Art. 9 N. 11;

DIKE UWG-HEIZMANN, 1. Aufl. 2018, Art. 2 N. 48.
20  BSK UWG- RÜETSCHI/ROTH/FRICK (Fn. 16), Art. 9 N. 6; SHK UWG-SPITZ (Fn. 18), Art. 9 N. 12.

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erfüllen oder zu erfüllen drohen und damit den Wettbewerb durch unlaute-
res Verhalten im Sinne der Tatbestände des UWG stören oder voraussicht-
lich stören werden.21

4.2.2.2. Würdigung
Die Aktivlegitimation der Gesuchstellerinnen ist vorliegend zu bejahen, da
beide am Wettbewerb in der Schweiz teilnehmen und ein eigenes wirt-
schaftliches Interesse geltend machen können. Die Gesuchstellerin 1 be-
treibt auf ihren Plattformen https://one-digitalservice.ch/public/de/one und
https://one-digitalservice.ch/ unter dem Zeichen "one" einen digitalen Ser-
vice zur Verwaltung von Kreditkarten. Für diesen bietet sie auch die App
"One - Karten unter Kontrolle" an, welche auf dem Google-Play-Store bzw.
dem Apple-Store verfügbar ist (GB 4, 5, 12). Die Gesuchstellerin 1 hat zur-
zeit mit 14 Banken Verträge zur Nutzung des Kartenverwaltungsdienstes
abgeschlossen. Diese Banken bieten den entsprechenden Dienst ihren
Kunden im Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer Kreditkarten an (Ge-
such Rz. 26 f.; GB 17). Die Gesuchstellerin 2 ist eine Herausgeberin von
Kredit- und Prepaidkarten, die auf der Plattform "one" verwaltet werden
können. Auch bewirbt sie ihre Karten entsprechend (GB 9, 10). Die Ge-
suchstellerinnen sind damit beide am wirtschaftlichen Wettbewerb beteiligt.
Durch die unlautere Nutzung des Zeichens "one" würden beide Gesuch-
stellerinnen in ihrer Kundschaft und ihrer Stellung im Wettbewerb verletzt,
womit sie beide eigene wirtschaftliche Interessen geltend machen können.

Die Passivlegitimation der Gesuchsgegnerin ist zu Recht unbestritten.

4.2.3. Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG
4.2.3.1. Parteibehauptungen
4.2.3.1.1. Gesuchstellerinnen
Zur Gefahr der Irreführung führen die Gesuchstellerinnen aus, die Ge-
suchsgegnerin mache sich in ihrer Werbung und der Beschriftung ihrer
Zahlkarten das Kennzeichen der Gesuchstellerinnen zu eigen und sugge-
riere Konsumenten damit einen Zugang zu "one" und eine Verbindung zu
den Gesuchstellerinnen und deren Angebot. Darin liege eine Irreführung
der (potenziellen) Kreditkarteninhaberinnen über die Leistungen und Ge-
schäftsbeziehungen der Gesuchsgegnerin (Gesuch Rz. 58, 70 f.).

Sowohl die Gesuchsgegnerin als auch die Migros, die weiteren Partnerin-
nen und die Gesuchstellerinnen würden in ihren Werbekampagnen auf di-
gitalaffine ca. 18 bis 40-jährige Millenials und Zoomers zielen, die papier-
lose digitale Angebote bevorzugten (Gesuch Rz. 61). Unter diesen Werbe-
adressaten habe sich der Service unter der Bezeichnung "one" als Zahl-
kartenverwaltungs-App etabliert (Gesuch Rz. 62 ff.). Durch die Zahlkarte
mit der Aufschrift "one" und die Bewerbung ihres Dienstes mit "one" spiele

21  BSK UWG-RÜETSCHI, 1. Aufl. 2013, Art. 11 N. 2.

- 13 -

die Gesuchsgegnerin auf das Angebot der Partnerinnen und den Service
der Gesuchstellerinnen an und stelle eine Verbindung her, die tatsächlich
nicht bestehe. Die Verwendung der Zahlkartenaufschrift "one" lege nahe,
dass die Gesuchsgegnerin wie die Gesuchstellerin 2 und die weiteren Part-
nerbanken der Gesuchstellerin 1 eine papierlose Antragsabwicklung er-
mögliche (Gesuch Rz. 68). Die Gesuchsgegnerin übernehme das Kennzei-
chen "one" um durch assoziatives Marketing den Eindruck einer Partner-
schaft mit "one" und zur Gesuchstellerin 1 zu erwecken, an der es tatsäch-
lich fehle. Darin liege eine konkludente Bewerbung unzutreffender Eigen-
schaften ihres Produkts und falscher Angaben über bestehende Geschäfts-
beziehungen (Gesuch Rz. 70). Insbesondere gehe aus der Werbung der
Gesuchsgegnerin kein Zusammenhang zwischen "one" und der prozentu-
alen Gutschrift von 1% hervor (Gesuch Rz. 72 ff.). Noch ferner liege die
Annahme, die Konsumenten verstünden "one" als Verweis auf eine im Auf-
bau befindliche Kartenfamilie (Gesuch Rz. 76).

4.2.3.1.2. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin bestreitet, dass es sich bei der Verwendung des
Wortes "one" um eine "Angabe" i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG handle, da
das Zeichen lediglich Teil der Bezeichnung "Certo! One Mastercard" sei
(Antwort Rz. 126 ff.). Überdies sei diese auch nicht irreführend (Antwort
Rz. 7). Ohnehin falle eine angebliche Irreführung über eine bestehende
oder nicht bestehende Beziehung zu Dritten nicht unter Art. 3 Abs. 1 lit. b
UWG, sondern sei ein Anwendungsfall von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG (Ant-
wort Rz. 123).

4.2.3.2. Rechtliches
Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise
gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder
Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder
zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Gemäss
Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG handelt insbesondere unlauter, wer über sich, seine
Firma, seine Geschäftsbeziehungen, seine Waren, Werke oder Leistun-
gen, deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung
oder über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Anga-
ben macht. Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG dient dem Schutz vor Täuschung
(Wahrheitsgebot) und Irreführung (Klarheitsgebot) und damit dem Schutz
von Allgemeininteressen, insbesondere dem Schutz des Vertrauens von
Konsumenten in die Einhaltung gegebener Werbeversprechen, indem es
ein Geschäftsgebaren untersagt, das darauf abzielt, den Adressaten beim
Vertragsschluss dadurch zu beeinflussen, dass beim potenziellen Ver-
tragspartner eine Diskrepanz zwischen dessen subjektiver Vorstellung und
der Realität bewirkt wird.22

22  BGer 6B_99/2019 vom 18. April 2019 E. 2.2; SHK UWG-JUNG, 2. Aufl. 2016, Art. 3 Abs. 1 lit. b
N. 1; BSK UWG-BERGER, 1. Aufl. 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 3.

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Die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG stellt einen An-
wendungsfall der Irreführung dar.23 Eine betriebliche Herkunftsangabe, die
zugleich eine Anlehnung an den Betrieb eines anderen darstellt (Mitbewer-
berbezogenheit), ist daher bereits umfassend von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG
erfasst, der in diesem Fall als lex specialis vorgeht.24

4.2.3.3. Würdigung
Die Gesuchstellerinnen treten auf dem Markt mit dem Kennzeichen "one"
auf. Da das unlautere Verhalten der Gesuchsgegnerin in der Verwendung
dieses Zeichens für ihre eigenen Dienstleistungen liegen soll, steht vorlie-
gend eine Irreführung durch eine betriebliche Herkunftsangabe bzw. eine
Angabe über die Tatsache der nicht bestehenden Beziehung zu den Ge-
suchstellerinnen im Raum. Nach dem Gesagten ist ein solcher Sachverhalt
bereits von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG erfasst, weswegen für die Anwendung
von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG kein Raum bleibt.

4.2.4. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG
4.2.4.1. Parteibehauptungen
4.2.4.1.1. Gesuchstellerinnen
Die Gesuchstellerinnen behaupten sodann, die Gesuchsgegnerin schaffe
eine unlautere Verwechslungsgefahr, indem sie Mitbewerberinnen im Kre-
ditkartengeschäft und potenziellen Karteninhabern suggeriere, Geschäfts-
beziehungen mit der Gesuchstellerin 1 zu unterhalten und zwischen ihrem
Kartendienst und den Angeboten der Gesuchstellerin 2 Verwirrung stifte
(Gesuch Rz. 78 ff.). Die Gesuchsgegnerin imitiere das Angebot der Migros
und anderer kartenherausgebender Partner der Gesuchstellerinnen und
suggeriere einen Zugang zu "one", um das Potenzial zu erschliessen, das
ihr angesichts der gross angelegten Migros-Kampagne zu entgehen drohe
(Gesuch Rz. 85). Angesprochene Konsumenten würden Gefahr laufen, die
Zahlkarte der Gesuchsgegnerin für einen Dienst der Gesuchstellerinnen zu
halten, weil sie "one" den Gesuchstellerinnen zuordneten (Gesuch Rz. 88).

Für die Verwendung des Kennzeichens "one" bestehe für einen Kartenver-
waltungsservice sowie für Zahlkarten kein Freihaltebedürfnis (Gesuch
Rz. 94 ff.) Selbst wenn ein solches bestünde, hätte sich "one" in Folge ei-
nes intensiven und langen Alleingebrauchs unter den angesprochenen
Verkehrskreisen als Zeichen für die Zahlkartenverwaltungs-App der Ge-
suchstellerinnen durchgesetzt und damit eine derivative Kennzeichnungs-
kraft erworben (Gesuch Rz. 109 f.). Die Gesuchstellerinnen nutzten das

23  BSK UWG-BERGER (Fn. 22), Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 143.
24  DIKE UWG-BLATTMANN, 1. Aufl. 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. b N. 143; SHK UWG-JUNG (Fn. 22), Art. 3

Abs.1 lit. b UWG N. 38; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 2. Aufl. 2016, Art. 3 Abs. 1 lit. d
UWG N. 1; BSK UWG-BERGER (Fn. 22), Art. 3 Abs.1 lit. b N. 67, 91 und 143; so auch HGer ZH, HG
130195 E. 3.1.

- 15 -

Zeichen seit 2015 (Gesuch Rz. 113). Mittlerweile habe "one" schweizweit
über 1.7 Mio. registrierte Nutzer (Gesuch Rz. 114).

4.2.4.1.2. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin führt aus, sie verwende das Zeichen "one" nie in
oranger Farbe und immer nur in der kombinierten Form "Certo! One Mas-
tercard" und stets zur Bezeichnung einer Kreditkarte. Sie verwende "one"
nicht als Bezeichnung ihrer App oder Plattform und habe dies auch in der
Zukunft nicht vor (Antwort Rz. 138 ff.) Die Gesuchstellerinnen verwendeten
"one" nicht als Bezeichnung oder als Aufdruck einer Kreditkarte (Antwort
Rz. 140). Auch unterscheide sich die Kundschaft der Parteien grundlegend.
Die Gesuchstellerinnen erbrächten eine Dienstleistung für ihre Partnerban-
ken, welche die Kartenverwaltung auslagern wollten, während die Ge-
suchsgegnerin Kreditkarten an das breite Publikum anbiete (Antwort
Rz. 141). Ein absolut freihaltebedürftiges Zeichen wie "one" könne auch
nicht durch Verkehrsdurchsetzung nachträglich Kennzeichnungskraft er-
langen. Eine solche sei ohnehin nicht dargelegt (Antwort Rz. 5, 90 ff.
103 ff.).

Ohnehin bestünde zwischen der Ware der Gesuchsgegnerin und den
Dienstleistungen der Gesuchstellerinnen keine Gleichartigkeit. Die Kredit-
karten der Partnerbanken der Gesuchstellerinnen würden nicht mit "one"
gekennzeichnet. Die Gesuchstellerinnen würden ihre "one" Plattform direkt
an Banken lizenzieren, welche sie wiederum ihren Bankkunden zur Verfü-
gung stellen würden. Wenn die Bankkunden sich einmal für eine bestimmte
Bank entschieden hätten, könnten sie die Kartenverwaltungsdienstleitung
nicht frei wählen. Demgegenüber biete die Gesuchsgegnerin ihre Kredit-
karten unmittelbar den Konsumentinnen an (Antwort Rz. 38 ff; 143).

Die Kunden und Adressaten des Kreditkartenproduktes der Gesuchsgeg-
nerin seien (potentielle) Kreditkarteninhaber. Die Kunden und Adressaten
der Dienstleistungen der Gesuchstellerinnen seien Banken, welche die
Verwaltung der Kreditkarten ihrer Kunden an die Gesuchstellerinnen aus-
lagern wollten. Bereits aus diesem Grund könne eine Verwechslungsgefahr
ausgeschlossen werden (Antwort Rz. 6).

4.2.4.2. Rechtliches
Unlauter handelt gemäss Art. 3 lit. d UWG, wer Massnahmen trifft, die ge-
eignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder
dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

Unter diesen als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten
Tatbestand der Schaffung einer Verwechslungsgefahr mit den Waren, Wer-
ken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen fallen sämtliche
Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Ver-

- 16 -

wechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbe-
werber auszubeuten.25 Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach
höchstrichterlicher Rechtsprechung im ganzen Kennzeichen- und Lauter-
keitsrecht derselbe. Es geht stets um die Beurteilung, ob ein Zeichen einem
anderen derart ähnlich ist, dass die massgebenden Verkehrskreise Gefahr
laufen, die gekennzeichneten Gegenstände zu verwechseln oder falsche
Zusammenhänge zu vermuten.26 Die Verwechslungsgefahr kann auch nur
mittelbar sein, d.h. es genügt, wenn der Täter die Vorstellung erweckt, dass
zwei an sich unterschiedliche Produkte aus demselben Unternehmen stam-
men.27 Sie hängt von der Gesamtheit der Umstände ab, unter denen die
Adressaten die Zeichen wahrnehmen und wie sie sie verstehen und sich
an sie erinnern.28 Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesamteindruck
und der Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit des durchschnittli-
chen Publikums zu beurteilen.29 Ein Nachweis, dass es tatsächlich zu Ver-
wechslungen gekommen ist, ist nicht erforderlich. Vielmehr genügt die be-
gründete Wahrscheinlichkeit von Verwechslungen.30 Bei der Beurteilung
der Verwechslungsgefahr sind zum einen die Merkmale der sich gegen-
überstehenden Zeichen zu berücksichtigen.31 Erschöpft sich die Überein-
stimmung oder die Ähnlichkeit von zwei Zeichen in gemeinfreien Bestand-
teilen, ist die Verwechslungsgefahr grundsätzlich zu verneinen. Zumindest
genügen bereits relativ geringe Abweichungen um die Verwechslungsge-
fahr abzuwenden.32

Die Schaffung einer Verwechslungsgefahr ist indes wettbewerbsrechtlich
nur relevant, sofern die nachgeahmte Ausstattung Kennzeichnungskraft
besitzt, indem sie vom Publikum als Herkunftshinweis verstanden wird, sei
es Kraft ihrer Originalität oder ihrer Verkehrsdurchsetzung.33 Nicht schutz-
fähig sind Elemente oder Merkmale, die im Gemeingut oder banal oder we-
gen Gesetzes- bzw. Sittenwidrigkeit vom Schutz ausgeschlossen sind.
Starke bzw. prägende Elemente sind eher geeignet, in der Erinnerung haf-
ten zu bleiben. Stark sind insbesondere Eigennamen und originelle Ele-
mente oder reine Fantasieworte. Schwache Elemente sind insbesondere
beschreibende oder sachbezogene Begriffe, das heisst, Elemente, die sich
eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Kommt
einem Kennzeichen keine besondere Kennzeichnungskraft zu, so genügen
bereits relativ geringe Abweichungen, um eine Verwechslungsgefahr zu

25  BGE 135 III 446 E. 6.1 m.w.N.
26  BGE 134 I 83 E. 4.2.3; BSK UWG ARPAGAUS, 1. Aufl. 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 64 m.w.N.
27  BGer 4A_467/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.2.
28  BGer 6B_1038/2018 vom 29. Mai 2019 E. 5.1; BSK UWG ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d

N. 68 ff. m.w.N.
29  BGer 6B_298/2013 vom 16. Januar 2014 E. 1.2.1, 4A_315/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 2.1,

4C_240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.1.1
30  BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 122 ff.
31  BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 92 ff.
32  BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 99
33  BGE 135 III 446 E. 6.2 m.w.H.

- 17 -

verneinen.34 Schützbar wird ein ursprünglich nicht unterscheidungskräfti-
ges Zeichen ausnahmsweise dann, wenn es sich im Verkehr durchgesetzt
hat. Hiervon ist auszugehen, wenn ein erheblicher Teil der Abnehmer die-
ses tatsächlich als Kennzeichen erkennt.35 Eine Gegenausnahme liegt wie-
derum dann vor, wenn das Zeichen absolut freihaltebedürftig ist (Freizei-
chen). Diesfalls ist es vom Schutz ausgeschlossen.36 Hierzu zählen etwa
unentbehrliche Ausdrücke des allgemeinen Sprachgebrauchs oder unent-
behrliche Elemente des täglichen Geschäftsverkehrs.37 Die Freihaltebe-
dürftigkeit eines Zeichens beurteilt sich nach dem Bedürfnis bzw. dem Ver-
ständnis der Konkurrenten, während bei der Beurteilung der Unterschei-
dungskraft auf das Verständnis des durchschnittlichen Abnehmers abzu-
stellen ist.38

4.2.4.3. Würdigung
4.2.4.3.1. Kennzeichnungskraft des Zeichens "one"
Die Rechtsprechung geht davon aus, dass beim breiten Publikum die
Kenntnis des Englischen Grundwortschatzes erwartet werden kann. In
Fachkreisen können gar gute Englischkenntnisse im jeweiligen Fachgebiet
erwartet werden.39 Das hier infrage stehende Zeichen "one" steht in der
englischen Sprache einerseits für das Zahlwort eins und wird andererseits
auch als Pronomen oder Adjektiv verwendet und kann unter anderem mit
"ein, eine, ein, ein einziger, eine einzige, ein einziges" übersetzt werden.
Schliesslich ist "one" auch ein Präfix (etwa im Wort "one-legged" für einbei-
nig).40 Das Wort "one" gehört insbesondere in seiner Bedeutung als Zahl-
wort zum englischen Grundwortschatz und wird in allen Sprachregionen
der Schweiz verstanden. Demgemäss wird das Zeichen "one" primär mit
seiner englischen Bedeutung in Verbindung gebracht. Wird ein Produkt als
"one" (in Alleinstellung) bezeichnet, wird dies so interpretiert, dass das Pro-
dukt womöglich das erste oder beste (auf dem Markt) sei, es ein sog. "one-
stop shop"-Produkt (Kombi-Lösung; Verbindung mehrerer Produkte) sei
oder sonst ein Zusammenhang mit der Zahl eins vorliegt. Das Wort wird
damit als bloss beschreibend oder hinweisend und nicht als kennzeichnend
wahrgenommen. In diesem beschreibenden Sinn verwenden denn auch
sowohl die Gesuchstellerinnen wie auch die Gesuchgegnerin das Zeichen
"one". So deutet bei den Gesuchstellerinnen das Zeichen "one" auf eine
Applikation hin, die es ermöglicht, mehrere Zahlkarten in einem einzigen

34  App Ger BS ZK.2020.2 vom 23. September 2020 E. 5.2 m.w.N.
35  BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 46, 51 f; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRK-

HÄUSER (Fn. 24), Art. 3 Abs.1 lit. d N. 15.
36  BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 53; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER

(Fn. 24), Art. 3 Abs.1 lit. d N. 16.
37  BGE 139 III 176 E. 2; BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 26), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 53.
38  BGE 139 III 176 E. 2.
39  BVGer B-1294/2017 vom 21. August 2018 E. 3.6.
40   BVGer B-1294/2017 vom 21. August 2018 E. 5.3; vgl. auch Stichwort "one" im online Cambridge

English-German Dictionary (https://dictionary.cambridge. org/dictionary/english-german/one; zuletzt
abgerufen am 13. Oktober 2022).

- 18 -

Tool zu verwalten und über diese eine Applikation auch mehrere Dienst-
leistungen in Anspruch zu nehmen (vgl. Produktumschreibung in Gesuch
Rz. 10). Die Gesuchsgegnerin möchte – nach freilich bestrittener Behaup-
tung – mit "one" darauf hinweisen, dass es sich um die erste Kreditkarte
ihrer neuen Kreditkartenfamilie "Certo!" handle, sowie dass die Kunden der
Kreditkarte ein Prozent des Einkaufswerts in bestimmten Geschäften zu-
rückerhielten. Beiden Produkten fehlt somit jeglicher individualisierende
Mitteilungsinhalt oder jegliche Originalität. Folglich geht dem Zeichen "one"
jegliche originäre Kennzeichnungskraft ab. Es ist daher zu prüfen, ob sich
das Zeichen "one" im Verkehr für das Produkt der Gesuchstellerinnen
durchgesetzt hat und damit derivativ Kennzeichnungskraft erlangt hat.

4.2.4.3.2. Verkehrsdurchsetzung
Die Gesuchstellerinnen machen hinsichtlich der Verkehrsdurchsetzung
geltend, dass sie das Zeichen "one" seit 2015 verwendeten (Gesuch
Rz. 14) und durch zahlreiche Werbemassnahmen bekannt gemacht hätten
(E-Mail, Broschüren, Bannerkampagnen Search Engine Optimization,
Social Media etc.; Gesuch Rz. 17 ff.; GB 7-10). Im Weiteren hätten sie rund
1.7 Millionen registrierte und knapp eine Million aktive Nutzer (Gesuch
Rz. 21; GB 11 f.). Im Google-Play-Store weise ihre App über 20'000 Re-
zensionen und im Apple Store über 35'000 Bewertungen auf. Im Schweizer
Apple-Store sei die "one"-App derzeit an erster Stelle. An erster Stelle stehe
die App auch in der Rubrik-Finanzen, wo sie Apps wie Twint oder UBS
Online Banking hinter sich lasse (Gesuch Rz. 22; GB 13). Überdies habe
die App verschiedene Preise gewonnen (Gesuch Rz. 23) und auch ihre
Partnerbanken würden die App bewerben (Gesuch Rz. 28-32).

Auch wenn die Gesuchsgegnerin teilweise nicht ganz zu Unrecht Kritik an
der Aussagekraft der eingereichten Beweismittel der Gesuchstellerinnen
übt (Antwort Rz. 105 ff.), kann aufgrund der vorliegenden Beweismittel
kaum von der Hand gewiesen werden, dass die "one"-App der Gesuchstel-
lerinnen für schweizerische Verhältnisse eine beachtliche Nutzerzahl auf-
weist. Dies liegt angesichts der Tatsache, dass einige der grössten Schwei-
zer Banken Partnerbanken der Gesuchstellerinnen sind und deren Kredit-
karten somit über die "one"-App verwaltet werden, auch auf der Hand (Ge-
such Rz. 27). Indessen bedeutet die Verbreitung der App sowie Werbe-
massnahmen noch nicht, dass sich das Zeichen "one" als Kennzeichen für
die Dienstleistung der Gesuchstellerinnen durchgesetzt hätte. Insbeson-
dere ist nicht glaubhaft gemacht, dass "one" als Herkunftshinweis verstan-
den wird, zumal zahlreiche Partnerbanken (wenn auch nicht alle [vgl. Ge-
such, Rz. 31]) undifferenziert auf die "one"-App bzw. das digitale Kunden-
portal "one" hinweisen (Gesuch Rz. 25 ff.). "One" wird demgemäss häufig
nicht spezifisch als Kennzeichnung der Dienstleistung eines bestimmten
Unternehmens verwendet. Vielmehr erscheint "one" höchstens als allge-
meiner Begriff für die Verwaltung von Kreditkartendienstleistungen über
eine einheitliche Plattform. Die Werbebemühungen (vgl. Gesuch Rz. 17 ff.)

- 19 -

der Gesuchstellerinnen unterstreichen diese Interpretation noch zusätzlich.
Die im Gesuch abgebildeten Werbebanner weisen bloss auf "one" hin,
ohne dass dabei der Eindruck entsteht, damit werde die Dienstleistung ei-
nes bestimmten Unternehmens gekennzeichnet.

4.2.4.3.3. Freihaltebedürftigkeit
Mangels Kennzeichnungskraft bzw. Verkehrsdurchsetzung erübrigte sich
an sich eine Prüfung der Freihaltebedürftigkeit. Immerhin kann hierzu fol-
gendes ausgeführt werden:

Wie erläutert, gehört "one" zum Grundwortschatz der englischen Sprache.
Dies bedeutet indessen nicht zwingend, dass "one" auch zwingend zum
Gemeingut zu zählen wäre. Vielmehr gilt es ausgehend von diesem Um-
stand das Freihaltebedürfnis konkret zu prüfen.41

Hinsichtlich des Zeichens "DUO" führte das Bundesgericht in einer marken-
rechtlichen Streitigkeit aus,42 dieses müsse aufgrund seiner an keine Wa-
ren- oder Dienstleistungskategorie gebundenen allgemeinen Bedeutung
für den geschäftlichen Verkehr freigehalten werden. Die zahlenbezogene
Bedeutung des Wortes, die in bestimmten Verwendungsarten gegebene
Sinngleichheit mit der einstelligen Zahl "zwei" lasse eine Monopolisierung
als Marke grundsätzlich nicht zu. Die Bezeichnung sei vielmehr der Allge-
meinheit und insbesondere dem Geschäftsverkehr freizuhalten. Es sei
denn auch allgemein anerkannt, dass einzelne Zahlen nicht als Marken be-
ansprucht werden könnten. Auch dies sei letztlich weniger eine Frage der
mangelnden Unterscheidungskraft der sogenannten primitiven Zeichen,
sondern vorab eine solche des allgemeinen und wirtschaftlichen Freihalte-
bedürfnisses.

Ähnlich argumentierte das Bundesgericht in einem (ebenfalls markenrecht-
lichen) Urteil betreffend das Zeichen "YOU". Es führte aus,43 die grundsätz-
liche und umfassende, auf den Adressaten bezogene Bedeutung des Aus-
druckes "YOU" lasse seine Monopolisierung jedenfalls in Alleinstellung als
Wortmarke nicht zu. Es müsse auch den Konkurrenten möglich sein, die
Konsumenten gleicher Produkte unter Verwendung von "YOU" anzuspre-
chen. In diesem Sinne handle es sich bei "YOU" um einen unentbehrlichen
Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs, der zur persönlichen Anrede
des Abnehmers benötigt und auch rege verwendet werde. Er sei daher für
den Wirtschaftsverkehr freizuhalten. Überdies hielt das Bundesgericht
fest,44 dass selbst wenn ein Schutz des Zeichens "YOU" als Marke die Ver-
wendung des Ausdrucks "YOU" als Bestandteil einer anderer Marke nicht

41  BGE 139 III 176E. 5.1.
42  BGE 118 II 181 E. 3c.
43  BGE 139 III 176 E. 5.2.
44  BGE 139 III 176 E. 5.1.

- 20 -

in jedem Fall verunmögliche, dessen Verwendung in zahlreichen Fällen ge-
sperrt bzw. erheblich erschwert werde, weil jedes Mal fraglich sei, ob mit
dem gewählten Zeichen ein hinreichender Abstand vorliege.

Diese (markenrechtlichen) Erwägungen des Bundesgerichts müssen auch
in lauterkeitsrechtlicher Hinsicht auf die hier infrage stehende Bezeichnung
"one" Anwendung finden. Genauso wie das Zeichen "DUO" benötigt der
Rechtsverkehr die Bezeichnung "one". Diese muss aufgrund ihrer an keine
Waren- oder Dienstleistungskategorie gebundenen allgemeinen Bedeu-
tung für den geschäftlichen Verkehr freigehalten werden. Überdies mag
zwar auch hier zutreffen, dass die Gewährung von lauterkeitsrechtlichem
Schutz für die Bezeichnung "one" nicht zwingend dazu führte, dass das
Zeichen "one" dem Geschäftsverkehr gänzlich entzogen wäre, dieses ins-
besondere in Kombination mit weiteren Angaben gegebenenfalls durchaus
verwendet werden dürfte. Die Frage der lauterkeitsrechtlichen Zulässigkeit
der Verwendung von "one" würde aber zu einer übermässigen, nicht tole-
rierbaren Rechtsunsicherheit führen. Dies wiegt im vorliegenden Fall umso
schwerer als die englische Sprache sich zunehmend zu einer weltweiten
lingua franca entwickelt, was beispielsweise dazu führte, dass ihr im Kan-
ton Aargau der Status einer limitierten Amtssprache zukommt (§ 71a Abs. 1
Satz 2 KV). Zudem ist gerade in der hier interessierenden Banken- bzw.
Zahlungsverkehrsbranche Englisch von hervorragender Bedeutung und
wird gerade auch in der Werbung regelmässig verwendet. Demgemäss ist
"one" mit Bezug auf den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichnungsschutz als
Gemeingut und damit als freihaltebedürftig zu bezeichnen.

Der Handelsgerichtspräsident verkennt dabei nicht, dass das Handelsge-
richt des Kantons Zürich in einem (ebenfalls markenrechtlichen) Entscheid
vom 5. Dezember 201945 namentlich unter Hinweis auf die Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts sowie des (deutschen) Bundesgerichts-
hofs erwog, Zahlwörter könnten unter bestimmten Voraussetzungen als
Marken schützbar sein. Zahlwörter wie beispielsweise "seven" seien unter-
scheidungskräftig, solange ihr Sinngehalt unbestimmt und ohne klaren Pro-
duktbezug sei. Demgemäss bestehe am Zeichen "ONE" kein absolutes
Freihaltebedürfnis in Bezug auf die (im von ihm zu beurteilenden Fall) be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem Telekommunikations-
bereich. Ein solches setzte voraus, dass der Gebrauch des Zeichens für
die Mitanbietenden im Geschäftsverkehr geradezu unentbehrlich sei und
ihnen deshalb zwingend zur Verfügung stehen müsse. Bei "ONE" handle
es sich zwar um eine griffige, prägnante und naheliegende Bezeichnung
für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Es bestehe indes le-
diglich ein wesentliches Interesse der Mitanbieter im Telekommunikations-
bereich am Gebrauch des Zeichens. Es sei weder dargetan noch ersicht-
lich, inwiefern es sich beim Zeichen "ONE" im wirtschaftlichen Verkehr von

45  HGer ZH HG170207-O vom 5. Dezember 2019 E. 2.1.3.2 f.

- 21 -

Mitanbietern im Telekommunikationsbereich um einen unabdingbaren Be-
griff handeln solle. Entsprechend bestehe in Bezug auf das Zeichen "ONE"
lediglich ein relatives Freihaltebedürfnis. Das Handelsgericht des Kantons
Zürich kam deshalb zum Schluss, dass eine Verkehrsdurchsetzung des
Zeichens "ONE" grundsätzlich denkbar sei. Eine nähere Auseinanderset-
zung mit dieser Rechtsauffassung des Handelsgerichts des Kantons Zürich
erübrigt sich indessen, da vorliegend bereits feststeht, dass sich das Zei-
chen "one" nicht im Verkehr durchgesetzt hat.

4.2.4.3.4. Zwischenfazit
Somit erweist sich insgesamt als nicht glaubhaft, dass der Gebrauch des
Zeichens "one" als schutzfähiger Marktauftritt zu qualifizieren ist. Die
Glaubhaftmachung eines zivilrechtlichen Anspruchs gestützt auf Art. 3
Abs. 1 lit. d UWG scheitert indes auch mangels Glaubhaftmachung einer
Zeichenähnlichkeit bzw. Verwechslungsgefahr, wie nachfolgende Ausfüh-
rungen zeigen.

4.2.4.3.5. Verwechslungsgefahr
Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr verweist die Gesuchsgegnerin zu
Recht darauf, dass sich bereits der Adressatenkreis der beiden Produkte
massgeblich unterscheidet (Antwort Rz. 143). Das Produkt der Gesuchstel-
lerinnen ist ein Begleitprodukt einer Kreditkarte. Als solches richtet es sich
– soweit die Gesuchstellerinnen Kreditkarten nicht selbst herausgeben –
vornehmlich zunächst an die Partnerbanken. Diese kaufen die Dienstleis-
tung für ihre Kunden ein. Demgegenüber wird die "Certo! One Mastercard"
direkt an Endkunden (Erwachsene) vertrieben. Freilich ist anzuerkennen,
dass letztlich die Kunden die Nutzer der Dienstleistung "one" der Gesuch-
stellerinnen sind und es denkbar wäre, dass Kunden bewusst Kreditkarten
bei einer Bank beantragten, welche die Dienstleistung "one" bei den Ge-
suchstellerinnen eingekauft haben. Die Kartenverwaltungs-Plattform dürfte
bei der Auswahl einer Kreditkarte allerdings kaum im Vordergrund stehen.
Relevante Auswahlkriterien bei der Auswahl einer Kreditkarte dürften viel-
mehr die Konditionen (etwa die Jahresgebühr, die Bonusprogramme, die
Versicherungen, die Höhe der Wechselkursaufschläge, der Kreditrahmen,
die Möglichkeit einer Teilzahlung etc.) sowie gegebenenfalls die Kreditkar-
tenangebote der Haubank sein. Von den Gesuchstellerinnen wird denn
auch nichts Anderes glaubhaft gemacht. Sie berufen sich diesbezüglich le-
diglich auf eine Rezension im Apple-Store von einem Nutzer namens "Mo-
moriz" vom 3. Juli 2022, der ausführt: "Nicht nur die besseren Konditionen
haben mich bewogen[,] von Cembra zu euch zu wechseln. Auch die um
Welten bessere App war für mich ein Entscheidungsgrund […]."Aus diesem
singulären Kommentar können jedoch keine verallgemeinerungsfähigen
Schlüsse gezogen werden. Zudem war auch für den Nutzer "Momoriz" die
App lediglich ein weiteres Auswahlkriterium neben den Konditionen der
Kreditkarte.

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Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die Beantragung einer Kreditkarte
kein Alltagsgeschäft ist. Die meisten Kunden von Kreditkarten beantragen
höchstens alle paar Jahre eine neue Kreditkarte. Die Beantragung einer
Kreditkarte ist zudem verhältnismässig aufwändig, müssen hierzu doch
verschiedene Formulare ausgefüllt werden. Demgemäss kann davon aus-
gegangen werden, dass mindestens mit einer leicht erhöhten Aufmerksam-
keit der massgeblichen Verkehrskreise gerechnet werden kann, was die
Gefahr einer Verwechslung erheblich senkt.

Sodann sind im Rahmen der Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Ver-
wechslungsgefahr auch kennzeichenexterne Elemente wie die konkrete
Präsentationsform zu berücksichtigen. Hier unterscheiden sich die fragli-
chen Zeichen massgeblich. Zwar benutzen alle Parteien die Bezeichnung
"one". Die Gesuchstellerinnen verwenden diesen Begriff aber einzig zur
Bezeichnung ihrer digitalen Kartenverwaltungsplattform und nicht als Na-
men einer Kreditkarte. Demgegenüber bezeichnet die Gesuchsgegnerin
eine ihrer beiden neuen Kreditkarten als "Certo! One Mastercard". Glaub-
haft erscheint die Angabe der Gesuchsgegnerin, dass sie "one" nie in Al-
leinstellung, d.h. ohne die Bezeichnung "Certo!" verwendet und es sich bei
der Abbildung in Rz 45 des Gesuches (Bild rechts oben) um einen techni-
schen Fehler handelte (Antwort, Rz. 30 f., vgl. insbesondere den Screens-
hot auf S. 13 oben). Freilich ist den Gesuchstellerinnen zuzugestehen,
dass das Zeichen "one" auf der Kreditkarte etwas abgesetzt vom Zeichen
"Certo!" ist und insoweit auch eine eigenständige Bedeutung aufweist bzw.
alleinstellend wahrgenommen werden könnte, auch wenn der Aufdruck
"one" relativ klein und dezent erscheint. Da der Aufdruck auf der Kreditkarte
erscheint, ist aber nicht nachvollziehbar, weshalb Kunden meinen könnte,
dieser weise auf die gesuchstellerische Kartenverwaltungs-Plattform hin,
zumal die über die "One"-Plattform der Gesuchstellerinnen verwalteten
Kreditkarten gerade keinen Aufdruck "one" aufweisen und der Name der
von den Gesuchsgegnerin für ihre Kreditkarten angebotene Kreditkarten-
verwaltungs-App "Cembra App" das Zeichen "one" nicht enthält.

Den Gesuchstellerinnen gelingt es folglich nicht, eine Verwechslungsge-
fahr glaubhaft zu machen.

4.2.4.4. Ergebnis
Im Ergebnis sind eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr und somit
ein Anspruch aus Art. 9 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 3 lit. d UWG zu verneinen.

4.2.5. Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG
Die Gesuchstellerinnen leiten die von ihr begehrten Verbotsansprüche
schliesslich (auch) aus einer Verletzung von Art. 3 lit. e UWG ab.

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4.2.5.1. Parteibehauptungen
4.2.5.1.1. Gesuchstellerinnen
Die Gesuchstellerinnen behaupten, der schriftbildidentische Aufdruck "one"
auf den Kreditkarten der Gesuchsgegnerin könne nur als Bezugnahme auf
"one" verstanden werden. Der Aufdruck gebe ohne sachlichen Grund den
visuell identischen und für "one" charakteristischen Schriftzug wieder.
Ohne Not oder erkennbaren Beweggrund bringe die Gesuchsgegnerin sich
durch die Aufschrift "one" mit den Gesuchstellerinnen in Verbindung und
messe sich implizit mit dem tatsächlich gekoppelten Dienst der Migros und
weiteren Partnerinnen (Gesuch Rz. 121).

4.2.5.1.2. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin führt aus, die ihre Karte richte sich nicht an das glei-
che Publikum wie die Dienstleistung der Gesuchstellerinnen (Gesuch
Rz. 153). Zudem unterscheide sich die Verwendung des Wortes "one"
stark. So verwende die Gesuchsgegnerin das Wort "one" stets neben dem
viel prominenter dargestellten Wort "Certo!" auf ihren Kreditkarten. Ohnehin
erschöpfe sich die angebliche Anlehnung in einem absolut freihaltebedürf-
tigen Zeichen, das von der Gesuchsgegnerin zur Bezeichnung der Vorteile
der Karte von 1 % cash back und als anpreisende Angaben ohne Zusam-
menhang mit den Gesuchstellerinnen verwendet werde. Damit scheide
auch die Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG aus (Antwort Rz. 8).

4.2.5.2. Rechtliches
Verhaltensweisen, mit denen sich Mitbewerber unnötig an die Leistungen
eines Dritten anlehnen oder dessen Ruf ausbeuten, gelten unabhängig von
der Gefahr allfälliger Verwechslungen als unlauter. Die Rufausbeutung
kann insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung
derart in der eigenen Werbung eingesetzt wird, dass das Image auf die
eigenen Angebote transferiert wird. Unlauter handelt, wer mit seinem Wer-
beauftritt im Ergebnis den guten Ruf von unter einem anderen Zeichen be-
kannten Waren auf seine eigenen transferiert, indem er Gedankenassozi-
ationen zu diesen weckt, ohne dass es einer lauterkeitsrechtlichen Ver-
wechslungsgefahr bedarf. Insofern ist namentlich nicht die Verwendung ei-
nes Zeichens vorausgesetzt, das demjenigen des Mitbewerbers derart ähn-
lich ist, dass es damit in Alleinstellung verwechselbar wäre. Allerdings ge-
nügt auch nicht schon jede noch so geringfügige Ähnlichkeit einer Ausstat-
tung mit derjenigen eines Konkurrenten, um anstelle einer lauterkeitsrecht-
lichen Verwechslungsgefahr eine unlautere Anlehnung zu bejahen. Viel-
mehr ist zusätzlich erforderlich, dass die Ausstattung in einer Weise ver-
wendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an diejenige eines
Dritten gedeutet werden kann, und dies objektiv geeignet ist, beim Adres-
saten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. den damit ge-
kennzeichneten Produkten zu wecken. Denn das Verbot der unlauteren
Anlehnung an eine Konkurrenzausstattung soll nur eindeutige Fälle unnö-
tiger Anlehnungen erfassen. In der markenrechtlichen Rechtsprechung

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wurde sodann auch die Anlehnung an die Kennzeichnungs- und Werbe-
kraft einer älteren Marke unbesehen eigentlicher Fehlzurechnungen als un-
lauter erachtet, wenn das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Bot-
schaft des Inhalts "Ersatz für" oder "gleich gut wie" vermittelt. Eine entspre-
chende, produktebezogene Anlehnung bzw. Rufausbeutung lässt sich
ebenfalls unter den Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG subsumieren,
wonach unter anderem unlauter handelt, wer sich, seine Waren, Werke und
Leistungen in unnötig anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Wer-
ken oder Leistungen vergleicht.46

4.2.5.3. Würdigung
Wie bereits dargelegt, kommt dem Zeichen "one" keinerlei Kennzeich-
nungskraft zu. Bei der Anlehnung gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG ist dies
im Gegensatz zur Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG al-
lerdings auch nicht vorausgesetzt. Nach der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung handelt indessen rufausbeutend, "wer mit seinem Werbeauftritt
im Ergebnis den guten Ruf von unter einem anderen Zeichen bekannten
Waren auf seine eigenen überträgt"47. Es ist daher davon auszugehen,
dass das Bundesgericht einen "guten Ruf" als Tatbestandsmerkmal der
Rufausbeutung nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG voraussetzt. Der "gute Ruf"
wird verstanden als Image oder Goodwill. Er besteht in der Gesamtheit der
Informationen und Assoziationen sowie der Vorstellungen über die Eigen-
schaft der Produkte, welche das Publikum mit dem Vergleichsobjekt ver-
bindet. Dazu gehören neben typischen Rufinhalten wie Exklusivität, Presti-
gewert oder Qualität auch spezifische Attribute wie "sportlich", "elegant"
oder "gesund".48 Die Gesuchstellerinnen machen diesbezüglich geltend,
ihnen komme ein "digitalaffines Image" zu, das die Gesuchsgegnerin trans-
ferieren möchte (Gesuch Rz. 87). Worin dieser Ruf des digitalaffinen
Images genau bestehen soll, legen die Gesuchstellerinnen jedoch nicht dar
und ist auch nicht ersichtlich. Jedenfalls weist die Gesuchsgegnerin zu
Recht daraufhin (Antwort Rz. 145), dass digitale Kartenverwaltungsdienste
heute allgemein verbreitet sind und kaum zu einem digitalaffinen Image
beitragen können. Es verhält sich vielmehr so, dass eine digitale Karten-
verwaltung heute Standard ist und von Konsumenten vorausgesetzt wird.
Die Gesuchstellerinnen machen folglich schon keinen guten Ruf glaubhaft,
den die Gesuchsgegnerin ausbeuten könnte.

Im Weiteren könnte aber selbst bei Bestehen eines guten Rufes im Auf-
druck des Wortes "one" auf den Kreditkarten keine unlautere Anlehnung
bzw. Rufausbeutung durch die Gesuchsgegnerin ausgemacht werden. Das
Produkt der Gesuchsgegnerin heisst "Certo! One Mastercard" während die

46  BGE 135 III 446 E. 7.1 u. 7.5 m.w.H.
47  BGE 135 III 446 ff. E. 7.1.
48  HGer BE HG 19 89 vom 24. Februar 2020 E. 27.1 f., (auszugsweise) publiziert in: sic! 2021,

S. 37 ff.

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Gesuchsgegnerinnen eine Kartenverwaltungs-Plattform, nicht jedoch Kre-
ditkarten mit dem Namen "one" herausgeben. Schon die Unterschiedlich-
keit der infrage stehenden Angebote schliesst eine Rufausbeutung aus.
Daran ändert nichts, dass das Zeichen "one" auf den Kreditkarten links un-
ten, in deutlichem Abstand zum Zeichen "Certo!" abgedruckt wird. Denn es
ist nicht erkennbar, wie das Wort "one" hier als Hinweis auf die Kartenver-
waltungsplattform der Gesuchstellerinnen verstanden werden soll, zumal
die Gesuchstellerinnen – wie bereits festgehalten – das Zeichen "one"
überwiegend nicht herkunftshinweisend, sondern als allgemeinen Begriff
für Kartenverwaltung verwenden und zudem auf ihren eigenen bzw. den
von ihren Partnerbanken herausgegebenen Kreditkarten das Zeichen
"one" gerade nicht abdrucken.

4.2.6. Ergebnis
Zusammenfassend gelingt es den Gesuchstellerinnen folglich nicht, glaub-
haft zu machen, dass ihnen Ansprüche aus UWG zustehen.

4.3. Markenrechtliche Beurteilung
4.3.1. Parteibehauptungen
4.3.1.1. Gesuchstellerinnen
Die Gesuchstellerinnen stützen ihr zweites Eventualbegehren auch auf das
Markenrecht. Am Zeichen "one" bestehe kein Freihaltebedürfnis und es sei
zumindest derivativ kennzeichnungskräftig (Gesuch Rz. 122 f.). In der Auf-
schrift "one" in der identischen Schriftart wie die Wort-/Bildmarken
Nrn. 764836 und 673080 bestehe offensichtlich eine Zeichenähnlichkeit für
funktionell gleichartige Leistungen, wodurch eine Verwechslungsgefahr ge-
schaffen werde (Gesuch Rz. 124 f.).

4.3.1.2. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin führt aus, das Wort "one" sei Teil des englischen
Grundwortschatzes und werde in der Schweiz als die Zahl "eins" verstan-
den. Es sei für die relevanten Waren und Dienstleistungen im Finanzbe-
reich absolut freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig (Antwort
Rz. 3 und 90 ff.). Die Marken der Gesuchstellerinnen würden neben dem
Wort "one" noch weitere Elemente enthalten. Diese zusätzlichen Elemente
würden von der Gesuchsgegnerin nicht verwendet und eine Markenverlet-
zung scheide schon aus diesem Grund aus (Gesuch Rz. 4, 110 ff.). Ein
absolut freihaltebedürftiges Zeichen wie "one" könne auch nicht durch Ver-
kehrsdurchsetzung nachträglich Kennzeichnungskraft erlangen. Eine sol-
che sei ohnehin nicht dargelegt (Antwort Rz. 5, 103 ff.).

4.3.2. Aktiv- und Passivlegitimation
Aktivlegitimiert ist der Inhaber einer eingetragenen Marke (Art. 55 Abs. 1
MSchG). Passivlegitimiert sind alle Personen, die unautorisiert eine der in

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Art. 13 MSchG dem Markeninhaber vorbehaltenen Handlungen vorneh-
men bzw. voraussichtlich vornehmen werden.49

Markeninhaberin ist einzig die Gesuchstellerin 1, weswegen nur sie zur
Geltendmachung der markenrechtlichen Ansprüche nach Art. 13 MSchG
berechtigt ist. Die Gesuchstellerinnen behaupten insbesondere nicht, dass
die Gesuchstellerin 2 exklusive Lizenznehmerin i.S.v. Art. 55 Abs. 4
MschG wäre oder als einfache Lizenznehmerin i.S.v. Art. 55 Abs. 4 Satz 2
MSchG als einfache Streitgenossin der von der Gesuchstellerin 1 angeho-
benen Verletzungsklage beitreten könnte. Hiervon scheinen auch die Ge-
suchstellerinnen auszugehen (Gesuch Rz. 122).

4.3.3. Kennzeichnungskraft und Rechtsbeständigkeit der gesuchstel-
lerischen Marken
4.3.3.1. Rechtliches
Eine Marke geniesst in der Ausgestaltung Schutz, wie sie im Markenregis-
ter eingetragen ist. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist deshalb
in Bezug auf die zu schützende (potentiell verletzte) Marke einzig von deren
Registereintrag auszugehen.50

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Relevanz ist die Kenn-
zeichnungskraft der (angeblich) verletzten Marke. Für schwache Marken ist
der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wer sich mit sei-
ner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Kennzeichnungs-
kraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbean-
strengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren einge-
prägt hat. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere
Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als
(originär) schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Be-
standteile sich eng an beschreibende Zeichen anlehnen. Originär stark sind
demgegenüber Marken, die aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts be-
sonders auffallen.51 Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann sodann
auch durch ihre Benutzung gesteigert werden. Denn die durch lange Auf-
bauarbeit erreichte Bekanntheit einer Marke verdient einen weiteren Ähn-
lichkeitsbereich.52

Jedoch sind gemäss Art. 2 lit. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, vom
Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr durchge-
setzt haben. Eine Prüfung des Tatbestands der Verwechslungsgefahr er-
übrigt sich, wenn es einem älteren, zum Gemeingut gehörenden Zeichen

49  SHK MSchG-STAUB, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N. 23; BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl. 2017, Art. 55 N. 22.
50  BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 37 m.w.H.
51  BGer 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.1 m.w.H.
52  BVGer B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 3.6 m.w.N.; BGE 122 III 382 E. 2a.

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schon an der rechtserhaltenden Verkehrsdurchsetzung fehlt.53 Die Eintra-
gung der Marke schafft kein wohlerworbenes Recht am Ausschliesslich-
keitsanspruch, sondern steht unter dem Vorbehalt anderer Beurteilung
durch den Zivilrichter. Dem Eintragungsentscheid des Instituts für Geistiges
Eigentum (IGE) kommt dabei für den Zivilrichter keine bindende Wirkung
zu.54 Allerdings ist ungeklärt, ob der Massnahmerichter an die Eintragung
eines Zeichens als durchgesetzte Marke gebunden ist, zumal hier der Ver-
fügungsanspruch ebenfalls nur glaubhaft zu machen ist (vgl. Art. 261
Abs. 1 ZPO).55

4.3.3.2. Würdigung
Hinsichtlich des Bestandsteils "one" der infrage stehendenden Marken der
Gesuchstellerinnen kann vollumfänglich auf die obigen Ausführungen zur
Kennzeichnungskraft bzw. zur Freihaltebedürftigkeit sowie der Verkehrs-
durchsetzung des Zeichens "one" verwiesen werden. Denn der Rechtsbe-
griff der Verwechslungsgefahr ist im gesamten Kennzeichenrecht einheit-
lich. Zwar sind je nach beanspruchtem Rechtsschutz unterschiedliche Um-
stände zu würdigen. So ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr
nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG die gesamte Warenpräsentation massgeblich,
nicht aber Registereinträge. Steht jedoch wie hier zunächst die Kennzeich-
nungskraft des Zeichens "one" isoliert infrage, ergeben sich keine Unter-
schiede in der Beurteilung.

Demgemäss kann sich eine Kennzeichnungskraft der Marke Nr. CH
764836 vorliegend einzig aus dem Farbanspruch "orange" ergeben, da die
verwendete Schrift für das Zeichen "one" ebenfalls banal erscheint. Dem-
gemäss weist die Marke Nr. CH 764836 (sofern sie überhaupt rechtsbe-
ständig ist – was zweifelhaft erscheint,56 hier aber offen bleiben kann) wenn
überhaupt, dann höchstens eine sehr geringe Kennzeichnungskraft auf.

Ähnliche Überlegungen gelten an sich auch für die Marke Nr. CH 673080.
Diese Marke weist allerdings eine stärkere Unterscheidungskraft aus. Denn
hier wird nicht ein Farbanspruch geltend gemacht, sondern dem grafisch
banalen Zeichen "one" der Schriftzug "VISECA" hinzugefügt. Da die Marke
ihre Unterscheidungskraft aber einzig aus dem beigefügten Hinweis auf die
Firmen der Gesuchstellerinnen schöpft, ist der für die Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr notwendige Zeichenabstand auch massgeblich an die-
sem Element zu messen.

53  BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 3 N. 13 (3. Lemma).
54  BGE 140 III 297 E. 5.1.
55  Vgl. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, 2013, S. 177.
56  Vgl. hierzu etwa BGer 4A_518/2021 und 4A_526/2021 vom 6. April 2022 E. 6.3.2.

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4.3.4. Verwechslungsgefahr
4.3.4.1. Rechtliches
Sodann ist im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung unter Berück-
sichtigung der Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise, der
Warengleichartigkeit sowie der Kennzeichnungskraft der gesuchstelleri-
schen Marke zu beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr besteht. Eine
Verwechslungsgefahr besteht nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung,
wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunk-
tion beeinträchtigt.57 Es kann im Wesentlichen auf E. 3.2.4.2. verwiesen
werden, da die Verwechslungsgefahr im gesamten Kennzeichnungsrecht
gleich umschrieben wird.

Bezüglich des (potentiell verletzenden) Zeichens wird im Verletzungspro-
zess vom tatsächlichen oder drohenden Gebrauch ausgegangen.58 Die
Zeichenähnlichkeit beurteilt sich dabei – wie erwähnt – nach Massgabe des
Gesamteindrucks der zu vergleichenden Zeichen im Erinnerungsbild der
massgeblichen Verkehrskreise.59

Stimmt das die Marke angeblich verletzende Zeichen mit dieser aus-
schliesslich in gemeinfreien Elementen überein, begründet dies regelmäs-
sig keine Verwechslungsgefahr.60 Eine Ausnahme kann dann bestehen,
wenn die fragliche Marke eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt hat, an
welcher auch die gemeinfreien Bestandteile teilnehmen.61 Allerdings sagt
die Bekanntheit einer kombinierten Marke grundsätzlich noch nichts über
die Stärke ihrer Einzelelemente aus.62 Eine Verwechslungsgefahr durch
Übereinstimmung in gemeinfreien Teilen setzt voraus, dass der gesteigerte
Schutzumfang durch intensiven Gebrauch der Marke nicht nur die kombi-
nierte Marke in ihrer Gesamtheit umfasst, sondern auch ihre einzelnen
grundsätzlich gemeinfreien Elemente für sich einen erhöhten Schutzum-
fang beanspruchen könnten. Dies wäre der Fall, wenn die relevanten Ver-
kehrskreise die Marke bereits aufgrund eines entsprechenden Elements als
solche erkennen würden.63

4.3.5. Würdigung
Die Marke Nr. CH 764836 ist – wenn überhaupt – lediglich aufgrund des
Farbanspruchs orange kennzeichnungskräftig. Die Gesuchsgegnerin ver-
wendet das Zeichen "one" jedoch nicht in der Farbe "orange". Was die

57  BGE 127 III 160 E. 2a; BGer 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.1 m.w.H.
58  BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 3 N. 39 m.w.H.
59  BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 3 N. 40.
60  BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016, E. 7.1 m.w.N.; B-5653/2015 vom 14. September

2016 E. 3.6; BGE 127 III 167 E. 2b/bb; SHK MSchG-JOLLER 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 131; BSK
MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 50), Art. 3 N. 72.

61  BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.1 m.w.N.; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10
m.w.N.

62  BVGer B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 7.
63  BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.2.1 m.w.N.

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Marke Nr. CH 673080 angeht, so ist diese nur aufgrund des Bestandteil
"VISECA" kennzeichnungskräftig. Die Gesuchsgegnerin verwendet dieses
Element jedoch nicht.

Eine Übereinstimmung besteht folglich nur insoweit, als das Zeichen "one"
in einer ähnlichen Schrift verwendet wird. Da das Zeichen "one" nicht kenn-
zeichnungskräftig ist, besteht keine Verwechslungsgefahr. Daran ändert
nichts, dass die für den Begriff "one" verwendete Schrift bei den Gesuch-
stellerinnen und der Gesuchsgegnerin sehr ähnlich ist. Denn es handelt
sich um eine banale, alltägliche Schrift, die nicht auffällt und nicht in Erin-
nerung bleibt und somit bezüglich der Verwechslungsgefahr nicht relevant
ist.

5. Ergebnis
Das Gesuch ist abzuweisen, soweit überhaupt auf dieses eingetreten wer-
den kann.

6. Prozesskosten
6.1. Allgemeines
Die Prozesskosten bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteient-
schädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die Prozesskosten werden der unterlie-
genden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die
klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unter-
liegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Da das Gesuch abzuweisen ist, soweit über-
haupt darauf eingetreten werden kann, sind die Prozesskosten vollumfäng-
lich und unter solidarischer Haftung (Art. 106 Abs. 3 ZPO) den Gesuchstel-
lerinnen aufzuerlegen.

6.2. Gerichtskosten
Die Gerichtskosten bestehen einzig aus der Entscheidgebühr (Art. 95
Abs. 2 lit. b ZPO), welche sich gestützt auf Art. 96 ZPO nach § 8 VKD be-
misst. Sie wird in Berücksichtigung des verursachten gerichtlichen Auf-
wands und angesichts von Schwierigkeit und Umfang der Streitigkeit auf
insgesamt Fr. 6'000.00 festgesetzt und mit dem von den Gesuchstellerin-
nen geleisteten Gerichtskostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet
(Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

6.3. Parteientschädigung
Die Gesuchstellerinnen haben der Gesuchgegnerin zudem unter solidari-
scher Haftung eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 und
Abs. 3 ZPO). Die Parteientschädigung wird nach dem Streitwert – vorlie-
gend Fr. 100'000.00 – bemessen (vgl. Art. 96 ZPO i.V.m. § 3 AnwT). Aus-
gehend von einer Grundentschädigung von Fr. 12'930.00 (§ 3 Abs. 1 lit. a
Ziff. 6 AnwT) resultiert nach Vornahme eines Summarabzugs von 50 % (§ 3
Abs. 2 AnwT) ein Grundbetrag von Fr. 6'465.00. Durch die Grundentschä-
digung sind abgegolten: Instruktion, Aktenstudium, rechtliche Abklärungen,

- 30 -

Korrespondenz und Telefongespräche sowie eine Rechtsschrift und die
Teilnahme an einer behördlichen Verhandlung (vgl. § 6 Abs. 1 AnwT). Vor-
liegend fand keine Verhandlung statt, die Parteien reichten indessen eine
zweite Rechtsschrift ein. An sich wäre für die fehlende Verhandlung ein
Abschlag und für die zusätzlich eingereichte Rechtsschrift ein Zuschlag zu
berücksichtigen (§ 6 Abs. 2 und Abs. 3 AnwT). Zu- und Abschlag kompen-
sieren sich vorliegend allerdings, so dass es beim Grundbetrag bleibt. Hin-
zuzurechnen ist allerdings noch eine Auslagenpauschale (§ 13 Abs. 1
Satz 2 AnwT) von praxisgemäss 3 %. Es resultiert ein Betrag in der Höhe
von gerundet Fr. 6'659.00, den die Gesuchstellerinnen der Gesuchsgegne-
rin unter solidarischer Haftung (Art. 106 Abs. 3 ZPO) als Parteientschädi-
gung zu bezahlen haben. Ein zusätzlicher Mehrwertsteuerzuschlag wird
von der Gesuchsgegnerin zu Recht nicht geltend gemacht, ist sie doch
selbst mehrwertsteuerpflichtig und damit vorsteuerabzugsberechtigt.64

Der Präsident erkennt:

1.
Das Gesuch wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
2.1.
Die Gerichtskosten in der Höhe von Fr. 6'000.00 sind von den Gesuchstel-
lerinnen solidarisch zu tragen und werden mit dem von ihnen in gleicher
Höhe geleisteten Gerichtskostenvorschuss verrechnet.

2.2.
Die Gesuchstellerinnen haben in solidarischer Haftung der Gesuchsgegne-
rin eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 6'659.00 zu bezahlen.

Zustellung an:
[…]

Mitteilung an:
[…]

64  Vgl. Gerichte Kanton Aargau, Generalsekretariat, Merkblatt zur Frage der Berücksichtigung der
Mehrwertsteuer bei der Bemessung der Parteientschädigung, Ziff. 2.3.

- 31 -

Rechtsmittelbelehrung für die Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 ff.,
Art 90 ff. BGG)

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, von der schriftlichen Eröff-
nung der vollständigen Ausfertigung des Entscheids an gerechnet, die Be-
schwerde an das Schweizerische Bundesgericht erhoben werden.

Die Beschwerde ist schriftlich oder in elektronischer Form beim Schweize-
rischen Bundesgericht einzureichen. Die Beschwerdeschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschriften bzw. eine anerkannte elekt-
ronische Signatur zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form
darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid verfassungsmässige
Rechte (Art. 98 ff. BGG) verletzt. Die Urkunden, auf die sich die Partei als
Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in den Händen
hat; ebenso ist der angefochtene Entscheid beizulegen (Art. 42 BGG).

Aarau, 14. Oktober 2022

Handelsgericht des Kantons Aargau
1. Kammer
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Dubs Näf
(i.V. Gerichtsschreiber Bisegger)