# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 5432f520-b297-54c3-99a6-3a37fa9ecfc1
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2008-10-15
**Language:** fr
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 15.10.2008 B-7413/2006
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-7413-2006_2008-10-15.pdf

## Full Text

Cour II
B-7413/2006
{T 0/2}

A r r ê t  d u  1 5  o c t o b r e  2 0 0 8

Bernard Maitre (président du collège), Marc Steiner, 
David Aschmann, juges, 
Vanessa Thalmann, greffière.

1. X._______ SA,
2. Y._______ AG,
représentées par Griffes Consulting SA,
recourantes,

contre

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Rejet de la demande d'enregistrement de la marque 
suisse n° 03419/2004 MADISON.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Composit ion

Parties

Objet

B-7413/2006

Faits :

A.
Le  4 octobre  2004,  X._______  SA  et  Y._______  AG  (ci-après :  les 
requérantes  ou  les  recourantes)  ont  déposé  auprès  de  l'Institut 
Fédéral  de  la  Propriété  Intellectuelle  (ci-après :  l'IPI  ou  l'Institut 
fédéral)  une  demande  d'enregistrement  de  la  marque  verbale 
"MADISON" pour les services des classes 35 – gestion des affaires 
commerciales  et  administration  commerciale  – et  36 – affaires 
financières,  affaires  monétaires,  affaires  bancaires  et  affaires 
immobilières.

Le 3 novembre 2004, l'IPI a signalé aux requérantes son intention de 
rejeter la requête d'enregistrement. Selon lui, le terme "MADISON", en 
tant  que  désignation  géographique,  à  savoir  la  capitale  de  l'Etat 
fédéral  du  Wisconsin  aux  Etats-Unis  d'Amérique,  appartient  au 
domaine public. L'IPI remarquait par ailleurs qu'il existait un risque de 
tromperie dans la mesure où les destinataires des services pourraient 
être trompés quant à leur provenance.

Le  29 décembre  2004,  les  requérantes  ont  contesté  la  position  de 
l'autorité  inférieure  et  l'ont  invitée  à  revenir  sur  sa  décision.  Elles 
alléguaient notamment que le terme "MADISON" n'était pas associé à 
une indication  géographique claire  et  nette  puisqu'il  était  également 
utilisé  pour  désigner  des  localités  situées  aux  Etats-Unis  et  au 
Canada ; qu'il  faisait  en  outre  allusion  à  un  prénom  qui  signifie  en 
anglais  "fils  de  Maude"  ainsi  qu'à  un  nom  de  famille  signifiant 
également "fils de Matthieu, de Madde, de Maude ou de Mathilde" ; et 
qu'enfin,  il  indiquait  une  danse  et  une  sorte  de  course  cycliste  sur 
piste.  Selon  les  requérantes,  la  marque  litigieuse  est  un  terme  de 
fantaisie  dans la  mesure  où il  existe,  d'une part,  plusieurs marques 
suisses et internationales enregistrées qui portent le nom "MADISON" 
et,  d'autre  part,  plusieurs  entreprises  inscrites  au  Registre  du 
commerce  dont  le  nom  comporte  l'élément  "MADISON".  Enfin,  de 
nombreux hôtels en Europe porteraient le nom de "MADISON", ce qui 
démontrerait son caractère fantaisiste.

Par  pli  du  18 juillet  2005,  l'IPI  a  répondu  aux  arguments  des 
requérantes. Il  y  soutenait  que  "MADISON"  constitue  une  indication 
géographique  connue  du consommateur  suisse qui  l'appréhende  en 
outre  comme  une  indication  de  provenance  directe ;  dite  indication 

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serait donc susceptible d'éveiller l'attente que les services attachés à 
la marque proviennent des Etats-Unis d'Amérique. L'autorité inférieure 
souligna  par  ailleurs  qu'il  existait  un  risque  de  tromperie  du 
consommateur,  motif  pris  que  les  conditions  légales  en  matière  de 
provenance n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce.

S'agissant des enregistrements antérieurs, l'Institut  fédéral  releva en 
particulier  que  le  principe  de  l'égalité  de  traitement  ne  pouvait  être 
invoqué  que si  les  signes étaient  effectivement  comparables  et  s'ils 
avaient été déposés pour des produits ou services comparables. Et il 
ajouta  que  des  différences  même  mineures  pouvaient  avoir 
d'importantes conséquences sur le caractère distinctif d'un signe. Pour 
l'IPI, les marques suisses signalées par les requérantes ne sont pas 
comparables étant donné qu'aucune d'entre elles utilise uniquement le 
nom  "MADISON".  Quant  aux  marques  internationales,  elles  ne  se 
rapporteraient à aucun des services pour lesquels les requérantes ont 
demandé l'enregistrement en Suisse.

Le  13 septembre  2005,  les  requérantes  ont  à  nouveau  contesté  le 
point  de  vue  de  l'autorité  inférieure.  S'appuyant  sur  une  série  de 
documents,  elles  soutenaient  en  substance  que  l'acheteur  suisse 
moyen ne reconnaissait pas dans le terme "MADISON" la capitale du 
Wisconsin ;  qu'il  y  percevait  au  contraire  différentes  significations 
(prénom,  nom,  danse,  différentes  localités) ;  qu'enfin,  il  s'agissait 
d'une marque de fantaisie.

Le 24 janvier 2006, l'IPI a informé les requérantes de son intention de 
rendre une décision négative.

B.
Par  décision  du  11 avril  2006,  l'IPI  a  rejeté  la  demande 
d'enregistrement  de  la  marque  suisse  n° 03419/2004  pour  tous  les 
services revendiqués.

L'autorité inférieure reprend pour l'essentiel les arguments développés 
dans  ses  précédents  courriers :  le  signe  "MADISON"  appartient  au 
domaine public ; il risque de tromper le consommateur ; enfin, le refus 
d'enregistrer  la  marque  litigieuse  ne  constitue  pas  une  violation  du 
principe  de  l'égalité  de  traitement  au  regard  des  enregistrements 
antérieurs.

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En ce qui concerne le premier argument, l'IPI relève en substance que 
lorsqu'un signe a plusieurs sens, il ne peut pas être enregistré si au 
moins  l'une  de  ses  acceptions  constitue  un  renvoi  immédiat  à  une 
caractéristique  du  service  concerné.  Selon  lui,  "MADISON",  en  tant 
que capitale de l'Etat du Wisconsin connue dans le monde estudiantin, 
a  une  importance  politique  considérable.  Sur  son  territoire  seraient 
sises  des  entreprises  actives  notamment  en  matières  financières, 
commerciales, bancaires et monétaires, soit des secteurs touchés par 
les services revendiqués. Ainsi, aux yeux de l'Institut fédéral, il ne fait 
aucun doute que le  signe "MADISON" sera en premier lieu compris 
par  les  consommateurs  suisses  comme  un  renvoi  à  la  capitale  du 
Wisconsin et  non point  comme un renvoi  à  une danse,  relativement 
populaire,  ou à  un prénom, peu porté  en Suisse,  voire à une autre 
localité.

A propos du deuxième argument,  l'Institut  fédéral  signale que le fait 
qu'un  élément  du  signe  soit  propre  à  induire  le  public  en  erreur 
implique  que  tout  le  signe  ne  peut  pas  être  protégé  en  tant  que 
marque. Comme le terme "MADISON" éveille des attentes quant à la 
provenance des services auprès du consommateur suisse alors que 
les conditions légales concernant la provenance ne sont pas remplies, 
il y a risque de tromperie auprès du consommateur suisse.

S'agissant enfin du troisième argument,  l'IPI ajoute que les marques 
suisses citées par les requérantes comportent d'autres éléments qui 
rendent l'ensemble distinctif ; qu'aucune des marques internationales 
concernent  les  services  désignés  en  l'espèce ;  et  qu'enfin,  il  a  pu 
constater,  après  avoir  procédé à  une recherche  approfondie  sur  les 
marques  utilisant  des  prénoms  cités  par  les  requérantes,  qu'il  ne 
s'agissait ni de villes importantes ni d'endroits marquants.

C.
Par  écritures  du  12 mai  2006,  X._______  SA  et  Y._______  AG 
recourent contre cette décision auprès de la Commission fédérale de 
recours en matière de propriété intellectuelle (ci-après : CREPI ou la 
Commission de recours). Elles concluent à l'annulation de la décision 
querellée, au caractère enregistrable de la marque "MADISON" pour 
des services des classes internationales 35, à savoir pour la gestion 
des affaires commerciales, l'administration commerciale, et 36 pour les 
affaires financières, monétaires, bancaires et immobilières, ainsi qu'à 

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l'octroi  d'une  indemnité  pour  dépens  qui  ne  sera  pas  inférieure  à 
Fr. 5'000.-.

A l'appui de leur recours, les sociétés prénommées font valoir en bref 
que l'effet qu'une marque peut  produire sur l'acheteur suisse moyen 
est déterminant pour savoir si elle indique la provenance du service ou 
si  elle  n'est  que  pur  nom  de  fantaisie.  Dans  ce  contexte,  elles 
allèguent  que  le  terme  "MADISON"  n'évoque  pas  de  manière 
prédominante  la  capitale  du  Wisconsin  dans  l'esprit  du 
consommateur ; que ce dernier ignorerait d'ailleurs souvent qu'il s'agit 
de la capitale du Wisconsin ; que ce terme renvoie d'abord au prénom 
qui  se  serait  répandu  en  Europe  vers  le  début  des  années 2000, 
ensuite  au  patronyme  "MADISON",  très  répandu  aux  Etats-Unis, 
troisièmement,  à  différents  lieux  dont  la  capitale  du  Wisconsin  et, 
enfin,  aux  autres  significations  telles  que  la  danse  ou  la  course 
cycliste. Elles ajoutent que si les personnes portant ce prénom ne sont 
pas  inscrites  dans  les  bottins  téléphoniques,  c'est  parce  qu'elles 
n'auraient pas encore atteint leur majorité.

Les recourantes prétendent  qu'il  est  erroné d'admettre que le terme 
litigieux  sera  perçu  comme  une  indication  de  provenance  par  le 
consommateur suisse. Très répandu dans les pays anglo-saxons pour 
désigner une ville, une rue ou une avenue, le terme "MADISON" ne 
serait  pas  clairement  perçu  par  le  consommateur  comme  un  lieu 
géographique précis. Dans ce contexte, les recourantes allèguent qu'il 
existe  21 localités  aux  Etats-Unis  qui  portent  ce  nom  et  que  l'on 
rencontre  ce  terme  dans  d'autres  pays  anglo-saxons  comme  en 
Grande-Bretagne,  en  Australie,  en  Nouvelle-Zélande  et  au  Canada. 
Elles en déduisent que l'impossibilité de décider en faveur de l'une de 
ces  nombreuses  indications  géographiques  et  d'écarter  les  autres 
semble clairement démontrer  que le  terme "MADISON" ne peut  pas 
être considéré comme une indication de provenance. Les recourantes 
contestent enfin que la ville de Madison puisse être considérée par le 
consommateur suisse moyen comme une référence à la provenance 
des services dans les classes 35 et 36.

En  ce  qui  concerne  l'effet  trompeur  du  signe  "MADISON",  les 
recourantes  allèguent  que  cet  argument  est  erroné  aux  motifs  qu'il 
s'agit  d'un terme de fantaisie et que le consommateur moyen ignore 
qu'il désigne la capitale du Wisconsin. Elles prétendent enfin que pour 
les  services  tels  que  la  gestion  des  affaires  commerciales, 

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l'administration  commerciale,  les  affaires  financières,  monétaires, 
bancaires  ou  immobilières,  le  consommateur  suisse  moyen  n'a  pas 
d'attentes particulières par rapport à la provenance desdits services.

D.
Dans sa réponse du 3 août 2006, l'IPI conclut au rejet du recours sous 
suite  de  frais.  Dite  autorité  souligne  que  le  défaut  de  caractère 
distinctif  concret  s'apprécie  selon  la  perception  présumée  de  ses 
destinataires,  alors  que  le  besoin  de  disponibilité  se  fonde  sur  les 
besoins  présumés  des  concurrents.  Les  recourantes  affirmeraient 
donc  à  tort  qu'il  faut  se  baser  uniquement  sur  l'effet  d'une  marque 
auprès du consommateur suisse moyen pour déterminer si elle indique 
la provenance des services ou si elle doit être assimilée à un terme de 
fantaisie.

L'Institut  fédéral  ne  conteste  pas  que  le  terme  "MADISON"  puisse 
avoir plusieurs significations. Il  constate néanmoins que l'une d'entre 
elles renvoie à la capitale de l'Etat  du Wisconsin et que, dans cette 
acception,  ledit  terme  livre  une  information  sur  la  provenance  des 
services désignés. Pour l'IPI,  les milieux intéressés par les services 
désignés  sous  le  signe  "MADISON"  sont,  d'une  part,  les 
consommateurs  moyens  et  les  preneurs  avisés  et  versés  dans  les 
affaires,  et,  d'autre  part,  les  concurrents,  les  intermédiaires  ou  les 
brokers. Le fait que Madison soit un nom ou un prénom populaire aux 
USA ne permet pas de conclure qu'il sera perçu comme tel en Suisse 
par  l'ensemble  des  milieux  intéressés  dès  lors  que  les  recherches 
effectuées sur Twixtel révèlent qu'en Suisse, aucun adulte ne le porte 
comme prénom et seulement quatre comme nom.

L'IPI  soutient  qu'une  partie  des  milieux  intéressés  connaissent 
Madison  dans  le  Wisconsin ; il  ajoute  qu'il  ne  s'agit  pas  d'une  ville 
reculée, dénuée d'intérêt ou peu habitée, mais qu'elle jouit d'un intérêt 
touristique puisqu'elle fait partie de la région "des Grands Lacs". Le fait 
qu'il  existe  d'autres  localités,  rues,  parcs  ou  lacs  appelés  Madison 
n'empêcherait  pas  que  Madison  en  tant  que  capitale  du  Wisconsin 
prédomine  l'impression  d'ensemble,  car  les  autres  lieux  portant  ce 
nom  n'auraient  pas  l'importance  politique,  économique  et 
démographique de la capitale du Wisconsin ; de plus, il ne serait pas 
utilisé  seul  mais  en  combinaison  avec  d'autres  indications  comme 
p. ex. dans "Madison Park" ou "Madison Avenue".

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Selon l'autorité inférieure, la réputation particulière d'un lieu pour des 
services  ou  des  biens  n'est  pas  une  condition  pour  admettre 
l'appartenance  d'un  nom géographique au domaine  public. De plus, 
comme dans les domaines des assurances et des finances, les milieux 
intéressés sont souvent confrontés à des prestataires de services dont 
le  nom  comporte  une  indication  géographique  p. ex.  "Vaudoise", 
"Zurich"  ou  "Winterthur" ;  dès  lors,  les  destinataires  des  services 
concernés  s'attendront  à  ce  que  lesdits  services  soient  rendus  en 
Suisse par une entreprise provenant de Madison dans le Wisconsin.

L'IPI  souligne  enfin  que  le  mot  "MADISON"  doit  rester  à  la  libre 
disposition de tous les concurrents intervenant sur le marché dès lors 
que ce besoin est  actuel  et  futur  pour  la  capitale du Wisconsin. De 
plus,  le  fait  qu'il  existe plusieurs  Madison dans le  monde accroîtrait 
encore le besoin de libre disposition.

S'agissant  du  risque  de  tromperie,  l'IPI  relève  que,  de  par  son 
importance politique, géographique et touristique, Madison est connue 
des destinataires  suisses qui  verront  pour  les services  proposés un 
renvoi  à  une indication  géographique et  non à  un terme fantaisiste, 
dès lors que le terme en cause n'a pas acquis un deuxième sens qui 
renverrait  à  une  entreprise  et  qui  serait  prédominant  par  rapport  à 
l'indication géographique.

E.
Par pli  du 24 novembre 2006,  la Commission de recours a transmis 
l'affaire  au  Tribunal  administratif  fédéral  comme  objet  de  sa 
compétence à compter du 1er janvier 2007. Dans le même courrier, elle 
a imparti aux recourantes un délai au 16 janvier 2007 pour présenter 
une réplique.

F.
Dans  leur  réplique  du  12 janvier  2007,  les  recourantes  soutiennent 
que le signe litigieux a un caractère distinctif suffisant dans la mesure 
où il est manifeste que le terme "MADISON" a, pour le public suisse, 
plusieurs  significations  dont  aucune  d'entre  elles  ne  l'emporte  de 
manière déterminante sur les autres. Le public suisse ignorerait  que 
Madison  est  la  capitale  du  Wisconsin  comme  cela  résulte  d'un 
sondage effectué auprès de plusieurs personnes : seule une minorité 
pouvait associer ce terme à une localité, sans toutefois être à même 
de  préciser  qu'il  s'agit  de  la  capitale  de  l'Etat  du  Wisconsin. 
"MADISON" serait donc un signe fantaisiste.

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Les recourantes  allèguent  en outre  qu'aux  yeux du public  suisse et 
des  milieux  intéressés,  la  capitale  du  Wisconsin  ne  bénéficie  pas 
d'une renommée particulière dans les domaines financiers, bancaires, 
immobiliers et commerciaux, comme c'est notamment le cas de villes 
où siège une bourse ou qui  constituent  le  pôle  financier  d'un  pays. 
Ainsi,  la  marque "MADISON"  ne  constituerait  pas  une indication  de 
provenance mais un signe fantaisiste.

S'agissant  enfin  de  la  libre  disposition  du  signe  litigieux,  les 
recourantes  prétendent  que,  comme  le  terme  "MADISON"  est 
fantaisiste,  il  n'a  pas  besoin  de  rester  à  la  libre  disposition  des 
concurrents. De plus, dans le cas particulier, la libre disposition aurait 
déjà été examinée par différentes autorités étrangères qui auraient nié 
l'existence  d'un  tel  besoin  puisqu'elles  auraient  toutes  admis  la 
marque litigieuse à l'enregistrement : aux Etats-Unis pour les classes 
35  et  36  au  nom  de  sociétés  dont  le  siège  n'est  pas  dans  le 
Wisconsin,  en  Grande-Bretagne  et  en  Australie  également  pour  les 
mêmes  classes,  alors  même  qu'il  s'agit  d'un  nom  géographique 
existant dans leur pays.

G.
Le  25 janvier  2007,  le  Tribunal  administratif  fédéral  a  informé  les 
parties qu'il reprenait le traitement du recours, a désigné les membres 
du collège appelé à statuer et a imparti  à l'IPI un délai au 23 février 
2007 pour déposer une duplique.

H.
Dans sa duplique du 21 février 2007, l'IPI renvoie pour l'essentiel aux 
arguments développés dans sa réponse du 3 août 2006. Pour le reste, 
il  signale  que  les  nouveaux  moyens  de  preuve  produits  par  les 
recourantes  ne sont  pas  suffisants  pour  l'amener  à  reconsidérer  sa 
décision. A propos des enregistrements opérés à l'étranger, il  relève 
qu'il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n'ont 
pas, en Suisse, valeur de précédent dès lors que la pratique de l'IPI, 
confirmée  par  le  Tribunal  fédéral,  n'est  pas  comparable  à  celle  des 
offices étrangers.

Le  8 mars  2007,  le  Tribunal  administratif  fédéral  a  transmis  aux 
recourantes cette duplique.

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I.
Par  ordonnance  du  22 janvier  2008,  le  juge  instructeur  a  invité  les 
recourantes  et  l'autorité  inférieure  à  fournir  des  preuves  probantes 
permettant  de  répondre  aux  questions  suivantes :  quelle  est 
l'importance  de  l'indication  géographique  "Madison"  en  tant  que 
capitale  de  l'Etat  du  Wisconsin  aux  Etat-Unis?  (notamment 
emplacement dans le pays, nombre d'habitants, superficie, importance 
économique  de  la  région  /  de  la  ville) ; quels  services,  parmi  ceux 
revendiqués dans les classes 35 et 36, sont aujourd'hui ou le seront 
dans un futur proche, produits ou proposés à Madison (Wisconsin) ou 
importés  pour  être  vendus  en  Suisse,  dans  une  mesure 
considérable? ;  dans  quelle(s)  signification(s)  le  terme  "MADISON" 
est-il  employé  en  Suisse  et  comment  est-il  compris  par  le  public 
suisse? Dans la mesure où il est admis et non contesté que le terme 
"MADISON" comporte plusieurs acceptions, à quelle fréquence et par 
qui  sont  utilisées  ces  différentes  significations  dans  la  presse 
quotidienne  suisse  ou  dans d'autres  publications  représentatives  au 
regard de l'usage de la langue? 

Les  recourantes  et  l'autorité  inférieure  ont  répondu  en  date  du 
5 février  2008,  respectivement  du  31 mars  2008,  en  produisant  un 
certain nombre de preuves, lesquelles seront examinées ci-après.

J.
Les recourantes n'ayant  pas présenté de demande pour des débats 
publics, il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.

Droit :

1.
Le  Tribunal  administratif  fédéral  examine  d'office  et  librement  la 
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; 
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,  Verwaltungsverfahren  und  Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).

1.1 A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal 
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 
2007,  les  recours  pendants  devant  les  anciennes  commissions 
fédérales  de  recours  à  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi  sont 
traités par le Tribunal administratif  fédéral dans la mesure où celui-ci 
est  compétent.  Ils  sont  jugés  sur  la  base  du  nouveau  droit  de 
procédure.

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En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des 
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi  fédérale du 
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), 
prises  par  les  autorités  mentionnées  aux  art. 33  et  34  LTAF.  En 
l'espèce, l'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c 
PA qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune 
des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, 
le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le 
présent recours.

1.2 Les recourantes, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité 
inférieure,  sont  spécialement  atteintes  par  cette  décision  et  ont  un 
intérêt  digne  de  protection  à  son  annulation  ou  à  sa  modification 
(art. 48 al. 1 let. a à c PA). La qualité pour recourir doit dès lors leur 
être reconnue.

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, 
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 
PA),  ainsi  que les  autres  conditions  de recevabilité  (art. 44 ss et  63 
al. 4 PA) sont respectées.

Le recours est donc recevable.

2.
La  marque  est  un  signe  propre  à  distinguer  les  produits  ou  les 
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les 
lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois 
dimensions,  seuls  ou  combinés  entre  eux  ou  avec  des  couleurs, 
peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 de la loi fédérale 
du 28 août 1992 sur la protection des marques [LPM, RS 232.11]).

L'art. 2 LPM énumère les motifs absolus d'exclusion de la protection 
des marques. Sont exclus de la protection les signes appartenant au 
domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les 
produits ou les services concernés (let. a), les formes qui constituent 
la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage 
qui  sont  techniquement  nécessaires  (let. b),  les  signes  propres  à 
induire en erreur (let. c) et les signes contraires à l'ordre public, aux 
bonnes moeurs ou au droit en vigueur (let. d).

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2.1 Appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM, les 
signes  libres  (ATF 130  III  113)  et  les  indications  de  provenance 
géographique  (ATF 128 III 454),  les  signes  banals  (ATF 131  III  121) 
ainsi  que  les  indications  génériques  ou  descriptives,  soit  les 
références aux particularités et aux propriétés du produit (ATF 131 III 
121 ;  IVAN CHERPILLOD,  Le  droit  suisse  des  marques,  Lausanne  2007, 
p. 71  ss ; EUGEN MARBACH,  in :  ROLAND VON BÜREN /  LUCAS DAVID [éd.], 
Schweizerisches  Immaterialgüter-  und  Wettbewerbsrecht,  vol. III, 
Kennzeichenrecht, Bâle 1996, Markenrecht, p. 33 ss ; LUCAS DAVID, in : 
Kommentar  zum  schweizerischen  Privatrecht,  Markenschutzgesetz / 
Muster-  und Modellgesetz,  Bâle 1999,  n° 5 ad art. 2 LPM ;  CHRISTOPH 
WILLI,  in :  Markenschutzgesetz,  Kommentar  zum  schweizerischen 
Markenrecht  unter  Berücksichtigung  des  europäischen  und 
internationalen Markenrechts, Zurich 2002, n° 34 ad art. 2 LPM). 

Selon  une  jurisprudence  constante,  de  tels  signes  ou  de  telles 
indications doivent être directement mis en relation avec les produits 
ou  les  services  concernés  et  être  compris  sans  effort  particulier 
d'imagination  ou de réflexion pour  être assimilés au domaine public 
(ATF 129 III  225 consid. 5.1  Masterpiece, ATF 128 III 447 consid. 1.5 
Première). L'appréciation doit se fonder sur l'impression que laisse le 
signe  sur  les  consommateurs  ou  sur  les  destinataires  du  produit 
(ATF 128 III 447 consid. 1.6, ATF 116 II 609 consid. 2c Fioretto).

Les signes appartenant au domaine public se caractérisent par le fait 
qu'ils  sont a priori  dépourvus de caractère distinctif  ou assujettis  au 
besoin de disponibilité (ATF 131 III 121 consid. 4.1 ; ERIC MEIER, Motifs 
absolus d'exclusion : la notion du domaine public dans une perspective 
comparative, in : sic! 2005 Sonderheft 67 et les réf. citées ; sic! 2004 
216  consid. 2  Grimselstrom,  sic! 2005  463  consid. 3.2  C'est  bon  la 
vie!).

Lors de l'examen de l'aptitude d'un signe à constituer une marque, on 
tient  compte  de  la  fonction  de  la  marque  en  tant  qu'indication  de 
provenance : la marque n'a pas en premier lieu pour but de distinguer 
des  produits  d'un  genre  identique  ou  différent,  mais  de  signaler 
clairement le fabriquant et l'entreprise qui sont à l'origine des produits 
(ATF 114 II 171 consid. 2a). Autrement dit, la marque a  d'abord pour 
finalité  l'individualisation  des  produits  en  fonction  de  leur  origine 
(ATF 122  III  382 ;  KAMEN TROLLER,  Précis  du  droit  suisse  des  biens 
immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 62).

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2.2 Sont en outre exclus de la protection les signes propres à induire 
en erreur (art. 2 let. c LPM). Une marque est  trompeuse notamment 
lorsqu'elle est composée en partie ou entièrement d'une dénomination 
géographique de telle façon que le consommateur est amené à penser 
que le produit vient du lieu ou du pays indiqué alors que ce n'est pas 
le cas (ATF 128 III 454 consid. 2.2 Yukon, ATF 132 III 770 consid. 2.1 
Colorado [fig.]).  En  d'autres  termes,  le  signe  formé  d'un  nom 
géographique doit, pour être exclu de la protection, éveiller auprès du 
milieu concerné  certaines attentes quant à la provenance  du produit 
ou du service (arrêt du Tribunal administratif  fédéral B-7408/2006 du 
21 juin 2007 consid. 4.2 bticino [fig.] ; décision de l'ancienne CREPI du 
9 octobre  2002  in  sic!  2003 429  consid. 7  ÖKK  Öffentliche 
Krankenkassen  Schweiz).  Le  Tribunal  fédéral  a  défini  dans  l'arrêt 
Yukon (ATF 128  III  454  consid. 2.1)  six  types  d'indications 
géographiques qui  ne sont  pas aptes à susciter  une telle  attente et 
dont, par conséquent, l'utilisation ne sera pas trompeuse : les noms de 
ville, de lieu, de territoire, de région ou de pays qui ne sont pas connus 
en  Suisse  ;  les  noms  qui,  en  raison  de  leur  contenu  symbolique 
facilement reconnaissable, sont perçus comme des noms de fantaisie ; 
les noms de lieu qui ne sont manifestement pas considérés comme un 
lieu de production, de fabrication ou de commercialisation ; les noms 
qui ne permettent pas de penser que l'objet ainsi dénommé provient 
de ce lieu ; les indications de provenance qui se sont imposées sur le 
marché comme signe distinctif d'une entreprise déterminée ; enfin, les 
indications de provenance qui sont devenues des indications de genre 
et qui n'ont plus de rapport avec le lieu de production. Pour sa part, 
l'ancienne CREPI a précisé qu'il faut tenir compte, dans certains cas, 
de l'impression d'ensemble du signe pour déterminer s'il constitue une 
indication  de  provenance,  dès  lors  que  des  éléments  verbaux 
supplémentaires peuvent permettre d'exclure certaines attentes quant 
à la provenance du produit ou du service (décisions du 19 mai 2006 in 
sic! 2006 771 consid. 3 s.  British American Tobacco Switzerland [fig.], 
du  15 mai  2006  in  sic! 2006 769  consid. 2  Off  Broadway  Shoe 
Warehouse [fig.],  du  12 avril  2006  in  sic! 2006 681  consid. 3 s. 
Burberry Brit, du 6 mars 2006 in sic! 2006 586 consid. 3 Toscanol).

2.3 Les  désignations  génériques  ou  descriptives  autres  que  les 
indications géographiques sont considérées comme propres à induire 
en  erreur  lorsque  les  signes  font  naître  dans  l'esprit  des 
consommateurs une idée trompeuse sur  la  nature  ou la  qualité  des 
produits  ou des  services  revendiqués. La  marque crée des  attentes 

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concernant  la  composition,  la  fonction  ou  d'autres  propriétés  d'un 
produit ou d'un service qui ne peuvent pas être remplies (CHERPILLOD, 
op. cit., p. 93 s. ; TROLLER, op. cit., p. 111 ; MARBACH, op. cit., p. 80 ; WILLI, 
op. cit., art. 2 n. marg. 244 ; ATF 93 I 573 consid. 3 Diamalt ; sic! 2007 
274 Champ). Pour ce type de désignations, l'Institut fédéral ne refuse 
d'enregistrer que les signes qui induisent manifestement en erreur, à 
savoir  les  signes  qui  éveillent  une  attente  bien  précise  chez  le 
destinataire,  attente  qui  ne  peut  en  aucun  cas  être  remplie  compte 
tenu des produits ou des services revendiqués (Directives en matière 
de marques, Berne 2008, p. 95 s. et la réf. à sic! 2007 274 Champ).

3.
In casu, les services pour lesquels l'enregistrement de la marque est 
requis  sont  formulés  de  manière  générale  (classe 35 :  gestion  des 
affaires  commerciales  et  administration  commerciale  et  classe  36 : 
affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires et affaires 
immobilières). Les services en cause s'adressent à un large public et 
visent donc tout consommateur moyen.

4.

4.1 Les  signes  qui  contiennent  des  indications  de  provenance 
nécessitent,  par nature, un examen au cas par cas, de sorte que la 
jurisprudence est aussi diversifiée qu'abondante dans ce domaine. A 
titre  d'exemples,  les  signes Colorado (fig.)  pour  des  produits  des 
classes 18 et 25 (ATF 132 III 770),  Italia pour des disques, cassettes 
et  autres  supports  de  son  enregistrés  (arrêt  du  Tribunal  fédéral  du 
31 octobre  1979  consid. 2a-e  in  Revue  suisse  de  la  propriété 
intellectuelle [RSPI] 1980 p. 134 s.)  et  Phoenix pour des produits de 
soin  du  corps  et  de  beauté  de  la  classe 3  (décision  de  l'ancienne 
CREPI  du  11 novembre  2003  in  sic!  2004 428  consid. 3 ss)  ont  été 
considérés comme des indications de provenance. En revanche, ont 
été admis à la protection des marques les  signes Bellagio pour des 
produits  des classes 29 et  31 (arrêt  du Tribunal  administratif  fédéral 
B-7411/2006 du 22 mai  2007 consid. 5 ss),  Yukon pour des produits 
des classes 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20-28 et 32 (ATF 128 III 
454) et  British American Tobacco Switzerland (fig.) pour des produits 
et services des classes 34, 35, 36 et 41 (décision de l'ancienne CREPI 
du 19 mai 2006 in sic! 2006 771consid. 2 ss).

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Cette jurisprudence développée au cas par cas ne peut s'appliquer à 
de  nouvelles  occurrences  qu'après  un  examen  approfondi,  car  les 
indications de provenance ne peuvent pas être appréciées à l'aide de 
simples  indices  ou  de  critères  abstraits.  Dans  ces  conditions,  le 
Tribunal  administratif  fédéral  estime  qu'il  est,  en  règle  générale, 
nécessaire d'établir plus clairement l'état de fait pertinent des marques 
comportant  un  élément  géographique  reconnaissable  que  pour  les 
signes  qui  ne  contiennent  aucun  élément  de  ce  genre.  Toutefois,  il 
serait  disproportionné  d'exiger  systématiquement  un  sondage 
d'opinion  ou  d'autres  moyens  de  preuve  qui  entraînent  des  frais 
excessifs. L'autorité amenée à juger de tels cas – que ce soit l'IPI ou 
le Tribunal administratif fédéral – doit plutôt établir les faits pertinents 
en  recueillant  ou  en  faisant  recueillir  les  preuves  raisonnablement 
exigibles en collaboration avec le déposant, respectivement le titulaire 
de la marque (KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 269).

4.2 En  matière  administrative,  l'autorité  constate  les  faits  d'office 
(art. 12  PA).  Ce  devoir  existe  indépendamment  du  fardeau  de  la 
preuve  du  déposant  d'une  marque (MICHAEL PFEIFER,  Der 
Untersuchungsgrundsatz  und  die  Offizialmaxime  im  Verwaltungs-
verfahren,  Bâle  1980,  p. 113 ss).  Dans  la  mesure  où  l'on  peut 
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à la recherche des 
faits pertinents, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne 
s'appliquent  pas.  Certes,  les  parties  sont  tenues  de  collaborer  à  la 
constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-
mêmes (art. 13 al. 1 let. a PA) ce qui n'influence pas le fardeau de la 
preuve  (ATF  112  Ib  65  consid. 3 ;  FRITZ GYGI,  Bundesverwaltungs-
rechtspflege,  2e éd.,  Berne  1983,  p. 281).  Dès  qu'un  tel  devoir  de 
collaboration  existe  –  ce  qui  est  en  particulier  le  cas  dans  les 
procédures  d'enregistrement  relevant  du  droit  des  marques  que  les 
parties  introduisent  elles-mêmes  et  dans  lesquelles  elles  font  valoir 
des  droits  propres  –,  il  s'étend  à  tous  les  faits  que  les  parties 
connaissent mieux que les autorités, ainsi qu'à ceux que ces dernières 
ne  peuvent  pas  établir  sans  devoir  engager  des  frais  excessifs 
(ATF 128 II 139 consid. 2b, ATF 124 II 361 consid. 2b) ; ce devoir de 
collaboration porte sur tous les moyens de preuve pertinents pour la 
procédure indépendamment des effets, positifs ou négatifs, qu'ils sont 
susceptibles  d'entraîner  pour  les  parties.  Ainsi  donc,  le  devoir  de 
collaboration peut même porter sur des faits en soi défavorables à la 
partie  tenue  de  les  fournir  (ATF 132  II  113  consid. 3.2 ; MARBACH, 
op. cit.,  p. 148),  de  sorte  que  cette  dernière  ne  peut,  elle-même, 

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déterminer le fardeau de la preuve. Les conséquences attachées au 
défaut de preuve sont réalisées si les moyens de preuve ne suffisent 
pas et si la procédure porte sur des questions de fait qui doivent être 
tranchées  sur  la  base  d'indices,  qui  ne  satisfont  pas  ou  pas 
entièrement  le  degré  de  preuve  exigée  (MARBACH,  op. cit.,  p. 149). 
Selon  le  principe  général  du  droit  consacré  à  l'art. 8  du  Code  civil 
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) applicable en droit public 
(PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.4, 
p. 264),  le  déposant  d'une  marque  supporte  les  conséquences  du 
défaut de la preuve lorsqu'il déduit des droits d'un fait pertinent qui est 
resté non prouvé ou qui n'a pas été rendu vraisemblable au regard du 
degré  de  preuve  exigée  (arrêt  du  TF  2A.343/2005  du  10 novembre 
2005  consid. 4.2  et  les  réf.  cit. ;  ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX 
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, n° 1623 et 
les réf. cit.).

4.3 Cependant, on ne peut pas déduire de la règle du fardeau de la 
preuve que  le  requérant  a  l'obligation  de  rendre  vraisemblable  déjà 
lors  du  dépôt  de  la  demande  que  l'enregistrement  de  la  marque 
revendiquée ne s'oppose pas aux motifs absolus d'exclusion. L'Institut 
fédéral  vérifie  si  le  signe  contient  d'éventuelles  significations 
descriptives,  géographiques  ou  illicites  ou  s'il  existe  d'autres 
irrégularités  (art. 28  al. 2  LPM ;  MARBACH,  op. cit.,  p. 148).  Il  ne  peut 
néanmoins  pas  refuser  d'enregistrer  une  marque  pour  le  seul  motif 
que  les  moyens  de  preuve  joints  à  la  demande  ou  résultant  de 
l'instruction  laissent  apparaître  la  signification  géographique  d'un 
élément de la marque. Pour que l'enregistrement soit refusé, il faut au 
contraire  des  indices  concrets  propres  à  montrer  que  le  signe  est 
réellement  compris,  dans  son  ensemble  et  en  relation  avec  les 
produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est 
revendiqué,  comme une  indication  de  provenance,  qu'il  suscite  une 
attente  quant  à  la  provenance  correspondante  de  ces  produits  et 
services et, pour les signes ayant plusieurs sens, que la signification 
ayant une connotation géographique ne soit pas reléguée au second 
plan par une autre signification (ATF 132 III 770 consid. 2.1 Colorado ; 
sic! 2006 771 consid. 3  British American Tobacco Switzerland [fig.] et 
sic! 2006 681 consid. 3 Burberry Brit). Comme la perception qu'ont les 
destinataires d'un signe ne peut pas être prouvée directement dans la 
mesure où il s'agit d'un fait interne, la preuve indirecte fondée sur un 
faisceau  d'indices  est  admissible  (ATF 128  III  390  consid. 4.3.2, 
ATF 98  II  231  consid. 5 ;  FABIENNE HOHL,  Procédure  civile,  Tome I, 

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Introduction et théorie générale, Berne 2001, n° 958, p. 185). L'autorité 
doit  donc  rechercher  tous  les  indices  concrets  qui  contiennent  une 
signification  géographique  ou  un  autre  sens  ou  qui  éveillent 
d'éventuelles attentes quant à l'origine du produit pour autant que des 
moyens de preuve soient disponibles ou qu'ils aient été produits par 
une partie (KÖLZ/HÄNER, op. cit., n. marg. 268 s.). 

Font  partie  des  moyens  de  preuve  non  seulement  les  recherches 
effectuées sur Internet, mais également la consultation des ouvrages 
scientifiques de référence, de la littérature spécialisée et des banques 
de  données  appropriées  qui  donnent  des  informations  sur  les 
conditions  du  marché  (MATTHIAS U.  STUDER,  commentaire  d'arrêt  in 
sic! 2008  217,  spéc. 218 s.).  Parmi  les  différents  types  de  preuves, 
l'art. 12 let. c PA prévoit les renseignements ou témoignages de tiers. 
L'autorité  peut  donc  aussi  demander  des  renseignements  auprès 
d'autorités ou d'instituts spécialisés pour autant qu'ils s'expriment dans 
l'une des langues officielles. L'autorité doit rechercher tous les indices 
sans égard au fait qu'ils soient favorables ou à charge des parties. Elle 
doit apprécier les moyens de preuve en soupesant leur force probante 
sur la base des connaissances qu'elle a acquises par l'expérience. Le 
droit  d'être  entendu  (art. 29  al. 2  de  la  Constitution  fédérale  de  la 
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) du déposant doit 
être  respecté ;  ce  dernier  doit  avoir  la  possibilité  de  déposer,  lui-
même,  ses  propres  moyens  de  preuve  (KÖLZ/HÄNER,  op. cit., 
n. marg. 271 ; WILLI, op. cit., art. 28 LPM n. marg. 17).

4.4 Même si  l'appréciation des moyens de preuves recueillis d'office 
ou produits  par  une partie  révèle  que le  cercle des consommateurs 
cible  associe  la  marque  revendiquée  à  une  attente  quant  à  la 
provenance  du  produit  ou  du  service,  la  possibilité  du  contraire  ne 
peut  cependant  pas  être  exclue  d'emblée.  Il  appartient  alors  au 
déposant d'apporter des moyens de preuve propres à le démontrer. Ce 
dernier  supporte  les  conséquences  de  l'absence  de  preuves  si  les 
indices  récoltés  permettent  d'associer  clairement  le  signe  à  une 
indication  de  provenance  géographique  et  que,  malgré  des  efforts 
importants pour établir l'état de faits pertinent, les éléments recueillis 
n'atteignent  pas  un  degré  de  preuve  suffisant  (MARBACH,  op. cit., 
p. 149). En cas  de doute sur  l'appartenance d'un  signe au domaine 
public au sens de l'art. 2 let. a LPM, la marque doit  en principe être 
enregistrée et la décision finale laissée au juge civil dans l'hypothèse 
d'une  éventuelle  procédure  ultérieure  (ATF 130  III  328  consid. 3.2 

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Swatch,  ATF  129  III  225  consid. 5.3  Masterpiece,  ATF 103  Ib  268 
consid. 3b Red & White). Ce principe n'est cependant pas valable pour 
les signes propres à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM, ni 
pour les signes contraires au droit en vigueur, à l'ordre public ou aux 
bonnes  moeurs  selon  l'art. 2  let. d  LPM  (MARBACH,  op. cit.,  p. 32 ; 
Feuille  suisse  des  brevets,  dessins  et  marques  [FDMB]  1994  I  76 
Alaska).

5.
In  casu,  l'autorité  inférieure  a  considéré  que  la  dénomination 
"MADISON"  était  descriptive  dans  la  mesure  où  elle  comportait 
intrinsèquement  une  indication  de  provenance  géographique  directe 
qui appartient au domaine public et qui doit rester à la libre disposition 
des  concurrents. Selon  elle,  lorsqu'un  signe  a  plusieurs  sens,  il  ne 
peut être enregistré si au moins l'une de ses acceptions constitue un 
renvoi  immédiat  à  une  caractéristique  du  service  concerné. En  tant 
que  capitale  du  Wisconsin,  la  ville  de  Madison  compterait  des 
entreprises actives dans les secteurs de la finance, du commerce, des 
banques  et  de  l'immobilier,  de  sorte  que  le  signe  "MADISON"  sera 
compris  par  les  consommateurs  suisses  comme  un  renvoi  à  ladite 
capitale et non point à une danse relativement populaire, à un prénom 
peu  porté  en  Suisse,  voire  à  une  autre  localité  ou  à  un  nom  de 
fantaisie.

Les recourantes font valoir quant à elles que la désignation litigieuse 
est  un  nom de  fantaisie. Le  terme "MADISON"  n'évoquerait  pas  de 
manière prédominante la capitale du Wisconsin. Selon elles, ce terme 
renvoie  d'abord  au  prénom,  ensuite  au  patronyme  "Madison", 
troisièmement,  aux différents lieux dont  ladite  capitale et,  enfin,  aux 
autres significations du mot telles que la danse ou la course cycliste. 
Les  recourantes  allèguent  qu'aux  yeux  du  public  suisse,  le  terme 
"MADISON" n'est pas appréhendé comme la capitale du Wisconsin, ni 
connu comme un centre bénéficiant d'une renommée particulière dans 
les  domaines  financiers,  bancaires,  immobiliers  et  commerciaux 
comme  d'autres  villes  où  siège  une  bourse  ou  qui  sont  le  pôle 
financier  d'un pays,  de  sorte  que,  faute de liens  véritables avec les 
services visés dans les classes 35 et 36, il ne peut pas être assimilé à 
une indication de provenance, mais constitue un nom de fantaisie.

Il  est  admis  et  non  contesté  que  le  terme  "MADISON"  comporte 
plusieurs  acceptions.  Lorsqu'un  signe  peut  à  la  fois  constituer  une 

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dénomination  géographique  et  avoir  une  autre  signification,  il  faut 
examiner laquelle de ces significations prédomine (CHERPILLOD, op. cit., 
p. 100 ;  sic! 2004  428  Phoenix,  772  Volterra).  N'est  pas  considéré 
comme une indication géographique de provenance le signe dont  le 
contenu  géographique  n'est  pas  reconnaissable  parce  qu'une  autre 
signification  s'y  rattache  de  manière  plus  étroite.  C'est  ainsi  que  le 
signe "Paola" pour des appareils électroniques a été jugé plus proche 
du prénom italien que de la petite ville portuaire sise dans le sud de 
l'Italie (WILLI, op. cit., art. 2 n. marg. 233).

6.
Des moyens de preuve recueillis d'office et de ceux fournis au cours 
de la procédure, il appert ce qui suit :

6.1 Madison en tant que capitale du Wisconsin

6.1.1 Madison  est  la  capitale  de  l'Etat  du  Wisconsin ;  elle  est  sise 
dans  le  comté  de  Dane.  Elle  compte,  selon  une  estimation  au 
1er janvier  2007,  224'810 habitants  (zone  urbaine  456  526)  et  est  la 
seconde  ville  la  plus  peuplée  de  l'Etat,  derrière  Milwaukee 
(589'230 habitants ;  www.wisconsin.gov ;  Petit  Robert  des  noms 
propres, 2006).

6.1.2 Madison héberge le siège de l'Université du Wisconsin, qui est 
l'une  des  plus  grandes  universités  des  Etats-Unis  (environ 
42'000 étudiants)  et  qui  fait  partie  des  meilleurs  établissements 
académiques  du  pays.  En  sus  de  l'université,  la  présence  de 
l'Edgewood College et du Madison Area Technical College contribue à 
une  large  proportion  d'étudiants  au  sein  de  la  population 
(www.wisc.edu ; www.wikipedia.org).

Des pièces produites par l'Institut fédéral dans le cadre de la mesure 
d'instruction,  il  appert  que  divers  articles  récents  consacrés  aux 
travaux  et  recherches  scientifiques  effectués  à  l'Université  ont  paru 
dans  la  presse  suisse  (Neue  Zürcher  Zeitung  [NZZ]  et  24Heures). 
Dans  un  article  du  19 juin  2007,  la  NZZ  signale  qu'une  grande 
multinationale  suisse  active  dans  le  secteur  chimique  a  repris  une 
entreprise qui a son siège à Madison.

6.1.3 Sur  le  plan  économique,  Madison  est  surtout  active  dans  les 
hautes technologies (Office of Business ressources, City of Madison, 
www.businessmadison.com),  plus  particulièrement  dans  la 

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biotechnologie,  la  technologie  de  l'information  ou  l'industrie 
automatique (Departement of planning & Development de la  ville de 
Madison,  www.ci.madison.wi.us/planning/ed.html ; site  Internet  de  la 
"Capital  ideas  technology  zone"  www.capital-ideas.org).  Dans  le 
Brockhaus, on signale que de nombreuses assurances ont leur siège 
à  Madison  ("Der  Brockhaus :  in  15  Bänden,  édition  online, 
Leipzig/Mannheim : F.A. Brockhaus 2002-2007").

S'agissant  de l'Etat  du Wisconsin en général,  l'agriculture y joue un 
rôle  économique  de  premier  plan,  dans  la  mesure  où  elle  occupe 
420'000 personnes,  soit  environ  un  citoyen  sur  huit 
(76'000 exploitations  qui  produisent  pour  plus  de  51,5 milliards  de 
dollars  par  an)  (United  States  Department  of  Agriculture,  National 
Agriculture  Statistics  Service,  Wisconsin  State  Agriculture  Overview 
2006,  www.nass.usda.gov ;  Wisconsin  Department  of  Agriculture, 
Trade and Consumer Protection, http://www.datcp.state.wi.us/).  Quant 
au secteur des finances, du management et du business, il  occupait 
pour  sa part  en  2004 88'630 personnes (secteur  qui  inclut,  selon le 
site Internet Information to Grow Wisconsin's Workforce, le personnel 
de  bureaux  de  placement,  le  personnel  financier,  les  analystes  de 
coûts, les auditeurs, les managers de vente, en finance, en industrie 
ou de domaines liés à la construction ; worknet.wisconsin.gov). 

6.1.4 Il  ressort  également  des  pièces  produites  par  l'Institut  fédéral 
que  Madison,  distante  de  quelques  200 km  de  Chicago,  entend 
s'associer à cette dernière, candidate aux Jeux Olympiques de 2016, 
pour  l'organisation  de  ceux-ci.  Enfin,  il  appert  aussi  de  la  presse 
suisse que, lors des Championnats du Monde des fromages de 2008 
organisés à Madison, les fromages "Gruyère" et "Petit Rodolphe" ont 
été primés.

6.2 Autres acceptions du terme Madison

6.2.1 Des pièces produites par les recourantes, il ressort que le terme 
"Madison" en tant que dénomination géographique se rapporte à de 
nombreux  endroits  situés  aux  Etats-Unis  (soit  environ  27 lieux  et 
plusieurs  comtés)  ou  dans  d'autres  pays  anglophones,  voire  à  une 
avenue célèbre de New York.

6.2.2 Dans  le  cadre  de  l'instruction,  les  recourantes  signalent  qu'il 
ressort  des  recherches  effectuées  sur  internet  et  portant  sur  des 
articles  de  journaux  publiés  dans  la  presse  suisse  que  le  terme 

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"MADISON" n'est pas cité une seule fois en tant que capitale de l'Etat 
du Wisconsin. Elles ajoutent qu'il  apparaît en revanche plusieurs fois 
dans la  presse suisse en lien avec l'épreuve de course cycliste  sur 
piste et qu'il renvoie, en seconde position, au Madison Square Garden, 
salle de spectacle connue à New York pour les matchs de basketball, 
de boxe et de tennis qui y sont disputés.

6.2.3 Le  terme  litigieux  correspond  également  au  prénom  féminin 
Madison, qui signifie "fils de Maude". Des moyens de preuve fournis 
par les recourantes, il appert que ce prénom occupe le troisième rang 
des prénoms féminins les plus utilisés aux Etats-Unis en 2004 et qu'au 
début  de  l'année 2003,  2'899 personnes  portaient  ce  prénom  en 
France.

Pour  sa  part,  l'IPI  se  réfère  au  Palmarès  des  prénoms  2003-2005 
établi  par  l'Office  fédéral  de  la  statistique  duquel  il  ressort  que  ce 
prénom ne fait pas partie de ceux choisis par les parents domiciliés en 
Suisse  pour  baptiser  leurs  enfants.  De  plus,  selon  les  recherches 
effectuées  sur  "Twixtel"  par  l'IPI  ou  sur  "Directories" 
(www.directories.ch) par les recourantes, le prénom n'apparaît pas une 
seule fois et le patronyme quatre fois. 

6.2.4 Les  recourantes  se  réfèrent  en  outre  à  un  sondage  d'opinion 
effectué par leurs soins auprès de diverses personnes qui montre que 
le  consommateur  moyen  ignore  que  Madison  est  la  capitale  du 
Wisconsin et qu'il perçoit avant tout dans ce terme une célèbre salle 
de spectacle sise à New York.

7.
Il  convient  d'apprécier  à  la  lumière  des  principes  émis  par  la 
jurisprudence ces différents moyens de preuve.

7.1 Il est établi que, en tant que dénomination géographique, le terme 
"MADISON" se rapporte à de nombreux endroits situés aux Etats-Unis 
ou dans d'autres pays anglo-saxons. Son manque d'homogénéité peut 
éventuellement  affaiblir  son  caractère  distinctif  en  tant  que 
dénomination  géographique.  Cependant,  contrairement  aux  autres 
endroits  plutôt  isolés  et  souvent  inconnus,  la  ville  de  Madison 
(Wisconsin) a une importance politique évidente sur le plan régional 
en  dépit  de  son  influence  réduite  si  l'on  considère  les  douze 
principales  agglomérations  américaines  (New  York,  Los  Angeles, 
Chicago,  Washington-Baltimore,  San Francisco,  Philadelphie,  Dallas-

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Fort  Worth,  Détroit,  Miami,  Houston,  Atlanta  et  Boston)  dont  la 
population varie entre 24 et 4 millions et demie d'habitants et dont la 
renommée est incontestable. 

Même  si  la  réputation  de  son  université  paraît  pour  l'instant  plus 
modeste que celle  d'autres prestigieuses universités américaines (le 
public  suisse  connaît  plutôt  les  universités  de  Georgetown,  Yale,  le 
Massachusetts Institute of Technology [MIT],  Columbia, Princeton ou 
encore  George  Washington  et  Berkeley),  tout  porte  à  croire  que  la 
réputation de Madison va encore s'accroître dans les années à venir, 
car  elle  offre  un  très  large  éventail  de  formations  ("comptabilité", 
"management  du  risque  et  assurance",  "mathématiques  appliquées, 
ingénierie  et  physique",  "biochimie",  "ingénierie  du  système 
biologique",  "ingénierie  biomédicale",  "chimie  biomoléculaire", 
"économie",  "ingénierie  mécanique  et  aéronautique",  "finance, 
investissement et banque", "génétique", "oncologie humaine", "droit", 
"management  et  ressources  humaines",  "marketing",  "ingénierie 
nucléaire"  ou  encore  "sciences  politiques" ;  cf. 
www.wisc.edu/academics/departments.php).  Par  ailleurs,  dite 
université est considérée comme la dix-septième meilleure université 
du monde selon un classement établi en 2007 par l'Université de Jiao 
Tong de Shanghai (critères retenus : qualité de l'enseignement et de 
l'institution  [pondération  50%],  publications  [pondération  40%] 
performance  académique  au  regard  de  la  taille  de  l'institution 
[pondération 10%; ed.sjtu.edu.cn/rank/2007/ARWU2007_Top100.htm]). 

Grâce aux synergies créées entre la recherche et l'économie, il paraît 
probable  que,  dans  les  relations  économiques  futures,  les  services 
financiers, qui ne constituent pas actuellement une activité de premier 
plan  à  Madison,  y  prendront  de  l'importance.  De  plus,  comme 
l'agriculture  joue  un  rôle  économique  important  dans  l'Etat  du 
Wisconsin,  on  ne  peut  guère  exclure  que  sa  capitale,  déjà  connue 
d'une partie du public suisse en raison notamment des Championnats 
du Monde de fromage, élargira au niveau supra-national sa renommée 
également dans ce secteur.

Ainsi,  on  ne  peut  guère  nier  que  la  ville  de  Madison  revêt  une 
connotation  particulière  non  seulement  en  tant  que  capitale  du 
Wisconsin,  mais  également  en  tant  que  centre  universitaire  réputé, 
comme  l'atteste  les  articles  de  presse  parus  dans  la  NZZ.  Cette 
renommée rejaillit sur l'économie, puisque l'Université de Madison est 

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surtout  active  dans  les  hautes  technologies,  en  particulier  dans  la 
biotechnologie.

Les recourantes ont certes effectué un sondage d'opinion auprès de 
diverses  personnes  qui  démontrerait  que  le  consommateur  moyen 
ignore que Madison est la capitale du Wisconsin et qu'il perçoit avant 
tout dans ce terme une célèbre salle de spectacle new-yorkaise. Ce 
nonobstant,  outre  le  fait  que ce sondage n'a aucune force probante 
contrairement  à  une  étude  démoscopique  dans  la  mesure  où  rien 
n'indique  que  ses  résultats  soient  représentatifs  de  l'opinion  du 
consommateur  moyen,  il  importe  peu  que  le  consommateur 
appréhende le terme "MADISON" en tant que capitale d'un des Etats 
membres de la fédération. Il suffit au contraire qu'il y perçoive le nom 
d'une ville importante et réputée des Etats-Unis, ce qui ne fait guère 
de doute en l'espèce. 

7.2 Les  recourantes  font  valoir  que  la  presse  suisse  contient 
davantage de référence à la célèbre salle du Madison Square Garden 
de New York qu'à la capitale du Wisconsin. Elles allèguent par ailleurs 
que  le  terme  litigieux  désigne  également  une  danse  et  une  course 
cycliste.

Pour sa part, l'IPI se réfère à des articles parus dans la presse suisse 
à propos des recherches scientifiques effectuées dans l'Université de 
Madison,  des  élections  présidentielles  où  l'on  mentionne  la  ville  de 
Madison et des derniers Championnats du Monde des fromages qui 
s'y sont déroulés.

Comme nous venons de le voir, la ville de Madison n'est ni située dans 
un lieu isolé, ni non plus inconnue et sans connotation particulière. Les 
éléments qui précèdent font clairement apparaître qu'en raison de son 
rôle sur les plans politique, universitaire, scientifique et économique, le 
contenu géographique de Madison est  largement  reconnaissable  de 
sorte  qu'il  prédomine  sur  les  autres  acceptions.  C'est  dire  que, 
contrairement  à  ce  que  laisse  entendre  les  recourantes,  le 
consommateur  intéressé  par  les  services  pour  lesquels  la  marque 
litigieuse  demande  la  protection  fera  référence  à  la  dénomination 
géographique plutôt qu'aux autres significations. 

Au vu des services pour lesquels le signe en question sera utilisé, on 
peut  sérieusement  douter  que  le  public  visé  associera  au  terme 
Madison  d'abord  la  célèbre  salle  du  Madison  Square  Garden  et, 

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ensuite, une danse ou une course cycliste alors même que ces termes 
évoquent avant tout le sport, les loisirs ou les spectacles.

7.3 S'il  est  vrai  que  le  terme  litigieux  désigne  aussi  un  prénom 
féminin, on doit bien constater qu'il est surtout utilisé aux Etats-Unis. 
Les  preuves figurant  au dossier  attestent  en  effet  qu'il  est,  en l'état 
actuel, rarement usité en Suisse comme prénom féminin. Du moment 
qu'il  y  a  lieu  d'apprécier  la  perception  de ce  terme sous  l'angle  du 
consommateur  suisse,  on  doit  bien  admettre  avec  l'IPI  que,  pour 
l'heure, ce prénom n'est pas connu du public suisse.

7.4 Il  ressort  de  l'ensemble  de  ces  considérations  que  le  signe 
litigieux ne peut  pas être considéré comme un nom de fantaisie. Au 
demeurant, même si l'on peut avoir des doutes quant à la perception 
du terme litigieux en tant que capitale de l'Etat du Wisconsin, on ne 
peut guère nier qu'il évoque de manière générale les Etats-Unis. 

8.
Selon l'IPI,  le  terme "MADISON" doit  rester  à la libre disposition de 
tous  les  concurrents  intervenant  sur  le  marché.  Dans  l'arrêt  Yukon 
(ATF  128  III  454),  le  Tribunal  fédéral  a  précisé  que  ce  n'est  pas 
seulement le cas lorsque le public met en relation, à l'heure actuelle, 
une indication  de  provenance  et  un  groupe de  produits,  mais  aussi 
lorsque  cette  indication  pourra  dans  le  futur  être  utilisée  par  des 
entrepreneurs pour distinguer leurs produits (consid. 2.1). Comme le 
souligne MEIER (op. cit., p. 69), le contexte économique dans lequel le 
signe en cause est utilisé (ou pourrait être utilisé) joue à cet égard un 
rôle important. Ainsi, dans l'examen du besoin de disponibilité, il faut 
tenir  compte  non  seulement  des  circonstances  existant  lors  de 
l'examen  du  signe,  mais  également  des  développements  à  venir 
(MARBACH,  op. cit.,  p. 35 ; ATF 128 III  454 consid. 2.1 ; sic!  2004 216 
consid. 9).

Il appert des investigations effectuées dans le cadre de la procédure 
que les services financiers ne constituent pas une activité de premier 
plan dans le Wisconsin et que Madison n'est pas une place financière 
réputée  où,  par  exemple,  une  bourse  ou  d'autres  services  connus 
dans ce secteur  sont  implantés,  ni  non  plus  le  pôle  financier  d'une 
région connue dans les domaines de la finance ou de l'immobilier.

S'il est vrai que Madison ne jouit pas d'une réputation particulière dans 
les secteurs des services revendiqués relatifs aux classes 35 (gestion 

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des affaires commerciales, administration commerciale) et 36 (affaires 
financières,  monétaires,  bancaires  et  immobilières),  il  n'en  demeure 
pas moins qu'elle est connue comme étant  le siège de nombreuses 
compagnies d'assurance, que des entreprises actives dans les hautes 
technologies  s'y  sont  implantées,  que  l'Université,  classée  dix-
septième meilleure université du monde, est active en particulier dans 
le  management  du  risque  et  assurance,  les  mathématiques 
appliquées,  l'ingénierie,  la  physique et  la  biochimie  et  que les  liens 
entre  la  recherche  et  l'activité  économique  sont  propices  au 
développement  de  services  financiers  autres  que  celui  des 
assurances. Par conséquent,  on ne peut pas exclure que le nom de 
Madison  pourra  être  associé  avec la  provenance  géographique  des 
services désignés (ATF 97 I 79 consid. 1). 

Ainsi donc, force est de constater que c'est à bon droit que l'autorité 
inférieure a refusé d'inscrire la marque litigieuse en raison du besoin 
de disponibilité.

9.
Aux  termes  de  l'art. 2  let. c  LPM,  sont  exclus  de  la  protection  les 
signes propres à induire en erreur.

Il ressort de la jurisprudence précitée (cf. en particulier consid. 2.2 ci-
dessus) et des considérants qui précèdent que le signe litigieux doit 
être  assimilé  à  une  indication  géographique  et  qu'il  n'a  aucun 
caractère  fantaisiste  reconnaissable. De surcroît,  il  a  été  établi  qu'il 
existe un rapport réel et plausible entre ce signe et les services visés 
de sorte que le consommateur y verra un renvoi à une indication de 
provenance et non à un terme fantaisiste. Par ailleurs, du moment que 
le terme "MADISON" évoque les Etats-Unis, on ne peut pas exclure le 
moindre  risque  de  tromperie  pour  le  destinataire  au  vu  de  la 
provenance des services (cf. art. 49 al. 1 let. a LPM).

10.
Des  pièces  produites  par  les  recourantes,  il  appert  que  le  signe 
"MADISON" a été enregistré dans les classes 35 et 36 tant aux Etats-
Unis  que  dans  d'autres  pays  anglo-saxons,  comme  la  Grande-
Bretagne et l'Australie. Même si ceci  tend à démontrer que le terme 
litigieux a été considéré différemment dans ces pays, cette pratique ne 
lie pas les autorités suisses.

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11.
Il appert de ce qui précède que le recours interjeté par X._______ SA 
et Y._______ AG doit être rejeté.

Les  frais  de  procédure  comprenant  l'émolument  judiciaire  et  les 
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 
PA  et  art. 1  al. 1  du  Règlement  concernant  les  frais,  dépens  et 
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 
[FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction 
de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la 
façon  de  procéder  des  parties  et  de  leur  situation  financière  (art. 2 
al. 1  1ère phrase  et  4  FITAF).  La  valeur  litigieuse  en  matière  de 
propriété  intellectuelle  est  difficile  à  estimer. Selon  la  doctrine  et  la 
jurisprudence,  elle  s'élève  généralement  entre  Fr. 50'000.-  et 
Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3).

Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés 
à Fr. 2'500.- et mis à la charge des recourantes, qui succombent. Ils 
sont compensés par l'avance de frais de Fr. 2'500.- déjà versée.

Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens aux recourantes qui 
succombent  (art. 64  al. 1  PA en  relation  avec  l'art. 7  al. 1  FITAF  a 
contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les  frais  de  procédure,  d'un  montant  de  Fr. 2'500.-,  sont  mis  à  la 
charge des  recourantes. Ce montant  est  compensé  par  l'avance  de 
frais déjà versée de Fr. 2'500.-.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

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4.
Le présent arrêt est adressé : 

- aux recourantes (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. gac ; acte judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Bernard Maitre Vanessa Thalmann

Indication des voies de droit :

Le  présent  arrêt  peut  être  attaqué  devant  le  Tribunal  fédéral, 
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les 
trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 de la loi 
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire 
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les 
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et 
les  moyens  de  preuve  doivent  être  joints  au  mémoire,  pour  autant 
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition : 20 octobre 2008

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