# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 0528f685-037e-5f3a-aa12-e90a8e03dfca
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2018-12-11
**Language:** fr
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 11.12.2018 B-2208/2016
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-2208-2016_2018-12-11.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 
 

 

  

 

 Cour II 

B-2208/2016 

 

 
 

  A r r ê t  d u  11  d é c e m b r e  2 0 1 8  

Composition 
 Pietro Angeli-Busi (président du collège), 

Maria Amgwerd et David Aschmann, juges ; 

Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier. 
 

 
 

Parties 
 Systemfive Holding AG, 

[…], 

représentée par Maître Adrian Schmid, 

Pilatushof AG, 

[…], 

recourante, 

 
 

 
contre 

 
 Sky IP International Limited, 

[…], 

représentée par Maître Sylvie Gurry-Veit, 

BMG Avocats, 

[…], 

intimée, 

 

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne, 

autorité inférieure. 

 
 

 
 

Objet 
 Procédure d’opposition n

o 13763 

CH 611'190 "SKY" / CH 657'765 "SKYFIVE". 

 

B-2208/2016 

Page 2 

Faits : 

A.  

A.a Déposée le 18 mai 2010 par Sky IP International Limited (ci-après : 

intimée) et publiée le 4 février 2011 dans Swissreg (<https://www.swissreg.

ch>), la marque suisse no 611'190 "SKY" (ci-après : marque opposante) est 

enregistrée pour divers produits et services des classes 9, 12, 16, 25, 28, 

35, 38, 41 et 42. 

Le 6 mai 2011, une nouvelle liste des produits et des services (portant 

toujours sur les classes 9, 12, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42) est publiée dans 

Swissreg (à titre de radiation partielle du 27 avril 2011 [cf. <https://www.

swissreg.ch>, consulté le 30.11.2018]). 

A.b  

A.b.a Déposée le 23 janvier 2014 par Systemfive Holding AG (ci-après : 

recourante) et publiée le 24 avril 2014 dans Swissreg, la marque suisse 

no 657'765 "SKYFIVE" (ci-après : marque attaquée) est enregistrée pour 

les produits et les services suivants : 

Classe 9 : "Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; 

Computerkomponenten; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; 

Speichermedien; magnetische und optische Datenträger; Computer-

programme." 

Classe 16 : "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Foto-

grafien; Schreibwaren." 

Classe 42 : "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computer-

softwareinstallation und -wartung; Wartung und Installation von Computer-

hardware; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computer-

programmen; Computersystemanalysen; Beratung auf dem Gebiet der 

Computerhardware und Computersoftware; Vermietung von Computer-

hardware und Software; Computerberatungsdienste; Informationstechnologie-

beratung; Design von Datenbanken und Websites; Computersoftwaredesign 

und -entwicklung; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers." 

A.b.b Par mémoire du 21 juillet 2014, se fondant sur la marque opposante, 

l’intimée forme opposition (no 13763) totale contre la marque attaquée 

auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : 

autorité inférieure). 

A.b.c La recourante dépose une réponse le 5 février 2015. 

B-2208/2016 

Page 3 

A.b.d Le 16 mars 2015, l’autorité inférieure rend une décision de clôture 

de la procédure d’instruction. 

A.b.e  

A.b.e.a Par décision du 14 janvier 2016 (pièce 7 du dossier de l’autorité 

inférieure), l’autorité inférieure admet partiellement l’opposition – c’est-à-

dire à l’encontre de tous les produits et les services revendiqués par la 

marque attaquée, à l’exception des produits "Speichermedien; 

magnetische und optische Datenträger (cl. 9); Publikationen; 

Druckereierzeugnisse; Fotografien (cl. 16)". 

A.b.e.b Par mémoire du 17 février 2016 (pièce 8 du dossier de l’autorité 

inférieure), l’intimée demande à l’autorité inférieure de reconsidérer sa 

décision du 14 janvier 2016. 

A.b.f Le 23 février 2016, l’autorité inférieure rend une décision de 

réexamen dans la procédure d’opposition no 13763 (ci-après : décision 

attaquée [pièce 9 du dossier de l’autorité inférieure]), dont le dispositif est 

le suivant : 

1. [L’autorité inférieure] reconsidère sa décision émise le 14 janvier 2016 et 

la remplace par la présente décision. 

2. L’opposition no 13763 contre la marque suisse no 657765 « SKYFIVE » 

est admise. 

3. L’enregistrement de la marque suisse no 657765 « SKYFIVE » est 

révoqué. 

4. La taxe d’opposition de CHF 800.– reste acquise à [l’autorité inférieure]. 

5. Il est mis à la charge de la défenderesse [recourante] le paiement à 

l’opposante [intimée] de CHF 1'800.– à titre de dépens (y compris 

CHF 800.– à titre de remboursement de la taxe d’opposition). 

6. La présente décision est notifiée aux parties (à la partie défenderesse 

[recourante] avec une copie de la demande de reconsidération du 

17 février 2016). 

A.b.f.a Se référant notamment à l’art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 

1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à l’art. 66 PA, ainsi 

qu’aux art. 8-9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 

18 avril 1999 (Cst., RS 101), l’autorité inférieure commence par indiquer 

qu’il semble justifié de reconsidérer la décision qu’elle a rendue le 

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14 janvier 2016. Elle expose en effet que, dans cinq décisions récentes, 

rendues entre 2014 et 2015 (dans les procédures d’opposition nos 13623 

et 13624, no 13832, no 12264, no 13612 et no 12810), elle a reconnu le 

caractère distinctif du signe "SKY" en relation avec plusieurs produits 

susceptibles d’avoir un contenu (décision attaquée, p. 6-8). 

A.b.f.b L’autorité inférieure estime par ailleurs que les produits et les 

services concernés sont en partie identiques et en partie similaires 

(décision attaquée, p. 8-13). Elle ajoute que les signes en cause sont 

similaires dans la mesure de l’élément "SKY" et qu’il faut s’attendre à un 

degré d’attention et à une capacité de distinction moyens à élevés de la 

part du consommateur. En conclusion, l’autorité inférieure retient que, 

même si la marque opposante est faible pour une partie des produits 

revendiqués (cf. consid. 9.2.1), sa reprise intégrale dans la marque 

attaquée est de nature à fonder un risque de confusion (cf. consid. 11.1.1). 

Elle juge dès lors l’opposition bien fondée (décision attaquée, p. 13-14). 

A.b.g Par mémoire du 17 février 2016, l’intimée avait déposé auprès du 

Tribunal administratif fédéral un recours (B-1000/2016) contre la décision 

rendue par l’autorité inférieure le 14 janvier 2016 (cf. consid. A.b.e.a). Le 

2 mars 2016, suite à la décision attaquée (cf. consid. A.b.f), l’intimée 

adresse au Tribunal administratif fédéral un courrier par lequel elle déclare 

retirer son recours B-1000/2016. Par décision de radiation du 3 mars 2016, 

le Tribunal administratif fédéral prend acte de ce retrait et radie la cause du 

rôle. 

B.  

Par mémoire du 11 avril 2016 (accompagné de son annexe), la recourante 

dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours dont les 

conclusions sont les suivantes : 

1. Der Entscheid des [autorité inférieure], Verfahrensnr. 13763, gegen die 

Schweizer Marke Nr. 657765 [décision attaquée] sei aufzuheben und der 

Widerspruch vollumfänglich abzuweisen. 

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerde-

gegnerin. 

C.  

C.a Dans sa réponse du 3 juin 2016, l’autorité inférieure conclut au rejet du 

recours et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la 

recourante. 

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En transmettant son dossier au Tribunal administratif fédéral, elle renonce 

à présenter des remarques et observations et renvoie à la motivation de la 

décision attaquée (cf. consid. A.b.f). 

C.b Dans sa réponse du 4 juillet 2016 (accompagnée de ses annexes), 

l’intimée conclut à ce que le Tribunal administratif fédéral : 

1. Rejette le recours introduit par [la recourante] ; 

2. Déclare l’opposition no. 13763 bien fondée et révoque l’enregistrement de 

la marque SKYFIVE pour tous les produits et services désignés en 

classes 9, 16 et 42 ; 

3. Condamne [la recourante] aux frais et dépens de la procédure de recours 

et de la procédure de première instance. 

D.  

Dans sa réplique du 7 octobre 2016 (accompagnée de ses annexes), la 

recourante réitère les conclusions formulées dans son recours 

(cf. consid. B). 

E.  

E.a Dans sa duplique du 13 janvier 2017, l’autorité inférieure renonce à 

déposer des observations, renvoie à la motivation de la décision attaquée 

et réitère les conclusions de sa réponse (cf. consid. C.a). 

E.b Dans sa duplique du 30 janvier 2017 (accompagnée de son annexe), 

l’intimée réitère les conclusions formulées dans sa réponse 

(cf. consid. C.b). 

 

Droit : 

1.  

1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la 

recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 

1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le 

présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le 

Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi 

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fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, 

RS 172.021]). 

1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 

PA). 

1.4 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de 

recours (art. 50 al. 1 PA, en lien avec l’art. 22a al. 1 let. a PA), au contenu 

et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l’avance de frais 

(art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées. 

1.5 Le présent recours est ainsi recevable. 

2.  

2.1  

2.1.1 Vu l’art. 21 al. 2 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 

4 décembre 1947 (PCF, RS 273) (applicable en vertu de l’art. 4 PA), le 

transfert de la marque opposante ou de la marque attaquée pendant la 

durée de la procédure d’opposition n’a en principe pas d’influence sur la 

légitimation active ou passive des parties (arrêt du TAF B-5145/2015 du 

11 décembre 2017 consid. 1.3.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/

SWISSCELL"). 

2.1.2 L’art. 21 al. 2 PCF n’exclut pas la substitution de parties. L’art. 17 al. 1 

PCF (également applicable en vertu de l’art. 4 PA) prévoit néanmoins 

qu’"[u]ne personne ne peut se substituer à l’une des parties qu’avec le 

consentement de l’autre" (arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 

consid. 1.3.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL"). 

2.2  

2.2.1 Le 21 juillet 2014, en tant que titulaire de la marque opposante à ce 

moment-là (cf. <https://www.swissreg.ch>, consulté le 29.11.2018), 

l’intimée forme opposition contre la marque attaquée (cf. consid. A.b.b). 

Elle est dès lors opposante dans le cadre de la procédure d’opposition 

no 13763 auprès de l’autorité inférieure (cf. consid. A.b.b-A.b.f), puis 

intimée suite au dépôt, par la recourante, du présent recours B-2208/2016 

du 11 avril 2016 (cf. consid. B). 

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2.2.2 Le 27 avril 2016, l’intimée transfère la marque opposante à Sky 

International AG. Ce transfert est publié dans Swissreg le 30 mai 2016 

(cf. <https://www.swissreg.ch>, consulté le 29.11.2018). 

2.3 Aucune demande de substitution de parties (ou autre communication 

de la part des parties à la présente procédure de recours au sujet du 

transfert de la marque opposante) n’a été adressée au Tribunal 

administratif fédéral, qui n’a d’ailleurs eu connaissance du transfert de la 

marque opposante qu’en consultant Swissreg. Par conséquent, vu l’art. 21 

al. 2 PCF (applicable en vertu de l’art. 4 PA), il doit être retenu que l’intimée 

(qui existe toujours [cf. <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/

07245844>, consulté le 11.12.2018]) garde la qualité de partie (art. 6 PA) 

dans la présente procédure de recours (cf. arrêt du TAF B-1251/2015 du 

5 septembre 2017 consid. 4.1-4.2 "SKY et SKY TV/skybranding"). 

3.  

L’art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des 

marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des 

marques, LPM, RS 232.11) exclut de la protection les signes similaires à 

une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques 

ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion. 

4.  

Dans la mise en œuvre de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, il s’agit tout d’abord de 

définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause 

sont destinés ainsi que le degré d’attention dont ces consommateurs font 

preuve (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1-3.1.2 

"[fig.]/ENAGHR [fig.]"). 

4.1 L’autorité inférieure relève qu’une partie des produits et services en 

cause peuvent viser un large public, mais que certains produits de la 

classe 9 ou services de la classe 42 peuvent être destinés à des 

spécialistes et/ou impliquer un degré d’attention élevé. Elle retient par 

conséquent qu’il faut s’attendre à un degré d’attention et à une capacité de 

distinction moyens à élevés de la part du consommateur (décision 

attaquée, p. 14). 

4.2  

4.2.1 La protection de la marque opposante est notamment revendiquée 

pour divers produits et services des classes 9 (en particulier : appareils 

électroniques, logiciels, matériel informatique, ainsi que publications et 

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contenus électroniques), 16 (en particulier : produits de l’imprimerie, 

imprimés, publications, photographies, ainsi qu’articles de papeterie) et 42 

(en particulier : conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, 

divers services dans le domaine de l’informatique, ainsi que création et 

maintenance de sites web) (cf. consid. A.a). 

4.2.2 Quant à elle, la marque attaquée est destinée à divers produits et 

services des classes 9 (en particulier : appareils électroniques, logiciels, 

ainsi que matériel informatique), 16 (en particulier : produits de 

l’imprimerie, publications, photographies, ainsi qu’articles de papeterie) et 

42 (en particulier : développement d’ordinateurs et de logiciels, divers 

services dans le domaine de l’informatique, ainsi que design de sites web) 

(cf. consid. A.b.a). 

4.3 Les produits et les services des classes 9, 16 et 42 revendiqués en 

l’espèce s’adressent tant au grand public – dont le degré d’attention varie 

de relativement faible à accru en fonction des produits et des services 

concernés – qu’au spécialiste – qui fait preuve d’un degré d’attention accru 

(cf. arrêts du TAF B-1408/2015 du 25 octobre 2017 consid. 3 [classes 9, 

16 et 42] "INFORMA", B-5341/2015 du 29 septembre 2017 consid. 6.2 

[classe 16] "[instrument d’écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK [3D]", 

B-1251/2015 du 5 septembre 2017 consid. 5.3 [classes 9 et 42] "SKY et 

SKY TV/skybranding" et B-3556/2012 du 30 janvier 2013 consid. 5 

[classes 9, 16 et 42] "TCS/TCS"). 

5.  

Il convient maintenant d’examiner s’il existe une similarité entre les produits 

et les services en cause. 

5.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de 

consommateurs déterminants peuvent être amenés à penser que les 

produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou 

similaires proviennent de la même entreprise ou sont, du moins, produits 

ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises 

liées. Sont des indices en faveur de la similarité de produits les mêmes 

lieux de production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de 

distribution semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but 

d’utilisation semblable, la substituabilité des produits, un champ 

d’application technologique semblable, de même que le rapport entre 

accessoire et produit principal. Il convient encore de comparer les produits 

ou les services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui 

existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme 

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des indices par la jurisprudence et la doctrine ; aucun n’est en soi 

déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément. 

Quant à l’appartenance des produits revendiqués à la même classe 

internationale selon la Classification de Nice, elle ne suffit pas pour les 

déclarer similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en 

compte (arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 6.1.1.1 

"The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" et B-2326/2014 du 

31 octobre 2016 consid. 4.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]"). 

5.2  

5.2.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure estime que les 

produits et les services revendiqués par la marque attaquée sont en partie 

identiques et en partie similaires aux produits et aux services revendiqués 

par la marque opposante (décision attaquée, p. 8-13). 

5.2.2 La recourante conteste en partie l’identité entre les produits et les 

services en cause qui est retenue par l’autorité inférieure (recours, p. 4 ; 

réplique, p. 7 in limine). 

5.2.3 Quant à l’intimée, elle estime que les produits et les services 

revendiqués par la marque attaquée sont similaires et, pour un certain 

nombre, identiques aux produits et aux services revendiqués par la marque 

opposante (réponse de l’intimée, p. 5, p. 12-13). 

5.3  

5.3.1  

5.3.1.1 Les produits revendiqués par la marque attaquée sont identiques 

aux produits revendiqués par la marque opposante s’ils correspondent à 

ces produits ou s’ils en font partie (cf. arrêts du TAF B-2326/2014 du 

31 octobre 2016 consid. 4.3.1.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]", B-6637/2014 du 

10 octobre 2016 consid. 10.2.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et 

B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 8.3 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]"). 

5.3.1.2 En classe 9, il y a ainsi identité entre "Kommunikationsgeräte" 

revendiqués par la marque attaquée et "appareils et instruments de 

communication" revendiqués par la marque opposante (à noter que, dans 

la suite de la comparaison des produits et des services en cause, les 

produits et les services revendiqués par la marque attaquée [désignés en 

allemand] sont systématiquement mentionnés en premier), entre 

"Computer" et "ordinateurs", entre "Computerkomponenten" et "pièces et 

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parties constitutives pour tous les produits précités [dont font partie les 

"ordinateurs"]", entre "Speichermedien" et "supports de données", ainsi 

que entre "Computerprogramme" et "programmes informatiques ; […] 

logiciels informatiques". 

En classe 16, il y a par ailleurs identité entre "Druckereierzeugnisse" et 

"Produits de l'imprimerie", entre "Buchbindeartikel" et "matériel de reliure", 

ainsi que entre "Fotografien" et "photographies". 

En classe 42, il y a enfin identité entre "Erstellen von Programmen für die 

Datenverarbeitung", "Entwurf und Entwicklung von Computern und 

Computerprogrammen" et "Computersoftwaredesign und -entwicklung", 

d’une part, et "Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels", 

d’autre part, entre "Computersoftwareinstallation und -wartung" et 

"installation, location et maintenance de logiciels informatiques", entre 

"Wartung und Installation von Computerhardware", "Computersystem-

analysen", "Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und 

Computersoftware" et "Computerberatungsdienste", d’une part, et 

"services de conseils en matière de logiciels et de matériel informatique" et 

"test, recherche, évaluation, conseils, assistance ou informations dans les 

domaines précités [dont font partie les "systèmes informatiques", le 

"matériel informatique" et les "logiciels" (à noter que, dans le domaine de 

l’informatique, la notion de "matériel" a la signification suivante : "INFORM. 

Ensemble des éléments physiques (unité centrale, périphérique, etc.) 

constituant les systèmes informatiques (opposé à logiciel). Recomm. offic. 

pour hardware*" [Le Petit Robert de la langue française, version 

numérique, <https://pr.bvdep.com>, consulté le 29.11.2018])]", d’autre part, 

entre "Vermietung von Computerhardware und Software" et "location de 

matériel informatique ou logiciels", ainsi que entre "Dienstleistungen eines 

EDV-Programmierers", d’une part, et "services de programmation 

informatique" et les services susmentionnés revendiqués par la marque 

opposante, d’autre part. 

5.3.2  

5.3.2.1 En classe 9, il existe par ailleurs une identité, respectivement une 

très grande similarité, entre "Datenverarbeitungsgeräte", d’une part et 

(notamment) "logiciels pour la recherche de données ; programmes codés 

pour ordinateurs et pour le traitement de données et les 

télécommunications", "ordinateurs", "instruments et appareils électriques 

de télécommunications et/ou communications […] et/ou décodage et/ou 

traitement d'images et/ou audiovisuels ; instruments et appareils 

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électroniques de télécommunications et/ou communications […] et/ou 

décodage et/ou traitement d'images et/ou audiovisuels" et "logiciels 

informatiques, logiciels de systèmes d'exploitation, dispositifs et appareils 

de transmission, pour la réception, pour la synchronisation, pour 

l'affichage, pour la sauvegarde, pour le contrôle, pour le partage, pour le 

codage, pour le décodage, pour le cryptage, pour l'accès, pour l'accès 

distant, pour la création, pour la collecte, pour le stockage, pour la 

protection, pour la suppression, pour le transfert, pour la diffusion, pour la 

localisation, pour l'organisation ou autre utilisation de données, de voix, de 

contenu multimédias, de contenu audio, de contenu visuels, de musique, 

de photographies, de dessins, d'images, de contenus audiovisuels, de 

vidéos, de textes, de graphiques ou d'autres données", d’autre part, entre 

"Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen", d’une part, et 

(notamment) "supports de données ; appareils pour le stockage de 

données" et "dispositifs de stockage de données", d’autre part, ainsi que 

entre "magnetische und optische Datenträger" et "disques, bandes ou fils 

magnétiques ; cassettes et cartouches, toutes destinées à être utilisées 

avec les bandes précitées ; cassettes, bandes et cartouches audio et vidéo 

vierges et préenregistrées ; disques compacts ; disques DVD ; […] disques 

à lecture laser pour l'enregistrement du son ou des images". 

5.3.2.2 En classe 16, il existe en outre une identité, respectivement une 

très grande similarité, entre "Publikationen" et (notamment) "publications, 

journaux, magazines (périodiques), mais à l'exclusion de magazines 

imprimés distribués dans des avions à des voyageurs et se rapportant à 

des services de compagnies aériennes et qui ne sont pas essentiellement 

des programmes de télévision ou de cinéma, bandes dessinées, revues 

(publications) et livres", ainsi que entre "Schreibwaren", d’une part, et 

(notamment) "cartes de vœux et cartes postales ; calendriers ; agendas et 

journaux", "articles d'écriture ; règles ; gommes ; papier à lettres ; 

nécessaires pour l'écriture", "autocollants", "stylos ; crayons ; instruments 

d'écriture ; porte-stylos à bille et porte-crayons" et "colles pour papeterie 

ou pour la maison ; matériels pour artistes ; matières plastiques 

d'emballage", d’autre part. 

5.3.2.3 En classe 42, il existe enfin une identité, respectivement une très 

grande similarité, entre "Informationstechnologieberatung" et les services 

susmentionnés revendiqués en classe 42 par la marque opposante 

(cf. consid. 5.3.1.2), ainsi que entre "Design von Datenbanken und 

Websites", d’une part, et "création et maintenance de sites web" et 

"services de bases de données, à savoir stockage de données et d'autres 

informations", d’autre part. 

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Ces services nécessitent en effet un savoir-faire commun, sont destinés à 

des cercles de consommateurs semblables, ont un champ d’application 

technologique similaire et sont au surplus complémentaires. 

5.3.3  

5.3.3.1 En conclusion, les produits et les services revendiqués en 

classes 9, 16 et 42 par la marque attaquée sont soit identiques soit très 

similaires aux produits et aux services revendiqués en classes 9, 16 et 42 

par la marque opposante. 

5.3.3.2 De nature générale, les arguments de la recourante 

(cf. consid. 5.2.2) ne sauraient y changer quoi que ce soit. En effet, la 

recourante n’indique notamment pas quelles désignations de produits 

et/ou de services auraient été mal traduites par l’autorité inférieure. 

6.  

Il s’agit désormais (consid. 6-8) d’examiner s’il existe une similarité entre 

le signe "SKY" (marque opposante), d’une part, et le signe "SKYFIVE" 

(marque attaquée), d’autre part. 

6.1  

6.1.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l’impression 

d’ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 

"Appenzeller"). Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas 

les deux signes simultanément et que celui des deux qu’il voit ou entend 

s’oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l’autre 

perçu auparavant, il convient d’examiner les caractéristiques susceptibles 

de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a 

"BOSS/BOKS" ; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in : von Büren/David [éd.], 

Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2e éd. 

2009 [ci-après : MARBACH, SIWR], no 867). Cette impression d’ensemble 

sera principalement influencée par les éléments dominants d’une marque ; 

il s’agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF 

B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/LexFind.ch 

[fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété 

intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 3 LPM 

no 30). Les éléments d’une marque qui sont faibles ou qui appartiennent 

au domaine public ne doivent cependant pas être purement et simplement 

exclus de l’examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments 

peuvent, eux aussi, influencer l’impression d’ensemble qui se dégage 

B-2208/2016 

Page 13 

d’une marque (arrêt du TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.1 

"YELLO/Yellow Access AG" ; ATAF 2014/34 consid. 6.1.1 "LAND ROVER/

Land Glider" ; cf. arrêt du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 

29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING 

GROUP" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM no 60). Il convient, 

dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments 

selon son influence respective sur l’impression d’ensemble, sans 

cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du TAF 

B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL ’N LEARN/SEE ’N LEARN" ; 

MARBACH, SIWR, no 866 ; GALLUS JOLLER, in : Noth/Bühler/Thouvenin 

[éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017 [ci-après : SHK 2017], 

art. 3 LPM nos 128-129). 

6.1.2 Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les 

éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l’art. 3 

al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur 

représentation graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 

consid. 2b/cc "Securitas", ATF 121 III 377 consid. 2b "BOSS/BOKS"). La 

similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des 

similitudes se manifestent sur la base de l’un de ces trois critères 

(cf. MARBACH, SIWR, no 875 ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : David/

Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler 

Kommentar, 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 3 LPM no 59). La sonorité 

découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et 

de la succession des voyelles, tandis que l’image de la marque dépend de 

la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du 

mot et sa racine, de même que sa terminaison – surtout lorsque celle-ci 

reçoit une accentuation – suscitent plus l’attention que les syllabes 

intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc 

"Securitas", ATF 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan" ; SCHLOSSER/

MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM no 62). 

6.2  

6.2.1 L’autorité inférieure considère que les signes en cause sont similaires 

– sur les plans visuel, sonore et sémantique – dans la mesure de l’élément 

"SKY" (décision attaquée, p. 13 et 14). 

6.2.2 De son côté, la recourante estime que, dans le signe "SKYFIVE", ce 

n’est pas l’élément "SKY" qui attire directement et exclusivement l’attention 

et que les signes en cause ne sont pas similaires, que ce soit sur le plan 

sonore, sémantique ou visuel (recours, p. 5-6). 

B-2208/2016 

Page 14 

6.2.3 Enfin, l’intimée soutient que les signes en cause sont similaires 

(réponse de l’intimée, p. 2-5). 

7.  

Il convient tout d’abord d’analyser les signes en cause sur les plans visuel 

(consid. 7.1), sémantique (consid. 7.2) et sonore (consid. 7.3). 

7.1 Analyse des signes en cause sur le plan visuel 

7.1.1  

7.1.1.1 Le signe "SKY" (marque opposante ; cf. consid. A.a) est purement 

verbal. Il est formé de trois lettres majuscules. 

7.1.1.2 Rien, sur le plan visuel, ne permet de mettre en évidence un 

élément particulier de ce signe. 

7.1.2  

7.1.2.1 Quant à lui, le signe "SKYFIVE" (marque attaquée ; 

cf. consid. A.b.a) est également purement verbal. Il est formé de 

sept lettres majuscules. 

7.1.2.2 Rien, sur le plan visuel, ne permet de mettre en évidence un 

élément particulier de ce signe, si ce n’est le fait que son élément "SKY" 

(cf. consid. 7.2.2) apparaît au début du signe (mais compte une lettre de 

moins que l’élément "FIVE"). 

7.2 Analyse des signes en cause sur le plan sémantique 

7.2.1 Le signe "SKY" correspond au mot anglais "sky", qui signifie avant 

tout "ciel" en français et qui est compris du grand public en Suisse (arrêt 

du TAF B-1251/2015 du 5 septembre 2017 consid. 7.3.3 "SKY et SKY TV/

skybranding"). 

7.2.2 Bien que rien n’y invite sur le plan visuel, le signe "SKYFIVE" se 

décompose naturellement – du fait qu’ils correspondent à des mots anglais 

bien connus – en deux éléments : "SKY" (consid. 7.2.2.2) et "FIVE" 

(consid. 7.2.2.1). 

7.2.2.1 L’élément "FIVE" correspond au mot anglais "five", qui signifie 

"cinq" en français (Le Robert & Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-ANGLAIS/

ANGLAIS-FRANÇAIS, 8e éd. 2006). 

B-2208/2016 

Page 15 

En Suisse, ce terme, qui appartient au vocabulaire anglais de base 

(cf. Langenscheidt, Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009 ; PONS, 

Basiswörterbuch Schule Englisch, 2006), est compris du grand public 

(cf. ATAF 2014/34 consid. 6.4.1 et 6.4.3 "LAND ROVER/Land Glider" ; 

arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 8.2.1.1 in fine 

"The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" et B-6927/2015 du 

8 décembre 2016 consid. 7.2 in fine "SENSOREADY/Sensigo"). 

7.2.2.2 Contrairement à ce que semble soutenir la recourante (recours, 

p. 5), l’élément "FIVE" n’empêche pas que le mot anglais "sky" – compris 

du grand public (cf. consid. 7.2.1) – soit perçu dans le signe "SKYFIVE" 

(qui se distingue ainsi des signes "SKYPE IN" et "SKYPE OUT", dans 

lesquels – du fait notamment de l’adjonction de l’élément "PE" – le mot 

anglais "sky" n’est pas reconnu en tant que tel [cf. arrêt du TAF B-386/2007 

du 4 décembre 2009 consid. 7.5 et 7.6 "SKY/SKYPE IN et SKYPE OUT"]). 

A noter que le fait qu’il soit accolé à l’élément "FIVE" ne donne pas à 

l’élément "SKY" une autre signification que "ciel" en français. 

7.3 Analyse des signes en cause sur le plan sonore 

Les signes en cause sont perçus comme un mot – respectivement une 

juxtaposition de mots – anglais (cf. consid. 7.2.1-7.2.2.2). Ils doivent dès 

lors être énoncés selon une prononciation anglaise, qu’il n’est toutefois pas 

nécessaire d’examiner plus en détail. Force est en effet de constater que, 

quelle que soit la prononciation choisie, elle est identique pour le signe 

"SKY" et pour l’élément "SKY" du signe "SKYFIVE" (cf. arrêt du TAF 

B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 8.3.2 "The SwissCellSpa 

EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL"). 

8.  

Sur la base de l’analyse des signes en cause sur les plans visuel, 

sémantique et sonore (consid. 7), il s’agit maintenant de déterminer s’il 

existe entre eux une similarité. 

8.1 La reprise d’une marque antérieure ou de son élément prépondérant 

conduit en principe à une similarité importante entre les signes (arrêts du 

TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 7.1.4 "BELVEDERE/CA’BEL-

VEDERE AMARONE [fig.]", B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 5.1 

"TERRA/VETIA TERRA" et B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 6.1 "SKY/

skylife [fig.]"). 

B-2208/2016 

Page 16 

8.2  

8.2.1 En l’espèce, le signe "SKYFIVE" reprend intégralement le signe 

"SKY". 

8.2.2 Par ailleurs, que ce soit sur le plan visuel (cf. consid. 7.1.1.1 et 

7.1.2.1), sémantique (cf. consid. 7.2.1 et 7.2.2.2) ou sonore 

(cf. consid. 7.3), l’élément "SKY" du signe "SKYFIVE" est identique au 

signe "SKY". 

8.2.3 Enfin, la reprise du signe "SKY" intervient au début du signe 

"SKYFIVE" (cf. consid. 7.1.2.2 ; cf. réponse de l’intimée, p. 3 in fine). Or, 

selon la jurisprudence, une attention particulière doit en principe être 

accordée au début des éléments verbaux à comparer (cf. consid. 6.1.2 in 

fine ; arrêts du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 9.3.2.2 "JEAN 

LEON/Don Leone [fig.]" et B-3756/2015 du 14 novembre 2016 consid. 3.3 

in fine "MOTO und MOTO X/Motoma [fig.]"). 

8.3  

8.3.1 Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la recourante 

(recours, p. 5 in fine), une forte similarité doit être reconnue entre le signe 

"SKY" et le signe "SKYFIVE". 

8.3.2 Peu importe notamment lequel des éléments "SKY" ou "FIVE" du 

signe "SKYFIVE" est accentué sur le plan phonétique (cf. recours, p. 6 ; 

réponse de l’intimée, p. 4). Quelle que soit la manière de les prononcer, ils 

restent en effet tous deux clairement perceptibles. 

9.  

En vue de l’examen du risque de confusion entre les marques en cause 

(consid. 11), il convient enfin de déterminer l’étendue du champ de 

protection de la marque opposante "SKY" (consid. 9-10). 

9.1  

9.1.1 Le champ de protection d’une marque dépend de sa force distinctive. 

Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes 

et des différences modestes suffiront alors à créer une distinction 

suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments 

essentiels sont banals ou dérivent d’indications descriptives utilisées dans 

le langage courant (cf. arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 

"R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG" ; MARBACH, 

B-2208/2016 

Page 17 

SIWR, no 981). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant 

acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d’un 

acte créatif ou d’un travail patient pour s’établir sur le marché, doivent 

bénéficier d’une protection élargie et accrue contre les signes similaires, 

car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement 

(cf. ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 

3 mars 2009 consid. 6 "SKY/SkySIM"). 

9.1.2 Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de 

déterminer, en lien avec les produits et/ou les services auxquels il est 

destiné (arrêts du TAF B-6927/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.1 

"SENSOREADY/Sensigo" et B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 6.3 

"TERRA/VETIA TERRA"), la signification de chacun de ses éléments et 

d’examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être 

compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif 

particulier, comme une dénomination générique. Des associations d’idées 

ou des allusions qui n’ont qu’un rapport éloigné avec le produit ou le service 

concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu’une désignation 

est descriptive (arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 

consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/Maritimer" et B-1700/2009 du 

11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum"). Ce 

ne sont dès lors pas les éléments de la marque opposante en eux-mêmes 

qui sont déterminants, mais bien l’impression d’ensemble qui se dégage 

du signe (arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 12.2.1.3.2 

"sensationail [fig.]/SENSATIONAIL"). 

9.2  

9.2.1 L’autorité inférieure retient que "le terme « SKY » (ciel en français) 

est distinctif" pour divers produits et services des classes 9, 16 et 32. Elle 

juge en revanche que ce signe est faible en relation avec les produits 

"Speichermedien; magnetische und optische Datenträger (cl. 9); 

Publikationen; Druckereierzeugnisse; Fotografien (cl. 16)", car il pourrait 

constituer une allusion au contenu probable, voire au thème de ces 

produits revendiqués par la marque attaquée. L’autorité inférieure conclut 

dès lors que le champ de protection de la marque opposante est faible à 

normal en fonction des produits et des services considérés (décision 

attaquée, p. 13-14). 

9.2.2 De son côté, la recourante soutient que l’élément "SKY" est descriptif 

(recours, p. 4-5, p. 5 ; réplique, p. 4), notamment du contenu thématique 

des produits en cause (réplique, p. 6-8). La recourante ajoute que, selon la 

B-2208/2016 

Page 18 

jurisprudence plutôt stricte, ce n’est en effet pas seulement lorsqu’il se 

réfère directement au contenu thématique potentiel d’un produit qu’un 

signe est dénué de force distinctive (réplique, p. 4-6). 

9.2.3 Quant à elle, se référant à des décisions rendues par l’IPI (dans les 

procédures d’opposition no 14377, no 14376, no 14375, no 14192, 

no 13832, nos 13623 et 13624, no 13612, no 12810, no 12264, no 12182, 

no 11970, no 10973, no 10906, no 10125, no 10105, no 9994, no 9394, 

no 8720, no 8714 et no 8663) et à des arrêts du Tribunal administratif 

fédéral, l’intimée considère que la marque opposante "SKY" ne décrit ni 

directement ni indirectement les produits et les services revendiqués, 

qu’elle est distinctive et fantaisiste et qu’elle jouit donc d’un champ de 

protection normal (réponse de l’intimée, p. 6-7, p. 9-12 ; cf. duplique de 

l’intimée, p. 3-6). 

9.3 En fonction des produits et des services revendiqués, il s’agit 

maintenant d’examiner l’étendue du champ de protection de la marque 

opposante "SKY" (consid. 10). 

10.  

10.1 Il convient de déterminer tout d’abord la force distinctive de la marque 

opposante "SKY" en lien avec les produits revendiqués qui sont acquis en 

raison de leur contenu thématique. 

10.1.1 Certains produits et services sont habituellement acquis en raison 

de leur contenu thématique. Il s’agit notamment des publications 

électroniques et des supports de données enregistrés (classe 9 [cf. arrêts 

du TAF B-7801/2015 du 20 décembre 2017 consid. 6.5.2 "KÖNIG [fig.]/

H.koenig [fig.]", B-4026/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.9 "HEIMAT 

ONLINE und DH DIE HEIMAT.CH/DIE HEIMAT – EINE PUBLIKATION 

DER LZ MEDIEN [fig.]" et B-3815/2014 du 18 février 2016 consid. 7.1 

"RAPUNZEL" ; cf. également : décision attaquée, p. 7]), des produits de 

l’édition (classe 16) et des services de divertissement (classe 41). 

Un signe susceptible de servir de titre à de tels produits et services n’est 

pas sans autre perçu comme une indication de provenance commerciale. 

Toutefois, étant donné que pratiquement toute notion peut décrire un 

contenu possible de ces produits et services, les exigences en ce qui 

concerne la force distinctive d’un signe qui leur est destiné ne sauraient 

être trop élevées (arrêts du TAF B-3528/2012 du 17 décembre 2013 

consid. 5.2.3 "VENUS [fig.]", B-2642/2008 du 30 septembre 2009 

B-2208/2016 

Page 19 

consid. 5.3 "PARK AVENUE" et B-1759/2007 du 26 février 2008 

consid. 3.4 "PIRATES OF THE CARIBBEAN"). N’importe quel rapport 

thématique entre un signe et un produit ou un service de ce type ne permet 

dès lors pas de nier l’existence d’une force distinctive. Ce n’est en effet que 

si ce lien est suffisamment précis et qu’il est reconnaissable sans effort 

intellectuel ou sans recours particulier à l’imagination que le signe 

appartient au domaine public (arrêts du TAF B-7202/2014 du 1er septembre 

2016 consid. 4.8 "GEO/Geo influence", B-4026/2015 du 19 juillet 2016 

consid. 5.3 "HEIMAT ONLINE und DH DIE HEIMAT.CH/DIE HEIMAT – 

EINE PUBLIKATION DER LZ MEDIEN [fig.]" et B-3815/2014 du 18 février 

2016 consid. 4.3.1 "RAPUNZEL"). Tel est notamment le cas si, par sa 

signification, un signe se limite à décrire de manière directe un contenu 

possible du produit ou du service et qu’il ne contient aucun autre élément 

propre à lui conférer une force distinctive (arrêts du TAF B-7663/2016 du 

21 décembre 2017 consid. 2.5 "SUPER WOCHENENDE [fig.]", 

B-3528/2012 du 17 décembre 2013 consid. 5.2.3 "VENUS [fig.]" et 

B-3331/2010 du 3 novembre 2010 consid. 6.3.2 "Paradies"). 

10.1.2 En l’espèce, la marque opposante est destinée à des produits qui 

sont acquis en raison de leur contenu thématique (cf. arrêt du TAF 

B-1408/2015 du 25 octobre 2017 consid. 4.3.2 "INFORMA"). Il s’agit 

notamment des produits suivants : 

Classe 9 : "[…] enregistrements vidéo ; […] publications électroniques ; jeux 

informatiques ; jeux vidéo informatiques ; […] cassettes, bandes et cartouches 

audio et vidéo vierges et préenregistrées ; disques compacts ; disques DVD ; 

disques pour phonographes ; […] cartouches de mémoire morte, cédéroms, 

cartes et disques, cartes de circuits intégrés, supports de mémoire, supports 

d'enregistrement, tous préenregistrés contenant des jeux vidéo informatiques 

et/ou des jeux de questions-réponses; […] musique, sons, vidéos, images, 

textes et informations fournis par un réseau de télécommunications, par 

livraison en ligne et via l'internet et/ou la toile mondiale ou un autre réseau de 

réseau de communications ; enregistrements sonores et/ou audio interactifs ; 

enregistrements musicaux, sonores, vidéo et/ou audio (téléchargeables) 

fournis à partir de sites web MP3 sur l'internet ; […] films cinématographiques ; 

[…] publications électroniques (téléchargeables), y compris des publications, 

magazines et bulletins d'information électroniques relatifs à la protection de 

l'environnement, la conservation de l'énergie et l'écologie, la protection des 

animaux et les projets d'énergie renouvelable, y compris l'énergie éolienne, 

l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice, l'énergie géothermique, 

l'énergie solaire, la biomasse et les biocarburants ; […] dictionnaires, 

encyclopédies et textes de référence en ligne (téléchargeables) ; publications 

en ligne, y compris journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, 

revues (publications), livres, manuels d'utilisation, matériels didactiques et 

pédagogiques (téléchargeables) ; posters, photographies, images, articles, 

B-2208/2016 

Page 20 

bons et tickets en ligne (téléchargeables), dictionnaires, encyclopédies et 

textes de référence électroniques en ligne ; […]." 

Classe 16 : "Produits de l'imprimerie ; imprimés ; publications, journaux, 

magazines (périodiques), mais à l'exclusion de magazines imprimés distribués 

dans des avions à des voyageurs et se rapportant à des services de 

compagnies aériennes et qui ne sont pas essentiellement des programmes de 

télévision ou de cinéma, bandes dessinées, revues (publications) et livres ; 

publications y compris guides de stratégie, manuels de l'utilisateur, livres et 

magazines tous dans le domaine des jeux informatiques, de la science-fiction, 

des jeux et du divertissement ; livres de jeux-questionnaires ; guides d'achat 

énumérant les produits à vendre ; documentation liée à la promotion de 

produits à vendre via la télévision numérique, l'internet ou d'autres canaux de 

télécommunication ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement 

(à l'exception des appareils) ; affiches ; cartes de vœux et cartes postales ; 

calendriers ; agendas et journaux ; cartes et autocollants à collectionner et à 

classer dans des albums ; […] catalogues ; bons, tous pour des vacances et 

des voyages de et vers la destination ; autocollants ; matériel publicitaire ; 

publicités ; […] manuels d'instruction ; bulletins d'information ; […] 

gestionnaires de programmes ; guides et manuels d'utilisation ; […]." 

10.1.3  

10.1.3.1 Il faut tout d’abord relever que, même si la liste des produits et des 

services de la marque opposante ne le précise pas nécessairement, les 

produits "cassettes, bandes et cartouches audio et vidéo vierges et 

préenregistrées ; disques compacts ; disques DVD" (classe 9) peuvent 

être soit vierges soit enregistrés. Or, seuls les supports enregistrés sont 

habituellement acquis en raison de leur contenu thématique (cf. arrêts du 

TAF B-7801/2015 du 20 décembre 2017 consid. 6.5.2 "KÖNIG [fig.]/

H.koenig [fig.]" et B-3331/2010 du 3 novembre 2010 consid. 6.3.1 et 6.3.2 

"Paradies" ; cf. également : décision attaquée, p. 7). 

10.1.3.2 Compris du grand public comme le mot "ciel" en anglais 

(cf. consid. 7.2.1), le signe "SKY" se limite à décrire de manière directe le 

contenu possible des produits des classes 9 et 16 énumérés ci-dessus (à 

l’exception des supports vierges [cf. consid. 10.1.3.1]). Les jeux vidéo, les 

films, les publications (sur papier ou sous forme électronique), les livres ou 

les photographies sont en effet clairement susceptibles d’avoir le ciel pour 

thème et d’être acquis pour cette raison-là. L’intimée semble d’ailleurs 

l’admettre (cf. duplique de l’intimée, p. 5). Le signe "SKY" n’est par ailleurs 

pas accompagné d’un autre élément propre à lui conférer une force 

distinctive. Il doit dès lors être considéré comme descriptif (cf. arrêts du 

TAF B-7663/2016 du 21 décembre 2017 consid. 4.2.2 "SUPER 

WOCHENENDE [fig.]", B-1408/2015 du 25 octobre 2017 consid. 4.3.2 

"INFORMA" et B-3815/2014 du 18 février 2016 consid. 7.1 "RAPUNZEL" ; 

B-2208/2016 

Page 21 

MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM no 42) et, de ce fait, être qualifié de 

faible en lien avec les produits revendiqués par la marque opposante qui 

sont acquis en raison de leur contenu thématique. 

10.1.4  

10.1.4.1 Certes, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral retient 

que le signe "SKY" n’a aucun caractère descriptif en relation, notamment, 

avec des produits de la classe 9 (arrêts du TAF B-1251/2015 du 

5 septembre 2017 consid. 8.3 "SKY et SKY TV/skybranding", B-386/2007 

du 4 décembre 2009 consid. 7.1 "SKY/SKYPE IN et SKYPE OUT" [à noter 

que, dans cet arrêt, ce n’est pas la marque opposante "SKY" 

(cf. consid. A.a) qui est en cause, mais l’enregistrement international 

no 828'572 "SKY"] et B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.1 "SKY/

SkySIM" [cet arrêt porte également sur l’enregistrement international 

no 828'572 "SKY"]) et des services de la classe 41 (arrêt du TAF 

B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 5.2 "SKY/skylife [fig.]" [cet arrêt porte 

également sur l’enregistrement international no 828'572 "SKY"]). Force est 

toutefois de constater que, dans cette jurisprudence, le Tribunal 

administratif fédéral examine la question de manière générale en lien avec 

ces produits et ces services. Il ne se penche en effet pas sur le cas 

particulier des produits et des services acquis en raison de leur contenu 

thématique. Par ailleurs, cette jurisprudence ne porte pas sur les produits 

de la classe 16. 

Quant aux décisions rendues par l’IPI (dans les procédures d’opposition 

no 14377 [classe 9], no 14376 [classes 9 et 41], no 14375 [classes 9 et 41], 

no 13832 [classe 9], nos 13623 et 13624 [classe 9], no 13612 [classe 9], 

no 12810 [classes 9 et 16], no 12264 [classes 9, 16 et 41], no 12182 

[classe 9], no 11970 [classe 9], no 10973 [classe 9], no 10906 [classe 9], 

no 10125 [classes 9, 16 et 41], no 10105 [classe 9], no 9994 [classe 9], 

no 9394 [classe 9], no 8714 [classes 9, 16 et 41] et no 8663 [classes 9, 16 

et 41]) citées dans le cadre de la présente procédure de recours 

(cf. consid. A.b.f.a et 9.2.3), elles n’examinent pas non plus le cas 

particulier des produits et des services acquis en raison de leur contenu 

thématique. 

10.1.4.2 Dans ces conditions, la recourante ne saurait tirer quoi que ce soit 

en sa faveur ni de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral ni de la 

pratique de l’IPI. En tout état de cause, à supposer que le présent arrêt 

doive être considéré comme une précision – voire un changement – de 

jurisprudence ou de pratique, il s’appuie sur des raisons objectives et ne 

B-2208/2016 

Page 22 

contrevient dès lors pas à la sécurité du droit, à la protection de la bonne 

foi et à l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 137 V 133 consid. 6.1, ATF 136 

III 6 consid. 3, ATF 135 II 78 consid. 3.2). 

10.1.5 En conclusion, en lien avec les produits revendiqués par la marque 

opposante qui sont acquis en raison de leur contenu thématique, le signe 

"SKY" doit être qualifié de faible. 

10.2 Il convient par ailleurs de déterminer la force distinctive de la marque 

opposante "SKY" en lien avec les autres produits des classes 9 et 16 et les 

services de la classe 42 auxquels elle est destinée (cf. consid. 4.2.1). 

10.2.1 La recourante soutient que, en lien avec des produits et des 

services des classes 9 et 42, qui peuvent être utilisés via Internet grâce à 

des ressources stockées sur des serveurs distants, l’élément "SKY" est 

descriptif : "Dabei könnten diese Dienstleistungen aus der Ferne 

(= Himmel = SKY), ähnlich wie Cloud (= Wolke) Computing, abgerufen 

werden" (recours, p. 4 ; cf. réplique, p. 4-5). 

10.2.2  

10.2.2.1 Certes, outre le terme anglais "cloud", le terme français 

correspondant "nuage" peut être compris de la manière suivante : 

"INFORM. (anglais cloud computing) Nuage informatique ; informatique en 

nuage (recomm. offic.) : mode d'exploitation et de gestion des données 

d'un client consistant à stocker celles-ci sur des serveurs à distance" (Le 

Petit Robert de la langue française, version numérique, <https://pr.bvdep.

com>, consulté le 22.11.2018). 

10.2.2.2 Toutefois, en lien avec des produits et/ou des services faisant 

appel à l’informatique en nuage, un éventuel caractère descriptif du signe 

"SKY" n’est guère reconnaissable sans effort particulier d’imagination ou 

de réflexion (cf. réponse de l’intimée, p. 10). N’y change rien le fait que, 

comme l’expose la recourante (réplique, p. 5, p. 7-8), l’intimée utilise sur le 

marché la marque opposante "SKY" en lien avec le terme "cloud". Bien 

que, dans son acception première, un nuage se trouve dans le ciel, rien 

n’indique qu’il existe un rapport direct entre les notions de "ciel" et 

d’"informatique en nuage". Afin d’établir un lien entre ces deux notions, il 

est en effet nécessaire de passer par (au moins) une étape intermédiaire 

qui consiste à mettre en relation la notion de "ciel" avec la notion de 

"nuage" dans son acception première. 

B-2208/2016 

Page 23 

10.2.3 De même, il n’existe pas un rapport direct entre la notion de "ciel" et 

la possibilité d’utiliser des ressources à distance. Afin d’établir un lien entre 

elles, il est en effet nécessaire de passer par (au moins) une étape 

intermédiaire qui consiste à mettre en relation la notion de "ciel" avec la 

notion d’éloignement (cf. arrêt du TAF B-1251/2015 du 5 septembre 2017 

consid. 8.3 "SKY et SKY TV/skybranding"). 

10.2.4  

10.2.4.1 Dans ces conditions, en lien avec les produits des classes 9 et 16 

(qui ne sont pas acquis en raison de leur contenu thématique [c’est-à-dire, 

en particulier, les supports vierges en classe 9 (cf. consid. 10.1.3.1)]) et les 

services de la classe 42 revendiqués par la marque opposante, le signe 

"SKY" ne doit pas être considéré comme descriptif. Il est dès lors doté 

d’une force distinctive moyenne (cf. arrêts du TAF B-1251/2015 du 

5 septembre 2017 consid. 8.3 "SKY et SKY TV/skybranding", B-7430/2008 

du 5 mai 2010 consid. 5.2 "SKY/skylife [fig.]", B-386/2007 du 4 décembre 

2009 consid. 7.1 "SKY/SKYPE IN et SKYPE OUT" et B-1077/2008 du 

3 mars 2009 consid. 6.1 "SKY/SkySIM"). 

10.2.4.2 C’est tout au plus à titre d’indice que les décisions étrangères 

peuvent être prises en considération par le Tribunal administratif fédéral. 

Chaque Etat examine en effet la possibilité de protéger une marque selon 

sa propre législation et la perception de ses milieux intéressés (arrêts du 

TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 8.2.2 "[fig.]/ENAGHR [fig.]", 

B-3798/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3 "REPSOL [fig.]/REXOIL 

[fig.]", B-2766/2013 du 28 avril 2014 consid. 7.2 "RED BULL/BULLDOG" et 

B-502/2009 du 3 novembre 2009 consid. 7 "Premium ingredients, s.l. [fig.]/

Premium Ingredients International [fig.]"). 

La décision allemande (cf. recours, p. 4-5, p. 6) et la décision française 

(cf. recours, p. 7) auxquelles se réfère la recourante à l’appui de son 

argumentation (cf. réplique, p. 8) ne saurait dès lors changer quoi que ce 

soit à l’appréciation du Tribunal administratif fédéral. 

11.  

Le Tribunal administratif fédéral se doit enfin de déterminer s’il existe un 

risque de confusion entre les marques en cause. 

B-2208/2016 

Page 24 

11.1  

11.1.1 L’autorité inférieure retient que, même si la marque opposante est 

faible pour une partie des produits qu’elle revendique, sa reprise intégrale 

dans la marque attaquée est de nature à fonder un risque de confusion. 

Elle explique que la faiblesse de la marque opposante pour une partie des 

produits est compensée par la forte similarité des signes, respectivement 

par le fait que la marque opposante reste clairement reconnaissable 

comme élément indépendant de la marque attaquée. Elle ajoute que 

l’élément "FIVE" de la marque attaquée ne permet pas véritablement de 

distinguer les signes ou de leur conférer une impression d’ensemble 

différente qui écarterait le risque de confusion (décision attaquée, p. 14). 

11.1.2 Vu notamment la prépondérance qu’elle accorde à l’élément "FIVE" 

du signe "SKYFIVE" et le fait qu’elle considère que l’élément "SKY" est 

descriptif en lien avec les produits et les services des classes 9 et 42, la 

recourante est quant à elle d’avis qu’il n’existe pas de risque de confusion 

entre les marques en cause (recours, p. 7 ; réplique, p. 6-7). 

11.1.3 Enfin, se référant à diverses décisions de l’IPI, l’intimée indique que 

le fait d’ajouter un élément faible comme "FIVE" à une marque bénéficiant 

d’une force distinctive normale ne suffit pas à écarter un risque de 

confusion (réponse de l’intimée, p. 7-9, p. 11-12). Elle considère en effet 

qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause, notamment 

en raison de l’identité, respectivement la similarité, entre les produits et les 

services revendiqués (duplique de l’intimée, p. 6-7). 

11.2  

11.2.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les 

services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM), 

de manière à ce qu’une individualisation des produits ou des services, voire 

de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un 

risque de confusion lorsqu’un signe plus récent porte atteinte à la fonction 

distinctive d’une marque antérieure (cf. art. 6 LPM). 

11.2.1.1 Une telle atteinte existe lorsqu’il faut craindre que les milieux 

intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que 

les offres portant l’un ou l’autre signe soient associées au mauvais 

détenteur de la marque (risque de confusion direct). 

B-2208/2016 

Page 25 

11.2.1.2 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux 

signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l’existence de 

rapports qui n’existent pas, notamment en pensant à des marques de série 

qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la 

même entreprise ou d’entreprises économiquement liées entre elles 

(risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", 

ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et ATF 122 III 382 consid. 1 

"Kamillosan"). 

11.2.2 L’appréciation du risque de confusion ne s’effectue pas en 

comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les 

circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). 

Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des 

signes (consid. 6-8) que des produits ou des services pour lesquels ils sont 

enregistrés (consid. 5). Ces deux éléments s’influencent réciproquement, 

en ce sens que les produits ou les services doivent d’autant plus se 

différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. arrêt du TAF 

B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU [fig.]" ; 

STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : BaK 2017, art. 3 LPM no 154). 

Entrent également en ligne de compte le degré d’attention dont font preuve 

les destinataires des produits ou des services en cause (consid. 4 ; cf. arrêt 

du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 6.1-6.2 "TORRES/TORRE 

SARACENA") et l’étendue du champ de protection de la marque 

opposante (consid. 9-10). 

11.3  

11.3.1  

11.3.1.1 Le champ de protection d’une marque (opposante) est limité par 

la sphère du domaine public. Une marque ne saurait en effet permettre à 

son titulaire d’empêcher à des tiers l’utilisation d’éléments appartenant au 

domaine public (cf. arrêts du TAF B-1481/2015 du 9 mai 2017 

consid. 11.3.2.1 "ice watch [fig.]/NICE watch [fig.]", B-2711/2016 du 

12 décembre 2016 consid. 2.8 in fine "The Body Shop und THE BODY 

SHOP [fig.]/THEFACESHOP [fig.]" et B-5871/2011 du 4 mars 2013 

consid. 4.2 "GADOVIST/GADOGITA"). Selon la jurisprudence, il n’y a dès 

lors pas de risque de confusion entre deux marques qui ne concordent que 

sur des éléments appartenant au domaine public (arrêts du TAF 

B-6249/2014 du 25 juillet 2016 consid. 9 "Campagnolo [fig.]/F.LLI 

Campagnolo [fig.]", B-4026/2015 du 19 juillet 2016 consid. 5.5 "HEIMAT 

ONLINE und DH DIE HEIMAT.CH/DIE HEIMAT EINE PUBLIKATION DER 

B-2208/2016 

Page 26 

LZ MEDIEN" et B-7536/2015 du 10 juin 2016 consid. 7.1 in fine et 8 

"CADDY/Top Caddy [fig.]" ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : BaK 

2017, art. 3 LPM nos 72-73 ; JOLLER, in : SHK 2017, art. 3 LPM no 131 ; 

SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM no 58). 

11.3.1.2 En l’espèce, les signes en cause sont certes fortement similaires 

(cf. consid. 8.3.1) et les produits "Publikationen; Druckereierzeugnisse" et 

"Fotografien" (classe 16) – auxquels la marque attaquée est destinée – 

sont identiques (cf. consid. 5.3.1.2) ou très similaires (cf. consid. 5.3.2.2) 

aux produits revendiqués par la marque opposante. Or, la marque 

opposante "SKY" est faible en lien avec de tels produits (cf. consid. 10.1.5). 

Il ne saurait dès lors exister de risque de confusion entre les marques en 

cause dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux produits 

"Publikationen; Druckereierzeugnisse" et "Fotografien" (classe 16). La 

marque opposante ne doit en effet pas permettre d’empêcher l’utilisation 

d’éléments appartenant au domaine public. 

11.3.2  

11.3.2.1 Il y a en revanche un risque de confusion entre les marques en 

cause dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux autres 

produits et services qu’elle revendique. Ces produits et ces services sont 

en effet identiques (cf. consid. 5.3.1.2) ou très similaires 

(cf. consid. 5.3.2.1-5.3.2.3) aux produits et aux services revendiqués par la 

marque opposante. Au surplus, en lien avec de tels produits et services, la 

marque opposante est dotée d’une force distinctive moyenne 

(cf. consid. 10.2.4.1). Enfin, les signes en cause sont fortement similaires 

(cf. consid. 8.3.1). Il est dès lors probable que, même s’ils font preuve d’un 

degré d’attention accru (cf. consid. 4.3), les consommateurs concernés 

associent – à tort – le signe "SKYFIVE" à l’intimée, titulaire de la marque 

opposante "SKY". 

La reprise intégrale d’un signe ou de ses éléments caractéristiques 

principaux dans un nouveau signe est en effet en principe de nature à créer 

un risque de confusion entre ces signes (cf. arrêts du TAF B-5145/2015 du 

11 décembre 2017 consid. 12.3.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/

SWISSCELL" et B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 8.3.3.1 

"BELVEDERE/CA’BELVEDERE AMARONE [fig.]"). En l’espèce, il existe 

notamment un risque de confusion indirect. Avec son élément "FIVE", la 

marque attaquée "SKYFIVE" est en effet appelée à être perçue comme 

une marque appartenant à une série basée sur la marque opposante 

"SKY" (cf. arrêts du TAF B-1251/2015 du 5 septembre 2017 consid. 9.3 in 

B-2208/2016 

Page 27 

fine "SKY et SKY TV/skybranding", B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 7 

in fine "SKY/skylife [fig.]" et B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 7.4 "SKY/

SkySIM" ; cf. également : réponse de l’intimée, p. 5). 

11.3.2.2 Il convient de rappeler ici que les produits "Speichermedien; 

magnetische und optische Datenträger" (classe 9) revendiqués par la 

marque attaquée rassemblent tant des supports vierges que des supports 

enregistrés (cf. consid. 10.1.3.1). Etant donné qu’il existe un risque de 

confusion entre les marques en cause dans la mesure où la marque 

attaquée est destinée aux supports vierges (en lien avec lesquels la 

marque opposante est dotée d’une force distinctive moyenne 

[cf. consid. 10.2.4.1]) et que de tels produits entrent dans les catégories de 

produits "Speichermedien; magnetische und optische Datenträger" 

(classe 9) revendiqués par la marque attaquée, il convient de révoquer 

l’enregistrement de la marque attaquée pour ces catégories de produits 

dans leur ensemble (cf. arrêt du TAF B-7801/2015 du 20 décembre 2017 

consid. 4.3 in fine "KÖNIG [fig.]/H.koenig [fig.]"). En effet, si la marque 

attaquée est enregistrée pour une catégorie de produits ou de services, 

l'existence d'un motif relatif d'exclusion en lien avec ne serait-ce qu’un seul 

des produits ou services appartenant à cette catégorie entraîne la 

révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l'ensemble de 

la catégorie de produits ou de services concernée (cf. arrêt du TAF 

B-3556/2012 du 30 janvier 2013 consid. 6.2.1.3.1 "TCS/TCS" ; JOLLER, in : 

SHK 2017, art. 3 LPM no 278). 

11.3.2.3 A noter encore que, contrairement à ce que soutient la recourante 

(recours, p. 5, p. 6 ; réplique, p. 7), l’élément "FIVE" ne fait pas passer à 

l’arrière-plan la présence de l’élément "SKY" (cf. consid. 7.2.2.2), ce 

d’autant que cet élément "SKY" est doté d’une force distinctive moyenne 

en lien avec les produits considérés ici (cf. consid. 10.2.4.1). En outre, le 

simple fait que l’élément "FIVE" joue un rôle dans l’impression d’ensemble 

qui se dégage du signe "SKYFIVE" ne saurait suffire à écarter un risque de 

confusion entre les marques en cause. Peu importe d’ailleurs que le signe 

"SKYFIVE" soit fantaisiste (cf. recours, p. 6 in fine). Enfin, la recourante ne 

peut être suivie lorsqu’elle nie tout risque de confusion entre les marques 

en cause en se référant notamment à la manière dont l’intimée utilise la 

marque opposante (réplique, p. 8-9 [cf. duplique de l’intimée, p. 7]). En 

procédure d’opposition, l’examen du risque de confusion doit en effet se 

baser sur les marques telles qu’elles sont enregistrées et non pas telles 

qu’elles sont utilisées (cf. arrêt du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 

consid. 7.3.1.1 "JEAN LEON/Don Leone [fig.]", B-159/2014 du 7 octobre 

2016 consid. 9.1.2 "BELVEDERE/CA’BELVEDERE AMARONE [fig.]" et 

B-2208/2016 

Page 28 

B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 6.3.2.1 in fine "RODOLPHE/

RODOLPHE [fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM nos 26-

28). 

12.  

Il ressort de ce qui précède que l’opposition (no 13763) doit être 

partiellement admise. Le recours est dès lors partiellement admis, en ce 

sens que les ch. 2, 3 et 5 du dispositif de la décision attaquée sont modifiés 

afin que l’opposition soit admise, sauf dans la mesure où la marque 

attaquée "SKYFIVE" est destinée aux produits "Publikationen; Druckerei-

erzeugnisse" et "Fotografien" (classe 16). 

Ne reste ainsi qu’à statuer sur les frais et les dépens de la présente 

procédure de recours (cf. consid. 13-14) et de la procédure devant 

l’autorité inférieure (cf. consid. 15). 

13. Frais de la procédure de recours 

13.1 En règle générale, les frais de procédure – comprenant l’émolument 

judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis PA ; art. 2 et art. 4 du règlement du 21 février 

2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal 

administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3 

"Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 

consid. 10.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]" ; sic! 2015, p. 497) et les débours – sont 

mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que 

partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être 

entièrement remis (art. 63 al. 1 PA ; art. 1 al. 1 FITAF). 

13.2  

13.2.1 En l’espèce, il se justifie d’arrêter à Fr. 4'500.– le montant des frais 

de la procédure de recours. 

13.2.2  

13.2.2.1 Vu le sort du recours (cf. consid. 12), il convient de retenir que la 

recourante succombe à raison de 80 %. 

Dans ces conditions, les frais de la procédure de recours mis à la charge 

de la recourante doivent être réduits à un montant de Fr. 3'600.–. 

Cette somme est compensée par l’avance de frais de Fr. 4'500.– versée 

par la recourante le 19 avril 2016 et le solde de Fr. 900.– lui est restitué. 

B-2208/2016 

Page 29 

13.2.2.2 Par ailleurs, des frais de procédure d’un montant de Fr. 900.– 

doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe à raison de 20 %. 

13.2.2.3 Enfin, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité 

inférieure (cf. art. 63 al. 2 in limine PA). 

14. Dépens de la procédure de recours 

14.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a 

droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 

al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 al. 1 

et 2 FITAF ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 11.1 

"[fig.]/ENAGHR [fig.]"). 

14.2  

14.2.1  

14.2.1.1 En l’espèce, la recourante, qui obtient partiellement gain de cause 

et qui est représentée par un mandataire, a droit à des dépens. 

L’intervention de l’avocat de la recourante consiste, pour l’essentiel, en le 

dépôt d’un recours (cf. consid. B) et d’une réplique (cf. consid. D). Alors 

qu’elle n’avait produit aucun document de ce type en annexe à son recours, 

la recourante soumet, en annexe à sa réplique, une "Honorarnote" qui se 

limite à indiquer un montant total de Fr. 5'400.– (Fr. 5'000.– + TVA à 8 %) 

concernant "Ausarbeitung Replik betreffend Widerspruchsverfahren 

(Nr. 13763) gegen die Marke SKYFIVE (Marke Nr. 657765)" (pièce 6 jointe 

à la réplique). Or, le simple fait d’articuler le montant des frais de 

représentation d’une partie ne saurait être considéré comme un décompte 

("eine detaillierte Kostennote" ou "una nota particolareggiata") au sens de 

l’art. 14 al. 1 FITAF (cf. arrêts du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 

consid. 14.2.1 "JEAN LEON/Don Leone [fig.]" et B-6099/2013 du 28 mai 

2015 consid. 8.3 "CARPE DIEM/carpe noctem" ; MOSER/BEUSCH/

KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 

2013, nos 4.84 et 4.85). Il convient par conséquent de fixer les dépens de 

la recourante sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 

En tenant notamment compte du fait que la procédure de recours ne 

comporte pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou 

exceptionnellement ardues, il se justifie de fixer au total à Fr. 3'000.– le 

montant des frais de représentation nécessaires à la défense des intérêts 

de la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours. 

B-2208/2016 

Page 30 

Vu que la recourante obtient gain de cause dans cette mesure 

(cf. consid. 13.2.2.1), les dépens qui lui sont alloués doivent correspondre 

au 20 % de ce total, c’est-à-dire à Fr. 600.–, et être mis à la charge de 

l’intimée (cf. art. 64 al. 3 PA). 

14.2.1.2 De son côté, l’intimée, qui obtient partiellement gain de cause et 

qui est représentée par une mandataire, a également droit à des dépens. 

L’intervention de l’avocate de l’intimée consiste, pour l’essentiel, en le 

dépôt d’une réponse (cf. consid. C.b) et d’une duplique (cf. consid. E.b). 

L’intimée a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral, avec sa réponse, 

une "NOTE DE FRAIS" de Fr. 5'000.– (qui se limite à préciser qu’elle 

concerne les "[h]onoraires et frais pour la préparation de la réponse […]" 

[pièce 4 jointe à la réponse de l’intimée]) et, avec la duplique, une "NOTE 

DE FRAIS" de Fr. 3'000.– (qui se limite à préciser qu’elle concerne les 

"[h]onoraires et frais pour la préparation de la duplique […]" [pièce 5 jointe 

à la duplique de l’intimée]). Or, à l’instar de la note d’honoraires produite 

par la recourante, les notes de frais de l’intimée ne sauraient être 

considérées comme des décomptes au sens de l’art. 14 al. 1 FITAF 

(cf. consid. 14.2.1.1). Il convient par conséquent de fixer les dépens de 

l’intimée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 

Il se justifie de fixer au total à Fr. 3'000.– le montant des frais de 

représentation nécessaires à la défense des intérêts de l’intimée dans le 

cadre de la présente procédure de recours. 

Vu que l’intimée obtient gain de cause dans cette mesure 

(cf. consid. 13.2.2.2), les dépens qui lui sont alloués doivent correspondre 

au 80 % de ce total, c’est-à-dire à Fr. 2'400.–, et être mis à la charge de la 

recourante (cf. art. 64 al. 3 PA). 

14.2.1.3 Quant à l’autorité inférieure, elle n’a pas droit aux dépens 

(cf. art. 7 al. 3 FITAF). 

14.2.2 Après compensation, un montant de Fr. 1'800.– (Fr. 2'400.– 

[cf. consid. 14.2.1.2] - Fr. 600.– [cf. consid. 14.2.1.1]) est alloué à l'intimée 

à titre de dépens et mis à la charge de la recourante. 

15. Frais et dépens de la procédure devant l’autorité inférieure 

Reste à tirer les conclusions de l’admission partielle du présent recours sur 

la répartition des frais et des dépens dans la procédure devant l’autorité 

inférieure. 

B-2208/2016 

Page 31 

15.1  

15.1.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure met à la charge de la 

défenderesse (recourante) le paiement en faveur de l’opposante (intimée) 

de Fr. 1'800.– à titre de dépens (y compris Fr. 800.– à titre de 

remboursement de la taxe d’opposition) (cf. ch. 5 du dispositif de la 

décision attaquée [cf. consid. A.b.f]). 

15.1.2  

15.1.2.1 Vu que l’opposition doit être admise à raison de 80 % 

(cf. consid. 13.2.2.1), il convient de mettre à la charge de la défenderesse 

(recourante) le paiement de 80 % de la taxe d’opposition de Fr. 800.–, 

c’est-à-dire un montant de Fr. 640.–. Quant au solde de Fr. 160.–, il est mis 

à la charge de l’opposante (intimée). 

15.1.2.2 La procédure devant l’autorité inférieure a nécessité un seul 

échange d’écritures (décision attaquée, p. 14). Selon la pratique de 

l’autorité inférieure en vigueur à la date de la décision attaquée, il est alloué 

une indemnité de Fr. 1'000.– par échange d’écritures (IPI, Directives en 

matière de marques [cf. <https://www.ige.ch/fr/prestations/services-en-

ligne-et-centre-de-telechargement/marques.html>, consulté le 

15.11.2018], version du 1er juillet 2014, Partie 5, ch. 8.4). 

Vu que l’opposition doit être admise à raison de 80 % (cf. consid. 13.2.2.1), 

il convient, d’une part, de mettre à la charge de la défenderesse 

(recourante) le paiement en faveur de l’opposante (intimée) d’un montant 

de Fr. 800.– à titre de dépens et, d’autre part, de mettre à la charge de 

l’opposante (intimée) le paiement en faveur de la défenderesse 

(recourante) d’un montant de Fr. 200.– à titre de dépens (cf. art. 34 LPM). 

15.1.2.3 Au final et après compensation, le paiement en faveur de 

l’opposante (intimée) d’un montant total de Fr. 1'240.– (c’est-à-dire 

Fr. 640.– à titre de remboursement de la taxe d’opposition et Fr. 600.– à 

titre de dépens) est mis à la charge de la défenderesse (recourante). 

Le ch. 5 du dispositif de la décision attaquée est dès lors modifié en ce 

sens, le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée demeurant quant à lui 

inchangé. 

16.  

Enfin, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n’étant pas recevable 

contre les décisions en matière d’opposition à l’enregistrement d’une 

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marque (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, 

RS 173.110]), le présent arrêt est définitif (arrêt du TAF B-3824/2015 du 

17 mai 2017 consid. 16 "JEAN LEON/Don Leone [fig.]"). 

 

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 

1.  

Le recours est partiellement admis. 

2.  

Le dispositif de la décision attaquée est modifié ainsi : 

1. [inchangé] 

2. L’opposition no 13763 contre la marque suisse no 657765 « SKYFIVE » 

est partiellement admise, à savoir à l’encontre des produits et services 

suivants : 

Classe 9 : "Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; 

Computerkomponenten; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; 

Speichermedien; magnetische und optische Datenträger; Computer-

programme." 

Classe 16 : "Buchbindeartikel; Schreibwaren." 

Classe 42 : "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; 

Computersoftwareinstallation und -wartung; Wartung und Installation von 

Computerhardware; Entwurf und Entwicklung von Computern und 

Computerprogrammen; Computersystemanalysen; Beratung auf dem 

Gebiet der Computerhardware und Computersoftware; Vermietung von 

Computerhardware und Software; Computerberatungsdienste; 

Informationstechnologieberatung; Design von Datenbanken und 

Websites; Computersoftwaredesign und -entwicklung; Dienstleistungen 

eines EDV-Programmierers." 

3. L’enregistrement de la marque suisse no 657765 « SKYFIVE » est 

révoqué pour les produits et services mentionnés au ch. 2. 

4. [inchangé] 

5. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement en faveur de 

l’opposante d’un montant total de Fr. 1'240.– (c’est-à-dire Fr. 640.– à titre 

de remboursement de la taxe d’opposition et Fr. 600.– à titre de dépens). 

6. [inchangé] 

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Page 33 

3.  

3.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la 

recourante à raison de Fr. 3'600.–. Ce montant est compensé par l’avance 

de frais de Fr. 4'500.– versée par la recourante et le solde de Fr. 900.– lui 

est restitué. 

3.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée 

à raison de Fr. 900.–. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal 

administratif fédéral dans les 30 jours qui suivent l’expédition du présent 

arrêt. 

4.  

Des dépens pour la procédure de recours, d’un montant de Fr. 1'800.–, 

sont alloués à l’intimée et mis à la charge de la recourante. 

5.  

Le présent arrêt est adressé : 

– à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de 

paiement" et pièces en retour) ; 

– à l’intimée (recommandé ; annexes : bulletin de versement et pièces 

en retour) ; 

– à l’autorité inférieure (no de réf. 13763 ; recommandé ; annexe : 

dossier en retour). 

 

Le président du collège : Le greffier : 

  

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin 

 

Expédition : 18 décembre 2018