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**Case Identifier:** 708d60c4-57fe-5a23-a2fe-4cb3f2421cf4
**Source:** St. Gallen (SG)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2005-12-12
**Language:** de
**Title:** St.Gallen Handelsgericht 12.12.2005 HG.2005.54
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/SG_Gerichte/SG_HG_001_HG-2005-54_2005-12-12.pdf

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St.Galler Gerichte

Fall-Nr.: HG.2005.54

Stelle: Handelsgericht

Rubrik: Handelsgericht

Publikationsdatum: 12.12.2005

Entscheiddatum: 12.12.2005

Entscheid Handelsgericht, 12.12.2005
Art. 77 PatG (SR 232.14). Die Eintragung des Patents in das Register hat die 
Rechtsvermutung zur Folge, dass das Patent gültig sei. Wer die Nichtigkeit 
geltend machen will, muss die sie begründenden Tatsachen behaupten und 
beweisen, wobei im Massnahmeverfahren Glaubhaftmachen genügt, und 
zwar auch bei europäischen Patenten (Handelsgericht, 12. Dezember 2005, 
HG.2005.54).

Erwägungen:

 

I.

1. Die Gesuchstellerin 1 ist eine Gesellschaft japanischen Rechts mit Sitz in Japan und 

ist Inhaber bzw. Berechtigte am europäischen Patent Nr. 0 059 074 (Streitpatent) 

betreffend "Anthelmintic composition and the use thereof" (kläg.act. 2, 5; vgl. act. 4 

des Verfahrens betreffend Schutzschrift, HG.2005.53-HGP; nachfolgend bekl. act. I/4). 

Die Gesuchstellerin 2 ist eine Aktiengesellschaft französischen Rechts, welche 

Lizenznehmerin der Gesuchstellerin 1 ist (kläg.act. 3, 9; vgl. bekl.act. I/5, I/6). Die 

Gesuchsgegnerin ist eine Aktiengesellschaft englischen Rechts mit Sitz in 

Grossbritannien und befasst sich u.a. mit der Herstellung und dem Vertrieb von 

veterinär-medizinischen Heilmitteln (kläg.act. 4; bekl.act. I/1); der Vertrieb ihrer 

Produkte in der Schweiz geschieht über die BIOKEMA SA, 2, chemin de la Chatanerie, 

Crissier (Schutzschrift S. 2 Ziff. 1; bekl. act. I/1).

Die Sankyo Co. Ltd., Tokyo, war ursprünglich als Inhaberin des Patents EP 0 059 074 

registriert (kläg.act. 5). Sie übertrug mit Abtretungsvereinbarung vom 1. April 2003 das 

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Streitpatent auf die Gesuchstellerin 1 (kläg.act. 10). Die Sankyo Co. Ltd. war als 

Inhaberin eines ergänzenden Schutzzertifikates (nachfolgend: ESZ) gemäss den 

Bestimmungen von Art. 140a ff. PatG für eine Kombination von Ivermectin und 

Praziquantel als veterinär-medizinisches Pharmazeutikum registriert (kläg.act. 7). 

Gemäss unbestrittenen Angaben der Gesuchstellerinnen wurde auch das ESZ mit 

Vereinbarung vom 1. April 2003 von der Sankyo Co. Ltd. auf die Gesuchstellerin 1 

übertragen (Gesuch Rz. 19; kläg.act. 10). Das ESZ ist bis 17. Februar 2007 gültig 

(kläg.act. 6-8). Am 25. Juli 2000 räumte die Sankyo Co. Ltd. der Gesuchstellerin 2 

mittels Lizenzvertrag eine Exklusivlizenz ein, um Produkte, welche unter Nutzung der 

Erfindung des Streitpatents hergestellt werden, herzustellen und zu vertreiben (kläg.act. 

9). Die Rechte aus dem erwähnten Lizenzvertrag wurden mit Vereinbarung vom 1. April 

2003 von der Sankyo Co. Ltd. auf die Gesuchstellerin 1 übertragen (kläg.act. 10).

Gemäss Angaben der Gesuchstellerinnen produziert die Gesuchstellerin 2 unter dem 

Produktenamen EQUIMAX eine antiparasitäre Paste zur oralen Anwendung bei 

Pferden, welche bei Swissmedic unter der Nr. 55'745 registriert ist (kläg.act. 11). 

Dieses Produkt basiert auf dem Streitpatent bzw. dem ESZ und enthält insbesondere 

die chemischen Bestandteile Ivermectin und Praziquantel (vgl. auch Schutzschrift S. 2 

Ziff. 3; bekl. act. I/4). Die Virbac (Switzerland) AG, Europastrasse 15, Glattbrugg, ist die 

schweizerische Vertriebsgesellschaft der Gesuchstellerin 2 (vgl. Schutzschrift S. 3 Ziff. 

5; bekl.act. I/7). Gemäss Angaben der Gesuchstellerinnen wurden mit EQUIMAX 2004 

in der Schweiz Umsätze von über Fr. 778'000.-- erzielt. Das vorliegende 

Unterlassungsbegehren betrifft insbesondere das Produkt EQVALAN DUO, ein von der 

Gesuchsgegnerin hergestelltes Wurmmittel, welches für die Behandlung von Pferden 

verwendet wird und die chemischen Bestandteile Ivermectin und Praziquantel enthält 

(kläg.act. 14, 15; vgl. Schutzschrift S. 2 Ziff. 2). Die Gesuchstellerinnen halten fest, 

nachdem EQVALAN DUO auf der patentierten Wirkstoffkombination Ivermectin und 

Praziquantel aufgebaut sei, basiere dieses Produkt auf der durch das Basispatent 

geschützten Wirkstoffzusammensetzung (vgl. kläg.act. 7, 16). EQVALAN DUO ist bei 

Swissmedic unter der Nr. 56'339 registriert (kläg.act. 15). Gemäss Angaben der 

Gesuchstellerinnen hat die Gesuchsgegnerin im Mai 2005 mit der Markteinführung von 

EQVALAN DUO in der Schweiz begonnen. In der Mai-Ausgabe der Zeitschrift 

"Schweizer Archiv für Tierheilkunde (SAT)", Verlag Hans Huber, Bern, erschien auf 

Seite 194 ein ganzseitiges Inserat, welches EQVALAN DUO als 

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Breitbandwurmbekämpfungsmittel anpreist (kläg.act. 21). Die BIOKEMA SA stellte 

einer Tierärztin mit Domizil in Wil für die Lieferung von vier Packungen EQVALAN DUO 

am 13. Mai 2005 Rechnung (kläg.act. 22).

2. a) Am 27. August 2004 reichte die Gesuchsgegnerin als Klägerin eine Klage gegen 

die Gesuchstellerin 1 als Beklagte beim Handelsgericht des Kantons Zürich ein mit 

dem Begehren, das ESZ der Gesuchstellerin 1 sei nichtig zu erklären und zu löschen 

(bekl.act. I/8; bekl. Separatbeilage 1). Die Gesuchstellerin 1 reichte am 10. Januar 2005 

die Klageantwort 1 (bekl.act. I/9; bekl. act. II/1) ein. Das Handelsgericht Zürich setzte in 

der Folge eine Referentenaudienz auf den 7. Juni 2005 an (bekl.act. I/10). Mit 

Schreiben vom 31. Mai 2005 informierte die Gesuchstellerin 1 das Handelsgericht 

Zürich darüber, sie habe soeben festgestellt, dass die Gesuchsgegnerin trotz des noch 

hängigen Nichtigkeitsprozesses begonnen habe, das Streitpatent bzw. das ESZ 

verletzende Produkte in die Schweiz einzuführen und hier vertreiben zu lassen. Sie 

verneinte deshalb, dass eine gütliche Einigung gefunden werden könne und beantragte 

die Absetzung der Referentenaudienz (bekl.act. I/11). Darauf wurde das Verfahren 

schriftlich fortgesetzt (bekl. act. II/2). Bereits am 10. Dezember 2004 war die 

Gesuchstellerin 2 an die BIOKEMA SA gelangt und hatte sie zur Unterzeichnung einer 

Unterlassungserklärung aufgefordert, wobei sie unter Bezugnahme auf das Streitpatent 

und das ESZ ausführte, die Bewerbung sowie der Vertrieb von EQVALAN DUO durch 

die BIOKEMA SA stelle eine Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin 2 dar. Eine 

solche Unterlassungserklärung wurde weder seitens der Gesuchsgegnerin noch 

seitens der BIOKEMA SA abgegeben (bekl.act. I/5, I/15-17; vgl. Schutzschrift S. 5 Ziff. 

11).

b) Am 1. Juni 2005 reichten die Gesuchsgegnerin (Merial Ltd.) und die BIOKEMA SA als 

Klägerinnen gegen die Gesuchstellerin 1 (Sankyo Lifetech Co. Ltd.), die Gesuchstellerin 

2 (Virbac SA) und die Virbac (Switzerland) AG als Beklagte eine Schutzschrift betreffend 

das Streitpatent und das ESZ sowie die Beilagen 1-17 (= bekl.act. I/1-17) ein, wobei sie 

den Antrag stellten, über ein allfälliges Gesuch der Beklagten als Gesuchstellerinnen 

um Erlass einer vorsorglichen Verfügung gegen die Klägerinnen als 

Gesuchsgegnerinnen sei nicht ohne deren Anhörung zu entscheiden. Die 

Gesuchsgegnerin und die BIOKEMA SA verwiesen auf die beim Handelsgericht des 

Kantons Zürich eingereichte Nichtigkeitsklage betreffend das Streitpatent bzw. das 

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ESZ und machten insbesondere geltend, die Gesuchstellerinnen des vorliegenden 

Verfahrens hätten sich in Bezug auf die Gültigkeit ihres Patents bzw. ESZ 

widersprüchlich verhalten, indem sie in gewissen Ländern deren Nichtigkeit anerkannt, 

andererseits der Gesuchsgegnerin und der BIOKEMA SA verschiedentlich mit der 

Einleitung prozessualer Schritte gedroht hätten (Verfahren HG.2005.53-HGP).

c) Am 2. Juni 2005 reichten die Gesuchstellerinnen beim Handelsgerichtspräsidium ein 

Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme ein, wobei sie das Rechtsbegehren 

stellten, der Gesuchsgegnerin sei unter Strafandrohung mit sofortiger Wirkung zu 

verbieten, Produkte, bestehend aus einer Mischung aus Ivermectin und Praziquantel, 

insbesondere EQVALAN DUO, in die Schweiz einzuführen und vertreiben zu lassen. Sie 

machten geltend, das Produkt EQUIMAX der Gesuchstellerin 2, das auf der durch das 

Streitpatent und das ESZ geschützten Wirkstoffkombination beruhe und sich bei der 

Bekämpfung von Würmern bei Pferden bewährt habe, sei Marktführer. Die Gültigkeit 

dieser Schutzrechte sei bisher von der Konkurrenz respektiert worden. Dennoch habe 

die Gesuchsgegnerin vor Ablauf des ESZ am 17. Februar 2007 begonnen, durch eine 

gross angelegte Serie von Klagen, welche gegen das Schutzrecht gerichtet seien, in 

mehreren europäischen Ländern die Gesuchstellerinnen in aufwendige Prozesse zu 

verwickeln. Im Mai 2005 habe die Gesuchsgegnerin damit begonnen, ihr offensichtlich 

patentverletzendes Produkt EQVALAN DUO in der Schweiz auf den Markt zu bringen.

Die Gesuchsgegnerin beantragte mit Gesuchsantwort vom 8. August 2005 die 

kostenfällige Abweisung des Gesuchs. Sie vertritt die Auffassung, es liege keine 

patentrechtlich geschützte Leistung der Patentinhaberin vor. Ferner bestreitet sie, dass 

EQVALAN DUO das Streitpatent bzw. das ESZ verletzt. Ferner wies die 

Gesuchsgegnerin auf im Ausland hängige Verfahren hin. In einer von der 

Gesuchsgegnerin gegen die Gesuchstellerin 1 bzw. 2 in Grossbritannien und Irland 

eingeleiteten Nichtigkeitsklage sah diese von einer Verteidigung des Basispatentes ab, 

worauf der "High Court" des Vereinigten Königreiches im Dezember 2004 die 

Löschung des Streitpatents und des ESZ anordnete (bekl.act. I/12; bekl. act. II/13-15). 

In gleicher Weise ordnete der irische High Court entsprechend den Begehren der 

Gesuchsgegnerin mit Urteil vom 28. April 2005 die Löschung des irischen ESZ an 

(bekl.act. I/13; bekl. act. II/16-18). Die Gesuchstellerinnen führten aus, sie hätten jedoch 

nicht die behauptete Ungültigkeit des Streitpatents und des ESZ anerkannt, sondern 

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lediglich aus Kostengründen von einer Verteidigung abgesehen. In Deutschland sind 

eine Nichtigkeitsklage der Gesuchsgegnerin beim Bundespatentgericht vom 15. 

November 2004 (Separatbeilage 2) und eine Verletzungsklage der Gesuchstellerin 2 

beim Landgericht Mannheim vom 20. September 2004 sowie gemäss Angaben der 

Gesuchstellerinnen in den Niederlanden ein Massnahmebegehren gegen eine 

Tochtergesellschaft der Gesuchsgegnerin hängig; das letztere wurde in der 

Zwischenzeit abgewiesen (vgl. bekl.act. I/14; bekl. act. II/19-25).

3. Mit Schreiben vom 13. September 2005 wurden die Parteien darauf aufmerksam 

gemacht, dass die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht vorgesehen sei 

(Art. 206 Abs. 3 ZPO). Die Parteien reichten am 23. September bzw. 25. Oktober 2005 

die Replik bzw. Duplik ein.

 

II.

1. Nach Art. 15 Abs. 1 lit. c ZPO ist das Handelsgericht ausschliesslich zuständig zur 

Beurteilung von Streitigkeiten über Erfindungspatente. Über vorsorgliche Massnahmen 

entscheidet der Handelsgerichtspräsident (Art. 9 Abs. 1 lit. a ZPO).

Vorliegend besteht ein Verfahren zwischen ausländischen Parteien, wobei eine 

Patentverletzung in der Schweiz behauptet wird. Gemäss Art. 5 Ziff. 3 LugÜ kann eine 

Person, die ihren Sitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, in einem anderen 

Vertragsstaat verklagt werden, an dem der Erfolg einer unerlaubten Handlung oder 

einer Handlung, die einer solchen gleichgestellt ist, eintritt. Unter den Begriff der 

unerlaubten Handlung fallen insbesondere auch Verletzungen von Patenten (J. 

Kropholler, Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 7. Aufl. 2002, N 66 zu 

Art. 5 EuGVO). Vorliegend pries die Gesuchsgegnerin in der Maiausgabe des SAT 

EQVALAN DUO auf dem Gebiet der Schweiz an (kläg.act. 21). Ferner ist glaubhaft 

dargelegt worden, dass eine Tierärztin mit Domizil im Kanton St. Gallen im Mai 2005 

EQVALAN DUO erworben hatte (kläg.act. 22). Damit erscheint die örtliche 

Zuständigkeit des Präsidenten des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen gegeben. 

Eine Überweisung des vorliegenden Massnahmeverfahrens an das zuerst angerufene 

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Handelsgericht des Kantons Zürich konnte nicht erfolgen, nachdem dieses mit der 

Übernahme nicht einverstanden war (Art. 36 Abs. 2 GestG).

2. Die Gesuchsgegnerin bestreitet grundsätzlich die Aktivlegitimation der 

Gesuchstellerin 2, nachdem ihr keine Einsicht in den sogenannten Lizenzvertrag der 

Gesuchstellerinnen (kläg. act. 9) - der eher ein Zusammenarbeitsvertrag zu sein 

scheine - gewährt worden sei (Gesuchsantwort Rz. 4). Zur Klage gegen den 

Patentverletzer legitimiert ist grundsätzlich der im Register eingetragene Patentinhaber 

bzw. dessen Rechtsnachfolger (vgl. F. Blumer, in: Bertschinger/Münch/Geiser, 

Patentrecht, Basel 2002, N 17.47), d.h. vorliegend die Gesuchstellerin 1. Nach 

gefestigter Rechtssprechung kann für den Fall von Patentverletzungen auch dem 

(ausschliesslichen) Lizenznehmer ein Klagerecht eingeräumt werden, sofern dies im 

Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist. (so z.B. Blumer, a.a.O., N 17.48 

m.w.H.; a.M. P. Heinrich, Kommentar PatG/EPÜ, Zürich 1998, N 34.06 f. m.w.H.). 

Gemäss Ziff. 6.6 des Lizenzvertrags zwischen der Sankyo Co. Ltd. und der 

Gesuchstellerin 2 vom 25. Juli 2000 (kläg. act. 9), welcher auf die Gesuchstellerin 1 

übergangen ist, hat die Gesuchstellerin 2 das Recht, in eigenem Namen und auf eigene 

Kosten zu klagen und ihre aus dem Basispatent und dem ESZ herrührenden Rechte 

gegen Angriffe Dritter zu verteidigen (vgl. Gesuch Rz. 18). Gemäss Art. 68 PatG dürfen 

zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen Beweismittel, durch welche solche 

Geheimnisse offenbart werden können, dem Gegner nur insoweit zugänglich gemacht 

werden, als dies mit der Wahrung der Geheimnisse vereinbar ist. Gemäss 

vorherrschender Auffassung, welche vom Bundesgericht gebilligt wird, kann das 

Gericht zur Begründung des Urteils nötigenfalls auch Kenntnisse verwenden, die 

wegen ihres Geheimnischarakters der einen Partei verborgen bleiben. Dabei ist der 

Grundsatz des rechtlichen Gehörs zu beachten. Das zu schützende 

Geheimhaltungsinteresse muss als wichtig erscheinen, damit das Gericht auf 

Tatsachen abstellen darf, welche die eine Partei nicht kennt (Heinrich, PatG/EPÜ, N 

68.03 f.; W. Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Patentrecht, Basel 2002, N 11.146 

f.). Vorliegend legten die Gesuchstellerinnen glaubhaft dar, dass der Lizenzvertrag vom 

25. Juli 2000 mit der Nennung der Höhe der Lizenzgebühren Geschäftsgeheimnisse 

enthält, von denen die Gesuchsgegnerin als Konkurrentin keine Kenntnis erhalten soll 

(vgl. Gesuch Rz. 17). Der Text von Ziff. 6.6 des Lizenzvertrages ist - in englischer 

Sprache - eindeutig formuliert und wird im vorliegenden Entscheid entsprechend 

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wiedergegeben. Damit ist vorliegend das Interesse der Gesuchstellerinnen an der 

Geheimhaltung höher zu gewichten als der Anspruch auf rechtliches Gehör der 

Gesuchsgegnerin, und es kann auf Ziff. 6.6 des Lizenzvertrags als Beweismittel 

abgestellt werden. Die Gesuchstellerinnen haben damit in tatsächlicher wie auch 

rechtlicher Hinsicht die Aktivlegitimation der Gesuchstellerin 2 hinreichend glaubhaft 

dargetan.

3. a) Gemäss Art. 8 Abs. 1 PatG verschafft das Patent seinem Inhaber das 

ausschliessliche Recht, die Erfindung gewerbsmässig zu benützen. Dies gilt auch für 

das ESZ (Art. 140d Abs. 2 PatG). Gemäss Art. 66 PatG begeht derjenige, der eine 

patentierte Erfindung widerrechtlich benützt, eine Schutzrechtsverletzung und kann 

zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Eine widerrechtliche 

Erfindungsbenutzung im Sinne von Art. 66 PatG liegt vor, wenn das 

Ausschliesslichkeitsrecht des Patentberechtigten durchbrochen wird, ohne dass hierzu 

eine Einwilligung des Schutzberechtigten vorliegt. Als Benutzung gelten u.a. der 

Gebrauch, das Feilhalten, der Verkauf und das Inverkehrbringen einer patentierten 

Erfindung (Blum/Pedrazzini, Patentrecht, Bern 1975, Bd. II, 436; Heinrich, PatG/EPÜ, N 

66.02 f.).

b) Gemäss Art. 77 PatG können zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustands oder 

zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungsansprüche vorsorgliche 

Massnahmen angeordnet werden, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass die 

Gegenpartei eine gegen das Patentgesetz verstossende Handlung begangen hat oder 

vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil 

droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. In 

entsprechender Weise sieht Art. 198 lit. a ZPO vor, dass der Richter vorsorgliche 

Massnahmen verfügen kann, wenn glaubhaft gemacht wird, dass sie zur Abwehr eines 

drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, namentlich zur Erhaltung 

eines tatsächlichen Zustandes, vor Beginn oder während eines Prozesses notwendig 

sind. Der Antragsteller hat die Patentverletzung glaubhaft zu machen, mithin muss er 

nicht den vollen Beweis leisten; es reicht aus, Anhaltspunkte zu liefern, nach denen 

eine erhebliche Wahrscheinlichkeit für den vorgebrachten Sachverhalt spricht (BGE 120 

II 397f., 104 Ia 413, 99 II 346f., 88 I 14; Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur 

Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, Bern 1999, N 6 zu Art. 198 ZPO/SG; 

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David, Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, 2.A., SIWR I/2, 188; J. J. Zürcher, Der 

Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, 54 ff.; Heinrich, PatG/EPÜ, N 

77.10).

c) Die Gesuchstellerinnen werfen der Gesuchsgegnerin eine Verletzung von EP 0 059 

074 und des bis 17. Februar 2007 gültigen ESZ vor, indem diese ihr ausschliessliches 

Recht der gewerbsmässigen Benutzung der patentierten Erfindung (Art. 8 Abs. 1 PatG) 

durch pharmazeutische Produkte bestehend aus einer Mischung aus Ivermectin und 

Praziquantel, namentlich durch den Import und den Vertrieb von EQVALAN DUO, 

verletze.

 

III.

1. a) Nachdem es sich bei dem Streitpatent der Gesuchstellerin 1, welches dem ESZ 

zugrunde liegt, um ein europäisches Patent handelt (EP 0 059 074), ist die Vorschrift 

von Art. 69 Abs. 1 EPÜ massgeblich. Danach wird der Schutzbereich durch den Inhalt 

der Patentansprüche unter Berücksichtigung der Beschreibung (und gegebenenfalls 

der Zeichnungen) bestimmt. Für ESZ ist die Formulierung von Patentansprüchen nicht 

vorgesehen, sondern es wird auf der Basis insbesondere eines europäischen Patents 

mit Wirkung für die Schweiz erteilt (Art. 140b Abs. 1 lit. a PatG; Heinrich, PatG/EPÜ, N 

140a.08). Gemäss Art. 140d Abs. 1 PatG schützt das Zertifikat, in den Grenzen des 

sachlichen Geltungsbereichs des Patents, alle Verwendungen des Erzeugnisses, d.h. 

des Wirkstoffs oder der Wirkstoff-Kombination, als Arzneimittel, die vor Ablauf des 

Zertifikats genehmigt werden. Der Schutzumfang des Zertifikats ist damit nicht weiter 

als derjenige des Basispatents (Heinrich, PatG/EPÜ, N 140d.02). Die Nichtigkeit des 

ESZ bestimmt sich nach Art. 140k Abs. 1 PatG. Nachdem vorliegend das Patent 

bereits erloschen ist, ist Art. 140k Abs. 1 lit. e PatG anwendbar, wonach das ESZ 

nichtig ist, wenn Gründe vorliegen, welche die Feststellung der Nichtigkeit (Art. 140k 

Abs. 1 lit. c PatG) oder eine Einschränkung nach Art. 140k Abs. 1 lit. d PatG 

(Einschränkung des Patents derart, dass dessen Ansprüche das Erzeugnis, für welches 

das Zertifikat erteilt wurde, nicht mehr erfassen) gerechtfertigt hätten.

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b) Beim Streitpatent handelt es sich um ein europäisches Patent, das vom 

Europäischen Patentamt (EPA) nach einer Sachprüfung durch technisch vorgebildete 

Prüfer erteilt wurde (vgl. Schachenmann/Jenny, in: Bertschinger/Münch/Geiser, 

Patentrecht, Rz. 8.123 ff.). Gegen die Erteilung des Patents wurde kein Einspruch 

eingelegt (Gesuch Rz. 14). Der Gesuchsgegner kann auch im Massnahmeverfahren 

einwenden, das Patent sei nicht gültig (Heinrich, PatG/EPÜ, N 77.12). Die Eintragung 

des Patents in das Register hat die Rechtsvermutung zur Folge, dass das Patent gültig 

sei. Wer die Nichtigkeit geltend machen will, muss die sie begründenden Tatsachen 

behaupten und beweisen (Art. 26 i.V.m. Art. 140k PatG), wobei im 

Massnahmeverfahren Glaubhaftmachen genügt, und zwar auch bei europäischen 

Patenten (Heinrich, PatG/EPÜ, N 60.02, 77.12; BGE 103 II 290; BGE vom 13.02.1997, 

sic! 1997, 408f.). Auch ein europäisches Patent, das ein Einspruchsverfahren 

überstanden hat, darf nicht ohne Berücksichtigung der Vorbringen des 

Gesuchsgegners als gültig behandelt werden (Heinrich, PatG/EPÜ, N 77.12; D. Rubli, 

in: Bertschinger/Münch/Geiser, Patentrecht, N 16.98). An das Widerlegen der 

Vermutung der Gültigkeit werden bei auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüften 

Patenten höhere Anforderungen gestellt, insbesondere dann, wenn das Klagepatent 

nach seiner technischen Vorprüfung noch der Untersuchung weiterer Fachinstanzen, 

d.h. insbesondere der Technischen Beschwerdekammer des EPA, unterlag (sic! 1997, 

209 E.4.1; D. Alder, Der einstweilige Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Bern 1993, 

93; SG GVP 1997 Nr. 34 = sic! 1997, 306 [Präsident HGer SG mit Hinweis auf Troller/

Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 2.A., 114f.]).

c) Im vorsorglichen Massnahmeverfahren kann im Zusammenhang mit einer 

Patentverletzung ein Kurzgutachten eingeholt werden, in welchem sich der Gutachter 

zur Gültigkeit des Schutzrechts und dessen Verletzung zu äussern hat. Das 

Kurzgutachten kann jedoch keinen vollen Beweis bilden und ist im Hauptprozess nicht 

verwendbar; es dient lediglich im Massnahmeverfahren als Grundlage zur Beurteilung 

der Frage, ob der Hauptprozess aussichtsreich erscheint (David, SIWR I/2, 190; Rubli, 

a.a.O., N 16.74; ZR 1990 Nr. 54). Gemäss Auffassung von P. Heinrich (PatG/EPÜ, N 

77.10; vgl. auch N 76.16) ist zum Beweis für technische Behauptungen, insbesondere 

im Zusammenhang mit der Nichtigkeitseinrede, in vielen Fällen ein Kurzgutachten 

unerlässlich. Davon abweichend wurde im Entscheid des Präsidenten des 

Kassationsgerichts St. Gallen vom 9. April 1997 festgehalten, einem 

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Massnahmeentscheid könne anstelle eines Kurzgutachtens ein Entscheid der 

Technischen Beschwerdekammer des EPA zum Streitpatent zugrunde gelegt werden. 

Ferner stehe es weitgehend im Ermessen des Massnahmerichters, für technische 

Fragen einen unabhängigen Fachmann beizuziehen (sic! 1997, 309 ff.). Das Zuger 

Obergericht hielt in einem Massnahmeentscheid betreffend ein Patent im Bereich der 

Gentechnologie fest, dass im Massnahmeverfahren ein Kurzgutachten ausnahmsweise 

zulässig sei, wenn die Komplexität der tatsächlichen Verhältnisse besondere 

Fachkenntnisse voraussetzt, über die der Massnahmerichter nicht verfügt (sic! 1997, 

405 ff.). Im einstweiligen Rechtsschutz ist aber eine Beschränkung auf Beweismittel 

zulässig, welche das Verfahren nicht ungebührlich verzögern (Rubli, a.a.O., N 16.73).

Privatgutachten können eingereicht werden, wobei jedoch diesen grundsätzlich nur 

das Gewicht einer Parteibehauptung zukommt. Sie unterstehen der freien 

Beweiswürdigung (Art. 118 ZPO; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2 zu Art. 118 ZPO/SG; 

Heinrich, PatG/EPÜ, N 76.19, 77.10 a .E.).

2. a) Das dem ESZ zugrunde liegende Streitpatent EP 0 059 074 wurde nach amtlicher 

Prüfung durch das EPA auf Neuheit und erfinderischen Schritt am 10. Oktober 1984 

erteilt. Gegen die Erteilung des Patents wurde - auch von der Gesuchsgegnerin - kein 

Einspruch eingelegt (kläg.act. 5). Parallele Patente wurden von weiteren Behörden 

(Australien, Neuseeland, Südafrika, Japan) geprüft und erteilt. Ferner wurde auch nach 

entsprechender Prüfung durch das U.S.-Patentamt das US-Patent 4 468 390 erteilt 

(Gesuch Rz. 14; Replik Rz. 9; Duplik Rz. 6). Gemäss unbestrittenen Angaben der 

Gesuchstellerin werden ESZ grundsätzlich in der Schweiz und auch in weiteren 

Ländern, so insbesondere in den Niederlanden, Deutschland, England und Irland, nicht 

nur daraufhin geprüft, ob eine amtliche Zulassung vorliegt, sondern auch darauf, ob 

das zugelassene Präparat im zugehörigen Patent ausreichend offenbart ist. Damit ist 

grundsätzlich von der Vermutung auszugehen, dass das Streitpatent rechtsbeständig 

ist (M. J. Lutz, Die vorsorgliche Massnahme, in: Kernprobleme des Patentrechts, FS 

100 Jahre PatG, Bern 1988, 333f.).

b) Die Gesuchstellerinnen führten aus, wenn auch nur geringste Zweifel am Streitpatent 

bestanden hätten, hätte sich Ciba-Geigy AG, Basel (nunmehr Novartis AG) nicht bereit 

gefunden, mit Sankyo Co., Ltd., der vormaligen Patentinhaberin und Muttergesellschaft 

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der Gesuchstellerin 1, betreffend das Streitpatent einen Zusammenarbeitsvertrag 

abzuschliessen. Ein solcher Zusammenarbeitsvertrag betreffend unter das Streitpatent 

fallende Wirkstoff-Kombinationen habe von 1982 an Bestand gehabt (Gesuch Rz. 37; 

Replik Rz. 11f.). Das Schreiben von Sankyo Co., Ltd., vom 30. Juni 1982, mit welchem 

sich die Ciba-Geigy AG am 21. Juli 1982 einverstanden erklärt hatte, bezieht sich auf 

das japanische Patent JP 25058/81 (kläg.act. 17), welches in der Patentschrift EP 0 

059 074 (kläg.act. 5; Priorität vom 23.02.81) erwähnt ist. Die Zusammenarbeit bestand 

im Wesentlichen darin, dass Sankyo das Streitpatent als "Co-owned Patent" mit Ciba-

Geigy AG weltweit behandelte (kläg.act. 17 Ziff. 1) und Ciba-Geigy AG sich 

verpflichtete, das Patent weder direkt noch indirekt anzugreifen (kläg.act. 17 Ziff. 3). Es 

stellt ein nicht unerhebliches Indiz für die Gültigkeit des ESZ dar, dass der international 

tätige Pharmakonzern Ciba-Geigy AG das Streitpatent beachtete und zu einer 

entsprechenden Kooperation bereit war.

Die Gesuchsgegnerin wandte ein, die Gesuchstellerinnen führten keine überzeugenden 

Gründe an, weshalb ihr der Zusammenarbeitsvertrag mit der Ciba-Geigy AG bzw. ein 

dahingehendes Schreiben nach 23 Jahren nicht zugänglich gemacht werden dürfe 

(Gesuchsantwort Rz. 17; Duplik Rz. 9). Vorliegend ist allein entscheidend, ob es den 

Gesuchstellerinnen gelingt glaubhaft darzulegen, dass die behauptete Zusammenarbeit 

zwischen der Sankyo Co., Ltd., und der Ciba-Geigy AG bestand, wogegen der Inhalt 

des Zusammenarbeitsvertrages vorliegend an sich nicht von Bedeutung ist. Die 

Gesuchstellerinnen sind daher berechtigt, sich insbesondere betreffend Entschädigung 

auf das Geschäftsgeheimnis zu berufen. Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, 

dass das dem Gericht vorliegende Schreiben keine Klausel über die Konsequenzen 

einer allfälligen Ungültigerklärung des Streitpatents bzw. des ESZ oder eine 

Bestimmung für den Fall erhält, dass das erwünschte Resultat nicht erreicht wird. Dem 

Antrag der Gesuchsgegnerin, kläg.act. 17 sei aus dem Recht zu weisen, ist damit nicht 

stattzugeben, und es kann auf die glaubhaft gemachte Tatsache, wonach eine 

Zusammenarbeit zwischen Sankyo Co., Ltd., und der Ciba-Geigy AG betreffend das 

Streitpatent bestand bzw. besteht, abgestellt werden.

c) Die Gesuchstellerinnen führten aus, ein wichtiger Hinweis für die Gültigkeit des 

Streitpatents stelle der Umstand dar, dass sowohl dieses als auch das ESZ bis zur 

Klage der Gesuchsgegnerin 2004 vor Handelsgericht Zürich von der weltweiten 

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Konkurrenz nie in Frage gestellt und entsprechend auch nie angegriffen worden sei 

(Gesuch Rz. 25, 38, 40; Replik Rz. 11). Wie bereits ausgeführt, wurde das Basispatent 

1982 erteilt. Gemäss unbestrittenen Ausführungen der Gesuchsgegnerin datiert die 

Vertriebsbewilligung von Swissmedic für EQUIMAX vom 18. Januar 2002 

(Gesuchsantwort Rz. 93; bekl.act. II/27). Nachdem seitens der Gesuchstellerinnen nicht 

glaubhaft dargelegt worden ist, dass EQUIMAX bereits vor 2002 in der Schweiz 

vertrieben wurde, kann auch nicht angenommen werden, die Gesuchsgegnerin habe 

hinreichenden Grund gehabt, die Gültigkeit des Streitpatents bzw. des ESZ 

anzufechten.

d) Gemäss Ausführungen der Gesuchstellerinnen beschreibt das Streitpatent EP 0 059 

074 in Anspruch 1 die Kombination von Stoffen aus zwei klar definierten Stoffgruppen, 

die für sich allein betrachtet stark antiparasitär wirkenden Komponenten Ivermectin und 

Praziquantel. Für einige spezielle Verbindungen aus diesen Stoffgruppen sei der 

Nachweis einer synergetischen Wirkung der jeweiligen Kombination, d.h. ein 

synergetischer Effekt, welcher über die Wirksamkeit der einzeln verabreichten 

Wirkstoffe hinausgeht, mit experimentellen Daten belegt. Daraus ergebe sich für den 

Fachmann die Lehre, dass eine solche Wirkung auch für andere spezielle Verbindungen 

aus diesen beiden Gruppen zu erwarten sei. Dass sich im Laufe der Jahre seit dem 

Anmeldedatum des Streitpatents (1982) aus der grossen Zahl möglicher 

Kombinationen im Rahmen des Patents einige als wirksamer und einige als weniger 

wirksam erweisen würden, sei für den Fachmann zu erwarten gewesen (Gesuch Rz. 

21f.; Replik Rz. 9). Die Gesuchsgegnerin wandte gegen die letztere Feststellung der 

Gesuchstellerinnen ein, die Patentinhaberin und ihre Lizenznehmerinnen seien innert 18 

Jahren ab Anmeldedatum nicht in der Lage gewesen, auch nur eine unter das 

Streitpatent fallende Wirkstoffkombination mit synergistischer Wirkung zur Marktreife 

zu bringen (Duplik Rz. 7).

3. Die Gesuchsgegnerin erhebt in der Gesuchsantwort in Bezug auf die Gültigkeit des 

Streitpatents die Einwände der mangelnden Neuheit, der mangelnden erfinderischen 

Tätigkeit sowie der mangelnden Offenbarung bzw. mangelnden Ausführbarkeit. Die 

Gesuchstellerinnen nahmen zu den einlässlichen Ausführungen der Gesuchsgegnerin 

betreffend Gültigkeit des Streitpatents und des ESZ in keiner Weise Stellung, sondern 

begnügten sich mit einer generellen Bestreitung (Replik Rz. 3). Sie vertraten die 

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Auffassung, es bestehe keine Notwendigkeit, sich mit den detaillierten Ausführungen 

der Gesuchsgegnerin auseinander zu setzen, da sich die Sachlage "weitaus einfacher" 

präsentiere (Replik Rz. 5). Sie machten geltend, dass die Gültigkeit des dem ESZ 

zugrunde liegenden Streitpatents insbesondere auf Grund der amtlichen Prüfung durch 

das EPA und weiterer Behörden, insbesondere das US-Patentamt, hinreichend 

glaubhaft gemacht sei (Replik Rz. 9). Eine entscheidende Rolle spielt nun aber, was die 

Gegenpartei zur Entkräftung der glaubhaft gemachten Tatsachen vorbringt und 

ihrerseits glaubhaft macht (Leuenberger/Uffer-Tobler, N 6 zu Art. 198 ZPO; vgl. BGE 

117 II 374). Sofern es der Gesuchsgegnerin gelingt, die Ungültigkeit des Streitpatents 

und des ESZ glaubhaft zu machen, sind diese glaubhaft gemachten Vorbringen 

geeignet, die Vermutung, wonach das Patent bzw. ESZ gültig ist, umzustossen, 

nachdem die Gesuchstellerinnen jegliche Stellungnahme zu den Ausführungen der 

Gesuchsgegnerin über den Rechtsbestand des Patents bzw. ESZ unterlassen haben. 

Die Gesuchstellerinnen wären bei den detailliert vorgetragenen Behauptungen der 

Gesuchsgegnerin, weshalb das Patent bzw. ESZ ungültig sei, gehalten gewesen, 

detailliert zu erklären, ob und weshalb sie die einlässlichen Ausführungen betreffend 

Ungültigkeit des Patents bzw. ESZ nicht anerkennen (vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, N 

1a, N 2 zu Art. 91 ZPO). Diese Obliegenheit, die Vorbringen der Gesuchsgegnerin 

substantiiert zu bestreiten, gilt vorliegend umso mehr, als die Gesuchstellerinnen die 

Beweislast für die Gültigkeit des ESZ tragen (vgl. C. J. Brönnimann, Die Behauptungs- 

und Substanzierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht, Diss. Bern 1989, 179f.). 

Kommt die bestreitungsbelastete Partei ihrer Substantiierungspflicht nicht nach, so gilt 

die Tatsache als nicht bestritten, bzw. es wird eine für die bestreitende Partei 

nachteilige Beweiswürdigung getroffen (Brönnimann, a.a.O., 185; vgl. David, SIWR I/2, 

189 und Anm. 201 m.w.H.).

Die Gesuchsgegnerin hat als Separatbeilage 1 die Klage der Gesuchsgegnerin (Merial 

Limited; Klägerin) gegen die Gesuchstellerin 1 (Sankyo Lifetech Co. Ltd.; Beklagte), 

welche sie am 27. August 2004 beim Handelsgericht des Kantons Zürich anhängig 

gemacht hat, inklusive die Beilagen 1 - 28 (nachfolgend KB ZH 1 etc.) eingereicht. Des 

Weitern reichte sie als Separatbeilage 2 die Klage der Merial Limited gegen die Sankyo 

Lifetech Co. Ltd. betreffend Nichtigkeit des ergänzenden Schutzzertifikats (ESZ) DE 

102 99 08 inklusive Anlagen K 1 - K 28 (nachfolgend KB MÜ) ein, welche sie am 15. 

November 2004 beim Bundespatentgericht in München anhängig gemacht hatte. Diese 

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eingereichten Beweisunterlagen sind soweit zu berücksichtigen, als auf sie in der 

Gesuchsantwort und in der Duplik im Einzelnen und nicht nur global verwiesen wurde 

(vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, N 7 zu Art. 161 ZPO; SG GVP 1995 Nr. 58).

4. Die Nichtigkeit des Patents bzw. ESZ wird von der Gesuchsgegnerin wie folgt 

begründet:

a) Die Gesuchsgegnerin weist in Bezug auf den Einwand der mangelnden Neuheit 

insbesondere darauf hin, dass vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents 

Kombinationen, welche zumindest Anspruch 1 des Streitpatents (kläg.act. 5) 

vorweggenommen hätten, z.B. die europäische Patentanmeldung EP 0 021 758 A1 der 

Beecham Group Limited, bekannt gewesen seien (KB ZH 18; Separatbeilage 1). EP 0 

021 758 beziehe sich auf Präparate mit verzögerter Wirkstofffreigabe für Wiederkäuer, 

welche sich für die periodische Verabreichung verschiedener Veterinär-Heilmittel, 

insbesondere "anthelmintics or other anti-parasitic agents", eigneten. Die Lehre des 

Beecham-Patents (KB ZH 18 S. 7/8, Separatbeilage 1) betreffe einen oder mehrere 

anthelmintische Wirkstoffe oder andere Antiparasitenmittel in Kombination als 

Formulierung mit verzögerter Freisetzung. Diese Kombinationen schlössen 

insbesondere Albendazol, Oxfendazol, Barpendazol, Rafonaxid, Thiabendazol oder 

Fenbendazol ein, die alle in Anspruch 4 des Streitpatens als bevorzugte Beispiele der 

anthelmintischen Wirkstoffe von Anspruch 1b aufgeführt seien. Zum andern enthalte 

diese Kombination beispielsweise Avermectine, Dihydroavermectine (oder 

Kombinationen davon wie Ivermectin), die sämtliche Ausführungsformen darstellen 

würden, wie von Anspruch 1a des Streitpatents (kläg.act. 5) gefordert. Dabei sei 

irrelevant, dass EP 0 021 758 ausser dem im Streitpatent beanspruchten 

Anthelmintikum auch noch andere Ausführungsformen beschreibe, nachdem 

entscheidend der gesamte Offenbarungsgehalt des Dokumentes aus dem Stand der 

Technik den beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich treffe. Insbesondere aus 

den Ausführungen von EP 0 021 758, Seite 8, Zeilen 4-10, zieht die Gesuchsgegnerin 

den Schluss, dass Ivermectin bereits zum Prioritätszeitpunkt bekannt war als gutes 

Mittel gegen Nematoden und Praziquantel als Breitband-Anti-Schistosomiasis-Mittel. 

Insgesamt zieht die Gesuchsgegnerin gestützt auf EP 0 021 758 (KB ZH 18, 

Separatbeilage 1), eine wissenschaftliche Abhandlung über Praziquantel von 1977 (KB 

ZH 13, Separatbeilage 1) und ein Gutachten von Prof. Duncan betreffend das 

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Beecham-Patent (KB MÜ 29, Separatbeilage 2) in glaubwürdiger und nachvollziehbarer 

Weise den Schluss, dass das Beecham-Patent (KB ZH 18, Separatbeilage 1) bereits 

Kombinationen aus Avermectinen und Dihydroavermectinen (zu denen das Ivermectin 

zählt), und Benzimidazolen sowie eine Kombination aus Ivermectin und Praziquantel 

offenbare und damit neuheitsschädlich sei für das Basispatent in zumindest dem 

Umfang, in dem dieses das ESZ abdecken könnte (vgl. Gesuchsantwort Rz. 21 ff.). 

Nachdem diese Ausführungen von den Gesuchstellerinnen nicht substantiiert bestritten 

worden sind, ist die mangelnde Neuheit des Streitpatents von der Gesuchsgegnerin 

hinreichend glaubhaft dargelegt worden. Im Übrigen sind auch die Ausführungen der 

Sankyo Lifetech Co. Ltd. als Beklagte im Verfahren vor Handelsgericht Zürich (bekl.act. 

II/1 Rz. 26 ff.) nicht geeignet, die glaubwürdigen Ausführungen der Gesuchsgegnerin 

hinreichend in Zweifel zu ziehen. Die Sankyo Lifetech Co. Ltd. beschränkt sich im 

Wesentlichen darauf, das Beecham-Patent EP 0 021 758 in anderer Weise auszulegen, 

wobei sie ihre Behauptungen insbesondere nicht mit wissenschaftlichen Publikationen 

oder Privatgutachten belegt sondern ausschliesslich die Durchführung einer Expertise 

beantragt. Im vorliegenden Verfahren hatten aber die Gesuchstellerinnen ausdrücklich 

beantragt, auf das Einholen einer Expertise, auch einer sogenannten Kurzexpertise, sei 

zu verzichten.

b) In Bezug auf den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit hält die 

Gesuchsgegnerin fest, die Gesuchstellerinnen machten im vorliegenden Verfahren und 

auch im Streitpatent zur Begründung der Erfindungshöhe einen Synergieeffekt bei der 

Kombination von Ivermectin und Praziquantel geltend. Im Streitpatent (kläg.act. 5, 

Seite 6, Zeilen 37-42) werde die "Erfindung" dergestalt beschrieben, dass die erwähnte 

Kombination die anthelmintische Wirkung synergistisch wesentlich erhöhe ohne eine 

entsprechende Erhöhung in der Intensität der Nebenwirkungen, womit als Resultat es 

möglich sei, die Menge am anthelmintischen Mittel wesentlich zu vermindern und 

dadurch Nebenwirkungen, wie Vergiftung, zu vermindern. Gemäss den Ausführungen 

der Gesuchsgegnerin zeichne sich nun aber EQUIMAX nicht durch eine geringere 

Dosierung (als Folge des Synergieeffekts) und - damit verbunden - tiefere Preise aus, 

sondern lediglich durch den bekannten Vorteil aller Kombinationspräparate, dass statt 

zwei Verabreichungen nur eine notwendig ist. Nachdem der Patentinhaber zur 

Stützung seiner erfinderischen Tätigkeit einen angeblich erfinderischen Vorteil für einen 

Synergismus ohne weitere Nebenwirkungen geltend mache (kläg.act. 5, z.B. Seite 2, 

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Zeilen 3-6: "Die vorliegende Erfindung betrifft eine anthelmintische Zusammensetzung, 

die eine Mischung eines aus ... ausgewählten makrolidischen Antibiotikums mit 

bestimmten anderen anthelmintischen Stoffen enthält, wodurch die anthelmintische 

Wirkung der Zusammensetzung synergistisch erhöht wird."), liege die Beweislast, dass 

die behauptete Wirkung für eine grosse Zahl der Kombinationen vorliegt, bei ihr, d.h. 

der Gesuchstellerin 1. Das Streitpatent enthalte keinerlei Beweis dafür, dass irgendeine 

synergistische Wirkung erhältlich ist bei Verwendung von Anthelmintika der C-076-

Serie oder der 22,23-dihydro-C-076-Serie in Kombination mit irgendeinem anderen 

anthelmintischen Mittel, ausgewählt aus Benzimidazol-, Salicylamid- und Isoquinolin-

Verbindungen, die anthelmintische Wirkung aufweisen. Für jede in den Beispielen 1 

(Tabelle 4), 2 (Tabelle 5) und 3 (Tabelle 6) des Streitpatents beschriebene Untersuchung 

seien nur zwei Tiere verwendet worden; normalerweise würden aber zur Erzielung von 

aussagekräftigen Resultaten mindestens sechs Tiere eingesetzt. Teilweise seien 

merkwürdige Resultate, welche mit den zu erwartenden Daten nicht übereinstimmten, 

festzustellen; es fehlten geeignete Kontrollen, und - wie Professor Duncan festhalte - 

es stimmten Daten in sich mit dem Wissen der Technik nicht überein. Professor 

Duncan ziehe deshalb den Schluss, dass ein Nachweis für eine Synergie oder 

Erhöhung der Wirksamkeit in EP 0 059 074 aus irgendeiner Kombination von 

Anthelmintika nicht erbracht sei (KB MÜ 33, Separatbeilage 2; bekl.act. II/4; KB ZH 12 

und 21, Separatbeilage 1; KB MÜ 29, Separatbeilage 2). Gemäss den Ausführungen 

der Gesuchsgegnerin äussern sich in analoger Weise auch die Parteigutachter George 

Gettinby (KB MÜ 30 Ziff. 2-5, Separatbeilage 2), Josef A. DiPietro (KB MÜ 31, Ziff. 2-6, 

Separatbeilage 2) und Thomas Craig (KB MÜ 32 Ziff. 4-11, Separatbeilage 2). 

Anthelmintische Isochinolin-Agentien wie Praziquantel und 22,23-dihydro-C-076-

Antibiotika wie die Avermectine seien für sich selbst genommen höchst wirksame 

anthelmintische Agentien (allerdings mit Bezug auf unterschiedliche Parasiten), womit 

eine synergistische Erhöhung der anthelmintischen Wirksamkeit durch deren 

Kombination nicht nachgewiesen sei. Praziquantel sei ein so starkes cestocides 

agents, dass es keine zusätzlichen Agentien brauche, um die eigene cestocide Wirkung 

zu erhöhen; dasselbe gelte für die Avermectine mit Bezug auf Nematoden (KB ZH 6, 15 

und 17, Separatbeilage 1). Auf Grund der US-Patentschrift Nr. 4 197 307 (KB 26, 

Spalte 24, Zeilen 37-60) sei dem Fachmann bereits vor 1981 bekannt gewesen, dass 

Praziquantel in Kombination mit anderen Wirkstoffen (z.B. andere Anthelmintika wie 

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Mittel gegen Nematoden) verwendet werden könne. Im Übrigen hätten die 

Gesuchstellerinnen selbst in einem Dokument mit dem Titel "EQUIMAX Symposium" 

vom 10. - 15. August 2003 in New Orleans (KB MÜ 33 S. 13 Abs. 3, Separatbeilage 2) 

darauf hingewiesen, dass die Kombination von Ivermectin und Praziquantel nicht die 

Effektivität des jeweiligen Wirkstoffes, wenn allein verabreicht, beeinflusse (in gleicher 

Weise auch "Freedom of Information Summary" zu EQUIMAX der Gesuchstellerin 1 

vom 11.07.2003, S. 7, vor Tabelle 2 und S. 8 Ziff. 6, bekl.act. II/4). Damit stehe auch auf 

Grund der Angaben der Gesuchstellerinnen fest, dass im Kombinationspräparat die 

Wirkstoffe in gleichen Konzentrationen eingesetzt würden und für das gleiche 

Parasitenspektrum mit gleichem Erfolg wirksam seien, wie die Summe der 

Einzelpräparate. Ein Synergismus für diese Wirkstoffkombination sei damit entgegen 

der dem Patent zugrunde liegenden Aufgabe nicht belegt. Nachdem eine 

synergistische Wirkung nicht zu erzielen sei, könne die objektive Aufgabe des Patents 

nur lauten, eine Wirkstoffkombination bereit zu stellen, welche die Wirkung der Stoffe 

zweier Gruppen kombiniert. Ivermectin wie auch Praziquantel seien vor 1981 

(Prioritätsdatum des Streitpatents) bekannt und gut dokumentiert gewesen, worauf 

auch im Streitpatent hingewiesen werde (kläg.act. 5, Seite 2, Zeilen 3-5, und Seite 6, 

Zeilen 30-32; vgl. KB ZH 5-7 und 9, Separatbeilage 1; KB ZH 10-17, 19-24, 

Separatbeilage 1). Im Stand der Technik habe es aber auch nichts gegeben, was gegen 

eine Kombination von Praziquantel und Avermectinen wie Ivermectin gesprochen hätte, 

sondern es hätten Hinweise existiert, welche den Fachmann ermutigt hätten, eine 

solche Kombination vorzunehmen; solche Kombinationen seien insbesondere in den 

US-Patentschriften 4 196 291 (KB ZH 25, Spalte 18, und KB ZH 26, Spalte 24, Zeilen 

37-60, Separatbeilage 1) enthalten. Ferner lehrten die US-Patentschrift Nr. 4 200 581 

(KB ZH 27, Spalte 9, Zeilen 7-11, Separatbeilage 1) und die europäische Patentschrift 

EP 0 001 688 (KB ZH 28, Seite 6, Zeilen 23-25, Separatbeilage 1), dass Avermectine in 

Kombination mit anderen Mitteln gegen Parasiten verwendet werden könnten, z.B. um 

eine einzige Behandlung mit einem erweiterten Wirksamkeitsspektrum zu erreichen. 

Insgesamt hält die Gesuchsgegnerin fest, dass sowohl ausgehend vom US-Patent Nr. 

4 196 291 als auch ausgehend vom US-Patent Nr. 4 200 581 bzw. EP 0 001 688 

zumindest die im Hinblick auf das ESZ relevanten Ansprüche naheliegen würden 

(Gesuchsantwort Rz. 27 ff.). Die Vorbringen der Gesuchsgegnerin, wonach ein 

Synergieeffekt bei der Kombination von Ivermectin und Praziquantel nicht belegt ist 

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und die Kombination der beiden Wirkstoffe nahe lag, ist von den Gesuchstellerinnen 

nicht substantiiert bestritten worden, womit glaubhaft dargetan ist, dass die Lehre des 

Streitpatents dem Stand der Technik von 1981 entsprach. Im Übrigen sind auch die 

Ausführungen der Sankyo Lifetech Co. Ltd. in der Klageantwort vom 10. Januar 2005 

(bekl.act. II/1 Rz. 39 ff.) nicht geeignet, hinreichende Zweifel an den glaubwürdigen und 

im Anschluss an die Klage vom 27. August 2004 (Separatbeilage 1) ergänzten 

Ausführungen der Gesuchsgegnerin zu erwecken. Insbesondere ist seitens der Sankyo 

Lifetech Co. Ltd. im Wesentlichen mit dem Antrag auf Durchführung einer Expertise 

nicht hinreichend dargetan worden, dass eine unzulässige ex post-Interpretation 

vorliegt. Vielmehr können die Ausführungen der Gesuchsgegnerin auch auf die 

Gutachten Gettinby, DiPietro und Craig, welche glaubwürdig und von den 

Gesuchstellerinnen nicht bestritten worden sind, abgestützt werden. Damit ist auch 

eine in Bezug auf das Streitpatent behauptete mangelnde erfinderische Tätigkeit 

glaubhaft dargetan.

c) Die Gesuchsgegnerin erhebt im vorliegenden Verfahren ferner den Einwand der 

mangelnden Offenbarung bzw. mangelnden Ausführbarkeit, welchen sie in der Klage 

vom 27. August 2004 (Separatbeilage 1) nicht ausdrücklich erhoben hatte. Sie macht 

geltend, das Streitpatent müsste, um das Kriterium der Ausführbarkeit zu erfüllen, dem 

Durchschnittsfachmann eine Anleitung geben, die diesen in die Lage versetzen würde, 

ohne unzumutbaren Aufwand zwischen Wirkstoffkombinationen mit synergistischer 

Wirkung und solchen ohne synergistische Wirkung unterscheiden zu können. Eine 

solche Offenbarung sei aber der ganzen Patentschrift nicht zu entnehmen. Wie bereits 

ausgeführt, würden Studien, die nach dem Anmeldedatum durchgeführt wurden, 

belegen, dass das Kombinationspräparat der Gesuchstellerinnen zumindest nicht im 

ganzen beanspruchten Bereich Synergismus zeige (bekl.act. II/4; KB MÜ 33, 

Separatbeilage 2). Auch aus diesem Grund könne das Patent zumindest im Umfang 

des Anspruchs 1 sowie gegebenenfalls der Ansprüche 3 und 4 (Anspruch 4, soweit auf 

die Ansprüche 1 und 3 zurückbezogen) nicht aufrecht erhalten werden 

(Gesuchsantwort Rz. 52f.). Diese angesichts der vorne gemachten Ausführungen 

betreffend den beanspruchten Synergismus nachvollziehbaren Ausführungen der 

Gesuchsgegnerin sind von den Gesuchstellerinnen nicht substantiiert bestritten 

worden.

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d) Die Gesuchsgegnerin wies auf hängige ausländische Verfahren hin, in denen 

ebenfalls die Nichtigkeit des Streitpatents festgestellt worden sei.

aa) Gemäss den eingereichten Unterlagen reichte die Gesuchsgegnerin am 27. Januar 

2004 in Grossbritannien eine Nichtigkeitsklage betreffend das ESZ der Gesuchstellerin 

1 ein, worauf sich diese der Nichtigkeitsklage nicht aktiv widersetzte sondern diese in 

der Folge ausdrücklich anerkannte. Mit Urteil vom 16. Dezember 2004 hiess der 

britische High Court of Justice, Patents Court, die Klage gut. Das auf dem UK-Patent 

Nr. 2 093 695 basierende ESZ der Gesuchstellerin 1 wurde widerrufen (bekl.act. I/12; 

bekl.act. II/13-15; Schutzschrift Rz. 10; Gesuchsantwort Rz. 64f.).

bb) In gleicher Weise widersetzte sich die Gesuchstellerin 1 einer am 1. November 

2004 beim irischen High Court eingereichten Nichtigkeitsklage betreffend das ESZ 

(basierend auf dem irischen Patent Nr. 52364) nicht, worauf der High Court mit Urteil 

vom 28. April 2005 festhielt, dass die Gesuchstellerin 1 dem Widerruf des ESZ 

zugestimmt habe, womit das ESZ widerrufen wurde (bekl.act. I/13; bekl.act. II/16-18; 

Schutzschrift Rz. 10; Gesuchsantwort Rz. 66f.).

cc) Mit Entscheid vom 12. Oktober 2005 erklärte das Bezirksgericht Den Haag das ESZ 

für Arzneimittel mit der Nummer 3 000 82 für das Produkt Praziquantel und Ivermectin 

für ungültig. Im Entscheid wurde dabei festgehalten, dass nach Auffassung des 

Gerichts die von Sankyo nicht bestrittenen Quellen mit hinreichender Deutlichkeit 

zeigten, dass das Produkt EQUIMAX (in der registrierten Dosierung) nicht die 

synergistische Wirkung aufweise, die für das Patent grundlegend sei (Duplikbeilage 2, 3 

E.3.9).

dd) Eine von der Gesuchstellerin 1 am 20. September 2004 beim Landgericht 

Mannheim gegen die deutsche Tochtergesellschaft der Gesuchsgegnerin, die Merial 

GmbH Deutschland, eingereichte Verletzungsklage wurde mit Verfügung vom 11. März 

2005 sistiert. Der Termin für die Verkündigung des Entscheides betreffend 

Verletzungsklage ist nunmehr vom Landgericht Mannheim auf den 9. Dezember 2005 

festgesetzt worden (bekl.act. II/21-23; Duplikbeilage 4; Gesuchsantwort Rz. 71; Duplik 

Rz. 6).

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In dem von der Gesuchsgegnerin am 15. November 2004 gegen die Gesuchstellerin 1 

vor dem Bundespatentgericht eingereichten Nichtigkeitsklage reichte die 

Gesuchstellerin 1 am 15. Juli 2005 ihre Duplik ein (Separatbeilage 2; bekl.act. II/24, II/

25; Gesuchsantwort Rz. 72). Ein Entscheid des Bundespatentgerichts scheint noch 

auszustehen.

5. Die Gesuchsgegnerin macht schliesslich geltend, das ESZ sei auf Grund von Art. 

140k Abs. 1 lit. a PatG ungültig.

a) Gemäss den nicht substantiiert bestrittenen Vorbringen der Gesuchsgegnerin sei das 

ESZ ungültig, da zum Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs keine Zulassung für das 

beanspruchte Produkt existiert habe. Die Anmelderin habe Praziquantel im Patent mit 

einer Definition versehen, die Praziquantel ausschliesslich als das l-Isomer des 

Isoquinolin-Derivats definiert (kläg.act. 5 Seite 7, Zeilen 5 und 6). Auch in Anspruch 4 

des Streitpatents sei als vorletzte Substanz wiederum das in Praziquantel (im allgemein 

gültigen Sinn) enthaltene l-Isomer genannt (Beispiel 3 in kläg.act. 5 Seite 12, Zeilen 

3-5). Gemäss anerkannter Rechtsprechung stellten Patentschriften im Hinblick auf die 

dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon dar, mithin sei nicht der 

allgemeine (technische) Sprachgebrauch, sondern letztlich nur der aus der 

Patentschrift sich ergebende Begriffsinhalt massgebend. Nachdem sich die im 

Streitpatent offenbarte Substanz ausschliesslich auf das l-Isomer beschränke, könne 

die einmal im Patent gewählte Definition später nicht mehr an die durch den Stand der 

Technik bereitgestellte Definition angeglichen werden. Nachdem sich die 

Gesuchstellerin 1 in ihrem Antrag auf Erteilung eines ESZ auf Deckung des Produkts 

EQUIMAX durch die Ansprüche 1, 3 und 4 berufen habe, also ebenfalls auf ein 

Praziquantel, das auf das l-Isomer beschränkt ist, sei die entsprechende 

Marktzulassung nicht die gemäss Art. 140b PatG geforderte erste Marktzulassung für 

das Erzeugnis, für das gemäss ESZ-Antrag Schutzverlängerung beantragt wurde. Dies 

sei dann der Fall, wenn bei EQUIMAX das üblicherweise unter Praziquantel vertriebene 

Razemat enthalten sei, welches nicht dem Praziquantel gemäss Definition des 

Streitpatents entspreche (Gesuchsantwort Rz. 54f.). Seitens der Gesuchstellerinnen 

sind keine Angaben darüber gemacht worden, ob in EQUIMAX ein Praziquantel 

verwendet wird, welches das l-Isomer enthält, oder ein Praziquantel, welches ein 

Razemat ist. Damit hat die Gesuchsgegnerin glaubhaft dargetan, dass das ESZ 

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gemäss Art. 140k Abs. 1 lit. a PatG nichtig ist, weil es entgegen Art. 140b PatG erteilt 

worden ist. Im Übrigen wird auch die Glaubwürdigkeit der vorliegenden Ausführungen 

nicht durch die Klageantwort der Sankyo Lifetech Co. Ltd. vom 10. Januar 2005 

hinreichend glaubhaft in Frage gestellt, indem - ohne eine hinreichende Begründung - 

behauptet wird, ein Gemisch von Ivermectin und Praziquantel sei eine 

Ausführungsform der Sankyo-Erfindung und deshalb vom Patent und dem ESZ 

umfasst. Hingegen wurde keine Stellungnahme abgegeben zu den Ausführungen der 

Gesuchsgegnerin, wonach das Schutzrecht keinen auf Praziquantel gerichteten 

Anspruch enthalte, sondern nur einen Anspruch, der eine Komponente von 

Praziquantel, nämlich das l-Isomer, erwähne (bekl.act. II/1 Rz. 16 ff. und S. 17).

b) Die Gesuchsgegnerin hatte am 12. November 2004 eine Nichtigkeitsklage beim 

Bezirksgericht Den Haag eingereicht, worauf die Gesuchstellerinnen am 17. Mai 2005 

beim Bezirksgericht Den Haag ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen gegen 

die Gesuchsgegnerin und ihre lokale Vertriebsgesellschaft einreichten. Der 

Verfügungsrichter des Bezirksgerichts Den Haag wies das Gesuch mit Entscheid vom 

7. Juli 2005 ab insbesondere mit der Begründung, es bestünden berechtigte Gründe 

zur Annahme, dass das ESZ im Hauptverfahren teilweise nichtig erklärt werde (bekl.act. 

II/19 bzw. bekl.act. II/20 [deutsche Übersetzung] E.3.12f.).

6. Insgesamt wurde die Vermutung der Gültigkeit des Streitpatents und des ESZ 

umgestossen, nachdem die Gesuchsgegnerin glaubhaft gemacht hat, dass

 

das Streitpatent im relevanten Umfang nicht neu ist;–

die im Patent behauptete synergistische Wirkung zumindest nicht im gesamten 

beanspruchten Bereich gegeben ist;

–

das Patent auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruht, und/oder–

das Patent nicht im vollen Umfang ausführbar ist;–

das ergänzende Schutzzertifikat (ESZ) nichtig ist, da es (wahrscheinlich, aber 

immerhin nicht von den Gesuchstellerinnen bestritten) auf einer falschen Zulassung 

beruht, wobei keine das Produkt abdeckende Zulassung existiert.

–

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 22/22

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Nachdem die Gesuchstellerinnen den Rechtsbestand von EP 0 059 074 und des 

daraus abgeleiteten ESZ nicht hinreichend glaubhaft dargelegt haben, ist das Gesuch 

abzuweisen.

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	Entscheid Handelsgericht, 12.12.2005
	Art. 77 PatG (SR 232.14). Die Eintragung des Patents in das Register hat die Rechtsvermutung zur Folge, dass das Patent gültig sei. Wer die Nichtigkeit geltend machen will, muss die sie begründenden Tatsachen behaupten und beweisen, wobei im Massnahmeverfahren Glaubhaftmachen genügt, und zwar auch bei europäischen Patenten (Handelsgericht, 12. Dezember 2005, HG.2005.54).

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