# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** eb91a17c-c11d-5526-8d7a-13dd18a276af
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2015_001
**Docket/Reference:** S2015_001
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/60/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

S2015_001

Besetzung

U r t e i l   v o m   9 .   F e b r u a r   2 0 1 5

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi,
Richter Dr. sc. nat., Dipl. Phys. ETH Kurt Sutter
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

A AG,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und 
Rechtsanwalt Dr. iur. Mark Schweizer und patentanwaltlich 
beraten durch Silvan Latscha

Klägerin

gegen

B SA,

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung / superprovisorische Massnahme; Dentaler 
Retentionseinsatz

S2015_001

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1. Mit  Eingabe  vom  27.  Januar  2015  machte  die  Klägerin  das  vorlie-
gende  Gesuch  um  Erlass  vorsorglicher  bzw.  superprovisorischer  Mass-
nahmen rechtshängig und stellte folgende Anträge:

"1. Der  Gesuchsgegnerin  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000 gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB  mit  Busse  superprovisorisch zu  verbieten,  Retentionseinsätze  für 
Vorrichtungen  zum  Verbinden  einer  dentalen  Prothesenkonstruktion  mit  ei-
ner  dentalen  Implantat- beziehungsweise  Überkappungskonstruktion,  die 
einen  für  eine  Druckknopfverbindung  ausgestalteten  Kopf  aufweist,  selber
oder durch Dritte aus der Schweiz auszuführen, die in der Aufsicht wie folgt

ausgestaltet sind.

2. Der Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 
11000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 
gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach 
Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbieten, 
Retentionseinsätze für Vorrichtungen zum Verbinden einer dentalen Prothe-
senkonstruktion mit einer dentalen Implantat- beziehungsweise Überkap-
pungskonstruktion, die einen für eine Druckknopfverbindung ausgestalteten
Kopf aufweist, selber oder durch Dritte auszuführen, herzustellen, zu la-
gern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu 
bringen, die in der Aufsicht wie folgt

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ausgestaltet sind.

3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, inklusive der Kosten des 

beigezogenen Patentanwalts, zu Lasten der Gesuchsgegnerin."

2. Mit Schreiben vom 30. Januar 2015 wurde der Klägerin der Eingang 
des  Massnahmebegehrens  bestätigt  und  ein  Kostenvorschuss  einver-
langt. Mit Eingabe vom 2. Februar 2015 reichte die Klägerin die angekün-
digten Muster sowie ein neu entdecktes Dokument ein.

3. Die Klägerin stützt ihren Anspruch im Sinne von Art. 261 ZPO auf das 
Schweizer Patent CH XX B1 (nachstehend "Massnahmepatent"). Dieses 
Patent  wurde  am  15.  Januar  2015  erteilt,  beansprucht  die  Priorität  einer 
europäischen  Patentanmeldung  EP YY.Y vom 21.  Mai  2012  und  ist  eine 
schweizerische  nationale  Phase  aus  der  internationalen Anmeldung WO 
ZZ/ZZ.

4. Die  Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  ist  gegeben  (Art.  26 
PatGG). In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 3 PatGG ist in 
einer Dreierbesetzung zu entscheiden.

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5.1 Das  Gericht  trifft gemäss Art.  261 Abs.  1  ZPO  die  notwendigen  vor-
sorglichen Massnahmen,  wenn  die  gesuchstellende  Partei  glaubhaft
macht,  dass  ein  ihr  zustehender  Anspruch  verletzt  ist  oder  eine  Verlet-
zung zu  befürchten  ist  (lit.  a)  und  ihr  aus  der  Verletzung  ein  nicht  leicht
wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine
Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, d.h. selbst
wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Einreden
oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen. Ferner muss ei-
ne gewisse  zeitliche  Dringlichkeit  gegeben  sein  und  die  anzuordnende
Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.

Bei  besonderer  Dringlichkeit,  insbesondere  bei  Vereitelungsgefahr, kann 
das  Gericht  die  vorsorgliche  Massnahme  sofort  und  ohne  Anhörung  der 
Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).

5.2 Wird eine Massnahme im Sinne von Art. 265 ZPO superprovisorisch 
beantragt, so ist das Gericht gehalten, mit Vorsicht vorzugehen, um wenn 
immer möglich zu vermeiden, eine Massnahme zu erlassen, die das Ge-
richt, hätte es vor dem Erlass der Massnahme die Gegenseite angehört, 
nicht  erlassen  hätte.  So  heisst  es  in  der  Botschaft  des  Bundesrates  zur 
ZPO: 

Ein  Gesuch  um  ein  Superprovisorium  hat  das  Gericht  umsichtig  zu  prüfen:  Es 

darf nicht leichthin auf Glaubhaftigkeit der (qualifizierten) Gefährdung schliessen, 

sondern  muss  – nebst  einer  plausiblen  Darstellung  der  Fakten – auch  Belege 

verlangen.1

In gewissem Umfang muss das Gericht deshalb in einer solchen Situation 
von Amtes  wegen mögliche Gegenargumente der  Beklagten antizipieren 
und auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen.

6.1 Ein Schweizer Patent wie das Massnahmepatent wird, auch wenn es 
als nationale Phase aus einer internationalen PCT-Anmeldung hervorge-
gangen ist, für die Erteilung in der Schweiz nicht auf Neuheit und erfinde-
rische Tätigkeit  überprüft  (vgl. Art.  59 Abs.  4  PatG).  In  einer  solchen  Si-
tuation  darf  das  Gericht  bei  der  Beurteilung eines superprovisorischen 
Massnahmebegehrens nicht  einfach  davon  ausgehen,  dass  das  Patent 
rechtsbeständig ist.2 Dies wurde bereits in der Rechtsprechung des Bun-
despatentgerichts  festgehalten: Zur  Glaubhaftmachung  der  Rechtsbe-
ständigkeit  sind  weitergehende Nachweise  wie  beispielsweise  ein  amtli-

1 BBl 2006 S. 7356
2 vgl. diesbezüglich analog auch für den strafrechtlichen Schutz Art. 86 Abs. 1 

zweiter Halbsatz PatG

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cher  Recherchebericht  oder  ein  vorläufiger  internationaler  Prüfungsbe-
richt mit Hinweis auf Patentfähigkeit erforderlich.3

6.2 Vorliegend  wurde  zur  die  Basis  des  Schweizer  Massnahmepatents 
bildenden  internationalen  Anmeldung  bereits  ein  internationaler  Recher-
chebericht und ein vorläufiger internationaler Prüfungsbericht angefertigt. 
Dieser äussert sich ausdrücklich negativ zur Patentfähigkeit der internati-
onal publizierten Ansprüche, die identisch sind mit den für die Schweiz im 
Rahmen des Klagepatents erteilten Patentansprüchen.

Die  Klägerin  widerspricht  dem  Bericht.  Sie  äussert  sich  ausführlich  zur 
Frage,  ob  die  im  Rahmen  des  vorläufigen  internationalen  Prüfungsbe-
richts festgehaltene mangelnde Neuheit gegenüber den Dokumenten D1 
(EP  2 248 485 A1)  und  D2  (EP 0 894  480 A1)  gerechtfertigt  ist,  und  ar-
gumentiert  zusätzlich  sicherheitshalber  zur  Frage  der  Neuheit  auch  zu 
den Dokumenten D3 (WO 2011/027229 A2) und D4 (US 5,211,561 A). 

Insbesondere  argumentiert  die  Klägerin,  dass  die  Druckknopfverbindung 
gemäss Anspruch 1 dafür vorgesehen sei, die Prothesenkonstruktion „re-
versibel und wiederholbar“ auf die Implantatkonstruktion aufzusetzen und 
davon wieder abzulösen, und dass der Ring gemäss D1 weder vorgese-
hen  noch  (was  bei  einem  Zweckmerkmal  wie  hier entscheidend  ist)  ge-
eignet für eine solche Druckkopfverbindung sei.

Dies  ist  auf  den  ersten  Blick  nicht  überzeugend,  zumal  D1  in Abs.  0043 
explizit erwähnt, dass eine lösbare Verbindung realisiert werden kann, in-
dem  die  Manschette  9  auf  der  Innenseite  mit  einer  geeigneten Ausneh-
mung 9a versehen wird, womit klar wird, dass die in D1 gezeigten Ringe 
durchaus zum Realisieren einer lösbaren Verbindung geeignet wären.

Weiter argumentiert die Klägerin, dass das koronale Ende des Rings von 
D1  nicht  eine  kreisscheibenförmige  Endseite  bilde,  wie  dies  die  Prüferin 
im  Rahmen  des  internationalen  Rechercheberichts  geltend  gemacht  ha-
be. 

Diesbezüglich ist  zunächst  darauf  hinzuweisen,  dass  ein  blosser  Ring 
durchaus eine Endseite in Form seiner koronalen Begrenzungsfläche be-
sitzt,  so  auch  jener  gemäss  D1,  und  (weil  diese  Endseite  ringförmig  ist) 
durchaus  auch  gesagt  werden  kann,  dass  es  sich  bei  breiter Auslegung 
um eine kreisscheibenförmige Endseite mit einer (mittigen) Öffnung han-
delt.

3 S2013_005, Urteil vom 24. Mai 2013 E. 3

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Weiter  bezieht  sich  die  Klägerin  auf Abs.  0008  des  Massnahmepatents, 
wo  Funktionen  beschrieben  seien,  die  ein  blosser  Ring  ohne  Endseite 
nicht  erfüllen  könne,  woraus  sie  auf  eine  enge  Auslegung  des  Begriffs 
Endseite schliesst. 

In  diesem Absatz  sind  die Ausführungen,  die  einen  enger  verstandenen 
Begriff einer Endseite betreffen, jedoch nicht eindeutig als zwingend not-
wendig dargestellt, z.B. "Insbesondere kann die Endseite ... den Retenti-
onsrand ... abschliessen ...", oder "Beispielsweise kann die Endseite da-
bei  einen  Boden  beziehungsweise  Deckel  bilden…".  Da diese  Merkmale 
als optional verstanden werden können, könnte aus Abs. 0008 sogar ge-
folgert werden, dass der Begriff "Endseite" gemäss Anspruch breiter ver-
standen  werden  muss. Ansonsten  wäre  es  unnötig,  die  entsprechenden 
Ausführungen optional zu formulieren. 

Somit  ist  die Ansicht  der  Prüferin,  die  den  internationalen  Recherchebe-
richt erstellt und mangelnde Neuheit von Anspruch 1 festgestellt hat, pri-
ma facie nicht widerlegt. 

Selbst wenn man aber von der engen Auslegung des Begriffs "Endseite" 
gemäss  Klägerin  ausginge,  hat  die  Klägerin  im  Rahmen  des  Massnah-
megesuchs  nicht  nur  die  Neuheit,  sondern  auch  die  erfinderische  Tätig-
keit des Massnahmepatents glaubhaft zu machen.

Die  Klägerin  behauptet  das  Vorliegen  von  erfinderischer  Tätigkeit  zum 
Abschluss der Diskussion der Neuheit jeweils nur kurz (vgl. Massnahme-
begehren RZ 61 zur D1: "Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist also neu 
und  erfinderisch gegenüber  der Offenbarung  der  D1";  RZ 68  und  69  zur 
D2:  "Somit  sind  zumindest  die  Merkmale  b, g  und  h  des Anspruchs  1  in 
der  Verankerung  der  D2  nicht  vorhanden.  Der  Gegenstand  des  An-
spruchs 1 ist also auch neu und erfinderisch gegenüber der D2."; RZ 73 
und  74  zur  D3:  "Somit  sind  zumindest  die  Merkmale  g  und  h  des  An-
spruchs  1  im  Retentionseinsatz  der  D3  also  eindeutig  nicht  vorhanden. 
Der  Gegenstand  des Anspruchs  1  ist  somit  neu  und  erfinderisch  gegen-
über  der Offenbarung  der  D3";  RZ 78  zur  D4:  "Der Gegenstand  des An-
spruchs  1  ist  somit  eindeutig  neu  und  erfinderisch gegenüber  der  Offen-
barung der D3"). 

Damit wird  weder  der  einschlägige  Fachmann  definiert  (zwingendes  Er-
fordernis  zur  Beurteilung  der  erfinderischen Tätigkeit),  noch  wird  darge-
legt, warum der Fachmann nicht darauf kommen würde, zum Beispiel un-
ter Verwendung des beim Europäischen Patentamt angewendeten Prob-

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lem-Lösungsansatzes,  die  im  Stand  der  Technik  offenbarten  Vorrichtun-
gen so zu verändern, dass der Gegenstand der beanspruchten Erfindung 
resultiert.

Zudem  erscheint  im  vorliegenden  Fall  (auch  bei  klägerischer Auslegung 
des  Begriffs  "kreisscheibenförmige  Endseite")  ein  Naheliegen  auch  nicht 
von vornherein ausgeschlossen, wird doch in den Figuren 5 und 6 der D1 
gemäss  Klägerin im  genau  gleichen  Zusammenhang  wie  im  Massnah-
mepatent ein  axial  geschlitzter  Ring  offenbart,  dem  verglichen  mit  dem 
beanspruchten  Gegenstand  bei  klägerischer  Auslegung  nur  die  kreis-
scheibenförmige  Endseite  zu  fehlen  scheint,  Öffnung  6  und  Schlitz  10 
sind vorhanden:

Auf der anderen Seite wird in Figur 8 ebenfalls der D1 auf der linken Seite 
genau  ein  solcher  mit  dem  Bezugszeichen  8  dargestellter  geschlitzter 
Ring  dargestellt,  und  auf  der  rechten  Seite  für  den Aufsatz  auf  ein  glei-
ches  männliches Teil  dieses  Druckknopf-ähnlichen  Systems  ein  hauben-
förmiger  Retentionseinsatz  18,  der  eindeutig  über  eine  kreisscheibenför-
mige Endseite, diesmal ohne Öffnung und ohne axialen Schlitz, verfügt:

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Es  ist  nicht  ohne  weiteres  erkennbar,  warum  in  einer  solchen  Situation, 
wo  in  der  gleichen  Figur  zwei  für  die  gleiche  Funktion  vorgesehene  Ge-
genstände offenbart werden, der Fachmann nicht motiviert sein sollte, bei 
der  Kappe  18  eine  Öffnung  in  der  scheibenförmigen  Endseite  und  einen 
axialen  Schlitz  vorzusehen,  zumal  aus  der  D3 für  solche  haubenförmige 
Aufsätze axiale Schlitze als geeignet bekannt waren.

6.3 Bei  Vorliegen  eines  negativen vorläufigen  internationalen  Prüfungs-
berichts müsste, damit einer superprovisorischen Massnahme stattgege-
ben werden kann, zumindest gestützt auf die Vorbringen der Gesuchstel-
lerin prima facie erkennbar sein, dass dennoch Neuheit und erfinderische 
Tätigkeit vorliegen. Diese Bedingungen sind hier nicht erfüllt. Damit fehlt 
eine  für  den  Erlass  einer  superprovisorischen  Massnahme  genügend 
dargelegte Anspruchsgrundlage. Das  Gesuch  um  Erlass  einer  superpro-
visorischen Massnahme ist daher abzuweisen.

7. Der Beklagten ist Frist anzusetzen, um zum Gesuch um Erlass vor-
sorglicher Massnahmen Stellung zu nehmen (Art. 253 ZPO).

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8. Über die Prozesskosten ist im Endentscheid betreffend vorsorgliche
Massnahmen zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO).

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Das  Gesuch  um  Erlass  superprovisorischer  Massnahmen  wird  ab-

gewiesen.

2. Der  Beklagten  wird  eine  Frist  bis  23.  Februar  2015 zur  Erstattung 

der Massnahmeantwort angesetzt. 

3. Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid befunden.

4. Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien,  je  gegen  Empfangsbestäti-

gung.

St. Gallen, 9. Februar 2015

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 09.02.2015

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