# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** b7de4ac1-0f5f-58b8-9d41-8993308e07a2
**Source:** Zürich (ZH)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2024-05-14
**Language:** de
**Title:** Zürich Handelsgericht 14.05.2024 HG210262
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/ZH_Obergericht/ZH_HG_001_HG210262_2024-05-14.pdf

## Full Text

Handelsgericht des Kantons Zürich
  

Geschäfts-Nr.: HG210262-O U

Mitwirkend: Oberrichter Dr. Stephan Mazan, Vizepräsident, Oberrichterin Nicole 

Klausner, Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn, Handelsrichterin 

Dr. Esther Nägeli und Handelsrichterin Sandra Hanhart sowie Ge-

richtsschreiber Lukas Bügler

Urteil vom 14. Mai 2024

in Sachen

A._____, Inc., 
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____, 

vertreten durch Rechtsanwalt MLaw X2._____,

gegen

B._____,
Beklagter

betreffend UWG

- 2 -

Inhaltsverzeichnis

Rechtsbegehren ....................................................................................................5
Sachverhalt und Verfahren ..................................................................................9
A. Sachverhaltsübersicht ..................................................................................9

a. Parteien und ihre Stellung ........................................................................9

b. Prozessgegenstand ..................................................................................9

B. Prozessverlauf .............................................................................................10
Erwägungen.........................................................................................................11
1. Formelles ......................................................................................................11

1.1. Anwendbares Prozessrecht....................................................................11

1.2. Zuständigkeit und Rechtsschutzinteresse ..............................................12

1.3. Änderung der Gerichtbesetzung.............................................................12

1.3. Zustellungen an den Beklagten ..............................................................12

1.4. Klageänderung .......................................................................................13

1.5. Vorbemerkung: Behauptungs-, Substantiierungs- und Bestreitungslast 13

2. Sachverhalt und wesentliche Parteistandpunkte .....................................14
2.1. Unbestrittener Sachverhalt .....................................................................14

2.1.1. Sachverhalt im Zusammenhang mit den Parteien..................................14

2.1.2. Sachverhalt zum Beklagten im Allgemeinen ..........................................19

2.2. Wesentliche Parteistandpunkte ..............................................................20

2.2.1. Klägerin...................................................................................................20

2.2.2. Beklagter.................................................................................................21

3. Anwendbares Recht ....................................................................................22
4. Beurteilung nach deutschem Recht...........................................................23

4.1. Vorliegen einer unlauteren geschäftlichen Handlung nach DE-UWG ....23

4.1.1. Mitbewerber ............................................................................................23

4.1.2. Gezielte Behinderung .............................................................................25

4.2. Passivlegitimation des Beklagten ...........................................................29

4.3. Verwirkung..............................................................................................30

4.4. Ansprüche der Klägerin ..........................................................................30

4.4.1. Feststellungsanspruch............................................................................30

- 3 -

4.4.2. Einrede gegen die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche ......31

4.4.3. Unterlassungsanspruch ..........................................................................31

4.4.4. Beseitigungsanspruch ............................................................................32

4.4.5. Urteilspublikation ....................................................................................33

4.5. Fazit nach deutschem Recht ..................................................................34

5. Beurteilung nach österreichischem Recht................................................34
5.1. Vorliegen einer unlauteren Geschäftspraktik nach AT-UWG .................34

5.1.1. Wettbewerbsverhältnis ...........................................................................34

5.1.2. Unzulässiger Behinderungswettbewerb .................................................35

5.2. Passivlegitimation des Beklagten ...........................................................37

5.3. Verwirkung..............................................................................................37

5.4. Ansprüche der Klägerin ..........................................................................38

5.4.1. Feststellunganspruch..............................................................................38

5.4.2. Einwand gegen die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche .....38

5.4.3. Unterlassungsanspruch ..........................................................................38

5.4.4. Beseitigungsanspruch ............................................................................39

5.5. Fazit zum österreichischen Recht...........................................................40

6. Beurteilung nach niederländischem Recht ...............................................40
6.1. Unerlaubte Handlung und Rechtsmissbrauch ........................................40

6.1.1. Rechtliche Grundlagen ...........................................................................40

6.1.2. Würdigung ..............................................................................................41

6.2. Passivlegitimation des Beklagten ...........................................................43

6.3. Verwirkung..............................................................................................43

6.4. Ansprüche der Klägerin ..........................................................................44

6.4.1. Feststellungsanspruch............................................................................44

6.4.2. Einrede gegen die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche ......44

6.4.3. Unterlassungsanspruch ..........................................................................45

6.4.4. Beseitigungsanspruch ............................................................................45

6.4.5. Urteilspublikation ....................................................................................46

6.5. Fazit zum niederländischen Recht..........................................................46

7. Vollstreckungsmassnahmen ......................................................................46
8. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen ........................................47

- 4 -

9. Kosten- und Entschädigungsfolgen ..........................................................48
9.1. Streitwert und Gerichtskosten.................................................................48

9.2. Parteientschädigungen ...........................................................................49

Dispositiv .............................................................................................................50

- 5 -

Rechtsbegehren Klage:
(act. 1 S. 2 ff.)

"1. Es sei festzustellen, dass der Beklagte:
(a) durch die Anmeldung der Marke "A._____" als europäische 

Gemeinschafts- bzw. Unionsmarke (Anmeldung-Nr. 1) und 
durch das Einreichen sowie Aufrechterhalten der auf dieser 
Anmeldung basierten Widersprüche gegen die von der Klä-
gerin angemeldeten europäischen Gemeinschafts- bzw. Uni-
onsmarken "A._____" (Anmeldung-Nr. 2; Widerspruch Nr. 3), 
"A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 4; Widerspruch Nr. 5) und 
"A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 6; Widerspruch Nr. 7) die (i) 
Klägerin in Deutschland in unlauterer Weise im Wettbewerb 
behindert hat und nach wie vor behindert, (ii) in den Nieder-
landen eine unerlaubte Handlung zulasten der Klägerin be-
gangen hat und nach wie vor begeht, und (iii) die Klägerin in 
Österreich in unlauterer Weise im Wettbewerb behindert hat 
und nach wie vor behindert; und 

(b) aus der unter der Nr. 1 hängigen Anmeldung für die Unions-
marke "A._____" bzw. der daraus resultierenden Eintragung 
keine Ansprüche (im eigenen Namen und/oder im Namen der 
jeweiligen Inhaberin oder der in anderer Weise Berechtigten 
an der Anmeldung bzw. an der daraus resultierenden Eintra-
gung) gegen die Klägerin und/oder Dritte, welche ihr Recht 
zum Gebrauch des Zeichens "A._____" (in jeder Schreib-
weise und in Alleinstellung oder in Verbindung mit anderen 
Elementen) direkt oder indirekt von der Klägerin ableiten, we-
gen Gebrauchs dieses Zeichens geltend machen kann.

 2. Es sei dem Beklagten unter Androhung der Ersatzvornahme, der 
Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche 
Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB im Fall der Zuwiderhand-
lung und einer Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von 
CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung zu befehlen, innert 
10 Tagen ab unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nich-
terteilung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde 
die beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum 
(EUIPO) unter der Nr. 1 hängige Anmeldung für die Unionsmarke 
"A._____" bzw. die daraus resultierende Eintragung namens der 
Inhaberin der Anmeldung bzw. Eintragung unwiderruflich zurück-
zunehmen.

 3. Eventualiter zu Ziff. 2:
(a) Es sei dem Beklagten unter Androhung der Bestrafung mit 

Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung 
im Sinne von Art. 292 StGB und einer Ordnungsbusse nach 
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO von CHF 5'000.– im Fall der Zuwi-
derhandlung zu verbieten, aus der unter der Nr. 1 hängigen 

- 6 -

Anmeldung für die Unionsmarke "A._____" bzw. der daraus 
resultierenden Eintragung Ansprüche (im eigenen Namen 
und/oder im Namen der jeweiligen Inhaberin oder der in an-
derer Weise Berechtigten an der Anmeldung bzw. an der dar-
aus resultierenden Eintragung) gegen die Klägerin und/oder 
Dritte, welche ihr Recht zum Gebrauch des Zeichens 
"A._____" (in jeder Schreibweise und in Alleinstellung oder in 
Verbindung mit anderen Elementen) direkt oder indirekt von 
der Klägerin ableiten, wegen Gebrauchs dieses Zeichens gel-
tend zu machen, geltend machen zu lassen oder in anderer 
Weise an deren Geltendmachung direkt oder indirekt mitzu-
wirken.

(b) Es sei dem Beklagten unter Androhung der Ersatzvornahme 
und der Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen 
eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB im Fall 
der Zuwiderhandlung sowie unter Androhung einer Ord-
nungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 1'000.– 
für jeden Tag der Nichterfüllung zu befehlen, innert 10 Tagen 
ab unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtertei-
lung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde 
die beim Amt der Europäischen Union hängigen Widersprü-
che gegen die Unionsmarken "A._____" (Anmeldung-Nr. 2; 
Widerspruch Nr. 3), "A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 4; Wider-
spruch Nr. 5) und "A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 6; Wider-
spruch Nr. 7) namens der Widersprechenden zurückzuneh-
men.

 4. Die Klägerin sei zu ermächtigen, das Urteil, oder Teile daraus, in-
nert 30 Tagen ab unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. 
Nichterteilung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Be-
schwerde auf Kosten des Beklagten öffentlich bekannt zu machen, 
insbesondere im Wirtschaftsteil der folgenden Publikationsorgane:
(a) C._____ (C._____) [Zeitung];
(b) D._____ [Zeitung];
(c) E.______ (E._____) [Zeitung].

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beklagten."

- 7 -

Rechtsbegehren Replik:
(act. 54 S. 2 ff.)

"1. Es sei festzustellen, dass der Beklagte:
(a) durch die Anmeldung und Eintragung der Marke "A._____" 

als europäische Gemeinschafts- bzw. Unionsmarke (Nr. 1) 
und durch das Einreichen sowie Aufrechterhalten der auf die-
ser Marke basierten Widersprüche gegen die von der Kläge-
rin angemeldeten europäischen Gemeinschafts- bzw. Uni-
onsmarken "A._____" (Anmeldung-Nr. 2; Widerspruch Nr. 3), 
"A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 4; Widerspruch Nr. 5) und 
"A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 6; Widerspruch Nr. 7) die (i) 
Klägerin in Deutschland in unlauterer Weise im Wettbewerb 
behindert hat und nach wie vor behindert, (ii) in den Nieder-
landen eine unerlaubte Handlung zulasten der Klägerin be-
gangen hat und nach wie vor begeht, und (iii) die Klägerin in 
Österreich in unlauterer Weise im Wettbewerb behindert hat 
und nach wie vor behindert; und

(b) aus der Anmeldung und Eintragung der europäischen Ge-
meinschafts- bzw. Unionsmarke "A._____" (Nr. 1) und aus 
nationalen Anmeldungen und Eintragungen in Deutschland, 
den Benelux-Staaten und Österreich, welche aus der Um-
wandlung dieser Gemeinschafts- bzw. Unionsmarke resultie-
ren, keine Ansprüche (im eigenen Namen und/oder im Na-
men der jeweiligen Inhaberin oder der in anderer Weise Be-
rechtigten an der Marke) gegen die Klägerin und/oder Dritte, 
welche ihr Recht zum Gebrauch des Zeichens "A._____" (in 
jeder Schreibweise und in Alleinstellung oder in Verbindung 
mit anderen Elementen) direkt oder indirekt von der Klägerin 
ableiten, wegen Gebrauchs dieses Zeichens geltend machen 
kann.

 2. Es sei dem Beklagten unter Androhung der Bestrafung mit Busse 
wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von 
Art. 292 StGB und einer Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. b 
ZPO von CHF 5'000.– im Fall der Zuwiderhandlung zu verbieten, 
aus der Anmeldung oder Eintragung der europäischen Gemein-
schafts- bzw. Unionsmarke "A._____" (Nr. 1) oder aus nationalen 
Anmeldungen oder Eintragungen in Deutschland, den Benelux-
Staaten oder Österreich, welche aus der Umwandlung dieser Ge-
meinschafts- bzw. Unionsmarke resultieren, Ansprüche (im eige-
nen Namen und/oder im Namen der jeweiligen Inhaberin oder der 
in anderer Weise Berechtigten an der Marke) gegen die Klägerin 
und/oder Dritte, welche ihr Recht zum Gebrauch des Zeichens 
"A._____" (in jeder Schreibweise und in Alleinstellung oder in Ver-
bindung mit anderen Elementen) direkt oder indirekt von der Klä-
gerin ableiten, wegen Gebrauchs dieses Zeichens geltend zu ma-

- 8 -

chen, geltend machen zu lassen oder in anderer Weise an deren 
Geltendmachung direkt oder indirekt mitzuwirken.

 3. Es sei dem Beklagten unter Androhung der Ersatzvornahme und 
der Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtli-
che Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB im Fall der Zuwider-
handlung sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse nach 
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nicht-
erfüllung zu befehlen, innert 10 Tagen ab unbenutztem Ablauf der 
Rechtsmittelfrist bzw. Nichterteilung der aufschiebenden Wirkung 
nach erfolgter Beschwerde die beim Amt der Europäischen Union 
für geistiges Eigentum hängigen Widersprüche gegen die Unions-
marken "A._____" (Anmeldung-Nr. 2; Widerspruch Nr. 3), 
"A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 4; Widerspruch Nr. 5) und 
"A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 6; Widerspruch Nr. 7) namens der 
Widersprechenden zurückzunehmen.

 4. Die Klägerin sei zu ermächtigen, das Urteil, oder Teile daraus, in-
nert 30 Tagen ab unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. 
Nichterteilung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Be-
schwerde auf Kosten des Beklagten öffentlich bekannt zu machen, 
insbesondere im Wirtschaftsteil der folgenden Publikationsorgane:
(a) C._____ (C._____) [Zeitung]; 
(b) D._____ [Zeitung];
(c) E._____ (E._____) [Zeitung].

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. Mehrwertsteuer)
zulasten des Beklagten."

- 9 -

Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Die Klägerin ist eine US-amerikanische Gesellschaft mit Sitz in F._____, G._____ 

[Bundesstaat], USA (act. 1 S. 14). Sie ist Muttergesellschaft des A._____-Kon-

zerns, der im Bereich …-fahrzeuge tätig ist (act. 1 Rz. 24).

Der Beklagte ist eine natürliche Person inzwischen mit Wohnsitz in H._____, Bul-

garien. Nach eigener Darstellung ist er im Bereich der Schöpfung und Entwicklung 

neuer Markenrechte tätig (act. 17 S. 12, 18).

b. Prozessgegenstand

Am 17. Oktober 2006 reichte der Beklagte beim Österreichischen Patentamt eine 

Markenanmeldung für das Zeichen "A._____" ein und beanspruchte dieses unter 

anderem für Fahrzeuge. Am 9. Februar 2007 meldete die Klägerin beim Amt der 

Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) zwei Unionsmarken 

"A._____" unter anderem für Fahrzeuge an. In der Folge meldete der Beklagte so-

dann eine Unionsmarke "A._____" unter anderem für Fahrzeuge an und bean-

spruchte dabei Priorität per 17. Oktober 2006 aus der nationalen österreichischen 

Markenanmeldung. Gestützt auf diese Unionsmarkenanmeldung erhob er am 

10. bzw. 30. Oktober 2007 Widerspruch gegen die beiden Unionsmarkenanmel-

dungen der Klägerin sowie am 27. Mai 2010 einen weiteren Widerspruch gegen 

eine von der Klägerin am 8. Dezember 2009 eingereichte Unionsmarkenanmel-

dung. Zufolge eines Dritt-Widerspruchsverfahrens gegen die Unionsmarkenanmel-

dung des Beklagten, welches im Jahr 2007 begann und bis im Jahr 2022 dauerte, 

blieb das gegen die klägerische Markenanmeldung gerichtete Widerspruchsverfah-

ren und damit auch deren Eintragung sistiert. Die Unionsmarke des Beklagten 

wurde schliesslich nach Klageeinleitung am 8. Juni 2022 eingetragen. Die Klägerin 

reichte am 3. November 2022 einen Löschungsantrag gegen die Unionsmarke des 

Beklagten ein.

- 10 -

Die Klägerin ist der Auffassung, beim Beklagten handle es sich um einen sog. "Mar-

kentroll", der unter Nutzung etlicher zwischengeschalteter Gesellschaften ein Netz 

von tausenden Marken und Markenanmeldungen aufgebaut habe, um dadurch 

Markenkonflikte zu provozieren und die betroffenen Dritten, die ein identisches oder 

ähnliches Zeichen gebrauchen, dazu zu bringen, sich gegen eine Ablösesumme 

freizukaufen. Dieses Verhalten, welches der Beklagte auch ihr gegenüber anzu-

wenden versucht habe, stelle eine unlautere bzw. unerlaubte Handlung dar. Der 

Beklagte beantragt die Klageabweisung.

B. Prozessverlauf 

Am 20. Dezember 2021 (Datum Poststempel) machte die Klägerin die vorliegende 

Klage beim hiesigen Gericht anhängig (act. 1; act. 2; act. 3/2-315). Nach Eingang 

des von der Klägerin einverlangten Kostenvorschusses (act. 4; act. 6) wurde dem 

Beklagten mit Verfügung vom 7. Februar 2022 Frist angesetzt, um eine schriftliche 

Klageantwort einzureichen (act. 9). Mit Eingabe vom 24. April 2022 ersuchte der 

Beklagte um eine Erstreckung dieser Frist (act. 14), worauf ihm mit Verfügung vom 

26. April 2022 eine kurze Nachfrist angesetzt wurde (act. 15).

Mit Eingabe vom 17. Mai 2022 stellte der Beklagte innert Frist zur Einreichung der 

Klageantwort ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege, erhob 

die Einrede der Unzuständigkeit sowie des fehlenden Rechtsschutzinteresses und 

äusserte sich auch inhaltlich zur Klage (act. 17; act. 18/1-7). Mit Verfügung vom 

27. Mai 2022 wurde unter anderem der Klägerin Frist angesetzt, um sich zu den 

formellen Begehren des Beklagten zu äussern (act. 19), woraufhin sie fristgerecht 

mit Eingabe vom 30. Juni 2022 ihre Stellungnahme einreichte (act. 27; act. 28/330-

335). Mit Beschluss vom 12. September 2022 wurde ein zuvor vom Beklagten ge-

stellte Ausstandsbegehren (act. 34) sowie das Gesuch des Beklagten um Gewäh-

rung der unentgeltlichen Rechtspflege abgewiesen (act. 38). Auf eine dagegen er-

hobene Beschwerde trat das Bundesgericht mit Urteil vom 9. November 2022 nicht 

ein (act. 43).

Mit Beschluss vom 25. Januar 2023 wurde auf das klägerische Rechtsbegehren 

Ziff. 2 nicht eingetreten. Im Übrigen wurde die Unzuständigkeitseinrede des Be-

- 11 -

klagten sowie die Einrede des fehlenden Rechtsschutzinteressens abgewiesen 

(act. 45). Auf eine dagegen erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht mit Urteil 

vom 16. März 2023 nicht ein (act. 48). Nachdem das Verfahren mit Verfügung vom 

10. März 2023 an die Instruktionsrichterin delegiert wurde, wurde der Klägerin am 

13. April 2023 Frist zur Erstattung der Replik angesetzt (act. 46; act. 49). Am 

19. Juni 2023 reichte die Klägerin fristgerecht ihre Replik ein (act. 54; act. 55/336-

390). Daraufhin wurde dem Beklagten mit Verfügung vom 27. Juni 2023 Frist zur 

Erstattung der Duplik angesetzt (act. 56). Diese Verfügung wurde dem Beklagten 

am 31. Juli 2023 mittels amtlicher Publikation zugestellt bzw. eröffnet (act. 62). 

Während laufender Duplikfrist reichte die Klägerin mit Datum vom 4. August 2023 

eine Noveneingabe ein (act. 64; act. 65/336). Der Beklagte wurde mittels amtlich 

publizierter Verfügung vom 10. August 2023 auf diese Eingabe sowie darauf, dass 

sie für ihn beim hiesigen Gericht zur Abholung bereit liegt, hingewiesen (act. 66). 

Innert Frist ging keine Duplik des Beklagten ein. 

Mit Verfügung vom 19. März 2024 wurde den Parteien Gelegenheit eingeräumt, auf 

die Durchführung einer Hauptverhandlung zu verzichten (act. 73). Mit Eingabe vom 

3. April 2024 verzichtete die Klägerin auf die Durchführung einer Hauptverhandlung 

(act. 78). Der Beklagte liess sich innert Frist nicht vernehmen, weshalb andro-

hungsgemäss von einem Verzicht auf die Hauptverhandlung auszugehen ist. Das 

Verfahren erweist sich als spruchreif.

Erwägungen

1. Formelles

1.1. Anwendbares Prozessrecht

Es liegt ein internationaler Sachverhalt vor, da beide Parteien ihren Sitz bzw. Wohn-

sitz im Ausland haben. Nach einer allgemeinen Regel des internationalen Privat-

rechts gilt der Grundsatz der Anwendung der lex processualis fori, was bedeutet, 

dass auf Verfahrensfragen das Recht am Ort des Prozesses und damit vorliegend 

die Schweizerische ZPO anwendbar ist (ZK IPRG-MÜLLER-CHEN, Vorb. Art. 2-10 

N 9). Das Verfahrensrecht umfasst sowohl das Recht auf Beweis, Beweisführung, 

- 12 -

Beweiswürdigung wie auch die Anforderungen an die Behauptungs- und Substan-

tiierungslast. Demgegenüber gehören die Beweislastregeln zum materiellen Recht 

und richten sich entsprechend nach dem in der Sache anwendbaren Recht (zum 

anwendbaren Recht unten E. 3; Urteil des Bundesgerichts 5A_723/2017 vom 

17. Dezember 2018, E. 6.1; BSK ZGB I-LARDELLI/VETTER, Art. 8 N 92). 

1.2. Zuständigkeit und Rechtsschutzinteresse

Über die Zuständigkeit des Handelsgericht sowie das Rechtsschutzinteresse der 

Klägerin wurde bereits mit Beschluss vom 25. Januar 2023 befunden (act. 44). An 

dieser Beurteilung hat sich nichts geändert. Es dann daher vollumfänglich auf die 

dortigen Ausführungen verwiesen werden.

1.3. Änderung der Gerichtbesetzung

Die Beschlüsse vom 30. Juni 2022, 12. September 2022 und 25. Januar 2023 wur-

den durch Oberrichter Roland Schmid, Oberrichterin Judith Haus Stebler sowie die 

Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn, Dr. Esther Nägeli und Sandra Hanhart gefällt 

(act. 25; act. 28; act. 44). Mit Verfügung vom 20. März 2023 (act. 46) wurde das 

Verfahren an Oberrichterin Nicole Klausner delegiert. Zufolge Änderung der Kon-

stituierung des Handelsgerichts übernahm Oberrichter Dr. Stephan Mazan den 

Vorsitz im vorliegenden Verfahren, was sich auch bereits aus der Verfügung vom 

19. März 2024 ergibt (act. 73). Die Zusammensetzung des Gerichts war den Par-

teien somit vor Fällung dieses Endentscheids bekannt.

1.3. Zustellungen an den Beklagten

Der Beklagte verlegte während des vorliegenden Verfahrens seinen Wohnsitz von 

I._____, Kanton Zürich, nach H._____, Bulgarien (vgl. act. 48 E. 4 und act. 49). Der 

Beklagte erklärte im Rahmen der von ihm gegen den Beschluss vom 25. Januar 

2023 erhobenen Beschwerde gegenüber dem Bundesgericht, die Angabe eines 

Zustelldomizils sei ihm nicht möglich (act. 48 E. 4). Damit können ihm auch im vor-

liegenden Verfahren die Entscheide rechtsgültig mittels amtlicher Publikation zuge-

stellt werden (Art. 141 Abs. 1 lit. c ZPO). Der Vollständigkeit halber ist anzufügen, 

dass die Voraussetzungen für eine amtliche Publikation auch dann erfüllt sind, 

- 13 -

wenn – wie dies von der Klägerin geltend gemacht wird (act. 54 Rz. 4 f.) – davon 

ausgegangen wird, dass der Beklagte weiterhin in I._____, Kanton Zürich, wohn-

haft ist. Die Zustellung an seine dortige Adresse erwies sich bei mehreren Versu-

chen auf unterschiedlichen Zustellwegen als unmöglich (act. 47/2; act. 59; Art. 141 

Abs. 1 lit. b ZPO). Demnach sind die an den Beklagten mittels amtlicher Publikation 

erfolgten Zustellungen gültig und auch das vorliegende Urteil ist ihm auf diesem 

Weg zuzustellen.

1.4. Klageänderung

Die Klägerin passte ihre Rechtsbegehren im Rahmen ihrer Replik an (act. 54 

S. 2 ff. und Rz. 6 f.). Es kann offen bleiben, ob es sich dabei um eine Klageände-

rung handelt, denn die Voraussetzungen hierfür sind ohne Weiteres erfüllt 

(Art. 227 Abs. 1 ZPO).

1.5. Vorbemerkung: Behauptungs-, Substantiierungs- und Bestreitungslast

In Verfahren, in denen – wie vorliegend – der Verhandlungsgrundsatz gilt, obliegt 

es den Parteien und nicht dem Gericht, die für die Beurteilung notwendigen Tatsa-

chen zusammen zu tragen (Art. 55 Abs. 1 ZPO; BGE 144 III 519 E. 5.1 = Pra 108 

Nr. 87). Entsprechend trifft die Parteien die Behauptungs-, Substantiierungs- und 

Beweislast sowie die Bestreitungslast. Die Behauptungslast folgt der Beweislast 

(BGE 132 III 186 E. 4). Inwieweit Tatsachen zu behaupten und zu substantiieren 

sind, ergibt sich gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung (statt vieler 

Urteil des Bundesgerichts 4A_350/2020 vom 12. März 2021, E. 6.2) einerseits aus 

den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem pro-

zessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 144 III 519 E. 5; BGE 127 III 365 

E. 2b). Eine Tatsachenbehauptung hat nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Es ge-

nügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu sub-

sumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in 

ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden (BGE 136 III 322 

E. 3.4.2). Ein solchermassen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig be-

zeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte 

Rechtsfolge zulässt. Voraussetzung, dass ein Tatsachenvortrag schlüssig ist, ist 

- 14 -

dessen Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit. Nur soweit der Prozessgegner 

den schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei bestreitet, 

greift eine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast. Die Vor-

bringen sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern in Einzeltatsachen zer-

gliedert so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen 

oder dagegen der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 144 III 519 E. 5; 

BGE 127 III 365 E. 2b).

Das genügende Behaupten und Bestreiten der rechtserheblichen Tatsachen ist 

eine prozessuale Last, deren Nichterfüllung prozessuale Nachteile für die betref-

fende Partei zur Folge haben kann. Bezüglich unsubstantiiert vorgetragener Sach-

verhalte besteht kein Anspruch auf Beweisführung. Der nicht substantiiert vorge-

tragene Sachverhalt ist somit dem nicht bewiesenen gleichgestellt (BGE 129 III 18 

E. 2.6 = Pra 92 Nr. 30).

2. Sachverhalt und wesentliche Parteistandpunkte

2.1. Unbestrittener Sachverhalt

2.1.1. Sachverhalt im Zusammenhang mit den Parteien

2.1.1.1. Entstehungsgesichte der Klägerin und relevante Markenanmeldungen der 

Parteien

Die Klägerin wurde im Jahr 2003 als "A'.____, Inc." gegründet (act. 1 Rz. 69). Am 

10. Februar 2005 hinterlegte sie in den USA die Marken "A'._____" sowie 

"A''._____" (act. 1 Rz. 71). Der Beklagte lebte im Jahr 2006 in Österreich (act. 1 

Rz. 79). In den Monaten September und Oktober 2006 wurde im deutschsprachi-

gen Raum in den Medien über die Klägerin berichtet (act. 1 Rz. 73 f.). In Österreich 

befasste sich beispielsweise die J._____ [Zeitung] am tt. September 2006, K._____ 

[Zeitung] am tt. Oktober 2006 oder L._____ [Zeitung] am tt. Oktober 2006 ausführ-

lich mit der Klägerin (act. 1 Rz. 80).

Am 17. Oktober 2006 reichte der Beklagte in eigenem Namen in Österreich eine 

Markenanmeldung für das Zeichen "A._____" ein und beanspruchte diese für 

- 15 -

"Fahrzeuge sowie deren Teile und Zubehör, soweit in Klasse 12 enthalten; Räder 

für Fahrzeuge" in Nizza-Klasse 12 sowie für gewisse Waren der Nizza-Klassen 25 

und 28 (act. 1 Rz. 81). Die aufgrund der Anmeldung anfallenden Gebühren bezahlte 

der Beklagte in der Folge nicht vollständig (act. 1 Rz. 81; act. 54 Rz. 85 ff.).

Am 9. Februar 2007 hinterlegte die Klägerin beim EUIPO zwei Unionsmarken unter 

anderem für Fahrzeuge in der Nizza-Klasse 12, einerseits die Wortmarke "A._____" 

und andererseits eine kombinierte Wort-/Bildmarke für das Logo "A._____". Die 

Klägerin beanspruchte dabei keine ausländische Priorität (act. 1 Rz. 84). 

Nachdem der Beklagte von seinem Computer aus akribisch die Markenanmeldun-

gen durch Dritte überwachte (act. 1 Rz. 82 f.), meldete er sechs Monate nach seiner 

österreichischen Markenanmeldung am 17. April 2007 eine Unionsmarke 

"A._____" in den Nizza-Klassen 12, 15 und 28 an und beanspruchte Priorität per 

17. Oktober 2006 aus seiner österreichischen Markenanmeldung. Damit verfügt 

der Beklagte über eine zwar jüngere, aber formell prioritätsältere Unionsmarkenan-

meldung als die Klägerin (act. 1 Rz. 85). Am 17. April 2007 hinterlegte der Beklagte 

die Marke "A._____", wiederum in denselben Nizza-Klassen, in Deutschland und 

beanspruchte Priorität aus der österreichischen Markenanmeldung (act. 1 Rz. 87).

2.1.1.2. Widersprüche des Beklagten

Im weiteren Verlauf erhob der Beklagte am 10. Oktober 2007 gestützt auf seine 

formell prioritätsältere Unionsmarkenanmeldung Widerspruch gegen die von der 

Klägerin angemeldete Unionsmarke für das Wortzeichen "A._____" (nachfolgend 

auch: Widerspruch 1) und am 30. Oktober 2007 gegen die klägerische Anmeldung 

des Wort-/Bildzeichens "A._____" (nachfolgend auch: Widerspruch 2). Die Klägerin 

hinterlegte am 8. Dezember 2009 eine dritte Unionsmarke "A._____", gegen wel-

che der Beklagte über eine seiner Gesellschaften am 27. Mai 2010 Widerspruch 

einlegte (act. 1 Rz. 88; nachfolgend auch: Widerspruch 3). Nach der in dieser Hin-

sicht anwendbaren Unionsmarkenverordnung (bzw. früher der Gemeinschaftsmar-

kenverordnung) haben diese Widersprüche zur Folge, dass die angemeldeten Mar-

ken der Klägerin erst eingetragen werden können, wenn die Widerspruchsverfah-

ren abgeschlossen sind (act. 1 Rz. 89).

- 16 -

2.1.1.3. Dritt-Widerspruch der A._____ akciova spolecnost

Die vom Beklagten angemeldete Unionsmarke "A._____" wurde am 10. September 

2007 veröffentlicht, woraufhin am 19. November 2007 eine Drittpartei, die A._____ 

akciova spolecnost aus Tschechien, gestützt auf diverse tschechische Marken und 

Unionsmarken Widerspruch gegen die Unionsmarkenanmeldung des Beklagten er-

hob (act. 1 Rz. 91; nachfolgend auch Dritt-Widerspruch). Aufgrund dieses Dritt-Wi-

derspruchs wurden die vom Beklagten gegen die Marke der Klägerin erhobenen 

Widersprüche 1 bis 3 sistiert, bis über den Dritt-Widerspruch rechtskräftig entschie-

den und damit das Eintragungsverfahren zur Markenanmeldung des Beklagten 

endgültig abgeschlossen wurde (act. 1 Rz. 93 f.).

2.1.1.4. Verlauf des Dritt-Widerspruchsverfahrens

Das Dritt-Widerspruchsverfahren wurde vom Beklagten in der Folge gezielt ver-

schleppt. Der Beklagte erreichte damit u.a., dass sich die Eintragung der von der 

Klägerin angemeldeten Unionsmarken bis zum Abschluss des Dritt-Widerspruchs-

verfahrens verzögerte. Zudem griff die im europäischen Markenrecht bestehende 

Gebrauchspflicht der Marke nicht, da diese erst mit der Eintragung der Marke be-

ginnt. Während des Dritt-Widerspruchsverfahrens war es der Klägerin ferner nicht 

möglich, die Marke des Beklagten mit einer Nichtigkeitsklage zu beseitigen, da 

auch eine solche Klage erst nach der Eintragung der Marke des Beklagten ange-

strengt werden kann (act. 1 Rz. 97 ff.). Die Klägerin kann wegen der fehlenden 

Eintragung ihrer Unionsmarke darüber hinaus noch heute in der EU nicht gegen 

einen verletzenden Gebrauch des Zeichens "A._____" durch Dritte vorgehen (act. 

1 Rz. 100 ff.).

Der Beklagte erreichte die vorstehend erwähnte Verfahrensverzögerung wie folgt: 

Der Markenanmelder kann nach der Unionsmarkenanmeldung jederzeit das Ver-

zeichnis der Waren und Dienstleistungen einschränken. Erfolgt die Einschränkung 

eines Verzeichnisses während eines Widerspruchsverfahrens, deckt sie aber nicht 

den vollen Umfang des Widerspruchs ab, so wird dem Widersprechenden nach 

erfolgter Einschränkung Frist angesetzt, um dem EUIPO mitzuteilen, ob er seinen 

Widerspruch aufrecht erhält oder zurücknimmt. Bleibt der Widerspruch aufrecht er-

- 17 -

halten, wird das Verfahren fortgeführt (act. 1 Rz. 105). Nachdem das EUIPO den 

Beklagten im April 2008 darüber orientierte, dass das Dritt-Widerspruchsverfahren 

zulässig sei sowie dass der kontradiktorische Teil des Verfahrens am 29. Juni 2008 

beginne und er Frist zu Bemerkungen bis zum 28. Oktober 2008 habe, begann der 

Beklagte ab dem 30. Juni 2008 das Warenverzeichnis seiner Anmeldung einzu-

schränken. In der Folge schränkte er das Warenverzeichnis bis am 27. September 

2018 45 Mal ein, wobei er zunächst die von seiner Markenanmeldung erfassten 

Waren breit auffächerte, hernach jeweils einzelne Waren ausnahm, weiter diversen 

Waren den Zusatz "… betrieben" voranstellte und schliesslich die Waren um spe-

zifische Materialien (z.B. Gepäckstücke aus Leder, Holz, Aluminium, Titan, Natur-

fasergewebe, Chemiefasergewebe und Kunststoffe) erweiterte, die er anschlies-

send wieder teilweise einschränkte. Die Dritt-Widersprecherin hielt bei sämtlichen 

Modifikationen an ihrem Widerspruch fest (act. 1 Rz. 108 ff.).

Am 10. August 2017 reichte eine Viertpartei, die M._____ aus Serbien, Löschungs-

anträge gegen zwei Unionsmarken der Dritt-Widersprecherin ein. Das EUIPO sis-

tiere daraufhin am 14. November 2018 das Dritt-Widerspruchsverfahren bis zum 

Abschluss dieses Löschungsverfahrens. Am 4. Februar 2021 informierte das 

EUIPO, dass das Dritt-Widerspruchsverfahren wieder aufgenommen werde. Wäh-

rend der Sistierung des Dritt-Widerspruchsverfahrens veränderte der Beklagte das 

Warenverzeichnis seiner Markenanmeldung nicht (weiter), schränkte es nach Wie-

deraufnahme des Dritt-Widerspruchsverfahrens indessen zwei weitere Male ein, 

am 23. März 2021 und am 10. Mai 2021 (act. 1 Rz. 123 ff. und 127 f.). Am 12. Juli 

2021 erging der Dritt-Widerspruchsentscheid. Das EUIPO gab dem Dritt-Wider-

spruch für einige Waren der Klasse 12 und sämtliche Waren der Klasse 28 statt 

(act. 1 Rz. 129 f.). Der Beklagte legte gegen den Dritt-Widerspruchsentscheid Be-

schwerde ein, wobei er in seiner Beschwerdebegründung – mit Hinweis auf den 

Wikipedia-Eintrag der Klägerin – insbesondere ausführte, dass "A._____" mittler-

weile eine bekannte Marke für … Kraftfahrzeuge und deren Teile sei und daher 

keine Verwechslungsgefahr mit der Dritt-Widersprecherin bestehe (act. 1 Rz. 131 

ff.). Die Dritt-Widersprecherin reichte am 17. Februar 2022 ihre Beschwerdeantwort 

ein und erhob Anschlussbeschwerde, womit sie die Löschung der streitgegen-

- 18 -

ständlichen Marke des Beklagten verlangte (act. 54 Rz. 10). Am 11. Mai 2022 zog 

der Beklagte daraufhin seine Beschwerde zurück (act. 54 Rz. 11). 

2.1.1.5. Eintragung der Marke des Beklagten und Geschehnisse nach der Eintra-

gung der beklagtischen Marke

Die Marke des Beklagten wurde in der Folge am 8. Juni 2022 – also nach Einleitung 

der vorliegenden Klage – für diverse Waren der Nizza-Klasse 12 und einige Waren 

der Klasse 25 eingetragen (act. 54 Rz. 14). Mit der Markeneintragung ist es dem 

Beklagten nunmehr möglich, gegen einen Gebrauch des Zeichens "A._____" vor-

zugehen (act. 54 Rz. 15). Zwischen dem Ende des Dritt-Widerspruchsverfahrens 

und der Markeneintragung des Beklagten erfolgten keine weiteren Einschränkun-

gen des Warenverzeichnisses (act. 54 Rz. 17). Bereits einen Tag nach der Eintra-

gung der Marke des Beklagten erklärte dieser einen Teilverzicht bezüglich der Wa-

ren "Räder" und "Reifen". Dieser Teilverzicht bewirkt im Ergebnis, dass die Marke 

im Umfang des Verzichts nicht mehr mit einem Löschungsantrag angegriffen wer-

den kann, da einerseits ein Teilverzicht nur Wirkung ex nunc entfaltet – worauf der 

Beklagte in seiner Mitteilung an das EUIPO ausdrücklich hinwies – und sich ein 

Löschungsantrag andererseits nur auf den aktuellen Bestand der Marke bezieht. 

Demgegenüber bestehen bis zum Teilverzicht aufgelaufene Ansprüche fort (act. 54 

Rz. 18 f.). 

Am 21. November 2022 beantragte der Beklagte in dem Umfang, in welchem seine 

Markenanmeldung zufolge des Dritt-Widerspruchs zurückgewiesen wurde, eine 

Teilumwandlung in nationale Anmeldungen für Österreich, Irland, die Benelux-

Staaten, Spanien, Italien, Schweden, Finnland, Frankreich, Griechenland, Deutsch-

land, Kroatien, Polen, Dänemark und Portugal und beanspruchte dabei Priorität aus 

seiner ursprünglichen österreichischen Markenanmeldung per 17. Oktober 2006 

(act. 54 Rz. 21). 

Die Marke des Beklagten wurde seit ihrer Anmeldung diverse Male zwischen den 

von ihm kontrollierten Gesellschaften (dazu unten E. 2.1.2.1.) übertragen, alleine 

während des vorliegenden Verfahrens von der N._____ LTD auf die O._____ 

EOOD und danach auf die P._____ EOOD (act. 54 Rz. 23).

- 19 -

Die Klägerin reichte am 3. November 2022 einen Löschungsantrag gegen die Uni-

onsmarke des Beklagten ein. Daraufhin wurden die Widersprüche 1 und 3 des Be-

klagten, nachdem diese zuvor wieder aufgenommen wurden, erneut sistiert. Der 

Widerspruch 2 wurde noch nicht wieder an die Hand genommen und ist weiterhin 

sistiert (act. 54 Rz. 24 ff.).

2.1.2. Sachverhalt zum Beklagten im Allgemeinen

2.1.2.1. Vom Beklagten kontrollierte Gesellschaften

Der Beklagte kontrolliert diverse Gesellschaften, welche gleichzeitig auch ihm ge-

hören, und vertritt sie in Markenangelegenheiten. Es handelt sich dabei um eine in 

der Schweiz domizilierte GmbH, Q._____ LTD bzw. Limited mit Sitz allesamt an 

der … [Strasse] in R._____, Vereinigtes Königreich, sowie drei bulgarische EOOD 

mit Domizil an der gleichen Adresse, an der auch der Beklagte gemäss seinen An-

gaben gegenwärtig Wohnsitz hat. Der Beklagte ist einziges Organ sämtlicher Ge-

sellschaften. Alle Gesellschaften verfügen sodann lediglich über ein äusserst ge-

ringes bzw. das gemäss der jeweiligen Rechtsordnung erforderliche Mindestkapital 

(act. 1 Rz. 32 ff.; act. 1 Rz. 183 ff.).

2.1.2.2. Markenanmeldungspraxis des Beklagten

Der Beklagte meldet vorwiegend in Österreich und Deutschland, aber auch in der 

Schweiz, zahlreiche nationale Marken an. Er meldet dabei dieselben Zeichen im-

mer wieder erneut an, um sich fortlaufend Prioritäten zu sichern. Die jeweils anfal-

lenden Hinterlegungsgebühren bezahlt er aber grundsätzlich nicht, sodass die An-

meldungen jeweils zufolge Nichtbezahlung der Gebühr als zurückgezogen gelten. 

Trotzdem kann er sich bei einer späteren Eintragung der Marke auch bei einer zu-

rückgezogenen Anmeldung auf die Priorität der Anmeldungen berufen. Der Be-

klagte meldete die Marken zunächst jeweils im Halbjahresrhythmus an, während 

nunmehr Anmeldungen in unregelmässigen Abständen erfolgen. Wird der Beklagte 

auf einen Dritten aufmerksam, der das gleiche oder ein ähnliches Zeichen wie von 

ihm angemeldet gebraucht, so hinterlegt er unter Beanspruchung der Priorität aus 

den vorangegangenen nationalen Anmeldungen eine Unionsmarke. Der Beklagte 

- 20 -

meldete auf diese Weise in Deutschland, Österreich und der Schweiz über sich 

oder seine Gesellschaften insgesamt über 10'000 Marken an, von denen 9'982 An-

meldungen nicht zu einer Eintragung geführt haben. Lediglich 418 Anmeldungen 

führten zu einer Eintragung, wovon indes 215 zwischenzeitlich bereits wieder ge-

löscht wurden (act. 1 Rz. 42 ff.; act. 54 Rz. 31). 

2.1.2.3. Vorgehen des Beklagten nach erfolgten Markenanmeldungen

Der Beklagte bezweckt mit seinem Vorgehen die Erlangung finanzieller Vorteile. Er 

spekuliert darauf, dass Dritte bereit sind, sich gegen eine Ablösesumme freizukau-

fen. Dazu geht er unterschiedlich vor. Teilweise legt er Widerspruch gegen gleiche 

bzw. ähnliche Marken ein, wobei aus anderen Gerichtsverfahren bekannt ist, dass 

er den Widerspruchsgegnern auch seine eigene Marke zum Kauf anbietet (act. 1 

Rz. 55 f.). In anderen Fällen richtet er gestützt auf die Markenanmeldungen Ab-

mahnungen an Dritte oder erwirkt einstweilige Verfügungen gegen Dritte (act. 1 Rz. 

57 f.). Schliesslich reicht er mitunter auch direkt oder über seine Gesellschaften 

Klagen auf Unterlassung, Rechnungslegung oder Schadenersatz gegen Dritte ein 

bzw. verzeigt diese bei den Strafverfolgungsbehörden (act. 1 Rz. 59 f.). Der Be-

klagte oder seine Gesellschaften sind bislang in 236 Verfahren als Partei aufgetre-

ten (act. 1 Rz. 62; act. 54 Rz. 33).

2.2. Wesentliche Parteistandpunkte

2.2.1. Klägerin

Die Klägerin macht geltend, das Verhalten des Beklagten stelle eine untersagte 

gezielte Behinderung nach § 4 Nr. 4 des deutschen Gesetz über den unlauteren 

Wettbewerb (nachfolgend: DE-UWG) bzw. eine unlautere Handlung nach § 1 

Abs. 1 Ziff. 1 des österreichischen Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbe-

werb (nachfolgend: AT-UWG) dar. Nach niederländischem Recht begehe der Be-

klagte eine unerlaubte Handlung gemäss Art. 6:162 des niederländischen Burgerlijk 

Wetboek (nachfolgend: NL-BW) und verstosse gegen das Rechtsmissbrauchsver-

bot (Art. 3:13 NL-BW). Der Beklagte habe die Marke "A._____" ohne jegliches red-

liche Interesse einzig mit der Absicht eingetragen, eine Sperrwirkung gegenüber 

- 21 -

ihr, der Klägerin, zu erreichen und sie zu behindern, um sich eines Tages von ihr 

finanziell entschädigen zu lassen. Sie sei berechtigt, die Klage direkt gegen den 

Beklagten zu richten, da es sich bei den auf dem Papier agierenden Gesellschaften 

um reine Tatwerkzeuge des Beklagten handle. Nebst der Feststellung, dass der 

Beklagte sie in Deutschland und in Österreich in unlauterer Weise behindere und 

in den Niederlanden eine unerlaubte Handlung zu ihren Lasten begangene habe, 

stehe ihr ein Unterlassungs- wie auch Beseitigungsanspruch gegen den Beklagten 

zu. Diesem sei folglich zu verbieten, Ansprüche aus seiner Unionsmarke "A._____" 

in eigenem Namen oder im Namen der jeweiligen Inhaberin der Marke gegenüber 

ihr, der Klägerin, und Dritten, welche ihr Recht zum Gebrauch von ihr ableiteten, 

wegen des Gebrauchs des Zeichens "A._____" geltend zu machen. Weiter sei ihm 

zu befehlen, namens der Widersprechenden die gegen die Unionsmarken 

"A._____" der Klägerin erhobenen Widersprüche zurückzunehmen. Darüber hin-

aus sei sie zu ermächtigen, das Urteil in der C._____, der D._____ und dem 

E._____ zu publizieren (act. 1 Rz. 137 ff.; act. 54 Rz. 50 ff.).

2.2.2. Beklagter

Der Beklagte hält dem entgegen, Regelungen über den unlauteren Wettbewerb 

seien nicht anwendbar. Es gelange vielmehr ausschliesslich Markenrecht zur An-

wendung. Selbst wenn erstere anwendbar sein sollten, liege keine Behinderung 

bzw. Störung der Klägerin vor. Sowohl eine Markenanmeldung als auch ein Wider-

spruch seien reine Registerverfahren und keine unlauteren Handlungen. Die blosse 

Anmeldung einer Marke stelle auch keine Benützungshandlung dar und rechtfertige 

keine Unterlassungsklage. Er habe nie Ansprüche gegen die Klägerin geltend ge-

macht. Anders als dies von der Klägerin dargestellt werde, sei ihm sehr wohl an der 

Nutzung der Marken gelegen. Die Verwertung des geistigen Eigentums sichere die 

Existenz des Schöpfers. Seine Gesellschaften seien Markenrechtsverwertungsge-

sellschaften, welche die von ihm entwickelten Marken verwerteten. Die Marke 

"A._____" sei seine genuine/originäre Entwicklung. Inspiration sei einerseits ein im 

Jahr 2000 in der Zeitung S._____ erschienener Artikel über den Erfinder A'''._____ 

und andererseits eine im Oktober 2003 über Amazon gekaufte CD mit dem Titel 

"T._____", worin auf S. … der Namensvorschlag "A._____" aufgeführt sei, gewe-

- 22 -

sen. Bei der Anmeldung der Marke "A._____" am 17. Oktober 2006 habe kein 

schutzwürdiger Besitzstand der Klägerin am Zeichen "A._____" in der EU bestan-

den. Die Klägerin habe daher keinen irgendwie gearteten Anspruch auf die Unions-

marke "A._____". Die Klägerin unterschlage dem Gericht in Heimtücke, dass sie 

zwei jüngere IR-Marken mit Schutz für die EU in den Nizza-Klassen 9 und 12 re-

gistriert habe. Ohnehin sei er nicht passivlegitimiert, da Inhaberin der Unionsmarke 

eine juristische Person und nicht er persönlich sei. Weiter würden die Widersprüche 

gegen die klägerischen Marken von der Klägerin seit 2007 geduldet bzw. akzeptiert. 

Die nunmehrige Klage nach 15 Jahren verstosse gegen Treu und Glauben. Allfäl-

lige Ansprüche seien verwirkt. Die von der Klägerin angestrengte Klage sei beleidi-

gend, ihre Vorbringen herabwürdigend, eine ehrabschneidende Infamie und eine 

Schmutzübelkampagne. Die Klägerin versuche, das Opfer eines Markenraubs zum 

Täter zu machen. Die Klage sei daher abzuweisen (act. 17).

3. Anwendbares Recht

Wie bereits erwähnt, liegt ein internationaler Sachverhalt vor, da beide Parteien 

ihren Sitz bzw. Wohnsitz im Ausland haben. Die vorliegend zu beurteilenden An-

sprüche aus unlauterem Wettbewerb unterstehen nach Art. 136 Abs. 1 IPRG dem 

Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet. 

Gemäss den unbestrittenen Ausführungen der Klägerin wirkt sich das Verhalten 

des Beklagten in Deutschland, Österreich und den Niederlanden aus (act. 1 

Rz. 139). Damit ist für die Auswirkungen auf dem jeweiligen Markt deutsches, ös-

terreichisches und niederländisches Recht anwendbar. Das Gericht stellt das aus-

ländische Recht von Amtes wegen fest (Art. 16 Abs. 1 IPRG).

4. Beurteilung nach deutschem Recht

4.1. Vorliegen einer unlauteren geschäftlichen Handlung nach DE-UWG

Nach § 3 Abs. 1 DE-UWG sind unlautere geschäftliche Handlungen unzulässig. 

Unlauter handelt dabei insbesondere, wer Mitbewerber gezielt behindert (§ 4 Nr. 4 

DE-UWG). Der Tatbestand des Behinderungswettbewerbs nach § 4 Nr. 4 DE-UWG 

- 23 -

setzt einerseits eine Handlung zwischen Mitbewerbern und andererseits eine ge-

zielte Behinderung voraus.

4.1.1. Mitbewerber

4.1.1.1. Rechtliche Grundlagen

Nach der Legaldefinition in § 2 Abs. 1 Nr. 4 DE-UWG ist Mitbewerber jeder Unter-

nehmer, der mit einem oder mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager 

von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis steht. 

Ein konkretes Wettbewerbsverhältnis im Sinne der vorstehend genannten Bestim-

mung ist auch in Fällen zu bejahen, in denen die Parteien zwar keine gleichartigen 

Waren oder Dienstleistungen innerhalb desselben Endverbraucherkreises abzu-

setzen versuchen, das konkrete Verhalten den anderen aber gleichwohl im Absatz 

behindern oder stören könnte. An das Bestehen eines konkreten Wettbewerbsver-

hältnisses sind keine hohen Anforderungen zu stellen. Es genügt, wenn sich der 

Verletzer durch sein Verhalten im konkreten Fall in irgendeiner Weise in Wettbe-

werb zum Betroffenen stellt. Dies ist zu bejahen, wenn eine Wechselwirkung in dem 

Sinne besteht, dass durch die streitgegenständliche Handlung der eigene Wettbe-

werb gefördert und der fremde Wettbewerb beeinträchtigt werden kann. Nicht aus-

reichend ist es demgegenüber, wenn die Massnahme den anderen nur irgendwie 

in seinem Marktstreben betrifft. Ein Wettbewerbsverhältnis setzt indes nicht voraus, 

dass die Unternehmen auf der gleichen Wirtschaftsstufe stehen oder dass sie 

gleichartige Produkte anbieten (Urteil des Bundesgerichtshofes I ZR 43/13 vom 

10. April 2014, Rn. 32; Urteil des Bundesgerichtshofes I ZR 94/13 vom 19. März 

2015, Rn. 19).

4.1.1.2. Würdigung

Die Klägerin produziert und vertreibt …-fahrzeuge. Demgegenüber bezweckt der 

Beklagte gemäss seinen eigenen Ausführungen die Verwertung der streitgegen-

ständlichen Marke "A._____" mittels seiner Markenrechtsverwertungsgesellschaf-

ten (act. 17 S. 9). Die Parteien vertreiben damit zwar keine gleichartigen Leistun-

gen, es liegt aber dennoch ein konkretes Wettbewerbsverhältnis im Sinne von § 2 

- 24 -

Abs. 1 Ziff. 4 DE-UWG vor. Die Marke "A._____" des Beklagten wurde insbeson-

dere für Fahrzeuge mitsamt Bestandteilen sowie für Fahrzeugräder und damit im 

Kern für die von der Klägerin angebotenen Waren eingetragen. Wie sich aus den 

eigenen Ausführungen des Beklagten im Rahmen des Dritt-Widerspruchsverfah-

rens sodann eindeutig ergibt, stützt der Beklagte die Bedeutung und Bekanntheit 

seiner Marke insbesondere auf … betriebene Fahrzeuge. Damit richtet er sich letzt-

endlich – wenngleich er nicht dieselben Waren bzw. Dienstleistungen wie die Klä-

gerin vertreibt – an denselben Endkundenkreis wie die Klägerin. 

Die Anmeldung und Eintragung der streitgegenständlichen Marke sowie die erfolg-

ten Widersprüche 1 bis 3 bilden die Grundlage für die vom Beklagten beabsichtigte 

Verwertung. Wird die Marke des Beklagten wie auch immer geartet verwertet, bei-

spielsweise durch Vergabe von Lizenzen an Dritte, so kann dies die Klägerin im 

Absatz von …-fahrzeugen stören und behindern. Der Beklagte ist daher ohne Wei-

teres als Mitbewerber der Klägerin zu qualifizieren (vgl. in dieser Hinsicht auch das 

Urteil des Landgerichts Düsseldorf 38 O 18/22 vom 14. April 2023, E. II. 2 a, wel-

ches den Beklagten gestützt auf einen anderen Sachverhalt ebenfalls in Bezug auf 

die Streitgegenständliche Marke "A._____" als Mitbewerberin der Klägerin qualifi-

zierte, zumal sich auch gemäss dem dortigen Sachverhalt letztlich die Aktivitäten 

beider Parteien auf unterschiedlichen Betriebsstufen auf den Absatz von Kraftfahr-

zeugen an Endkunden richten [act. 55/354]).

4.1.2. Gezielte Behinderung

4.1.2.1. Rechtliche Grundlagen

Die blosse Anmeldung einer Marke stellt, selbst wenn der Anmelder weiss, dass 

ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnli-

che Waren benutzt, ohne indes dafür einen formalen Kennzeichenschutz erworben 

zu haben, keine gezielte Behinderung eines Mitbewerbers nach § 4 Nr. 4 DE-UWG 

dar. Eine Unlauterkeit im Sinne der genannten Bestimmung kann aber vorliegen, 

wenn besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wett-

bewerbswidrig erscheinen lassen. Solche besondere Umstände sind namentlich zu 

bejahen, wenn der Zeicheninhaber in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes 

- 25 -

des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichar-

tige Waren bzw. Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche 

Bezeichnung eintragen lässt mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vor-

benutzers oder in der Absicht, den Vorbenutzer für den Gebrauch der Bezeichnung 

zu sperren. Besondere Umstände können nach der Rechtsprechung weiter auch 

darin liegen, dass der Anmelder die mit der Eintragung kraft des Markenrechts ent-

stehende und grundsätzlich wettbewerbsrechtlich unbedenkliche Sperrwirkung 

zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs einsetzt.

Die Schwelle der als blosse Folge des Wettbewerbs hinzunehmenden Behinderung 

ist erst überschritten, wenn das betreffende Verhalten bei objektiver Würdigung der 

Umstände auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewer-

bers und nicht in erster Linie auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet 

ist. Bei einer Benutzungsabsicht dient die Markenanmeldung grundsätzlich auch 

dem eigenen Produktabsatz. Die Absicht zur zweckfremden Verwendung der 

Marke als Mittel des Wettbewerbskampfs braucht nicht der einzige Beweggrund zu 

sein, es genügt, wenn es sich dabei um ein wesentliches Motiv handelt. Eine Sub-

sumtion unter den Tatbestand der gezielten Behinderung erfordert stets eine Ge-

samtabwägung aller Umstände (Urteil des Bundesgerichtshofs I ZR 190/05 vom 

26. Juni 2008, Rn. 25 ff.; Urteil des Bundesgerichtshofs I ZR 148/04 vom 12. Juli 

2007, Rn. 25 ff.).

4.1.2.2. Würdigung

Zunächst ist auf die Umstände und Motive des Beklagten bei der Anmeldung der 

Marke "A._____" im Herbst 2006 einzugehen. Die Klägerin stellt sich in dieser Hin-

sicht auf den Standpunkt, dem Beklagten sei die Berichterstattung in den österrei-

chischen und anderen deutschsprachigen Medien über sie, die Klägerin, nicht ent-

gangen. Er habe daher Kenntnis von ihr und der Tatsache, dass es nur eine Frage 

der Zeit sein würde, bis die Klägerin ihre Markenrechte auch in Europa schützen 

würde, gehabt. Es sei dem Beklagten mit seiner Anmeldung einzig darum gegan-

gen, sie, die Klägerin, zu behindern und die Marke als Sperrzeichen zu verwenden 

(act. 1 Rz. 73 ff., 79 ff. und 155 ff.). Der Beklagte bestreitet dies und bringt vor, er 

habe damals keine Kenntnis von der Klägerin gehabt. Inspiration für die von ihm 

- 26 -

angemeldete Marke seien vielmehr ein am 16. März 2000 in der Zeitung S._____ 

erschienener Artikel über den Erfinder A'''._____ sowie eine am 29. Oktober 2003 

über Amazon gekaufte CD mit dem Titel "T._____", auf welcher auf S. … der Na-

mensvorschlag "A._____" angeführt sei, gewesen. Es habe zum Zeitpunkt der An-

meldung kein schutzwürdiger Besitzstand der Klägerin bestanden (act. 17 S. 12 f.).

Die Klägerin trägt die Beweislast für den von ihr als unlauter vorgetragenen Sach-

verhalt. Zu berücksichtigen ist indes, dass es sich sowohl bei der von ihr behaup-

teten Kenntnisnahme der Medienberichte über sie, die Klägerin, durch den Beklag-

ten als auch bei dessen Motiven um innere Tatsachen handelt. Nach der Recht-

sprechung des Bundesgerichts – die Frage der Bestreitungslast richtet sich wie 

erwähnt nach der lex fori (vgl. E. 1.1.) – obliegt der bestreitenden Partei eine quali-

fizierte Bestreitungslast, wenn es sich bei den von der beweisbelasteten Partei be-

haupteten Tatsachen um eigene Handlungen oder Wahrnehmungen der bestrei-

tenden Partei handelt, und in dem Sinne ein Informationsgefälle zwischen den Par-

teien besteht, dass die an sich behauptungsbelastete Partei den massgebenden 

Tatsachen ferner steht als die Gegenpartei und dieser ergänzende Angaben zum 

Geschehensablauf zumutbar sind (Urteil des Bundesgerichts 4A_251/2020 vom 

29. September 2020, E. 3.7.1.). Genau dies ist vorliegend der Fall. Ob der Beklagte 

die Medienberichte über die Klägerin zur Kenntnis genommen hat, und was ihn 

dazu bewogen hat, die Marke "A._____" anzumelden, kann die Klägerin nicht näher 

wissen und bloss äussere Umstände aufzeigen, die auf den von ihr behaupteten 

Sachverhalt hindeuten. Es ist daher vom Beklagten im Sinne einer qualifizierten 

Bestreitungslast zu verlangen, dass er seine Beweggründe für die erfolgte Marken-

anmeldung behauptet und dokumentiert (vgl. zu den vergleichbaren Konstellatio-

nen der fehlenden Gebrauchsabsicht einer Marke Urteil des Bundesgerichts 

4A_181/2019 vom 27. August 2019, E. 2.1. m.w.H., und zur Bösgläubigkeit einer 

Markenanmeldung nach europäischem Recht das Urteil des Europäischen Ge-

richtshofs T-663/19 vom 21. April 2021, MONOPOLY, Rn. 41 ff.).

Dieser qualifizierten Bestreitungslast ist der Beklagte nicht rechtsgenügend nach-

gekommen. Seine hierzu präsentierte Darstellung, insbesondere betreffend dem 

von ihm als Motiv für die Markenanmeldung ins Feld geführten Zeitungsartikel über 

- 27 -

A'''._____ aus dem Jahr 2000 sowie die CD mit dem Titel "T._____" macht den 

Eindruck einer Schutzbehauptung. Es ist nicht erfindlich, weshalb ein mehr als 

sechseinhalb Jahre vor der erfolgten Markenanmeldung erschienener Artikel bzw. 

eine rund drei Jahre zuvor gekaufte CD gerade in einem Zeitpunkt, in welchem in 

den deutschsprachigen – und insbesondere auch den österreichischen – Medien 

unstrittig zahlreiche Berichte über die Klägerin als neue Herstellerin von …-fahr-

zeugen veröffentlicht wurden, den Beklagten zur Anmeldung der Marke "A._____" 

für Fahrzeuge inspiriert haben sollen. Angesichts der Anmeldung der Marke des 

Beklagten ausgerechnet für Fahrzeuge und unter Berücksichtigung des zeitlichen 

Zusammenhangs mit den Medienberichten über die Klägerin – die Markenanmel-

dung des Beklagten erfolgte lediglich vier Tage nach einem Artikel über die Klägerin 

in der österreichischen Zeitung L._____ – liegt der von der Klägerin behauptete 

Sachverhalt vielmehr auf der Hand. Weder der Artikel im S._____ über A'''._____ 

noch die sich auf Boote beziehende CD befasst sich mit Fahrzeugen (vgl. act. 18/4 

und act. 18/7).

Nach dem Gesagten hat als unbestritten zu gelten, dass der Beklagte im Herbst 

von der Klägerin durch die erwähnten Medienberichte Kenntnis erlangte und die 

Marke "A._____" in der Absicht anmeldete, sie zur Behinderung der Klägerin als 

Sperrzeichen gegen diese einzusetzen. Ebenso war ihm – wie bei Autoherstellern 

im Übrigen üblich – klar, dass eine Ausdehnung des Markenschutzes auf Europa 

wahrscheinlich ist.

Dass es dem Beklagten mit seinen Handlungen um die Behinderung der Klägerin 

und Nutzung der streitgegenständlichen Marke als Sperrzeichen ging, ergibt sich 

unabhängig davon auch aus den weiteren Geschehnissen nach der Anmeldung der 

streitgegenständlichen Marke. Zunächst legte der Beklagte nach Anmeldung der 

klägerischen Unionsmarke umgehend Widerspruch ein. Weiter schaffte es der Be-

klagte, das Dritt-Widerspruchsverfahren aus dem Jahr 2007 bis ins Jahr 2022 zu 

verschleppen, dies indem er insgesamt 47 Male das Warenverzeichnis seiner 

Marke veränderte. Hervorzuheben ist zu den vorgenommenen Änderungen des 

Warenverzeichnisses, dass während der Sistierung des Dritt-Widerspruchsverfah-

rens und zwischen dem Ende des Dritt-Widerspruchsverfahrens und der Marken-

- 28 -

eintragung keine (weiteren) Einschränkungen durch den Beklagten erfolgten. Wie 

die Klägerin zu Recht geltend macht (act. 1 Rz. 158), verhält sich kein lauter han-

delnder Markenanmelder so. Einem solchen wäre vielmehr daran gelegen, Wider-

spruchsverfahren zeitnah abzuschliessen, um die eigene Marke eintragen zu las-

sen, um seine Waren resp. Dienstleistungen kennzeichnen zu können. Schliesslich 

ist daran zu erinnern, dass sich der Beklagte im Rahmen seiner Beschwerdebe-

gründung gegen den Dritt-Widerspruch explizit darauf berief, dass die Marke 

"A._____" mittlerweile eine bekannte Marke für … Kraftfahrzeuge und deren Teile 

sei und dabei auf den Wikipedia-Eintrag betreffend die Klägerin hinwies.

Das Verhalten des Beklagten in anderen Fällen spricht ebenfalls für eine Nutzung 

der streitgegenständlichen Marke als Sperrzeichen und zur Behinderung der Klä-

gerin. Alleine die Tatsache, dass er direkt oder über eine seiner Gesellschaften 

mehr als 10'000 Marken angemeldet hat, von denen bloss 418 – oder lediglich etwa 

4 % – tatsächlich eingetragen wurden, lässt keinen anderen Schluss zu, als dass 

der Beklagte seine formale Rechtsstellung in missbräuchlicher Weise als Sperrzei-

chen zur Geltendmachung gegenüber Dritten und Erlangung finanzieller Entschä-

digungen zu verwenden versucht (vgl. in dieser Hinsicht auch das Urteil des Ober-

landesgerichts Frankfurt am Main 6 U 126/12 vom 7. Februar 2012, E. II, zu einer 

Gesellschaft des Beklagten [act. 3/8]).

Gesamthaft zeigen die Anmeldung und Eintragung der Marke "A._____" wie auch 

die weiteren geschilderten Verhaltensweisen, dass der Beklagte hauptsächlich eine 

Behinderung der Klägerin und Nutzung der streitgegenständlichen Marke als Sperr-

zeichen bezweckt. Der Beklagte setzt die Marke "A._____" damit zweckfremd als 

Mittel des Wettbewerbskampfs gegen die Klägerin ein. Folglich stellen die Hand-

lungen des Beklagten im Einzelnen wie auch in ihrer Gesamtheit eine gezielte Be-

hinderung der Klägerin im Sinne von § 4 Nr. 4 DE-UWG dar.

4.2. Passivlegitimation des Beklagten

Der Beklagte bestreitet seine Passivlegitimation, da die Markeninhaberin eine ju-

ristische Person und nicht er persönlich sei (act. 17 S. 12). Nach der vom Bundes-

gerichtshof zum Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch nach § 8 DE-UWG ent-

- 29 -

wickelten und auch vorliegend anwendbaren Rechtsprechung sind auch die Or-

gane von juristischen Personen selbst passivlegitimiert, wenn sie entweder durch 

ein positives Tun an den Wettbewerbsverstössen beteiligt waren, oder diese auf-

grund einer nach den allgemeinen Grundsätzen des Deliktsrechts begründeten Ga-

rantenstellung hätten verhindern müssen (Urteil des Bundesgerichtshofs 

I ZR 242/12 vom 18. Juni 2014, Rn. 13 ff.).

Die Passivlegitimation des Beklagten ist zu bejahen. Einerseits hat der Beklagte 

selbst im Jahr 2006 die streitgegenständliche Marke angemeldet und in der Folge 

zwei der drei Widersprüche gegen die Unionsmarkenanmeldung der Klägerin per-

sönlich eingereicht (act. 1 Rz. 88). Da er sodann unstrittig seine zahlreichen Ge-

sellschaften – zwischen denen er die streitgegenständliche Marke diverse Male und 

auch während des vorliegenden Verfahrens übertrug (act. 1 Rz. 86; act. 54 Rz. 23) 

– als einziges Organ kontrolliert, erfolgen die Willensbildung und folglich auch sämt-

liche Handlungen dieser Gesellschaften stets durch den Beklagten. Der Beklagte 

war damit an den unlauteren Handlungen durch sein eigenes Tun beteiligt und ist 

passivlegitimiert.

4.3. Verwirkung

Der Beklagte hält in seiner Klageantwort den von der Klägerin gegen ihn geltend 

gemachten Ansprüchen die Verwirkung entgegen und macht geltend, die Klägerin 

habe seine Widersprüche seit 2007 geduldet bzw. akzeptiert (act. 17 S. 8).

Nach deutschem Recht liegt eine Verwirkung von Ansprüchen aus unlauteren ge-

schäftlichen Handlungen vor, wenn der Berechtigte über einen längeren Zeitraum 

untätig geblieben ist, obwohl er den Verstoss kannte oder ihn bei der gebotenen 

Wahrung seiner Interessen erkennen musste (sog. Zeitmoment), so dass der Ver-

pflichtete mit der Duldung seines Verhaltens durch etwaige Berechtigte rechnen 

durfte und sich daraufhin einen wertvollen Besitzstand schuf (sog. Umstandsmo-

ment und Vertrauensmoment; Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart 4 U 167/15 

vom 27. Januar 2016, Rn. 82; Hinweisbeschluss des Oberlandesgerichts Nürnberg 

3 U 1138/18 vom 22. Mai 2018, E. III. 3.).

- 30 -

Der Beklagte legt weder dar, weshalb er aufgrund der von ihm behaupteten Dul-

dung damit rechnen durfte, dass die Klägerin ihre Ansprüche nicht mehr geltend 

machen wird, noch inwiefern er durch den Zeitablauf einen wertvollen Besitzstand 

schuf. Von einer Duldung kann keine Rede sein, denn gemäss den übereinstim-

menden Ausführungen der Parteien war es der Klägerin bis zur Eintragung der 

Marke des Beklagten – und damit während der ganzen 15 Jahre des Dritt-Wider-

spruchsverfahrens – nicht möglich, die Marke des Beklagten mit einem Löschungs- 

bzw. Nichtigkeitsantrag anzugreifen (act. 17 S. 7; act. 54 Rz. 55). Bereits vor der 

Eintragung der Marke des Beklagten wurde von der Klägerin die vorliegende Klage 

anhängig gemacht und bereits rund fünf Monate nach erfolgter Eintragung der 

Marke des Beklagten reichte die Klägerin denn auch einen Löschungsantrag gegen 

diese ein (act. 54 Rz. 26). Es liegt folglich keine Verwirkung vor.

4.4. Ansprüche der Klägerin

4.4.1. Feststellungsanspruch

Die Klägerin beantragt mit ihrem Rechtsbegehren Ziff. 1 (a) die Feststellung, dass 

der Beklagte durch die Anmeldung und Eintragung der Marke "A._____" und durch 

das Einreichen sowie Aufrechterhalten der auf dieser Marke basierten Widersprü-

che gegen die klägerischen Markenanmeldungen sie, die Klägerin, in Deutschland 

in unlauterer Weise im Wettbewerb behindert hat und nach wie vor behindert (act. 1 

S. 2; act. 54 S. 2). Dieser Anspruch ist nach dem Gesagten ausgewiesen und das 

entsprechende Feststellungsbegehren gutzuheissen.

4.4.2. Einrede gegen die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche

Die Klägerin begehrt mit ihrem Rechtsbegehren Ziff. 1 (b) weiter die Feststellung, 

dass der Beklagte direkt oder indirekt über die jeweiligen Inhaber aus der Anmel-

dung und Eintragung seiner Unionsmarke "A._____" bzw. aus daraus abgeleiteten 

nationalen Anmeldungen und Eintragungen keine Ansprüche wegen Gebrauchs 

dieses Zeichens geltend machen kann (act. 1 S. 2; act. 54 S. 2). Nach ständiger 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann den aus einer Marke hergeleiteten 

Ansprüchen einredeweise entgegen gehalten werden, dass die Geltendmachung 

- 31 -

der Marke wettbewerbswidrig ist (Urteil des Bundesgerichtshofs I ZR 190/05 vom 

26. Juni 2008, Rn. 24; Urteil des Bundesgerichtshofs I ZR 148/04 vom 12. Juli 2007, 

Rn. 25). Da der Beklagte durch die Anmeldung und Eintragung der streitgegen-

ständlichen Marke sowie die darauf gestützten Widersprüche 1 bis 3 eine unlautere 

Handlung begeht, können ihm und den jeweiligen Inhabern der Marke gegenüber 

der Klägerin auch keine Ansprüche aus der Marke wegen des Gebrauchs des Zei-

chens "A._____" zustehen. Sein Vorgehen ist überdies auch als rechtsmissbräuch-

lich einzustufen (vgl. in dieser Hinsicht das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt 

a.M. 6 U 126/12 vom 7. Februar 2013, E. II, welches zu einem Fall mit einer Ge-

sellschaft des Beklagten erging [act. 3/8]). Antragsgemäss ist daher das von der 

Klägerin begehrte Feststellungsurteil zu erlassen.

4.4.3. Unterlassungsanspruch

In ihrem Rechtsbegehren Ziff. 2 ersucht die Klägerin weiter um die Verpflichtung 

des Beklagten, aus der Anmeldung und Eintragung der streitgegenständlichen 

Marke keine Ansprüche gegen die Klägerin wegen Gebrauchs der streitgegen-

ständlichen Marke geltend zu machen oder an der Geltendmachung solcher An-

sprüche mitzuwirken. Vorab ist in dieser Hinsicht auf die vorstehenden Ausführun-

gen zur Einrede gegen die Geltendmachung solcher Ansprüche und zum Rechts-

missbrauch zu verweisen. § 8 DE-UWG sieht sodann einen Unterlassungsan-

spruch vor. Nebst einer nach § 3 DE-UWG unzulässigen geschäftlichen Handlung 

setzt dieser Anspruch das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr voraus. Dabei be-

gründet auch eine nur einmalige Verletzungshandlung die tatsächliche Vermutung 

für das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr (Urteil des Bundesgerichtshofs I ZR 

49/22 vom 12. Januar 2023, Rn. 14; Urteil des Bundesgerichtshofes I ZR 42/07 

vom 30. April 2009, Rn. 64). Es obliegt alsdann dem Verletzer, die tatsächliche Ver-

mutung zu widerlegen (Urteil des Bundesgerichtshofes I ZR 144/21 vom 1. Dezem-

ber 2022, Rn. 24; Beschluss des Oberlandesgerichts Schleswig-Holstein 6 W 5/21 

vom 3. Mai 2021, E. II. 1.). 

Aufgrund der vom Beklagten begangenen unlauteren Handlungen greift die Ver-

mutung der Widerholungsgefahr. Eine solche besteht einerseits für identische Ver-

letzungshandlungen und darüber hinaus auch für alle im Kern gleichartigen Verlet-

- 32 -

zungshandlungen, in denen das Charakteristische der konkreten Verletzungsform 

zum Ausdruck kommt (Urteil des Bundesgerichtshofs I ZR 146/20 vom 9. Dezem-

ber 2021, Rn. 11). Damit besteht sie auch mit Blick auf eine Geltendmachung von 

Ansprüchen aus der Marke, zumal es dem Beklagten bei seinen Verletzungshand-

lungen charakteristisch um die Behinderung der Klägerin und zweckfremde Nut-

zung seiner Marke zur Erlangung finanzieller Vorteile geht. Aus anderen Fällen ist 

im Übrigen bekannt, dass er das gleiche auch mit der gerichtlichen Geltendma-

chung von Unterlassungs- und anderen Ansprüchen zu erreichen versucht. Um-

stände, die gegen diese Vermutung sprechen, sind weder ersichtlich noch geltend 

gemacht. Folglich ist auch der von der Klägerin geltend gemachte Unterlassungs-

anspruch ausgewiesen und das dahingehende Begehren gutzuheissen.

4.4.4. Beseitigungsanspruch

Die Klägerin beantragt weiter die Verpflichtung des Beklagten zur Rücknahme der 

Widersprüche 1 bis 3 gegen die klägerischen Markenanmeldungen (Rechtsbegeh-

ren Ziff. 3; act. 54 S. 3). Nebst dem vorstehend abgehandelten Unterlassungsan-

spruch sieht § 8 DE-UWG einen Beseitigungsanspruch vor. Dieser setzt einen fort-

dauernden Störungszustand voraus und kann kumulativ zum Unterlassungsan-

spruch geltend gemacht werden (Urteil des Bundesgerichtshofs I ZR 93/2017 vom 

25. April 2019, Rn. 11; Urteil des Bundesgerichtshofs I ZR 76/13 vom 18. Septem-

ber 2014, Rn. 64). Der Beklagte begeht mit den von ihm erhobenen und aufrecht-

erhaltenen Widersprüchen 1 bis 3 gegen die klägerischen Markenanmeldung eine 

unzulässige Behinderung der Klägerin im Sinne von § 4 Nr. 4 DE-UWG (oben 

E. 4.1.2.2.). Die Widersprüche 1 bis 3 des Beklagten sind weiterhin hängig. Der 

Störungszustand dauert damit fort. Der Beklagte ist demnach antragsgemäss zu 

verpflichten, die Widersprüche 1 bis 3 zurückzunehmen.

4.4.5. Urteilspublikation

Schliesslich ersucht die Klägerin um Ermächtigung, das vorliegende Urteil auf Kos-

ten des Beklagten in der C._____ und der D._____ öffentlich bekannt zu machen 

(Rechtsbegehren Ziff. 4; act. 54 S. 3 f.). Nach § 12 Abs. 2 DE-UWG kann das Ge-

richt der obsiegenden Partei die Befugnis zusprechen, das Urteil auf Kosten der 

- 33 -

unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes In-

teresse dartut. Das Gericht hat bei seiner Entscheidung zu prüfen, ob nach Abwä-

gung der Interessen der Parteien und der Allgemeinheit die Zuerkennung der Be-

kanntmachungsbefugnis geeignet und erforderlich ist, eine fortdauernde Störung 

zu beseitigen. Ein überwiegendes berechtigtes Interesse ist in der Regel zu vernei-

nen, wenn eine (beachtliche) Beeinträchtigung nicht mehr vorliegt. Dasselbe gilt, 

wenn die Veröffentlichung neue Verwirrung schaffen kann (Urteil des Oberlandes-

gerichts Düsseldorf 2 U 40/18 vom 13. Juni 2019, Rn. 177).

Die Klägerin bringt zur Urteilspublikation vor, sie habe ein berechtigtes Interesse 

daran, andere Marktteilnehmer und die Öffentlichkeit auf den vom Beklagten ge-

schaffenen Störungszustand hinzuweisen (act. 1 Rz. 262 f.). Die Klägerin führt da-

bei nicht aus, inwiefern die unlauteren Handlungen des Beklagten der Öffentlichkeit 

bekannt sind oder sie in der öffentlichen Wahrnehmung dadurch konkret beein-

trächtigt wird. Bei dieser Ausgangslage fehlt ein genügendes Interesse der Kläge-

rin. Es ist namentlich unklar, ob eine Veröffentlichung nicht eher neue Verwirrung 

zur Folge hätte. Demnach ist das Begehren um Urteilspublikation nach deutschem 

Recht abzuweisen.

4.5. Fazit nach deutschem Recht

Gesamthaft sind sämtliche von der Klägerin nach deutschem Recht geltend ge-

machten Feststellungs-, Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche ausgewiesen. 

Die Klage ist in diesem Umfang gutzuheissen. Demgegenüber ist das Begehren 

um Urteilspublikation abzuweisen.

5. Beurteilung nach österreichischem Recht

5.1. Vorliegen einer unlauteren Geschäftspraktik nach AT-UWG

Nach der Generalklausel von § 1 Abs. 1 Ziff. 1 AT-UWG liegt ein Verstoss gegen 

das AT-UWG vor, wenn im geschäftlichen Verkehr eine unlautere Geschäftspraktik 

oder sonstige unlautere Handlung angewendet wird, die geeignet ist, den Wettbe-

werb zum Nachteil von Unternehmen nicht nur unerheblich zu beeinflussen. § 1 

Abs. 1 Ziff. 1 AT-UWG setzt demnach ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den 

- 34 -

Parteien und das Vorliegen einer unlauteren Geschäftspraktik bzw. Handlung, die 

geeignet ist, diesen Wettbewerb erheblich zu beeinflussen, voraus.

5.1.1. Wettbewerbsverhältnis

Ein Wettbewerbsverhältnis ist immer dann anzunehmen, wenn sich die beteiligten 

Unternehmer an einen im Wesentlichen gleichartigen Abnehmerkreis wenden, sich 

also um denselben Kundenkreis bemühen. Gewerbetreibende verschiedener Bran-

chen können auch durch eine Wettbewerbshandlung in eine wettbewerbliche Be-

ziehung zueinander treten; in einem solchen Fall wird zugleich mit der Wettbe-

werbshandlung ein konkretes Wettbewerbsverhältnis begründet (sog. Ad-hoc Wett-

bewerbsverhältnis). Dafür genügt es, dass sich der Verletzer etwa durch die Über-

nahme eines fremden Zeichens oder eine sonstige Behinderung im Absatz in Wett-

bewerb zum Betroffenen stellt (Urteil des Obersten Gerichtshofs 4Ob96/19z vom 

19. Dezember 2019, E. 1.1.3.).

Im zu beurteilenden Fall ist ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien zu 

bejahen. Einerseits kann auf die Erwägungen zur Qualifikation als Mitbewerber 

nach deutschem Recht verwiesen werden. Wie bereits dort ausgeführt, hat der Be-

klagte die Marke "A._____" explizit für Fahrzeuge eingetragen und stützt die Be-

kanntheit dieser Marke insbesondere auf … betriebene Fahrzeuge. Entsprechend 

richten sich die Parteien – auch wenn sie nicht dieselben Waren oder Dienstleis-

tungen anbieten – letztlich an denselben Abnehmerkreis (vgl. E. 4.1.1.2.). Sodann 

ist erstellt, dass der Beklagte die Marke "A._____" in der Absicht eingetragen hat, 

die Klägerin zu behindern (vgl. E. 4.1.2.2.). Folglich verwendet er das von der Klä-

gerin erschaffene Zeichen und stellt sich damit in den Wettbewerb zu ihr. Es ist 

demnach auch unter diesem Blickwinkel das Vorliegen eines Wettbewerbsverhält-

nisses zu bejahen.

5.1.2. Unzulässiger Behinderungswettbewerb

5.1.2.1. Rechtliche Grundlagen

Nach der österreichischen Rechtsprechung stellt namentlich der unzulässige Be-

hinderungswettbewerb eine unlautere Geschäftspraktik bzw. sonstige unlautere 

- 35 -

Handlung im Sinne der Generalklausel von § 1 Abs. 1 Ziff. 1 AT-UWG dar. Ein 

unzulässiger Behinderungswettbewerb liegt vor, wenn mit der Markenanmeldung 

der Zweck verfolgt wird, einen Mitbewerber in unlauterer Weise zu behindern. Von 

einer Unlauterkeit ist dabei auszugehen, wenn ein Unternehmer durch das Mittel 

der Behinderung des Konkurrenten versucht zu erreichen, dass dieser seine Leis-

tung auf dem Markt nicht oder nicht mehr rein zur Geltung bringen kann. Die bean-

standeten Massnahmen müssen dabei nicht ausschliesslich auf die Schädigung 

des Konkurrenten gerichtet sein. Eine unlautere Behinderung liegt vielmehr bereits 

vor, wenn eine bestimmte Wettbewerbshandlung, die an sich als unbedenklich ein-

zustufen ist, durch das Hinzutreten besonderer Umstände im Einzelfall zu einer 

unmittelbar gegen den Mitbewerber gerichteten Behinderungsmassnahme wird, die 

es dem Mitbewerber erschwert oder gar unmöglich macht, seine Leistung auf dem 

Markt entsprechend zur Geltung zu bringen. Eine unzulässige Wettbewerbsbehin-

derung durch eine Markenanmeldung setzt keinen schutzwürdigen Besitzstand des 

Vorbenutzers des Kennzeichens voraus. Die Anmeldung einer Marke kann schon 

dann wettbewerbswidrig sein, wenn der Anmelder beabsichtigt, eine Waffe in die 

Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören 

oder ausländische Konkurrenz zu verhindern. Für eine unlautere Wettbewerbsbe-

hinderung ist nicht erforderlich, dass die Behinderungsabsicht der einzige Beweg-

grund des Anmelders ist. Es genügt, wenn es sich um ein wesentliches Motiv han-

delt (Urteil des Obersten Gerichtshofs 4Ob310/98m vom 13. Juli 1999).

5.1.2.2. Würdigung

Gleich wie nach deutschem Recht ist das Verhalten des Beklagten auch nach ös-

terreichischem Recht als unlautere Handlung zu qualifizieren. Der Beklagte mel-

dete die Marke "A._____" im Herbst 2006 in der Absicht an, die Klägerin vom Ge-

brauch dieses Zeichens auszuschliessen, nachdem kurz zuvor in den deutschspra-

chigen Medien, namentlich auch in Österreich, über die Klägerin berichtet wurde. 

Sodann verzögerte er den Drittwiderspruch mittels 47 Abänderungen des Waren-

verzeichnisses für ganze 15 Jahre und verhinderte damit eine Eintragung der klä-

gerischen Marken. Im Übrigen zeigt auch das Verhalten des Beklagten in anderen 

Fällen, dass seine Markeneintragungen bloss die Behinderung von Dritten bezwe-

- 36 -

cken, was sich insbesondere auch in der sehr geringen Anzahl der nach den An-

meldungen tatsächlich eingetragenen Marken manifestiert (vgl. E. 4.1.2.2.). Dem 

Beklagten gelang es durch die von ihm angemeldete und zwischenzeitlich einge-

tragene Marke, ein Instrument zu kreieren, welches er der Klägerin konstant entge-

gen halten kann. Die Klägerin wird durch die streitgegenständliche Marke des Be-

klagten und die von ihm eingelegten, verschleppten und weiterhin aufrechterhalte-

nen Widersprüche im Wettbewerb eindeutig gestört, denn es ist ihr in der EU auf-

grund dessen nicht möglich, gestützt auf den Markenschutz gegen eine unberech-

tigte Nutzung von "A._____" durch Dritte vorzugehen. Entsprechend kann sie ihre 

Waren auf dem Markt nicht mehr rein zur Geltung bringen. Damit liegt sowohl hin-

sichtlich der einzelnen Handlungen als auch in der Gesamtheit des Verhaltens des 

Beklagten ein unzulässiger Behinderungswettbewerb vor.

5.2. Passivlegitimation des Beklagten

Der Beklagte bestreitet mit Verweis auf die als juristische Person organisierte ge-

genwärtige Inhaberin sowie die früheren Inhaber der streitgegenständlichen Marke 

seine Passivlegitimation (act. 17 S. 12). 

Wettbewerbsrechtliche Ansprüche richten sich zunächst gegen den unmittelbaren 

Täter. Neben diesem kann aber nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Ge-

richtshofs nicht nur gegen Mittäter, sondern auch gegen Anstifter und Gehilfen ge-

klagt werden. Juristische Personen können aufgrund des ihnen zurechenbaren 

Verhaltens ihrer Organe passivlegitimiert sein. Umgekehrt können die Organe von 

juristischen Personen für deren Wettbewerbsverstösse persönlich in Anspruch ge-

nommen werden, wenn sie solche Verstösse selbst begangen haben, daran betei-

ligt waren oder trotz Kenntnis bzw. fahrlässiger Unkenntnis des Verstosses nicht 

dagegen eingeschritten sind (Urteil des Obersten Gerichtshofs 4Ob103/89 vom 

7. November 1989).

Entgegen den Ausführungen des Beklagten schadet die juristische Selbständigkeit 

der gegenwärtigen und früheren Inhaber der streitgegenständlichen Marke vorlie-

gend nicht. Einerseits war es der Beklagte persönlich, der die Marke "A._____" im 

Herbst 2006 angemeldet und in der Folge zwei der drei Widersprüche eingelegt 

- 37 -

hat. Andererseits ist der Beklagte einziges Organ sämtlicher der von ihm kontrol-

lierten Gesellschaften, womit die Willensbildung dieser Gesellschaften immer auf 

den Beklagten zurückgeht. Der Beklagte hat in diesem Sinne sämtliche Handlun-

gen – auch jene über seine Gesellschaften – selbst begangen und ist daher pas-

sivlegitimiert.

5.3. Verwirkung

Der Beklagte hält den von der Klägerin geltend gemachten Ansprüchen die Verwir-

kung entgegen (act. 17 S. 8). Im österreichischen Wettbewerbsrecht ist eine Ver-

wirkung – ausgenommen im hier nicht interessierenden Fall von § 9 Abs. 5 AT-

UWG – nicht möglich (vgl. bereits Urteil des Obersten Gerichtshofs 4Ob352/59 vom 

4. Oktober 1960). Entsprechend steht das Vorbringen des Beklagten den Ansprü-

chen der Klägerin nicht entgegen.

5.4. Ansprüche der Klägerin

5.4.1. Feststellunganspruch

Wie vorstehend erwogen, begeht der Beklagte durch die Anmeldung und Eintra-

gung der Unionsmarke "A._____" sowie das Einreichen und Aufrechterhalten der 

Widersprüche 1 bis 3 gegen die klägerischen Markenanmeldungen eine unlautere 

Handlung im Sinne von § 1 Abs. 1 Ziff. 1 AT-UWG. Der Feststellungsanspruch der 

Klägerin ist damit ausgewiesen und ihr Rechtsbegehren Ziff. 1 (a) auch nach öster-

reichischem Recht gutzuheissen.

5.4.2. Einwand gegen die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche

Zur von der Klägerin weiter beantragten Feststellung, dass der Beklagte aus der 

Anmeldung und Eintragung der streitgegenständlichen Marke sowie den nationalen 

Anmeldungen und Eintragungen keine Ansprüche gegen sie wegen Gebrauchs des 

streitgegenständlichen Zeichens geltend machen kann, ist festzuhalten, dass nach 

österreichischem Recht – gleich wie im deutschen Recht – das Vorliegen eines 

unzulässigen Behinderungswettbewerbs einen Einwand begründet gegen Ansprü-

che, die aus der Marke abgeleitet werden (Beschluss des Obersten Gerichtshofs 

- 38 -

4Ob252/16m vom 24. Januar 2017, E. 2.2. f.). Damit können der Beklagte und die 

jeweiligen Inhaber der Marke zufolge des unlauteren Verhaltens keine Ansprüche 

wegen Gebrauchs der Marke "A._____" gegen die Klägerin geltend machen. Das 

entsprechende Feststellungsbegehren ist nach österreichischem Recht antragsge-

mäss gutzuheissen.

5.4.3. Unterlassungsanspruch

Die Klägerin beantragt weiter, dem Beklagten sei zu untersagen, Ansprüche gegen 

sie aus dem Gebrauch der streitgegenständlichen Marke geltend zu machen 

(Rechtsbegehren Ziff. 2; act. 54 S. 3). Vorab ist in dieser Hinsicht auf die vorste-

henden Ausführungen zum Einwand gegen die Geltendmachung solcher Ansprü-

che zu verweisen. Nach § 1 Abs. 1 AT-UWG steht der Klägerin sodann ein Unter-

lassungsanspruch zu. Voraussetzung für den Unterlassungsanspruch ist das Vor-

liegen einer Wiederholungsgefahr. Nach der hier massgebenden österreichischen 

Rechtsprechung darf bei der Prüfung, ob eine Wiederholungsgefahr vorliegt, nicht 

engherzig vorgegangen werden. Es genügt die ernste Besorgnis weiterer Eingriffe 

in die vom Berechtigten behaupteten Rechte, wobei ein Verstoss gegen das AT-

UWG die Vermutung der Wiederholungsgefahr begründet. Bestreitet der Belastete 

die Wiederholungsgefahr, so hat er besondere Gründe zu behaupten, die eine sol-

che Wiederholung in Zukunft als völlig ausgeschlossen oder doch zumindest als 

äusserst unwahrscheinlich erscheinen lassen (Beschluss des Obersten Gerichts-

hofs 4Ob219/18m vom 27. November 2018, E. 2.1. f.). 

Die Anmeldung und Eintragung der Marke "A._____" sowie die Widersprüche und 

weiteren Handlungen des Beklagten in diesem Zusammenhang verstossen gegen 

§ 1 Abs. 1 Ziff. 1 AT-UWG. Bereits dies genügt, um eine Wiederholungsgefahr auch 

für die Geltendmachung von Rechten aus der Marke zu begründen, zumal für eine 

Wiederholungsgefahr gleichartige Verletzungshandlungen genügen (Urteil des 

Obersten Gerichtshofs 4Ob73/91 vom 28. Mai 1991). Dem Beklagten geht es mit 

seinem Verhalten im Kern um die Behinderung der Klägerin. Gemäss seinem aus 

anderen Fällen bekannten Vorgehen versucht er insbesondere durch Geltendma-

chung von Unterlassungs- und anderen Ansprüchen eine finanzielle Entschädigung 

erhältlich zu machen (vgl. auch E. 4.4.3. zum deutschen Recht). Gründe, die gegen 

- 39 -

eine Widerholungsgefahr sprechen, sind weder geltend gemacht noch ersichtlich. 

Antragsgemäss ist dem Beklagten daher auch nach österreichischem Recht zu un-

tersagen, Ansprüche gegen die Klägerin aus dem Gebrauch der Marke "A._____" 

geltend zu machen.

5.4.4. Beseitigungsanspruch

Der Anspruch auf Unterlassung umfasst auch das Recht, die Beseitigung des den 

Vorschriften des Gesetzes widerstreitenden Zustandes zu verlangen (§ 1 Abs. 1 

AT-UWG; § 15 AT-UWG). Der Beklagte begeht insbesondere auch mit seinen Wi-

dersprüchen 1 bis 3 eine unlautere Handlung im Sinne von § 1 Abs. 1 Ziff. 1 AT-

UWG. Diese unlauteren Handlungen dauern weiter an, zumal die Widersprüche 1 

bis 3 nach wie vor noch hängig sind. Damit sind die Voraussetzungen für die von 

der Klägerin mit Rechtsbegehren Ziff. 3 beantragte Verpflichtung zur Rücknahme 

der Widersprüche 1 bis 3 gegeben und der Beklagte ist antragsgemäss hierzu zu 

verpflichten.

5.5. Fazit zum österreichischen Recht

Die Ansprüche der Klägerin nach österreichischem Recht sind ausgewiesen. Die 

dahingehende Klage ist folglich gutzuheissen. Der Vollständigkeit halber bleibt an-

zufügen, dass die Klägerin nach österreichischem Recht keinen Anspruch auf Ur-

teilspublikation geltend macht, womit sich Ausführungen dazu erübrigen.

6. Beurteilung nach niederländischem Recht 

6.1. Unerlaubte Handlung und Rechtsmissbrauch

6.1.1. Rechtliche Grundlagen

Das niederländische Recht kennt kein eigenständiges Gesetz zur Regelung des 

unlauteren Wettbewerbs. Nach der niederländischen Rechtsprechung stellt eine 

bösgläubige Markenanmeldung eine unerlaubte Handlung im Sinne von Art. 6:612 

NL-BW und einen Verstoss gegen das Rechtsmissbrauchsverbot nach Art. 3:13 

NL-BW dar (Urteil der Rechtbank Den Haag 395372 / HA ZA 11--1628, E. 4.33 und 

4.36 bestätigt mit Urteil des Gerechtshofs Den Haag 200.109.445/01 vom 26. No-

- 40 -

vember 2013, E. 16 ff.; Urteil der Rechtbank Den Haag C/09/491187 / HA ZA 15-

732 vom 26. Oktober 2016, E. 4.8 ff. bestätigt mit Urteil des Gerechtshofs Den Haag 

200.213.285/01 vom 14. August 2018, E. 12 ff.; Urteil der Rechtbank Den Haag 

C/09/553859 / HA ZA 18-613 vom 18. September 2019, E. 4.23 ff. bestätigt mit 

Urteil des Gerechtshofs Den Haag 200.273.109/01 vom 22. Juni 2021, E. 9 ff.). 

Entsprechend ist nach niederländischem Recht die Bösgläubigkeit der Markenan-

meldung aus markenrechtlicher Perspektive zu prüfen. Bösgläubigkeit in diesem 

Sinne liegt vor, wenn einschlägige und schlüssige Anhaltspunkte dafür vorliegen, 

dass der Inhaber einer Unionsmarke die Marke nicht in der Absicht angemeldet hat, 

lauter am Wettbewerb teilzunehmen, sondern um die Interessen Dritter in einer 

Weise zu beeinträchtigen, die nicht den anständigen Gepflogenheiten entspricht, 

oder um ein ausschliessliches Recht zu anderen Zwecken als denen zu erlangen, 

die von den Funktionen der Marke umfasst werden. Es ist zu prüfen, ob die Anmel-

dung einer Marke im Hinblick auf die Tätigkeit des Anmelders eine kommerzielle 

Logik hatte und welche zeitliche Abfolge die Ereignisse hatten (Urteil des Gerechts-

hofs Den Haag 200.273.109/01 vom 22. Juni 2021, E. 9 ff. mit Hinweisen auf das 

Urteil Europäischen Gerichtshofs C-529/07 vom 11. Juni 2009, Chocoladenfabrik 

Lindt & Sprüngli, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs C-104/18 vom 12. Sep-

tember 2019, Koton, sowie das Urteil des Europäischen Gerichtshofs C-371/18 

vom 29. Januar 2020, Sky).

6.1.2. Würdigung

Die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, dem Endabnehmer die Ursprungs-

identität der betreffenden Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm 

ermöglicht, diese Waren resp. Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von 

denen anderer Herkunft zu unterscheiden (Urteil des Europäischen Gerichtshofs 

C-527/07 vom 11. Juni 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, Rn. 45). Dem 

Beklagten ging es indessen mit seiner im Herbst 2006 erfolgten Anmeldung der 

streitgegenständlichen Marke nicht um die Kennzeichnung der Herkunft von Waren 

oder Dienstleistungen. Vielmehr meldete er die Marke an, um die Klägerin zu be-

hindern und die Marke als Sperrzeichen gegen sie einzusetzen, nachdem er aus 

den Medien über die Klägerin Kenntnis erlangte. Es sind denn auch keinerlei An-

- 41 -

zeichen ersichtlich, dass der Beklagte mit der Marke "A._____" die Kennzeichnung 

von Waren oder Dienstleistungen intendierte. Vielmehr macht der Beklagte selbst 

im Rahmen einer Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Düsseldorf, welches 

die im Internet gemachte Aussage des Beklagten, er habe die Marke "A._____" für 

Fahrzeuge entwickelt, zum Gegenstand hatte, geltend, es liege ihm "nichts ferner, 

als E-Autos (an Endkunden) zu vertreiben" (act. 64 Rz. 1; act. 65/336). 

Der Beklagte ist wie im dortigen Verfahren auch im vorliegenden Verfahren der 

Ansicht, seine Gebrauchsabsicht lasse sich aus der Verwertung seiner Marke ab-

leiten (act. 17 S. 9). Im vorliegenden Fall fehlt es der Verwertung der Marke 

"A._____" indes an einer kommerziellen Logik. Der Beklagte hat die Marke 

"A._____" angemeldet, nachdem er in den Medien von der Klägerin erfahren hatte. 

Es erschliesst sich nicht, wem – ausser der Klägerin selbst – der Beklagte unter 

diesen Umständen die Marke "A._____" verkaufen oder in Lizenz vergeben wollte.

Dass dem Beklagten mit der streitgegenständlichen Marke bloss an der Behinde-

rung der Klägerin liegt, zeigt sich sodann – wie bereits erwogen – auch daran, dass 

der Beklagte gegen die klägerischen Markenanmeldungen Widerspruch einlegte 

und er das Dritt-Widerspruchsverfahren während 15 Jahren verschleppte. Mit letz-

terem perpetuierte er die Blockade der Klägerin unter zwar formal korrekter aber 

im Ergebnis missbräuchlicher Berufung auf die markenrechtlichen Instrumente. 

Das Verhalten des Beklagten reiht sich sodann auch in sein bekanntes und bereits 

in mehreren Fällen als bösgläubig befundenes "Geschäftsmodell" ein (vgl. z.B. Ur-

teil des Europäischen Gerichts T- 627/21 vom 7. September 2022 [act. 55/361] oder 

Urteil des Obersten Gerichtshofs 4 Ob 98/14m vom 17. September 2014 [act. 3/5]). 

Insbesondere die mehr als 10'000 erfolgten Markenanmeldungen, von denen bloss 

ein äusserst kleiner Teil tatsächlich eingetragen wurde, sprechen gegen redliche 

Absichten des Beklagten.

Gesamthaft ist festzustellen, dass der Beklagte durch seine mit dem Ziel der Be-

hinderung der Klägerin erfolgte Anmeldung der streitgegenständlichen Marke bös-

gläubig gehandelt hat. Damit hat er mit der Anmeldung und der Eintragung der 

Marke "A._____" eine unerlaubte Handlung im Sinne von Art. 6:612 NL-BW began-

gen und gegen das Rechtsmissbrauchsverbot nach Art. 3:13 NL-BW verstossen. 

- 42 -

Dies muss sodann auch für die gestützt darauf erhobenen Widersprüche 1 bis 3 

gegen die klägerischen Markenanmeldungen gelten, zumal diese ohne die bös-

gläubige Markenanmeldung des Beklagten nicht möglich wären und mit diesen un-

mittelbar zusammenhängen. Das Verhalten des Beklagten ist demnach in der Ge-

samtheit wie auch im Einzelnen als unerlaubte Handlung zu qualifizieren und ver-

stösst gegen das Rechtsmissbrauchsverbot.

6.2. Passivlegitimation des Beklagten

Wenn ein Unternehmen eine unerlaubte Handlung begeht, haftet nach niederlän-

dischem Recht grundsätzlich nur das Unternehmen. Unter besonderen Umständen 

kann jedoch neben der Haftung der Gesellschaft auch die Haftung eines Geschäfts-

führers der Gesellschaft in Betracht kommen. Die Übernahme einer solchen Haf-

tung setzt voraus, dass der Geschäftsführer persönlich für das Fehlverhalten ver-

antwortlich gemacht werden kann. Im Falle einer Markenverletzung besteht die 

Möglichkeit, direkt gegen den Geschäftsführer vorzugehen, wenn der Geschäfts-

führer selbst sorgfaltswidrig handelt und die Verletzung fördert oder nicht verhin-

dert, obwohl er dazu in der Lage wäre (Urteil der Rechtbank Den Haag 

C/09/553859 / HA ZA 18-613 vom 18. September 2019, E. 4.25 ff. bestätigt mit 

Urteil des Gerechtshofs Den Haag 200.273.109/01 vom 22. Juni 2021, E. 21 ff.).

Die Passivlegitimation des Beklagten ist auch nach niederländischem Recht zu be-

jahen. Die zu beurteilenden Handlungen wurden entweder vom Beklagten selbst 

(Anmeldung der streitgegenständlichen Marke sowie zweier Widersprüche) oder 

durch Gesellschaften, die er kontrolliert und deren einziges Organ er ist, vorgenom-

men. Die Handlungen der agierenden Gesellschaften basieren einzig auf dem Wil-

len des Beklagten. Der Beklagte hat damit selbst sorgfaltswidrig gehandelt und ist 

für die zu untersuchenden Verhaltensweisen persönlich verantwortlich.

6.3. Verwirkung

Nach niederländischem Recht ist eine Verwirkung möglich, wenn sich der Berech-

tigte in einer Weise verhalten hat, die nach Treu und Glauben mit der späteren 

Geltendmachung seines Rechts unvereinbar ist. Nach ständiger Rechtsprechung 

- 43 -

ist allein der Zeitablauf dafür nicht ausreichend. Es müssen besondere Umstände 

vorliegen, aufgrund derer bei der gegnerischen Partei das berechtigte Vertrauen 

geweckt wurde, dass der Berechtigte seine Ansprüche nicht mehr geltend machen 

wird, oder welche die Position der gegnerischen Partei unangemessen erschwert 

oder benachteiligt würde, wenn das Recht oder die Befugnis dennoch geltend ge-

macht wird. Zeitablauf kann jedoch als ein relevanter Umstand berücksichtigt wer-

den, wenn es darum geht, zu beurteilen, ob der Berechtigte sich in einer Weise 

verhalten hat, die nach Treu und Glauben mit der späteren Geltendmachung seines 

Rechts oder seiner Befugnis unvereinbar ist. "Nichtstun" kann nur dann zu einer 

Verwirkung führen, wenn aufgrund der Umstände des Falls vernünftigerweise eine 

bestimmte Handlungsweise des Berechtigten erwartet werden durfte (Urteil des 

Gerechtshof s'-Hertogenbosch 200.261.649_01 vom 31. März 2020, E. 3.11).

Der Beklagte beruft sich für die von ihm geltend gemachte Verwirkung einzig auf 

den Zeitablauf (act. 17 S. 8). Dies genügt nach dem Gesagten nicht für eine Ver-

wirkung. Es wird vom Beklagten nicht dargelegt, inwiefern besondere Umstände 

vorliegen und von der Klägerin ein aktives Tun zu erwarten gewesen wäre. Dies ist 

auch nicht ersichtlich, war es der Klägerin doch nach den übereinstimmenden Aus-

führungen der Parteien während des hängigen Widerspruchverfahrens – zwischen 

2007 und 2022 – gar nicht möglich, gegen den Beklagten einen Nichtigkeits- bzw. 

Löschungsantrag einzureichen. Vor diesem Hintergrund sind die Ansprüche der 

Klägerin nicht verwirkt.

6.4. Ansprüche der Klägerin

6.4.1. Feststellungsanspruch

Nach Art. 3:302 NL-BW kann auf Begehren einer Person, die an einem bestimmten 

Rechtsverhältnis unmittelbar beteiligt ist, ein Feststellungsurteil erlassen werden. 

Antragsgemäss ist daher festzustellen, dass der Beklagte in den Niederlanden eine 

unerlaubte Handlung begangen hat und weiterhin begeht (Rechtsbegehren 

Ziff. 1 [a]; act. 54 S. 2).

- 44 -

6.4.2. Einrede gegen die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche

Der Beklagte verstösst mit seinem Verhalten gegen das Verbot des Rechtsmiss-

brauchs nach Art. 3:13 NL-BW. Dies kann ihm und den Markeninhabern bei der 

Geltendmachung von Rechten aus der streitgegenständlichen Marke entgegen ge-

halten werden. Damit können weder ihm noch den Markeninhabern gegenüber der 

Klägerin Ansprüche aufgrund des Gebrauchs der Marke "A._____" zukommen. An-

tragsgemäss ist daher ein entsprechendes Feststellungsurteil zu erlassen 

(Art. 3:302 NL-BW; Rechtsbegehren Ziff. 1 [b]; act. 54 S. 2).

6.4.3. Unterlassungsanspruch

Nach Art. 3:296 NL-BW kann das Gericht auf Klage hin eine Unterlassung anord-

nen, wenn jemand zu einer solchen verpflichtet ist. Bei einer unerlaubten Handlung 

besteht eine Unterlassungspflicht, womit eine Anwendung von Art. 3:296 NL-BW 

möglich ist. Eine Unterlassungsanordnung setzt weiter voraus, dass die klagende 

Partei über ein hinreichendes Interesse verfügt, was namentlich der Fall ist, wenn 

eine (weitere) unerlaubte Handlung droht (Urteil des Parket bij de Hoge Raad 

19/00135 vom 13. September 2019, E. 2.8 ff.; Urteil des Parket bij de Hoge Raad 

15/04247 vom 25. November 2016, E. 2.8 und 2.12.).

Auch die von der Klägerin mit ihrem Rechtsbegehren Ziff. 2 beantragte Verpflich-

tung des Beklagten zur Unterlassung der Geltendmachung von Ansprüchen aus 

dem Gebrauch der Marke "A._____" gegen die Klägerin ist ausgewiesen (Rechts-

begehren Ziff. 2; act. 54 S. 3). Wie bereits dargelegt, stellen die Anmeldung und 

Eintragung sowie die Widersprüche 1 bis 3 eine unerlaubte Handlung dar. Zur Ge-

fahr weiterer unerlaubter Handlungen kann auf die Erwägungen zum deutschen 

und österreichischen Recht verwiesen werden (E. 4.4.3. und 5.4.3.). Der Beklagte 

ist demnach antragsgemäss zu verpflichten, gegenüber der Klägerin direkt oder 

indirekt keine Ansprüche aus dem Gebrauch des Zeichens "A._____" geltend zu 

machen.

6.4.4. Beseitigungsanspruch

- 45 -

Art. 3:296 NL-BW räumt dem Gericht ein weites Ermessen in den zu ergreifenden 

Massnahmen ein. Es verschafft dem Gericht insbesondere auch die Möglichkeit, 

einen Befehl zur Vornahme einer Handlung zu erlassen (Urteil des Parket bij de 

Hoge Raad 19/00135 vom 13. September 2019, E. 2.8 ff.; Urteil des Parket bij de 

Hoge Raad 15/04247 vom 25. November 2016, E. 2.8). Vorliegend sind die Wider-

sprüche 1 bis 3 des Beklagten gegen die klägerischen Markenanmeldungen wei-

terhin hängig. Es ist daher angezeigt, den Beklagten zur Beseitigung des wider-

rechtlichen Zustandes und zur Rücknahme der gegen die klägerischen Markenan-

meldungen erhobenen Widersprüche zu verpflichten (Rechtsbegehren Ziff. 3; 

act. 54 S. 3).

6.4.5. Urteilspublikation

Nach Art. 6:103 NL-BW ist ein Schaden grundsätzlich durch Geldzahlung zu erset-

zen. Das Gericht kann anstelle einer Geldzahlung aber auch auf andere Arten der 

Wiedergutmachung erkennen. Dabei ist insbesondere auch eine Information der 

Öffentlichkeit möglich (OP HEIJ, De overeenkomst over digitale inhoud in een B2C-

rechtsverhouding, Diss. 2021, S. 94; vgl. auch Urteil des Gerechtshof s'-Graven-

hage 200.032.537-01 und 200.077.087-01 vom 30. Oktober 2012, E. 43).

Die Klägerin bringt in dieser Hinsicht vor, ihr sei ein Schaden durch unnötige Kosten 

(z.B. für das Widerspruchsverfahren) sowie durch Erschwerung der Durchsetzung 

ihrer Rechte an der Marke "A._____" entstanden. Eine Veröffentlichung des Urteils 

sei geeignet, zumindest einen Teil des Schadens zu kompensieren (act. 1 Rz. 266). 

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Einerseits handelt es sich bei den 

von der Klägerin als Schaden angeführten Kosten um rein finanzielle Einbussen, 

welche durch die Publikation des Urteils nicht ersetzt werden können. Andererseits 

erschliesst sich aus ihren Ausführungen nicht genügend konkret, inwiefern ihr 

durch die Erschwerung der Durchsetzung ihrer Rechte ein Schaden entstanden ist. 

Es kann daher in letzterer Hinsicht nicht beurteilt werden, ob durch eine Urteilsver-

öffentlichung eine Wiedergutmachung möglich ist. Das Begehren um Urteilspubli-

kation ist demnach nach niederländischem Recht abzuweisen.

6.5. Fazit zum niederländischen Recht

- 46 -

Die Klage ist für die klägerischen Feststellungsansprüche sowie den Unterlas-

sungs- und Beseitigungsanspruch nach niederländischem Recht gutzuheissen. Der 

Antrag auf Urteilspublikation ist demgegenüber abzuweisen.

7. Vollstreckungsmassnahmen

Die Klägerin beantragt die Anordnung von Vollstreckungsmassnahmen zu ihren 

Rechtsbegehren Ziff. 2 und 3. Konkret ersucht sie darum, Rechtsbegehren Ziff. 2 

(Verbot der Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche) mit der Androhung der 

Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 

StGB sowie einer Ordnungsbusse von CHF 5'000.– im Falle der Zuwiderhandlung 

und Rechtsbegehren Ziff. 3 (Befehl zur Rücknahme der Widersprüche 1 bis 3) mit 

der Androhung einer Ersatzvornahme, der Bestrafung nach Art. 292 StGB und ei-

ner Tagesbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung zu verbinden 

(act. 54 S. 3 f.). 

Nach Art. 236 Abs. 3 ZPO kann das Gericht auf Antrag der obsiegenden Partei 

Vollstreckungsmassnahmen anordnen. Der Entscheid über die Anordnung direkter 

Vollstreckungsmassnahmen liegt im Ermessen des Gerichts. Soweit die Klägerin 

zu ihrem Rechtsbegehren Ziff. 3 die Anordnung von Vollstreckungsmassnahmen 

beantragt, übersieht sie, dass es sich bei der Rücknahme der Widersprüche 1 bis 

3 um die Abgabe von Willenserklärungen im Sinne von Art. 344 ZPO handelt, bei 

denen sich eine Vollstreckung erübrigt, zumal die abzugebende Willenserklärung 

durch den Entscheid ersetzt wird (KUKO ZPO-KOMFEL EHRENZELLER, Art. 344 N 4). 

Hinsichtlich Rechtsbegehren Ziff. 3 sind daher keine Vollstreckungsmassnahmen 

anzuordnen. Die von der Klägerin zu Rechtsbegehren Ziff. 2 beantragten Vollstre-

ckungsmassnahmen sind zulässig und im vorliegenden Fall auch verhältnismässig. 

Hinzuweisen ist darauf, dass Unterlassungsansprüche auch mit extraterritorialer 

Wirkung vollstreckt werden können (BGE 138 III 304 E. 5.4). Entsprechend ist 

Rechtsbege