# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** ca5e4a10-e404-5c53-964e-2c284005106c
**Source:** Bundesgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2021-05-03
**Language:** de
**Title:** Bundespatentgericht 03.05.2021 O2019_005
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BPatG/CH_PATG_001_O2019-005_2021-05-03.pdf

## Full Text

O2019_005 

Seite 2 

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

Prozessgeschichte 

1.  

Am 17. Mai 2019 reichte die Klägerin die Klageschrift ein mit folgenden 

Rechtsbegehren (bei Eventualbegehren ist der Zusatz gegenüber dem vor-

stehenden Antrag unterstrichen hervorgehoben): 

«1. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von 

CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, 

mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Be-

strafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu 

verbieten,  

Dichtbänder in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, an-

zubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die 

Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser 

Handlungen mitzuwirken, 

soweit die Dichtbänder gemäss den Abbildungen in Anhang A folgende Merk-

male aufweisen: 

– das Dichtband (100) weist ein durchgehendes Band (4) aus elastisch dehn-

barem Material als Träger für weitere Elemente auf; 

– das durchgehende Band (4) weist einen ersten bzw. oberen Bereich (5) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage eines Einbaugegenstands 

(2), z.B. einer Wanne, an einer Anschlusswand (1) befestigt wird; 

– das durchgehende Band (4) weist einen zweiten bzw. unteren Bereich (6) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbaugegenstands (2) 

am Einbaugegenstand (2) angeklebt wird; 

– das durchgehende Band (4) weist im zweiten bzw. unteren Bereich (6) auf 

der Vorderseite einen Kleber auf, mit welchem das Dichtband zur Montage 

des Einbaugegenstands (2) am Einbaugegenstand (2), z.B. an einer Ab- 

oder Aufbordung (12) des Einbaugegenstandes (2), angeklebt wird, so 

dass der erste bzw. obere Bereich (5), welcher vorderseitig keinen Kleber 

aufweist, über den Einbaugegenstand (2) übersteht; 

– auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes (4) ist ein flexibler Streifen 

(9) aus einem Aramidgewebe aufgeklebt. 

1.a Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei der Beklagten unter Androhung einer 

Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 

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Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b 

ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wi-

derhandlungsfall zu verbieten,  

Dichtbänder in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, an-

zubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die 

Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser 

Handlungen mitzuwirken, 

soweit die Dichtbänder gemäss den Abbildungen in Anhang A folgende Merk-

male aufweisen: 

– das Dichtband (100) weist ein durchgehendes Band (4) aus elastisch dehn-

barem Material als Träger für weitere Elemente auf; 

– das durchgehende Band (4) weist einen ersten bzw. oberen Bereich (5) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage eines Einbaugegenstands 

(2), z.B. einer Wanne, an einer Anschlusswand (1) befestigt wird; 

– das durchgehende Band (4) weist einen zweiten bzw. unteren Bereich (6) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbaugegenstands (2) 

am Einbaugegenstand (2), angeklebt wird; 

– das durchgehende Band (4) weist im zweiten bzw. unteren Bereich (6) auf 

der Vorderseite einen Kleber auf, mit welchem das Dichtband zur Montage 

des Einbaugegenstands (2) am Einbaugegenstand (2), z.B., an einer Ab- 

oder Aufbordung (12) des Einbaugegenstandes (2), angeklebt wird, so 

dass der erste bzw. obere Bereich (5), welcher vorderseitig keinen Kleber 

aufweist, über den Einbaugegenstand (2) übersteht; 

– auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes (4) ist ein flexibler Streifen 

(9) aus einem Aramidgewebe aufgeklebt; 

– der flexible Streifen (9) aus Aramidgewebe ist derart angeordnet, dass er 

sich teilweise über den ersten bzw. oberen Bereich (5) und den zweiten 

bzw. unteren Bereich (6) des Dichtbandes erstreckt. 

2. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 

für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens 

aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer 

Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,  

Dichtbänder in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, an-

zubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die 

Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser 

Handlungen mitzuwirken, 

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soweit die Dichtbänder gemäss den Abbildungen in Anhang A folgende Merk-

male aufweisen: 

– das Dichtband (100) weist ein durchgehendes, biegsames Band (4) als 

Träger für weitere Elemente auf;  

– das durchgehende Band (4) weist einen ersten bzw. oberen Bereich (5) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage eines Einbaugegenstandes 

(2), z.B. einer Wanne, an einer Anschlusswand (1) befestigt wird; 

– das durchgehende Band (4) weist einen zweiten bzw. unteren Bereich (6) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbaugegenstandes (2) 

am Einbaugegenstand (2), z.B. an einer Ab- oder Aufbordung (12) des Ein-

baugegenstandes (2), angeklebt wird; 

– auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes ist ein flexibler Streifen (9) 

aus einem Aramidgewebe angeordnet. 

2.a Eventualiter zu Rechtsbegehren 2 sei der Beklagten unter Androhung einer 

Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 

Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b 

ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wi-

derhandlungsfall zu verbieten,  

Dichtbänder in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, an-

zubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die 

Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser 

Handlungen mitzuwirken,  

soweit die Dichtbänder gemäss den Abbildungen in Anhang A folgende Merk-

male aufweisen: 

– das Dichtband (100) weist ein durchgehendes, biegsames Band (4) als 

Träger für weitere Elemente auf; 

– das durchgehende Band (4) weist einen ersten bzw. oberen Bereich (5) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage eines Einbaugegenstandes 

(2), z.B. einer Wanne, an einer Anschlusswand (1) befestigt wird;  

– das durchgehende Band (4) weist einen zweiten bzw. unteren Bereich (6) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbaugegenstandes (2) 

am Einbaugegenstand (2), z.B. an einer Ab- oder Aufbordung (12) des Ein-

baugegenstandes (2), angeklebt wird; 

– auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes ist ein flexibler Streifen (9) 

aus einem Aramidgewebe angeordnet; 

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– der flexible Streifen (9) aus Aramidgewebe ist auf der Vorderseite des 

durchgehenden Bandes (4) angeklebt. 

2.b Eventualiter zu Rechtsbegehren 2.a sei der Beklagten unter Androhung ei-

ner Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 

343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. 

b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im 

Widerhandlungsfall zu verbieten, 

Dichtbänder in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, an-

zubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die 

Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser 

Handlungen mitzuwirken, 

soweit die Dichtbänder gemäss den Abbildungen in Anhang A folgende Merk-

male aufweisen: 

– das Dichtband (100) weist ein durchgehendes, biegsames Band (4) als 

Träger für weitere Elemente auf; 

– das durchgehende Band (4) weist einen ersten bzw. oberen Bereich (5) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage eines Einbaugegenstandes 

(2), z.B. einer Wanne, an einer Anschlusswand (1) befestigt wird; 

– das durchgehende Band (4) weist einen zweiten bzw. unteren Bereich (6) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbaugegenstandes (2) 

am Einbaugegenstand (2), z.B. an einer Ab- oder Aufbordung (12) des Ein-

baugegenstandes (2), angeklebt wird; 

– auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes ist ein flexibler Streifen (9) 

aus einem Aramidgewebe angeordnet; 

– der flexible Streifen (9) aus Aramidgewebe ist auf der Vorderseite des 

durchgehenden Bandes (4) angeklebt; 

– der flexible Streifen (9) aus Aramidgewebe ist derart angeordnet, dass er 

sich teilweise über den ersten bzw. oberen Bereich (5) und den zweiten 

bzw. unteren Bereich (6) des Dichtbandes erstreckt. 

2.c Eventualiter zu Rechtsbegehren 2.b sei der Beklagten unter Androhung ei-

ner Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 

343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. 

b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im 

Widerhandlungsfall zu verbieten,  

Dichtbänder in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, an-

zubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die 

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Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser 

Handlungen mitzuwirken, 

soweit die Dichtbänder gemäss den Abbildungen in Anhang A folgende Merk-

male aufweisen: 

– das Dichtband (100) weist ein durchgehendes, biegsames Band (4) als 

Träger für weitere Elemente auf;  

– das durchgehende Band (4) weist einen ersten bzw. oberen Bereich (5) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage eines Einbaugegenstandes 

(2), z.B. einer Wanne, an einer Anschlusswand (1) befestigt wird; 

– das durchgehende Band (4) weist einen zweiten bzw. unteren Bereich (6) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbaugegenstandes (2) 

am Einbaugegenstand (2), z.B. an einer Ab- oder Aufbordung (12) des Ein-

baugegenstandes (2), angeklebt wird; 

– auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes ist ein flexibler Streifen (9) 

aus einem Aramidgewebe angeordnet; 

– der flexible Streifen (9) aus Aramidgewebe ist auf der Vorderseite des 

durchgehenden Bandes (4) angeklebt; 

– der flexible Streifen (9) aus Aramidgewebe ist derart angeordnet, dass er 

sich teilweise über den ersten bzw. oberen Bereich (5) und den zweiten 

bzw. unteren Bereich (6) des Dichtbandes erstreckt; 

– das durchgehende Band (4) ist aus elastisch dehnbarem Material gefertigt. 

3. Es sei die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 

für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens 

aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer 

Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, 

von ihr in Verkehr gebrachte Dichtbänder gemäss Rechtsbegehren 1, 1a, 2, 2a, 

2b und 2c innerhalb von fünf Kalendertagen ab Vollstreckbarkeit dieser Anord-

nung zurückzurufen, d.h. gewerbliche Abnehmer darüber zu informieren, dass 

das Bundespatentgericht der Beklagten das Inverkehrbringen dieser Dichtbän-

der verboten habe und sie deshalb diese Dichtbänder gegen Rückerstattung 

des Kaufpreises und der übrigen Auslagen zurücknehme. 

4. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für 

jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber 

CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Or-

gane nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der 

Klägerin innert 60 Tagen nach Vollstreckbarkeit des Teilurteils über die Rechts-

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begehren 1, 1a, 2, 2a, 2b und 2c Auskunft über den Hersteller sowie Lieferan-

ten zu erteilen sowie nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung 

detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, welche Mengen 

des Dichtbandes gemäss den Rechtsbegehren 1, 1a, 2, 2a, 2b und 2c sie zwi-

schen dem 11. Januar 2012 und dem Zeitpunkt der Vollstreckbarkeit des zu 

erlassenden Teilurteils hergestellt und/oder verkauft hat und welche Netto-Ver-

kaufserlöse sie damit erzielt hat, wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse se-

parat nach Geschäftsjahr auszuweisen und belegen sind und insbesondere die 

Kundennamen und -adressen ausweisenden Rechnungskopien beizulegen 

sind. 

5. Der Klägerin sei im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftsertei-

lung gemäss Rechtsbegehren 4 Gelegenheit zu geben, den von der Beklagten 

an sie zu bezahlenden finanziellen Wiedergutmachungsanspruch zu beziffern, 

und die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den so bezifferten Betrag, 

mindestens CHF 100'000, zuzüglich Verzugszinsen von 5% ab dem jeweiligen 

Verletzungszeitpunkt zu bezahlen.6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen 

(einschliesslich der Kostendes beigezogenen Patentanwalts) zulasten der Be-

klagten. 

und prozessualen Anträgen:  

1. Das Verfahren sei einstweilen auf die Fragen der Verletzung bzw. Unterlas-

sung, Rückruf, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, d.h. auf die Rechts-

begehren 1-4, zu beschränken, bis über diese Rechtsbegehren ein vollstreck-

bares Teilurteil vorliegt; 

2. Das Verfahren sei bis zum Vorliegen eines vollstreckbaren Teilurteils ge-

mäss prozessualem Antrag 1 mit Bezug auf die Substantiierung und Beziffe-

rung der finanziellen Ansprüche der Klägerin zu sistieren.» 

Die Abbildungen im Anhang A werden nachstehend wiedergegeben: 

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Seite 9 

 

2.  

Mit Klageantwort vom 26. August 2019 beantragte die Beklagte Abweisung 

der Klage unter Kosten- und Entschädigungsfolgen unter Einschluss der 

Kosten für den beigezogenen Patentanwalt. 

3.  

Am 22. Januar 2020 fand eine Instruktionsverhandlung statt, eine Einigung 

konnte nicht gefunden werden. 

4.  

Mit Eingabe vom 14. Mai 2020 erstattete die Klägerin die Replik, ohne ihre 

Rechtsbegehren zu ändern.  

5.  

Mit Eingabe vom 3. Juli 2020 erstattete die Beklagte die Duplik, ebenfalls 

ohne Änderung ihrer Rechtsbegehren. 

6.  

Mit Eingabe vom 28. August 2020 bezog die Klägerin Stellung zu Duplik-

noven, die Beklagte reagierte darauf mit Eingabe vom 10. September 

2020, und die Klägerin abschliessend mit Eingabe vom 23. September 

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2020. Dazu nahm nochmals die Beklagte mit Eingabe vom 1. Oktober 2020 

Stellung. 

7.  

Am 21. Oktober 2020 erstattete Richter Tobias Bremi sein Fachrichtervo-

tum. 

8.  

Am 21. Oktober 2020 erging eine Beweisverfügung, gemäss der ein Au-

genschein mit Schnittversuchen an der Hauptverhandlung vom 17. März 

2021 durchgeführt werde. 

9.  

Am 14. Januar 2021 nahm die Klägerin Stellung zum Fachrichtervotum, 

am 15. Januar 2021 die Beklagte.  

10.  

Mit Eingabe vom 20. Januar 2021 informierte die Klägerin darüber, dass 

die Beschwerdekammer 3.2.03 des Europäischen Patentamts (EPA) das 

europäische Klagepatent EP 2 405 067 endgültig widerrufen habe. Am 4. 

März 2021 reichte die Beklagte die begründete Entscheidung T 717/20 

vom 18. Januar 2021 ein. 

11.  

Am 17. März 2021 fand die Hauptverhandlung statt, anlässlich der die Klä-

gerin den prozessualen Antrag stellte, die von der Beklagten in ihrer Stel-

lungnahme zum Fachrichtervotum gestellten Nichtigkeitsangriffe gegen 

das Klagepatent CH 703 691 C1 gestützt auf DE 299 08 603 U1, 

JPH09125560, DE 10 2007 030868 und DE 10 2007 043593, jeweils in 

Kombination mit allgemeinem Fachwissen oder weiteren Dokumenten, 

seien als verspätet nicht zuzulassen. 

Die Beklagte ihrerseits stellte den Antrag, die von der Klägerin mit ihrer 

Stellungnahme zum Fachrichtervotum eingereichten zwei neuen Parteigut-

achten vom 15., bzw. 16., Dezember 2020 seien als verspätet zurückzu-

weisen. 

Prozessuales 

12.  

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist ge-

mäss Art. 36 ZPO und Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG gegeben, beide Parteien 

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haben ihren Sitz in der Schweiz und die Klägerin macht patentrechtliche 

Ansprüche geltend. 

Berücksichtigung der neuen Nichtigkeitsangriffe in der Stellung-

nahme zum Fachrichtervotum 

13.  

Nach nunmehr gefestigter Rechtsprechung haben die Parteien im ordentli-

chen Verfahren wie auch im vereinfachten Verfahren zweimal unbe-

schränkt die Möglichkeit, sich zur Sache zu äussern und namentlich neue 

Tatsachen in den Prozess einzuführen. Danach haben sie nur noch unter 

den eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das 

Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen.1 Zulässig ist das 

Einbringen von neuen Tatsachenbehauptungen und Beweismittel unter an-

derem dann, wenn diese durch zulässige neue Tatsachenbehauptungen 

oder Beweismittel in der letzten Rechtsschrift der Gegenpartei verursacht 

wurden. Reagiert eine Partei mit unechten Noven auf neue Tatsachenbe-

hauptungen, muss sie nachweisen, dass sie diese trotz zumutbarer Sorg-

falt nicht früher in den Prozess einbringen konnte.2 

14.  

Im Fachrichtervotum legt der Fachrichter einerseits sein Fachwissen offen, 

das als gerichtsnotorisch von den Parteien nicht behauptet werden muss.3 

Andererseits nimmt der Fachrichter eine rechtliche Würdigung vor, soweit 

diese fachliches Wissen voraussetzt; wie z.B., ob sich eine Erfindung für 

den Fachmann «in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik» 

(Art. 1 Abs. 2 PatG) ergibt. 

15.  

Die Beklagte bestreitet nicht, dass sie die in ihrer Stellungnahme zum 

Fachrichtervotum RZ 22-70 vorgetragenen Nichtigkeitsangriffe gegen das 

Klagepatent CH 703 691 C1 erstmals in der Stellungnahme zum Fachrich-

tervotum, und damit nach Aktenschluss, vorgetragen hat. Vorher wurden 

die Angriffe (zum Teil) bereits gegen das Klagepatent EP 2 405 067 vorge-

bracht. 

Die von der Beklagten in RZ 22-70 der Stellungnahme zum Fachrichtervo-

tum vorgetragenen Angriffe auf die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents 
                                                 
1 BGE 146 III 55 E. 2.3. 
2 BGE 146 III 55 E. 2.5.2. 
3 Zur Gerichtsnotorietät von Fachwissen des Gerichts siehe BGer, Urteil 
5A_774/2017 vom 12. Februar 2018, E. 4.1.1. 

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CH 703 691 C1 beruhen auf neuen Tatsachenbehauptungen. So behauptet 

die Beklagte z.B. in Zusammenhang mit dem auf DE 10 2007 030 868 A1 

gestützten Angriff, der Fachmann würde Schutzstreifen, Dämmstreifen und 

Trägerlage aneinanderkleben und dem Fachmann sei aus EP 2 071 091 

A2 bekannt, dass als mechanischer Schutz eines Dehnfugenbands ein 

dünnes Metallblech vorgesehen werden könne. 

Die Beklagte begründet nicht, weshalb diese Angriffe bei zumutbarer Sorg-

falt nicht bereits früher – d.h. spätestens mit der Duplik – hätten vorgetra-

gen werden können. Sie verweist einzig darauf, dass die Urkunden, die als 

Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit genommen 

würden, bereits vor Aktenschluss eingereicht worden waren. 

Tatsächlich wurden die Urkunden, auf die sich die Beklagte in der Stellung-

nahme zum Fachrichtervotum stützt, bereits mit der Klageantwort einge-

reicht. Aber nur, weil eine Urkunde bereits bei den Akten liegt, berechtigt 

das eine Partei nicht, daraus nach Aktenschluss neue Tatsachenbehaup-

tungen abzuleiten. In einem typischen Patentprozess umfassen die einge-

reichten Urkunden mehrere hundert Seiten. Nur was in den Rechtsschrif-

ten substanziiert behauptet wurde, gilt als vorgetragen, nicht der gesamte 

Inhalt der sich in den Akten befindlichen Urkunden. Ansonsten wäre es der 

Gegenpartei nicht möglich, sich mit angemessenem Aufwand zu verteidi-

gen. 

Anlass, die neuen Nichtigkeitsangriffe gegen das Klagepatent CH 703 691 

C1 vorzutragen, bildete ersichtlich die Beurteilung des Fachrichters im 

Fachrichtervotum, das Klagepatent CH 703 691 C1 sei rechtsbeständig. 

Dabei handelt es sich um die rechtliche Würdigung der von den Parteien 

rechtzeitig vorgetragenen tatsächlichen Behauptungen. Diese rechtliche 

Würdigung berechtigt die Beklagte nicht, neue Tatsachenbehauptungen 

einzuführen, die bei zumutbarer Sorgfalt bereits früher hätten vorgebracht 

werden können. 

Der prozessuale Antrag der Klägerin, den Vortrag der Beklagten in RZ 22-

70 der Stellungnahme zum Fachrichtervotum nicht zu berücksichtigen, ist 

deshalb gutzuheissen. 

Berücksichtigung der mit der Stellungnahme zum Fachrichtervotum 

eingereichten Parteigutachten 

16.  

Die Klägerin reicht mit ihrer Stellungnahme zum Fachrichtervotum zwei 

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neue Parteigutachten vom 15., bzw. 16., Dezember 2020 ein. Diese sind 

zwar nach der Replik vom 14. Mai 2020 entstanden; da sie auf Veranlas-

sung der Klägerin geschaffen wurden, sind sie aber wie unechte Noven zu 

behandeln.4 

Die Klägerin argumentiert, der Fachrichter habe im Fachrichtervotum aus-

geführt, Silikonfugen würden, wenn sie nicht besonders hart seien oder fest 

in der Fuge klebten, nicht mit einem Messer oder anderem scharfen Werk-

zeug entfernt, sondern mit einem nicht-schneidenden Werkzeug wie einem 

Schraubenzieher (Fachrichtervotum, E. 50). Die Parteigutachten seien als 

Reaktion auf diese tatsächliche Behauptung des Fachrichters, die von den 

Parteien so nicht vorgetragen worden sei, eingereicht worden und daher 

zu berücksichtigen. 

17.  

Die Klägerin selbst trägt in der Replik, RZ 245, vor, Schraubenzieher wür-

den «beim Entfernen von alten Silikonfugen gerne eingesetzt». Es trifft da-

her nicht zu, dass die tatsächliche Feststellung in RZ 50 des Fachrichter-

votums erstmals vom Fachrichter aufgestellt wurde. 

Da es sich bei der tatsächlichen Feststellung in RZ 50 des Fachrichtervo-

tums nicht um eine von den Parteien nicht vorgetragene tatsächliche Fest-

stellung des Fachrichters gestützt auf sein Fachwissen handelt, berechtigt 

sie die Klägerin nicht, mit neuen Tatsachenbehauptungen und/oder Be-

weismittel darauf zu reagieren. Vorliegend stammt die entsprechende Be-

hauptung zudem von der Klägerin; sie verhält sich widersprüchlich, wenn 

sie in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum eine Aussage bestreitet, 

die sie selbst aufgestellt hat. 

Die Parteigutachten der Klägerin sind daher nicht zu berücksichtigen, 

ebenso die darauf gestützten tatsächlichen Behauptungen in der Stellung-

nahme zum Fachrichtervotum, soweit sie bestritten sind. 

18.  

Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen 

(Art. 150 Abs. 1 ZPO). Das Gericht kann von Amtes wegen Beweis erhe-

ben, wenn an der Wahrheit einer nicht streitigen Tatsachenbehauptung er-

hebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 ZPO). 

                                                 
4 Vgl. BGE 146 III 416 E. 5. 

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19.  

Die Beklagte hat die von der Klägerin in der Stellungnahme zum Fachrich-

tervotum aufgestellte Behauptung nicht bestritten, Silikonfugen würden mit 

einem Cuttermesser entfernt, das mit einer (kaum zu bestimmenden) Kraft 

von ca. 4 N bis 8 N (0,4 bis 0,8 kg) in die Silikonfuge eingestochen werde, 

um diese vollständig zu durchtrennen, und anschliessend mit einer höhe-

ren Kraft parallel zur Fugendichtmasse geführt werde. Vielmehr macht sich 

die Beklagte diese Behauptung zu eigen.  

Es steht einer Partei frei, eine verspätet vorgetragene Tatsachenbehaup-

tung der Gegenpartei nicht zu bestreiten. Tut sie dies, so ist die nicht strit-

tige Tatsachenbehauptung vom Gericht als wahr zu akzeptieren, wenn an 

ihrer Wahrheit nicht erhebliche Zweifel bestehen. Es gibt keinen Grund-

satz, nach dem verspätet vorgetragene unstrittige Tatsachenbehauptun-

gen nicht zu beachten wären. 

Das Gericht legt die vorstehend wiedergegebene Aussage zur Entfernung 

von Silikonfugen mit Cuttermessern daher seinem Urteil zugrunde. 

Klagepatente 

20.  

Die Klage stützte sich ursprünglich auf zwei Patente der Klägerin, einer-

seits auf das Schweizer Patent CH 703 691 B1, wobei die Fassung gemäss 

(zweitem) Teilverzicht vom 24. Januar 2019 zu berücksichtigen ist, ande-

rerseits auf das den Schweizer Teil des europäischen Patents EP 2 405 

067 B1. 

Das europäische Patent EP 2 405 067 wurde mit Entscheidung T 717/20 

vom 18. Januar 2021 des europäischen Patentamts endgültig widerrufen. 

Die Rechtsbegehren Ziff. 2, die sich auf das europäische Patent stützten, 

sind daher abzuweisen, da sie sich nicht (mehr) auf ein gültiges Patent 

stützen. 

Technischer Hintergrund 

21.  

Das Schweizer Patent CH 703 691 B1 (im Folgenden «Klagepatent») be-

trifft ein Dicht- und Montageband mit einem Schnittschutz, wie es im Sani-

tärbereich beim Setzen von Bade-, Duschwannen, Waschbecken oder 

ähnlichen Einbaugegenständen oder aber auch bei Wand-Wand-, Wand-

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Boden- oder Boden-Boden-Übergängen Verwendung findet (vgl. 

Abs. [0001]). 

Zum Abdichten der beim Einbau einer Bade- oder Duschwand entstehen-

den Fugen zur Wand/Fliesen hin wird üblicherweise Silikon verwendet. 

Dieses wird mit der Zeit spröde und rissig oder durch Schimmelbildung un-

ansehnlich und muss daher ersetzt werden. Die alte Silikonfuge wird dazu 

mit einem scharfen, spitzen Gegenstand wie einem Cuttermesser (Japan-

messer) entfernt (Abs. [0007]). Dazu wird, wie vorstehend ausgeführt, das 

Cuttermesser mit einer Kraft von 4 bis 8 N in die Silikonfuge eingestochen 

und anschliessend parallel zur Silikondichtmasse geführt, wodurch die 

Dichtmasse abgeschnitten wird und entfernt werden kann. 

Es besteht die Gefahr, dass dadurch das beim Setzen des Einbaugegen-

stands verwendete Dicht- und Montageband durchtrennt wird, so dass die-

ses nicht mehr wasserdicht ist. Altert die Silikonfuge erneut und tritt Wasser 

durch diese ein, so kann das Wasser dann bis in die Wand/unter den Ein-

baugegenstand sickern (Abs. [0007]). Die Alternative, bei jeder Erneue-

rung der Silikonfuge gleich auch ein neues Dicht- und Montageband zu 

verlegen, wäre nicht wirtschaftlich, weil hierfür mindestens die unterste 

Reihe der Fliesen und der Einbaugegenstand entfernt und wieder neu ein-

gebaut bzw. die Fliesen neu verlegt werden müssten. (Abs. [0007]). 

O2019_005 

Seite 16 

  

Abbildung 1:  Fig. 1 aus dem Klagepatent; farbige Ergänzungen durch die Klägerin 

Das Klagepatent schlägt vor, das Dicht- und Montageband mit einem 

Schnittschutzstreifen zu versehen, der verhindern soll, dass bei der nach-

träglichen Erneuerung der Silikonfuge aus Versehen das Dichtband durch-

trennt wird (Abs. [0007] und [0008]). 

Der geltend gemachte Patentanspruch 1 lautet in der Gliederung gemäss 

Klageschrift, RZ 16, die von der Beklagten akzeptiert wird, wie folgt (Ände-

rungen gegenüber der ursprünglich erteilten Fassung vor den Teilverzich-

ten durch Unterstreichung hervorgehoben): 

1.1  Dicht- und Montageband (100, 100a-100o) zum Setzen eines Einbauge-

genstandes (2) wie Bade-, Duschwannen oder Waschbecken, 

1.2  mit einem elastisch dehnbaren Trägermaterial (4, 4a-4o) 

1.2a  das mindestens einen ersten bzw. oberen Bereich (5, 5a-5o) und 

O2019_005 

Seite 17 

1.2b  mindestens einen zweiten bzw. unteren Bereich (6, 6a-6o) bildet 

1.3  das im montierten Zustand 

1.3a  mit dem zweiten bzw. unteren Bereich (6, 6a-6o) an eine Anschlussfläche 

(12) des Einbaugegenstandes (2) und 

1.3b  mit dem ersten bzw. oberen Bereich (5, 5a-5o) an einen Anschlussboden 

(30a) oder an eine Anschlusswand (1, 1 b-1 e) anbringbar ist, und 

1.4  wobei das Dicht- und Montageband eine Klebefläche auf einer Vorderseite 

aufweist, 

1.4a  wobei die Klebefläche auf der Vorderseite nur im zweiten bzw. unteren 

Bereich (6, 6a-6i) angeordnet ist, so dass nach dem Anbringen des Dicht- 

und Montagebandes an einem Rand des Einbaugegenstandes der erste 

bzw. obere Bereich den Rand des Einbaugegenstands überragt, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

1.5  das Dicht- und Montageband (100, 100a-100o) mindestens einen flexiblen 

Schnittschutz (9, 9a-9o) umfasst 

1.5a  wobei der flexible Schnittschutz (9, 9e, 9f, 9k) ein flexibler Schnittschutz-

streifen ist, 

1.5b  der an einer Vorderseite oder an einer Rückseite des elastischen Träger-

materials (4, 4e, 4f, 4k) mittels einer Klebefläche (10, 8k, 15b, 21a) ange-

klebt ist. 

Angegriffene Ausführungsform 

22.  

Die Parteien sind sich über den physischen Aufbau der angegriffenen Aus-

führungsformen einig; strittig ist, ob die angegriffenen Ausführungsformen 

die geltend gemachten Patentansprüche verletzen. 

Die Beklagte vertreibt unter der Bezeichnung «HAFNER ISO-SET®» ein 

Zargen-Wannendichtband. Dasselbe Wannendichtband wird unter der Be-

zeichnung «ALTERNA» von der Sanitas Trösch AG, Bern, vertrieben, wo-

bei unstrittig ist, dass die Beklagte die Sanitas Trösch AG mit dem Wan-

nendichtband «ALTERNA» beliefert. 

Die Beklagte beschreibt die angegriffene Ausführungsform unter Bezug auf 

die Fig. 1 ihrer eigenen Patentanmeldung CH 714 265. Die Klägerin be-

streitet nicht, dass die angegriffene Ausführungsform diesen Aufbau auf-

weist. 

O2019_005 

Seite 18 

 

Abbildung 2: Fig. 1 aus CH 714 265; Ziff. 12 bezeichnet die Verstärkungsschicht aus 
Polyamid/Aramid-Gewebe 

Die angegriffene Ausführungsform verfügt über zwei Trägerschichten, die 

in den Zeichnungen aus der CH 714 265 mit 11a und 11b bezeichnet wer-

den. Die beiden Trägerschichten bestehen aus geschäumtem Polyethylen 

und weisen eine Dicke von 0,5 mm (Trägerschicht 11b) und 0,2 mm (Trä-

gerschicht 11a) auf. Die Beklagte bestreitet, dass die Trägerschichten 

«elastisch dehnbar» i.S.d. Anspruchs seien. Sie liessen sich nur plastisch 

deformieren. 

Die angegriffene Ausführungsform verfügt weiter über einen Streifen aus 

einem Polyamid/Aramid-Gewebe, der sich ungefähr in der Mitte des Dicht-

bandes befindet (in den Abbildungen gemäss Anhang A, der auf S. 8 wie-

dergegeben ist, gelb sichtbar, in den Figuren aus CH 714 265 mit Ziff. 12 

O2019_005 

Seite 19 

bezeichnet). Die Beklagte bestreitet, dass es sich dabei um einen «flexib-

len Schnittschutzstreifen» i.S. von Merkmal 1.5a handle. Der Poly-

amid/Aramid-Gewebestreifen diene der mechanischen Verstärkung des 

Wannendichtbands, sei aber nicht schnittfest i.S. des Anspruchs. 

Ergebnis des Augenscheins 

23.  

Anlässlich der Hauptverhandlung vom 17. März 2021 wurde ein Augen-

schein mit Schnittversuchen durchgeführt. Dazu wurden die angegriffenen 

Ausführungsformen und als Vergleich ein von der Klägerin vertriebenes 

Dicht- und Montageband («GABAG Flexzarge®») auf eine Briefwaage ge-

legt. Anschliessend führte Richter Bremi das Cuttermesser, das die Kläge-

rin selber den Mustern der angegriffenen Ausführungsform beigelegt hatte 

in Längsrichtung mit einer möglichst konstanten Kraft über die Augen-

scheinobjekte, wobei auf der Waage die maximale abgelesene Kraft proto-

kolliert wurde. Die Resultate lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

a) Dichtband HAFNER ISO-SET®, Schnittführung auf dem Poly-

amid/Aramid-Gewebestreifen mit einem Druck von 580 g: Das Dicht-

band wird vollständig durchtrennt. 

b) Dichtband HAFNER ISO-SET®, Schnittführung ausserhalb des Poly-

amid/Aramid-Gewebestreifens mit einem Druck von 108 g: Das Dicht-

band wird vollständig durchtrennt. 

c) Dichtband HAFNER ISO-SET®, Schnittführung ausserhalb des Poly-

amid/Aramid-Gewebestreifens im Bereich der Butylschicht mit einem 

Druck von 680 g: Das Dichtband wird vollständig durchtrennt. 

d) Dichtband HAFNER ISO-SET®, Schnittführung auf dem Poly-

amid/Aramid-Gewebestreifen mit einem Druck von 680 g, anschlies-

send mit 500 g: Das Dichtband wird bei beiden Schnittversuchen voll-

ständig durchtrennt. 

e) Dichtband ALTERNA, Schnittführung auf dem Polyamid/Aramid-Ge-

webestreifen mit einem Druck von 48 g, anschliessend mit 660 g und 

610 g: Das Dichtband wird beim ersten Schnittversuch (48 g) nicht 

durchtrennt, bei den beiden anschliessenden Schnittversuchen mit 

660 g und 610 g hingegen schon. 

O2019_005 

Seite 20 

f) Dichtband GABAG Flexzarge®, Schnittführung im Bereich des Me-

tallstreifens mit einem Druck von 540 g, anschliessend mit 880 g: In 

beiden Fällen wird der metallische Streifen nicht durchtrennt. 

g) Dichtband HAFNER ISO-SET®: Nach Ablösung der Schutzfolie zieht 

Richter Bremi am Trägermaterial. Dieses dehnt sich und geht nach 

Loslassen im Wesentlichen wieder in die ursprüngliche Form zurück; 

eine leichte Verformung verbleibt. 

Die Klägerin kritisiert im Rahmen der Stellungnahme zum Beweisergebnis 

die Versuchsanordnung als unrealistisch. Sie entspricht jedoch dem von 

ihr selbst vorgeschlagenen «einfachen Experiment», gemäss dem man 

das Band auf eine Küchenwaage legt und am überstehenden Ende fest-

hält, anschliessend mit einem Messer über das Dicht- und Montageband 

fährt und das angezeigte Gewicht abliest. Natürlich entspricht diese Ver-

suchsanordnung nicht der Situation bei eingebautem Dichtband, aber sie 

erlaubt nach Überzeugung des Gerichts zu beurteilen, ob die angegriffenen 

Ausführungsformen einen Schnittschutzstreifen i.S. des geltend gemach-

ten Anspruchs aufweisen. 

Fachmann 

24.  

Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 

zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-

dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend sind Niveau und Umfang 

der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden 

Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich 

nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste 

Problem liegt.5 

Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundes-

gericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fach-

mann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt 

werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets 

noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den 

gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse 

und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung 

verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet 

                                                 
5 BPatGer, Urteil S2019_003 vom 15. August 2019, E. 21. 

O2019_005 

Seite 21 

sein».6 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziati-

ven oder intuitiven Denkens.7 

25.  

Die Klägerin macht in der Klage keine Aussagen zum einschlägigen Fach-

mann.  

Die Beklagte äussert sich in der Klageantwort zum Fachmann und behaup-

tet im Wesentlichen, es handle sich um einen Spezialisten für Dichtbänder 

im Baubereich mit einer Ausbildung im Bereich Verfahrenstechnik oder 

Bauingenieurwesen. Der Fachmann habe grundlegende Kenntnisse im 

Bereich der Materialwissenschaften und verfüge über einige Jahre Berufs-

erfahrung in der Entwicklungs- oder Konstruktionsabteilung eines Unter-

nehmens, das Hilfsmaterial für das Baugewerbe herstelle. 

Gemäss der Klägerin setzt die Beklagte die Qualifikation und das Fachge-

biet des Fachmanns unrealistisch hoch an. Der unter Berücksichtigung der 

Branche sowie des Problems massgebliche Fachmann sei ein Fachmann 

auf dem technischen Gebiet von Dichtbändern im Sanitärbereich. Seine 

Ausbildung beinhalte eine Berufslehre als Sanitär, Plattenleger oder Ab-

dichtungsfachmann. Er sei mit praktischen Aufgabenstellungen aus dem 

Umfeld der Herstellung und der Anwendung von Dichtbändern im Sanitär-

bereich vertraut. 

Die Beklagte meint dazu, es gelte als gerichtsnotorisch, dass für die Arbeit 

in einer Abteilung für die Entwicklung neuer Dichtungsprodukte zusätzlich 

zur Ausbildung zu einem Handwerker zumindest fachspezifische Weiterbil-

dungen oder ein Diplomstudium auf Fachhochschulstufe erforderlich seien. 

26.  

Die beiden von den Parteien vorgeschlagenen Definitionen unterscheiden 

sich inhaltlich nicht wesentlich voneinander. Ein Handwerker mit der ein-

schlägigen Berufslehre mit einigen Jahren Berufserfahrung in der Entwick-

lungs- oder Konstruktionsabteilung eines Unternehmens, das Hilfsmaterial 

für das Baugewerbe herstellt, verfügt im Regelfall über fachspezifische 

Weiterbildungen oder hat sich durch diese Erfahrung für die spezifischen 

Zwecke seiner Entwicklungstätigkeit ein ähnliches Wissen angeeignet, wie 

                                                 
6 BGE 120 II 71 E. 2. 
7 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-
SCHEUCHZER, Art. 1 N 122. 

O2019_005 

Seite 22 

dies akademisch über ein Diplomstudium auf Fachhochschulstufe zusätz-

lich erlangt werden kann.  

In der Folge wird entsprechend von einem Spezialisten für Dichtbänder im 

Baubereich ausgegangen, der eine Berufslehre als Sanitär, Plattenleger 

oder Abdichtungsfachmann abgeschlossen hat, und zusätzlich fachspezi-

fische Weiterbildungen oder ein Diplomstudium auf Fachhochschulstufe 

absolviert hat. 

Auslegung 

27.  

Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im 

Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 

PatG/Art. 69 EPÜ). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liqui-

der Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel.8 Definiert die Patent-

schrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im 

betreffenden technischen Gebiet auszugehen.9 

Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so ver-

standen werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.10 Der 

Anspruch soll im Zweifelsfall so gelesen werden, dass die im Patent ge-

nannten Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden;11 anderer-

seits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzu-

schränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst. Wenn in der 

Rechtsprechung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerk-

malen gesprochen wird,12  so muss das derart verstandene Merkmal immer 

in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. 

der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, 

aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfin-

dungsgemässe Wirkung nicht erzielen.13 

                                                 
8 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband». 
9 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 22 – «Lumenspitze». 
10 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer 
Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354. 
11 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 22 – «Lumenspitze». 
12 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische 
Pulversprühpistole». 
13 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 22 – «Lumenspitze». 

O2019_005 

Seite 23 

Art. 51 PatG ist harmonisiert i.S. von Art. 69 EPÜ auszulegen.14 Entschei-

dungen der Beschwerdekammern des EPA können für die Anwendung des 

schweizerischen Patentrechts bedeutsam sein.15 

28.  

Zwischen den Parteien ist insbesondere die Auslegung der Merkmale/Be-

griffe «erster Bereich/zweiter Bereich», «Klebefläche», «flexibel» und 

«Schnittschutz» strittig.  

Klebefläche (Merkmale 1.4 und 1.5b) 

29.  

Die Beklagte vertritt, der Begriff «Klebefläche» umfasse jede Fläche, die 

zum Kleben geeignet sei; egal, ob die Fläche bereits mit einem Klebstoff 

(Haftvermittler) beschichtet sei, oder nicht. Vielmehr könne das Klebemittel 

auch erst unmittelbar vor der Montage auf eine anspruchsgemässe Klebe-

fläche aufgetragen werden. Diese Auffassung wird auch von der Beschwer-

dekammer des europäischen Patentamts in der Entscheidung T 717/20 

vom 18. Januar 2021 vertreten.  Demgegenüber behauptet die Klägerin 

unter Hinweis auf Beschreibung und Zeichnungen des Klagepatents, dass 

eine Klebefläche i.S.d. Anspruchs bereits mit einem Haftvermittler be-

schichtet sein müsse. 

Auszugehen ist vom üblichen fachlichen Sprachgebrauch im betreffenden 

Fachgebiet, anschliessend ist zu prüfen, ob das Patent den Begriff abwei-

chend verwendet.16  

Der Begriff «Klebefläche» kann durchaus in dem von der Beklagten vertre-

tenen breiten Sinn verstanden werden. So werden die Laschen eines Bas-

telbogens aus Karton, die zum Zusammenfügen des Bastelbogens mit 

Leim versehen werden, als «Klebeflächen» bezeichnet, schon bevor sie 

mit einem Haftvermittler beschichtet sind. Im Zusammenhang mit einem 

Dicht- und Montageband wird «Klebefläche» nach dem üblichen Sprach-

verständnis aber als eine Fläche verstanden, die bereits mit einem Klebe-

mittel versehen ist. Ein Montageband ohne eine mit einem Haftvermittler 

versehene Klebefläche ist nichts anderes als ein Band. Im Zusammenhang 

mit einem Klebeband (bekannt z.B. unter der Marke «tesafilm®») bezeich-

                                                 
14 BGer, Urteil 4C.348/1999 vom 12. April 2002, E. 2 – «Rohrschelle II». 
15 BGE 133 III 229 E. 3 – «Citalopram I». 
16 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 22 – «Lumenspitze. 

O2019_005 

Seite 24 

net niemand die nicht mit einem Haftvermittler beschichtete Seite als «Kle-

befläche». Klebefläche ist in diesem Zusammenhang diejenige Seite, die 

mit Klebstoff beschichtet ist. 

Die Beschreibung des Klagepatents stützt dieses Verständnis. So unter-

scheidet Abs. [0002] bei der Diskussion des Standes der Technik zwischen 

Klebeflächen und Gewirken, die mit Fliesenkleber, einer Dichtschlämme 

oder einem flüssigen Dichtanstrich auf die Anschlusswand aufgetragen 

werden und keine Klebeflächen sind. In Abs. [0020] unterscheidet das Kla-

gepatent im Zusammenhang mit einer Ausführungsform der Erfindung zwi-

schen einer Dichtfläche, die «eine Klebefläche sein kann, oder aber auch 

nur ein Dichtstreifen oder ein Gewirke, der oder das mit Fliesenkleber, einer 

Dichtschlämme oder einem flüssigen Dichtanstrich aufgetragen wird». 

Auch hier wird «Klebefläche» unterschieden von einer Fläche, die vor der 

Verwendung erst noch bauseits mit einem Haftvermittler versehen wird. 

Die Fig. 1 des Klagepatents umfasst gemäss Beschreibung eine vordersei-

tige Klebefläche 8 auf einer Trägerfolie 4 (Abs. [0033]). Die Klebefläche 

weist gemäss Fig. 1 eine Dicke auf. Würde das Klagepatent Klebefläche 

als blosse Fläche, die geklebt werden kann, verstehen, würde die Klebe-

schicht in den Zeichnungen nicht separat von der Trägerfolie eingezeich-

net; jeder Bereich der Trägerfolie ist nach dem Verständnis der Beklagten 

und der Beschwerdeabteilung auch eine Klebefläche. 

Dass die Klebefläche einen Haftvermittler aufweisen muss, ergibt sich auch 

aus dem Anspruch selber, denn im Merkmal 1.5b wird ausdrücklich davon 

gesprochen, dass der Schnittschutzstreifen mittels einer Klebefläche am 

Trägermaterial befestigt ist, was bedeutet, dass eine anspruchsgemässe 

Klebefläche eine Kleberschicht aufweisen muss.17 

Beschreibung und Zeichnungen, sowie der Anspruch als Ganzes stützen 

daher das übliche Verständnis in diesem technischen Gebiet, gemäss dem 

eine Klebefläche eine Fläche ist, die mit einem Haftvermittler/Klebstoff be-

schichtet ist. 

30.  

Die Beklagte betont unter Hinweis auf die in E. 27 zitierte bundesgerichtli-

che Rechtsprechung, die Entscheidung T 717/20 der Beschwerdekammer 

des EPA sei zu beachten und im Sinne der Harmonisierung des europäi-

schen Patentrechts sei nicht ohne Not von der dort getroffenen Auslegung 

                                                 
17 Vgl. BGH, Urteil X ZR 21/15 vom 5. Oktober 2016, Leitsatz – «Zungenbett». 

O2019_005 

Seite 25 

eines Anspruchs, der bis auf geringste Unterschiede dem hier geltend ge-

machten entspreche, abzuweichen. 

Die im vorliegenden Fall getroffene unterschiedliche Auslegung des Be-

griffs «Klebefläche» gefährdet nicht die Harmonisierung des europäischen 

Patentrechts. Das Bundespatentgericht stellt nicht die von den Beschwer-

dekammern des europäischen Patentamts entwickelten Auslegungsgrund-

sätze in Frage. Vielmehr kommt es in einem Einzelfall zu einem abwei-

chenden Ergebnis. Die Entscheidung T 717/20 stellt apodiktisch fest, der 

Begriff «Klebefläche» impliziere nicht, dass auf dieser Fläche bereits ein 

Klebemittel vorhanden sein müsse. Es fehlt jede Auseinandersetzung mit 

Beschreibung und Zeichnungen des Klagepatents, die für ein abweichen-

des Verständnis sprechen, und es wird keine Quelle für dieses angebliche 

fachmännische Verständnis auf dem technischen Gebiet der Dicht- und 

Montagebänder genannt. Entscheidungen der Beschwerdekammern des 

EPA sind für Schweizer Gerichte nicht rechtlich bindend. Sie erlangen ihr 

Gewicht aus dem, was englische Juristen als «persuasive authority»18 be-

zeichnen. Im konkreten Punkt ist die Entscheidung T 717/20 nicht überzeu-

gend. 

Einen ersten bzw. oberen Bereich und mindestens einen zweiten 

bzw. unteren Bereich (Merkmale 1.2a/b und Merkmale 1.3a/b) 

31.  

Für die Beklagte haben die Merkmale «erster (oberer) und zweiter (unterer) 

Bereich» keine beschränkende Wirkung. Sie seien gedankliche Untertei-

lungen, die keiner definierten Struktur der physischen Welt entsprächen. 

Die Beschwerdekammer des EPA folgt in der Entscheidung T 717/20 die-

ser Auffassung. Die abstrakt definierten ersten und zweiten Bereiche seien 

auf einem Band physisch nicht erkennbar und könnten daher nicht zur Ab-

grenzung von bekannten Dicht- und Montagebändern dienen (E. 2.2.1). 

Für die Klägerin ist die Unterteilung der beiden Bereiche ohne weiteres er-

kennbar, da gemäss Anspruch 1 des Klagepatents die Klebefläche nur im 

zweiten bzw. unteren Bereich des Dicht- und Montagebandes vorhanden 

sei. Anspruch 2 verlange zudem, dass der Schnittschutzstreifen beide Be-

reiche teilweise überrage; auch dadurch liessen sich die beiden Bereiche 

physisch unterscheiden. 

                                                 
18 Zum Begriff LAW/MARTIN, A dictionary of Law, 7. Aufl. Oxford 2014, Eintrag 
«persuasive authority» (erhältlich unter www.oxfordreference.com). 

O2019_005 

Seite 26 

32.  

Nach der vorstehend getroffenen Auslegung ist eine Klebefläche i.S.d. An-

spruchs eine Fläche, die mit einem Klebemittel versehen ist. Da gemäss 

Merkmal 1.4a die Klebefläche auf der Vorderseite des Bandes nur im zwei-

ten bzw. unteren Bereich angeordnet ist, lassen sich die beiden Bereiche 

ohne Weiteres unterscheiden. Die abweichende Auffassung der Beschwer-

dekammer ist auf das unterschiedliche Verständnis des Begriffs «Klebeflä-

che» zurückzuführen. 

Der Hinweis der Klägerin auf den Anspruch 2 der C1 Fassung des Klage-

patents ist ebenfalls zutreffend. Wenn verlangt wird, dass der Schnitt-

schutzstreifen beide Bereiche teilweise überragt, muss die Grenze zwi-

schen den beiden Bereichen im Bereich des Schnittschutzstreifens verlau-

fen. Auch dadurch werden die beiden Bereiche physisch bestimmbar, be-

vor das Dicht- und Montageband verbaut wurde. 

Flexibler Schnittschutzstreifen (Merkmal 1.5a) 

33.  

Im Zusammenhang mit dem «flexiblen Schnittschutz» (Merkmal 1.5) bzw. 

«flexiblen Schnittschutzstreifen» (Merkmal 1.5a) streiten die Parteien so-

wohl um die Bedeutung von «Schnittschutz» als auch «flexibel». Die Be-

klagte macht unter Hinweis auf Abs. [0010] des Klagepatents geltend, 

«Schnittschutz» bedeute, dass das Dichtband in dem Bereich so wider-

standsfähig sein müsse, dass es mit einem spitzen, scharfen Gegenstand 

wie z.B. einem Messer oder Teppichmesser, nicht oder nur sehr schwer 

zerschnitten werden könne. Für die Klägerin liegt bereits ein Schnittschutz 

vor, wenn das Dichtband in dem Bereich des Schnittschutzstreifens schwe-

rer durchtrennbar ist als ausserhalb des Schnittschutzstreifens. 

«Flexibel» ist für die Beklagte breitest möglich auszulegen; ein Material sei 

flexibel i.S.d. Anspruchs, wenn es unter Einsatz einer beliebig grossen 

Krafteinwirkung verbogen werden könne. Die Klägerin verweist auf den be-

stimmungsgemässen Gebrauch der patentgemässen Dichtbänder; diese 

müssten sich mit einem von einem Monteur ohne weiteres aufbringbaren 

Kraftaufwand in die Ecken der Einbaugegenstände bzw. Wand legen las-

sen.  

In der Beschreibung des Klagepatents wird in Abs. [0010] ausgeführt, der 

Schnittschutzstreifen bestehe vorzugsweise aus einer dünnen, flexiblen 

Metallfolie, die jedoch so widerstandsfähig sei, dass sie mit einem spitzen, 

O2019_005 

Seite 27 

scharfen Gegenstand wie z.B. einem Messer oder einem Teppichmesser 

nicht oder nur sehr schwer zerschnitten werden könne. «Nur schwer» ist 

ein relativer Begriff, der nur kontextabhängig definiert werden kann. Ge-

mäss funktionaler Auslegung muss ein Merkmal eines Patentanspruchs so 

verstanden werden, dass es die Funktion erfüllen kann, die ihm im Rahmen 

des Anspruchs zugedacht ist. Vorliegend soll der Schnittschutz verhindern, 

dass bei der nachträglichen Entfernung der Silkonfuge mit einem Cutter-

messer das Dichtband durchtrennt wird (vorstehend, E. 21). Damit es diese 

Funktion erfüllen kann, muss es so widerstandsfähig sein, dass es bei ei-

nem Einstechen mit einem handelsüblichen Cuttermesser mit einer Kraft 

von 4 bis 8 N nicht durchtrennt wird. Es genügt entgegen der Klägerin 

nicht, wenn der Schnittschutzstreifen zwar schwerer durchtrennbar ist als 

der Bereich des Dichtbandes ohne Schnittschutzstreifen, sich aber mit ei-

ner Kraft im Bereich von 4 bis 8 N Einstichkraft durchtrennen lässt, denn 

dann erfüllt das Merkmal seinen erfindungsgemässen Zweck nicht. Dass 

sich ein Fugenband mit Schnittschutzstreifen ablängen lässt, steht der 

Funktion des Schnittschutzstreifens in diesem Fugenband als Schnitt-

schutz im dargelegten Sinn nicht entgegen. 

Auch «flexibel» ist ein relativer Begriff, der nur im Kontext der Erfindung 

definiert werden kann. Wie aus Fig. 14 des Klagepatents ersichtlich, kann 

ein patentgemässes Dicht- und Montageband in Hohlkehlen mit einem 

rechten Winkel verlegt werden. In Abs. [0005] wird das Problem beschrie-

ben, Einbaugegenstände in rechtwinklige Ecken zu montieren. Gemäss 

Abs. [0008] ermöglicht das erfindungsgemässe Dicht- und Montageband 

eine solche Montage.  

Der beschriebene Einsatz ist nur möglich, wenn das Dicht- und Montage-

band von einem Monteur von Hand ohne übermässigen Kraftaufwand, d.h. 

mit dem für das Verlegen in Wandecken üblichen Kraftaufwand, so gebo-

gen werden kann, dass der Einbau des Einbaugegenstands in einen rech-

ten Winkel möglich ist. Das Verständnis der Beklagten, gemäss dem es 

genügt, wenn das Dicht- und Montageband unter einer beliebigen Kraftein-

wirkung gebogen werden kann, widerspricht einer funktionalen Auslegung, 

gemäss der das Merkmal so zu verstehen ist, dass es die Funktion erfüllen 

kann, die ihm zugedacht ist.  

Ein «flexibler Schnittschutzstreifen» i.S.d. Anspruchs ist daher ein Streifen, 

der einer Durchtrennung mit einem handelsüblichen Cuttermesser wider-

steht, das mit einer Kraft von 4 bis 8 N auf dem Streifen geführt wird, und 

O2019_005 

Seite 28 

der so flexibel ist, dass er von einem Monteur ohne übermässigen Kraft-

aufwand von Hand so gebogen werden kann, dass die Montage eines Ein-

baugegenstands in eine rechtwinklige Ecke möglich ist. 

Rechtsbeständigkeit  

Neuheit 

34.  

Eine Erfindung muss neu gegenüber dem gesamten Stand der Technik 

sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, 

was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch 

schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons-

tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). Eine Er-

findung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Erfindung vor 

dem massgeblichen Datum in einer einzigen Entgegenhaltung offenbart 

wurden.19 

Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig 

aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, die 

in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksichtigung der 

Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart sind, nicht 

aber, was der Fachmann der impliziten Offenbarung naheliegenderweise 

hinzufügen würde.20 

35.  

Die Beklagte macht mangelnde Neuheit der Erfindung gegenüber folgen-

den Offenbarungen geltend: 

– Publikation zum Vortrag Henrik-Horst Wetzel im Tagungsband des 

5. Leipziger Abdichtungsseminars vom 19. Januar 2010 (in der Folge 

«Wetzel 2010»); 

– Kopie Seminarunterlagen «Verbundabdichtungen bei hoch bean-

spruchten Nassräumen – Neue Regeln und Abdichtungsverfahren so-

wie Beispiele aus der Praxis» vom 22. September 2006 (in der Folge 

«Wetzel 2006»); 

– EP 2 071 091 A2 (in der Folge «EP 091»); 

                                                 
19 BGE 133 III 229 E. 4.1 – «kristalline Citaloprambase»; BGer, Urteil 4A_427/2016 
vom 28. November 2016, E. 2 – «Schienenfahrzeug». 
20 BPatGer, Urteil O2017_007 vom 7. November 2019, E. 54 – «animierte Lunge», 
unter Hinweis auf SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 f. 

O2019_005 

Seite 29 

– DE 299 08 603 U1 (in der Folge «DE 603»); 

– JPH09125560 (in der Folge «JP 560»). 

Es ist unbestritten, dass diese Entgegenhaltungen zum Stand der Technik 

für das Klagepatent gehören. 

Neuheit gegenüber Wetzel 2010 

36.  

Die Klägerin bestreitet, dass Wetzel 2010 ein elastisch dehnbares Träger-

material (Merkmal 1.2), eine Klebefläche auf der Vorderseite (Merkmale 

1.4 und 1.4a) und einen flexiblen Schnittschutzstreifen (Merkmale 1.5 und 

1.5a) offenbart.  

Auf Seite 12 von Wetzel 2010 wird ein gattungsgemässes Dichtband be-

schrieben und das von der Erfindung angeblich gelöste Problem angespro-

chen, dass bei der Entfernung der Dichtfuge das Dichtband durch ein Mes-

ser ungewollt durchtrennt werden kann. Als Lösung wird vorgeschlagen, 

ein 20 mm breites PVC-Profil vorzusehen. 

O2019_005 

Seite 30 

 

 

Abbildung 3: S. 12 aus Wetzel 2010 

Wetzel 2010 offenbart nicht unmittelbar und eindeutig, dass das Dichtband 

eine Klebefläche auf einer Vorderseite aufweist, wobei diese nur in einem 

zweiten bzw. unteren Bereich angeordnet ist (Merkmale 1.4 und 1.4a). Wo 

bei den in Wetzel 2010 beschriebenen Bändern Klebeflächen angeordnet 

O2019_005 

Seite 31 

sind, kann der Entgegenhaltung nicht unmittelbar und eindeutig entnom-

men werden, und ergibt sich auch nicht implizit aus der dort beschriebenen 

bestimmungsgemässen Verwendung. 

Wetzel 2010 offenbart auch nicht unmittelbar und eindeutig, dass das dort 

beschriebene PVC-Profil gemäss Merkmal 1.5b mittels einer Klebefläche 

am Dichtband befestigt ist. Die Befestigung dieses PVC-Profils wird nicht 

beschrieben. Die offensichtlichste Lesart von Wetzel 2010 ist, dass das 

PVC-Profil ohne Befestigung am Dicht- und Montageband zwischen dieses 

und die Fliesen/den Einbaugegenstand eingelegt wird. Ebenso denkbar ist, 

dass das das PVC-Profil an dem Dämmstreifen, der in Bild 20 auf S. 12 

von Wetzel 2010 rechts vom PVC-Profil dargestellt ist, auf der der Wand 

zugewandten Seite befestigt ist. 

Das 20 mm breite PVC-Profil gemäss Wetzel 2010 ist auch nicht «flexibel» 

i.S. der getroffenen Auslegung. Wenn das in Bild 20 von Wetzel 2010 ge-

zeigte PVC-Profil eine Höhe von 20 mm aufweist, dann ist seine Dicke für 

den Fachmann erkennbar rund 2 mm. Ein PVC-Profil mit einer Dicke von 

ungefähr 2 mm, das als Schnittschutz dienen kann, ist zu steif, als dass es 

ohne Brechen oder Anschneiden in eine rechtwinklige Hohlkehle eingelegt 

werden könnte. Wenn ein solches PVC-Profil andererseits so weich ist, 

dass es bei einer Dicke von rund 2 mm flexibel genug ist, dann kann es 

nicht mehr als Schnittschutz dienen. Damit fehlt es an der Offenbarung der 

Merkmale 1.5 und 1.5a. 

Es gibt zudem auch keine ausdrückliche Offenbarung des Merkmals, dass 

das Trägermaterial elastisch dehnbar ist (Merkmal 1.2). Für die Lösung, die 

in Bild 20 von Wetzel 2010 vorgeschlagen wird, gibt es keine Aussagen 

über die Eigenschaften des dort verwendeten Trägermaterials, und die wei-

ter vorne auf Seite 11 unten beschriebenen vliesbeschichteten Butylbänder 

könnten zwar im Zusammenhang mit der Bauweise gemäss Bild 20 in Ein-

satz kommen, aber das wird nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. Der-

artige vliesbeschichtete Butylbänder sind auch nicht zwingend elastisch 

dehnbar. Damit ist auch Merkmal 1.2 durch Wetzel 2010 nicht offenbart. 

Folglich ist die Erfindung neu gegenüber Wetzel 2010. 

Neuheit gegenüber Wetzel 2006 

37.  

Die Offenbarung des Dokuments Wetzel 2006 entspricht im Wesentlichen 

O2019_005 

Seite 32 

jener von Wetzel 2010. Was auf der Seite 12 von Wetzel 2010 beschrieben 

wird, findet sich weitgehend identisch auf Seite 38 von Wetzel 2006: 

 

Abbildung 4: S. 38 aus Wetzel 2006 

Die Beklagte trägt betreffend Wetzel 2006 die gleichen Argumente wie bei 

Wetzel 2010 vor. 

Daher kann auf die Ausführungen in E. 36 verwiesen werden; auch Wetzel 

2006 offenbart die Merkmale 1.2, 1.4, 1.4a, 1.5, 1.5a sowie 1.5b nicht, und 

das Klagepatent ist folglich neu gegenüber Wetzel 2006. 

  

O2019_005 

Seite 33 

Neuheit gegenüber EP 2 071 091 A2 

38.  

EP 091 beschlägt ein Dehnfugenband zur Überbrückung von Dehnfugen 

in Abdichtungen und zwischen Bauteilen (Abs. [0003]). Gemäss der Be-

klagten offenbart die in Fig. 7 dargestellte Ausführungsform der Erfindung 

gemäss EP 091 sämtliche Merkmale des geltend gemachten Anspruchs. 

Die Klägerin bestreitet, dass das Dehnfugenband gemäss Fig. 7 von 

EP 091 ein elastisches Trägermaterial (Merkmal 1.2), eine Klebefläche an 

der Vorderseite (Merkmal 1.4 u.a.) und einen flexiblen Schnittschutzstrei-

fen aufweist (Merkmal 1.5a). 

 

Abbildung 5: Fig. 7 aus EP 2 071 091 A2 

Gemäss der Beschreibung von EP 091, insbesondere Abs. [0015], verfügt 

das Fugenband 1 über einen dehnbaren Mittelabschnitt 2, der durch zwei 

parallele Bahnen 15/16 aus einem Elastomer gebildet wird. An den beiden 

seitlichen Rändern schliessen zwei Seitenstreifen 18/19 aus einem nicht-

dehnbaren Material an, und mit dem Bezugszeichen 20 wird der Verbund 

mit einem Baukörper, beispielsweise über Bitumen, dargestellt. Spezifisch 

im Zusammenhang mit Fig. 7 und dem dort dargestellten Metallblech 23 

heisst es in der Beschreibung: 

 

O2019_005 

Seite 34 

Die Merkmale 1.4 sowie 1.4a (Klebefläche an der Vorderseite) werden in 

der EP 091 nicht offenbart, wenn dieses Merkmal gemäss E. 29 so ausge-

legt wird, dass eine Klebefläche mit Klebstoff beschichtet ist. 

Der Offenbarung der EP 091 lässt sich weiter nicht unmittelbar und eindeu-

tig entnehmen, dass das Metallblech 23 so flexibel ist, dass es beim be-

stimmungsgemässen Einsatz eines erfindungsgemässen Dicht- und Mon-

tagebandes von einem Monteur ohne übermässigen Kraftaufwand in eine 

rechtwinklige Ecke, bzw. in eine Hohlkehle, verlegt werden könnte.  

Abs. [0011] von EP 091 erwähnt zwar, durch die Ausbildung der Flansch-

bereiche 3 und 4 (entsprechen den seitlichen Bereichen mit den Seiten-

streifen 18/19 gemäss Fig. 7 vorne) aus einem Butyl-Elastomer mit einem 

Kern 7 aus einem Copolymer-Substrat oder Glasfasergelege seien diese 

biegsam und könne das Dehnfugenband auch sehr gut in Eckbereichen 

verlegt werden. Diese Aussage bezieht sich jedoch auf die Ausführungs-

form gemäss Fig. 1. Dass auch die Variante gemäss Fig. 7 mit dem dünnen 

Metallblech in Eckbereichen verlegt werden kann, offenbart die Patentan-

meldung EP 091 nicht unmittelbar und eindeutig. 

Weiter erwähnt Abs. [0018], dass das Fugenband am Ende der Herstellung 

auf eine Rolle aufgewickelt werden könne. Damit dies möglich ist, darf das 

Fugenband nicht beliebig steif sein. Da sich weder der Beschreibung noch 

der schematischen Fig. 8 Angaben über den Durchmesser der Rolle ent-

nehmen lassen, offenbart EP 091 jedoch nicht unmittelbar und eindeutig, 

dass das Dehnfugenband gemäss Fig. 7 ohne übermässigen Kraftaufwand 

in oder um Ecken verlegt werden kann. 

Damit fehlt es an einer eindeutigen Offenbarung eines flexiblen Schnitt-

schutzstreifens in der EP 091 im Sinne von Merkmal 1.5 und 1.5a. 

Entsprechend ist der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 des Kla-

gepatents neu gegenüber der EP 091. 

Neuheit gegenüber DE 299 08 603 U1 

39.  

DE 603 betrifft ein mit einem elastischen Material beschichtetes Dichtband 

zur Abdichtung von Fugen in Bauteilen insbesondere gegen Zugluft und 

gegen durchströmende Rauchentwicklung im Brandfall. 

O2019_005 

Seite 35 

Erstmals in der Duplik macht die Beklagte mangelnde Neuheit der Erfin-

dung gegenüber DE 603 geltend. Die Beschwerdeabteilung kommt in ihrer 

Entscheidung T 717/20 vom 18. Januar 2021 ebenfalls zum Schluss, dass 

die Erfindung gemäss dem europäischen Patent EP 2 405 067 B1 gegen-

über DE 603 nicht neu sei. 

Die Klägerin bestreitet die neuheitsschädliche Vorwegnahme in ihrer Stel-

lungnahme zu den Dupliknoven, indem sie die Offenbarung der Merkmale 

1.2, 1.4 und 1.4a des geltend gemachten Anspruchs durch die DE 603 ver-

neint. 

In Bezug auf Merkmal 1.2 («mit einem elastisch dehnbaren Trägermate-

rial») führt die Klägerin aus, dass die in der DE 603 beschriebene und von 

der Beklagten dem anspruchsgemässen Trägermaterial gleichgesetzte 

Schicht (6) aus elastischem Material (3) aus der DE 603 kein Trägermate-

rial sein könne. Die elastische Beschichtung aus der DE 603 sei offensicht-

lich nicht als Trägermaterial geeignet, da sonst kein Stützkörper notwendig 

wäre. 

O2019_005 

Seite 36 

 

Abbildung 6: Fig. 1 und 2 aus DE 299 08 603 U1; Ziff. 6 bezeichnet die Schicht aus 
elastischem Material 

Im Klagepatent wird das Trägermaterial (auch als Trägerfolie bezeichnet) 

beschrieben als Materialschicht, die die beiden Bereiche der Klebe- bzw. 

Dichtflächen verbindet (vergleiche Abs. [0003]). Weiter wird beschrieben, 

dass die Trägerfolie zwar biegsam, aber relativ widerstandsfähig sei, und 

gut in die Ecke eingeklebt werden könne (vergleiche Abs. [0004], [0005] 

sowie [0008]). Abgesehen von der für die Funktion erforderlichen Dichtig-

keit werden im Klagepatent dem Trägermaterial keine weiteren Eigen-

schaften zugeschrieben. 

Die Schicht aus elastischem Material der DE 603 wird als elastische Mate-

rialschicht beschrieben, und es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass eine hohe elastische Festigkeit gegeben sei (vergleiche Seite 3, drit-

ter Absatz). Weiter geht aus den Figuren (vergleiche insbesondere die 

Schnittdarstellung gemäss Figuren 2 und 3 sowie Seite 5, zweiter Absatz) 

für den Fachmann aus der DE 603 hervor, dass diese Schicht eine erheb-

liche Dicke aufweist und entsprechend vom Fachmann als Trägermaterial 

im Sinne der Funktionen, die im Klagepatent beschrieben werden, verstan-

den wird. 

O2019_005 

Seite 37 

Die elastische Schicht 6 aus der DE 603 ist entsprechend ein Trägermate-

rial im Sinne von Merkmal 1.2, diese Sichtweise deckt sich auch mit der 

Beurteilung der Beschwerdeabteilung (vgl. T 717/20, E. 2.3). 

In Bezug auf Merkmal 1.4a («Klebefläche auf der Vorderseite nur im zwei-

ten bzw. unteren Bereich angeordnet») führt die Klägerin aus, dass in der 

DE 603 nur beschrieben werde, dass das dort beschriebene Fugendicht-

band an seiner Unterseite mit Klebstoff bestrichen und gegen die Bauteile 

geklebt werde, und dafür müsse das Fugendichtband vollflächig und ein-

seitig mit Klebstoff bestrichen werden. 

Die Beklagte äussert sich in der Stellungnahme auf diese Ausführungen in 

ihrer Eingabe nicht, beziehungsweise verweist auf die Ausführungen in der 

Duplik. Dass der Klebstoff in der DE 603 nicht vollflächig und einseitig auf-

getragen wird, wird von der Beklagten nicht behauptet. 

Geht man von der vorne in E. 29 dargelegten Auslegung der Klebeflächen 

aus, namentlich, dass anspruchsgemässe Klebeflächen eine Klebstoff-

schicht aufweisen müssen, ist entsprechend der Gegenstand von An-

spruch 1 des Klagepatents neu gegenüber der DE 603. Dies wenigstens 

wegen Merkmal 1.4a, denn die Anordnung einer Klebefläche auf einer 

Seite nur in einem bestimmten Bereich wird weder ausdrücklich in der 

DE 603 offenbart, noch ergibt sich eine solche Anordnung implizit aus der 

bestimmungsgemässen Verwendung des beschriebenen Fugendichtban-

des. 

Dass die Beschwerdeabteilung in ihrer Entscheidung vom 18. Januar 2021 

betreffend EP 2 405 067 B1 zu einem abweichenden Ergebnis gekommen 

ist, erklärt sich mit ihrem unterschiedlichen Verständnis des Begriffs «Kle-

befläche». Versteht man den Begriff so, dass auch eine nur für das Anbrin-

gen von Klebstoff geeignete Fläche eine Klebefläche ist, und akzeptiert 

man den Stützkörper aus textilem Gittergewebe gemäss DE 603 als 

Schnittschutz, dann offenbart DE 603 sämtliche Merkmale der Erfindung. 

DE 603 offenbart jedoch unstrittig keine Klebefläche an der Vorderseite nur 

im zweiten Bereich gemäss der Auslegung in E. 29 und nimmt daher die 

Erfindung nicht vorweg. Ebenfalls haben die Schnittversuche anlässlich 

des Augenscheins gezeigt, dass nicht jedes Aramidgewebe eine an-

spruchsgemässe Schnittschutzwirkung bewirkt. Daher offenbart DE 603 

nicht unmittelbar und eindeutig einen Schnittschutzstreifen gemäss Merk-

mal 1.5. 

O2019_005 

Seite 38 

Neuheit gegenüber JPH 09125560 

40.  

JP 560 offenbart ein Klebeband mit integrierten Kohlenstofffasern, das ge-

genüber herkömmlichen Klebebändern ohne Kohlenstoffasern verbesserte 

Eigenschaften bezüglich Feuer- und Hitzebeständigkeit, Wärmerückhalte-

vermögen, Schalldämpfung und Schutz vor Kondensatbildung aufweise 

und zudem gegen elektromagnetische Wellen abschirme. 

Erstmals in der Duplik macht die Beklagte mangelnde Neuheit der bean-

spruchten Erfindung gegenüber JP 560 geltend. Die Beschwerdekammer 

kommt in ihrer Entscheidung T 717/20 vom 18. Januar 2021 zum europäi-

schen Patent EP 2 405 067 B1 ebenfalls zum Schluss, dass JP 560 den 

Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung gemäss dortigem Hilfsantrag 

4 vorwegnehme. 

Die Klägerin bestreitet die neuheitsschädliche Vorwegnahme in ihrer Stel-

lungnahme zu den Dupliknoven, indem sie die Vorwegnahme der Merk-

male 1.1, 1.4 und 1.4a des geltend gemachten Anspruchs durch die JP 560 

verneint. 

In Bezug auf Merkmal 1.4a («Klebefläche auf der Vorderseite nur im zwei-

ten bzw. unteren Bereich angeordnet») führt die Klägerin aus, dass in der 

JP 560 nur beschrieben werde, dass das dort beschriebene Band eine voll-

flächige Klebstoffschicht aufweise. 

Die Beklagte äussert sich in der Stellungnahme zu diesen Ausführungen 

nicht, beziehungsweise verweist auf die Ausführungen in der Duplik. Dass 

der Klebstoff in der JP 560 anders als vollflächig und einseitig aufgetragen 

werde, behauptet die Beklagte nicht. 

Geht man Auslegung des Begriffs «Klebeflächen» gemäss E. 29 aus, näm-

lich, dass anspruchsgemässe «Klebeflächen» eine Klebstoffschicht auf-

weisen müssen, und nicht nur dafür geeignet sein müssen, darauf Klebstoff 

anzubringen, ist entsprechend der Gegenstand von Anspruch 1 des Klage-

patents neu gegenüber der JP 560. Die JP 560 offenbart weder explizit 

noch implizit eine Klebefläche auf der Vorderseite, die nur in einem unte-

ren/ersten Bereich angebracht ist (Merkmal 1.4a). 

Die abweichende Auffassung der Beschwerdeabteilung ergibt sich wiede-

rum aus deren unterschiedlichem Verständnis des Begriffs «Klebefläche» 

als jede Fläche, die geklebt werden kann. 

O2019_005 

Seite 39 

Erfinderische Tätigkeit 

41.  

Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist 

keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG/Art. 56 EPÜ). Um «eine 

unzulässige ex-post-Betrachtung auszuschliessen», verlangt das Bundes-

gericht eine nachvollziehbare Methode der Beurteilung.21 Dazu bedarf es 

mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes der Technik sowie 

des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens und Könnens.22  

Das Bundespatentgericht wendet – besondere Fälle vorbehalten – bei der 

Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den vom Europäischen Patentamt 

(EPA) entwickelten Aufgabe-Lösungs-Ansatz an.23 Der Aufgabe-Lösungs-

Ansatz gliedert sich in drei Phasen: i) Ermittlung des «nächstliegenden 

Stands der Technik», ii) Bestimmung der zu lösenden «objektiven techni-

schen Aufgabe» und iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung 

angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven 

technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre.24 

Der nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck 

oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.25 In der Praxis 

ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähn-

lichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und 

funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu 

gelangen.26 Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.27 

Trotz des Superlativs «nächstliegend» kann es, auch nach der Rechtspre-

chung der Beschwerdekammern des EPA,28 mehrere «nächstliegende» 

Entgegenhaltungen geben, die «gleich weit entfernt» sind von der Erfin-

dung.29 Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte technische 

                                                 
21 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel». 
22 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel». 
23 Teilurteil O2019_006 vom 22. Dezember 2020, E. 35 – «Fulvestrant-
Formulierung». 
24 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe November 2019, G-VII, 5. 
25 Teilurteil O2019_006 vom 22. Dezember 2020, E. 35 – «Fulvestrant-
Formulierung». 
26 Teilurteil O2019_006 vom 22. Dezember 2020, E. 35 – «Fulvestrant-
Formulierung».   
27 BGer, Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – «balancier de montre». 
28 Vgl. Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 967/97 vom 25. Oktober 
2001. 
29 Teilurteil O2019_006 vom 22. Dezember 2020, E. 35 – «Fulvestrant-
Formulierung». 

O2019_005 

Seite 40 

Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ausgehend von 

allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Das Bundesgericht hält da-

bei fest, dass es «nicht wesentlich sein [kann], welches von regelmässig 

mehreren naheliegenden Elementen im Stande der Technik zum Aus-

gangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob die Fach-

person schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streit-

patents kommen kann».30 

42.  

Die Beklagte macht mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von fol-

genden Entgegenhaltungen geltend: 

– DE 10 2007 043 593 A1 (in der Folge «DE 593»); 

– EP 1 038 485 A2 (in der Folge «EP 485»); 

– DE 10 2007 010 997 A1 (in der Folge «DE 997»); 

– EP 1 891 877 A2 (in der Folge «EP 877»); 

– Wetzel 2010 oder Wetzel 2006. 

 

Weitere Nichtigkeitsangriffe gestützt auf andere Entgegenhaltungen, die 

die Beklagte erst in ihrer Stellungnahme vom Fachrichtervotum vorge-

bracht hat, werden wie in E. 15 begründet nicht beachtet. 

                                                 
30 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd». 

O2019_005 

Seite 41 

43.  

Im ersten Schritt des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist der nächstliegende 

Stand der Technik im Sinne eines besten Ausgangspunkts für die Beurtei-

lung der erfinderischen Tätigkeit zu bestimmen.31 

Die von Beklagten angeführten Entgegenhaltungen beschlagen alle Dicht- 

und Montagebänder für den Sanitärbereich, bzw. die Abdichtung von Fu-

gen in Nasszellen. Sie sind auf einen ähnlichen Zweck wie die Erfindung 

gerichtet und grundsätzlich geeignet als Ausgangspunkte für die Beurtei-

lung der erfinderischen Tätigkeit. 

44.  

In der zweiten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird die zu lösende 

technische Aufgabe objektiv bestimmt. Hierfür werden üblicherweise das 

Patent, der nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der bean-

spruchten Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik beste-

henden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) 

Merkmale untersucht (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der bean-

spruchten Erfindung bezeichnet werden), anschliessend wird die aus die-

sen Unterscheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung be-

stimmt und dann die technische Aufgabe formuliert,32 wobei darauf zu ach-

ten ist, dass die so formulierte technische Aufgabe nicht bereits Hinweise 

auf die erfindungsgemässe Lösung beinhaltet.33 

DE 10 2007 043 593 A1 als Ausgangspunkt 

45.  

Die Beklagte behauptet, Anspruch 1 des Klagepatents beruhe ausgehend 

von der DE 593 kombiniert mit Wetzel 2010 oder Wetzel 2006 nicht auf er-

finderischer Tätigkeit. 

Die Entgegenhaltung DE 593 offenbart ein Dichtelement zur Ausbildung ei-

nes Wandanschlusses bei Sanitärartikeln, insbesondere Wannen, Dusch-

tassen oder dergleichen (vergleiche Zusammenfassung). Die vorgeschla-

gene Struktur ist streifenförmig ausgebildet und wird in aufgerollter Form 

vorgehalten (vergleiche Abs. [0025]). Dabei gibt es einen Grundkörper, der 

                                                 
31 Teilurteil O2019_006 vom 22. Dezember 2020, E. 35 – «Fulvestrant-
Formulierung». 
32 Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 32 – «Tadalafil 5 mg»; Teilurteil 
O2019_006 vom 22. Dezember 2020, E. 35 – «Fulvestrant-Formulierung». 
33 BPatGer, Urteil O2018_004 vom 14. Dezember 2020, E. 105 – 
«Laserflüssigkeitsstrahllenkungsverfahren». 

O2019_005 

Seite 42 

aus einer Aluminiumfolie der Dicke 0,3 mm gebildet sein kann, sowie einen 

oberen Klebebereich und einen unteren Klebebereich auf der gegenüber-

liegenden Seite. Dazwischen gibt es einen elastisch nachgiebigen Bereich.  

Klägerin und Beklagte sind sich insofern einig, als das Dokument DE 593 

die Merkmale 1.5, 1.5a und 1.5b nicht offenbart. Die Entgegenhaltung of-

fenbart entsprechend unstrittig keinen flexiblen Schnittschutzstreifen, der 

an einer Vorderseite oder an einer Rückseite eines Trägermaterials mittels 

einer Klebefläche angeklebt ist. 

 

Abbildung 7: Fig. 1 aus DE 593 mit Bezugszeichenliste 

Die technische Wirkung des Schnittschutzstreifens besteht darin, dass er 

das Dichtband bei einer späteren Entfernung der Silikonfugen vor Beschä-

digungen schützt und dadurch verhindert, dass durch eine undichte Sili-

konfuge und ein beschädigtes Dichtband Wasser in die Wand eintritt. Die 

Flexibilität des Schnittschutzstreifens ermöglicht das Anbringen des patent-

gemässen Dichtbandes wie ein herkömmliches Dichtband ohne zusätzli-

chen Aufwand beim Einbau. 

Die Beklagte formuliert die Aufgabe ausgehend von DE 593 als die Bereit-

stellung eines Montagebands, das vor unbeabsichtigtem Durchschneiden 

geschützt ist. Dies ist insofern zu eng, als der weitere Vorteil der Erfindung, 

der gegenüber herkömmlichen Dichtbändern nicht erschwerte Einbau, kei-

nen Niederschlag findet. Die in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum 

O2019_005 

Seite 43 

formulierte Aufgabe, «eine geeignete Massnahme zu treffen, um den elas-

tisch nachgiebigen Bereich des Dichtbands mechanisch zu schützen, 

wenn es im Sanitärbereich zum Setzen einer Wanne verwendet wird» trifft 

ebenfalls nicht zu. Die Erfindung schützt das Dichtband nicht beliebig vor 

mechanischen Einwirkungen, sondern spezifisch vor der Beschädigung bei 

der Entfernung der alten Silikonfugen, um die Dichtungswirkung zu ge-

währleisten. Zudem erwähnt auch die in der Stellungnahme zum Fachrich-

tervotum RZ 67 formulierte Aufgabe nicht die weitere technische Wirkung 

der Erfindung, nämlich, dass das erfindungsgemässe Dichtband nicht auf-

wändiger in der Handhabung ist als bekannte Dichtbänder.  

Ausgehend von den technischen Wirkungen der Merkmale, die den An-

spruchsgegenstand vom Gegenstand des Ausgangsdokuments DE 593 

unterscheiden, liegt die objektive Aufgabe  deshalb in der Bereitstellung 

eines Dicht- und Montagebands für das Setzen eines Einbaugegenstands 

wie Bade- oder Duschwannen, wobei das Dicht- und Montageband seine 

Dichtungswirkung auch bei unachtsamen Entfernen alter Silikonfugen 

(Wartungsfugen) gewährleistet und sich mit keinem grösseren Aufwand als 

herkömmliche Dicht- und Montagebänder verlegen lässt. 

46.  

In der dritten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gilt es zu klären, ob 

sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, die den mit der ob-

jektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde 

(nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik 

unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit 

zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu er-

reichen, was mit der Erfindung erreicht wird.34 

Äussere Umstände können, zumindest als «Hilfserwägungen»35, als An-

zeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit gewürdigt werden.36 Na-

mentlich ein lange bestehendes Bedürfnis, das durch die Erfindung erst-

                                                 
34 BPatGer, Teilurteil O2019_006 vom 22. Dezember 2020, E. 38 – «Fulvestrant-
Formulierung». 
35 BGer, Urteil vom 12. September 1983, in: SMI 1984, S. 223 ff., 232 – «chaines 
à neige». 
36 SHK-PatG-SCHWEIZER, Art. 1 N 72 m.w.H. 

O2019_005 

Seite 44 

mals befriedigt wird, gilt als Indiz für das Vorliegen erfinderischer Tätig-

keit.37 Dies beruht auf der Annahme, dass die Fachwelt versucht, ein be-

kanntes Problem zu lösen; gelingt ihr dies während längerer Zeit nicht, 

spricht dies dafür, dass die Lösung nicht naheliegend war.38 

47.  

Geht man bei der Aufgabenstellung gemäss E. 45 von der DE 593 aus, so 

würde der Fachmann wie von der Beklagten behauptet die Sekundärdoku-

mente Wetzel 2010 und Wetzel 2006 beiziehen. Sie stammen aus dem 

gleichen technischen Gebiet und betreffen das Problem der Beschädigung 

des Dicht- und Montagebandes bei Erneuerung der Silikonfuge.  

Kombiniert der Fachmann die Lehre aus DE 593 mit diesen Sekundärdo-

kumenten, so ist die direkte Kombination darin zu sehen, dass der Fach-

mann ein Dichtelement gemäss der DE 593 verlegt und dann den in Wet-

zel 2010 beziehungsweise Wetzel 2006 vorgeschlagenen PVC-Streifen als 

separates Element an der richtigen Stelle anordnet, d.h. vor dem Dicht-

band, so dass dieses vor Beschädigungen geschützt wird. Wie dies genau 

geschehen soll, ist in den beiden Sekundärdokumenten nicht offenbart. 

Ebenfalls ist den beiden Sekundärdokumenten, wie in E. 36 dargelegt, 

nicht zu entnehmen, dass der dort vorgeschlagene PVC-Streifen flexibel 

ausgebildet ist. Selbst wenn man entsprechend die DE 593 mit Wet-

zel 2010 oder mit Wetzel 2006 kombiniert, fehlt das Merkmal des flexiblen 

Schnittschutzstreifens und dessen Befestigung am elastischen Trägerma-

terial. 

Die einfache Kombination von DE 593 mit dem Sekundärdokument Wetzel 

2006 oder Wetzel 2010 führt daher nicht zur Erfindung und löst auch die 

Aufgabe gemäss E. 45 nicht vollständig. Insbesondere bringt das zusätzli-

che Einbringen einer steifen PVC-Leiste Nachteile mit sich. Es sind min-

destens zwei weitere Arbeitsschritte nötig; erstens muss der PVC-Streifen 

separat abgelängt werden, zweitens muss er zusätzlich zu Dichtband und 

Einbaugegenstand eingebaut werden.  

Weder dem Ausgangsdokument noch den Sekundärdokumenten sind Hin-

weise zu entnehmen, dass und wie es möglich sein könnte, einen in Wetzel 

2006/2010 offenbarten PVC-Streifen gleichzeitig so flexibel auszugestal-

                                                 
37 BGE 69 II 188 E. 4 – «Mordax-Stollen». 
38 HILTI/KÖPF/STAUBER/CARREIRA, Schweizerisches und europäisches Patent- und 
Patentprozessrecht, 4. Aufl. Bern 2021, S. 90. 

O2019_005 

Seite 45 

ten, dass er wie das Dichtband ohne übermässigen Kraftaufwand oder Ab-

längen in Ecken verlegt werden kann und das Dichtband ausreichend vor 

Beschädigungen bei der Entfernung der Silikonfuge mit einem scharfen 

Werkzeug schützt. Es fehlen auch entsprechende Behauptungen der Be-

klagten diesbezüglich, da sich die Beklagte auf den Standpunkt stellt, die 

Sekundärdokumente offenbarten bereits einen flexiblen Schnittschutzstrei-

fen, was aber aus den in E. 36 dargelegten Gründen nicht zutrifft. 

In der Stellungnahme zum Fachrichtervotum bringt die Beklagte erstmals 

vor, dass DE 593 mit EP 091 zu kombinieren sei. Dieser Angriff ist verspä-

tet (E. 15). Würde er berücksichtigt, wäre er aus den genannten Gründen 

erfolglos.  

Als Indiz – nicht mehr, aber auch nicht weniger – für das Vorliegen erfinde-

rischer Tätigkeit kann auch gewertet werden, dass der Fachwelt das Prob-

lem der Beschädigung von Dicht- und Montagebändern bei der periodi-

schen Erneuerung von Wartungsfugen bereits seit mindestens 2006 be-

kannt war. Anlässlich eines Seminars am 5. Internationalen Fussbodenfo-

rum im September 2006 in Hamburg erläuterte Henrik-Horst Wetzel, dass 

das Dichtband einem «sehr hohen Beschädigungsrisiko ausgesetzt ist. So 

kann es bei einem unvorsichtigen Herausschneiden der elastischen Fu-

genfüllung (=Wartungsfuge) passieren, dass mit dem Messer zugleich das 

Dichtband durchtrennt wird». Trotzdem dauerte es noch rund vier Jahre – 

das Klagepatent wurde mit einer Priorität von Juli 2010 eingereicht – bis 

die patentgemässe Lösung gefunden wurde. Diese hat, wie vorstehend er-

läutert, gegenüber der von Wetzel vorgeschlagenen Lösung den wesentli-

chen Vorteil, dass nicht nur das Dichtband vor Beschädigungen geschützt, 

sondern auch die Montage des Einbaugegenstandes wegen des Schnitt-

schutzes nicht aufwändiger wird. 

Damit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents ausge-

hend von der DE 593 auf erfinderischer Tätigkeit. 

48.  

Die Beschwerdekammer 3.2.03 des EPA kommt in ihrer Entscheidung 

T 717/20 vom 18. Januar 2021 zum gegenteiligen Schluss, dass der Ge-

genstand des Anspruchs 1 des dortigen Hilfsantrags 8, der sich nur unwe-

sentlich vom geltend gemachten Anspruch 1 des Klagepatents unterschei-

det, ausgehend von DE 10 2007 030 868 A1 nicht auf erfinderischer Tätig-

keit beruhe. Die Entgegenhaltung DE 10 2007 030 868 A1 unterscheidet 

O2019_005 

Seite 46 

sich nach Ansicht der Beschwerdekammer vom Anspruch 1 des Hilfsan-

trags 8 ebenfalls durch den fehlenden flexiblen Schnittschutzstreifen.39 Der 

Grund für die unterschiedliche Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit 

durch die Beschwerdeabteilung liegt darin, dass die Beschwerdeabteilung 

die Aufgabe, die Beschädigung des Dichtbands beim Entfernen der Sili-

konfuge mit einem scharfen Gegenstand zu verhindern, als nicht gelöst 

betrachtet. Anspruch 1 gemäss Hilfsanspruch 8 erlaube es, den Schnitt-

schutzstreifen auf der der Wand zugewandten Seite des Trägermaterials 

anzubringen. Dann könne der Schnittschutzstreifen das Trägermaterial 

nicht davor bewahren, bei unsorgfältigem Entfernen der alten Silikonfugen 

so beschädigt zu werden, dass die Abdichtung nicht mehr gewährleistet 

sei. Entsprechend liege die technische Wirkung nicht generell im Schutz 

vor Beschädigungen, und die Aufgabe könne nur in der Bereitstellung ei-

nes Dicht- und Montagebands, das einen mechanischen Schutz vor 

Schnitten biete, gesehen werden. 

Auch der hier geltend gemachte Anspruch 1 erlaubt es, den Schnittschutz-

streifen auf der Vorder- oder auf der Rückseite des Trägermaterials anzu-

kleben (vgl. Merkmal 1.5b). Allerdings hat keine der Parteien vorgebracht, 

dass dadurch der Schutz vor Beschädigungen, welche die Dichtungswir-

kung beeinträchtigen, durch den Schnittschutzstreifen nicht gewährleistet 

werde. Da es sich um eine tatsächliche Feststellung handelt, ist für das 

vorliegende Verfahren daher davon auszugehen, dass die Erfindung die 

objektive Aufgabe, wie sie in E. 45 formuliert ist, löst. Dies führt zu einer 

abweichenden Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. 

EP 1 038 485 A2 als Ausgangspunkt 

49.  

Die Beklagte macht geltend, Anspruch 1 des CH Klagepatents beruhe aus-

gehend von der EP 485 entweder kombiniert mit der Patentanmeldung CH 

683 852 A5 (in der Folge «CH 852») oder kombiniert mit Wetzel 2010 be-

ziehungsweise Wetzel 2006 nicht auf erfinderischer Tätigkeit . 

Die EP 485 beschreibt eine Dichtungsanordnung zur Abdichtung des 

Randbereichs einer Sanitärwanne gegen Wand- und Bodenflächen eines 

Raumes, wobei der Streifen dieser Dichtungsanordnung aus einem gum-

                                                 
39 T 717/20 vom 18. Januar 2021, E. 3.3. 

O2019_005 

Seite 47 

miähnlichen Material besteht, und Wand und ein Bauteil dichtend miteinan-

der verbindet (vgl. Fig. 8 und 5a). Es gibt keine Hinweise, wie stabil die 

entsprechende Struktur gegenüber einem Schneidwerkzeug ist. 

 

Abbildung 8: Fig. 5a aus EP 1 038 485 A2 

Klägerin und Beklagte sind sich insofern einig, als das Dokument EP 485 

die Merkmale 1.5, 1.5a und 1.5b nicht offenbare. Die Entgegenhaltung 

EP 485 offenbart entsprechend unstrittig keinen flexiblen Schnittschutz-

streifen, der an einer Vorderseite oder an einer Rückseite eines Trägerma-

terials mittels einer Klebefläche angeklebt ist. 

Die objektive Aufgabe kann entsprechend gleich formuliert werden wie bei 

DE 593 als Ausgangspunkt und kann gesehen werden in der Bereitstellung 

eines Dicht- und Montagebands für das Setzen eines Einbaugegenstands 

wie Bade- oder Duschwannen, wobei das Dicht- und Montageband seine 

Dichtungswirkung auch bei unachtsamen Entfernen alter Silikonfugen 

(Wartungsfugen) gewährleistet und sich mit keinem grösseren Aufwand als 

herkömmliche Dicht- und Montagebänder verlegen lässt. 

Geht man bei dieser Aufgabenstellung von der EP 485 aus, so ist es frag-

lich, ob der Fachmann das Dokument CH 852 überhaupt hinzuziehen 

würde. Bei diesem Sekundärdokument geht es nicht um Dehnungsfugen 

zwischen Bauteilen im Sanitärbereich, sondern es geht um Dehnungsfu-

gen zwischen Dämmplatten auf einer Bauwerksaussenfläche (vergleiche 

Spalte 1:6-21). 

Vor allem geht es aber in der CH 852 darum, die Ecken von benachbarten 

Dämmplatten zu schützen, und nicht darum, zwischen den Dämmplatten 

O2019_005 

Seite 48 

eine Silikonfuge vorzusehen und die Dehnungsfuge beim Ersatz dieser Si-

likonfuge zu schützen. Es gibt bei der Vorrichtung gemäss CH 852 auf der 

Vorderseite der Dämmplatte aufliegende, mit einem Glasfasergewebe ver-

stärkte Bereiche des entsprechenden Bandes, während eine weit in den 

Spalt zwischen den Dämmplatten nach hinten hineinragende Schlaufe für 

die Dehnungsfuge vorgesehen ist, und in dieser Schlaufe ist das Glasfa-

sergewebe unterbrochen und wird dafür ersetzt durch eine Gewebeein-

lage. Zudem wird beschrieben, dass im Bereich dieser die Fuge überbrü-

ckenden Schlaufe ein zusätzlicher Schutzstreifen 13 aus einer Kunststoff-

folie, zum Beispiel aus PVC, vorgesehen werden kann (vergleiche Spalte 

5:1-8). Wovor dieser Schutzstreifen schützen soll, wird nicht beschrieben. 

 

Abbildung 9: Fig. 1 aus CH 683 852 A5; Ziff. 13 der Schutzstreifen aus Kunststofffolie 

Selbst wenn der Fachmann ausgehend von der EP 485 die CH 852 hinzu-

ziehen würde, würde er nicht zur anspruchsgemässen Lehre gelangen. Zu-

nächst würde er die CH 852 bei der genannten Fragestellung als Hilfe ver-

werfen, denn in diesem Sekundärdokument wird keine Silikonfuge einge-

bracht, sondern vielmehr ein Dehnfugenband 16 eingeschoben (vergleiche 

Spalte 5:9-17), das nicht mit einem Messer entfernt wird. Einen Schnitt-

schutz kann der Fachmann der CH 852 nicht entnehmen, und soweit der 

O2019_005 

Seite 49 

Fachmann gegebenenfalls die Armierungen aus Glasfasergewebe der 

CH 852 als möglichen Schnittschutz erkennen könnte, so wäre dieser nicht 

flexibel (es braucht ausdrücklich örtliche Schwächungen an den Knickstel-

len, vergleiche dazu Spalte 4:43-50), und sie sind auch nicht in dem Be-

reich angeordnet, der die Fuge überbrückt. 

Selbst wenn man entsprechend die EP 485 kombiniert mit CH 852, fehlt 

das Merkmal des flexiblen Schnittschutzstreifens und dessen Befestigung 

am elastischen Trägermaterial mittels einer Klebefläche, und eine derartige 

Ausgestaltung wird weder durch die EP 485 noch durch CH 852 nahege-

legt. 

Die Beklagte kombiniert die EP 485 auch noch mit den Sekundärdokumen-

ten Wetzel 2010 und Wetzel 2006. Diese beiden Entgegenhaltungen stam-

men aus dem gleichen Gebiet wie die EP 483 und betreffen die im Klage-

patent angesprochene Problemstellung des Schutzes bei Erneuerung der 

Silikonfuge. Der Fachmann würde die Unterlagen also beziehen. 

Aus den gleichen Gründen wie bei der Kombination von DE 593 mit Wet-

zel 2006/2010 führt auch die Kombination von EP 483 mit Wetzel 

2006/2010 nicht ohne erfinderische Tätigkeit zum Gegenstand von An-

spruch 1. Es wird auf die Ausführungen in E. 47 verwiesen.  

Damit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents ausge-

hend von der EP 485 auf erfinderischer Tätigkeit. 

DE 10 2007 010 997 A1 als Ausgangspunkt 

50.  

Die Beklagte macht geltend, Anspruch 1 des Klagepatents beruhe ausge-

hend von der DE 997 entweder kombiniert mit dem Dokument EP 091 oder 

kombiniert mit Wetzel 2010 beziehungsweise Wetzel 2006 nicht auf erfin-

derischer Tätigkeit. 

Die DE 997 beschreibt ein Fugenband zur Herstellung des Wandanschlus-

ses eines Einbaugegenstandes, beispielsweise einer Badewanne. Es 

weist einen wasserundurchlässigen Dichtungsstreifen auf, der an seinem 

unteren Rand mit dem Rand des Einbaugegenstandes verklebt und an sei-

nem oberen Rand an der Wand festgeklebt werden kann (vergleiche Zu-

sammenfassung). Der Dichtungsstreifen kann elastisch sein. Es gibt keine 

Hinweise, wie stabil die entsprechende Struktur gegenüber einem 

Schneidwerkzeug ist. 

O2019_005 

Seite 50 

 

Abbildung 10: Fig. 4 aus DE 10 2007 010 997 A1 

Klägerin und Beklagte sind sich insofern einig, als die Entgegenhaltung 

DE 997 die Merkmale 1.5, 1.5a und 1.5b nicht offenbare. Die DE 997 of-

fenbart entsprechend unstrittig keinen flexiblen Schnittschutzstreifen, der 

an einer Vorderseite oder an einer Rückseite eines Trägermaterials mittels 

einer Klebefläche angeklebt ist. 

Die objektive Aufgabe kann entsprechend gleich formuliert werden wie bei 

DE 593 als Ausgangspunkt und kann gesehen werden in der Bereitstellung 

eines Dicht- und Montagebands für das Setzen eines Einbaugegenstands 

wie Bade- oder Duschwannen, wobei das Dicht- und Montageband seine 

Dichtungswirkung auch bei unachtsamen Entfernen alter Silikonfugen 

(Wartungsfugen) gewährleistet und sich mit keinem grösseren Aufwand als 

herkömmliche Dicht- und Montagebänder verlegen lässt. 

Geht man bei dieser Aufgabenstellung von der DE 997 aus, so stellt sich 

zunächst die Frage, ob der Fachmann das Dokument EP 091 überhaupt 

hinzuziehen würde. Bei diesem Sekundärdokument geht es nicht um Deh-

nungsfugen zwischen Einbaugegenständen und Wand/Fliesen im Sanitär-

bereich, zwischen denen Silikonfugen vorhanden sind, die gegebenenfalls 

ausgewechselt werden müssen, sondern es geht um Dehnungsfugen im 

Aussenbereich und im Kontakt mit Erdreich (vergleiche Abs. [0003]). 

O2019_005 

Seite 51 

Damit geht es in der EP 091 nicht darum, zwischen den Bauteilen eine 

Silikonfuge vorzusehen, und die Dichtung in der Dehnungsfuge beim Er-

setzen dieser Silikonfuge zu schützen. Entsprechend handelt es sich bei 

der EP 091, wenn überhaupt, höchstens um ein Dokument eines benach-

barten Gebiets, und bei der vorne genannten Aufgabe erhält der Fachmann 

aus der DE 997 keinen Hinweis, ein derartiges benachbartes Gebiet zu 

konsultieren. EP 091 gibt ihm keinen Hinweis, dass die dort beschriebenen 

Vorrichtungen auch geeignet sein könnten für den Einbau von Sanitärin-

stallationen. 

Ausgehend von der DE 997 erfordert es entsprechend bereits erfinderi-

sche Tätigkeit, überhaupt das Dokument EP 091 heranzuzuziehen. Allein 

schon deswegen liegt erfinderische Tätigkeit vor. 

Selbst wenn der Fachmann ausgehend von der DE 997 die EP 091 heran-

zöge, käme er nicht auf die anspruchsgemässe Lehre.  

Zunächst würde er die EP 091 bei der genannten Fragestellung als Hilfe 

verwerfen, denn in diesem Sekundärdokument wird keine Silikonfuge ein-

gebracht. Einen Schnittschutz kann der Fachmann der EP 091 auch nicht 

entnehmen, und ein solcher ist eben im Zusammenhang mit der EP 091 

auch gar nicht von Interesse.  

Soweit der Fachmann auf das Metallblech 23 aus Figur 7 der EP 091 hin-

gewiesen werden sollte, so geht er zunächst bei der verwendeten Termi-

nologie «Blech» von einer steifen Struktur aus, die nicht flexibel i.S.d. An-

spruchs ist. Der Fachmann würde deswegen das Metallblech 23 als flexib-

len Schnittschutzstreifen nicht ernsthaft in Betracht ziehen.  

Selbst wenn man entsprechend die DE 997 kombiniert mit EP 091 fehlt im-

mer noch das Merkmal des flexiblen Schnittschutzstreifens und der Befes-

tigung eines solchen am elastischen Trägermaterial mittels einer Klebeflä-

che, und eine solche Ausgestaltung wird weder durch die DE 997 noch 

durch die EP 091 nahegelegt. 

Die Beklagte kombiniert die DE 997 auch noch mit den Sekundärdokumen-

ten Wetzel 2010 und Wetzel 2006. Diese beiden Dokumente stammen aus 

dem gleichen Gebiet wie die DE 997 und betreffen die Problemstellung des 

Schutzes bei Erneuerung von Silikonfugen im Sanitärbereich. Der Fach-

mann würde die Entgegenhaltungen entsprechend berücksichtigen. 

O2019_005 

Seite 52 

Aus den gleichen Gründen wie bei der Kombination von DE 593 mit Wet-

zel 2006/2010 führt auch die Kombination von DE 997 mit Wetzel 

2006/2010 nicht ohne erfinderische Tätigkeit zum Gegenstand von An-

spruch 1. Es wird auf die Ausführungen in E. 47 verwiesen.  

Damit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des CH Klagepatents aus-

gehend von der DE 997 auf erfinderischer Tätigkeit. 

EP 1 891 877 A2 als Ausgangspunkt 

51.  

Die Beklagte macht geltend, Anspruch 1 des Klagepatents beruhe ausge-

hend von der EP 877 kombiniert mit Wetzel 2010 beziehungsweise Wetzel 

2006 nicht auf erfinderischer Tätigkeit. 

Die EP 877 beschreibt ein Fugenband mit einer flexiblen Schicht und da-

rauf angeordnet eine Dichtmasse mit einer Abdeckfolie. Weiter gibt es 

Streifen, die sich entlang des Bandes erstrecken und nicht dehnbar sind, 

um in diese longitudinale Richtung die Dehnung zu verhindern (vergleiche 

Zusammenfassung).  

 

Abbildung11: Fig. 1 aus EP 1 891 877 A2 (Beschriftungen von der Beklagten hinzugefügt) 

Klägerin und Beklagte sind sich insofern einig, als EP 877 die Merkmale 

1.5, 1.5a und 1.5b nicht offenbare. Die Entgegenhaltung EP 877 offenbart 

entsprechend unstrittig keinen flexiblen Schnittschutzstreifen, der an einer 

O2019_005 

Seite 53 

Vorderseite oder an einer Rückseite eines Trägermaterials mittels einer 

Klebefläche angeklebt ist. 

Entsprechend ändert sich auch die objektive Aufgabe nicht, und es kann 

auf die vorangehende Erwägung verwiesen werden. 

Da die Beklagte auch hier die Kombination mit Wetzel 2006/2010 geltend 

macht, kann auch diesbezüglich auf die Erwägungen im Zusammenhang 

mit DE 593 als Ausgangspunkt verwiesen werden (E. 47). 

Damit beruht Anspruch 1 des Klagepatents ausgehend von der EP 877 auf 

erfinderischer Tätigkeit. 

Wetzel 2010 oder Wetzel 2006 als Ausgangspunkt 

52.  

Die Beklagte macht schliesslich geltend, Anspruch 1 des Klagepatents be-

ruhe ausgehend von Wetzel 2010 beziehungsweise Wetzel 2006 unter Be-

rücksichtigung des allgemeinen Fachwissens nicht auf erfinderischer Tä-

tigkeit. 

Die Beklagte behauptet in diesem Zusammenhang aber ausschliesslich, 

dass es für den Fachmann unter Berücksichtigung des allgemeinen Fach-

wissens naheliegend gewesen sei, den PVC-Streifen aus diesen Doku-

menten am Trägermaterial des Dichtstreifens mit einem Kleber zu befesti-

gen. Es fehlen Ausführungen dazu, ob der Fachmann, davon ausgehend, 

dass der dicke PVC-Streifen gemäss Wetzel 2010 beziehungsweise Wet-

zel 2006 steif ist und entsprechend nicht als flexibel i.S.d. Anspruchs be-

trachtet werden kann, darauf käme, diesen PVC-Streifen gegebenenfalls 

flexibel, aber unter Beibehaltung seiner Schnittschutz-Wirkung auszuge-

stalten. 

Es ist aber bei Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens nicht er-

kennbar, wie ein derartiger PVC-Streifen ohne weiteres effektiv so einge-

stellt werden könnte, dass er auf der einen Seite die bestimmungsgemäss 

erforderliche Flexibilität aufweist, und auf der anderen Seite die Schnitt-

schutz-Wirkung bereitstellt. Der Fachmann würde ohne weiteren Hinweis 

davon ausgehen, dass der PVC-Streifen entweder steif und dann mit 

Schnittschutz-Wirkung ist, oder, wenn weicher und damit bestimmungsge-

mäss flexibel eingestellt, dann nicht mehr schnittschutz-schützend sein 

kann. 

O2019_005 

Seite 54 

Damit beruht Anspruch 1 des Klagepatents auch ausgehend von Wet-

zel 2010 und Wetzel 2006 auf erfinderischer Tätigkeit. 

Eingriff in den Schutzbereich (Patentverletzung) 

53.  

Die Beklagte bestreitet die Verwirklichung der Merkmale 1.2, 1.5, 1.5a und 

1.5b durch das HAFNER ISO-SET® bzw. ALTERNA Dichtungsband. 

Mit einem elastisch dehnbaren Trägermaterial (Merkmal 1.2) 

54.  

Die Beklagte argumentiert, bei dem von ihr verwendeten Trägermaterial 

handle es sich um ein thermoplastisches Material, das nur plastisch dehn-

bar sei.  

Anlässlich des Augenscheins konnte festgestellt werden, dass die Träger-

schichten der angegriffenen Ausführungsform HAFNER ISO-SET® Wan-

nendichtband elastisch dehnbar sind. Sie begeben sich nach der Dehnung 

im Wesentlichen wieder in ihre ursprüngliche Form zurück. Dass sich das 

Trägermaterial bei einer ausreichend grossen Dehnkraft plastisch verformt, 

oder bei Temperaturen deutlich über Raumtemperatur seine elastische 

Dehnbarkeit verliert, ist möglich, ändert aber nichts daran, dass das Trä-

germaterial elastisch dehnbar i.S.d. Anspruchs ist. 

Flexibler Schnittschutzstreifen ist an der Vorderseite des Trägermate-

rials angeklebt (Merkmal 1.5b) 

55.  

Die Beklagte argumentiert, der Polyamid-/Aramid-Gewebestreifen sei bei 

der angegriffenen Ausführungsform nicht an einer Vorderseite des Träger-

materials angeklebt, sondern zwischen zwei Trägerschichten eingebettet. 

Weiter ist die Beklagte der Ansicht, dass ein derart eingebetteter Polyamid-

/Aramid-Gewebestreifen vom Schutzumfang des Anspruchs 1 ausge-

schlossen sei, weil auf eine Ausführungsform mit eingegossenem Schnitt-

schutzstreifen verzichtet worden sei. 

Der Anspruchswortlaut des geltend gemachten Anspruchs schliesst nicht 

aus, dass es weitere Schichten im Aufbau gibt. Entsprechend ist auch nicht 

ausgeschlossen, dass es weitere Trägerschichten geben kann, und der An-

spruch schliesst auch nicht aus, dass diese Schicht(en) aus Trägermaterial 

O2019_005 

Seite 55 

nicht direkt als Anschlussfläche des Einbaugegenstandes dienen, sondern 

indirekt.  

Die in der eigenen Anmeldung als erste Trägerschicht bezeichnete Schicht 

11a (vgl. Abbildung 2 vorne) kann entsprechend als das elastische Träger-

material gemäss Merkmal 1.5 (und auch gemäss den Merkmalen 1.2 und 

1.3) betrachtet werden. Die Verstärkungsschicht 12 aus Polyamid-/Aramid-

Gewebe ist weder in dieser Schicht eingegossen, noch in dieser Schicht 

eingelassen oder in einer Tasche dieser Schicht angeordnet, sondern auf 

der Vorderseite der ersten Trägerschicht 11a angeklebt. 

Entsprechend ist Merkmal 1.5b verwirklicht; ob es sich bei dem Polyamid-

/Aramid-Gewebestreifen der angegriffenen Ausführungsformen um einen 

Schnittschutzstreifen i.S.d. Anspruchs handelt, wird gleich nachstehend er-

läutert. 

Flexibler Schnittschutzstreifen (Merkmalsgruppe 1.5) 

56.  

Die Beklagte bestreitet, dass die Verstärkungsschichten der angegriffenen 

Ausführungsformen schnittfest seien, und verweist dabei auf die Monta-

geanleitung, aus der hervorgehe, dass das Dichtband in den Ecken bis 

zum Butyl und damit in die Verstärkungsschicht eingeschnitten werden 

müsse. 

Wie vorne in E. 33 dargelegt, darf der flexible Schnittschutzstreifen, um 

seine erfindungsgemässe Wir