# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 002838f5-8afc-5c04-8989-981c68f05142
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2014-03-12
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 12.03.2014 B-3369/2013
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-3369-2013_2014-03-12.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
 
 

 

 

  

 
 Abteilung II 

B-3369/2013 

 

 

  U r t e i l  v o m  1 2 .  M ä r z  2 0 1 4   

Besetzung 

 
Richter David Aschmann (Vorsitz), 

Richter Pascal Richard, 

Richter Pietro Angeli-Busi, 

Gerichtsschreiber Beat Lenel. 
 

 
 

Parteien 

 
Bausch & Lomb Inc., 

One Bausch & Lomb Place, Rochester, NY 14604, USA, 

vertreten durch Advokat lic. iur. Daniel Plüss, LL.M., 

ThomannFischer, Elisabethenstrasse 30, 

Postfach 632, 4010 Basel, 

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 

 
Novartis AG, 4002 Basel, 

vertreten durch Schneider Feldmann AG 

Patent- und Markenanwälte, Beethovenstrasse 49, 

Postfach 2792, 8022 Zürich, 

Beschwerdegegnerin, 

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, 

Vorinstanz.  

 

Gegenstand 

 
Widerspruchsverfahren Nr. 12445 XOLAIR / BLOXAIR 

 

B-3369/2013 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Am 23. August 2001 hinterlegte die Beschwerdegegnerin die Wortmarke 

CH P-489'088 XOLAIR (Widerspruchsmarke) für die folgenden Waren: 

5 Pharmazeutische Produkte. 

B.  

Die Beschwerdeführerin hinterlegte am 23. Januar 2012 die Wortmarke 

CH 627'491 BLOXAIR (angefochtene Marke), welche am 26. März 2012 

auf Swissreg publiziert wurde. Die Marke wird für die folgenden Waren 

beansprucht: 

5 Pharmazeutische Präparate und Substanzen für die Gasreduktion und 

gegen abdominale Schwellungen. 

C.  

Daraufhin erhob die Beschwerdegegnerin am 26. Juni 2012 bei der Vor-

instanz Widerspruch gegen diese Eintragung. Sie führte aus, zwischen 

den beiden Marken herrsche Warenidentität, sie hätten einen ähnlichen 

Wortklang und wiesen keinen erkennbaren Sinngehalt auf, weshalb eine 

Verwechslungsgefahr bestehe. 

D.  

Mit Stellungnahme vom 3. September 2012 beantragte die Beschwerde-

führerin die Abweisung des Widerspruchs. Sie argumentierte, es bestün-

den weder eine Übereinstimmung der konkret beanspruchten Waren 

noch Gemeinsamkeiten in Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt. Zudem 

weise die Widerspruchsmarke eine geringe Kennzeichnungskraft auf, weil 

der Markenbestandteil "-air" beschreibend wirke. Pharmazeutika würden 

in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft, weshalb schon gerin-

ge Abweichungen eine Verwechslungsgefahr ausschlössen. Die Wider-

spruchsmarke werde für verschreibungspflichtige Medikamente genutzt, 

die sich nur an das medizinische Fachpublikum richteten. Dieses erkenne 

die Unterschiede, weshalb keine Verwechslungsgefahr bestehe. 

E.  

Die Beschwerdegegnerin konterte mit Replik vom 6. November 2012, die 

Widerspruchsmarke weise eine normale Kennzeichnungskraft auf, weil 

sie einen Fantasiecharakter habe und insbesondere "-air" nicht als Syn-

onym für Luft erkannt werde. Die beanspruchten Waren seien hochgradig 

B-3369/2013 

Seite 3 

gleichartig und die Widerspruchsmarke habe eine hohe Bekanntheit auf 

dem Markt erlangt. 

F.  

Mit Duplik vom 20. Dezember 2012 wiederholte die Beschwerdeführerin 

ihre Standpunkte und rügte, es lägen keine Belege für die Bekanntheit 

der Widerspruchsmarke vor. 

G.  

Den Widerspruch hiess die Vorinstanz mit Entscheid vom 14. Mai 2013 

gut. Sie erläuterte, die Vergleichszeichen seien für gleiche oder gleichar-

tige Waren eingetragen. Die Marken seien sich phonetisch ähnlich und 

wiesen keine offensichtlichen Sinngehalte auf. Bei pharmazeutischen 

Präparaten werde der Markenbestandteil "-air" nicht automatisch als Hin-

weis auf "Luft" erkannt. Trotz unterschiedlichem Zeichenanfang und er-

höhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise könne eine Verwechslungsge-

fahr nicht ausgeschlossen werden. 

H.  

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 13. Juni 2013 

Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht, mit den Anträgen: 

1. In Gutheissung der Beschwerde sei der Entscheid der Vorinstanz vom 

14. Mai 2013 (Verfahrens-Nr. 12445) aufzuheben. 

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerde-

gegnerin. 

Zur Begründung erläuterte sie, das "X" in "Xolair" dominiere das Erschei-

nungsbild, was durch die grafische Gestaltung im konkreten Gebrauch 

noch hervorgehoben werde. Eine schriftbildliche Gemeinsamkeit bestehe 

nur bezüglich des Elements "-air", während die Aussprache von den stark 

unterschiedlichen ersten Silben dominiert werde. Die angefochtene Mar-

ke werde ohne Weiteres mit dem Sinngehalt "Blocks Air" (von englisch to 

block) erkannt, weil es üblich sei, die Buchstabenfolge "cks" als "x" abzu-

kürzen. Die Vorinstanz habe zu Unrecht nicht geprüft, ob "-air" ein übli-

cher und kennzeichnungsschwacher Markenbestandteil sei. Nachdem die 

Widerspruchsmarke nur von Fachleuten für rezeptpflichtige Medikamente 

verwendet werde, sei die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise als zu ge-

ring eingestuft worden. 

B-3369/2013 

Seite 4 

I.  

Mit Beschwerdeantwort vom 16. September 2013 beantragte die Be-

schwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und 

Entschädigungsfolgen. Massgeblich für die Warengleichartigkeit sei die 

Waren- und Dienstleistungsliste der Widerspruchsmarke. Weil kein Nicht-

gebrauch geltend gemacht worden sei, bleibe deren tatsächlicher 

Gebrauch irrelevant. Nachdem pharmazeutische Produkte sowohl von 

Fachpersonen als auch von Patienten nachgefragt würden, reiche es aus, 

wenn bei letzteren eine Verwechslungsgefahr drohe. Die Marken seien 

sich einerseits im Schriftbild ähnlich, weil die Präfixe "Xol" und "Blox" aus 

den fast gleichen Buchstaben beständen, andererseits im Wortklang, weil 

beide Marken zweisilbig seien und eine ähnliche Konsonantenfolge auf-

wiesen. Im Übrigen wiederholte die Beschwerdegegnerin die bereits frü-

her vorgebrachten Argumente. 

J.  

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 16. September 2013 auf 

eine Stellungnahme. 

K.  

Mit Schreiben vom 23. September 2013 wies die Beschwerdeführerin 

darauf hin, die Beschwerdegegnerin habe die geltend gemachte Be-

kanntheit der Widerspruchsmarke nicht mit Umsatzzahlen glaubhaft ge-

macht. Auch die Kennzeichnungsstärke des Elements "-air" sei ungenü-

gend belegt worden. 

L.  

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien 

stillschweigend verzichtet. 

M.  

Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Er-

wägungen einzugehen. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-

gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 

32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bun-

B-3369/2013 

Seite 5 

desverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). 

Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenom-

men und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie 

hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren 

Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 

48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Ver-

waltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind ge-

wahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde 

fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist des-

halb einzutreten. 

2.  

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jünge-

re Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für 

gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so 

dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c 

i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Markenschutzgesetz [MSchG, SR 232.11]). An die 

Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind 

umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind 

(BGE 128 III 445 E. 3.1 Appenzeller, BGE 128 III 99 E. 2c Orfina, BGE 

126 III 320 E. 6b/bb Apiella; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweize-

rischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 

2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 Rz. 8). Dabei ist die Aufmerksamkeit der Ver-

kehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Zeichen zu berücksichtigen 

(BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Boks; Urteile des Bundesverwaltungsge-

richts B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 2.1 Connect/Citroën Business 

Connected, B-1618/2011 vom 25. September 2012 E. 5.2 Eiffel/Gustave 

Eiffel [fig.]; GALLUS JOLLER, in Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent 

Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 Rz. 

45; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Marken-

recht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Mar-

kenrechts, Zürich 2002, Art. 3 Rz. 17 ff.). 

2.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf-

grund der Registereinträge (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-

4753/2012 vom 18. April 2013 E. 2.2 Connect/Citroën Business Connect-

ed, B-137/2009 vom 30. September 2009 E. 5.1.1 Diapason Rogers 

Commodity Index, B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 Activia, 

B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 Old Navy), soweit der Schutzum-

fang nicht aufgrund einer erfolgreich erhobenen Nichtgebrauchseinrede 

B-3369/2013 

Seite 6 

eingeschränkt wird (JOLLER in Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 3 Rz. 235; 

WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 37). Wird im Waren- und Dienstleistungsverzeich-

nis ein Oberbegriff beansprucht, so beurteilt sich die Gleichartigkeit auf 

dieser Ebene (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4260/2010 vom 

21. Dezember 2011 E. 6.2.3 Bally/Balú [fig.]). Irrelevant ist, welche Ver-

kehrskreise der Markeninhaber tatsächlich bearbeitet (Urteil des Bundes-

verwaltungsgerichts B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 Quadratischer 

Rahmen [fig.]/Quadratischer Rahmen [fig.]). 

2.3 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wort-

klang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend 

(BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas, BGE 121 III 377 E. 2b Boss/Boks; 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5188/2010 vom 27 Mai 2011 

E. 2.3 M&G [fig.]/MG International; EUGEN MARBACH in Roland von Bü-

ren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-

werbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [zit. SIWR III/1], Rz. 872 ff.; WILLI, 

a.a.O., Art. 3 Rz. 69 ff.), wobei eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schrift-

bild allein genügt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für 

geistiges Eigentum [RKGE] in: sic! 2006 S. 761 E. 4 McDonald's/McLake; 

MARBACH, SIWR III/1, Rz. 875; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 69). Der Wort-

klang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz 

und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die 

Anordnung, die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben 

(BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan, BGE 119 II 473 E. 2c Radion). Die 

Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesamteindruck der Marken auf die 

massgebenden Verkehrskreise zu beurteilen (BGE 128 III 446 E. 3.2 Ap-

penzeller, BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks, BGE 98 II 141 E. 1 Lu-

wa/Lumatic; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 11; JOLLER in Noth/Büh-

ler/Thouvenin, Art. 3 Rz. 121; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 864). Weil zwei 

Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, beurteilt sich die 

Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Abnehmers (BGE 121 III 

378 E. 2a Boss/Boks, BGE 119 II 476 E. 2d Radion/Radiomat; MARBACH, 

SIWR III/1, Rz. 867; DAVID, a.a.O., Rz. 15). Dabei kommt dem Wortan-

fang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächt-

nis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas/Securicall, BGE 122 

III 382 E. 5 Kamillosan; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-

2996/2011 vom 30. November 2012 E. 6.2 Skincode/Swisscode, B-

37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 6.2 Sansan/Santasana). 

2.4 Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften 

Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs über-

B-3369/2013 

Seite 7 

durchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 385 E. 2a Kamil-

lon/Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 

2004 E. 2.2 Yello; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7452/2006 

vom 17. April 2007 E.2 Martini/martini [fig.], B-7447/2006 vom 17. April 

2007 Martini baby/martini [fig.]; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 979), denn die 

Ausstrahlung der starken Marke erhöht die Wahrscheinlichkeit von Asso-

ziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmar-

ken als Kennzeichen gleichwertiger, austauschbarer Ersatzprodukte auf-

fassen (BGE 122 III 382 S. 386 E.2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan). Als 

schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile 

sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des Bundesverwaltungsge-

richts B‑5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 Jump [fig.]/Jumpman, B-

5477/2007 vom 28. Februar 2008, E. 6 Regulat/H2O3 pH/Regulat [fig.] 

und B‑7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6, Aromata/Aromathera; MAR-

BACH, SIWR III/1, Rz. 981). Der reduzierte Schutzbereich gilt für den gan-

zen registrierten Oberbegriff, auch wenn der beschreibende Charakter 

nur für einen Teil der darunter fallenden Waren zutrifft (Urteile des Bun-

desverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 7.1.2 

Noblewood, B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 5.3.5 Snowsport 

[fig.] und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 6 Stencilmaster). 

2.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit 

der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen 

Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zei-

chen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markenin-

haber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist 

anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere 

gehalten wird; eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgebli-

chen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber 

wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in 

Wirklichkeit nicht bestehen. Auch die Zugehörigkeit der Widerspruchs-

marke zu einer Markenserie kann die mittelbare Verwechslungsgefahr er-

höhen, wenn jene registriert und ihr Gebrauch glaubhaft gemacht worden 

ist ("Serienverwechselbarkeit"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-

2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 7.3 Anna Molinari; RKGE in sic! 

2005 S. 805 Suprême des Ducs/Suprême de fromage Eisis Chästerrine 

[fig.]; RKGE in sic! 1998 S. 197 Torres, Las Torres/Baron de la Torre; 

MARBACH, SIWR III/1, Rz. 965; vgl. WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 12). Starke 

Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhö-

hen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass 

die Konsumenten ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 

B-3369/2013 

Seite 8 

3.1 Appenzeller; BGE 128 III 97 E. 2a Orfina, BGE 127 III 165 f. E. 2a 

Securiton/Securicall). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Ge-

samteindruck entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um 

einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräf-

tigen Bestandteil verbunden wurde (Urteile des Bundesverwaltungsge-

richts B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1, E. 6 Premium ingre-

dients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.], B-1656/2008 vom 

31. März 2009 E. 10 F1/F1H2O, B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7 

Sky/Skype in und Skype out). 

2.6 Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmar-

ken, die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung 

schon wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr 

wurde gewöhnlich bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer 

End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterschieden (BGE 78 II 

381 E. 1 Alucol/Aludrox, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts  

B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.5 Cizello/Scielo, B-5871/2011 

vom 4. März 2013 E. 6 Gadovist/Gadogita, B-4070/2007 vom 8. April 

2008 E. 7 Levane/Levact; RKGE in sic! 2003 S. 345 ff. Mobilat/Mobigel, 

RKGE in sic! 2005 S. 576 ff. Silkis/Sipqis, RKGE in sic! 2003 S. 500 ff. 

Rivotril/Rimostil, RKGE in sic! 2000 S. 704 ff. Nasobol/Nascobal, RKGE in 

sic! 1999 S. 650 ff. Monistat/Mobilat, RKGE in sic! 1999 S. 568 ff. Calci-

parine/Cal-Heparine, RKGE in sic! 1997 S. 294 ff. Nicopatch/Nicoflash). 

Zählen die zu vergleichenden Marken unterschiedlich viele Silben oder 

hat ein Wortbestandteil einen im Gemeingut stehenden und darum nur 

schwach kennzeichnungskräftigen Sinngehalt, hängt die Beurteilung vor 

allem davon ab, ob auch die prägenden, kennzeichnungsstarken Silben 

von der angegriffenen Marke übernommen wurden (Schweizerische Mit-

teilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1985 S. 46 ff. Jade/Naiade, 

BVGE 2010/32 E. 7.4 Pernaton/Pernadol 400, Urteile des Bundesverwal-

tungsgerichts B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.5 Cizello/Scielo, B-

5871/2011 vom 4. März 2013 E. 6 Gadovist/Gadogita, B-5780/2009 vom 

12. Januar 2010 E. 3.5 Sevikar/Sevcad, B-1700/2009 vom 11. November 

2009 E. 7 Oscillococcinum/Anticoccinum; RKGE in sic! 2006 S. 337 E. 3 

ff. BSN medical/bsmedical Biomedical Surgery [fig.], RKGE in sic! 2003 

S. 346 E. 5 Mobilat/Mobigel, RKGE in sic! 2000 S. 608 ff. Tas-

mar/Tasocar, RKGE in sic! 1997 S. 295 ff. Exosurf/Exomuc, RKGE in sic! 

1997 S. 294 E. 2 Nicopatch/Nicoflash). Unterscheiden sich die Anfangs-

silben nur geringfügig, besteht aber dennoch eine Verwechslungsgefahr 

(BGE 101 II 290 Stugeron/Ugaron; RKGE in sic! 2005 S. 655 Lepo-

nex/Felonex, RKGE in SMI 1996 S. 467 Vit-a-cid/Phyt'acid, RKGE in SMI 

B-3369/2013 

Seite 9 

1996 S. 328 Dromos/Stromos). Im Gegensatz zu den betonten Wortteilen 

(BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas, 122 III 382 E. 5a Kamillosan; Urteil 

des Bundesverwaltungsgerichts B-2678/2012 vom 7. März 2013 E. 7.2.1 

Omix/Onyx) fallen unbetonte Wortendungen bei der Beurteilung der Ver-

wechslungsgefahr in der Regel weniger ins Gewicht (vgl. BGE 112 II 362 

E. 2 Seccolino/Escolino; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-

953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.5 Cizello/Scielo, B-2380/2010 vom 

7. Dezember 2011 E. 7.3 Lawfinder/Lexfind.ch; RKGE in sic! 2003 S. 973 

ff. E. 4 Seropram/Citopram; JOLLER in Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 3 

Rz. 153). 

3.  

3.1 Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistun-

gen sind vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen 

(MARBACH, SIWR III/1, Rz. 180; DERSELBE, Die Verkehrskreise im Mar-

kenrecht, in sic! 2007, S. 7). Die Bestimmung der Verkehrskreise ist eine 

Rechtsfrage (BGE 133 III 347 E. 4 trapezförmiger Verpackungsbehälter 

[3D]; BGE 126 III 317 E. 4b Apiella/Rivella; MARBACH, SIWR III/1, 

Rz. 183). Sie erfolgt aufgrund des Registereintrags, wobei irrelevant ist, 

welche Verkehrskreise der Markeninhaber tatsächlich bearbeitet (Urteil 

des Bundesverwaltungsgerichts B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 4 

Quadratischer Rahmen [fig.]/Quadratischer Rahmen [fig.]). Bei Waren 

und Dienstleistungen, die sich gleichzeitig an Fachleute und an Durch-

schnittskonsumenten richten, ist auch das Verständnis der betroffenen 

Fachkreise zu berücksichtigen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-

6632/2011 vom 18. März 2013 E. 4.1 Adaptive Support Ventilation, B-

6629/2011 vom 18. März 2013 E. 5.1 ASV, B-8058/2010 vom 27. Juli 

2011 E. 3.3 Ironwood). Dabei kann nicht schematisch darauf abgestellt 

werden, welcher Adressatenkreis mengenmässig am grössten ist, weil je 

nach Konstellation auch die kleineren Fachkreise oder weiteren Adressa-

tengruppen zu berücksichtigen sind (Urteil des Bundesgerichts 

4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.2 Wilson; Urteil des Bundesverwal-

tungsgerichts B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 3 toppharm Apothe-

ken [fig.]). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte Verwechs-

lungsgefahr wird in der Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur 

an Fachleute wendet (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Ok-

tober 2004 E. 2.3 Yello/Yellow Access AG; Urteil des Bundesverwal-

tungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 Eta-

vis/Estavis 1993; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 14) oder es sich um Dienstleis-

tungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (Urteil des Bun-

B-3369/2013 

Seite 10 

desverwaltungsgerichts B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. IKB/ICB, 

ICB [fig.]), während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer 

geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 

III 347 E. 4.1 trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]; JOLLER in 

Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 3 Rz. 52). Anderes gilt bei Medikamenten, 

bei deren Kauf nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-

gerichts eine besondere Aufmerksamkeit gilt (Urteile des Bundesverwal-

tungsgerichts B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3.1 f. Cizello/Scielo, 

B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4.2 Zurcal/Zorcala, B-5780/2009 vom 

21. Januar 2010 E. 3.5 Sevikar/Sevcad, B-6770/2007 vom 9. Juni 2008 

E. 7.2 Nasacort/Vasocor und B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 5.2 und 9 

Levane/Levact; RKGE in sic! 2000 S. 608 E. 3 Tasmar/Tasocar; JOLLER in 

Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 3 Rz. 55; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 21). 

3.2 Die vorliegende Widerspruchsmarke ist für "pharmazeutische Produk-

te" der Klasse 5 eingetragen, ohne Einschränkung auf rezeptpflichtige 

Medikamente. Letzteres gilt auch für die von der angefochtenen Marke in 

derselben Klasse beanspruchten "pharmazeutischen Präparate und Sub-

stanzen für die Gasreduktion und gegen abdominale Schwellungen". 

Damit bestehen die massgeblichen Verkehrskreise sowohl aus Fachkrei-

sen wie Ärzten und Apothekern als auch aus Patienten, die den Kaufent-

scheid für rezeptfreie Medikamente selbst treffen. 

4.  

In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der 

sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der massgebenden Ver-

kehrskreise gleichartig sind. Vorliegend ist die Widerspruchsmarke für 

den Oberbegriff der Klasse 5 und die angefochtene Marke in der gleichen 

Klasse für einen praktisch gleichlautenden Oberbegriff sowie sinngemäss 

für Medikamente gegen Blähungen registriert (E. 3.2). Letztere fallen, wie 

die Vorinstanz richtig festgestellt hat, ebenfalls unter den Oberbegriff 

"pharmazeutische Produkte", der nicht durch eine Nichtgebrauchseinrede 

eingeschränkt wird. Der Vorinstanz ist darum beizupflichten, dass die ge-

genüberstehenden Marken für identische Waren beansprucht werden. Bei 

der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist daher ein strenger Massstab 

anzulegen (BGE 126 III 320 E. 6b bb Apiella, BGE 122 III 387 E. 3a Ka-

millosan; JOLLER in Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 3 Rz. 46). 

B-3369/2013 

Seite 11 

5.  

5.1 Die Vorinstanz hat eine "vorab klangliche" Zeichenähnlichkeit der ge-

genüberstehenden Wortmarken bejaht. Auch im Sinngehalt bestünden 

keine Unterschiede, da beide Marken als unbestimmte Fantasiezeichen 

wahrgenommen würden. Die Beschwerdeführerin bestreitet eine schrift-

bildliche, klangliche oder sinngehaltliche Zeichenähnlichkeit. 

5.2 Bezüglich des Schriftbilds fällt auf, dass die Widerspruchsmarke mit 

einem "X" beginnt, während die angefochtene Marke mit einem "B" op-

tisch unterschiedlich anfängt. Gemeinsam haben die beiden Marken an-

dererseits das "O" in der Mitte der ersten Silbe sowie die Endung "-air". 

Die Silbe "Xol" der Widerspruchsmarke findet sich in der Umkehrung "lox" 

in der ersten Silbe der angefochtenen Marke wieder. Die Widerspruchs-

marke ist sechs, die angefochtene Marke sieben Buchstaben lang, wobei 

der Unterschied kaum wahrgenommen wird. Die Wortendung "-air" ist bei 

beiden Marken identisch. Damit besteht eine Ähnlichkeit zwischen den 

Schriftbildern der Vergleichszeichen. 

5.3 Zu Wortklang und Aussprache stellte die Vorinstanz Ähnlichkeiten 

zwischen den Marken fest. Tatsächlich sind die Vokalfolgen O-A-I iden-

tisch. Während die Widerspruchsmarke als "Ksolähr" gelesen wird, wird 

die angefochtene Marke "Bloksähr" ausgesprochen. Bei beiden wird be-

sonders das hart ausgesprochene "X" wahrgenommen (vgl. Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts B-1700/2009 vom 11. November 2009 

E. 7.3.2 Oscillococcinum/Anticoccinum) wobei im verschwommenen Erin-

nerungsbild die Stellung des "X" im Wort weniger deutlich ist, denn eine 

Vertauschung von Konsonanten am Wortanfang mit Konsonanten in der 

Wortmitte ist nicht unüblich ("Spoonerismus", vgl. Hadumod Bussmann, 

Lexikon der Sprachwissenschaft, 2. Aufl. Stuttgart 1990, S. 696; Arnold 

Langenmayr, Sprachpsychologie, Göttingen 1997, S. 302; Astrid Heiter 

und Menekse Yurtlu, Lineare Position von Konsonanten am Wort- oder 

Silbenanfang, häufiger Fehler: https://www.unifrankfurt.de/fb/fb10/KogLi/ 

Lehrstuehle/ehem__Lehrstuhl_Leuninger/Download/Praesentationen/ 

Spoonerism.pdf, besucht am 4. März 2014). Ebenfalls wahrgenommen 

wird die gemeinsame Schlusssilbe "air". Beide Marken sind zweisilbig, 

wobei die Widerspruchsmarke aus den Silben "Xol" und "air" besteht, 

während dies bei der angefochtenen Marke die Silben "Blox" und "air" 

sind. Damit besteht zwischen den Zeichen auch eine Ähnlichkeit im Wort-

klang.  

B-3369/2013 

Seite 12 

5.4 Die Vorinstanz macht geltend, dass beide Zeichen als Fantasiezei-

chen ohne bestimmten Sinngehalt wahrgenommen würden. Die Be-

schwerdeführerin macht geltend, das "X" werde ohne Weiteres als Syn-

onym für "cks" verstanden, weshalb der angefochtenen Marke der Sinn-

gehalt "blocks air" zukomme.  

Der englische Ausdruck "to block" bedeutet "hemmen, hindern, blockie-

ren, durchkreuzen, vesperren, verstopfen" (Langenscheidt Handwörter-

buch Englisch, München 2005, Stichwort "block"), während "Air" die Be-

deutung von "Luft" oder aber "Lied, Melodie, Weise, Arie" zukommt (Lan-

genscheidt Handwörterbuch Englisch, München 2005, Stichwort "air"). 

Beide Wörter sind Teil des englischen Grundwortschatzes, der in der 

Schweiz verstanden wird (Pons Basiswörterbuch Schule Englisch, Stutt-

gart 2006, Stichworte "air" und "block"). Ob die Schweizer Verkehrskreise 

das "x" mit "cks" substituieren, kann aber vorliegend offen gelassen wer-

den, da der Wortsinn "blocks air" im Zusammenhang mit pharmazeuti-

schen Produkten nicht auf der Hand liegt und somit von den Verkehrs-

kreisen nicht als beschreibend erkannt wird. 

"Xol" ist identisch mit einem seltenen Nachnamen (http://www.eduar-

doxol.com/, besucht am 12. Februar 2014) und wird als Akronym für ein 

"Excess of Loss Agreement" im Rückversicherungswesen verwendet 

(http://thelawdictionary.org/excess-of-loss-xol-agreement/, besucht am 

12. Februar 2014). Beide Bedeutungen sind in der Schweiz nicht be-

kannt. Darüber hinaus hat "Xol" keine lexikalische Bedeutung. Damit er-

scheint die Widerspruchsmarke als reine Fantasiebezeichnung, der kein 

Wortsinn zukommt.  

Die Vorinstanz hat somit zurecht erkannt, dass die entgegenstehenden 

Zeichen von den Verkehrskreisen als Fantasiezeichen ohne Wortsinn 

verstanden werden. 

6.  

6.1 Die Beschwerdegegnerin schliesst zutreffend, mangels erkennbarer 

Anspielung im Sinngehalt sei von einer unverminderten Kennzeichnungs-

kraft der Widerspruchsmarke auszugehen (Urteile des Bundesverwal-

tungsgerichts B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 5 Sten-

flex/Starflex, B-4471/2012 vom 29. Oktober 2013 E. 7.2 Alaïa/Lalla Alia) 

6.2 Die Beschwerdeführerin beruft sich überdies auf die Bekanntheit der 

Widerspruchsmarke. Durch Gebrauch habe sie eine erhöhte Kennzeich-

B-3369/2013 

Seite 13 

nungskraft erlangt. Dazu legte sie bereits im vorinstanzlichen Verfahren 

sieben Beilagen ins Recht: 

Replikbeilage 1: Auszug aus dem Swissmedic Journal 09/2006, S. 894 f., 

958; Mitteilung, dass Xolair Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer 

Injektionslösung in der Schweiz zugelassen worden sei.  

Replikbeilage 2: Auszug aus dem Swissmedic Journal 05/2011, S. 446: Mit-

teilung, dass die Zulassung von Xolair Pulver zur Herstellung einer Injekti-

onslösung verlängert worden sei. 

Replikbeilage 3: handelszeitung.ch, Datum unlesbar; Mitteilung, dass Xolair 

in Japan zugelassen worden sei. 

Replikbeilage 4: handelszeitung.ch, Datum unlesbar; Mitteilung, dass Xolair 

in der EU zugelassen worden sei. 

Replikbeilage 5: wirtschaft.ch, Datum unlesbar; Mitteilung, dass Xolair in den 

USA von der FDA zugelassen worden sei. 

Replikbeilage 6: google.ch vom 5. November 2012; Erste Seite mit Sucher-

gebnissen nach dem Stichwort "Xolair" ohne Anzahl Resultate. 

Replikbeilage 7: google.ch vom 5. November 2012; Erste Seite mit Sucher-

gebnissen nach dem Stichwort "Xolair", ohne sichtbare Sucheinschränkung, 

ohne Anzahl Resultate. 

Keiner der vorerwähnten Belege bezieht sich auf das Wiedererkennen 

der Marke durch das massgebliche Publikum oder den intensiven 

Gebrauch der Marke. Sie machen lediglich glaubhaft, dass die Wider-

spruchsmarke in mehreren Ländern registriert worden ist, nicht aber, ob 

damit Umsätze erzielt oder eine Marktdurchdringung erreicht wurden 

(E. 2.4). Überdies sind die Belege 3-5 nicht datierbar, weil die Daten un-

lesbar sind, und beziehen sich nicht auf die Wahrnehmung der Marke bei 

den Schweizer Verkehrskreisen. Auch bei den der Belegen 6-7 sind die 

Daten und die Anzahl Suchresultate nicht lesbar, wobei diese Belege 

auch aus anderen Gründen nicht zu berücksichtigen sind, denn selbst ei-

ne grosse Anzahl Suchresultate von Internet-Suchmaschinen kann die 

Bekanntheit einer Marke nicht glaubhaft machen (Urteil des Bundesver-

waltungsgerichts B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 8.4 LawFin-

der/Lexfind.ch [fig.]). 

6.3 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass der Widerspruchsmarke 

normale Kennzeichnungskraft zukommt. Da beide Marken für identische 

B-3369/2013 

Seite 14 

Waren beansprucht werden, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsge-

fahr jedoch ein strenger Massstab anzulegen (E. 4). 

7.  

Schliesslich ist in einem wertenden Überblick zu entscheiden, ob auf-

grund der Ähnlichkeit der Waren und der Zeichen eine Verwechslungsge-

fahr besteht (E. 2.5 f.). 

Aufgrund ihrer weitgehenden Übereinstimmung in den teilweise auffälli-

gen und als solche erinnerbaren Buchstaben der ersten sowie in der 

identischen zweiten Silbe wird eine Verwechslungsgefahr durch die Ähn-

lichkeit der beiden zweisilbigen Marken im Schriftbild und Wortklang 

selbst bei erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise in Anbetracht der 

identischen Waren und Ermangelung eines deutlich abweichenden Sinn-

gehalts nicht ausreichend verhindert. Die Vorinstanz hat zurecht das Be-

stehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bejaht. Die Be-

schwerde ist daher abzuweisen. 

8.  

8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin 

kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 

Abs. 1 VwVG). 

8.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-

che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien fest-

zulegen (Art. 63 Abs. 4
bis

 VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 

21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-

desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren 

vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-

gen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren 

das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise 

der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu ver-

anschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhält-

nis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschre-

ckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachwei-

se verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem 

Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden 

(BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesem Erfah-

rungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem 

Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf 

B-3369/2013 

Seite 15 

Fr. 4'000.– festzulegen, der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und der 

von ihr einbezahlte Kostenvorschuss zur Bezahlung der Verfahrenskos-

ten zu verwenden. 

8.3 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie all-

fällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss 

Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer 

detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Wird 

keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf 

Grund der Akten fest. Die Beschwerdeführerin hat vorliegend keine Kos-

tennote für das Beschwerdeverfahren eingereicht. In Anbetracht des Auf-

wands erscheint vorliegend eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.− 

(inkl. Mehrwertsteuer) an die Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche 

und das Beschwerdeverfahren als angemessen. 

9.  

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur 

Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, 

SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft. 

 
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin 

auferlegt und der von ihr einbezahlte Kostenvorschuss zur Bezahlung 

verwendet. 

3.  

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Beschwer-

deverfahren eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 1'800.– (inkl. 

MWSt) zu leisten. 

B-3369/2013 

Seite 16 

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerde-

beilagen zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 12445; Einschreiben; Vorakten zurück) 

 

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: 

  

David Aschmann Beat Lenel 

 

Versand: 14. März 2014