# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** b183c2b0-97b3-5644-98d1-fba710f78b3a
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2017-10-18
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 18.10.2017 B-3328/2015
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-3328-2015_2017-10-18.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
 
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-3328/2015 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  1 8 .  O k t o b e r  2 0 1 7   

Besetzung 
 Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), 

Richter Marc Steiner, Richter Francesco Brentani, 

Gerichtsschreiber Lukas Abegg. 
 

 
 

Parteien 
 ROAMER Watch Co SA,  

Gibelinstrasse 27, 4500 Solothurn,   

vertreten durch Fürsprecher Martin Thomann  

und/oder Rechtsanwalt Stefan Hubacher,  

FMP Fuhrer Marbach & Partner, 

Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

Serkan Gez,  

Schaffhausenstrasse 89, 8412 Aesch (Neftenbach), 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Kikinis,  

Waffenplatzstrasse 10, 8002 Zürich,  

Beschwerdegegner,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,  

Vorinstanz.  

 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 13322,  

CH 564'675 STINGRAY / CH 646'754 ROAMER STINGRAY. 

 

B-3328/2015 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Am 30. Juli 2013 wurde die Schweizer Marke Nr. 646 754 „Roamer 

Stingray“ in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen: 

Klasse 14  Tous produits horlogers, montres, mouvements de 

montres, boîte de montres, cadrans de montres et parties de montres. 

Am 28. Oktober 2013 erhob der Beschwerdegegner gegen diese Eintra-

gung Widerspruch und beantragte den vollen Widerruf der Marke. Der Be-

schwerdegegner stützte sich dabei auf die Schweizer Marke Nr. 564 675 

„Stingray“, welche für folgende Waren eingetragen ist: 

Klasse 14  Uhren ohne Armband. 

B.  

In der Stellungnahme zum Widerspruch erhob die Beschwerdeführerin die 

Einrede des Nichtgebrauchs der Marke. Es folgte ein weiterer Schriften-

wechsel mit Replik und Duplik, bevor die Vorinstanz die Verfahrensinstruk-

tion mit Verfügung vom 21. Januar 2015 schloss. Mit Verfügung vom 

23. April 2015 wies die Vorinstanz die Einrede des Nichtgebrauchs ab und 

hiess den Widerspruch teilweise gut. Sie widerrief die Eintragung der 

Marke „Roamer Stingray“ für die Waren mouvements de montres, cadrans 

de montres. 

Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, dass 

die eingereichten Gebrauchsbelege einen ernsthaften und markenmässi-

gen Gebrauch des Zeichens „Roamer Stingray“ für Taucheruhren ohne 

Armband und Herrenuhren ohne Armband glaubhaft erscheinen liessen. 

Die Vorinstanz bejaht daher den Gebrauch der Marke für diese zwei Wa-

renkategorien und liess die Frage offen, ob der beanspruchte Oberbegriff 

Uhren ohne Armband gestützt auf die entsprechende Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts durch den festgestellten Teilgebrauch Tauche-

ruhren ohne Armband und Herrenuhren ohne Armband auch als nachge-

wiesen angesehen werden könne.  

Beim Vergleich der beanspruchten Waren schloss die Vorinstanz aufgrund 

gleicher Abnehmerkreise sowie des gleichen Herstellungs-Know-Hows auf 

eine hohe Gleichartigkeit, soweit die Waren nicht sogar gleich seien. Die 

Zeichenähnlichkeit wurde insbesondere aufgrund des gleichlautenden Be-

standteils „Stingray“ als gegeben angesehen. Für die Waren mouvements 

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de montres, cadrans de montres bejahte die Vorinstanz eine Verwechs-

lungsgefahr aufgrund der Nähe der Zeichen und der Gleichartigkeit der 

Waren. Für die Waren tous produits horlogers, montres, boîtes de montres, 

parties de montres sah die Vorinstanz hingegen das Wort „Stingray“, zu 

Deutsch Stachelrochen, als beschreibend an, da die genannten Waren zu-

mindest zum Teil aus Stachelrochenleder hergestellt werden könnten. Die 

beschreibende Eigenschaft des Wortes „Stingray“ führe dazu, dass dieser 

Teil der Marken dem Gemeingut zuzurechnen sei. Eine Übereinstimmung 

in einem gemeinfreien Element führe aber nicht zu einer Verwechslungs-

gefahr, weshalb für die Waren tous produits horlogers, montres, boîtes de 

montres, parties de montres der Widerspruch abzulehnen und lediglich für 

die Waren mouvements de montres, cadrans de montres gutzuheissen sei. 

C.  

Mit Eingabe vom 26. Mai 2015 erhob die Widerspruchsgegnerin Be-

schwerde gegen die teilweise Gutheissung des Widerspruchs. Die Be-

schwerdeführerin beantragt, der Entscheid der Vorinstanz sei aufzuheben 

und der Widerspruch gegen die Schweizer Marke „Roamer Stingray“ sei 

vollumfänglich abzulehnen und damit die Marke „Roamer Stingray“ für alle 

beanspruchten Warenkategorien einzutragen. Eventualiter sei der Ent-

scheid der Vorinstanz aufzuheben und zur Neubeurteilung im Sinne der 

Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts zurückzuweisen. Dies unter 

Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beschwerdegegners. 

Die Beschwerdeführerin argumentiert im Wesentlichen, dass zwischen der 

Marke „Stingray“ und der Marke „Roamer Stingray“ keine Verwechslungs-

gefahr in Bezug auf alle beanspruchten Waren bestehe und nicht nur in 

Bezug auf tous produits horlogers, montres, boîtes de montres, parties de 

montres, wie das die Vorinstanz festhielt. Denn das Zeichenelement 

Stingray, welches in beiden Marken vorkomme, sei in Bezug auf alle re-

gistrierten Waren beschreibend, da Rochenleder auch für die noch stritti-

gen Waren mouvements de montres, cadrans de montres zur Ausstattung 

verwendet werden könne. Entsprechend entfalte der Markenbestandteil 

Stingray keine Kennzeichnungskraft. Da sich im Übrigen die Marken im 

Klang- und Schriftbild unterschieden und der Anfang der Marken ebenfalls 

unterschiedlich sei, dürfe keine Verwechslungsgefahr angenommen wer-

den. Hinzu komme, dass die Marke „Roamer Stingray“ von einer gestei-

gerten Kennzeichnungskraft aufgrund intensiven Gebrauchs profitiere. 

  

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D.  

D.a Mit Schriftsatz vom 17. August 2015 erwidert der Beschwerdegegner 

mit folgenden Anträgen: 

Die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen, es sei der vorinstanzliche 

Entscheid aufzuheben, der Widerspruch gutzuheissen und die Eintragung 

der Marke „Roamer Stingray“ sei für alle beanspruchten Waren der 

Klasse 14 zu widerrufen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung im 

Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Subeventualiter 

sei die Warenliste des angefochtenen Zeichens auf die Waren montres 

avec braclet en cuir de raie; braclet pour montres en cuir de raie einzugren-

zen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Be-

schwerdeführerin. 

D.b Der Beschwerdegegner erläutert, die gestellten Rechtsbegehren auf 

vollständige Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und vollumfängli-

che Widerrufung sei als Antrag im Sinne einer reformatio in peius zu ver-

stehen. Zwar habe der Beschwerdegegner keine eigenständige Be-

schwerde erhoben und dem schweizerischen Verwaltungsrecht sei eine 

Anschlussbeschwerde fremd, dennoch könne der Beschwerdegegner im 

vorliegenden Verfahren Anträge bzw. Anregungen zuungunsten der Be-

schwerdeführerin stellen. 

D.c In formeller Hinsicht rügt der Beschwerdegegner weiter, dass im vor-

instanzlichen Verfahren die Triplik des Beschwerdegegners vom 26. März 

2015 nicht berücksichtigt wurde. Der Beschwerdegegner sieht in dieser 

Nichtbeachtung eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Eine 

weitere solche Verletzung sieht der Beschwerdegegner in der Tatsache, 

dass die Vorinstanz ihre Entscheidung zu wesentlichen Teilen auf ein Ar-

gument stützte – nämlich dass Uhren teilweise aus Rochenleder hergestellt 

werden können und daher der Zeichenbestandteil Stingray beschreibend 

und nicht kennzeichnungskräftig sei, – dieses Argument aber weder von 

den Parteien vorgebracht, noch von der Vorinstanz den Parteien zur Stel-

lungnahme unterbreitet wurde. Die Parteien hätten nach Ansicht des Be-

schwerdegegners zu diesem Argument und den von der Vorinstanz dazu 

erhobenen Beweise befragt werden müssen. Als weitere Rüge bringt der 

Beschwerdegegner vor, dass die Vorinstanz ihr Ermessen unterschritten 

habe. In ihrer Verfügung habe die Vorinstanz nämlich die Eintragung der 

angefochtenen Marke für mouvements de montres, cadrans de montres 

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widerrufen, für die Waren tous produits horlogers, montres, parties de mon-

tres aber zugelassen. Da aber die zugelassenen Waren Oberbegriffe und 

die nicht zugelassenen Waren entsprechende Unterbegriffe seien, würden 

die eigentlich für die Eintragung nicht zugelassenen Unterbegriffe aufgrund 

ihrer Eigenschaft als Teilmenge der zugelassenen Oberbegriffe dennoch 

vom Markenschutz erfasst. Die Vorinstanz hätte hier die zugelassenen 

Oberbegriffe durch einen Disclaimer einschränken und bspw. nur tous pro-

duits horlogers, montres, parties de montres ausgenommen mouvements 

de montres, cadrans de montres eintragen sollen. 

D.d Der Beschwerdegegner geht in materieller Hinsicht mit der vorinstanz-

lichen Einschätzung einig, wonach sich die strittigen Waren stark gleichen 

bzw. dass Warengleichheit vorliegt. Bezüglich der Zeichenähnlichkeit ist 

der Beschwerdegegner indes der Ansicht, dass die Wörter Roamer und 

Stingray, zu Deutsch Vagabund und Stachelrochen, nicht teil des engli-

schen Grundwortschatzes seien und daher von den massgeblichen Ver-

kehrskreisen nicht verstanden würde. Dies führe dazu, dass zwischen den 

strittigen Zeichen grosse Zeichenähnlichkeit bestehe, die nicht durch einen 

neuen Sinngehalt aufgewogen werden könne. Zudem hält es der Be-

schwerdegegner für eine Fehleinschätzung der Vorinstanz, das Wort 

Stingray für Uhren als beschreibend und damit kennzeichnungsschwach 

anzusehen, nur weil es potentiell möglich sei, dass gewisse Teile von Uh-

ren aus Rochenleder hergestellt werden könnten. Dies ergäbe sich auch 

aus der Praxis der Vorinstanz, Marken mit Tiernamen einzutragen. Auch 

liegen keine weiteren Umstände vor, die eine Schwächung der Kennzeich-

nungskraft herbeiführen würden, weshalb von einem (mindestens) norma-

len Schutzumfang auszugehen sei. 

D.e Der Beschwerdegegner widerspricht ferner dem Argument der Be-

schwerdeführerin, dass die Marke „Roamer Stingray“ von einer erhöhten 

Kennzeichnungskraft aufgrund intensiven Gebrauchs profitiere. Dies mit-

unter darum, weil sich der geltend gemachte intensive Gebrauch auf die 

Zeit beziehe, bevor die vorliegend relevante Marke „Roamer Stingray“ ein-

getragen wurde.  

E.  

Mit Schreiben vom 17. August 2015 lässt sich die Vorinstanz vernehmen. 

In formeller Hinsicht ist die Vorinstanz mit dem Beschwerdegegner insofern 

einig, als die unaufgefordert eingereichte Triplik keine Berücksichtigung im 

vorinstanzlichen Entscheid gefunden hatte. Allerdings sei dieses Versehen 

unerheblich, da die Vorbringen des Beschwerdegegners bereits vorgängig 

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von ihr geltend gemacht und im angefochtenen Entscheid gebührend be-

rücksichtigt worden seien.  

In materieller Hinsicht ist die Vorinstanz der Ansicht, dass der englische 

Begriff Stingray von den relevanten Verkehrskreisen sehr wohl verstanden 

würde. Weiter stellt sie in Abrede, dass Rochenleder im Zusammenhang 

mit mouvements de montres, cadrans de montres als Material verarbeitet 

würde. Entsprechend liege auch kein beschreibender Charakter des Zei-

chenelements Stingray vor. Die von der Beschwerdeführerin ins Recht ge-

legten Beweismittel seien nur Einzelstücke und würden nicht auf eine übli-

che Verwendung von Rochenleder bei Ziffernblättern hinweisen. Daher 

könne Stingray für die strittigen Waren nicht beschreibend sein, weshalb 

diesbezüglich eine Verwechslungsgefahr bestehe.  

F.  

Mit Schreiben vom 17. September 2015 repliziert die Beschwerdeführerin 

mit folgenden Argumenten.  

In formeller Hinsicht hält die Beschwerdeführerin fest, dass sie keine 

Kenntnis der Triplik des Beschwerdegegners aus dem vorinstanzlichen 

Verfahren habe. Soweit das Bundesverwaltungsgericht der Ansicht sei, die 

Ausführungen aus der Triplik seien entgegen der Stellungnahme der Vor-

instanz für den angefochtenen Entscheid massgeblich gewesen, rügt die 

Beschwerdeführerin ebenfalls eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtli-

ches Gehör. Betreffend der Anregung des Beschwerdegegners, eine refor-

matio in peius in Betracht zu ziehen und den vollständigen Entscheid statt 

nur des angefochtenen Teils aufzuheben, führt die Beschwerdeführerin 

aus, dass die Beschwerde ausdrücklich nur in Bezug auf die Waren mou-

vements de montres, cadrans de montres eingereicht wurde. Entspre-

chend sei auch lediglich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bezüg-

lich mouvements de montres, cadrans de montres Streitgegenstand im Be-

schwerdeverfahren. Eine andere Ansicht würde faktisch eine Anschlussbe-

schwerde ermöglichen, welche vom schweizerischen Bundesverwaltungs-

recht gerade nicht vorgesehen sei. Damit sei auf die Rechtsbegehren 2-4 

des Beschwerdegegners nicht einzutreten. 

Materiell entgegnet die Beschwerdeführerin den Ausführungen der 

Vorinstanz, dass Rochenleder als Material für Ziffernblätter und Armband-

uhren durchaus verwendet werden könne, weshalb von einem Freihalte-

bedürfnis für Mitbewerber ausgegangen werden müsse. Zu den Ausfüh-

rungen des Beschwerdegegners erläutert die Beschwerdeführerin, dass 

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aufgrund der nicht zulässigen reformatio in peius auch alle Ausführungen 

bezüglich der Verletzung von verfassungsmässigen Rechten betreffend die 

Beurteilung der Waren tous produits horlogers, montres, parties de mont-

res irrelevant seien, denn diese seien nicht Teil des Streitgegenstands im 

vorliegenden Beschwerdeverfahren. Weiter ist die Beschwerdeführerin der 

Ansicht, dass das Wort Stingray durchaus zum Grundwortschatz in Eng-

lisch gehöre und von den Verkehrskreisen entsprechend auch verstanden 

würde. Die Beschwerdeführerin widerspricht schliesslich dem Beschwer-

degegner, wonach eine Praxis der Markeneintragung von Tiernamen be-

stehe. Insgesamt sei der Zeichenbestandteil Stingray aufgrund des asso-

ziativen und beschreibenden Sinngehalts kennzeichnungsschwach. Somit 

führten bereits geringe Unterschiede zu einem genügenden Abstand zwi-

schen den Zeichen und eine Verwechslungsgefahr sei zu verneinen. 

Schliesslich reicht der Vertreter der Beschwerdeführerin eine Kostennote 

für das vorinstanzliche und das Beschwerdeverfahren ein. 

G.  

Mit Schreiben vom 21. September 2015 nimmt der Beschwerdegegner un-

aufgefordert zur Vernehmlassung und zur Replik der Beschwerdeführerin 

Stellung. Der Beschwerdegegner führt darin nochmals aus, dass durch die 

Nichtbeachtung der Triplik im vorinstanzlichen Verfahren der Anspruch auf 

rechtliches Gehör verletzt worden sei, da der Ansicht des Beschwerdegeg-

ners folgend die Ausführungen in dieser Triplik durchaus entscheidrelevant 

gewesen seien. Zudem müsse das Geschäft bereits aufgrund des formel-

len Charakters dieser Gesetzesverletzung an die Vorinstanz zur Neubeur-

teilung zurückgewiesen werden. Weiter wiederholt der Beschwerdegegner, 

dass die vorinstanzlichen Ausführungen bezüglich der gedanklichen Ver-

bindung zwischen Stingray, Fischleder und Armbanduhren weder von den 

Parteien noch von der Vorinstanz während des Verfahrens thematisiert 

wurde. Die Verwendung dieser Argumentation mit den entsprechenden Be-

weismitteln erstmalig im Entscheid stelle ebenfalls eine Verletzung des An-

spruchs auf rechtliches Gehör des Beschwerdegegners dar.  

Materiell wiederholt der Beschwerdegegner nochmals seinen Standpunkt, 

wonach das Wort Stingray nicht Teil des englischen Grundwortschatzes 

der Verkehrskreise sei. Weiter begrüsst er die Ausführungen der 

Vorinstanz, dass Stachelrochen oder Stechrochen keine beschreibenden 

Angaben für Ziffernblätter und/oder Uhrwerke darstellten und stimmt die-

sen Argumenten zu, merkt allerdings an, dass dies auch für die übrigen 

Waren, für welche die angefochtene Marke ursprünglich Schutz verlangte, 

Geltung habe.  

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Seite 8 

H.  

In der eigentlichen Duplik mit Datum 23. Oktober 2015 bekräftig der Be-

schwerdegegner abermals seine Ansicht, dass das Bundesverwaltungsge-

richt die Kompetenz und das Recht hat, eine reformatio in peius zu erlas-

sen, womit auch auf die Rechtsbegehren 2-4 des Beschwerdegegners ein-

getreten werden könne. Weiter bestreitet der Beschwerdegegner, dass es 

überhaupt Uhren mit Rochenlederzifferblatt gäbe und der entsprechenden 

Argumentation der Beschwerdeführerin nicht zuzustimmen sei. Weiter 

führt der Beschwerdegegner aus, dass die vorliegend relevanten Verkehrs-

kreise das allgemeine Publikum und nicht etwa nur Fachleute seien. Aber-

mals widerspricht der Beschwerdegegner zudem der Einschätzung, dass 

das Wort Stingray zum englischen Grundwortschatz gehöre und von den 

relevanten Verkehrskreisen verstanden würde. Sofern das Bundesverwal-

tungsgericht noch Zweifel an ebendieser Einschätzung hege, sei darüber 

ein demoskopisches Gutachten, angeordnet vom Gericht, einzuholen. Be-

züglich der Markeneintragungen von Zeichen mit Tiernamen betont der Be-

schwerdegegner nochmals, dass hierzu durchaus eine Praxis der 

Vorinstanz bestehe. Ferner wiederholt der Beschwerdegegner, dass der 

Begriff Stingray keine geschwächte Kennzeichnungskraft besitze und dar-

aus eine Verwechslungsgefahr anzunehmen sei. Letztlich beanstandet der 

Vertreter des Beschwerdegegners die Kostennote des Vertreters der Be-

schwerdeführerin in diversen Punkten.  

I.  

Mit Schreiben vom 7. Dezember 2015 verzichtet die Vorinstanz auf eine 

weitere Stellungnahme. 

J.  

Mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2015 nimmt die Beschwerdeführerin zu 

den Eingaben des Beschwerdegegners Stellung. Im Wesentlichen wieder-

holt sie darin ihre Ansichten über die Sachlage und bestreitet die Einschät-

zungen des Beschwerdegegners. In seiner darauf eingereichten Stellung-

nahme bekräftigt der Beschwerdegegner im Wesentlichen nochmals sei-

nen Standpunkt und bestreitet die Ausführungen der Beschwerdeführerin.  

K.  

Mit Schreiben vom 24. Februar 2016 teilt die Beschwerdeführerin dem Ge-

richt mit, dass sich die letzte Eingabe des Beschwerdegegners nicht, wie 

in der entsprechenden Verfügung des Gerichtes angeordnet, auf die letzte 

Stellungnahme der Beschwerdeführerin beziehe, sondern auch zusätzli-

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Seite 9 

che Ausführungen mache und Beweismittel zu Streitpunkten benenne, wel-

che in früheren Schriftsätzen, nicht jedoch in der letzten Stellungnahm an-

gesprochen worden seien. Daher hätten diese Ausführungen und Beweis-

mittel als Nova zu gelten. Die Beschwerdeführerin stellt darum den Verfah-

rensantrag, die entsprechenden Passagen und die dazugehörigen Beweis-

mittel aus dem Recht zu weisen.   

L.  

Mit Verfügung vom 2. März 2016 informiert das Bundesverwaltungsgericht 

die Parteien, dass über den Verfahrensantrag der Beschwerdeführerin zu 

einem späteren Zeitpunkt entschieden würde. 

M.  

Der Beschwerdegegner entgegnet mit unaufgeforderter Stellungnahme 

vom 8. März 2016, dass vom Bundesverwaltungsgericht Gelegenheit zur 

Stellungnahme ohne spezifische Eingrenzung auf lediglich gewisse Punkte 

gewährt wurde. Zudem seien im Verwaltungsverfahren auch unverlangte 

oder verspätete Eingaben zu berücksichtigen. Der Antrag auf Ausweisung 

aus dem Recht der Beschwerdeführerin sei daher abzulehnen.  

N.  

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Bun-

desgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Ver-

waltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). 

O.  

Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, im 

Folgenden eingegangen.   

  

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Seite 10 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-

gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 

und Art. 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist 

von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das 

Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021) 

eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als 

Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur 

Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).  

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 

2.  

Vorab werden die einzelnen Anträge bzw. Anregungen der beiden Be-

schwerdeparteien zum Verfahren thematisiert. 

2.1 Die Beschwerdeführerin beantragt, die Ausführungen gemäss Ziffer 4 

der Stellungnahme des Beschwerdegegners vom 8. Februar 2016 sowie 

die Beilagen 21 bis 24a (recte 24) seien aus den Akten zu weisen und nicht 

zu beachten. 

2.1.1 Als Begründung führt die Beschwerdeführerin an, dass sich die ge-

nannte Passage mit Beilagen nicht auf die von der Beschwerdeführerin 

eingereichte Stellungnahme vom 16. Dezember 2015 beziehe, wie dies die 

gerichtliche Verfügung vom 6. Januar 2016 anweisen würde. Vielmehr ent-

halte die beschwerdegegnerische Stellungnahme neue, zusätzliche Argu-

mente zur beschreibenden Funktion der Marke „Stingray“. Entsprechend 

erwiesen sich die genannten Ausführungen und Beweismittel als Nova und 

müssten aus den Akten gewiesen und nicht beachtet werden.  

2.1.2 Die Begründung der Beschwerdeführerin verfängt aus mehreren 

Gründen nicht. Zum einen beziehen sich die beanstandeten Aussagen auf 

ein schon in der Beschwerdeantwort behandeltes Thema, nämlich auf den 

Umstand, dass die Vorinstanz eine Marke mit dem Wortlaut Stingray für 

andere Waren zum Schutz zugelassen habe und diese daher nicht be-

schreibend sein könne. Der Beschwerdegegner wiederholt somit lediglich 

seinen Standpunkt. Die Beilagen 20 bis 24 beziehen sich denn auch auf 

vier weitere Marken mit dem Wortlaut Stingray mit Schutz für andere als 

die vorliegend strittigen Waren. Insofern handelt es sich bei den von der 

Beschwerdeführerin gerügten Passagen und Beilagen nicht um Noven. 

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Seite 11 

Zum anderen ist zu sagen, dass selbst wenn man von der Annahme aus-

gehen würde, dass zusätzliche Beweismittel, die lediglich das zuvor Aus-

geführte weiter erhärten sollten, Noven darstellten, müssten diese zum 

Verfahren zugelassen werden. Denn soweit sich zusätzliche Ausführungen 

innerhalb des Streitgegenstandes befinden und entscheidrelevant sind, 

müssen solche Vorbringen grundsätzlich berücksichtigt werden (BVGE 

2010/53 E. 15.1; WALDMANN/BICKE, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], 

Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Rz. 17 zu Art. 32). Da die angeblich 

beschreibende Eigenschaft des Wortes Stingray gerade eines der zentra-

len Argumente der Beschwerdeführerin darstellt - welche sie nota bene in 

der Stellungnahme vom 16. Dezember 2015, die der vorliegend strittigen 

Stellungnahme des Beschwerdegegners voranging, wiederholt - ist eine 

Erwiderung auf die Behauptung der beschreibenden Eigenschaft des Wor-

tes Stingray ohne weiteres innerhalb des Streitgegenstandes sowie ent-

scheidrelevant und daher zu berücksichtigen. Der Verfahrensantrag der 

Beschwerdeführerin ist daher abzuweisen.  

3.  

Der Beschwerdegegner beantragt, nebst der Abweisung der Beschwerde, 

als Rechtsbegehren Nr. 2 die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides 

und die Gutheissung des Widerspruchs mit Widerruf der Marke „Roamer 

Stingray“ für alle beanspruchten Waren der Klasse 14. Als Begründung 

führt der Beschwerdegegner an, dass die Möglichkeit einer reformatio in 

peius vel melius gegeben sei. Dies rechtfertige es, dass der Beschwerde-

gegner nicht nur die Beschwerdeabweisung beantragen könne, sondern 

auch eine Änderung des Teils der vorinstanzlichen Verfügung, welcher von 

der Beschwerdeführerin nicht angefochten wurde. Eine reformatio in peius 

vel melius müsse vorliegend zugelassen werden, da die Vorinstanz durch 

eine unrichtige Anwendung des Markenrechts, durch die Missachtung des 

Anspruchs auf rechtliches Gehör und den Grundsatz von Treu und Glau-

ben sowie durch eine Ermessensunterschreitung Bundesrecht verletzt 

habe. 

3.1 Das Bundesverwaltungsgericht kann eine angefochtene Verfügung zu-

ungunsten einer Partei ändern, wenn die Verfügung Bundesrecht verletzt 

oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachver-

halts beruht, wobei die angefochtene Verfügung nicht wegen Unangemes-

senheit zuungunsten einer Partei geändert werden darf, es sei denn, sie 

werde zugunsten einer Gegenpartei geändert (Art. 62 Abs. 2 VwVG). Eine 

solche Berichtigung wird indes nach der Rechtsprechung des Bundesge-

richts und des Bundesverwaltungsgerichts nur vorgenommen, wenn der 

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Seite 12 

betroffene Entscheid offensichtlich unrichtig und die Korrektur von erhebli-

cher Bedeutung ist (BGE 119 V 241 E. 5; BGE 108 Ib 227 E. 1b; BGE 105 

Ib 348 E. 18a mit Hinweisen; BVGE 2010/24 E. 3.3). Eine Abänderung des 

vorinstanzlichen Entscheids zuungunsten einer Partei sollte mit anderen 

Worten nur mit grosser Zurückhaltung erfolgen (Urteil des Bundesverwal-

tungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 2 „Armoata/Aromathera“; 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6000/2008 vom 13. Juli 2010 

E. 6.1). Dies insbesondere dann, wenn sich eine allfällige Abänderung des 

angefochtenen Entscheids für eine private Gegenpartei als Verschlechte-

rung auswirken könnte (Urteil des Bundesgerichts 2A.325/2006 vom 

13. Februar 2007). 

3.2 Diese Rechtsprechung ist vor dem historischen Hintergrund zu sehen, 

wonach das VwVG bei seiner Entstehung auch das Verfahren für Be-

schwerden an Aufsichtsbehörden mitberücksichtigen musste und daher die 

verwaltungsrechtliche Beschwerdeinstanz über mehr Befugnisse verfügt 

als etwa eine zivilrechtliche Beschwerdeinstanz (MADELEINE CAMPRUBI, in: 

Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 

2008, Rz. 8 zu Art. 62). Zudem ist die reformatio in peius vel melius auch 

Ausfluss des Legalitätsprinzips und des öffentlichen Interessens an der 

Durchsetzung des objektiv richtigen Rechts (THOMAS HÄBERLI THOMAS, in: 

Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, 

N. 22 zu Art. 62; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-

desverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 3.200a; MADELEINE CAMPRUBI, 

in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren 

[VwVG], 2008, Rz. 2 zu Art. 62). Dem gegenüber steht insbesondere das 

subjektive Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin. Bei der Frage, 

ob eine Anwendung der reformatio in peius vel melius geboten ist, muss 

die Beschwerdeinstanz eine umfassende Prüfung aller relevanten rechtli-

chen Aspekte vornehmen (THOMAS HÄBERLI, in: Waldmann/Weissenberger 

[Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, N. 26 zu Art. 62), wobei sie 

sich auch an den Interessen der Parteien sowie dem konkret im Streit lie-

genden Normzweck orientieren soll (ANNETTE GUCKELBERGER, Zur refor-

matio in peius vel melius in der schweizerischen Bundesverwaltungs-

rechtspflege nach der Justizreform, Schweizerisches Zentralblatt für 

Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2010, 96ff. und 111). 

3.3 In Fällen von Mehrparteienverfahren ist ausserdem zu berücksichtigen, 

dass das Bundesverwaltungsrecht keine Anschlussbeschwerde kennt 

(BGE 107 Ib 167 E. 1a). Insbesondere bei Verfahren wie dem vorliegen-

den, bei welchem grundsätzlich beide Streitparteien Beschwerde erheben 

B-3328/2015 

Seite 13 

können, darf eine reformatio in peius vel melius nicht zur faktischen An-

schlussbeschwerde führen (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren 

vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 3.42). Denn würde 

das Gericht eine reformatio in peius vel melius in solchen Verfahren ohne 

weiteres vornehmen, hätte dies zur Folge, dass eine eigentlich beschwer-

deberechtigte Partei ihre eigenen Interessen durchsetzen kann, ohne sel-

ber Beschwerde zu erheben. 

3.4 Von Bedeutung ist ferner, dass das Widerspruchsverfahren ein stark 

an das Zivilverfahren angelehntes Verfahren sui generis ist (RKGE in: sic! 

2001, 424 E. 2 „Poxilith/Porolith [fig.]“; MARKUS KAISER/DAVID RÜETSCHI, in: 

Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Beweisrecht Rz. 75). Es äh-

nelt daher dem Wesen eines Zivilprozesses und hat weitestgehend private 

Interessen zu berücksichtigen (EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Im-

materialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, 

Rz. 1125). Und soweit öffentliche Interessen zu verfolgen sind, wie etwa 

beim Markeneintragungsverfahren, begründen selbst diese nicht ohne wei-

teres eine Anwendung der reformatio in peius (vgl. Urteile des Bundesver-

waltungsgerichts B-619/2011 vom 19. Dezember 2011 E. 1.3 „Doppelhelix 

[fig.]“ und B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 Sachverhalt B und E. 5.2 „Pa-

lace (fig.)“, in welchen die von der Vorinstanz eingetragenen Waren und 

Dienstleistungen nicht mehr auf mögliche Ausschlussgründe hin überprüft 

wurden). 

4.  

Im Folgenden ist zu erörtern, ob die Vorinstanz derart schwerwiegende 

Bundesrechtsverletzungen begangen hat, dass das öffentliche Interesse 

an der Durchsetzung der materiellen Wahrheit das private Rechtsschutzin-

teresse der Beschwerdeführerin übersteigt und eine reformatio in peius vel 

melius gerechtfertigt ist. 

4.1 Der Beschwerdegegner argumentiert, die Vorinstanz habe fälschlicher-

weise angenommen, dass die massgeblichen Verkehrskreise die Bedeu-

tung des englischen Wortes Stingray verstünden. Weiter habe die 

Vorinstanz die Marke „Stingray“ als beschreibend und damit gemeinfrei für 

Uhren angesehen, da Uhrenarmbänder und Uhrenboxen aus Stachelro-

chenleder hergestellt werden können. Wie noch zu zeigen sein wird, hat 

die Vorinstanz in dieser Beurteilung in der Tat das Markenrecht falsch an-

gewandt und dadurch Bundesrecht verletzt (vgl. E. 8.3.1 und 8.3.2 unten).  

B-3328/2015 

Seite 14 

4.2 Der Beschwerdegegner rügt zudem die Verletzung des rechtlichen Ge-

hörs, da die von ihm eingereichte Triplik vom 26. März 2015 im vorinstanz-

lichen Entscheid nicht berücksichtigt wurde. Hierzu ist anzumerken, dass 

sich diese Triplik in einer Wiederholung der bereits eingereichten und im 

vorinstanzlichen Entscheid berücksichtigten Replik erschöpft. Dies muss 

auch dem Beschwerdegegner bewusst sein. Denn die Triplik enthält zahl-

reiche zum Teil pauschale Verweise auf die Replik und weist an mehreren 

Stellen sogar expressis verbis darauf hin, dass die gemachten Ausführun-

gen eigentlich überflüssig seien, vollständigkeitshalber dennoch vorge-

nommen würden. Die Nichtbeachtung dieser Triplik im vorinstanzlichen 

Entscheid verletzt somit zwar den Anspruch der Beschwerdeführerin auf 

rechtliches Gehör, fällt aber insgesamt nur wenig schwerwiegend aus.  

4.3 Weiter rügt der Beschwerdegegner die Verletzung des Anspruchs auf 

rechtliches Gehör durch die Tatsache, dass die Vorinstanz ihre Entschei-

dung wesentlich auf die durch eigene Beweismittel erhobene Erkenntnis 

stützte, dass Uhren aus Rochenleder hergestellt werden können und daher 

das Wort Stingray als beschreibend für Uhren zu gelten habe, und dies 

ohne vorher den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesem Argu-

ment gegeben zu haben. Der Beschwerdegegner verkennt in seiner Argu-

mentation allerdings, dass die Thematik des beschreibenden Charakters 

des Zeichens Stingray für Uhren ein zentrales Thema der eingereichten 

Schriftsätze darstellte. Zudem gilt für das Markenwiderspruchsverfahren 

trotz seiner Nähe zum Zivilverfahren immer noch die Untersuchungsma-

xime, weshalb die Vorinstanz ohne weiteres zusätzliche Recherchen 

durchführen und Beweismittel erheben konnte. Ob die Vorinstanz die Par-

teien zu den von ihr erhobenen Beweismitteln hätte befragen sollen oder 

nicht, kann an dieser Stelle offen bleiben. Denn die Begründung der Vor-

instanz war offensichtlich nicht überraschend, weshalb eine Verletzung des 

Anspruchs auf rechtliches Gehör – wenn man denn eine solche überhaupt 

annehmen kann – auch in dieser Angelegenheit wenig gravierend wäre.  

4.4 Mit Bezug zur Beachtung des rechtlichen Gehörs ist im Übrigen festzu-

halten, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör zwar formeller Natur ist 

und dessen Verletzung grundsätzlich zur Aufhebung des daraufhin ergan-

genen Entscheides führt (BVGE 2008/14 E. 4.1, BVGE 2007/30 E. 8.2 

m.w.H.). Nach vom Bundesverwaltungsgericht rezipierter Rechtsprechung 

des Bundesgerichts kann allerdings eine Verletzung des Anspruchs auf 

rechtliches Gehör geheilt werden, wenn die unterbliebene Gewährung des 

rechtlichen Gehörs in einem Rechtsmittelverfahren nachgeholt wird, der 

Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin dazu Stellung nehmen 

B-3328/2015 

Seite 15 

kann und der Beschwerdeinstanz im streitigen Fall die freie Überprüfungs-

befugnis in Bezug auf Tatbestand und Rechtsanwendung zukommt, sowie 

die festgestellte Verletzung nicht schwerwiegend ist (BVGE 2014/22 

E. 5.3 m.w.H.; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-4537/2013 vom 

17. Januar 2014 E. 4.1 m.w.H.). Da die vorliegenden Verletzungen des An-

spruchs auf rechtliches Gehör nicht schwerwiegend sind, die betroffenen 

Parteien dazu Stellung nehmen konnten und dem Bundesverwaltungsge-

richt umfassende Überprüfungsbefugnis zukommt, könnte im Beschwerde-

verfahren eine Heilung ebendieser Verletzung des Anspruchs auf rechtli-

ches Gehör vorgenommen werden. Diese Tatsache gilt es insofern zu be-

rücksichtigen, als dass eine heilbare Verletzung des Anspruchs auf rechtli-

ches Gehör eine weniger gravierende Verletzung von Bundesrecht darstellt 

und somit bei der Beurteilung, ob eine reformatio in peius vel melius vor-

zunehmen ist, nicht schwer ins Gewicht fallen kann. 

4.5 Letztlich bringt die Beschwerdeführerin vor, dass die Vorinstanz in Will-

kür verfallen sei bzw. ihr pflichtgemässes Ermessen nicht ausgeübt habe. 

Denn die Vorinstanz habe zwar den Widerspruch für die Waren mouve-

ments de montres, cadrans de montres zugelassen und damit den Zei-

chenschutz für diese Waren verwehrt. Indem sie aber gleichzeitig den Wa-

ren tous produits horlogers, montres, parties de montres den Markenschutz 

zugestand, habe sie den Schutzausschluss für mouvements de montres, 

cadrans de montres wieder aufgehoben, weil letztere ohne Mühe unter die 

zugelassenen Waren tous produits horlogers, montres, parties de montres 

subsumierbar seien.  

Diesbezüglich ist der Vorinstanz in der Tat vorzuwerfen, nicht konsistent 

geurteilt zu haben. Wenn ein Unterbegriff vom Markenschutz widerrufen 

werden soll, muss sichergestellt sein, dass dieser Unterbegriff nicht durch 

den Schutz des Oberbegriffs wieder zurück in den Genuss des Marken-

schutzes gelangt (vgl., allerdings im Zusammenhang mit der Frage der 

Gleichartigkeit, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5312/2013/B-

5313/2013 vom 5. Dezember 2015 E. 4.3.2 und 4.5 „six [fig.]/SIXX und 

SIXX [fig.]“). Die Vorinstanz hätte die Oberbegriffe mittels Disclaimer um 

die Unterbegriffe eingrenzen und damit Dispositiv und Begründung besser 

in Einklang bringen sollen. Dieses Unterlassen kann als bundesrechtswid-

rig angesehen werden.  

4.6 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Vorinstanz in 

ihrem Entscheid zwar tatsächlich Bundesrecht verletzt hat, dies allerdings 

B-3328/2015 

Seite 16 

in nicht gravierender Weise. Vor dem Hintergrund, dass das Markenwider-

spruchsverfahren in erster Linie zur Durchsetzung der privaten Interessen 

der Markeninhaber und weniger dem öffentlichen Interesse an einem Re-

gister mit möglichst wenig verwechselbaren Marken dient sowie unter Be-

rücksichtigung der Tatsache, dass die reformatio in peius vel melius nicht 

zu einer faktischen Anschlussbeschwerde verkommen darf, verstösst die 

vorinstanzliche Verfügung nicht derart schwerwiegend gegen Bundesrecht, 

dass die Anwendung einer reformatio in peius vel melius gerechtfertigt 

wäre. Das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin an der Aufrecht-

erhaltung des Teils des ergangenen Entscheids, welcher von ihr nicht an-

gefochten ist, überwiegt. Entsprechend ist im Folgenden nur über den 

Streitgegenstand soweit er durch die Rechtsbegehren und Begründung der 

Beschwerdeführerin definiert wurde zu entscheiden. Die Rechtsbegehren 

Nr. 2-4 des Beschwerdegegners werden daher abgewiesen. 

5.  

Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke 

ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-

stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 

Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, 

SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und 

Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher 

sich die Zeichen sind und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller 

Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]", BGE 128 III 99 E. 2c "Orfina", 

BGE 126 III 320 E. 6b/bb "Apiella"). 

5.1 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf-

grund der Registereinträge (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 

B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 2.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]", mit Hinwei-

sen). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen 

u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket 

der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge 

Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten 

(Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 

E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]", B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 

"G-mode/Gmode; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 

2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 306). 

5.2 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wort-

klang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend 

(BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas", BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; 

B-3328/2015 

Seite 17 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5188/2010 vom 27. Mai 2011 

E. 2.3 "M&G [fig.]/MG International"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches 

Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 

2. Aufl. 2009, Rz. 872 ff.; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kom-

mentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des eu-

ropäischen und internationalen Markenrechts, 2002, zu Art. 3, N. 69 ff.), 

wobei eine Ähnlichkeit im Wortklang oder im Schriftbild allein genügt (Ent-

scheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum 

[RKGE] in: sic! 2006, 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; EUGEN MARBACH, in: 

Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-

kenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 875; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzge-

setz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichti-

gung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, zu Art. 3, 

N. 69).  

5.3 Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Ausspra-

chekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild 

durch die Anordnung, die Wortlänge und die optische Wirkung der Buch-

staben (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillan", BGE 119 II 473 E. 

2c "Radion/Radiomat"). Die Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesamtein-

druck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise zu beurteilen 

(BGE 128 III 446 E. 3.2 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural 

[fig.]", BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks", BGE 98 II 141 E. 1 "Luwa/Lu-

matic"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, 

Art. 3 Rz. 127; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und 

Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 864). Weil 

zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, ist für die 

Verwechslungsgefahr das zwangsläufig verschwommene Erinnerungsbild 

des Abnehmers massgebend (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks", BGE 

119 II 476 E. 2d "Radion/Radiomat"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches 

Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 

2. Aufl. 2009, Rz. 867). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine 

erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile 

des Bundesverwaltungsgerichts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 

E. 4.5 "Bally/Tally", B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Sten-

flex/Star Flex [fig.]", B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 

"Fructa/Fructaid"). 

5.4 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang 

der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 

B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" mit Hinwei-

B-3328/2015 

Seite 18 

sen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei 

kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 II 382 E. 2a "Kamillosan/Ka-

millon, Kamillan"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 

20092. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 78, mit Hinweisen). Schwach sind insbeson-

dere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben 

(BGE 128 III E. 2.1 "Yukon"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 

B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Auch engli-

sche Ausdrücke können Gemeingut sein (BGE 129 III 228 E. 5.1 "Master-

piece", Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 in: 

sic! 5/2004, 401 f. E. 3.1-3.2 "Discovery Travel & Adventure Channel"; 

RKGE vom 23. Dezember 2004, in: sic! 6/2005 467 E. 4 "Boysworld" mit 

Hinweisen), es sei denn, sie werden von einem erheblichen Teil der Abneh-

merkreise nicht verstanden, was der Fall ist, wenn ein Ausdruck nicht zum 

Grundwortschatz gehört (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 

B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.1 "Total Trader" und B-5518/2007 vom 

18. April 2007 E. 4.2 und 7. "Peach Mallow"). Stark sind hingegen jene 

Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer 

Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", 

mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 

20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; EUGEN MAR-

BACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 

Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 979 mit Hinweisen). 

5.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der 

Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen die Marke 

in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt ist. Eine solche Beeinträch-

tigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Ver-

kehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und 

Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Mar-

keninhaber zurechnen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland 

[fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"). Die Rechtsprechung nimmt eine Ver-

wechslungsgefahr aber auch dann an, wenn das Publikum die Marken 

zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit 

aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken 

denkt, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder 

von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen 

oder bei Marken mit dem gleichen Stammelement ebendieser irrigen Auf-

fassung erliegen (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle/Annette"; BGE 96 II 243 

E. 2 "Blauer Bock/Bockstein bzw. Springbock", mit Hinweisen; vgl. ferner 

auch BGE 87 II 35 E. 2c "BIC/BIG PEN"). 

B-3328/2015 

Seite 19 

6.  

6.1  

In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im 

Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Ver-

kehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt 

für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älte-

ren Marke (vgl. GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 

2017, Art. 3 Rz. 51). 

6.2 Die in Klasse 14 beanspruchten Uhren ohne Armband richten sich ge-

mäss Rechtsprechung regelmässig an das allgemeine Publikum, d.h. an 

den Endverbraucher (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2012 

vom 7. Mai 2013 E. 3 "Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]", B-5427/2011 vom 

20. Februar 2013 E. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer"). Sie werden von den Ab-

nehmern zwar nicht tagtäglich am Markt nachgefragt (GALLUS JOLLER, in: 

Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 59). Es ist indessen 

davon auszugehen, dass der Abnehmer immerhin mit einer gewissen Re-

gelmässigkeit danach fragt und dabei eine durchschnittliche Aufmerksam-

keit aufwendet (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4471/2012 vom 

29. Oktober 2013 E. 4 "Alaïa/Lalla ALIA, LALLA ALIA [fig.], B-2642/2012 

vom 7. Mai 2013 E. 3 mit Hinweisen "Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]", 

B-5427/2011 vom 20. Februar 2013 E. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer", 

B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5 "TCS/TCS"). 

7.  

Als nächstes ist die Gleichartigkeit der strittigen Waren, namentlich Uhren 

ohne Armband der Widerspruchsmarke und mouvements de montres, cad-

rans de montre der angegriffenen Marke zu prüfen. Da die Waren der Wi-

derspruchsmarke einen Oberbegriff der Waren der angegriffenen Marke 

darstellen und weder die Vorinstanz noch die Beschwerdeführerin oder der 

Beschwerdegegner die Gleichartigkeit in Frage stellen, ist diese ohne wei-

teres als gegeben anzusehen. 

8.  

Weiter muss eine Ähnlichkeit der Zeichen vorliegen, um eine Verwechs-

lungsgefahr zu begründen.  

8.1 Die Widerspruchsmarke besteht einzig aus dem Wort Stingray, wohin-

gegen die angegriffene Marke aus zwei Wörtern besteht, nämlich Roamer 

Stingray. Das Widerspruchszeichen ist somit vollständig im angegriffenen 

B-3328/2015 

Seite 20 

Zeichen enthalten. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die unverän-

derte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke unter dem 

Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr grundsätzlich unzulässig, wenn 

das ältere Zeichen nicht wesentlich verändert wird (Urteile des Bundesver-

waltungsgerichts B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.1 „Metro/Metro-

pool“, B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2 „Mc [fig.]/MC2 [fig.]“ und 

B-3118/2008 vom 1. November 2007 E. 2 und E. 6.1 „Swing/Swing Relaxx,  

Swing & Swing Relaxx [fig.]”, je mit Hinweisen). 

8.2 Die Übernahme einer Marke kann allerdings dann zulässig sein, wenn 

der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen 

wird, dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter 

Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des Bundesverwaltungsge-

richts B-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 4.2 „VZ VermögensZent-

rum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum“ und B-4772/2012 vom 12. August 

2012 E. 5.2 „Mc [fig.]/ MC2 [fig.]“, GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz 

[MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 134). Vorliegend besteht das jüngere Zei-

chen aus dem älteren Zeichen mit dem Zusatz Roamer vorangestellt. So-

wohl im Schrift- wie auch im Klangbild bleibt das Wort Stingray entgegen 

den Ausführungen der Beschwerdeführerin klar individualisierbar und als 

prägender Bestandteil erkennbar. An diesem Befund ändert auch die An-

sicht nichts, wonach der Anfang einer Marke oder eines Wortes mehr Ge-

wicht in der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit zukomme. 

8.3  

8.3.1 Allerdings kann ein veränderter Sinngehalt eine bestehende 

Zeichenähnlichkeit unter Umständen aufheben (BGE 112 II 362 E. 2 

„Escolino/Seccolina“, BGE 121 III 377 E. 2b „Boss/Boks“; EUGEN 

MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 

Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 886 f.). Dies setzt aber voraus, 

dass die konfligierenden Marken je einen für die massgebenden 

Verkehrskreise auch tatsächlich erkennbaren Sinngehalt aufweisen und 

dieser Sinngehalt zudem spontan erkannt und verstanden wird (vgl. Urteile 

des Bundesverwaltungsgerichts vom 18. Februar 2014 E. 5.3 

„Metro/Metropool“ vom 29. April 2011 B-38/2011, B-39/2001, B-40/2011, E. 

7.3.2. „IKB/ICB[fig.]/ICB Banking“ sowie B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 

5.4 „Pulcino/Dolcino“). Erkannt werden nebst Worten und Ausdrücken in 

einer der schweizerischen Landessprachen auch solche auf Englisch, 

soweit diese zum Grundwortschatz der massgeblichen Verkehrksreise 

gehört (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 

B-3328/2015 

Seite 21 

2009 E. 2.1 „Total Trader“ und B-5518/2007 vom 18. April 2007 E. 4.2 und 

7 „Peach Mallow“). Da die massgeblichen Verkehrskreise vorliegend das 

allgemeine Publikum sind, kann an die Anforderungen der Kenntnisse in 

Englisch keine hohen Anforderungen gestellt werden. Das relevante 

Sprachkönnen kann somit auf den Grundwortschatz festgelegt werden. 

8.3.2 Die vorliegend im Streit liegenden Worte sind Roamer und Stingray. 

Die Bedeutung von Roamer ist im Langenscheidt e-Wörterbuch 5.0 nicht 

enthalten, lediglich die Bedeutung des Verbes to roam, zu Deutsch wan-

dern oder umherstreifen, wird angegeben. Gemäss pons.de (abgerufen am 

21. Juni 2017) bedeutet Roamer Herumtreiber oder Vagabund. Stingray 

bedeutet gemäss Langenscheidt e-Wörterbuch 5.0 Stachelrochen oder 

Stechrochen. Keines der beiden Wörter ist dabei Teil des Grundwortschat-

zes. Ersteres ist gegenüber dem englischen Synonym vagabond, welches 

dem Deutschen näher ist, zu speziell, als dass es zum Grundwortschatz 

gehörig angesehen werden kann. Zum zweiten Wort – Stingray – kann 

festgehalten werden, dass der Stachelrochen kein Tier ist, dessen Namen 

zum englischen Grundwortschatz gehören kann, da Tiere des Grundwort-

schatzes viel eher Haus- oder Nutztiere, allenfalls bekanntere Tiere aus 

dem Zoo oder etwa alltägliche Insekten sind. Die Bedeutung des Wortes 

Stingray gehört klar in den Bereich des fortgeschrittenen, wenn nicht sogar 

gehobenen Wortschatzes. Soweit die Verkehrskreise die Bedeutung eines 

Zeichens aber gar nicht verstehen, kann sich aus einem allenfalls abwei-

chenden Sinngehalt auch keine Differenzierung ergeben. Entsprechend ist 

die Zeichenähnlichkeit aufgrund der Übernahme des jüngeren Zeichens in 

das ältere gegeben.  

9.  

Weiter ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Die 

Beschwerdeführerin macht geltend, dass der Zeichenbestandteil Stingray 

gemeinfrei sie. Dies ergebe sich aus dem Umstand, dass die beanspruch-

ten Waren mouvements de montres, cadrans de montres aus dem Leder 

des Stachelrochens gefertigt werden könnten und daher Stingray als be-

schreibend für diese Waren zu geltend habe. Zudem argumentiert die Be-

schwerdeführerin, dass der Zeichenbestandteil Roamer erhöhte Kenn-

zeichnungskraft habe, da die Beschwerdeführerin Inhaber mehrerer Mar-

ken mit diesem Zeichenbestandteil sei. 

  

B-3328/2015 

Seite 22 

9.1  

9.1.1 Zeichen sind u.a. dann kennzeichnungsschwach oder gehören gar 

zum Gemeingut, wenn sie für die hinterlegten Waren und/oder Dienstleis-

tungen direkt beschreibend sind, wobei der beschreibende Charakter als 

solcher vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und 

ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein muss (BGE 128 III 454 

E. 2.1 „Yukon“ m.w.H.; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5389/2014 

vom 1. Dezember 2015 E. 2.7 und E. 6 "Street-One/Streetbelt.ch", vgl. 

E. 5.4 oben).  

9.1.2 Damit ein Zeichen überhaupt beschreibend sein kann, muss es von 

den relevanten Verkehrskreisen auch tatsächlich verstanden werden, was 

insbesondere bei Zeichen in einer anderen als den schweizerischen Amts-

sprachen nicht per se gegeben ist (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsge-

richts B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 6.2 „Gridstream AIM/aim [fig.]“ 

sowie B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 3 „Delight Aromas [fig.]“). Wie 

in E. 8.3.2 ausgeführt, gehört das Wort Stingray nicht zum englischen 

Grundwortschatz, welcher für die vorliegenden Verkehrskreise als Mass-

stab dient. Wenn aber die relevanten Verkehrskreise die Bedeutung eines 

Wortes nicht erkennen, kann dieses Wort auch nicht beschreibend und da-

mit auch nicht zum Gemeingut gehörend sein. Vielmehr wird Stingray als 

Fantasiezeichen aufgefasst und besitzt grundsätzlich normale Kennzeich-

nungskraft. 

9.1.3 Selbst wenn davon ausgegangen würde, dass die Verkehrskreise die 

Bedeutung des Wortes Stingray verstünden, kann in der vorliegenden 

Konstellation dennoch nicht von einem direkt beschreibenden Zeichen 

ausgegangen werden.  

Der Gedankengang, dass aus der Haut eines Meerestiers eine Kompo-

nente einer Uhr gefertigt werden kann, beinhaltet mehrere Einzelschritte. 

Diese ergeben sich aber nicht in einer zwingend-logischen Abfolge, da aus 

der Haut des Stachelrochens sehr viel Verschiedenes hergestellt werden 

kann. Entsprechend ist der Gedankengang, dass aus Rochenleder cad-

rans de montres oder gar mouvements de montres hergestellt werden, zu 

lang, als dass er von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit und 

ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar (vgl. E. 9.1) ist. Die Möglich-

keit, dass ein Uhrenbestandteil aus Rochenleder gefertigt sein könnte, ver-

mag an dieser Erkenntnis nichts zu ändern.  

B-3328/2015 

Seite 23 

9.2 Auch eine Freihaltebedürftigkeit, welche zu einer Qualifizierung des 

Zeichens Stingray als Gemeingut führen würde, wie das die Beschwerde-

führerin behauptet, kann nicht angenommen werden. Eine Freihaltebedürf-

tigkeit besteht bei Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung, wenn 

sie Elemente aufnehmen, die bei diesen Waren allgemein üblich sind oder 

damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird (BGE 116 II 609 

E. 2b „Fioretto“, m.w.H.; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 

B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 2.5 „Black Label“ und B-2514/2008 

vom 25. Mai 2009 E. 3.2 „Magnum“ je mit Hinweisen). Ebenfalls freihalte-

bedürftig sind Zeichen, deren Gebrauch den anderen Wirtschaftsteilneh-

mern offen bleiben muss (BVGE 2010/32 E. 7.3 „Pernaton/Pernadol 4000“, 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 

E. 2 „Delight Aromas [fig.]“).  

Wie die Beschwerdeführerin selber bestätigt, ist die Verarbeitung von Ro-

chenleder für cadrans de montres selten. Bei mouvements de montres ist 

eine solche kaum denkbar. Zudem bezieht sich das strittige Zeichen 

Stingray auf den Stachelrochen an sich und nicht nur das allenfalls ver-

wendete Leder, aus welchem ein Ziffernblatt hergestellt werden könnte. 

Überdies kann zur Beschreibung von Rochenleder auch das französische 

Fachwort Galuchat (vgl. Langenscheidt e-Wörterbuch 5.0) verwendet wer-

den, womit die Interessen allfälliger Mitbewerber zur Kennzeichnung von 

Waren aus Rochenleder ebenfalls mitberücksichtigt werden. Der Hinweis 

auf die Ausstattung von Uhren mit Rochenleder kann somit auch durch die 

Bezeichnung Galuchat geschehen. Dies führt insgesamt zum Schluss, 

dass Stingray für cadrans de montres und mouvements de montres nicht 

freihaltebedürftig sein kann. 

Insgesamt verfügt die Widerspruchsmarke somit über eine normale Kenn-

zeichnungskraft. 

9.3 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, dass der Zeichenbe-

standteil Roamer der angegriffenen Marke intensiv gebraucht und in wei-

teren Marken verwendet würde, wodurch sie eine erhöhte Kennzeich-

nungskraft besässe und eine Verwechslungsgefahr ausschlösse. 

9.3.1 Zwar ist es möglich, dass ein Zeichenelement, welches intensiv 

gebraucht wird, eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt. Vorliegend ist 

aber der Vorinstanz zuzustimmen, dass diese Rechtsprechung auf das 

angegriffene Zeichen keine Anwendung findet, denn die ins Recht gelegten 

Nachweise des Gebrauchs stammen aus der Zeit vor der Eintragung der 

B-3328/2015 

Seite 24 

angegriffenen Marke. Da im geltenden Markenschutzgesetz bei 

Widerspruchsverfahren gemäss Art. 6 i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG nicht 

die Gebrauchspriorität, sondern die Hinterlegungspriorität massgebend ist 

(vgl. auch EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und 

Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 723ff und 

1553ff.), sind daher die eingereichten Belege nicht relevant.  

9.3.2 Ebenso wenig kann die behauptete gesteigerte Kennzeichnungskraft 

aufgrund einer Serienmarke, wie dies die Beschwerdeführerin weiter 

geltend macht, angenommen werden. Zeichenelemente, welche in 

mehreren Marken tatsächlich gebraucht werden, können zwar unter 

Umständen als Serienmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft gewinnen 

(vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3119/2013 vom 12. Juni 

2014 E. 6.2.2 „SWISSPRIMBEEF/Appenzeller Prim(e) Beef [fig.]“ m.w.H. 

sowie B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 6.3 „Mc [fig.]/ MC2 [fig.]“). 

Diese Rechtsprechung bezieht sich allerdings auf den Fall, in welchem die 

ältere Marke ein Serienelement enthält. Vorliegend ist es aber die jüngere 

Marke, welche sich auf einen angeblich gesteigerten Schutzumfang 

aufgrund eines Serienzeichens stützen möchte. Auf einen derart 

gelagerten Fall kann die genannte Rechtsprechung aber gerade nicht 

angewandt werden. Denn eine solche Anwendung würde bedeuten, dass 

man dem Widerspruch durch ein älteres, gleichartiges Zeichen entgehen 

könnte, indem einfach das jüngere, angegriffene Zeichen mit einem 

Serienzeichen ergänzt würde. Dies würde den Grundsatz des 

Prioritätsrechts ad absurdum führen und neu eingetragene Zeichen 

könnten ältere Zeichen einfach durch diese Ergänzung mit einem 

Serienmarkenelement usurpieren (vgl. JÜRG MÜLLER in sic! 2000, 196f. 

Anmerkungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 1. August 2000 

„Campus/Liberty Campus“). Zudem würde mit dieser Argumentation auch 

der von der Rechtsprechung herausgearbeitete Grundsatz unterlaufen, 

wonach die Übernahme eines älteren Zeichens nur dann zulässig sei, 

wenn das ältere Zeichen wesentlich verändert werde (E. 8.1 oben). Eine 

solche Veränderung wurde vorliegend gerade verneint (E. 8.2 oben). 

Entsprechend ist diese Argumentation der Beschwerdeführerin, mit der 

Vorinstanz einiggehend, ebenfalls abzulehnen.  

10.  

In einer Gesamtbetrachtung muss nun eine Beurteilung der Verwechs-

lungsgefahr vorgenommen werden. Die relevanten Verkehrskreise beste-

hen aus dem allgemeinen Publikum, welche eine durchschnittliche Auf-

B-3328/2015 

Seite 25 

merksamkeit beim Kauf der beanspruchten Waren aufwenden. Die Gleich-

artigkeit der Waren ist in starkem Mass gegeben, da die Waren der Wider-

spruchsmarke einen Oberbegriff der Waren der angegriffenen Marke dar-

stellen. Auch die Zeichenähnlichkeit liegt vor, da beide Marken das Wort 

Stingray in Alleinstellung verwenden. Dies stellt eine vollständige Über-

nahme der Widerspruchsmarke in die angegriffene Marke dar, ohne dass 

dabei das übernommene Zeichen mit der angegriffenen Marke vollständig 

verschmelzen würde und damit nicht mehr erkennbar wäre. Da Stingray 

von den relevanten Verkehrskreisen nicht als Stachelrochen verstanden 

wird, ist eine Schwächung dieses Zeichenbestandteils wegen seiner an-

geblich beschreibenden Natur ausgeschlossen. Und selbst wenn die Ver-

kehrskreise das Wort verstünden, wäre der geltend gemachte beschrei-

bende Charakter nicht gegeben, da die vorgebrachten Argumente nicht zu 

überzeugen vermögen. Auch weitere Argumente, welche die Kennzeich-

nungskraft der Widerspruchsmarke derart einschränken und eine integrale 

Übernahme rechtfertigen könnten, liegen nicht vor. Damit liegt eine Ver-

wechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen vor. Die Beschwerde ist 

entsprechend abzuweisen und die angegriffene Marke für die vorliegend 

beanspruchten Waren zu widerrufen. 

11.  

Folgend sind die Gerichtsgebühren und Parteientschädigungen festzule-

gen. 

11.1 Die Höhe der Gerichtsgebühr richtet sich nach Umfang und Schwie-

rigkeitsgrad der Streitsache und finanzieller Lage der Parteien (Art.63 

Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über 

die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht 

[VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwal-

tungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die 

Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an 

Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeu-

tenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50‘000.– 

und Fr. 100‘000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 „Turbinenfuss 

[3D]“ m.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 

„we make ideas work“ m.H.). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vor-

liegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhalts-

punkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Auf-

grund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrens-

kosten auf Fr. 4‘000.– festgelegt.  

B-3328/2015 

Seite 26 

11.2 Bei einer Abweisung der Beschwerde ist grundsätzlich die Beschwer-

deführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 

Abs. 1 VwVG). Die Rechtsbegehren des Beschwerdegegners Nr. 2-4 zur 

Aufhebung des kompletten vorinstanzlichen Entscheids über eine reforma-

tio in peius wurden indes ebenfalls abgewiesen. Demnach unterliegen so-

wohl der Beschwerdegegner als auch die Beschwerdeführerin jeweils teil-

weise. Unterliegt eine Partei teilweise, so werden die Verfahrenskosten 

nach Massgabe des Unterliegens verlegt (vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG). Bei 

einer Gesamtbetrachtung der Beschwerde und einer Gewichtung des Mas-

ses des Unterliegens rechtfertigt es sich daher, der Beschwerdeführerin 

Fr. 2´660.– und dem Beschwerdegegner Fr. 1´340.– der Verfahrenskosten 

aufzuerlegen. 

11.3 Wie festgehalten dringen die Parteien mit ihren Anliegen jeweils teil-

weise durch, woraus sich ergibt, dass grundsätzlich auch beide Parteien 

entschädigungspflichtig sind (vgl. Art. 64 Abs. 1 und Abs. 2 VwVG). Unter 

Berücksichtigung des Masses des Unterliegens und einer Verrechnung der 

sich gegenüberstehenden Entschädigungsforderungen resultiert eine re-

duzierte Parteientschädigung zugunsten des Beschwerdegegners.  

11.4 Der Beschwerdegegner macht in seiner Beschwerdeantwort pauschal 

einen Kostenaufwand von Fr. 6´000.– zzgl. MWST geltend. Um als Kos-

tennote berücksichtigt zu werden, muss gemäss Art. 14 Abs. 1 VGKE al-

lerdings ein gewisser Detaillierungsgrad der Kostennote ausgewiesen 

sein. Diese muss etwa darüber Auskunft geben, welche Arbeiten durchge-

führt worden sind, wer wie viel Zeit zu welchem Stundenansatz aufgewen-

det hat und wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Ar-

beiten verteilt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6099/2013 

vom 28. Mai 2015 E. 8.3 „CARPE DIEM / carpe noctem“ sowie MO-

SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-

richt, 2. Aufl. 2013, S. 271 Rz. 4.85). Eine pauschale Geltendmachung des 

Aufwands genügt den Anforderungen gemäss Art. 14 Abs. 1 VGKE daher 

nicht und qualifiziert nicht als Kostennote. Entsprechend wird die Parteient-

schädigung aufgrund der Akten festgelegt (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Unter Be-

rücksichtigung des Schwierigkeitsgrades des Geschäfts sowie des Masses 

des Obsiegens scheint eine reduzierte Parteientschädigung von 

Fr. 1´000.– angemessen. Diese ist von der Beschwerdeführerin an den Be-

schwerdegegner zu leisten. 

  

B-3328/2015 

Seite 27 

12.  

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen 

(Art. 73 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bun-

desgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung 

rechtskräftig. 

  

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Seite 28 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. Der vorinstanzliche Entscheid im Wi-

derspruchsverfahren Nr. 13322 vom 23. April 2015 wird bestätigt. 

2.  

Die Verfahrenskosten im vorliegenden Beschwerdeverfahren von total 

Fr. 4´000.– werden zu Fr. 2´660.– der Beschwerdeführerin auferlegt. Der 

einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 4´000.– wird zur Bezahlung dieser 

Verfahrenskosten verwendet. Der Restbetrag von Fr. 1´340.– wird der Be-

schwerdeführerin zurückerstattet. Dem Beschwerdegegner werden Ver-

fahrenskosten in der Höhe von Fr. 1´340.– auferlegt. Dieser Betrag ist in-

nerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung des Urteils zu Gunsten der Gerichts-

kasse zu überweisen.  

3.  

Die Beschwerdeführerin hat dem Beschwerdegegner eine Parteientschä-

digung von Fr. 1´000.– zu entrichten. 

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: 

Rückerstattungsformular, Verfahrensakten zurück) 

– den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilagen:  

Einzahlungsschein; Verfahrensakten zurück) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 13322; Einschreiben;  

Beilage: Vorakten zurück) 

 

 

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: 

  

Vera Marantelli Lukas Abegg 

 

Versand: 25. Oktober 2017