# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** c26805ae-bedd-52f8-badc-403b193c1e4d
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2019-05-27
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2018_009
**Docket/Reference:** O2018_009
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/138/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

O2018_009

Besetzung

U r t e i l   v o m   2 7 .   M a i   2 0 1 9

Instruktionsrichter Dr. iur., Dipl. El.-Ing. ETH Rudolf Rentsch,
Richter Dr. sc. nat., Dipl. Chem. Hannes Spillmann (Refe-
rent),
Richter Dr. iur. Daniel M. Alder, 
Richterin Dipl. Natw. ETH Prisca von Ballmoos,
Richter Dipl. Chem.-Ing. ETH Marco Zardi,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Mepha Schweiz AG (vormals Actavis Switzerland AG),
Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame und
Rechtsanwältin lic. iur. Lara Dorigo, Lenz & Staehelin, Brand-
schenkestrasse 24, 8027 Zürich, patentanwaltlich beraten 
durch Joseph Schmitz, Isler & Pedrazzini, Giesshübel-
strasse 45, Postfach 1772, 8045 Zürich,

Klägerin

gegen

AstraZeneca AB, SE-15185 Södertälje, 

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Michael Ritscher
und Dr. iur. Kilian Schärli, Meyerlustenberger Lachenal AG,
Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich, patentan-
waltlich beraten durch Dr. Thorsten Bausch und Dr. Ulrike 
Ciesla, Hoffman Eitle, Arabellastrasse 30, DE-81925 Mün-
chen,

Beklagte

Gegenstand

Patentnichtigkeit; Fulvestrant (Rückweisung O2015_011)

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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Prozessgeschichte

1. Mit Eingabe vom 18. August 2015 machte die Klägerin die vorliegende 
Patentnichtigkeitsklage  rechtshängig  und  stellte  folgende  Rechtsbegeh-
ren:

«1. lt  shall  be  declared  that  the  Swiss  part  of  the  European  Patent 

EP 2 266 573 is invalid;

2. Court costs and attorneys' fees, including the expenses for patent at-

torney‘s advice, shall be awarded against Defendant.»

2. Die Klageantwort erfolgte mit Eingabe vom 16. November 2015, womit 
die Beklagte folgende Anträge stellte:

«1. The complaint is to be denied.

2. Court costs and attorneys' fees, including the expenses for patent at-

torney‘s advice, to be borne by Plaintiff.»

3. Am 15. März 2016 fand eine Instruktions-/Vergleichsverhandlung statt, 
an welcher die Parteien vereinbarten, das Verfahren bis Ende April 2016 
zu  sistieren  zwecks  aussergerichtlichen  Vergleichsgesprächen.  Mit  Ein-
gabe vom 19. April 2016 ersuchte die Klägerin mangels einer Einigung um 
Fortsetzung des Verfahrens.

4. Die Replik erfolgte mit Eingabe vom 17. Juni 2016 mit unveränderten 
Rechtsbegehren und die Duplik erfolgte mit Eingabe vom 26. September 
2016, ebenfalls mit unveränderten Rechtsbegehren.

5. Am 15. November 2016 erfolgte die Stellungnahme der Klägerin zur 
Duplik und am 28. November 2016 die Stellungnahme der Beklagten dazu.

6. Am  6.  Dezember  2016  erfolgte  eine  Noveneingabe  der  Klägerin 
(O2015_011) und am 16. Dezember 2016 nahm die Beklagte dazu Stellung 
(O2015_011).

7. Mit Eingabe vom 22. Dezember 2016 teilte die Klägerin mit, dass sie 
sich eine Stellungnahme im Rahmen der Hauptverhandlung vorbehalte.

8. Am 16. Januar 2017 bzw. 20. Januar 2017 erfolgte eine weitere No-
veneingabe der Klägerin und mit Eingabe vom 27. Januar 2017 nahm die 
Beklagte dazu Stellung.

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9. Am 2. Februar 2017 erfolgte eine Noveneingabe der Beklagten, wozu 
die Klägerin mit Eingabe vom 6. Februar 2017 Stellung nahm.

10. Am 13. Februar 2017 erfolgte eine Noveneingabe der Klägerin.

11. Am 7. März 2017 erstattete Richter Dr. sc. nat., Dipl. Chem. Hannes 
Spillmann sein Fachrichtervotum. Die Stellungnahme der Parteien dazu er-
folgten am 6. April 2017 bzw. am 4. Mai 2017.

12. Die Hauptverhandlung fand am 13. Juni 2017 statt. 

13. Am  24.  Juli  2017  reichte  die  Klägerin  einen  Entscheid  des  Europäi-
schen  Patentamts (EPA)  vom  20.  Juli  2017  betreffend Widerruf  des 
EP 2 266 573 ein. 

14. Mit Schreiben vom 2. August 2017 ersuchte die Beklagte unter dem 
Titel  «unbedingtes  Replikrecht» darum,  unter  Berücksichtigung  der  Ge-
richtsferien bis am 28. August 2017 zum Entscheid des EPA vom 20. Juli 
2017 betreffend Widerruf des EP 2 266 573 Stellung nehmen zu können. 
Darauf wurde der Beklagten mit Schreiben vom 4. August 2017 mitgeteilt, 
dass eine Stellungnahme bis 11. August 2017 berücksichtigt würde.

15. Die entsprechende Stellungnahme der Beklagten erfolgte am 11. Au-
gust 2017. Die Klägerin verzichtete auf eine weitere Stellungnahme. 

16. Am 29. August 2017 erging das Urteil des Bundespatentgerichts, wo-
mit es die Nichtigkeit des schweizerischen Teils des europäischen Patents 
EP 2 266 573 B1 feststellte. 

17. Mit  Urteil  vom  8.  Mai  2018  hiess  das  Bundesgericht  die  gegen  das 
Urteil des Bundespatentgerichts erhobene Beschwerde der Beklagten teil-
weise gut, hob das Urteil des Bundespatentgerichts auf und wies die Sache 
zu neuer Beurteilung an dieses zurück. 

18. Am 23. November 2018 erstattete Richter Hannes Spillmann ein (zu-
sätzliches)  Fachrichtervotum  betreffend  die  Frage  der  erfinderischen Tä-
tigkeit unter Berücksichtigung der Erwägungen des Bundesgerichts. 

19. Die Stellungnahmen der Parteien dazu erfolgten mit Eingaben je vom 
24. Januar 2019. Mit Eingabe vom 18. Februar 2019 nahm die Beklagte 
zur Eingabe der Klägerin Stellung.

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20. Mit Eingabe vom 28. Februar 2019 stellte die Klägerin den Antrag auf 
eine mündliche Verhandlung, eventualiter stellte sie den Antrag, der Kläge-
rin  eine  angemessene  Frist  anzusetzen,  um  zur  Eingabe  der  Beklagten 
Stellung nehmen zu können.

21. Mit Schreiben vom 5. März 2019 wurde den Parteien mitgeteilt, dass 
eine Verhandlung nicht vorgesehen sei, dass eine Stellungnahme seitens 
der Klägerin zur Eingabe der Beklagten bis 12. März 2019 berücksichtigt 
würde und dass der Beginn der Urteilsberatung für den 26. März 2019 vor-
gesehen sei.

22. Am 7. März 2019 teilte die Klägerin mit, dass sie die Frist vom 12. März 
2019 für die Stellungnahme nicht einhalten könne und werde und dass die 
Stellungnahme stattdessen spätestens bis 15. März 2019 erfolgen werde. 
Die  Stellungnahme  der Klägerin  erfolgte  dann am  14.  März  2019,  womit 
sie ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung wieder-
holte.

23. Am  18.  März  2019  reichte  die  Beklagte  die  Entscheidung  der  Be-
schwerdekammer des EPA vom 24. Januar 2019 ein.

24. Am 20. März 2019 reichte die Klägerin eine Stellungnahme zur Ent-
scheidung der Beschwerdekammer des EPA vom 24. Januar 2019 ein. 

25. Am 18. April 2019 erfolgte eine Noveneingabe der Klägerin betreffend 
den Entscheid des deutschen Bundesgerichtshofs im Nichtigkeitsverfahren 
zum parallelen Patent EP 1 250 138, welche der Beklagten zur Kenntnis-
nahme zugestellt wurde.

Prozessuales

26. Die Klägerin macht geltend, nachdem sich der vorliegende Spruchkör-
per anders zusammensetze als derjenige vor der Rückweisung durch das 
Bundesgericht  (O2015_011),  verlange  das  Unmittelbarkeitsprinzip  eine 
mündliche Verhandlung. Zudem sei eine Verhandlung deshalb angezeigt, 
weil das Bundesgericht festgehalten habe, dass für die Analyse der erfin-
derischen Tätigkeit ausgehend vom Dokument Howell dem «problem-so-
lution approach» nicht gefolgt werden könne. Dies bedeute, dass an der 
Hauptverhandlung, welche vor dem Urteil vom 27. August 2017 stattgefun-
den habe, keine angemessene Möglichkeit für gegnerische mündliche Plä-
doyers gemäss Art. 6 EMRK bestanden habe. Der Grundsatz des rechtli-
chen Gehörs gebiete eine neue mündliche Verhandlung.

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27. Das Bundespatentgericht ist an die rechtlichen Erwägungen des Bun-
desgerichts  im  Rückweisungsentscheid  gebunden.  Dabei  beschlägt  die 
Verbindlichkeit sowohl Punkte, bezüglich deren keine Rückweisung erfolgt, 
wie  auch  für  diejenigen  Erwägungen,  welche  den  Rückweisungsauftrag 
umschreiben.1 Durch die Rückweisung wird das Verfahren auf dem Stand 
vor Erlass des aufgehobenen Entscheids fortgesetzt. Die bisherigen Ein-
gaben und Äusserungen der Parteien bleiben weiterhin massgebend, na-
mentlich  wenn  keine  weiteren Abklärungen  vorzunehmen  und  nur  noch 
über bereits aufgeworfene Fragen zu entscheiden ist.2

28. Vorliegend  hat eine  mündliche  Hauptverhandlung  stattgefunden  und 
diese  wurde  abgeschlossen.  Die Akten  des  Verfahrens  O2015_011,  ein-
schliesslich des Protokolls der Hauptverhandlung, sind Teil der vorliegen-
den Verfahrensakten und lagen dem neu zusammengesetzten Spruchkör-
per  vollständig  vor.  Der Rückweisungsentscheid des  Bundesgerichts  be-
gründet keine Notwendigkeit, eine weitere mündliche Verhandlung durch-
zuführen, da einzig über Rechtsfragen neu zu befinden und insbesondere 
kein  Beweisverfahren  durchzuführen  ist.  Zum  Fachrichtervotum  vom  23. 
November 2018, welches sich erneut zur Rechtsfrage der erfinderischen 
Tätigkeit  gemäss  den  verbindlichen  Vorgaben  des  Bundesgerichts  äus-
serte, konnte die Klägerin umfassend Stellung nehmen. Damit wurde das 
rechtliche Gehör der Klägerin gewahrt.

Das Bundesgericht ist in seinem Entscheid von den Sachverhaltsfeststel-
lungen  des  Bundespatentgerichts  ausgegangen  und  hat  sich  mit  der 
Rechtsfrage befasst, ob sich die beanspruchte Erfindung in naheliegender 
Weise  aus  dem  Stand  der Technik  ergebe.  Dabei  ist  das  Bundesgericht 
zum  Schluss  gekommen,  das  Bundespatentgericht  habe  den  Begriff  der 
Ausführbarkeit verkannt. Howell (D15) offenbare keine Lehre für eine 5 ml-
Depot-Formulierung für bis zu 250 mg Fulvestrant zur intramuskulären Ab-
gabe, weshalb die Offenbarung einer technischen Lehre durch das Doku-
ment Howell zu Unrecht bejaht worden sei. Dennoch gehöre das Dokument 
Howell zum Stand der Technik. 

In der Folge habe das Bundespatentgericht die objektiv vom Patent gelöste 
Aufgabe unzutreffend formuliert. Werde ein Dokument als nächstliegender 
Stand  der  Technik  beigezogen,  das  keine  technische  Lösung  offenbare, 

1 BSK BGG-Meyer/Dormann, Art. 107 N 18.
2 BGer 8C_668/2012, Urteil vom 26.02.2013, E. 5.1.

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sondern  nur  die Aufgabe  umschreibe,  werde der  «Aufgabe-Lösungs-An-
satz» verlassen. Denn die objektive Aufgabe ergebe sich unmittelbar aus 
dem Dokument im Stand der Technik.

Auf der Grundlage des Dokuments Howell (D15) lautet die objektive Auf-
gabe  gemäss  Bundesgericht,  «eine  Rizinusöl-basierte  Formulierung  zur 
Verabreichung von bis zu 250 mg Fulvestrant zur Behandlung von Brust-
krebs,  die  gut  verträglich  ist,  ein  gleichmässiges  Freisetzungsprofil  auf-
weist und während längerer Zeit die therapeutisch massgebende Konzent-
ration von Fulvestrant im Blutplasma erzielt», zu suchen. 

Auf der Grundlage dieser Fragestellung sei daher zu beantworten, ob das 
Fachteam aus Pharmazeut und Mediziner mit langjähriger Erfahrung in der 
Formulierung und Verabreichung von Gewebe-Injektionen die in McLeskey 
(D13) bereitgestellte Formulierung naheliegend aufgefunden hätte. 

Das Bundesgericht wies daher das Bundespatentgericht an, aufgrund ei-
ner objektiv zutreffenden Aufgabe neu zu entscheiden, ob die im Streitpa-
tent beanspruchte Fulvestrant-Formulierung dem Fachteam nahegelegen 
sei  oder  ob  sie  auf  erfinderischer Tätigkeit  beruhe. Diese  massgebende 
objektive Aufgabe wurde im Urteil des Bundesgerichts konkret und damit 
für das Bundespatentgericht bindend ausformuliert. 

Nachfolgend ist somit lediglich auf die damit verbundene Fragestellung ein-
zugehen.

Materielles

29. Die Klägerin erachtet sämtliche Ansprüche des Streitpatents als nicht 
erfinderisch. Dabei argumentiert sie die mangelnde erfinderische Tätigkeit 
ausgehend  von  folgenden  Dokumenten  als  nächstliegender  Stand  der 
Technik: 

1. D15: Howell et al., "Pharmacokinetics, pharmacological and anti-tumor 
effects  of  the  specific  anti-oestrogen  ICI  182780  in  women  with  ad-
vanced breast cancer";

2. D13: McLeskey et al., "Tamoxifen-resistant Fibroblast Growth Factor-
transfected MCF-7 Cells Are Cross Resistant in Vivo to the Antiestro-
gen ICI 182,780 and Two Aromatase Inhibitors"; 

3. D1: EP 0 346 014. 

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30. Gemäss  den  verbindlichen  Vorgaben  des  Bundesgerichts und  unter 
Zugrundelegung der dort wiedergegebenen Aufgabenstellung lautet dem-
nach die durch das Streitpatent zu lösende objektive Aufgabe ausgehend 
von D15, eine Rizinusöl-basierte (d.h. aus Rizinusöl und bekannten geeig-
neten  Lösungs- und  Hilfsstoffen  in  bestimmter  Zusammensetzung  und 
Menge  bestehende)  Formulierung  zur  Verabreichung  von  bis  zu  250  mg 
Fulvestrant zur Behandlung von Brustkrebs zu suchen, die gut verträglich 
ist, ein gleichmässiges Freisetzungsprofil aufweist und während längerer 
Zeit  die  therapeutisch  massgebende  Konzentration  von  Fulvestrant  im 
Blutplasma erzielt. Auf dieser Grundlage hat das Bundespatentgericht im 
vorliegenden Verfahren zu prüfen, ob der Fachmann, d.h. das Fachteam 
aus Pharmazeut und Mediziner mit langjähriger Erfahrung in der Formulie-
rung und Verabreichung von Gewebe-Injektionen, die in McLeskey (D13) 
bereitgestellte Formulierung naheliegend aufgefunden hätte.

31. Das  Bundesgericht  hat  damit  eine deutlich ambitioniertere  Aufgabe 
vorgegeben, als diejenige, die noch im Urteil O2015_011 zugrunde gelegt
wurde.  Insbesondere  bezieht  die  vorliegend  relevante Aufgabe  verschie-
dene Wirkungen mit ein, die sich aufgrund des bundesgerichtlichen Urteils
auslegungsmässig unter Berücksichtigung des Standes der Technik erge-
ben und die nicht direkt im Wortlaut des unabhängigen Patentanspruchs
widergegeben sind. Diese technische Aufgabe, die diese notwendigen Wir-
kungen berücksichtigt, ist auch dem Fachrichtervotum vom 23. November 
2018 unterlegt.

Nicht-Naheliegen  bei  Kombination  von  Howell  (D15)  mit  McLeskey
(D13)

32. Gemäss Bundesgericht ist zu prüfen, ob der Fachmann, d.h. das Fach-
team aus Pharmazeut und Mediziner mit langjähriger Erfahrung in der For-
mulierung und Verabreichung von Gewebe-Injektionen, angesichts der zu 
lösenden Aufgabe  die  im  Dokument  McLeskey (D13)  bereitgestellte  For-
mulierung aufgefunden hätte. 

Der Fachmann ist auch in Anbetracht der vom Bundesgericht vorgegebe-
nen und anspruchsvolleren Aufgabe grundsätzlich damit befasst, eine Ri-
zinusöl-basierte Formulierung von Fulvestrant zu finden. Damit ändert sich 
die Ausgangslage in Bezug auf die Frage, ob D13 vom Fachmann berück-
sichtigt  worden  wäre  oder  nicht,  gegenüber  den  Erwägungen  im  Urteil 
O2015_011  nicht  wesentlich.  Somit  hätte  der  Fachmann  das  Dokument 
D13  auch  in Anbetracht  der  vom  Bundesgericht  vorgegebenen  und  an-
spruchsvolleren Aufgabe berücksichtigt.

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Es ist somit zu prüfen, ob McLeskey (D13) es in Anbetracht der zu lösen-
den Aufgabe nahelegt, als Fulvestrant-Formulierung in Howell (D15) eine 
anspruchsgemässe Formulierung einzusetzen.

Angesichts der zu lösenden objektiven Aufgabe ist es entscheidend, ob der 
Fachmann erwarten konnte oder mindestens Hinweise darauf findet, dass 
die  Fulvestrant-Formulierungen  von  D13  (i)  zur  Behandlung  von  Brust-
krebs geeignet sind, (ii) gut verträglich sind, (iii) ein gleichmässiges Frei-
setzungsprofil aufweisen und (iv) während längerer Zeit die therapeutisch 
massgebende Wirkung von Fulvestrant im Blutplasma erzielen.

Es geht also insbesondere nicht nur darum, eine erstmalige oder eine neue 
Form der Behandlung von Brustkrebs mit Fulvestrant bereitzustellen. Dass
es Rizinusöl-basierte Formulierungen von Fulvestrant zur Behandlung von 
Brustkrebs bei Menschen gibt und dass diese bei einer signifikanten Zahl 
von Patienten Erfolg versprechend ist, weiss der Fachmann grundsätzlich 
bereits aus dem Dokument Howell (D15). 

Zur Eignung der Formulierungen der D13 zur Brustkrebsbehandlung (Teil-
aspekt i der Aufgabe):

Richtig ist der Standpunkt der Beklagten, dass Fulvestrant in der D13 pri-
mär als Hilfsmittel eingesetzt wird um die Mechanismen des Tumorwachs-
tums  zu  untersuchen. Allerdings  kann  der  Fachmann  unmittelbar  erken-
nen, dass Fulvestrant im Dokument D13 wie in D15 als Östrogenantagonist
eingesetzt  wird  (vgl.  D13,  Zusammenfassung)  und  durchaus Bezug  ge-
nommen wird auf die Behandlung von Brustkrebs bei Menschen (vgl. D13, 
Einleitung). 

Dass keine pharmakokinetischen Daten, Plasma- oder Blutwerte vorliegen, 
scheint in Bezug auf die Wirksamkeit des Fulvestrants als Östrogenanta-
gonist unerheblich,  da  gemäss  den  Kontrollexperimenten  der  D13  diese 
Wirkung  als  gegeben  bezeichnet  wird  (vgl.  D13,  S.  701  unten  bis  702 
oben). Der Standpunkt der Klägerin, dass bei den Kontrollexperimenten die 
zuvor in D13 auf S. 698 konkret unter dem Kapitel «Drugs» beschriebenen 
Fulvestrant-Formulierungen  eigesetzt  wurden,  ist  zudem  nachvollziehbar 
und  schlüssig.  Einerseits  wird  in  D13  unabhängig  von  konkreten  Experi-
menten gesagt, dass ICI 182780 stets subkutan in einer wöchentlichen Do-
sis  von  50  mg  in  0.1  ml Trägersubstanz verabreicht  wurde.  Zudem  sind 
wissenschaftliche  Kontrollexperimente  üblicherweise  nur  sinnvoll,  wenn 
diese  mit  den  in  den  konkreten  Experimenten  verwendeten  Reagenzien
durchgeführt werden. Dies bedeutet, dass der Fachmann annehmen wird, 

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dass  auch  bei  den  Kontrollexperimenten  die  unter  dem  Kapitel  «Drugs»
beschriebenen Fulvestrant-Formulierungen eingesetzt wurden. Auch wenn 
die  Kontrollexperimente  bzw.  die  «Uterustests» keine  eigentliche  Brust-
krebsbehandlung darstellen, da diese an gesunden Mäusen durchgeführt
wurden, wäre der Fachmann bei der Lektüre des Dokuments D13 davon 
ausgegangen, dass die dort verwendeten Fulvestrant-Formulierungen zu-
mindest bei einer subkutanen Verabreichung bei Mäusen in herkömmlicher 
und bekannter Weise als Antiöstrogen wirksam sind.

Daran ändern auch die von der Beklagten in der Stellungnahme zum frühe-
ren Fachrichtervotum bzw. die in der Hauptverhandlung vorgebrachten Ar-
gumente, wonach die Kontrollexperimente nicht im Detail beschrieben und 
daher nicht aussagekräftig seien, nichts. Entscheidend ist vielmehr, wovon 
der Fachmann bei der Lektüre des Dokuments D13 ausgehen würde. Dies-
bezüglich muss der Fachmann aus dem letzten Satz im seitenübergreifen-
den Absatz auf den Seiten 701/702 von D13 klar schliessen, dass die in 
D13 verwendeten Formulierungen grundsätzlich in herkömmlicher und be-
kannter Weise als Antiöstrogen wirksam sind und dies in wissenschaftlicher 
Art und Weise geprüft wurde. Alles andere wäre unsinnig bei einer Studie, 
welche in einer Fachzeitschrift publiziert wurde. 

Ob  die  Verabreichung  der  Fulvestrant-Formulierungen  im  Rahmen  der 
konkreten Experimente von D13 eigentliche Brustkrebsbehandlungen dar-
stellen oder nicht, ist strittig. 

Der Klägerin ist zuzustimmen, dass die Absicht bei den Experimenten ge-
mäss D13 für den Fachmann erkennbar darin bestand, unter anderem mit 
den Fulvestrant-Formulierungen ein allfälliges Östrogenrezeptor-vermittel-
tes Tumorwachstum bei Brustkrebs-tragenden Mäusen zu verhindern, wie 
dies auch bei einer Brustkrebsbehandlung der Fall ist. Auch wenn die Ver-
abreichung der Fulvestrant-Formulierungen bei den Brustkrebs tragenden 
Mäusen ohne Effekt geblieben ist bzw. beim Modellsystem von D13 keine 
Wirkung bei der Behandlung von Brustkrebs nachgewiesen worden ist, war 
aus  Sicht  des  Fachmanns davon  auszugehen, dass  die  Fulvestrant-For-
mulierungen  der  D13  bei  subkutaner  Verabreichung  bei  Mäusen  grund-
sätzlich ein geeignetes Mittel mit Blick auf die Behandlung von Brustkrebs 
darstellen.

Es stellt sich die weitere Frage, ob der Fachmann aufgrund der subkutanen 
Verabreichungsform davon ausgegangen wäre, dass die Fulvestrant-For-
mulierungen  von D13  ungeeignet  wären  zur  intramuskulären  Verabrei-
chung wie in D15. 

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Wie dem Fachbuch «Pharmaceutical dosage forms» zu entnehmen ist, war
es  üblich  und  dem  Fachmann  bekannt,  dass  ölbasierte  Injektionen  in-
tramuskulär verabreicht werden. Da es sich bei den Fulvestrant-Formulie-
rungen der D13 um Rizinus- bzw. Erdnussöl handelt, hätte der Fachmann 
diese Formulierungen daher nicht a priori als ungeeignet für eine intramus-
kuläre Verabreichung wie in der D15 angesehen. 

Zudem deutet das Dokument «Good Practice Guidelines — Administration 
of Substances (Rat, Mouse, Guinea Pig, Rabbit)» auf S. 3, C, darauf hin, 
dass  bei  kleinen  Tieren,  wie  bei  den  in  D13  verwendeten  Mäusen,  in-
tramuskuläre Verabreichungen aus praktischen Gründen vermieden wer-
den.  Da  in  D13  nicht  weiter  auf  eine  besondere  Relevanz  der  darin  be-
schriebenen subkutanen Verabreichung eingegangen wird, hätte der Fach-
mann auch keinen Grund gehabt, anzunehmen, dass die Fulvestrant-For-
mulierungen der D13 ausschliesslich für die subkutane Verabreichung aus-
gelegt  und  für  eine  intramuskuläre  Verabreichung  ungeeignet  wären.  Im 
Gegenteil,  das  Fachbuch  «Pharmazeutische  Technologie» spricht  dafür, 
dass der Fachmann die intramuskuläre Verabreichung gegenüber der sub-
kutanen zumindest als gleichwertig betrachtet (siehe Kapitel Entwicklung 
von parenteralen Depotarzneiformen, 1. und 2. Satz). 

Dass dem Fachmann bekannt war, dass ein hoher Alkoholgehalt in Bezug 
auf Irritationen an der Injektionsstelle unvorteilhaft ist, wird von der Klägerin 
nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Die Behauptung der Beklagten, dass 
der Fachmann davon ausgehen würde, dass die Fulvestrant-Formulierun-
gen mit einem Gehalt von Benzylalkohol von 10% in jedem Fall ungeeignet 
seien für eine intramuskuläre Verabreichung, vermag aber nicht zu über-
zeugen. 

Jene Behauptung basiert unter anderem auf der Deklaration von Gellert, 
welche  gemäss  der  Beklagten  zum  Schluss  kommt,  dass  aufgrund  von 
kommerziell erhältlichen Produkten und der bekannten Literatur der Fach-
mann zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents typischerweise von einem 
maximal  möglichen  Gehalt  an  Benzylalkohol  von  2 bis  5%  ausgehen 
würde. Wie  die  Beklagte  in  der  Klageantwort    selbst  anführt,  wird  in  der 
Deklaration von Gellert aber auch erwähnt, dass mitunter auch höhere Ge-
halte an Benzylalkohol verwendet wurden. Das Argument, dass der Fach-
mann einen Gehalt als Benzylalkohol von 10% im Sinne eines Präjudizes 
als klar zu hoch angesehen hätte, überzeugt somit nicht. 

Zudem  ist  zu  berücksichtigen,  dass  eine  Brustkrebserkrankung, wie  von 
der Klägerin dargelegt, eine gravierende Erkrankung ist, so dass gewisse 

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Nebenwirkung in Kauf genommen werden. Diesbezüglich verweist die Klä-
gerin auf die Swissmedic-Zulassung für das Produkt Faslodex, welche als 
Nebenwirkungen  unter  anderem  Reaktionen  an  der  Injektionsstelle,  ein-
schliesslich vorübergehender leichter Schmerzen und Entzündung und As-
thenie nennt.  Selbst  wenn  der  Fachmann  also den Gesamtalkoholgehalt 
von 20% als hoch angesehen hätte, wäre dies kein Grund, die Rizinusöl-
basierte Formulierung der D13 als ungeeignet zu verwerfen.

Bei einer Betrachtung der Fulvestrant-Formulierungen der D13 erkennt der 
Fachmann zudem, dass die Formulierungen exakt die in der D15 beschrie-
benen Konzentrationen von 50 mg Fulvestrant pro 1 ml aufweisen und eine 
der beiden in der D13 beschriebenen Formulierungen wie in der D15 auf 
Rizinusöl basiert. 

Das Argument  der  Beklagten,  wonach  die  prozentualen Angaben  in  der 
D13  prinzipiell  verschiedene  Bezugsgrössen  wie  w/v  (Gewicht  pro  Volu-
men;  gemäss Anspruch  1  des  Streitpatents)  v/v  (Volumen  pro  Volumen; 
nicht anspruchsgemäss) oder w/w (Gewicht pro Gewicht; nicht anspruchs-
gemäss) haben können, ist an sich auch richtig. 

Wie die Klägerin in der Replik dargelegt hat, gibt es aufgrund der übrigen 
Konzentrationsangaben in  der  D13,  welche  jeweils  in  «Masse  pro  Volu-
men» definiert sind, Gründe davon auszugehen, dass es sich bei den pro-
zentualen Angaben um eine Prozentangabe Masse pro Volumen bzw. % 
(w/v) handelt.  Damit  ist  anzunehmen,  dass  die  auf  Rizinusöl-basierende 
Formulierung der D13 wie im Streitpatent gefordert 10 % (w/v bzw. Masse 
pro  Volumen) Ethanol,  10  %  (w/v) Benzylalkohol  und  15  %  (w/v)
Benzylbenzoat aufweist.

Die von der Beklagten angeführten Argumente sprechen also nicht prinzi-
piell dagegen, die Formulierungen der D13 in der D15 einzusetzen. Zudem 
wäre der Fachmann aufgrund des nachgewiesenen antiöstrogenen Effekts 
davon ausgegangen, dass die Fulvestrant-Formulierungen der D13 grund-
sätzlich eine gewisse Wirkung als Mittel bei einer Behandlung von Brust-
krebs haben dürften. Dies alleine lässt aber noch keine Rückschlüsse in 
Bezug auf die Verträglichkeit, die Gleichmässigkeit des Freisetzungsprofils 
und die Dauer der therapeutisch massgebenden Wirkung von Fulvestrant 
im Blutplasma zu.

Zur Verträglichkeit der Formulierungen der D13 (Teilaspekt ii der Aufgabe):

Die D13 macht keinerlei Angaben zur Verträglichkeit der Formulierungen. 

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Die  Klägerin  stellt  sich  diesbezüglich  auf  den  Standpunkt,  dass  es keine 
konkreten Hinweise darauf gebe, dass gewisse Rizinusöl-basierte Formu-
lierungen mit 50 mg/ml Fulvestrant nicht geeignet wären, um die in Howell 
(D15)  beschriebenen  Effekte  zu  erzielen.  Daraus  schliesst  die  Klägerin, 
darum sei davon auszugehen, dass Rizinusöl-basierte Fulvestrant-Formu-
lierungen mit 50 mg/ml grundsätzlich die in Howell beschriebenen Effekte 
erzielen würden (was auch im Urteil O2015_011 so gesehen wurde).

Im Urteil O2015_011 wurde im Zusammenhang mit der Nacharbeitbarkeit 
der  D15  der  Standpunkt  vertreten,  dass  es  keine  stichhaltigen  Hinweise 
darauf gebe, dass die in der D15 beschriebenen Effekte nicht auch mit ei-
ner  beliebigen  anderen  Rizinusöl-basierten  Formulierung  enthaltend 
50 mg/ml gelöstes Fulvestrant erzielt werden könne und daher die Ausführ-
barkeit von Howell zu bejahen sei. 

In diesem Zusammenhang hat des Bundesgericht festgehalten, dass die 
allgemeine  Kenntnis,  dass  sich  Steroide  wie  Fulvestrant  in  Rizinusöl  so 
lösen  lassen,  dass  verträgliche  Injektionen  hergestellt  werden  können, 
nicht genügt für  die Ausführbarkeit  einer technischen  Lehre und  dass  es 
entsprechend  eines  Nachweises bedarf,  dass  der  massgebende  Fach-
mann aufgrund der Angaben im Dokument und seines Fachwissens min-
destens eine konkrete Lösung mit zumutbarem Aufwand tatsächlich findet.

Auch wenn es gewisse Hinweise darauf gibt, dass die im Streitpatent gel-
tend gemachten Effekte nicht nur mit den gemäss Streitpatent beanspruch-
ten Formulierung erreicht werden können (siehe Urteil O2015_011, S. 20), 
hat die Klägerin keine konkreten Nachweise vorgelegt, dass die in Howell 
(D15) beschriebenen Effekte mit einer beliebigen Rizinusöl-basierten For-
mulierung enthaltend 50 mg/ml gelöstes Fulvestrant erreichbar wären.

Unter  Berücksichtigung des  Urteils  des  Bundesgerichts ist es  daher  auf-
grund der fehlenden Angaben in Howell (D15) und mangels gegenteiliger
Beweise nicht gerechtfertigt, davon auszugehen, dass die in Howell (D15) 
beschriebenen  Effekte mit  einer  beliebigen  Rizinusöl-basierten  Formulie-
rung enthaltend bis zu 50 mg/ml gelöstes Fulvestrant erzielt werden kön-
nen.

Damit gibt es auch keine Hinweise darauf, dass die Formulierungen von 
McLeskey (D13) die  in  Howell  (D15)  oder  die  im  Streitpatent  erwähnten 
Verträglichkeiten aufweisen würden. 

Zur Gleichmässigkeit des Freisetzungsprofils (Teilaspekt iii der Aufgabe):

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Aus den vorangehenden Ausführungen ergibt sich, dass nicht davon aus-
gegangen werden kann, dass mit einer beliebigen Rizinusöl-basierten For-
mulierung enthaltend bis zu 50 mg/ml gelöstes Fulvestrant Freisetzungs-
profile erreicht werden, welche mit denjenigen der D15 vergleichbar wären.

Das  Dokument D13  offenbart  zudem  keine  pharmakokinetischen  Daten, 
Plasma- oder Blutwerte. Somit liefert D13 dem Fachmann keine Informati-
onen aus welchen auf das Freisetzungsprofil geschlossen werden kann. 

Damit  gibt  es  auch  keine  Hinweise  darauf,  dass  die  Formulierungen  der 
D13 Freisetzungsprofile aufweisen würden, welche mit denjenigen der D15 
(siehe dort Fig. 2) vergleichbar wären. 

Zur Dauer der therapeutisch massgebenden Konzentration von Fulvestrant 
im Blutplasma (Teilaspekt iv der Aufgabe):

Entsprechend der D15 erlaubt die gesuchte Formulierung ein monatliches 
Verabreichungsintervall und erreicht während vier Wochen eine therapeu-
tisch  massgebende  Konzentration  von  Fulvestrant  im  Blutplasma. Ange-
sichts der vorstehend diskutierten Feststellung, dass die Ausführbarkeit in 
Bezug auf die D15 nicht vermutet werden kann, ist es nicht gerechtfertigt, 
anzunehmen, dass der entscheidende Faktor für die Langzeitwirkung der 
Fulvestrant-Formulierung der D15 von bis zu einem Monat lediglich deren 
Wirkstoffkonzentration von bis zu 50 mg/ml und allenfalls die Rizinusölba-
sis der Trägersubstanz ist. 

Das  Dokument  D13  offenbart  zudem  keine  pharmakokinetischen  Daten, 
Plasma- oder Blutwerte, aus welchen darauf geschlossen werden könnte, 
dass mit den Formulierungen der D13 zeitliche Verläufe der Konzentration 
von Fulvestrant im Blutplasma erzielt werden könnten, welche mit der D15 
vergleichbar sind. 

Im Gegenteil, in diesem Zusammenhang deutet das wöchentliche Verab-
reichungsintervall der D13 vielmehr darauf hin, dass mit den Formulierun-
gen der D13 die Konzentration von Fulvestrant im Blutplasma bereits nach 
einer Woche derart abnimmt, dass eine erneute Verabreichung erforderlich 
ist. 

Auch wenn man davon ausgeht, dass die Fulvestrant-Formulierungen der 
D13 grundsätzlich eine gewisse Wirkung als Mittel bei einer Behandlung 
von Brustkrebs haben dürften, liefert D13 keine Hinweise auf die Verträg-
lichkeit,  die  Gleichmässigkeit  des  Freisetzungsprofils  und  die  Dauer  der 

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therapeutisch massgebenden Wirkung von Fulvestrant im Blutplasma. Ge-
rade diese Aspekte sind jedoch essentielle Bestandteile der objektiven Auf-
gabe, mit welcher der Fachmann befasst ist. Mehr als eine unbegründete
Hoffnung, dass die Formulierung der D13 die gemäss der objektiven Auf-
gabe geforderte Verträglichkeit, Gleichmässigkeit des Freisetzungsprofils
und die geforderte Dauer der therapeutisch massgebenden Konzentration 
von Fulvestrant im Blutplasma aufweist, konnte der Fachmann daher auf-
grund der nicht vorhandenen Offenbarung in dieser Entgegenhaltung nicht 
haben. 

Daran  ändern  auch  die  weiteren  von  der  Klägerin  in  der  Stellungnahme 
zum Fachrichtervotum hervorgehobenen Gründe nichts: 

Die Tatsache, dass die D13 in der Einleitung auf D15 verweist, deutet zwar 
darauf hin, dass die beiden Entgegenhaltungen zumindest aus einem be-
nachbarten technischen Gebiet stammen. Dass die in der D13 offenbarten 
Formulierungen aber in technischer Hinsicht denjenigen der D15 entspre-
chen  oder abgesehen  vom  antiöstrogenen  Effekt  des Wirkstoffs  Fulvest-
rant vergleichbare  Eigenschaften  oder  Effekte  hätten, lässt  sich  daraus 
nicht ableiten.

Auch der Fakt, dass die Formulierungen der D13 und der D15 beide von 
derselben pharmazeutischen Firma stammen, belegt nichts in Bezug auf 
die Zusammensetzung und die Eigenschaften und Wirkungen der Formu-
lierungen. Diesbezüglich ist der Beklagten zuzustimmen, dass sich aus die-
sem Umstand kein technischer Zusammenhang erkennen lässt.

Ebenso verhält es sich mit den Publikationsdaten der Dokumente D13 und 
D15: Aus den um ca. 1 Jahr auseinanderliegenden Publikationsdaten da-
rauf  zu  schliessen,  dass  sich  die  Formulierungen  der  D13  und  der  D15 
entsprechen, ist rein spekulativ und technisch unbegründet.

Damit findet der Fachmann im Hinblick auf die massgebliche zu lösende 
Aufgabe keine konkrete Veranlassung oder Motivation, auf die Rizinusöl-
basierte Formulierung der D13 zurückzugreifen. 

Im Ergebnis basiert Anspruch 1 des Streitpatents ausgehend von der D15 
in Kombination mit der D13 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Anspruch 1 ausgehend von McLeskey (D13)

33. Gemäss Klägerin werden in der D13 Untersuchungen an tumortragen-
den Mäusen,  welchen  Fibroblastenwachstumsfaktor  (FGF)-transfektierte 

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MCF-7-Brustkrebszellen in das Brustfettpolster injiziert wurden, beschrie-
ben.  Die  Mäuse  seien  dabei  durch  subkutane  Verabreichung  mit  identi-
schen Fulvestrant-Formulierungen behandelt worden, wie sie in Anspruch 
1 des Streitpatents gefordert werden. Da die Mäuse an Brustkrebs leiden, 
stelle die Verabreichung der Fulvestrant-Formulierungen in der D13 eine 
streitpatentgemässe Behandlung von Brustkrebs dar. Zudem verweise die 
D13 in der Einleitung auch auf die klinische Behandlung von Brustkrebs-
patienten  und der  Fachmann könne  unmittelbar  erkennen,  dass  Fulvest-
rant unabhängig von der Motivation dazu eingesetzt werde, Östrogen-akti-
viertes  Tumorwachstum  zu  unterdrücken. Als  einzigen  Unterschied  zwi-
schen dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents und der D13 
identifiziert die Klägerin die intramuskuläre Verabreichung. 

Die Beklagte argumentiert dagegen, dass die D13 weder die Behandlung 
von  Menschen  noch  von  Brustkrebserkrankungen  beschreibe.  Vielmehr 
würden  die  Fulvestrant-Formulierungen  als  «Werkzeuge» zur  Untersu-
chung von speziellen Mechanismen beim Krebswachstum im Zusammen-
hang mit einer Tamoxifenresistenz eingesetzt. Des Weiteren führt die Be-
klagte insbesondere die bereits genannten Argumente an und streicht her-
aus, dass die D13 zum Schluss komme, dass die Fulvestrant-Formulierun-
gen bei den untersuchten, krebstragenden Mäusen gerade nicht wirksam 
seien. 

Wenn  der  Fachmann  ausgehend  von  den  Resultaten  der  D13  versucht 
hätte, Weiterentwicklungen in Richtung einer Therapie vorzunehmen, hätte 
er  gemäss  der  Beklagten  nach  Möglichkeiten  gesucht,  die  FGF-Signal-
wege  zu  beeinflussen,  was  aber  durch Antiöstrogene  nicht  möglich  sei. 
Entsprechend  führe  die  D13  von Therapieansätzen  mit  Fulvestrant  weg. 
Aufgrund der unzureichend beschriebenen Vergleichsversuche in der D13
hätte der Fachmann auch nicht davon ausgehen können, dass mit den in 
der  D13  beschrieben  Fulvestrant-Formulierungen  überhaupt  vernünftige 
Erfolgsaussichten  für  eine  sichere  und  effektive  Therapie  bei  Menschen 
bestanden hätten.

Gemäss  der  Beklagten  kann  die  D13  somit  weder  einen  geeigneten 
nächstliegenden Stand der Technik darstellen noch den Gegenstand von 
Anspruch 1 des Streitpatents nahelegen.

34. Gemäss dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz, welcher vorliegend angewen-
det  wird, muss  zur  Bestimmung  der  zu  lösenden  objektiven  technischen 
Aufgabe geprüft werden, welche Information im nächstliegenden Stand der 
Technik konkret offenbart ist. 

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Gemäss Art. 54 (4) und 54 (5) EPÜ gilt, dass wenn Stoffe oder Stoffgemi-
sche  zum  Stand  der Technik gehören,  ihre  Patentierbarkeit  nicht ausge-
schlossen ist, sofern sie zur Anwendung in einem in Artikel 53 c) EPÜ ge-
nannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung in einem dieser Ver-
fahren nicht zum Stand der Technik gehört (entsprechend Art. 7c und 7d 
PatG). Die  Neuheit  von Ansprüchen  auf medizinische  Indikationen  kann 
sich nicht nur aus der Neuheit der entsprechenden Stoffe oder Stoffgemi-
sche,  sondern  auch  aus  der  Neuheit  der  therapeutischen Wirkung  erge-
ben, wobei letztere als funktionales technisches Merkmal betrachtet wird 
(siehe G5/83).

Gemäss Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Pa-
tentamts kann eine therapeutische Wirkung in einem Dokument nur dann 
als  offenbart  angesehen  werden,  wenn  die  therapeutische  Wirkung  des 
Stoffs oder des Stoffgemischs als solche dem Dokument ausdrücklich zu 
entnehmen  ist.  Eine  bloss  inhärent  oder  versteckt  auftretende  Wirkung 
reicht dagegen nicht (T1859/08, E 14 mit Verweis auf G 2/88 sowie analog 
T2506/12 E 2.6).  

Damit die therapeutische Wirksamkeit als funktionales technisches Merk-
mal in einem Dokument als offenbart angesehen werden kann, genügt es 
somit nicht, dass eine therapeutische Wirkung aus einem Dokument ledig-
lich als inhärent ableitbar ist. Vielmehr muss eine effektive therapeutische 
Wirkung im Dokument offenbart sein. Dazu gehört nebst der nachgewiese-
nen  Wirksamkeit  bei  der  Behandlung  der  jeweiligen  Krankheit  auch  der 
Nachweis einer akzeptablen Sicherheit (T2506/12 E 2.5 und 2.6).

In Bezug auf die D13 ergibt sich daher Folgendes: Die D13 nimmt in der 
Einleitung zwar klar auf die klinischen Behandlungen von Brustkrebspati-
enten Bezug, bei welchen ICI 182780 bzw. Fulvestrant wie in den nachfol-
genden Versuchen der D13 als Antiöstrogen eingesetzt wird. Damit kann 
der Fachmann der D13 auf jeden Fall entnehmen, dass unter anderem der 
Wirkstoff ICI 182780 bzw. Fulvestrant als solches als antiöstrogenes Mittel 
zur Behandlung von Brustkrebs geeignet ist, auch wenn die Wirksamkeit 
nicht in jedem Fall bei allen Patienten gegeben ist. Die in der Praxis unter 
bestimmten  Umständen  auftretenden  Unwirksamkeiten  von  Mitteln  wie 
Fulvestrant oder der Aromataseinhibitoren stellen denn auch die eigentli-
che Motivation für die Untersuchungen der D13 dar.

Aufgrund  der  Kontrollexperimente  der  D13  (S.  701  unten  bis  702  oben) 
konnte der Fachmann bei der Lektüre zudem davon ausgehen, dass die in 
der  D13  verwendeten  Fulvestrant-Formulierungen,  unter  anderem  auch 

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diejenige auf Basis von Rizinusöl, zumindest bei einer subkutanen Verab-
reichung bei Mäusen in herkömmlicher und bekannter Weise als Antiöstro-
gen wirksam sind. 

Die Experimente der D13 zeigen, dass sämtliche in der D13 beschriebenen 
Formulierungen für die subkutane Verabreichung bei Mäusen grundsätz-
lich  geeignet  waren.  Dabei  ist  der  Klägerin  auch  zuzustimmen,  dass  die 
Absicht bei den Experimenten der D13 für den Fachmann erkennbar darin 
bestand, unter anderem mit Fulvestrant ein allfällig auftretendes Östrogen-
vermitteltes Tumorwachstum zu verhindern. Der Fachmann musste damit 
zumindest davon ausgehen, dass aufgrund des in den Kontrollexperimen-
ten  ("Uterustests")  nachgewiesenen  antiöstrogenen  Effekts  die  Fulvest-
rant-Formulierungen der D13 grundsätzlich geeignete Mittel zur Behand-
lung von Brustkrebs darstellen. Doch selbst wenn somit der Fachmann da-
von ausgeht, dass die Fulvestrant-Formulierungen bei subkutaner Verab-
reichung bei Mäusen geeignete Mittel zur Behandlung von Brustkrebs sind, 
so wird in der D13 keine effektive therapeutische Wirkung offenbart bzw. 
es wird weder die Wirksamkeit bei der Behandlung von Brustkrebs noch 
eine akzeptable Sicherheit nachgewiesen. 

Als Behandlung von Brustkrebs können die Kontrollexperimente der D13 
nämlich nicht betrachtet werden, da sie an gesunden Mäusen durchgeführt 
wurden. Auch lassen die Kontrollversuche der D13 keine konkreten Rück-
schlüsse  auf  die  Effektivität  bei  der  Behandlung  von  Brustkrebs  und  die 
Tolerierbarkeit der Fulvestrant-Formulierungen zu.

Die D13 sagt zudem, dass die Formulierungen mit Fulvestrant bei den Ex-
perimenten an den speziellen tumortragenden Mäusen keine erkennbare 
Wirkung gezeigt  haben  (D13,  S.  706, «Discussion»).  Es  wird  in  der  D13 
gar von einer fehlgeschlagenen Behandlung gesprochen («treatment fai-
lure»). 

Zutreffend  ist  auch  das Argument  der  Beklagten,  dass  in  der  D13  keine 
pharmakokinetischen Daten, Plasma-, Blutwerte und auch keine Angaben 
zur Tolerierbarkeit offenbart werden, welche Aussagen über die konkrete 
Wirkung  und  die  Sicherheit  der  Fulvestrant-Formulierungen  der  D13  er-
möglichen würden.

Wie  von  der  Beklagten  geltend  gemacht,  kann  die  therapeutische  Wirk-
samkeit der Fulvestrant-Formulierungen, welche nebst der nachgewiese-
nen Wirksamkeit bei der Behandlung von Brustkrebs auch den Nachweis 

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einer akzeptablen Sicherheit erfordern würde, in der D13 daher nicht als 
offenbart angesehen werden. 

35. Unterscheidungsmerkmale und Effekte

Zusätzlich zu dem von der Klägerin identifizierten Unterschied betreffend 
die Verabreichungsform (intramuskulär anstelle von subkutan), unterschei-
det sich Anspruch 1 des Streitpatents von der D13 wie von der Beklagten 
richtig festgestellt somit zumindest auch durch die Verwendung der Fulves-
trant-Formulierungen bei der Behandlung von Brustkrebs.

Im wissenschaftlichen Artikel von Robertson et al. wird in den Figuren 1-3 
klar gezeigt, dass wie im Streitpatent erwähnt, mit dem Produkt Faslodex, 
welches unbestrittenermassen der Beispielformulierung aus dem Streitpa-
tent entspricht, eine therapeutisch signifikante Fulvestrantkonzentration im 
Blutplasma erzielbar ist. Unstrittig ist auch, dass das kommerzialisierte Pro-
dukt Faslodex in der Praxis als effektives Medikament bei der Behandlung 
von Brustkrebs eingesetzt wird.

36. Objektive Aufgabe (ausgehend von McLeskey, D13)

Die objektive Aufgabe ist somit anspruchsvoller zu formulieren als von der 
Klägerin vorgeschlagen. Konkret kann die Aufgabe darin gesehen werden, 
eine Formulierung zur effektiven Behandlung von Brustkrebs bereitzustel-
len, welche einerseits wirksam ist und andererseits eine akzeptable Sicher-
heit aufweist.

37. Nicht-Naheliegen

Geht man von der D13 aus, ist aufgrund der vorstehenden Ausführungen
davon auszugehen, dass es keine grundsätzlichen Vorbehalte gab, die da-
rin beschriebenen Fulvestrant-Formulierungen als Mittel zur effektiven the-
rapeutischen Behandlung von Brustkrebs einzusetzen und zu testen.

Entscheidend ist aber wiederum die Frage, ob der Fachmann in der D13 
die notwendigen Angaben und eine konkrete Motivation findet, dies zu tun. 

Dies ist, wie im Folgenden dargelegt, nicht der Fall. 

Die Kontrollversuche der D13 bestätigen zwar einen antiöstrogenen Effekt, 
so dass der Fachmann davon ausgehen konnte, dass die Fulvestrant-For-
mulierungen  der  D13 grundsätzlich  eine Wirkung  als  Mittel  bei  einer  Be-
handlung  von  Brustkrebs  bei  Mäusen  haben  dürften,  was  eine  gewisse

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Hoffnung hinsichtlich Wirksamkeit zu begründen vermag. In Bezug auf die 
Effektivität  bei  den  Experimenten  an  den  Brustkrebs-tragenden  Mäusen 
kommt die D13 aber zum Schluss, dass die Fulvestrant-Formulierungen in 
den Modellversuchen ineffektiv waren bzw. es wird von einer fehlgeschla-
genen Behandlung gesprochen.

Aus dem antiöstrogenen Effekt lässt sich zudem nicht auf Freisetzungspro-
file,  Blutplasmakonzentrationen  oder  Verträglichkeit  der  Fulvestrant-For-
mulierungen  schliessen und  entsprechende Angaben  werden  in  der  D13 
nicht gemacht. Hinweise darauf, dass die Fulvestrant-Formulierungen der 
D13 eine akzeptable Sicherheit aufweisen, gibt es somit in der D13 auch 
nicht.

Zudem wird in der D13 auch nicht angeregt, die darin beschriebenen For-
mulierungen im Rahmen von weiterführenden klinischen Versuchen zu tes-
ten.

Vielmehr  schlägt  die  D13  aufgrund  der  nicht  erfolgten  Inhibierung  des 
Wachstums von (FGF)-transfektierten MCF-7-Brustkrebszellen vor, in die 
FGF-Signalwege einzugreifen, was einen anderen Ansatz darstellt und ten-
denziell von einer Therapie auf Basis von Antiöstrogenen wie Fulvestrant 
wegführt.

Angesichts  dieser  eher  entmutigenden Ausgangslage,  konnte  der  Fach-
mann höchstens eine "Hoffnung auf gutes Gelingen" aber kaum eine an-
gemessene Erfolgserwartung in Bezug auf eine effektive Behandlung von 
Brustkrebs mit den in der D13 offenbarten Fulvestrant-Formulierungen ha-
ben. Selbst wenn der Fachmann davon ausgeht, dass die Fulvestrant-For-
mulierungen  der  D13  auch  bei  Menschen  eine  gewisse  Wirksamkeit  bei 
der Behandlung von Brustkrebs aufweisen, so gibt es in der D13 keine Hin-
weise darauf, dass mit den Formulierungen auch eine akzeptable Sicher-
heit erreicht würde.

Insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Entwicklung einer Brust-
krebstherapie  mehrphasige  und  aufwändige  klinische  Versuche  bedingt, 
welche kaum auf gut Glück in Angriff genommen werden, ist dies zu wenig, 
um ein Naheliegen zu begründen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird daher durch die D13 alleine nicht
nahegelegt. 

Es bleibt somit zu prüfen, ob der Fachmann allenfalls, wie von der Klägerin 
argumentiert, die D13 mit der D15 bzw. der D18 (Howell et al., «Response 

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to  a  specific  antioestrogen  (ICI  182780)  in  tamoxifen-resistant  breast 
cancer») kombiniert hätte und dadurch zu einem Gegenstand gemäss dem 
Hauptanspruch angeregt worden wäre. 

Dies ist ebenfalls nicht der Fall. Wie vorstehend bereits ausgeführt, wird in 
der Einleitung der D13 zwar Bezug genommen auf die klinische Behand-
lung  von  Brustkrebs  und  die Problematik  der Tamoxifenresistenzbildung. 
Weiter wird auch erwähnt, dass als Alternative zu Tamoxifen unter anderem 
Östrogenantagonisten wie ICI 182780 bzw. Fulvestrant eingesetzt werden, 
welche  bei  Patienten  mit  einer  Tamoxifenresistenz  zumindest  teilweise 
wirksam sind (S. 697, rechte Spalte unten bis S. 698, linke Spalte oben). 
In diesem Zusammenhang wird in der D13 explizit auf die D15 referenziert 
wird. 

Bei der D18 handelt es sich lediglich um einen vorläufigen Report der frü-
hen klinischen Resultate der in der D15 beschrieben Studie (s. D15, An-
merkung und Referenz auf «Howell et al., 1995» (= D18) im letzten Satz 
der  Einleitung  auf  S.  301,  linke  Spalte).  Die Thematik  der  D18  ist  somit 
dieselbe, wie diejenige der D15 und der Offenbarungsgehalt der D18 geht 
nicht über den Inhalt der D15 hinaus.

Damit  kann  davon  ausgegangen  werden,  dass  die  Dokumente  D15  und 
D18, welche sich wie die D13 mit der Problematik von Tamoxifen-resisten-
tem Brustkrebs befassen, zumindest einem benachbarten technischen Ge-
biet zuzuordnen sind und vom vorliegenden Fachmann entsprechend be-
rücksichtigt worden wären.

Die D15 beschreibt zwar eine teilweise erfolgreiche Behandlung von Brust-
krebspatienten mit Fulvestrant-Formulierungen basierend auf einem Rizi-
nusöl-Träger,  wobei  eine  der  Fulvestrant-Formulierungen  der  D15  eben-
falls die in der D13 beschriebene Konzentration von 50 mg Fulvestrant pro 
1 ml aufweist und auf Rizinusöl basiert. Diese teilweise Übereinstimmung 
liegt aber rein auf der Ebene der chemischen Zusammensetzung. 

Angesichts der vorstehenden Feststellung, dass es nicht gerechtfertigt ist, 
anzunehmen, dass mit jeder beliebigen Fulvestrant-Formulierung mit einer 
Wirkstoffkonzentration  von  bis  zu  50  mg/ml  eine  gleichmässige  Freiset-
zung  sowie  eine  therapeutisch  signifikante  Blutplasmakonzentration  zur 
Behandlung  von  Brustkrebs erreicht  werden  kann,  hatte  der  Fachmann 
auch keinen Anlass anzunehmen, dass mit den Fulvestrant-Formulierun-

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gen der D13 wie in der D15 beschrieben während vier Wochen eine thera-
peutisch  massgebende  Konzentration  von  Fulvestrant  im  Blutplasma  er-
reicht werden kann. 

Im Gegenteil, wie bereits bei Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit aus-
gehend von der D15 diskutiert, deutet das wöchentliche Verabreichungsin-
tervall der D13 vielmehr darauf hin, dass mit den Formulierungen der D13 
die Konzentration von Fulvestrant im Blutplasma bereits nach einer Woche 
derart abnimmt, dass eine erneute Verabreichung erforderlich ist. Dies deu-
tet  somit  eher  darauf  hin,  dass  die  Fulvestrant-Formulierungen  der  D13 
nicht die in der D15 gezeigten Freisetzungsprofile, Blutplasmakonzentrati-
onen und Verträglichkeiten ergeben.

Da der Offenbarungsgehalt der D18 nicht über den Inhalt der D15 hinaus-
geht,  ändert  sich  die Ausgangslage  auch  bei  einer  Berücksichtigung  der 
D18 nicht. 

Die Berücksichtigung der D15 und/oder der D18 vermag die Erfolgserwar-
tung  in  Bezug  auf  die  Verwendung  der  Fulvestrant-Formulierungen  der 
D13  als  effektive  Mittel  zur  Brustkrebsbehandlung  gegenüber  dem  eher 
entmutigenden  Offenbarungsgehalt  der  D13  somit  nicht  nennenswert  zu 
erhöhen. Die Erfolgserwartung liegt damit weiter im Bereich der «Hoffnung 
auf gutes Gelingen», was nicht ausreicht um ein Naheliegen zu begründen. 

38. Damit basiert Anspruch 1 des Streitpatents auch ausgehend von der 
D13 in Kombination mit D15/D18 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Anspruch 1 ausgehend von EP 0 346 014 (D1)

39. Offenbarung der D1

Die D1 befasst sich mit der Behandlung von perimenopausalen oder post-
menopausalen  Krankheiten,  im  Speziellen  mit  der  Behandlung  Osteopo-
rose (S. 2, 1. Abs.). In Beispiel 3 (Seite 9) offenbart die D1 eine Formulie-
rung  bestehend  aus  7-[9-(4,4,5,5,5-Pentafluoropentylsulphinyl)nonyl]o-
estra-1,3-5(10)-triene-3,17-diol bzw. Fulvestrant, Benzylalkohol und Rizi-
nusöl.  Fulvestrant  liegt  dabei  mit  einer  Konzentration  von  50  mg/ml  vor, 
während der Anteil an Benzylalkohol 40 % (w/v) beträgt. Die Formulierung 
wurde gemäss Beispiel 3 intramuskulär an Ratten verabreicht, wobei zwei 
Wochen  nach  der  ersten  Verabreichung  eine  erneute  Verabreichung  er-
folgte. Uterusuntersuchungen an den so behandelten Ratten zeigen, dass 

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die Formulierungen effektiv waren in Bezug auf die Wirkung des endoge-
nen Östrogens auf die Uteri der Ratten. Soweit scheint der Offenbarungs-
gehalt der D1 unstrittig zu sein.

Die Klägerin macht geltend, dass gemäss Seite 7, Zeile 28 der D1 die darin 
beschriebenen Formulierungen zur Verwendung bei der Prophylaxe oder 
der Behandlung von Urogenital-Atropie geeignet seien. Mit Verweis auf ei-
nen Auszug aus der Online-Enzyklopädie Wikipedia zum Thema Urogeni-
tal-Atropie macht die Klägerin in der Klageschrift  ferner geltend, dass es 
sich bei der Behandlung von Urogenital-Atropie um eine Behandlung einer 
gutartigen oder bösartigen Erkrankung der Brust oder des Reproduktions-
trakts handle. 

Weiter  argumentiert  die  Klägerin  in  der  Replik,  dass  die  D1  auf  Seite  2, 
Zeilen 50 ff. die Verwendung von reinen steroidalen Antiöstrogenen zur Be-
handlung von Brustkrebs offenbare. Dies indem an besagter Stelle der D1 
auf  die  EP  0  138  504  verwiesen  werde,  welche  wiederum  auf  Seite  13, 
Zeilen  5-18  beschreibe,  dass  reine  steroidale Antiöstrogene  für  die  Be-
handlung von Krankheiten geeignet seien, bei welchen Tamoxifen wirksam 
sei,  beispielsweise  bei  der  Behandlung  anovulatorischer  Unfruchtbarkeit 
und von Brusttumoren.

Diesbezüglich ist folgende Praxis des Europäischen Patentamts zu berück-
sichtigen:  «Wenn  ein  Dokument  (das  «Hauptdokument»)  zur  genaueren 
Information über bestimmte Merkmale ausdrücklich auf ein anderes, zwei-
tes Dokument verweist, ist die Lehre dieses Dokuments als Bestandteil des 
Hauptdokuments anzusehen, sofern das Dokument der Öffentlichkeit am 
(siehe 
Veröffentlichungstag  des  Hauptdokuments  zugänglich  war 
T 153/85)» (Richtlinien für die Prüfung beim Europäischen Patentamt Ka-
pitel G-IV.8).

Es ist aber bei der Neuheitsprüfung nicht gerechtfertigt, diese Bestimmung 
so auszulegen, dass bei einem Verweis auf ein zweites Dokument automa-
tisch das gesamte zweite Dokument als Bestandteils des Hauptdokuments 
zu  betrachten  ist.  Vielmehr  ist  im konkreten  Fall  zu  prüfen,  in  Bezug  auf 
welche  Merkmale  im  Hauptdokument  genau  ein  Verweis  auf  das  zweite 
Dokument vorliegt und auf welche Teile des zweiten Dokuments genau ver-
wiesen wird. Lediglich diese Merkmale können sodann als im Hauptdoku-
ment einbezogen gelten. Dies wurde im Fall der in Kapitel G-IV.8 zitierten 
Beschwerdekammerentscheidung T 153/85 (Ziff. 4.2) so gehandhabt und 
in der Entscheidung T 422/92 (Ziff. 2.3.1) explizit verdeutlicht.

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Die Beklagte merkt daher zu Recht an, dass die D1 auf Seite 2, Zeilen 50 
ff. lediglich erwähnt, dass gemäss dem Referenzdokument EP 0 138 504 
gewisse  bevorzugte  («certain preferred»)  steroidale Antiöstrogene  reine 
Antiöstrogene sind. Die D1 verweist also lediglich in Bezug auf die funktio-
nale  Einteilung  von Antiöstrogenen  auf  die  EP  0  138  504.  Letztere kann 
also höchstens in Bezug auf die funktionale Einteilung zur Offenbarung der 
D1 gerechnet werden.

Die Aussage in der D1 auf Seite 2, Zeilen 50 ff. scheint sich somit auf S. 13, 
Zeilen 5-12 der EP 0 138 504 zu beziehen, welche jedoch keine Informa-
tion  enthält,  dass Antiöstrogene,  geschweige  denn  Fulvestrant  als  Mittel 
zur Behandlung von Brustkrebs vorteilhaft wären. Zudem behauptet auch 
die Klägerin nicht, dass im referenzierten Dokument Fulvestrant überhaupt 
als ein gemäss EP 0 138 504 geeignetes Antiöstrogen offenbart wird, wel-
ches zur Brustkrebsbehandlung eingesetzt werden kann.

Unter diesen Umständen kann der Klägerin nicht gefolgt werden, dass die 
D1 aufgrund der Bezugnahme auf die EP 0 138 504 eine Behandlung von 
Brustkrebs mit einer Fulvestrant-Formulierung offenbart.

40. Unterscheidungsmerkmale

Damit unterscheidet sich Anspruch 1 des Streitpatents dadurch von der D1, 
dass:

(i)

(ii)

Eine Verwendung der Formulierung bei der Behandlung von Brust-
krebs erfolgt;

In  der  Formulierung  zusätzlich  15%  Benzylbenzoat,  10%  Ethanol 
sowie eine reduzierte Menge an Benzylalkohol von 10% vorliegen.

41. Effekte

Die  Beklagte  sieht  den  Effekt  der  Unterscheidungsmerkmale  darin,  dass 
Fulvestrant über einen verlängerten Zeitraum nach einer intramuskulären 
Injektion abgegeben werde und ein signifikanter therapeutischer Effekt er-
reicht  werde,  was  durch  Robertson  bei  Brustkrebsbehandlungen  belegt 
sei. Dies sei im Besonderen auf das nicht-wässrige Esterlösungsmittel zu-
rückzuführen. 

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Dem widerspricht die Klägerin. Die Fulvestrant-Formulierung in Beispiel 3 
der D1 zeige bereits eine effektive Abgabe von Fulvestrant über einen Zeit-
raum von zwei Wochen. Auch würde das nicht-wässrige Esterlösungsmittel 
nicht die Löslichkeit von Fulvestrant verbessern.

Grundsätzlich kann der Klägerin zugestimmt werden, dass in der D1 eine 
gewisse Abgabe von Fulvestrant erfolgt sein muss, da die Experimente in 
Bezug auf die Gewichtsabnahme des Uterus einen Effekt zeigen. Daraus 
kann aber nicht unmittelbar geschlossen werden, dass eine effektive Ab-
gabe  von  Fulvestrant  über  einen  Zeitraum  von  zwei  Wochen  erfolgt  ist, 
welche zudem ausreichend gewesen wäre, um einen signifikanten thera-
peutischen Effekt bei einer Brustkrebsbehandlung zu erzielen. Auch wenn 
in der D1 zwei Wochen nach der ersten Injektion der Fulvestrant-Formulie-
rung  eine  weitere  Injektion  erfolgt  ist,  ist  es  nämlich  durchaus  denkbar, 
dass Fulvestrant mit der Formulierung der D1 über die Zeit ungleichmässig 
abgegeben wurde. 

Es gibt somit keine überzeugenden Gründe, welche dafürsprechen, dass 
(i) die D1 eine Brustkrebsbehandlung mit Fulvestrant offenbart und (ii) mit 
der Formulierung der D1 Fulvestrant über einen längeren Zeitraum nach 
einer intramuskulären Injektion abgegeben wird, so dass ein signifikanter 
therapeutischer Effekt bei einer Brustkrebsbehandlung erreichbar wäre. 

42. Objektive Aufgabe (ausgehend von EP 0 346 014, D1)

Die Beklagte sieht die objektive Aufgabe in der Bereitstellung einer phar-
mazeutischen  Formulierung,  welche  eine  therapeutisch  signifikante  Ab-
gabe  von  Fulvestrant  über  einen  längeren  Zeitraum  ermöglicht,  so  dass 
diese therapeutisch effektiv ist bei der Behandlung von Brustkrebs.

Die Klägerin formuliert die Aufgabe in RZ 133 der Klageschrift als Bereit-
stellung  einer  alternativen  Formulierung mit  50 mg/ml  Fulvestrant für  die 
Brustkrebsbehandlung  oder  alternativ  in  RZ  188 der  Replik  als  Reduzie-
rung von Irritationen an der Injektionsstelle.

Aufgrund der oben diskutierten Unterscheidungsmerkmale und Effekte ist 
die von der Beklagten genannte Aufgabe zutreffender als die von der Klä-
gerin genannte Aufgabe.

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43. Nicht-Naheliegen bei Kombination mit D13 (McLeskey) 

Die Klägerin argumentiert, dass der Fachmann ausgehend von der D1 die 
D13 berücksichtigt hätte, da sie zumindest einem eng benachbarten tech-
nischen Gebiet zuzuordnen ist. 

Formuliert man die zu lösende Aufgabe wie die Beklagte, kann dieser Auf-
fassung  gefolgt  werden,  da  die  D13  wie  vorstehend  dargelegt  durchaus 
einen klar erkennbaren Bezug zur Behandlung von Brustkrebs hat und es 
Teil der objektiven Aufgabe ist, eine solche zu realisieren.

Ungleich der D15, welche die grundsätzliche Eignung von Fulvestrant-For-
mulierungen auf Basis von Rizinusöl bei der Behandlung von Brustkrebs 
offenbart, nimmt die D1 selbst aber nicht Bezug auf diese Indikation. Der 
Fachmann weiss daher aus der D1 nicht, dass es Fulvestrant-Formulierun-
gen  auf  Basis  von  Rizinusöl  gibt,  welche  bei  der  Behandlung  von  Brust-
krebs wirksam eingesetzt werden können. 

Angesichts dessen müsste die D13 den Fachmann also überhaupt dazu 
anregen,  eine  Fulvestrant-Formulierung  auf  Basis  von  Rizinusöl  bei  der 
Behandlung von Brustkrebs einzusetzen. 

Diesbezüglich  offenbart  die  D13  im  allgemeinen  Beschreibungsteil  zwar, 
dass  Fulvestrant  als  solches  als  effektiver  Wirkstoff  bei  der  Behandlung 
von Brustkrebs eingesetzt werden kann. Die in der D13 beschriebenen For-
mulierungen haben sich aber wie vorstehend bereits ausgeführt in den Ex-
perimenten als unwirksam herausgestellt und die Kontrollexperimente las-
sen nicht unmittelbar den Schluss zu, dass eine in Bezug auf Brustkrebs 
therapeutisch  signifikante  Abgabe  von  Fulvestrant  über  einen  längeren 
Zeitraum erreicht wird. Dies zumal wie im Zusammenhang mit der D15 dis-
kutiert, nicht davon auszugehen ist, dass mit jeder beliebigen Fulvestrant-
Formulierung  geeignete  Freisetzungsprofile  und  Blutplasmakonzentratio-
nen zur Brustkrebsbehandlung erreicht werden können.

Vielmehr  schlägt  die  D13  angesichts  der  nicht  beobachteten  therapeuti-
schen Effekte vor, in die FGF-Signalwege einzugreifen, was einen anderen 
Ansatz darstellt und tendenziell von einer Therapie auf Basis von Antiöst-
rogenen wie Fulvestrant wegführt.

Weiter müsste der Fachmann aus den beiden Fulvestrant-Formulierungen 
der D13 spezifisch die Formulierung auf Basis von Rizinusöl auswählen. 

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Für die Wahl der Fulvestrant-Formulierung auf Rizinusölbasis spricht aber 
lediglich die teilweise Übereinstimmung auf der Ebene der chemischen Zu-
sammensetzung (Konzentration an Fulvestrant, Rizinusöl-Träger, Benzyl-
alkohol). Weitere Hinweise, dass sich diese Formulierung in funktioneller 
Hinsicht besser zur Brustkrebsbehandlung eignet als die andere Formulie-
rung, gibt  es  in  der  D13  nicht.  Da  vorliegend  auch  nicht  erstellt  ist,  dass 
aufgrund  der  chemischen  Zusammensetzung  von  Fulvestrant-Formulie-
rungen auf deren Wirksamkeit bei der Brustkrebsbehandlung geschlossen 
werden kann, kann dies nicht als hinreichende Motivation angesehen wer-
den,  die  objektive Aufgabe  unter  Verwendung  der  Fulvestrant-Formulie-
rung auf Rizinusölbasis zu lösen. 

Wie  ebenfalls  bereits  vorstehend  diskutiert,  liefert  die  D13  des  Weiteren 
weder aussagekräftige Hinweise auf konkrete Wirkungen der Fulvestrant-
Formulierungen  bei  der  Behandlung  von  Brustkrebs  noch  Angaben  zur 
Verträglichkeit. 

In Anbetracht  dessen  ist  somit  nicht  ersichtlich,  inwiefern  der  Fachmann 
ausgehend von der D1 und unter Berücksichtigung der D13 realistisch mit 
einem Erfolg in Bezug auf eine effektive und verträgliche Behandlung von 
Brustkrebs  mit  den  in  der  D13  offenbarten  Fulvestrant-Formulierungen 
rechnen konnte. 

44. Damit basiert Anspruch 1 des Streitpatents auch ausgehend von der 
D1 in Kombination mit der D13 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

45. Abhängige Ansprüche 

Da Anspruch 1 nicht nahegelegt ist, können auch die abhängigen und wei-
ter eingeschränkten Ansprüche 2 und 3 durch den vorliegenden Stand der 
Technik nicht nahegelegt werden. 

46. Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte haben im vorliegenden Ver-
fahren auf mehrere parallele ausländische Verfahren und Entscheidungen 
verwiesen, so unter anderem auf den Entscheid der Beschwerdekammer 
des  EPA  vom  19.  März  2019,  die  Entscheidung 
im  Verfahren 
3.Pk.23.141/2018/17 vor dem Regionalen Gerichtshofs Budapest (Ungarn) 
sowie  das  Urteil  X  ZR  59/17  des  deutschen  Bundesgerichtshofs  vom 
16. April 2019 und den früheren Entscheid des Gerichts zu Den Haag vom 
11. April 2018 im Verfahren HA ZA 17-599. Beide Parteien verweisen dabei 
auf den Ausgang einzelner Verfahren, die ihre jeweiligen Positionen unter-

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streichen sollen. Inhaltlich gehen sie jedoch nicht substantiiert auf den ma-
teriellen  Gehalt  der  Entscheidbegründungen  ein  und  legen  nicht  hinrei-
chend dar, inwiefern der jeweilige Verfahrensausgang trotz abweichenden 
Sachverhalts- und  Rechtsfragen  für  das  hiesige  Verfahren  ausschlagge-
bend wäre. Denn der vorliegende Fall unterscheidet sich von den auslän-
dischen Verfahren erheblich, u.a. aufgrund der objektiven technischen Auf-
gabe und unterschiedlicher Dokumente zum Stand der Technik. Es ist da-
her nicht ersichtlich, inwiefern die zitierten Entscheide in der vorliegenden 
Sache  massgeblich  sein  sollten,  so  dass  darauf nicht  weiter  einzugehen 
ist.

47. Zusammenfassend  beruht  das  Streitpatent  damit  auf  erfinderischer 
Tätigkeit (Art. 1 Abs. 2 PatG, Art. 56 EPÜ).

Die Nichtigkeitsklage ist somit abzuweisen.

Kosten- und Entschädigungsfolgen

48. Ausgangsgemäss  wird  die  Klägerin vollumfänglich  kosten- und ent-
schädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtsgebühr ist ausge-
hend von einem Streitwert von CHF 250'000.– auf CHF 30'000.– festzu-
setzen (vgl. Art. 1 KR-PatGer) und mit dem Kostenvorschuss der Klägerin 
zu verrechnen. 

49. Die  Entschädigung  für  die rechtsanwaltliche  Vertretung  ist  auf 
CHF 55'000.– festzusetzen (vgl. Art. 3-5 KR-PatGer). 

In Bezug auf die Entschädigung für die patentanwaltliche Beratung macht 
die  Beklagte  im  Verfahren  O2015_011  geltend,  die  Kostennote  ihrer  Pa-
tentanwälte bewege sich in der Grössenordnung von EUR 25'000.–. Diese 
Kosten wurden von der Klägerin nicht bestritten und sie übersteigen auch 
nicht  den tariflichen  Rahmen für die  rechtsanwaltliche  Vertretung.3 Unter 
Berücksichtigung des Streitwerts und der notwendigen Bearbeitung tech-
nischer Aspekte im Zusammenhang mit dem zusätzlichen Fachrichtervo-
tum ist die patentanwaltliche Entschädigung auf CHF 42'500 festzusetzen.

Damit ergibt sich eine Parteientschädigung von insgesamt CHF 97'500.

3 Vgl. BPatGer O2012_043, Urteil vom 10. Juni 2016 E. 5.5.

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Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Die Nichtigkeitsklage wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30'000.–.

3. Die  Kosten  werden  der  Klägerin auferlegt  und  mit  ihrem Kostenvor-

schuss verrechnet. 

4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung 

von CHF 97'500 zu bezahlen.

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechts-
kraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen 
Empfangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen 
und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und 
die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweis-
mittel sind beizulegen, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Hän-
den hat (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 27. Mai 2019

Im Namen des Bundespatentgerichts

Instruktionsrichter

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur., Dipl. El.-Ing. ETH 
Rudolf Rentsch

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 28.05.2019

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