# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 15d9efa3-c276-50cc-a022-17a9198ea731
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2023-08-21
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 21.08.2023 B-938/2021
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-938-2021_2023-08-21.pdf

## Full Text

B u n d e s v e r w a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b un a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b un a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b un a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-938/2021 

 

 

  U r t e i l  v o m  2 1 .  A u g u s t  2 0 2 3  

Besetzung 
 Richter Marc Steiner (Vorsitz), 

Richter Martin Kayser, Richter Daniel Willisegger,    

Gerichtsschreiberin Sabine Büttler. 
 

 
 

Parteien 
 Volkswagen Aktiengesellschaft, 

DE-38440 Wolfsburg,   

vertreten durch Isler & Pedrazzini AG,  

Patent- und Markenanwälte,  

Giesshübelstrasse 45, Postfach 1772, 8027 Zürich,  

Beschwerdeführerin,  

  
 

 
gegen 

 
 

Brechbühler Transport-Service GmbH,  

5506 Mägenwil,   

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Robert Flury,  

freigutpartners IP Law Firm,  

Gämsenstrasse 3, 8006 Zürich,  

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

  
 

 
 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 101158,  

IR 702679 VOLKSWAGEN / CH-Nr. 736238 VolksWerkstatt. 

 

B-938/2021 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

A.a Die Volkswagen Aktiengesellschaft ist Inhaberin der internationalen 

Registrierung IR 702679 "VOLKSWAGEN", deren Schutzausdehnung auf 

die Schweiz am 2. Juli 1998 in der Gazette des marques internationales 

(nachfolgend: Gazette) Nr. 24/2017 mitgeteilt wurde. Die Wortmarke ist in 

der Schweiz für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 bis 42 

eingetragen. Vorliegend interessieren folgende Waren und Dienstleistun-

gen: 

Klasse 12: Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par 

eau y compris leurs éléments, notamment automobiles et leurs éléments, 

moteurs pour véhicules terrestres et leurs organes. 

Klasse 37: Travaux de réparation, notamment réparation et maintenance 

de véhicules dont services de dépannage ainsi que services de réparation 

sur place. 

Klasse 39: Transport dont remorquage, location d'automobiles, services 

de taxis, transport en automobile. 

Klasse 42: Restauration (alimentation) notamment cafés-restaurants, hé-

bergement temporaire y compris location de logements temporaires; pro-

grammation informatique dont conseil en matériel informatique, sélection 

de personnel par procédés psychotechniques, location de logiciels, loca-

tion d'ordinateurs. 

A.b Am 23. Dezember 2019 erhob die Volkswagen Aktiengesellschaft 

(hiernach: Widersprechende) gestützt darauf beim Eidg. Institut für Geisti-

ges Eigentum (hiernach: Institut) vollständig Widerspruch gegen die am 

23. September 2019 ins schweizerische Markenregister eingetragene 

Wortmarke Nr. 736238 "VolksWerkstatt" der Brechbühler Transport-

Service GmbH (hiernach: Widerspruchsgegnerin). Die am 3. April 2019 

hinterlegte Wortmarke beansprucht Schutz für folgende Dienstleistungen: 

Klasse 37: Dienstleistungen einer Autowerkstatt zur Wartung und Repa-

ratur von Motorfahrzeugen; Inspektion von Automobilen und deren Kom-

ponenten vor Wartung und Reparatur; Reparatur und Instandhaltung von 

Automobilen und deren Teilen; Reparatur, Wartung und Überholung von 

Automobilen; Umbau und Tuning von Serienfahrzeugen und deren Moto-

ren; Pflege, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen; Fahrzeugservice 

(Betanken und Instandhaltung); Fahrzeugreparatur als Teil des Pannen-

dienstes; Fahrzeugreinigung und Autowäsche; Fahrzeuginstandhaltung; 

B-938/2021 

Seite 3 

Auskünfte in Bezug auf die Reparatur von Fahrzeugen; Erteilen von Aus-

künften und Beratung bezüglich Fahrzeugreparatur. 

Klasse 39: Vermietung von Parkplätzen und Garagen für Fahrzeuge; Ver-

mietung von Transportfahrzeugen und Anhängern; Vermietung von Fahr-

zeugen; Abschleppen von Fahrzeugen; Abschleppen und Abtransport von 

Fahrzeugen als Bestandteil von Pannenservice; Fahrzeugtransport-

dienste; Fahrzeugtransport- und -verleihdienste; Transportwesen; 

Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen. 

A.c Mit Widerspruchsantwort vom 8. April 2020 erhob die Widerspruchs-

gegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs betreffend die von der Wider-

spruchsmarke in den Klassen 37 und 39 beanspruchten Dienstleistungen. 

Weiter beantragte sie vollständige Abweisung des Widerspruchs mangels 

Verwechslungsgefahr. 

A.d Mit Widerspruchsreplik vom 24. September 2020 machte die Wider-

sprechende den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für 

die eingetragenen Waren der Klassen 37 und 39 geltend und reichte ent-

sprechende Gebrauchsbelege ein.  

A.e In ihrer Widerspruchsduplik vom 23. Oktober 2020 bestritt die Wider-

spruchsgegnerin weiterhin, dass die Widerspruchsmarke im Zusammen-

hang mit Dienstleistungen der Klasse 37 und 39 in der Schweiz rechtser-

haltenden gebraucht werde. 

A.f In der Folge schloss das Institut mit Verfügung vom 26. Oktober 2020 

die Verfahrensinstruktion ab. 

A.g Mit Entscheid vom 28. Januar 2021 wies das Institut den Widerspruch 

Nr. 101158 vollständig ab. Zur Begründung brachte es vor, dass die auf-

merksamen Abnehmerkreise die Widerspruchsmarke "VOLKSWAGEN" 

nicht mit der angefochtenen Marke "VolksWerkstatt" verwechseln würden. 

Unter Berücksichtigung der reduzierten Kennzeichnungskraft des überein-

stimmenden Elements "Volks" als solchem, und dem entfernten semanti-

schen Zusammenhang der Vergleichszeichen bestehe keine Gefahr von 

Fehlzurechnungen. Eine Verwechslungsgefahr sei zu verneinen. 

B.  

B.a Gegen diesen Widerspruchsentscheid erhob die Widersprechende 

(hiernach: Beschwerdeführerin) am 2. März 2021 Beschwerde an das Bun-

desverwaltungsgericht mit folgendem Rechtsbegehren: 

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Seite 4 

"1. Es sei die Verfügung des IGE vom 28. Januar 2021 aufzuheben, der 

Widerspruch vom 23. Dezember 2019 gegen die Schweizer Marke Nr. 736238 

VolksWerkstatt gutzuheissen und die Eintragung der angefochtenen Marke zu 

widerrufen. 

2. Es sei der Beschwerdegegnerin die Amtsgebühr in der Höhe von CHF 800 

und eine Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdeführerin in der Höhe 

von CHF 2'400 für das Widerspruchsverfahren aufzuerlegen. 

3. Es seien die gesamten Verfahrenskosten und eine Parteientschädigung zu-

gunsten der Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen." 

Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin aus, es bestünde Identität 

und hochgradige Gleichartigkeit zwischen den beanspruchten Dienstleis-

tungen und Waren sowie eine starke Zeichenähnlichkeit. Weiter sei es un-

zutreffend, dass dem Element "Volks" eine reduzierte Kennzeichnungskraft 

zukomme. Auch sei zu berücksichtigen, dass die Widerspruchsgegnerin 

den identischen Zeichenanfang "Volks" mit einem Begriff kombiniert habe, 

dem ein semantisch inhaltlicher Bezug zum zweiten Bestandteil der Wider-

spruchsmarke zukomme. In dieser Kombination würde es für die betroffe-

nen Abnehmer nur allzu deutlich, dass sich die angefochtene Marke an den 

Ruf der Widerspruchsmarke anzulehnen versuche. Zwischen der Wider-

spruchsmarke und der angefochtenen Marke bestehe sowohl eine direkte 

wie auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr. 

B.b In ihrer Vernehmlassung vom 6. Mai 2021 beantragt das Institut (hier-

nach: Vorinstanz) unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen 

Entscheid die kostenfällige Abweisung der Beschwerde zulasten der Be-

schwerdeführerin. Ebenso reichte sie die gesamten Vorakten ein. 

B.c In der Beschwerdeantwort vom 10. Juni 2021 mit Rechtsbegehren auf 

Abweisung der Beschwerde vertritt die Beschwerdegegnerin die Auffas-

sung, weder lasse sich bezüglich allen von der angefochtenen Marke be-

anspruchten Dienstleistungen Gleichartigkeit behaupten, noch würde eine 

ausgeprägte Zeichenähnlichkeit vorliegen. Insbesondere habe eine "Werk-

statt" nichts mit einem "Wagen" zu tun, weshalb eine Verwechslungsgefahr 

zu verneinen sei. Auch habe die Beschwerdeführerin keine Belege einge-

reicht, aus denen eine Bekanntheit der Marke "VOLKSWAGEN" erkannt 

werden könne. Jedenfalls würden die Belege – wenn überhaupt – den Ge-

brauch des Kürzels "VW", nicht aber jener der Widerspruchsmarke zeigen.  

B.d Mit Replik vom 14. September 2021 hielt die Beschwerdeführerin ihre 

Rechtsbegehren aufrecht. 

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Seite 5 

B.e Nachdem sich die Beschwerdegegnerin nicht mehr vernehmen liess, 

wurde den Verfahrensbeteiligten mit Verfügung vom 2. November 2021 

mitgeteilt, dass kein weiterer Schriftenwechsel mehr vorgesehen sei. 

C.  

Auf die eingereichten Akten und weitere Vorbringen wird, soweit erforder-

lich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden 

gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig 

(Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 

2005, VGG, SR 173.32). Als Widersprechende hat die Beschwerdeführerin 

am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefoch-

tene Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Be-

schwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Da die Beschwerde im Üb-

rigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) 

und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 

VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten. 

2.  

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere 

Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für 

gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so 

dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V. 

mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 

[MSchG, SR 232.11]). 

2.2 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Gleichartigkeit der 

Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind, der Zei-

chenähnlichkeit der Marken, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke 

(BGE 128 III 441 E. 3.2 "Appenzeller Natural [fig.]", 126 III 315 E. 6 b-c 

"Rivella/Apiella [fig.]") sowie den Wechselwirkungen zwischen diesen drei 

Elementen. Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Wa-

ren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschie-

denheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher 

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Seite 6 

sich die Produkte sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzel-

ler Natural [fig.]", 128 III 96 E. 2a "Orfina"; Urteil des BVGer B-1342/2018 

vom 30. September 2020 E. 5.1 "[Apfel] [fig.], APPLE/APPLE BOU-

TIQUE"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrs-

kreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berück-

sichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer 

B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 2.1 "Quantex/Quantum CapitalPart-

ners"). 

2.3 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich, 

soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (vgl. E. 3.1 hier-

vor), aufgrund der Registereinträge (Urteil des BVGer B-1342/2018 E. 5.3 

m.H. "[Apfel] [fig.], APPLE/APPLE BOUTIQUE"). Der tatsächliche oder be-

absichtigte Gebrauch der Marke auf dem Markt ist irrelevant (Urteil des 

BVGer B-6921/2018 vom 27. Mai 2020 E. 3.2 und 7.5.3 "Facebook 

[fig.]/Facegirl [fig.]"). Entsprechend sind marketingmässige Segmentierun-

gen bezüglich Preis und Qualität der Waren unbeachtlich (Urteile des 

BVGer B-2473/2022 vom 5. April 2023 E. 2.3 "acara/AICARE [fig.]", 

B-2729/20219 vom 8. Februar 2023 E. 2.2 "Genius Bar, Genius Grove/Ge-

niusAcademy [fig.]", B-1342/2018 E. 5.3 "[Apfel] [fig.], APPLE/APPLE 

BOUTIQUE"; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], SIWR, 

Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009 [zit.: Marbach, SIWR III/1], N. 822; 

RALPH SCHLOSSER/CLAUDIA MARADAN, in: de Werra/Gilliéron [Hrsg.], 

Propriété intellectuelle, Commentaire romand, art. 3 LPM n. 142; MATTHIAS 

STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Marken-

schutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 128). Gleichartig-

keit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen können, 

die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienst-

leistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebs-

stätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens un-

ter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile 

des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 2.2 "Nivea [fig.]/Neauvia", 

B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnnect [fig.]"; STÄDELI/

BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 117). 

2.4 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den 

die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-

lassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller", 121 III 377 E. 2.a "Boss/

Boks", 119 II 473 E. 2.d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄU-

SER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Hierfür ist der Registereintrag massgeblich (Urteil 

des BVGer B-2473/2022 E. 2.4 mit Hinweisen "acara/AICARE [fig.]"). 

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Seite 7 

Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen bei der Beurteilung 

der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (MARBACH, 

SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan"). 

Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben die 

Marke bzw. deren Erinnerungsbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungs-

schwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das 

Urteil des BVGer B-1085/2008 vom 13. November 2008 "Red Bull, 

Bull/Stierbräu"). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zei-

chenelemente ist zulässig (Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.3 "WORLD 

ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]; MARBACH, 

SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 "Eden Club").  

2.5 Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild 

und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstim-

mung auf einer Ebene zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 

127 III 160 E. 2.b.cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 

20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentli-

chen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinander-

folge der Vokale bestimmt; das Schriftbild durch die Anordnung und opti-

sche Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a 

"Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radomat"). Übereinstimmungen im 

Wortanfang haben im Erinnerungsbild ein besonderes Gewicht (vgl. BGE 

122 III 382 E. 5.b "Kamillosan"; Entscheid der RKGE, in: sic! 2002, S. 756 

E. 7 "Bally/Ball [fig.]"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 

E. 6.5 "Gallo/Gallay [fig.]"). Aber auch die Endung findet, insbesondere 

wenn sie bei der Aussprache betont wird, grössere Beachtung als unbe-

tonte Mittelsilben (BGE 126 III 315 E. 6.c "Rivella/Apiella [fig.]"; 122 III 382 

E. 5.a "Kamillosan").  

2.6 Reine Wortmarken geniessen Schutz für jede verkehrsübliche bildliche 

Wiedergabeform, was gängige Schrifttypen und -grössen, Fett- und Kur-

sivschrift, Gross- und Kleinbuchstaben, gesperrte und schmale Laufweiten 

einschliesst (Urteil des BVGer B-2849/2020 vom 13. Januar 2022 E. 3.4 

mit Hinweisen "PIC SOLUTION/SYRIPIC"), sodass in Bezug auf die Zei-

chenähnlichkeit reiner Wortmarken nicht auf die Gross- und Kleinschrei-

bung zu achten ist. Doch kann die im Register eingetragene Gross- 

und/oder Kleinschreibung helfen, einen von mehreren Sinngehalten anzu-

zeigen (Urteil des BVGer B-2849/2020 vom 13. Januar 2022 E. 3.4 "PIC 

SOLUTION/SYRIPIC"). 

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Seite 8 

2.7 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn Fehlzurechnungen aufgrund 

der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren bzw. Dienstleis-

tungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen verse-

henen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-

rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn 

eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine 

mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar aus-

einanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Mar-

keninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (BGE 128 III 96 

E. 2a "Orfina/Orfina"; BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas"; BGE 122 III 382 

E. 1 "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b 

"Stoxx/StockX [fig.]"; Urteile des BVGer B-2729/2019 E. 2.4 "Genius Bar, 

Genius Grove/GeniusAcademy [fig.]", B-3417/2020 vom 27. Oktober 2022 

E. 3.4.2 "Hotel Tonight [fig.]/Verychic Tonight [fig.]," B-6173/2018 E. 3.4 

m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM 

[fig.]"). 

2.8 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall 

der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder 

Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, 

da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu berück-

sichtigen (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent 

Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, Art. 3 N. 45). 

Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als 

für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere 

Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen 

(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.6 

m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM 

[fig.]"). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren prägende 

Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs 

anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol"; Urteile des BVGer 

B-1342/2018 E. 5.7 "[Apfel] [fig.], APPLE/APPLE BOUTIQUE", 

B-6173/2018 E. 3.6 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH 

ECONOMIC FORUM [fig.]", B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 2.6 

"MEISTER/ZeitMeister"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hin-

weise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck 

oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von 

den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand 

verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen 

(BGE 135 III 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteile des BVGer 

B-6173/2018 E. 3.5 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH 

B-938/2021 

Seite 9 

ECONOMIC FORUM [fig.]", B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 

"Noblewood"). Eine Marke gilt als stark, wenn sie aufgrund ihres prägen-

den Ausdrucks oder fantasiehaften Gehalts auffällt oder dank intensiven 

Gebrauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit geniesst (statt vieler: 

BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillosan"). Stimmen die Vergleichszeichen in 

einem anpreisend wirkenden und damit schwachen Bestandteil überein, 

werden in der Rechtsprechung bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr 

unter anderem zwei Fallgruppen unterschieden (Urteil des BVGer 

B-2729/2019 vom 8. Februar 2023 E. 2.5 "Genius Bar, Genius Grove/Ge-

niusAcademy [fig.]"). In der ersten Fallgruppe wird die Verwechslungsge-

fahr trotz Übereinstimmung einzig in einem vorwiegend beschreibenden 

Bestandteil bejaht, weil das übereinstimmende Zeichenelement lediglich 

leicht geschwächt wird (Urteile des BVGer B-3072/2021 vom 12. April 2022 

E. 6.7 und E. 7 "Prinz/Prinzenhaus", B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 

E. 6.3 "Meister/ZeitMeister"). In der zweiten Fallgruppe hingegen wird das 

Bestehen einer Verwechslungsgefahr mit der Begründung verneint, dass 

die Vergleichszeichen sich in weiteren Zeichenelementen derart deutlich 

voneinander unterscheiden, dass die Übereinstimmung im an sich schwa-

chen Zeichenelement im Verhältnis zu dieser Abweichung nur noch 

schwach wirkt (Urteile des BVGer B-5530/2013 vom 6. August 2014 E. 5 

mit Hinweisen "MILLESIMA/MILLEZIMUS", B-3119/2013 vom 12. Juni 

2014 "SWISSPRIMBEEF/Appenzeller Prim[e] Beef [fig.]", B-7017/2008 

vom 11. Februar 2010 E. 6 "Plus/++Plusplus++ [fig.]"). Die Verwechselbar-

keit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenver-

gleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu 

beurteilen (Urteil des BVGer B-2473/2022 vom 5. April 2023 E. 2.6 mit Hin-

weisen "acara/AICARE [fig.]"). 

3.  

3.1 Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt voraus, 

dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung einer Nichtgebrauchs-

einrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die 

sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und 12 

Abs. 1 MSchG). In Anbetracht dessen, dass bei der Prüfung des Ge-

brauchs bzw. Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke den Mitwirkungs-

pflichten der Parteien gemäss Art. 13 Abs. 1 VwVG eine so erhebliche Be-

deutung zukommt, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz 

(Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszu-

gehen ist, ist der Gebrauch bzw. Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke 

nicht von Amtes wegen zu prüfen (Urteile des BVGer B-3250/2021 E. 2.1 

B-938/2021 

Seite 10 

"SET ONE/se:one – der deutsche Messestuhl", B-4552/2020 vom 7. Juli 

2021 E. 2.3 "E*trade [fig.]/e trader [fig.]; B-7210/2017 E. 3.1 "Schellen-

Ursli/Schellenursli"; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin 

[Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 

2. Aufl. 2017, Art. 32 N. 7 und 10). Vielmehr obliegt es dem Widerspruchs-

gegner diese rechtzeitig vorzubringen.  

3.2 Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs im Sinne 

von Art. 12 Abs. 1 MSchG geltend machen, so hat er diese "klar und un-

missverständlich" im Rahmen seiner ersten (inhaltlichen) Stellungnahme 

im Widerspruchsverfahren, meint: die Widerspruchsantwort, an die Vor-

instanz vorzubringen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Marken-

schutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]; GAS-

SER, a.a.O., Art. 32 N. 5, 11 und 13). Dabei bestimmt der Widerspruchs-

gegner in welchem Umfang er die Einrede geltend machen will (GASSER, 

a.a.O., Art. 32 N. 5 und 7). Wird die Einrede rechtzeitig erhoben, hat der 

Widersprechende den Gebrauch der Widerspruchsmarke in jenem Zeit-

raum glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 MSchV). 

Ist der Nichtgebrauch nicht spezifiziert behauptet, richtet sich die Einrede 

gegen die Widerspruchsmarke als Ganzes (GASSER, a.a.O., Art. 32 N. 8). 

Spezifiziert der Widerspruchsgegner seine Einrede des Nichtgebrauchs in-

des ausdrücklich nur auf bestimmte Waren bzw. Dienstleistungen für wel-

che die Widerspruchsmarke eingetragen ist, muss die Widersprechende 

den Gebrauch einzig im bestrittenen Umfang glaubhaft machen (GASSER, 

a.a.O., Art. 32 N. 8 f.). Die Glaubhaftmachung muss sich auf einen Zeit-

raum von fünf Jahren beziehen, der rückwirkend ab dem Zeitpunkt zu be-

rechnen ist, an dem der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der Wi-

derspruchsmarke geltend macht (BVGE 2021 IV/2 E. 5.1.3 mit Hinweisen 

"Prosegur"; Urteile des BVGer B-6505/2017 E. 4.1 "Puma [fig.]/MG Puma", 

B-6637/2014 vom 10. Oktober 2016 E. 2.1.3 "sensationail [fig.]/SEN-

SATIONAIL", B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.1 "Wheels/Wheely", 

B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 3.3 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"). 

3.3 Vorliegend machte die Beschwerdegegnerin in ihrer Widerspruchsant-

wort vom 8. April 2020, und damit rechtzeitig (Art. 22 Abs. 3 MSchV), be-

schränkt auf die in den Klassen 37 und 39 von der Widerspruchsmarke 

beanspruchten Dienstleistungen die Einrede des Nichtgebrauchs geltend 

(Widerspruchsantwort, Ziff. 4; angefochtene Verfügung, III/B, Ziff. 5). Zum 

Zeitpunkt der Erhebung der Nichtgebrauchseinrede war die Karenzfrist der 

Widerspruchsmarke im Zeitpunkt bereits abgelaufen, weshalb es der Be-

schwerdeführerin grundsätzlich oblag, den rechtserhaltenden Gebrauch 

B-938/2021 

Seite 11 

der Widerspruchsmarke im bestrittenen Umfang der Klassen 37 und 39 für 

den Zeitraum zwischen dem 8. April 2015 und dem 8. April 2020 glaubhaft 

zu machen. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch brachte sie jedenfalls 

nicht vor. In der Folge reichte die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen 

Widerspruchsverfahren nicht nur einige Gebrauchsbelege ein, aus wel-

chen ihrer Ansicht nach sich der rechtserhaltende Gebrauch der Wider-

spruchsmarke im Zusammenhang mit den von ihr in den Klassen 37 und 

39 beanspruchten Dienstleistungen glaubhaft ergebe; sie führte ausser-

dem aus, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke für alle von ihr be-

anspruchten Waren und Dienstleistungen in der Schweiz als notorisch zu 

gelten habe (Beschwerde, Rz. 15). 

3.4 In der angefochtenen Verfügung verzichtete die Vorinstanz aus pro-

zessökonomischen Gründen auf eine Prüfung des Gebrauchs der Wider-

spruchsmarke für die Dienstleistungen der Klasse 37 und 39. Stattdessen 

führte sie die Prüfung der Verwechslungsgefahr gestützt auf die nicht von 

der Einrede belasteten Waren und Dienstleistungen der Widerspruchs-

marke. Sie begründete dieses Vorgehen damit, dass die Gleichartigkeits-

prüfung zwischen den Dienstleistungen beider Marken selbst bei einer 

Glaubhaftmachung des Gebrauchs für die Dienstleistungen der Klassen 37 

und 39 nicht anders beurteilt würde, als gestützt auf die von der Wider-

spruchsmarke beanspruchten und nicht einredebelasteten Waren der 

Klasse 12 und Dienstleistungen der Klasse 42 (angefochtene Verfügung, 

III/B, Ziff. 7). Für die Prüfung der Verwechslungsgefahr beschränkte sich 

die Vorinstanz demnach auf jene Waren und Dienstleistungen der Wider-

spruchsmarke, welche nicht von der Nichtgebrauchseinrede umfasst wur-

den, d.h. Waren der Klasse 12 und Dienstleistungen der Klasse 42 (ange-

fochtene Verfügung, III/B, Ziff. 7). 

3.5 In ihrer Beschwerde rügt die Beschwerdeführerin das vorinstanzliche 

Vorgehen und führt aus, sie halte es für falsch, lediglich auf die Gleichar-

tigkeit mit der Klasse 12 abzustellen und darauf zu verzichten, die Notorie-

tät oder die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke für 

die Dienstleistungen der Klasse 37 und 39 festzustellen (Beschwerde, 

Rz. 14). Auch wenn alle von der Beschwerdegegnerin beanspruchten 

Dienstleistungen gemäss Praxis bereits mit den von der Widerspruchs-

marke in Klasse 12 beanspruchten Waren gleichartig seien (Beschwerde, 

Rz. 12; Widerspruchsreplik, Rz. 2 f. und 19), habe der Gebrauch der Wi-

derspruchsmarke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen als 

notorisch zu gelten, und sei im Übrigen für die Dienstleistungen der 

B-938/2021 

Seite 12 

Klassen 37 und 39 im vorinstanzlichen Verfahren auch glaubhaft gemacht 

worden (Beschwerde, Rz. 15).  

3.6 Die Nichtgebrauchseinrede bezog sich vorliegend einzig auf bestimmte 

Klassen, weshalb der Vorinstanz für die Prüfung der Verwechslungsgefahr 

zwei Begründungsalternativen zur Verfügung standen: sich entweder ein-

zig auf das unbestrittene Waren- und Dienstleistungsverzeichnis abzustüt-

zen oder aber die einredebelasteten Dienstleistungen mitzuberücksichti-

gen und dafür den rechtserhaltenden Gebrauch zu prüfen. Indem sich die 

Vorinstanz für Ersteres entschied, hat sie weder das rechtliche Gehör der 

Beschwerdeführerin verletzt, noch ein schützenswertes Feststellungsinte-

resse der Beschwerdeführerin geschaffen. Beschwert ist die Beschwerde-

führerin nämlich einzig durch das Dispositiv der angefochtenen Verfügung, 

nicht aber durch deren Begründung (VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID 

HUBER, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungs-

verfahrensgesetz [VwVG], 3. Aufl. 2023, Art. 48 Rz. 15). Deshalb hat sie in 

Fällen, in denen Begründungsalternativen vorliegen, keinen Anspruch auf 

eine Eventualbegründung. Weiter hat die Vorinstanz die Verwechslungs-

gefahr nach der Gleichartigkeit der (unbestrittenen) Waren und Dienstleis-

tungen, für die die Marken hinterlegt sind, der Zeichenähnlichkeit der Mar-

ken, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (BGE 128 III 441 E. 3.2 

"Appenzeller Natural [fig.]", 126 III 315 E. 6 b-c "Rivella/Apiella [fig.]") sowie 

den Wechselwirkungen zwischen diesen drei Elementen beurteilt (vgl. 

E. 2.2 hiervor), weshalb das vorinstanzliche Vorgehen formell nicht zu be-

anstanden ist.  

3.7 Wie sich nachfolgend zeigen wird (vgl. E. 5.2 und 5.3 hiernach), lässt 

sich die Gleichartigkeit zu den von der angefochtenen Marke beanspruch-

ten Dienstleistungen bereits aufgrund der unbestrittenen Waren und 

Dienstleistungen der Klassen 12 und 42 der Widerspruchsmarke bejahen. 

Dies gilt namentlich auch für die Gleichartigkeit zu der Dienstleistung "Ver-

packung von Waren" in Klasse 39 der angefochtenen Marke (vgl. E. 5.3.2 

in fine). Abgesehen davon, dass es sich dabei wie in E. 3.6 festgehalten 

um eine der in dieser Situation möglichen Vorgehensweisen handelt, ist 

das vorinstanzliche Vorgehen insofern weder zu beanstanden, noch ge-

reichte es der Beschwerdeführerin zum Nachteil. Inwiefern die Wider-

spruchsmarke in der Schweiz gestützt auf die von der Beschwerdeführerin 

im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Gebrauchsbelege im Zusam-

menhang mit Dienstleistungen der Klasse 37 und 39 – wie von der Be-

schwerdegegnerin bestritten – im Referenzzeitraum rechtserhaltend 

B-938/2021 

Seite 13 

gebraucht worden ist, kann daher auch im Beschwerdeverfahren offenge-

lassen werden. 

4.  

4.1 Nach dem Gesagten sind zunächst ausgehend vom Warenverzeichnis 

der älteren Marke die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen 

(RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen 

Markenrecht, Diss. 2015, Rz. 13.06; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51; EUGEN 

MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 

11).  

4.1.1 Die Widerspruchsmarke stützt ihren Widerspruch unter anderem auf 

Waren der Klasse 12 (Beschwerde, Rz. 10 ff.; Widerspruchsschrift, 

Rz. 6 ff.). Es sind dies: "véhicules, appareils de locomotion par terre, par 

air ou par eau y compris leurs éléments, notamment automobiles et leurs 

éléments, moteurs pour véhicules terrestres et leurs organes". Zum einen 

richten sich diese Waren an Fachkreise wie Motorrad-, Autoreparaturwerk-

stätte sowie an Unternehmen, die mit Fahrzeugen aller Arten und deren 

Bestandteile handeln (Urteile des BVGer B-1306/2021 vom 1. Februar 

2022 E. 4 "YT/EYT [fig.], B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 4 

"EQ/EQART", B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 3.2 "e [fig.]/pick e bike [fig.], 

B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 4 "Caddy/Top Caddy [fig.]", 

B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 4 "LAND ROVER/LAND GLIDER" 

[BVGE 2014/34]). In Anbetracht, dass die Beschwerdeführerin auch für 

Boote und Flugzeuge Markenschutz beansprucht, sind entsprechende 

Handels-, Verkaufs- und Reparaturwerkstätten zu den fachlichen Abneh-

mern zu zählen. Andererseits ist zu den massgeblichen Verkehrskreise 

auch das breite Publikum zu zählen, welches zum Eigengebrauch ein mo-

torisiertes Fahrzeug für Land, Wasser und Luft (z.B. Sportflugzeuge) er-

wirbt (Urteile des BVGer B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 4 "YT/EYT 

[fig.], B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 4 "EQ/EQART", B-87/2020 

vom 26. April 2021 E. 3.2 "e [fig.]/pick e bike [fig.], B-7536/2015 vom 

10. Juni 2016 E. 4 "Caddy/Top Caddy [fig.]", B-4829/2012 vom 28. Juli 

2014 E. 4 "LAND ROVER/LAND GLIDER"). 

4.1.2 Weiter stützt die Beschwerdeführerin ihren Widerspruch auf die 

Dienstleistungen "hébergement temporaire y compris location de loge-

ments temporaires" in Klasse 42. Zu den Verkehrskreisen dieser Dienst-

leistungen sind sowohl private Reisende wie auch geschäftliche Abnehmer 

des Immobilienwesens, der Hotellerie und Gastronomie zu zählen (Urteile 

B-938/2021 

Seite 14 

des BVGer B-3417/2020 vom 27. Oktober 2022 E. 4.3 f. "Hotel Tonight 

[fig.]/VeryChic Tonight [fig.]", B-151/2018 vom 4. Februar 2020 E. 9.1 "BVL-

GARI VAULT, BVLGARI").  

4.2 Die Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise ist im Rahmen der 

Prüfung einer allfälligen Verwechslungsgefahr zweier Marken, vor allem in 

Bezug auf die Frage zu ihrer Aufmerksamkeit, von Bedeutung. Je höher 

die Aufmerksamkeit bei der Inanspruchnahme der fraglichen Waren und 

Dienstleistungen ist, desto höher ist das Unterscheidungsvermögen der 

angesprochenen Abnehmerkreise (Urteil des BVGer B-2473/2022 vom 

5. April 2023 E. 3.2 "acara/AICARE [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 50).  

4.2.1 Der Erwerb eines Fahrzeugs ist meist mit einer gründlichen Informa-

tionsbeschaffung verbunden. Ein Fahrzeug wird in den wenigsten Fällen 

spontan und ohne vorgängige Informationen gekauft. Als hochpreisige und 

langlebige Güter werden diese von den Abnehmern (Fachkreise wie End-

abnehmer) mit einer erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt (BVGE 

2014/34 E. 7.2.2 "LAND ROVER/Land Glider"; Urteile des BVGer 

B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 4 "YT/EYT [fig.], B-3264/2020 vom 

26. Januar 2022 E. 4 "EQ/EQART", B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 3.2 

"e [fig.]/pick e bike [fig.], B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 4 "Caddy/Top 

Caddy [fig.]").  

4.2.2 Demgegenüber werden auch die Verkehrskreise von Beherber-

gungsdienstleistungen diese nicht achtlos in Anspruch nehmen. Vielmehr 

ist davon auszugehen, dass die Abnehmer dabei mindestens eine durch-

schnittliche Aufmerksamkeit an den Tag legen (Urteile des BVGer 

B-3417/2020 vom 27. Oktober 2022 E. 4.3 f. "Hotel Tonight [fig.]/VeryChic 

Tonight [fig.]", B-151/2018 vom 4. Februar 2020 E. 9.2.1 "BVLGARI VAULT, 

BVLGARI"). 

5.  

5.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG 

setzt voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder 

Dienstleistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil). Entsprechend ist nun zu 

prüfen, inwiefern die von der angefochtenen Marke in den Klassen 37 und 

39 beanspruchten Dienstleistungen aus Sicht der Verkehrskreise identisch 

oder zumindest gleichartig zu den von der Widerspruchsmarke in den Klas-

sen 12 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind. 

B-938/2021 

Seite 15 

5.2 Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 37 die Dienstleistun-

gen "Dienstleistungen einer Autowerkstatt zur Wartung und Reparatur von 

Motorfahrzeugen; Inspektion von Automobilen und deren Komponenten 

vor Wartung und Reparatur; Reparatur und Instandhaltung von Automobi-

len und deren Teilen; Reparatur, Wartung und Überholung von Automobi-

len; Umbau und Tuning von Serienfahrzeugen und deren Motoren; Pflege, 

Wartung und Reparatur von Fahrzeugen; Fahrzeugservice (Betanken und 

Instandhaltung); Fahrzeugreparatur als Teil des Pannendienstes; Fahr-

zeugreinigung und Autowäsche; Fahrzeuginstandhaltung; Auskünfte in Be-

zug auf die Reparatur von Fahrzeugen; Erteilen von Auskünften und Bera-

tung bezüglich Fahrzeugreparatur". Im angefochtenen Entscheid kommt 

die Vorinstanz zum Schluss, dass insbesondere zwischen den von der 

Widerspruchsmarke in Klasse 12 "Véhicules, appareils de locomotion par 

terre, par air ou par eau y compris leurs éléments, notamment automobiles 

et leurs éléments, moteurs pour véhicules terrestres et leurs organes" und 

den angefochtenen Dienstleistungen in Klasse 37 eine Gleichartigkeit be-

stehe, weil es sich bei diesen Dienstleistungen um Wartungs- und Repara-

turdienstleistungen der Waren der Widersprechenden handle. Nicht nur 

würden sich Ware und Dienstleistung ergänzen, deren gemeinsames An-

gebot sei typisch, (angefochtene Verfügung, III/C, Ziff. 5). Dieser Einschät-

zung ist zuzustimmen, und wird im Übrigen von keiner Partei bestritten (Be-

schwerde, Rz. 16; Beschwerdeantwort, Rz. 8 e contrario). 

5.3  

5.3.1 In Klasse 39 beansprucht die angefochtene Marke die Dienstleistun-

gen "Vermietung von Parkplätzen und Garagen für Fahrzeuge; Vermietung 

von Transportfahrzeugen und Anhängern; Vermietung von Fahrzeugen; 

Abschleppen von Fahrzeugen; Abschleppen und Abtransport von Fahrzeu-

gen als Bestandteil von Pannenservice; Fahrzeugtransportdienste; 

Fahrzeugtransport- und -verleihdienste; Transportwesen; Verpackung und 

Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen".  

5.3.2 Die Vorinstanz bejaht eine Gleichartigkeit zwischen den von der Wi-

derspruchsmarke in Klasse 12 beanspruchten Waren und den in Klasse 39 

beanspruchten Dienstleistungen der angefochtenen Marke "Vermietung 

von Parkplätzen und Garagen für Fahrzeuge; Vermietung von Transport-

fahrzeugen und Anhängern; Vermietung von Fahrzeugen; Abschleppen 

von Fahrzeugen; Abschleppen und Abtransport von Fahrzeugen als Be-

standteil von Pannenservice; Fahrzeugtransportdienste; Fahrzeug-

transport- und -verleihdienste; Transportwesen; Lagerung von Waren" 

B-938/2021 

Seite 16 

ausgegangen werden (angefochtene Verfügung, III/C, Ziff. 6). Ebenso ist 

hinsichtlich der in Klasse 39 angefochtenen "Veranstaltung von Reisen" 

von Gleichartigkeit mit den von der Widersprechenden in Klasse 42 bean-

spruchten "hébergement temporaire y compris location de logements tem-

poraires", deren Gebrauch nicht bestritten worden sei, auszugehen (ange-

fochtene Verfügung, III/C, Ziff. 7). Es sei üblich, die Waren der Klasse 12 

sowie die Dienstleistung der Klasse 42 der Widerspruchsmarke als Leis-

tungspaket mit den vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 39 der an-

gefochtenen Marke anzubieten (angefochtene Verfügung, III/C, Ziff. 6 f.). 

Dieser Einschätzung ist zuzustimmen, und wird im Übrigen von keiner 

Partei bestritten (Beschwerde, Rz. 16; Beschwerdeantwort, Rz. 8 e contra-

rio). 

5.3.3 Im angefochtenen Widerspruchsentscheid verneint die Vorinstanz in-

des eine Gleichartigkeit für die von der angefochtenen Marke in Klasse 39 

beanspruchte Dienstleistung "Verpackung von Waren" zu einer von der Wi-

derspruchsmarke beanspruchten Ware oder Dienstleistung. Weder würden 

hierzu Hinweise für eine Marktüblichkeit zu Waren der Klasse 12 vorliegen, 

noch zu anderen Dienstleistungen, welche von der Widerspruchsmarke 

beansprucht werden (angefochtene Verfügung, III/C, Ziff. 6).  

Die Beschwerdeführerin ihrerseits führt ohne weitere Begründung aus, 

dass sämtliche von der angefochtenen Marke in Klasse 39 beanspruchten 

Dienstleistungen mit den Waren in der Klasse 12 der Widerspruchsmarke 

gleichartig seien (Beschwerde, Rz. 16). Die Beschwerdegegnerin ihrerseits 

beurteilt die Prüfung der Gleichartigkeit einzig bezogen auf die einredebe-

lasteten Dienstleistungen der Klasse 37 der Widerspruchsmarke und führt 

aus, die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen 

seien mit den von der angefochtenen Marke in Klasse 39 beanspruchten 

"Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltungen von Reisen" nicht 

gleichartig (Beschwerdeantwort, Rz. 8). In Anbetracht dessen, dass die 

Prüfung der Gleichartigkeit seitens der Widerspruchsmarke nicht gestützt 

auf deren Klassen 37 und 39 erfolgte, ist auf den Einwand der Beschwer-

degegnerin nicht weiter einzugehen.  

5.3.4 Demnach ist die vorinstanzliche Beurteilung der Gleichartigkeit in Be-

zug auf die von der angefochtenen Marke in Klasse 39 beanspruchten 

Dienstleistungen einzig bezüglich der Dienstleistung "Verpackung von Wa-

ren" strittig (vgl. E. 5.3.2 hiervor). Entsprechend ist primär die Frage zu be-

antworten, ob zwischen "véhicules" und "Verpackung von Waren" eine 

marktübliche Verknüpfung vorliegt, respektive, ob diese in einem 

B-938/2021 

Seite 17 

einheitlichen Leistungspaket angeboten werden. Wie die Vorinstanz zu 

recht feststellt, kann die Gleichartigkeit zwischen den von der Beschwer-

deführerin in Klasse 12 beanspruchten Waren "véhicules, appareils de 

locomotion par terre, par air ou par eau y compris leurs éléments, notam-

ment automobiles et leurs éléments, moteurs pour véhicules terrestres et 

leurs organes" und den von der Beschwerdegegnerin in Klasse 39 bean-

spruchten Dienstleistungen "Lagerung von Waren" bejaht werden, da unter 

diese Dienstleistung auch die Lagerung von Pneus und Ersatzteile fällt, 

was eine von Autohändlern und Garagisten üblicherweise angebotene 

Dienstleistung darstellt (vgl. angefochtene Verfügung, III/C, Ziff. 6). Diese 

Argumentation ist indes auch betreffend die "Verpackung von Waren" an-

zubringen, geht doch eine Lagerung von Ersatzteilen von Fahrzeugen bzw. 

von Pneus üblicherweise mit einer zumindest temporären Verpackung der-

selbigen einher. Damit ist die Frage des einheitlichen Leistungspakets zwi-

schen den von der Beschwerdeführerin in Klasse 12 beanspruchten Waren 

"véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau y compris 

leurs éléments, notamment automobiles et leurs éléments, moteurs pour 

véhicules terrestres et leurs organes" und den von der Beschwerdegegne-

rin in Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen "Lagerung von Waren" zu 

bejahen und es liegt eine, wenn auch entfernte, Gleichartigkeit vor.  

5.4 Im Ergebnis ist damit die – wenn auch teils entfernte – Gleichartigkeit 

zwischen den Waren und Dienstleistungen der Beschwerdeführerin 

(Klasse 12 und Klasse 42) und den Dienstleistungen der Beschwerdegeg-

nerin (Klasse 37 und Klasse 39) zu bejahen.  

6.  

Angesichts der festgestellten Gleichartigkeit gilt es nun zu prüfen, ob zwi-

schen den beiden Marken "VOLKSWAGEN" und "VolksWerkstatt" eine Zei-

chenähnlichkeit unter den Aspekten Schriftbild, Klang und Sinngehalt be-

steht. 

6.1 Die Vorinstanz bejaht aufgrund von Ähnlichkeiten im Schriftbild und im 

Klang eine gewisse Zeichenähnlichkeit. Sie kommt indes zum Schluss, 

dass trotz Übereinstimmung im präzisierenden Element "Volks" sich insge-

samt klar unterschiedliche Sinngehalte ergeben würden (angefochtene 

Verfügung, III/D, Ziff. 2 ff.). Demgegenüber führt die Beschwerdeführerin 

aus, es sei von einer starken Zeichenähnlichkeit auf allen relevanten Ver-

gleichsebenen auszugehen (Beschwerde, Rz. 21). Nicht nur übernehme 

die angefochtene Marke den Zeichenanfang der Widerspruchsmarke, sie 

schaffe auch eine sinngehaltliche Nähe zur Widerspruchsmarke 

B-938/2021 

Seite 18 

(Beschwerde, Rz. 19 f.). Schliesslich bestreitet die Beschwerdegegnerin 

das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit (Beschwerdeantwort, Rz. 9).  

6.2 Vorliegend stehen sich die zwei Wortmarken "VOLKSWAGEN" und 

"VolksWerkstatt" gegenüber. Beide Marken sind dreisilbig, stimmen in der 

ersten Silbe "Volks" sowie dem daran anschliessenden Buchstaben "W" 

überein. Die Vokalfolge der Widerspruchsmarke lautet "O-A-E", jene der 

angefochtenen Marke "O-E-A". Weiter stehen sich die Konsonantenfolge 

"V-LKSW-G-N" und "V-lksW-rkst-tt" gegenüber. Die Marken stimmen dem-

nach im Wort "Volks" sowie in den vorhandenen Vokalen (wenn auch nicht 

in der gleichen Reihenfolge) überein. Zwischen den Vergleichszeichen be-

steht damit eine phonetische Ähnlichkeit.  

6.3 Weiter setzt sich die Widerspruchsmarke aus 10 und die angefochtene 

Marke aus 14 Buchstaben zusammen. Letztere ist damit ein wenig länger. 

Wie bereits erwähnt, übernimmt die angefochtene Marke indes mit den ers-

ten sechs Buchstaben der Widerspruchsmarke nicht nur denselben Zei-

chenanfang, sondern auch den Zeichenaufbau ("Volks" plus zweiter Begriff 

mit Anfangsbuchstaben "W"). Zwischen den Vergleichszeichen kommt 

folglich zur phonetischen auch eine schriftbildliche Ähnlichkeit hinzu.  

6.4  

6.4.1 Wie unter E. 2.3 hiervor festgehalten führt bereits die Übereinstim-

mung auf einer der drei Ebenen (Klang, Schriftbild und Sinngehalt) in der 

Regel zur Bejahung einer Zeichenähnlichkeit. In Anbetracht dessen, dass 

die Vergleichszeichen vorliegend auf der klanglichen und schriftbildlichen 

Ebene übereinstimmen, ist eine Zeichenähnlichkeit grundsätzlich zu beja-

hen. Indes kann ein veränderter Sinngehalt eine bestehende Zeichenähn-

lichkeit unter Umständen aufheben (BGE 112 II 362 E. 2 "Escolino/Secco-

lina", 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; Urteile des BVGer B-552/2017 E. 5.3 

"Hirsch/Apfelhirsch", B-5294/2016 E. 5.3 m.H. "MEISTER/ZeitMeister"). 

Voraussetzung hierfür ist, dass die Konfliktzeichen je einen für den mass-

gebenden Verkehrskreis auch tatsächlich erkennbaren Sinngehalt aufwei-

sen und dieser zudem spontan erkannt und verstanden wird (Urteil des 

BVGer B-970/2019 vom 11. Februar 2020 E. 6.3 "clever fit [fig.]/cleverfit 

[fig.]"). 

6.4.2 Der beiden Marken gemeinsame Zeichenteil "VOLKS" ist die dekli-

nierte Form des Wortes "Volk" und gehört zum deutschen Wortschatz. Da-

bei kann "Volk" "durch gemeinsame Sprache und Kultur verbundene, 

B-938/2021 

Seite 19 

grössere Gemeinschaft von Menschen", "zusammengehörige Gruppe 

gleichartiger Tiere", "Bevölkerung eines Landes", "die unteren Bevölke-

rungsschichten", oder "Menschengruppe" bedeuten (vgl. Eintrag zu "Volk" 

in: WAHRIG, Wörterbuch der deutschen Sprache, 28. Aufl., München 2018). 

Die massgeblichen Verkehrskreise sind im Stande, diesen Begriff auch ent-

sprechend den dargelegten Sinngehalten zu verstehen. Die angefochtene 

Marke übernimmt dieses Element der Widerspruchsmarke. 

6.4.3 Als weiteres Wortelement führt die Widerspruchsmarke den Begriff 

"Wagen" auf. Als Teil des deutschen Wortschatzes kommt "Wagen" die Be-

deutungen "meist zweispuriges Fahrzeug mir Rädern", "Kraftwagen, Auto" 

oder "Teil zum Führen eines Gegenstandes" zu (vgl. Eintrag zu "Wagen" 

in: WAHRIG, a.a.O.). Die deutschsprachigen massgeblichen Verkehrsteil-

nehmer sind damit im Stande, diesen Begriff auch entsprechend den dar-

gelegten Sinngehalten zu verstehen. 

6.4.4 Die angefochtene Marke ihrerseits enthält als weiteres Zeichenele-

ment den Begriff "Werkstatt". "Werkstatt", ebenfalls als Teil des deutschen 

Wortschatzes, bedeutet "Arbeitsstätte für die gewerbliche Herstellung von 

Waren, in der im allgemeinen sämtliche Arbeitsgänge durchgeführt wer-

den" oder "Arbeitsraum eines Künstlers" (vgl. Eintrag zu "Werkstatt" 

in: WAHRIG, a.a.O.). Auch hier sind jedenfalls die deutschsprachigen Ver-

kehrsteilnehmer im Stande, diesen Begriff entsprechend den dargelegten 

Sinngehalten zu verstehen. 

6.4.5 Zusammenfassend ist zum Sinngehalt der Widerspruchsmarke fest-

zuhalten, dass diese von den massgeblichen Verkehrskreisen namentlich 

als "ein Fahrzeug für das Volk/Fahrzeug des Volkes" verstanden werden 

kann. Demgegenüber werden die massgeblichen Verkehrskreise der an-

gefochtenen Marke den Sinngehalt "Werkstatt/Werkstätte für das Volk/des 

Volkes" zusprechen. Identische Sinngehalte liegen damit, wie die Vor-

instanz zu Recht ausführt (angefochtene Verfügung, III/D, Ziff. 4), nicht vor. 

Indes ist der von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang vor-

gebrachte Hinweis, wonach zwischen beiden Zeichen eine semantische 

Nähe bestehe (Beschwerde, Rz. 20), nicht von der Hand zu weisen. Beide 

Zeichen stimmen zum einen im Bestandteil "Volks" überein. Weiter liegt 

zwischen "Wagen" und "Werkstatt" ein inhaltlich-sachlicher Bezug vor, 

denn ein Fahrzeug bzw. Wagen wird zur Wartung und Reparatur in eine 

Werkstatt bzw. Autowerkstatt gebracht (vgl. Eintrag zu "Autowerkstatt", in: 

DUDEN ONLINE, aufrufbar unter https://www.duden.de/rechtschreibung/Au-

towerkstatt). Wenn gleich also nicht von identischen Bedeutungsinhalten 

B-938/2021 

Seite 20 

in den Vergleichszeichen auszugehen ist, ergibt die Kombination von 

"Volkswagen" und "Volkswerkstatt" einen naheliegenden Sinn. Es liegen 

insoweit Ähnlichkeiten im semantischen Inhalt vor.  

6.5 Damit ist festzustellen, dass die angefochtene Marke den Zeichenauf-

bau, das erste Wortelement sowie den Anfangsbuchstaben des zweiten 

Markenbestandteils vollkommen übernimmt. Daraus ergeben sich klangli-

che und schriftbildliche Ähnlichkeiten. Wenngleich die Sinngehalte beider 

Marken nicht übereinstimmend sind, bestehen dahingehend Ähnlichkeiten 

im Sinngehalt, als beide Marken etwas für das Volk bezeichnen und zwi-

schen den beiden Begriffen "Wagen" und "Werkstatt" eine semantische 

Nähe besteht. Insofern wird von den massgeblichen Verkehrskreisen zwar 

ein unterschiedlicher, aber doch naheliegenden Sinngehalt erkannt. 

Dadurch werden die festgestellten schriftbildlichen und akustischen Ähn-

lichkeiten weder geschwächt, noch aufgehoben. Die durch die jeweils zwei-

ten Wortelemente bedingten Unterschiede führen jedenfalls nicht dazu, 

dass eine Zeichenähnlichkeit zu verneinen wäre (Urteil des BVGer 

B-2729/2019 E. 6.5 "Genius Bar, Genius Grove/GeniusAcademy [fig.]"). Zu 

Recht hat die Vorinstanz die Zeichenähnlichkeit bejaht. 

7.  

Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr in einer wertenden Gesamt-

betrachtung unter Berücksichtigung des Aufmerksamkeitsgrades der 

massgeblichen Verkehrskreise und der Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke zu beurteilen. 

7.1  

7.1.1 Die Vorinstanz verneint eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden 

Marken namentlich mit der Begründung, der Schutz der Widerspruchs-

marke könne sich – unabhängig von ihrer Bekanntheit – nicht auf das Ele-

ment "Volks" beziehen. Dieses Attribut würde lediglich als eine Präzisie-

rung der nachfolgenden Begriffe "WAGEN" resp. "Werkstatt" wahrgenom-

men. Auch sei die Präzisierung "Volks" stark allusiv bzw. für sich genom-

men gar dahingehend direkt beschreibend, dass das "Volk" bzw. die "Be-

völkerung" angesprochen sei. Insofern gehöre dieses Zeichenelement zum 

Gemeingut. Bezüglich "WAGEN und "Werkstatt" würde auch der entfernte 

semantische Zusammenhang der Vergleichszeichen, wonach ein Fahr-

zeug in eine Werkstatt gebracht werde, keine Gefahr von Fehlzurechnun-

gen bzw. einer mittelbaren Verwechslungsgefahr begründen. Schliesslich 

gehöre "VOLKSWAGEN" zwar zweifellos zu den bekanntesten 

B-938/2021 

Seite 21 

Automarken weltweit, weshalb deren Bekanntheit aufgrund intensiven Ge-

brauchs und ein entsprechend erhöhter Schutzumfang als institutsnoto-

risch angenommen werden könnten. Indes würden dem Institut keine Hin-

weise vorliegen, wonach auch das Element "Volks" für sich genommen am 

erweiterten Schutzumfang teilnehme. Entsprechend sei im Ergebnis die 

Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksam-

keit der Abnehmer zu verneinen. 

7.1.2 Die Beschwerdeführerin widerspricht dieser Beurteilung und rügt, die 

Vorinstanz anerkenne zwar grundsätzlich, dass bei der Widerspruchs-

marke von einer überragenden Kennzeichnungskraft auszugehen sei, wür-

dige die überragende Bekanntheit derselbigen im Endergebnis aber zu we-

nig. Vorliegend hebe sich die angefochtene Marke nicht genügend von der 

berühmten Widerspruchsmarke ab, um eine Verwechslungsgefahr auszu-

schliessen. Weiter müsse die Feststellung der Vorinstanz, wonach dem 

Element "VOLKS" eine reduzierte Kennzeichnungskraft zukommen soll 

bzw. dieses Element in der angefochtenen Marke als beschreibender resp. 

gemeinfreier Teil wahrgenommen werde, zurückgewiesen werden. Es sei 

in der Automobilbranche in keiner Weise naheliegend oder gar üblich, sein 

kommerzielles Angebot an das "Volk" zu richten. In der vorliegenden Kom-

bination der Bestandteile der Marken werde es für die betroffenen Abneh-

mer nur allzu deutlich, dass sich die angefochtene Marke an den Ruf der 

berühmten Widerspruchsmarke anzunehmen versuche, indem sie sich im 

identischen Dienstleistungsbereich mit identischen Elementen und über-

einstimmender Wortkomposition an diese annähere. Dies gelte umso mehr 

vor dem Hintergrund, dass die Widerspruchsmarke auch als Serienmarke 

Verwendung finde. Selbst "VOLKS" in Alleinstellung geniesse in der 

Schweiz in Form der internationalen Registrierung IR 892643 "VOLKS" der 

Beschwerdeführerin unter anderem Schutz für Waren der Klasse 12 (Be-

schwerde, Rz. 22 ff.). 

7.1.3 Die Beschwerdegegnerin entgegnet, die von der Beschwerdeführerin 

eingereichten Belege würden das Zeichen "VW" und nicht die Wider-

spruchsmarke "Volkswagen" zeigen. Aus diesen Belegen lasse sich keine 

Bekanntheit oder Berühmtheit für das Wort "VOLKSWAGEN" ableiten (Be-

schwerdeantwort, Rz. 10 f.). Ebenso wenig lasse sich eine angebliche No-

torietät der Widerspruchsmarke aus diesen Belegen ableiten (Beschwer-

deantwort, Rz. 7). Der Widerspruchsmarke sei also keine erhöhte Kenn-

zeichnung und in der Folge auch kein erweiterter Schutzumfang zuzuspre-

chen.  

B-938/2021 

Seite 22 

7.2  

7.2.1 In Bezug auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke "VOLKSWA-

GEN" ist der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz zuzustimmen, dass 

diese im Zusammenhang mit "véhicules" notorisch ist, handelt es sich doch 

bei "VOLKSWAGEN" um eine der bekanntesten Automarken weltweit, de-

ren hinreichende Gebrauchsintensität für Fahrzeuge ausser Frage steht. 

Zweifelsohne stellt die Widerspruchsmarke "Volkswagen" im Zusammen-

hang mit Fahrzeugen eine Marke dar, der eine erhöhte Bekanntheit und 

damit ein erweiterter Schutzumfang zuzuschreiben ist. Dabei schadet es 

ihr entgegen der Ansicht der Vorinstanz (angefochtene Verfügung, III/E, 

Ziff. 4 und 8) nicht, dass ihre zwei Bestandteile "Volks" und "Wagen" grund-

sätzlich beschreibender Natur sind (BVGE 2014/34 E. 7.1.3 mit Hinweis 

"LAND ROVER/Land Glider"). Der Widerspruchsmarke "VOLKSWAGEN" 

ist daher zumindest im Zusammenhang mit den von ihr in Klasse 12 bean-

spruchten Waren eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und damit ein er-

höhter Schutzumfang zuzusprechen (BVGE 2014/34 E. 7.1.3 "LAND RO-

VER/Land Glider").  

7.2.2 Indes kann im Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke 

in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistung "hébergement temporaire y 

compris location de logements temporaires" weder von einer notorischen, 

noch einer belegten erhöhten Verkehrsbekanntheit ausgegangen werden. 

Aus keinem der vorgelegten Belege geht ein langjähriger Gebrauch oder 

eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit diesen 

Dienstleistungen hervor. Wenn gleich die Beschwerdeführerin eine erhöhte 

Bekanntheit im Zusammenhang mit Fahrzeugen für sich geltend machen 

kann, ist diese im Widerspruchsverfahren nicht auf andere Waren und 

Dienstleistungen übertragbar (Urteile des BVGer B-6099/2013 vom 

28. Mai 2015 E. 7.1 "carpe diem/carpe noctem", B-341/2013 vom 1. April 

2015 E. 7.1.6 "VICTORINOX/Miltrorinox"). Daraus darf aber nicht der 

Schluss gezogen werden, der Widerspruchsmarke käme im Zusammen-

hang mit dieser Dienstleistung der Klasse 42 einzig eine schwache Kenn-

zeichnungskraft zu. Vielmehr ist festzustellen, dass die Widerspruchs-

marke, deren Sinngehalt "Wagen des Volkes" bzw. "Wagen für das Volk" 

lautet (vgl. E. 6.4.5 hiervor), im Zusammenhang mit Beherbergungsdienste 

eben nicht dem Gemeingut zuzuordnen ist. Mangels beschreibenden Sinn-

gehaltes steht der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit der in 

Klasse 42 beanspruchten Dienstleistung "hébergement temporaire y com-

pris location de logements temporaires" daher eine normale Kennzeich-

nungskraft und ein entsprechend normaler Schutzumfang zu (Urteile des 

B-938/2021 

Seite 23 

BVGer B-2729/2019 E. 7.2.2 "Genius Bar, Genius Grove/GeniusAcademy 

[fig.]), B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 7.1.6 "VICTORINOX/Miltrorinox").  

7.3 In casu beanspruchen die Vergleichszeichen Markenschutz für – wenn 

auch teils entfernt – gleichartige Waren und Dienstleistungen (vgl. E. 5 

hiervor). Weiter liegt eine Zeichenähnlichkeit vor, welche insbesondere die 

Zeichenanfänge sowie den Zeichenaufbau umfasst (vgl. E. 6.4 f. hiervor). 

Es ist daher ein strenger Massstab anzulegen und die angefochtene Marke 

muss sich umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben (BGE 122 III 

382 E. 3a "Kamillosan"). Weiter ist zu beachten, dass der Widerspruchs-

marke im Zusammenhang mit Waren der Klasse 12 eine gesteigerte Kenn-

zeichnungskraft und ein entsprechend erweiterter Schutzumfang zukommt 

(vgl. E. 7.2.1 hiervor). Doch auch im Zusammenhang mit Dienstleistungen 

der Klasse 42 in deren Zusammenhang der Widerspruchsmarke eine nor-

male Kennzeichnungskraft und ein entsprechender Schutzumfang zu-

kommt (vgl. E. 7.2.2 hiervor), reichen nicht bereits kleine Abweichungen 

aus, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (vgl. E. 2.8 hier-

vor).  

7.4 Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten 

festgestellt werden, dass die angefochtene Marke gerade durch die Über-

nahme des Zeichenanfangs und des Zeichenaufbaus eine Ähnlichkeit 

schafft. Weiter liegt sinngehaltlich zwar eine sachlich-inhaltliche Nähe vor, 

was für die Bejahung einer Zeichenähnlichkeit spricht (vgl. E. 6.5 hiervor), 

doch bedeutet diese nicht automatisch, dass dadurch eine Verwechslungs-

gefahr unter allen Umständen zu bejahen ist (Urteil des BVGer 

B-2729/2019 vom 8. Februar 2023 E. 7.3 in fine "Genius Bar, Genius 

Grove/GeniusAcademy [fig.]"). Gerade weil davon auszugehen ist, dass 

die massgeblichen Abnehmer bei der Betrachtung der Marken im Zusam-

menhang mit den beanspruchten Waren eine zumindest leicht erhöhte Auf-

merksamkeit walten lassen (vgl. E. 4.2 hiervor), erscheint es eher unwahr-

scheinlich, dass die massgeblichen Verkehrskreise einer direkten Ver-

wechslungsgefahr unterliegen (Urteil des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 

2015 E. 7.2 "carpe diem/carpe noctem"). Indes führen die festgestellten 

Ähnlichkeiten in Schrift, Klang und Inhalt dazu, dass aufgrund des erhöhten 

Schutzumfanges der Widerspruchsmarke sowie der festgestellten Gleich-

artigkeit der Waren dazu, dass die Abnehmer im Zusammenhang mit den 

beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klasse 12 bzw. 42 in der 

angefochtenen Marke eine Variante der Widerspruchsmarke vermuten und 

damit fälschlicherweise auf wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen bei-

den Marken schliessen (BVGE 2014/34 E. 7.3 "LAND ROVER/Land 

B-938/2021 

Seite 24 

Glider"; Urteil des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 7.3 "carpe 

diem/carpe noctem"; Beschwerde, Rz. 27 und 29). Aufgrund der themati-

schen Nähe von "Wagen" und "Werkstatt" sowie der Übernahme des Zei-

chenanfangs ("Volks") und -aufbau, ist im Einklang mit der Beschwerde-

führerin zu schliessen (Beschwerde, Rz. 27 und 29), dass die massgebli-

chen Abnehmer auch mit einer mindestens leicht erhöhten Aufmerksamkeit 

fälschlicherweise der Auffassung sein können, bei der angefochtenen 

Marke handle es sich um eine Werkstatt der Beschwerdeführerin (BVGE 

2014/34 E. 7.3 "LAND ROVER/Land Glider"; Urteile des BVGer 

B-2729/2019 vom 8. Februar 2023 E. 7.4 in fine "Genius Bar, Genius 

Grove/GeniusAcademy [fig.], B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 7.3 "carpe 

diem/carpe noctem"). Damit ist eine indirekte Verwechslungsgefahr nicht 

auszuschliessen.  

7.5 Soweit die Beschwerdeführerin im Übrigen darüber hinaus lauterkeits-

rechtliche Argumente vorbringt (Beschwerde, Rz. 26 f.) und zudem aus-

führt, bei der Widerspruchsmarke handle es sich um eine berühmte Marke 

im Sinne von Art. 15 MSchG (Beschwerde, Rz. 30; Beschwerdereplik, 

Rz. 5; Widerspruchsreplik, Rz. 19), sei darauf hingewiesen, dass solche 

Einwände im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 31 ff. MSchG nicht be-

rücksichtigt werden können (Urteil des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 

2015 E. 7.1 "carpe diem/carpe noctem"). Vielmehr sind sie vor dem Zivil-

richter vorzubringen. Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin in ihren 

Rechtsschriften ergänzend auf ihre internationale Registrierung 

Nr. 892643 "VOLKS", welche in der Schweiz u.a. Markenschutz für Dienst-

leistungen der Klasse 37 geniesst. In Anbetracht, dass die Beschwerdefüh-

rerin ihren Widerspruch nicht auf diese Marke stützt, ist sie – und ihre all-

fällige Bekanntheit – unbeachtlich (Urteil des BVGer B-2729/2019 vom 

8. Februar 2023 E. 7.2.5 "Genius Bar, Genius Grove/GeniusAcademy 

[fig.]). 

8.  

Zusammenfassend ergibt sich, dass dem Rechtsbegehren der Beschwer-

deführerin stattzugeben und die Beschwerde gutzuheissen ist. Der ange-

fochtene Entscheid der Vorinstanz vom 28. Januar 2021 ist aufzuheben, 

soweit er die Abweisung des Widerspruchs vorsieht. Die Eintragung der 

Marke Nr. 736238 "VolksWerkstatt" im schweizerischen Markenregister ist 

damit vollständig zu widerrufen.  

 

B-938/2021 

Seite 25 

9.  

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin 

kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 

Abs. 1 VwVG). 

9.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, 

Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen 

(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 

2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-

gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteres-

sen bemisst sich die Gebühr nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Der Streit-

wert eines Widerspruchsbeschwerdeverfahrens richtet sich nach dem In-

teresse an der Löschung beziehungsweise am Bestand der angefochtenen 

Marke, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen von einem Streitwert zwi-

schen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden darf 

(BGE 133 III 492 E. 3.3 m.w.H. "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungs-

wert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten 

rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– 

festzulegen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Sie hat diesen Be-

trag innert 30 Tagen nach Eröffnung des vorliegenden Urteils zuhanden der 

Gerichtskasse einzuzahlen. Der von der Beschwerdeführerin in dieser 

Höhe geleistete Kostenvorschuss ist ihr nach Eingang des Rückerstat-

tungsbelegs aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten. 

9.3 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. 

Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie 

aber nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsie-

gend zu gelten. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf 

Fr. 800.– festgelegt und sind von der Beschwerdeführerin vorgeleistet wor-

den. In Bestätigung von Dispositivziffer 3 des angefochtenen Wider-

spruchsentscheids Nr. 101158 vom 28. Januar 2021 verbleibt die Wider-

spruchsgebühr bei der Vorinstanz. Indessen sind die Kosten für das erst-

instanzliche Verfahren der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerle-

gen, und die Beschwerdegegnerin hat diese der Beschwerdeführerin voll-

ständig zu ersetzen. 

9.4  

9.4.1 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine 

Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des 

B-938/2021 

Seite 26 

Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbin-

dung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten 

der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und 

ist anhand der eingereichten Kostennote oder, bei Fehlen einer solchen, 

aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). An den Detail-

lierungsgrad einer Kostennote vor dem Bundesverwaltungsgericht sind ge-

wisse Anforderungen zu stellen, damit überprüft werden kann, ob der gel-

tend gemachte Aufwand vollumfänglich notwendig und damit entschädi-

gungsberechtigt ist. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu sein, 

welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu wel-

chem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch wie sich der geltend ge-

machte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (Urteile des BVGer 

B-362/2016 vom 13. September 2017 "DOÑA ESPERANZA/ALEJANDRO 

FERNANDEZ, ESPERANZA" E. 9.3.2, B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 

E. 14.2.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]", A-2121/2017 vom 21. April 2017 

S. 3, B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 8.3 "CARPE DIEM/carpe noctem"; 

MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesver-

waltungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz. 4.85; MICHAEL BEUSCH, in: Auer/Müller/

Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-

verfahren, 2. Aufl. 2019, Art. 64 VwVG N. 18).  

9.4.2 Die Beschwerdeführerin reichte mit Beschwerdeerhebung am 

2. März 2021 eine erste und am 14. September 2021 eine aktualisierte 

Kostennote ein. Aus der aktualisierten geht hervor, dass die Beschwerde-

führerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von ins-

gesamt Fr. 4'840.– fordert, wobei sie keine Mehrwertsteuer geltend macht. 

Wenngleich aus der Kostennote bezüglich der geltend gemachten Arbeiten 

die jeweils aufgewendeten Arbeitsstunden nicht aufgeführt sind, kann im-

merhin anhand des angegebenen Stundenansatzes von Fr. 400.– nach-

vollzogen werden, dass die Beschwerdeführerin insgesamt einen Stunden-

aufwand von 12.1 Stunden für die Erarbeitung sämtlicher Rechtsschriften 

(Beschwerde, Replik) geltend macht. 

9.4.3 Hierzu ist zunächst festzustellen, der geltend gemachte Stundenan-

satz gemäss Art. 10 Abs. 2 VGKE dem Maximalansatz von Fr. 400.– ent-

spricht, welcher höchstens bei besonders komplexen Markenfällen in Be-

tracht kommt (vgl. Urteile des BVGer B-4829/2012 vom 9. März 2014 E. 9.3 

"LAND ROVER/LAND GLIDER", B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 8.4 mit 

weiteren Hinweisen "VIEW/SWISSVIEW [fig.]"), wogegen der auch hier zur 

Anwendung gelangende Regelsatz für Markensachen Fr. 300.– beträgt. 

Weiter erscheint insbesondere der im Endeffekt geltend gemachte 

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Seite 27 

Zeitaufwand für die Erarbeitung der Beschwerde namentlich in Anbetracht 

dessen, dass sich die Argumentation der Beschwerdeführerin von der im 

vorinstanzlichen Verfahren vorgebrachten nicht unterscheidet, als zu hoch. 

Die Kostennote ist daher bezüglich dem verwendeten Stundenansatz auf 

den üblichen Ansatz von Fr. 300.– und in Bezug auf den geltend gemach-

ten Zeitaufwand auf 10 Stunden herabzusetzen. Insgesamt ist der Be-

schwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– (ohne Mehr-

wertsteuer, welche vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. 

Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 

Abs. 1 Bst. c VGKE) zu Lasten der Beschwerdegegnerin zuzusprechen. 

9.5 Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die 

Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der un-

terliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz sprach für das erstinstanzli-

che Verfahren der Beschwerdegegnerin eine Entschädigung von 

Fr. 2'400.– zu. Angesichts des Verfahrensausgangs ist diese Regelung da-

hingehend abzuändern, dass nunmehr der Beschwerdeführerin zulasten 

der Beschwerdegegnerin für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteient-

schädigung in der Höhe von Fr. 2'400.– zuzusprechen ist. 

9.6 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur 

Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, 

SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft. 

 

  

B-938/2021 

Seite 28 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

1.1 Die Beschwerde wird gutgeheissen.  

1.2 Die Dispositivziffer 1 der Verfügung des Eidg. Instituts für Geistiges 

Eigentum vom 28. Januar 2021 im Widerspruchsverfahren Nr. 101158 wird 

dahingehend abgeändert, dass der Widerspruch vollumfänglich gutgeheis-

sen wird.  

1.3 Die Vorinstanz wird angewiesen, die Eintragung der Schweizer Marke 

Nr. 736238 "VolksWerkstatt" im Schweizerischen Markenregister vollstän-

dig zu widerrufen. 

2.  

2.1 Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'500.– werden der 

Beschwerdegegnerin vollständig auferlegt. Sie hat diesen Betrag innert 

30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu 

überweisen. 

2.2 Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von 

Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 

2.3 Die Dispositivziffer 2 der Verfügung des Eidg. Instituts für Geistiges 

Eigentum vom 28. Januar 2021 im Widerspruchsverfahren Nr. 101158 wird 

bestätigt. 

2.4 Die Kosten des vorinstanzlichen Widerspruchsverfahren werden der 

Beschwerdegegnerin vollständig auferlegt. 

2.5 Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die von dieser 

vollständig geleisteten Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– zu ersetzen. 

3.  

3.1 Der Beschwerdeführerin wird für das vorliegende Verfahren zulasten 

der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– zuge-

sprochen. 

B-938/2021 

Seite 29 

3.2 Die Dispositivziffer 3 der Verfügung des Eidg. Instituts für Geistiges Ei-

gentum vom 28. Januar 2021 im Widerspruchsverfahren Nr. 101158 wird 

dahingehend abgeändert, dass die Beschwerdegegnerin der Beschwerde-

führerin für das vorinstanzliche Widerspruchsverfahren eine Parteientschä-

digung von Fr. 2'400.– zu entrichten hat. 

4.  

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin 

und die Vorinstanz. 

 

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Marc Steiner Sabine Büttler 

 

 

 

Versand: 28. August 2023 

  

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Seite 30 

Zustellung erfolgt an: 

– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Einschreiben;  

Beilagen: Rückerstattungsformular und Beschwerdebeilagen zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben;  

Beilagen: Einzahlungsschein und Beilagen zurück) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. W101158; Einschreiben;  

Beilagen: Vorakten zurück)