# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 1f083458-73c3-5d14-aa8d-4076c3419619
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2016-12-06
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2016_004
**Docket/Reference:** S2016_004
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/95/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

S2016_004

Besetzung

Verfahrensbeteiligte

U r t e i l   v o m   6 .   D e z e m b e r   2 0 1 6

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Richter Dr. rer. nat. Dipl. chem. Roland Dux (Referent),
Richterin Dipl. nat. ETH Prisca Von Ballmoos
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, 
US-46285 Indiana, 

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Christian Hilti und 
Dr. iur. Demian Stauber, Rentsch Partner AG, Fraumünster-
strasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich, patentanwaltlich be-
raten durch Dr. Andrea Carreira, Rentsch Partner AG,
Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich,

Klägerin

gegen

Actavis Switzerland AG,
Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, 
Schellenberg Wittmer Rechtsanwälte, Löwenstrasse 19,
Postfach 2201, 8021 Zürich, patentanwaltlich beraten durch
Dr. Andreas Welch, Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5,
9500 Wil,

Beklagte

Gegenstand

Unterlassung / Vorsorgliche Massnahmen

S2016_004

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1. Prozessgeschichte

1.1 Mit  Eingabe  vom  1.  Juni  2016  machte  die  Klägerin  das  vorliegende 
Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen hängig und stellte folgende 
Rechtsbegehren: 

"1)  Der  Gesuchsgegnerin  sei  vorsorglich  zu  verbieten,  Amtiris  gemäss  Swiss-
medic Arzneimittelinformation  (gemäss  Beilage  9),  d.h.  den  Wirkstoff 
Pemetrexed als Pemetrexeddisäure für die Verwendung bei der Herstellung 
eines  Human-Arzneimittels  zur  Verwendung  in  einer  Kombinationstherapie 
zur Hemmung eines Tumorwachstums, wobei das Arzneimittel in Kombina-
tion mit Vitamin B 12 angeboten und verabreicht wird, in die Schweiz zu im-
portieren, in der Schweiz herstellen zu lassen, anzubieten, zu vertreiben, an 
diesen Handlungen mitzuwirken oder Dritte bei solchen Handlungen zu un-
terstützen.

2)  Das  Verbot  sei  für  den  Fall  der Widerhandlung  mit  der  Androhung  der  Be-
strafung  der  Organe der  Gesuchstellerin  gemäss  Art.  292  StGB  sowie  mit 
Anordnungen  des  Vollstreckungsgerichts  gemäss  Art.  343  ZPO  zu  verbin-
den,  namentlich  einer  Busse  von  CHF  1000  für  jeden  Tag  der  Nichterfül-
lung.

3)  Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegne-

rin, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands."

1.2 Die  Massnahmeantwort erfolgte  mit  Eingabe  vom  11.  Juli  2016,  wo-
mit die Beklagte folgende Rechtsbegehren stellte:

"(1)  Die Begehren (einschliesslich der Verfahrensanträge) der Gesuchstellerin 

seien vollumfänglich abzuweisen;

(2)  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchstellerin, in-
klusive Kosten des notwendigerweise beigezogenen Patentanwalts sowie 
zuzüglich Mehrwertsteuer."

1.3 Mit Eingabe vom 28. Juli 2016 erfolgte die Stellungnahme der Kläge-
rin zur Massnahmeantwort mit unveränderten Rechtsbegehren.

1.4 Die  Beklagte  hatte  bereits  am  24.  Februar  2015  – bevor  das  vorlie-
genden Massnahmebegehren durch die Klägerin anhängig gemacht wur-
de  – eine  ordentliche  Feststellungsklage  auf  Nichtverletzung  des  Klage-
patents  gegen  die  Klägerin  eingereicht  (Prozess-Nr.  O2015_004).  In  je-
nem Verfahren erstattete Richter Dr. rer. nat., Dipl. chem. Roland Dux am 
16.  August  2016  ein  Fachrichtervotum.  Mit  Schreiben  vom  18.  August
2016 wurde den Parteien mitgeteilt, nachdem die Vorbringen der Parteien 
betreffend der im Fachrichtervotum behandelten Verletzungsfrage in bei-
den  Verfahren  übereinstimmten,  scheine  es  zur  Förderung  des  Mass-

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nahmeverfahrens angezeigt, dieses Fachrichtervotum auch für das Mas-
snahmeverfahren  zu  verwenden.  Gleichzeitig wurde  den  Parteien  Frist 
zur  Stellungnahme  zum Fachrichtervotum  angesetzt. Die  Stellungnahme 
der Beklagten erfolgte mit Eingabe vom 1. September 2016, diejenige der 
Klägerin mit Eingabe vom 9. September 2016. Die Stellungnahmen wur-
den den Parteien gegenseitig zugestellt. 

1.5 Mit  Eingabe  vom  26.  September  2016  erfolgte  eine  Stellungnahme 
der Beklagten zu derjenigen der Klägerin, und mit Eingabe vom 29. Sep-
tember 2016 erfolgte eine entsprechende Stellungnahme der Klägerin. 

2. Prozessuales

Die  Klägerin  hat  ihren  Sitz  in  den  USA,  die  Beklagte  in  der  Schweiz.  Es 
handelt  sich  somit  um  einen  internationalen  Sachverhalt. Gemäss Art.  1 
Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 31 LugÜ ist die Zuständigkeit des Bundespatent-
gerichts gegeben.

3. Ausgangslage, Sachverhalt 

3.1 Die  Klägerin  ist  Inhaberin  des Europäischen  Patents  EP  1  313  508 
B1 (Klagepatent), das sich auf eine Zusammensetzung, welche ein Anti-
folat und ein Methylmalonsäure senkendes Mittel enthält, bezieht. Es hat 
die  therapeutische  Behandlung  von  Krebs  unter Verwendung  eines Anti-
folats, 
insbesondere  des  Wirkstoffs  Pemetrexed  als  onkolytischem 
(krebszerstörendem)  Bestandteil  zum  Gegenstand und basiert  auf  der 
Erkenntnis,  dass eine  vorteilhafte  Kombinationstherapie  mit  einem  me-
thylmalonsäure-senkenden  Mittel, genauer  mit  Vitamin  B12  oder  einem 
pharmazeutischen Derivat davon, durchgeführt werden kann.

3.2 Das  Produkt Amtiris® der  Beklagten  verletzt  gemäss  Klägerin  das 
Klagepatent.  Es  habe  am  23. März  2016  die  Zulassung  von  der  Swiss-
medic erhalten und werde in der Schweiz und im Ausland, namentlich in 
der EU, insbesondere in Deutschland angeboten. 

Demgegenüber ist die Beklagte der Auffassung, dass ihr Produkt Amtiris®
nicht  in  den  Schutzbereich  des  Klagepatents  eingreife,  da Amtiris® den 
wesentlichen  Wirkstoff  gemäss  Patent, Pemetrexeddinatrium,  nicht  ent-
halte,  sondern  vielmehr  den  alternativen  Wirkstoff Pemetrexeddisäure 
verwende.

3.3 Dass  das  Produkt  Amtiris® der  Beklagten  nicht  den  identischen 
Wirkstoff  Pemetrexeddinatrium  gemäss  Anspruch  1  des  Klagepatents 

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enthält, sondern einen davon verschiedenen Wirkstoff (Pemetrexeddisäu-
re), ist unbestritten. 

Die  strittige  Frage  zwischen  den  Parteien  ist,  ob  das  Ersetzen  von 
Pemetrexeddinatrium durch Pemetrexeddisäure eine äquivalente Patent-
verletzung (Nachahmung) darstellt.

3.4 Die  Beklagte  macht  insbesondere geltend,  die  Klägerin  habe  wäh-
rend  des  Erteilungsverfahrens  durch Anspruchseinschränkungen  auf  ei-
nen  Schutz,  der das  beklagtische  Produkt Amtiris® erfassen  würde,  ver-
zichtet und könne nach Art. 2 Abs. 2 ZGB gemäss dem Prinzip von Treu 
und Glauben den aufgegebenen Schutz nicht auf dem Weg einer Äquiva-
lenzbetrachtung nachträglich wieder geltend machen. Zudem erfülle Amti-
ris® die in  den  "Drospirenon"-Fragen  aufgestellten  Voraussetzungen  für 
eine  äquivalente Patentverletzung  nicht, insbesondere  fehle es  an  der 
Auffindbarkeit und der Gleichwertigkeit.

3.5 Die  Klägerin  stellt  nicht  in  Abrede,  dass  die  Erteilungsgeschichte 
ausnahmsweise,  und  zwar  im  Fall  eines  rechtsmissbräuchlichen  Verhal-
tens des Anmelders, von Bedeutung sein könne. Eine Änderung aufgrund 
von Art.  123(2)  EPÜ  habe indessen  keinen  Zusammenhang mit  äquiva-
lenten  Ausführungsformen.  Insofern  müsse der  Entscheid des  Zürcher 
Handelsgerichts HG060066  vom  15. April  2008  überdacht  werden.  Art. 
123(2)  EPÜ  verbiete  eine  unzulässige  Änderung  des  Gegenstands  der 
Patentanmeldung  über  deren  ursprünglichen  Inhalt  hinaus.  Dabei  gelte
eine  strenge  europäische Praxis:  Nach  der Rechtsprechung  des  EPA  zu 
Art. 123(2) EPÜ gelte die Änderung eines Patentanspruchs insbesondere 
dann als unzulässige Änderung, wenn damit nicht ausdrücklich offenbarte 
Äquivalente  erfasst  werden  sollten.  Mit  anderen Worten  liege  eine  unzu-
lässige  Änderung  vor,  wenn  ein  Anmelder  versuche,  den  wörtlichen 
Schutzbereich im Verlauf des Anmeldeverfahrens auf Äquivalente auszu-
dehnen. 

Das  bedeute,  dass  eine  Patentanmeldung  nicht  in  der  Weise  geändert 
werden dürfe, dass nicht ausdrücklich offenbarte Äquivalente nachträglich
und  neu  als  Gegenstand  des  wörtlichen  Schutzbereichs  beansprucht 
würden.  Gelange das  EPA  also  zur Auffassung, bei  einer  nachträglichen 
Änderung der Anmeldung sei ein (nachträglich beanspruchtes) Äquivalent 
nicht  spezifisch  in  der  ursprünglichen Anmeldung  offenbart,  dann  führe
dies zu einer Beanstandung aufgrund von Art.123(2) EPÜ. Füge sich der 
Anmelder einer solchen Beanstandung, heisse das einzig und allein, dass 
er die Auffassung teile oder sich ihr beuge, dass der Inhalt der ursprüngli-

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chen  Anmeldung  dieses  äquivalente  Mittel  nicht  ausdrücklich  offenbare.
Er  erkläre  damit  ausschliesslich,  dass  er  die  Beurteilung  des  EPA  nach-
vollziehen könne, wonach der betreffende Gegenstand vom Inhalt der ur-
sprünglichen Anmeldung nicht wörtlich erfasst sei. Zur Äquivalenz sage er 
nichts aus. Insbesondere verzichte er dadurch nicht auf einen Schutz sei-
ner Erfindung gegen äquivalente Mittel.

Ein widersprüchliches und somit rechtsmissbräuchliches Verhalten könn-
te  dem  Patentinhaber  deshalb  allenfalls  und  nur  dann  vorgeworfen  wer-
den,  wenn  er  sich  nachträglich,  d.h.  im  Verletzungsfall  auf  den  Stand-
punkt  stellen  würde,  ein  angegriffenes Verletzungsobjekt  falle  wörtlich  in 
den Schutzbereich des Patents. Die Äquivalenzfrage sei aber gerade da-
rauf ausgerichtet, Gegenstände in den Schutzbereich des Patents einzu-
beziehen, die nach dem Wortlaut nicht davon erfasst seien.

Einschränkungen  gemäss Art. 83,  84  oder 123(2)  EPÜ erfolgten  einzig 
zur  Erfüllung  der  formellen Anforderungen  an die  vom  EPÜ  verlangte 
wörtliche Kongruenz zwischen dem Inhalt der Patentanmeldung und den 
Patentansprüchen.  Sie  hätten mit  äquivalenten  Mitteln schlicht  nichts  zu 
tun.  Ihnen  sei somit  keinerlei  Aussage  bezüglich  anderer  Ausführungs-
formen inhärent.

3.6 Auf diese  und  weitere  Parteivorbringen  ist  nachfolgend  nur  insoweit 
einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist.

4. Beurteilung

4.1 Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die 
notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Par-
tei  glaubhaft  macht,  dass  ein  ihr  zustehender Anspruch  verletzt  ist  oder 
eine  Verletzung  zu  befürchten  ist  (lit.  a)  und  ihr  aus  der  Verletzung  ein 
nicht  leicht  wiedergutzumachender  Nachteil  droht  (lit.  b).  Glaubhaft  ge-
macht  ist  eine  Behauptung,  wenn  der  Richter  sie  überwiegend  für  wahr 
hält. Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur 
glaubhaft  zu  machen.  Ferner  muss  eine  gewisse  zeitliche  Dringlichkeit 
gegeben  sein  und  die  anzuordnende  Massnahme  muss  zudem  verhält-
nismässig sein.

4.2 Das Produkt Amtiris® der Beklagten enthält anstelle des im Anspruch 
genannten Pemetrexeddinatriums den Wirkstoff Pemetrexeddisäure. 

Zu  prüfen  ist,  ob  die  Beklagte,  indem  sie  das Medikament Amtiris® zur 
Verwendung in der Kombinationstherapie zur Behandlung von nicht klein-

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zelligem Lungenkrebs und malignem Pleuramesotheliom beim Menschen 
in  die  Schweiz  importiert,  in  der  Schweiz  herstellen  lässt,  anbietet,  ver-
treibt, an diesen Handlungen mitwirkt oder Dritte bei solchen Handlungen 
unterstützt,  die Ansprüche  des  schweizerischen  Teils  des  Europäischen 
Patents EP 1 313 508 B1 (Klagepatent) verletzt. 

Zur  Frage  der  Patentverletzung  hat  Richter  Dr.  rer.  nat.  Dipl.  chem.  Ro-
land  Dux wie  erwähnt (oben  Ziff.  1.4)  im  parallelen  Nichtigkeitsverfahren
ein  Fachrichtervotum  erstattet, welches  mutatis  mutandis  auch  für  das 
vorliegende Verfahren übernommen wird. Der Spruchkörper schliesst sich 
diesem Fachrichtervotum an, mit gewissen Ergänzungen. 

4.3 Das  vorliegende  Klagepatent  bzw. Alternativformulierungen wie  z.B. 
Pemetrexeddisäure  wurden bereits  von  mehreren  Gerichten  in  Deutsch-
land und England beurteilt.

Beim  Landgericht  Düsseldorf  reichte  Eli  Lilly  &  Co gegen Actavis  Group 
PTC ehf und Actavis Deutschland & Co. KG eine Klage wegen Verletzung
des deutschen Teils des Patents EP 1 313 508 durch Verwendung der Al-
ternativformulierungen ein.  Die  Klage wurde  wegen  äquivalenter  Verlet-
zung  durch  das  Produkt  Pemetrexeddikalium gutgeheissen. Eine wörtli-
che Verletzung hingegen wurde verneint (O2015_004).

Das Oberlandesgericht Düsseldorf fand mit Entscheid vom 5. März 2015 
weder eine wörtliche noch eine äquivalente unmittelbare Verletzung (we-
gen  fehlender  Gleichwertigkeit)  durch das  Produkt  Pemetrexeddikalium.
Eine mittelbare Verletzung wurde verneint.

Nachdem die Klägerin gegen dieses Urteil eine Revision angestrebt hat-
te,  hob  der  Bundesgerichtshof  mit  Entscheid  vom  19.  Januar  2016 das 
Urteil  des  Oberlandgerichtes  Düsseldorf  auf  und  wies  die  Sache  an  die 
Vorinstanz zurück.

Das Landgericht München I erliess am 6. April 2016 eine einstweilige Ver-
fügung gegen eine Alternativformulierung der Firma Ratiopharm GmbH.

Actavis  Group  HF  erhob  beim  UK  High  Court  of  Justice  Klage  auf  Fest-
stellung der Nichtverletzung des französischen, italienischen, spanischen 
und britischen Teils des Patents EP 1 313 508 durch Verwendung der Al-
ternativformulierungen. 

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Das Gericht kam mit Entscheid vom 15. Mai 2014 zum Schluss, dass kei-
ne  unmittelbare  Verletzung  vorliege.  Eine  mittelbare  Verletzung  wurde 
ebenfalls verneint.

Der  UK  Court  of  Appeal  kam  mit  Entscheid  vom  25.  Juni  2015  zum 
Schluss, dass keine unmittelbare Verletzung vorliege. Zur Frage der mit-
telbaren Verletzung wurde die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen.

Beim  UK  High  Court  of  Justice  galt es die  Frage  zu  klären,  ob  das 
Actavis-Produkt, wenn  es  nicht in  Kochsalzlösung,  sondern in  5%-iger 
Dextrose  Lösung  vorliegt,  allenfalls  eine  indirekte  Verletzung  darstellen 
würde. Actavis konnte zeigen, dass sie diverse Schritte durchgeführt hat,
um eine allfällige Verdünnung mit Kochsalz Lösung durch das das Medi-
kament  verabreichende Personal  weitgehend  zu  verhindern.  Der  Richter 
kam  dementsprechend  zum  Schluss,  dass  es  in  näherer  Zukunft  nicht 
drohe,  dass  das Actavis  Produkt  mit  Kochsalzlösung  verabreicht  werde. 
Deshalb sprach  der  Richter mit  Entscheid  vom  12. Februar  2016  eine 
Nichtverletzungsfeststellung aus.

4.4 Das Klagepatent betrifft das Gebiet der Behandlung von Krebs. Anti-
folate  wurden  bereits früher  zur  Krebstherapie  eingesetzt. Antifolate sind 
Analoga  der Folsäure,  welche  über  die  Hemmung  der  entsprechenden 
Enzyme in die DNA-Synthese eingreifen, und dadurch die Zellteilung und 
somit  das  Zellwachstum  der  Krebszellen  verhindern.  Allerdings  weisen 
Antifolate  durch  diese  cytotoxischen  Effekte  bedingt  schwerwiegende 
Nachtteile auf.

Gemäss  Klagepatent  wurde  entdeckt,  dass  diese  Nachteile  bei  der  Ver-
wendung von Antifolaten durch die Anwesenheit eines Methylmalonsäure 
senkenden  Mittels,  wie  Vitamin  B12,  reduziert  werden  könnten,  ohne  je-
doch die Effizienz der Therapie nachteilig zu beeinflussen ([0005]).

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4.5 Patentverletzung

4.5.1 Nachmachung

Das  Merkmal  Pemetrexeddinatrium ist  das  für  die  Beurteilung  der  Klage 
wesentliche  Merkmal  der  vorliegenden  Ansprüche.  Es  betrifft  einen  we-
sentlichen Bestandteil des Anspruches, nämlich das spezifische Antifolat.

Da  das  Medikament  Amtiris® der  Beklagten  unbestritten  kein 
Pemetrexeddinatrium enthält,  fehlt dieses  Merkmal  in  der  Formulierung 
des Medikaments. Entsprechend liegt mit der Verwendung einer Alterna-
tivformulierung (vorliegend  Pemetrexeddisäure) keine  Nachmachung  im 
Sinne einer unmittelbaren Patentverletzung vor.

4.5.2 Nachahmung

Bei  der  Nachahmung  gilt  es,  den  Ersatz  des  nicht  verwirklichten  Merk-
mals im Anspruch zu beurteilen. Im vorliegenden Fall ist dieses Merkmal 
Pemetrexeddinatrium.

Dieses  Merkmal  ist  ein  zentrales  und  wesentliches  Merkmal  der  vorlie-
genden Ansprüche.

Nach  der  im  "Drospirenon"-Entscheid1 entwickelten  Systematik  wird  das 
Vorliegen  einer  äquivalenten Verletzung  anhand  der  Beantwortung  der
folgenden drei Fragen beurteilt:

1. Erfüllen  die  ersetzten  Merkmale  die  objektiv  gleiche  Funktion? 

(Gleichwirkung)

2. Werden die ersetzten Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion 
dem  Fachmann  durch  die  Lehre  des  Patentes  nahe  gelegt?  (Auf-
findbarkeit)

3. Hätte der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lich-
te  der  Beschreibung  die  ersetzten  Merkmale  als  gleichwertige  Lö-
sung in Betracht gezogen? (Gleichwertigkeit)

Im Entscheid "Urinalventil"2 wurde die Frage der Auffindbarkeit in der Fol-
ge wie folgt präzisiert:

1 BPatGer S2013_001, Urteil vom 21. März 2013.
2 BPatGer O2014_002, Urteil vom 25. Januar 2016, E. 6.5.2.4.

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"Die Beurteilung der Auffindbarkeit ist nicht mit der Beurteilung der erfin-
derischen  Tätigkeit  zu  verwechseln.  Ausgangspunkt  für  die  Beurteilung, 
ob Auffindbarkeit gegeben ist, ist nicht der allgemeine Stand der Technik, 
sondern das Klagepatent. Zu beurteilen ist deshalb nicht, ob das ausge-
tauschte Merkmal im Lichte des Standes der Technik erfinderisch ist. Zu 
beurteilen  ist  vielmehr,  ob  bei  ausgetauschten  Merkmalen  die  Gleichwir-
kung  für  den  Fachmann  bei  objektiver  Betrachtung  ausgehend  von  der 
Lehre des Patents offensichtlich ist."

4.5.3 Beschränkung durch Erteilungsgeschichte

Für die Beurteilung der Nachahmung ist wesentlich, ob und inwiefern ge-
nau das Merkmal Pemetrexeddinatrium durch ein Äquivalent ersetzt wer-
den  darf.  Dieses  Merkmal  wurde  nämlich  im  Erteilungsverfahren in  den 
Anspruch aufgenommen und eingeschränkt.

Wird diese  Einschränkung  als  bindend  beurteilt  und  demzufolge  dieses 
Merkmal einer Äquivalenzbetrachtung entzogen, liegt keine Nachahmung 
vor und die Beantwortung der drei "Drospirenon"-Fragen würde hinfällig. 

Um die wesentlichen Aspekte, die zu einer Einschränkung geführt haben, 
vor Augen zu haben, ist nachfolgend kurz auf den Verlauf der Erteilungs-
geschichte einzugehen:

Der  Prüfer  erachtete  in  seinem  ersten Amtsbescheid  die  ursprünglich  in 
den  Ansprüchen  der  eingereichten  PCT-Anmeldung  verwendeten  Be-
zeichnungen "antifolate",  "methylmalonic  acid  lowering  agent"  und  "FBP 
binding  agent" als  unklar  (Art.  84  EPÜ)  sowie  als  nicht  genügend  offen-
bart  (Art.  83  EPÜ).  Zudem  erachtete  er  die  ursprünglichen  breiten  An-
sprüche  als  nicht  neu  bzw.  nicht  erfinderisch  gegenüber  dem  Stand  der 
Technik.

Die Anmelderin  widersetzte  sich  diesen  Einwänden  nicht  und  reichte  als 
Reaktion  darauf  neue Ansprüche  ein,  in  welchen  im  Wesentlichen  "anti-
folate"  auf  "pemetrexed" sowie  "methylmalonic  acid  lowering  agent" auf 
"vitamin  B12  or  a  pharmaceutical  derivative  thereof" eingeschränkt  wur-
den.

Der  Prüfer  erachtete  jedoch  diese  Ansprüche  als  einerseits  unzulässig 
erweitert (Art. 123(2) EPÜ ["pemetrexed"]), unklar und nicht genügend of-
fenbart (Art 83 und 84 EPÜ ["a derivative thereof"]). Andererseits erachte-
te  er  auch  die  neuen  Ansprüche  nicht  als  erfinderisch  gegenüber  dem 
Stand der Technik. Der Prüfer führte an, dass die entsprechenden als Ba-

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sis  für  die  Änderungen  angeführten  Stellen  nicht  Pemetrexed, sondern 
Pemetrexeddinatrium offenbarten.  Zudem  identifizierte  er  Pemetrexed 
und  Pemetrexeddinatrium  über  ihre  jeweilige  CAS-Nummer  als  zwei  un-
terschiedliche Substanzen.

Die Anmelderin widersetzte sich auch diesen Einwänden nicht und reichte 
als  Reaktion  darauf  wiederum  neue  Ansprüche  ein,  in  welchen  sie nun 
"pemetrexed" auf  "pemetrexed  disodium" sowie  "a  derivative" durch  die 
konkret offenbarten Substanzen einschränkte.

Die Beklagte stützt sich nun insbesondere auf die Tatsache, dass die Pa-
tentinhaberin  selber  im Klagepatent  [0022]  die für  die  Bezeichnung Anti-
folat der vorliegenden Erfindung geltende ("for use in this invention") De-
finition  vorgebe,  nämlich  auf  "Pemetrexeddinatrium (Alimta®)".  Im  Ge-
genzug führe sie im entsprechenden Basispatent (EP 0 432 677 B1) eine 
lange Liste von möglichen Salzen auf. Die Beklagte stellt sich deshalb auf 
den Standpunkt, dass sich die Patentinhaberin bewusst auf Pemetrexed-
dinatrium eingeschränkt habe und dass es nicht bloss ein "unbeabsichtig-
tes Versehen" sei.

Die Beklagte argumentiert weiter, dass der Anspruch auf ein spezifisches 
Antifolat, nämlich Pemetrexeddinatrium, beschränkt sei. Das Wissen über 
die Existenz anderer Pemetrexedsalze und der Pemetrexeddisäure hätte 
den  Fachmann  dazu  bewogen,  diese  ungewöhnliche  Einschränkung  als 
absichtlich erfolgt aufzufassen und entsprechend zu bewerten.

Aus dem Einleitungsteil, wo die gesamte Klasse der Antifolate in Betracht 
gezogen  worden  sei,  sei  klar,  dass  der  Ausschluss  anderer  Antifolate 
nicht  bloss  ein  unbeabsichtigtes  Versehen gewesen  sei,  sondern  eine 
bewusste Beschränkung auf einen bestimmten Stoff. Da dies eine eigene 
und freie Entscheidung des Patentinhabers sei, gebiete es die Rechtssi-
cherheit,  dass  der  Patentinhaber  den  Schutzumfang  nicht  nachträglich
auf  einen  unspezifischen  Äquivalenzbereich  mit  unklaren  Grenzen  aus-
weiten dürfe. 

Demgegenüber bringt die Klägerin vor, dass es unbestritten sei, dass die 
chemotherapeutische  Wirkung  allein  durch  das  Antifolat  Pemetrexed
ausgelöst werde. 

Das Klagepatent offenbare (wie vom europäischen Prüfer konstatiert) nur 
Pemetrexeddinatrium.  Es  würden  namentlich  andere Antifolate  offenbart, 
aber  keine  anderen  Formen  von  Pemetrexed.  Deshalb  könne  der  An-

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spruch auch nicht als "Auswahlentscheidung" im Sinne der Entscheidung 
"Okklusionsvorrichtung"3 verstanden  werden.  Ebenso wenig  könne dar-
aus geschlossen werden, dass alternative Pemetrexedformen nicht mög-
lich  seien. Tatsache  sei,  dass  alternative  Pemetrexedformen  nicht  unter-
schiedliche Antifolate darstellen würden, sondern unterschiedliche Varian-
ten ein und desselben Antifolats. Deswegen sei auch das Klagepatent auf 
die  Reduktion  der  Toxizität  ein  und  desselben Antifolats,  nämlich 
Pemetrexed,  gerichtet.  Der  Fachmann verstehe,  dass  gemäss  der  ge-
schützten  Lehre  nur der  Wirkstoff  Pemetrexed  das  technisch  relevante 
Element  sei und  das  Gegenion  lediglich  eine  Variante  von  vielen  mögli-
chen darstelle.

Für  die  Beurteilung  der  Bedeutung  dieser  von  der  Patentanmelderin  im 
Laufe  des  Erteilungsverfahrens  vorgenommen  Einschränkungen  ist  da-
von  auszugehen,  dass  die  Schweiz,  wie  andere  europäische  Länder
auch,  keine  Prosecution  History  Estoppel,  wie  sie  in  USA  angewandt 
wird, kennt. Das heisst aber keineswegs, dass die Erteilungsgeschichte in 
der Schweiz völlig ausser Acht gelassen werden kann.

Das  Handelsgericht  Zürich  hat  sich  in  seiner  Entscheidung  HG060066 
vom  15. April  2008  mit  dieser  Frage  befasst. Das  Handelsgericht  führte
aus,  bevor  zu  prüfen  sei,  ob  ein  bestimmter Wassergehalt [von  unter  44 
Gewichts-%] ein Äquivalent des anspruchsgemässen Wassergehalts [von 
44-60  Gewichts-%]  darstelle,  sei  zu  prüfen,  ob  die  Klägerin  angesichts
der  Vorgänge  im  Erteilungsverfahren  nicht  an  die  von  ihr  dort  genannte 
Untergrenze  des  Wassergehaltes  [von  44  Gewichts-%]  gebunden  sei.
[Der Anspruch hatte ursprünglich den Wassergehalt nicht spezifiziert. Auf 
einen Bescheid des Prüfers hin hatte die Anmelderin dann einen Wasser-
anteil von 35-60 Gewichts-% eingefügt und auf einen weiteren Bescheid 
des Prüfers hin 44-60 Gewichts-%]. Das Handelsgericht hielt fest: "Auch 
wenn  ein  Anspruch  im  Laufe  des  Erteilungsverfahrens  eingeschränkt 
wurde, so beschränkt sich der Schutzbereich nicht auf den strikten Wort-
laut  der  Ansprüche,  sondern  massgeblich  ist,  was  die  Auslegung  nach 
Art. 69  EPÜ  und  dem  dazugehörigen  Auslegungsprotokoll  ergibt.  Diese 
Auslegung  geht  bekanntlich  von  den  Ansprüchen  aus,  unter  Heranzie-
hung von Beschreibung und Zeichnungen. Die Erteilungsunterlagen sind 
als  Auslegungsmittel  nicht  angeführt.  Aber  auch  bei  der  Auslegung  von 
Ansprüchen ist die Grenze von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) zu 
berücksichtigen,  was  dazu  führt,  dass  Erklärungen  aus  dem  Erteilungs-

3 Bundesgerichtshof,  Urteil  vom  10.  Mai  2011  - X  ZR  16/09,  "Okklusions-

vorrichtung".

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verfahren  dann  zu  berücksichtigen  sind,  wenn  sich  der  Patentinhaber  in 
klaren  Widerspruch  zu  seinen  Erklärungen  im  Erteilungsverfahren  setzt 
(Fritz  Blumer  in  Bertschinger/Münch/Geiser,  Schweizerisches  und  euro-
päisches  Patentrecht,  Rz.  14.102).  Ausdrückliche  Beschränkungen  und 
Verzichte  des  Anmelders  im  (europäischen)  Erteilungsverfahren  sind  zu 
berücksichtigen (Peter Heinrich, PatG/EPÜ, N. 51.21). Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn die Einschränkung In den Anspruch aufgenommen wurde (in 
diesem  Sinne  auch  BGE  122  III  81  E.  4)" (E.  III.  4.  a  bb  ,  S.  14)".
…"Somit  stellt  der  Minimalwert  von  44  Gewichts-%  einen  Verzicht  (auf 
Werte von unter 44 Gewichts-%) dar, den die Klägerin im Laufe des Ertei-
lungsverfahrens erklärt und der seinen Niederschlag im Anspruch gefun-
den hat. An diesen Verzicht ist die Klägerin gebunden und es ist ihr ver-
wehrt,  einen Schutzbereich  In  Anspruch  zu  nehmen,  der  dieser  Be-
schränkung zuwiderläuft. Mit anderen Worten, an die Untergrenze von 44 
Gewichts-%  ist  die  Klägerin  gebunden,  sie  kann  sie  unter  keinem  Titel 
umgehen,  auch  nicht  über  Äquivalente.  Denn  wenn  die  Klägerin geltend 
macht, ein Wassergehalt von 39,8 Gewichts-%, kombiniert mit einem hö-
heren  Glyzeringehalt,  sei  ein Äquivalent  des  anspruchsgemässen  Was-
sergehaltes  von  mindestens  44  Gewichts-%,  so  versucht  sie  damit,  die 
von ihr akzeptierte Beschränkung zu umgehen und sich so zu stellen, wie 
wenn sie diese Einschränkung nie vorgenommen hätte. Das ist unzuläs-
sig" (E. III. 4. a bb , S. 17 f.). 

Dieser Auffassung ist zu folgen. Zu präzisieren ist dabei allerdings, dass 
es letztlich nicht um eine Frage der Auslegung des Anspruchs geht, son-
dern vielmehr darum, dass der Patentinhaber nach Treu und Glauben an 
die  Einschränkungen,  die  er  im  Erteilungsverfahren  vorgenommen  hat, 
um das Patent zu erhalten (oder jedenfalls schneller zu erhalten) gebun-
den  ist,  und  dass  es  ihm  deshalb  nun  verwehrt  ist,  genau  diese  Ein-
schränkung über den Weg der Äquivalenz zu umgehen.

Die  Klägerin  schränkte  sich  wie  erwähnt  im  Laufe  des  Erteilungsverfah-
rens von "Antifolat" auf "Pemetrexed" und schliesslich "Pemetrexeddinat-
rium" ein.

In Absatz [0022] des Klagepatents wird im ersten Satz beschrieben, was 
allgemein  unter  den  Bezeichnungen "Antifolat"  bzw.  "Antifolatwirkstoff"
verstanden wird:

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Der  zweite  Satz  hingegen  definiert eindeutig,  was  in  diesem Patent  ("for 
use  in  this invention"  unter  "Antifolat"  bzw.  "Antifolatwirkstoff" zu  verste-
hen ist, nämlich Pemetrexeddinatrium.

Eine Ausweitung genau dieser Definition im Rahmen einer Äquivalenzbe-
trachtung stellt deshalb einen Verstoss gegen Treu und Glauben dar. Die 
Öffentlichkeit muss sich auf diese Definition, die der Patentinhaber in kla-
rem Wissen  in  die  Beschreibung  eingeführt  hat,  verlassen  dürfen. Diese 
Definition  stellt  deshalb  eine  willentliche  und  bindende  Aussage  für  das 
Klagepatent dar.

Der Grund, weshalb sich die Patentinhaberin zu einer solchen engen De-
finition bewegen liess, ist irrelevant. 

Hätte  die Anmelderin  diesen  Begriff  nicht  als  eng  definiert  zu  verstehen 
gewollt, hätte sie eine solche Definition nicht verfassen dürfen oder hätte 
sie offen formulieren müssen, z.B. als "…for use in this invention may be 
Pemetrexed Disodium…".

Aus  der  Erteilungsgeschichte  geht klar hervor,  dass  die Anmelderin  den 
Weg  über  die Anpassung/Einschränkung  der  Patentansprüche  und  nicht 
den Weg über die Konfrontation mit dem Prüfer gewählt hat, d.h. sie hat 
sich einerseits nicht den Argumenten des Prüfers widersetzt und anderer-
seits hat sie aus all den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Ein-
schränkung  der  Ansprüche  diejenige  über  das  Merkmal  "Antifolat" ge-
wählt.

Die Einschränkungen wurden gemacht, um den Einwänden und damit ei-
ner Zurückweisung des Patents durch den Prüfer zu entgegnen. 

Dass die Anmelderin den Weg über die Einschränkung der Bezeichnung
"Antifolat" wählte und zwar von "antifolate" auf gewährbares – aber stark 
eingeschränktes – "Pemetrexeddinatrium", ist einerseits eine direkte Fol-
ge  der  eigenen  freien  Entscheidung  der  Patentinhaberin.  Anderseits  ist 
das Ausmass der Einschränkung auf eine Einzelsubstanz weitgehend auf 
das Fehlen einer adäquat gewählten Zwischenverallgemeinerung zurück-
zuführen.  Dass  für  wichtige  Merkmale  Formulierungen  vorgesehen  wer-
den, welche zwischen einer generischen Formulierung und einer konkre-
ten  Einzelsubstanz  liegen (von  Patentanwälten  vielfach  anschaulich  als 
Zwiebelschalen-Konzept  bezeichnet),  ist  übliche  Praxis  beim  Verfassen 
von Patentanmeldungen, mit dem Ziel, im Falle einer Beanstandung sich 
allenfalls  darauf  zurückziehen  zu  können,  um  weiterhin  einen  möglichst 

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breiten  Schutz  zu  gewährleisten  und  damit  wichtige  Ausführungsformen 
der Erfindungen abdecken zu können. 

Dies  wurde  hier  unterlassen.  Die  draus  resultierenden  Folgen  gehen  zu 
Lasten der Anmelderin, nicht der Allgemeinheit.

Da sich  die  Einschränkung  auf  Pemetrexeddinatrium als  eine  bindende
Einschränkung erweist, ist es dem Patentinhaber versagt, unter dem Titel 
Äquivalenz  eine  Veränderung  genau  dieses  Merkmals  (in  Form  von 
Pemetrexeddinatrium) als verletzend geltend zu machen. 

Damit liegt keine Glaubhaftmachung einer Verletzung vor, was zur Abwei-
sung  des  Massnahmebegehrens  führt,  ohne  dass  auf  die  übrigen  Vo-
raussetzungen noch einzugehen wäre.

4.6 Selbst  wenn  die  Einschränkung  auf  Pemetrexeddinatrium  als  nicht 
bindend betrachtet würde, wäre eine Verletzung durch Äquivalenz zu ver-
neinen: 

4.6.1 Gleichwirkung

Bei der ersten  "Drospirenon"-Frage  geht  es  um  die  Beantwortung  der 
Frage, ob die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche Funktion erfüllen.

Für die Beurteilung der Gleichwirkung sind die Eigenschaften der Alterna-
tivformulierungen,  bzw. im  Verletzungsfall,  der  Verletzungsform zu  be-
trachten (vorliegend also Pemetrexeddisäure). Die Tatsache, dass für ei-
ne  Zulassung  die  gleiche  Wirkung  des  Generikums,  für  welches  die  Zu-
lassung  begehrt  wird,  wie  für  das  bereits  zugelassene  Original  belegt 
werden  muss,  ist  ein  sehr  starkes  Argument  dafür  dass  eine  Gleichwir-
kung auch im patentrechtlichen Sinn vorliegt.

Es  ist  dabei  zu  beachten,  dass  naturgemäss  jede  Substanz  irgendeine 
leicht  andere  Eigenschaft  aufweist  als  eine  andere  Substanz.  Es geht  in 
der Gleichwirkung aber nicht darum, dass alle Eigenschaften gleich sein 
müssen,  denn  sonst  wäre  bei  der  Beurteilung  der  Äquivalenz  von  zwei 
chemischen Substanzen die Gleichwirkung prinzipiell nie gegeben. Es ist 
primär auf die erfindungswesentlichen, im Patent beschriebenen, Wirkun-
gen  der  Substanzen  abzustellen.  Dies  ist  im  vorliegenden  Fall  die  Wir-
kung in der Therapie zur Hemmung des Tumorwachstums bei Säugern.

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Am 23. März 2016 wurde Pemetrexeddisäure Amtiris®, d.h. Pemetrexed 
in  Form  der  Pemetrexeddisäure  (bzw.  das  Tromethaminsalz  davon)  als 
Generikum von Swissmedic in der Schweiz zugelassen.

Aufgrund  der  Tatsache,  dass  das  die  Disäureform  enthaltende  Produkt 
Amtiris®  als  Generikum zum  Originalprodukt Alimta®,  enthaltend  die  Di-
natriumform,  von  der  Swissmedic  zugelassen  wurde,  liegt Gleichwirkung 
vor.

4.6.2 Auffindbarkeit

Bei der  zweiten  "Drospirenon"-Frage geht  es  darum,  ob  die  ersetzten 
Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion dem Fachmann durch die 
Lehre des Patents nahegelegt würden.

Gemäss  Präzisierung  des  Bundespatentgerichts  ist dabei  zu  beurteilen, 
ob  bei  ausgetauschten  Merkmalen 
(d.h.  Pemetrexeddisäure  statt 
Pemetrexeddinatrium) die Gleichwirkung für den Fachmann bei objektiver 
Betrachtung ausgehend von der Lehre des Patents offensichtlich ist.4

4.6.2.1 Der Fachmann

Bei  der  Frage  zur  Auffindbarkeit  kommt  die  Rolle  des  Fachmanns  zur 
Sprache. Die Parteien sind sich in der Definition des Fachmanns uneinig.

Die  Beklagte stellt  sich  auf  den  Standpunkt,  dass  der  Fachmann  im  pa-
tentrechtlichen  Sinn  ein Team  von Onkologe  und  Chemiker  oder  Formu-
lierungswissenschaftler (Galeniker) sei.

Die Klägerin hingegen geht davon aus, dass der Fachmann lediglich ein 
Onkologe,  gegebenenfalls  ein  erfahrener  Pharmakologe oder  ein  Team 
der beiden, sei (O2015_004).

Vorliegend ist es allein schon aus dem Umstand, dass es sich beim strit-
tigen Merkmal Pemetrexeddinatrium bzw. bei dessen Ersatz durch die Al-
ternativformulierung um  spezifische  chemische  Verbindungen  handelt, 
gegeben,  dass  der  Fachmann  nicht  allein  ein  Onkologe  sein  kann.  Des-
halb ist es erforderlich, dass dem Fachmann auch das Fachwissen eines 
Chemikers oder zumindest eines erfahrenen Pharmakologen zukommt.

Dies  steht  in Einklang  sowohl  mit  dem  Landgericht  Düsseldorf  und  dem 
Oberlandesgericht Düsseldorf als auch mit dem High Court und UK Court 

4 BPatGer O2014_002, Urteil vom 25. Januar 2016, E. 6.5.2.4.

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of  Appeal,  welche  alle  den  Fachmann  als  Team  gesehen  haben.  Der 
Bundesgerichtshof  hat  denn  auch  diese  Definition  des  Fachmanns  als 
Team nicht bemängelt. 

4.6.2.2 Auffindbarkeit durch den Fachmann

Die  Beklagte  argumentiert,  einem  Chemiker/Formulierungswissen-
schaftler  (Galeniker)  wären  eine  Reihe möglicher  Gegenionen  bekannt 
gewesen.  Allerdings  hätte  er  die  Auswirkungen  einer spezifischen  Salz-
form (oder der freien Säure) auf die allgemeine Wirksamkeit und Sicher-
heit  eines  bestimmten  fertigen  Medikaments  nicht vorhersagen  können. 
Nur  nach der  Durchführung  einer gründlichen Analyse  aller  notwendigen 
Eigenschaften  hätte  er sagen  können,  ob  eine  ersetzende Ausführungs-
form  den  gleichen  technischen  Effekt erziele wie  die  beanspruchte  Lö-
sung. Die fehlende Voraussehbarkeit und der notwendige Grad an Expe-
rimenten,  um  eine  geeignete  ersetzende  Ausführungsform  zu  finden, 
würde die Schwelle des Naheliegens bei Weitem übertreffen. 

Die  Klägerin argumentiert,  dass  der  Fachmann  zum  Prioritätszeitpunkt 
sehr wohl die Alternativformulierungen anstelle des Pemetrexeddinatrium
hätte auffinden können, beispielsweise im Stoffpatent (EP 0 432 677 B1).
Die  Klägerin  gesteht  indessen  ein,  dass  die  Wahl  eines  Wirkstoffs  von 
dessen  Eigenschaften  wie  chemischer  Stabilität,  Löslichkeit  oder Aggre-
gatszustand abhängig sei. Andererseits hänge die jeweilige Wirkstoffform 
auch  von  der  Verabreichung  ab.  Im  Falle  von  Pemetrexed  werde  der 
Wirkstoff  parenteral  (d.h.  durch  Injektion)  verabreicht  und  das  Gegenion 
sei nur von Relevanz für die Wasserlöslichkeit und die chemische Stabili-
tät der (Infusions)lösung (O2015_004).

Die  Beklagte argumentiert  des  Weiteren,  da andere  Formen  von 
Pemetrexed  bekannt  gewesen  seien,  hätte  die  Nichterwähnung  dieser 
anderen  Formen  im  Klagepatent  beim  Fachmann  Zweifel  geweckt,  ob 
diese  anderen  Formen  tatsächlich  als Austauschmittel  in  Frage kommen 
würden.

Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass dem Fachmann klar sei, 
dass  die  Wirkungsweise  durch  das  Pemetrexed-Anion  gegeben  sei und 
dass die Kationen für die Wirkung unwesentlich seien.

Die Klägerin macht des Weiteren geltend, dass die notwendigen Tests zur 
Selektion eines pharmazeutisch akzeptablen Salzes zu den standardisier-
ten  und  regelmässig  durchgeführten  Routinetätigkeiten  eines  Wissen-

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schaftlers, der sich mit Formulierungen auskenne, gehörten. Ebenso be-
wege sich die Abklärung, ob ein Wirkstoff in seiner freien Form (d.h. ohne 
Gegenion)  geeignet  sei,  im  Rahmen  der  routinemässig  durchgeführten 
Versuche (O2015_004).

Es  ist  wesentlich,  dass  nicht  der  Stand  der  Technik  den Ausgangspunkt 
für  die  Beurteilung der Auffindbarkeit  darstellt,  sondern  das  Klagepatent, 
wie dies in der erwähnten Entscheidung "Urinalventil" des Bundespatent-
gerichtes hervorgehoben wurde.

Im  Klagepatent  selber  ist  keine  Basis  für  alternative  Kationen  oder  die 
freie  Säure,  insbesondere  für  die  zu  beurteilenden Alternativformulierun-
gen, zu finden. Somit ist es nötig, das Fachwissen heranzuziehen. Es ist 
davon  auszugehen,  dass  dem  Fachmann  zum  Zeitpunkt  der  Prioritäts-
anmeldung  grundsätzlich  Tromethamin  oder  Protonen als  pharmazeu-
tisch akzeptable und übliche Kationen für Wirkstoffe bekannt waren. 

Entscheidend  für  die  Frage  der  Auffindbarkeit  ist,  ob  es  für  den  Fach-
mann,  ausgehend  von  der  Lehre  des  Patents,  offensichtlich  wäre,  dass 
Pemetrexeddisäure  die  gleiche  Wirkung  hat,  wie  das  Pemtrexed-
Dinatrium. 

Es scheint, dass für den Fachmann klar ist, dass bei physiologischem pH 
die  Pemetrexeddisäure  zumindest  teilweise  deprotoniert  und  somit  als 
Dianion,  wie  es  auch  beim  Pemetrexeddinatrium  zu  finden  ist,  vorliegt. 
Für  den  Fachmann  wäre  klar  gewesen,  dass  deshalb  gleiche  Wirkung 
(jeweils verursacht durch die Anionen) zu erwarten ist.

Somit ist die Auffindbarkeit gegeben.

Der gegenteiligen Auffassung des UK Court of Appeal kann deshalb nicht 
gefolgt werden. 

4.6.3 Gleichwertigkeit 

In  der  dritten  "Drospirenon"-Frage  geht  es  darum,  ob  der  Fachmann  bei 
Orientierung  am  Anspruchswortlaut  im  Lichte  der  Beschreibung  die  er-
setzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen hätte.

Die  Beklagte  argumentiert  dazu  im  Wesentlichen,  dass  der  Fachmann 
aufgrund  der  bewussten  Beschränkung  die  Alternativformulierung nicht 
als gleichwertig zum Merkmal Pemetrexeddinatrium gesehen oder in Be-
tracht gezogen hätte.

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Die  Klägerin argumentiert, dass für  den  Fachmann  Pemetrexeddikalium,
Pemetrexedditromethamin oder  Pemetrexeddisäure  gleichwertig  mit 
Pemetrexeddinatrium seien. Die  Alternativformulierungen würden  in  der 
Infusionslösung und nach Verabreichung im Körper in freier (dissoziierter) 
Form bereitgestellt, wo sie in identischer Weise zur Wirkung kämen, wie 
wenn  sie  ursprünglich  mit  Natriumgegenionen  verbunden  gewesen  wä-
ren. Es  sei  für  den  Fachmann  klar,  dass  für  die  chemotherapeutische 
Wirkung wie auch die dadurch verursachten (zell)toxischen Effekte allein 
Pemetrexed Anion verantwortlich sei und dass das Gegenkation (d.h. Ka-
tion) (bzw. das Fehlen davon) völlig irrelevant sei.

Weiter  argumentiert  die  Klägerin,  dass  selbst  wenn  eine  beabsichtigte 
Beschränkung auf Pemetrexeddinatrium vorgenommen worden wäre, der 
Fachmann  nicht  einfach  schliessen  könnte,  dass  übrige  Formen  nicht 
gleichwertig sein sollten. Schliesslich sei der vorliegende Sachverhalt un-
terschiedlich  von  dem,  welcher  dem  Entscheid  "Okklusionsvorrichtung"
des  Bundesgerichtshofs zugrunde  gelegen  habe.  Dort  seien  in  der  Be-
schreibung  die  angegriffene Ausführungsform  erwähnt  worden,  während 
in  dem  vorliegenden  Fall  die  Alternativformulierungen eben  weder  aus-
drücklich noch implizit in der Beschreibung genannt seien.

Kernpunkt bei der Beantwortung der Frage der Gleichwertigkeit ist, inwie-
fern der Fachmann (bei Verneinung der oben unter Ziff. 4.5.3 behandelten
Frage  zur  bindenden Beschränkung) im  Lichte  der  gesamten  Beschrei-
bung  des  Klagepatents  die  Bezeichnung Pemetrexeddinatrium als  Ein-
schränkung interpretiert hätte.

Der Fachmann hätte sicherlich erkannt, dass mit Pemetrexeddinatrium –
im Gegensatz zu den anderen Bestandteilen des Anspruches – eine spe-
zifische  Einzelsubstanz  als  Bestandteil  des Arzneimittels  gefordert  wäre. 
Er hätte deshalb sehr wohl angenommen, dass eine derartige Einschrän-
kung nicht grundlos gewesen wäre.

Deshalb hätte der  Fachmann  (ausgehend  von  der  Orientierung  am  An-
spruchswortlaut im Lichte der Beschreibung) Pemetrexeddisäure nicht als 
gleichwertigen Ersatz für Pemetrexeddinatrium in Betracht gezogen.

Dies steht in Einklang mit der Entscheidung des UK Court of Appeal. 

Somit  liegt – selbst  wenn  eine  bindende Beschränkung  durch  die  Ertei-
lungsgeschichte  verneint  würde – glaubhafterweise  keine  Nachahmung 

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vor,  weil  die  dritte  "Drospirenon"-Frage  zu  verneinen  ist und  somit  keine 
Gleichwertigkeit und damit auch keine Patentverletzung vorliegt.

Ergänzend  ist  mit  Bezug  auf  die  erwähnten ausländischen  Pemetrexed-
Entscheide Folgendes  anzufügen:  Mit  dem  BGH-Entscheid ist  davon 
auszugehen, dass  im vorliegenden  Fall  kein  Verzicht  im  Sinne  der  Ent-
scheidung  "Okklusionsvorrichtung" vorliegt.  Der  BGH  legt überzeugend 
dar,  dass  die  Entscheidung "Okklusionsvorrichtung"  nur  auf  Konstellatio-
nen  abzielt,  in  denen  die  Patentschrift  selbst  mehrere  mögliche Ausfüh-
rungsformen offenbart (und zwar in konkreter Auflistung), von denen dann 
eine  oder  mehrere  (darunter  die  angegriffenen Ausführungsform)  im An-
spruch nicht angeführt werden. 

Dem ist hier nicht so, da die Ausführungsform Pemetrexeddisäure, die zu 
beurteilen ist, in der Patentanmeldung/dem erteilten Patent nirgends auf-
geführt ist.

Der  BGH  fokussiert  sich  bei  der  Beurteilung  der  dritten  Äquivalenzfrage 
allerdings  sehr auf  diese  Frage  des  Verzichts.  Dem  kann  nicht  gefolgt 
werden. Die  Tatsache,  dass  kein  Verzicht  gemäss  "Okklusionsvorrich-
tung" vorliegt, bedeutet keineswegs automatisch im Umkehrschluss, dass
die 3. Äquivalenz-Frage zu bejahen ist. Das greift zu kurz.

Bei dieser Frage muss vielmehr – und dies kann hier durchaus ohne jede 
Bezugnahme  auf  die  prosecution  history  geschehen  (wie  dies  der  UK 
Court  of  Appeal getan  hat) – zusätzlich  folgende  Überlegung  angestellt 
werden:

Der Anmelder  hat  sich  willentlich  auf  die  Dinatriumform  beschränkt,  ob-
wohl  andere  (Salz)formen  bekannt  waren,  z.  B  aus  dem  Stoffpatent 
EP 0 432  477.  Es  gibt  im  Streitpatent  keinerlei  Hinweise  auf  andere  ge-
eignete Pemetrexedformen. Beim Folat und Vitamin B12 wurden Derivat-
formen beschrieben und beansprucht. Der Tatsache, dass dies jedoch für 
das  Pemetrexed  nicht  passiert  ist,  würde  der  Fachmann  Bedeutung  zu-
messen,  denn  ansonsten  fehlte  die  Orientierung  am  Anspruchswortlaut 
im Lichte der Beschreibung. Der Fachmann würde deshalb die freie Säu-
re nicht als gleichwertigen Ersatz für das Dinatrium in Betracht ziehen.

Auch  aus  dieser  Überlegung  ist  die  Frage  nach  der  Gleichwertigkeit zu 
verneinen.

4.7 Gemäss den obigen Erwägungen ist zusammenfassend festzuhalten, 
dass  eine  Patentverletzung  durch  die  Beklagte  nicht  glaubhaft  gemacht 

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ist. Damit ist das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen abzuwei-
sen.

5. Kosten- und Entschädigungsfolgen

Ausgangsgemäss  wird  die  Klägerin  kosten- und  entschädigungspflichtig. 
Die  Gerichtsgebühr  ist  ausgehend  von  einem  Streitwert  von  CHF  1  Mio.
und unter Berücksichtigung des parallelen hängigen ordentlichen Verfah-
rens  (O2015_004)  auf CHF  20'000.– festzusetzen  (Art.  1  und  2 KR-
PatGer).

Sodann  ist  die Klägerin  ist  zu  verpflichten,  der  Beklagten  für  die  rechts-
anwaltliche  Vertretung  CHF  15'000.– zu  bezahlen.  Für  patentanwaltliche 
Bemühungen  macht  die  Beklagte  CHF  12'510.–,  CHF  7'020.– und 
CHF 2'430.– geltend.  Bezüglich  der  letzten  Rechnung  erklärt  sie,  da  die 
patentanwaltliche  Arbeit  für  die  Vorbereitung  der  vorliegenden  Stellung-
nahme zum Fachrichtervotum auch im ordentlichen Verfahren verwendet 
werde, mache sie in diesem Massnahmeverfahren 50% dieser Kostenno-
te  geltend  (und  behalte  sich  vor,  50%  im  ordentlichen  Verfahren  geltend 
zu machen). Dies trifft indessen auf alle drei Rechnungen zu. Der Beklag-
ten  sind  deshalb für  die  patentanwaltliche  Beratung  CHF 10'980.– zuzu-
somit 
sprechen.
CHF 25'980.– (Art. 3, 4, 5, 6 und 9 Abs. 2 KR-PatGer).

die  Parteientschädigung 

Insgesamt 

beträgt 

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 20'000.–.

3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleis-
teten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht beanspruchte Anteil des 
Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet.

4. Die  Klägerin  wird  verpflichtet,  der  Beklagten  eine  Parteientschädi-

gung von CHF 25'980.– zu bezahlen.

5. Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien und  nach  Eintritt  der  Rechts-
kraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen 
Empfangsbestätigung.

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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 6. Dezember 2016

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 06.12.2016

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