# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 320f0e59-76cd-5be0-beeb-46a37ddfdce6
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2017-01-16
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2017_001
**Docket/Reference:** S2017_001
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/96/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2017_001 

  V e r f ü g u n g   v o m   1 6 .   J a n u a r   2 0 1 7    

Besetzung 

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

A AG, 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess und 
Rechtsanwalt Dr. iur. Roman Baechler und/oder Rechtsan-
wältin lic. iur. Flavia Widmer, patentanwaltlich beraten durch 
Carpmaels & Ransford LLP, 

Klägerin 

gegen 

B AG, 

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. Andreas Welch, 

Beklagte 

Gegenstand 

Patentverletzung / vorsorgliche Massnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Der Präsident zieht in Erwägung: 

1.   Mit Eingabe vom 13. Januar 2017 reichte die Klägerin das vorliegende 
Gesuch  um  Erlass  vorsorglicher  Massnahmen  ein  und  stellte  folgende 
Rechtsbegehren: 

“1. Defendant,  under  threat  of  a  fine  of  CHF  1,000  per  day  pursuant  to  article 
343(1)(c) Swiss Code of Civil Procedure, but at least CHF 5,000 pursuant to arti-
cle 343(1)(b) Swiss Code  of Civil Procedure,  as well as punishment of their ex-
ecutives  pursuant  to  article  292  Swiss  Penal  Code  in  case  of  future  violation, 
shall,  as  an  interim measure,  be  prohibited  from manufacturing,  storing,  selling, 
offering for sale, otherwise bringing into circulation, importing to or exporting from 
Switzerland or to participate in any of these actions the approved pharmaceutical 
with Swissmedic marketing approval number XXX and product name YZ; 

2.  Defendant,  under  threat  of  a  fine  of  CHF  1,000  per  day  pursuant  to  article 
343(1)(c)  Swiss  Code  of  Civil  Procedure,  but  at  least  CHF  5,000  pursuant  to 
article  343(1)(b)  Swiss  Code  of  Civil  Procedure,  as  well  as  punishment  of  their 
executives pursuant to article 292  Swiss Penal Code in case of future violation, 
shall be ordered to recall within five calendar days after this decision has become 
enforceable  the  pharmaceutical  product  according  to  prayer  for  relief  1  it  has 
already  put  on  the  market,  i.e.,  to  inform  known  commercial  customers  of  the 
pharmaceutical  product  according  to  prayer  for  relief  1  that  the  product  in  a 
preliminary  judgment  has  been  found  to  infringe  the  Swiss  part  of  EP  111  and 
should be returned to Defendant against reimbursement of the sales 
price and associated costs; 

3.  The  prohibition  pursuant  to  prayer  for  relief  1  shall  be  issued  as  an  ex-parte 
interim  measure,  i.e.  without  delay  and  for  the  time  being  without  hearing 
Defendant; 

4.  Court  costs  and  reimbursement  of  Plaintiff‘s  legal  and  patent  attorney  fees 
shall be borne by Defendant.” 

2.  Das Massnahmebegehren ist in englischer Sprache verfasst. Die Klä-
gerin  macht  geltend,  die  Parteien  hätten  sich  für  den  vorliegenden  Kon-
text auf Englisch geeinigt und verweist dazu auf ein Schreiben des Vertre-
ters  der  Gegenseite  aus  dem  zwischen  den  Parteien  (ebenfalls  vor  die-
sem Gericht) hängigen Nichtigkeitsprozess. Jene Zustimmung bezog sich 
aber nur auf jenes Verfahren betreffend Feststellung der Nichtigkeit. D.h. 
eine ausdrückliche Zustimmung der Beklagten betreffend das vorliegende 
Massnahmeverfahren fehlt noch. Einstweilen – umgehender Widerspruch 
der  Beklagten  vorbehalten  –  wird  aber  davon  ausgegangen,  die  Zustim-
mung  gelte  auch  für  das  vorliegende  Verfahren.  Die  Parteien  können 
dementsprechend Englisch verwenden; Verfahrenssprache ist Deutsch. 

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3.  Die  Parteien  haben  ihren  Sitz  in  der  Schweiz.  Die  Zuständigkeit  des 
Bundespatentgerichts ist gegeben (Art. 26 lit a i.V.m. lit. b PatGG). 

4.  Die  Klägerin  macht  geltend,  in  Anwendung  von  Art.  23  Abs. 1  Bst. b 
PatGG entscheide der Präsident als Einzelrichter. Das trifft bei vorsorgli-
chen Massnahmen grundsätzlich zu, indes steht vorliegend die Frage der 
erfinderischen Tätigkeit  im  Vordergrund.  Damit  ist  das  Verständnis  eines 
technischen Sachverhalts für den Entscheid von besonderer Bedeutung, 
weshalb  in  Dreierbesetzung  entschieden  werden  muss  (Art.  23  Abs.  3 
PatGG). 

5.  Die  Klägerin  verlangt  eine  superprovisorische  Anordnung,  d.h.  ohne 
vorherige  Anhörung  der  Beklagten  (Rechtsbegehren  3).  Begründet  wird 
dies einzig mit der speziellen Dringlichkeit, und nicht etwa mit einem not-
wendigen  Überraschungseffekt.  Nachdem  indes  die  Entscheidung  über 
die  superprovisorische  Anordnung  ohnehin  nicht  umgehend  gefällt  wer-
den  kann,  weil  zuerst  die  Besetzung  der  Spruchkammer  erfolgen  muss 
(was  bekanntlich  wegen  das  Problems  der  Interessenkollisionen  regel-
mässig nicht von heute auf morgen geschehen kann), bleibt Zeit, kurzfris-
tig  eine  Massnahmeantwort  einzuholen,  ohne  dass  der  Entscheidungs-
zeitpunkt  hinausgeschoben  wird.  Bei  dieser  Sachlage  wäre  eine  Anord-
nung ohne vorherige Anhörung der Beklagten unverhältnismässig. 

6.  Der  Antrag  der  Klägerin  auf  Erlass  einer  Anordnung  ohne  vorherige 
Anhörung  der  Beklagten  ist  deshalb  abzuweisen  und  der  Beklagten  ist 
Frist  zur  Massnahmeantwort  anzusetzen  (Art.  253  ZPO).  Diese  Frist 
kann, nachdem der Sachverhalt beiden Parteien bestens bekannt ist, auf 
7 Tage festgesetzt werden.  

7.  Der Klägerin ist Frist anzusetzen, um gestützt auf Art. 98 ZPO einen 
Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 60‘000.-- zu bezahlen. 

8.  Über  die  Prozesskosten  wird  im  Endentscheid  betreffend  vorsorgli-
che Massnahmen zu befinden sein (Art. 104 Abs. 1 ZPO). 

9.  Nach Eingang der Massnahmeantwort wird nötigenfalls eine kurzfris-
tig anzuberaumende mündliche Verhandlung stattfinden. Den Termin wird 
die  Kanzlei,  sobald  die  Besetzung  der  Spruchkammer  feststeht,  mit  den 
Parteien vorsorglich umgehend festlegen. 

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Der Präsident verfügt: 

1.  Das  Gesuch  um  Erlass  superprovisorischer  Massnahmen  wird  ab-

gewiesen. 

2.  Der Beklagten wird eine Frist bis 24. Januar 2017 zur Erstattung der 

Massnahmeantwort angesetzt. 

4.  Der  Klägerin  wird  eine  Frist  bis  24.  Januar  2017  angesetzt,  um  ei-

nen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 60‘000.00 zu bezahlen. 

5.  Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid befunden. 

6.  Schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung an: 

–  die Klägerin unter Beilage der Rechnung Nr. 1185000782,  
–  die Beklagte unter Beilage der act. 1 und act. 1_1 bis 1_60.  

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b 
ZPO). 

St. Gallen, 16. Januar 2017 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 16.01.2017 

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