# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 8257a36b-345e-56d7-8ce0-24cf91f34208
**Source:** Bundesgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2020-09-14
**Language:** de
**Title:** Bundespatentgericht 14.09.2020 O2020_013
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BPatG/CH_PATG_001_O2020-013_2020-09-14.pdf

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l  d e s  b r e v e t s

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  d e i  b r e v e t t i

T r i b u n a l  f e d e r a l  d a  p a t e n t a s

F e d e r a l  P a t e n t  C o u r t

O2020_013

U r t e i l  v o m  1 4 .  S e p t e m b e r  2 0 2 0  

Besetzung
Instruktionsrichter Dr. iur. Christoph Willi,

Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),

Richter Dr. iur. Daniel M. Alder, 

Richter lic. iur. & Dipl. Mikrotech.-Ing. ETH Frank Schnyder, 

Richter Dr. sc. nat., Dipl. Phys. ETH Kurt Sutter,

Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte
Stemcup Medical Products AG, Aargauerstrasse 180, 

8048 Zürich, 

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Christian Hilti und 

Dr. iur. Demian Stauber, Rentsch Partner AG, Bellerivestras-

se 203, Postfach, 8034 Zürich, patentanwaltlich beraten 

durch Dr. Bruno Meyer, Schneider Feldmann AG,

Beethovenstrasse 49, 8039 Zürich, sowie Dr. Jens Ottow, 

Rentsch Partner AG, Bellerivestrasse 203, Postfach, 

8034 Zürich

Klägerin

gegen

1. Implantec GmbH, Grenzgasse 38a, AT-2340 Mödling, 

2. Endoprothetik Schweiz GmbH (vormals ImplanTec 

Schweiz GmbH), c/o LAUNCHOFFICE GmbH, 

Rathausstrasse 14, 6341 Baar,  

beide vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Michael

Ritscher und Dr. iur. Kilian Schärli, Meyerlustenberger La-

chenal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich,

patentanwaltlich beraten durch Dipl. Ing. Herwig Margotti, 

Schwarz & Partner, Wipplingerstrasse 30, 1010 Wien, 

Dr. Martin Müllner, Patentanwalt, Patentanwaltskanzlei Kat-

schinka OG, sowie Dipl. Phys. ETH Werner A. Roshardt,

Beklagte

Gegenstand
Rückweisung O2016_012 betreffend Kosten- und Entschä-

digungsfolgen

O2020_013

Seite 2

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Prozessgeschichte

1.

Mit Klage vom 13. September 2016 stellte die Klägerin im Verfahren 

O2016_012 folgende Rechtsbegehren:

«1) Den Beklagten sei zu verbieten, sog. Pressfit- bzw. „Hybrid“-Gelenkpfannen“ 

gemäss folgender Abbildung in die Schweiz zu importieren, in der Schweiz 

anzubieten, zu vertreiben und zu verkaufen,

die durch folgende Produktemerkmale charakterisiert sind:

die Gelenkpfanne hat einen schalenförmigen, um eine zentrale Achse rota-

tionssymmetrischen Grundkörper, dessen Rand eine zur Achse senkrechte 

Grundfläche definiert;

auf der Aussenseite des Grundkörpers sind über den Umfang gleichmässig 

verteilt sechs aus der Aussenseite herausstehende, schmale Einschlagste-

ge angeordnet;

die sechs Einschlagstege sind als ungekrümmte, ebene Platten ausgebildet;

die sechs Einschlagstege sind in Umlaufrichtung gegenüber der Grundflä-

che jeweils in derselben Richtung gekippt angeordnet, derart, dass sie je-

weils mit der Grundfläche einen Winkel von 83° - 87° einschliessen.

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2) Eventualiter sei den Beklagten zu verbieten, klagepatentgemässe Gelenk-

pfannen gemäss Rechtsbegehren 1 mit mindestens zwei Einschlagstegen, 

die einen Winkel von unter 85° entsprechend den Messresultaten gemäss 

Klagebeilage KB 23 aufweisen, anzubieten.

3) Die Beklagte 1 sei zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach 

Rechtskraft des Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungs-

legung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen bezüglich der 

klagepatentgemässen Gelenkpfannen, namentlich

- der Herstellungskosten;

- der Transferkosten (Verkaufspreis) an die Beklagte 2;

- wie viele klagepatentgemässe Gelenkpfannen sie seit der Gründung der 

Beklagten 2 in die Schweiz eingeführt und an die Beklagte 2 oder Dritte 

verkauft hat;

- die Namen und Adressen der Drittabnehmer und der abgenommenen 

Stückzahlen;

- die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich 

Einstandspreis), die sie damit erzielt hat.

Wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach 

Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz-

und Betriebsbuchhaltung der Beklagten.

4) Die Begehren 1, 2 und 3 seien zu Lasten der Beklagten 1 mit der Andro-

hung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro Tag gern. Art. 343 Abs. 1 lit. 

c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gem. Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie 

der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall 

zu verbinden.

5) Die Beklagte 2 sei zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach 

Rechtskraft des Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungs-

legung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen bezüglich der 

klagepatentgemässen Gelenkpfannen, namentlich

- der Einkaufskosten von der Beklagten 1;

- wie viele klagepatentgemässe Gelenkpfannen sie seit ihrer Gründung in 

die Schweiz eingeführt und an Dritte verkauft hat;

- die Anzahl und Namen der Abnehmer und abgenommenen Stückzahlen;

- die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich

Einstands-/ Einkaufspreis), die sie damit erzielt hat.

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Wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach 

Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz-

und Betriebsbuchhaltung der Beklagten 2.

6) Die Begehren 1, 2 und 5 seien zu Lasten der Beklagten 2 mit der Andro-

hung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro Tag gem. Art. 343 Abs. 1 lit. 

c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gem. Art. 343 Abs. 1 it. b ZPO sowie 

der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall 

zu verbinden.

7) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter 

Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands.»

2.

Mit Klageantwort vom 2. Dezember 2016 stellten die Beklagten folgende 

Rechtsbegehren:

«1. Die Klage sei abzuweisen.

2. Eventualiter zu Ziff. 1 seien Klagebegehren Nr. 3 und 5 dahingehend einzu-

schränken, dass keine Auskünfte, die eine Identifikation von Lieferanten und 

Kunden der Beklagten sowie von Drittparteien ermöglichen, zu erteilen sei-

en.

3. Eventualiter zu Ziff. 2 seien Klagebegehren Nr. 3 und 5 dahingehend einzu-

schränken, dass die Auskünfte an einen vom Gericht zu ernennenden, un-

abhängigen Gutachter zu erteilen seien und dieser dazu verpflichtet werde, 

dem Gericht und der Klägerin lediglich die Gesamtzahl der gegebenenfalls 

patentverletzenden, in der Schweiz hergestellten und/oder verkauften 

"Pressfit- bzw. Hybrid-Gelenkpfannen" sowie den damit erzielten Nettoge-

winn offen zu legen.

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, zuzüglich der Auslagen für die 

mitwirkenden Patentanwälte, zulasten der Klägerin.»

3.

Mit Eingabe vom 2. Februar 2017 erstattete die Klägerin die beschränkte 

Replik betreffend Rechtsbeständigkeit ohne die Rechtsbegehren zu än-

dern.

4.

Am 30. Mai 2017 fand eine Instruktionsverhandlung statt, anlässlich wel-

cher keine gütliche Einigung gefunden werden konnte.

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5.

Mit Eingabe vom 21. August 2017 erstattete die Klägerin die vervollstän-

digte Replik, wobei sie folgende Änderungen an den ursprünglich gestell-

ten Rechtsbegehren vornahm (Änderungen hervorgehoben):

«1) Den Beklagten sei zu verbieten, sog. Pressfit- bzw. „Hybrid“ Gelenkpfannen“ 

gemäss folgender Abbildung in die Schweiz zu importieren, in der Schweiz 

anzubieten, zu vertreiben und zu verkaufen,

die durch folgende Produktemerkmale charakterisiert sind:

Die Gelenkpfanne hat einen schalenförmigen, um eine zentrale Achse rota-

tionssymmetrischen Grundkörper, dessen Rand eine zur Achse senkrechte 

Grundfläche definiert;

auf der Aussenseite des Grundkörpers sind über den Umfang gleichmässig 

verteilt sechs aus der Aussenseite herausstehende, schmale Einschlagste-

ge angeordnet;

die sechs Einschlagstege sind als ungekrümmte, ebene Platten ausgebildet 

die sechs Einschlagstege sind in Umlaufrichtung gegenüber der Grundflä-

che jeweils in derselben Richtung gekippt angeordnet, derart, dass sie je-

weils mit der Grundfläche einen Winkel von 83° - 86.5° einschliessen.

2. Eventualiter sei den Beklagten zu verbieten, klagepatentgemässe Gelenk-

pfannen gemäss Rechtsbegehren 1 mit mindestens zwei Einschlagstegen 

anzubieten, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu setzen, die einen 

Steigungswinkel von 84° bis 85° aufweisen, gemessen zwischen der Grund-

fläche der Gelenkpfanne und der mittig durch den Einschlagsteg verlaufen-

den Bezugsebene, die die Grundfläche (und die Pfanne) schneidet.

[Ziff. 3 bis 7 unverändert]

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8) Die Beklagte 1 sei zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach 

Rechtskraft des Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rech-

nungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen 

bezüglich der mit den klagepatentgemässen Gelenkpfannen mitver-

kauften Inserts, namentlich

- der Herstellungskosten der lnserts;

- der Transferkosten (Verkaufspreis) der Inserts an die Beklagte 2;

- die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüg-

lich Einstandspreis), die sie mit den lnserts erzielt hat.

Wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat 

nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jewei-

lige Finanz und Betriebsbuchhaltung der Beklagten.

9) Das Begehren 8 sei zu Lasten der Beklagten 1 mit der Androhung einer 

Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag gem. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, 

mindestens aber CHF 5000 gem. Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der 

Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall 

zu verbinden.

10) Die Beklagte 2 sei zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach 

Rechtskraft des Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rech-

nungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen 

bezüglich der mit den klagepatentgemässen Gelenkpfannen mitgelie-

ferten lnserts, namentlich

- der Einkaufskosten der lnserts von der Beklagten 1

- die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüg-

lich Einstands-/ Einkaufspreis), die sie mit den genannten lnserts 

erzielt hat.

Wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat 

nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jewei-

lige Finanz und Betriebsbuchhaltung der Beklagten 2.

11) Das Begehren 9 sei zu Lasten der Beklagten 2 mit der Androhung einer 

Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag gem. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, 

mindestens aber CHF 5000 gem. Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der 

Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall 

zu verbinden.»

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6.

Mit Eingabe vom 23. Oktober 2017 erstatteten die Beklagten die Duplik, 

ohne dabei die Rechtsbegehren zu ändern.

7.

Am 27. November 2017 nahm die Klägerin Stellung zur Duplik, ohne ihr 

Patent einzuschränken, auch nicht eventualiter. Am 13. Dezember 2017 

erfolgte eine Stellungnahme der Beklagten. Am 22. Dezember 2017 er-

folgte eine weitere Stellungnahme der Klägerin.

8.

Am 22. Juni 2018 erstattete Richter Tobias Bremi ein Fachrichtervotum.

9.

In der Folge wurden die Parteien auf den 3. Oktober 2018 zur Hauptver-

handlung vorgeladen.

10.

Am 23. Juli 2018 teilte die Klägerin mit, dass sie den Schweizer Teil des 

Klagepatents EP 1 411 869 B1 beim Eidgenössischen Institut für Geisti-

ges Eigentum (IGE) durch Teilverzicht eingeschränkt habe (vgl. CH/EP 1 

411 869 H1).

11.

In der Folge stellten die Beklagten am 8. August 2018 die folgenden pro-

zessualen Anträge:

«1) Die auf den 27. August angesetzte Frist zur Stellungnahme zum Fachrich-

tervotum ist abzunehmen.

2) Nach Einreichen des hinsichtlich des Anspruchswortlauts geänderten 

Schweizer Teils des EP 1 411 869 durch die Klägerin ist das Verfahren 

einstweilen auf die Frage zu beschränken, ob die Einführung dieses geän-

derten Patents in das hängige Verfahren zulässig ist.

3) Eventualiter zu Antrag 2 ist die Klägerin aufzufordern, sich nach Einreichen 

des hinsichtlich des Anspruchswortlauts geänderten Schweizer Teils des 

EP 1 411 869 zur Verletzung dieses Patents zu äussern, und anschliessend 

ist den Beklagten eine Frist von sechs Wochen zur Stellungnahme anzuset-

zen.

4) Die auf den 3. Oktober 2018 angesetzte Hauptverhandlung ist abzusagen.»

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12.

In der Folge wurde den Parteien mit Schreiben vom 22. August 2018 die 

Frist zur Stellungnahme zum Fachrichtervotum abgenommen und es 

wurde den Beklagten Frist gesetzt, um zur geänderten Fassung des Kla-

gepatents Stellung zu nehmen.

13.

Mit Eingabe vom 23. August 2018 stellte die Klägerin ihrerseits die fol-

genden prozessualen Anträge:

«1. Den Parteien sei die abgenommene Frist zur Stellungnahme zum Fachrich-

tervotum ohne Verzug neu anzusetzen.

2. Das vorliegende Fachrichtervotum sei prozessual unverändert als "erster 

(und vorläufiger) Beitrag eines Richters zur Urteilsfindung" (Brändle) zu qua-

lifizieren und zu behandeln.

3. Der Termin für die Hauptverhandlung vom 3. Oktober 2018 sei unverändert 

zu belassen und den Parteien sei (selbstverständlich) anlässlich der Haupt-

verhandlung Gelegenheit zu geben, noch einmal mündlich zu den Stellung-

nahmen der Parteien zum Fachrichtervotum und zum Novum und seinen 

Auswirkungen auf das Verfahren zu plädieren.»

14.

Am 13. September 2018 reichten die Beklagten ihre Stellungnahme zur 

geänderten Fassung des Klagepatents ein und stellten folgende Anträge:

«1. Das Patent CH/EP 1 411 869 H1 ist nicht zu berücksichtigen.

2. Das Verfahren ist wegen Gegenstandslosigkeit abzuschreiben.

3. Eventualiter zu Ziffer 1 und 2 ist die Klage abzuweisen.

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.»

15.

Diese Eingabe wurde der Klägerin am 18. September 2018 zur Stellung-

nahme zugestellt. Gleichzeitig wurde die Hauptverhandlung vom 3. Okto-

ber 2018 abgesagt.

16.

Am 3. Oktober 2018 erfolgte die Stellungnahme der Klägerin, wobei sie 

die folgenden Anträge stellte:

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«1) Es sei gestützt auf die Stellungnahmen der Parteien und die einschlägige 

Lehre und Rechtsprechung ein prozessleitender Entscheid zur Frage der 

Zulässigkeit des Novums (betreffend Teilverzicht) zu erlassen.

2) Es sei für den Fall, dass der gegenüber dem IGE erklärte Teilverzicht der 

Klägerin vom Bundespatentgericht nicht berücksichtigt werden sollte, die 

einredeweise von den Beklagten im Zuge ihrer Duplik geltend gemachte 

(angebliche) unzulässige Änderung als inter partes unwirksam ausser Acht 

zu lassen und es sei der Anspruchswortlaut von Anspruch 1 des Klagepa-

tents ohne das Wort „mindestens“ zu lesen.

3) Es sei von einem erneuten Fachrichtervotum abzusehen; eventualiter sei 

das bestehende Fachrichtervotum vom 22. Juni 2018 (act. 46) im Ermessen 

des Gerichts zu ergänzen.

4) Es sei den Parteien gleichzeitig mit der prozessleitenden Verfügung neu 

Frist anzusetzen, um zum gegebenenfalls ergänzten Fachrichtervotum Stel-

lung zu nehmen, und zwar – abhängig vom prozessleitenden Entscheid –

mit oder ohne Berücksichtigung des Novums.

5) Es sei nach Ermessen des Gerichts den Beklagten eine von dieser ge-

wünschte angemessene zusätzliche (Nach-)Frist anzusetzen, um unter Be-

rücksichtigung des Novums noch einmal zur Frage der Verletzung und 

Rechtsbeständigkeit Stellung nehmen zu können – selbstverständlich un-

verändert unter Beachtung der einschlägigen novenrechtlichen Grundsätze.

6) Es sei gleichzeitig mit der zusätzlichen (Nach-)Frist an die Beklagten ein 

neuer Termin zur Hauptverhandlung zu suchen und den Parteien anzuset-

zen.»

17.

Mit Schreiben vom 18. Oktober 2018 wurde den Beklagten eine Frist an-

gesetzt, um zur geänderten Fassung des Klagepatents ergänzend Stel-

lung zu nehmen, dass anschliessend ein ergänzendes Fachrichtervotum 

erfolge und dass das Gericht mit dem Endentscheid über die Zulässigkeit 

des Teilverzichts entscheiden werde.

18.

Am 16. November 2018 erfolgte eine ergänzende Stellungnahme der 

Klägerin zur geänderten Fassung des Klagepatents.

19.

Am 22. November 2018 erstattete Richter Tobias Bremi aufgrund der ge-

änderten Fassung des Klagepatents ein ergänzendes Fachrichtervotum.

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20.

Am 7. Januar 2019 reichte die Klägerin ihre Stellungnahme zu den bei-

den Fachrichtervoten sowie zur Eingabe der Beklagten ein. 

Am 21. Januar 2019 reichten die Beklagten ihre Stellungnahme zu den 

Fachrichtervoten ein.

21.

Mit Eingabe vom 30. Januar 2019 stellte die Klägerin die folgenden An-

träge:

«1) Die von den Beklagten neu ins Recht gelegten Beilagen 26-33 (act. 73_26 -

act. 73_33) sowie 

2) die folgenden Ausführungen der Beklagten seien als unzulässige Vorbrin-

gen im Sinne von Art. 132 ZPO, jedenfalls aber als unzulässige Noven im 

Sinne von Art. 229 ZPO aus dem Recht zu weisen:

Titel Text

1.2 Notwendige Genauigkeit der Blickrichtung (act. 73, RN 11-18)

1.3 Fehlende Überprüfung der korrekten Blickrichtung durch die Klägerin 

(act. 73, RN 19-20)

1.4 Nachträgliche Überprüfung der Blickrichtung anhand der klägerischen 

Abbildung (act. 73, RN 21-28)

1.5 Abschätzung des Fehlers der Blickrichtung (act. 73, RN 29-38)

1.6 Notwendige Korrektur des Steigungswinkels (act. 73, RN 39-41)

1.7 Berechnung des korrekten Steigungswinkels aufgrund der Fräserko-

ordinaten (act. 73, RN 42-50)

1.8 Berechnung des korrekten Steigungswinkels aufgrund der Fräserko-

ordinaten mittels Excel (act. 73, RN 51-54)

1.9 Berechnung des korrekten Steigungswinkels aufgrund der Abbildun-

gen der Klägerin (act. 73, RN 55)

3.1.1 Sichtbarkeit des ändernden Steigungswinkels (act. 73, RN 78-79)»

22.

In der Folge wurden die Parteien auf den 29. Mai 2019 zur Hauptver-

handlung vorgeladen mit dem Hinweis, dass die Beklagten anlässlich der 

Hauptverhandlung Gelegenheit hätten, um zur Eingabe der Klägerin vom 

30. Januar 2019 Stellung zu nehmen.

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23.

Mit Eingabe vom 7. Februar 2019 beantragte die Klägerin, das Gericht 

solle noch vor der Hauptverhandlung mit prozessleitendem Entscheid 

über ihre gestellten Anträge entscheiden.

24.

Am 29. Mai 2019 fand die Hauptverhandlung statt.

25.

Am 28. Oktober 2019 erging das folgende Urteil des Bundespatentge-

richts im Verfahren O2016_012:

«1. Auf das Rechtsbegehren Ziff. 1 der Klage wird nicht eingetreten.

2. Den Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 

für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Be-

strafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall verbo-

ten, sogenannte Pressfit- bzw. „Hybrid“-Gelenkpfannen gemäss folgender 

Abbildung in der Schweiz anzubieten, zu verkaufen, oder sonst wie in Ver-

kehr zu setzen 

die durch folgende Produktemerkmale charakterisiert sind:

Die Gelenkpfanne hat einen schalenförmigen, um eine zentrale Achse rota-

tionssymmetrischen Grundkörper, dessen Rand eine zur Achse senkrechte 

Grundfläche definiert;

auf der Aussenseite des Grundkörpers sind über den Umfang gleichmässig 

verteilt sechs aus der Aussenseite herausstehende, schmale Einschlagste-

ge angeordnet;

die sechs Einschlagstege sind als ungekrümmte, ebene Platten ausgebildet 

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die sechs Einschlagstege sind in Umlaufrichtung gegenüber der Grundflä-

che jeweils in derselben Richtung gekippt angeordnet, 

wobei mindestens zwei Einschlagstege einen Steigungswinkel von 84° bis 

85° aufweisen, gemessen zwischen der Grundfläche der Gelenkpfanne und 

der mittig durch den Einschlagsteg verlaufenden Bezugsebene, die die 

Grundfläche (und die Pfanne) schneidet.

3. Die Beklagte 1 wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 

für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Be-

strafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall ver-

pflichtet, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des Urteils nach 

anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu le-

gen und Auskunft zu erteilen bezüglich der klagepatentgemässen Gelenk-

pfannen, namentlich

- der Menge und Verkaufspreis der klagepatentgemässen Gelenkpfannen, 

die sie seit der Gründung der Beklagten 2 in die Schweiz eingeführt und 

an die Beklagte 2 oder Dritte verkauft hat;

- den Netto-Verkaufserlös und Brutto-Gewinn, den sie damit erzielt hat, 

wobei dieser separat nach Geschäftsjahr auszuweisen ist, gestützt auf 

die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten 1.

4. Die Beklagte 2 wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 

für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Be-

strafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall ver-

pflichtet, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des Urteils nach 

anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu le-

gen und Auskunft zu erteilen bezüglich der klagepatentgemässen Gelenk-

pfannen, namentlich

- der Menge und Verkaufspreis der klagepatentgemässen Gelenkpfannen, 

die sie seit ihrer Gründung in die Schweiz eingeführt und an Dritte ver-

kauft hat;

- den Netto-Verkaufserlös und Brutto-Gewinn, den sie damit erzielt hat, 

wobei dieser separat nach Geschäftsjahr auszuweisen ist, gestützt auf 

die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten 2.

5. Die Beklagte 1 wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 

für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Be-

strafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall ver-

pflichtet, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des Urteils nach 

anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu le-

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Seite 13

gen und Auskunft zu erteilen bezüglich der mit den klagepatentgemässen 

Gelenkpfannen mitverkauften Inserts, namentlich

- der Menge und Verkaufspreis, Netto-Verkaufserlös und Brutto-Gewinn, 

den sie damit erzielt hat, wobei dieser separat nach Geschäftsjahr aus-

zuweisen ist, gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung 

der Beklagten 1.

6. Die Beklagte 2 wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 

für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Be-

strafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall ver-

pflichtet, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils nach 

anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu le-

gen und Auskunft zu erteilen bezüglich der mit den klagepatentgemässen 

Gelenkpfannen mitgelieferten lnserts, namentlich

- der Menge und Verkaufspreis, Netto-Verkaufserlös und Brutto-Gewinn, 

den sie damit erzielt hat, wobei dieser separat nach Geschäftsjahr aus-

zuweisen ist, gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung 

der Beklagten 2.

7. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30’000.

8. Die Kosten werden zu 1/3 der Klägerin und zu 2/3 den Beklagten auferlegt. 

Die Gerichtsgebühr wird mit dem Kostenvorschuss der Klägerin 

(CHF 24'000) verrechnet. Der Fehlbetrag von CHF 6'000 wird von den Be-

klagten unter solidarischer Haftung nachgefordert. Die Beklagten haben der 

Klägerin die Kosten um Umfang von CHF 14’000 zu ersetzen, ebenfalls un-

ter solidarischer Haftung untereinander.

9. Die Beklagten werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, der Klägerin 

eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 53'495 zu bezahlen.

10. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechtskraft an 

das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbe-

stätigung.»

26.

Die gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde (Verfahren 4A_583/2019) 

wurde vom Bundesgericht mit Urteil vom 19. August 2020 gutgeheissen, 

das Urteil des Bundespatentgerichts wurde aufgehoben und die Klage als 

gegenstandslos abgeschrieben. Zu neuer Entscheidung über die Kosten 

des Verfahrens am Bundespatentgericht wurde die Sache zurückgewie-

sen.

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Seite 14

Bindung an den Rückweisungsentscheid

27.

Ein bundesgerichtlicher Rückweisungsentscheid bindet sowohl das Bun-

desgericht wie die Vorinstanz.1 Das Bundespatentgericht ist an die recht-

lichen Erwägungen des Bundesgerichts im Rückweisungsentscheid ge-

bunden. Dabei beschlägt die Verbindlichkeit sowohl Punkte, bezüglich de-

ren keine Rückweisung erfolgte, wie auch diejenigen Erwägungen, die 

den Rückweisungsauftrag umschreiben.2

Wegen dieser Bindung der Gerichte ist es ihnen wie auch den Parteien

verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bishe-

rigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Ge-

sichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich ab-

gelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden waren.3

Die bisherigen Eingaben und Äusserungen der Parteien bleiben weiterhin 

massgebend, namentlich wenn keine weiteren Abklärungen vorzunehmen 

und nur noch über bereits aufgeworfene Fragen zu entscheiden ist.4

28.

Demnach ist nachfolgend einzig noch über die Kosten- und Entschädi-

gungsfolgen neu zu befinden (Urteil des Bundesgerichts, Dispositiv-Ziffer 

4).

Kosten- und Entschädigungsfolgen

29.

Nachdem das Bundesgericht die Klage als gegenstandslos abgeschrie-

ben hat (Dispositiv-Ziffer 1) wird die Klägerin kosten- und entschädi-

gungspflichtig.

30.

Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von CHF 200'000 

auf CHF 30’000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer). Die Kosten sind mit 

dem Kostenvorschuss der Klägerin (CHF 24'000 aus O2016_012) zu ver-

                                               
1 BGE 135 III 334 E. 2.1.
2 BSK BGG-Meyer/Dormann, Art. 107 N 18; BGer, Urteil 4A_337/2019 vom 
18. Dezember 2019, E. 4.1.
3 BGE 135 III 334 E. 2.
4 BGer, Urteil 8C_668/2012 vom 26. Februar 2013, E. 5.1.

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rechnen. Der Fehlbetrag von CHF 6'000 ist von der Klägerin nachzufor-

dern (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 

Die Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung ist ebenfalls auf 

CHF 30'000 festzusetzen (Art. 3-5 KR-PatGer). Für die patentanwaltliche 

Beratung machen die Beklagten eine Entschädigung von EUR 26'046, 

CHF 201’961 sowie EUR 85’703 geltend. Diese Kosten werden von der 

Klägerin bestritten und sie macht geltend, der geltend gemachte Aufwand 

stehe in keinem Verhältnis zu dem, was die Beklagten geltend gemacht 

hätten, nämlich, dass sie das Produkt gar nicht mehr herstellen würden.

Bei der Frage, ob eine Auslage als notwendig zu ersetzen ist, verfügt das 

Gericht über Ermessen.5 Der von den Beklagten geltend gemachte Be-

trag liegt weit ausserhalb des Tarifrahmens für die rechtsanwaltliche Ent-

schädigung (vgl. Art. 5 KR-PatGer), der regelmässig auch die Höhe der 

patentanwaltlichen Entschädigung bestimmt.6 Warum der notwendige pa-

tentanwaltliche Aufwand den anwaltlichen um das 10-fache übersteigen 

sollte, ist weder ersichtlich noch begründet. Da die Klägerin selber für ihre 

patentanwaltlichen Auslagen CHF 50'242.50 geltend macht, was von den 

Beklagten anerkannt wird, ist den Beklagten dieser Betrag für die patent-

anwaltliche Beratung zuzusprechen (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 lit. a KR-

PatGer). Dies ergibt somit eine Parteientschädigung von total 

CHF 80'242.50. 

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30’000.

2. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleis-

teten Kostenvorschuss verrechnet. Der Fehlbetrag von CHF 6'000 

wird von der Klägerin nachgefordert.

3. Die Klägerin wird verpflichtet, den Beklagten eine Parteientschädi-

gung von CHF 80'242.50 zu bezahlen.

4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechts-

kraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen 

Empfangsbestätigung.

                                               
5 BGer, Urteil 4A_613/2019 vom 11. Mai 2020, E. 5.3.
6 BPatGer, Urteil O2012_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5.

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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim 

Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 

werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 

17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Be-

schwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht einge-

reicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer 

schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung überge-

ben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-

sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-

be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 

Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende 

Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 14. September 2020

Im Namen des Bundespatentgerichts

Instruktionsrichter Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Christoph Willi lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 16.09.2020