# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** ed4f5b93-91c5-5261-9f83-4fc3511622c4
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2007-03-21
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 21.03.2007 B-7393/2006
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-7393-2006_2007-03-21.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-7393/2006
{T 0/4}

Urteil vom 21. März 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter),
Richter Francesco Brentani, Richterin Maria Amgwerd; 
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

L._______,
vertreten durch Herrn RA Matthias Städeli und RA Dr. Gregor Wild, Rentsch & 
Partner, Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich,

Beschwerdeführerin

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 
Bern,

Vorinstanz

betreffend

Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 55188/2005 Weih-
nachtsmann (3D).

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

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Sachverhalt:

A. Die Beschwerdeführerin meldete am 24. Juni 2005 die nachstehende drei-
dimensionale Marke beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum 
(Vorinstanz) für "Schokolade und Schokoladewaren" in Klasse 30 zur Ein-
tragung an:

B. Die Vorinstanz beanstandete mit Schreiben vom 6. September 2005, der 
Marke fehle die Unterscheidungskraft.

C. Mit Schreiben vom 25. Oktober 2005 ersuchte die Beschwerdeführerin um 
Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

D. Die Vorinstanz erweiterte mit Schreiben vom 10. Januar 2006 ihre Bean-
standung,  da der  dreidimensionale  Charakter  der  Marke  aus  der  einge-
reichten Abbildung nicht genügend bestimmbar sei.

E. Am 13. März 2006 ersetzte die Beschwerdeführerin die Abbildung der Mar-
ke durch folgende neue Darstellung:

F. Am 13. Juni 2006 verfügte die Vorinstanz die Zurückweisung des Eintra-
gungsgesuchs. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 
16.  August  2006  Beschwerde  an  die  eidgenössische  Rekurskommission 
für geistiges Eigentum mit den Rechtsbegehren:

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1) Die Verfügung des Beschwerdegegners vom 13. Juni 2006 sei aufzuheben,

2) Die unter der Gesuchs-Nr. 55188/2005 hinterlegte Marke "Weihnachtsmann 
mit Glöckchen" (3D) sei ohne Einschränkung für "Schokolade und Schokola-
denwaren" (Klasse 30) in das Markenregister einzutragen.

3) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerde-
gegners.

G. Mit Vernehmlassung vom 13. November 2006 beantragte die Vorinstanz, 
die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

H. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 
2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

I. In einem Schreiben vom 2. Februar 2007 erklärte die Beschwerdeführerin, 
dass die am 30. Juni 2005 eingereichte Markenabbildung (Vorderansicht) 
durch  die  am 13.  März  2006 eingereichten Seitenansichten  ergänzt  und 
nicht ersetzt worden sei, wie die Vorinstanz behaupte. Zugleich verzichtete 
sie auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung.

J. Mit  Schreiben  vom  23.  März  2007  beantragte  die  Vorinstanz,  das  Be-
schwerdeverfahren bis zum Entscheid des Bundesgerichts in einem hän-
gigen Parallelverfahren zu sistieren.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung  von Beschwerden ge-
gen Verfügungen der Vorinstanz betreffend Markeneintragungen zuständig 
(Art.  31,  32  und  33  lit.  d  des  Verwaltungsgerichtsgesetzes  [VGG,  SR 
173.32]).  Es  hat  das  vorliegende  Verfahren am 1.  Januar  2007 von der 
eidg.  Rekurskommission  für  geistiges  Eigentum  ("RKGE")  übernommen 
(Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von 
Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) am 10. 
Juli 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig gelei-
stet. Als Markenanmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde le-
gitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Die Vorinstanz hat die Sistierung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens 
bis zum Entscheid in einem vor dem Bundesgericht hängigen Parallelver-
fahren beantragt. Eine Sistierung von Amtes wegen wäre unbegründet, da 
von  jenem  Parallelverfahren  keine  Präjudizwirkung  auf  das  vorliegende 
Verfahren erwartet werden kann (ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessie-
ren  vor  eidgenössischen  Rekurskommissionen,  Basel  1998,  Rz.  3.11, 
m.w.H.). Das Sistierungsbegehren wurde aber erst gestellt,  nachdem das 
vorliegende Urteil gefällt worden war, weshalb nicht mehr darauf einzutre-
ten ist.

3. Vom Markenschutz  ausgeschlossen  sind  nach  Art.  2  lit.  a  des  Marken-
schutzgesetzes/MSchG Zeichen, die Gemeingut  sind, da ihnen die erfor-
derliche  Unterscheidungskraft  fehlt  oder  an  ihnen  ein  Freihaltebedürfnis 
besteht.  Dies gilt  auch für dreidimensionale Marken, die in der Form der 
gekennzeichneten  Ware  selbst  bestehen  können  ("Formmarken"),  sowie 

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für  Kombinationen solcher  Formen mit  zweidimensionalen Bestandteilen. 
Ob  in  ihrem  Zusammenspiel  der  unterscheidungskräftige  Teil  dominiert, 
hängt nach einer Formulierung des Bundesgerichts davon ab, ob die ange-
meldete Form durch ihre Eigenheiten auffällt, vom Gewohnten und Erwar-
teten abweicht  und so im Gedächtnis  der  Abnehmer  haften  bleibt  (BGE 
120 II 310 E. 3b The Original, 129 III 525 E. 4.1 Lego). Eine nur individu-
elle  und erinnerbare  aber  im Sinne dieser  Formel  nicht  auffällige,  unge-
wohnte oder unerwartete Form wird das Publikum in der Regel nicht  als 
Hinweis  auf  eine  betriebliche  Herkunft  der  entsprechenden  Ware  oder 
Dienstleistung ansehen,  da Waren und Dienstleistungen stets durch Lei-
stung geformter Gegenstände geliefert oder erbracht werden (P.  HEINRICH/ 
A.  RUF,  Markenschutz  für  Produktformen?,  sic!  2003 S.  402,  M.  STREULI-
YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002 S. 96, BGE 130 III 
334 E. 3.5 Swatch).

4. Als gewohnt und erwartet – und damit als nicht unterscheidungskräftig im 
Sinne  der  vorstehenden  Ausführungen  –  hat  die  Rechtsprechung  einer-
seits technisch beeinflusste Formen und Merkmale bezeichnet, deren Ori-
ginalität  nicht  genügend  über  die  technischen  Gestaltungsvorgaben  hin-
ausgeht  (BGE 129 III  519 E. 2.4.3-4  Lego,  131 III  129 E. 4.3  Smarties). 
Andererseits  wurden  Gewohnheiten  und  Erwartungen  der  Formgestalt 
auch  mit  kulturellen  Zusammenhängen  und  Gebrauchskonventionen  der 
gekennzeichneten  Ware  begründet  (BGE  131  III  130  E.  4.4  Smarties, 
RKGE in sic! 2004 S. 675 E. 5 Eiform, sic! 2003 S. 499 E. 9 Weissblaue 
Seifenform, sic! 2003 S. 805 E. 5 Zahnpastastränge, sic! 2001 S. 29 E. 7 
Baumkuchen).  Die Gewohnheiten und Erwartungen sind in einem reprä-
sentativen Branchenquerschnitt abstrakt zu ermitteln, ohne dass die ange-
meldete  Form mit  einzelnen  Konkurrenzprodukten  verglichen  wird  (BGE 
131 III 134 E. 7.2 Smarties, RKGE in sic! 2005 S. 472 E. 8 Wabenstruktur, 
sic! 2000 S. 299 E. 4 Fünfeckige Tablette), und die ästhetischen Merkmale 
der Form sind in  ihrem Zusammenspiel  im Gesamteindruck zu würdigen 
(BGer in sic! 2000 S. 286 E. 3b Runde Tablette, BGE 120 II 149 E. 3b/aa 
The Original, RKGE in sic! 2006 S. 265 E. 7 f. Tetrapack, sic! 2000 S. 702 
E. 4  Tablettenform). An das Mass des Herkunftsbezugs sind dabei keine 
übertriebenen Anforderungen zu stellen.  Vielmehr kann sich dieser  auch 
aus  einer  Kombination  an  sich  gemeinfreier  Elemente  ergeben  (M. 
LUCHSINGER,  Dreidimensionale  Marken,  Formmarken  und  Gemeingut,  sic! 
1999  S.  196,  CHRISTOPH WILLI,  in:  Markenschutzgesetz,  Kommentar  zum 
schweizerischen  Markenrecht  unter  Berücksichtigung  des  europäischen 
und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 124; RKGE in sic! 
2004 S. 502 Eistorte). In einzelnen Produktgattungen mag sich das Publi-
kum stärker an die Unterscheidung herkunftsbestimmender Produktformen 
gewöhnt  haben  (STREULI-YOUSSEF,  S.  797).  Einfache  und  banale  Formen 
sind  dem  Verkehr  aber  grundsätzlich  freizuhalten  (HEINRICH/RUF,  S.  401 
m.w.H., BGE 131 III 130 E. 4.4 Smarties). Auch besteht ein absolutes Frei-
haltebedürfnis bei Formen, die das Wesen der Ware ausmachen oder die 
technisch notwendig  sind (BGE 129 III  518 E. 2.4.1-2  Lego,  Art.  2  lit.  b 
MSchG).

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5. Über Weihnachten ist der Schokoladekonsum in der Schweiz erfahrungs-
gemäss erheblich. Kleine Portionen Schokolade in Folienverpackung, die 
mit weihnachtlichen Sujets bedruckt sind und an den Weihnachtsbaum ge-
hängt  oder als essbare Tischdekoration verwendet  werden können,  wer-
den in dieser Zeit in grossen Mengen verkauft. Die Idee eines weihnacht-
lichen  Motivs,  namentlich  eines  Weihnachtsmanns,  zur  Gestaltung  einer 
solchen Schokoladeverpackung ist  darum gewohnt  und erwartet  und hat 
für  sich allein  genommen nichts  Auffälliges,  das nach den vorstehenden 
Ausführungen die Eintragung der Marke rechtfertigen würde.

6. Die angemeldete Form zeigt einen Weihnachtsmann mit rotem Kapuzen-
mantel,  weissem  Schnauzbart  und  Kragen  sowie  weissen  Haaren  und 
Handschuhen, einem goldenen Gürtel und einem goldenen Sack über der 
rechten Schulter. An seiner Vorderseite sind ein Teddybär und Geschenke 
aufgemalt, die er trägt. An seinem Gürtel hängt ein dreidimensional hervor-
tretendes,  goldenes  Glöckchen.  Die  Beschwerdeführerin  macht  geltend, 
dass sich aus besonders gestalteten Elementen der angemeldeten Form, 
namentlich  der  äusseren  Formgebung,  dem Profil,  der  Farbgebung  und 
der angehängten Glocke, eine eigentümliche Prägung ergebe, die zur Un-
terscheidungskraft führe. Sowohl der Kapuzenmantel wie die Geschenke, 
das  Glöckchen,  das  freundliche  Gesicht  des  Weihnachtsmanns  und  die 
verwendeten Farben sind jedoch Elemente des traditionellen Weihnachts-
manns  und  von  diesem  Brauch  vorgegeben.  Es  genügt  wie  ausgeführt 
nicht, dass die angemeldete Form individuell erscheint und an Merkmalen 
als Ware wiedererkannt werden kann, solange diese Merkmale nicht, ge-
messen an technischen und kulturellen  Gewohnheiten und Erwartungen, 
auf die hinter  der Ware stehende betriebliche Herkunft  hinweisen.  Worin 
ein solcher Herkunftsbezug bestehen sollte, erläutert die Beschwerdefüh-
rerin  nicht.  Insbesondere  behauptet  sie  nicht,  die  Form  habe  sich  am 
schweizerischen Markt durchgesetzt und dadurch Unterscheidungskraft er-
langt.  Zurecht macht sie auch nicht geltend, dass sich das Publikum bei 
Schokolade,  die in verschiedensten Formen angeboten und unter  vielfäl-
tigen  ästhetischen  Gesichtspunkten  gestaltet  wird,  an  herkunftshinwei-
sende Formen gewöhnt habe.

7. Die Chlausfigur nimmt Bezug auf den auch in der Schweiz traditionellen 
Brauch des Weihanchtsmanns, der am 6. Dezember abends die Kinder be-
sucht, lobt beziehungsweise tadelt und Geschenke bringt. Sie zeigt für ei-
nen  Weihnachtsmann  aus  Schokolade  nichts  Auffälliges  oder  im  weih-
nachtlichen  Kontext  Unerwartetes,  das  einen  Rückschluss  auf  eine  be-
stimmte  betriebliche  Herkunft  nahelegte.  Obwohl  zwischen  den  Weih-
nachtsbräuchen  der  deutschsprachigen  Länder  gewisse  kulturelle  Unter-
schiede  bestehen  (Weihnachtsmann,  St.  Nikolaus,  Samichlaus  mit  ver-
schiedenen Begleitern und Gebräuchen),  ist  noch nicht  einmal  bestimm-
bar, aus welchem Land der angemeldete Geschenkträger stammt.  Umso 
weniger  weist  er  auf  eine bestimmte betriebliche Herkunft  hin.  Die zwei- 
und  dreidimensionalen  Elemente  der  angemeldeten  Form  entsprechen 

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dem gewohnten Klischee eines Weihnachtsmanns. Die Vorinstanz hat die 
Unterscheidungskraft der Marke darum zu Recht verneint.

8. Ob die Vorinstanz die in der Schweiz herrschenden Gewohnheiten und Er-
wartungen mit Auszügen ausländischer Webseiten erfolgreich belegt hat, 
(was die Beschwerdeführerin  bestreitet),  ist  damit  nicht  näher zu prüfen. 
Ebenso braucht nicht geprüft zu werden, ob die am 13. April 2006 einge-
reichten Abbildungen die am 13. März 2005 eingereichte ersetzen oder er-
gänzen, nachdem die Abbildungen das Normmass für Anmeldungen (80 x 
80mm) in  Kombination  überschreiten.  Die am 2. Februar  2007 verspätet 
eingereichte  Stellungnahme der  Beschwerdeführerin  zu  dieser  Frage er-
weist sich damit  nicht als ausschlaggebend im Sinne von Art.  32 Abs.  2 
VwVG und ist somit nicht zu berücksichtigen.

9. Obwohl ähnliche Formmarken als Gemeinschaftsmarke und als nationale 
Marke in Deutschland registriert wurden und dies gewöhnlich als Indiz für 
die Eintragbarkeit in der Schweiz gilt (BGE 129 III 229 E. 5.5 Masterpiece), 
kann die Beschwerdeführerin daraus auch keinen Anspruch auf Gleichbe-
handlung  ableiten.  Die  Eintragung  von  Formmarken  hängt  von  individu-
ellen Gewohnheiten und Erwartungen in der Schweiz ab, über die auslän-
dische Eintragungen nichts aussagen (RKGE in sic! 2003 S. 136 E. 7 Cool  
Action). Offenbar musste die Form zudem durch einen Schriftzug "Lindt" 
auf  der  Hüfte  des  Weihnachtsmanns  ergänzt  werden,  damit  sie  als  Ge-
meinschaftsmarke registriert wurde. Dieser Schriftzug fehlt auf der vorlie-
genden Anmeldung.

10. Die Beschwerde ist darum abzuweisen. Bei diesem Ausgang hat die Be-
schwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). 
Diese sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

11. Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der 
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu 
bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die 
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. 
Dezember  2006  [VGKE,  SR 173.320.2]).  In  Markeneintragungsverfahren 
ist dafür das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer 
neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im 
Fall der Rückweisung der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. 
Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ 
geringen  Kosten  des  erstinstanzlichen  Verfahrens  abschreckend  wirken, 
wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt wür-
den.  Mangels  anderer  streitwertrelevanter  Angaben ist  der Streitwert  da-
rum nach Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (J.  ZÜRCHER, Der 
Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002 S. 505; 
L.  MEYER,  Der Streitwert  in  Prozessen um Immaterialgüterrechte  und Fir-
men, sic! 2001 S. 559 ff.,  LUCAS DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David 
[Hrsg.],  Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,  Bd. I/2, 
Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). Es wird 
keine Parteientschädigung ausgerichtet (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestä-
tigt.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.-- werden 
der  Beschwerdeführerin  auferlegt  und  mit  dem  geleisteten  Kostenvor-
schuss von Fr. 2'500.-- verrechnet.

3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4. Dieses Urteil wird eröffnet:

- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde, mit Kopie des Sistierungs-
begehrens der Vorinstanz vom 23. März 2007)

- der Vorinstanz (Ref-Nr. 55188/2005; mit Gerichtsurkunde und Kopie des 
Schreibens der Beschwerdeführerin vom 2. Februar 2007)

- dem Eidgenössischen Justiz-  und Polizeidepartement  (per A-Post,  zur  
Kenntnis)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Philipp J. Dannacher

Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundes-
gericht in Lausanne angefochten werden.

Versand am:  30. März 2007