# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 8e6938bd-837e-5f3d-8bd5-ff0ef2ffebca
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2019-12-17
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2019_008
**Docket/Reference:** O2019_008
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/153/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

O2019_008

Besetzung

Te i l u r t e i l   v o m   1 7 .   D e z e m b e r   2 0 1 9

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. sc. nat. EPFL Lorenzo Parrini,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Hamilton Medical AG, Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christoph Gasser, 
BianchiSchwald GmbH, St. Annagasse 9, Postfach 1162,
8021 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dipl. Phys. ETH
Renato Bollhalder, Bohest AG, Holbeinstrasse 36-38,
4051 Basel,

Klägerin

gegen

imtmedical AG, Gewerbestrasse 8, 9470 Buchs SG,  

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Rudolf A. Rentsch
und MLaw Ernst J. Brem, IPrime Legal AG, Hirschengra-
ben 1, 8001 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dipl. Ing. 
FH Joachim Künsch, Patentbüro Paul Rosenich AG,
9497 Triesenberg,

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung; Rückweisung O2016_009

O2019_008

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Prozessgeschichte

1.
Am  31.  Mai  2016  machte  die  Klägerin  eine Patentverletzungsklage  ge-
stützt auf das Patent CH 701 755 B1 mit folgenden Rechtsbegehren an-
hängig (Änderungen im Vergleich zum jeweils vorangehenden Rechtsbe-
gehren hervorgehoben):

„1.  Es  sei  der  Beklagten  zu  verbieten,  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse 

von  CHF  1‘000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber 

von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer 

Organe,  insbesondere  der  Herren  Jakob  Däscher,  Henri  Hermanaus  (ge-

nannt  „Harri“)  Friberg,  Christian  Rupert  Büchel  und  Christian  Eggenberger, 

nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in 

Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, 

aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in 

Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der 

Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu 

verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu brin-

gen  und  dafür  Werbung  zu  betreiben  (auch  über  Internet),  in  der  Schweiz 

und  in  Liechtenstein  zu  besitzen,  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  zu 

diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen 

Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre 

Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern:

a. 

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

-

-

-

Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist;

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteil  zusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt;

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist;

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O2019_008

-

-

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist; und

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet.

b. 

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

-

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-

-

-

Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist;

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteilzusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt; 

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist;

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te  Anschlussstelle  übereinen  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist;

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;

das  erste  Gehäuseteil  umfasst  einen  ersten  Flansch  mit  einem 

Flanschfortsatz,  das  zweite  Gehäuseteil  umfasst  einen  zweiten 

Flansch  mit  einem  Flanschfortsatz,  und  das  erste  Gehäuseteil 

und  das  zweite  Gehäuseteil  sind  über  den  ersten  Flansch  mit 

Flanschfortsatz  und  den  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz 

bzw.  deren  aneinander  anliegende  Flanschdruckflächen  mitei-

nander verbunden; und

-

die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des 

zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem 

ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  verlaufenden 

Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg.

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Eventualrechtsbegehren zu b:

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

O2019_008

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Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist;

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteil  zusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt;

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist;

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist;

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;

das  erste  Gehäuseteil  umfasst  einen  ersten  Flansch  mit  einem 

Flanschfortsatz,  das  zweite  Gehäuseteil  umfasst  einen  zweiten 

Flansch  mit  einem  Flanschfortsatz,  und  das  erste  Gehäuseteil  und 

das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfort-

satz  und  den  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  bzw.  deren  anei-

nander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden; 

die  Verbindung  von  der  ersten Anschlussstelle  zum  Innern  des 

ersten  Gehäuseteils  verläuft  teilweise  als  Schlitz  zwischen  dem 

ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  und  teilweise 

über  den  ersten  Verbindungskanal  durch  den  ersten  Gehäuse-

teil; und

die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des 

zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise als Schlitz zwischen dem 

ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  über  die 

Flanschdruckflächen  hinweg  und  teilweise  über  den  zweiten 

Verbindungskanal durch den zweiten Gehäuseteil.

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c. 

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

O2019_008

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Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist;

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteilzusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt;

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist;

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te  Anschlussstelle  übereinen  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist;

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;

das  erste  Gehäuseteil  umfasst  einen  ersten  Flansch  mit  einem 

Flanschfortsatz,  das  zweite  Gehäuseteil  umfasst  einen  zweiten 

Flansch  mit  einem  Flanschfortsatz, und  das  erste  Gehäuseteil  und 

das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfort-

satz  und  den  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  bzw.  deren  anei-

nander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden;

die  Verbindung  von  der  ersten Anschlussstelle  zum  Innern  des 

ersten  Gehäuseteils  verläuft  teilweise  über  einen  zwischen  dem 

ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  verlaufenden 

Kanal;

die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zwei-

ten  Gehäuseteils  verläuft  teilweise  über  einen  zwischen  dem  ersten 

und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die 

Flanschdruckflächen hinweg;

die erste und zweite Anschlussstelle und der erste Verbindungs-

kanal weisen dichtungsflächenseitige Öffnungen auf, welche auf 

die  Flanschdruckflächen  münden  und  durch  ununterbrochene 

Profilerhebungsstrukturen eingefasst sind; und 

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die  zwischen  dem  ersten und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfort-

satz verlaufenden Kanäle und der zweite Verbindungskanal wei-

sen  dichtungsflächenseitige  Öffnungen  auf,  welche  auf  die 

Flanschdruckflächen  münden  und  durch  ununterbrochene 

Nutstrukturen eingefasst sind.

Eventualrechtsbegehren zu c:

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

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Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist;

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteilzusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt;

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist;

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te  Anschlussstelle  übereinen  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist;

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;

das  erste  Gehäuseteil  umfasst  einen  ersten  Flansch  mit  einem 

Flanschfortsatz,  das  zweite  Gehäuseteil  umfasst  einen  zweiten 

Flansch  mit  einem  Flanschfortsatz,  und  das  erste  Gehäuseteil  und 

das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfort-

satz  und  den  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  bzw.  deren  anei-

nander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden;

die Verbindung von der ersten Anschlussstelle zum Innern des ersten 

Gehäuseteils  verläuft  teilweise  über  einen  zwischen  dem  ersten  und 

zweiten Flansch mit Flanschfortsatzverlaufenden Kanal;

die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zwei-

ten  Gehäuseteils  verläuft  teilweise  über  einen  zwischen  dem  ersten 

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-

-

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und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatzverlaufenden  Kanal  über  die 

Flanschdruckflächen hinweg;

die erste und zweite Anschlussstelle und der erste Verbindungskanal 

weisen  dichtungsflächenseitige  Öffnungen  auf,  welche  auf  die 

Flanschdruckflächen  münden  und  durch  ununterbrochene  Profilerhe-

bungsstrukturen eingefasst sind;

die  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz 

verlaufenden  Kanäle  und  der  zweite  Verbindungskanal  weisen  dich-

tungsflächenseitige  Öffnungen  auf,  welche  auf  die  Flanschdruckflä-

chen  münden  und  durch  ununterbrochene  Nutstrukturen  eingefasst 

sind;

die  dichtungsflächenseitigen  Öffnungen  der  ersten  Anschluss-

stelle und des ersten Verbindungskanals am Flanschfortsatz des 

ersten Flansches sind gemeinsam durch einen Teil der ununter-

brochenen Profilerhebungsstrukturen eingefasst;

die  dichtungsflächenseitigen  Öffnungen  des  zweiten  Verbin-

dungskanals am Flanschfortsatz des zweiten Flansches und des-

jenigen  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flansch-

fortsatz  verlaufenden  Kanals,  der  zusammen  mit  dem  zweiten 

Verbindungskanaleine  Verbindung  zum  Innern  des  zweiten  Ge-

häuseteils bildet, sind gemeinsam durch einen Teil der ununter-

brochenen Nutstrukturen eingefasst; und

-

der Durchgang des zylindrischen Gehäuses ist durch einen wei-

teren Teil der ununterbrochenen Nutstrukturen eingefasst.

d. 

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

-

Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist;- das zylindrische Gehäuse ist aus 

einem  ersten  Gehäuseteil  und  einem  zweiten  Gehäuseteilzusam-

mengesetzt,  zwischen  denen  eine  dünne  Membran  eingeklemmt  ist, 

die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt;

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist;

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te  Anschlussstelle  übereinen  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Ge-

-

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häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist;

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;

die erste Anschlussstelle ist als erster Anschlussstutzen und die 

zweite Anschlussstelle als zweiter Anschlussstutzen für den An-

schluss je einer Verbindungsleitung ausgebildet;

der  erste  Anschlussstutzen  und  der  zweite  Anschlussstutzen 

sind im Wesentlichen parallel zur Längsachse des zylindrischen 

Gehäuses ausgerichtet; und

die  Verbindung  der  ersten  Anschlussstelle  über  den  zwischen 

dem  ersten  und  zweiten  Gehäuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie 

den  im  ersten  Gehäuseteil  verlaufenden  ersten  Verbindungska-

nal  zum  Innern  des  ersten  Gehäuseteils  ist  gleich  lang  wie  die 

Verbindung der zweiten Anschlussstelle über den zwischen dem 

ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie den im 

zweiten  Gehäuseteil  verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal 

zum Innern des zweiten Gehäuseteils.

2.  Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die unter dem Hinweis „Options 

and  Accessories“  vertriebenen  Durchflussmessfühler  gemäss  dem  dritten 

Bild  auf  S.  6  des  als  Beilage  KB  10 beiliegenden  Prospekts,  welcher  dem 

Urteil als Anhang beizufügen sei, zu verbieten, unter Androhung einer Ord-

nungsbusse  von  CHF  1‘000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  min-

destens aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Be-

strafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Her-

manaus  (genannt  „Harri“)  Friberg,  Christian  Rupert  Büchel  und  Christian 

Eggenberger,  nach  Art.  292  StGB  mit  Busse  im Widerhandlungsfall,  in  der 

Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechten-

stein  einzuführen,  aus  der  Schweiz  und  aus  Liechtenstein  auszuführen,  in 

der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  und  aus  der  Schweiz  und  aus  Liechten-

stein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz 

und  aus  Liechtenstein  zu  verkaufen,  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein 

sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über 

Internet),  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  zu  besitzen,  in  der  Schweiz 

und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu las-

sen  und/oder  zu  solchen  Handlungen  Dritte  anzustiften  und/oder  bei  ihnen 

mitzuwirken  und/oder  ihre  Begehung  zu  begünstigen  und/oder  zu  erleich-

tern:

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[siehe Rechtsbegehren Ziff. 1]

3.  Es  sei  der  Beklagten  unter  Bezugnahme  auf  die  unter  der  Bezeichnung 

„i.flow 40 S“ vertriebenen Durchflussmessfühler gemäss dem als Beilage KB 

13 beiliegenden Prospekt, welcher dem Urteil als Anhang beizufügen sei, zu 

verbieten,  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1‘000  pro  Tag 

nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach Art. 

343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der 

Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christi-

an Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse 

im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in 

die  Schweiz  und  in  Liechtenstein  einzuführen,  aus  der  Schweiz  und  aus 

Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der 

Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechten-

stein  und  aus  der  Schweiz  und  aus  Liechtenstein  zu  verkaufen,  in  der 

Schweiz  und  in  Liechtenstein  sonst  wie  in  Verkehr  zu  bringen  und  dafür 

Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechten-

stein  zu  besitzen,  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  zu  diesen  Zwecken 

herzustellen  oder  herstellen  zu  lassen  und/oder  zu  solchen  Handlungen 

Dritte  anzustiften  und/oder  bei  ihnen  mitzuwirken  und/oder  ihre  Begehung 

zu begünstigen und/oder zu erleichtern:

[siehe Rechtsbegehren Ziff. 1] 

4.  Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro 

Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach 

Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere 

der  Herren  Jakob  Däscher,  Henri  Hermanaus  (genannt  „Harri“)  Friberg, 

Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit 

Busse  im Widerhandlungsfall,  zu  verpflichten,  der  Klägerin nach anerkann-

ten  Grundsätzen  der  Rechnungslegung  durch  Urkunden  belegte  Auskunft 

zu erteilen über die Menge der von ihr oder in ihrem Auftrag in der Schweiz 

und  in  Liechtenstein  vertriebenen,  in  die  Schweiz  und  in  Liechtenstein  ein-

geführten,  aus  der  Schweiz  und  aus  Liechtenstein  ausgeführten,  in  der 

Schweiz  und  Liechtenstein  angebotenen  und/oder  verkauften,  aus  der 

Schweiz und aus Liechtenstein angebotenen und/oder verkauften, sonst wie 

in  Verkehr  gebrachten,  besessenen  und/oder  zu  solchen  Zwecken  herge-

stellten und/oder in Herstellung gegebenen und/oder bestellten Erzeugnisse 

gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben so-

wie  die  dadurch  erzielten  Netto-Verkaufserlöse  und  Bruttogewinne  (geson-

dert ausgewiesen nach Geschäftsjahr gestützt auf die jeweilige Finanz- und 

Betriebsbuchhaltung der Beklagten) unter Vorlegung

Seite 9

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a. 

b. 

aller Namen und Adressen der Hersteller und/oder Lieferanten;

aller Rechnungen (mit Lieferzeiten  und -preisen), die  für Lieferungen 

der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und 

Ziff. 3 a bis d oben ausgestellt wurden;

c. 

der Einkaufskosten bzw. Herstellungskosten der Erzeugnisse gemäss 

Ziff. 1 a bis d oben, Ziff.2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben, wobei 

die Herstellungskosten nach variablen und fixen Kosten zu unterteilen 

seien,  soweit  die  fixen  Kosten  unmittelbar  der  Herstellung  der  Er-

zeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 

a bis d oben zugeteilt werden können;

d. 

die  Nennung  zusätzlicher  Gestehungskosten  im  Zusammenhang  mit 

der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr, der Ausfuhr, dem Angebot, 

dem  Verkauf,  der  sonstigen  lnverkehrbringung  und/oder  dem  Besitz 

der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und 

Ziff.3 a bis d oben;

e. 

Urkunden, die zeigen, dass alle gemäss Ziff. 4 c und d oben geltend 

gemachten  Kosten  tatsächlich  entstanden  sind  und  sich,  soweit  sie 

Fixkosten sind, unmittelbar der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr, 

der  Ausfuhr,  dem  Angebot,  dem  Verkauf,  der  sonstigen  Inverkehr-

bringung und/oder dem Besitz der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d 

oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben zuteilen lassen.

5.  Die  Beklagte  sei  zu  verpflichten,  der  Klägerin  einen  nach  erfolgter  Rech-

nungslegung gemäss Ziff.4 oben zu beziffernden Betrag zuzüglich jährlicher 

Zinsen  von  5%  seit  dem  Datum  einer  jeden  Patentverletzung  zu  bezahlen 

(geschätzter Mindestwert gemäss Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 1‘000‘000).

6.  Es sei die Einziehung und Zerstörung der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis 

d  oben,  Ziff.  2  a  bis  d  oben  und  Ziff.  3  a  bis  d  oben  sowie  der  ganz  oder 

vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sons-

tigen Mittel anzuordnen, soweit diese im Eigentum der Beklagten stehen.

7.  Unter  Kosten- und  Entschädigungsfolgen  (inkl.  MWST)  zu  Lasten  der  Be-

klagten unter Einschluss der Auslagen für die notwendigerweise beigezoge-

nen  Patentanwälte  der  Kanzlei  BOHEST  AG,  Holbeinstrasse  36-38, 4051 

Basel (insbesondere von Herrn PA Dipl. Phys. ETH Renato Bollhalder).“

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2.
Am 19.  September  2016  erfolgte  die Klageantwort,  womit  die  Beklagte 
die folgenden Rechtsbegehren stellte:

„1)  Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

2)  Eventualiter sei das klägerische Rechtsbegehren 4, soweit dieses nicht voll-

umfänglich  abgewiesen  wird,  nur  bezüglich  dessen  lit.  a  bis  c  und  unter 

Wahrung der Geschäftsgeheimnisse der Beklagten gutzuheissen.

3)  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zulasten der Kläge-

rin, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands.

4)  Eventualiter zu Rechtsbegehren 3 seien der Klägerin in jedem Falle unnötig 

verursachte Kosten des Verfahrens nach Ermessen des Gerichts aufzuerle-

gen (Art. 107 ZPO).“

3.
Am  10.  November  2016  erstattete  die  Klägerin  die  auf  die  Einrede  der 
mangelnden  Rechtsbeständigkeit  beschränkte  Replik mit  unveränderten 
Rechtsbegehren. 

4.
Am  20.  Dezember  2016  fand  eine  Instruktions-/Vergleichsverhandlung 
statt. Eine gütliche Einigung konnte dabei nicht erzielt werden.

5.
Mit  Eingabe  vom  20.  März  2017  erstattete  die  Klägerin  die  ergänzende 
Replik  mit  folgenden  geänderten  Rechtsbegehren  (Änderungen  hervor-
gehoben): 

„1.  Es  sei  der  Beklagten  zu  verbieten,  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse 

von  CHF  1‘000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit. c  ZPO,  mindestens  aber 

von CHF 5‘000  nach Art.  343 Abs. 1  lit.  b ZPO, sowie der Bestrafung  ihrer 

Organe,  insbesondere  der  Herren  Jakob  Däscher,  Henri  Hermanaus  (ge-

nannt  „Harri“)  Friberg,  Christian  Rupert  Büchel  und  Christian  Eggenberger, 

nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in 

Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, 

aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in 

Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der 

Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu 

verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu brin-

gen  und  dafür  Werbung  zu  betreiben  (auch  über  Internet),  in  der  Schweiz 

und  in  Liechtenstein  zu  besitzen,  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  zu 

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diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen 

Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre 

Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern:

a. 

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

-

-

-

-

-

Ein zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist;

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteil  zusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt;

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist;

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist; und

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet.

Eventualrechtsbegehren 1 zu Rechtsbegehren 1 a:

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

-

-

-

Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist;

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteil zusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt;

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist;

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-

-

-

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten

Gehäuseteils verbunden ist;

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;

das  erste  Gehäuseteil  umfasst  einen  ersten  Flansch  mit  einem 

Flanschfortsatz,  das  zweite  Gehäuseteil  umfasst  einen  zweiten 

Flansch  mit  einem  Flanschfortsatz,  und  das  erste  Gehäuseteil 

und  das  zweite  Gehäuseteil  sind  über  den  ersten  Flansch  mit 

Flanschfortsatz  und  den  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz 

bzw.  deren  aneinander  anliegende  Flanschdruckflächen  mitei-

nander verbunden; und

-

die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des 

zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem 

ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  verlaufenden 

Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg.

Subeventualrechtsbegehren 1 zu Eventualrechtsbegehren 1:

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

-

-

-

-

Ein  zylindrisches  Gehäuse, das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist;

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteil zusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt;

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist;

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten

Gehäuseteils verbunden ist;

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-

-

-

-

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;

das  erste  Gehäuseteil  umfasst  einen  ersten  Flansch  mit  einem

Flanschfortsatz,  das  zweite  Gehäuseteil  umfasst  einen  zweiten 

Flansch  mit  einem  Flanschfortsatz,  und  das  erste  Gehäuseteil  und 

das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfort-

satz  und  den  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  bzw. deren  anei-

nander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden;

die  Verbindung  von  der  ersten  Anschlussstelle  zum  Innern  des 

ersten  Gehäuseteils  verläuft  teilweise  als  Schlitz  zwischen  dem 

ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  und  teilweise 

über  den  ersten  Verbindungskanal  durch  den  ersten  Gehäuse-

teil; und

die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zwei-

ten  Gehäuseteils  verläuft teilweise  als  Schlitz zwischen  dem  ersten 

und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  über  die Flanschdruckflä-

chen  hinweg  und  teilweise  über  den  zweiten  Verbindungskanal 

durch den zweiten Gehäuseteil.

Subeventualrechtsbegehren 2 zu Eventualrechtsbegehren 1:

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

-

-

-

-

Ein  zylindrisches  Gehäuse, das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist;

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteil zusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt;

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist;

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten

Gehäuseteils verbunden ist;

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-

-

-

-

-

-

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die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;

das  erste  Gehäuseteil  umfasst  einen  ersten  Flansch  mit  einem 

Flanschfortsatz,  das  zweite Gehäuseteil  umfasst  einen  zweiten 

Flansch  mit  einem  Flanschfortsatz,  und  das  erste  Gehäuseteil  und 

das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfort-

satz  und den  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  bzw.  deren  anei-

nander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden;

die  Verbindung  von  der  ersten  Anschlussstelle  zum  Innern  des 

ersten  Gehäuseteils  verläuft  teilweise  über  einen  zwischen  dem 

ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  verlaufenden 

Kanal;

die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zwei-

ten  Gehäuseteils  verläuft teilweise  über  einen  zwischen  dem  ersten 

und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die 

Flanschdruckflächen hinweg;

die erste und zweite Anschlussstelle und der erste Verbindungs-

kanal weisen dichtungsflächenseitige Öffnungen auf, welche auf 

die  Flanschdruckflächen  münden  und  durch  ununterbrochene 

Profilerhebungsstrukturen eingefasst sind; und

die  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfort-

satz verlaufenden Kanäle und der zweite Verbindungskanal wei-

sen  dichtungsflächenseitige  Öffnungen  auf,  welche  auf  die 

Flanschdruckflächen  münden  und  durch  ununterbrochene 

Nutstrukturen eingefasst sind.

Subsubeventualrechtsbegehren zu Subeventualrechtsbegehren 2:

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

-

-

-

Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist;

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteil zusammengesetzt  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt;

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten Gehäuseteil  verlau-

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fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist;

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im zweiten  Gehäuseteil

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten

Gehäuseteils verbunden ist;

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;

das  erste  Gehäuseteil  umfasst  einen  ersten  Flansch  mit  einem 

Flanschfortsatz,  das  zweite Gehäuseteil  umfasst  einen  zweiten 

Flansch  mit  einem  Flanschfortsatz,  und  das  erste  Gehäuseteil  und 

das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfort-

satz  und den  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  bzw.  deren  anei-

nander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden;

die Verbindung von der ersten Anschlussstelle zum Innern des ersten 

Gehäuseteils  verläuft teilweise  über  einen  zwischen  dem  ersten  und 

zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal;

die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zwei-

ten  Gehäuseteils  verläuft teilweise  über  einen  zwischen  dem  ersten 

und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die 

Flanschdruckflächen hinweg;

die erste und zweite Anschlussstelle und der erste Verbindungskanal 

weisen  dichtungsflächenseitige  Öffnungen  auf,  welche  auf  die 

Flanschdruckflächen  münden  und  durch  ununterbrochene  Profilerhe-

bungsstrukturen eingefasst sind;

die  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz 

verlaufenden  Kanäle  und der  zweite  Verbindungskanal  weisen  dich-

tungsflächenseitige  Öffnungen  auf,  welche  auf  die Flanschdruckflä-

chen  münden  und  durch  ununterbrochene  Nutstrukturen  eingefasst 

sind;

die  dichtungsflächenseitigen  Öffnungen  der  ersten  Anschluss-

stelle und des ersten Verbindungskanals am Flanschfortsatz des 

ersten Flansches sind gemeinsam durch einen Teil der ununter-

brochenen Profilerhebungsstrukturen eingefasst;

die  dichtungsflächenseitigen  Öffnungen  des  zweiten  Verbin-

dungskanals am Flanschfortsatz des zweiten Flansches und des-

jenigen  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flansch-

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fortsatz  verlaufenden  Kanals,  der  zusammen  mit  dem  zweiten 

Verbindungskanal  eine  Verbindung  zum  Innern  des  zweiten  Ge-

häuseteils bildet, sind gemeinsam durch einen Teil der ununter-

brochenen Nutstrukturen eingefasst; und

-

der Durchgang des zylindrischen Gehäuses ist durch einen wei-

teren Teil der ununterbrochenen Nutstrukturen eingefasst.

Eventualrechtsbegehren 2 zu Rechtsbegehren 1a:

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

-

-

-

-

-

-

-

-

Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist;

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteil zusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt;

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist;

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten

Gehäuseteils verbunden ist;

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;

die erste Anschlussstelle ist als erster Anschlussstutzen und die 

zweite Anschlussstelle als zweiter Anschlussstutzen für den An-

schluss ie einer Verbindungsleitung ausgebildet;

der  erste  Anschlussstutzen  und  der  zweite  Anschlussstutzen 

sind im Wesentlichen parallel zur Längsachse des zylindrischen 

Gehäuses ausgerichtet: und

die  Verbindung  der  ersten  Anschlussstelle  über  den  zwischen 

dem  ersten  und  zweiten  Gehäuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie 

den  im  ersten  Gehäuseteil  verlaufenden  ersten  Verbindungska-

nal  zum  Innern  des  ersten  Gehäuseteils  ist  gleich  lang  wie  die 

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Verbindung der zweiten Anschlussstelle über den zwischen dem 

ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie den im 

zweiten  Gehäuseteil  verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal 

zum Innern des zweiten Gehäuseteils.

2.  Es  sei  der  Beklagten  unter  Bezugnahme  auf  die  unter  der  Bezeichnung 

„i.flow  200“,  „iFlow  200“, „iFlow  200  S“  bzw.  „iFlow  200  R“  vertriebenen

Durchflussmessfühler  gemäss  dem  als Beilage  KB  10A beiliegenden  Bild, 

welches  dem  Urteil  als  Anhang  beizufügen  sei, zu  verbieten,  unter  Andro-

hung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. 

c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, so-

wie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, 

Henri  Hermanaus  (genannt  „Harri“)  Friberg,  Christian  Rupert  Büchel  und 

Christian Eggenberger, nach Art. 292  StGB mit Busse im Widerhandlungs-

fall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in 

Liechtenstein  einzuführen,  aus  der  Schweiz  und  aus  Liechtenstein  auszu-

führen,  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  und  aus  der  Schweiz  und  aus 

Liechtenstein anzubieten,  in der  Schweiz und in Liechtenstein und aus  der 

Schweiz und aus Liechtenstein  zu verkaufen, in  der  Schweiz und in Liech-

tenstein  sonst  wie  in  Verkehr  zu  bringen  und  dafür  Werbung  zu  betreiben 

(auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der 

Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstel-

len  zu  lassen  und/oder  zu  solchen  Handlungen  Dritte  anzustiften  und/oder 

bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu 

erleichtern:

[siehe Rechtsbegehren Ziff. 1]

3.  Es  sei  der  Beklagten  unter  Bezugnahme  auf  die  unter  der  Bezeichnung 

„iflow 40“, „i.flow 40 S“ bzw. „iflow 40 S“ vertriebenen Durchflussmessfühler 

gemäss dem als Beilage  KB 25 beiliegenden Prospekt,  welcher dem Urteil 

als Anhang beizufügen sei, zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungs-

busse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens 

aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung 

ihrer  Organe,  insbesondere  der  Herren  Jakob  Däscher,  Henri  Hermanaus 

(genannt „Harri“) Friberg,  Christian  Rupert  Büchel  und Christian  Eggenber-

ger,  nach  Art.  292  StGB  mit  Busse  im  Widerhandlungsfall,  in  der  Schweiz 

und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein ein-

zuführen,  aus  der  Schweiz  und  aus  Liechtenstein  auszuführen,  in  der 

Schweiz  und  in  Liechtenstein  und  aus  der  Schweiz  und  aus  Liechtenstein 

anzubieten,  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  und  aus  der  Schweiz  und 

aus  Liechtenstein  zu  verkaufen,  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  sonst 

wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Inter-

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net), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in 

Liechtenstein  zu  diesen  Zwecken  herzustellen  oder  herstellen  zu  lassen 

und/oder  zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mit-

zuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern:

[siehe Rechtsbegehren Ziff. 1]

4.  Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro 

Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach 

Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere 

der  Herren  Jakob  Däscher,  Henri  Hermanaus  (genannt „Harri“)  Friberg, 

Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit

Busse  im Widerhandlungsfall,  zu  verpflichten,  der  Klägerin nach anerkann-

ten  Grundsätzen  der Rechnungslegung  durch  Urkunden  belegte  Auskunft 

zu erteilen über die Menge der von ihr oder in ihrem Auftrag in der Schweiz 

und  in  Liechtenstein  vertriebenen,  in  die  Schweiz  und  in  Liechtenstein  ein-

geführten,  aus  der  Schweiz  und  aus  Liechtenstein  ausgeführten,  in  der 

Schweiz  und Liechtenstein  angebotenen  und/oder  verkauften,  aus  der 

Schweiz und aus Liechtenstein angebotenen und/oder verkauften, sonst wie 

in  Verkehr  gebrachten,  besessenen  und/oder  zu  solchen Zwecken  herge-

stellten und/oder in Herstellung gegebenen und/oder bestellten Erzeugnisse 

gemäss Ziff. 1 bis 3 oben sowie die dadurch erzielten Netto-Verkaufserlöse 

und Bruttogewinne (gesondert ausgewiesen nach Geschäftsjahr gestützt auf 

die  jeweilige  Finanz- und Betriebsbuchhaltung  der  Beklagten)  unter  Vorle-

gung

a. 

b. 

aller Namen und Adressen der Hersteller und/oder Lieferanten;

aller Rechnungen (mit Lieferzeiten  und -preisen), die  für Lieferungen 

der Erzeugnisse gemäss Ziff.1 bis 3 oben ausgestellt wurden;

c. 

der Einkaufskosten bzw. Herstellungskosten der Erzeugnisse gemäss 

Ziff. 1 bis 3 oben, wobei die Herstellungskosten nach variablen und fi-

xen  Kosten  zu  unterteilen  seien,  soweit  die  fixen  Kosten unmittelbar 

der  Herstellung  der  Erzeugnisse  gemäss  Ziff. 1  bis  3  oben  zugeteilt 

werden können;

d. 

die  Nennung  zusätzlicher  Gestehungskosten  im  Zusammenhang  mit 

der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr, der Ausfuhr, dem Angebot, 

dem  Verkauf,  der  sonstigen  lnverkehrbringung  und/oder dem  Besitz 

der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben;

e. 

Urkunden, die zeigen, dass alle gemäss Ziff. 4 c und d oben geltend 

gemachten  Kosten  tatsächlich entstanden  sind  und  sich,  soweit  sie 

Fixkosten sind, unmittelbar der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr, 

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der  Ausfuhr,  dem  Angebot,  dem  Verkauf,  der  sonstigen  lnverkehr-

bringung  und/oder  dem Besitz  der  Erzeugnisse  gemäss  Ziff.  1  bis  3 

oben zuteilen lassen.

5.  Die  Beklagte  sei  zu  verpflichten,  der  Klägerin  einen  nach  erfolgter  Rech-

nungslegung  gemäss  Ziff. 4  oben  zu  beziffernden  Betrag  zuzüglich  jährli-

cher Zinsen von 5% seit dem Datum einer jeden Patentverletzung zu bezah-

len (geschätzter Mindestwert gemäss Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 1‘000‘000).

6.  Es sei die Einziehung und Zerstörung der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 

oben sowie der ganz oder vorwiegend  zu  ihrer  Herstellung dienenden  Ein-

richtungen, Geräte und sonstigen Mittel anzuordnen, soweit diese im Eigen-

tum der Beklagten stehen.

7.  Unter  Kosten- und  Entschädigungsfolgen  (inkl.  MWST)  zu  Lasten  der  Be-

klagten unter Einschluss der Auslagen für die notwendigerweise beigezoge-

nen  Patentanwälte  der  Kanzlei  BOHEST  AG, Holbeinstrasse  36-38,  4051 

Basel (insbesondere von Herrn PA Dipl. Phys. ETH Renato Bollhalder).“

In der ergänzenden Replik schränkte die Klägerin den geltend gemachten 
Hauptanspruch  des  Klagepatents  eventualiter  „verbal“,  d.h.  für  die  Zwe-
cke des vorliegenden Prozesses, wie folgt ein:

Durchflussmessfühler (10) mit

- einem ein  zylindrisches  Gehäuse (10) definierenden Durchgang mit einer 

ersten  Durchgangsöffnung  (13)  und  einer  zweiten  Durchgangsöffnung 

(29),

- einem  im  Durchgang  des  Gehäuses  angeordneten  Strömungswiderstand 

(23), welcher das Gehäuse in einen ersten und einen zweiten Gehäuseteil 

(11 und 27) unterteilt,

- einer ersten Anschlussstelle (17) mit einer Verbindung zum Innern des ers-

ten Gehäuseteils (11), und

- einer  zweiten  Anschlussstelle  (19)  mit  einer  Verbindung  zum  Innern  des 

zweiten Gehäuseteils,

wobei die ersten und zweiten Anschlussstellen (17, 19) in einem Abstand vonei-

nander auf dem gleichen Gehäuseteil angeordnet sind,

wobei am ersten Gehäuseteil (11) und am zweiten Gehäuseteil (27) zur Verbin-

dung  der  Gehäuseteile  Flansche  mit  Flanschdruckflächen  (15,  16,  31,  32)  aus-

gebildet sind, und wobei die Verbindungen teilweise in den Flanschdruckflächen 

verlaufen und/oder als dichtungsflächenseitige Öffnungen (17, 19, 21, 33, 35, 37) 

durch die Flanschdruckfläche austreten.“

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Bei dieser Einschränkung handelt es sich um eine Kombination des erteil-
ten  unabhängigen  Anspruchs  1  mit  den  abhängigen  Ansprüchen  4  und 
10.

Subeventualiter  1  schränkte  die  Klägerin  den  geltend  gemachten  An-
spruch weiter ein, indem sie die Merkmale des abhängigen Anspruchs 11 
zum  vorstehend  wiedergegebenen  Anspruch  hinzufügte,  und  ebenfalls 
subeventualiter 2,  indem  sie  statt  den  Merkmalen  des Anspruchs  11  die 
Merkmale  gemäss  Anspruch  12  zum  vorstehend  wiedergegebenen  An-
spruch hinzufügte. In einem weiteren Subeventualantrag 3 kombiniert die 
Klägerin  die  erteilten Ansprüche  1,  4,  10,  12  und  13 zu  einem  Hauptan-
spruch und  in  einem  vierten  Subeventualantrag kombiniert  sie  die  erteil-
ten Ansprüche 1, 2, 3 und 19 zu einem Hauptanspruch.

6.
Mit Eingabe vom 6. Juni 2017 erstattete die Beklagte die Duplik und stell-
te dabei folgende geänderte Rechtsbegehren:

„An  den  Rechtsbegehren  1)  und 3)  gemäss  Klageantwort  vom  19.  September 

2016  wird  vollumfänglich  und  unverändert  auch  bezüglich  der  neuen  klägeri-

schen Rechtsbegehren  gemäss  act.  27  festgehalten.  Es  wird  beantragt,  die 

Eventualbegehren  2) und  4)  neu  wie  folgt  zu  fassen.  Zudem  wird  ein  neues 

Eventualbegehren 2b) erhoben, wie folgt:

2) Eventualiter sei das (gemäss Eingabe vom 20. März 2017 geänderte) klägeri-

sche Rechtsbegehren 4, soweit dieses nicht vollumfänglich abgewiesen wird, nur 

bezüglich dessen lit. a bis d gutzuheissen; unter Wahrung der Fabrikations- und 

Geschäftsgeheimnisse  der  Beklagten,  wo  spezifische  Informationen  zuhanden 

der Beklagten nicht erforderlich sind.

2b)  Eventualiter  zu  Rechtsbegehren  1)  sei  im  klägerischen Rechtsbegehren  5 

der  Zusatz  «(geschätzter  Mindestwert  gemäss Art.  85  Absatz  1  ZPO: 

CHF 1‘000‘000)» als unbeachtlich zu streichen.

4) Eventualiter zu Rechtsbegehren 3 seien der Klägerin in jedem Falle unnötige 

und/oder aufgrund der besonderen Umstände der klägerischen Prozesshandlun-

gen verursachte Kosten des Verfahrens nach Ermessen des Gerichts aufzuerle-

gen (Art. 107 Absatz 1 lit. f ZPO bzw. Art. 108 ZPO).“

7.
Mit Eingabe vom 7. Juli 2017 nahm die Klägerin Stellung zur Duplik. 

Seite 21

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Am  10. April  2018  erstattete  Richter Tobias  Bremi  ein  Fachrichtervotum. 
Die Stellungnahme der Klägerin dazu erfolgte am 3. Mai 2018. 

Am 14. Mai 2018 wurde das Verfahren bis 30. Juni 2018 sistiert. Die Sis-
tierung  wurde  am  4.  Juli  2018  aufgehoben  und  die  Stellungnahme  der 
Beklagten zum Fachrichtervotum erfolgte am 13. Juli 2018.

Am 29. Oktober 2018 fand die Hauptverhandlung statt.

Am  18.  Dezember  2018  erging  das  Teilurteil  des  Bundespatentgerichts, 
mit dem es die Klage teilweise guthiess.

8.
Mit  Urteil  vom  6.  August  2019  hiess  das  Bundesgericht  die  gegen  das 
vorgenannte  Teilurteil  des  Bundespatentgerichts  erhobene  Beschwerde 
der  Beklagten  gut,  hob  das  Teilurteil  des  Bundespatentgerichts  auf  und 
wies die Sache zu neuer Beurteilung an dieses zurück. 

Am  21. August  2019  wurde  den  Parteien  Gelegenheit  gegeben,  um  zur 
vom Bundesgericht aufgeworfenen Frage, ob die verbalen Einschränkun-
gen des geltend  gemachten  Patentanspruchs durch  das  Dupliknovum 
JP S61-205023 (E10) veranlasst worden seien, Stellung zu nehmen.

Mit Eingabe vom 5. September 2019 stellte die Beklagte diverse Verfah-
rensanträge, die mit Verfügung vom 9. September 2019 abgewiesen wur-
den.

Am 19. bzw. 20. September 2019 erfolgten die entsprechenden Stellung-
nahmen der Parteien. 

Am  2.  bzw.  4. Oktober  2019  reichten  die  Parteien  je  eine  weitere  Stel-
lungnahme  ein. Die  Beklagte  nahm  mit  Eingabe  vom  18. Oktober  2019 
Stellung zur Eingabe der Klägerin vom 2. Oktober 2018.

Seite 22

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Bindung an den Rückweisungsentscheid

9.
Ein  bundesgerichtlicher  Rückweisungsentscheid  bindet  sowohl  das  Bun-
desgericht wie die Vorinstanz.1 Das Bundespatentgericht ist an die recht-
lichen  Erwägungen  des  Bundesgerichts  im  Rückweisungsentscheid  ge-
bunden. Dabei beschlägt die Verbindlichkeit sowohl Punkte, bezüglich de-
ren keine Rückweisung erfolgt, wie auch diejenigen Erwägungen, die den 
Rückweisungsauftrag umschreiben.2

Wegen  dieser  Bindung  der  Gerichte  ist es  ihnen  wie  auch  den  Parteien
verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bishe-
rigen  Sachverhalt  zu  unterstellen  oder  die  Sache  unter  rechtlichen  Ge-
sichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich ab-
gelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden waren.3

Die bisherigen Eingaben und Äusserungen der Parteien bleiben weiterhin
massgebend, namentlich wenn keine weiteren Abklärungen vorzunehmen 
und nur noch über bereits aufgeworfene Fragen zu entscheiden ist.4

Das Bundesgericht hielt in seinem Urteil fest (Hervorhebung hinzugefügt):

«Die Vorinstanz hat die Einschränkung des Patentanspruchs vorbehaltlos zuge-

lassen in der Meinung, dass der Beschwerdegegnerin in der ergänzenden Replik 

das  Recht  zustand,  noch  unbeschränkt  Noven  vorzubringen.  Sie  hat  daher 

nicht geprüft, ob zwischen dem in der Duplik vorgetragenen unechten No-

vum  und  der  verbalen  Einschränkung  des  Klagepatents  ein  Kausalzusam-

menhang  besteht,  d.h.  ob  die  Einschränkung  spezifisch  durch  das  Dupli-

knovum  E10  veranlasst  wurde.  Die  Sache  ist  zur  Prüfung  dieser  Frage  an 

die Vorinstanz zurückzuweisen.»

Demnach ist nachfolgend einzig diese Frage zu prüfen. Dazu sind keine 
Beweiserhebungen  notwendig,  und  auch  die  Durchführung  eines  voll-
ständigen  Schriftenwechsels  rechtfertigt  sich  nicht.  Das  rechtliche  Gehör 
der  Parteien  ist  gewahrt,  da  beide  Parteien  sich  zu  der  vom  bundesge-
richtlichen  Urteil  aufgeworfenen  Frage  äussern  konnten und  unaufgefor-
dert zur Stellungnahme der jeweils anderen Partei Stellung bezogen.

1 BGE 135 III 334 E. 2.1.
2 BSK BGG-MEYER/DORMANN, Art. 107 N 18.
3 BGE 135 III 334 E. 2.
4 BGer 8C_668/2012, Urteil vom 26. Februar 2013, E. 5.1.

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Zulässigkeit  der  Einschränkungen  des  geltend  gemachten  Pa-
tentanspruchs

10.
Das  Bundesgericht  hat  das  Teilurteil  vom  18.  Dezember  2018  aufgeho-
ben,  weil  sich  die  Klägerin  entgegen  der  inzwischen  gefestigten  Recht-
sprechung des Bundesgerichts, gemäss der jede Partei nur zwei Mal un-
beschränkt die Möglichkeit habe, sich zur Sache zu äussern und nament-
lich  neue  Tatsachen  in  den  Prozess  einzuführen,  drei  Mal  unbeschränkt 
habe äussern dürfen. 

Die  Neuformulierung  von  Patentansprüchen  im Zivilprozess  ist  dem  Vor-
bringen von Noven gleich zu achten.

Gemäss Art. 229 Abs.  1  lit. b  ZPO  werden  neue Tatsachen  und  Beweis-
mittel berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht wurden und be-
reits  vor Abschluss  des  Schriftenwechsels  oder  vor  der  letzten  Instrukti-
onsverhandlung  vorhanden  waren,  aber  trotz  zumutbarer  Sorgfalt  nicht 
vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven).

Bringt die Beklagte in der Duplik neue Tatsachenbehauptungen und/oder 
Beweismittel  ein,  so  ist  der  Sorgfaltsnachweis  gemäss  Art. 229  Abs. 1 
lit. b  ZPO  erfüllt,  wenn  «die  Dupliknoven  für  diese  Noveneingabe  kausal
sind (…). Erforderlich ist einerseits, dass (erst) die Dupliknoven das Vor-
bringen  der  unechten  Noven  veranlasst  haben,  andererseits,  dass  die 
unechten  Noven  in  technischer  bzw.  thematischer  Hinsicht  als  Reaktion 
auf die Dupliknoven aufzufassen sind.» (Hervorhebung im Original).

Unausgesprochene weitere Voraussetzung ist, dass es der Klägerin nicht 
zumutbar war, die in der Duplik neu vorgebrachten Tatsachenbehauptun-
gen und/oder Beweismittel in der Replik «auf Vorrat» zu entkräften, wobei 
diese Voraussetzung regelmässig erfüllt sein wird.

Unzulässigkeit der Einschränkungen in der ergänzenden Replik

11.
Die Klägerin schränkte den geltend gemachten Patentanspruch erstmals 
in  der  nach  der  Instruktionsverhandlung  erstatteten  ergänzenden  Replik 
vom  20.  März  2017  ein. Zu  diesem  Zeitpunkt  war  die  japanische  Ge-
brauchsmusterschrift  JP  S61-205023  (E10) weder  formell  noch  informell 
in  den  Prozess  eingeführt.  Insbesondere  war  das  Dokument  E10  auch 
kein Thema  im  informellen Teil  der  Instruktionsverhandlung,  weshalb  die 

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Frage, ob die Klägerin darauf überhaupt reagieren dürfte – beiden Partei-
en ist es verwehrt, sich auf Äusserungen im informellen Teil der Instrukti-
onsverhandlung, der ausschliesslich der Erzielung eines Vergleichs dient, 
zu berufen5 – offengelassen werden kann.

Da  die  Klägerin  gemäss  dem  Bundesgerichtsurteil  vom  6. August  2019 
mit der eingeschränkten Replik zum zweiten Mal (nach der Klage) Gele-
genheit hatte, sich unbeschränkt zur Sache zu äussern, erfolgten die Ein-
schränkungen des geltend gemachten Patentanspruchs in der ergänzen-
den Replik  nach  Aktenschluss,  ohne  dass  zu  diesem  Zeitpunkt  die  Vo-
raussetzungen von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO gegeben wären. 

Die verbalen Einschränkungen in der ergänzenden Replik sind daher ver-
spätet und nicht zu beachten.

Zulässigkeit der Einschränkungen in der Stellungnahme zur Duplik

12.
Das  Dokument  E10  wurde  von  der  Beklagten  erstmals  mit  der  Duplik  in
das  Verfahren  eingeführt.  Die  Beklagte  behauptete gestützt  auf  das  neu
eingeführte  Dokument  E10  erstmals,  dass  Anspruch  1  in  der  erteilten
Fassung nicht neu gegenüber E10 sei.

Entgegen  den  Vorbringen  der  Beklagten  in  ihrer  Stellungnahme vom 
20. September  2019 bezogen  sich  diese  Behauptungen  in  der  Duplik 
ausdrücklich  auf  die  erteilte  Fassung  des  Klagepatents  und  waren  nicht 
lediglich  eventualiter  in  Reaktion  auf  die  verbalen  Einschränkungen,  die 
die  Klägerin  mit  ihrer  ergänzenden  Replik  vorgenommen  hatte,  einge-
bracht. Erst in RZ 131 ff. der Duplik äusserte sich die Beklagte eventuali-
ter, für den Fall, dass die Einschränkung des Patentanspruchs in der er-
gänzenden  Replik  für  zulässig  erachtet  würde,  auch  zur  angeblich  feh-
lenden Neuheit einzelner der abhängigen Ansprüche gegenüber dem Do-
kument E10, ohne aber diese Argumente spezifisch auf die verbalen Ein-
schränkungen des Eventualantrags und der vier Sub-eventualanträge zu 
beziehen,  die  jeweils  Kombinationen  von  mehreren  abhängigen Ansprü-
chen darstellen.

In ihrer Stellungnahme zur Duplik vom 7. Juli 2017 wiederholte die Kläge-
rin  ausdrücklich  die  Einschränkungen,  die  sie  bereits  mit  der  ergänzen-
den  Replik  vorgenommen  hatte,  weil  die  Beklagte  mit  der  Duplik  neue 

5 Art. 8 Abs. 4 lit. b Richtlinien zum Verfahren vor dem Bundespatentgericht.

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Entgegenhaltungen  eingereicht  hätte.  Diese  Entgegenhaltungen  würden 
der  Klägerin  unabhängig  von  der  Zulässigkeit  der  verbalen  Einschrän-
kung im Rahmen der ergänzenden Replik das Recht geben, den geltend 
gemachten Patentanspruch verbal (inter partes) zu beschränken. Als Re-
aktion auf die neuen Entgegenhaltungen bringe die Klägerin die bereits in 
der  ergänzenden  Replik  vorgebrachten  Einschränkungen  nochmals  vor. 
Es folgen auf  S. 5-7  der  Stellungnahme  zur  Duplik  die  Einschränkungen 
des geltend gemachten Patentanspruchs in ihrem Wortlaut in der Rechts-
schrift.

Es  ist  zu  prüfen,  ob  diese Einschränkungen eine  zulässige  Reaktion  auf 
insbesondere  die  japanische  Gebrauchsmusterschrift 
die  Dupliknoven,
JP S61-205023 (E10), sind.

Keine Vorhersehbarkeit des Dupliknovums JP S61-205023 (E10)

13.
JP  S61-205023  (E10) ist  ein  japanisches  Gebrauchsmuster,  das  am 
24. Dezember  1986  veröffentlicht  worden  war.  Es  betrifft  einen  Durch-
flussmessfühler  («restriction flowmeter»)  nicht  spezifisch für  Beatmungs-
geräte,  sondern für  beliebige  Gase,  insbesondere  Dampf, und  stellt  sich
die Aufgabe, das Problem zu lösen, dass Kondenswasser die Anschluss-
stelle («port») für die Druckmessung blockieren kann.

Es  kann  der  Klägerin  nicht  vorgeworfen  werden,  dass  sie  einen  Angriff 
auf die Neuheit des ursprünglich erteilten Patentanspruchs 1 gestützt auf 
das Dokument E10 nicht antizipiert hat.

Veranlassung der Einschränkungen durch das Dupliknovum E10

14.
Die  Klägerin  wurde,  wie  vorstehend  erläutert,  erstmals  in  der  Duplik  mit 
dem  Dokument  E10  konfrontiert,  ohne  dass  sie  die  Einreichung  dieses 
Dokuments hätte voraussehen können. Als Reaktion auf die Einreichung 
des  Dokuments  E10  (und  weiterer  Dupliknoven)  hat  sie  die  Einschrän-
kungen  des  Patentanspruchs,  die  sie  bereits  in  der  ergänzenden  Replik 
vorgenommen hatte, wiederholt.

Die  Beklagte  bringt  in  ihrer  Stellungnahme  vor,  die  Einschränkungen in 
der Stellungnahme zur Duplik könnten nicht durch die Dupliknoven verur-
sacht  worden  sein,  da  die  gleiche  Einschränkung  bereits  vor  der  Duplik 
gemacht worden sei. Was ohne Kenntnis der Dupliknoven bereits vorge-

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bracht worden sei, könne denklogisch nicht durch die Dupliknoven verur-
sacht worden sein.

Die Beklagte verkennt, dass Gegenstand der Beurteilung nicht die ersten
Einschränkungen mit der ergänzenden Replik sind (die in der Tat verspä-
tet sind, E. 11), sondern die Einschränkungen mit der Stellungnahme zur 
Duplik.  Dass  es  sich  dabei  um  dieselben Einschränkungen handelt,  die 
die  Klägerin  bereits  mit  der  ergänzenden  Replik  vorgenommen  hatte, 
spielt  keine  Rolle.  Dies  entspricht  auch  dem  bundesgerichtlichen  Urteil 
vom 6. August 2019, wo ausgeführt wird, der Umstand, dass die Klägerin 
die  Einschränkungen  des  Patentanspruchs  bereits  in  der  ergänzenden 
Replik vornahm, sei bei der Zulässigkeitsprüfung ohne Belang.

Die  Einschränkungen des  Patentanspruchs in  der  Stellungnahme  zur 
Duplik wurden verursacht  durch  die  Dupliknoven,  insbesondere  das  Do-
kument E10.

Reaktion in technischer und thematischer Hinsicht auf E10

15.
Als  weitere  Voraussetzung  für  den  Sorgfaltsnachweis  verlangt  das  Bun-
desgericht,  dass  die  unechten  Noven  nicht  nur  durch  die  Dupliknoven 
veranlasst wurden,  sondern  auch  in  technischer  und  thematischer  Hin-
sicht als Reaktion auf diese erfolgten.

Die Beklagte bestreitet in ihrer Stellungnahme, dass ein technischer und 
thematischer  Zusammenhang  zwischen  dem  Dupliknovum  E10  und  den
Einschränkungen des Patentanspruchs bestehe.

Dazu  ist  vorab  zu  bemerken,  dass  die  Beklagte  mit  der  Duplik  nicht  nur 
das  Dokument  E10  neu  eingereicht  hat,  sondern  insgesamt  vier  japani-
sche  Patent- bzw.  Gebrauchsmusterschriften  und  eine  schriftliche  Zeu-
genaussage («affidavit») von Terrence K. Jones. Für den Zusammenhang 
der  Einschränkungen mit  den  Dupliknoven  in  technischer  und  themati-
scher Hinsicht genügt es, wenn die Einschränkungen als Reaktion auf ir-
gendeine  der  Dupliknoven  erfolgte.  Ebenfalls  gilt  zu  beachten,  dass  die 
Klägerin  die  Einschränkungen in  technischer  Hinsicht  nicht  ausschliess-
lich  in  Hinblick  auf  das  Dokument  E10  vornehmen  konnte,  sondern  ver-
suchen musste, sich gegenüber allen Entgegenhaltungen abzugrenzen.

16.
Nimmt  die Patentinhaberin  in  einem Verletzungsverfahren  eine  Ein-
schränkung  des  geltend  gemachten  Patentanspruchs  vor,  so  muss  sie 

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versuchen, den Anspruch so einzuschränken, dass (i) die Einschränkung 
zulässig ist (vgl. Art. 24 PatG), (ii) die Einschränkung dazu führt, dass der 
Gegenstand  des Anspruchs  nicht  im  Stand  der  Technik  liegt oder  durch 
diesen  nahegelegt  wird,  und  (iii)  der  Schutzbereich  des  Anspruchs  die 
angegriffene(n) Ausführungsform(en) weiterhin umfasst. Ein Verstoss ge-
gen eine einzige dieser drei Anforderungen führt dazu, dass die Patentin-
haberin im Verletzungsverfahren unterliegt.

Im vorliegenden Fall hat die Klägerin den geltend gemachten Anspruch 1 
des  Klagepatents  dadurch  eingeschränkt,  dass  sie  ihn  im  Rahmen  des 
verbalen  Eventualantrags  mit  den  abhängigen  Ansprüchen  4  und  10 
kombiniert  hat (und  in  weiteren  Subeventualanträgen  zusätzlich  mit  dem 
abhängigen Anspruch 11 bzw. 12 und weiteren abhängigen Ansprüchen).

Die Kombination eines erteilten unabhängigen Anspruchs mit einem oder 
mehreren  von  ihm  abhängigen  Ansprüchen ist  ohne  weitere  Vorausset-
zungen zulässig  (vgl. Art. 24 Abs. 1  lit. b  PatG). Die  Einschränkung führt 
vorliegend  auch  dazu,  dass  der  Gegenstand  des  eingeschränkten  An-
spruchs  gegenüber  allen  Entgegenhaltungen  neu  ist  (vgl.  Teilurteil  vom 
18.  Dezember  2018,  E.  34 ff.).  Schliesslich  ist  der  eingeschränkte  An-
spruch durch die angegriffenen Ausführungsformen (Kinder- und Erwach-
senenausführung)  verletzt  (vgl.  Teilurteil  vom  18.  Dezember  2018, 
E. 47 ff.). 

Bereits die Tatsache, dass der eingeschränkte Anspruch alle drei vorste-
hend  erläuterten  zwingenden  Anforderungen  erfüllt,  zeigt,  dass  er  in 
technischer und thematischer Hinsicht als Reaktion auf die neuen Entge-
genhaltungen  erfolgt  ist.  Es  ist  kaum  denkbar, dass  die  Patentinhaberin 
eine zulässige Einschränkung vornimmt, die zu einem Anspruch führt, der 
durch  die  im  Prozess  liegenden  Ausführungsformen  verletzt  wird,  ohne 
dass sie in technischer Hinsicht auf die Entgegenhaltung(en) reagiert.

17.
Auch  eine  Betrachtung  der  spezifischen  Argumentation  der  Klägerin  in 
der  Stellungnahme  zur  Duplik  zeigt,  dass  die  erste  verbale  Einschrän-
kung,  d.h.  die  Kombination  des  erteilten  unabhängigen Anspruchs 1  mit 
den  von  ihm  abhängigen Ansprüchen  4  und  10,  in  technischer  und  the-
matischer  Hinsicht  als  spezifische  Reaktion  insbesondere  auf das  Doku-
ment E10 erfolgte.

Die erste verbale Einschränkung unterscheidet sich von der ursprünglich 
erteilten  Fassung  mit  den  Merkmalen  a) – g)  durch  die  zusätzlichen 

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Merkmale  i),  j)  und  k)  gemäss Merkmalsgliederung  im  Teilurteil  vom 
18. Dezember  2018,  E. 22.  Durch  diese  zusätzlichen  Merkmale  werden 
die  Flanschdruckflächen eingeführt  (i)  sowie  dass  die  Verbindungen  teil-
weise in den Flanschdruckflächen verlaufen (j) und/oder als dichtungsflä-
chenseitigen Öffnungen durch die Flanschdruckflächen austreten (k). 

Die Klägerin führt in der Stellungnahme zur Duplik ausdrücklich aus, dass 
genau  diese  Merkmale  i),  j)  und  k),  welche  durch  die  erste  verbale  Ein-
schränkung neu in den erteilten Anspruch 1 aufgenommen wurden, durch 
das Dokument E10 in ihrer Kombination nicht offenbart werden. Das wird 
bestätigt in der Stellungnahme zur Duplik der Klägerin durch die Diskus-
sion  des  abhängigen  Anspruchs 4  unter  spezifischer  Bezugnahme  auf 
das  Dokument  E10,  sowie  durch  die  Diskussion  des  abhängigen  An-
spruchs  10,  auch  in  Kombination  mit Anspruch  4, unter  spezifischer  Be-
zugnahme auf das Dokument E10. Es werden also genau jene abhängi-
gen Ansprüche  in  ihrer Kombination  von  Dokument  E10  abgegrenzt,  die 
mit dem unabhängigen Anspruch 1 kombiniert wurden.

Die  Einschränkung  des  geltend  gemachten  Anspruchs  in  der  Stellung-
nahme zur Duplik erfolgte demnach auch in technischer und thematischer 
Hinsicht  als  Reaktion  auf  die  Dupliknoven,  insbesondere  Dupliknovum 
E10.

Ohne Verzug

18.
Echte  und  unechte  Noven  müssen  gemäss  Art. 229  Abs.  1  ZPO  ohne 
Verzug vorgebracht werden, damit sie berücksichtigt werden. Ein Teil der 
Lehre  vertritt  unter  Hinweis  auf  den  Wortlaut  von  Art. 229  Abs. 1  ZPO, 
dass ein Novum ungeachtet des Zeitpunkts seiner Entstehung oder Ent-
deckung «ohne Verzug» vorgebracht werde, wenn es spätestens zu Be-
ginn der Hauptverhandlung vorgebracht werde.6 Nach einem anderen Teil 
der Lehre und der Rechtsprechung der Handelsgerichte Aargau, St. Gal-
len  und  Zürich  bedeutet  «ohne  Verzug»  demgegenüber  «unverzüglich 
nach Entdeckung» in dem Sinne, dass die Noven binnen einer Frist von
rund 10 Arbeitstagen seit ihrer Entstehung oder Entdeckung eingebracht 

6 BSK  ZPO-WILLISEGGER,  Art. 229  N 9,  34;  DIKE-Komm  ZPO-PAHUD,  Art. 229 
N 16;  KuKo-ZPO  NAEGELI/MAYHALL,  Art. 229  N 10;  SCHMID/HOFER,  Bestreitung 
von  neuen  Tatsachenbehauptungen  in  der  schriftlichen  Duplik,  ZZZ  2016, 
S. 282 ff., 293.

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werden müssen.7 Diese Frist gilt nach dieser Auffassung auch, wenn die 
Klägerin auf neue Vorbringen in der Duplik ihrerseits mit Noven reagieren 
will.8

Die Auffassung,  dass  Noven  unverzüglich,  d.h.  innert  rund  10 Arbeitsta-
gen seit ihrer Entstehung oder Entdeckung, in das Verfahren eingebracht 
werden müssen, verdient den Vorzug, weil ein Zurückbehalten eines No-
vums  während  Wochen  oder  Monaten  bis  zur  Hauptverhandlung gegen 
den Grundsatz von Treu und Glauben im Prozess (Art. 52 ZPO) verstösst 
und  dem  Prinzip  der  zügigen  Prozessführung  (Art.  124 Abs.  1  ZPO) wi-
derspricht.9 Die  Partei,  die  sich  bereits  mehr  als  10 Tage  vor  der  Haupt-
verhandlung im Besitz des Novums befindet, hätte es sonst in der Hand, 
durch  das  Vorbringen  erst  zu  Beginn  der  mündlichen  Verhandlung  eine 
Vertagung  der  Hauptverhandlung  zu  erzwingen,  da  es  der  Gegenpartei 
kaum zuzumuten ist, sofort auf neue tatsächliche Behauptungen – zu de-
nen wie gesagt auch neu formulierte Patentansprüche gehören – zu rea-
gieren.

Die  Frist  von  10  Tagen  kann  allerdings  nicht  unbesehen  angewendet 
werden, wenn der Partei noch eine Frist zur Stellungnahme in der Sache 
läuft.10 Die Gebote des Verhaltens nach Treu und Glauben und der zügi-
gen  Prozessführung  vermögen  ein  Beharren  auf  der  10-Tagesfrist  nicht
zu  rechtfertigen,  wenn  der  Partei  noch  eine  längere  Frist  zur  Eingabe  in 
der Sache läuft. Das Verfahren kann ohnehin erst nach Ablauf dieser Frist 
fortgesetzt  werden,  so  dass  durch  eine  vorzeitige  Noveneingabe  nichts 
gewonnen ist – im Gegenteil wäre dann die andere Partei wiederum ge-
halten, innert 10 Tagen auf die Noveneingabe zu reagieren, wodurch ein
«Novenschriftenwechsel»  während  laufender  Frist  zur  Stellungnahme 
entstünde. Auch erfolgt die Eingabe, wenn sie innerhalb der Frist zur Stel-

7 LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar 
zur ZPO, 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 229 N 9; BAERISWYL, Replikrecht, Novenrecht 
und  Aktenschluss  – endloser  Weg  zur  Spruchreife?,  SJZ  2015,  S. 513 ff.,  520; 
STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND,  Zivilprozessrecht,  3.  Aufl. Zürich  2019,  § 10 
RZ 49; Entscheid des Handelsgerichts Zürich vom 13. Mai 2013, E. III.3, in: ZR 
2013 Nr. 35; Entscheid HOR.2012.23 des Handelsgerichts Aargau vom 5. März 
2014, E. 2.2, in: sic! 2014, S. 545 ff; Entscheid BO.2017.4 des Kantonsgerichts 
St. Gallen vom 16. November 2017, E. 3b m.w.H.
8 Entscheid des Handelsgerichts Zürich vom 13. Mai 2013, E. III.3,  in: ZR 2013 
Nr. 35; Entscheid HOR.2012.23 des Handelsgerichts Aargau vom 5. März 2014, 
E. 2.2, in: sic! 2014, S. 545 ff.
9 Entscheid HOR.2012.23 des Handelsgerichts Aargau vom 5. März 2014, E. 2.2, 
in: sic! 2014, S. 545 ff.
10 Vgl. zu  Art. 317  ZPO REETZ/HILBER,  in:  Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen-
berger (Hrsg.),  Kommentar  zur ZPO, 3.  Aufl. Zürich 2016,  Art.  317  N 47; DIKE-
Komm ZPO-STEINIGER, Art. 317 N 5.

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lungnahme  erfolgt,  vor  der  Hauptverhandlung,  so  dass  die  Gegenpartei 
nicht überrascht wird.

Läuft der Partei eine Frist zu einer Eingabe in der Sache, bedeutet «ohne 
Verzug»  i.S.v. Art.  229 Abs.  1  ZPO  daher,  dass die  Noven  innerhalb  der 
Frist,  aber  nicht  notwendigerweise  innerhalb  von  10  Tagen  seit  Entste-
hung oder Entdeckung, eingereicht werden müssen. Anders wäre zu ent-
scheiden,  wenn  der  Partei  eine  Frist  für  eine Eingabe  läuft,  die  mit  den 
Noven  in  keinem  Zusammenhang  steht,  z.B.  eine  Stellungnahme  zur 
Kostennote  des  Parteivertreters  der  Gegenpartei.  In  einem  solche  Fall 
findet die Frist von 10 Tagen Anwendung.

19.
Vorliegend wurden die klägerischen Noven durch die Dupliknoven verur-
sacht. Die Duplik wurde der Klägerin mit Schreiben vom 9. Juni 2017 zu-
gestellt. Gleichzeitig wurde der Klägerin eine Frist bis zum 26. Juni 2017 
zur freigestellten Stellungnahme angesetzt. Diese Frist wurde auf Gesuch 
der  Klägerin  angesichts  der  zahlreichen  neuen  Vorbringen  in  der  Duplik 
bis  zum  7.  Juli  2017  erstreckt.  Mit  der  Stellungnahme  zur  Duplik  vom 
7. Juli  2017  schränkte  die  Klägerin  den  geltend  gemachten  Patentan-
spruch ein.

Unter  den  Umständen  wurden  die  Noven  in  der  Stellungnahme  vom 
7. Juli  2017  ohne  Verzug,  weil  innerhalb  der  richterlichen  Frist  zur  Stel-
lungnahme in der Sache, eingebracht.

Weitere Argumente der Beklagten

20.
In  ihrer  Stellungnahme  bringt  die  Beklagte  vor,  die  Noven  seien  bereits 
deshalb nicht zu berücksichtigen, weil sich die Klägerin in ihrer Stellung-
nahme  vom  7. Juli  2017  nicht  auf  das  Novenrecht  nach Art. 229 Abs.  1 
ZPO,  sondern  auf  das  unbedingte  Replikrecht  berufen  habe,  das aber 
keine Grundlage für neue tatsächliche Behauptungen biete.

Die  Beklagte  verkennt,  dass  das  Gericht  das  Recht  von  Amtes  wegen 
anwendet  (Art. 57  ZPO,  «iura  novit  curia»). Wenn  die  Noven  zulässiger-
weise eingebracht wurden, sind sie auch dann zu berücksichtigen, wenn 
sich die Klägerin auf eine falsche Rechtsgrundlage beruft.

21.
Die Beklagte bringt weiter vor, die Klägerin habe in der Hauptverhandlung 
auf  entsprechende  Frage  des  Präsidenten  hin  zugestanden,  dass  die 

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Einschränkung des geltend gemachten Anspruchs nicht durch das Duplik-
novum E10 kausal verursacht worden sei. Von diesem Standpunkt könne 
sie  nicht  mehr  abweichen,  ohne  sich  widersprüchlich  und  damit  rechts-
missbräuchlich zu verhalten.

Dem Austausch  des  Präsidenten  und  der  Klägerin  anlässlich  der  Haupt-
verhandlung  lässt  sich  nicht  entnehmen,  dass  die  Klägerin  zugestanden 
hätte,  dass  die  wiederholten Einschränkungen in  der  Stellungnahme  zur 
Duplik nicht kausal durch die Dupliknoven verursacht wurden (vgl. Proto-
koll, S. 57 f.). Vielmehr beharrte die Klägerin auf ihrem Standpunkt, dass 
die wiederholten Einschränkungen novenrechtlich zulässig seien.

22.
Unklar  bleiben  die Ausführungen  der  Beklagten  zur  verbalen  Einschrän-
kung  von  Patentansprüchen  als  prozessuales  Gestaltungsrecht.  Die  Be-
klagte scheint zu argumentieren, dass die Ausübung eines prozessualen 
Gestaltungsrechts nach Aktenschluss selbst dann unzulässig ist, wenn es 
unter novenrechtlichen Gesichtspunkten zulässig wäre. 

Dem  kann  nicht  gefolgt  werden.  Wenn  die  Einschränkungen des Pa-
tentanspruchs,  die  nach  der  bundesgerichtlichen  Rechtsprechung  als 
neue  tatsächliche  Behauptungen  zu  behandeln  sind,  novenrechtlich  zu-
lässig sind, können sie nicht wegen der angeblichen Ausübung eines pro-
zessualen Gestaltungsrechts unberücksichtigt bleiben.

Keine Notwendigkeit ergänzender Verfahrensschritte 

23.
Für  den  Fall,  dass  die  Einschränkung  des geltend  gemachten  Patentan-
spruchs für zulässig erachtet würde, beantragt die Beklagte, den Parteien 
Frist  für  einen  ordentlichen  Schriftenwechsel  anzusetzen.  Dies  sei  not-
wendig,  um  «die  Perpetuierung  der  eingetretenen  prozessualen  Asym-
metrie zu vermeiden und die Waffengleichheit herzustellen».

Eine  «prozessuale  Asymmetrie»  ist  nach  dem  Rückweisungsentscheid 
nicht gegeben.  Das  neue  tatsächliche  Vorbringen  der  Klägerin  in  der  er-
gänzenden  Replik  wird nicht  berücksichtigt  (vorne,  E.  11).  Das  neue tat-
sächliche  Vorbringen  in  der  Stellungnahme  zur  Duplik  ist  novenrechtlich 
zulässig (vorne, E. 12 ff.). Die Beklagte wird dadurch nicht prozessual be-
nachteiligt, hat sie die Zulässigkeit des Vorbringens doch durch die Dupli-
knoven selbst verursacht.

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24.
Schliesslich  bringt  die  Beklagte  vor,  es  bestünden  unauflösbare  Wider-
sprüche im Teilurteil vom 18. Dezember 2018 bezüglich des Verständnis-
ses  des  Begriffs  «Flanschdruckfläche»,  die  zu  beheben  seien.  Dazu  sei 
auch  die  Einvernahme  des  Zeugen  Jones  zum  fachmännischen  Ver-
ständnis nötig. 

Die Beklagte verkennt, dass das Bundespatentgericht nach der Rückwei-
sung nicht nur an die Erwägungen des Bundesgerichts, sondern auch an 
seine eigenen Erwägungen im Teilurteil vom 18. Dezember 2018 gebun-
den  ist,  soweit  sie  nicht  im  Widerspruch  zum  Rückweisungsentscheid 
stehen (vorne,  E.  9).  Der Antrag  der  Beklagten  zielt  darauf  ab,  den  Pro-
zess  neu  aufzurollen.  Das  Verfahren  nach  Rückweisung  bietet  dazu kei-
nen Raum.

Entsprechend sind die prozessualen Anträge der Beklagten in act. 6 S. 18 
oben, RZ 73 und RZ 98 abzuweisen.

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Bestätigung des Dispositivs des Teilurteils vom 18. Dezember 2018

25.
Entsprechend  kann  auf  die  Erwägungen  des Teilurteils  vom  18.  Dezem-
ber  2018  verwiesen  werden,  soweit  diese  nicht  die  Zulässigkeit  der  Ein-
schränkungen des geltend gemachten Patentanspruchs in der ergänzen-
den  Replik  vom  20.  März  2017  betreffen.  Der  geltend  gemachte  einge-
schränkte  Patentanspruch,  d.h.  der  erteilte  unabhängige  Anspruch  1  in 
Kombination mit den von ihm abhängigen Ansprüche 4 und 10 ist rechts-
beständig  und  wird  durch  die  angegriffenen Ausführungsformen  verletzt. 
Daraus  ergeben  sich  die  Rechtsfolgen  gemäss  Dispositiv  des  Teilurteils 
vom  18.  Dezember  2018.  Das  Dispositiv  des  Teilurteils  vom 
18. Dezember  2018  ist  daher,  ergänzt  um  die  Abweisung  der  beklagti-
schen prozessualen Anträge in der Eingabe vom 20. September 2019, zu 
bestätigen.

26.
Der  von  der  Klägerin  geleistete  Kostenvorschuss  von  CHF  100’000  aus 
dem Verfahren O2016_009 ist auf das vorliegende Verfahren zu übertra-
gen.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Die prozessualen Anträge der Klägerin in der Eingabe vom 20. Sep-

tember 2019 werden abgewiesen.

2.

In teilweiser  Gutheissung  des  Unterlassungsbegehrens  wird  der  Be-
klagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 für je-
den  Tag  der  Nichterfüllung,  mindestens  aber  CHF  5‘000,  sowie  der 
Bestrafung  ihrer  Organe  nach  Art.  292  StGB  mit  Busse  im  Wider-
handlungsfall, verboten, Durchflussmessfühler in der Schweiz und in 
Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein ein-
zuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der 
Schweiz  und  in  Liechtenstein  und  aus  der  Schweiz  und  aus  Liech-
tenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der 
Schweiz  und  aus  Liechtenstein  zu  verkaufen,  in  der  Schweiz  und  in 
Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu 
betreiben  (auch  über  Internet),  in  der  Schweiz und  in  Liechtenstein 
zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken 
herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlun-
gen  Dritte  anzustiften  und/oder  bei  ihnen  mitzuwirken  und/oder  ihre 

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Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern, wobei die Durch-
flussmessfühler folgende Merkmale aufweisen:

 ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten 
Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durch-
gangsöffnung am anderen Ende aufweist;

 das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und 
einem  zweiten  Gehäuseteil  zusammengesetzt,  zwischen  denen 
eine  dünne  Membran  eingeklemmt  ist,  die  sich durch  den  Durch-
gang des Gehäuses erstreckt;

 eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche 
erste Anschlussstelle  über  einen  zwischen  dem  ersten  und  zwei-
ten  Gehäuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Ge-
häuseteil  verlaufenden  ersten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern 
des ersten Gehäuseteils verbunden ist;

 eine  zweite  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche 
zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zwei-
ten  Gehäuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Ge-
häuseteil  verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem Innern 
des zweiten Gehäuseteils verbunden ist; 

 die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;

 das  erste  Gehäuseteil  umfasst  einen  ersten  Flansch  mit  einem 
Flanschfortsatz,  das  zweite  Gehäuseteil  umfasst  einen  zweiten 
Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und 
das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flansch-
fortsatz  und  den  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  bzw.  deren 
aneinander  anliegende  Flanschdruckflächen  miteinander  verbun-
den; und

 die  Verbindung  von  der  zweiten  Anschlussstelle  zum  Innern  des 
zweiten  Gehäuseteils  verläuft teilweise  über  einen  zwischen  dem 
ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  verlaufenden  Ka-
nal über die Flanschdruckflächen hinweg.

Im weiteren Umfang wird das Unterlassungsbegehren gemäss Ziff. 1 
abgewiesen.

3. Die  Unterlassungsbegehren  gemäss  Ziff.  2  und  3  werden  abgewie-

sen.

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4.

In  teilweiser  Gutheissung  des  Rechtsbegehrens  Ziff. 6  wird  die  Be-
klagte  verpflichtet,  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1‘000  für 
jeden  Tag  der  Nichterfüllung,  mindestens  aber 
CHF 5‘000,  sowie  der  Bestrafung  ihrer  Organe  nach  Art.  292  StGB 
mit  Busse  im Widerhandlungsfall,  binnen  30 Tagen  nach  Eintritt  der 
Rechtskraft  dieses  Teilurteils  sämtliche  sich  in  der  Schweiz  oder  in 
Liechtenstein  in  ihrer  Verfügungsgewalt  befindlichen  Vorrichtungen 
gemäss Ziff. 2 vorstehend zu vernichten.

Im  weiteren  Umfang  wird  das  Einziehungs- und Vernichtungsbegeh-
ren gemäss Rechtsbegehren Ziff. 6 abgewiesen.

5.

In  teilweiser Gutheissung  des  Rechtsbegehrens  Ziff. 4  wird  die  Be-
klagte  verpflichtet,  der  Klägerin  binnen  60  Tagen  nach  Eintritt  der 
Rechtskraft dieses Teilurteils 

 Namen und Anschrift aller gewerblichen Abnehmer der Vorrich-

tungen gemäss Ziff. 2 vorstehend mitzuteilen,

 sämtliche  Rechnungen  (mit  Lieferzeiten  und  -preisen)  für  Vor-
richtungen gemäss Ziff. 2 vorstehend in Kopie zur Verfügung zu 
stellen.

Im  weiteren  Umfang  wird  das Auskunfts- und  Rechnungslegungsbe-
gehren gemäss Rechtsbegehren Ziff. 4 abgewiesen.

6. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 100‘000.

7. Die  Kosten  werden  zu  10%  der  Klägerin  und  zu 90%  der  Beklagten 

auferlegt.

8. Der von der Klägerin im Verfahren O2016_009 geleistete Kostenvor-
schuss wird auf das vorliegende Verfahren übertragen. Die Gerichts-
gebühr  wird  mit  dem  von  der  Klägerin  geleisteten  Kostenvorschuss 
verrechnet und die Beklagte hat der Klägerin die Kosten im Umfang 
von 90% (CHF 90‘000) zu ersetzen.

9. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine reduzierte Parteient-

schädigung von CHF 128‘000 zu bezahlen.

10. Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien  sowie  an  das  Eidgenössische 
Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der  Rechtskraft),  je  ge-
gen Empfangsbestätigung.

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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen  diesen  Entscheid  kann  innert  30 Tagen nach  Eröffnung  beim 
Bundesgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt 
werden  (Art. 72  ff.,  90  ff.  und  100  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Frist  ist  gewahrt,  wenn  die  Be-
schwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht einge-
reicht  oder  zu  dessen  Handen  der  Schweizerischen  Post  oder  einer 
schweizerischen  diplomatischen  oder  konsularischen  Vertretung  überge-
ben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid  und  die  Beweismittel  sind beizulegen,  soweit  sie  die  be-
schwerdeführende Partei in Händen hat (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 17. Dezember 2019

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Mark Schweizer

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 03.01.2020

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