# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 46718cff-04cc-5239-8a1c-3b59f6526e00
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2022-02-17
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 17.02.2022 BVGE 2022 IV/1
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_BVGE-2022-IV-1_2022-02-17.pdf

## Full Text

Markenschutz 2022 IV/1 

 

 

BVGE / ATAF / DTAF IV 1 

 

2022 IV/1 

Auszug aus dem Urteil der Abteilung II 
i.S. Valser Trading GmbH gegen A. und Eidgenössisches Institut für 

Geistiges Eigentum 
B–361/2021 vom 17. Februar 2022 

Markenschutz. Widerspruchsverfahren. Warengleichartigkeit bei 

durchgesetzten Marken. Nutzung markenrechtlich geschützter Orts-

bezeichnungen durch Konkurrenzunternehmen. 

Art. 2 Bst. a i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG. 

1. Im Verkehr durchgesetzte Marken geniessen nicht nur für jene 
Waren Markenschutz, für welche sie sich im Verkehr durchgesetzt 

haben, sondern auch gegenüber gleichartigen Waren (E. 6.2). 

2. Ortsbezeichnungen, welche zufolge Verkehrsdurchsetzung als 
Marke eingetragen werden, müssen auch Konkurrenzunterneh-

men zur Verfügung stehen. Konkurrenzunternehmen haben für 

eine genügende Unterscheidbarkeit gegenüber der prioritätsälte-

ren Marke zu sorgen (E. 7). 

3. Eine Unterscheidbarkeit kann nebst den bekannten Merkmalen 
auch durch einen differenzierenden Sinngehalt herbeigeführt wer-

den (E. 7.2). 

Protection des marques. Procédure d'opposition. Similarité des pro-

duits dans le cas de marques imposées. Utilisation par des entreprises 

concurrentes de noms géographiques protégés par le droit des 

marques. 

Art. 2 let. a en relation avec l'art. 3 al. 1 let. c LPM. 

1. Les marques imposées sont protégées non seulement en lien avec 
les produits pour lesquels elles se sont imposées dans le commerce, 

mais également en lien avec des produits similaires (consid. 6.2). 

2. Les noms géographiques enregistrés à titre de marques imposées 
doivent rester à la disposition des entreprises concurrentes, qui 

sont toutefois tenues de veiller à ce que leur signe se distingue suffi-

samment de la marque antérieure (consid. 7). 

3. Outre les éléments habituels, une signification divergente peut 
aussi conférer un caractère distinctif suffisant (consid. 7.2). 

2022 IV/1 Markenschutz 

 

 

2 IV BVGE / ATAF / DTAF  

 

Protezione dei marchi. Procedura di opposizione. Prodotti simili nel 

caso di marchi imposti nel commercio. Utilizzo da parte di imprese 

concorrenti di indicazioni di località protette dal diritto dei marchi. 

Art. 2 lett. a in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM. 

1. I marchi imposti beneficiano della protezione non solo per i pro-
dotti per i quali si sono imposti nel commercio, ma anche per pro-

dotti simili (consid. 6.2). 

2. Le indicazioni di località registrate come marchio in virtù della 
loro imposizione nel commercio devono ugualmente restare a dis-

posizione delle imprese concorrenti. Tali imprese devono provve-

dere ad una differenziazione sufficiente rispetto al marchio ante-

riore prioritario (consid. 7). 

3. Oltre alle caratteristiche note, una differenziazione può essere rag-
giunta anche attraverso un senso distintivo (consid. 7.2). 

 

Am 27. März 2020 wurde in Swissreg die angefochtene Marke  

CH 744 975 « Valser Bier – Das Original Bernstein Oberbräu » veröffent-

licht. Sie ist für folgende Waren eingetragen: 

Klasse 32: Biere schweizerischer Herkunft. 

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch und 

beantragte den vollständigen Widerruf der angefochtenen Marke. Sie be-

ruft sich dabei auf die Schweizer Marke CH 689 694 « Valser (fig.) » mit 

folgendem Aussehen: 

 

Diese Widerspruchsmarke ist für folgende Waren hinterlegt: 

Klasse 32: Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer (Getränke); 

alle vorgenannten Waren aus Vals (Graubünden). 

Mit Entscheid vom 7. Dezember 2020 wies die Vorinstanz den Wider-

spruch ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass die Waren 

gleichartig seien und auch eine Übereinstimmung der Zeichen im Element 

« Valser » bestehe, was zu einer Zeichenähnlichkeit führe. Das Zeichen-

element « Valser » sei zwar grundsätzlich gemeinfrei, allerdings habe es 

sich für die beanspruchten Waren Mineralwässer und kohlensäurehaltige 

Markenschutz 2022 IV/1 

 

 

BVGE / ATAF / DTAF IV 3 

 

Wässer (Getränke); alle vorgenannten Waren aus Vals (Graubünden) als 

Marke durchgesetzt. Die Vorinstanz argumentiert weiter, dass sich diese 

Markendurchsetzung hingegen nicht auf andere Waren als die genannten 

beziehen könne. Die Vorinstanz ging davon aus, dass sich das Zeichenele-

ment « Valser » demnach für Biere schweizerischer Herkunft, wie sie von 

der angefochtenen Marke beansprucht werden, nicht durchgesetzt habe 

und gemeinfrei sei. Entsprechend könne sich der Schutzbereich der Wider-

spruchsmarke nicht auf das Zeichenelement « Valser » für Biere schweize-

rischer Herkunft erstrecken. Daraus folgerte die Vorinstanz, dass die 

Zeichen nur in einem Element übereinstimmten, welches ein nicht schutz-

fähiger Markenbestandteil sei. 

Gegen diesen Entscheid wurde mit Schriftsatz vom 25. Januar 2021 Be-

schwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Zur Begründung 

führt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus, dass die Warengleich-

artigkeit gegeben sei, dass die Zeichenähnlichkeit durch die Verwendung 

des Wortes « Valser » am Anfang der angefochtenen Marke ebenfalls vor-

liege, da dies eine vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke dar-

stelle. Sie widerspricht hingegen der vorinstanzlichen Einschätzung, wo-

nach andere Waren als die von der Widerspruchsmarke beanspruchten dem 

Gemeingut zuzurechnen seien. Vielmehr habe die Widerspruchsmarke 

durch den intensiven Gebrauch sogar eine starke Kennzeichnungskraft, 

was nicht einfach so ausser Acht gelassen werden könne. Da die Be-

schwerdeführerin zudem weitere Marken mit dem Zeichenelement 

« Valser » registriert habe, sei insgesamt zumindest von einer mittelbaren 

Verwechslungsgefahr auszugehen. 

Die Vorinstanz verzichtete auf eine Vernehmlassung. Der Beschwerdegeg-

ner reichte innert Frist keine Beschwerdeantwort ein. 

Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut. 

Aus den Erwägungen: 

4.  
4.1 Weiter ist die Gleichartigkeit der strittigen Waren zu beurteilen. 
Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz sind beide der Auffassung, 

dass Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer (Getränke); alle vor-

genannten Waren aus Vals (Graubünden) der Widerspruchsmarke mit 

Bieren schweizerischer Herkunft gleichartig seien. Erstens sei es beste-

hende Praxis der Vorinstanz, Biere und Mineralwässer als gleichartig 

anzusehen, und zweitens dienten insbesondere alkoholfreie Biere oder 

2022 IV/1 Markenschutz 

 

 

4 IV BVGE / ATAF / DTAF  

 

Biere mit wenig Alkoholgehalt als Erfrischungsgetränk, so wie Mineral-

wässer. 

4.2 In der Tat kann eine Warengleichartigkeit angenommen werden, 
wenn gewisse Produkte zu vergleichbaren Gelegenheiten und zu ähnlichen 

Zwecken konsumiert werden oder aber zwischen zwei Produkten eine 

enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebs-

stätten besteht (vgl. Urteil des BVGer B–1778/2019 vom 30. Juni 2021 

E. 5.3.2 « PYRAT/thePirate.com [fig.]/tP thePirate.com [fig.] » m.w.H.). 

Biere, insbesondere alkoholfreie Biere, dienen durchaus als Erfrischungs-

getränk, so wie Mineralwasser. Auch ist das Mischen von Mineralwasser 

und Bier zu einem (sauren) Panaché nicht unüblich. Entsprechend kann 

vorliegend von einer Warengleichartigkeit ausgegangen werden. 

5.  
Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die  

Wort-/Bildmarke « Valser (fig.) » und die Wortmarke « Valser Bier – Das 

Original Bernstein Oberbräu » gegenüber. 

5.1 Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Wort « Valser », wel-
ches das Adjektiv zur Ortschaft Vals ist und damit die Herkunft aus Vals 

bezeichnet. Das grafische Element erschöpft sich dabei in der Schriftart, 

wie das Wort « Valser » geschrieben ist, wobei diese als gängig und kaum 

auffällig bezeichnet werden kann. Die angefochtene Marke ist eine reine 

Wortmarke bestehend aus den Wörtern « Valser Bier – Das Original Bern-

stein Oberbräu ». 

5.2 Sofort augenfällig ist, dass in beiden Marken das Wort « Valser » 
im Sinne der adjektivischen Herkunftsbezeichnung verwendet wird. Ange-

sichts der minimalen grafischen Gestaltung der Widerspruchsmarke kann 

vorliegend von einer integralen Übernahme der Widerspruchsmarke in die 

angefochtene Marke gesprochen werden. Eine solche verstösst grundsätz-

lich gegen das Markenrecht, kann aber bei Vorliegen gewisser Ausnahmen 

allerdings dennoch zulässig sein (vgl. Urteil des BVGer B–3706/2016 

vom 20. Juli 2018 E. 5.1 und 5.2 « PUPA/Fashionpupa »). Durch die inte-

grale Übernahme der Widerspruchsmarke ist die Zeichenähnlichkeit 

bezüglich Schrift- und Klangbild gegeben. 

6.  
Weiter ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu prüfen. 

6.1 Die Widerspruchsmarke « Valser (fig.) » ist für die erwähnten 
Waren als durchgesetzte Marke im Markenregister eingetragen. Das heisst, 

die Bezeichnung « Valser » stand ursprünglich im Gemeingut, durch den 

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intensiven und weit verbreiteten Gebrauch als Bezeichnung für Mineral-

wasser wandelte sich « Valser » allerdings zu einer Angabe über die 

betriebliche Herkunft ebendieses Mineralwassers und konnte als Marke 

eingetragen werden. Die Vorinstanz argumentiert in ihrem Entscheid dies-

bezüglich, dass sich die Bezeichnung « Valser » ausschliesslich für Mine-

ralwasser durchgesetzt habe und die Bezeichnung « Valser » für andere 

Waren nach wie vor im Gemeingut stehe. Gemäss Vorinstanz betrifft diese 

Feststellung auch Waren, welche markenrechtlich gleichartig mit Mineral-

wasser sind. 

6.2 Dieser Einschätzung kann indes aus zweierlei Gründen nicht ge-
folgt werden. Denn Art. 3 Abs. 1 Bst. c Markenschutzgesetz (MSchG,  

SR 232.11) bietet Schutz für eine ältere Marke gegen jüngere Marken, die 

ähnlich und für gleichartige Waren bestimmt sind. Eine Eingrenzung auf 

einen Schutz nur gegen identische Waren bei Marken, welche sich im Ver-

kehr durchgesetzt haben, wäre mit dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 Bst. c 

MSchG nicht vereinbar. Dies wird auch im Bundesgerichtsentscheid BGE 

128 III 441 reflektiert. In dieser Sache hatte das Bundesgericht zu entschei-

den, ob die ältere durchgesetzte Marke « Appenzeller® Switzerland 

(fig.) » mit der jüngeren Garantiemarke « Appenzeller Natural » ver-

wechselbar sei. Das Bundesgericht bejahte die Verwechslungsgefahr und 

erläuterte in E. 3.3, dass es zudem rechtens sei, dass die Waren Yoghurt, 

Rahm, Butter und Quark aus Milch der jüngeren Marke gelöscht worden 

seien, obwohl sich die ältere Marke lediglich für Käse durchgesetzt habe, 

da genannte Waren allesamt gleichartig seien. 

Die gleiche Konstellation ist im vorliegenden Fall gegeben. Die Wider-

spruchsmarke hat sich für die Ware Mineralwässer durchgesetzt und kann 

Markenschutz nicht nur gegenüber identischen, sondern auch gegenüber 

gleichartigen Waren geltend machen, namentlich dem vorliegenden Bier 

der angefochtenen Marke. 

6.3 Die Widerspruchsmarke hat sich im Verkehr durchgesetzt, was im 
vorliegenden Verfahren von keiner Partei angezweifelt wurde und wohl als 

gerichtsnotorisch gelten kann. Der Schutzumfang ist daher mindestens 

normal und bezieht sich auf die Waren Mineralwässer und kohlensäure-

haltige Wässer (Getränke); alle vorgenannten Waren aus Vals (Graubün-

den) und gleichartige Waren.  

2022 IV/1 Markenschutz 

 

 

6 IV BVGE / ATAF / DTAF  

 

7.  
Mit der Vorinstanz einigzugehen ist zwar in der Ansicht, wonach Ortsbe-

zeichnungen, welche zufolge Verkehrsdurchsetzung als Marke eingetra-

gen wurden, auch Konkurrenzunternehmen zur Verfügung stehen sollen. 

Diese Konkurrenzunternehmen haben aber für eine genügende Unter-

scheidbarkeit gegenüber der prioritätsälteren Marke zu sorgen (BGE 117 

II 321 E. 4 Valser Mineralquellen AG gegen Passugger Heilquellen AG). 

7.1 Es ist im Folgenden daher zu prüfen, ob zwischen der Wider-
spruchsmarke « Valser (fig.) » und der angefochtenen Marke « Valser 

Bier – Das Original Bernstein Oberbräu » eine genügende Unterscheid-

barkeit besteht. 

7.2 Die angefochtene Marke enthält neben dem Wort « Valser » auch 
die direkt beschreibende Angabe « Bier » sowie den Slogan « Das Original 

Bernstein Oberbräu ». Wie die Vorinstanz korrekt feststellte, ist « Origi-

nal » anpreisend und hat entsprechend eine geringe bis gar keine Kenn-

zeichnungskraft. Bernstein ist als Hinweis auf die Farbe des Bieres eben-

falls stark beschreibend und trägt wenig zur Kennzeichnungskraft bei, 

womit das Wort « Oberbräu » verbleibt. Ein eindeutiger Sinngehalt lässt 

sich dem Wort « Oberbräu » nicht zuordnen. Im Zusammenhang mit Bier 

ist indes eine starke Allusion an die Brauart « obergäriges Bier » anzuneh-

men, womit auch dieser Zeichenbestandteil lediglich über eine geringe 

Kennzeichnungskraft verfügt. Insgesamt besteht die angefochtene Marke 

damit aus dem Wort « Valser » und mehreren, wenig bis gar nicht kenn-

zeichnungskräftigen Zusätzen. Bei der Beurteilung der Kennzeichnungs-

kraft – beziehungsweise wie vorliegend der genügenden Unterscheidbar-

keit – dürfen kennzeichnungsschwache Elemente indes nicht einfach 

ignoriert werden (BGE 122 III 382 E. 5b « Kamillosan/Kamillan »). Auch 

ist denkbar, dass eine Kombination von gemeinfreien Elementen insge-

samt eine gewisse Kennzeichnungskraft erzeugen kann (Urteil des BVGer  

B–3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.1 « Swissprimbeef/Appenzeller 

Prim(e) Beef [fig.] »). Weiter ist nicht auszuschliessen, dass eine Unter-

scheidbarkeit über einen differenzierenden Sinngehalt herbeigeführt wer-

den kann. Allerdings sind die Bestandteile der angefochtenen Marke vor-

liegend so kennzeichnungsschwach und deren Sinngehalt so nahe bei der 

Widerspruchsmarke, dass diese Bestandteile auch bei einer Berücksichti-

gung in einer Gesamtbetrachtung nicht derart ins Gewicht fallen, dass eine 

genügende Unterscheidbarkeit zur Widerspruchsmarke besteht. 

7.3 Insgesamt unterscheiden sich die beiden Marken somit nur in ge-
ringem Masse. Zudem bezieht sich das Element « Oberbräu », welches 

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BVGE / ATAF / DTAF IV 7 

 

noch am ehesten eine Unterscheidung zwischen den Zeichen bewirken 

könnte, auf die Ware Bier, welche gleichartig mit den beanspruchten Wa-

ren der Widerspruchsmarke ist. Damit kann eine unmittelbare Verwechs-

lungsgefahr kaum ausgeschlossen werden. Und selbst wenn eine unmittel-

bare Verwechslungsgefahr durch die Zusätze in der angefochtenen Marke 

beseitigt würde, wäre eine mittelbare Verwechslungsgefahr bezüglich der 

betrieblichen Herkunft vorliegend gegeben. Denn bei den vorliegend strit-

tigen Waren handelt es sich um Getränke, bei welchen die relevanten Ver-

kehrskreise schneller der Auffassung sein könnten, dass es sich bei der 

angefochtenen Marke um eine Variante oder neue Linie der Widerspruchs-

marke handle (vgl. Urteil des BVGer B–6099/2013 vom 28. Mai 2015 

E. 7.3 « CARPE DIEM/carpe noctem »). 

7.4 Damit ist eine Verwechslungsgefahr nicht auszuschliessen und 
die angefochtene Marke ist aus dem Markenregister zu löschen. Die Be-

schwerde ist somit gutzuheissen.