# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** ae5bddd5-7da2-57b7-bad0-a1789ea83a5c
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2012_021
**Docket/Reference:** O2012_021
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/10/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2012_021                                                 

Besetzung 

Verfahrensbeteiligte 

  B e s c h l u s s   v o m   7 .   J u n i   2 0 1 2  

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz), 
Richter Dipl. El. Ing. ETH Daniel Vogel 
Richter Dr. iur. Christoph Gasser 
Richter Dr. iur. Christoph Willi 
Richter Dr. sc. techn. ETH Markus A. Müller 
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger  

Robert Bosch GmbH, Robert Bosch Platz 1, DE-
70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Deutschland, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Mathis Berger, Nater 
Dallafior Rechtsanwälte AG, Hottingerstrasse 21, Postfach, 
8024 Zürich, 
Klägerin 

gegen 

Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch das, 
Eidgenössische Finanzdepartement, Bundesgasse 3, 
3003 Bern,   
vertreten durch Rechtsanwalt Peter Widmer und/oder 
Rechtsanwalt Dr. iur. Cyrill Rieder, Fuhrer Marbach & Part-
ner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern 
Beklagte 

Gegenstand 

Verletzung von EP 0 741 373 / sachliche Zuständigkeit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2012_021 

Rechtsbegehren der Klägerin 

a) gemäss Klage (act. 2_1) 

1.a) Es sei der Beklagten zu verbieten, ein System zum Erfassen der von 
einem  Motorfahrzeuge  mit  einem  zulässigen  Gesamtgewicht  von 
mehr als 3.5 Tonnen in der Schweiz zurückgelegten Fahrstrecke zur 
Gebührenerhebung zu unterhalten und zu betreiben, das die folgen-
den Merkmale aufweist: 

-  im  Motorfahrzeug  mit  einem  zulässigen  Gesamtgewicht  von  mehr  als 
3.5  Tonnen  ist  ein  Fahrzeuggerät  installiert,  das  fortlaufend  und  unab-
hängig vom jeweiligen Ort die gefahrene Fahrstrecke messen kann, 

-  zwischen  Fahrzeuggerät und Fahrtenschreiber besteht eine technische 
Verbindung,  über  die  das  Fahrzeug  Gerät  Signale  erhält,  die  zur  Be-
stimmung der Wegstrecke dienen, 

-  an  den  Landesgrenzen  und  im  Landesinnern  sind  Feststationen  instal-
liert, die die vom Fahrzeuggerät ausgesendeten Daten empfangen kön-
nen, 

- das Fahrzeuggerät kann beim Passieren einer Feststation den aktuellen 
Kilometerstand  sowie  eine  eindeutige  Identifikationsnummer  an  die 
Feststation übermitteln, 

-  Die  Feststationen  leiten  die  empfangenen  Daten  zusammen  mit  Infor-
mationen über Einfahrt in und Ausfahrt aus der Schweiz an eine Zentra-
le zur Erhebung der Gebühren weiter. 

1.b) Eventualiter  sei  der  Beklagten  zu  verbieten,  ein  System  gemäss 
Rechtsbegehren 1.a) zu benutzen, das zusätzlich zu den Merkmalen 
gemäss  Rechtsbegehren  1.a)  ein  Fahrzeuggerät  kennt,  das  zusätz-
lich mit einer Selbstüberwachung mit Anzeige ausgerüstet ist, die den 
Status  des  Fahrzeuggeräts  (insbesondere  das  Vorliegen  eines  Feh-
lers) anzeigt. 

1.c) Eventualiter  sei  der  Beklagten  zu  verbieten,  ein  System  gemäss 
Rechtsbegehren 1.a) zu benutzen, das zusätzlich zu den Merkmalen 
gemäss  Rechtsbegehren  1.a)  Feststationen  kennt,  welche  mittels 
Funkkommunikation  die  Funktionsfähigkeit  des  Fahrzeuggerätes 
überprüfen können. 

1.d) Subeventualiter  sei  der  Beklagten  zu  verbieten,  ein  System  zu  be-
nutzen,  das  die  Merkmale  gemäss  Rechtsbegehren  1.a),  1.b)  und 
1.c) erfüllt. 

2.  Das Verbot gemäss Rechtsbegehren 1. sei unter der Androhung von 

angemessenen Vollstreckungsmassnahmen auszusprechen. 

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3.a) Die  Beklagte  sei  zu  verpflichten,  der  Klägerin  den  Betrag  von  CHF 
62'466'022.85 samt Zinsen zum Satz von 5 Prozentpunkten seit dem 
12. Mai 2011 zu bezahlen. 

3.b) Eventualiter sei der Betrag, den die Beklagte an die Klägerin zu be-
zahlen  hat, gemäss Art. 42 Abs.  2 OR  nach  richterlichem  Ermessen 
zu schätzen. 

3.c) Die Klage erfolgt unter dem Vorbehalt der Nachklage. 

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST soweit anfal-
lend) zulasten der Beklagten. 

b) gemäss Eingabe vom 27. Oktober 2011 (act. 2_18): 

1.  Es  sei  der  Beklagten  zu  verbieten,  ein  System  zum  Erfassen  der  von 
einem Motorfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr 
als 3.5 Tonnen in der Schweiz zurückgelegten Fahrstrecke zur Gebüh-
renerhebung  zu  unterhalten  und  zu  betreiben,  das  die  folgenden 
Merkmale aufweist: 

-  Im  Motorfahrzeug  mit  einem  zulässigen  Gesamtgewicht  von  mehr  als 
3.5  Tonnen  ist  ein  Fahrzeuggerät  installiert,  das  fortlaufend  und  unab-
hängig vom jeweiligen Ort die gefahrene Fahrstrecke messen kann, 

-  zwischen  Fahrzeuggerät und Fahrtenschreiber besteht eine technische 
Verbindung, über die das Fahrzeuggerät Signale erhält, die zur Bestim-
mung der Wegstrecke dienen, 

-  an  den  Landesgrenzen  und  im  Landesinnern  sind  Feststationen  instal-
liert, die vom Fahrzeuggerät ausgesendeten Daten empfangen können, 

- das Fahrzeuggerät kann beim Passieren einer Feststation den aktuellen 
Kilometerstand  sowie  eine  eindeutige  Identifikationsnummer  an  die 
Feststation übermitteln, 

- die Feststationen leiten die empfangenen Daten zusammen mit Informa-
tionen über Einfahrt in oder Ausfahrt aus der Schweiz an eine Zentrale 
zur Erhebung der Gebühren weiter.  

2.  Das Verbot gemäss Rechtsbegehren 1. sei unter der Androhung von 

angemessenen Vollstreckungsmassnahmen auszusprechen. 

3.a) Die  Beklagte  sei  zu  verpflichten,  der  Klägerin  den  Betrag  von  CHF 
62'466'022.85 samt Zinsen zum Satz von 5 Prozentpunkten seit dem 
12. Mai 2011 zu bezahlen. 

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3.b) Eventualiter sei der Betrag, den die Beklagte an die Klägerin zu be-
zahlen  hat, gemäss Art. 42 Abs.  2 OR  nach  richterlichem  Ermessen 
zu schätzen. 

3.c) Die Klage erfolgt unter dem Vorbehalt der Nachklage. 

Alles  unter  Kosten-und  Entschädigungsfolgen  (inkl.  MWST  soweit  anfal-
lend) zulasten der Beklagten. 

sowie dem prozessualen Antrag: 

Das Verfahren sei wieder aufzunehmen und der Beklagten eine Frist zur 
Erstattung der Klageantwort anzusetzen. 

c) gemäss Stellungnahme zur Teilklageantwort vom 23. Januar 2012 
    (act. 3) 

Es  sei  die  Einrede  der  Unzuständigkeit  abzuweisen  und  der  Beklagten 
eine Frist für die einlässliche Beantwortung der Klage anzusetzen; 

unter  Kosten-und  Entschädigungsfolgen  (inkl.  MWST  soweit  anfallend) 
zulasten der Beklagten. 

Antrag der Beklagten: 

gemäss der nicht einlässlichen Klageantwort vom 2. Dezember 2011 
(act. 2_21) 

1.  Auf die Klage vom 12. Mai 2011 sei nicht einzutreten. 

2.  Das Verfahren HG110103-O (vor dem Handelsgericht des Kantons Zü-
rich bzw. das vorliegende Verfahren O2012_021) sei auf die Frage der 
Zuständigkeit zu beschränken und es sei ein selbstständiger Entscheid 
über die Frage der Zuständigkeit auszufällen.  

3.  Die  Frist  zur  Einreichung  einer  einlässlichen  Klageantwort  gemäss 
Verfügung  vom  28.  Oktober  2011  sei  aufzuheben  und  abhängig  vom 
Ausgang der Frage über die Zuständigkeit neu anzusetzen. 

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin. 

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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

Vorgeschichte und Prozessablauf 

O2012_021 

ist  als 

international 

1.  
Die  Robert  Bosch  GmbH  (Klägerin)  hat  ihren  Sitz  in  Gerlingen-Schiller- 
höhe,  Deutschland,  und 
tätiges  Technologie- 
und  Dienstleistungsunternehmen  insbesondere  auf  dem  Bereich  der 
Kraftfahrzeugtechnik  tätig  (act.  2_1_01;  act.  2_1_05).  Sie  ist  Inhaberin 
des  europäischen  Patents  EP  0  741  373  B1  "System  zum  Erfassen  der 
von  einem  Fahrzeug  in  einem  vorgegebenen  Bereich  zurückgelegten 
Fahrstrecke", das unter Beanspruchung der Priorität vom 4. Mai 1995 der 
deutschen Patentanmeldung DE 195 16 061 am 20. April 1996 angemel-
det  und  dessen  Erteilung  am  19.  März  2003  veröffentlicht  wurde.  Die 
Schweiz  ist  ein  Benennungsland  von  EP  0  741  373  B1  (act.  2_1_06  bis 
act.  2_1_08).  Am  8.  Februar  2011  reichte  die  Klägerin  beim  Institut  für 
Geistiges Eigentum (IGE) einen Antrag auf Beschränkung des schweize-
rischen  Teils  von  EP  0  741  373  B1  ein  (act.  2_1_09). Auf  eine  entspre-
chende Beanstandung des IGE vom 15. April 2011 (act. 2_1_10) hin be-
antragte  die  Klägerin  beim  IGE  am  2.  und  3.  Mai  2011  die  Umformulie-
rung des unabhängigen Anspruchs 2 des gemäss Antrag vom 8. Februar 
2011  beschränkten  Patents  in  einen  abhängigen Anspruch  (nachfolgend 
beschränktes  Patent)  und  eine  Teilanmeldung  gemäss  Art.  25  Abs.  2 
PatG  gestützt  auf  den  Anspruch  2  des  gemäss  Antrag  vom  8.  Februar 
2011  beschränkten  Patents,  der  zu  einem  Teilpatent  führte  (act.  2_1_11 
und act. 2_1_12). Gemäss den Ausführungen der Klägerin hat die Teilung 
des  mit  Antrag  vom  8.  Februar  2011  eingeschränkten  Klagepatents  am 
Gegenstand der von der Klägerin patentierten Erfindung und ihres patent-
rechtlichen Schutzes nichts verändert. Neu sei nur, dass sich die Klägerin 
auf zwei Patente, d.h. das beschränkte Patent und das Teilpatent, stützen 
könne, wobei diese das gleiche Anmelde- und Prioritätsdatum wie das ur-
sprüngliche klägerische Patent (EP 0 741 373 B1) hätten (Art. 25 Abs. 2 
PatG). 

2.  
Die  Beklagte  ist  die  Schweizerische  Eidgenossenschaft.  Für  die  Erhe-
bung  von  Abgaben  und  Steuern  ist  das  Eidgenössische  Finanzdeparte-
ments  (EFD)  und  für  die  leistungsabhängige  Schwerverkehrsabgabe 
(LSVA)  grundsätzlich  die  Zollverwaltung  bzw.  die  Oberzolldirektion  zu-
ständig (Art. 5 lit. a Ziff. 2 und 3 Verordnung über eine leistungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe,  Schwerverkehrsabgabeverordnung,  SVAV;  SR 
641.811). 

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3.  
Die Klägerin wirft der Beklagten eine Verletzung von EP 0 741 373 B1 vor 
und  macht  geltend,  die  schädigende  Handlung  bestehe  in  dem  Betrieb 
des  LSVA-Erfassungssystems.  Verletzende  Handlungen  erfolgten  unter 
anderem  bei  der  Erfassung  des  Grenzübertritts  von  Fahrzeugen  mit 
Fahrzeuggeräten  durch  fix  installierte  Bakenanlagen. An  der  Grenze  der 
Schweiz  seien  mindestens  80  Zollämter  mit  Bakenanlagen  ausgerüstet. 
Des weiteren seien im Landesinneren zu Kontrollzwecken an Autobahnen 
23  Bakenanlagen  fix  installiert  (vgl.  act.  2_1_02).  Die  patentierte  Erfin-
dung  beschreibe  ein  Mauterfassungssystem,  wie  es  die  Schweiz  für  die 
LSVA kenne. 

4.  
Am  20.  Februar  1994  hatten  Volk  und  Stände  den  Verfassungsartikel 
36quater über die LSVA angenommen (nunmehr Art. 85 BV). Der Verfas-
sungsauftrag  wird  mit  dem  Bundesgesetz  über  eine  leistungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe 
(Schwerverkehrsabgabegesetz,  SVAG;  SR 
641.81)  umgesetzt.  Die  Schwerverkehrsabgabe  bezweckt,  dass  der 
Schwerverkehr die ihm zurechenbaren Wegekosten und Kosten zulasten 
der Allgemeinheit langfristig deckt (Art. 1 Abs. 1 SVAG). Die Abgabe wird 
auf  den  im  In-  und  Ausland  immatrikulierten  (in-  und  ausländischen) 
schweren Motorfahrzeugen und Anhängern erhoben (Art. 3 SVAG), wobei 
sich die Höhe der Abgabe nach dem Gesamtgewicht des Fahrzeugs und 
den gefahrenen  Kilometern  bemisst  (Art.  6 Abs. 1  SVAG).  Entsprechend 
der Kompetenz des Bundesrats gemäss Art. 10 SVAG hat dieser Ausfüh-
rungsvorschriften in der Schwerverkehrsabgabeverordnung (SVAV) erlas-
sen. Die Umsetzung und Erhebung der LSVA wurde – abgesehen von ei-
nigen untergeordneten Ausnahmen – der eidgenössischen Zollverwaltung 
übertragen (Art. 5 lit. a Ziff. 2 und 3 SVAV). Die LSVA wird seit dem 1. Ja-
nuar 2001 erhoben und ersetzt die pauschale Schwerverkehrsabgabe. Im 
Gegensatz  zum  Personentransport,  der  pauschal  veranlagt  wird  (Art.  4 
Abs.  2  SVAG),  wird  bei  Fahrzeugen  für  den  Gütertransport  eine  leis-
tungsabhängige Abgabe verlangt (Art. 6 Abs. 1 SVAG). Die abgabepflich-
tige  Person  hat  bei  der  Ermittlung  der  Fahrleistung  mitzuwirken,  wobei 
der Einbau spezieller Geräte zur fälschungssicheren Erfassung der Fahr-
leistung  vorgeschrieben  werden  können;  diese  sollen  nach  Möglichkeit 
mit  den  in  der  EU  vorgeschriebenen  Geräten  interoperabel  sein  (Art.  11 
Abs. 1 und 2 SVAG). Die Abgabe wird pro gefahrenen Kilometer und Ton-
ne  massgebendes  Gewicht  bemessen  (Art.  14  und  14a  SVAV;  act. 
2_1_22). 

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5.  
Bei  den  inländischen  Fahrzeugen  wird  die  Abgabe  mit  einem  von  der 
Zollverwaltung  zugelassenen  elektronischen  Messgerät  ermittelt.  Dieses 
besteht  aus  dem  im  Fahrzeug  eingebauten  Fahrtschreiber  bzw.  Wegim-
pulsaufnehmer sowie einem Erfassungsgerät (OBU, On-Board-Unit), das 
die  massgebende  Fahrleistung  ermittelt  und  registriert  (Art.  15  Abs.  1 
SVAV). Die OBU wird von der Oberzolldirektion kostenlos abgegeben und 
ist vom Motorfahrzeughalter auf eigene Kosten einzubauen (Art. 15a Abs. 
1  und  3  SVAV).  Dabei  wird  die  OBU  mit  dem  Fahrtenschreiber  (Tacho-
graph) des Fahrzeugs gekoppelt (act. 2_1_23; act. 2_1_24 S. 4). Da ins-
besondere  die  inländischen  Fahrzeuge  sehr  lange  in  der  Schweiz  unter-
wegs sein können, ohne jemals an die Landesgrenze zu kommen, stehen 
an  gewissen  Stellen  des  schweizerischen Autobahnnetzes  ortsfeste  Ba-
ken  (Kontrollanlagen),  die  mit  den  OBU  kommunizieren  (act.  2_1_24  S. 
7).  Für  die  in  der  Schweiz  immatrikulierten  Fahrzeuge  ist  die  Installation 
einer OBU obligatorisch (Art. 15 Abs. 1 Satz 1 SVAV; vgl. act 2_1_23 S. 
23;  act  2_1_24  S.  4).  Bei  ausländischen  Lastwagen  kann  das  Gerät  auf 
freiwilliger  Basis  eingesetzt  werden  (Art.  26 Abs.  1  SVAV). Ausländische 
Fahrzeuge  ohne  OBU  werden  beim  ersten  Grenzübertritt  registriert  und 
erhalten  eine  fahrzeugspezifische  Identifikationskarte  (ID-Karte).  Diese 
weist eine eindeutige Kartennummer auf, und es sind auf ihr die Stamm-
daten des Fahrzeugs gespeichert (act. 2_1_23 S. 38 und 40; act 2_1_24 
S.  6).  Diese  Daten  werden  auch  im  Informatiksystem  LSVA  gespeichert. 
Bei  der  Einfahrt  in  die  Schweiz  sind  vom  ausländischen  Fahrzeughalter 
die  abgaberelevanten  Daten  am  Abfertigungsterminal  (AT)  einzugeben 
(vgl. Art. 27 Satz 1 SVAV). Für die Distanzermittlung ist der Fahrtschreiber 
massgebend (Art. 27 Satz 2 SVAV). Der auszudruckende entsprechende 
Beleg ist bei der Ausfahrt aus der Schweiz dem Zollpersonal auszuhändi-
gen.  Abfertigungsterminals  sind  an  rund  100  Zollämtern  installiert  (act. 
2_1  _23  S.  37 f.;  act.  2_1_06)  und  sind mit  dem  Informatiksystem  LSVA 
verbunden. Wenn  eine  ID-Karte  in  einen Abfertigungsterminal  eingeführt 
wird, wird über Abgleich der im zentralen Informatiksystem gespeicherten 
Daten geprüft, ob die Karte noch aktuell ist, und es werden allfällige Än-
derungen  vorgenommen  (act.  2_1_23  S.  43).  Die  an  den  Grenzen  sich 
befindenden  Baken  nehmen  den  aktuellen  Kilometerstand  und  die  Ein- 
bzw. Ausfahrt  eines  Fahrzeugs  in  bzw.  aus  der  Schweiz  auf,  damit  das 
System  den  Beginn  bzw.  das  Ende  der  Abgabepflicht  feststellen  kann. 
Gestützt  auf  diese  Daten  wird  die  abgabepflichtige  Fahrleistung  (soge-
nannte Tonnenkilometer) errechnet und dem Fahrzeughalter periodisch in 
Rechnung gestellt (act. 2_1_23 S. 11; act. 2_1_ 24 S. 5 f.). Sowohl aus-
ländische als auch inländische Fahrzeuge werden von den ortsfesten Ba-

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ken (zur Zeit 23) erfasst und dabei werden die Daten des OBU über die 
DSRC  [Dedicated  Short-Range  Communication]-Funkverbindung  ausge-
lesen und mit den von der Anlage elektronisch gemessenen Daten (Kon-
trollfeld,  Fahrzeuglänge  etc.)  automatisch  verglichen  (act.  2_1_24  S.  7). 
Ursprünglich  handelte  es  sich  bei  den OBU  um Geräte mit  der  Bezeich-
nung  TRIPON,  die  vom  Konsortium  Fela  AG/Ascom  hergestellt  worden 
waren.  Seit  2011  werden  Geräte  mit  der  Bezeichnung  EMOTACH  ver-
wendet,  die  von  der  Siemens  Schweiz AG geliefert  werden (act.  2_1_24 
S.  4;  vgl.  zum Ganzen auch  act.  2_1_25,  act.  2_1_38,  act.  2_1_39,  act. 
2_1_40, act. 2_1_41 und act. 2_1_55). 

6.  
Die  erstmaligen  Investitionskosten  für  die  schweizerischen  Behörden  im 
Zusammenhang  mit  diesem  System  betrugen  insgesamt  rund  CHF  290 
Mio. Darunter fielen die Entwicklung (Erhebungssystem, Erfassungsgerät 
usw.),  die  Beschaffung  und  Errichtung  der  notwendigen  strassenseitigen 
Infrastruktur (Bakenanlagen und Hintergrundsystem) und die Beschaffung 
der OBU (act. 2_1_24 S. 2). Der Anteil der Kosten an den Bruttoeinnah-
men  sank mit  den  Jahren  und  liegt  nunmehr  bei  rund  5  % (act.  2_1_26; 
act. 2_1_27). Die Nettoeinnahmen aus der LSVA stiegen vom Jahr 2001 
von rund CHF 680 Mio. auf rund CHF 1.5 Mia. im Jahr 2010 (act. 2_1_28 
bis act. 2_1_37). 

7.  
Die Beklagte führte im Jahre 1994 für die Entwicklung eines Systems zur 
Erfassung  der  Fahrleistung  ein  öffentlich-rechtliches  Submissionsverfah-
ren  durch  (act.  2_21_02). Auch  die  Klägerin  nahm  an  diesem  Submissi-
onsverfahren  teil  und  präsentierte  ein  entsprechendes  Systemkonzept 
(act.  2_21_03).  Mit  Verfügung  vom  21. April  1999  ging  der  Zuschlag  an 
das Konsortium Ascom Systec AG/Fela Management AG, wobei die Ver-
fügung eine Rechtsmittelbelehrung enthielt (act. 2_21_04). Für die stras-
senseitigen Infrastruktur nahm die Beklagte eine weitere öffentliche Aus-
schreibung  vor  (act.  2_21_05),  wobei  die  Klägerin  bei  dieser Ausschrei-
bung  als  Unterlieferantin  einer  der  Bewerberinnen  beteiligt  war  (act. 
2_21_06).  Mit  Verfügung  vom  31.  März  1999  ging  der  Zuschlag  an  die 
Kapsch  AG,  wobei  jene  wiederum  eine  Rechtsmittelbelehrung  enthielt 
(act.  2_21_07).  Die  Klägerin  führte  aus,  sie  habe  im  Rahmen  des  Sub-
missionsverfahrens  nie  das  Dokument  "Pflichtenheft  des  Erfassungssys-
tems" der Beklagten (bzw. EVED) vom 29. November 1994 (act. 2_1_42) 
erhalten, wogegen die Beklagte ausführte, nachdem die Klägerin an bei-
den Ausschreibungen (sei es als Bewerberin oder Unterlieferantin) betei-

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ligt gewesen sei, habe sie vollen Einblick in die damals bereits bekannte 
technische  Aufstellung  der  geplanten  LSVA-Erhebungsinfrastruktur  ge-
habt. Gemäss Ausführungen der Beklagten erwähnte die Klägerin das am 
20. April 1996 angemeldete Klagepatent mit der Priorität vom 4. Mai 1995 
in  den  Submissionsverfahren  in  keiner  Weise.  Die  Klägerin  führte  dazu 
aus,  sie  sei  im  Rahmen  der  vorliegenden  Ausschreibungen  nicht  ver-
pflichtet gewesen, die Beklagte auf das Klagepatent aufmerksam zu ma-
chen (vgl. act. 2_21 RZ 24; act. 3 RZ 72). 

8.  
Im Rahmen einer zwischen den Parteien seit August 2008 geführten Kor-
respondenz (act. 2_1_43 bis act. 2_1_53) stellte die Beklagte der Kläge-
rin die von ihr verlangte und bis am 15. Mai 2011 befristete Verjährungs-
verzichtserklärung  aus  (act.  2_1_54).  Weitere  aussergerichtliche  Ver-
gleichsgespräche scheiterten (act. 2_1_55 bis act. 2_1_58). 

9.  
Am  12.  Mai  2011  reichte  die  Klägerin  die  vorliegende  Klage  beim  Han-
delsgericht des Kantons Zürich ein (act. 2_1), worauf sie mit Eingabe vom 
27.  Oktober 2011  das  Rechtsbegehren änderte  (act.  2_18;  act.  2_18_01 
bis act. 2_18_03). 

10.  
Am 2. Dezember 2011 reichte die Beklagte eine nicht einlässliche Klage-
antwort (act. 2_21) ein, mit der sie die sachliche Zuständigkeit des ange-
rufenen  (Zivil-)  Gerichts  bestritt  und  beantragte,  diese  Frage  sei  vorfra-
geweise zu klären. Sie machte insbesondere geltend, bei der LSVA hand-
le es sich um eine öffentlich-rechtliche Abgabe, die der Finanzierung der 
Verkehrsinfrastruktur  diene  und  öffentlich-rechtliche  Schuldverhältnisse 
begründe. Bei der LSVA-Erhebungsinfrastruktur handle es sich um ein öf-
fentliches  Werk,  das  im  Submissionsverfahren  beschafft  worden  sei. 
Streitgegenstand  bilde  unter  anderem  die  künftige  Unterlassung  einer 
hoheitlichen  Tätigkeit.  Sofern  sich  die  geltend  gemachten  Ersatzansprü-
che als begründet erweisen würden, würde es sich bei diesem um einen 
öffentlich-rechtlichen Eigentumseingriff handeln. 

11.  
Mit Beschluss vom 17. Januar 2012 überwies das Handelsgericht Zürich 
das Verfahren an das Bundespatentgericht (act. 1). 

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12.  
Die Klägerin hielt in der Stellungnahme zur Teilklageantwort vom 23. Ja-
nuar 2012 (act. 3) fest, im vorliegenden Fall gehe es um eine Patentver-
letzung, bei der es sich um eine rein privatrechtliche Auseinandersetzun-
gen handle, die von Zivilgerichten zu beurteilen sei. In den Fällen, in wel-
chen  der  Patentschutz  mittelbar  mit  öffentlichen  Interessen  konfligiere, 
sehe das Patentgesetz abschliessend die Möglichkeiten des privatrechtli-
chen Lizenzvertrags (Art. 40 und Art. 40e Abs. 1 PatG), der Erteilung ei-
ner Zwangslizenz (Art. 40 und Art. 40e Abs. 6 PatG) sowie das vom Ge-
meinwesen  einzuleitende  Verfahren  um  Enteignung  des  Patents  (Art.  32 
PatG) vor. Die Beklagte könne sich nicht auf öffentliches Recht des Bun-
des  stützen,  da  keine  solche  Regelung  sie  dazu  berechtige,  form-  und 
entschädigungslos ins Klagepatent der Klägerin einzugreifen. Die Partei-
en reichten am 26. März bzw. 11. April 2012 weitere Eingaben ein (act. 7 
und 9). 

Prozessuales 

13.  
Das  Bundespatentgericht  ist  gemäss  Art.  41  PatGG  für  die  Beurteilung 
der per 1. Januar 2012 bei den kantonalen Gerichten anhängigen Verfah-
ren,  die  nach  Art.  26  PatGG  in  seinen  Zuständigkeitsbereich  fallen,  zu-
ständig,  sofern  die  Hauptverhandlung  noch  nicht  durchgeführt  wurde. 
Anwendbar  ist  gemäss Art.  10 Abs.  2  der  Richtlinien  zum  Verfahren  vor 
dem Bundespatentgericht vom 28. November 2011 (www.bpatger.ch) die 
schweizerische  Zivilprozessordnung  (SR  272).  Das  Bundespatentgericht 
ist  somit  zuständig  zur  Beurteilung  der  vorliegenden  Vorfrage  betreffend 
sachliche  Zuständigkeit.  Dabei  sind  die  von  der  Klägerin  behaupteten 
Tatsachen, die sowohl für die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts als 
auch für die Begründetheit der Klage erheblich sind (sog. doppelrelevante 
Tatsachen), für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen 
(BGE 137 III 32 E. 2.3 mit Hinweisen). 

14.  
Die Frage der Zuständigkeit ist gemäss Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO eine Pro-
zessvoraussetzung, die das Gericht nach Art. 60 ZPO von Amtes wegen 
prüft.  Verneint  das  Gericht  seine  sachliche  Zuständigkeit,  tritt  es  in  An-
wendung von Art. 59 Abs. 1 ZPO auf die Klage nicht ein. 

Seite 10 

 
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15.  
Die Klägerin hielt fest, vorliegend greife die Beklagte mit der Herstellung 
und  dem  Betrieb  des  LSVA-Systems  in  den  Ausschliesslichkeitsbereich 
des  Klagepatents  (Art.  8  PatG)  ein  und  verletzte  damit  das  klägerische 
Ausschliesslichkeitsrecht (Art. 66 PatG). Gemäss Vorbringen der Beklag-
ten  ist  die  Nutzung  der  LSVA-Erhebungsinfrastruktur  hoheitlicher  Natur 
und erfolgt im öffentlichen Interesse.  

15.1 Art. 8 PatG verschafft der Klägerin als Inhaberin von EP 0 741 373 
ein eigentumsähnliches Ausschliesslichkeitsrecht, das privatrechtlich um-
schrieben  ist.  Wenn  dieses  Ausschliesslichkeitsrecht  verletzt  wird,  kann 
der Patentinhaber den Verletzer zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung 
ziehen.  Privatrechtlich  wird  auch  geregelt,  welche Ansprüche  einem  Pa-
tentinhaber  gegenüber  einem  Verletzer  aufgrund  der  Patentverletzung 
zustehen (Art. 72-74 PatG). Seit 1. Januar 2012 ist das Bundespatentge-
richt  als  erstinstanzliches  Patentgericht  des  Bundes  ausschliesslich  für 
solche  Zivilklagen  zuständig  (Art.  1  Abs.  1  und  Art.  26  Abs.  1  lit.  a 
PatGG).  

15.2  Im  Patentgesetz  finden  sich  verschiedene  Regelungen  im  Zusam-
menhang mit öffentlichen Interessen.  

15.2.1 Art. 40 Abs. 1 PatG räumt demjenigen, dessen Lizenzgesuch vom 
Patentinhaber abgelehnt worden ist, bei Vorliegen eines öffentlichen Inte-
resses die Möglichkeit ein, auf eine Lizenzerteilung zu klagen. Der Begriff 
des  öffentlichen  Interesses  ist  im  Einzelfall  zu konkretisieren,  wobei  dies 
nicht allein durch die Ausschliesslichkeitsstellung des Inhabers begründet 
werden kann. Besondere Umstände, welche die Erteilung einer Lizenz im 
öffentlichen Interesse als erforderlich erscheinen lassen, liegen insbeson-
dere vor, wenn die Ausübung des Patents als Missbrauch erscheint; dies 
ist insbesondere auch bei einem Kartellrechtsmissbrauch der Fall (Thierry 
Calame,  Patentrecht,  in:  SIWR  IV,  S.  497  ff.;  Stieger,  in:  Bertschinger/ 
Münch/Geiser,  Schweizerisches  und  europäisches  Patentrecht,  RZ 
13.330 ff.). Dabei ist die Einleitung einer Klage nötig, wogegen eine blos-
se  Einrede  gegen  den  Unterlassungsanspruch  des  Patentinhabers  nicht 
genügt (HG ZH 02.07.1996, sic! 1997, S. 208 E. 6.2; Heinrich, PatG/EPÜ, 
RZ 3 zu Art. 40). Art. 40 PatG setzt voraus, dass sich zuvor der Berechtig-
te um die Erteilung einer vertraglichen Lizenz in den in Art. 36 - 40d PatG 
aufgeführten  Fällen  bemüht  hatte,  ausser  es  liege  ein  nationaler  Not-
stand, eine äusserste Dringlichkeit oder ein öffentlicher, nichtgewerblicher 
Gebrauch  vor  (Art.  40e Abs.  1  PatG).  Dabei  ist  es  aber  nötig,  dass  sich 

Seite 11 

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der Patentgegner schon vor der Aufnahme der verletzenden Handlungen 
um eine Lizenz bemüht hat (Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 2 zu Art. 40e; Cala-
me, SIWR IV, S. 490 ff.). Der Richter entscheidet über Erteilung und Ent-
zug der Lizenz, über deren Umfang und Dauer sowie über die zu leisten-
de Vergütung (Art. 40e Abs. 6 PatG). Bei dieser Klage um Erteilung einer 
Zwangslizenz  handelt  es  sich  um  eine  Zivilklage  im  Sinne  von  Art.  26 
Abs.  1  lit.  a  PatGG  (Heinrich,  PatG/EPÜ,  RZ  8  zu  Art.  40e).  Diese  Be-
stimmungen  sind  jedoch  vorliegend  nicht  unmittelbar  anwendbar,  nach-
dem die Beklagte nicht behauptete, sie habe sich um einen Lizenzvertrag 
mit der Klägerin bemüht, und sie hat auch keine Klage auf Erteilung einer 
Lizenz eingereicht. 

15.2.2  Wenn  kein  Lizenzvertrag  abgeschlossen  werden  kann  und  eine 
Zwangslizenz  nicht  ausreicht,  kann  der  Bundesrat  ein  Patent  ganz  oder 
zum Teil  enteignen,  wobei  der  Enteignete Anspruch  auf  volle  Entschädi-
gung  hat  (Art.  32  Abs.  1  und  2  PatG;  Stieger,  in:  Bertschinger/Münch/ 
Geiser,  RZ  13.318).  Die  Enteignung  ist  auch  bei  schweizerischen  Teilen 
europäischer  Patente  möglich  (Heinrich,  PatG/EPÜ,  RZ  1  zu  Art.  32). 
Wiederum  ist  ein  öffentliches  Interesse  erforderlich,  wobei  dieses grund-
sätzlich  übereinstimmend  ist  mit  dem  diejenigen  im  Enteignungsrecht 
(Bundesgesetz  über  die  Enteignung  vom  20.  Juli  1930,  EntG,  SR  711; 
Heinrich, PatGG/EPÜ, RZ 2 zu Art. 32). Zuständig für die Enteignung ist 
der  Bundesrat  (Stieger,  in:  Bertschinger/Münch/Geiser,  RZ  13.357).  Ge-
mäss Art.  32 Abs.  2  PatG  ist  der  II. Abschnitt  des  Enteignungsgesetzes 
anwendbar,  der  aber  nur  die  Grundsätze  über  die  Höhe  der  Entschädi-
gung enthält, nicht aber organisatorische Bestimmungen. Bei der Enteig-
nung  gemäss  Enteignungsgesetz  unterliegt  der  Entscheid  der  Schät-
zungskommission  der  Beschwerde  an  das  Bundesverwaltungsgericht 
(Art.  77 Abs.  1  EntG).  In  der  Lehre  wird  davon  ausgegangen,  dass  der 
Bundesrat  in  der  Enteignungsverfügung  die  Höhe  der  Entschädigung 
festlegen  muss.  Gegen  die  Verfügung  des  Bundesrats  steht  die  Be-
schwerde  an  das  Bundesverwaltungsgericht  offen,  und  letztinstanzlich 
entscheidet  das  Bundesgericht  nach Art.  82  lit.  a  BGG  im  Verfahren  der 
Beschwerde  in  öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten,  wogegen  eine  di-
rekte  Klage  beim  Bundesgericht  in  Bezug  auf  die  Höhe  der  Entschädi-
gung nicht mehr vorgesehen ist (Art. 120 BGG; Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 5 
zu Art. 32; Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, RZ 13.354). Während 
eine  Zwangslizenz  auf  dem  Zivilrechtsweg  geltend  zu  machen  ist,  wird 
über  die  Enteignung  und  deren  Entschädigung  in  einem  öffentlich-
rechtlichen  Verfahren  entschieden  (Stieger,  in:  Bertschinger/Münch/Gei- 
ser, RZ 13.360). Zwangslizenz wie auch Enteignung setzen das Bestehen 

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O2012_021 

eines  öffentlichen  Interesses  voraus,  wobei  jedoch  Art.  32  PatG  nicht 
subsidiär  zu  Art.  40  PatG  ausgestaltet  ist.  Es  ist  aber  der  verfassungs-
mässige  Grundsatz  der  Verhältnismässigkeit  zu  beachten,  womit  eine 
Enteignung  nur  vorgenommen  werden  darf,  wenn  das  angestrebte  Ziel 
nicht auch mit dem weniger einschneidenden Mittel, das heisst mit einer 
Zwangslizenz nach Art. 40 PatG, erreicht werden kann (Stieger, in: Bert-
schinger/Münch/Geiser, RZ 13.361 f.). 

15.2.3  Insgesamt  ist  festzuhalten,  dass  das  Patentgesetz  unter  Hinweis 
auf  das  Enteignungsgesetz  für  die  Enteignung  ein  öffentlich-rechtliches 
Verfahren  vorsieht,  wogegen  ein  Anspruch  auf  eine  Zwangslizenz  auf 
dem Zivilrechtsweg geltend zu machen ist. Bei der Enteignung wie auch 
bei der Zwangslizenz ist das Bestehen eines öffentlichen Interesses vor-
ausgesetzt, woraus zu schliessen ist, dass die Voraussetzung des öffent-
lichen Interesses im Patentrecht nicht einzig entscheidendes Kriterium für 
die Abgrenzung zwischen einer streitigen Zivilsache und dem öffentlichen 
Recht sein kann. Wie erwähnt, ist weder Art. 32 PatG noch Art. 40 PatG 
anwendbar, da die Beklagte nicht selber aktiv geworden ist, um das frag-
liche öffentliche Interesse geltend zu machen. Dabei lag allein bei der Be-
klagten der Entscheid, ob sie von der Rechtsbeständigkeit des Klagepa-
tents und dessen Verletzung durch sie ausging oder annahm, das Klage-
patent sei nichtig und/oder nicht verletzt, womit sich die Einholung eines 
Benutzungsrechts  oder  die  Erwirkung  einer  Zwangslizenz  erübrige  (vgl. 
act. 7 RZ 6 ff.).  

In Bezug auf die Frage, ob die Beklagte möglicherweise mit dem von ihr 
angewendeten  LSVA-Erfassungssystem  das  Klagepatent  verletzt,  ist  sie 
nicht selber gegenüber der Klägerin hoheitlich tätig geworden, womit die 
Unterscheidung  von  hoheitlicher  und  nicht  hoheitlicher  Tätigkeit  für  die 
Frage,  ob  das  Bundespatentgericht  vorliegend  zuständig  ist,  von  unter-
geordneter  Bedeutung  erscheint.  Nachdem  die  Beklagte  nicht  vor  Auf-
nahme  ihrer  hoheitlichen  Tätigkeit  (Erstellung  und  Inbetriebnahme  des 
LSVA-Erfassungssystems)  ein  Verfahren  betreffend  Zwangslizenz  bzw. 
Enteignung  eingeleitet  hatte,  nahm sie  eine  allfällige  Verletzung  von  Pa-
tenten Privater in Kauf. Eine allenfalls eingetretene Patentverletzung kann 
nicht  rückgängig  gemacht,  sondern  nur  mit  der  Zusprechung  von  Scha-
denersatz  ausgeglichen  werden.  Diese  Überlegungen  führen  eher  zum 
Schluss,  dass  es  sachgerechter  ist,  die  Fragen,  ob  eine  Verletzung  der 
Klagepatente tatsächlich erfolgt ist und ob allenfalls dafür der Klägerin ein 
Ersatzanspruch  zusteht,  in  einem  zivilrechtlichen  Verfahren  zu  klären. 
Wie  erwähnt,  kann  dem  Patentgesetz  keine  eindeutige  Aussage  ent-

Seite 13 

O2012_021 

nommen werden, ob es sich bei solchen Verfahren um zivilrechtliche oder 
öffentlich-rechtliche Verfahren handelt. Wie bereits ausgeführt, ist es Ziel 
des  Bundespatentgerichtsgesetzes,  dass  ein  fachlich  kompetentes  Ge-
richt  über  Streitigkeiten betreffend  Nichtigkeit  und  Verletzung  von  Paten-
ten entscheidet. Während das Enteignungsgesetz für den Fall, dass eine 
Einigung  über  die  Entschädigung  nicht  zu  Stande  kommt,  eine  fachlich 
kompetente  Schätzungskommissionen  vorsieht, steht  ein  solches Institut 
bei  öffentlich-rechtlichen  Streitigkeiten  auf  dem  Gebiet  des  Patentrechts 
nicht  zur  Verfügung. Auch  dieser  Umstand  spricht  dafür,  dass  das  Bun-
despatentgericht für die vorliegende Streitigkeit zuständig ist, unabhängig 
davon, ob sich im vorliegenden Verfahren neben zivilrechtlichen allenfalls 
auch öffentlich-rechtliche Fragen stellen.  

15.2.4 Die Beklagte brachte in act. 7 (RZ 4 f.) vor, die Rechtsbeständig-
keit des Klagepatents und dessen Verletzung sowie die Frage, ob es sich 
überhaupt  um  eine  gewerbliche  Nutzung  im  Sinne  von Art.  8  PatG  han-
delt,  könnten  vorfrageweise  in  einem  zivilrechtlichen  Verfahren  geprüft 
werden.  Nach  Klärung  dieser  Vorfragen  wäre  die  Klägerin  gehalten  ge-
wesen, mit den dafür zur Verfügung stehenden öffentlich-rechtlichen Ver-
fahren  ihre  (bestrittenen)  Entschädigungsansprüche  gegenüber  der  Be-
klagten  geltend  zu  machen.  Auf  die  vorliegende  Leistungsklage  (zivil-
rechtliche Unterlassungs- und Entschädigungsansprüche) könne deshalb 
nicht  eingetreten  werden.  Die  Klägerin  habe  es  unterlassen,  beim  Bun-
despatentgericht  eine  selbständige  zivilrechtliche  Feststellungklage 
betreffend  die  Vorfragen  einzureichen.  Eine  solche  Unterscheidung  lässt 
sich  aber  dem  Patentgesetz  nicht  entnehmen.  Erkennt  also  das  angeru-
fene  Gericht,  dass  die  Verletzung  eines  rechtsbeständigen  Patents  vor-
liegt,  hat  es  die  Folgen  dieser  Verletzung  ebenfalls  nach  dem  Patentge-
setz (Art. 72 ff. PatG) zu beurteilen unabhängig davon, ob es sich um Un-
terlassungs- (Art. 72 PatG) und/oder Wiedergutmachungsansprüche (Art. 
73 PatG) handelt.  

16.  
Für  den  Fall,  dass  diesen  Überlegungen  gefolgt  werden  kann,  bleibt  auf 
den  Einwand  der  Beklagten  einzugehen,  die  Nutzung  der  LSVA-
Erhebungsinfrastruktur sei hoheitlicher Natur, weshalb es sich bei der vor-
liegenden Patentverletzungsklage um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit 
handle. 

16.1  Gemäss  Art.  1  lit.  a  ZPO  regelt  dieses  Gesetz  das  Verfahren  für 
streitige  Zivilsachen.  Solche  liegen  vor,  wenn  es  um  Streitigkeiten  zwi-

Seite 14 

O2012_021 

schen  zwei  gleichberechtigten  Subjekten  geht,  d.h.  zwischen  zwei  oder 
mehreren  natürlichen  oder juristischen  Personen  in  ihrer  Eigenschaft  als 
Träger privater Rechte, wobei deren Gegenstand zivilrechtlich geregelt ist 
und  die  in  einem  kontradiktorischen  Verfahren  durch  ein  Gericht  einer 
endgültigen  Regelung  zugeführt  werden  sollen  (BGE  107  II  499  E.  2b; 
KUKO  ZPO-Schott,  Art.  1  RZ  8).  Nach  der  bundesgerichtlichen  Recht-
sprechung  gilt  ein  Verfahren  als  Zivilsache,  wenn  es  auf  die  endgültige, 
dauernde  Regelung  zivilrechtlicher  Verhältnisse  durch  behördlichen  Ent-
scheid  abzielt  (BGE  123  III  346  E.  1a;  120  II  11  E.  2a;  BSK  ZPO-Vock, 
Art. 1 RZ 3). Das Bundesgericht stützt sich für die Abgrenzung des öffent-
lichen vom privaten Recht auf verschiedene Theorien (dazu und zum fol-
genden BGE 128 III 250 E. 2a; 126 III 431 E. 2c/bb; GVP SG 2004 Nr. 37; 
je  m.w.H.).  Nach  der  Subordinationstheorie  liegt  dann  öffentliches  Recht 
vor,  wenn  der  Staat  dem  Privaten  hoheitlich  gegenübertritt;  die  Interes-
sen- und Funktionstheorie unterscheidet danach, ob private oder öffentli-
che Interessen  verfolgt bzw.  öffentliche Aufgaben  erfüllt  werden;  die mo-
dale  Theorie  stellt  auf  die  mit  einer  Regelung  verbundene  Sanktion  ab. 
Diese  Theorien  werden  vom  Bundesgericht  kombiniert  im  Sinne  eines 
Methodenpluralismus  auf  den  Einzelfall  angewandt,  soweit  sie  sich  am 
besten  zur  Lösung  der konkreten  Fragestellung eignen.  Dabei  ist  zu  be-
achten,  dass  die  Abgrenzung  zwischen  öffentlichem  Recht  und  Privat-
recht  ganz  unterschiedliche  Funktionen  erfüllt.  Vorliegend  sollen  nicht 
Normen  als  privat-  oder  öffentlich-rechtlich  qualifiziert  werden,  sondern 
(vgl.  auch  Häfe-
das  Rechtsverhältnis  zwischen  den  Parteien 
lin/Müller/Uhlmann, Allgemeines  Verwaltungsrecht,  6. Aufl.,  Zürich  2010, 
RZ 253 ff.; KUKO ZPO-Schott, Art. 1 RZ 9 f.; BSK ZPO-Vock, Art. 1 RZ 4; 
Sutter-Somm/Klingler,  in:  Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,  ZPO 
Komm., Art. 1 RZ 4; Sutter-Somm, ZPO, 2012, RZ 64 f.). 

16.2 Zu unterscheiden ist zwischen dem Verhältnis der Beklagten zu den 
Personen,  die  in  Bezug auf  die  LSVA  abgabepflichtig  sind  (Art.  5 Abs.  1 
SVAG),  und  demjenigen  zur  Klägerin,  die  der  Beklagten  eine  Patentver-
letzung vorwirft. Bei der Erhebung der LSVA handelt es sich um eine öf-
fentlich-rechtlich  Abgabe,  die  der  Finanzierung  der  Verkehrsinfrastruktur 
dient  (Art.  85  BV).  Die  LSVA  ist  auch  Teil  der  Umsetzung  der  Alpen-
schutzbestimmung  gemäss Art.  84  BV,  die  eine  Verlagerung  des  alpen-
querenden  Verkehrs  auf  die  Schiene  zum  Ziel  hat.  Damit  hat  die  LSVA 
auch  Lenkungscharakter  und  ist  somit  eine  Zweck-  und  Lenkungssteuer 
(BBl  1996,  V,  S.  524  ff.;  vgl.  Häfelin/Müller/Uhlmann,  RZ  2668).  Die  Be-
klagte handelt somit in Bezug auf die abgabepflichtigen Personen (Art. 5 
SVAG)  hoheitlich,  und  sie  begründet  dabei  öffentlich-rechtliche  Schuld-

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verhältnisse,  die  sich  nicht  nach  dem  Obligationenrecht,  sondern  nach 
dem SVAG bzw. der SVAV richten. Es gilt die Offizialmaxime. Auch wenn 
die  abgabepflichtigen  Personen  bei  der  Ermittlung  der  Fahrleistung  mit-
zuwirken haben (Art. 11 Abs. 1 SVAG), erfolgt die Erhebung der abgabe-
relevanten  Daten  im  Rahmen  eines  öffentlich-rechtlichen  Verfahrens. 
Auch bei der LSVA-Erhebungsinfrastruktur handelt es sich um ein öffent-
liches  Werk.  Dieses  stellt  sicher,  dass  die Abgabe  entsprechend Art.  85 
BV und Art. 1 SVAG leistungsabhängig erhoben werden kann (vgl. Art. 6 
SVAG).  Insgesamt  ist  die  LSVA-Erhebungsinfrastruktur  Teil  des  Verwal-
tungsvermögens  der  Beklagten  und  dient  ausschliesslich  öffentlichen 
Zwecken.  Dies  gilt  auch  für  die  OBU,  die  kostenlos  abgegeben  werden, 
während  nicht  mehr  benötigte  Geräte  der  Oberzolldirektion  zurückzuge-
ben sind (Art. 15a Abs. 1 und 2 SVAV). 

Unbestrittenermassen  ausschliesslich  hoheitlich  handelt  somit  die  Be-
klagte in Bezug auf das Rechtsverhältnis zwischen ihr und den (bezogen 
auf die LSVA) abgabepflichtigen Personen. Die Klägerin wendet nun ein, 
in Bezug auf das Verhältnis zu ihr sei der Umstand, dass die LSVA hoheit-
lich  erhoben  werde,  ohne  Bedeutung,  da  eine  Patentverletzung  immer 
privatrechtlicher  Natur  sei.  Die  Beklagte  räumte  selber  ein,  dass  die  ge-
mäss Art. 6 SVAG zur erhebenden Daten auch mit einem anderen techni-
schen  System  als  der  heute  verwendeten  LSVA-Erhebungsinfrastruktur 
hätten erhoben werden können (act. 2_21 RZ 48; vgl. act. 3 RZ 64). Be-
stehen  aber  technische  Alternativen,  kann  das  öffentliche  Interesse  an 
der Erhebung der Abgabe nicht ohne weiteres eine allfällige Patentverlet-
zung rechtfertigen.  

17.  
Die  Klägerin  machte  geltend,  es  gehe  vorliegend  nicht  um  ein  hoheitli-
ches Handeln der Beklagten betreffend Erhebung der LSVA, sondern um 
die  Verletzung  des  Patents  der  Klägerin,  das  die  technische  Lösung  be-
schreibe, wie solche Gebühren veranlagt werden könnten, mithin um die 
administrative  Hilfstätigkeit  der  Beklagten.  Es  würden  deshalb  im  Sinne 
von Art.  11 Abs.  1  des  Verantwortlichkeitsgesetzes  (VG;  SR  170.32)  die 
privatrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung gelangen (act. 2_1 RZ 3; 
act. 3 RZ 48 ff., RZ 66, RZ 69 f.). Gemäss der Auffassung der Beklagten 
ist  die  administrative  Hilfstätigkeit  Teil  der  Bedarfsverwaltung,  wogegen 
Steuern  und  Abgaben  reine  Eingriffsverwaltung  darstellen  würden  (act. 
2_21 RZ 15 ff.). 

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17.1.  Ist  ein  Bereich  der  staatlichen  Tätigkeit  abschliessend  öffentlich-
rechtlich geregelt, so ist es dem Staat nicht gestattet, sich privatrechtlich 
zu  betätigen.  Liegt  jedoch  keine  abschliessende  öffentlich-rechtliche  Re-
gelung  vor,  so  ist  zu  prüfen,  ob  nach  deren  Sinn  und  Zweck  öffentlich-
rechtliches  oder  privatrechtliches  Handeln  geboten  ist  (Häfelin/Müller/ 
Uhlmann,  RZ  275).  Ein  Fall  des  zulässigen  privatrechtlichen  Handelns 
des Staates ist die administrative Hilfstätigkeit. Darunter ist jene Tätigkeit 
des Gemeinwesens zu verstehen, durch die es sich die zur Erfüllung der 
öffentlichen  Aufgaben  notwendigen  Sachgüter  und  Leistungen  beschafft 
(Bedarfsverwaltung).  Der  Staat  schliesst  dabei  privatrechtliche  Verträge 
ab,  etwa  bei  der  Beschaffung  von  Büromaterial,  Errichtung  von  öffentli-
chen Bauten oder der Rüstungsbeschaffung (Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 
279 f.; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., 
Bern 2009, § 42 RZ 4). Auch die Beschaffung von Gütern und Leistungen 
im  Rahmen  einer  öffentlichen  Beschaffung  (Submission)  stellt  Bedarfs-
verwaltung dar. Unter den Begriff der öffentlichen Beschaffung fallen alle 
Geschäfte,  bei  denen  der  Staat  bei  Privaten  als  Nachfrager  von  Gütern 
oder Dienstleistungen auftritt, die er für die Erfüllung seiner Aufgaben be-
nötigt  (Häfelin/Müller/Uhlmann,  RZ  294).  Insbesondere  die  Beschaffung 
der erforderlichen Geldmittel durch Steuern und Abgaben und auch etwa 
die  Enteignung  sind  jedoch  nicht  Teil  der  Bedarfsverwaltung,  sondern 
stellen reine Eingriffsverwaltung dar, die in der Regel hoheitlicher Natur ist 
(Tschannen/Zimmerli/Müller, S. 25 f.; Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 27 ff.).  

17.2  Vorliegend  ist  davon  auszugehen,  dass  die  Erhebung  von  Steuern 
und Abgaben durch die Beklagte, insbesondere die Veranlagung und der 
Bezug  der  LSVA,  reine  Eingriffsverwaltung  und  damit  öffentlich-
rechtliches  Handeln  der  Beklagten  darstellen.  In  gleicher  Weise  steht 
auch fest, dass, wenn die Beklagte, um die Steuern und Abgaben, insbe-
sondere  die  LSVA,  erheben  zu  können,  Verträge  mit  Lieferanten  betref-
fend  Güter  oder  zu  erbringende  Dienstleistungen  abschliesst,  diese  pri-
vatrechtlich  sind.  Die  Klägerin  als  Inhaberin  des  Klagepatents  ist  aber 
weder  abgabepflichtige  Person  im  Sinne  von Art.  6  SVAG  noch  war  sie 
Lieferantin  von  Gütern  oder  Dienstleistungen  für  die  Beklagte  aufgrund 
eines  privatrechtlichen  Vertrages.  Auch  wenn  die  LSVA-Erhebungsinfra- 
struktur von Dritten aufgrund von privatrechtlichen Verträgen erstellt wur-
de,  dient  sie  in  direkter  Weise  der  Erfüllung  von  hoheitlichen  Aufgaben 
und ist damit Teil des Verwaltungsvermögens der Beklagten. Die Nutzung 
der  LSVA-Infrastruktur  ist  öffentlich-rechtlich  Natur,  wobei  jedoch  entge-
gen  der  Ansicht  der  Beklagten  (act  2_21  RZ  18)  damit  noch  nicht  ent-
schieden  ist,  ob  auch  die  Beurteilung  einer  mit  der  Nutzung  der  LSVA-

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Infrastruktur  verbundenen  behaupteten  Patentverletzung  als  öffentlich-
rechtlich  zu  qualifizieren  ist.  In  Übereinstimmung  mit  den  Ausführungen 
der Klägerin (act. 3 RZ 51) ist davon auszugehen, dass vorweg eine all-
fällige  Patentverletzung  durch  die  Herstellerfirmen  der  LSVA-
Erhebungsinfrastruktur  erfolgte, die  betreffend  das  Klagepatent  über kei-
ne Lizenzvereinbarung mit der Klägerin verfügten. Mithin erfolgte eine all-
fällige Verletzung des Klagepatents durch die vertragsmässige Erstellung 
der Anlagen  durch  die  privaten  Herstellerfirmen  und  findet  allenfalls  ihre 
Fortsetzung mit dem Betrieb der Anlagen durch die Beklagte. Wären die 
Herstellerfirmen von der Klägerin wegen Verletzung des Klagepatents be-
langt  worden,  wäre  zur  Beurteilung  der  Patentverletzungsklage  unzwei-
felhaft das Bundespatentgericht zuständig. Es stellt sich somit die Frage, 
ob  eine  allfällige  Patentverletzung,  die  ursprünglich  auf  dem  Zivilrechts-
weg  hätte  beurteilt  werden  müssen,  nunmehr  eine  öffentliche-rechtliche 
Streitigkeit  darstellt,  nachdem  der  Bund  die Anlagen  von  den  Hersteller-
firmen  übernommen  hat  und  nunmehr  zur  Erfüllung  einer  öffentlich-
rechtlichen Aufgabe, d.h. der Erhebung der LSVA, betreibt. 

18.  
Es  ist  nachfolgend  zu  prüfen,  ob  hier  aufgrund  der  vom  Bundesgericht 
entwickelten Kriterien von einer privat- oder öffentlich-rechtlichen Streitig-
keit auszugehen ist. 

18.1  Wie  erwähnt,  wurde  die  LSVA-Infrastruktur  im  Rahmen  eines  Sub-
missionsverfahrens  beschafft  (vgl.  act.  2_21_02  bis  act.  2_21_07).  Vor-
weg  ist  festzuhalten,  dass  es  im  vorliegenden  Verfahren  betreffend  Zu-
ständigkeit  des  Bundespatentgerichts  nicht  von  Bedeutung  ist,  ob  die 
Klägerin  das  am  4.  Mai  1995  angemeldete  Klagepatent  im  Rahmen  des 
Submissionsverfahrens  betreffend  LSVA-Erhebungsinfrastruktur  erwähnt 
hat  oder  nicht,  und  es  ist  vorliegend  auch  irrelevant,  ob  die  Klägerin  die 
Zuschlagsverfügungen angefochten hat oder nicht (vgl. act. 2_21 RZ 21). 
Die  Beklagte  machten  geltend,  der  Umstand,  dass  die  LSVA-
Erhebungsinfrastruktur  im  Rahmen  von  öffentlich-rechtlichen  Verfahren 
beschafft  worden  seien  und  die  Zuschlagsverfügungen  in  einem  öffent-
lich-rechtlichen  Verfahren  hätten  überprüft  werden  können,  spreche  klar 
für den öffentlich-rechtlichen Charakter der vorliegenden Streitsache (act. 
2_21 RZ 23). 

Wie  erwähnt,  ist  der  Staat  berechtigt,  zur  Erfüllung  der  öffentlichen Auf-
gaben mit Dritten privatrechtliche Verträge abzuschliessen, um Güter und 
Leistungen  zu  beschaffen.  Der  Staat  kann  sich  dabei  nicht  dem  öffentli-

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chen Recht entziehen, das für die Fragen der Zuständigkeit und des Ver-
fahrens der Willensbildung massgeblich bleibt. Zu unterscheiden ist dabei 
zwischen  dem  privatrechtlichen  Vertragsschluss  und  der  dem  Vertrags-
schluss  vorangehenden  Verfahren  der  internen  Willensbildung  der  Be-
hörden,  die  dem  öffentlichen  Recht  untersteht  (Häfelin/Müller/Uhlmann, 
RZ  287 ff.).  Vorliegend geht  es  indessen  nicht  um die  Frage,  ob  öffentli-
ches  Recht  verletzt  worden  ist,  nachdem  der  Zuschlag  für  die  LSVA-
Erhebungsinfrastruktur  nicht  an  die  Klägerin  sondern  an  andere  private 
Unternehmen  erfolgt  war.  Die  Zuschlagsverfügung  hätte  in  einem  öffent-
lich-rechtlichen Verfahren überprüft werden können, nicht aber die Frage, 
ob ein Drittunternehmen, das an der Submission teilgenommen hatte, das 
Klagepatent  der  Klägerin  verletzt.  Damit  ist  der  Umstand,  dass  ein  Sub-
missionsverfahren  durchgeführt  worden  war,  nicht  geeignet,  die  vorlie-
gende Streitsache als öffentlich-rechtlich zu qualifizieren. 

18.2 Gemäss der Subordinationstheorie liegt öffentliches Recht vor, wenn 
der  Staat  im  Rahmen  der  streitigen Tätigkeit  hoheitlich  auftritt  (zum  Bei-
spiel Enteignung), wogegen sich im Privatrecht gleichgeordnete Subjekte 
gegenüberstehen  (Häfelin/Müller/Uhlmann,  RZ  253  f.).  Wie  erwähnt,  ist 
vorliegend nicht von Bedeutung, dass die Beklagte gegenüber den abga-
bepflichtigen Personen hoheitlich auftritt. Die Beklagte ist aber auch nicht 
gegenüber  der  Klägerin  hoheitlich  aufgetreten,  indem  sie  etwa  das  Kla-
gepatent enteignet hätte.  

Die  Klägerin  wiederum  stützt  sich  auf  das  Ausschliesslichkeitsrecht  ge-
mäss Art. 8 PatG und zieht gestützt auf Art. 66 PatG die Beklagte wegen 
Verletzung  des  Klagepatents  zivilrechtlich  zur  Verantwortung.  Die  Kläge-
rin tritt damit aufgrund der von ihr behaupteten Patentverletzung – worauf 
im  Sinne  der  doppelrelevanten  Tatsachen  allein  abzustellen  ist  –  als 
gleichgeordnetes  Rechtssubjekt  der  Beklagten  gegenüber.  Es  liegt  auch 
nicht der Fall vor, dass die Anwendung eines patentierten Verfahrens ge-
gen öffentlich-rechtliche Verbote verstossen würde, wobei klarerweise ein 
Patent nicht von der Einhaltung der übrigen Rechtsnormen befreit (Hein-
rich, PatG/EPÜ, RZ 2 zu Art. 8). Ob die allenfalls verletzenden Handlun-
gen der Beklagten auch gewerbsmässig im Sinne von Art. 8 Abs. 1 PatG 
sind, braucht (vorerst) nicht geprüft zu werden. 

18.3 Gemäss der Interessen- und Funktionstheorie gehören dem öffentli-
chen  Recht  diejenigen  Rechtsnormen  an,  die  ausschliesslich  oder  vor-
wiegend auf die Verwirklichung öffentlicher Interessen gerichtet sind und 
die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe oder die Ausübung einer öffentli-

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chen Tätigkeit regeln (Häfelin/Müller/Uhlmann,  RZ  255 ff.). Ohne  Zweifel 
nimmt  die  Beklagte  im  Rahmen  der  LSVA-Erhebung  öffentliche  Interes-
sen wahr. Auch funktionell handelte es sich um eine öffentliche Aufgabe, 
dadurch  dass  die  Beklagte  den  Schwerverkehr  lenkt  und  die  durch  den 
Schwerverkehr  verursachten  Kosten  finanziert  (vgl.  BGE  118  II  217  ff.  – 
Chefärzte; 126 III 370 ff. – Notar). Diese öffentlichen Interessen und Auf-
gaben  stehen  in  einem  Spannungsverhältnis  zum  Ausschliesslichkeits-
recht des Patentinhabers gemäss Art. 8 PatG, der auf ein typisch privates 
Interesse  gerichtet  ist.  Entgegen  den Ausführungen  der  Klägerin  (act.  3 
RZ 37) ist aber die von ihr gezogene Analogie zur Abwehrwirkung dingli-
cher Eigentumsrechte nicht einschlägig, da in gewissen Fällen, insbeson-
dere  bei  Immissionen  aus  dem  Flugbetrieb,  der  Zivilrichter  nicht  befugt 
ist,  in  einem  zum  Enteignungsverfahren  parallelen  Verfahren  zu  prüfen, 
ob  übermässige  Einwirkungen  vermeidbar  sind  und  insoweit  nicht  vom 
Enteignungsrecht erfasst werden (BGE 134 III 248 E. 5.1). Vorliegend ist 
somit aufgrund der Interessen- und Funktionstheorie offen, ob einem Pa-
tentinhaber gestützt  auf Art.  8  PatG Abwehransprüche gegenüber  einem 
Gemeinwesen,  das  öffentliche  Interessen  und Aufgaben  wahrnimmt,  zu-
stehen  und  ob  es  sich  dabei  um  eine  zivilrechtliche Angelegenheit  han-
delt. 

18.4  Nach  der  modalen  Theorie  liegt  öffentliches  Recht  vor,  wenn  die 
damit  verbundene  Sanktion  öffentlich-rechtlich  ausgestaltet  ist,  zum  Bei-
spiel  der Widerruf  einer  Bewilligung.  Privatrechtlich  ist  eine  Norm,  deren 
Verletzung  zivilrechtliche  Sanktionen  nach  sich  zieht,  zum  Beispiel  Nich-
tigkeit  eines  Rechtsgeschäfts  oder  Schadenersatz  (Häfelin/Müller/Uhl- 
mann, RZ 261 ff.). Die Klägerin vertritt die Auffassung, bei Verletzung ih-
rer Patentrechte könne sie gestützt auf Art. 8 und 66 PatG insbesondere 
auf Unterlassung, Beseitigung und Schadenersatz klagen, was sie vorlie-
gend auch getan habe (act. 3 RZ 42). Die Beklagte hielt dagegen fest, so-
fern sie tatsächlich in die Rechte der Klägerin eingreifen sollte, handle es 
sich  um  einen  öffentlich-rechtlichen  Eigentumseingriff,  für  den  sie  nach 
enteignungsrechtlichen  Grundsätzen  eventuell  entschädigungspflichtig 
sei (act. 2_21 RZ 28). 

Wie  erwähnt,  sind  für  die  Beurteilung  der  sachlichen  Zuständigkeit  des 
Gerichts  die  von  der  Klägerin  geltend  gemachten  Ansprüche  massgeb-
lich, die sich ausschliesslich auf das Patentgesetz stützen. Die Rechtsfol-
gen sind zivilrechtlicher Natur, womit vorliegend auch von einer zivilrecht-
lichen  Streitigkeit  auszugehen  ist.  Wie  erwähnt,  gibt  es  nun  aber  Fälle, 
bei  denen  gemäss  der  bundesgerichtliche  Rechtsprechung  privatrechtli-

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che  Abwehransprüche  dem  vorrangigen  öffentlichen  Interesse  (Betrieb 
eines  konzessionierten  Flughafens  von  nationaler  Bedeutung)  weichen 
und die rechtlichen Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadenersatzan-
sprüche gemäss Art. 679 ZGB nicht zur Verfügung stehen. An deren Stel-
le  tritt  ein Anspruch  auf  Entschädigung  für  die  Enteignung  der  nachbar-
rechtlichen  Abwehransprüche  gemäss  Art.  5  Abs.  1  EntG  (BGE  134  III 
248 E. 5.1 m.w.H.). In Bezug auf die Entschädigung von patentrechtlichen 
Verletzungsansprüchen  besteht  keine  entsprechende  Bestimmung  im 
Enteignungsgesetz. Damit verbleiben der Beklagten die Rechtsbehelfe in 
Art. 32 und Art. 40 PatG. Die Beklagte brachte aber selber nicht vor, sie 
habe ein Enteignungsverfahren eingeleitet oder mit der Klägerin Verhand-
lungen betreffend eine Zwangslizenz geführt. 

Die Beklagte führte nun aus, wenn ein von der Klägerin behaupteter Ein-
griff in das Klagepatent vorliegen würde, wäre ein solcher Eingriff aus öf-
fentlichem  Interesse  und  in Ausübung  hoheitlicher Aufgaben  erfolgt  und 
deshalb als öffentlich-rechtlicher Eigentumseingriff zu qualifizieren (Häfe-
lin/Müller/Uhlmann,  RZ  2157). Wie  die  Beklagte  zutreffend  ausführt  (act. 
2_21  RZ  38  ff.),  richtet  sich  die  Berechtigung  zur  Vornahme  von  Ein-
schränkungen  an  Immaterialgüterrechten  nach  den  gleichen  Grundsät-
zen,  wie  sie  auch  bei  der  Einschränkung  von  sachenrechtlich  begründe-
ten  Eigentumsrechten  aus  öffentlichem  Interesse  angewendet  werden. 
Die Kompetenz des Staates zum Eingriff in die unter die Eigentumsgaran-
tie  fallenden  Rechte  ergab  sich  aus  Art.  22ter  Abs.  2  aBV,  welche  Be-
stimmung  der  Schweizerischen  Eidgenossenschaft  und  den  Kantonen 
explizit  die  Kompetenz  eingeräumt  hatte,  Enteignungen  und  Beschrän-
kungen im öffentlichen Interesse vorzusehen. Mit Inkrafttreten der neuen 
Bundesverfassung  hat  sich  daran  nichts  geändert,  wenn  auch  diese 
Kompetenz  in  der Generalsklausel  von Art.  36  BV  aufgegangen  ist  (Bot-
schaft  über  eine  neue  Bundesverfassung  vom  20.  November  1996,  BBl 
1997 I 172 f.). In gleicher Weise hält auch Art. 30 des Abkommens über 
handelsbezogene  Aspekte  der  Rechte  an  geistigem  Eigentum  (TRIPS; 
Anhang  1C  zum Abkommen  über  die  Errichtung  der  Welthandelsorgani-
sation; SR 0.632.20) fest, dass die Mitglieder begrenzte Ausnahmen von 
den ausschliesslichen Rechten aus dem Patent vorsehen können, sofern 
diese Ausnahmen  weder  die  normale  Verwertung  des  Patents  noch  die 
berechtigten Interessen des  Patentinhabers  unangemessen  beeinträchti-
gen  und  dabei  die  berechtigten  Interessen  Dritter  berücksichtigt  werden. 
In Art.  31  TRIPS  werden  die  Bedingungen  der  Benutzung  des  Gegens-
tandes eines Patents ohne Erlaubnis des Rechteinhabers geregelt, wobei 
in  Art.  31  lit.  h  TRIPS  festgehalten  wird,  dass  dem  Rechtsinhaber  eine 

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nach den Umständen des Einzelfalls angemessene Vergütung zu zahlen 
ist. Insbesondere Art. 40e PatG, welcher Bestimmungen für alle nicht ver-
traglichen  Lizenzen  des  PatG  enthält,  ist  als  Folge  des  TRIPS-Vertrags 
(Art. 31 lit. a-c und e-h) eingefügt worden (Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 1 zu 
Art.  40e;  vgl.  Heinrich,  PatG/EPÜ,  RZ  5  zu  Art.  40a).  Wie  erwähnt,  hat 
nun  aber  die  Beklagte  nicht  ein  Enteignungsverfahren  gemäss  Art.  32 
PatG eingeleitet und auch nicht von den Rechtsbehelfen gemäss Art. 40 
ff. PatG Gebrauch gemacht. 

Die Beklagte macht schliesslich geltend, es liege eine öffentlich-rechtliche 
Eigentumsbeschränkung im Sinne einer materiellen Enteignung oder eine 
entschädigungslos hinzunehmende Einschränkung vor (act. 2_21 RZ 42). 
Eine  materielle  Enteignung  liegt  im  Gegensatz  zu  einer  formellen  vor, 
wenn  die  Trägerschaft  der  vermögenswerten  Rechte  unverändert  bleibt 
(Häfelin/Müller/Uhlmann,  RZ  2161).  Ein  solcher  Sachverhalt  würde  vor-
liegend  bestehen,  wenn  die  Klägerin  bei  einer  allfälligen  Nutzung  des 
Klagepatents durch die Beklagte weder die Inhaberschaft am Klagepatent 
noch ihre Abwehransprüche gegenüber Dritten verlieren würde. Eine ent-
schädigungslose  öffentlich-rechtliche  Eigentumsbeschränkung  liegt  vor, 
wenn die Beschränkung der aus dem Eigentum fliessenden Rechte nicht 
so  intensiv  ist,  dass  sie  einer  Enteignung  gleichkäme,  und  deshalb  ent-
schädigungslos  bleibt  (BGE  123  II  481  E.  6;  131  II  728  E.  2;  Häfe-
lin/Müller/Uhlmann, RZ 2162). Ein allfälliger Entschädigungsanspruch wä-
re  in  diesen  Fällen  öffentlich-rechtlicher  Natur  (Häfelin/Müller/Uhlmann, 
RZ  298).  Unabhängig  von  einer  allenfalls  bestehenden  Entschädigungs-
pflicht  müssen  sich  alle  öffentlich-rechtlichen  Beschränkungen  auf  eine 
genügende  gesetzliche  Grundlage  abstützen  (Häfelin/Müller/Uhlmann, 
RZ 2164 und RZ 2204). Vorliegend kommen als Rechtsgrundlage Art. 32 
und Art. 40 ff. PatG sowie Art. 31/32 TRIPS in Frage, wobei die Beklagte 
selber, wie erwähnt, nicht ausführte, sie habe die entsprechenden Verfah-
ren eingeleitet. Von der Beklagten nicht dargetan ist – und es liegen auch 
keine  Gründe  für  eine  entsprechende Annahme  vor    –,  es  gebe  im  Pa-
tentgesetz eine Gesetzeslücke in Bezug auf eine entschädigungslose öf-
fentlich-rechtliche  Eigentumsbeschränkung  oder  diese  Lücke  könne 
durch  Analogieschluss  aus  anderen  Gesetzen,  insbesondere  dem  Ent-
eignungsgesetz, gefüllt werden. 

19.  
Aufgrund dieser Überlegungen ist auf die Klage einzutreten (Art. 59 Abs. 
1 in Verbindung mit Art. 237 Abs. 1 ZPO). 

Seite 22 

Kosten und Entschädigungsfolgen 

20.  
Die  Gerichts-  und  Parteikosten  werden  dem  Endentscheid  vorbehalten 
(Art. 104 Abs. 1 ZPO).  

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Das Bundespatentgericht beschliesst: 

1.  
Auf die Klage wird eingetreten. 

2.  
Die Gerichts- und Parteikosten werden dem Endentscheid vorbehalten.  

Dieses Urteil geht an:  

–  RA Dr. M. Berger (mit Gerichtsurkunde)  
–  RA P. Widmer (mit Gerichtsurkunde)  
–  das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der  Rechtskraft,  mit 

Gerichtsurkunde) 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

Seite 23 

 
 
 
 
 
 
 
St. Gallen, 7. Juni 2012  

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Gerichtsschreiber 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Jakob Zellweger 

Versand: 14.06.2012 

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