# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 4d0beef6-0907-5345-a91b-79511417698f
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2008-09-18
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 18.09.2008 B-6068/2007
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-6068-2007_2008-09-18.pdf

## Full Text

taf_011_d(01)

Abtei lung II
B-6068/2007

{T 0/2}

U r t e i l  v o m  1 8 .  S e p t e m b e r  2 0 0 8

Richter Francesco Brentani (Vorsitz), David Aschmann, 
und Hans Urech;
Gerichtsschreiber Daniele Cattaneo;

A. _______,
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG, 
Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, 
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz;

Schutzverweigerung gegenüber der internationalen Mar-
kenregistrierung Nr. 853 858 „BIOROM“.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-6068/2007

Sachverhalt:

A.
Die A. _______ (nachfolgend:  Beschwerdeführerin) ist  Inhaberin  der 
international  registrierten  Marke  Nr.  853  858  “BIOROM”  (Ur-
sprungsland Deutschland).

Die Marke beansprucht Schutz in verschiedenen Vertragsstaaten des 
Madrider Markenabkommens, unter anderem auch in die Schweiz, für 
folgende Waren der Klasse 3 des Abkommens von Nizza über die in-
ternationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Ein-
tragung von Marken:

Klasse 3  : savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, déodorants pour usa-

ge personnel

B.
Gestützt auf Art. 6quinquies der Pariser Übereinkunft zum Schutz des ge-
werblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ), 
Art. 2 Bst. a MSchG und Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG erliess das Eid-
genössische Institut  für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz, 
IGE,  Institut)  am  11.  Oktober  2006  eine  vollständige  provisorische 
Schutzverweigerung (notification  de refus  provisoire total)  gegen die 
international registrierte Marke Nr. 853 858 “BIOROM” mit der Begrün-
dung, dass der Abnehmer im Zusammenhang mit den Waren der Klas-
se 3 unverzüglich verstehen würde, dass diese Bioqualität aufweisen 
und aus Rom stammen würden. Somit würde das Zeichen als Quali-
täts- und Herkunftsangabe die oben genannten Waren direkt beschrei-
ben und könne nicht zum Markenschutz zugelassen werden. Des Wei-
teren sei das Zeichen täuschend, wenn die Waren der Klasse 3 nicht 
aus Italien stammen würden.

C.
Mit Schreiben vom 18. Dezember 2006 nahm die Beschwerdeführerin 
zur  provisorischen  Schutzverweigerung  Stellung.  Sie  beantragt,  die 
Schutzverweigerung zurückzunehmen und dem Zeichen den Schutz in 
der  Schweiz  zu  gewähren.  Sie  machte  insbesondere  geltend,  beim 
Zeichen “BIOROM” handle es sich um ein Fantasiezeichen,  das von 
den Konsumenten nicht in einzelne Bestandteile zerlegt, sondern als 
Ganzes wahrgenommen werde. Es liege auf der Hand, dass ein Zei-

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chen,  das  aus  dem Element  “BIO” plus  ein  Fantasiebegriff  bestehe, 
eingetragen werden könne.

D.
Mit Schreiben vom 5. März 2007 hielt die Vorinstanz an der Zurückwei-
sung des Zeichens IR 853858 “BIOROM” für die beanspruchten Waren 
der Klasse 3 fest. Indem das Zeichen sowohl als Qualitätshinweis die 
Art und die Charakteristika der Produkte als auch die Herkunft der be-
anspruchten Waren der Klasse 3 direkt beschreibe, fehle ihm die kon-
krete Unterscheidungskraft. Die Vorinstanz führte weiter aus, der Be- 
standteil  “ROM”  weise  direkt  auf  Italiens  Hauptstadt  hin,  die  dem 
schweizerischen Abnehmer bekannt  sei. Im Zusammenhang mit  den 
beanspruchten Waren sei  das  Zeichen somit  geeignet,  als  geografi-
scher Hinwies auf Italien wahrgenommen zu werden. Demzufolge sei 
das Zeichen täuschend, wenn die Herkunft der Waren nicht der im Zei-
chen enthaltenen geografischen Bezeichnung entspreche.

E.
Mit  Schreiben vom 7. Mai  2007 brachte die Beschwerdeführerin  vor, 
die  Konsumenten  teilten  das  Zeichen  “BIOROM”  nicht  in  seine 
Einzelbestandteile  “BIO-”  und  “-ROM”  auf.  Der  Durchschnittskäufer 
werde  höchstens  das  Element  “BIO-”  als  entfernte  Inhaltsangabe 
erkennen, aber auf keinen Fall daran denken, dass die Endung “-ROM” 
einen Hinweis auf Rom enthalte. Überdies weise “-ROM” nicht nur auf 
die Stadt,  sondern auch auf ein elektronisches Speichermedium hin. 
Zudem sei es so, dass “ROM” im lateinischen Ursprung auch “matrix” 
bzw. “Formel” bedeute. Allein die Vieldeutigkeit des Begriffes zeige - so 
die  Beschwerdeführerin  -  dass  die  Schlussfolgerung  der  Vorinstanz 
unzutreffend  sei.  Eine  Irreführungsgefahr  sei  ebenfalls  ausge-
schlossen,  weil  die  Konsumenten  nicht  erwarteten,  dass  ent-
sprechend  gekennzeichnete  Waren  aus  Italien  stammen.  Nach 
Auffassung  der  Beschwerdeführerin  enthalte  “BIOROM”  höchstens 
einen Hinweis auf unter besonderen Umständen hergestellte Produkte, 
was aber die Schutzfähikeit des Zeichens nicht ausschliesse, weil die 
Endung “-ROM” unterscheidungskräftig sei. 

F.
Mit Verfügung vom 24. Juli 2007 verweigerte die Vorinstanz der inter-
nationalen  Registrierung  Nr.  853858  “BIOROM”  den  Schutz  in  der 
Schweiz gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG für die beanspruchten Waren 
der  Klasse  3.  Zur  Begründung  führte  sie  im  Wesentlichen  aus,  als 

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Ganzes liege im vorliegenden Fall eine Zeichenkombination vor, wel-
che vom schweizerischen Abnehmer im Sinne von “biologischen Pro-
dukten aus Rom” verstanden werde. Mit  anderen Worten beschreibe 
das Zeichen sowohl als Qualitätshinweis die Art und die Charakteristi-
ka als auch die Herkunft der beanspruchten Waren der Klasse 3 direkt. 
Das Zeichen erlaube dem Abnehmer nicht, die beanspruchten Waren 
von anderen Waren der  Konkurrenz zu unterschieden,  da es keinen 
Hinweis auf ein Unternehmen darstelle. Es fehle ihm somit die konkre-
te  Unterscheidungskraft,  und  das  Zeichen  müsse  des  Weiteren  den 
anderen Wettbewerbern freigehalten werden.

Neben der fehlenden Unterscheidungskraft - so die Vorinstanz - wecke 
das Zeichen aufgrund des Bestandteiles “ROM” zusätzlich eine Täu-
schungsgefahr  bezüglich  der  geographischen  Herkunft  der  bean-
spruchten Waren. Die Erwartungen des Schweizer Publikums könnten 
somit  getäuscht  werden,  sollten die Waren nicht  aus  Italiens Haupt-
stadt Rom stammen.

G.
Mit Eingabe vom 12. September 2007 reichte die Beschwerdeführerin 
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein, mit dem Antrag, die 
Verfügung des Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum vom 
24.  Juli  2007  aufzuheben,  den  markenrechtlichen  Schutz  der  inter-
nationalen  Marke  Nr.  853858  zu  gewähren  und  die  Beschwerde-
führerin angemessen zu entschädigen. Zur Begründung bringt sie vor, 
die Beurteilung eines Zeichens habe aufgrund des Gesamteindrucks 
zu erfolgen. Demnach sei das Zeichen “BIOROM” als ein aus einem 
einzigen  Wort  bestehendes  Zeichen  zu  betrachten,  das  keine  klare 
Aussage macht und insbesondere keinen Hinweis darauf enthält, dass 
die beanspruchten Waren biologisch hergestellt seien und zudem aus 
Rom stammen. Darüber hinaus sei “BIOROM” nicht Gemeingut da es 
die beanspruchten Waren nicht direkt beschreibe. Die Endsilbe sei als 
Endung eines Substantivs zu betrachten, weshalb es sich nicht um ei-
nen geographischen Namen handle. Selbst wenn, so die Beschwerde-
führerin,  die  beteiligten  Verkehrskreise  im  Zeichen  “BIOROM” einen 
Hinweis auf “ROM” erkennen würden, wäre dies keine Herkunftsanga-
be, weil niemand in der Schweiz erwarte, dass die kosmetischen Pro-
dukte in Rom tatsächlich hergestellt würden.  Die Beschwerdeführerin 
beruft sich schliesslich auf den Grundsatz der Gleichbehandlung, un-
ter  Verweis  auf  bereits  hinterlegte  Zeichen  mit  der  Endung  “-ROM” 
und/oder der Vorsilbe “BIO-”.

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H.
Mit Vernehmlassung vom 29. Oktober 2007 beantragt die Vorinstanz, 
die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführe-
rin vollumfänglich abzuweisen. Sie verweist für die Begründung auf die 
angefochtene  Verfügung  und  führt  ergänzend aus,  dass  das  Institut 
nicht  alle  Zeichen mit  der  Endung “-ROM” zurückweise,  sondern  im 
Kontext  mit  den weiteren Zeichenelementen und den beanspruchten 
Waren und Dienstleistungen entscheide, ob im Bestandteil “ROM” die 
italienische  Hauptstadt  gesehen  werde  oder  nicht.  Nach  Auffassung 
der  Vorinstanz  liegen  mit  den  von  der  Beschwerdeführerin  zitierten 
Voreintragungen mit der Endung “-ROM” und Voreintragungen mit dem 
Bestandteil  “BIO-”  keine  vergleichbaren  Sachverhalte  vor,  die  eine 
Gleichbehandlung  in  Bezug  auf  “BIOROM”  rechtfertigen  würde.  Die 
Vorinstanz führt weiter aus, die Beurteilung ob in Bezug auf den Zei-
chenbestandteil “ROM” Herkunftserwartungen bestehen oder dem Zei-
chen ein klar erkennbarer Symbolcharakter zukomme, sei nie abstrakt, 
sondern immer im Zusammenhang mit den konkret benspruchten Wa-
ren vorzunehmen. Aus dieser Betrachtungsweise, könne nicht ausge-
schlossen  werden,  dass  der  Abnehmer  im Zusammenhang  mit  dem 
Zeichenbestandteil  “ROM” für  die beanspruchten Waren Herkunftser-
wartungen habe.

I.
Mit Schreiben vom 27. November 2007 führt  die Beschwerdeführerin 
zu den Ausführungen der Vorinstanz aus, es stelle eine nicht gerecht-
fertigte Ungleichbehandlung in Bezug auf Voreintragungen dar, wenn 
“BIOROM” als ein Hinweis auf die Stadt Rom enthaltenes Zeichen zu-
rückgewiesen werde. Des Weiteren könne eine Irreführung nur dann 
vorliegen, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit bestehe, dass diese 
tatsächlich eintritt, denn der Prüfungsmassstab sei die Wahrnehmung 
des durchschnittlichen Abnehmers  und nicht  jene eines  Abnehmers, 
der sich besonders leicht irreführen lasse. 

J.
Mit Schreiben vom 14. Dezember 2007 verzichtete die Vorinstanz auf 
die Einreichung einer Stellungnahme zum Schreiben der Beschwerde-
führerin vom 27. November 2007. Sie beantragte unter Hinweis auf die 
Begründung  des  angefochtenen  Entscheids,  die  Beschwerde  unter 
Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.

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K.
Mit  Instruktionsbrief  vom 11. Januar  2008 lud  der  Instruktionsrichter 
die Parteien ein,  beweiskräftige  Belege zur  Beantwortung der  Frage 
einzureichen, welche Produkte der Klasse 3 in Rom heute oder in na-
her Zukunft in nennenswertem Umfang produziert oder in der Schweiz 
zum Verkauf eingeführt  werden und aus welchen anderen Tatsachen 
sich  ein  sachlicher  Zusammenhang dieser  Stadt  mit  den  genannten 
Produkten  ergebe.  Weiter  wurden  die  Parteien  eingeladen,  sich  zu 
äussern,  in  welchen  Kombinationen  und  Bedeutungen  der  Wortbe-
standteil “-rom” in der Schweiz verwendet und verstanden werde und 
falls der Wortbestandteil mehrdeutig wäre, wie häufig und von wem in 
der  schweizerischen  Tagespresse  oder  in  anderen  repräsentativen 
Publikationen  zum  relevanten  Sprachgebrauch  welche  dieser 
verschiedenen Bedeutungen verwendet werde.

L.
Mit Schreiben vom 8. Februar 2008 führte die Vorinstanz aus, in Rom, 
neben Mailand und Turin, der drittgrössten italienischen Industriestadt, 
seien neben Maschinenbau, grafischem Gewerbe, Informatik, Elektro-, 
Kunststoff-,  Bekleidungs-,  Holz-  und  Lebensmittelindustrie  auch  füh-
rende  Industriezweige  der  Chemie  mit  Schwerpunkt  Erdölraffinerie 
und Pharmaindustrie  ansässig. Darüber  hinaus seien in  den italieni-
schen “Gelben Seiten” vier römische Unternehmen aufgelistet, die zur 
Kategorie  der  chemischen,  kosmetischen  und  pharmazeutischen  In-
dustrie gehörten. Sowohl die kosmetische Industrie als auch die Pro-
duktion  von Parfümeriewaren wiesen enge Verbindungen bzw. Über-
schneidungen  zur  chemischen  und  pharmazeutischen  Industrie  auf. 
Die Tatsachen, dass Italien sowohl der zweitwichtigste Handelpartner 
als auch der zweitwichtigste Warenlieferant für die Schweiz sei und die 
am  häufigsten  in  die  Schweiz  importierten  Waren  pharmazeutische 
Produkte darstellen, liessen ohne Weiteres den Schluss zu, dass die in 
Rom bzw. Italien produzierten Kosmetika und Parfümeriewaren auch in 
die Schweiz exportiert werden. 

Was die Verwendung von “ROM” als Suffix und diesbezügliche Bedeu-
tungen anbelangt, lasse sich aus keinem der einschlägigen Wörterbü-
cher eine Bedeutung entnehmen.

M.
Mit Schreiben vom 7. Februar 2008 verdeutliche die Beschwerdeführe-
rin  ihren Standpunkt  weiter  und betone Rom sei  in erster  Linie eine 

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Beamtenstadt bzw. unterstreiche die Wichtigkeit als Hauptstadt Italiens 
in Verbindung mit dem Vatikan als religiöses, historisches und touristi-
sches  Zentrum. Der  produktive  industrielle  Sektor  sei  hingegen  von 
geringerer  Bedeutung,  und eine besondere  Bedeutung  von Rom für 
Kosmetika lasse sich nicht eruieren. Ferner komme die Buchstabenfol-
ge “R-O-M” als Wort für die Stadt Rom, für einen “männlichen Zigeu-
ner” und als  Abkürzung von CD-Rom vor. “-ROM” sei  in  zahlreichen 
bereits eingetragenen Marken als Endsilbe enthalten. Somit lasse sich 
festhalten, dass der Wortbestandteil mehrdeutig sei. Zudem könne der 
Gebrauch von “-ROM” im Sinne einer Endsilbe, die auf die Stadt Rom 
verweise, ausgeschlossen werden.

N.
Mit Schreiben vom 20. Februar 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die 
Einreichung einer Stellungnahme zum Schreiben der Beschwerdefüh-
rerin vom 7. Februar 2008. Sie beantragte unter Hinweis auf die Be-
gründung des angefochtenen Entscheids, die Beschwerde unter Kos-
tenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.

O.
Mit Schreiben vom 13. März 2008 verwies die Beschwerdeführerin im 
Wesentlichen auf ihre Eingabe vom 7. Februar 2008 und beantragt ge-
mäss Begehren der  Beschwerdeschrift  vom 12. September  2007 zu 
entscheiden.

P.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt  (vgl. Schreiben der 
Beschwerdeführerin vom 27. November 2007).

Q.
Auf die erwähnten und weitere aktenkundigen Argumente und Unterla-
gen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erschei-
nen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom  24. Juli 2007 stellt eine Verfügung 
im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Ver-
waltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Das 

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Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen 
Eintragungsverfügungen  der  Vorinstanz  in  Markensachen  zuständig 
(Art.  31,  32  und  33  Bst.  d  des  Verwaltungsgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni 2005; VGG, SR 173.32). 

Die  Beschwerdeführerin  ist  als  Adressatin  der  angefochtenen  Verfü-
gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an 
ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung 
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt 
(Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde frist-
gerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich bereits im 
vorinstanzlichen  Verfahren  rechtsgenüglich  ausgewiesen  (Art.  11 
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 
ff. VwVG). 

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.
Innerhalb  eines  Jahres  ab  Mitteilung  einer  Internationalen  Marken-
schutzregistrierung kann die Vorinstanz erklären, dass sie dieser Mar-
ke den Schutz in der Schweiz verweigere (RKGE in sic!  2006 S. 31 
Schmuckkäfer). Sie muss dafür mindestens einen in der Pariser Ver-
bandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ; SR 
0.232.01) erwähnten Grund angeben (Art. 5 Abs. 1 des Madrider Ab-
kommens über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Han-
delsmarken,  revidiert  in  Nizza  am  15.  Juni  1957,  MMA,  SR 
0.232.112.2).  Mit  der  Notifikation  der  Registrierung  der  Marke  IR 
Nr. 853 858 am 3. November 2005 und dem Versand der vorsorglichen 
Schutzverweigerung am 11. Oktober 2006 wurde diese Jahresfrist ein-
gehalten.

3.
Als Ablehnungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke je-
der Unterscheidungskraft  entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen 
oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung 
der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, 
des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung die-
nen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redli-
chen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlands üblich 
seien (Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz 
unter Hinweis auf den inhaltlich entsprechenden Tatbestand von Art. 2 
Bst. a  MSchG,  der Zugehörigkeit  zum Gemeingut  (Appartenance au 

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domaine public)  angerufen. Zeichen,  die  Gemeingut  sind,  sind  nach 
jener  Bestimmung vom Markenschutz  ausgeschlossen,  es  sei  denn, 
dass  sie  sich  im  Verkehr  für  die  beanspruchten  Waren  oder 
Dienstleistungen durchgesetzt haben.

4.

4.1 Die Vorinstanz hat das Eintragungsgesuch der Beschwerdeführe-
rin  gestützt  auf  Art.  2  Bst. a  und c  des  Markenschutzgesetzes  vom 
28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) zurückgewiesen.

4.2 Vom  Markenschutz  ausgeschlossen  sind  nach  Art.  2  Bst.  a 
MschG, Zeichen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche Unter-
scheidungskraft fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht.

4.3 Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifikati-
on von Waren und Dienstleistungen dienen können und vom Publikum 
nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden wer-
den  (LUCAS DAVID,  in:  Kommentar  zum  schweizerischen  Privatrecht, 
Markenschutzgesetz/Muster-  und  Modellgesetz,  Basel  1999,  MSchG 
Art. 2 N. 5 [nachfolgend zitiert:  DAVID,  MSchG]). Zeichen,  welche der 
Abnehmer nicht als betriebsbezogenen Unterscheidungshinweis, son-
dern als sachliche Aussage über Art und Eigenschaften des Produktes 
versteht, bilden keine Marke und sind zurückzuweisen. Gleichzeitig hat 
der  Schutzausschlussgrund  der  Zugehörigkeit  zum  Gemeingut  aber 
auch zu verhindern, dass dem Wirtschaftsverkehr wesentliche Zeichen 
entzogen, bzw. von einem Konkurrenten in wettbewerbsbeschränken-
der Weise monopolisiert werden EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/
Lucas  David  [Hrsg.],  Schweizerisches  Immaterialgüter-  und  Wettbe-
werbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 34 
[nachfolgend zitiert: MARBACH, Markenrecht].

4.4 Zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zählen unter 
anderem beschreibende Angaben. Diese nehmen unmissverständlich 
auf  den  Kennzeichnungsgegenstand  Bezug,  indem  sie  eine  direkte 
Aussage über  bestimmte Eigenschaften oder  die Beschaffenheit  der 
zu  kennzeichnenden  Ware  machen.  Es  handelt  sich  namentlich  um 
Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art,  Zusam-
mensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, 
Ursprungsort  oder  Herstellungsort  aufgefasst  zu  werden. Gemeingut 
ist  allerdings nur dann anzunehmen, wenn das Publikum die Bedeu-
tung des betreffenden Wortes unmittelbar erkennen kann, ohne dass 

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eine  besondere  Denkarbeit  oder  ein  Aufwand  an  Fantasie  nötig  ist 
(BGE 118 II 182 E. 3b Duo; Urteil des Bundesgerichts 4A.7/1997 vom 
23.  März  1998  E.  1  in  sic!  1999  S. 397  Avantgarde;  Entscheid  der 
RKGE vom 29. September 1997 in sic! 1997 S. 561 E. 3 Mirabell; Ent-
scheid der RKGE vom 6. Oktober 2000 in sic! 2001 S. 28 E. 2 Levante; 
CHRISTOPH WILLI,  in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri-
schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und in-
ternationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art.  2 N. 35 ff. [nachfolgend: 
WILLI, Markenschutzgesetz]; MARBACH, Markenrecht, S. 37 f.).

4.5 Dem Zweck der Marke als Kennzeichnungsmittel folgend ist für die 
Beurteilung  der  Unterscheidungskraft  die  Auffassung  der  Abnehmer 
massgebend. Das Gericht hat deshalb vorab die massgeblichen Ver-
kehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Mar-
kenrecht, in sic! 2007 S. 3 [nachfolgend zitiert:  MARBACH, Verkehrskrei-
se]). Konsumgüter  des täglichen Gebrauchs richten sich vorwiegend 
an den Durchschnittskonsumenten. Diesfalls  dürfen nicht  Kenntnisse 
vorausgesetzt werden, für die es besonderer Interessen oder Nachfor-
schungen bedarf (WILLI, Markenschutzgesetz, Art. 2 N. 41). Nur soweit 
der Kaufentscheid nicht beim eigentlichen Konsumenten liegt, sondern 
von dritten  Kreisen gefällt  wird,  ist  auf  das Verständnis  der entspre-
chenden Fachkreise abzustellen (MARBACH, Verkehrskreise, S. 11).

4.6 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. 
Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke 
aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Lan-
dessprache schutzunfähig,  so ist  die Eintragung zu verweigern (Ent-
scheid der RKGE vom 6. Oktober 2000 in sic! 2001 S. 28 E. 2 Levante; 
Entscheid der RKGE vom 18. August 2005 in sic! 2005 S. 21 E. 9 Ge-
lactiv; WILLI,  Markenschutzgesetz, Art. 2 N. 15;  MARBACH, Markenrecht, 
S. 32).

4.7 Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich sodann nach dem Ge-
samteindruck.  Aus  der  Massgeblichkeit  des  Gesamteindrucks  folgt, 
dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgenom-
men ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend 
ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemen-
te)  nicht  von  gemeinfreien  Elementen  geprägt  wird  (BGE 99  II  403 
E. 1a Biovital; BGE 104 Ib 139 E. 2 Sano-Vital).

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5.

5.1 Die Vorinstanz stützt ihre Zurückweisung der Marke auf eine Be-
deutung von “BIOROM” als eine als Ganzes nicht zu interpretierende 
Zeichenkombination, welche vom schweizerischen Abnehmer im Sinne 
von  “biologische  (Produkte)  aus  Rom”  verstanden  wird.  Laut  der 
Vorinstanz bestehe das Zeichen aus der üblichen Kurzform “BIO” und 
dem  Bestandteil  “ROM”.  Der  Durchschnittsabnehmer  nehme  von 
selbst diese Auftrennung vor, da die Zeichenkombination als Ganzes 
keinen Sinngehalt aufweise und er somit automatisch versuchen wer-
de, bekannte Bestanteile zu eruieren. Da die Auftrennung der Kombi-
nation in “BIO” und “ROM” rein phonetisch als auch in Bezug auf die 
vorhandene Silbenzahl im Vordergrund stehe und eine andere Auftei-
lung als nicht sprachregelkonform einzustufen wäre, könne davon aus-
gegangen werden, dass der schweizerische Abnehmer, auch im Hin-
blick auf die Tatsache, dass der Kombination ein möglicher Sinngehalt 
zugeordnet  werden  soll,  “BIO”  mit  der  üblichen  Kurzform  für  “biolo-
gisch” und “ROM” mit der Hauptstadt Italiens in Verbindung bringe.

Die  Beschwerdeführerin  bestreitet  diese  Einschätzung  insbesondere 
mit dem Vorbringen, dass der Umstand, wonach die Endung “-ROM” in 
zahlreichen Marken enthalten sei, zeige, dass die Konsumenten diese 
Endung nicht mit der Stadt Rom in Verbindung bringen. Darüber hin-
aus werde “BIOROM” von den beteiligten Verkehrskreisen nicht in die 
einzelnen Bestandteile “BIO-” und “-ROM” zerlegt, sondern als Einheit 
wahrgenommen,  da die  Endsilbe “-ROM” keine sprachliche Aussage 
mache. 

5.2 Beim in Frage stehenden Zeichen geht es um eine reine Wortmar-
ke. Trennt man das Zeichen  in zwei Silben auf, so sind die zwei Be-
standteile “BIO-” und “-ROM” zu erkennen. Die Auftrennung in “BI-” und 
“-OROM” oder “BI-” “-O-” “-ROM” wäre allerdings, laut der Beschwerde-
führerin, genauso plausibel. Geht man von den zwei Silben “BIO- und 
“-ROM” aus, so ist der vorbekannte Teil “BIO” zu erkennen. Mit dem für 
markenmässige  Benützung  beliebten  Ausdruck  “BIO” hatte  sich  das 
Bundesgericht mehrere Male zu befassen, nämlich in den Zusammen-
setzungen “BIOCLINIQUE” (BGE 101  Ib  15),  “BIOVITAL” (BGE 99 II 
402) und “BIONORM” (Urteil vom 29. März 1977 i. S. Merck, veröffent-
licht in PMMBI 1977 I 44). Wie in diesen Entscheiden ausgeführt wor-
den ist, stammt der Ausdruck aus dem Griechischen, bedeutet in ers-
ter Linie Leben und kommt in Haupt- wie in Eigenschaftswörtern vor. 

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Im  Wort  “biologisch”  weist  er  von  allem  auf  die  naturreine  Zusam-
mensetzung oder Erzeugung von Nahrungsmitteln hin. Als Hinweis auf 
Produkte von natürlicher Beschaffenheit werden das Wort “biologisch” 
und die Abkürzung “BIO” auch in der Werbung für Pflege- und Schön-
heitsmittel  verwendet  (BGE  101  Ib  17  und  vgl.  für  alle  Urteil  vom 
12. September 1979 i. S. Pharma-Cosma veröffentlicht in PMMBI 1979 
I 55 “BIOCERNE”).

6.

6.1 Die Vorinstanz führt zwar aus, dass, was den Bestandteil “BIO” be-
trifft, das Zeichen als Qualitätshinweis die Art und die Charakteristika 
der Produkte direkt beschreibt und auf eine naturreine Zusammenset-
zung oder Erzeugung der Produkte hinweist. Aus der angefochtenen 
Verfügung ist  allerdings nicht  ersichtlich in  wie weit  die  Kombination 
der Silben “BIO-” und “-ROM”, in ihrem Gesamteindruck für die bean-
spruchten Waren der Klasse 3 direkt beschreibend sein soll und somit 
als  Sachbezeichnung  ohne  konkrete  Unterscheidungskraft  im  Sinne 
von Art. 2 Bst. a MschG zu betrachten wäre. Für die Beurteilung der 
Eintragungsfähigkeit des Zeichens "BIOROM" ist entscheidend, ob das 
Zeichen als Ganzes, d. h. der Sinn der Wortzusammensetzung für das 
schweizerische Publikum, eindeutig erkennbar ist.

6.2 Die Buchstabenfolge "B-I-O-R-O-M" ergibt nach den Sprachregeln 
keine eindeutige,  bestimmte Bedeutung. Der  Adressat  könnte  in  der 
Buchstabensequenz  "BIOROM"  das  Präfix  “BIO”  erblicken,  vermag 
aber in der Kombination von “BIO” mit “ROM” keinen bestimmten und 
logischen Sinn zu erkennen. Nach den deutschen Sprachregeln müss-
te das Wort so etwas bedeuten wie “biologisches Rom” was dann aber 
eher der Bedeutung eines “umweltfreundlichen Roms” naheliegen wür-
de. Der Vorinstanz kann deswegen nicht gefolgt werden, wenn sie dar-
auf hinweist, dass "BIOROM" als “biologische Produkte aus Rom” auf-
gefasst wird. 

6.3 Es ist unbestritten, dass “ROM” für sich allein genommen (italie-
nisch/lateinisch Roma), als Hinweis auf die Stadt Rom zu deuten wäre. 
Strittig ist demgegenüber die Frage, ob “-ROM” als Endung von “BIO-
ROM”, in den relevanten Kreisen als relativ bedeutungslose Endsilbe 
oder eben gerade als Hinweis auf die Hauptstadt Italiens verstanden 
wird. Die Beschwerdeführerin macht dazu geltend, dass die Buchsta-
benfolge “R-O-M” in verschiedenen Formen vorkommt: als Wort für die 

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Stadt “Rom”; als Wort für einen “männlichen Zigeuner” und als Abkür-
zung für “read only memory” im Zusammenhang mit CD-rom. 

Der Konsument wird in der Kombination “BIOROM” das Element “BIO-” 
wohl erkennen. Der Betrachter hat aber keinen Anlass, die Marke in 
die Bestandteile "BIO" und "ROM" zu zergliedern und sich um deren 
Bedeutung zu kümmern (vgl. sic! 1999 S. 558 Dystar). Die Verbindung 
der  beiden Silben “BIO” und “ROM” zur  Kombination von “BIOROM” 
weist keine bestehende Wortbedeutung auf, sondern entspricht einer 
neuen Wortbildung. Im Zusammenhang mit  den von der hinterlegten 
Marke beanspruchten Waren ist im Zeichen "BIOROM" kein eindeuti-
ger Wortsinn und entsprechend auch keine unmittelbare Beschreibung 
enthalten. 

Eine solche Beurteilung wird durch den Umstand nahe gelegt,  dass 
sich der Wortbestanteil "BIO" in der Regel auf das nachfolgende Subs-
tantiv bezieht, mithin dazu dient, die Art der Produktion oder die Pro-
duktionsweise zu charakterisieren (vgl. BGE 99 II 401). Entspricht das 
Nachwort dem Namen einer Stadt, so wird aus der Kombination nicht 
ohne weiteres abgeleitet werden, diese sei biologisch oder als solche 
naturnahe. Mit  anderen  Worten,  selbst  wer  in  der  Marke “BIOROM” 
das  Wort  “ROM”  erkennt,  wird  wegen  der  Bedeutungslosigkeit  des 
ganzen Zeichens in der Marke als ganzes keine unmittelbar beschrei-
bende Aussage erkennen (vgl. sic! 1999 S. 558 Dystar). In der Struktur 
des Wortes “BIOROM” lässt sich eine typische Bauweise (vgl. weitere 
Beispiele  wie  Gasprom,  Syndrom,  Fibrom,  Cytochrom  unter 
http://wortschatz.uni-leipzig.de/)  erkennen,  die  auch  für  die  Struktur 
von Wortneuschöpfungen in der Wissenschaft charakteristisch ist, und 
wo bestimmte Regelmässigkeiten der Wortbildung vorkommen. Dabei 
spielen Endungen wie -ol, -al, -an, -il, -yl, die in der Pharmazie und der 
Chemie gebräuchlich sind, eine wichtige Rolle und geben den entspre-
chenden Markennamen den Anstrich von Fachtermini und den Produk-
ten  damit  die  Aura  einer  wissenschaftlich  garantierten  Qualität  (vgl. 
LAURA SERGO,  Bewusstsein  im Spiegel  der  Markenrechtsprechung,  in: 
Kultur  und Übersetzung. Methodologische Probleme des Kulturtrans-
fers, Tübingen, Narr, 2 (2002), S. 269-281; mit zahlreichen Hinweisen). 
Es ist denkbar, dass “-ROM” eine ähnliche Funktion zukommen könn-
te,  wobei  dies  kaum  oder  nur  in  sehr  entferntem  Masse  eine 
Assoziation zur Stadt Rom auslösen dürfte.

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6.4 Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Mar-
ke verwendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, 
entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen 
des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des 
Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder na-
heliegende Beziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, 
welche die  Täuschungsgefahr  erhöhen oder  beseitigen können. Ent-
scheidend ist, ob eine Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu 
einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und 
so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt. In 
solchen Fällen besteht  die Gefahr der  Irreführung,  falls  die mit  dem 
Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 132 III 
770 E. 2.1  Colorado mit Hinweisen, BGE 4A.14/2006 vom 7. Dezem-
ber 2006 E. 4.1 Champ; BGE 128 III 454 E. 2.2 Yukon).

Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen nach Art. 47 Abs. 2 
MSchG geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden 
Verkehrskreisen  nicht  als  Hinweis  auf  eine  bestimmte  Herkunft  der 
Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Keine Gefahr der Ir-
reführung besteht, wenn die geografische Angabe für die beanspruch-
ten Waren und Dienstleistungen erkennbar - trotz bekanntem geografi-
schem Gehalt - Fantasiecharakter hat, offensichtlich nicht als Produk-
tions-,  Fabrikations-  oder  Handelsort  in  Frage  kommt,  als  Typenbe-
zeichnung erkannt wird oder sich im Verkehr als Kennzeichen für ein 
bestimmtes  Unternehmen  durchgesetzt  hat  (vgl.  BGE  132  III  770 
E. 2.1  Colorado,  BGE  4A.14/2006  vom  7.  Dezember  2006  E.  4.1 
Champ, BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon, BGE 117 II 327 E. 2 Montpar-
nasse).

6.5 Weder die Vorinstanz noch das Bundesverwaltungsgericht, welche 
den  Sachverhalt  von  Amtes  wegen  abzuklären  haben,  vermochten 
aussagekräftig glaubhaft zu machen, dass in BIOROM ein Hinweis auf 
die Stadt Rom erkannt wird und, dass der Stadt eine erhebliche Be-
deutung im Zusammenhang mit der Kosmetikindustrie zukäme. Insbe-
sondere vermochten beide nicht darzulegen, welche der Produkte der 
Klasse 3 in Rom heute oder in naher Zukunft in nennenswertem Um-
fang produziert,  angeboten oder  in  der  Schweiz zum Verkauf  einge-
führt  werden, oder darzulegen, aus welchen anderen Tatsachen sich 
ein sachlicher Zusammenhang der Stadt mit den genannten Produkten 
ergibt.  Die  von  der  Vorinstanz  beigelegten  Auszüge  aus 
www.paginegialle.it  ergeben  unter  dem  Suchkriterium  “cosmetica, 

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Roma” 5 Treffer, was im Vergleich zum Beispiel zu Milano mit 48 Tref-
fern, Turin mit 6 Treffern, Bologna mit 8 Treffern, Parma mit 7 Treffern, 
zum Teil wesentlich kleiner erscheint und sich mit verhältnismässigem 
Aufwand nicht weiter abklären lässt.

Nachdem für das Bundesverwaltungsgericht nicht erstellt ist, dass der 
massgebliche  Konsumentenkreis  in  BIOROM  einen  Hinweis  auf  die 
Stadt Rom erkennen wird, erübrigen sich hierzu weitere Ausführungen. 

Wortbildungen  wie  in  casu,  die  bloss  entfernt,  mit  Hilfe  besonderer 
Fantasie auf die Beschaffenheit, Herkunft oder Zweckbestimmung ei-
ner Ware schliessen lassen, sind indessen nicht Gemeingut (BGE 99 I 
404 mit Hinweisen) und kann die Markenfähigkeit nicht abgesprochen 
werden.

7.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der 
hinterlegten Marke “BIOROM” für die beanspruchten Waren der Klasse 
3  (Seifen,  Parfümeriewaren,  ätherische  Öle,  Mittel  zur  Körper-  und 
Schönheitspflege, Haarwässer und Zahnputzmittel) zu Unrecht zurück-
gewiesen hat. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und der inter-
nationalen Marke Nr. 853 858 in der Schweiz Schutz zu gewähren.

8.
Bei  diesem  Ausgang  des  Verfahrens  sind  keine  Kosten  zu  erheben 
(Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleiste-
te Kostenvorschuss zurück zu erstatten. 

Der obsiegenden, anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin ist  eine 
Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhält-
nismässig  hohen  Kosten  des  Beschwerdeverfahrens  zuzusprechen 
(Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote 
eingereicht hat, ist die Parteientschädigung aufgrund der Akten zu be-
stimmen und auf Fr. 2'500.- (inkl. MWST) festzusetzen (Art. 8 und 14 
Abs. 2  des  Reglements  vom 21. Februar  2008 über  die  Kosten und 
Entschädigungen  vor  dem  Bundesverwaltungsgericht  (VGKE,  SR 
173.320.2). Fehlt  wie  vorliegend eine unterliegende Gegenpartei,  ist 
die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen An-
stalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 
Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Auf-
gaben  des  Eidgenössischen  Instituts  für  Geistiges  Eigentum (IGEG, 
SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eige-

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ner Rechtspersönlichkeit. Sie ist  in eigenem Namen mit  dem Vollzug 
des  Markenschutzgesetzes  beauftragt  (Art.  2  Abs.  1  Bst.  a  und  b 
IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung 
in eigenem Namen erlassen und die dafür vorgesehene Gebühr erho-
ben. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzu-
erlegen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die  Beschwerde  wird  gutgeheissen.  Die  Verfügung  des  Eidgenössi-
schen Instituts für Geistiges Eigentum vom 24. Juli 2007 wird aufgeho-
ben und das Institut  angewiesen,  der  internationalen Marke Nr. 853 
858 “BIOROM” in der Schweiz für die beanspruchten Waren definitiv 
Schutz zu gewähren.

2.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- wird der Beschwerde-
führerin aus der Gerichtskasse zurückerstattet, sobald dieses Urteil in 
Rechtskraft erwachsen ist.

3.
Der Beschwerdeführerin  wird zulasten des Eidgenössischen Instituts 
für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (inkl. 
MWST) zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an: 

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde);
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR Nr. 853 858 BIOROM; Gerichtsurkunde);
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde).

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani Daniele Cattaneo

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die folgende Seite verwiesen.

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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden (Art. 72 ff,,  90 ff.,  und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch-
tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerde-
führer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 23. September 2008

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