# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** e881ee43-81c5-56b4-83f9-ee7e765e84c8
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2017-01-18
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2017_002
**Docket/Reference:** S2017_002
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/97/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2017_002 

  U r t e i l   v o m   1 8 .   J a n u a r   2 0 1 7    

Besetzung 

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

A AG,  

vertreten durch Fürsprecherin lic. iur. Catherine Weisser, 
patentanwaltlich beraten durch Patentbüro Paul Rosenich, 

Klägerin 

gegen 

B AB,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und 
Rechtsanwältin MLaw Esther Baumgartner, patentanwaltlich 
beraten durch Martin Toleti, 

Beklagte 

Gegenstand 

Vorsorgliche Massnahmen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S2017_002 

Der Präsident zieht in Erwägung: 

1.  
Mit  Eingabe  vom  13.  Januar  2017  stellte  die  Klägerin  folgendes  Mass-
nahmebegehren: 

"1.  Der  Beklagten  sei  superprovisorisch  zu  verbieten,  während  der  Dauer  des 
am  11.1.2017  angehobenen  Klageverfahrens  bis  zum  Vollzug  des  Urteils 
über den Streitgegenstand, namentlich 

a)  alle  Patente,  Patentanmeldungen,  Gebrauchsmuster  und  Gebrauchs-
musteranmeldungen  der  Familie,  die  gestützt  auf  die  internationale  Pa-
tentanmeldung  111  (WO  222)  vom  tt.mm.yyyy  hervorgegangen  sind, 
insbesondere des Patents EP 333, und 

b)  alle  Patente,  Patentanmeldungen,  Gebrauchsmuster  und  Gebrauchs-
musteranmeldungen  der  Familie  ist,  die  gestützt  auf  die  internationale 
Patentanmeldung 444 (WO 555) vom tt.mm.yyyy  

[recte: b)  alle  Patente,  Patentanmeldungen,  Gebrauchsmuster  und  Ge-
brauchsmusteranmeldungen der Familie, die  gestützt  auf die  in-
ternationale  Patentanmeldung  444  (WO 555)  vom  tt.mm.yyyy 
hervorgegangen sind,] 

an  einen  Dritten  zu  übertragen,  zu  verpfänden,  Lizenzen  daran  einzuräu-
men,  Gebrauchsmuster  abzuzweigen,  keine  nachträglichen  Teilanmeldun-
gen einzureichen, oder auf Rechte zu verzichten, oder sonst wie ohne vor-
herige schriftliche Zustimmung der Klägerin darüber zu verfügen; 

2.   Der  Beklagten  sei  superprovisorisch  zu  verbieten,  während  der  Dauer  des 
am  11.1.2017  angehobenen  Klageverfahrens  bis  zum  Vollzug  des  Urteils 
ohne  vorherige  schriftliche  Zustimmung  der  Klägerin  im  Prüf-  und  Ertei-
lungsverfahren  der  internationalen  Patentanmeldung  444  (WO  555)  vom 
tt.yy.yyyy  und  an  allen  aus  dieser  hervorgegangenen  Patentanmeldungen, 
weitere Handlungen im vor dem EPA in München und/oder anderen Patent-
ämtern vorzunehmen; 

3.   Die  Anordnungen  gemäss  Rechtsbegehren  Ziffern  1,  und  2  seien  mit  An-
drohung  von Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichter-
füllung, und der Bestrafung der Organe der Beklagten  wegen Ungehorsam 
gegen  eine  amtliche  Verfügung  nach  Art.  292  StGB  im Widerhandlungsfall 
zu verbinden. 

4.   Das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  sei  mit  superprovisorischer  Verfügung 
anzuweisen,  die  Verfügungsbeschränkung  gemäss  Rechtsbegehren  Ziff.  1 
in  Bezug  auf  den  Schweizer  Teil  des  dort  genannten  Patents  EP  333  vor-
zumerken,  bis  über  die  am  11.1.2017  eingereichte  Klage  rechtskräftig  ent-
schieden ist. 

Alles  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  zulasten  der  Beklagten,  zzgl. 
MwSt. und unter Einschluss der Kosten für die notwendigerweise beigezogenen 
Patentanwälte." 

Seite 2 

 
 
 
S2017_002 

2. 
Zur Begründung macht die Klägerin (unter Verweis auf ihre Klagebegrün-
dung  im  ordentlichen  Verfahren)  geltend,  die  Beklagte  sei  eingetragene 
Alleineigentümerin  des  europäischen  Patents  EP  333.  Die  Schweiz  sei 
Benennungsland  dieses  Patents.  Ferner  sei  die  Beklagte  eingetragene 
Alleineigentümerin  der  internationalen  Patentanmeldung  444  (WO  555). 
Die Schweiz sei ein Bestimmungsland dieser Patentanmeldung.  

Die  Klägerin  sei  massgeblich  an  allen  Entwicklungsarbeiten  beteiligt  ge-
wesen, deren Ergebnisse schliesslich in die internationalen Patentanmel-
dungen WO 222 vom tt.mm.yyyy – und u.a. in das Streitpatent EP 333 – 
sowie WO 555 vom tt.mm.yyyy gemündet hätten. Gestützt darauf seien in 
Japan,  Russland  und  in  den  USA  Patente  erteilt worden.  In  Europa  und 
anderen  Ländern  sei  das  Prüfungs-  und  Erteilungsverfahren  noch  nicht 
abgeschlossen. Sie habe nicht ahnen können, dass sich die Beklagte mit 
gemeinsam  erarbeiteten  Entwicklungsergebnissen  bösgläubig  gegen  sie 
wenden  würde,  sobald  die  Geschäftsbeziehung  zwischen  den  Parteien 
ende.  

Unmittelbar  nach  einer  ersten  Besprechung  am  22.  Juli  2008  habe  eine 
intensive  Zusammenarbeit  zwischen  C.  D.,  CEO  der  Beklagten,  und  der 
Klägerin  betreffend  das  Projekt  "C.-Methode"  begonnen.  Alle  fachmän-
nisch  bekannten  Parameter,  die  für  das  neue,  intelligente  Add-On-
Softwaremodul notwendig gewesen seien, hätten definiert, entwickelt, ge-
testet und überarbeitet werden müssen. In erster Linie habe die Klägerin 
ihren  Arbeitnehmer  E.  F.  angewiesen,  zusammen  mit  C.  D.  das  Projekt 
zu entwickeln. Die gemeinsamen Entwicklungsarbeiten von E. F. und  C. 
D. seien praktisch ausschliesslich in der Schweiz, in den Geschäftsräum-
lichkeiten  der  Klägerin  durchgeführt  worden  und  seien  sehr  erfolgreich 
verlaufen. Die Klägerin habe dafür CHF 1,7 Mio. investiert. 

Alle  Patentanmeldungen  würden  auf  einer  gemeinsamen  Entwicklungs-
arbeit zwischen ihr und C. D. basieren, die in erster Linie in der Schweiz 
in ihrem Betrieb und mit ihren Kunden auf ihrem X System durchgeführt 
worden  seien.  Als  Arbeitgeberin  des  Miterfinders  E.  F.  habe  sie  in  An-
wendung von Art. 332 Abs. 2 OR originär Miteigentum an den Anmeldun-
gen erworben.  

Die beantragten vorsorglichen Massnahmen würden einzig darauf abzie-
len, die heute bestehende Sachverhaltssituation, insbesondere die Streit-
gegenstände, während der Prozessdauer bis zum Ende des Hauptverfah-

Seite 3 

S2017_002 

rens (betr. Feststellung der Nichtverletzung, evt. Nichtigkeit, Feststellung 
der Mitinhaberschaft) aufrecht zu erhalten. 

3.  
Gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG entscheidet der Präsident als Einzel-
richter über Gesuche um vorsorgliche Massnahmen. 

Die Klägerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft und hat ihren Sitz 
in der Schweiz. Die Beklagte ist ein Unternehmen mit Sitz in Schweden. 
Es handelt sich somit um einen internationalen Sachverhalt.  

Mit  ihrem  Massnahmebegehren  will  die  Klägerin  der  Beklagten  verboten 
haben, während der Dauer des ordentlichen Verfahrens über den Streit-
gegenstand zu verfügen. Damit handelt es sich um ein Begehren um Un-
terlassung.  

Gestützt auf Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 31 LugÜ und Art. 10 lit. b IPRG 
ist  die  örtliche  Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  einzig  in  Bezug 
auf den Schweizer Teil des europäischen Patents EP 333 gegeben, d.h. 
in Bezug auf das Rechtsbegehren Ziff. 1 insoweit, als der Schweizer Teil 
des  europäischen  Patents  EP  333  (Streitpatent)  betroffen  ist,  sowie  in 
Bezug auf das diesbezügliche Rechtsbegehren Ziff. 4. 

Was  die  ausländischen  Rechte  angeht, fehlt  es an  der  örtlichen  Zustän-
digkeit  dieses  Gerichts.  Die  Klägerin  macht  ohne  weitere  Ausführungen 
geltend, das Bundespatentgericht sei "sachlich und örtlich für die Beurtei-
lung der vorliegenden Streitsache zwischen den Parteien zuständig (Art. 
5 Abs. 3 LugÜ i.V. mit Art. [Art.] 26 Abs. 1 lit. a PatG/Art. 74 PatG i.V. mit 
Art. 66 lit. a PatG sowie Art. 22 Ziff. 4 LugÜ)". Das ist indes nicht nach-
vollziehbar. Angeordnet werden soll eine Unterlassung gegenüber der in 
Schweden  domizilierten  Beklagten  bezüglich  (soweit  das  hier  noch  inte-
ressiert)  ausländischer  Anmeldungen  oder  Patente.  Für  die  örtliche  Zu-
ständigkeit  beruft  sich  die  Klägerin  auf  Art.  5  Ziff.  3  bzw.  Art.  22  Ziff.  4 
LugÜ.  Letzteres  betrifft  die  Zuständigkeit  des  Gerichts  am  Ort,  wo  das 
Recht registriert ist, könnte also vorliegend nur ein schweizerisches, nicht 
aber  die  nun  zu  betrachtenden  ausländischen  Rechte  betreffen.  Art.  5 
Ziff.  3  LugÜ  regelt  die  Zuständigkeit  des  Gerichts  am  Ort  der  nicht  im 
Sitzland  vorgenommenen  unerlaubten  Handlung.  Die  der  Beklagten  be-
züglich  der  ausländischen  Rechte  zu  verbietenden  Handlungen  würden 
alle im Ausland und nicht in der Schweiz stattfinden, was (vorausgesetzt, 
es  lägen  überhaupt  Handlungen  im  Sinne  dieser  Bestimmung  vor)  nach 
Art.  5  Ziff.  3  LugÜ  zu  einem  Gerichtsstand  im  Ausland  führen  würde. 

Seite 4 

S2017_002 

Ebenfalls nicht zu einem Gerichtsstand in der Schweiz führt Art. 31 LugÜ 
in Verbindung mit Art. 10 IPRG. Art. 31 LugÜ besagt, dass die in einem 
Vertragsstaat  vorgesehenen  einstweiligen  Massnahmen  auch  dann  dort 
beantragt werden können, wenn dieser Staat in der Hauptsache nicht zu-
ständig  ist.  Die  Hauptsache  ist  vorliegend  die  Feststellung  der  Miterfin-
derschaft.  Diesbezüglich  fehlt  es,  was  die  ausländischen  Rechte  betrifft, 
an einer Zuständigkeit dieses Gerichts; die entsprechende Klage müsste 
nach Art. 2 LugÜ in Schweden erhoben werden. Damit spielt hier Art. 31 
LugÜ  (die  im  Hauptverfahren  ebenfalls  angesprochene  Nichtverletzung 
und  Nichtigkeit  betreffen  den  schweizerischen  Teil  eines  europäischen 
Patents,  interessieren  also  im  vorliegenden  Zusammenhang  nicht).  Die 
von  dieser  Bestimmung  avisierten  vorsorglichen  Massnahmen  setzen 
gemäss Art. 10 IPRG allerdings voraus, dass das Gericht in der Hauptsa-
che zuständig ist (Bst. a), oder dass die Vollstreckung hier vorzunehmen 
ist (Bst. b). Das ist beides nicht der Fall. Damit fehlt es an der Zuständig-
keit  zum  Erlass  der  beantragten  Massnahmen,  was  die  ausländischen 
Rechte betrifft. Diesbezüglich ist auf das Massnahmebegehren nicht ein-
zutreten. 

Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist, was den schweizerischen Teil des eu-
ropäischen Patentes betrifft, schweizerisches Recht anwendbar. 

4. 
Das  Gericht  trifft  gemäss  Art.  77  PatG  i.V.m.  Art.  261  Abs.  1  ZPO  die 
notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Par-
tei  glaubhaft  macht,  dass  ein  ihr  zustehender  Anspruch  verletzt  ist  oder 
eine  Verletzung  zu  befürchten  ist  (lit.  a)  und  ihr  aus  der  Verletzung  ein 
nicht  leicht  wiedergutzumachender  Nachteil  droht  (lit.  b).  Glaubhaft  ge-
macht  ist  eine  Behauptung,  wenn  der  Richter  sie  überwiegend  für  wahr 
hält. Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur 
glaubhaft  zu  machen.  Ferner  muss  eine  gewisse  zeitliche  Dringlichkeit 
gegeben  sein  und  die  anzuordnende  Massnahme  muss  zudem  verhält-
nismässig sein. 

Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann 
das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der 
Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).  

Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die 
geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere u.a. ein 
Verbot oder eine Anweisung an eine Registerbehörde (vgl. Art. 262 lit. a 
und c ZPO). 

Seite 5 

S2017_002 

5. 
Zur Begründung des ihr zustehenden Unterlassungsanspruchs macht die 
Klägerin geltend, dass sie Mitinhaberin des Streitpatents sei, weshalb die 
Beklagte nicht ohne ihre Zustimmung darüber verfügen könne. Ihre Mitin-
haberschaft begründet sie damit, dass gemäss Art. 332 Abs. 1 OR die Er-
findung des Arbeitnehmers dem Arbeitgeber gehöre, weshalb der Kläge-
rin  originär  ex 
im  Patent  enthaltene  Erfin-
dung/Entwicklung zustehe. Mit dieser Argumentation verkennt die Kläge-
rin,  dass  Art.  332  OR  nur  das  Verhältnis  Arbeitnehmer/Arbeitgeber  be-
schlägt,  aber  nicht  einen  Anspruch  auf  Rechte  Dritter  begründet.  Einen 
Anspruch  auf  das  Streitpatent  (oder  einen  Miteigentumsanteil  daran) 
kann die Klägerin nur glaubhaft machen, wenn sie dartut 

lege  Miteigentum  die 

a)  dass  sie  (bzw.  ihr Angestellter)  die  Erfindung  (mit-)gemacht  hat  (was 
genau, wann, wo, wie),  

b)  wie  diese  Erfindung  der  unberechtigten  Anmelderin  zur  Kenntnis  ge-
langt ist (Kausalität), 

c) dass der am Ende in der Anmeldung definierte Gegenstand der von ihr 
gemachten Erfindung entspricht. 

Das sind die zentralen drei Begründungselemente. 

Die  Klägerin  scheitert  jedenfalls  am  letzten  Element:  Das  Streitpatent 
EP 333 umfasst 37 Ansprüche. Die Klägerin legt zwar dar, dass C. D. nur 
und  allenfalls  7  Methoden  eingebracht  habe,  und  dass  aus  der  gemein-
samen Zusammenarbeit letztlich 16 Methoden resultiert hätten. Aber dar-
über, wie die 37 Ansprüche oder welche davon auf diese 16 (oder allen-
falls auf die 7 miteinander entwickelten) Methoden zurückgehen, sagt die 
Klägerin  nichts.  Damit  ist  ein  Miteigentumsanspruch  nicht  glaubhaft  dar-
getan. Daran scheitert das Massnahmebegehren. 

Zudem  begründet  die  Klägerin  mit  keinem Wort,  dass  und  weshalb  eine 
konkrete  Gefahr  bestehe,  dass  die  Beklagte  die  zu  verbietenden  Hand-
lungen  tatsächlich  vornehmen  könnte.  Auch  daran  scheitert  das  Mass-
nahmebegehren. 

Damit ist das Massnahmebegehren – soweit darauf einzutreten ist – ab-
zuweisen,  ohne  dass  die  Beklagte  begrüsst  werden  müsste  (Art.  253 
ZPO). 

Seite 6 

S2017_002 

6. 
Ausgangsgemäss  trägt  die  Klägerin  die  Gerichtskosten  (Art.  106 Abs.  1 
ZPO). 

Eine  Parteientschädigung  ist  der  Beklagten,  nachdem  sie  nicht  begrüsst 
werden musste, nicht zuzusprechen. 

Der Präsident erkennt: 

1.  Das  klägerische  Massnahmebegehren  wird  abgewiesen,  soweit  da-

rauf eingetreten wird. 

2.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 7'000.–.  

3.  Die Kosten werden der Klägerin auferlegt. 

4.  Der Beklagten wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 

5.  Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien,  an  die  Klägerin  unter  Beilage 
der  Rechnung  Nr.  1185000786,  an  die  Beklagte  unter  Beilage  je  ei-
nes  Doppels  des  Massnahmebegehrens  mit  Beilagen  sowie  mit  se-
parater Post der Klagebegründung im ordentlichen Verfahren und der 
Beilagen, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische 
Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung. 

St. Gallen, 18. Januar 2017 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Seite 7