# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** de32ff09-26d1-5195-9c84-d25404c9d69c
**Source:** Bundesgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2023-11-20
**Language:** de
**Title:** Bundespatentgericht 20.11.2023 S2023_011
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BPatG/CH_PATG_001_S2023-011_2023-11-20.pdf

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b un a l  f é d é r a l  d e s  b r ev e t s  

T r i b un a l e  f e d e r a l e  d e i  b r e v e t t i  

T r i b un a l  f e d e r a l  d a  p a t en t a s  

F e d e r a l  P a t e n t  C o u r t  

 

 

 

 S2023_011 

 

  Ve r f ü g u n g  v o m  2 0 .  N o v e m b e r  2 0 2 3   

Besetzung 
 Präsident Dr. iur. Mark Schweizer, 

Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher 

 
  Verfahrensbeteiligte 
 Biofer S.p.A., Via Canina 2, IT-41036 Medolla,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame, und 
Rechtsanwältin Dr. iur. Barbara Abegg, beide Lenz & 
Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, patentan-
waltlich beraten durch Dr. sc. nat. Cornelia Hoffmann, 
Schaad Balass Menzl & Partner, Bellerivestrasse 20, 
8034 Zürich,  
 
Klägerin  

 
  

gegen 
 

 Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gal-
len,   
 
Beklagte 
  

Gegenstand 
 Gesuch um genaue Beschreibung, eventualiter Augenschein 

(superprovisorisch); dreiwertiger Eisenkomplex 

 

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Der Präsident erwägt: 

Prozessgeschichte 

1.  
Mit Eingabe vom 27. Oktober 2023 reichte die Klägerin das vorliegende 
Gesuch um Erlass vorsorglicher (superprovisorischer) Massnahmen ein 
und stellte folgende Rechtsbegehren (Einfärbung durch die Klägerin): 

«1. Es sei am Standort der Gesuchsgegnerin an der Rechenstrasse 37 in 9014 
St. Gallen eine Beschreibung, eventualiter ein Augenschein, des 
Herstellungsverfahrens des Arzneimittels Ferinject®) durchzuführen und 
festzustellen, dass dieses Herstellungsverfahren die folgenden Merkmale 
aufweist: 

1.1 Ein Verfahren zur Herstellung eines aktivierten Zuckereisenkomplexes, 
das den Schritt 

1.2 der Reaktion eines Zuckers, der eine Aldehyd-Endgruppe hat, mit Brom 
in einer Lösung 

1.2.1 mit einem pH zwischen 7 und 9 umfasst, worin 

1.2.2 i) der Zucker gewählt ist aus der Gruppe bestehend aus 
Maltodextrinen und worin 

1.2.3 ii) das Brom in situ 

1.2.3.1 durch die Hinzugabe eines Hypochlorits eines Alkali- 
oder Erdalkalimetalls zu der Lösung hergestellt wird,  

1.2.3.2 die den zu aktivierenden Zucker und ein Bromid eines 
Alkali- oder Erdalkalimetalls enthält, 

1.2.3.3 wobei das Hypochlorit in stöchiometrischen Mengen mit 
Bezug auf die Aldehyd-Endgruppen hinzugefügt wird, 

1.2.3.4 worin das Hypochlorit nach und nach hinzugefügt wird, 
so dass niemals ein Überschuss von Hypochlorit in der 
Lösung vorhanden ist 

1.3 wobei in einem folgenden Schritt 

1.3.1 ein wasserlösliches Fe(III)-Salz, bei dem es sich um 
Eisentrichloridhexahydrat handelt, zu der Lösung, die den 
aktivierten Zucker enthält, 

1.3.2 in einem Gewichtsverhältnis von Eisen zu Zucker von 1:0.5 bis 
1:4 zugegeben wird, um mit dem aktivierten Zucker zu reagieren, 
um einen Fe(III)-aktivierten Zuckerkomplex zu bilden, 

1.3.3 wobei nach der Zugabe des Eisensalzes zu der Lösung, die den 
aktivierten Zucker enthält, 

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1.3.3.1 der pH-Wert der Lösung auf einen Wert von 2,3 bis 2,7 
eingestellt wird, 

1.3.3.2 indem eine Nariumhydrogencarbonatlösung, die 15% w/v 
Natriumhydrogencarbonat enthält, 

1.3.3.3 in einer Zeit zwischen 1 und 6 Stunden zugegeben wird, 

1.3.3.4 wobei der pH-Wert der Lösung anschliessend durch 
Zugabe einer Natriumhydroxidlösung auf einen Wert 
zwischen 8 und 12 gebracht wird, um eine Lösung zu 
erhalten, die den Fe(III)-aktivierten Zuckerkomplex 
enthält, 

1.4 wobei der Fe (III)-aktivierte Zuckerkomplex einer Reinigung, 

1.4.1 durch Ultrafiltration unterzogen wird, 

1.4.2 mit einer Membran mit einer Trenngrenze zwischen 400 und 
50.000 Dalton für die Polysaccharidzucker, 

1.5 dadurch gekennzeichnet, dass dieser Komplex durch Erhitzen der den 
ihn enthaltenden Lösung 

1.5.1 auf eine Temperatur zwischen 75° C und 95°C 

1.5.2 über einen Zeitraum zwischen 1 und 4 Stunden 

1.5.3 bei einem pH-Wert zwischen 9,0 und 12,0 stabilisiert wird. 

2. Im Rahmen der gemäss Ziff. 1 durchzuführenden Beschreibung bzw. des 
Augenscheins seien insbesondere folgende Ausgangsstoffe und 
Verfahrensbedingungen detailliert zu dokumentieren: 

2.1 Spezifikation des eingesetzten Maltodextrins (einschliesslich Dextrose-
Äquivalent); 

2.2  Menge des eingesetzten Maltodextrins; 

2.3 Spezifikation des eingesetzten Bromsalzes; 

2.4 Menge des eingesetzten Bromsalzes; 

2.5 tatsächliche pH-Werte bzw. pH-Messungen während der 
Zuckeraktivierung; 

2.6 Spezifikation des eingesetzten Hypochlorits; 

2.7 Menge des eingesetzten Hypochlorits; 

2.8 Konzentration des eingesetzten Hypochlorits; 

2.9 Zeitdauer/Art der Zugabe des Hypochlorits (einschliesslich 
Zugabegeschwindigkeit); 

2.10 Spezifikation des eingesetzten Eisenchlorids; 

2.11 Konzentration der eingesetzten Eisenchloridlösung in w/v; 

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2.12 Verhältnis Eisen/Maltodextrin; 

2.13 tatsächliche pH-Werte bzw. pH-Messungen während der 
Komplexbildung; 

2.14 Spezifikation und Konzentration der eingesetzten 
Natriumhydrogencarbonatlösung; 

2.15 Zeitdauer der Komplexbildung; 

2.16 tatsächliche pH-Werte bzw. pH-Messungen nach der Erhöhung des 
pH-Werts durch Zugabe einer Base; 

2.17 Spezifikation der eingesetzten Base; 

2.18 Art und Zeitpunkt der Reinigung; 

2.19 Cut-off (Trenngrenze) der eingesetzten Membran; 

2.20 Temperatur beim Stabilisierungsschritt; 

2.21 Zeitdauer des Stabilisierungsschrittes; 

2.22 tatsächliche pH-Werte bzw. pH-Messungen während des 
Stabilisierungsschrittes; 

2.23 Spezifikation der beim Stabilisierungsschritt eingesetzten Base. 

3. Es seien Auszüge aus allfälligen Standardarbeitsanweisungen («SOP»), 
Herstellungsanweisungen, Chargendokumentationen, Protokolle von effektiv 
durchgeführten pH-Messungen, Bedienungsanleitungen und/oder 
Produktinformationen der im Zusammenhang mit dem Ferinject® 
Herstellungsverfahren seit Beginn der Produktion verwendeten 
Gegenstände, Maschinen und/oder Zutaten soweit sie die in den Ziffern 1.1 
bis 1.5.3 genannten Merkmale des Ferinject® Herstellungsverfahrens bzw. 
die in den Ziffern 2.1 bis 2.23 erwähnten Ausgangsstoffe und 
Verfahrensbedingungen betreffen, in die Beschreibung bzw. das 
Augenschein-Protokoll gemäss Ziff. 1 aufzunehmen. 

4. Die Beschreibung bzw. der Augenschein gemäss Ziff. 1 sei 
superprovisorisch, d.h. unverzüglich und vorerst ohne vorherige Anhörung 
der Gesuchsgegnerin durchzuführen. 

5. Eventualiter zu Ziff. 4 sei der Gesuchsgegnerin zunächst superprovisorisch, 
d.h. unverzüglich und vorerst ohne Anhörung, unter Androhung einer 
Ordnungsbusse von CHF 1’000.- pro Tag der Zuwiderhandlung gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. c der Schweizerischen Zivilprozessordnung («ZPO») 
mindestens aber CHF 5’000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der 
Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 Strafgesetzbuch («StGB») mit 
Busse im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, den Ferinject® 
Herstellungsprozess nach der Durchführung der Beschreibung bzw. des 
Augenscheins gemäss Ziff. 1 in irgendeiner Art zu verändern. 

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6. Es sei den Rechtsvertretern der Gesuchstellerin sowie deren Patentanwältin 
zu gestatten, an der Beschreibung bzw. dem Augenschein gemäss Ziff. 1 
teilzunehmen, nötigenfalls seien diese gegenüber der Gesuchstellerin zur 
Verschwiegenheit über alte Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung 
bzw. des Augenscheins zu verpflichten, wobei die Geheimhaltungs-
verpflichtung mit der gerichtlichen Zustellung der Beschreibung bzw. des 
Augenscheinprotokolls in dem Umfang endet, in dem das Gericht die 
Beschreibung bzw. das Augenscheinprotokoll gegenüber der 
Gesuchstellerin offenlegt. 

7. Die Kosten seien einstweilen der Gesuchstellerin aufzuerlegen, unter 
Vorbehalt einer anderen Regelung in einem allfälligen ordentlichen 
Verfahren.» 

Prozessuales 

2.  
Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft nach italienischem Recht mit Sitz 
in Medolla, Italien. Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft nach Schwei-
zer Recht mit Sitz in St.Gallen. Damit liegt ein internationaler Sachverhalt 
vor. Das Bundespatentgericht ist örtlich (Art. 31 LugÜ i.V.m. Art. 10 IPRG, 
Art. 2 Ziff. 1 LugÜ i.V.m. Art. 109 Abs. 2 IPRG) und sachlich zuständig 
(Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG). 

3.       
Gesuche um vorsorgliche Massnahmen entscheidet der Präsident in An-
wendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG als Einzelrichter. Das Verständ-
nis eines technischen Sachverhalts ist vorliegend nicht notwendig (nach-
stehend E. 4). 

Die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG). 

4.  
Ersucht eine Person um Anordnung vorsorglicher Massnahmen, so kann 
sie insbesondere verlangen, dass das Gericht eine genaue Beschreibung 
der angeblich widerrechtlich angewendeten Verfahren anordnet (Art. 77 
Abs. 1 lit. b PatG). Liegt der Gegenstand der Beschreibung ausschliess-
lich im Herrschaftsbereich der Beklagten, wie bei einem angeblich ver-
letzten Verfahrenspatent, genügt die substanziierte Behauptung der an-
geblichen Verletzung (nachstehend E. 7). 

Der vorliegend zu beschreibende Herstellungsprozess ist nicht öffentlich 
zugänglich, liegt im Herrschaftsbereich der Beklagten und stellt das einzi-
ge Beweismittel dar, mit dem die Klägerin ihren Anspruch glaubhaft ma-

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chen könnte. Sie hat die Verletzung folglich nur, aber immerhin, substan-
ziiert zu behaupten. Ob die Verletzung substanziiert behauptet wurde, ist 
eine Rechtsfrage, für deren Beurteilung kein Verständnis eines techni-
schen Sachverhalts i.S.v. Art. 23 Abs. 3 PatGG erforderlich ist.  

Sachverhalt 

5.  
Die folgende Zusammenfassung des Sachverhalts beruht auf den Anga-
ben der Klägerin, zu denen sich die Beklagte noch nicht äussern konnte. 

Die Klägerin ist in unter anderem in der pharmazeutischen Industrie tätig, 
wobei ihr Produkteportfolio insbesondere orale und injizierbare Eisen-
komplexe umfasst. Die Klägerin ist Inhaberin mehrerer entsprechender 
Patente, unter anderem des europäischen Patents EP 1 858 930 B1 
(nachfolgend «EP 930» oder «Streitpatent»). Auf Grundlage der gleichen 
internationalen Anmeldung (WO 2006/111802) wurde das Patent 
US 8759320 B2 (nachfolgend «US 320») erteilt, das ebenfalls der Kläge-
rin gehört. 

Die Beklagte ist weltweit im Bereich der Biotechnologie tätig. Sie produ-
ziert und vertreibt das Arzneimittel Ferinject®, das zur Behandlung von 
Eisenmangel angewendet wird und ist Inhaberin der entsprechenden 
schweizerischen Markzulassung Nr. 57851. Die Produktion von Ferin-
ject® befinde sich in St.Gallen. 

Ferinject® enthalte mit Eisencarboxymaltose (Fe III) ein Eisen-Kohlen-
hydrat-Komplex als Wirkstoff. Konkret handle es sich bei dem in Ferin-
ject® enthaltenen aktivierten Zucker um ein Maltodextrin, dessen End-
gruppe zu einer Carboxygruppe oxidiert worden sei. 

Die Beklagte behaupte, Ferinject® sei durch das europäische Patent 
EP 1 554 315 B1 (nachfolgend «EP 315») geschützt, das auf die 
Stammanmeldung WO 2004/037865 A1 zurückgehe (nachfolgend 
«WO 865»). Gestützt auf die EP 315 wurde der Beklagten das Ergänzen-
de Schutzzertifikat mit der Nummer C01554315/01 mit einer maximalen 
Schutzdauer bis 19. April 2024 erteilt (nachfolgend «ESZ 315»). 

Die Klägerin geht davon aus, dass das von der Beklagten tatsächlich 
verwendete Herstellungsverfahren für Ferinject® nicht dem Herstellungs-
verfahren entspricht, das in der WO 865 beziehungsweise in den daraus 
abgeleiteten Patenten beansprucht wird. Sie habe daher unter der Lei-

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tung von Prof. Erika Ferrari eine Reverse-engineering-Studie mit kom-
merziellen Chargen von Ferinject® durchgeführt (im Folgenden «RD-
Studie»). Die RD-Studie deute darauf hin, dass die von der Beklagten 
verwendete Eisen(III)-Carboxymaltose gemäss dem Verfahren des Streit-
patents EP 930 hergestellt worden sei. 

Die Klägerin habe in den USA vor dem Bezirksgericht für den Eastern Di-
strict von New York bereits am 15. April 2022 eine Patentverletzungsklage 
gegen die Beklagte eingereicht, in deren Rahmen die Beklagte beim 
USPTO (United States Patent and Trademark Office) die Nichtigkeit des 
US 320 geltend gemacht habe. Dieses Gesuch sei vom USPTO am 
24. April 2023 mangels Erfolgsaussichten abgewiesen worden. Am 
9. März 2023 habe die Klägerin auch in Mailand, Italien, eine Verlet-
zungsklage gegen die Beklagte eingereicht, wobei die Beklagte in diesem 
Verfahren die Verletzung der EP 930 nicht bestreite, sondern nur die 
Rechtsbeständigkeit der EP 930 in Frage stelle und die RD-Studie be-
mängle. 

Streitpatent 

6.  
Das Streitpatent wurde am 14. März 2006 mit Prioritätsanspruch vom 
15. März 2005 angemeldet und am 20. Juli 2011 erteilt. Mit Entscheidung 
vom 9. März 2022 kam die Beschwerdekammer des Europäischen Pa-
tentamts zum Schluss, dass der Gegenstand von Hilfsantrag 6 gegen-
über der WO 865 erfinderisch sei. Die daraufhin angepasste Beschrei-
bung akzeptierte die Einspruchsabteilung mit Entscheidung vom 4. Au-
gust 2023. Das Streitpatent ist in der Schweiz validiert und die letzte Jah-
resgebühr wurde am 1. April 2023 bezahlt. 

Das Streitpatent beansprucht ein Verfahren zur Herstellung von dreiwerti-
gen Eisenkomplexen mit dem Polysaccharid Maltodextrin. Die Klägerin 
gliedert Anspruch 1 auf der Grundlage des Hilfsantrags 6 in die folgenden 
Merkmale: 

1.1 Ein Verfahren zur Herstellung eines aktivierten Zuckereisenkomplexes, 
das den Schritt 

1.2 der Reaktion eines Zuckers, der eine Aldehyd-Endgruppe hat, mit Brom 
in einer Lösung 

1.2.1 mit einem pH zwischen 7 und 9 umfasst, worin 

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1.2.2  i) der Zucker gewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Maltodextrinen 
und worin 

1.2.3 ii) das Brom in situ 

1.2.3.1 durch die Hinzugabe eines Hypochlorits eines Alkali- oder Erdalkalime-
talls zu der Lösung hergestellt wird, 

1.2.3.2 die den zu aktivierenden Zucker und ein Bromid eines Alkali- oder 
Erdalkalimetalls enthält, 

1.2.3.3 wobei das Hypochlorit in stöchiometrischen Mengen mit Bezug auf die 
Aldehyd-Endgruppen hinzugefügt wird, 

1.2.3.4 worin das Hypochlorit nach und nach hinzugefügt wird, so dass niemals 
ein Überschuss von Hypochlorit der Lösung vorhanden ist, 

1.3 wobei in einem folgenden Schritt 

1.3.1 ein wasserlösliches Fe(III)-Salz, bei dem es sich um Eisentrichloridhe-
xahydrat handelt, zu der Lösung, die den aktivierten Zucker enthält, 

1.3.2 in einem Gewichtsverhältnis von Eisen zu Zucker von 1:0,5 bis 1:4 zu-
gegeben wird, um mit dem aktivierten Zucker zu reagieren, um einen 
Fe(III)-aktivierten Zuckerkomplex zu bilden, 

1.3.3 wobei nach der Zugabe des Eisensalzes zu der Lösung, die den akti-
vierten Zucker enthält, 

1.3.3.1 der pH-Wert der Lösung auf einen Wert von 2,3 bis 2,7 eingestellt wird, 

1.3.3.2 indem eine Natriumhydrogencarbonatlösung, die 15% w/v Natriumhyd-
rogencarbonat enthält, 

1.3.3.3 in einer Zeit zwischen 1 und 6 Stunden zugegeben wird, 

1.3.4 wobei der pH-Wert der Lösung anschliessend durch Zugabe einer Nat-
riumhydroxidlösung auf einen Wert zwischen 8 und 12 gebracht wird, 
um eine Lösung zu erhalten, die den Fe(III)-aktivierten Zuckerkomplex 
enthält, 

1.4 wobei der Fe(III)-aktivierte Zuckerkomplex einer Reinigung 

1.4.1 durch Ultrafiltration unterzogen wird, 

1.4.2 mit einer Membran mit einer Trenngrenze zwischen 400 und 50'000 
Dalton für die Polysaccharidzucker, 

1.5 dadurch gekennzeichnet, dass dieser Komplex durch Erhitzen der ihn 
enthaltenden Lösung 

1.5.1 auf eine Temperatur zwischen 75° C und 95° C 

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1.5.2 über einen Zeitraum zwischen 1 und 4 Stunden 

1.5.3 bei einem pH-Wert zwischen 9,0 und 12,0 stabilisiert wird. 

Der folgenden Prüfung wird diese Merkmalsgliederung der Klägerin zu-
grunde gelegt. 

Voraussetzungen der genauen Beschreibung 

7.  
Ersucht eine Person um Anordnung vorsorglicher Massnahmen, so kann 
sie insbesondere verlangen, dass das Gericht eine genaue Beschreibung 
der angeblich widerrechtlich angewendeten Verfahren anordnet (Art. 77 
Abs. 1 lit. b PatG). Bei der Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG 
handelt es sich um einen speziell geregelten gesetzlichen Anspruch im 
Sinne von Art. 158 Abs. 1 lit. a ZPO.1  

Beantragt eine Partei eine Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b 
PatG, so hat sie glaubhaft zu machen, dass ein ihr zustehender Anspruch 
verletzt ist oder eine Verletzung diesbezüglich zu befürchten ist (Art. 77 
Abs. 2 PatG). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren 
Vorhandensein aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit 
rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte.2 Für Tatsachen, 
die mit dem vorsorglich abzunehmenden Beweismittel bewiesen werden 
sollen, kann keine eigentliche Glaubhaftmachung verlangt werden, denn 
sonst würde der Zweck, die vorprozessuale Abklärung von Beweisaus-
sichten zu ermöglichen, vereitelt. Es ist notwendig, aber auch ausrei-
chend, dass substanziiert behauptet wird.3 

Das Verhältnismässigkeitsprinzip ist auch bei der Beschreibung zu wah-
ren.4 

Wird eine Massnahme superprovisorisch beantragt, so ist das Gericht 
gehalten, mit Vorsicht vorzugehen, um wenn immer möglich zu vermei-
den, eine Massnahme zu erlassen, die das Gericht, hätte es vor dem Er-

 
1 BGE 138 III 76 E. 2.4.1 – «Schlammzuführung». 
2 BGE 140 III 610, E. 4.1 unter Verweis auf BGE 130 III 321, E. 3.3, BGer, Urteil 

5A_283/2016 vom 23. August 2016, E. 2.3.1; BGer, Urteil 5A_142/2017 vom 
18. August 2017, E. 4.1. 

3 BGE 138 III 76 E. 2.4.2 – «Schlammzuführung». 
4 ZÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO, Art. 158 N 16. 

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lass der Massnahme die Gegenseite angehört, nicht erlassen hätte.5 In 
gewissem Umfang muss das Gericht deshalb in einer solchen Situation 
von Amtes wegen mögliche Gegenargumente der Beklagten antizipieren 
und auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen. 

Keine Beweislastumkehr nach Art. 67 Abs. 1 PatG 

8.  
Betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeug-
nisses, so gilt nach Art. 67 Abs. 1 PatG jedes Erzeugnis von gleicher Be-
schaffenheit bis zum Beweis des Gegenteils als nach dem patentierten 
Verfahren hergestellt. Somit sind drei kumulative Voraussetzungen 
glaubhaft zu machen: erstens, dass die Erfindung ein Herstellungsverfah-
ren betrifft, zweitens, dass die nach diesem Verfahren hergestellten Er-
zeugnisse neu sind und drittens, dass die Erzeugnisse eines Dritten von 
gleicher Beschaffenheit sind wie die Verfahrenserzeugnisse. 

Neu ist ein Erzeugnis, wenn es zum Stichtag (Anmelde- oder Prioritätstag 
des Streitpatents) nicht zum Stand der Technik gehört.6  

9.  
Die Klägerin argumentiert, sie habe im Rahmen der RD-Studie Ferinject® 
mit dem unmittelbaren Verfahrensprodukt des Streitpatents mittels GPC 
(Gel-Permeations-Chromatographie) und NMR («nuclear magnetic reso-
nance»; Kernspinresonanzspektroskopie) verglichen. Dabei habe sie 
festgestellt, dass gemäss den GPC-Daten die nach dem Streitpatent her-
gestellte Eisencarboxymaltose im Wesentlichen Ferinject® entspreche, 
was durch die NMR-Experimente gestützt werde. Unter Berücksichtigung 
von Art. 67 Abs. 1 PatG habe die Klägerin damit bereits einen Sachver-
halt substanziiert dargelegt, gestützt auf den die genaue Beschreibung 
durchzuführen sei. 

Die Klägerin macht geltend, dass das Erzeugnis der Beklagten, d.h. 
Ferinject®, die gleiche Beschaffenheit aufweise wie ein nach dem Verfah-
ren des Streitpatents hergestelltes Erzeugnis. Dass ein nach dem Verfah-
ren des Streitpatents hergestelltes Erzeugnis im Prioritätszeitpunkt 
(15. März 2005) neu war, behauptet sie nicht. Somit fehlt es an einer der 
Voraussetzungen für die Beweislastumkehr nach Art. 67 Abs. 1 PatG. 

 
5 BBl 2006 S. 7356. 
6 SHK PatG-HESS-BLUMER, Art. 67 N 7 ff. 

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Darüber hinaus betrifft das Streitpatent die Synthese von dreiwertigen Ei-
senkomplexen mit mono-, di-, und polysacchariden Zuckern 
(Abs. [0001]). Gemäss der Beschreibung des Streitpatents ist die Synthe-
se von dreiwertigen Eisenkomplexen seit vielen Jahren bekannt und es 
wird daran erinnert, dass die Eisenkomplexe zur oralen, intramuskulären 
oder intravenösen Verabreichung bei Patienten mit Eisenmangel produ-
ziert würden (Abs. [0003-0004]. Mit dem streitpatentgemässen Verfahren 
werde unter anderem die Oxidation überraschend verbessert, indem die-
se in situ durchgeführt werde (Abs. [0046]). Das Streitpatent widmet sich 
damit nach der Beschreibung dem Problem, ein Verfahren zur Herstel-
lung eines bekannten Erzeugnisses verbessern und behauptet nicht, 
dass aus dem verbesserten Verfahren neue Erzeugnisse hervorgingen. 

Angebliche Verletzungshandlungen 

8.  
Die folgende Prüfung der glaubhaft zu machenden Verletzung 
beziehungsweise deren substanziierte Behauptung erfolgt, ohne dass 
sich die Beklagte zum Standpunkt der Klägerin äussern konnte. 

Die Klägerin macht geltend, dass das Herstellungsverfahren von Ferin-
ject® alle Merkmale des streitpatentgemässen Verfahrens erfülle und 
Ferinject® nicht gemäss dem Verfahren von WO 865 produziert werde. 

Die Klägerin hat substanziiert behauptet, dass die Aktivierung des Zu-
ckers in beiden Verfahren identisch durchgeführt wird (Merkmale 1.2.2, 
1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3), indem sie gezeigt hat, dass diese Merkmale 
auch in der WO 835 diskutiert werden. 

Die Klägerin hat substanziiert behauptet, dass die Hypochloridlösung 
nach und nach zugegeben wird (Merkmale 1.2, 1.2.3, 1.2.3.1-1.2.3.4), in-
dem sie gezeigt hat, dass die Beklagte im parallelen US-Verfahren argu-
mentierte, dass Brom unter den in den Beispielen 3 bis 8 der WO 865 
genannten Bedingungen ebenfalls in situ gebildet werde. 

Die Klägerin hat substanziiert behauptet, dass die Oxidationsreaktion im 
anspruchsgemässen pH-Bereich durchgeführt wird (Merkmal 1.2.1), in-
dem sie die RD-Studie vorlegt, gemäss der die Daten darauf hindeuten, 
dass bei der Herstellung von Ferinject® die Oxidation nicht bei einem pH-
Wert von 10 durchgeführt werde, sondern bei einem pH-Wert von unge-
fähr 8. 

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Seite 12 

Die Klägerin hat substanziiert behauptet, dass die Komplexierung des ak-
tivierten Zuckers mit einer Lösung generierten Eisenhydroxids durchge-
führt werde (Merkmale 1.3-1.3.3.4), indem sie gezeigt hat, dass diese 
Merkmale auch in der WO 835 diskutiert werden. 

Die Klägerin hat substanziiert behauptet, dass die Reinigung des noch 
nicht stabilisierten Eisenhydroxid-Zucker-Komplexes in beiden Verfahren 
identisch durchgeführt wird (Merkmale 1.4.1, 1.4.2), indem sie geltend 
macht, dass die Reinigung bei Ferinject® durch Ultrafiltration mit einer 
Membran mit einer Trenngrenze zwischen 400 und 50.000 Dalton für die 
Polysaccharidzucker bewerkstelligt werde. 

Die Klägerin hat behauptet, dass die mehrstufige Hitzebehandlung ge-
mäss WO 865 im tatsächlich angewendeten Herstellungsverfahren durch 
den einfacheren Stabilisierungsschritt des Streitpatents ersetzt werde 
(Merkmale 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3), weil das streitpatentgemässe Verfah-
ren effizienter und kosteneffektiver sei als das Verfahren nach der 
WO 835 mit einer mehrstufigen Hitzebehandlung. Beweismittel für die 
Stützung dieser Behauptung legt die Klägerin nicht vor. Der verwendete 
Stabilisierungsschritt lässt sich am verkauften Erzeugnis aber nicht mehr 
erkennen, und seine Anwendung findet im der Klägerin nicht zugänglich 
Herrschaftsbereich der Beklagten statt. Will man den Schutz von Verfah-
renspatenten nicht aushöhlen, muss hier die blosse Behauptung der Ver-
letzung ausnahmsweise genügen. 

Die Klägerin hat substanziiert behauptet, dass die thermische Stabilisie-
rung in beiden Verfahren identisch nach dem Reinigungsschritt durchge-
führt wird, indem sie die RD-Studie vorlegt, gemäss der die Daten darauf 
hindeuten, dass es einen wesentlichen Unterschied mache, dass die Rei-
nigung vor der Ultrafiltration durchgeführt werde und bei der Herstellung 
von Ferinject® die thermische Stabilisierung daher auch nach dem Reini-
gungsschritt durchgeführt werden müsse. 

Die Verletzung der patentgemässen Merkmale hat die Klägerin mithin hin-
reichend substanziiert behauptet. Dies genügt den Anforderungen von 
Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG, denn es ist das Ziel der beantragten Beschrei-
bung, in Bezug auf die anspruchsgemässen Merkmale Klarheit zu schaf-
fen und die Prozessaussichten zu klären. Soweit die Beschreibung ergibt, 
dass Ferinject® nicht nach dem patentierten Verfahren hergestellt wurde, 
ist der Beklagten kein Schaden entstanden. Die Kosten der genauen Be-
schreibung trägt die Klägerin, und die Geheimhaltungsinteressen der Be-

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klagten sind durch entsprechende Massnahmen zu schützen (nachste-
hend E. 14).  

Schutzwürdiges Interesse 

9.  
Die Beschreibung dient nicht nur der Beweissicherung, sondern kann 
auch der Beschaffung von Beweismitteln bzw. zur Klärung der Prozess-
aussichten dienen, nicht aber einer Ausforschung oder allgemein-
umfassenden Informationsbeschaffung.7  

Die Klägerin muss somit nicht bloss (aber immerhin) die Voraussetzun-
gen von Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG glaubhaft machen, sondern auch ein 
schutzwürdiges Interesse an der vorsorglichen Beweisabnahme haben.  

An das Bestehen eines schutzwürdigen Interesses sind keine hohen An-
forderungen zu stellen.8 Zu verneinen ist ein schutzwürdiges Interesse, 
wenn das Beweismittel zumutbar auf anderem Weg beschafft kann.9 
Schutzwürdig ist das Interesse dahingegen, wenn die Klägerin glaubhaft 
macht, dass sie die Beschaffung des Beweismittels nicht selbständig vor-
nehmen kann, ohne dass sie Gefahr läuft, einen erheblichen Nachteil ge-
genwärtigen zu müssen.10 

10.  
Vorliegend handelt es sich beim Streitpatent um ein Verfahrenspatent. 
Die beanspruchten Herstellungsverfahren werden in nicht öffentlich zu-
gänglichen Fabrikgebäuden durchgeführt, womit die Patentinhaberin nicht 
ohne Hilfe des Gerichts feststellen kann, ob die präsumtive Verletzerin 
das patentierte Verfahren anwendet. Die Klägerin hat in solchen Konstel-
lationen regelmässig ein schützenswertes Interesse an der Vornahme ei-
ner gerichtlich angeordneten vorläufigen Beweisabnahme.  

 
7 CALAME/DORIGO, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger [Hrsg.], Patentgerichtsgesetz 

(PatGG), Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 23 PatGG N 133 ff.; 
CHEVALLEY, Das schutzwürdige Interesse als Voraussetzung für den Anspruch 
auf vorsorgliche Beweisführung gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO, ex/ante 
1/2023, S. 29 ff., 34. 

8 BGE 140 III 16 E. 2.2.2; kritisch zur Tendenz der Rechtsprechung, die 
Anforderungen zu verschärfen CHEVALLEY, a.a.O., S. 38. 
9 SCHWEIZER, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer 
Zivilprozessordnung und Patentgesetz, in: ZZZ 21-22/2010 S. 1 ff., 8. 
10 GUYAN, Klärung der Aussichten gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO, in: SZZP 
3/2015 S. 271 ff., 288. 

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Beim vorliegend festzustellenden Herstellungsverfahren ist die Situation 
nicht anders. Die Produktion befindet in den Räumlichkeiten der Beklag-
ten in St. Gallen und die Klägerin hat keinen Zugriff auf den Gegenstand 
des Beweises. Gleichwohl hat die Klägerin ein schutzwürdiges Interesse 
daran, sich Gewissheit über die angebliche Patentverletzung zu verschaf-
fen, bevor sie eine Klage einreicht. Der Streitwert, und entsprechend die 
von der unterliegenden Partei zu tragenden Prozesskosten, sind bei Pa-
tentverletzungsklagen regelmässig dermassen hoch, dass es nicht zu-
mutbar ist, ohne vorgängige Klärung der Prozessaussichten zu klagen. 

Die beantragte Beschreibung erweist sich mithin als erforderlich, um die 
Interessen der Klägerin an der Klärung der Sach- und Rechtslage vor 
Einleitung eines Zivilprozesses zu schützen. 

Superprovisorische Anordnung 

11.  
Vorsorgliche Massnahmen können bei besonderer Dringlichkeit, insbe-
sondere bei Vereitelungsgefahr, superprovisorisch, d.h. sofort und ohne 
vorgängige Anhörung der Beklagten, angeordnet werden (Art. 265 Abs. 1 
ZPO). 

12.  
Die Klägerin macht eine Gefährdung des Beweises beziehungsweise ei-
ne drohende Vereitelungsgefahr geltend. Der Herstellungsprozess finde 
im Herrschaftsbereich der Beklagten statt. Sollte die Beklagte von der 
Anordnung der Beschreibung durch das Gericht erfahren, bestünde die 
Gefahr, dass sie den Herstellungsprozess von Ferinject® abändere und 
so Beweismittel beiseitegeschafft würden. 

Diese Befürchtung erscheint glaubhaft. Zwar kann ein Herstellungspro-
zess eines zugelassenen Arzneimittels nicht innert wenigen Tagen verän-
dert werden. Die Durchführung eines kontradiktorischen Massnahmever-
fahrens dauert aber erfahrungsgemäss mehrere Monate. Durch die so 
gewonnene Zeit erscheint die Möglichkeit der Änderung des Herstel-
lungsprozesses im Hinblick auf eine angekündigte Beschreibung glaub-
haft. 

Die Beschreibung ist daher infolge Vereitelungsgefahr i.S.v. Art. 265 
Abs. 1 ZPO sofort und ohne Anhörung der Beklagten anzuordnen und 
durchzuführen. 

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Geheimhaltungsmassnahmen 

13.  
Macht die Gegenpartei geltend, dass die Beschreibung Fabrikations- oder 
Geschäftsgeheimnisse betrifft, so trifft das Gericht die erforderlichen 
Massnahmen zu deren Wahrung. Es kann die antragstellende Partei von 
der Teilnahme an der Durchführung der Beschreibung ausschliessen 
(Art. 77 Abs. 3 PatG). 

14.  
Nachdem die Beschreibung in den Geschäftsräumlichkeiten der Beklag-
ten stattfindet, besteht die Gefahr, dass die an der Beschreibung anwe-
senden Personen Geschäftsgeheimnisse der Beklagten wahrnehmen, die 
über die angebliche Patentverletzung hinausgehen. Da die Beschreibung 
ohne Ankündigung erfolgt, kann die Beklagte keine Massnahmen ergrei-
fen, damit die Klägerin nicht über den zu beschreibenden Herstellungs-
prozess hinaus Einblick in allfällige Geschäftsgeheimnisse erhält. Dies ist 
vom Gericht zu berücksichtigen, auch wenn die Beklagte dies mangels 
Anhörung nicht vorbringen kann. 

Die Klägerin ist deshalb von der Teilnahme an der Beschreibung auszu-
schliessen (Art. 77 Abs. 3 PatG). 

Ein Ausschluss der Rechtsanwälte und der Patentanwältin der Klägerin 
erscheint indes nicht erforderlich, sofern die Parteivertreter beziehungs-
weise -berater gegenüber der Klägerin zur Verschwiegenheit über sämtli-
che Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung verpflichtet werden, 
wobei diese Geheimhaltung erst mit der Zustellung der Beschreibung an 
die Klägerin endet, und zwar nur in dem Umfang, in dem das Gericht die 
Beschreibung der Klägerin offenlegt. Im Übrigen bleibt die Geheimhal-
tungspflicht bestehen. Den Rechtsanwälten, namentlich Thierry Calame 
und Barbara Abegg, und der Patentanwältin, namentlich Cornelia Hoff-
mann, der Klägerin – und nur diesen – ist entsprechend die Teilnahme an 
der Beschreibung frei zu stellen. Nehmen sie teil, gilt die angeführte Ver-
schwiegenheitsverpflichtung, unter Androhung einer Bestrafung nach 
Art. 292 StGB.11 

15.  
Die Beschreibung wird im Sinne von Art. 77 Abs. 4 PatG durch den tech-
nisch qualifizierten Richter Dr. sc. nat. Hannes Spillmann unter Mitwir-

 
11 BPatGer, Urteil S2012_007 vom 14. Juni 2012, E. 5. 

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kung des Präsidenten Dr. iur. Mark Schweizer und des Ersten Gerichts-
schreibers MLaw Sven Bucher durchgeführt. Die Beklagte und gleicher-
massen die Rechtsanwälte beziehungsweise die Patentanwältin der Klä-
gerin haben dafür zu sorgen und Unterstützung zu bieten, dass die bean-
spruchte Beschreibung beziehungsweise Beweissicherung technisch 
sachgerecht durchgeführt werden kann. 

Die Beschreibung wird direkt vor Ort protokolliert, das Protokoll vor Ort 
ausgedruckt und der Beklagten sowie den anwesenden Parteivertretern 
der Klägerin zur Kontrolle der Richtigkeit und Vollständigkeit zur Unter-
schrift vorgelegt werden. 

Anschliessend wird das Gericht die Beschreibung der Beklagten zur Stel-
lungahme zustellen. Der Beklagten wird eine Frist angesetzt werden, um 
in der Beschreibung enthaltene Geschäftsgeheimnisse, die der Gegen-
seite nicht offengelegt werden dürfen, zu markieren und dies in jedem 
Einzelfall zu begründen (Art. 77 Abs. 5 PatG). Die Markierung wird vorzu-
nehmen sein, indem auf einer Kopie der Beschreibung die entsprechen-
den Textstellen ausgeschwärzt werden. 

Anschliessend wir das Gericht in Abwägung der Interessen der Parteien 
entscheiden, inwieweit die Klägerin über das Ergebnis der Beschreibung 
bzw. Beweissicherung zu orientieren ist. 

Kostenvorschuss 

16.  
Der Klägerin ist eine Frist anzusetzen, um gestützt auf Art. 98 ZPO i.V.m. 
Art. 1 und Art. 2 Abs. 1 KR-PatGer einen Kostenvorschuss in der Höhe 
von CHF 8’000 zu bezahlen. 

 

Der Präsident verfügt: 

1. Es wird eine Beschreibung im Sinne der Erwägungen angeordnet. 
Sie findet am 14. Dezember 2023, ab 09:00 Uhr, am Produktions-
standort der Beklagten an deren Sitz, Rechenstrasse 37 in 9014 
St. Gallen, statt. Die Beklagte wird verpflichtet, anlässlich der Be-
schreibung die erforderliche Hilfestellung zu gewährleisten, insbe-
sondere falls erforderlich Auszüge aus allfälligen Standardarbeitsan-
weisungen («SOP»), Herstellungsanweisungen, Chargendokumenta-

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Seite 17 

tionen, Protokolle von effektiv durchgeführten pH-Messungen, Be-
dienungsanleitungen und/oder Produktinformationen der im Zusam-
menhang mit dem Ferinject® Herstellungsverfahren seit der Beginn 
der Produktion verwendeten Gegenstände, Maschinen und/oder Zu-
taten offenzulegen. 

2. Die Klägerin wird von der Teilnahme ausgeschlossen. 

3. Den Rechtsvertretern der Klägerin, namentlich Thierry Calame und 
Barbara Abegg, sowie deren Patentanwältin, Cornelia Hoffmann, wird 
gestattet, an der Beschreibung teilzunehmen. 

4. Die Rechtsvertreter und die Patentanwältin der Klägerin sind gegen-
über der Klägerin und Dritten zur Verschwiegenheit bezüglich all ihrer 
Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung verpflichtet, wobei 
diese Geheimhaltungsverpflichtung erst mit der Zustellung der Be-
schreibung an die Klägerin endet, und nur in dem Umfang, in dem 
das Gericht die Beschreibung der Klägerin offenlegt. Im Übrigen 
bleibt die Geheimhaltungspflicht bestehen. Eine Verletzung der Ge-
heimhaltungspflicht würde als Ungehorsam gegen amtliche Verfü-
gungen im Sinne von Art. 292 StGB mit Busse bestraft. 

5. Der Klägerin wird Frist bis 30. November 2023 angesetzt, um einen 
Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 8’000 zu bezahlen. 

6. Schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung an die Klägerin 
(mit Rechnung Nr. 1185003033); sowie überbracht anlässlich der Be-
schreibung gegen Empfangsbestätigung an die Beklagte, inklusive 
Massnahmegesuch und Beilagen 1-39. 

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b 
ZPO). 

 

St. Gallen, 20. November 2023 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident Erster Gerichtsschreiber 

 

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Dr. iur. Mark Schweizer MLaw Sven Bucher 

 

 

Versand: 20. November 2023 

 

	Der Präsident erwägt:
	Prozessgeschichte
	Prozessuales
	Sachverhalt
	Streitpatent
	Voraussetzungen der genauen Beschreibung
	Keine Beweislastumkehr nach Art. 67 Abs. 1 PatG
	Angebliche Verletzungshandlungen
	Schutzwürdiges Interesse
	Superprovisorische Anordnung
	Geheimhaltungsmassnahmen
	Kostenvorschuss
	Der Präsident verfügt: