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**Case Identifier:** cdba2987-59fe-5ea4-afe6-c3ccd67546c3
**Source:** St. Gallen (SG)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2010-03-25
**Language:** de
**Title:** St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges 25.03.2010 HG.2008.137
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/SG_Gerichte/SG_KG_999_HG-2008-137_2010-03-25.pdf

## Full Text

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St.Galler Gerichte

Fall-Nr.: HG.2008.137

Stelle: Kantonsgericht

Rubrik: Handelsgericht

Publikationsdatum: 25.03.2010

Entscheiddatum: 25.03.2010

Entscheid Handelsgericht, 25.03.2010
Art. 55 ZGB (SR 210), Art. 3 Abs. 1, Art. 13 Abs. 2, Art. 55 Abs. 2 MSchG (SR 
232.11) und Art. 3 lit. d UWG (SR 241). Organ ist auch ein Prokurist, sofern 
diesem Aufgaben zukommen, die normalerweise nur einem Organ zustehen. 
Die Aufgabe der Halterschaft an einer strittigen Domainadresse genügt 
nicht, um das Rechtsschutzinteresse des Klägers dahinfallen zu lassen; es 
bedarf einer formellen Abstandserklärung. Beim Domainnamen 
www.refoderm.ch neues Fenster besteht ein Verwechslungsgefahr in Bezug 
auf die Marke REFORDERM, die durch Hinweise im Site und auch durch 
seinen weiteren Inhalt nicht unmittelbar behoben wird. Abweisung des 
Schadenersatzbegehrens mangels hinreichender Substanziierung des 
Schadens (Handelsgericht St. Gallen, 25. März 2010, HG.2008.137).

Erwägungen

 

I.

1.    Der Kläger ist Inhaber der international registrierten Marke Nr. 509709 

REFODERM, die unter anderem Schutz für die Schweiz für Waren der Klassen 3, 5, 10 

und 11 der Nizza-Klassifikation gemäss Rechtsbegehren (kläg. act. 5) geniesst. Der 

Kläger vertreibt seine Produkte gemäss eigenen Angaben sowohl in der Schweiz wie 

auch in Deutschland.

Die Beklagte 1 ist eine im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragene 

Aktiengesellschaft. Sie hat unter dem Domainnamen www.refoderm.ch neues Fenster

zumindest bis zum 7. April 2008 diverse Refoderm-Hautpflegeprodukte in der Schweiz 

angeboten. Der Beklagte 2 ist Prokurist der Beklagten 1 und gemäss klägerischer 

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Behauptung zusammen mit der Beklagten 3 Inhaber des Domainnamens 

www.refoderm.ch neues Fenster.

2.    Der Kläger behauptet, dass die Beklagte 1 ohne seine Zustimmung auf der 

Homepage www.refoderm.ch neues Fenster Refoderm-Produkte zum Verkauf 

angeboten habe, darunter auch solche aus dem Jahre 2002, welche überlagert (d.h. bei 

denen das Verfalldatum abgelaufen sei) und für den Endverbraucher gefährlich seien. 

Dadurch hätten die Beklagte 1 und der Beklagte 2 als Organ der Beklagten 1, aber 

auch zusammen mit der Beklagten 3 als Mitinhaberin des streitgegenständlichen 

Domainnamens gegen das Markenrecht, das Lauterkeitsrecht und das 

Lebensmittelgesetz verstossen. Zur Begründung führt der Kläger an, dass 

Domainnamen Kennzeichnungsfunktion erfüllten, weshalb sie, damit Verwechslungen 

vermieden werden können, gegenüber absolut geschützten Kennzeichen Dritter den 

gebotenen Abstand einhalten müssten. Zudem unterstünden Domainnamen dem 

Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts, weshalb die Beklagten durch die 

Verwendung des Domainnamens www.refoderm.ch neues Fenster nicht nur gegen das 

Markenrecht des Klägers, sondern auch gegen das Lauterkeitsrecht verstiessen. Die 

Beklagten schafften durch ihr Verhalten eine Verwechslungsgefahr, welche mit der 

Verwendung eines Domainnamens bereits in demjenigen Moment entstehe, in dem 

sich der Benutzer daran orientiert und erwartet, darunter bestimmte Informationen zu 

finden. Eine einmal so geschaffene Verwechslungsgefahr könne durch eine bestimmte 

Gestaltung der Internetseite nicht beseitigt werden. Zudem böten die Beklagten auf 

ihrer Homepage Kosmetika an, womit Warenidentität zu den markengeschützten 

Produkten des Klägers bestehe. Dadurch, dass die Beklagten überlagerte Produkte 

anböten, liege eine Täuschung betreffend die Beschaffenheit der Produkte vor. Darüber 

hinaus verstosse das Anbieten von überalterten Waren gegen das Lebensmittelgesetz. 

Entsprechend verlangt der Kläger, dass den Beklagten die Benutzung der Marke 

REFODERM verboten werde. Darüber hinaus verlangt er Schadenersatz.

3.    Die Beklagten bestreiten die Zuständigkeit des Handelsgerichts in Bezug auf die 

Beklagte 3, da sie ihren Sitz in Liechtenstein habe. Zudem wird die Passivlegitimation 

des Beklagten 2 bestritten und geltend gemacht, dass der Kläger denselben 

Prozessgegenstand vor Landgericht München mit Klage vom 27. Juni 2008 geltend 

gemacht habe. Dabei handle es sich um eine identische Klage, weshalb auf die hier zur 

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Diskussion stehende Klage nicht eingetreten werden könne. Des Weiteren führen die 

Beklagten aus, dass die Beklagte 3 seit dem 31. August 2008 nicht mehr Halterin des 

Domains www.refoderm.ch neues Fenster sei. Wenn somit der Kläger mit seiner Klage 

vom 14. Oktober 2008 auf Übertragung dieses Domains klage, fehle es ihm gegenüber 

der Beklagten 3 am Rechtsschutzinteresse. Schliesslich machen die Beklagten 

geltend, dass die Beklagte 3 Refoderm-Originalprodukte bei der Refoderm-

Naturkosmetik International Vertriebs GmbH, Deutschland, für den Wiederverkauf 

bestellt und gekauft habe. Es könne ihr nicht verboten werden, Originalware zu 

verkaufen. Sobald die Markenware vom Markeninhaber oder von Dritten mit dessen 

Zustimmung in Verkehr gebracht worden sei, habe der Markeninhaber sein Recht 

ausgeübt und könne die Weiterveräusserung nicht von der Erfüllung weiterer 

Voraussetzungen abhängig machen. Eine Verletzung des Markenschutzgesetzes liege 

somit nicht vor. Dazu komme, dass die zur Diskussion stehenden Produkte auf dem 

Schweizer Markt überhaupt nicht hätten verkauft werden können, weshalb die 

Beklagten am Vertrieb dieser Produkte gar kein Interesse mehr und deshalb die 

Internetseite per Ende August 2008 abgeschaltet hätten. Zuvor hätten sie aber die 

Refoderm-Originalprodukte in branchenüblicher Weise auf dem Markt angeboten. Es 

sei ihnen erlaubt, die Originalware in der Werbung abzubilden und auf die Marke 

hinzuweisen. Auf der Homepage sei klar und deutlich ersichtlich gewesen, dass 

Betreiber dieser Homepage die Beklagte 1 gewesen sei, wodurch von einer Täuschung 

im Sinne des Lauterkeitsrechts nicht die Rede sein könne. Des Weiteren bestreitet die 

Beklagte 1, irgendwelche verfallenen und überlagerten Produkte ausgeliefert zu haben. 

Dem Kläger sei durch das Verhalten der Beklagten zudem kein Schaden entstanden. 

Auch habe er die Schadenshöhe nicht substanziiert.

Auf weitere Ausführungen der Parteien wird, sofern für die Entscheidfindung 

erforderlich, nachfolgend eingegangen.

 

II.   

1.    Nachdem der Kläger seinen Wohnsitz in Deutschland, die Beklagten 1 und 2 im 

Kanton St. Gallen und die Beklagte 3 in Liechtenstein haben, liegt ein internationaler 

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Sachverhalt vor. Sowohl die Schweiz wie auch Deutschland sind Vertragsstaaten des 

Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und Vollstreckung gerichtlicher 

Entscheide in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, kurz: LugÜ). Das 

LugÜ beruht auf dem Grundsatz, dass Personen mit Wohnsitz in einem Vertragsstaat 

vor den Gerichten dieses Staates einzuklagen sind. Dabei wird nicht unterschieden 

zwischen natürlichen und juristischen Personen. Folglich sind in Anwendung von Art. 2 

Abs. 1 LugÜ für die gegen die Beklagten 1 und 2 gerichteten Begehren die Gerichte 

des Kantons St. Gallen zuständig. Da die Beklagte 3 Sitz in Liechtenstein, welches 

nicht Mitgliedstaat des LugÜ ist, hat, bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit für den 

gegen die Beklagte 3 geltend gemachten Anspruch nach der lex fori, somit nach dem 

schweizerischen IPRG. Der Kläger behauptet den unbefugten Gebrauch seiner Marke 

als Second Level Domain durch die Beklagte 3 und somit eine unerlaubte Handlung. 

Art. 129 Abs. 2 IPRG räumt dem Kläger die Möglichkeit ein, im Falle einer unerlaubten 

Handlung beim schweizerischen Gericht am Handlungs- oder am Erfolgsort zu klagen, 

wenn der Beklagte weder Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt noch eine 

Niederlassung in der Schweiz hat. Solches trifft auf die Beklagte 3 zu. Der Erfolgsort 

der Verletzung des Kennzeichenrechts durch Domainnamen liegt dort, wo diese 

bestimmungsgemäss abrufbar sind (vgl. BGE vom 6.3.2007, 4C.341/2005, in: sic! 

2007, 543 E. 4 m.w.H.) Nachdem der fragliche Domainnamen www.refoderm.ch neues 

Fenster in der Schweiz registriert ist, sich die auf dieser Internetseite angebotenen 

Produkte an das Schweizer Publikum richten und der Domainname in der Schweiz 

abrufbar ist, liegt der Erfolgsort zweifelsohne in der Schweiz, weshalb die 

schweizerischen Gerichte zuständig sind. Daran ändert der beklagtische Einwand, 

wonach die Beklagte 3 den streitgegenständlichen Domainnamen nie aktiv genutzt 

habe, sondern einzig und allein Halterin dieses Namens sei, nichts. Als Halterin hat die 

Beklagte 3 den Domainnamen der Beklagten 1 überlassen bzw. zur Verfügung gestellt, 

wodurch die Verletzungshandlung erst möglich wurde. Sie hat somit den 

Domainnamen nicht nur registrieren lassen, sondern ihn auch Dritten zur Verwendung 

überlassen, womit der Domainname in der Schweiz abrufbar war und hiermit ein 

Erfolgsort geschaffen wurde. Die örtliche Zuständigkeit der St. Galler Gerichte ist somit 

für alle Beklagten gegeben.

Die geltend gemachten Ansprüche stützen sich einerseits auf Markenrecht, 

andererseits auf Lauterkeitsrecht. Für solche Streitigkeiten ist gemäss Art. 15 lit. c und 

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lit. d ZPO ausschliesslich das Handelsgericht zuständig. Beide Parteien beziffern den 

Streitwert mit Fr. 100'000.00. Somit ist auch die sachliche Zuständigkeit des 

Handelsgerichts des Kantons St. Gallen gegeben.

2.    Am 27. Juni 2008 hat der Kläger beim Landgericht München eine ähnlich lautende 

Klage gegen die Beklagten 1 und 2 eingereicht. Auch dort klagte der Kläger auf 

Unterlassung der Verwendung des Zeichens "Refoderm". Zudem stellte er ein 

Begehren um Auskunftserteilung. Art. 21 LugÜ, auf welche Bestimmung sich die 

Beklagten berufen, bestimmt, dass dann, wenn bei Gerichten verschiedener 

Vertragsstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien 

anhängig gemacht werden, das später angerufene Gericht das Verfahren von Amtes 

wegen aussetzt, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht. 

Sobald die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht, erklärt sich das 

später angerufene Gericht zu Gunsten dieses Gerichts für unzuständig. Voraussetzung 

für die Unzuständigkeitserklärung des später angerufenen Gerichts ist eine Streitigkeit 

zwischen denselben Parteien über denselben Anspruch. Dabei geht es primär darum, 

widersprüchliche Urteile über denselben Sachverhalt zu vermeiden. Die Bestimmung 

findet somit dann Anwendung, wenn die Klagen denselben Gegenstand haben und 

denselben Zweck verfolgen.

Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für dessen Gebiet der 

Schutz beansprucht wird. Es gilt das Territorialitätsprinzip. (vgl. E. Marbach, 

Kennzeichenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Schweizerisches Immaterialgüter- und 

Wettbewerbsrecht [SIWR] III/1, N 26 ff.). Im Verfahren vor dem Landgericht München 

geht es um Verletzungshandlungen in Deutschland, währenddem das vorliegende 

Verfahren Verletzungshandlungen in der Schweiz zum Gegenstand hat. Dort verlangt 

der Kläger die Unterlassung der streitgegenständlichen Handlungen im geschäftlichen 

Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland, hier in der Schweiz. Das Klagefundament 

der vom Kläger in Deutschland anhängig gemachten Klage ist somit nicht mit der 

vorliegenden Klage identisch, weshalb die klägerische Einrede der abgeurteilten Sache 

nicht verfängt.

3.    Im Rahmen der Replik beantragte der Kläger, dass das Rechtsbegehren 2 gemäss 

Klageschrift vom 14. Oktober 2008 zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben sei. 

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Dieser Antrag beruht auf der Tatsache, dass der Beklagte 2 per 31. August 2008 den 

Domainnamen refoderm.ch als Vertreter der Beklagten 3 löschen liess und aufgab. Am 

4. Februar 2009 liess der Kläger den strittigen Domainnamen auf seinen Namen 

registrieren (Replikbeilage 3, Replik Seite 8). Entsprechend ist über das 

Rechtsbegehren 2 materiell nicht mehr zu befinden. Zu entscheiden ist aber über die 

Kostenfolgen. Darauf wird zurückzukommen sein.

4.    Die Beklagten reichten mit Eingabe vom 27. Oktober 2009 im Rahmen einer 

nachträglichen Eingabe das Dispositiv des Urteils des Oberlandesgerichts München 

vom 8. Oktober 2009 ein. Der Kläger opponierte nicht dagegen. Vielmehr reichte er das 

begründete Urteil des Oberlandesgerichts München in vollem Umfang ein und machte 

einige Bemerkungen dazu. Nachdem der Kläger gegen die nachträgliche Eingabe nicht 

opponiert hat, kann diese zugelassen werden.

 

III.

1.    Der Beklagte 2 bestreitet seine Passivlegitimation. Er habe zu keinem Zeitpunkt die 

Marke Refoderm verwendet. Auch sei er nicht Halter des Domainnamens. Dies sei 

allein die Beklagte 3 gewesen. Der Beklagte 2 bestreitet auch, Organ im Sinne von 

Art. 55 ZGB zu sein. Er sei nie Verwaltungsrat der Beklagten 1 gewesen. Noch in der 

Klageantwortschrift hatte er seine Organqualität nicht explizit bestritten.

Der Beklagte 2 ist als Prokurist der Beklagten 1 im Handelsregister eingetragen. Er 

verfügt über Einzelunterschrift. Einziges Verwaltungsratsmitglied der Beklagten 1 ist die 

Ehefrau des Beklagten 2. Der Beklagte 2 beantwortete das an die Geschäftsleitung der 

Beklagten 1 gerichtete Schreiben des klägerischen Rechtsvertreters vom 11. April 2008 

(kläg. act. 10) als Vertreter der Beklagten 1 (kläg. act. 11). Aus dem Schreiben geht 

hervor, dass der Beklagte 2 über die zur Diskussion stehende Auseinandersetzung 

vollumfänglich informiert und offenbar auch zur Vertretung legitimiert ist und war. 

Gemäss Praxis und Lehre zu Art. 55 ZGB sind für eine Gesellschaft handelnde 

Personen dann Organe dieser Gesellschaft, wenn sie tatsächlich eine wesentliche 

Aufgabe bzw. eine wesentliche Funktion erfüllen. Es ist somit nicht zwingend 

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erforderlich, dass diese Personen als formelle Organe im Handelsregister eingetragen 

sind. Darunter kann insbesondere ein Prokurist fallen, sofern diesem Prokuristen 

Aufgaben zukommen, die normalerweise einem Organ zustehen (vgl. Riemer, Berner 

Kommentar N 28 ff. zu Art. 55 ZGB; BSK ZGB I - Huguenin, Art. 13 ff. zu Art. 55 ZGB; 

BGE 114 V 213 E. 4e S. 218). Nachdem der Beklagte 2 das an die Geschäftsleitung der 

Beklagten 1 gerichtete Schreiben in seiner Funktion als Prokurist beantwortete und die 

Übertragung des Domainnamens von einer Zahlung abhängig machte, trat er gegen 

Aussen als faktisches Organ im Sinne von Art. 55 ZGB auf. Generell erscheint der 

Beklagte 2 als diejenige Person, welche sowohl das Sagen innerhalb der Beklagten 1 

als auch der Beklagten 3 hat. So war es offenbar auch der Beklagte 2, welcher 

gegenüber der Swisscom AG das Hosting betreffend refoderm.ch gekündigt hat. Nur 

so lässt sich erklären, dass die Swisscom AG die Kündigung mit Schreiben vom 31. 

Juli 2009 gegenüber dem Beklagten 2 persönlich bestätigte (bekl. act. 3). Auch ist sein 

Name im Whois-Auszug aus dem Online-Register www.switch.ch neues Fenster unter 

der Firma und der Adresse der Beklagten 3 angeführt. Dadurch ergibt sich zwar nicht, 

dass der Beklagte 2 selbst Halter des strittigen Domainnamens ist. Er figuriert aber 

offiziell als Vertreter der Beklagten 3, was ein weiteres Indiz dafür ist, dass der Beklagte 

2 sowohl bei der Beklagten 1 als auch bei der Beklagten 3 federführend ist. Auch die 

Bestellung der Refoderm-Produkte wurde durch die Lieferantin zu Handen des 

Beklagten 2 versandt (bekl. act. 5). Schliesslich fällt auf, dass die einzige 

Verwaltungsrätin der Beklagten 1, die Ehefrau des Beklagten 2, gegen aussen nie in 

Erscheinung trat, was ebenfalls Zeichen dafür ist, dass der Beklagte 2 die Beklagte 1 

faktisch führt. Dem Beklagten 2 kommt somit Organstellung im Sinne von Art. 55 ZGB 

zu. Er ist folglich für ein allfälliges Verschulden der Beklagten 1 und 3 persönlich 

verantwortlich im Sinne von Art. 55 Abs. 3 ZGB. Seine Passivlegitimation ist gegeben.

2.    Ein auf immaterialgüterrechtlichen Bestimmungen beruhendes 

Unterlassungsbegehren setzt ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse voraus, das 

besteht, wenn die widerrechtliche Handlung unmittelbar droht, d.h. wenn das Verhalten 

des Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lassen. Indiz für 

einen Eingriff kann die Tatsache sein, dass analoge Eingriffe in der Vergangenheit 

stattgefunden haben (Wiederholungsgefahr) und eine Verwarnung keine Wirkung 

gezeigt hat oder zwecklos wäre. Eine Wiederholungsgefahr darf in der Regel schon 

dann angenommen werden, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit des 

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beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch dann zu vermuten, dass er es im 

Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird. Das Rechtsschutzinteresse 

an der Unterlassungsklage muss im Zeitpunkt der Urteilsfällung noch vorhanden sein 

(BGE 124 III 74 ff., BGE 109 II 346, BGE 116 II 359).

Die Beklagte 1 bot am 27. Februar 2008 unter der Domain www.refoderm.ch neues 

Fenster diverse Refoderm-Markenprodukte an (kläg. act 7 - 9). Mit Schreiben vom 11. 

April 2008 verlangte der Kläger von der Geschäftsleitung der Beklagten 1 eine 

Bestätigung, wonach sie den Domainnamen www.refoderm.ch neues Fenster innert 30 

Tagen auf den Kläger übertrage und sie den Gebrauch der Marke „Refoderm“ sofort 

einstelle und künftig unterlasse (kläg. act. 10). Eine solche Erklärung gab die Beklagte 1 

nie ab. Vielmehr liess sie tatsachenwidrig behaupten, dass die genannte 

Internetadresse seit Ende 2005 inaktiv sei und eine Übertragung des Domainnamens 

nur gegen Entschädigung in Frage komme.

Durch diese Antwort gab der Beklagte 2 als Vertreter der Beklagten 1 deutlich zum 

Ausdruck, dass er das vom Kläger gerügte Verhalten als rechtmässig erachte und sich 

keiner Verletzung irgendwelcher Gesetze bewusst sei. Die Tatsache, dass die 

Beklagte 1 in der Vergangenheit unter dem Domainnamen refoderm.ch Waren in der 

Schweiz angeboten hat und die Beklagten die Widerrechtlichkeit der ihnen 

vorgeworfenen Verletzung bestreiten, liess den Kläger zu Recht befürchten, dass eine 

Markenverletzung auch in der Zukunft beabsichtigt ist (vgl. L. David, 

Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, N 16 zu Art. 55 MSchG). Eine 

Begehungs- oder Wiederholungsgefahr entfällt erst dann, wenn sich der Verletzer in 

einer Unterlassungserklärung verpflichtet hat, das beanstandete Verhalten einzustellen. 

Dabei verlangt die bundesrechtliche Rechtssprechung eine förmliche 

Abstandserklärung und lässt es nicht genügen, wenn die Beklagte ohne Anerkennung 

der Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens irgendwelche Zusicherungen macht (BGE 124 III 

75).

Die Beklagten haben bewusst keine formelle Abstandserklärung abgegeben. Sie 

glauben aber dadurch, dass die Beklagte 3 das Domain "refoderm.ch" gekündigt und 

freigegeben hat, den Tatbeweis erbracht zu haben, dass sie unter dieser Domain keine 

streitgegenständlichen Waren mehr auf dem Markt anbieten werden, was 

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Hauptanliegen der Unterlassungsklage sei. Die Aufgabe der Halterschaft an der 

strittigen Domain genügt aber nicht, um das Rechtsschutzinteresse des Klägers 

dahinfallen zu lassen. Es bedarf einer formellen Abstandserklärung. Dazu kommt, dass 

die Beklagte 1 in den Rechtsschriften nach wie vor den Standpunkt vertritt, dass sie 

legitimiert gewesen sei, die strittigen Produkte auf dem Schweizer Markt anzubieten. 

Auch wenn seitens der Beklagten der Domain www.refoderm.ch neues Fenster

aufgegeben worden ist, besteht die Gefahr, dass sie eine die Markenrechte des 

Klägers verletzende Domain mit einem Zusatz zu Refoderm aufschalten. Das 

Rechtsschutzinteresse des Klägers an den Unterlassungsbegehren ist folglich 

gegeben, und es gilt zu prüfen, ob die zur Diskussion stehenden Handlungen 

widerrechtlich in Sinne des Marken- und Lauterkeitsrechts sind.

3.    Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein 

Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz 

ausgeschlossen ist. Er kann anderen verbieten, unter dem Zeichen Waren anzubieten, 

in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern. Domainnamen erfüllen 

Kennzeichnungsfunktion. Entsprechend kann die Verwendung eines verletzenden 

Zeichens als Domainname grundsätzlich gestützt auf Namen-, Firmen- oder 

Markenrecht verboten werden. Domainnamen unterstehen auch dem Lauterkeitsgebot 

des Wettbewerbsrechts (BGE 128 III 351 ff. S. 364, BGE 125 III 91 ff. E. 3c und BGE 

126 III 239 E. 2c).

Der Kläger ist Inhaber der international registrierten Marke Nr. 509709 REFODERM. 

Diese Marke ist in der Schweiz geschützt und beansprucht Schutz u.a. auch für 

Kosmetikprodukte der internationalen Klasse 3. Die Beklagten 2 und 3 haben den 

Domainnamen www.refoderm.ch neues Fenster registrieren lassen und die Beklagte 1 

hat unter diesem Domainnamen Kosmetikprodukte der Marke Refoderm auf dem Markt 

angeboten. Die Second Level Domain "refoderm" übernimmt die klägerische Marke 

Refoderm vollumfänglich. Es besteht Zeichenidentität. Unter diesem Domain haben die 

Beklagten zudem Kosmetika angeboten. Somit ist auch die Warenidentität gegeben. 

Bei der Beurteilung der Identität bzw. Verwechselbarkeit ist nur auf den (frei wählbaren) 

Hauptbestandteil eines Domainnamens abzustellen, während den anderen (frei 

wählbaren) Teilen des Domainnamens wie "www" und ".ch" keine individualisierende 

Wirkung zukommt (sic! 2000, S. 26 E. 5). Gemäss bundesgerichtlicher 

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Rechtssprechung besteht die Gefahr der Verwechslung für den ganzen Bereich des 

Kennzeichnungsrechts insbesondere darin, dass mit der Verwendung eines ähnlichen 

oder gleichlautenden Namens für einen Internet-Site durch einen schlechter 

Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen geschaffen wird, d.h. einer 

Fehlidentifikation des hinter dem Site stehenden Geschäftsbetriebs, oder dass falsche 

Zusammenhänge vermutet werden. Es genügt dabei bereits die Gefahr einer bloss 

vorläufigen Fehlzurechnung. Im Internet entsteht die mit der Verwendung eines 

Domainnamens allenfalls verbundene Verwechslungsgefahr bereits im Moment, in dem 

sich der Benutzer daran orientiert und erwartet, darunter bestimmte Informationen zu 

finden. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die von einer registrierten 

Internet-Adresse ausgeht, ist nicht der Inhalt oder die Gestaltung des damit 

bezeichneten Internet-Sites entscheidend, sondern die Beschaffenheit der Adresse, die 

den Zugriff auf den Site erlaubt, als solche. Dabei kann die Verwechslungsgefahr durch 

Hinweise im Site und auch durch seinen weiteren Inhalt nicht unmittelbar behoben 

werden. Die Behebung der Verwechslungsgefahr durch den Inhalt des Sites würde 

zudem voraussetzen, dass die dort zu diesem Zweck angebrachten Hinweise von den 

Internetbenutzern in allen Fällen aufmerksam gelesen werden (BGE 128 III 409 f. E. 

7.2.2; BGE 128 III 362 f. E. 4.2.2.1). Betrachtet man den von den Beklagten 

verwendeten Internet-Site, so ist zwar richtig, dass sich rechts oben auf dem Site der 

Firmenname der Beklagten 1 findet. Das Anbringen des Firmennamens kann aber nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass man auf die entsprechende Seite nur über den 

Domainnamen www.refodern.ch neues Fenster kommt. Dadurch wird automatisch auf 

eine Verbindung, welcher Art auch immer, der Parteien geschlossen. Es besteht die 

Gefahr, dass Fehlschlüsse über den hinter dem Site stehenden Geschäftsbetrieb 

gemacht oder falsche Zusammenhänge vermutet werden. Fakt aber ist, dass zwischen 

den Parteien keine geschäftliche Beziehungen bestehen, weshalb die Täuschungs- und 

Verwechslungsgefahr offensichtlich ist. Eine solche Verwechslungsgefahr hat sich der 

Kläger nicht gefallen zu lassen, weshalb den Beklagten 1 und 2 zu verbieten ist, die 

Marke des Klägers als Domainname im geschäftlichen Verkehr für die Produkte des 

Klägers weiter zu benutzen.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die Beklagten 1 und 2 nicht nur 

gegen das Markenrecht, sondern auch gegen das Lauterkeitsrecht verstossen. 

Unlauter handelt bekanntlich derjenige, der Massnahmen trifft, die geeignet sind, 

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Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines 

anderen herbeizuführen (Art. 3 lit. d UWG). Die Verwechslungsgefahr ist wie bereits 

aufgezeigt evident.

4.    Es steht fest, dass die Beklagte 3 bei der Refoderm Naturkosmetik International 

Vertriebs GmbH in Deutschland Refoderm-Originalprodukte im Gesamtwert von 

€ 16'275.90 gekauft und an die Beklagte 1 weitergegeben hat, worauf die Beklagte 1 

diese unter der Domain "refoderm.ch" auf dem Schweizer Markt zum Kauf angeboten 

hat. Die Beklagten machen geltend, dass sich das Ausschliesslichkeitsrecht des 

Markeninhabers auf das erstmalige Inverkehrbringen der Ware beschränkt. Der 

Markeninhaber habe anlässlich der erstmaligen Inverkehrbringung der Markenware die 

Möglichkeit, sich für seine Leistungen nach eigenem Ermessen angemessen 

entschädigen zu lassen. Nachdem aber die Markenware vom Markeninhaber oder mit 

dessen Zustimmung in Verkehr gebracht worden sei, könne das Markenrecht nicht 

mehr als Instrument zur weiteren Steuerung und Kontrolle des Vertriebs eingesetzt 

werden. Diese Rechtsauffassung der Beklagten ist grundsätzlich richtig (BGE 122 III 

469 ff.). Die Beklagten lassen aber ausser Acht, dass sie gemäss eigenen Aussagen die 

zur Diskussion stehenden Markenprodukte bereits im Jahre 2003 gekauft haben und 

die Ware somit im Zeitpunkt des Angebots im Internet schon über fünf Jahre alt war 

und aktuell schon über sechs Jahre alt ist. Kosmetikprodukte sind aber nicht 

unbeschränkt haltbar. Die entsprechende Behauptung des Klägers wird von den 

Beklagten zu Recht nicht substanziiert bestritten. Die von der Beklagten 3 gekauften 

und von den Beklagte 1 und 2 angebotenen Waren waren bzw. sind überlagert, und 

der Kläger hat ein legitimes Interesse daran, dass abgelaufene Markenware nicht auf 

dem Markt angeboten wird. Der von den Beklagten angerufene Erschöpfungsgrundsatz 

gilt nicht absolut und bedarf der Relativierung, sobald berechtigte Gründe eine 

Ausnahme verlangen. Diese Gründe müssen jeweils im Produkt selbst begründet sein. 

So darf der Markeneigentümer qualitativ stark abweichende oder gar minderwertige 

Parallelimporte abwehren. Der Markeninhaber hat einen imageschädlichen 

Qualitätsverfall der Ware nicht zu dulden (vgl. Marbach, SIWR, N 1547 ff.).

5.    Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Beklagte 1 und der 

Beklagte 2 als faktisches Organ der Beklagten 1 durch das Anbieten von überlagerten 

Produkten auf dem Schweizer Markt und durch den vom Kläger gerügten 

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Internetauftritt gegen das Marken- und Wettbewerbsrecht verstossen haben. Das 

klägerische Rechtsbegehren 1 ist zu schützen. Auch können die Beklagten 2 und 3 

grundsätzlich verpflichtet werden, den Domainnamen www.refoderm.ch neues Fenster

auf den Kläger zu übertragen. Allein dieser Übertrag hat in der Zwischenzeit bereits 

stattgefunden, weshalb darüber nicht mehr zu entscheiden ist. Ziffer 2 des 

Rechtsbegehrens ist somit zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abzuschreiben 

(Art. 83 lit. c ZPO).

6.    Gemäss Art. 55 Abs. 2 MSchG kann der in seinem Markenrecht Verletzte Klagen 

nach dem Obligationenrecht auf Schadenersatz, auf Genugtuung sowie auf 

Herausgabe eines Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die 

Geschäftsführung ohne Auftrag erheben. Dies macht der Kläger. Er beschränkt sich 

dabei aber darauf, Ersatz für die entstandene Marktverwirrung wie auch für die erlittene 

Imageeinbusse geltend zu machen (Klage S. 17).

Auf Grund der vorhergehenden Ausführungen steht fest, dass die Beklagten die 

klägerische Marke widerrechtlich verletzt haben. Diese Verletzung der Markenrechte 

des Klägers erfolgte mit Wissen und Willen der Beklagten. Entsprechend werden die 

Beklagten für ihr Verhalten grundsätzlich schadenersatzpflichtig. Der Kläger unterlässt 

es aber, den von ihm behaupteten Schaden nachzuweisen, mit der Begründung, dass 

sich der Marktverwirrungs- und Imageschaden nur schwer beziffern lasse. Der Kläger 

überlässt die Schadensberechnung gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR dem Ermessen des 

Richters.

Es ist zwar richtig, dass die Höhe eines ziffernmässig nicht bestimmbaren Schadens 

nach dem Ermessen des Richters zu schätzen ist. Dabei ist es aber Sache des 

Geschädigten, dem Richter Tatsachen vorzutragen, welche für den Eintritt eines 

Schadens sprechen und dem Richter dessen Abschätzung erlauben oder erleichtern. 

Falls dies nicht gelingt, so darf der Richter in pflichtgemässer Ausübung seines 

Ermessens Schadenersatz zusprechen, wenn eine Schädigung zwar nicht nachweisbar 

ist, sich aber nach den Umständen mit einer gewissen Überzeugungskraft aufdrängt 

und nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der Erfahrung des Lebens mit einer 

Einbusse auf Seiten des Verletzten zu rechnen ist (vgl. David, a.a.O., N 38 zu Art. 55 

MSchG).

http://www.refoderm.ch/

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 13/13

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St.Galler Gerichte

Die Beklagten bestreiten, dass dem Kläger ein Schaden entstanden ist. Zu Recht 

machen sie darauf aufmerksam, dass der Kläger es unterlassen hat, zu belegen, dass 

er mit seinen Produkten in der Schweiz überhaupt einen Umsatz erzielt hat und in 

welcher Grössenordnung. Die Beklagten bestreiten, dass der Kläger in der Schweiz 

überhaupt auf dem Markt aufgetreten und präsent gewesen sei. Es sei auch nicht 

nachgewiesen, dass der Kläger auf dem Schweizer Markt je einen Gewinn erzielt habe.

In der Tat ist nicht nachgewiesen, wie und wo der Kläger seine Produkte auf dem 

Schweizer Markt angeboten hat. Bezüglich Schweizer Markt findet sich in den 

Rechtschriften einzig die Behauptung der Beklagten 1, wonach sie seit Jahren keine 

Refoderm-Produkte mehr ausgeliefert habe und das Produkt vom Schweizer Markt 

überhaupt nicht aufgenommen worden sei. Die Beklagte 1 spricht von einer absoluten 

Fehlinvestition (Klageantwort S. 8 f.). Diese Behauptungen blieben seitens des Klägers 

unbestritten. Vor diesem Hintergrund kann nicht davon ausgegangen werden und 

deutet nichts darauf hin, dass dem Kläger in der Schweiz ein Marktverwirrungs- und 

Imageschaden entstanden ist, weshalb das Schadenersatzbegehren in Ziffer 3 des 

Rechtsbegehrens des Klägers abzuweisen ist. 

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	Entscheid Handelsgericht, 25.03.2010
	Art. 55 ZGB (SR 210), Art. 3 Abs. 1, Art. 13 Abs. 2, Art. 55 Abs. 2 MSchG (SR 232.11) und Art. 3 lit. d UWG (SR 241). Organ ist auch ein Prokurist, sofern diesem Aufgaben zukommen, die normalerweise nur einem Organ zustehen. Die Aufgabe der Halterschaft an einer strittigen Domainadresse genügt nicht, um das Rechtsschutzinteresse des Klägers dahinfallen zu lassen; es bedarf einer formellen Abstandserklärung. Beim Domainnamen www.refoderm.ch neues Fenster besteht ein Verwechslungsgefahr in Bezug auf die Marke REFORDERM, die durch Hinweise im Site und auch durch seinen weiteren Inhalt nicht unmittelbar behoben wird. Abweisung des Schadenersatzbegehrens mangels hinreichender Substanziierung des Schadens (Handelsgericht St. Gallen, 25. März 2010, HG.2008.137).

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		2025-07-19T13:57:17+0200
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