# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 2df4fe7a-96a8-5864-ad72-2d20f8d56fdf
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2022-02-21
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 21.02.2022 B-1206/2021
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-1206-2021_2022-02-21.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 

Entscheid aufgehoben durch BGer mit  

Urteil vom 08.09.2022 (4A_158/2022) 

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-1206/2021 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  2 1 .  F e b r u a r  2 0 2 2  

Besetzung 
 Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), 

Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,    

Gerichtsschreiberin Anna Wildt. 
 

 
 

Parteien 
 Tamasu Butterfly Europa GmbH,  

Kommunikationsstrasse 8, DE-47807 Krefeld,   

vertreten durch lic. iur. Benedikt Schmidt, Rechtsanwalt, 

Meisser & Partners AG, Bahnhofstrasse 6, 7250 Klosters,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 
 

 
 

Gegenstand 
 Markeneintragungsgesuch Nr. 13819/2019 BUTTERFLY. 

 

 

 

B-1206/2021 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Mit Gesuch vom 21. Oktober 2019 ersuchte die Beschwerdeführerin die 

Vorinstanz um Zulassung des Zeichens «Butterfly» zum Markenschutz für 

Waren der Klassen 1, 3, 18, 21, 24, 25 und 28.  

B.  

Mit Schreiben vom 27. April 2020 beanstandete die Vorinstanz unter ande-

rem, das Zeichen «Butterfly» verstanden als «Schmetterling» beschreibe 

bei einem Teil der geltend gemachten Waren direkt die Form, die Ausstat-

tung und/oder das Motiv der Produkte. Das Zeichen könne für diesen Teil 

nicht zum Schutz zugelassen werden.   

C.  

In ihrer Stellungnahme vom 17. September 2020 führte die Beschwerde-

führerin unter anderem mit Verweis auf diverse Marken aus, Tiernamen 

würden nicht als Ausstattungsmerkmal wahrgenommen. 

D.  

Mit Verfügung vom 17. Februar 2021 wies die Vorinstanz das Markenein-

tragungsgesuch Nr. 13819/2019 BUTTERFLY für folgende Waren zurück:  

Klasse 18: Taschen; Rucksäcke; Handkoffer; Reisekoffer; Lederkoffer; Ge-

päck, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse. 

Klasse 21: Trinkflaschen; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten. 

Klasse 24: Handtücher. 

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen; Schuhwaren. 

Klasse 28: Spielwaren, Spiele, Spielzeug. 

Die Vorinstanz liess das Zeichen für folgende Waren zum Markenschutz 

zu:  

Klasse 1: Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Klebstoffe für Gummi und 

Holz, nicht für Papier- und Schreibwaren und nicht für Haushaltszwecke; 

Klebstoffe für Sportgeräte. 

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Seite 3 

Klasse 3: Reinigungsmittel; Reinigungsschaum (Reinigungsmittel); Reini-

gungsmittel in Schaumform; Reinigungsmittel für Sportgeräte; Pflegemittel 

für Tischtennisschläger, Tischtennistische, Tischtenniszubehör sowie Teile 

davon; Gummipflegemittel für Tischtennisschläger; Pflegemittel für Sport-

geräte.  

Klasse 18: Leder und Lederimitationen; künstliches Leder.  

Klasse 21: Schwämme; Schwämme zur Reinigung von Sportgeräten; 

Bürsten.  

Klasse 28: Sportartikel und -ausrüstungen. 

Die teilweise Zurückweisung begründete die Vorinstanz damit, dass die Ab-

nehmer das Zeichen «Butterfly» als Beschreibung des Schmetterlingsmo-

tivs verstünden, welches für die strittigen Waren der Klassen 18, 21, 24 

und 25 üblich sei. Das Zeichen werde auch als Form beziehungsweise 

Thema von Spielwaren der Klasse 28 wahrgenommen. Im Übrigen sei das 

Zeichen nicht mit den von der Beschwerdeführerin erwähnten Voreintra-

gungen vergleichbar.     

E.  

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 

17. März 2021 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie bean-

tragt die Aufhebung der Verfügung vom 17. Februar 2021 im Umfang der 

teilweisen Zurückweisung. Die Marke sei auch für die strittigen Waren zum 

Schutz zuzulassen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der 

Vorinstanz. 

Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, das Zeichen sei weder ty-

pisch noch charakteristisch für die angegebenen Warenkategorien. Auch 

andere Tierbezeichnungen seien schutzfähige Marken. Ihr Zeichen «But-

terfly» werde ebenso als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt. Es be-

stehe kein Freihaltebedürfnis. Sie habe einen Anspruch auf Gleichbehand-

lung mit vergleichbaren Marken, welche für identische oder vergleichbare 

Waren eingetragen worden seien.     

F.  

Mit Vernehmlassung vom 11. Juni 2021 hielt die Vorinstanz an der ange-

fochtenen Verfügung fest. Bei der Frage des Gemeingutcharakters von 

Ausstattungshinweisen komme es auf das Kriterium der Üblichkeit an und 

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nicht darauf, ob die Hinweise für die beanstandeten Waren charakteristisch 

seien. 

G.  

Mit Replik vom 16. August 2021 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Be-

schwerdebegehren fest. Die Üblichkeit von Formen oder Motiven sei kein 

geeignetes Kriterium, um über den Gemeingutcharakter von Tierbezeich-

nungen zu befinden. 

H.  

In der Duplik vom 5. Oktober 2021 bekräftigte die Vorinstanz, das Kriterium 

für die Zurückweisung eines Tiernamens als beschreibend sei die Üblich-

keit der Form bzw. des Motivs mit Blick auf die betroffenen Waren. 

I.   

Es hat keine Parteiverhandlung stattgefunden. 

J.  

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-

weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be-

schwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdefüh-

rerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert 

(Art. 48 Abs. 1 VwVG) und hat den eingeforderten Kostenvorschuss frist-

gerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die im Übrigen frist- und form-

gerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) 

ist einzutreten.  

2.  

2.1 Zeichen, die zum Gemeingut gehören, sind vom Markenschutz ausge-

schlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die beanspruchten Wa-

ren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a des Marken-

schutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Als Gemein-

gut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten 

sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft 

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nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit 

nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden wer-

den (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BRIKHÄUSER, in: David/Frick 

[Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 

2017, Art. 2 N. 34). 

2.2 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die 

beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in ei-

nem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also 

von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar als Aussage über be-

stimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistun-

gen verstanden werden. Darunter fallen namentlich Wörter, die geeignet 

sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quanti-

tät, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, 

Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung 

aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 «Première»; STÄDELI/ 

BRAUCHBAR BRIKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 84; EUGEN MARBACH, in: von Bü-

ren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-

recht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 247, 282 f.). 

2.3 Mit der zusätzlichen Prüfung eines Freihaltebedürfnisses an Marken, 

die allein in einem Sinnbezug auf den Inhalt, die Form oder Gestalt der 

gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen bestehen, wird der Ver-

breitung und Häufigkeit des Motivs oder Themas am Markt und damit dem 

konkreten Verwendungsinteresse der Mitanbieter Rechnung getragen (Ur-

teile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 4 «Pirates of the 

Caribbean»; B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 5.3 «Froschkönig»; 

B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 7.3 «Rapunzel»).  

2.4 Freihaltebedürftig sind Wortmarken, die auf Gestaltungsmotive hinwei-

sen, welche für die Waren allgemein üblich oder durch den Gebrauchs-

zweck in naheliegender Weise vorgegeben sind (Urteile des BVGer 

B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.3 «Froschkönig»; B-3815/2014 vom 

18. Februar 2016 E. 4.4 «Rapunzel»; STÄDELI/ BRAUCHBAR BRIKHÄUSER, 

a.a.O., Art. 2 N. 160). Anspielungen auf verbreitete Gestaltungselemente 

sind indes schutzfähig, wenn sie derart unbestimmt gefasst sind, dass sie 

keinen Konkurrenten daran hindern, seinerseits die gleichen Gestaltungs-

elemente zu nutzen (BGE 106 II 245 E. 2.d «Rotring»; Urteile des BVGer 

B-2668/2016 vom 3. August 2017 E. 4.5 «Croco [fig.]/Miss Croco»; 

B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.3 «Froschkönig»; B-3815/2014 vom 

18. Februar 2016 E. 4.4 «Rapunzel»; MARBACH, a.a.O., N. 314). 

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2.5 Zu berücksichtigen ist nicht nur ein aktuelles, sondern bereits ein po-

tentielles Interesse der Konkurrenten an der Verwendung des Zeichens mit 

Blick auf die Marktentwicklung (MARBACH, a.a.O., N. 258; Urteile des 

BVGer B-3815/2014 E. 4.1 «Rapunzel»; B-5389/2014 vom 1. Dezember 

2015 E. 2.8 «Street-One/Streetbelt.ch»; B-5806/2017 vom 27. Juni 2019 

E. 3.3 «Merci»). Dabei darf auch der zukünftigen Entwicklung Rechnung 

getragen werden (BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 «WingTsun»; Urteil des BVGer 

B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5 und 4.7.2 «Vuvuzela»).  

2.6 Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung sind nicht schutzfä-

hig, wenn sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren allgemein 

üblich sind oder damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird 

(BGE 116 II 609 E. 2b «Fioretto»; 106 II 245 E. 2c «Rotring»; Urteil des 

BGer vom 3. September 2009 4A_330/2009 E. 2.3.2 «Magnum»; Urteile 

des BVGer B-2514/2008 vom 15. Mai 2009 E. 3.2 «Magnum»; 

B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 2.5 «Black Label»; B-7196/2015 vom 

3. Oktober 2017 E. 2.4 «Magenta»; B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 

E. 4.4 «Rapunzel»; B-2668/2016 vom 3. August 2017 E. 4.5 «Croco 

[fig.]/Miss Croco»; B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 2.2 «Goldbären»).  

Als allgemein üblich gelten charakteristische, typische oder verbreitete 

Ausstattungsmerkmale (BGE 116 II 609 E. 2c «Fioretto»; 106 II 245 E. 2c 

«Rotring»; Urteile des BVGer B-7196/2015 vom 3. Oktober 2017 E. 4.5 

«Magenta»; B-7402/2016 vom 27. Juli 2018 E. 5.2.1.1 «Knot»; 

B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 6.1.2 «Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]»; 

B-2668/2016 vom 3. August 2017 E. 4.5 «Croco [fig.]/Miss Croco»; 

B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 5.4 «Goldbären»). Bei Bezugnahme 

einer Wortmarke auf eine unter funktionellen Gesichtspunkten frei ge-

wählte Form oder Ausstattung ist für die Annahme eines beschreibenden 

Charakters zusätzlich erforderlich, dass das Zeichen als Beschaffenheits-

angabe aufgefasst wird, ohne dass es dafür besonderer Überlegungen  

oder Fantasie bedarf (BGE 116 II 609 E. 2c; Urteile des BVGer 

B-6068/2014 E. 2.2 «Goldbären»; B-5168/2011 E. 3.4 «Black Label»; 

B-2642/2012 E. 6.1.1 «Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]»; B-3815/2014 E. 4.2 

«Rapunzel»; B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.2 «Froschkönig»). Hin-

weise auf verbreitete Formen oder Muster, die für die Waren nicht typisch 

sind, können als Marke eingetragen werden, weil der Schutz nicht zur Mo-

nopolisierung der Darstellung der Warenform oder des Verpackungsmus-

ters führt (Urteil des BVGer B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 5.3 «Frosch-

könig» mit Bezug auf BGE 106 II 245 E. 2c «Rotring» und 116 II 609 E. 2b 

«Fioretto»; STÄDELI/ BRAUCHBAR BRIKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 157).  

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Seite 7 

2.7 Ob es sich bei einem Ausstattungsmerkmal um die Beschreibung eines 

unterscheidungskräftigen Merkmals handelt, an welchem kein Freihaltebe-

dürfnis besteht, oder um Gemeingut, wurde in der Rechtsprechung von 

Anfang an nach den Gewohnheiten am jeweiligen Markt differenziert (DA-

VID ASCHMANN, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Mar-

kenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. a N 196).  

Bei Waren, bei denen die Oberflächengestaltung etwas Wesentliches ist, 

wie etwa bei Schmuck, Bekleidung, Kopfbedeckungen oder Schuhe, gibt 

es trotz einer grossen Formenvielfalt manchmal bestimmte Formen und 

Motive, die besonders verbreitet sind, wobei es sich auch um symbolbe-

haftete oder sinntragende Motive handeln kann (vgl. Urteile des BVGer 

B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.4.1 «Apple»; B-7402/2016 vom 

27. Juli 2018 E. 9.5 «Knot» mit Hinweis auf BVGE 2016/21 E. 5.4 «Gold-

bären»). Zeichen, die für solche Formen oder Motive beschreibend sind, 

können daher als gemeinfrei gelten. 

Farbangaben sind schutzfähig, büssen den Schutz aber ein, wenn sie mit 

einem beschreibenden Sinngehalt versehen werden, für die geltend ge-

machten Waren ein übliches Ausstattungsmerkmal darstellen oder anprei-

send wirken (BGE 106 II 245 E. 2.d «Rotring»; Urteil des BVGer 

B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 2.5 «Black Label»; ASCHMANN, a.a.O., 

Art. 2 Bst. a N. 197 ff.). Bei einer blossen Möglichkeit der Produkt- oder 

Verpackungsgestaltung mit einer bestimmten Farbe stellt aber der Hinweis 

darauf für sich alleine noch keine Beschaffenheitsangabe dar (BGE 103 Ib 

268 E. 2a «Red & White»; Urteil des BVGer B-7196/2015 vom 3. Oktober 

2017 E. 4.5 «Magenta»). Im Kontext zum Bekleidungs- und Schuhmarkt 

stellte das Bundesgericht auf die Marktgewohnheiten ab und ging davon 

aus, dass es sich beim Zeichen «Black & White» für Kleider und Schuhe 

um eine beschreibende Angabe im Sinne eines klaren Hinweises auf die 

Farbkombination handle, weshalb das Zeichen – im Gegensatz zur Marke 

für Alkoholwaren – nicht schutzfähig sei (Urteil des BGer vom 25. April 

1980, PMMBl 1980 I 61).  

Im Zusammenhang mit Waren, die sich schwerpunktmässig an Kinder und 

Jugendliche richten, sowie solchen, deren Wert wesentlich von ihrer ästhe-

tischen Gestaltung abhängt, besteht ein breites Marktinteresse an der Ver-

wendung von bestimmten Wortmarken, die auf beliebte Sujets hinweisen 

(zu Märchensujets vgl. Urteil des BVGer B-3815/2014 vom 18. Februar 

2016 E. 7.3.1 f. «Rapunzel»; zum Apfelmotiv vgl. Urteil des BVGer 

B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.4.1 und 5.4.3 «Apple»). 

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Es wäre aber zu kurz gegriffen, sämtliche Wörter, die bei bestimmten Wa-

ren auf die Form oder das Motiv hinweisen könnten, bereits als beschrei-

bend anzusehen. Die Folge davon wäre, dass für die Waren nur noch Be-

griffe als kennzeichnungskräftige Marken dienen könnten, welche sich 

nicht gegenständlich darstellen lassen (Urteil des BVGer B-2642/2012 vom 

7. Mai 2013 E. 6.1.1 «Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]» m.w.H.). 

2.8 Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich nach dem Bedürfnis der Kon-

kurrenten an der Verwendung des Zeichens, während bei der Beurteilung 

der Unterscheidungskraft auf das Verständnis der Abnehmer abzustellen 

ist (BGE 139 III 176 E. 2 «You»; MARBACH, a.a.O., N. 181). Die massge-

benden Verkehrskreise sind aufgrund der konkret beanspruchten Waren 

und Dienstleistungen nach den für den Schutzausschlussgrund eigenen 

Kriterien zu definieren, die Konkurrenten und Mitbewerber anhand der im 

Wirtschaftsverkehr betroffenen Branchen (Urteil des BVGer B-5806/2017 

vom 27. Juni 2019 E. 3.4 «Merci»; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 

a.a.O., Art. 2 N. 17; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, 

in: sic! 2007 S. 3 ff.). 

2.9 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Da-

bei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht 

der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache 

schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 

«Felsenkeller»; MARBACH, a.a.O., N. 214). Englischsprachige Ausdrücke 

werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, 

sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ver-

ständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 «Masterpiece»). 

3.  

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.  

Die strittigen Waren der Klassen 18, 21 sowie 24 und 25 richten sich – ne-

ben Händlern für Haushalts-, Textil- oder Lederwaren beziehungsweise 

spezialisierten Detailhändlern mit entsprechenden Branchenkenntnissen – 

vor allem an Endkonsumenten (Urteile des BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 

2021 E. 3 «Ecoshell»; B-5685/2018 vom 9. Juli 2020 E. 3 «Quick Mill [fig.]»; 

B-7402/2016 vom 27. Juli 2018 E. 7.5 «Knot»; B-461/2013 vom 21. Januar 

2015 E. 7.2.2 «SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]»). Während branchenspezi-

fisch spezialisierte Anbieter aufgrund der Marktkenntnisse eine höhere Auf-

merksamkeit an den Tag legen, begegnet das allgemeine Publikum dem 

Zeichen mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit, ausser beim Kauf 

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von Kleidern, welche vor dem Kauf meist anprobiert und daher mit grösse-

rer Aufmerksamkeit geprüft werden (BGE 121 III 377 E. 3d «Boss/Boks»; 

Urteil des BVGer B-6540/2017 vom 9. Februar 2019 E. 3 «Daligramme/Sal-

vador Dali [fig.]»).  

Spielwaren, Spiele und Spielzeug der Klasse 28 richten sich einerseits an 

Endabnehmer aller Bevölkerungsschichten, schwerpunktmässig an Kinder 

und Jugendliche, andererseits an Fachkreise wie Hersteller und Händler 

von Spielen mit entsprechendem Fachwissen. Die Waren werden gewöhn-

lich auf ihre Altersempfehlung hin geprüft und mit leicht erhöhter Aufmerk-

samkeit nachgefragt (Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 

E. 3.2 «Apple»). Spielwarenhersteller und -händler begegnen dem Zeichen 

aufgrund ihrer branchenspezifischen Kenntnisse mit einer erhöhten Auf-

merksamkeit. 

4.   

4.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, «butterfly» werde nicht im Sinn 

von «Schmetterling» verstanden. Je nach Anwendungsbereich sei von ei-

nem unterschiedlichen Sinngehalt auszugehen (Schmetterling, Klappe, 

Joch, Investitionsstrategie, eine Art Verschluss oder Kanüle, Klappmesser, 

Kamm, Schwimmstil, Segelstellung, Spielstil eines Eishockeytorhüters, 

Kraftübung, Gefühl von Übelkeit oder etwas Auseinandergefallenes). Das 

Wort gehöre nicht zum Grundwortschatz. Es sei auch nicht klar, womit das 

Zeichen grafisch assoziiert werde.  

Zur Untermauerung ihrer Angaben legt sie einen Auszug aus dem Langen-

scheidt Grundwortschatz Englisch, 2012, ins Recht, in dem das Wort nicht 

vorkommt, sowie mehrere Auszüge aus Online-Lexika, in welchen ver-

schiedene Übersetzungsmöglichkeiten aufgeführt sind. Im Weiteren ver-

weist sie auf unterschiedliche Darstellungen des Schmetterlings im Inter-

net. 

4.2 Die Vorinstanz hält dem in der Vernehmlassung entgegen, «butterfly» 

werde ohne Weiteres von den massgeblichen Abnehmern im Sinn von 

«Schmetterling» verstanden. Unter Verweis auf drei Werke zum englischen 

Grund- und Aufbauwortschatz sowie auf vier weitere Hand- beziehungs-

weise Schulwörterbücher (Vernehmlassung, Beilagen Nr. 11–17) hält sie 

fest, «butterfly» sei Teil des Grundwortschatzes. Es bestehe im Kontext zu 

den strittigen Waren auch kein plausibler Grund für die Annahme, dass 

eine andere Bedeutung dominiere.  

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Seite 10 

4.3 Das Hauptwort «butterfly» bedeutet übersetzt «Schmetterling», «flat-

terhafter Mensch» (figurativ), «Butterfly» oder «Schmetterlingsstil» 

(Schwimmen), «Schmetterlings-», «schmetterlingsähnlich», «flatterhaft», 

«oberflächlich» (Langenscheidt Online-Wörterbuch Englisch - Deutsch, 

https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/butterfly, abgerufen am 

16. Dezember 2021; PONS Online-Wörterbuch Englisch - Deutsch, 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/butterfly, ab-

gerufen am 2. Februar 2022).  

Die hypothetische Beurteilung der Englischkenntnisse der relevanten Ver-

kehrskreise erfolgt auf der Grundlage von Indizien (Urteile des BVGer 

B-4849/2017 vom 8. Februar 2019 E. 4.2 «Revelation»; B-1615/2014 vom 

23. März 2016 E. 6.2 «Gridstream AIM/aim [fig.]» m. w. H). Die Vorinstanz 

hat zutreffend ausgeführt, dass das Vokabel in mehreren Publikationen 

zum Grund- und Aufbauwortschatz genannt wird und in Schulwörterbü-

chern vorkommt. «Butterfly» bezeichnet zudem Bewegungsabläufe im 

Sport, die an einen Schmetterling erinnern (etwa Schwimmstil oder Eislauf-

bewegung). In Würdigung sämtlicher Indizien ist davon auszugehen, dass 

den Verkehrskreisen die Übersetzung mit «Schmetterling» bekannt ist.  

Soweit die Beschwerdeführerin andere Übersetzungen des Wortes geltend 

macht, kommt es darauf an, welche Bedeutung für die relevanten Ver-

kehrskreise im Vordergrund steht (Urteil des BGer 4A_265/2007 vom 

26. September 2007 E. 2.3 f «American Beauty»). Im Kontext zu den strit-

tigen Waren dominiert die Tierbezeichnung. Die Abnehmer werden Ta-

schen, Bekleidung, Handtücher, Hüte sowie Trinkflaschen oder Spielwa-

ren, welche mit dem Wort «butterfly» gekennzeichnet sind, nicht mit tech-

nischen Bezeichnungen für Kanülen, Kraftübungen, Gefühl von Übelkeit 

oder Klappmessern in Verbindung bringen.  

4.4 Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich der Sinngehalt des Zei-

chens für die massgeblichen Verkehrskreise unmittelbar in der Bedeutung 

von «Schmetterling» erschliesst und sie dabei ohne Aufwand an ein läng-

liches Insekt mit zwei Fühlern sowie zwei Vorder- und Hinterflügeln denken.  

5.   

5.1 Die Beschwerdeführerin erhebt in ihrer Replik Einwände gegen die In-

ternetrecherche der Vorinstanz. In englischer Sprache gehaltene Waren-

angebote bzw. Angebote mit Preisangaben in Euro seien nicht an Schwei-

zer Abnehmer adressiert. Auch seien die Auszüge mit Preisangaben in US 

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Seite 11 

Dollar, Honkong Dollar oder Pfund auf den Seiten 19, 20, 21, 30, 31, 33, 

38, 43, 58, 59, 67 und 68 der Beilage 18 zur Vernehmlassung unbeachtlich. 

Im Weiteren seien die auf der S. 61 abgebildeten Beissringe in der Waren-

klasse 10 registriert und unbeachtlich.  

Es sei davon auszugehen, dass mit einer gezielten Google-Suche entspre-

chende Treffer für ein bestimmtes Warenangebot zu finden seien. Daraus 

lasse sich aber nicht schliessen, ob die Abnehmerinnen ein Zeichen als 

Marke oder als Hinweis auf das Thema der Produkte wahrnehmen würden. 

5.2 Die Vorinstanz führt aus, es komme darauf an, ob die Einfuhr der Wa-

ren erlaubt sei. Strittig seien Alltagswaren, die offensichtlich keinen Einfuhr-

beschränkungen unterlägen. Die ausländischen Internetseiten seien ver-

wertbar.  

5.3 Ausländische Webseiten zum Warenangebot können für die Beurtei-

lung des Gemeingutcharakters eines Zeichens herangezogen werden, so-

weit sie für die Verkehrskreise in der Schweiz relevant sind (vgl. Urteile des 

BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.4 «Vuvuzela»; B-5484/2013 

vom 22. Juli 2014 E. 4 «Companion»). Suchergebnisse, die nicht aus der 

Schweiz stammen, sind als Indizien für hiesige Marktgewohnheiten kritisch 

zu würdigen, vor allem, wenn sie zum Nachweis von Ausstattungsmerkma-

len herangezogen werden (Urteile des BVGer B-6219/2013 vom 27. April 

2016 E. 5.2.3.1 f. «Rote Damenschuhsohle»; B-5996/2013 vom 9. Juni 

2015 E. 7.2 «Froschkönig»). Das pauschale Vorbringen der Beschwerde-

führerin, ein auf Englisch angepriesenes Warenangebot sei für den 

Schweizer Markt nicht relevant, ist zu undifferenziert. Wie die Vorinstanz 

festgehalten hat, sind ausländische Produkte aufgrund des grenzüber-

schreitenden Warenverkehrs auf dem Schweizer Markt vorhanden. Die von 

ihr vorgelegten, überwiegend deutschsprachigen Warenangebote werden 

im Internet bestellt, selbst bei Preisangaben in Euro. Soweit die Belege 

englische Wörter oder Angebote enthalten, sind sie in einer derart klaren 

und einfachen Sprache gehalten, dass auch die rudimentären Kenntnisse 

der Verkehrskreise ausreichend sind, den Inhalt der Angebote zu erfassen 

und eine Bestellung vorzunehmen. Die auf über 50 Seiten dargestellten 

Warenangebote in Schweizer Franken oder Euro sind als Indiz geeignet, 

die hiesige Verkehrsauffassung zu reflektieren. Hingegen erscheint bei den 

auf Englisch angepriesenen Produkten mit Preisangaben in US Dollar, 

Honkong Dollar oder britischen Pfund fraglich, ob sie durch das schweize-

rische Publikum zur Kenntnis genommen werden (Urteil des BVGer 

B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.3.3 «Apple»). Diesen Belegen kommt 

B-1206/2021 

Seite 12 

daher keine Beweiskraft zu. Die in der Warenklasse 10 klassierten Beiss-

ringe sind ebenfalls unbeachtlich.  

Die von der Vorinstanz im Vornherein auf das beanstandete Motiv einge-

schränkte Googlerecherche vermag die Auseinandersetzung mit dem be-

stehenden Motiv- bzw. Formenschatz für die strittigen Waren nicht zu er-

setzen (Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.3.3 

«Apple»). Die Aussagekraft der Belege der Vorinstanz ist entsprechend zu 

relativieren. 

6.   

6.1 Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung gestützt auf eine 

Bildrecherche im Internet fest, das Schmetterlingsmotiv werde in Zusam-

menhang mit jenen Waren, für die das Zeichen Schutz beanspruche, häu-

fig verwendet. In der Vernehmlassung führt sie aus, das Schmetterlings-

motiv komme in Bezug auf die strittigen Waren vergleichsweise häufiger 

vor als andere Tiermotive. Das Zeichen sei zudem freihaltebedürftig. Die 

anderen Marktteilnehmer hätten ein schützenswertes Interesse daran, ein 

Wortzeichen, welches übliche Motive oder Formen beschreibe, frei zu ver-

wenden. 

Sie legt eine Vielzahl von Fundstellen vor, die das Motiv als Stoffprint be-

ziehungsweise Form für die Gestaltung von Taschen, Rucksäcken oder 

Textilien (Bekleidung, Handtücher, Hüte), sowie als Ausstattungselement 

für Koffer oder Brieftaschen, Schuhe (Crocs, Clogs, Hausschuhe, Con-

verse, Sneakers, Flip-Flops und Sandalen) und Trinkflaschen zeigen.  

Im Weiteren legt sie seitenweise Internet-Auszüge mit dem Motiv oder der 

Form für Spielwaren vor (etwa als Form für Drachen oder Plüschfiguren 

oder als Abbildung für Puzzle, Memory oder Domino). 

6.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, bei ihrem Zeichen handle es 

sich um eine Wortmarke und keine Monopolisierung der Form oder Abbil-

dung eines Schmetterlings in Bezug auf die strittigen Waren. Das Wort 

«butterfly» rufe bei den relevanten Abnehmern auch keine konkrete, ein-

heitliche, objektiv definierbare Form oder Abbildung hervor und sei als 

blosse Anspielung auf weit verbreitete Gestaltungselemente nicht freihal-

tebedürftig. Das Zeichen sei als blosser Hinweis auf grafische Gestaltungs-

elemente einzustufen, welche für die genannten Waren nicht geradezu ty-

pisch bzw. nicht charakteristisch seien. Gegenteiliges lasse sich auch nicht 

aus der Internetrecherche der Vorinstanz ableiten. Eine Suche im Internet 

B-1206/2021 

Seite 13 

ergebe, dass Schmetterlingsmotive für eine Vielzahl von Waren verwendet 

würden und damit für die beanstandeten Waren nicht charakteristisch 

seien. Zur Untermauerung ihrer Angaben lege sie Auszüge aus dem Inter-

net vor, welche Warenangebote ausserhalb der geltend gemachten Wa-

renklassen enthalten und das Schmetterlingsmotiv bzw. die Form aufwei-

sen. Andere Tierbezeichnungen stellten ebenfalls Hinweise auf beliebte 

Motive und Formen dar, seien aber als Wortmarken eingetragen worden. 

Die Verkehrskreise seien daran gewöhnt, in den geltend gemachten Wa-

rensegmenten Tierbezeichnungen als Marken wahrzunehmen. Die Tiermo-

tive würden auch als Bildmarken eingetragen. Umso mehr würden die Ab-

nehmerinnen und Abnehmer eine reine Wortmarke als betrieblichen Her-

kunftshinweis erkennen. 

Dass Schmetterlingsformen und -motive zudem nicht öfter vorkämen als 

andere Motive, lasse sich durch Fundstellen für verschiedenste Tiermotive 

für die strittigen Waren der Klassen 18, 21, 24, 25 und 28 belegen. In der 

Schweiz und im Ausland eingetragene Zeichen wie «Puma», «Tiger», «Sa-

lamander», «Canada Goose», «Camel», «Whale», «Alligator», «Eagle», 

«Fox», «Panther», «Spider», «Panda», «Flamingo», «Kangoroo», «Wild 

Duck», «Mandarina Duck», «Bunny», «Zebra», «Cat», «Pit Bull», «Lion», 

«Koala Kids», «Gnu» und «Beetle» zeigten, dass Tierbezeichnungen als 

Wortmarken häufig seien. Replikweise ergänzt sie die Liste mit dem Hin-

weis auf das Zeichen «Jaguar». 

7.  

Im Folgenden ist zu untersuchen, ob das Zeichen «Butterfly» ein allgemein 

übliches Ausstattungsmerkmal der strittigen Waren bezeichnet und mit 

Blick auf das Verwendungsinteresse anderer Marktteilnehmer als freihalte-

bedürftig einzustufen ist. 

7.1 Wie die Beschwerdeführerin mit einer Vielzahl von Fundstellen aufzeigt 

und in Bezug auf das von der Vorinstanz recherchierte Schmetterlingsmo-

tiv auch nicht bestreitet, sind Tiermotive beziehungsweise -muster («Ani-

mal Prints») ein häufiges Gestaltungselement. Solche Motive werden ins-

besondere von der Modeindustrie zur Gestaltung der Produkte verwendet 

und gelten als kulturelle Referenz für die Kraft, Schönheit oder Eigenstän-

digkeit eines Tieres, womit sich Kundinnen und Kunden identifizieren (vgl. 

SUSANNE BALTHASAR, «Wie kamen die Leopardenflecken auf die Klei-

dung?», in: Deutschlandfunk Kultur vom 20. Februar 2016, 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/katzen-in-der-mode-wie-kamen-die-

leopardenflecken-auf-die-100.html; MARTIN HENKEL, «Animal Print – Das 

B-1206/2021 

Seite 14 

vielleicht älteste Fashion-Muster der Welt», in: CarlMarie Magazin, 

https://www.carlmarie.de/magazin/mode/animal-print-das-vielleicht-ael-

teste-fashion-musters-der-welt/, abgerufen am 2. Februar 2022).   

Der Schmetterling steht als Sinnbild für Wiedergeburt symbolisch auch für 

Leichtigkeit und Freude und wird seit über 25 Jahren regelmässig von be-

kannten Designern aufgegriffen. Das Motiv befindet sich auf Stoffprints und 

Schnitten für Bekleidung und Accessoires, welche von Herstellern und 

Händlern vor allem an ein weibliches Publikum vermarktet werden. Das 

Motiv spielt auch für die zukünftige Entwicklung des allgemeinen wirtschaft-

lichen Geschehens eine Rolle. Modehäuser wie Chanel, Gucci oder 

Blumarine verwenden es als bevorzugtes Gestaltungselement für Kleider, 

Schuhe und Accessoires wie Handtaschen, Gürtel oder Brillen für die Kol-

lektion 2022. Von den internationalen Laufstegen wurde deshalb im Herbst 

2021 berichtet, dass es sich beim Schmetterling um eines der begehrtes-

ten Tiermotive handelt (vgl. KRISTEN BATEMAN, «Trends. The History Be-

hind Fashion’s Most Loved Motif: The Butterfly», in: US-Vogue vom 1. No-

vember 2021, https://www.vogue.com/slideshow/butterfly-fashion; ALICE 

CARY, «Modetrend: Feiern Schmetterlingsdetails ihr Comeback im Zuge 

des Y2K-Trends?», in: Vogue Germany vom 16. September 2021, 

https://www.vogue.de/mode/artikel/y2k-trend-schmetterling-mode-come-

back; Rubrik Style, Schweizer Illustrierte vom 11. November 2021, «Der 

Schmetterling ist zurück und hat eine Bedeutung», https://www.schweizer-

illustrierte.ch/style/fashion/der-schmetterling-ist-zuruck-und-hat-eine-be-

deutung; JANA ACKERMANN, Was den Hype um den Schmetterling in der 

Mode auslöst, in: Harper’s Bazaar vom 3. Januar 2018, https://www.har-

persbazaar.de/fashion/schmetterling-modetrend; alle genannten Websites 

abgerufen am 2. Februar 2022). 

In Bezug auf Waren für Kinder entspricht es der allgemeinen Erfahrung, 

dass der Schmetterling – vergleichbar zum Apfel – aufgrund der einpräg-

samen Form und der bunten Farben ein beliebtes Gestaltungselement dar-

stellt (Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.4.3 «Apple»). 

7.2 Für die strittigen Waren der Klasse 25 – Bekleidungsstücke, Kopfbe-

deckungen und Schuhe – gelten trotz grosser Vielfalt bestimmte Formen 

und Motive als besonders verbreitet (Urteil des BVGer B-7402/2016 vom 

27. Juli 2018 E. 9.5 «Knot»). Das Schmetterlingsmotiv ist als Symbol für 

Leichtigkeit und Freude seit über zwei Jahrzehnten weit verbreitet auf Stoff-

drucken und Schnitten für Bekleidung, Kopfbedeckungen und Schuhe zu 

finden. Da es sich – wie auch aus der Presse hervorgeht – um ein beliebtes 

B-1206/2021 

Seite 15 

Tiermotiv für Damenbekleidung und Accessoires handelt, spielt auch die 

zukünftige Entwicklung des allgemeinen wirtschaftlichen und technischen 

Geschehens eine Rolle (Urteile des BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 2007 

E. 4.5 «Vuvuzela»; B-5389/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 6.4 «Street-

One/Streetbelt.ch»). Mit Blick auf die Gepflogenheiten am Bekleidungs- 

und Schuhmarkt besteht im Übrigen kein Grund, ein seit langem bekanntes 

Tiermotiv beziehungsweise -muster anders zu beurteilen als klassische 

Farbkombinationen (vgl. E. 2.7 hiervor). Die Marktteilnehmer haben ein er-

hebliches Interesse, ihre mit dem Schmetterlingsmotiv ausgestatteten Wa-

ren der Klasse 25 entsprechend zu kennzeichnen, mithin den Begriff «but-

terfly» zu verwenden. Obwohl die Wortmarke nicht die Schmetterlingsform 

oder das Motiv an sich sperrt, ist der Begriff als Hinweis auf ein übliches 

Ausstattungsmerkmal freizuhalten (Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 

24. Juli 2018 E. 5.4.1 in fine «Apple»).   

7.3 In Bezug auf die strittigen Waren der Klasse 18 ergibt sich nach Durch-

sicht der Akten Folgendes:  

7.3.1 Die Vorinstanz hat das Zeichen für Taschen zu Recht nicht zum 

Schutz zugelassen. Das Schmetterlingsmotiv wird auf vielfältige Weise auf 

Taschen verarbeitet und es ist als allgemein bekannt vorauszusetzen, dass 

es sich – trotz grosser Formen- und Motivvielfalt – um eines der beliebtes-

ten Tiermotive für die Gestaltung von Accessoires wie Taschen bezie-

hungsweise Handtaschen handelt. Dies wird auch durch die Presse über 

Accessoires wie Handtaschen bestätigt (E. 7.1). 

Das Zeichen ist daher als Hinweis auf ein übliches Ausstattungsmerkmal 

für Taschen freihaltebedürftig. Da das Zeichen für Taschen nicht zum 

Schutz zugelassen werden kann, ist es auch für die gleichgelagerte Wa-

renkategorie «Brieftaschen» in der Warenklasse 18 unzulässig.  

7.3.2 Unter die im Weiteren geltend gemachten Warenkategorien «Ge-

päck» und «andere Tragebehältnisse» fallen auch Taschen und Briefta-

schen, für die das Zeichen nicht schutzfähig ist. Die beiden Oberbegriffe 

umfassen aber auch Waren, für die «Butterfly» nicht beschreibend ist. 

Nach ständiger Praxis ist ein Zeichen bereits dann vom Markenschutz aus-

zuschliessen, wenn es nur für einen Teil der unter den beanspruchten 

Oberbegriff fallenden Waren unzulässig ist. Andernfalls könnte ein für eine 

bestimmte Ware bestehendes Eintragungshindernis durch einen möglichst 

weit gefassten Oberbegriff umgangen werden (Urteil des BVGer 

B-1206/2021 

Seite 16 

B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.4.2 «Apple» mit Hinweis auf das Urteil 

des BGer 4A_618/2016 vom 20. Januar 2017 E. 4.3 «Carnet»).  

Dem Zeichen ist daher auch mit Bezug auf die Warenkategorien Gepäck 

und andere Tragebehältnisse der Klasse 18 der Markenschutz zu verwei-

gern. 

7.3.3 Hingegen stellt das Zeichen «Butterfly» für Rucksäcke, Handkoffer, 

Reisekoffer und Lederkoffer der Klasse 18 keinen Hinweis auf ein übliches 

Ausstattungsmerkmal dar. Es entspricht der allgemeinen Erfahrung, dass 

Tiermotive als Gestaltungselemente für Behältnisse mit vorwiegend funkti-

onalem Charakter nicht wesentlich sind. Die genannten Waren finden auch 

in der Presse zum Thema des Schmetterlingsmotivs als verbreitetes Ge-

staltungselement keine Erwähnung (vgl. E. 7.1 hiervor). Die Belege der  

Vorinstanz, welche auf einer hinsichtlich des Motivs beschränkten Internet-

recherche beruhen, sind als Hinweis auf eine bloss mögliche Oberflächen-

gestaltung zu werten. Damit steht aber nicht die als Ausstattungshinweis 

klassifizierende Aussage, sondern der repräsentierende, kennzeichnende 

Herstellerhinweis im Vordergrund (vgl. E. 2.7 hiervor).    

Das Zeichen ist daher im Zweifel für Rucksäcke, Handkoffer, Reisekoffer 

und Lederkoffer der Klasse 18 zuzulassen.  

7.4 Bezüglich der in der Warenklasse 21 geltend gemachten Trinkflaschen 

und Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten ist festzuhalten, dass das 

Schmetterlingsmotiv gemäss den vorinstanzlichen Fundstellen insbeson-

dere auf Flaschen, Thermosflaschen und Trinkgefässen für Kinder Verwen-

dung findet. Wie die Beschwerdeführerin aufzeigt, lassen sich mit einer 

vergleichbar gezielten Googlerecherche aber auch viele andere Tiermotive 

für diese Produkte finden. Zu den ebenfalls angeführten Trinkflaschen für 

sportliche Aktivitäten hat die Vorinstanz zudem nur wenige Fundstellen vor-

zulegen vermocht. Es liegen auch keine Anhaltspunkte vor, dass das 

Schmetterlingsmotiv für die Oberflächengestaltung der genannten Waren 

etwas Wesentliches ist. Damit hat die Vorinstanz die Üblichkeit des 

Schmetterlingsmotivs als Ausstattungselement für Trinkflaschen bezie-

hungsweise Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten nicht überzeugend dar-

getan.  

Die Eintragung des Zeichens ist daher im Zweifel für Trinkflaschen sowie 

Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten (Klasse 21) zuzulassen.  

B-1206/2021 

Seite 17 

7.5 Für Handtücher der Klasse 24 zeigt die Vorinstanz mit diversen Fund-

stellen auf, dass das Schmetterlingsmotiv auf unterschiedliche Weise zur 

Gestaltung verwendet wird. Wie die Beschwerdeführerin darlegt, sind mit 

einer gezielten Googlerecherche aber auch Webseiten aufzufinden, wel-

che die Gestaltung von Handtüchern mit anderen Tiermotiven nachweisen. 

Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass die Oberflächengestaltung mit 

Tiermotiven bei Handtüchern etwas Wesentliches ist. Das Zeichen ist als 

Hinweis auf bloss mögliche Ausstattungsmerkmale nicht freihaltebedürftig. 

Für Handtücher der Klasse 24 ist das Zeichen daher im Zweifel als schutz-

fähige Wortmarke einzutragen.  

7.6 Was die in der Klasse 28 genannten Spielwaren, Spiele und Spielzeug 

angeht, findet sich in den Belegen der Vorinstanz eine grosse Anzahl von 

Produkten in Schmetterlingsform oder mit Schmetterlingsmotiv. Dem stellt 

die Beschwerdeführerin eine erhebliche Anzahl von anderen Plüschtierfi-

guren oder Spielen mit abgebildeten Tiermotiven gegenüber (Puma, Tiger, 

Salamander, Gans, Koala, usw.). Festzuhalten ist, dass der Schmetterling 

– vergleichbar mit dem Apfelmotiv – aufgrund seiner einprägsamen Form 

und der bunten Farben ein beliebtes Motiv für Babys und Kinder vornehm-

lich jüngeren Alters darstellt, an welche sich die betreffenden Waren haupt-

sächlich richten (vgl. Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 

E. 5.4.3 «Apple»). Da der Schmetterling für die strittigen Waren sowohl als 

Form als auch als Motiv üblich ist, haben die übrigen Marktteilnehmer ein 

erhebliches Interesse an der Verwendung des Begriffs «butterfly» und ist 

ein Freihaltebedürfnis zu bejahen.  

Auf die im Weiteren strittige Inhaltsbezogenheit von «Butterfly» ist nicht 

mehr einzugehen, da das Zeichen bereits als gemeinfreier Hinweis auf ein 

übliches Ausstattungsmerkmal für Spielwaren, Spiele und Spielzeug 

schutzunfähig ist. 

7.7 Zusammengefasst ist nach Abwägung sämtlicher Indizien und mit Blick 

auf die Entwicklung am Markt festzuhalten, dass das Zeichen «Butterfly» 

für Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhwaren (Klasse 25) so-

wie für Taschen einschliesslich der geltend gemachten Kategorie «Gepäck, 

Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse» (Klasse 18) und für 

Spielwaren, Spiele oder Spielzeug (Klasse 28) nicht schutzfähig ist. Auf-

grund eines erheblichen Verwendungsinteresses der übrigen Marktteilneh-

mer besteht ein Freihaltebedürfnis. Der dagegen erhobene Einwand der 

Beschwerdeführerin, jene hätten mit dem Wort «Falter» eine Alternative 

B-1206/2021 

Seite 18 

zum Begriff «butterfly» beziehungsweise Schmetterling überzeugt nicht, da 

«butterfly» die Übersetzung von «Falter» ist (vgl. PONS Online-Wörter-

buch Deutsch – Englisch, https://de.pons.com/%C3%BCberset-

zung/deutsch-englisch/Falter, abgefragt am 17. Januar 2022). Der Begriff 

ist in der Branche nicht leicht durch eine andere Bezeichnung für Stoffprints 

und Schnitte der genannten Waren zu ersetzen und kann nicht monopoli-

siert werden.  

8.  

Die Beschwerdeführerin verlangte die Gleichbehandlung mit anderen Mar-

keneintragungen, welche aus Tiernamen bestehen.  

8.1 Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung fest, nicht jedes 

Tier sei als Motiv für die strittigen Waren so üblich wie Schmetterlinge. Die 

Gemeinsamkeit mit den von der Beschwerdeführerin erwähnten Voreintra-

gungen bestehe nur darin, dass es sich um Tiernamen handle. Daraus 

könne kein Anspruch auf Gleichbehandlung abgeleitet werden. In der Ver-

nehmlassung bekräftigt sie, eine Gleichbehandlung könne nur in Frage 

kommen, wenn die Sachverhalte in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar 

seien. Ein Grossteil der geltend gemachten Marken laute aber nicht «But-

terfly» oder «Schmetterling», «farfalla» oder «papillon». Auch liege ein 

Grossteil der Eintragungen mehr als acht Jahre zurück und sei somit be-

reits zu alt, um eine Gleichbehandlung zu begründen. Eine der Voreintra-

gungen sei eine kombinierte Wort-/Bildmarke und deshalb nicht als ver-

gleichbar anzusehen. Bei den übrigen Marken würde nicht für dieselben 

Waren Schutz beansprucht oder sie seien als Einzelfälle einzustufen, wel-

che nichts über die ständige Praxis auszusagen vermöchten. 

8.2 Demgegenüber macht die Beschwerdeführerin mehr als 30 verschie-

dene Tierbezeichnungen geltend, welche mehrfach als Marken für teils ver-

gleichbare Waren eingetragen worden seien. Aufgrund der konstanten, 

langjährigen Praxis der Eintragung und Benutzung von Tierbezeichnungen 

als Marken könne sich die Vorinstanz nicht starr auf die Praxis der letzten 

acht Jahre berufen. Es seien auch ältere, vergleichbare Voreintragungen 

zu berücksichtigen, welche zusammen mit jüngeren Eintragungen eine 

langjährige Eintragungspraxis dokumentierten.  

8.3 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte 

nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Dieselbe Behörde 

darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte un-

terschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all 

B-1206/2021 

Seite 19 

ihren tatsächlichen Elementen identisch sind. Demgegenüber besteht 

grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, insbeson-

dere dann, wenn nur in vereinzelten Fällen vom Gesetz abgewichen wurde. 

Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur 

für alle Zeiten Geltung haben müssen. Der Anspruch auf Gleichbehandlung 

im Unrecht wird ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzes-

widrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde 

zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzu-

weichen gedenke. Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot äus-

serst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss 

kasuistisch ist (BVGE 2016/21 E. 6.2 «Goldbären» mit Hinweisen). 

8.4 Die Beschwerdeführerin macht insgesamt 19 Zeichen geltend, welche 

innert der letzten acht Jahre vor der Anmeldung der Marke «Butterfly» in 

der Schweiz eingetragen wurden.  

Die Wortmarken CH 757513 «Lazy Bear», CH 754992 «PetitPanda-

Fougueux», WO 1034127 «Red Bird», CH 625888 «Red Dragon», CH 

645541 «Dragon Bleu», WO 913785 «Grey Goose», CH 760279 «Black 

Panther», CH 613657 «Koala Kids» und die Wort-/Bildmarke CH 7599886 

«farfalla (fig.)» weisen aufgrund eines zusätzlichen Bestandteils eine an-

dere Zeichenkonstruktion beziehungsweise unterscheidungskräftige Zu-

sätze auf und sind nicht mit dem Zeichen «Butterfly» der Beschwerdefüh-

rerin vergleichbar.  

In Bezug auf die Wortmarken CH 633128 «Butterfly», CH 638652 «Papil-

lon», CH 737262 «Vespa», CH 668192 «Butterfly» und WO 1110244 «Ti-

ger», welche für Waren der Klassen 21 beziehungsweise 24 eingetragen 

wurden, erübrigt es sich, auf die gerügte Ungleichbehandlung einzugehen. 

Das Zeichen der Beschwerdeführerin ist – wie oben ausgeführt – für die 

strittigen Waren der Klassen 21 und 24 schutzfähig und einzutragen.  

Das im Weiteren geltend gemachte Zeichen CH 72274/2018 «Marmotte» 

für Waren der Klasse 25 wurde im Jahr 2019 aus absoluten Ausschluss-

gründen zurückgewiesen und aus dem Register gelöscht. Die Marke 

CH 749465 «Camel», 2019 eingetragen für Waren der Klassen 18 und 25, 

wurde zwischenzeitlich aufgrund eines Widerrufs gelöscht. Die Wortmarke 

CH 755778 «Red Rhino» wurde im Weiteren nur für Waren der Klasse 31 

zugelassen und ist daher nicht vergleichbar. 

B-1206/2021 

Seite 20 

Übrig bleiben die Zeichen WO 1111086 «Eagle», registriert 2012, und CH 

635387 «Panda», eingetragen 2011, welche unter anderem Schutz für Wa-

ren der Klasse 25 beanspruchen. Insgesamt sind daher maximal zwei ver-

gleichbare Eintragungen zu beurteilen, welche zum Anmeldezeitpunkt 

(2019) bereits sieben bis acht Jahre zurücklagen. Soweit die Beschwerde-

führerin mit Verweis auf BVGE 2016/21 «Goldbären» geltend macht, trotz 

Zeitablaufs seien Marken, deren Eintragung mehr als acht Jahre zurück-

liegt, zu berücksichtigen, ist festzuhalten, dass dem genannten Urteil zu-

mindest eine Handvoll vergleichbarer jüngerer Eintragungen zugrunde lag, 

welche zeitlich wesentlich näher an der im Jahr 2011 beantragten Schutz-

ausdehnung für die IR-Marke «Goldbären» lagen beziehungsweise teil-

weise sogar aus dem Zeitraum danach (2012) datierten. Demgegenüber 

hat die Beschwerdeführerin mit nur zwei Eintragungen, welche sieben bis 

acht Jahre vor ihrer Anmeldung stattgefunden haben, keine bis heute an-

dauernde Praxis der Vorinstanz dargelegt (BVGE 2016/21 E. 6.6). Bei die-

ser Sachlage sind die übrigen Voreintragungen, welche mehr als acht 

Jahre zurückliegen, nicht zu berücksichtigen.  

Soweit die Beschwerdeführerin eine Berücksichtigung von Voreintragun-

gen ab dem Jahr 2008 verlangt, weil sie im Jahr 2016 für eine andere, 

international registrierte Wort-/Bildmarke IR 1241950 «Butterfly» die 

Schutzausdehnung auf die Schweiz beantragt habe, ist sie darauf hinzu-

weisen, dass einzig der Anmeldezeitpunkt für die mit Gesuch 

Nr. 13819/2019 vom 21. Oktober 2019 geltend gemachte Wortmarke aus-

schlaggebend ist. Der Sinn der zeitlichen Grenze von acht Jahren liegt da-

rin, dass die Vorinstanz wegen länger zurückliegenden Eintragungen keine 

falsche Praxis perpetuieren soll (BVGE 2016/21 E. 6.6; RKGE vom 10. De-

zember 2003 E. 8 «Swiss Business Hub», in: sic! 2004, S. 573, 575).  

Nach dem Gesagten ist nicht von einer ständig gesetzeswidrigen Praxis 

auszugehen. Die Beschwerdeführerin dringt mit ihrem Begehren um 

Gleichbehandlung nicht durch.  

8.5 Die geltend gemachten ausländischen Eintragungen der Marke «But-

terfly» – welchen grundsätzlich keine präjudizielle Wirkung zukommt (BGE 

129 III 229 E. 5.5 Masterpiece) – könnten zwar in Grenzfällen als Indiz für 

die Eintragungsfähigkeit gewertet werden (Urteile des BVGer B-3052/2009 

vom 16. Februar 2010 E. 7 «Diamonds of the Tsars»; B-7427/2006 vom 

9. Januar 2008 E. 8 Chocolat Pavot [fig.]). Ein solcher Grenzfall liegt indes-

sen nicht vor. 

B-1206/2021 

Seite 21 

9.  

Zusammengefasst ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und das Zei-

chen für folgende strittige Waren zum Schutz zuzulassen: 

Klasse 18: Rucksäcke; Handkoffer; Reisekoffer; Lederkoffer. 

Klasse 21: Trinkflaschen; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten. 

Klasse 24: Handtücher. 

Die darüberhinausgehenden Beschwerdebegehren werden abgewiesen. 

Das Zeichen ist für Taschen sowie Gepäck, Taschen, Brieftaschen und an-

dere Tragebehältnisse der Klasse 18, Bekleidungsstücke, Kopfbedeckun-

gen und Schuhwaren der Klasse 25 sowie Spielwaren, Spiele und Spiel-

zeug der Klasse 28 nicht schutzfähig. 

10.  

10.1 Die Beschwerdeführerin obsiegt bei diesem Verfahrensausgang etwa 

zur Hälfte. Die Verfahrenskosten sind ihr im entsprechenden Umfang zu 

ermässigen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die reduzierte Gerichtsgebühr ist nach 

Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und fi-

nanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 

Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent-

schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). 

Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteres-

sen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach 

dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Mangels anderer streitwertrelevanter Anga-

ben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf 

Fr. 50'000.– bis Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 «Turbi-

nenfuss» mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vor-

liegende Verfahren auszugehen. Die reduzierte Gerichtsgebühr ist mit 

Fr. 1'500.– zu beziffern. Sie wird dem von der Beschwerdeführerin geleis-

teten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– entnommen. Der Restbetrag von 

Fr. 1'500.– ist ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu 

erstatten.  

10.2 Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine gekürzte Par-

teientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu Lasten 

der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 2 

VKGE). Mangels Kostennote ist die Entschädigung anhand der Akten fest-

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zulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Angesichts des doppelten Schriften-

wechsels erscheint eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 2'500.– 

(exkl. MWSt.) angemessen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine 

Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE). 

 

(Dispositiv nächste Seite) 

  

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die angefochtene Verfügung 

vom 17. Februar 2021 wird insofern abgeändert, als die Vorinstanz ange-

wiesen wird, das Markeneintragungsgesuch Nr. 13819/2019 «Butterfly» für 

folgende Waren zum Markenschutz zuzulassen:  

1: Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Klebstoffe für Gummi und Holz, nicht für 
Papier- und Schreibwaren und nicht für Haushaltszwecke; Klebstoffe für Sport-
geräte. 

3: Reinigungsmittel; Reinigungsschaum (Reinigungsmittel); Reinigungsmittel in 
Schaumform; Reinigungsmittel für Sportgeräte; Pflegemittel für Tischtennis-
schläger, Tischtennistische, Tischtenniszubehör sowie Teile davon; Gummi-
pflegemittel für Tischtennisschläger; Pflegemittel für Sportgeräte.  

18: Leder und Lederimitationen; künstliches Leder; Rucksäcke; Handkoffer; 
Reisekoffer; Lederkoffer. 

21: Schwämme; Schwämme zur Reinigung von Sportgeräten; Bürsten; Trink-
flaschen; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten. 

24: Handtücher.  

28: Sportartikel und -ausrüstungen.  

2.  

Die darüberhinausgehenden Beschwerdebegehren werden abgewiesen. 

3.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden zur Hälfte der Beschwerde-

führerin auferlegt. Fr. 1'500.– werden dem geleisteten Kostenvorschuss 

von Fr. 3'000.– entnommen. Der Überschuss von Fr. 1'500.– wird der Be-

schwerdeführerin aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 

4.  

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine reduzierte Par-

teientschädigung von Fr. 2'500.– zugesprochen. 

  

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5.  

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das Eid-

genössische Justiz- und Polizeidepartement. 

 

 

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Vera Marantelli Anna Wildt 

 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 

(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde 

spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder 

zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen 

diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist 

(Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache 

abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-

weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 

und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in 

Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).