# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 3f453398-8ca5-51e2-8005-6136fac4eec8
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2012_036
**Docket/Reference:** O2012_036
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/17/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

O2012_036

Besetzung

Verfahrensbeteiligte

Te i l u r t e i l   v o m   1 3 .   F e b r u a r   2 0 1 3

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. iur. Mark Schweizer,
Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

WorldConnect AG, Werkstrasse 12a, 9444 Diepoldsau,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Conrad Weinmann, 
Weinmann Zimmerli, Apollostr. 2, Postfach 1021,
8032 Zürich,

Klägerin

gegen

Pearl Schweiz GmbH, Rütiweg 9, 4133 Pratteln,  
vertreten durch Rechtsanwalt Hans-Ulrich Pfeiffer, 
Pfeiffer Rechtsanwälte, Bifänge 77, DE-79111 Freiburg i.Br.,
Zustelladresse: Pearl Schweiz GmbH, Rütiweg 9, 4133 Prat-
teln

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung

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Rechtsbegehren (act. 1 S. 2):

1. Die  Beklagte  sei  unter  Androhung  der  Bestrafung  ihrer  Organe  we-
gen  Ungehorsams  gegen  eine  amtliche  Verfügung  nach  Art.  292 
StGB  (Busse)  zu verpflichten,  durch  Rechnungslegung  Auskunft  zu 
geben  über  die  Menge  der  von ihr  hergestellten  und  unter  der  Be-
zeichnung „Reiseadapter“ verkauften Netzstecker sowie die dadurch 
erzielten  Umsätze  und  Gewinne,  und  dabei
insbesondere  folgende 
mit beweiskräftigen Dokumenten belegten Angaben zu machen:

a. Bezogene Stückzahlen, pro Monat;

b. einzelne  Lieferungen,  aufgeschlüsselt  nach  Liefermengen, 
-zeiten  und -preisen  sowie  die  Namen  und  Anschriften  der  Ab-
nehmer;

c.

einzelne  Angebote,  aufgeschlüsselt  nach  Angebotsmengen, 
-zeiten  und -preisen  sowie  die  Namen  und  Anschriften  der  An-
gebotsempfänger;

d. Nachweis  der  getätigten  Verkäufe  von  Produkten  an  Zwischen-
händler  und Endabnehmer,  aufgeschlüsselt  nach  Mengen,  Zei-
ten und Preisen sowie, wo anwendbar, Verkaufslokalen;

e. betriebene Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren
Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;

f. Nachweis  der  von  der  Beklagten  mit  den  Produkten  erzielten 
Umsätze, die nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen 
Kosten gemindert sind;

g. Nachweis der fixen und variablen Gestehungskosten der Beklag-
ten  zur Erwirtschaftung  der  Umsätze  mit  den  Produkten  sowie 
Nachweis der von ihr verbuchten Gewinne, aufgeschlüsselt nach 
Kalendermonaten.

2. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der klagenden Partei einen nach 
erfolgter Rechnungslegung  gemäss  Ziffer  1  zu  beziffernden  Betrag 
zuzüglich Zins von 5% p.a. seit Ende des Geschäftsjahres zu bezah-
len (Start der Zinsrechnung mit Ende des Geschäftsjahres 2010; ge-
schätzter  Mindestwert 
im  Sinne  von  Art.  85 Abs.  1  ZPO: 
CHF 10‘000.-).

3. Es sei die Beklagte zu verpflichten, CHF 5‘346.-, zuzüglich Zins von 

5% ab Einreichung dieser Klage, zu bezahlen.

4. Alles  unter  Kosten- und  Entschädigungsfolgen, zuzüglich  Mehrwert-

steuerzuschlag von 8% zulasten der beklagten Partei.

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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1. Prozessgeschichte

Mit Eingabe vom 5. Juni 2012 machte die Klägerin die vorliegende Klage 

mit dem eingangs aufgeführten Rechtsbegehren anhängig (act. 1). Nach 

Eingang des Kostenvorschusses in der Höhe von CHF 5'000.– wurde der 

Beklagten  am  2.  Juli  2012  Frist  zur  Klageantwort  angesetzt  (act.  5).  Die 

Klageantwort  erfolgte  mit  Eingabe  vom  28.  September  2012,  womit Ab-

weisung der Klage beantragt wurde (act. 9). In der Folge wurden die Par-

teien  auf  den  21.  Januar  2013  zur  Hauptverhandlung  vorgeladen 

(act. 19). Die  im  Anschluss  an  die  Hauptverhandlung  geführten  Ver-

gleichsgespräche blieben erfolglos (vgl. Protokoll HV, act. 16).

2. Prozessuales

Die  Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  ist  ohne  Weiteres  gegeben 

(Art. 26 PatGG).

3. Sachverhalt

3.1 Die  Klägerin  ist  eine Aktiengesellschaft,  die  mit  Waren  aller Art,  ins-

besondere Elektrosteckern, handelt (act. 1_1). Die Beklagte, eine GmbH, 

betreibt  Handel  mit  Waren  und  Dienstleistungen  aller  Art,  insbesondere 

mit Software- und EDV-Artikeln (act. 1_2).

3.2 Gegenstand  des  Klagepatents  EP 1  393  417  B1  ist  ein  Netzstecker

(act. 1_3). Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass der von der Beklag-

ten  in  der  Schweiz  unter  der  Bezeichnung  "Reiseadapter"  vertriebene 

Netzstecker mit einem Arretierkörper in den Schutzbereich des Klagepa-

tents falle.  Die  Beklagte  sei  diesbezüglich  abrechnungs- und gewinnher-

ausgabepflichtig (vgl. act. 1 S. 4 f.).

Die Beklagte bringt vor, sie habe, nachdem sie erstmalig durch Schreiben 

der  Klägerin  vom  1.  Juli  2011  vom  Vorwurf  Kenntnis  erhalten  habe,  sie 

verletze  mit  ihrem  Reiseadapter,  Art.-Nr.  CH  685,  das  Klagepatent,  am 

14.  September  2011  nach  entsprechender  Prüfung  eine  Unterlassungs-

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verpflichtungserklärung  abgegeben.  Mit  Schreiben  vom  6.  Oktober  2011 

habe  sie  über  die  Lieferanten,  Liefermenge  und  Anzahl  verkaufter  Ex-

emplare Auskunft erteilt. Am 30. November 2011 habe sie schliesslich un-

ter Abzug  der  Retouren  die Anzahl  effektiv  verkaufter  Produkte  auf  428 

Stück  beziffert.  Der  Gesamtumsatz  aus  dem  Verkauf  der  streitgegen-

ständlichen  Produkte  liege  bei  CHF  3'922.99.  Zur  Vermeidung  einer  ge-

richtlichen  Auseinandersetzung  habe  sie  der  Klägerin  CHF  2'500.– be-

zahlt. Der patentanwaltliche Aufwand der Klägerin von CHF 5'346.– wer-

de  bestritten. Dieser sei nicht notwendig gewesen (act. 9 S. 1 f.;  act.  16

S. 3 f.). Mit der Bezahlung von CHF 2'500.– sei die Klägerin abgegolten 

(act. 9 S. 4 f.).

4. Stufenklage

4.1 Bei  der  Stufenklage  tritt  neben  das  Hauptbegehren  auf  Verurteilung 

in Geld ein selbständiges Hilfsbegehren, das auf vorgängige Auskunftser-

teilung oder Rechnungslegung durch die beklagte Partei geht, wobei das 

Hauptbegehren erst aufgrund des Ergebnisses des Hilfsbegehrens bezif-

fert wird. Beim "Hilfsbegehren" handelt es sich um ein Begehren, das Ge-

genstand einer selbständigen Klage sein könnte und idealtypisch vor dem 

Hauptbegehren  zu  beurteilen  ist  (BK ZPO-Markus,  N  16  f.  zu  Art.  85 

ZPO). 

Hauptanspruch  ist  vorliegend  die  von  der  Klägerin  verlangte  Gewinnher-

ausgabe (act. 16 S. 4) gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2, wobei der Gewinn 

mit dem Hilfsanspruch gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1, d.h. nach erfolgter 

Auskunft und Rechnungslegung zu beziffern ist (Art. 85 Abs. 2 ZPO).

Bei  der  Auskunftspflicht  handelt  es  sich  um  einen materiell-rechtlichen 

Anspruch, der sich unmittelbar aus Art. 66 lit. b PatG ergibt. Vorliegend ist 

somit zunächst im Rahmen eines Teilentscheids über die Auskunfts- und 

Rechnungslegungspflicht im Sinne des Rechtsbegehrens Ziff. 1 zu befin-

den. Gemäss Art. 66  lit.  b  PatG  besteht  ein Auskunftsanspruch  des  Pa-

tentinhabers  gegenüber  dem  gegenwärtigen  oder  früheren  Besitzer  der 

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patentverletzenden Sache (Heinrich, PatG/EPÜ, 2. A., Bern 2010, N 6 ff. 

zu Art. 66 PatG).

4.2 Die  Klägerin  verlangt  die  Gewinnherausgabe im  Sinne  von Art.  423 

OR bezüglich der von der Beklagten vertriebenen bzw. verkauften patent-

verletzenden Adapter.  Den  Bruttogewinn  hat  die  Klägerin  nachzuweisen. 

Dieser  ergibt  sich  jedoch  aus  Informationen,  die  der  Klägerin  nicht  be-

kannt sind, weshalb sie auf die entsprechende Auskunft und Rechnungs-

legung durch die Beklagte angewiesen ist.

4.3 Die Beklagte macht geltend, Klageantrag Ziff. 1 sei unbegründet, so-

weit sie schon Auskunft erteilt habe. Sie habe die verfügbaren Unterlagen 

in  Form  der  Lieferantenrechnungen  und  Lieferscheine  umfassend  und 

vollständig vorgelegt. Auf der Absatzseite habe sie bereits Auskunft erteilt. 

Da  ihr  für  die  Umsatzzahlen  im  Einzelnen  keine  schriftlichen  Unterlagen 

vorliegen würden, sondern alle Werte aus dem elektronischen Warenwirt-

schaftssystem  entnommen  worden  seien,  habe  sie  der  Klägerin  bereits 

angeboten,  diese  Daten  durch  einen  Buchprüfer  überprüfen  und  bestäti-

gen  zu  lassen.  Neben  den  Umsatzdaten  gelte  Gleiches  für  nicht  nach-

druckbare Barbelege der Kunden, die das Produkt im Ladenlokal der Be-

klagten erworben hätten. Hier erfasse das System lediglich die Veräusse-

rung  als  Buchungsvorgang,  ein  Nachdruck  von  Barbelegen  an  Kunden 

oder  die  Nennung  der  Kunden,  die  weder  namentlich  erfasst  seien  noch 

eine  Kundennummer  aufweisen  würden,  sei  ihr  technisch  nicht  möglich. 

Die  Klägerin  habe  ihr Beweisangebot  auf  Überprüfung  der  Daten  durch 

einen Buchprüfer nicht angenommen. Insofern habe die Klägerin die voll-

ständige  Beweisführung selber  verhindert.  Ihr  Auskunftsbegehren  ver-

stosse  daher  gegen  das  allgemeine  zivilrechtliche  Verbot  treuwidrigen 

Verhaltens und stelle sich prozessual als unzulässige Durchsetzung einer 

formalen  Rechtsstellung  dar.  Der  Klageantrag  sei  daher  unbegründet 

(act. 9 S. 3).

4.4 Sowohl  Bestand  des  Klagepatents  als auch  die Aktivlegitimation  der 

Klägerin (als ausschliessliche Lizenznehmerin, vgl. act. 1 S. 4) sind nicht 

bestritten. Ebenfalls unbestritten ist eine Patentverletzung seitens der Be-

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klagten,  indem  sie  die  fraglichen  Reiseadapter  mit  der  Art.-Nr.  CH-685 

vertrieben  bzw.  verkauft  hat. Ferner  bestreitet  die  Beklagte  auch  nicht, 

dass sie aufgrund der patentverletzenden Handlung einen Gewinn erzielt 

hat;  strittig  ist  vielmehr  das  Quantitativ.  Damit  ist  die  Voraussetzung  auf 

Auskunft und Rechungslegung gegeben.

Nachdem,  wie  bereits  erwähnt,  ein  materiell-rechtlicher  Anspruch  auf 

Auskunftserteilung gemäss Art. 66 lit. b PatG besteht, zielt die Argumen-

tation  der  Beklagten,  die  Klägerin  habe  ihr  Beweisangebot  auf  Überprü-

fung  der  Daten  durch  einen  Buchprüfer  nicht  angenommen,  weshalb  sie 

die  vollständige  Beweisführung  selber  verhindert  habe  und  der  entspre-

chende  Klageantrag  Ziff.  1  abzuweisen  sei,  ins  Leere. Ebenso  wenig 

überzeugend ist der Hinweis der Beklagten, ein Bildschirmausdruck stelle 

keinen  Beweis  dar,  sondern  höchstens  ein  Indiz,  da  diese  Daten  dem 

freien Zugriff der Mitarbeiter unterliegen würden (vgl. act. 16 S. 3). Abge-

sehen  davon,  dass  sich  der  Prozess  noch  nicht  im  Beweisverfahren  be-

findet,  ist  die  Beweiswürdigung  Sache  des  Gerichts.  Schliesslich  räumt 

die Beklagte selber ein, die  Rechnungslegung  sei noch  nicht  umfänglich 

vorgenommen worden (vgl. act. 16 S. 3). 

4.5 Was  den  Umfang  des  Auskunftsanspruchs  der  Klägerin  betrifft,  so 

kann  grundsätzlich  gesagt  werden,  dass  dieser  soweit  reicht,  als  er  zur 

Durchsetzung des Hauptanspruchs notwendig ist. Der Anspruch auf Aus-

kunft im engeren Sinn bezieht sich auf die Offenlegung des Umfangs und 

der  Dauer  der  Verletzungshandlungen  oder  der  Vorlage  eines  Katalogs 

der  verkauften  Produkte.  Der Anspruch  auf  Rechnungslegung  bezweckt 

eine  Aufstellung  der  Anzahl  gelieferter  Produkte,  deren  Abnehmer  (mit 

Namens- und Adressangabe), der Lieferzeiten und -preise, der Einkaufs-

preise  und  der  Gestehungskosten  etc.  und  soll  dem  Geschäftsherrn

gestatten, die Richtigkeit der vom Geschäftsführer erteilten Auskünfte zu 

kontrollieren  (Jenny,  Die  Eingriffskondiktionen  bei  Immaterialgüterrechts-

verletzungen, S. 161 f.; Heinrich, a.a.O., N 18 zu Art. 66 PatG). 

Die  Beklagte  äussert  sich  nicht  konkret  zu den  einzelnen  Auskunftsbe-

gehren gemäss Ziff. 1 des klägerischen Rechtsbegehrens bzw. hat dage-

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gen  keine  Einwände. Sie  macht  einzig  geltend,  dass  die  Namens- und 

Adressangabe von Kunden, die das Produkt in ihrem Ladenlokal gekauft 

hätten, nicht möglich sei. Hier erfasse das System lediglich die Veräusse-

rung als Buchungsvorgang (act. 9 S. 3).

Damit  ist  dem Auskunfts- und  Rechnungslegungsbegehren  der  Klägerin 

im beantragten Umfang stattzugeben, wobei zu berücksichtigen ist, dass 

es der Beklagten nicht möglich ist, die Namen und Adressen der Endkun-

den, welche das Produkt direkt im Ladenlokal der Beklagten gekauft ha-

ben,  anzugeben. Ferner  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  im  eingangs  er-

wähnten  Rechtsbegehren  Ziff.  1  die  Rede  von  "hergestellten"  Netzste-

ckern ist. Dabei dürfte es sich um ein Versehen handeln, denn die Kläge-

rin macht in ihrer Begründung nicht geltend, die Beklagte stelle die fragli-

chen Reiseadapter selber her.

Die  Auskunft  nach  Rechtsbegehren  Ziff.  1  lit.  d  ist  nicht  zusätzlich  erfor-

derlich, da in Ziff. 1 lit. b des Rechtsbegehrens enthalten (Dispositiv-Ziffer 

1 lit. b).

5. Strafandrohung

Die Verpflichtung zu Auskunft und Rechungslegung ist mit der Androhung 

gemäss Art. 292 StGB zu verbinden (Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 Abs. 1 

lit. a ZPO).

6. Kosten- und Entschädigungsfolgen

Vorliegend  handelt  es  sich  um  einen  Teilendentscheid  in  Bezug  auf  das 

Rechtsbegehren Ziff. 1 (vgl. Art. 104 Abs. 1 ZPO). Es erscheint allerdings 

gerechtfertigt,  von  der  Regel  abzuweichen  und  über  die  Prozesskosten 

im  das  vorliegende  Verfahren  endgültig  abschliessenden  Endentscheid 

zu befinden.

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Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Die Beklagte wird verpflichtet, innert 60 Tagen ab Rechtskraft dieses 
Entscheids nach  anerkannten  Grundsätzen  der  Rechnungslegung 
Auskunft zu erteilen über die Menge der von ihr vertriebenen und un-
ter der Bezeichnung "Reiseadapter", insbesondere jene geführt unter 
Art.-Nr.  CH  685,  verkauften  Netzstecker  sowie  die  dadurch  erzielten 
Umsätze und Gewinne, unter Angabe 

a) der bezogenen Stückzahl pro Monat;

b) der  einzelnen Verkäufe  an  Zwischenhändler  und  Endabnehmer, 
aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen, wo an-
wendbar  Verkaufslokalen, sowie  – soweit  bekannt  – die  Namen 
und Anschriften der Abnehmer;

c) der  einzelnen Angebote,  aufgeschlüsselt  nach  Angebotsmengen, 
-zeiten und -preisen sowie – soweit bekannt – die Namen und An-
schriften der Angebotsempfänger;

d) der  betriebenen Werbung,  aufgeschlüsselt  nach  Werbeträgern, 
deren Auflagenhöhe,  Verbreitungszeitraum  und  Verbreitungsge-
biet;

e) des Nachweises der von der Beklagten mit den Produkten erziel-
ten Umsätze, die nicht durch den Abzug von Fixkosten und variab-
len Kosten gemindert sind;

f) des  Nachweises der  fixen  und  variablen  Gestehungskosten  der 
Beklagten  zur Erwirtschaftung  der  Umsätze  mit  den  Produkten 
sowie Nachweis der von ihr verbuchten Gewinne, aufgeschlüsselt 
nach Kalendermonaten.

2. Die Verpflichtung gemäss Ziff. 1 erfolgt unter der Androhung der Be-
strafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver-
fügung im Sinne von Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall.

3. Über die Prozesskosten wird im Endentscheid befunden.

Dieses Urteil geht an: 

– Rechtsanwalt Dr. iur. Conrad Weinmann (mit Gerichtsurkunde) 

– Rechtsanwalt Hans-Ulrich Pfeiffer (mit Gerichtsurkunde) 

– das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der  Rechtskraft,  mit 

Gerichtsurkunde)

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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 13. Februar 2013

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 14. Februar 2013

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