# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** c6f4ed8e-12d4-5cc8-b86f-3c919853f7ec
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2007-03-27
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 27.03.2007 B-7421/2006
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-7421-2006_2007-03-27.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-7421/2006
{T 0/2}

Urteil vom 27. März 2007

Mitwirkung: Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann, 
Richter Francesco Brentani;
Gerichtsschreiber Thomas Reidy

A._______,

Beschwerdeführerin

vertreten durch E. Blum & Co., _______,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 
Bern,

Vorinstanz

betreffend

Markeneintragungsgesuch Nr. 54669/2005 "we make ideas work"

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

2

Sachverhalt:

A. Am  6.  Juni  2005  hinterlegte  die  Beschwerdeführerin  das  Zeichen  "we 
make  ideas work"  beim Eidgenössischen  Institut  für  Geistiges  Eigentum 
(Vorinstanz) für folgende Waren und Dienstleistungen:

1 Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke.

2 Additive für Lacke und Kunststoffe.

17 Additive für polymere Formmassen; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate).

40 Dienstleistungen  eines  Chemieunternehmens,  nämlich  die  kundenspezifische  
Herstellung von Chemikalien.

42 Technische Beratung betreffend den Einsatz chemischer Additive.

B. Die  Vorinstanz  beanstandete  die  Anmeldung  mit  Schreiben  vom 
17. August 2005, da es sich bei der Marke um eine allgemeine Qualitäts-
angabe und eine reklamehafte Anpreisung handle und diese daher nicht 
unterscheidungskräftig sei.

C. Mit Eingabe vom 18. Oktober 2005 begründete die Beschwerdeführerin ih-
ren  abweichenden  Rechtsstandpunkt.  Die  Marke  sei  unter  Hinweis  auf 
mehrere eingetragene Marken nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz ein-
zutragen.  Auch die Regel,  wonach im Zweifelsfall  für  den Hinterleger  zu 
entscheiden sei, spreche für die Eintragung. Mit folgender Anpassung des 
Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses erklärte sie sich einverstanden:

1 Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, einschliesslich Additive für    
Lacke und Kunststoffe und Additive für polymere Formmassen.

17 Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate).

40 Dienstleistungen  eines  Chemieunternehmens,  nämlich  die  kundenspezifische  
Bearbeitung und Umwandlung von Chemikalien.

42 Technische Beratung betreffend den Einsatz chemischer Additive.

D. Die Vorinstanz  hielt  mit  Schreiben vom 9.  März 2006 an ihrer  Einschät-
zung der Rechtslage fest.

E. Nachdem sich die Beschwerdeführerin  innert  der angesetzten Frist  nicht 
vernehmen liess, verfügte die Vorinstanz am 28. September 2006 die Zu-
rückweisung der Markeneintragungsgesuchs.

3

F. Hiegegen erhob die Beschwerdeführerin am 31. Oktober 2006 Beschwer-
de an die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum und 
stellte folgende Anträge:

1) Es sei die angefochtene Verfügung aufzuheben;

2) Es sei das Markeneintragungsgesuch Nr. 54669/2005 "we make ideas work" 
vollumfänglich  gutzuheissen  und  die  Marke  für  alle  beanspruchten  Waren 
und Dienstleistungen zum Markenschutz in der Schweiz zuzulassen;

3) Es sei der Beschwerdeführerin zu Lasten der Bundeskasse eine angemes-
sene Parteikostenentschädigung zuzusprechen.

G. Mit  Verfügung  vom  15.  November  2006  wurde  das  Verfahren  per 
1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

H. Mit Vernehmlassung vom 14. Dezember 2006 beantragte die Vorinstanz, 
die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

I. Mit Eingabe vom 31. Januar 2007 verzichtete die Beschwerdeführerin auf 
die  Durchführung  einer  mündlichen  und  öffentlichen  Verhandlung  und 
reichte gleichzeitig eine Kopie der Registrierungsurkunde des US Patent- 
und  Markenamtes  für  die  Markenregistrierung  Nr.  3,168,917  "we  make 
ideas work" ein.

J. Die  Vorinstanz  verzichtete  mit  Schreiben vom 14.  Februar  2007 auf  die 
Einreichung einer weiteren Stellungnahme.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung  von Beschwerden ge-
gen  Eintragungsverfügungen  der  Vorinstanz  in  Markensachen  zuständig 
(Art.  31, 32 und 33 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[VGG, SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 
von der eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum über-
nommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen 
Frist von Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das 
Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte 
Kostenvorschuss  rechtzeitig  geleistet.  Als  Markenanmelder  ist  die  Be-
schwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert  (Art. 48 VwVG). Auf die Be-
schwerde ist daher einzutreten.

2. Gemäss Artikel 2 Buchstabe a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 
1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Marken-
schutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für be-
stimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. 

4

Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten einerseits Zeichen, die 
für  den  Wirtschaftsverkehr  unentbehrlich  und  deshalb  freizuhalten  sind, 
und andererseits  Zeichen,  denen die für  die Individualisierung der  Ware 
oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Zu den nicht 
unterscheidungskräftigen Zeichen gehören unter anderem Hinweise auf Ei-
genschaften, die Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die Zweckbestim-
mung oder die Wirkung der Ware oder Dienstleistung,  welche die Marke 
kennzeichnet. Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspie-
lungen enthält,  die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeu-
ten, reicht nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe werden zu lassen. Der 
gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss viel-
mehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne be-
sonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 127 III 160 E. 2b aa 
mit  Hinweisen).  Ob  ein  Zeichen  Gemeingut  bildet,  beurteilt  sich  nach 
seinem Gesamteindruck.

3. Die  Vorinstanz  übersetzt  das  vorliegend  zu  beurteilende  Zeichen  "we 
make ideas work" mit "wir bringen Ideen zum Funktionieren" beziehungs-
weise "wir machen, dass Ideen funktionieren".

Die  Beschwerdeführerin  macht  demgegenüber  in  ihrer  Beschwerde  gel-
tend, der Slogan sei inhaltlich mehrdeutig. Er könne beispielsweise auch 
mit "wir zwingen Ideen zum Arbeiten", "wir lassen Vorstellungen arbeiten" 
und "wir lassen Einfälle wirken" übersetzt werden. Der Slogan "we make 
ideas work" sei daher eintragungsfähig, da er verschiedene Assoziationen 
hervorrufe und keine direkte Aussage über die beanspruchten Waren und 
Dienstleistungen mache.

Ob ein Zeichen markenrechtlichen Schutz beanspruchen kann oder aber 
als  beschreibende Angabe zurückgewiesen werden muss,  bestimmt sich 
immer anhand der konkreten Ware oder Dienstleistung (EUGEN MARBACH, in: 
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, [Marken-
recht, hiernach Kommentar MARBACH], Basel 1996, S. 29). Vorliegend ist zu 
prüfen,  welche  Bedeutung  der  Bezeichnung  "we  make  ideas  work"  hin-
sichtlich  der  beanspruchten  Waren  und  Dienstleistungen  der  Klassen  1, 
17, 40 und 42 zukommt. Es handelt sich hier um chemische Erzeugnisse, 
um Kunststoff-Halbfabrikate und um Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit chemischen Erzeugnissen.

Das Zeichen "we make ideas work" besteht  ausschliesslich aus Wörtern 
des englischen Grundwortschatzes, die zumindest in ihrer primärer Bedeu-
tung dem Grossteil der Schweizer Bevölkerung – und umso mehr dem hier 
spezifischen  Abnehmerkreis,  welcher  auf  dem  Gebiet  chemischer  und 
Kunststofferzeugnisse bewandert ist und somit in der Regel über erhöhte 
Englischkenntnisse verfügt – ohne weiteres verständlich sind.

Es kann der Vorinstanz beigepflichtet werden, dass das Zeichen "we make 
ideas work" primär mit "wir bringen Ideen zum Funktionieren" oder "wir ma-
chen, dass Ideen funktionieren" zu übersetzen ist. Es scheint, dass auch 

5

die  Beschwerdeführerin  dem Zeichen auf  ihrer  Homepage eine ähnliche 
Bedeutung beimisst,  indem sie ihm den Sinn "Verwirklichung von Ideen" 
beimisst (vgl. deutsche Version der pdf-Broschüre "we make ideas work, 
S. 2, Vorwort von Dr. Matthias L. Wolfgruber). Die von der Beschwerdefüh-
rerin  vorgebrachten weiteren weniger  nahe liegenden Übersetzungsmög-
lichkeiten  und  Deutungen  des  Slogans  vermögen  an  der  Einschätzung 
nichts zu ändern (vgl. Entscheid des Bundesgerichts vom 8. April 2005 in: 
sic! 2005, S. 649 ff. GlobalePost).

3.1 Als Gemeingut zurückzuweisen sind auch Zeichen, deren Inhalt sich in ei-
ner  reklamemässigen  Selbstdarstellung  erschöpft.  Eine  Marke  soll  keine 
verkappte Werbung für besondere Eigenschaften des Produktes enthalten. 
Andernfalls  werde ein Zeichen vom Verkehr  als  blosses Schlagwort  ver-
standen und sei somit nicht unterscheidungskräftig (Kommentar  MARBACH, 
S. 41 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

Mit  dem Slogan "we make ideas work"  wird  bei  den Kunden suggeriert, 
dass  –  auch  ohne  Beifügung  des  Pronomens  "your"  im  Sinne  von  "we 
make  your  ideas  work"  –  ihre  Ideen  zum Funktionieren  gebracht  bezie-
hungsweise  verwirklicht  werden.  Der  Slogan  hat  somit  einen  anpreisen-
den, werbemässigen Qualitätshinweis, der für das kaufende Publikum klar 
erkennbar ist. Entsprechend wird die Aussage "we make ideas work" vom 
Publikum in erster Linie als Werbeslogan und nicht als Kennzeichen aufge-
fasst (vgl. RKGE in sic! 2003, 802  We keep our promises). Das streitige 
Zeichen ist somit nicht geeignet,  als Herkunftshinweis zu dienen, und es 
fehlt ihm die für die Individualisierung der beanspruchten Waren erforder-
liche Unterscheidungskraft.

3.2 Die Wortfolge "we make ideas work" ist zudem freihaltebedürftig. Im Inte-
resse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Marken-
schutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich 
oder gar unentbehrlich sind. Ein einzelner Gewerbetreibender soll nicht ein 
Zeichen monopolisieren dürfen, das aufgrund seines Sinngehalts für ande-
re  Gewerbetreibende  von  Bedeutung  ist  oder  in  Zukunft  noch  werden 
könnte (CHRISTOPH WILLI, in: Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, 
hiernach: Kommentar MSchG, Art. 2 MSchG N. 42; Kommentar  MARBACH, 
S. 35).  Dies gilt  insbesondere für Ausdrücke des allgemeinen Sprachge-
brauchs, allgemeine Qualitätshinweise sowie reklamehafte Anpreisungen. 
Das Zeichen "we make ideas work" erschöpft sich in einer Werbeaussage, 
die aufgrund ihrer umfassenden an keine Waren- oder Dienstleistungska-
tegorie gebundenen allgemeinen Bedeutung,  für  den geschäftlichen Ver-
kehr freigehalten werden muss (BGE 118 II  181 E.  3c).  Eine Ausnahme 
käme nur in Betracht, wenn das Zeichen sich für die beanspruchten Waren 
bereits  als  Marke durchgesetzt  hätte.  Dafür  bestehen  jedoch  weder  An-
haltspunkte, noch macht die Beschwerdeführerin einen solchen Anspruch 
geltend. 

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Diese Auffassung wird durch den Umstand bekräftigt, dass der Slogan "we 
make ideas work" ebenfalls von anderen Waren- und Dienstleistungsan-
bietern verwendet wird (z.B. http://www.dosize.com/about-us.php  , 
http://www.purewaterpools.com/purenet_pages/press_pages/luxury_pools
_2006_pg1.html  , 
http://www.sapienzastudies.com/management-consultancy.html  , 
http://www.fulltimewebmaster.com/resources/webdesign.html   ).

3.3 Die  Beschwerdeführerin  beruft  sich im Weiteren auf  den Umstand,  dass 
das in Frage stehende Zeichen in den USA registriert sei. 

Dies  ist  nach  der  bundesgerichtlichen  Rechtsprechung  ohne Belang,  da 
die Schweiz die Schutzfähigkeit einer Marke nach ihrer eigenen Gesetzge-
bung  und  Verkehrsanschauung  prüft.  Obwohl  sich  Richter  und  Verwal-
tungsbehörden an der ausländischen Praxis orientieren können, kann dies 
in  casu  unterbleiben,  da  es  sich  im  vorliegenden  Fall  nicht  um  einen 
Grenzfall handelt (vgl. BGE 129 III 225 E. 5.5, 114 II 171 E. 2c).

3.4 Die  Beschwerdeführerin  macht  eine  Verletzung  des  Gleichbehandlungs-
grundsatzes  geltend  und  weist  dazu  in  ihrer  Eingabe  vom 
18.  Oktober  2005  an  die  Vorinstanz  und  in  der  Beschwerde  vom 
31.  Oktober  2006  auf  verschiedene  vergleichbare  "sloganartige" 
Markeneintragungen hin.

Die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum bejahte in 
ständiger Praxis den Anspruch auf Gleichbehandlung von Sachverhalten, 
die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in rechtlicher Hinsicht 
wesentlich unterscheiden (sic! 2003, S. 802 "We keep our promises"; sic! 
2001, S. 805 Hyperlite; sic! 1998, S. 303 Masterbanking und sic! 1997, S. 
302 Allfit). Die Rekurskommission hat in diesem Zusammenhang ebenfalls 
auf die Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit ei-
ner Marke hingewiesen, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist. 
Entsprechend sei das bei der Frage der Gleichbehandlung anzuwendende 
Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres" vergleichbar sein müssen, 
restritkiv  anzuwenden (sic!  2003,  S.  802  We keep our  promises),  zumal 
bereits  geringfügige  Unterschiede  im  Hinblick  auf  die  Beurteilung  der 
Schutzfähigkeit  eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können (sic! 
2003, S. 134 Cool Action). Das Bundesverwaltungsgericht sieht keine Ver-
anlassung, von dieser Rechtsprechung abzuweichen. 

Die von der Beschwerdeführerin angeführten CH-Marken Nr. 520 385 und 
NR.  520 386  YOU INSPIRE...WE MATERIALIZE sind einerseits  von der 
Wortstruktur  her  nicht  mit  dem vorliegend zu beurteilenden Zeichen "we 
make  ideas  work"  vergleichbar.  Wie  die  Vorinstanz  andererseits  richtig 
anführt,  ergibt das Wort "inspire" in diesem Zusammenhang auch keinen 
klaren Sinngehalt.

Die CH-Marken Nr. 505 889 WE BRING GOOD THINGS TO LIFE und Nr. 
543 042  We inspire your life! enthalten unübliche sprachliche Wortkombi-
nationen ohne konkreten Sinngehalt. Selbst wenn diese Marken nicht we-

http://www.dosize.com/about-us.php
http://www.fulltimewebmaster.com/resources/webdesign.html
http://www.fulltimewebmaster.com/resources/webdesign.html
http://www.fulltimewebmaster.com/resources/webdesign.html
http://www.sapienzastudies.com/management-consultancy.html
http://www.sapienzastudies.com/management-consultancy.html
http://www.sapienzastudies.com/management-consultancy.html
http://www.purewaterpools.com/purenet_pages/press_pages/luxury_pools_2006_pg1.html
http://www.purewaterpools.com/purenet_pages/press_pages/luxury_pools_2006_pg1.html
http://www.purewaterpools.com/purenet_pages/press_pages/luxury_pools_2006_pg1.html
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http://www.purewaterpools.com/purenet_pages/press_pages/luxury_pools_2006_pg1.html
http://www.dosize.com/about-us.php
http://www.dosize.com/about-us.php

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niger anpreisend sein sollten, so gilt es doch festzuhalten, dass bei diesen 
Zeichen kein  ähnlich  starkes  Freihaltebedürfnis  besteht  wie  für  das  Zei-
chen der Beschwerdeführerin.

Die  weiteren  von  der  Beschwerdeführerin  angeführten  Markeneintra-
gungen  unterscheiden  sich  vom vorliegend  zu  beurteilenden  Zeichen  in 
der Art und Weise der Zeichenbildung, in ihrem wesentlich engeren Sinn-
gehalt sowie im fehlenden Freihaltebedürfnis.

4. Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist abzuweisen.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Be-
schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem gelei-
steten  Kostenvorschuss  zu  verrechnen.  Die  Spruchgebühr  (Gerichtsge-
bühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis 

VwVG,  Art.  2  Abs.  1  des  Reglements  über  die  Kosten  und  Entschädi-
gungen  vor  dem  Bundesverwaltungsgericht  vom  11.  Dezember  2006 
[VGKE, SR 173.320.2]). In Markeneintragungsverfahren ist dafür das Inte-
resse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Marken-
eintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rück-
weisung der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Es würde al-
lerdings zu weit  führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen 
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür 
stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels 
anderer streitwertrelevanter  Angaben ist  der Umfang der Streitsache da-
rum nach Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, 
Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002 S. 
505;  LEONZ MEYER,  Der  Streitwert  in  Prozessen um Immaterialgüterrechte 
und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Schweizerisches Immateri-
algüter- und Wettbewerbsrecht,  Bd. I/2,  Der Rechtsschutz im Immaterial-
güterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). Es wird keine Parteientschädigung aus-
gerichtet (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestä-
tigt.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.-- werden 
der  Beschwerdeführerin  auferlegt  und  mit  dem  geleisteten  Kostenvor-
schuss von Fr. 2'500.-- verrechnet.

8

3. Dieses Urteil wird eröffnet: 

- der Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. 54669/2005; Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (eingeschrieben)

Der Vorsitzende Der Gerichtsschreiber:
der Spruchkammer:

Hans Urech Thomas Reidy

Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundes-
gericht in Lausanne angefochten werden. 

Versand am: 13. April 2007