# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 6b7c98eb-3167-5c21-bf78-1d5048081cd2
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2016-10-06
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2016_002
**Docket/Reference:** S2016_002
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/93/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

S2016_002

Besetzung

U r t e i l   v o m   6 .   O k t o b e r   2 0 1 6

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Richter Dipl. Phys. ETH Kurt Stocker (Referent),
Richter Dr. sc. techn., dipl. Masch.-Ing. ETH Herbert 
Laederach,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Société des Produits Nestlé SA,
Entre-deux-Villes, Case postale 353, 1800 Vevey, 

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess, MLaw
Benjamin Schärer und Dr. iur. Roman Baechler, Homburger 
AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, Postfach 314, 8037 Zü-
rich, und patentanwaltlich beraten durch Dr. Kurt Sutter, 
E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich,

Klägerin

gegen

1. Migros-Genossenschafts-Bund,
Limmatstrasse 152, 8005 Zürich,

2. Delica AG, Hafenstrasse 120, 4127 Birsfelden,
3. Total Capsule Solutions SA,
Via Baragge 1, 6855 Stabio,

alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame,
Rechtsanwältin lic. iur. Lara Dorigo und Rechtsanwalt lic. iur.
Peter Ling, Lenz & Staehelin, Bleicherweg 58, 8027 Zürich, 
patentanwaltlich beraten durch Patentanwalt René Wenger, 
Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung, Einrede Nichtigkeit (vorsorgliche Mass-
nahme)

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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1. Prozessgeschichte

1.1 Mit Eingabe vom 9. Februar 2016 machte die Klägerin das vorliegen-
de Massnahmeverfahren rechtshängig und stellte folgende Rechtsbegeh-
ren:

"1. Es  sei  den  Gesuchsgegnern  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse von 
CHF  1'000 pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens aber 
CHF 5'000 gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO,  sowie  der  Bestrafung  ihrer 
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall einstweilen im 
Sinne einer vorsorglichen Massnahme zu verbieten,

Kapseln, die dazu bestimmt sind, durch Injektion von Wasser unter Druck in 
einer Getränkemaschine, insbesondere in einer Getränkemaschine vom Typ 
Nescafé® Dolce Gusto®, extrahiert zu werden,

in  der  Schweiz  herzustellen,  zu  lagern,  anzubieten,  zu  verkaufen  oder auf 
andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei 
einer dieser Handlungen mitzuwirken,

soweit die Kapseln unter Bezugnahme auf die Fotografien in Anhang A, je-
doch  unbeachtet  der  grafischen  Gestaltung  der  Membran (K2),  folgende 
Merkmale aufweisen:

— sie umfassen eine einstückig ausgebildete Schale aus Kunststoff (K1), 
die  an  ihrem  Ende  mit  dem  grösseren  Durchmesser einen  sich  gegen
aussen  erstreckenden  Rand  aufweist,  an  welchem  eine  die  Kapsel 
nach oben verschliessende Membran (K2) befestigt ist;

— die Schale weist an ihrem unteren Ende einen Bodenbereich (K4) und 
eine  mittig  angeordnete,  vom  Bodenbereich  (K4)  nach  unten wegfüh-
rende röhrenförmige Auslassöffnung (K3) auf;

— im unteren Bereich ihres Inneren ist auf einem kreisförmigen Vorsprung 
eine Aluminiumfolie (K6) in der Form einer Kreisscheibe befestigt, wel-
che die Kapsel auslassseitig verschliesst;

— in der durch die Membran (K2), die Aluminiumfolie (K6) und die Wand 
der Schale (K1) gebildeten geschlossenen Kammer enthalten sie eine 
Substanz für die Zubereitung eines Getränks;

— der unterhalb der Aluminiumfolie (K6) und ausserhalb der Kammer lie-
gende  Bodenbereich  (K4)  wird  durch  mehrere  bis  zur  Aluminiumfolie 
(K6) reichende Vorsprünge (K7) und einen diese umgebenden, gegen-
über den Vorsprüngen zurückversetzten Bereich (K8) gebildet;

— während dem Extraktionsvorgang wird infolge des Druckanstiegs in der 
Kapsel  ein  Druck  auf  die Aluminiumfolie  (K6)  ausgeübt,  so  dass  die 
Aluminiumfolie  (K6)  in  den  nicht  auf  den  Vorsprüngen  (K7)  aufliegen-
den  Bereichen in Richtung Bodenbereich bewegt  wird und ausgehend 
von  einer  Stelle,  wo  die  Vorsprünge  (K7)  in  den  sie  umgebenden,  zu-
rückversetzten Bereich (K8) übergehen, reisst;

— so dass das in der Kapsel hergestellte Getränk zum Kapselboden flies-
sen  kann,  welcher  das  Getränk  durch  die  Zwischenräume  zwischen 
den Vorsprüngen (K7) in die Auslassöffnung (K3) leitet.

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2.  Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegner 

(zuzüglich Kosten des mitwirkenden Patentanwalts)."

1.2 Mit  Eingabe  vom  22.  März  2016  erfolgte  die  Massnahmeantwort, 
womit die Beklagten die folgenden Rechtsbegehren stellten:

"1.  Es sei das Gesuch abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

2.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchstellerin 

(unter Einschluss der Kosten des mitwirkenden Patentanwalts)."

1.3 Mit Eingabe vom 21. April 2016 erfolgte die Massnahmereplik mit un-
veränderten Rechtsbegehren.

1.4 Die Massnahmeduplik erfolgte mit Eingabe vom 24. Mai 2016, eben-
falls mit unveränderten Rechtsbegehren. 

1.5 Am  16.  Juni 2016  wurden  die  Parteien  zur mündlichen  Verhandlung 
auf den 1. September 2016 vorgeladen.

1.6 Mit  Eingabe  vom  17.  Juni  2016  erfolgte  die  Stellungnahme  der  Klä-
gerin zu Dupliknoven.

1.7 Das  Fachrichtervotum  von  Richter  Dipl.  Phys.  ETH  Kurt  Stocker er-
folgte am 1. Juli 2016.

1.8 Mit Eingabe vom 23. August 2016 reichte die Klägerin im Hinblick auf 
die  Hauptverhandlung  eine  "Zweitmeinung"  zum  Fachrichtervotum  zur 
Kenntnisnahme ein und teilte mit, sie werde sich im Rahmen ihres Partei-
vortrags  anlässlich  der  Hauptverhandlung  auf  diese  "Zweitmeinung"  be-
ziehen.

1.9 Die  Hauptverhandlung  fand  am  1.  September  2016  statt,  anlässlich 
welcher  die  Klägerin  zusätzlich  ein  Eventualbegehren  (Ziff.  1.a)  stellte. 
Das Rechtsbegehren lautet demnach neu wie folgt:

"1. Es  sei  den  Gesuchsgegnern  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse von 
CHF  1'000 pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens aber 
CHF 5'000 gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO,  sowie  der  Bestrafung  ihrer 
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall einstweilen im 
Sinne einer vorsorglichen Massnahme zu verbieten,

Kapseln, die dazu bestimmt sind, durch Injektion von Wasser unter Druck in 
einer Getränkemaschine, insbesondere in einer Getränkemaschine vom Typ 
Nescafé® Dolce Gusto®, extrahiert zu werden,

in  der  Schweiz  herzustellen,  zu  lagern,  anzubieten,  zu  verkaufen  oder auf 
andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei 
einer dieser Handlungen mitzuwirken,

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soweit die Kapseln unter Bezugnahme auf die Fotografien in Anhang A, je-
doch  unbeachtet  der  grafischen  Gestaltung  der  Membran (K2),  folgende 
Merkmale aufweisen:

-

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-

-

-

-

-

sie umfassen eine einstückig ausgebildete Schale aus Kunststoff (K1), 
die  an  ihrem  Ende  mit  dem  grösseren  Durchmesser einen  sich  gegen 
aussen  erstreckenden  Rand  aufweist,  an  welchem  eine  die  Kapsel 
nach oben verschliessende Membran (K2) befestigt ist;

die Schale weist an ihrem unteren Ende einen Bodenbereich (K4) und 
eine  mittig  angeordnete,  vom  Bodenbereich  (K4)  nach  unten wegfüh-
rende röhrenförmige Auslassöffnung (K3) auf;

im unteren Bereich ihres Inneren ist auf einem kreisförmigen Vorsprung 
eine Aluminiumfolie (K6) in der Form einer Kreisscheibe befestigt, wel-
che die Kapsel auslassseitig verschliesst;

in der durch die Membran (K2), die Aluminiumfolie (K6) und die Wand 
der Schale (K1) gebildeten geschlossenen Kammer enthalten sie eine 
Substanz für die Zubereitung eines Getränks;

der unterhalb der Aluminiumfolie (K6) und ausserhalb der Kammer lie-
gende  Bodenbereich  (K4)  wird  durch  mehrere  bis  zur  Aluminiumfolie 
(K6) reichende Vorsprünge (K7) und einen diese umgebenden, gegen-
über den Vorsprüngen zurückversetzten Bereich (K8) gebildet;

während dem Extraktionsvorgang wird infolge des Druckanstiegs in der 
Kapsel  ein  Druck  auf  die  Aluminiumfolie  (K6)  ausgeübt,  so  dass  die 
Aluminiumfolie  (K6)  in  den  nicht  auf  den  Vorsprüngen  (K7)  aufliegen-
den  Bereichen in Richtung Bodenbereich bewegt  wird und ausgehend 
von  einer  Stelle,  wo  die  Vorsprünge  (K7)  in  den  sie  umgebenden,  zu-
rückversetzten Bereich (K8) übergehen, reisst;

so dass das in der Kapsel hergestellte Getränk zum Kapselboden flies-
sen  kann,  welcher  das  Getränk  durch  die  Zwischenräume  zwischen 
den Vorsprüngen (K7) in die Auslassöffnung (K3) leitet.

1.a Es  sei  den  Gesuchsgegnern  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber 
CHF 5'000 gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO, sowie  der  Bestrafung  ihrer 
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall einstweilen im 
Sinne einer vorsorglichen Massnahme zu verbieten,

Kapseln, die dazu bestimmt sind, durch Injektion von Wasser unter Druck in
einer Getränkemaschine, insbesondere in einer Getränkemaschine vom Typ
Nescafé® Dolce Gusto®, extrahiert zu werden,

in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf 
andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei 
einer dieser Handlungen mitzuwirken,

soweit die Kapseln entsprechend den Fotografien in Anhang A, jedoch un-
beachtet der grafischen Gestaltung der Membran (K2), folgende Merkmale 
aufweisen:

- sie umfassen eine einstückig ausgebildete Schale aus Kunststoff (K1), die 
an ihrem Ende mit dem grösseren Durchmesser einen sich gegen aussen 
erstreckenden Rand aufweist, an welchem eine die Kapsel nach oben ver-
schliessende Membran (K2) befestigt ist;

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-

-

-

-

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-

die Schale weist an ihrem unteren Ende einen Bodenbereich (K4) und
eine mittig angeordnete, vom Bodenbereich (K4) nach unten wegfüh-
rende röhrenförmige Auslassöffnung (K3) auf;

im unteren Bereich ihres Inneren ist auf einem kreisförmigen Vorsprung 
eine Aluminiumfolie (K6) in der Form einer Kreisscheibe befestigt, wel-
che die Kapsel auslassseitig verschliesst;

in der durch die Membran (K2), die Aluminiumfolie (K6) und die Wand
der Schale (K1) gebildeten geschlossenen Kammer enthalten sie eine
Substanz für die Zubereitung eines Getränks;

der unterhalb der Aluminiumfolie (K6) und ausserhalb der Kammer lie-
gende Bodenbereich (K4) wird durch mehrere bis zur Aluminiumfolie
(K6) reichende Vorsprünge (K7) und einen diese umgebenden, gegen
über den Vorsprüngen zurückversetzten Bereich (K8) gebildet;

während dem Extraktionsvorgang wird infolge des Druckanstiegs in der 
Kapsel ein Druck auf die Aluminiumfolie (K6) ausgeübt, so dass die
Aluminiumfolie (K6) in den nicht auf den Vorsprüngen (K7) aufliegen
den Bereichen in Richtung Bodenbereich bewegt wird und ausgehend
von einer Stelle, wo die Vorsprünge (K7) in den sie umgebenden, zu-
rückversetzten Bereich (K8) übergehen, reisst;

so dass das in der Kapsel hergestellte Getränk zum Kapselboden flies-
sen kann, welcher das Getränk durch die Zwischenräume zwischen
den Vorsprüngen (K7) in die Auslassöffnung (K3) leitet.

2.  Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegner 

(zuzüglich Kosten des mitwirkenden Patentanwalts)."

1.10 Das Verfahren erweist sich als spruchreif.

2. Prozessuales

Die  Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  ist  gegeben  (Art.  26 Abs.  1 
lit. b PatGG).

3. Sachverhalt, Parteivorbringen

3.1 Die Klägerin gehört zum Nestlé-Konzern. Sie ist die im Register ein-
getragene Inhaberin des Europäischen Patents EP 1 472 156 B1 (Klage-
patent), das eine "Geschlossene Kapsel mit Öffnungsmittel" zum Gegen-
stand  hat.  Zusammen  mit  weiteren  Gruppengesellschaften  produziert, 
vermarktet, vertreibt und verkauft die Klägerin Kapseln für das Nescafé® 
Dolce  Gusto®-System,  die  vom  Klagepatent  Gebrauch  machen.  Diese 
Gesellschaften  verfügen für  ihr  jeweiliges  Land  über  eine  exklusive  Li-
zenz.  Die entsprechenden Lizenzgebühren  stellen  laut  Klägerin ein  we-
sentliches Einkommen für sie dar.

3.2 Der  Beklagte 1,  Migros-Genossenschafts-Bund,  ist  ein  Genossen-
schaftsverband,  der  die  regionalen  Migros-Genossenschaften  zusam-

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menfasst  und  dem  diverse industrielle  Unternehmen  gehören,  darunter 
die Beklagten 2 und 3. Der eigenen Webseite zufolge vertritt der Beklagte
1  die  Migros-Gruppe  gegen  aussen  und  koordiniert  die  Geschäftspolitik, 
die  Zielsetzung  sowie  die  Tätigkeit  der Migros-Genossenschaften  und  -
Unternehmen.  Der  Beklagte 1  ist  zudem  Inhaber  der  Wort-Bild-Marken 
Nr. 623533 "Café Royal" und Nr. 671226 "Twïn", unter welchen die hiermit 
angegriffenen,  mit  dem  Nescafé®  Dolce  Gusto®-System  kompatiblen
Kapseln  (nachfolgend  Migros-Kapseln)  vermarket  werden. Hergestellt 
werden die Migros-Kapseln in der Schweiz derzeit von der im Kanton Ba-
sel-Landschaft  domizilierten  Beklagten 2.  Bei  dieser  handelt  es  sich  um 
ein industrielles  Unternehmen  der  Migros-Gruppe,  das  sich  mit  der  Her-
stellung  von  Lebensmitteln  sowie  der  Verpackung  von  und  dem  Handel 
mit Waren  aller Art  beschäftigt.  Sie  bewirbt  die  Migros-Kapseln  auf  zwei 
speziell  dafür  eingerichteten  Internet-Seiten. Ende  November  2015  liess 
der Beklagte 1 via Zeitung vermelden, Kaffee-Kapseln künftig auch durch 
das  neu gegründete  weitere  Migros-eigene  industrielle  Unternehmen To-
tal Capsule Solutions mit Sitz im Tessin (Beklagte 3) herstellen lassen zu 
wollen.

3.3 Die vorliegende  Klage stützt  sich  spezifisch  und  ausschliesslich  auf 
Anspruch 9, zurückbezogen auf die Ansprüche 3 und 1 des Klagepatents. 

3.4 Die Klägerin machte geltend, Nescafé® Dolce Gusto® sei ein Portio-
nengetränke-Kapselsystem  des  Nestlé-Konzerns.  Wie  bei  anderen  Kap-
selsystemen enthielten die Kapseln Getränkeinhaltsstoffe zur Herstellung 
eines  Getränks  mittels  Wasser.  Das  Neuartige  an  diesem  System  sei, 
dass  die  auslassseitige  Öffnung  der  Kapsel  nicht  wie  bei  anderen  be-
kannten Systemen durch eine Wechselwirkung der Kapsel mit Teilen der 
Extraktionsvorrichtung  erfolge.  Stattdessen  verwende  das  Nescafé®
Dolce Gusto®-System "selbstöffnende" Kapseln, d.h. Kapseln mit kapsel-
eigenen Öffnungsmitteln. An diesen kapseleigenen Öffnungsmitteln öffne 
sich die den Kapselinhalt auslassseitig verschliessende Folie, wenn Was-
ser in die Kapsel fliesse und sich dadurch der Druck in der Kapsel erhö-
he. 

Bei  Systemen,  bei  denen  die  Öffnungsmittel  Teil  der  Extraktionsvorrich-
tung  bildeten, könnten  Reste  des  extrahierten  Getränks  an  den  maschi-
nenseitigen  Öffnungsmitteln verbleiben.  Diese  Reste  könnten  zu  einer 
Verstopfung  der  Öffnungsmittel  führen.  Ausserdem  kämen sie  mit  dem 
nachfolgend  extrahierten  Getränk  in  Kontakt  und  könnten dessen  Ge-
schmack verändern oder es verunreinigen. Mit den selbstöffnenden Kap-
seln vermeide das Nescafé® Dolce Gusto®-System diese Nachteile. Ins-

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besondere erlaubten es die erfindungsgemässen Kapseln, nacheinander 
kaffee-, milch-, tee- und schokoladehaltige Kapseln zu extrahieren, ohne 
dass eine geschmackliche Beeinträchtigung durch Reste vorhergehender 
Extraktionen stattfinde. Entsprechend umfasse das Nescafé® Dolce Gus-
to®-Sortiment neben reinen Kaffeegetränken auch Kaffee-Milch-Getränke
(z.B. Cappuccino, Milchkaffee, Latte Macchiato), Tees und Schokogeträn-
ke.  Ein  weiterer  Vorteil  liege darin,  dass  jede  Kapsel  so  konstruiert  wer-
den könne, dass sie sich bei einem vorbestimmten Druck öffne. Dies er-
laube es, die optimalen Extraktionsbedingungen für jedes Produkt indivi-
duell einzustellen und so eine bestmögliche Qualität zu garantieren. Das 
Nescafé®  Dolce  Gusto®-System  werde durch  verschiedene  Immaterial-
güterrechte geschützt,  u.a.  durch  das  Klagepatent.  Dieses  beziehe sich 
auf  Kapseln,  deren  auslassseitige  Öffnung  nicht  mehr  durch  ein  Zusam-
menwirken  mit  Teilen  der  Extraktionsvorrichtung  erfolge,  sondern – wie 
erwähnt – durch kapseleigene Öffnungsmittel.

Die  angegriffenen  Migros-Kapseln  seien ab  Ende  2015  zunächst  nur  in 
Frankreich und Deutschland vertrieben worden. Für den Verkauf auf die-
sen  ausländischen  Märkten  würden  die  Beklagten die  Kapseln  mit  der 
Marke "Café Royal" versehen. Unter dieser Marke würden die Kapseln in 
mehrere Kapseln enthaltenden Beuteln verkauft. Gemäss einer eigens für 
diese  Kapseln  eingerichteten  Webseite  und  dem  Aufdruck  auf  den  Ver-
packungsbeuteln  seien die  "Café Royal-Kapseln  ...  speziell  für  den  Ein-
satz  in  Ihrer  Nescafé®*  Dolce  Gusto®*-Maschine  entwickelt.  Sie  sind 
kompatibel mit den gängigen Nescafé®* Dolce Gusto®*-Maschinen." Un-
ter dem Asterisk werde auf Folgendes hingewiesen: "Diese Marke gehört 
Dritten, die keinerlei Verbindung zur Delica AG haben. I © 2015 Café Ro-
yal".

Seit  dem  1.  Februar  2016  würden  die  Migros-Kapseln  nun  auch  in  der 
Schweiz angeboten, und zwar nicht wie im Ausland unter der Marke "Ca-
fé  Royal",  sondern  unter  der  Bezeichnung  "Twïn".  Hier  würden  die  Kap-
seln in Schachteln vertrieben, die ebenfalls jeweils mehrere Kapseln ent-
hielten.  Auf  den  Verpackungen  sowie  auf  der entsprechenden Webseite 
finde  sich  wiederum  prominent  der  Hinweis,  dass  die  Kapseln  mit  dem 
"Nescafé® Dolce Gusto®-System kompatibel" seien. Abgesehen von der
äusseren Verpackung sowie vom Aufdruck auf der die Kapsel nach oben 
verschliessenden  Membran  seien die  unter  der  Marke  "Twïn" vertriebe-
nen  Kapseln  identisch  mit jenen,  die  im Ausland  unter  der  Bezeichnung 
"Café Royal" verkauft würden. Wie auf der von der Beklagten 2 eingerich-
teten Website betreffend Kapseln der Marke "Twïn" zu sehen sei, vertrie-

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ben  die  Beklagten auch  eine  eigene  Maschine, mit  der  die  fraglichen 
Kapseln  extrahiert  werden  könnten.  Angesichts  der  eindeutigen Bewer-
bung  der  Kapseln  mit  dem  Hinweis,  dass  sie  mit  dem  Nescafé®  Dolce 
Gusto®-System kompatibel seien, liege es jedoch auf der Hand, dass es 
die  Beklagten  darauf  anlegen würden,  die  von  der  Klägerin und  ihren 
Gruppengesellschaften verkauften Kapseln mit ihrem Konkurrenzprodukt 
zu substituieren.

Die  Beklagten seien erstmals  im  Sommer  2015  unter  der  Marke  "Café 
Royal"  mit  einer  Nescafé®  Dolce  Gusto® kompatiblen  Kapsel  auf  den 
Markt gekommen. Jene Kapsel sei in Italien von Bisio Progetti S.p.A. her-
gestellt  und  via  Espresso  ltalia  S.r.I.  an  die Beklagten geliefert worden. 
Nach  einem  Schriftwechsel  mit  der  Klägerin hätten die  Beklagten gegen 
Ende  September  2015 erklärt,  den  Verkauf  dieser  Kapsel  gegen Ende 
Jahr einstellen zu wollen. Gegen Ende des Jahres 2015 sei die Klägerin
dann  darauf  aufmerksam geworden, dass  die  Beklagten ihre  aus  Italien 
bezogene Nescafé® Dolce Gusto® kompatible Kapsel durch eine eigene 
Lösung,  die  Gegenstand  des  vorliegenden  Verfahrens bildende  Migros-
Kapseln, ersetzt hätten, und diese Kapsel zunächst im Ausland unter der 
Marke "Café Royal" vertrieben hätten. Mit Schreiben vom 21. Dezember 
2015 habe die Klägerin die Beklagten darauf hingewiesen, dass ihrer An-
sicht  nach  auch  diese  neue  Kapsel  das  Klagepatent  verletze.  Mit  Ant-
wortschreiben vom 15. Januar 2016 hätten die Beklagten eine Verletzung 
des Klagepatents durch die Migros-Kapseln bestritten. 

Die Beklagte 2 stelle die Migros-Kapseln in der Schweiz her, vertreibe sie 
hier und exportiere sie von der Schweiz aus in andere Länder. Mit Bezug 
auf die Beklagte 3 sei angekündigt worden, dass sie dies künftig ebenfalls 
tun  werde. Die  Beklagte 2 preise die  Migros-Kapseln  im  Internet an  und 
verkaufe sie derzeit zumindest in der Schweiz sowie nach Frankreich und 
Deutschland. Diese  in  den  Medien auch  als  "Dolce-Gusto  Klone" be-
zeichneten  Kapseln  sollten gemäss  Unternehmenskennern bald  auch  in 
weiteren Ländern lanciert werden, und zwar wiederum auch von der Be-
klagten 3. Ein Vertrieb in diesem grossen Stil setze voraus, dass die Be-
klagten 2  und  3  auch  über  Lagerkapazitäten  verfügen würden. Die  Be-
klagten 2 und 3 würden die durch das Klagepatent patentierte Lehre un-
mittelbar benutzen und namentlich Anspruch 9 i.V.m. 3 und 1 direkt ver-
letzen.

Ein  gegen  zukünftige  Patentverletzungen  gerichtetes  Unterlassungsbe-
gehren sei gutzuheissen, wenn eine Begehungsgefahr oder eine Wieder-
holungsgefahr  bestehe. Angesichts  des Schreibens  der  Beklagten vom 

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15. Januar 2016 sei davon auszugehen, dass die Beklagten 2 und 3 die 
beschriebenen patentverletzenden Handlungen in der Schweiz fortführen 
würden.  Zudem  sei angesichts  der  Medienberichterstattung  davon  aus-
zugehen,  dass  das  Ausmass  der patentverletzenden  Handlungen  sogar 
noch  zunehmen  werde,  beispielsweise  indem  der Vertrieb  auf  weitere 
Länder  ausgedehnt  werde.  Es  bestehe somit  eine  erhebliche  Ausfüh-
rungs- sowie Wiederholungsgefahr patentverletzender Handlungen.

Der Beklagte 1, der Migros-Genossenschafts-Bund, sei ebenfalls als un-
mittelbarer Verletzer des Klagepatents zu qualifizieren. Der Beklagte 1 sei
ein  Genossenschaftsverband,  der  die  regionalen  Migros-Genossen-
schaften zusammenfasse und dem die Beklagten 2 und 3 gehörten. Ge-
mäss den Statuten des Beklagten 1 koordiniere dieser u.a. "in partizipati-
ver  Weise  die Migros"  und  "vertritt  die  Migros  nach  aussen" (vgl.  Art.  6 
Buchstabe  a)  und  d)  der  Statuten).  Zudem  werde statutarisch festgehal-
ten, dass die Verwaltung des Beklagten 1 für die Gesamtleitung der Mig-
ros verantwortlich sei und die Strategie sowie die geschäftlichen und ide-
ellen  Ziele  der  Migros  festlege und  überwache und  die  Verwirklichung 
dieser Ziele koordiniere (vgl. Art. 34 Abs. 2 Buchstabe a) Statuten). Wei-
ter sei der Beklagte 1 Inhaber der Marken "Café Royal" und "Twïn", unter 
denen  die  patentverletzenden  Kapseln  vertrieben  würden.  Die  Verlet-
zungshandlungen  der  Beklagten 2  und  3  seien daher  dem  Beklagten 1 
anzurechnen.  Und schliesslich  seien die  angegriffenen  Kapseln  in  allen 
Migros  Filialen  erhältlich,  seit  der Verkauf  der  Kapseln  per  1.  Februar 
2016 auch auf die Schweiz ausgedehnt worden sei. Der Beklagte 1 ver-
letze das Klagepatent somit ebenfalls unmittelbar.

Im Zusammenhang mit der vorprozessualen Bestreitung einer Verletzung 
durch die Beklagten erklärte die Klägerin zum Vorbringen von bei der an-
gegriffenen Kapsel nicht vorhandenen Mitteln zum Öffnen der Kapsel und 
des  chaotisch  verlaufenden  Aufplatzens  der  Sperrmembran  (K6),  dass 
die  von  der  Klägerin gemachten  Fotografien  zeigen  würden,  dass  die 
Aluminiumfolie  (K6)  wiederholbar  und  kontrolliert  immer  zunächst  dort 
reisse, wo die erhabenen Elemente (K7) in die zurückversetzten Elemen-
te  (K8)  übergingen,  worauf  sich  der  Riss  gegen  den  peripheren  Rand 
ausweite.  Somit  bilde  die  Kombination  von  erhabenen  Elementen (K7)
und zurückversetzten Elementen (K8) ein Mittel, welches die Öffnung der 
Aluminiumfolie (K6) bewirke.

Gegen  den  von  den  Beklagten vorgebrachten,  bei  den  angegriffenen 
Kapseln aufgrund der festen Verbindung zwischen diesen Elementen feh-
lenden relativen Eingriff der Öffnungsmittel mit einer Haltewand, führte die 

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Klägerin an,  es  genüge  für  die  Realisierung  des  Anspruchsmerkmals, 
wenn die Folie (K6) zwischen den erhabenen Elementen (K7) nach unten 
gedrückt und an deren Kanten überdehnt werde, so dass sie dort anreis-
se. Der Fachmann würde das Merkmal "the opening is achieved by a re-
lative engagement" genauso verstehen. Fotografien würden zeigen, dass 
sich die Folie (K6) bei den zurückversetzten Elementen (K8) nach unten 
bewegt  habe.  Die  Relativbewegung  finde  auch  bei  den  angegriffenen 
Kapseln statt und entspreche der Funktionsweise der fünften Ausführung 
gemäss Fig. 10 und 11 im Klagepatent.

3.5 Die  Beklagten  machten  zunächst  geltend,  die  Beklagte  3  sei  nicht 
passivlegitimiert. Die Beklagte 3 stelle keine Kaffeekapseln mit der Marke 
"Café Royal" oder "Twïn" her. Es treffe zwar zu, dass die Beklagte 3 auch 
im Kaffeekapselgeschäft aktiv sei und unter anderem auch Kaffeekapseln 
herstelle. Die von der Beklagten 3 hergestellten Kapseln seien jedoch mit 
der  Marke  "Total  Capsule  Solutions" gekennzeichnet  und  würden  sich 
grundlegend  von  den  streitgegenständlichen Kaffeekapseln (Migros-
Kapseln) unterscheiden. 

Die Beklagten erhoben sodann die Einrede der Nichtigkeit hinsichtlich der 
von der Klägerin geltend gemachten Anspruchskombination (Anspruch 9 
i.V.m. Ansprüchen 3 und 1) des Klagepatents. Diese Anspruchskombina-
tion könne die Priorität des Klagepatents nicht beanspruchen und beruhe
daher aufgrund vorveröffentlichten Standes der Technik nicht auf erfinde-
rischer Tätigkeit.

Bezüglich  der  bibliografischen  Daten  zum  Klagepatent  sei ergänzend  zu 
den  Ausführungen  der  Klägerin darauf  hinzuweisen,  dass  das Klagepa-
tent  aus  einer  internationalen  Patentanmeldung  mit  der Veröffentli-
chungsnummer  WO  2003/059778  (nachfolgend  "Nachanmeldung") her-
vorgegangen  sei. Das  Klagepatent  beanspruche die  Priorität  einer  euro-
päischen  Patentanmeldung  mit der  Anmeldenummer  EP02000943  vom 
16. Januar 2002. Diese europäische Prioritätsanmeldung vom 16. Januar 
2002 sei im Gegensatz zum Klagepatent in französischer Sprache einge-
reicht und nie publiziert worden. Gemäss Art. 87 Abs. 1 lit. b EPÜ könne
das  Prioritätsrecht  nur  für  eine  Anmeldung beansprucht  werden,  welche 
die  gleiche  Erfindung  wie  die  Prioritätsanmeldung betreffe.  Zum  Begriff 
der  "gleichen  Erfindung"  habe sich  in  der  Zwischenzeit  eine Rechtspre-
chung entwickelt, welche strenge Massstäbe setze. Daraus ergebe sich,
dass  für  alle  Merkmale,  welche  erst  in  der  Nachanmeldung  hinzugefügt
worden seien, nicht die gleiche Priorität beansprucht werden könne. Der 
massgebliche Stichtag für die Beurteilung des Stands der Technik sei der 

Seite 10

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Anmeldetag  der Nachanmeldung. Im  vorliegenden  Fall  zeige schon  ein 
kursorischer Vergleich zwischen den Figuren 36 der Prioritätsanmeldung 
und  den  Figuren  der  Nachanmeldung,  dass  die Nachanmeldung  erheb-
lich ausgebaut worden sei. Insbesondere sei das von der Klägerin ange-
rufene  fünfte  Ausführungsbeispiel  gemäss  den  Figuren  10  und 11,  das 
auch  die  Grundlage  für  die  Merkmale  9k  und  9l bilde (Merkmalsgliede-
rung  siehe  gleich  nachfolgend),  in der  Prioritätsanmeldung  nicht  zu  fin-
den. Das Merkmal, wonach die zurückversetzten und erhabenen Elemen-
te den Boden der Schale bildeten, fänden aber auch in der Beschreibung 
des  Prioritätsdokuments  keine  Stütze.  Offenbart  sei
lediglich,  dass  das
Öffnungsmittel  im  Boden  der  Schale  angeordnet sei,  und  zwar  im  Sinne 
der eingelegten  Scheibe  gemäss  dem  Ausführungsbeispiel  in  Figur  7. 
Dieses  Merkmal finde  sich  zum  Beispiel  im  Anspruch  6  der  Prioritätsan-
meldung  und  in  dem dazugehörigen  Abschnitt  der  Beschreibungseinlei-
tung. Dies sei nicht das Gleiche wie "forming the bottom of the said cup"
gemäss Merkmal 9k. Offensichtlich sei die Alternative mit dem in den Bo-
den  integrierten  Öffnungsmittel  erst  in  der Nachanmeldung  eingeführt
worden. Die  Klägerin mache vorliegend  eine  Anspruchskombination  gel-
tend, welche genau dieses hinzugefügte Merkmal im Anspruch 9 beinhal-
te. Diese Anspruchskombination könne daher die Priorität vom 16. Januar 
2002 nicht beanspruchen. Massgeblicher Prioritätstag sei daher nicht der 
16. Januar 2002, sondern vielmehr der Anmeldetag des Klagepatents, al-
so der 13. Januar 2003.

Weiter  machten  die  Beklagten  geltend,  dass  die  geltend  gemachte  An-
spruchskombination (Anspruch 9 i.V.m. Anspruch 3 und Anspruch 1) des 
Klagepatents nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Die  Beklagten nahmen für  die  Behandlung  von Rechtsbeständigkeit  und 
Verletzung nachfolgende Merkmalsgliederung  der Ansprüche  1,  3  und  9
vor (welche anschliessend auch von der Klägerin übernommen wurde):

1.a

Capsule  designed  to  be  extracted  by  injection  of  a  fluid  under 
pressure  in  an  extraction  device,  containing  a  substance  for  the 
preparation of a beverage,

1.b 

comprising a closed chamber containing the said substance

1.c 

and a means allowing the said capsule to be opened at the time of 
its use and for allowing the said beverage to flow out,

Seite 11

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1.d 

1.e 

3.f

3.g

9.h

9.i

9.j

9.k

9.l

characterized in that opening is achieved by relative engagement 
of the opening means with a retaining wall of the closed chamber

and in that the relative engagement is performed under the effect 
of the rise in pressure of the fluid in the chamber.

Capsule  according  to  Claim  1,  characterized  in  that  the  opening 
means  (28,  32,  41,48,  64,  71,73,  74,  80,  81,  82,  84,  85,  86,  93, 
94) is housed outside the closed chamber

and in that the retaining wall (29, 33, 40, 45, 72, 92) is moved un-
der the effect of the rise in pressure against the opening means.

Capsule according to Claim 3, characterized in that it comprises a 
cup (66) with a rim

and a bottom having an opening for the outflow of the beverage

and  a  membrane  (67)  welded  to  the  periphery  of  the  rim  of  the 
said cup

and  in  that  the  means  allowing  opening  comprises  recessed  and 
raised elements (73, 74) forming the bottom of the said cup

covered by a thin film (72), this thin film tearing on the raised and 
recessed elements at the time of extraction.

Die Beklagten führten aus, dass zur Auslegung der auf die fünfte Ausfüh-
rungsform  gerichteten  relevanten  Anspruchskombination  des  Klagepa-
tents die Beschreibungsabschnitte [0020], [0043], [0044] und die Figuren 
10 bis 13 berücksichtigt werden müssten.

Zur  Auslegung  des  Merkmals  1.d  machten  die  Beklagten  geltend,  der 
Ausdruck "relative engagement" sei gemäss Abschnitt [0008] des Klage-
patents  so  zu  verstehen,  dass  entweder  das  Öffnungsmittel  oder  der 
Rückhalteteil  der  geschlossenen  Kammer  oder  alternativ  beide  gegenei-
nander  bewegt  werden  könnten,  um  die  Öffnung  zu  bewirken. Gemäss 
dem fachmännischen Verständnis müssten sich die beiden Elemente re-
lativ zueinander bewegen und ineinander greifen. Das Merkmal 3.g präzi-
siere  den  relativen  Eingriff  dahingehend,  dass  sich  unter  der  Einwirkung 
des Druckanstiegs die Rückhaltewand gegen das Öffnungsmittel bewege.

Gemäss  Merkmal  9.k  umfasse  das  Öffnungsmittel  zurückversetzte  und 
erhabene  Elemente,  welche  den  Boden  der  Schale  bildeten.  Wie  diese 

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Bildung  des  Bodens  zu  verstehen  sei,  sei  in  den  perspektivischen  Dar-
stellungen der Figuren 12 und 13 besonders deutlich erkennbar. Bei den 
erhabenen Elementen handle es sich um Kegel, die aus dem Boden der 
Schale gegen den Innenraum herausgeformt seien. Es sei anspruchsge-
mäss  stets  eine  gezielte  Penetration  der  Folie  durch  eine  Mehrzahl  von 
Penetrationselementen beabsichtigt, welche zusammen mit den vertieften 
Elementen den ganzen Boden der Kapsel unterhalb der Folie bildeten. 

Ursächlich für das Reissen der Folie seien die erhabenen Elemente und 
nicht  die  Vertiefungen. Die Anspruchskombination könne  nur  so  verstan-
den  werden,  dass  die  Folie  an  allen  erhabenen  Elementen  reisse  und 
dass  somit  alle  erhabenen  Elemente  die  gleiche  Wirkung  auf  die  Folie 
ausübten,  womit  eine  Mehrzahl  von  individuellen  Öffnungen  über  allen 
einzelnen  erhabenen  Elementen gebildet  würde.  Dies  ergebe  sich  auch 
aus dem Hinweis in der Beschreibung des Klagepatents in Spalte 5, Zei-
len 6 und 7, wonach der dünne Film auch eine Filterfunktion habe.

Zu Aufbau und Funktionsweise der Migros-Kapseln führten die Beklagten 
aus, am oberen Ende einer kegelstumpfförmigen Seitenwand sei ein De-
ckel  aufgesiegelt.  Der  Kapselboden  gehe bei  einer  Vertiefung  in  einen 
Auslassstutzen  über,  der  einen  sich  nach  aussen  erstreckenden  ge-
schlossenen  zylindrischen  Abschnitt  und  einen  sich  nach  innen  erstre-
ckenden  zylindrischen  Abschnitt  mit  seitlichen  Schlitzen  umfasse.  Im 
Zentrum  des Auslassstutzens  sei ein  Leitbolzen  über  radiale  Rippen  an 
der  Innenwand  des  Auslassstutzens  abgestützt.  Im  Kapselboden  radial 
aussen sei eine umlaufende Nut zum Festsetzen eines Einsatzes ausge-
bildet. Radial innerhalb der Nut sei eine kreisförmige Schulter in der glei-
chen  Ebene  angeordnet,  wie  das innere  Ende  des Auslaufstutzens.  Auf 
die umlaufende Schulter und auf das obere Ende des Auslaufstutzens sei
eine  kreisförmige  Aluminiumfolie  aufgesiegelt,  welche  den  Kapselinnen-
raum hermetisch abschliesse.

Ein Einsatz zur Aufnahme von Kaffeepulver umfasse einen Siebboden mit 
einer Mehrzahl kleiner Öffnungen, so dass das Kaffeepulver während des 
Extraktionsvorgangs vom Siebboden zurückgehalten werde, während der 
Kaffee  zum  Auslassstutzen  ströme.  Die  Aluminiumfolie  habe keine 
Siebfunktion, weil diese vom Einsatz übernommen werde. Der Einsatz für 
Milchpulver  bestehe aus  einer  geschlossenen  Scheibe  mit  einer  radial 
aussen umlaufenden Schürze mit Schlitzen, wobei ein entstehendes Ge-
tränk durch die Schlitze zum Auslassstutzen ströme. 

Seite 13

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Vor dem Ausfliessen des Getränks baue sich der Innendruck über der frei 
gespannten  Kreisringfläche  der  Aluminiumfolie  soweit  auf,  bis  die  Folie 
aufplatze. Die Alufolie habe die Funktion einer Berstmembran oder Berst-
scheibe, welche für Getränkekapseln aus US 2002/0078831 A1 insb. Fig. 
5b bekannt sei. Der für das Aufplatzen der um den Auslassstutzen verlau-
fenden  Kreisringfläche  nötige  Druck  sei  höher  als  der für  das Aufplatzen 
einer Kreisscheibe ohne zentrale Abstützung nötige Druck, weil der Aus-
lassstutzen  das  Aufplatzen  der  Aluminiumfolie  behindere  und  nicht  be-
günstige.  Dies  wurde  mit  einem  Vergleich  der  Extraktion  einer  Migros-
Kapsel  mit  und  ohne  Auslassstutzen  sowie  mit  der  Angabe  begründet, 
dass  die  von  einem  vorgegebenen  Druck  erzeugte  Gesamtkraft  auf  der 
frei gespannten Aluminiumfolie  bei  der  Kreisringfläche  kleiner  sei als  bei 
der Kreisscheibe. 

Die  Stirnseite des Auslassstutzens  der  Migros-Kapseln  stütze  die Alumi-
niumfolie  ab  und  verkleinere  die  Fläche  der  Membran,  was  zeige,  dass 
der Auslassstutzen  nicht  als  "opening  means" qualifiziert  werden  könne. 
Dass  die  Rissbildung  von  einer  Stelle  ausgehe,  an  der  die  Alufolie  fest 
verbunden  ist,  sei  aufgrund  der  physikalischen  Gegebenheiten  nahelie-
gend,  weil  die  sich  aufbauende  Reissspannung  in  der  flexiblen  Folie  an 
dieser Stelle am grössten sei. Die Ausrichtung der Öffnung sei nicht vor-
hersehbar.

Bei der Migros-Kapsel würden die Merkmale 1.c, 3.f und 9.k nicht vorlie-
gen, weil diese Kapsel keine Mittel umfasse, welche ein Öffnen der Kap-
sel bewirkten, insbesondere nicht ausserhalb der geschlossenen Kammer 
und  auch  nicht  mit  vertieften  und  erhabenen  Elementen.  Die  Merkmale 
1.d und 3.g seien nicht realisiert, weil kein relativer Eingriff zwischen Öff-
nungsmitteln  und  einer  Rückhaltewand  stattfinde,  bzw.  keine  Rückhalte-
wand gegen ein Öffnungsmittel bewegt werde und weil die Stirnseite des 
Auslassstutzens  die Alufolie  nicht  vollständig  durchdringe,  bzw.  die  Folie 
nicht über 360° um die Stirnseite herum reisse. Auch Merkmal 1.e fehle, 
weil kein relativer Eingriff unter Einwirkung des Flüssigkeitsdrucks bewirkt 
werde. Merkmal 9.l fehle, weil es keinen dünnen Film gebe, der auf den 
erhabenen und vertieften Elementen reisse.

Zur Begründung des Fehlens eines Öffnungsmittels führen die Beklagten 
aus,  dass  gemäss  der Argumentation  der  Klägerin auch  die  umlaufende 
Schulter,  auf  welcher  die  Folie  aufgesiegelt  sei, in  Kombination  mit  den 
stufenartigen Vertiefungen im Boden als "Öffnungsmittel" bezeichnet wer-
den  müsste,  weil  auch  diese  Schulter  ein  Reissen  der  Folie  ermögliche. 
Zudem müssten unter dem richtig ausgelegten Merkmal "opening means"

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Elemente mit sich verjüngenden Spitzen verstanden werden, die mit klei-
nen  Berührungsflächen  eine  Penetration  ermöglichten.  Bei  den  Migros-
Kapseln könne auch nicht, wie von der Klägerin behauptet, die Rede von 
einem wiederholbaren, kontrollierten Aufreissen sein, weil nicht absehbar 
sei, an welcher Stelle und in welcher Richtung sich der Riss ausbreite. 

Ein Eingriff des Auslassstutzens in die Alufolie trete nicht auf, weil er mit 
der Alufolie verbunden sei und diese nicht vollständig durchdringe. Die er-
findungsgemässe  Lehre  lasse  keinen  Raum  für  eine  Ausführungsform, 
bei welcher die erhabenen Elemente fest mit der Alufolie verbunden sei-
en, weil sich die Alufolie bei einer erfindungsgemässen Lösung ungehin-
dert  gegen  die  erhabenen  Elemente  verschieben  können  müsse.  Die 
Aluminiumfolie  reisse  nicht  auf  den  erhabenen  und  zurückversetzten 
Elementen  und  nicht  zwischen  den  erhabenen  Elementen,  sondern  im 
frei  gespannten  Kreisringbereich  zwischen  der  äusseren  Befestigungs-
schulter und dem Auslassstutzen, also neben den erhabenen Elementen.

Die Beklagten behaupteten die fehlende Rechtsbeständigkeit der geltend 
gemachten Anspruchskombination und gingen dabei davon aus, dass für 
den Anspruch 9 bzw. die fünfte Ausführungsform die im Klagepatent auf-
geführte Priorität nicht beansprucht werden könne, weil das entsprechen-
de Ausführungsbeispiel  dort  nicht  zu  finden  sei.  Massgeblich  sei  darum 
der Stand der Technik beim Anmeldetag am 13. Januar 2003. Der Stand 
der  Technik  umfasse  daher  auch  die  Schriften  WO  02/081337  und 
US 2002/0078831, wobei letztere in Fig. 5 eine Absperrfolie 19 zeige, die 
unter  Druckeinwirkung  aufplatze.  Ebenfalls  aufgeführt  würden  US  5  259 
295 und US 5 472 719. Ausgehend von WO 02/081337 würde der Fach-
mann im Lichte der US 5 259 295 und der US 5 472 719 ohne erfinderi-
sche Tätigkeit eine Lösung mit den Merkmalen der Ansprüche 1, 3 und 9 
finden.

Weiter machten  die  Beklagten  geltend,  dass  die  angegriffenen  Migros-
Kapseln  die  Merkmale  1c,  1d,  1e,  3f,  3g,  9k  und  9l  nicht  verwirklichten 
und daher keine Patentverletzung vorliege. Es gebe kein Öffnungsmittel,
es gebe keinen relativen Eingriff, und es gebe keine Öffnungsmittel, wel-
che den Boden formten.

Zudem  machten  die  Beklagten  geltend,  es  liege  kein  nicht  leicht  wieder 
gutzumachender Nachteil vor und die Verhältnismässigkeit der beantrag-
ten Anordnungen sei ebenfalls nicht gegeben.

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3.6 Mit  der  Massnahmereplik  nahm  die  Klägerin zur  Auslegung  der 
Merkmale  der  Ansprüche  1,  3  und  9, zur  Rechtsbeständigkeit  und  zur 
Verletzung Stellung.

Der Fachmann sei ein Verpackungsingenieur mit Erfahrung in der Verpa-
ckung von Lebensmittelprodukten und verstehe den Begriff "opening me-
ans"  im  Sinne  eines  Zweckmerkmals  als  Mittel (Merkmal  1.c),  welches 
dazu  geeignet  ist,  den  anspruchsgemässen  "thin  film"  zu  öffnen,  um  ein 
Ausfliessen des Getränks zu erlauben. Eine bestimmte Form oder Grösse 
der  Berührungsfläche  werde  dadurch  nicht  impliziert.  Das  "opening  me-
ans"  sei  bei  den  Ausführungsbeispielen  des  Klagepatents  keineswegs 
immer mit Spitzen versehen. Bei der Ausführung gemäss Fig. 10 und 11 
seien  die  erhabenen  Elemente  stumpf,  ähnlich  wie  in  Fig.  8.  In  Abs. 
[0050] des  Klagepatents  werde  explizit  klargestellt,  dass  nicht  notwendi-
gerweise ein "puncturing" erforderlich sei, wie es typischerweise durch ei-
ne Spitze verursacht werde, sondern dass auch ein "cutting" oder irgend-
ein "breaking" stattfinden könne.

Zum  Begriff  "relative  engagement"  des  Merkmals  1.d könne  dem Absatz 
[0008] des  Klagepatents  entnommen  werden,  dass  eine  relative  Bewe-
gung der beiden Elemente gemeint sei. Es sei unklar, was mit der Ausle-
gung  der  Beklagten als "ineinander greifen" gemeint  sei. In  Merkmal  3.g 
werde konkretisiert, dass sich beim Ansteigen des Drucks in der Kammer 
die "retaining wall" gegen das "opening means" bewege. Dies gehe Hand 
in  Hand  mit  Merkmal  3.f,  wonach  das  "opening  means"  ausserhalb  der 
Kammer  angeordnet  sei und  somit  beim  Ansteigen  des  Drucks  ortsfest 
bleibe. 

Das  Merkmal  9.k  "recessed  and  raised  elements"  könne  dahingehend 
ausgelegt  werden,  dass  auch  nur  ein  "raised  element"  und  nur  ein  "re-
cessed element" vorhanden seien, da auch in diesem Fall eine Mehrzahl 
von Elementen - zwei - existiere. Die Ausführung gemäss Fig. 11 besitze 
nur ein "recessed element", von welchem sich mehrere "raised elements" 
nach  oben  erstreckten.  Fig.  17  zeige  lediglich  ein  "raised  element"  48. 
Der "thin  film"  gemäss  Merkmal  9.I  bilde  die  "retaining  wall"  gemäss 
Merkmal 1.d. Er überdecke die "recessed and raised elements", werde re-
lativ zu diesen bewegt und reisse an diesen zum Zeitpunkt der Extraktion. 
Der dünne Film beginne an einem oder mehreren der erhabenen Elemen-
te  zu  reissen.  Sobald  genügend  Druck  durch  die  entstandenen  Risse 
entweichen könne, ende die Rissbildung.

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Die in Abs. [0020] der Beschreibung beschriebene Filterfunktion sei kein 
Merkmal von Anspruch 9 und ein Anspruch sei nicht im Lichte der Ausfüh-
rungsbeispiele einschränkend auszulegen.

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Im Zusammenhang mit der Frage der Rechtsbeständigkeit führte die Klä-
gerin an, dass die Frage der Priorität dahingestellt bleiben könne, da der 
geltend gemachte  Stand  der Technik  die  Patentfähigkeit  von Anspruch  9 
auch nicht in Frage stelle, wenn vom Anmeldedatum statt dem Prioritäts-
der 
datum 
WO 02/081337,  dass  die  Perforation  der  auslassseitigen Wand  von  aus-
sen nach innen als nachteilig empfunden werde und die Perforation vor-
teilhaft von innen nach aussen erfolgen solle. 

ausgegangen  werde.

Der  Fachmann 

entnehme 

In der US 2002/0078831 würden die Vorsprünge 48 nicht dazu dienen, ir-
gendetwas zu öffnen, die Vorsprünge 48 seien gerundet, um sicherzustel-
len, dass das Getränkepulver umschliessende Filter 15 nicht verletzt wer-
de.  Zu  Fig.  5b  werde nichts  gesagt.  US  5,259,295  offenbare  keine  Kap-
sel, sondern einen Behälter, bei dem durch Überdruck eine Membran 21 
nach unten bewege und an einem Dorn 23 geöffnet werde, so dass Was-
ser  aus  dem  Wasserbehälter  4  freigesetzt  werde.  US  5,472,719  be-
schreibe Kapseln 1, 2, 3, die in einen Einsatz 8, 9 eingesetzt würden, so 
dass  ihr  konkaver  Boden  2  über  Spitzen  13  des  Einsatzes  zu  liegen 
komme, wobei die Spitzen 13 bei der Getränkeherstellung die Kapsel öff-
neten und der Einsatz für weitere Extraktionen zur Verfügung stehe.

Bei  der  Behandlung  der  erfinderischen  Tätigkeit  könne  sich  ausgehend 
von  WO  02/081337  die Aufgabe  stellen,  eine  alternative  Lösung  für  die 
Kapsel  mit  Öffnungsmitteln zu  finden.  Eine  Kombination  mit  dem  in  der 
US  5,472,719  offenbarten  Durchstossen  von  aussen  nach  innen  werde 
vom Fachmann ausgehend von der WO 02/081337 ausgeschlossen, weil 
dies dort als nicht erwünscht dargestellt sei. Zudem gehöre das von aus-
sen  stechende  Öffnungsmittel  nicht  zur  Kapsel  und  würde  die  Kapsel 
komplizierter machen.

Zur  Frage,  ob  die  angegriffene  Migros-Kapsel  vom  mit  den  Merkmalen 
der  Patentansprüche  1, 3  und  9 festgelegten  Schutz,  umfasst  sei, führte 
die Klägerin aus, die Migros-Kapsel würde alle diese Merkmale verwirkli-
chen  und  auch  alle  Merkmale  des  Massnahmengesuchs.  In  diesem  Zu-
sammenhang  äusserte  sich  die  Klägerin zu  den  von  den  Beklagten  als 
nicht  verwirklicht  bezeichneten  Merkmalen  1.c, 1.d,  1.e,  3.f,  3.g,  9.k  und 
9.l. 

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Die  Merkmale 1.c  und  insbesondere  9.k  würden  gemäss  der Auslegung 
der  Klägerin nicht  verlangen,  dass  mehrere  zurückversetzte  Elemente 
vorgesehen  sein  müssten  und  auch  nicht, dass  die  zurückversetzten 
Elemente  zwischen  den  Vorsprüngen  liegen  müssten.  Bei  der  Migros-
Kapsel  würden  aber  mehrere  zurückversetzte  Elemente  zwischen  den 
erhabenen Elementen vorliegen. Die auf einer Figur von der Klägerin mit 
"erhabene Elemente" und "zurückversetzte Elemente" bezeichneten Teile 
der Migros-Kapsel wurden von den Beklagten als sich nach innen erstre-
ckender  zylindrischen Abschnitt  mit  seitlichen  Schlitzen  des Auslassstut-
zens bezeichnet. 

Ob  die  Klägerin auch  den  innerhalb  des  zylindrischen  Abschnitts  mit 
Schlitzen  angeordneten  Leitbolzen  und  dessen  radiale  Rippen  in  der  Fi-
gur  als  erhabene  Elemente  bezeichnet,  ist  nicht  klar.  Es  ist  auch  nicht 
klar,  was  die  Klägerin mit  "erhabene  Elemente  in  der  Mitte" meint.  Geht 
es  um  den  Leitbolzen  mitsamt  dem  zylindrischen Abschnitt mit  Schlitzen 
oder um eine Abgrenzung von erhabenen Elementen ausserhalb der Mit-
te? Das erwähnte Anreissen an Aussenkanten könnte als Hinweis auf den 
zylindrischen Abschnitt verstanden werden.

Die  Klägerin erklärte  ihre  Vorstellung  vom  Reissverhalten  anhand  von 
Bildern  und  hielt unter  anderem fest, dass  der  Riss  immer  an  der  Kante 
der  erhabenen  Elemente  entlang  verlaufe  und  dass  die  Folie  im  Bereich 
der  Kanten  der  erhabenen  Elemente  vor  dem  Öffnen  stark  deformiert 
werde, so dass sich ihre Kontur unter der Folie deutlich abzeichne. Dies 
begünstige einen Anriss in diesem Bereich und es sei glaubhaft gemacht, 
dass bei der Migros-Kapsel die dünne Aluminiumfolie sich an den zentra-
len  erhabenen  Elementen  öffne.  Ob  bei  einem  Weglassen  des Auslass-
stutzens  aufgrund  der  grösseren  freien  Fläche  ein  früheres  Platzen  der 
Folie stattfinde, sei für die Verletzungsfrage unerheblich.

Das Merkmal 1.d würde gemäss der Auslegung der Klägerin nicht verlan-
gen, dass die Alufolie der Migros-Kapsel über 360° um die Stirnseite des 
Auslassstutzens herum reisse, weil dies in Abs. [0050] des Klagepatents 
nur  als  eine  von  mehreren  Möglichkeiten  zum  Öffnen  bezeichnet  werde. 
Dieses  Merkmal  verlange  auch  nicht  eine  relative  Bewegung  zwischen 
der  Folie  und  den  erhabenen  Elementen,  sondern  eine  relative  Bewe-
gung  zwischen  der  Folie  und  den  Öffnungsmitteln,  welche  auch  die  zu-
rückversetzten  Elemente  umfassten.  Bei  der  Migros-Kapsel  beginne  die 
Folie an den Aussenkannten der erhabenen Elemente zu reissen.

Seite 18

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Im  Zusammenhang  mit  dem  Merkmal  1.e  bestritt  die  Klägerin,  dass  die 
Folie  der  Migros-Kapsel  im  Sinne  einer  Berstmembran  platze,  weil  sie 
immer  zunächst  entlang  der Aussenkanten  der  erhabenen  Elemente  öff-
ne. Zu den Merkmalen 3.f und 3.g verwies die Klägerin auf die vorgängi-
gen Ausführungen zu den Merkmalen 1.c, 9.k, 1.d und 1.e.

Zum Merkmal 9.k erklärte die Klägerin, dass der zurückversetzte Bereich 
dafür sorge, dass der Druck des Wassers in der Folie die Zugkraft erzeu-
gen kann, die zum Reissen an den Kanten der erhabenen Elemente füh-
re.  Der  zurückversetzte  Bereich,  der  sich  bei  der  Migros-Kapsel  um  die 
zentralen,  erhabenen  Elemente  erstrecke,  sei  somit  im  Sinne  der  Erfin-
dung Teil des Öffnungsmittels. 

3.7 Mit  der  Massnahmeduplik  führten  die  Beklagten zur  Fokussierung 
des Massnahmebegehrens auf die Kombination der Patentansprüche 1, 3 
und  9  an,  dass  dies  einer  Teilbeschränkung  des  Patents  gleichkomme. 
Die Anspruchskombination sei daher im Hinblick auf die Auslegung so zu 
betrachten, wie wenn der erteilte Anspruch 1 durch die Anspruchskombi-
nation  ersetzt  würde.  Dies  bedeute,  dass  Beschreibungsteile  und  Zeich-
nungen, welche diese Anspruchskombination nicht stützen, auch nicht zur 
Auslegung herangezogen werden könnten.

Der relevante Fachmann sei ein Verpackungsingenieur oder ein Maschi-
neningenieur und müsse nebst der Erfahrung in der Verpackung von Le-
bensmittelprodukten auch profunde Kenntnisse und eine mehrjährige Er-
fahrung  auf  dem  Gebiet  der  Haushaltsapparate  im Allgemeinen  und  der 
Kapselmaschinen im Speziellen haben.

Zu  den  Merkmalen  1.a  bis  1.c  entgegneten  die  Beklagten,  dass  der 
Fachmann  nicht  jegliches  Bauteil  unterhalb  der  Rückhaltewand  als  Öff-
nungsmittel  interpretiere  – und  schon  gar  nicht  ein  Bauteil,  das  mit  der 
Rückhaltewand  fest  verbunden  sei,  wie  bei  der  angegriffenen  Ausfüh-
rungsform. Die Fig. 10, 11 und 13 würden Öffnungsmittel mit zugespitzten 
Kegeln zeigen und im Abs. [0050] des Klagepatents seien auch die nebst 
"puncturing" aufgeführten Öffnungsweisen "cutting or breaking" mit einem 
sich  verjüngenden  Element  verbunden.  Zum  Merkmal  1.d  brachten  die 
Beklagten vor, dass der Begriff "relative engagement" einen relativen Ein-
griff meine und zu den Merkmalen 3.g und 3.f, dass diese eine feste Ver-
bindung  zur  Umgebung  ausschlössen,  weil  sonst  auch  der  Aussenum-
fang als "opening means" bezeichnet werden müsste.

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Zum  Merkmal  9.k  entgegneten  die  Beklagten,  dass  dieses  bereits  nach 
dem  allgemeinen  Sprachgebrauch  in  dem  Sinne  zu  interpretieren sei, 
dass  das  Öffnungsmittel,  "recessed  elements  and  raised  elements" um-
fasse,  also  offensichtlich  je  eine  Mehrzahl  von  beiden  Elementen. Auch 
der  Hinweis  auf  die  Figuren  11  und 17  könne  die unrichtige  Auslegung 
durch  die  Klägerin nicht  stützen,  weil  zur  Figur  11  "raised  elements  (93) 
and  recessed  elements  (94)" beschrieben  seien  und  Fig.  17  nicht  unter 
die  geltend  gemachte Anspruchskombination  falle.  Die Anspruchskombi-
nation  fordere  eine  Mehrzahl  von  Penetrationselementen.  Die  Beklagten
bestritten, dass sich bei einer Kapsel gemäss der geltend gemachten An-
spruchskombination  bei  einem  erhabenen  Element  an  einer  beliebigen 
Stelle  ein  Riss  bilde  und  dass  die  übrigen  erhabenen  Elemente  keine 
Wirkung auf die Folie ausübten.

Die  Beklagten wiederholten ihre  Meinung,  dass  die  Merkmalskombinati-
on,  auf  die  das  Massnahmegesuch  gestützt  sei,  bei  der  angegriffenen 
Migros-Kapsel nicht realisiert sei und führten dazu ergänzende Argumen-
te  an.  Der von  der  Klägerin bestätigte  Sachverhalt,  wonach  die 
Reissspannung an der Kantenlinie des zentralen Auslassstutzens grösser 
sei, als  an  der  Kantenlinie  der  umlaufenden  Schulter, belege,  dass  die 
Befestigungsauflagen für die Sperrfolie keine Öffnungsmittel sein könnten 
und  für  die  Rissbildung  der  Druck  über  der  frei  gespannten  Folie  kausal 
sei. 

Die  von  der  Klägerin  vorgelegten Abbildungen  mit  Rissen  würden  ledig-
lich das Reissverhalten einer Berstmembran dokumentieren, die nicht nur 
am Aussenumfang,  sondern auch  noch  im  Zentrum  fixiert  sei.  Dem  aus 
den  Abbildungen  hervorgehenden  unkontrollierten  Reissverhalten  stehe 
nicht  entgegen,  dass  der  Riss  auch  entlang  der  Aussenkante  des  Aus-
lassstutzens verlaufe. Im Lichte der Argumentation der Klägerin hätte je-
de  konventionelle  Berstmembran  ein  Öffnungsmittel,  denn  auch  eine 
Berstmembran  erfordere  einen  zurückversetzten  Bereich,  damit  der 
Druck die Zugkraft in der Membran erzeugen könne. Ebenso benötige je-
de  Berstmembran  eine  Einspannstelle,  welche  notgedrungener  Weise 
gegenüber dem zurückversetzten Bereich erhaben sei.

3.8 Mit  der  Stellungnahme  zu  Dupliknoven legte  die  Klägerin zur Fest-
stellung der Beklagten, dass für den Schutzbereich nur die fünfte Ausfüh-
rungsform relevant sei, dar, dass dem Anspruch immer die breiteste Aus-
legung  gegeben  werden  müsse,  und  die Ausführungsbeispiele  nicht  zur 
einschränkenden  Auslegung  des  Anspruchs  hinzugezogen  werden  dürf-
ten.

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Zum  Verweis  der  Beklagten  auf  den  allgemeinen  Sprachgebrauch,  ge-
mäss  dem  "recessed  and  raised  elements" (Merkmal  9.k) für  je  eine 
Mehrzahl von beiden Elementen stehe, trug die Klägerin vor, dass in der 
deutschen  Formulierung  "zurück  versetzte  und  erhabene  Elemente"  die 
Adjektive  "zurückversetzte"  und  "erhabene" aus  grammatikalischen 
Gründen im Plural stehen müssten, im Englischen aber gemeint sei, dass
mindestens  eines  der  Elemente  erhaben  und  mindestens  eines  zurück-
versetzt sei. Zudem seien auch die radial zwischen dem Aussenrand des 
Bodens  und  den  erhabenen  Elementen  vorhandenen  Teile  des  zurück-
versetzten Bereichs als zurückversetzte Elemente zu betrachten.

Weil  die  Beklagten  bestritten hatten,  dass  sich  bei  einer  Kapsel  gemäss 
der  geltend  gemachten  Anspruchskombination  bei  einem  erhabenen 
Element an einer beliebigen Stelle ein Riss bilde und dass die übrigen er-
habenen Elemente keine Wirkung auf die Folie ausübten, führte die Klä-
gerin an, dass es für den Fachmann klar sei, dass abhängig u.a. von der 
Anzahl  erhabener  Elemente,  ihrer Anordnung,  ihrer  Form,  der  Reissfes-
tigkeit der Folie und den Druckverhältnissen die Folie an nur einem erha-
benen  Element,  an  mehreren  erhabenen  Elementen  oder  an  allen  erha-
benen Elementen reissen könne (Merkmal 9.l). Für die erfindungsgemäs-
se Lehre spiele dies keine Rolle.

3.9 Die Beklagten erklärten mit ihrer Stellungnahme dazu, dass die radial 
zwischen  dem  Aussenrand des  Bodens  und  den  erhabenen  Elementen 
vorhandenen Bereiche im Klagepatent nicht als zurückversetzte Elemen-
te offenbart seien und dass die Anzahl und die Anordnung der erhabenen 
Elemente  für  die  mit  der  Kombination  der  Ansprüche  1,  3  und  9  ange-
strebte Filterwirkung sehr wohl von Relevanz seien.

3.10 Auf diese und weitere Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit 
einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist.

4. Beurteilung

4.1 Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die 
notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Par-
tei  glaubhaft macht,  dass  ein  ihr  zustehender Anspruch  verletzt  ist  oder 
eine  Verletzung zu  befürchten  ist  (lit.  a)  und  ihr  aus  der  Verletzung  ein
nicht  leicht wiedergutzumachender  Nachteil  droht  (lit.  b).  Glaubhaft  ge-
macht  ist  eine Behauptung,  wenn  der  Richter  sie  überwiegend  für  wahr 
hält. Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur 
glaubhaft  zu  machen.  Ferner  muss  eine gewisse  zeitliche  Dringlichkeit 

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gegeben  sein  und  die  anzuordnende Massnahme  muss  zudem  verhält-
nismässig sein.

4.2 Passivlegitimation der Beklagten 3

Wie  bereits  erwähnt,  machten  die  Beklagten  geltend,  es  treffe  nicht  zu, 
dass die Beklagte 3 in die Herstellung und den Vertrieb der streitgegen-
ständlichen Migros-Kapseln involviert sei. Die Beklagte 3 stelle auch kei-
ne Kaffeekapseln  mit  der  Marke  "Café Royal"  oder  "Twïn" her.  Es  treffe
zwar zu, dass die Beklagte 3 auch im Kaffeekapselgeschäft aktiv sei und 
unter  anderem auch  Kaffeekapseln  herstelle.  Die  von  der  Beklagten 3 
hergestellten  Kapseln seien  jedoch mit  der  Marke  "Total  Capsule  Soluti-
ons" gekennzeichnet und würden sich grundlegend von den streitgegen-
ständlichen Kaffeekapseln unterscheiden.

Diesen  Ausführungen  hielt  die  Klägerin  entgegen,  es  sei angekündigt 
worden, die Beklagte 3 werde die Gegenstand des vorliegenden Verfah-
rens  bildenden  Kapseln  künftig  ebenfalls  herstellen  und  vertreiben. Die-
sen  Vorwurf  habe die  Klägerin substantiiert  und  mittels Medienmitteilun-
gen glaubhaft  gemacht.  Die  Beklagten  würden diesem  Vorwurf  in  der 
Massnahmeantwort  gezielt  ausweichen.  Sie würden allerlei bestreiten, 
insbesondere dass die Beklagte 3 die angegriffenen Kapseln derzeit her-
stelle und verkaufe. Das sei jedoch nie behauptet worden und sei deshalb
irrelevant.  Die  tatsächlich  vorgetragene  und  substantiierte  Behauptung, 
es bestehe die Gefahr, dass die Beklagte 3 die Kapseln künftig herstellen 
und  verkaufen  wolle,  werde in  der  Massnahmeantwort  an  keiner  Stelle 
bestritten.  Namentlich  erkläre die  Beklagte 3  nicht  klipp  und  klar,  die  im 
Streit  stehende  Kapsel  in  Zukunft  nicht herzustellen  und  zu  vermarkten.
Eine  Ausführungsgefahr  sei deshalb  auch  mit  Bezug auf  die  Beklagte 3 
zumindest glaubhaft gemacht.

Mit der Duplik legten die Beklagten dar, dass und weshalb die Beklagte 3 
die angegriffenen Kapseln weder vertreibe noch herstelle, und dies auch 
in  Zukunft  nicht  tun  werde. Dazu  hat  sich  die  Klägerin  in  ihrer  Stellung-
nahme nicht mehr geäussert.

Insgesamt  hat  die  Klägerin  damit  nicht  glaubhaft  gemacht,  dass  eine 
konkrete  Gefahr  bezüglich  der  Beklagten  3  besteht.  Das  führt  ohne 
weiteres  zur  Abweisung  des  Massnahmebegehrens  gegen  die  Beklagte 
3.

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4.3 Zur  Frage  der  Rechtsbeständigkeit  und  der  Patentverletzung  erstat-
tete Richter Dipl. Phys. ETH Kurt Stocker am 1. Juli 2016 ein Fachrichter-
votum.

An  der  Hauptverhandlung  haben  die Parteien  in  ihren  Stellungnahmen 
zum Fachrichtervotum die Auslegung der Merkmale 1.d, 1.e, 3.g, 9.k und 
9.l behandelt. 

Der Spruchkörper schliesst sich dem Fachrichtervotum grundsätzlich an. 
Damit  ergibt  sich  unter  Berücksichtigung der Parteivorbringen  an  der 
Hauptverhandlung Folgendes:

Vorerst ist zu prüfen, ob eine Verletzung des Klagepatents glaubhaft ge-
macht  ist.  Die  Gutheissung  des  Unterlassungsbegehrens  im  Patentpro-
zess setzt – als notwendig, aber nicht hinreichend – voraus, dass, kumu-
lativ 

a)  das  Rechtsbegehren  die  konkrete  technische  Ausgestaltung  der  zu 

verbietenden Ausführungsform (hier Kapsel) benennt, 

b)  die Beklagten genau die zu verbietende Ausführungsform (hier Kap-

sel) herstellen, vertreiben etc., 

c)  die zu verbietende Ausführungsform (hier Kapsel) – wortsinngemäss 

oder äquivalent – in den Schutzbereich des Klagepatents fällt. 

Damit die Anforderung c) erfüllt ist, muss die Kapsel wie im Rechtsbegeh-
ren definiert, – wortsinngemäss oder äquivalent – als Ganzes im Schutz-
bereich  des  Klagepatents  liegen  und  darf  also  nicht  über  den  Schutzbe-
reich  des  Klagepatents  hinausgehen,  da  ansonsten  auch  Kapseln  vom 
Rechtsbegehren umfasst würden, die das Klagepatent gar nicht schützt.

Ist a) nicht erfüllt, ist auf das Begehren nicht einzutreten, sind b) oder c) 
nicht  erfüllt,  ist  das  Begehren  abzuweisen  (Art.  66  lit.  a  PatG).  Dies  be-
deutet, dass im Massnahmeverfahren zur Glaubhaftmachung des Beste-
hens  des  behaupteten Unterlassungsanspruches  a)  erfüllt  und  b)  und c) 
glaubhaft gemacht sein müssen.

4.3.1 Bestimmtheit des Rechtsbegehrens

Die  Beklagten  haben  sich  nicht  zur  Frage  geäussert,  ob  das  Rechtsbe-
gehren 1 und das Eventualbegehren 1a genügend konkret bzw. bestimmt 

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sind,  so  dass  es keiner Auslegung  rechtlicher  oder  mehrdeutiger  techni-
scher Begriffe bedarf. 

Es  ist  damit davon  auszugehen,  dass  unter  den  Parteien  auch das 
Merkmal  "während  dem  Extraktionsvorgang  wird  infolge des  Druckan-
stiegs in der Kapsel ein Druck auf die Aluminiumfolie (K6) ausgeübt, so-
dass die Aluminiumfolie (K6) in den nicht auf den Vorsprüngen (K7) auf-
liegenden Bereichen  in  Richtung  Bodenbereich  bewegt  wird  und  ausge-
hend  von  einer  Stelle,  wo  die  Vorsprünge  (K7)  in  den  sie  umgebenden,
zurückversetzten Bereich (K8) übergehen, reisst" als genügend klar beur-
teilt wird. Die Klägerin hatte ausgeführt, dass aufgrund des vom Zentrum
ausgehenden Reissens die losen Teile der Aluminiumfolie vom Ausfluss-
weg  nach  unten  gedrückt  würden.  Entsprechend  ist  dieses  Merkmal  als
erfüllt zu betrachten, wenn nach dem Extraktionsvorgang ein Riss in der
Aluminiumfolie so ausgebildet ist, dass er einen Abschnitt bei einer Stelle
umfasst, wo die Vorsprünge (K7) in den sie umgebenden, zurückversetz-
ten  Bereich  (K8)  übergehen  und  die  losen  Teile  der  Aluminiumfolie  vom
Ausfluss weg nach unten gedrückt sind.

Gemäss Rechtsbegehren  1  werden  die  Kapseln  nicht  auf  die  Verwend-
barkeit  in einer  spezifischen  Getränkemaschine  eingeschränkt.  Die  An-
gabe  der Maschinen  vom  Typ  Nescafé®  Dolce  Gusto®  ist  nicht  ein-
schränkend. Auch die Angabe, dass die Kapseln unter Bezugnahme auf 
die Fotografien in Anhang A jedoch unbeachtet der grafischen Gestaltung 
der Membran (K2) Merkmale aufweisen würden, ist nicht einschränkend. 
Die  Fotos  dienen lediglich  dem  einfacheren  Verständnis  des  Rechtsbe-
gehrens 1.

Im  anlässlich  der  Hauptverhandlung  gestellten  Eventualbegehren  1a 
werden  die  aufgeführten  Merkmale  zusätzlich  mit  den  Fotografien  des 
Anhangs A eingeschränkt.

Damit sind die Rechtsbegehren 1 und 2 sowie das Eventualbegehren 1a 
genügend konkret und auf das Massnahmenbegehren ist einzutreten.

4.3.2 Umfang der Rechtsbegehren 

Die Beklagten haben sich nicht zur Frage geäussert, ob die angegriffene
Kapsel vom Rechtsbegehren 1 und entsprechend auch vom Eventualbe-
gehren 1a umfasst ist. Die Parteien haben zwar verschiedene Meinungen 
zum Reissverhalten der Aluminiumfolie der angegriffenen Kapsel. Die Un-
terschiede  beziehen  sich  aber  auf  die  Frage,  ob es  sich  um  Risse  einer

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Berstmembran oder um Risse aufgrund eines Öffnungsmittels bzw. ob es 
sich um eine kontrollierte Rissbildung handelt.

Die Klägerin hat im Zusammenhang mit entsprechenden Fotografien be-
tont, Versuche hätten gezeigt, dass die Aluminiumfolie (K6) zunächst dort 
reisse,  wo  die  nach  oben  gerichteten  Vorsprünge  (K7)  in  die  sie  umge-
benden,  zurückversetzten  Elemente  (K8)  übergingen,  worauf  sich  der
Riss  stets  gegen  den  peripheren  Rand  der  Aluminiumfolie  hin  ausweite.
Der  Riss  verlaufe  bei  den  Migros-Kapseln  immer  entlang der  Kante  der 
erhabenen Elemente.

Die  Beklagten  führten  zur  angegriffenen  Kapsel  aus,  es  könne  nicht  die
Rede von einem wiederholbaren, kontrollierten Aufreissen sein, weil nicht
absehbar  sei,  an  welcher  Stelle  und  in  welche  Richtung  sich  der  Riss
ausbreite.  Die  Beklagten  haben  aber  auch festgehalten,  es  sei  aufgrund 
der physikalischen Gegebenheiten naheliegend, dass die Rissbildung von 
einer Stelle  ausgehe,  an  der  die  Alufolie  fest  verbunden  sei.  Entspre-
chend kann die feste Verbindung der Aluminiumfolie zum zentralen Aus-
lassstutzen  auch  im  Lichte  der  Aussagen  der  Beklagten  als  ein  nahelie-
gender Ausgangspunkt für die Rissbildung betrachtet werden. Zumindest 
haben die Beklagten nicht glaubhaft gemacht, dass bei der angegriffenen 
Kapsel der  Riss  in  der Aluminiumfolie  so  ausgebildet  ist, dass  er keinen 
Abschnitt bei den Vorsprüngen des Auslassstutzens aufweist.

Die  Parteien  gehen  also  davon  aus,  dass  bei  der  angegriffenen  Kapsel
ein Riss in der Aluminiumfolie so ausgebildet ist, dass er einen Abschnitt
bei einer Stelle umfasst, wo die Vorsprünge (K7) in den sie umgebenden,
zurückversetzten  Bereich  (K8)  übergehen  und  somit  auch  das  entspre-
chende  Merkmal  der Rechtsbegehren  1  und  1a  realisiert  ist,  auch  wenn 
bezüglich  des  Grundes  für  das  Auftreten  eines  derartigen  Risses  unter-
schiedliche Meinungen bestehen.

Zu anderen Merkmalen des Rechtsbegehrens 1 und des Eventualbegeh-
rens 1a gibt es keine Aussagen der Beklagten, welche Zweifel an deren 
Vorliegen  bei  der  angegriffenen Kapsel  erwecken  könnten.  Damit  ist 
glaubhaft  gemacht,  dass  die  angegriffene  Kapsel  der  Beklagten  vom 
Rechtsbegehren 1 und vom Eventualbegehren 1a umfasst ist.

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4.3.3 Patentverletzung

4.3.3.1 Die Beklagten und anschliessend auch die Klägerin verwendeten 
die nachfolgende Merkmalsgliederung der Ansprüche 1, 3 und 9, welche 
das Gericht für seine Beurteilung übernimmt: 

1.a

1.b

1.c

1.d

1.e

3.f

3.g

9.h

9.i

9.j

9.k

9.l

Capsule  designed  to  be  extracted  by  injection  of  a  fluid  under
pressure in an extraction device, containing a substance for the
preparation of a beverage,

comprising a closed chamber containing the said substance

and a means allowing the said capsule to be opened at the time 
of its use and for allowing the said beverage to flow out,

characterized in that opening is achieved by relative engagement
of the opening means with a retaining wall of the closed chamber

and in that the relative engagement is performed under the effect
of the rise in pressure of the fluid in the chamber

Capsule according to Claim 1, characterized in that the opening
means (28, 32, 41, 48, 64, 71, 73, 74, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 93,
94) is housed outside the closed chamber

and  in  that  the  retaining  wall  (29,  33,  40,  45,  72,  92)  is  moved 
under  the  effect  of  the  rise  in  pressure  against  the  opening 
means.

Capsule according to Claim 3, characterized in that it comprises 
a cup (66) with a rim 

and a bottom having an opening for the outflow of the beverage

and  a  membrane  (67)  welded  to  the  periphery  of  the  rim  of  the
said cup

and in that the means allowing opening comprises recessed and
raised elements (73, 74) forming the bottom of the said cup

covered by a thin film (72), this thin film tearing on the raised and
recessed elements at the time of extraction.

4.3.3.2 Für die Beurteilung der Verletzungsfrage ist entscheidend, ob die 
Klägerin glaubhaft machen kann, dass die zu verbietende Kapsel gemäss 
Rechtsbegehren 1  oder  Eventualbegehren  1a  vom  Klagepatent im  Um-
fang des für das Massnahmengesuch relevanten Anspruchs 9, zurückbe-
zogen auf die Ansprüche 3 und 1, umfasst ist.

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Weil  das  Rechtsbegehren  1  im  Gegensatz  zum  Eventualbegehren  1a 
nicht  mit  den  Fotos  der  Kapsel  der  Beklagten exakt  auf  diese  einge-
schränkt ist, ist das Rechtsbegehren 1 und die damit zu verbietende Kap-
sel  zumindest  formal  breiter  zu  verstehen  als  die  Kapsel  der  Beklagten. 
Bei  der  zu  verbietenden  Kapsel  sind  beispielsweise keine  Grössenver-
hältnisse  und  Relativlagen  zu  den  Elementen  der  Kapsel  festgelegt.  Bei 
der Kapsel der Beklagten sind die Grössenverhältnisse und Relativlagen 
ihrer Elemente aufgrund der Muster und Fotos eindeutig festgelegt. Wenn 
diese Kapsel vom relevanten Schutz des Klagepatents nicht umfasst ist, 
so gilt dies auch für die zu verbietende Kapsel. 

Für  die Beurteilung  der  Verletzungsfrage  zum  Rechtsbegehren  1  muss 
aber nicht nur geprüft werden, ob die Kapsel der Beklagten vom relevan-
ten  Schutz  des  Klagepatents  umfasst  ist,  sondern  auch,  ob  dies  für  die 
gemäss Rechtsbegehren zu verbietende Kapsel gilt.

Das Eventualbegehren 1a schränkt die aufgeführten Elemente zusätzlich 
mit  den  Fotografien  der  zu  verbietenden  Kapsel  ein,  so  dass  die  Grös-
senverhältnisse  und  Relativlagen  der  aufgeführten  Elemente  festgelegt 
sind.  Die  Beurteilung  der  Verletzungsfrage  zum  Eventualbegehren  1a 
kann  darauf  beschränkt werden,  zu  prüfen,  ob  die  Kapsel  der Beklagten 
vom relevanten Schutz umfasst ist.

Der  relevante  Schutz  muss  im  Sinne  der  gesetzlichen  Grundlagen  (Art.
51 Abs. 2, 3 PatG; Art. 66 Abs. a PatG; Art. 69(1) EPÜ; Zusatzprotokoll 
zu Art.  69  EPÜ)  ermittelt  werden.  Dazu  müssen  die  Merkmale  des  An-
spruchs  9  zurückbezogen  auf  die  Ansprüche  3  und  1  des  Klagepatents
ausgelegt werden. Zur Auslegung ist der Fachmann hinzuzuziehen.

4.3.3.3 Fachmann

Die  Klägerin definiert  den  zuständigen  Fachmann  in  der  Massnahmen-
replik als Verpackungsingenieur mit Erfahrung in der Verpackung von Le-
bensmittelprodukten. 

Die Beklagten gehen in der Massnahmeduplik davon aus, dass der rele-
vante Fachmann ein Verpackungsingenieur oder ein Maschineningenieur 
sei, der nebst der Erfahrung in der Verpackung von Lebensmittelproduk-
ten  auch  profunde Kenntnisse  und  eine  mehrjährige  Erfahrung  auf  dem 
Gebiet der Haushaltsapparate im Allgemeinen und der Kapselmaschinen 
im  Speziellen habe.  Letztere  Definition  scheint  sachgerechter.  Davon  ist 
auszugehen.

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4.3.3.4 Auslegung der Anspruchsmerkmale

Die Parteien legen die Anspruchsmerkmale 1.c, 1.d, 1.e, 3.f, 3.g, 9.k und 
9.l unterschiedlich aus. Der Kern der unterschiedlichen Auslegungen liegt 
im  unterschiedlichen  Verständnis  des  für  diese  Merkmale wichtigen  Öff-
nungsmittels, das im Merkmal 1.c als "means allowing the said capsule to 
be  opened" eingeführt,  in  den  Merkmalen  1.d,  1.e,  3.f und  3.g  als  "ope-
ning means" verwendet und in den Merkmalen 9.k und 9.l bezüglich Auf-
bau bzw. Funktion spezifiziert wird.

Bei  der  Auslegung  der  relevanten  Anspruchskombination  aus  Anspruch 
1, 3  und  9  bzw.  deren  Merkmale  sind  die  Beschreibung  und  die  Zeich-
nungen heranzuziehen (Art. 51 Abs. 2, 3 PatG; Art. 69(1) EPÜ). Die Be-
klagten  weisen  auf  die  Rechtsprechung  des  Bundespatentgerichts  hin, 
gemäss der den im Anspruch verwendeten Begriffen jeweils ein Sinngeh-
alt gegeben werden muss, der im Lichte der jeweils in der Beschreibung 
genannten Funktion zweckmässig ist und diese Funktion ermöglicht.1

Für  die Beklagten  ist die  relevante  Anspruchskombination  auf  Lösungen 
gemäss der fünften Ausführungsform eingeschränkt, wobei sie ihre Aus-
legung  im  Wesentlichen  auf  die  Beschreibungsabschnitte  [0001]  bis 
[0008),  [0010],  [0020),  [0043],  [0044],  [0050]  und  auf die  Figuren  10-13
stützen. 

Die  Klägerin  erwähnt  im  Zusammenhang  mit  der Auslegung  die  Be-
schreibungsabschnitte  [0008],  [0020],  [0048],  [0050] und  die  Figuren  8, 
10, 11 und 17. Zudem betont die Klägerin, dass die Ausführungsbeispiele 
nicht zur einschränkenden Auslegung des Anspruchs, bzw. der relevanten 
Merkmalskombination, verwendet werden sollten.2 An der Hauptverhand-
lung führt sie an, dass die Beschreibung des Klagepatents in den Absät-
zen  [0001] bis  [0013] und  [0031] sowie  [0050] nicht  auf Ausführungsbei-
spiele  bezogen  seien  und  legt  gestützt  auf  diese  Beschreibungsstellen 
die  Merkmale  9.k  und  9.l  dahingehend  aus,  dass  bereits  ein  einziges 
"puncturing  element"  ausreiche  und  dass  keine  Filterwirkung  mit  der 
durch diese Merkmale gekennzeichneten Erfindung verbunden sei.

Die  Beschreibungseinleitung  des  Klagepatents  bezieht  sich  auf  den An-
spruch 1 und ist somit nicht an die in der vorliegenden Klage beanspruch-
te  auf  Anspruch  9  eingeschränkte  Erfindung  angepasst.  Sowohl  für  die 
von  den Beklagten  vorgebrachte  Frage  der  Nichtigkeit  als  auch  für  die 

1 BPatGer, O2014_002, Urteil vom 25. Januar 2016, E. 6.3, S. 38.
2 BPatGer, O2013_008, Urteil vom 25. August 2015, S. 22.

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Verletzungsfrage muss die beanspruchte Merkmalskombination im Lichte 
der  eingeschränkten  Erfindung  ausgelegt  werden.  Das  Gericht  darf  sich 
in  den  Gründen  der  Entscheidung  mit  dem  technischen  Problem  nicht 
erst  dann  befassen,  wenn  es  den  Patentanspruch  ausgelegt  hat.  Be-
stimmung  der Aufgabe  und Auslegung  des  Patentanspruchs stehen  viel-
mehr in einer gewissen Wechselwirkung. In der Regel ist es dementspre-
chend zweckmässig und geboten, vorab Überlegungen zum technischen 
Problem anzustellen. Im Rahmen der Auslegung sind nämlich sowohl der 
Sinngehalt  des  Patentanspruchs  in  seiner  Gesamtheit  als  auch  der  Bei-
trag,  den  die  einzelnen  Merkmale  zum  Leistungsergebnis  der  Erfindung 
liefern, zu bestimmen.3

Die Ermittlung der objektiven Aufgabe gehört im Zusammenhang mit der 
Frage der Rechtsbeständigkeit bzw. Nichtigkeit bei der Beurteilung der er-
finderischen  Tätigkeit  zur  Praxis  des  Bundespatentgerichts.4 Dabei  wird 
die erfinderische Tätigkeit gemäss dem Aufgabe-Lösungsansatz ermittelt, 
indem  zunächst  der  nächstliegende  Stand  der  Technik  definiert  wird.  In 
einem  zweiten  Schritt  ist  die  objektiv  zu  lösende  technische Aufgabe  zu 
bestimmen. Zu diesem Zweck sind die Unterschiede zwischen dem Stand 
der Technik und der beanspruchten Erfindung zu untersuchen. Anschlies-
send kann die objektive technische Aufgabe formuliert werden. 

Die  Prüfungsrichtlinien  des  europäischen  Patentamts (Teil  G,  Kapitel  Vll, 
5.2)  halten  ergänzend  fest,  dass  aus  den  zwischen  der  beanspruchten 
Erfindung  und  dem  nächstliegenden  Stand  der  Technik  resultierenden 
Unterscheidungsmerkmalen  eine  resultierende  technische  Wirkung  be-
stimmt und dann die objektive technische Aufgabe formuliert wird. Erläu-
ternd  ist  festgehalten:  "Die  auf  diese Weise  abgeleitete  objektive  techni-
sche Aufgabe entspricht möglicherweise nicht dem, was der Anmelder in 
seiner Anmeldung als "die Aufgabe" dargestellt hat."

Von  den  drei  im  Klagepatent in  den  Abschnitten  [0002]  bis  [0004]  als
Stand der Technik aufgeführten Dokumenten ist EP 0 512 468 für die re-
levante Anspruchskombination als nächstliegender Stand der Technik zu
betrachten,  weil  darin  eine  Kapsel  beim  Extraktionsvorgang  von  einem 
ausserhalb der Kapsel liegenden Öffnungsmittel geöffnet wird.

Gemäss der Würdigung im Klagepatent Abs. [0002] beschreibt EP 0 512 
468  eine  Kapsel  für  die  Extraktion  eines  Getränks  unter  Injektion  eines 

3 BGH, 14.06.2016 – XZR 29/15, Rn. 14.
4 BPatGer, O2013_011, Urteil vom 27. Mai 2015, E. 5.5.5.

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Fluids  in  eine  Kapselkammer  mit  einer  Substanz.  Die  Kapsel  bzw.  eine 
Kapselwand wird unter dem Druck des in die Kapsel eintretenden Fluids 
von den erhöhten Elementen eines ausserhalb der Kapsel angeordneten 
Öffnungsmittels  geöffnet.  Weil  erhöhte  Elemente  nur  zusammen  mit  zu-
mindest  dazwischen  zurückversetzten  Elementen  ausgebildet  sein  kön-
nen, ist ein Öffnungsmittel mit erhöhten und zurückversetzten Elementen 
aus diesem nächstliegenden Stand der Technik bekannt. 

Die  zwischen  der  beanspruchten  Erfindung  gemäss  der  für  das Mass-
nahmeverfahren  relevanten  Merkmalskombination  und  dem  nächstlie-
genden  Stand  der  Technik  (EP  0  512  468) resultierenden  Unterschei-
dungsmerkmale  bestehen darin,  dass  das Öffnungsmittel  direkt  als Kap-
selboden  ausgebildet  ist  (Merkmal  9.k),  im  Kapselboden  eine  Ausfluss-
Öffnung für das Getränk vorhanden ist (Merkmal 9.i) und die zu öffnende 
Kapselwand das Öffnungsmittel (erster Teil von Merkmal 9.l) abdeckt. Die 
aus diesen Unterscheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung 
besteht darin, dass das extrahierte Getränk nicht in Kontakt mit einem Teil 
der  Extraktionsvorrichtung  kommt.  Ausgehend  vom  nächstliegenden 
Stand der Technik besteht die entsprechende objektive technische Aufga-
be darin, das Öffnungsmittel an einer anderen Stelle anzuordnen. 

Die  Charakterisierung  des  Öffnungsmittels  und  der  Öffnungsfunktion  mit 
den  erhöhten  und  zurückversetzten  Elementen  und  dem  diese  überde-
ckenden Film, der bei der Extraktion an den erhöhten und zurückversetz-
ten  Elementen  reisst  (Merkmal  9.l),  entspricht  dem  aus  dem  nächstlie-
genden  Stand  der  Technik  bekannten  Öffnungsmittel  mit  erhöhten  Ele-
menten, welche unter dem Fluiddruck in die Kapsel eindringen.

Die  objektive  technische  Aufgabe  und  die  Lösung  derselben  umfassen 
keine Änderung des zum Stand der Technik beschriebenen Öffnungsmit-
tels.  Darum  wird  der  Fachmann  ausgehend  vom  zum  Stand  der Technik 
beschriebenen  Öffnungsmittel  mit  erhöhten  Elementen  (Mehrzahl)  und 
der  zugeordneten  Kapselwand  auch  nach  der Anordnung eines  solchen 
Öffnungsmittels  an  der  Kapsel  und  der  für  den  Fachmann  redundanten 
Angabe, dass es nebst erhöhten auch zurückversetzte Elemente umfasst, 
immer noch davon ausgehen, dass es erhöhte Elemente in der Mehrzahl 
umfasst  und  dass  die  Kapselwand  bzw. der  Film  bei  den  erhöhten  Ele-
menten reisst. 

An der Hauptverhandlung wurden von den Parteien unterschiedliche Aus-
legungen  der  Formulierung  "relative  engagement  of  the  opening  means 
with a retaining wall" im Zusammenhang mit den Merkmalen 1.d, 1.e und 

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3.g sowie der Formulierung "thin film tearing on the raised and recessed 
elements"  im  Zusammenhang  mit  den  Merkmalen  9.l  und  9.k  vorge-
bracht.

Die Klägerin versteht "engagement" gestützt auf [0008] des Klagepatents 
als eine Relativbewegung zwischen "retaining wall" und "opening means", 
wobei  die  druckbedingte  Bewegung  des  dünnen  Films  in  den  Bereichen 
zwischen den erhabenen Elementen als "engagement" bzw. als Realisie-
rung der Merkmale 1.d und 1.e ausgelegt wird. Die Beklagten gehen da-
von  aus,  dass  die  Merkmale  1.d  und  1.e  als  Eingriff  zwischen  "opening 
means"  und  "retaining  wall"  und  als  Relativbewegung  auszulegen  sind, 
wobei  vor  der  Bewegung  kein  Eingriff  und  nach  der  Bewegung  erst  ein 
Eingriff vorliege. Weil die Funktion "engagement" bei der eingeschränkten 
Erfindung mit den Merkmalen 9.k und 9.l weiter spezifiziert ist, muss die 
Auslegung  von  "engagement"  auf  die  Offenbarung  der  eingeschränkten 
Erfindung gestützt werden.

In Abs. [0020]  wird  das  Merkmal  9.k  erstmals  aufgeführt  und  es  heisst,
"and  the means  allowing  opening  consists  of  recessed  and  raised  ele-
ments forming the bottom of the said cup covered by a thin film, this thin 
film  opening on  the raised  and  recessed  elements  at the  time  of  extrac-
tion.  The  thin film  also  has  a  filter function.  In  this  embodiment,  the  re-
cessed and raised elements remain fixed, and it is the thin film which de-
forms  under  the pressure  and  opens  on  the  said  aforementioned  re-
cessed and raised elements."

Daraus entnimmt der Fachmann, dass erhöhte Elemente in der Mehrzahl
vorliegen, dass der Film bei diesen erhöhten Elementen geöffnet wird und 
dass der Film dabei eine Filterfunktion hat. Bei allen sieben im Klagepa-
tent beschriebenen  Ausführungsvarianten  ist ein  Filter  bzw.  eine  Filter-
[0018],  [0020],  [0021], 
funktion  beschrieben  ([0014],  [0015],  [0017],
[0025]), so dass für den Fachmann klar ist, dass die Filterfunktion mit al-
len in die Kapsel einzubringenden Substanzen vereinbar ist. Bei der ers-
ten Ausführungsvariante ist angegeben, dass der Filter gemahlenen Kaf-
fee zurückhalten soll. Bei einer von erhöhten Elementen geöffneten Folie, 
die  für  gemahlenen  Kaffee  eine  Filterfunktion  aufweist,  geht  der  Fach-
mann  von  einer  Mehrzahl von  kleinen  Öffnungen  bei  den  erhöhten  Ele-
menten aus.

Der Fachmann  legt  die  relevanten  Anspruchsmerkmale  9.k, 9.l und  1.d, 
1.e und 3.g im Lichte der eingeschränkten Erfindung und der dazu gehö-
renden Beschreibung so aus, dass erhöhte Elemente des Öffnungsmittels 

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in  den  Film  eingreifen  und  das  Reissen  des  Films  an  den  erhöhten  Ele-
menten zur Bildung einer Mehrzahl von kleinen Öffnungen führt.

4.3.3.5 Beurteilung der Patentverletzung

Zur Kapsel der Beklagten hält die Klägerin fest, dass im Inneren der Kap-
sel  eine  kreisscheibenförmige  Aluminiumfolie  (K6)  auf  einem  kreisförmi-
gen Vorsprung im unteren Bereich der Kapsel sowie an gegen die Alumi-
niumfolie gerichteten Vorsprüngen (K7) des Zentrums des Kapselbodens
befestigt sei, wobei die Vorsprünge von zurückversetzten Elementen (K8)
umgeben seien. Von einem in der Kapsel ansteigenden Druck werde die
kreisscheibenförmige  Aluminiumfolie  (K6)  in  Richtung  Boden  gedrückt
und reisse zunächst dort, wo die Vorsprünge (K7) in die sie umgebenden,
zurückversetzten  Elemente  (K8)  übergingen.  Daraufhin  dehne  sich  der
Riss gegen den peripheren Rand der Aluminiumfolie hin aus. 

Um bei dieser Kapsel eine Verletzung der für das Massnahmegesuch re-
levanten Anspruchskombination behaupten zu können, ging die Klägerin
davon  aus,  dass  es  für  den  Fachmann  klar  sei,  dass  abhängig  u.a.  von
der Anzahl erhabener Elemente, ihrer Anordnung, ihrer Form, der Reiss-
festigkeit der Folie und den Druckverhältnissen die Folie an nur einem er-
habenen  Element,  an  mehreren  erhabenen  Elementen  oder  an  allen  er-
habenen Elementen reissen könne. Diese breite Auslegung der Merkma-
le 9.k und 9.l trifft nicht zu.

Der technische Sinn des Öffnungsmittels mit erhöhten und zurückversetz-
ten Elementen und des an diesen Elementen reissenden Films (Merkma-
le 9.k, 9.l) liegt darin, dass die erhöhten Elemente (Mehrzahl) bei der Ex-
traktion in der Folie Öffnungen schaffen, was von den Vorsprüngen (K7) 
des sich ins Innere der Kapsel erstreckenden Auslassstutzens der Kapsel 
der Beklagten nicht realisiert wird. Bei der Mehrheit der Vorsprünge (K7) 
gibt es keine Rissbildung. Das Merkmal 9.l verlangt aber ein Reissen der 
Folie  an  den erhöhten  und  zurückversetzten  Elementen  und  nicht  an 
mindestens einer Kombination aus einem erhöhten und einem zurückver-
setzten Element.

Selbst  wenn  der  Fachmann  davon  ausgehen  würde,  dass  nicht  alle  er-
höhten Elemente in der exakt gleichen Art die Folie zum Reissen bringen, 
versteht er das Merkmal 9.l so, dass das Reissen bei den erhöhten Ele-
menten die Regel ist, dies gerade weil es sich um die öffnungswirksamen 
Elemente eines Öffnungsmittels handelt.

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Zudem erkennt der Fachmann, dass dort, wo bei der Kapsel ein Riss von
einem  Vorsprung (K7)  ausgeht,  dieser  Riss  nicht  durch  die Wirkung  des
Vorsprungs  (K7)  als  Öffnungsmittel  im  Sinne  der  Merkmale  9.k  und  9.l 
entsteht.  Es  handelt  sich  um  eine  Rissbildung,  die  vom  inneren Befesti-
gungsbereich  für  einen  von  der  Aluminiumfolie  gebildeten  ringförmigen 
Berstbereich ausgeht.  Berstelemente  müssen  befestigt  sein  und  können 
bei der  Befestigung  bersten.  Dieses  Bersten  bei  der  Befestigung  wird 
vom Fachmann nicht als Bersten oder Reissen aufgrund der Wirkung ei-
nes Öffnungsmittels verstanden.

Ein  Reissen  aufgrund  der  Wirkung  eines  Öffnungsmittels  würde  einen
Riss  oder  Öffnungen überwiegend  entlang  der  eingriffswirksamen  Ele-
mente  des  Öffnungsmittels  entstehen  lassen.  Zudem  würden  die  ein-
griffswirksamen Elemente bei den Kontaktbereichen zur zu öffnenden Fo-
lie so ausgebildet, dass ein Reissen der Folie erleichtert ist im Vergleich
zum Reissen der Folie an reinen Stützflächen. Bei der Kapsel der Beklag-
ten  sind  die  Kontaktflächen  der  Vorsprünge  (K7)  eben  und  parallel  zur
Ebene der daran befestigten Aluminiumfolie. Sie weichen daher nicht ab
von  der  einfachsten  Form  einer  Stützfläche  und  sind  zusammen  mit  der
Aluminiumfolie  keine  Realisierung  der  Anspruchsmerkmale  9.k  und  9.l.
Damit  fällt  die  Kapsel  der  Beklagten  nicht  in  den  beanspruchten  Schutz 
des Klagepatents. Weil die Kapsel der Beklagten vom Rechtsbegehren 1 
und vom Eventualbegehren 1a umfasst ist, fällt zumindest eine mit diesen 
Begehren  zu  verbietende  Kapsel  nicht  in  den  beanspruchten  Schutzbe-
reich.

Bei der Charakterisierung der zu verbietenden Kapsel gemäss Rechtsbe-
gehren 1 und gemäss Eventualbegehren 1a wird auf das Wort Öffnungs-
mittel  vollständig  verzichtet.  Bezüglich  des für  die  Kapsel wichtigen  Öff-
nungsaspekts wird lediglich verlangt, dass die zu verbietende Kapsel das 
folgende Merkmal aufweist: "Während dem Extraktionsvorgang wird infol-
ge des Druckanstiegs in der Kapsel ein Druck auf die Aluminiumfolie (K6) 
ausgeübt, so dass die Aluminiumfolie (K6) in den nicht auf den Vorsprün-
gen (K7) aufliegenden Bereichen in Richtung Bodenbereich bewegt wird 
und ausgehend von einer Stelle, wo die Vorsprünge (K7) in den sie um-
gebenden, zurückversetzten Bereich (K8) übergehen, reisst".

Es  reicht  also  bereits,  wenn  ausgehend  von  einer  Stelle,  wo  die  Vor-
sprünge  (K7)  in  den  sie  umgebenden,  zurückversetzten  Bereich  (K8)
übergehen, ein Riss ausgebildet wird. Weil die Rechtsbegehren 1 und 1a 
nicht mit dem Reissen bei den erhöhten Elementen im Sinne der Ausle-
gung des Merkmals 9.l eingeschränkt sind, zeigt sich ebenfalls, dass die 

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damit  zu  verbietenden  Kapseln  nicht  auf  den  beanspruchten  Schutzbe-
reich beschränkt sind.

Damit  ist  glaubhaft  gemacht,  dass  die  zu  verbietende  Kapsel  nicht  im
Schutzbereich der  für  das  Massnahmengesuch  relevanten  Merkmals-
kombination liegt.

4.4 Das Massnahmegesuch  ist  abzuweisen,  weil  glaubhaft  gemacht 
wurde, dass  das  Rechtsbegehren  1  und  das  Eventualbegehren  1a  über 
den Schutz der für das Massnahmegesuch relevanten Merkmalskombina-
tion  hinausgehen.  Damit erübrigt  es  sich,  die  weiteren  Voraussetzungen 
für  den  Erlass  einer  vorsorglichen  Massnahme sowie  die  Frage,  ob  das 
Klagepatent im eingeschränkten Umfang rechtsbeständig ist, zu prüfen.

5. Kosten- und Entschädigungsfolgen

Die  Gerichtskosten,  bestehend  aus  der  Gerichtsgebühr,  welche  ausge-
hend  von  einem  Streitwert  von  CHF  1  Mio.  auf  CHF  40'000.– festzuset-
zen ist  (Art.  1  und  2  KR-PatGer),  sowie  den  Übersetzungskosten  von 
CHF 3'216.80  sind  ausgangsgemäss  der  Klägerin  aufzuerlegen  und  mit 
dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Der Fehlbetrag
in  der  Höhe  von  CHF 3'216.80  ist  von  der  Klägerin  nachzufordern.  Die 
Klägerin  ist  sodann  zu  verpflichten,  den  Beklagten  eine  Parteientschädi-
gung zu bezahlen. 

Die Beklagten machen für die rechtsanwaltliche Vertretung CHF 60'000.–
und für die patentanwaltliche Beratung CHF 99'239.10 geltend.

Die  Festsetzung  der  Parteientschädigung  obliegt  innerhalb  des  Tarifrah-
mens  dem  Ermessen  des  Gerichts.5 Die  geltend  gemachte  Entschädi-
gung  übersteigt  den  Tarifrahmen  gemäss  Prozesskostenreglement  des 
Bundespatentgerichts.  Dieser  sieht  bei  einem  Streitwert  von  CHF  1  Mio. 
eine  Entschädigung 
von 
CHF 40'000.– bis CHF 110'000.– vor, welche im summarischen Verfahren
in  der  Regel  auf  30  bis  50  Prozent  zu  reduzieren  ist (Art.  5  und  6  KR-
PatGer).  Damit  ergibt sich  ein  Rahmen  von  CHF  12'000.– bis 
CHF 55'000.–. Angesichts  des  erheblichen  Aufwandes,  den  das  Verfah-
ren  für  die  Beklagte  mit  sich  brachte,  erscheint  für  die  rechtsanwaltliche 
Vertretung eine Entschädigung von CHF 40'000.– als angemessen.

rechtsanwaltliche  Vertretung 

für  die 

5 Suter/von  Holzen,  in:  Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,  ZPO  Komm., 

Art. 95 N 30.

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Wie  im  publizierten  Entscheid  des  Bundespatentgerichts  vom  10.  Juni 
2016 (O2012_043) festgehalten wurde, setzt die Zivilprozessordnung vo-
raus,  dass  das  Gericht  die  mutmasslichen  Prozesskosten  eingangs  des 
Prozesses abschätzen kann (Art. 97 ZPO). Zu diesen Prozesskosten ge-
hört neben der Gerichtsgebühr auch die Parteientschädigung, welche die 
Kosten der rechtsanwaltlichen Vertretung und die notwendigen Auslagen 
erfasst (Art. 95 ZPO), worunter die Aufwendungen für die patentanwaltli-
che  Beratung  fallen  (Art.  9  Abs.  2  in  Verbindung  mit  Art.  3  lit.  a  KR-
PatGer). Eine  Schätzung  der  Prozesskosten  ist  entsprechend  nur  mög-
lich,  wenn  davon  ausgegangen  werden  kann,  dass  unter  dem  Titel  der 
notwendigen  Auslagen  nicht  beliebige  patentanwaltliche  Entschädigun-
gen zugesprochen werden, sondern nur solche, die sich vorab am Streit-
wert und erst in zweiter Linie am patentanwaltlichen Aufwand bemessen. 
Dabei  scheint  es  angemessen, den  Maximalbetrag,  der  dafür  im  Verfah-
ren  geltend  gemacht  werden  kann,  von  der  Grössenordnung  her  im  Be-
reich  der  rechtsanwaltlichen  Entschädigung  anzusiedeln.  Vorliegend  er-
scheint  es  daher  angemessen, die  patentanwaltliche  Entschädigung  auf 
CHF 40'000.– festzusetzen.

Die Klägerin ist somit zu verpflichten, den Beklagten eine Parteientschä-
digung von insgesamt CHF 80'000.– zu bezahlen.

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Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.

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2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:

CHF 40'000.–; die weiteren Kosten betragen
CHF 3'216.80  Übersetzungskosten.

3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleis-
teten Kostenvorschuss verrechnet. Die Klägerin wird verpflichtet, den
Fehlbetrag von CHF 3'216.80 zu bezahlen.

4. Die  Klägerin  wird  verpflichtet,  den  Beklagten  eine  Parteientschädi-

gung von CHF 80'000.– zu bezahlen.

5. Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien,  an  die  Klägerin  unter  Beilage 
der Rechnung 1185000733 sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das 
Eidgenössische  Institut für Geistiges  Eigentum, je gegen  Empfangs-
bestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

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St. Gallen, 6. Oktober 2016

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 07.10.2016

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