# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** e9c92119-4280-5ae8-aed4-f72052f50bda
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2010-04-22
**Language:** fr
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 22.04.2010 B-580/2010
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-580-2010_2010-04-22.pdf

## Full Text

Cour II
B-580/2010
{T 1/2}

A r r ê t  d u  2 2  a v r i l  2 0 1 0

Bernard Maitre (président du collège), Vera Marantelli, 
David Aschmann, juges, 
Olivier Veluz, greffier.

Roger & Gallet (société par actions simplifiée),
représentée par Griffes Consulting SA,
recourante,

contre

Matthias Scheller,
représenté par Maître Jürg Simon,
intimé,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Procédures d'opposition nos 10'090 et 10'091 IR 435'798 
JEAN MARIE FARINA (fig.) et IR 200'278 JEAN MARIE 
FARINA ROGER & GALLET (fig.) / CH 576'065 Johann 
Maria Farina zur Madonna Köln Royal Echt 
Kölnischwasser (fig.).

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Composit ion

Parties

Objet

B-580/2010

Faits :

A.
L'enregistrement de la marque suisse n° 576'065

(marque attaquée), déposée par Matthias Scheller, a été publié dans 
Swissreg  le  2 septembre  2008.  Le  prénommé  revendiquait  la 
protection  de sa marque pour  les produits  suivants  de la  classe 3 : 
Seifen ; Parfümeriewaren,  insbesondere Kölnisch Wasser ; Mittel  zur  
Körper-  und  Schönheitspflege ;  alle  vorgenannte  Waren  deutscher  
Herkunft.

Le 12 novembre 2008, Roger & Gallet (société par actions simplifiée) 
(ci-après :  Roger  &  Gallet),  société  de  droit  français,  a  formé 
opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut fédéral  
de  la  Propriété  Intellectuelle  (IPI).  Cette  opposition  se  fondait  sur 
l'enregistrement international n° 435'708

(marque opposante 1 ; procédure d'opposition n° 10'090), protégé en 
Suisse avec revendication des couleurs rouge, grenat, or, noire, rouge 
carmin,  bleue  et  jaune  pour  les  produits  suivants  de  la  classe  3  : 
produits  de  parfumerie,  de  beauté,  savonnerie,  fards,  huiles  
essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices ; tous 
ces produits  sont  de provenance parisienne ; et  sur l'enregistrement 
international n° 200'728

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(marque opposante 2 ; procédure d'opposition n° 10'091) protégé en 
Suisse avec revendication des couleurs or, rouge, bleue, jaune, noire 
et  blanche  pour  les  produits  suivants  de  la  classe  3 :  produits  de 
parfumerie,  de  beauté,  savonnerie,  fards,  huiles  essentielles,  
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

Dans sa réponse du 26 janvier  2009, Matthias Scheller  a conclu  au 
rejet  des  oppositions,  invoquant,  notamment,  le  défaut  d'usage  des 
marques opposantes.

Invitée à répliquer, Roger & Gallet  a maintenu ses oppositions dans 
ses écritures du 24 février  2009 et a produit  des moyens de preuve 
tendant à rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes.

Dans sa duplique du 11 mai 2009, Matthias Scheller a maintenu ses 
conclusions.

B.
Par  décision  du  18 décembre  2009,  l'Institut  fédéral  a  rejeté,  avec 
suite  de  frais  et  de  dépens,  les  oppositions  formées  par  Roger  & 
Gallet  contre  l'enregistrement  de  la  marque  attaquée.  Il  a  en  bref  
considéré que les pièces produites par ladite société ne permettaient 
pas de rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes.

C.
Par écritures du 1er février 2010, mises à la poste le même jour, Roger 
& Gallet (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès 
du Tribunal administratif fédéral en concluant, avec suite de frais et de 
dépens, à son annulation,  au renvoi  de la  cause auprès de l'Institut 
fédéral  "pour  qu'il  se  prononce  au  fond  sur  les  motifs  relatifs 
d'opposition"  et,  alternativement,  à  l'admission  des  oppositions 
formées contre l'enregistrement de la marque attaquée. La recourante 
soutient  en  bref  que  la  décision  attaquée  viole  le  droit  fédéral  et  
repose  sur  une  constatation  inexacte  et  incomplète  des  faits 
pertinents. Les preuves d'usage, qu'elle complète, permettraient, selon 
elle, de rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes durant 
la période de référence. La recourante ajoute qu'il existe un indéniable 
risque  de  confusion  entre  les  marques  opposées,  de  sorte  que  les 
oppositions devraient être admises.

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D.
Dans ses écritures du 26 mars 2010, l'Institut fédéral propose le rejet 
du recours, renonce à présenter des remarques et des observations et 
renvoie aux motifs de sa décision.

E.
Dans  sa  réponse  du  26 mars  2010,  Matthias  Scheller  (ci-après : 
l'intimé) conclut au rejet du recours sous suite de frais et de dépens. 
Le prénommé soutient que les preuves d'usage ne permettent pas de 
rendre  vraisemblable  l'usage  des  marques  opposantes  en  relation 
avec les produits enregistrés durant la période de contrôle. De plus, la 
forme utilisée divergerait fortement des marques enregistrées. L'intimé 
relève par ailleurs que les marques opposantes ont été utilisées par 
des tiers et soutient qu'il n'est pas vraisemblable que cet usage ait été 
accompli  avec  le  consentement  de  la  recourante.  L'intimé  conteste 
l'existence d'un danger de confusion entre les marques opposées et 
allègue enfin que les oppositions sont constitutives d'un abus de droit  
dans la  mesure  où  la  recourante  aurait  tacitement  admis  la  validité 
d'une marque allemande identique à celle attaquée.

F.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, 
il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le 
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le 
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi 
fédérale  du  20 décembre  1968  sur  la  procédure  administrative  [PA, 
RS 172.021]).  La  qualité  pour  recourir  doit  être  reconnue  à  la 
recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont 
respectées (art. 11, 22a al. 1 let. b, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).

1.2 En  procédure  contentieuse,  l'objet  du  litige  est  défini  par  trois 
éléments : l'objet du recours, les conclusions du recours et les motifs 
de celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de  
recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a 
examinés  (cf. THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, 

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Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton 
Bern,  Berne  1997,  ad  art. 65 n. 5 ;  ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, 
Verwaltungsverfahren  und  Verwaltungsrechtspflege  des  Bundes, 
2e éd., Zurich 1998, n. 403 ss). Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre 
à  des  éléments  qui  ne  sont  pas  compris  dans  l'objet  du  recours 
(ATF 117  Ib  414  consid. 1d ;  MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG,  op.  cit.,  ad 
art. 51 n. 2 et ad art. 72 n. 6). Il s'ensuit que l'autorité de recours ne 
peut  examiner  et  juger,  en  principe,  que  les  rapports  juridiques  à 
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée 
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision 
(arrêt du TF K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1).

En  l'espèce,  l'Institut  fédéral  a  jugé  que  l'usage  des  marques 
opposantes n'avait  pas été rendu vraisemblable. Il  a  donc rejeté les 
oppositions  formées  par  la  recourante  contre  l'enregistrement  de  la 
marque  attaquée  sans  examiner  l'existence  de  motifs  relatifs 
d'exclusion. Il s'ensuit que l'objet de la présente procédure de recours  
consiste à déterminer si c'est à tort ou à raison que l'Institut fédéral n'a 
pas retenu comme vraisemblable l'usage des marques opposantes. La 
conclusion alternative de la recourante portant sur le fond de l'affaire, 
à savoir l'admission des oppositions en raison de l'existence de motifs 
relatifs d'exclusion touchant la marque attaquée, doit en conséquence 
être déclarée irrecevable.

1.3 Le recours  est  donc recevable  dans la  mesure où il  a  trait  aux 
conclusions principales de la recourante tendant à l'annulation de la 
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'Institut fédéral.

2.
Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art.  5 LPM) 
et confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer  
les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 
LPM).  La  protection  est  accordée  pour  autant  que  la  marque  soit 
utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. Si, à 
compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, 
de  la  fin  de  la  procédure  d'opposition,  le  titulaire  n'a  pas  utilisé  la  
marque  en  relation  avec  les  produits  ou  les  services  enregistrés, 
pendant une période ininterrompue de cinq ans, il  ne peut plus faire 
valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû 
à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).

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Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu 
de  l'art. 12  al. 1  LPM  dans  sa  première  réponse  à  l'opposition, 
l'opposant  doit  rendre  vraisemblable  l'usage  de  sa  marque  ou 
l'existence  de  justes  motifs  pour  son  non-usage  (art. 32  LPM et  22 
al. 3  de  l'ordonnance  du  23 décembre  1992  sur  la  protection  des 
marques [OPM, RS 232.111]). La vraisemblance doit  se rapporter  à 
une  période  de  cinq  ans  rétroactivement  à  compter  de  la  date  à 
laquelle  le  défendeur a invoqué, dans sa première détermination,  le 
défaut  d'usage  de  la  marque  opposante  (sic!  2008  36  consid.  4 
Kinder).

En  l'espèce,  l'autorité  inférieure  a  jugé  que  le  défaut  d'usage  des 
marques  opposantes  a  été  invoqué  à  temps  par  l'intimé  dans  sa 
première  réponse à  l'opposition  du 26 janvier  2009,  que le  délai  de 
carence  prévu  à  l'art. 12  al. 1  LPM  était  alors  échu  pour  chacune 
d'elles ;  la  période  à  prendre  en  considération  courait  ainsi  du 
26 janvier  2004  au  26 janvier  2009.  Cette  appréciation  n'est  pas 
contestée par les parties.

L'Institut  fédéral  a  également  considéré  que  la  vraisemblance  de 
l'usage  des  marques  opposantes  n'avait  pas  été  apportée  par  la 
recourante. Dite autorité a estimé que les documents présentés par la 
recourante ne permettaient pas de déterminer le caractère sérieux et 
récent  de  l'usage  en  Suisse  des  marques  opposantes  et  que  les 
signes utilisés divergeaient nettement des marques enregistrées.

La recourante, qui produit de nouvelles preuves d'usage à l'appui de 
son recours, conteste cette appréciation. Elle estime que les moyens 
de  preuve  permettent  de  rendre  vraisemblable  l'usage  sérieux  des 
marques opposantes durant  la  période de référence sur  le  territoire 
suisse  et  que la  forme utilisée ne diverge  que  très  légèrement  des 
marques telles qu'elles figurent au registre.

L'intimé soutient quant à lui que les preuves d'usage produites par la 
recourante  ne  sont  pas  aptes  à  rendre  vraisemblable  l'usage  des 
marques  opposantes  durant  la  période  de  référence.  La  marque 
utilisée  divergerait  de  plus  clairement  des  marques  enregistrées.  Il 
ajoute  que  les  marques  opposantes  n'ont  pas  été  utilisées  par  la 
recourante et qu'il n'est pas vraisemblable qu'elles aient été utilisées 
par des tiers avec son consentement.

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3.
La  marque  doit  être  utilisée  en  relation  avec  les  produits  ou  les 
services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM) dans sa forme enregistrée ou 
dans une forme qui ne diverge pas essentiellement de celle figurant au 
registre  (art. 11  al. 2  LPM).  L'usage  doit  être  sérieux  et  doit  se 
rapporter,  en  principe,  au  territoire  suisse.  Un  usage  local  de  la 
marque suffit toutefois à lui conférer une protection (arrêt du Tribunal 
administratif  fédéral B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 6 et  les réf. 
cit. Targin). A titre exceptionnel et à certaines conditions, l'usage de la 
marque  en  Allemagne  vaut  usage  en  Suisse  (art.  5  par.  1  de  la 
Convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne concernant 
la  protection  réciproque  des  brevets,  dessins,  modèles  et  marques 
[RS 0.232.149.136] ;  cf.  également  sur  ce  point :  arrêt  du  Tribunal 
administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 6 Targin) ; la 
recourante ne se prévaut toutefois pas de cette exception.

3.1 La  marque  doit  être  utilisée  dans  sa  fonction  distinctive  des 
produits  ou  des  services  pour  lesquels  elle  est  protégée  (CHRISTOPH 
WILLI,  in : Markenschutzgesetz,  Kommentar  zum  schweizerischen 
Markenrecht  unter  Berücksichtigung  des  europäischen  und 
internationalen Markenrechts, Zurich 2002, art. 11 n. marg. 14). Il n'est 
par conséquent pas nécessaire qu'elle soit apposée sur le produit ou 
sur son emballage (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 
du  20 août  2007  consid. 5  Exit ;  voir  également :  ERIC MEIER, 
L'obligation  d'usage  en  droit  des  marques,  Zurich  2005,  p. 27).  La 
marque  peut  donc  également  exercer  sa  fonction  distinctive  si  elle 
figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures.

3.2 L'usage d'une marque est sérieux lorsque son titulaire a l'intention 
de l'utiliser dans un but commercial réel. Il doit manifester l'intention de 
satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les 
attentes  les  plus  optimistes.  Le  titulaire  doit  en  outre  prospecter  le  
marché  et  pouvoir  démontrer  une  activité  minimale  sur  ce  dernier 
durant  une période prolongée (arrêt  du Tribunal  administratif  fédéral 
B-5342/2007  du  29 février  2008  consid. 5.2  et  7.11  et  les  réf.  cit. 
Whale). Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque fabrique 
de  nouveaux  produits.  La  seule  activité  de  vente  suffit  (PHILIPPE 
GILLIÉRON,  L'usage  à  titre  de  marque  en  droit  suisse,  in :  sic!  2005 
Sonderheft  101,  p. 107). La vente sur le marché de l'occasion et de 
collection  constitue  un  usage  valable  de  la  marque  (sic!  1998  586 
consid. 1.4 Bugatti).

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Le  degré  de  sériosité  est  relatif.  Pour  déterminer  objectivement  le 
sérieux de l'usage, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances 
du cas particulier, soit les produits ou les services concernés, le chiffre  
d'affaire usuel,  ainsi  que l'étendue et la durée de l'usage (MEIER,  op. 
cit.,  p. 50 ss). Alors qu'un usage occasionnel  suffit  lorsqu'il  s'agit  de 
produits rares et précieux, un usage régulier doit être exigé pour les 
produits  de consommation courante  (GILLIÉRON,  op. cit.,  p. 107 et  les 
réf. ; cf. également : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5342/2007 
du 29 février 2008 consd. 7.11 Whale).

4.
L'opposant  ne  doit  pas  démontrer  l'usage  de  sa  marque,  mais  doit 
uniquement  le  rendre vraisemblable (art. 32  LPM). Le juge doit  non 
seulement  considérer  l'usage  comme  possible,  mais  également 
comme  probable  en  se  basant  sur  une  appréciation  objective  des 
preuves  d'usage.  Il  ne  doit  pas  être  persuadé  que  la  marque  est 
utilisée ; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que 
leur  inexactitude (arrêt  du Tribunal  administratif  fédéral  B-5732/2009 
du 31 mars 2010 consid. 5 et les réf. cit. Longines).

Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage 
d'une marque peuvent consister en des pièces justificatives (factures, 
bulletins  de  livraison)  et  des  documents  (exemples  d'étiquette, 
échantillons,  emballages,  catalogues,  prospectus).  Les  preuves 
d'usage doivent se rapporter à la période de référence et doivent, par  
conséquent,  être  datées.  Les  preuves  non-datées  sont  toutefois 
admissibles lorsqu'elles peuvent être mises en relation avec d'autres 
preuves datées (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du 
20 août 2007 consid. 4 Exit).

5.
La recourante a produit dans le cadre de la procédure devant l'autorité 
inférieure des documents tendant à rendre vraisemblable l'usage des 
marques opposantes et a joint de nouveaux moyens de preuve à son 
recours. Il  sied  de préciser  à  cet  égard  que l'on  peut  objectivement 
attendre  de l'opposant,  compte tenu de son devoir  de collaboration, 
qu'il  produise les  documents  nécessaires  pour  rendre  vraisemblable 
l'usage de sa marque dans le cadre de la procédure devant l'Institut 
fédéral. Des nova peuvent toutefois être pris en considération dans la  
procédure de recours  dans la  mesure où ils  servent  à  éliminer  des 
ambiguïtés  et  à  préciser  les  faits  relatifs  à  l'usage  (sic!  2005  759 

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consid. 4  Proline). Il  s'agit  dès  lors  d'examiner  si  l'ensemble  de ces 
moyens  de  preuve  illustrent  une  utilisation  en  Suisse  des  marques 
opposantes  durant  la  période  de  référence.  Dans  l'affirmative,  il 
restera à établir si cet usage est suffisamment sérieux et à déterminer 
l'auteur de cet usage.

5.1

5.1.1 Dans  le  cadre  de  la  procédure  devant  l'autorité  inférieure,  la 
recourante a produit  un extrait d'une brochure vraisemblablement de 
nature  publicitaire  que  l'autorité  inférieure  a  retenu  comme  étant 
"Roger & Gallet, l'art de la toilette de 1862 à nos jours". Ce document  
illustre  certes  des  produits  cosmétiques  "Jean  Marie  Farina",  plus 
particulièrement des flacons d'Eau de Cologne. Les dates apposées à 
côté des produits  illustrés sont  toutefois  antérieures à la  période de 
référence. L'extrait en lui-même ne mentionne par ailleurs aucune date 
d'édition. Il  n'existe de plus aucun indice quant à sa diffusion sur le 
territoire  suisse.  Ce  document  n'est  donc  pas  apte  à  rendre 
vraisemblable l'usage en Suisse des marques opposantes (cf. arrêt du 
Tribunal  administratif  fédéral  B-5342/2007  du  29 février  2008 
consid. 7.2 Whale).

Des  extraits  de  l'encyclopédie  en  ligne  "Wikipedia"  ainsi  que  des 
factures  ont  également  été  produits  devant  l'autorité  inférieure. Ces 
documents  ne  contiennent  aucune  représentation  des  marques 
opposantes  et  ne  permettent,  par  conséquent,  pas  de  rendre 
vraisemblable leur usage sur le territoire suisse durant la période de 
référence  en  relation  avec  des  produits  cosmétiques  (cf. arrêt  du 
Tribunal  administratif  fédéral  B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 8.1 
Targin).  Seules  les  factures  pourraient  cependant  être  aptes  à 
démontrer l'intensité de l'usage commercial sur le territoire suisse des 
marques  opposantes  durant  la  période  de  référence,  pour  autant 
qu'elles puissent être mises en relation avec d'autres preuves d'usage.

La recourante a enfin joint devant l'autorité inférieure des extraits de 
sites  de  vente  sur  Internet  datés  du  10 novembre  2008,  dont  l'un 
appartient à un distributeur international, notoirement connu, implanté 
dans  de  nombreuses  villes  suisses  (par  exemple :  à  Zurich,  Bâle, 
Berne, Lausanne, Genève, Fribourg, Sion et Neuchâtel). Des produits 
de parfumerie "Jean Marie Farina" y sont illustrés. On ne peut certes 
pas d'emblée exclure que l'une ou l'autre marque opposante figure sur 

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les produits illustrés. Cependant, les images sont trop petites pour que 
le  Tribunal  puisse  examiner  si  la  forme  utilisée  correspond  aux 
marques  enregistrées.  Ces  extraits  permettent  donc  uniquement  de 
déterminer l'intensité de l'usage commercial des marques opposantes 
durant la période de référence, pour autant qu'ils puissent être mis en 
relation  avec  d'autres  preuves  d'usage  où  les  marques  opposantes 
seront visibles.

5.1.2 La  recourante  a  notamment  joint  à  son  recours  de  nouvelles 
factures  (pièce  4  jointe  au  recours)  ainsi  que  des  listes  intitulées 
"codes  produits"  (pièce  6  jointe  au  recours).  Ces  documents  ne 
contiennent aucune représentation des marques opposantes, de sorte 
qu'ils ne permettent pas de rendre vraisemblable leur usage (cf. supra 
consid. 6.1.1).

En annexe 8 à son recours, la recourante a joint un extrait de son site 
Internet. Ce document  n'est  pas daté et  aucun indice ne permet de 
déterminer si le site était accessible durant la période de référence. Il  
ne peut être retenu comme preuve d'usage. De plus, conformément à 
la  jurisprudence, il  ne pourrait  pas être retenu comme preuve de la 
vraisemblance d'un usage sérieux des marques opposantes, dès lors 
qu'aucun indice ne permet de constater  si  le  site  en question a été 
consulté par des consommateurs suisses et que des achats y ont été 
effectués (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin 
2009 consid. 8.1 et les réf. cit. Targin).

La  recourante  a  produit  une  attestation  datée  du  28 janvier  2010 
signée de l'administrateur  délégué et  du directeur  d'YSL Beauté SA 
(pièce 5 jointe au recours). Ces derniers allèguent que leur société est 
le distributeur agréé en Suisse des produits de la recourante et que, 
au cours des années 2004 à 2009, elle a commercialisé dans divers 
magasins sis en Suisse des produits cosmétiques marqués du signe 
figurant ci-dessous (cf. annexes 3 et 4 de la pièce 5 jointe au recours). 
Ce signe se trouve également sur les échantillons de produits joints au 
recours (pièce 7 jointes au recours) ; à  noter  qu'une étiquette d'une 
pharmacie genevoise figure sur ces produits. On trouve enfin le signe 
reproduit ci-dessous sur les produits illustrés dans le catalogue 2009 
(annexe  4  de  la  pièce  5  jointe  au  recours)  et  dans  les  encarts 
publicitaires publiés dans les éditions francophone et germanophone 
de "Beauté Information" et dans "L'Illustré" en avril  et  en septembre 
2008 (pièce 8 jointe au recours).

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Il  appert  de  ces  dernières  preuves  d'usage  que  les  marques 
opposantes n'ont pas été utilisées dans leur forme enregistrée. Il sied 
dès  lors  d'examiner  si  l'utilisation  du  signe  reproduit  ci-dessus peut 
être  assimilée  à  l'usage  des  marques  opposantes  (cf. art. 11  al. 2 
LPM).

5.2 Dans  la  décision  attaquée,  l'Institut  fédéral  a  jugé  que  les 
étiquettes  figurant  sur  les  produits  présentés  bénéficiaient  d'une 
impression d'ensemble nettement divergente, non seulement par leur 
design  mais  également  en  raison  d'un  agencement  des  éléments 
distinctifs manquant d'unité, faisant penser à des signes distincts.

La  recourante,  qui  conteste  cette  appréciation,  soutient  que  les 
éléments  distinctifs  des  marques  opposantes  sont  les  éléments 
verbaux  "Jean  Marie  Farina"  et  "Roger  &  Gallet"  ainsi  que  trois 
écussons.  Dès  lors  que  ces  éléments  caractéristiques  formant  le 
noyau dur des marques opposantes sont systématiquement repris, la 
forme  utilisée  ne  divergerait  pas  essentiellement  des  marques 
enregistrées.

L'intimé estime pour  sa  part  que la  forme utilisée diverge fortement 
des marques enregistrées. La représentation graphique de l'élément 
verbal "Roger & Gallet" aurait été nettement altérée et serait fortement  
distinctive.

5.2.1 En principe, la marque doit être utilisée dans la forme inscrite au 
registre  (message  du  Conseil  fédéral  du  21 novembre  1990 
concernant  une  loi  fédérale  sur  la  protection  des  marques  et  des 
indications  de  provenance  [FF  1991  I  1],  p. 24 ;  GILLIÉRON,  op.  cit., 

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p. 109). Le caractère dynamique du marché et  son évolution exigent 
toutefois que le titulaire d'une marque adapte cette dernière (MEIER, op. 
cit., p. 60). C'est la raison pour laquelle l'art.  11 al. 2 LPM précise que 
l'usage d'une forme de la marque ne doit pas diverger essentiellement 
de la marque enregistrée.

Selon la doctrine et la jurisprudence, il  faut examiner si  le caractère 
distinctif  de  la  marque  est  affecté  dans  son  identité  pour  apprécier 
l'importance des modifications apportées à la marque enregistrée. Les 
divergences  ne  sont  pas  essentielles  lorsque  le  public  assimile  la 
marque utilisée à la marque enregistrée, bien qu'il puisse percevoir de 
minimes différences (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-576/2009 
du 25 juin 2009 consid. 8.2.2  et  les réf. cit.  Targin). Ainsi,  l'omission 
d'éléments secondaires ou la modernisation de l'écriture ne sont pas 
assimilées  à  des  modifications  substantielles  (arrêt  du  Tribunal 
administratif fédéral B-7439/2007 du 6 juillet 2007 consid. 4.1 Kinder ; 
sic! 2004 106 consid. 5 Seiko Rivoli ; LUCAS DAVID, in : Kommentar zum 
schweizerischen  Privatrecht,  Markenschutzgesetz/Muster-  und 
Modellgesetz, Bâle 1999, art. 11 n. marg. 14).

S'agissant  des  marques  figuratives  et  combinées,  la  forme  utilisée 
différera  souvent  de  celle  inscrite  au  registre.  De  telles  marques 
doivent  en  effet  évoluer,  suivre  les  goûts  et  les  attentes  des 
consommateurs afin de ne pas perdre leur attrait. Selon la doctrine et 
la jurisprudence, il convient ainsi de tolérer la suppression d'éléments 
secondaires,  par  exemple  des  éléments  graphiques  à  caractère 
ornemental.  Selon  le  Tribunal  fédéral,  l'emploi  de  l'élément  verbal 
d'une marque combinée ne suffit  pas  systématiquement  à maintenir 
les droits sur cette marque ; il  convient d'examiner les circonstances 
de chaque cas (ATF 130 III 267 consid. Tripp Trapp ; voir également : 
MEIER, op. cit., p. 72 s.).

Les marques inscrites avec une revendication de couleurs doivent être 
utilisées avec ces couleurs à moins que la couleur ne joue qu'un rôle  
secondaire pour le caractère distinctif  de la marque. S'agissant enfin 
des marques sans revendication  de couleur,  l'utilisation  de couleurs 
permet de maintenir l'usage de la marque, à moins que l'impression 
d'ensemble  produite  s'en  trouve  modifiée  (arrêt  du  Tribunal 
administratif fédéral B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 6.1 et les 
réf. cit.  Hirsch et  B-576/2009  du  25 juin  2009  consid. 8.2.2  et  8.2.3 
Targin).

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5.2.2 En  l'espèce,  la  marque  opposante  1  est,  dans  sa  forme 
enregistrée, une marque combinée composée d'éléments graphiques 
et  verbaux avec revendication  des couleurs rouge, grenat,  or,  noire, 
rouge carmin, bleue et jaune. L'élément graphique principal est formé 
d'un carré foncé traversé par une bande plus claire dont le centre est 
bombé.  Au  centre  de  cette  bande  plus  claire  est  disposé  l'élément 
verbal  "Jean  Marie  Farina". Au dessus de cet  élément  figurent  trois 
écussons.  Les  éléments  verbaux  "extra-vieille",  "Roger  &  Gallet"  et 
"Paris" se trouvent sous l'expression centrale "Jean Marie Farina". Une 
signature "Jean Marie Farina" est en outre disposée en biais entre les 
éléments verbaux "Jean Marie Farina" et "extra-vieille". Les éléments 
"Jean  Marie  Farina"  et  "Roger  &  Gallet"  sont  écrits  en  plus  grands 
caractères ; le "r" final de "Roger" et le "g" de "Gallet" sont enfin mis 
en évidence. Il ressort de ce qui précède que la marque opposante 1 
présente  une unité ; dans son ensemble,  elle  suggère une étiquette 
dont les éléments verbaux caractéristiques sont "Jean Marie Farina" et 
"Roger & Gallet".

Dans sa forme enregistrée,  la  marque opposante 2 est  une marque 
combinée formée d'éléments graphiques et  verbaux. Elle revendique 
les  couleurs  or,  rouge,  bleue,  jaune,  noire  et  blanche.  L'élément 
graphique se compose d'un rectangle dont  le  périmètre  est  délimité 
par  des  lignes  parallèles  formant  ainsi  son  cadre.  L'élément  verbal 
"Jean-Marie  Farina",  sous  forme  d'une  signature  très  légèrement 
inclinée sur la gauche, se trouve au centre du rectangle ; cet élément 
s'étend  sur  les  trois  quarts  environ  de  la  largeur  du  rectangle. Au-
dessus de cet élément figurent trois écussons sous lesquels est écrit  
"Eau de Cologne" en arc de cercle et en petits caractères. Sous "Jean-
Marie Farina"  figure  l'élément  verbal  "Roger  & Gallet"  en caractères 
gras ; les initiales "R" et "G" sont mises en évidence. L'élément "extra-
vieille"  est  écrit  en  petit  caractère  à  l'intérieur  de l'une des boucles 
terminant  la  signature.  Enfin,  l'élément  verbal  "Paris"  se  trouve  à 
l'angle inférieur gauche de la marque ; "France" est placé à son angle 
inférieur  droit.  A  l'instar  de  la  marque  opposante  1,  l'impression 
d'ensemble de la marque opposante 2 suggère une étiquette dont les 
éléments verbaux caractéristiques sont "Jean Marie Farina" et "Roger 
& Gallet".

Dans leur  forme utilisée,  les marques opposantes  ne se présentent 
plus sous forme d'étiquette. Un ruban bordeaux ou blanc à bord et à 
motifs  floraux  dorés  se  trouve  dans  la  partie  supérieure  des 

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emballages et  des  flacons  des produits  présentés  et  reproduits.  Un 
imposant disque bicolore blanc et or est placé au centre de ce ruban. 
L'élément verbal "Roger & Gallet" est inscrit en arc de cercle convexe 
dans la partie supérieure blanche du disque ; dans sa partie inférieure 
dorée figurent deux écussons ainsi que l'élément verbal "Paris". Une 
pastille  rouge  carmin  contenant  les  lettres  "R"  et  "G"  dorées  et  
entrelacées  est  disposée  au  centre  du  disque.  Sous  cet  élément, 
figurent trois écussons dorés et l'élément verbal "Jean Marie Farina" 
sous  forme  d'une  signature  en  caractères  blancs  ou  dorés.  Sur 
certains flacons d'Eau de Cologne et leur emballage (voir  : annexe 3 
de la pièce 5 jointe au recours),  l'indication "Eau de Cologne" figure 
sous les  trois  écussons ; la  signature  "Jean Marie  Farina"  en petits 
caractères  légèrement  inclinés  sur  la  gauche  se  trouve  sous  cette 
indication.

5.2.3 Les  marques  opposantes  1  et  2  ont  été  enregistrées 
respectivement  en 1978 et  en 1957 pour  des produits  cosmétiques, 
soit des produits appartenant au secteur de la mode. Ce marché étant  
particulièrement  dynamique  et  sensible  à  l'évolution  des  styles,  les 
titulaires  de marques adaptent  leurs  signes distinctifs  aux  nouvelles 
conditions  du  marché  (arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral 
B-1755/2007  du  14 février  2008  consid. 7.2  No  Name).  Cependant, 
même en tenant compte des conditions propres du marché de la mode 
et de ses conséquences sur les marques ainsi que de l'ancienneté des 
marques opposantes, on doit bien constater que le signe utilisé durant 
la  période  de  référence  est  sensiblement  distinct  des  marques 
opposantes  enregistrées. L'unité  créée  par  le  carré  ou  le  rectangle 
formant  des étiquettes  dans  les  marques  enregistrées  a  disparu  du 
signe  utilisé.  Dans  ce  dernier,  les  éléments  "Jean  Marie  Farina"  et 
"Roger  &  Gallet"  sont  en  effet  clairement  séparés,  faisant  penser, 
comme l'a relevé avec raison l'Institut fédéral, à deux signes distincts.  
Par ailleurs, alors qu'il occupait une place centrale et dominante dans 
les marques enregistrées,  l'élément "Jean Marie Farina"  passe pour 
un élément secondaire dans le signe utilisé à la différence de "Roger 
&  Gallet"  qui  retient  l'attention.  Les  lettres  utilisées  pour  l'élément 
"Roger & Gallet" sont plus grandes et davantage en évidence que les 
caractères  filiformes  de  "Jean  Marie  Farina".  De  surcroît,  l'élément 
graphique associé à "Roger & Gallet" attire manifestement l'attention 
du  consommateur,  eu  égard  à  sa  taille  et  à  la  combinaison  des 
couleurs  utilisées.  La  prééminence  de  "Roger  &  Gallet"  et  de  son 
élément graphique occulte ainsi l'élément verbal "Jean Marie Farina" 

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qui ne passe plus que pour un simple signe distinctif  d'une ligne de 
produits "Roger & Gallet". D'ailleurs, l'élément "Jean Marie Farina" est 
quasiment  invisible  lorsqu'il  est  apposé  sur  un  flacon  transparent  à 
contenu jaune doré comme de l'Eau de Cologne par exemple, voire 
même occulté par l'indication "Eau de Cologne".

Il appert de ce qui précède que le consommateur moyen destinataire 
des produits en cause ne peut assimiler le signe utilisé aux marques 
opposantes  figurant  au  registre.  Le  signe  utilisé  diverge  donc 
essentiellement des marques enregistrées, en ce sens que, bien que 
les  éléments  qui  le  constituent  sont  repris  dans  le  signe  utilisé,  le 
coeur distinctif des marques opposantes, à savoir "Jean Marie Farina" 
et "Roger & Gallet", est clairement et fortement transformé. L'utilisation 
de  ce  signe  ne  peut  donc  être  assimilée  à  l'usage  des  marques 
opposantes (cf. art. 11 al. 2 LPM) (voir dans le même sens : ATF 130 
III 267 consid. 2.4 Tripp Trapp). Dans ces conditions, dites marques ne 
sont pas protégées (a contrario : art. 11 al. 1 LPM). Partant, le recours 
formé  par  Roger  &  Gallet  doit  être  rejeté  pour  ce  motif  déjà.  En 
conséquence, la question de savoir si les preuves d'usage versées par 
la recourante dans le cadre de l'ensemble de la présente procédure 
rendent  vraisemblable  un  usage  commercial  sérieux  en  Suisse  des 
marques  opposantes  durant  la  période  de  référence  peut  rester 
ouverte. Il en va de même de celle de déterminer s'il est vraisemblable 
que les marques opposantes ont été utilisées par la recourante ou par 
des tiers avec son consentement.

6.

6.1 Les frais  de procédure comprenant  l'émolument  judiciaire  et  les 
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art.  63 al. 1 
PA et  1  al.  1  du règlement  du 21 février  2008 concernant  les  frais, 
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, 
RS 173.320.2]). L'émolument  judiciaire est  calculé  en fonction  de la 
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon 
de procéder des parties et de leur situation financière (art.  2 al. 1 et 4 
FITAF).

Dans les  procédures  de recours  en matière  d'opposition,  il  y  a  lieu 
d'évaluer  l'intérêt  de  l'opposant  à  la  radiation  de  la  marque, 
respectivement  l'intérêt  du  défendeur  au  maintien  de  la  marque 
attaquée.  Toutefois,  le  fait  d'exiger  dans  chaque  cas  les  preuves 

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concrètes  de  ces  dépenses  irait  trop  loin  et  pourrait  avoir  un  effet  
dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure 
de  première  instance.  Faute  d'autres  pièces  pertinentes  quant  à  la 
valeur  litigieuse,  l'ampleur  du  litige  doit  être  fixée  selon  les  valeurs  
empiriques,  soit  entre  Fr. 50'000.-  et  Fr. 100'000.-  (ATF 133  III  490 
consid. 3.3).

Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés 
à  Fr. 4'000.-  et  mis  à  la  charge de la  recourante  qui  succombe. Ce 
montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'000.- versée par 
la recourante le 23 février 2010.

6.2 L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art.  64 
al. 1  PA  et  7  al. 1  FITAF).  Les  dépens  comprennent  les  frais  de 
représentation  et  les éventuels  autres frais  nécessaires  de la  partie 
(art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les 
honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en 
fonction du temps nécessaire à  la  défense de la  partie  représentée 
(art. 10 al. 1 FITAF).

En  l'espèce,  l'intimé  n'a  pas  produit  de  note  d'honoraires.  Une 
indemnité  de  Fr. 3'000.-  (TVA comprise)  lui  est  ainsi  équitablement 
allouée à titre de dépens et mise à la charge de la recourante (art.  14 
al. 2 FITAF).

7.
Le présent arrêt  est  définitif  (art. 73 de la loi  du 17 juin 2005 sur le 
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les  frais  de  procédure,  d'un  montant  de  Fr. 4'000.-,  sont  mis  à  la 
charge de la  recourante. Ce montant  est  compensé par l'avance de 
frais déjà versée de Fr. 4'000.-.

3.
Un montant de Fr. 3'000.- (TVA comprise) est alloué à l'intimé à titre 
de dépens et mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est adressé : 

- à la recourante (Recommandé ; annexe : actes en retour)
- à l'intimé (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. d'opposition nos 10'090 et 10'091  ; 

Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Maitre Olivier Veluz

Expédition : 29 avril 2010

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