# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 5e064b8e-f5f5-50fd-b24d-0722035f0894
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2017-09-13
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 13.09.2017 B-362/2016
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-362-2016_2017-09-13.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-362/2016 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  1 3 .  S e p t e m b e r  2 0 1 7  

Besetzung 
 Richter Marc Steiner (Vorsitz), 

Richter David Aschmann, Richter Daniel Willisegger,    

Gerichtsschreiberin Sabine Büttler. 
 

 
 

Parteien 
 BODEGAS CONDANDA DE HAZA S.L.,  

Cazo, 21, ES-47315 Pesquera de Duero,   

vertreten durch Patentanwaltsbureau Jean Hunziker AG, 

Schwäntenmos 14, 8126 Zumikon,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

St. Jakobskellerei Schuler & Cie AG Schwyz,  

ehemals Johann Jakob Castell & Cie,  

Franzosenstrasse 14, 6423 Seewen SZ,   

vertreten durch Weinmann Zimmerli AG,  

Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich,  

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 
 

 
 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 14088 –  

CH-Nr. 450'249 DOÑA ESPERANZA /  

CH-Nr. 665'640 ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA. 

 

B-362/2016 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Die Schweizer Wortmarke Nr. 665'640 "ALEJANDRO FERNANDEZ, 

ESPERANZA" der Bodegas Condanda de Haza S.L. wurde am 3. Novem-

ber 2014 im schweizerischen Markenregister eingetragen sowie in Swiss-

reg publiziert. Sie beansprucht Markenschutz im Zusammenhang mit den 

Waren "Weine" in Klasse 33.  

B.  

Gegen diese Eintragung erhob die St. Jakobskellerei Schuler & Cie AG 

Schwyz beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfol-

gend: Vorinstanz) am 3. Februar 2015 Widerspruch. Sie stützte sich dabei 

auf ihre am 23. März 1998 im Schweizerischen Markenregister eingetra-

gene Marke Nr. 450'249 "DOÑA ESPERANZA", welche für "Weine" in 

Klasse 33 hinterlegt wurde. Zur Begründung des Widerspruchs führte die 

Widersprechende im Wesentlichen aus, dass die angefochtene Marke 

durch die Übernahme des weiblichen Vornamens "Esperanza" mindestens 

eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffe.  

C.  

Nachdem die Widerspruchsgegnerin mit Schreiben vom 9. April 2015 ihre 

Widerspruchsantwort einreichte und auf Abweisung des Widerspruchs 

schloss, wurde der Schriftenwechsel im Widerspruchsverfahren mit Verfü-

gung vom 16. April 2015 geschlossen.  

D.  

Am 30. November 2015 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut. Sie be-

jahte das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr aufgrund der identischen 

Waren und der Übernahme des Begriffs "Esperenza". Angesichts der Wa-

renidentität, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Auf-

grund der durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer würden die 

vorhandenen Unterschiede nicht ausreichen, um eine Verwechslungsge-

fahr vollständig zu bannen.  

E.  

Gegen diese Verfügung erhob die Widerspruchsgegnerin (nachfolgend: 

Beschwerdeführerin) am 18. Januar 2016 Beschwerde beim Bundesver-

waltungsgericht und beantragte, der Widerspruch sei unter Aufhebung der 

angefochtenen Verfügung sowie unter Kostenfolge zu Lasten der Be-

schwerdegegnerin abzuweisen.  

B-362/2016 

Seite 3 

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus, die 

angefochtene Marke enthalte mit "Alejandro Fernandez" einen sich stark 

von der Widerspruchsmarke unterscheidenden Zusatz, welcher eine Ver-

wechslungsgefahr banne. Der Name dieses bekannten Winzers werde als 

Kern der angefochtenen Marke erkannt und diene der Unterscheidung. Die 

Widerspruchsmarke sei von der angefochtenen Marke nicht übernommen 

worden, da das die Widerspruchsmarke charakterisierende Element 

"Doña" im angefochtenen Zeichen fehle. Der Widerspruch sei bereits bei 

der Frage der Zeichenähnlichkeit, welche nicht vorliege, zu verneinen.  

Ausserdem machte die Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von 

Fr. 2'000.– geltend.  

F.  

Unter Einreichung aller Vorakten teilte die Vorinstanz am 14. März 2016 in 

einem Schreiben mit, dass sie auf die Einreichung einer Vernehmlassung 

verzichte und die kostenfällige Abweisung der Beschwerde beantrage. 

G.  

Mit Beschwerdeantwort vom 14. April 2016 beantragte die Beschwerde-

gegnerin innert zweifach erstreckter Frist die kostenfällige Abweisung der 

Beschwerde. Sich auf die Argumentation der Vorinstanz stützend bejahte 

sie eine Zeichenähnlichkeit sowie das Bestehen einer Verwechslungsge-

fahr.  

H.  

Mit Replik vom 19. Mai 2016 hielt die Beschwerdeführerin ihre Rechtsbe-

gehren aufrecht. Sie stellte namentlich fest, dass der mit der Widerspruchs-

marke gekennzeichnete Wein anders als jener der Beschwerdegegnerin 

zum unteren Preissegment gehöre und Verwechslungen zwischen den 

Marken damit aufgrund der unterschiedlichen Preisgestaltungen beider 

Weine faktisch ausgeschlossen seien.  

I.  

Mit Schreiben vom 21. Juni 2016 ersuchte die Beschwerdegegnerin implizit 

um Sistierung des Beschwerdeverfahrens, da sich die Parteien in ausser-

gerichtlichen Vergleichsverhandlungen befinden würden. Im Einverständ-

nis mit den beteiligten Parteien wurde das Beschwerdeverfahren bis zum 

23. September 2016 sistiert. Die Sistierung des Verfahrens wurde mit Ver-

fügung vom 25. Oktober 2016 wieder aufgehoben und der Beschwerde-

gegnerin erneut Frist zur Einreichung einer Duplik angesetzt. 

B-362/2016 

Seite 4 

J.  

Innert erstreckter Frist hielt die Beschwerdegegnerin in ihrer Duplik vom 

29. Dezember 2016 an ihrem mit Beschwerdeantwort vom 14. April 2016 

gestellten Rechtsbegehren fest. 

K.  

Mit Verfügung vom 3. Januar 2017 stellte das Bundesverwaltungsgericht 

fest, dass der Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren ohne anders lau-

tende Anträge geschlossen werden könne.  

L.  

Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen 

Parteiverhandlung verzichtet. 

M.  

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Ak-

ten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen ein-

gegangen. 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden 

gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig 

(Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 

2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen 

Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-

zember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvor-

schuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwer-

deführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und be-

schwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutre-

ten. 

2.  

2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 

vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur 

Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unter-

nehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Re-

gister und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. 

MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke 

B-362/2016 

Seite 5 

zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie bean-

sprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 

MSchG).  

2.2 Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke 

gegen eine jüngere Marke innerhalb von drei Monaten nach der Veröffent-

lichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Vorlie-

gend erfolgte der am 3. Februar 2015 von der älteren Marke 

CH-Nr. 450'249 DOÑA ESPERANZA erhobene Widerspruch frist- und 

formgerecht (vgl. Art. 31 MSchG und Art. 20 MSchV). 

3.  

3.1 Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz 

ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder 

gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich da-

raus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungs-

gefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des 

Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks", BGE 119 II 473 E. 2d 

"Radion/Radiomat"; Urteile des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 

E. 2.1 "Fructa/Fructaid", B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 

"Focus/Pure Focus", B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 "Aromata/

Aromathera"; siehe auch EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von 

Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-

bewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: MARBACH, SIWR III/1], 

N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten 

Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht 

eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso hö-

here Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleis-

tungen sind, und umgekehrt (MATTHIAS STÄDELI / SIMONE BRAUCHBAR 

BIRKHÄUSER, in: David / Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz / Wappen-

schutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).  

3.2 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 

MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnun-

gen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner 

Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas"). 

Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu verglei-

chenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechs-

lungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise 

die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftli-

che Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide 

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Seite 6 

gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mit-

telbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a "Orfina/Orfina", 

BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas", Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 

vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]", in: sic! 2002 S. 99, BGE 

122 III 382 ff. "Kamillosan").  

3.3 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall 

der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder 

Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, 

da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu berück-

sichtigen (STÄDELI / BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 160 ff.; 

GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz 

[MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46; siehe auch CHRISTOPH WILLI, Marken-

schutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Be-

rücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 

2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlich-

keitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher 

schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheid-

barkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des BVGer 

B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 "R Rothmans [fig.]/Roseman 

Crown Agencies KING SIZE [fig.]", B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 

E. 3.3 "monari c./ANNA MOLINARI"). Als schwach gelten insbesondere 

Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des all-

gemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/

Pernadol", Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/

Aromathera"). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund 

ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchge-

setzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan", mit Hinweisen; Urteil des 

Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; 

MARBACH, SIWR III/1, N. 979 mit Hinweis auf Urteil des BVGer 

B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 "Converse All Stars [fig.]/Army 

tex [fig.]" und Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum 

[RKGE] vom 26. Oktober 2006 E. 7 "Red Bull [fig.]; Red/Red Devil", in: sic! 

2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht auf-

grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hinter-

grund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des BVGer 

B-6046/2008 vom 3. November 2010 "R Rothmans [fig]/Roseman Crown 

Agencies KING SIZE [fig.]"). 

 

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Seite 7 

4.  

In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im 

Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Ver-

kehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangs-

punkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der 

älteren Marke (RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im 

schweizerischen Markenrecht, 2015, S. 145 f.; JOLLER, a.a.O., Art. 3 

N. 51). Die Widersprechende stützt ihren Widerspruch auf die in Klasse 33 

beanspruchten Waren "Weine". Diese Waren richten sich sowohl an End-

abnehmer (ab 16 Jahren; vgl. Art. 11 Abs. 1 der Lebensmittel- und Ge-

brauchsgegenständeverordnung vom 23. November 2005 [LGV, 

SR 817.02]) als auch an Personen, welche sie für Dritte aus beruflichen 

(namentlich Zwischenhändler sowie Fachpersonen des Wein- und Geträn-

kehandels bzw. der Gastronomie) oder auch privaten Gründen einkaufen 

(Urteil des BVGer B-159/2014 vom 7. Oktober 2016 E. 4.2.2 mit Hinweisen 

"Belvedere/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]"). Während die Fachkreise 

sowie informierte Endabnehmer Weine durchaus mit erhöhter Aufmerk-

samkeit erwerben, wird das breite Publikum die Waren mit normaler Auf-

merksamkeit erwerben (Urteil des BVGer B-159/2014 vom 7. Oktober 

2016 E. 4.2.4 mit Hinweisen "Belvedere/CA'BELVEDERE AMARONE 

[fig.]"; SCHLOSSER/MARADAN, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intel-

lectuelle, Commentaire romand, 2013 [hernach : CR PI], Art. 3 LPM N. 38). 

5.  

Zur Gleichartigkeit der beanspruchten Waren ist festzustellen, dass diese 

unbestrittenermassen identisch sind, nämlich "Weine" in Klasse 33.  

6.  

Im Folgenden ist die Zeichenähnlichkeit unter den Aspekten Schriftbild, 

Klang und Sinngehalt zu beurteilen. 

6.1  

6.1.1 Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist 

der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrs-

kreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenver-

gleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer 

B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista" mit Hinwei-

sen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksich-

tigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel 

nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzu-

stellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren 

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(Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 "O [fig.]", in: sic! 2006 

S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Ver-

schwommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesent-

lich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenele-

mente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a "Kamillosan"). Schwache oder 

gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der 

Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (MARBACH, SIWR 

III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan"; WILLI, 

a.a.O., Art. 3 N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und in-

wieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungs-

schwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das 

Urteil des BVGer B-1085/2008 vom 13. November 2008 "Red Bull/Stier-

bräu"). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenele-

mente ist zulässig (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 

II 400 "Eden Club"). 

6.1.2 Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild 

und Sinngehalt geprägt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 140; MARBACH, SIWR 

II/1, N. 872 ff.). Während der Wortklang insbesondere vom Silbenmass, der 

Aussprachekadenz und dem Aufeinanderfolgen der Vokale geprägt wird, 

ist das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten 

der Buchstaben gekennzeichnet (BGE 122 III 382 S. 388 E. 5a "Kamil-

losan"; BGE 121 III 377 S. 379 E. 2b "Boss/Boks"; Urteil des BVGer 

B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 5 "DERMOXANE/DERMASAN").  

6.2 Im vorliegenden Fall stehen sich die zwei Wortmarken "DOÑA ESPE-

RANZA" und "ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA" gegenüber. 

Beide Marken sind in Spanisch geschrieben und stimmen einzig im jeweils 

letzten Zeichenelement, dem Begriff "ESPERANZA", überein. Im Übrigen 

unterscheiden sich die zwei Marken allerdings. Während die Wider-

spruchsmarke aus zwei Wörtern besteht, setzt sich die angefochtene 

Marke aus drei Wörtern zusammen. Die Vokalfolge der Widerspruchs-

marke lautet "O-A-E-E-A-A", jene der angefochtenen Marke "A-E-A-O-E-

A-E-E-E-A-A". Weiter stehen sich die Konsonantenfolgen "D-Ñ-S-P-R-N-

Z" und "L-J-N-D-R-F-R-N-N-D-Z-S-P-R-N-Z" gegenüber. Deutlich unter-

scheiden sich die zwei Marken auch in Bezug auf die Buchstabenanzahl: 

Während die Widerspruchsmarke aus 13 Buchstaben besteht, hat die an-

gefochtene Marke das Doppelte, nämlich 27 Buchstaben. Trotz bestehen-

den Unterschiede liegt aufgrund der Übereinstimmung im letzten Zeichen-

bestandteil "Esperanza" eine schriftbildliche Zeichenähnlichkeit vor.  

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Seite 9 

6.3 Die sich gegenüberstehenden Zeichen sind "Doña Esperanza" und 

"Alejandro Fernandez, Esperanza" sind schliesslich auch auf ihre Ähnlich-

keit im Sinngehalt hin zu beurteilen. Dabei ist grundsätzlich auf die Lan-

dessprachen abzustellen (Urteile des BVGer B-3000/2015 vom 14. De-

zember 2016 E. 3.3 "Affiliated Managers Group", B-1615/2014 vom 

23. März 2016 E. 6.2 "Gridstream AIM/aim [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 

N. 171). Ist ein anderssprachiger Begriff bzw. dessen Sinngehalt für den 

relevanten Verkehrskreis – sei es auch nur in einem Sprachraum – jedoch 

verständlich, so sind auch weitere Sprachen zu berücksichtigen (Urteile 

des BVGer B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 6.2 "Gridstream AIM/aim 

[fig.]" sowie mutatis mutandis BVGer B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 

E. 2.6 "terroir [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 64 f., 155 und 171).  

6.3.1 Obschon es sich beim übereinstimmenden spanischen Zeichenbe-

standteil "ESPERANZA" nicht um einen Begriff einer Landessprache han-

delt, ist dieser hinreichend nahe an den gleichbedeutenden landessprach-

lichen Wörtern "espérance" (Eintrag zu "espérance" in: LAROUSSE, 

Dictionnaire de français, <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-

monolingue>) sowie "speranza" (Eintrag zu "speranza" in: Dizionario di 

Italiano Garzanti, <http://www.garzantilinguistica.it/>), sodass zumindest 

die französisch- und italienischsprechenden Abnehmer keine Mühe haben 

werden, den Begriff im Sinne von "Hoffnung" zu verstehen. Dass es sich 

des Weiteren auch um einen weiblichen Vornamen handelt, wird dem 

schweizerischen Abnehmer gerade im Zusammenhang mit der Anrede 

"Doña" klar (vgl. E. 6.3.2 hiernach). Die Vorinstanz führt dazu zutreffend 

aus, dass der Begriff „Esperanza“ weder Eigenschaften von Weinen be-

schreibt noch einen Qualitätshinweis darstellt (vgl. angefochtene Verfü-

gung, S. 4).  

6.3.2 Die Widerspruchsmarke führt als weiteres Wortelement den Begriff 

"Doña" auf. Dieses Substantiv wird auch im deutschsprachigen Raum –

gerade im Zusammenhang mit einem weiblichen Vornamen – ohne weite-

res als die spanische Bezeichnung für Frau verstanden (vgl. Eintrag zu 

"doña" in: DUDEN ONLINE, Deutsches Wörterbuch, abrufbar unter: 

<http://www.duden.de>). Für italophone Abnehmer drängt sich dieses Ver-

ständnis bereits aufgrund seiner Ähnlichkeit zur italienischen Bezeichnung 

"donna", welche im Zusammenhang mit einem weiblichen Vornamen eben-

falls "Frau" bedeutet, auf (Eintrag zu "donna" in: Dizionario di Italiano 

Garzanti, <http://www.garzantilinguistica.it/>). Entsprechend wird die Wi-

derspruchsmarke in der Schweiz ohne Gedankenaufwand im Sinne von 

"Frau Esperanza" verstanden. Dieser Sinngehalt wirkt in Verbindung mit 

der beanspruchten Ware "Wein" fantasiehaft bzw. unbestimmt.  

B-362/2016 

Seite 10 

6.3.3 In der angefochtenen Marke steht dem Begriff "Esperanza", getrennt 

durch ein Komma, der männliche Name "Alejandro Fernandez" vor. 

Alejandro ist ein männlicher Vorname (vgl. 77 Einträge zu "Alejandro" in: 

<www.tel.search.ch> [jeweils unter "Private" gesucht]), Fernandez ein 

selbst in der Schweiz häufig vorkommender spanischer Familienname 

(vgl. 1181 Einträge zu "Fernandez" in: <www.tel.search.ch> [jeweils unter 

"Private" gesucht]). Damit setzt sich die angefochtene Marke aus dem spa-

nischen, männlichen Namen "Alejandro Fernandez" sowie dem spani-

schen Begriff für Hoffnung bzw. dem weiblichen Vornamen "Esperanza" 

zusammen. Durch die Verwendung eines Kommas zwischen dem männli-

chen Namen und dem weiblichen Begriff "Esperanza", werden die zwei 

Elemente sinngehaltlich und visuell getrennt. Mangels Präzisierung – wie 

z.B. Doña – bleibt der Begriff "Esperanza" im angefochtenen Zeichen in 

seiner Bedeutung vage. Gleich wie die Widerspruchsmarke wirkt dieser 

Sinngehalt im Zusammenhang mit "Wein" fantasiehaft bzw. unbestimmt.  

6.3.4 Folglich ist festzustellen, dass die Sinngehalte beider Zeichen nicht 

übereinstimmen. Während in der Widerspruchsmarke das Zeichenelement 

"Doña" klarstellt, dass dem Begriff "Esperanza" die Bedeutung des weibli-

chen Vornamens zukommt, fehlt der angefochtenen Marke ein solch klares 

Verständnis. Jedenfalls wird dem Abnehmer nicht sofort und ohne Gedan-

kenaufwand klar, ob es sich in der angefochtenen Marke bei "Esperanza" 

um den Vornamen – und damit eine weitere Person – oder die Bezeich-

nung für "Hoffnung" handelt. Dies ändert sich auch nicht, wenn man den 

Begriff in Zusammenhang mit den beanspruchten Weinen setzt: Mangels 

eines Bezugs zu den Waren steht ohne Präzisierung keine der Bedeutun-

gen deutlich im Vordergrund. Folglich stehen sich die deutlich unterschied-

lichen Sinngehalte "Frau Esperanza" und "Alejandro Fernandez, Espe-

ranza" gegenüber.  

6.4 Es trifft somit zu, dass die angefochtene Marke immerhin den Begriff 

"Esperanza" und damit die Zeichenendung vollkommen übernimmt, wes-

halb eine Zeichenähnlichkeit zumindest im Gesamteindruck zu bejahen ist 

(Urteil des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 6.6 "INTEL INSIDE, 

intel inside [fig.]/GALDAT INSIDE").  

7.  

Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr in einer wertenden Gesamtbe-

trachtung unter Berücksichtigung des Aufmerksamkeitsgrades der mass-

geblichen Verkehrskreise und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-

marke zu beurteilen. 

B-362/2016 

Seite 11 

7.1 Der Schutzumfang des älteren Zeichens bestimmt sich nach dessen 

Kennzeichnungskraft (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan"). Im 

Zusammenhang mit den beanspruchten Waren kommt der Widerspruchs-

marke "Doña Esperanza" kein beschreibender Sinngehalt zu. Entspre-

chend ist der Widerspruchsmarke ein durchschnittlicher Kennzeichnungs-

grad und damit ein durchschnittlicher Schutzumfang zuzuerkennen (Urteil 

des BVGer B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 8.1 "Jean Leon/Don Leone 

[fig.]"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 45).  

7.2 In casu liegen eine Warenidentität und eine Zeichenähnlichkeit vor. 

Zwar gilt der Grundsatz, dass je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen 

der sich gegenüberstehenden Zeichen sind, desto strengere Anforderun-

gen an den Zeichenabstand zu stellen sind, um die Verwechslungsgefahr 

auszuschliessen (BGE 128 III 96 E. 2c "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appen-

zeller [fig.]"). Allerdings führen Warenidentität und Zeichenähnlichkeit nicht 

zwingend zu einer rechtserheblichen Verwechslungsgefahr (Urteil des 

BVGer B-7106/2014 vom 24. April 2017 E. 7.4 "F1 [fig.]/FiOne [fig.]"). 

Ebenso wenig kann allein aus der Tatsache, dass beide Marken in einem 

Bestandteil übereinstimmen, zwingend geschlossen werden, es liege eine 

Verwechslungsgefahr vor (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 

N. 43).  

7.3 Auch wenn die angefochtene Marke den Bestandteil "Esperanza" der 

Widerspruchsmarke übernimmt, bestehen – insbesondere in Bezug auf 

den Klang sowie den Sinngehalt – deutliche Unterschiede zwischen den 

Marken (vgl. E. 6.2 f.). So setzt sich die Widerspruchsmarke aus der weib-

lichen Anrede und damit dem Vornamen Esperanza zusammen, während 

in der angefochtenen Marke der männliche Name "Alejandro Fernandez", 

getrennt durch ein Komma, vom Substantiv "Esperanza" gefolgt wird. Ein-

zig in der Widerspruchsmarke ist ohne Gedankenaufwand aufgrund der 

weiblichen Anrede "Doña" klargestellt, dass der Begriff "Esperanza" als 

weiblicher Vorname zu verstehen ist. Auf diese Weise wird die Wider-

spruchsmarke auch als Einheit gelesen. Dieses klare Verständnis und 

diese Einheit bezüglich des Begriffs "Esperanza" fehlen der angefochtenen 

Marke. Gerade weil dem Begriff "Esperanza" ein in sich geschlossener 

männliche Name vorangestellt ist, wird der Begriff dort eher als Zusatz ver-

standen. Dabei kann offengelassen werden, inwiefern der in der angefoch-

tenen Marke verwendete Name "Alejandro Fernandez" ein – wie die Be-

schwerdeführerin angibt (Beschwerde, S. 12, Rz. 38) – unter Weinkonsu-

menten bekannter spanischer Winzer sei. Es ist der Beschwerdeführerin 

jedenfalls zuzustimmen, dass dieser Name in der angefochtenen Marke 

B-362/2016 

Seite 12 

als deren Kern erkannt wird (Beschwerde, S. 12 f., Rz. 38). Damit unter-

scheidet sich der Zeichenanfang bzw. der Kern der angefochtenen Marke, 

"Alejandro Fernandez", deutlich vom Anfang der Widerspruchsmarke 

bzw. der Widerspruchsmarke überhaupt, sodass die Abnehmer in der an-

gefochtenen Marke "Alejandro Fernandez, Esperanza" trotz Übernahme 

des Begriffs "Esperanza" keine Verbindung zur Widerspruchsmarke erken-

nen. Der Kern der angefochtenen Marke ist deutlich unterscheidbar von 

der Widerspruchsmarke und das übernommene Zeichenelement erscheint 

in der angefochtenen Marke unbestimmt und dermassen als Zusatz, dass 

keine wirtschaftlichen Verbindungen zwischen diesen Marken vermutet 

würden. In diesem Zusammenhang ist im Übrigen – entgegen der Ansicht 

der Beschwerdeführerin (Replik, S. 4) – unbeachtlich zu welchen Preisen 

die derart gekennzeichneten Weinen angeboten werden (JOLLER, a.a.O., 

Art. 3 N. 124). Es erscheint daher nicht als wahrscheinlich, dass die Ver-

kehrskreise, welche die beanspruchten Weine zumindest mit einem nor-

malen Aufmerksamkeitsgrad erwerben (vgl. E. 4 hiervor), die Marken 

"Doña Esperanza" und "Alejandro Fernandez, Esperanza" mittelbar oder 

gar unmittelbar verwechseln (Urteil des BVGer B-3824/2015 vom 17. Mai 

2017 E. 11.3.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]").  

8.  

Im Ergebnis ergibt sich somit, dass dem Rechtsbegehren der Beschwer-

deführerin stattzugeben und die Beschwerde gutzuheissen ist. Soweit er 

die Gutheissung des Widerspruchs und den Widerruf der Eintragung der 

angefochtenen Marke sowie die Kostenfolge vorsieht, ist der angefochtene 

Entscheid der Vorinstanz vom 30. November 2015 aufzuheben und die 

Eintragung der Marke Nr. 665'640 "ALEJANDRO FERNANDEZ, 

ESPERANZA" im schweizerischen Register zu bestätigen. 

9.  

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- 

und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 

VwVG). 

9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, 

Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen 

(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 

2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-

gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-

verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), 

wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Wi-

B-362/2016 

Seite 13 

dersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgeg-

nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es 

würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen 

Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür 

im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher 

unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– 

und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinen-

fuss" mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden 

Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kos-

ten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen und der Be-

schwerdegegnerin aufzuerlegen. Der von der Beschwerdeführerin in die-

ser Höhe geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten. 

9.2 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. 

Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie 

aber nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsie-

gend zu gelten. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf 

Fr. 800.– festgelegt und von der Beschwerdegegnerin vorgeleistet. Die Wi-

derspruchsgebühr verbleibt gemäss der Ziffer 2 des angefochtenen Ent-

scheids der Vorinstanz. Indessen sind der unterliegenden Beschwerdegeg-

nerin die Kosten für das erstinstanzliche Verfahren aufzuerlegen und die 

Beschwerdeführerin hat ihr diese nicht zu ersetzen. 

9.3  

9.3.1 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine 

Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des 

Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbin-

dung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten 

der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei 

(Art. 8 VGKE).  

9.3.2 Die Partei, welche Anspruch auf eine Parteientschädigung erhebt, 

hat dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzu-

reichen (Art. 14 Abs. 1 VGKE). An den Detaillierungsgrad sind zwecks 

Überprüfbarkeit der Notwendigkeit gewisse Anforderungen zu stellen. So 

hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu sein, welche Arbeiten durch-

geführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet 

hat, sondern auch wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzel-

nen Arbeiten verteilt (ANDRE MOSER ET AL., Prozessieren vor Bundesver-

waltungsgericht, Basel 2013, 2. Auflage, S. 271, Rz. 4.85). Vorliegend hat 

B-362/2016 

Seite 14 

die obsiegende Beschwerdeführerin ihrer Beschwerde keine Kostennote 

beigelegt, sondern pauschal eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– be-

antragt (Beschwerde, S. 14, Rz. 45). Aus dem vom Vertreter der Be-

schwerdeführerin gemachten Antrag geht einzig hervor, dass er den ge-

nannten Betrag für die Beratung seiner Mandantin sowie die Vorbereitung 

und Einreichung der Beschwerde geltend macht. Weder führt er einen 

Stundenansatz auf, noch belegt er einen Aufwand. Einen solchen pauscha-

len Antrag auf Parteientschädigung entspricht nicht den Anforderungen an 

eine detaillierte Kostennote gemäss Art. 14 Abs. 1 VGKE (Urteile des 

BVGer B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 14.2.1 "Jean Leon/Don Leone 

[fig.]", B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 8.3 "CARPE DIEM/carpe 

noctem"). Damit liegt keine Kostennote vor, weshalb das Gericht die Par-

teientschädigung auf Grund der Akten festzulegen hat (Art. 14 Abs. 2 zwei-

ter Satz VGKE). Im Beschwerdeverfahren wurde zwar ein doppelter Schrif-

tenwechsel geführt, doch hat die Beschwerdeführerin in ihrer Replik im We-

sentlichen ihre Argumentation aufrechterhalten. Damit erscheint eine Par-

teientschädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 2'700.– 

als angemessen.  

9.4 Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die 

Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der un-

terliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz sprach für das erstinstanzli-

che Verfahren der Beschwerdegegnerin eine Entschädigung in der Höhe 

von Fr. 1'000.– zu. Angesichts des Verfahrensausgangs ist diese Regelung 

umzukehren. Entsprechend ist die Parteientschädigung für das erstin-

stanzliche Verfahren zwar auf Fr. 1'000.– zu belassen, aber der Beschwer-

deführerin zulasten der Beschwerdegegnerin zuzusprechen.  

10.  

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Ver-

fügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, 

SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft. 

  

B-362/2016 

Seite 15 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

1.1 Die Beschwerde wird gutgeheissen.  

1.2 Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 30. November 2015 im Wi-

derspruchsverfahren Nr. 14088 wird dahingehend abgeändert, dass der 

Widerspruch vollumfänglich abgewiesen wird.  

1.3 Ziffer 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 30. November 2015 im Wi-

derspruchsverfahren Nr. 14088 wird aufgehoben.  

2.  

2.1 Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'500.– werden der 

Beschwerdegegnerin auferlegt. Sie hat diese innert 30 Tagen ab Eröffnung 

dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 

2.2 Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von 

Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 

2.3 Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens in der Höhe von Fr. 800.– 

werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und der von ihr bereits in dieser 

Höhe geleisteten Widerspruchsgebühr entnommen.  

3.  

3.1 Der Beschwerdeführerin wird für das vorliegende Beschwerdeverfah-

ren zulasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von 

Fr. 2'700.– zugesprochen. 

3.2 Ziffer 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 30. November 2015 im Wi-

derspruchsverfahren Nr. 14088 wird dahingehend abgeändert, dass die 

Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin als Parteientschädigung für 

das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 1'000.– zu entschädigen hat.  

  

B-362/2016 

Seite 16 

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: 

Beschwerdebeilagen zurück und Rückerstattungsformular) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beilagen zurück 

und Einzahlungsschein) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. W14088; Einschreiben; Beilagen: Vorakten 

zurück) 

 

 

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: 

 

 

  

Marc Steiner Sabine Büttler 

 

 

Versand: 19. September 2017