# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** c2bdc15d-7d34-5b10-a2e0-36785992c5d5
**Source:** Bundesgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2021-12-15
**Language:** de
**Title:** Bundespatentgericht 15.12.2021 S2021_005
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BPatG/CH_PATG_001_S2021-005_2021-12-15.pdf

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l  f é d é r a l  d e s  b r ev e t s  

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  d e i  b r e v e t t i  

T r i b u n a l  f e d e r a l  d a  p a t en t a s  

F e d e r a l  P a t e n t  C o u r t  

 

 

 

 S2021_005 

  U r t e i l  v o m  1 5 .  D e z e m b e r  2 0 2 1   

Besetzung  Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), 
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dipl. Chem.-Ing. ETH Marco Zardi, 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 
 

   
Verfahrensbeteiligte  Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess und 
Rechtsanwältin MLaw Angelika Murer, Homburger AG,  
Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, patentanwalt-
lich vertreten durch Chris Hoggett und / oder Joe Abdalla, 
Carpmaels & Ransford, One Southampton Row, WC1B 5HA 
London, Grossbritannien 
 
Klägerin 
 

  gegen 

  Mepha Pharma AG, Kirschgartenstr. 14, 4051 Basel,  

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, TIMES 
Attorneys, Feldeggstrasse 12, 8024 Zürich, patentanwaltlich 
beraten durch Dr. Andreas Welch, Hepp Wenger Ryffel, 
Friedtalweg 5, 9599 WiI 
 
Beklagte 
 

Gegenstand  Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen;  
Deferasirox 

 

 
 

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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

Prozessgeschichte 

1.  
Am 11. August 2021 reichte die Klägerin ein Gesuch um Erlass vorsorgli-
cher Massnahmen ein mit folgenden Rechtsbegehren: 

«1.  As a precautionary measure, the Defendant is to be prohibited under the 
threat of a fine of CHF 1,000 for each day of non-compliance pursuant to Art. 
343 para. 1 lit. c CPC, but at least CHF 5,000 pursuant to Art. 343 para. 1 lit. 
b CPC, as well as the punishment of its organs pursuant to Art. 292 of the 
Swiss Penal Code with a fine in the event of non-compliance, from manufac-
turing, importing into Switzerland and Liechtenstein, exporting from Switzer-
land and Liechtenstein, offering in Switzerland and Liechtenstein, selling in 
Switzerland and Liechtenstein, otherwise putting in circulation in Switzerland 
and Liechtenstein, storing in Switzerland and Liechtenstein, advertising, using 
or possessing in Switzerland and Liechtenstein, the medicament Deferasirox 
Mepha® (Swissmedic marketing authorization no. 67678) or assisting in any 
such act. 

2.a)  Subsidiarily to Prayer for Relief No. 1, As a precautionary measure, the De-
fendant is to be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 
per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CPC, but of at least 
CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CPC, as well as punishment of its 
organs pursuant to Article 292 SCC in the event of non-compliance,  

from manufacturing, importing into Switzerland and Liechtenstein, exporting 
from Switzerland and Liechtenstein, offering in Switzerland and Liechtenstein, 
selling in Switzerland and Liechtenstein, putting in circulation otherwise in 
Switzerland and Liechtenstein, storing in Switzerland and Liechtenstein, or 
assisting in any such act, 

a swallowable film coated tablet comprising deferasirox present in an amount 
of 64.3% by weight based on the total weight of the tablet (including the coat-
ing), wherein the tablet is without sodium lauryl sulfate and lactose, and com-
prises microcrystalline cellulose, crospovidone, povidone, poloxamer 188, 
colloidal silicon dioxide, and magnesium stearate. 

b) Subsidiarily to Prayer for Relief No. 1,  

i.  As a precautionary measure, the Defendant is to be prohibited, under 
threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 
pursuant to Article 343(1)(c) CPC, but of at least CHF 5,000 pursuant to 

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Article 343(1)(b) CPC, as well as punishment of its organs pursuant to Ar-
ticle 292 of the Swiss Penal Code in the event of non-compliance, from 
manufacturing, importing into Switzerland and Liechtenstein, exporting 
from Switzerland and Liechtenstein, offering in Switzerland and Liechten-
stein, selling in Switzerland and Liechtenstein, putting in circulation other-
wise in Switzerland and Liechtenstein, storing in Switzerland and Liech-
tenstein, or assisting in any such act 

a swallowable film coated tablet comprising deferasirox present in an 
amount of 64.3% by weight based on the total weight of the tablet (includ-
ing the coating), and wherein the tablet contains 90 mg, 180 mg or 360 mg 
of deferasirox,  

the tablet further comprising 

(i) at least one filler in a total amount of 10% to 40 % by weight based on 
total weight of the tablet, wherein the filler is microcrystalline cellulose; 

(ii) at least one disintegrant in a total amount of 1% to 10% by weight based 
on the total weight of the tablet, wherein the disintegrant is cross-linked 
polyvinylpyrrolidone (crospovidone); 

(iii) at least one binder in a total amount of 1% to 5% by weight based on 
the total weight of the tablet, wherein the binder is polyvinylpyrrolidone 
(PVP); 

(iv) at least one surfactant in a total amount of up to 2% by weight based 
on the total weight of the tablet, wherein the surfactant is poloxamer; 

(v) at least one glidant in a total amount of 0.1% to 1% by weight based on 
the total weight of the tablet, wherein the glidant is colloidal silicon dioxide; 

(vi) at least one lubricant in a total amount of less than 0.1% to 2% by 
weight based on the total weight of the tablet, wherein the lubricant is mag-
nesium stearate; and 

(vii) a coating. 

ii.  Subsidiarily to i.: As a precautionary measure, the Defendant is to be pro-
hibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-
compliance pursuant to Article 343(1)(c) CPC, but of at least CHF 5,000 
pursuant to Article 343(1)(b) CPC, as well as punishment of its organs 
pursuant to Article 292 of the Swiss Penal Code in the event of non-com-
pliance, 

from manufacturing, importing into Switzerland and Liechtenstein, export-
ing from Switzerland and Liechtenstein, offering in Switzerland and Liech-

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tenstein, selling in Switzerland and Liechtenstein, putting in circulation oth-
erwise in Switzerland and Liechtenstein, storing in Switzerland and Liech-
tenstein, or assisting in any such act 

a swallowable film coated tablet containing deferasirox present in an 
amount of 64.3% by weight based on the total weight of the tablet (includ-
ing the coating), and wherein the tablet contains 90 mg, 180 mg or 360 mg 
of deferasirox, wherein deferasirox is present in free acid form, 

the tablet further comprising  

(i) at least one filler in a total amount of 10% to 40 % by weight based on 
total weight of the tablet, wherein the filler is microcrystalline cellulose; 

(ii) at least one disintegrant in a total amount of 1% to 10% by weight based 
on the total weight of the tablet, wherein the disintegrant is cross-linked 
polyvinylpyrrolidone (crospovidone); 

(iii) at least one binder in a total amount of 1% to 5% by weight based on 
the total weight of the tablet, wherein the binder is polyvinylpyrrolidone 
(PVP); 

(iv) at least one surfactant in a total amount of up to 2% by weight based 
on the total weight of the tablet, wherein the surfactant is poloxamer 188; 

(v) at least one glidant in a total amount of 0.1% to 1% by weight based on 
the total weight of the tablet, wherein the glidant is colloidal silicon dioxide; 

(vi) at least one lubricant in a total amount of less than 0.1% to 2% by 
weight based on the total weight of the tablet, wherein the lubricant is mag-
nesium stearate; and 

(vii) a coating. 

3.  As a precautionary measure, the Defendant is to be ordered under the threat 
of a fine of CHF 1,000 for each day of non-compliance pursuant to Art. 343 
para. 1 lit. c CPC, but at least CHF 5,000 pursuant to Art. 343 para. 1 lit. b 
CPC, as well as the punishment of its organs pursuant to Art. 292 of the Swiss 
Penal Code with a fine in the event of non-compliance,  

to take action within a period of 24 hours from the opening of the correspond-
ing decision, by informing all known purchasers of the products marketed by 
the Defendant in Switzerland and Liechtenstein in accordance with prayer for 
relief no. 1, subsidiarily no. 2, namely Deferasirox Mepha® (Swissmedic mar-
keting authorization no. 67678) by means of a registered letter or a letter sent 
by courier, the content of which is essentially as described in Annex A, that 

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- these products infringe the Swiss part of patent EP 2 964 202 and / or EP 3 
124 018; 

- Defendant has been provisionally prohibited by the Federal Patent Court, 
under threat of penalty, from manufacturing, storing, offering, selling, adver-
tising, using, possessing or otherwise putting into circulation in Switzerland 
and Liechtenstein, importing into Switzerland and Liechtenstein or exporting 
from Switzerland and Liechtenstein these products or from assisting in any 
such act; and 

- to take back such products against reimbursement of the purchase price and 
all other costs and expenses (including return, packaging and storage costs 
as well as customs duties and other charges). 

4.  All with costs and compensation to be borne by the Defendant. 

and with the following 

Procedural Request 

The prohibitions according to prayer for relief 1, subsidiarily 2, are to be issued on 
a super-provisional basis, i.e. initially without hearing the Defendant.» 

2.  
Der Antrag auf Erlass von superprovisorischen Massnahmen wurde mit 
Verfügung vom 19. August 2021 abgewiesen und der Beklagten wurde 
Frist zur Erstattung der Massnahmeantwort angesetzt. 

3.  
Am 3. September 2021 erstattete die Beklagte die Massnahmeantwort mit 
dem Antrag, das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen sei abzu-
weisen, wobei sie folgenden Rechtsbegehren stellte: 

«1.  Applicants’ prayers for relief shall be entirely dismissed; 

  2.  As an auxiliary request („eventualiter“) the court shall make a preliminary in-
junction conditional on the payment of a security by Applicant in an amount of 
at least CHF 500,000. 

  3.  Applicant shall be ordered to bear all costs and to pay attorneys’ fees to De-
fendant, including the expenses for patent attorney’s advice.» 

4.  
Die Klägerin nahm am 14. September 2021 Stellung zur Massnahmeant-
wort, und die entsprechende Stellungnahme der Beklagten darauf erfolgte 
mit Eingabe vom 23. September 2021. 

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5.  
Am 20. Oktober 2021 erstattete Richter Tobias Bremi sein Fachrichtervo-
tum. 

6.  
Die mündliche Verhandlung fand am 8. November 2021 statt. 

7.  
Die Beklagte im vorliegenden Verfahren hat am 19. April 2021 Nichtigkeits-
klage gegen die beiden Streitpatente eingereicht (Verfahren O2021_004), 
die hiesige Klägerin reichte am 29. Juni 2021 mit der Klageantwort eine 
Widerklage auf Verletzung der beiden Streitpatente im ordentlichen Verfah-
ren ein (Verfahren O2021_005). Nach Erstattung der Widerklageantwort 
wurde den Parteien in den Verfahren O2021_004 und O2021_005 mitge-
teilt, dass das Gericht mit der Fristansetzung für die Erstattung von Replik 
und Widerklagereplik zuwarten würde, bis das Urteil im vorliegenden Mas-
snahmeverfahren zugestellt worden sei. 

Prozessuales 

8.  
Sowohl bei der Klägerin als auch bei der Beklagten handelt es sich um 
schweizerische Aktiengesellschaften mit Sitz in der Schweiz. Die Klägerin 
macht Ansprüche aus zwei europäischen Patenten geltend. Die örtliche 
und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist gemäss Art. 13 
i.V.m. Art. 36 ZPO und Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG gegeben. 

9.  
Die Parteien haben sich auf die Benützung der englischen Sprache geei-
nigt, die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 Abs. 3 PatGG). 

Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen 

10.  
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei 
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine 
Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht 
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). 

Glaubhaft gemacht ist eine Tatsachenbehauptung, wenn für deren Vorhan-
densein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der 

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Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte.1 Die An-
forderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwere des ver-
langten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Beklagten ab. 
Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen die Beklagte schwer be-
einträchtigen, sind die Anforderungen höher als wenn die Beklagte nur ge-
ring beeinträchtigt wird, was namentlich bei blossen Sicherungsmassnah-
men der Fall ist.2 

Streitpatente 

11.  
Die Klägerin stützt ihre Ansprüche auf zwei Patente. Einerseits macht die 
Klägerin eine Verletzung des schweizerischen Teils des europäischen Pa-
tents EP 2 964 202 (in der Folge EP 202) geltend. Die Klägerin ist einge-
tragene Inhaberin des EP 202, das am 6. März 2014 unter Beanspruchung 
der Priorität zweier US-Anmeldungen vom 8. März 2013 und vom 17. Mai 
2013 eingereicht und dessen Erteilung am 31. Oktober 2018 veröffentlicht 
wurde. 

Gegen das EP 202 wurde von drei Einsprechenden, unter anderem der 
Muttergesellschaft der Beklagten, Einspruch eingelegt. Mit Entscheidung 
vom 17. März 2021 kam die Einspruchsabteilung zum Schluss, dass das 
EP 202 in geänderter Fassung gemäss Hauptantrag der Patentinhaberin 
im Einspruchsverfahren mit der ursprünglich erteilten Beschreibung und 
den Figuren der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten sei.  

Verglichen mit dem ursprünglichen Wortlaut von Anspruch 1 wurde in dem 
Hauptantrag, der von der Einspruchsabteilung aufrechterhalten wurde, das 
Merkmal «for oral administration» ersetzt durch das Merkmal «swallo-
wable» und bei den abhängigen Ansprüchen 3-5 wurden bei der Definition 
des Wirkstoffs die «pharmazeutisch verträglichen Salze» gestrichen. 

12.  
Andererseits macht die Klägerin eine Verletzung des schweizerischen Teils 
des europäischen Patents EP 3 124 018 (in der Folge EP 018) geltend. Die 
Klägerin ist eingetragene Inhaberin des EP 018, das am 6. März 2014 als 
Teilanmeldung zum EP 202 und damit gleichermassen unter Beanspru-
chung der Priorität derselben US-Anmeldungen vom 8. März 2013 und 

                                                
1 BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.). 
2 BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – «chaudière miniature». 

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vom 17. Mai 2013 eingereicht wurde, und dessen Erteilung am 20. Dezem-
ber 2017 veröffentlicht wurde. 

Gegen das EP 018 wurde von zwei Einsprechenden, unter anderem der 
Muttergesellschaft der Beklagten, Einspruch eingelegt. Mit Entscheidung 
vom 27. Mai 2021 kam die Einspruchsabteilung zum Schluss, dass das EP 
018 in geänderter Fassung gemäss Hilfsantrag 33 der Patentinhaberin im 
Einspruchsverfahren mit teilweise geänderter Beschreibung und den Figu-
ren der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten sei.  

Verglichen mit dem ursprünglich erteilten Wortlaut von Anspruch 1 wurde 
in diesem Hauptantrag, der von der gleichen Einspruchsabteilung wie in 
des EP 202 aufrechterhalten wurde, das Merkmal «for oral administration» 
ersetzt durch das Merkmal «swallowable», und es wurden weitere Umfor-
mulierungen vorgenommen, insbesondere die Anwesenheit des 
«surfactants» zwingend gemacht.  

Vom im Rahmen des Einspruchsverfahrens gestellten Hauptantrag unter-
scheidet sich die von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Fassung 
dadurch, dass der Wirkstoff als freie Säureform vorliegen muss, und dass 
Poloxamer in Form von Poloxamer 188 vorliegen muss. 

Technischer Hintergrund 

13.  
Beide Streitpatente betreffen Formulierungen von Deferasirox. Deferasirox 
ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Eisenchelatoren und wird zur Behand-
lung von Eisenüberladung, die durch häufige Bluttransfusionen verursacht 
wird, eingesetzt. Der Wirkstoff Deferasirox wurde durch EP 0 914 118 mit 
dem Titel «Substituierte 3,5-Diphenyl-1,2,4-triazole und ihre Verwendung 
als pharmazeutische Metallchelatoren» geschützt. Nach dem Ablauf der 
Schutzdauer von EP 0 914 118 wurde die Verwendung von Deferasirox als 
Arzneimittel bis am 2. Mai 2021 durch das Ergänzende Schutzzertifikat 
C00914118/01 geschützt. 

Deferasirox wurde von der Klägerin, beziehungsweise Gruppengesell-
schaften der Klägerin, ursprünglich als dispergierbare Tablette zur Verab-
reichung einmal pro Tag unter dem Markennamen «Exjade» vermarktet. 
Dispergierbare Tabletten müssen vor der Einnahme in Wasser oder einer 
wässrigen Lösung aufgelöst werden. 

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Die Streitpatente führen aus, dass aufgrund der schlechten Löslichkeit des 
Wirkstoffs eine hohe Dosis erforderlich sei, um die erwünschte therapeuti-
sche Wirkung zu erzeugen, was zu Nebenwirkungen wie beispielsweise 
Irritationen im Magen-Darm-Trakt und Nierentoxizität führen könne. Die 
niedrige Löslichkeit des Wirkstoffs führe auch zu technischen Schwierig-
keiten bei der Entwicklung von pharmazeutischen Formulierungen, und es 
wird verwiesen auf die WO 2004/035026 (D2 im Einspruchsverfahren von 
EP 202, in der Folge WO 026), in welcher der Wirkstoff zusammen mit 
Laktose und Natriumslaurylsulfat als dispergierbare Tablette formuliert 
werde. Der Nachteil dieser Formulierungen sei, dass die Tabletten in Was-
ser oder einer geeigneten Flüssigkeit dispergiert werden und gerührt wer-
den müssten, bis eine feine Suspension vor der Verabreichung vorliege. 
Zudem müssten die entsprechenden Dispergierungen wenigstens 30 Mi-
nuten vor der Mahlzeit eingenommen werden. Als Nebenwirkungen wird 
insbesondere auf Magengeschwüre und Magenblutungen hingewiesen 
(Abs. [0002]-[0004]). Die Beklagte bezeichnet die Beschreibung der Nach-
teile der dispergierbaren Tablette als übertrieben negativ. 

 

Abbildung 1: Strukturformel von Deferasirox gemäss Abs. [0007] von EP 202 

Die Streitpatente betreffen (jeweils Abs. [0001]) Zusammensetzungen und 
Herstellungstechnologien für Deferasirox-Tabletten mit hohem Wirkstoffan-
teil, angeblich geringerer Variabilität in Bezug auf Magenentleerung zur Mi-
nimierung der Wechselwirkung mit Nahrungsmitteln («food effect»), zur 
Verhinderung von Magenirritationen, Reduktion der Grösse veränderter 
Darreichungsform zur Verbesserung der Einnahmedisziplin der Patienten. 
Ob, und wenn ja in welchem Ausmass, patentgemässe Formulierungen 
von Deferasirox die behaupteten technischen Wirkungen erzielen, ist zwi-
schen den Parteien strittig und wird, soweit relevant, bei der Beurteilung 
der erfinderischen Tätigkeit untersucht. 

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Die Klägerin, beziehungsweise Gruppengesellschaften der Klägerin, ver-
kaufen patentgemässe Deferasirox-Formulierungen als Filmtabletten mit 
90 mg, 180 mg und 360 mg Deferasirox in der Schweiz seit 2017 unter 
dem Markennamen «Jadenu». Die unter dem Markennamen «Exjade» ver-
kauften dispergierbaren Tabletten mit Deferasirox werden nicht mehr an-
geboten. 

Massgeblicher Fachmann 

14.  
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der 
Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach-
gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach 
dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem 
liegt.3 

Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundes-
gericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fach-
mann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt 
werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets 
noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den 
gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse 
und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung 
verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet 
sein».4 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziati-
ven oder intuitiven Denkens.5 

Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann die fiktive 
Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fach-
gebieten gebildet werden.6 

15.  
Die Klägerin definiert den Fachmann für beide Streitpatente als Team be-
stehend aus einem Spezialisten für pharmazeutische Formulierungen, je-
mandem mit Kenntnissen der Pharmakokinetik und einem Kliniker, der mit 
                                                
3 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 
4 BGE 120 II 71 E. 2. 
5 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-
Scheuchzer, Art. 1 N 122. 
6 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 
2017, E. 4.4. 

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der Eisenüberladungstherapie vertraut sei. Der Spezialist für pharmazeuti-
sche Formulierung sei eine Person, die mindestens 5 Jahre lang die For-
mulierung von Arzneimitteln einschliesslich der Skalierung bis zur vollstän-
digen Herstellung involviert gewesen sei. Zum Prioritätsdatum der Patente 
sei diese Person wahrscheinlich ein Pharmazeut oder Absolvent eines an-
deren biowissenschaftlichen Studiums. Wichtig sei, dass sie an einer Viel-
zahl von Darreichungsformen und Stoffen gearbeitet habe. 

Die Beklagte stimmt dieser Definition zu, weist aber darauf hin, dass im 
Patentrecht der fiktive Fachmann ein durchschnittlicher Fachmann und 
nicht ein Experte sei, und dass die Fähigkeiten einer solchen Person nicht 
zu hoch angesetzt werden dürften. Auf jeden Fall sei als fiktiver Fachmann 
nicht eine Person wie der von der Klägerin beigezogene Parteiexperte Prof. 
Geoffrey Tovey zu nehmen. 

Der übereinstimmende Vortrag der Parteien definiert einen Fachmann, der 
der Problemstellung angemessen erscheint. Als Fachmann wird entspre-
chend ein Team von drei Personen mit einem Spezialisten für pharmazeu-
tische Formulierungen (Hochschulabschluss, mindestens fünf Jahre di-
rekte Erfahrung mit der Formulierung von Pharmazeutika inklusive Skalie-
rung zur industriellen Fertigung), mit jemandem mit Kenntnissen in der 
Pharmakokinetik und mit einem Kliniker, der mit der Behandlung von Ei-
senüberlast vertraut ist, definiert. 

Allgemeines Fachwissen 

16.  
Wissen aus Lehrbüchern des technischen Gebiets des einschlägigen 
Fachmanns gehört normalerweise zum allgemeinen Fachwissen.7 Wissen-
schaftliche Publikationen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmel-
dungen oder Patentschriften gehören dagegen normalweise nicht zum all-
gemeinen Fachwissen.8 Erst wenn eine technische Lehre Eingang in Lehr-
bücher oder allgemeine Nachschlagewerke gefunden hat, kann davon aus-
gegangen werden, dass sie Teil des allgemeinen Fachwissens ist.  

Wissenschaftliche Veröffentlichungen oder der Offenbarungsgehalt von 
Patentanmeldungen oder Patentschriften können ausnahmsweise dem all-
gemeinen Fachwissen zugerechnet werden, wenn ein technisches Gebiet 
                                                
7 BPatGer, Urteil O2018_008 vom 2. Februar 2021, E. 17 – «Tiotropium COPD 
Inhalationskapseln». 
8 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34 – «sequence by 
synthesis».  

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so neu ist, dass es noch keinen Eingang in Lehrbücher gefunden hat oder 
wenn eine Serie von Veröffentlichungen übereinstimmend zeigt, dass eine 
Technologie allgemein bekannt war.9  

Das allgemeine Fachwissen ist substanziiert zu behaupten und im Bestrei-
tungsfall zu beweisen.10 

17.  
Das Gericht sieht es als erstellt an, dass der vorstehend definierte fiktive 
Fachmann über folgendes allgemeines Fachwissen verfügt: 

Er weiss, dass Deferasirox ein Wirkstoff in der «BCS Class II» ist. Das bi-
opharmazeutische Klassifizierungssystem («Biopharmaceutics Classifica-
tion System», BCS) teilt pharmazeutische Wirkstoffe hinsichtlich ihrer zu 
erwartenden Bioverfügbarkeit ein. Bioverfügbarkeit bezeichnet den pro-
zentualen Anteil des Wirkstoffs einer Arzneimitteldosis, der unverändert im 
systemischen Kreislauf zur Verfügung steht. Die BCS Klasse II umfasst 
Wirkstoffe, die schlecht in wässrigen Medien löslich sind, aber ein hohes 
Permeationsvermögen haben (unstrittig).  

Er weiss, dass die Bioverfügbarkeit von Wirkstoffen, die schlecht in wäss-
rigen Medien löslich sind, häufig durch ihre Freisetzungsrate (dissolution 
rate) begrenzt wird. Dies wird belegt u.a. durch Aulton (Hrsg.), Aulton’s 
Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines, 3. Aufl. 2007, 
S. 455, das als Standard-Lehrbuch der Pharmazeutik angesehen werden 
kann. 

Er weiss, dass die Bioverfügbarkeit von schlecht in wässrigen Medien lös-
lichen Wirkstoffen grundsätzlich in der Reihenfolge wässrige Lösung > 
wässrige Suspensionen > feste Darreichungsformen abnimmt. Dies wird 
ebenfalls durch das bereits erwähnte Lehrbuch von Aulton, dort S. 296, 
belegt. 

Er weiss, dass die Freisetzungsrate und Bioverfügbarkeit eines schwer in 
wässrigen Medien löslichen Wirkstoffs aus einer unbeschichteten her-
kömmlichen Tablette von vielen Faktoren beeinflusst wird, die mit der For-

                                                
9 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34, unter Hinweis auf T 
772/89 vom 18 Oktober 1991, E. 3.3; T 1347/11 vom 29. Oktober 2013, E. 4; T 
151/05 vom 22. November 2007, E. 3.4.1; T 412/09 vom 9. Mai 2012, E. 2.1.3. 
10 BPatGer, Urteil O2013_033 vom 30. Januar 2014, E. 31; BGer, Urteil 
4A_142/2014 vom 2. Oktober 2014, E. 5 – «couronne dentée II». 

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Seite 13 

mulierung und Herstellung dieser Art von Darreichungsform zusammen-
hängen. Dazu gehören: (i) die physikochemischen Eigenschaften der frei-
gesetzten Wirkstoffpartikel in Magen-Darm-Flüssigkeiten, z. B. Benetzbar-
keit, effektive Oberfläche, kristalline Form und chemische Stabilität; (ii) Art 
und Menge des Verdünnungsmittels, Bindemittels, Sprengmittels («disin-
tegrant»), Gleitmittels und etwaigen Benetzungsmittels; (iii) Wechselwir-
kungen zwischen Darreichungsform und Wirkstoff (z. B. Komplexbildung), 
die Grösse des Granulats und die Art seiner Herstellung; (iv) der Verpres-
sungsdruck und die Verpressungsgeschwindigkeit bei der Tablettierung; (v) 
die Lagerungsbedingungen und das Alter der Tablette. Dies wird ebenfalls 
durch das bereits erwähnte Lehrbuch von Aulton, dort S. 248, belegt.  

Er weiss, dass pharmazeutische Wirkstoffe nur dann sicher und wirksam 
sind, wenn sie in ausreichender, aber nicht zu hoher, Konzentration im Kör-
per vorhanden sind. Wird die maximale sichere Konzentration überschrit-
ten, können toxische Wirkungen auftreten, wird die minimale wirksame 
Konzentration nicht erreicht, tritt die therapeutische Wirkung nicht ein. Ide-
alerweise befindet sich die Wirkstoff-Konzentration im therapeutischen Be-
reich zwischen diesen beiden Werten. Dies wird belegt durch das bereits 
erwähnte Lehrbuch von Aulton, dort S. 315. 

Anspruchswortlaute 

18.  
Anspruch 1 des EP 202 in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhal-
tenen Fassung lautet, unter Verwendung der Merkmalsanalyse gemäss 
Klägerin und unter Hervorhebung der Änderungen im Einspruchsverfahren 
wie folgt: 

M1  A swallowable film coated tablet for oral administration comprising 

M2  deferasirox or a pharmaceutically acceptable salt thereof 

M2.1  present in an amount from 45% to 60% by weight based on the total 
weight of the tablet 

M3  wherein the tablet is without sodium lauryl sulfate and lactose and 
comprises 

M4  (i) microcrystalline cellulose; 

M5  (ii) crospovidone; 

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Seite 14 

M6  (iii) povidone; 

M7  (iv) poloxamer 188;  

M8  (v) colloidal silicone dioxide; 

M9  (vi) magnesium stearate. 

19.  
Anspruch 1 des EP 018 lautet, unter Verwendung der Merkmalsanalyse 
gemäss Klägerin und unter Hervorhebung der Änderungen im Einspruchs-
verfahren zum Hauptantrag und den bei der aufrechterhaltenen Fassung 
weitergehenden Einschränkungen in kursiv unterstrichenem Satz wie folgt: 

M1  A swallowable film coated tablet for oral administration  

M2  which contains deferasirox or a pharmaceutically acceptable salt 
thereof 

M2.1  present in an amount of from 45% to 60% by weight based on the 
total weight of the tablet, and 

M3  wherein the tablet contains 90 mg, 180 mg or 360 mg of deferasirox 
or a pharmaceutically acceptable salt thereof, wherein deferasirox 
is present in free acid form, wherein the tablet further comprises,  

M4  (i) at least one filler in a total amount of 10% to 40 % by weight 
based on total weight of the tablet, wherein the filler is microcrystal-
line cellulose; 

M5  (ii) at least one disintegrant in a total amount of 1% to 10% by weight 
based on the total weight of the tablet, wherein the disintegrant is 
cross-linked polyvinylpyrrolidone (crospovidone);  

M6  (iii) at least one binder in a total amount of 1% to 5% by weight 
based on the total weight of the tablet, wherein the binder is polyvi-
nylpyrrolidone (PVP); 

M7  (iv) optionally, at least one surfactant in a total amount of 0.0% to 
2% up to 2% by weight based on the total weight of the tablet, 
wherein the surfactant i poloxamer 188; 

S2021_005 

Seite 15 

M8  (v) at least one glidant in a total amount of 0.1% to 1% by weight 
based on the total weight of the tablet, wherein the glidant is colloi-
dal silicon dioxide; 

M9  (vi) at least one lubricant in a total amount of less than 0.1% to 2% 
by weight based on the total weight of the tablet, wherein the lubri-
cant is magnesium stearate; and 

M10  (vii) a coating. 

Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche 

20.  
Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,11 d.h. 
der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünftigen 
technischen Sinn zu geben, zu lesen.12 Dabei ist grundsätzlich vom Pa-
tentanspruch als Ganzes auszugehen.13 Wo sich einem Anspruch auch 
nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnun-
gen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt der Patent-
inhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchli-
chen Definition des beanspruchten Gegenstandes.14 

Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im 
Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 
PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der 
Technik ebenfalls Auslegungsmittel.15 Definiert die Patentschrift einen Be-
griff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden 
technischen Gebiet auszugehen. 

Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so ver-
standen werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.16 Der 
Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausfüh-

                                                
11 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 
12 Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, verwendet 
den Ausdruck «with a mind willing to understand», z.B. T 190/99 vom 6. März 
2001, E. 2.4. 
13 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 
14 Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 
25. Mai 2021, E. 6.1 – «Lumenspitze» (zur Publikation vorgesehen); Urteil 
4A_581/2020 vom 26. März 2021, E. 3 – «Peer-to-Peer Protokoll». 
15 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband». 
16 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer 
Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354. 

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Seite 16 

rungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der An-
spruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn 
er weitere Ausführungsformen erfasst.17 Wenn in der Rechtsprechung von 
einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen gesprochen 
wird,18 so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, 
seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist 
grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, 
dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfindungsgemässe Wir-
kung nicht erzielen.19 

Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Ausle-
gung der Patentansprüche nicht massgebend.20 

Auslegung von «45-60 Gewichtsprozent Deferasirox» 

21.  
Unter den Parteien ist strittig, ob die prozentuale Gewichtsangabe für den 
Wirkstoff Deferasirox im Merkmal M2.1 (betrifft beide Streitpatente) von 45-
60 Gewichtsprozent auf das Gewicht der Tablette mit der Beschichtung 
(Standpunkt der Klägerin) oder auf das Gewicht der Tablette ohne die Be-
schichtung (Standpunkt der Beklagten) bezogen ist. 

Der Anspruchswortlaut von Merkmal M2.1 ist eindeutig. Der prozentuale 
Gewichtsbereich bezieht sich auf das gesamte Gewicht der Tablette («ba-
sed on the total weight of the tablet»).  

Damit wird Bezug genommen auf die Tablette gemäss Merkmal M1, und 
diese beinhaltet die Beschichtung. Insbesondere die Bezugnahme auf das 
gesamte Gewicht und nicht nur auf das Gewicht bestätigt, dass alle Ele-
mente der Tablette in die Berechnung der Gewichtsprozente einbezogen 
werden müssen. 

                                                
17 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische 
Pulversprühpistole». 
18 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische 
Pulversprühpistole». 
19 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 25 – 
«Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 – 
«Werkzeugeinrichtung». 
20 BGE 143 III 666 E. 4.3 – «Pemetrexed II». 

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Seite 17 

Beim Streitpatent EP 018 wird diese Sichtweise noch weiter dadurch be-
stätigt, dass bei Merkmal M10 die Beschichtung im Anspruch ausdrücklich 
als Bestandteil (vii) der Tablette aufgeführt wird. 

Nichts anderes ergibt sich für den Fachmann aus der Beschreibung. In 
Abs. [0009] des EP 202 (entspricht Abs. [0010] des EP 018) werden diese 
Gewichtsangaben ebenfalls auf das gesamte Gewicht der Tablette bezo-
gen. Dass dort auch beschrieben wird, dass die Tabletten optional be-
schichtet sein können, heisst nicht, dass die Gewichtsangaben bei be-
schichteten Tabletten nicht bezogen werden auf das gesamte Gewicht der 
Tablette inklusive Beschichtung.  

Dagegen spricht auch nicht die Beschreibung in Abs. [0016] des EP 202 
(entspricht Abs. [0017] des EP 018). Im Gegenteil, dort wird ausdrücklich 
auf die Beschichtung hingewiesen und wiederum auf einen finalen Ge-
wichtsanteil (d. h. bezogen auf die gesamte Tablette mit Beschichtung) im 
beanspruchten Bereich hingewiesen.  

Gleiches ergibt sich aus Abs. [0029] der EP 202, wo ebenfalls auf das ge-
samte Gewicht der Tablette abgestellt wird. Dies wird weiter bestätigt durch 
Abs. [0030] des EP 202, dass die Beschichtung, die dort als Merkmal (vii) 
als Bestandteil der Tablette aufgeführt wird, in die Berechnung der Ge-
wichtsprozente einbezogen werden muss. Aus dem entsprechenden Abs. 
[0031] des EP 018 folgt ebenfalls, dass die Beschichtung, die dort als Merk-
mal (vii) als Bestandteil der Tablette aufgeführt wird, in die Berechnung der 
Gewichtsprozente einbezogen werden muss. 

Bestätigt wird dies weiter durch die Beispiele. Insbesondere bei Beispiel 5 
von EP 202 wird vom «final tablet weight» gesprochen, wenn das Gewicht 
inklusive Beschichtung betrachtet wird. Das entspricht dem gesamten Ge-
wicht der Tablette. 

Der Wirkstoffgehalt in Gewichtsprozenten muss entsprechend jeweils be-
zogen werden auf das gesamte Gewicht der Tablette inklusive Beschich-
tung. 

Auslegung von «schluckbare filmüberzogene Tablette» 

22.  
Weiter ist unter den Parteien streitig, in welchem Umfang dem Begriff 
«schluckbar» («swallowable») eine einschränkende Wirkung gegeben 
werden kann (Merkmal M1 in beiden Streitpatenten). 

S2021_005 

Seite 18 

Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass diesem Zweckmerkmal 
die Auslegung gegeben werden müsse, dass die entsprechende Tablette 
als Ganzes für das Schlucken geeignet sei, d.h. über den Mund in einer 
Weise eingenommen zu werden, die sicher und wirksam ist, ohne dass 
diese Einnahmeart mit negativen Folgen für den Patienten verbunden sei. 
In Bezug auf die Abgrenzung vom Stand der Technik sei in einer solchen 
Situation bei einem derartigen Merkmal im Zusammenhang mit einer phar-
mazeutischen Verabreichung nicht zu prüfen, ob die Verabreichungsform 
nach dem Stand der Technik nicht so eingenommen werden könne, son-
dern ob sie wirklich in der Praxis geeignet sei, so eingenommen zu werden. 
Tabletten würden typischerweise in Bezug auf ihre Verabreichung definiert, 
und der Fachmann verstehe unter einer Zweckangabe deswegen in die-
sem Gebiet eine effektive Verwendungseinschränkung. Dispergierbare 
Tabletten seien dazu ausgelegt, in Wasser dispergiert zu werden, um eine 
homogene Dispergierung vor dem Schlucken zu erzeugen. Schluckbare 
Tabletten seien dagegen dafür vorgesehen, als Ganzes geschluckt zu wer-
den, d. h. es handle sich dabei um feste Verabreichungsformen. Der Fach-
mann betrachte deswegen dispergierbare Tabletten nicht als schluckbare 
Tabletten. Die zum Prioritätszeitpunkt von der Klägerin unter dem Namen 
Exjade® vermarkteten dispergierbaren Tabletten seien nicht in diesem 
Sinne geeignet, geschluckt zu werden, und seien entsprechend nicht 
schluckbar im Sinne des Anspruchs. Unter anderem in den zugelassenen 
Patienteninformationen werde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
diese Tabletten nicht gekaut oder als Ganzes verschluckt werden dürften. 
Auch die von der Beklagten herangezogene wissenschaftliche Publikation 
Séchaud et al., International Journal of Clinical Pharmacology and 
Therapeutics 2008, 102-108 (in der Folge Séchaud et al. 2008) lehre nicht, 
dass die Exjade® Tabletten schluckbar seien. Im Gegenteil, es werde nur 
beschrieben, dass die Tabletten in Teile zerbrochen werden könnten, und 
dann diese kleinen Teile verschluckt werden könnten. Dann handele es 
sich beim betrachteten Gegenstand aber nicht mehr um eine ganze Tab-
lette. Weiter werde in Séchaud et al. 2008 an mehreren Stellen darauf hin-
gewiesen, dass die vollständige Dispergierung der Tabletten entscheidend 
sei, und damit zeige das Dokument Séchaud et al. 2008 vielmehr auf, dass 
das Verschlucken ohne Dispergierung gerade keine geeignete Verabrei-
chungsform für Exjade® Tabletten sei. 

Die Beklagte wendet dagegen ein, der Anspruch sei ein Erzeugnisan-
spruch und nicht auf eine erste oder zweite medizinische Indikation gerich-
tet. Damit sei der Begriff «schluckbar» auch nur eine nicht-einschränkende 

S2021_005 

Seite 19 

Zweckangabe, und könne nur vom Stand der Technik abgrenzen, der Tab-
letten offenbare, die unter keinen Bedingungen schluckbar seien. Es gebe 
keine scharfe Abgrenzung zwischen schluckbaren und dispergierbaren 
Tabletten, und beide Formen von Tabletten erforderten eine Zersetzung der 
Tablette. Der ursprünglich erteilte Anspruch des EP 202 habe sich noch auf 
generell orale Darreichungsformen gerichtet und habe entsprechend 
schluckbare sowie dispergierbare Tabletten umfasst. Aus pharmakologi-
scher Sicht gebe es keinen Grund, warum dispergierbare Tabletten nicht 
geschluckt werden sollten, das ergebe sich auch aus der Publikation Sé-
chaud et al. 2008, die aufzeige, dass auch Exjade® Tabletten ohne Disper-
gierung geschluckt werden könnten, ohne dass dabei die Bioverfügbarkeit 
negativ beeinflusst werde. Die Grösse der Tablette spiele in diesem Zu-
sammenhang keine Rolle, und die jetzt als schluckbare Tablette formulier-
ten Tabletten der Klägerin mit dem Namen Jadenu® seien zudem ungefähr 
gleich gross wie die damaligen dispergierbaren Tabletten. Damit seien die 
damaligen dispergierbaren Exjade®-Tabletten nicht grundsätzlich nicht-
schluckbar gewesen, und es habe nichts dagegen gesprochen, diese in 
kleinere Teile zu zerkleinern und dann ohne Dispergierung direkt zu schlu-
cken. Die Auslegung der Klägerin, eine schluckbare Tablette müsse als 
Ganzes schluckbar sein, werde auch durch die Patienteninformationen von 
Jadenu® widerlegt. Dort werde nämlich vorgeschlagen, die Tablette gege-
benenfalls in kleinere Stücke zu zerbrechen. Am Ende bestreite die Kläge-
rin nicht, dass die damals bekannten dispergierbaren Tabletten grundsätz-
lich nicht hätten geschluckt werden können, sondern beziehe sich nur auf 
die beabsichtigte Verwendung. Dies könne nicht der korrekte Ansatz für die 
Auslegung eines Erzeugnisanspruchs sein. 

23.  
Tabletten sind feste Arzneiformen, die durch das Verpressen von Pulver, 
Granulaten oder Substraten hergestellt werden und die einen oder meh-
rere pharmazeutische Wirkstoffe enthalten (Ausnahme: Placebos). Sie 
sind zum Einnehmen bestimmt. Es wird unterschieden zwischen schluck-
baren Tabletten, Kautabletten, Lutschtabletten, dispergierbaren Tabletten 
und löslichen Tabletten (z.B. Brausetabletten). 

Der Fachmann versteht einen auf eine schluckbare Tablette gerichteten 
Anspruch so, dass die Tablette als Ganzes geschluckt werden soll. Das 
schliesst nicht aus, dass eine in diesem Sinne als Ganze schluckbare Tab-
lette von speziellen Patientengruppen, wie beispielweise Kindern oder Per-
sonen mit Schluckbeschwerden, nicht als Ganzes geschluckt werden 
kann. Anders gesagt, eine schluckbare Tablette bleibt auch dann eine 

S2021_005 

Seite 20 

schluckbare Tablette, wenn sie von einem Kleinkind nicht ganz geschluckt 
werden kann. 

Der Fachmann geht weiter davon aus, dass eine schluckbare Tablette, 
wenn sie als Ganzes geschluckt wird, sicher ist und der Wirkstoff bei dieser 
Form der Einnahme wirksam vom Patienten aufgenommen wird. Es genügt 
nicht, dass die Tablette physisch unzerteilt geschluckt werden kann. Kau-
tabletten oder Lutschtabletten können von ihrer physischen Grösse her oft 
als Ganzes geschluckt werden. Ohne spezifische Hinweise wird der Fach-
mann dennoch nicht annehmen, dass eine als Kau- oder Lutschtablette 
bezeichnete Tablette geeignet ist, als Ganzes geschluckt zu werden; d.h. 
er wird nicht annehmen, dass sie bei dieser Form der Einnahme sicher ist 
und ihre pharmakologische Wirkung (vollständig) erhalten bleibt. 

Séchaud et al. 2008 haben untersucht, ob die Bioverfügbarkeit des Wirk-
stoffs Deferasirox abnimmt, wenn die dispergierbaren Exjade®-Tabletten 
in Stücke zerteilt mit Wasser eingenommen werden. Bereits die Tatsache, 
dass die Autoren eine klinische Studie durchführten, um die Bioverfügbar-
keit einer dispergierbaren Tablette, die zerteilt geschluckt wird, zu messen, 
zeigt, dass es nicht selbstverständlich war, dass die Bioverfügbarkeit von 
Deferasirox durch die Einnahme ohne Dispergierung nicht leiden würde. 
Selbst nachdem die Studie ergeben hatte, dass die Bioverfügbarkeit des 
Wirkstoffs bei Einnahme nach Dispergierung und Einnahme der zerteilten 
Tablette ohne Dispergierung äquivalent ist, raten die Autoren von der Ein-
nahme ohne Dispergierung ab. Sie halten fest «deferasirox therapy will not 
be compromised if dispersion of the tablet is not fully complete; although 
the latter should be avoided». Die Einnahme in Stücken – zur Grösse und 
Anzahl der Stücke fehlen Angaben – wird demnach als «nicht vollständige 
Dispergierung» bezeichnet und selbst von dieser wird abgeraten.  

Séchaud et al. 2008 widersprechen der vorstehenden Definition daher 
nicht. Ohne besondere Anhaltspunkte wird der Fachmann nicht annehmen, 
dass eine dispergierbare Tablette als Ganzes schluckbar ist, ohne dass die 
Sicherheit und Wirksamkeit, insbesondere die Bioverfügbarkeit des Wirk-
stoffs, beeinträchtig werden. 

24.  
Die Parteien haben für das vorliegende Verfahren ausser Streit gestellt, 
dass es sich beim anspruchsgemässen Filmüberzug um einen pharmako-

S2021_005 

Seite 21 

logisch wirkungslosen («non functional») Überzug handelt. Damit sind ins-
besondere magensaftresistente Überzüge («enteric coatings») nicht vom 
Anspruchswortlaut erfasst.  

Rechtsbeständigkeit 

Zulässigkeit der Änderungen von Streitpatent EP 202 (Art. 123 (2) 
EPÜ) 

25.  
Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtigkeit 
des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des 
Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hin-
ausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138 Abs. 1 lit. c 
EPÜ 2000 in das nationale Recht überführt.21   

Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits – soweit es um das euro-
päische Erteilungsverfahren geht – an Art. 123 (2) EPÜ an, wo die Zuläs-
sigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Demge-
mäss dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische Pa-
tent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den 
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus-
geht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausgeschlos-
sen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er 
für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen Anmel-
dung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, 
nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmeldever-
fahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand 
der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird darauf hin-
gewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssicherheit 
stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht wer-
den, die aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwar-
ten waren.22  

Dabei ist unter dem «Gegenstand des Patents» nicht der «Schutzbereich» 
nach Art. 69 EPÜ zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt 
wird. Vielmehr geht es um den «Gegenstand» im Sinne von Art. 123 (2) 
EPÜ, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung 

                                                
21 BGE 146 III 177 E. 2.1.1. 
22 BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2. 

S2021_005 

Seite 22 

und in den Zeichnungen. Gemäss der Rechtsprechung der Beschwerde-
kammern des Europäischen Patentamts (EPA) erlaubt diese Bestimmung 
eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der Fach-
mann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich einge-
reichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – ob-
jektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig ent-
nehmen kann. Dieser Prüfmassstab wird als «Goldstandard» bezeichnet.23 

Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl 
im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen.24 Nach 
der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist es 
nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs ein isoliertes Merkmal 
aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in 
Kombination miteinander (z.B. in einer bestimmten Ausführungsform in der 
Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Änderung stellt eine so ge-
nannte Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie zwar den beanspruch-
ten Gegenstand an sich weiter einschränkt, aber dennoch auf eine nicht 
offenbarte Kombination von Merkmalen gerichtet ist, die breiter ist als der 
ursprünglich offenbarte Kontext.25 

Eine solche Zwischenverallgemeinerung ist nur zu rechtfertigen, wenn kei-
nerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwi-
schen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht bzw. das her-
ausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen verknüpft 
ist.26 Sie ist mithin nur zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung 
in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen kann, 
dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang mit den 
übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels aufweist, sondern sich un-
mittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht.27 

                                                
23 BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen. 
24 BGE 146 III 177 E. 2.1.3. 
25 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1.2, unter Hinweis auf 
T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1. 
26 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf 
T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 1944/10 vom 14. März 2014 E. 3.2; 
T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1. 
27 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf 
T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 2185/10 vom 21. Oktober 2014 E. 4.3; 
T 962/98 vom 15. Januar 2004 E. 2.5. 

S2021_005 

Seite 23 

26.  
Die Beklagte macht im Zusammenhang mit EP 202 geltend, im Rahmen 
des Prüfungsverfahrens seien über den ursprünglich eingereichten Offen-
barungsgehalt hinausgehende Änderungen vorgenommen worden. Dabei 
wird insbesondere hervorgehoben, die Einschränkung auf die spezifischen 
Zuschlagstoffe ohne Festlegung der Beschichtung als eine spezifische 
«Opadry» Beschichtung sei eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung, 
und im Zusammenhang mit dieser spezifischen Gruppe von Zuschlagstof-
fen sei auch die Menge an Wirkstoff in den ursprünglich eingereichten Un-
terlagen nicht offenbart.  

27.  
Anspruch 1 des EP 202 in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhal-
tenen Fassung wurde im Rahmen des Prüfungsverfahrens ausgehend von 
Seite 3, 2. ganzer Absatz der ursprünglichen Anmeldung wie folgt geän-
dert: 

M1  A swallowable film coated tablet comprising 

M2  deferasirox or a pharmaceutically acceptable salt thereof 

M2.1  present in an amount from 45% to 60% by weight based on the total 
weight of the tablet 

M3  wherein the tablet is without sodium lauryl sulfate and lactose and 
comprises 

M4  and at least one pharmaceuticals acceptable excipient suitable for 
the preparation of tablets (i) microcrystalline cellulose; 

M5  (ii) crospovidone; 

M6  (iii) povidone; 

M7  (iv) poloxamer 188;  

M8  (v) colloidal silicone dioxide; 

M9  (vi) magnesium stearate. 

S2021_005 

Seite 24 

Dass die Tabletten ohne Laktose und ohne Natriumlaurylsulfat formuliert 
sind, wird allgemein auf Seite 6, 4. Absatz von unten, der ursprünglich ein-
gereichten Unterlagen offenbart. Dies wird auch im Zusammenhang mit 
den spezifischen Zuschlagstoffen gemäss Anspruch auf Seite 7, 3. Absatz 
von unten, ausdrücklich offenbart. 

Dass die Tabletten generell schluckbar sein sollen, ist auf Seite 2, 2. Absatz 
von unten oder S. 3, 1. Absatz, offenbart. 

Dass diese Tabletten die spezifischen Zuschlagstoffe (i)-(vi) enthalten, und 
zwar allgemein für «film coated tablets», wird auf Seite 7, 3. Absatz von 
unten, der ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart. 

Tatsächlich wird im 3. Absatz von unten auf Seite 7 der ursprünglich einge-
reichten Unterlagen die spezifische Gruppe von Zuschlagstoffen im ersten 
Satz erwähnt, und gleich anschliessend wird im zweiten Satz ausgeführt, 
dass eine «Opadry» Beschichtung für die Filmtabletten eingesetzt wird. 
D. h. auf den ersten Blick wäre davon auszugehen, dass die entsprechen-
den Filmtabletten mit diesen Zuschlagstoffen eine Beschichtung dieses 
speziellen Typs aufweisen müssen. 

Andererseits wird aber in der allgemeinen Beschreibung an anderer Stelle 
eine ähnliche, etwas allgemeinere, Liste von Zuschlagstoffen erwähnt, und 
zwar im 4. Absatz von unten auf Seite 7, ohne dass dort auf diese spezifi-
sche Beschichtung Bezug genommen wird. Weiter wird generell an meh-
reren Stellen darauf hingewiesen, dass es sich um Filmtabletten handelt, 
so insbesondere auf Seite 3, 3. Absatz von unten. Ein spezieller Zusam-
menhang zwischen dem Material der Beschichtung und den Zuschlagstof-
fen in der Tablette wird dabei nicht hervorgehoben, und ist für den Fach-
mann auch nicht erkennbar. Es gibt zudem Offenbarungen von unter-
schiedlichen Beschichtungsmaterialien ohne einen Hinweis, dass ein zwin-
gender funktionaler Zusammenhang mit den Zuschlagstoffen besteht. Wei-
ter wird im Zusammenhang mit gewissen Beispielen darauf Wert gelegt, 
dass dieses spezifische Beschichtungsmaterial keine Funktion aufweist. 

Zu guter Letzt finden sich die spezifischen Systeme der Zuschlagstoffe je-
weils individualisiert als bevorzugte Ausführungsformen auf den Seiten 7-
8 der ursprünglich eingereichten Unterlagen ohne jegliche Einschränkung 
auf die «Opadry» Beschichtung. 

In einer Gesamtschau erkennt entsprechend der Fachmann, dass der im 
zweiten Satz des dritten Absatzes von unten auf Seite 7 genannte direkte 

S2021_005 

Seite 25 

Bezug auf das spezifische «Opadry» Beschichtungsmaterial nicht als eine 
zwingende Zusatzbedingung für den Einsatz der Liste von Zuschlagstoffen 
im ersten Satz dieses Absatzes zu verstehen ist. Es gibt keinen unmittelbar 
und eindeutig erkennbaren strukturellen oder funktionalen Zusammenhang 
zwischen diesen Zuschlagstoffen und dieser spezifischen Auswahl des 
Materials für die Beschichtung. Im Gegenteil, diese zusätzliche «Opadry» 
Beschichtung wird vom Fachmann in einer Gesamtschau als weitere mög-
liche bevorzugte Ausführungsform zu dieser Liste der Zuschlagstoffe ver-
standen.  

Es ist entsprechend nicht glaubhaft gemacht, dass Anspruch 1 des EP 202 
unzulässig geändert wurde. Diese Beurteilung deckt sich mit der Beurtei-
lung der Einspruchsabteilung des EPA in ihrer Entscheidung vom 17. März 
2021. 

Neuheit 

28.  
Die Beklagte macht nicht geltend, dass die Gegenstände der geltend ge-
machten Ansprüche nicht neu seien. 

Nicht-Naheliegen der Erfindung von Streitpatent EP 202 

29.  
Im Massnahmegesuch diskutiert die Klägerin die Frage erfinderischen Tä-
tigkeit vorgreifend ausführlich, indem sie einerseits kurz zusammenfasst, 
was im parallelen Einspruchsverfahren gelaufen ist und indem sie detail-
liert darlegt, warum ihres Erachtens erfinderische Tätigkeit ausgehend von 
der WO 026 gegeben sein soll. Sie hält zudem fest, dass weitere von der 
Beklagten in Parallelverfahren genannte Ausgangsdokumente, insbeson-
dere die WO 2009/067557 A1 (D9 im parallelen Einspruchsverfahren, in 
der Folge WO 557), die WO 2007/045445 A1 (in der Folge WO 445) sowie 
die WO 2010/035282 A1 (in der Folge WO 282) vom Fachmann als Aus-
gangsdokumente zum Prioritätszeitpunkt nicht berücksichtigt worden wä-
ren, da die in diesen Dokumenten genannten Tabletten weniger glaubhafte 
klinische Kandidaten seien. Dennoch erläutert sie im Detail, warum erfin-
derische Tätigkeit ausgehend von Beispiel 26 der WO 557 gegeben sein 
soll, warum erfinderische Tätigkeit ausgehend von Beispiel 1 der WO 445 
gegeben sein soll, und warum erfinderische Tätigkeit ausgehend von Bei-
spiel 3 der WO 282 gegeben sein soll. 

S2021_005 

Seite 26 

Die Beklagte wehrt sich dagegen, dass die WO 026 der einzige geeignete 
Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei, und legt 
dar, dass sowohl WO 557, als auch WO 445 und gleichermassen WO 282 
geeignete Ausgangspunkte für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit 
seien, wobei sie spezifisch darauf hinweist, dass in allen diesen drei Doku-
menten dispergierbare Tabletten mit einem hohen, d.h. anspruchsgemäs-
sen, Anteil an Deferasirox offenbart würden. Die Beklagte geht dann kurz 
auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der WO 026 ein, 
ohne aber substanziiert darzulegen, warum keine erfinderische Tätigkeit 
gegeben sein soll. Es wird gesagt, die Beklagte «erachte es nicht für not-
wendig, die erfinderische Tätigkeit ausgehend von diesem Dokument zu 
diskutieren». Dann wird nur allgemein auf die Diskussion der erfinderi-
schen Tätigkeit in der Massnahmeantwort im Zusammenhang mit anderen 
Ausgangsdokumenten verwiesen, und ausgeführt, «die Beklagte glaube 
nicht, dass ausgehend von diesem Stand der Technik WO 026 erfinderi-
sche Tätigkeit gegeben sei».  

Damit ist fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend von der WO 026 zwar 
behauptet, aber nicht substanziiert. Es sei aber angemerkt, dass nicht 
glaubhaft scheint, dass ausgehend von Beispiel 2 der WO 026 keine erfin-
derische Tätigkeit gegeben ist. Die dispergierbare Tablette von Beispiel 2 
der WO 026 enthält weniger Deferasirox als jene der WO 557 und damit 
weniger als beansprucht, von den beanspruchten Formulierungsbestand-
teilen enthält sie aber sonst die gleichen wie Beispiel 26 der WO 557. Da-
mit ist die dispergierbare Tablette von Beispiel 2 der WO 026 weiter vom 
Anspruchsgegenstand entfernt als Beispiel 26 der WO 557, und damit a 
fortiori erfinderisch (zur WO 557 vgl. weiter hinten E. 33).  

Weiter behandelt die Beklagte in ihrer Antwort ausführlich die behauptete 
mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von WO 557, ausgehend 
von WO 445 sowie ausgehend von WO 282. 

Darauf bezieht die Klägerin Stellung und ihrerseits die Beklagte in ihrer 
Eingabe vom 23. September 2021. 

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Seite 27 

Aufgabe-Lösungs-Ansatz 

30.  
Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist 
keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige 
ex-post-Betrachtung auszuschliessen», verlangt das Bundesgericht eine 
nachvollziehbare Methode der Beurteilung.28 

Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes 
der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens 
und Könnens.29  

Das Bundespatentgericht wendet bei der Beurteilung der erfinderischen  
Tätigkeit grundsätzlich den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickel-
ten Aufgabe-Lösungs-Ansatz an.30 Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz gliedert 
sich in drei Phasen: i) Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Tech-
nik», ii) Bestimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe» 
und iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des 
nächstliegen-den Stands der Technik und der objektiven technischen Auf-
gabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre.31 

Nächstliegender Stand der Technik 

31.  
Der nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck 
oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.32 In der Praxis 
ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähn-
lichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und 
funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu 
gelangen.33 Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.34 

                                                
28 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel». 
29 BGer, a.a.O. 
30 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.4 – «elektrostatische 
Pulversprühpistole»; Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6 – 
«Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat»; Urteil O2015_011 vom 29. August 
2017, E. 4.5.1 – «Fulvestrant». 
31 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe November 2019, G-VII, 5. 
32 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 
33 Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 606/89 vom 18. September 
1990. 
34 BGer, Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – «balancier de montre». 

S2021_005 

Seite 28 

Trotz des Superlativs «nächstliegend» kann es, auch nach der Rechtspre-
chung der Beschwerdekammern des EPA,35 mehrere «nächstliegende» 
Entgegenhaltungen geben, die «gleich weit entfernt» sind von der Erfin-
dung.36 Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte technische 
Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ausgehend von 
allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Das Bundesgericht hält da-
bei fest, dass es «nicht wesentlich sein [kann], welches von regelmässig 
mehreren naheliegenden Elementen im Stande der Technik zum Aus-
gangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob die Fach-
person schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streit-
patents kommen kann».37 

32.  
Vorliegend ist unbestritten, dass die Dokumente WO 557, WO 445 und WO 
282 orale Darreichungsformen von Deferasirox offenbaren. Sie sind daher 
auf den gleichen Zweck wie die Erfindung – orale Verabreichung von De-
ferasirox – gerichtet. Entsprechend ist ausgehend von diesen Entgegen-
haltungen die erfinderische Tätigkeit zu prüfen.  

Objektive technische Aufgabe ausgehend von WO 557 

33.  
In der zweiten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird die zu lösende 
technische Aufgabe objektiv bestimmt. Hierfür werden das Patent, der 
nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten Er-
findung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Unter-
schiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale unter-
sucht (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der beanspruchten Erfin-
dung bezeichnet werden), anschliessend wird die aus diesen Unterschei-
dungsmerkmalen resultierende technische Wirkung bestimmt und dann die 
technische Aufgabe formuliert.38  

34.  
Das technische Verständnis des Fachmanns des Offenbarungsgehalts der 
WO 557 lässt sich wie folgt zusammenfassen: das Dokument WO 557 be-
trifft generell pharmazeutische Zusammensetzungen mit einem schlecht 
wasserlöslichen Wirkstoff und zwei weiteren Formulierungsbestandteilen 
                                                
35 Vgl. Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 967/97 vom 25. Oktober 
2001. 
36 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 
37 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd». 
38 BPatGer, Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 32 – «Tadalafil 5 mg». 

S2021_005 

Seite 29 

(Abs. [0002] sowie Anspruch 1). Zur Hauptsache geht es beim Wirkstoff 
um Deferasirox (Anspruch 2 sowie Abs. [0020]). Bevorzugt wird die phar-
mazeutische Zusammensetzung als Tablette formuliert (Abs. [0023] sowie 
Anspruch 25). Die Tablette kann dabei in Form einer dispergierbaren Tab-
lette vorgesehen werden (Abs. [0023] sowie für die dispergierbare Tablette 
Anspruch 26). Unter einer dispergierbaren Tablette wird dabei ausdrücklich 
gemäss Abs. [0029] eine Tablette verstanden, die in Wasser dispergiert 
werden muss, bevor sie eingenommen werden kann.  

In sämtlichen der zahlreichen Beispiele der WO 557 werden nur disper-
gierbare Tabletten hergestellt (Tabletten gemäss den Beispielen 14-40), 
andere Tabletten werden nicht experimentell offenbart. Gemäss allgemei-
ner Beschreibung (Abs. [0029]) ist, wenn bei der Beschreibung der Bei-
spiele (Abs. [0098]) davon gesprochen wird, dass die untersuchten Tablet-
ten dispergierbare Tabletten sind, davon auszugehen, dass diese in einer 
wässrigen Phase dispergiert werden müssen, bevor sie oral eingenommen 
werden können. 

Das von den Parteien zur Hauptsache diskutierte Beispiel 26 der WO 557 
beschreibt eine unbeschichtete dispergierbare Tablette, die 50 Gewichts-
prozent Deferasirox, Natriumlaurylsulfat und Laktose enthält, und kein Po-
loxamer 188. 

Unter den Parteien ist unstrittig, dass sich der Anspruchsgegenstand von 
der Offenbarung der WO 557 dadurch unterscheidet, dass die dort be-
schriebene Tablette nicht beschichtet ist, Natriumlaurylsulfat enthält, Lak-
tose enthält, und kein Poloxamer 188 enthält.  

Strittig ist, ob die Tablette gemäss Beispiel 26 der WO 557 im Sinne des 
Anspruchs schluckbar ist. Aus der Auslegung des Begriffs «schluckbar» in 
E. 22 ergibt sich, dass der Fachmann die in WO 557 offenbarten Tabletten 
nicht als schluckbar bezeichnen würde. Er erkennt nicht unmittelbar und 
eindeutig, dass die in WO 557 offenbarten Tabletten bei der Einnahme als 
Ganzes sicher und wirksam sind. Insbesondere wird er nicht annehmen, 
dass die Bioverfügbarkeit des in den Tabletten enthaltenen Wirkstoffs 
durch die Einnahme ohne vorgängige Dispergierung nicht beeinträchtigt 
würde und damit u.U. die Wirkstoffkonzentration im Blut unter die minimale 
wirksame Konzentration fällt. Demnach unterscheiden sich die in WO 557 
offenbarten dispergierbaren Tabletten weiter dadurch von den anspruchs-
gemässen Tabletten, dass letztere schluckbar sind. 

S2021_005 

Seite 30 

35.  
Hinsichtlich vorteilhafter technischer Wirkungen der anspruchsgemässen 
Tablette verweist die Klägerin u.a. auf eine erhöhte Bioverfügbarkeit vergli-
chen mit der damals bereits im Handel erhältlichen Formulierung von De-
ferasirox als dispergierbare Tablette (Exjade®). Tatsächlich wird eine sol-
che erhöhte Bioverfügbarkeit im Streitpatent an mehreren Stellen hervor-
gehoben, namentlich in Abs. [0008], in Abs. [0017] sowie in Abs. [0028].  

Belegt wird dies durch klinische Versuche, die im Streitpatent in 
Abs. [0050] ff. dargelegt und zudem im Vortrag der Klägerin ergänzt wer-
den durch den entsprechenden Bericht der European Medicines Agency 
vom 28. Januar 2016. Um die Bioverfügbarkeit eines Wirkstoffs in verschie-
denen Darreichungsformen zu vergleichen, werden die Darreichungsfor-
men Probanden verabreicht und anschliessend zu verschiedenen Zeit-
punkten die Blutplasmakonzentration des Wirkstoffs gemessen, woraus 
sich eine Konzentrations-Zeit-Kurve ergibt. Der wichtigste Vergleichswert 
ist dabei die «area under the curve» (AUC, «Fläche unter der Kurve»), d.h. 
das bestimmte Integral der Kurve. Je ähnlicher die AUC der Darreichungs-
formen, desto ähnlicher ihre Bioverfügbarkeit. Verglichen wird entweder die 
Fläche vom Zeitpunkt 0 extrapoliert bis zur Unendlichkeit (AUCinf) oder die 
Fläche vom Zeitpunkt 0 bis zum Zeitpunkt der geringsten nachweisbaren 
Konzentration (AUClast). Letzteres ist der Wert, der in den Streitpatenten 
verwendet wird. Ebenfalls wichtig ist die höchste Konzentration des Wirk-
stoffs im Blutplasma, die als Cmax bezeichnet wird, da sie anzeigt, ob die 
Konzentration potentiell über die maximale sichere Konzentration (maxi-
mum safe concentration) ansteigt, ab der toxische Wirkungen zu befürch-
ten sind. 

Aus Tabelle 4 des Streitpatents geht hervor, dass bei gleicher Dosierung 
ein um 38% höherer AUClast-Wert und ein um 39% höherer Cmax-Wert für 
die patentgemässe Formulierung erhalten wird verglichen mit der disper-
gierbaren Exjade®-Tablette (Tabelle 4, erste Zeile). In einer zweiten Studie 
wird gezeigt, dass, dass der AUClast-Wert einer dispergierbaren Tablette mit 
einem Wirkstoffgehalt von 1500 mg erreicht wird durch eine anspruchsge-
mässe schluckbare Tablette mit einem tieferen Wirkstoffgehalt von 1080 
mg, d. h. mit einem ca. 30% geringeren Wirkstoffgehalt. Der Wert von Cmax 
ist dabei für die schluckbare Tablette 30% höher als für die dispergierbare 
Tablette, trotz der niedrigeren Wirkstoffmenge der schluckbaren Tablette 
(Tabelle 4, zweite Zeile). 

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Seite 31 

 

Abbildung 2: Tabelle 4 aus EP 202 

Die Beklagte bestreitet den Nachweis einer verbesserten Bioverfügbarkeit 
insbesondere mit dem Argument, der Vergleich sei nicht einschlägig. Die 
klinischen Studien, deren Resultate in Tabelle 4 von EP 202 berichtet wür-
den, verglichen eine anspruchsgemässe Formulierung mit der damals be-
reits im Handel erhältlichen dispergierbaren Exjade® Tablette. Die Tablette 
gemäss Beispiel 26 aus WO 557 enthalte 50 Gewichtsprozent Deferasirox, 
während die Exjade®-Tabletten rund 30 Gewichtsprozent Deferasirox ent-
hielten (soweit unbestritten). Die in der Patentschrift erwähnten Studien 
könnten daher nicht belegen, dass die patentgemässe Formulierung eine 
bessere Bioverfügbarkeit des Wirkstoffs als der nächstliegende Stand der 
Technik erzielten. Entsprechend habe die Klägerin und Patentinhaberin die 
bessere Bioverfügbarkeit nicht nachgewiesen, und diese technische Wir-
kung sei bei der Formulierung der objektiven Aufgabe nicht zu berücksich-
tigen. 

Grundsätzlich ist es richtig, dass zum Nachweis einer technischen Wirkung 
einer Erfindung die Erfindung mit dem nächstliegenden Stand der Technik 
verglichen werden muss. Vorliegend gibt es aber keinen Grund zur An-
nahme, dass die Bioverfügbarkeit von Deferasirox aus den Tabletten ge-
mäss Beispiel 26 aus WO 557 besser wäre als aus den anspruchsgemäs-
sen schluckbaren Filmtabletten. WO 557 zeigt, dass die in-vitro-Freiset-
zungsrate der Tablette gemäss Beispiel 26 rund 10% höher ist als die in-
vitro-Freisetzungsrate der dispergierbaren Exjade®-Tabletten (WO 557, 
Abs. [00105]: nach 30 Minuten sind 73% des Wirkstoffs in der Exjade® 
Tablette freigesetzt, aber 81% des Wirkstoffs in der Formulierung gemäss 
Beispiel 26). Nun ist es ebenfalls richtig, dass es keinen direkten Zusam-
menhang zwischen der in-vitro-Freisetzungsrate und der Bioverfügbarkeit 
gibt. Aber der Fachmann weiss, dass bei schwer in wässrigen Medien lös-
lichen Wirkstoffen die Freisetzungsrate die Bioverfügbarkeit beschränkt. 
Es wäre nun äusserst überraschend, wenn eine Formulierung, die eine nur 

S2021_005 

Seite 32 

rund 10% bessere in-vitro-Freisetzungsrate aufweist, eine um 30% bes-
sere Bioverfügbarkeit des Wirkstoffs erzielt. Ohne einen konkreten Anhalts-
punkt, dass dies der Fall ist, kann nicht angenommen werden, dass die 
Formulierung gemäss Beispiel 26 aus WO 557 eine Bioverfügbarkeit von 
Deferasirox bewirkt, die mit derjenigen der patentgemässen Formulierung 
vergleichbar wäre. 

Weiter argumentiert die Beklagte, es würden nur Studien bezüglich einer 
einzigen Dosierungsstärke (1500 mg) berichtet. Daraus könne nicht ge-
schlossen werden, dass die technische Wirkung über die ganze Dosie-
rungsbandbreite gegeben sei.  

Wo der Patentinhaber die technische Wirkung für eine Ausführungsform, 
die in den Schutzbereich des Anspruchs fällt, belegt, ist es an der Beklag-
ten, die die Einrede der fehlenden erfinderischen Tätigkeit erhebt, darzule-
gen, weshalb die technische Wirkung nicht über die ganze Anspruchsbreite 
eintreten sollte. Dies muss nicht notwendigerweise mit empirischen Daten 
geschehen, sondern kann sich auch auf wissenschaftlich nachvollziehbar 
begründete theoretische Annahmen stützen. Vorliegend zeigt die Beklagte 
aber weder durch einen empirischen Nachweis noch durch einleuchtende 
theoretische Überlegungen, weshalb die Bioverfügbarkeit von der Dosie-
rungsstärke abhängig sein sollte.  

Dann behauptet die Beklagte, die im Patent EP 202 berichteten Werte AU-
Clast würden keine Beurteilung erlauben, dass die AUC der dispergierbaren 
Tablette tatsächlich geringer sei als die AUC der schluckbaren Tablette. 
Dazu wären die AUCinf Werte notwendig. 

Es fehlt eine Begründung dafür, weshalb die AUClast Werte signifikant ver-
schieden von den AUCinf Werten sein sollten. Für den Fachmann gibt es 
keinen Grund anzunehmen, dass dies der Fall sein sollte. Tatsächlich zeigt 
der Evaluierungsbericht der EMA vom 28. Januar 2016, der beide Werte 
berechnet, keine massgeblichen Unterschiede.  

Weiter argumentiert die Beklagte, die Bioverfügbarkeit von Deferasirox aus 
den patentgemässen Tabletten sei nicht besser als aus den dispergierba-
ren Exjade®-Tabletten, weil der Cmax-Wert bei den anspruchsgemässen 
Tabletten höher sei. Ein höherer Cmax-Wert sei unerwünscht, weil er zu To-
xizität führen könne. 

Die Klägerin antwortet unter Hinweis auf Abs. [0054] des Streitpatents 
EP 202, der höhere Cmax-Wert sei nicht klinisch signifikant. Die AUC sei der 

S2021_005 

Seite 33 

Schlüsselparameter für die Vorhersage der Sicherheit und Wirksamkeit 
von Deferasirox, und eine klinische Studie habe keine Auswirkungen des 
höheren Cmax auf das QT-Intervall39 (dessen Veränderung Cmax-bedingte 
Toxizität anzeigen kann) beobachtet. Die EMA habe in ihrem Evaluierungs-
bericht vom 28. Januar 2016, S. 34, dasselbe festgehalten («Based on 
these results, it is agreed that higher Cmax in patients with the same or sim-
ilar AUC will not result in clinically significant changes in renal laboratory 
values or serum ferritin changes from baseline, as AUC is the key param-
eter for assessing deferasirox safety and efficacy. Therefore, the observed 
differences (mean increase of 30%) in Cmax between the DT and the FCT 
are not expected to be clinically relevant.”). Im Übrigen spiele es keine 
Rolle, wenn man statt einer verbesserten Bioverfügbarkeit eine vergrös-
serte AUC als technische Wirkung, und damit als zu lösende Aufgabe, 
nehme, da auch die Erzielung einer grösseren AUC durch eine schluckbare 
Tablette für den Fachmann überraschend gewesen sei. 

Das Gericht erachtet es, wie vorstehend erläutert, als glaubhaft, dass die 
anspruchsgemässe Formulierung von Deferasirox eine grössere Fläche 
unter der Plasmakonzentration-Zeit-Kurve (AUC) des Wirkstoffs De-
ferasirox als die dispergierbaren Tabletten gemäss Beispiel 26 von WO 557 
und der Exjade®-Tablette erzielt. Es kann, wie nachstehend gezeigt wird, 
damit in der Tat offenbleiben, ob die Bioverfügbarkeit als solche verbessert 
oder ob der höhere Cmax-Wert vom Fachmann als Nachteil gesehen wird. 
Immerhin scheint der Evaluierungsbericht der EMA vom 28. Januar 2016 
zu belegen, dass der höhere Cmax-Wert beim Wirkstoff Deferasirox in der 
Praxis keine klinischen Nachteile mit sich bringt.  

Ebenfalls nicht überzeugend ist das Argument der Beklagten, es sei nicht 
erkennbar, auf welches der verschiedenen Unterscheidungsmerkmale die 
verbesserte Bioverfügbarkeit zurückzuführen sei.  

Das Patentrecht verlangt nicht, für eine bestimmte Wirkung eine wissen-
schaftliche Erklärung oder eine Zuordnung der Wirkung auf ein bestimmtes 
Merkmal der Erfindung bereitzustellen. Es genügt, wenn die technische 
Wirkung durch die Erfindung, d.h. die Merkmale in ihrer Gesamtheit, erzielt 
wird. 

                                                
39 Die QT-Dauer oder QT-Zeit ist eine Messgröße bei der Auswertung des 
Elektrokardiogramms. Sie entspricht dem Zeitintervall vom Anfang des QRS-
Komplexes bis zum Ende der T-Welle. 

S2021_005 

Seite 34 

Weiter verweist die Klägerin in Bezug auf vorteilhafte Wirkungen auf nied-
rigere Variabilität der Bioverfügbarkeit zwischen den Patienten, was im 
Streitpatent EP 202 in Abs. [0054] beschrieben und in Figur 5 dargestellt 
wird. Tatsächlich lässt sich erkennen, dass die Verteilung für die Exjade®-
Patienten in Bezug auf AUC und Cmax wesentlich breiter ist als bei der 
schluckbaren beschichteten Tablette. 

Dazu meint die Beklagte, es werde nicht mit dem nächstliegenden Stand 
der Technik gemäss WO 557 verglichen, sondern mit der Exjade® Tablette, 
und sei unklar, welches Unterscheidungsmerkmal für diesen angeblich vor-
handenen Effekt verantwortlich sei. 

Das Gericht erachtet es nicht als erwiesen, dass es sich bei der geringeren 
Variabilität der Bioverfügbarkeit zwischen den Patienten um eine eigen-
ständige Wirkung handelt, die nicht direkt mit der besseren Bioverfügbar-
keit zusammenhängt. 

Weiter behauptet die Klägerin, die beschichtete schluckbare Tablette sei 
schmackhafter und angenehmer bei der Einnahme und führe zu erhöhter 
Therapietreue der Patienten («palatability and convenience»), dies ge-
stützt auf Seite 15, 2. Spiegelstrich im Streitpatent. 

Dies bestreitet die Beklagte wiederum damit, es werde kein Vergleich mit 
dem Stand der Technik gemäss Beispiel 26 aus WO 557 gemacht. Im Üb-
rigen könne es nicht erfinderisch sein, eine Tablette, die wegen des höhe-
ren Wirkstoffanteils kleiner sein könne als die Exjade®-Tabletten, statt zu 
dispergieren zu schlucken. Dem Fachmann sei bekannt, dass eine 
schluckbare Tablette zu einer höheren Therapietreue führe, da sie etwas 
einfacher einzunehmen sei. 

Die Beklagte verkennt mit diesem Argument, dass der Fachmann nicht an-
nehmen würde, dass eine schluckbare Tablette eine grössere, oder min-
destens so grosse, AUC des Wirkstoffs Deferasirox erzielen würde wie die 
bekannten dispergierbaren Tabletten (nachstehend E. 38). Daher würde er 
trotz der erkennbaren Vorteile einer schluckbaren Tablette davon absehen, 
eine schluckbare Tablette von Deferasirox zu formulieren. 

Zum Argument der verbesserten «palatability» (wörtlich: «Schmackhaf-
tigkeit») ist zu bemerken, dass dazu nach Ansicht des Gerichts nicht nur 
der eigentliche Geschmack der Tablette, wie er beispielsweise durch einen 
geeigneten Filmüberzug erzielt werden kann, gemeint ist, sondern auch die 
Tatsache, dass die Tablette vor der Einnahme nicht dispergiert werden 

S2021_005 

Seite 35 

muss. Das Schlucken einer Tablette ist der Einnahme einer Dispersion vor-
zuziehen; man kann das als Teilaspekt der «palatability» oder der Bequem-
lichkeit («convenience») ansehen, ohne dass sich am Ergebnis etwas än-
dert. 

Was den von der Klägerin weiter behaupteten reduzierten «food-effect» 
angeht, so sieht das Gericht es aus den von der Beklagten genannten 
Gründen als nicht glaubhaft an, dass die Bioverfügbarkeit von Deferasirox 
aus den anspruchsgemässen Formulierungen weniger von der gleichzeiti-
gen Nahrungsaufnahme beeinträchtigt wird als bei der Exjade®-Tablette. 

Ähnliches gilt für die von der Klägerin behauptete reduzierte Magen-Darm-
reizung. Dafür gibt es im Streitpatent nur Behauptungen und keine klini-
schen Daten und entsprechende Nachweise werden von der Klägerin auch 
nicht nachgereicht. Diese Wirkung ist ohne empirischen Nachweis auch 
nicht gestützt auf theoretische Überlegungen glaubhaft. 

Zusammenfassend ist daher glaubhaft gemacht, dass die Unterschei-
dungsmerkmale der anspruchsgemässen Formulierung gegenüber der 
Formulierung gemäss Beispiel 26 der WO 557 eine grössere Fläche unter 
der Plasmakonzentration-Zeit-Kurve (AUC) des Wirkstoffs Deferasirox und 
eine verbesserte Bequemlichkeit der Einnahme bewirkt. 

36.  
Damit ist die objektive Aufgabe ausgehend von Beispiel 26 der WO 557 
darin zu sehen, eine Formulierung bereitzustellen, die eine grössere Flä-
che unter der Plasmakonzentrations-Zeit-Kurve (AUC) des Wirkstoffs De-
ferasirox und eine verbesserte Bequemlichkeit der Einnahme erzielt. 

Naheliegen ausgehend von WO 557 

37.  
In der dritten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gilt es zu klären, ob 
sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, welche den mit der 
objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde 
(nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik 
unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit 

S2021_005 

Seite 36 

zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu er-
reichen, was mit der Erfindung erreicht wird.40 

38.  
Die anspruchsgemässe Formulierung unterscheidet sich von der Formu-
lierung gemäss Beispiel 26 von WO 557 dadurch, dass die in WO 557 be-
schriebene Tablette nicht beschichtet ist, Natriumlaurylsulfat und Laktose 
aber kein Poloxamer 188 enthält, und dass die Tablette schluckbar ist (be-
reits vorstehend, E. 34).  

Aus den in E. 35 dargelegten Überlegungen heraus ist weiter glaubhaft, 
dass diese Unterschiede in Kombination dazu führen, dass die bean-
spruchte Tablette eine grössere AUC des Wirkstoffs Deferasirox (oder bei 
geringerer Dosierung die gleiche AUC) und eine grössere Bequemlichkeit 
der Einnahme erzielt (E. 36). 

Dies ist für den Fachmann überraschend, weil er basierend auf seinem all-
gemeinen Fachwissen annimmt, dass die Bioverfügbarkeit des Wirkstoffs 
aus einer schluckbaren Tablette geringer ist als die Bioverfügbarkeit des 
gleichen Wirkstoffs aus einer dispergierbaren Tablette. Damit besteht die 
Gefahr, dass die Blutplasmakonzentration des Wirkstoffs bei gleicher Do-
sierung unter der minimalen wirksamen Konzentration bleibt und die Dar-
reichungsform daher nicht wirksam ist. Um dem Entgegenzuwirken müsste 
die Dosierung erhöht werden, was wegen der mit einer höheren Dosierung 
grösseren Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen unerwünscht ist, ganz 
abgesehen von den höheren Kosten der Therapie.  

Dass die AUC des Wirkstoffs Deferasirox bei der Freisetzung aus einer 
schluckbaren Deferasirox-Tablette ohne Laktose, ohne Natriumlaurylsulfat 
und mit Poloxamer 188 grösser ist als aus einer dispergierbaren Tablette, 
widerspricht seiner Erwartung. Den höheren Cmax-Wert wird er hinnehmen 
und durch klinische Versuche, wie sie vorliegend auch durchgeführt wur-
den (vgl. Evaluierungsbericht der EMA vom 28. Januar 2016) prüfen, ob 
die Sicherheit der Formulierung dadurch beeinträchtigt wird.  

Es ist daher nicht naheliegend, den Wirkstoff Deferasirox als schluckbare 
Tablette zu formulieren. Darauf deutet auch hin, dass der Wirkstoff an und 
für sich und seine Wirkung als Eisenchelator seit Ende 1997 (Veröffentli-
chung der internationalen Anmeldung WO 97/49395 A1, die unter anderem 

                                                
40 So genannter «could/would approach», BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 
2017, E. 4.6. 

S2021_005 

Seite 37 

zur EP 914 118 B1 führte) bekannt ist und die Beklagte verschiedene For-
mulierungen von Deferasirox belegt (aus WO 026, WO 557, WO 445 und 
WO 282), die alle auf dispergierbare Tabletten gerichtet sind, während die 
erste Offenbarung für eine schluckbare Tablette mit Deferasirox in der Pri-
oritätsanmeldung zu WO 2014/136079 A1, die unter anderem zu den 
Streitpatenten führte, erst 2013 erfolgte.41 

39.  
In ihrer umfangreichen Argumentation zur behaupteten mangelnden erfin-
derischen Tätigkeit argumentiert die Beklagte über weite Strecken unter 
Annahme anderer Unterscheidungsmerkmale zwischen dem Anspruchs-
gegenstand und dem Stand der Technik als vorne dargelegt und unter der 
Annahme, dass keine der vom Gericht als glaubhaft gemacht anerkannten 
technischen Wirkungen vorhanden seien. Diese Argumente sind deshalb 
nicht einschlägig. 

Anschliessend wird davon ausgegangen, dass die einzelnen Bestandteile 
individuell zu betrachten seien, und entsprechend die Erfindung als Lösung 
von verschiedenen Teilproblemen zu betrachten sei.  

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA kann die ob-
jektive Aufgabe ausnahmsweise als Aneinanderreihung verschiedener 
«Teilaufgaben» gesehen werden. Das ist der Fall, wenn alle Unterschei-
dungsmerkmale in Kombination miteinander keine technische Wirkung er-
zielen, sondern vielmehr eine Reihe von Teilaufgaben unabhängig vonei-
nander durch verschiedene Unterscheidungsmerkmale gelöst werden, d.h. 
die Merkmale beeinflussen einander nicht gegenseitig zur Erreichung ei-
nes über die Summe ihrer jeweiligen Einzelwirkungen hinausgehenden 
technischen Erfolges.42 

Wie die Beklagte selbst sagt, lassen sich die technischen Wirkungen der 
erfindungsgemässen Formulierung nicht auf deren einzelne Bestandeile, 
und damit auch nicht auf die einzelnen Unterscheidungsmerkmale, zurück-
führen. Glaubhaft ist nur, dass eine in allen Aspekten anspruchsgemässe 
Formulierung die glaubhaft gemachten technischen Wirkungen erzielt. Da-
mit besteht kein Raum, die objektive Aufgabe in Teilaufgaben aufzuteilen. 
Dies wird auch belegt durch den von der Beklagten eingereichten Auszug 
aus Aulton's Pharmaceutics, The Design and Manufacture of Medicines, 2. 

                                                
41 Vgl. BPatGer, Urteil O2019_005 vom 3. Mai 2021, E. 46 – «Schnittschutzband», 
unter Hinweis auf BGE 69 II 188 E. 4 – «Mordax-Stollen». 
42 Entscheidung T 389/86 vom 31. März 1987, E. 4.2. 

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Seite 38 

Aufl. 2002, S. 248-249, wo betont wird, dass die Bioverfügbarkeit einer un-
beschichteten (oder mit einem wirkungslosen Film überzogenen Tablette) 
von zahleichen Faktoren abhängt. Entsprechend kann und darf die Auf-
gabe nicht in Teilaufgaben zerlegt werden. 

In Bezug auf die einzelnen Teilaufgaben sei ergänzt, dass es wohl sein 
mag, dass das Weglassen von Laktose bei der Problemstellung, eine For-
mulierung für Laktose-intolerante- Patienten bereitzustellen, naheliegend 
ist. Das Weglassen von Laktose aus der Formulierung wird aber nicht na-
hegelegt, um eine der vorne genannten nachgewiesenen vorteilhaften Wir-
kungen bereitzustellen, und das wird von der Beklagten auch nicht behaup-
tet. 

Analoges gilt für das Weglassen von Natriumlaurylsulfat. Das mag unter 
Umständen naheliegend sein, wenn Magen-Darm-Irritationen vermieden 
werden sollen. Das Weglassen kann aber nicht eine grössere AUC oder 
eine verbesserte Bequemlichkeit der Einnahme nahelegen. 

Soweit die Beklagte diesbezüglich ausführt, das anstelle von Natriumlau-
rylsulfat in der beanspruchten Formulierung geführte Poloxamer werde im 
Ausgangsdokument WO 557 als Formulierungsbestandteil erwähnt, so 
wäre das nur dann ein überzeugendes Argument, wenn die Aufgabe in der 
Bereitstellung einer Alternative bestehen würde. Aus dem Ausgangsdoku-
ment ist nicht erkennbar, dass das Poloxamer eingesetzt anstelle von Nat-
riumlaurylsulfat eine der glaubhaft gemachten vorteilhaften Wirkungen er-
zielen könnte. 

Auch die von der Beklagten vorgetragenen Argumente, es gebe keinen 
Mangel an Motivation, die Unterschiede zwischen der Formulierung ge-
mäss Ausgangsdokument und der beanspruchten Formulierung umzuset-
zen, überzeugen nicht. Zum einen orientieren sie sich nicht daran, dass die 
vorne dargelegt eine unerwartete und vorteilhafte Wirkung in Form der 
grösseren Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve bei grösserer Be-
quemlichkeit der Einnahme gegeben ist, und zum anderen überzeugen 
auch die einzelnen Argumente nicht. Wenn ausgeführt wird, es habe kein 
Vorurteil gegen die Formulierung von Deferasirox als schluckbare Tablette 
gegeben, so spricht dagegen, dass wie erwähnt in sämtlichen Entgegen-
haltungen, die von der Beklagten ins Feld geführt werden, immer nur dis-
pergierbare Tabletten in den Ausführungsbeispielen dargelegt werden. Zu-
dem beschränkt sich die Beklagte darauf, aufzuzeigen, dass es keine kon-

S2021_005 

Seite 39 

kreten Vorurteile gegeben habe. Sie versäumt aber, eine konkrete Motiva-
tion des Fachmanns aufzuzeigen. Das ist, wenn wie hier wenn die Aufgabe 
nicht in der Bereitstellung einer Alternative besteht, nicht genügend, um 
eine fehlende erfinderische Tätigkeit zu begründen. Dass es keine Vorur-
teile gegen eine patentgemässe Lösung gab, bedeutet nicht im Umkehr-
schluss, dass die patentgemässe Lösung naheliegend ist.43 

40.  
Zusammenfassend ist damit nicht glaubhaft gemacht, dass der Gegen-
stand von Anspruch 1 des Streitpatents EP 202 ausgehend von Beispiel 26 
aus WO 557 für den Fachmann naheliegend ist. 

Diese Beurteilung deckt sich im Resultat mit der (nicht rechtskräftigen) Ent-
scheidung der Einspruchsabteilung vom 17. März 2021 (die dort als Aus-
gangsdokument diskutierte D9 entspricht der WO 557). 

Naheliegen ausgehend von WO 445 

41.  
Das technische Verständnis des Fachmanns des Offenbarungsgehalts der 
WO 445 lässt sich wie folgt zusammenfassen: das Dokument WO 445 be-
trifft dispergierbare Tabletten mit Deferasirox als Wirkstoff (Seite 1, erster 
Abs. sowie Anspruch 1). Die Tabletten werden dabei mit spezifischen For-
mulierungsbestandteilen formuliert (vergleiche Anspruch 1) und enthalten 
42-65 Gewichtsprozent, bezogen auf das Gesamtgewicht der Tablette, De-
ferasirox (vergleiche Anspruch 1 sowie Seite 2, zweitletzter und letzter Ab-
satz). Unter einer dispergierbaren Tablette wird eine Tablette verstanden, 
die in einem wässrigen Medium, d. h. zum Beispiel in Wasser, vor der Ver-
abreichung dispergiert wird (Seite 2, drittletzter Absatz). 

Es gibt nur ein einziges Ausführungsbeispiel 1, und in diesem wird eine 
unbeschichtete dispergierbare Tablette mit Natriumlaurylsulfat und Laktose 
beschrieben und aufgezeigt, dass diese Tablette in Wasser dispergiert. 

Unter den Parteien ist unstrittig, dass sich der Anspruchsgegenstand von 
der Offenbarung der WO 445 dadurch unterscheidet, dass die dort be-
schriebene Tablette nicht beschichtet ist, Natriumlaurylsulfat enthält, Lak-
tose enthält, und kein Poloxamer 188.  

                                                
43 Hingegen deuten Vorurteile gegen eine patentgemässe Lösung auf 
erfinderische Tätigkeit hin, siehe z.B. BGE 102 II 373 E. 2a – «Mehrschichtenski». 

S2021_005 

Seite 40 

Strittig ist auch hier, ob die Tablette gemäss Beispiel 1 der WO 445 im 
Sinne des Anspruchs schluckbar ist. Ausdrücklich offenbart die WO 445 
nur, dass die Tablette im Beispiel 1 dispergierbar ist. Hinweise, dass die 
dort beschriebene Tablette auch als Ganzes geschluckt werden kann, kön-
nen dem Dokument WO 445 nicht entnommen werden. Der Fachmann 
geht entsprechend nicht davon aus, dass die Tablette bei Verschlucken als 
Ganzes wirksam und sicher ist. Damit unterscheidet sich, der Klägerin fol-
gend, der Anspruchsgegenstand auch diesbezüglich von der WO 445. 

42.  
Da in der WO 445 eine zu Beispiel 26 aus WO 557 vergleichbare disper-
gierbare Tablette offenbart wird, kann verwiesen werden auf die Ausführun-
gen zu den Wirkungen der Unterscheidungsmerkmale ausgehend von Bei-
spiel 26 der WO 557 in E. 35. Die objektive Aufgabe ausgehend vom ein-
zigen Ausführungsbeispiel der WO 445 ist gleich zu formulieren wie aus-
gehend von Beispiel 26 der WO 557. 

Die Lösung dieser Aufgabe ist aus den gleichen Gründen wie ausgehend 
von Beispiel 26 der WO 557 nicht naheliegend. Unter anderem wird im Zu-
sammenhang mit der WO 445 von der Beklagten zusätzlich ausgeführt, 
der Formulierungsbestandteil Poloxamer werde in der WO 445 ausdrück-
lich als Alternative genannt. Da aber, wie vorne dargelegt, die Aufgabe 
nicht in der Bereitstellung einer Alternative zu sehen ist, überzeugt dieses 
Argument nicht, denn die Nennung der Alternative im Ausgangsdokument 
kann den Anspruchsgegenstand nicht nahelegen, wenn, wie hier, eine (o-
der sogar mehrere) unerwartete technische Wirkungen mit der Erfindung 
verbunden sind. 

Naheliegen ausgehend von WO 282 

43.  
Das technische Verständnis des Fachmanns des Offenbarungsgehalts der 
WO 282 lässt sich wie folgt zusammenfassen: die Patentanmeldung 
WO 282 betrifft pharmazeutische Zusammensetzungen mit Deferasirox, 
insbesondere in Form von dispergierbaren Tabletten. Unter einer oralen 
pharmazeutischen Zusammensetzung wird gemäss der WO 282 eine dis-
pergierbare Tablette verstanden (Seite 1, 2. Absatz sowie Anspruch 1 und 
Anspruch 5). Die Tabletten enthalten dabei wenigstens 66 Gewichtspro-
zent, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, Deferasirox 

S2021_005 

Seite 41 

(Anspruch 1 sowie 2. Absatz auf Seite 1). Unter einer dispergierbaren Tab-
lette wird eine Tablette verstanden, die normalerweise in Wasser mit oder 
ohne Rühren dispergiert wird (Seite 5, 4. Absatz). 

Es gibt mehrere Ausführungsbeispiele in der WO 282, alle als dispergier-
bare Tabletten offenbart. Der Angriff der Beklagten stützt sich insbesondere 
auf Beispiel 3. Die Klägerin definiert nicht ausdrücklich, in welchen Merk-
malen sich dieses Beispiel vom Anspruchsgegenstand unterscheidet. Die 
Beklagte auf der anderen Seite meint, der Anspruchsgegenstand unter-
scheide sich von Beispiel 3 darin, dass die dort beschriebene Tablette 
keine Beschichtung aufweise, mehr Deferasirox enthalte (78.13 Gewichts-
prozent) und Natriumlaurylsulfat eingesetzt werde, aber kein Poloxamer 
und kein Siliziumdioxid. Aus dem Vortrag der Klägerin ergibt sich, dass 
diese zusätzlich der Meinung ist, die Tabletten der WO 282 seien nicht im 
Sinne des Anspruchs schluckbar. 

Damit ist auf jeden Fall unstrittig, dass sich der Anspruchsgegenstand von 
der Offenbarung der WO 282 dadurch unterscheidet, dass die dort be-
schriebene Tablette einen geringeren Anteil Deferasirox enthält, nicht be-
schichtet ist und Natriumlaurylsulfat aber kein Poloxamer 188 enthält. Strit-
tig ist auch hier, ob die Tablette gemäss Beispiel 3 der WO 282 im Sinne 
des Anspruchs schluckbar ist. Zweifelsfrei offenbart die WO 282 ausdrück-
lich nur, dass die Tablette im Beispiel 3 dispergierbar ist. Hinweise, dass 
die dort beschriebene Tablette ohne Dispergierung geschluckt werden soll 
und kann, können dem Dokument WO 282 nicht entnommen werden. Der 
Fachmann geht entsprechend davon aus, dass die Tablette vor der Ein-
nahme dispergiert werden muss, um sicher und wirksam zu sein. Die Be-
klagte hat nicht glaubhaft gemacht, dass die Tablette gemäss Beispiel 3 
der WO 282 – obwohl nicht so offenbart – doch in Praxis bei Verschlucken 
als Ganzes wirksam und sicher ist und dies für den Fachmann aus WO 282 
unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist. Damit unterscheidet sich der 
Anspruchsgegenstand des geltend gemachten Anspruchs des Streitpa-
tents 202 auch bezüglich der Schluckbarkeit von Beispiel 3 der WO 282. 

Da auch in Beispiel 3 der WO 282 eine zu Beispiel 26 aus WO 557 ver-
gleichbare dispergierbare Tablette offenbart wird, kann verwiesen werden 
auf die Ausführungen zu den Wirkungen der Unterscheidungsmerkmale 
ausgehend von Beispiel 26 der WO 557 in E. 35. Die objektive Aufgabe 
ausgehend von Beispiel 3 der WO 282 ist entsprechend gleich zu formu-
lieren wie ausgehend von Beispiel 26 der WO 557.  

S2021_005 

Seite 42 

44.  
Bezüglich erfinderischer Tätigkeit ausgehend von der WO 282 führt die Be-
klagte aus, dass in diesem Dokument ausdrücklich darauf hingewiesen 
werde, dass durch den höheren Anteil an Wirkstoff in der Tablette eine ge-
ringere Grösse der Tablette ermöglicht werde, und daher eine solche Tab-
lette auch einfacher geschluckt werden könne, insbesondere durch Kinder 
und ältere Personen. Es gebe entsprechend einen ausdrücklichen Hinweis 
darauf, eine schluckbare Tablette mit geringerer Grösse zu entwickeln. Die 
WO 282 sei nicht auf dispergierbare Tabletten beschränkt, diese seien nur 
eine bevorzugte Ausführungsform. Das fehlende Gleitmittel sei nahelie-
gend und als Teilproblem zu betrachten, eine Filmbeschichtung sei aus den 
Gründen naheliegend, wie im Zusammenhang mit der WO 557 erläutert, 
und ansonsten wird verwiesen auf die Diskussion der erfinderischen Tätig-
keit im Zusammenhang mit der WO 557. 

Es ist richtig, dass in der WO 282, aber bei der Diskussion des Standes 
der Technik, darauf hingewiesen wird, dass ein hoher Wirkstoffanteil zu 
kleineren Tabletten führt und damit auch eine entsprechende Tablette leich-
ter geschluckt werden könne (Seite 2, zweiter ganzer Absatz). Es ist auch 
richtig, dass im dritten ganzen Absatz auf Seite 7 auch Kautabletten und 
konventionelle Tabletten erwähnt werden. Auf der anderen Seite ist aber 
die eigentliche Erfindung der WO 282 einzig auf dispergierbare Tabletten 
fokussiert (vergleiche zweiter Absatz auf Seite 1 sowie fünfter Absatz auf 
Seite 3), und sämtliche Beispiele sind dispergierbare Tabletten. Schluck-
bare Tabletten in einer bestimmten Zusammensetzung werden nicht unmit-
telbar und eindeutig offenbart.  

Was der Patentanmeldung WO 282 auf jeden Fall nicht entnommen wer-
den kann, ist, dass eine Formulierung ohne Natriumlaurylsulfat, mit Polo-
xamer 188 und mit einem Gleitmittel in Form von kolloidalem Siliziumdioxid 
als beschichtete Tablette geschluckt werden kann, und dann eine grössere 
AUC des Wirkstoffs Deferasirox verglichen mit der Freisetzung aus einer 
dispergierbaren Tablette erzielt wird. Dies ist für den Fachmann basierend 
auf seinem allgemeinen Fachwissen, dass schwer in wässrigen Medien 
lösliche Wirkstoffe bei der Freisetzung aus einer dispergierbaren Tablette 
eine bessere Bioverfügbarkeit haben als bei der Freisetzung aus einer 
schluckbaren Tablette, auch ausgehend von WO 282 überraschend.  

Es ist entsprechend nicht glaubhaft gemacht, dass der geltend gemachte 
Anspruch von Streitpatent EP 202 ausgehend von Beispiel 3 der WO 282 
nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. 

S2021_005 

Seite 43 

Nicht-Naheliegen der Erfindung von Streitpatent EP 018 

45.  
Da das Gericht die Rechtsbeständigkeit von Streitpatent EP 202 als glaub-
haft gemacht ansieht, erübrigt sich eine Beurteilung der voraussichtlichen 
Rechtsbeständigkeit von Streitpatent EP 018, da aus EP 018 keine ande-
ren Ansprüche geltend gemacht werden als gestützt auf EP 202. 

Verletzung 

46.  
Die Beklagte bestreitet, dass die angegriffenen Ausführungsformen De-
ferasirox Mepha® 90mg, 180mg und 360mg das Merkmal M2.1 erfüllen, 
gemäss dem die Formulierung zwischen 45% und 60% Gewichtsprozent 
Deferasirox enthalten muss. Es ist unstrittig, dass die angegriffenen Aus-
führungsformen alle anderen Merkmale der geltend gemachten Ansprüche 
aufweisen. 

Nach Darstellung der Beklagten enthalten die Deferasirox Mepha® 
Filmtabletten 66,2 Gewichtsprozent Wirkstoff, nach Ansicht der Klägerin 
64,3 Gewichtsprozent. Die unterschiedlichen Angaben beruhen darauf, 
dass die Beklagte den Wirkstoffanteil einer Tablette ohne Überzug berech-
net. Nach richtiger Auslegung bezieht sich der Wirkstoffanteil auf die ge-
samte Tablette samt Überzug (vorne, E. 21), entsprechend beträgt der Ge-
wichtsanteil von Deferasirox 64,3% wie von der Klägerin vertreten. Interes-
santerweise äussert sich keine der Parteien zur Streuung der Messwerte 
um diesen – theoretisch aufgrund des in der Fachinformation angegebe-
nen Wirkstoffgehalts und Tablettengewichts errechneten – Wert, obwohl 
beide Parteien davon ausgehen, dass bei der Herstellung gewisse 
Schwankungen bei Wirkstoffmenge und Tablettengewicht vorkommen 
(dazu näher hinten, E. 59). 

Wortsinngemässe Verletzung 

47.  
Die Klägerin macht die wortsinngemässe Verletzung der jeweiligen Ansprü-
che 1 der Streitpatente geltend, eventualiter Verletzung durch äquivalente 
Mittel. 

S2021_005 

Seite 44 

48.  
Wie dargelegt enthalten die angegriffenen Ausführungsformen 64,3 Ge-
wichtsprozent Deferasirox, was ausserhalb der von Merkmal M2.1 verlang-
ten Bandbreite von 45-60 Gewichtsprozent liegt. 

Dennoch macht die Klägerin eine wörtliche Patentverletzung geltend und 
stützt dies auf drei Kernargumente: 

i. Zahlen- und Massangaben seien der Auslegung zugänglich, und ge-
stützt auf deutsche Literatur wird vorgetragen, dass derartige Zahlen-
bereiche «minderverbindlich» seien und auf jeden Fall die üblichen To-
leranzen und Messfehler miteinschliessen müssten; 

ii. Es sei für den Fachmann erkennbar, dass derartige Grenzen bei Wirk-
stoffkonzentrationen keine scharfen Grenzen darstellten, und es sei für 
den Fachmann erkennbar, dass eine entsprechende Formulierung 
nicht plötzlich nicht mehr wirksam sei, wenn die Wirkstoffkonzentration 
etwas ausserhalb des beanspruchten Bereichs liege. Zudem sei die 
Obergrenze mit 60% eine offensichtlich gerundete Zahl, da sei für den 
Fachmann erkennbar, dass das keine effektive Grenze für eine Wir-
kung darstellen könne. Weiter gehe aus dem Streitpatent hervor (Be-
zugnahme auf folgende Textstellen in EP 202: Abs. [0001], [0003], 
[0004], [0006], [0016] und [0017]) dass es nur darum gehe, eine mög-
lichst hohe Wirkstoffkonzentration zu haben. Aus den Untergrenzen für 
die Zuschlagstoffe gemäss Anspruch 2 oder gemäss Abs. [0030] des 
EP 202 könne man zudem eine Wirkstoffkonzentration von bis zu 87,8 
Gewichtsprozent ausrechnen, und in Abs. [0016] werde ausdrücklich 
von einer Menge von ungefähr («about») dem Anspruchsbereich ge-
sprochen. 

iii. Es gebe standardisierte Toleranzen im Bereich von pharmazeutischen 
Formulierungen. Für den Wirkstoffgehalt sei üblicherweise davon aus-
zugehen, dass eine Toleranz von 5 Gewichtsprozent erlaubt sei, ohne 
dass eine massgeblich abweichende Wirkung zu erwarten sei. Zudem 
gebe es Toleranzen für das Gesamtgewicht von Tabletten, und diese 
lägen, beispielsweise für Tabletten im Bereich von 80-250mg, im Be-
reich von 7,5 Gewichtsprozent. Daraus ergebe sich für die Obergrenze 
von 60% gemäss Anspruch für Formulierungen von 90mg ein Toleranz-
bereich von 68,1 Gewichtsprozent und für Formulierungen von 180mg 
und 360mg Deferasirox ein solcher von 66,3 Gewichtsprozent. 

S2021_005 

Seite 45 

49.  
Der Argumentation der Klägerin kann nicht gefolgt werden.  

Richtig ist, dass auch Zahlenangaben in Patentansprüchen der Auslegung 
zugänglich sind.44 Sie werden vom Fachmann aber nicht als «minderver-
bindlich» verstanden; die entsprechende deutsche Rechtsprechung ist seit 
den «Schneidmesser» Urteilen des Bundesgerichtshofs45 überholt, was 
auch die Klägerin anerkennt. Im Gegenteil wird der Fachmann solchen An-
gaben in aller Regel einen höheren Grad an Eindeutigkeit und Klarheit zu-
billigen, als dies bei verbal umschriebenen Merkmalen der beanspruchten 
Lehre der Fall ist.46 

Befindet sich ein gemessener Wert ausserhalb eines im Anspruch genann-
ten Zahlenbereichs, wird er vom Wortlaut nicht mehr erfasst. Auch Werte 
innerh