# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 934edea4-6f91-5800-a5a3-0604b5e552fc
**Source:** Ticino (TI)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2002-07-02
**Language:** it
**Title:** Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.07.2002 10.2002.9
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-9_2002-07-02.html

## Full Text

Incarto n.

  10.2002.00009

  	
  Lugano

  2 luglio 2002/dp

   

  	
  In nome

  della Repubblica e Cantone

  del Ticino

  	 

	
  Il
  giudice delegato della seconda Camera civile

  del Tribunale d'appello

  
	
   

  
	
   

  
						

chiamato a giudicare l'istanza di provvedimenti
cautelari 19 aprile 2002 in materia di protezione dei marchi e di concorrenza
sleale presentata da

 

 

 

	
   

  	
  __________, 

  entrambe rappr. dallo __________

   

  
	
   

  	
  contro

  	 

 

	
   

  	
  __________ 

  rappr. dall’avv. __________

   

  
	
   

  	
   

  

 

richiamato
il decreto superprovvisionale 7 maggio 2002 in seguito al quale si è proceduto
al sequestro di merce e di documentazione presso la società convenuta e meglio
come al verbale 10 maggio 2002;

 

 

tenutosi il contraddittorio in data 23 maggio 2002;

 

 

assunti gli incarti richiamati n. __________ e __________ di questa
stessa Camera;

 

 

letti gli atti e i documenti prodotti;

 

considera

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                           1.    L'istante 1 è titolare del marchio svizzero __________ (n.
__________), depositato il 18 giugno 2001 per le classi internazionali di
prodotti 14, 16, 18, 21, 25 e 28 (doc. _, fogli 1 - 4). L'istante 2, dall'11
giugno 2001 è l'unica licenziataria per il territorio svizzero e italiano (e
dal 19 ottobre 2001 per gran parte dei Paesi europei) dell'istante 1 (doc. _)
ed è inoltre titolare in proprio dei marchi __________ (con o senza figura
__________) ed _ con figura di __________, relativamente alle classi
internazionali 9, 16, 18, 24, 25 e 28 (doc. _).

 

                                                  La società
convenuta -che gestisce a __________ il negozio __________ - vende, tra
l'altro, abbigliamento sportivo e accessori recanti il marchio dell'istante 1,
così come reso verosimile con la produzione dei doc. _ e provato nell'ambito
del sequestro.

 

 

                                           2.    Con l'istanza in esame si chiede che alla convenuta venga fatto
divieto a titolo provvisionale di vendere qualsiasi tipo di prodotti recanti in
tutto o in parte il marchio __________ (con o senza figura di __________) e/o
il marchio _ e figura di __________, considerando che tale attività costituisce
una lesione dei diritti delle istanti, sia sulla base della LPM, sia della
LCSl, sia dell'art. 8 CUP (per quanto riguarda il diritto al nome). 

 

 

                                           3.    La convenuta si oppone all'istanza, affermando di essere una
rivenditrice (indiretta, ossia per il tramite di altra ditta svizzera:
__________ GmbH) di prodotti distribuiti dalla ditta tedesca __________ GmbH
che é licenziataria dell'unica vera titolare del marchio __________, ossia
della società inglese __________ (UK) Ltd., marchio depositato in Svizzera in
data 6 febbraio 1998 (doc. _), quindi anteriormente a quello dell'istante 1
(nel seguito: __________). Sostiene che, oltre all'art. 6 LPM che riserva il
diritto al marchio a chi lo deposita per primo, alla fattispecie si attaglia
anche l'art. 14 LPM secondo il quale __________ non potrebbe vietare a un terzo
di continuare a usare, nella stessa misura, un segno già usato prima del suo
deposito. In concreto tale uso sarebbe avvenuto da parte di __________ GmbH,
relativamente ai marchi __________ e "__________", almeno dal 20
novembre 2000, ossia da quando, sciolto il rapporto di licenza tra questa
società ed __________ nell'ottobre 2000, essa aveva sottoscritto analogo
impegno con __________ (UK) Ltd. (nel seguito: __________).

 

 

                                           4.    Nell'ambito dell'art. 59 cpv. 1 LPM e dei combinati art. 14 LCSl
e 28c - 28f CC, l'istante deve rendere solo verosimile di subire o di temere di
subire una violazione del proprio diritto e che la stessa rischia di causargli
un pregiudizio difficilmente riparabile. 

 

                                                  Con riferimento
alla prima eccezione sollevata, è chiaro che la pretesa lesione del marchio
svizzero di __________ non sarebbe data se alla stessa parte fosse precluso un
diritto proprio sul medesimo, in particolare a dipendenza della priorità del
diritto di un terzo (art. 6 LPM). In quest'ambito appare determinante la
questione della contestata similitudine dei due marchi depositati, ovvero come
presupposto della protezione di legge (David,
Comm. di Basilea alla LPM, 1999, art. 3, N. 1); conseguendone che, si dovesse
escludere -almeno in questo stadio della controversia- la confondibilità dei
due segni, verrebbe meno l'applicabilità del menzionato art. 6 LPM.
Concretamente e al di là dei riconosciuti criteri di giudizio, il problema è di
tutta evidenza, tenuto conto del fatto che il marchio apposto sui prodotti
della convenuta pacificamente corrisponde (a prescindere dall'eventuale
aggiunta della figura __________ di cui si dirà nel seguito) a quello
depositato da __________ (cfr. doc. _ e materiale sequestrato, nonché doc. _)
ed è a sua volta corrispondente a quello usato nel passato, in particolare
all'estero ma poi anche sul nostro mercato (doc. _, nonché plico doc. _ e plico
doc. _ dell'inc. __________), connotato da una determinata rappresentazione
grafica. Marchio che le istanti considerano diverso da quello solo verbale di
cui è titolare __________ e con lo stesso non confondibile: rilevano al
proposito che il marchio di __________ è un marchio figurativo, composto di due
elementi verbali (__________e __________) abbinati a una grafia particolare,
indicata come Cinemascope. 

 

 

                                           5.    Nell'ambito del presente giudizio di verosimiglianza, la tesi
delle istanti può ragionevolmente essere accolta. Non va infatti disatteso il
principio secondo cui -pacifica l'identità dei prodotti cui sono destinati
entrambi i marchi (anche per il marchio svizzero n. __________ di __________ si
tratta della categoria 25: capi d'abbigliamento, calzature e copricapo: doc.
_)- la loro similitudine dev’essere giudicata in particolare sulla base del
presupposto della confondibilità dei segni (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 5), a sua volta
determinata dall'impressione d'assieme che essi suscitano nei consumatori i
quali li ricordano figurativamente (Brunner
E., Die
Verwechlungsgefahr beurteilt sich nach dem Gesamteindruck usw., in Binsenwahrheit
des Immaterialgüterrechts - Festschrift für Lucas David, pag. 73 e 74; David, op. cit., art. 3 LPM, N. 11
e 15). Criterio applicabile anche al di là del tipo di marchio in esame
(figurativo, verbale, ecc.). Inoltre, non si può pretendere che un marchio solo
verbale possa automaticamente sbarrare la strada a ogni segno figurativo che
contenga lo stesso nome o vocabolo (Marbach,
Markenrecht, in SIWR III, pag. 122), dal momento che -nei casi di
collisione fra marchi che non si distinguono nel contenuto verbale- non può
essere escluso che la presentazione figurativa risulti prevalente a seconda
delle contingenze fattuali (Willi,
MSchG Kommentar, Zurigo 2002, art. 3 LPM, N. 143). 

 

                                                  Orbene, in
concreto, tenuto conto della cerchia dei consumatori che acquistano
abbigliamento sportivo sul mercato interessato alla fattispecie (David, op. cit., art. 3 LPM, N.
14), ossia (notoriamente) giovani e giovanissimi quanto mai attenti nel
distinguere merce e marchi ritenuti autentici da quelli che essi considerano
"taroccati", non può esservi dubbio sulla rilevanza dell'aspetto
grafico del segno. Esso è connotato dalla scritta __________ in caratteri
maiuscoli di altezza diversa, ossia di altezza ugualmente e manifestamente
maggiore all'inizio e alla fine della parola e simmetricamente degradante verso
il centro della stessa (sia sul limite superiore che su quello inferiore della
scritta), così da realizzare il cosiddetto effetto Cinemascope, mentre
tutta la parola è sottolineata dal tratto normalmente orizzontale della _
iniziale che diventa una linea ricurva al centro (verso l'alto) ad
accentuazione del descritto effetto ottico. Linea sotto la quale trova posto,
in caratteri maiuscoli di dimensioni inferiori e uguali fra loro, la parola
__________. Almeno in questo stadio della vertenza, questa impostazione grafica
del marchio (doc. _), ancorché corrispondente a un disegno in sé semplice, non
può essere disattesa poiché -prima facie- appare atta a suscitare nel
consumatore medio un carattere distintivo verosimilmente non comune e
facilmente acquisibile come figura del ricordo (Erinnerungsbild). E'
pertanto sostenibile che la grafia del marchio in questione -tenuto conto dello
scopo riservatogli dalla legge di distinguere prodotti o servizi di un'azienda
da quelli di un'altra (art. 1 LPM)- appaia di importanza determinante e
addirittura prevalente sull'indicazione verbale (tanto più con l'aggiunta del
nome __________), rivestendo innegabile carattere distintivo dei prodotti e non
rappresentando una semplice presentazione decorativa del nome "__________".
D'altra parte, potrebbe essere sintomatico di tale momento il fatto che la
convenuta e i suoi fornitori non facciano capo a un marchio verbale o ad altra
designazione della loro merce, ma contraddistinguano la stessa col marchio di
__________. 

 

 

                                           6.    __________ (UK) Ltd. il 17 maggio 2002 ha presentato all'IFPI
opposizione contro la registrazione del marchio di __________ (doc. _ dell'inc.
__________); la procedura è pendente. Con riferimento alla presente istanza, si
osserva che, se nel giudizio sull'anteriorità di un marchio (art. 3 cpv. 2 LPM)
si deve tener conto anche di motivi relativi d'esclusione (art. 3 cpv. 1 LPM)
nel senso di attendere l'esito di eventuali procedure di opposizione a una
nuova registrazione ai sensi dell'art. 31 e segg. LPM (David, op. cit., art. 3 LPM, N.
45), ciò sembra poter essere disatteso nell'ambito di una domanda cautelare: si
deve infatti por mente al fatto che nessun intervento di questa natura crea una
situazione di diritto irreversibile (Willi,
op. cit., art. 59 LPM, N. 13). 

 

 

                                           7.    La convenuta si oppone all'istanza anche invocando l'art. 14 LPM in
base al quale, in parziale deroga al principio della priorità derivante dal
deposito, il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a
usare, nella stessa misura, un segno che aveva già usato prima del deposito. In
concreto, la convenuta ritiene che le istanti, malgrado il deposito dei loro
marchi, non possano vietarle l'uso del marchio controverso a dipendenza
dell'uso del medesimo, avvenuto ad opera di __________ GmbH dal 20 novembre
2000 a oggi come licenziataria di __________, in particolare fino a luglio
2001, data di deposito dei marchi delle istanti. 

 

                                                  Anche questo
argomento di difesa -almeno prima facie- non appare ammissibile. In concreto,
pacifici l'affermata licenza fra __________ e __________ GmbH da novembre 2000
in poi e la fornitura indiretta della convenuta da parte di quella società
tedesca, va ricordato che scopo della norma è quello di proteggere la parte che
può vantare l'uso precedente di un marchio simile a quello depositato, senza
averlo a sua volta fatto oggetto di registrazione (David, op .cit., art. 14 LPM, N. 1 e 2). Con riferimento
alla fattispecie in esame non può essere dimenticato che, negata la pretesa
similitudine dei marchi svizzeri di __________ e di __________, quest'ultima
risulta titolare di un marchio __________ già da febbraio 1998, quindi
precedentemente all'inizio dell'affermato uso da parte di __________ GmbH.
Circostanza che da sé sembra dover escludere l'attualità della norma in esame e
che fa apparire l'affermazione della convenuta secondo cui __________ GmbH,
dopo l'ottobre (recte: novembre) 2000, ha utilizzato il marchio __________
(Cinemascope) già iscritto a Registro a quel tempo dal 1998, marchio che appartiene
alla __________ Limited (duplica, ad 4) equivoca: sia relativamente
all'identità del marchio depositato nella data indicata, sia in merito alla
titolarità sul medesimo. Conseguendone parimenti l'inapplicabilità
dell'invocato art. 11 cpv. 2 LPM sulla corrispondenza tra la forma del marchio
usato e quella del marchio depositato, dal momento che la tesi della convenuta
parte dal presupposto dell'equivalenza fra il marchio di __________ e quello di
__________.

 

 

                                           8.    Pacifico l'uso da parte della convenuta del marchio __________ (Cinemascope),
le istanti chiedono che le misure cautelari richieste concernano anche lo
stesso marchio con l'aggiunta della figura di un __________ e il marchio
__________ -con la stessa aggiunta- di cui è titolare __________ SA. Al
proposito la convenuta osserva che la figura felina in questione è un simbolo
molto usato nel campo dell'abbigliamento e quindi non ha sufficiente carattere
distintivo; inoltre sostiene di non utilizzare nessuno dei marchi di __________
SA.

 

                                                  In realtà, il solo
disegno di una sagoma di __________ in rappresentazioni grafiche di foggia e
stile diverso –come indicato dal plico doc. _ (inc. __________)- non sembra
avere sufficiente carattere distintivo e non solo nel campo specifico
dell'abbigliamento, ma in generale: infatti, l'abuso di un segno ne riduce
automaticamente la forza distintiva agli occhi del consumatore medio (Willi, op. cit., art. 2 LPM, N. 39
- 41). Per questo motivo la figura in questione potrebbe venir considerata alla
stregua di un segno di dominio pubblico, ciò che configurerebbe un motivo
assoluto d'esclusione dalla protezione come marchio (art. 2 lett. a LPM).
Inoltre, se un segno è usato come aggiunta a un marchio, può determinarne
l'impressione d'assieme a seconda dell'apporto al carattere distintivo del
medesimo (David, op. cit.,
art. 3 LPM, N. 11); qualità che potrebbe mancare se il segno aggiuntivo, in sé,
non presenta tale caratteristica.

 

 

                                           9.    In concreto, non sembra di poter concludere per la rilevanza
dell'aggiunta della figura felina al marchio __________ che peraltro non
risulta depositato nelle due versioni, ma solo in quella (fin qui considerata)
priva dell'aggiunta. Non v'è pertanto motivo di considerare nel dispositivo
della presente decisione una versione del marchio formalmente estranea al
deposito.

 

                                                  Per quanto
riguarda il marchio __________ -con l'aggiunta già descritta- le istanti non ne
rimproverano alla convenuta l'uso, ma sostengono che la figura felina apposta
da sola, ossia separatamente dal marchio __________, su determinati capi messi
in vendita, rappresenta una lesione del marchio di __________ SA n. __________
(doc. _). Ma così non si ritiene di poter concludere; al proposito dev'essere
infatti osservato che, da quanto risulta dai capi d'abbigliamento prodotti, è
vero che talvolta il segno in esame appare collocato sul capo separatamente dal
marchio, ma il marchio (di __________) non è assente, bensì collocato altrove
sul medesimo capo: ciò che fa apparire il disegno di __________ come una
semplice decorazione, estranea allo scopo distintivo cui è destinato un
marchio. Né, in buona fede e salvo contrarie risultanze, appare sostenibile che
quell'elemento decorativo rappresenti una lesione del marchio di __________ SA,
mancando dell'unico elemento apparentemente distintivo del medesimo che è la
piccola __________ posta sotto la figura del __________ (cfr. doc. _). Elemento
grafico certamente di scarso rilievo, tanto più a fronte di quanto già s'è
detto a proposito della figura felina. 

 

 

                                        10.    Accertata, nei limiti del presente giudizio, l'asserita
violazione del marchio di __________, non torna conto di esaminare la
fattispecie nell'ottica della LCSl, rispettivamente del diritto al nome. Per
quanto poi riguarda il presupposto del pregiudizio difficilmente riparabile nel
caso in cui le misure richieste non venissero accordate, basta la
considerazione della difficoltà di una sua valutazione a posteriori (David, op. cit., art. 59 LPM, N.
6), ciò che è dato in particolare a dipendenza della turbativa arrecata al
mercato nella forma descritta in un commercio al dettaglio di portata non
indifferente.

 

 

                                        11.    Le ripetibili dovute alle istanti, oltre a dipendere dalla
parziale soccombenza, tengono conto del fatto che l'istanza è stata discussa in
uno con quella indicata al n. __________ di questa Camera. Ne consegue una
riduzione dell'onere in favore della parte convenuta.

 

 

 

Motivi per i quali, 

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA

 

 

 

decreta:

 

 

                                           1.    L'istanza di provvedimenti provvisionali 19 aprile 2002 di __________
Ltd., __________, e di __________ SA, __________, è parzialmente accolta.

 

 

                                           2.    Di conseguenza è fatto ordine a __________ SA, __________, e per
essa al presidente del Consiglio d'amministrazione, signor __________, di
cessare con effetto immediato la vendita in qualsiasi forma di prodotti recanti
il marchio __________ (nella grafia "Cinemascope").

 

                                                  §.    L'ordine è impartito con la comminatoria, in caso di trasgressione,
dell'art. 292 CP che recita:

                                                         Chiunque
non ottempera a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un
funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista dal presente
articolo è punito con l'arresto o con la multa.

 

 

                                           3.    E' confermato il sequestro della
merce e della documentazione di cui al verbale 10 maggio 2002.

 

                                           4.    Alle istanti è assegnato un termine di 30 (trenta) giorni
dall'intimazione della presente decisione per proporre la causa di merito,
con la comminatoria che, decorso infruttuosamente tale termine, i provvedimenti
qui decisi decadranno (art. 28e cpv. 2 CC).

 

 

                                           5.    Le spese della presente procedura, consistenti in:

                                                  tassa decreto di
sequestro                       fr.     300.--

                                                  spese di sequestro                                    fr.     400.--

                                                  tassa di giustizia                                        fr.  1'000.--

                                                  per un totale di   fr.                                     1'700.--

 

                                                  da anticipare
dalle istanti, restano a loro carico in ragione di 1/4 e per 3/4 sono poste a
carico della convenuta. Questa verserà alle istanti l'importo di fr. 1'500.-- a
titolo di ripetibili ridotte.

 

 

                                           6.    Intimazione a:  - studio legale __________;

                                                                            - avv.
__________ (2 espl.) per sé e

                                                                               avv.
__________.

 

 

 

 

 

Il
giudice delegato:

 

(dott. __________)