# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 88deb757-e27c-5f28-82f8-4234f9d8f39f
**Source:** Basel-Stadt (BS)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2014-01-22
**Language:** de
**Title:** Basel-Stadt Appellationsgericht 22.01.2014 ZK.2014.3 (AG.2014.98)
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/BS_Omni/BS_APG_001_ZK-2014-3_2014-01-22.html

## Full Text

Appellationsgericht

  
  des Kantons Basel-Stadt

  

  Besondere zivilrechtliche
  Abteilung

  

 

ZK.2014.3

 

ENTSCHEID

 

vom 22. Januar 2014

 

 

Mitwirkende

 

Dr. Heiner Wohlfart   

und Gerichtsschreiberin
Dr. Andrea Pfleiderer 

 

 

 

Parteien

 

A_____
                                                                                      Gesuchstellerin 

[…]

vertreten durch […], Rechtsanwalt, […]

 

gegen

 

B_____                                                                           Gesuchsgegnerinnen

C_____
                                                                                                                  

beide
[…]

vertreten durch Rechtsanwälte[…]    

 

 

Gegenstand

 

betreffend vorsorgliche
Massnahmen im Designrecht

Sachverhalt

 

Die A_____ ist
seit dem 17. August 2011 Inhaberin des international registrierten Designs […].
Beim hinterlegten Design handelt es sich um ein Produkteprogramm, insbesondere
für Scharniere von Duschtrennwänden, dessen Form u.a. wie folgt hinterlegt ist:

 

 

Am 15. Januar
2014 ersuchte die A_____ um den Erlass superprovisorischer Massnahmen gegen die
B_____ und die C_____. Sie beantragte, es sei den Gesuchsgegnerinnen
vorsorglich zu verbieten, Scharniere für Duschtrennwände gemäss folgenden Abbildungen
(insbesondere des Typs […]) 

 

 

in der Schweiz
herzustellen, anzubieten, zu offerieren, zu vertreiben oder sonst wie in
Verkehr zu bringen. Das Verbot sei superprovisorisch, vor der am 21. Januar
2014 in Basel beginnenden Bau- und Immobilienmesse „Swissbau“ zu erlassen.
Eventualiter sei den Gesuchsgegnerinnen eine kurz bemessene Frist zur
Stellungnahme vor Beginn der Swissbau einzuräumen, damit das Gericht noch vor
Messebeginn vorsorglich entscheiden könne. Subeventualiter, für den Fall, dass
das Verbot nicht vor Beginn der Swissbau-Ausstellung erlassen werden kann, sei
das Verfahren als ordentliches, kontradiktorisches Massnahmeverfahren zu
führen. Das Verbot sei gegenüber den Organen der Beklagten mit der Strafandrohung
gemäss Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall zu verbinden. Diese Anordnungen
seien unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegnerinnen zu
erlassen. Mit Verfügung vom 16. Januar 2014 wies der
Appellationsgerichtspräsident das Gesuch um Erlass superprovisorischer
Massnahmen ab mit der Kurzbegründung, dass mit der Durchführung einer
kontradiktorischen Verhandlung noch unmittelbar vor der offiziellen Eröffnung
(10 Uhr) der Swissbau, um 08.30 Uhr, den entgegenlaufenden Interessen der
Parteien in verfahrensrechtlicher Hinsicht besser Rechnung getragen werden
könne. Gleichzeitig lud der Appellationsgerichtspräsident die Parteien in eine
Verhandlung am 21. Januar 2014. Dabei gelangten die beiden Parteivertreter zum
Vortrag, wobei die Gesuchstellerin ihre Rechtsbegehren erneuerte. Der Vertreter
der Gesuchsgegnerinnen beantragte, auf das Gesuch sei nicht einzutreten,
eventualiter sei das Gesuch abzuweisen unter o/e Kostenfolge zu Lasten der Gesuchstellerin.
Am 22. Januar 2014 reichte die Gesuchstellerin eine Eingabe mit Photos ein. Der
Entscheid ist den Parteien im Anschluss an die Verhandlung, unter Ankündigung
der nachträglichen Eröffnung der schriftlichen Urteilsbegründung, im Dispositiv
vorab eröffnet worden. Für sämtliche Ausführungen wird auf das
Verhandlungsprotokoll verwiesen. 

 

 

Erwägungen

 

1.

1.1      Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 5 Abs. 2 der
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) ist für die Anordnung
vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage betreffend
Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, einschliesslich der
Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft, Lizenzierung, Übertragung
und Verletzung solcher Rechte, eine einzige kantonale Instanz zuständig. Gemäss
§ 11 Abs. 2 Ziff. 1 des baselstädtischen Gesetzes über die Einführung der Schweizerischen
Zivilprozessordnung vom 13. Oktober 2010 (EG ZPO) ist für deren Behandlung die
besondere zivilrechtliche Abteilung des Appellationsgerichts zuständig (vgl. §
63 Abs. 3bis
 des
Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG] SG 154.100) und für vorsorgliche Massnahmen
der Einzelrichter (§ 9 Abs. 2 Ziff. 1 lit. c i.V.m. § 11 Abs. 3 EG ZPO).

 

Die Gesuchstellerin beziffert den Streitwert, ohne nähere Begründung, mit
CHF 80'000.– (vgl. Gesuch Rz. 3). Der Streitwert wird auf CHF 100'000.–
geschätzt.

 

1.2        
Angesichts des in Holland gelegenen Sitzes der Gesuchstellerin ist
von einem internationalen Sachverhalt auszugehen (BGE 131 III 76 E. 2.3 S. 80).
Nach Art. 10 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG;
SR 291) zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen zuständig sind die
schweizerischen Gerichte oder Behörden, die in der Hauptsache zuständig sind
(lit. a); oder die schweizerischen Gerichte und Behörden am Ort, an dem die
Massnahme vollstreckt werden soll. Die Gesuchstellerin macht in der Sache eine
Verletzung von Immaterialgüterrechten geltend. Die internationale Zuständigkeit
richtet sich nach Art. 109 Abs. 2 IPRG. Danach sind für Klagen betreffend
Verletzung von Immaterialgüterrechten die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz
des Beklagten; überdies am Handlungs- und Erfolgsort zuständig. Die
Gesuchstellerin macht in vorliegendem Zusammenhang geltend, dass an der in
Basel am 21. Januar 2014 beginnenden Bau- und Immobilienmesse Swissbau Immaterialgüterrechte
durch die Gesuchsgegnerinnen verletzt würden, weil diese Scharniere für
Duschtrennwände anbieten oder in Verkehr bringen würden. Der Handlungsort
befände sich deshalb in Basel (Gesuch Rz. 7). Demgegenüber macht der Vertreter
der Gesuchsgegnerinnen an der mündlichen Verhandlung geltend, dass sie die „Glas-Glas-Scharniere“
mit 90º- und mit 180º-Rasterung nicht an der Messe ausstellen oder bewerben würden
(Plädoyernotizen S. 1). Dass die beiden Glas-Glas-Scharniere an der
Swissbau-Messe in Basel nicht ausgestellt werden, bestätigte der Vertreter der
Gesuchsgegnerinnen an der mündlichen Verhandlung vom 21. Januar 2014 (vgl. Verhandlungsprotokoll
vom 21. Januar 2014 S. 3, 6). Damit entfällt bezüglich der „Glas-Glas-Scharniere
mit 90º bzw. 180º Rasterung“ (vgl. die Abbildung oben im Sachverhalt) die
örtliche Zuständigkeit in Basel und auf das Gesuch ist für die beiden genannten
Produkte nicht einzutreten. Ausgestellt wird an der Swissbau-Messe in Basel
jedoch das gemäss Vorbringen der Gesuchstellerin
immaterialgüterrechtsverletzende „Wand-Scharnier“ für Duschtrennwände und insofern
liegt in Basel ein Erfolgsort und somit die örtliche Zuständigkeit bezüglich
des „Wand-Scharniers“ vor, was im Übrigen unbestritten ist (vgl. Gesuch Rz. 4
f.; Plädoyernotizen des Vertreters der Gesuchsgegnerinnen S. 1). Auf das Gesuch
ist damit bezüglich des „Wand-Scharniers“ einzutreten. 

 

2.

Für den Erlass vorsorglicher Massnahmen sind gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO
vorausgesetzt: Ein Anspruch zivilrechtlicher Natur, der seine Grundlage im
materiellen Zivilrecht hat, die Gefährdung oder Verletzung dieses Anspruchs;
der drohende nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil; die (nicht in Art. 261
ZPO explizit genannte) zeitliche Dringlichkeit und die Verhältnismässigkeit,
indem die getroffenen Massnahmen nicht weiter gehen dürfen, als dies zum Schutz
des glaubhaft gemachten Anspruchs nötig ist (vgl. zum Ganzen HUBER, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2. Auflage 2013, Art. 261 ZPO N 17 ff.). Die
Gesuchstellerin muss das Vorliegen dieser Voraussetzungen glaubhaft machen, was
das Gericht summarisch zu prüfen hat. Für die Glaubhaftmachung reicht es, wenn
aufgrund objektiver Kriterien eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die
behaupteten Tatsachen bzw. den behaupteten Sachverhalt spricht (HUBER, a.a.O., Art. 261 ZPO N
25). Bei besonderer Dringlichkeit kann das Gericht gemäss Art. 265 Abs. 1 ZPO
eine superprovisorische Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei
anordnen, wobei die Anhörung nachzuholen ist. Eine vorsorgliche Massnahme kann
jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil
abzuwenden, so insbesondere ein Verbot (Art. 262 lit. a ZPO). 

 

3.

3.1      Vorliegend macht der Vertreter der Gesuchsgegnerinnen
geltend, dass es an der zeitlichen Dringlichkeit der anzuordnenden Massnahme
fehle, da die Gesuchstellerin bereits seit Februar 2013 Kenntnisse von den […] Produkten
der Gesuchsgegnerinnen habe. Die Gesuchstellerin habe erstmals an der Messe
„Batibouw“ in Belgien im Februar 2013 Kenntnis von den Produkten erhalten. An
einer Fachmesse in Frankfurt im März 2013 seien dem CEO […] ausserdem die
Produkte durch […] von den Gesuchsgegnerinnen vorgestellt worden. Die
angebliche Designverletzung sei in den vergangenen 11 Monaten nicht beklagt
worden. Erst jetzt, kurz vor Beginn einer wichtigen Messe werde versucht, die
Gesuchsgegnerinnen mit der Anordnung vorsorglicher Massnahmen zu schwächen.
Dieses monatelange Zuwarten sei als rechtsmissbräuchliches Verhalten zu werten,
welches keinen Schutz verdienen dürfe (Plädoyernotizen S. 2 f.). 

 

3.2        
Damit eine vorsorgliche Massnahme erlassen werden kann, muss in
prozessualer Hinsicht zunächst Dringlichkeit vorliegen. Eine solche
Dringlichkeit liegt vor, wenn das ordentliche Verfahren (bis zur letzten
Instanz, soweit ein Rechtsmittel aufschiebende Wirkung hat) eindeutig länger
dauert als das Massnahmeverfahren (sog. relative Dringlichkeit; vgl. zum UWG Staehelin,
in: Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Stämpflis Handkommentar, Bern
2010, Art. 14 N 23 mit weiteren Hinweisen). Vorsorgliche Massnahmen setzen „relative“
Dringlichkeit voraus, superprovisorische „besondere“. Ein Hinauszögern bzw. ein
Zuwarten durch den Gesuchsteller selbst führt grundsätzlich nur im Falle eines
Begehrens um Erlass einer superprovisorischen Massnahme zur Abweisung des
Gesuches (vgl. Güngerich, in: Berner Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Bern 2012, Band II; Art. 265 N 9). Vorsorgliche
Massnahmen können demnach noch so lange verlangt werden, als die Gefahr der
nicht mehr rechtzeitigen oder vollständigen Durchsetzung des Anspruchs besteht
namentlich, wenn noch weitere Verletzungen zu befürchten sind. Damit
Untätigkeit bei vorsorglichen Massnahmen als rechtsmissbräuchliches Zuwarten
qualifiziert wird, braucht es extrem langes Zuwarten (Staehelin, a.a.O., Rz
23 mit weiteren Hinweisen). Vorliegend hat das Gericht mit Verfügung vom 16.
Januar 2014 das Gesuch um superprovisorische Anordnung vorsorglicher Massnahmen
mangels einer besonderen Dringlichkeit abgewiesen. Ob die Gesuchstellerin
bereits im Februar 2013 oder März 2013 von den Modellen der Gesuchsgegnerinnen
wusste, kann offen bleiben. Die Gesuchstellerin selber bestreitet nicht, dass
sie ein erstes Mal in Belgien auf die allenfalls nachgeahmten Scharniere für
Duschtrennwände der Gesuchsgegnerinnen stiess, die damals noch unter der
Bezeichnung […] liefen (Gesuch, Rz. 28), welche aber auf dem Schweizer Markt
noch nicht erhältlich waren. Von der angeblichen Designverletzung habe die
Gesuchstellerin aus einem Katalog der Gesuchsgegnerinnen gegen Ende 2013 erfahren.
Dieser Katalog mit den „Neuheiten 2013/2014“ ist gültig ab dem 1. September
2013 und nach Angaben des Vertreters der Gesuchsgegnerinnen seit dem Oktober
2013 öffentlich zugänglich. Tatsächlich wusste demnach die Gesuchstellerin
spätestens seit Oktober 2013 von den mutmasslichen Designverletzungen der
Gesuchsgegnerinnen. Dieses Zuwarten der Gesuchstellerin hebt die relative Dringlichkeit
der vorsorglichen Massnahme jedoch nicht auf, sodass es der Gesuchstellerin
nicht schadet, dass sie ihr Gesuch erst einige Monate später beim Gericht
eingereicht hat. Von einem rechtsmissbräuchlichen Zuwarten kann angesichts der seit
Oktober 2013 verstrichenen, wenigen Monate jedenfalls nicht gesprochen werden.

 

4.

4.1      Für den Schutz als Design nach Art. 2 Abs. 1 Designgesetz
(DesG; SR 232.12) ist erforderlich, dass die Form neu ist und Eigenart
aufweist, was zutrifft, wenn sich der Gesamteindruck der beanspruchten Form in
der Beurteilung der an einem Kauf der entsprechend gestalteten Produkte unmittelbar
interessierten Personen vom Vorbekannten massgeblich abhebt (BGE 133 III 189 E.
3.3 S. 192 mit Hinweis auf die Botschaft, BBl 2000 S. 2740). Ein Design
weist keine Eigenart auf, wenn es sich nach dem Gesamteindruck von Design,
welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte, nur
in unwesentlichen Merkmalen unterscheidet (Art. 2 Abs. 3 DesG). Eigenart
verlangt eine objektive Abweichung vom Vorbekannten, Verschiedenheit im
Gesamteindruck (Heinrich, Kommentar DesG/HMA, Zürich 2002, Art. 2 N 2.64
f.).

 

4.2        
Vorliegend von Interesse ist das international registrierte Design
mit der Ordnungsnummer […], welches von der Gesuchstellerin am 17. August 2011
bei der World Intellectual Property Organization (WIPO) im Rahmen einer Sammelhinterlegung
deponiert worden ist (vgl. Beilage 20 des Gesuchs). Eine internationale Hinterlegung
entfaltet für die Schweiz gemäss Art. 29 DesG dieselbe Wirkung wie eine Hinterlegung
in der Schweiz. Das vorliegend hinterlegte Design betrifft „1.-7. Metal fittings
and mountings for doors, windows and furniture and similar articles“. Es handelt
sich um ein Produkteprogramm, insbesondere für Scharniere von Duschtrennwänden
und für Duschtürknäufe. Eine solche Hinterlegung begründet zunächst die Vermutung
der Neuheit und der Eigenart sowie der Berechtigung zur Hinterlegung (Art. 21
DesG). Der Eintrag in das Register stellt jedoch keine verbindliche Aussage
über Bestand oder Nichtbestand eines Immaterialgüterrechts dar, sondern kann
nur, aber immerhin als Vermutung für bestimmte Rechtspositionen qualifiziert
werden (Kunz,
Grundsätze zum Immaterialgüterrecht, recht 2002, S. 91).

 

4.3        
Zur Bestimmung der Eigenart ist das von der Gesuchstellerin
hinterlegte Design mit bereits allenfalls vorbekannten Scharnieren zu vergleichen,
wobei der Gesamteindruck massgebend ist, der sich namentlich aus den
wesentlichen Merkmalen ergibt, die sich dem am Kauf interessierten Verbrauchern
präsentieren (BGE 133 III 189 E. 3.3 S. 192; 130 III 636 E. 2 S. 639). Der
Vertreter der Gesuchsgegnerinnen behauptet vorliegend, das von der
Gesuchstellerin hinterlegte Design sei nicht neu, sondern entspreche insbesondere
dem bereits bekannten Gesamteindruck der Beschläge der Firma […], welche bereits
seit Jahren verwendet werden (Beilage 3 der Plädoyernotizen).

 

4.3.1   
Diese Auffassung kann nicht geteilt werden. Das von der
Gesuchstellerin hinterlegte Design zeichnet sich im Wesentlichen durch zwei gestalterische
Merkmale aus. Es handelt sich um ein rechteckiges, fast gänzlich bündiges
Scharnier für Duschtrennwände mit einem hochformatigen mittig platzierten
Rechteck auf einem Schenkel (vgl. die Abbildung oben im Sachverhalt). Vergleicht
man nun die von den Gesuchsgegnerinnen angeführten Scharniere mit denjenigen
der Gesuchstellerin, so fällt sofort auf, dass das Scharnier der Firma […] – im
Gegensatz zum Scharnier der Gesuchstellerin – nicht über ein auf einem Schenkel
platzierten hochformatigen Rechteck verfügt, sondern vielmehr werden die beiden
Schenkel des Scharniers mit einem quadratisch anmutenden Zwischenglied
verbunden. Das Zwischenglied ragt dabei in beide Schenkel, währenddem das
Rechteck bei der Gesuchstellerin nur in einem Schenkel verankert ist. Ebenfalls
ist ein deutlicher Zwischenraum zwischen dem quadratischen Verbindungsstück und
dem Scharnier zu erkennen, wohingegen das Scharnier der Gesuchstellerin fast
gänzlich bündig anschliesst. Der charakteristische Gesamteindruck der
Scharniere der Gesuchstellerin ist somit ein anderer als derjenige der
Scharniere der Firma […]. 

 

4.3.2    
Um das Vorliegen der Eigenart der Scharniere für Duschtrennwände der
Gesuchstellerin in Abrede zu stellen, macht der Vertreter der Gesuchsgegnerinnen
sodann geltend, es handle sich um ein klassisches, rechteckiges Scharnier, wie
es jeder Techniker zeichnen würde, wenn man ihn darum bäte. Das Design sei
„absolut banal“ und weise daher keine Eigenart auf (Plädoyernotizen S. 3).
Diesen Ausführungen ist entgegenzuhalten, dass mit Eigenart eine objektive
Abweichung vom Vorbekannten gemeint ist, eine Verschiedenheit im Gesamteindruck
(Heinrich,
Art. 2 Rz. 2.64). Eigenart ist nicht subjektiv zu verstehen, im Sinne
einer Schöpfung oder als Ergebnis einer besonderen Leistung. Das eigenartige
neue Design kann durchaus auch banal sein, wenn es sich nur dem Gesamteindruck
nach deutlich, d.h. durch wesentliche Elemente vom Vorbekannten unterscheidet (Heinrich,
a.a.O., Art. 2 Rz. 2.66). Vorliegendes Scharnier für Duschtrennwände der
Gesuchstellerin zeichnet sich – wie bereits beschrieben – durch zwei charakteristische
Merkmale aus und ist insoweit im Gesamteindruck vom vorbekannten Design verschieden.
Abgesehen davon, ist bei der Beurteilung der Eigenart immer auch der
Gestaltungsspielraum für neues Design, der bei Scharnieren dieser Art
beschränkt ist, zu berücksichtigen (Botschaft, BBl
2000, 2729 ff., 2740). 

 

Damit kommt den Scharnieren der Gesuchstellerin Eigenart zu und ist auch
ihre Neuheit zu bejahen. Die Gesuchsgegnerinnen haben jedenfalls keine anderen
Scharniere für Duschtrennwände zeigen können, welche die Neuheit und Eigenart
derjenigen der Gesuchstellerin in Frage stellen könnten.

 

4.4        
Nach Art. 4 lit. c DesG ist der Designschutz ausgeschlossen, wenn
die Merkmale des Designs ausschliesslich durch die technische Funktion des
Erzeugnisses bedingt sind. Damit soll dem Freihaltebedürfnis Rechnung getragen
werden, das wegen des fehlenden gestalterischen Spielraums besteht (BGE 133 III
189 ff. E. 6.1 S. 196). Entscheidend ist, ob die Gestaltung durch eine
Funktion des Erzeugnisses determiniert ist, die mit der Benutzung des
Erzeugnisses im Zusammenhang steht (Staub/Celli, Designrecht, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Schutz von Design, Zürich 2003, Art. 4 N 26). Der durch
das DesG verliehene Exklusivanspruch darf und soll die Konkurrenz in ihrer
Formgebung behindern, solange die Form nicht blosser Ausfluss des verfolgten
Nützlichkeitszwecks und durch die Funktionalität derart diktiert ist, dass
keinerlei Gestaltungsfreiraum zur Erzielung des technischen Effekts besteht. Es
besteht grundsätzlich kein generelles Freihaltebedürfnis, solange zur Realisierung
der damit zusammenhängenden technischen Innovation Lösungsvarianten bestehen.
Die Existenz von Formalternativen reicht für die Rechtfertigung des
Designschutzes aus (STAUB/CELLI, a.a.O., Art. 4 N 49).

 

Anders als z.B. die Formen künstlicher Zähne oder bei Windturbinen (vgl. Heinrich,
a.a.O., Art. 4 N 4.14 und N 4.17), bei denen die Ausgestaltung der Form
gänzlich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt ist, können
Duschwandscharniere ganz unterschiedliche Formen haben. Wie die von den
Gesuchsgegnerinnen eingereichten Modelle der Firma […] (Beilage 3 der
Plädoyernotizen) sowie auch die von der Gesuchstellerin aufgeführten, beim
deutschen Patent- und Markenamt bzw. bei der WIPO hinterlegten Designs (Gesuch
Rz. 27) oder auch die aktuellen Modelle der Gesuchsgegnerinnen (Beilage 4 der
Plädoyernotizen) zeigen, sind auch mit diesen technischen Vorgaben zahlreiche
Formgebungen für Scharniere denkbar. Somit kann nicht davon ausgegangen werden,
dass sich die technische Funktion nur durch eine einzige Erscheinungsform,
respektive durch nur ganz wenige Gestaltungsvarianten verwirklichen lässt. Es
kann deshalb nicht davon ausgegangen werden, dass die Formgebung der
Duschwandscharniere ausschliesslich technisch bedingt ist. Es sind ohne
weiteres weitere Formen oder Gestaltungen denkbar, welche denselben Zweck erfüllen.

 

4.5      Aus diesen Ausführungen folgt, dass im Rahmen einer
summarischen Beurteilung die grundsätzliche Schutzfähigkeit des hinterlegten
Design zu bejahen ist, da das Design neu ist und Eigenart im Sinne von Art. 2
Abs. 1 DesG aufweist und keine Ausschlussgründe im Sinne von Art. 4 lit. c DesG
vorliegen.

 

5.

5.1      Zu prüfen gilt es weiter, ob aufgrund des Gesamteindrucks
des hinterlegten Designs der Gesuchstellerin davon auszugehen ist, dass die
Gesuchsgegnerinnen das Design widerrechtlich gebraucht haben (Art. 9 DesG). Der
Vertreter der Gesuchsgegnerinnen behauptet, dass aufgrund unterschiedlicher
Merkmale keine Ähnlichkeit mit den Scharnieren für Duschtrennwände der
Gesuchstellerin bestehe. Die meisten Scharniere seien rechteckig und an den
Kanten abgerundet. Auch beim hochformatig mittig platzierten Rechteck handle es
sich um ein rein funktionales Element, ausserdem sei das Spaltmass zwischen dem
Produkt der Gesuchstellerin und demjenigen der Gesuchsgegnerinnen deutlich
unterschiedlich. So sei beim Produkt von […] das Spaltmass deutlich grösser,
d.h. bis zu 5 Millimeter, als beim Produkt der Gesuchstellerin. Die einander
abgewandten Stirnseiten der Schenkel des Scharniers seien zudem nicht eben,
sondern verliefen bogenförmig (Plädoyernotizen S. 4).

 

5.2        
Gemäss Art. 8 DesG erstreckt sich der Schutz des Designrechts auf
Designs, welche die gleichen wesentlichen Merkmale aufweisen und dadurch den
gleichen Gesamteindruck erwecken, wie ein bereits eingetragenes Design. Die
Anforderungen bei der Beurteilung der Eigenart (Art. 2 DesG) sind dieselben wie
bei der Bestimmung des Schutzumfangs (Art. 8 DesG). Art. 8 korreliert mit Art.
2 DesG (BGE 133 III 189 E. 5.1.1 S. 194 mit Hinweis auf STAUB/CELLI, a.a.O., Art. 2 N 75; vgl. auch HEINRICH, a.a.O., N. 8.06).
Massgebend ist daher wiederum der Gesamteindruck des interessierenden
Verbrauchers. Es kann nicht darum gehen, die konkurrierenden Gestaltungen einem
synoptischen Vergleich zu unterziehen und übereinstimmende oder abweichende
Details zu finden. Der Richter soll sich vielmehr auf das Charakteristische,
Wesentliche konzentrieren und die Beurteilung aus eigener Anschauung vornehmen
(BGE 129 III 545 E. 2.1; BGE 133 III 189 E. 5.1.2). Zu vergleichen sind die prägenden,
wesentlichen Merkmale, welche den Gesamteindruck bestimmen. Massgebend sind
nicht so sehr irgendwelche Verschiedenheiten, als vielmehr der Gesamteindruck
(BGE 130 III 636 E. 2.2 S. 641). Blosse Unterschiede in Details begründen noch
keinen genügenden Abstand (Von BÜREN/MARBACH/DUCREY, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3.
Aufl., Bern 2008, N 516). Für die Beurteilung des Gesamteindrucks ist nicht
davon auszugehen, dass der Kaufinteressent als Adressat der Gestaltungen die Scharniere
gleichzeitig nebeneinander hält, sondern dass er den Gesamteindruck in
kurzfristiger Erinnerung behält (vgl. dazu auch BGE 129 III 545 E. 2.6 S. 553).

 

Zu vergleichen sind im vorliegenden Fall die im Register eingetragene
Gestaltung der Duschscharniere und das von den Gesuchsgegnerinnen ausgestellte
Wandscharnier der Produktelinie […]. Nach der hinterlegten Abbildung sind die
wesentlichen gestalterischen Elemente des Duschscharniers, wie bereits erwähnt,
ein rechteckiges, fast gänzlich bündiges Scharnier mit einem hochformatigen
mittig platzierten Rechteck auf nur einem der beiden Schenkel. Genau diese
charakteristische Eigenart und dieses das Scharnier kennzeichnende Gepräge
wurden von den Gesuchsgegnerinnen übernommen. Das von ihr angebotene Wand-Scharnier
stimmt mit dem ebenfalls fast gänzlich bündigen Scharnier der Gesuchstellerin mit
dem hochformatig mittig platzierten Rechteck auf einem der Schenkel des Scharniers
vollkommen überein. Die das Scharnier charakterisierenden wesentlichen und den
Gesamteindruck prägenden Gestaltungsmerkmale der von den Gesuchgegnerinnen
hergestellten Scharniere stimmen damit mit dem Design der Gesuchstellerin
überein. Dass dabei das Spaltmass bei den Produkten von […] allenfalls ein paar
wenige Millimeter grösser ist als dasjenige beim Scharnier der Gesuchstellerin
vermag den übereinstimmenden Gesamteindruck nicht zu beeinflussen. Dass die
Stirnseiten der Schenkel ausserdem beim Produkt der Gesuchsgegnerinnen nicht gerade,
sondern bogenförmig verlaufen, betrifft nur ein Detail und hinterlässt beim
interessierten Verbraucher den gleichen Gesamteindruck. Genauso verhält es sich
auch mit dem angeblich quadratisch ausgebildeten Verbindungsteil des
Scharniers, welches beim Produkt der Gesuchstellerin doppelt so hoch wie breit
sein soll. Tatsächlich ist das Verbindungsteil beim Scharnier der
Gesuchsgegnerinnen nicht ganz quadratisch ausgestaltet. Aber auch wenn die
Längen des Rechtecks unterschiedlich sind, sind diese Nuancen aber nur bei
sorgfältiger Betrachtung und genauem Hinsehen erkennbar und somit lediglich ein
Detail, welches den Gesamteindruck des Scharniers nicht weiter bestimmt. Und
wenngleich es sich beim Produkt der Gesuchsgegnerinnen um ein an der Wand zu
montierendes „Wand-Scharnier“ handelt, d.h. auch wenn ein Schenkel des Scharniers
abgewinkelt ist, so erweckt dennoch die Aussenansicht auf das Duschscharnier aus
dem kurzfristigen Erinnerungsvermögen eines Konsumenten den gleichen Gesamteindruck,
da das das Design charakterisierende Element – das hochformatig platzierte
Rechteck – eben auf demjenigen Schenkel des Scharniers platziert ist, welcher
von aussen, trotz der Montage an der Wand, gut erkennbar ist. Das Wandscharnier
der Gesuchsgegnerinnen erweckt aufgrund des Zusammenspiels der charakteristischen
Elemente bei einem Kaufsinteressenten denselben Gesamteindruck wie das von der
Gesuchstellerin hinterlegte Design. Die wenigen anders ausgestalteten Details
sind nur mittels eines synoptischen Vergleichs erkennbar und vermögen den
Gesamteindruck nicht wesentlich zu prägen. Im Rahmen einer summarischen
Betrachtung ist demnach das Design der Gesuchstellerin als verletzt zu beurteilen.

 

5.3      Insgesamt spricht somit eine erhebliche
Wahrscheinlichkeit für die von der Gesuchstellerin behauptete Gefährdung oder
Verletzung ihres Anspruchs aus Designrecht. Ausserdem ist glaubhaft bzw. wird
von den Gesuchsgegnerinnen nicht bestritten, dass ihr deswegen ein nicht leicht
wieder gutzumachender Nachteil entstehen kann (Verlust von Markanteilen und
Gewinn). Da auch die Verhältnismässigkeit der Massnahme vorliegt und
unbestritten ist, wird Rechtsbegehren Ziff. 1 teilweise gutgeheissen und den
Gesuchsgegnerinnen als vorsorgliche Massnahme unter Strafandrohung ihrer
verantwortlichen Organe im Widerhandlungsfall gemäss Art. 292 StGB (Busse
bis CHF 10'000.–) verboten, das „Wand-Scharnier“ des Typs […] (Bild 1 zu
Rechtsbegehren 1) in der Schweiz herzustellen, anzubieten, zu offerieren, zu
vertreiben oder sonst wie in Verkehr zu bringen. Im Weiteren wird auf das Rechtsbegehren
Ziff. 1, aus den oben erwähnten Gründen, nicht eingetreten.

 

Bei diesem
Ausgang im vorsorglichen Massnahmeverfahren kann die Frage offen gelassen
werden, ob neben dem Designgesetz auch Bestimmungen des Bundesgesetzes über den
unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241) verletzt worden sind. 

 

6.

Gemäss Art. 263
ZPO ist der gesuchstellenden Partei eine angemessene Frist zur Einreichung der
Prosekutionsklage zu setzen mit der Androhung, die angeordnete Massnahme falle
bei ungenutztem Ablauf der Frist ohne Weiteres dahin (Huber, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen 

Zivilprozessordnung, 2. Auflage 2013, Art. 263 ZPO N 22 f.). Hierfür ist auf
das Dispositiv zu verweisen.

 

7.

Die
Gesuchstellerin trägt vorläufig die Gerichtskosten für das Verfahren betreffend
vorsorgliche Massnahmen. Die Parteikosten werden vorläufig wettgeschlagen. Über
die endgültige Verteilung der Prozesskosten ist im ordentlichen Verfahren zu entscheiden.

 

 

Demgemäss erkennt
die besondere zivilrechtliche Abteilung des Appellationsgerichts:

 

://:        In teilweiser Gutheissung von
Rechtsbegehren 1 der Gesuchstellerin wird den Gesuchsgegnerinnen als
vorsorgliche Massnahme unter Strafandrohung ihrer verantwortlichen Organe im Widerhandlungsfall
gemäss Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) verboten, das „Wand-Scharnier“
des Typs […] (Bild 1 zu Rechtsbegehren 1) in der Schweiz herzustellen,
anzubieten, zu offerieren, zu vertreiben oder sonstwie in Verkehr zu bringen.
Im Weiteren wird auf das Rechtsbegehren 1 der Gesuchstellerin nicht
eingetreten.

 

            Die Gesuchstellerin hat eine
Sicherheitsleistung von CHF 75'000.– bei der Gerichtskasse zu hinterlegen. Es
wird festgestellt, dass dieser Betrag bei der Gerichtskasse eingegangen ist. 

 

            Es wird der Gesuchstellerin eine Frist
von 30 Tagen nach unbenutztem Ablauf der Frist für ein Rechtsmittel an das
Bundesgericht, erstreckbar, gesetzt zur Einreichung der Klage mit der Androhung,
dass die angeordnete Massnahme bei unbenutztem Ablauf ohne Weiteres dahinfällt.

 

            Die Gesuchstellerin trägt vorläufig die
Gerichtskosten für das Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen von CHF
5'000.–. 

 

            Die Parteikosten werden vorläufig
wettgeschlagen. 

 

 

 

APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT

 

Die Gerichtsschreiberin

 

 

 

Dr. Andrea Pfleiderer

Rechtsmittelbelehrung

 

Gegen diesen
Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes
[BGG] innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Zivilsachen
erhoben werden. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten gilt dies nur dann,
wenn der Streitwert die Beschwerdesumme gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. a oder b BGG
erreicht (CHF 15'000.– bei Streitigkeiten aus Miete oder Arbeitsverhältnis
bzw. CHF 30'000.– in allen übrigen Fällen) oder wenn sich eine Rechtsfrage
von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht
dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an
deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels
entscheidet das Bundesgericht. 

 

Ob an Stelle der
Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die
subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG),
ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl
Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide
Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.