# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** af84a12b-ae16-54c6-a226-31d7fd24e8a3
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2021-05-03
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2019_005
**Docket/Reference:** O2019_005
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/166/

## Full Text

O2019_005 

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

Prozessgeschichte 

1.  
Am  17.  Mai  2019  reichte  die  Klägerin  die  Klageschrift  ein  mit  folgenden 
Rechtsbegehren (bei Eventualbegehren ist der Zusatz gegenüber dem vor-
stehenden Antrag unterstrichen hervorgehoben): 

«1.  Es  sei  der  Beklagten  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 

CHF 1'000  für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO, 

mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Be-

strafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu 

verbieten,  

Dichtbänder in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, an-

zubieten,  zu  verkaufen  oder  auf  andere  Weise  in  Verkehr  zu  bringen,  in  die 

Schweiz  einzuführen,  aus  der  Schweiz  auszuführen,  oder  bei  einer  dieser 

Handlungen mitzuwirken, 

soweit die Dichtbänder gemäss den Abbildungen in Anhang A folgende Merk-

male aufweisen: 

–  das Dichtband (100) weist ein durchgehendes Band (4) aus elastisch dehn-

barem Material als Träger für weitere Elemente auf; 

–  das  durchgehende  Band  (4)  weist  einen  ersten  bzw.  oberen  Bereich  (5) 

auf,  mit  welchem  das  Dichtband  zur  Montage  eines  Einbaugegenstands 

(2), z.B. einer Wanne, an einer Anschlusswand (1) befestigt wird; 

–  das durchgehende Band (4) weist einen zweiten bzw. unteren Bereich (6) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbaugegenstands (2) 

am Einbaugegenstand (2) angeklebt wird; 

–  das durchgehende Band (4) weist im zweiten bzw. unteren Bereich (6) auf 

der Vorderseite einen Kleber auf, mit welchem das Dichtband zur Montage 

des Einbaugegenstands (2) am Einbaugegenstand (2), z.B. an einer Ab- 

oder  Aufbordung  (12)  des  Einbaugegenstandes  (2),  angeklebt  wird,  so 

dass der erste bzw. obere Bereich (5), welcher vorderseitig keinen Kleber 

aufweist, über den Einbaugegenstand (2) übersteht; 

–  auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes (4) ist ein flexibler Streifen 

(9) aus einem Aramidgewebe aufgeklebt. 

1.a Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei der Beklagten unter Androhung einer 

Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 

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Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber  CHF  5'000  gemäss  Art.  343  Abs. 1  lit. b 

ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wi-

derhandlungsfall zu verbieten,  

Dichtbänder in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, an-

zubieten,  zu  verkaufen  oder  auf  andere  Weise  in  Verkehr  zu  bringen,  in  die 

Schweiz  einzuführen,  aus  der  Schweiz  auszuführen,  oder  bei  einer  dieser 

Handlungen mitzuwirken, 

soweit die Dichtbänder gemäss den Abbildungen in Anhang A folgende Merk-

male aufweisen: 

–  das Dichtband (100) weist ein durchgehendes Band (4) aus elastisch dehn-

barem Material als Träger für weitere Elemente auf; 

–  das  durchgehende  Band  (4)  weist  einen  ersten  bzw.  oberen  Bereich  (5) 

auf,  mit  welchem  das  Dichtband  zur  Montage  eines  Einbaugegenstands 

(2), z.B. einer Wanne, an einer Anschlusswand (1) befestigt wird; 

–  das durchgehende Band (4) weist einen zweiten bzw. unteren Bereich (6) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbaugegenstands (2) 

am Einbaugegenstand (2), angeklebt wird; 

–  das durchgehende Band (4) weist im zweiten bzw. unteren Bereich (6) auf 

der Vorderseite einen Kleber auf, mit welchem das Dichtband zur Montage 

des Einbaugegenstands (2) am Einbaugegenstand (2), z.B., an einer Ab- 

oder  Aufbordung  (12)  des  Einbaugegenstandes  (2),  angeklebt  wird,  so 

dass der erste bzw. obere Bereich (5), welcher vorderseitig keinen Kleber 

aufweist, über den Einbaugegenstand (2) übersteht; 

–  auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes (4) ist ein flexibler Streifen 

(9) aus einem Aramidgewebe aufgeklebt; 

–  der flexible Streifen (9) aus Aramidgewebe ist derart angeordnet, dass er 

sich  teilweise  über  den  ersten  bzw.  oberen  Bereich  (5)  und  den zweiten 

bzw. unteren Bereich (6) des Dichtbandes erstreckt. 

2. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 

für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens 

aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer 

Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,  

Dichtbänder in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, an-

zubieten,  zu  verkaufen  oder  auf  andere  Weise  in  Verkehr  zu  bringen,  in  die 

Schweiz  einzuführen,  aus  der  Schweiz  auszuführen,  oder  bei  einer  dieser 

Handlungen mitzuwirken, 

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soweit die Dichtbänder gemäss den Abbildungen in Anhang A folgende Merk-

male aufweisen: 

–  das  Dichtband  (100)  weist  ein  durchgehendes,  biegsames  Band  (4)  als 

Träger für weitere Elemente auf;  

–  das  durchgehende  Band  (4)  weist  einen  ersten  bzw.  oberen  Bereich  (5) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage eines Einbaugegenstandes 

(2), z.B. einer Wanne, an einer Anschlusswand (1) befestigt wird; 

–  das durchgehende Band (4) weist einen zweiten bzw. unteren Bereich (6) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbaugegenstandes (2) 

am Einbaugegenstand (2), z.B. an einer Ab- oder Aufbordung (12) des Ein-

baugegenstandes (2), angeklebt wird; 

–  auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes ist ein flexibler Streifen (9) 

aus einem Aramidgewebe angeordnet. 

2.a Eventualiter zu Rechtsbegehren 2 sei der Beklagten unter Androhung einer 

Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 

Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber  CHF  5'000  gemäss  Art.  343  Abs. 1  lit.  b 

ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wi-

derhandlungsfall zu verbieten,  

Dichtbänder in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, an-

zubieten,  zu  verkaufen  oder  auf  andere  Weise  in  Verkehr  zu  bringen,  in  die 

Schweiz  einzuführen,  aus  der  Schweiz  auszuführen,  oder  bei  einer  dieser 

Handlungen mitzuwirken,  

soweit die Dichtbänder gemäss den Abbildungen in Anhang A folgende Merk-

male aufweisen: 

–  das  Dichtband  (100)  weist  ein  durchgehendes,  biegsames  Band  (4)  als 

Träger für weitere Elemente auf; 

–  das  durchgehende  Band  (4)  weist  einen  ersten  bzw.  oberen  Bereich  (5) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage eines Einbaugegenstandes 

(2), z.B. einer Wanne, an einer Anschlusswand (1) befestigt wird;  

–  das durchgehende Band (4) weist einen zweiten bzw. unteren Bereich (6) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbaugegenstandes (2) 

am Einbaugegenstand (2), z.B. an einer Ab- oder Aufbordung (12) des Ein-

baugegenstandes (2), angeklebt wird; 

–  auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes ist ein flexibler Streifen (9) 

aus einem Aramidgewebe angeordnet; 

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–  der  flexible  Streifen  (9)  aus  Aramidgewebe  ist  auf  der  Vorderseite  des 

durchgehenden Bandes (4) angeklebt. 

2.b Eventualiter zu Rechtsbegehren 2.a sei der Beklagten unter Androhung ei-

ner Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 

343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. 

b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im 

Widerhandlungsfall zu verbieten, 

Dichtbänder in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, an-

zubieten,  zu  verkaufen  oder  auf  andere  Weise  in  Verkehr  zu  bringen,  in  die 

Schweiz  einzuführen,  aus  der  Schweiz  auszuführen,  oder  bei  einer  dieser 

Handlungen mitzuwirken, 

soweit die Dichtbänder gemäss den Abbildungen in Anhang A folgende Merk-

male aufweisen: 

–  das  Dichtband  (100)  weist  ein  durchgehendes,  biegsames  Band  (4)  als 

Träger für weitere Elemente auf; 

–  das  durchgehende  Band  (4)  weist  einen  ersten  bzw.  oberen  Bereich  (5) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage eines Einbaugegenstandes 

(2), z.B. einer Wanne, an einer Anschlusswand (1) befestigt wird; 

–  das durchgehende Band (4) weist einen zweiten bzw. unteren Bereich (6) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbaugegenstandes (2) 

am Einbaugegenstand (2), z.B. an einer Ab- oder Aufbordung (12) des Ein-

baugegenstandes (2), angeklebt wird; 

–  auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes ist ein flexibler Streifen (9) 

aus einem Aramidgewebe angeordnet; 

–  der  flexible  Streifen  (9)  aus  Aramidgewebe  ist  auf  der  Vorderseite  des 

durchgehenden Bandes (4) angeklebt; 

–  der flexible Streifen (9) aus Aramidgewebe ist derart angeordnet, dass er 

sich  teilweise  über  den  ersten  bzw.  oberen  Bereich  (5)  und  den zweiten 

bzw. unteren Bereich (6) des Dichtbandes erstreckt. 

2.c Eventualiter zu Rechtsbegehren 2.b sei der Beklagten unter Androhung ei-

ner Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 

343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. 

b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im 

Widerhandlungsfall zu verbieten,  

Dichtbänder in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, an-

zubieten,  zu  verkaufen  oder  auf  andere  Weise  in  Verkehr  zu  bringen,  in  die 

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Schweiz  einzuführen,  aus  der  Schweiz  auszuführen,  oder  bei  einer  dieser 

Handlungen mitzuwirken, 

soweit die Dichtbänder gemäss den Abbildungen in Anhang A folgende Merk-

male aufweisen: 

–  das  Dichtband  (100)  weist  ein  durchgehendes,  biegsames  Band  (4)  als 

Träger für weitere Elemente auf;  

–  das  durchgehende  Band  (4)  weist  einen  ersten  bzw.  oberen  Bereich  (5) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage eines Einbaugegenstandes 

(2), z.B. einer Wanne, an einer Anschlusswand (1) befestigt wird; 

–  das durchgehende Band (4) weist einen zweiten bzw. unteren Bereich (6) 

auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbaugegenstandes (2) 

am Einbaugegenstand (2), z.B. an einer Ab- oder Aufbordung (12) des Ein-

baugegenstandes (2), angeklebt wird; 

–  auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes ist ein flexibler Streifen (9) 

aus einem Aramidgewebe angeordnet; 

–  der  flexible  Streifen  (9)  aus  Aramidgewebe  ist  auf  der  Vorderseite  des 

durchgehenden Bandes (4) angeklebt; 

–  der flexible Streifen (9) aus Aramidgewebe ist derart angeordnet, dass er 

sich  teilweise  über  den  ersten  bzw.  oberen  Bereich  (5)  und  den zweiten 

bzw. unteren Bereich (6) des Dichtbandes erstreckt; 

–  das durchgehende Band (4) ist aus elastisch dehnbarem Material gefertigt. 

3. Es sei die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 

für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens 

aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer 

Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, 

von ihr in Verkehr gebrachte Dichtbänder gemäss Rechtsbegehren 1, 1a, 2, 2a, 

2b und 2c innerhalb von fünf Kalendertagen ab Vollstreckbarkeit dieser Anord-

nung zurückzurufen, d.h. gewerbliche Abnehmer darüber zu informieren, dass 

das Bundespatentgericht der Beklagten das Inverkehrbringen dieser Dichtbän-

der verboten habe und sie deshalb diese Dichtbänder gegen Rückerstattung 

des Kaufpreises und der übrigen Auslagen zurücknehme. 

4. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für 

jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber 

CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Or-

gane nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der 

Klägerin innert 60 Tagen nach Vollstreckbarkeit des Teilurteils über die Rechts-

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begehren 1, 1a, 2, 2a, 2b und 2c Auskunft über den Hersteller sowie Lieferan-

ten  zu  erteilen  sowie  nach  anerkannten  Grundsätzen  der  Rechnungslegung 

detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, welche Mengen 

des Dichtbandes gemäss den Rechtsbegehren 1, 1a, 2, 2a, 2b und 2c sie zwi-

schen dem 11. Januar 2012 und dem Zeitpunkt der Vollstreckbarkeit des zu 

erlassenden Teilurteils hergestellt und/oder verkauft hat und welche Netto-Ver-

kaufserlöse sie damit erzielt hat, wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse se-

parat nach Geschäftsjahr auszuweisen und belegen sind und insbesondere die 

Kundennamen  und  -adressen  ausweisenden  Rechnungskopien  beizulegen 

sind. 

5. Der Klägerin sei im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftsertei-

lung gemäss Rechtsbegehren 4 Gelegenheit zu geben, den von der Beklagten 

an sie zu bezahlenden finanziellen Wiedergutmachungsanspruch zu beziffern, 

und  die  Beklagte  sei zu  verpflichten,  der  Klägerin  den  so  bezifferten  Betrag, 

mindestens CHF 100'000, zuzüglich Verzugszinsen von 5% ab dem jeweiligen 

Verletzungszeitpunkt zu bezahlen.6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen 

(einschliesslich der Kostendes beigezogenen Patentanwalts) zulasten der Be-

klagten. 

und prozessualen Anträgen:  

1. Das Verfahren sei einstweilen auf die Fragen der Verletzung bzw. Unterlas-

sung, Rückruf, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, d.h. auf die Rechts-

begehren 1-4, zu beschränken, bis über diese Rechtsbegehren ein vollstreck-

bares Teilurteil vorliegt; 

2.  Das  Verfahren  sei  bis  zum  Vorliegen  eines  vollstreckbaren  Teilurteils  ge-

mäss prozessualem Antrag 1 mit Bezug auf die Substantiierung und Beziffe-

rung der finanziellen Ansprüche der Klägerin zu sistieren.» 

Die Abbildungen im Anhang A werden nachstehend wiedergegeben: 

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2.  
Mit Klageantwort vom 26. August 2019 beantragte die Beklagte Abweisung 
der Klage unter Kosten- und Entschädigungsfolgen unter Einschluss der 
Kosten für den beigezogenen Patentanwalt. 

3.  
Am 22. Januar 2020 fand eine Instruktionsverhandlung statt, eine Einigung 
konnte nicht gefunden werden. 

4.  
Mit Eingabe vom 14. Mai 2020 erstattete die Klägerin die Replik, ohne ihre 
Rechtsbegehren zu ändern.  

5.  
Mit Eingabe vom 3. Juli 2020 erstattete die Beklagte die Duplik, ebenfalls 
ohne Änderung ihrer Rechtsbegehren. 

6.  
Mit Eingabe vom 28. August 2020 bezog die Klägerin Stellung zu Duplik-
noven,  die  Beklagte  reagierte  darauf  mit  Eingabe  vom  10.  September 
2020,  und  die  Klägerin  abschliessend  mit  Eingabe  vom  23.  September 

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2020. Dazu nahm nochmals die Beklagte mit Eingabe vom 1. Oktober 2020 
Stellung. 

7.  
Am 21. Oktober 2020 erstattete Richter Tobias Bremi sein Fachrichtervo-
tum. 

8.  
Am 21. Oktober 2020 erging eine Beweisverfügung, gemäss der ein Au-
genschein mit Schnittversuchen an der Hauptverhandlung vom 17. März 
2021 durchgeführt werde. 

9.  
Am  14.  Januar  2021  nahm  die  Klägerin  Stellung  zum  Fachrichtervotum, 
am 15. Januar 2021 die Beklagte.  

10.  
Mit Eingabe vom 20. Januar 2021 informierte die Klägerin darüber, dass 
die Beschwerdekammer 3.2.03 des Europäischen Patentamts (EPA) das 
europäische Klagepatent EP 2 405 067 endgültig widerrufen habe. Am 4. 
März  2021  reichte  die  Beklagte  die  begründete  Entscheidung  T 717/20 
vom 18. Januar 2021 ein. 

11.  
Am 17. März 2021 fand die Hauptverhandlung statt, anlässlich der die Klä-
gerin den prozessualen Antrag stellte, die von der Beklagten in ihrer Stel-
lungnahme  zum  Fachrichtervotum  gestellten  Nichtigkeitsangriffe  gegen 
das  Klagepatent  CH  703  691  C1  gestützt  auf  DE  299  08  603  U1, 
JPH09125560,  DE 10 2007 030868  und  DE 10 2007 043593,  jeweils  in 
Kombination  mit  allgemeinem  Fachwissen  oder  weiteren  Dokumenten, 
seien als verspätet nicht zuzulassen. 

Die  Beklagte  ihrerseits  stellte  den Antrag,  die  von  der  Klägerin  mit  ihrer 
Stellungnahme zum Fachrichtervotum eingereichten zwei neuen Parteigut-
achten vom 15., bzw. 16., Dezember 2020 seien als verspätet zurückzu-
weisen. 

Prozessuales 

12.  
Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist ge-
mäss Art. 36 ZPO und Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG gegeben, beide Parteien 

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haben ihren Sitz in der Schweiz und die Klägerin macht patentrechtliche 
Ansprüche geltend. 

Berücksichtigung  der  neuen  Nichtigkeitsangriffe  in  der  Stellung-
nahme zum Fachrichtervotum 

13.  
Nach nunmehr gefestigter Rechtsprechung haben die Parteien im ordentli-
chen  Verfahren  wie  auch  im  vereinfachten  Verfahren  zweimal  unbe-
schränkt die Möglichkeit, sich zur Sache zu äussern und namentlich neue 
Tatsachen in den Prozess einzuführen. Danach haben sie nur noch unter 
den  eingeschränkten  Voraussetzungen  von Art.  229  Abs.  1  ZPO das 
Recht,  neue Tatsachen  und  Beweismittel  vorzubringen.1 Zulässig  ist  das 
Einbringen von neuen Tatsachenbehauptungen und Beweismittel unter an-
derem  dann,  wenn  diese  durch  zulässige  neue Tatsachenbehauptungen 
oder Beweismittel in der letzten Rechtsschrift der Gegenpartei verursacht 
wurden. Reagiert eine Partei mit unechten Noven auf neue Tatsachenbe-
hauptungen, muss sie nachweisen, dass sie diese trotz zumutbarer Sorg-
falt nicht früher in den Prozess einbringen konnte.2 

14.  
Im Fachrichtervotum legt der Fachrichter einerseits sein Fachwissen offen, 
das als gerichtsnotorisch von den Parteien nicht behauptet werden muss.3 
Andererseits nimmt der Fachrichter eine rechtliche Würdigung vor, soweit 
diese fachliches Wissen voraussetzt; wie z.B., ob sich eine Erfindung für 
den  Fachmann  «in  nahe  liegender  Weise  aus  dem  Stand  der  Technik» 
(Art. 1 Abs. 2 PatG) ergibt. 

15.  
Die  Beklagte  bestreitet  nicht,  dass  sie  die  in  ihrer  Stellungnahme  zum 
Fachrichtervotum RZ 22-70 vorgetragenen Nichtigkeitsangriffe gegen das 
Klagepatent CH 703 691 C1 erstmals in der Stellungnahme zum Fachrich-
tervotum, und damit nach Aktenschluss, vorgetragen hat. Vorher wurden 
die Angriffe (zum Teil) bereits gegen das Klagepatent EP 2 405 067 vorge-
bracht. 

Die von der Beklagten in RZ 22-70 der Stellungnahme zum Fachrichtervo-
tum vorgetragenen Angriffe auf die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents 

1 BGE 146 III 55 E. 2.3. 
2 BGE 146 III 55 E. 2.5.2. 
3  Zur  Gerichtsnotorietät  von  Fachwissen  des  Gerichts  siehe  BGer,  Urteil 
5A_774/2017 vom 12. Februar 2018, E. 4.1.1. 

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CH 703 691 C1 beruhen auf neuen Tatsachenbehauptungen. So behauptet 
die Beklagte z.B. in Zusammenhang mit dem auf DE 10 2007 030 868 A1 
gestützten Angriff, der Fachmann würde Schutzstreifen, Dämmstreifen und 
Trägerlage aneinanderkleben und dem Fachmann sei aus EP 2 071 091 
A2  bekannt,  dass  als  mechanischer  Schutz  eines  Dehnfugenbands  ein 
dünnes Metallblech vorgesehen werden könne. 

Die Beklagte begründet nicht, weshalb diese Angriffe bei zumutbarer Sorg-
falt nicht bereits früher – d.h. spätestens mit der Duplik – hätten vorgetra-
gen werden können. Sie verweist einzig darauf, dass die Urkunden, die als 
Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit genommen 
würden, bereits vor Aktenschluss eingereicht worden waren. 

Tatsächlich wurden die Urkunden, auf die sich die Beklagte in der Stellung-
nahme zum Fachrichtervotum stützt, bereits mit der Klageantwort einge-
reicht. Aber nur, weil eine Urkunde bereits bei den Akten liegt, berechtigt 
das eine Partei nicht, daraus nach Aktenschluss neue Tatsachenbehaup-
tungen abzuleiten. In einem typischen Patentprozess umfassen die einge-
reichten Urkunden mehrere hundert Seiten. Nur was in den Rechtsschrif-
ten substanziiert behauptet wurde, gilt als vorgetragen, nicht der gesamte 
Inhalt der sich in den Akten befindlichen Urkunden. Ansonsten wäre es der 
Gegenpartei nicht möglich, sich mit angemessenem Aufwand zu verteidi-
gen. 

Anlass, die neuen Nichtigkeitsangriffe gegen das Klagepatent CH 703 691 
C1  vorzutragen,  bildete  ersichtlich  die  Beurteilung  des  Fachrichters  im 
Fachrichtervotum,  das  Klagepatent  CH  703  691  C1  sei  rechtsbeständig. 
Dabei handelt es sich um die rechtliche Würdigung der von den Parteien 
rechtzeitig  vorgetragenen  tatsächlichen  Behauptungen.  Diese  rechtliche 
Würdigung  berechtigt  die  Beklagte  nicht,  neue  Tatsachenbehauptungen 
einzuführen, die bei zumutbarer Sorgfalt bereits früher hätten vorgebracht 
werden können. 

Der prozessuale Antrag der Klägerin, den Vortrag der Beklagten in RZ 22-
70 der Stellungnahme zum Fachrichtervotum nicht zu berücksichtigen, ist 
deshalb gutzuheissen. 

Berücksichtigung der mit der Stellungnahme zum Fachrichtervotum 
eingereichten Parteigutachten 

16.  
Die  Klägerin  reicht  mit  ihrer  Stellungnahme  zum  Fachrichtervotum  zwei 

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neue Parteigutachten vom 15., bzw. 16., Dezember 2020 ein. Diese sind 
zwar nach der Replik vom 14. Mai 2020 entstanden; da sie auf Veranlas-
sung der Klägerin geschaffen wurden, sind sie aber wie unechte Noven zu 
behandeln.4 

Die Klägerin argumentiert, der Fachrichter habe im Fachrichtervotum aus-
geführt, Silikonfugen würden, wenn sie nicht besonders hart seien oder fest 
in der Fuge klebten, nicht mit einem Messer oder anderem scharfen Werk-
zeug entfernt, sondern mit einem nicht-schneidenden Werkzeug wie einem 
Schraubenzieher (Fachrichtervotum, E. 50). Die Parteigutachten seien als 
Reaktion auf diese tatsächliche Behauptung des Fachrichters, die von den 
Parteien so nicht vorgetragen worden sei, eingereicht worden und daher 
zu berücksichtigen. 

17.  
Die Klägerin selbst trägt in der Replik, RZ 245, vor, Schraubenzieher wür-
den «beim Entfernen von alten Silikonfugen gerne eingesetzt». Es trifft da-
her nicht zu, dass die tatsächliche Feststellung in RZ 50 des Fachrichter-
votums erstmals vom Fachrichter aufgestellt wurde. 

Da es sich bei der tatsächlichen Feststellung in RZ 50 des Fachrichtervo-
tums nicht um eine von den Parteien nicht vorgetragene tatsächliche Fest-
stellung des Fachrichters gestützt auf sein Fachwissen handelt, berechtigt 
sie  die  Klägerin  nicht,  mit  neuen  Tatsachenbehauptungen  und/oder  Be-
weismittel darauf zu reagieren. Vorliegend stammt die entsprechende Be-
hauptung zudem von der Klägerin; sie verhält sich widersprüchlich, wenn 
sie in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum eine Aussage bestreitet, 
die sie selbst aufgestellt hat. 

Die  Parteigutachten  der  Klägerin  sind  daher  nicht  zu  berücksichtigen, 
ebenso die darauf gestützten tatsächlichen Behauptungen in der Stellung-
nahme zum Fachrichtervotum, soweit sie bestritten sind. 

18.  
Gegenstand  des  Beweises  sind  rechtserhebliche,  streitige  Tatsachen 
(Art. 150 Abs. 1 ZPO). Das Gericht kann von Amtes wegen Beweis erhe-
ben, wenn an der Wahrheit einer nicht streitigen Tatsachenbehauptung er-
hebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 ZPO). 

4 Vgl. BGE 146 III 416 E. 5. 

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19.  
Die Beklagte hat die von der Klägerin in der Stellungnahme zum Fachrich-
tervotum aufgestellte Behauptung nicht bestritten, Silikonfugen würden mit 
einem Cuttermesser entfernt, das mit einer (kaum zu bestimmenden) Kraft 
von ca. 4 N bis 8 N (0,4 bis 0,8 kg) in die Silikonfuge eingestochen werde, 
um diese vollständig zu durchtrennen, und anschliessend mit einer höhe-
ren Kraft parallel zur Fugendichtmasse geführt werde. Vielmehr macht sich 
die Beklagte diese Behauptung zu eigen.  

Es steht einer Partei frei, eine verspätet vorgetragene Tatsachenbehaup-
tung der Gegenpartei nicht zu bestreiten. Tut sie dies, so ist die nicht strit-
tige Tatsachenbehauptung vom Gericht als wahr zu akzeptieren, wenn an 
ihrer  Wahrheit  nicht  erhebliche  Zweifel  bestehen.  Es  gibt  keinen  Grund-
satz,  nach  dem  verspätet  vorgetragene  unstrittige  Tatsachenbehauptun-
gen nicht zu beachten wären. 

Das Gericht legt die vorstehend wiedergegebene Aussage zur Entfernung 
von Silikonfugen mit Cuttermessern daher seinem Urteil zugrunde. 

Klagepatente 

20.  
Die Klage stützte sich ursprünglich auf zwei Patente der Klägerin, einer-
seits auf das Schweizer Patent CH 703 691 B1, wobei die Fassung gemäss 
(zweitem) Teilverzicht vom 24. Januar 2019 zu berücksichtigen ist, ande-
rerseits auf das den Schweizer Teil des europäischen Patents EP 2 405 
067 B1. 

Das europäische Patent EP 2 405 067 wurde mit Entscheidung T 717/20 
vom 18. Januar 2021 des europäischen Patentamts endgültig widerrufen. 
Die Rechtsbegehren Ziff. 2, die sich auf das europäische Patent stützten, 
sind  daher  abzuweisen,  da  sie  sich  nicht  (mehr)  auf  ein  gültiges  Patent 
stützen. 

Technischer Hintergrund 

21.  
Das Schweizer Patent CH 703 691 B1 (im Folgenden «Klagepatent») be-
trifft ein Dicht- und Montageband mit einem Schnittschutz, wie es im Sani-
tärbereich  beim  Setzen  von  Bade-,  Duschwannen,  Waschbecken  oder 
ähnlichen Einbaugegenständen oder aber auch bei Wand-Wand-, Wand-

Seite 14 

O2019_005 

Boden-  oder  Boden-Boden-Übergängen  Verwendung 
Abs. [0001]). 

findet 

(vgl. 

Zum Abdichten der beim Einbau einer Bade- oder Duschwand entstehen-
den  Fugen  zur  Wand/Fliesen  hin  wird  üblicherweise  Silikon  verwendet. 
Dieses wird mit der Zeit spröde und rissig oder durch Schimmelbildung un-
ansehnlich und muss daher ersetzt werden. Die alte Silikonfuge wird dazu 
mit einem scharfen, spitzen Gegenstand wie einem Cuttermesser (Japan-
messer) entfernt (Abs. [0007]). Dazu wird, wie vorstehend ausgeführt, das 
Cuttermesser mit einer Kraft von 4 bis 8 N in die Silikonfuge eingestochen 
und  anschliessend  parallel  zur  Silikondichtmasse  geführt,  wodurch  die 
Dichtmasse abgeschnitten wird und entfernt werden kann. 

Es besteht die Gefahr, dass dadurch das beim Setzen des Einbaugegen-
stands verwendete Dicht- und Montageband durchtrennt wird, so dass die-
ses nicht mehr wasserdicht ist. Altert die Silikonfuge erneut und tritt Wasser 
durch diese ein, so kann das Wasser dann bis in die Wand/unter den Ein-
baugegenstand  sickern  (Abs. [0007]).  Die Alternative,  bei  jeder  Erneue-
rung  der  Silikonfuge  gleich  auch  ein  neues  Dicht-  und  Montageband  zu 
verlegen,  wäre  nicht  wirtschaftlich,  weil  hierfür  mindestens  die  unterste 
Reihe der Fliesen und der Einbaugegenstand entfernt und wieder neu ein-
gebaut bzw. die Fliesen neu verlegt werden müssten. (Abs. [0007]). 

Seite 15 

O2019_005 

Abbildung 1:   Fig. 1 aus dem Klagepatent; farbige Ergänzungen durch die Klägerin 

Das  Klagepatent  schlägt  vor,  das  Dicht-  und  Montageband  mit  einem 
Schnittschutzstreifen zu versehen, der verhindern soll, dass bei der nach-
träglichen Erneuerung der Silikonfuge aus Versehen das Dichtband durch-
trennt wird (Abs. [0007] und [0008]). 

Der geltend gemachte Patentanspruch 1 lautet in der Gliederung gemäss 
Klageschrift, RZ 16, die von der Beklagten akzeptiert wird, wie folgt (Ände-
rungen gegenüber der ursprünglich erteilten Fassung vor den Teilverzich-
ten durch Unterstreichung hervorgehoben): 

1.1   Dicht- und Montageband (100, 100a-100o) zum Setzen eines Einbauge-

genstandes (2) wie Bade-, Duschwannen oder Waschbecken, 

1.2   mit einem elastisch dehnbaren Trägermaterial (4, 4a-4o) 

1.2a   das mindestens einen ersten bzw. oberen Bereich (5, 5a-5o) und 

Seite 16 

 
 
O2019_005 

1.2b   mindestens einen zweiten bzw. unteren Bereich (6, 6a-6o) bildet 

1.3   das im montierten Zustand 

1.3a   mit dem zweiten bzw. unteren Bereich (6, 6a-6o) an eine Anschlussfläche 

(12) des Einbaugegenstandes (2) und 

1.3b   mit dem ersten bzw. oberen Bereich (5, 5a-5o) an einen Anschlussboden 

(30a) oder an eine Anschlusswand (1, 1 b-1 e) anbringbar ist, und 

1.4   wobei das Dicht- und Montageband eine Klebefläche auf einer Vorderseite 

aufweist, 

1.4a   wobei  die  Klebefläche  auf  der  Vorderseite  nur  im  zweiten  bzw.  unteren 

Bereich (6, 6a-6i) angeordnet ist, so dass nach dem Anbringen des Dicht- 

und Montagebandes an einem Rand des Einbaugegenstandes der erste 

bzw. obere Bereich den Rand des Einbaugegenstands überragt, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

1.5   das Dicht- und Montageband (100, 100a-100o) mindestens einen flexiblen 

Schnittschutz (9, 9a-9o) umfasst 

1.5a   wobei der flexible Schnittschutz (9, 9e, 9f, 9k) ein flexibler Schnittschutz-

streifen ist, 

1.5b   der an einer Vorderseite oder an einer Rückseite des elastischen Träger-

materials (4, 4e, 4f, 4k) mittels einer Klebefläche (10, 8k, 15b, 21a) ange-
klebt ist. 

Angegriffene Ausführungsform 

22.  
Die Parteien sind sich über den physischen Aufbau der angegriffenen Aus-
führungsformen einig; strittig ist, ob die angegriffenen Ausführungsformen 
die geltend gemachten Patentansprüche verletzen. 

Die Beklagte vertreibt unter der Bezeichnung «HAFNER ISO-SET®» ein 
Zargen-Wannendichtband. Dasselbe Wannendichtband wird unter der Be-
zeichnung «ALTERNA» von der Sanitas Trösch AG, Bern, vertrieben, wo-
bei unstrittig ist, dass die Beklagte die Sanitas Trösch AG mit dem Wan-
nendichtband «ALTERNA» beliefert. 

Die Beklagte beschreibt die angegriffene Ausführungsform unter Bezug auf 
die Fig. 1 ihrer eigenen Patentanmeldung CH 714 265. Die Klägerin be-
streitet  nicht,  dass  die  angegriffene Ausführungsform  diesen Aufbau  auf-
weist. 

Seite 17 

O2019_005 

Abbildung  2:  Fig.  1  aus  CH  714  265;  Ziff.  12  bezeichnet  die  Verstärkungsschicht  aus 
Polyamid/Aramid-Gewebe 

Die angegriffene Ausführungsform verfügt über zwei Trägerschichten, die 
in den Zeichnungen aus der CH 714 265 mit 11a und 11b bezeichnet wer-
den. Die beiden Trägerschichten bestehen aus geschäumtem Polyethylen 
und weisen eine Dicke von 0,5 mm (Trägerschicht 11b) und 0,2 mm (Trä-
gerschicht  11a)  auf.  Die  Beklagte  bestreitet,  dass  die  Trägerschichten 
«elastisch dehnbar» i.S.d. Anspruchs seien. Sie liessen sich nur plastisch 
deformieren. 

Die angegriffene Ausführungsform verfügt weiter über einen Streifen aus 
einem Polyamid/Aramid-Gewebe, der sich ungefähr in der Mitte des Dicht-
bandes befindet (in den Abbildungen gemäss Anhang A, der auf S. 8 wie-
dergegeben ist, gelb sichtbar, in den Figuren aus CH 714 265 mit Ziff. 12 

Seite 18 

 
bezeichnet). Die Beklagte bestreitet, dass es sich dabei um einen «flexib-
len  Schnittschutzstreifen»  i.S.  von  Merkmal  1.5a  handle.  Der  Poly-
amid/Aramid-Gewebestreifen  diene  der  mechanischen  Verstärkung  des 
Wannendichtbands, sei aber nicht schnittfest i.S. des Anspruchs. 

O2019_005 

Ergebnis des Augenscheins 

23.  
Anlässlich  der  Hauptverhandlung  vom  17.  März  2021  wurde  ein Augen-
schein mit Schnittversuchen durchgeführt. Dazu wurden die angegriffenen 
Ausführungsformen  und  als  Vergleich  ein  von  der  Klägerin  vertriebenes 
Dicht- und Montageband («GABAG Flexzarge®») auf eine Briefwaage ge-
legt. Anschliessend führte Richter Bremi das Cuttermesser, das die Kläge-
rin selber den Mustern der angegriffenen Ausführungsform beigelegt hatte 
in  Längsrichtung  mit  einer  möglichst  konstanten  Kraft  über  die  Augen-
scheinobjekte, wobei auf der Waage die maximale abgelesene Kraft proto-
kolliert wurde. Die Resultate lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

a)  Dichtband  HAFNER 

ISO-SET®,  Schnittführung  auf  dem  Poly-
amid/Aramid-Gewebestreifen mit einem Druck von 580 g: Das Dicht-
band wird vollständig durchtrennt. 

b)  Dichtband HAFNER ISO-SET®, Schnittführung ausserhalb des Poly-
amid/Aramid-Gewebestreifens mit einem Druck von 108 g: Das Dicht-
band wird vollständig durchtrennt. 

c)  Dichtband HAFNER ISO-SET®, Schnittführung ausserhalb des Poly-
amid/Aramid-Gewebestreifens im Bereich der Butylschicht mit einem 
Druck von 680 g: Das Dichtband wird vollständig durchtrennt. 

d)  Dichtband  HAFNER 

ISO-SET®,  Schnittführung  auf  dem  Poly-
amid/Aramid-Gewebestreifen  mit  einem  Druck  von  680 g,  anschlies-
send mit 500 g: Das Dichtband wird bei beiden Schnittversuchen voll-
ständig durchtrennt. 

e)  Dichtband ALTERNA,  Schnittführung  auf  dem  Polyamid/Aramid-Ge-
webestreifen mit einem Druck von 48 g, anschliessend mit 660 g und 
610  g:  Das  Dichtband  wird  beim  ersten  Schnittversuch  (48  g)  nicht 
durchtrennt,  bei  den  beiden  anschliessenden  Schnittversuchen  mit 
660 g und 610 g hingegen schon. 

Seite 19 

O2019_005 

f)  Dichtband  GABAG  Flexzarge®,  Schnittführung  im  Bereich  des  Me-
tallstreifens mit einem Druck von 540 g, anschliessend mit 880 g: In 
beiden Fällen wird der metallische Streifen nicht durchtrennt. 

g)  Dichtband HAFNER ISO-SET®: Nach Ablösung der Schutzfolie zieht 
Richter  Bremi  am  Trägermaterial.  Dieses  dehnt  sich  und  geht  nach 
Loslassen im Wesentlichen wieder in die ursprüngliche Form zurück; 
eine leichte Verformung verbleibt. 

Die Klägerin kritisiert im Rahmen der Stellungnahme zum Beweisergebnis 
die  Versuchsanordnung  als  unrealistisch.  Sie  entspricht  jedoch  dem  von 
ihr  selbst  vorgeschlagenen  «einfachen  Experiment»,  gemäss  dem  man 
das Band auf eine Küchenwaage legt und am überstehenden Ende fest-
hält, anschliessend mit einem Messer über das Dicht- und Montageband 
fährt und das angezeigte Gewicht abliest. Natürlich entspricht diese Ver-
suchsanordnung nicht der Situation bei eingebautem Dichtband, aber sie 
erlaubt nach Überzeugung des Gerichts zu beurteilen, ob die angegriffenen 
Ausführungsformen einen Schnittschutzstreifen i.S. des geltend gemach-
ten Anspruchs aufweisen. 

Fachmann 

24.  
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung  massgebliche  Fachgebiet,  anschliessend  sind  Niveau  und  Umfang 
der  Fähigkeiten  und  Kenntnisse  des  Fachmannes  des  entsprechenden 
Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich 
nach  dem  technischen  Gebiet,  auf  dem  das  von  der  Erfindung  gelöste 
Problem liegt.5 

Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundes-
gericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fach-
mann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt 
werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets 
noch  ein  Spezialist  mit  hervorragenden  Kenntnissen.  Er  muss  nicht  den 
gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse 
und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung 
verfügen  und  so  für  den  in  Frage  stehenden  Fachbereich  gut  gerüstet 

5 BPatGer, Urteil S2019_003 vom 15. August 2019, E. 21. 

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O2019_005 

sein».6 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziati-
ven oder intuitiven Denkens.7 

25.  
Die Klägerin macht in der Klage keine Aussagen zum einschlägigen Fach-
mann.  

Die Beklagte äussert sich in der Klageantwort zum Fachmann und behaup-
tet im Wesentlichen, es handle sich um einen Spezialisten für Dichtbänder 
im  Baubereich  mit  einer  Ausbildung  im  Bereich  Verfahrenstechnik  oder 
Bauingenieurwesen.  Der  Fachmann  habe  grundlegende  Kenntnisse  im 
Bereich der Materialwissenschaften und verfüge über einige Jahre Berufs-
erfahrung  in  der  Entwicklungs-  oder  Konstruktionsabteilung  eines  Unter-
nehmens, das Hilfsmaterial für das Baugewerbe herstelle. 

Gemäss der Klägerin setzt die Beklagte die Qualifikation und das Fachge-
biet des Fachmanns unrealistisch hoch an. Der unter Berücksichtigung der 
Branche sowie des Problems massgebliche Fachmann sei ein Fachmann 
auf  dem  technischen  Gebiet  von  Dichtbändern  im  Sanitärbereich.  Seine 
Ausbildung  beinhalte  eine  Berufslehre  als  Sanitär,  Plattenleger  oder Ab-
dichtungsfachmann.  Er  sei  mit  praktischen Aufgabenstellungen  aus  dem 
Umfeld der Herstellung und der Anwendung von Dichtbändern im Sanitär-
bereich vertraut. 

Die Beklagte meint dazu, es gelte als gerichtsnotorisch, dass für die Arbeit 
in einer Abteilung für die Entwicklung neuer Dichtungsprodukte zusätzlich 
zur Ausbildung zu einem Handwerker zumindest fachspezifische Weiterbil-
dungen oder ein Diplomstudium auf Fachhochschulstufe erforderlich seien. 

26.  
Die beiden von den Parteien vorgeschlagenen Definitionen unterscheiden 
sich inhaltlich nicht wesentlich voneinander. Ein Handwerker mit der ein-
schlägigen Berufslehre mit einigen Jahren Berufserfahrung in der Entwick-
lungs- oder Konstruktionsabteilung eines Unternehmens, das Hilfsmaterial 
für  das  Baugewerbe  herstellt,  verfügt  im  Regelfall  über  fachspezifische 
Weiterbildungen oder hat sich durch diese Erfahrung für die spezifischen 
Zwecke seiner Entwicklungstätigkeit ein ähnliches Wissen angeeignet, wie 

6 BGE 120 II 71 E. 2. 
7  BGE  120  II  312  E.  4b  –  «cigarette  d‘un  diamètre  inférieur»;  CR-PI-LBI-
SCHEUCHZER, Art. 1 N 122. 

Seite 21 

                                                 
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dies akademisch über ein Diplomstudium auf Fachhochschulstufe zusätz-
lich erlangt werden kann.  

In der Folge wird entsprechend von einem Spezialisten für Dichtbänder im 
Baubereich  ausgegangen,  der  eine  Berufslehre  als  Sanitär,  Plattenleger 
oder Abdichtungsfachmann abgeschlossen hat, und zusätzlich fachspezi-
fische  Weiterbildungen  oder  ein  Diplomstudium  auf  Fachhochschulstufe 
absolviert hat. 

Auslegung 

27.  
Patentansprüche  sind  aus  der  Sicht  des  massgebenden  Fachmanns  im 
Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 
PatG/Art. 69 EPÜ). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liqui-
der  Stand  der  Technik  ebenfalls Auslegungsmittel.8  Definiert  die  Patent-
schrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im 
betreffenden technischen Gebiet auszugehen.9 

Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so ver-
standen  werden,  dass  es  den  vorgesehenen  Zweck  erfüllen  kann.10  Der 
Anspruch soll im Zweifelsfall so gelesen werden, dass die im Patent ge-
nannten Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden;11 anderer-
seits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzu-
schränken,  wenn  er  weitere  Ausführungsformen  erfasst.  Wenn  in  der 
Rechtsprechung  von  einer  «breitesten Auslegung»  von Anspruchsmerk-
malen gesprochen wird,12  so muss das derart verstandene Merkmal immer 
in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. 
der Anspruch  ist  grundsätzlich  nicht  unter  seinem  Wortlaut  auszulegen, 
aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfin-
dungsgemässe Wirkung nicht erzielen.13 

8 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband». 
9 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 22 – «Lumenspitze». 
10 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer 
Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354. 
11 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 22 – «Lumenspitze». 
12  BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E. 4.2  –  «elektrostatische 
Pulversprühpistole». 
13 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 22 – «Lumenspitze». 

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Art. 51 PatG ist harmonisiert i.S. von Art. 69 EPÜ auszulegen.14 Entschei-
dungen der Beschwerdekammern des EPA können für die Anwendung des 
schweizerischen Patentrechts bedeutsam sein.15 

28.  
Zwischen den Parteien ist insbesondere die Auslegung der Merkmale/Be-
griffe  «erster  Bereich/zweiter  Bereich»,  «Klebefläche»,  «flexibel»  und 
«Schnittschutz» strittig.  

Klebefläche (Merkmale 1.4 und 1.5b) 

29.  
Die Beklagte vertritt, der Begriff «Klebefläche» umfasse jede Fläche, die 
zum Kleben geeignet sei; egal, ob die Fläche bereits mit einem Klebstoff 
(Haftvermittler) beschichtet sei, oder nicht. Vielmehr könne das Klebemittel 
auch erst unmittelbar vor der Montage auf eine anspruchsgemässe Klebe-
fläche aufgetragen werden. Diese Auffassung wird auch von der Beschwer-
dekammer  des  europäischen  Patentamts  in  der  Entscheidung  T 717/20 
vom  18.  Januar  2021  vertreten.    Demgegenüber  behauptet  die  Klägerin 
unter Hinweis auf Beschreibung und Zeichnungen des Klagepatents, dass 
eine  Klebefläche  i.S.d.  Anspruchs  bereits  mit  einem  Haftvermittler  be-
schichtet sein müsse. 

Auszugehen ist vom üblichen fachlichen Sprachgebrauch im betreffenden 
Fachgebiet, anschliessend ist zu prüfen, ob das Patent den Begriff abwei-
chend verwendet.16  

Der Begriff «Klebefläche» kann durchaus in dem von der Beklagten vertre-
tenen breiten Sinn verstanden werden. So werden die Laschen eines Bas-
telbogens  aus  Karton,  die  zum  Zusammenfügen  des  Bastelbogens  mit 
Leim  versehen  werden,  als  «Klebeflächen»  bezeichnet,  schon  bevor  sie 
mit  einem  Haftvermittler  beschichtet  sind.  Im  Zusammenhang  mit  einem 
Dicht- und Montageband wird «Klebefläche» nach dem üblichen Sprach-
verständnis aber als eine Fläche verstanden, die bereits mit einem Klebe-
mittel versehen ist. Ein Montageband ohne eine mit einem Haftvermittler 
versehene Klebefläche ist nichts anderes als ein Band. Im Zusammenhang 
mit einem Klebeband (bekannt z.B. unter der Marke «tesafilm®») bezeich-

14 BGer, Urteil 4C.348/1999 vom 12. April 2002, E. 2 – «Rohrschelle II». 
15 BGE 133 III 229 E. 3 – «Citalopram I». 
16 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 22 – «Lumenspitze. 

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net niemand die nicht mit einem Haftvermittler beschichtete Seite als «Kle-
befläche». Klebefläche ist in diesem Zusammenhang diejenige Seite, die 
mit Klebstoff beschichtet ist. 

Die  Beschreibung  des  Klagepatents stützt  dieses  Verständnis.  So  unter-
scheidet Abs. [0002] bei der Diskussion des Standes der Technik zwischen 
Klebeflächen  und  Gewirken,  die  mit  Fliesenkleber,  einer  Dichtschlämme 
oder  einem  flüssigen  Dichtanstrich  auf  die  Anschlusswand  aufgetragen 
werden und keine Klebeflächen sind. In Abs. [0020] unterscheidet das Kla-
gepatent im Zusammenhang mit einer Ausführungsform der Erfindung zwi-
schen einer Dichtfläche, die «eine Klebefläche sein kann, oder aber auch 
nur ein Dichtstreifen oder ein Gewirke, der oder das mit Fliesenkleber, einer 
Dichtschlämme  oder  einem  flüssigen  Dichtanstrich  aufgetragen  wird». 
Auch hier wird «Klebefläche» unterschieden von einer Fläche, die vor der 
Verwendung erst noch bauseits mit einem Haftvermittler versehen wird. 

Die Fig. 1 des Klagepatents umfasst gemäss Beschreibung eine vordersei-
tige  Klebefläche 8  auf  einer  Trägerfolie  4  (Abs. [0033]).  Die  Klebefläche 
weist gemäss Fig. 1 eine Dicke auf. Würde das Klagepatent Klebefläche 
als blosse Fläche, die geklebt werden kann, verstehen, würde die Klebe-
schicht in den Zeichnungen nicht separat von der Trägerfolie eingezeich-
net; jeder Bereich der Trägerfolie ist nach dem Verständnis der Beklagten 
und der Beschwerdeabteilung auch eine Klebefläche. 

Dass die Klebefläche einen Haftvermittler aufweisen muss, ergibt sich auch 
aus dem Anspruch selber, denn im Merkmal 1.5b wird ausdrücklich davon 
gesprochen,  dass  der  Schnittschutzstreifen  mittels  einer  Klebefläche  am 
Trägermaterial befestigt ist, was bedeutet, dass eine anspruchsgemässe 
Klebefläche eine Kleberschicht aufweisen muss.17 

Beschreibung und Zeichnungen, sowie der Anspruch als Ganzes stützen 
daher das übliche Verständnis in diesem technischen Gebiet, gemäss dem 
eine Klebefläche eine Fläche ist, die mit einem Haftvermittler/Klebstoff be-
schichtet ist. 

30.  
Die Beklagte betont unter Hinweis auf die in E. 27 zitierte bundesgerichtli-
che Rechtsprechung, die Entscheidung T 717/20 der Beschwerdekammer 
des EPA sei zu beachten und im Sinne der Harmonisierung des europäi-
schen Patentrechts sei nicht ohne Not von der dort getroffenen Auslegung 

17 Vgl. BGH, Urteil X ZR 21/15 vom 5. Oktober 2016, Leitsatz – «Zungenbett». 

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eines Anspruchs, der bis auf geringste Unterschiede dem hier geltend ge-
machten entspreche, abzuweichen. 

Die  im  vorliegenden  Fall  getroffene  unterschiedliche Auslegung  des  Be-
griffs «Klebefläche» gefährdet nicht die Harmonisierung des europäischen 
Patentrechts. Das Bundespatentgericht stellt nicht die von den Beschwer-
dekammern des europäischen Patentamts entwickelten Auslegungsgrund-
sätze  in  Frage.  Vielmehr  kommt  es  in  einem  Einzelfall  zu  einem  abwei-
chenden Ergebnis. Die Entscheidung T 717/20 stellt apodiktisch fest, der 
Begriff «Klebefläche» impliziere nicht, dass auf dieser Fläche bereits ein 
Klebemittel vorhanden sein müsse. Es fehlt jede Auseinandersetzung mit 
Beschreibung und Zeichnungen des Klagepatents, die für ein abweichen-
des Verständnis sprechen, und es wird keine Quelle für dieses angebliche 
fachmännische  Verständnis  auf  dem  technischen  Gebiet  der  Dicht-  und 
Montagebänder  genannt.  Entscheidungen  der  Beschwerdekammern  des 
EPA sind für Schweizer Gerichte nicht rechtlich bindend. Sie erlangen ihr 
Gewicht aus dem, was englische Juristen als «persuasive authority»18 be-
zeichnen. Im konkreten Punkt ist die Entscheidung T 717/20 nicht überzeu-
gend. 

Einen ersten bzw. oberen Bereich und mindestens einen zweiten 
bzw. unteren Bereich (Merkmale 1.2a/b und Merkmale 1.3a/b) 

31.  
Für die Beklagte haben die Merkmale «erster (oberer) und zweiter (unterer) 
Bereich» keine beschränkende Wirkung. Sie seien gedankliche Untertei-
lungen, die keiner definierten Struktur der physischen Welt entsprächen. 
Die Beschwerdekammer des EPA folgt in der Entscheidung T 717/20 die-
ser Auffassung. Die abstrakt definierten ersten und zweiten Bereiche seien 
auf einem Band physisch nicht erkennbar und könnten daher nicht zur Ab-
grenzung  von  bekannten  Dicht-  und  Montagebändern  dienen  (E. 2.2.1). 
Für die Klägerin ist die Unterteilung der beiden Bereiche ohne weiteres er-
kennbar, da gemäss Anspruch 1 des Klagepatents die Klebefläche nur im 
zweiten bzw. unteren Bereich des Dicht- und Montagebandes vorhanden 
sei. Anspruch 2 verlange zudem, dass der Schnittschutzstreifen beide Be-
reiche teilweise überrage; auch dadurch liessen sich die beiden Bereiche 
physisch unterscheiden. 

18  Zum  Begriff  LAW/MARTIN,  A  dictionary  of  Law,  7.  Aufl.  Oxford  2014,  Eintrag 
«persuasive authority» (erhältlich unter www.oxfordreference.com). 

Seite 25 

                                                 
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32.  
Nach der vorstehend getroffenen Auslegung ist eine Klebefläche i.S.d. An-
spruchs eine Fläche, die mit einem Klebemittel versehen ist. Da gemäss 
Merkmal 1.4a die Klebefläche auf der Vorderseite des Bandes nur im zwei-
ten bzw. unteren Bereich angeordnet ist, lassen sich die beiden Bereiche 
ohne Weiteres unterscheiden. Die abweichende Auffassung der Beschwer-
dekammer ist auf das unterschiedliche Verständnis des Begriffs «Klebeflä-
che» zurückzuführen. 

Der Hinweis der Klägerin auf den Anspruch 2 der C1 Fassung des Klage-
patents  ist  ebenfalls  zutreffend.  Wenn  verlangt  wird,  dass  der  Schnitt-
schutzstreifen  beide  Bereiche  teilweise  überragt,  muss  die  Grenze  zwi-
schen den beiden Bereichen im Bereich des Schnittschutzstreifens verlau-
fen. Auch dadurch werden die beiden Bereiche physisch bestimmbar, be-
vor das Dicht- und Montageband verbaut wurde. 

Flexibler Schnittschutzstreifen (Merkmal 1.5a) 

33.  
Im Zusammenhang mit dem «flexiblen Schnittschutz» (Merkmal 1.5) bzw. 
«flexiblen Schnittschutzstreifen» (Merkmal 1.5a) streiten die Parteien so-
wohl um die Bedeutung von «Schnittschutz» als auch «flexibel». Die Be-
klagte  macht  unter  Hinweis  auf  Abs.  [0010]  des  Klagepatents  geltend, 
«Schnittschutz»  bedeute,  dass  das  Dichtband  in  dem  Bereich  so  wider-
standsfähig sein müsse, dass es mit einem spitzen, scharfen Gegenstand 
wie  z.B.  einem  Messer  oder Teppichmesser,  nicht  oder  nur  sehr  schwer 
zerschnitten werden könne. Für die Klägerin liegt bereits ein Schnittschutz 
vor, wenn das Dichtband in dem Bereich des Schnittschutzstreifens schwe-
rer durchtrennbar ist als ausserhalb des Schnittschutzstreifens. 

«Flexibel» ist für die Beklagte breitest möglich auszulegen; ein Material sei 
flexibel  i.S.d.  Anspruchs,  wenn  es  unter  Einsatz  einer  beliebig  grossen 
Krafteinwirkung verbogen werden könne. Die Klägerin verweist auf den be-
stimmungsgemässen  Gebrauch  der  patentgemässen  Dichtbänder;  diese 
müssten sich mit einem von einem Monteur ohne weiteres aufbringbaren 
Kraftaufwand in die Ecken der Einbaugegenstände bzw. Wand legen las-
sen.  

In der Beschreibung des Klagepatents wird in Abs. [0010] ausgeführt, der 
Schnittschutzstreifen  bestehe  vorzugsweise  aus  einer  dünnen,  flexiblen 
Metallfolie, die jedoch so widerstandsfähig sei, dass sie mit einem spitzen, 

Seite 26 

O2019_005 

scharfen Gegenstand wie z.B. einem Messer oder einem Teppichmesser 
nicht oder nur sehr schwer zerschnitten werden könne. «Nur schwer» ist 
ein  relativer  Begriff,  der  nur  kontextabhängig  definiert  werden  kann.  Ge-
mäss funktionaler Auslegung muss ein Merkmal eines Patentanspruchs so 
verstanden werden, dass es die Funktion erfüllen kann, die ihm im Rahmen 
des Anspruchs zugedacht ist. Vorliegend soll der Schnittschutz verhindern, 
dass bei der nachträglichen Entfernung der Silkonfuge mit einem Cutter-
messer das Dichtband durchtrennt wird (vorstehend, E. 21). Damit es diese 
Funktion erfüllen kann, muss es so widerstandsfähig sein, dass es bei ei-
nem Einstechen mit einem handelsüblichen Cuttermesser mit einer Kraft 
von  4 bis  8 N  nicht  durchtrennt  wird.  Es  genügt  entgegen  der  Klägerin 
nicht, wenn der Schnittschutzstreifen zwar schwerer durchtrennbar ist als 
der Bereich des Dichtbandes ohne Schnittschutzstreifen, sich aber mit ei-
ner Kraft im Bereich von 4 bis 8 N Einstichkraft durchtrennen lässt, denn 
dann erfüllt das Merkmal seinen erfindungsgemässen Zweck nicht. Dass 
sich  ein  Fugenband  mit  Schnittschutzstreifen  ablängen  lässt,  steht  der 
Funktion  des  Schnittschutzstreifens  in  diesem  Fugenband  als  Schnitt-
schutz im dargelegten Sinn nicht entgegen. 

Auch «flexibel» ist ein relativer Begriff, der nur im Kontext der Erfindung 
definiert werden kann. Wie aus Fig. 14 des Klagepatents ersichtlich, kann 
ein  patentgemässes  Dicht-  und  Montageband  in  Hohlkehlen  mit  einem 
rechten Winkel verlegt werden. In Abs. [0005] wird das Problem beschrie-
ben,  Einbaugegenstände  in  rechtwinklige  Ecken  zu  montieren.  Gemäss 
Abs. [0008]  ermöglicht  das  erfindungsgemässe  Dicht-  und  Montageband 
eine solche Montage.  

Der beschriebene Einsatz ist nur möglich, wenn das Dicht- und Montage-
band von einem Monteur von Hand ohne übermässigen Kraftaufwand, d.h. 
mit dem für das Verlegen in Wandecken üblichen Kraftaufwand, so gebo-
gen werden kann, dass der Einbau des Einbaugegenstands in einen rech-
ten  Winkel  möglich  ist.  Das  Verständnis  der  Beklagten,  gemäss  dem  es 
genügt, wenn das Dicht- und Montageband unter einer beliebigen Kraftein-
wirkung gebogen werden kann, widerspricht einer funktionalen Auslegung, 
gemäss der das Merkmal so zu verstehen ist, dass es die Funktion erfüllen 
kann, die ihm zugedacht ist.  

Ein «flexibler Schnittschutzstreifen» i.S.d. Anspruchs ist daher ein Streifen, 
der einer Durchtrennung mit einem handelsüblichen Cuttermesser wider-
steht, das mit einer Kraft von 4 bis 8 N auf dem Streifen geführt wird, und 

Seite 27 

der so flexibel ist, dass er von einem Monteur ohne übermässigen Kraft-
aufwand von Hand so gebogen werden kann, dass die Montage eines Ein-
baugegenstands in eine rechtwinklige Ecke möglich ist. 

O2019_005 

Rechtsbeständigkeit  

Neuheit 

34.  
Eine  Erfindung  muss  neu  gegenüber  dem  gesamten  Stand  der  Technik 
sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, 
was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch 
schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons-
tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). Eine Er-
findung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Erfindung vor 
dem  massgeblichen  Datum  in  einer  einzigen  Entgegenhaltung  offenbart 
wurden.19 

Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig 
aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, die 
in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksichtigung der 
Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart sind, nicht 
aber, was der Fachmann der impliziten Offenbarung naheliegenderweise 
hinzufügen würde.20 

35.  
Die Beklagte macht mangelnde Neuheit der Erfindung gegenüber folgen-
den Offenbarungen geltend: 

–  Publikation  zum  Vortrag  Henrik-Horst  Wetzel  im  Tagungsband  des 
5. Leipziger Abdichtungsseminars vom 19. Januar 2010 (in der Folge 
«Wetzel 2010»); 

–  Kopie  Seminarunterlagen  «Verbundabdichtungen  bei  hoch  bean-
spruchten Nassräumen – Neue Regeln und Abdichtungsverfahren so-
wie Beispiele aus der Praxis» vom 22. September 2006 (in der Folge 
«Wetzel 2006»); 

–  EP 2 071 091 A2 (in der Folge «EP 091»); 

19 BGE 133 III 229 E. 4.1 – «kristalline Citaloprambase»; BGer, Urteil 4A_427/2016 
vom 28. November 2016, E. 2 – «Schienenfahrzeug». 
20 BPatGer, Urteil O2017_007 vom 7. November 2019, E. 54 – «animierte Lunge», 
unter Hinweis auf SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 f. 

Seite 28 

                                                 
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–  DE 299 08 603 U1 (in der Folge «DE 603»); 

–  JPH09125560 (in der Folge «JP 560»). 

Es ist unbestritten, dass diese Entgegenhaltungen zum Stand der Technik 
für das Klagepatent gehören. 

Neuheit gegenüber Wetzel 2010 

36.  
Die Klägerin bestreitet, dass Wetzel 2010 ein elastisch dehnbares Träger-
material  (Merkmal  1.2),  eine  Klebefläche  auf  der  Vorderseite  (Merkmale 
1.4 und 1.4a) und einen flexiblen Schnittschutzstreifen (Merkmale 1.5 und 
1.5a) offenbart.  

Auf Seite 12 von Wetzel 2010 wird ein gattungsgemässes Dichtband be-
schrieben und das von der Erfindung angeblich gelöste Problem angespro-
chen, dass bei der Entfernung der Dichtfuge das Dichtband durch ein Mes-
ser  ungewollt  durchtrennt  werden  kann. Als  Lösung  wird  vorgeschlagen, 
ein 20 mm breites PVC-Profil vorzusehen. 

Seite 29 

O2019_005 

Abbildung 3: S. 12 aus Wetzel 2010 

Wetzel 2010 offenbart nicht unmittelbar und eindeutig, dass das Dichtband 
eine Klebefläche auf einer Vorderseite aufweist, wobei diese nur in einem 
zweiten bzw. unteren Bereich angeordnet ist (Merkmale 1.4 und 1.4a). Wo 
bei den in Wetzel 2010 beschriebenen Bändern Klebeflächen angeordnet 

Seite 30 

 
 
O2019_005 

sind, kann der Entgegenhaltung nicht unmittelbar und eindeutig entnom-
men werden, und ergibt sich auch nicht implizit aus der dort beschriebenen 
bestimmungsgemässen Verwendung. 

Wetzel 2010 offenbart auch nicht unmittelbar und eindeutig, dass das dort 
beschriebene PVC-Profil gemäss Merkmal 1.5b mittels einer Klebefläche 
am Dichtband befestigt ist. Die Befestigung dieses PVC-Profils wird nicht 
beschrieben.  Die  offensichtlichste  Lesart  von  Wetzel  2010  ist,  dass  das 
PVC-Profil ohne Befestigung am Dicht- und Montageband zwischen dieses 
und die Fliesen/den Einbaugegenstand eingelegt wird. Ebenso denkbar ist, 
dass das das PVC-Profil an dem  Dämmstreifen, der in Bild 20 auf S. 12 
von Wetzel 2010 rechts vom PVC-Profil dargestellt ist, auf der der Wand 
zugewandten Seite befestigt ist. 

Das 20 mm breite PVC-Profil gemäss Wetzel 2010 ist auch nicht «flexibel» 
i.S. der getroffenen Auslegung. Wenn das in Bild 20 von Wetzel 2010 ge-
zeigte PVC-Profil eine Höhe von 20 mm aufweist, dann ist seine Dicke für 
den Fachmann erkennbar rund 2 mm. Ein PVC-Profil mit einer Dicke von 
ungefähr 2 mm, das als Schnittschutz dienen kann, ist zu steif, als dass es 
ohne Brechen oder Anschneiden in eine rechtwinklige Hohlkehle eingelegt 
werden  könnte.  Wenn  ein  solches  PVC-Profil  andererseits  so  weich  ist, 
dass es bei einer Dicke von rund 2 mm flexibel genug ist, dann kann es 
nicht mehr als Schnittschutz dienen. Damit fehlt es an der Offenbarung der 
Merkmale 1.5 und 1.5a. 

Es gibt zudem auch keine ausdrückliche Offenbarung des Merkmals, dass 
das Trägermaterial elastisch dehnbar ist (Merkmal 1.2). Für die Lösung, die 
in  Bild  20  von  Wetzel 2010  vorgeschlagen  wird,  gibt  es  keine Aussagen 
über die Eigenschaften des dort verwendeten Trägermaterials, und die wei-
ter vorne auf Seite 11 unten beschriebenen vliesbeschichteten Butylbänder 
könnten zwar im Zusammenhang mit der Bauweise gemäss Bild 20 in Ein-
satz kommen, aber das wird nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. Der-
artige  vliesbeschichtete  Butylbänder  sind  auch  nicht  zwingend  elastisch 
dehnbar. Damit ist auch Merkmal 1.2 durch Wetzel 2010 nicht offenbart. 

Folglich ist die Erfindung neu gegenüber Wetzel 2010. 

Neuheit gegenüber Wetzel 2006 

37.  
Die Offenbarung des Dokuments Wetzel 2006 entspricht im Wesentlichen 

Seite 31 

jener von Wetzel 2010. Was auf der Seite 12 von Wetzel 2010 beschrieben 
wird, findet sich weitgehend identisch auf Seite 38 von Wetzel 2006: 

O2019_005 

Abbildung 4: S. 38 aus Wetzel 2006 

Die Beklagte trägt betreffend Wetzel 2006 die gleichen Argumente wie bei 
Wetzel 2010 vor. 

Daher kann auf die Ausführungen in E. 36 verwiesen werden; auch Wetzel 
2006 offenbart die Merkmale 1.2, 1.4, 1.4a, 1.5, 1.5a sowie 1.5b nicht, und 
das Klagepatent ist folglich neu gegenüber Wetzel 2006. 

Seite 32 

 
 
 
O2019_005 

Neuheit gegenüber EP 2 071 091 A2 

38.  
EP 091 beschlägt ein Dehnfugenband zur Überbrückung von Dehnfugen 
in Abdichtungen  und  zwischen  Bauteilen  (Abs.  [0003]).  Gemäss  der  Be-
klagten offenbart die in Fig. 7 dargestellte Ausführungsform der Erfindung 
gemäss EP 091 sämtliche Merkmale des geltend gemachten Anspruchs. 
Die  Klägerin  bestreitet,  dass  das  Dehnfugenband  gemäss  Fig. 7  von 
EP 091 ein elastisches Trägermaterial (Merkmal 1.2), eine Klebefläche an 
der Vorderseite (Merkmal 1.4 u.a.) und einen flexiblen Schnittschutzstrei-
fen aufweist (Merkmal 1.5a). 

Abbildung 5: Fig. 7 aus EP 2 071 091 A2 

Gemäss der Beschreibung von EP 091, insbesondere Abs. [0015], verfügt 
das Fugenband 1 über einen dehnbaren Mittelabschnitt 2, der durch zwei 
parallele Bahnen 15/16 aus einem Elastomer gebildet wird. An den beiden 
seitlichen Rändern schliessen zwei Seitenstreifen 18/19 aus einem nicht-
dehnbaren Material an, und mit dem Bezugszeichen 20 wird der Verbund 
mit einem Baukörper, beispielsweise über Bitumen, dargestellt. Spezifisch 
im Zusammenhang mit Fig. 7 und dem dort dargestellten Metallblech 23 
heisst es in der Beschreibung: 

Seite 33 

 
 
O2019_005 

Die Merkmale 1.4 sowie 1.4a (Klebefläche an der Vorderseite) werden in 
der EP 091 nicht offenbart, wenn dieses Merkmal gemäss E. 29 so ausge-
legt wird, dass eine Klebefläche mit Klebstoff beschichtet ist. 

Der Offenbarung der EP 091 lässt sich weiter nicht unmittelbar und eindeu-
tig entnehmen, dass das Metallblech 23 so flexibel ist, dass es beim be-
stimmungsgemässen Einsatz eines erfindungsgemässen Dicht- und Mon-
tagebandes von einem Monteur ohne übermässigen Kraftaufwand in eine 
rechtwinklige Ecke, bzw. in eine Hohlkehle, verlegt werden könnte.  

Abs. [0011] von EP 091 erwähnt zwar, durch die Ausbildung der Flansch-
bereiche 3 und 4 (entsprechen den seitlichen Bereichen mit den Seiten-
streifen 18/19 gemäss Fig. 7 vorne) aus einem Butyl-Elastomer mit einem 
Kern 7 aus einem Copolymer-Substrat oder Glasfasergelege seien diese 
biegsam  und  könne  das  Dehnfugenband  auch  sehr  gut  in  Eckbereichen 
verlegt werden. Diese Aussage bezieht sich jedoch auf die Ausführungs-
form gemäss Fig. 1. Dass auch die Variante gemäss Fig. 7 mit dem dünnen 
Metallblech in Eckbereichen verlegt werden kann, offenbart die Patentan-
meldung EP 091 nicht unmittelbar und eindeutig. 

Weiter erwähnt Abs. [0018], dass das Fugenband am Ende der Herstellung 
auf eine Rolle aufgewickelt werden könne. Damit dies möglich ist, darf das 
Fugenband nicht beliebig steif sein. Da sich weder der Beschreibung noch 
der schematischen Fig. 8 Angaben über den Durchmesser der Rolle ent-
nehmen lassen, offenbart EP 091 jedoch nicht unmittelbar und eindeutig, 
dass das Dehnfugenband gemäss Fig. 7 ohne übermässigen Kraftaufwand 
in oder um Ecken verlegt werden kann. 

Damit  fehlt  es  an  einer  eindeutigen  Offenbarung  eines  flexiblen  Schnitt-
schutzstreifens in der EP 091 im Sinne von Merkmal 1.5 und 1.5a. 

Entsprechend ist der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 des Kla-
gepatents neu gegenüber der EP 091. 

Neuheit gegenüber DE 299 08 603 U1 

39.  
DE 603 betrifft ein mit einem elastischen Material beschichtetes Dichtband 
zur Abdichtung  von  Fugen  in  Bauteilen  insbesondere  gegen  Zugluft  und 
gegen durchströmende Rauchentwicklung im Brandfall. 

Seite 34 

O2019_005 

Erstmals in der Duplik macht die Beklagte mangelnde Neuheit der Erfin-
dung gegenüber DE 603 geltend. Die Beschwerdeabteilung kommt in ihrer 
Entscheidung T 717/20 vom 18. Januar 2021 ebenfalls zum Schluss, dass 
die Erfindung gemäss dem europäischen Patent EP 2 405 067 B1 gegen-
über DE 603 nicht neu sei. 

Die Klägerin bestreitet die neuheitsschädliche Vorwegnahme in ihrer Stel-
lungnahme zu den Dupliknoven, indem sie die Offenbarung der Merkmale 
1.2, 1.4 und 1.4a des geltend gemachten Anspruchs durch die DE 603 ver-
neint. 

In Bezug auf Merkmal 1.2 («mit einem elastisch dehnbaren Trägermate-
rial») führt die Klägerin aus, dass die in der DE 603 beschriebene und von 
der  Beklagten  dem  anspruchsgemässen  Trägermaterial  gleichgesetzte 
Schicht (6) aus elastischem Material (3) aus der DE 603 kein Trägermate-
rial sein könne. Die elastische Beschichtung aus der DE 603 sei offensicht-
lich nicht als Trägermaterial geeignet, da sonst kein Stützkörper notwendig 
wäre. 

Seite 35 

O2019_005 

Abbildung  6:  Fig.  1  und  2  aus  DE  299  08  603  U1;  Ziff.  6  bezeichnet  die  Schicht  aus 
elastischem Material 

Im Klagepatent wird das Trägermaterial (auch als Trägerfolie bezeichnet) 
beschrieben als Materialschicht, die die beiden Bereiche der Klebe- bzw. 
Dichtflächen verbindet (vergleiche Abs. [0003]). Weiter wird beschrieben, 
dass die Trägerfolie zwar biegsam, aber relativ widerstandsfähig sei, und 
gut  in  die  Ecke  eingeklebt  werden  könne  (vergleiche Abs. [0004],  [0005] 
sowie [0008]). Abgesehen von der für die Funktion erforderlichen Dichtig-
keit  werden  im  Klagepatent  dem  Trägermaterial  keine  weiteren  Eigen-
schaften zugeschrieben. 

Die Schicht aus elastischem Material der DE 603 wird als elastische Mate-
rialschicht  beschrieben,  und  es  wird  ausdrücklich  darauf  hingewiesen, 
dass eine hohe elastische Festigkeit gegeben sei (vergleiche Seite 3, drit-
ter  Absatz).  Weiter  geht  aus  den  Figuren  (vergleiche  insbesondere  die 
Schnittdarstellung gemäss Figuren 2 und 3 sowie Seite 5, zweiter Absatz) 
für den Fachmann aus der DE 603 hervor, dass diese Schicht eine erheb-
liche Dicke aufweist und entsprechend vom Fachmann als Trägermaterial 
im Sinne der Funktionen, die im Klagepatent beschrieben werden, verstan-
den wird. 

Seite 36 

 
O2019_005 

Die elastische Schicht 6 aus der DE 603 ist entsprechend ein Trägermate-
rial im Sinne von Merkmal 1.2, diese Sichtweise deckt sich auch mit der 
Beurteilung der Beschwerdeabteilung (vgl. T 717/20, E. 2.3). 

In Bezug auf Merkmal 1.4a («Klebefläche auf der Vorderseite nur im zwei-
ten bzw. unteren Bereich angeordnet») führt die Klägerin aus, dass in der 
DE 603 nur beschrieben werde, dass das dort beschriebene Fugendicht-
band an seiner Unterseite mit Klebstoff bestrichen und gegen die Bauteile 
geklebt werde, und dafür müsse das Fugendichtband vollflächig und ein-
seitig mit Klebstoff bestrichen werden. 

Die Beklagte äussert sich in der Stellungnahme auf diese Ausführungen in 
ihrer Eingabe nicht, beziehungsweise verweist auf die Ausführungen in der 
Duplik. Dass der Klebstoff in der DE 603 nicht vollflächig und einseitig auf-
getragen wird, wird von der Beklagten nicht behauptet. 

Geht man von der vorne in E. 29 dargelegten Auslegung der Klebeflächen 
aus,  namentlich,  dass  anspruchsgemässe  Klebeflächen  eine  Klebstoff-
schicht  aufweisen  müssen,  ist  entsprechend  der  Gegenstand  von  An-
spruch 1 des Klagepatents neu gegenüber der DE 603. Dies wenigstens 
wegen  Merkmal  1.4a,  denn  die  Anordnung  einer  Klebefläche  auf  einer 
Seite  nur  in  einem  bestimmten  Bereich  wird  weder  ausdrücklich  in  der 
DE 603 offenbart, noch ergibt sich eine solche Anordnung implizit aus der 
bestimmungsgemässen Verwendung des beschriebenen Fugendichtban-
des. 

Dass die Beschwerdeabteilung in ihrer Entscheidung vom 18. Januar 2021 
betreffend EP 2 405 067 B1 zu einem abweichenden Ergebnis gekommen 
ist, erklärt sich mit ihrem unterschiedlichen Verständnis des Begriffs «Kle-
befläche». Versteht man den Begriff so, dass auch eine nur für das Anbrin-
gen  von  Klebstoff  geeignete  Fläche  eine  Klebefläche  ist,  und  akzeptiert 
man  den  Stützkörper  aus  textilem  Gittergewebe  gemäss  DE 603  als 
Schnittschutz, dann offenbart DE 603 sämtliche Merkmale der Erfindung. 

DE 603 offenbart jedoch unstrittig keine Klebefläche an der Vorderseite nur 
im zweiten Bereich gemäss der Auslegung in E. 29 und nimmt daher die 
Erfindung  nicht  vorweg.  Ebenfalls  haben  die  Schnittversuche  anlässlich 
des  Augenscheins  gezeigt,  dass  nicht  jedes  Aramidgewebe  eine  an-
spruchsgemässe  Schnittschutzwirkung  bewirkt.  Daher  offenbart  DE 603 
nicht unmittelbar und eindeutig einen Schnittschutzstreifen gemäss Merk-
mal 1.5. 

Seite 37 

O2019_005 

Neuheit gegenüber JPH 09125560 

40.  
JP 560 offenbart ein Klebeband mit integrierten Kohlenstofffasern, das ge-
genüber herkömmlichen Klebebändern ohne Kohlenstoffasern verbesserte 
Eigenschaften bezüglich Feuer- und Hitzebeständigkeit, Wärmerückhalte-
vermögen,  Schalldämpfung  und  Schutz  vor  Kondensatbildung  aufweise 
und zudem gegen elektromagnetische Wellen abschirme. 

Erstmals in der Duplik macht die Beklagte mangelnde Neuheit der bean-
spruchten Erfindung gegenüber JP 560 geltend. Die Beschwerdekammer 
kommt in ihrer Entscheidung T 717/20 vom 18. Januar 2021 zum europäi-
schen Patent EP 2 405 067 B1 ebenfalls zum Schluss, dass JP 560 den 
Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung gemäss dortigem Hilfsantrag 
4 vorwegnehme. 

Die Klägerin bestreitet die neuheitsschädliche Vorwegnahme in ihrer Stel-
lungnahme  zu  den  Dupliknoven,  indem  sie  die  Vorwegnahme  der  Merk-
male 1.1, 1.4 und 1.4a des geltend gemachten Anspruchs durch die JP 560 
verneint. 

In Bezug auf Merkmal 1.4a («Klebefläche auf der Vorderseite nur im zwei-
ten bzw. unteren Bereich angeordnet») führt die Klägerin aus, dass in der 
JP 560 nur beschrieben werde, dass das dort beschriebene Band eine voll-
flächige Klebstoffschicht aufweise. 

Die Beklagte äussert sich in der Stellungnahme zu diesen Ausführungen 
nicht, beziehungsweise verweist auf die Ausführungen in der Duplik. Dass 
der Klebstoff in der JP 560 anders als vollflächig und einseitig aufgetragen 
werde, behauptet die Beklagte nicht. 

Geht man Auslegung des Begriffs «Klebeflächen» gemäss E. 29 aus, näm-
lich,  dass  anspruchsgemässe  «Klebeflächen»  eine  Klebstoffschicht  auf-
weisen müssen, und nicht nur dafür geeignet sein müssen, darauf Klebstoff 
anzubringen, ist entsprechend der Gegenstand von Anspruch 1 des Klage-
patents  neu  gegenüber  der  JP 560.  Die  JP 560  offenbart  weder  explizit 
noch implizit eine Klebefläche auf der Vorderseite, die nur in einem unte-
ren/ersten Bereich angebracht ist (Merkmal 1.4a). 

Die abweichende Auffassung der Beschwerdeabteilung ergibt sich wiede-
rum aus deren unterschiedlichem Verständnis des Begriffs «Klebefläche» 
als jede Fläche, die geklebt werden kann. 

Seite 38 

O2019_005 

Erfinderische Tätigkeit 

41.  
Was  sich  in  naheliegender  Weise  aus  dem  Stand  der Technik  ergibt,  ist 
keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG/Art. 56 EPÜ). Um «eine 
unzulässige ex-post-Betrachtung auszuschliessen», verlangt das Bundes-
gericht eine nachvollziehbare Methode der Beurteilung.21 Dazu bedarf es 
mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes der Technik sowie 
des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens und Könnens.22  

Das Bundespatentgericht wendet – besondere Fälle vorbehalten – bei der 
Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den vom Europäischen Patentamt 
(EPA) entwickelten Aufgabe-Lösungs-Ansatz an.23 Der Aufgabe-Lösungs-
Ansatz  gliedert  sich  in  drei  Phasen:  i)  Ermittlung  des  «nächstliegenden 
Stands der Technik», ii) Bestimmung der zu lösenden «objektiven techni-
schen Aufgabe» und iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung 
angesichts  des  nächstliegenden  Stands  der  Technik  und  der  objektiven 
technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre.24 

Der  nächstliegende  Stand  der Technik  sollte  auf  einen  ähnlichen  Zweck 
oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.25 In der Praxis 
ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähn-
lichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und 
funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu 
gelangen.26 Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.27 

Trotz des Superlativs «nächstliegend» kann es, auch nach der Rechtspre-
chung  der  Beschwerdekammern  des  EPA,28  mehrere  «nächstliegende» 
Entgegenhaltungen  geben,  die  «gleich  weit  entfernt»  sind  von  der  Erfin-
dung.29 Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte technische 

21 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel». 
22 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel». 
23  Teilurteil  O2019_006  vom  22.  Dezember  2020,  E.  35  –  «Fulvestrant-
Formulierung». 
24 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe November 2019, G-VII, 5. 
25  Teilurteil  O2019_006  vom  22.  Dezember  2020,  E.  35  –  «Fulvestrant-
Formulierung». 
26  Teilurteil  O2019_006  vom  22.  Dezember  2020,  E.  35  –  «Fulvestrant-
Formulierung».   
27 BGer, Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – «balancier de montre». 
28  Vgl.  Beschwerdekammer  des  EPA,  Entscheidung  T  967/97  vom  25.  Oktober 
2001. 
29  Teilurteil  O2019_006  vom  22.  Dezember  2020,  E.  35  –  «Fulvestrant-
Formulierung». 

Seite 39 

                                                 
O2019_005 

Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ausgehend von 
allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Das Bundesgericht hält da-
bei fest, dass es «nicht wesentlich sein [kann], welches von regelmässig 
mehreren  naheliegenden  Elementen  im  Stande  der  Technik  zum  Aus-
gangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob die Fach-
person schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streit-
patents kommen kann».30 

42.  
Die Beklagte macht mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von fol-
genden Entgegenhaltungen geltend: 

–  DE 10 2007 043 593 A1 (in der Folge «DE 593»); 

–  EP 1 038 485 A2 (in der Folge «EP 485»); 

–  DE 10 2007 010 997 A1 (in der Folge «DE 997»); 

–  EP 1 891 877 A2 (in der Folge «EP 877»); 

–  Wetzel 2010 oder Wetzel 2006. 

Weitere  Nichtigkeitsangriffe  gestützt  auf  andere  Entgegenhaltungen,  die 
die  Beklagte  erst  in  ihrer  Stellungnahme  vom  Fachrichtervotum  vorge-
bracht hat, werden wie in E. 15 begründet nicht beachtet. 

30 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd». 

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43.  
Im  ersten  Schritt  des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes  ist  der  nächstliegende 
Stand der Technik im Sinne eines besten Ausgangspunkts für die Beurtei-
lung der erfinderischen Tätigkeit zu bestimmen.31 

Die von Beklagten angeführten Entgegenhaltungen beschlagen alle Dicht- 
und Montagebänder für den Sanitärbereich, bzw. die Abdichtung von Fu-
gen in Nasszellen. Sie sind auf einen ähnlichen Zweck wie die Erfindung 
gerichtet und grundsätzlich geeignet als Ausgangspunkte für die Beurtei-
lung der erfinderischen Tätigkeit. 

44.  
In der zweiten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird die zu lösende 
technische Aufgabe objektiv bestimmt. Hierfür werden üblicherweise das 
Patent, der nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der bean-
spruchten Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik beste-
henden  Unterschiede  in  Bezug  auf  die  (strukturellen  oder  funktionellen) 
Merkmale untersucht (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der bean-
spruchten Erfindung bezeichnet werden), anschliessend wird die aus die-
sen  Unterscheidungsmerkmalen  resultierende  technische  Wirkung  be-
stimmt und dann die technische Aufgabe formuliert,32 wobei darauf zu ach-
ten ist, dass die so formulierte technische Aufgabe nicht bereits Hinweise 
auf die erfindungsgemässe Lösung beinhaltet.33 

DE 10 2007 043 593 A1 als Ausgangspunkt 

45.  
Die Beklagte behauptet, Anspruch 1 des Klagepatents beruhe ausgehend 
von der DE 593 kombiniert mit Wetzel 2010 oder Wetzel 2006 nicht auf er-
finderischer Tätigkeit. 

Die Entgegenhaltung DE 593 offenbart ein Dichtelement zur Ausbildung ei-
nes Wandanschlusses bei Sanitärartikeln, insbesondere Wannen, Dusch-
tassen oder dergleichen (vergleiche Zusammenfassung). Die vorgeschla-
gene Struktur ist streifenförmig ausgebildet und wird in aufgerollter Form 
vorgehalten (vergleiche Abs. [0025]). Dabei gibt es einen Grundkörper, der 

31  Teilurteil  O2019_006  vom  22.  Dezember  2020,  E.  35  –  «Fulvestrant-
Formulierung». 
32  Urteil  S2019_007  vom  1.  Oktober  2019,  E.  32  –  «Tadalafil  5  mg»;  Teilurteil 
O2019_006 vom 22. Dezember 2020, E. 35 – «Fulvestrant-Formulierung». 
33  BPatGer,  Urteil  O2018_004  vom  14.  Dezember  2020,  E.  105  – 
«Laserflüssigkeitsstrahllenkungsverfahren». 

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aus einer Aluminiumfolie der Dicke 0,3 mm gebildet sein kann, sowie einen 
oberen Klebebereich und einen unteren Klebebereich auf der gegenüber-
liegenden Seite. Dazwischen gibt es einen elastisch nachgiebigen Bereich.  

Klägerin und Beklagte sind sich insofern einig, als das Dokument DE 593 
die Merkmale 1.5, 1.5a und 1.5b nicht offenbart. Die Entgegenhaltung of-
fenbart entsprechend unstrittig keinen flexiblen Schnittschutzstreifen, der 
an einer Vorderseite oder an einer Rückseite eines Trägermaterials mittels 
einer Klebefläche angeklebt ist. 

Abbildung 7: Fig. 1 aus DE 593 mit Bezugszeichenliste 

Die technische Wirkung des Schnittschutzstreifens besteht darin, dass er 
das Dichtband bei einer späteren Entfernung der Silikonfugen vor Beschä-
digungen  schützt  und  dadurch  verhindert,  dass  durch  eine  undichte  Sili-
konfuge und ein beschädigtes Dichtband Wasser in die Wand eintritt. Die 
Flexibilität des Schnittschutzstreifens ermöglicht das Anbringen des patent-
gemässen Dichtbandes wie ein herkömmliches Dichtband ohne zusätzli-
chen Aufwand beim Einbau. 

Die Beklagte formuliert die Aufgabe ausgehend von DE 593 als die Bereit-
stellung eines Montagebands, das vor unbeabsichtigtem Durchschneiden 
geschützt ist. Dies ist insofern zu eng, als der weitere Vorteil der Erfindung, 
der gegenüber herkömmlichen Dichtbändern nicht erschwerte Einbau, kei-
nen Niederschlag findet. Die in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum 

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formulierte Aufgabe, «eine geeignete Massnahme zu treffen, um den elas-
tisch  nachgiebigen  Bereich  des  Dichtbands  mechanisch  zu  schützen, 
wenn es im Sanitärbereich zum Setzen einer Wanne verwendet wird» trifft 
ebenfalls nicht zu. Die Erfindung schützt das Dichtband nicht beliebig vor 
mechanischen Einwirkungen, sondern spezifisch vor der Beschädigung bei 
der  Entfernung  der  alten  Silikonfugen,  um  die  Dichtungswirkung  zu  ge-
währleisten. Zudem erwähnt auch die in der Stellungnahme zum Fachrich-
tervotum RZ 67 formulierte Aufgabe nicht die weitere technische Wirkung 
der Erfindung, nämlich, dass das erfindungsgemässe Dichtband nicht auf-
wändiger in der Handhabung ist als bekannte Dichtbänder.  

Ausgehend  von  den  technischen  Wirkungen  der  Merkmale,  die  den An-
spruchsgegenstand  vom  Gegenstand  des Ausgangsdokuments  DE  593 
unterscheiden,  liegt  die  objektive Aufgabe    deshalb  in  der  Bereitstellung 
eines Dicht- und Montagebands für das Setzen eines Einbaugegenstands 
wie Bade- oder Duschwannen, wobei das Dicht- und Montageband seine 
Dichtungswirkung  auch  bei  unachtsamen  Entfernen  alter  Silikonfugen 
(Wartungsfugen) gewährleistet und sich mit keinem grösseren Aufwand als 
herkömmliche Dicht- und Montagebänder verlegen lässt. 

46.  
In der dritten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gilt es zu klären, ob 
sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, die den mit der ob-
jektiven  technischen  Aufgabe  befassten  Fachmann  veranlassen  würde 
(nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik 
unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit 
zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu er-
reichen, was mit der Erfindung erreicht wird.34 

Äussere  Umstände  können,  zumindest  als  «Hilfserwägungen»35,  als An-
zeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit gewürdigt werden.36 Na-
mentlich ein lange bestehendes Bedürfnis, das durch die Erfindung erst-

34 BPatGer, Teilurteil O2019_006 vom 22. Dezember 2020, E. 38 – «Fulvestrant-
Formulierung». 
35 BGer, Urteil vom 12. September 1983, in: SMI 1984, S. 223 ff., 232 – «chaines 
à neige». 
36 SHK-PatG-SCHWEIZER, Art. 1 N 72 m.w.H. 

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mals  befriedigt  wird,  gilt  als  Indiz  für  das  Vorliegen  erfinderischer  Tätig-
keit.37 Dies beruht auf der Annahme, dass die Fachwelt versucht, ein be-
kanntes  Problem  zu  lösen;  gelingt  ihr  dies  während  längerer  Zeit  nicht, 
spricht dies dafür, dass die Lösung nicht naheliegend war.38 

47.  
Geht man bei der Aufgabenstellung gemäss E. 45 von der DE 593 aus, so 
würde der Fachmann wie von der Beklagten behauptet die Sekundärdoku-
mente  Wetzel 2010  und  Wetzel  2006  beiziehen.  Sie  stammen  aus  dem 
gleichen technischen Gebiet und betreffen das Problem der Beschädigung 
des Dicht- und Montagebandes bei Erneuerung der Silikonfuge.  

Kombiniert der Fachmann die Lehre aus DE 593 mit diesen Sekundärdo-
kumenten, so ist die direkte Kombination darin zu sehen, dass der Fach-
mann ein Dichtelement gemäss der DE 593 verlegt und dann den in Wet-
zel 2010 beziehungsweise Wetzel 2006 vorgeschlagenen PVC-Streifen als 
separates  Element  an  der  richtigen  Stelle  anordnet,  d.h.  vor  dem  Dicht-
band, so dass dieses vor Beschädigungen geschützt wird. Wie dies genau 
geschehen  soll,  ist  in  den  beiden  Sekundärdokumenten  nicht  offenbart. 
Ebenfalls  ist  den  beiden  Sekundärdokumenten,  wie  in  E.  36  dargelegt, 
nicht zu entnehmen, dass der dort vorgeschlagene PVC-Streifen  flexibel 
ausgebildet  ist.  Selbst  wenn  man  entsprechend  die  DE 593  mit  Wet-
zel 2010 oder mit Wetzel 2006 kombiniert, fehlt das Merkmal des flexiblen 
Schnittschutzstreifens und dessen Befestigung am elastischen Trägerma-
terial. 

Die einfache Kombination von DE 593 mit dem Sekundärdokument Wetzel 
2006 oder Wetzel 2010 führt daher nicht zur Erfindung und löst auch die 
Aufgabe gemäss E. 45 nicht vollständig. Insbesondere bringt das zusätzli-
che Einbringen einer steifen PVC-Leiste Nachteile mit sich. Es sind min-
destens zwei weitere Arbeitsschritte nötig; erstens muss der PVC-Streifen 
separat abgelängt werden, zweitens muss er zusätzlich zu Dichtband und 
Einbaugegenstand eingebaut werden.  

Weder dem Ausgangsdokument noch den Sekundärdokumenten sind Hin-
weise zu entnehmen, dass und wie es möglich sein könnte, einen in Wetzel 
2006/2010  offenbarten  PVC-Streifen  gleichzeitig  so  flexibel  auszugestal-

37 BGE 69 II 188 E. 4 – «Mordax-Stollen». 
38 HILTI/KÖPF/STAUBER/CARREIRA, Schweizerisches und europäisches Patent- und 
Patentprozessrecht, 4. Aufl. Bern 2021, S. 90. 

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ten, dass er wie das Dichtband ohne übermässigen Kraftaufwand oder Ab-
längen in Ecken verlegt werden kann und das Dichtband ausreichend vor 
Beschädigungen  bei  der  Entfernung  der  Silikonfuge  mit  einem  scharfen 
Werkzeug schützt. Es fehlen auch entsprechende Behauptungen der Be-
klagten diesbezüglich, da sich die Beklagte auf den Standpunkt stellt, die 
Sekundärdokumente offenbarten bereits einen flexiblen Schnittschutzstrei-
fen, was aber aus den in E. 36 dargelegten Gründen nicht zutrifft. 

In der Stellungnahme zum Fachrichtervotum bringt die Beklagte erstmals 
vor, dass DE 593 mit EP 091 zu kombinieren sei. Dieser Angriff ist verspä-
tet (E. 15). Würde er berücksichtigt, wäre er aus den genannten Gründen 
erfolglos.  

Als Indiz – nicht mehr, aber auch nicht weniger – für das Vorliegen erfinde-
rischer Tätigkeit kann auch gewertet werden, dass der Fachwelt das Prob-
lem  der  Beschädigung  von  Dicht-  und  Montagebändern  bei  der  periodi-
schen  Erneuerung  von  Wartungsfugen  bereits  seit  mindestens  2006  be-
kannt war. Anlässlich eines Seminars am 5. Internationalen Fussbodenfo-
rum im September 2006 in Hamburg erläuterte Henrik-Horst Wetzel, dass 
das Dichtband einem «sehr hohen Beschädigungsrisiko ausgesetzt ist. So 
kann  es  bei  einem  unvorsichtigen  Herausschneiden  der  elastischen  Fu-
genfüllung (=Wartungsfuge) passieren, dass mit dem Messer zugleich das 
Dichtband durchtrennt wird». Trotzdem dauerte es noch rund vier Jahre – 
das Klagepatent wurde mit einer Priorität von Juli 2010 eingereicht – bis 
die patentgemässe Lösung gefunden wurde. Diese hat, wie vorstehend er-
läutert, gegenüber der von Wetzel vorgeschlagenen Lösung den wesentli-
chen Vorteil, dass nicht nur das Dichtband vor Beschädigungen geschützt, 
sondern auch die Montage des Einbaugegenstandes wegen des Schnitt-
schutzes nicht aufwändiger wird. 

Damit  beruht  der  Gegenstand  von Anspruch  1  des  Klagepatents  ausge-
hend von der DE 593 auf erfinderischer Tätigkeit. 

48.  
Die  Beschwerdekammer  3.2.03  des  EPA  kommt  in  ihrer  Entscheidung 
T 717/20 vom 18. Januar 2021 zum gegenteiligen Schluss, dass der Ge-
genstand des Anspruchs 1 des dortigen Hilfsantrags 8, der sich nur unwe-
sentlich vom geltend gemachten Anspruch 1 des Klagepatents unterschei-
det, ausgehend von DE 10 2007 030 868 A1 nicht auf erfinderischer Tätig-
keit beruhe. Die Entgegenhaltung DE 10 2007 030 868 A1 unterscheidet 

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sich  nach Ansicht  der  Beschwerdekammer  vom Anspruch  1  des  Hilfsan-
trags 8 ebenfalls durch den fehlenden flexiblen Schnittschutzstreifen.39 Der 
Grund  für  die  unterschiedliche  Beurteilung  der  erfinderischen  Tätigkeit 
durch die Beschwerdeabteilung liegt darin, dass die Beschwerdeabteilung 
die Aufgabe,  die  Beschädigung  des  Dichtbands  beim  Entfernen  der  Sili-
konfuge  mit  einem  scharfen  Gegenstand  zu  verhindern,  als  nicht  gelöst 
betrachtet. Anspruch  1  gemäss  Hilfsanspruch  8  erlaube  es,  den  Schnitt-
schutzstreifen auf der der Wand zugewandten Seite des Trägermaterials 
anzubringen.  Dann  könne  der  Schnittschutzstreifen  das  Trägermaterial 
nicht davor bewahren, bei unsorgfältigem Entfernen der alten Silikonfugen 
so  beschädigt  zu  werden,  dass  die Abdichtung  nicht  mehr  gewährleistet 
sei. Entsprechend liege die technische Wirkung nicht generell im Schutz 
vor Beschädigungen, und die Aufgabe könne nur in der Bereitstellung ei-
nes  Dicht-  und  Montagebands,  das  einen  mechanischen  Schutz  vor 
Schnitten biete, gesehen werden. 

Auch der hier geltend gemachte Anspruch 1 erlaubt es, den Schnittschutz-
streifen auf der Vorder- oder auf der Rückseite des Trägermaterials anzu-
kleben (vgl. Merkmal 1.5b). Allerdings hat keine der Parteien vorgebracht, 
dass dadurch der Schutz vor Beschädigungen, welche die Dichtungswir-
kung beeinträchtigen, durch den Schnittschutzstreifen nicht gewährleistet 
werde.  Da  es  sich  um  eine  tatsächliche  Feststellung  handelt,  ist  für  das 
vorliegende  Verfahren  daher  davon  auszugehen,  dass  die  Erfindung  die 
objektive Aufgabe, wie sie in E. 45 formuliert ist, löst. Dies führt zu einer 
abweichenden Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. 

EP 1 038 485 A2 als Ausgangspunkt 

49.  
Die Beklagte macht geltend, Anspruch 1 des CH Klagepatents beruhe aus-
gehend von der EP 485 entweder kombiniert mit der Patentanmeldung CH 
683 852 A5 (in der Folge «CH 852») oder kombiniert mit Wetzel 2010 be-
ziehungsweise Wetzel 2006 nicht auf erfinderischer Tätigkeit . 

Die  EP 485  beschreibt  eine  Dichtungsanordnung  zur  Abdichtung  des 
Randbereichs einer Sanitärwanne gegen Wand- und Bodenflächen eines 
Raumes, wobei der Streifen dieser Dichtungsanordnung aus einem gum-

39 T 717/20 vom 18. Januar 2021, E. 3.3. 

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miähnlichen Material besteht, und Wand und ein Bauteil dichtend miteinan-
der  verbindet  (vgl.  Fig.  8  und  5a).  Es  gibt  keine  Hinweise,  wie  stabil  die 
entsprechende Struktur gegenüber einem Schneidwerkzeug ist. 

O2019_005 

Abbildung 8: Fig. 5a aus EP 1 038 485 A2 

Klägerin und Beklagte sind sich insofern einig, als das Dokument EP 485 
die  Merkmale  1.5,  1.5a  und  1.5b  nicht  offenbare.  Die  Entgegenhaltung 
EP 485  offenbart  entsprechend  unstrittig  keinen  flexiblen  Schnittschutz-
streifen, der an einer Vorderseite oder an einer Rückseite eines Trägerma-
terials mittels einer Klebefläche angeklebt ist. 

Die objektive Aufgabe kann entsprechend gleich formuliert werden wie bei 
DE 593 als Ausgangspunkt und kann gesehen werden in der Bereitstellung 
eines Dicht- und Montagebands für das Setzen eines Einbaugegenstands 
wie Bade- oder Duschwannen, wobei das Dicht- und Montageband seine 
Dichtungswirkung  auch  bei  unachtsamen  Entfernen  alter  Silikonfugen 
(Wartungsfugen) gewährleistet und sich mit keinem grösseren Aufwand als 
herkömmliche Dicht- und Montagebänder verlegen lässt. 

Geht man bei dieser Aufgabenstellung von der EP 485 aus, so ist es frag-
lich,  ob  der  Fachmann  das  Dokument  CH 852  überhaupt  hinzuziehen 
würde. Bei diesem Sekundärdokument geht es nicht um Dehnungsfugen 
zwischen Bauteilen im Sanitärbereich, sondern es geht um Dehnungsfu-
gen zwischen Dämmplatten auf einer Bauwerksaussenfläche (vergleiche 
Spalte 1:6-21). 

Vor allem geht es aber in der CH 852 darum, die Ecken von benachbarten 
Dämmplatten zu schützen, und nicht darum, zwischen den Dämmplatten 

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eine Silikonfuge vorzusehen und die Dehnungsfuge beim Ersatz dieser Si-
likonfuge zu schützen. Es gibt bei der Vorrichtung gemäss CH 852 auf der 
Vorderseite der Dämmplatte aufliegende, mit einem Glasfasergewebe ver-
stärkte Bereiche des entsprechenden Bandes, während eine weit in den 
Spalt zwischen den Dämmplatten nach hinten hineinragende Schlaufe für 
die Dehnungsfuge vorgesehen ist, und in dieser Schlaufe ist das Glasfa-
sergewebe  unterbrochen  und  wird  dafür  ersetzt  durch  eine  Gewebeein-
lage. Zudem wird beschrieben, dass im Bereich dieser die Fuge überbrü-
ckenden Schlaufe ein zusätzlicher Schutzstreifen 13 aus einer Kunststoff-
folie, zum Beispiel aus PVC, vorgesehen werden kann (vergleiche Spalte 
5:1-8). Wovor dieser Schutzstreifen schützen soll, wird nicht beschrieben. 

Abbildung 9: Fig. 1 aus CH 683 852 A5; Ziff. 13 der Schutzstreifen aus Kunststofffolie 

Selbst wenn der Fachmann ausgehend von der EP 485 die CH 852 hinzu-
ziehen würde, würde er nicht zur anspruchsgemässen Lehre gelangen. Zu-
nächst würde er die CH 852 bei der genannten Fragestellung als Hilfe ver-
werfen, denn in diesem Sekundärdokument wird keine Silikonfuge einge-
bracht, sondern vielmehr ein Dehnfugenband 16 eingeschoben (vergleiche 
Spalte  5:9-17),  das  nicht  mit  einem  Messer  entfernt  wird.  Einen  Schnitt-
schutz kann der Fachmann der CH 852 nicht entnehmen, und soweit der 

Seite 48 

 
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Fachmann  gegebenenfalls  die  Armierungen  aus  Glasfasergewebe  der 
CH 852 als möglichen Schnittschutz erkennen könnte, so wäre dieser nicht 
flexibel (es braucht ausdrücklich örtliche Schwächungen an den Knickstel-
len, vergleiche dazu Spalte 4:43-50), und sie sind auch nicht in dem Be-
reich angeordnet, der die Fuge überbrückt. 

Selbst  wenn  man  entsprechend  die EP 485  kombiniert  mit  CH 852,  fehlt 
das Merkmal des flexiblen Schnittschutzstreifens und dessen Befestigung 
am elastischen Trägermaterial mittels einer Klebefläche, und eine derartige 
Ausgestaltung wird weder durch die EP 485 noch durch CH 852 nahege-
legt. 

Die Beklagte kombiniert die EP 485 auch noch mit den Sekundärdokumen-
ten Wetzel 2010 und Wetzel 2006. Diese beiden Entgegenhaltungen stam-
men aus dem gleichen Gebiet wie die EP 483 und betreffen die im Klage-
patent angesprochene Problemstellung des Schutzes bei Erneuerung der 
Silikonfuge. Der Fachmann würde die Unterlagen also beziehen. 

Aus den gleichen Gründen wie bei der Kombination von DE 593 mit Wet-
zel 2006/2010  führt  auch  die  Kombination  von  EP 483  mit  Wetzel 
2006/2010  nicht  ohne  erfinderische  Tätigkeit  zum  Gegenstand  von  An-
spruch 1. Es wird auf die Ausführungen in E. 47 verwiesen.  

Damit  beruht  der  Gegenstand  von Anspruch  1  des  Klagepatents  ausge-
hend von der EP 485 auf erfinderischer Tätigkeit. 

DE 10 2007 010 997 A1 als Ausgangspunkt 

50.  
Die Beklagte macht geltend, Anspruch 1 des Klagepatents beruhe ausge-
hend von der DE 997 entweder kombiniert mit dem Dokument EP 091 oder 
kombiniert mit Wetzel 2010 beziehungsweise Wetzel 2006 nicht auf erfin-
derischer Tätigkeit. 

Die DE 997 beschreibt ein Fugenband zur Herstellung des Wandanschlus-
ses  eines  Einbaugegenstandes,  beispielsweise  einer  Badewanne.  Es 
weist einen wasserundurchlässigen Dichtungsstreifen auf, der an seinem 
unteren Rand mit dem Rand des Einbaugegenstandes verklebt und an sei-
nem oberen Rand an der Wand festgeklebt werden kann (vergleiche Zu-
sammenfassung). Der Dichtungsstreifen kann elastisch sein. Es gibt keine 
Hinweise,  wie  stabil  die  entsprechende  Struktur  gegenüber  einem 
Schneidwerkzeug ist. 

Seite 49 

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Abbildung 10: Fig. 4 aus DE 10 2007 010 997 A1 

Klägerin  und  Beklagte  sind  sich  insofern  einig,  als  die  Entgegenhaltung 
DE 997 die Merkmale 1.5, 1.5a und 1.5b nicht offenbare. Die DE 997 of-
fenbart entsprechend unstrittig keinen flexiblen Schnittschutzstreifen, der 
an einer Vorderseite oder an einer Rückseite eines Trägermaterials mittels 
einer Klebefläche angeklebt ist. 

Die objektive Aufgabe kann entsprechend gleich formuliert werden wie bei 
DE 593 als Ausgangspunkt und kann gesehen werden in der Bereitstellung 
eines Dicht- und Montagebands für das Setzen eines Einbaugegenstands 
wie Bade- oder Duschwannen, wobei das Dicht- und Montageband seine 
Dichtungswirkung  auch  bei  unachtsamen  Entfernen  alter  Silikonfugen 
(Wartungsfugen) gewährleistet und sich mit keinem grösseren Aufwand als 
herkömmliche Dicht- und Montagebänder verlegen lässt. 

Geht man bei dieser Aufgabenstellung von der DE 997 aus, so stellt sich 
zunächst die Frage, ob der Fachmann das Dokument EP 091 überhaupt 
hinzuziehen würde. Bei diesem Sekundärdokument geht es nicht um Deh-
nungsfugen zwischen Einbaugegenständen und Wand/Fliesen im Sanitär-
bereich, zwischen denen Silikonfugen vorhanden sind, die gegebenenfalls 
ausgewechselt werden müssen, sondern es geht um Dehnungsfugen im 
Aussenbereich und im Kontakt mit Erdreich (vergleiche Abs. [0003]). 

Seite 50 

 
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Damit  geht  es  in  der  EP 091  nicht  darum,  zwischen  den  Bauteilen  eine 
Silikonfuge vorzusehen, und die Dichtung in der Dehnungsfuge beim Er-
setzen dieser Silikonfuge zu schützen. Entsprechend handelt es sich bei 
der EP 091, wenn überhaupt, höchstens um ein Dokument eines benach-
barten Gebiets, und bei der vorne genannten Aufgabe erhält der Fachmann 
aus  der  DE 997  keinen  Hinweis,  ein  derartiges  benachbartes  Gebiet  zu 
konsultieren. EP 091 gibt ihm keinen Hinweis, dass die dort beschriebenen 
Vorrichtungen auch geeignet sein könnten für den Einbau von Sanitärin-
stallationen. 

Ausgehend  von  der  DE 997  erfordert  es  entsprechend  bereits  erfinderi-
sche Tätigkeit, überhaupt das Dokument EP 091 heranzuzuziehen. Allein 
schon deswegen liegt erfinderische Tätigkeit vor. 

Selbst wenn der Fachmann ausgehend von der DE 997 die EP 091 heran-
zöge, käme er nicht auf die anspruchsgemässe Lehre.  

Zunächst würde er die EP 091 bei der genannten Fragestellung als Hilfe 
verwerfen, denn in diesem Sekundärdokument wird keine Silikonfuge ein-
gebracht. Einen Schnittschutz kann der Fachmann der EP 091 auch nicht 
entnehmen, und ein solcher ist eben im Zusammenhang mit der EP 091 
auch gar nicht von Interesse.  

Soweit der Fachmann auf das Metallblech 23 aus Figur 7 der EP 091 hin-
gewiesen werden sollte, so geht er zunächst bei der verwendeten Termi-
nologie «Blech» von einer steifen Struktur aus, die nicht flexibel i.S.d. An-
spruchs ist. Der Fachmann würde deswegen das Metallblech 23 als flexib-
len Schnittschutzstreifen nicht ernsthaft in Betracht ziehen.  

Selbst wenn man entsprechend die DE 997 kombiniert mit EP 091 fehlt im-
mer noch das Merkmal des flexiblen Schnittschutzstreifens und der Befes-
tigung eines solchen am elastischen Trägermaterial mittels einer Klebeflä-
che,  und  eine  solche Ausgestaltung  wird  weder  durch  die  DE 997  noch 
durch die EP 091 nahegelegt. 

Die Beklagte kombiniert die DE 997 auch noch mit den Sekundärdokumen-
ten Wetzel 2010 und Wetzel 2006. Diese beiden Dokumente stammen aus 
dem gleichen Gebiet wie die DE 997 und betreffen die Problemstellung des 
Schutzes  bei  Erneuerung  von  Silikonfugen  im  Sanitärbereich.  Der  Fach-
mann würde die Entgegenhaltungen entsprechend berücksichtigen. 

Seite 51 

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Aus den gleichen Gründen wie bei der Kombination von DE 593 mit Wet-
zel 2006/2010  führt  auch  die  Kombination  von  DE 997  mit  Wetzel 
2006/2010  nicht  ohne  erfinderische  Tätigkeit  zum  Gegenstand  von  An-
spruch 1. Es wird auf die Ausführungen in E. 47 verwiesen.  

Damit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des CH Klagepatents aus-
gehend von der DE 997 auf erfinderischer Tätigkeit. 

EP 1 891 877 A2 als Ausgangspunkt 

51.  
Die Beklagte macht geltend, Anspruch 1 des Klagepatents beruhe ausge-
hend von der EP 877 kombiniert mit Wetzel 2010 beziehungsweise Wetzel 
2006 nicht auf erfinderischer Tätigkeit. 

Die EP 877 beschreibt ein Fugenband mit einer flexiblen Schicht und da-
rauf  angeordnet  eine  Dichtmasse  mit  einer  Abdeckfolie.  Weiter  gibt  es 
Streifen, die sich entlang des Bandes erstrecken und nicht dehnbar sind, 
um in diese longitudinale Richtung die Dehnung zu verhindern (vergleiche 
Zusammenfassung).  

Abbildung11: Fig. 1 aus EP 1 891 877 A2 (Beschriftungen von der Beklagten hinzugefügt) 

Klägerin und Beklagte sind sich insofern einig, als EP 877 die Merkmale 
1.5, 1.5a und 1.5b nicht offenbare. Die Entgegenhaltung EP 877 offenbart 
entsprechend unstrittig keinen flexiblen Schnittschutzstreifen, der an einer 

Seite 52 

 
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Vorderseite  oder  an  einer  Rückseite  eines  Trägermaterials  mittels  einer 
Klebefläche angeklebt ist. 

Entsprechend ändert sich auch die objektive Aufgabe nicht, und es kann 
auf die vorangehende Erwägung verwiesen werden. 

Da die Beklagte auch hier die Kombination mit Wetzel 2006/2010 geltend 
macht, kann auch diesbezüglich auf die Erwägungen im Zusammenhang 
mit DE 593 als Ausgangspunkt verwiesen werden (E. 47). 

Damit beruht Anspruch 1 des Klagepatents ausgehend von der EP 877 auf 
erfinderischer Tätigkeit. 

Wetzel 2010 oder Wetzel 2006 als Ausgangspunkt 

52.  
Die Beklagte macht schliesslich geltend, Anspruch 1 des Klagepatents be-
ruhe ausgehend von Wetzel 2010 beziehungsweise Wetzel 2006 unter Be-
rücksichtigung des allgemeinen Fachwissens nicht auf erfinderischer Tä-
tigkeit. 

Die  Beklagte  behauptet  in  diesem  Zusammenhang  aber  ausschliesslich, 
dass es für den Fachmann unter Berücksichtigung des allgemeinen Fach-
wissens  naheliegend  gewesen  sei,  den  PVC-Streifen  aus  diesen  Doku-
menten am Trägermaterial des Dichtstreifens mit einem Kleber zu befesti-
gen. Es fehlen Ausführungen dazu, ob der Fachmann, davon ausgehend, 
dass der dicke PVC-Streifen gemäss Wetzel 2010 beziehungsweise Wet-
zel 2006 steif ist und entsprechend nicht als flexibel i.S.d. Anspruchs be-
trachtet werden kann, darauf käme, diesen PVC-Streifen gegebenenfalls 
flexibel,  aber  unter  Beibehaltung  seiner  Schnittschutz-Wirkung  auszuge-
stalten. 

Es  ist  aber  bei  Berücksichtigung  des  allgemeinen  Fachwissens  nicht  er-
kennbar, wie ein derartiger PVC-Streifen ohne weiteres effektiv so einge-
stellt werden könnte, dass er auf der einen Seite die bestimmungsgemäss 
erforderliche  Flexibilität  aufweist,  und  auf  der  anderen  Seite  die  Schnitt-
schutz-Wirkung bereitstellt. Der Fachmann würde ohne weiteren Hinweis 
davon  ausgehen,  dass  der  PVC-Streifen  entweder  steif  und  dann  mit 
Schnittschutz-Wirkung ist, oder, wenn weicher und damit bestimmungsge-
mäss  flexibel  eingestellt,  dann  nicht  mehr  schnittschutz-schützend  sein 
kann. 

Seite 53 

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Damit  beruht  Anspruch  1  des  Klagepatents  auch  ausgehend  von  Wet-
zel 2010 und Wetzel 2006 auf erfinderischer Tätigkeit. 

Eingriff in den Schutzbereich (Patentverletzung) 

53.  
Die Beklagte bestreitet die Verwirklichung der Merkmale 1.2, 1.5, 1.5a und 
1.5b durch das HAFNER ISO-SET® bzw. ALTERNA Dichtungsband. 

Mit einem elastisch dehnbaren Trägermaterial (Merkmal 1.2) 

54.  
Die  Beklagte  argumentiert,  bei  dem  von  ihr  verwendeten  Trägermaterial 
handle es sich um ein thermoplastisches Material, das nur plastisch dehn-
bar sei.  

Anlässlich des Augenscheins konnte festgestellt werden, dass die Träger-
schichten der angegriffenen Ausführungsform HAFNER ISO-SET® Wan-
nendichtband elastisch dehnbar sind. Sie begeben sich nach der Dehnung 
im Wesentlichen wieder in ihre ursprüngliche Form zurück. Dass sich das 
Trägermaterial bei einer ausreichend grossen Dehnkraft plastisch verformt, 
oder  bei  Temperaturen  deutlich  über  Raumtemperatur  seine  elastische 
Dehnbarkeit verliert, ist möglich, ändert aber nichts daran, dass das Trä-
germaterial elastisch dehnbar i.S.d. Anspruchs ist. 

Flexibler Schnittschutzstreifen ist an der Vorderseite des Trägermate-
rials angeklebt (Merkmal 1.5b) 

55.  
Die Beklagte argumentiert, der Polyamid-/Aramid-Gewebestreifen sei bei 
der angegriffenen Ausführungsform nicht an einer Vorderseite des Träger-
materials angeklebt, sondern zwischen zwei Trägerschichten eingebettet. 
Weiter ist die Beklagte der Ansicht, dass ein derart eingebetteter Polyamid-
/Aramid-Gewebestreifen  vom  Schutzumfang  des  Anspruchs  1  ausge-
schlossen sei, weil auf eine Ausführungsform mit eingegossenem Schnitt-
schutzstreifen verzichtet worden sei. 

Der Anspruchswortlaut des geltend gemachten Anspruchs schliesst nicht 
aus, dass es weitere Schichten im Aufbau gibt. Entsprechend ist auch nicht 
ausgeschlossen, dass es weitere Trägerschichten geben kann, und der An-
spruch schliesst auch nicht aus, dass diese Schicht(en) aus Trägermaterial 

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nicht direkt als Anschlussfläche des Einbaugegenstandes dienen, sondern 
indirekt.  

Die in der eigenen Anmeldung als erste Trägerschicht bezeichnete Schicht 
11a (vgl. Abbildung 2 vorne) kann entsprechend als das elastische Träger-
material gemäss Merkmal 1.5 (und auch gemäss den Merkmalen 1.2 und 
1.3) betrachtet werden. Die Verstärkungsschicht 12 aus Polyamid-/Aramid-
Gewebe ist weder in dieser Schicht eingegossen, noch in dieser Schicht 
eingelassen oder in einer Tasche dieser Schicht angeordnet, sondern auf 
der Vorderseite der ersten Trägerschicht 11a angeklebt. 

Entsprechend ist Merkmal 1.5b verwirklicht; ob es sich bei dem Polyamid-
/Aramid-Gewebestreifen  der  angegriffenen Ausführungsformen  um  einen 
Schnittschutzstreifen i.S.d. Anspruchs handelt, wird gleich nachstehend er-
läutert. 

Flexibler Schnittschutzstreifen (Merkmalsgruppe 1.5) 

56.  
Die Beklagte bestreitet, dass die Verstärkungsschichten der angegriffenen 
Ausführungsformen  schnittfest  seien,  und  verweist  dabei  auf  die  Monta-
geanleitung,  aus  der  hervorgehe,  dass  das  Dichtband  in  den  Ecken  bis 
zum  Butyl  und  damit  in  die  Verstärkungsschicht  eingeschnitten  werden 
müsse. 

Wie  vorne  in  E.  33  dargelegt,  darf  der  flexible  Schnittschutzstreifen,  um 
seine erfindungsgemässe Wirkung zu erzielen, durch Schnitte mit einem 
Cuttermesser, die mit einer Kraft von 4 bis 8 N (400 bis 800g) durchgeführt 
werden, nicht durchtrennt werden. 

Wie der Augenschein ergeben hat, lassen sich die angegriffenen Ausfüh-
rungsformen  HAFNER  ISO-SET®-  bzw. ALTERNA-Wannendichtband  im 
Bereich  des  gelben  Polyamid-/Aramid-Gewebestreifens  mit  einem  han-
delsüblichen Cuttermesser bei einer Anpresskraft von 5 bis 7 N (500 bis 
680g)  in  der  Längsrichtung  vollständig  durchtrennen.  Damit  vermag  der 
Polyamid-/Aramid-Gewebestreifen das Dichtband bei der Entfernung alter 
Silikonfugen  mit  einem  scharfen  Werkzeug  nicht  zuverlässig  vor  einer 
Durchtrennung zu bewahren. Im Vergleich dazu lässt sich der Metallstrei-
fen des von der Klägerin vertriebenen Dicht- und Montagebands «GABAG 
Flexzarge®» selbst mit einer Kraft von 9 N (880g) nicht durchtrennen. Im 
Gegensatz zum Metallstreifen der «GABAG Flexzarge®» ist der gelbe Po-
lyamid-/Aramid-Gewebestreifen der Dicht- und Montagebänder HAFNER 

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ISO-SET® und ALTERNA kein Schnittschutzstreifen i.S.d. Anspruchs. Da-
ran  ändert  nichts,  dass  sich  die  angegriffenen Ausführungsformen  aus-
serhalb  des  Polyamid-/Aramid-Gewebestreifens  mit  noch  weniger  Kraft 
durchtrennen lassen. Entscheidend ist nicht die relative Verstärkung, son-
dern ob der Schnittschutzstreifen die ihm im Anspruch zugedachte Funk-
tion erfüllt, was er nicht tut. 

Die Klägerin stellt die rhetorische Frage, weshalb die Beklagte einen Poly-
amid-/Aramid-Gewebestreifen in ihre Dicht- und Montagebänder einfüge, 
wenn dieser keine Schnittschutzwirkung habe. Tatsächlich lässt sich diese 
Frage  nicht  leicht  beantworten.  In  ihren  Werbeunterlagen  behauptet  die 
Beklagte, «[d]as HAFNER ISO-SET® Zargen-Wannendichtband […] bleibt 
dank seiner Verstärkung auch nach einer Kittfugenerneuerung dicht». Eine 
Schnittschutzwirkung wird nicht behauptet. Angesichts der Ergebnisse der 
vom Gericht durchgeführten Schnittversuche wäre eine Berühmung wahr-
heitswidrig,  dass  das  HAFNER  ISO-SET®  Zargen-Wannendichtband  in 
der Ausführungsform,  wie  sie  vom  Gericht  untersucht  wurde,  schnittfest 
sei. 

Da die angegriffenen Ausführungsformen keinen Schnittschutzstreifen i.S. 
der Merkmalsgruppe 1.5 aufweisen, verletzen sie den geltend gemachten 
Anspruch nicht.  

57.  
Zusammenfassend  liegt  kein  Eingriff  in  den  Schutzbereich des  Klagepa-
tents vor, da die Merkmale 1.5 und 1.5a nicht wortsinngemäss verwirklicht 
werden.  Eine  Verletzung  durch  äquivalente  Mittel  wird  nicht  geltend  ge-
macht. 

Die Klage ist entsprechend abzuweisen. 

Kosten und Entschädigungsfolgen 

58.  
Ausgangsgemäss  wird  die  Klägerin  kosten-  und  entschädigungspflichtig 
(Art. 106 Abs. 1 ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 200’000 
ist die Gerichtsgebühr auf CHF 24’000 festzusetzen (Art. 1 Reglement über 
die Prozesskosten beim Bundespatentgericht, KR-PatGer, SR 173.413.2). 
Die Gerichtsgebühr ist mit dem Kostenvorschuss der Klägerin zu verrech-
nen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 

Seite 56 

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Die Klägerin schuldet der Beklagten eine Entschädigung für die rechtsan-
waltliche  Vertretung  (Art. 95  Abs. 3  lit. e  ZPO),  die  gemäss  Tarif  auf 
CHF 30’000 festzusetzen ist (Art. 4, 5 KR-PatGer).  

59.  
Die unterliegende Partei hat der obsiegenden Partei zudem Ersatz für de-
ren notwendigen Auslagen zu erstatten (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a 
KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO). Praxisgemäss gehören die 
Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess zu den not-
wendigen Auslagen. Sie sind bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese 
die  Entschädigung  für  die  berufsmässige  anwaltliche  Vertretung  gemäss 
Tarif  übersteigt,  «von  der  Grössenordnung  her  im  Bereich  der  rechtsan-
waltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer zu erstatten.40 

Die Beklagte reicht unter dem Titel notwendige Auslagen zwei Kostennoten 
ein; eine der Kanzlei Keller Schneider Patent und Markenanwälte AG über 
CHF 18’560 (zzgl. MwSt) und eine der Kanzlei Latscha Schöllhorn Partner 
AG über CHF 15’000 (zzgl. MwSt). 

Diese  Kosten  übersteigen  den  tariflichen  Rahmen  für  die  berufsmässige 
anwaltliche  Vertretung  zwar  nur  geringfügig.  Da  aber  die  Klägerin  aus-
drücklich mit einer Entschädigung in der Höhe der Rechtsvertreter einver-
standen ist, und keine Gründe ersichtlich sind, die für eine höhere Entschä-
digung sprechen, ist der Ersatz für die Kosten der notwendigen patentan-
waltlichen  Unterstützung  praxisgemäss  auf  die  Höhe  der  tariflichen  Ent-
schädigung  für  die  berufsmässige  anwaltliche  Vertretung  zu  kürzen.  Die 
Klägerin  hat  der  Beklagten  unter  dem Titel  des  Ersatzes  für  notwendige 
Auslagen deshalb CHF 30'000 zu erstatten. 

Das Bundespatentgericht beschliesst: 

1.   Die von der Beklagten in RZ 22-70 ihrer Stellungnahme zum Fach-

richtervotum vorgetragenen Angriffe auf die Rechtsbeständigkeit des 
Klagepatents CH 703 691 C1 werden nicht berücksichtigt. 

40  BPatGer,  Urteil  O2016_009  vom  18.  Dezember  2018,  E.  64  – 
«Durchflussmessfühler»;  Urteil  S2018_001  vom  23.  Mai  2018,  E.  5;  Urteil 
O2015_009  vom  21.  März  2018,  E.  11.2;  Urteil  O2012_43  vom  10.  Juni  2016, 
E. 5.5 

Seite 57 

 
                                                 
2.   Die von der Klägerin mit ihrer Stellungnahme zum Fachrichtervotum 
eingereichten zwei neuen Parteigutachten vom 15., bzw. 16., De-
zember 2020werden nicht berücksichtigt. 

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Das Bundespatentgericht erkennt: 

3.  Die Klage wird abgewiesen. 

4.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 24’000. 

5.  Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleis-

teten Kostenvorschuss verrechnet. 

6.  Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung 
von CHF 60’000 (inkl. Ersatz notwendiger Auslagen) zu bezahlen. 

7.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Protokolls der 
Hauptverhandlung sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidge-
nössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestäti-
gung 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätes-
tens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu des-
sen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplo-
matischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 
Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und 
hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die 
Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismit-
tel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizule-
gen (vgl. Art. 42 BGG). 

Seite 58 

 
 
 
 
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St. Gallen, 3. Mai 2021 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Gerichtsschreiber 

Dr. iur. Mark Schweizer 

Dr. iur. Lukas Abegg 

Versand: 06.05.2021 

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