# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** c9c5ab35-cd37-529d-abbd-430ad567f6b4
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2020-12-14
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2018_004
**Docket/Reference:** O2018_004
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/164/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

O2018_004

Besetzung

U r t e i l   v o m   1 4 .   D e z e m b e r   2 0 2 0

Instruktionsrichter Dr. iur. Andri Hess,
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richterin lic. iur. Lara Dorigo,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Synova AG, Route de Genolier, 13, 1266 Duillier, 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Ritscher und
Rechtsanwältin M.A. HSG Louisa Galbraith, Meyerlusten-
berger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 
8031 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Werner Ros-
hardt und Stephan Kessler, Keller Schneider Patent- und 
Markenanwälte AG (Bern), Bahnhofplatz 18, Postfach 2005, 
8401 Winterthur

Klägerin und Widerbeklagte

gegen

1. Avonisys AG, General-Guisan-Strasse 6, 6303 Zug,
2. Stephan Mohren,

c/o Avonisys AG, General-Guisan-Strasse 6, 6303 Zug,

3. Jens Gäbelein,

c/o Avonisys AG, General-Guisan-Strasse 6, 6303 Zug,

4. Jeroen Hribar,

c/o Avonisys AG, General-Guisan-Strasse 6, 6303 Zug,

alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Ralph Schlosser, 
Kasser Schlosser avocats, av. de la Gare 5, case postale 
251, 1001 Lausanne, alle patentanwaltlich beraten durch 
Dr. Regula Rüedi, Dr. Christoph Engelbrecht und Dr. Zacha-
rias Stelzer, E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich

Beklagte und Widerklägerin

Gegenstand

Klage auf Patentverletzung / Widerklage auf Patentnichtig-
keit und unlauteren Wettbewerb; 
Laserflüssigkeitsstrahllenkungsverfahren

O2018_004

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Prozessgeschichte

1.
Mit  Klage  vom  15. Februar  2018  stellte  die  Klägerin und  Widerbeklagte 
(nachfolgend «Klägerin») folgende Rechtsbegehren:

«1.1. Den Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000.-

für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindes-

tens  CHF  5’000.- gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO,  sowie  der  Bestrafung  der 

Beklagten  2-4  nach  Art.  292  StGB  mit  Busse  und  unter  Androhung  der  kosten-

pflichtigen  Ersatzvornahme  im  Widerhandlungsfall  zu  verbieten,  Laserköpfe  zur 

Bearbeitung von Werkstücken in der  Schweiz oder von der Schweiz aus herzu-

stellen, anzubieten, zu lagern, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen 

oder bei solchen Handlungen mitzuwirken und/oder zu diesen Zwecken zu besit-

zen, die folgende Merkmale aufweisen:

1.1.1.  eine  Flüssigkeitsdüse  zur  Erzeugung  eines  Flüssigkeitsstrahls,  der  zur 

Führung einer in ihn eingekoppelten Laserstrahlung in der Art eines Wel-

lenleiters geeignet ist;

1.1.2.  ein optisches Element zur  Einkoppelung  eines Laserstrahls in den Flüs-

sigkeitsstrahl;

1.1.3.  ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, insbesondere 

zum  mantelseitigen  Umgeben  des  Flüssigkeitsstrahls  mit  einem 

Gasstrom, mit folgenden Elementen

a. eine innere Wand, 

i.  die  eine  erste  Leitung  zum  Durchlass  des  Flüssigkeitsstrahls  in 

Form eines Zwischenraums zwischen der Flüssigkeitsdüse und einer 

Gasauslassdüse formt,

ii.  wobei  der  Zwischenraum  trichterförmig,  mit  einer  nach  unten  zu-

sammenlaufenden Wandung ausgebildet ist,

iii.  und  der  Zwischenraum  mindestens  eine  Öffnung  für  den  Einlass 

eines Gasstroms hat;

b. eine äussere Wand,

i. wobei die innere und die äussere Wand gemeinsam eine zweite Lei-

tung bilden, welche die erste Leitung umgibt,

ii.  und  die  äussere Wand  einen  Gaseinlass  aufweist,  um  einen  Gas-

fluss durch die zweite Leitung zu schaffen;

Seite 3

c.  und  eine  Gasauslassdüse,  die  entfernt  von  der  Flüssigkeitsdüse  an-

geordnet  ist,  so  dass  der  Flüssigkeitsstrahl  durch  sie  hindurchgeführt 

werden kann;

insbesondere Laserköpfe gemäss einer der beiden folgenden Abbildungen:

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1.2. Eventualiter zu vorstehender Ziff. 1 sei den Beklagten unter Androhung einer 

Ordnungsbusse  von  CHF  1000.- für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung  gemäss  Art. 

343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b 

ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und 

unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu 

verbieten, Laserköpfe zur Bearbeitung von Werkstücken in der Schweiz oder von 

der  Schweiz  aus  herzustellen,  anzubieten,  zu  lagern,  zu  verkaufen  oder  sonst 

wie in Verkehr zu bringen oder bei solchen Handlungen mitzuwirken und/oder zu 

diesen Zwecken zu besitzen, die folgende Merkmale aufweisen:

1.2.1.  eine  Flüssigkeitsdüse  zur  Erzeugung  eines  Flüssigkeitsstrahls,  der  zur 

Führung einer in ihn eingekoppelten Laserstrahlung in der Art eines Wel-

lenleiters geeignet ist;

1.2.2.  ein optisches Element zur Einkoppelung eines Laserstrahls in den  Flüs-

sigkeitsstrahl;

Seite 4

1.2.3.  ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, insbesondere 

zum  mantelseitigen  Umgeben  des  Flüssigkeitsstrahls  mit  einem 

Gasstrom, mit folgenden Elementen

a. eine Wand,

O2018_004

i. die eine  Leitung  zum Durchlass des Flüssigkeitsstrahls  in Form ei-

nes  Zwischenraums  zwischen  der  Flüssigkeitsdüse  und  einer  Gas-

auslassdüse formt,

ii.  wobei  der  Zwischenraum  trichterförmig,  mit  einer  nach  unten  zu-

sammenlaufenden Wandung ausgebildet ist,

iii.  und  der  Zwischenraum  mindestens  eine  Öffnung  für  den  Einlass 

eines Gasstroms hat;

b.  und  eine  Gasauslassdüse,  die  entfernt  von  der  Flüssigkeitsdüse  an-

geordnet  ist,  so  dass  der  Flüssigkeitsstrahl  durch  sie  hindurchgeführt 

werden kann.

2. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000.-

für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindes-

tens  CHF  5‘000.- gemäss  Art.  343  Abs.  1  lii.  b  ZPO,  sowie  der  Bestrafung  der 

Beklagten  2-4  nach  Art.  292  StGB  mit  Busse  und  unter  Androhung  der  kosten-

pflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 

40 Tagen ab Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten 

Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über die Anzahl und den 

Nettogewinn  bezüglich  der  Laserköpfe  gemäss Rechtsbegehren  Ziff.  1.1,  even-

tualiter Ziff.  1.2,  unter Angabe  insbesondere der folgenden Informationen (unter 

Vorlage  der  einschlägigen  Auszüge  aus  der  Finanz- und  Betriebsbuchhaltung 

sowie der Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung):

2.1. 

den mit Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.1, eventualiter Ziff. 

1.2,  erzielten  Bruttoumsatz,  unter  Angabe  des  Verkaufspreises,  aufge-

schlüsselt nach einzelnen Lieferungen, sowie Verkaufs- und Lieferdatum,

2.2. 

den mit diesen Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.1, eventuali-

ter Ziff. 1.2,  erzielten Nettogewinn, unter  Angabe  der  den  einzelnen La-

serköpfen  unmittelbar  zuzuordnenden Herstellungs- bzw.  Anschaffungs-

kosten,

2.3. 

die  Namen  und  Anschriften  aller  Käufer  von  Laserköpfen  gemäss 

Rechtsbegehren Ziff. 1.1, eventualiter Ziff. 1.2. 

3.  Die  Beklagten  seien  solidarisch  zu  verpflichten,  der  Klägerin  gemäss  deren 

Wahl nacherfolgter Rechnungslegung:

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3.1. 

den Schaden aus erlittener Umsatzeinbusse oder entgangenem Gewinn 

zu ersetzen,  zuzüglich Zins  zu 5% seit dem jeweiligen Schadensdatum, 

oder

3.2. 

den mit Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.1, eventualiter Ziff. 

1.2, erzielten  Nettogewinn  herauszugeben,  zuzüglich  Zins  zu  5%  seit 

dem  jeweiligen  Datum  des  erzielten  Gewinns,  spätestens  aber  seit  der 

Klageeinleitung, oder

3.3. 

eine  angemessene  Lizenzgebühr  für  die  unberechtigte  Nutzung  des 

Schweizer Teils von EP 1 833 636 B1 zuzüglich Zins zu 5% seit dem je-

weiligen Nutzungsdatum, spätestens aber seit der Klageeinleitung;

3.4.  mindestens aber CHF 1‘000‘000 zuzüglich 5% Zins seit dem Datum der 

Klageeinleitung.

4. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000.-

für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindes-

tens  CHF  5‘000.- gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO,  sowie  der  Bestrafung  der 

Beklagten  2-4 nach  Art.  292  StGB  mit  Busse  und  unter  Androhung  der  kosten-

pflichtigen  Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall  zu  verpflichten,  die  von ihr  in 

Verkehr  gebrachten  Laserköpfe  gemäss  Rechtsbegehren  Ziff.  1.1,  eventualiter 

Ziff. 1.2, innert 5 Kalendertagen zurückzurufen, d.h. alle Kunden innert einer Frist 

von maximal 5 Kalendertagen  unter Bezugnahme auf das Urteil des Bundespa-

tentgerichts zu informieren, dass den Beklagten das lnverkehrbringen der Laser-

köpfe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.1,eventualiter Ziff. 1.2, gerichtlich verboten 

wurde  und  sie  deshalb  die  betreffenden  Produkte  gegen  Rückerstattung  des 

Kaufpreises und der übrigen Auslagen (Verpackungs-, Montage-, und Transport-

kosten) zurücknehmen.

5. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 für 

jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens 

CHF 5‘000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklag-

ten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen 

Ersatzvornahme  im  Widerhandlungsfall  zu  verpflichten,  innert  10  Tagen  ab 

Rechtskraft  des  Urteils  über  die  in  ihrem  unmittelbaren  oder  mittelbaren  Besitz 

oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter Rechtsbegehren Ziff. 1.1, eventualiter 

Ziff.  1.2,  bezeichneten  Laserköpfe  Auskunft  zu  erteilen  und  innert  30  weiteren 

Tagen  diese  Laserköpfe  auf  eigene  Kosten  vernichten  zu  lassen  und  dem  Ge-

richt und der Klägerin ein Vernichtungsprotokoll, das die Vernichtung der betref-

fenden Waren unter Angabe von Ort, Datum und Menge der vernichteten Waren 

bestätigt, zukommen zu lassen.

6.  Alles  unter  Kosten- und  Entschädigungsfolgen  (unter  Einschluss  der  Kosten 

des beigezogenen Patentanwalts) solidarisch zulasten der Beklagten.»

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2.
Mit Klageantwort und Widerklage vom 5. Juni 2018 stellten die Beklagten
und Widerkläger (nachfolgend «Beklagte») folgende Rechtsbegehren:

«I.  Die Klage sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

II.  Es sei festzustellen, dass der schweizerische Teil des europäischen Patents 

EP 1 833 636 B1 nichtig ist.

III.  Es sei festzustellen, dass das Schreiben der Klägerin an Willemin-Macodel 

SA vom 27. Februar 2018, sowie ähnliche Schreiben an andere Geschäfts-

beziehungen  der  Beklagten  1,  insbesondere  Chiron  Werke  GmbH  &  Co. 

KG, wonach die Klägerin der Meinung sei, die Technologie «Avonisys Laser 

Micro Milling» verletze deren Patent EP 1 833 636 B1, weshalb die Klägerin 

am 15. Februar 2018 beim Bundespatentgericht eine Patentverletzungskla-

ge gegen die Beklagte 1 und deren Verwaltungsräte eingeleitet habe, gegen 

das  Gesetz  gegen  den  unlauteren Wettbewerb  verstösst  und  somit  rechts-

widrig ist.

IV.  Eventualiter zur vorstehenden Ziffer III sei die Klägerin unter Androhung ei-

ner  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000  für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung,  min-

destens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung  ihrer Organe nach  Art. 292 

StGB  mit  Busse  im  Widerhandlungsfall  zu  verbieten,  gegenüber  Dritten  -

insbesondere aktuellen oder früheren Geschäftsbeziehungen der Beklagten 

1, insbesondere Willemin-Macodel SA und/oder Chiron Werke GmbH & Co. 

KG - zu behaupten, die von der Beklagten 1 hergestellten und/oder geliefer-

ten  Maschinen  und/oder  die Technologie  «Avonisys  Laser  Micro Milling»

würde das Patent EP 1 833 636 B1 verletzen.

V.  Die  Klägerin  sei  unter  Androhung einer Ordnungsbusse  von  CHF  1'000 für 

jeden  Tag  der  Nichterfüllung,  mindestens  aber  CHF  5'000,  sowie  der  Be-

strafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall 

dazu  zu  verpflichten,  allen  Adressaten  von  Schreiben,  in  denen  behauptet 

wurde, dass die Klägerin der Meinung sei, die Technologie «Avonisys Laser 

Micro Milling» verletze deren Patent EP 1 833 636 B1, weshalb die Klägerin 

am 15. Februar 2018 beim Bundespatentgericht eine Patentverletzungskla-

ge  gegen  die  Beklagte  1  und  deren  Verwaltungsräte eingereicht  habe,  ein 

Berichtigungsschreiben zukommen zu lassen, mit Kopie an die Beklagten, in 

dem  die  Klägerin  das  Dispositiv  des  Urteils  des  Bundespatentgerichts  im 

vorliegenden Verfahren O2018_004 wiedergibt, insbesondere die Nichtigkeit 

des schweizerischen Teils des  europäischen Patents EP 1 833 636 B1 so-

wie  die  Feststellung  der  Rechtswidrigkeit  solcher  Schreiben  bzw.  die  ge-

richtliche  Anordnung,  der  Klägerin  sei  untersagt,  weitere  solche  Schreiben 

zu verschicken.

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VI.  Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kosten 

der beigezogenen Patentanwälte) zu Lasten der Klägerin.»

3.
Die  Widerklageantwort  erfolgte  am  8.  Oktober  2018,  womit  die  Klägerin 
beantragte, die Widerklage sei abzuweisen soweit darauf einzutreten sei. 
In Reaktion auf das Widerklagebegehren II (Feststellung Nichtigkeit) stell-
te  die  Klägerin  zudem  fünf  Eventualbegehren.  Die  Klägerin  schränkte 
damit eventualiter das Klagepatent in der ursprünglich vom Europäischen 
Patentamt (EPA) erteilten B1-Fassung verbal ein. Da die Klägerin später 
das Klagepatent mittels Teilverzicht nach Art. 24 PatG durch Antrag beim 
Institut für Geistiges Eigentum (IGE) einschränkte (s. nachfolgend E. 20), 
woraus  die  am  Ende  entscheidungsrelevante  H1-Fassung  resultierte, 
sind sämtliche Eventualbegehren, die sich auf die nicht mehr existierende 
B1-Fassung  beziehen,  nicht  mehr  zu  behandeln.  Es  kann  daher  darauf 
verzichtet werden, diese Rechtsbegehren im Einzelnen aufzuführen. 

4.
Am  7.  November  2018  fand  eine  Instruktions-/Vergleichsverhandlung 
statt, die jedoch zu keiner vergleichsweisen Einigung führte.

5.
Die  Replik  der  Klägerin  erfolgte  am  21.  Januar  2019  mit  den  folgenden
geänderten Rechtsbegehren in Bezug auf die Hauptklage:

«1.  Den Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.-

für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  aber 

mindestens  CHF  5'000.- gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO,  sowie  der  Be-

strafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Andro-

hung  der  kostenpflichtigen  Ersatzvornahme  im  Widerhandlungsfall  zu  ver-

bieten,  Laserköpfe  zur  Bearbeitung  von  Werkstücken  in  der  Schweiz  oder 

von der Schweiz aus herzustellen, anzubieten, zu lagern, zu verkaufen oder 

sonst  wie  in  Verkehr  zu  bringen  oder  bei  solchen  Handlungen  mitzuwirken 

und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen, die folgende Merkmale aufweisen:

1.1  eine Flüssigkeitsdüse zur  Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur 

Führung  einer  in  ihn  eingekoppelten  Laserstrahlung  in  der  Art  eines 

Wellenleiters geeignet ist;

1.2  ein  optisches  Element  zur  Einkoppelung  eines  Laserstrahls  in  den 

Flüssigkeitsstrahl;

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1.3  ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, insbesonde-

re  zum  mantelseitigen  Umgeben  des  Flüssigkeitsstrahls  mit  einem 

Gasstrom, mit folgenden Elementen

a.  eine innere Wand,

i.  die  eine  erste  Leitung  zum  Durchlass  des  Flüssigkeitsstrahls  in 

Form  eines  Zwischenraums  zwischen  der  Flüssigkeitsdüse  und 

einer Gasauslassdüse formt,

ii.  wobei  der  Zwischenraum  mindestens  eine  Öffnung  für  den  Ein-

lass eines Gasstroms hat,

iii.  und  ein  unterer  Teilraum  des  Zwischenraums  im  Bereich  zwi-

schen  der  mindestens  einen  Öffnung  und  der  Gasauslassdüse 

eine  konisch nach  unten  zusammenlaufenden  Wandung  auf-

weist;

b.  eine äussere Wand,

i.  wobei die innere und die äussere Wand gemeinsam eine zweite 

Leitung bilden, welche die erste Leitung umgibt,

ii.  und  die  äussere  Wand  einen  Gaseinlass  aufweist,  um  einen

Gasfluss durch die zweite Leitung zu schaffen,

c.  und eine Gasauslassdüse, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse an-

geordnet  ist,  so  dass  der  Flüssigkeitsstrahl  durch  sie  hindurchge-

führt werden kann; 

insbesondere Laserköpfe gemäss nachfolgend abgebildeter Konstruktion:

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2.  Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei den Beklagten unter Androhung ei-

ner  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000.- für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung  ge-

mäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 

343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 

StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme 

im Widerhandlungsfall zu verbieten, Laserköpfe zur Bearbeitung von Werk-

stücken in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, anzubieten, 

zu lagern,  zu  verkaufen oder sonst wie in  Verkehr zu bringen oder bei  sol-

chen Handlungen mitzuwirken und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen, die 

folgende Merkmale aufweisen:

2.1  eine Flüssigkeitsdüse zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur 

Führung  einer  in  ihn  eingekoppelten  Laserstrahlung  in  der  Art  eines 

Wellenleiters geeignet ist;

2.2  ein  optisches  Element  zur  Einkoppelung  eines  Laserstrahls  in  den 

Flüssigkeitsstrahl;

2.3  ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, insbesonde-

re  zum  mantelseitigen  Umgeben  des  Flüssigkeitsstrahls  mit  einem 

Gasstrom, mit folgenden Elementen

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a.  eine innere Wand,

i.  die  eine  erste  Leitung  zum  Durchlass  des  Flüssigkeitsstrahls  in 

Form  eines  Zwischenraums  zwischen  der  Flüssigkeitsdüse  und 

einer Gasauslassdüse formt,

ii.  wobei  der  Zwischenraum  mindestens  eine  Öffnung  für  den  Ein-

lass eines Gasstroms hat,

iii.  wobei diese mindestens eine Öffnung nicht auf den Flüssigkeits-

strahl,  sondern  insbesondere  parallel  zur  Achse  des  Flüssig-

keitsstrahls gerichtet ist,

iv.  ein  oberer  Teilraum  des  Zwischenraums  sich  von  der  Flüssig-

keitsdüse  zu der mindestens  einen Öffnung für  den  Einlass des 

Gasstroms nach unten konisch erweitert,

v.  und  ein  unterer  Teilraum  des  Zwischenraums  im  Bereich  zwi-

schen  der  mindestens einen  Öffnung  und  der  Gasauslassdüse 

eine  konisch  nach  unten  zusammenlaufenden  Wandung  auf-

weist;

b.  eine äussere Wand,

i.  wobei die innere und die äussere Wand gemeinsam eine zweite 

Leitung bilden, welche die erste Leitung umgibt,

ii.  und  die  äussere  Wand  einen  Gaseinlass  aufweist,  um  einen 

Gasfluss durch die zweite Leitung zu schaffen,

c.  und eine Gasauslassdüse, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse an-

geordnet  ist,  so  dass  der  Flüssigkeitsstrahl  durch  sie  hindurchge-

führt werden kann;

insbesondere  Laserköpfe  gemäss  nachfolgend  abgebildeter  Konstruk-

tion:

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3.  Den Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.-

für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  aber 

mindestens CHF  5'000.- gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  b ZPO,  sowie  der  Be-

strafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Andro-

hung  der  kostenpflichtigen  Ersatzvornahme  im  Widerhandlungsfall  zu  ver-

bieten,  Laserköpfe  zur  Bearbeitung  von  Werkstücken  in  der  Schweiz  oder 

von der Schweiz aus herzustellen, anzubieten, zu lagern, zu verkaufen oder 

sonst  wie  in  Verkehr  zu  bringen  oder  bei  solchen  Handlungen  mitzuwirken 

und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen, die folgende Merkmale aufweisen:

3.1  eine Flüssigkeitsdüse zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur 

Führung  einer  in  ihn  eingekoppelten  Laserstrahlung  in  der  Art  eines 

Wellenleiters geeignet ist;

3.2  ein  optisches  Element  zur  Einkoppelung  eines  Laserstrahls  in  den 

Flüssigkeitsstrahl;

3.3  ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, insbesonde-

re  zum  mantelseitigen Umgeben  des  Flüssigkeitsstrahls  mit  einem 

Gasstrom, mit folgenden Elementen

Seite 12

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a.  eine Wand,

i.  die  eine  Leitung  zum  Durchlass  des  Flüssigkeitsstrahls  in  Form 

eines Zwischenraums  zwischen  der  Flüssigkeitsdüse  und  einer 

Gasauslassdüse formt,

ii.  wobei  der  Zwischenraum  mindestens  eine  Öffnung  für  den  Ein-

lass eines Gasstroms hat;

iii.  und  ein  unterer  Teilraum  des  Zwischenraums  im  Bereich  zwi-

schen der  mindestens  einen  Öffnung  und  der  Gasauslassdüse 

eine  konisch nach  unten  zusammenlaufenden  Wandung  auf-

weist,

iv.  und der Zwischenraum mindestens eine Öffnung für den Einlass 

eines Gasstroms hat;

b.  und eine Gasauslassdüse, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse an-

geordnet ist,  so  dass  der  Flüssigkeitsstrahl  durch  sie  hindurchge-

führt werden kann.

insbesondere  Laserköpfe  gemäss  nachfolgend  abgebildeter  Konstruk-

tion:

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4.  Eventualiter zu Rechtsbegehren 3 sei den Beklagten unter Androhung ei-

ner  Ordnungsbusse von  CHF  1'000.- für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung  ge-

mäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 

343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 

StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme 

im Widerhandlungsfall zu verbieten, Laserköpfe zur Bearbeitung von Werk-

stücken in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, anzubieten, 

zu lagern,  zu  verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder bei  sol-

chen Handlungen mitzuwirken und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen, die 

folgende Merkmale aufweisen:

4.1  eine Flüssigkeitsdüse zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur 

Führung  einer  in ihn  eingekoppelten  Laserstrahlung  in  der  Art  eines 

Wellenleiters geeignet ist;

4.2  ein  optisches  Element  zur  Einkoppelung  eines  Laserstrahls  in  den 

Flüssigkeitsstrahl;

4.3  ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, insbesonde-

re  zum  mantelseitigen Umgeben  des  Flüssigkeitsstrahls  mit  einem 

Gasstrom, mit folgenden Elementen

a.  eine Wand,

i.  die  eine  Leitung  zum  Durchlass  des  Flüssigkeitsstrahls  in  Form 

eines Zwischenraums  zwischen  der  Flüssigkeitsdüse  und  einer 

Gasauslassdüse formt,

ii.  wobei  der  Zwischenraum  mindestens  eine  Öffnung  für  den  Ein-

lass eines Gasstroms hat;

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iii.  wobei diese mindestens eine Öffnung nicht auf den Flüssigkeits-

strahl, sondern  insbesondere  parallel  zur  Achse  des  Flüssig-

keitsstrahls gerichtet ist,

iv.  ein  oberer  Teilraum  des  Zwischenraums  sich  von  der  Flüssig-

keitsdüse zu der mindestens einen  Öffnung für  den  Einlass des 

Gasstroms nach unten konisch erweitert,

v.  und  ein  unterer  Teilraum  des  Zwischenraums  im  Bereich  zwi-

schen der  mindestens  einen  Öffnung  und  der  Gasauslassdüse 

eine  konisch nach  unten  zusammenlaufenden  Wandung  auf-

weist,

b.  und eine Gasauslassdüse, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse an-

geordnet ist,  so  dass  der  Flüssigkeitsstrahl  durch  sie  hindurchge-

führt werden kann.

insbesondere  Laserköpfe  gemäss  nachfolgend  abgebildeter  Konstruk-

tion:

Seite 15

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5.  Den Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.-

für  jeden  Tag  der Nichterfüllung  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  aber 

mindestens  CHF  5'000.- gemäss  Art.  343 Abs.  1  lit.  b  ZPO,  sowie  der  Be-

strafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Andro-

hung  der  kostenpflichtigen  Ersatzvornahme  im  Widerhandlungsfall  zu  ver-

bieten,  Laserköpfe zur  Bearbeitung  von  Werkstücken  in  der  Schweiz  oder 

von der Schweiz aus herzustellen, anzubieten, zu lagern, zu verkaufen oder 

sonst  wie  in  Verkehr  zu  bringen  oder  bei  solchen Handlungen  mitzuwirken 

und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen, die folgende Merkmale aufweisen:

5.1  eine Flüssigkeitsdüse zur  Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur 

Führung  einer  in ihn  eingekoppelten  Laserstrahlung  in  der  Art  eines 

Wellenleiters geeignet ist;

5.2  ein  optisches  Element  zur  Einkoppelung  eines  Laserstrahls  in  den 

Flüssigkeitsstrahl;

5.3  ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, insbesonde-

re  zum  mantelseitigen Umgeben  des  Flüssigkeitsstrahls  mit  einem 

Gasstrom, mit folgenden Elementen

a.  eine innere Wand,

i.  die  eine  erste  Leitung  zum  Durchlass  des  Flüssigkeitsstrahls  in

Form  eines  Zwischenraums  zwischen  der  Flüssigkeitsdüse  und

einer Gasauslassdüse formt,

ii.  wobei  der  Zwischenraum  mindestens  eine  Öffnung  für  den  Ein-

lass eines Gasstroms hat;

iii.  und  ein  unterer  Teilraum  des  Zwischenraums  im  Bereich  zwi-

schen der  mindestens  einen  Öffnung  und  der  Gasauslassdüse

eine  zylindrische  Wandung  mit  einem  grösseren  Durchmesser 

als jener der Gasauslassdüse aufweist;

b.  eine äussere Wand,

i.  wobei die innere und die äussere Wand gemeinsam eine zweite

Leitung bilden, welche die erste Leitung umgibt,

ii.  und  die  äussere  Wand  einen  Gaseinlass  aufweist,  um  einen 

Gasfluss durch die zweite Leitung zu schaffen;

c.  und eine Gasauslassdüse, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse an-

geordnet ist,  so  dass  der  Flüssigkeitsstrahl  durch  sie  hindurchge-

führt werden kann;

Seite 16

insbesondere  Laserköpfe  gemäss  nachfolgend  abgebildeter  Konstruk-

tion:

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6.  Eventualiter zu Rechtsbegehren 5 sei den Beklagten unter Androhung ei-

ner  Ordnungsbusse von  CHF  1'000.- für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung  ge-

mäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 

343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 

StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme 

im Widerhandlungsfall zu verbieten, Laserköpfe zur Bearbeitung von Werk-

stücken in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, anzubieten, 

zu lagern,  zu  verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder bei  sol-

chen Handlungen mitzuwirken und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen, die 

folgende Merkmale aufweisen:

6.1  eine Flüssigkeitsdüse zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur 

Führung  einer  in ihn  eingekoppelten  Laserstrahlung  in  der  Art  eines 

Wellenleiters geeignet ist;

6.2  ein  optisches  Element  zur  Einkoppelung  eines  Laserstrahls  in  den 

Flüssigkeitsstrahl;

6.3  ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, insbesonde-

re  zum  mantelseitigen Umgeben  des  Flüssigkeitsstrahls  mit  einem 

Gasstrom, mit folgenden Elementen

a.  eine innere Wand,

i.  die  eine  erste  Leitung  zum  Durchlass  des  Flüssigkeitsstrahls  in 

Form eines  Zwischenraums  zwischen  der  Flüssigkeitsdüse  und 

einer Gasauslassdüse formt,

ii.  wobei  der  Zwischenraum  mindestens  eine  Öffnung  für  den  Ein-

lass eines Gasstroms hat;

Seite 17

O2018_004

iii.  wobei diese mindestens eine Öffnung nicht auf den Flüssigkeits-

strahl, sondern  insbesondere  parallel  zur  Achse  des  Flüssig-

keitsstrahls gerichtet ist,

iv.  ein  oberer  Teilraum  des  Zwischenraums  sich  von  der  Flüssig-

keitsdüse zu der mindestens einen Öffnung für  den  Einlass des 

Gasstroms nach unten konisch erweitert,

v.  und  ein  unterer  Teilraum  des  Zwischenraums  im  Bereich  zwi-

schen  der mindestens  einen  Öffnung  und  der  Gasauslassdüse 

eine  zylindrische  Wandung  mit  einem  grösseren  Durchmesser 

als jener der Gasauslassdüse aufweist;

b.  eine äussere Wand,

iii.  wobei die innere und die äussere Wand gemeinsam eine zweite

Leitung bilden, welche die erste Leitung umgibt,

iv.  und  die  äussere  Wand  einen  Gaseinlass  aufweist,  um  einen 

Gasfluss durch die zweite Leitung zu schaffen;

c.  und eine Gasauslassdüse, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse an-

geordnet ist,  so  dass  der  Flüssigkeitsstrahl  durch  sie  hindurchge-

führt werden kann;

insbesondere  Laserköpfe  gemäss  nachfolgend  abgebildeter  Konstruk-

tion:

7.  Die  Beklagten  seien  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 

CHF 1'000.- für  jeden  Tag  der Nichterfüllung  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c 

ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, so-

wie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und un-

ter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall 

Seite 18

O2018_004

zu verpflichten, innerhalb von 40 Tagen ab Rechtskraft des Urteils Auskunft 

zu  erteilen  und  nach  anerkannten Grundsätzen  der  Rechnungslegung 

Rechnung zu legen über die Anzahl und den Nettogewinn bezüglich der La-

serköpfe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6, unter Angabe insbeson-

dere der folgenden Informationen (unter Vorlage der einschlägigen Auszüge 

aus der Finanz- und Betriebsbuchhaltung sowie der Kostenstellen- und Kos-

tenträgerrechnung):

7.1  den mit Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6, erziel-

ten  Bruttoumsatz, unter  Angabe  des  Verkaufspreises,  aufgeschlüsselt 

nach einzelnen Lieferungen, sowie Verkaufs- und Lieferdatum,

7.2  den mit Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6, erziel-

ten  Nettogewinn, unter  Angabe  der  den  einzelnen  Laserköpfen  unmit-

telbar zuzuordnenden Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten,

7.3  die  Namen  und  Anschriften  aller  Käufer  von  Laserköpfen  gemäss 

Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6.

8.  Die Beklagten seien solidarisch zu verpflichten, der Klägerin gemäss deren 

Wahl nach erfolgter Rechnungslegung:

a.  den  Schaden  aus  erlittener  Umsatzeinbusse  oder  entgangenem  Ge-

winn zu ersetzen, zuzüglich Zins zu 5% seit dem jeweiligen Schadens-

datum, oder

b.  den mit Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6 erzielten 

Nettogewinn herauszugeben, zuzüglich Zins zu 5% seit dem jeweiligen 

Datum des erzielten Gewinns, spätestens aber seit der Klageeinleitung, 

oder

c.  eine  angemessene  Lizenzgebühr  für  die  unberechtigte  Nutzung  des 

Schweizer Teils  von  EP  1  833  636 B1  zuzüglich Zins  zu 5% seit  dem 

jeweiligen Nutzungsdatum, spätestens aber seit der Klageeinleitung, zu 

bezahlen;

d.  mindestens aber CHF 1'000'000 zuzüglich 5% Zins seit dem Datum der 

Klageeinleitung.

9.  Die  Beklagten  seien  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 

CHF 1'000.- für  jeden  Tag  der Nichterfüllung  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c 

ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1  lit. b ZPO,  so-

wie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und un-

ter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall 

zu  verpflichten, die  von  ihr  in  Verkehr  gebrachten  Laserköpfe  gemäss 

Rechtsbegehren  Ziff.  1  bis  Ziff.  6  ,  innert 5  Kalendertagen  zurückzurufen, 

d.h.  alle  Kunden  innert  einer  Frist  von  maximal  5  Kalendertagen unter  Be-

Seite 19

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zugnahme  auf  das  Urteil  des  Bundespatentgerichts  zu  informieren,  dass 

den Beklagten das Inverkehrbringen der Laserköpfe gemäss Rechtsbegeh-

ren Ziff.  1 bis Ziff. 6  gerichtlich verboten wurde und  sie  deshalb die  betref-

fenden  Produkte  gegen  Rückerstattung  des Kaufpreises  und  der  übrigen 

Auslagen (Verpackungs-, Montage-, und Transportkosten) zurücknehmen.

10.  Die  Beklagten  seien  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 

CHF 1'000.- für  jeden  Tag  der Nichterfüllung  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c 

ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1  lit. b ZPO,  so-

wie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und un-

ter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall 

zu verpflichten, innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die in ihrem 

unmittelbaren  oder mittelbaren  Besitz oder in  ihrem  Eigentum befindlichen, 

unter  Rechtsbegehren  Ziff.  1  bis  Ziff.  6  bezeichneten Laserköpfe  Auskunft 

zu erteilen und innert 30 weiteren Tagen diese Laserköpfe auf eigene Kos-

ten vernichten  zu  lassen  und  dem  Gericht  und  der  Klägerin  ein  Vernich-

tungsprotokoll,  das  die Vernichtung  der  betreffenden  Waren  unter  Angabe 

von Ort, Datum und Menge der vernichteten Waren bestätigt, zukommen zu 

lassen.

11.  Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kosten 

des beigezogenen Patentanwalts) solidarisch zulasten der Beklagten.»

6.
Die Duplik und Widerklagereplik der Beklagten erfolgte mit Eingabe vom 
21.  März  2019 mit  unveränderten  Rechtsbegehren  in  Bezug  auf  die  Wi-
derklage. Im Übrigen beantragten die Beklagten die Abweisung der neu-
en klägerischen Rechtsbegehren  der Widerklageantwort  vom 8.  Oktober 
2018 sowie  der Replik  vom  21.  Januar  2019,  soweit  darauf  einzutreten 
sei.

7.
Am  3.  Mai  2019  erfolgte  eine  Noveneingabe  der  Beklagten,  wobei  ein 
Manual  zu  einer  bereits  zuvor  als  offenkundige  Vorbenutzung  behaupte-
ten  Maschine,  «LDS  200M  Operation  and  Maintenance  Manual,  Copy-
right 2002 Synova SA/The Gern City Engineering Co», eingereicht wurde.
Die Stellungnahme der Klägerin dazu erfolgte am 16. Mai 2019.

8.
Am  11.  Juni  2019  erfolgte  die  Widerklageduplik  der  Klägerin,  womit  sie 
erneut geänderte Eventualbegehren in Form von verbalen Einschränkun-
gen des Klagepatents stellte. Aus den vorne dargelegten Gründen (E. 3), 

Seite 20

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kann  darauf  verzichtet werden,  diese  Rechtsbegehren  im  Einzelnen  auf-
zuführen.

Gleichzeitig  zog  die  Klägerin  ihre  Hauptklage  im  Umfang  der  Rechtsbe-
gehren  Ziff.  1-5  gemäss  Replik  zurück  und  hielt  entsprechend  nur  noch 
das Rechtsbegehren Ziff. 6 gemäss Replik aufrecht, das sich auf die Aus-
führungsform III richtet.

Damit  ist  die  Hauptklage  (Patentverletzung)  im  entsprechenden  Umfang 
als durch Rückzug erledigt abzuschreiben.

9.
Mit Schreiben vom 3. Juli 2019 reichten die Beklagten Beilage act. 37_58 
nach,  die  versehentlich  unvollständig  gewesen  war.  Zudem  reichten  sie 
eine neue Beilage ein, da zuvor ebenfalls versehentlich eine falsche Fas-
sung eingereicht worden war.

10.
Mit Schreiben vom 17. Juli 2019 beantragte die Klägerin, dass die Einga-
be der Beklagten vom 3. Juli 2019 samt Beilagen aus dem Recht zu wei-
sen sei. Dazu nahmen die Beklagten am 24. Juli 2019 Stellung.

11.
Mit Verfügung vom 9. August 2019 wurde den Parteien mitgeteilt, dass –
vorbehältlich einer anderslautenden Entscheidung des Spruchkörpers im 
Endentscheid  – die  von  den  Beklagten  nachgereichten  Beilagen  in  dem 
Umfang beachtlich seien, in dem sich die Beklagten in act. 37 spezifisch 
auf sie beriefen.

12.
Am 26. August 2019 erfolgte die Stellungnahme der Beklagten zur Wider-
klageduplik.  Die  Beklagten  hielten  an  ihren  bisherigen  Rechtsbegehren 
fest und beantragten, die Rechtsbegehren der Widerklageduplik vom 11. 
Juni  2019  seien  unter  Kosten- und  Entschädigungsfolgen  zulasten  der 
Klägerin abzuweisen.

13.
Am 4. Oktober 2019 nahm die Klägerin Stellung dazu.

14.
Am 10. Oktober 2019 erfolgte eine Stellungnahme der Beklagten zur vor-
genannten Eingabe.

Seite 21

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15.
Am 27. November 2019 erfolgte eine weitere Noveneingabe der Beklag-
ten mit  einer  Pressemitteilung  der  Klägerin  vom  21.  November  2019  mit
dem  Titel  «Patent  infringement  proceedings  of  Synova  against Avonisys 
at the Swiss Federal Patent Court».

16.
Am 5. Dezember 2019 nahm die Klägerin Stellung zur Noveneingabe der 
Beklagten.

17.
Am  6.  Mai  2020 wurden  die  Parteien  auf  den  3.  September  2020  zur 
Hauptverhandlung vorgeladen.

18.
Am 7. Mai 2020 erstattete Richter Tobias Bremi sein Fachrichtervotum.

19.
Die Stellungnahmen der Parteien zum Fachrichtervotum erfolgten jeweils
mit Eingabe vom 19. Juni 2020.

20.
Ebenfalls mit Eingabe vom 19. Juni 2020 teilte die Klägerin mit, dass sie 
am gleichen Datum beim IGE einen Antrag auf Teilverzicht des Schweizer 
Teils des Klagepatents im Sinne von Art. 24 PatG gestellt habe. 

Weiter stellte die Klägerin die folgenden prozessualen Anträge: 

«1. Das  Verfahren  O2018_004  sei  mindestens  bis  zur  Entscheidung  des  IGE 

über  die  Erteilung  des  mittels  Antrag  vom  19.  Juni  2020  eingeschränkten 

Schweizer Teils des EP 1 833 636 zu sistieren.

2. Die für  den 3.  September  2020 angesetzte Hauptverhandlung  sei abzuset-

zen.»

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21.
Am 6. Juli 2020 erfolgte eine weitere Noveneingabe der Beklagten mit ei-
ner E-Mail der Klägerin vom 8. Juni 2020 an die SITEC, von der die Be-
klagten am 2. Juli 2020 Kenntnis erhalten hatten.

22.
Zu  den  prozessualen  Anträgen  der  Klägerin  nahmen  die  Beklagten  am 
8. Juli 2020 Stellung und beantragten deren Abweisung.

23.
Am  13.  Juli  2020  wurden  die  prozessualen  Anträge  der  Klägerin vom 
19. Juni 2020 abgewiesen.

24.
Am  17. August  2020  teilte  die  Klägerin  mit,  dass  der Antrag  auf Teilver-
zicht  vom  IGE  gutgeheissen  und  das  eingeschränkte  Patent  EP  1  833 
636 H1 am 14. August 2020 publiziert worden sei.

25.
Diese Eingabe wurde den Beklagten mit Schreiben vom 19. August 2020 
zugestellt mit  dem  Hinweis,  dass  allfällige  Bemerkungen in  prozessualer 
Hinsicht bis 27. August 2020 zu erfolgen hätten. Gleichzeitig  wurden die 
Parteien  darauf  hingewiesen,  dass  diese  Eingabe  nichts  daran  ändere, 
dass keine Gründe für eine Sistierung des Verfahrens vorlägen.

26.
Am  27.  August  2020  leitete  der  Instruktionsrichter  den  Parteien  ein  zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht publiziertes, aber als relevant erachtetes Ur-
teil des Bundesgerichts vom 19. August 20201 vorab per E-Mail weiter. Er 
orientierte die Parteien darüber, dass der Spruchkörper im Lichte der Er-
wägungen  des  Bundesgerichts  der  vorläufigen Auffassung  sei,  dass  die 
Hauptklage auf Verletzung und die Widerklage im Umfang des Rechtsbe-
gehrens II als gegenstandslos abzuschreiben seien, jedenfalls sofern sich 
die  Beklagten  nicht  ihrerseits  noch  auf  das  Klagepatent  in  der  einge-
schränkten Fassung berufen sollten.

27.
Am  27.  August  2020  nahmen  die  Beklagten  Stellung  zur  Eingabe  der 
Klägerin vom 17. August 2020. 

1 BGE 146 III 416 – «Einschlagbarer Hüftgelenkprothesengrundkörper».

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28.
Ebenfalls mit Eingabe vom 27. August 2020 reichte die Klägerin den ge-
nannten  Bundesgerichtsentscheid  vom  19.  August  2020  ein  und  stellte 
den folgenden prozessualen Antrag:

«Anlässlich  der  Hauptverhandlung  vom  3.  September  2020  sei  vorfrageweise 

über  die  Zulässigkeit  der Einreichung  des  mittels  Teilverzichts  eingeschränkten 

Klagepatents (EP 1 833 636 H1) in das Verfahren zu entscheiden.»

29.
Mit  Eingabe  vom  28.  August  2020  erfolgte  eine  Noveneingabe  der  Be-
klagten mit folgenden  infolge  des Teilverzichts  geänderten bzw.  zusätzli-
chen Rechtsbegehren:

«[I.-VI.]

VII. Es  sei festzustellen, dass  der  eingeschränkte Schweizer  Teil  CH/EP  1 833 

636 H1 des europäischen Patents EP 1 833 636 B1 nichtig ist.

VIII. Es  sei  festzustellen,  dass  die  Beklagten  und  Widerkläger  keinen  der  An-

sprüche  des  Schweizer  Teils  CH/EP  1  833  636  H1  des  europäischen  Pa-

tents EP 1 833 636 B1 verletzen, indem sie Laserköpfe zur Bearbeitung in 

der Schweiz oder von der Schweiz aus herstellen, anbieten, lagern, verkau-

fen oder sonst wie in den Verkehr bringen und/oder bei solchen Handlungen 

mitwirken  oder  zu  diesem  Zweck  besitzen,  die  folgende  Merkmale  aufwei-

sen:

1.  eine  Flüssigkeitsdüse  zur  Erzeugung  eines  Flüssigkeitsstrahls,  der  zur 

Führung einer in ihn eingekoppelten Laserstrahlung in der Art eines Wel-

lenleiters geeignet ist;

2.  ein optisches Element zur  Einkoppelung  eines Laserstrahls in den Flüs-

sigkeitsstrahl;

3.  ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, mit folgenden 

Elementen:

a.  eine innere Wand,

i.  die  eine  erste  Leitung  zum  Durchlass  des  Flüssigkeitsstrahls  in 

Form  eines  Zwischenraums  zwischen  der  Flüssigkeitsdüse  und 

einer Auslassöffnung formt,

ii.  wobei der Zwischenraum mindestens eine Öffnung für den Einlass 

eines Gases hat,

Seite 24

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iii.  wobei  diese  mindestens  eine  Öffnung  nicht auf  den  Flüssigkeits-

strahl,  sondern  insbesondere parallel  zur  Achse  des  Flüssigkeits-

strahls gerichtet ist,

iv.  ein oberer Teilraum des Zwischenraums sich von der Flüssigkeits-

düse  zu der mindestens einen  Öffnung für den Einlass eines Ga-

ses nach unten konisch erweitert,

v.  und ein unterer Teilraum des Zwischenraums im Bereich zwischen 

der  mindestens  einen  Öffnung  für  den  Einlass  eines  Gases  und 

der Auslassöffnung eine  zylindrische Wandung mit einem grösse-

ren Durchmesser als jener der Auslassöffnung aufweist;

b. eine äussere Wand,

i.  wobei die innere und die äussere Wand gemeinsam eine zwei-

te Leitung bilden, welche die erste Leitung umgibt,

ii.  und  die  äussere  Wand  einen  Gaseinlass  aufweist,  um  einen 

Gasfluss durch die zweite Leitung zu schaffen;

c. und eine Auslassöffnung, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse ange-

ordnet ist,  so  dass  der  Flüssigkeitsstrahl  durch  sie  hindurchgeführt 

werden kann;

insbesondere Laserköpfe gemäss nachfolgend abgebildeter Konstruktion:

IX. Es  sei  die  Klägerin  unter  Androhung einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000 

für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Be-

strafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall 

zu verbieten, gegenüber Dritten – insbesondere aktuellen, früheren oder po-

tentiellen  Geschäftsbeziehungen der  Beklagten  1  – zu  behaupten,  die  von 

der Beklagten 1 hergestellten und/oder gelieferten Maschinen und/oder de-

ren  «Avonisys  Laser  Micro  Milling»  oder  «Avonisys Air-Jet» Technologie 

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würde das das eingeschränkte Schweizer Teil CH/EP 1 833 636 H1 des eu-

ropäischen Patents EP 1 833 636 81 verletzen.

X.  Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kosten 

der beigezogenen Patentanwälte- und Ingenieure) zu Lasten der Klägerin.»

die  Klägerin

30.
Am  3.  September  2020  fand  die  Hauptverhandlung  statt. Anlässlich  die-
ser  beantragte
die  Abweisung  der  Widerklage-
Rechtsbegehren VII und VIII der Beklagten vom 28. August 2020 und al-
ler weiteren  Rechtsbegehren der  Beklagten,  die  jetzt  noch  Gegenstand 
des  Prozesses  seien.  Die  Klägerin  änderte zudem ihre  Rechtsbegehren 
je  nachdem,  ob  die  Hauptklage  zufolge  Gegenstandslosigkeit  abge-
schrieben würde oder nicht (vgl. dazu hinten E. 55).

31.
Am 24. September 2020 erging eine Beweisverfügung. Am 14. Dezember 
2020 erfolgten  die  Zeugeneinvernahme  von  Herrn  Franz Hatebur  sowie 
die Stellungnahmen dazu bzw. die Schlussvorträge der Parteien.

32.
Nachfolgend  ist  auf  die  Parteivorbringen  nur  insoweit  einzugehen,  als 
dies für die Entscheidfindung notwendig ist.

Zuständigkeit

33.
Die  Klägerin  ist  eine Aktiengesellschaft mit  Sitz  in  der  Schweiz.  Die  Be-
klagte 1, ebenfalls eine Aktiengesellschaft, und die Beklagten 2-4, natürli-
che Personen, haben ihren Sitz bzw. Wohnsitz ebenfalls in der Schweiz. 
Die  örtliche  und  sachliche  Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  ist 
somit sowohl für die Haupt- als auch für die Widerklage gegeben (Art. 10 
Abs. 1 lit. a und b ZPO, Art. 15 Abs. 1 ZPO, Art. 14 Abs. 1 ZPO, Art. 224 
Abs. 1 ZPO, Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG, Art. 26 Abs. 2 PatGG).

Passivlegitimation der Beklagten 2 bis 4

34.
Die Beklagten bestreiten die Passivlegitimation der Beklagten 2 bis 4, der 
Verwaltungsräte  der  Beklagten  1.  Sie  machen  geltend,  eine  persönliche 
Haftung könne nur dann bestehen, wenn die Organperson durch ihr eige-
nes und unmittelbares Verhalten eine Schädigung bewirkt habe; dies ha-
be die Klägerin nicht substantiiert vorgetragen.

Seite 26

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35.
Dem  hält  die  Klägerin  entgegen,  die  Passivlegitimation  liege  sowohl  bei 
der juristischen  Person, als  auch  bei  ihren  Organen  vor  und  die Ansprü-
che  aus Art.  66  PatG  könnten  auch gegen  die  Organe geltend  gemacht 
werden.

36.
Wegen Patentverletzung zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden
kann jede Person, welche die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt
oder zu einer solchen Benützung anstiftet, bei ihr mitwirkt, ihre Begehung 
begünstigt oder erleichtert (Art. 66 lit. a und d PatG). Dies kann auch ein 
Organ oder ein Arbeitnehmer einer juristischen Person sein. Die Beklag-
ten  2-4  sind  deshalb  grundsätzlich  passivlegitimiert.  Ob  und  inwiefern 
ihnen gegenüber Ansprüche bestehen, hängt u.a. davon ab, ob ihnen zu-
zurechnende  patentverletzende  Handlungen  substantiiert  und  bewiesen 
sind.  Dies  kann  vorliegend  offengelassen  werden,  da  die  Hauptklage  –
wie nachfolgend zu zeigen ist – ohnehin abzuweisen ist.

Rechtsschutzinteresse

37.
Die Beklagten bestreiten ein genügendes Rechtsschutzinteresse der Klä-
gerin an  ihrer  Verletzungsklage,  weshalb  auf  die  Klage  nicht  einzutreten
sei. Zur Begründung machen sie geltend, die Klage bezüglich der angeb-
lichen Verletzungsformen stütze sich ausschliesslich auf Mutmassungen. 

38.
Die Klägerin war bzw. ist Inhaberin des in der Schweiz in Kraft stehenden
Klagepatents  EP  1  833  636  B1  (ursprüngliche  Fassung)  bzw.  nach  dem 
Teilverzicht  EP  1  833  636  H1  (neue  Fassung)  und  wirft  den  Beklagten 
dessen  Verletzung  vor.  Ein  Rechtsschutzinteresse  der  Klägerin  an  der 
Durchsetzung  ihres  Klagepatents ist  daher  grundsätzlich  gegeben.  Dass 
die Klägerin ihre Klage angeblich auf blosse Mutmassungen stützt, kann 
gegebenenfalls  zu  Beweisschwierigkeiten und  damit  zur  Abweisung  der 
Klage  führen.  Die  Patentverletzung  wurde  von  der  Klägerin  aber  genü-
gend konkret behauptet, um ein Urteil in der Sache fällen zu können. Auf
die Klage ist daher im Grundsatz einzutreten.

39.
Die Klägerin hat allerdings das Klagepatent EP 1 833 636 B1 nach abge-
schlossenem  Schriftenwechsel  durch  Teilverzicht  gemäss  Art.  24  PatG 
beim IGE eingeschränkt. Der Antrag auf Teilverzicht wurde vom IGE gut-

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geheissen, und die eingeschränkte Fassung des Patents mit der Nummer 
EP 1 833 636 H1 wurde am 14. August 2020 publiziert. Es stellt sich ei-
nerseits  die  Frage,  ob  und  von  welcher  Partei  mit  welcher  Wirkung  der 
Teilverzicht  bzw.  die  eingeschränkte  Patentfassung  EP  1  833  636  H1 
nach  abgeschlossenem  Schriftenwechsel  als  Novum  ins  Verfahren  ein-
gebracht  werden  kann  und  anderseits,  wie  sich  dieser  Sachverhalt  auf 
das Rechtsschutzinteresse der Klägerin auswirkt.

40.
Mit  der  Frage  der Zulässigkeit  des  prozessualen  Einbringens  eines  Teil-
verzichts gemäss Art. 229 Abs. 1 ZPO nach abgeschlossenem Schriften-
wechsel bzw. nach dem Fachrichtervotum hat sich das Bundesgericht in 
dem  genannten  Entscheid  vom 19. August  2020  vertieft  auseinanderge-
setzt.2 Das Bundesgericht hat festgehalten, dass die Zulässigkeit von No-
ven, deren Entstehung vom Willen einer Partei abhängt, sich danach ent-
scheidet, ob diese Noven trotz zumutbarer Sorgfalt im Sinn von Art. 229 
Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher vorgebracht werden konnten (E. 5). Werde 
die Patenteinschränkung durch Vorbringen in der Duplik verursacht, müs-
se die Patenteinschränkung als Reaktion darauf erfolgen. Das Vorbringen 
einer Patenteinschränkung erst nach dem Fachrichtervotum sei verspätet 
(E.  6).  Dies  bedeute, dass  es  der  klagenden  Patentinhaberin  aus  pro-
zessrechtlichen Gründen untersagt sei, sich auf den Teilverzicht zu beru-
fen.  Gegenstand  des  Urteils  könnte  somit  nur  das  Patent  in  seiner  ur-
sprünglichen  Fassung  sein.  Das  Patent  in  der  ursprünglichen  Fassung 
existiere aber nicht mehr. Es bestehe kein Rechtsschutzinteresse (mehr), 
etwas beurteilen zu lassen, das nicht mehr existiere. Ob ein genügendes 
Rechtsschutzinteresse  bestehe,  müsse das  Gericht  von  Amtes  wegen 
prüfen (Art. 60 i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Falle das Rechtsschutzin-
teresse im Laufe des Verfahrens dahin, sei die Klage als gegenstandslos 
abzuschreiben (E. 7.4). 

41.
Angewendet  auf  den  hier  zu  beurteilenden  Fall bedeutet  dies,  dass sich 
die  Klägerin  nicht  von  sich  aus  auf  den  von  ihr  veranlassten Teilverzicht 
berufen  kann.  Da  das  Patent  in  der  ursprünglichen  Fassung  nicht  mehr 
existiert, wäre folglich die Hauptklage auf Patentverletzung wegen entfal-
lenen Rechtsschutzinteresses als gegenstandslos abzuschreiben.

Im Unterschied zur Konstellation, die dem genannten Bundesgerichtsent-
scheid  zugrunde  liegt  – dort  hatte  sich  nur  die  Klägerin  auf  das  Patent 

2 BGE 146 III 416 – «Einschlagbarer Hüftgelenkprothesengrundkörper».

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nach  Teilverzicht  berufen,  und  die  Beklagte  beantragte,  den  Teilverzicht 
nicht zuzulassen –, haben sich vorliegend die Beklagten in ihrer Eingabe 
vom  28. August  2020 auf  den  von  der  Klägerin  veranlassten  Teilverzicht
als neue Tatsache im Sinne von Art. 229 Abs. 1 ZPO berufen. 

42.
Die Beklagten machen geltend, sie hätten am 20. August 2020 infolge ge-
richtlicher  Zustellung  der  klägerischen  Noveneingabe  vom  17.  August 
2020  Kenntnis  von  der  Veröffentlichung  des  eingeschränkten  Schweizer 
Teils  des  Klagepatents  erhalten.  Die  Einschränkung  des  Klagepatents 
stelle ein Novum dar, denn es handle sich um einen neuen Sachverhalt, 
der  nach  Aktenschluss  entstanden  sei.  Das  Bundesgericht  habe in  sei-
nem  Urteil  vom  19. August  2020  festgehalten,  dass  die  von  einer  Partei 
geschaffenen Noven (sog. Potestativ-Noven) nicht als echte Noven quali-
fiziert  werden  könnten.3 Die  Qualifikation  als  unechtes  Novum gelte na-
turgemäss  nur  für  die  Partei,  die  für  das  Schaffen  des  neuen  Sachver-
halts verantwortlich sei, also im vorliegenden Fall für die Klägerin, die das 
Klagepatent nach Aktenschluss  eingeschränkt  habe.  Für  die  Beklagten 
stelle das  eingeschränkte  Patent  selbstverständlich  kein  Potestativ-
Novum  dar,  da  die  Einschränkung  nicht  in  ihrer  Verantwortung  gelegen 
habe.  Für  sie  handle  es  sich  somit  um  ein  echtes  Novum  i.S.v. Art.  229 
Abs. 1 lit. a ZPO.

Ferner seien auch die neuen Rechtsbegehren aufgrund von Art. 230 ZPO 
zulässig. 

Ein Rechtsschutzinteresse an den neuen Rechtsbegehren liege zweifels-
frei vor. Solange die Klägerin den Beklagten weiterhin eine Verletzung ih-
res  Patents  vorwerfe,  sei  das  Interesse  an  der  negativen  Feststellungs-
klage gegeben. Da die Verletzung auch den Beklagten 2 bis 4 vorgewor-
fen werde, bestehe das Rechtsschutzinteresse nicht nur für die Beklagte 
1, sondern für sämtliche Beklagten. Es bestehe offensichtlich auch ein In-
teresse an der Nichtigkeitsklage. Schliesslich sei auch das Rechtsschutz-
interesse  an  einem  neuen  Rechtsbegehren  in  Bezug  auf die  strittigen 
Mahnschreiben gegeben, denn die Beklagten müssten aufgrund der Vor-
geschichte  befürchten,  dass  die  Klägerin  sie  gestützt  auf  das  einge-
schränkte  Klagepatent  weiterhin  bei  Geschäftsbeziehungen  der  Verlet-
zung bezichtige und dadurch anschwärze und im Wettbewerb behindere.

3 BGE 146 III 416 E 5.3 – «Einschlagbarer Hüftgelenkprothesengrundkörper».

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43.
Die  Klägerin  hält  dem  entgegen,  die  Noveneingabe  der  Beklagten  sei
nicht «ohne Verzug», d.h. zu spät erfolgt, weshalb sich auch die Beklag-
ten nicht auf den Teilverzicht als neue Tatsache berufen könnten. 

44.
Gemäss Art. 229 Abs. 1 ZPO werden in der Hauptverhandlung neue Tat-
sachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug 
vorgebracht werden und 





erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten 
Instruktionsverhandlung entstanden sind (lit. a, echte Noven) oder 

bereits  vor Abschluss  des  Schriftenwechsels  oder  vor  der  letzten 
Instruktionsverhandlung  vorhanden  waren,  aber  trotz  zumutbarer 
Sorgfalt  nicht  vorher  vorgebracht  werden  konnten  (lit.  b,  unechte 
Noven).

Bei  dem  von  der  Klägerin  veranlassten  Teilverzicht  des  Klagepatents 
handelt es sich um ein Novum im Sinn von Art. 229 Abs. 1 ZPO. Bezüg-
lich  der  Klägerin  handelt  es  sich  dabei  um  ein  unechtes  Novum.4 Weil 
dieses  Novum  nicht  durch  den  Willen  respektive  eine  Handlung  der  Be-
klagten geschaffen wurde, ist es mit Bezug auf sie als echtes Novum im 
Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO zu qualifizieren. Ob das Novum vor-
liegend beachtlich ist, entscheidet sich mithin danach, ob es die Beklag-
ten ohne Verzug vorgebracht haben.

Ein  Teil  der  Lehre  argumentiert unter  Hinweis  auf  den  Wortlaut  von 
Art. 229 Abs. 1  ZPO,  dass  ein  Novum  ungeachtet  des  Zeitpunkts  seiner 
Entstehung  oder  Entdeckung  «ohne  Verzug»  vorgebracht  werde,  wenn 
es  spätestens  zu  Beginn  der  Hauptverhandlung  vorgebracht  werde.5
Nach  einem  anderen  Teil  der  Lehre  und  der  Rechtsprechung  der  Han-
delsgerichte  Aargau,  St.  Gallen  und  Zürich  bedeutet  «ohne  Verzug» 
demgegenüber «unverzüglich nach Entdeckung» in dem Sinne, dass die 
Noven  binnen  einer  Frist  von rund  10 Arbeitstagen seit  ihrer  Entstehung 
oder Entdeckung eingebracht werden müssen.6 Diese Frist gilt nach die-

4 BGE 146 III 416 E. 5.3. – «Einschlagbarer Hüftgelenkprothesengrundkörper».
5 BSK  ZPO-WILLISEGGER,  Art. 229  N 9,  34;  DIKE-Komm  ZPO-PAHUD,  Art. 229 
N 16;  KuKo-ZPO  NAEGELI/MAYHALL,  Art. 229  N 10;  SCHMID/HOFER,  Bestreitung 
von  neuen  Tatsachenbehauptungen  in  der  schriftlichen  Duplik,  ZZZ  2016, 
S. 282 ff., 293.
6 LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 
Art. 229 N 9; BAERISWYL, Replikrecht, Novenrecht und Aktenschluss – endloser 

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ser Auffassung auch, wenn die Klägerin auf neue Vorbringen in der Duplik 
ihrerseits mit Noven reagieren will.7

Die Auffassung,  dass  Noven  unverzüglich,  d.h.  innert  rund  10 Arbeitsta-
gen seit ihrer Entstehung oder Entdeckung, in das Verfahren eingebracht 
werden müssen, verdient den Vorzug, weil ein Zurückbehalten eines No-
vums  während  Wochen  oder  Monaten  bis  zur  Hauptverhandlung gegen 
den Grundsatz von Treu und Glauben im Prozess (Art. 52 ZPO) verstösst 
und  dem  Prinzip  der  zügigen  Prozessführung  (Art.  124 Abs.  1  ZPO) wi-
derspricht.8 Die  Partei,  die  sich vor  der  Hauptverhandlung bereits  mehr 
als  rund  10 Tage im  Besitz  des  Novums  befindet,  hätte  es  sonst  in  der 
Hand, durch das Vorbringen erst zu Beginn der mündlichen Verhandlung 
eine  Vertagung  der  Hauptverhandlung  zu  erzwingen,  wenn  es  der  Ge-
genpartei nicht zuzumuten ist, sofort auf neue tatsächliche Behauptungen 
– zu  denen  auch  neu  formulierte  Patentansprüche  gehören  – zu  reagie-
ren.

Die Frist von rund 10 Tagen kann allerdings nicht unbesehen angewendet 
werden, wenn der Partei noch eine Frist zur Stellungnahme in der Sache 
läuft.9 Läuft der Partei eine Frist zu einer Eingabe in der Sache, bedeutet 
«ohne Verzug» i.S.v. Art. 229 Abs. 1 ZPO, dass die Noven innerhalb der 
Frist,  aber  nicht  notwendigerweise  innerhalb  von  10  Tagen  seit  Entste-
hung oder Entdeckung, eingereicht werden müssen. Anders wäre zu ent-
scheiden,  wenn  der  Partei  eine  Frist  für  eine  Eingabe  läuft,  die  mit  den 
Noven in keinem Zusammenhang steht.10

Eine Frist von rund 10 Tagen bezweckt zudem den Schutz der Gegenpar-
tei, der im Sinne der Waffengleichheit in jedem Prozessstadium eine an-
gemessene Zeit zum Studium der Noven und zur Vorbereitung ihrer dies-
bezüglichen Argumentation einzuräumen ist. Vorliegend war der Klägerin 

Weg zur Spruchreife?, SJZ 2015, S. 513 ff., 520; STAEHELIN/STAEHELIN/
GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 2019, § 10 RZ 49; Entscheid des 
Handelsgerichts Zürich vom 13. Mai 2013, E. III.3, in: ZR 2013 Nr. 35; Entscheid 
HOR.2012.23 des Handelsgerichts Aargau vom 5. März 2014, E. 2.2, in: sic! 
2014, S. 545 ff; Entscheid BO.2017.4 des Kantonsgerichts St. Gallen vom 16. 
November 2017, E. 3b.
7 Entscheid des Handelsgerichts Zürich vom 13. Mai 2013, E. III.3,  in: ZR 2013 
Nr. 35; Entscheid HOR.2012.23 des Handelsgerichts Aargau vom 5. März 2014, 
E. 2.2, in: sic! 2014, S. 545 ff.
8 Entscheid HOR.2012.23 des Handelsgerichts Aargau vom 5. März 2014, E. 2.2, 
in: sic! 2014, S. 545 ff.
9 Vgl.  zu  Art. 317  ZPO  REETZ/HILBER,  in:  Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen-
berger,  ZPO  Komm.,  Art.  317  N 47;  DIKE-Komm  ZPO-STEINIGER,  Art.  317  N 5; 
BGer, Urteil 5A_790/2016 vom 9. August 2018, E 3.5.
10 BPatGer, Urteil O2019_008 vom 17. Dezember 2019, E. 18.

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das von ihr selbst geschaffene Novum aber bestens bekannt und sie hat-
te sogar selbst versucht, dieses ins Verfahren einzubringen. Unter diesen 
Umständen fällt der Schutzgedanke weniger ins Gewicht und eine strikte 
Anwendung  einer  Frist  von  10  Tagen  erschiene  daher  auch  aus  diesem 
Grund  nicht  als  angemessen.  Letztlich  spielt  dies  vorliegend  aber  keine 
Rolle,  weil  die  Beklagten  das  Novum jedenfalls ohne  Verzug  eingereicht 
haben, wie sogleich erläutert wird. 

45.
Vorliegend  trifft es zu,  dass  die  Klägerin  bereits  mit  Schreiben  vom 
19. Juni  2020  mitteilte,  dass  sie  beim  IGE  einen  Teilverzicht  beantragt 
habe, dass es erfahrungsgemäss etwa vier Wochen dauere, bis das IGE 
darüber entscheide und sie davon ausgehe, dass der Schweizer Teil des 
Klagepatents in seiner eingeschränkten Form innerhalb der nächsten vier 
Wochen  vorliegen  werde.  Weiter  teilte  die  Klägerin  mit,  dass  sie  beab-
sichtige,  auch  die  eingeschränkte  Form  des  Klagepatents  im  Sinn  eines 
echten Novums in das vorliegende Verfahren einzubringen.

In  der  Folge  teilte  die  Klägerin  mit  Schreiben  vom  17. August  2020  mit, 
dass  ihr  Antrag  auf  Teilverzicht  vom  IGE  gutgeheissen  und  das  einge-
schränkte  Patent  EP  1  833  636  H1 am  14.  August  2020  veröffentlicht 
worden sei. 

Diese  Eingabe  wurde  den  Beklagten  am  19. August  2020  weitergeleitet
und ging bei den Beklagten unbestritten am 20. August 2020 ein. Am 27. 
August  2020  stellte  das  Gericht  den  Parteien  das  Urteil  des  Bundesge-
richts vom 19. August 2020 zu. 

Die  Beklagten  erhielten  somit  am  20. August  2020  formell  Kenntnis  von 
der Publikation der eingeschränkten Fassung des Klagepatents. Es konn-
te  von  den  Beklagten  nicht  erwartet  werden,  über fast  zwei  Monate  hin-
weg täglich das Patentregister zu kontrollieren, um die effektive Publikati-
on  am  14. August  2020 nicht  zu  verpassen.  Dies  umso  weniger,  als  die 
Klägerin  selber  mit  ihrer  Mitteilung,  dass  sie  beim  IGE  einen Antrag auf 
Teilverzicht  gestellt  habe,  betont hatte,  dass  sie  beabsichtige,  auch  die 
eingeschränkte Form des Klagepatents im Sinn eines echten Novums in 
das  vorliegende  Verfahren  einzubringen.  Indem die Beklagten  acht Tage 
nach  Erhalt  der  Mitteilung  ihre  Noveneingabe  am  28. August  2020  ein-
reichten, handelten sie ohne Verzug im Sinn von Art. 229 Abs. 1 ZPO. 

Seite 32

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46.
Demnach wurde  das  Novum  des  Teilverzichts  bzw.  der  neuen  Fassung 
des Klagepatents in zulässiger Weise von den Beklagten in das Verfahren 
eingeführt.

Zu beurteilen ist somit der Sachverhalt, wie er nun vorliegt und damit die 
eingeschränkte Fassung  des  Klagepatents  (EP  1  833  636  H1).  Dieser 
Sachverhalt ist damit massgeblich sowohl für die Hauptklage als auch für
die Widerklage, weshalb sich die Klägerin auch für ihre Verletzungsklage 
auf  diesen  von  den  Beklagten rechtmässig  eingeführten  Sachverhalt  be-
rufen  kann.  Die  Hauptklage  auf  Patentverletzung  wird  im  vorliegenden 
Fall daher anders als im Urteil des Bundesgerichts vom 19. August 2020 
nicht gegenstandslos. 

47.
Es  bleibt  die  Frage  zu  prüfen,  ob  die  Beklagten  ein  rechtlich  schützens-
wertes  Interesse  daran  haben,  mit  der  Einreichung  der  eingeschränkten 
Fassung des Klagepatents als Novum einen Entscheid in der Sache her-
beizuführen. 

Im Urteil 4P.91/1998 vom 18. Dezember 1998 – «Erythropoietin V» hatte 
das  Bundesgericht  folgendes  erwogen  (Hervorhebung  hinzugefügt): 
«Nach Treu und Glauben hätte aber die beklagte Partei davon ausgehen 
dürfen, dass mit dem Urteil die Vereinbarkeit ihres «identischen» Verhal-
tens  mit  dem  Schutzbereich  des  Patents  abschliessend  beurteilt  wurde; 
der  Klagepartei  ist  im  Sinne  des  Rechtsfriedens  zuzumuten,  sämtliche 
vom fraglichen Patent geschützten Ansprüche im selben Prozess geltend 
zu machen. Eine erneute Klageeinreichung gestützt auf weitere, demsel-
ben  Patent  entfliessende  Ansprüche  wäre  treuwidrig. Umgekehrt  muss 
aber  die  beklagte  Partei  damit  rechnen,  dass  die  Klagepartei  sämtliche 
verletzten Ansprüche anrufen will, in welchem Stadium des Prozesses sie 
dies  zu  tun  hat,  bestimmt  sich  nach  dem  anwendbaren  Prozessrecht, 
…».11

Diese  Erwägungen  können  zusammengefasst  so  verstanden  werden, 
dass eine Patentinhaberin gegen denselben Verletzungsgegenstand nach 
Treu  und  Glauben  demselben  Patent  entfliessende Ansprüche  nur  in  ei-
nem  Prozess  geltend  machen  kann.  Im  Lichte  dieser  Rechtsprechung 
hätten die  Beklagten eine  gegen  denselben  Verletzungsgegenstand  ge-
richtete  zweite  Klage  der  Klägerin  gestützt  auf  die  eingeschränkten  An-

11 BGer, Urteil 4P.91/1998 vom 18. Dezember 1998 – «Erythropoietin V», E. 6d), 
sic! 1999, 444 ff., 448.

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sprüche der H1-Version des EP 1 833 636 nicht zu befürchten. Dies sprä-
che an sich gegen ein Rechtsschutzinteresse der Beklagten.

Im zitierten, sich spezifisch mit den novenrechtlichen Aspekten einer Pa-
tenteinschränkung durch Teilverzicht nach Art. 24 befassenden BGE 146 
III  416  E.  5.3 hält  das  Bundesgericht  jedoch  fest: «Es  trifft zu,  dass  die 
Beschwerdegegnerin  bei  Nichtberücksichtigung  des  Verzichts  eine  neue 
Klage gestützt auf das eingeschränkte Patent einreichen kann.»12

Diese Aussage ist in keiner Weise einschränkend formuliert. Aufgrund der 
Aussage des Bundesgerichts im jüngeren Entscheid kann die Möglichkeit 
einer  erneuten  Klage aus dem gleichen,  nunmehr  durch Teilverzicht  ein-
geschränkten Patent gegen die Beklagten nicht ausgeschlossen werden. 

Die  Beklagten  verfügen  damit  über  das  erforderliche  Rechtsschutzinte-
resse,  in  diesem  Verfahren zeitnah  und  ohne  erneuten  Prozess  aus  ei-
nem Patent gleichen Ursprungs eine gerichtliche Klärung der Rechtslage 
zu erhalten.

Äusserungsrecht, Zulässigkeit neuer Behauptungen

48.
Die  Beklagten  machen  geltend,  die  Tatsachenbehauptungen  und  Be-
weismittel zur Verletzung in der Replik müssten unberücksichtigt bleiben. 
Die Parteien hätten nur zweimal das Recht, unbeschränkt Tatsachen und 
Beweismittel  vorzutragen.  Die  Klägerin  habe  zur  Frage  der  Verletzung 
aber  dreimal vorgetragen: In  der  Klage,  in  der Widerklageantwort  und  in 
der Replik. 

49.
Die Parteien haben im ordentlichen Verfahren zweimal unbeschränkt die 
Möglichkeit, sich zur Sache zu äussern und neue Tatsachen in den Pro-
zess einzuführen. Danach haben sie nur noch unter den eingeschränkten 
Voraussetzungen von  Art.  229  Abs.  1  ZPO  das  Recht,  neue  Tatsachen 
und Beweismittel vorzubringen.13

Das  zweimalige  unbeschränkte  Äusserungsrecht  gilt  für  die  (Haupt-)Kla-
ge  wie  auch  für  die  Widerklage.  Im  Rahmen  der  Hauptklage  betreffend 
Patentverletzung konnte sich die Klägerin somit ein erstes Mal in der Kla-
gebegründung und ein zweites Mal in der Replik unbeschränkt zur Frage 

12 BGE 146 III 416 E. 5.3. – «Einschlagbarer Hüftgelenkprothesengrundkörper».
13 BGE 146 III 55 E. 2.3.1. – «Durchflussmessfühler».

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der  Verletzung  äussern. Ebenso  durfte  sich  die Klägerin  im Rahmen der 
Widerklage betreffend Patentnichtigkeit und Verletzung von UWG ein ers-
tes Mal in der Widerklageantwort und ein zweites Mal in der Widerklage-
duplik  unbeschränkt  zur  Frage  der  Rechtsbeständigkeit  und  zur  Verlet-
zung von UWG äussern.14

Die  Ausführungen  der  Klägerin  zur  Patentverletzung  im  Rahmen  ihrer 
Widerklageantwort,  die  – wie  die  Klägerin  geltend  macht  – lediglich  vor-
frageweise erfolgten,  bleiben im  Rahmen  der  Hauptklage  auf  Patentver-
letzung daher unbeachtlich, soweit die Klägerin in ihrer Replik nicht aus-
drücklich  darauf  verweist.  Damit  konnte  sich  die  Klägerin  zur  Patentver-
letzung  ein  erstes  Mal  unbeschränkt  im  Rahmen  der  Klagebegründung 
und  ein  zweites  Mal  unbeschränkt  im  Rahmen  der  (Hauptklage-)Replik 
äussern. 

50.
Die  Klägerin  beantragt mit  Eingabe  vom  17.  Juli  2019,  die  Eingabe  der 
Beklagten vom 3. Juli 2019 samt Beilagen seien aus dem Recht zu wei-
sen. Zur Begründung macht sie geltend, dass es sich bei der neuen Bei-
lage  act.  48_58  gemäss  Aussage  der  Beklagten  um  die  angeblich  voll-
ständige  Version  des  LCS  300  Manual  aus  dem  Jahr  2002 handle,  wel-
ches  bereits  als  act.  37_58  mit  der Widerklagereplik  am  21.  März  2019 
eingereicht  worden  sei.  Die  neue  Beilage  act. 48_89  enthalte einen 
Screenshot der  Website  der  Klägerin  am  5. Februar  2005 aus  der  An-
wendung «Wayback Machine» und solle Beilage act. 37_89 ersetzen, mit 
der ein anders datierter Screenshot eingereicht worden sei. Das LCS 300 
Manual sei bereits  im  Jahr  2002  entstanden.  Der  Screenshot  bilde  die 
klägerische  Website  im  Jahr  2005  ab.  Diese  Beilagen  seien  nicht  erst 
nach Aktenschluss entstanden und somit unechte Noven gemäss Art. 229 
Abs. 1 lit. b ZPO. Solche dürften nur unter der Voraussetzung eingereicht 
werden, dass sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht früher hätten eingebracht 
werden können. Zur Zulässigkeit würden sich die Beklagten nur ungenü-
gend äussern. Ohnehin sei es einer anwaltlich vertretenen Partei zumut-
bar,  ihre  Beilagen  vor deren  Einreichung  auf  Vollständigkeit  und  Richtig-
keit zu überprüfen.

14 Vgl. auch BGE 146 III 55 E. 2.3 und 2.4 – «Durchflussmessfühler».

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51.
Es  handelt  sich  offensichtlich  um  ein  Versehen,  dass  die  Beklagten  ein
bezüglich  der von  ihnen  referenzierten Seiten  unvollständiges  Manual 
sowie  vom  Screenshot  eine  Version mit  falschem  Datum  einreichten.  In
sinngemässer Anwendung von Art. 56 und Art. 132 ZPO sind die nachge-
reichten Beilagen folglich in dem Umfang beachtlich, in welchem sich die 
Beklagten in act. 37 spezifisch auf sie berufen.15

Dabei handelt es sich um 

–

act.  48_58  (LCS  300  Manual):  Seiten 6-82  (bereits  als  act.  37_58 
eingereicht;  act.  37 RZ  196,  209,  222),  Seite  6-78  (bereits  als  act. 
37_58  eingereicht;  act. 37  RZ  197,  208, 376,1125),  Seite  iv  (act.  37 
RZ  214),  Seite 5-10  (act.  37 RZ  216,  218, 224, 558,  602, 656,  670, 
681, 692, 715, 734, 750, 777), Seite 2-1 (act. 37 RZ 220), Seite 2-4 
(act. 37 RZ 220), Seite 6-79 (bereits als act. 37_58 eingereicht; act. 
37 RZ 357), Seiten 6-54 und 6-73 (act. 37 RZ 222), Seite 5-18 (act. 
37 RZ 557, 777, 778), Seite 2-10 (act. 37 RZ 557)

–

act. 48_89 (act. 37 RZ 364).

Beschränkung  des  Verfahrens auf  die  Frage  der  Rechtsbeständig-
keit

52.
Die  Beklagten machen geltend, die  Klägerin  beantrage  in Bezug  auf  die 
Verletzungsproblematik  mehrmals  eine  Beweisaufnahme  im  Ausland, 
namentlich die Anhörung von Zeugen in Deutschland und in Italien sowie 
die  Edition  von  Urkunden  durch  Drittunternehmen,  die  in  Deutschland 
bzw. Italien ansässig seien. Da die Beweisaufnahme in Drittstaaten über 
ein  Rechtshilfeersuchen erfolgen müsse,  beanspruche  sie sehr  viel  Zeit. 
Sollte das Gericht eine Beweisaufnahme im Ausland für notwendig erach-
ten,  so müsse  das  Verfahren  auf  die  Frage  der  Rechtsbeständigkeit  be-
schränkt werden, um eine unverhältnismässige Verzögerung des Verfah-
rens  zu  vermeiden.  Mit der  Stellungnahme  zur Widerklageduplik  wieder-
holten die Beklagten diesen Antrag.

15 BK ZPO-HURNI, Art. 56 N 21; BK ZPO-FREI, Art. 132 N 16, 18.

Seite 36

                                                
O2018_004

53.
Nach Abschluss des Schriftenwechsels wurde den Parteien am 16. Sep-
tember 2019 mitgeteilt, dass sich jedenfalls bis zum Vorliegen des Fach-
richtervotums  ein  Entscheid  über  diese  Frage  unter  prozessökonomi-
schen Gründen nicht aufdränge. 

Mit vorliegendem Urteil ergeht ein Endentscheid in der Sache. Damit er-
übrigt  sich  der  prozessuale Antrag  der  Beklagten  auf  Beschränkung  des 
Verfahrens auf die Frage der Rechtsbeständigkeit. 

Für die Beurteilung relevante Rechtsbegehren

54.
Nachdem die Rechtsbegehren sowohl der Haupt- als auch der Widerkla-
ge  mehrfach  geändert  wurden,  nicht  zuletzt  aufgrund  des  Teilverzichts, 
werden  die  für  die  Beurteilung  relevanten  Rechtsbegehren  der  Parteien 
zur besseren Übersicht an dieser Stelle aufgeführt. 

55.
Die vorliegend relevanten Rechtsbegehren der Klägerin in Bezug auf 
lauten wie  folgt,  wobei  bezüglich
die  Hauptklage  (Patentverletzung)
Nummerierung Folgendes gilt: 

Nachdem die Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 5 gemäss Replik zurückgezogen 
wurden, entspricht 

– das nachfolgende neue Rechtsbegehren Ziff. 1 dem Rechtsbegehren 

Ziff. 6 der Replik, 

– Rechtsbegehren Ziff. 2 dem Rechtsbegehren Ziff. 7 der Replik, 

– Rechtsbegehren Ziff. 3 dem Rechtsbegehren Ziff. 8 der Replik, 

– Rechtsbegehren Ziff. 4 dem Rechtsbegehren Ziff. 9 der Replik, 

– Rechtsbegehren Ziff. 5 dem Rechtsbegehren Ziff. 10 der Replik;

wobei  weitere  Änderungen durch  die  Klägerin  gegenüber  der  Fassung 
gemäss Replik fett und durch- bzw. unterstrichen hervorgehoben sind:

«1. Es  sei  den  Beklagten  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 

CHF 1'000.- für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c 

ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1  lit. b ZPO,  so-

wie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und un-

ter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall 

Seite 37

O2018_004

zu  verbieten, Laserköpfe  zur Bearbeitung von Werkstücken in  der Schweiz 

oder von der Schweiz aus herzustellen, anzubieten, zu lagern, zu verkaufen 

oder  sonst  wie  in  Verkehr  zu  bringen  oder  bei  solchen  Handlungen  mitzu-

wirken  und/oder  zu  diesen  Zwecken  zu  besitzen,  die  folgende  Merkmale 

aufweisen:

1.1  eine Flüssigkeitsdüse zur  Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur 

Führung  einer  in  ihn  eingekoppelten  Laserstrahlung  in  der  Art  eines 

Wellenleiters geeignet ist;

1.2  ein  optisches  Element  zur  Einkoppelung  eines  Laserstrahls  in  den 

Flüssigkeitsstrahl;

1.3  ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, insbesonde-

re  zum  mantelseitigen  Umgeben  des  Flüssigkeitsstrahls  mit  einem 

Gasstrom, mit folgenden Elementen

a.  eine innere Wand,

i.  die  eine  erste  Leitung  zum  Durchlass  des  Flüssigkeitsstrahls  in 

Form  eines  Zwischenraums  zwischen  der  Flüssigkeitsdüse  und 

einer Gasauslassdüse formt,

ii.  wobei  der  Zwischenraum  mindestens  eine  Öffnung  für  den  Ein-

lass eines Gasstroms hat;

iii.  wobei diese mindestens eine Öffnung nicht auf den Flüssigkeits-

strahl,  sondern  insbesondere  parallel  zur  Achse  des  Flüssig-

keitsstrahls gerichtet ist,

iv.  ein  oberer  Teilraum  des  Zwischenraums  sich  von  der  Flüssig-

keitsdüse  zu der mindestens  einen Öffnung für  den  Einlass des 

Gasstroms nach unten konisch erweitert,

v.  und  ein  unterer  Teilraum  des  Zwischenraums  im  Bereich  zwi-

schen  der  mindestens  einen  Öffnung  und  der  Gasauslassdüse 

eine zylindrische stufenförmige Wandung mit einem grösseren 

Durchmesser als jener der Gasauslassdüse aufweist;

b.  eine äussere Wand,

iii.  wobei die innere und die äussere Wand gemeinsam eine zweite 

Leitung bilden, welche die erste Leitung umgibt,

iv.  und  die  äussere  Wand  einen  Gaseinlass  aufweist,  um  einen 

Gasfluss durch die zweite Leitung zu schaffen;

Seite 38

O2018_004

c.  und eine Gasauslassdüse, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse an-

geordnet  ist,  so  dass  der  Flüssigkeitsstrahl  durch  sie  hindurchge-

führt werden kann;

insbesondere  Laserköpfe  gemäss  nachfolgend  abgebildeter  Konstruk-

tion:

2.  Die  Beklagten  seien  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 

CHF 1'000.- für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c 

ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, so-

wie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und un-

ter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall 

zu verpflichten, innerhalb von 40 Tagen ab Rechtskraft des Urteils Auskunft 

zu  erteilen  und  nach  anerkannten  Grundsätzen  der  Rechnungslegung 

Rechnung zu legen über die Anzahl und den Nettogewinn bezüglich der La-

serköpfe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6 unter Angabe insbeson-

dere der folgenden Informationen (unter Vorlage der einschlägigen Auszüge 

aus der Finanz- und Betriebsbuchhaltung sowie der Kostenstellen- und Kos-

tenträgerrechnung):

2.1  den mit Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6, erziel-

ten  Bruttoumsatz,  unter  Angabe  des  Verkaufspreises,  aufgeschlüsselt 

nach einzelnen Lieferungen, sowie Verkaufs- und Lieferdatum,

2.2  den mit Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6, erziel-

ten  Nettogewinn,  unter  Angabe  der  den  einzelnen  Laserköpfen unmit-

telbar zuzuordnenden Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten,

2.3  die  Namen  und  Anschriften  aller  Käufer  von  Laserköpfen  gemäss 

Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6.

Seite 39

O2018_004

3.  Die Beklagten seien solidarisch zu verpflichten, der Klägerin gemäss deren 

Wahl nach erfolgter Rechnungslegung:

a.  den  Schaden  aus  erlittener  Umsatzeinbusse  oder  entgangenem  Ge-

winn zu ersetzen, zuzüglich Zins zu 5% seit dem jeweiligen Schadens-

datum, oder

b.  den mit Laserköpfen  gemäss Rechtsbegehren Ziff.  1 bis Ziff. 6 erziel-

ten Nettogewinn herauszugeben, zuzüglich Zins zu 5% seit dem jewei-

ligen Datum des erzielten Gewinns, spätestens aber seit der Klageein-

leitung, oder

c.  eine  angemessene  Lizenzgebühr  für  die  unberechtigte  Nutzung  des 

Schweizer  Teils  von  EP  1  833  636  B1  zuzüglich Zins  zu 5% seit  dem 

jeweiligen Nutzungsdatum, spätestens aber seit der Klageeinleitung, zu 

bezahlen;

d.  mindestens aber CHF 1'000'000 zuzüglich 5% Zins seit dem Datum der 

Klageeinleitung.

4.  Die  Beklagten  seien  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 

CHF 1'000.- für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c 

ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1  lit. b ZPO,  so-

wie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und un-

ter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall 

zu  verpflichten,  die  von  ihr  in  Verkehr  gebrachten  Laserköpfe  gemäss 

Rechtsbegehren  Ziff.  1 bis  Ziff.  6,  innert  5  Kalendertagen  zurückzurufen, 

d.h.  alle  Kunden  innert  einer  Frist  von  maximal  5  Kalendertagen  unter  Be-

zugnahme  auf  das  Urteil  des  Bundespatentgerichts  zu  informieren,  dass 

den Beklagten das Inverkehrbringen der Laserköpfe gemäss Rechtsbegeh-

ren Ziff. 1 bis Ziff. 6 gerichtlich verboten wurde und sie deshalb die betref-

fenden  Produkte  gegen  Rückerstattung  des  Kaufpreises  und  der  übrigen 

Auslagen (Verpackungs-, Montage-, und Transportkosten) zurücknehmen.

5.  Die  Beklagten seien  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 

CHF 1'000.- für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c 

ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1  lit. b ZPO,  so-

wie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und un-

ter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall 

zu verpflichten, innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die in ihrem 

unmittelbaren  oder mittelbaren  Besitz oder in  ihrem  Eigentum befindlichen, 

unter Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6 bezeichneten Laserköpfe  Auskunft 

zu erteilen und innert 30 weiteren Tagen diese Laserköpfe auf eigene Kos-

ten  vernichten  zu  lassen  und  dem  Gericht  und  der  Klägerin  ein  Vernich-

tungsprotokoll,  das  die  Vernichtung  der  betreffenden  Waren  unter  Angabe 

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von Ort, Datum und Menge der vernichteten Waren bestätigt, zukommen zu 

lassen.

6. Die Widerklage sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.

7.  Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kosten 

des beigezogenen Patentanwalts) solidarisch zulasten der Beklagten.»

56.
Die Beklagten haben in Reaktion auf die neue Tatsache des Teilverzichts 
bzw. der neuen Fassung des Klagepatents ihre Rechtsbegehren geändert 
bzw.  zusätzliche  Rechtsbegehren  gestellt.  Die  nachfolgend  neuen 
Rechtsbegehren  VI-VIII ersetzen  bzw.  ergänzen  die  ursprünglichen 
Rechtsbegehren VII und VIII. 

Die  vorliegend  relevanten  Rechtsbegehren  der  Beklagten lauten  wie 
folgt (Änderungen durch- bzw. unterstrichen hervorgehoben):

«I. Die Klage sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

II.  Es sei festzustellen, dass der schweizerische Teil des europäischen Patents 

EP1 833 636 B1 nichtig ist.

III.  Es sei festzustellen, dass das Schreiben der Klägerin an Willemin-Macodel 

SA vom 27. Februar 2018, sowie ähnliche Schreiben an andere Geschäfts-

beziehungen  der  Beklagten  1,  insbesondere  Chiron  Werke  GmbH  &  Co. 

KG, wonach die Klägerin der Meinung sei, die Technologie «Avonisys Laser 

Micro Milling» verletze deren Patent EP 1 833 636 B1, weshalb die Klägerin 

am 15. Februar 2018 beim Bundespatentgericht eine Patentverletzungskla-

ge gegen die Beklagte 1 und deren Verwaltungsräte eingeleitet habe, gegen 

das  Gesetz  gegen  den  unlauteren Wettbewerb  verstösst  und  somit  rechts-

widrig ist.

IV. Eventualiter zur vorstehenden Ziffer III sei die Klägerin unter Androhung ei-

ner  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000  für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung,  min-

destens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung  ihrer Organe nach  Art. 292 

StGB  mit  Busse  im  Widerhandlungsfall  zu  verbieten,  gegenüber  Dritten  -

insbesondere aktuellen oder früheren Geschäftsbeziehungen der Beklagten 

1, insbesondere Willemin-Macodel SA und/oder Chiron Werke GmbH & Co. 

KG - zu behaupten, die von der Beklagten 1 hergestellten und/oder geliefer-

ten  Maschinen  und/oder  die  Technologie  «Avonisys  Laser  Micro Milling»

würde das Patent EP 1 833 636 B1 verletzen.

V.  Die  Klägerin  sei  unter  Androhung einer Ordnungsbusse  von  CHF  1'000 für 

jeden  Tag  der  Nichterfüllung,  mindestens  aber  CHF  5'000,  sowie  der  Be-

strafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall 

Seite 41

O2018_004

dazu  zu  verpflichten,  allen  Adressaten  von  Schreiben,  in  denen  behauptet 

wurde, dass die Klägerin der Meinung sei, die Technologie «Avonisys Laser 

Micro Milling» verletze deren Patent EP 1 833 636 B1, weshalb die Klägerin 

am 15. Februar 2018 beim Bundespatentgericht eine Patentverletzungskla-

ge  gegen  die  Beklagte  1  und  deren  Verwaltungsräte eingereicht  habe,  ein 

Berichtigungsschreiben zukommen zu lassen, mit Kopie an die Beklagten, in 

dem  die  Klägerin  das  Dispositiv  des  Urteils  des  Bundespatentgerichts  im 

vorliegenden Verfahren O2018_004 wiedergibt, insbesondere die Nichtigkeit 

des schweizerischen Teils des  europäischen Patents EP 1 833 636 B1 so-

wie  die  Feststellung  der  Rechtswidrigkeit  solcher  Schreiben  bzw.  die  ge-

richtliche  Anordnung,  der  Klägerin  sei  untersagt,  weitere  solche  Schreiben 

zu verschicken.

VI. Die Rechtsbegehren der Widerklageantwort vom 8. Oktober 2018 seien ab-

zuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

VII. Die  Rechtsbegehren  der  Replik  vom  21.  Januar  2019  seien  abzuweisen, 

soweit darauf einzutreten ist.

VIII. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kosten 

der beigezogenen Patentanwälte) zu Lasten der Klägerin.

VI. Es  sei festzustellen, dass  der  eingeschränkte Schweizer  Teil  CH/EP  1 833 

636 H1 des europäischen Patents EP 1 833 636 B1 nichtig ist.

VII. Es  sei  festzustellen,  dass  die  Beklagten  und  Widerkläger  keinen  der  An-

sprüche  des  Schweizer  Teils  CH/EP  1  833  636  H1  des  europäischen  Pa-

tents EP 1 833 636 B1 verletzen, indem sie Laserköpfe zur Bearbeitung in 

der Schweiz oder von der Schweiz aus herstellen, anbieten, lagern, verkau-

fen oder sonst wie in den Verkehr bringen und/oder bei solchen Handlungen 

mitwirken  oder  zu  diesem  Zweck  besitzen,  die  folgende  Merkmale  aufwei-

sen:

1.  eine  Flüssigkeitsdüse  zur  Erzeugung  eines  Flüssigkeitsstrahls,  der  zur 

Führung einer in ihn eingekoppelten Laserstrahlung in der Art eines Wel-

lenleiters geeignet ist;

2.  ein optisches Element zur  Einkoppelung  eines Laserstrahls in den Flüs-

sigkeitsstrahl;

3.  ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, mit folgenden 

Elementen:

a.  eine innere Wand,

Seite 42

O2018_004

i.  die  eine  erste  Leitung  zum  Durchlass  des  Flüssigkeitsstrahls  in 

Form  eines  Zwischenraums  zwischen  der  Flüssigkeitsdüse  und 

einer Auslassöffnung formt,

ii.  wobei der Zwischenraum mindestens eine Öffnung für den Einlass 

eines Gases hat,

iii.  wobei  diese  mindestens  eine  Öffnung  nicht  auf  den  Flüssigkeits-

strahl,  sondern  insbesondere parallel  zur  Achse  des  Flüssigkeits-

strahls gerichtet ist,

iv.  ein oberer Teilraum des Zwischenraums sich von der Flüssigkeits-

düse  zu der mindestens einen  Öffnung für den Einlass eines Ga-

ses nach unten konisch erweitert,

v.  und ein unterer Teilraum des Zwischenraums im Bereich zwischen 

der  mindestens  einen  Öffnung  für  den  Einlass  eines  Gases  und 

der Auslassöffnung eine  zylindrische Wandung mit einem grösse-

ren Durchmesser als jener der Auslassöffnung aufweist;

b. eine äussere Wand,

i.  wobei  die  innere  und  die  äussere  Wand  gemeinsam  eine  zweite 

Leitung bilden, welche die erste Leitung umgibt,

ii.  und die äussere Wand einen Gaseinlass aufweist, um einen Gas-

fluss durch die zweite Leitung zu schaffen;

c. und eine Auslassöffnung, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse ange-

ordnet  ist,  so  dass  der  Flüssigkeitsstrahl  durch  sie  hindurchgeführt 

werden kann;

insbesondere  Laserköpfe  gemäss  nachfolgend  abgebildeter  Konstrukti-

on:

Seite 43

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VIII. Es  sei  die  Klägerin  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000 

für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Be-

strafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall 

zu verbieten, gegenüber Dritten – insbesondere aktuellen, früheren oder po-

tentiellen  Geschäftsbeziehungen  der  Beklagten  1  – zu  behaupten,  die  von 

der Beklagten 1 hergestellten und/oder gelieferten Maschinen und/oder de-

ren  «Avonisys  Laser  Micro  Milling»  oder  «Avonisys  Air-Jet» Technologie 

würde das das eingeschränkte Schweizer Teil CH/EP 1 833 636 H1 des eu-

ropäischen Patents EP 1 833 636 B1 verletzen.

IX. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kosten 

der beigezogenen Patentanwälte- und Ingenieure) zu Lasten der Klägerin.»

Bestimmtheit des klägerischen Rechtsbegehrens Ziff. 1

57.
Die Beklagten machen geltend, mehrere der in der Replik abgeänderten 
Unterlassungsbegehren  der  Klägerin  genügten  den  Anforderungen  der 
Rechtsprechung  nicht.  Die  Rechtsbegehren  Ziff.  1  bis  6  (damalige  Fas-
sung) seien unklar und gingen über den Schutzbereich des Klagepatents 
hinaus.

Die Klägerin zog ihre Hauptklage im Umfang der Rechtsbegehren Ziff. 1-5 
gemäss  Replik  zurück  und hielt nur  noch  das  damalige  Rechtsbegehren 
Ziff. 6 aufrecht (vgl. vorne E. 8). Zudem änderte sie ihre Rechtsbegehren 
aufgrund  des  Teilverzichts  erneut  (vgl.  vorne  E.  55).  Das  nun  relevante 
klägerische Rechtsbegehren Ziff. 1 entspricht dem Rechtsbegehren Ziff. 6 
der Replik. Es ist somit nur noch zu prüfen, ob das Rechtsbegehren Ziff. 1 
unklar ist und über den Schutzbereich des Klagepatents hinausgeht.

Eine ungenügende Bestimmtheit kann nicht erkannt werden:

– Die Verwendung des Begriffs «Gasstrahlmodul» in Ziff. 1.3 ist unprob-
lematisch,  da  dieses  in  den  weiteren  Merkmalen  des  Rechtsbegeh-
rens in Ziff. 1.3 a. – 1.3 c. genügend präzisiert wird;

– Der  Zwischenraum  und  seine Anordnung  als  Leitung  zwischen  Flüs-
sigkeitsdüse und Gasauslassdüse wie definiert in Ziff. 1.3 a.i sind oh-
ne weitere Auslegung technisch bestimmt;

– Wie die  Öffnung  gemäss  Ziff.1.3  a.ii  dimensioniert  sein  muss,  muss 
im Lichte der weiteren Merkmale des Rechtsbegehrens, insbesondere 
Ziff. 1.3 a.iii, nicht weiter spezifiziert werden, damit diese Öffnung ge-
nügend bestimmt ist;

Seite 44

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– Die  Verwendung  des  Begriffs  «insbesondere»  gemäss  Ziff.  1.3  a.iii 
macht  dieses  nicht  unbestimmt,  sondern  zeigt  beispielhaft  auf,  wie 
das Merkmal realisiert sein kann;

– Aus  Ziff.  1.3  a.iv  ergibt sich  nicht,  dass  der  Gaseinlass  zwingend  an 
der  breitesten  Stelle  angeordnet  sein  muss, und  ein  Mangel  an  Be-
stimmtheit ergibt sich dadurch nicht;

– Aus  Ziff.  1.3  a.v  ergibt sich  kein  Mangel  an  Bestimmtheit wegen  des 
dort geführten unteren Teilraums, da dieser u.a. vom oberen Teilraum 
gemäss Ziff. 1.3 a.iv abgegrenzt verstanden wird;

– In Ziff. 1.3 b.i liegt kein Mangel an Bestimmtheit vor, da die figürliche 
Darstellung  nur  beispielhaft  zu  verstehen  ist  und  bei  diesem Beispiel 
gilt  die  Massgabe  des  Begehrens,  nämlich  das  vollständige  Umge-
ben; 

– In Ziff. 1.3 b.ii ergibt sich durch die fehlende Definition des Auslasses 
kein Mangel an Bestimmtheit, dass ein solcher vorhanden sein muss, 
ist  für  den  Fachmann  offensichtlich,  und  wo  er  angeordnet  ist,  nicht 
erheblich,  soweit  die  anderen  Merkmale  des  Begehrens  erfüllt  wer-
den; und 

– Bei  Ziff.  1.3  c  gilt  das  gleiche  wie  zu Ziff.  1.3  a.i,  die  Definition  der 

Gasauslassdüse ist genügend bestimmt.

Damit ist das klägerische Rechtsbegehren Ziff. 1 klar bzw. genügend be-
stimmt. 

Inwiefern das Rechtsbegehren Ziff. 1 über den Schutzbereich des Klage-
patents  hinausgehen soll,  begründen  die  Beklagten  nicht  näher  und ein 
Überschiessen ist auch nicht ersichtlich.

Zulässigkeit Klageänderung, Prozessvoraussetzungen

58.
Die Klägerin macht geltend, weil sich die Beklagten für ihre Noveneinga-
be,  d.h.  um  das durch  Teilverzicht eingeschränkte  Patent  einzureichen, 
mehr als 10 Tage Zeit gelassen hätten, und diese Noveneingabe der Be-
klagten somit verspätet erfolgt sei, sei auf die von den Beklagten neu ge-
stellten Rechtsbegehren VII (Nichtigkeit) und VIII (Nicht-Verletzung) nicht 
einzutreten.

Seite 45

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59.
Aufgrund  der  vorstehenden  Erwägungen  (vgl.  vorne  E.  46)  erfolgte  die 
Noveneingabe  der  Beklagten  betreffend  Teilverzicht  nicht  verspätet. 
Demzufolge ist das neue Widerklage-Rechtsbegehren VI (Nichtigkeit des 
Klagepatents in der eingeschränkten Fassung) als Reaktion auf den Teil-
verzicht zulässig.

Da,  wie  erwähnt  (vgl.  vorne  E.  46),  die  Hauptklage  auf  Patentverletzung 
nicht  gegenstandslos  wird,  fehlt  es  allerdings  bezüglich  der  Widerklage 
auf  Feststellung  der  Nichtverletzung  des  Klagepatents  (geändertes 
Rechtsbegehren VII) an der Prozessvoraussetzung gemäss Art. 59 Abs. 1 
lit.  d  ZPO,  da  die  Frage  der  Patentverletzung  bereits  rechtshängig  war 
und  nach  Einführung  des  Teilverzichts  durch  die  Beklagten  in  den  Pro-
zess auch nach wie vor rechtshängig ist (vgl. vorne E. 39-47).16

Auf  die  Widerklage  im  Umfang  von  Rechtsbegehren  VII  ist  daher  nicht 
einzutreten.

Ebenfalls zulässig ist das neue Widerklage-Rechtsbegehren VIII, das sich 
auf die durch Teilverzicht eingeschränkte Fassung des Patents bezieht. 

Klagepatent

60.
Die  Klägerin  macht  eine  Verletzung  des schweizerischen  Teils  von 
EP 1 833 636 H1 (ursprünglich EP 1 833 636 B1; nachfolgend «Klagepa-
tent») geltend. Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Klagepatents, 
das die Priorität der EP 04405689 vom 10. November 2004 beansprucht. 
Das  Klagepatent  wurde am  1.  November  2005  angemeldet  und  dessen 
Erteilung  am  21.  Juli  2010  veröffentlicht. Am  14. August  2020  wurde  die 
eingeschränkte  Fassung  des  Patents  unter  der  neuen  Nummer  EP  833 
636 H1 nach durch die Klägerin beim IGE beantragtem Teilverzicht veröf-
fentlicht.

61.
Das  Klagepatent betrifft ein  Verfahren  zur  Erzeugung  eines  Flüssigkeits-
strahls, der zur Führung einer in ihn eingekoppelten Laserstrahlung in der 
Art  eines  Wellenleiters  geeignet  ist,  zwecks  Bearbeitung  eines  Werk-
stücks. Der Flüssigkeitsstrahl wird mit einer Flüssigkeitsdüse erzeugt und 
mantelseitig  mit  einem  Gasstrom  umgeben  (vgl. Abs.  [0001]  sowie  Pa-
tentanspruch 1). 

16 BK ZPO-ZINGG, Art. 59 N 81.

Seite 46

                                                
O2018_004

Weiter betrifft das Klagepatent eine Vorrichtung zur Erzeugung eines der-
artigen  Flüssigkeitsstrahls  gemäss  Patentanspruch  6,  wobei  bezüglich 
des  Oberbegriffs  dieses  Anspruchs  ausdrücklich  als  Stand  der  Technik 
auf die WO 99/56907 verwiesen wird (vgl. Klagepatent Abs. [0001]).

Bei der Beschreibung des Standes der Technik wird ausgeführt, dass die 
Materialbearbeitung  durch  Laserstrahlung  weiterentwickelt  wurde,  und 
zwar durch die Technik des Schneidens mit einem wasserstrahlgeführten 
Laser.  Dabei wird  der  Laserstrahl  in  einen  dünnen  Wasserstrahl  einge-
koppelt,  um  so  zur  Materialbearbeitungsstelle  geführt  zu  werden.  Der 
Wasserstrahl  dient  dabei  quasi  als  optischer Wellenleiter,  und  die  Strah-
lenergie  wird  über  eine  relativ  grosse  Länge  auf den  durch  den Wasser-
strahl  vorgegebenen  Querschnitt  konzentriert  (vgl. Klagepatent Abs. 
[0002]).  Entscheidend  sei  damit  die  Kohärenzlänge  des  Wasserstrahls, 
und als Problem wird dargelegt, dass die bisher bekannten Methoden zur 
Verlängerung  der  Kohärenzlänge  eines  solchen  Wasserstrahls  sich  ent-
weder nicht für die wasserstrahl-geführte Lasertechnologie eigneten, oder 
bei  dünnen  Flüssigkeitsstrahlen  keine  brauchbaren  Ergebnisse  lieferten
(vgl. Klagepatent Abs. [0002] sowie Abs. [0006]).

Die Aufgabe  der  Erfindung  sei  es,  ein  derartiges  Verfahren  bereitzustel-
len,  das  auch  bei  sehr  dünnen  Flüssigkeitsstrahlen  eine  ausreichend 
grosse, insbesondere eine gegenüber dem Stand der Technik verbesser-
te,  Kohärenz  der  Strahlenlänge  des  Flüssigkeitsstrahls  ermögliche. Wei-
ter  sei  es Aufgabe,  eine  entsprechende  Vorrichtung  bereitzustellen  (vgl.
Klagepatent Abs. [0007]).

Diese  Aufgabe  wird  nach  dem  Klagepatent durch  die  Merkmale  des 
kennzeichnenden  Teils  gelöst,  indem  der  Flüssigkeitsstrahl  durch  eine 
entfernt  von  der  Flüssigkeitsdüse  angeordnete,  den  Gasstrom  formende 
Gasauslassdüse  hindurchgeführt  wird,  und  indem  zwischen  der  Flüssig-
keitsdüse  und  der  Gasauslassdüse  ein  Zwischenraum mit  einer  trichter-
förmigen, nach unten zusammenlaufenden Wandung ausgebildet ist.

Für die weitere Beurteilung ist in diesem Zusammenhang hervorzuheben, 
dass im Rahmen von bevorzugten Ausführungsformen in der allgemeinen 
Beschreibung folgende Möglichkeiten angegeben werden:

Gemäss Abs. [0018]  kann  Beaufschlagungsgas  derart  eingebracht  wer-
den,  dass  der  eingebrachte  Gasstrom  den  Flüssigkeitsstrahl  nicht  direkt 
trifft, sondern dass der gesamte Hohlraum mit dem Beaufschlagungsgas 

Seite 47

O2018_004

füllbar  ist  und  dass  das  Beaufschlagungsgas  den  Flüssigkeitsstrahl  um-
hüllend das Gehäuse verlässt.

Gemäss Abs. [0023] kann nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form die Einbringung des Gases so erfolgen, dass das Beaufschlagungs-
gas  tangential  zugeführt  wird,  wie  das  auch  im  erteilten  Patentanspruch 
13  vorgegeben  und  im  Zusammenhang  mit  den  spezifischen  Ausfüh-
rungsbeispielen  beschrieben wird.  Auch  hier  handelt  es  sich  aber  aus-
drücklich  um eine  Option,  denn  gemäss Abs. [0026] kann die  Gaszufuhr 
auch radial erfolgen.

Da  diese  Ausführungsformen  als  bevorzugt  beschrieben  werden,  muss 
davon ausgegangen werden, dass diese Merkmale im jeweils breit formu-
lierten Patentanspruch 1 bzw. 6 offengelassen werden, mithin das Beauf-
schlagungsgas  gemäss  erteiltem Anspruch  durchaus  auch  so  zugeführt 
werden  kann,  dass  es  den  Flüssigkeitsstrahl  zwar  nicht  direkt trifft, aber 
auch nicht tangential zugeführt wird, solange laut Abs. [0017] dies so er-
folgt,  dass  am  Ort  der  Gaseinströmung  möglichst  keine  Störung  des 
Flüssigkeitsstrahls resultiert.

62.
Die unabhängigen Patentansprüche 1 und 6 des Klagepatents nach dem 
Teilverzicht lauten wie folgt (Anlehnung an die Merkmalsanalysen der An-
sprüche 1 und 6 der Beklagten, wobei die Änderungen gegenüber der ur-
sprünglich erteilten Fassung hervorgehoben sind):

Anspruch 1:

1A 

Verfahren zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls (5), der als Strahl-

leiter für eine Laserstrahlung (10) dient, wobei der zur Führung einer

in ihn eingekoppelte Laserstrahlung (10) in der Art eines Wellenleiters

geführt ist zwecks Bearbeitung eines Werkstücks (3),

1B 

wobei der Flüssigkeitsstrahl (5) mit einer Flüssigkeitsdüse (1) erzeugt 

wird und

1C 

wobei der Flüssigkeitsstrahl (5) mantelseitig mit einem Gasstrom (35) 

umgeben wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

1D 

zur  Verlängerung  des  stabilen  Bereichs  der  Strahllänge  der  Flüssig-

keitsstrahl (5) durch eine,

1D1 

entfernt von der Flüssigkeitsdüse (1) angeordnete, 

Seite 48

O2018_004

1D2 

den Gasstrom (35) formende

1D 

1E 

Gasauslassdüse (23, 79) hindurchgeführt wird,

wobei  zwischen  der  Flüssigkeitsdüse  und  der  Gasauslassdüse  (23, 

79)

1E1 

ein Zwischenraum mit einer trichterförmigen, nach unten zusammen-

laufenden Wandung als  vertikal  stehender  Doppelkegel  mit  einander 

gegenüberliegenden Kegelspitzen ausgebildet ist,

1E2

wobei in der einen oberen Kegelspitze die Flüssigkeitsdüse und in der 

gegenüberliegenden  unteren  Kegelspitze  die  Gasauslassdüse  ange-

ordnet ist,

1E3

wobei  das  Beaufschlagungsgas  in  einen  Hohlraum  des  Gehäuses 

derart  eingebracht  wird,  dass  der  eingebrachte  Gasstrom  den  Flüs-

sigkeitsstrahl  nicht  direkt  trifft,  sondern  dass  der  gesamte  Hohlraum 

mit  dem  Beaufschlagungsgas  füllbar  ist  und  dass  das  Beaufschla-

gungsgas  als  den  Flüssigkeitsstrahl  umhüllender  Gasstrom  das  Ge-

häuse verlässt.

Anspruch 6:

6A 

Vorrichtung zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls (5), der zur Füh-

rung als Strahlleiter für eine Laserstrahlung (10) dient, wobei einer in 

ihn  eingekoppelte  Laserstrahlung  (10)  in  der  Art  eines  Wellenleiters

geeignet geführt ist zwecks Bearbeitung eines Werkstücks (3),

6B 

mit  einer  Flüssigkeitsdüse  (1)  zum  Erzeugen  des  Flüssigkeitsstrahls 

(5) und

6C 

mit  Mitteln  zum  mantelseitigen  Umgeben  des  Flüssigkeitsstrahls  (5) 

mit einem Gasstrom (35),

dadurch gekennzeichnet, dass

6D 

zur Verlängerung des stabilen Bereichs der Strahllänge die Mittel zum 

mantelseitigen  Umgeben  des  Flüssigkeitsstrahls  (5)  mit  einem 

6D1 

6D2 

6D3

Gasstrom (35)

eine entfernt von der Flüssigkeitsdüse (1) angeordnete,

den Gasstrom (35) formende

Gasauslassdüse  (23,  79)  umfassen,  durch  welche  der  Flüssigkeits-

strahl (5) hindurchgeführt werden kann,

Seite 49

O2018_004

6E 

wobei  zwischen  der  Flüssigkeitsdüse  und  der  Gasauslassdüse  (23, 

79)

6E1 

ein Zwischenraum mit einer trichterförmigen, nach unten zusammen-

laufenden Wandung ausgebildet ist,

6E2

wobei  ein  Gehäuse  (7)  mit  einer  umlaufenden,  die  Flüssigkeitsdüse 

aufnehmenden Wandung (20, 24) und mit wenigstens einem Gasein-

lass (25a-d) für ein Beaufschlagungsgas vorgesehen ist,

wobei  der  wenigstens  eine  Gaseinlass  (25a-d)  der  Flüssigkeitsdüse 

(1) strömungsmässig nachgeordnet ist, 

und wobei das Gehäuse (7) als Doppelkegel ausgebildet ist,

wobei  in  der  einen  Kegelspitze  die  Flüssigkeitsdüse  (1)  angeordnet 

ist,

und die andere Kegelspitze die Gasauslassdüse (23) hat,

6E3

wobei das Beaufschlagungsgas in eine[n m] Hohlraum eines Gehäu-

ses  derart  eingebracht  wird,  dass  der  eingebrachte  Gasstrom  den 

Flüssigkeitsstrahl nicht direkt trifft,

sondern  dass  der  gesamte  Hohlraum mit  dem  Beaufschlagungsgas 

füllbar  ist  und  dass  das  Beaufschlagungsgas  als  den  Flüssigkeits-

strahl umhüllender Gasstrom das Gehäuse verlässt.

Fachmann

63.
Die Klägerin definiert den Fachmann wie folgt:

«Die Erfindung liegt also auf dem technischen Gebiet der Erzeugung eines Flüs-

sigkeitsstrahls  zur Führung von Laserstrahlen  und richtet  sich  an eine Fachper-

son mit Hochschulstudium im Bereich Physik/Fluiddynamik und mit mehrjähriger 

Erfahrung in der Entwicklung von Maschinen mit wasserstrahlgeführten Lasern.»

64.
Die Beklagten definieren den Fachmann wie folgt:

«Die  im Klagepatent offenbarten  Gegenstände richten  sich an  eine Fachperson 

mit vertieftem Fachwissen im Bereich der Physik/Fluiddynamik (vgl. bereits oben, 

N  25). Dieses  Fachwissen  umfasst  dabei  auch  Kenntnisse  über  die  Laminarität 

von Flüssigkeitsstrahlen  sowie  deren  Anwendung  im  Bereich  der  Materialbear-

beitung. Weiterhin ist sich diese Fachperson auch darüber im Klaren, dass in ei-

nen  Flüssigkeitsstrahl eingekoppelte  Laserstrahlung  zur  Materialbearbeitung 

Seite 50

O2018_004

verwendet werden kann und dass hierbei eine möglichst grosse stabile laminare 

Länge  des  Flüssigkeitsstrahls erstrebenswert  ist  (vgl.  z.B.  WO  99/56907,  S.  7, 

Zeilen 21 ff.; JP 2000-334590, Absatz [0024]; WO 00/56466, S. 1, Zeilen 23 ff.).»

65.
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung  massgebliche  Fachgebiet,  anschliessend  sind  Niveau  und  Umfang 
der  Fähigkeiten  und  Kenntnisse  des  Fachmannes  des  entsprechenden 
Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich 
nach  dem  technischen  Gebiet,  auf  dem  das  von  der  Erfindung  gelöste 
Problem liegt.17

Die  Fähigkeiten  und  Kenntnisse  des  Fachmannes  umschreibt  das  Bun-
desgericht  mit  der  Formulierung,  der  durchschnittlich  gut  ausgebildete 
Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abge-
stellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sach-
gebiets  noch  ein  Spezialist  mit  hervorragenden  Kenntnissen.  Er  muss 
nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte 
Kenntnisse  und  Fähigkeiten,  über  eine  gute  Ausbildung  sowie  ausrei-
chende  Erfahrung  verfügen  und  so für  den  in  Frage  stehenden  Fachbe-
reich gut gerüstet sein».18 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fä-
higkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.19

Das  allgemeine  Fachwissen  ist  substantiiert  zu  behaupten  und  im  Be-
streitungsfall zu beweisen.20

66.
Die Definitionen der Parteien unterscheiden sich nicht grundsätzlich, son-
dern  primär  in  ihrem  Detaillierungsgrad.  Es  ist  daher von  folgendem 
Fachmann auszugehen:

Der  einschlägige  Fachmann  verfügt  über  ein  Hochschulstudium  im  Be-
reich Physik/Fluiddynamik und mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung 
von  Maschinen  mit  wasserstrahlgeführten  Lasern. Dieses  Fachwissen 
umfasst  Kenntnisse  über  die  Laminarität  von  Flüssigkeitsstrahlen  sowie 
deren Anwendung im Bereich der Materialbearbeitung. Damit ist sich die-

17 BPatGer, Urteil S2019_003 vom 15. August 2019, E. 21.
18 BGE 120 II 71 E. 2.
19 BGE  120  II  312  E.  4b  – „cigarette  d‘un  diamètre  inférieur“;  CR-PI-LBI-
Scheuchzer, Art. 1 N 122.
20 Urteil O2013_033 vom 30. Januar 2014, E. 31; BGer, Urteil 4A_142/2014 vom 
2. Oktober 2014, E. 5 – «couronne dentée II».

Seite 51

                                                
ser Fachmann darüber im Klaren, dass in einen Flüssigkeitsstrahl einge-
koppelte Laserstrahlung zur Materialbearbeitung verwendet werden kann 
und dass hierbei eine möglichst grosse stabile laminare Länge des Flüs-
sigkeitsstrahls erstrebenswert ist.

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Auslegung

67.
Beim Klagepatent wird gestützt auf Seite 6:13-17 der ursprünglich einge-
reichten Unterlagen bei Anspruch 1 folgendes Merkmal hinzugefügt:

«wobei das Beaufschlagungsgas in einen Hohlraum des Gehäuses derart einge-

bracht  wird,  dass  der  eingebrachte  Gasstrom  den  Flüssigkeitsstrahl  nicht  direkt 

trifft,  sondern  dass  der  gesamte Hohlraum  mit  dem  Beaufschlagungsgas  füllbar 

ist  und  dass  das  Beaufschlagungsgas  als  den  Flüssigkeitsstrahl  umgebender 

Gasstrom das Gehäuse verlässt»

Beim Vorrichtungsanspruch 6 wird folgende Merkmalskombination hinzu-
gefügt:

«wobei  ein  Gehäuse  (7)  mit  einer  umlaufenden,  die  Flüssigkeitsdüse  aufneh-

menden Wandung (20, 24) und mit wenigstens einem Gaseinlass (25a-d) für ein 

Beaufschlagungsgas  vorgesehen  ist,  wobei  der  wenigstens  eine  Gaseinlass 

(25a-d)  der  Flüssigkeitsdüse  (1)  strömungsmässig  nachgeordnet  ist, und  wobei 

das Gehäuse (7) als Doppelkegel ausgebildet ist, wobei in der einen Kegelspitze 

die Flüssigkeitsdüse (1) angeordnet ist, und die andere Kegelspitze die Gasaus-

lassdüse  (23)  hat,  wobei  das  Beaufschlagungsgas  in  einem  Hohlraum  des  Ge-

häuses  derart eingebracht  wird,  dass  der  eingebrachte  Gasstrom  den  Flüssig-

keitsstrahl nicht direkt trifft, sondern dass der gesamte Hohlraum mit dem Beauf-

schlagungsgas  füllbar  ist  und  dass  das  Beaufschlagungsgas  als  den  Flüssig-

keitsstrahl umgebender Gasstrom das Gehäuse verlässt»

Für  die  folgende  Diskussion  der  Rechtsbeständigkeit  relevant  ist  dabei 
die Frage, was genau unter dem in diesem Merkmal genannten Hohlraum
des Gehäuses zu verstehen ist. 

Seite 52

O2018_004

68.
Patentansprüche  sind  aus  der  Sicht  des  massgebenden  Fachmanns  im 
Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 
PatG/Art. 69 EPÜ). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liqui-
der  Stand  der Technik  ebenfalls Auslegungsmittel.21 Definiert  die  Patent-
schrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im 
betreffenden technischen Gebiet auszugehen.22

Patentansprüche  sind  funktional  auszulegen,  d.h.  ein  Merkmal  soll  so 
verstanden  werden,  dass  es  den  vorgesehenen  Zweck  erfüllen  kann.23
Der Anspruch soll im Zweifelsfall so gelesen werden, dass die im Patent 
genannten Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden;24 ande-
rerseits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele ein-
zuschränken,  wenn  er  weitere  Ausführungsformen  erfasst.  Wenn  in  der 
Rechtsprechung  von  einer  «breitesten  Auslegung»  von  Anspruchsmerk-
malen  gesprochen  wird,25 so  muss  das  derart  verstandene  Merkmal  im-
mer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. 
D.h. der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszule-
gen, aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die 
erfindungsgemässe Wirkung nicht erzielen.26

Anspruch  1  und Anspruch  6  verwenden  die  Begriffe  Zwischenraum und 
Hohlraum.

Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Merkmalen erschliesst sich 
nicht auf Anhieb. Der Zwischenraum wird (vgl. Merkmal 1E1) definiert als 
vertikal  stehender  Doppelkegel mit  einander  gegenüberliegenden  Kegel-
spitzen, wobei in der oberen Kegelspitze die Flüssigkeitsdüse und in der
gegenüberliegenden  unteren  Kegelspitze  die  Gasauslassdüse  angeord-
net  ist.  Der  aus  der  Flüssigkeitsdüse  austretende  Flüssigkeitsstrahl  ver-
läuft mithin durch den Zwischenraum und wird durch die Gasauslassdüse 
hindurchgeführt.  Bei  Verlassen  der  Gasauslassdüse  ist  der  Flüssigkeits-
strahl mantelseitig mit dem Gasstrom umgeben (vgl. Merkmal 1E3). Unter 
Berücksichtigung  der  durch  die  Einführung  des  Gasstromes  erzeugten 
Wirkung respektive insbesondere des Merkmals 1E3, dass der Gasstrom 

21 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband».
22 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 22 – «Lumenspitze».
23 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer 
Sicht – eine Spätlese, sich! 1998, 348 ff., 354.
24 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 22 – «Lumenspitze».
25 BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E.  4.2  – «elektrostatische 
Pulversprühpistole».
26 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 22 – «Lumenspitze».

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des Beaufschlagungsgases den Flüssigkeitsstrahl nicht direkt treffen soll, 
kann  es  sich  für  den  Fachmann  beim  Hohlraum gemäss  Merkmal  1E3 
deshalb nur um den Zwischenraum gemäss Merkmal 1E1 handeln, durch 
den  der Wasserstrahl mit  dem  darin  geführten  Laser  zwischen  der  Flüs-
sigkeitsdüse  und  der  Gasauslassdüse  strömt,  und  der  durch  die  umlau-
fende  Wandung  des  Doppelkegels  definiert  wird.  Das  Beaufschlagungs-
gas  wird  also  oberhalb  der  Gasauslassdüse  in  den  durch  den  Flüssig-
keitsstrahl durchströmten Zwischenraum eingebracht. 

Im  Gesamtkontext  und  unter  Berücksichtigung  der  Funktion  sowie  der 
Formulierung,  dass  «der  eingebrachte  Gasstrom  den  Flüssigkeitsstrahl 
nicht direkt trifft», was letzten Endes bedeutet, dass es bei diesem Hohl-
raum auch eine Einführungsrichtung für das Gas geben muss, bei der der 
Gasstrom  den  Flüssigkeitsstrahl  direkt  treffen  könnte,  ist  folglich  nur  die 
oben  dargelegte Auslegung  sinnvoll,  bei  der  der  Hohlraum  und  der  Zwi-
schenraum die gleichen Bereiche sind.

69.
Entsprechend kann  eine  Kavität  oder  ein  Schlauchabschnitt,  in  dem das 
Gas  zugeführt  wird,  und  der  stromaufwärts  des  Hohlraums  angeordnet 
ist,  in  dem  der  Wasserstrahl  mit  dem  Laser  direkt  geführt  ist,  nicht  als 
Hohlraum im Sinne dieses Merkmals betrachtet werden.

Bei der Frage des behaupteten Eingriffs in den Schutzbereich stellen sich 
weitere  nur  im  dortigen  Zusammenhang  entscheidungsrelevante  Ausle-
gungsfragen. Auf diese wird im Abschnitt über den Eingriff in den Schutz-
bereich eingegangen.

Zulässigkeit der Änderungen

70.
Die  europäische  Patentanmeldung  und  das  europäische  Patent  dürfen 
nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt 
der  Anmeldung  in  der  ursprünglich  eingereichten  Fassung  hinausgeht 
(Art. 123(2) EPÜ). Diese Beschränkung der Änderungen der Unterlagen, 
insbesondere  der Ansprüche,  soll  ausschliessen,  dass  der Anmelder  für 
Gegenstände  Schutz  beanspruchen  kann,  die  in  der  ursprünglichen An-
meldung  nicht  offenbart  worden  sind.27 Ein  Dritter,  der  die  ursprünglich 
eingereichten  und  in  dieser  Fassung  auch  veröffentlichten Anmeldungs-
unterlagen betrachtet, soll schon vor der Patenterteilung in der Lage sein, 
die Reichweite des Patentschutzes abzuschätzen, mit dem er möglicher-

27 BGer, Urteil 4A_111/2011 vom 21. Juli 2011, E. 4.3.1 – «Federkernmaschine».

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weise konfrontiert wird.28 Eine Überraschung durch Patentansprüche, die 
aufgrund  der  ursprünglich  eingereichten  Anmeldung  nicht  zu  erwarten 
waren, soll ausgeschlossen werden.29 Als ursprünglich offenbart gilt, was 
der  Fachmann  der  Gesamtheit der  ursprünglichen  Offenbarung  unter  In-
anspruchnahme  seines  allgemeinen  Fachwissens,  objektiv  und  auf  den 
Anmeldetag  bezogen,  unmittelbar  und  eindeutig  entnehmen  konnte 
(sogenannter «Goldstandard»).30

Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl 
im  Hinzufügen  als  auch  im  Weglassen  von  Informationen  bestehen.31
Nach  der  ständigen  Rechtsprechung  der  Beschwerdekammern  des  Eu-
ropäischen  Patentamts  ist  es  in  der  Regel  nicht  zulässig,  bei  der  Ände-
rung eines Anspruchs isolierte Merkmale aus einer Reihe von Merkmalen 
herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander (z. B. in 
einer  bestimmten  Ausführungsform  in  der  Beschreibung)  offenbart  wa-
ren.32 Eine  solche  Änderung  führt  zu  einer  unzulässigen  «Zwischenver-
allgemeinerung» («généralisation intermédiaire»), wenn sie auf eine nicht 
offenbarte Kombination von Merkmalen abzielt. Letztgültiger Massstab für 
die Beurteilung, ob die Erfordernisse von Art. 123(2) EPÜ erfüllt sind, ist 
auch im Fall einer Zwischenverallgemeinerung der «Goldstandard».33 Ein 
Merkmal,  das  aus  einer  bestimmten  Ausführungsform  herausgegriffen 
und  in  den  Anspruch  aufgenommen  wurde,  ist  in  der  Regel  im  Zusam-
menhang  mit  den  anderen  Anspruchsmerkmalen  nur  dann  ursprünglich 
offenbart, wenn das Merkmal nicht mit weiteren, nicht im Anspruch aufge-
führten Merkmalen dieser Ausführungsform in funktionellem oder struktu-
rellem  Zusammenhang  steht  oder  untrennbar  verknüpft  ist  und  die  Ge-
samtoffenbarung  die  verallgemeinernde  Isolierung  des  Merkmals  und 
seine Aufnahme in den Anspruch rechtfertigt.34

28 BLUMER,  in:  Singer/Stauder/Luginbühl  (Hrsg.),  EPÜ,  8.  Aufl.  Köln  2019,  Art. 
123 N 36 sowie dort zitierte Rechtsprechung.
29 BPatGer,  Urteil  O2016_016  vom  6.  Juni  2019,  E. 21  – «Formulierung  mit 
Oxycodon und Naloxon».
30 Entscheidungen  der  Grossen  Beschwerdekammer  des  EPA  G  3/89  und 
G 11/91 vom 19. November 1991, G 2/10 vom 30. August 2011.
31 BGer,  Urteil  4A_111/2011  vom  21.  Juli  2011,  E  4.3.1  sowie  BLUMER,  in: 
Singer/Stauder/Luginbühl (Hrsg.), EPÜ, 8. Aufl. Köln 2019, Art. 123 N 82.
32 Zusammengefasst  in  T  219/09  vom  29.  September  2010,  E.  3.1;  T  1944/10 
vom 14. März 2014, E. 3.2.
33 T 1471/10 vom 11. Juni 2014, E. 2.4.3; T 1791/12 vom 24. März 2015, E. 4.3.
34 T 962/98 vom 15. Januar 2004, E. 2.5, T 1944/10 E. 3.2 vom 14. März 2014 
mit  Verweis  auf  T  1067/97  vom  4.  Oktober  2000  und  T  714/00  vom  6.  August 
2002.

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71.
Die Beklagten machen geltend, der Gegenstand von Anspruch 1 und von 
Anspruch  6  des  Klagepatents  stelle eine  unzulässige  Zwischenverallge-
meinerung  und  damit  eine  unzulässige  Änderung 
im  Sinne  von 
Art. 123(2) EPÜ dar. 

72.
Die Ansprüche 1 und 6 wurden im Prüfungsverfahren wie folgt geändert:

1.  Verfahren  zur  Erzeugung  eines  Flüssigkeitsstrahls  (5),  der  als  Strahlleiter  für 

eine Laserstrahlung (10) dient, wobei der zur Führung einer in ihn eingekoppelte 

Laserstrahlung  (10)  in  der  Art  eines  Wellenleiters  geeignet  ist  zwecks  Bearbei-

tung  eines  Werkstücks  (3),  wobei  der  Flüssigkeitsstrahl  (5)  mit  einer  Flüssig-

keitsdüse  (1)  erzeugt  wird  und  wobei  der  Flüssigkeitsstrahl  (5)  mantelseitig  mit 

einem Gasstrom (35) umgeben wird, dadurch gekennzeichnet, dass zur Verlän-

gerung des stabilen Bereichs der Strahllänge der Flüssigkeitsstrahl (5) durch ei-

ne,  entfernt  von  der  Flüssigkeitsdüse  (1)  angeordnete,  den  Gasstrom  (35)  for-

mende Gasauslassdüse (23, 79) hindurchgeführt wird, wobei zwischen der Flüs-

sigkeitsdüse und der Gasauslassdüse (23, 79) ein Zwischenraum mit einer trich-

terförmigen,  nach  unten  zusammenlaufenden  Wandung  als  vertikal  stehender 

Doppelkegel mit  einander  gegenüberliegenden  Kegelspitzen ausgebildet  ist wo-

bei in  der einen oberen Kegelspitze die Flüssigkeitsdüse und in der gegenüber-

liegenden  unteren  Kegelspitze  die  Gasauslassdüse  angeordnet  ist, wobei  das 

Beaufschlagungsgas  in einen  Hohlraum  des Gehäuses  derart eingebracht wird, 

dass der eingebrachte Gasstrom den Flüssigkeitsstrahl nicht direkt trifft, sondern 

dass  der  gesamte  Hohlraum  mit  dem  Beaufschlagungsgas  füllbar  ist  und  dass 

das  Beaufschlagungsgas  als  den  Flüssigkeitsstrahl  umhüllender  Gasstrom  das 

Gehäuse verlässt.

6. Vorrichtung zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls (5), der als Strahlleiter für 

eine Laserstrahlung (10) dient, wobei zur Führung einer in ihn eingekoppelte La-

serstrahlung (10) in der Art eines Wellenleiters geeignet geführt ist zwecks Bear-

beitung  eines Werkstücks (3), mit einer Flüssigkeitsdüse (1)  zum  Erzeugen des 

Flüssigkeitsstrahls (5) und mit Mitteln zum mantelseitigen Umgeben des Flüssig-

keitsstrahls (5) mit einem Gasstrom (35), dadurch gekennzeichnet, dass zur Ver-

längerung  des  stabilen  Bereichs  der  Strahllänge die  Mittel  zum  mantelseitigen 

Umgeben des Flüssigkeitsstrahls (5) mit einem Gasstrom (35) eine  entfernt von 

der  Flüssigkeitsdüse  (1)  angeordnete,  den  Gasstrom  (35)  formende  Gasaus-

lassdüse (23, 79) umfassen, durch welche der Flüssigkeitsstrahl (5) hindurchge-

führt werden kann, wobei zwischen der Flüssigkeitsdüse und der Gasauslassdü-

se (23, 79) ein Zwischenraum mit einer trichterförmigen, nach unten zusammen-

laufenden Wandung ausgebildet  ist, wobei ein  Gehäuse (7)  mit einer umlaufen-

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den, die Flüssigkeitsdüse aufnehmenden Wandung (20, 24) und mit wenigstens 

einem Gaseinlass (25a-d) für ein Beaufschlagungsgas vorgesehen ist, wobei der 

wenigstens  eine  Gaseinlass  (25a-d)  der  Flüssigkeitsdüse  (1)  strömungsmässig 

nachgeordnet  ist,  und  wobei  das  Gehäuse  (7)  als  Doppelkegel  ausgebildet  ist,

wobei  in  der  einen  Kegelspitze  die  Flüssigkeitsdüse  (1)  angeordnet  ist, und  die 

andere  Kegelspitze  die  Gasauslassdüse  (23)  hat, wobei  das  Beaufschlagungs-

gas in einen Hohlraum eines Gehäuses derart eingebracht wird, dass der einge-

brachte Gasstrom den Flüssigkeitsstrahl nicht direkt trifft.

73.
Die Beklagten machen geltend, Seiten 9:28-10:10 der ursprünglichen Un-
terlagen offenbarten ausdrücklich eine Doppelkegelbauweise, bei welcher 
eine  anfängliche  Gasströmungsrotation  durch  tangentiale  Gaseinlässe  –
nicht  bevorzugt  – sehr  schnell  zum  Erliegen komme,  aus verschiedenen 
Gründen, und dass dies den Effekt bedinge, dass eine Störung des Was-
serstrahls vermieden werde. Durch das Weglassen der tangentialen Ga-
seinlässe mit technischer Wirkung Vermeidung Störung Wasserstrahl und 
möglichst  grosser  Abstand  der  Gasbeaufschlagung  vom  Flüssigkeits-
strahl mit einem technischen Effekt Beitrag zur Strahlverlängerung, seien 
Merkmale  nicht  in  die  unabhängigen  Ansprüche  aufgenommen  wurden, 
die einen funktionellen und strukturellen Zusammenhang aufwiesen. Das 
sei gemäss ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA
nicht  zulässig  und  qualifiziere  als  unzulässige  Zwischenverallgemeine-
rung und das Klagepatent sei damit nichtig.

74.
Es  ist  unbestritten,  dass  die  im  Prüfungsverfahren  neu  hinzugefügten 
Merkmale auf die Textpassage auf Seite 9:28-Seite 10:10 gestützt sind. In 
dieser  Textstelle  wird  zweifelsfrei  die  trichterförmig  nach  unten  zusam-
menlaufende Wandung nur im  Zusammenhang mit dem Doppelkegel  of-
fenbart.  Die  Beschreibung  an  dieser  Stelle  erläutert,  was  auch  im  An-
spruch 14 definiert wird, wo die Ausbildung des Gehäuses als Doppelke-
gel beansprucht wird. 

Ein  in  einem  spezifischen  Kontext  offenbartes  Merkmal  kann  wie  vorne 
dargelegt  dann  aus  diesem  Kontext  isoliert  werden,  wenn  für  den  Fach-
mann unmittelbar und eindeutig klar ist, dass es keine strukturellen oder 
funktionalen  Wechselwirkungen  mit  den  anderen  Merkmalen  in  diesem 
Kontext  gibt,  oder  aus  dem Rest  der  Beschreibung  unmittelbar  und  ein-
deutig klar wird, dass das Merkmal auch für sich allein als erfindungsge-
mässe Charakterisierung zu betrachten ist.

Seite 57

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Bei  Betrachtung  der  Textstelle  auf  Seite  9:28-Seite  10:10  ist  für  den 
Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennbar, dass sich die Ausführun-
gen zu den «tangentialen Gaseinlässen» im zweiten Teil des Abschnittes 
auf Seite 9:28-Seite 10:10 auf die bevorzugte aber nicht zwingende Vari-
ante dieser «tangentialen Gaseinlässe» bezieht, wie sie weiter vorne auf 
Seite 8:7-20 der allgemeinen Beschreibung dargelegt wird. Dass die tan-
gentiale  Zuführung  des  ersten  Teils  auf  Seite  9:28-Seite  10:10  in  einem 
zwingenden Zusammenhang mit  dieser  tangentialen  Zuführung  steht,  ist 
nicht erkennbar, das sind einfach Ausführungen, was auf jeden Fall dann 
geschieht, wenn tangential zugeführt wird. Es wird zwar tatsächlich in der 
Textstelle  auf  Seite  9:27-10:10  auch  erwähnt,  eine  anfängliche  Rotation 
durch  die  «tangentialen»  Gaseinlässe  komme  schnell  zum  Erliegen.  Da 
aber auf Seite 9:1-7 die tangentiale Zuführung ausdrücklich nur als Opti-
on  neben  beispielsweise  einer  radialen  Zufuhr  erwähnt  wird,  ist  für  den 
Fachmann unter anderem auch wegen der Setzung des Begriffs tangen-
tial in dieser Textstelle in Anführungszeichen erkennbar, dass es sich hier 
um  eine  Option  handelt,  nicht  aber  um  ein  zwingendes  Merkmal  im  Zu-
sammenhang mit dem Doppelkegel. Der Doppelkegel gemäss erstem Teil 
von Seite 9:28-Seite 10:10 ist deshalb nicht in einem zwingenden techni-
schen  Zusammenhang  mit  den  «tangentialen  Gaseinlässen»  offenbart, 
und  damit  ist  für  den  Fachmann  erkennbar  und  aus  dem  Rest  der  Be-
schreibung unmittelbar und eindeutig klar, dass der Doppelkegel auch für 
sich  allein  und  ohne  die  «tangentialen  Gaseinlässe»  als  erfindungsge-
mässe Charakterisierung zu betrachten ist. 

Diesbezüglich  liegt  also  keine  unzulässige  Zwischenverallgemeinerung 
vor.

Auch  sonst  ist  in  Bezug  auf  die  erwähnten  Merkmale keine  unzulässige 
Änderung  erkennbar.  Insbesondere  auch  nicht  in  Bezug  auf  das  in  die 
unabhängigen Ansprüche aufgenommene Merkmal der Verlängerung des 
stabilen  Bereichs  der  Strahllänge.  Darum  geht  es  bei  der  Erfindung  und 
das  wird  beispielsweise  ausdrücklich  auf  Seite  5:8-10  als  erfindungswe-
sentlicher Zweck hervorgehoben.

Entsprechend sind die Ansprüche des Klagepatents genügend durch die 
ursprünglich eingereichten Unterlagen gestützt.

Seite 58

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Neuheit

75.
Eine  Erfindung  muss  neu  gegenüber  dem  gesamten  Stand  der  Technik 
sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG/Art. 52 EPÜ). Den Stand der Tech-
nik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öf-
fentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benüt-
zung  oder  in  sonstiger  Weise  zugänglich  gemacht  worden  ist  (Art. 7 
Abs. 2  PatG).  Eine  Erfindung  ist  nur  dann  nicht  neu,  wenn  sämtliche 
Merkmale der Erfindung vor dem massgeblichen Datum in einer einzigen 
Entgegenhaltung offenbart wurden.35

Neuheitsschädlich  ist  jede  Art  der  Veröffentlichung  der  Erfindung,  sie 
muss  als  solche  der  Öffentlichkeit  auf  irgendeine  Weise  zugänglich  ge-
macht  worden  sein.  Der  Öffentlichkeit  zugänglich  ist  solches  Wissen, 
wenn  es  den  Kreis  der  dem  Erfinder  zur  Geheimhaltung  verpflichteten 
Personen verlässt und einem weiteren interessierten Publikum offensteht, 
das  wegen  seiner  Grösse  oder  wegen  der  Beliebigkeit  seiner  Zusam-
mensetzung  für  den  Urheber  der  Information nicht  mehr  kontrollierbar 
ist.36 Die  Offenbarung  selbst muss  nicht  einem unbestimmten  Personen-
kreis  gegenüber  erfolgen.  Es reicht  aus,  dass  die Weitergabe und  damit 
die  öffentliche  Zugänglichkeit  nicht  auszuschliessen  sind.  Daher  kann 
auch ein einziger Verkauf oder ein einmaliges Vorzeigen des Gegenstan-
des,  welcher  die Information  verkörpert oder  enthält,  die  Offenkundigkeit 
herbeiführen; bei Kundgabe an einen oder wenige bestimmte Empfänger 
ist  danach  zu  fragen,  ob  nach  den  Umständen  damit  gerechnet  werden 
muss, dass eine Weiterverbreitung erfolgt.37

76.
Beim Synova LDS 200M Manual (in der Folge «LDS 200M»), dem Syno-
va  LCS  300  Manual  (in  der  Folge  «LCS  300»),  der  Synova  Homepage 
und  auch  beim  Photonik  Artikel  2/2004  stützen  die  Beklagten  die  man-
gelnde  Neuheit  auf  einen  jeweils  dort  vorhandenen  Druckgasschlauch 
stromaufwärts des Hohlraums, in welchem der Wasserstrahl mit dem La-
ser  zwischen  der  Flüssigkeitsdüse  und  der  Gasauslassdüse  strömt.  Der 
vorstehenden Auslegung entsprechend (E. 69) können diese Gegenstän-
de  nicht  neuheitsschädlich  sein,  da  von  den  Beklagten  nicht  der  Hohl-

35 BGE  133  III  229  E.  4.1  – «kristalline  Citaloprambase»;  BGer,  Urteil 
4A_427/2016 vom 28. November 2016, E. 2 – «Schienenfahrzeug».
36 BGE 117 II 480 E.1a S. 482; 68 II 397; 43 II 113; 29 II 163.
37 BGer,  Urteil  4A_427/2016  vom  28.  November  2016,  E.  2  –
«Schienenfahrzeug».

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raum  betrachtet  wird,  in  dem  der  Wasserstrahl  mit  dem  Laser  zwischen 
der Flüssigkeitsdüse und der Gasauslassdüse strömt, sondern ein vorge-
schalteter Hohlraum.

77.
Im  Zusammenhang  mit  der  offenkundigen  Vorbenutzung  ITW  (Synova 
Nr. 0006)  und  den  Maschinen  mit  den  Nrn.  0012,  0015,  0016  und  0032 
behaupten die Beklagten, der ringförmige Raum, der auf der abgebildeten
Fotografie mit (4) bezeichnet sei, sei der Hohlraum, in den der Gasstrom 
so eingebracht werde, dass der eingebrachte Gasstrom den Flüssigkeits-
strahl nicht direkt treffe. 

Dieser  ringförmige  Raum  ist  aber  radial  um  den  eigentlichen  Hohlraum 
angeordnet,  in  dem  der  Laser  zwischen  der  Flüssigkeitsdüse  und  der 
Gasauslassdüse  strömt.  Der  Hohlraum,  in  dem  der  Laser  zwischen  der 
Flüssigkeitsdüse  und  der  Gasauslassdüse  strömt,  wird  begrenzt  durch 
die Metallhalterung mit der Flüssigkeitsdüse sowie den ringförmigen um-
laufenden  Bereich  mit  den  radial  verlaufenden  Luftkanälen.  In  diesen 
Hohlraum  strömt  der  Gasstrom  über  die  genannten  radialen  Luftkanäle 
und trifft deswegen den Wasserstrahl mit dem Laser direkt. Entsprechend 
können diese offenkundigen Vorbenutzungen den beanspruchten Gegen-
stand ebenfalls nicht neuheitsschädlich vorwegnehmen.

Die  Beklagten  behaupten unter  Bezugnahme  auf  die  nachfolgende  Dar-
stellung, bei der ITW Anlage respektive beim LDS 200M gebe es radiale 
Gaseinlässe  und  bei  geeigneten  Flussraten  des  Gases  treffe  dann  das 
Gas den Strahl auch nicht direkt.

Seite 60

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Voraussetzung  für  eine  neuheitsschädliche  Vorwegnahme  wäre,  dass 
diese  Offenbarungen  unmittelbar  und  eindeutig  zeigen,  dass  räumliche 
Bedingungen  vorliegen  und  eine  Flussrateneinstellung  derart  erfolgt,  als 
dass die Ablenkung des Gasstroms dermassen stark ist, dass der eintre-
tende  radiale  Gasstrahl  den  Wasserstrahl  nicht  direkt  trifft.  Eine  solche 
Offenbarung  liegt  nicht vor, und  die  hypothetische  Möglichkeit  derartiger 
Bedingungen genügt für mangelnde Neuheit nicht. Soweit überhaupt eine 
aktive  Gasbeaufschlagung  offenbart  sein  sollte,  die  den  Hohlraum  mit 
Gas füllt, ist  bei  diesen Konstruktionen ohnehin fraglich,  ob  das  Gas  als 
den  Strahl  umhüllenden  Gasstrom  den  Hohlraum  verlässt.  Im  Gegenteil 
ist  davon  auszugehen,  dass das  Gas  in  radialer  Richtung  den  Wasser-
strahl direkt trifft.

78.
Weiter  machen  die  Beklagten  fehlende  Neuheit  gegenüber  der  vor  dem 
Prioritätstag  ausgelieferten  Prejet-Anlage  an  Westcode  Semiconductors 
Ltd  (Vorbenutzung)  geltend. Die  Kavität  zwischen  dem  Druckgasan-
schluss  (C)  und  dem  Gaseinlass  (F)  sei  der  anspruchsgemässe  Hohl-
raum. 

Dieser  Hohlraum  ist  aber  gemäss  den  vorgelegten  Darstellungen  nicht 
der Hohlraum, in dem der Flüssigkeitsstrahl mit dem Laser zwischen der 
Flüssigkeitsdüse  und  der  Gasauslassdüse  strömt.  Deshalb  kann  auch 
dieser  Gegenstand  den  Anspruchsgegenstand  nicht  neuheitsschädlich 
vorwegnehmen.

Seite 61

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79.
Sodann machen die Beklagten fehlende Neuheit gegenüber der vor dem 
Prioritätstag  ausgelieferten  Synova  Nr.  1  an  die  Prejet Präzisionstechnik 
AG  mit  Prejet-Umbau  (Vorbenutzung)  geltend.  Dazu  verweisen  die  Be-
klagten auf folgende Figur:

Die Flüssigkeitsdüse ist hier am oberen Ende des Bauteils D angeordnet, 
die  Gasauslassdüse  unten  am  Bauteil  I,  und  der  Wasserstrahl  mit  dem 
darin geführten Laser strömt  durch den  dazwischen angeordneten Hohl-
raum,  bevor  er  aus  der  Vorrichtung  heraustritt.  Über  einen  Druckgasan-
schluss C wird Gas in den Hohlraum geführt, und zwar über eine umlau-
fende Nut Q, und das Gas tritt über die bezüglich Laserstrahl axial ange-
ordneten Austrittsöffnungen L in diesen Hohlraum ein. Der Gasstrom ist in 
der  Figur mit  O  bezeichnet und  strömt damit  zunächst axial, verteilt sich 
im Hohlraum und wird nach unten abgelenkt, um die Gasauslassdüse mit 
dem Wasserstrahl zu verlassen.

Dazu äussern  sich  die  Beklagten  zusammengefasst  wie  folgt:  Die  erste 
von  der  Klägerin  ausgelieferte  Maschine  (Synova-Nr.1-Anlage)  sei  von 
der Prejet Präzisionstechnik AG 1997 bestellt und im März 1998 geliefert 
worden.  Zu  diesem  Zeitpunkt  habe  keine  Geheimhaltungsvereinbarung 
zwischen der Prejet Präzisionstechnik AG und der Klägerin bestanden. Im 
Gegenteil  sei  im  April  1998  sogar  eine  Vereinbarung  geschlossen  wor-
den,  in  welcher  ein  offener  Erfahrungsaustausch  zwischen  der  Prejet 
Präzisionstechnik AG und der Klägerin vereinbart worden sei. 

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Bei dieser Maschine habe sich herausgestellt, dass kein stabiler Wasser-
strahl  aufgebaut  werden  konnte.  Deswegen  habe  Herr Hatebur  von  der 
Prejet  Präzisionstechnik  AG  selbst  eine  Lösung  zur  Stabilisierung  des 
Wasserstrahls  entwickelt,  nämlich  den vorne dargestellten Prejet-Umbau 
mit  dem  grau  eingefärbten  Gasstrahlmodul.  Durch  die damit  gewährleis-
tete  aktive  Ummantelung  des  Flüssigkeitsstrahls  mit  einem  Luftmantel 
habe der Prozess in dieser Maschine erstmals stabilisiert und die Anlage 
benutzt werden können. 

Im Rahmen der Vereinbarung über den Erfahrungsaustausch sei das von 
der  Prejet  Präzisionstechnik  AG  konstruierte  Gasstrahlmodul
für  die 
Gasummantelung  des  Flüssigkeitsstrahls  der  Klägerin  zugänglich  ge-
macht worden. Zudem sei der Umbau beispielsweise Herrn Stuart Barker
von  der  Westcode  Semiconductors  Inc.  gezeigt  und  erklärt  worden,  der 
am 3. Mai 2000 bei der Prejet Präzisionstechnik AG zu Besuch gewesen 
sei, um sich über eine Produktionsmaschine zu erkundigen.

Somit  sei  die  Synova-Nr.  1-Anlage  mit  Prejet-Umbau  Stand  der  Technik 
gemäss Art. 54(2) EPÜ zum Klagepatent. 

Die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung bestreitet die Klägerin 
wie  folgt:  «Es mag  sein,  dass  Herr  Hatebur  (als Angestellter  der  Prejet) 
die im Jahr 1998 an die Prejet Präzisionstechnik GmbH ausgelieferte An-
lage 0002 in der beschriebenen Art und Weise umgebaut hat. Dies stellt 
jedoch noch keine offenkundige Vorbenutzung dar, insbesondere da zwi-
schen der Klägerin und der Prejet Präzisionstechnik GmbH eine Geheim-
haltungsvereinbarung  bestand». Die  Klägerin  bestreitet  demnach  nicht 
die Umsetzung der technischen Merkmale durch Herrn Hatebur respekti-
ve  die  Prejet  Präzisionstechnik  AG,  sondern  nur,  aber  immerhin,  dass 
dieser technische Gegenstand vor dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht wurde.

In Bezug auf die angeblich erfolgte Demonstration gegenüber Stuart Bar-
ker sei nicht gezeigt, dass diesem die relevanten technischen Details der 
Anlage  und  insbesondere  die  konstruktiven  Elemente  des  Gasstrahlmo-
duls gezeigt  und  erklärt  worden  seien.  Derartige  Details  bei  einem  Kun-
denbesuch  offen  zu  legen, sei  nicht  üblich,  vielmehr  gehe  es  da  jeweils 
darum, die Leistungsfähigkeit zu demonstrieren, und dafür müsse die An-
lage zusammengebaut sein, mithin seien die technischen Details im Inne-
ren  nicht  erkennbar.  Zudem  sei  im  Dezember  1999,  also  einige Monate 
vor dem Besuch von Herrn Barker, eine Geheimhaltungsvereinbarung un-
terzeichnet worden, und es sei davon auszugehen, dass sich Herr Hate-

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bur  an  diese  Geheimhaltungsvereinbarung  gehalten  habe.  Weiter  deute 
die  eigene  Anmeldung  von  Herrn Hatebur  mit  Prioritätsdatum  17.  Mai 
2005 darauf hin, dass die technischen Details gerade nicht offenbart wor-
den  seien,  da  sie  ja  ansonsten  neuheitsschädlich  für  die  eigene Anmel-
dung gewesen wären.

Die Beklagten erwidern, Herr Hatebur habe die Erfindung vor Unterzeich-
nung  der Geheimhaltungsvereinbarung  gemacht  und  veröffentlicht. Zu-
dem beziehe sich der Gegenstand der Patentanmeldung von Herrn Hate-
bur auf ein Verfahren/eine Vorrichtung zur Lasereinkopplung und nicht auf 
die Ummantelung des Flüssigkeitsstrahls mit einem Gasstrom. Sie hätten 
nie behauptet, Herr Hatebur hätte eine solche Lasereinkopplung öffentlich 
gezeigt, im Gegensatz zur einfach sicht- und hörbaren Gasummantelung 
des Flüssigkeitsstrahls. Ein Vorführen der Anlage beinhalte nämlich einen 
Einrichtungsschritt  der  Maschine,  bei  welchem  das  Unterteil  der  Einkop-
peleinheit  abgeschraubt  werde  und  somit  der  Zwischenraum  und  die 
Luftbeaufschlagung  einfach  erkennbar  würden.  Eine  Gasummantelung 
des  Flüssigkeitsstrahls  sei  bei  geöffneter  Einkoppeleinheit  für  den  Fach-
mann sehr einfach erkennbar. 

80.
In  Bezug  auf  eine  offenkundige  Vorbenutzung  ist  zu  unterscheiden  zwi-
schen  dem  tatsächlichen  Vorgang  der  öffentlichen  Zugänglichmachung 
des  Gegenstands  und  der  Frage,  ob  der  öffentlich  zugänglich  gemachte 
Gegenstand technisch das offenbart, was beansprucht wird.38 Damit eine 
öffentliche  Zugänglichmachung  vorliegt,  muss  erstellt  sein,  wer  welchen 
konkreten technischen Gegenstand zu welchem Zeitpunkt vor dem Priori-
tätsdatum  unter  welchen  Bedingungen  wem  zugänglich  gemacht  hat.39
Dies  bedeutet,  dass  eine  im  Wesentlichen zweifelsfrei  miteinander  im 
eindeutigen Zusammenhang stehende Kette von substantiierten Behaup-
tungen  und  gegebenenfalls  zugehörigen  Beweismitteln  erforderlich  ist, 
welche diese Tatbestandsmerkmale in Kombination nachweisen. Es muss 
also  im  Bestreitungsfall  ein  individuell  konkreter  tatsächlicher  Vorgang 
nachgewiesen werden.

81.
Im Lichte der Parteivorträge ist unbestritten, dass das von Herrn Hatebur 
entwickelte Gasstrahlmodul (Prejet-Umbau) wie vorne dargestellt konstru-
iert  war  und  Herr  Hatebur  es der  Klägerin  vor  dem  Prioritätsdatum  des 

38 BPatGer,  Urteil  O2013_006  vom 7.  Oktober  2015,  E  4.1.1  – «hydraulisches 
Pressgerät».
39 BGE 117 II 480 E. 1.

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Klagepatents  zeigte.  Die  relevante  Frage  konzentriert  sich  damit  darauf, 
ob in  dem Zeitpunkt,  als  Herr Hatebur  sein Gasstrahlmodul der  Klägerin 
zeigte,  zwischen  der  Prejet  Präzisionstechnik AG  und  der  Klägerin  eine 
Geheimhaltungspflicht bestand. 

Die  Behauptungen  der  Beklagten  zu  diesem  Sachverhaltskomplex  sind 
wenig detailliert. Sie behaupten nicht konkret, wann und bei welcher Ge-
legenheit das Gasstrahlmodul wem, d.h. welcher Person bei der Klägerin, 
kommuniziert  wurde.  Die  Beklagten machen  lediglich  geltend,  es  sei  die 
Offenbarung  des  Gasstrahlmoduls «im  Rahmen  der  Vereinbarung  über 
den  Erfahrungsaustausch»  vom April  1998  erfolgt  und  offeriert  dazu  als 
Beweis die Erklärung von Herrn Hatebur vom 3. Februar 2019 sowie des-
sen Zeugeneinvernahme. 

Wie  «im  Rahmen  der  Vereinbarung  über  den  Erfahrungsaustausch»  in 
zeitlicher  Hinsicht  zu  verstehen  ist,  ergibt  sich  nur  implizit  aus  dem  Par-
teivortrag der Beklagten. Einerseits wurde die Vereinbarung über den Er-
fahrungsaustausch im April 1998 unterzeichnet. Geliefert wurde die Anla-
ge im  Mai  1998.  Der  Erfahrungsaustausch musste  somit  nach  Inbetrieb-
nahme der Anlage im Mai 1998 begonnen haben. Andererseits führen die 
Beklagten aus, «später», d.h. nachdem das Gasstrahlmodul der Klägerin 
zugänglich  gemacht  worden  sei,  sei  auf  Wunsch  der  Prejet  Präzisions-
technik AG im Dezember  1999  eine  Geheimhaltungsvereinbarung  unter-
zeichnet  worden.  Die  Behauptungen der  Beklagten  laufen  demnach  da-
rauf  hinaus,  dass  Herr  Hatebur  der  Klägerin  das Gasstrahlmodul  zwi-
schen  Mai  1998  und  Dezember  1999  zugänglich  machte,  wobei  die  ge-
naue  Gelegenheit  und  die  Art  und  Weise  des  Zugänglichmachens  im 
Dunkeln bleiben.

Letztlich entscheidend im Lichte der Argumentation der Beklagten für ih-
ren Standpunkt ist, dass der Klägerin das Gasstrahlmodul vor der Unter-
zeichnung der Geheimhaltungsvereinbarung im Dezember 1999 zugäng-
lich gemacht worden sein soll. 

Für den Sachverhalt des Zugänglichmachens des Gasstrahlmoduls beru-
fen sich  die  Beklagten  auf  eine  schriftliche  Erklärung  von  Herrn  Hatebur 
vom  3.  Februar  2019,  wobei  Herr Hatebur zur  Frage  der  Vorbenutzung 
auch als Zeuge einvernommen wurde. Im Rahmen der Zeugenbefragung 
von Herrn Hatebur stellte sich heraus, dass diese Erklärung von den Be-
klagten  fertig  ausformuliert  und  Herrn  Hatebur  lediglich  zur  Durchsicht 
und Unterschrift vorgelegt worden war. Weder hat Herr Hatebur selbstän-
dig,  aus  seinem  Erinnerungsvermögen  und  gestützt  auf  ihm  vorliegende 

Seite 65

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eigene  Unterlagen,  versucht,  die  über  zwanzig  Jahre  zurückliegenden 
Vorgänge und deren zeitliche Abfolge für die schriftliche Erklärung zu re-
konstruieren  und  niederzuschreiben,  noch  konnte  er den  Inhalt  der  ihm 
vorgelegten Erklärung gestützt auf eigene Unterlagen verifizieren. Letzte-
res  konnte  Herr  Hatebur  selbst  anlässlich  der  Zeugeneinvernahme  nicht 
tun. Herr Hatebur verfügt abgesehen von wenigen Fotografien über keine 
Unterlagen aus jener Zeit mehr. Die schriftliche Erklärung von Herrn Ha-
tebur  stellt  unter  diesen  Umständen  nicht  mehr  dar  als  eine  blosse  Par-
teibehauptung der Beklagten. Die Beilagen zu dieser Erklärung erbringen 
den  Beweis  für  die  Richtigkeit  der  darin  gemachten Aussagen  ebenfalls 
nicht.  Insbesondere  vermögen  diese  Beilagen  nicht  zu  beweisen,  dass 
das Gasstrahlmodul im für die Vorbenutzung geltend gemachten, relevan-
ten  Zustand  der  Klägerin  vor  Dezember  1999  zugänglich  gemacht  wor-
den war.

In der Zeugeneinvernahme hat sich insbesondere gezeigt, dass sich Herr 
Hatebur nicht mehr präzise an die zeitliche Einordnung der vorliegend re-
levanten  Ereignisse  erinnern  kann.  Beispielsweise  führte  Herr  Hatebur 
aus, das Gasstrahlmodul in dem für die Vorbenutzung geltend gemachten 
Zustand  sei  «etwa  Ende  1998,  Anfang  1999  entstanden».  An  anderer 
Stelle schilderte er, nach einigem hin und her habe er die Kommunikation 
mit der Klägerin komplett abgebrochen, bis dann ein paar Monate später 
die  Geheimhaltungsvereinbarung  unterzeichnet  wurde.  Auf  Vorlage  der 
Geheimhaltungsvereinbarung  zeigte  sich  Herr  Hatebur  überrascht  dar-
über,  dass  sie  erst  im  Dezember  1999  unterzeichnet  worden  war.  Er 
selbst konnte den Zeitpunkt der Unterzeichnung nur auf «irgendwann im 
Verlauf  1999»  verorten. Offenbar  lagen die  Entwicklung  des Gasstrahl-
moduls  («Anfang  1999»)  und  der Abschluss  der  Geheimhaltungsverein-
barung («irgendwann im Verlauf 1999») in seiner Erinnerung näher beiei-
nander. Dies ist deshalb relevant, weil Herr Hatebur auf eine andere Fra-
ge  ausführte,  er  habe  der  Klägerin  zwar  auch schon  vor,  vor  allem  aber 
nach der Unterzeichnung der Geheimhaltungsvereinbarung alles offenge-
legt.  Dies  lässt  die  Möglichkeit  offen,  dass  die  Fertigstellung  des
Gasstrahlmoduls genau in die Zeit fiel, in welcher die Kommunikation mit 
der Klägerin zu ruhen begann, und Herr Hatebur Details zum Gasstrahl-
modul  erst  nach  Unterzeichnung  der  Geheimhaltungsvereinbarung über-
mittelte. 

Diese  Unsicherheiten  werden  nicht  dadurch  ausgeräumt,  dass  Herr  Ha-
tebur auf die Frage, wann er die Klägerin über das Gasstrahlmodul in der 
vorliegend  relevanten  Entwicklungsstufe  informiert  habe,  antwortete,  die 

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Klägerin habe «eigentlich die ganze Einkopplung, mit der Lufteindüsung» 
gekannt,  bevor  er die  Kommunikation  unterbrochen  habe.  Diese  vage 
und generelle Behauptung konnte Herr Hatebur nicht mit präziseren De-
tails untermauern. Im Gegenteil antwortete er auf den Fragenkomplex, in 
welcher  Form  er  der  Klägerin  Kenntnis  über  das Gasstrahlmodul  ver-
schafft  habe,  damit,  die  Klägerin  habe  «sicher»  Skizzen und  Fotos  von 
ihm bekommen. Ob tatsächlich Skizzen und Fotos ausgetauscht wurden 
und was genau sie zeigten, ist damit gerade nicht erstellt. 

82.
Im  ordentlichen  Verfahren  ist  das  bundesrechtliche  Regelbeweismass 
anwendbar.  Unter  dem  Regelbeweismass  gilt  ein  Beweis  als  erbracht, 
wenn  das  Gericht  nach  objektiven  Gesichtspunkten  von  der  Richtigkeit 
einer  Sachbehauptung  überzeugt  ist  und  ihm  allfällige  Zweifel  als  uner-
heblich erscheinen.40 Dieses Beweismass wird auch mit «voller Überzeu-
gung» umschrieben.

Dieser Massstab ist vorliegend nicht erfüllt. Bei objektiver Würdigung der 
Zeugenaussagen  von  Herrn  Hatebur  verbleiben  mehr  als  nur  unerhebli-
che  Zweifel  daran,  dass  sich  der  Informationsaustausch  zwischen  ihm 
und der Klägerin so zugetragen hat, wie dies für die Stützung des Stand-
punkts der Beklagten erforderlich wäre. Es kann nicht mit voller Überzeu-
gung  davon  ausgegangen  werden,  dass  Herr  Hatebur  der  Klägerin  das
Gasstrahlmodul  in  der  von  den  Beklagten  geltend  gemachten  Entwick-
lungsstufe  vor  Abschluss  der  Geheimhaltungsvereinbarung  in  einer  die 
technischen Konstruktionsmerkmale dieses Gasstrahlmoduls offenbaren-
den Art und Weise zur Kenntnis brachte.

Erhebliche Zweifel verbleiben ferner deswegen, weil Herr Hatebur in sei-
ner Befragung darauf hinwies, dass die gesamte Korrespondenz aus sei-
ner  Zeit  bei  der  Prejet  Präzisionstechnik  AG  mit  der  Klägerin  bei  den 
Konkursakten der Prejet Präzisionstechnik AG liege. Tatsächlich habe der 
Beklagte 4 vier Beilagen zur Erklärung von Herrn Hatebur in diesen Kon-
kursakten  gefunden.  Das  Gericht  kann  nicht  ausschliessen,  dass  in  den 
Konkursakten der Prejet weitere Unterlagen vorhanden sind, die nach 20 
Jahren  zuverlässiger  als  ein  Zeuge  Auskunft  darüber  geben  könnten, 
wann  Herr  Hatebur  die  Klägerin  unter  welchen  Umständen  worüber  in 
Kenntnis gesetzt hatte.

40 BGE 132 III 715 E. 3.1.

Seite 67

                                                
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Es  kann  folglich  bereits  aus  diesen  Gründen  nicht  mit  ausreichender  Si-
cherheit davon ausgegangen werden, dass die von der Prejet Präzisions-
technik GmbH bzw. von Herrn Hatebur ausgelieferte Synova-Nr. 1-Anlage 
mit  Prejet-Umbau und  der  Austausch  entsprechender  technischer  Infor-
mationen  eine  offenkundige  Vorbenutzung  bewirkte.  Damit  gelingt  den 
Beklagen  der  Beweis  der  für  eine  offenkundige  Vorbenutzung  vorausge-
setzten Tatbestandsmerkmale (vgl. vorne E. 80) nicht.

83.
Was die angebliche Offenbarung gegenüber Stuart Barker angeht, so feh-
len  hier  ebenfalls  individuell  konkrete  Behauptungen  zum  Vorgang  der 
Zugänglichmachung der technischen Information. Die Beklagten behaup-
ten nur, die Anlage sei diesem gezeigt worden, nicht aber, was genau und 
unter  welchen  Bedingungen.  Es  fehlt  an  den  konkreten  substantiiert  be-
haupteten  Sachverhaltselementen,  damit  festgestellt  werden  könnte, 
dass  der  technische  Gegenstand  effektiv  der  Öffentlichkeit  zugänglich 
gemacht worden ist. 

Davon abgesehen wäre es bei einem solchen Besuch äusserst unüblich, 
die  Maschine  zu  zerlegen  und/oder  die  Funktionsweise  in  technischer 
Hinsicht  im  technischen  Detail  zu  erläutern,  wenn  es  dem  Besucher  nur 
darum ging, wie dies die Beklagten behaupten, eine Maschine als Ersatz 
für zwei klassische Laseranlagen anzuschauen. 

Weiter  gab  es  zum  Zeitpunkt  des  Besuchs  von Herrn  Barker (Mai  2000) 
die oben genannte Geheimhaltungserklärung vom Dezember 1999. Diese 
belegt, dass seitens der Prejet Präzisionstechnik AG damals ein Geheim-
haltungsinteresse bestand.41 Dies hat Herr Hatebur insofern bestätigt, als 
er  anlässlich  der  Zeugeneinvernahme  ausführte,  Kunden  gegenüber 
höchstens  gesagt zu  haben,  dass  sein Verfahren  nun  einigermassen 
stabil  laufe;  genaue Angaben dazu,  wie  er  vorgegangen  sei,  habe  er si-
cher nicht gemacht.

Auch  der  Umstand,  dass  die  Prejet  Präzisionstechnik AG  nach  dem  Be-
such  von  Herrn  Barker  eine  Patentanmeldung  einreichte,  spricht  gegen 
die Behauptung der Beklagten, Herrn Barker seien Details der Maschine 
gezeigt  worden.  Dadurch  wären  diese  Konstruktionsdetails  der  eigenen 
späteren  Patentanmeldung  potentiell  entgegenstehender  Stand  der 
Technik geworden. 

41 Vgl.  BGer,  Urteil  4A_427/2016  vom  28.  November  2016,  E.  3.5  –
«Schienenfahrzeug».

Seite 68

                                                
O2018_004

Schliesslich  hat  Herr  Hatebur  in  seiner  Befragung  ausgesagt,  dass  der 
von  den  Beklagten  geltend  gemachte,  oben  wiedergegebene  Entwick-
lungsstand  des Gasstrahlmoduls  zwar  der  letzte  Entwicklungsstand  auf-
bauend auf dem Synovakopf gewesen sei. Allerdings habe er danach ei-
nen  eigenen  Kopf  entwickelt,  der  dann  «ziemlich  anders»  ausgesehen 
und «anders aufgebaut» gewesen sei. Selbst wenn Herrn Barker im Mai 
2000 eine Einkoppeleinheit im Detail gezeigt worden sein sollte, war dies 
folglich  nicht  notwendigerweise  diejenige  Konstruktion,  auf  die  sich  die 
Beklagten für ihren Neuheitsangriff stützen.

Auch bezüglich dieses Sachverhalts wird das Regelbeweismass nicht er-
reicht. Aus den oben dargelegten Gründen verbleiben erhebliche Zweifel 
daran, dass Herr Hatebur Herrn Barker anlässlich seines Besuchs im Mai 
2000  die  Einkoppeleinheit  in  der  von  den  Beklagten  geltend  gemachten 
Entwicklungsstufe im Detail offenbarte.

84.
In Würdigung des Beweisergebnisses ist für dieses Verfahren davon aus-
zugehen, dass die damals von Herrn Hatebur entwickelte Technologie der 
Öffentlichkeit vor dem Prioritätsdatum des Klagepatents nicht zugänglich 
gemacht worden ist.

Damit  ist  der  Prejet-Umbau  an  der  Synova-Anlage Nr.  1  nicht  neuheits-
schädlich. Folglich sind die Ansprüche 1 und 6 des Klagepatents neu.

Erfinderische Tätigkeit

85.
Im  Zusammenhang  mit  dem  gegenüber  der  Version  des  Klagepatents 
nach  Teilverzicht  breiteren  früheren  Eventualantrag  2 (Rechtsbegehren 
Ziff. 3) machten die Beklagten eine grosse Zahl von Angriffen auf die er-
finderische Tätigkeit geltend, namentlich wie folgt: 

– ausgehend von  der  Homepage der  Klägerin  (nachfolgend  «Synova 

Homepage») kombiniert mit dem allgemeinen Fachwissen, 

– ausgehend von der Synova Homepage kombiniert mit der Dissertati-
on von Ricardo Cadavid-Giraldo, Cutting with fluidjets of small diame-
ter,  2004  (nachfolgend  «Dissertation  Cadavid») oder  mit  der  japani-
schen Offenlegungsschrift JP 2000-334590 (nachfolgend «JP 590»), 

Seite 69

O2018_004

– ausgehend  vom  Artikel  Thomas  Nilsson  et  al.,  Photonik,  Ausgabe 
2/2004 (nachfolgend  «Photonik  2/2004»)  kombiniert  mit  dem  allge-
meinen Fachwissen, 

– ausgehend  von  Photonik  2/2004 in  Kombination  mit  der  Dissertation 

Cadavid oder mit JP 590, 

– ausgehend  von  der  WO  99/56907 (nachfolgend  «WO 907»)  kombi-

niert mit der Dissertation Cadavid, 

– ausgehend  von  JP  590 in Kombination mit der Dissertation  Cadavid, 

sowie 

– ausgehend von der Dissertation Cadavid kombiniert mit entweder der 
Dissertation von Bernold Richerzhagen, Entwicklung und Konstruktion 
eines Systems zur Übertragung von Laserenergie für die Laserzahn-
behandlung,  Lausanne,  1994 (nachfolgend  «Dissertation  Richerzha-
gen»), der WO 95/32834 (nachfolgend «WO 834») oder der WO 907.

Anlässlich  der  Hauptverhandlung  wurden  nur  noch  Ausführungen  zur
mangelnden erfinderischen Tätigkeit  des  Klagepatents  ausgehend  von
LDS 200M kombiniert mit der US 4,620,080 (in der Folge «US 080») ge-
macht. 

86.
Zunächst ist im Zusammenhang mit diesen Angriffen auf die erfinderische 
Tätigkeit der unabhängigen Ansprüche gemäss breiterem Eventualantrag 
2 (Rechtsbegehren Ziff. 3) zu bemerken, dass in wenigstens einigen Fäl-
len  von  den  Beklagten  keine  detaillierte  Argumentation  präsentiert  wird, 
sondern  die  mangelnde  erfinderische  Tätigkeit  nur  als  Eventualstand-
punkt  sehr  kurz  und  unter  nicht  immer  eindeutig  zuzuordnender  Bezug-
nahme auf Ausführungen in anderen Kapiteln präsentiert wird. Dies, ohne 
dass  dargelegt  wird,  welche  Unterschiede  zwischen  dem  Offenbarungs-
gehalt  des  Ausgangsdokuments  und  dem  Anspruchsgegenstand  beste-
hen,  welche  Wirkungen  damit  verbunden  sind,  und  warum  ausgehend 
vom  Ausgangsdokument  überhaupt  eine  Motivation  bestanden  haben 
soll, das jeweilige Sekundärdokument beizuziehen.

Seite 70

O2018_004

87.
Diese  Angriffe  auf  die  erfinderische  Tätigkeit  lassen  sich  in  folgende 
Gruppen zusammenfassen:

(1) Ausgehend von JP 590 wird kombiniert mit der Dissertation Cadavid. 
In  diese  Gruppe  gehört  auch  der  Angriff  ausgehend  von  der  WO  907. 
Letztere ist weniger nahe am Anspruchsgegenstand als die JP 590. Beide 
Dokumente  betreffen  die  Technologie  der  Wasserstrahl-geführten  Laser-
Bearbeitungstechniken, im ersteren Fall der JP 590 wird aber, im Gegen-
satz  zur  WO  907,  die  aktive  Zuführung  eines  Gasstroms  parallel  zur 
Strömungsrichtung  des  Wassers  offenbart,  was  der  WO  907  nicht  ent-
nommen werden kann. 

Im  Rahmen  der  Diskussion  dieser  Gruppe  wird  entsprechend  als  Aus-
gangsoffenbarung  für  die  Diskussion  der  erfinderischen  Tätigkeit  die 
JP 590  betrachtet.  Es  gelten  dann  die  analogen  Überlegungen  umso 
mehr, wenn man von der WO 907 ausgeht.

(2) Ausgehend von der Synova Homepage oder von Photonik 2/2004 wird 
kombiniert  mit  dem  allgemeinen  Fachwissen, mit  der  Dissertation  Cada-
vid  oder  mit  JP  590.  Die  Dokumente,  die  unter  der  Synova  Homepage 
zusammengefasst werden, offenbaren mehr, als Photonik 2/2004, d.h. in 
Bezug  auf  den  technischen  Offenbarungsgehalt  geht  Photonik  2/2004 
nicht über jenen der Homepage der Klägerin hinaus. 

Im  Rahmen  der  Diskussion  dieser  Gruppe  wird  entsprechend  als  Aus-
gangsoffenbarung für  die  Diskussion  der  erfinderischen Tätigkeit  die  Sy-
nova Homepage betrachtet. Es gelten dann die analogen Überlegungen, 
wenn man von Photonik 2/2004 ausgeht.

(3) Ausgehend von der Dissertation Cadavid wird kombiniert mit der Dis-
sertation Richerzhagen, der WO 834 oder der WO 907.

88.
Beim Angriff  ausgehend  von  JP  590  in  Kombination mit  der  Dissertation 
Cadavid wird von den Beklagten ausdrücklich verwiesen auf die analogen 
Ausführungen zum damaligen Eventualantrag 1.

89.
Die  JP  590  offenbart  eine  Vorrichtung  zur  Laserbearbeitung Abs. [0001], 
bei welcher ein Laserstrahl 3 in einen Wasserstrahl 5, 7 eingekoppelt wird 
zwecks  Bearbeitung  eines  Werkstücks 6  (Abs. [0007]).  In  einer Ausfüh-
rungsform  (Fig.  2)  wird  der  Flüssigkeitsstrahl  7  koaxial  von  einem  Gas-

Seite 71

strahl  21  mit  einer  Ringdüse  23  ummantelt (Abs. [0021]).  Erwähnt  wird 
ferner,  dass  durch  die  Ummantelung  des  Flüssigkeitsstrahls  mit  dem 
Gasstrahl  die  Länge  des  Flüssigkeitsstrahls  erhöht  werden  kann
(Abs. [0024]). 

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90.
Als  Unterschiede zur  JP  590  lassen  sich  die  Merkmale  des kennzeich-
nenden Teils jeweils von Anspruch 1 und 6 identifizieren.

91.
Als  objektive  Aufgabe ausgehend  von  der  JP  590  formulieren  die  Be-
klagten im Rahmen der Klageantwort Folgendes:

«Demzufolge  ist  die  objektive  technische  Aufgabe  für  die  Fachperson,  ausge-

hend  von  der  Offenbarung  der  JP  2000-334590 [D4],  ein  Verfahren  bzw.  eine 

Vorrichtung  zur  Erzeugung  eines  Flüssigkeitsstrahls  zur  Laser-Leitung  mit  aus-

reichender Kohärenzlänge zur Verfügung zu stellen, wobei die ,,technisch diffizile 

und daher leichter beschädigbare Flüssigkeitsdüse" (vgl. Absatz [0009] des Kla-

gepatents) leichter ersetzt werden kann und wobei „die Gasauslassdüse optimal 

auf die strömungstechnischen Anforderungen für eine gute Gasstrahlerzeugung" 

ausgebildet werden kann.»

Diese  Darstellung  der  Aufgabe  scheint  sinnvoll,  sie  entspricht  jener  im 
Klagepatent und geht von einem Stand der Technik aus, der auch im Kla-

Seite 72

O2018_004

gepatent als  Ausgangspunkt  verwendet  wird (die  JP  590  wird  in  Abs. 
[0003] erwähnt). 

92.
Wenn  die  Beklagten dann  argumentieren,  der  Fachmann  würde  die Dis-
sertation Cadavid  ohne  weiteres  hinzuziehen,  da  es  das  gleiche  techni-
sche Gebiet  der  Materialbearbeitung  mittels  Flüssigkeitsstrahl  betreffe, 
greift das zu kurz. 

Die Dissertation  Cadavid  betrifft  das  Gebiet  der  Materialbearbeitung mit-
tels Flüssigkeitsstrahl ohne Laser. Damit der Flüssigkeitsstrahl zur Mate-
rialbearbeitung eingesetzt werden kann, muss er mit hoher Geschwindig-
keit aus der Düse gepresst werden.

Das Ausgangsdokument  JP  590  betrifft  dagegen  das  sehr  spezielle  Ge-
biet  der  Laserbearbeitung,  wobei  der  Laser  in  einem  Flüssigkeitsstrahl 
geführt ist. Dieser Flüssigkeitsstrahl dient einzig und allein als Wellenleiter 
und wird entsprechend keineswegs mit möglichst hohem Druck und mög-
lichst hoher Geschwindigkeit aus der Düse gepresst, sondern es geht da-
rum,  damit  einen  möglichst  optimalen  Wellenleiter  bereitzustellen.  Dies 
bedeutet,  dass  die  Oberfläche  des  Wasserstrahls  über  eine  möglichst 
lange Strecke möglichst glatt sein muss.

Das ist dem Fachmann bekannt, und deswegen würde er nicht ohne er-
finderisch tätig zu werden ausgehend von der JP 590 ein Dokument wie 
die Dissertation Cadavid hinzuziehen.

Wenn er die Dissertation Cadavid dennoch hinzuziehen würde, könnte er 
nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass die in dieser Dissertation be-
schriebenen  Konstruktionen  und  Vorgehensweisen  für  Wasserstrahlen, 
die selber zur Materialbearbeitung eingesetzt werden, effektiv für eine Si-
tuation funktionieren, bei welchen der Wasserstrahl nicht für die Material-
bearbeitung, sondern nur als Wellenleiter für den die Materialbearbeitung 
bewirkenden  Laserstrahl  dient.  Insbesondere  würde  er  nicht  ohne  expe-
rimentelle  Nachweise  eine vernünftige  Erfolgserwartung  haben,  dass  die 
in dieser Dissertation beschriebenen Konzepte wirklich auf die Technolo-
gie der JP 590 übertragen werden können. Die Vielzahl der einzelnen ex-
perimentellen Nachweise in der Dissertation Cadavid zeigt auf, dass das 
Verhalten  eines  Wasserstrahls  eben  gerade  nicht  ohne  weiteres  vorher-
gesagt werden kann.

Seite 73

O2018_004

Erschwerend kommt hinzu, dass die Beklagten, um die angebliche man-
gelnde  erfinderische  Tätigkeit  beim  Beizug  der  Dissertation  Cadavid  zu 
begründen,  verschiedene  Textstellen  der  Dissertation  Cadavid  miteinan-
der  kombinieren,  ohne  darzulegen,  warum  der  Fachmann  genau  diese 
Kombinationen  überhaupt  in  Betracht  ziehen  würde.  Insbesondere  der 
Zusammenschnitt  wie  beispielsweise  in  act.  56 RZ  369 von  den  Beklag-
ten dargestellt, ist in diesem Zusammenhang nicht zulässig.

93.
Technisch  inhaltlich  sei  ergänzt,  dass  selbst  wenn  man  die  von  den  Be-
klagten vorgetragene Kombination von verschiedenen Textstellen aus der 
Dissertation Cadavid berücksichtigt, der beanspruchte Gegenstand erfin-
derisch ist. 

Bei der JP 590 gibt es keinen Hohlraum mit einer Gasauslassdüse strom-
ab der Flüssigkeitsdüse. Der Laserstrahl tritt mit dem ihn führenden Was-
serstrahl direkt auf das Werkstück. 

In der kombinierten Lehre der Dissertation Cadavid, wie von den Beklag-
ten  vorgetragen und  visualisiert,  trifft  der  Gasstrom  radial  direkt  auf  den 
Flüssigkeitsstrahl,  wenn  er  in  den  Hohlraum  zwischen  Flüssigkeitsdüse 
und Gasauslassdüse einströmt. 

Es ist für den Fachmann nicht ohne weiteres erkennbar, dass die gemäss 
der  Dissertation  Cadavid  vorgeschlagene  Zuführung  in  einen  Hohlraum 
zwischen  der  Flüssigkeitsdüse  und  der  Gasauslassdüse überhaupt  noch 
funktioniert, wenn die Zuführung nicht radial wie gemäss der Dissertation 
Cadavid erfolgt, sondern axial gemäss JP 590. Die Strömungsbedingun-
gen sind dann andere und es ist unklar, ob die gewünschte Verlängerung 
des  Strahls  und  die  glatte  Oberfläche  dann  noch  gewährleistet  sind. 
Wenn  überhaupt,  würde  der  Fachmann  bei  der  Kombination  der  beiden 
Dokumente  und  unter  Berücksichtigung  der  technischen  Lehre  der  Dis-
sertation  Cadavid  dann  auch  die Art  der  Gaszuführung  daraus überneh-
men,  d.h.  das  Gas  radial  in  den  Hohlraum  einströmen  lassen  und  nicht 
mehr über die Ringdüse axial wie bei JP 590. 

Ausgehend  von  JP  590  liegt  entsprechend  erfinderische  Tätigkeit  vor, 
wenn  man  die  Kombination  mit  der  Dissertation  Cadavid  berücksichtigt, 
denn es fehlt an der Motivation, überhaupt die aus einem anderen techni-
schen  Gebiet mit  anderen technischen  Fragestellungen  stammende  Dis-
sertation  Cadavid  beizuziehen,  und  selbst wenn,  würde  die  Kombination 
nicht ohne weiteres zum Anspruchsgegenstand führen.

Seite 74

O2018_004

Analoges  gilt  umso  mehr,  wenn  man  von  WO  907  ausgeht,  denn  auch 
davon  ausgehend  ist  der  Gegenstand  der  unabhängigen Ansprüche  ge-
mäss damaligem Eventualantrag 2 (Rechtsbegehren Ziff. 3)  erfinderisch, 
und  das  gilt  umso  mehr für  die  engeren,  zusätzliche  Merkmale  hinzufü-
genden unabhängigen Ansprüche des Klagepatents nach Teilverzicht.

94.
In  der  Widerklagereplik  beschreiben  die  Beklagten  im  Zusammenhang 
mit der erteilten Fassung den Offenbarungsgehalt der Synova Homepage 
im Detail. Die detaillierteste Darstellung der Einkoppeleinheit ist dabei die 
folgende Grafik:

Die Klägerin bestreitet im Zusammenhang mit dieser geltend gemachten 
offenkundigen  Vorbenutzung,  dass  im  gezeigten  Zwischenraum  ein  Gas 
zwecks Ummantelung des Flüssigkeitsstrahls eingeleitet wird. Die Kläge-
rin bestreitet also, dass die Merkmale 1C und 6C respektive 6D offenbart 
werden  (vgl. auch  die  Darstellung  der  Merkmale  durch  die  Beklagten  in 
ihrer Duplik und Widerklagereplik).

Tatsächlich  stützen  die  Beklagten  diesbezüglich  ihre  Behauptung  auf 
nachpublizierte Dokumente oder auf die Anwesenheit einer aktiven Gas-
zuführung in Form des in der unten angegebenen Darstellung orange hin-
terlegten Druckgasschlauchs:

Seite 75

O2018_004

Es kann anhand der Dokumentationen nicht erkannt werden, wie die Füh-
rung  dieses  Druckgases  in  der  Einkoppeleinheit  erfolgt  und  zu  welchem 
Zweck  dieses  Gas  zugeführt  wird.  Eine  Darstellung,  dass  dieses  Druck-
gas in den Zwischenraum zwischen Flüssigkeitsdüse und Gasauslassdü-
se  geführt  wird,  um  den  Flüssigkeitsstrahl  mantelseitig  mit  einem 
Gasstrom  zu  umgeben, ist  den  Dokumenten nicht zu  entnehmen, weder 
in Form einer Beschreibung noch anhand der technischen  Zeichnungen. 
So  kann  beispielsweise  nicht  ausgeschlossen  werden,  dass  der  Druck-
gasschlauch nicht für den laufenden Betrieb, sondern nur für Reinigungs-
zwecke vorgesehen ist.

Damit unterscheidet sich der Anspruchsgegenstand von Eventualantrag 
2 hinsichtlich Anspruch 1 von dieser Offenbarung durch die Merkmale 1C 
sowie 1E3, und hinsichtlich Anspruch 6 durch die Merkmale 6C, 6D, 6E3.

Die Argumentation der Beklagten im Zusammenhang mit der behaupteten 
mangelnden  erfinderischen  Tätigkeit  des  Anspruchsgegenstands  von
Eventualantrag  2  ausgehend  von  der  Synova  Homepage  ist kaum  sub-
stantiiert, die Beklagten berufen sich nur allgemein auf eine Kombination 
mit 
590. 
Cadavid 
Etwas  detailliertere  Ausführungen  finden  sich  im  Zusammenhang  mit 
Eventualantrag  1  und  der  dort  behaupteten  mangelnden  erfinderischen 

Dissertation 

oder 

der 

mit 

JP 

Seite 76

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Tätigkeit auf Basis der gleichen Kombination von Dokumenten. Dort wird 
wiederum verwiesen auf die Ausführungen in der Widerklagereplik zur er-
teilten Fassung.

95.
In Bezug auf den technischen Effekt der Unterscheidungsmerkmale aus-
gehend von der Synova Hompage bei den fehlenden Merkmalen 1C und 
6C  behaupten  die  Beklagten,  dass dieser darin zu  sehen  sein  soll,  dass 
die Kohärenzlänge des Flüssigkeitsstrahls gegenüber der Situation ohne 
aktive Gaszuführung verlängert werde. Dies erscheint zutreffend.

96.
Als  objektive  technische  Aufgabe für  die  fehlenden  Merkmale  1C  und 
6C formulieren die Beklagten die Erreichung der Verlängerung der Kohä-
renz des Flüssigkeitsstrahls. Auch dies erscheint zutreffend.

97.
Die Beklagten erläutern nicht im Detail, warum ausgehend von der Syno-
va  Homepage  der  Fachmann  die  Dissertation Cadavid  überhaupt  hinzu-
ziehen würde. 

Wie  bereits  im  Zusammenhang  mit  der  erfinderischen  Tätigkeit  ausge-
hend  von  JP  590  dargelegt,  betrifft  die  Disseration  Cadavid  das  Gebiet 
der  Materialbearbeitung  mittels  Flüssigkeitsstrahl  ohne  eingekoppelten 
Laser.  Die Anforderungen  an  den  Flüssigkeitsstrahl  sind  für  diesen  Ein-
satzbereich  andere  als  für  den  technischen Gegenstand  der  Synova 
Homepage.  Dieser betrifft,  wie  die  oben  bereits  diskutierte  JP  590,  das 
sehr  spezielle  Gebiet  der  Laserbearbeitung,  wobei  der  Laser  in  einem 
Flüssigkeitsstrahl geführt ist. Dieser Flüssigkeitsstrahl dient einzig und al-
lein  als  Wellenleiter,  weshalb  es  darum geht,  einen  möglichst  optimalen 
Wellenleiter  bereitzustellen.  Dies  bedeutet,  dass  die  Oberfläche  des 
Wasserstrahls  über  eine  möglichst  lange  Strecke  möglichst  glatt  sein 
muss.

Das ist dem Fachmann bekannt, und deswegen würde er auch nicht ohne 
erfinderisch  tätig  zu  werden  ausgehend  von  der  Synova  Homepage  ein 
Dokument wie die Dissertation Cadavid hinzuziehen.

Wenn er die Dissertation Cadavid dennoch hinzuziehen würde, könnte er 
nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass die in dieser Dissertation be-
schriebenen  Konstruktionen  und  Vorgehensweisen  für  Wasserstrahlen, 
die selber zur Materialbearbeitung eingesetzt werden, effektiv für eine Si-

Seite 77

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tuation funktionieren, bei welchen der Wasserstrahl nicht für die Material-
bearbeitung, sondern nur als Wellenleiter für den die Materialbearbeitung 
bewirkenden  Laserstrahl  dient.  Insbesondere  würde  er  nicht  ohne  expe-
rimentelle  Nachweise  eine vernünftige  Erfolgserwartung  haben,  dass  die 
in dieser Dissertation beschriebenen Konzepte wirklich auf die Technolo-
gie  der  Synova  Homepage  übertragen  werden  können.  Die  Vielzahl  der 
einzelnen  experimentellen  Nachweise  in  der  Dissertation  Cadavid  zeigt 
auf, dass das Verhalten des Wasserstrahls nicht ohne weiteres vorherge-
sagt werden kann.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Beklagten auch hier, um die angebli-
che  mangelnde  erfinderische  Tätigkeit  beim  Beizug  der  Dissertation 
Cadavid  zu  begründen,  verschiedene  Textstellen  der  Dissertation  Cada-
vid miteinander kombinieren (hier insbesondere die Gegenstände der Fi-
guren  93  und  99),  ohne  darzulegen,  warum  der  Fachmann  genau  diese 
Kombinationen überhaupt in Betracht ziehen würde. 

98.
Technisch  inhaltlich  sei  ergänzt,  dass  selbst  wenn  man  die  von  der  Be-
klagten vorgetragene Kombination von verschiedenen Textstellen aus der 
Dissertation  Cadavid  berücksichtigt,  der  beanspruchte  Gegenstand  nicht 
erfinderisch  ist.  Beim  technischen  Gegenstand  der  Synova  Homepage 
gibt  es  einen  Hohlraum  mit  einer  Gasauslassdüse  stromab  der  Flüssig-
keitsdüse.  Es  fehlt  aber  eine  Gaszuführung  in  den  Hohlraum  zwischen 
den beiden Düsen, um einen Gasmantel um den Flüssigkeitsstrahl zu er-
zeugen. In der kombinierten Lehre der Dissertation Cadavid, wie von den 
Beklagten  vorgetragen,  trifft  der  Gasstrom  radial  direkt  auf  den  Flüssig-
keitsstrahl,  wenn  er  in  den  Hohlraum  zwischen  Flüssigkeitsdüse  und 
Gasauslassdüse einströmt. 

Wenn man  die  oben  dargestellte  Grafik  betrachtet,  so  würde  die  kombi-
nierte  technische  Lehre  wiederum  dazu  führen,  dass  das  Beaufschla-
gungsgas  in  radialer  Richtung  auf  den  Flüssigkeitsstrahl  geführt  würde. 
Es scheint in dieser Darstellung bereits eine Serie von radial angeordne-
ten Zugangsöffnungen in den Hohlraum zu geben, d.h. eine derartige Zu-
führung  der  Druckluft  wäre  die  naheliegende  Variante,  wenn  man  die 
Kombination dieser beiden Dokumente betrachten würde. 

Es ist für den Fachmann zudem nicht ohne weiteres erkennbar, dass die 
gemäss  der  Dissertation  Cadavid  vorgeschlagene  Zuführung  in  einen 
Hohlraum  zwischen  der Flüssigkeitsdüse und  der  Gasauslassdüse  über-
haupt noch funktioniert, wenn die Zuführung nicht radial wie gemäss der 

Seite 78

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Dissertation Cadavid erfolgt. Die Strömungsbedingungen sind dann ande-
re und es ist unklar, ob die gewünschte Verlängerung des Strahls und die 
glatte Oberfläche dann noch gewährleistet sind. Wenn überhaupt, würde 
der Fachmann bei der Kombination der beiden Dokumente und unter Be-
rücksichtigung  der  technischen  Lehre  der  Dissertation  Cadavid  dann 
auch  die Art  der Gaszuführung  daraus übernehmen,  d.h.  das  Gas radial 
in den Hohlraum einströmen lassen. 

Ausgehend  von  der  Synova  Homepage  liegt  entsprechend  erfinderische 
Tätigkeit vor, wenn man die Kombination mit der Dissertation Cadavid be-
rücksichtigt,  denn  es  fehlt  an  der  Motivation,  überhaupt  die aus  einem 
anderen  technischen  Gebiet  mit  anderen  technischen  Fragestellungen 
stammende  Dissertation  Cadavid  beizuziehen,  und  selbst  wenn,  würde 
die Kombination nicht ohne weiteres zum Anspruchsgegenstand führen.

99.
Ausgehend von der Synova Homepage würde der Fachmann als Sekun-
därdokument das Dokument JP 590 ohne weiteres hinzuziehen, es betrifft 
das gleiche Gebiet und die gleichen Fragestellungen.

Aus  der  Synova  Homepage  erhält  der  Fachmann  aber  keinen  Hinweis, 
eine  aktive  Gaszuführung  in  den  Zwischenraum  zwischen  den  beiden 
Düsen vorzusehen.

Die JP 590 erzeugt einen Gasmantel um den Wasserstrahl herum, indem 
durch eine Ringdüse die Luft auf der gleichen Höhe wie jene der Wasser-
strahldüse um den Wasserstrahl legt. Die Luft strömt aber in der JP 590 
nicht  in  einen  Hohlraum  stromab  der  Flüssigkeitsdüse  mit  einer  einen 
Gasmantel formenden Gasauslassdüse.

Die einfache Kombination der beiden technischen Lehren führt zu einem 
Gegenstand,  bei  dem  ein  Druckluft-Mantel  mit  einer  Ringdüse  stromab 
der  Gasauslassdüse  der  Synova  Homepage  vorgesehen  wird.  Dies  ist 
aber nicht der beanspruchte Gegenstand.

Wenn man die beiden Dokumente miteinander kombiniert. fehlt es an der 
Motivation  und  an  der  angemessenen  Erfolgserwartung,  im  Hohlraum 
zwischen  Flüssigkeitsdüse  und  Gasauslassdüse  der  Bauweise  gemäss 
Synova  Homepage  einen  Druckluft-Mantel  mit  einer  Ringdüse  vorzuse-
hen. Der Luftmantel in der JP 590 strömt im freien Raum, und der Fach-
mann konnte angesichts der wegen der erforderlichen glatten Oberfläche 
delikaten  Bedingungen  um  einen  derartigen  Wasserstrahl  herum  nicht 

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davon  ausgehen,  dass  das  Konzept  der  JP  590  auch  funktioniert,  wenn 
der Luftmantel nicht in den freien Raum, sondern in einen abgeschlosse-
nen Hohlraum zwischen einer Flüssigkeitsdüse und einer Gasauslassdü-
se einströmt, zumal z.B. unklar ist, wie sich das Beaufschlagungsgas bei 
der Verjüngung bei der Gasauslassdüse auf die Oberfläche des Wasser-
strahls auswirkt.

Auch  die  Kombination  der  Synova  Homepage  mit  der  JP  590  kann  ent-
sprechend den beanspruchten Gegenstand der Ansprüche 1 und 6 nicht 
nahelegen.

Folglich  ist  auch  ausgehend  von  Photonik  2/2004  der  Gegenstand  der 
unabhängigen  Ansprüche  des  damaligen  breiteren  Eventualantrags 2 
(Rechtsbegehren Ziff. 3) erfinderisch, und das gilt umso mehr für die en-
geren unabhängigen Ansprüche des Klagepatents nach Teilverzicht.

100.
Die  Beklagten  macht  ferner mangelnde  erfinderische  Tätigkeit  geltend 
ausgehend  von  der  Dissertation  Cadavid kombiniert mit  der  Dissertation 
Richerzhagen, kombiniert mit WO 834 oder kombiniert mit WO 907 .

Wenn  die  Beklagten  in  diesem  Zusammenhang  von  der  Dissertation 
Cadavid ausgehen, dann tun sie dies, indem sie bereits eine Kombination 
innerhalb  der Offenbarung  des  Dokuments  als Ausgangspunkt  nehmen, 
namentlich eine Kombination der Figuren 38 und 99. 

Der  Hohlraum,  in  den  nach  Darstellung  der  Beklagten  das  Beaufschla-
gungsgas  den  Wasserstrahl  nicht  treffend  einströmt,  ist  dabei  nicht  der 
Hohlraum,  in  dem  der  Wasserstrahl  effektiv  strömt,  sondern  ein  strom-
aufwärts davon gelegener Bereich, in dem das Gas axial geführt wird. 

Die Beklagten führen dann aus, die einzigen Unterschiede zwischen der 
Offenbarung  dieser  Dissertation  und  dem Anspruchsgegenstand  der An-
sprüche 1 und 6 seien die Merkmale 1A respektive 6A. 

In der  Stellungnahme  der  Beklagten  zur  Widerklageduplik RZ  295-305 
findet sich die Argumentation zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit un-
ter Verwendung der gleichen Kombination von Dokumenten zum Eventu-
alantrag 1. Dort wird wiederum verwiesen auf Ausführungen in der Duplik, 
namentlich  auf  das  Kapitel  V.1.13,  sowie  auf  das  Kapitel  V.4.9  zum  dort 
damals  hängigen  Eventualbegehren  3  und  der  geltend  gemachten  man-
gelnden  erfinderischen  Tätigkeit  gegenüber  der  gleichen  Dokumenten-
kombination.

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Der  Anspruchsgegenstand  der  Ansprüche  1  und  6  unterscheidet  sich 
damit  im  Lichte  der  obigen  Ausführungen  und  insbesondere  der  Ausle-
gung  des  Hohlraums  gemäss  den  Merkmalen  1A respektive  6A von  der 
Offenbarung  der  Dissertation  Cadavid  nicht  nur  durch  die  Merkmale  1A 
respektive  6A,  wie  von  den  Beklagten  behauptet,  sondern  zusätzlich 
durch  die  Merkmalsgruppen  1E3 respektive  6E3.  Der  Bereich  bei  Cada-
vid, der stromaufwärts des Hohlraums liegt, in dem der Wasserstrahl ver-
tikal nach unten strömt, und in den das Beaufschlagungsgas axial zuge-
führt wird, ist nicht der anspruchsgemässe Hohlraum.

Die  Aufgabe  kann  in  dieser  Situation  ausgehend  von  der  Dissertation 
Cadavid  angelehnt  an Abs. [0007]  des  Klagepatents  darin  gesehen wer-
den, ein Verfahren respektive eine Vorrichtung zu schaffen, welche auch 
bei sehr dünnen Flüssigkeitsstrahlen eine ausreichend grosse, insbeson-
dere  eine  gegenüber  dem  Stand  der  Technik  verbesserte  Kohärenz  der 
Strahllänge des Flüssigkeitsstrahls ermöglicht.

Diese Aufgabe wird gelöst, indem das Gas nicht auf den Wasserstrahl ge-
richtet  in  den  Hohlraum  geführt  wird,  wie  dies  beispielsweise  in Abs.
[0018] oder auch Abs. [0023] des Klagepatents beschrieben wird.

Wichtig ist nun in dieser Situation, dass, wie ebenfalls bereits oben aus-
geführt, die Dissertation Cadavid das Wasserstrahlschneiden betrifft, und 
nicht die Verwendung des Wasserstrahls als reiner Wellenleiter für einen 
eingekoppelten  Laser,  wobei  dann  der  Wasserstrahl  selber  keine 
Schneidfunktion mehr übernimmt.

Wie oben dargelegt, werden im technischen Gebiet gemäss der Disserta-
tion Cadavid hohe Drücke und eine hohe Strömungsgeschwindigkeit des 
Wassers eingesetzt, damit der Wasserstrahl die erforderliche Schneidwir-
kung erzeugen kann. Eine glatte Oberfläche dagegen, wie sie für die effi-
ziente Einkopplung eines Lasers im Sinne eines Wellenleiters erforderlich 
ist, ist dabei nicht von Hauptinteresse.

Entsprechend  handelt  es  sich  beim  Gebiet  des  Schneidens  mit  einem 
Wasserstrahl ohne Laser gemäss der Dissertation Cadavid um ein ande-
res technisches Gebiet als jenes der von den Beklagten herangezogenen 
Sekundärdokumente.  In  den  Sekundärdokumenten  geht  es  um  die  Füh-
rung des Lasers als Schneidmittel in einem Wasserstrahl als Lichtwellen-
leiter.  Deswegen  würde  der  Fachmann  nicht  ohne  erfinderisches  Zutun 
ausgehend von der Dissertation Cadavid diese Sekundärdokumente bei-
ziehen.

Seite 81

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Selbst  wenn  er  die  Dokumente  beiziehen  würde,  würde  er  aufgrund  der 
Tatsache,  dass  die  Erkenntnisse gemäss der  Dissertation Cadavid  sich 
auf  die  Bedingungen  von  hohem Wasserdruck  und  hoher  Strömungsge-
schwindigkeit  beziehen,  und  eine  glatte  Oberfläche  entsprechend  nicht 
gegeben  ist,  nicht  davon  ausgehen  können,  dass  die  Erkenntnisse  aus 
der  Dissertation  Cadavid  ohne  weiteres  übertragen  werden  können  auf 
die Situation, in welcher der Wasserstrahl als Wellenleiter dient. Er hätte 
entsprechend auch keine angemessene Erfolgserwartung, dass das Aus-
gangsdokument  und  die  Sekundärdokumente  sinnvoll  miteinander  kom-
biniert  werden  könnten, und  würde  deswegen  den  Beizug  der  Sekun-
därdokumente verwerfen.

101.
Die Argumentation der Beklagten scheitert aber auch daran, dass es nicht 
zulässig  ist,  insbesondere  nicht  bei  einem  umfangreichen  Dokument  mit 
verschiedenen Abklärungen  zu  unterschiedlichen Aspekten,  bei  der  Dis-
kussion  der  erfinderischen  Tätigkeit  bereits  auszugehen  von  einem  ge-
wissermassen  aus  dem  Offenbarungsgehalt  des  Ausgangsdokuments 
kombinierten  Gegenstand.  Dies  tun  die  Beklagten,  wenn  sie  die  Gegen-
stände der Figuren 38 und 99 kombinieren und dann diesen kombinierten 
Gegenstand als Ausgangspunkt wählen. 

Bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit ist von einer spezifischen 
Offenbarungsstelle  des Ausgangsdokuments  auszugehen,  und  wenn  ge-
gebenenfalls  dann  diese  spezifische  Offenbarungsstelle  mit  anderen  Of-
fenbarungsstellen  des  gleichen  Dokuments kombiniert  werden sollen,  so 
ist dies zu begründen und darzulegen, warum der Fachmann eine solche 
Kombination überhaupt ernsthaft in Betracht ziehen würde, und warum er 
eine  vernünftige  Erfolgserwartung  für  diese  Kombination  hat.  Dies  gilt 
insbesondere bei einem umfangreichen Dokument wie einer Dissertation 
mit  vielen  verschiedenen Themengebieten.  Mithin  sind  diese  Überlegun-
gen  zur  Kombination  von  Textstellen  im  gleichen  Dokument  bereits  auf 
der gleichen Ebene zu führen wie die Kombination mit den Sekundärdo-
kumenten. Aus den bereits oben dargestellten Gründen ist aber nicht er-
kennbar,  warum  der  Fachmann  die  Kombination  der  Figuren  38  und  99 
der Dissertation Cadavid ohne weiteres vornehmen würde.

Es kommt erschwerend hinzu, dass die Beklagten im Zusammenhang mit 
Eventualantrag  2  nicht  darlegen,  wie  nun  aus  der  Kombination  der  Do-
kumente eine Zuführung des Beaufschlagungsgases in den Hohlraum in 
einer  Weise  nahegelegt  sein  soll,  dass  der  Wasserstrahl  nicht  getroffen 
wird.  In  der  Dissertation  Cadavid  trifft  der  Gasstrom  selbst  gemäss  der 

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Zusammenschau  der  Figuren  38  und  99  radial  und  direkt  auf  den  Was-
serstrahl,  und  weder  wird  von  den  Beklagten  behauptet,  dass  eines  der 
Sekundärdokumente  eine  Zuführung  von  Beaufschlagungsgas  in  den 
Hohlraum,  in  dem  der  Wasserstrahl  geführt  ist,  sodass  das  Beaufschla-
gungsgas  den Wasserstrahl  direkt  trifft,  offenbart, noch ist  eine derartige 
Zuführung  bei  Betrachtung  dieser  Sekundärdokumente  auf  den  ersten 
Blick erkennbar.

Damit fehlt es an diesem entscheidenden Merkmal, selbst wenn man die 
Dokumentenkombination  berücksichtigen  würde  und  davon  ausgehen 
würde,  dass  der  Fachmann  die  technischen  Lehren  dieser  Dokumente 
kombinieren  würde.  Die  Kombinationen  können  also  wenigstens  die 
Merkmalsgruppen 1J respektive 6J nicht nahelegen.

Damit  ist  der  Gegenstand  des damaligen  breiteren Eventualantrags 2 
auch erfinderisch, wenn man von der Dissertation Cadavid ausgeht, und 
das gleiche gilt umso mehr für das Klagepatent nach Teilverzicht.

102.
An der Hauptverhandlung präsentierten die Beklagten zum ersten Mal im 
Detail  einen  Angriff  auf  die  erfinderische  Tätigkeit  ausgehend  von  LDS 
200M kombiniert mit der US 080.

Im ordentlichen Schriftenwechsel wurde zur Kombination mit US 080 Fol-
gendes ausgeführt:

«In diesem Fall wäre der Anspruch 5 gemäss EA3 aber nicht erfinderisch gegen-

über dem bezüglich EA2,  insbesondere in den Kapiteln 12.6 bis  12.17,  zitierten 

Stand  der  Technik  in  Verbindung  mit  einem  der  Dokumente  DE  38  32  630  A1 

und US 4,620,080.»

«Die Offenbarung der Merkmale 6F, 6F1, 6F3, 6F4, 6G, 6H, 6I im zitierten Stand 

der  Technik  ist  in  den  Kapiteln  13.5  bis  13.13  bezüglich  der  entsprechenden 

Merkmale in Anspruch 1 gemäss EA3 gezeigt.»

In  jedem  dieser  in  Bezug  genommenen  Kapitel  werden  separate  Doku-
mente im Zusammenhang mit der Neuheit (Kapitel 12) respektive mit der 
erfinderischen  Tätigkeit  als  Ausgangsdokumente  (Kapitel  13)  diskutiert. 
Eine  solche  pauschale  Bezugnahme  auf  ein  Sammelsurium  von  Doku-
menten in unterschiedlichem Zusammenhang kann dem Erfordernis einer 
genügenden  Substantiierung  der  mangelnden  erfinderischen  Tätigkeit 
nicht genügen. Es ist für jede Dokumentenkombination individuell konkret 

Seite 83

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und  auf  Einzelmerkmale  bezogen  eine  Begründung  der  mangelnden  er-
finderischen  Tätigkeit  darzulegen,  u.a.  auch  um  der  Patentinhaberin die 
Möglichkeit  zu  geben,  ihrerseits  substantiiert  zu  bestreiten und  gegebe-
nenfalls  ihr  Patent  einzuschränken.  Zudem  ist  es  nicht  am  Gericht,  sich 
das  geeignetste  Ausgangsdokument  aus  einer  derartigen  Auswahl  her-
auszusuchen. Deshalb wurde dieser Angriff auf die erfinderische Tätigkeit 
im Fachrichtervotum auch nicht behandelt.

103.
Weil  in  diesem  Fall  für  die  Beklagten  durch  den  Teilverzicht  nach  Fach-
richtervotum eine neue Ausgangssituation entstanden ist, ist dennoch auf 
den  spezifischen  Vortrag  der  Beklagten  zur  erfinderischen Tätigkeit  aus-
gehend von LDS 200M kombiniert mit der US 080 einzugehen.

104.
Wie vorne im Zusammenhang mit der Diskussion von LDS 200M bei der 
Neuheit  ausgeführt,  offenbart  dieses  Dokument  eine  Druckluftzuführung 
zum  Laserkopf  sowie  im  Kopf  radiale  Eintrittsschlitze  für  Luft  in  den 
Raum, in dem der wassergeführte Laserstrahl vertikal von oben nach un-
ten verläuft. 

Angaben über die konkreten Strömungsbedingungen in diesem Raum bei 
den  empfohlenen  Betriebseinstellungen  können  dem  Dokumente  nicht 
entnommen werden, und entsprechend auch keine Hinweise, welche Ef-
fekte mit dem Eintritt der Luft durch diese Eintrittsschlitze verbunden sind. 

Diesem  Dokument  kann  also  keine  Verlängerung  des  stabilen  Bereichs 
der Strahllänge gemäss Merkmal 1D respektive 6D entnommen werden, 
sowie,  dass  Beaufschlagungsgas  in  einen  Hohlraum des  Gehäuses der-
art  eingebracht  wird,  dass  der  eingebrachte  Gasstrom  den  Flüssigkeits-
strahl nicht direkt trifft, sondern dass der gesamte Hohlraum mit dem Be-
aufschlagungsgas  füllbar  ist  und  dass  das  Beaufschlagungsgas  als  den 
Flüssigkeitsstrahl  umhüllender  Gasstrom  das  Gehäuse  verlässt,  d.h. 
Merkmal 1E3 respektive 6E3.

105.
Für  die  Beurteilung  der  erfinderischen  Tätigkeit  hält  sich das  Bundespa-
tentgericht  in  der Regel an  den  vom  Europäischen  Patentamt  entwickel-
ten  Aufgabe-Lösungs-Ansatz,  um  eine  erhöhte  Vorhersehbarkeit  zu  ge-
währleisten.42 Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz  gliedert sich  in  drei  Phasen: 

42 BPatGer, Teilurteil O2019_006 vom 22. Dezember 2020, E. 35 – «Fulvestrant-
Formulierung»

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i)  Ermittlung  des  «nächstliegenden  Stands  der  Technik»,  ii)  Bestimmung 
der  zu  lösenden  «objektiven  technischen  Aufgabe»  und  iii)  Prüfung  der 
Frage,  ob  die  beanspruchte  Erfindung  angesichts  des  nächstliegenden 
Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für die Fach-
person naheliegend gewesen wäre.43

Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz  beinhaltet  u.a.  eine  Ermittlung  der  den  be-
anspruchten  Gegenstand  vom  Stand  der  Technik  unterscheidenden 
Merkmale, der durch diese unterscheidenden Merkmale bewirkten Effek-
te, und eine Formulierung der Aufgabe im Hinblick auf diese Effekte. 

Wie  bei  jedem  Hilfsmittel  ist  dabei  stets  zu  überprüfen,  ob  im  konkreten 
Einzelfall  das  Resultat  immer  noch  den  übergeordneten  Prinzipien  und 
dem Einzelfall gerecht wird. 

Eines  der  wichtigen  übergeordneten  Prinzipien  ist,  dass  bei  der  Beurtei-
lung der erfinderischen Tätigkeit eine rückschauende Betrachtungsweise 
soweit möglich zu vermeiden ist.44

In diesem Sinne ist auch der Aufgabe-Lösungs-Ansatz nicht formalistisch 
anzuwenden,  sondern  jeweils  kritisch  darauf  zu  überprüfen,  dass  durch 
das  schematische  Vorgehen  keine  rückschauende  Betrachtungsweise 
eingeführt  wird. Dies  ist insbesondere  bei  der  Formulierung  der Aufgabe 
wichtig. Wenn  die  Effekte  oder  Problemstellungen,  die  mit  den  Merkma-
len,  die  den  beanspruchten  Gegenstand  vom Ausgangsdokument  unter-
scheiden,  verbunden  sind,  dem  Ausgangsdokument  nicht  entnommen 
werden  können und dem Fachmann  im Lichte der  Lehre  des Ausgangs-
dokuments auch nicht nahegelegt werden, kann und wird in der Regel die 
schematische  Anwendung  des  Aufgabe-Lösungs-Ansatzes dazu  führen, 
dass die ermittelte Aufgabenstellung bereits einen Hinweis auf Probleme 
oder  Verbesserungen  in  eine  bestimmte  Richtung  gibt,  der  dem  Aus-
gangsdokument nicht entnommen werden kann und diesem fern ist.45

In solchen Situationen darf die Aufgabe nicht auf die spezifischen mit den 
Differenzmerkmalen  verbundenen  Wirkungen  formuliert  werden,  da  sie 

43 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe November 2019, G-VII, 5.
44 Vgl.  BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E.4.4  –
«elektrostatische Pulversprühpistole», sowie z.B. T 5/81 vom 4. März 1982, ABl. 
1982,  S.  249,  sowie  die  umfassende  Übersicht über  die  umfangreiche 
Rechtsprechung  der 
in 
technischen  Beschwerdekammern  des  EPA 
«Rechtsprechung der Beschwerdekammern», 9. Auflage, 2019, Kapitel I.D.6.
45 T  5/81 vom  4.  März  1982,  ABl.  1982,  249,  E.  11;  T  63/97 vom  1.  Dezember 
1997,  E.  3.5;  T  170/97 vom 23.  Februar  1998,  E.  2.3;  T  414/98 vom 
30. November 1999, E. 6.1.

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sonst dem Fachmann bereits einen rückschauenden Hinweis gäbe, über-
haupt für Verbesserungen Änderungen in eine bestimmte Richtung in Be-
tracht zu ziehen.

106.
Eine  solche  Situation  liegt  hier  vor.  Im  Ausgangsdokument  LDS  200M
fehlt es bereits grundsätzlich an Hinweisen, überhaupt einen aktiven Luft-
strom in den Raum für den wasserstrahlgeführten Laser einzuführen, und 
dann dies auch noch so, dass das Beaufschlagungsgas als den Flüssig-
keitsstrahl umhüllender Gasstrom das Gehäuse verlässt. 

Die Aufgabe darf entsprechend nicht so formuliert werden, dass eine ver-
besserte Luftführung für die Stabilisierung des Strahls gesucht wird, weil 
eine Stabilisierung des Strahls im Ausgangsdokument gar kein Thema ist. 
Die  Aufgabe  muss  allgemeiner  formuliert  werden  als  Suche  nach  einer 
Verbesserung einer derartigen Strömungskammer.

107.
Die  Beklagten  kombinieren  nun  das  Ausgangsdokument  LDS  200M  mit 
dem Dokument US 080 als Sekundärdokument. 

Das  Dokument  US  080 betrifft  eine  Kammer  zur  Führung  eines  Plasma-
strahls. Ein derartiger Strahl wird durch einen elektrischen Lichtbogen er-
zeugt, wobei in einer Düse durch ein Arbeitsgas das erzeugte Plasma in 
einen Strahl geformt wird, und dieser dann bei einer Temperatur von meh-
reren 1000 °C und mit einer hohen Geschwindigkeit von bis zu 1000 m/s 
in der Düse strömt und aus dieser austritt (vgl. Spalte 1:8-24). Der geführ-
te Strahl ist somit ein hoch ionisierter Gasstrahl.

Damit  handelt  es  sich  bei  der  Technologie  dieses  Sekundärdokuments 
um  eine  völlig  andere  Technologie  als  beim  Ausgangsdokument.  Beim 
Ausgangsdokument  strömt  ein  Wasserstrahl  mit  um  Grössenordnungen 
niedrigerer  Strömungsgeschwindigkeit  bei  einer um  Grössenordnungen 
tieferer Temperatur, und für die Strömung sind insbesondere auch Ober-
flächeneffekte am Phasenübergang zwischen der Flüssigkeit des Strahls 
und des Gases im umliegenden Raum entscheidend.

Einen Hinweis, dass gegebenenfalls in Bezug auf die Düse auch auf Dü-
sen  für  Plasmabrenner  zurückgegriffen  werden  könnte,  sucht  man  im 
Ausgangsdokument  vergeblich,  und  auch  im  Sekundärdokument  gibt  es 
keine  Hinweise,  dass  die  dort  beschriebene  Technologie  auch  für  Was-

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serstrahlen, geschweige denn Wasserstrahlen zur Führung eines Lasers, 
geeignet sein könnte.

Es  stellen  sich mithin  im Ausgangsdokument und  im Sekundärdokument 
völlig unterschiedliche technische Fragen, und der Fachmann würde das 
Sekundärdokument nicht ohne erfinderisches Zutun beiziehen.

Allein schon aus diesen Gründen vermag die Argumentation der Beklag-
ten  nicht  zu  überzeugen  und  die  erfinderische  Tätigkeit  nicht  infrage  zu 
stellen.

108.
Selbst  wenn  der  Fachmann  das  Sekundärdokument  US  080  ausgehend 
von LDS 200M hinzuziehen würde, würde er angesichts der völlig unter-
schiedlichen  technischen  Fragen,  die  sich  in  diesem  Dokument  stellen, 
nicht wissen können, ob die im Sekundärdokument beschriebenen Mass-
nahmen  zur  Stabilisierung  des  Plasmastrahls  als  Gasstrahl  mit  extrem 
hoher Temperatur und Geschwindigkeit überhaupt geeignet sein könnten, 
auch bei einem langsamen und «kalten» wasserstrahlgeführten Laser ei-
nen sinnvollen Effekt zu erzeugen. 

Dem Fachmann würde mithin in diesem Fall die für die mangelnde erfin-
derische Tätigkeit erforderliche angemessene Erfolgserwartung, dass das 
technische  Element  aus  dem  Sekundärdokument  auch  im  Rahmen  der 
Technologie  des  Ausgangsdokuments  effektiv  funktionieren  würde,  feh-
len.

Die Kombination des LDS 200 Dokuments mit der US 080 legt somit den 
beanspruchten  Gegenstand  der  unabhängigen Ansprüche  des  Klagepa-
tents nicht nahe.

Fazit Rechtsbeständigkeit

109.
Keiner  der  von  den  Beklagten  gegen  das  Klagepatent  nach  Teilverzicht 
geltend  gemachten  Nichtigkeitsgründe  greift.  Die Widerklage  auf  Patent-
nichtigkeit ist deshalb abzuweisen.

Seite 87

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Patentverletzung

Eingriff in den Schutzbereich:

110.
Mit  der  Widerklageduplik  zog  die  Klägerin  ihre  Klage  im  Umfang  der 
Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 5 gemäss Replik zurück. Anlässlich der Haupt-
verhandlung vom 3. September 2020 änderte die Klägerin ihre Rechtsbe-
gehren  erneut (vgl. vorne E.  30). Rechtsbegehren  Ziff.  6  gemäss Replik 
entspricht neu dem Rechtsbegehren  Ziff. 1 und ist als einziges Unterlas-
sungsbegehren für die Beurteilung des Eingriffs in den Schutzbereich re-
levant.

Das Rechtsbegehren  Ziff. 1 richtet sich im Wesentlichen gegen die Aus-
führungsform III gemäss Gutachten Frohwitter:

Schutzbereich und Auslegung:

111.
Die  Behauptungen  der  Parteien  zur  Frage  der  Verwirklichung  der  An-
spruchsmerkmale bzw. der Merkmale des Rechtsbegehrens Ziff. 1 durch 
die Ausführungsform III lassen sich wie folgt zusammenfassen:

In der Klage war diese Ausführungsform III noch kein Thema, da die Klä-
gerin zum damaligen  Zeitpunkt  offenbar  noch keine  Kenntnis  von  dieser 
Bauweise hatte.

In  der  Klageantwort wird  das  Gutachten  Frohwitter mit  der Ausführungs-
form III von den Beklagten in das Verfahren eingeführt. Sie argumentiert, 
ein Eingriff in  den  Schutzbereich könne nicht vorliegen, da  es  bei  dieser 
Bauweise  keinen  Zwischenraum  mit  einer  trichterförmigen,  nach  unten 

Seite 88

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zusammenlaufenden Wandung  gebe  und  keine  aktive  Gaszufuhr  in  die-
sen Zwischenraum vorhanden sei, die mehr als eine Unterdruckkompen-
sation erlaube.

In  der  Replik behauptet  die Klägerin  zur  Ausführungsform  III,  es  gebe 
sehr wohl einen Zwischenraum mit einer trichterförmigen, nach unten zu-
sammenlaufenden  Wandung,  und  zwar  sei  dies  sogar  nach  drei  ver-
schiedenen möglichen Betrachtungsweisen der Fall, namentlich, 

– wenn  man  die  äussere  Begrenzung  als  Zwischenraum  betrachte  (in 

der Darstellung unten rot gekennzeichnet):

– oder  wenn  man  den  über  die  Drosselöffnungen  verbundenen  Raum 
als  Zwischenraum  betrachte  (in  der  Darstellung  unten  rot  gekenn-
zeichnet):

Seite 89

– oder  wenn man  gewissermassen den  inneren  Bereich  als  Zwischen-

raum betrachte (in der Darstellung unten rot gekennzeichnet):

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Für  letztere  Sichtweise  wird  von  der  Klägerin  zudem,  sofern  die  recht-
winklig  gestufte  Ausbildung  nicht  als  wortsinngemässe  Verwirklichung 
(Nachmachung)  betrachtet  werden  sollte,  Äquivalenz  (Nachahmung) 
ausgeführt, und zwar wie folgt:

– die  technische  Wirkung  sei  die  gleiche,  da  die  Strömung  aus  einem 
grösseren  Rohrquerschnitt  in  einen  kleineren  Rohrquerschnitt  be-
schleunigt werde (Gleichwirkung), 

– für  den  Fachmann sei  die  Gleichwirkung  beim Vergleich  eines Trich-
ters mit einem Winkel von 89.9° mit einem Trichter mit einem Winkel 
von 90° naheliegend (Auffindbarkeit), und 

– der  Fachmann  könne  der  Beschreibung  bei  objektiver  Betrachtung 
keinen Hinweis entnehmen, dass der Patentinhaber einen Trichter mit 
einem Winkel von 90° aus dem Schutzbereich ausgeklammert haben 
wollte (Gleichwertigkeit).

Im  Rahmen  der  Replik ergänzt  die  Klägerin  diese Ausführungen,  indem 
sie in Bezug auf den Gasfluss durch die Drosselbohrungen ein Gutachten 
des Fraunhofer Instituts einführt, welches auf Basis von anderen Berech-
nungen zu einem Gasfluss im Bereich von 6 x 1020 Teilchen pro Sekunde 
komme,  was  nicht  im  Sinne  des  Gutachtens  Frohwitter  als  «einzelne 
Luftmoleküle»  bezeichnet  werden  könne.  Es  gebe  deswegen  sehr  wohl 
einen  den  Flüssigkeitsstrahl  umhüllenden  Gasmantel  infolge  des  Gas-
flusses durch diese Drosselöffnungen. Zur geltend gemachten Äquivalenz 
äussert  sich  die  Klägerin  erneut,  wobei  sie  im  Zusammenhang  mit  der 

Seite 90

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Gleichwirkung auf  Spalte  7:6-9  des  Klagepatents  und  die  dort  beschrie-
bene  Erhöhung  der  Strömungsgeschwindigkeit  verweist,  sowie  auf  das 
Kontinuitätsgesetz  (Venturi),  gemäss  welchem  jede  Verkleinerung  des 
Strömungsquerschnitts zu einer Erhöhung der Fliessgeschwindigkeit füh-
re.  Die  Auffindbarkeit ergebe  sich  aufgrund  der  Kenntnisse  des  Venturi-
Prinzips des Fachmanns, die geringfügig andere Strukturierung der Wan-
dung  sei  auffindbar.  Zudem  sei  zur  Gleichwertigkeit in  Spalte  7:16-18 
ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass  der  Zwischenraum  auch  anders 
ausgestaltet sein könne.

Im  Rahmen  der  Duplik behaupten  die  Beklagten,  die  trichterförmig  nach 
unten  zusammenlaufende  Wandung  sei  zur Abgrenzung  vom  Stand  der 
Technik eingeführt worden. Sich darauf nun im Verletzungsverfahren nicht 
zu  behaften,  widerspreche  Treu  und  Glauben.  Gase  seien  zudem  kom-
pressibel,  weswegen  das  Kontinuitätsgesetz  nicht  gelte.  Eine  Düse,  bei 
der der Durchflussquerschnitt kontinuierlich abnehme, könne aus diesem 
Grund  nicht  gleichgesetzt  werden  mit  einer  Blende.  Bei  der  Technologie 
der  Beklagten  werde  kein  Gasstauraum  bzw.  kein  Überdruck  verwendet 
und  auch  kein  Luftmantel  durch  eine  Düse  angeformt.  Würde  ein  Über-
druck verwendet, würde die Düse zu Verwirbelungen führen. Die Blende 
der Beklagten wirke nur zur Verhinderung des Eintritts von Partikeln, die 
bei  der  Bearbeitung der Oberfläche entstehen könnten.  Die  Zuverlässig-
keit  der  Simulationen  der  Klägerin  zur  behaupteten Ummantelung  in  der 
Konstruktion  der  Beklagten  wird weiter  ausführlich  widerlegt.  Zu  den  un-
terschiedlichen  Definitionen  des  anspruchsgemässen  Zwischenraums 
durch  die Klägerin  führen  die  Beklagten  aus,  dass  die  erste  Sichtweise 
gemäss RZ 153 der Widerklageantwort, bei der man die äussere Begren-
zung als Zwischenraum betrachte, nicht zutreffend sein könne, da dieser 
Zwischenraum auch Teile umfasse, die von der Flüssigkeitsdüse vollstän-
dig  getrennt  und  seitlich  neben  dieser  angeordnet  seien.  Die  zweite 
Sichtweise gemäss RZ 154, bei der man den über die Drosselöffnungen 
verbundenen  Raum  als  Zwischenraum  betrachte,  sei  ebenfalls  nicht  zu-
treffend, unter anderem weil sich dieser Zwischenraum nicht bis zur Gas-
auslassdüse  erstrecke.  Die  dritte  Sichtweise  gemäss  RZ  155,  bei  der 
man  den  inneren  Bereich  als  Zwischenraum  betrachte,  sei,  wenn  über-
haupt, die einzig richtige. Dieser Zwischenraum erfülle aber das Merkmal 
einer trichterförmig  nach  unten  zusammenlaufenden Wandung  nicht.  Ein 
derartiger  Zwischenraum  führe  an  der  Blende  zu  Verwirbelungen,  wenn 
ein  Überdruck  in diesem  Zwischenraum  herrsche.  Diese  Verwirbelungen 
führten  zu  einer  Zerstörung  des  Wasserstrahls.  Die  Dimensionen  der 
Konstruktion  der  Beklagten  seien  aber  eben  genau  so  ausgelegt,  dass 

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kein derartiger Überdruck im Zwischenraum entstehe, deswegen gebe es 
keine  Verwirbelungen,  aber  dann  eben  auch  keine  Ausbildung  eines 
Luftmantels  bei  der  Gasauslassdüse.  Die  technische  Wirkung  der  Trich-
terfunktion  sei  nicht  nur  die  Beschleunigung  der  Strömung  aus  einem 
grösseren  Rohrquerschnitt  in  eine  Verengung,  sondern  auch  und  insbe-
sondere  die Art dieser Beschleunigung.  Diese  erfolge  bei  einem Trichter 
kontinuierlich,  bei  einer  Blende  aber  sprunghaft.  Deswegen  gebe  es  bei 
letzterer Verwirbelungen. 

Zu  den  drei  Fragen  der  Äquivalenz  führen  die  Beklagten  zusammenfas-
send aus, dass Gleichwirkung nicht gegeben sei, weil die Blende als Aus-
lass aus einem Gasstauraum nicht geeignet sei, um einen Luftmantel zu 
erzeugen.  Dass  Auffindbarkeit nicht  gegeben  sei,  ergebe  sich  daraus, 
dass der Fachmann eine solche Blende als Ersatz für die zusammenlau-
fende Düse nicht in Erwägung gezogen hätte wegen der damit verbunde-
nen  Verwirbelungen,  Kompression  und  Expansion. Wegen  der  expliziten 
Erwähnung  anderer  als  trichterförmig  nach  unten  zusammenlaufender 
Ausführungsformen  in  der  Beschreibung  sei  auch  die  dritte  Äquivalenz-
frage  der  Erkennbarkeit zu  verneinen.  Abgesehen  davon  habe  sich  die 
Klägerin  im  Erteilungsverfahren  gegenüber  dem  Stand  der  Technik  ab-
grenzen  müssen,  um  das  Patent  überhaupt  erteilt  zu  bekommen,  was 
Äquivalenz ausschliesse.

In ihrer darauffolgenden Stellungnahme äussert sich die Klägerin zur Ver-
letzung  wie  folgt:  Die  Änderung  im  Prüfungsverfahren  sei  nicht  zur  Ab-
grenzung  vom  Stand  der  Technik  erfolgt,  sondern  auf  Aufforderung  des 
Prüfers  zur  Klarstellung.  Eine Auswirkung  auf  die  dritte  Äquivalenzfrage 
sei  deswegen  auszuschliessen.  Es  gebe  zudem  keine  einschränkende 
Auslegung des Begriffs einer Düse gegenüber einer Blende, da in beiden 
Fällen  eine  Geschwindigkeitserhöhung  erfolge.  Ob  es  sich  um  ein  kom-
pressibles Medium handle oder nicht, sei dabei nicht relevant. Deswegen 
sei aufgezeigt, dass die Ausführungsform der Beklagten das Merkmal der 
«trichterförmig  nach  unten  zusammenlaufenden  Wandung»  erfülle.  Bei 
der Technologie der Beklagten gebe es einen Zwischenraum, mit dem ein 
Luftmantel durch eine Düse geformt werde. Ein Überdruck müsse in die-
sem Zwischenraum nicht herrschen, damit ein derartiger Mantel entstehe, 
im Gegenteil, das sage auch das Klagepatent in Abs. [0042]. Die Simula-
tionen der Klägerin seien glaubwürdiger als die Stellungnahme Frohwitter. 
Das  Argument  der  Verwirbelungen  wird  verworfen,  da  diese  sowohl  bei 
einer  Blende  als  auch  bei  einer Düse  gemäss Auslegung  der  Beklagten 
auftreten könnten.

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Die  Beklagten reagieren  in  Bezug  auf  die  Verletzungsvorwürfe  mit  ihrer 
Stellungnahme vom 26 August 2019, wobei sie  insbesondere erneut da-
rauf  hinweisen,  dass  eine  Blende  nicht  gleich  wirke  wie  eine  Düse  mit 
trichterförmig  nach  unten  zusammenlaufenden  Wänden,  und  dabei  her-
vorheben, dass bei der Dimensionierung der Variante III bei einem Was-
serstrahl  von  50  µm  Durchmesser  und  einer Auslassöffnung  der  Blende 
mit  einem  Durchmesser  von  1.8  mm  ein Abstand  von  den  Wänden  der 
Auslassöffnung  zur  Grenzfläche  Wasser/Luft  das  35-fache  betrage,  und 
die Geschwindigkeit des durch den Wasserstrahl mitgezogenen Gases an 
den Wänden  entsprechend  praktisch null  sei. Weiter  legen  sie  dar,  dass 
ein Unterdruck im Zwischenraum gemäss Anspruch (entspricht Gasstau-
raum) im Klagepatent nirgends offenbart sei, und nicht zur patentgemäss 
geforderten  Strahlverlängerung  führe,  wobei  insbesondere  darauf  hinge-
wiesen  wird,  dass  der  in Abs.  [0024]  verwendete  und  von  der  Klägerin 
angeführte Zwischenraum  nicht  der  anspruchsgemässe  Zwischenraum 
sei. Der anspruchsgemässe Zwischenraum sei jener, der im Klagepatent
in  Spalte  7:17  einmal  erwähnt  werde.  Weiter  wird  dargelegt,  warum  die 
Ausführungsform  der  Beklagten  weder  eine  Düse  gemäss  Klagepatent
noch die Wirkung einer Blende verwirkliche, und warum die Änderungen 
im Prüfungsverfahren auf einen Einwand der mangelnden Neuheit erfolgt 
sei.  Dabei  wird  insbesondere  hervorgehoben,  dass  auch  gemäss  Argu-
mentation der Klägerin im trichterförmig nach unten zusammenlaufenden 
Bereich, also oberhalb der engsten Stelle des Trichters, die Strömung als 
laminar  angenommen  werde.  Das  Klagepatent offenbare  keinen  Zwi-
schenraum  mit  Unterdruck,  die  Ausführungen  zum  Simulationsbericht 
seien unzutreffend, und die angegriffene Ausführungsform erfülle die pa-
tentgemässe  Aufgabe,  den  Strahl  zu  verlängern,  nicht.  Im  letzteren  Zu-
sammenhang  wird  ausgeführt,  dass,  wären  die  Drosselöffnungen  gross 
genug,  um  die  austretende  Luft  nachzuliefern,  man  eine  Strahlbildung 
nach dem Stand der Technik hätte; wären die Drosselöffnungen zu klein, 
würde sich im Zwischenraum ein Unterdruck einstellen, und der Luftman-
tel  dünner  und  dünner  werden  mit  dem  Effekt,  dass  irgendwann  Luft 
durch  die  blendenförmige Auslassöffnung  in  den  Zwischenraum  nachge-
saugt werde und der Wasserstrahl zerstört werde. Zudem wird am Ende 
ausdrücklich  hervorgehoben,  dass  die  Beklagte  die  Verwirklichung  der 
Merkmale 6C, 6D und 6E bestreite.

Die  letzten schriftlichen  Bemerkungen  der  Klägerin beschränken  sich  im 
Wesentlichen auf Bestreitungen und Verweise auf frühere Ausführungen.

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Anlässlich  der  Hauptverhandlung  legt  die  Klägerin im  Detail  dar,  warum 
ihres  Erachtens  sämtliche  Merkmale  des  Klagepatents  nach  Teilverzicht 
durch  die  angegriffene  Ausführungsform  wortsinngemäss verwirklicht 
würden. Dies erfolgt gestützt auf ihren Vortrag im ordentlichen Schriften-
wechsel  ohne  Einführung  neuen  Sachverhalts.  Es  werden  im  Wesentli-
chen die gleichen Argumente wie bereits im schriftlichen Verfahren vorge-
tragen  und  vorne  zusammengefasst  geltend  gemacht. Auch  zur  Äquiva-
lenz  erläutert die  Klägerin  an  der  Hauptverhandlung,  indem  sie  zum 
Merkmal 6E und 6E1 gemäss der vorne angegebenen Merkmalsanalyse 
Gleichwirkung, Auffindbarkeit  und  Gleichwertigkeit  darlegt. Auch  dies  er-
folgt gestützt auf den Vortrag im ordentlichen Schriftenwechsel und ohne 
Einführung neuen Sachverhalts; es werden im Wesentlichen die gleichen 
Argumente  wie  bereits  im  schriftlichen  Verfahren  vorgetragen  und  vorne 
zusammengefasst geltend gemacht. 

Die  Beklagten replizieren  an  der  Hauptverhandlung  umfangreich,  wiede-
rum ohne neue Tatsachen oder Argumente vorzutragen.

112.
Die  Merkmale  von Anspruch  6  gemäss  Klagepatent  sind  vorne  in  E. 62
aufgeschlüsselt,  darauf  wird  in  der  Folge  Bezug  genommen. Auf  jeden 
Fall  bestreiten  die  Beklagten  die  Verwirklichung  der  Merkmalsgruppen 
6C, 6D (inkl. 6D1-3) sowie 6E (inkl. 6E1). 

113.
Im Lichte  der  oben zusammengefassten  Behauptungen  der  Parteien  zur 
Frage  des  Eingriffs in  den  Schutzbereich  sind  deswegen im  Hinblick  da-
rauffolgende Merkmalsgruppen auszulegen:

6C und 6D, und damit letzten Endes was unter dem mantelseitigen Um-
geben  des  Flüssigkeitsstrahls  mit  einem  Gasstrom  zu  verstehen  ist, 
und wie die entsprechenden Mittel in der Vorrichtung insbesondere in Be-
zug  auf  die  den  Gasstrom  formende  Gasauslassdüse  ausgestaltet  sein 
müssen, um anspruchsgemäss zu sein;

6E  und  6E1,  und  damit  sinngemäss,  was  unter  dem  Zwischenraum zu 
verstehen  ist,  und  wann  ein  Zwischenraum  eine  trichterförmige,  nach 
unten  zusammenlaufende  Wandung im  Sinne  des Anspruchs  aufweist
(vgl. E. 68);

6E3,  und  damit  wie  das  Beaufschlagungsgas  in  den  Hohlraum  des  Ge-
häuses  eingebracht  werden  muss,  damit dieses  den  Flüssigkeitsstrahl 

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nicht  direkt  trifft  und  das  Gas  als  den  Flüssigkeitsstrahl  umgebender 
Gasstrom das Gehäuse verlässt.

114.
Zur  Auslegung  dieser  Merkmale  und  zur  Beurteilung  ist  zunächst  noch 
einmal die grundsätzliche erfindungsgemässe Aufgabe und deren Lösung 
vor Augen zu führen:

Aufgabe  ist  es  gemäss  Klagepatent Abs.
[0007],  eine  Vorrichtung  zu 
schaffen,  welche  auch  bei  sehr  dünnen  Flüssigkeitsstrahlen  eine  ausrei-
chend grosse und gegenüber dem Stand der Technik verbesserte Kohä-
renz der Strahllänge des Flüssigkeitsstrahls ermöglicht. 

Dazu  wird  gemäss Abs. [0009]  eine  stromab  der  Flüssigkeitsdüse  ange-
ordnete Gasauslassdüse vorgesehen, die einen Gasmantel um den Was-
serstrahl formt, wobei dies unmittelbar erfolgt, sodass unerwünschte Tur-
bulenzen  im  Gasstrom  insbesondere  zwischen  dem  Flüssigkeitsstrahl 
und dem Gasstrom minimiert werden (vgl. Abs. [0010]). 

Die  Gasauslassdüse  formt  gemäss Abs. [0014]  einen  den  Flüssigkeits-
strahl umhüllenden Gasstrahl, und zwischen der Flüssigkeitsdüse und der 
Gasauslassdüse  gibt  es  einen  Stauraum für  das  Gas,  aus  welchem  die-
ser Gasstrahl quasi erzeugt wird. Dieser Stauraum ist der zwischen Flüs-
sigkeitsdüse  und  Gasauslassdüse  gebildete  Zwischenraum  (vgl. Abs. 
[0031]). 

Im Klagepatent wird hervorgehoben (vgl. Abs. [0017]), dass es am Ort der 
Gaseinströmung  in  diesen  Hohlraum  keine  Störung  des  Flüssigkeits-
strahls  geben  darf,  wobei  dies  gemäss Abs. [0018]  so  geschehen  soll, 
dass der Gasstrom den Flüssigkeitsstrahl nicht direkt trifft, sondern dass 
dieser  gesamte  Hohlraum  mit  dem  Beaufschlagungsgas  füllbar  ist  und 
das Beaufschlagungsgas den Flüssigkeitsstrahl umhüllend das Gehäuse 
verlässt. 

Beispielsweise kann dies so erfolgen, dass das Beaufschlagungsgas tan-
gential in diesen Hohlraum eingeführt wird, um den Flüssigkeitsstrahl ro-
tiert  und  sukzessive  mit  dem  Flüssigkeitsstrahl  in  seiner  Strömungsrich-
tung  beschleunigt  wird  (vgl. Abs. [0026]-[0027]).  Dafür  wird  ein mit  einer 
umlaufenden  Wandung  versehenes  Gehäuse  verwendet  (vgl.  Abs.
[0028]). 

Diese  Wandung  (vgl.  Abs. [0030]),  wenn  trichterförmig  nach  unten  zu-
sammenlaufend ausgebildet, erzeugt eine sich in der nach unten gerich-

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teten  Strömung  erhöhende  Strömungsgeschwindigkeit,  was  zu  einer 
möglichst  homogenen  Gasbeaufschlagung  des  Flüssigkeitsstrahls  und 
zur  Vermeidung  einer  Störung  des  Flüssigkeitsstrahls  führt.  Diese  zu-
sammenlaufende konische (vgl. Abs. [0039]) Ausgestaltung der Wandung 
führt  dazu,  dass die  Strömungsrotation  zunehmend,  d.h.  eben  sukzessi-
ve,  durch  eine  nach  unten  gerichtete  Strömungskomponente  überlagert 
wird (vgl. Abs. [0041]), was auch durch die Wortwahl «beschleunigend» in 
Abs. [0043] bestärkt wird.

115.
Damit  müssen  die  Mittel  zum  mantelseitigen  Umgeben  des  Flüssig-
keitsstrahls  mit  einem  Gasstrom (Merkmalsgruppen  6C,  6D  und  6E3) 
so  ausgebildet  sein,  dass  eine für  die Ausbildung  eines  um den  Flüssig-
keitsstrahl  herumliegenden  Gasmantels  bei  der  Gasauslassdüse  genü-
gende  Menge  an  Beaufschlagungsgas  in  den  Zwischenraum  zwischen 
der  Flüssigkeitsdüse  und  der  Gasauslassdüse,  der  dem  Hohlraum  der 
Merkmalsgruppe  6E3 respektive  dem  im  Klagepatent genannten  Stau-
raum gleichzusetzen  ist,  eindringt  und  eben  als Gasmantel  bei  der  Gas-
auslassdüse  wieder  austritt.  Worauf  es  ankommt, ist,  dass  das  Beauf-
schlagungsgas in den Hohlraum entweder aktiv eingeführt wird und durch 
die  Gasauslassdüse  wieder  verlässt,  oder  in  den  Hohlraum  eingesaugt 
wird  und  aber  auch  dann  diesen  durch  die  Gasauslassdüse  wieder  ver-
lässt. Auf jeden Fall strömt das Beaufschlagungsgas über die Gaszufuhr 
in den Hohlraum ein und durch die Gasauslassdüse wieder aus und darf 
gemäss  Anspruch  beim  Einströmen  den  Flüssigkeitsstrahl  nicht  direkt 
treffen, d.h. der eintretende Gasstrom darf nicht auf diesen Flüssigkeits-
strahl gerichtet sein.

Die den zwischen der Flüssigkeitsdüse und der Gasauslassdüse vorhan-
trichterförmige,  nach  unten 
denen  Zwischenraum  begrenzende, 
zusammenlaufende  Wandung im  Sinne  der  Merkmalsgruppe  6E und 
6E1 ist im Lichte des Klagepatents als konisch zusammenlaufende Wan-
dung  zu  verstehen,  die  auf  die  Gasauslassdüse  zusammenläuft,  damit 
eine  sukzessive  nach  unten  gerichtete  Strömungskomponente  zur  Gas-
auslassdüse  hin  erzeugt  wird,  möglichst  ohne  Verwirbelungen  zu  erzeu-
gen.

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Wortsinngemässer Eingriff in den Schutzbereich (Nachmachung):

116.
Damit ist ein wortsinngemässer Eingriff in den Schutzbereich nicht gege-
ben. Als  Zwischenraum  respektive  Hohlraum  gemäss Anspruch  ist  jener 
Raum  zu  verstehen,  in  dem  der  Flüssigkeitsstrahl  unmittelbar  strömt. 
Damit  kann  nur  der  Zwischenraum  gemäss  der  dritten  von  der  Klägerin 
vorgestellten und an der Hauptverhandlung auch von ihr vertretenen Va-
riante als derartiger Zwischenraum/Hohlraum gemäss Anspruch betrach-
tet werden, da bei allen anderen Varianten gewissermassen Trennwände 
vorgesehen sind, die gemäss Abs. [0010] des Klagepatents ausdrücklich 
ausgeschlossen werden.

Dieser Raum weist keine trichterförmige, nach unten konisch zusammen-
laufende Wandung im Sinne der obigen Auslegung auf, sondern zwei Stu-
fen, eine obere Stufe und eine untere Stufe direkt vor der Gasauslassdü-
se (unten rot eingezeichnet):

Eine  wortsinngemässe Verwirklichung  des  Merkmals  6E1  ist  damit  nicht 
gegeben.

Äquivalenz (Nachahmung):

117.
Der  Beurteilung,  ob  die  patentierte  Lehre  mit  äquivalenten  Mitteln  ver-
wendet wird, werden regelmässig drei Fragen zugrunde gelegt.46

46 BGE 143 III 666 E. 5.1.

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118.
Von  den  folgenden  drei  Fragen müssen  die  ersten  zwei  (Gleichwirkung; 
Auffindbarkeit)  bejaht  und  die  letzte  (Gleichwertigkeit)  verneint  werden, 
damit eine Verletzung vorliegt:47

1. Erfüllt das abgewandelte Merkmal im Zusammenwirken mit den übri-
gen technischen Merkmalen des Patentanspruchs objektiv die gleiche 
Funktion wie das beanspruchte Merkmal?48

2.

Ist  die  Gleichwirkung  für  den  Fachmann  bei objektiver  Betrachtung 
unter Berücksichtigung der Lehre des Patents offensichtlich, wenn die
Merkmale ausgetauscht sind?49

3. Gelangt  der  Fachmann bei  objektiver  Lektüre  der  Patentschrift  zum 
Schluss, der Patentinhaber habe den Anspruch – aus welchen Grün-
den  auch  immer  – so  eng  formuliert,  dass  er  den  Schutz  für  eine 
gleichwirkende und auffindbare Ausführung nicht beansprucht?50

119.
In Bezug auf die Gleichwirkung führt das Bundesgericht im Detail folgen-
des aus:51

«Ein Merkmal wirkt grundsätzlich gleich, wenn damit das der Erfindung zugrunde 

liegende technische Problem mit gleicher Wirkung gelöst wird, was weder durch 

einen blossen Einzelvergleich noch in der Beurteilung des Leistungsergebnisses 

insgesamt beurteilt werden kann. Vielmehr muss die abgewandelte Ausführungs-

form  alle  diejenigen  Wirkungen  erzielen,  die  nach  dem  Verständnis  des  Fach-

manns  mit den einzelnen technischen Merkmalen des Patentanspruchs  für  sich 

und in ihrem Zusammenwirken erzielt werden sollen.»

120.
Wie oben dargelegt, geht es bei der trichterförmigen nach unten zusam-
menlaufenden  Wandung  darum,  eine  sukzessive  entlang  des  Flüssig-
keitsstrahls  und  seiner  Strömungsrichtung  erhöhende  Gasströmung  des 
Beaufschlagungsgases  zu  bewirken,  damit  der  im  Hohlraum/Zwischen-

47 BPatGer,  Urteil  O2015_018 vom  15.  Juni  2018,  E. 60  – «instrument 
d’écriture»; Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 34 – «Spiralfeder».
48 BGE 143 III 666 E. 5.3.3 – «Pemetrexed»; BPatGer, Urteil S2013_001 vom 21. 
März  2013,  Leitsatz;  Urteil  O2014_002 vom  25.  Januar  2016,  E.  6.5.2.3  –
«Urinalventil».
49 BPatGer, Urteil O2014_002 vom 25. Januar 2016, E. 6.5.2.4 – «Urinalventil».
50 BGE  143  III  666  E.  5.5.1  – «Pemetrexed»;  BPatGer,  Urteil O2015_018  vom 
15. Juni 2018, E. 60 – «instrument d’écriture».
51 BGE 143 III 666 E. 5.3.3.

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raum  strömende  Flüssigkeitsstrahl  möglichst  ohne  Verwirbelungen  vom 
Gas umgeben werden kann und bei der Gasauslassdüse der Gasmantel 
so geformt werden kann, dass die Kohärenz der Strahllänge des Flüssig-
keitsstrahls hinter der Gasauslassdüse möglichst lang ist.

Die  gestufte  Ausbildung  der  angegriffenen  Ausführungsform  stellt  diese 
Wirkung nicht bereit. Geht man davon aus, dass effektiv erheblich Beauf-
schlagungsgas in den Zwischenraum der angegriffenen Ausführungsform 
eintritt, so wird dieses sowohl an der oberen Stufe (am unteren Ende des 
von  der  Klägerin  als  erster  Zwischenraum  bezeichneten  Teilraums)  als 
auch  an  der  unteren  Stufe  unmittelbar  vor  der  Gasauslassdüse  sprung-
haft  beschleunigt  und  eben  nicht  sukzessive  entlang  des  Flüssigkeits-
strahls  und  seiner  Strömungsrichtung  erhöht.  Damit  wird  die  letzten  En-
des  für  die  Erfindung  wichtige  verwirbelungsfreie  Führung  des  Beauf-
schlagungsgases um den Flüssigkeitsstrahl herum bei der angegriffenen 
Ausführungsform nicht verwirklicht. Geht man davon aus, dass kaum Be-
aufschlagungsgas  in  den  Zwischenraum  der  angegriffenen Ausführungs-
form  eintritt,  dann  wird  auch  an  der  Gasauslassdüse  kein  die  Kohärenz 
der  Strahllänge  des  Flüssigkeitsstrahls  beeinflussender  Gasmantel  ge-
formt.

Die  angegriffene  Ausführungsform  mit  der  gestuften  Wandung,  ob  man 
nun  nur  jeweils  eine  Stufe  betrachtet  oder  beide  Stufen  in  Kombination, 
erfüllt damit die Wirkung der trichterförmig zusammenlaufenden Wandung 
gemäss Anspruch nicht. Das der Erfindung zugrundeliegende technische 
Problem  der  Erhöhung  der  Kohärenzlänge  des  Flüssigkeitsstrahls  durch 
eine den Gasstrom formende Gasauslassdüse, die den Flüssigkeitsstrahl 
mantelseitig  verwirbelungsfrei  durch  sukzessive  Erhöhung  der  Strö-
mungsgeschwindigkeit  formt,  wird  durch  dieses  Merkmal  unter  Berück-
sichtigung  der  damit  direkt  verbundenen  anderen  Anspruchsmerkmale 
nicht mit gleicher Wirkung gelöst. 

Die angegriffene Ausführungsform erzielt somit nicht  alle  diejenigen Wir-
kungen, die nach dem Verständnis des Fachmanns mit diesem einzelnen 
technischen  Merkmal  des  Patentanspruchs  für  sich  und  in  seinem  Zu-
sammenwirken mit den damit direkt verbundenen anderen Merkmalen er-
zielt werden sollen.

Damit ist die erste Äquivalenzfrage der Gleichwirkung zu verneinen.

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121.
Selbst wenn man davon ausgeht, dass die angegriffene Ausführungsform 
diese Wirkung effektiv bereitstellen sollte, so ist auf jeden Fall die Auffind-
barkeit  nicht  gegeben.  Der  Fachmann  kann,  selbst  wenn  er  die  beiden 
Lösungen,  die  beanspruchte  und  jene  gemäss  angegriffener  Ausfüh-
rungsform, vor sich hat, nicht erkennen, dass die Abwandlung im Wesent-
lichen  das  gleiche  Ergebnis  wie  die  Erfindung  auf  im  Wesentlichen  die 
gleiche Weise erzielt. 

Im  Gegenteil  musste  der  Fachmann  davon  ausgehen,  dass  die  gestufte 
Ausbildung  zu  Verwirbelungen führen muss,  wenn  erheblich  Beaufschla-
gungsgas  in  den  Hohlraum/Zwischenraum  eintritt,  und  effektiv  ein  Gas-
mantel  bei  der  Gasauslassdüse  geformt  werden  soll,  und  dass  diese 
Verwirbelungen  einer  Verlängerung  der  Kohärenzlänge  des  Flüssigkeits-
strahls im Weg stehen.

Damit wäre auch die zweite Äquivalenzfrage der Auffindbarkeit zu vernei-
nen.

122.
Eine Nachahmung liegt entsprechend ebenfalls nicht vor.

Verletzung  des  Bundesgesetzes  gegen  den  unlauteren  Wettbewerb
(UWG)

Feststellungsbegehren (Widerklagerechtsbegehren III):

123.
Die  Beklagten  machen  geltend,  die  Klägerin  habe  der Willemin-Macodel 
SA  am  27.  Februar  2018  unter  Hinweis  auf  die  Klage  beim  Bundespa-
tentgericht  schriftlich  mitgeteilt,  den Beklagten  werde  eine  Patentverlet-
zung  vorgeworfen.  Zu  jenem  Zeitpunkt  hätten  die  Beklagten  die  vorlie-
gende Klage noch nicht zugestellt erhalten; dies sei erst am 5. März 2018 
erfolgt. Sie müssten davon ausgehen, dass die Klägerin ähnliche Schrei-
ben an andere Kundinnen der Beklagten 1 versandt habe. Die Beklagte 1 
wisse jedenfalls davon, dass die Chiron Werke GmbH & Co. KG ein sol-
ches Schreiben erhalten habe. Diese habe daraufhin die Geschäftsbezie-
hungen mit der Beklagten 1 unterbrochen. Die Klägerin habe sich im Vor-
feld  zu  ihrer  Klage nie  bei  den Beklagten  gemeldet,  um  sie  über ihren
Verdacht  der  Patentverletzung  zu  informieren.  Insbesondere  habe  die 
Klägerin  die  Beklagten nie  dazu  eingeladen,  die  von  ihnen verwendete 

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Air-Jet-Technologie  näher  zu  beschreiben.  Die  Klägerin  habe  nichts  un-
ternommen, um ihren angeblichen Verdacht zu überprüfen. 

Die Klägerin habe Schreiben an Kundinnen der Beklagten 1 versandt, in 
denen  sie  die  Verletzung  des  Klagepatents  durch  die  Beklagte  1  als  si-
cher  dargestellt  habe.  Die  Anschuldigung  der  Patentverletzung  beruhe 
aber  auf  blossen  Mutmassungen. Die  Klägerin  habe  keine  fundierte 
Kenntnis  der  von  der  Beklagten  1  tatsächlich  verwendeten  Technologie 
und erhebe ins Blaue hinein Anschuldigungen. Mangels fundierter Kennt-
nis habe die Klägerin ernsthafte Zweifel an der Verletzung hegen und da-
her ohne weitergehende Abklärungen von an Dritte gerichteten Schreiben 
absehen  müssen.  Damit  beruhten  die  Schreiben  auf  einem  unrichtigen 
Sachverhalt oder seien zumindest unnötig verletzend. Das Vorgehen der 
Klägerin sei unter diesen Umständen darauf ausgerichtet, den Beklagten 
zu  schaden  und  ihre  Schreiben  seien  im  Sinne  von  Art.  3  Abs.  1  lit.  a 
UWG herabsetzend.

Mit  der  Duplik/Widerklagereplik  reichten  die  Beklagten  das  erwähnte 
Schreiben  der  Klägerin  an  die  Chiron  Werke  GmbH  &  Co.  KG vom 
27. Februar 2018 nach. 

Mit  Eingabe  vom  6.  Juli  2020  machten  die  Beklagten  geltend,  dass  sie 
am 22. Mai 2020 eine Kooperation mit der SITEC auf ihrer Webseite ver-
öffentlicht hätten. Am 8. Juni 2020 habe Herr Richerzhagen von der Klä-
gerin Herrn Otto von der SITEC folgende E-Mail geschrieben, welcher die 
Pressemitteilung über das pendente Verfahren angehängt gewesen sei: 

«Im  Anhang  erhalten  Sie  die  Pressemitteilung.  Synova  hat  Avonisys  vor  dem 

Bundespatentgericht  wegen  Patentverletzung  verklagt.  Ausserdem  habe  ich  die 

Präsentation  über  die  Lizenzierung  unserer  Technologie  beigefügt.  Wir  haben 

entschieden, unser Knowhow Interessierten zugänglich zu machen. [...] Wir wür-

den uns freuen, wenn wir mit Herrn Lässig (Geschäftsführer der SITEC) über die 

Verwendung unserer Technologie sprechen können.»

Die  Klägerin  versuche  somit  auf  unverfrorene  und  unlautere  Weise, die 
SITEC  durch  die  Mitteilung  des  Verletzungsverfahrens  zu  verunsichern 
und für sich zu gewinnen.

124.
Die  Klägerin  bestätigt,  dass  die  Willemin-Macodel  SA  das  erwähnte 
Schreiben  erhalten  habe.  Sie  bestreitet  aber zunächst,  dass  die  Chiron 
Werke GmbH & Co. KG ein ähnliches Schreiben erhalten habe, dass die-

Seite 101

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se deshalb die Geschäftsbeziehungen mit der Beklagten 1 unterbrochen 
habe  und  auch,  dass  sie  den  Beklagten  durch die  Behauptung,  sie  wür-
den  das  Klagepatent  verletzen,  einen  schwerwiegenden  Schaden  zuge-
fügt  habe.  Die  Klägerin  bestreitet  auch,  ähnliche  Schreiben  an  andere 
Kundinnen der Beklagten 1 versandt zu haben.

Die  Klägerin  kommuniziere  in  ihrem Schreiben  an  die  Willemin-Macodel 
SA lediglich, dass sie der Meinung sei, dass die Beklagte 1 ihr Patent ver-
letze  und  dass  sie  deswegen  Klage  beim  Bundespatentgericht  einge-
reicht  habe.  Im  Weiteren  mache  die  Klägerin  die  Empfängerin  des 
Schreibens auf mögliche rechtliche Konsequenzen aufmerksam. 

Die  vorliegend  objektivierte  Durchschnittsadressatin  sei ein  professionell 
agierendes  multinationales Technologieunternehmen,  welches  über 
Branchen- und Fachkenntnisse verfüge und in einem hochspezialisierten 
Markt  tätig  sei,  in  welchem  ein  Patentmanagement  zum Geschäftsalltag 
gehöre.  Die  Durchschnittsadressatin  sei es  sich  gewohnt,  Konkurrenten
bezüglich  Patentverletzungen  anzugehen,  oder  selbst  von  Konkurrenten 
hinsichtlich einer Patentverletzung abgemahnt zu werden. Solche patent-
bezogenen  Geschäftsvorgänge gehörten  zu  den  üblichen  Risiken  eines 
Technologieunternehmens,  wie  es  der Durchschnittsadressat  vorliegend 
sei,  und  führe nicht  zu  einer  aussergewöhnlichen  Situation, welche  die 
Durchschnittsadressatin  verängstigen,  geschweige  denn  zum  sofortigen
Abbruch einer Geschäftsbeziehung bewegen würde.

Kein  Technologieunternehmen  könne  sich  in  Sicherheit  wiegen,  mit  sei-
nen  Produkten  kein  Patent  zu  verletzen.  Das  Risiko  einer  Patentverlet-
zung  sei stets  vorhanden und  nur, weil  die  Beklagten mit  einem solchen 
Vorwurf konfrontiert seien, heisse das noch lange nicht, dass sie deswe-
gen  in  den Augen von  Dritten  in  einem  negativen  Bild  erschienen. Noch 
absurder  sei es,  anzunehmen,  dass  die  Adressatin  das  Schreiben  als 
«Verächtlichmachen», 
bzw. 
«Schlechtmachen» verstanden habe.

«Anschwärzen» 

«Herunter»-

oder 

Sogar  wenn  eine  herabsetzende  Äusserung  gegeben  sein  sollte,  wäre 
diese allein aufgrund ihres herabsetzenden Charakters noch nicht unlau-
ter.  Vielmehr  wäre  eine  qualifizierte  Herabsetzung  erforderlich,  welche 
sich  dadurch  auszeichne,  dass  die  herabsetzende  Äusserung  unrichtig, 
irreführend oder unnötig verletzend sei.

Unrichtig sei eine Äusserung, die inhaltlich nicht mit der Realität überein-
stimme.  Die Aussage  der  Klägerin  im  Schreiben  vom  27.  Februar  2018, 

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dass  sie  eine  Klage  beim Bundespatentgericht eingereicht  habe, sei un-
bestreitbar  richtig.  Im  Weiteren  äusserte  die  Klägerin  die  Meinung,  dass 
die  Beklagte  1  ihr  Patent verletze.  Ob  diese  Behauptung richtig  sei oder 
nicht, werde sich im vorliegenden Verfahren zeigen. 

Sogar  wenn  das  Bundespatentgericht  zum  Ergebnis  käme,  dass  keine 
Patentverletzung vorliege, wäre die Äusserung der Klägerin nicht unrich-
tig. Denn zum Zeitpunkt des Schreibens vom 27. Februar 2018 hätte sich 
noch kein Gericht zur Frage der Patentverletzung geäussert. Die Meinung 
der Klägerin, dass die Beklagte 1 ihr Patent verletze, sei am 27. Februar 
2018 und auch heute noch legitim.

Diese Meinung sei auch nicht bloss aufgrund von Mutmassungen gebildet
worden. Die Patentanmeldungen der Beklagten 1 bildeten eine zumindest 
vertretbare Grundlage für diese Meinungsbildung.

Nur weil andere Meinungen zur Frage der Patentverletzung möglich sei-
en, heisse dies noch nicht, dass die Äusserung der Klägerin deshalb un-
richtig sei. Die Klägerin habe in ihrem Schreiben ihre Meinung auch nicht 
als Wahrheit dargestellt. Vielmehr habe sie in ihrem Schreiben zum Aus-
druck  gebracht,  dass  dies  lediglich  ihrer  Meinung entspreche,  andere 
Meinungen somit möglich seien, und der Sachverhalt deshalb zur Abklä-
rung dem Bundespatentgericht vorgelegt worden sei.

Im Übrigen werde in der Literatur explizit die Meinung vertreten, dass die 
Klageerhebung mit den darin enthaltenen Vorwürfen unabhängig von de-
ren Berechtigung in der Regel nicht unlauter sei, solange es sich nicht um 
eine schikanöse Rechtsausübung handle. Weshalb die Klägerin mit ihrem 
Schreiben vom 27. Februar 2018 schikanös gehandelt haben solle, legten
die Beklagten nicht dar.

Die  beanstandete  Äusserung  weise auch  keinen  unnötig  verletzenden 
Charakter  auf.  Dieser sei im  Sinne  der  Rechtsprechung  gegeben,  wenn 
er  angesichts  des  Sachverhalts,  der  (mit  der  Äusserung)  beschrieben 
bzw.  bewertet  werden  solle,  weit  über  das  Ziel  hinausschiesse,  völlig 
sachfremd  bzw.  unsachlich,  mithin  unhaltbar  sei.  Die  Äusserung  müsse
also  in  unverhältnismässiger  Weise  über  das  Ziel  hinausschiessen.  Bei 
der  Beurteilung  des  Kriteriums  «unnötig  verletzend» müsse auch  der 
branchenübliche  Umgangston  in  Betracht  gezogen  werden.  Beim  vorlie-
genden Schreiben könne in keiner Weise von einem unnötigen verletzen-
den Charakter  die  Rede  sein. Sollte  eine  Herabsetzung  vorhanden  sein, 
sei diese auf jeden Fall nicht qualifiziert.

Seite 103

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Die Bemerkung der Beklagten, dass die Klage gegen die Verwaltungsräte 
unüblich sei und somit das Mass des Zumutbaren bei Weitem überschrei-
te, sei nicht nachvollziehbar. Zumal die Passivlegitimation sowohl bei der 
juristischen Person, als auch bei ihren Organen liege und die Ansprüche 
aus Art.  66  PatG  auch  gegen  sie  geltend  gemacht  werden  könnten.  Die 
Unterlassungsklage gegen den Verwaltungsrat zu richten sei keine unüb-
liche Handlung und könne in keiner Weise als unverhältnismässig ange-
sehen werden.

Mit  der  Widerklageduplik  bestätigte die  Klägerin  den  Versand  des  ent-
sprechenden  Schreibens  an  die  Chiron  Werke  GmbH  und  Co.  KG  und 
macht geltend, dass sie das gar nie bestritten habe. Weiter hält die Kläge-
rin daran fest, dass diese Abmahnschreiben nicht unlauter seien. Sie sei-
en äusserst zurückhaltend formuliert. 

125.
An der Hauptverhandlung ergänzte die Klägerin, dass es rechtlich zuläs-
sig  sei,  eine  Patentverletzungsklage  ohne  vorgängige  Verwarnung  und 
noch  ohne  genaue  Kenntnis  der  angegriffenen  Ausführungsform  einzu-
reichen.  Eine  objektiv  richtige  und  sachlich  formulierte  Information  der 
Branche über einen hängigen Patentprozess sei grundsätzlich ebenso er-
laubt wie jede andere wahre, nicht irreführende und nicht unnötig herab-
setzende  Äusserung  über  einen  Mitbewerber,  auch  wenn  diese  für  ihn 
negative Auswirkungen habe, also geschäftsschädigend sei. Dass der In-
haber eines Patentes einen Mitbewerber wegen Verletzung dieses Paten-
tes  verklage  und  die  interessierten  Marktteilnehmer  darüber  objektiv  in-
formiert,  sei  höchstens  dann  unlauter,  wenn  zusätzlich  besondere  Um-
stände  vorliegen  würden,  welche  dieses  Verhalten  unlauter  werden  lies-
sen.  Von  einem  «Verächtlichmachen»,  «Anschwärzen» oder  «Herunter-
oder  Schlechtmachen»,  wie  vom  Bundesgericht  als  qualifizierende 
Merkmale für  eine widerrechtliche  Herabsetzung  verlangt, könne  im vor-
liegenden  Fall,  wo  Patentstreitigkeiten  in  der  Branche  nichts  Ehrenrühri-
ges  an  sich  hätten, keine  Rede  sein.  Ganz  im  Gegenteil, die  Klägerin  –
die  angesichts  der  Vorgeschichte  und  der  Unverfrorenheit  der  Beklagten 
2,  3  und  4,  ihrer  ehemaligen  Mitarbeitenden,  allen  Grund  gehabt  hätte, 
sich hinreissen zu lassen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten – habe da-
rauf  verzichtet  und  stattdessen  den  Weg  eines  (nota  bene  zivilen)  Ge-
richtsverfahren  gewählt  und  die  kleine  und  daher  interessierte  Branche 
darüber  schriftlich,  also  objektiv  nachvollziehbar  und  auf  eine  wahrheits-
gemässe und sachliche Weise informiert.

Seite 104

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126.
Belegt und schliesslich unbestritten sind die beiden Schreiben der Kläge-
rin  vom  27.  Februar  2018  an die  Willemin-Macodel  SA,  eine  Lieferantin 
der Beklagten 1, sowie an die Chiron Werke GmbH & Co. KG. 

In diesen Schreiben informiert die Klägerin Geschäftspartner der Beklag-
ten 1 wie folgt:





Die  Klägerin  sei  Inhaberin  des  in  der  Schweiz  in  Kraft  stehenden 
Klagepatents;

Die  Klägerin  sei  der  Ansicht,  die  in  die  von  Willemin-Macodel 
SA/Chiron  Werke  GmbH  &  Co.  KG produzierte  Maschine  integrierte 
«Avonisys  Laser  Micro  Milling»-Technologie 
in  den
Schutzbereich des Klagepatents;

falle 

 Wegen  Patentverletzung  könne  zivil- und  strafrechtlich  nicht  nur  der 

unmittelbare Verletzer, sondern auch der Teilnehmer belangt werden;



Die Klägerin habe gegen die Beklagten vor dem Bundespatentgericht 
eine Klage wegen Patentverletzung eingeleitet.

Sodann  ist  unbestritten,  dass  die  Klägerin  der  SITEC,  einer  weiteren 
Geschäftspartnerin  der  Beklagten  1,  am  8.  Juni  2020  eine  E-Mail 
geschrieben hat und sie wie folgt informiert hat: 



Die Klägerin habe die Beklagte vor dem Bundespatentgericht wegen 
Patentverletzung  verklagt  (unter  Beilage  der  entsprechenden  Pres-
semitteilung)

 Gleichzeitig  fügte  die  Klägerin  eine  Präsentation  über  die  Lizenzie-
rung  ihrer  Technologie  bei  mit  dem  Angebot  eines  Gesprächs  über 
deren Verwendung.

127.
Gemäss der Generalklausel von Art. 2 UWG ist unlauter und widerrecht-
lich  jedes  täuschende  oder  in  anderer Weise  gegen  den  Grundsatz  von 
Treu  und  Glauben  verstossende  Verhalten  oder  Geschäftsgebaren,  wel-
ches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und 
Abnehmern beeinflusst. 

Insbesondere handelt gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG unlauter, wer an-
dere,  ihre Waren, Werke,  Leistungen,  deren  Preise  oder  ihre  Geschäfts-

Seite 105

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verhältnisse  durch  unrichtige,  irreführende  oder  unnötig  verletzende 
Äusserungen herabsetzt. 

Die  Tatbestandsvoraussetzungen  der  «Äusserung» 
sowie  des 
«Wettbewerbsbezugs» dieser  Äusserungen sind  vorliegend  unstreitig 
gegeben. Die oben erwähnten Schreiben stellen eine Äusserung dar und 
sind aufgrund  der  Adressatinnen sowie  ihres Inhalts  objektiv  geeignet, 
den Wettbewerb zu beeinflussen.

Der  unberechtigte Vorwurf  der  Verletzung  eines  Schutzrechts stellt  eine 
«Herabsetzung» i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG dar.52 Damit ist auch diese 
Tatbestandsvoraussetzung von Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG erfüllt.

Zu prüfen bleibt damit, ob der Inhalt der Schreiben der Klägerin unrichtig, 
irreführend oder unnötig verletzend ist. 

Unrichtig ist  eine  Äusserung,  wenn  sie  nicht  der  Wirklichkeit  entspricht. 
Dies  setzt  voraus,  dass  der  wahrheitswidrige  Charakter  einer  Äusserung 
objektiv bestimmt werden kann, wobei der Wahrheitsbegriff relativ ist und 
sich  am  Zusammenhang  orientiert,  in  dem  eine  Äusserung  erfolgt.  Eine 
Unrichtigkeit  ist  deshalb  nur  bei  Tatsachenäusserungen  sowie  bei 
gemischten Werturteilen,  nicht  aber  bei  reinen  Werturteilen  denkbar.  Bei 
gemischten  Werturteilen  sowie  namentlich  bei  der  Äusserung  von 
Rechtsauffassungen  ist  der  Tatsachenkern  herauszuschälen  und  der 
Richtigkeitsprüfung  zugänglich.  Abgestellt  wird  in  der  Regel  auf  den 
Eindruck  eines  unbefangenen  Durchschnittsadressaten.  Eine  allfällige 
Unbestimmtheit  oder  Unschärfe  muss  derjenigen  Person  angelastet 
werden,  die  die  zu  beurteilende  Äusserung  tätigt.  Namentlich  blosse 
Anspielungen 
sich 
wahrheitsgemässem  Inhalt  irreführend  und  aus  diesem  Grund  unlauter 
sein.53

oder  Unterstellungen 

können 

trotz 

an 

ist  eine  Äusserung,  wenn  sie  geeignet 
falsche  Vorstellung  vom 
(Täuschung)  oder  eine  vom 

ist,  beim 
Irreführend
fraglichen 
Durchschnittsadressaten  eine 
Sachverhalt  hervorzurufen 
fraglichen 
Sachverhalt  abweichende  Vorstellung.  Im  ersten  Fall entwickelt  der 
Durchschnittsadressat  eine  klare,  aber  unzutreffende  Vorstellung, 
während  er  im  zweiten  Fall  verwirrt  wird  und  nicht  genau  weiss,  was 

52 BSK UWG-BERGER, Art. 3 Abs. 1 lit. a N 37.
53 SHK UWG-SPITZ, Art. 3 Abs. 1 lit. a N 35.

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Sache  ist.  In  beiden  Fällen  erfolgt  aufgrund  der  Äusserung  eine 
Fehlvorstellung vom fraglichen Sachverhalt.54

Unnötig  verletzend ist  eine  Äusserung,  wenn  sie  angesichts  des 
Sachverhalts, der damit beschrieben bzw. bewertet werden soll, weit über 
das  Ziel  hinausschiesst,  völlig  sachfremd  bzw.  unsachlich,  mithin 
unhaltbar ist.55

128.
Die  beiden Schreiben  der  Klägerin  vom  27.  Februar  2018  an  die  Wille-
min-Macodel  SA  sowie  an  die  Chiron  Werke  GmbH  &  Co.  KG richteten
sich an Unternehmen, die im Bereich der industriellen Herstellung von In-
vestitionsgütern  tätig  sind.  Ein  solcher Adressat  ist  mit  patentrechtlichen 
Grundsätzen vertraut. Ein solcher Adressat weiss deshalb, dass der Vor-
wurf  eines  patentverletzenden  Verhaltens  zwei  Komponenten  umfasst: 
eine  Sachverhaltskomponente  und  eine  rechtliche  Würdigung  dieser 
Sachverhaltskomponente. Die Sachverhaltskomponente umfasst das an-
geblich verletzende Erzeugnis sowie den Bestand des angeblich verletz-
ten  Schutzrechts,  die  Wertungskomponente  die  rechtliche  Würdigung 
dieses  Lebenssachverhalts  – die  Subsumption  des  angeblich  verletzen-
den  Erzeugnisses  unter  das  Schutzrecht. Aus  Sicht  des Adressaten  des 
Schreibens der Klägerin stellt der Verletzungsvorwurf somit ein auf einer 
Tatsachenbehauptung  basierendes  Werturteil  dar,  ein  sogenannt  ge-
mischtes Werturteil. 

129.
Gemäss Lehre und Rechtsprechung muss bei einem gemischten Wertur-
teil  die  dem  Werturteil  zugrundeliegende  Tatsachenbehauptung  wahr 
sein.56 Damit  ein Werturteil  überhaupt möglich  ist, muss  der  Sachverhalt 
zudem bekannt sein. Ist er dies nicht, kann man erstens hinsichtlich sei-
ner  Wertung  nicht  in  guten  Treuen  unterschiedlicher  Auffassung  sein. 
Zweitens gibt ein Adressat einer Wertung eine objektiv nicht gerechtfertig-
te Tragweite, wenn der Wertung entgegen des vermittelten Eindrucks ein 
dem Wertenden  gar  nicht  bekannter  Sachverhalt  zugrunde  liegt.  Mit  Be-
zug auf Verwarnungen wegen angeblicher Schutzrechtsverletzungen hal-
ten  Rechtsprechung  und  Lehre  denn  auch  fest,  dass  eine  Verwarnung 
nicht nur dann unberechtigt ist und damit gegen Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG 
verstösst, wenn der Verwarner mit Sicherheit weiss, dass der Vorwurf der 

54 BSK UWG-BERGER, Art. 3 Abs. 1 lit. a N 38.
55 SHK UWG-SPITZ, Art. 3 Abs. 1 lit. a N 40.
56 BSK UWG-BERGER, Art. 3 Abs. 1 lit. a N 37.

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Verletzung unbegründet ist, sondern bereits dann, wenn er Zweifel an der 
Richtigkeit der von ihm verbreiteten Äusserung haben muss.57

Wenn  die  Klägerin,  wie  vorliegend,  Geschäftspartner  bzw.  Kunden  der 
Beklagten  darauf  hinweist,  dass  wegen  Patentverletzung  nicht  nur  der 
unmittelbare  Verletzer,  sondern  auch  der  Teilnehmer  zivil- und 
strafrechtlich belangt werden könne, dann hat dies Verwarnungscharakter. 
Eine  Verwarnung  ist  dann  missbräuchlich,  wenn  sie  die  Schwelle  der 
Unlauterkeit überschreitet, so dass sie mit Treu und Glauben unvereinbar 
ist.  Eine Abmahnung  ist  umso  eher  missbräuchlich,  wenn sie  leichtfertig 
und ohne Prüfung der Sach- und Rechtslage erfolgt ist.58

nur 

annähernd

Der  vorliegende  Fall  entspricht  diesem  Muster.  Einerseits  vermittelt  die 
Klägerin  in  ihren Schreiben  an  die  Willemin-Macodel  SA und  an die 
Chiron  Werke  GmbH  &  Co.  KG  je  vom  27. Februar  2018  den  Eindruck, 
die angeblich verletzende «Avonisys Laser Micro Milling»-Technologie so 
präzise  zu  kennen,  dass  eine  patentrechtliche  Subsumption  möglich  ist. 
Andererseits geht aus der Klageschrift eindeutig hervor, dass die Klägerin 
im  Zeitpunkt  des  Verfassens  und  Versendens  dieser Schreiben  keine 
angeblichen 
auch 
Verletzungsobjekts  hatte.  Die  nur  wenige  Tage  vor  Versand  der 
Schreiben eingereichte Klage richtete sich nicht gegen einen der Klägerin 
bekannten,  realen  Verletzungsgegenstand.  Vielmehr  argumentierte  sie, 
das  Produkt  der  Beklagten  1  entspreche  wohl  einer 
in  einer 
Patentanmeldung  der  Beklagten  offenbarten  Ausführungsform,  und  sie 
begründete  dann,  inwiefern  jede  von  zwölf  in  dieser  Patentanmeldung 
verletze.  Die 
offenbarte  Ausführungsformen
Informationslage  der  Klägerin  änderte  sich  erst  mit  Eingang  der 
Klageantwort und Widerklage im Juni 2018. 

gesicherte  Kenntnis 

das  Klagepatent 

des 

Wer weiss, dass er den angeblichen Verletzungsgegenstand nicht kennt, 
kann  hinsichtlich  der  patentrechtlichen  Beurteilung  nur  mutmassen  und 
muss 
eines 
Verletzungsvorwurfs haben. 

an  der  Richtigkeit 

ernsthafte  Zweifel 

deshalb 

Die  E-Mail  an  die  SITEC  versandte  die  Klägerin  am 8.  Juni  2020, mithin 
erst nach Vorliegen des Fachrichtervotums vom 7. Mai 2020, in welchem 
der  Fachrichter  zum  Schluss  gekommen  war,  dass  gerade  keine

57 BGE  108  II  225  E.  1;  SIWR  V/1-STREULI-YOUSSEF,  123;  BSK  UWG-BERGER, 
Art. 3 Abs. 1 lit. a N 37.
58 WILLI,  Die  Schutzrechtsverwarnung 
Rechtsinstitut, AJP 1999 S. 1377, 1384 f.

immaterialgüterrechtliches 

als 

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Patentverletzung  vorliegt.  Im  Zeitpunkt  des  Versendens  der  E-Mail 
musste  die  Klägerin  somit  ernsthaft  und  qualifiziert  in  Betracht  ziehen, 
dass  sie mit  ihrem Verletzungsvorwurf  scheitern könnte. Wer mit  diesem 
Wissensstand  eine  Geschäftspartnerin  eines  Konkurrenten  über  ein 
hängiges  Patentverfahren  orientiert,  ohne  in  der  betreffenden  Mitteilung 
die  den  Verletzungsvorwurf  erheblich  relativierende  Einschätzung  des 
Fachrichters  zu  erwähnen,  täuscht  die  Adressatin  über  das  Gewicht  des 
Verletzungsvorwurfs  sowie  die  Prozessrisiken  des  Konkurrenten.  Diese 
Täuschung  ist  wettbewerbsrelevant,  weil  sie  objektiv  geeignet  ist,  das 
Verhältnis  zwischen  der  Beklagten  1  und  ihrer  Geschäftspartnerin,  aber 
auch  das  Verhältnis  zwischen  der  Beklagten  1  und  ihren  Konkurrenten, 
insbesondere der Klägerin, zu beeinflussen.59 Die E-Mail an die SITEC ist 
aus diesen Gründen als irreführend zu qualifizieren. 

Zusammenfassend  ist  festzuhalten,  dass  die  Schreiben  der  Klägerin  an 
die  Willemin-Macodel  SA  und  an  die  Chiron  Werke  GmbH  &  Co.  KG,  je 
vom 27. Februar 2018, sowie die E-Mail an die SITEC vom 8. Juni 2020
gegen Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG verstossen.

130.
Nach Art. 9 Abs. 1 UWG kann, wer durch unlauteren Wettbewerb in sei-
ner  Kundschaft, seinem Kredit  oder  beruflichen Ansehen,  in  seinem  Ge-
schäftsbetrieb  oder  sonst  in  seinen  wirtschaftlichen  Interessen  bedroht 
oder verletzt wird, dem Richter beantragen:

a. eine drohende Verletzung zu verbieten;

b. eine bestehende Verletzung zu beseitigen;

c.

die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese 
weiterhin störend auswirkt.

Das  Feststellungsbegehren  gemäss  lit.  c  ist  subsidiär  zum  Unterlas-
sungs- bzw. Beseitigungsbegehren gemäss lit. a bzw. b.60

Das Widerklagerechtsbegehren III bezieht sich auf die ursprüngliche B1-
Fassung des Klagepatents. Nach vollzogener Einschränkung des Klage-
patents  ist  nicht  mehr  zu  erwarten,  dass  die  Klägerin  Dritten  gegenüber 
weiterhin  behaupten  wird,  die  Beklagte  1  verletze  die  B1-Fassung.  Ein 
Unterlassungs- oder  Beseitigungsbegehren  kommt  damit  nicht  mehr  in 
Betracht. Weil aber die beiden Schreiben und die E-Mail der Klägerin eine 

59 Vgl. BGer, Urteil 6B_252/2016 vom 28. April 2016, E. 1.2.
60 SHK UWG-SPITZ, Art. 9 N 89.

Seite 109

                                                
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wettbewerbsrelevante Herabsetzung der Beklagten bewirkten, haben die-
se  ein  rechtlich  schützenswertes  Interesse  an  der  gerichtlichen  Feststel-
lung  der  Unlauterkeit  der  gerügten  Schreiben  bzw.  E-Mail,  weshalb  das 
Feststellungsbegehren zulässig ist.

Damit ist das Widerklagerechtsbegehren III gutzuheissen und es erübrigt 
sich,  auf  das 
lediglich  eventualiter  dazu  gestellte  Widerklage-
rechtsbegehren IV einzugehen.

Berichtigungsschreiben bzw.  Mitteilung  Urteil  (Widerklagerechtsbe-
gehren V):

131.
Die Beklagten verlangen mit ihrem Widerklagerechtsbegehren V, dass die 
Klägerin  verpflichtet  werde,  allen  Adressaten  von  gemäss  vorne  unter 
E. 129 unlauteren  Schreiben,  ein  Berichtigungsschreiben  zukommen  zu 
lassen,  mit  Kopie  an  die  Beklagten,  in  dem  die  Klägerin  das  Dispositiv 
des Urteils des Bundespatentgerichts wiedergebe. 

132.
Die Klägerin macht geltend, das Widerklagerechtsbegehren V sei unver-
hältnismässig,  denn  durch  solche  Kopien  würden die  Beklagten Einblick 
erhalten,  mit  welchen  Partnern  die  Klägerin  Geschäfte  tätige.  Solche  In-
formationen seien vom Geschäftsgeheimnis geschützt und es rechtfertige
sich  in  keiner  Weise,  dass  die  Klägerin  für  eine  Berichtigung  solche  In-
formationen offenlegen müsse.

133.
Nach Art. 9 Abs. 2 UWG kann, wer durch unlauteren Wettbewerb in sei-
ner  Kundschaft, seinem Kredit  oder  beruflichen Ansehen,  in  seinem  Ge-
schäftsbetrieb  oder  sonst  in  seinen  wirtschaftlichen  Interessen  bedroht 
oder verletzt wird, verlangen, dass eine Berichtigung oder das Urteil Drit-
ten mitgeteilt oder veröffentlicht wird.

Wie vorne in E. 130 festgestellt, stellen die Schreiben der Klägerin an die 
Willemin-Macodel SA und an die Chiron Werke GmbH & Co. KG je vom 
27. Februar  2018  und  die  E-Mail  an  die  SITEC  vom  8.  Juni  2020  eine 
Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG dar. Somit sind die Beklagten be-
rechtigt, im Sinne von Widerklagerechtsbegehren V eine Klarstellung ge-
genüber allen Adressaten von derartigen Schreiben bzw. E-Mails zu ver-
langen. Diese Klarstellung kann nur durch die Klägerin erfolgen, weil da-
von auszugehen ist, dass nicht nur die drei in diesem Verfahren bekann-

Seite 110

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ten Parteien durch die Klägerin auf die angebliche Patentverletzung auf-
merksam  gemacht  wurden  und  einzig  die  Klägerin  die  Adressaten  ihrer 
entsprechenden  Kommunikationen  kennt.  Die  Klägerin  kann  sich  zudem 
nicht  auf  ihr  Geheimhaltungsinteresse  berufen,  weil  das  Interesse der 
Beklagten zu erfahren, gegenüber welchen Marktteilnehmern sie von der 
Klägerin  in  unlauterer  Weise  der  Patentverletzung  bezichtigt  wurde,  und 
an der Überprüfung der Berichtigung dieses Vorwurfs überwiegt. 

Damit ist das Widerklagerechtsbegehren V gutzuheissen.

Unterlassung (Widerklagerechtsbegehren VIII):

134.
Die  Beklagten  stellen  mit  ihrer  Noveneingabe  vom  28.  August  2020  als 
Reaktion  auf  den  Teilverzicht  durch  die  Klägerin  ein neues Unterlas-
sungsbegehren in Bezug auf die neue H1-Fassung des Klagepatents. Sie 
machen  geltend,  sie müssten  aufgrund  der  Vorgeschichte  befürchten, 
dass  die  Klägerin  sie  gestützt  auf  das  eingeschränkte  Klagepatent  wei-
terhin  bei  Geschäftsbeziehungen  der  Verletzung  bezichtige  und  dadurch 
anschwärze und im Wettbewerb behindere.

135.
Gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG kann, wer durch unlauteren Wettbewerb 
in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem 
Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht 
oder verletzt wird, beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten. 

Wie vorne in E. 129 festgestellt, stellen die Schreiben der Klägerin an die 
Willemin-Macodel SA und an die Chiron Werke GmbH & Co. KG je vom 
27. Februar  2018  sowie  die  E-Mail  an die  SITEC  vom  8.  Juni 2020  eine 
Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG dar.

Im Lichte der Art und Weise der früheren Schreiben sowie der E-Mail der 
Klägerin,  und  in  besonderer  Berücksichtigung  des  Umstands,  dass  die 
Klägerin  selbst  nach  Vorliegen  des  eine  Patentverletzung  verneinenden 
Fachrichtervotums  gegenüber  Marktteilnehmern  ohne  jegliche  Relativie-
rung weiterhin eine Patentverletzung behauptete, ist eine fortbestehende 
Gefahr  weiterer  patentverletzende  Handlungen  der  Beklagten  behaup-
tender Schreiben nicht von der Hand zu weisen. 

Das Unterlassungsbegehren VIII ist demnach gutzuheissen. 

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Vollstreckungsmassnahmen

136.
Lautet  der  Entscheid  auf  eine  Verpflichtung  zu  einem  Tun,  Unterlassen 
oder Dulden, so können – auf Antrag der obsiegenden Partei – bereits mit 
der Gutheissung der Klage im Erkenntnisverfahren für den Fall des unter-
lassenen  Vollzugs  indirekte  Zwangsmassnahmen  nach Art. 343  ZPO  an-
geordnet werden (Art. 236 Abs. 3 ZPO).

Den  von  den  Beklagten  beantragten  Vollstreckungsmassnahmen  steht 
nichts entgegen. Sie sind anzuordnen.

Kosten- und Entschädigungsfolgen

137.
Dem  Ausgang  des  Verfahrens  entsprechend  sind  die  Kosten- und  Ent-
schädigungsfolgen festzusetzen (Art. 106 ZPO). 

Der  Streitwert  für  die  Hauptklage  beträgt  CHF  1  Mio.,  derjenige  für  die 
Widerklage  CHF  1,2  Mio..  Da  sich  Haupt- und  Widerklage  teilweise  ge-
genseitig ausschliessen (Art. 94 Abs. 2 ZPO) ist von einem Streitwert von 
insgesamt CHF 1,5 Mio. auszugehen. Die Gerichtsgebühr ist ausgehend 
davon  sowie  unter  der  Berücksichtigung,  dass  das  Verfahren  sehr  auf-
wändig war und infolge des äusserst spät im Verfahren erfolgten Teilver-
zichts  der  Klägerin  ein  erheblicher  Zusatzaufwand  entstanden  ist,  auf 
CHF 100’000 festzusetzen  (Art.  1  KR-PatGer).  Die  weiteren  Kosten  be-
tragen CHF 536 für die Entschädigung des Zeugen (Art. 12, 13 Abs. 1 lit. 
b KR-PatGer).

138.
Die  Klägerin  unterliegt  mit  ihrer  Hauptklage  (Patentverletzung)  vollum-
fänglich. 

Die Beklagten unterliegen mit ihrem Begehren auf Feststellung der Nich-
tigkeit  der  eingeschränkten  Fassung  des  Klagepatents nach  Teilverzicht
(Widerklagerechtsbegehren  VI;  Abweisung).  Ihre  Widerklage  betreffend 
Feststellung der Nichtigkeit der ursprünglichen Fassung des Klagepatents 
wird  gegenstandslos  (Widerklagerechtsbegehren  II)  und  auf  das  Wider-
klagerechtsbegehren  VII  betreffend  Feststellung  der  Nichtverletzung  der 
eingeschränkten  Fassung  des  Klagepatents wird  nicht  eingetreten.  Die 
Gegenstandslosigkeit  bezüglich  des  Widerklagerechtsbegehrens  II  hat 
die  Klägerin  durch  ihren  Teilverzicht  veranlasst,  weshalb  den  Beklagten 
dafür keine Kosten aufzuerlegen sind. Das Nichteintreten auf das Wider-

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klagerechtsbegehren VII ist eine Folge dessen, dass die Hauptklage (Pa-
tentverletzung)  trotz  Teilverzichts  aus  den  vorne  dargelegten  Gründen 
nicht  gegenstandslos  geworden  ist.  Da  der  Aufwand  dafür  gering  war, 
kann  das  unberücksichtigt  bleiben.  Bezüglich  des  Widerklagerechtsbe-
gehrens VI ist zu berücksichtigen, dass die Klägerin das Klagepatent mit 
dem  Teilverzicht  gegenüber  der  ursprünglichen  B1-Fassung  in  erhebli-
chem Umfang eingeschränkt hat.

Insgesamt  rechtfertigt es  sich, der  Klägerin  vier Fünftel  und  den Beklag-
ten  ein  Fünftel  der  Kosten  unter  solidarischer  Haftung  aufzuerlegen  und 
mit  den  jeweiligen  Kostenvorschüssen der  Parteien  zu  verrechnen. Der 
Fehlbetrag  von  CHF  428.80 (Anteil  Zeugenentschädigung)  ist  von  der 
Klägerin nachzufordern (Art.  111  Abs.  1  ZPO).  Der  von  den  Beklagten 
nicht  beanspruchte Kostenvorschuss  (CHF 60'192.80)  ist  diesen  zurück-
zuerstatten.

139.
Die  Entschädigung  für  die  rechtsanwaltliche  Vertretung  ist  unter  Berück-
sichtigung des  erheblichen  beiderseitigen  Aufwands,  der  in  diesem  Fall 
nicht  einer  Partei  allein  angelastet  werden  kann,  ebenfalls  auf 
CHF 100'000 festzusetzen (Art. 5 KR-PatGer) und die Klägerin ist im Um-
fang  ihres  Unterliegens  entsprechend  zu  verpflichten,  den Beklagten 
CHF 60'000 zu bezahlen. 

Für  den  patentanwaltlichen  Aufwand  macht  die  Klägerin  CHF  187’000
geltend, die Beklagten machen CHF 405'304.30 geltend. 

Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können 
praxisgemäss  als  notwendige Auslagen  erstattet  werden  (Art.  32  PatGG
i.V.m. Art.  3  lit.  a  KR-PatGer;  entspricht Art.  95 Abs.  3  lit.  a  ZPO),  aller-
dings  nur  bis  zur  tatsächlichen  Höhe,  oder,  wenn  diese  die  Entschädi-
gung  für  die  berufsmässige  anwaltliche  Vertretung  gemäss  Tarif  über-
steigt,  «von  der  Grössenordnung  her  im  Bereich  der  rechtsanwaltlichen 
Entschädigung» gemäss KR-PatGer. 61

Entsprechend  sind  die  notwendigen  Auslagen  für  die  patentanwaltliche 
Unterstützung  ebenfalls  auf  CHF  100'000  festzusetzen  und  die  Klägerin 

61 BPatGer,  Urteil  O2016_009  vom  18. Dezember  2018,  E. 64  –
«Durchflussmessfühler»;  Urteil  S2018_001  vom  23.  Mai  2018,  E.  5;  Urteil
O2015_009  vom  21.  März  2018,  E.  11.2;  Urteil  O2012_43  vom  10.  Juni  2016, 
E. 5.5. 

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ist  im  Umfang  ihres  Unterliegens  entsprechend  zu  verpflichten,  den  Be-
klagten CHF 60'000 zu bezahlen. 

Die Klägerin ist somit zu verpflichten, den Beklagten eine auf drei Fünftel 
reduzierte Parteientschädigung von insgesamt CHF 120'000 zu bezahlen.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Die Hauptklage (Patentverletzung) wird im Umfang der Rechtsbegeh-
ren  Ziff.  1  bis  5  gemäss  Replik  zufolge  Klagerückzugs  als  erledigt 
abgeschrieben.

2. Die Hauptklage (Patentverletzung) wird im Übrigen abgewiesen.

3. Auf  die  Widerklage  wird  im  Umfang  von  Rechtsbegehren  VII  (Fest-

stellung Nichtverletzung) nicht eingetreten.

4. Die Widerklage wird im Umfang von Rechtsbegehren II (Feststellung 

Nichtigkeit B1-Fassung) als gegenstandslos abgeschrieben.

5. Die Widerklage wird im Umfang von Rechtsbegehren VI (Feststellung 

Nichtigkeit H1-Fassung) abgewiesen.

6.

7.

In Gutheissung von Rechtsbegehren III der Widerklage (Feststellung 
UWG-Verletzung)  wird  festgestellt,  dass  die Schreiben  der  Klägerin 
an die Willemin-Macodel SA vom 27. Februar 2018 sowie an die Chi-
ron Werke GmbH & Co. KG vom 27. Februar 2018, wonach die Klä-
gerin  der  Meinung  sei,  die  Technologie  «Avonisys  Laser  Micro  Mil-
ling» verletze  deren  Patent  EP  1  833  636  B1,  weshalb  die  Klägerin 
am  15.  Februar  2018  beim  Bundespatentgericht  eine  Patentverlet-
zungsklage  gegen  die  Beklagte  1  und  deren Verwaltungsräte  einge-
leitet habe, gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb (UWG) verstossen und damit widerrechtlich sind. 

In  Gutheissung  von  Rechtsbegehren  V  der  Widerklage  (UWG:  Be-
richtigung)  wird  die  Klägerin  unter Androhung  einer  Ordnungsbusse 
von  CHF  1'000  für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung,  mindestens  aber 
CHF  5'000,  sowie  der  Bestrafung  ihrer  Organe  nach Art.  292  StGB 
mit  Busse  im  Widerhandlungsfall  verpflichtet,  allen  Adressaten  von 
Schreiben, in denen behauptet wurde, dass die Klägerin der Meinung 
sei,  die  Technologie  «Avonisys  Laser  Micro  Milling» verletze  deren 
Patent EP 1 833 636 B1, weshalb die Klägerin am 15. Februar 2018 

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beim  Bundespatentgericht  eine  Patentverletzungsklage  gegen  die 
Beklagte  1  und  deren  Verwaltungsräte  eingereicht  habe,  zumindest 
die Dispositiv-Ziffern 1 bis 8 des vorliegenden Urteils mit Kopie an die 
Beklagten zukommen zu lassen.

8.

In Gutheissung von Rechtsbegehren VIII der Widerklage (UWG: Un-
terlassung) wird der Klägerin unter Androhung einer Ordnungsbusse 
von  CHF  1'000  für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung,  mindestens  aber 
CHF  5'000,  sowie  der  Bestrafung  ihrer  Organe  nach Art.  292  StGB 
mit  Busse  im Widerhandlungsfall  verboten,  gegenüber  Dritten  – ins-
besondere  aktuellen,  früheren  oder  potentiellen  Geschäftsbeziehun-
gen der Beklagten 1 – zu behaupten, die von der Beklagten 1 herge-
stellten  und/oder  gelieferten  Maschinen  und/oder  deren  «Avonisys 
Laser  Micro  Milling» oder  «Avonisys  Air-Jet»-Technologie  verletze
den eingeschränkten Schweizer Teil CH/EP 1 833 636 H1 des euro-
päischen Patents EP 1 833 636 B1.

9. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 100’000;

Die zusätzlichen Kosten (Zeugenentschädigung) betragen CHF 536.

10. Die Kosten werden zu vier Fünfteln der Klägerin und zu einem Fünf-
tel  den  Beklagten  unter  solidarischer  Haftung  auferlegt  und  mit  den
von  den  Parteien  geleisteten  Kostenvorschüssen verrechnet.  Der 
Fehlbetrag von CHF 428.80 wird von der Klägerin nachgefordert. Der 
nicht beanspruchte Anteil des von den Beklagten geleisteten Kosten-
vorschusses wird diesen zurückerstattet.

11. Die  Klägerin  wird  verpflichtet,  den  Beklagten  eine  reduzierte  Partei-

entschädigung von CHF 120’000 zu bezahlen.

12. Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien  unter  Beilage  des  Protokolls 
der  Hauptverhandlung sowie  nach  Eintritt  der  Rechtskraft  an  das 
Eidgenössische Institut für  Geistiges  Eigentum, je  gegen  Empfangs-
bestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen  diesen  Entscheid  kann  innert  30 Tagen nach  Eröffnung  beim 
Bundesgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt 
werden  (Art. 72  ff.,  90  ff.  und  100  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die Frist  ist  gewahrt,  wenn  die  Be-
schwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht einge-

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reicht  oder  zu  dessen  Handen  der  Schweizerischen  Post  oder  einer 
schweizerischen  diplomatischen  oder  konsularischen  Vertretung  überge-
ben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende 
Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 14. Dezember 2020

Im Namen des Bundespatentgerichts

Instruktionsrichter

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Andri Hess

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 31.03.2021

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