# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** e8e6067a-ef14-55e4-9f57-ee0f29699546
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2025-12-04
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2023_011
**Docket/Reference:** S2023_011
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/243/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2023_011 

Besetzung 

Verfahrensbeteiligte 

  U r t e i l   v o m   4 .   D e z e m b e r   2 0 2 5      

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer, 
Richter Dr. sc. nat. Hannes Spillmann 
Richter Dr. sc. nat. ETH Alfred Köpf 
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher 

Biofer S.p.A., Via Canina 2, IT-41036 Medolla,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame 
und/oder Rechtsanwältin Dr. iur. Barbara Abegg, beide bei 
Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. sc. nat. Cornelia Hoffmann, 
Schaad Balass Menzl & Partner, Bellerivestrasse 20, 
8034 Zürich,  

Klägerin 

gegen 

Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gal-
len,   
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer, Rechts-
anwältin MLaw Louisa Galbraith, Rechtsanwalt MLaw Re-
nato Bucher und/oder Rechtsanwältin MLaw Andrea Heini-
ger, sowie patentanwaltlich beraten durch Dr. nat., Dipl. 
Chem. Ulrike Ciesla, alle bei MLL Meyerlustenberger La-
chenal Froriep AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 
8031 Zürich,  

Beklagte 

Gegenstand 

genaue Beschreibung, eventualiter Augenschein; dreiwerti-
ger Eisenkomplex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
S2023_011 

Das Bundespatentgericht erwägt: 

Prozessgeschichte 

1.   
Mit  Eingabe  vom  27.  Oktober  2023  reichte  die  Klägerin  das  vorliegende 
Gesuch  um  Erlass  vorsorglicher  (superprovisorischer)  Massnahmen  ein 
und stellte folgende Rechtsbegehren (Einfärbung durch die Klägerin): 

«1.  Es sei am Standort der Gesuchsgegnerin an der Rechenstrasse 37 in 9014 
St.  Gallen  eine  Beschreibung,  eventualiter  ein  Augenschein,  des 
Herstellungsverfahrens  des  Arzneimittels  Ferinject®)  durchzuführen  und 
festzustellen,  dass  dieses  Herstellungsverfahren  die  folgenden  Merkmale 
aufweist: 

1.1  Ein Verfahren zur Herstellung eines aktivierten Zuckereisenkomplexes, 

das den Schritt 

1.2  der Reaktion eines Zuckers, der eine Aldehyd-Endgruppe hat, mit Brom 

in einer Lösung 

1.2.1  mit einem pH zwischen 7 und 9 umfasst, worin 

1.2.2  i)  der  Zucker  gewählt  ist  aus  der  Gruppe  bestehend  aus 

Maltodextrinen und worin 

1.2.3  ii) das Brom in situ 

1.2.3.1  durch die Hinzugabe eines Hypochlorits eines Alkali- oder 
Erdalkalimetalls zu der Lösung hergestellt wird,  

1.2.3.2  die  den  zu  aktivierenden  Zucker  und  ein  Bromid  eines 

Alkali- oder Erdalkalimetalls enthält, 

1.2.3.3  wobei  das  Hypochlorit  in  stöchiometrischen  Mengen  mit 

Bezug auf die Aldehyd-Endgruppen hinzugefügt wird, 

1.2.3.4  worin das Hypochlorit nach und nach hinzugefügt wird, so 
dass  niemals  ein  Überschuss  von  Hypochlorit  in  der 
Lösung vorhanden ist 

1.3  wobei in einem folgenden Schritt 

1.3.1  ein  wasserlösliches  Fe(III)-Salz,  bei  dem  es  sich  um 
Eisentrichloridhexahydrat  handelt,  zu  der  Lösung,  die  den 
aktivierten Zucker enthält, 

1.3.2  in einem Gewichtsverhältnis von Eisen zu Zucker von 1:0.5 bis 1:4 
zugegeben wird, um mit dem aktivierten Zucker zu reagieren, um 
einen Fe(III)-aktivierten Zuckerkomplex zu bilden, 

1.3.3  wobei nach der Zugabe des Eisensalzes zu der Lösung, die den 

aktivierten Zucker enthält, 

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1.3.3.1  der  pH-Wert  der  Lösung  auf  einen  Wert  von  2,3  bis  2,7 

eingestellt wird, 

1.3.3.2  indem eine Nariumhydrogencarbonatlösung, die 15% w/v 

Natriumhydrogencarbonat enthält, 

1.3.3.3  in einer Zeit zwischen 1 und 6 Stunden zugegeben wird, 

1.3.3.4  wobei  der  pH-Wert  der  Lösung  anschliessend  durch 
Zugabe  einer  Natriumhydroxidlösung  auf  einen  Wert 
zwischen  8  und  12  gebracht  wird,  um  eine  Lösung  zu 
erhalten,  die  den  Fe(III)-aktivierten  Zuckerkomplex 
enthält, 

1.4  wobei der Fe (III)-aktivierte Zuckerkomplex einer Reinigung, 

1.4.1  durch Ultrafiltration unterzogen wird, 

1.4.2  mit  einer  Membran  mit  einer  Trenngrenze  zwischen  400  und 

50.000 Dalton für die Polysaccharidzucker, 

1.5  dadurch gekennzeichnet, dass dieser Komplex durch Erhitzen der den 

ihn enthaltenden Lösung 

1.5.1  auf eine Temperatur zwischen 75° C und 95°C 

1.5.2  über einen Zeitraum zwischen 1 und 4 Stunden 

1.5.3  bei einem pH-Wert zwischen 9,0 und 12,0 stabilisiert wird. 

2. 

Im  Rahmen  der  gemäss  Ziff.  1  durchzuführenden  Beschreibung  bzw.  des 
Augenscheins 
folgende  Ausgangsstoffe  und 
Verfahrensbedingungen detailliert zu dokumentieren: 

insbesondere 

seien 

2.1  Spezifikation des eingesetzten Maltodextrins (einschliesslich Dextrose-

Äquivalent); 

2.2   Menge des eingesetzten Maltodextrins; 

2.3  Spezifikation des eingesetzten Bromsalzes; 

2.4  Menge des eingesetzten Bromsalzes; 

2.5  tatsächliche 

pH-Werte 

bzw. 

pH-Messungen  während 

der 

Zuckeraktivierung; 

2.6  Spezifikation des eingesetzten Hypochlorits; 

2.7  Menge des eingesetzten Hypochlorits; 

2.8  Konzentration des eingesetzten Hypochlorits; 

2.9  Zeitdauer/Art 

der  Zugabe 

des  Hypochlorits 

(einschliesslich 

Zugabegeschwindigkeit); 

2.10 Spezifikation des eingesetzten Eisenchlorids; 

2.11 Konzentration der eingesetzten Eisenchloridlösung in w/v; 

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2.12 Verhältnis Eisen/Maltodextrin; 

2.13 tatsächliche 

pH-Werte 

bzw. 

pH-Messungen  während 

der 

Komplexbildung; 

2.14 Spezifikation 

und 

Konzentration 

der 

eingesetzten 

Natriumhydrogencarbonatlösung; 

2.15 Zeitdauer der Komplexbildung; 

2.16 tatsächliche pH-Werte bzw. pH-Messungen nach der Erhöhung des pH-

Werts durch Zugabe einer Base; 

2.17 Spezifikation der eingesetzten Base; 

2.18 Art und Zeitpunkt der Reinigung; 

2.19 Cut-off (Trenngrenze) der eingesetzten Membran; 

2.20 Temperatur beim Stabilisierungsschritt; 

2.21 Zeitdauer des Stabilisierungsschrittes; 

2.22 tatsächliche 

pH-Werte 

bzw. 

pH-Messungen  während 

des 

Stabilisierungsschrittes; 

2.23 Spezifikation der beim Stabilisierungsschritt eingesetzten Base. 

pH-Messungen, 

Bedienungsanleitungen 

3.  Es  seien  Auszüge  aus  allfälligen  Standardarbeitsanweisungen  («SOP»), 
Herstellungsanweisungen, Chargendokumentationen, Protokolle von effektiv 
durchgeführten 
und/oder 
im  Zusammenhang  mit  dem  Ferinject® 
Produktinformationen  der 
Herstellungsverfahren 
verwendeten 
Gegenstände, Maschinen und/oder Zutaten soweit sie die in den Ziffern 1.1 
bis  1.5.3  genannten  Merkmale  des  Ferinject®  Herstellungsverfahrens  bzw. 
in  den  Ziffern  2.1  bis  2.23  erwähnten  Ausgangsstoffe  und 
die 
Verfahrensbedingungen  betreffen, 
in  die  Beschreibung  bzw.  das 
Augenschein-Protokoll gemäss Ziff. 1 aufzunehmen. 

der  Produktion 

seit  Beginn 

4.  Die  Beschreibung  bzw.  der  Augenschein  gemäss  Ziff.  1  sei 
superprovisorisch,  d.h.  unverzüglich  und  vorerst  ohne  vorherige  Anhörung 
der Gesuchsgegnerin durchzuführen. 

5.  Eventualiter zu Ziff. 4 sei der Gesuchsgegnerin zunächst superprovisorisch, 
d.h.  unverzüglich  und  vorerst  ohne  Anhörung,  unter  Androhung  einer 
Ordnungsbusse  von  CHF 1’000.-  pro  Tag  der  Zuwiderhandlung  gemäss 
Art. 343  Abs.  1  lit.  c  der  Schweizerischen  Zivilprozessordnung  («ZPO») 
mindestens aber CHF 5’000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der 
Bestrafung  ihrer  Organe  gemäss  Art.  292  Strafgesetzbuch  («StGB»)  mit 
Busse 
im  Falle  der  Zuwiderhandlung  zu  verbieten,  den  Ferinject® 
Herstellungsprozess  nach  der  Durchführung  der  Beschreibung  bzw.  des 
Augenscheins gemäss Ziff. 1 in irgendeiner Art zu verändern. 

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6.  Es sei den Rechtsvertretern der Gesuchstellerin sowie deren Patentanwältin 
zu  gestatten,  an  der  Beschreibung  bzw.  dem  Augenschein  gemäss  Ziff.  1 
teilzunehmen,  nötigenfalls  seien  diese  gegenüber  der  Gesuchstellerin  zur 
Verschwiegenheit  über  alte  Wahrnehmungen  anlässlich  der  Beschreibung 
bzw.  des  Augenscheins  zu  verpflichten,  wobei  die  Geheimhaltungs-
verpflichtung  mit  der  gerichtlichen  Zustellung  der  Beschreibung  bzw.  des 
Augenscheinprotokolls  in  dem  Umfang  endet,  in  dem  das  Gericht  die 
Beschreibung bzw. das Augenscheinprotokoll gegenüber der Gesuchstellerin 
offenlegt. 

7.  Die  Kosten  seien  einstweilen  der  Gesuchstellerin  aufzuerlegen,  unter 
in  einem  allfälligen  ordentlichen 

Vorbehalt  einer  anderen  Regelung 
Verfahren.» 

2.   
Mit Verfügung vom 20. November 2023 hiess der Präsident das Gesuch 
ohne  vorherige  Anhörung  der  Beklagten  gut.  Am  14.  Dezember  2023 
wurde  die  Beschreibung  am  Sitz  der  Beklagten  in  St.  Gallen  durch  den 
Präsidenten,  den  Richter  mit  technischer Ausbildung  Spillmann  und  den 
Gerichtsschreiber Bucher unter Beisein der Parteivertreter beider Parteien 
(diejenigen der Beklagten zunächst per Telefon, beziehungsweise Video-
konferenz) durchgeführt. Das Protokoll der genauen Beschreibung wurde 
der Beklagten am 18. Dezember 2023 zugestellt. 

3.   
Die Beklagte nahm mit Eingabe vom 17. Januar 2024 Stellung und stellte 
folgende Rechtsbegehren: 

«Rechtsbegehren 

1.  Das  am  14.  Dezember  2023  erstellte  Beschreibungsprotokoll  sei wie  in 
Beilage  18 bezeichnet  zu  berichtigen  und zu schwärzen  und  einzig  den 
Rechtsvertretern und  der  Patentanwältin der  Gesuchstellerin sowie  zwei 
von der Gesuchstellerin namentlich bezeichneten,  in der Schweiz wohn-
haften und arbeitenden weiteren Personen ("Confidentiality Club") offen-
zulegen,  wobei  allen  Personen  im Confidentiality  Club  die  zeitlich  unbe-
fristete  Verpflichtung  aufzuerlegen  ist,  die  Informationen  im  Beschrei-
bungsprotokoll geheim zu halten und Personen ausserhalb des Confiden-
tiality Clubs  nicht  offenzulegen,  mit Ausnahme gegenüber  dem  Bundes-
patentgericht für eine allfällige Geltendmachung von angeblichen Ansprü-
chen  der  Gesuchstellerin  aus  dem  schweizerischen/liechtensteinischen 
Teil des EP 1 858 930. 

Für den Fall, dass die Gesuchstellerin nicht zwei in der Schweiz wohn-
hafte  und  arbeitende  Personen  bezeichnen  kann,  sollen  eventualiter 
zwei  Personen  von  der  Gesuchstellerin  für  den  Confidentiality  Club 

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bezeichnet werden, die vor der Offenlegung von Beilage 18 mit der Ge-
suchsgegnerin  eine Geheimhaltungsvereinbarung  mit einer Konventio-
nalstrafe von mindestens CHF 3 Millionen unterzeichnen  müssen. 

Den betroffenen Personen sei anzudrohen,  dass eine Verletzung dieser 
Geheimhaltungspflichten  als Ungehorsam  gegen  amtliche  Verfügungen 
im Sinne von Art. 292 StGB (Busse) bestraft werde. 

Soweit weitergehend,  seien  das Gesuch  um Erlass  vorsorglicher  Mass-
nahmen  vom  27.  Oktober  2023  abzuweisen  und  die  Geheimhaltungs-
pflichten gemäss  Ziff.  4  der  Verfügung  vom  20.  November  2023  gegen-
über  den  Rechtsvertretern  und  der  Patentanwältin  der  Gesuchstellerin 
zeitlich unbefristet aufrechtzuerhalten. 

2.  Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1: Sollte das Bundespatentgericht das 
Beschreibungsprotokoll in einem weitergehenden Umfang als gemäss der 
berichtigten  und  geschwärzten  Version  nach  Beilage  18  offenlegen,  sei 
das  Beschreibungsprotokoll nur den Rechtsvertretern und  der Patentan-
wältin der Gesuchstellerin und nur mit der Auflage zur Kenntnis zu bringen, 
dass die Rechtsvertreter und die Patentanwältin diesbezüglich gegenüber 
der Gesuchstellerin und Dritten zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Die 
Rechtsvertreter und die Patentanwältin der Gesuchstellerin dürfen das Be-
schreibungsprotokoll nur gegenüber dem Bundespatentgericht für eine all-
fällige Geltendmachung von angeblichen Ansprüchen  der Gesuchstellerin 
aus  dem  schweizerischen/liechtensteinischen Teil  des  EP  1  858  930  of-
fenlegen. 

Den  betroffenen  Personen  sei  anzudrohen,  dass  eine  Verletzung  dieser 
Geheimhaltungspflichten  als  Ungehorsam  gegen  amtliche  Verfügungen 
im Sinne von Art. 292 StGB (Busse) sowie Art. 321 StGB bestraft werde. 

Soweit weitergehend,  seien  das  Gesuch  um  Erlass  vorsorglicher  Mass-
nahmen  vom  27.  Oktober  2023  abzuweisen  und  die  Geheimhaltungs-
pflichten gemäss  Ziff.  4  der  Verfügung  vom  20.  November  2023 gegen-
über  den  Rechtsvertretern  und  der  Patentanwältin  der  Gesuchstellerin 
zeitlich unbefristet aufrechtzuerhalten. 

3.  Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 2: Sollte das Bundespatentgericht das 
Beschreibungsprotokoll in einem weitergehenden Umfang als gemäss der 
berichtigten  und  geschwärzten  Version  nach  Beilage  18 und gegenüber 
einem weiteren Kreis von Personen als gemäss Rechts- begehren Nr. 2 
beantragt  offenlegen,  sei  diese  Offenlegung  einzig  gegenüber  den 
Rechtsvertretern und  der Patentanwältin der Gesuchstellerin sowie zwei 
von der  Gesuchstellerin namentlich bezeichneten,  in der Schweiz  wohn-
haften und arbeitenden weiteren Personen ("Confidentiality  Club") vorzu-
nehmen,  wobei allen Personen im Confidentiality Club die zeitlich unbe-
fristete  Verpflichtung  aufzuerlegen  ist,  die  Informationen  im  Beschrei-
bungsprotokollgeheim zu halten und Personen ausserhalb des Confiden-
tiality  Clubs  nicht  offenzulegen.  Die  Personen  im  Confidentiality  Club 

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dürfen das  Beschreibungsprotokoll nur gegenüber dem Bundespatentge-
richt für eine allfällige Geltendmachung von angeblichen Ansprüchen der 
Gesuchstellerin aus dem schweizerischen/liechtensteinischen Teil des EP 
1 858 930 offenlegen. 

Für den Fall, dass die Gesuchstellerin nicht zwei in der Schweiz wohnhafte 
und arbeitende Personen bezeichnen kann, sollen eventualiter zwei Per-
sonen der Gesuchstellerin für den Confidentiality Club bezeichnet werden, 
die vor der Offenlegung von Beilage 18 mit der Gesuchsgegnerin eine Ge-
heimhaltungsvereinbarung  mit  einer  Konventionalstrafe von  mindestens 
CHF 3 Millionen unterzeichnen müssen. 

Den  betroffenen  Personen  sei anzudrohen,  dass eine  Verletzung dieser 
Geheimhaltungspflichten  als  Ungehorsam  gegen  amtliche  Verfügungen 
im Sinne von Art. 292 StGB mit Busse bestraft werde. 

Soweit  weitergehend,  seien  das  Gesuch  um  Erlass  vorsorglicher  Mass-
nahmen  vom  27.  Oktober  2023  abzuweisen  und  die  Geheimhaltungs-
pflichten  gemäss  Ziff.  4  der  Verfügung  vom  20.  November  2023  gegen-
über  den  Rechtsvertretern  und  der  Patentanwältin  der  Gesuchstellerin 
zeitlich unbefristet aufrechtzuerhalten 

4.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen inkl.  Anwaltskosten von bisher 
mindestens CHF  58’750.- und  einer  Entschädigung für  die  notwendiger-
weise beigezogene Patentanwältin in der Höhe von bisher CHF 7’425.- zu 
Lasten der Gesuchstellerin. 

und mit folgenden 

Verfahrensanträgen betreffend die vorliegende Gesuchsantwort: 

1.  Die vorliegende Gesuchsantwort sei der Gesuchstellerin respektive ihren 
Rechtsvertretern  und  ihrer  Patentanwältin  ohne  die  Ausführungen  in 
Rz. 164-211 (Begründung der Schwärzungsanträge) zur Kenntnis zu brin-
gen. 

2.  Eventualiter zum Verfahrensantrag Nr. 1 seien Rz. 164-211 (Begründung 
der  Schwärzungsanträge)  der  vorliegenden  Gesuchsantwort  nur  den 
Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin und nur mit 
der Auflage zur Kenntnis zu bringen, dass die Rechtsvertreter und die Pa-
tentanwältin der Gesuchstellerin bezüglich Rz. 164-211 der Gesuchsant-
wort gegenüber der Gesuchstellerin und Dritten zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet sind, wobei eine Verletzung dieser Geheimhaltungspflicht als Un-
gehorsam  gegen  amtliche  Verfügungen  im  Sinne  von  Art.  292  StGB 
(Busse) und gemäss Art. 321 StGB bestraft wird. 

3.  Eventualiter zum Verfahrensantrag Nr. 2 seien Rz. 164-211 (Begründung 
der  Schwärzungsanträge)  der  vorliegenden  Gesuchsantwort  nur  den 
Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin und zwei von 
der  Gesuchstellerin namentlich  bezeichneten  und  in der  Schweiz  wohn-
haften und arbeitenden Personen ("Confidentiality Club") zur Kenntnis zu 

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bringen, wobei allen Personen im Confidentiality Club die zeitlich unbefris-
tete Verpflichtung aufzuerlegen ist, die Informationen in Rz. 164-211 der 
Gesuchsantwort geheimzuhalten und Personen ausserhalb des Confiden-
tiality Clubs nicht offenzulegen. Den Personen im Confidentiality Club sei 
anzudrohen,  dass  eine Verletzung  dieser  Geheimhaltungspflicht als  Un-
gehorsam gegen amtliche Verfügungen  im Sinne von Art. 292 StGB mit 
Busse bestraft wird.» 

4.   
Mit Verfügung vom 22. Januar 2024 hiess der Präsident den Verfahrens-
antrag Nr. 1 der Beklagte gemäss Eingabe vom 17. Januar 2024 gut, stellte 
den Rechtsvertretern der Klägerin die Eingabe vom 17. Januar 2024 einst-
weilen ohne die Randziffern 164-211 zu und verpflichtete die Rechtsvertre-
ter der Klägerin zur vertraulichen Behandlung des geschwärzten Beschrei-
bungsprotokolls. 

5.   
Mit  Eingabe  vom  23.  Februar  2024  nahm  die  Klägerin  Stellung  zur  Ge-
suchsantwort und stellte folgende Begehren: 

«1.  Die Rechtsbegehren der Gesuchsgegnerin seien abzuweisen. 

2.  Die in act. 9_18 gelb markierten Schwärzungen (siehe Beilage 43) seien of-

fenzulegen, und das in diesem Sinne angepasste Beschreibungsprotokoll sei 

der Gesuchstellerin sowie ihren Rechtsvertretern und ihrer Patentanwältin mit 

der zeitlich unbefristeten Verpflichtung, die Informationen im Beschreibungs-

protokoll geheim zu halten, bekannt zu geben. Eine Offenbarung gegenüber 

dem Bundespatentgericht sowie in den zwischen den Parteien in Italien und 

den USA hängigen Verfahren gegenüber den jeweiligen Gerichten sei zu ge-

statten. 

3.  Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 2 seien die in act. 9_18 gelb markierten 

Schwärzungen (siehe Beilage 43) offenzulegen, und das in diesem Sinne an-

gepasste Beschreibungsprotokoll sei den Rechtsvertretern der Gesuchstelle-

rin und ihrer Patentanwältin sowie zwei von der Gesuchstellerin namentlich 

bezeichneten Personen mit der zeitlich unbefristeten Verpflichtung, die Infor-

mationen  im  Beschreibungsprotokoll  geheim  zu  halten,  bekannt  zu  geben. 

Eine  Offenlegung  gegenüber  dem  Bundespatentgericht  sowie  in  den  zwi-

schen den Parteien in Italien und  den USA hängigen Verfahren gegenüber 

den jeweiligen Gerichten sei zu gestatten. 

4.  Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 3 sei act. 9_18 der Gesuchstellerin sowie 

ihren Rechtsvertretern und ihrer Patentanwältin mit der zeitlich unbefristeten 

Verpflichtung, die Informationen im Beschreibungsprotokoll geheim zu halten, 

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bekannt  zu  geben.  Eine  Offenlegung  gegenüber  dem  Bundespatentgericht 

sowie in den zwischen den Parteien in Italien und den USA hängigen Verfah-

ren gegenüber den jeweiligen Gerichten sei zu gestatten. 

5.  Die  geltend  gemachten  Anwaltskosten  in  der  Höhe  von  bisher  mindestens 

CHF 58’750 und die geltend gemachten Patentanwaltskosten in der Höhe von 

bisher CHF 7’425 seien im Sinne des KR-PatGer zu reduzieren.» 

6.   
Das Verfahren wurde auf gemeinsamen Antrag der Parteien sistiert und die 
Sistierung auf gemeinsame Anträge der Parteien acht Mal verlängert, bis 
die Beklagte mit Schreiben vom 25. Juli 2025 die Aufhebung der Sistierung 
beantragte.  Der  Beklagten  wurde  daraufhin  Frist  zur  Stellungnahme  zur 
Eingabe der Klägerin vom 23. Februar 2024 angesetzt. 

7.   
Die Beklagte nahm mit Eingabe vom 30. Juli 2025 Stellung und stellte fol-
gende Rechtsbegehren: 

«1.  Das am 14. Dezember 2023 erstellte Beschreibungsprotokoll sei der Gesuch-

stellerin mangels Rechtsschutzinteresses in keiner Form offenzulegen,  das 

Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 27. Oktober 2023 inkl. der 

Anträge  aus  act.  14  sei  abzuweisen  eventualiter  als  gegenstandslos  abzu-

schreiben,  soweit  darauf  einzutreten  ist.  Die  Geheimhaltungspflichten  ge-

mäss  Ziff.  1  der  Verfügung  vom  25.  Januar  2024  (act.  11)  gegenüber  den 

Rechtsvertretern  und  der  Patentanwältin  der  Gesuchstellerin  seien  zeitlich 

unbefristet aufrechtzuerhalten. 

2.  Eventualiter  zu  Rechtsbegehren  Nr.  1:  Sollte  das  Bundespatentgericht  der 

Gesuchstellerin das Beschreibungsprotokoll offenlegen wollen, sei es wie in 

act.  9_18  bezeichnet  zu  berichtigen  und  zu  schwärzen  und  neben  den 

Rechtsvertretern  und  der  Patentanwältin  der  Gesuchstellerin  einzig  den  im 

zwischen  den  Parteien  geschlossenen  Confidential  Disclosure  Agreement 

vom  2.  Mai  2024  bezeichneten  Personen  offenzulegen  ("Confidentiality 

Club"), wobei allen Personen im Confidentiality Club die zeitlich unbefristete 

Verpflichtung aufzuerlegen ist, die Informationen im Beschreibungsprotokoll 

geheim zu halten  und Personen ausserhalb des Confidentiality Clubs nicht 

offenzulegen,  mit  Ausnahme  gegenüber  dem  Bundespatentgericht  für  eine 

allfällige Geltendmachung von angeblichen Ansprüchen der Gesuchstellerin 

aus dem schweizerisch/liechtensteinischen Teil des EP 1 858 930. 

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Den betroffenen Personen sei anzudrohen, dass eine Verletzung dieser Ge-

heimhaltungspflichten  als  Ungehorsam  gegen  amtliche  Verfügungen  im 

Sinne von Art. 292 StGB (Busse) bestraft werde. 

Soweit weitergehend, seien das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnah-

men vom 27. Oktober 2023 abzuweisen eventualiter als gegenstandslos ab-

zuschreiben soweit darauf  einzutreten  ist, und die Geheimhaltungspflichten 

gemäss Ziff. 1 der Verfügung vom 25. Januar 2024 (act. 11) gegenüber den 

Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin zeitlich unbefris-

tet aufrechtzuerhalten. 

3.  Eventualiter  zu  Rechtsbegehren  Nr.  2:  Sollte  das  Bundespatentgericht  das 

Beschreibungsprotokoll in einem weitergehenden Umfang als gemäss der be-

richtigten und geschwärzten Version gemäss act. 9_18 offenlegen wollen, sei 

das Beschreibungsprotokoll nur den Rechtsvertretern und der Patentanwältin 

der Gesuchstellerin und nur mit der Auflage zur Kenntnis zu bringen, dass die 

Rechtsvertreter  und  die  Patentanwältin  diesbezüglich  gegenüber  der  Ge-

suchstellerin und Dritten zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Die Rechts-

vertreter  und  die  Patentanwältin  der  Gesuchstellerin  dürfen  das  Beschrei-

bungsprotokoll  nur  gegenüber  dem  Bundespatentgericht  für  eine  allfällige 

Geltendmachung von angeblichen Ansprüchen der Gesuchstellerin aus dem 

schweizerisch/liechtensteinischen Teil des EP 1 858 930 offenlegen. 

Den betroffenen Personen sei anzudrohen, dass eine Verletzung dieser Ge-

heimhaltungspflichten  als  Ungehorsam  gegen  amtliche  Verfügungen  im 

Sinne von Art. 292 StGB (Busse) sowie Art. 321 StGB bestraft werde. 

Soweit weitergehend, seien das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnah-

men vom 27. Oktober 2023 abzuweisen eventualiter als gegenstandslos ab-

zuschreiben soweit darauf  einzutreten  ist, und die Geheimhaltungspflichten 

gemäss Ziff. 1 der Verfügung vom 25. Januar 2024 (act. 11) gegenüber den 

Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin zeitlich unbefris-

tet aufrechtzuerhalten. 

4.  Eventualiter  zu  Rechtsbegehren  Nr.  3:  Sollte  das  Bundespatentgericht  das 

Beschreibungsprotokoll in einem weitergehenden Umfang als gemäss der be-

richtigten und geschwärzten Version gemäss act. 9_18 und gegenüber einem 

weiteren  Kreis  von  Personen  als  gemäss  Rechtsbegehren  Nr.  3  beantragt 

offenlegen wollen, sei das Beschreibungsprotokoll neben den Rechtsvertre-

tern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin einzig den im zwischen den 

Parteien geschlossenen Confidential Disclosure Agreement vom 2. Mai 2024 

bezeichneten  Personen  offenzulegen  («Confidentiality  Club»),  wobei  allen 

Personen im Confidentiality Club die zeitlich unbefristete Verpflichtung aufzu-

erlegen  ist,  die  Informationen  im  Beschreibungsprotokoll  geheim  zu  halten 

Seite 10 

S2023_011 

und  Personen  ausserhalb  des  Confidentiality  Clubs  nicht  offenzulegen,  mit 

Ausnahme  gegenüber  dem  Bundespatentgericht  für  eine  allfällige  Geltend-

machung von angeblichen Ansprüchen der Gesuchstellerin aus dem schwei-

zerisch/liechtensteinischen Teil des EP 1 858 930. 

Den betroffenen Personen sei anzudrohen, dass eine Verletzung dieser Ge-

heimhaltungspflichten  als  Ungehorsam  gegen  amtliche  Verfügungen  im 

Sinne von Art. 292 StGB (Busse) bestraft werde. 

Soweit weitergehend, seien das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnah-

men vom 27. Oktober 2023 abzuweisen eventualiter als gegenstandslos ab-

zuschreiben soweit darauf  einzutreten  ist, und die Geheimhaltungspflichten 

gemäss Ziff. 1 der Verfügung vom 25. Januar 2024 (act. 11) gegenüber den 

Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin zeitlich unbefris-

tet aufrechtzuerhalten. 

5.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen inkl. Anwaltskosten von mindestens 

CHF 58’750 für den Zeitraum zwischen der Durchführung der genauen Be-

schreibung am 14. Dezember 2023 und dem 15. Januar 2024 sowie eine Ent-

schädigung nach Tarif für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum Urteils-

zeitpunkt;  und  einer  Entschädigung  für  die  notwendigerweise  beigezogene 

Patentanwältin in der Höhe von CHF 12’937.- zu Lasten der Gesuchstellerin. 

und mit folgendem prozessualen Antrag 

1.  Die vorliegende Eingabe und die Beilagen 20-25 seien den Rechtsvertretern 

der Gesuchstellerin unter der Auflage zuzustellen, dass sie diese neben der 

Patentanwältin der Gesuchstellerin einzig den im zwischen den Parteien ge-

schlossenen Confidential Discolsure Agreement vom 2. Mai 2024 bezeichne-

ten Personen offenlegen dürfen («Confidentiality Club»), wobei allen Perso-

nen im Confidentiality Club die zeitlich unbefristete Verpflichtung aufzuerle-

gen ist, die Informationen im Beschreibungsprotokoll geheim zu halten und 

Personen ausserhalb des Confidentiality Clubs nicht offenzulegen, mit Aus-

nahme  gegenüber  dem  Bundespatentgericht  für  eine  allfällige  Geltendma-

chung von angeblichen Ansprüchen der Gesuchstellerin aus dem schweize-

risch/liechtensteinischen Teil des EP 1 858 930.» 

8.    
Mit Verfügung vom 4. August 2025 hiess der Präsident den prozessualen 
Antrag der Beklagten vom 30. Juli 2025 vorläufig teilweise gut und stellte 
den Rechtsvertretern der Klägerin die Eingabe vom 30. Juli 2025 und die 
Beilagen  unter  der Auflage  zu,  dass  sie  diese  neben  der  Patentanwältin 
der  Klägerin  einzig  den  im  zwischen  den  Parteien  geschlossenen  Con-
fidential  Disclosure Agreement  vom  2. Mai  2024  bezeichneten  Personen 

Seite 11 

S2023_011 

offenlegen dürfen und verpflichtete diese Personen die in der Eingabe und 
den Beilagen enthaltenen Informationen geheim zu halten. 

9.   
Mit Eingabe vom 5. September 2025 nahm die Klägerin Stellung und stellte 
folgende Rechtsbegehren: 

«1.  Die Rechtsbegehren der Gesuchsgegnerin seien abzuweisen. 

2.  Die in act. 14_43 gelb markierten Schwärzungen sowie die in Beilage 47 grün 

markierten Schwärzungen seien offenzulegen, und das in diesem Sinne an-

gepasste  Beschreibungsprotokoll  sei  Gianmaria  Ristori,  Riccardo  Morandi, 

Gian Luca Sala, Luigi Santamaria, Luigi Fontanesi, Camilla Di Fonzo, Donald 

Rhoads, Cornelia Hoffmann, Thierry Calame sowie Barbara Abegg bekannt 

zu geben, verbunden mit der zeitlich unbefristeten Verpflichtung, die Informa-

tionen im Beschreibungsprotokoll geheim zu halten, solange und soweit diese 

nicht  anderweitig  öffentlich  zugänglich  sind.  Eine  Offenlegung  gegenüber 

dem Bundespatentgericht sowie in den zwischen den Parteien in Italien und 

den USA hängigen Verfahren gegenüber den jeweiligen Gerichten sei zu ge-

statten. 

3.  Eventualiter  zu  Rechtsbegehren  Nr.  2  sei  das  Beschreibungsprotokoll  ge-

mäss  act.  35_22  plus  die  darin  orange  markierten  Schwärzungen  gemäss 

Beilage 47 offenzulegen, und das in diese Sinne angepasste Beschreibungs-

protokoll  sei  Gianmaria  Ristori,  Riccardo  Morandi,  Gian  Luca  Sala,  Luigi 

Santamaria,  Luigi  Fontanesi,  Camilla  Di  Fonzo,  Donald  Rhoads,  Cornelia 

Hoffmann, Thierry Calame sowie Barbara Abegg bekannt zu geben, verbun-

den  mit  der  zeitlich  unbefristeten  Verpflichtung,  die  Informationen  im  Be-

schreibungsprotokoll geheim zu halten, solange und  soweit diese nicht  an-

derweitig öffentlich zugänglich sind. Eine Offenlegung gegenüber dem Bun-

despatentgericht sowie in den zwischen den Parteien in Italien und den USA 

hängigen Verfahren gegenüber den jeweiligen Gerichten sei zu gestatten. 

4.  Eventualiter  zu  Rechtsbegehren  Nr.  3  sei  das  Beschreibungsprotokoll  ge-

mäss act. 35_22 Gianmaria Ristori, Riccardo Morandi, Gian Luca Sala, Luigi 

Santamaria,  Luigi  Fontanesi,  Camilla  Di  Fonzo,  Donald  Rhoads,  Cornelia 

Hoffmann, Thierry Calame sowie Barbara Abegg bekannt zu geben, verbun-

den  mit  der  zeitlich  unbefristeten  Verpflichtung,  die  Informationen  im  Be-

schreibungsprotokoll geheim zu halten, solange und  soweit diese nicht  an-

derweitig öffentlich zugänglich sind. Eine Offenlegung gegenüber dem Bun-

despatentgericht sowie in den zwischen den Parteien in Italien und den USA 

hängigen Verfahren gegenüber den jeweiligen Gerichten sei zu gestatten. 

Seite 12 

S2023_011 

5.  Die  Von  der  Gesuchsgegnerin  geltend  gemachten  Anwaltskosten  seien  im 

Sinne des KR-PatGer zu reduzieren, und die als Auslagen geltend gemach-

ten Kosten in der Höhe von CHF 12’937 seien nicht zu entschädigen. 

Prozessualer Antrag 

1.  Die Beilagen 24, 25 und 26 sowie die Abbildungen 1, 2 und 3 seien als ver-

spätet aus dem Recht zu weisen und nicht zu beachten.» 

10. 
Die Beklagte nahm dazu wiederum mit Eingabe vom 24. September 2025 
Stellung. 

11. 
Mit Schreiben vom 15. September 2025 teilte das Gericht den Parteien mit, 
dass der Spruchkörper durch den Richter mit technischer Ausbildung Alfred 
Köpf ergänzt wird. 

Prozessuales 

12. 
Ist  das  Verständnis  eines  technischen  Sachverstands  für  den  Entscheid 
von  besonderer  Bedeutung,  muss  das  Gericht  in  Dreierbesetzung  ent-
scheiden (Art. 23 Abs. 3 PatGG). Mit der vorliegenden Verfügung ist über 
die von der Beklagten beantragten Geheimhaltungsmassnahmen zu ent-
scheiden. Dafür bedarf es einer Interessenabwägung zwischen dem Infor-
mationsinteresse der Klägerin und dem Geheimhaltungsinteresse der Be-
klagten. Diese Abwägung ist im vorliegenden Fall, wo es um ein pharma-
zeutisches Herstellungsverfahren geht, nicht ohne technisches Verständ-
nis möglich. Es wird daher in Dreierbesetzung entschieden. 

Angeblich verspätet eingereichte Urkunden, Beilagen 24-26, und Ab-
bildungen 1-3 

13. 
Die Klägerin macht geltend, dass die Urkunden, Beilagen 24-26, sowie die 
Abbildungen  1-3  der  Stellungnahme  vom  30.  Juli  2025  verspätet  einge-
reicht worden seien. Das Argument der Beklagten, sie hätte die Unterlagen 
nicht vorher einreichen können, weil damals die Vertraulichkeitsvereinba-
rung vom Mai 2024 noch nicht unterzeichnet gewesen sei, verfange nicht, 
da sie entsprechende Geheimhaltungsmassnahmen auch im vorliegenden 
Verfahren hätte beantragen können. Die Beklagte hätte damit bereits in der 

Seite 13 

 
 
 
 
S2023_011 

Stellungnahme vom 16. Januar 2024 angebliche Details zum Herstellungs-
verfahren von Ferinject® offenlegen müssen. 

Die Beklagte widerspricht dieser Argumentation. 

14. 
Keines  der  angeblich  verspäteten  Beweismittel  und Abbildungen  ist  ent-
scheidrelevant, weshalb offenbleiben kann, ob diese verspätet vorgetragen 
wurden. Der prozessuale Antrag der Klägerin vom 5. September 2025 ist 
daher abzuweisen. 

Streitpatent 

15. 
Das europäische Patent EP 1 858 930 B1 (im Folgenden «EP 930») wurde 
am 14. März 2006 mit Prioritätsanspruch vom 15. März 2005 angemeldet 
und am 20. Juli 2011 erteilt. Mit Entscheidung vom 9. März 2022 kam die 
Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zum Schluss, dass der 
Gegenstand von Hilfsantrag 6 ausgehend von der WO 2004/037865 A1 er-
finderisch sei. Die daraufhin angepasste Beschreibung akzeptierte die Ein-
spruchsabteilung mit Entscheidung vom 4. August 2023. 

EP 930 beansprucht ein Verfahren zur Herstellung von dreiwertigen Eisen-
komplexen mit dem Polysaccharid Maltodextrin. Die Klägerin gliedert An-
spruch 1 auf der Grundlage des Hilfsantrags 6 in die folgenden Merkmale: 

1.1 

Ein Verfahren zur Herstellung eines aktivierten Zuckereisenkomplexes, 

das den Schritt 

1.2 

der Reaktion eines Zuckers, der eine Aldehyd-Endgruppe hat, mit Brom 

in einer Lösung 

1.2.1 

mit einem pH zwischen 7 und 9 umfasst, worin 

1.2.2  

i) der Zucker gewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Maltodextrinen 

und worin 

1.2.3 

ii) das Brom in situ 

1.2.3.1  durch die Hinzugabe eines Hypochlorits eines Alkali- oder Erdalkalime-

talls zu der Lösung hergestellt wird, 

1.2.3.2  die den zu aktivierenden Zucker und ein Bromid eines Alkali- oder Erdal-

kalimetalls enthält, 

Seite 14 

 
 
S2023_011 

1.2.3.3  wobei das Hypochlorit in stöchiometrischen Mengen mit Bezug auf die 

Aldehyd-Endgruppen hinzugefügt wird, 

1.2.3.4  worin das Hypochlorit nach und nach hinzugefügt wird, so dass niemals 

ein Überschuss von Hypochlorit der Lösung vorhanden ist, 

1.3 

wobei in einem folgenden Schritt 

1.3.1 

ein wasserlösliches Fe(III)-Salz, bei dem es sich um Eisentrichloridhexa-

hydrat handelt, zu der Lösung, die den aktivierten Zucker enthält, 

1.3.2 

in einem Gewichtsverhältnis von Eisen zu Zucker von 1:0,5 bis 1:4 zu-

gegeben  wird,  um  mit  dem  aktivierten  Zucker  zu  reagieren,  um  einen 

Fe(III)-aktivierten Zuckerkomplex zu bilden, 

1.3.3 

wobei nach der Zugabe des Eisensalzes zu der Lösung, die den aktivier-

ten Zucker enthält, 

1.3.3.1  der pH-Wert der Lösung auf einen Wert von 2,3 bis 2,7 eingestellt wird, 

1.3.3.2 

indem eine Natriumhydrogencarbonatlösung, die 15% w/v Natriumhyd-

rogencarbonat enthält, 

1.3.3.3 

in einer Zeit zwischen 1 und 6 Stunden zugegeben wird, 

1.3.4 

wobei der pH-Wert der Lösung anschliessend durch Zugabe einer Natri-

umhydroxidlösung auf einen Wert zwischen 8 und 12 gebracht wird, um 

eine Lösung zu erhalten, die den Fe(III)-aktivierten Zuckerkomplex ent-

hält, 

1.4 

wobei der Fe(III)-aktivierte Zuckerkomplex einer Reinigung 

1.4.1 

durch Ultrafiltration unterzogen wird, 

1.4.2 

mit einer Membran mit einer Trenngrenze zwischen 400 und 50’000 Dal-

ton für die Polysaccharidzucker, 

1.5 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  dieser  Komplex  durch  Erhitzen  der  ihn 

enthaltenden Lösung 

1.5.1 

auf eine Temperatur zwischen 75° C und 95° C 

1.5.2 

über einen Zeitraum zwischen 1 und 4 Stunden 

1.5.3 

bei einem pH-Wert zwischen 9,0 und 12,0 stabilisiert wird. 

Die Beklagte widersetzt sich dieser Gliederung nicht, weshalb diesem Ur-
teil die Merkmalsgliederung der Klägerin zugrunde gelegt wird. 

Zu Merkmal 1.2.1 ist anzumerken, dass gemäss der ursprünglich erteilten 
B1-Schrift der pH-Wert der Zuckerlösung in der Tat zwischen 7 und 9 (ohne 

Seite 15 

S2023_011 

Nachkommastelle) liegen muss. Im Laufe des Einspruchsverfahrens wurde 
der pH-Wert der Zuckerlösung aber auf zwischen 7,0 und 9,0 liegend ein-
geschränkt (mit Nachkommastelle), was die am 3. April 2024 veröffentlichte 
B2-Schrift  reflektiert.  Diese  Fassung  des  EP 930  ist  für  das  vorliegende 
Verfahren massgeblich. Merkmal 1.2.1 lautet daher: 

1.2.1 

mit einem pH zwischen 7,0 und 9,0 umfasst, worin 

Die Klägerin stützt ihren Anspruch auf genaue Beschreibung i.S.v. Art. 77 
Abs. 1 lit. b PatG auf den schweizerischen Teil des EP 930 (im Folgenden 
«Streitpatent»). 

Umfang der Offenlegung des Beschreibungsprotokolls 

16.   
Bei der Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG handelt es sich um 
einen spezialgesetzlich geregelten Anspruch im Sinne von Art. 158 Abs. 1 
lit. a ZPO.1 Die Beschreibung dient somit nicht nur der Beweissicherung, 
sondern kann auch der Beschaffung von Beweismitteln oder zur Klärung 
der Prozessaussichten dienen, nicht aber einer Ausforschung oder allge-
mein-umfassenden Informationsbeschaffung.2 

Nachdem die Beschreibung durchgeführt wurde, erhält die Beklagte Gele-
genheit, im Beschreibungsprotokoll enthaltene Geschäftsgeheimnisse, die 
der Gegenseite nicht offengelegt werden dürfen, zu kennzeichnen, wobei 
diese Schwärzungen in jedem einzelnen Fall zu begründen sind.3 Macht 
die Beklagte auf diese Weise Geschäftsgeheimnisse geltend, entscheidet 
das  Gericht  in  einer  Interessenabwägung,  inwieweit  der  Inhalt  des  Be-
schreibungsprotokolls der Klägerin offengelegt wird. Dabei hat das Gericht 
abzuwägen  zwischen  dem  Interesse  der  Patentinhaberin  (oder  aus-
schliesslichen Lizenznehmerin) an der Offenlegung der für die Beurteilung, 
ob eine Patenverletzung vorliegt, relevanten Informationen einerseits und 
dem Interesse der Beklagten an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse 
andererseits.4 

1 BGE 138 III 76 E. 2.4.1 – «Schlammzuführung». 
2 CALAME/DORIGO, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger [Hrsg.], Patentgerichtsgesetz 
(PatGG), Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 23 PatGG N 133 f.  
3 BPatGer, Urteil S2013_008 vom 30. August 2013, E. 8. 
4 BPatGer, Urteil S2012_007 vom 23. August 2012, E. 5; CALAME/DORIGO, a.a.O., 
Vor Art. 23 N 172; SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 77 N 33. 

Seite 16 

 
S2023_011 

An der Geheimhaltung einer patentverletzenden Ausführungsform oder ei-
nes patentverletzenden Verfahrens hat die Beklagte kein schützenswertes 
Interesse; das Interesse der Klägerin, ihre Rechte aus dem Patent durch-
setzen zu können, geht in diesem Fall regelmässig vor.5 Andererseits hat 
die Beklagte in der Regel ein schützenswertes Interesse daran, dass der 
Klägerin nicht offengelegt wird, wie eine Ausführungsform oder ein Verfah-
ren ausgestaltet ist, wenn diese(s) nicht patentverletzend ist.6 Zwar sprengt 
eine umfassende Beurteilung einer möglichen Patentverletzung den Rah-
men des Beschreibungsverfahrens,7 das Gericht kommt aber im Rahmen 
der Interessenabwägung nicht umhin, zumindest vorläufig zu prüfen, ob die 
angegriffene  Ausführungsform  oder  das  angegriffene  Verfahren  in  den 
Schutzbereich des Streitpatents fallen könnte.8  

17.   
Wie eben erläutert dient die Beschreibung nicht nur der Klärung der Pro-
zessaussichten, sondern auch der Beschaffung von Beweismitteln. Nach-
dem das Gericht zwischen den Interessen der Parteien abgewogen hat und 
feststeht, welche Informationen der Klägerin offenzulegen sind, verlangt es 
der Zweck der Beschreibung, dass die Klägerin mit dem Beschreibungs-
protokoll  ein  taugliches  Beweismittel  hat.  Dies  setzt  voraus,  dass  sie  es 
nach Belieben benützen und an Drittparteien weitergeben darf.9 

Das bereinigte Beschreibungsprotokoll darf daher keine schützenswerten 
Geheimnisse  mehr  enthalten.  Macht  die  Beklagte  berechtigterweise  gel-
tend, dass in der bereinigten Fassung des Beschreibungsprotokolls weiter-
hin Geschäftsgeheimnisse enthalten sind, an deren Geheimhaltung sie ein 
schützenswertes Interesse hat, und legt sie diese im Verfahren nur unter 
Geheimhaltungsmassnahmen  offen,  sind  diese  nach  wie  vor  nicht  allge-
mein bekannt oder leicht zugänglich.10 Entsprechende Informationen sind 
daher  nicht  offenzulegen.  Die  der  Klägerin  zugestellte  Fassung  des 

5 Im Ergebnis bereits BPatGer, Urteil S2013_008 vom 30. Oktober 2013, E. 14; 
aus der Lehre SCHWEIZER, Der Anspruch auf genaue Beschreibung nach Art. 77 
PatG, in: sic! 2010 S. 930-938, S. 933, m.w.H. 
6  CALAME,  Beweissicherung  im  Zusammenhang  mit  Patentverletzungsklagen  in 
der  Schweiz  ab  2011:  Überlegungen  zur  «saisie  hélvetique», 
in: 
Oertle/Wolf/Breitenstein/Diem  (Hrsg.),  M&A:  Recht  und  Wirtschaft  in  der  praxis: 
Liber  amicorum 
für  Rudolf  Tschäni,  Zürich  2010,  S.  485-504,  S.  502; 
CALAME/DORIGO,  a.a.O.,  Vor  Art.  23  N  172;  HILTI/STAUBER/KÖPF/CARREIRA, 
Schweizerisches  und europäisches  Patent- und  Patentprozessrecht,  4.  Auflage, 
Bern 2021, S. 379 f. 
7 BPatGer, Urteil S2013_008 vom 30. Oktober 2013, E. 11. 
8 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 77 N 33. 
9 CALAME/DORIGO, a.a.O., Vor Art. 23 N 158 f. 
10 Vgl. zum Geheimnisbegriff BGE 103 IV 283 E. 2b. 

Seite 17 

 
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Beschreibungsprotokolls  ist  nicht  Gegenstand  weiterer  Geheimhaltungs-
massnahmen, da ihr Wert als Beweismittel dann eingeschränkt wäre.11  

Schützenswertes Interesse an der Offenlegung des Beschreibungs-
protokolls 

18.   
Die Beklagte macht geltend, dass sie ausgewählten Vertretern der Klägerin 
im Rahmen von Vergleichsgesprächen und unter der Geheimhaltungsver-
einbarung vom 2. Mai 2024 Informationen offengelegt habe, die über die 
Informationen  hinausgingen,  die  das  Beschreibungsprotokoll  offenbare. 
Damit verfüge die Klägerin bereits über genügend Informationen, um fest-
zustellen, dass das Herstellungsverfahren für Ferinject® das Streitpatent 
nicht verletze. Die Klägerin habe daher an der Offenlegung der geschwärz-
ten  Stellen  im  Beschreibungsprotokoll  kein  schützenswertes  Interesse 
mehr und das Gesuch sei abzuweisen. 

Die Klägerin macht geltend, dass ihr schützenswertes Interesse nicht erlo-
schen sei, da sie die unter der Geheimhaltungsvereinbarung vom 2. Mai 
2024 erhaltenen Informationen in einem Gerichtsverfahren nicht verwen-
den dürfe. 

19.   
Die  Geheimhaltungsvereinbarung  vom  2.  Mai  2024  sieht  in  Ziffer  5  vor: 
«The Receiving Party shall not use the Disclosing Party’s Confidential In-
formation received under this Agreement in any legal dispute and/or in any 
manner that would constitute a violation of any applicable laws or regula-
tions and nothing in this Agreement grants the Receiving Party the right to 
retain, distribute, or commercialize any Confidential Information.». 

Der Klägerin ist es entsprechend untersagt, die unter der Geheimhaltungs-
vereinbarung vom 2. Mai 2024 erhaltenen vertraulichen Informationen für 
eine eventuelle Patentverletzungsklage zu verwenden. Sie hat daher nach 
wie vor ein schützenswertes Interesse daran, ein Protokoll der Beschrei-
bung zu erhalten, das sie zum Beweis von Ansprüchen gegen die Beklagte 
oder Dritte in einem gerichtlichen Verfahren verwenden kann.  

Das  beklagtische  Rechtsbegehren  Nr.  1  gemäss  Eingabe  vom  30.  Juli 
2025 ist damit teilweise (im Umfang des ersten Satzes) abzuweisen. 

11 A.M. CALAME/DORIGO, a.a.O., Vor Art. 23 N 159. 

Seite 18 

 
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20.   
Die weitere Prüfung, ob die strittigen Informationen im Protokoll offenzule-
gen sind, folgt der Gliederung gemäss Rechtsbegehren Nr. 2 der Klägerin 
vom 27. Oktober 2023, nach dessen Nummerierung die Informationen in 
das  Protokoll  aufgenommen  wurden,  und  der  von  der  Beklagten  einge-
reichten geschwärzten Fassung des Protokolls.  

Zu den Ziffern 2.1 und 2.2 des Beschreibungsprotokolls 

21.   
Die Klägerin macht geltend, dass sie die eingesetzte Maltodextrin-Menge 
beziehungsweise das Dextrose-Äquivalent kennen müsse, um feststellen 
zu können, ob das Hypochlorit in stöchiometrischen Mengen mit Bezug auf 
die Aldehyd-Endgruppe hinzugefügt werde (Merkmal 1.2.3.3) und um das 
Gewichtsverhältnis  von  Eisen  zu  Zucker  (Merkmal  1.3.2)  berechnen  zu 
können.  

Die  Beklagte  wendet  ein,  dass  die  Informationen  für  die  Beurteilung  der 
Patentverletzung irrelevant seien. Im Übrigen verweist sie auf ihre Ausfüh-
rungen  in  der  Gesuchsantwort,  die  der  Gesuchstellerin  nicht  offengelegt 
wurden. 

22.   
Der  Klägerin  ist  dahingehend  zuzustimmen,  dass  es  notwendig  ist,  das 
Dextrose-Äquivalent und das Gewicht des eingesetzten Maltodextrins zu 
kennen, um die Anzahl mol des verwendeten Maltodextrins zu berechnen, 
was wiederum erlaubt, die stöchiometrische Menge des Hypochlorits mit 
Bezug auf die Aldehyd-Endgruppen i.S.v. Merkmal 1.2.3.3 zu berechnen. 
Ebenso wird die eingesetzte Maltodextrin-Menge benötigt, um das Verhält-
nis von Eisen und Maltodextrin i.S.v. Merkmal 1.3.2 zu ermitteln. 

Ziffer  2.2  enthält Angaben  zur  eingesetzten  Maltodextrin-Menge  für  eine 
erste Batchgrösse  und  eine  zweite  Batchgrösse.  Die  eingesetzte  Menge 
an Hypochlorit wird in Ziffer 2.7 aber nur für die erste Batchgrösse spezifi-
ziert.  Ebenso  beziehen  sich  die  unter  Ziffer  2.12  gemachten Angaben  in 
Bezug  auf  das  Verhältnis  von  Eisen/Maltodextrin  ausschliesslich  auf  die 
erste Batchgrösse. 

Für die zweite Batchgrösse lässt sich aus den Angaben im Beschreibungs-
protoll  somit  nichts  zum  Verhältnis  i.S.v.  Merkmal  1.3.2  oder  Merk-
mal 1.2.3.3  ableiten.  Die  Klägerin  hat  daher  kein  schützenswertes 

Seite 19 

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Interesse,  die  in  Ziffer  2.2  angegebene  Menge  des  eingesetzten  Malto-
dextrins in der zweiten Batchgrösse zu erfahren. 

Wie  nachstehend  in  Erwägung  30  dargelegt,  ergeben  die  in  den  Ziffern 
2.10,  2.11  und  2.12  offenbarten  Informationen  zum  eingesetzten  Eisen-
chlorid  ein  Verhältnis  von  reinem  Eisen  zu  Zucker,  das  im  von  Merkmal 
1.3.2 beanspruchten Bereich liegt. Die Klägerin hat daher ein schützens-
wertes  Interesse,  die  in  Ziffer  2.2  angegebene  Menge  des  eingesetzten 
Maltodextrins in der ersten Batchgrösse zu erfahren. 

Gemäss den Erläuterungen in Erwägung 27  ergeben die unter den Ziffern 
2.6, 2.7, 2.8 und 2.1 (Dextrose-Äquivalent) offenbarten Informationen, dass 
keine stöchiometrischen Mengen i.S.v. Merkmal 1.2.3.3 vorliegen. Die Klä-
gerin hat daher kein schützenswertes Interesse, das in Ziffer 2.1 angege-
bene Dextrose-Äquivalent des eingesetzten Maltodextrins zu erfahren. 

Zu den Ziffern 2.3 / 2.4 des Beschreibungsprotokolls 

23.   
Die  Klägerin  beanstandet  die  Schwärzungen  in  diesen  Ziffern  des  Be-
schreibungsprotokolls nicht. Die Beklagte macht keine nicht geschwärzten 
Geschäftsgeheimnisse geltend und solche sind auch nicht ersichtlich. Ent-
sprechend sind die Schwärzungen gemäss der Eingabe der Klägerin vom 
16. Januar 2024 vorzunehmen. 

Zu Ziffer 2.5 des Beschreibungsprotokolls 

24.   
Die Klägerin macht geltend, dass allgemein bekannt sei, dass der pH-Wert 
im Verlauf der anspruchsgemässen Reaktion abnehme. Daher sei es mög-
lich, dass der pH-Wert im kritischen Bereich liege, weshalb die Werte des 
Gelb- und Rotalarms offengelegt werden müssten. 

Die Beklagte bestreitet, dass Merkmal 1.2.1 durch das streitgegenständli-
che Verfahren verwirklicht werde. Merkmal 1.2.1 sehe vor, dass die Reak-
tion eines Zuckers in einer Lösung mit einem pH-Wert zwischen 7,0 und 
9,0 erfolge. Ziffer 2.5 des geschwärzten Protokolls zeige, dass die Zucker-
aktivierung während des Herstellungsverfahrens von Ferinject® bei einem 
pH-Wert zwischen [Werte den Parteivertretern bekannt] stattfinden müsse. 
Ferner werde bei einem pH-Wert von kleiner als [Wert den Parteivertretern 
bekannt] der Rotalarm ausgelöst, das heisse, dass die Charge nicht mehr 
weiterverarbeitet  werde, falls  der  pH-Wert  unter diesen  Wert  falle.  Damit 

Seite 20 

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sei klar, dass das angegriffene Herstellungsverfahren nicht unter das Streit-
patent falle. 

25.   
Umfasst ein Patentanspruch einen Zahlenbereich, gilt die Regel, dass die 
letzte  angegebene  Stelle  von  Zahlenwerten  der  Messgenauigkeit  ent-
spricht. Falls keine anderen Fehlergrenzen angegeben sind, wird der Ma-
ximalfehler für die letzte angegebene Stelle aus der Rundungskonvention 
abgeschätzt.12  Merkmal  1.2.1  beansprucht  einen  pH-Wert  zwischen  7,0 
und 9,0. Bei konventioneller Rundung umfasst der Schutzbereich daher ei-
nen pH-Wert zwischen 6,95 und 9,04. Es ist daher ausgeschlossen, dass 
der pH-Wert während der Aktivierung des Zuckers gemäss dem streitge-
genständlichen  Verfahren  auch  nur  zeitweise  in  den  Schutzbereich  des 
Streitpatents fällt. Die Werte für den Gelbalarm Minimum und den Rotalarm 
Minimum  sind  im  Beschreibungsprotokoll  daher  nicht  offenzulegen, 
ebenso wenig wie die weiteren in Ziffer 2.5 nicht geschwärzten pH-Werte, 
da diese ebenfalls ausserhalb dieses gerundeten Zahlenbereichs liegen. 
Die  Soll-Werte  des  streitgegenständlichen  Herstellungsverfahrens  sind 
glaubhaft Geschäftsgeheimnisse der Beklagten. 

Zu den Ziffern 2.6 / 2.7 / 2.8 des Beschreibungsprotokolls 

26.   
Die  Klägerin  macht  geltend,  dass  sie  die  eingesetzte  Hypochloritmenge 
bzw. -konzentration kennen müsse, um feststellen zu können, ob das Hy-
pochlorit  in  stöchiometrischen  Mengen  bezogen  auf  die  Aldehyd-End-
gruppe zugegeben wird. 

Die  Beklagte  wendet  ein,  dass  die  Informationen  für  die  Beurteilung  der 
Patentverletzung irrelevant seien. Im Übrigen verweist sie auf ihre Ausfüh-
rung in der Gesuchsantwort, die der Gesuchstellerin nicht offengelegt wur-
den. Sie macht dort geltend, dass einzig das stöchiometrische Verhältnis 
von  Javelwasser  zu  den  Aldehydendgruppen  im  Zucker  massgebend 
seien. 

27.   
Der Klägerin ist dahingehend zuzustimmen, dass es grundsätzlich notwen-
dig ist, die eingesetzte Hypochloritmenge bzw. -konzentration zu kennen, 
um  feststellen  zu  können,  ob  das  Hypochlorit  i.S.v.  Merkmal  1.2.3.3  in 

12  BPatGer,  Urteil  O2021_004,  O2021_005  vom  20.  April  2023,  E.  71  – 
«Deferasirox». 

Seite 21 

 
S2023_011 

stöchiometrischen Mengen bezogen auf die Aldehyd-Endgruppe des ein-
gesetzten Maltodextrins zugegeben wird.  

Hierfür muss einerseits die Anzahl mol (= Stoffmenge) der Aldehydgruppen 
als auch die Anzahl mol des Hypochlorits bekannt sein. Wie im Streitpatent, 
Abs. [0046], erläutert, reagiert jeweils eine Formeleinheit des Hypochlorits 
(NaClO)  in  einem  ersten  Reaktionsschritt  1)  u.a.  zu  Brom  (Br 2),  das  im 
zweiten Reaktionsschritt 2) mit einem Aldehydendgruppen-tragenden Mo-
lekül R-CHO weiterreagiert. Damit liegen im vorliegenden Fall dann stöch-
iometrische Mengen vor, wenn die Stoffmenge von Hypochlorit gleich der 
Stoffmenge der Aldehyd-Endgruppen ist bzw. wenn deren molares Verhält-
nis gleich 1 ist. Dies bedeutet, dass weder ein Überschuss noch ein Mangel 
eines  der  zu  berücksichtigenden  Reaktanden  (Hypochlorit  und  Aldehy-
dendgruppen-tragendes Molekül R-CHO) vorliegt. 

Maltodextrin ist ein wasserlösliches Kohlenhydratgemisch, das durch Hyd-
rolyse  von  Stärke  (Poly-α-Glucose)  hergestellt  wird.  Es  ist  ein  Gemisch, 
das Monomere, Dimere, Oligomere und Polymere der Glucose enthalten 
kann. Je nach Hydrolysegrad unterscheidet sich die prozentuale Zusam-
mensetzung. Diese wird durch das Dextrose-Äquivalent (DE) beschrieben. 
Das Dextrose-Äquivalent ist eine Masseinheit, die sich auf den Gehalt an 
reduzierenden  Zuckern  in  einem  Produkt  bezieht  und  den  prozentualen 
Massenanteil  reduzierender  Zucker  (berechnet  als  Glucose)  an  der Tro-
ckensubstanz angibt.  

In allen Glucosepolymeren beginnt die Molekülkette mit einem reduzieren-
den Zucker. Bei Maltodextrin wird die endständige α-D-Glucoseeinheit be-
ziehungsweise der reduzierende Zucker vom geschlossenen Ring in eine 
offenkettige Form umgewandelt und bildet so eine Aldehydgruppe.  

Die Klägerin führt im Massnahmegesuch folgendes aus: «Aus der einge-
setzten  Menge  und  dem  DE  lässt  sich  die Anzahl  mol  des  verwendeten 
bestimmen:
Maltodextrins  mit 

nachfolgenden 

Formel 

der 

Dies wird von der Beklagten nicht bestritten und zeigt, dass für die Berech-
nung das Dextrose-Äquivalent (DE) (Ziffer 2.1) und die Menge an Malto-
dextrin (Ziffer 2.2) erforderlich ist. Auch wenn dies von der Klägerin nicht 
ausdrücklich behauptet wird, steht der Wert n offensichtlich für die Anzahl 

» 

Seite 22 

S2023_011 

mol  der  Glucoseäquivalente,  die  wiederum  der Anzahl  mol  an Aldehyd-
gruppen entspricht. 

Für die erste in Ziffer 2.2 genannte Batchgrösse und dem Dextrose-Äqui-
valent aus Ziffer 2.1 kann unter Verwendung der oben genannten Formel 
somit der Wert n bzw. die Anzahl mol der Aldehydgruppen bestimmt wer-
den.  

Für  das  verwendete  Natrium-Hypochlorit  ergibt  sich  aus  den Angaben  in 
Ziffern 2.6, 2.7 und 2.8 sowie dem aus dem Periodensystem der Elemente 
herleitbaren  Molekulargewicht  von  Natrium-Hypochlorit  von  77.44  g/mol 
die Anzahl mol des eingesetzten Natrium-Hypochlorits.  

Ein Vergleich der beiden Werte zeigt, dass die Anzahl mol des Hypochlorits 
deutlich  verschieden  ist  von  den Anzahl  mol  der Aldehydgruppen.  Damit 
liegen keine stöchiometrischen Mengen i.S.v. Merkmal 1.2.3.3 vor. 

Die Klägerin hat daher kein schützenswertes Interesse, die in Ziffern 2.6, 
2.7 und 2.8 des Beschreibungsprotokolls offenbarten Informationen zu er-
fahren. 

Zu Ziffer 2.9 des Beschreibungsprotokolls 

28.   
Die Klägerin beanstandet die Schwärzung in diesen Ziffern nicht. Die Be-
klagte macht keine nicht geschwärzten Geschäftsgeheimnisse geltend und 
solche  sind  auch  nicht  ersichtlich.  Entsprechend sind  die  Schwärzungen 
gemäss der Eingabe der Klägerin vom 16. Januar 2024 vorzunehmen. 

Zu den Ziffern 2.10, 2.11 und 2.12 des Beschreibungsprotokolls 

29.   
Die Klägerin argumentiert, sie müsse die eingesetzte Eisenchloridmenge 
bzw. -konzentration kennen, um das Gewichtsverhältnis von Eisen zu Zu-
cker (Merkmal 1.3.2) berechnen zu können. Die Beklagte wendet ein, dass 
die Informationen für die Beurteilung der Patentverletzung irrelevant seien. 
Im Übrigen verweist sie auf ihre Ausführungen in der Gesuchsantwort, die 
der Gesuchstellerin nicht offengelegt wurden. 

30.   
Um das Gewichtsverhältnis von Eisen zu Zucker i.S.d. Merkmals 1.3.2 zu 

Seite 23 

S2023_011 

berechnen, muss die Klägerin die Menge des eingesetzten Eisen-Salzes 
und des Zuckers kennen. 

Sowohl der Wortlaut von Merkmal 1.3.2 («Eisen», nicht «Fe(III)-Salz» wie 
in  Merkmal  1.3.1)  als  auch  die  Beschreibung  des  Streitpatents  (Berech-
nung des Gewichtsverhältnisses bei Beispiel 1) lassen erkennen, dass in 
Merkmal 1.3.2 das Verhältnis des reinen Eisens zum Zucker gemeint ist.  

Die in Ziffern 2.10, 2.11 und 2.12 offenbarten Informationen zum eingesetz-
ten Eisenchlorid ergeben ein Verhältnis von reinem Eisen zu Zucker, das 
im von Merkmal 1.3.2 beanspruchten Bereich liegt. Die Klägerin hat daher 
ein schützenswertes Interesse daran, diese Informationen zu erfahren. 

Zu den Ziffern 2.13 / 2.16 des Beschreibungsprotokolls 

31.   
Die Klägerin macht geltend, dass sie die pH-Werte um 9:21 Uhr und um 
12:51 Uhr (Ende der Komplexbildung) kennen müsse, um die Verletzung 
der Merkmale 1.3.3.1 und 1.3.4 beurteilen zu können. 

Die  Beklagte  wendet  ein,  dass  die  Informationen  für  die  Beurteilung  der 
Patentverletzung irrelevant seien. Im Übrigen verweist sie auf ihre Ausfüh-
rung in der Gesuchsantwort, die der Gesuchstellerin nicht offengelegt wur-
den. Sie macht dort im Wesentlichen geltend, dass sie freiwillig offenlegte, 
dass sie keine Natriumhydrogencarbonat-Lösung verwende. Dies genüge, 
um eine Verletzung auszuschliessen. 

32.   
Merkmal 1.3.3.1 verlangt, dass der pH-Wert der Lösung auf einen Wert von 
2,3 bis 2,7 eingestellt wird; Merkmal 1.3.4 auf einen Wert von 8 bis 12. Die 
Lösung gemäss Merkmal 1.3.4 ist dabei die (finale) Lösung, die den Fe(III)-
aktivierten Zuckerkomplex enthält, der danach der Reinigung unterzogen 
wird. Diese Lösung hat beim beklagtischen Verfahren gemäss Protokoll ei-
nen pH-Wert, der deutlich ausserhalb des von Merkmal 1.3.4 beanspruch-
ten Bereichs liegt.  

Der  tatsächlich  gemessene  pH-Wert  gemäss  Merkmal  1.3.3.1  liegt  aus-
serhalb  des  von  Merkmal  1.3.3.1  beanspruchten  Bereichs;  auch  aus-
serhalb  der  Rundungsgrenzen.  Die  Soll-pH-Werte  der  Lösung  nach  Zu-
gabe des basischen Salzes sind glaubhaft Geschäftsgeheimnisse der Be-
klagten. 

Seite 24 

S2023_011 

Ausserdem offenbart das geschwärzte Protokoll, dass die Beklagte keine 
Natriumhydrogencarbonat-Lösung verwendet. Die Klägerin hat daher kein 
schützenswertes  Interesse  an  der  Kenntnis  der  tatsächlich  gemessenen 
pH-Werte. 

Zu den Ziffern 2.14 / 2.15 des Beschreibungsprotokolls 

33.   
Die Klägerin beanstandet die Schwärzung in diesen Ziffern nicht. Die Be-
klagte macht keine nicht geschwärzten Geschäftsgeheimnisse geltend und 
solche  sind  auch  nicht  ersichtlich.  Entsprechend sind  die  Schwärzungen 
gemäss der Eingabe der Klägerin vom 16. Januar 2024 vorzunehmen. 

Zu Ziffer 2.17 des Beschreibungsprotokolls 

34.   
Die Klägerin macht geltend, dass sie die eingesetzte Base kennen müsse, 
um feststellen zu können, ob der pH-Wert der Lösung durch Zugabe einer 
Natriumhydroxidlösung auf einen Wert zwischen 8 und 12 gebracht werde 
(Merkmal 1.3.4). 

Die  Beklagte  wendet  ein,  dass  die  Informationen  für  die  Beurteilung  der 
Patentverletzung irrelevant seien. Im Übrigen verweist sie auf ihre Ausfüh-
rung in der Gesuchsantwort, die der Gesuchstellerin nicht offengelegt wur-
den.  

35.   
Merkmal  1.3.4  verlangt,  dass  «der  pH-Wert  der  Lösung  anschliessend 
durch Zugabe einer Natriumhydroxidlösung auf einen Wert zwischen 8 und 
12 gebracht wird, um eine Lösung zu erhalten, die den Fe(III)-aktivierten 
Zuckerkomplex enthält». Wie vorstehend erörtert (E. 32), liegt der gemes-
sene pH-Wert ausserhalb der Bandbreite von Merkmal 1.3.4. (E. 32). Für 
die Frage, ob Merkmal 1.3.4 verletzt ist, ist es irrelevant zu wissen, welche 
Base die Beklagte verwendet, wenn die tatsächlichen pH-Werte, die durch 
Zugabe  einer  Base  gemäss  Merkmal  1.3.4  erreicht  werden,  ausserhalb 
des beanspruchten Bereichs liegen. Die Klägerin hat kein schützenswertes 
Interesse daran, zu erfahren, welche spezifische Base die Beklagte in ih-
rem  Verfahren  zur  Herstellung  eines  aktivierten  Zuckereisenkomplexes 
einsetzt. 

Seite 25 

S2023_011 

Zu den Ziffern 2.18 / 2.19 des Beschreibungsprotokolls 

36.   
Während die Klägerin in ihrer Eingabe vom 23. Februar 2024 noch keine 
Anmerkungen zu den Schwärzungen in den Ziffern 2.18 bis 2.23 machte, 
verlangt sie mit ihrer Eingabe vom 5. September 2025 erstmals die (teil-
weise) Offenlegung der Ziffern 2.18 und 2.19 des Beschreibungsprotokolls. 
Sie macht geltend, dass sie die Informationen zur Trenngrenze benötige, 
um feststellen zu können, ob die Membran eine Trenngrenze für die Poly-
saccharidzucker im Bereich von 400 bis 50’000 Dalton besitze.  

Die Beklagte kritisiert, dass dieser Offenlegungsantrag verspätet sei. 

37.   
Nachdem in Ziffer 2.18 festgestellt wird, dass das Verfahren der Beklagten 
Merkmal 1.4.1 nicht verwirklicht, hat die Klägerin kein schützenswertes In-
teresse an der Offenlegung der Trenngrenze der verwendeten Membran. 
Die von der Beklagten in diesem Verfahren freiwillig offengelegte Informa-
tion, wie sie filtert, ist glaubhaft ein schützenswertes Geschäftsgeheimnis 
der Beklagten. 

Zu den Ziffern 2.20-2.23 des Beschreibungsprotokolls 

38.   
Die Klägerin beanstandet die Schwärzung in diesen Ziffern nicht.  

39.   
Die Ziffern 2.20-2.23 enthalten Informationen, die vom Schutzbereich des 
Streitpatents nicht erfasst werden und sind daher weitgehend zu schwär-
zen. 

Zu  den  Dokumentenbezeichnungen  und  Chargennummern  im  Be-
schreibungsprotokoll 

40.   
Soweit die massgeblichen Informationen der direkten Beobachtung nicht 
zugänglich sind – und das trifft auf den Grossteil der Merkmale des geltend 
gemachten Patentanspruchs zu – wurden sie aus Urkunden erschlossen. 
Im  Beschreibungsprotokoll  ist  die  jeweilige  Quelle  der  Information  durch 
die interne Dokumentenidentifikation der Beklagten, einen 15- bis 30-stel-
ligen alphanumerischen Code, angegeben. 

Seite 26 

S2023_011 

Die  Beklagte  argumentiert,  die  internen  Dokumentenbezeichnungen,  die 
Chargennummern  und  die  Nummern  der  Produktionsanlage(n)  seien  für 
die Beurteilung, ob eine Patentverletzung vorliege, irrelevant, weshalb die 
Klägerin kein schützenswertes Interesse an ihrer Kenntnis habe. 

Die  Klägerin  verlangt  die  Offenlegung  der  Dokumentenbezeichnungen, 
Chargennummern und Nummern der Produktionsanlage(n) nicht. Entspre-
chend  sind  die  Schwärzungen  gemäss  der  Eingabe  der  Klägerin  vom 
16. Januar 2024 vorzunehmen. 

Berichtigung 

41.   
Auf Seite 3 des Beschreibungsprotokolls heisst es: «Der Präsident infor-
miert,  dass  es  sich  um  EP  1  554  315  handelt  und  dass  die  Beweisauf-
nahme von der Patentinhaberin beantragt wurde». Bei der Patentnummer 
handelt es sich um einen offensichtlichen Fehler, den das Gericht von Am-
tes  wegen  berichtigen  kann.  Die  Patentnummer  des  Streitpatents  lautet 
EP 1 858 930; dies wird berichtigt. 

Keine Geheimhaltungsmassnahmen in Bezug auf die freigegebene 
Fassung des Beschreibungsprotokolls 

42.   
Die Beklagte macht geltend, dass es sich auch bei den freiwillig gegenüber 
den  Parteivertretern  der  Klägerin  offenbarten Angaben  um  sensible  Ge-
schäftsgeheimnisse  handeln  würde.  Demzufolge  dürfe  das  Protokoll  nur 
einem beschränkten Personenkreis offengelegt werden und nur in Verfah-
ren vor dem Bundespatentgericht verwendet werden. 

Die Klägerin macht geltend, dass den Geheimhaltungsinteressen genüge 
getan sei, wenn das Protokoll den Mitgliedern des «Confidentiality Clubs» 
(Mitglieder gemäss Rechtsbegehren Nr. 2-4 der Eingabe vom 5. Septem-
ber 2025) offengelegt werde. Ausserdem müsse das Protokoll auch in den 
in Italien und den USA hängigen Verfahren verwendet werden dürfen. 

43.   
Die freizugebende Fassung des Beschreibungsprotokoll enthält keine In-
formationen mehr, an denen die Beklagte ein schützenswertes Geheimhal-
tungsinteresse  hat.  Diese  Fassung  kann  die  Klägerin  somit  ohne  Ein-
schränkungen verwenden. Die Anordnung weiterer Geheimhaltungsmass-
nahmen erübrigt sich. 

Seite 27 

S2023_011 

Weitergeltung der angeordneten Geheimhaltungsmassnahmen 

44.   
Im  Laufe  des  vorliegenden  Verfahrens  wurden  vorsorglich  verschiedene 
Geheimhaltungsmassnahmen angeordnet: 

i.  Mit Verfügung vom 20. November 2023 wurde den Parteivertretern 
und der Patentanwältin der Klägerin verboten, der Klägerin und Drit-
ten ihre anlässlich des Beschreibungstermins gemachten Wahrneh-
mungen mitzuteilen; 

ii.  Mit Verfügung vom 22. Januar 2024 wurden die Parteivertreter und 
die Patentanwältin der Klägerin verpflichtet, die durch die Beklagte 
geschwärzte  Fassung  des  Beschreibungsprotokolls  vertraulich  zu 
behandeln und auch der Klägerin nicht zugänglich zu machen (be-
richtigt gemäss Verfügung vom 25. Januar 2024); 

iii.  Mit  Verfügung  vom  4. August  2025  wurde  den  Parteivertretern  der 
Klägerin verboten, die Eingabe der Beklagten vom 30. Juli 2025 mit 
Beilagen 20-25 anderen Personen als der Patentanwältin der Kläge-
rin  und  den  im  zwischen  den  Parteien  geschlossenen  Confidential 
Disclosure Agreement vom 2. Mai 2024 bezeichneten Personen of-
fenzulegen. 

jeweils  gestützt  auf 
Diese  Geheimhaltungsmassnahmen  wurden 
Art. 68 PatG angeordnet. Soweit das Bundesgericht für auf Art. 156 ZPO 
gestützte  Geheimhaltungsmassnahmen  festgehalten  hat,  dass  diese  nur 
für die Dauer des Prozesses angeordnet werden können,13 gilt dies nicht 
für  auf  die  materiellrechtliche  Grundlage  von Art. 68  PatG  gestützte  Ge-
heimhaltungsmassnahmen. 

Die Parteivertreter und die Patentanwältin der Klägerin dürfen Dritten, ein-
geschlossen der Klägerin, die ihnen durch dieses Verfahren zugänglich ge-
machten  Informationen  bezüglich  des  streitgegenständlichen  Herstel-
lungsverfahrens für einen aktivierten Zuckereisenkomplex auch nach Ende 
des  Verfahrens  nur  soweit  offenbaren,  als  sie  sich  aus  dem  bereinigten 
Beschreibungsprotokoll  ergeben.  Jede  andere  Anordnung  würde  den 
Zweck  der  Schwärzung,  schützenswerte  Geschäftsgeheimnisse  der  Be-
klagten nicht offenzulegen, unterlaufen. 

13 BGE 148 III 84 E. 3.2.4. 

Seite 28 

 
S2023_011 

Um jeden Zweifel auszuschliessen, ist im Dispositiv anzuordnen, dass die 
mit Verfügungen vom 20. November 2023, 22. Januar 2024 und 4. August 
2025  (vorsorglich)  angeordneten  Geheimhaltungsmassnahmen  über  das 
Ende des Verfahrens gelten und, soweit sie vorsorglich angeordnet wur-
den, endgültig angeordnet werden. 

45.   
Um der Beklagten zu ermöglichen, gegen dieses Urteil Beschwerde einzu-
reichen, ohne durch die sofortige Freigabe des bereinigten Beschreibungs-
protokolls an die Klägerin vollendete Tatsachen zu schaffen, wird das be-
reinigte Protokoll der Beschreibung den Parteivertretern der Klägerin unter 
Anordnung des Verbots der Weitergabe an die Klägerin zugestellt, wobei 
dieses Verbot mit Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils dahinfällt. 

Kosten und Entschädigungsfolgen 

46.   
Die  Klägerin  beziffert  den  Streitwert  auf  CHF  100’000.  Die  Beklagte  be-
streitet  dies  und  beziffert  den  Streitwert  auf  CHF  3  Mio.,  da  es  sich  bei 
Ferinject® um das wirtschaftlich bedeutsamste Produkt der Beklagten mit 
einem Jahresumsatz von über CHF 1 Mia. handle und sich der Streitwert 
von  vorsorglichen  Massnahmen  nach  dem  wirtschaftlichen Interesse  der 
Klägerin richte. 

Der Streitwert des Massnahmeverfahrens bemisst sich nach ständiger Pra-
xis des Bundespatentgerichts nach den voraussichtlichen Prozesskosten 
des möglichen Hauptsacheverfahrens.14 Die Klägerin bestreitet den Streit-
wert eines möglichen Hauptverfahrens von CHF 3 Mio. nicht. 

Davon  ausgehend  werden  die  Prozesskosten  des  Hauptverfahrens  auf 
CHF 300’000 geschätzt (Art. 1 und 5 KR-PatGer; je CHF 100’000 für Ent-
scheidgebühr,  Entschädigung  für  berufsmässige  Vertretung  und  Ersatz 
notwendiger Auslagen für den Patentanwalt). 

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 300’000 ist die Entscheidgebühr 
auf  CHF 15’000  festzulegen  (Art.  1  i.V.m. Art.  2 Abs.  1  KR-PatGer)  und 
einstweilen der Klägerin aufzuerlegen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Eine an-
dere Verteilung in einem allfälligen Hauptverfahren bleibt vorbehalten. Die 

14 So auch BGer vom 16. Januar 2014, 4A_589/2013, E. 4 (nicht publ. in BGE 140 
III 12). 

Seite 29 

 
S2023_011 

Entscheidgebühr ist aus dem Kostenvorschuss der Klägerin zu beziehen; 
der Fehlbetrag wird von ihr nachgefordert (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 

Der rechtsanwaltliche Aufwand der Beklagten ist durch die Klägerin zu er-
setzen, unter Vorbehalt einer Rückerstattung entsprechend dem Ausgang 
des Hauptverfahrens.15 Die Beklagte beantragt eine Parteientschädigung 
von  CHF  58’750  für  die Aufwände  bis  zum  15.  Januar  2024  sowie  eine 
Entschädigung nach Tarif für den Zeitraum ab dem 16. Januar 2024. Sie 
begründet ihre Aufwände damit, dass sie anlässlich der Beschreibung ein 
Anwaltsteam per Videokonferenz zuschalten musste, während ein anderes 
Anwaltsteam  sich  auf  den  Weg  an  den  Ort  der  Beschreibung  machen 
musste. Ausserdem sei die Erstellung der Rechtsschriften sehr aufwändig 
gewesen, da es sich um einen technisch komplexen Fall handelte und der 
Schutz der Geschäftsgeheimnisse der Beklagten enorm wichtig gewesen 
sei. Die Klägerin bestreitet diese Beträge und beantragt eine Kürzung auf 
die tarifliche Entschädigung.  

Die von der Beklagten beantragte Entschädigung übersteigt den tariflichen 
Rahmen von Art. 4-6 KR-PatGer bei weitem und ist in dieser Höhe auch 
sachlich nicht gerechtfertigt. Zwar mag die Wahrung der Geschäftsgeheim-
nisse der Beklagten in dieser Sache von besonderer Bedeutung gewesen 
sein.  Dass  die  Beklagte  vier  externe Anwälte  beizog  (zwei  via  Videozu-
schaltung und zwei vor Ort) erscheint insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass  zusätzlich  drei  interne  Mitarbeiter  aus  der  Rechtsabteilung  der  Be-
klagten  zugeschaltet  waren,  dennoch  nicht  erforderlich.  Überdies  gehen 
grosse Teile der Rechtsschriften der Beklagten an der Sache vorbei. Nach 
der  Erstellung  des  Beschreibungsprotokolls  geht  es  nur  noch  darum,  in 
welchem Umfang der Klägerin der Inhalt des Protokolls offengelegt wird. 
Ausführungen, die darüber hinaus gehen, insbesondere jene über die an-
geblich  fehlenden  Voraussetzungen  für  die  (superprovisorische)  Anord-
nung einer genauen Beschreibung, sind nicht erforderlich. Die Entschädi-
gung  für  die  berufsmässige  Vertretung  ist  entsprechend  auf  die tarifliche 
Entschädigung von CHF 15’000 zu kürzen. 

47.   
Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können 
praxisgemäss  als  notwendige Auslagen  erstattet  werden  (Art.  32  PatGG 
i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), allerdings 
nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die 
berufsmässige  anwaltliche  Vertretung  gemäss  Tarif  übersteigt,  «von  der 

15 BGE 140 III 30 E. 3.6. 

Seite 30 

 
S2023_011 

Grössenordnung  her  im  Bereich  der  rechtsanwaltlichen  Entschädigung» 
des Anwalts gemäss KR-PatGer.16 

Die Beklagte macht Kosten für den notwendigen Beizug eines Patentan-
walts in der Höhe von CHF 12’937 geltend. Die Klägerin bestreitet diese 
Kosten und macht geltend, dass insbesondere die Kosten für die patent-
anwaltliche Beratung für die Eingabe vom 30. Juli 2025 nicht mehr nötig 
gewesen sei. Weiter bestreitet sie, dass die Beklagte die weiteren Kosten 
tatsächlich bezahlt hat.  

Die technischen Argumente der Klägerin in ihrer Eingabe vom 23. Februar 
2024 beschränken sich auf drei Seiten und je Ziffer des Beschreibungspro-
tokolls auf einen kurzen Satz, weshalb die Passage offenzulegen sei. Der 
geltend  gemachte Aufwand  von  CHF 5’512.50  für  die Antwort  auf  diese 
technischen Argumente erscheint vor diesem Hintergrund nicht notwendig. 
Die Auslagen sind entsprechend um diesen Betrag zu kürzen. Die Klägerin 
ist demnach zu verpflichten, der Beklagten notwendige Auslagen für den 
Beizug eines Patentanwalts in der Höhe von CHF 7’425 zu ersetzen. 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.  Das  Rechtsbegehren  Nr.  1  der  Beklagten  gemäss  Eingabe  vom 

30. Juli 2025 wird im Umfang von Satz 1 abgewiesen. 

2.  Der prozessuale Antrag der Klägerin vom 5. September 2025 wird ab-

gewiesen. 

3. 

In Gutheissung von Satz 2 des Rechtsbegehrens Nr. 1 der Beklagten 
gemäss Eingabe vom 30. Juli 2025 werden die mit Verfügungen vom 
20. November  2023,  Dispositiv-Ziff. 4,  22.  Januar  2024,  Dispositiv-
Ziff. 2 (berichtigt gemäss Verfügung vom 25. Januar 2024) und 4. Au-
gust  2025,  Dispositiv-Ziff.  1  und  2,  angeordneten  Geheimhaltungs-
massnahmen,  soweit  sie  vorsorglich  angeordnet  wurden,  endgültig 
angeordnet  und  gelten  auch  nach  rechtskräftiger  Erledigung  dieses 
Verfahrens weiter.  

16  BPatGer,  Urteil  O2016_009  vom  18.  Dezember  2018,  E.  64  – 
«Durchflussmessfühler» (st. Rspr.). 

Seite 31 

 
 
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4.  In  Erledigung  des  Verfahrens  wird  den  Parteivertretern  der  Klägerin 
eine gemäss den Erwägungen dieses Urteils geschwärzte Kopie des 
Protokolls vom 14. Dezember 2023 unter der Auflage zugestellt, das 
geschwärzte  Protokoll  vertraulich  zu  behandeln  und  das  Protokoll 
und/oder dessen Inhalt keinen Dritten, darin eingeschlossen die Klä-
gerin, zugänglich zu machen. Ein Verstoss gegen diese Auflage wird 
mit Busse gemäss Art. 292 StGB bestraft. Diese Auflage fällt mit Ein-
tritt der Rechtskraft dieses Urteils dahin. 

5.  Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 15’000. 

6.  Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleis-
teten Kostenvorschuss bezogen. Der Fehlbetrag wird von der Klägerin 
nachgefordert. 

7.  Die  Klägerin  hat  der  Beklagten  eine  Parteientschädigung  von 

CHF 22’425 zu bezahlen. 

8.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien, unter Beilage des geschwärzten 
Beschreibungsprotokolls  an  beide  Parteien  und  der  Stellungnahme 
der Beklagten vom 24. September 2025 an die Klägerin, sowie nach 
Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Ei-
gentum, je gegen Empfangsbestätigung. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätes-
tens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu des-
sen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplo-
matischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 
Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und 
hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die 
Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismit-
tel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizule-
gen (vgl. Art. 42 BGG). 

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S2023_011 

St. Gallen, 4. Dezember 2025   

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erster Gerichtsschreiber 

Dr. iur. Mark Schweizer 

MLaw Sven Bucher 

Versand: 08.12.2025 

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