# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 2727ec90-32ed-5845-9c50-bd53d2f7a3cb
**Source:** Basel-Stadt (BS)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2017-12-13
**Language:** de
**Title:** Basel-Stadt Appellationsgericht 13.12.2017 ZK.2016.5 (AG.2017.837)
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/BS_Omni/BS_APG_001_ZK-2016-5_2017-12-13.html

## Full Text

Appellationsgericht

  
  des Kantons Basel-Stadt

  

  Dreiergericht

   

  

 

ZK.2016.5

 

ENTSCHEID

 

vom 13. Dezember 2017

 

 

Mitwirkende

 

Dr. Olivier Steiner, Dr. Claudius
Gelzer, lic. iur. André Equey

und Gerichtsschreiber lic. iur.
Johannes Hermann

 

 

 

Parteien

 

A____ AG                                                                                               Klägerin

[...]

vertreten durch [...], Advokat,                                                     Widerbeklagte

[...]

 

gegen

 

B____ GmbH                                                                                     Beklagte
1

[...]                                                                                                Widerklägerin
1

 

C____ AG                                                                                           Beklagte
2

[...]                                                                                                Widerklägerin
2

 

beide vertreten durch [...],
Advokat,

und [...], Advokat

[...]

 

 

Gegenstand

 

Klage und Widerklagen

 

betreffend Markenrecht und
Lauterkeitsrecht

 

Sachverhalt

 

Die A____ AG (Vermieterin)
vermietete der C____ AG (Mieterin) mit Mietvertrag vom 29. Juni/6. Juli 1995 Geschäftsräume
in der Liegenschaft Z____gasse [X] in Basel (Klageantwortbeilage 4). Die
Mieterin betrieb darin ab dem 1. November 1995 eine Bar mit dem Namen B____. Am
29. August 2001 schlossen die Parteien einen neuen Mietvertrag (Klagebeilage 3).
Ziffer 8 des Anhangs zum Mietvertrag vom 29. August 2001 lautete
folgendermassen:

„Der Name der Bar B____ ist nicht an
die Mieterschaft gebunden. Die Vermieterin ist berechtigt, nach Kündigung des
Mietvertrages den Namen B____ für die Bar weiterzuführen.“

 

Mit Formular vom
22. Oktober 2012 kündigte die Vermieterin das Mietverhältnis mit Wirkung per
30. November 2012 wegen Zahlungsrückstands der Mieterin. Die Mieterin focht die
Kündigung bis vor Bundesgericht an, zog jedoch die Beschwerde gegen den
Entscheid des Appellationsgerichts (AGE ZB.2014.23 vom 25. November 2014) am
27. April 2015 zurück. Gleichentags hinterlegte die Vermieterin die Marke B____
beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum, das die Marke am 18. Mai
2015 im schweizerischen Markenregister eintrug (Marken Nr. [...]07, [...]08 und
[...]09). Das Mietverhältnis endete am 31. Mai 2015. Der Verwaltungsrat der
Mieterin beschloss am 25. Februar 2015, „Namen, Logo und Website der neu zu
gründenden Firma B____ GmbH […] mit allen Rechten zu übergeben“ (vgl. Protokoll
vom 25. Februar 2015 [Klageantwortbeilage 13]). Am 13. April 2015 wurde die B____
GmbH im Handelsregister eingetragenen. Am 5. Juni 2015 eröffnete diese an der Z____gasse
[Y] ein neues Lokal mit dem Namen B____.

 

Die A____ AG
(Klägerin) reichte am 6. Juni 2016 Klage gegen die B____ GmbH (Beklagte 1) und
die C____ AG (Beklagte 2) ein, mit folgendem Rechtsbegehren:

„Den Beklagten sei unter Androhung
der Straffolgen von Art. 292 StGB die Verwendung der Geschäftsbezeichnung ‚B____‘
für die Lokalität an der Z____gasse [Y] in Basel sowie für sämtliche von den
Beklagten in Zukunft unter diesem Namen geführten Betriebe zu untersagen.
Jedweder bisherige Gebrauch der Geschäftsbezeichnung ‚B____‘ im Zusammenhang
mit dem Betrieb der genannten Lokale sei zu beseitigen, jedweder zukünftige
Gebrauch der Bezeichnung ‚B____‘ zu unterlassen.“

 

Die Beklagten beantragten
mit Klageantworten vom 30. September 2016 die Abweisung der Klage. Gleichzeitig
erhoben sie Widerklagen. Darin stellte die Beklagte 1 folgende Rechtsbegehren:

„Es sei widerklageweise
festzustellen, dass die am 18. Mai 2015 zugunsten der Klägerin beim Institut
für Geistiges Eigentum eingetragenen Marken Nr. [...]07, [...]08 und [...]09
nichtig sind. Es seien folglich die Marken Nr. [...]07, [...]08 und [...]09 aus
dem Markenregister zu löschen und es sei das Eidgenössische Institut für Geistiges
Eigentum, Stauffacherstrasse 59G, 3014 Bern (nachfolgend: IGE) anzuweisen, die
Löschung unverzüglich vorzunehmen.

Eventualiter sei die Klägerin
widerklageweise zu verpflichten, betreffend den Marken Nr. [...]07, [...]08 und
[...]09 gegenüber dem IGE eine Löschungserklärung abzugeben.

Subeventualiter sei widerklageweise
der Klägerin unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB und Art. 343 ZPO
zu verbieten, unter der Geschäftsbezeichnung ‚B____‘ in Basel einen Barbetrieb
oder ein Restaurant zu führen oder eine sonstige Dienstleistung im Bereich der
Verpflegung von Gästen zu erbringen, Druckerzeugnisse (inkl. Visitenkarten) mit
der Geschäftsbezeichnung ‚B____‘ zu produzieren und zu verteilen sowie
entsprechende Anschläge in und um ihre Geschäftslokalitäten anzubringen,
Telefonbucheinträge unter der Verwendung der Geschäftsbezeichnung ‚B____‘ zu
führen und die Bezeichnung ‚B____‘ für Auftritte auf Social Media Plattformen
(wie Facebook, Twitter, Google Plus, Youtube, flickr etc.) zu nutzen
beziehungsweise entsprechende Rechte Dritten einzuräumen.“

 

Die Beklagte 2
stellte in ihrer Widerklage folgendes Rechtsbegehren:

„Es sei widerklageweise
festzustellen, dass es der Beklagten 2 im Rahmen des markenschutzrechtlichen
Weiterbenutzungsrechts gestattet ist, in ganz Basel-Stadt zeitlich unbegrenzt
einen Barbetrieb mit der Geschäftsbezeichnung ‚B____‘ zur Verpflegung von
Gästen zu führen, hierfür Druckerzeugnisse (inkl. Visitenkarten) mit der
Geschäftsbezeichnung ‚B____‘ zu produzieren und zu verteilen sowie
entsprechende Anschläge in und um ihre Geschäftslokalität anzubringen, eine
Webseite unter der Domain www.B____.ch zu führen, Telefonbucheinträge unter der
Verwendung der Geschäftsbezeichnung ‚B____‘ zu führen und die Bezeichnung ‚B____‘
für Auftritte auf Social Media Plattformen (wie Facebook, Twitter, Google Plus,
Youtube, flickr etc.) zu nutzen.“

 

Die Klägerin
begehrte in der Replik und Widerklageantwort vom 2. Januar 2017 die Abweisung
der Widerklagen. Für den weiteren Schriftenwechsel und Verfahrensablauf wird
auf das Protokoll verwiesen. Die Parteien verzichteten sowohl auf die
Durchführung einer Instruktionsverhandlung als auch auf die Durchführung einer
Hauptverhandlung. Der vorliegende Entscheid wurde auf dem Zirkulationsweg gefällt.

 

 

Erwägungen

 

1.         Formelles

1.1      Die
Klägerin macht primär eine Verletzung von Immaterialgüterrechten sowie
unlauteren Wettbewerb durch die Beklagten geltend. Immaterialgüterrechtliche
und wettbewerbsrechtliche Verletzungsklagen zählen zu den Klagen aus
unerlaubter Handlung (vgl. Chevalier/Hedinger,
in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016, Art. 36 ZPO N 12). Für diese ist
grundsätzlich das Gericht am Sitz der geschädigten Person oder der beklagten
Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig (Art. 36 der Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Vorliegend haben beide Beklagten ihren Sitz
in Basel, weshalb die Gerichte des Kantons Basel-Stadt für die Klage örtlich zuständig
sind. Beim für die Hauptklage örtlich zuständigen Gericht kann Widerklage
erhoben werden, wenn die Widerklage mit der Hauptklage in einem sachlichen Zusammenhang
steht (Art. 14 Abs. 1 ZPO). Dieser ist gegeben, wenn die beiden Ansprüche auf
demselben Rechtsverhältnis oder Lebenssachverhalt beruhen oder wenn sie in
einer engen rechtlichen Beziehung zueinander stehen (vgl. Sutter-Somm/Grieder, in: Sutter-Somm et
al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 14
ZPO N 9). Dies trifft vorliegend zu, da die widerklageweise geltend gemachten
Ansprüche auf demselben Rechtsverhältnis und Lebenssachverhalt beruhen wie der
in der Klage geltend gemachte Anspruch. Die Gerichte des Kantons Basel-Stadt
sind daher auch für die Widerklagen örtlich zuständig.

 

1.2      Für
Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum und für
wettbewerbsrechtliche Streitigkeiten liegt die sachliche Zuständigkeit beim
Appellationsgericht als einziger kantonaler Instanz (Art. 5 Abs. 1 lit. a und d
ZPO in Verbindung mit § 5 Ziffer 6 und § 99 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG,
SG 154.100]). Die Zuständigkeit des Einzelgerichts, des Dreiergerichts oder der
Kammer des Appella-tionsgerichts richtet sich nach dem Streitwert (§ 91 Ziffer
7, § 92 Abs. 2 und § 93 Abs. 2 in Verbindung mit § 71 Abs. 1 GOG).

 

Der Streitwert
wird durch das Rechtsbegehren bestimmt (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Stehen sich Klage
und Widerklage gegenüber, so bestimmt sich der Streitwert nach dem höheren
Rechtsbegehren (Art. 94 Abs. 1 ZPO). Im Kern geht es vorliegend sowohl bei der
Klage als auch bei den Widerklagen um die Frage, wer das bessere Recht am
Zeichen „B____“ hat. Die Rechtsbegehren der Klage (Beseitigung und Unterlassung
der Verwendung der Marke durch die Beklagten), der Widerklage 1 (Feststellung
der Nichtigkeit der eingetragenen Marke) und der Widerklage 2 (Feststellung des
Rechts der Beklagten 2 zur Weiterbenutzung des Zeichens) sind in den Worten von
Art. 94 Abs. 1 ZPO gleich hoch, so dass der Streitwert sowohl nach den
Rechtsbegehren der Klage als auch der Widerklage 1 oder der Widerklage 2 bestimmt
werden kann.

 

Lautet das
Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den
Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre
Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Vorliegend lauten
die Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so dass sich die Frage
stellt, ob die Parteien sich über den Streitwert geeinigt haben. Die Klägerin machte
in der Klage keine Angaben zum Streitwert (vgl. Klage, Rz. 4). Die Beklagten
bezifferten den Streitwert der Widerklage auf CHF 31'000.– (Klageantworten und
Widerklagen, Rz. 3). Hierzu äusserte sich die Klägerin in der Replik und
Widerklageantwort nicht. Die Honorarnote der Rechtsvertreter der Beklagten geht
von einem Streitwert von CHF 31'000.– aus. Demgegenüber legte der
Rechtsvertreter der Klägerin der Berechnung seines Honorars einen Streitwert
von CHF 75'000.– zugrunde. Die Parteien sind sich somit einig, dass der
Streitwert zwischen CHF 30'001.– und CHF 100'000.– liegt. Diese
Streitwertangaben sind nicht offensichtlich unrichtig (vgl. BGE 133 III 490 E.
3.3 S. 492, wonach für die Schätzung des Streitwerts in einer markenrechtlichen
Streitigkeit von einem Erfahrungswert von CHF 50'000.– bis CHF 100'000.–
ausgegangen werden kann, wenn die Eintragung einer eher unbedeutenden Marke
umstritten ist und keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigen Wert der strittigen Marke sprechen). Entsprechend ist das
Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig (§ 92 Abs. 2 in Verbindung mit
§ 71 Abs. 1 Ziffer 2 GOG) und gelangt das ordentliche Verfahren nach Art. 219
ff. ZPO zur Anwendung (vgl. Art. 219 ZPO in Verbindung mit Art. 243 Abs. 3 und
248 ZPO).

 

2.         Klage

2.1      Die
Klägerin stellt ein Beseitigungs- und Unterlassungsbegehren: Die Beklagten hätten
jedweden bisherigen Gebrauch der Geschäftsbezeichnung „B____“ im Zusammenhang
mit dem Betrieb des Lokals an der Z____gasse [Y] in Basel zu beseitigen und
jedweden zukünftigen Gebrauch der Bezeichnung „B____“ zu unterlassen. Sie stützt
dieses Begehren im Wesentlichen auf Ziffer 8 des Anhangs zum Mietvertrag vom
29. August 2001, gemäss welcher der Name der Bar B____ nicht an die
Mieterschaft gebunden sei und die Vermieterin berechtigt sei, nach Kündigung
des Mietvertrages den Namen B____ für die Bar weiterzuführen (Klage, Rz. 5, 7,
9, 15, 18 und 19). Aus dieser Klausel leitet sie markenrechtliche (Rz. 8–13;
nachfolgend E. 2.5), wettbewerbsrechtliche (Rz. 14–17; nachfolgend E. 2.4) und
vertragsrechtliche Ansprüche (Rz. 18–20; nachfolgend E. 2.4) ab.

 

2.2      Die
Beklagten bestreiten zunächst, dass der Mietvertrag vom 29. August 2001
einschliesslich Anhang abgeschlossen worden sei. Die Beklagte 2 habe sich
geweigert, den Anhang zu unterschreiben. Der Vertrag habe „das Stadium der
nicht angenommenen Vertragsofferte niemals überschritten“. Der Anhang bestehe
aus zwei Seiten. Ziffer 8 befinde sich auf der ersten Seite des Anhangs, die
von den Parteien weder visiert worden sei noch die Unterschriften der Parteien
trage. Zudem enthalte diese erste Seite des Anhangs Streichungen, die von den
Parteien nicht visiert worden seien. Es handle sich lediglich um einen
Vertragsentwurf. Zwar habe die Beklagte 2 den Mietvertrag und dessen Anhang (auf
Seite 2 des Anhangs) auf Drängen der Klägerin unterzeichnet. Es werde jedoch
bestritten, dass zu diesem Zeitpunkt auf Seite 1 des Anhangs die fragliche
Ziffer 8 enthalten gewesen sei. Mangels Visierung hätte die ins Recht gelegte
Seite 1 jederzeit nachträglich als erste Seite des Anhangs eingefügt werden
können. Es sei auch nicht ersichtlich, welches Interesse die Beklagte 2 daran
gehabt habe, den Vertrag mit dem von der Klägerin vorgeschlagenen Inhalt zu
unterzeichnen und ihr ohne Gegenleistung entsprechende Rechte an der
Geschäftsbezeichnung „B____“ einzuräumen (Klageantworten und Widerklagen, Rz.
15–18; Duplik und Widerklagereplik, Rz. 12–16).

 

Zum Abschluss
eines Vertrags ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der
Parteien erforderlich. Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein
(Art. 1 des Obligationenrechts [OR, SR 220]). Der Schluss aus Umständen des
Falls auf einen (stillschweigend geäusserten) Geschäftswillen darf nicht
leichtfertig gezogen werden. In jedem Fall ist zu fordern, dass das Verhalten
unter den konkreten Umständen eindeutig ist, sodass an dessen Bedeutung keine
vernünftigen Zweifel bestehen können. Der Geschäftswille kann sich insbesondere
aus der Erfüllung eines angebotenen Vertrags ergeben (vgl. Kut, in: Furrer/Schnyder [Hrsg.],
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 1 OR N
12; Kramer, in: Berner Kommentar,
1986, Art. 1 OR N 11; AGE ZB.2016.3 vom 11. Oktober 2016 E. 4.2.1).

 

Die Beklagte 2 unterzeichnete
sowohl den Mietvertrag vom 29. August 2001 als auch dessen Anhang jeweils am
Ende des Vertragstexts. Ausserdem ist unbestritten, dass der Mietvertrag vom
29. August 2001 samt Anhang – abgesehen vom Zahlungsrückstand der Beklagten 2 –
erfüllt worden ist. Dadurch akzeptierte die Beklagte 2 die Mietvertragsofferte
zumindest stillschweigend. Handschriftliche Streichungen finden sich sowohl auf
S. 1 des Vertrags als auch auf S. 1 des Anhangs. Sie stammen aus der gleichen
Feder und wurden in keinem der beiden Dokumente visiert. Ziffer 8 des Anhangs
wurde nicht gestrichen. Dass die Klägerin die Ziffer 8 nach Unterzeichnung des
Anhangs durch die Beklagte 2 – ohne Wissen und Zustimmung der Beklagten 2 –
eingefügt habe, ist nicht glaubhaft. Zum einen setzt die unterzeichnete S. 2
des Anhangs (Ziffer 9 und 10) die Bezifferung von S. 1 (Ziffer 1–8) fort. Und
zum anderen wäre es der Beklagten 2 ein Leichtes gewesen, ihr Vertragsexemplar
einzureichen, das angeblich keine Ziffer 8 enthält. Dies tat sie nicht. Es ist
daher davon auszugehen, dass der Mietvertrag vom 29. August 2001 samt Anhang
und einschliesslich dessen Ziffer 8 zustande gekommen ist.

 

2.3

2.3.1   Die
Beklagten machen sodann die Nichtigkeit von Ziffer 8 des Anhangs geltend. Der
Mietvertrag vom 29. August 2001 sei eine Änderung eines bestehenden Mietvertrags
zu Lasten der Mieterin. Eine solche Änderung könne gemäss Art. 269d OR nur
mittels amtlichen Formulars durchgesetzt werden. Dies gelte gemäss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch bei Änderungen „im gegenseitigen Einvernehmen“,
sofern nicht die Mieterin über die Anfechtungsmöglichkeiten nach Art. 270b OR
informiert worden sei, bewusst auf die Verwendung des Formulars verzichtet habe
und bei Vertragsschluss nicht unter Druck gestanden habe. Diese Voraussetzungen
seien nicht erfüllt. Damit sei Ziffer 8 des Anhangs nichtig (Klageantworten und
Widerklagen, Rz. 19, 32; Duplik und Widerklagereplik, Rz. 17–20).

 

2.3.2   Es
fragt sich somit, ob Ziffer 8 des Anhangs zum Mietvertrag vom 29. August 2001
nichtig ist, weil der Vertrag allenfalls einseitig zulasten der Mieterin
geändert worden ist, ohne die gesetzlichen Bedingungen einzuhalten. Gemäss Art.
269d OR kann der Vermieter den Mietzins jederzeit auf den nächstmöglichen
Kündigungstermin erhöhen. Er muss dem Mieter die Mietzinserhöhung mindestens
zehn Tage vor Beginn der Kündigungsfrist auf einem vom Kanton genehmigten
Formular mitteilen und begründen (Abs. 1). Die Mietzinserhöhung ist nichtig,
wenn der Vermieter sie nicht mit dem vorgeschriebenen Formular mitteilt, sie
nicht begründet oder mit der Mitteilung die Kündigung androht oder ausspricht
(Abs. 2). Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Vermieter beabsichtigt,
sonst wie den Mietvertrag einseitig zu Lasten des Mieters zu ändern, namentlich
seine bisherigen Leistungen zu vermindern oder neue Nebenkosten einzuführen
(Abs. 3). Ziffer 8 des Anhangs erhöht den Mietzins nicht. In ihr könnte jedoch
eine „andere einseitige Vertragsänderung durch den Vermieter“ nach Art. 269d
Abs. 3 OR liegen. Mit dem Begriff der einseitigen Vertragsänderung meint das
Gesetz nicht Änderungen ohne Zustimmung des Mieters, sondern Änderungen ohne
Gegenleistung des Mieters (Weber,
in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2015, Art. 269d OR N 10). Die Bestimmung ist
weit auszulegen. Jede Änderung, die auf irgendeine Weise die Gebrauchsrechte
des Mieters schmälert oder durch die das bisherige Austauschverhältnis der
Leistungen von Vermieter und Mieter verändert werden kann, wird von Art. 269d
Abs. 3 OR erfasst (BGE 125 III 62 E. 2b S. 64; Hulliger/Heinrich,
in: Müller-Chen/Huguenin [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Art.
269d OR N 8; Weber, a.a.O., Art.
269d OR N 11; Oeschger/Zahradnik,
in: Lachat et al., Mietrecht für die Praxis, 9. Auflage, Zürich 2016, S. 436 f.).

 

Die Klägerin
vermietete der Beklagten 2 die Geschäftsräume zuerst gestützt auf den
Mietvertrag vom 29. Juni/6. Juli 1995. Am 29. August 2001 schlossen die
Parteien einen neuen Mietvertrag über dieselben Geschäftsräume. Da der neue
Vertrag den Gebrauch derselben Mietsache regelt, ist im Mietvertrag vom 29.
August 2001 eine Änderung des Mietvertrags vom 29. Juni/6. Juli 1995 zu sehen.
Eine Berechtigung der Vermieterin am Namen der Bar „B____“ sah der Mietvertrag
vom 29. Juni/6. Juli 1995 nicht vor. Eine solche wurde erst mit Ziffer 8 des Anhangs
zum Mietvertrag vom 29. August 2001 eingeführt. Dass die Vermieterin berechtigt
ist, nach Kündigung des Mietvertrags den Namen „B____“ für die Bar weiterzuführen
(so Ziffer 8), ist eine Vertragsänderung zu Lasten der Mieterin. Die Klägerin
macht nicht geltend, dass diese nachteilige Änderung durch anderweitige
Vorteile kompensiert werde (vgl. Replik und Widerklageantwort, Rz. 10–13; Widerklageduplik,
Rz. 13–16). Der Verzicht auf das Recht am Namen „B____“ ist folglich eine
Vertragsänderung ohne Gegenleistung der Mieterin und damit eine „einseitige
Vertragsänderung durch die Vermieterin“ gemäss Art. 269d Abs. 3 OR.

 

2.3.3   Gemäss
Art. 269d Abs. 2 OR ist eine solche Vertragsänderung unter anderem nichtig,
wenn die Vermieterin sie nicht mit dem vorgeschriebenen amtlichen Formular
mitteilt. Die Pflicht zur Verwendung des amtlichen Formulars für die Änderungsmitteilung
schliesst nach Auffassung des Bundesgerichts zwar eine einverständliche
Vertragsänderung durch die Parteien ohne Formular nicht aus. Ein Konsens der
Vertragsparteien, der einen Verzicht auf die Einhaltung der Formularpflicht rechtfertigt,
kann sich aber jedenfalls nicht allein aus der Unterschrift der Mieterin unter
eine vom Vermieter vorbereitete Vertragsänderung ergeben. Voraussetzung für
eine formularlose einverständliche Änderung ist vielmehr, dass die Mieterin
über ihr Anfechtungsrecht anderweitig informiert ist und nicht unter Druck
steht, namentlich nicht unter Kündigungsdruck. Nur wenn die Mieterin mit dem
Verzicht auf das Formular bewusst zum Voraus auf die Anfechtung verzichtet hat,
rechtfertigt sich ein Verzicht auf den formellen Schutz (BGer 4A_198/2008 vom
7. Juli 2008 E. 3.1; BGE 123 III 70 E. 3b S. 74; Weber, a.a.O., Art. 269d OR N 7a, mit weiteren Hinweisen; Oeschger/Zahradnik, a.a.O., S. 414–416,
441).

 

Die Beklagte 2
führt aus, dass sie nie über die Formularpflicht informiert worden sei und
entsprechend auch nicht darauf habe verzichten können. Sie und ihre Organe
seien rechtsunkundig und hätten daher nicht über den Formularzwang Bescheid
gewusst. Zudem sei es die Klägerin gewesen, die einen neuen Mietvertrag habe
schliessen wollen und die Beklagte 2 dazu gedrängt habe (Klageantworten und
Widerklagen, Rz. 19 und 32). Dass die Beklagte 2 über ihr Anfechtungsrecht
anderweitig als mittels Formular informiert gewesen ist, behauptet die Klägerin
nicht (vgl. Replik und Widerklageantwort, Rz. 10–13; Widerklageduplik, Rz.
13–16). Mangels Kenntnis der Beklagten 2 vom Anfechtungsrecht konnte die
Klägerin daher nicht darauf verzichten, die Änderung des Mietvertrags mittels
amtlichen Formulars mitzuteilen. Die Änderung des Mietvertrags in Ziffer 8 des
Anhangs vom 29. August 2001 unterlag somit der Formularpflicht nach Art. 269d
Abs. 2 lit. a OR. Da die Klägerin die Vertragsänderung nicht mit dem
vorgeschriebenen Formular mitgeteilt hat, ist die Änderung und damit Ziffer 8
des Anhangs nichtig. Aufgrund dieses Ergebnisses ist eine inhaltliche Prüfung
von Ziffer 8 entbehrlich (vgl. Klageantworten und Widerklagen, Rz. 33) und kann
dahingestellt bleiben, ob Ziffer 8 ein Koppelungsgeschäft nach Art. 254 OR
betrifft (vgl. Duplik und Widerklagereplik, Rz. 21; Widerklageduplik, Rz. 17
und 18).

 

2.4      Die
Nichtigkeit von Ziffer 8 des Anhangs zum Mietvertrag vom 29. August 2001 hat
zur Folge, dass die Beklagte 2 der Klägerin vertraglich keine Rechte am Namen „B____“
eingeräumt hat. Damit entfällt die Grundlage für den Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch,
soweit die Klägerin diesen vertragsrechtlich begründet (vgl. Klage, Rz. 18–20).
Den geltend gemachten wettbewerbsrechtlichen Beseitigungs- und
Unterlassungsanspruch begründet die Klägerin ebenfalls damit, dass die Beklagte
2 ihr vertraglich das Recht eingeräumt habe, den Namen bzw. die Enseigne „B____“
verwenden zu dürfen (vgl. Klage, Rz. 14–17, insbesondere Rz. 15). Mangels
gültiger Einräumung dieses Rechts besteht folglich auch kein
wettbewerbsrechtlicher Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch.

 

2.5

2.5.1   Die
Klägerin stützt den geltend gemachten Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch
ausserdem auf ihre Stellung als Inhaberin der Marke „B____“. Sie liess die
Marke im schweizerischen Markenregister eintragen (Marken Nr. [...]07, [...]08
und [...]09). Es fragt sich daher, welche Auswirkungen die Nichtigkeit von
Ziffer 8 des Anhangs zum Mietvertrag vom 29. August 2001 auf die Eintragungen
im Markenregister hat.

 

2.5.2   Die
Beklagten machen geltend, dass die Eintragung der Marken im schweizerischen
Markenregister nichtig sei. Die Eintragung verletze die Rechte der Beklagten 1
am Namen „B____“. Deren Namensrechte ergäben sich aus ihrer Firma „B____ GmbH“
und aus einer Abtretung der Namensrechte der Beklagten 2 vom 25. Februar 2015.
Die Klägerin begehe mit der Eintragung der Marken eine Namensanmassung nach
Art. 29 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210), da sie den
Namen „B____“ ohne Befugnis verwende. Das Zeichen „B____“ sei daher nach Art. 2
lit. d des Markenschutzgesetzes (MSchG, SR 232.11) wegen Verstosses gegen
geltendes Recht vom Markenschutz ausgeschlossen (Klageantworten und
Widerklagen, Rz. 39–43, 75).

 

2.5.3   Vom
Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung,
die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen (Art. 2 lit. d MSchG). Gemäss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind wegen Verstosses gegen geltendes Recht
namentlich Zeichen nichtig, die Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen. Dies
ist insbesondere auch dann der Fall, wenn in einem Zeichen eine Namensanmassung
im Sinn von Art. 29 Abs. 2 ZGB liegt (BGer 4C.516/1996 vom 4. Juni 1997 E. 3b,
in: sic! 1997, S. 493, 494; vgl. auch HGer BE HG 08 31 vom 8. Januar 2009 E. III.2,
in: sic! 2009, S. 717, 719; Marbach,
Die eintragungsfähige Marke, Diss. Bern 1983, S. 84 f.). Art. 2 lit. d MSchG
stellt damit eine Rechtsgrundlage dar, die es dem Rechtsinhaber erlaubt, ein
subjektives Ausschliesslichkeitsrecht, das ihm etwa durch einen Namen zusteht,
gegenüber einer widerrechtlichen Marke geltend zu machen (Willi, Kommentar Markenschutzgesetz,
Zürich 2002, Art. 2 MSchG N 268).

 

Eine
Namensanmassung setzt voraus, dass ein Name oder der Hauptbestandteil eines
Namens ohne Befugnis verwendet wird und dadurch rechtlich schützenswerte
Interessen des Namensträgers beeinträchtigt werden (BGE 112 II 369 E. 3b S.
371). Die Beeinträchtigung kann insbesondere darin liegen, dass die Aneignung
des Namens seitens eines Dritten die Gefahr einer Verwechslung oder Täuschung
bewirkt oder dass ein Namensträger durch Gedankenassoziation in Beziehungen
hineingestellt wird, die er ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf
(BGE 102 II 305 E. 2 S. 308). So liegt eine Namensanmassung vor, wenn die
Kennzeichnungswirkung eines fremden Namens für eigene Zwecke missbraucht wird, das
heisst, wenn der Anschein erweckt wird, der fremde Name habe etwas mit dem
Namensträger persönlich oder mit seinem Geschäft zu tun oder es bestehe eine
enge – persönliche, ideelle, geistige oder geschäftliche – Verbindung, die in
Wirklichkeit fehlt (BGE 112 II 369 E. 3b S. 371).

 

2.5.4   Das
Zeichen „B____“ ist einerseits Geschäftsbezeichnung (Enseigne) der von der
Beklagten 2 an der Z____gasse [X] in Basel bis im Mai 2015 betriebenen Bar und
der von der Beklagten 1 seit dem 5. Juni 2015 an der Z____gasse [Y] betriebenen
Bar. Andererseits ist das Zeichen „B____“ Hauptbestandteil der Firma der
Beklagten 1. Sowohl die Geschäftsbezeichnungen als auch die Firma ist ein Name
im Sinn von Art. 29 ZGB (Bühler,
in: Basler Kommentar, 5. Auflage 2014, Art. 29 ZGB N 5, 8; vgl. auch CJ GE C/1900/2008
– ACJC/1115/2008 vom 19. September 2008, E. 3, in: sic! 2010, S. 29, 30). Die
Beklagten können sich folglich als Namensinhaber gegen eine Anmassung ihres
Namens nach Art. 29 Abs. 2 ZGB zur Wehr setzen.

 

Die Klägerin ist
nicht Inhaberin des Namens „B____“. Da Ziffer 8 des Anhangs zum Mietvertrag vom
29. August 2001 nichtig ist, sind ihr auch vertraglich keine Rechte an diesem
Namen eingeräumt worden. Demzufolge ist sie am Namen „B____“ nicht berechtigt.
Dennoch liess sie das Zeichen „B____“ als Marke eintragen und beabsichtigt, die
Lokalität an der Z____gasse [X] in Basel unter dem Namen „B____“ weiterzuführen
(vgl. Klage, Rz. 11). Dadurch verwendet sie den Namen „B____“ ohne Befugnis und
beeinträchtigt rechtlich schützenswerte Interessen der Beklagten als
Namensträgerinnen. Die Beeinträchtigung liegt darin, dass die Klägerin durch
Eintragung der Marke „B____“ die Gefahr einer Verwechslung oder Täuschung
bewirkt, zumal sie beabsichtigt, unter Verwendung der Marke als Geschäftsbezeichnung
weiterhin eine Bar in den Räumlichkeiten zu betreiben, in denen bisher die Beklagte
2 eine Bar mit der gleichen Geschäftsbezeichnung betrieben hat. Ausserdem würde
aufgrund der räumlichen Nähe der Barbetriebe in den gleichen Räumlichkeiten
bzw. der gleichen Strasse die Kennzeichnungswirkung eines fremden Namens für
eigene Zwecke missbraucht, indem der Anschein erweckt würde, der fremde Name
(der bisherigen Bar an der Z____gasse [X] und der neuen Bar an der Z____gasse [Y])
habe etwas mit der Klägerin persönlich oder mit ihrem Geschäft (das heisst mit
der neuen Bar an der Z____gasse [X]) zu tun oder es bestehe eine enge
persönliche oder geschäftliche Verbindung, die in Wirklichkeit fehlt.

 

Es kann somit festgehalten
werden, dass die Klägerin sich im Sinn von Art. 29 Abs. 2 ZGB den Namen „B____“
angemasst hat, indem sie diesen ohne Einwilligung und in Beeinträchtigung
schutzwürdiger Interessen der Beklagten im schweizerischen Markenregister hat
eintragen lassen. Die Klägerin kann sich demzufolge nicht auf den Markenschutz
berufen (Art. 2 lit. d MschG). Ihr steht kein markenrechtlicher Beseitigungs-
und Unterlassungsanspruch zu.

 

2.6      Die
Klägerin stehen mithin weder aus Vertrags- oder Wettbewerbsrecht (E. 2.4
hiervor) noch aus Markenrecht (E. 2.5 hiervor) ein Beseitigungs- und
Unterlassungsanspruch gegen die Beklagten zu. Ihre Klage ist daher abzuweisen.
Aufgrund dieses Verfahrensausgangs kann die Frage, ob beide Beklagten
passivlegitimiert sind (vgl. Klage, Rz. 1; Klageantworten und Widerklagen, Rz.
9 und 10), offengelassen werden.

 

3.         Widerklage
1

Die Beklagte 1
begehrt widerklageweise, es sei festzustellen, dass die zugunsten der Klägerin
beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum eingetragenen Marken Nr. [...]07,
[...]08 und [...]09 nichtig seien. Es seien folglich diese Marken aus dem Markenregister
zu löschen und es sei das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
anzuweisen, die Löschung unverzüglich vorzunehmen (Klageantworten und
Widerklagen, Rechtsbegehren 2 der Beklagten 1).

 

Wer ein
rechtliches Interesse nachweist, kann vom Gericht feststellen lassen, dass ein
Recht oder Rechtsverhältnis nach dem Markenschutzgesetz besteht oder nicht
besteht (Art. 52 MSchG). Die Nichtigkeitsklage stellt den wichtigsten
Anwendungsfall der negativen Feststellungsklage nach Art. 52 MSchG dar. Mit ihr
werden eingetragene Marken für nichtig erklärt (Frick,
in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 52 MSchG N 10, 18). Als
Nichtigkeitsgründe kommen unter anderen absolute Ausschlussgründe nach Art. 2
MSchG in Betracht (Staub, in: Noth
et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar, 2. Auflage, Bern 2017, Art. 52 MSchG N
44).

 

Gemäss E. 2.5
hiervor ist das Zeichen „B____“ nach Art. 2 lit. d MschG vom Markenschutz
ausgeschlossen, weil die Klägerin sich dadurch den Namen „B____“ anmassen
würde. Dieser absolute Nichtigkeitsgrund bewirkt die Nichtigkeit der
eingetragenen Marken Nr. [...]07, [...]08 und [...]09. Die der Namensanmassung inhärente
Beeinträchtigung rechtlich schützenswerter Interessen der Beklagten 1 (vgl. E.
2.5.4 hiervor) begründet zugleich deren rechtliche Interesse an der
Feststellung der Nichtigkeit. Bei diesem Ergebnis kann offengelassen werden, ob
die Klägerin die Marken missbräuchlich hinterlegt hat (vgl. Klageantworten und
Widerklagen, Rz. 28–38; Replik und Widerklageantwort, Rz. 18–25).

 

Die
Nichtigkeitsklage geht nicht direkt auf Löschung der Marke, sondern auf
Feststellung ihrer Nichtigkeit (Staub,
a.a.O., Art. 52 MSchG N 48). Nichtigkeitsentscheide sind jedoch von Amtes wegen
dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum mitzuteilen (Art. 54
MSchG). Das Institut löscht nach Eintritt der Rechtskraft des Entscheids die
nichtige Marke im Register (Art. 35 lit. c MSchG). Aufgrund der gesetzlichen Mitteilungs-
und Löschungspflichten ist eine Anweisung des Instituts entbehrlich. Das
Hilfsbegehren der Beklagten 1 – es seien die Marken aus dem Markenregister zu
löschen und es sei das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum,
anzuweisen, die Löschung unverzüglich vorzunehmen – ist daher gegenstandslos
(vgl. Willi, a.a.O., Art. 52 MSchG
N 16; Frick, a.a.O., Art. 52 MSchG
N 29).

 

Demzufolge ist
die Widerklage 1 gutzuheissen und sind die unter den Nummern [...]07, [...]08
und [...]09 im schweizerischen Markenregister eingetragenen Marken für nichtig zu
erklären.

 

4.         Widerklage
2

4.1      Die
Beklagte 2 begehrt widerklageweise, es sei festzustellen, dass es ihr im Rahmen
des markenschutzrechtlichen Weiterbenutzungsrechts gestattet sei, in ganz
Basel-Stadt zeitlich unbegrenzt einen Barbetrieb mit der Geschäftsbezeichnung „B____“
zur Verpflegung von Gästen zu führen, hierfür Druckerzeugnisse (inkl.
Visitenkarten) mit der Geschäftsbezeichnung „B____“ zu produzieren und zu
verteilen sowie entsprechende Anschläge in und um ihre Geschäftslokalität
anzubringen, eine Webseite unter der Domain www.B____.ch zu führen,
Telefonbucheinträge unter der Verwendung der Geschäftsbezeichnung „B____“ zu
führen und die Bezeichnung „B____“ für Auftritte auf Social Media Plattformen
(wie Facebook, Twitter, Google Plus, Youtube, flickr etc.) zu nutzen (Klageantworten
und Widerklagen, Rechtsbegehren 2 der Beklagten 2).

 

Sie begründet
dieses Begehren damit, dass sie seit der Eröffnung des Lokals an der Z____gasse
[X] in Basel am 1. November 1995 den Namen „B____“ zur Kennzeichnung ihres Barbetriebs
benutzt habe. Unter dieser Bezeichnung sei sie am Markt aufgetreten und habe
ihre Waren und Dienstleistungen angeboten. Seit dem 25. Oktober 1999 betreibe
sie ausserdem die Webseite www.B____.ch. Für die Bewerbung ihres Geschäfts habe
sie seit jeher Druckerzeugnisse mit der Bezeichnung „B____“ hergestellt und
verteilt. In und um ihr Geschäftslokal habe sie schon immer Anschläge
angebracht, um die Kundschaft über ihre Waren und Dienstleistungen zu
informieren. Des Weiteren sei sie seit dem 4. November 2010 auf Facebook aktiv,
um den Kontakt mit der Kundschaft zu pflegen und spezielle Events anzukündigen
(Klageantworten und Widerklagen, Rz. 62). Aus diesen Umständen leitet die
Beklagte 2 gestützt auf Art. 14 MSchG ein Recht ab, das von ihr gebrauchte
Zeichen „B____“ auch nach dessen Hinterlegung durch die Klägerin im bisherigen
Umfang weiter zu gebrauchen (Klageantworten und Widerklagen, Rz. 61–65).

 

4.2      Der
Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor
der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen
(Art. 14 Abs. 1 MSchG). Das Weiterbenutzungsrecht nach Art. 14 MSchG stellt
sicher, dass Anbieter ihr Zeichen weiterhin im bisherigen Umfang benutzen
können, auch wenn dieses inzwischen für einen Dritten als Marke eingetragen
worden ist (Thouvenin, in:
Stämpflis Handkommentar, a.a.O., Art. 14 MSchG N 2). Art. 14 MSchG regelt somit
den Konflikt zwischen der jüngeren Markenregistrierung und der Weiterbenutzung
des vorbenutzten Zeichens (Isler,
in: Basler Kommentar, a.a.O., Art. 14 MSchG N 2).

 

Vorliegend sind
die auf Veranlassung der Klägerin eingetragenen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen
(Art. 2 lit. d MSchG). Die Klägerin kann sich daher von vornherein nicht auf
die Markenregistrierung berufen (vgl. E. 2.5 hiervor). Entsprechend besteht gar
kein Konflikt zwischen einer jüngeren Markenregistrierung und der
Weiterbenutzung des vorbenutzten Zeichens. Nachdem die Nichtigkeit der
eingetragenen Marken feststeht (vgl. E. 3 hiervor), erweist sich die Berufung
der Beklagten 2 auf das Weiterbenutzungsrecht nach Art. 14 MSchG als obsolet. Insoweit
steht die Widerklage 2 in einem Eventualverhältnis zur Widerklage 1. Mit der
Feststellung der Nichtigkeit und der Gutheissung der Widerklage der Beklagten 1
wird das Widerklagebegehren der Beklagten 2 mithin gegenstandslos. Das Widerklageverfahren
2 ist demzufolge als erledigt abzuschreiben.

 

5.         Kostenentscheid

Die
Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO).
Die Klägerin unterliegt im Klageverfahren und im Widerklageverfahren 1 (vgl. E.
2 und 3 hiervor). Weil das Widerklageverfahren 2 zufolge Gutheissung der
Widerklage 1 als gegenstandslos abgeschrieben wird und die Beklagte 2 in guten
Treuen zur Erhebung der Widerklage 2 veranlasst gewesen ist (vgl. E. 4 hiervor),
rechtfertigt es sich, der Klägerin auch die Kosten dieses Verfahren
aufzuerlegen (Art. 107 Abs. 1 lit. b und e ZPO). Demnach trägt die Klägerin die
gesamten Prozesskosten des Klageverfahrens und der beiden Widerklageverfahren.

 

Die Prozesskosten
bemessen sich nach dem Streitwert (§ 11 Abs. 1 Ziffer 3 in Verbindung mit § 2
Abs. 3 der Verordnung über die Gerichtsgebühren [GebV, SG 154.810]; § 11 in
Verbindung mit § 4 der Honorarordnung [HO, SG 291.400]). Die Streitwerte der
Klage und der Widerklagen werden zusammengerechnet, sofern sich Klage und
Widerklage nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 94 Abs. 2 ZPO, § 2 Abs. 6 GebV,
§ 3 Abs. 3 HO). Vorliegend schliessen sich die Klage und die Widerklagen
gegenseitig aus, da es sowohl der Klägerin als auch den Beklagten im Kern um
das Recht geht, das Zeichen „B____“ ausschliesslich gebrauchen zu dürfen. Die
Streitwerte werden folglich nicht zusammengerechnet. Lautet das Rechtsbegehren
nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern
sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich
unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO; vgl. auch E. 1.2 hiervor). Eine Einigung
über den Streitwert kann auch stillschweigend erfolgen (Stein-Wigger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 91 ZPO N 25; Tappy, in: Bohnet et al., Code de
procédure civile commenté, Basel 2011, Art. 91 ZPO N 43). Eine stillschweigende
Einigung kommt auch dann zustande, wenn – wie vorliegend – die Klägerin zur
Streitwertangabe der Beklagten schweigt, ohne eigene Angaben gemacht zu haben (Rickli, Der Streitwert im
schweizerischen Zivilprozessrecht, Diss. Basel 2012, Rz. 156). Die Klägerin
machte in der Klage keine Angaben zum Streitwert (vgl. Klage, Rz. 4). Die
Beklagten bezifferten den Streitwert der Widerklage auf CHF 31'000.–
(Klageantworten und Widerklagen, Rz. 3). Hierzu äusserte sich die Klägerin in
der Replik und Widerklageantwort nicht, womit sie einen Streitwert von CHF 31'000.–
stillschweigend akzeptierte. Eine solche Höhe des Streitwerts ist auch nicht
offensichtlich unrichtig (vgl. BGE 133 III 490 E. 3.3 S. 492 und E. 1.2 hiervor).

 

Die
Gerichtskosten betragen das Anderthalbfache bis Zweifache der Ansätze der §§ 2
bis 4 GebV (§ 11 Abs. 1 Ziffer 3 GebV). Bei einem Streitwert von CHF 31'000.–
beläuft sich die einfache Gebühr auf CHF 3'000.– bis CHF 5'400.– (§ 2 Abs. 3
GebV). Unter Berücksichtigung des erhöhten Aufwands aufgrund des dreifachen
Schriftenwechsels und der verwickelten rechtlichen Verhältnisse wird die einfache
Gebühr beim Maximum des Gebührenrahmens von CHF 5'400.– festgelegt (vgl. § 3
Abs. 2 GebV) und in Anwendung von § 11 Abs. 1 Ziffer 3 GebV auf CHF 10'800.– verdoppelt.
Die Gerichtskosten werden mit den Kostenvorschüssen der Klägerin von CHF
6'000.–, der Beklagten 1 von CHF 3'000.– und der Beklagten 2 von CHF 3'000.–
verrechnet. Die Gerichtskasse erstattet den Beklagten 1 und 2 je CHF 600.–
zurück. Die Klägerin hat den Beklagten 1 und 2 die von ihnen geleisteten
Kostenvorschüsse im Umfang von je CHF 2'400.– zu erstatten.

 

Für die
Bemessung der Parteientschädigung in Verfahren, die nach Art. 5 ZPO vor dem Appellationsgericht als einziger
kantonaler Instanz geführt werden, gelten die Bestimmungen der Honorarordnung
über das erstinstanzliche Verfahren (§ 11 HO). Die Beklagten machen bei einem
Streitwert von CHF 31'000.– eine Parteientschädigung von CHF 11'335.65,
einschliesslich Auslagen und zuzüglich 8 % Mehrwertsteuer von CHF 906.85,
geltend (Honorarnote vom 14. September 2017). Die Berechnung des Honorars in
der Honorarnote vom 14. September 2017 entspricht den Vorgaben der
Honorarordnung und wurde von der Klägerin nicht beanstandet.

 

Die Beklagten
beantragen die Parteientschädigung einschliesslich Mehrwertsteuer. Allerdings
ist die Beklagte 1 gemäss UID-Register selber mehrwertsteuerpflichtig. Sie kann
die Mehrwertsteuer, die ihr ihre Rechtsvertreter auf den Anwaltskosten für den
Prozess im Zusammenhang mit ihrer Unternehmenstätigkeit in Rechnung stellt,
somit grundsätzlich als Vorsteuer abziehen (Art. 28 Abs. 1 lit. a des
Mehrwertsteuergesetzes [SR 641.20]). Dass sie durch die ihr in Rechnung
gestellte Mehrwertsteuer trotzdem finanziell belastet werde, macht die Beklagte
1 nicht geltend. Demgegenüber ist die Beklagte 2 gemäss UID-Register nicht mehr
mehrwertsteuerpflichtig und kann die ihren Rechtsvertretern geschuldete
Mehrwertsteuer nicht als Vorsteuer abziehen (vgl. zur neueren Praxis des
Appellationsgerichts betreffend die Anrechnung der Mehrwertsteuer bei
Parteientschädigungen AGE ZB.2016.20 vom 3. März 2017 E. 6.3). Die
Parteientschädigung an die Beklagte 1 ist daher ohne Mehrwertsteuer-Zuschlag,
diejenige an die Beklagte 2 zuzüglich Mehrwertsteuer zuzusprechen. Da die Interessen
der beiden Beklagten gleich gelagert sind, erscheint es angemessen, das für
beide Parteien in Rechnung gestellte Honorar von CHF 11'335.65 hälftig auf die
beiden Parteien aufzuteilen. Die Klägerin hat der Beklagten 1 somit eine Parteientschädigung
von CHF 5'667.85, ohne Mehrwertsteuer, und der Beklagten 2 eine Parteientschädigung
von CHF 5'667.85, zuzüglich Mehrwertsteuer von CHF 453.45, zu bezahlen.

 

 

Demgemäss
erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht):

 

://:        Die Klage wird abgewiesen.

 

            In Gutheissung der Widerklage 1 werden die
unter den Nummern [...]07, [...]08 und [...]09 im schweizerischen
Markenregister eingetragenen Marken für nichtig erklärt.

 

            Das Widerklageverfahren 2 wird zufolge
Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben.

 

            Die Klägerin trägt die Gerichtskosten von
CHF 10'800.–. Die Gerichtskosten werden mit den Kostenvorschüssen der Klägerin
von CHF 6'000.–, der Beklagten 1 von CHF 3'000.– und der Beklagten 2 von CHF 3'000.–
verrechnet. Die Gerichtskasse hat den Beklagten 1 und 2 je CHF 600.–
zurückzuerstatten. Die Klägerin hat den Beklagten 1 und 2 je CHF 2'400.– zu
erstatten.

 

            Die Klägerin hat der Beklagten 1 eine
Parteientschädigung von CHF 5'667.85 und der Beklagten 2 eine
Parteientschädigung von CHF 5'667.85, zuzüglich 8 % MWST von CHF 453.45, zu
bezahlen.

 

            Mitteilung an:

-      
Klägerin

-      
Beklagte 1

-      
Beklagte 2

-      
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

 

 

APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT

 

Der Gerichtsschreiber

 

 

lic. iur. Johannes Hermann

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung

 

Gegen diesen
Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des
Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde
in Zivilsachen erhoben werden. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten gilt
dies nur dann, wenn der Streitwert die Beschwerdesumme gemäss Art. 74 Abs. 1
lit. a oder b BGG erreicht (CHF 15'000.– bei Streitigkeiten aus Miete oder
Arbeitsverhältnis bzw. CHF 30'000.– in allen übrigen Fällen) oder wenn sich
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Die Beschwerdeschrift
ist fristgerecht dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die
Anforderungen an deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit
des Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht.

 

Ob an Stelle der
Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die
subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG),
ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl
Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide
Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.