# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 192a54a9-c214-5a1d-995d-10a1c25360b0
**Source:** Bundesgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2017-12-21
**Language:** de
**Title:** Bundespatentgericht 21.12.2017 O2017_019
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BPatG/CH_PATG_001_O2017-019_2017-12-21.pdf

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  
T r i b u n a l  f é d é r a l  d e s  b r ev e t s  
T r i b u n a l e  f e d e r a l e  d e i  b r e v e t t i  
T r i b u n a l  f e d e r a l  d a  p a t en t a s  
F e d e r a l  P a t e n t  C o u r t  

 
 
  O2017_019 
 

  U r t e i l  v o m  2 1 .  D e z e m b e r  2 0 1 7  
Besetzung  Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz), Richter Dr. rer. nat., Dipl. Chem. Roland Dux (Referent), 

Richterin Dipl. Natw. ETH Prisca von Ballmoos 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

   Verfahrensbeteiligte  Actavis Switzerland AG, Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf,  
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, TIMES 
Attorneys, Falkenstrasse 27, 8024 Zürich, und Rechtsanwalt 
Dr. iur. Alfred Früh, Schellenberg Wittmer Rechtsanwälte, 
Löwenstrasse 19, Postfach 2201, 8021 Zürich, patentanwalt-
lich beraten durch Dr. Andreas Welch, Hepp Wenger Ryffel 
AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil,  
 
Klägerin 
 

  gegen 
  1. Eli Lilly and Company,  Lilly Corporate Center, Indianapolis, US-46285 Indiana,  

2. Eli Lilly (Suisse) SA,  
chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier,   

beide vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Christian 
Hilti und Dr. iur. Demian Stauber, Rentsch Partner AG, Belle-
rivestrasse 203, Postfach, 8034 Zürich, beide patentanwalt-
lich beraten durch Dr. Andrea Carreira, Rentsch Partner AG, 
Bellerivestrasse 203, Postfach, 8034 Zürich,  
 
Beklagte 
 

Gegenstand  Feststellung der Nichtverletzung; Rückweisung O2015_004 

 

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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 
1. Prozessgeschichte 
1.1 Die Klägerin, Actavis Switzerland AG, ist eine Anbieterin generischer 
Arzneimittel. Die Beklagte 1, Eli Lilly and Co., ist ein Pharmaunternehmen 
mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Beklagte 2, Eli Lilly 
(Suisse) SA, ist eine Tochter der Beklagten 1. 
Mit Eingabe vom 24. Februar 2015 machte die Klägerin die vorliegende 
Feststellungsklage hängig. Die Klageschrift war in englischer Sprache 
verfasst. Nachdem aber die Beklagten auf entsprechende Anfrage hin 
Englisch als Parteiensprache ablehnten, wurde der Klägerin Frist ange-
setzt, eine deutsche Übersetzung der Klageschrift einzureichen. Dem 
kam die Klägerin mit Eingaben vom 31. März 2015 nach. Die Rechtsbe-
gehren lauteten (in der massgeblichen deutschen Fassung) wie folgt:  
"(1)  Es sei festzustellen, dass die Klägerin keinen der Ansprüche des Schweizerischen Teils des Europäischen Patents EP 1 313 508 B1 verletzt, indem sie in der Schweiz ein Medikament zur Verwendung in der Kombinationstherapie zur Behandlung von Nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und malignem Pleuramesotheliom beim Menschen her-stellt, benutzt, einführt, ausführt, durchführt, lagert, anbietet und/oder verkauft oder auf andere Weise vertreibt sowie zu den genannten Zwecken besitzt, welches (a) Pemetrexeddikalium oder (b) Pemetrexedditromethamin oder (c) Pemetrexeddisäure enthält, wo-bei das betreffende Medikament in Kombination mit Vitamin B12 und optional mit Folsäure verabreicht wird. 
 (2)  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, inklusive Kosten des not-wendigerweise beigezogenen Patentanwalts sowie zuzüglich Mehr-wertsteuer, zu Lasten der Beklagten." 
1.2 Mit der Klageantwort vom 9. Juni 2015 beantragten die Beklagten 
Abweisung der Klage unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten 
der Klägerin.  
1.3 Am 7. Dezember 2015 fand eine Instruktions-/Vergleichsverhandlung 
statt, an welcher keine Einigung erzielt werden konnte. 
1.4 Mit der Replik vom 3. Februar 2016 stellte die Klägerin folgende ge-änderte Rechtsbegehren: 
"(1)  Es sei festzustellen, dass die Klägerin keinen der Ansprüche des Schweizerischen Teils des Europäischen Patents EP 1 313 508 B1 

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verletzt, indem sie in der Schweiz ein Medikament zur Verwendung in der Kombinationstherapie zur Behandlung von Nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und malignem Pleuramesotheliom beim Menschen her-stellt, benutzt, einführt, ausführt, durchführt, lagert, anbietet und/oder verkauft oder auf andere Weise vertreibt sowie zu den genannten Zwecken besitzt, welches als Antifolatwirkstoff ausschliesslich 
(a) Pemetrexeddikalium oder 
(b) Pemetrexedditromethamin oder 
(c) Pemetrexeddisäure enthält, 
jedoch kein Pemetrexeddinatrium enthält, wobei das betreffende Me-dikament in Kombination mit Vitamin B12 und Folsäure verabreicht wird. 

 (2)  Eventualiter, Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1, wobei das betreffende Medikament keine Hilfsstoffe aufweist, die Natriumionen enthalten, und das Medikament zur Verabreichung in einer Lösung bestimmt ist, die keine Natriumionen enthält. 
 (3)  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, inklusive Kosten des not-wendigerweise beigezogenen Patentanwalts sowie zuzüglich Mehr-wertsteuer, zu Lasten der solidarisch haftbar zu erklärenden Beklag-ten." 
1.5 Die Duplik erfolgte mit Eingabe vom 23. März 2016. 
1.6  Mit Schreiben vom 19. April 2016 teilte das Gericht den Parteien mit, 
der Referent, Richter Dr. rer. nat., Dipl. Chem. Roland Dux, werde ein 
Fachrichtervotum verfassen. 
1.7 Mit Eingabe vom 19. April 2016 erfolgte eine Noveneingabe der Be-
klagten betr. erfolgte Zulassung des Pemetrexed-Produkts Amtiris der 
Klägerin durch Swissmedic. 
1.8 Am 1. Juni 2016 reichte die Beklagte 1 des vorliegenden Verfahrens 
beim Bundespatentgericht ein Massnahmebegehren gegen die Klägerin 
des vorliegenden Verfahrens ein, welches das Verbot des Vertriebs des in 
der Schweiz – nach seiner Zulassung im März 2016 – auf den Markt ge-
kommenen Medikaments Amtiris, welches den Wirkstoff Pemetrexed als 
Pemetrexeddisäure enthält, zum Gegenstand hatte (S2016_004). Dieses 
Massnahmebegehren wurde in der Folge mit Urteil vom 6. Dezember ab-
gewiesen. 

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1.9 Am 16. August 2016 erstattete Richter Dr. Dux sein Fachrichtervo-
tum, welches den Parteien mit Schreiben vom 18. August 2016 zur Stel-
lungnahme unterbreitet wurde.  
1.10 Am 13. Dezember 2016 fand die Hauptverhandlung statt. 
1.11 Am 9. März 2017 erging das Urteil des Bundespatentgerichts. Das 
Bundespatentgericht erkannte: 
"1.  In Gutheissung des Eventualrechtsbegehrens wird festgestellt, dass die Klägerin den Schweizerischen Teil des Europäischen Patents  EP 1 313 508 61 B1 nicht verletzt, indem sie in der Schweiz ein Me-dikament zur Verwendung in der Kombinationstherapie zur Behand-lung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und malignem Pleurame-sotheliom beim Menschen herstellt, benutzt, einführt, ausführt, durch-führt, lagert, anbietet und/oder verkauft oder auf andere Weise ver-treibt sowie zu den genannten Zwecken besitzt, welches als Anti-folatwirkstoff ausschliesslich 

(a) Pemetrexeddikalium oder 
(b) Pemetrexedditromethamin oder 
(c) Pemetrexeddisäure, 
jedoch kein Pemetrexeddinatrium enthält, wobei das betreffende Me-dikament in Kombination mit Vitamin B12 und Folsäure verabreicht wird, und wobei das betreffende Medikament keine Hilfsstoffe auf-weist, die Natriumionen enthalten, und das Medikament zur Verab-reichung in einer Lösung bestimmt ist, die keine Natriumionen ent-hält. 
Im Mehrumfang wird die Klage abgewiesen." 

1.12 Mit Urteil vom 20. Oktober 2017 hiess das Bundesgericht die dage-
gen erhobene Beschwerde der Beklagten gut, hob das Urteil des Bun-
despatentgerichts auf und wies die Sache zu neuer Beurteilung an dieses 
zurück.  

  

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2. Rückweisung 
2.1  Vorab ist festzuhalten, dass das Bundespatentgericht an die rechtli-
chen Erwägungen im Rückweisungsentscheid gebunden ist.1 
2.2  Das Bundesgericht führte in seinem Entscheid aus: 
„6.1 Die Vorinstanz hat das Eventualrechtsbegehren der Beschwerde-
gegnerin gutgeheissen und festgestellt, dass diese das Patent EP 1 313 
508 61 B1 (gemeint: EP 1 313 508 B1) nicht verletzt, indem sie in der 
Schweiz ein Medikament zur Verwendung in der Kombinationstherapie 
zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und malignem Pleu-
ramesotheliom beim Menschen herstellt, etc., welches als Antifolatwirk-
stoff ausschliesslich (a) Pemetrexeddikalium oder (b) Pemetrexedditro-
methamin oder (c) Pemetrexeddisäure, jedoch kein Pemetrexeddinatrium 
enthält, wobei das betreffende Medikament keine Hilfsstoffe aufweist, die 
Natriumionen enthalten, und das Medikament zur Verabreichung in einer 
Lösung bestimmt ist, die keine Natriumionen enthält. Die Vorinstanz hat 
allgemein angenommen, die Beschwerdeführerin 1 habe auf den Schutz 
gegen Nachahmung für alle drei Formen des Pemetrexed verzichtet, wel-
che Gegenstand des Klagebegehrens der Beschwerdegegnerin bilden. 
Sie hat in ihrer Eventualbegründung die Gleichwirkung nur für das von 
der Klägerin tatsächlich vertriebene, von der Swissmedic zugelassene 
Präparat auf der Basis von Pemetrexeddisäure bejaht, jedoch für die 
Formen -dikalium und -ditromethamin ausdrücklich offengelassen 
(E. 4.6.1), obwohl im Fachrichtervotum die Gleichwirkung als gegeben 
erachtet wurde mit der Begründung, die Zulassung sei für “eine der Alter-
nativformulierungen“ erteilt worden. 
6.2 Auch wenn kaum erkennbar ist, inwiefern die umstrittene Patentver-
letzung in Bezug auf die von der Vorinstanz ausdrücklich offengelassenen 
Formen anders als für das gleichwirkende “Amtiris“ in der Form der 
Pemetrexed-Disäure (bzw. das Tromethaminsalz davon) beurteilt werden 
könnten, fehlen insofern die verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz. 
Zur strengen Wahrung des rechtlichen Gehörs ist daher die Sache im 
Sinne des Eventualantrags der Beschwerdeführerinnen an die Vorinstanz 
zurückzuweisen. Diese wird die Klage in Bezug auf das von der Swiss-
medic zugelassene Präparat der Marke “Amtiris“ der Beschwerdegegne-
rin abzuweisen und im Übrigen in Ergänzung der für das Bundesgericht 
verbindlichen Tatsachenfeststellungen (Art. 105 BGG) die Feststellungs-
                                                
1 BSK BGG-Meyer/Dormann, Art. 107 N 18. 

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begehren der Klägerin für die beiden anderen Pemetrexed-Formen zu 
beurteilen haben. 
7. Die Beschwerde ist gutzuheissen, das angefochtene Urteil des Bun-
despatentgerichts ist aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung im 
Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.“ 
3. Entscheid 
3.1 Demnach hat das Bundespatentgericht die Klage bezüglich des Prä-
parates „Amtiris“ (welches den Wirkstoff Pemetrexed als Pemetrexed-
disäure enthält) abzuweisen. Bezüglich der Pemetrexed-Formen 
Pemetrexeddikalium und Pemetrexedditromethamin bleibt die Frage der 
Gleichwirkung (1. Äquivalenzfrage) zu prüfen. 
3.2 Gleichwirkung von Pemetrexeddikalium und Pemetrexedditro-

methamin 
3.2.1 Pemetrexeddikalium 
Pemetrexeddikalium unterscheidet sich von Pemetrexeddinatrium bzw. 
Pemetrexeddisäure lediglich durch das Kation. Das Dianion ist in allen 
Fällen identisch. Pemetrexeddikalium liegt bei physiologischem pH disso-
ziiert in Kation und Dianion vor. Es spricht alles dafür, dass die Wir-
kungsweise durch das Pemetrexed-Dianion gegeben ist.  
Aus diesen Gründen ist eine Gleichwirkung für Pemetrexeddikalium ge-
geben. 
3.2.2 Pemetrexedditromethamin 
Da für Pemetrexedditromethamin dieselbe Beurteilung, wie oben unter 
Ziff. 3.2.1 für Pemetrexeddikalium, analog gilt, ist auch für Pemetrexeddit-
romethamin eine Gleichwirkung gegeben. 
3.3 Ist demnach die Gleichwirkung bezüglich beider Formen zu bejahen, 
so verletzen sie (nachdem die 2. und 3. Äquivalenzfragen nicht mehr be-
handelt werden müssen, bzw. im Sinne des bundesgerichtlichen Ent-
scheides als bejaht zu betrachten sind) das Streitpatent. 
3.4 Alle drei Pemetrexedformen verletzen das Streitpatent. Dies führt zur 
Abweisung der Klage auf Feststellung der Nichtverletzung. 

  

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4. Kosten- und Entschädigungsfolgen 
Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig.  
Der Streitwert beläuft sich auf CHF 1 Mio. 
Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 60'000.– festzusetzen. Die Rechtsan-
waltsentschädigung der Beklagten ist mit CHF 70'000.– festzulegen. Be-
züglich patentanwaltlicher Kosten haben die Beklagten anlässlich der 
Hauptverhandlung erklärt, sie verzichteten auf die Einreichung einer Kos-
tennote für die Aufwendungen seitens des Patentanwalts, verwiesen 
diesbezüglich aber auf die Kosten, die sie im Massnahmeverfahren gel-
tend gemacht hätten.  
Im Massnahmeverfahren hatte sie eine Patentanwaltsrechnung über 
CHF 48'465.– (zuzüglich Mehrwertsteuer) eingereicht, davon die Hälfte 
(CHF 24'232.50) geltend gemacht und dazu ausgeführt: "Die Gesuchstel-
lerin weist ebenfalls die tatsächlich im Massnahmeverfahren aufgelaufe-
nen Patentanwaltskosten aus, wobei sie der Einfachheit halber 50% die-
ser Bemühungen im vorliegenden Massnahmeverfahren veranschlagt 
und 50% im ordentlichen Verfahren anlässlich der Hauptverhandlung (zu-
sammen mit den zuvor im Hauptverfahren aufgelaufenen patentanwaltli-
chen Bemühungen) ausweisen wird".  
Weitere im Hauptverfahren aufgelaufene Patentanwaltskosten machten 
die Beklagten nicht geltend, damit hat es mit den CHF 24'232.50 bzw. 
inkl. Mehrwertsteuer CHF 26'171.10 sein Bewenden. Dieser Betrag ist 
den Beklagten als Ersatz für ihre patentanwaltlichen Aufwendungen zu-
zusprechen. 
Die Kosten für Dolmetscherin und Flüsteranlage von CHF 3'210.25 sind 
den Parteien vereinbarungsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen. 

  

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Das Bundespatentgericht erkennt: 
1. Die Klage wird abgewiesen. 
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 60'000.–. 
3. Die Gerichtskosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von 

ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.  
4. Die Kosten für Dolmetscherin und Flüsteranlage von CHF 3'210.25 

werden der Klägerin und den Beklagten, unter solidarischer Haftung, 
je zur Hälfte auferlegt.  

5.  Die Klägerin wird verpflichtet, den Beklagten eine Parteientschädi-
gung von CHF 96'171.10 zu bezahlen. 

6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und nach Eintritt der Rechts-
kraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen 
Empfangsbestätigung. 

Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende 
Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 
St. Gallen, 21. Dezember 2017 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident Erste Gerichtsschreiberin 
 
Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Susanne Anderhalden 
Versand: 27.12.2017