# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 6bd6fa0f-d07a-5aaa-aa29-8a7f1d301b96
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2016-06-10
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2012_043
**Docket/Reference:** O2012_043
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/84/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2012_043 

Besetzung 

  U r t e i l   v o m   1 0 .   J u n i   2 0 1 6  

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent), 
Richter Prof. Dr. iur. Daniel Kraus 
Richter Dr. sc. techn. ETH, Dipl. El.-Ing. ETH Markus Müller 
Richter Dipl. El.-Ing. ETH Christophe Saam 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

Bombardier Transportation GmbH,  
Schöneberger Ufer 1, DE-10785 Berlin,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Ritscher und 
Rechtsanwalt Dr. iur. Mark Schweizer, Meyerlustenberger 
Lachenal (Zürich), Forchstrasse 452, Postfach 1432, 
8032 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Patentanwalt 
Matthias Karlhuber, Cohausz & Florack, Bleichstraße 14, 
DE-40211 Düsseldorf, 

Klägerin 

gegen 

1. Stadler Altenrhein AG, Park Altenrhein, 9423 Altenrhein,  
2. Stadler Bussnang AG, zuhanden  Klaus Potocnik, Ernst-

Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang, 

3. Stadler Rail AG,  

Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang, 

alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christoph Gasser, 
Staiger, Schwald & Partner AG, Genferstrasse 24, Postfach 
2012, 8027 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Christoph 
Müller, Hepp Wenger Ryffel,  

Beklagte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegenstand 

Patentverletzung, Nichtigkeitseinrede;  
Antriebseinrichtung für Schienenfahrzeug 

 
 
 
O2012_043 

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

1. 

Prozessgeschichte 

1.1  Mit  Klage  vom  20.  Dezember  2012  machte  die Klägerin  die  vorlie-
gende  Patentverletzungsklage rechtshängig  und stellte folgende  Rechts-
begehren: 

"1.   Den  Beklagten  sei  unter  Androhung  der  Bestrafung  mit  Ordnungsbusse  in 

der  Höhe  von  Fr.  1'000  für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung  gemäss  Art.  343 

Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber  Fr.  5'000  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  b 

ZPO,  sowie  der  Bestrafung  ihrer  Organe  wegen  Ungehorsams  gegen  eine 

amtliche  Verfügung  gemäss  Art.  292  StGB  (Busse)  zu  verbieten,  Doppel-

stock-Triebwagen  herzustellen,  anzubieten  oder  in  den  Verkehr  zu  setzen, 

die folgende Merkmale aufweisen 

a.  einen Wagenkasten mit zwei Triebdrehgestellen, umfassend jeweils zwei 

Achsen, wobei die Triebdrehgestelle je im Bereich der gegenüberliegen-

den Enden des Wagenkastens angeordnet sind; 

b.  eine  elektrische  Antriebseinrichtung,  umfassend  zwei  Traktionstransfor-

matoren  und  zwei  Traktionsstromrichter,  wobei  jeweils  einem Traktions-

transformator ein Traktionsstromrichter zugeordnet ist; 

c.  ein Traktionstransformator und ein Traktionsstromrichter sind im Bereich 

oberhalb  des  einen  Triebdrehgestells  angeordnet  und  treiben  durch  ei-

nen Fahrmotor mindestens eine der Achsen dieses Triebdrehgestells an; 

d.  ein  zweiter  Traktionstransformator  und  ein  zweiter  Traktionsstromrichter 

sind im Bereich oberhalb des anderen Triebdrehgestells angeordnet und 

treiben  durch  einen  Fahrmotor  mindestens  eine  der  Achsen  dieses 

Triebdrehgestells an. 

2.   Die  Beklagten  sei  unter  Androhung  der  Bestrafung  mit  Ordnungsbusse  in 

der  Höhe  von  Fr.  1'000  für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung  gemäss  Art.  343 

Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber  Fr.  5'000  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  b 

ZPO,  sowie  der  Bestrafung  ihrer  Organe  wegen  Ungehorsams  gegen  eine 

amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB (Busse) zu verpflichten, der Klä-

gerin durch  Urkunden belegte  Auskunft zu erteilen über die mit den Schie-

nenfahrzeugengemäss  Ziff.  1  vorstehend  seit  dem  3.  September  2008  er-

zielten Umsätze, insbesondere 

a.  sämtliche Offerten für eine Lieferung der in Ziff. 1 umschriebenen Schie-

nenfahrzeuge,  inklusiv  Preise,  aufgeschlüsselt  nach  zu  erbringender 

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Leistung;  b.  sämtliche  Rechnungen,  die  für  eine  Lieferung  der  in  Ziff.  1 

umschriebenen Schienenfahrzeuge ausgestellt wurden; 

c.  die Herstellungskosten der in Ziff. 1 umschriebenen Schienenfahrzeuge, 

aufgeschlüsselt nach variablen und fixen Kosten, soweit die fixen Kosten 

direkt  der  Herstellung  der  in  Ziff.  1  umschriebenen  Schienenfahrzeuge 

zugeordnet werden können; 

d.  Urkunden,  die  belegen,  dass  alle  gemäss  lit.  c  vorstehend  geltend  ge-

machten Herstellungskosten tatsächlich angefallen sind und sich, soweit 

es sich um Fixkosten handelt, direkt der Herstellung der patentverletzen-

den Erzeugnisse zuordnen lassen. 

3.   Die  Beklagten seien solidarisch  zu  verpflichten, der Klägerin  einen  von der 

Klägerin nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziff. 2 vorstehend zu be-

ziffernden  Betrag  als  finanzielle  Wiedergutmachung  zu  bezahlen,  inklusive 

5% Zins seit dem Datum jeder Patentverletzung. 

4.   Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen solidarisch zu Lasten der Beklag-

ten." 

1.2  Mit  der  Klageantwort  vom  8. April  2013  beantragten  die  Beklagten 
die Abweisung  der  Klage  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  (inkl. 
MWST)  zu  Lasten  der  Klägerin  unter  Einschluss  der  Entschädigung  der 
notwendigerweise beigezogenen Patentanwälte. Mit der Klageantwort er-
hoben  die  Beklagten  die  Einrede  der  Nichtigkeit,  wobei  sie  ausschliess-
lich  mangelnde  erfinderische Tätigkeit  von Anspruch  1  des  Klagepatents 
geltend  machten.  Zudem  machten  sie  ein  Mitbenützungsrecht  gemäss 
Art. 35 Abs. 1 und 2 PatG geltend. 

1.3  Mit Eingabe vom 5. September 2013 erfolgte die auf die Fragen der 
Rechtsbeständigkeit  und  des  Mitbenützungsrechts  beschränkte  Replik 
der Klägerin. 

1.4  Am 18. Dezember 2013 fand eine Instruktionsverhandlung statt, an 
welcher  keine  Einigung  erzielt  werden  konnte.  Das  Verfahren  wurde  in 
der  Folge  zwecks  aussergerichtlichen  Vergleichsgesprächen  bis  31.  Ja-
nuar 2014 sistiert.  

1.5  Auf  gemeinsamen  Antrag  der  Parteien  wurde  die  Sistierung  des 
Verfahrens bis 28. Februar 2014 verlängert. 

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1.6  Mit Eingabe vom 27. Februar 2014 ersuchte die Klägerin auch na-
mens der Beklagten um Fortsetzung des Verfahrens mangels einer Eini-
gung zwischen den Parteien. 

1.7  Mit  Schreiben  vom  3.  März  2014  wurde  der  Klägerin  Frist  zur  er-
gänzenden Replik betreffend die Frage der Patentverletzung angesetzt.  

1.8  Mit der ergänzenden Replik vom 17. März 2014 stellte die Klägerin 
die folgenden Eventualbegehren: 

"2.   Eventualiter  zu  Ziff.  1,  den  Beklagten  sei  unter  Androhung  der  Bestrafung 
mit Ordnungsbusse in der Höhe von Fr. 1‘000 für jeden Tag der Nichterfül-
lung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber Fr. 5‘000 gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe wegen Unge-
horsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB (Busse) zu 
verbieten,  Doppelstock-Triebwagen  herzustellen,  anzubieten  oder  in  den 
Verkehr zu setzen, die folgende Merkmale aufweisen 

a)  einen Wagenkasten mit zwei Triebdrehgestellen, umfassend jeweils zwei 
Achsen, wobei die Triebdrehgestelle je im Bereich der gegenüberliegen-
den Enden des Wagenkastens angeordnet sind; 

b)  eine  elektrische  Antriebseinrichtung,  umfassend  zwei  Traktionstransfor-
matoren  und  zwei  Traktionsstromrichter,  wobei  jeweils  einem Traktions-
transformator ein Traktionsstromrichter zugeordnet ist; 

c)  ein Traktionstransformator und ein Traktionsstromrichter sind im Wagen-
kasten im Bereich oberhalb des einen Triebdrehgestells angeordnet und 
treiben  durch  einen  Fahrmotor  mindestens  eine  der  Achsen  dieses 
Triebdrehgestells an; 

d)  ein  zweiter  Traktionstransformator  und  ein  zweiter  Traktionsstromrichter 
sind  im  Wagenkasten  im  Bereich  oberhalb  des  anderen  Triebdrehge-
stells  angeordnet  und  treiben  durch  einen  Fahrmotor  mindestens  eine 
der Achsen dieses Triebdrehgestells an. 

An  den  ursprünglich  gestellten  Rechtsbegehren  wird  vollumfänglich  festgehal-

ten." 

1.9  Die Duplik erfolgte mit Eingabe vom 12. Mai 2014.  

1.10  Mit Eingabe vom 14. Juli 2014 erfolgte die Stellungnahme der Klä-
gerin zur Duplik.  

1.11   Mit  Eingabe  vom  25. August  2014  nahm  die  Beklagte  Stellung  zu 
den neuen Vorbringen in der Eingabe der Klägerin vom 14. Juli 2014. 

1.12  Mit  Gesuch  vom  9.  September  2014  beantragte  die  Beklagte  die 
Herausgabe der Originale der Urkunden der Offerte vom 29. August 2002 

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an die SBB durch die SBB. Mit Eingabe vom 17. September 2014 nahm 
die Klägerin zu diesem Antrag Stellung und teilte mit, dass sie sich dem 
Gesuch nicht widersetze. 

1.13  Mit  Verfügung  vom  30.  September  2014  ersuchte  das  Gericht  die 
SBB  um  Herausgabe  der  entsprechenden  Unterlagen.  Dieser  Aufforde-
rung kam die SBB mit Eingabe vom 23. Oktober 2014 nach. 

1.14  Mit  Eingabe  vom  30.  September  2014  nahm  die  Klägerin  zudem 
Stellung zur Eingabe der Beklagten vom 25. August 2014.  

1.15  Am 10. Februar 2015 erstattete Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi ein 
Fachrichtervotum. Die Stellungnahmen der Parteien dazu erfolgten je mit 
Eingabe vom 17. März 2015.  

1.16  Mit  Eingabe  vom  30.  März  2015  nahm  die  Klägerin  Stellung  zur 
Stellungnahme  zum  Fachrichtervotum  der  Beklagten  und  mit  Eingabe 
vom 23. April 2015 nahmen die Beklagten dazu Stellung. 

1.17  Mit  Verfügung  vom  6.  Mai  2015  wurde  das  Verfahren  sistiert  bis 
zum Vorliegen der Begründung des Beschwerdeentscheids des EPA vom 
27. April 2015. 

1.18  Mit Eingabe vom 6. Mai 2015 erfolgte eine Stellungnahme der Klä-
gerin zur Stellungnahme der Beklagten vom 23. April 2015. Eine entspre-
chende Stellungnahme der Beklagten dazu erfolgte mit Eingabe vom 20. 
Mai 2015. 

1.19  Mit  Verfügung  vom  17.  September  2015  wurde  die  Sistierung  auf-
gehoben und den Parteien wurde Frist zur Stellungnahme zum begründe-
ten Entscheid der Beschwerdekammer des EPA angesetzt. Die Stellung-
nahme der Beklagten erfolgte mit Eingabe vom 9. Oktober 2015, diejeni-
ge der Klägerin mit Eingabe vom 12. Oktober 2015.  

1.20  In der Folge wurden die Parteien auf den 16. März 2016 zur Haupt-
verhandlung vorgeladen.  

1.21  Mit Eingaben vom 4. Februar 2016 bzw. 19. Februar 2016 erfolgten 
vom  2.  März 
Noveneingaben  der  Beklagten.  Mit  Eingabe 

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2016  teilte  die  Klägerin  mit,  dass  sie  sich  eine  Stellungnahme  dazu  an-
lässlich der Hauptverhandlung vorbehalte. 

1.22  Am 16. März 2016 fand die Hauptverhandlung statt. 

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1.23  Das Verfahren ist spruchreif. 

2. 

Prozessuales 

Bei  der  Klägerin  handelt  es  sich  um  eine  GmbH  mit  Sitz  in  Berlin, 
Deutschland,  während  die  Beklagten,  schweizerische  Aktiengesellschaf-
ten, ihren Sitz in der Schweiz haben. Somit liegt ein internationaler Sach-
verhalt vor. Gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 2 Nr. 1 LugÜ und Art. 
26  Abs.  1  PatGG  ist  die  Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  gege-
ben.  

Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar. 

3. 

Ausgangslage, Parteivorbringen 

3.1  Die Klägerin ist auf dem Gebiet der Entwicklung und des Vertriebs 
von Schienenfahrzeugen tätig. 

Sie ist Inhaberin des Schweizer Teils des Europäischen Patents EP 1 963 
157  B1  (Klagepatent)  "Schienenfahrzeug  mit  einer  Antriebseinrichtung", 
das am 18. September 2007 unter Inanspruchnahme der Priorität von DE 
10 20 06 04 43 96 vom 18. September 2006 angemeldet wurde. Am 10. 
Juni 2009 wurde der Hinweis auf die Patenterteilung bekannt gemacht. 

Die  Klägerin  macht  wörtliche  Patentverletzung  (Nachmachung)  des  Kla-
gepatents  durch  eine  Konstruktion  der  Beklagten geltend.  Sie  begründet 
die Patentverletzung mit einem Beleg der Herstellung und des Anbietens 
des  Stadler-Dosto-Doppelstocktriebwagens  gemäss  der  Publikation  "Die 
Doppelstock-Triebzüge der Stadler Rail AG", in welcher insbesondere auf 
S. 347 folgende Darstellung wiedergegeben wird: 

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3.2  Die  Beklagten  sind  drei  schweizerische  Aktiengesellschaften. 
Zweck der Beklagten 1 bzw. 2 ist u.a. die Fabrikation von und Handel mit 
Schienenfahrzeugen  bzw.  Fabrikation  und  Umbau  von  sowie  Handel  mit 
Schienenfahrzeugen und Komponenten der Antriebs- und Fördertechnik. 
Zweck der Beklagten 3 ist Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Be-
teiligungen  an  anderen  Unternehmungen  sowie  Errichtung  von  Tochter-
gesellschaften oder Filialen im In- und Ausland. 

3.3  Die Beklagten machen geltend, das Klagepatent sei nicht rechtsbe-
ständig. Dass die angegriffene Ausführungsform sämtliche Merkmale von 
Anspruch 1 reproduziert, wird von den Beklagten nicht bestritten.  

3.4  Auf diese und weitere Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit 
einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist. 

4. 

Beurteilung 

4.1  Zur Frage der Rechtsbeständigkeit und der Patentverletzung erstat-
tete Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. Im Fachrich-
tervotum kommt der Fachrichter zum Schluss, dass das Klagepatent nicht 
rechtsbeständig  ist,  weil  es  durch  eine  offenkundige  Vorbenutzung  vor-
weggenommen  wird.  Der  Spruchkörper folgt,  wie  nachfolgend  zu  zeigen 
sein wird, im Resultat dem Fachrichtervotum. 

4.2  Die  Verletzung  des  Klagepatents  wird  von  der  Klägerin  mit  einem 
Beleg  der  Herstellung  und  des  Anbietens  des  Stadler-Dosto-
Doppelstocktriebwagens  gemäss  der  Publikation  "Die  Doppelstock-
Triebzüge der Stadler Rail AG" begründet. 

Die  Klägerin  nimmt  dabei  Bezug  auf  folgende  Merkmalsgliederung  von 
Anspruch 1 des Klagepatents, welche auch in der Folge verwendet wer-
den soll: 

Schienenfahrzeug mit 

1.  einem Wagenkasten (102), der auf einer ersten Radeinheit (103.1) und einer 
in Längsrichtung des Wagenkastens (102) beabstandeten zweiten Radeinheit 
(103.2) abgestützt ist, und 

2.  einer  elektrischen  Antriebseinrichtung  (104),  welche  die  erste  Radeinheit 

(103.1) und die zweite Radeinheit (103.2) antreibt, wobei 

2.1  

die  Antriebseinrichtung  (104)  wenigstens  eine  erste  Transformato-
reinheit  (105.1)  und  eine  zugeordnete  erste  Stromrichtereinheit 
(106.1) umfasst, die in dem Wagenkasten (102) angeordnet sind. 

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2.1.1   Die  erste  Transformatoreinheit  (105.1)  und  die  erste  Strom-
richtereinheit  (106.1)  sind  im  Bereich  der  ersten  Radeinheit 
(103.1)  angeordnet  und  treiben  die  erste  Radeinheit  (103.1) 
an. 

2.2.   Die  Antriebseinrichtung  (104)  umfasst  eine  zweite  Transformatorein-
heit (105.2) und eine zugeordnete zweite Stromrichtereinheit (106.2), 
die  im  Bereich  der  zweiten  Radeinheit  (103.2)  angeordnet  sind  und 
die zweite Radeinheit (103.2) antreiben. 

4.3  Der  Eingriff  in  den  Schutzbereich  des  Klagepatents  wird  von  den 
Beklagten nicht bestritten, weshalb diese Frage nicht weiter zu behandeln 
ist.  

Hingegen  erheben  die  Beklagten  die  Einrede  der  Nichtigkeit,  indem  sie 
zunächst  in  der  Klageantwort  ausschliesslich  mangelnde  erfinderische 
Tätigkeit von Anspruch 1 des Klagepatents geltend machen:  

–  ausgehend  von  der  Publikation  Dauerstedt  (Björn  Dauerstedt/Stefan 
Karch/Gerald Winzer,  Doppelstock-Triebzüge  RABe  514  der  SBB für  die 
S-Bahn Zürich, eb Elektrische Bahnen, Heft 11/2004, 475-481) kombiniert 
mit  der  Publikation  Wieser  (Urs  Wieser/Peter  Schoch/Matthias  Emme-
negger,  Elektrische  Gelenktriebwagen  RABe  526  680  -  689  für  15  kV  / 
16,7 Hz, Eisenbahn-Revue, Heft 12/1998, 524-532; 

–  ausgehend von der WO 96/10508 entweder allein unter Zuhilfenahme 
des Fachwissens des Fachmanns oder in Kombination mit der Publikati-
on Wieser bzw. mit der Publikation Dauerstedt. 

Weiter  machen  die  Beklagten  ein  Mitbenützungsrecht  zu  Gunsten  der 
Beklagten 1 und 2 geltend, sowie zu Gunsten der Beklagten 3, sollte letz-
terer eine Teilnahme an einer allfälligen Patentverletzung unterstellt wer-
den.  Die  Beklagten  machen  eine  gewerbsmässige  Benützung  der  Erfin-
dung im guten Glauben vor dem Anmeldedatum oder vor dem Prioritäts-
datum im Sinne von Art. 35 PatG unter Bezugnahme auf folgende Doku-
mente geltend: 

–  Präsentation “Strategie 2001-2004“ vom Januar 2002; 

–  Angebot der Stadler Bussnang AG an die SBB vom 29. August 2002; 

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–  Schreiben  Stadler  Bussnang  AG  /  BLS  Lötschbergbahn  AG  vom 
14. März 2005; 

–  Präsentation  “Stadler  DD-EMU  Entwicklungsprojekt“  für  die  BLS  vom 
7. März 2005; 

–  Präsentation  “UITP  Wien:  Züge  für  die  Regionalverkehrsmärkte“  vom 
11. Oktober 2005 von Peter Spuhler an der 3. Internationalen UITP Mar-
keting Konferenz, Wien; 

–  Präsentation  “Stadler  DoSto-Konzept“  für  die  DB  AG  vom  29.  Mai 
2006. 

4.4  Die Klägerin bestreitet die Existenz eines Mitbenützungsrechts ins-
besondere damit, dass für die Entstehung eines solchen Mitbenützungs-
rechts bloss mehr oder weniger bestimmte Projekte oder die Anfertigung 
von  Konstruktionsplänen  nicht  genügen  würden,  und  dass  die  von  den 
Beklagten  ins  Recht  gelegten  Dokumentationen  nicht  darüber  hinausge-
hen würden. 

Sodann bestreitet die Klägerin das Naheliegen des Gegenstands von An-
spruch  1,  wobei  sie  sich  insbesondere  auch  von  einer  vorläufigen  Stel-
lungnahme der mit dem parallel laufenden Einspruchsverfahren vor dem 
europäischen  Patentamt  befassten  Einspruchsabteilung  in  der  Ladung 
vom  13.  Juni  2013  zu  einer  Verhandlung  vom  25.  November  2013  ab-
grenzt,  in  welcher  mangelnde  Neuheit  gegenüber  WO 96/10508  oder, 
eventualiter,  mangelnde  erfinderische  Tätigkeit  ausgehend  von  der 
WO 96/10508 festgehalten wird. 

4.5  Mit  der  Duplik  machen  die  Beklagten  zudem  mangelnde  Neuheit 
geltend, und zwar gestützt auf folgende Vorgänge: 

–  die  Präsentation  “UITP  Wien:  Züge  für  die  Regionalverkehrsmärkte“ 
vom 11. Oktober 2005 von Peter Spuhler an der 3. Internationalen UITP 
Marketing  Konferenz,  Wien,  die  im  Rahmen  der  Klageantwort,  aber  nur 
im  Zusammenhang  mit  dem  Mitbenutzungsrecht,  bereits  zuvor  geltend 
gemacht worden war; 

–  die  Präsentationen  übermittelt  von ABB  an  Siemens  und  Stadler  vom 
17. April 2003 und vom 23. Mai 2003; 

–  die  Präsentation  “Stadler  DD-EMU  Entwicklungsprojekt“  für  die  BLS 
vom  7.  März  2005,  die  im  Rahmen  der  Klageantwort,  aber  nur  im  Zu-

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sammenhang  mit  dem  Mitbenutzungsrecht,  bereits  zuvor  geltend  ge-
macht worden war. 

Bei  der Argumentation  zur  mangelnden  erfinderischen  Tätigkeit  machen 
die  Beklagten  ergänzend  geltend,  dass  das  Dokument  Dauerstedt  auch 
kombiniert  werden  könne  mit  den  Präsentationen  von ABB  an  Siemens 
und Stadler vom 17. April 2003 und vom 23. Mai 2003, und die Beklagten 
legen  dar,  warum  die  inzwischen  erfolgte  Entscheidung  der  Einspruchs-
abteilung vom 3. Januar 2014, die Einsprüche zurückzuweisen, nicht kor-
rekt sei. 

Sodann bringen die Beklagten eine neue Argumentation zur mangelnden 
erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der Publikation Wieser vor, kom-
biniert  entweder  mit  dem  allgemeinen  Fachwissen,  unter  Berücksichti-
gung von einem neu eingeführten Artikel "Red line car design takes sha-
pe",  Railway  Gazette  International,  Oktober  1991,  711-712,  oder  unter 
Berücksichtigung von diversen Vorbenutzungen. 

Aufgrund  der  gerichtlichen  Erläuterungen  anlässlich  der  Instruktionsver-
handlung  legen  die  Beklagten  die  Entstehung  des  Mitbenützungsrechts 
unter Bezugnahme auf folgende Dokumentationen detaillierter dar: 

–  Angebot der Stadler Bussnang AG an die SBB vom 29. August 2002; 

–  Schreiben  Stadler  Bussnang  AG  /  BLS  Lötschbergbahn  AG  vom 
14. März  2005  und  Präsentation  "Stadler  DD-EMU  Entwicklungsprojekt" 
für die BLS vom 7. März 2005. 

Im Rahmen von eher allgemein gehaltenen Erläuterungen zum Mitbenüt-
zungsrecht und ohne weiter ins Detail zu gehen führen die Beklagten zu-
dem erneut die Präsentation "Stadler DoSto-Konzept" für die DB AG vom 
29. Mai 2006 an sowie zusätzlich eine neu eingebrachte Präsentation aus 
dem Jahr 2006, belegt durch die Präsentation Stadler DoSto-Konzept für 
die BAG-SPNV vom 29. August 2006. 

4.6  Die  Klägerin  bestreitet  unter  anderem  die  Öffentlichkeit  der  beiden 
für  den  Neuheitsangriff  verwendeten  Präsentationen.  Im  einen  Fall,  weil 
der Verein UITP nicht als Öffentlichkeit betrachtet werden könne und die 
Dokumentation  in  der  Datenbank  MOBI+  nicht  als  der  Öffentlichkeit  zu-
gänglich gemacht betrachtet werden könne, und im anderen Fall, weil die 
Unterlagen  an  Siemens  und  Stadler  auch  ohne  ausdrückliche  Vereinba-
rung im geschäftlichen Verkehr einer stillschweigenden Geheimhaltungs-
vereinbarung  unterliegen  würden.  Zudem  legte  die  Klägerin  dar,  warum 

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gewisse  der  geltend  gemachten  angeblich  offenkundigen  Vorbenutzun-
gen inhaltlich den beanspruchten Gegenstand nicht vorwegnehmen wür-
den.  

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4.7  Neuheit 

4.7.1 Im  Rahmen  der  Duplik  tragen  die  Beklagten  unter  anderem  zum 
ersten Mal mangelnde Neuheit gestützt auf die Präsentationen bzw. Kon-
zeptunterlagen  vor,  die von ABB  an  Siemens  und  Stadler gegangen  sei-
en. Es handle sich dabei um technische Unterlagen, welche den Gegen-
stand  des  Klagepatents offenbarten,  welche  am 17. April  2003  von  Beat 
Guggisberg von ABB an Helmut Gritzbach und A. Vogel gegangen seien, 
beides Angestellte  von  Siemens.  Weiter  seien  am  23.  Mai  2003  techni-
sche  Unterlagen  von  Remo  Lütolf  von  ABB  an  Dr.  Dietrich  Möller  von 
Siemens übermittelt worden und gleichentags von Lütolf an Peter Spuhler 
von der Gruppe der Beklagten und intern weitergeleitet an Jürg Schöning. 
Diese  Übermittlungen  seien  jeweils  ohne  irgendeinen  Hinweis  auf  Ver-
traulichkeit dieser Unterlagen erfolgt. Als Beleg reichen die Beklagten ei-
ne Erklärung von Guggisberg und Keller ein, worin diese bestätigen, dass 
zwischen  ABB  und  Siemens  keine  Geheimhaltungsvereinbarung  betref-
fend technische Informationen, welche die ABB der Siemens während der 
Offertphase zur Verfügung gestellt habe, bestanden habe. 

4.7.2 In ihrer Stellungnahme zur Duplik macht die Klägerin bezüglich die-
ses  Neuheitsangriffs  ausschliesslich  geltend,  dass  diese  Vorgänge  vom 
17. April 2003 respektive vom 23. Mai 2003 nicht als ein der Öffentlichkeit 
Zugänglichmachen betrachtet werden könnten. Nicht bestritten ist von der 
Klägerin,  dass  die  Konzeptunterlagen,  die  von  ABB  an  Siemens  und 
Stadler  übermittelt  wurden,  die  technischen  Merkmale  von  Anspruch  1 
des Klagepatents vorwegnehmen.  

Entsprechend  ist  die  Frage,  inwieweit  die  übermittelten  Unterlagen  die 
Merkmale  von Anspruch  1  des  Klagepatents  offenbaren,  nicht  weiter  zu 
prüfen.  Zu  prüfen  bleibt  nur,  ob  die  Übermittlung  der  Konzeptunterlagen 
von  ABB  an  Siemens  und  an  Stadler  die  Anforderungen  an  eine  offen-
kundige Vorbenutzung erfüllen. 

Seite 12 

 
 
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Dass  der  von  den  Beklagten  geltend  gemachte  Vorgang  der  Informa-
tionsübermittlung zwischen ABB und Siemens bzw. Stadler so stattgefun-
den  hat,  bleibt  seitens  der  Klägerin  ebenfalls  unbestritten.  Die  Klägerin 
bestreitet  also  im  Zusammenhang  mit  der  offenkundigen  Vorbenutzung 
weder  den  Zeitpunkt  vor  dem  Prioritätstag  des  Klagepatents,  noch  die 
Tatsache der Übermittlung an sich.  

Die Klägerin macht indes geltend, dass diese Übermittlung vertraulich er-
folgt sei. Sie bestreitet nicht, dass es keinen ausdrücklichen Geheimhal-
tungshinweis  gegeben  habe,  macht  aber  geltend,  es  hätte  eine  konklu-
dente  Geheimhaltungsvereinbarung  vorgelegen,  d.h.  eine  implizite  Ge-
heimhaltung.  Dies  aufgrund  des  Vorliegens  eines  Auftragsverhältnisses 
zwischen ABB  und  Siemens,  soweit  diese  Kommunikation  zu  beurteilen 
sei, und aufgrund des vertraulichen Tones, soweit die Übermittlung an die 
Beklagten erfolgt sei. Es habe in jedem Fall ein Geschäftsverhältnis und 
eine Entwicklungskooperation vorgelegen, und entsprechend gäbe es ei-
ne stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung. 

Bei Versand solcher Konzeptunterlagen an potentielle Kunden handle es 
sich  nach  ständiger  Praxis  regelmässig  um  Tatbestände,  die  auch  ohne 
ausdrückliche  Vereinbarung  einer  stillschweigenden  Geheimhaltungsver-
einbarung unterliegen würden. Die Schweizer Rechtsprechung halte wei-
ter fest,  dass  die  Bestellung  einer  in  den  Schutzbereich  des  Patents fal-
lenden  Ausführungsform  allein  noch  keine  offenkundige  Vorbenutzung 
sein könne. 

Beide Parteien hätten beim geltend gemachten Vorgang Interesse an ei-
ner Geheimhaltung gehabt, entsprechend gebe es eine konkludente Ge-
heimhaltungsverpflichtung. 

Der  ausdrückliche  Hinweis  auf  Geheimhaltung  auf  S.  2  des  Schreibens 
von Siemens an ABB in den von den Beklagten selber eingereichten Un-
terlagen  sei  weiter  ein  Beleg  für  die  grundsätzliche  Vertraulichkeit  der 
ausgetauschten Informationen. 

Die  Firmen  Siemens  und  Stadler  seien  zum  Zeitpunkt  der  Übermittlung 
der Konzeptunterlagen gemeinsam mit der Firma ABB in die Abwicklung 
eines Auftrags  zur  Lieferung  von  Triebzügen  des  Typs  RABe  514  invol-
viert gewesen, somit in einer Entwicklungskooperation.  

Aus diesen Gründen bilde der Vorgang keinen Stand der Technik im Sin-
ne von Art. 7 PatG. 

Seite 13 

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4.7.3  Diese Ausführungen bestreiten die Beklagten wie: 

Eine an einen Kunden gerichtete technische Information sei grundsätzlich 
keine vertrauliche Information. 

Im Schreiben von Siemens an ABB gebe es tatsächlich einen Geheimhal-
tungsvorbehalt,  dieser  betreffe  aber  ausdrücklich  nur  jenem  Schreiben 
beigefügte  Unterlagen  und  nicht  Unterlagen,  die  in  einer Antwort  enthal-
ten seien, und es gehe bei der offenkundigen Vorbenutzung ja gerade um 
den Weg von ABB an Siemens und nicht von Siemens an ABB. 

Die  Tatsache,  dass  im  Schreiben  von  Siemens  an ABB  ein  solcher  Ge-
heimhaltungsvorbehalt  ausdrücklich  erwähnt  sei,  zeige,  dass  ansonsten 
ohne ausdrücklichen Hinweis kein solcher bestehe. 

Das Angebot  stehe  nicht  im  Zusammenhang  und  im  Rahmen  einer  Zu-
sammenarbeit  zwischen  ABB,  Stadler  und  Siemens.  Es  habe  kein  Auf-
tragsverhältnis zwischen ABB und Siemens bestanden. 

Zudem führen die Beklagten ins Feld, dass der technische Inhalt, der von 
ABB  an  Siemens  und  gleichentags  an  die  Beklagten  übermittelt  worden 
sei, eigentlich auf die Entwicklung der Beklagten zurückgehe, mithin also 
der  in  Bezug  auf  das  Klagepatent  wesentliche  Inhalt  dieser  technischen 
Unterlagen eigentlich von Stadler stamme. 

Diese Behauptung der Beklagten, dass der wesentliche technische Inhalt, 
der  von ABB  an  Siemens  und  gleichentags  an  die  Beklagten  übermittelt 
worden  ist,  nicht  von  ABB  selber  stamme,  sondern  von  den  Beklagten 
entwickelt  und  der  ABB  übergeben  worden  sei,  erfolgte  nach  abge-
schlossenem  doppeltem  Schriftenwechsel  und  ohne  dass  die  vorherge-
hende Stellungnahme der Klägerin eine Veranlassung dazu gegeben hät-
te. Zwar stellten die Beklagten bereits im Rahmen der Duplik die Behaup-
tung  auf,  dass  der  Gegenstand  des  Klagepatents  von  Angestellten  der 
Beklagten  "immaterialgüterrechtlich  geschaffen"  worden  sei,  nicht  aber, 
dass die technische Lehre von den Beklagten an ABB übermittelt worden 
sei. Es handelt sich deshalb – wie die Klägerin richtig geltend macht – bei 
der  Behauptung  der  Beklagten,  dass  der  wesentliche  technische  Inhalt, 
der  von ABB  an  Siemens  und  gleichentags  an  die  Beklagten  übermittelt 
worden ist von den Beklagten entwickelt und der ABB übergeben worden  

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sei,  weder  um  ein  echtes  noch  um  ein  unechtes  Novum,  weshalb  diese 
Behauptung zu spät erfolgte und unberücksichtigt zu bleiben hat. 

4.7.4 Gemäss  Rechtsprechung  des  Europäischen  Patentamts,  welche 
sachgerecht  erscheint,  ist  normalerweise  die  Übermittlung  einer  techni-
schen Information  an  einen  Kunden  nicht  als geheim  zu betrachten (vgl. 
beispielsweise  T173/83,  T958/91  sowie  T602/91).  Ohne  ausdrücklichen 
Hinweis, dass eine übermittelte technische Information geheim zu halten 
sei, muss der Übermittler im üblichen Geschäftsverkehr davon ausgehen, 
dass  die  übermittelten  Informationen  der  Öffentlichkeit  zugänglich  ge-
macht  werden,  und  der  Empfänger  muss  sich  darauf  verlassen  können, 
dass  keine  Einschränkungen  hinsichtlich  Weiterverwendung  und  Wei-
terübermittlung der Informationen an Dritte vorhanden sind. Unstrittig gibt 
es  auf  den  von  ABB  an  Siemens  und  Stadler  übermittelten  Unterlagen 
keinen ausdrücklichen Geheimhaltungsvermerk. Auch wird nicht behaup-
tet, dass es zwischen ABB und Siemens beziehungsweise zwischen ABB 
und  Stadler  eine  ausdrückliche  Geheimhaltungsvereinbarung  gegeben 
habe,  die  diese  Übermittlungsvorgänge  nicht  als  der  Öffentlichkeit  zu-
gänglich machen qualifizieren liesse. 

Die  fragliche  Übermittlung  stellte  demnach  grundsätzlich  eine  solche  an 
die  Öffentlichkeit  dar.  Damit  bleibt  die  Frage,  ob  der  geltend  gemachte 
Vorgang  gegebenenfalls  einer  impliziten  Geheimhaltungsvereinbarung 
unterliegt.  Eine  solche  kann  sich  aus  den  gesamten  Umständen  der 
Übermittlung ergeben und kann beispielsweise bei einer Entwicklungszu-
sammenarbeit oder ähnlichem gegeben sein, wo aus der Art der Zusam-
menarbeit ein gemeinsames Interesse an der Geheimhaltung klar ersicht-
lich  ist.  Eine  solche  implizite  Geheimhaltung  ist  jedoch  nicht  leichtfertig 
anzunehmen,  sondern  ist  vielmehr  als  Ausnahme  zu  betrachten  und 
muss sich entsprechend zweifelsfrei aus den Umständen ergeben.  

Die  Klägerin  macht  das  Vorliegen  einer  solchen  impliziten  Geheimhal-
tungsvereinbarung  geltend.  Ihr  obliegt  diesbezüglich  die  Behauptungs- 
und Substantiierungslast. 

Die  Klägerin  hat  indes  keine  konkreten  äusseren  Umstände  geltend  ge-
macht, die darauf hinweisen würden, dass das mit konkreten technischen 
Spezifikationen hinterlegte Verkaufsangebot mit einer impliziten Geheim-
haltungsverpflichtung verbunden zu betrachten ist. 

Beim  Vorgang  der  Übermittlung  der  Informationen  von ABB  an  Siemens 
und Stadler handelt es sich um eine gewissermassen technisch kreative 

Seite 15 

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Rückmeldung an Siemens, anstelle einer einfachen Offerte im Sinne der 
Anfrage  im  Zusammenhang  mit  dem  Projekt  Dosto-S-Bahn  Zürich 
(vgl. ausdrückliche  und  unverbindliche  Offertanfrage  von  Siemens).  Be-
achtlich  ist  dabei,  dass  in  der  Offertanfrage  von  Siemens  ausdrücklich 
festgehalten  wird,  dass  die  beigefügten  Unterlagen  der  Geheimhaltung 
unterliegen, während im Gegensatz dazu die Übermittlung der Informati-
onen  von ABB  an  Siemens  keinen  derartigen  Vermerk  enthält.  Dies  we-
der  auf  den  E-Mails  (kein  üblicherweise  enthaltener  Geheimhaltungs-
disclaimer)  noch  auf  der  beigefügten  Präsentation.  Der  ausdrückliche 
Hinweis  in  der Anfrage  von  Siemens  zeigt,  dass bei  derartigen Anfragen 
nicht  ohne  weiteres  von  einer  Geheimhaltung  auszugehen  ist,  und  die 
Tatsache, dass die Geheimhaltung von ABB nicht aufgegriffen und in de-
ren  Antwort  ebenfalls  ausdrücklich  genannt  wurde,  zeigt,  dass  seitens 
ABB kein Geheimhaltungsinteresse vorhanden war. 

Siemens  ist  und  war  zum  Zeitpunkt  dieser  Vorgänge  bereits  ein  direkter 
Konkurrent  von  Stadler. ABB  auf  der  anderen  Seite  war  eine  Lieferantin 
für  beide,  der  die  Tatsache  der  Konkurrenz  von  Siemens  und  Stadler 
ebenfalls bestens bewusst war. Wäre die Kommunikation der Informatio-
nen von ABB nur an Siemens gegangen, hätte allenfalls auf eine implizite 
Geheimhaltung geschlossen werden können. Aufgrund der unbestrittenen 
Tatsache aber, dass die gleichen Informationen von ABB quasi gleichzei-
tig  ohne  Geheimhaltungshinweis  an  einen  anderen  Konkurrenz-
Abnehmer, die Stadler, geschickt wurde, zeigt, dass die ABB kein Interes-
se daran gehabt haben kann, diese Informationen geheim zu halten. 

Die ABB hatte also offensichtlich kein Interesse, die angebotene Techno-
logie  als  geheim  zu  klassifizieren  oder  selber  zum  Patent  anzumelden.1 
Es  ist  nicht  erkennbar,  dass ABB  als Anbieterin  der  Information  ein  Ge-
heimhaltungsinteresse  hatte.  Auch  der  Empfänger  der  Information  hatte 
offensichtlich nur ein Interesse an der Geheimhaltung der von ihm an den 
Anbieter  übermittelten  Informationen,  nicht  aber  daran,  vom Anbieter  er-
haltene Informationen ebenfalls geheim zu halten. Es fehlt also beim gel-
tend gemachten Vorgang klarerweise an einem einseitigen (seitens ABB) 
oder gemeinsamen Geheimhaltungsinteresse. Auch ein Geheimhaltungs- 

1  Deswegen  sind  auch  die  Überlegungen  von  Heusler  in  Singer/Stauder, 
europäisches  Patentübereinkommen,  6.  Auflage,  Köln  2012,  EPÜ  54  N  27, 
nicht  einschlägig,  weil  dort  davon  ausgegangen  wird,  dass  der  Anbieter 
anschliessend ein Patent anmeldet; vgl. auch Benkard/Melullis, EPÜ Art. 54 N 
111: Verkaufsangebot ist i.d.R. öffentliche Zurverfügungstellung. 

Seite 16 

 
 
                                                 
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interesse  insbesondere  von  Stadler  als  Empfänger  der  Informationen  ist 
nicht erkennbar. 

Zudem  lässt  sich  der  geltend  gemachte  Vorgang  auch  nicht  vergleichen 
mit dem in der Rechtsprechung des BAGE vom 18. Juni 1975 beurteilten 
Sachverhalt,2 denn die Beauftragung zur Herstellung eines Prototypen bei 
einem Lieferanten, wo tatsächlich ein wechselseitiges Geheimhaltungsin-
teresse angenommen werden kann, kann nicht mit einem Angebot eines 
Lieferanten an einen potentiellen Käufer verglichen werden. Das angebo-
tene Produkt wird ferner in den von ABB übermittelten technischen Unter-
lagen ungefähr ähnlich technisch detailliert beschrieben wie im Klagepa-
tent,  womit  davon  auszugehen  ist,  dass  eine  ausführbare  fertige  techni-
sche Lehre bereitgestellt wurde und keine Lehre, die zur Realisierung ei-
nen  erheblichen  zusätzlichen  Entwicklungsaufwand  erforderlich  gemacht 
hätte  (andernfalls  wäre  auch  das  Klagepatent  nicht  genügend  offenbart 
gewesen). 

Aus  dem  gleichen  Grund  kann  auf  den  vorliegenden  Sachverhalt  auch 
nicht die von der Klägerin herangezogene Entscheidung des BGH (X ZR 
6/13  vom  9.  Dezember  2014)  angewendet  werden.  Im  dortigen  Leitsatz 
heisst  es,  dass  ein Angebot,  das  nicht  an  die  Öffentlichkeit,  sondern  an 
einen (potentiellen) Vertragspartner gerichtet ist, nur dann eine offenkun-
dige  Vorbenutzung  darstellt,  wenn  die  Weiterverbreitung  der  dem Ange-
botsempfänger damit übermittelten Kenntnis an beliebige Dritte nach der 
Lebenserfahrung  nahe  gelegen  hat.  Ist  das  Angebot  hingegen  auf  die 
Herstellung  eines  erst  noch  zu  entwickelnden  Gegenstands  gerichtet, 
kann dies nicht ohne weiteres angenommen werden. Damit unterscheidet 
sich die dort angesprochene Situation in zweifacher Hinsicht von der hier 
zu beurteilenden Situation: 

(1) Vorliegend wurde die Information von ABB nicht nur an Siemens, son-
dern  eben  auch  noch  zusätzlich  an  Stadler  übermittelt.  Damit  wurde  die 
Information  nicht  nur  an  den  (potentiellen)  Vertragspartner  übermittelt, 
sondern  auch  noch  an  einen  Dritten,  womit  die  Weiterverbreitung  an  ei-
nen Dritten nicht nur nahe gelegen, sondern schon konkret stattgefunden 
hat. 

(2)  Die  übermittelten  Unterlagen  sind  sehr  detailliert  und  versetzen  den 
Fachmann,  abgesehen von  üblichen Anpassungen  und  Einstellungen,  in 
die  Lage,  den  beschriebenen  Gegenstand,  ein  anspruchsgemässes 

2 SMI 1975, 286 f. 

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Schienenfahrzeug,  auch  tatsächlich  zu  bauen.  Es  handelt  sich  nicht  um 
ein  generell  gehaltenes  Konzept,  das  nur  mit  einem  erheblichen  an-
schliessenden  Entwicklungsaufwand  überhaupt  erst  realisierbar  wäre. 
Wie  oben  bereits  erwähnt,  ist  der  Detaillierungsgrad  des  Klagepatents 
auch  nicht  grösser  als  der  Informationsgehalt  der  von ABB  an  Siemens 
und Stadler übermittelten technischen Informationen. Entsprechend könn-
te auch nicht – ohne widersprüchlich zu werden – behauptet werden, die 
übermittelten Informationen seien ein erst noch zu entwickelnder Gegen-
stand, denn damit würde gleichzeitig behauptet, das Klagepatent sei nicht 
genügend offenbart. 

Der von der Klägerin angerufene vertrauliche Ton zwischen den Betroffe-
nen  kann  sicherlich  nicht  genügen,  eine  implizite  Geheimhaltung  anzu-
nehmen. Weiter wurde von der Klägerin nicht substantiiert behauptet, und 
von  der  Beklagten  bestritten,  dass  ein  dieser  Übermittlung  übergeordne-
tes  und  klar  zugeordnetes  Zusammenarbeitsprojekt  existierte.  Von  einer 
gemeinsamen  Entwicklung  kann  entsprechend  beim  geltend  gemachten 
Vorgang keine Rede sein, zumal es sich beim angebotenen Produkt, wie 
oben dargelegt, um ein fertiges Produkt handelte. 

Bei  der  Übermittlung  der  Informationen  handelte  es  sich  auch  nicht  um 
eine  Übermittlung  im  Rahmen  eines Auftragsverhältnisses,  sondern  viel-
mehr,  wie  erwähnt,  um  eine  Rückmeldung  auf  eine  Offertanfrage.  Hätte 
es sich um eine Übermittlung im Rahmen eines Auftragsverhältnisses ge-
handelt,  so  hätte  die  ABB  nicht  das  Recht  gehabt,  diese  Informationen 
auch noch einem Dritten, d.h. Stadler, zur Verfügung zu stellen. Die Tat-
sache, dass ABB diese Informationen hingegen auch der Stadler zur Ver-
fügung gestellt hat, ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass ABB eben ge-
rade nicht in einem Auftragsverhältnis mit Siemens stand und daher nicht 
davon ausging, dass diese Informationen geheim zu halten seien. 

Ginge man dennoch argumentationshalber davon aus, dass ein Auftrags-
verhältnis  und  damit  ein  Geheimhaltungsinteresse  zwischen  ABB  und 
Siemens  vorgelegen  hätte,  so  wäre  dies  auf jeden  Fall  auf  diese  beiden 
beschränkt  gewesen  und  hätte  sich  nicht  auf  Stadler  erstreckt.  Auch  in 
diesem Fall wäre spätestens mit der Übermittlung von ABB an Stadler die 
technische Lehre der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Die Klä-
gerin hat ausdrücklich bestritten, dass die Beklagten die technische Lehre 
entwickelt  und  der  ABB  zur  Verfügung  gestellt  hätten.  Damit  ist  ein  zu-
sätzliches  geheimhaltungswürdiges  Vertrauensverhältnis  zwischen  ABB 
und  Stadler  ebenfalls  nicht  erkennbar  in  einer  solchen  Situation,  wo  die 

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gleiche Information zwei direkten Konkurrenten, Stadler und Siemens, zur 
Verfügung gestellt wird. 

Somit  wurden  die  entsprechenden  Informationen  durch  die  Übermittlung 
der  Unterlagen  von ABB  an  Siemens  spätestens  im  Moment  ihrer  Über-
mittlung von ABB auch an Stadler der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Damit  wird  Anspruch  1  des  Klagepatents  neuheitsschädlich  vorwegge-
nommen. 

Selbst  wenn  man  vom  von  den  Beklagten  zu  spät  in  das  Verfahren  ein-
gebrachten und von der Klägerin bestrittenen Sachverhalt ausgehen wür-
de, dass die technische Lehre, die in den Beilagen der E-Mails von ABB 
an  Siemens  enthalten  war,  von  der  Stadler  entwickelt  und  der  ABB  zur 
Verfügung gestellt wurde, läge eine offenkundige Vorbenutzung vor. Dann 
wäre  nämlich  bereits  die  Übermittlung  dieser  Information  von  Stadler  an 
ABB  eine  Übermittlung  an  die  Öffentlichkeit.  Und  selbst  wenn  man  zwi-
schen diesen beiden eine implizite Geheimhaltung annehmen würde, wä-
re dann die Übermittlung von ABB an Siemens eine Übermittlung an Drit-
te, die nicht unter Geheimhaltung zu sehen ist. Dies, weil sich dann Stad-
ler  und ABB  offensichtlich  einig  gewesen  wären,  dass  diese  Information 
an den die Öffentlichkeit bildenden Konkurrenten hätte übermittelt werden 
dürfen, andernfalls ABB die Übermittlung an Siemens der Stadler gegen-
über sicherlich nicht offengelegt hätte. 

Die  Klägerin  macht  sodann  geltend,  dass  die  Beschwerdekammer  in  ih-
rem Entscheid vom 27. April 2015 im parallelen Verfahren mit dem Akten-
zeichen  T477/14  die  offenkundige  Vorbenutzung  von  ABB  an  Siemens 
und  Stadler  ebenfalls  nicht  berücksichtigt  habe.  Dazu  ist  anzumerken, 
dass  diese  Dokumente  im  europäischen  Beschwerdeverfahren  erst  mit 
der  Beschwerdebegründung  eingereicht  wurden.  Die  Beschwerdekam-
mer  hat  diese  Dokumente  im  Verfahren  nicht  zugelassen  (vgl.  Entschei-
dungsgründe 7), und zwar pauschal und ohne sie einer an sich erforderli-
chen prima facie Überprüfung zu unterziehen. Die Nichtberücksichtigung 
dieser Dokumente im europäischen Beschwerdeverfahren geht also allein 
auf  die  rein  verfahrensrechtliche  Nichtzulassung  aufgrund  von  Ver-
spätung zurück und nicht auf eine inhaltliche Überprüfung, auch nicht ei-
ner nur oberflächlichen. 

4.8  Zusammenfassend  liegt  demnach  mangelnde  Neuheit  vor.  Damit 
erweist  sich  das  Streitpatent  als  nichtig  (Art.  26 Abs.  1  Bst.  a  in  Verbin-
dung mit Art. 1 Abs. 1 PatG). Entsprechend kann auf die Diskussion der 
erfinderischen Tätigkeit und des Mitbenützungsrechts verzichtet werden. 

Seite 19 

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4.9   Aufgrund der obigen Erwägungen ist die Klage abzuweisen. 

5. 

Kosten- und Entschädigungsfolgen 

5.1  Ausgangsgemäss  wird  die  Klägerin  kosten-  und  entschädigungs-
pflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).  

5.2  Die Klägerin bezifferte mit der Klagebegründung den Streitwert auf 
CHF 1 Mio. Die Beklagten erachteten diesen Betrag mit der Klageantwort 
als  zu  hoch.  Sie  merkten  dazu  an,  eine  nähere  Erörterung  dieser  Frage 
würde  Berechnungen  voraussetzen,  welche  sich  angesichts  der  Unbe-
gründetheit  der  Klage  erübrigten. Anlässlich  der  Hauptverhandlung  wur-
den  die  Beklagten  darauf  hingewiesen,  dass  der  von  ihnen  geltend  ge-
machte Rechtsanwaltsaufwand von CHF 376'473.20 in keinem Verhältnis 
zum  von  ihnen  angegebenen  Streitwert  stehe.  Daraufhin führten  die  Be-
klagten aus: "Wir sind der Auffassung, dass, sollte sich das gesamte klä-
gerische  Konstrukt  durchsetzen,  dieser  Streitwert  deutlich  höher  wäre. 
Wir sind der Auffassung, es ist unbegründet. Aus den gesamten Umstän-
den gehen wir davon aus, dass etwa CHF 15 Mio. ein angemessener Be-
trag  sein  könnte.  Das  ist  naturgemäss  spekulativ.  Diese  CHF  1  Mio.  er-
achten  wir  aufgrund  der  gesamten  Umstände  dieses  Prozesses  als  un-
angemessen.  Wir  mussten  einen  sehr  grossen  Aufwand  betreiben,  um 
die entsprechenden Argumente aufbauen zu können. Da ist viel Aufwand 
dabei,  da  ist  Aktenaufwand  dabei,  da  ist  der  Aufwand  dabei,  den  Erfin-
dungsbesitz  zu  zeigen,  und  die  entsprechenden  Folgen  werden  in  den 
Kosten der Patent- und Rechtsanwälte wiedergegeben".  

Der  Streitwert  wird  durch  das  Rechtsbegehren  bestimmt  (Art.  91 Abs.  1 
ZPO). Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, 
so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber 
nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 
2  ZPO).  Vorliegend  erhob  die  Klägerin  eine  Stufenklage.  Damit  konnte 
das  Rechtsbegehren  nicht  auf  eine  bestimmte  Geldsumme  lauten.  Ent-
sprechend gab es bei Klageeinleitung für die Klägerin nur die Möglichkeit, 
einen vorläufigen Streitwert anzugeben (Art. 85 Abs. 1 ZPO), welchen die 
Klägerin  mit  CHF  1  Mio.  bezifferte.  Auch  den  Beklagten  oblag  es,  den 
Streitwert  zu  beziffern  (Art.  222  Abs.  2  ZPO  in  Verbindung  mit  Art.  221 
Abs.  1  lit.  c  ZPO).  Die  Beklagten  begnügten  sich  indes  mit  einem  nicht 
sachdienlichen,  unbezifferten  "zu  hoch".  Damit  war  mit  der  Klägerin  von 
einem  Streitwert  von  CHF  1  Mio.  auszugehen.  Wenn  nun  die  Beklagten 
im Nachhinein geltend machen, sollte sich das klägerische Konstrukt 

Seite 20 

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durchsetzen (was wohl bedeutet, die Klage gutgeheissen werden), so wä-
re ein Streitwert von CHF 15 Mio. angemessen, so lässt das die gebotene 
Ernsthaftigkeit vermissen. Wer eine Streitwertangabe der Gegenseite von 
CHF 1 Mio. als zu hoch bezeichnet, der kann nicht im Nachhinein (wenn 
er  glaubt,  dass  sich  ein  Obsiegen  abzeichne)  den  Streitwert  vervielfa-
chen,  dazu  noch  ohne  jede  Begründung.  Die  Beklagten  legen  zwar  dar, 
dass und weshalb sie viel Aufwand gehabt hätten, aber dies betrifft nicht 
den  Streitwert,  sondern  die  Bemessung  der  Parteientschädigung.  Es 
bleibt deshalb beim Streitwert von CHF 1 Mio.  

5.3  Die Gerichtsgebühr ist angesichts des aufwändigen Verfahrens auf 
CHF 60'000.– festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer). Die Kosten sind der Klä-
gerin  aufzuerlegen  und  mit  dem  von  ihr  geleisteten  Kostenvorschuss  zu 
verrechnen. Der Fehlbetrag von CHF 10'000.– ist von der Klägerin nach-
zufordern (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 

5.4  Die Parteientschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung (Art. 3 
lit. b KR-PatGer) bemisst sich innerhalb des Tarifrahmens gemäss Art. 5 
KR-PatGer,  welcher  sich  am  Streitwert  orientiert,  nach  der  Wichtigkeit, 
der  Schwierigkeit  und  dem  Umfang  der  Streitsache  sowie  nach  dem  an-
waltlichen Zeitaufwand (Art. 4 KR-PatGer).  

Das Verfahren war für die rechtsanwaltliche Vertretung der Beklagten of-
fensichtlich aufwändig, weshalb es angezeigt erscheint, in Ausschöpfung 
des Tarifs die Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung der Be-
klagten auf CHF 70'000.– festzusetzen.  

5.5  Für  patentanwaltliche Aufwendungen  machen  die  Beklagten  einer-
seits für eine erste Phase für die Vertretung durch die Kanzlei Blum & Co. 
AG CHF 104'172.90 geltend, und andererseits für eine zweite Phase für 
die  Vertretung  durch  die  Kanzlei  Hepp  Wenger  Ryffel  AG  infolge  Man-
datsübergangs Anfang  2014  –  offenbar  aus gesundheitlichen  Gründen – 
CHF 65'943.85. Die Klägerin bezeichnet die Kostennote der Kanzlei Hepp 
Wenger  Ryffel  als  in  Ordnung.  Sie  beanstandet  hingegen  die  Rechnung 
der Kanzlei Blum & Co. AG, weil nicht transparent sei, wofür welche Leis-
tungen  wann  erbracht  worden  seien,  und  weil  weiter  irgendwelche  Kon-
takte mit Korrespondenzanwälten in Israel genannt würden, was mit dem 
vorliegenden Prozess in keinem Zusammenhang zu stehen scheine. Die 
geltend gemachten Patentanwaltskosten von über CHF 170'000.– schie-
nen deutlich übertrieben, nicht zuletzt auch verglichen mit der Kostennote 
auf der Klägerseite von EUR 15'000.–. Diese seien angesichts der einfa-

Seite 21 

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chen  Technologie  angemessen.  Die  Beklagten  halten  dazu  fest,  dass  in 
der ersten Phase aufwändige Recherchen erforderlich gewesen seien. 

Der vorliegende Prozess war in der Tat aufwändig, und zwar weniger we-
gen der Technik an sich, sondern vielmehr aufgrund der vielen offenkun-
digen  Vorbenutzungen,  die  von  den  Beklagten  geltend  gemacht  wurden 
und  dem  komplexen  Sachverhalt  dahinter.  Dennoch  scheint  der  patent-
anwaltliche Aufwand der Beklagten vor allem für die erste Phase ausser-
gewöhnlich hoch und er steht in keinem Verhältnis zum Streitwert.  

Die ZPO setzt voraus, dass das Gericht die mutmasslichen Prozesskos-
ten  eingangs  des  Prozesses  abschätzen  kann  (Art.  97  ZPO).  Zu  diesen 
Prozesskosten gehört neben der Gerichtsgebühr auch die Parteientschä-
digung.  Diese  umfasst  neben  den  Kosten  der  rechtsanwaltlichen  Vertre-
tung  auch die  notwendigen Auslagen  (Art.  95  ZPO)  und  zu  letzteren ge-
hören  im  Patentprozess die Aufwendungen für  die  patentanwaltliche  Be-
ratung  (Art.  9  Abs.  2  in  Verbindung  mit  Art.  3  lit.  a  KR-PatGer).  Eine 
Schätzung der Prozesskosten ist entsprechend nur möglich, wenn davon 
ausgegangen werden kann, dass unter dem Titel der notwendigen Ausla-
gen  nicht  beliebige  patentanwaltliche  Entschädigungen  zugesprochen 
werden,  sondern  nur  solche,  die  sich  vorab  am  Streitwert  und  erst  in 
zweiter  Linie  am  patentanwaltlichen  Aufwand  bemessen.  Dabei  scheint 
es angemessen, den Maximalbetrag, der dafür im Verfahren geltend ge-
macht werden kann, von der Grössenordnung her im Bereich der rechts-
anwaltlichen  Entschädigung  anzusiedeln.  Selbstverständlich  steht  es  ei-
ner  Partei  frei,  ihren  Patentanwalt  mehr  Aufwand  betreiben  zu  lassen, 
aber  den  kann  sie  nicht  der  Gegenseite  belasten.  Nur  so  kann  die  Vo-
raussehbarkeit  des  Kostenrisikos  sichergestellt  werden.  Vorliegend  er-
scheint es angemessen, die patentanwaltliche Entschädigung angesichts 
des  behandelten  erheblichen  notwendigen Aufwandes  auf  CHF  90'000.– 
festzusetzen. 

5.6  Die Klägerin ist somit zu verpflichten, den Beklagten eine Parteient-
schädigung von insgesamt CHF 160'000.– zu bezahlen. 

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O2012_043 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.  Die Klage wird abgewiesen. 

2.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 60'000.–. 

3.  Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleis-
teten Kostenvorschuss verrechnet. Der Fehlbetrag von CHF 10'000.– 
wird von der Klägerin nachgefordert. 

4.  Die  Klägerin  wird  verpflichtet,  den  Beklagten  eine  Parteientschädi-

gung von CHF 160'000.– zu bezahlen.  

Dieses Urteil geht an:  

–  die  Klägerin,  unter  Beilage  der  Rechnung  1185000693  (mit Gerichts-

urkunde)  

–  die Beklagten (mit Gerichtsurkunde)  
–  das  Eidgenössische  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der 

Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde) 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

St. Gallen, 10. Juni 2016 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 13.06.2016 

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