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**Case Identifier:** 6e1c63f4-370b-57f4-96b3-d52721f42ee9
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2021-07-13
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 13.07.2021 B-6432/2019
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-6432-2019_2021-07-13.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-6432/2019 

 

 

  U r t e i l  v o m  1 3 .  J u l i  2 0 2 1  

Besetzung 
 Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), 

Richterin Vera Marantelli, Richter Marc Steiner,    

Gerichtsschreiber Lukas Abegg. 
 

 
 

Parteien 
 X._______,  

vertreten durch die Rechtsanwälte  

MLaw Martin Bürgi und/oder lic. iur. Martin Steiger,  

Steiger Legal AG,  

Florastrasse 1, 8008 Zürich,  

Beschwerdeführer,  

 
 

 
gegen 

 
 

Giardino Group AG,  

Buochserstrasse 86, 6375 Beckenried,   

vertreten durch die Rechtsanwälte  

Dr. iur. Reto Arpagaus und/oder Penelope Nünlist,  

Bratschi AG,  

Bahnhofstrasse 70, Postfach, 8021 Zürich 1,  

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 
 

 
 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 16195 

CH 717'525 Giardino / CH 714'895 giardino (fig.). 

 

B-6432/2019 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Die Schweizer Wort-/Bildmarke CH 714'895 "giardino (fig.)" wurde am 

4. April 2018 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und 

Dienstleistungen eingetragen: 

Klasse 12 Fahrzeuge; Autobusse; Boote; E-Bikes; Elektrofahr-

zeuge; Fahrräder; Flugzeuge; Jachten; Kleinbusse; zivile 

Drohnen 

Klasse 35 Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Ho-

tels; Geschäftsführung von Hotels; Büroarbeiten; Unter-

nehmensverwaltung; Werbung 

Klasse 43 Beherbergung von Gästen in Hotels, Motels und Pensio-

nen; Bewirtung von Gästen; Verpflegung von Gästen; Be-

ratung in Bezug auf Hotels 

Die Marke hat folgendes Aussehen: 

 

B.  

Gegen diese Eintragung wurde Widerspruch erhoben, basierend auf der 

Wortmarke CH 717'525 "Giardino". Diese ist für folgende Dienstleistungen 

eingetragen: 

Klasse 35  Werbung (soweit nicht den Garten betreffend); Ge-

schäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten 

B-6432/2019 

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Klasse 43  Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen in Hotels, 

Restaurants und Beherbergungsbetrieben, ausgenom-

men Verpflegung in Gärten; Dienstleistungen zur Beher-

bergung von Gästen in Hotels, Appartements, Herbergen 

C.  

Mit Verfügung vom 30. Oktober 2019 hiess die Vorinstanz den Widerspruch 

hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 35 und 43 gut und widerrief 

die Eintragung der angefochtenen Marke im genannten Rahmen. Für die 

Waren der Klasse 12 wies sie den Widerspruch ab. Die Vorinstanz begrün-

dete diesen Entscheid im Wesentlichen wie folgt: Die Waren der Klasse 12 

seien nicht gleichartig mit den Dienstleistungen der Klassen 35 oder 42, 

weshalb diesbezüglich der Widerspruch abgewiesen werden müsse. Hin-

gegen bestehe zwischen den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 

35 und 43 jeweils entweder Gleichheit oder starke Gleichartigkeit. Weiter 

sei aufgrund der beidseitigen Verwendung des Begriffs giardino eine Zei-

chenähnlichkeit gegeben. Da zudem die ältere Marke integral in die jün-

gere Marke übernommen werde, bestehe eine Verwechslungsgefahr. 

Gründe, welche für eine Ausnahme von der Verwechslungsgefahr spre-

chen würden, lägen nicht vor.  

D.  

Gegen diese Verfügung wurde mit Schriftsatz vom 3. Dezember 2019 Be-

schwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Der Beschwerde-

führer beantragt, die Verfügung vom 30. Oktober 2019 aufzuheben, soweit 

sie in Ziffer 1 in den Klassen 35 und 43 den Widerspruch gutheisse. Alles 

unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer zu 

Lasten der Beschwerdegegnerin.  

Der Beschwerdeführer begründet seine Beschwerde im Wesentlichen mit 

dem Argument, dass die Dienstleistungen Beratung in Bezug auf Verwal-

tung und Leitung von Hotels der Klasse 35 sowie Beratung in Bezug auf 

Hotels der Klasse 43 der angefochtenen Marke mit den Dienstleistungen 

der Widerspruchsmarke nicht gleichartig seien. Denn die angefochtene 

Marke beanspruche die Dienstleistung der Beratung eines Geschäftsbe-

triebs wohingegen die Widerspruchsmarke die Dienstleistung der Ausfüh-

rung eines Geschäftsbetriebs beanspruche. Weiter argumentiert der Be-

schwerdeführer, dass die Widerspruchsmarke kennzeichnungsschwach 

sei, da die beanspruchten Dienstleistungen am Ort, den die Marke be-

schreibe, nämlich einem Garten, erbracht werden können. Zusammen mit 

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Seite 4 

den Bildelementen der angefochtenen Marke ergäbe sich dadurch ein ge-

nügender Abstand zwischen den beiden Marken, sodass eine Verwechs-

lungsgefahr ausgeschlossen werden könne. 

E.  

Mit Schreiben vom 20. Februar 2020 verzichtete die Vorinstanz unter Hin-

weis auf die angefochtene Verfügung auf eine Vernehmlassung. 

F.  

Mit Beschwerdeantwort vom 22. April 2020 beantragt die Beschwerdegeg-

nerin die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und 

Entschädigungsfolge zu Lasten des Beschwerdeführers. 

Im Wesentlichen argumentiert die Beschwerdegegnerin, dass die Gleich-

artigkeit zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke Ge-

schäftsführung; Unternehmensverwaltung und der Beratung in Bezug auf 

Verwaltung und Leitung von Hotels sowie Beratung in Bezug auf Hotels der 

angefochtenen Marke sehr wohl gegeben sei. Es existierten durchaus Un-

ternehmen, welche bspw. sowohl Beratung als auch die eigentliche Unter-

nehmensverwaltung für Hotels und Gastrounternehmen anbieten würden. 

Der Unterschied dieser zwei Dienstleistungen sei fliessend, denn sie be-

friedigten letztlich dasselbe Bedürfnis. Weiter ist die Beschwerdegegnerin 

der Ansicht, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht 

geschwächt sei, da gerade die möglicherweise beschreibende Erbringung 

der beanspruchten Dienstleistungen in einem Garten per Disclaimer aus-

geschlossen wurde. Vielmehr sei die Kennzeichnungskraft sogar gestei-

gert, da einerseits eine Markenserie mit dem Element giardino bestehe und 

andererseits das Widerspruchszeichen intensiv gebraucht würde. Diesbe-

züglich legt die Beschwerdegegnerin entsprechende Beweismittel ins 

Recht. Im Übrigen seien die Bildelemente der angefochtenen Marke, fünf 

Sterne und ein Hotel, beschreibend und würden daher kaum zum Zeichen-

abstand beitragen. 

G.  

Mit Eingabe vom 21. Juli 2020 replizierte der Beschwerdeführer nach zwei-

malig erstreckter Frist. Er hält an den Beschwerdeanträgen fest. Im We-

sentlichen widerspricht der Beschwerdeführer in seiner Replik der Ansicht 

der Beschwerdegegnerin, wonach die Grenze der strittigen Dienstleistun-

gen fliessend seien und ist der Ansicht, dass es sich bei den genannten 

Dienstleistungen um zwei verschiedene Märkte handle. Bezüglich der Ver-

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Seite 5 

wechslungsgefahr wiederholt er die bereits gemachten Argumente und be-

streitet, dass die von der Beschwerdegegnerin eingereichten Belege eine 

erhöhte Verkehrsbekanntheit generieren würden. 

H.  

Die Beschwerdegegnerin sowie die Vorinstanz verzichteten auf eine Dup-

lik. 

I.  

Eine Parteiverhandlung fand nicht statt. 

J.  

Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit erheblich, in den Ur-

teilserwägungen detaillierter eingegangen. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-

gen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig 

(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, 

SR 173.32]). Als Hinterlegerin und Adressatin der angefochtenen Verfü-

gung ist die Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 48 des Verwaltungs-

verfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) beim Beschwerdeführer gege-

ben. Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und der ver-

langte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 

und Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. 

2.  

2.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren 

Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun-

gen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt 

(Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 

[MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren 

und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähn-

licher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsgefahr 

besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu 

befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individu-

alisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller 

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Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; 128 III 99 E. 2c "Orfina"; Letz-

terer m.H.). 

2.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf-

grund der Registereinträge. Für die Annahme gleichartiger Waren und 

Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein 

sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren, deren marktübli-

che Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abneh-

merkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 

5. Juni 2019 E. 2.2 f. "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]" m.H.; 

B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"). 

2.3 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den 

die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-

lassen. Diese werden die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrneh-

men. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen 

einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungs-

bild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht 

(BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). 

2.4 Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile 

nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Ge-

samteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kenn-

zeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflus-

sen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildele-

mente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleicher-

massen prägen (Urteile des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 

"7seven [fig.]/Sevenfriday" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 

E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" je m.w.H.). Entsprechend kann bereits angesichts ei-

ner hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement 

eine Verwechslungsgefahr resultieren. Sind die Bildelemente einer kombi-

nierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim 

Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 

4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" m.w.H.). 

2.5 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebe-

nenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 

121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"). Dabei genügt es für die Annahme der Ähn-

lichkeit, wenn diese in Bezug auf eines dieser Kriterien bejaht wird (Urteil 

des BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 "Monari/Anna Mo-

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linari"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aus-

sprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Er-

scheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buch-

staben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wort-

stamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwi-

schen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 

III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillan"). 

3.  

Vorab sind die relevanten Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad 

festzustellen. Hierfür ist vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke 

auszugehen (Urteil des BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5 

"GEO/Geo influence"). Die Widerspruchsmarke wird für Dienstleistungen 

der Klasse 35 und 43 beansprucht. Dienstleistungen der Klasse 35 richten 

sich an ein zwar breites, aber typischerweise geschäftlich interessiertes 

Publikum (vgl. Urteil des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 3.2 

"Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]"). Dienstleistungen der 

Klasse 43 hingegen richten sich an das breite Publikum. Insgesamt kann 

damit von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ausge-

gangen werden. 

4.  

Als nächstes ist die Gleichartigkeit der beanspruchten Dienstleistungen zu 

prüfen. 

4.1 Die Vorinstanz bejahte die Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistun-

gen der Widerspruchsmarke  

Klasse 35  Werbung (soweit nicht den Garten betreffend); Ge-

schäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten 

Klasse 43  Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen in Hotels, 

Restaurants und Beherbergungsbetrieben, ausgenom-

men Verpflegung in Gärten; Dienstleistungen zur Beher-

bergung von Gästen in Hotels, Appartements, Herbergen 

und den folgenden Dienstleistungen der angefochtenen Marke 

Klasse 35  Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Ho-

tels; Geschäftsführung von Hotels; Büroarbeiten; Unter-

nehmensverwaltung; Werbung 

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Klasse 43  Beherbergung von Gästen in Hotels, Motels und Pensio-

nen; Bewirtung von Gästen; Verpflegung von Gästen; 

Beratung in Bezug auf Hotels 

4.2 Der Beschwerdeführer bestreitet, dass die Dienstleistungen Beratung 

in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels der Klasse 35 sowie Be-

ratung in Bezug auf Hotels der Klasse 43 mit den Dienstleistungen der Wi-

derspruchsmarke gleichartig seien. Die Gleichartigkeit in den übrigen 

Dienstleistungen ist indes nicht bestritten. Entsprechend werden vorlie-

gend nur die tatsächlich angefochtenen Dienstleistungen behandelt.  

4.3 Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, dass die Dienstleistungen der 

Widerspruchsmarke Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung einen 

anderen Abnehmerkreis hätten und einem anderen Markt zugeordnet wer-

den müssten, als die genannten Dienstleistungen der angefochtenen 

Marke. Denn die angefochtene Marke konzentriere sich auf die Beratungs-

tätigkeit, wohingegen die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke Tätig-

keiten der zu beratenden Art darstellten. Einen fliessenden Übergang zwi-

schen beratender Tätigkeit und der Tätigkeit an und für sich sieht der Be-

schwerdeführer nicht. Demgegenüber ist die Beschwerdegegnerin der Auf-

fassung, dass es durchaus Anbieter gebe, welche sowohl Beratung als 

auch tatsächliche Geschäftsführung als Service anbieten würden. 

4.4 Es ist in der Tat so, dass zwischen der Beratung einer Tätigkeit und der 

Tätigkeit selbst nicht ohne weiteres eine Gleichartigkeit besteht. Die Bera-

tung im Bereich Restauration hat bspw. gänzlich andere Abnehmer und 

benötigt anderes Know-How, als die Dienstleistung Restauration selbst. 

Dieser Unterschied fällt indes nicht in jedem Fall so deutlich aus. Vorlie-

gend sind einerseits Beratungsdienstleistungen im Bereich Verwaltung, 

Leitung und Hotels an und für sich, andererseits Geschäftsführung und Un-

ternehmensverwaltung beansprucht. Das erforderliche Know-How sowie 

die einzusetzenden Mittel sind hierfür in beiden Fällen – wenn nicht iden-

tisch – so zumindest sehr ähnlich. Auch die Abnehmerkreise sind diesel-

ben, nämlich Gastrounternehmer. Wie die Beschwerdegegnerin aufzeigt, 

gibt es denn auch Unternehmen, welche sowohl Beratung in Geschäftsfüh-

rung von Gastrobetrieben als auch die Geschäftsführung von Gastrobetrie-

ben an und für sich anbieten. Auch im klassischen Treuhandgeschäft ist 

bspw. das Anbieten von Beratung und die Ausführung der tatsächlichen 

Arbeit ein fliessender Übergang, wenn es um Geschäftsführung, Unterneh-

mensverwaltung oder Büroarbeiten geht. Im vorliegenden Fall erscheint es 

daher artifiziell, zwischen der Beratungstätigkeit und der Tätigkeit an und 

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für sich unterscheiden zu wollen. Eine markenrechtliche Gleichartigkeit 

zwischen den Dienstleistungen Geschäftsführung; Unternehmensverwal-

tung; Büroarbeiten der Klasse 43 der Widerspruchsmarke und den Dienst-

leistungen Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels der 

Klasse 35 sowie Beratung in Bezug auf Hotels der Klasse 43 ist somit ge-

geben.  

4.5 Dass die angefochtenen Dienstleistungen in unterschiedlichen Klassen 

eingeordnet sind, ist dieser Erkenntnis nicht abträglich, da die Nizzaklassi-

fikation lediglich ein mögliches Indiz der Gleichartigkeit ist, jedoch keinerlei 

präjudizierende Wirkung hat (vgl. Urteil des BGer 4C_392/2000 vom 4. Ap-

ril 2001 E. 2b "Jaguar [fig.]/Jaguar"; Urteil des BVGer B-7562/2016 E. 3.3 

"MERCI/Merci [fig.]"). Auch der vom Beschwerdeführer zitierte Entscheid 

des EUIPO B 3 021 774 (FTI Touristik GmbH ./. FIT Gesellschaft für ge-

sundes Reisen mbH), welcher keine Gleichartigkeit der genannten Dienst-

leistungen erkennt, vermag an dem Gesagten nichts zu ändern. Einerseits 

sind Entscheide des EUIPO im vorliegenden Widerspruchsverfahren nicht 

bindend, andererseits ist der zitierte Entscheid lediglich sehr summarisch 

und pauschal begründet, ohne auf die Differenzierung zwischen der Bera-

tung einer Tätigkeit und der Tätigkeit selber einzugehen. Entsprechend 

kann der Beschwerdeführer aus diesem Entscheid nichts zu seinen Guns-

ten ableiten. 

5.  

Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die Wort-

marke "Giardino" und die Wortbildmarke "giardino (fig.)" gegenüber.  

5.1 Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefoch-

tene Marke bringt grundsätzlich bereits eine starke Zeichenähnlichkeit mit 

sich. Sie ist daher gemäss ständiger Rechtsprechung unter dem Gesichts-

punkt der Verwechslungsgefahr unzulässig, wenn das ältere Zeichen nicht 

wesentlich verändert wird. Die Übernahme einer Marke kann ausnahms-

weise zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit der 

neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert und 

nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile 

des BVGer B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 5.1 f. "Hirsch/Apfel-

hirsch"; B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 5.1 f. "Manufactum/espresso 

manufactum"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 f. "Stingray/Roa-

mer Stingray"; B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 

[fig.]"; B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 2 und E. 6.1 "Swing/Swing 

Relaxx, Swing & Swing Relaxx [fig.]"; je m.H.). 

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5.2 Die Widerspruchsmarke besteht vorliegend einzig aus dem Wort giar-

dino. Die angefochtene Marke besteht aus dem Wort giardino, allerdings 

in einer stilisierten Schriftart und ohne Grossbuchstaben. Dem Wort sind 

weiter fünf Sterne beigefügt, sowie die Abbildung eines grösseren Gebäu-

des mit einem Hauptteil mit grossem Eingang und je einem linken und rech-

ten Flügel, welcher von je einem Baum begrenzt wird. Diese Bildelemente 

haben durchaus eine gewisse Wirkung im Gesamteindruck der Marke. Al-

lerdings ist diese Wirkung keinesfalls derart, dass die Widerspruchsmarke 

in der angefochtenen Marke verschmölze, sodass ihre Individualität verlo-

ren ginge. Eine Ähnlichkeit der Zeichen ist damit zu bejahen. 

6.  

6.1 Der Beschwerdeführer argumentiert, die Kennzeichnungskraft der Wi-

derspruchsmarke sei allerdings derart gering, dass die Widerspruchs-

marke dem Gemeingut zuzurechnen sei. Dadurch resultiere eine Überein-

stimmung in lediglich gemeinfreien Teilen, weshalb die Verwechslungsge-

fahr zu verneinen sei. Im Folgenden ist somit die Kennzeichnungskraft der 

Widerspruchsmarke zu prüfen.  

6.2 Das Wort giardino bedeutet auf Deutsch Garten. Ein Zeichen, welches 

genau den Ort der beanspruchten Dienstleistungen direkt beschreibt, ist in 

der Tat nicht unterscheidungs- bzw. kennzeichnungskräftig (vgl. Urteile des 

BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 5.2.2 "Palace [fig.] und 

B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 5.2.3 "Grand Casino Luzern"). Dies 

könnte für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 zutreffen. Al-

lerdings ist vorliegend zu beachten, dass die Widerspruchsmarke mit ei-

nem Disclaimer versehen wurde. Von den beanspruchten Dienstleistungen 

werden jene ausgenommen, die in Gärten erbracht werden. Entgegen der 

Auffassung des Beschwerdeführers wäre es unstatthaft, die mittels Disclai-

mer vom Markenschutz ausgeschlossenen Arten der Dienstleistungen zu 

einem späteren Zeitpunkt als Grund heranzuziehen, um eine Marke als 

Gemeingut zu charakterisieren (Urteil des BVGer B-552/2017 vom 4. De-

zember 2018 E. 6.1 "Hirsch/Apfelhirsch"). Aufgrund des Ortes der Erbrin-

gung der beanspruchten Dienstleistungen wird vorliegend die Kennzeich-

nungskraft daher nicht geschwächt. Weitere Gründe, wieso die Wider-

spruchsmarke als kennzeichnungsschwach zu beurteilen wäre, bringt der 

Beschwerdeführer nicht vor.  

B-6432/2019 

Seite 11 

6.3 Es kann damit mindestens von einer normalen Kennzeichnungskraft 

der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Aufgrund der nachfolgen-

den Ausführungen kann offenbleiben, ob die Kennzeichnungskraft durch 

erhöhten Gebrauch bzw. durch Verwendung einer Serienmarke gesteigert 

ist. 

7.  

Letztlich ist die Verwechslungsgefahr aufgrund der besprochenen Kriterien 

zu bestimmen. Vorliegend besteht Gleichartigkeit zwischen den bean-

spruchten Dienstleistungen bei einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der 

Verkehrskreise. Die Widerspruchsmarke hat mindestens eine normale 

Kennzeichnungskraft. Die ältere Marke wird integral in die jüngere über-

nommen und leicht modifiziert sowie mit grafischen Elementen ergänzt. Die 

Modifikation und die grafischen Elemente vermögen allerdings das ältere 

Zeichen nicht zum Verschwinden zu bringen. Insgesamt kann damit eine 

Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die Beschwerde er-

weist sich als unbegründet und ist abzuweisen. 

8.  

8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwer-

deführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind 

nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung 

und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, 

Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und 

Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, 

SR 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge-

richt ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Wi-

derspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an 

der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Be-

stand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden 

Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und 

Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von 

diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. 

Da im Parallelverfahren B-6456/2019 der Sachverhalt sowie die Rechtsfra-

gen ähnlich gelagert sind, wie im vorliegenden Verfahren, rechtfertigt es 

sich, die Verfahrenskosten zu reduzieren. Damit sind die Gerichtskosten 

auf Fr. 3'500.– festzusetzen. 

8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine 

Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen 

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Seite 12 

werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-

schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-

wendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Vorliegend hat die Beschwer-

degegnerin keine Kostennote eingereicht. Unter Würdigung sämtlicher 

massgeblicher Berechnungsfaktoren erscheint eine Parteientschädigung 

in der Höhe von Fr. 2'600.– als gerechtfertigt. 

9.  

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen 

(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, BGG, 

SR 173.110). Es wird daher mit der Eröffnung rechtskräftig. 

 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.– werden dem Beschwerdeführer 

auferlegt. Sie werden in gleicher Höhe dem geleisteten Kostenvorschuss 

entnommen. 

3.  

Der Beschwerdeführer hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädi-

gung von Fr. 2'600.– zu entrichten. 

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 16195; Einschreiben; Vorakten zurück) 

 

 

 

B-6432/2019 

Seite 13 

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: 

  

Maria Amgwerd Lukas Abegg 

 

 

Versand: 21. Juli 2021