# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** eab033b4-98cf-5b92-8606-fe3fd3d36720
**Source:** Basel-Stadt (BS)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2015-02-26
**Language:** de
**Title:** Basel-Stadt Appellationsgericht 26.02.2015 ZK.2014.14 (AG.2015.108)
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/BS_Omni/BS_APG_001_ZK-2014-14_2015-02-26.html

## Full Text

Appellationsgericht

  
  des Kantons Basel-Stadt

  

  Besondere zivilrechtliche
  Abteilung

  

 

ZK.2014.14

 

ENTSCHEID

 

vom 26. Februar 2015

 

 

Mitwirkende

 

Dr. Olivier Steiner   

und Gerichtsschreiberin
Dr. Salome Wolf Kramer 

 

 

Beteiligte

 

A____                                                                                      Gesuchstellerin
1

[...]

 

B____                                                                                     Gesuchstellerin
2

[...]

 

beide vertreten durch [...]

 

 

gegen

 

 

C____                                                                                 Gesuchsgegnerin
1

[...]

 

D____                                                                                 Gesuchsgegnerin
2

[...]

 

beide vertreten durch [...]   

 

 

Gegenstand

 

Vorsorgliche Massnahme gemäss
Designgesetz (DesG) 

und Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

Sachverhalt

 

Die A____
(Gesuchstellerin 1) mit Sitz in [...] ist Inhaberin der internationalen Designregistrierung
[...] mit Schutzwirkung auch für die Schweiz. Teil der Sammelhinterlegung ist
insbesondere das Design Nr. 2 für Uhrengehäuse und das Design Nr. 4 für
Lünetten.

 

 

 

 

 

Zu den Produkten
des [...]-Konzerns gehören die IWC-Uhren, insbesondere auch die Uhren der Ingenieur-Kollektion.
Im Jahr 2013 wurden unter anderem folgende IWC Ingenieur-Modelle lanciert (von
links: Ingenieur Perpetual Calendar Digital Date-Month, Ingenieur Automatic AMG
Black Series Ceramic und Ingenieur Double Chronograph Titanium):

 

 

Mit Gesuch vom
11. November 2014 beantragten die Gesuchstellerin 1 und die B____
(Gesuchstellerin 2) mit Sitz in Amsterdam den Erlass einer superprovisorischen
Massnahme gegen die C____ (Gesuchsgegnerin 1) und die D____ (Gesuchsgegnerin
2), beide mit Sitz in den USA. Die Gesuchstellerinnen beantragten, es sei den
Gesuchsgegnerinnen unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe
mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB
sowie einer Busse von CHF 1‘000.− für jeden Tag der Nichterfüllung (Art.
343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall ab sofort zu verbieten, in der
Schweiz Armbanduhren wie nachstehend wiedergegeben anzupreisen, zu bewerben, zu
verkaufen, sonstwie in Verkehr zu bringen und/oder vorzustellen: 

 

MB
Chronowing                   MB Chronowing

Limited
Edition                     Smartwatch, 44mm

Black
Smartwatch, 44mm

Mit
Zwischenentscheid vom 14. November 2014 wurde den Gesuchsgegnerinnen
superprovisorisch unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe
mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB
sowie einer Busse von CHF 1‘000.− für jeden Tag der Nichterfüllung im
Widerhandlungsfall ab sofort verboten, in der Schweiz die folgenden
Armbanduhren anzupreisen, zu bewerben, zu verkaufen, sonstwie in Verkehr zu
bringen und/oder vorzustellen: a) MB Chronowing Smartwatch, 44mm (gemäss Abbildung
Gesuch S. 2) und b) MB Chronowing Limited Edition Black Smartwatch,
44mm (gemäss Abbildung Gesuch S. 3).

 

Die
Gesuchsgegnerinnen beantragten mit ihrer Gesuchsantwort vom 17. Dezember 2014
die Abweisung des Gesuchs, soweit darauf einzutreten ist, sowie die Aufhebung
der superprovisorischen Massnahme vom 14. November 2014. Mit Gesuchsreplik vom
13. Januar 2015 beantragten die Gesuchstellerinnen die Bestätigung der
superprovisorischen Massnahme. Die Gesuchsgegnerinnen hielten mit Gesuchsduplik
vom 30. Januar 2015 an ihren Rechtsbegehren fest. Die wesentlichen Behauptungen
und Standpunkte der Parteien ergeben sich aus den nachstehenden Erwägungen. 

 

 

Erwägungen

 

1.

1.1      Gemäss
Art. 5 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO; SR 272) ist für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der
Rechtshängigkeit einer Klage betreffend Streitigkeiten im Zusammenhang mit
geistigem Eigentum, einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit,
Inhaberschaft, Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte, eine
einzige kantonale Instanz zuständig. Gemäss § 11 Abs. 2 Ziff. 1 des baselstädtischen
Gesetzes über die Einführung der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 13.
Oktober 2010 (EG ZPO; SG 221.100) ist für deren Behandlung die besondere zivilrechtliche
Abteilung des Appellationsgerichts zuständig (vgl. § 63 Abs. 3bis des
Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG]; SG 154.100) und für vorsorgliche
Massnahmen der Einzelrichter (§ 9 Abs. 2 Ziff. 1 lit. c in Verbindung mit §
11 Abs. 3 EG ZPO). Im Bereich des Bundesgesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG; SR 241) ergibt sich dieselbe Zuständigkeit aus den erwähnten
Bestimmungen in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO, sofern der Streitwert,
wie vorliegend, mindestens CHF 30'000.− beträgt.

 

Die
Gesuchstellerinnen beziffern den Streitwert, ohne nähere Begründung, mit in jedem
Fall über CHF 30'000.– (vgl. Gesuch Rz. 7). Die Gesuchsgegnerinnen schätzen
den Streitwert auf CHF 50'000.− (Kostennote vom 17. Dezember 2014). Ausgegangen
wird im Folgenden von einem Streitwert von CHF 50'000.–.

 

1.2      Die
Gesuchstellerin 1 hat ihren Sitz in der Schweiz, die Gesuchstellerin 2 in den
Niederlanden. Die beiden Gesuchsgegnerinnen haben ihren Sitz in den USA. Damit
liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Nach Art. 10 des Bundesgesetzes
über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) sind zur Anordnung
vorsorglicher Massnahmen die schweizerischen Gerichte oder Behörden zuständig,
die in der Hauptsache zuständig sind oder die schweizerischen Gerichte und
Behörden am Ort, an dem die Massnahme vollstreckt werden soll. Die
Gesuchstellerinnen machen in der Sache eine Verletzung von
Immaterialgüterrechten sowie unlauteren Wettbewerb durch die Gesuchsgegnerinnen
geltend. Die internationale Zuständigkeit richtet sich entsprechend nach Art.
109 Abs. 2 und Art. 129 Abs. 1 IPRG. Danach sind insbesondere die
schweizerischen Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort zuständig beziehungsweise
am Ort, wo sich die Handlung im Wettbewerb auswirkt oder auszuwirken droht.

 

Die
Gesuchstellerinnen behaupten, die Gesuchsgegnerinnen böten im Internet 

Uhren an, die das in der Schweiz geschützte Design der Gesuchstellerin 1
verletzten; das Angebot richte sich auch an potentielle Kunden in der Schweiz.
Zudem stelle das Angebot auch ein unlauteres Verhalten dar, welches sich auf
den schweizerischen Markt auswirken könne. Im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung
kann grundsätzlich auf diese Ausführungen der Gesuchstellerinnen abgestellt
werden (BGE 137 III 32 E. 2.3: „Die
vom Kläger behaupteten Tatsachen, die sowohl für die Zuständigkeit des
angerufenen Gerichts als auch die Begründetheit der Klage erheblich sind, sind
für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen. Sie werden erst
im Moment der materiellen Prüfung des eingeklagten Anspruchs untersucht;
diesbezügliche Einwände der Gegenpartei sind im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung
unbeachtlich […]. Eine Ausnahme gilt nur für den Fall, dass der klägerische
Tatsachenvortrag auf Anhieb fadenscheinig oder inkohärent erscheint und durch
die Klageantwort sowie die von der Gegenseite produzierten Dokumente
unmittelbar und eindeutig 

widerlegt werden kann [...]. Über Tatsachen, die nur für die Zuständigkeit des
angerufenen Gerichts, nicht aber für die materielle Begründetheit des
eingeklagten Anspruchs notwendig sind […], ist hingegen Beweis zu führen, wenn
deren Vorhandensein von der Gegenpartei bestritten wird [...]“). Nicht
zu prüfen ist an dieser Stelle, ob materiell tatsächlich eine unerlaubte
Handlung und eine Verletzung von Immaterialgüterrechten vorliegt (siehe etwa Umbricht/Rodriguez/Krüsi, Basler Kommentar,
3. Auflage 2013, Art. 129 IPRG N 33). Die zuständigkeitsbegründenden
Tatsachen sind zudem lediglich glaubhaft zu machen.

 

Zwar wenden die
Gesuchsgegnerinnen ein, die Gesuchsgegnerin 1 liefere die Uhren ausschliesslich
an die Gesuchsgegnerin 2 und auch diese liefere keine Uhren in die Schweiz. Die
blosse Erreichbarkeit einer Internetseite von der Schweiz aus genüge nicht, um
einen Erfolgsort in der Schweiz zu begründen (Gesuchsantwort Rz. 7 ff.).
Ruft man indessen die Internetseite der Gesuchsgegnerin 2 auf, so wird
deutlich, dass sich diese ausdrücklich auch an Kunden in der Schweiz richtet,
heisst es doch auf der Startseite „Shipping available to Switzerland“ (Gesuchsreplik
Rz. 9 ff.). Dass im Verlauf des Produktauswahl- und Bestellvorgangs bei der
Smartwatch der Gesuchsgegnerin 1 dann der Hinweis angebracht ist „This product
cannot ship to Switzerland. Ships to US only.“ (siehe Gesuchsantwort Beilage
6), macht die Ausführungen der Gesuchstellerinnen, wonach mit einer Lieferung
in die Schweiz zu rechnen sei, nicht auf Anhieb fadenscheinig oder inkohärent.

 

Die
Gesuchsgegnerinnen wenden sodann ein, die abstrakte, unbestimmte Mög­lichkeit,
dass sie die Smartwatch in Zukunft in die Schweiz liefern könnten, begründe
keinen Erfolgsort (Gesuchsduplik Rz. 6). Angesichts des Hinweises auf der
Internet­seite der Gesuchsgegnerin 2 „Shipping available to Switzerland“ ist
diese Möglichkeit aber nicht auszuschliessen. Sie genügt im Rahmen der Prüfung
der Eintretensvor­aussetzungen zur Annahme eines Erfolgsorts und damit zur
Begründung der Zu­ständigkeit. Anders zu entscheiden würde bedeuten, dass die
Frage der drohenden Verletzung der Rechte der Gesuchstellerinnen vorweggenommen
würde.

 

Erfolgt ein
Angebot im Internet, das sich auch an Kunden in der Schweiz richtet, so ist
jedes Gericht in der Schweiz international und örtlich zuständig. Die
Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist daher gegeben. Die abweichenden
Ausführungen und Behauptungen der Gegsuchsgegnerinnen in der Duplik (Duplik Rz.
2 ff.) vermögen an diesem Ergebnis nicht zu ändern.

 

1.3      Die
Gesuchstellerinnen beanspruchen Schutz für das international registrierte
Design Nr. […] in der Schweiz. Damit ist in der Sache schweizerisches Recht anwendbar
(Art. 110 Abs. 1 IPRG). Dies gilt auch, soweit die Gesuchstellerinnen ihren Anspruch
lauterkeitsrechtlich begründen, da es um Handlungen geht, die sich angeblich
auf dem schweizerischen Markt auswirken können (Art. 136 Abs. 1 IPRG).

 

2.

Nach Art. 261
Abs. 1 ZPO müssen für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme folgende Tatbestandsmerkmale
erfüllt sein: ein Anspruch zivilrechtlicher Natur, die Gefährdung oder
Verletzung dieses Anspruchs, ein drohender nicht leicht wiedergutzumachende
Nachteil, die zeitliche Dringlichkeit und die Verhältnismässigkeit, indem die
getroffenen Massnahmen nicht weiter gehen dürfen, als dies zum Schutz des
glaubhaft gemachten Anspruchs nötig ist (vgl. zum Ganzen Huber, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2. Auflage 2013, Art. 261 ZPO N 17 ff.). Die
Gesuchstellerinnen müssen das Vorliegen dieser Voraussetzungen glaubhaft
machen, was das Gericht summarisch zu prüfen hat. Für die Glaubhaftmachung genügt
es, wenn aufgrund objektiver Kriterien eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die
behaupteten Tatsachen beziehungsweise den behaupteten Sachverhalt spricht (Huber, a.a.O., Art. 261 ZPO N 25).
Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet
ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, so insbesondere ein Verbot (Art. 262
lit. a ZPO). 

 

3.

Zur Darlegung
ihrer Aktivlegitimation machen die Gesuchstellerinnen geltend, sie gehörten
beide zum […]-Konzern. Ihnen gehörten die Rechte am geistigen Eigentum von IWC
und sie vertrieben die bekannten IWC-Uhren in der Schweiz, auch die erfolgreiche
Ingenieur-Kollektion, deren Design seit 1955 mehrfach dem Zeittrend angepasst
worden sei. Die Gesuchsgegnerin 1 habe nun zusammen mit dem amerikanischen
Modedesigner […] ihre erste Smartwatch entwickelt. Deren äusseres Design
bediene sich offenkundig der charakteristischen Gestaltung der Uhren der Gesuchstellerinnen.
Damit liege eine Verletzung registrierter Designrechte und unlauterer
Wettbewerb vor. Die Smartwatch sei seit dem 7. November 2014 über die online-Plattform
der Gesuchsgegnerin 2 erhältlich. Die Lieferung in die Schweiz sei bisher zwar
aufgrund zollrechtlicher Gründe noch nicht möglich, aber es sei davon auszugehen,
dass nach Behebung dieser Probleme auch in die Schweiz geliefert werde (Gesuch
Rz. 9 ff.). Die Gesuchstellerin 1 sei Inhaberin des registrierten Designs. Die
Gesuchstellerin 2 vertreibe die IWC-Uhren an schweizerische Wiederverkäufer;
sie verfüge über eine Zweigniederlassung in der Schweiz (Gesuch Rz. 13 ff.).

 

Die
Gesuchsgegnerinnen bestreiten nicht, dass die Gesuchstellerin 1 Inhaberin des
internationalen Designs Nr. […] ist. Sie bestreiten aber, dass die
Gesuchstellerin 2 IWC-Uhren direkt an schweizerische Wiederverkäufer vertreibe
und dass sie zum […]-Konzern gehöre. Sie weisen darauf hin, dass die Gesuchstellerin
2 weder Inhaberin des registrierten Designs noch ausschliessliche
Lizenznehmerin sei. Die Gesuchstellerin 2 sei daher nicht aktivlegitimiert
(Gesuchsantwort Rz. 17 ff.). Die Gesuchstellerinnen behaupten diesbezüglich,
der Vertrieb der IWC-Uhren erfolge insbesondere über die Schweizer
Zweigniederlassung der Gesuchstellerin 2; diese sei daher in ihrem
Geschäftsbetrieb sowie in ihren wirtschaftlichen Interessen bedroht und
verletzt (Gesuchsreplik Rz. 18). Die Gesuchstellerinnen reichen dazu ein Bestätigungsschreiben
von […], Maison Lead Intellectual Property Advisor bei […] in Bellevue, Genf, ein
(Gesuchsreplik Beilage 3). Diese Bestätigung wird von den Gesuchsgegnerinnen
als reine Parteibehauptung qualifiziert, welche die Aktivlegitimation der
Gesuchstellerin 2 nicht glaubhaft mache (Gesuchsduplik Rz. 9 ff.).

 

Gemäss Art. 9
Abs. 1 UWG ist zur Klage berechtigt, wer durch unlauteren Wettbewerb
in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb
oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird. Dass
dies in Bezug auf die in den Niederlanden domizilierte Gesuchstellerin 2 der
Fall sein soll, haben die Gesuchstellerinnen – wie die Gesuchsgegnerinnen zutreffend
ausführen – nicht glaubhaft machen können. Aus den Handelsregisterauszügen der
Gesuchstellerinnen und ihrer Zweigniederlassungen geht nicht hervor, dass die
Gesuchstellerin 2 durch das Verhalten der Gesuchsgegnerinnen in ihren
wirtschaftlichen Interessen bedroht wäre. Die Bestätigung von […]
(Gesuchsreplik Beilage 3) vermag dies auch nicht glaubhaft zu machen, handelt
es sich dabei doch lediglich um ein im Hinblick auf das vorliegende Verfahren
verfasstes Schreiben eines Mitarbeiters der Gesuchstellerin und damit um eine
blosse Parteibehauptung. 

 

Die
Gesuchstellerin 2 ist weder Inhaberin des registrierten Designs noch ausschliessliche
Lizenznehmerin. Bezüglich UWG konnte sie die Voraussetzungen der Klageberechtigung
nicht glaubhaft darlegen. Das Gesuch ist daher in Bezug auf die Gesuchstellerin
2 mangels Aktivlegitimation abzuweisen und die superprovisorische Massnahme vom
14. November 2014 in dieser Hinsicht aufzuheben. 

 

Unbestritten
ist, dass die Gesuchstellerin 1 Inhaberin des international registrierten Designs
Nr. […] ist. Dieses ist mit Schutzwirkung auch für die Schweiz eingetragen. Die
Gesuchstellerin 1 verfügt demnach grundsätzlich über zivilrechtliche Ansprüche
gemäss dem Designgesetz (DesG; SR 232.12) und ist entsprechend auch im Rahmen
des UWG aktivlegitimiert (Art. 9 Abs. 1 UWG).

 

4.

4.1      Die
Gesuchstellerin 1 behauptet, gewisse seit dem Jahr 2013 auf dem Markt
befindliche Modelle der IWC Ingenieur-Kollektion zeichneten sich durch eine auffällig
gestaltete Lünette aus. Auch das Gehäuse weise mit seiner dreilappigen Verbindung
zum Uhrenband eine gewisse Eigenart auf. Diese Gestaltungen seien als Design
eingetragen (Gesuchsbeilage 16). Die Gesuchsgegnerinnen böten seit dem 7. November
2014 über das Internet eine neue Smartwatch an. Bei deren Design habe sich die
Gesuchsgegnerin 1 offenkundig der charakteristischen Produktegestaltung der Ingenieur-Uhren
der Gesuchstellerin bedient. Damit lägen eine Verletzung des registrierten
Designs sowie eine unlautere Anlehnung an die Produktgestaltung der
Gesuchstellerinnen vor (Gesuch Rz. 10 ff. und 21 ff.). Die erste Uhr der Ingenieur-Kollektion
sei 1955 auf den Markt gekommen; das Design sei seither mehrfach dem aktuellen
Zeittrend angepasst worden (Gesuch Rz. 20). Die heutigen Modelle charakterisierten
sich insbesondere durch die Lünette mit den markant gestalteten Aussparungen
für die Schrauben, die den äusseren Rand der Lünette durchbrechen, sodass die
Schrauben auch von der Seite her sichtbar seien; diese Gestaltung sei mit Design
Nr. 4 hinterlegt worden. Weiter sei das Gehäuse mit der dreilappigen Verbindung
zum Uhrenband, mit den auffälligen Knöpfen und mit der Lünette markant; diese
Gestaltung sei mit Design Nr. 2 hinterlegt worden (Gesuch Rz. 23). Zum Zeitpunkt
der Hinterlegung des Designs und auch heute hätten insbesondere die Aussparungen
in der Lünette, die den äusseren Rand durchbrechen, nicht zum vorbekannten
Formenschatz gehört (Gesuch Rz. 25; Gesuchsbeilage 17).

 

Die
Gesuchstellerinnen behaupten weiter, bei der Smartwatch der Gesuchsgegnerin 1
sei die Nachahmung des markanten Designs der Lünette und des Gehäuses der Ingenieur-Uhren
offensichtlich (Gesuch Rz. 27 mit Abbildung und Rz. 29 mit gegenüberstellenden
Abbildungen). Zudem seien auch die Ähnlichkeiten beim Material und bei den
Grössenverhältnissen frappant (Gesuch Rz. 31). Die Smartwatch weise genau
diejenigen Charakteristika des registrierten Designs auf, die jenes schutzfähig
machten (Gesuch Rz. 43). Die Übernahme der wesentlichen Merkmale führe zu einem
gleichen Gesamteindruck (Gesuch Rz. 44). Insgesamt könne dies zur Schlussfolgerung
führen, die Smartwatch der Gesuchsgegnerin 1 könnte die neue Smartwatch von IWC
sein (Gesuch Rz. 33). Die Smartwatch sei eine bewusste, schmarotzerische
Nachahmung der IWC-Uhren und das Verhalten der Gesuchsgegnerinnen daher auch
unlauter (Gesuch Rz. 46). Die Gesuchsgegnerinnen richteten sich mit ihrem Angebot
auch an Kunden in der Schweiz; auf der Internetseite werde der Preis in CHF
angegeben und es werde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch in die
Schweiz geliefert werde (Gesuch Rz. 34; Gesuchsbeilagen 18 und 22). Allerdings
sei bis jetzt eine Lieferung in die Schweiz noch nicht möglich, denn es erfolge
der Hinweis: „Due to border regulations or the nature of this
product, it cannot be shipped to your location.“ (Gesuchsbeilage 23). Mit
einer Lieferung der Smartwatch in die Schweiz sei aber zu rechnen. Die
Gesuchsgegnerinnen hätten denn auch auf das Abmahnschreiben der Gesuchstellerinnen
vom 7. November 2014 nicht reagiert (Gesuch Rz. 38 f.). 

 

Die
Gesuchsgegnerinnen führen aus, eine Lieferung durch die Gesuchsgegnerin 1 in
die Schweiz habe es nie gegeben und sei auch nicht beabsichtigt; die Gesuchsgegnerin
1 liefere nur an die Gesuchsgegnerin 2 (Gesuchsantwort Rz. 7). Auch die Gesuchsgegnerin
2 vertreibe die Smartwatch ausschliesslich in den USA. Dies sei auf eine
Vorgabe der Gesuchstellerin 1 zurückzuführen, die Smartwatch ausschliesslich an
Käufer in den USA zu liefern (Gesuchsantwort Rz. 9 f.). Auf dem Bestellportal
der Gesuchsgegnerin 2 erfolge nun der Hinweis, dass eine Lieferung der
Smartwatch in die Schweiz nicht möglich sei (Gesuchsantwort Beilage 6). Die
Umrechnung des Kaufpreises in CHF erfolge automatisch, wenn die Internetseite
der Gesuchsgegnerin 2 von der Schweiz aus aufgerufen werde (Gesuchsantwort Rz.
14). Die Gesuchsgegnerinnen machen weiter geltend, die Aussparungen in der
Lünette, die deren äusseren Rand durchbrechen, seien ein Merkmal, das zum
Zeitpunkt der Hinterlegung des Designs zum vorbekannten Formenschatz gehört
habe. Hierfür verweisen sie auf mehrere Beispiele, namentlich auf die Uhren Rebellion
Predator, Hublot King Power, Meister Ambassador, Gevril AO111R, Fossil Silver
Ceramic Topring, Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chrono Michael Schuhmacher
und Chopard Classic Racing Superfast Chrono (Gesuchsantwort Rz. 24 ff.). Auch
die dreilappige Verbindung zum Uhrenband gehöre zum vorbekannten Formenschatz,
insbesondere weil dieses Merkmal seit 1976 ein charakteristisches
Ausstattungsmerkmal der IWC Ingenieur-Kollektion darstelle (Gesuchsantwort Rz.
39). Auch Uhren anderer Hersteller wiesen solche dreilappigen Verbindungen auf,
etwa die Tag Heuer Carrera oder das internationale Design Nr. 073351
(Gesuchsantwort Rz. 40 f.). Das Design der Gesuchstellerin 1 habe daher nur
einen geringen Schutzumfang.

 

Die
Gesuchsgegnerinnen bestreiten, dass die Smartwatch eine Nachahmung der IWC Ingenieur-Kollektion
darstelle (Gesuchsantwort Rz. 42). Es bestehe ein anderer Gesamteindruck,
insbesondere wegen der unterschiedlichen Anzahl Aussparungen oder weil die
Knöpfe der Smartwatch deutlich als Bedienungselemente einer Digitaluhr zu
erkennen seien (Gesuchsantwort Rz. 49). Der unterschiedliche Gesamteindruck,
der im Erinnerungsbild haften bleibe, bestehe sowohl zum hinterlegten Design
als auch zu den konkreten Ausführungen desselben (Gesuchsantwort Rz. 51).

 

In der Replik
bestreiten die Gesuchstellerinnen, dass das Design bloss einen geringen
Schutzumfang habe, weil es sich nur wenig vom vorbekannten Formenschatz unterscheide.
Sie machen geltend, dass kein einziges Design des von den Gesuchsgegnerinnen
vorgebrachten Formenschatzes dem Design der IWC Ingenieur näher komme als die
Gestaltung der Smartwatch (Gesuchsreplik Rz. 24 ff.). Wie die Gesuchsgegnerinnen
sind auch die Gesuchstellerinnen der Auffassung, die dreilappige Verbindung des
Gehäuses zum Uhrenband sei ein charakteristisches Ausstattungsmerkmal der IWC Ingenieur-Kollektion.
Das hinterlegte Design Nr. […] Nr. 2 sei nun aber geprägt von der Kombination
dieses dreilappigen Elements mit der auffallenden Lünette und den Uhrenknöpfen;
diese Kombination mache die Eigenart aus (Gesuchsreplik Rz. 52 f.).

 

In der
Gesuchsduplik halten die Gesuchsgegnerinnen an ihrer Auffassung fest, wonach
dem registrierten Design nur ein sehr beschränkter Schutzumfang zukomme (Duplik
Rz. 13 ff.). Design Nr. 4 etwa schütze nur die Lünette. Die Frage der Designverletzung
beurteile sich anhand des Gesamteindrucks, der in Bezug auf die wesentlichen
Merkmale gleich sein müsse wie beim eingetragenen Design. Als wesentliche
Merkmale gälten nur solche, welche im vorbekannten Formenschatz im Hinterlegungszeitpunkt
noch nicht hätten gefunden werden können. Bezüglich des Gehäuses und der
Verbindung zum Uhrenband machen die Gesuchsgegnerinnen geltend, diese Kombination
von Gestaltungsmerkmalen finde sich im vorbekannten Formenschatz wieder,
insbesondere bei der Rebellion Predator, der Hublot King Power, der Meister
Ambassador und der Fossil Silver Ceramic Topring. Darüber hinaus habe sich die
Gesuchstellerin 1 selbst mannigfache Vorveröffentlichungen zuzuschreiben,
welche den Schutzbereich des Designs erheblich einschränkten. So sei
unbestritten, dass die dreilappige Verbindung zum Uhrenband seit 1976 ein
charakteristisches Ausstattungsmerkmal der IWC Ingenieur-Kollektion sei.
Veröffentlichungen aus den Jahren 2009 und 2010 der IWC Big Ingenieur
Chronograph, die erstmals am Genfer Uhrensalon im Januar 2009 ausgestellt
worden sei, gehörten ebenfalls zum vorbekannten Formenschatz. Nur die seitlich
sichtbaren Aussparungen seien bei diesem Modell noch nicht vorhanden. Der
Schutzbereich reduziere sich daher auf die ganz konkrete Ausprägung der
hinterlegten Gestaltung (Gesuchsduplik Rz. 34 ff. mit Abbildung sowie
Gesuchsduplik Beilagen 33 und 34). Die Gesuchsgegnerinnen sind der Auffassung,
dass bereits die unterschiedliche Anzahl Aussparungen für die Verschraubung
einen deutlich anderen Gesamteindruck hinterlasse (Gesuchsduplik Rz. 43).
Die Aussparungen bei der Gestaltung der Gesuchstellerin 1 seien auch erheblich
tiefer, was insbesondere in der Seitenansicht einen markant anderen Gesamteindruck
vermittle (Gesuchsduplik Rz. 45). Schliesslich seien die Schrauben bei der
Smartwatch eingestanzt und liessen sich nicht entfernen, das Design der Gesuchstellerin
1 sei hingegen ohne Schrauben hinterlegt (Gesuchsduplik Rz. 59).

4.2      Design
ist schutzfähig, soweit es neu ist und Eigenart aufweist (Art. 2 Abs. 1
DesG). Das Designrecht entsteht mit der Eintragung im Register (Art. 5
Abs. 1 DesG). Es verleiht dem Rechtsinhaber das Recht, anderen zu
verbieten, das Design zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen (Art. 9 Abs. 1
DesG). Gemäss Art. 8 DesG erstreckt sich der Schutz des Designrechts auf
Designs, welche die gleichen wesentlichen Merkmale aufweisen und dadurch den
gleichen Gesamteindruck erwecken wie ein bereits eingetragenes Design.
Massgebend ist der Gesamteindruck des interessierten Verbrauchers. Zu
vergleichen sind die prägenden, wesentlichen Merkmale, welche den
Gesamteindruck bestimmen. Massgebend sind nicht so sehr irgendwelche
Verschiedenheiten als vielmehr dieser Gesamteindruck (BGE 130 III 636 E. 2.2).
Für die Beurteilung des Gesamteindrucks ist nicht davon auszugehen, dass der
Kaufinteressent als Adressat der Gestaltungen diese gleichzeitig nebeneinander
hält, sondern dass er den Gesamteindruck in kurzfristiger Erinnerung behält
(vgl. dazu auch BGE 129 III 545 E. 2.6; BGE 130 III 645 E. 3.1). Wesentlich
sind diejenigen Merkmale, um derentwillen das Design Schutz geniesst (Heinrich, DesG/HMA: Kom­mentar zum schweizerischen
Designgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des Haager
Musterschutzabkommens, Art. 8 DesG N 8.09).

 

Wenig
eigenartigen Designs kommt ein geringer Schutzumfang zu; der innovative Gehalt
des registrierten Designs ist insoweit bei der Beurteilung des Gesamteindrucks zu
berücksichtigen (vgl. Wang, Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR VI, Designrecht, Basel 2007, S.
232, mit weiteren Hinweisen). Ein geringer Abstand des Designs vom vorbekannten
Formenschatz führt zu einem engen Schutzumfang. Kein entscheidendes Gewicht kommt
daher Merkmalen zu, die sich nicht erheblich vom vorbekannten Formenschatz
abheben (dazu BGE 129 III 545 E. 2.5). Die Massstäbe für die Gültigkeit eines
registrierten Designs und für den Schutzbereich sind insoweit kongruent (Heinrich, a.a.O., Art. 8 DesG
N 8.06; BGE 133 III 189 E. 5.1.1: „Diese vom
Bundesgericht mit Bezug auf den Schutzbereich nach Art. 8 DesG, wo es ebenfalls
den Gesamteindruck beim Abnehmer zu ermitteln gilt, angewandten Beurteilungskriterien
haben auch Gültigkeit, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob sich ein Design
nach seinem Gesamteindruck vom Vorbekannten abhebt und daher Eigenart beanspruchen
kann, korreliert doch der Massstab zur Beurteilung der Eigenart mit dem Schutzumfang
[...]“).

 

Aus den von den
Gesuchsgegnerinnen aufgezeigten Beispielen geht hervor, dass die Gestaltung der
Lünette mit den Aussparungen, die den Rand durchbrechen und von der Seite her
sichtbar sind, zum Zeitpunkt der Hinterlegung des Designs am 23. Dezember 2010
(Gesuchsbeilage 16) zum vorbekannten Formenschatz gehörte – wenn auch in
unterschiedlich starker Ausprägung: So ist dieses Merkmal insbesondere bei der
Rebellion Predator, der Hublot King Power, der Meister Ambassador, der Gevril
AO111R (auch wenn die Aussparungen hier weniger markant sind), der Fossil
Silver Ceramic Topring, der Audemars Piguet Royal Oak (beziehungsweise beim entsprechenden
schweizerischen Design Nr. 132214) sowie bei der Chopard Classic Racing
Superfast Chrono vorhanden.

 

Gleiches gilt
für die Verbindung zum Uhrenband. Hier springt vor allem die eigene vorbestehende
Gestaltung der Gesuchstellerin 1 ins Auge, insbesondere die IWC Big Ingenieur
Chronograph (Gesuchsduplik Rz. 35 sowie Gesuchsduplik Beilagen 33 und 34). Zudem
sind das internationale Design Nr. 073351 (Gesuchsantwort Beilage 10) und die Tag
Heuer Carrera (Gesuchsbeilage 17: 3. Zeile, 2. Abbildung von links;
Gesuchsantwort Rz. 39 ff.) zu erwähnen. Schliesslich weist auch die Fossil
Silver 

Ceramic Topring eine dreilappige Verbindung auf und zudem eine gleiche
Gestaltung von Krone und Knöpfen (Gesuchsantwort Rz. 32; Gesuchsreplik Rz. 41).

 

Bei Betrachtung
der Abbildungen der IWC Big Ingenieur, des Designs 2.1 der Sammelhinterlegung
Nr. 075394 und der Smartwatch der Gesuchsgegnerin 1 (siehe untenstehende
Abbildung, von links) fällt auf, dass der Abstand des hinterlegten Designs von
der vorbekannten Gestaltung nur wenig abweicht, nämlich bei der Gestaltung der
Aussparungen und der Ausbuchtung oben links am Gehäuse.

 

                                  

 

 

Die
Gesuchstellerinnen führen selbst aus, das Design Nr. 2 zeichne sich gerade
durch die Kombination der dreilappigen Verbindung mit der auffallenden
Lünette und den Uhrenknöpfen aus; diese Kombination verleihe dem Design seine
Eigenart (Gesuchsreplik Rz. 53). Mit Blick auf die vorbekannten Gestaltungen
ist das Design nur in der konkreten Ausgestaltung, wie sie hinterlegt wurde, geschützt.
Dies gilt sowohl für die Lünette mit den Aussparungen als auch für ihre
Kombination mit Gehäuse, Verbindung zum Uhrenband, Krone und Knöpfen und der
Ausbuchtung oben links. Insbesondere die Aussparungen in der Lünette und die
dreilappige Verbindung zum Uhrenband waren zum Zeitpunkt der Hinterlegung weder
neu noch einzigartig und stellen somit keine Merkmale dar, um derentwillen das
Design geschützt ist. Entsprechend wenig Gewicht ist diesen Elementen bei der
Beurteilung des Gesamteindrucks beizumessen. Insgesamt hebt sich das
registrierte Design der Gesuchstellerin 1 nicht besonders stark vom
vorbekannten Formenschatz ab, weshalb sein Schutzbereich gering ist. Bereits
geringfügige Unterschiede genügen daher, um einen zureichenden Abstand und
einen anderen Gesamteindruck zu bewirken.

 

Als wesentliches
Merkmal sind die Aussparungen in der Lünette prägend. Die Lünette der Gesuchstellerin
1 weist fünf Aussparungen auf, die Lünette der Smartwatch der Gesuchsgegnerin deren
sechs. Dies führt in der konkreten Anordnung dazu, dass sich bei der Smartwatch
nicht nur bei 12 Uhr (oben), sondern auch bei 6 Uhr (unten) eine Aussparung beziehungsweise
Schraube befindet, also in einer vertikal gedachten Linie oben und unten. Auch im
Bereich der Krone beziehungsweise der Knöpfe präsentiert sich die Gestaltung
anders, indem bei der Gestaltung der Gesuchstellerin 1 eine Aussparung gerade
leicht oberhalb der Krone angebracht ist, bei der Smartwatch hingegen deren
zwei je auf Höhe des oberen und unteren Knopfs, was in letzterem Fall zu einem
symmetrischen Erscheinungsbild führt. Da dem Design der Gesuchstellerin 1 nur
ein geringer Schutzumfang zukommt, genügen diese Unterschiede, um die
Gemeinsamkeiten in den Hintergrund zu drängen. Sie führen zu einem in der
kurzfristigen Erinnerung des interessierten Abnehmers abweichenden Gesamteindruck.

 

Wird kein
gleicher Gesamteindruck erweckt, liegt keine Verletzung des Designrechts der
Gesuchstellerin 1 vor. Die Gesuchstellerinnen haben somit nicht glaubhaft machen
können, dass ein ihnen beziehungsweise der Gesuchstellerin 1 zustehender
designrechtlicher Anspruch verletzt ist oder dass eine Verletzung zu befürchten
ist. 

 

4.3      Die
Gesuchstellerinnen machen zudem geltend, das Verhalten der Gesuchsgegnerinnen
sei unlauter. Die Gesuchsgegnerin 1 habe bewusst die wesentlichen äusseren
Gestaltungsmerkmale der Ingenieur-Modelle übernommen; es sei eine bewusste,
schmarotzerische Nachahmung und der gute Ruf der IWC werde ausgebeutet; es sei
ein Imagetransfer beabsichtigt (Gesuch Rz. 46). Die Gesuchsgegnerinnen verglichen
zudem ihre Ware in unnötig anlehnender Weise mit den Uhren der Gesuchstellerinnen,
was nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG unlauter sei (Gesuch Rz. 48). Die
Gesuchsgegnerinnen wenden ein, dass bei Verneinung einer Designverletzung zusätzliche
Merkmale hinzukommen müssten, um auf ein unlauteres Verhalten schliessen zu
können (Gesuchsantwort Rz. 67 ff.; Gesuchsduplik Rz. 61). Das hätten die Gesuchstellerinnen
nicht glaubhaft gemacht. Insbesondere zeigten die Blogeinträge (siehe
Gesuchsreplik Rz. 85) gerade, dass den interessierten Personen klar sei, dass
es sich bei der Smartwatch nicht um ein IWC-Produkt handle (Gesuchsduplik
Rz. 65). Es sei für die Abnehmer ohne weiteres erkennbar, dass eine
Vergleichbarkeit der Uhren punkto Qualität, Image und funktionalen Eigenschaften
nicht gegeben sei.

 

Unlauter ist
jedes täuschende oder in anderer Weise gegen Treu und Glauben verstossende
Verhalten, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern
und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG), zum Beispiel die Rufausbeutung.
Unlauter handelt weiter insbesondere derjenige, der Massnahmen trifft, die
geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb
eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG), oder wer sich oder
seine Waren in irreführender oder anlehnender Weise mit anderen oder ihren
Waren vergleicht (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG).

 

Da sich die
Smartwatch der Gesuchsgegnerin 1 genügend vom hinterlegten Design der
Gesuchstellerin 1 unterscheidet und einen anderen Gesamteindruck hinterlässt,
müssten für die Bejahung der Unlauterkeit des Verhaltens der Gesuchsgegnerinnen
zusätzliche Umstände glaubhaft gemacht werden. Eine mögliche Ähnlichkeit der Gestaltung
allein begründet keine Unlauterkeit, wenn sie, wie hier, keine Verletzung des
registrierten Designs bedeutet (siehe etwa Stutz/Beutler/Künzi,
Handkommentar DesG, Teil A: Grundlagen, N 94). Solche zusätzlichen Umstände
haben die Gesuchstellerinnen nicht glaubhaft gemacht. Inwiefern etwa ein
Imagetransfer vorliegen soll oder eine vergleichende Werbung, die die
Smartwatch zum Beispiel als gleich gut wie die Uhren der Gesuchstellerin anpreisen
würde, haben die Gesuchstellerinnen nicht substantiiert dargelegt.

 

4.4      Fehlt
es an der Glaubhaftmachung einer drohenden Verletzung der Rechte der
Gesuchstellerin 1, erübrigt sich die Prüfung der weiteren Voraussetzungen für
den Erlass bzw. die Aufrechterhaltung einer vorsorglichen Massnahme. Die superprovisorische
Massnahme vom 14. November 2014 wird daher aufgehoben und das Gesuch vom 11.
November 2014 abgewiesen.

 

5.

Bei diesem
Ausgang des Verfahrens tragen die Gesuchstellerinnen die Gerichtskosten von CHF
7'000.− und die Übersetzungskosten von CHF 2'487.85 in solidarischer
Verbindung (§ 2 Abs. 3 und § 7 GebV). Überdies tragen sie in solidarischer
Verbindung eine nicht mehrwertsteuerpflichtige Parteientschädigung an die
Gesuchsgegnerinnen von insgesamt CHF 7'466.65, inklusive Auslagen (§ 11, §
4, § 5 Abs. 1 und § 10 Abs. 2 HO).

 

 

Demgemäss erkennt
das Appellationsgericht:

 

://:        Die superprovisorische Massnahme gemäss
Zwischenentscheid vom 14. November 2014 wird aufgehoben und das Gesuch vom
11. November 2014 abgewiesen.

 

            Die Gesuchstellerinnen tragen die
Gerichtskosten von CHF 7'000.− und die Übersetzungskosten von CHF 2'487.85
in solidarischer Verbindung. Überdies tragen sie in solidarischer Verbindung
eine nicht mehrwertsteuerpflichtige Parteientschädigung an die
Gesuchsgegnerinnen von insgesamt CHF 7'466.65 (inklusive Auslagen).

 

Die Gesuchsgegnerinnen erhalten eine Frist von 20 Tagen
zur Mitteilung an das Gericht, ob sie aufgrund der superprovisorischen
Massnahme eine Schadenersatzklage gegen die Gesuchstellerinnen erheben. Ohne
Mitteilung innert Frist wird die Sicherheitsleistung von CHF 30'000.−
den Gesuchstellerinnen freigegeben.

 

 

APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT

 

Die Gerichtsschreiberin

 

 

 

Dr. Salome Wolf Kramer

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung

 

Gegen diesen
Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes
[BGG] innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Zivilsachen
erhoben werden. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten gilt dies nur dann,
wenn der Streitwert die Beschwerdesumme gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. a oder b BGG
erreicht (CHF 15'000.– bei Streitigkeiten aus Miete oder Arbeitsverhältnis
bzw. CHF 30'000.– in allen übrigen Fällen) oder wenn sich eine Rechtsfrage
von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht
dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an
deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des
Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht. 

 

Ob an Stelle der
Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die
subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG),
ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl
Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide
Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.