# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 282d06ef-2b29-52ca-9c98-2ddaf860ad9c
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2012_004
**Docket/Reference:** S2012_004
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/29/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2012_004 

  U r t e i l   v o m   2 4 .   M ä r z   2 0 1 2      

Besetzung 

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz), 
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi, 
Vizepräsident lic. iur. & dipl. Mikrotech.-Ing. Frank Schnyder 

Verfahrensbeteiligte 

Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger. 

Lässer AG Stickmaschinen, Hohenemserstrasse 17, 
9444 Diepoldsau,   
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Philip Schneider, 
Schwager Mätzler Schneider, Poststrasse 23, 9001 St. Gal-
len, 
Klägerin 

gegen 

Oerlikon Saurer Arbon AG, Textilstrasse 2, 9320 Arbon,   
vertreten durch Rechtsanwalt  Dr. iur. et dipl. sc. nat. ETH 
Stefan Kohler, Vischer AG, Schützengasse 1, Postfach 
1230, 8021 Zürich , 
Beklagte 

Gegenstand 

Vorsorgliche Massnahmen (Patentverletzung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

S2012_004 

Prozessablauf 

1.  
Am  29.  Juni  2011  reichte  die  Klägerin  beim  Obergericht  des  Kantons 
Thurgau ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ein. 

Sie stellte folgende Rechtsbegehren: 

zu 

sei 

verbieten, 

vorsorglich 

der  Gesuchsgegnerin 

1.  Es 
1.1 Sticksysteme umfassend 
1.1.1  eine  Schiffchenstickmaschine,  welche  mit  mindestens  einer  Bohr-
vorrichtung,  an  welcher  ein  Bohrer  befestigbar  ist,  ausgerüstet  ist,  und 
1.1.2 eine Schneidvorrichtung, welche eine beheizbare Spitze und einen 
Befestigungsabschnitt zur Befestigung an der Bohrvorrichtung der Schiff-
chenstickmaschine  aufweist,  um  einen  Bohrer  der  Bohrvorrichtung  mit 
der Schneidvorrichtung auszutauschen  
1.1  3  insbesondere  solche  Schiffchenstickmaschinen,  welche  vorbereitet 
sind, um eine an der Bohrvorrichtung angeordnete, beheizbare Spitze zu 
betreiben, herzustellen, anzubieten, öffentlich zu präsentieren, zu verkau-
fen  oder  sonstwie  in  Verkehr  zu  bringen,  oder  diese  Handlungen  zu  be-
günstigen; 

1.2  eine  Schneidvorrichtung  für  eine  mit  mindestens  einer  eine  Befesti-
gungsvorrichtung  für  einen  Bohrer  aufweisende  Bohrvorrichtung  ausge-
rüsteten  Stickmaschine,  welche  Schneidvorrichtung  eine  beheizbare 
Spitze  und  einen  Befestigungsabschnitt  zur  Befestigung  der  Schneidvor-
richtung  an  der  Befestigungsvorrichtung  aufweist,  um  mittels  der  Stick-
maschine  flächige  Materialstücke  von  gewünschter  Form  aus  einer  über 
dem Stickboden angeordneten Materialschicht auszuschneiden, 
herzustellen,  anzubieten,  öffentlich  zu  präsentieren,  zu  verkaufen  oder 
sonstwie in Verkehr zu bringen, oder diese Handlungen zu begünstigen; 

1.3  Stickmaschinen,  welche  mit  mindestens  einer  eine  Befestigungsvor-
richtung für einen Bohrer aufweisenden Bohrvorrichtung ausgerüstet sind 
und  mit  mindestens  einer  Schneidvorrichtung,  welche  eine  beheizbare 
Spitze  und  einen  Befestigungsabschnitt  zur  Befestigung  der  Schneidvor-
richtung an der Befestigungsvorrichtung der Bohrvorrichtung aufweist, um 
mittels der Stickmaschine flächige Materialstücke von gewünschter Form 

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aus  einer  über  dem  Stickboden  angeordneten  Materialschicht  auszu-
schneiden,  
herzustellen,  anzubieten,  öffentlich  zu  präsentieren,  zu  verkaufen  oder 
sonstwie In Verkehr zu bringen, oder diese Handlungen zu begünstigen; 

1.4  flächige  Materialstücke  von  gewünschter  Form  auf  einen  Stickboden 
zu applizieren, indem mindestens eine Materialschicht über dem Stickbo-
den angeordnet wird und dann gesteuert durch das Programm der Stick-
maschine  eine  Relativbewegung  zwischen  einer  Schneidvorrichtung  und 
der  Materialschicht  erzeugt  und  dadurch  ein  flächiges  Materialstück  der 
gewünschten  Form  aus  der  Materialschicht  ausgeschnitten  wird,  indem 
mittels  einer  Stickmaschine,  welche  mit  mindestens  einer  einen  Bohrer 
aufweisenden  Bohrvorrichtung  ausgerüstet  ist,  der  Bohrer  durch  eine 
Schneidvorrichtung  mit  einer  beheizbaren  Spitze  und  einem  Befesti-
gungsabschnitt  zur  Befestigung  der  Schneidvorrichtung  an  der  Bohrvor-
richtung ersetzt wird, und dass gesteuert durch das Programm der Stick-
maschine die Schneidvorrichtung mittels der Bohrvorrichtung in Schneid-
stellung gebracht und nach Durchführung des Schneidvorgangs wieder in 
die Ausgangsstellung zurückgeführt wird. 

2  Es  sei  der  Gesuchsgegnerin  im  Einzelnen  vorsorglich  zu  verbieten, 
2.1  Sticksysteme,  Stickmaschinen,  Schneidvorrichtungen  oder  Verfahren 
gemäss Ziff. 1 bewerben, anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu ex-
portieren oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu 
lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mit-
zuwirken  oder  ihre  Begehung  zu  begünstigen  oder  zu  erleichtern; 
2.2  Sticksysteme,  Stickmaschinen,  Schneidvorrichtungen  oder  Verfahren 
gemäss  Ziff.  1  auf  ihrer  Homepage,  in  ihren  Drucksachen,  ihrer  Korres-
pondenz  oder  in  elektronischen  Texten  als  ihre  Produkte  oder  ihre  Leis-
tungen anzupreisen, oder in Zusammenhang mit der Firma der Gesuchs-
gegnerin  und/oder  ohne  Hinweis  auf  die  Firma  der  Gesuchstellerin  zu 
nennen; 
2.3  Sticksysteme,  Stickmaschinen,  Schneidvorrichtungen  oder  Verfahren 
gemäss Ziff. 1 anlässlich der Open House Veranstaltung vom 2. Juli 2011 
oder  bei  anderer Gelegenheit  ihren  Kunden  und Dritten  zu  präsentieren, 
vorzuführen, vorzustellen,  zugänglich  zu machen oder anderweitig anzu-
preisen. Insbesondere sei die Gesuchstellerin zu verpflichten, die mit dem 
HeatCut  System  ausgerüstete  und/oder  mit  den  Heizspitzen  bestückte 
Stickmaschinen  an  der  Open  House  Veranstaltung  abzudecken  oder 
wegzusperren. 

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3. Die Anordnungen gemäss Ziff. 1 und 2, evtl. nur gemäss Ziff. 2.3, des 
Rechtsbegehrens  seien  vorsorglich  als  dringliche  Anordnung  mit  soforti-
ger Wirkung sowie unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen 
Organe  und  geschäftsführenden  Personen  der  Gesuchsgegnerin  wegen 
Ungehorsams  gegen  eine  amtliche  Verfügung  im  Sinne  von  Art.  292 
StGB für den Zuwiderhandlungsfall auszusprechen. 

4.  Es  sei  durch  das  Gericht  im  Sinne  von Art.  77  PatG  dringlich  (super-
provisorisch ohne Anhörung der Gesuchsgegnerin) anzuordnen: 
4.1.  eine  genaue  Beschreibung  der  von  der  Gesuchsgegnerin  mit  dem 
HeatCut System ausgerüsteten Stickmaschine; 
4.2. eine genaue Beschreibung der als HeatCut beschriebenen Schneid-
vorrichtungen; 
4.3.  eine  genaue  Beschreibung  der  mit  dem  HeatCut  System  angewen-
deten Verfahren zum Schneiden einer oder mehrerer synthetischer Mate-
rialschichten; 
4.4.  die  Beschlagnahme  einer  ausreichenden  Anzahl  (mindestens  3) 
Heizspitzen  gemäss  Ziff.  1.1.2  dieses  Rechtsbegehrens  sowie  von  mit 
dem HeatCut System bearbeiteten Stoffmustern. 

Alles  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolge  zulasten  der  Gesuchsgeg-
nerin. (act. 2) 

2. 
Mit  Verfügung  vom  7.  Juli  2011  wies  das  das  Obergericht  des  Kantons 
Thurgau den Antrag auf Erlass superprovisorischer Massnahmen gemäss 
Rechtsbegehren 3 und 4 ab (act. 4). 

Mit  Verfügung  vom  18.  Januar  2012  überwies  das Obergericht  des  Kan-
tons Thurgau das Verfahren dem Bundespatentgericht (act. 1). 

Prozessuales 

3. 
Nachdem  vorliegend  das  Verständnis  eines  technischen  Sachverhaltes 
für den Entscheid von besonderer Bedeutung ist, ist in Dreierbesetzung, 
mit zwei technischen Richtern, zu entscheiden (Art. 23 Abs. 3 PatGG). 

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Materielles 

4.  
Die  Klägerin  macht  geltend,  die  Vorrichtungen  der  Beklagten  gemäss 
Rechtsbegehren  1  verletzten  die  Streitpatente  (siehe  unten  Ziff.  6.).  Die 
Klägerin  macht  weiter  geltend,  dass  ihr  dadurch  ein  nicht  leicht  wieder 
gutzumachender Nachteil entstehe (act. 3). 

Die Beklagte bestreitet - u.a. - sowohl die Rechtsbeständigkeit der Streit-
patente, als auch deren Verletzung (act. 7). 

5.  
Vorsorgliche  Massnahmen  -  namentlich  zur  vorläufigen  Vollstreckung 
streitiger  Unterlassungsansprüche,  wie  vorliegend  beantragt  -  werden 
nach Art. 77 PatG in Verbindung mit Art. 261 Abs. 1 ZPO dann angeord-
net, wenn der Antragssteller glaubhaft macht, dass die Gegenpartei eine 
gegen  ein  Patent  des Antragsstellers  verstossende  Handlung  begangen 
hat  oder  vorzunehmen  beabsichtigt  und  dass  ihm  daraus  ein  nicht  leicht 
ersetzbarer Nachteil droht. 

Glaubhaft  zu  machen  ist  demnach  zum  einen  die  Rechtsverletzung  und 
zum anderen, dass dem Gesuchsteller durch diese Verletzung ein Nach-
teil droht, der nicht leicht wiedergutzumachen ist.  

6. 
Die  Klägerin  stützt  sich  auf  das  Schweizer  Patent  CH  701638  B1  (act. 
2a_6),  sowie  auf  eine  europäische  Patentanmeldung  EP  1  985  736  A1 
(act. 2a_7), wobei sie im Massnahmegesuch darauf hinweist, dass die Er-
teilungsanzeige  bereits  erlassen  wurde,  und  sie  fügte  den  zur  Erteilung 
freigegebenen  Text  bei  (act.  2a_8).  Im  weiteren  Verfahren  mit  Eingabe 
vom 20. September 2011 (act. 6, Seite 11) weist die Klägerin darauf hin, 
dass  die  Publikation  des  Hinweises  der  Erteilung  des  Europäischen  Pa-
tents am 12.10.2011 erfolge, ohne dann aber auch konkret zu begründen, 
welche  Anspruchsmerkmale  welcher  Ansprüche  des  erteilten  europäi-
schen  Patents  durch  die  angebliche  Verletzungsform  reproduziert  wür-
den. 

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7. 
Das  gestellte  Rechtsbegehren  1.2  gerichtet  auf  eine  Schneidvorrichtung 
als  solche  stützt  sich  offensichtlich  auf  Anspruch  1  des  Schweizer  Pa-
tents.  Das  Schweizer  Patent  wurde  ohne  materielle  Prüfung  erteilt.  Das 
zugehörige  erteilte  europäische  Patent  führt  keinen  Schutzanspruch  ge-
richtet  auf  eine  Schneidvorrichtung  als  solche  (act.  2a_7),  wohingegen 
die  ursprünglich  eingereichte  europäische  Patentanmeldung  (act.  2a_7) 
einen  solchen  Schutzanspruch  gerichtet  auf  eine  Schneidvorrichtung  als 
solche  enthielt  (Anspruch  7).  Dieser  Vorrichtungsanspruch  wurde  ent-
sprechend während des Prüfungsverfahrens gestrichen. [Im Rahmen des 
Prüfungsverfahrens wurde dieser Schutzanspruch mehrfach wegen man-
gelnder  Klarheit  und  mangelnder  Neuheit  vom  Prüfer  beanstandet  und 
deshalb  gestrichen.  Dies  wird  aber  von  der  Beklagten  nicht  explizit  gel-
tend  gemacht.]  Für  die  Frage  der  Rechtsbeständigkeit  von  Anspruch  1 
des  geltend  gemachten  Schweizer  Patents  kann  sich  die  Klägerin  ent-
sprechend nicht auf das europäische Patent beziehen. 

8. 
Anspruch 1 des erteilten Schweizer Patents lautet wie folgt:   
"1. Schneidvorrichtung für eine mit mindestens einer Bohrvorrichtung 
ausgerüsteten Stickmaschine, welche Bohrvorrichtung eine Befesti-
gungsvorrichtung  (17)  für  einen  Bohrer  (13)  beinhaltet,  um  mittels 
der  Stickmaschine  flächige  Materialstücke  von  gewünschter  Form 
aus  einer  über  dem  Stickboden  (75)  angeordneten  Materialschicht 
(73)  auszuschneiden,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Schneidvor-
richtung  (15)  eine  beheizbare  Spitze  und  einen  Befestigungsabschnitt 
(32)  zur  Befestigung  der  Schneidvorrichtung  (15)  an  der  Befesti-
gungsvorrichtung (17) aufweist." 

In der obigen Darstellung fett  wiedergegebene Anspruchsmerkmale sind 
dabei Zweckangaben in einem Vorrichtungsanspruch.  

Gemäss  ständiger  Rechtsprechung  des  Europäischen  Patentamts  gilt, 
dass  "die  Angabe  der  Zweckbestimmung  -  außer  bei  der  medizinischen 
Verwendung bekannter Stoffe - nur in dem Sinne als Einschränkung an-
zusehen ist, dass der Gegenstand für diesen Zweck geeignet sein muss. 
Somit ist die Offenbarung eines gleichwertigen Gegenstands ohne Anga-
be des beanspruchten Verwendungszwecks, für den sich der Gegenstand 
aber  dennoch  eignet,  für  einen  Anspruch  neuheitsschädlich,  der  diesen 
Gegenstand  für  den  betreffenden  Verwendungszweck  postuliert  (verglei-
che  Rechtsprechung  der  Beschwerdekammern,  6. Auflage  2010,  Kapitel 

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I.C.5.3.3, Seite 184, sowie T 523/89). 
Damit reduzieren sich die rein strukturellen Merkmale in Anspruch 1 des 
erteilten  Schweizer  Patents  auf  die  in  der  obigen  Darstellung  nicht  fett 
dargestellten Merkmale. Wenn damit aus Stand der Technik eine Vorrich-
tung mit diesen strukturellen Merkmalen bekannt ist, und die im Stand der 
Technik  beschriebene  Vorrichtung  für  den  in  der  obigen  Darstellung  fett 
angegebenen  Zweck  geeignet  ist,  so  ist  eine  solche  Vorrichtung  des 
Standes  der  Technik  neuheitsschädlich,  selbst  wenn  die  Vorrichtung  in 
diesem  Stand  der  Technik  nicht  explizit  für  diesen  Zweck  beschrieben 
wird. 

9. 
Aus  der  von  der  Beklagten  eingeführten  deutschen  Patentschrift  DE 
566263 aus dem Jahre 1932 ist eine Bohreinrichtung für Stickmaschinen 
mit einer beheizbaren Bohrerspitze bekannt (act. 5, Beilage 3, vergleiche 
Anspruch 1). Die Bohrerspitze ist kreiskegelförmig zulaufend ausgebildet 
(vergleiche  Figur  2)  und  dazu  geeignet,  Löcher  aus  dem  Stickgrund  zu 
sengen (Seite 1:39-49).   
Die  beheizbare  Spitze  im  Schweizer  Patent  der  Klägerin  ist  ebenfalls 
kreiskegelförmig  zulaufend  ausgebildet  (vergleiche  Figur  6,  Bezugszei-
chen 39). Im Schweizer Patent der Klägerin wird ausdrücklich darauf hin-
gewiesen,  dass  die  Spitze  der  Schneidvorrichtung  auch  als  Bohrer  aus-
gebildet  sein  kann  (vergleiche  Anspruch  2  sowie  [0018]).  Gemäss 
Schweizer  Patent  selbst  ist  eine  solche  Spitze  dazu  geeignet,  flächige 
Materialstücke aus zuschneiden und auf einen Stückboden zu applizieren 
(vergleiche [0008] und [0012] in act. 2a_6). 
Wegen der strukturellen Identität der Spitzen im Rahmen der im Anspruch 
definierten  Merkmale  kann  entsprechend  nur  davon  ausgegangen  wer-
den, dass auch die Spitze der DE 566 263 konkret dazu geeignet ist, die 
beanspruchte  Funktion  wahrzunehmen,  um  mittels  der  Stickmaschine 
flächige  Materialstücke  von  gewünschter  Form  aus  einer  über  dem 
Stickboden (75) angeordneten Materialschicht (73) auszuschneiden.

Da die DE 566 263 neben der beheizbaren Spitze (Anspruch 1 sowie Fi-
gur  2,  Bezugszeichen  8)  offenbart,  dass  die  Bohrerspitze  (8)  mit  ihrem 
Sockel  (17)  auswechselbar  in  einer  Fassung  (18)  sitzt  (vergleiche  An-
spruch  3  sowie  Figur  2),  offenbart  dieses  Dokument  des  Standes  der 
Technik  sämtliche  strukturellen  Merkmale  von  Anspruch  1  des  geltend 
gemachten Schweizer Patents, konkret eine Schneidvorrichtung mit einer 
beheizbaren  Spitze,  da  die  Bohrerspitze  (8)  beheizbar  ist  und,  wie  oben 

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erläutert, die Funktion des Schneidens übernehmen kann, mit einem Be-
festigungsabschnitt  in  Form  des  genannten  Sockels  (17).  Zudem  ist  die 
Bohrerspitze im Sinne der Funktionsangabe des Anspruchs  zur Befesti-
gung  an  einer  Befestigungsvorrichtung  in  Form  der  genannten  Fas-
sung (18) geeignet ausgebildet, und damit auch im Sinne der Funktions-
angabe des Anspruchs für eine mit mindestens einer Bohrvorrichtung 
ausgerüsteten Stickmaschine, welche Bohrvorrichtung eine Befesti-
gungsvorrichtung (17) für einen Bohrer (13) beinhaltet geeignet.  
Damit  kann  auch  die  von  der  Beklagten  geltend  gemachte  offenkundige 
Vorbenutzung  unbeachtet  bleiben  (act.  5  RN  54-57),  wobei  aber  darauf 
hinzuweisen  ist,  dass  diese  offenkundige  Vorbenutzung  im  Rahmen  der 
verfügbaren  Beweismittel  die  strukturellen  Anspruchsmerkmale  ohnehin 
nicht genügend glaubhaft gemachter Form offenbaren kann. 

10. 
Damit  ist  fehlende  Neuheit  von  Anspruch  1  glaubhaft  gemacht.  Dieser 
entspricht demnach nicht den Anforderungen von Art. 7 PatG.  
Das  Rechtsbegehren  1.2  stützt  sich  folglich  auf  einen  glaubhafterweise 
nicht rechtsbeständigen Schutzanspruch.  Damit bleibt kein  Raum für  die 
für  eine  Gutheissung  des  Unterlassungsbegehrens  erforderliche  Glaub-
haftmachung einer Patentverletzung. 

11. 
Das  gestellte  Rechtsbegehren  1.3  gerichtet  auf  eine  Stickmaschine  als 
solche  stützt  sich  offensichtlich  auf Anspruch  10 des  Schweizer  Patents. 
Das zugehörige erteilte europäische Patent führt keinen Schutzanspruch 
gerichtet  auf  eine  Stickmaschine  als  solche,  aber  einen Anspruch  7  ge-
richtet auf ein System beinhaltend eine Stickmaschine (act. 2a_7). Diese 
Ansprüche sind aber nicht identisch.  

12. 
Anspruch 10 des Schweizer Patents lautet: 
"10. Stickmaschine, welche mit mindestens einer Bohrvorrichtung ausge-
rüstet ist, die eine Befestigungsvorrichtung für einen Bohrer (13) beinhal-
tet,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Stickmaschine  mit mindestens  ei-
ner  Schneidvorrichtung  (15)  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9  ausge-
rüstet oder betreibbar ist." 

Anspruch 7 des Europäischen Patents lautet demgegenüber: 
"7.  System  beinhaltend  eine  Stickmaschine  mit  mindestens  einer  Bohr-
vorrichtung,  gekennzeichnet  durch  mindestens  eine  Schneidvorrichtung, 

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um  mittels  der  Stickmaschine  flächige  Materialstücke  von  gewünschter 
Form  aus  einer  über  dem  Stickboden (75)  angeordneten  Materialschicht 
(73)  auszuschneiden,  wobei  die  Schneidvorrichtung  eine  beheizbare 
Spitze  und  einen  Befestigungsabschnitt  (32)  aufweist  und  der  Befesti-
gungsabschnitt (32) zur Befestigung an der Bohrvorrichtung dient, um ei-
nen  Bohrer  (13)  der  Bohrvorrichtung  mit  der  Schneidvorrichtung  (15) 
auszutauschen." 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen beiden Schutzansprüchen 
besteht darin: der Schweizer Anspruch 10 bezieht sich in jener der beiden 
Alternativen,  die  auch  im  Rechtsbegehren  1.3  formuliert  ist,  auf  eine 
Stickmaschine, welche eine Befestigungsvorrichtung für einen Bohrer be-
inhaltet  und  mit  mindestens  einer  Schneidvorrichtung  mit  den  bereits 
oben diskutierten Merkmalen ausgerüstet ist.  

Im Gegensatz dazu richtet sich Anspruch 7 des europäischen Patents auf 
eine Stickmaschine, welche einen Befestigungsabschnitt für einen Bohrer 
beinhaltet, wobei der Befestigungsabschnitt zur Befestigung an der Bohr-
vorrichtung  dient,  um  einen  Bohrer  der  Bohrvorrichtung  mit  einer 
Schneidvorrichtung  auszutauschen.  Diese  Austauschbarkeit  ist  weder 
Gegenstand  des  Schweizer  Anspruchs  10,  noch  Gegenstand  des 
Rechtsbegehrens  1.3.  Ebenfalls  weder  Gegenstand  des  Schweizer  An-
spruchs 10, noch Gegenstand des Rechtsbegehrens 1.3 ist das Merkmal 
in  Anspruch  7  des  europäischen  Patents,  dass  die  Schneidvorrichtung 
ausgebildet ist, um mittels der Stickmaschine flächige Materialstücke von 
gewünschter  Form  aus  einer  über  dem  Stickboden  (75)  angeordneten 
Materialschicht (73) auszuschneiden. 

Im Rechtsbegehren 1.3 wird nur die oben angegebene Situation geltend 
gemacht,  wo  die  Stickmaschine  mit  einer  solchen  Schneidvorrichtung 
ausgerüstet ist.  

Diese  Variante  ist  nicht  Gegenstand  von  Anspruch  7  des  Europäischen 
Patents.  Die  Klägerin  kann  sich  damit,  entgegen  ihrer  Behauptung,  zur 
Unterstützung der Gültigkeit des Schweizer Anspruchs 10 auch nicht dar-
auf berufen, dass Anspruch 7 im europäischen Verfahren geprüft und er-
teilt worden ist.  

Im Schweizer Patent ist in Anspruch 2 festgehalten, dass die beheizbare 
Spitze als Bohrer ausgebildet sein kann. Diese kann damit ganz im Sinne 
des  Schweizer  Patents also  ausdrücklich  auch zum  Bohren  dienen  (ver-

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gleiche [0018]). 

Im Anspruch 10 des Schweizer Patents werden keine den Bohrer von der 
Schneidvorrichtung  strukturell  differenzierenden  Merkmale  angeführt. 
Damit  können  der  in  diesem  Anspruch  angeführte  Bohrer  und  die 
Schneidvorrichtung auch zusammenfallen.  

Die  DE  566  263  (act.5  Beilage  3)  offenbart,  wie  oben  erläutert,  eine 
Schneidvorrichtung  gemäss  Anspruch  1  des  Schweizer  Patents.  Sie  tut 
dies im Zusammenhang mit einer Stickmaschine, welche mit mindestens 
einer  Bohrvorrichtung  ausgerüstet  ist,  die  eine  Befestigungsvorrichtung 
für einen Bohrer (mit elektrisch heizbarer Bohrerspitze) beinhaltet, und sie 
ist  damit  auch  mit  mindestens  einer  Schneidvorrichtung  im  Sinne  des 
Schweizer Patents ausgerüstet.  

Gleichzeitig ist sie aber auch mit mindestens einer Schneidvorrichtung im 
Sinne des Schweizer Patents betreibbar, so dass auch die zweite Varian-
te des Anspruchs 10 durch die DE 566 263 offenbart ist. 

13. 
Damit ist wenigstens die Variante von Anspruch 10, die eine Verletzungs-
form  von  Rechtsbegehren  1.3  erfassen  würde,  glaubhafterweise  nicht 
neu und entspricht nicht den Anforderungen von Art. 7 PatG.  
Das  Rechtsbegehren  1.3  stützt  sich  folglich  auf  einen  glaubhafterweise 
nicht rechtsbeständigen Schutzanspruch.  Damit bleibt kein  Raum für  die 
für  eine  Gutheissung  des  Unterlassungsbegehrens  erforderliche  Glaub-
haftmachung einer Patentverletzung. 

14. 
Auf  welche  Ansprüche  sich  Rechtsbegehren  1.1  konkret  stützt,  ist  aus 
dem klägerischen Vortrag nicht schlüssig ersichtlich. Das kann aber, wie 
gleich zu zeigen sein wird, offen bleiben. 

Auf  Anspruch  10  des  Schweizer  Patents  kann  sich  das  Begehren  nicht 
wirksam  stützen,  da  dieser,  wie  oben  dargelegt,  glaubhafterweise  nicht  
neu ist. 

Anspruch  7  des  inzwischen  erteilten  europäischen  Patents  (act.  2a_8) 
richtet  sich  auf  ein  System  beinhaltend  eine  Stickmaschine  und  umfasst 
mit  seinem  Schutzbereich  den  Gegenstand  des  Rechtsbegehrens  1.1. 

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Dieses kann sich also auf Anspruch 7 des erteilten europäischen Patents 
stützen. 

Das  Rechtsbegehren  1.1  umschreibt  den  zu  verbietenden  Gegenstand, 
d.h.  die  konkrete  technische Ausgestaltung  der  zu  verbietenden Ausfüh-
rungsform - Vorrichtung bzw. Verfahren - in genügender Form. 

Wesentliches, über den Gegenstand von Anspruch 10 des Schweizer Pa-
tents  hinausgehendes  Merkmal  in  diesem Anspruch  7  des  europäischen 
Patents ist, dass der Bohrer der Bohrvorrichtung mit der Schneidvorrich-
tung mit einer beheizbaren Spitze ausgetauscht werden kann, in dem zu 
diesem  Zweck  ein  Befestigungsabschnitt  an  der  Schneidvorrichtung  zur 
Befestigung an der Bohrvorrichtung vorgesehen ist. 

Ob dieses zusätzliche Merkmal den Gegenstand von Anspruch 7 erfinde-
risch und damit rechtsbeständig macht, kann aus den in der Folge darge-
legten Gründen offen bleiben. 

15. 
Die  Klägerin  behauptet,  dass  die  Beklagte  eine  Stickmaschine  bewirbt, 
welche  mit  geschützten  Bohrvorrichtungen  ausgerüstet  ist,  und  bezieht 
sich dabei zum Beweis auf einen Homepage-Auszug (act. 2a_16). 

Sie behauptet dabei im Massnahmegesuch nicht, dass das Merkmal der 
Austauschbarkeit  eines  Bohrers  für  eine  Schneidvorrichtung  mit  beheiz-
barer Spitze mittels eines Befestigungsabschnitts reproduziert wird. Auch 
in der Replik führt die Klägerin nur aus, dass es sich um eine Vorrichtung 
handelt,  die  an  der  Bohrerposition  eine  auswechselbare  Schneidvorrich-
tung mit beheizbarer Spitze aufweist (act. 6, Seite 15). 

Tatsächlich  findet  man  hinsichtlich  dieses  Merkmals  im  entsprechenden 
Beweismittel (act.2_act.16) nur den folgenden Hinweis: 

"Position: fitted at the borer position (replaceable)" 

Diesem Hinweis kann also nur entnommen werden, dass die Schneidvor-
richtung an sich auswechselbar ist, d.h. zum Beispiel im Falle eines De-
funktionstüchtige 
fekts  einer  Schneidvorrichtung  diese  durch  eine 
Schneidvorrichtung ersetzt werden kann. Nicht entnommen werden kann 
dieser  Textstelle,  dass  der  Bohrer  der  Bohrvorrichtung  mit  der  Schneid-
vorrichtung  ausgetauscht  werden kann,  indem  ein  Befestigungsabschnitt 

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der  Schneidvorrichtung  zur  Befestigung  an  der  Bohrvorrichtung  einge-
setzt wird. 

Dass die entsprechende Halterung spezifisch im Sinne des Rechtsbegeh-
rens  1.1  und  im  Sinne  von Anspruch  10  des  erteilten  europäischen  Pa-
tents so ausgebildet ist, dass an der Position auch ein anderer Bohrer be-
festigt  werden  kann,  dass  also  ein  Bohrer  mit  einer  Schneidvorrichtung 
mit  einer  beheizbaren  Spitze  ausgetauscht  werden  kann,  indem  ein  Be-
festigungsabschnitt der Schneidvorrichtung zur Befestigung an der Bohr-
vorrichtung eingesetzt wird, wird also nicht behauptet, geschweige denn, 
glaubhaft gemacht. 

Damit wurde weder behauptet noch glaubhaft gemacht, dass die Beklag-
te genau die im Rechtsbegehren 1.1 definierte Vorrichtung herstellt, ver-
treibt  etc.,  so  dass  das  Unterlassungsbegehren  im  Umfang  von  Rechts-
begehren 1.1 abzuweisen ist. 

16. 
Das Rechtsbegehren 1.4 stützt sich auf Anspruch 14 des Schweizer Pa-
tents (act. 2a_6). 

Unter anderem wesentliches Merkmal dieses Verfahrensanspruchs 14 ist, 
dass der Bohrer der Stickmaschine durch eine Schneidvorrichtung mit ei-
ner beheizbaren Spitze und einem Befestigungsabschnitt ersetzt wird. 

Wie oben unter Ziff. 15 dargelegt, wurde weder behauptet noch glaubhaft 
gemacht,  dass  die  Beklagte  eine  Vorrichtung  anbietet  oder  gezeigt  hat, 
bei  welcher  ein  Bohrer  mit  einer  Schneidvorrichtung  mit  einer  beheizba-
ren  Spitze  ausgetauscht  werden  kann,  indem  ein  Befestigungsabschnitt 
der  Schneidvorrichtung  zur  Befestigung  an  der  Bohrvorrichtung  einge-
setzt wird. 

Damit  wurde  auch  weder  behauptet  noch  glaubhaft  gemacht,  dass  das 
Verfahren des Rechtsbegehrens 1.4 von der Beklagten durchgeführt wur-
de oder für die Durchführung geeignete Mittel bereitgestellt wurden, weil 
aus  den  vorgelegten  Urkunden  nicht  ersichtlich  ist,  dass  der  Bohrer  der 
Stickmaschine durch eine Schneidvorrichtung mit einer beheizbaren Spit-
ze  und  einem  Befestigungsabschnitt  ersetzt  wird  oder  ersetzt  werden 
könnte. 

Damit wurde weder behauptet noch glaubhaft gemacht, dass die Beklag-
te genau die im Rechtsbegehren 1.4 definierte Vorrichtung herstellt, ver-

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treibt  etc.,  so  dass  das  Unterlassungsbegehren  auch  im  Umfang  von 
Rechtsbegehren 1.4 abzuweisen ist. 

17. 
Sind die Rechtsbegehren 1.1 – 1.4 abzuweisen, ist auch den auf sie be-
zogenen  Rechtsbegehren  2.1  –  2.3  und  4.1  –  4.4  die  Grundlage  entzo-
gen. 

Kosten und Entschädigungsfolgen 

18.  
Ausgangsgemäss wird die Klägerin kostenpflichtig.  

19.  
Zudem  hat  die  Klägerin  der  Beklagten  eine  Parteientschädigung  zu  ent-
richten.  

20.  
Zum  Streitwert  haben  sich  die  Parteien  nicht  geäussert.  Das  Gericht 
schätzt den Streitwert auf CHF 200'000.00 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.  
Das Massnahmebegehren wird abgewiesen.  

2.  
Die  Gerichtsgebühr  für  das  bundespatentgerichtliche  Massnahmeverfah-
ren wird festgesetzt auf CHF 10'000.00.  

3.  
Die  Kosten  werden  der  Klägerin  auferlegt.  Sie  werden  aus  dem  von  der 
Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 16'000.00 bezogen. Der Restbe-
trag wird der Klägerin zurückerstattet. 

4.  
Die  Klägerin  wird  verpflichtet,  der  Beklagten  eine  Prozessentschädigung 
von CHF 10'000.00 zu bezahlen.  

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Dieses Urteil geht an:  

–  die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)  
–  die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)  
–  das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der  Rechtskraft,  mit 

Gerichtsurkunde) 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

St. Gallen, 24. März 2012  

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erster Gerichtsschreiber 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Jakob Zellweger 

Versand: 27. März 2012 

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