# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** d8c1abe0-fd62-5b4e-a417-733520eec616
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2017-08-30
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2017_006
**Docket/Reference:** S2017_006
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/108/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2017_006 

  U r t e i l   v o m   3 0 .   A u g u s t   2 0 1 7    

Besetzung 

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

A. Inc,  

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Michael Ritscher, 
Dr. iur. Simon Holzer, und Dr. iur. Kilian Schärli, 

Klägerin 

gegen 

B. AG,   

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini,  

Beklagte 

Gegenstand 

Verletzung eines Ergänzenden Schutzzertifikates / Gesuch 
um Erlass vorsorglicher Massnahmen / superprovisorische 
Massnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Der Präsident zieht in Erwägung: 

1.   
Mit  Eingabe  vom  28.  August  2017  reichte  die  Klägerin  das  vorliegende 
Gesuch  um  Erlass  superprovisorischer  bzw.  vorsorglicher  Massnahmen 
betreffend Verletzung eines Ergänzenden Schutzzertifikates ein und stell-
te folgende Rechtsbegehren: 

"1.   Der Gesuchgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von 
CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber 
CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung 
ihrer  Organe  mit  Busse  im  Widerhandlungsfall  nach  Art.  292  StGB 
vorsorglich  zu  verbieten,  in  der  Schweiz  pharmazeutische  Produkte, 
die  S.  in  Form  eines  Phosphatsalzes  und  T.  enthalten,  selber  oder 
durch Dritte einzuführen, auszuführen, zu lagern, herzustellen, anzu-
bieten,  zu  verkaufen  oder  auf  andere  Weise  während  der  Schutz-
dauer des ESZ 111 in der Schweiz in Verkehr zu bringen. 

2.   Das Verbot gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 sei superprovisorisch, d.h. 
zunächst ohne Anhörung der Gesuchgegnerin, auszusprechen. 

3.   Alles  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  zu  Lasten  der  Ge-

suchgegnerin." 

2.   
Zur  Begründung  ihres Gesuchs macht  die  Klägerin geltend,  das  schwei-
zerische  ESZ  111  der  Klägerin  (ESZ),  das  diesbezügliche  Grundpatent 
EP  222  (Grundpatent)  und  die  vom  ESZ  geschützten  Originalpräparate 
U.® und V.® der Klägerin seien dem Gericht aus dem Nichtigkeitsverfah-
ren xx_yy bestens bekannt (). 

Die  Beklagte  habe  durch  Einleitung  des  besagten  Nichtigkeitsverfahrens 
und ihre bisherige Korrespondenz mit der Klägerin den Eindruck erweckt, 
vor  einer  Lancierung  ihres  Generikums  T.-S.  200mg/245mg  Lactab 
(Marktzulassungs-Nr.  333)  zunächst  gerichtlich  beurteilen  zu  lassen,  ob 
das ESZ der Klägerin angesichts der Rechtsprechung des EuGH und der 
von  der  Beklagten  postulierten  Notwendigkeit  einer  Harmonisierung  des 
schweizerischen  Schutzzertifikate-Rechts  mit  jenem  der  EU  rechtsbe-
ständig  sei.  Nun  habe  die  Klägerin  – gerade  einmal  zwei Tage  nach  der 
Hauptverhandlung  im  Verfahren  xx_yy  vom  tt.mm.jj  –  auf  eine  Abmah-
nung der Klägerin hin angekündigt, dass sie nicht auf das Urteil im Nich-
tigkeitsverfahren  warte,  sondern  ihr  Generikum  zu  U.®  unverzüglich 
(„imminent“) auf den Schweizer Markt bringe.  

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Ein weiteres Generikum der Beklagten zum Originalprodukt V.® der Klä-
gerin  mit  der Wirkstoffkombination  R.-T.-S.  habe  die  Marktzulassung  am 
tt.mm.jj erhalten (Nr. 444). Dieses Generikum werde von der Beklagten in 
ihrem Schreiben vom 21. August wohl nur deshalb nicht ausdrücklich er-
wähnt,  weil  sie  bezüglich  dieses  Generikums  von  der  Gesuchstellerin 
bisher  noch  nicht  abgemahnt  worden  sei.  Der  Unterschied  zum  Generi-
kum zu U.® sei, dass das Generikum zu V.® ebenso wie dieses nebst S. 
und T. den weiteren Wirkstoff R. enthalte. Auch diese Kombination von S., 
T.  und  R.  verletze  das  ESZ,  welches  S.  und  T.  als  Erzeugnis  schütze. 
Denn  der  Schutzbereich  gemäss Art.  140d  PatG  eines  Schutzzertifikats, 
das  zwei  Wirkstoffe  beanspruche,  schütze  auch  gegen  ein  Arzneimittel 
mit diesen beiden und einem dritten Wirkstoff. 

Vermutlich  habe  die  Beklagte  mit  der  Vermarktung  schon  begonnen  und 
werde zudem voraussichtlich am tt.mm.jj auf die Spezialitätenliste aufge-
nommen.  Die  Gültigkeit  des  Grundpatents  habe  die  Beklagte  im  Verfah-
ren xx_yy ausdrücklich anerkannt, weshalb auch im vorliegenden Verfah-
ren  davon  auszugehen  sei,  dass  das  Grundpatent  rechtsbeständig  sei 
bzw. gewesen sei. Die Gültigkeit des ESZ habe die Beklagte im Nichtig-
keitsverfahren  einzig  mit  der  erst  lange  nach  der  Erteilung  des  ESZ  er-
gangenen Rechtsprechung des EuGH angegriffen. Ob die Schweizer Ge-
richte  der  Rechtsprechung  des  EuGH  folgen  würden,  könne  und  müsse 
im vorliegenden Verfahren offen bleiben und werde im ordentlichen Nich-
tigkeitsverfahren entschieden. Für das beantragte bloss vorsorgliche Ver-
bot  müsse  ausreichen,  dass  die  Beklagte  in  ihrer  Replik  im  Nichtigkeits-
verfahren anerkannt habe, dass das ESZ nach bisheriger höchstrichterli-
cher  und  vom  Bundesverwaltungsgericht  sowie  vom  IGE  befolgter  und 
von  der  schweizerischen  Lehre  nicht  kritisierter  Rechtsprechung  gültig 
sei. Ebenfalls anerkannt habe die Beklagte im Nichtigkeitsverfahren, dass 
das  Heilmittel  U.®  der  Klägerin  (bzw.  die  in  U.®  enthaltenen Wirkstoffe) 
das Erzeugnis sei, das dem ESZ zu Grunde liege. Und unbestreitbar ent-
spreche das angegriffene Generikum der Beklagten dem Arzneimittel U.® 
der Klägerin und falle somit unter den Schutzbereich des ESZ.  

Dasselbe  gelte  auch  für  das  Generikum  der  Beklagten  zum  Originalpro-
dukt V.®. Aus diesem Grund werde im Folgenden auch nur die Verletzung 
des ESZ durch T.-S. dargelegt.  

Angesichts der bereits begonnenen und zugegebenen unmittelbar bevor-
stehenden Vermarktung von T.-S. und einer möglichen Aufnahme auf die 
Spezialitätenliste  sei  es geboten,  das  beantragte  Verbot  unverzüglich  zu 
erlassen.  Denn  der  Klägerin  entstehe  damit  gerichtsnotorisch  ein  nicht 

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leicht wieder gut zu machender Nachteil, der jeden Tag exponentiell noch 
grösser und unabschätzbarer werde. 

3.   
Die  Klägerin  ist  ein  amerikanisches  Unternehmen  mit  Sitz  in  den  USA. 
Bei  der  Beklagten  handelt  es  sich  um  eine Aktiengesellschaft  mit  Sitz  in 
der Schweiz. 

Gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 und Art. 60 Abs. 1 LugÜ 
sowie Art. 10 und Art. 109 Abs. 2 IPRG und Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG ist 
die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts gege-
ben. 

4.   
In Anwendung  von Art.  23 Abs. 1  lit. b  PatGG  entscheidet  der  Präsident 
als Einzelrichter. 

Die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG).  

Die Akten des Verfahrens xx_yy sind beizuziehen. 

5.   
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen  vorsorglichen  Massnahmen,  wenn  die  gesuchstellende  Partei 
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine 
Verletzung  zu  befürchten  ist  (lit.  a)  und  ihr  aus  der  Verletzung  ein  nicht 
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist 
eine  Behauptung,  wenn  der  Richter  sie  überwiegend  für  wahr  hält,  d.h. 
selbst wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Ein-
reden  oder  Einwendungen  ebenfalls  nur  glaubhaft  zu  machen.1  Ferner 
muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuord-
nende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.2 

Bei  besonderer  Dringlichkeit,  insbesondere  bei  Vereitelungsgefahr,  kann 
das  Gericht  die  vorsorgliche  Massnahme  sofort  und  ohne Anhörung  der 
Gegenpartei (superprovisorisch) anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). 

Wird eine Massnahme im Sinne von Art. 265 ZPO superprovisorisch be-
antragt,  so  ist  das  Gericht  gehalten,  mit  Vorsicht  vorzugehen,  um  wenn 
immer möglich zu vermeiden, eine Massnahme zu erlassen, die das Ge-

1 BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E.2; Leuenberger/Uffer-Tobler, 

Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f. 

2 BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO 

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richt, hätte es vor dem Erlass der Massnahme die Gegenseite angehört, 
nicht erlassen hätte.3 In gewissem Umfang muss das Gericht deshalb in 
einer solchen Situation von Amtes wegen mögliche Gegenargumente der 
Beklagten antizipieren und auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen. 

6.   
Die Klägerin stützt sich auf das ESZ 111, welches Gegenstand eines vor 
diesem  Gericht  hängigen  Nichtigkeitsverfahrens  (xx_yy)  ist.  Die  Haupt-
verhandlung  hat  am  dd.mm.jj  stattgefunden.  Wie  die  Klägerin  zur  Recht 
ausführt,  anerkennt  die  Beklagte  im  vorliegenden  Verfahren  dort,  dass 
das  streitige  ESZ  gemäss  bisheriger  Rechtsprechung  gültig  ist  und  be-
gründet  die  Nichtigkeit  des  ESZ  einzig  mit  der  erwähnten  erforderlichen 
Praxisänderung. 

Solange diese Frage im Nichtigkeitsverfahren noch nicht entschieden ist, 
ist  von  der  gegenwärtigen  Praxis  auszugehen.  Danach  ist  das  streitige 
ESZ glaubhafterweise gültig.  

Gemäss Schreiben der Beklagten vom 23. August 2017 steht die Lancie-
rung des Produkts T.-S. 200mg/ 245mg unmittelbar bevor. 

Die  Produkte  der  beiden  Marktzulassungen  der  Beklagten,  T.-S. 
200mg/245mg  Lactab  (Marktzulassungs-Nr.  333)  sowie  R.-T.-S.  600mg, 
200mg,  245mg,  Lactab  (Marktzulassungs-Nr.  444)  enthalten  als  Wirk-
stoffkombination (Hervorhebung hinzugefügt) S.-phosphat und T. .  

Das ESZ richtet sich auf (Hervorhebung hinzugefügt): S.-fumarat und T.  

Das ESZ richtet sich damit spezifisch auf die Fumarat-Salzform des Wirk-
stoffs S., wogegen die Beklagte das Phosphat verwendet. 

Die Swissmedic hat das Generikum als Phosphat zugelassen, obwohl die 
ursprüngliche  Zulassung  des  Originalpräparats  ein  Fumarat  war.  Weiter 
verweisen  die  Fachinformationen  der  Generika  auf  Studien  mit  dem 
Fumarat,  und  hinsichtlich  Einnahme  während  der  Schwangerschaft,  der 
Reproduktionstoxizität  sowie  der  Mutagenität/Kanzerogenität  wird  auf 
diese Fumarat-Studien abgestützt. 

Die  Swissmedic  geht  also  davon  aus,  dass  kein  Unterschied  zwischen 
dem Fumarat und dem Phosphat besteht. Die Aussagen der Beklagten in 
der Fachinformation würden zudem im klaren Widerspruch stehen zu ei-

3 BBl 2006 S. 7356. 

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nem allenfalls von der Beklagten vertretenen Standpunkt, es handle sich 
beim Phosphat nicht um das gleiche Erzeugnis im Sinne von Art. 140d.  

Damit  ist  glaubhaft  gemacht,  dass  die  Verletzung  eines  der  Klägerin  zu-
stehenden Anspruchs zu befürchten ist. 

Ein  nicht  leicht  wiedergutzumachender  Nachteil  liegt  allein  schon  wegen 
der  Schwierigkeit  des  Schadensnachweises  der  Klägerin  auf  der  Hand. 
Zum einen stellt sich das Problem der Kausalität zwischen Verkäufen der 
Beklagten  und  Verkaufsrückgang  der  Klägerin,  insbesondere,  wenn  – 
was  bei  Nichtanordnung  der  Massnahme  zu  befürchten  wäre  –  weitere 
Generikahersteller auf den Markt treten würden. Zudem würde die durch 
die  Verfügbarkeit  von  Generika  bedingte  Preisreduktion  ebenfalls  in  den 
Nachteil der Klägerin miteinzubeziehen sein, was insgesamt die Schwie-
rigkeiten  des  Schadensnachweises  eindeutig  erkennen  lässt.  Damit  ist 
ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil glaubhaft gemacht. 

Nachdem die Beklagte selber ausdrücklich im erwähnten Schreiben fest-
hält,  dass  der  Markteintritt  unmittelbar  bevorsteht  ("imminent"),  ist  auch 
die besondere Dringlichkeit zu bejahen. Schliesslich kann der drohenden 
Lancierung des Produkts nur mit der Anordnung eines Verbots verhindert 
werden. 

Demnach  ist  das  Begehren  um  Erlass superprovisorischer  Massnahmen 
gutzuheissen. 

7.   
Mit  dem  Entscheid  kann  das  Gericht  auf Antrag  der  obsiegenden  Partei 
Vollstreckungsmassnahmen  anordnen  (Art.  236  Abs.  3  ZPO).  Der  Ent-
scheid  darüber  liegt  im  Ermessen  des  Gerichts.4  Das  vorliegend  anzu-
ordnende  Verbot  ist  daher  mit  der Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1'000.– pro Tag sowie der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen 
Ungehorsams  gegen  amtliche  Verfügungen  nach  Art.  292  StGB  im  Wi-
derhandlungsfall zu verbinden (Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. a 
und c ZPO). 

8.   
Da  die  beantragte  Massnahme  einstweilen  ohne  vorgängige  Anhörung 
der  Beklagten  gutzuheissen  ist,  ist  ihr  nachträglich  das  rechtliche  Gehör 
zu  gewähren,  weshalb  ihr  eine  Frist  zur  schriftlichen  Stellungnahme  an-

4 Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 25 f. zu Art. 236 ZPO 

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zusetzen ist. Danach hat das Gericht definitiv über die beantragten Mass-
nahmen zu entscheiden (Art. 265 Abs. 2 ZPO). 

9.   
Der Klägerin ist Frist anzusetzen, um gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kos-
tenvorschuss  in  der  Höhe  von  CHF  20'000.–  zu bezahlen.  Nachdem  die 
superprovisorische Anordnung der Beklagten einen erheblichen Schaden 
zufügen  könnte,  ist  der  Klägerin  für  den  Fall,  dass  sich  die  Anordnung 
nachträglich als unberechtigt herausstellen sollte, eine Sicherheitsleistung 
aufzuerlegen (Art. 264 Abs. 1 ZPO). Diese ist auf CHF 250‘000.– festzu-
legen.  

10. 
Über  die  Prozesskosten  ist  im  Endentscheid  betreffend  vorsorgliche  
Massnahmen zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO). 

11. 
Nach  Eingang  der  Massnahmeantwort  wird  nötigenfalls  eine  kurzfristig 
anzuberaumende mündliche Verhandlung stattfinden. Für die Terminfest-
legung wird die Kanzlei umgehend mit den Parteien Kontakt aufnehmen.  

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Der Präsident erkennt: 

1. 

In  Gutheissung  des  Gesuchs  um  Erlass  superprovisorischer  Mass-
nahmen  wird  der  Beklagten  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse 
von CHF 1'000.– pro Tag sowie der Bestrafung ihrer Organe mit Bus-
se  wegen  Ungehorsams  gegen  amtliche  Verfügungen  nach Art.  292 
StGB im Widerhandlungsfall mit sofortiger Wirkung vorsorglich verbo-
ten, in der Schweiz pharmazeutische Produkte, die S. in Form eines 
Phosphatsalzes  und  T.  enthalten,  gemäss  Swissmedic  Zulassungs-
nummern 333 und 444, selber oder durch Dritte einzuführen, auszu-
führen,  zu  lagern,  herzustellen,  anzubieten,  zu  verkaufen  oder  auf 
andere Weise während der Schutzdauer des ESZ 111 in Verkehr zu 
bringen. 

2.  Der  Beklagten  wird  eine  Frist  bis  14.  September  2017  zur  Erstat-

tung der Massnahmeantwort angesetzt. 

3.  Der  Klägerin  wird  eine  Frist  bis  6.  September  2017  angesetzt,  um 
einen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 20'000.–  zu bezahlen. 

4.   Dieselbe  Frist  wird  der  Klägerin  angesetzt,  um  eine  Sicherheitsleis-

tung in der Höhe von CHF 250‘000.– auf das Konto  

Bundespatentgericht, Postfach, 9023 St. Gallen,  

  IBAN: CH37 0900 0000 6062 3648 2,  
  Vermerk: Sicherheitsleistung  

  zu leisten, widrigenfalls die superprovisorische Anordnung dahinfällt.  

5.  Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid befunden. 

6.  Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien,  an  die  Klägerin  unter  Beilage 
der  Rechnung  für  den  Kostenvorschuss  Nr.  1185000896  und  an  die 
Beklagte  unter  Beilage  des  Massnahmegesuchs  inkl.  Beilagen,  je 
gegen Empfangsbestätigung. 

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b 
ZPO). 

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St. Gallen, 30. August 2017  

S2017_006 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 30.08.2017 

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