# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** b8ed0758-75b2-5f0e-b07b-e1d889765d32
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2013_013
**Docket/Reference:** O2013_013
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/25/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2013_013 

  V e r f ü g u n g   v o m   1 0 .   A p r i l   2 0 1 4  

Besetzung 

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger. 

Verfahrensbeteiligte 

A. Inc., USA, 
vertreten durch Dr. Fabian Leimgruber,  

Klägerin 

gegen 

C. AG,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und/oder 
Rechtsanwalt Dr. iur. Mark Schweizer,  

Beklagte 

Gegenstand 

Patentnichtigkeit / Sicherheitsleistung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2013_013 

Der Präsident zieht in Erwägung, 

1.  
Am 6. September 2013 reichte die Klägerin A. mit Sitz in den USA gegen 
die  Beklagte  B.  GmbH  eine  Klage  ein,  wobei  sie  u.a.  beantragte,  es  sei 
der  schweizerische  Teil  des  Europäischen  Patentes  Nr.  EP  111  “Selbst-
ausrichtende  Abtastsonden  für  Rastersondenmikroskop“  (nachfolgend 
Streitpatent)  für  nichtig  zu  erklären,  unter  Kosten-  und  Entschädigungs-
folge  inkl.  eine  angemessene  Entschädigung  für  die  beigezogenen  Pa-
tentanwälte. 

In  Bezug  auf  den  Streitwert  führte  die  Klägerin  aus,  dieser  sei  unbe-
stimmt; er werde einstweilen mit CHF 40'000 beziffert. Dieser Wert beru-
he  auf  dem  gemeinen  Wert  des  Patents,  der  sich  aus  dem  sehr  kleinen 
Marktvolumen und der entsprechenden Abschätzung der Vorteile ergebe, 
die  der  Schutzrechtsinhaber  in  der  verbleibenden  Laufzeit  aus  der  Ver-
wertung des Patents erzielen könnte.  

2.  
Mit  Verfügung  vom  18.  September  2013  wurde  die  Klägerin  verpflichtet, 
einen  Kostenvorschuss  in  der  Höhe  der  mutmasslichen  Gerichtskosten 
von CHF 12'000 zu überweisen. 

3.  
Mit  Verfügung  vom  7.  Januar  2014  stellte  der  Präsident  des  Bundespa-
tentgerichts  auf  einen  entsprechenden  Einwand  der  B.  GmbH  und  auf 
den Antrag der Klägerin hin, die Parteibezeichnung der Beklagten zu kor-
rigieren, fest, dass die Beklagte in diesem Verfahren die C. AG und nicht 
die B. GmbH sei. Er auferlegte der Klägerin die Gerichtskosten und ver-
pflichtete sie zur Leistung einer Parteientschädigung an die B. GmbH.  

4.  
Die  C.  AG  wurde  am  21.  Januar  2014  aufgefordert,  eine  Klageantwort 
einzureichen. Mit Eingabe vom 4. März 2014 stellte die Beklagte folgende 
Anträge:  

1. Die Klägerin sei zu verpflichten, eine Sicherheitsleistung für eine allfällige Par-

teientschädigung der Beklagten in der Höhe von CHF 60'000 zu leisten. 

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2.  Der  Beklagten  sei  die  Frist  für  die  Einreichung  einer  Klageantwort  abzuneh-

men  und  neu  anzusetzen,  sobald  die  beantragte  Sicherheitsleistung  beim  Ge-

richt eingegangen ist. 

3. Eventualiter zu Ziff. 2, die Frist zur Einreichung einer Klageantwort sei um 20 

Tage zu erstrecken. 

Die Beklagte hielt fest, sie bestreite die sachliche und örtliche Zuständig-
keit  des  Bundespatentgerichts  nicht.  Sie  bezeichnete  den  Streitwert 
einstweilen  mit  CHF  250'000  und  machte  geltend,  der  von  der  Klägerin 
genannte  Streitwert  von  CHF  40'000  sei  in  Anbetracht  der  Restlaufzeit 
des Streitpatents von noch rund zwölf Jahren zu gering und in Anbetracht 
der  Nichtigkeitsklage  sowie  der  aus  deren  Einreichung  erwachsenden 
Kosten  nicht  glaubhaft.  Die  Klägerin  mit  Sitz  in  den  USA  habe  keinen 
staatsvertraglichen  Anspruch,  von  der  Sicherheitsleistung  entbunden  zu 
werden. 

Der  Beklagten  wurde  mit  Verfügung  vom  5.  März  2014  die  Frist  für  die 
Klageantwort abgenommen. 

5.  
Mit  Stellungnahme  vom 3. April  2014  stellte  die Klägerin folgende Anträ-
ge:  

1. Der Antrag der Beklagten, die Klägerin zur Sicherheitsleistung für eine allfälli-

ge Parteientschädigung zu verpflichten, sei abzuweisen.  

2. Eventualiter sei die Klägerin zu einer Sicherheitsleistung für eine allfällige Par-

teientschädigung  der  Beklagten  in  Höhe  von  maximal  CHF  18'200.00  zu  ver-

pflichten.  

3. Es sei der Beklagten eine Frist zur Einreichung einer Klageantwort von 20 Ta-
gen (peremptorisch) anzusetzen.  

In Bezug  auf  den  Streitwert  hielt  die Klägerin fest,  das  Streitpatent finde 
nur  eine  marginale industrielle Verwendung  und  es bestehe lediglich ein 
kleiner Absatzmarkt, welcher sich mehrheitlich aus Universitäten und ähn-
lichen  Forschungsbetrieben  zusammensetze.  In  Anbetracht  eines  jährli-
chen Umsatzes der Klägerin von CHF 1'400 bis 3'000 bei den betroffenen 
Abtastsonden sowie einem jährlichen Ertrag der Klägerin in der Höhe von 
CHF  400  bis  900  und  der  Restlaufzeit  des  Streitpatents  von  noch  ca. 
zwölf  Jahren  halte  sie  an  ihrer  Bezifferung  des  Streitwerts  fest.  Die  von 
der  Beklagten  begehrte  Sicherheit  für  die  Parteientschädigung  sei  aus 

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grundsätzlichen  Überlegungen  nicht  gerechtfertigt,  nachdem  diese  die 
Klägerin  in der  vorprozessualen  Korrespondenz zur Anhebung  der  Nich-
tigkeitsklage  provoziert  habe.  Dieses  Vorgehen  der  Beklagten  disqualifi-
ziere  sie  vom  Recht,  eine  Sicherheit  für  eine  Parteientschädigung  zuge-
sprochen  zu  erhalten.  Diese  habe  im  übrigen  bei  einem  Streitwert  von 
CHF 40'000 maximal CHF 11'200 zu betragen.  

6.  
Die Klägerin hat ihren Sitz in den USA. Gemäss Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO 
hat die klagende Partei auf Antrag der beklagten Partei für deren Partei-
entschädigung Sicherheit zu leisten, wenn sie keinen Wohnsitz oder Sitz 
in der Schweiz hat. Soweit bilaterale Verträge lediglich den freien Zugang 
zu den Gerichten gewährleisten oder Meistbegünstigungsklauseln enthal-
ten, befreien sie nicht von einer allfälligen Kautionspflicht. Dies gilt insbe-
sondere  für  den  Vertrag  mit  den  USA  vom  25.  November  1850  (SR 
0.142.113.361), dessen Art. 1 den freien Zutritt zu den Gerichten gewährt, 
aber  nicht  von  der  Kautionspflicht  befreit.1  Der  Kautionsentscheid ergeht 
in Form einer prozessleitenden Verfügung (Art. 124 Abs. 1 ZPO) aufgrund 
einer  summarischen  Prüfung  der  Verhältnisse.  Dabei  sieht  Art.  99  ZPO 
kein Ermessen des Gerichts vor: Wenn die Voraussetzungen von Art. 99 
Abs. 1 ZPO gegeben sind, hat der Antragsteller Anspruch auf Anordnung 
der Kaution durch das Gericht.2  

Entgegen  den  Vorbringen  der  Klägerin  ist  nicht  erheblich,  aus  welchen 
Gründen  sie  die  Nichtigkeitsklage  eingereicht  und  ob  allenfalls  die  Be-
klagte sie zur Anhebung der Nichtigkeitsklage provoziert hat. Sie wirft der 
Beklagten  in  diesem  Zusammenhang  zu  Recht  kein  rechtsmissbräuchli-
ches  Verhalten  (Art.  2 Abs.  2  ZGB)  vor.  Unerheblich  ist,  ob  die  Klägerin 
der B. GmbH eine ihr in diesem Verfahren zugesprochene Parteientschä-
digung  bereits  beglichen  hat,  nachdem  die  Klägerin  nicht  in Anwendung 
von Art.  99 Abs.  1  lit.  c  ZPO  kautionspflichtig  ist.  Die  Klägerin  hat  somit 
der Beklagten gestützt auf Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO eine Sicherheit zu leis-
ten.  

7.  
Die  Höhe  der  Kaution  orientiert  sich  nach  den  voraussichtlichen  Partei- 

1 BGE 121 I 108 E. 2 S. 112 f.; BGer 4P.153/2003 E. 2.3.1; Suter/von Holzen, in: 
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen 
Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2013, Art. 99 RZ 22 f. 
2 Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO 
Kommentar, Art. 99 RZ 14; BK [Berner Kommentar 2012]-ZPO-Sterchi, Art. 99 
RZ 2 

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kosten  und  diese  richten  sich  nach  dem  Streitwert  sowie  dem  zu  erwar-
tenden  Prozessaufwand.  Die  Klägerin  nennt  einen  Streitwert  von  CHF 
40'000, während die Beklagte diesen einstweilen mit CHF 250'000 bezif-
fert.  

Nachdem sich die Parteien über die Höhe des Streitwerts nicht einig sind, 
setzt das Gericht diesen fest (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Bei Bestandesklagen 
ist  eine  Ermittlung  des  objektiven  Werts  des  Streitgegenstandes  in  der 
Regel schwierig.3 Der Wert eines Patents kann durch den Ertragswert für 
den  Patentinhaber  indiziert  sein,  wobei  jedoch  die  Schätzung  künftig  er-
zielbaren Gewinns mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist.4 Immerhin 
kann auch die Art der Prozessführung als Kriterium für das Interesse der 
klagenden Partei an der Streitsache berücksichtigt werden.5  

In der Klage, die einen Umfang von rund 60 Seiten aufweist, und mit der 
mehr  als  50,  zum  Teil  sehr  umfangreiche  Beilagen  eingereicht  werden, 
wird der Streitwert mit CHF 40'000 beziffert, wobei in allgemeiner Weise 
auf das sehr kleine Marktvolumen hingewiesen wird. Der von der Klägerin 
genannte  Umsatz  der  "A.,  Inc.,  Schweiz  2011-2013"  von  wenigen  Tau-
send  Franken  ist  hier  nicht  von  Bedeutung,  nachdem  es  sich  um  den 
Wert  des  Patents  der  Beklagten  und  nicht  um  Erträge  der  Klägerin,  die 
mit  dem  Streitpatent  allenfalls  in  Zusammenhang  stehen,  geht.  In  Be-
rücksichtigung  der  Restlaufzeit  des  Streitpatents  von  noch  rund  zwölf 
Jahren und des erheblichen Aufwandes, den die Klägerin mit der Einrei-
chung  der  Klageschrift  getätigt  hat,  ist  davon  auszugehen,  dass  das 
Streitpatent  nicht  unbedeutend  ist,  weshalb  der  Streitwert,  der  Angabe 
der Beklagten entsprechend auf CHF 250'000 festzusetzen ist. 

8.  
Ausgehend von einem Streitwert von CHF 250'000 erscheint die von der 
Beklagten geschätzte Parteientschädigung für  die  berufsmässige  rechts-
anwaltliche  Vertretung  von  CHF  25'000  als  ausgewiesen  Art.  5  KR-
PatGer).  Angesichts  des  Umfangs  der  Klageschrift  und  in  Berücksichti-
gung  der  Komplexität  der technischen  Materie erscheint  die von  der  Be-
klagten  für  die  berufsmässige  patentanwaltliche  Vertretung  geschätzte 

3 BGE 133 III 490 E. 3.3; Calame/Hess-Blumer/Stieger-Stäuber/Kaiser, 
Kommentar Patentgerichtgesetzes, Basel 2013, Art. 31 PatGG RZ 17 
4 Calame/Hess-Blumer/Stieger-Stäuber/Kaiser, Art. 31 PatGG RZ 23; vgl. 
Johann Jakob Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und 
Wettbewerbsrecht, sic! 2002, S. 493 ff. 
5 Calame/Hess-Blumer/Stieger-Stäuber/Kaiser, Art. 31 PatGG RZ 32 

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Entschädigung von CHF 35'000 als angemessen (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 
3 lit. a KR-PatGer).  

9.  
Der Klägerin wird für die Leistung der Sicherheitsleistung für eine allfällige 
Parteientschädigung  der  Beklagten  von  CHF  60'000  eine  Frist  bis  zum 
12. Mai 2014 angesetzt. Bis zum Eingang der Sicherheitsleistung ruht der 
Schriftenwechsel. 

Der Präsident verfügt: 

1. Die Klägerin hat bis zum 12. Mai 2014 für eine allfällige Parteientschä-
digung der Beklagten Sicherheit im Betrag von CHF 60'000.00 zu leisten, 
widrigenfalls auf die Klage nicht eingetreten wird. 

2. Die Prozesskosten bleiben bei der Hauptsache.  

Diese Verfügung geht an:  

–  Patentanwalt Dr. Fabian Leimgruber (mit Gerichtsurkunde)  

–  Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher (mit Gerichtsurkunde) 

St. Gallen, 10. April 2014  

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident  

Gerichtsschreiber 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Jakob Zellweger 

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Versand: 10. April 2014 

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