# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** c1831d85-e2f0-5e41-ad14-678f2b5689da
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2016-12-12
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 12.12.2016 B-2711/2016
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-2711-2016_2016-12-12.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-2711/2016 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  1 2 .  D e z e m b e r  2 0 1 6  

Besetzung 
 Richter David Aschmann (Vorsitz), 

Richterin Vera Marantelli, Richter Pietro Angeli-Busi,    

Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska. 
 

 
 

Parteien 
 THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC,  

Watersmead, GB-BN17 6LS Littlehampton, West-Sussex,   

vertreten durch Rechtsanwältin Eva-Maria Strobel,   

Baker & McKenzie Zurich,  

Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

THEFACESHOP Co., LTD,  

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, KR-Seoul,   

vertreten durch R.A. Egli & Co, Patentanwälte,  

Baarerstrasse 14, 6300 Zug,  

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 
 

 
 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 13808 und 13809;  

CH 398'268 The Body Shop und  

IR 841'798 The Body Shop (fig.) /  

CH 659'028 TheFaceShop (fig.). 

B-2711/2016 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Die Schweizer Marke Nr. 659'028 "TheFaceShop (fig.)" der Beschwerde-

gegnerin wurde am 9. Dezember 2013 hinterlegt und von der Vorinstanz 

am 23. Mai 2014 veröffentlicht. Sie sieht wie folgt aus: 

 

 

  

Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt: 

3 Kosmetika und Parfüms, nämlich Hautlotion, Gesichtscreme, Reini-

gungscreme, Wimperntusche, Lidschatten, Eyeliner und Augenbrauenstifte, 

Lippenstifte, Grundierung, Gesichtspuder, Rouge, Hautspray; Make-up Entfer-

nungsmittel; nicht-medizinische Hautpflegemittel, nämlich Cremes, Lotionen, 

Gele, Gesichtswasser, Reinigungsmittel, körniges Peeling, Masken und Pee-

lings; Parfüm; Duftstoffe, nämlich Eau de Cologne und Aftershave; alltägliche 

Lotionen, nämlich Aftershave-Lotionen, Gesichtslotionen, parfümierte Körper-

lotionen, Reinigungslotionen und Hautfeuchtigkeitslotionen; Hautlotion; auf-

bauende Cremes, nämlich aufbauende Körpercremes, Hautfeuchtigkeits-

cremes und Antiagingcremes; Mascaras; Eyeliner; Lippenstifte; Make-up-

Grundlage; Reinigungscremes; fester Puder für Puderdose; nicht-medizini-

sche Sonnenschutzmittel; nicht-medizinische Hautcremes für den Massage-

gebrauch; Nagelpflegemittel; Haarpflege- und Haarstyling-Mittel, nämlich 

Shampoos, Conditioner, Finishing-Spray und Gele; Hautseifen; Körperreini-

gungsmittel; Mittel zur Zahnaufhellung, nämlich Zahnpasten. 

35 Grosshandelsdienstleistungen für Kosmetika; Einzelhandelsdienstleis-

tungen für Kosmetika; Marketingberatungsleistungen für Unternehmen im Be-

reich Kosmetik; Zurverfügungstellen von Informationen und Beratung für Ver-

braucher bezüglich Auswahl von anzuschaffenden Kosmetika; Verkaufsorga-

nisation von Kosmetika; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte im Bereich 

Kosmetik [Erwerb von Kosmetika für andere Unternehmen]; Verkaufsförde-

rungsmassnahmen im Bereich Kosmetik [für andere]; Betrieb einer Import-und 

Exportagentur im Bereich Kosmetik; Marketing-Studien im Bereich Kosmetik; 

Verteilung von Kosmetikmuster (Werbematerial); betriebswirtschaftliche Bera-

tung in Bezug auf Kosmetika. 

B.  

Am 25. August 2014 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz ge-

gen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren Wi-

derruf für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Dabei 

stützte sie sich einerseits auf ihre Schweizer Wortmarke Nr. 398'268 

B-2711/2016 

Seite 3 

"The Body Shop", die am 14. April 1992 hinterlegt wurde und namentlich 

Schutz für folgende Waren beansprucht:  

3 Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheits-

pflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.  

Andererseits stützte sie sich auf ihre internationale Registrierung 

Nr. 841'798 "The Body Shop (fig.)", deren Hinterlegung vom 24. August 

2004 der Vorinstanz am 3. März 2005 von der Organisation Mondiale de la 

Propriété Intellectuelle (OMPI) gemeldet wurde. Dabei handelt es sich um 

eine Wortbildmarke mit folgendem Aussehen:  

 

 

 

Sie ist in der Schweiz unter anderem für folgende Waren und Dienstleis-

tungen geschützt:  

3 Cosmétiques et produits de soins pour la peau, notamment, fonds de 

teint, cache-cernes, mascara, fards à paupières, liquides cosmétiques pour 

souligner le contour de l'oeil et/ou le sourcil (ligneurs), tubes de rouge à lèvres, 

crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, poudre pour le visage, 

produits teint de soleil, fards à joues, produits hydratants, produits démaquil-

lants; poudres pour le corps non médicamentées; savons de toilette; gels de 

bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, et pastilles effervescentes 

pour le bain; produits de soin de la peau non médicamentés, notamment, lo-

tions, crèmes, nettoyants, produits de gommage, masques et tonifiants; pré-

parations pour soigner et embellir les cheveux, notamment shampooings, 

après-shampooing, laques pour une tenue longue durée et gels; déodorants, 

produits solaires; écrans solaires sous forme d'huiles et de lotions; produits de 

rasage; dentifrices; parfums, eaux de toilette, huiles essentielles à usage per-

sonnel, huiles parfumées; produits pour les ongles; vernis à ongles; pierre 

ponce, bâtonnets de coton et tampons d'ouate à usage médical tous pour le 

corps; parfums d'intérieur, bâtonnets d'encens, pots-pourris et sachets odo-

rants; lingettes cosmétiques poudrées; lingettes imprégnées de lotions; né-

cessaires et coffrets cadeaux contenant des produits de soin de la peau et/ou 

des cheveux. 

35 Services de commerce de détail, services de vente au détail en ligne, 

services téléphoniques d'achat à domicile et réunions de présentation et de 

vente à domicile de produits de beauté, cosmétiques, produits de toilette, pro-

duits pour les soins de la peau, produits de soins capillaires, parfums et pro-

duits de soins personnels; services informatisés de commande en ligne pré-

sentant des produits de beauté, produits de soins pour la peau, des parfums 

et produits similaires. 

B-2711/2016 

Seite 4 

Die Beschwerdeführerin begründete die Widersprüche dahingehend, die 

von den Widerspruchsmarken und der angefochtenen Marke beanspruch-

ten Waren und Dienstleistungen seien stark gleichartig und teilweise iden-

tisch. Ferner bestehe eine ausgeprägte Zeichenähnlichkeit, da die Marken 

infolge gleichen Aufbaus, zweier identischer Wortbestandteile und eines 

ähnlichen Schriftbilds denselben Gesamteindruck erweckten. Die Wider-

spruchsmarken verfügten aufgrund ihrer hohen Bekanntheit beim Schwei-

zer Publikum über einen erweiterten Schutzbereich. Es sei zumindest eine 

mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen, da die Abnehmer davon aus-

gehen könnten, die angemeldete Marke gehöre zur Markenfamilie der Be-

schwerdeführerin.  

C.   

Die Beschwerdegegnerin bestritt in ihrer Stellungnahme vom 3. November 

2014 das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, indem sie vorbrachte, die 

Zeichen seien einander nicht ähnlich. Beim Zeichenvergleich seien die 

kennzeichnungsschwachen Elemente "The" und "Shop" auszuklammern. 

Zwischen den verbleibenden Elementen "Face" und "Body" bestehe weder 

auf der Ebene des Sinngehalts noch auf derjenigen des Klangs oder des 

Schriftbilds eine Ähnlichkeit. Da auch das Element "Body" für die bean-

spruchten Waren und Dienstleistungen rein beschreibend sei, komme den 

Widerspruchsmarken eine verminderte Kennzeichnungskraft zu und seien 

die Abweichungen gegenüber der angefochtenen Marke ausreichend, um 

eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.  

D.   

Mit Replik vom 27. April 2015 brachte die Beschwerdeführerin vor, der Zei-

chenvergleich könne nicht auf die Elemente "Body" und "Face" reduziert 

werden. Die Marken seien vielmehr in ihrer Gesamtheit zu vergleichen. 

Auch wenn den Elementen "The" und "Shop" in Alleinstellung keine Unter-

scheidungskraft zukomme, erweckten die Marken in der Kombination ihrer 

Elemente einen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck und komme 

ihnen ein von der blossen Summe der Einzelteile verschiedener, nicht be-

schreibender Sinngehalt zu. Die Beschwerdeführerin hielt an ihrer Ansicht 

fest, wonach eine ausgeprägte Zeichenähnlichkeit bestehe und die Wider-

spruchsmarken infolge erhöhter Verkehrsbekanntheit über eine gesteigerte 

Kennzeichnungskraft mit entsprechend erweitertem Schutzbereich verfüg-

ten, weshalb im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. 

 

B-2711/2016 

Seite 5 

E.   

Die Beschwerdegegnerin beharrte in ihrer Duplik vom 30. Juni 2015 auf 

ihrer Argumentation, wonach "Body" das einzige prägende Element der Wi-

derspruchsmarken bilde, welches gegenüber dem in der angefochtenen 

Marke enthaltenen Element "Face" keine Verwechslungsgefahr zu begrün-

den vermöge. Sie bestritt weiterhin, dass den Widerspruchsmarken eine 

hohe Bekanntheit zukomme, und verwies auf drei ausländische Wider-

spruchsentscheide, in welchen das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr 

zwischen den in Frage stehenden Marken verneint worden war. 

F.   

Mit unaufgeforderter Eingabe vom 11. August 2015 verwies die Beschwer-

deführerin auf zwei ausländische Widerspruchsentscheide, in denen eine 

Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Mar-

ken bejaht worden war. Ergänzend brachte sie vor, einer kraft intensiver 

Benutzung gestärkten Marke könne nicht entgegengehalten werden, dass 

einzelne ihrer Bestandteile in Alleinstellung nicht unterscheidungskräftig 

seien. 

G.  

Mit Verfügung vom 31. März 2016 wies die Vorinstanz die Widersprüche in 

den Verfahren Nr. 13808 und 13809 ab. Sie bejahte zwar sowohl eine 

Gleichheit bzw. starke Gleichartigkeit der einander gegenüberstehenden 

Waren und Dienstleistungen als auch eine Zeichenähnlichkeit infolge Ähn-

lichkeiten auf schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Ebene. Sie ver-

neinte jedoch das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, da sich der 

Schutz der Widerspruchsmarken nicht auf die gemeinfreien Bestandteile 

"The" und "Shop" erstrecke und der Beschwerdeführerin der Nachweis ei-

ner erhöhten Verkehrsbekanntheit nicht gelungen sei. Insbesondere sei 

nicht glaubhaft, dass die Zeichenelemente "The Shop" am behaupteten er-

weiterten Schutz der Widerspruchsmarke teilnähmen oder als Serien-

marke gebraucht würden.  

H.  

Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingaben vom 2. Mai 2016 

Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die Verfü-

gungen vom 31. März 2016 in den Widerspruchsverfahren Nr. 13808 und 

13809 seien aufzuheben und die Widersprüche seien gutzuheissen, unter 

Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin. 

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Seite 6 

Zur Begründung führte sie aus, die Widerspruchsmarken verfügten auf-

grund ihrer hohen Bekanntheit über einen erweiterten Schutzumfang, was 

in mehreren ausländischen Entscheiden bestätigt worden sei. Es sei un-

verständlich, weshalb die Vorinstanz den Nachweis der Verkehrsbekannt-

heit in Bezug auf die Zeichenbestandteile "The Shop" verlange, obwohl die 

Beschwerdeführerin diese nicht in Alleinstellung benutze. Die Verwechs-

lungsgefahr sei in Bezug auf die Widerspruchsmarken insgesamt zu prüfen 

und die Elemente "The Shop" nähmen an der Kennzeichnungskraft der Wi-

derspruchsmarken teil, da sie zu diesen in ihrer Gesamtheit gehörten. Auf-

grund der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Waren und Dienst-

leistungen, der hochgradigen Zeichenähnlichkeit und erweiterten Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei eine unmittelbare, zumindest 

aber eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. 

I.  

Mit Verfügung vom 3. Mai 2016 wurden die beiden Beschwerdeverfahren 

vereinigt und unter der Verfahrensnummer B-2711/2016 weitergeführt. 

J.   

Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 1. Juli 2016 auf das Einreichen 

einer Vernehmlassung und beantragte mit Verweis auf die Begründung in 

den angefochtenen Verfügungen die kostenpflichtige Abweisung der Be-

schwerden. 

K.   

Mit Beschwerdeantwort vom 16. August 2016 beatragte die Beschwerde-

gegnerin, die Verfügungen der Vorinstanz vom 31. März 2016 in den Wi-

derspruchsverfahren Nr. 13808 und 13809 seien zu bestätigen und die da-

gegen erhobenen Beschwerden seien abzuweisen, unter Kosten- und Ent-

schädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin.  

In ihrer Begründung bestritt die Beschwerdegegnerin zwar nicht, dass zwi-

schen den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen Gleichartig-

keit bestehe, sie stellte sich jedoch auf den Standpunkt, es liege weder 

eine Zeichenähnlichkeit vor noch verfügten die Widerspruchsmarken über 

einen erweiterten Schutzumfang, der sich auf die gemeinfreien Elemente 

"The" und "Shop" erstrecke. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ver-

neinte sie sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Verwechs-

lungsgefahr zwischen den Marken. 

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Seite 7 

L.  

Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer 

öffentlichen Verhandlung. 

M.   

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-

weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen. 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden 

gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig 

(Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 

[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am 

vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene 

Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwal-

tungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). 

Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 

Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet 

wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten. 

2.   

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere 

Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-

che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass 

sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver-

bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 

1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und 

Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher 

sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 

E. 2.c "Orfina"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: 

Lucas David/Markus R. Frick (Hrsg.), Markenschutzgesetz Wappenschutz-

gesetz, 3. Aufl. 2016, Art. 3 N. 154). Dabei sind die Aufmerksamkeit der 

massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; 

Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen 

"Gallo/Gallay (fig.)"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 17 ff.). 

 

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Seite 8 

2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-

hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 

21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay (fig.)"), soweit aufgrund einer Nicht-

gebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer 

B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD (fig.); GALLUS 

JOLLER, in: Michael Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 

2009, [nachfolgend: MSchG],  Art. 3 N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37). 

Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den 

Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken an-

gebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen 

Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen 

oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers 

hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 

"Lido Champs-Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.)"; 

B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 "fünf Streifen (fig.)/fünf Streifen 

(fig.)"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIKRHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 117). Für die An-

nahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitli-

che Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches 

fabrikationsspezifisches Know-how sowie die marktübliche Verknüpfung 

oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkrei-

sen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 

2012 E. 6.1 "Bonewelding (fig.)"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 

"G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 221 ff.). Die Zugehörigkeit 

zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für 

Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 "Lido Champs-

Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.)"; JOLLER, MSchG, Art. 3 

N. 242).  

2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der 

Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRK-

HÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41) sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleich-

zeitig wahrgenommen werden, basierend auf dem Erinnerungsbild der Ab-

nehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/

Radiomat"; MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David (Hrsg.), Schwei-

zerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 

2009. N. 867 [nachfolgend: SIWR]; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 

a.a.O., Art. 3 N. 40). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine 

höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile 

des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; 

B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex (fig.)"). 

B-2711/2016 

Seite 9 

2.4 Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und ei-

ner aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke vorliegen. 

Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach 

ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamt-

eindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeich-

nungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Ent-

sprechend wird durch die Beifügung eines Bildelementes nur dann ein un-

terschiedlicher Gesamteindruck erzielt, wenn dieses Bildelement dominiert 

und dem Wortbestandteil nur ein untergeordneter Stellenwert zukommt 

(BGE 96 II 248 E. 1; Entscheid der RGKE vom 23. Juni 1999 in: sic! 1999 

S. 648 E. 4 "theWave (fig.)/Wave Rave"; Urteil des BVGer B-4026/2015 

vom 19. Juli 2016 E.2.4 "Heimat Online/Die Heimat (fig.)"). Enthält eine 

Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können 

diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen 

(Urteile des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 

"Efe [fig.]/Eve"; B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/

aim (fig.)"). Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das 

Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 

160 E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, SIWR, N. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im 

Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der RKGE 

vom 5. Juli 2006, in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; WILLI, 

a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silben-

zahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale be-

stimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der 

Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/

Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion"). 

2.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der 

Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-

rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-

sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-

rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ei-

nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mit-

telbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar ausei-

nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Marken-

inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer 

B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013 

E. 2.5 "Gallo/Gallay (fig.)"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 22 f.). 

 

B-2711/2016 

Seite 10 

2.6 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei-

ner Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die 

Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 

445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 

E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD (fig.)"). Starke Marken sind das Er-

gebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und ver-

dienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a 

"Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 

E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Ver-

wechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Unter-

suchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen 

im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Me-

dien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).  

2.7 Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann insbesondere durch deren 

Verwendung in einer Markenserie gestärkt werden. Eine Markenserie ba-

siert auf einem gemeinsamen Stammbestandteil. Es wird vorausgesetzt, 

dass der gemeinsame Bestandteil kennzeichnungskräftig ist. Zudem müs-

sen die Serienmarken dem Publikum durch tatsächlichen Gebrauch be-

kannt geworden sein, während der blosse Hinweis auf die Eintragung einer 

Markenserie nicht genügt und keine Rückschlüsse auf den Gebrauch der 

Marken zulässt (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 24, 101 m.w.H.; WILLI, a.a.O, 

Art. 3 N. 116; Urteil des BVGer B-626/2015 vom 6. Juni 2016 E 6.4 

"Kalisan/Kalisil"). 

2.8 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner 

als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheide-

nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen 

(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, 

deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen 

(Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 

"Jump (fig.)/Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/

H2O3 pH/Regulat (fig.)"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hin-

weise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck 

oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von 

den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand 

verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen 

(BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 

vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzumfang ist in der 

Regel schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff 

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Seite 11 

umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetra-

gen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; 

B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo"). Was marken-

rechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr 

zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des 

Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort 

ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich 

ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element 

(Urteile des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.1 

"KaSa K97 (fig.)/biocasa (fig.)"; B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 4.4 

"Lombard Odier & Cie./Lombard Network (fig.)"). 

3.  

3.1 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, die allen Marken gemein-

samen Elemente "The Shop" seien als Hinweis auf den Verkaufsort der 

beanspruchten Waren direkt beschreibend und hätten einen banalen Ge-

halt. Sie würden üblicherweise zur Bezeichnung von Geschäftslokalen ver-

wendet und seien als kennzeichnungsschwach einzustufen. Der Schutz 

der Widerspruchsmarken könne sich trotz der festgestellten Ähnlichkeiten 

mit der angefochtenen Marke nicht auf diese Elemente erstrecken. Die je-

weiligen Mittelelemente "Body" und "Face" stimmten in keinem Buchstaben 

überein, seien klang- und schriftbildlich verschieden und riefen zudem ver-

schiedene Assoziationen hervor, sodass der erforderliche Zeichenabstand 

gegeben sei. Der Nachweis einer erhöhten Verkehrsbekanntheit der Wi-

derspruchsmarken, welche trotz Übereinstimmung in gemeinfreien Be-

standteilen ausnahmsweise zur Bejahung der Verwechslungsgefahr führen 

könnte, sei der Beschwerdeführerin nicht gelungen. Die von ihr eingereich-

ten Belege zeigten zwar eine Marktbearbeitung in der Schweiz auf, bezö-

gen sich aber nur auf die Widerspruchsmarken in ihrer Gesamtheit und 

nicht auf die Elemente "The Shop" in Alleinstellung. Es sei nicht glaubhaft, 

dass diese Zeichenelemente am vorgebrachten erweiterten Schutz der Wi-

derspruchsmarken teilgenommen hätten oder als Serienmarken verwendet 

würden. Somit sei das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu verneinen. 

3.2 Die Beschwerdegegnerin ist der Meinung, dass nicht nur die gemein-

samen Markenbestandteile "The Shop", sondern auch die unterschiedli-

chen Bestandteile "Face" respektive "Body" aufgrund ihres rein beschrei-

benden Charakters keine Kennzeichnungskraft aufwiesen. Erst die Kombi-

nation der schwachen Elemente verleihe den Marken eine gewisse mini-

B-2711/2016 

Seite 12 

male Kennzeichnungskraft. Selbst ein möglicher gesteigerter Schutzum-

fang der Widerspruchsmarken ändere nichts daran, dass sich die Ähnlich-

keit der Zeichen auf gemeinfreie Teile beschränke, wodurch eine Ver-

wechslungsgefahr ausgeschlossen sei. Da die Elemente "The" und "Shop" 

erst durch ihre Kombination mit dem Bestandteil "Body" den Schutz der 

Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit begründeten, könnten sie nicht am 

Schutz der Marke in ihrer Gesamtheit teilnehmen. Ein gesteigerter Schutz-

umfang der gemeinfreien Elemente "The Shop" durch intensiven Gebrauch 

sei von der Beschwerdeführerin gar nicht erst geltend gemacht worden. 

Auch das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr sei zu vernei-

nen, da das angefochtene Zeichen keine Gedankenverbindung zu den äl-

teren Marken auszulösen vermöge. Hätte die Beschwerdeführerin sodann 

eine Untermarke für eine Gesichtslinie aufbauen wollen, würde sie sinn-

vollerweise die - wie von ihr behauptet - bekannten Widerspruchsmarken 

mit dem Zusatz "Face" versehen statt eine neue Marke zu kreieren. 

3.3 Die Beschwerdeführerin macht einen hohen Bekanntheitsgrad der Wi-

derspruchsmarken geltend, welche seit 1983 in der Schweiz benutzt wür-

den und sich als eine der führenden Marken für Kosmetika etabliert hätten, 

was als gerichtsnotorisch vorausgesetzt werden dürfe. Dadurch habe sich 

der Schutzumfang der Widerspruchsmarken erhöht, was von der 

Vorinstanz verkannt worden sei. Die Beschwerdeführerin rügt die Argu-

mentation der Vorinstanz, wonach sie nicht glaubhaft gemacht habe, dass 

die gemeinfreien Zeichenelemente "The Shop" in Alleinstellung am erwei-

terten Schutz der Widerspruchsmarken teilnähmen. Ein solcher Nachweis 

sei gar nicht möglich, da die Beschwerdeführerin diese Elemente weder in 

Alleinstellung benutze noch benutzen wolle. Sie mache kein Monopol an 

den gemeinfreien Elementen "The Shop" geltend, sondern wende sich ge-

gen die Registrierung einer Marke, die mit den Widerspruchsmarken in de-

ren Gesamtheit verwechselbar sei. Die Elemente "The Shop" nähmen am 

Schutz der Widerspruchsmarken teil, da sie zu diesen in ihrer Gesamtheit 

gehörten. Im Übrigen vermöge auch eine Übereinstimmung in gemein-

freien Bestandteilen eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Indem das 

Publikum falsche wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Marken-

inhaberinnen vermuten und etwa davon ausgehen könne, die Beschwer-

deführerin beabsichtige unter der angefochtenen Marke eine neue Pro-

duktlinie für das Gesicht zu lancieren, liege eine zumindest mittelbare Ver-

wechslungsgefahr vor. 

B-2711/2016 

Seite 13 

4.  

Zunächst sind, ausgehend vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der 

Widerspruchsmarken, die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.  

Bei den beanspruchten Kosmetik- und Pflegeprodukten sowie Parfums der 

Klasse 3 handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs, die von 

Männern und Frauen ab dem Jugendalter nachgefragt werden. Zu den 

massgebenden Verkehrskreisen zählt somit das breite Publikum mit gerin-

gerer Aufmerksamkeit und kleinerem Unterscheidungsvermögen 

(BGE 122 III 382 E. 3b "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-3005/2014 vom 

3. November 2015 E. 3 "Nivea Stress Protect/Stress Defence"; 

B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 4 "Clinique/Dermaclinique Beauty 

Farm (fig.)"). 

Unter "Detailhandel" ist das Zusammenstellen verschiedener Waren (aus-

genommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und 

Erwerb dieser Waren zu erleichtern, gemeint. Detailhandelsdienstleistun-

gen, auch via Internet und Telefon, sowie Hausverkäufe von Kosmetika und 

Parfums in Klasse 35 richten sich in erster Linie an Grossisten, Handels-

unternehmen, Importeure oder Produzenten, die im Kosmetikbereich tätig 

sind (vgl. Urteil des BVGer B-6856/2014 vom 24. März 2016 E. 4.2 "sports-

direct.com (fig.)/sportdirect.com (fig.)"). Sie werden mit einer grösseren 

Aufmerksamkeit nachgefragt.  

5.   

Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass Gleichheit bzw. eine starke 

Gleichartigkeit zwischen den jeweils beanspruchten Waren der Klasse 3 

und Dienstleistungen der Klasse 35 besteht, weshalb dieser Punkt keiner 

vertieften Prüfung bedarf. 

6.   

6.1 Sodann ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Die Vorinstanz bejahte 

diese mit der Begründung, die Zeichen seien gleich aufgebaut und stimm-

ten im ersten sowie im letzten Element überein, woraus sich eine Ähnlich-

keit auf schriftlicher und klanglicher Ebene ergebe; aufgrund der gemein-

samen Bestandteile "The Shop" liege auch eine Übereinstimmung im Sinn-

gehalt vor. Während sich die Beschwerdeführerin der Ansicht der Vor-

instanz anschliesst, bestreitet die Beschwerdegegnerin das Vorliegen einer 

Zeichenähnlichkeit. Ihrer Ansicht zufolge vermögen die allen Marken 

B-2711/2016 

Seite 14 

gemeinsamen Elemente "The" und "Shop" keine Zeichenähnlichkeit zu be-

gründen, da sie zum Gemeingut gehörten. Folglich habe sich der Zeichen-

vergleich auf die Elemente "Body" und "Face" zu beschränken. Zwischen 

diesen bestehe jedoch weder im Klang noch im Schriftbild oder im Sinn-

gehalt eine Ähnlichkeit.  

6.2 Dieser Ansicht der Beschwerdegegnerin ist indessen nicht zu folgen. 

Marken sind nach ständiger Rechtsprechung als Ganzes zu würdigen und 

dürfen nicht in ihre Einzelteile zerlegt betrachtet werden (BGE 90 II 43 

E. 5a "Dragon"; Urteil des BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4 

"Feel'n Learn/See'n Learn"). Zwar sind die Zeichenbestandteile "The" und 

"Shop", wie noch gezeigt wird, gemeinfrei. Auch ist korrekt, dass der Ge-

samteindruck einer Marke namentlich durch deren kennzeichnungskräftige 

Elemente geprägt wird, während schwache oder gemeinfreie Elemente ihn 

weniger zu beeinflussen vermögen. Doch dürfen schwache und selbst ge-

meinfreie Elemente beim Zeichenvergleich nicht einfach ausgeklammert 

werden, sondern pflegen auch sie den Gesamteindruck der Marke mit zu 

beeinflussen (BGE 122 III 382 E. 5a f. "Kamillosan"). Namentlich ist eine 

übereinstimmende Position schutzunfähiger Bestandteile im Zeichenen-

semble bei der Gesamtbeurteilung zu berücksichtigen (WILLI, a.a.O., Art. 3 

N. 65 m.w.H.), zumal gerade die in Frage stehenden Marken ihre Kenn-

zeichnungskraft nicht aus einem einzelnen Element, sondern aus der Kom-

bination für sich genommen schwacher Bestandteile schöpfen. 

6.3 Der angefochtenen Wortbildmarke "TheFaceShop (fig.)" stehen die 

Wortmarke "The Body Shop" sowie die Wortbildmarke "The Body Shop 

(fig.)" gegenüber. Beim angefochtenen Zeichen sind die Wortelemente lü-

ckenlos aneinander gereiht, doch ist der Begriff "Face" in der Zeichenmitte 

mit Fettschrift hervorgehoben. Dadurch wird das Zeichen optisch in die drei 

Elemente "The", "Face" und "Shop" geteilt. Auch die Widerspruchsmarken 

bestehen aus den drei Elementen "The", "Body" und "Shop". Alle drei Mar-

ken stimmen im ersten und letzten Element, "The" und "Shop", überein. 

Diese sind stets an derselben Stelle positioniert, da die Marken denselben 

Aufbau aufweisen. Beide Wortbildmarken sind in einem nahezu identi-

schen, serifenlosen Schrifttyp in Grossbuchstaben gehalten. Ihre Schrift ist 

dezent und wird lediglich durch die fette Hervorhebung des Elements 

"Face" in der angefochtenen Marke und die beiden stilisierten Buchstaben 

"A" und "O" in den mittleren Wortbestandteilen durchbrochen. Das "O" im 

Element "Body" der Widerspruchsmarke ist nach oben geöffnet, das "A" im 

Element "Face" der angefochtenen Marke mit dem Buchstaben "F" verbun-

B-2711/2016 

Seite 15 

den. Das Schriftbild der Wortbildmarken unterscheidet sich lediglich in ih-

rem Mittelteil und der nahtlosen Aneinanderreihung der Wortelemente in 

der angefochtenen Marke. Diese Unterschiede werden jedoch dadurch re-

lativiert, dass die Mittelteile aller drei Marken aus vier Buchstaben beste-

hen, wobei je zwei Vokale (O/Y bzw. A/E) und zwei Konsonanten 

(B/D bzw. F/C) sich so abwechseln, dass der jeweils zweite Buchstabe die-

ser Mittelteile (A/O) besonders gestaltet ist und die fette Hervorhebung des 

Mittelteils in der angefochtenen Marke optisch eine Trennung der Wortele-

mente andeutet. Diese Übereinstimmungen führen zu einer ausgeprägten 

Ähnlichkeit in Wortklang und Schriftbild; sie schaffen abgesehen von der 

grafischen Gestalt auch im Verhältnis der Wortmarke zur angefochtenen 

Wortbildmarke eine klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit. 

6.4 Die Begriffe "The", "Face", "Body" und "Shop" gehören zum englischen 

Grundwortschatz und werden von den Verkehrskreisen ohne Weiteres ver-

standen. Der Artikel "The" steht für "der, die, das". "Face" wird mit "Gesicht" 

übersetzt, hat aber auch die Bedeutung von "Gesichtsausdruck". "Body" 

bedeutet auf Deutsch "Körper, Leib", seltener auch "Korpus, Gestell, Ge-

häuse". "Shop" wird in Verbindung mit dem Artikel "the" als Substantiv ver-

standen und mit "Laden" oder "Geschäftslokal" übersetzt (https://www.lan-

genscheidt.de/, abgerufen am 18. November 2016). "Face" und "body" als 

Begriffe für den Körper bzw. einen Körperteil stehen in semantischem Zu-

sammenhang. Da der Markenadressat ein Zeichen unwillkürlich gedank-

lich verarbeitet und nach seinem Sinngehalt sucht, wird er die Kombination 

der drei Elemente "The Body Shop" als "Der Körper-Laden" und 

"TheFaceShop" als "Der Gesichts-Laden" verstehen und dahingehend in-

terpretieren, die Wortkombinationen bezeichneten je ein Verkaufsgeschäft, 

in dem es Waren für den Körper bzw. das Gesicht zu erwerben gebe. In-

sofern besteht auch auf der Ebene des Sinngehalts eine starke Ähnlichkeit.  

7.  

Zuletzt ist in einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchmarken über die Frage der Verwechs-

lungsgefahr zu befinden. Dabei ist infolge ausgeprägter Zeichenähnlichkeit 

und Identität bzw. starker Gleichartigkeit der beanspruchten Waren und 

Dienstleistungen ein strenger Massstab anzulegen (BGE 122 III 382 E. 3a 

"Kamillosan").  

7.1 Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen 

überein, begründet dies keine Verwechslungsgefahr (Urteile des BVGer 

B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 "Quadrat (fig.)/Quadrat (fig.)"; 

https://www.langenscheidt.de/
https://www.langenscheidt.de/

B-2711/2016 

Seite 16 

B-7489/2006 vom 10. Dezember 2008 E. 5.2 "Le Gruyère Switzerland/ 

Gruyère cuisine"; B-3064/2010 vom 26. Oktober 2010 E. 6.6 "Torso 

(fig.)/Torso (fig.)"; B-3508/2008 E. 9.3  "KaSa K97 (fig.)/biocasa (fig.)"), es 

sei denn, die Widerspruchsmarke habe aufgrund der Dauer ihres 

Gebrauchs, der Intensität der Werbung oder ihres Erfolgs eine erhöhte Ver-

kehrsbekanntheit erlangt, an welcher auch die gemeinfreien Bestandteile 

teilnehmen (Urteile des BVGer B-7514/2006 E. 10 "Quadrat (fig.)/

Quadrat (fig.)"; B-3064/2010 E. 6.7, 6.10 "Torso (fig.)/Torso (fig.)"; WILLI, 

a.a.O., Art. 3 N. 134). So hat die Rechtsprechung das Vorliegen einer Ver-

wechslungsgefahr teilweise auch in Fällen bejaht, in welchen nicht nur 

kennzeichnungsschwache Elemente der älteren in die jüngere Marke über-

nommen worden waren, sondern zusätzliche Übereinstimmungen zu ei-

nem ähnlichen Gesamteindruck beitrugen (Urteil des BVGer B-3064/2010 

E. 6.6 m.w.H. "Torso (fig.)/Torso (fig.)"; Entscheide der RKGE vom 

8. Dezember 2006 in: sic! 2007 S. 448 E. 9 "Actimel/Actismile"; vom 

10. April 1997 in: sic! 1997 S. 294 E. 4 "Nicopatch/Nicoflash"; vom 

21. Oktober 2005 in: sic! 2006 S. 92 E. 7 "Thermobalance/Climabalance"). 

7.2 Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass die gemeinsamen Zei-

chenbestandteile "The" und "Shop" gemeinfrei sind. "Shop" bildet einen di-

rekt beschreibenden Hinweis auf den Verkaufsort der in Klasse 3 bean-

spruchten Waren und den Erbringungsort der Dienstleistungen der 

Klasse 35 und ist für diese ebenfalls gemeinfrei. Für die in Frage stehen-

den, zur Körperpflege bestimmten Waren und die Dienstleistungen im Be-

reich des Detailhandels mit diesen Waren ist auch das Element "Body" in 

der Bedeutung von "Körper" hochgradig beschreibend. Die Widerspruchs-

marken bestehen somit aus drei äusserst kennzeichnungsschwachen Ele-

menten, die ihnen nur aufgrund ihrer Kombination eine minimale Kenn-

zeichnungskraft verleihen. In ihrer Bedeutung als "Geschäft für [Produkte 

für] den Körper" bleiben die Marken auch in der Kombination der drei Ele-

mente banal und kennzeichnungsschwach. Die Markenadressaten erken-

nen darin ohne Gedankenaufwand einen Hinweis auf den Verkaufsort für 

zur Körperpflege bestimmter Produkte. Die schlichte grafische Gestaltung 

vermag der älteren Wortbildmarke keine zusätzliche Kennzeichnungskraft 

zu verleihen, da sie gegenüber den Wortelementen in den Hintergrund tritt.   

7.3 Die Beschwerdeführerin macht einen erweiterten Schutzumfang der 

Widerspruchsmarken aufgrund einer hohen Bekanntheit der Wider-

spruchsmarken geltend, die auf eine langjährige intensive Benutzung in 

der Schweiz zurückzuführen sei und auf die Ersteröffnung eines Schweizer 

"The Body Shop"-Geschäfts im Jahr 1983 zurückreiche. Mittlerweile sei die 

B-2711/2016 

Seite 17 

Beschwerdeführerin mit 46 Filialen in der Schweiz vertreten. Die Marken 

seien aufgrund des Engagements der Beschwerdeführerin für soziale The-

men, Umwelt- und Tierschutz nicht nur in der Schweiz, sondern auch welt-

weit bekannt. Sie gehörten in ihrem Preissegment zur Gruppe der meist-

verkauften Kosmetika. Unter den im vorinstanzlichen Verfahren eingereich-

ten Beilagen finden sich ein Auszug aus der Internet-Enzyklopädie Wikipe-

dia zur Beschwerdeführerin, ein Jahresbericht 2013 der Muttergesellschaft 

L'Oréal, Ausdrucke aus der Website www.the-body-shop.ch zu Unterneh-

mensgeschichte und Standorten in der Schweiz, eine Medienmitteilung be-

treffend die Übernahme der Body Shop Switzerland AG durch die Coop-

Gruppe, ausländische Meldungen zum Engagement der Beschwerdefüh-

rerin im Bereich Tierschutz und Menschenrechte, ein Artikel zu einem mit 

der Wortmarke "The Body Shop" gekennzeichneten Pflegeprodukt in einer 

Schweizer Zeitschrift aus dem Jahr 2014, eine Kommunikationsanalyse 

betreffend Deutschland aus dem Jahr 2012 sowie internationale Marken-

rankings der Jahre 2013 und 2014, wonach die Widerspruchsmarken unter 

den ersten 20-30 Plätzen rangieren. Zudem verweist die Beschwerdefüh-

rerin auf eine Reihe ausländischer Entscheide in Widerspruchssachen, die 

den Widerspruchsmarken eine hohe Bekanntheit attestieren. Diese Belege 

beziehen sich grösstenteils auf das Ausland und erlauben keinen Auf-

schluss über die mit den Widerspruchsmarken erzielten Umsätze in der 

Schweiz. Ausländische Widerspruchsentscheide begründen sodann kein 

Präjudiz betreffend die Rechtslage in der Schweiz. Die von der Beschwer-

deführerin eingereichten Markenrankings, denen zufolge die Wider-

spruchsmarken auf den vorderen 20-30 Rängen für Kosmetika platziert 

sind, sowie die Übersicht über ihre schweizweite, rund zwanzigjährige Tä-

tigkeit bilden aber Indizien für eine hohe Bekanntheit der Widerspruchs-

marken in der Schweiz. So ist die Beschwerdeführerin mit ihren "The Body 

Shop"-Geschäftslokalen seit 1983 in der ganzen Schweiz vertreten und be-

wirbt ihre Produkte unter den Widerspruchsmarken in der Schweizer 

Presse sowie im Internet. Es kann indessen offenbleiben, ob die Wider-

spruchsmarken aufgrund ihrer Bekanntheit über einen zumindest normalen 

Schutzumfang verfügen und ob diese Bekanntheit als gerichtsnotorisch vo-

rausgesetzt werden kann, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den 

Marken, wie nachfolgend gezeigt wird, bereits bei Annahme einer bloss 

minimalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu bejahen ist. 

7.4 Die Vorinstanz bejahte in ihren angefochtenen Verfügungen die Zei-

chenähnlichkeit auf den drei Ebenen des Schriftbilds, Wortklangs und Sinn-

gehalts gestützt auf den Gesamteindruck der Marken, wechselte aber bei 

http://www.the-body-shop.ch/

B-2711/2016 

Seite 18 

der abschliessenden Prüfung der Verwechslungsgefahr auf eine mosaikar-

tige Betrachtungsweise, indem sie den Vergleich auf die Elemente "Face" 

und "Body" beschränkte. Auch bei der abschliessenden Würdigung sind 

die Marken einander allerdings in ihrer Gesamtheit gegenüberzustellen 

(vorne, E. 2.3 f.). Wie ausgeführt, wird in der Gesamtschau deutlich, dass 

sich die Übereinstimmungen zwischen den Marken nicht auf deren gemein-

freie Bestandteile beschränken. Die angefochtene Marke übernimmt von 

den Widerspruchsmarken nicht nur die Elemente "the" und "shop", sondern 

auch deren Aufbau mit "the" am Zeichenanfang, "shop" am Zeichenende 

und einem auf den Körper bzw. einen Körperteil verweisendes Element in 

der Mitte. Dadurch erweckt sie bei den Verkehrskreisen dieselbe Gedan-

kenassoziation, indem sie nahelegt, die von ihr gekennzeichneten Produk-

te seien zur Pflege des Körpers bzw. eines Körperteils, nämlich des Ge-

sichts, bestimmt (vgl. E. 7.2). Schliesslich verwendet die angefochtene 

Marke einen nahezu identischen Schrifttypus wie die ältere Wortbildmarke 

und enthält ein Mittelelement gleicher Länge mit einem, wie bei dieser, sti-

lisierten Zweitbuchstaben. Durch die Vielzahl von Übereistimmungen und 

Annäherungen erwecken die Marken einen ähnlichen Gesamteindruck. In-

folge ausgeprägter Zeichenähnlichkeit und starker Gleichartigkeit bzw. 

Identität der beanspruchten Waren und Dienstleistungen wird eine Ver-

wechslungsgefahr selbst unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerk-

samkeit von Abnehmern der in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen 

und unter der Annahme einer verminderten Kennzeichnungskraft der Wi-

derspruchsmarken begünstigt. Es besteht die Gefahr, dass die Abnehmer 

das angefochtene Zeichen fälschlicherweise der Beschwerdeführerin zu-

ordnen, nämlich davon ausgehen, die Beschwerdeführerin vertreibe unter 

dem angefochtenen Zeichen eine neue Produktlinie für die Gesichtspflege. 

Damit ist zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den 

Marken zu bejahen. 

7.5 Im Ergebnis sind die Beschwerden gutzuheissen und die Entscheide 

der Vorinstanz vom 31. März 2016 in den Widerspruchsverfahren 

Nr. 13808 und 13809 aufzuheben, soweit sie die Widersprüche abweisen. 

Die Vorinstanz ist anzuweisen, die angefochtene Marke Nr. 659'028 

"TheFaceShop (fig.)" aus dem Markenregister zu löschen. 

8.  

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- 

und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG; Art. 64 

Abs. 1 VwVG).whatnext 

B-2711/2016 

Seite 19 

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, 

Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen 

(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 

2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-

gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-

verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), 

wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-

chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-

nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher 

unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen 

Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 

"Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Ver-

fahren auszugehen. Die Kosten des vereinigten Verfahrens werden auf 

Fr. 6'500.– festgelegt und sind von der Beschwerdegegnerin zu tragen. Der 

Beschwerdeführerin ist der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher 

Höhe zurückzuerstatten.  

8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine 

Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen 

werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-

schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-

wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote 

festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdeführerin hat bei-

den Beschwerden eine Kostennote im Betrag von je Fr. 5'000.– beigelegt. 

Das geltend gemachte Honorar von insgesamt Fr. 10'000.– erscheint für 

das vereinigte Beschwerdeverfahren als zu hoch, zumal die Beschwerden 

mitsamt eingereichten Beilagen grösstenteils identisch sind und lediglich 

ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt wurde. Eine Parteientschädi-

gung von Fr. 6'000.– ist unter Berücksichtigung des aktenkundigen Auf-

wands angemessen  (ohne Mehrwertsteuer, welche vorliegend nicht ge-

schuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz 

[MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE). 

8.3 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. 

Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie 

nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu 

gelten. Die Vorinstanz auferlegte der Beschwerdeführerin für beide Wider-

spruchsverfahren eine Widerspruchsgebühr von insgesamt Fr. 1'600.– und 

sprach der Beschwerdegegnerin zu Lasten der Beschwerdeführerin eine 

Parteientschädigung von insgesamt Fr. 3'000.– zu. In Umkehrung dieser 

B-2711/2016 

Seite 20 

Regel sind die vorinstanzlichen Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuer-

legen. Da die Widerspruchsgebühr gemäss Ziffer 2 der angefochtenen Ent-

scheide der Vorinstanz verbleibt, hat sie diese der Beschwerdeführerin zu 

erstatten. In Aufhebung von Ziffer 3 der angefochtenen Entscheide wird die 

von der Vorinstanz auf  Fr. 3'000.– festgelegte Parteientschädigung der 

Beschwerdegegnerin zu Gunsten der Beschwerdeführerin auferlegt.  

9.  

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen 

(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, 

SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.  

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerden werden gutgeheissen. Die Ziffern 1 der Entscheide der 

Vorinstanz vom 31. März 2016 in den Widerspruchsverfahren Nr. 13808 

und 13809 werden dahingehend abgeändert, dass die Widersprüche voll-

umfänglich gutgeheissen werden. Die Vorinstanz wird angewiesen, die 

Schweizer Marke Nr. 659'028 "TheFaceShop (fig.)" aus dem Markenregis-

ter zu löschen. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 6'500.– werden der Beschwerdegegnerin 

auferlegt. Sie hat diese innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu 

Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 

3.  

Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von 

Fr. 6'500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 

4.  

Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin für das 

Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 6'000.– zu leisten.  

5.  

In Aufhebung von Ziffer 3 der Entscheide der Vorinstanz vom 31. März 

2016 wird die Beschwerdegegnerin verpflichtet, die Beschwerdeführerin 

für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 3'000.– zu entschädigen.  

B-2711/2016 

Seite 21 

6.  

Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin die Wi-

derspruchsgebühr von Fr. 1'600.– zu erstatten.  

7.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerde-

beilagen zurück, Rückerstattungsformular) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beilagen zurück, 

Einzahlungsschein) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 13808 und 13809; Einschreiben; Beilagen: 

Vorakten zurück) 

 

 

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

David Aschmann Agnieszka Taberska 

 

 

Versand 13. Dezember 2016