# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 1cf0aff0-e9f5-5045-9827-f813d72bf6c5
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2020-07-07
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 07.07.2020 B-6953/2018
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-6953-2018_2020-07-07.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-6953/2018 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  7 .  J u l i  2 0 2 0  

Besetzung 
 Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), 

Richterin Vera Marantelli, Richter David Aschmann, 

Gerichtsschreiberin Katharina Niederberger.    

 
 

 
 

Parteien 
 Bally Schuhfabriken AG,  

Via Industria 1, 6987 Caslano,   

vertreten durch E. Blum & Co. AG,  

Patent- und Markenanwälte VSP,  

Vorderberg 11, 8044 Zürich,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 
 

 
 

Gegenstand 
 Markeneintragungsgesuch Nr. 58794/2017 [Karomuster] 

(Position). 

 

 

 

B-6953/2018 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Am 11. Juli 2017 ersuchte die Bally Schuhfabriken AG (nachfolgend: Be-

schwerdeführerin) das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum 

(nachfolgend: Vorinstanz) um Eintragung einer Schweizer Bildmarke 

(Nr. 58794/2017) für Leder- und Lederimitationen; Reisegepäck und Trag-

taschen (Klasse 18) sowie für Schuhwaren (Klasse 25). 

B.  

Nachdem die Vorinstanz am 17. Juli 2017 das Bildzeichen wegen dessen 

Zugehörigkeit zum Gemeingut beanstandet hatte, nahm die Beschwerde-

führerin mit Schriftsatz vom 18. Januar 2018 innert zweimal erstreckter 

Frist Stellung. Die Beschwerdeführerin beantragte neu die Eintragung der 

angemeldeten Bildmarke als Positionsmarke für "Schuhwaren" der Klasse 

25. Die Positionsmarke sieht wie folgt aus: 

 

C.  

Mit Schreiben vom 19. Januar 2018 bestätigte die Vorinstanz die Änderung 

des Markeneintragungsgesuchs und die Verschiebung des Hinterlegungs-

datums auf den 18. Januar 2018. 

D.  

Nachdem die Vorinstanz die geänderte Markenanmeldung am 7. Februar 

2018 erneut beanstandet hatte, liess die Beschwerdeführerin der Vor-

instanz am 16. März 2018 eine Stellungnahme zukommen.  

E.  

Mit Verfügung vom 6. November 2018 wies die Vorinstanz das Markenein-

tragungsgesuch für die beanspruchten Schuhwaren der Klasse 25 mit der 

Begründung zurück, die Positionsmarke sei nicht unterscheidungskräftig 

und gehöre dem Gemeingut an.  

B-6953/2018 

Seite 3 

F.  

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 7. Dezember 

2018 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und stellt folgende 

Rechtsbegehren:  

 "1. Es sei die vorinstanzliche Verfügung aufzuheben; 

2. Es sei das Markeneintragungsgesuch Nr. 58794/2017 zur Markenre-

gistrierung in der Schweiz zuzulassen. 

3. Eventualiter sei die Markeneintragungsgesuch Nr. 58794/2017 ledig-

lich für "Sport und Freizeitschuhe" zur Markenregistrierung in der 

Schweiz zuzulassen;  

4. Subeventualiter sei die Frage, ob die Marke im Hinblick auf "Sport- und 

Freizeitschuhe" schutzfähig sei, an die Vorinstanz zur Prüfung zurück-

zuweisen;  

5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz."

  

 

Zur Begründung ihrer Beschwerde führt die Beschwerdeführerin im We-

sentlichen aus, das Schachbrettmuster mit den auf den Längsseiten ange-

brachten Linien unterscheide sich durch seine strenge Geometrie deutlich 

vom bestehenden Formenschatz des Warensegments. Zudem trage auch 

das Positionselement zur Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke 

bei.  

G.  

Mit Vernehmlassung vom 18. März 2019 schliesst die Vorinstanz auf Ab-

weisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdefüh-

rerin. Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen vor, das Zeichen falle mit 

der Ware selbst zusammen und unterscheide sich nicht auffällig von den 

im beanspruchten Warensegment üblichen Gestaltungen. 

H.   

Die Beschwerdeführerin hält mit Replik vom 12. April 2019 an ihren Anträ-

gen fest. Sie rügt zunächst widersprüchliches Verhalten seitens der Vor-

instanz, weil diese der IR-Marke Nr. 1'393'560 (Bildmarke), die mit dem 

Basiszeichen identisch sei, durch Erklärung vom 12. Februar 2019 Schutz-

erstreckung für die Schweiz gewährt habe. Die Beschwerdeführerin führt 

weiter aus, das Positionszeichen stimme nicht mit dem Erscheinungsbild 

der Ware überein, weshalb von der Anwendung der strengeren Prüfkrite-

rien für Formmarken abzusehen sei.  

B-6953/2018 

Seite 4 

I.  

Mit Duplik vom 23. September 2019 hält die Vorinstanz an ihrem Antrag 

auf Abweisung der Beschwerde fest und erklärt, ähnlich wie bei der Beur-

teilung einer Formmarke reiche es nicht aus, wenn sich das Zeichen nur 

nach seiner gefälligen Gestaltung unterscheide. Der Unterschied zu den 

üblichen Gestaltungen müsse vielmehr auffällig sein, damit das Zeichen 

von den massgeblichen Verkehrskreisen als Herkunftshinweis aufgefasst 

werde.  

J.  

Die Parteien haben in der Folge stillschweigend auf die Durchführung einer 

öffentlichen Verhandlung verzichtet. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-

gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig 

(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 

2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der ange-

fochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin beschwert und hat ein 

schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist da-

her zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes 

vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, 

SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 

Art. 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss 

wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und der Vertreter hat sich 

rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). 

Auf die Beschwerde ist einzutreten. 

2.   

2.1 Die Beschwerdeführerin kann neben der Verletzung von Bundesrecht 

(Art. 49 Bst. a VwVG) und der unrichtigen oder unvollständigen Feststel-

lung des rechtserheblichen Sachverhaltes (Art. 49 Bst. b VwVG) auch die 

Rüge der Unangemessenheit erheben (Art. 49 Bst. c VwVG).  

B-6953/2018 

Seite 5 

2.2 Die Beschwerdeführerin beanstandet die Feststellung der Vorinstanz, 

wonach karoähnliche Muster als dekorative Elemente bei Schuhwaren üb-

lich seien. Sie vertritt den Standpunkt, dass bei keinem der vorgelegten 

Beweismittel (Verfügungsbeilagen 1–10) ein mit dem angemeldeten Zei-

chen auch nur annähernd vergleichbares Muster vorliege. Mit Ausnahme 

der Abbildungen auf den Beilagen 9 und 10 habe die Vorinstanz auch keine 

vergleichbaren Positionierungen aufzeigen können.  

2.3 Die Vorinstanz stützt ihre Sachverhaltsfeststellungen auf eine Internet-

recherche, die sie bei schweizerischen Anbietern von Schuhwaren durch-

geführt hat (Verfügungsbeilagen 1–10; ebenso Vernehmlassungsbeilagen 

13–25). Dieses Vorgehen ist nicht zu beanstanden (vgl. Urteil des BGer 

4A_261/2010, vom 5. Oktober 2010, E. 4.1 "V", BGE 130 III 113 E. 3.2 

"Montessori"; 129 III 225 E. 5.5 "Masterpiece"; Urteil des BVGer 

B-6219/2013 vom 27. April 2016, E. 5.2.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Po-

sitionsmarke]").  

2.4 Die Aussenflächen der abgebildeten Schuhwaren (Verfügungsbeilagen 

1–10) sind an verschiedenen Positionen oder flächendeckend mit Punkt-, 

Streifen-, Karo- oder Schachbrettmustern sowie mit weiteren Verzierungen 

ausgestattet. Teilweise sind die Schuhwaren an unterschiedlichen Positio-

nen auch mit herkunftshinweisenden Bild- oder Schriftzeichen versehen 

(Verfügungsbeilagen 2, 3, 5, 6, 9, 10). Wenn die Vorinstanz aus diesen 

Abbildungen schliesst, bei der Gestaltung von Schuhwaren würden sowohl 

dekorative als auch kennzeichenmässige Elemente verwendet, so ist we-

der ersichtlich noch durch die Beschwerdeführerin rechtsgenügend darge-

tan, inwiefern diese Schlussfolgerung im Widerspruch zu den vorgelegten 

Beweismitteln steht und deswegen unhaltbar sein sollte. Entgegen der Auf-

fassung der Beschwerdeführerin werden die Sachverhaltsfeststellungen 

auch nicht dadurch unrichtig, weil sich die Vorinstanz bei ihrer Recherche 

zur Marktüblichkeit nicht auf Schuhwaren beschränkt hat, die mit der an-

gemeldeten Marke hochgradig ähnlich sind. Denn die Beurteilungsgrund-

lage für die Frage, ob sich das streitgegenständliche Zeichen von markt-

üblichen Gestaltungen auffällig unterscheidet, bilden nicht mit der Anmel-

demarke hochgradig ähnliche Schuhwaren, sondern die im Marktsegment 

"Schuhwaren" tatsächlich vorhandenen Gestaltungen (vgl. BGE 143 III 127 

E. 3.3.4 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"). Die Rüge der Be-

schwerdeführerin, die Vorinstanz habe den entscheidwesentlichen Sach-

verhalt unrichtig festgestellt, ist unbegründet.   

http://links.weblaw.ch/4A_261/2010
http://links.weblaw.ch/BGE-130-III-113
http://links.weblaw.ch/BGE-129-III-225

B-6953/2018 

Seite 6 

3.  

3.1 Die Vorinstanz begründet ihre Zurückweisung des Markeneintragungs-

gesuchs Nr. 58794/2017 mit der fehlenden Unterscheidungskraft und der 

Zugehörigkeit des Positionszeichens zum Gemeingut (Art. 2 Bst. a des 

Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992, MSchG, SR 232.11). 

3.2 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Marken, die zum Gemeingut gehören, 

vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für die Waren und 

Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht 

werden. Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Ge-

meingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der feh-

lenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen ergeben kön-

nen. Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirt-

schaftsverkehr angewiesen ist (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Damen-

schuhsohle [Positionsmarke]"; 139 III 176 E. 2 "You"; 131 III 121 E. 4.1 

"Verpackung [3D]", je mit Hinweisen). Nicht schutzfähig sind demnach un-

ter anderem Zeichen, denen in Bezug auf die konkret beanspruchten Pro-

dukte die Unterscheidungskraft fehlt. Dies ist dann der Fall, wenn die 

Marke von Anfang an (originär) weder auf ein bestimmtes – wenn auch 

dem Publikum nicht unbedingt namentlich bekanntes – Unternehmen hin-

weist, noch infolge ihrer Verkehrsdurchsetzung (derivativ) ihre Herkunfts-

funktion erfüllt (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Positi-

onsmarke]", mit Hinweisen; Urteil des BGer 4A_483/2019 vom 6. Januar 

2020, E. 3.1.2 "Figuren"). 

3.3 Geometrische Grundformen, Teile davon sowie ihre dreidimensionalen 

Entsprechungen sind Gemeingut, da sie auf Waren und Warenverpackun-

gen häufig vorkommen (vgl. BGE 133 III 342 E. 3.1 "Formmarke"; DAVID 

ASCHMANN, in: Bühler/Noth/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Marken-

schutzgesetz, 2. Aufl. 2017, N. 87 zu Art. 2 Bst. a MSchG; EUGEN MAR-

BACH, Kennzeichenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Im-

materialgüter und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, N 344). Ein Zeichen ist nicht 

bereits deshalb vom Markenschutz auszuschliessen, weil es einen ge-

meinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke 

in ihrer Gesamtheit nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird 

(BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"120 II 

310 "The Original [3D]"); CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kom-

mentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des eu-

ropäischen und internationalen Markenrechts, 2002, N. 124 zu Art. 2 

MSchG).  

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3.4 Positionsmarken wie die hier beanspruchte sind im Markenschutzge-

setz nicht als eigene Markenkategorie vorgesehen. Die in Art. 1 Abs. 2 

MSchG enthaltene Aufzählung zulässiger Markenformen ist jedoch nicht 

abschliessend (BGE 143 III 127 E. 3.3.3 "Rote Damenschuhsohle [Positi-

onsmarke]"; 135 III 359 E. 2.4 "akustisches Zeichen"; Urteil BGer 

4A_389/2016 vom 28. Februar 2017, E. 4.1 "Taschenlampe mit Löchern 

[Positionsmarke]"). Die Zuordnung einer Marke zu einer Markenart ist für 

die Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht entscheidend. Die Rechts-

frage bleibt grundsätzlich dieselbe, wobei Besonderheiten in der Wahrneh-

mung einer Markenart durch das Publikum berücksichtigt werden können 

(BGE 143 III 127 E. 3.3.3 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"; Ur-

teil des BGer 4A_389/2016 vom 28. Februar 2017, E. 4.2 "Taschenlampe 

mit Löchern [Positionsmarke]"; je mit Hinweisen). 

3.5 Die Positionsmarke ist ein gleichbleibendes Zeichenelement, welches 

in konstanten Grössenverhältnissen stets an derselben Position einer 

Ware oder eines Warenteils erscheint (Urteile des BVGer B-6219/2013 

vom 27. April 2016, E. 3.2.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"; 

B-86/2012 vom 11. März 2013, E. 2.2 "Fünf Streifen [Positionsmarke]"; 

MARBACH, a.a.O., Rz. 149 f.). Gegenstand einer Positionsmarke ist nicht 

die Position allein oder das isolierte Zeichen selbst, sondern die Kombina-

tion eines Zeichenelements (Positionselement) mit einer bestimmten Posi-

tion auf der Ware (Warenposition) und seinem Grössenverhältnis zur Ware 

(MICHAEL NOTH/FLORENT THOUVENIN, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 

Noth et al. [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N .74 zu Art. 1 MSchG; PHILIPPE 

GILLIÉRON, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 39 

zu Art. 1 MSchG). Ob die massgeblichen Verkehrskreise ein Zeichenele-

ment an einer bestimmten Position der Ware als Kennzeichen – und nicht 

etwa als technisch bedingtes Element oder blosse Zierde – auffassen, ist 

im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft im konkreten Einzelfall 

zu bestimmen (BGE 143 III 127 E. 3.3 "Rote Damenschuhsohle [Positions-

marke]"; Urteil des BGer 4A_389/2016 vom 28. Februar 2017, E. 4.2 "Ta-

schenlampe mit Löchern [Positionsmarke]"; je mit Hinweisen). 

3.6 Das Bundesgericht – und mit ihm das Bundesverwaltungsgericht – 

prüft grundsätzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebende Adressaten-

kreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist 

und wie die Adressaten aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zei-

chen wahrnehmen (BGE 143 III 127 E. 3.3 "Rote Damenschuhsohle [Po-

sitionsmarke]"; Urteil des BVGer B-5048/2014 vom 4. April 2017, E. 4.6 "E-

Cockpit"; je mit Hinweisen). 

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Seite 8 

4.   

Schuhwaren der Klasse 25 sind Massenkonsumgüter, die mit einer gewis-

sen Regelmässigkeit nachgefragt werden. Sie richten sich an ein breites 

Publikum, welches der Marke in der Erwerbssituation mit leicht erhöhter 

Aufmerksamkeit begegnet (vgl. Urteile des BVGer B-120/2019 vom 31. Juli 

2019, E. 3.1 "Old Skool"; B-552/2017 vom 4. Dezember 2018, E. 3 

"Hirsch/Apfelhirsch"; B-7524/2016 vom 23. November 2017, E. 5 "Dia-

dora/Dador Dry Waterwear"; B-6249/2014 vom 25. Juli 2017, E. 7 "Cam-

pagnolo [fig.]/Campagnolo [fig.]"; B-6219/2013 vom 27. April 2016, E. 4.1.4 

"Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"). 

5.  

5.1 Zunächst sind die Merkmale des streitgegenständlichen Positionszei-

chens zu bestimmen. Dabei ist das Zeichen so zu betrachten, wie es von 

der Beschwerdeführerin angemeldet worden ist (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 

"ePostSelect [fig.]"; Urteil des BVGer 86/2012 vom 11. März 2013, E. 3.3.2 

"Fünf Streifen [Positionsmarke]"). 

5.1.1 Das Positionselement (Basiszeichen) besteht aus einem in zwei Rei-

hen angeordneten Schachbrettmuster, dessen Längsseiten von einem 

Rand in dunklem Kontrastton gesäumt werden. Die Breitseiten des Basis-

zeichens sind durch die Form des Schuhes begrenzt; oben durch die 

Schnürleiste und unten durch die Schuhsohle. Aufgrund dieser durch die 

Ware selbst bedingten asymmetrischen Begrenzung werden einzelne 

Quadrate des Schachbrettmusters angeschnitten. Im Verhältnis zur seitli-

chen Aussenseite des Schuhs ist die Warenposition ungefähr mittig plat-

ziert und verläuft schräg von links unten nach rechts oben. Die gestrichel-

ten Umrisslinien des abgebildeten Schuhs bilden keinen Teil der angemel-

deten Marke, sondern verdeutlichen die Positionierung des Basiszeichens 

auf der Ware.  

5.1.2 Die Vorinstanz vertritt den Standpunkt, dass sich das Basiszeichen 

aus banalen grafischen Elementen zusammensetze und mit dem Erschei-

nungsbild der Ware selbst zusammenfalle. Für die Prüfung der Unterschei-

dungskraft seien daher die für dreidimensionale Zeichen geltenden Beur-

teilungskriterien analog anzuwenden. 

5.1.3 Die Beschwerdeführerin wendet ein, das Basiszeichen sei von den 

beanspruchten Schuhwaren unabhängig, weil es genauso gut auch auf 

Kleidungsstücken angebracht werden könne. Ausserdem liege der 

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Seite 9 

Schwerpunkt auf dem zweidimensionalen Bildbestandteil. Bei der Beurtei-

lung der Unterscheidungskraft gelangten daher nicht die für dreidimensio-

nale Marken vorgesehenen, sondern die für Bildmarken einschlägigen Be-

urteilungskriterien zur Anwendung.  

5.1.4 Überwiegen bei einer Positionsmarke insgesamt zweidimensionale 

Elemente, so kommen bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft die für 

Bildmarken entwickelten Regeln zur Anwendung; überwiegen hingegen die 

dreidimensionalen Aspekte, so sind die für Formmarken einschlägigen Re-

geln anwendbar (Urteil des BVGer B-2894/2014 vom 13. Mai 2016, E. 3.3 

"Taschenlampe mit Löchern"; MATTHIAS STÄDELI, in: David/Frick [Hrsg.], 

Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. Aufl. 

2017, N. 61 zu Art. 1 MSchG; NOTH, a.a.O., N. 77 zu Art. 1 MSchG).  

5.1.5 Die Beschwerdeführerin hat das Basiszeichen nach der Änderungs-

anzeige vom 18. Januar 2018 nicht als positionsunabhängiges Bildzeichen 

hinterlegt, das auf jeder zwei- oder dreidimensionalen Fläche angebracht 

werden kann, sondern als Positionsmarke. Das schachbrettartige Basis-

zeichen befindet sich stets zwischen der Schnürleiste und der Schuhsohle 

und wird in der Breite durch die Ware selbst begrenzt. Schuhwaren sind in 

der Regel auch an den Seitenflächen gewölbt und nicht derart flach ge-

formt, dass das zweidimensionale Bildelement insgesamt überwiegen 

würde. Die feste Verbindung des Basiszeichens mit der seitlichen Oberflä-

che eines dreidimensionalen Schuherzeugnisses führt vorliegend zwangs-

läufig dazu, dass die Positionsmarke Teil des Trägerobjektes wird und sich 

nicht mehr von der Form eines Teils der Waren trennen lässt. Entscheidend 

für die sinngemässe Anwendung der Kriterien zu den Formmarken ist da-

mit die Tatsache, dass das Positionszeichen mit dem Erscheinungsbild der 

dreidimensionalen Ware zusammenfällt (vgl. Urteil des BVGer 86/2012 

vom 11. März 2013, E. 3.3 "Fünf Streifen [Positionsmarke]"). Die Vor-

instanz hat die für Formmarken entwickelten Beurteilungskriterien damit zu 

Recht auf das streitgegenständliche Positionszeichen angewendet.  

5.1.6 Solche Zeichen erlangen die erforderliche Unterscheidungskraft im 

Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG erst, wenn sie erheblich von der Norm und 

der Branchenüblichkeit abweichen und dadurch ihre herkunftskennzeich-

nende Funktion erfüllen können (Urteile des BVGer B-2894/2014 vom 

13. Mai 2016, E. 3.3, "Taschenlampe mit Löchern [Positionsmarke]"; 

B-6219/2013 vom 27. April 2016, E. 3.1.2 "Rote Damenschuhsohle [Posi-

tionsmarke]", B-86/2012 vom 11. März 2013, E. 3.3.2 "Fünf Streifen [Posi-

tionsmarke]").  

B-6953/2018 

Seite 10 

5.2 Zwischen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz ist umstritten, ob 

sich das Basiszeichen erheblich von der Norm und den branchenüblichen 

Gestaltungen bei Schuhwaren abhebt oder nicht.  

5.2.1 Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, die geometrische Ge-

staltung des Basiszeichens sei unterscheidungskräftig und hebe sich von 

den üblichen Darstellungen auf dem Markt deutlich ab. Das Muster mit den 

zusätzlichen seitlichen Linien sei im entsprechenden Warensegment unge-

wöhnlich und unterscheide sich beträchtlich vom bestehenden Formen-

schatz. Das Basiszeichen rufe bei den Abnehmern das ungewöhnliche Bild 

von zwei ineinandergreifenden Zahnreihen hervor, weswegen auch nicht 

von einer banalen Figur gesprochen werden könne.  

5.2.2 Die Vorinstanz wendet sich gegen diese Rechtsauffassung und bringt 

vor, das Basiszeichen werde von den angesprochenen Verkehrskreisen als 

Teil der Ware selbst verstanden. Die Eintragungsfähigkeit eines solchen 

Zeichens setze voraus, dass sich dieses auffällig von den üblichen Gestal-

tungen dieser Waren abhebe. Dies sei bei regelmässig angeordneten, ba-

nalen Quadraten auf einer dunklen Linie nicht der Fall, weil karoähnliche 

Muster als dekorative Elemente bei Schuhwaren üblich seien. Das Basis-

zeichen werde aus diesem Grund von den massgeblichen Verkehrskreisen 

als rein dekorativer Teil der Ware und nicht als betrieblicher Herkunftshin-

weis wahrgenommen. 

5.2.3 Das Basiszeichen setzt sich aus mehreren Quadraten bzw. aus Tei-

len davon zusammen. Diese geometrischen Grundformen gehören zum 

Gemeingut. Es ist folglich zu untersuchen, ob sich die Unterscheidungs-

kraft der Marke gegebenfalls aus der Kombination dieser Grundformen im 

Gesamteindruck ergeben kann (vgl. BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Da-

menschuhsohle [Positionsmarke]"; Urteil des BVGer B-2418/2014 vom 

17. Februar 2018, E. 3.2 "bouton [fig.]"; RKGE in: sic! 2005, 280, 282 "Ka-

romuster"; Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HE040011 vom 

29. Oktober 2004, E. 2.1.2b; MARBACH, a.a.O, Rz. 344). Die Kombination 

von Quadraten zu einem Schachbrettmuster stellt keine individuelle Ge-

staltung geometrischer Grundformen dar, die dem Basiszeichen eine mini-

male originäre Unterscheidungskraft verleihen könnte. Auch die Beschrän-

kung des bekannten Grundmusters auf zwei Reihen in Kombination mit 

den zwei auf den Längsseiten angebrachten Rändern führt noch nicht 

dazu, dass das Basiszeichen im Gesamteindruck wesentlich von einem 

üblichen Schachbrettmuster mit Rand abweicht.  

B-6953/2018 

Seite 11 

5.2.4 Ein Grundmuster kann jedoch gleich einer Grundfarbe dann kenn-

zeichnend wirken, wenn eine Musterung nicht branchenüblich ist (MAR-

BACH, a.a.O, Rz. 328 mit Hinweis auf RKGE in: sic! 2004, 853 f. "formes 

répétitives"). Die Vorinstanz hat das angemeldete Zeichen nicht abstrakt 

beurteilt, sondern im Zusammenhang mit den relevanten Schuhwaren der 

Klasse 25. Sie hat zum Nachweis der Marktüblichkeit solcher Muster di-

verse Internetbelege zu den Akten gereicht (Verfügungsbeilagen 1–10). 

Diese Abbildungen weisen nach, dass auf dem Markt ganz unterschiedlich 

gemusterte, einschliesslich mit Schachbrettmustern gestaltete Schuhe an-

geboten werden (vgl. E. 2.3). Anlässlich der Vernehmlassung legte die Vor-

instanz weitere Internetbelege zur Branchenüblichkeit solcher Muster ins 

Recht (Vernehmlassungsbeilagen 13–25). Auf Grundlage dieser Beweis-

mittel ist erstellt, dass Schuhhersteller auf der seitlichen Oberfläche von 

Schuhwaren neben funktionalen Komponenten häufig rein dekorative so-

wie kennzeichnungsmässig verwendete Elemente anbringen. Diese auf 

den Oberflächen angebrachten Elemente zeichnen sich zudem durch eine 

ausserordentlich grosse Gestaltungsvielfalt aus. In einem solchen Fall ist 

zu berücksichtigen, dass je grösser die Gestaltungsvielfalt bei den bean-

spruchten Waren ist, desto mehr Gestaltungsvarianten als banal einzustu-

fen sind (Urteil des BGer 4A_466/2007 vom 23. Januar 2008, E. 2.4 "Milch-

mäuse [3D]"; vgl. BGE 133 III 342 E. 4.4 "Verpackungsbehälter [3D]").  

5.2.5 Ein zweireihiges Schachbrettmuster mit Rand unterscheidet sich 

nicht wesentlich von den in der Branche üblicherweise verwendeten Mus-

tern und muss daher als banal gelten. Das Basiszeichen allein liefert den 

massgeblichen Verkehrskreisen damit noch keinen Anhaltspunkt für einen 

Herkunftshinweis. Auch vermag das Argument der Beschwerdeführerin 

nicht zu überzeugen, die Abnehmerinnen und Abnehmer assoziierten mit 

dem Basiszeichen das ungewöhnliche Bild von zwei ineinandergreifenden 

Zahnreihen. Die massgeblichen Verkehrskreise werden das Basiszeichen 

aller Voraussicht nach nicht figurativ als Zahnreihen mit Zahnlücken auf 

Schuhen deuten, sondern dieses in naheliegender Weise als Schachbrett-

muster mit Rand wahrnehmen. Die Beschwerdeführerin hat das Positions-

element im vorinstanzlichen Verfahren denn auch selbst als Checkerboard 

Design bezeichnet (act. 3). 

5.2.6 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass Hersteller ihre Schuhwa-

ren aus ästhetischen Gründen in vielfältiger Weise gestalten. Gegenstand 

dieser Gestaltungsformen bilden unter anderem auch Muster unterschied-

licher Art und das Schachbrettmuster stellt eines dieser verwendeten Mus-

B-6953/2018 

Seite 12 

ter dar. An diesem Ergebnis vermag auch der Umstand, dass das verwen-

dete Muster mit Rändern versehen ist, nichts zu ändern. Damit weicht das 

Basiszeichen im Kontext von Schuhwaren der Klasse 25 nicht in einem 

Mass von den branchenüblichen Schuhgestaltungen ab, dass ihm origi-

näre Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zukommen 

könnte.  

5.3 Da die Position Teil des zweigliedrigen Schutzgegenstands einer Posi-

tionsmarke bildet, ist in einem zweiten Prüfschritt die Positionsstärke zu 

bestimmen. Zwischen den Parteien ist insbesondere umstritten, ob im re-

levanten Schuhwarenmarkt für die beanspruchte Warenposition eine 

Kennzeichnungsgewohnheit besteht oder nicht. 

5.3.1 Die Vorinstanz erklärt zur Stärke der Warenposition, es gebe keine 

hinreichenden Gründe für die Annahme, dass das Anbringen von Marken 

auf der Seite zwischen Schuhsohle und Schnürsenkel bei Schuhwaren be-

ziehungsweise bei Sport- und Freizeitschuhen üblich sei. Selbst wenn von 

einer solchen positionsabhängigen Kennzeichnungsgewohnheit ausge-

gangen würde, änderte dies nichts an der Tatsache, dass die Abnehmer 

Positionsmarken, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, ge-

wöhnlich nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrnähmen.  

5.3.2 Die Beschwerdeführerin widerspricht dieser Rechtsauffassung und 

argumentiert, die beanspruchte Position habe sich im Markt als Kennzeich-

nungsträger etabliert. Unter Hinweis auf das Urteil des Bundesverwal-

tungsgerichts B-86/2012 vom 11. März 2013 wendet die Beschwerdefüh-

rerin ein, durch die langjährige Verwendung sei die beanspruchte Position 

unabhängig von den bekannten Darstellungen – wie beispielsweise den 

Adidas-Streifen – zu einem Ort geworden, an welchem die Abnehmer nach 

Herkunftshinweisen suchten. Das Bundesverwaltungsgericht habe im ge-

nannten Entscheid das Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf 

vom 28. Februar 2012 (AZ I-20 U 89/11) zitiert, wonach es insbesondere 

auf dem Markt von Sport- und Freizeitschuhen üblich sei, ein bestimmtes 

Bildelement, welches aus gut sichtbaren Linien, Streifen oder geometri-

schen Figuren bestehe, als Marke zwischen Sohle und Schnürsenkel an-

zubringen.  

5.3.3 Bei der Beurteilung der Positionsstärke ist zu berücksichtigen, dass 

ebenso wie nicht jede beliebige Einfärbung oder grafische Gestaltung ein 

schutzunfähiges Zeichen hinreichend verändern kann, dies auch nicht jede 

B-6953/2018 

Seite 13 

beliebige Position zu erreichen vermag. Eine Warenposition kann dies al-

lenfalls dann leisten, wenn die Warenposition besonders auffallend, uner-

wartet oder ungewöhnlich ist oder wenn in dem betreffenden Warengebiet 

eine Kennzeichnungsgewohnheit besteht, sodass solche Positionen leich-

ter als Herkunftshinweise verstanden werden dürften (BGE 143 III 127 

E. 3.3 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"; Urteil des BVGer 

B-86/2012 vom 11. März 2013, E. 2.2 "Fünf Streifen [Positionsmarke]"; 

NOTH, a.a.O., N. 76 zu Art. 1 MSchG). 

5.3.4 Das Bundesverwaltungsgericht ist im zitierten Urteil B-86/2012 vom 

11. März 2013 mithilfe einer rechtsvergleichenden Betrachtung zum Ergeb-

nis gelangt, dass eine Warenposition im Seitenbereich von Freizeit- und 

Sportschuhen für sich allein nicht unterscheidungskräftig erscheine 

(E. 4.4). Unter Würdigung der Umstände des konkreten Einzelfalls erwog 

das Bundesverwaltungsgericht, für die schweizerischen Abnehmer liege 

ein Herkunftshinweis allerdings wegen der grossen Ähnlichkeit des ange-

meldeten Zeichens mit den bekannten Adidas-Streifen auf der Hand 

(E. 4.3.2).  

5.3.5 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist die im Urteil B-86/2012 vom 

11. März 2013 vorgenommene Einschränkung auf Streifen zu eng gefasst. 

Soweit sich die Beschwerdeführerin auf das Urteil B-86/2012 vom 11. März 

2013 beruft und die darin getroffenen Feststellungen auf ihre Positions-

marke ausweiten will, fehlt es bereits an einem vergleichbaren Sachverhalt. 

Die Beschwerdeführerin legt weder überzeugend dar noch ist ersichtlich, 

inwiefern die Anmeldemarke eine vergleichbare Bezugnahme zu einem po-

sitionierten und markenmässig verstandenen Muster aufweist, sodass sich 

für die massgeblichen Verkehrskreise die Annahme einer Herstellerkenn-

zeichnung geradezu aufdrängen würde. 

5.3.6 Es bleibt zu prüfen, ob die Auffassung der Beschwerdeführerin zu-

trifft, dass sich seit dem Ergehen des Urteils B-86/2012 vom 11. März 2013 

im Seitenbereich von Schuhwaren eine Kennzeichnungsgewohnheit etab-

liert hat. Hierfür sind zunächst die zu den Akten gereichten Belege der Vor-

instanz (Verfügungsbeilagen 1–10, Vernehmlassungsbeilagen 13–25) zu 

würdigen. Aus diesen Internetbelegen geht hervor, dass sich die äusseren 

Seitenflächen von Schuhwaren – sofern diese neben der Formgebung 

überhaupt weitergehend gestaltet sind – als Positionsträger für Kennzei-

chen anbieten, sodann funktionale Elemente wie Nähte oder aufgenähte 

Formen zur Verstärkung aufweisen und schliesslich regelmässig als Träger 

für einfache dekorative Gestaltungselemente dienen (vgl. E. 2.3 und 

B-6953/2018 

Seite 14 

E. 5.2.4). Angesichts dieser Vielgestaltigkeit liegen die Voraussetzungen 

nicht vor, unter denen die massgeblichen Verkehrskreise eine solche Posi-

tion wegen einer bestehenden Kennzeichnungsgewohnheit leichter als 

Herkunftshinweis auffassen. Ebenso wenig vermittelt eine Position im Sei-

tenbereich von Schuhwaren vor diesem Hintergrund für sich allein etwas 

Ungewöhnliches oder Unerwartetes. 

5.3.7 Die Beschwerdeführerin wendet hierzu ein, unter den Oberbegriff 

"Schuhwaren" fielen auch besondere Unterarten von Schuhen, für die eine 

auffällige Kennzeichnung im äusseren Seitenbereich gänzlich unüblich sei. 

Die Prominenz und Stärke der Warenposition für die beanspruchten 

Schuhwaren in ihrer Gesamtheit lässt sich aber nicht mit der Ungewöhn-

lichkeit einer Kennzeichnung bei einzelnen Unterarten dieser Waren be-

gründen. Ob für einzelne Schuhtypen wie beispielsweise High-Heels, San-

dalen, Halbschuhe, Stiefel, Freizeit- oder Sportschuhe auf dem Markt je 

unterschiedliche Kennzeichnungsgewohnheiten bestehen oder nicht, hat 

die Vorinstanz in ihrer Marktrecherche zu Recht nicht geprüft. Denn die 

Beschwerdeführerin hat ihre Positionsmarke für den Oberbegriff "Schuh-

waren" angemeldet, weshalb diese auch die alleinige Beurteilungsgrund-

lage bilden.  

5.3.8 Die Beschwerdeführerin legt neben rund einem Dutzend Internet-

nachweisen für sogenannte "No-Logo-Schuhe" über 500 Abbildungen von 

Sport- und Freizeitschuhen ins Recht. Die Schuhprodukte aus dem briti-

schen Online-Shop "Mr. Porter Luxury Menswear" werden mit der Versand-

klausel "free standard delivery on all orders to Switzerland" beworben (ab-

rufbar unter: <https://www.mrporter.com>). Bei Zeichen, die wie hier un-

trennbar mit der Ware verbunden sind, ist entscheidend, ob die Waren in 

die Schweiz eingeführt werden dürfen und diesbezüglich keine Restriktio-

nen bestehen (Urteil des BVGer B-6219/2013 vom 27. April 2016, 

E. 5.2.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"). Aufgrund der ge-

nannten Versandklausel darf angenommen werden, dass die Schuhwaren 

des britischen Online-Händlers keinen Importbeschränkungen unterliegen. 

Die ins Recht gelegte Beweisofferte ist damit grundsätzlich im Sinne von 

Art. 33 Abs. 1 VwVG als taugliches Beweismittel zur Abklärung des Sach-

verhalts zuzulassen. Die ins Recht gelegten Abbildungen zeigen, dass so-

wohl Herrensportschuhe als auch Sneaker im Seitenbereich teilweise ohne 

zusätzliche Gestaltung auskommen, aber auch mit Bild-, Wort- oder kom-

binierten Marken gekennzeichnet sowie zur Zierde häufig mit einfachen 

Formen oder Mustern sowie aus Gründen der Stabilität mit Nähten oder 

anderen Verstärkungen versehen werden. Die Rechercheergebnisse der 

B-6953/2018 

Seite 15 

Beschwerdeführerin bilden allerdings nur das spezielle Marktsegment der 

Sportschuhe für Herren sowie sogenannte "Sneaker" ab. Mit solch selek-

tiven Suchkriterien lassen sich die behaupteten Kennzeichnungsgewohn-

heiten für den Schuhwarenmarkt als Ganzes nicht nachweisen. Dement-

sprechend gelingt es der Beschwerdeführerin mit ihren ins Recht gelegten 

Beweismitteln nicht, glaubhaft darzulegen, dass es eine allgemeine Übung 

gibt, an den Seitenflächen von Schuhwaren zwischen Schnürsenkel und 

Schuhsohle eine Herstellerkennzeichnung zu positionieren und diese aus 

der Beurteilungsperspektive der Abnehmerinnen und Abnehmer auch un-

mittelbar als solche verstanden wird.  

5.4 Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die fehlende originäre Unterschei-

dungskraft des Basiszeichens auch nicht durch die beanspruchte Positio-

nierung überwunden werden kann. Die angesprochenen Verkehrskreise 

werden selbst bei einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit das Positionszei-

chen in der Gesamtbetrachtung seiner beiden Komponenten Basiszeichen 

und Warenposition nicht als Kennzeichen auffassen, sondern darin viel-

mehr eine weitere Gestaltungsvariante zur Zierde von Schuhwaren erken-

nen. Unter solchen Voraussetzungen vermag das streitgegenständliche 

Zeichen die rechtlich geschützte Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion 

nicht zu gewährleisten.  

6.  

6.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe während des laufen-

den Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht einer Bild-

marke (IR-Marke Nr. 1'393'560 [fig.]), die mit dem hier strittigen Basiszei-

chen identisch sei, am 12. Februar 2019 die Schutzausdehnung auf die 

Schweiz gewährt. Die IR-Marke sei unter anderem auch für Schuhwaren 

der Klasse 25 eingetragen worden (Beilage 16). Die Vorinstanz handle wi-

dersprüchlich, wenn sie das gleiche Bildzeichen einerseits als originär nicht 

unterscheidungskräftig beurteile und andererseits der entsprechenden IR-

Bildmarke gleichzeitig Markenschutz in der Schweiz gewähre.  

6.2 Die Vorinstanz erklärt, die gewährte Schutzausdehnung der Bildmarke 

IR-1'393'560 [fig.] auf die Schweiz führe nicht automatisch zum Schluss, 

dass auch das hier strittige Positionszeichen mit einem ähnlichen Basis-

zeichen schutzfähig sei. Die IR-Bildmarke funktioniere in Alleinstellung, 

weil sie unter anderem nicht als Ausschnitt aus einem unlimitierten Muster 

wahrgenommen werde. Das Festlegen einer Position eines an sich unter-

B-6953/2018 

Seite 16 

scheidungskräftigen Bildzeichens könne aber zum Verlust der Unterschei-

dungskraft führen, wenn eine Stelle beansprucht werde, auf welcher das 

Zeichen rein dekorativ erscheine. 

6.3 Die Vorinstanz wies im Eintragungsverfahren das ursprünglich als Bild-

marke angemeldete Schachbrettmuster mit Rand wegen dessen fehlender 

Unterscheidungskraft zurück. Sie begründete ihre Zurückweisung mit dem 

Argument, das Bildzeichen werde als Ausschnitt aus einem banalen Mus-

ter wahrgenommen (act. 2, Vorakten). Nach erfolgter Änderung der Anmel-

dung in eine Positionsmarke (act. 4, Vorakten) vertrat die Vorinstanz auch 

bei der Prüfung des nunmehr zum Positionszeichen gewordenen Bildzei-

chens den Standpunkt, dass es dem Zeichen an Unterscheidungskraft 

mangle. Ihr Argument, das Bildelement habe erst durch die Positionierung 

seine Unterscheidungskraft eingebüsst, überzeugt angesichts der doku-

mentierten Beanstandungsgründe nicht. Andererseits hat auch die Be-

schwerdeführerin wenig zu eindeutigen Verhältnissen beigetragen, indem 

sie ihre schweizerische Bildmarke ursprünglich zusammen mit einer Abbil-

dung, wie sie insbesondere für Positionsmarken typisch ist, hinterlegt hat 

(act. 1, Vorakten). Auf sachverhaltlicher Ebene ist daher hervorzuheben, 

dass der Vorinstanz für die IR-Marke Nr. 1'393'560 [fig.] und die CH-Marke 

Nr. 58794/2017 [fig.] nachweislich zwei unterschiedliche Darstellungen des 

Schachbrettmusters mit Rand vorgelegt worden sind. 

6.4 Zum Schutzumfang eines Bildzeichens einerseits und zum Verhältnis 

von einem Positionselement zu seiner Warenposition andererseits ist da-

rauf hinzuweisen, dass Wort- und Bildmarken im Unterschied zu Positions-

marken oft eine Vielzahl an unterscheidungskräftigen Verwendungsformen 

aufweisen und dadurch einen breiteren Schutz geniessen (FABIAN KLEIN, 

Marlene Dietrich – die Totengräberin der Positionsmarke? in: GRUR 2013, 

456, 461). Bildmarken müssen auch nicht die besonderen Voraussetzun-

gen erfüllen, welche die Rechtsprechung an die Eintragung einer Positi-

onsmarke knüpft. Die strengeren Regeln für Positionsmarken rechtfertigen 

sich deshalb, weil diese ihre Existenzberechtigung vor allem dort haben, 

wo ein an sich nicht unterscheidungskräftiges Basiszeichen erst durch eine 

festgelegte Positionierung auf einem Warenteil Unterscheidungskraft er-

langt. Dies ist u.a. dann der Fall, wenn die massgeblichen Abnehmerinnen 

und Abnehmer mit der Position einen Herkunftshinweis verbinden (KLEIN, 

a.a.O., 456 f.; vgl. ALEXANDRA HEISE, Positionsmarke und Disclaimer, in: 

GRUR 2008, 286, 287).  

B-6953/2018 

Seite 17 

6.5 Die Schutzausdehnung der IR-Bildmarke Nr. 1'393'560 [fig.] auf die 

Schweiz ist kein Streitgegenstand im vorliegenden Beschwerdeverfahren 

und deren Schutzfähigkeit ist infolgedessen nicht zu beurteilen. Gegenüber 

sich selbst kann die Beschwerdeführerin keine Gleichbehandlung im Un-

recht verlangen, weil das Gleichbehandlungsgebot keine Sachverhalte, 

sondern Personen schützt (Urteil des BGer 4A.5/2003 vom 22. Dezember 

2003, E. 4 "Discovery Travel & Adventure Channel"; Urteile des BVGer 

B-619/2011 vom 19. Dezember 2011, E. 4.2 "Doppelhelix [fig.]", bestätigt 

mit Urteil des BGer 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012, E. 3 "Doppelhelix 

[fig.]").  

6.6 Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die schwankende Eintra-

gungspraxis der Vorinstanz ist aber unter dem Aspekt des in Art. 9 BV ver-

ankerten Willkürverbots zu prüfen. Das Bundesgericht sieht diese Möglich-

keit ausdrücklich vor, wenn eine Berufung auf die "Gleichbehandlung ge-

genüber sich selbst" wie vorliegend scheitert (vgl. BGE 129 I 161 E. 3.1; 

vgl. Urteil des BVGer B-2578/2019 vom 16. März 2020, E. 7.1 "Eurojack-

pot"). Willkürlich ist ein Entscheid, wenn er offensichtlich unhaltbar ist, zur 

tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen 

unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise 

dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Das Bundesgericht hebt einen 

Entscheid jedoch nur auf, wenn nicht bloss die Begründung, sondern auch 

das Ergebnis unhaltbar ist. Dass eine andere Lösung ebenfalls als vertret-

bar oder gar zutreffender erscheint, genügt nicht (BGE 141 I 70 E. 2.2 und 

E. 3.4; 140 I 201 E. 6.1; je mit Hinweisen; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜL-

LER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, 

Rz. 605).  

6.7 Es trifft zu, dass die vorinstanzliche Begründung in sich widersprüchlich 

ist (E. 6.3). Dass der Vorinstanz für die zwei Bildzeichen nachweislich un-

terschiedliche Abbildungen vorgelegt worden sind, wobei eine Variante das 

Zeichen in einem konkreten Verwendungszusammenhang zeigt, ist aber 

nicht durch sie zu verantworten (E. 6.3). Wenn die Beschwerdeführerin das 

positive Prüfungsergebnis zu ihrer IR-Bildmarke für zutreffender hält und 

auf einen nicht konventionellen Markentyp ausdehnen will, genügt dieses 

Argument für sich alleine noch nicht für die Bejahung willkürlichen Verhal-

tens. Nach dem oben Dargelegten (E. 5 ff.) ist es auch nicht geradezu un-

haltbar, wenn ein branchenübliches Muster mit Rand im Seitenbereich von 

Schuhwaren, bei denen nachgewiesenermassen eine grosse Gestaltungs-

vielfalt herrscht, als originär nicht unterscheidungskräftig eingestuft wird. 

B-6953/2018 

Seite 18 

6.8 Unter Berufung auf das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 BV) macht die 

Beschwerdeführerin weiter geltend, es seien verschiedene vergleichbare 

Marken anderer Markeninhaber im Register eingetragen worden 

(Nr. 638'803, 636'777, 644'033 und 638'468). Nach ständiger bundesge-

richtlicher Rechtsprechung setzt der Anspruch auf Gleichbehandlung im 

Unrecht neben vergleichbaren Verhältnissen und einer ständigen gesetz-

widrigen Praxis voraus, dass die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch 

in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt (BGE 134 V 34 

E. 9; 131 V 9 E. 3.7; Urteile des BGer 4A_109/2010 vom 27. Mai 2010, 

E. 2.3.7 "terroir [fig.]; 4A.1/2005 vom 8. April 2005, E. 2.4 ""GlobalePost 

[fig.]"; 4A.8/2004 vom 24. März 2005, E. 5 "Zylinder [3D]").  

6.9 Die Voreintragungen Nr. 638'468 und Nr. 644' 033 erfüllen die erste Vo-

raussetzung nicht. Die Verhältnisse sind insofern nicht vergleichbar, als 

diese Positionsmarken für andere Kategorien von Schuhwaren eingetra-

gen worden sind (vgl. E. 5.3.7). Die besonderen Umstände, die zur Eintra-

gung der Positionsmarke Nr. 644'033 ("Fünf Streifen") geführt haben, wur-

den bereits in Erwägung 5.3.4 ff. dargelegt. Bei den Voreintragungen 

Nr. 638'803 und Nr. 636'777, die aus den Jahren 2012 und 2013 stammen, 

handelt es sich um zwei ältere Positionsmarken. Gleich wie das streitge-

genständliche Zeichen sind auch diese Zeichen stark von gemeinfreien 

Elementen geprägt. Die gemeinfreien Elemente sind in ihrer Kombination 

aber im Unterschied zum hier strittigen Zeichen zumindest ansatzweise in-

dividualisiert. Einzelne ältere Eintragungen begründen sodann noch keine 

ständige und zukünftige Praxis.  

7.    

Im Ergebnis ist das streitgegenständliche Positionszeichen Nr. 58794/2017 

nach Massgabe von Art. 2 Bst. a MSchG für die beanspruchten Schuhwa-

ren der Klasse 25 nicht unterscheidungskräftig und gehört zum Gemeingut. 

Mit Blick auf das Schutzhindernis des Gemeinguts liegt auch kein Grenzfall 

vor, der einzutragen wäre, weil im Streitfall die Überprüfung eingetragener 

Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt (BGE 130 III 328 E. 3.2 

"Uhrband [3D]", mit Hinweisen). Ob darüber hinaus aus Sicht der weiteren 

Marktteilnehmer an einem positionierten Schachbrettmuster mit Rand auch 

ein Freihaltebedürfnis besteht, kann vorliegend offenbleiben. Denn die Be-

schwerde erweist sich hinsichtlich der Hauptbegehren gemäss Ziffer 1 und 

2 als unbegründet und ist daher abzuweisen.   

B-6953/2018 

Seite 19 

8.  

8.1 Die Beschwerdeführerin beantragt in ihrem Eventualbegehren die Zu-

lassung der Positionsmarke für Sport- und Freizeitschuhe (Rechtsbegeh-

ren Ziffer 3). Subeventualiter stellt sie den Antrag, es sei die Frage, ob das 

Markeneintragungsgesuch Nr. 58794/2017 für Sport- und Freizeitschuhe 

schutzfähig sei, an die Vorinstanz zur Prüfung zurückzuweisen (Rechtsbe-

gehren Ziffer 4). 

8.2 Streitgegenstand im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren 

sind Rechtsverhältnisse, zu welchen die zuständige Verwaltungsbehörde 

in Form einer Verfügung nach Art. 5 VwVG Stellung genommen hat, und 

zwar im Umfang, in welchem diese angefochten werden (BGE 122 V 34 

E. 2a, mit Hinweisen). Im Laufe des Beschwerdeverfahrens darf der Streit-

gegenstand weder erweitert noch qualitativ verändert werden. Er kann sich 

gegenüber dem Streitgegenstand einer früheren Instanz aber verengen 

und um nicht mehr strittige Punkte reduzieren. Gegenstände, über welche 

die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat, darf die 

zweite Instanz nicht beurteilen, sonst würde in die funktionelle Zuständig-

keit der ersteren eingegriffen (vgl. BGE 144 II 359 E. 4.3; 131 II 200 E. 3.2; 

Urteile des BVGer B-684/2016 vom 13. Dezember 2018, E. 8.1 "Postauto"; 

vgl. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfah-

ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 1026).  

8.2.1 Die Beschwerdeführerin erklärt zu den erstmals im Beschwerdever-

fahren beantragten Sport- und Freizeitschuhen, die Vorinstanz habe im 

Eintragungsverfahren aus eigenem Antrieb keine entsprechende Differen-

zierung des Warenverzeichnisses vorgenommen. Dieser Vorwurf ist unbe-

gründet, denn die Verantwortung für eine rechtsgenügende Ausformulie-

rung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses liegt stets beim Ge-

suchsteller (vgl. Art. 11 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 

1992 [MSchV, SR 232.111]). Der Beschwerdeführerin hätte es offen ge-

standen, die Änderung ihres Warenverzeichnisses bereits im vorinstanzli-

chen Verfahren durch ein entsprechendes Eventualbegehren zu verlangen 

(vgl. Urteil des BVGer B-7210/2017 vom 9. Mai 2018, E. 5.2 "Schellen-

Ursli/Schellenursli"). 

8.2.2 Anfechtungsgegenstand ist die Verfügung der Vorinstanz vom 6. No-

vember 2018. Die eventualiter beanspruchten Warenkategorien "Sport- 

und Freizeitschuhe" führen entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht 

zu einer Verengung des Streitgegenstands auf nicht mehr strittige Punkte, 

B-6953/2018 

Seite 20 

sondern verändern diesen qualitativ. Das Eventualbegehren zielt darauf, 

ein Rechtsverhältnis zu regeln, über das die Vorinstanz noch nicht ent-

schieden hat. Das Bundesverwaltungsgericht darf folglich nicht über die 

Eintragung des Positionszeichens für "Sport- und Freizeitschuhe" ent-

scheiden, weil dies als unzulässiger Eingriff in die funktionelle Zuständig-

keit der Vorinstanz zu werten wäre. 

8.2.3 Nach der Rechtsprechung kann ein verwaltungsgerichtliches Verfah-

ren ausnahmsweise aus prozessökonomischen Gründen auf eine aus-

serhalb des Anfechtungsgegenstandes, d.h. ausserhalb des durch die Ver-

fügung bestimmten Rechtsverhältnisses liegende, spruchreife Frage aus-

gedehnt werden, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart 

eng zusammenhängt, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen 

werden kann, und wenn sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindes-

tens in Form einer Prozesserklärung geäussert hat (BGE 130 V 501 E. 1.2; 

122 V 34 E. 2a; BVGE 2009/37 E. 1.3.1; Urteile des BVGer B-2792/2017 

vom 20. Juni 2019 "IGP", E. 1.3; B-684/2016 vom 13. Dezember 2018, 

E. 8.1 "Postauto"; A-6754/2016 vom 10. September 2018, E. 1.3.2).  

8.2.3.1 Die Vorinstanz hat sich im Rahmen ihrer Vernehmlassung zum 

nachträglich geänderten Warenverzeichnis geäussert und erklärt, das Po-

sitionszeichen sei auch mit dem geänderten Warenverzeichnis nicht 

schutzfähig.  

8.2.3.2 Das Eventual- und Subeventualbegehren weist insofern einen 

Sachzusammenhang zum streitigen Rechtsverhältnis auf, als Freizeit- und 

Sportschuhe je eine eigene Unterkategorie von Schuhwaren bilden. Aller-

dings zeichnen sich die beiden Warenkategorien durch je eigenständige 

Merkmale und Abnehmerkreise aus, weshalb nicht ohne Weiteres eine Tat-

bestandsgesamtheit angenommen werden kann.  

8.2.3.3 Um für die ausserhalb des Streitgegenstandes liegenden Waren 

Markenschutz zu beantragen, bedürfte es eines Eintragungsgesuchs, wel-

ches ein neues Prioritätsdatum zur Folge hätte. Damit ist das Eventualbe-

gehren eindeutig nicht mehr als spruchreife Rechtsfrage anzusehen, über 

die aus prozessökonomischen Gründen mitentschieden werden könnte. 

Zum Subeventualantrag ist anzumerken, dass sich das nachgelagerte Pri-

oritätsdatum auch nicht dadurch vermeiden lässt, indem Waren, die aus-

serhalb des Streitgegenstandes liegen, erstmals in einem laufenden Be-

schwerdeverfahren zusammen mit einem Rückweisungsantrag an die Vor-

instanz geltend gemacht werden.  

B-6953/2018 

Seite 21 

8.3 Auf das Eventual- und Subeventualbegehren ist nach dem Gesagten 

nicht einzutreten. 

9.  

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerde-

führerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).  

9.2 Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-

sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule-

gen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 

2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-

gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Ver-

mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem 

Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach 

Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orien-

tieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert 

zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen ist (BGE 133 III 490 

E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das 

vorliegende Verfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 3'000.– festzuset-

zenden Gerichtskosten sind angesichts des Verfahrensausgangs der Be-

schwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr einbezahlte Kostenvorschuss 

in derselben Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden. 

9.3 Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerde-

führerin noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 

Abs. 1 und 3 VGKE).  

B-6953/2018 

Seite 22 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auf-

erlegt und dem in dieser Höhe von ihr einbezahlten Kostenvorschuss ent-

nommen. 

3.  

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet. 

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 58794/2017; Gerichtsurkunde) 

– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD  

(Gerichtsurkunde) 

 

 

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. 

 

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Maria Amgwerd Katharina Niederberger 

  

B-6953/2018 

Seite 23 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 

(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde 

spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder 

zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen 

diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist 

(Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufas-

sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel 

und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Be-

weismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, 

beizulegen (Art. 42 BGG). 

 

Versand: 9. Juli 2020