# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 000cb89e-9cb3-57bc-ad6a-64c7f340024f
**Source:** Basel-Stadt (BS)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2021-01-01
**Language:** de
**Title:** Basel-Stadt Appellationsgericht ZK.2016.2 (AG.2016.399)
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/BS_Omni/BS_APG_001_ZK-2016-2_nodate.html

## Full Text

Appellationsgericht

  
  des Kantons Basel-Stadt

  

  Besondere zivilrechtliche
  Abteilung

  

 

ZK.2016.2

 

ENTSCHEID

 

vom 1. Juni 2016

 

 

Mitwirkende

 

Dr. Olivier Steiner

und Gerichtsschreiber lic. iur.
Johannes Hermann

 

 

 

Beteiligte

 

A____ AG                                                                                  Gesuchstellerin

[...]

vertreten durch Dr. [...],
Rechtsanwalt,

und Dr. [...], Rechtsanwalt,

[...]

 

gegen

 

B____ Co., Ltd.                                                                    Gesuchsgegnerin

[...]

 

 

Gegenstand

 

Vorsorgliche Massnahmen

betreffend Urheberrecht (URG)/unlauterer Wettbewerb (UWG)

Sachverhalt

 

Die A____ AG
(Gesuchstellerin) hat ihren Sitz in [...] in der Schweiz. Sie behauptet,
Inhaberin der Urheberrechte an den [...]-Produkten zu sein, unter anderem an
einem von [...] kreierten Schmuckanhänger („dessin n°049492BIS“), der im
Februar 2013 für EUR 474'649.– verkauft worden sei (Abbildung 1).

Abbildung 1

Die B____ Co.,
Ltd. (Gesuchsgegnerin) ist eine thailändische Herstellerin von Schmuck. Sie war
Ausstellerin an der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld 2016 vom 17. bis 24.
März 2016 und präsentierte dort unter anderem den streitgegenständlichen
Anhänger (Abbildung 2).

Abbildung 2

Mit Gesuch vom
23. März 2016 beantragte die Gesuchstellerin den Erlass von superprovisorischen
Massnahmen gegen die Gesuchsgegnerin. Sie stellte vier Rechtsbegehren: Erstens
sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen
Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art.
292 StGB sowie unter Androhung einer Busse von CHF 1'000.– für jeden Tag der
Nichterfüllung im Widerhandlungsfall ab sofort insbesondere an der Baselworld
2016 zu verbieten, die näher bezeichneten Anhänger anzupreisen, zu bewerben, zu
verkaufen, sonst wie in Verkehr zu bringen und vorzustellen (Rechtsbegehren 1).
Zweitens seien sämtliche sich an der Baselworld 2016 im Besitz der
Gesuchsgegnerin befindlichen Anhänger gemäss Rechtsbegehren 1 vorläufig zu beschlagnahmen
sowie sämtliche Anpreisungen, Werbung und Abbildungen von An­hängern gemäss
Rechtsbegehren 1 zu entfernen, zu schwärzen oder anderweitig abzudecken
(Rechtsbegehren 2). Drittens sei der Gesuchsgegnerin zu befehlen, der
Gesuchstellerin Auskunft über Herkunft und Menge der Anhänger gemäss Rechtsbegehren
1, die widerrechtlich hergestellt oder in Verkehr gebracht worden sind, zu
geben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu
nennen (Rechtsbegehren 3). Viertens sei die Verfügung mit den gerichtlichen Massnahmen
gemäss den Rechtsbegehren 1 und 2 der Gesuchsgegnerin an deren Stand an der
Baselworld 2016 zuzustellen (Rechtsbegehren 4).

 

Mit
Zwischenentscheid vom gleichen Tag hiess das Appellationsgericht die Rechtsbegehren
1 (Unterlassung), 2 (Beschlagnahme) und 4 (Zustellung des superprovisorischen
Entscheids) im Wesentlichen gut. Das Rechtsbegehren 2 hiess es lediglich in
Bezug auf die Beschlagnahme gut; insoweit das Rechtsbegehren 2 über die beantragte
Beschlagnahme hinausgehe, decke es sich inhaltlich mit dem Rechtsbegehren 1,
so dass diesem insoweit nicht stattgegeben wurde. Abgewiesen wurde das Rechtsbegehren
3 (Auskunft), da die Gesuchstellerin diesbezüglich keine besondere Dringlichkeit
geltend mache. Im Zwischenentscheid wurde die Gesuchstellerin sodann zur
Zahlung einer Sicherheitsleistung von CHF 30'000.– verpflichtet und der
Gesuchsgegnerin eine Frist von 45 Tagen zur Gesuchsantwort eingeräumt. Am 24. März
2016 stellte das Appellationsgericht den Zwischenentscheid der Gesuchsgegnerin
an deren Stand an der Baselworld 2016 zu und beschlagnahmte ein – das einzige –
Exemplar des Anhängers. Die Gesuchstellerin bezahlte die Sicherheitsleistung
fristgerecht. Die Gesuchsgegnerin liess sich innert der Frist von 45 Tagen
nicht vernehmen.

 

Die wesentlichen
Behauptungen der Gesuchstellerin ergeben sich aus den nachstehenden Erwägungen.

 

 

Erwägungen

 

1.

1.1      Die
Gesuchstellerin hat ihren Sitz in der Schweiz, die Gesuchsgegnerin in Thailand.
Damit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Zur Anordnung vorsorglicher
Massnahmen sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden zuständig, die in
der Hauptsache zuständig sind, oder die schweizerischen Gerichte und Behörden
am Ort, an dem die Massnahme vollstreckt werden soll (Art. 10 des Bundesgesetzes
über das Internationale Privatrecht [IPRG, SR 291]). Die Gesuchstellerin macht
eine Verletzung von Immaterialgüterrechten sowie unlauteren Wettbewerb durch
die Gesuchsgegnerin geltend. Die internationale Zuständigkeit richtet sich
entsprechend nach Art. 109 Abs. 2 und Art. 129 Abs. 1 IPRG. Danach sind
insbesondere die schweizerischen Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort zuständig
bzw. am Ort, wo sich die Handlung im Wettbewerb auswirkt oder auszuwirken
droht.

 

Die
Gesuchstellerin behauptet, die Gesuchsgegnerin habe an der Baselworld 2016
spätestens am 21. oder 22. März 2016 einen Schmuckanhänger ausgestellt und
möglicherweise auch zum Kauf angeboten (Gesuch, Rz. 12 und 27–30), der das
Urheberrecht der Gesuchstellerin verletze (Gesuch, Rz. 35–41); zudem stelle das
Angebot auch ein unlauteres Verhalten dar, das sich auf den schweizerischen
Markt auswirken könne (Gesuch, Rz. 42–50). Im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung
kann auf diese Ausführungen der Gesuchstellerin abgestellt werden (vgl. BGE 137
III 32 E. 2.3 S. 34 f.). Nicht zu prüfen ist an dieser Stelle, ob
materiell tatsächlich eine Verletzung des Urheberrechts bzw. eine unlautere
Handlung vorliegt (vgl. Umbricht/Rodriguez/Krüsi,
in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2013, Art. 129 IPRG N 33). Die
zuständigkeitsbegründenden Tatsachen sind zudem lediglich glaubhaft zu machen. Die
Behauptungen der Gesuchstellerin – Ausstellung des Anhängers an der Baselworld
2016 und Verletzung des Urheberrechts sowie des Lauterkeitsrechts durch die
Gesuchgegnerin – erscheinen als glaubhaft und sind deshalb für die Beurteilung
der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen. Der Handlungs- und Erfolgsort sowie
der Ort, wo sich die Handlung im Wettbewerb auswirkt oder auszuwirken droht,
liegt somit in der Schweiz. Die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte ist
daher zu bejahen.

 

1.2      Für
die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer
Klage betreffend Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum,
einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft,
Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte, ist eine einzige
kantonale Instanz zuständig (vgl. Art. 5 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 5
Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Für die
Behandlung solcher Streitigkeiten ist die besondere zivilrechtliche Abteilung
des Appellationsgerichts zuständig (§ 11 Abs. 1 und 2 Ziff. 1 des baselstädtischen
Gesetzes über die Einführung der Schweizerischen Zivilprozessordnung [EG ZPO,
SG 221.100]; § 63 Abs. 3bis des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG,
SG 154.100]) und für vorsorgliche Massnahmen der Einzelrichter (§ 9 Abs. 2
Ziff. 1 lit. c in Verbindung mit § 11 Abs. 3 EG ZPO). Im Bereich des Bundesgesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241) ergibt sich dieselbe
Zuständigkeit aus den erwähnten Bestimmungen in Verbindung mit Art. 5
Abs. 1 lit. d ZPO, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.−
beträgt. Die Gesuchstellerin beziffert den Streitwert mit über CHF 30'000.–
(Gesuch, Rz. 6). Ausgegangen wird im Folgenden von einem Streitwert von CHF
50'000.–.

 

1.3      Die
Gesuchstellerin beansprucht urheberrechtlichen Schutz für ihren Schmuckanhänger
in der Schweiz. Damit ist in der Sache schweizerisches Recht anwendbar (Art.
110 Abs. 1 IPRG). Dies gilt auch, soweit die Gesuchstellerin ihren Anspruch
lauterkeitsrechtlich begründet, da es um Handlungen geht, die ihre Wirkung
angeblich auf dem schweizerischen Markt entfalten (Art. 136 Abs. 1 IPRG).

 

2.

2.1      Nach
Art. 261 Abs. 1 ZPO müssen für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme
folgende Tatbestandsmerkmale erfüllt sein: ein Anspruch zivilrechtlicher Natur,
die Gefährdung oder Verletzung dieses Anspruchs, ein drohender nicht leicht
wiedergutzumachender Nachteil, die zeitliche Dringlichkeit und die
Verhältnismässigkeit der begehrten Massnahme (vgl. zum Ganzen Huber, in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger
[Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016,
Art. 261 ZPO N 17–24).

 

Die
Gesuchstellerin muss das Vorliegen dieser Voraussetzungen glaubhaft machen, was
das Gericht summarisch zu prüfen hat. Für die Glaubhaftmachung genügt es, wenn
aufgrund objektiver Kriterien eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die
behaupteten Tatsachen bzw. den behaupteten Sachverhalt spricht (Huber, a.a.O., Art. 261 ZPO N 25).
Reicht die beklagte Partei im ordentlichen Verfahren keine Klageantwort ein,
setzt ihr das Gericht eine Nachfrist an. Im summarischen Verfahren dagegen ist
ihr keine Nachfrist zu setzen, da dies dem mit dem summarischen Verfahren
verfolgten Zweck der Prozessbeschleunigung widersprechen würde (vgl. BGE 138
III 483 E. 3.2.4 S. 488). Nach unbenutztem Ablauf der Gesuchsantwortfrist
hat das Gericht demgemäss gestützt auf die Tatsachenvorbringen der
Gesuchstellerin zu entscheiden (Klingler,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 252 ZPO N 23; Leuenberger,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 223 ZPO N 5).

 

Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche
Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, so
insbesondere ein Verbot oder eine Anordnung zur Beseitigung eines rechtswidrigen
Zustands (Art. 262 lit. a und b ZPO; vgl. Huber,
a.a.O., Art. 262 ZPO N 30 und 31). Auch nach der spezialgesetzlichen Vorschrift
von Art. 65 lit. d des Urheberrechtsgesetzes (URG, SR 231.1) kann das Gericht
vorsorgliche Massnahmen insbesondere zur vorläufigen Vollstreckung von
Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen anordnen.

 

2.2      Im
vorliegenden Fall ist in einem ersten Schritt die Legitimation der Parteien zu
prüfen (nachfolgende E. 3). In einem zweiten Schritt ist zu klären, ob die Gesuchstellerin
die Gefährdung oder Verletzung eines urheberrechtlichen Anspruchs glaubhaft
gemacht hat (E. 4). In einem dritten Schritt sind die Voraussetzungen des
drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, der zeitlichen Dringlichkeit
und der Verhältnismässigkeit der begehrten Massnahmen zu prüfen (E. 5).

 

3.

Im Urheberrecht
ist zur Klage berechtigt, wer in seinem Urheberrecht verletzt oder gefährdet
wird (Art. 62 Abs. 1 URG). Im Lauterkeitsrecht ist derjenige aktivlegitimiert,
der durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder
beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen
wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird (Art. 9 Abs. 1 UWG; zur
Aktivlegitimation vgl. David et al.,
SIWR I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage,
Basel 2011, N 212–214). Passivlegitimiert ist in erster Linie der unmittelbare
Verletzer, also derjenige, der in die dem Schutzrechtsinhaber vorbehaltene
Rechtssphäre eingreift oder diese gefährdet (sog. Primärstörer); passivlegitimiert
ist sodann jedes Glied in der Kette zwischen dem Produzenten und dem
Letztabnehmer (sog. Sekundärstörer; vgl. David
et al., a.a.O., N 234, 237 und 238). Wie alle Anspruchsgrundlagen der
Massnahmebegehren sind auch die Aktiv- und die Passivlegitimation lediglich
glaubhaft zu machen (David et al.,
a.a.O., N 655).

 

Zur Darlegung
der Aktiv- und Passivlegitimation der Parteien macht die Gesuchstellerin
geltend, sie sei Inhaberin der Urheberrechte der [...]-Produkte, namentlich
auch am Schmuckanhänger („dessin n°049492BIS“). Die in Thailand ansässige
Gesuchsgegnerin habe an der Baselworld 2016 spätestens am 21. oder 22. März
2016 einen Schmuckgegenstand ausgestellt, der die einzelnen Elemente ihres
Schmuck­anhängers und dessen Gestaltung insgesamt eins zu eins übernehme; damit
verletze sie die Urheberrechte der Gesuchstellerin und das Lauterkeitsrecht
(vgl. Gesuch, Rz. 8–16, 27–30). Diese Ausführungen zur Aktiv- und
Passivlegitimation werden von der Gesuchsgegnerin nicht bestritten. Sie erscheinen
im Übrigen als glaubhaft, weshalb die Legitimation der Parteien ohne Weiteres
zu bejahen ist.

 

4.

4.1      In
Bezug auf die Frage der Gefährdung oder Verletzung eines urheberrechtlichen
Anspruchs führt die Gesuchstellerin aus, ihr Schmuckanhänger („dessin
n°049492BIS“) sei als Einzelstück angefertigt worden und bis heute ein Unikat.
Der Schmuckanhänger sei an der Biennale des Antiquaires 2012 in Paris – einer
Messe für das oberste Segment der Juwelierskunst – als Teil der Kollektion „[…]“
vorgestellt worden. Dabei sei sein kunstvoller Eindruck einer nördlichen
Landschaft hervorgehoben worden. Der Schmuckanhänger bestehe aus einem
Edelstein, der von einer filigranen, silberfarbenen und mit Edelsteinen
besetzten Struktur eingefasst sei. Diese Einfassung erinnere an feine Zweige eines
Nadelbaums oder mäandrierende Wasserläufe. Der zweite augenfällige Bestandteil
sei ein ebenfalls silberfarbenes und edelsteinbesetztes Element am Übergang
zwischen Anhänger und Kette; es nehme die Struktur der Einfassung auf bzw.
überführe die Kette in die Struktur der Einfassung. Diese beiden Elemente seien
künstlerisch gestaltet und originell; auch der Anhänger insgesamt sei künstlerisch
und originell. In den Medien sei der Anhänger denn auch als einzigartig erkannt
worden (Gesuch, Rz. 17–25; Gesuchsbeilagen 8–15). Der Schmuckanhänger sei
klarerweise Ausdruck einer individuellen, statistisch einmaligen, bewussten
geistigen Schöpfung, nämlich der in einem Einzelstück abstrahierte Ausdruck des
Nordens (Gesuch, Rz. 36).

 

Die
Gesuchstellerin behauptet sodann, die Gesuchsgegnerin habe spätestens am 21.
oder 22. März 2016 an der Baselworld 2016 einen Anhänger ausgestellt und
möglicherweise zum Kauf angeboten, der eine Kopie des Schmuckanhängers der Gesuchstellerin
sei (Gesuch, Rz. 12, 27–30; Gesuchsbeilagen 16 und 17). Die Gestaltung des
Anhängers der Gesuchsgegnerin übernehme die wesentlichen Elemente des Anhängers
der Gesuchstellerin eins zu eins. Der Anhänger der Gesuchsgegnerin werde von
oben und von unten ebenfalls von einem silberfarbenen, anscheinend
edelsteinbesetzten Geflecht eingefasst und gehalten, das an Zweige eines
Nadelbaums oder an Moos erinnere. Damit werde dieses selbstständig
urheberrechtlich geschützte Element übernommen. Auch das Zwischenelement zwischen
Edelstein und Kette werde übernommen. Durch die praktisch unveränderte
Übernahme der einzelnen Elemente und die gleiche Anordnung werde der Anhänger
auch insgesamt kopiert (Gesuch, Rz. 31–34). Die Gesuchsgegnerin habe das
Urheberrecht der Gesuchstellerin verletzt, indem sie mindestens ein
Werkexemplar hergestellt und ausgestellt und mutmasslich auch zum Kauf
angeboten habe (Gesuch, Rz. 40).

 

4.2      Werke
im Sinn des Urheberrechts „sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige
Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben“ (Art. 2
Abs. 1 URG). Dazu gehören grundsätzlich insbesondere auch Werke der angewandten
Kunst (Art. 2 Abs. 2 lit. f URG), also Erzeugnisse, die neben dem ästhetischen
Wert typischerweise einen Gebrauchswert haben, so etwa Erzeugnisse der
Juwelierkunst (Hilty,
Urheberrecht, Bern 2011, N 108) oder Schmuck (von
Büren/Meer, SIWR II/1, Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 3. Auflage
2014, N 320, 330).

 

Zentrales
Kriterium des urheberrechtlichen Schutzes ist der individuelle Charakter der
geistigen Schöpfung (Hilty, a.a.O,
N 91; Barrelet/Egloff, Das neue
Urheberrecht, Bern 2008, Art. 2 URG N 8). Vorausgesetzt wird, dass der
individuelle Charakter im Werk selbst zum Ausdruck kommt. Originalität im Sinn
einer persönlichen Prägung durch die Urheberin ist nicht erforderlich.
Massgebend ist die Werk-Individualität und nicht die Urheber-Individualität
(BGE 134 III 166 E. 2.1 S. 169 f.; 136 III 225 E. 4.2 S. 228 f.). Die verlangte
Individualität hängt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vom Spielraum
der Urheberin ab: Wo dieser klein ist, wird der urheberrechtliche Schutz schon
gewährt, wenn nur ein geringer Grad selbstständiger Tätigkeit vorliegt (BGE 125
III 328 E. 4b S. 331). Massgebend ist dabei – in Anlehnung an Max Kummer – das
Konzept der statistischen Einmaligkeit: Für das Vorliegen der statistischen
Einmaligkeit als Voraussetzung der Werk-Individualität ist nicht die rein
statistische Einmaligkeit „des Vorhandenseins eines Ereignisses oder einer
Sache“ gefordert, sondern die statistische Einmaligkeit der Werkgestaltung,
die sich vom allgemein Üblichen abheben muss. Danach mangelt es einem Werk am
individuellen Charakter, wenn seine Gestaltung sich nicht vom allgemein
Üblichen abhebt. Dann ist die Schöpfung nicht einmalig, weil die
Wahrscheinlichkeit gross ist, dass bei gleicher Aufgabenstellung die gleiche
bzw. im Wesentlichen gleiche Schöpfung resultierte (BGE 134 III 166 E. 2.3.1 S.
171; vgl. auch BGE 130 III 168 E. 4.1–4.4 S. 170–172).

 

Das Urheberrecht
verleiht dem Rechteinhaber das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann
und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1 URG). Dazu gehört insbesondere
das Recht, Werkexemplare herzustellen (Art. 10 Abs. 2 lit. a URG), Werkexemplare
anzubieten, zu veräussern oder sonst wie zu verbreiten (lit. b) und das Werk wahrnehmbar
zu machen (lit. c). Unter die Herstellung bzw. Vervielfältigung fällt auch die
veränderte Vervielfältigung, wie etwa die Verkleinerung einer Skulptur, die als
Souvenir verkauft wird, oder eine Comic-Figur, die auf einem Kleid abgedruckt
wird (Barrelet/Egloff, a.a.O.,
Art. 10 URG N 12; vgl. auch BGE 114 II 368 E. 2 S. 369 f.). Die Reichweite des
Vervielfältigungsrechts beschränkt sich mit anderen Worten nicht auf die identische,
werkgetreue Wiedergabe des Werks (Hilty,
a.a.O., N 156, 157, 181 und 195). Der Urheber kann somit auch gegen ein Plagiat
vorgehen, dessen künstlerischer Grundgehalt direkt vom Original übernommen worden
ist (Dessemontet, SIWR II/1, Urheberrecht
und verwandte Schutzrechte, 3. Auflage 2014, N 558).

 

4.3      Im
vorliegenden Fall hat die Gesuchsgegnerin keine Gesuchsantwort eingereicht,
weshalb auf die Tatsachenvorbringen der Gesuchstellerin abzustellen ist (vgl.
obige E. 2.1). Die Gesuchstellerin legt dar, dass der Schmuckanhänger aus zwei
charakteristischen Elementen bestehe, nämlich einem Edelstein, der von einer
filigranen, silberfarbenen und edelsteinbesetzten Struktur eingefasst werde,
sowie einem ebenfalls silberfarbenen und edelsteinbesetzten Element am Übergang
zwischen Anhänger und Kette, das die Struktur der Einfassung aufnehme. Die
Gestaltung des Anhängers der Gesuchsgegnerin übernehme diese beiden Elemente
des Anhängers der Gesuchstellerin eins zu eins (vgl. eingehender obige E. 4.1).
Aufgrund dieser Tatsachenvorbringen sind die Werkqualität des Schmuckanhängers
und die Verletzung des Urheberrechts der Gesuchstellerin in einer summarischen
Prüfung zu bejahen. Der Schmuckanhänger der Gesuchstellerin stellt eine
geistige Schöpfung aus der Werkkategorie der angewandten Kunst dar (Art. 2 Abs.
2 lit. f URG), dem individueller Charakter zukommt, indem sich dessen
Gestaltung vom allgemein Üblichen deutlich abhebt. Die Gestaltung des
Schmuckanhängers erscheint als einmalig, ist es doch höchst unwahrscheinlich,
dass bei gleicher Aufgabenstellung – Gestaltung eines Schmuckanhängers – die im
Wesentlichen gleiche Schöpfung resultieren würde. Die Gesuchsgegnerin übernimmt
die beiden charakteristischen Elemente – Einfassung des Edelsteins und Übergangselement
– zwar nicht geradezu eins zu eins, sondern etwas vergröbernd. Der
künstlerische Grundgehalt des Originals wird aber entlehnt. Durch die
Herstellung einer – leicht veränderten – Kopie verletzte die Gesuchsgegnerin
das ausschliessliche Recht der Gesuchstellerin auf Vervielfältigung des Werks
(Art. 10 Abs. 2 lit. a URG). Mit dem Ausstellen der Kopie an der Baselworld
2016 verstiess sie sodann auch gegen das ausschliessliche Recht der
Gesuchstellerin auf Wahrnehmbarmachung (Art. 10 Abs. 2 lit. c URG). Damit ist
eine Verletzung der Urheberrechte der Gesuchstellerin glaubhaft gemacht. Es
kann daher offen bleiben, ob die beantragten vorsorglichen Massnahmen sich auch
auf lauterkeitsrechtliche Ansprüche stützen können.

 

5.

5.1      Neben
der (drohenden) Verletzung eines zivilrechtlichen Anspruchs (vgl. E. 4) setzt
der Erlass von vorsorglichen Massnahmen voraus, dass ein nicht leicht
wiedergutzumachender Nachteil droht und die vorsorglichen Massnahmen zeitlich
dringlich und verhältnismässig sind.

 

Diesbezüglich
macht die Gesuchstellerin in ihrem Gesuch vom 23. März 2016 geltend, die
Baselworld 2016 ende am 24. März 2016, weshalb die Beschlagnahme der im
Rechtsbegehren 1 bezeichneten Gegenstände notwendig und dringlich sei. Zu
sichern sei zunächst der Beseitigungsanspruch der Gesuchstellerin. Ohne die
sofortige Beschlagnahme (Rechtsbegehren 2) würden die Vertreter der Gesuchsgegnerin
mit grösster Wahrscheinlichkeit unmittelbar nach der Messe ins Ausland abreisen
und die Kopien beiseiteschaffen. Damit würde der Beseitigungsanspruch vereitelt
und der Gesuchstellerin entstünde ein nicht leicht wiedergutzumachender
Nachteil. Sodann sei zu befürchten, dass bis zum Schluss der Baselworld 2016
Verkäufe der rechtsverletzenden Kopien erfolgten; dadurch würden sich die
Kopien praktisch nicht mehr orten lassen. Sodann führt die Gesuchstellerin aus,
dass die Ansprüche auf Gewinnherausgabe und Schadenersatz den Nachteil nicht
auszugleichen vermöchten; diese finanziellen Ansprüche seien praktisch nicht
bezifferbar und könnten rein faktisch gegen die thailändische Gesuchsgegnerin
nicht durchgesetzt werden. Zudem falle ins Gewicht, dass die Gesuchstellerin
als Anbieterin im Luxusbereich darauf angewiesen sei, die Exklusivität ihrer
Produkte sicherstellen zu können, ansonsten die Einzigartigkeit ihrer Produkte
verwässert werde. Die widerrechtlichen Handlungen müssten daher umgehend
abgestellt werden, bevor sie weiteren, unbezifferbaren Schaden anrichteten
(Gesuch, Rz. 51–56).

 

5.2      Nicht
leicht wiedergutzumachen ist ein Nachteil, wenn er später nicht mehr ermittelt,
nicht mehr bemessen oder nicht mehr ersetzt werden kann (David et. al., a.a.O., N 614 und 615; Huber, a.a.O., Art. 261 ZPO N 20). An
die zeitliche Dringlichkeit einer vorsorglichen Massnahme werden keine allzu hohen
Anforderungen gestellt. Die Dringlichkeit ist immer dann zu bejahen, wenn ein
ordentlicher Prozess deutlich länger dauern würde als das Massnahmeverfahren (David et al., a.a.O., N 622; Huber, a.a.O., Art. 261 ZPO N 22; vgl.
auch AGE ZK.2014.3 vom 22. Januar 2014 E. 3.2). Die Verhältnismässigkeit der
Massnahme spielt nicht nur bei der Frage eine Rolle, ob eine vorsorgliche
Massnahme zu erlassen ist, sondern betrifft auch unmittelbar den Inhalt einer
Massnahme. Die Massnahme soll im Rahmen dieser Abwägung nicht weiter gehen, als
es zum vorläufigen Schutz des glaubhaft gemachten Anspruchs notwendig ist (Huber, a.a.O., Art. 261 ZPO N 23; David et al., a.a.O., N 624–626). Im
Rahmen der Verhältnismässigkeit ist sodann zu beachten, dass die vorsorgliche
Massnahme den Hauptprozess nicht präjudizieren darf. Es sind deshalb nur solche
Massnahmen anzuordnen, die reversibel sind: Reversibel ist vor allem die
vorläufige Vollstreckung eines Unterlassungsanspruchs, während die vorläufige
Vollstreckung eines – wie im vorliegenden Fall geltend gemachten –
Beseitigungsanspruchs oft, aber nicht immer irreversibel ist. So kann im
Massnahmeverfahren zwar nicht die Verwertung oder Zerstörung verletzender
Erzeugnisse verlangt werden, wohl aber deren Beschlagnahme (David et al., a.a.O., N 633 und 651), da
diese reversibel ist und den Hauptprozess nicht präjudiziert.

 

5.3      Im
vorliegenden Fall beantragt die Gesuchstellerin im Wesentlichen, es sei der
Gesuchsgegnerin zu verbieten, den Schmuckanhänger an der Baselworld 2016 in
Verkehr zu bringen (Rechtsbegehren 1), und es sei der Schmuckanhänger zu
beschlagnahmen (Rechtsbegehren 2). Da die Gesuchsgegnerin keine Gesuchsantwort
eingereicht hat, ist auf die Tatsachenvorbringen der Gesuchstellerin abzustellen
(vgl. obige E. 2.1). Nimmt man im Einklang mit der Gesuchstellerin an, dass die
Vertreter der Gesuchsgegnerin nach der Messe höchstwahrscheinlich ins Ausland
abreisen und die Kopien beiseiteschaffen würden, erscheint die Beschlagnahme
als gerechtfertigt: Ohne Beschlagnahme würde der Beseitigungsanspruch der
Gesuchstellerin möglicherweise tatsächlich gefährdet. Bereits darin liegt ein
nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, der durch die – im Übrigen schwer
beziffer- und durchsetzbaren – Ansprüche auf Gewinnherausgabe und Schadenersatz
nicht aufgewogen würde. Die Dringlichkeit der provisorischen Beschlagnahme ist
ebenfalls zu bejahen, ist der Gesuchstellerin doch das Abwarten des
Hauptprozesses nicht zuzumuten. Die vorläufige Beschlagnahme erscheint schliesslich
auch als verhältnismässig: Sie ist geeignet und erforderlich, um den
Beseitigungsanspruch der Gesuchstellerin sicherzustellen. Eine mildere und
ebenso zielführende Massnahme ist nicht ersichtlich.

 

6.

Aufgrund dieser
Erwägungen erscheinen die Voraussetzungen einer vorsorglichen Beschlagnahme des
Schmuckanhängers – Verletzung eines zivilrechtlichen Anspruchs; drohender,
nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil bei einer Nichtbeschlagnahme;
zeitliche Dringlichkeit und Verhältnismässigkeit der Beschlagnahme – weiterhin
als glaubhaft. Die am 24. März 2016 vorgenommene superprovisorische
Beschlagnahme des Schmuckanhängers der Gesuchsgegnerin gemäss Abbildung 2 ist
deshalb zu bestätigen (vgl. Zwischenentscheid vom 23. März 2016, Dispositiv Ziff. 2;
Rechtsbegehren 2).

 

Aufzuheben ist
dagegen das superprovisorische Verbot, den Schmuckanhänger an der Baselworld
2016 anzupreisen oder in Verkehr zu bringen (vgl. Zwischenentscheid vom 23.
März 2016, Dispositiv Ziff. 1; Rechtsbegehren 1). Diesbezüglich ist das
Rechtsschutzinteresse entfallen, endete die Baselworld 2016 doch am 24. März
2016. Abzuweisen ist sodann das Auskunftsbegehren der Gesuchstellerin
(Rechtsbegehren 3). Wie bereits im Zwischenentscheid vom 23. März 2016 zu den
superprovisorischen Massnahmen ausgeführt worden ist, hat die Gesuchstellerin
diesbezüglich nicht dargelegt, inwiefern das Begehren zeitlich dringlich sein
soll. Das Begehren um Zustellung des Zwischenentscheids vom 23. März 2016 am
Stand der Gesuchstellerin an der Baselworld 2016 (Rechtsbegehren 4) ist im
nämlichen Zwischenentscheid gutgeheissen und am 24. März 2016 vollstreckt
worden (vgl. Zwischenentscheid vom 23. März 2016, Dispositiv Ziff. 5).

 

Der
Gesuchstellerin ist eine angemessene Frist zur Einreichung der
Prosekutionsklage zu setzen mit der Androhung, dass die angeordnete Beschlagnahme
bei ungenutztem Ablauf der Frist ohne Weiteres dahinfällt (vgl. Art. 263 ZPO; Huber, a.a.O., Art. 263 ZPO N 22 f.).
Reicht die Gesuchstellerin innert Frist keine Prosekutionsklage ein, erhält die
Gesuchsgegnerin Gelegenheit, ihren Schmuckanhänger bis zum 15. April 2018
bei der Gerichtskasse des Appellationsgerichts abzuholen. Falls der Schmuckanhänger
innert dieser Frist nicht abgeholt und die Gesuchsgegnerin nicht einen
abweichenden Antrag stellt, wird der Anhänger vernichtet.

 

Mit Zwischenentscheid
vom 23. März 2016 ist die Gesuchstellerin superprovisorisch verpflichtet
worden, eine Sicherheitsleistung von CHF 30'000.– an die Gerichtskasse zu
zahlen. Die Gesuchsgegnerin hat es unterlassen, einen Antrag auf
Aufrechterhaltung der Sicherheitsleistung zu stellen. Fehlt es an einem
entsprechenden Antrag, ist die superprovisorisch verfügte Sicherheitsleistung
aufgrund der Dispositionsmaxime der Gesuchstellerin freizugeben (Huber, a.a.O., Art. 264 ZPO N 9; Schai, Vorsorglicher Rechtsschutz im
Immaterialgüterrecht, Diss. Basel 2009, N 264).

 

7.

Über die
endgültige Verteilung der Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen kann
grundsätzlich im Endentscheid in der Hauptsache oder mit der vorsorglichen
Massnahme entschieden werden (vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO; Jenny, in: Sutter-Somm/Ha­senböhler/Leuenberger [Hrsg.],
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 104 ZPO N 9).
Fallen die Prozesskosten im Zusammenhang mit vorsorglichen Massnahmen an, die –
wie im vorliegenden Fall – vor Rechtshängigkeit der Hauptsache
angeordnet werden, sind sie regelmässig im Entscheid über die vorsorglichen
Massnahmen selbst zu verteilen (Sterchi,
in: Berner Kommentar, Art. 104 ZPO N 11 und 12).

 

Angesichts des
Ausgangs des Massnahmeverfahrens trägt die Gesuchsgegnerin die Gerichtskosten
von CHF 3'000.– (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 und § 7 der
Verordnung über die Gerichtsgebühren [GebV, SG 154.810]) und die Kosten der
Übersetzung des vorliegenden Entscheids. Zudem zahlt sie der Gesuchstellerin –
unter Annahme eines Streitwerts von CHF 50'000.– (vgl. obige E. 1.2) eine
Parteientschädigung von CHF 3'600.– einschliesslich Auslagen und zuzüglich
Mehrwertsteuer (§ 11 in Verbindung mit § 4 und § 10 Abs. 2 der Honorarordnung
[HO, SG 291.400]). Eine abweichende Kostenverteilung im allfälligen
Hauptprozess bleibt vorbehalten.

 

 

Demgemäss
erkennt das Appellationsgericht:

 

://:        Die am 24. März 2016 am Stand der
Gesuchsgegnerin an der Baselworld 2016 gemäss Rechtsbegehren 2 vorgenommene superprovisorische
Beschlagnahme des Anhängers gemäss Abbildung 2 wird bestätigt.

 

Das gemäss Rechtsbegehren 1 verfügte superprovisorische Verbot, an der
Baselworld 2016 Anhänger gemäss Abbildung 2 anzupreisen, zu bewerben, zu
verkaufen, sonst wie in Verkehr zu bringen und vorzustellen, wird aufgehoben.

 

Der Zwischenentscheid vom 23. März 2016 wurde der Gesuchsgegnerin
entsprechend Rechtsbegehren 4 an deren Stand an der Baselworld 2016 zugestellt.

 

Die darüber hinausgehenden Rechtsbegehren der Gesuchstellerin werden
abgewiesen.

 

Die von der Gesuchstellerin geleistete Sicherheitsleistung von CHF
30'000.– wird der Gesuchstellerin freigegeben.

 

Es wird der Gesuchstellerin eine Frist von 60 Tagen nach unbenutztem
Ablauf der Frist für ein Rechtsmittel an das Bundesgericht, erstreckbar,
gesetzt zur Einreichung der Klage mit der Androhung, dass die angeordnete
Massnahme bei unbenutztem Ablauf ohne Weiteres dahinfällt. Der Zeitpunkt der
Eröffnung dieses Entscheids an die Gesuchsgegnerin wird der Gesuchstellerin
mitgeteilt. Reicht die Gesuchstellerin innert Frist keine Klage ein, erhält die
Gesuchsgegnerin Gelegenheit, ihren Schmuckanhänger bis zum 15. April 2018 bei
der Gerichtskasse des Appellationsgerichts durch eine legitimierte Person abzuholen.
Falls die Gesuchsgegnerin den Schmuckanhänger innert dieser Frist nicht abholt und
keinen abweichenden Antrag stellt, wird der Anhänger vernichtet.

 

Für das Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen trägt die
Gesuchsgegnerin vorläufig die Gerichtskosten von CHF 3'000.– sowie die
Übersetzungskosten und zahlt der Gesuchstellerin vorläufig eine
Parteientschädigung von CHF 3'600.– zuzüglich 8 % MWST von CHF 288.–.

 

Mitteilung an:

-      
Gesuchstellerin

-      
Gesuchsgegnerin

 

 

APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT

 

Der Gerichtsschreiber

 

 

lic. iur. Johannes Hermann

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung

 

Gegen diesen
Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des
Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde
in Zivilsachen erhoben werden. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten gilt
dies nur dann, wenn der Streitwert die Beschwerdesumme gemäss Art. 74 Abs. 1
lit. a oder b BGG erreicht (CHF 15'000.– bei Streitigkeiten aus Miete oder
Arbeitsverhältnis bzw. CHF 30'000.– in allen übrigen Fällen) oder wenn sich
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Die Beschwerdeschrift
ist fristgerecht dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die
Anforderungen an deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit
des Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht. 

 

Ob an Stelle der
Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die
subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG),
ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl
Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide
Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.