# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** b6bd512d-10f6-52dd-9d34-f9dc4db12c52
**Source:** Bundesgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2021-09-17
**Language:** de
**Title:** Bundespatentgericht 17.09.2021 O2020_003
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BPatG/CH_PATG_001_O2020-003_2021-09-17.pdf

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l  d e s  b r e v e t s

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  d e i  b r e v e t t i

T r i b u n a l  f e d e r a l  d a  p a t e n t a s

F e d e r a l  P a t e n t  C o u r t

O2020_003

U r t e i l  v o m  1 7 .  S e p t e m b e r  2 0 2 1

Besetzung
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),

Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),

Richter Dipl. phys. ETH Kurt Stocker

Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte
Hubert Hergeth, Chamerstrasse 47, 6300 Zug, 

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Christian Hilti und

Dr. iur. Demian Stauber, patentanwaltlich beraten durch Dr.

Alfred Köpf und Dr. Alena Bach, alle Rentsch Partner AG,

Bellerivestrasse 203, Postfach, 8034 Zürich,

Kläger

gegen

1. Uster Technologies AG,

Sonnenbergstrasse 10, 8610 Uster, 

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess, lic. iur. 

Julian Schwaller und Rechtsanwältin Dr. iur. des. Angelika 

Murer, Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201,

8005 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Paul Pliska, 

Uster Technologies AG, Sonnenbergstrasse 10, 8610 Uster,

2. Maschinenfabrik Rieter AG,

Klosterstrasse 20, 8406 Winterthur, 

vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Lara Dorigo, Lenz & 

Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, patentan-

waltlich beraten durch Dr. Andreas Wirth, Maschinenfabrik 

Rieter AG, Klosterstrasse 20, 8406 Winterthur,

Beklagte

Gegenstand
Patentverletzung (Unterlassung, Auskunft, Rechnungsle-

gung); Fremdfaserabscheidevorrichtung

O2020_003

Seite 3

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Prozessgeschichte

1.

Am 7. Februar 2020 reichte der Kläger die Klageschrift ein mit folgenden 

Rechtsbegehren:

«1. Stufe

1) Der Beklagten 1 sei zu verbieten, Faserreinigungsmaschinen (Fiber Cleaning) 

der Typen Uster® Jossi Vision Shield T, Uster® Jossi Vision Shield 2 herzustel-

len, anzubieten, zu lagern, in Verkehr zu bringen und zu exportieren oder bei ei-

ner dieser Handlungen mitzuwirken, die die folgenden Merkmale aufweisen:

Die Anlagen zum Reinigen von natürlichen Textilfasern, insbes. Baumwollfasern, 

umfassen eine Vorrichtung zum Ausscheiden von Fremdpartikeln aus vorgerei-

nigtem Fasermaterial aus einem ersten Transportluftstrom, 

wobei die Fremdpartikel optisch erkannt und weitgehend selektiv aus dem Fa-

serpartikelluftstrom ausgeblasen (umgeleitet) werden,

und zwar in einen Übergang («Trichter»), wobei an dessen Ausgang eine Öff-

nung für einen zweiten Luftstrom vorhanden ist und die Fremdpartikel mit bzw. 

von diesem zweiten Luftstrom abgeführt werden.

2) Der Beklagten 2 sei zu verbieten, Verletzungsobjekte gemäss Rechtsbegeh-

ren 1 von der Beklagten 1 zu beziehen, zu lagern, in Verkehr zu bringen, zu ver-

treiben und zu exportieren oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken.

3) Die Verbote gemäss Rechtsbegehren 1 und 2 seien je separat für die Beklag-

te 1 und die Beklagte 2 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 

pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 

343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit 

Busse im Widerhandlungsfall zu erlassen.

4) Die Beklagte 1 sei zu verpflichten, dem Kläger innert 60 Tagen nach Rechts-

kraft des Teilurteils Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen bezüglich der je 

von ihrer Rechtsvorgängerin, der Jossi Systems AG, und ihr in Verkehr gesetz-

ten oder verkauften Textilreinigungsmaschinen gemäss Rechtsbegehren 1 bzw. 

2, und zwar nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung, detailliert mit 

der Angabe, welche Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös 

abzüglich Einzelstückpreis) sie damit erzielt haben, wobei die erzielten Netto-

Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach Geschäftsjahr auszuweisen 

und mittels Kopie der Verkaufsrechnung, bei denen die Kundennamen und -

adressen geschwärzt werden können, mit Maschinennummer und Verkaufspreis 

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zu belegen sind; sowie die Berechnungen der Beklagten 1 gegenüber ihrer Mut-

tergesellschaft, worin sie die absehbaren Nettogewinne aufgrund der Übernahme 

der Fremdpartikelausscheidersparte von Jossi präsentiert.

5) Die Beklagte 2 sei zu verpflichten, dem Kläger innert 60 Tagen nach Rechts-

kraft des Teilurteils Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen bezüglich der je 

von ihr in Verkehr gesetzten oder verkauften Textilreinigungsmaschinen gemäss 

Rechtsbegehren 1 bzw. 2, und zwar nach anerkannten Grundsätzen der Rech-

nungslegung, detailliert mit der Angabe, welche Netto-Verkaufserlöse und Brutto-

Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) sie damit erzielt hat, wobei 

die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach Geschäfts-

jahr auszuweisen und mittels Kopie der Verkaufsrechnung, bei die Kundenna-

men und -adressen geschwärzt werden können, mit Maschinennummer und 

Verkaufspreis zu belegen ist.

6) Die Auskunftserteilung sei je gegenüber der Beklagten 1 und der Beklagten 2 

mit der Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 

Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO,

sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhand-

lungsfall zu verbinden.

2. Stufe

7) Dem Kläger sei im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftserteilung 

gemäss Rechtsbegehren 4 Gelegenheit zu geben, den von der Beklagten an sie 

zu bezahlenden finanziellen Wiedergutmachungsanspruch zu beziffern, und die 

Beklagten seien zu verpflichten, dem Kläger den so bezifferten Betrag zuzüglich 

Verzugszinsen von 5 % zu bezahlen.

8) Alle Begehren unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklag-

ten, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands.

Prozessuale Anträge:

9) Das Verfahren sei einstweilen auf die Fragen der Verletzung bzw. Unterlas-

sung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, d.h. auf die Rechtsbegehren 1-

5, zu beschränken, bis über diese Rechtsbegehren ein rechtskräftiges Teilurteil 

vorliegt.

10) Das Verfahren sei bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Teilurteils gemäss 

prozessualem Antrag 1 mit Bezug auf die Substantiierung und Bezifferung der fi-

nanziellen Ansprüche des Klägers zu sistieren.»

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2.

Am 8. Juni 2020 erstatteten die Beklagten 1 und 2 die Klageantwort mit 

dem Antrag, die Klage sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen ab-

zuweisen.

3.

Am 1. September 2020 fand eine Instruktionsverhandlung statt, eine güt-

liche Einigung konnte dabei nicht gefunden werden.

4.

Mit Eingabe vom 14. Oktober 2020 erstattete der Kläger die Replik, wobei 

die Rechtsbegehren angepasst wurden (Änderungen bezüglich der ur-

sprünglich gestellten Rechtsbegehren hervorgehoben, insbesondere die 

Figur im Rechtsbegehren 1 wurde hinzugefügt, aber auch der Textteil da-

nach):

«1) Der Beklagten 1 sei zu verbieten, Faserreinigungsmaschinen (Fiber 

Cleaning) der Typen Uster® Jossi Vision Shield T, Uster® Jossi Vision Shield 2 

herzustellen, anzubieten, zu lagern, in Verkehr zu bringen und zu exportieren 

oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, die die folgenden Merkmale auf-

weisen:

Die Anlagen zum Reinigen von natürlichen Textilfasern, insbes. Baumwollfasern, 

umfassen eine Vorrichtung zum Ausscheiden von Fremdpartikeln aus vorgerei-

nigtem Fasermaterial aus einem ersten Transportluftstrom, 

wobei die Fremdpartikel optisch erkannt und weitgehend selektiv aus dem Fa-

serpartikelluftstrom ausgeblasen (umgeleitet) werden,

und zwar in einen Übergang («Trichter»), wobei an dessen Ausgang eine Öff-

nung für einen zweiten Luftstrom vorhanden ist und die Fremdpartikel mit bzw. 

von diesem zweiten Luftstrom abgeführt werden Verbindungskanal

14 gemäss folgender Abbildung

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Wobei der Verbindungskanal (14) an seinem Eingang «Ü1/Ü2» eine grössere 

lichte Weite aufweist als an seinem Ausgang «A1 /A3» und sich in Durchström-

richtung eingangsseitig in Folge eines abgerundeten Übergangs bei Ü1 verjüngt 

und dann in einen parallelwandigen Bereich übergeht und am Ausgang «A1/A2» 

des Verbindungskanals eine Öffnung für einen zweiten, vom Transportluftstrom 

unabhängigen Luftstrom vorhanden ist und die Fremdpartikel von diesem zwei-

ten Luftstrom abgeführt werden.

[2) -10) unverändert]».

5.

Die Beklagten erstatteten die Duplik mit Eingabe vom 30. November 

2020, ohne die Rechtsbegehren zu ändern. Eine irrtümlich falsche Aus-

sage in einem mit der Duplik eingereichten Ergänzungsgutachten korri-

gierten die Beklagten unverzüglich mit Eingabe vom 9. Dezember 2020.

6.

In der Folge wurden die Parteien auf den 7. Juli 2021 zur Hauptverhand-

lung vorgeladen.

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7.

Die Stellungnahme des Klägers zur Duplik erfolgte mit Eingabe vom 

18. Januar 2021. Diese Stellungnahme wurde mit Schreiben vom 21. Ja-

nuar 2021 den Beklagten mit dem verfahrensleitenden Hinweis zugestellt, 

auf weitere schriftliche Eingaben zu verzichten, es könne anlässlich der 

Hauptverhandlung zum Inhalt und zur Zulässigkeit der letzten Eingabe 

des Klägers Stellung bezogen werden. Mit Eingabe vom 29. Januar 2021 

wiesen die Beklagten darauf hin, dass dieser verfahrensleitende Hinweis 

das Prinzip der Waffengleichheit und den Anspruch auf rechtliches Gehör 

verletze, und zum Nachteil der Beklagten wegen unwidersprochener Aus-

sagen des Klägers gegebenenfalls einen Einfluss auf das Fachrichtervo-

tum und die Vorbereitung des Spruchkörpers auf die Hauptverhandlung 

haben werde, dass man sich aber an die Anordnung halte.

8.

Mit Eingabe vom 25. Februar 2021 reichte der Kläger aus dem parallelen 

Patentverletzungsverfahren in der Türkei angeblich erst kürzlich wegen 

eines Augenscheins verfügbar gewordene Bilder der angegriffenen Aus-

führungsformen ein. Gemäss Stellungnahme der Beklagten vom 11. März 

2021 fand der Augenschein bereits am 2. Februar 2021 statt, die Einrei-

chung sei deshalb mehr als drei Wochen nach den Aufnahmen erfolgt 

und entsprechend verspätet. 

9.

Am 21. April 2021 erstattete der Referent sein Fachrichtervotum.

10.

Die Stellungnahmen der Parteien dazu erfolgten mit Eingaben vom 1. Ju-

ni 2021 bzw. vom 7. Juni 2021.

11.

Am 7. Juli 2021 fand die Hauptverhandlung statt.

Zuständigkeit

12.

Der Kläger, eine natürliche Person, ist der Erfinder und eingetragene In-

haber des Schweizer Patents CH 698 484 B1 bzw. C1 (nachfolgend 

«Streitpatent») und hat seinen Wohnsitz in der Schweiz. Er macht An-

sprüche aus der Verletzung des Streitpatents geltend.

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Die Beklagten 1 und 2 sind schweizerische Aktiengesellschaften mit Sitz 

in der Schweiz. 

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die 

Beurteilung der vorliegenden Streitsache ist demnach gegeben (Art. 10 

Abs. 1 lit. b ZPO, Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG).

Verwirkung

13.

Die Verwirkung als Ausprägung des allgemeinen Rechtsmissbrauchsver-

bots (Verbot widersprüchlichen Verhaltens) kann auch gegenüber patent-

rechtlichen Unterlassungsansprüchen geltend gemacht werden.1 Ent-

scheidend ist, dass das Verhalten des Rechtsinhabers beim Verletzer 

zum Vertrauen geführt hat, der Rechtsinhaber werde seine Ansprüche

nicht mehr durchsetzen, und der Verletzer dieses Vertrauen betätigt hat.2

Das blosse Zuwarten mit der Rechtsdurchsetzung genügt alleine nicht, 

um Verwirkung eintreten zu lassen. Lehre und Rechtsprechung haben als 

Voraussetzungen der Verwirkung durch Zeitablauf herausgearbeitet, dass 

(i) der Patentinhaber tatsächlich Kenntnis von der Verletzung hat oder bei 

Anwendung pflichtgemässer Sorgfalt Kenntnis haben müsste; (ii) die Ver-

letzung aus objektivierter Sicht des Verletzers erkennbar ist; (iii) die 

Rechtsdurchsetzung während längerer Zeit unterlassen wurde;3 (iv) die 

Rechtsdurchsetzung für den Verletzer erkennbar zumutbar ist; und (v) die 

Verletzung zu einem wertvollen Besitzstand des Verletzers geführt hat.4

Zu den Sorgfaltsobliegenheiten des Patentinhabers hat das Bundespa-

tentgericht im Zusammenhang mit der prozessualen Verwirkung des An-

spruchs auf Erlass vorsorglicher Massnahmen ausgeführt, die Anforde-

rungen an die Marktbeobachtungsobliegenheit dürften nicht überspannt 

werden. Den Patentinhaber trifft keine Obliegenheit, Konkurrenzprodukte 

zu zerlegen, um festzustellen, ob sie von der patentgemässen Lehre Ge-

brauch machen. Nur wo die Patentverletzung bereits aufgrund der 

äusserlich wahrnehmbaren Form eines Produkts erkennbar und ohne 

Erwerb des Produktes feststellbar ist und der Patentinhaber aufgrund der 

Umstände vom Konkurrenzprodukt Kenntnis haben muss, kann man ihm 

                                               
1 BGer, Urteil 4A_48/2008 vom 10. Juni 2008, E. 3 – «Radiatoren».
2 BGE 117 II 575 E. 5b – «Iba/Iba.com».
3 In BGer, Urteil 4A_48/2008 vom 10. Juni 2008, E. 3 – «Radiatoren» rund zehn 
Jahre.
4 Vgl. Schweizer, Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche, sic! 2009, 325 ff.

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eine Verletzung seiner Sorgfaltsobliegenheiten vorwerfen, wenn er eine 

solch offensichtliche Verletzung nicht erkennt.5

Die Beweislast für die Umstände, die auf Rechtsmissbrauch schliessen 

lassen, trägt derjenige, der sich auf Rechtsmissbrauch beruft.6 Da die 

Verwirkung ein Ausfluss des Rechtsmissbrauchsverbots ist, tragen die 

Beklagten die Beweislast für das Vorliegen der Umstände, die auf ein 

übermässig langes Zuwarten bis zur Einreichung der Klage schliessen 

lassen.

Ansprüche, die der Verjährung unterstehen, wie die aus einer Patentver-

letzung folgenden finanziellen Wiedergutmachungsansprüche, verwirken 

innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen nur unter ganz besonderen 

Umständen.7

14.

Die Beklagten machen geltend, die Unterlassungsansprüche seien ver-

wirkt. Das behauptete Verletzungsobjekt sei schon vor dem Anmeldetag 

des Streitpatents öffentlich zugänglich gewesen und sei es auch bis heute 

geblieben. Der Kläger habe die Marktführerin Jossi AG nicht nur gekannt, 

sondern habe auch Kontakte zu ihr gehabt. Er habe am 28. September 

2007 die Patentanmeldung CN 101 230 506 A in China angemeldet. Zu 

dieser Anmeldung habe das chinesische Patentamt SIPO am 14. Juli 

2010 einen ersten Amtsbescheid erlassen, darin werde die Anmeldung

WO 2006/079426 A 1 («WO 426») von Jossis Muttergesellschaft Jossi 

Holding AG als einziger Stand der Technik genannt und als neuheits-

schädlich für die Ansprüche 1-6 angesehen. Der Gegenstand von 

WO 426 stimme weitgehend mit dem behaupteten Verletzungsobjekt 

überein. Deshalb habe der Kläger spätestens im Jahr 2010 Kenntnis von 

der behaupteten Verletzung gehabt. Trotzdem sei er seither untätig ge-

blieben.

Die Beklagten hätten unterdessen offensichtlich einen eigenen wertvollen 

Besitzstand erlangt. Selbst wenn sie hätten ahnen können (was nicht der 

Fall sei), wie sinnentleert der Kläger das Merkmal «Trichter» interpretiere, 

hätten sie sich darauf verlassen dürfen, dass der Kläger auch weiterhin 

untätig bleiben würde.

                                               
5 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 14 – «Siliziumspirale».
6 BGE 138 III 425 E. 5.2.
7 BGE 127 III 357 E. 4c.

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Der Kläger bestreitet, vor 2018 Kenntnis von der Funktionsweise der an-

gegriffenen Ausführungsformen gehabt zu haben, die es ihm erlaubt hät-

te, die Patentverletzung zu erkennen. Er habe erst 2018 in der Türkei ein

erstes Mal Zugang und Einblick in eine angegriffene Ausführungsform er-

langt. Die Beklagten wüssten zudem von anderen Klageverfahren, die der 

Kläger in den vergangenen Jahren gegen Branchenunternehmen wie z.B. 

gegen die Trützschler GmbH & Co KG, Mönchengladbach, Deutschland,

angestrengt habe, dass er seine Schutzrechte vehement verteidige und 

könnten daher nicht in guten Treuen darauf vertrauen, dass er das Streit-

patent nicht gegen sie durchsetzen würde.

15.

Vorliegend lässt sich entgegen den Ausführungen der Beklagten aus öf-

fentlich zugänglichen Unterlagen nicht erkennen, ob die angegriffenen 

Ausführungsformen «Uster® Jossi Vision Shield T» und «Uster® Jossi 

Vision Shield 2» bzw. das 2010 eingeführte Vorgängermodell «Vision 

Shield Inspect» die Merkmale des geltend gemachten Anspruchs aufwei-

sen. Insbesondere lässt sich dem Prospekt zum «Vision Shield Inspect» 

von Oktober 2009 nicht entnehmen, dass dieser einen «Trichter» im Sin-

ne des Anspruchs aufweist (zur Auslegung des Begriffs siehe hinten, 

E. 26). Im Prospekt wird von der neuen Geometrie des «collecting duct» 

gesprochen. «Duct» lässt sich als «Röhre, Schacht, Gang, Kanal oder 

Rohr» übersetzen.8 Aus dem Begriff «duct» lassen sich keine Rück-

schlüsse auf die spezifische Geometrie des Kanals ziehen. Aus dem 

Prospekt von Oktober 2009 ergibt sich daher nicht mit hinreichender Be-

stimmtheit, dass das darin beworbene Produkt das Streitpatent verletzt.

Bei den angegriffenen Ausführungsformen handelt es sich um relativ 

kostspielige Anlagegüter. Es ist dem Kläger nicht zuzumuten, auf blossen 

Verdacht hin eine solche Vorrichtung zu erwerben und zu öffnen, um de-

ren Funktionsweise, die von aussen nicht erkennbar ist, zu untersuchen. 

Weil die Patentverletzung äusserlich nicht erkennbar ist, kann dem Kläger 

auch nicht vorgeworfen werden, keine Kenntnis von der Verletzung ge-

habt zu haben, obwohl er mit den Beklagten an den gleichen Fachmes-

sen war.

Den Beklagten, die die Beweislast tragen, gelingt es daher nicht, nach-

zuweisen, dass der Kläger bereits seit 2010 Kenntnis von der Verletzung 

hatte oder bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte haben müssen.

                                               
8 siehe dict.leo.org/englisch-deutsch/duct (zuletzt besucht am 3. August 2021).

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Die Beklagten verweisen ferner darauf, dass dem Kläger die Anmeldung 

WO 426, die gemäss ihrem Vortrag eine Vorrichtung zeige, die im We-

sentlichen den angegriffenen Ausführungsformen entspreche, seit 2010 

bekannt gewesen sei. Die Anmeldung hätte beim Kläger den Verdacht 

wecken müssen, dass die Beklagten Vorrichtungen gemäss WO 426 

auch herstellen und anbieten.

Die Frage offenlassend, ob aus einer Patentanmeldung bei pflichtgemäs-

ser Sorgfalt abgeleitet werden kann, dass der Anmelder die beanspruchte 

Erfindung auch kommerzialisiert, taugt die Entgegenhaltung der WO 426 

im chinesischen Patenterteilungsverfahren auf jeden Fall nicht als Ver-

trauensgrundlage. Bei der Prüfung der Verwirkung ist der Blickwinkel des 

angeblichen Verletzers einzunehmen; entscheidend ist, ob das Verhalten 

des Rechtsinhabers beim angeblichen Verletzer zum Vertrauen geführt 

hat, der Rechtsinhaber werde sein Recht nicht mehr durchsetzen.9 Die 

Beklagten behaupten nicht, dass ihnen bereits 2010 bekannt war, dass 

das chinesische Patentamt die Anmeldung WO 426 der Jossi Holding AG 

einer Anmeldung des Klägers entgegengehalten hat. Aus dieser Entge-

genhaltung lässt sich daher kein Vertrauen ableiten, dass der Kläger sei-

ne Ansprüche gegen Vorrichtungen, wie sie in WO 426 offenbart sind, 

nicht mehr durchsetzen wird.

Der Einwand der Verwirkung ist entsprechend abzuweisen.

Streitpatent

16.

Der Kläger macht eine Verletzung des Streitpatents geltend, das am 21. 

Oktober 2004 ohne Beanspruchung einer Priorität vom Kläger eingereicht 

und am 31. August 2009 nach umfangreichen Änderungen im Prüfungs-

verfahren sowohl an der Beschreibung als auch an den Ansprüchen er-

teilt wurde.

Kurz vor der Einreichung der Klage hat der Kläger mit Eingabe vom 

24. Januar 2020 beim Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum 

(IGE) nach Art. 24 Abs. 1 lit. a PatG teilweise auf das Patent verzichtet. In 

diesem Teilverzicht, der vom IGE eingetragen wurde, und der zur Publika-

tion der neuen Patentschrift CH 698 484 C1 führte, wurde der ursprüng-

lich erteilte unabhängige Anspruch 1 nicht eingeschränkt, es wurden aber 

die ursprünglich erteilten abhängigen Ansprüche 3 und 4 gestrichen und

                                               
9 BGE 117 II 575 E. 5b – «Iba/Iba.com».

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die Rückbezüge und die Nummerierung der ursprünglich erteilten abhän-

gigen Ansprüche 5 und 6 angepasst. 

Zudem wurde im Teilverzicht auf die Figuren 2 und 3 verzichtet. Letzteres 

reflektiert sich ausdrücklich in der nach dem Teilverzicht publizierten Pa-

tentschrift, indem dort der gemäss Art. 97 Patentverordnung vorgesehene

Wortlaut ausdrücklich ergänzt wurde durch den hervorgehobenen Satz-

teil: «Soweit Teile der Beschreibung und der Zeichnungen mit der Neu-

ordnung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, namentlich die Figu-

ren 2 und 3, sollen sie als nicht vorhanden gelten». 

Massgebliche Fassung der Patentschrift

17.

Die Beklagten machen geltend, bei einem Teilverzicht dürften die Be-

schreibung und Zeichnungen nur insoweit geändert werden, als sie mit 

der Änderung der Patentansprüche nicht vereinbar seien. Die Figuren 2 

und 3 seien mit der Streichung der erteilten abhängigen Ansprüche 3 und 

4 vereinbar. Entsprechend sei der in der C1 Fassung der Patentschrift 

eingefügte Satz dahingehend zu verstehen, dass die Figuren 2 und 3 nur 

soweit, als sie mit den Änderungen nicht vereinbar seien, als nicht vor-

handen gelten. Wenn man den Satz anders verstehe, nämlich so, dass 

die Figuren 2 und 3 insgesamt als nicht vorhanden gälten, dann sei der 

Satz gesetzeswidrig und als nicht vorhanden zu betrachten.

Der Kläger argumentiert, er habe im Rahmen des Teilverzichts verbindlich 

auf die Figuren 2 und 3 verzichtet, dieser Verzicht sei auch für das Ge-

richt bindend. Die massgebliche C1 Fassung der Patentschrift umfasse 

daher die Figuren 2 und 3 nicht.

18.

Gemäss Art. 24 PatG kann der Patentinhaber auf das Patent teilweise 

verzichten, indem er beim IGE den Antrag stellt, a) einen Patentanspruch 

aufzuheben, b) einen unabhängigen Patentanspruch durch Zusammenle-

gung mit einem oder mehreren von ihm abhängigen Patentansprüchen 

einzuschränken, oder c) einen unabhängigen Anspruch auf anderem Weg 

einzuschränken. 

Obwohl vorliegend durch die Streichung von abhängigen Ansprüchen oh-

ne Änderung des unabhängigen Anspruchs keine Einschränkung des 

Schutzbereichs erfolgt, ist der Teilverzicht zulässig, da Art. 24 Abs. 1 lit. a 

PatG ausdrücklich auf die Möglichkeit der Aufhebung eines abhängigen 

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Patentanspruchs hinweist, indem er auf Art. 55 PatG verweist, der die 

abhängigen Ansprüche beschlägt.

Gemäss Art. 97 Abs. 2 PatV können die die Beschreibung, die Zeichnun-

gen und die Zusammenfassung im Rahmen eines Teilverzichts nicht ge-

ändert werden. Der Teilverzicht soll indessen eine Erklärung folgender Art 

enthalten: «Soweit Teile der Beschreibung und der Zeichnungen mit der 

Neuordnung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht 

vorhanden gelten». In den Richtlinien für die Sachprüfung wird dazu aus-

geführt, die Rechtssicherheit gebiete, dass nur die durch den Verzicht 

bedingten Änderungen zugelassen würden. Der Teilverzicht dürfe weder 

vom Patentinhaber noch vom IGE als Gelegenheit benutzt werden, etwas 

anderes nachzuholen, das im Erteilungsverfahren übersehen wurde.10

19.

Die vorliegend in die C1 Fassung der Patentschrift eingefügte Erklärung, 

dass die Teile der Beschreibung und der Zeichnungen, die mit der Neu-

ordnung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, namentlich die Figu-

ren 2 und 3, als nicht vorhanden gelten sollen, kann entgegen den Be-

klagten nur so verstanden werden, dass die Figuren 2 und 3 komplett ge-

strichen werden, und nicht nur die Teile der Figuren 2 und 3, die nicht mit 

der Änderung vereinbar sind.

Damit hat das IGE gegen Art. 97 PatV und die eigenen Prüfungsrichtli-

nien verstossen, denn materiell unvereinbar sind die Figuren 2 und 3 mit 

der Streichung der abhängigen Ansprüche 3 und 4 nicht. 

Dies hat aber nicht zur Folge, dass die für das Gericht massgebliche 

Fassung des Streitpatents die Figuren 2 und 3 enthält. Gemäss Art. 26 

Abs. 1 lit. c PatG kann das zuständige Zivilgericht die Nichtigkeit eines 

Patents feststellen, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt 

des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fas-

sung hinausgeht. Das Gericht kann also prüfen, ob z.B. ein Teilverzicht 

dazu führt, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patent-

gesuchs in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Gegen-

stand der Prüfung ist aber, offensichtliche Versehen vorbehalten, die vom 

IGE erteilte Fassung der Patentschrift. Wenn diese Fehler enthält, sind 

                                               
10 IGE, Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen, Bern 
Januar 2021, Ziff. 12.2.1 (S. 94).

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sie im Verwaltungsverfahren zu bereinigen.11 Soweit dies nicht im Rah-

men der Feststellung der teilweisen Nichtigkeit eines Patents geschieht, 

ist das Zivilgericht nicht zuständig, an einer erteilten Fassung einer Pa-

tentschrift Änderungen vorzunehmen, wie z.B. vorliegend gestrichene Fi-

guren wieder einzufügen.

Für die Beurteilung massgeblich ist daher die erteilte C1 Fassung der Pa-

tentschrift, d.h. die Fassung ohne die Figuren 2 und 3.

Technischer Hintergrund

20.

Gemäss Zusammenfassung betrifft das Streitpatent eine Vorrichtung zum 

Ausschleusen und Ausscheiden von faserartigen Fremdpartikeln in einem 

Fasertransportluftstrom, wobei die Partikel in einen Trichter geblasen 

werden und am Ausgang des Trichters ein weiterer Luftstrom die ausge-

schleusten Partikel übernimmt. 

Anlagen zum Ausscheiden von Fremdpartikeln aus einem Strom von 

(Baumwoll-)Fasern sind im Stand der Technik bekannt. Typischerweise 

wird dazu der Transportluftstrom in einem verbreiterten Kanal an einer 

oder mehreren Kameras vorbeigeführt. Erkennen diese einen Fremdpar-

tikel, wird dieser durch einen Druckluftstoss aus einer oder mehreren 

stromabwärts befindlichen Druckluftdüsen selektiv aus dem Transportluft-

strom ausgeblasen. Nachstehend ist dies auf Basis der Figur 1 aus dem 

Streitpatent dreidimensional schematisch gezeigt, wobei es sich bei die-

ser Abbildung um eine vom Kläger erstellte Zeichnung handelt, deren Of-

fenbarungsgehalt nicht der originalen Figur 1 aus dem Streitpatent ent-

spricht.

                                               
11 Vgl. BPatGer, Urteil O2017_016 vom 12. Juni 2018, E. 4.2.2 – «Sevelamer»; 
BGer, Urteil 4A_415/2018 vom 7. Dezember 2018, E. 3.2 (in BGE 145 III 91 nicht 
publiziert).

O2020_003

Seite 15

Abbildung 1: Dreidimensionale Darstellung auf Basis von Fig. 1 aus dem Streitpatent (vom 
Kläger erstellt)

Das Streitpatent beschlägt die weitere Entfernung der Fremdpartikel. Es 

sei bereits vor dem Anmeldedatum bekannt gewesen, zum Ausschleusen 

von Fremdfasern detektierte Fremdteile aus dem Transportkanal in einen 

annähernd luftdichten Raum zu blasen (vgl. Abs. [0001]). Gemäss der 

aus der EP 0 989 214 A1 (im Folgenden «EP 214») als Stand der Technik 

bekannten Vorgehensweise würden die Fasern in einen «annähernd luft-

dichten Raum» hineingeblasen, und aus diesem Raum werde durch ei-

nen Ventilator zeitweise oder permanent die Luft und Fremdfasern abge-

saugt (vgl. Abs. [0004]). Würden jedoch einmal kurzzeitig sehr viele Aus-

schleusungen getätigt, was in der Praxis vorkomme, verstopfe der Venti-

lator und die Maschine sei in Störung. Werde ein leistungsfähigerer Venti-

lator eingesetzt, würden zu viele gute Fasern aus dem Flockenstrom ent-

nommen (vgl. Abs. [0006]). 

Aufgabe der Erfindung ist es gemäss Streitpatent, eine Konstruktion zu 

schaffen, die gelegentlich anfallende grosse Fasermassen sicher entfernt, 

ohne viele Gutfasern aus dem Flockenstrom zu saugen (vgl. Abs. [0007]). 

Als Lösung wird beschrieben, dass die Fremdfasern in einen Trichter 

ausgeblasen werden, der «naturgemäss» (wohl im Sinne von «das ist ja 

wohl klar» für den Fachmann) oben eine grosse Öffnung über die ganze 

Maschinenbreite hat und am unteren Ende eine etwas kleinere Öffnung. 

Quer zur Ausgangsöffnung des Trichters wird ein sogenannt «starker» 

Luftstrom erzeugt, der die Fremdfasern übernimmt, was angeblich dazu 

führt, dass die guten Fasern nicht in den Trichter gezogen werden, und 

O2020_003

Seite 16

trotzdem gelegentlich anfallende grosse Fremdfasermengen sicher über-

nommen und abgesaugt werden können (vgl. Abs. [0009]).

Massgeblicher Fachmann

21.

Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 

zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-

dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der 

Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach-

gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach 

dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem 

liegt.12

Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bun-

desgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete 

Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abge-

stellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sach-

gebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss 

nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte 

Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausrei-

chende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbe-

reich gut gerüstet sein».13 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fä-

higkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.14

22.

Den massgeblichen Fachmann definiert der Kläger als Maschinenbauin-

genieur mit Fachhochschulabschluss und mehrjähriger Erfahrung auf 

dem Gebiet von Textilmaschinen.

Die Beklagten ihrerseits meinen, einschlägig sei ein Maschinenbauinge-

nieur mit Fachhochschulabschluss und mehrjähriger Erfahrung auf dem 

Gebiet der textilen Faserreinigung. Das Gebiet von Textilmaschinen sei 

schier unüberschaubar. Es erstrecke sich von Maschinen für die Spin-

nereivorbereitung über diejenigen für das Spinnen, Spulen, Weben, Stri-

cken, Sticken, Färben, Schneiden und Bedrucken bis zu Nähmaschinen, 

und ein Fachmann mit mehrjähriger Erfahrung in diesen ganz unter-

schiedlichen Bereichen von Textilmaschinen sei unvorstellbar.

                                               
12 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.
13 BGE 120 II 71 E. 2.
14 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-
SCHEUCHZER, Art. 1 N 122.

O2020_003

Seite 17

23.

Tatsächlich gibt es verschiedene Unterbereiche zu den Textilmaschinen 

als Oberbegriff. Der einschlägige Fachmann ist auf jeden Fall ein Maschi-

nenbauingenieur mit Fachhochschulabschluss auf dem Gebiet von Tex-

tilmaschinen (diese schliessen die textile Faserreinigung mit ein). Die Auf-

fassung der Beklagten widerspricht dem Kläger nicht eigentlich, sondern 

präzisiert dessen Definition. Die Präzisierung ist zutreffend, schliesst aber 

nicht aus, dass der einschlägige Fachmann auf den anderen Gebieten 

der Textilmaschinen zumindest über Grundkenntnisse verfügt.

Entsprechend ist der Fachmann zu definieren als Maschinenbauingenieur 

mit Fachhochschulabschluss mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet 

von Textilmaschinen und vertieften Kenntnissen auf dem Gebiet der texti-

len Faserreinigung.

Im Zusammenhang mit der Definition des Fachmanns ist zwischen den 

Parteien weiter strittig, wie vertieft dessen Kenntnisse insbesondere im 

Bereich der Fluidmechanik und auch der damit im Zusammenhang ste-

henden computergestützten numerischen Strömungssimulationen sind.

Der einschlägige Fachmann in diesem Gebiet verfügte zum Anmeldezeit-

punkt über vertiefte Grundkenntnisse im Bereich der Fluidmechanik, weil 

dies zur Grundausbildung im Maschinenbau gehört und dieses Gebiet im 

hier relevanten Bereich der luftstromgeführten Fasertrennung für die Ar-

beit des Fachmanns unabdingbar ist.

Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche

24.

Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,15

d.h. der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünf-

tigen technischen Sinn zu geben, zu lesen.16 Dabei ist grundsätzlich vom 

Patentanspruch als Ganzes auszugehen.17 Wo sich einem Anspruch auch 

nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeich-

nungen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt der Pa-

                                               
15 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».
16 Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, verwendet 
den Ausdruck «with a mind willing to understand», z.B. T 190/99 vom 6. März 
2001, E. 2.4: «He [the skilled person] should try […] to arrive at an interpretation 
of the claim which is technically sensible and takes into account the whole 
disclosure of the patent (Article 69 EPC). The patent must be construed by a 
mind willing to understand not a mind desirous of misunderstanding.”
17 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».

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Seite 18

tentinhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder widersprüch-

lichen Definition des beanspruchten Gegenstandes.18

Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im 

Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 

PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der 

Technik ebenfalls Auslegungsmittel.19 Definiert die Patentschrift einen Be-

griff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden 

technischen Gebiet auszugehen.

Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so 

verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.20

Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Aus-

führungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der 

Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, 

wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.21 Wenn in der Rechtspre-

chung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen ge-

sprochen wird,22 so muss das derart verstandene Merkmal immer in der 

Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der 

Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber 

auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfin-

dungsgemässe Wirkung nicht erzielen.23

Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Aus-

legung der Patentansprüche nicht massgebend.24

                                               
18 Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 
25. Mai 2021, E. 6.1 – Lumenspitze (zur Publikation vorgesehen); Urteil 
4A_581/2020 vom 26. März 2021, E. 3 – Peer-to-Peer Protokoll.
19 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband».
20 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer 
Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354.
21 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische 
Pulversprühpistole».
22 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische 
Pulversprühpistole».
23 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 25 –
«Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 –
«Werkzeugeinrichtung».
24 BGE 143 III 666 E. 4.3 – «Pemetrexed II».

O2020_003

Seite 19

25.

Patentanspruch 1 des Streitpatents lautet wie folgt (Merkmalsanalyse des 

Klägers, akzeptiert von den Beklagten):

O1 Vorrichtung zum Ausschleusen und Abscheiden von faserartigen Fremdpar-

tikeln (8) 

O2 aus einem Transportluftstrom

O3 mittels optischer Erkennung (2) 

O4 durch selektives Ausblasen (4) 

dadurch gekennzeichnet, dass 

K1 die auszuscheidenden Partikel (8) in einen Trichter (5) geblasen werden, 

K2 bei dessen Ausgang sich eine Öffnung (6) für einen weiteren Luftstrom be-

findet, 

K3 sowie eine weitere Öffnung zur Abführung der Fremdpartikel mit diesem 

Luftstrom vorhanden ist.

Die Parteien vertreten unterschiedliche Auffassungen zur Bedeutung der 

Merkmale des kennzeichnenden Teils, d.h. K1-K3.

Auslegung von «die auszuscheidenden Partikel (8) in einen Trichter

(5) geblasen werden» (Merkmal K1)

26.

Nach allgemeinem Sprachgebrauch ist ein Trichter ein (zum Abfüllen, 

Eingiessen von Flüssigkeiten oder rieselnden Stoffen in Flaschen oder 

andere Gefässe mit enger Öffnung bestimmtes) Gerät von konischer 

Form, das an seinem unteren Ende in ein enges Rohr übergeht.25

In der schematischen Figur 1 des Streitpatents wird der Trichter so dar-

gestellt, dass die Seitenwände kontinuierlich linear konvergent verjüng-

end zusammenlaufen, weder in der Beschreibung noch im Anspruch wird 

das aber ausdrücklich gefordert. Dort ist «nur» von einem Trichter die 

Rede.

                                               
25 www.duden.de/rechtschreibung/Trichter (zuletzt besucht am 3. August 2021).

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Seite 20

Abbildung 2: Fig. 1 aus dem Streitpatent mit Trichter (5) und Partikel (8)

Klar ist, dass ein Trichter gemäss Streitpatent nicht konisch (kegelförmig) 

sein muss. Als Kegel wird ein geometrischer Körper bezeichnet, dessen 

Oberfläche von einer in einer Spitze endenden, gleichmässig gekrümm-

ten Fläche über einer kreisförmigen oder elliptischen Grundfläche gebil-

det wird. Weder muss der Querschnitt des Trichters gemäss Streitpatent 

kreisförmig oder elliptisch sein, noch muss er in einer Spitze enden.

Abbildung 3: Mögliche Formen eines anspruchsgemässen Trichters (vom Kläger erstellt)

Hingegen muss ein Trichter monoton, aber nicht notwendigerweise konti-

nuierlich, verjüngende Wände aufweisen, so dass ein grösseres (breite-

res) und ein kleineres (engeres) Ende gebildet werden (vgl. Abs. [0009]). 

Das weitere Ende wird dabei als «Eingang», das engere Ende als «Aus-

gang» des Trichters bezeichnet. Der Ausgang des Trichters befindet sich 

da, wo sich sein Querschnitt wieder verbreitert, d.h. schliesst sich an den 

verjüngenden Bereich ein Bereich mit parallelen Wänden (bzw. mit kon-

stantem Querschnitt) an, so befindet sich der Ausgang des Trichters am 

Ende dieser parallelen Wände.

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Seite 21

Abbildung 4: Ausgang des Trichters befindet sich bei E2 (Abbildung vom Kläger erstellt)

Abbildung 3 zeigt verschiedene Formen eines anspruchsgemässen Trich-

ters. Nicht mehr unter den Begriff des Trichters fällt hingegen ein Kanal 

mit durchgängig parallelen Wänden (bzw. konstantem Querschnitt). Der 

Kläger verkennt, dass funktionale Auslegung nicht bedeutet, dass jedes 

Merkmal, das die technische Wirkung eines anspruchsgemässen Merk-

mals erzielt, das Merkmal wortsinngemäss erfüllt. Es mag sein, dass 

auch ein Verbindungskanal von geeigneter Länge mit parallelen Wänden 

«funktioniert» (so der Kläger). Das Patent beansprucht aber einen «Trich-

ter», und ein solcher muss einen weiteren Eingang und einen engeren 

Ausgang aufweisen.

Auslegung von «bei dessen Ausgang sich eine Öffnung (6) für einen 

weiteren Luftstrom befindet» (Merkmal K2) und 

«sowie eine weitere Öffnung zur Abführung der Fremdpartikel mit 

diesem Luftstrom vorhanden ist» (Merkmal K3)

27.

Strittig ist im Zusammenhang mit den Merkmalen K2 und K3, ob die «wei-

tere Öffnung» mit der Trichteröffnung zusammenfallen kann oder ob es 

sich um eine zusätzliche Öffnung handeln muss, und wo sich diese weite-

re Öffnung zur Abführung der Fremdpartikel mit dem weiteren Luftstrom 

befinden muss: ebenfalls beim Ausgang des Trichters wie die erste Öff-

nung (so die Beklagten) oder an einem beliebigen Ort, d.h. möglicher-

weise beim Ausgang des Trichters, oder aber auch vom Ausgang des 

Trichters entfernt am weiteren Luftstrom (so der Kläger).

Anspruch 1 umfasst nur sehr wenige strukturelle Merkmale, zu diesen 

gehören der Ausgang des Trichters, eine Öffnung und eine weitere Öff-

nung. Die Öffnung für den «weiteren Luftstrom» gemäss Merkmal K2 be-

findet sich, genau wie die Öffnung gemäss Merkmal K2 (dazu gleich 

O2020_003

Seite 22

nachstehend), beim Ausgang des Trichters. Bereits sprachlich ist damit 

klar, dass es sich um eine vom Ausgang des Trichters verschiedene Öff-

nung handeln muss. Nichts Anderes offenbaren Beschreibung und Zeich-

nung. 

Wäre die «weitere Öffnung zur Abführung der Fremdpartikel» gemäss 

Merkmal K3 identisch mit dem Ausgang des Trichters, bräuchte sie im 

Anspruch nicht erwähnt zu werden. Dass der Ausgang des Trichters nicht 

luftdicht verschlossen sein kann, ist vor dem technischen Hintergrund 

klar, ebenso, dass die Fremdpartikel den Trichter durch dessen Ausgang 

verlassen. Entsprechend zeigt auch hier bereits der Wortlaut an, dass es 

sich bei der «weiteren Öffnung» um eine zum Ausgang des Trichters –

der notwendigerweise offen sein muss – zusätzliche Öffnung handeln 

muss. Nichts Anderes offenbaren Beschreibung und Zeichnung. 

Daher ist Merkmal K3 dahingehend zu verstehen, dass die «weitere Öff-

nung zur Abführung der Fremdpartikel» eine vom offenen Ausgang des 

Trichters verschiedene Öffnung sein muss. 

Der Kläger geht davon aus, dass es der Wortlaut des Anspruchs offen-

lässt, wo sich diese «weitere Öffnung» befinden muss. Die von ihm ver-

wendete Merkmalsanalyse teilt die funktional mit dem weiteren Luftstrom 

verbundenen strukturellen Merkmale der Öffnung und der weiteren Öff-

nung, sowie ihre Lagen beim Ausgang des Trichters, in zwei Teilmerkmale 

auf. Die nachfolgende auf die Funktion des Trichters und auf die Funktion 

des weiteren Luftstromes bezogene Aufteilung der kennzeichnenden 

Merkmale:

die auszuscheidenden Partikel (8) in einen Trichter (5) geblasen werden, 

bei dessen Ausgang sich 

eine Öffnung (6) für einen weiteren Luftstrom befindet, 

sowie eine weitere Öffnung zur Abführung der Fremdpartikel mit diesem 

Luftstrom vorhanden ist.

zeigt zusammen mit dem Begriff «sowie», dass beide Öffnungen beim 

Ausgang sein müssen.

Die funktionale Auslegung gebietet es zudem, einem Merkmal die Bedeu-

tung zu geben, die es ihm erlaubt, die erfindungsgemässe technische 

Wirkung zu erzielen. 

O2020_003

Seite 23

In der Beschreibung wird ausgeführt, dass die untere kleinere Öffnung 

des Trichters das untere Ende des Trichters bildet, und dass quer zu die-

ser kleineren Öffnung ein starker Luftstrom erzeugt wird. Nach dem 

fachmännischen Verständnis muss das Merkmal K2 so verstanden wer-

den, dass sich beim Ausgang des Trichters eine erste (Eintritts-)Öffnung 

für einen weiteren Luftstrom befindet, wobei diese erste (Eintritts-)Öffnung 

für den weiteren Luftstrom verschieden ist von der Austrittsöffnung des 

Trichters, und dass die im Merkmal K3 erwähnte weitere Öffnung sich 

ebenfalls beim Ausgang des Trichters befinden muss, denn sonst kann 

kein Querluftstrom abgeführt werden.

Rechtsbeständigkeit

Zulässigkeit der Änderungen

Anwendbares Recht

28.

Gemäss Art. 58 Abs. 2 PatG dürfen die technischen Unterlagen nicht so 

geändert werden, dass der Gegenstand des geänderten Patentgesuchs 

über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen 

hinausgeht. Ein Verstoss gegen diese Vorschrift führt zur Nichtigkeit des 

Patents (Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG). Diese Fassung von Art. 58 Abs. 2 

PatG ist seit 1. Juli 2008 in Kraft.26

Bis Ende Juni 2008 führte eine unzulässige Änderung «nur» zu einer 

Verschiebung des Anmeldedatums auf den Tag der Einreichung der neu-

en Unterlagen.27

Gemäss Art. 143 PatG unterstehen Patentgesuche, die bei Inkrafttreten 

der Änderung vom 22. Juni 2007 hängig sind, von diesem Zeitpunkt an 

dem neuen Recht. Nach Abs. 2 richten sich aber weiterhin nach altem 

Recht die Ausstellungsimmunität und die Patentierbarkeit, wenn die Vo-

raussetzungen dafür nach altem Recht günstiger sind.

                                               
26 Fassung gemäss Art. 2 des Bundesbeschlusses vom 22. Juni 2007, in Kraft 
seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2677; BBl 2006 1).
27 Vor dem 1. Juli 2008 lautete Art. 58 Abs. 2 wie folgt: «Geht der Gegenstand 
des geänderten Patentgesuches über den Inhalt der ursprünglich eingereichten 
Unterlagen hinaus, so gilt als Anmeldedatum der Tag, an dem Unterlagen 
eingereicht werden, welche die beanspruchte Erfindung offenbaren; das 
ursprüngliche Anmeldedatum verliert in diesem Fall jede gesetzliche Wirkung».

O2020_003

Seite 24

29.

Das Streitpatent wurde am 21. Oktober 2004 angemeldet und am 31. Au-

gust 2009 erteilt. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gesetzesänderung 

am 1. Juli 2008 befand sich das Streitpatent also noch im Gesuchsstadi-

um. Nach der allgemeinen Regel von Art. 143 PatG untersteht es daher

dem neuen Recht. 

Beim Verbot von über den Inhalt der ursprünglich eingereichten techni-

schen Unterlagen hinausgehenden Änderungen handelt es sich nicht um 

eine Frage der «Patentierbarkeit» i.S.v. Art. 143 PatG. Ein Verstoss ge-

gen das Verbot führt zwar wie erwähnt zur Nichtigkeit des Patents und 

hat insofern mit der Patentierbarkeit zu tun – der unzulässig geänderte 

Gegenstand ist nicht patentierbar. Bei der Gesetzesrevision von 2008 

wurden aber vor allem neue Einschränkungen bezüglich der patentierba-

ren Materien eingeführt; ausgeschlossen wurde die Patentierbarkeit des 

menschlichen Körpers und seiner Bestandteile in ihrer natürlichen Umge-

bung (Art. 1a Abs. 1 PatG), natürlich vorkommende Gensequenzen als 

solche (Art. 1b Abs. 1 PatG) und der allgemeine Vorbehalt der öffentli-

chen Ordnung und guten Sitten (Art. 2 Abs. 1 PatG) wurde konkretisiert. 28

Die Übergangsregelung nach Art. 143 Abs. 2 PatG soll verhindern, dass 

die neuen Grenzen der Patentierbarkeit gemäss den revidierten Art. 1a-2 

PatG auf hängige Patentgesuche angewendet werden. 

Entsprechend richten sich die Rechtsfolgen einer eventuellen unzulässi-

gen Änderung vorliegend nach neuem Recht, d.h. sie führen zur Nichtig-

keit des Streitpatents und nicht bloss zur Verschiebung des Anmeldeda-

tums.

Grundsatz

30.

Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtig-

keit des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt 

des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fas-

sung hinausgeht. Damit wird auf die bereits erwähnte Regelung von 

Art. 58 Abs. 2 PatG und auf Art. 123 (2) EPÜ verwiesen. 

                                               
28 Vgl. Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss 
über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung 
vom 23. November 2005, BBl 2006 I 1 ff., 130. 

O2020_003

Seite 25

Mit der Regelung von Art. 58 Abs. 2 PatG soll ausgeschlossen werden, 

dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er für Gegen-

stände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht of-

fenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, nachträgliche 

Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmeldeverfahren einzu-

bringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand der Tech-

nik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird darauf hingewie-

sen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssicherheit stehe: 

Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht werden, 

die aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwarten 

waren.29

Der «Gegenstand des geänderten Patentgesuchs» im Sinne von Art. 58 

Abs. 2 ist nicht der «sachliche Geltungsbereich» (Schutzbereich) des 

Art. 51 Abs. 2, wie er durch die Ansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht 

es dabei um den Inhalt des Gesuchs einschliesslich der gesamten Offen-

barung in der Beschreibung und in den Zeichnungen.30 Entsprechend 

können auch Änderungen der Beschreibung ein Hinausgehen über den 

ursprünglichen Offenbarungsgehalt zur Folge haben.31

Gemäss der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäi-

schen Patentamts (EPA) zu Art. 123 (2) EPÜ erlaubt diese Bestimmung 

eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der 

Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich 

eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwis-

sens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und ein-

deutig entnehmen kann. Dieser Prüfmassstab wird als «Goldstandard» 

bezeichnet.32 Art. 58 Abs. 2 PatG ist im Sinne der Harmonisierung des eu-

ropäischen Patentrechts im gleichen Sinne auszulegen. 

Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl 

im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen.33

                                               
29 BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2.
30 BGer, Urteile 4A_109/2011 und 4A_111/2011 vom 11. Juli 2012, E. 4.3.1 –
„Federkernmaschine“.
31 SHK PatG-HANSMANN, Art. 58 N 8 unter Hinweis auf BLUMER, Formulierung 
und Änderung der Patentansprüche im europäischen Patentrecht, St. Gallen 
1996, 310 ff.
32 BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen.
33 BGE 146 III 177 E. 2.1.3.

O2020_003

Seite 26

Ob eine Änderung im Erteilungsverfahren vom Amt, bzw. IGE, vorge-

schlagen wurde, kann für die Beurteilung ihrer Zulässigkeit keine Rolle 

spielen. Die Herrschaft über die Anmeldung liegt beim Anmelder. Er hat 

es in der Hand, einer vom Amt vorgeschlagenen Änderung zuzustimmen, 

sie abzulehnen oder einen eigenen Änderungsvorschlag einzureichen. 

Akzeptiert er eine vorgeschlagene Änderung, trägt er die Konsequenzen.

Zulässigkeit der Änderung der Bezugszeichen

31.

Die Beklagten machen geltend, der in den ursprünglich eingereichten Un-

terlagen der die Seiten 1/2 der Beschreibung überbrückende Absatz sei 

unzulässig geändert worden (in der erteilten Fassung ist das Abs. [0009]). 

Es wird unter anderem behauptet, das Hinzufügen der Bezugszeichen 

aus dem im Zusammenhang mit Figur 1 dargestellten Ausführungsbei-

spiel zur allgemeinen Beschreibung sei nicht zulässig.

Der Kläger argumentiert, für den Fachmann sei im Lichte der Offenbarung 

klar, dass die in der Abbildung gezeigten abgelenkten Partikel 8 die 

Fremdfasern sein müssten. Auch die Zuordnung der in den Zeichnungen 

mit dem Bezugszeichen 8 bezifferten Geometrie als Trichter sei im Zu-

sammenhang mit der Beschreibung eindeutig.

32.

In den ursprünglich eingereichten Unterlagen heisst es im letzten Absatz 

vor den Patentansprüchen, dass die unerwünschten Partikel (8) in einen 

Trichter (5) geblasen werden, und das ist auch, was in der ursprünglich 

eingereichten Figur 1 dargestellt ist. In einer Gesamtschau versteht der 

Fachmann deswegen die allgemeine Beschreibung im letzten Absatz der 

ersten Seite überbrückend auf die zweite Seite so, dass die dort erwähn-

ten Fremdfasern, die ausgeblasen werden, den unerwünschten Partikeln 

(8) der Figurenbeschreibung entsprechen müssen, und der dort be-

schriebene grosse Trichter dem Trichter (5) in der Figurenbeschreibung. 

Da die Bezugszeichen auch in der allgemeinen Beschreibung nur bei-

spielhaften Charakter haben, wird durch die Übernahme der Bezugszei-

chen aus der Figurenbeschreibung in die allgemeine Beschreibung der 

Gegenstand der eingereichten Unterlagen nicht unzulässig geändert.

O2020_003

Seite 27

Zulässigkeit der Änderung von «annähernd luftleeren Raum» zu

«annähernd luftdichten Raum»

33.

Weiter behaupten die Beklagten, die Änderung von einem «annähernd 

luftleeren Raum» auf einen «annähernd luftdichten Raum» in Abs. [0009] 

sei eine unzulässige Änderung. 

Der Kläger meint dazu, es handle sich bei dieser Änderung um die Kor-

rektur eines offensichtlichen Fehlers. Durch die Bezugnahme auf die Dis-

kussion des Standes der Technik sei klar, dass es sich nur um einen «an-

nähernd luftdichten Raum» handeln könne, wie er weiter oben im Zu-

sammenhang mit der EP 214 beschrieben werde. Die Beklagten bemer-

ken dazu, es sei völlig unverständlich, weshalb sich die Aussage im letz-

ten Absatz auf der ursprünglichen ersten Seite auf den Stand der Technik 

beziehen solle. Wäre der Fehler offensichtlich gewesen, so hätte er auch 

nicht korrigiert werden müssen.

34.

Ein luftleerer Raum ist nicht dasselbe wie ein luftdichter Raum; letzterer 

kann Luft enthalten. Ob eine unzulässige Änderung vorliegt, muss aber 

im Gesamtkontext der Offenbarung beurteilt werden. 

Durch die Verwendung der Anführungszeichen im ursprünglich einge-

reichten letzten Absatz auf der ersten Seite und durch die ausdrückliche 

Abgrenzung der vorgeschlagenen Erfindung von der früheren Vorge-

hensweise («…werden die Fremdfasern nicht in einen "annähernd luftlee-

ren Raum" geblasen, sondern …») ausdrücklich auf die Verwendung der 

entsprechenden Begrifflichkeit in den Abs. 4 und 5 direkt oberhalb ver-

wiesen, und dort wird zweimal von einem «annähernd luftdichten Raum» 

im Zusammenhang mit dem Dokument EP 214 des Standes der Technik 

gesprochen. «Annähernd luftleerer Raum» meint damit eindeutig «annäh-

rend luftdichter Raum». Dies ist auch aus technischer Sicht einleuchtend.

Es handelt sich daher um einen offensichtlichen Fehler, dessen Korrektur 

auch offensichtlich ist und der keine unzulässige Änderung begründet.34

                                               
34 Vgl. Art. 22 Abs. 2 PatV sowie analog R. 139 der Ausführungsordnung zum 
Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente, SR 0.232.142.21.

O2020_003

Seite 28

Zulässigkeit der Änderung von «die Fasern» zu «die Fremdpartikel 

und die Fasern»

35.

Die Beklagten machen weiter geltend, der dritte Satz auf der zweiten Sei-

te der ursprünglichen sei unzulässig geändert worden, eine Änderung, die 

sich wie folgt zusammenfassen lässt: «Quer zu dieser Öffnung wird ein 

starker Luftstrom erzeugt, der die Fremdpartikel und die Fasern über-

nimmt.»

In diesem Anwendungsgebiet handle es sich bei den Fremdpartikeln zum 

Beispiel um Steinchen mit einer grossen Massendichte, und um solche 

übernehmen zu können, müsse ein Luftstrom im Allgemeinen wesentlich 

anders ausgebildet sein, als wenn er nur Fasern mit einer geringeren 

Massendichte übernehmen müsse.

Der Kläger verteidigt sich diesbezüglich mit dem Argument, im ursprüng-

lich eingereichten Anspruch 1 werde von faserartigen Fremdpartikeln ge-

sprochen, und diese würden im gleichen Anspruch auch als abzuführen-

de Partikel bezeichnet. Fremdpartikel und Partikel seien entsprechend als 

Synonyme zu verstehen und Partikel könnten faserartig sein, müssten 

aber nicht.

Die Beklagten ergänzen dazu, im ursprünglich eingereichten Abs. [0009] 

sei stets nur von Fremdfasern oder Fasern die Rede, die ausgeschieden 

würden, und im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 werde bei der 

Verwendung des Begriffs Partikel auf die ebenfalls im gleichen Anspruch 

genannten faserartigen Fremdpartikel Bezug genommen wie folgt.

Der Kläger äussert sich dazu in der Stellungnahme zur Duplik, die Ände-

rung gehe auf einen Kommentar des Prüfers im Amtsexemplar zurück, 

und der Kläger habe damals keinen Anlass gehabt, zu vermuten, dass 

sich aus der Änderung ein Problem ergeben könne.

36.

In der ursprünglich eingereichten Fassung der Beschreibung wird nur von 

einer Übernahme «der Fasern» durch den Luftstrom gesprochen, dies 

wurde geändert auf «die Fremdpartikel und Fasern». Betrachtet man den 

ursprünglich eingereichten Anspruch, so wird dort von faserartigen 

Fremdpartikeln gesprochen, und auf diese dann weiter unten Bezug ge-

nommen als Partikel und bei der Beschreibung des Beispiels (Seite 2, 

letzter Absatz) wird von unerwünschten Partikeln gesprochen. 

O2020_003

Seite 29

«Faserartige Fremdpartikel» und «Partikel» werden synonym verwendet. 

Die Erfindung ist für den Fachmann erkennbar darauf gerichtet, Fremd-

stoffe aus einem Strom von (Baumwoll-)fasern zu entfernen. Jede Art von 

Fremdstoffen – also alles, was keine Baumwolle ist – soll dabei entfernt 

werden; ob die Fremdstoffe faserartig sind oder nicht (z.B. Plastikfetzen) 

spielt ersichtlich keine Rolle. Auch Steinchen, wenn sie klein genug sind, 

um mit dem Transportluftstrom mitgerissen zu werden, sollen entfernt 

werden. Die Ergänzung von «Fasern» durch «Fremdpartikel» in 

Abs. [0009] ist daher im Gesamtkontext der ursprünglichen Anmeldung 

unmittelbar und eindeutig offenbart.

Zulässigkeit der Änderung von «nicht wesentlich durch den Trich-

ter» zu «direkt aus der Umgebungsluft»

37.

Weiter machen die Beklagten geltend, die Änderung der ursprünglichen 

Formulierung des dritten ganzen Satzes auf der zweiten Seite der ur-

sprünglich eingereichten Unterlagen sei unzulässig. Diese Änderung lässt

sich wie folgt zusammenfassen: «Die Luft, die den Luftstrom bildet, wird 

direkt nicht wesentlich durch den Trichter gezogen, sondern aus der Um-

gebungsluft der Maschine gesaugt.»

Dadurch werde eine andere technische Lehre vermittelt. In der ursprüng-

lich eingereichten Fassung werde ein wesentliches Ziehen des Luftstroms 

durch den Trichter ausgeschlossen, in der neuen Formulierung sei dies 

aber möglich.

Der Kläger verteidigt sich mit dem Argument, dieser Satz in der ursprüng-

lich eingereichten Fassung wolle zwei Aussagen treffen: erstens, der 

Luftstrom am Ende des Trichters werde aus der Umgebungsluft der Ma-

schine gesaugt, und zweitens, aus dem Transportfaserstrom solle keine 

oder wenig Luft übernommen werden. Die ursprünglich eingereichte Figur 

1 zeige, dass die Luft des weiteren Luftstroms direkt aus der Umgebungs-

luft gesaugt werde. Auf jeden Fall sei die Lehre der ursprünglichen An-

meldung nicht auf ein technisch wenig sinnvolles indirektes Ansaugen 

über einen Zwischenspeicher beschränkt. 

O2020_003

Seite 30

38.

Die ursprüngliche Beschreibung offenbart, dass der weitere Luftstrom 

nicht wesentlich durch den Trichter gezogen wird, sondern aus der Um-

gebungsluft der Maschine stammt. Dies bedeutet, dass kaum Luft durch 

den Trichter gezogen wird, und dass der Hauptteil aus der Umgebungsluft 

der Maschine bezogen wird. Ob die Luft direkt aus der Umgebungsluft 

stammt, oder z.B. über eine vorgeschaltete Kammer angesaugt wird, 

lässt die ursprüngliche Anmeldung offen.

Die geänderte Fassung auf der anderen Seite verlangt, dass die Luft, die 

den weiteren Luftstrom bildet, direkt aus der Umgebungsluft der Maschi-

ne gesaugt wird. Dies schliesst eine indirekte Zufuhr aus der Umge-

bungsluft, beispielsweise aus einer vorgeschalteten Kammer, ausdrück-

lich aus. 

Selbst wenn man dem Kläger zustimmt, dass auch die geänderte Formu-

lierung dahingehend zu verstehen ist, dass die Luft des weiteren Luft-

stroms nicht wesentlich durch den Trichter gezogen wird – denn dann 

wird sie nicht direkt aus der Umgebungsluft gesaugt – fügt die geänderte 

Fassung der ursprünglich offenbarten Lehre dennoch ein Merkmal hinzu, 

das sich nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmel-

dung ergibt.

Das vom Kläger vorgetragene Argument, dass Fig. 1 ein direktes Ansau-

gen aus der Umgebungsluft zeige, überzeugt nicht. Fig. 1 wie ursprüng-

lich eingereicht ist eine stark vereinfachte und schematische Darstellung 

ohne Gehäuse und genaue Strömungsleitungen, die damit auch offen 

lässt, woher der Strom bei der Öffnung beim Pfeil links oberhalb des Be-

zugszeichens 6 stammt. Es ist zwar gemäss Fig. 1 möglich, dass die Öff-

nung 6 die Luft direkt aus der Umgebungsluft ansaugt, aber es ist genau-

so möglich, dass eine Kammer vorgeschaltet ist, mithin indirekt Umge-

bungsluft angesaugt wird. Entsprechend fehlt es auch in Fig. 1 wie ur-

sprünglich eingereicht an einer unmittelbar eindeutigen Offenbarung ei-

nes direkt aus der Umgebungsluft angesaugten Luftstroms.

Diesbezüglich wurden die ursprünglich eingereichten Unterlagen mithin 

unzulässig geändert. 

O2020_003

Seite 31

Unzulässige Änderung durch Hinzufügen von «die Aufgabe wird mit 

den Merkmalen von Patentanspruch 1 gelöst»

39.

Im Rahmen der Duplik machen die Beklagten weiter geltend, Abs. [0008] 

des Klagepatents sei unzulässig hinzugefügt worden. Der Kläger äussert 

sich zur geltend gemachten unzulässigen Hinzufügung von Abs. [0008] 

des Klagepatents dahingehend, dass es sich um eine Standardfloskel

handle.

Tatsächlich handelt es sich bei Abs. [0008] des Streitpatents um eine 

Standardfloskel, die keinen Beitrag zur technischen Lehre liefert, sondern 

nur auf den Anspruch 1 verweist. Diesbezüglich liegt daher, was die Be-

schreibung angeht, keine unzulässige Änderung vor. Ob Anspruch 1 un-

zulässig geändert wurde, wird weiter hinten, E. 43 ff., geprüft.

Unzulässige Änderung durch Hinzufügen von Bezugszeichen 6 zur 

Beschreibung

40.

Die Beklagten behaupten, in den ursprünglich eingereichten Unterlagen 

habe es in der Beschreibung keine Bezugnahme auf das Bezugszeichen 

6 gegeben. Dieses sei nur in der Figur 1 verwendet worden, und die Be-

zugnahme sei in der Figur geändert worden. In der Figur 1 wie ursprüng-

lich eingereicht verweise das Bezugszeichen 6 auf eine durchgezogene 

Linie und damit mutmasslich auf eine Wandung. Dies sei im Prüfungsver-

fahren geändert worden, das Bezugszeichen zeige nun auf die Öffnung 

des Kanals für den weiteren Luftstrom, und durch die Hinzufügung des 

Bezugszeichens werde eine unzulässige Verbindung zwischen der Abbil-

dung der Figur 1 und Abs. [0009] und die dort genannte Bezugnahme auf 

eine Öffnung hergestellt, die dann abgegrenzt werden könne von der Öff-

nung am unteren Ende des Trichters.

Der Kläger führt dazu aus, die Änderung gehe auf eine Beanstandung 

des Prüfers zurück, es werde dadurch keine unzulässige Verbindung zur 

Beschreibung hergestellt, und es werde keine unzulässige Änderung 

dadurch eingeführt.

O2020_003

Seite 32

41.

Tatsächlich zeigt das Bezugszeichen 6 in der ursprünglich eingereichten 

Figur 1 auf die untere Wandung der unten querverlaufenden Leitung des 

Absaugkanals, an dessen rechtem Ende der Ventilator 7 angeordnet ist. 

In der Beschreibung wie ursprünglich eingereicht wird das Bezugszeichen 

6 nicht verwendet. Im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 wird be-

schrieben, dass beim Ausgang des Trichters eine Öffnung für einen Luft-

strom vorgesehen ist, der im Wesentlichen nicht aus der Gutfasertrans-

portluft besteht, sowie eine weitere Öffnung zur Abführung der Partikel mit 

diesem Luftstrom vorhanden ist.

In einer Gesamtschau der technischen Unterlagen ist für den Fachmann 

klar, dass dort, wo im Rahmen des Prüfungsverfahrens der Endpunkt des 

Bezugszeichens 6 angegeben wurde, genau diese Öffnung für den weite-

ren Luftstrom vorgesehen ist. Entsprechend wurde auch kein nicht offen-

barter technischer Sachverhalt eingeführt, indem das ursprünglich nicht 

beschriebene Bezugszeichen 6 für die ausdrückliche Bezeichnung dieser 

Öffnung für den weiteren Luftstrom eingesetzt wurde.

Diesbezüglich liegt daher keine unzulässige Änderung vor.

42.

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass aus den oben dargelegten 

Gründen bereits die Änderungen an der Beschreibung im Prüfungsver-

fahren zu einem Gegenstand führen, der nicht unmittelbar und eindeutig 

den ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen entnommen wer-

den kann, und deswegen das Klagepatent nichtig ist.

Unzulässige Änderung durch Ersetzen von «Luftstrom, der im We-

sentlichen nicht aus der Gutfasertransportluft besteht» zu «einen 

weiteren Luftstrom» in Anspruch 1

43.

Weiter machen die Beklagten eine unzulässige Änderung von Anspruch 1 

und insbesondere Merkmal K2 geltend, weil dort ursprünglich im Zusam-

menhang mit dem Luftstrom formuliert war: «…für einen Luftstrom befin-

det, der im Wesentlichen nicht aus der Gutfasertransportluft besteht, so-

wie …», was geändert wurde, auf einen «… für einen weiteren Luftstrom 

befindet, sowie…». Der ursprünglich eingereichte Anspruch habe ent-

sprechend keine Situationen umfasst, bei denen ein wesentlicher Teil die-

ses Luftstroms durch die Gutfasertransportluft bereitgestellt werden (bei-

O2020_003

Seite 33

spielsweise durch eine Abzweigung oder durch Umleitung durch den 

Trichter), während der erteilte Anspruch solche Situationen erfasse.

Der Kläger meint dazu, die Streichung sei nur als Klarstellung und Benut-

zung positiver Merkmale zu verstehen, aus der gesamten Offenbarung 

des Streitpatents sei klar, dass eine Entkopplung zwischen dem Trans-

portluftstrom der Gutfasern und dem weiteren Luftstrom angestrebt sei, 

entsprechend könne der weiteren Luftstrom zur Abführung der Fremdpar-

tikel nicht aus der Gutfasertransportluft bestehen.

44.

Der im ursprünglichen Anspruch genannte «Luftstrom, der im Wesentli-

chen nicht aus der Gutfasertransportluft besteht», dient anspruchsge-

mäss dem Abführen der Fremdpartikel der durch selektives Ausblasen in 

den Trichter geblasenen Fremdpartikel. Die Beschreibung der ursprüngli-

chen Anmeldung erwähnt, dass der Luftstrom aus der Umgebungsluft der 

Maschine gesaugt werden kann (erster Absatz auf Seite 2 der ursprüng-

lich eingereichten Unterlagen), aus einem zentralen Filter stammen kann 

(Anspruch 3 der ursprünglich eingereichten Unterlagen), oder im Wesent-

lichen aus einem Kreislauf mit einer Partikelabscheidevorrichtung stam-

men kann (vgl. Anspruch 4 wie ursprünglich eingereicht). Es werden also 

verschiedene Quellen des Luftstroms angegeben, die aber alle vom Gut-

fasertransportluftstrom verschieden sind. Anspruchsgemäss kann ein ge-

ringer Anteil des Luftstroms zu Abtransport der Fremdpartikel aus dem 

Gutfasertransportluftstrom stammen, denn dieser darf nur «im Wesentli-

chen» nicht aus der Gutfasertransportluft bestehen. Wie der Kläger zu 

Recht ausführt, ist es für den Fachmann eindeutig, dass beim selektiven 

Ausblasen immer ein geringer Anteil der Luft des Gutfasertransportluft-

stroms in den Trichter geblasen und damit auch mit dem Luftstrom abge-

führt wird, der die Fremdpartikel abführt. Der von der Erfindung grund-

sätzlich beabsichtigten Trennung von Gutfasertransportluftstrom und «Ab-

führluftstrom» steht dies nicht entgegen.

Der im erteilten Anspruch genannte «weitere Luftstrom» wird hinsichtlich

seiner Zusammensetzung nicht ausdrücklich definiert. Die Verwendung 

des Adjektivs «weitere» zeigt aber an, dass es sich um einen zum einzi-

gen anderen im Anspruch genannten Luftstrom, dem Gutfasertransport-

luftstrom, zusätzlichen Luftstrom handeln muss. Entsprechend darf der 

«weitere Luftstrom», wie ursprünglich offenbart, nicht im Wesentlichen 

aus dem Transportluftstrom stammen. Den von den Beklagten gezeigten 

«weiteren» Luftstrom, der aus der Gutfasertransportluft abgezweigt wird, 

O2020_003

Seite 34

würde der Fachmann nicht als weiteren Luftstrom im Sinne des Streitpa-

tents bezeichnen.

Anspruch 1 ist daher diesbezüglich nicht unzulässig geändert worden.

Unzulässige Änderung durch Ersetzung von «System» durch «Vor-

richtung» in Anspruch 1

45.

In der Duplik machen die Beklagten zum ersten Mal geltend, eine weitere 

unzulässige Änderung von Anspruch 1 bestehe darin, dass das erste 

Wort im Anspruch 1 von «System» auf «Vorrichtung» geändert worden 

sei. Die Beklagten sehen darin einen Kategorienwechsel, der nicht zuläs-

sig sei, und ein Systemanspruch unterscheide sich von einem Vorrich-

tungsanspruch, indem ersterer sich in einem aktiven Betriebszustand be-

finden müsse, letzterer dagegen nur noch eine reine Vorrichtung bean-

spruche.

46.

«System» hat verschiedene Bedeutungen. Allgemein ist ein System ein 

Prinzip, nach dem etwas gegliedert, geordnet wird. In den Naturwissen-

schaften wird darunter eine Gesamtheit von Objekten, die sich in einem 

ganzheitlichen Zusammenhang befinden und durch die Wechselbezie-

hungen untereinander gegenüber ihrer Umgebung abzugrenzen sind, 

verstanden. In der Technik wird System als eine Einheit aus technischen 

Anlagen, Bauelementen, die eine gemeinsame Funktion haben, verstan-

den.35

In der allgemeinen Bedeutung verweist «System» auf ein Verfahren / eine 

Methode. Im Bereich der Technik hingegen wird System für eine Vorrich-

tung verwendet. Im vorliegenden technischen Zusammenhang bedeutet 

«System» aber «eine Einheit aus Bauelementen». Dies kann man durch 

«Vorrichtung» ersetzen, ohne dass dadurch eine andere technische In-

formation vermittelt wird.

Durch die Ersetzung von «System» durch «Vorrichtung» wird Anspruch 1 

daher nicht unzulässig geändert.

                                               
35 Alle Bedeutungen gemäss www.duden.de/rechtschreibung/System (zuletzt 
besucht am 4. August 2021).

O2020_003

Seite 35

Unzulässige Änderung durch Einfügen von «Trichter, der derart 

ausgebildet ist, dass die Luft für den weiteren Luftstrom … aus der 

Umgebungsluft stammt» in Anspruch 2

47.

Die Beklagten machen geltend, den ursprünglich eingereichten Unterla-

gen könne nicht entnommen werden, das die Luft für den Luftstrom am 

Ausgang des Trichters durch die strukturelle Ausbildung des Trichters so 

kontrolliert werde, dass sie im Wesentlichen aus der Umgebung des Sys-

tems stamme, wie dies der geänderte Anspruch 2 verlange.

Tatsächlich wurde im ursprünglich eingereichten Anspruch 2 nur spezifi-

ziert, dass die Luft für den Luftstrom am Ausgang des Trichters im We-

sentlichen aus der Umgebung des Systems stammt. Dass dies durch ei-

ne spezifische Ausbildung des Trichters erfolgt, ist weder im ursprünglich 

eingereichten Anspruch 2 noch in den weiteren ursprünglichen einge-

reichten technischen Unterlagen unmittelbar und eindeutig offenbart.

Anspruch 2 ist daher unzulässig geändert.

Unzulässige Änderung durch Änderung von «das Trichterende und 

die Querschnitte der Luftströmung an dem Trichterende» zu «der 

Querschnitt des Trichterendes und dadurch der Querschnitt des 

weiteren Luftstroms an dem Trichterende» in Anspruch 4 (= ur-

sprünglicher Anspruch 6)

48.

Die Beklagten monieren, dass sich die Flächenangabe zum Querschnitt 

des Luftstroms am Trichterende gemäss Anspruch 4 (ursprünglicher An-

spruch 6) nach der Änderung auf einen Querschnitt des Trichterendes 

beziehe, wofür es in der ursprünglichen Anmeldung keine Grundlage gä-

be. Weiter werde durch das Einfügen von «dadurch» in den Satz «der 

Querschnitt des Trichterendes und dadurch der Querschnitt des weiteren 

Luftstroms an dem Trichterende» suggeriert, dass es der Querschnitt des 

Trichterendes sei, der den Querschnitt des weiteren Luftstroms offenbare.

Tatsächlich ist in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offen-

bart, wie der Querschnitt des Trichterendes den Querschnitt des weiteren 

Luftstroms, der gemäss der gesamten Offenbarung quer zum Ausgang 

des Trichters verläuft, bedingen könnte. Zumindest der durch das Einfü-

gen von «dadurch» behauptete Kausalzusammenhang ändert den An-

spruch 4 daher unzulässig.

O2020_003

Seite 36

Zusammenfassung

49.

Zusammenfassend ist entsprechend festzuhalten, dass das Streitpatent 

sowohl hinsichtlich Beschreibung als auch hinsichtlich Ansprüchen unzu-

lässig geändert wurde.

Neuheit

50.

Eine Erfindung muss neu gegenüber dem gesamten Stand der Technik 

sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, 

was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch 

schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons-

tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG).

Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Er-

findung vor dem massgeblichen Datum in einer einzigen Entgegenhal-

tung offenbart wurden.36

Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung ist aus Sicht des mass-

geblichen Fachmanns zu bestimmen. Dabei ist auf die Kenntnisse und 

Fähigkeiten des Fachmanns am massgeblichen Datum (Anmelde- oder 

Prioritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.37

Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeu-

tig aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, 

die in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksichti-

gung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart 

sind, nicht aber, was der Fachmann der impliziten Offenbarung nahelie-

genderweise hinzufügen würde.38

Eine bekannte Vorrichtung, die alle im Patentanspruch aufgeführten 

strukturellen (körperlichen) Merkmale besitzt, nimmt den Gegenstand des 

                                               
36 BGE 133 III 229 E. 4.1 – «kristalline Citaloprambase»; BPatGer, Urteil 
O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique».
37 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II».
38 SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 f.

O2020_003

Seite 37

Patentanspruchs neuheitsschädlich vorweg, wenn die bekannte Vorrich-

tung für den im Anspruch genannten Zweck geeignet ist.39

51.

Die Beklagten behaupten, der Gegenstand des geltend gemachten An-

spruchs 1 sei nicht neu gegenüber folgenden Entgegenhaltungen:

– EP 0 989 214 A1 (in der Folge EP 214), 

– WO 02/0667171 (in der Folge WO 171),

– Servicehandbuch D THE VISION SHIELD DIRECT (in der Folge 

Handbuch TVS),

– Service Manual E THE VISION SHIELD DIRECT (vollständige Fas-

sung, Behauptung, dass inhaltlich «im Wesentlichen» gleich wie 

Handbuch, in der Folge Manual TVS),

– THE VISION SHIELD DIRECT (in der Folge TVS),

– Vetal Scan CCCM-03/S (in der Folge Vetal Scan),

– DE 102 33 011 A1 (in der Folge DE 011).

Neuheit gegenüber EP 0 989 214 A1

52.

Die EP 214 betrifft eine Vorrichtung zum Ausschleusen und Abführen von 

Fremdpartikeln aus einem Strom von Fasermaterial. Die Beklagten be-

ziehen sich insbesondere auf die nachstehend eingeblendete Figur 1 aus 

EP 214:

                                               
39 BPatGer, Urteil O2018_017 vom 31. Januar 2020, E. 35 –
«Bewehrungselement».

O2020_003

Seite 38

Abbildung 5: Fig. 1 aus EP 214

Durch den horizontalen Kanal wird ein Strom mit Fasermaterial (Pfeil a in 

der Figur 1) von links nach rechts transportiert. 

Eine Sensorvorrichtung 2 mit Farbzeilenkameras beobachtet diesen 

Strom und wenn ein Fremdpartikel entdeckt wird, wird unter Berücksichti-

gung der Transportzeit bis zu einer stromabwärts angeordneten Druck-

luftdüse 6 letztere aktiviert. Die Druckluftdüse 6 bläst den Fremdpartikel 

anschliessend quer zur Transportrichtung a des Fasermaterials aus dem 

Strom mit Fasermaterial heraus. 

Dazu gibt es eine laterale Öffnung 7 im Kanal 1, und hinter der Öffnung 

gibt es ein Paar von konvergenten Leitblechen 10 in Form eines Trichters. 

Hinter diesem Trichter treten dann die Fremdpartikel in den sogenannten 

Ausscheidungsbehälter 8 ein. Dieser Ausscheidungsbehälter 8 ist luft-

dicht gegenüber der Aussenluft ausgebildet und dient dazu, die 

Fremdpartikel aufzunehmen. 

Kern der Offenbarung von EP 214 ist (vergleiche Anspruch 1), zusätzlich 

eine Luftabzugsöffnung (in der Figur mit dem Bezugszeichen 11 angege-

ben) vorzusehen. Dahinter ist ein Ventilator 29 angeordnet. Während der 

Dauer des Druckluftimpulses durch die Druckluftdüse 6 wird die Luftab-

zugsöffnung 11 geöffnet und Luft aus dem Ausscheidungsbehälter her-

ausgesaugt. Die Fremdpartikel bleiben dabei im Ausscheidungsbehälter 

O2020_003

Seite 39

und können gegebenenfalls über die Schleuse 9 daraus entfernt werden 

(vgl. Abs. [0012]-[0014]).

53.

Die Beklagten argumentieren einerseits, dass ein Ventilator die Luft und 

Fremdfasern aus der Schleuse 9 sauge. Nach Ansicht der Beklagten 

ergibt sich dadurch eine Strömung gemäss blauem Pfeil in der folgenden 

Darstellung:

Abbildung 6: Ausschnitt aus Fig. 1 aus EP 214 mit farbigen Markierungen der Beklagten

Nach Ansicht der Beklagten ist dann die Öffnung für den weiteren Luft-

strom gemäss Merkmal K2 der Abstand zwischen dem unteren Ende des 

Leitblechs auf der linken Seite und der unteren Wand (in der vorstehen-

den Zeichnung von den Beklagten mit der Ziff. 13 bezeichnet), und die 

weitere Öffnung gemäss Merkmal K3 die Eintrittsöffnung in den Kanal bei 

der Schleuse 9.

Dieser Neuheitsangriff scheitert daran, dass EP 214 in Bezug auf die 

Schleuse 9 nur folgendes offenbart (letzter Satz in Abs. [0012]): 

«Aus dem gegenüber der Atmosphäre weitgehend druckdichten Ausscheide-

behälter 8 können die verunreinigten Fasern permanent oder in bestimmten 

Abständen über eine Schleuse 9 entfernt werden.»

O2020_003

Seite 40

Ein Ventilator, der in der Schleuse 9 einen Luftstrom erzeugt, ist weder 

explizit noch implizit offenbart. Es wird nicht offenbart, wie die verunreinig-

ten Fasern permanent oder in bestimmten Abständen über die genannte 

Schleuse 9 entfernt werden. Die Anordnung eines Ventilators gemäss 

Behauptung der Beklagten ist nur eine der Möglichkeiten, diese Abfüh-

rung zu realisieren. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, beispiels-

weise die händische Entfernung oder die kurzzeitige Erzeugung eines 

Überdrucks unter Verwendung des beschriebenen Ventilators 29 unter 

Schubumkehr.

Damit fehlt es an der unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung eines 

Luftstroms im Sinne des in der Figur angegebenen blauen Pfeils.

Andererseits argumentieren die Beklagten, dass der weitere Luftstrom 

entweder darin gesehen werden könne, dass ein Teil aus dem im Kanal 1 

strömenden Luftstroms durch den Unterdruck durch den Trichter gesaugt 

werde (blauer Pfeil in der nachstehenden Abbildung), oder im durch die 

Düse 6 erzeugten temporären Luftstrom in dem Moment, in dem eine 

Fremdfaser aus dem Hauptluftstrom ausgeblasen werde (roter Pfeil in der 

nachstehenden Abbildung). Diese beiden Sichtweisen haben die Beklag-

ten wie folgt dargestellt:

Abbildung 7: Fig. 1 aus EP 214 mit farbigen Markierungen der Beklagten

Gemäss der vorne getroffenen Auslegung muss es sich bei den Öffnun-

gen für den weiteren Luftstrom um von der Ausgangsöffnung des Trich-

ters verschiedene Öffnungen handeln. Das Ausführungsbeispiel gemäss 

O2020_003

Seite 41

EP 214 offenbart beim Ausgang des Trichters keine Öffnung für einen 

weiteren Luftstrom. Der weitere Luftstrom gemäss Merkmal K2 kann auch 

nicht durch den Luftstrom gebildet werden, der durch den Trichter ge-

sogen wird, denn dieser besteht aus der Transportluft. Gemäss der vor-

stehenden Auslegung (E. 44) indiziert das Adjektiv «weiter» aber, dass es 

sich bei diesem «Abführluftstrom» um einen vom Gutfasertransportluft-

strom verschiedenen Luftstrom handeln muss. 

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu gegenüber dem Ausfüh-

rungsbeispiel gemäss EP 214.

Neuheit gegenüber WO 02/0667171

54.

Die WO 717 beschlägt das gleiche Gebiet wie das Streitpatent, nament-

lich wird eine Vorrichtung zum Erkennen und Ausscheiden von Fremdstof-

fen aus einem Fasermaterial offenbart (vergleiche Zusammenfassung). 

Die Beklagte bezieht sich vorgängig auf das Ausführungsbeispiel gemäss 

Fig. 1 der WO 717, die nachstehend eingeblendet ist.

Abbildung 8: Fig. aus WO 717

O2020_003

Seite 42

Das Fasergut wird hier über einen Schacht 6 von oben zugeführt, gege-

benenfalls nach einer Vorreinigung. Es passiert dann die Öffnerwalze 4 

und das gereinigte Fasergut wird anschliessend unten rechts einer Abga-

beöffnung 20 zugeführt. 

Über den Kanal 22 wird dort bei der Abgabeöffnung von unten rechts ein 

Luftstrom L ungefähr tangential zur Walze zugeführt, löst die Fasern von 

der Öffnerwalze und transportiert sie in ein Abgaberohr 24 zum Trans-

portkanal 26. 

In einem ersten Teilabschnitt 28 dieses Abgaberohres gibt es zwei CCD-

Kameras 32/33, die die transportierten Fasern und darin enthaltene Ver-

unreinigungen «beobachten». Werden vorbeifliegende Fremdpartikel 

identifiziert, wird die Information an die Steuereinheit ST übergeben, und 

durch diese über eine Steuerleitung 45 das Ventil 48 einer Druckluftquelle 

geöffnet, sodass ein Luftstrom quer zur Strömungsrichtung im Abgabe-

rohr 24 durch die Ausblasdüse 50 erzeugt wird. Durch den entsprechen-

den Luftimpuls P wird detektiertes Fremdmaterial über eine gegenüber 

der Ausblasdüse 50 angeordnete Öffnung 52 in den Behälter 54 ge-

schossen. Der Kanal zu diesem Behälter bei der Öffnung 52 hat parallele 

Wände, und hinter diesem Kanal erweitert sich der Raum zum Behälter 

54 (vgl. dazu Figur 1 sowie die Beschreibung insbesondere auf den Seite 

6-8 der WO 717).

Abbildung 9: Ausschnitt aus Fig. 1 aus WO 717 mit grünen Markierungen der Beklagten

Die Beklagten sehen in dem Kanal 52 und dessen Erweiterung zum Be-

hälter 54 einen Trichter (unter Verweis auf die oben eingeblendete Zeich-

nung). 

Gemäss der Erfindung müssen die Fremdpartikel in die grössere Öffnung 

des Trichters geblasen werden. Der Ausgang des Trichters, aus dem die 

Fremdpartikel austreten, ist die kleinere Öffnung. Damit offenbart das 

O2020_003

Seite 43

Ausführungsbeispiel gemäss Fig. 1 von WO 717 keinen anspruchsge-

mässen Trichter, denn gemäss dem Ausführungsbeispiel von WO 717 

werden die Fremdpartikel in den Kanal hineingeblasen, und somit in die 

kleinere Öffnung des Trichters. Der hinter dem Kanal 52 sich aufweitende 

Raum kann nicht als Trichter im Sinne von Merkmal K1 betrachtet wer-

den, da der Trichter anspruchsgemäss in die andere Richtung konvergie-

ren muss, als dies bei der Fig. 1 aus WO 717 der Fall ist.

Auch die Merkmale K2 und K3 sind nicht neuheitsschädlich vorwegge-

nommen. Die allgemeine Schilderung auf Seite 8/9, dass es im Behälter 

Öffnungen zur Atmosphäre geben kann, offenbart keine Öffnung gemäss 

Merkmal K2, da in der WO 717 nicht offenbart ist, wo derartige Öffnungen 

im Behälter 54 angeordnet sind, und entsprechend auch nicht, dass eine 

derartige Öffnung am Ausgang des Trichters angeordnet ist.

Der Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs 1 ist daher neu ge-

genüber der WO 717.

Neuheit gegenüber dem Handbuch TVS

55.

Das Handbuch weist an mehreren Stellen als Datum 2002 aus, d.h. vor 

dem Anmeldedatum des Streitpatents. Der Kläger bestreitet nicht, dass 

das Handbuch TVS vor dem Anmeldedatum des Streitpatents der Öffent-

lichkeit i.S.v. Art. 7 Abs. 2 PatG zugänglich war.

56.

Das Handbuch TVS beschreibt die Funktionalität und die Bauweise einer 

Vorrichtung zum Ausschleusen und Abscheiden von faserartigen 

Fremdpartikeln gemäss den Merkmalen O1-O4 des Oberbegriffs (unstrit-

tig).

O2020_003

Seite 44

In Bezug auf das Merkmal K1 verweisen die Beklagten auf Sektion 14, 

Teil 3, Seite 4/12 des Handbuchs, wo folgendes dargestellt ist:

Abbildung 10: Auszug aus Handbuch 2002, S. 4/12

O2020_003

Seite 45

Im entscheidenden Detail wird dies von den Beklagten wie folgt darge-

stellt:

Abbildung 11: Auszug aus Handbuch TVS, S. 4/12 mit von der Klägerin hinzugefügten 
Bezugszeichen (rot)

Der Kläger äussert sich zur Offenbarung des Merkmals K1 im Handbuch 

TVS nur dahingehend, dass sich aus der Sichtweise der Beklagten erge-

be, dass auch im Verletzungsobjekt ein Trichter vorliege. Entsprechend 

bestreitet der Kläger nicht, dass das Handbuch TVS das Merkmal K1 of-

fenbart, gemäss dem die auszuscheidenden Partikel in einen Trichter ge-

blasen werden.

In Bezug auf die Merkmale K2 und K3 verweisen die Beklagten auf Sekti-

on 14, Teil 3, Seite 2/12 des Handbuchs TVS, wo folgendes dargestellt 

ist:

O2020_003

Seite 46

Abbildung 12: Auszug aus dem Handbuch TVS (S. 2/12)

Die Beklagten behaupten, die Öffnung beim Zuluftschieber sei die Öff-

nung gemäss Merkmal K2, und das Fremdmaterial werde von einem Ab-

gangsventilator aus dem Ausscheidebehälter abgesaugt, was mit dem 

Pfeil «V(Abgangsents.)» dargestellt sei. Die Öffnung, durch die das 

Fremdmaterial den Ausscheidebehälter verlasse, sei eine weitere Öffnung 

gemäss Merkmal K3.

57.

Weder aus den Behauptungen der Beklagten noch aus den Darstellun-

gen im Handbuch ist unmittelbar und eindeutig zu erkennen, wo der von 

der Beklagten ins Feld geführte Zuluftschieber in der vorne angegebenen 

Übersichtsdarstellung von Sektion 14, Teil 3, Seite 4/12 effektiv angeord-

net ist.

Wie vorne dargelegt (E. 27), müssen die Öffnung für die Zuführung des 

weiteren Luftstroms (K2) und die weitere Öffnung für dessen Abführung 

(K3) unmittelbar beim Ausgang des konvergenten Trichters angeordnet 

sein.

Dass die Öffnung beim Zuluftschieber unmittelbar beim Ausgang des 

Trichters angeordnet ist, und gleichermassen eine weitere Öffnung für die 

Abführung unmittelbar beim Ausgang des Trichters angeordnet ist, wird 

von den Beklagten weder behauptet, noch lässt sich das den eingereich-

ten Unterlagen entnehmen. Es mag sein, dass bei der Konstruktion ge-

O2020_003

Seite 47

mäss dem Handbuch TVS irgendwo mit einem weiteren Luftstrom aus 

dem Ausscheidebehälter abgesaugt wird, und dass es für den Druckaus-

gleich dieser Absaugung eine Zuluftöffnung gibt. Es ist aber auf jeden Fall 

unklar, wo der Zuluftschieber und damit die Zuluftöffnung angeordnet ist, 

und soweit stromabwärts der Eintrittsöffnung eine Abführung in einen 

Ausscheidebehälter erfolgt, so erfolgt diese in der Übersichtsdarstellung 

von Sektion 14, Teil 3, Seite 4/12 nicht im Wesentlichen unmittelbar beim 

Ausgang des Trichters.

Entsprechend offenbart das Handbuch TVS die Merkmale K2 und K3 

nicht unmittelbar und eindeutig und es ist damit nicht neuheitsschädlich

für den Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs 1.

Manual TVS:

58.

In Bezug auf den technischen Offenbarungsgehalt verweisen die Beklag-

ten darauf, dass im englischen Manual TVS der gleiche technische Ge-

genstand dokumentiert sei wie im deutschen Handbuch TVS. 

Damit offenbart auch das englische Manual TVS die Merkmale K2 und K3 

nicht unmittelbar und eindeutig. 

Neuheit gegenüber der Vorrichtung «The Vision Shield Direct»

59.

Die Beklagten behaupten weiter eine offenkundige Vorbenutzung durch 

eine Maschine gemäss Handbuch TVS, die bei einem Kunden in Corrien-

tes, Argentinien, installiert worden sei. Als Beweismittel reichen die Be-

klagten eine schriftliche Erklärung von Herrn Heppler, einem Angestellten 

der Beklagten 2, ein. In Bezug auf die technischen Merkmale dieser so 

verkauften Maschine wird in der Erklärung verwiesen auf das Handbuch

TVS.

Der Kläger behauptet, die Vorbenutzungshandlung sei von den Beklagten 

nicht ausreichend substantiiert worden, und verweist des Weiteren für die 

technischen Merkmale auf die Ausführungen zum Handbuch.

O2020_003

Seite 48

60.

In Bezug auf die offenkundige Vorbenutzung ist zu unterscheiden zwi-

schen dem tatsächlichen Vorgang der öffentlichen Zugänglichmachung 

des Gegenstands und der Frage, ob der öffentlich zugänglich gemachte 

Gegenstand technisch das offenbart, was beansprucht wird.40

Die öffentliche Zugänglichmachung wird vorliegend einzig durch eine 

schriftliche Erklärung belegt. Diese genügt in einem ordentlichen Verfah-

ren nicht als Beweismittel;41 Zeugen sind durch das Gericht einzuver-

nehmen. Herr Heppler wird denn auch als Zeuge angerufen, da er seinen 

Wohnsitz in Bogota, Kolumbien, hat, müsste er allerdings rechtshilfeweise 

einvernommen werden.

Eine Einvernahme des Zeugen Heppler kann unterbleiben, weil er nur 

dazu angerufen wird, zu bestätigen, dass eine Maschine mit den Merk-

malen gemäss dem Handbuch TVS offenkundig vorbenutzt wurde. Da ei-

ne solche Maschine, wie in E. 57 dargelegt, nicht alle Merkmale des gel-

tend gemachten Anspruchs offenbart, ist die Einvernahme des Zeugen 

Heppler von vorneherein nicht zum Beweis der fehlenden Neuheit geeig-

net. Ein Augenschein an einer vor dem Anmeldedatum ausgelieferten 

Maschine, der zeigen könnte, wo sich der Zuluftschieber genau befindet, 

wurde nicht angeboten (die entsprechende Maschine befindet sich offen-

bar in Argentinien).

Neuheit gegenüber der Vorrichtung Vetal Scan CCCM-03/S

61.

Die Beklagten behaupten, die Maschine Vetal Scan CCCM-03/S («Cotton 

Cleaning Machine 03 Single») sei im Dezember 2003 in Indien bei der A-

dinsankara Spinning Mills Ltd., Tamil Nadu, Indien, in Betrieb genommen 

worden, und belegen dies durch ein Bestätigungsschreiben von Herrn 

Kannan, leitender Geschäftsführer der Adinsankara Spinning Mills Ltd., 

der auch als Zeuge angerufen wird, sowie durch das Typenschild der Ma-

schine, welches das Datum «12/2003» trägt. In den in der Klageantwort 

verwendeten Darstellungen wird immer eine Maschine mit Polysensor-

Einheit gezeigt.

                                               
40 BPatGer, Urteil O2013_006 vom 7. Oktober 2015, E. 4.1.1 – «hydraulisches 
Pressgerät».
41 SCHWEIZER/EICHENBERGER, Schriftliche Zeugenaussagen, in: Jusletter 
28. Februar 2011, RZ 27.

O2020_003

Seite 49

Der Kläger bestreitet, dass die Maschine tatsächlich der in der Klageant-

wort behaupteten Form im Dezember 2003 in Betrieb genommen wurde, 

und stützt dies darauf, dass die Polysensor-Einheit gemäss Herstelleran-

gaben erst im Dezember 2004, d.h. nach dem Anmeldedatum, an einer 

Messe gezeigt worden sei, zudem gebe es an keiner Stelle des Bestäti-

gungsschreibens einer Aussage, dass die dargestellte Maschine unver-

ändert im Originalzustand verwendet werde. Bei einem derartig langen 

Lebenszyklus sei es üblich, dass nachträgliche Modifikationen durchge-

führt würden. Darauf deuteten verschiedene Indizien hin. So seien in der 

Abbildung aus der Duplik, RZ 347 (nachstehend eingeblendet) zwei me-

tallisch glänzende Flacheisen sichtbar, die die Abführkammer auf Distanz 

zum Fasertransportkanal hielten. Es sei davon auszugehen, dass diese 

Flacheisen, wenn sie bei der Auslieferung der Maschine bereits montiert 

gewesen wären, wie der Rest der Maschine lackiert gewesen wären. Die-

se Flacheisen zeigten auch keinerlei Spuren von Rost, die nach einem 

Betrieb während mehr als 15 Jahren in feuchtheissen Bedingungen zu 

erwarten wären.

Abbildung 13: Aufnahme aus dem Innern des Fasertransportkanals der Vetal Scan 
Maschine (von den Beklagten erstellt)

Unter Hinweis auf die Abbildungen in act. 13_19 behauptet der Kläger, 

auch von aussen sei ersichtlich, dass die Flacheisen, welche die Abführ-

kammer von der Transportleitung trennten, nachträglich eingefügt worden 

seien. Die beiden Gehäuseteile verfügten über flanschartige Verbin-

dungsbacken, die dazu gedacht seien, miteinander verschraubt zu wer-

O2020_003

Seite 50

den. Genau in dem entscheidenden Bereich sei die bündige Verbindung 

durch Flacheisen aufgehoben. 

Abbildung 14: Abbildung aus act. 13_19, S. 7, mit vom Kläger eingefügten Beschriftungen

Die Beklagten erklären darauf hin, der Polysensor sei ein fakultatives Er-

gänzungsprodukt zum Vetal Scan und die Nachrüstung mit dem Poly-

sensor sei bei der betreffenden Maschine erst im Juli 2008 erfolgt. Sie 

bieten einen Augenschein an der besagten Vetal Scan Maschine in Indien 

an. Nachdem sie angekündigt hatten, sich im Rahmen der Hauptverhand-

lung zu äussern, äussern sich die Beklagten nicht mehr weiter zum Zu-

stand der Flacheisen.

62.

Die Beweislast dafür, dass eine offenkundige Vorbenutzung vor dem 

massgeblichen Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugäng-

lich gemacht worden ist, liegt bei der Partei, die aus der Vorbenutzung die 

fehlende Neuheit der Erfindung (als rechtsvernichtende Tatsache) geltend 

macht,42 vorliegend also bei den Beklagten. Der Beweis ist mangels ab-

weichender gesetzlicher Regelung mit dem Regelbeweismass der vollen 

Überzeugung zu erbringen, gemäss dem der Beweis als erbracht gilt, 

wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit 

                                               
42 BPatGer, Urteil O2013_006 vom 7. Oktober 2015, E. 4.1.2 – «hydraulisches 
Pressgerät».

O2020_003

Seite 51

einer Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei 

nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der be-

haupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls 

verbleibende Zweifel als leicht erscheinen.43

Die Beklagten tragen vorliegend auch die Beweislast dafür, dass die an-

geblich vor dem massgeblichen Zeitpunkt öffentlich zugängliche Vetal 

Scan Maschine alle Merkmale des geltend gemachten Anspruchs bereits 

vor dem massgeblichen Zeitpunkt offenbarte.44 Der Kläger bestreitet dies 

mit dem Hinweis, dass die Maschine geändert worden sei, oder zumin-

dest nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Maschine zwischen 

ihrer Auslieferung und der fotografischen und filmischen Dokumentation 

durch die Beklagten – die unstrittig rund 15 Jahre nach der Auslieferung 

erstellt wurde – geändert wurde.

Da die Beklagten beweisen müssen, dass die Vetal Scan Maschine vor 

dem 21. Oktober 2004 (Anmeldedatum) alle Merkmale der Erfindung of-

fenbarte, tragen sie grundsätzlich auch die Beweislast dafür, dass der 

heutige Zustand der Vetal Scan Maschine ihrem Zustand vor dem 21. Ok-

tober 2004 entsprach. Da es sich dabei um den Beweis einer unbestimm-

ten negativen Tatsache handelt – nämlich, dass die Maschine während 

mehr als 15 Jahren nicht verändert wurde – dürfen die Anforderungen an 

diesen Beweis nicht überspannt werden. Erst wenn es der nicht beweis-

belasteten Partei gelingt, begründete Zweifel daran zu wecken, dass sich 

die Maschine noch im Auslieferungszustand befindet, kann von der be-

weisbelasteten Partei verlangt werden, dass sie weitere Beweise anbie-

tet, die dafür sprechen, dass die Maschine nicht umgebaut wurde.

63.

Vorliegend gelingt es dem Kläger, solche begründeten Zweifel zu wecken. 

Erstens wurde die Vetal Scan Maschine unstrittig mit einem Polysensor 

nachgerüstet. Dieser hat zwar nichts mit der strittigen Konstruktion des 

Übergangs von der Transportleitung in die Abführkammer zu tun, zeigt 

aber, dass die Maschine sich heute nicht mehr im Originalzustand befin-

det. 

Weiter weist der Kläger darauf hin, dass die von ihm als «Flacheisen» 

bezeichneten Abstandhalter zwischen Transportleitung und Abführkam-

                                               
43 BGE 130 III 321 E. 3.2 (st. Rsp.).
44 Vgl. BPatGer, Urteil O2013_006 vom 7. Oktober 2015, E. 4.1.1 –
«hydraulisches Pressgerät».

O2020_003

Seite 52

mer in einem erstaunlich guten Zustand seien. Tatsächlich lehrt die Le-

benserfahrung, dass solche Bauteile nach 15 Jahren in einem deutlich 

schlechteren Zustand sind. Natürlich könnte es sein, dass die Teile be-

reits bei der Auslieferung vorhanden waren und nur mit baugleichen Tei-

len ersetzt wurden, aber das behaupten die Beklagten nicht.

Schliesslich ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass die ganze Kon-

struktion des Abstands zwischen Transportleitung und Abführkammer, die 

in den Bildern in act. 13_19 ersichtlich ist, nicht einer ursprünglich im Ori-

ginalzustand vorgesehenen Bauweise zu entsprechen scheint, sondern 

einer nachträglich vorgenommenen lokalen Modifikation. 

Damit soll nicht unterstellt werden, dass die Vetal Scan Maschine tatsäch-

lich im entscheidenden Punkt nach dem 21. Oktober 2004 verändert wur-

de. Aber die Hinweise genügen, um eine erhöhte Substanziierungs- und 

Beweislast der Beklagten zu begründen, dass die Maschine nicht verän-

dert wurde.

Dieser erhöhten Substanziierungs- und Beweislast kommen die Beklag-

ten nicht nach. Insbesondere wird der als Zeuge angerufene leitende Ge-

schäftsführer der Adinsankara Spinning Mills Ltd., Herr S. Kannan, gera-

de nicht zur Behauptung angerufen, dass die Maschine nicht verändert 

worden sei. In seiner schriftlichen Erklärung vom 2. April 2020 geht er 

nicht auf diesen Punkt ein. Nachdem der Kläger mit der Replik einwende-

te, die Vetal Scan Maschine hätte verändert worden können, unterlassen 

es die Beklagten in der Duplik, den Zeugen zur Behauptung anzurufen, 

die Maschine befinde sich im Auslieferungszustand und bemerken einzig, 

die Nachrüstung der Maschine mit dem Polysensor stehe der Tatsache 

nicht entgegen, dass die Maschine im Dezember 2003 in Betrieb ge-

nommen wurde. Dass die Maschine im entscheidenden Merkmal seither 

unverändert ist, wird nicht einmal behauptet.

Den Beklagten gelingt der Beweis, dass die Vetal Scan Maschine sich be-

reits vor dem 21. Oktober 2004 in dem Zustand befand, der durch die 

Dokumentation gemäss act. 13_19 belegt ist, daher nicht. Auf die Einver-

nahme des Zeugen S. Kannan kann verzichtet werden, weil er zum ent-

scheidenden Punkt, der fehlenden nachträglichen Veränderung der Ma-

schine, nicht angerufen wurde. Der angebotene Augenschein in Indien ist 

nicht geeignet, zu beweisen, dass sich die Maschine im Auslieferungszu-

stand befindet.

O2020_003

Seite 53

Neuheit gegenüber DE 102 33 011 A1

64.

In der Duplik stützen die Beklagten einen weiteren Neuheitsangriff auf die 

Ausführungsform gemäss Fig. 10 der DE 011.

Abbildung 15: Fig. 10 aus DE 011

Sie behaupten dabei, die pneumatische Fremdteilausscheideeinrichtung 

32 blase Fremdteile in einen Trichter, den sie durch folgende Struktur-

merkmale in dieser Figur 10 gegeben zu sein behaupten:

O2020_003

Seite 54

Abbildung 16: Ausschnitt aus Fig. 10 aus DE 011 mit von den Beklagten eingefügten 
Bezugszeichen

Der Kläger bestreitet die Offenbarung sämtlicher Merkmale.

65.

Das Ausführungsbeispiel gemäss DE 011 offenbart keinen Transportluft-

strom, mit dem Fasern transportiert werden und aus dem Fremdfasern 

ausgeschieden werden. Es geht um eine Vorrichtung, bei der ein Faser-

verband (beispielsweise ein Faservlies, vgl. Zusammenfassung, 

Abs. [0005]), der beim Ausführungsbeispiel gemäss Figur 10 über die 

Walze 35 transportiert wird, durch eine Mehrzahl von Kameras abgetastet 

wird (Abs. [0001] sowie Abs. [0005]), wobei im Rahmen des Ausfüh-

rungsbeispiels gemäss Figur 10 die genannte pneumatische Fremdteil-

ausscheideeinrichtung 32 mit einer Vielzahl von Ausblasdüsen vorgese-

hen ist, um einzelne und gewünschte wenige Faserflocken aus Baumwol-

le auszuscheiden (Abs. [0041]).

Damit fehlt es bereits an einer unmittelbaren und eindeutigen Offenba-

rung eines Transportluftstroms im Sinne von Merkmal O2, aus dem 

Fremdpartikel selektiv ausgeblasen werden.

Es ist weiter nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, dass Flocken, die 

von einer Düse ausgeblasen werden, tatsächlich in den von den Beklag-

ten behaupteten Trichter eintreten. Es wäre auch möglich, dass sie im 

Bereich links davon landen. Entsprechend offenbart das Dokument 

O2020_003

Seite 55

DE 011 auch nicht unmittelbar und eindeutig, dass die auszuscheidenden 

Partikel in einen Trichter geblasen werden (Merkmal K1).

Das Ausführungsbeispiel gemäss Fig. 10 aus DE 011 offenbart daher 

nicht alle Merkmale des geltend gemachten Anspruchs.

66.

Zusammenfassend ist der beanspruchte Gegenstand neu gegenüber den

behaupteten Entgegenhaltungen bzw. offenkundigen Vorbenutzungen.

Erfinderische Tätigkeit

67.

Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist 

keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige 

ex-post-Betrachtung auszuschliessen», verlangt das Bundesgericht eine 

nachvollziehbare Methode der Beurteilung.45

Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes 

der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens 

und Könnens.46

Das Bundespatentgericht wendet bei der Beurteilung der erfinderischen 

Tätigkeit den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickelten Aufgabe-

Lösungs-Ansatz an.47 Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz gliedert sich in drei 

Phasen: i) Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik», ii) Be-

stimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe» und iii) Prü-

fung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstlie-

gen-den Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für 

die Fachperson naheliegend gewesen wäre.48

Der nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck 

oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.49 In der Pra-

xis ist der nächstliegen