# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 7097aa1b-f7b1-5e1f-8e21-28a058b9c509
**Source:** Graubünden (GR)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2018-09-10
**Language:** de
**Title:** Graubünden Kantonsgericht II. Zivilkammer 10.09.2018 ZK2 2013 57
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/GR_Gerichte/GR_KG_007_ZK2-2013-57_2018-09-10.pdf

## Full Text

Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni

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Ref.: Chur, 10. September 2018 / Schriftlich mitgeteilt am:
ZK2 13 57 25. November 2019 13. Januar 2020

(Mit Urteil 4A_95/2020 vom 17. April 2020 hat das Bundesgericht die gegen die-
ses Urteil erhobene Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten war.)

Urteil 
II. Zivilkammer

Vorsitz Hubert
RichterInnen Pritzi und Schnyder / Pedrotti (Parteientschädigung)
Aktuarin ad hoc Elmer-Sonder

In der Zivilsache

der X . _ _ _ _ _ A G , Klägerin, 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Marco Bundi, Schulstrasse 1, 7302 Land-
quart, 

gegen

Y . _ _ _ _ _ . o r g  ( V e r e i n ) , Beklagter 1, und

Z._____, Beklagter 2, 

beide vertreten durch Rechtsanwalt Pierre de Raemy, Münstergasse 38, 3011 
Bern, 

betreffend Markenrecht und UWG,

hat sich ergeben:

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I. Sachverhalt

A.a. Die X._____ AG bezweckt gemäss Handelsregisterauszug "die Erzeu-
gung, die Übertragung, die Verteilung, den Handel und den Vertrieb von Energie 
sowie die Erbringung von damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Dienst-
leistungen" (KB 2). Am _____ Juni 2008 hinterlegte die X._____ AG in der 
Schweiz die kombinierte Wort-/Bildmarke Nr. _____ (nachfolgend: X._____ (fig.)) 
für Waren und Dienstleistungen der Klassen 4, 9, 37, 39 und 42. Am _____ April 
2009 hinterlegte sie die Wortmarke Nr. _____ X._____ für Waren und Dienstleis-
tungen der Klassen 4, 9, 37, 39, 40 und 42.

A.b. Der Verein Y._____.org wurde am _____ Dezember 2008 gegründet. 
Gemäss Statuten handelt es sich um einen gemeinnützigen Verein. Er bezweckt 
"…einen Beitrag zur Förderung der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz 
zu leisten, insbesondere durch den Betrieb der Website Y._____.org, auf der In-
formationen zur Nutzung der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz zugäng-
lich gemacht werden" (BB 5). Sie ist Inhaberin der kombinierten Wort-/Bildmarke 
Nr. _____ (nachfolgend: Y._____ (fig.)), welche am 30. September 2009 für Wa-
ren und Dienstleistungen der Klasse 42 hinterlegt wurde. Der Verein bietet seine 
Dienstleistungen auf den Webseiten <Y._____.org>, <Y._____.ch>, 
<Y._____.com> und <Y._____.eu> an.

A.c. Z._____ hat den Verein Y._____.org im Jahre 2008 mitbegründet. Er hat 
die Marke Nr. _____ Y._____ (fig.) ursprünglich persönlich hinterlegt bzw. war bis 
am _____ September 2012 im Schweizer Markenregister als Inhaber eingetragen, 
bevor sie dann auf den Verein Y._____.org übertragen wurde.

B. Am 17. Dezember 2013 reichte die X._____ AG (nachfolgend: Klägerin) 
gegen den Verein Y._____.org (nachfolgend: Beklagter 1) und Z._____ (nachfol-
gend: Beklagter 2) eine Klage betreffend Markenrecht und UWG ein und stellte 
dabei folgende Rechtsbegehren:

1. Es sei festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. _____ 
Y._____ des Beklagten 1 nichtig sei;

2. Es sei dem Beklagten 2 persönlich und dem Beklagten 1 
unter Androhung der Überweisung seiner Organe an den 
Strafrichter zur Bestrafung mit Busse gemäss Art. 292 
StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, unter 
dem Kennzeichen Y._____ als Hauptbestandteil im ge-

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schäftlichen Verkehr für Dienstleistungen im Bereich 
Strom und Energie in der Schweiz aufzutreten (einsch-
liesslich unter Domainnamen mit dem Kennzeichen 
Y._____ als Hauptbestandteil) und/oder Y._____ als 
Hauptbestandteil im geschäftlichen Verkehr im Bereich 
Strom und Energie (einschliesslich in Domainnamen mit 
dem Kennzeichen Y._____ als Hauptbestandteil) in der 
Schweiz zu benutzen;

3a. Es sei dem Beklagten 1 unter Androhung der Überwei-
sung seiner Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit 
Busse gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhand-
lung zu befehlen, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des 
vorliegenden Urteils die Domainnamen <Y._____.org>, 
<Y._____.ch>, <Y._____.com> und <Y._____.eu> auf die 
Klägerin zu übertragen;

3b. Eventualiter sei dem Beklagten 1 unter Androhung der 
Überweisung seiner Organe an den Strafrichter zur Be-
strafung mit Busse gemäss Art. 292 StGB im Falle der 
Zuwiderhandlung zu befehlen, innert 30 Tagen nach 
Rechtskraft des vorliegenden Urteils die Domainnamen 
<Y._____.org>, <Y._____.ch>, <Y._____.com> und 
<Y._____.eu> löschen zu lassen;

4. Es sei dem Beklagten 1 unter Androhung der Überwei-
sung seiner Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit 
Busse gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhand-
lung zu befehlen, den Vereinsnamen innert 30 Tagen 
nach Rechtskraft des Urteils zu ändern, dass der Bestand-
teil Y._____ als Hauptbestandteil nicht mehr vorkommt;

5. Unter solidarischer Kosten- und Entschädigungsfolge zu-
lasten der Beklagten 1 und 2.

C. In der innert erstreckter Frist eingereichten Klageantwort vom 10. März 
2014 stellten die Beklagten das Begehren, die Klage unter Kosten- und Entschä-
digungsfolge zu Lasten der Klägerin abzuweisen. 

D. Die Replik mit den unveränderten Rechtsbegehren datiert vom 30. April 
2014. 

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E. Die Beklagten ersuchten das Gericht in der Folge zweimal um eine Fris-
terstreckung zur Einreichung der Duplik. Mit Verfügung vom 02. Juli 2014 gewähr-
te der Vorsitzende der II. Zivilkammer den Beklagten eine zweite Fristerstreckung 
bis am 25. August 2014. Mit Schreiben vom 04. Juli 2014 stellte die Klägerin fol-
gendes Begehren:

„Die Klägerin ersucht hiermit das Kantonsgericht, die Verfügung 
vom 2. Juli 2014 betreffend Fristerstreckung für die Beklagten bis 
zum 25. August 2014 in Wiedererwägung zu ziehen und um 5 Ta-
ge zu kürzen, d.h. die Fristerstreckung bis maximal zum 20. Au-
gust 2014 zu gewähren“.

F. Mit Verfügung vom 14. Juli 2014 wurde das Gesuch um Wiedererwägung 
der Verfügung vom 02. Juli 2014 betreffend Fristerstreckung für die Beklagten bis 
zum 25. August 2014 abgewiesen.

G. Die Beklagten bestätigten mit Duplik vom 25. August 2014 die mit Kla-
geantwort vom 10. März 2014 gestellten Rechtsbegehren.  

H. Mit Schreiben vom 29. September 2014 hielt die Klägerin unter anderem 
fest, dass sie sich vorbehalte, trotz Schluss des Schriftenwechsels eine weitere 
Stellungnahme einzureichen, zumal nun neu unter anderem der Nichtgebrauch 
der beiden klägerischen X._____-Marken durch die Beklagten vorgetragen worden 
sei. Zudem stellte sie folgenden Antrag:

„Es seien die Beklagten aufzufordern, die Beilagen, welche nicht 
in einer Amtssprache abgefasst wurden, zu übersetzen, widrigen-
falls die Beilagen als Beweise nicht zu berücksichtigen seien“.

I. Am 19. Januar 2015 reichten die Beklagten neue Beweismittel ein.  

J. Am 17. Februar 2015 fand eine Referentenaudienz mit Vergleichsver-
handlung statt. Anlässlich der Referentenaudienz verzichtete die Klägerin auf den 
mit Schreiben vom 29. September 2014 vorsorglich beantragten weiteren Schrif-
tenwechsel. Im Übrigen wird auf das separat angefertigte Protokoll verwiesen.

K. Am 03. März 2015, am 27. März 2015 und am 28. Dezember 2015 reich-
ten die Beklagten zusätzliche Beweismittel ein. Die Klägerin nahm mit Schreiben 
vom 15. Februar 2016 zu den neu eingereichten Beilagen der Beklagten Stellung.

L. Am 01. April 2016 reichten die Beklagten ein weiteres Beweismittel ein, zu 
welchem die Klägerin am 14. April 2016 Stellung nahm.

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M. Mit Eingabe vom 23. März 2016 reichte die Klägerin neue Beweismittel 
ein. Am 11. April 2016 reichten die Beklagten ihre Stellungnahme zu der Eingabe 
der Klägerin vom 23. März 2016 ein.

N. Am 27. September 2016 und am 06. Oktober 2016 reichten die Beklagten 
neue Beweismittel ein. Die Klägerin nahm dazu am 14. Oktober 2016 Stellung.

O. Die Beklagten reichten am 08. Dezember 2016 neue Beweismittel ein.

P. Die Beweisverfügung datiert vom 03. November 2017.

Q. Mit Schreiben vom 07. Dezember 2017 äusserten die Beklagten verschie-
dene Bedenken bezüglich der für relevant erklärten Augenscheinsobjekte und be-
antragten für den Fall, dass das Gericht ungeachtet der erhobenen Einwände an 
einer Einsichtnahme in die von der Klägerin als Augenscheinsobjekte bezeichne-
ten Webseiten festhalten würde, dass dies in ihrem Beisein erfolge. 

R. Am 09. März 2018 reichten die Beklagten neue Beweismittel ein, zu wel-
chen die Klägerin am 10. April 2018 Stellung nahm.

S. Mit Schreiben vom 13. August 2018 äusserten sich die Beklagten dahin-
gehend, dass ein Augenschein durch das Gericht zwingend Art. 55 und 229 ZPO 
verletzten würde, weshalb sie darum ersuchten, auf eine Einsichtnahme in die von 
der Klägerin beantragten Augenscheinobjekte zu verzichten.

T. Mit Verfügung vom 16. August 2018 wurde der Antrag, auf die Einsicht-
nahme in die von der Klägerin beantragten Augenscheinobjekte (Internet-
Websites) zu verzichten, abgelehnt. 

U. Am 04. September 2018 reichten die Beklagten neue Beweismittel ein.

V. Am 10. September 2018 fand die Einsichtnahme in die Augenscheinobjek-
te (Webseiten) und die Hauptverhandlung statt, zu welcher mit Verfügung vom 11. 
Juli 2018 unter Hinweis auf die Zusammensetzung des Gerichts – Hubert (Vor-
sitz), Pritzi und Schnyder (Richter) -, vorgeladen wurde. Bezüglich Ablauf und In-
halt des Augenscheins und der Hauptverhandlung wird auf die separat ausgefer-
tigten Protokolle verwiesen. 

W. Da anlässlich der Hauptverhandlung die Kostennoten der Parteien nicht 
vollständig vorlagen, erfolgte – im Einverständnis der Parteien – nachträglich ein 
Austausch der nachgereichten Honorarnoten mit entsprechendem Schriftenwech-
sel. 

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X. Aufgrund eines mehrmonatigen und nach wie vor andauernden krank-
heitsbedingten Ausfalls von Kantonsrichter Schnyder, welcher anlässlich der 
mündlichen Hauptverhandlung Einsitz im Gericht genommen hatte, erfolgte der 
Entscheid betreffend Parteientschädigung – im Einverständnis der Parteien – in 
geänderter Komposition, neu mit Kantonsrichter Pedrotti anstelle von Kantonsrich-
ter Schnyder, am 25. November 2019. 

Y. Am 09. und 16. Januar 2019 erfolgten weitere Eingaben der Beklagten. 
Die Klägerin nahm mit Schreiben vom 05. März 2019 dazu Stellung. Mit Schreiben 
vom 20. März 2019 ersuchten die Beklagten um Fristansetzung für die Einrei-
chung einer «ausführlichen Stellungnahme» zur Eingabe der Klägerin vom 05. 
März 2019. Mit Hinweis auf die bereits erfolgte Urteilsfällung bzw. eingetretene 
Novenrechtsschranke wurde dem Ersuchen mit Verfügung vom 25. März 2019 
nicht entsprochen.  

II. Erwägungen

1.1 Immaterialgüterrechtliche Verletzungsklagen qualifizieren sich als uner-
laubte Handlungen gemäss Art. 36 ZPO. Grundsätzlich ist Art. 36 ZPO auf sämtli-
che Leistungsklagen gemäss Art. 55 MSchG anwendbar, also auf Abwehr- und 
Wiedergutmachungsklagen. Nach Art. 36 ZPO hat der Kläger die Wahl zwischen 
vier verschiedenen Gerichtsständen. Neben dem allgemeinen Gerichtsstand am 
(Wohn-)Sitz des Beklagten und am eigenen (Wohn-)Sitz steht dem Kläger auch 
der Handlungs- oder Erfolgsort zur Verfügung (Markus R. Frick, in: David/Frick 
[Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Aufla-
ge, Basel 2017, Vor Art. 51a-60 N 11f.). Die Klägerin hat ihren Sitz in O.1 und da-
mit im Kanton Graubünden. Der Erfolgsort liegt dort, wo die Markenverletzung ein-
trat, ernstlich zu befürchten ist oder nach der Absicht des Verletzers hätte eintre-
ten sollen (BGE 82 II 159 E. 2c). Da schon das Angebot einer verletzenden Mar-
kenware als Markengebrauch gilt (Art. 13 Abs. 2 lit. b MSchG), kann eine Marken-
verletzung bei gesamtschweizerischer Werbung überall in der Schweiz eingeklagt 
werden. Dies gilt auch für Internetdelikte. Ein Erfolgsort liegt überall dort, wo die 
Webseite abgerufen werden kann. Dem Verletzten steht somit ein unbeschränktes 
Wahlrecht zu (Frick, BSK-MSchG, a.a.O., Vor Art. 51a-60 N 14). Im Falle objekti-
ver Klagenhäufung (z.B. Ansprüche aus MSchG sowie aus Namensrecht, UWG 
und/oder aus Vertrag) ist bei Vorliegen eines sachlichen Zusammenhanges zwi-
schen den Ansprüchen jedes für einen Anspruch zuständige Gericht für die Beur-
teilung aller Ansprüche zuständig (Art. 15 Abs. 2 ZPO). Vorausgesetzt ist, dass 

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das gleiche Gericht sachlich zuständig ist und das Verfahren der gleichen Verfah-
rensart untersteht (Art. 90 ZPO). Sind diese Voraussetzungen gegeben, ist der 
Kläger berechtigt, nicht jedoch verpflichtet, die Ansprüche zusammen geltend zu 
machen (Roger Staub, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. 
Auflage, Bern 2017, Vorbemerkungen Art. 51a-60 N 21).

1.2 Das kantonale Recht bezeichnet das Gericht, welches als einzige Instanz 
sachlich zuständig ist für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum 
einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft, Lizenzie-
rung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO), sowie 
für Streitigkeiten nach dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, so-
fern der Streitwert mehr als CHF 30'000.00 beträgt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO). Der 
Kanton Graubünden hat dies in Art. 6 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur 
Schweizerischen ZPO (EGzZPO; BR 320.100) umgesetzt. Danach beurteilt das 
Kantonsgericht als erstinstanzliches Gericht die Fälle, in denen das Bundesrecht 
eine einzige kantonale Instanz vorsieht, soweit nicht das Verwaltungsgericht zu-
ständig ist. Da es sich vorliegend um eine zivilrechtliche Streitigkeit handelt, und 
sich auch keine Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts aus Art. 49, 57 und 63 des 
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRG; BR 370.100) ergibt, ist das 
Kantonsgericht von Graubünden für die Beurteilung von solchen Klagen zustän-
dig. 

1.3 In Bezug auf den Beklagten 1 ist die örtliche und sachliche Zuständigkeit 
des Kantonsgerichts von Graubünden unbestrittenermassen gegeben.

1.4 In Bezug auf den Beklagten 2 wird die örtliche und sachliche Zuständigkeit 
des Kantonsgerichts von Graubünden bestritten. Begründend lässt der Beklagte 2 
ausführen, er habe zu keinem Zeitpunkt selbst die strittige Marke genutzt, noch 
sonst wie in einem irgendwie gearteten «geschäftlichen Verkehr» verwendet. Wie 
selbst die Klägerin eingestehen müsse, stehe der Beklagte 2 «hinter dem Verein» 
und agiere «namens des Beklagten 1», sei mithin nicht für sich selbst als natürli-
che Person involviert. Damit sei die Klage in Bezug auf den Beklagten 2 nicht nur 
materiell abzuweisen, sondern das angerufene Gericht sei mangels eines marken- 
oder lauterkeitsrechtlichen Sachverhalts schon gar nicht erst für die Beurteilung 
der gegenüber ihm behaupteten Rechtsansprüche zuständig. Sodann stellt sich 
der Beklagte 2 auf den Standpunkt, der Streitwert der gegen beide Beklagten er-
hobenen und ihn betreffenden Unterlassungsbegehren betrage gemäss Angabe 
der Klägerin CHF 40'000.00. Da bei der einfachen Streitgenossenschaft zur Er-
mittlung des Streitwerts die geltend gemachten Ansprüche zusammenzurechnen 
seien (Art. 93 ZPO), belaufe sich der ihn betreffende Anteil auf CHF 20'000.00. 

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Damit sei das angerufene Gericht für die Beurteilung allfälliger UWG-Ansprüche 
gegenüber dem Beklagten 2 nicht zuständig.

Bei der Beurteilung der Zuständigkeit des Gerichts ist primär auf den vom Kläger 
eingeklagten Anspruch und dessen Begründung abzustellen. Die Zuständigkeit 
des angerufenen Gerichts hängt von der gestellten Frage ab, nicht von deren Be-
antwortung, die im Rahmen der materiellen Prüfung zu erfolgen hat. Die vom Klä-
ger behaupteten Tatsachen, die sowohl für die Zuständigkeit des angerufenen 
Gerichts als auch die Begründetheit der Klage erheblich sind (sog. doppelrelevan-
te Tatsachen), sind für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen. 
Sie werden erst im Moment der materiellen Prüfung des eingeklagten Anspruchs 
untersucht; diesbezügliche Einwände der Gegenpartei sind im Rahmen der Zu-
ständigkeitsprüfung unbeachtlich (BGE 137 III 32 E. 2.3). Vorliegend handelt es 
sich bei den eingeklagten Ansprüchen um solche marken- und lauterkeitsrechtli-
cher Natur. Die vom Beklagten 2 vorgebrachten Argumente betreffen in erster Li-
nie die Frage, ob er bezüglich der strittigen Ansprüche in der Pflichtstellung steht. 
Es geht somit um die materiellrechtliche Frage der Passivlegitimation und nicht um 
die Frage der Zuständigkeit des Gerichts. Auch bezüglich Aufteilung des den Un-
terlassungsanspruch betreffenden Streitwerts ist der Sichtweise des Beklagten 2 
nicht zu folgen. Die Streitwertschätzung der Klägerin bezieht sich auf den Unter-
lassungsanspruch als solchen und dieser wiederum wird gegen jeden der beiden 
Beklagten in vollem Umfang geltend gemacht und nicht nur je zur Hälfte. Soweit 
die Klägerin ihr Unterlassungsbegehren gegen den Beklagten 2 auch auf Marken-
recht stützt, ist eine Zuständigkeit für die lauterkeitsrechtlichen Ansprüche zudem 
gestützt auf eine Kompetenzattraktion zu bejahen (Rainer Wey, in: Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil-
prozessordnung, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 5 N 8). Die örtliche und 
sachliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden ist somit auch für 
den Beklagten 2 zu bejahen. 

1.5 Markenstreitigkeiten werden als vermögensrechtliche Streitigkeiten qualifi-
ziert und haben einen bezifferbaren Streitwert, der zu schätzen ist. Das Bundesge-
richt geht mit der h.L. davon aus, dass in Markenstreitigkeiten grundsätzlich von 
einem minimalen Streitwert von CHF 50'000.00 auszugehen ist und ein geringerer 
Wert nur bei Nachweis besonderer Umstände angenommen werden könnte (Frick, 
BSK-MSchG, a.a.O., Vor Art. 51a-60, N 79). Gemäss Art. 91 Abs. 1 ZPO bestimmt 
sich der Streitwert grundsätzlich nach den Rechtsbegehren des Klägers. Lautet 
der Streitwert nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den 
Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen können oder ihre An-

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gaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin geht von ei-
nem Streitwert von insgesamt CHF 200'000.00 aus. Diesen unterteilt sie in 
CHF 100'000.00 für die angefochtene Marke, CHF 15'000.00 pro angefochtene 
Domain und CHF 40'000.00 für das Unterlassungsbegehren. Die Beklagten behaf-
ten die Klägerin auf diesen Angaben, was als deren Zustimmung angesehen wer-
den kann. Die Schätzung ist nachvollziehbar, begründet und nicht offensichtlich 
unrichtig, weshalb gestützt auf Art. 91 Abs. 2 ZPO vom angegebenen Streitwert 
ausgegangen werden kann. 

1.6 Im Falle mehrerer Teilnehmer an einer Markenrechtsverletzung kann der 
Kläger alle Teilnehmer am Gerichtsstand, der für einen Teilnehmer gilt, einklagen 
(subjektive Klagenhäufung; Art. 15 Abs. 1 ZPO). Die Frage der Zulässigkeit einer 
subjektiven Klagenhäufung richtet sich nach Art. 70 und 71 ZPO (Staub, MSchG, 
a.a.O., Vorbemerkungen Art. 51a-60 N 22). Nach Art. 71 Abs. 1 ZPO liegt eine 
einfache Streitgenossenschaft vor, wenn mehrere Personen gemeinsam klagen 
(einfache aktive Streitgenossenschaft) oder beklagt werden (einfache passive 
Streitgenossenschaft) und die zu beurteilenden Rechte und Pflichten auf gleichar-
tigen Tatsachen oder Rechtsgründen beruhen. Es muss somit ein gewisser inne-
rer oder äusserer Zusammenhang zwischen den Rechten und Pflichten bestehen 
(sog. Konnexität). Sodann kann eine einfache Streitgenossenschaft auch auf 
gleichartigen Tatsachen basieren, d.h. wenn die Rechte oder Pflichten auf einen 
gleichartigen Entstehungsgrund zurückzuführen sind (Eva Borla-Geier, in: Brun-
ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-
Kommentar, Art. 1-196, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2016, Art. 71 N 12 und 14). 
Die Zulässigkeit einer subjektiven Klagenhäufung ist bereits dann zu bejahen, 
wenn es um dieselbe Marke geht, selbst wenn die verschiedenen Beklagten von-
einander unabhängig gehandelt haben (HGer Zürich, sic! 2001, 140 – Furby). Ent-
gegen den Ausführungen der Beklagten sind die Voraussetzungen von Art. 71 
ZPO vorliegend gegeben. Die gegen die beiden Beklagten eingeklagten An-
sprüche basieren auf gleichartigen Tatsachen und Rechtsgründen. Vorliegend 
handelt es sich sowohl auf der Klägerseite als auch auf den Beklagtenseiten um 
dieselben Marken. Die Voraussetzungen für die einfache Streitgenossenschaft 
sind ohne weiteres gegeben. 

2 Mit Schreiben vom 13. August 2018 ersuchten die Beklagten darum, auf 
die Einsichtnahme in die von der Klägerin beantragten Augenscheinobjekte (Inter-
net-Websites) zu verzichten. Sie erachten die Augenscheine teils als unnütz (Wie-
derholung bekannter PDF-Dokumente), teils als unzulässig, weil sie zivilprozessu-
ale Grundsätze verletzen würden (Verhandlungsmaxime, Novenrecht). Anlässlich 
des Augenscheins wiederholten die Beklagten ihre Einwände.

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2.1 Beweismittel dienen dem Nachweis rechtserheblicher Tatsachen im Ver-
fahren. Das Zivilprozessrecht geht von einem numerus clausus der Beweismittel 
aus (BGE 141 III 433 E. 2.5.1). Vorgesehen sind das Zeugnis, der Urkundenbe-
weis, der Augenschein, das Gutachten, die schriftliche Auskunft sowie die Partei-
befragung bzw. die Beweisaussagen (Art. 168 ZPO). Diese allgemeinen Regeln 
zu den Beweismitteln finden im Markenrecht uneingeschränkt Anwendung. In der 
Praxis ergeben sich jedoch verschiedene Besonderheiten (Markus Kaiser/David 
Rüetschi, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Auflage, 
Bern 2017, Beweisrecht N 16 ff.). Als indirekter Nachweis für den Gebrauch einer 
Marke werden heute häufig Ausdrucke von Internet-Websites eingereicht. Zu be-
achten ist dabei allerdings, dass die konkrete Beweiseignung von Rechercheaus-
zügen stets zu überprüfen ist. Verweise auf Websites geben stets nur Aufschluss 
über den Inhalt einer Website zum jeweiligen Zeitpunkt. Solange die betreffenden 
Inhalte auf der Website abrufbar sind, kann sich das Gericht im Rahmen eines 
Augenscheins selbst davon überzeugen. Sobald aber der Nachweis eines be-
stimmten Inhalts zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit erbracht werden soll 
oder der Betreiber die beweismässig relevanten Inhalte entfernt oder verändert 
hat, kann ein Streit um die Echtheit der Inhalte bzw. um die Frage, wann diese 
tatsächlich verwendet worden sind, entbrennen (Kaiser/Rüetschi, MSchG, a.a.O., 
Beweisrecht N 61 ff.). Diese Problematik kann sich aber generell beim Augen-
schein nach Art. 181 ZPO ergeben. Der Augenschein dient in der Regel der Fest-
stellung von in zeitlicher Hinsicht zurückliegenden Tatsachen. Bewegliche und 
unbewegliche Sachen können aber nach Eintritt eines streitigen Sachverhaltes 
auch umgestaltet, verändert oder veräussert werden und untergehen; ebenso be-
stimmte örtliche Verhältnisse. Das schliesst den Beweisanspruch, mittels Augen-
schein den zuvor gegebenen Sachverhalt festzustellen, keineswegs aus. Denn die 
aktuellen äusseren Verhältnisse lassen in aller Regel Rückschlüsse auf die früher 
vorhandene Sachlage zumindest in Form von Indizien zu, wenn ein direkter Be-
weis nicht mehr möglich ist (Alfred Bühler, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner 
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerische Zivilprozessord-
nung Band II, Bern 2012, Art. 181 N 10a). Wichtig ist jedenfalls, zu prüfen, ob sich 
die besichtigte Situation im Verhältnis zur früheren, für den Prozess massgebli-
chen, verändert hat. Bei einer Veränderung sinkt der Beweiswert des Augen-
scheins erheblich (Christian Leu, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische 
Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, Art. 1-196, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 
2016, Art. 157 N 4; Franz Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, Allgemeine 
Bestimmungen, Mitwirkungspflichten und Verweigerungsrecht, Band 1, 
Zürich/Basel/Genf 2015, Rz. 5.40).

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2.2 Es ergibt sich vorliegend tatsächlich die Problematik, dass die Internet-
Websites jeweils nur Aufschluss über ihren Inhalt zum jeweiligen Zeitpunkt geben. 
Insbesondere bei den Suchanfragen (vgl. Protokoll Augenschein) zeigt sich je 
nach Zeitpunkt der Eingabe ein völlig anderes Ergebnis. Um dem entgegenzuwir-
ken hätten wohl auch Ausdrucke der jeweiligen Websites eingereicht werden kön-
nen, was teilweise auch gemacht wurde. Soweit es sich bei den Augenscheinsob-
jekten um PDF-Dateien handelt, welche mit einem Zeitstempel versehen sind, hät-
ten diese wohl erst recht auch oder ausschliesslich als Urkunden eingereicht wer-
den können. Vorliegend ergeben sich aus den Augenscheinsobjekten jedoch kei-
ne neuen Erkenntnisse, weshalb die Frage, ob diese im vorliegenden Verfahren 
berücksichtigt werden können, offen bleiben kann. 

3 Sowohl die Klägerin als auch die Beklagten haben nach Abschluss des 
doppelten Schriftenwechsels weitere Urkunden eingereicht. Ob diese Beweismittel 
rechtzeitig eingereicht wurden und noch zu berücksichtigen sind, ist nach den all-
gemeinen Grundsätzen gemäss Art. 229 Abs. 1 ZPO zu beurteilen.

3.1 Nach einem zweifachen Schriftenwechsel tritt der Aktenschluss ein, unab-
hängig davon, ob noch eine Instruktionsverhandlung stattfindet. Neue Tatsachen 
und Beweismittel können danach nur noch nach den Voraussetzungen von Art. 
229 Abs. 1 ZPO in den Prozess eingebracht werden (BGE 140 III 312 E. 6.3.2). 
Nach Art. 229 Abs. 1 ZPO können neue Tatsachen und Beweismittel nur noch 
berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden, und erst nach 
Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung 
entstanden sind (echte Noven; lit. a) oder bereits vor Abschluss des Schriften-
wechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber 
trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte No-
ven; lit. b). 

3.2.1 Mit der Beweisverfügung vom 03. November 2017 wurden die klägeri-
schen Urkunden KB 1 – 95a/b sowie die beklagtischen Urkunden BB 1 – 69 für 
relevant erklärt. Mit Eingabe vom 09. März 2018 reichten die Beklagten den Ent-
scheid der fünften Kammer des Gerichts der Europäischen Union (CVRIA) vom 
21. Februar 2018 in Französisch (BB 70a) sowie Auszüge davon in Deutsch (BB 
70b) und einen Auszug der Beschwerde an das EUIPO, auf die sich das Europäi-
sche Gericht bezieht (BB 71a), ein. Die Urkunden sind nach Aktenschluss ent-
standen und wurden im Sinne von Art. 229 ZPO ohne Verzug vorgebracht. Die 
Urkunden werden als echte Noven zu den Akten genommen. Am 04. September 
2018 reichten die Beklagten einen Auszug aus der Plattform Twitter ein, in deren 
Tweets das Wort Y._____ verwendet werde (BB 72a). Zudem reichten sie eine 

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Übersetzung dazu ein (BB 72b). Bei dem Twitter-Auszug handelt es sich um einen 
Aufruf der Organisation A._____, welche für den 08. September 2018 zu einem 
weltweiten Aktionstag aufruft. Bei den Tweets handelt es sich um solche von Ja-
nuar 2017 bis August 2018. Damit stellt sich die Frage, ob es sich um Noven im 
Sinne von Art. 229 ZPO handelt, da zumindest ein Teil der Tweets bereits vor Ak-
tenschluss entstanden sind und auch keine Gründe ersichtlich sind, weshalb die 
Auszüge dazu nicht bereits vorher eingereicht werden konnten. Da die Beilagen 
für das vorliegende Verfahren jedoch ohnehin nicht relevant sind, kann die Frage 
offen bleiben, ob BB 72a und 72b als Noven berücksichtigt werden dürfen oder 
nicht. 

3.2.2 Bis zu welchem spätesten Zeitpunkt zulässige echte und unechte Noven 
vorgebracht werden können, geht aus der ZPO nicht eindeutig hervor. Ein Teil der 
Lehre ist der Auffassung, dass das Gericht zulässige echte und unechte Noven 
noch bis zur Urteilsberatung berücksichtigen kann (Laurent Killias, in: Haushee-
er/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band 
2, Art. 150-352 ZPO, Bern 2012, Art. 229 N 29; Eric Pahud, in: Brun-
ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 
Art. 197 – 408, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2016, Art. 229 N 17 ff., mit weiteren 
Hinweisen). Der andere Teil der Lehre vertritt die Meinung, dass, nachdem die 
Parteien sämtliche prozessual vorgesehenen Möglichkeiten zu Angriff und Vertei-
digung ausgeschöpft haben, das Verfahren unmittelbar im Entscheidstadium fort-
gesetzt werde. Nach den Schlussvorträgen greife auch für seither entstandene 
Noven ein absolutes Novenverbot, andernfalls des Streitens nie zu Ende wäre 
(Daniel Willisegger, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, 
Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2017, Art. 229 N 10, mit 
weiteren Hinweisen). Noven, die dem Gericht zwischen Urteilsberatung, -fällung 
und –eröffnung zugehen sind auf jeden Fall nicht mehr zu berücksichtigen (Pahud, 
a.a.O., Art. 229 N 20). In Bezug auf die nach der Hauptverhandlung eingereichten 
Urkunden (vgl. vorstehend Y.) ist festzuhalten, dass sowohl die Hauptverhandlung 
mit den jeweiligen Schlussvorträgen durchgeführt wurde, als auch die Urteilsbera-
tung bereits erfolgte, weshalb – unabhängig welcher Lehrmeinung man folgt – ein 
absolutes Novenverbot gilt, weshalb diese nicht mehr berücksichtigt werden kön-
nen. 

4.1 Die Klägerin verlangt vorliegend in Ziff. 1 ihres Rechtsbegehens die Fest-
stellung der Nichtigkeit der Schweizermarke Nr. _____ Y._____ (fig.). Es handelt 
sich dabei um eine negative Feststellungsklage in Form der Nichtigkeitsklage. Der 
Kläger muss ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit (bzw. an der nach-

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folgenden Löschung) der Marke dartun. Die Anforderungen sind indes nicht zu 
überspitzen. So ist ohne weiteres dem Inhaber einer älteren Marke, in deren 
Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, ein schutzwürdiges Interesse 
zu attestieren. Ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit besteht auch im 
Verletzungsprozess, wenn der Kläger neben der Verletzungsklage (z.B. auf Unter-
lassung des Gebrauchs einer Marke) auf Feststellung der Nichtigkeit der entspre-
chenden Markeneintragung klagt (Staub, MSchG, a.a.O., Art. 52 N 53 und 59). Die 
Aktivlegitimation der Klägerin ist vorliegend unbestritten. Die Klägerin macht gel-
tend, die angefochtene Marke greife in den Schutzbereich ihrer älteren X._____ 
Marken ein und leitet daraus die eingeklagten Ansprüche ab. Als Inhaberin der 
Schweizer Marke Nr. _____ X._____ (fig.) und _____ X._____ ist sie diesbezüg-
lich aktivlegitimiert. 

4.2 Nichtigkeitsklagen sind gegen den Markeninhaber anzustrengen. Wurde 
die Marke übertragen, kann der Kläger wahlweise gegen den eingetragenen Ver-
äusserer (Art. 17 Abs. 3 MSchG) oder den noch nicht eingetragenen Erwerber 
klagen oder er kann beide einklagen; auf den guten Glauben des Klägers in den 
Registereintrag kommt es nicht an (Frick, BSK-MSchG, a.a.O., Art. 52 N 4). Pas-
sivlegitimiert ist somit der eingetragene Inhaber der nichtig zu erklärenden Marke. 
Die negative Feststellungsklage richtet sich – soweit ersichtlich – lediglich gegen 
den Beklagten 1. Als im Schweizer Markenregister eingetragener Hinterleger der 
fraglichen Marke ist der Beklagte 1 ohne Weiteres passivlegitimiert.

4.3 Die Klägerin verlangt gestützt auf Art. 52 MSchG die Nichtigerklärung der 
angefochtenen Schweizer Marke Nr. _____ Y. _____ (fig.). Sie macht geltend, 
über ältere Rechte am Zeichen X._____ zu verfügen und rügt eine Verletzung ih-
rer älteren Markenrechte durch die angefochtene Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 
lit. c MSchG. Die Beklagten beantragen die Abweisung der Klage und argumentie-
ren, dass diese Abweisung durch eine ganze Kaskade verschiedener rechtlicher 
Argumente begründet sei. An erster Stelle stehe hier die Einrede des Nichtge-
brauchs der Klagemarken. Sofern diese Einrede verworfen werden sollte, führe 
die mit deren Gemeingutcharakter begründete Nichtigkeit der Klagemarken zur 
Abweisung der Klage, wobei ergänzend hierzu festzustellen sei, dass es sich beim 
Wort "X._____" um einen absolut freihaltebedürftigen Begriff handle. Falls die ur-
sprüngliche Qualifikation als Gemeingut bestritten werden sollte, sei festzustellen, 
dass "X._____" zum Freizeichen geworden sei. Selbst wenn dann in Bezug auf 
die Beklagten die Rechtsbeständigkeit der Klagemarken bejaht werden sollte, so 
sei im Vergleich zwischen den Klagemarken und dem angefochtenen Zeichen des 
Beklagten 1 keine Markenverletzung festzustellen. 

14 / 56

In einem ersten Schritt sind somit die Einreden der Beklagten zu prüfen. 

4.4 Die Beklagten bringen die Einrede der Nichtigkeit der Wortmarke X._____ 
vor. Sie begründen dies damit, dass das Wort "X._____" zum Gemeingut, ja gar 
zum absolut freihaltebedürftigen Gemeingut zu zählen sei und dementsprechend 
rechtlich nicht monopolisiert werden könne. Damit seien X._____-Marken rechtlich 
allein nur insoweit geschützt, als ihnen eine grafische Gestaltung einen minimalen 
Schutz verleihe. Ansonsten seien diese Marken nichtig. 

4.4.1 Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlos-
sen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder 
Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Als Ge-
meingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind 
nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung namentlich beschreibende Zei-
chen, die sich in Angaben über die Art, Beschaffenheit, die Menge, die Bestim-
mung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder 
Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche 
Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen (BGE 134 III 314 E. 
2.3.2; 131 III 495 E. 5). Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom 
angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne besonderen 
Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein (BGE 131 III 495 E. 5; 129 III 225 E. 
5.1; 128 III 447 E. 1.5, je mit Hinweisen). Die Gründe für den Schutzausschluss 
von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürf-
nis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen 
ergeben können. Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirt-
schaftsverkehr angewiesen ist. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs 
müssen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirt-
schaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind und die folglich von einem 
einzelnen Gewerbetreibenden nicht monopolisiert werden dürfen. Die Unterschei-
dungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres 
sachlichen bzw. beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungs-
funktion nicht erfüllen können (BGE 139 III 176 E. 2 mit Hinweisen). Der massge-
bende Verkehrskreis kann je nach Prüfungsgesichtspunkt unterschiedlich sein. So 
beurteilt sich die Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens nach dem Bedürfnis bzw. 
Verständnis der Konkurrenten, während bei der Beurteilung der Unterscheidungs-
kraft auf das Verständnis des durchschnittlichen Abnehmers abzustellen ist (BGE 
139 III 176 E. 2).

Ein ursprünglich markenfähiges Zeichen kann sich zu einem im Verkehr allgemein 
gebräuchlichen Freizeichen entwickeln. Freizeichen sind Zeichen, die an sich 

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kennzeichnende Kraft hätten und Marken sein könnten oder es einmal waren, eine 
Kennzeichnungskraft aber nicht mehr besitzen und daher Gemeingut sind. Sie 
entstehen namentlich, wenn auch nicht ausschliesslich dadurch, dass sie von 
mehreren unter sich unabhängigen Unternehmen frei zur Kennzeichnung gleichar-
tiger Waren oder Dienstleistungen verwendet werden und daher ihre Unterschei-
dungs- und Individualisierungsfunktion einbüssen. Sie werden von den massge-
benden Verkehrskreisen nicht mehr als spezifische Herkunfts- oder Produktebe-
zeichnungen verstanden, sondern sind in deren Verständnis zu reinen Sach- oder 
Gattungsbezeichnungen degeneriert. (BGE 130 III 113 E. 3.1; Willi, MSchG, 
a.a.O., Art. 2 N 130 mit Hinweis auf BGE 114 II 173). 

4.4.2 Im Eintragungsverfahren werden die absoluten Ausschlussgründe von 
Amtes wegen geprüft (Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG). Der Zivil- und Strafrichter ist an 
den Eintragungsentscheid aber nicht gebunden (Willi, MSchG, a.a.O., Art. 2 N 5 
und 33). Die Nichtigkeit kann einredeweise geltend gemacht werden. Die Einrede 
der Nichtigkeit wirkt nur zwischen den Prozessparteien. Eine Löschung der Marke 
erfolgt nicht (Willi, MSchG, a.a.O., Art. 52 N 2).

Die Beklagten haben die Nichtigkeit der klägerischen Wortmarke X._____ einre-
deweise in der Klageantwort geltend gemacht. Weiter haben die Beklagten ausge-
führt, dass in Bezug auf die reine Wortmarke Nr. _____ X._____ die erhobene 
Nichtigkeitsreinrede umfassend wirke. Die figurative Marke Nr. _____ X._____ 
(fig.) unterliege der Nichtigkeit insoweit, als gestützt darauf die Klägerin auf das 
Wort X._____ bezogene Ansprüche geltend machen wolle. Im Unterschied zur 
Wortmarke verbleibe damit der Marke Nr. _____ X._____ (fig.) ein minimaler, al-
lein auf die grafische Gestaltung zurückzuführender Schutzumfang, der sich sei-
nerseits auf den Schutz dieser konkreten Gestaltung beschränke. 

4.4.3 Die Beklagten reichen zahlreiche Urkunden ein, mit welchem sie nachwei-
sen wollen, dass das Wort „X._____“ zum Gemeingut gehört. Beim Wort 
„B._____“ handelt es sich wohl unbestrittenermassen um ein englisches Wort, 
dass vom Schweizer Publikum verstanden wird. „B._____“ wird gemäss Duden mit 
„C._____ (BB 24) übersetzt. Das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) hält in sei-
ner markenrechtlichen Prüfungshilfe (BB 25), welches eine Zusammenfassung 
seiner Praxis ist, fest, dass „B._____“ grundsätzlich als Qualitätshinweis für Waren 
und Dienstleistungen zurückgewiesen werde. Darüber hinaus sei der Begriff je 
nach Waren und Dienstleistungen aufgrund seiner unmittelbaren Bedeutung von 
C._____ direkt beschreibend (z.B. für Motoren, Fahrzeuge, Computer, gewisse 
Lebensmittel, Reinigungsmittel, Reinigung) und irreführend (z.B. für alkoholische 
Getränke). Das Präfix „D._____-„ drückt gemäss Duden (BB 28) „in Bildungen mit 

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Verben aus, dass etwas wieder E._____, in den F._____ oder von G._____ wird“. 
Die Beklagten reichen noch weitere Beilagen ein, welche aufzeigen, dass dem 
Präfix auch in der italienischen, französischen und englischen Sprache dieselbe 
Bedeutung zukommt (BB 29-31).

Das Wort „X._____ing“ bedeute gemäss Duden (BB 32) „H._____ von Maschinen 
durch I._____“. Die Beklagten reichen dazu einen Auszug aus der deutschen Ver-
sion der Wikipedia-Enzyklopädie ein, aus welchem die „Versionsgeschichte dieses 
X._____ing-Eintrags“ (BB 33) ersichtlich sei. Dazu ist anzumerken, dass es sich 
bei Wikipedia um eine freie Enzyklopädie handelt, deren Inhalt von jedem Inter-
netnutzer verändert werden kann. Die Beweiskraft eines solchen Wikipedia-
Auszugs ist demnach sehr gering. Die Beklagten reichen weitere Beilagen aus 
Deutschland ein, welche die Verwendung des Wortes „X._____ing“, „X._____n“ 
etc. aufzeigen sollen (BB 34: Auszug aus dem „Gesetz für den Vorrang Erneuer-
barer Energien“ § 30 Windenergie X._____ing; BB 35a: Gemeinde O.2._____, 
Protokoll der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses vom 02.07.2012, wo 
das Wort „X._____n“ verwendet wird; BB 35b: Grüne Partei O.3._____, Alternati-
vantrag zu E2 EEG X._____n; BB 36: Auszug aus dem deutschen Handelsregis-
ter, J._____ GmbH, welche unter anderem folgenden Gegenstand hat: „(....) Wei-
terhin werden Biogasanlagen X._____t und optimiert, (...)). Diese Beilagen bezie-
hen sich auf Deutschland, und sind deshalb für das vorliegende Verfahren nicht 
relevant. Weiter haben die Beklagten einen Auszug aus der Zeitung „K._____“ 
vom 12. Oktober 2010 eingereicht (BB 37), in welcher auf Seite 3 eine Werbung 
der Klägerin zu finden ist mit dem Slogan „X._____n Sie sich jetzt! Wir sind nun 
X._____ – ihre Energie für Sie!“. Damit wollen die Beklagten aufzeigen, dass die 
Klägerin ihr Zeichen selber zum Gemeingut zuordne, da sie es in der Verbform 
nutze. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Gerade in der Werbung 
wird häufig mit Worten gespielt oder neue Wörter kreiert, beispielsweise um dem 
Leser besser in Erinnerung zu bleiben. Aufgrund der verwendeten Formulierung in 
der Werbung kann nicht darauf geschlossen werden, dass die Klägerin selber vom 
Gemeingutcharakter des Zeichens „X._____“ ausgeht. Die Beklagten haben zu-
dem zahlreiche Belege vorgelegt, welche sie auch in Zusammenhang mit der 
Nichtigkeitsklage beim HABM über den Gebrauch des englischen Worts X._____ 
eingereicht hatten (BB 38). Diese Urkunden, welche nicht die Schweiz betreffen, 
sind für die Beurteilung der Frage, ob „X._____“ zum Gemeingut im Sinne von Art. 
2 lit. a MSchG gehört, irrelevant. Den Gebrauch des Worts X._____ in der 
Schweiz und in Publikationen über die Schweiz möchten die Beklagten mit dem 
Sammelbeleg BB 39 aufzeigen. Dabei ist anzumerken, dass es sich bei den Bele-
gen 39a – 39e, 39j, 39m um englische Berichte handelt, womit sie für die Frage 

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des Gemeinguts zurückhaltend zu werten sind, da in der Schweiz in erster Linie 
die Beurteilung in den Landessprachen entscheidend ist. Ob das Wort "X._____" 
in der englischen Sprache häufig verwendet wird ist nicht gleichzusetzen mit der 
Frage, ob das Wort "X._____" in der Schweiz verwendet wird. Bei den Belegen BB 
39f – 39i, 39k-39l, 39h-39r handelt es sich vorwiegend um fachspezifische Berich-
te. Dabei ist ebenfalls auffällig, dass die Begriffe häufig erklärt werden, beispiels-
weise in BB 39h wird von L._____ (X._____ing) gesprochen, bei BB 39k von 
„X._____“ (M._____), womit auch aufgezeigt wird, dass die Wörter nicht ohne 
Weiteres verstanden werden und sogar von den Autoren dieser Berichte als nicht 
selbsterklärend bzw. bekannt angesehen werden. Die Sammelbelege BB 40 sind 
ebenfalls nicht relevant für das vorliegende Verfahrend, zeigen sie doch die Ver-
wendung von „X._____“ in anderen Ländern auf. Die Beklagten vertreten zudem 
die Auffassung, dass es sich beim Entscheid des HABM (BB 46) um ein Präjudiz 
handle, das im Sinne der Beklagten den Gemeingutcharakter des Worts X._____ 
bestätige. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts haben ausländische 
Entscheide keine präjudizielle Wirkung. Immerhin darf der Umstand, dass ein Zei-
chen im Ausland eingetragen wurde, mitberücksichtigt werden (so betreffend Be-
urteilung des Gemeingutcharakters eines Zeichens). Jedes Land prüft die Schutz-
fähigkeit einer Marke nach seiner eigenen Gesetzgebung, Rechtsprechung und 
Verkehrsanschauung. Dabei verfügen die einzelnen Länder über einen grossen 
Ermessensspielraum und ihre Beurteilung kann demnach unterschiedlich ausfal-
len (BGE 136 III 474 E. 6.3; 135 III 416 E. 2.1; 130 III 113 E. 3.2; 129 III 225 E. 
5.5). Die umfassende Sammelbeilage BB 53 zur Verwendung des Worts X._____ 
betrifft ebenfalls nicht die Schweiz. Die Behauptung der Beklagten, dass es „schon 
nur aufgrund der Fülle an amtlichen, für das nahe Ausland entscheidenden Doku-
menten ausgeschlossen ist, dass das Wort X._____ nicht auch in der Schweiz 
zunehmend intensiver genutzt werden wird“ lässt sich nicht nachweisen bzw. ist 
für die Beurteilung der Frage, ob „X._____“ zum jetzigen Zeitpunkt zum Gemein-
gut gehört unerheblich. Dabei ist insbesondere nochmals darauf hinzuweisen, 
dass es sich bei der eingereichten Sammelbeilage 53 um englische Belege han-
delt aus dem Ausland. Ob ein Wort oder ein Zeichen zum Gemeingut gehört wird 
sich in jedem Land und auch von Sprache zu Sprache anders beurteilen müssen. 
Vorliegend ist lediglich entscheidend, ob auf dem Gebiete der Schweiz vom Ge-
meingut ausgegangen werden muss. Die Beklagten führen aus, dass das Wort 
X._____ zum einen bedeute, „N._____“ und zum anderen „P._____“. Demnach 
werde die Verwendung des Wortes X._____ im Zusammenhang mit der Produkti-
on, dem Handel und der Lieferung von Energie damit als beschreibend für eine 
diesen Waren und Dienstleistungen zu Grunde liegende verbesserte Effizienz 
oder Nachhaltigkeit der entsprechenden Anlagen verstanden. Weiter sei das Wort 

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X._____ beschreibend für die Lieferung bzw. Erbringung von Waren, Installationen 
und Dienstleistungen aller Art für eine neue und effizientere Energieversorgung 
(Duplik Rz. 31.6). Diesen Ausführungen kann nicht gefolgt werden. Das Schweizer 
Publikum wird dem Wort «X._____» nicht die von den Beklagten behauptete Be-
deutung attestieren, womit es auch am beschreibenden Charakter der geltend 
gemachten Waren und Dienstleistungen fehlt. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass „X._____“ nicht zum Gemeingut 
gehört. Die eingereichten Unterlagen zeigen, dass „X._____“ vorwiegend in der 
englischen Sprache, in Fachberichten und in Spezialliteratur verwendet wird. Die 
Beweismittel, welche in deutscher Sprache verfasst sind, zeigen, dass es sich bei 
„X._____“ nicht um ein Wort handelt, welches von den Abnehmern im Sinne einer 
Beschreibung eines Produktes bzw. einer Dienstleistung verstanden wird. So 
musste „X._____“ in zahlreichen eingereichten Unterlagen erklärt oder übersetzt 
werden und die Verwendung des Wortes mit Gänsefüsschen belegt ebenfalls, 
dass das Wort vom Durchschnittsabnehmer nicht verstanden wird. Es handelt sich 
bei X._____ nicht um ein Zeichen, welches die Art, die Beschaffenheit, die Menge, 
die Bestimmung oder den Wert der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistun-
gen beschreibt. Das Zeichen weist die notwendige Kennzeichnungs- und Unter-
scheidungskraft auf. Es ist zudem auch nicht ersichtlich, dass es sich bei 
„X._____“ um ein Zeichen handelt, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr 
angewiesen ist. Bei „X._____“ handelt es sich nicht um ein triviales Wort, das in 
der Schweiz weit verbreitet ist und im Wirtschaftsverkehr häufig verwendet wird. 
Wie bereits ausgeführt, ist aus den eingereichten Unterlagen ersichtlich, dass 
„X._____“ meist übersetzt oder erklärt werden musste, womit man offensichtlich 
nicht davon ausgehen muss, dass es sich um ein wichtiges Wort handelt, auf wel-
ches der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist. Unternehmen, welche gleiche Waren 
und Dienstleistungen wie die Klägerin anbieten, müssen sich nicht des Wortes 
„X._____“ bedienen können. Es handelt sich nicht um einen unentbehrlichen Be-
griff. Es ist kein Freihaltebedürfnis ersichtlich. Vorliegend nicht relevant ist die Fra-
ge, wie das Wort „B._____“ in Alleinstellung zu qualifizieren ist. Es ist nicht anzu-
nehmen, dass die durchschnittlichen Abnehmer, wenn sie das Zeichen sehen, 
eine Zerlegung von „X._____“ in „D._____“ und „B._____“ vornehmen bzw. auch 
in diesem Falle wäre das Wort nicht selbsterklärend. Beim Wort „B._____“ mag es 
sich zwar um ein Wort des Englischen Grundwortschatzes handeln, welches von 
den Durchschnittsabnehmern durchaus verstanden wird, die Voranstellung von 
„D._____“ ändert aber sowohl den Gesamteindruck, den Sinngehalt und insbe-
sondere die Verständlichkeit des Wortes. Es kann nicht erwartet werden, dass der 
durchschnittliche Abnehmer in der Schweiz im Sinne einer Sprachenanalyse ver-

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sucht, einen Sinngehalt in einem aus zwei Wortteilen bestehenden Wort auszu-
machen, welcher nicht ohne grösseren Gedankenaufwand erkennbar ist. Auch 
aus dieser Sicht ist somit weder eine fehlende Unterscheidungskraft, noch ein 
Freihaltebedürfnis ersichtlich. Es liegt somit keine Nichtigkeit der Klagemarken 
vor.

4.5 Die Beklagten machen zudem den Nichtgebrauch der beiden Klagemar-
ken Nr.  _____ X._____ (fig.) und _____ X._____ geltend. 

4.5.1 Eine Marke ist - nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist von fünf Jahren 
(Art. 12 Abs. 1 MSchG) - nur soweit geschützt, als sie im Zusammenhang mit den 
Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, auch tatsächlich ge-
braucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Diese Gebrauchsobliegenheit entspricht der 
wettbewerbsbezogenen Funktion der Marke: Einzig bei denjenigen Zeichen, die 
auch effektiv benutzt werden und damit im Wettbewerb die ihr zugedachte Unter-
scheidungs- und Herkunftsfunktion erfüllen, rechtfertigt sich nach Ablauf der 
Schonfrist das markenschutzrechtliche Monopol (Eugen Marbach, Markenrecht, 
SIWR Bd. III/1, 2. Auflage, Basel 2009, Rz. 1287; Markus Wang in: 
Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Bern 2017, Art. 
11 N 2). Mit dem Gebrauchserfordernis soll gleichzeitig verhindert werden, dass 
Marken gewissermassen auf Vorrat hinterlegt werden und damit der Registerbe-
stand künstlich aufgebläht sowie die Schaffung neuer Marken behindert wird (Ma-
rbach, a.a.O., Rz. 1287; Wang, a.a.O., Art. 11 N 2; Christoph Willi, MSchG, Mar-
kenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 11 N 1; Lucas David, Markenschutzgesetz, 
Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, Art. 11 N 1). Hat der Inhaber 
die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie 
beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren 
nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Wider-
spruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr gel-
tend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 
12 Abs. 1 MSchG).

4.5.2 Der Nichtgebrauch kann unter anderem einredeweise im Rahmen eines 
Widerspruchs- oder gerichtlichen Verletzungsverfahrens geltend gemacht werden. 
Ist die Einrede erfolgreich, ist die Verletzungsklage ganz oder teilweise abzuwei-
sen. Vorausgesetzt ist stets ein entsprechendes prozessuales Vorbringen des Be-
klagten im Rahmen des Verfahrens, aus dem klar hervorgeht, dass der rechtser-
haltende Gebrauch bestritten wird (Wang, MSchG, a.a.O., Art. 12 N 44 f.). Die Er-
klärung oder Einrede des Nichtgebrauchs bewirkt den Verlust der zivil- und straf-
rechtlichen Ansprüche aus der nicht rechtserhaltend gebrauchten Marke gegenü-

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ber der entsprechenden Gegenpartei. Sie führt als solche jedoch nicht zur Lö-
schung der Marke, selbst dann nicht, wenn der Nichtgebrauch einredeweise in 
einem Verletzungsprozess geltend gemacht wird. Es handelt sich bei dem durch 
Einrede im Rahmen eines Verletzungsverfahrens geltend gemachten Nichtge-
brauch um einen speziellen Verwirkungstatbestand, der die Durchsetzung der der 
Marke an sich inhärenten Ausschliesslichkeitsansprüche gegenüber der jeweiligen 
Gegenpartei ausschliesst (Wang, MSchG, a.a.O., Art. 12 N 52 f.). 

Die Beklagten haben in ihrer Klageantwort den Nichtgebrauch der Marke 
Nr. _____ X._____ (fig.) geltend gemacht. In der Duplik berufen sich die Beklagten 
auch in Bezug auf die Wortmarke Nr. _____ X._____ auf deren Nichtgebrauch im 
Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG. Den Nichtgebrauch der Marke Nr. _____ 
X._____ haben die Beklagten auch direkt gegenüber der Klägerin mit Schreiben 
vom 25. August 2014 geltend gemacht. Damit haben die Beklagten den Nichtge-
brauch einredeweise im Rahmen des vorliegenden gerichtlichen Verletzungspro-
zesses geltend gemacht.  

4.5.3 Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu 
machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 
Abs. 3 MSchG). Der Gesetzgeber hat mit dieser Regelung dem Umstand Rech-
nung getragen, dass der Gebrauch einer Marke naturgemäss bedeutend leichter 
zu beweisen ist als der Nichtgebrauch (Botschaft zu einem Bundesgesetz über 
den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG] 
vom 21. November 1990, BBl 1991 I 1, S. 26; Urteil des Bundesgerichts 
4A_257/2014 vom 29. September 2014 E. 3.5). Glaubhaft gemacht ist der Nicht-
gebrauch der Marke dann, wenn für diese Tatsache gewisse Elemente sprechen, 
selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht ver-
wirklicht haben könnte (BGE 140 III 610 E. 4.1; 132 III 715 E. 3.1; Urteile des 
Bundesgerichts 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 4.1; 4C.31/2003 vom 1. 
Mai 2003 E. 2.1). Als Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs werden in 
der markenrechtlichen Literatur insbesondere Nachforschungsberichte, welche die 
ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten und 
Händlern dokumentieren, ferner den relevanten Zeitraum betreffende 
Werbematerialien, Internetauftritte und sonstige Produkt- und 
Geschäftsdokumentationen des Markeninhabers oder negative 
Rechercheergebnisse erwähnt. In Betracht kommt etwa auch die Befragung einer 
Fachperson aus der entsprechenden Branche (Urteile des Bundesgerichts 
4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1; 4A_128/2012 vom 7. August 2012 E. 
5). Solche sogenannten Gebrauchsrecherchen lassen sich über verschiedene 

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kommerzielle Anbieter, welche auch einschlägige Zeitschriften oder sonstige 
Archive durchforsten, durchführen (Wang, MSchG, a.a.O., Art. 12 N 3). Bei 
Spezialartikeln, die oft nur für ganz bestimmte Kunden hergestellt werden, ist eine 
solche Nachfrage aber recht schwierig, so dass an die Glaubhaftmachung keine 
allzu hohen Anforderungen gestellt werden dürfen (Michael Isler, in: David/Frick 
[Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz. 3. Aufla-
ge, Basel 2017, Art. 12 N 59; David, MSchG, a.a.O., Art. 12 N 16). 

Die Klägerin ist der Auffassung, es gelinge den Beklagten nicht, den 
Nichtgebrauch der Marken durch die Klägerin glaubhaft zu machen. Sie macht 
insbesondere geltend, dass es sich bei den Vorbringen der Beklagten lediglich um 
Behauptungen handle, welche den Anforderungen an das Glaubhaftmachen nicht 
genügen würden. 

Die Beklagten stützen sich für die Einrede des Nichtgebrauchs unter anderem auf 
das Markenprofil (BB 9) sowie die CI-Richtlinien (BB 42) der Klägerin, welche in 
Anwendung interner Vorschriften den Gebrauch der Klagemarken untersagen 
würde. Zudem habe die Klägerin mit ihrer Klage und Replik den Nichtgebrauch der 
Klagemarken selber bestätigt, zugleich aber erfolglos einen langjährigen und 
intensiven Gebrauch dieses „Zeichens“ behauptet, weshalb sich auch als 
Umkehrschluss aus den für ihre Behauptungen nicht beweiskräftigen 
Beweismitteln der Klägerin ein Nichtgebrauch der Klagemarken ergebe. Ferner 
habe die Klägerin in ihrem Schreiben an das Gericht vom 04. Juli 2014 selber 
zugegeben, dass sie den Gebrauch ihrer Marken noch nicht nachgewiesen habe. 

Bei BB 9 handelt es sich um einen Auszug aus der Website der Klägerin zu ihrem 
Markenprofil. Die Beklagten wollen darin eine Bestätigung sehen, dass der 
Gebrauch der Klagemarken durch das Markenprofil ausgeschlossen werde, da 
darin die erst am _____ April 2010 hinterlegte Marke Nr. _____ X._____ (fig.) 
aufgezeigt werde. Ob dies jedoch ein Nachweis dafür ist, dass die Klagemarken 
nicht gebraucht wurden, kann zumindest in Zweifel gezogen werden. Ob die 
Klagemarke Nr. _____ X._____ (fig.) und die erst im Jahre 2010 hinterlegte Marke 
wirklich so weit auseinander liegen, bzw. ob ein Gebrauch in Form der Marke Nr. 
_____ auch als Gebrauch der Marke Nr. _____ genügt, muss an dieser Stelle 
nicht geprüft werden, geht es doch hier lediglich darum, ob die Beklagten den 
Nichtgebrauch der Klagemarken glaubhaft gemacht haben. BB 9 ist in diesem 
Zusammenhang nicht hilfreich. In den CI-Richtlinien der Klägerin (BB 42) wird 
festgehalten, dass das Unternehmenslogo „waagrecht, ausnahmsweise auch 
senkrecht, aber niemals schief“, platziert werde (Ziff. 2.1). Weiter wird 
festgehalten, dass das Logo „nie schräg platziert“ werde (Ziff. 2.1.9 lit. a) und das 

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Logo weder „verzerrt, noch verbogen, noch in den Grössenverhältnissen 
verändert“ werden dürfe (Ziff. 2.1.9 lit. b). Ob sich daraus tatsächlich in solcher 
Klarheit ergibt, dass die Klagemarke Nr. _____ X._____ (fig.) nicht verwendet 
werden darf bzw. auch nicht verwendet wurde, bleibt fraglich. Bei der Klagemarke 
Nr. _____ X._____ (fig.) sind die Anfangsbuchstaben „D._____“ gerade gestellt, 
der Rest, „B._____“, leicht schräg. In den Richtlinien wurde zudem lediglich 
festgehalten, wie das Logo verwendet werden soll. Ob dies auch tatsächlich 
befolgt wurde, ist damit noch nicht gesagt. Damit ergibt sich auch aus BB 42 nicht, 
dass die Klagemarken nicht gebraucht wurden. Weiter habe die Klägerin mit ihrer 
Klage und Replik den Nichtgebrauch der Klagemarken bestätigt. Die Beklagten 
hätten nämlich in ihrer Klageantwort festgestellt, dass die Klägerin keinen 
Gebrauch ihrer Klagemarken Nr. _____ X._____ (fig.) und _____ X._____ 
nachgewiesen hätten und die Klägerin hätte dies in ihrer Replik nicht bestritten 
bzw. nicht bestreiten können. Die Klägerin hat in ihrer Eingabe vom 04. Juli 2014 
gegenüber dem Gericht ausgeführt, dass die Benutzungsschonfrist ihrer Wortmar-
ke Nr. _____ X._____ am _____ August 2014 enden werde. Bei einer weiteren 
Fristerstreckung zur Einreichung der Duplik müsse die Klägerin in einer weiteren 
umfangreichen Schrift Stellung zum Nichtgebrauch der CH-Marke X._____ neh-
men und zahlreiche Belege einreichen, welche den Gebrauch der Marke beweise. 
Obwohl die Beklagten den Nichtgebrauch der Wortmarke mit der Duplik geltend 
machten, hat die Klägerin daraufhin keine Unterlagen mehr eingereicht, welche 
den Gebrauch der Klagemarken beweisen sollen. Es stellt sich somit schon die 
Frage, ob der Klägerin aufgrund ihres Schreibens vom 04. Juli 2014 bewusst war, 
dass sie bisher keinen Nachweis für den Gebrauch ihrer Klagemarken erbracht 
hatte. Auf der anderen Seite muss die Klägerin den Nachweis für den Gebrauch 
ihrer Klagemarken nur erbringen, wenn der Nichtgebrauch von den Beklagten 
glaubhaft gemacht wurde. Mit Schreiben vom 29. September 2014 hat die Kläge-
rin sich denn auch vorbehalten trotz Schluss des Schriftenwechsels eine weitere 
Stellungnahme einzureichen, «zumal nun neu unter anderem der Nichtgebrauch 
der beiden klägerischen X._____-Marken durch die Beklagten vorgetragen» wor-
den sei. Sie hat in diesem Zusammenhang beantragt, dass die Beilagen, welche 
nicht in einer Amtssprache abgefasst worden seien, zu übersetzen seien. Erst mit 
dem Studium der Beilagen könne sie entscheiden, ob eine weitere Stellungnahme 
nötig sei. Die Klägerin hat daraufhin keine Stellungnahme zur Thematik des Nicht-
gebrauchs mehr eingereicht und anlässlich der Referentenaudienz vom 17. Fe-
bruar 2015 ausdrücklich darauf verzichtet, woraus sich entweder schliessen lässt, 
dass sie ihre Eingaben als genügenden Gebrauchsnachweis erachtet oder aber 
dass sie der Auffassung ist, dass die Beklagten den Nichtgebrauch der Klagemar-
ken nicht genügend glaubhaft gemacht haben, womit sie, also die Klägerin, auch 

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nicht den Nachweis des Gebrauchs erbringen muss. Fraglich ist in diesem Zu-
sammenhang, ob aufgrund der möglichen Tatsache, dass die Klägerin in ihrer 
Klage bzw. Replik den Gebrauch der Klagemarken nicht nachgewiesen hat, wie 
dies von der Beklagten postuliert wird, sowie dem „Zugeständnis“ im Schreiben 
der Klägerin vom 04. Juli 2014, wie dies von der Beklagten genannt wird, im Um-
kehrschluss darauf geschlossen werden kann, dass der Nichtgebrauch der Kla-
gemarken durch die Beklagten glaubhaft gemacht wurde. Ob der Klägerin der 
Nachweis gelungen ist, dass die Klagemarken rechtserhaltend gebraucht wurden, 
wäre erst in einem zweiten Schritt zu prüfen, dann nämlich, wenn die Einrede des 
Nichtgebrauchs durch die Beklagten glaubhaft gemacht wurde. Vorliegend ist wohl 
zu berücksichtigen, dass es naturgemäss schwierig ist, den Nachweis zu erbrin-
gen, dass die Zeichen in Zusammenhang mit den geschützten Dienstleistungen 
verwendet wurden oder nicht verwendet wurden. Dies gilt auf beiden Seiten. Wer-
den somit an die Glaubhaftmachung keine allzu hohen Anforderungen gestellt, 
kann in der Folge festgehalten werden, dass die Beklagten doch einige Indizien 
vorgebracht haben, welche aufzeigen, dass kein rechtserhaltender ernsthafter 
Gebrauch der Marken in der Schweiz vorliegt. Damit haben die Beklagten den 
Nichtgebrauch der klägerischen Marken für den fraglichen Zeitraum in der 
Schweiz genügend glaubhaft gemacht. 

4.5.4 Damit ist weiter zu prüfen, ob die Klägerin den Hauptbeweis 
(Regelbeweismass) für den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marken in der 
Schweiz erbracht hat (Art. 12 Abs. 3 MSchG).

Dieser gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von 
der Richtigkeit der Sachbehauptung überzeugt ist (BGE 140 III 610 E. 4.1; 132 III 
715 E. 3.1; Urteil des Bundesgerichts 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 3.4). 
Um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll und nicht bloss 
zum Schein erfolgen (Urteil des Bundesgerichts 4A_444/2013 vom 5. Februar 
2014 E. 6.1). Der Gebrauch muss sodann im Inland nachgewiesen sein. Darüber 
hinaus muss das Kennzeichen im Wirtschaftsverkehr gebraucht werden. Schliess-
lich muss der Gebrauch funktionsgerecht als Mittel der Kennzeichnung für die be-
anspruchten Waren oder Dienstleistungen erfolgen, um rechtserhaltend zu sein; 
die Marke muss in einer Weise verwendet werden, die vom Verkehr als kenn-
zeichnender Hinweis verstanden wird. Diese Funktion ist ohne weiteres erstellt, 
wenn die Marke auf der Ware oder deren Verpackung angebracht ist. Die Marke 
kann jedoch auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten 
Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als 
Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnli-

24 / 56

chem (Urteile des Bundesgerichts 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1; 
4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2; 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 
5.3; Marbach, a.a.O., Rz. 1335 ff.; Wang, MSchG, a.a.O., Art. 11 N 68 ff.). Ein un-
ternehmensbezogener und kein markenmässiger Gebrauch liegt dort vor, wo die 
Konsumenten das Zeichen zwar als Bezeichnung eines Unternehmens wahrneh-
men, das Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft sein könnte, zwischen den be-
treffenden Waren und Dienstleistungen und diesem Unternehmen aber keinen 
funktionsgerechten Bezug im Sinne der betrieblichen Herkunft herstellen (Wang, 
MSchG, a.a.O., Art. 11 N 18, mit weiteren Hinweisen). Dies ist beispielsweise 
dann der Fall, wenn das Zeichen ausschliesslich als Firma oder Geschäftsbe-
zeichnung verwendet wird, da diese lediglich einen abstrakten Hinweis auf das 
Unternehmen, indes kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal dar-
stellen (Urteil des Bundesgerichts 4A.309/2008 vom 25. September 2008 E. 6.1). 
Nicht rechtserhaltend ist der Einsatz der Marke in der rein unternehmensbezoge-
nen Kommunikation wie beispielsweise deren Gebrauch im Rahmen reiner Unter-
nehmenswerbung, Sponsoringaktivitäten und dergleichen (Willi, a.a.O., Art. 11 N 
16). In der Lehre wird allgemein dafürgehalten, bei Dienstleistungsmarken, die 
auch in der Firma des Erbringers erscheinen, sei eine gewisse Grosszügigkeit bei 
der Anerkennung des rechtserhaltenden Gebrauchs walten zu lassen. Da Dienst-
leistungen aufgrund ihrer Unkörperlichkeit in den Augen des Publikums mit dem 
Unternehmen, welches sie erbringt, verbunden sind, ist in solchen Fällen eine Ab-
grenzung des unternehmensbezogenen vom markenmässigen Gebrauch des Zei-
chens kaum möglich. Der Gebrauch des Zeichens auf Geschäftsbriefen, Fahrzeu-
gen oder als Bezeichnung des Geschäftslokals soll bei Dienstleistungsmarken 
daher in der Regel als rechtserhaltend gewertet werden (Wang, MSchG, a.a.O., 
Art. 11 N 24 mit Hinweis auf Volken BSK-MSchG, a.a.O., Art. 11 N 21 und 28). 

Der Gegenstand der Markenbenutzung hat mit dem Gegenstand des Marken-
schutzes übereinzustimmen. Die Marke ist daher grundsätzlich so zu benutzen, 
wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck 
zu bewirken vermag, der ihren Funktionen entspricht (BGE 130 III 267 E. 2.4). Die 
mit der Registergebundenheit der Marke angestrebte Transparenz würde andern-
falls zu stark eingeschränkt; auch könnte der Zweck der Entlastung des Registers 
bzw. der Verhinderung von Defensiv- und Sperrzeichen, leicht unterlaufen werden, 
falls zu grosse Abweichungen toleriert würden (BGE 139 III 424 E. 2.2.1; Marbach, 
a.a.O., Rz. 1368). Allerdings können sich im Lauf der Zeit aus den Gegebenheiten 
und Anforderungen des Wettbewerbs Unterschiede zwischen dem eingetragenen 
und dem verwendeten Zeichen ergeben, die der Kennzeichnungsfunktion der 
Marke nicht abträglich sind. Diesen Anliegen des Inhabers an einem dynamischen 

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Gebrauch der Marke trägt Art. 11 Abs. 2 MSchG Rechnung. Die Bestimmung lässt 
den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichen-
den Form als rechtserhaltend gelten (BGE 130 III 267 E. 2.4). Entscheidend ist 
dabei, dass der kennzeichnende Kern der Marke, der das markenspezifische Ge-
samtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, dass trotz der abweichenden 
Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt (BGE 130 III 
267 E. 2.4). Dies ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur der Fall, wenn 
der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unter-
schiede aus dem Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in 
der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Zu fragen ist daher, ob der Ver-
kehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht und 
den geänderten, zugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene 
kennzeichnende Wirkung beimisst. Die Anforderungen an die Zeichenidentität im 
Kernbereich der Marke sind dabei wesentlich strenger als bei der Beurteilung der 
Verwechselbarkeit (BGE 130 III 267 E. 2.4; 139 III 424 E. 2.2.2). 

Obwohl die Klägerin geltend macht, dass sie aufgrund der fehlenden Glaubhaft-
machung der Beklagten den Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht 
erbringen müsse, bringt sie vor, dass sie eine „Vielzahl von Gebrauchsbelegen“ 
eingereicht habe (Plädoyernotizen Klägerin Ziff. 2.1). Sie beruft sich dabei auf die 
Beilagen KB 32 ff., welche deutlich aufzeigen würden, dass X._____ in der 
Schweiz stets als Marke der Klägerin (insbesondere auch in der Presse) verwen-
det werde. Gemäss Replik möchte die Klägerin aber mit KB 32 bis 35 insbesonde-
re aufzeigen, dass sie nicht nur in O.4._____ sehr bekannt ist. Die Klägerin sei 
nämlich im internationalen Strom und Gashandel sehr aktiv tätig. Die Klägerin sei 
zudem in der Schweiz diverse Partnerschaften mit anderen Energieversorgungs-
unternehmen eingegangen, so unter anderem an der seit 01. Januar 2012 opera-
tiv tätigen Produktionsbeteiligungsgesellschaft Q._____ AG. Inwieweit hier ein 
markenmässiger Gebrauch aufgezeigt werden soll, ist nicht ersichtlich. Tatsächlich 
wird hier lediglich eine Beteiligung der Klägerin an der Q._____ AG gezeigt, auch 
in den entsprechenden Augenscheinsobjekten findet man nichts Anderes. Mit KB 
36 wird aufgezeigt, dass eine Tochtergesellschaft der R._____ AG beim Projekt 
„_____“ als Partner die Klägerin nennt. Aus KB 37 ist erkennbar, dass die Klägerin 
bei der R.____ _____AG einsteigt. Auch aus dem entsprechenden Augenschei-
nobjekt ist nichts Anderes erkennbar. Damit wird lediglich erklärt, dass die Kläge-
rin künftig eine Beteiligung an der R._____ _____ AG halten wird. Es werden da-
bei aber keine Dienstleistungen unter der Marke „X._____“ angeboten, zumindest 
lässt sich dies aus den Beilagen nicht erkennen. Mit den Beilagen 38 – 40, sowie 
auch den entsprechenden Augenscheinsobjekten, soll gezeigt werden, dass auch 

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in den ausser- und überkantonalen Medien wie NZZ oder DRS über die Projekte 
der Klägerin berichtet wird. Es handle sich dabei „um Projekte von nationaler Be-
deutung, welche mit der Marke X._____ verbunden“ würden (Replik Ziff. 32). 
Tatsächlich wird aber nur über die Projekte der Klägerin, also der Firma, berichtet. 
Es wird kein markenmässiger Gebrauch des Zeichens X._____ gezeigt. Einen 
direkten Nachweis für die Benutzung der Marke X._____ für Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Energie und Strom und das eigentliche Produkt Strom, werde 
durch KB 43 – 51 ersichtlich. Aus dem Auszug aus der Webseite der Klägerin ist 
zumindest einmal erkennbar, dass die Klägerin Dienstleistungen im Bereich Strom 
und Energie anbietet. So wird eine Beratung unter dem Motto „_____“ angeprie-
sen, wobei es sich dabei um den Markt in Deutschland handelt. Unter dem Be-
reich „Services“ werden dann Tipps angeboten, um Energiekosten zu sparen. Die 
Broschüre: Produktinformation Energielieferung vom Dezember 2013 (KB 44) 
zeigt, dass die Klägerin Beratung im Bereich Energielieferung anbietet. Auf der 
Broschüre ist die Schweizer Marke Nr. _____ X._____ _____. (fig.) abgebildet. Bei 
der Broschüre: _____ Produktinformation ist ebenfalls die Schweizer Marke Nr. 
_____ angebracht. Es wird in der Broschüre zwar erwähnt, um was es sich beim 
Energieeffizienzportal www._____.ch handelt, inwiefern hier aber ein markenmäs-
siger Gebrauch der X._____-Marken aufgezeigt werden soll, ist nicht ersichtlich. 
Als Kontakt wird immerhin auf den Leiter Vertrieb, mit der E-Mail-Adresse 
(...)@X._____.com, verwiesen. In der Broschüre „X._____ – _____“ wird die Klä-
gerin kurz erklärt und erwähnt, dass sie „zeitgemässe Produkte und Dienstleistun-
gen“ anbiete. Ein markenmässiger Gebrauch der Klagemarken ist damit aber nicht 
nachgewiesen. Bei KB 47, „Zertifikat für Ihren Schweizer Wasserstrom“, auf wel-
chem das X._____-Logo im Sinne der Schweizer Marke Nr. _____ X._____ 
_____. (fig.) abgebildet ist, stellt sich einerseits die Frage, um was es sich bei die-
ser Beilage handelt und andererseits wird das X._____-Logo nicht markenrechtlich 
verwendet, wie dies auch von den Beklagten moniert wird, sondern lediglich als 
Verweis auf die Firma. Es handelt sich also um einen firmenrechtlichen Gebrauch. 
Bei der Produktinformation Herkunftsnachweis (KB 48) wird wiederum das 
X._____-Logo gemäss Schweizer Marke Nr. _____ verwendet sowie als Kontakt 
zwei Mitarbeiter der Klägerin aufgelistet (mit entsprechender E-Mail-Adresse 
@X._____.com). KB 49 zeigt das Projekt „_____“. Ein markenmässiger Gebrauch 
ist dabei nicht ersichtlich. Es wird lediglich ein Projekt der Klägerin vorgestellt. 
Wenn überhaupt, dann handelt es sich also lediglich um einen firmenmässigen 
Gebrauch, wobei nicht klar ist, welche Dienstleistungen hier angesprochen wer-
den. KB 50 ist ein „Leitfaden für unabhängige Stromproduzenten“ mit dem Titel 
„Zur eigenen _____“. Dabei wird auf der Titelseite wiederum das X._____-Logo 
gemäss Marke Nr. _____ verwendet. Die genannten Belege zeigen wohl, dass die 

http://www._____.ch

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Klägerin im Bereich Strom und Energie tätig ist, jedoch ist kein markenmässiger 
Gebrauch einer Klagemarke im Zusammenhang mit Dienstleistungen ersichtlich. 
Mit KB 52 - 58 will die Klägerin aufzeigen, dass die Marke X._____ auch im «Be-
reich Sponsoring, Sport und Events häufig benutzt» wird, um «die Bekanntheit der 
Energiemarke weiter zu steigern». Einerseits wurde bereits erwähnt, dass der Ein-
satz einer Marke in der rein unternehmensbezogenen Kommunikation wie bei-
spielsweise deren Gebrauch im Rahmen reiner Unternehmenswerbung, Sponso-
ringaktivitäten und dergleichen nicht rechtserhaltend ist. Andererseits ist aus den 
eingereichten Unterlagen wiederum kein markenmässiger, sondern ein firmen-
mässiger Gebrauch erkennbar. Die Klägerin als Firma betreibt aktiv Marketing um 
ihre Bekanntheit zu stärken. Es ist jedoch kein auf die erfassten Dienstleistungen 
bezogener markenmässiger Gebrauch ersichtlich. Dass die Klägerin in der 
Schweiz, insbesondere in der Region O.4._____, eine gewisse Bekanntheit hat im 
Energie- und Stromsektor, ist unbestritten. Dies ist aber nicht das Thema des vor-
liegenden Verfahrens. Es geht an diesem Punkt nur darum abzuklären, ob die 
Klägerin einen markenmässigen Gebrauch ihrer Klagemarken für diejenigen 
Dienstleistungen der Klasse 42 nachweisen kann, welche hier von Interesse sind. 
Mit KB 59 - 62 möchte die Klägerin aufzeigen, dass «die Marke regelmässig an 
Messen sowohl dem grossen Publikum und dem Durchschnittsverbraucher wie 
auch den Experten der Strombranche vorgestellt» wird. Aber auch hier wird nicht 
die Marke vorgestellt, sondern die Firma. In der Sammelbeilage KB 63, welche 
diverse Inserate beinhaltet, wird lediglich aufgezeigt, dass die Klägerin, die Firma, 
Werbung betreibt. Dabei handelt es sich erneut um reine Unternehmenswerbung, 
welche keinen rechtserhaltenden Einsatz der Klagemarken zeigt. Mit KB 64 - 66 
bzw. den dazugehörenden Augenscheinsobjekten möchte die Klägerin verdeutli-
chen, dass «die Marke X._____» auch «in der täglichen Presse im Zusammen-
hang mit Strom und Energie kaum mehr wegzudenken» ist. Dies möchte sie unter 
anderem damit belegen, dass bei einer Eingabe von «X._____» in den angebote-
nen Suchmaschinen «ausschliesslich Erwähnungen im Zusammenhang mit der 
Klägerin und ihren Dienstleistungen» erscheinen. Aber auch dabei ist zu beach-
ten, dass es sich bei den Suchresultaten jeweils um die Klägerin als Firma han-
delt. Es wird über die Klägerin, die Firma, berichtet. Es ist kein markenmässiger 
Gebrauch ersichtlich. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die von der Klägerin eingereichten 
Belege keinen markenmässigen Gebrauch der X._____-Marken für die an dieser 
Stelle relevanten Dienstleistungen der Klasse 42 aufzeigen. Die eingereichten Do-
kumente präsentieren in erster Linie die Tätigkeit der Klägerin und ihre Projekte. 
Die auf den eingereichten Unterlagen verwendeten Zeichen werden als Hinweis 

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auf das Unternehmen wahrgenommen. Die Verwendung in dieser Form stellt in-
des kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal dar. Obwohl in der 
Lehre teilweise geltend gemacht wird, dass bei Dienstleistungsmarken keine allzu 
strengen Anforderungen an den Nachweis des Gebrauchs gestellt werden sollen, 
muss trotzdem in irgendeiner Art erkennbar sein, welche Dienstleistungen unter 
den Zeichen überhaupt angeboten werden. Vorliegend bedient sich die Klägerin 
allgemeiner Formulierungen, indem sie von "Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit Energie und Strom" spricht. Welche Dienstleistungen hier konkret gemeint 
sind, wird von der Klägerin nicht spezifiziert und wird auch aufgrund der einge-
reichten Unterlagen nicht erkennbar. Es wäre an der Klägerin gewesen, für jede 
von ihren X._____-Zeichen beanspruchten Dienstleistungen den Nachweis des 
Gebrauchs zu erbringen. Die Klägerin konnte den Gebrauch ihrer Klagemarken 
nicht nachweisen. Es ist wohl nicht zu verkennen, dass die Klägerin aktiv Marke-
ting betreibt, dies jedoch im Hinblick auf die Firma. Ein markenmässiger Gebrauch 
ist nicht erkennbar. 

Die Klägerin ist ebenfalls nicht zu hören, soweit sie sich auf die wichtigen Gründe 
für den Nichtgebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG berufen möchte. Es ist 
zwar in der Lehre umstritten, ob ein vom Markeninhaber eingeleitetes Verfahren 
den Nichtgebrauch seiner Marke rechtfertigen kann. Soweit ersichtlich, hat sich 
die Praxis noch nicht mit dieser Frage beschäftigt (offengelassen in BGE 116 II 
43). Vom Vorliegen eines wichtigen Grundes auch in einer solchen Konstellation 
geht Thouvenin aus (Thouvenin, Anmerkung, sic! 2003, 598). Er begründet dies 
damit, dass der Verletzer ansonsten in der Lage wäre, durch taktische Manöver 
das Verfahren so lange zu verzögern, bis er sich auf den Ablauf der Schonfrist 
berufen kann. Eine solche Rechtslage würde den Bestand des Zeichens entweder 
in die Hände des Verletzers legen oder den Markeninhaber zwingen, den Ge-
brauch aufzunehmen, bevor klar sei, in welchem Umfang er sich gegen den Ver-
letzer durchsetzen kann (so auch Marbach, a.a.O., Rz. 1435; Volken, BSK-
MSchG, a.a.O., Art. 12 N 24). Demgegenüber geht Wang davon aus, dass allein 
die Gefahr, dass der klagende Markeninhaber allenfalls ein seines Erachtens ver-
letzendes Zeichen tolerieren müsse, den Gebrauch der Marke nicht unzumutbar 
erscheinen lässt und daher den Nichtgebrauch nicht zu rechtfertige vermag 
(Wang, MSchG, a.a.O., Art. 12 N 29, mit Hinweis auf Bürgi Locatelli, 129 f.). Das 
Gericht erachtet es ebenfalls als nicht gerechtfertigt, wenn ein Markeninhaber, der 
ein Verfahren eingeleitet hat, sich auf den wichtigen Grund im Sinne von Art. 12 
Abs. 1 MSchG berufen kann, um seinen Nichtgebrauch der Marke zu rechtferti-
gen. So weist Willi denn auch darauf hin, dass als Ausnahmebestimmung 
grundsätzlich nur Umstände zu berücksichtigen sind, die ausserhalb der Einfluss-

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sphäre des Markeninhabers liegen. Es muss sich um Umstände handeln, die aus-
serhalb dessen liegen, womit der Markeninhaber üblicherweise zu rechnen hat 
(Willi, MSchG, a.a.O., Art. 12 N 17, mit Hinweis auf Marbach, 187). Wer selber 
aktiv ein Verfahren einleitet, sollte sich nicht auf diesen, als Ausnahmebestim-
mung bezeichneten, wichtigen Grund, berufen können. Ein solches Ergebnis wäre 
stossend. Es liegt somit keine Rechtfertigung für den Nichtgebrauch vor. 

Die Klägerin konnte den Gebrauch ihrer Klagemarken nicht nachweisen. Entspre-
chend kann sie gegenüber den Beklagten, welche diesen Nichtgebrauch einrede-
weise geltend gemacht haben, auch keine Rechte aus diesen Marken mehr ablei-
ten. Die Klage wird somit abgewiesen. Um aufzuzeigen, dass die Klage aber auch 
abgewiesen werden müsste, wenn der Klägerin der Nachweis des rechtserhalten-
den Gebrauchs gelungen wäre, werden nachfolgend auch noch die weiteren 
Schritte geprüft. 

4.6 Der Markeninhaber kann anderen verbieten lassen, Zeichen zu gebrau-
chen, die der älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder 
Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr 
ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Eine solche besteht, wenn 
das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträch-
tigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrs-
kreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren, die 
das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurech-
nen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermag, auf-
grund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 E. 
2a, 441 E. 3.1 S. 445; 127 III 160 E. 2a S. 165 f.; 122 III 382 E. 1 S. 384).  

Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den 
sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 S. 445 
f.). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil 
verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, son-
dern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BGE 128 
III 96 E. 2a; 122 III 382 E. 1). Je näher sich die Waren sind, für welche die Marken 
registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stär-
ker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungs-
gefahr zu bannen (BGE 128 III 441 E. 3.1; 126 III 315 E. 6b/bb; 122 III 382 E. 3a). 

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. 
Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. 
Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Kenn-

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zeichnungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Wer-
beanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren einge-
prägt hat. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abwei-
chungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gel-
ten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegrif-
fe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Mar-
ken, die entweder aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich 
im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a. mit Hinweisen; vgl. auch 
BGE 139 III 176 E. 5.1; 128 III 441 E. 3.1). 

4.6.1 Die Klägerin stützt sich dabei auf ihre figurative Marke Nr. _____ X._____ 
(fig.), mit Priorität vom _____ Juni 2008, und ihre Wortmarke Nr. _____ X._____ 
vom _____ April 2009. Die angefochtene Marke Y._____ (fig.) wurde am _____ 
September 2009 im Schweizer Markenregister hinterlegt. Die Klägerin verfügt da-
mit über ältere Marken als die Beklagten.

4.6.2 Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Be-
tracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf 
den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken an-
gepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen 
Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stam-
men oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers 
von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneintei-
lung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-
Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil 
diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Mar-
kenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als 
Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (David, MSchG, a.a.O., 
Art. 3 N 35). Die Ähnlichkeit von Dienstleistungen beurteilt sich nach der Art der 
Dienstleistung. Diese ergibt sich aus ihrer gattungsmässigen Zuordnung und ihren 
spezifischen Eigenschafen. Bei Dienstleistungen ist für die Abnehmer in erster 
Linie der Verwendungszweck von Bedeutung. Befriedigen Dienstleistungen das-
selbe Bedürfnis, stellt dies ein wichtiges Gleichartigkeitskriterium dar. Bei Dienst-
leistungen steht zudem das zur Erbringung erforderliche Fachwissen und Know-
how im Vordergrund. Branchentypische Leistungen sind in der Regel gleichartig. 
Gegen Gleichartigkeit spricht hingegen, wenn die Dienstleistungen üblicherweise 
von unterschiedlichen Berufskategorien mit unterschiedlichem Fachwissen er-
bracht werden. Bloss thematische Zusammenhänge zwischen Dienstleistungen 
begründen keine Gleichartigkeit. Eine Gleichartigkeit kann aber vorliegen, wenn 

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sich Dienstleistungen dergestalt ergänzen, dass sie als wirtschaftlich sinnvolles 
Leistungspaket wahrgenommen werden oder wenn zwischen ihnen ein enger cha-
rakteristischer Zusammenhang besteht (Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 273 und 
317 ff., mit Hinweisen).

4.6.2.1 Die CH-Marke Nr. _____ Y._____ (fig.) der Beklagten ist für folgende 
Dienstleistungen der Klasse 42 geschützt: "Beratung auf dem Gebiet der Energie-
einsparung und der Nutzung erneuerbarer Energien (Energieberatung); Program-
mieren von Websites; Design von Datenbanken und Websites; Wissenschaftliche 
und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche 
Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; 
Entwurf und Entwicklung von Computersoftware."

4.6.2.2 Die CH-Marke Nr. _____ X._____ (fig.) ist für folgende Dienstleistungen 
der Klasse 42 geschützt: "Conseil professionnel dans le domaine des conceptions 
énergétiques, des consommations énergétiques, de l'emploi d'énergie écologique 
et de la diminution de la consommation d'énergie; services dans les domaines 
scientifique et technologique, ainsi que services de recherche et développement 
afférents; analyses et recherches industrielles; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; conseils techniques en rapport avec la construction, 
planification dans les domaines de la distribution d'électricité, les installations 
électriques, les installations de sécurité et les télécommunications; conseils 
professionnels en rapport avec les systèmes informatiques et la transmission 
d'énergie; expertises techniques sur des installations électriques; services 
d'ingénieur et d'examen de qualité dans le domaine des activités d'octroi, de 
comptage et d'information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec 
l'approvisionnement en énergie; installations, entretien et réparation de logiciels 
dans le domaine des télécommunications et de la commande; mesurages de 
qualité sur des réseaux; configuration de composants actifs (logiciels) sur des 
réseaux de données; organisation de la sécurisation centrale des données; 
développement et installation de logiciels pour le raccordement d'installations 
téléphoniques au réseau informatique et pour l'intégration téléphone-ordinateur; 
conseils dans le domaine des services précités pour le changement de logement; 
contrôle de qualité; conseils en matière d'économie d'énergie, à savoir 
informations concernant la consommation d'énergie électrique." Die Klägerin hat 
dazu folgende deutsche Übersetzung eingereicht : "Fachliche Beratung im Bereich 
von Energiekonzepten, Stromverbrauch, Einsatz von Ökostrom und der Minde-
rung des Energieverbrauchs ; Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und 
der Technologie, sowie diesbezügliche Forschung- und Entwicklungsdienstleis-

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tungen; industrielle Analysen und Forschung; Entwurf und Entwicklung von Com-
putern und Computerprogrammen; technische Beratung im Bauwesen, Planung 
von Anlagen in den Bereichen Stromverteilung, Elektroninstallationen, Sicher-
heitsanlagen und Telekommunikation; gewerbsmässige Beratung mit Bezug auf 
Computersysteme und Energieübermittlung; technische Gutachten über Elektroin-
stallationen; Dienstleistungen von Ingenieuren und Qualitätsprüfung im Bereich 
des Bewilligungs-, Zähler- und Meldewesens sowie der Installationskontrolle im 
Zusammenhang mit der Energieversorgung; Installationen, Wartung und Repara-
tur von Software im Bereich der Telekommunikation und der Steuerung; Qua-
litätsmessungen an Netzwerken; Konfiguration von Aktivkomponenten (Software) 
in Datennetzwerken; Organisation der zentralen Datensicherung; Entwicklung und 
Installation von Software für die Verknüpfung der Telefonanlage mit dem Compu-
ternetzwerk und für die Computer-Telefon-Integration; Beratung im Bereich der 
vorgenannten Dienstleistungen bei Wohnungswechsel; Qualitätsprüfung; Beratung 
auf dem Gebiet der Energieeinsparung, nämlich Erteilen von Auskünften über den 
Stromverbrauch".

Die CH-Marke Nr. _____ X._____ ist für folgende Dienstleistungen der Klasse 42 
geschützt: "Services dans les domaines scientifique et technologique, ainsi que 
services de recherche et développement afférents; analyses et recherches 
industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
planification dans les domaines de la distribution d'électricité, les installations 
électriques, les installations de sécurité et les télécommunications; conseils 
professionnels en rapport avec les systèmes informatiques; expertises techniques 
sur des installations électriques; services d'ingénieur et d'examen de qualité dans 
le domaine des activités d'octroi, de comptage et d'information ainsi que du 
contrôle des installations en rapport avec l'approvisionnement en énergie; 
installations, entretien et réparation de logiciels dans le domaine des 
télécommunications et de la commande; mesurages de qualité sur des réseaux; 
configuration de composants actifs (logiciels) sur des réseaux de données; 
organisation de la sécurisation centrale des données; développement et 
installation de logiciels pour le raccordement d'installations téléphoniques au 
réseau informatique et pour l'intégration téléphone-ordinateur; conseils dans le 
domaine des services précités pour le changement de logement; contrôle de 
qualité; conseils en matière d'économie d'énergie, à savoir informations 
concernant la consommation d'énergie électrique." Die Klägerin hat dazu folgende 
deutsche Übersetzung eingereicht (wobei diese angepasst werden musste): 
"Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, sowie dies-
bezügliche Forschung- und Entwicklungsdienstleistungen; industrielle Analysen 

33 / 56

und Forschung; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogram-
men; Planung von Anlagen in den Bereichen Stromverteilung, Elektroinstallatio-
nen, Sicherheitsanlagen und Telekommunikation; gewerbsmässige Beratung mit 
Bezug auf Computersysteme; technische Gutachten über Elektroinstallationen; 
Dienstleistungen von Ingenieuren und Qualitätsprüfung im Bereich des Bewilli-
gungs-, Zähler- und Meldewesens sowie der Installationskontrolle im Zusammen-
hang mit der Energieversorgung; Installationen, Wartung und Reparatur von Soft-
ware im Bereich der Telekommunikation und der Steuerung; Qualitätsmessungen 
an Netzwerken; Konfiguration von Aktivkomponenten (Software) in Datennetzwer-
ken, Organisation der zentralen Datensicherung; Entwicklung und Installation von 
Software für die Verknüpfung der Telefonanlage mit dem Computernetzwerk und 
für die Computer-Telefon-Integration; Beratung im Bereich der vorgenannten 
Dienstleistungen bei Wohnungswechseln; Qualitätsprüfung; Beratung auf dem 
Gebiet der Energieeinsparung, nämlich Erteilen von Auskünften über den Strom-
verbrauch".

4.6.2.3 Nachfolgend ist somit zu prüfen, ob die Waren und/oder Dienstleistungen 
der Klagemarken und der angefochtenen Marke gleich oder gleichartig sind. Dabei 
ist lediglich entscheidend, ob die Klagemarken sämtliche von der beklagtischen 
Marke beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen abdecken. Die beklagtische 
Marke beanspruchte an erster Stelle "Beratung auf dem Gebiet der Energieein-
sparung und der Nutzung erneuerbarer Energien (Energieberatung)". X._____ 
(fig.) beansprucht "fachliche Beratung im Bereich von Energiekonzepten, Strom-
verbrauch, Einsatz von Ökostrom und der Minderung des Energieverbrauchs". 
Beide Klagemarken sind zudem für "Beratung auf dem Gebiet der Energieeinspa-
rung, nämlich Erteilen von Auskünften über den Stromverbrauch" geschützt. Damit 
liegt teilweise Warengleichheit, und ansonsten offensichtlich Gleichartigkeit vor, da 
alle Marken dieselbe Dienstleistung abdecken. Die beklagtische Marke ist weiter 
für "Programmieren von Websites; Design von Datenbanken und Websites" einge-
tragen. Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass diese Dienstleistungen 
mit den von den klägerischen Marken beanspruchten Dienstleistungen der Ent-
wicklung von Software bzw. Entwurf und Entwicklung von Computern und Compu-
terprogrammen abgedeckt sind. Die Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen im 
Bereich der Computerentwicklung und Webseitenentwicklung liege auf der Hand, 
seien doch beide Male IT-Softwareentwickler gefragt, welche oft ganzheitliche 
Projekte (Webseite samt Programmierlösungen von Software) anbieten würden 
(Klage Ziff. 89). Die Beklagten vertreten hingegen die Auffassung, dass keine 
Übereinstimmung oder Gleichartigkeit bestehe. Die Programmierung und das De-
sign von Websites einerseits und die Entwicklung von Computersoftware anderer-

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seits würden weder über dieselben Vertriebskanäle angeboten, noch seien die 
Abnehmerkreise identisch (Klageantwort Ziff. 16.4). Sowohl beim Programmieren 
bzw. Design von Websites als auch bei der Entwicklung und dem Entwurf von 
Software und Computerprogrammen handelt es sich um Dienstleistungen der 
Computer/IT-Branche. Es handelt sich bei beiden um branchentypische Leistun-
gen, welche das gleiche Fachwissen und Know-how voraussetzen und von der 
gleichen Berufskategorie erbracht werden. Beide Dienstleistungen (Websites und 
Software/Computerprogramme) ergänzen sich und es besteht ein enger charakte-
ristischer Zusammenhang, womit zwischen den Dienstleistungen der Klägerin und 
den Beklagten von Gleichartigkeit ausgegangen werden kann. Zwischen "wissen-
schaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und 
diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungs-
dienstleistungen" und "Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der 
Technologie, sowie desbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistun-
gen; industrielle Analysen und Forschung" herrscht Gleichheit bzw. Gleichartigkeit. 
Ebenso zwischen "Entwurf und Entwicklung von Computersoftware" und "Entwurf 
und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen".

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit zu bejahen 
ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

4.6.3 In casu stehen sich auf Klägerseite die kombinierte Wort-/Bildmarke 
X._____ (fig.) sowie die reine Wortmarke X._____ und auf Beklagtenseite die 
kombinierte Wort-/Bildmarke Y._____ (fig.) gegenüber. Die Frage, ob bei aus 
Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil 
dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden wer-
den. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Zu 
beachten ist, dass in einer Wort-/Bildmarke auch der Wortbestandteil lediglich in 
der konkreten grafischen Gestaltung geschützt ist. In welchem Masse der Wort- 
und/oder der Bildbestandteil den rechtlich relevanten Gesamteindruck einer kom-
binierten Marke beeinflusst, ist umstritten. Rechtlich entscheidend ist aber die 
Kennzeichnungsstärke der einzelnen Bestandteile. Sind die Bildelemente be-
schreibend oder schwach, führen starke Wortbestandteile zu einem abweichenden 
Gesamteindruck. Umgekehrt kann es im Falle beschreibender oder schwacher 
Wortbestandteile in erster Linie auf die Bildelemente ankommen (Gallus Joller in: 
Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Bern 2017, Art. 3 
N 218 ff.). Bei der figurativen Klagemarke sind die beiden ersten Buchstaben 
"D._____" gerade aufgerichtet, während das Wort "B._____" etwas schräg, nach 
rechts geneigt angeordnet ist. Das Wort X._____ ist in Grossbuchstaben verfasst 

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und weist eine fette Schrift auf, wobei insbesondere die ersten beiden Buchstaben 
noch etwas anders gestaltet sind, als der Rest. Beim ersten Buchstaben, dem 
"_____", fehlt der erste, senkrechte Strich des Buchstabens und beim zweiten 
Buchstaben, dem "_____" findet man zwei waagrechte Linien, welche als 
Leerräume wahrgenommen werden. Die grafische Ausgestaltung prägt den Ge-
samteindruck der Klagemarke zweifellos mit. Die genannten Bildelemente vermö-
gen jedoch nicht von den Wortbestandteilen abzulenken und diese in den Hinter-
grund zu drängen. Bei der angefochtenen Marke ist zu beachten, dass das Wort 
"Y._____" weiss, bzw. hell auf grauem Hintergrund, einem Balken, angeordnet ist. 
Das Wort "Y.______" ist in Kleinbuchstaben geschrieben und Fett. Der Buchstabe 
"_____" erscheint in Form eines Sonnensymbols. Die grafische Ausgestaltung 
prägt den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens offensichtlich mit. Die 
genannten Bildelemente vermögen jedoch nicht von den Wortbestandteilen abzu-
lenken und diese in den Hintergrund zu drängen. Somit ist beim Zeichenvergleich 
das Augenmerk in erster Linie auf die Wortelemente zu richten, aber auch die 
Bildelemente sind nicht zu vernachlässigen. 

Bei Wortmarken bestimmt sich die Zeichenähnlichkeit durch Schriftbild, Wortklang 
und Sinngehalt (Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 140). Vorliegend ist die Ähnlichkeit 
der Wortelemente "X._____" und "Y._____" zu beurteilen. Die angefochtene Mar-
ke übernimmt die Klagemarke vollständig. Der Umstand, dass "X._____" in den 
Klagemarken in Grossbuchstaben, bei der angefochtene Marke hingegen in Klein-
buchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3). Ge-
meinfreie Bestandteile können den Gesamteindruck einer Marke mitbeeinflussen 
(Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 130 mit Hinweis auf BGE 122 III 382). Stimmen 
zwei Marken aber ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, liegt keine 
markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit vor. Es entfällt von vornherein jede 
rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr. Ist eine Bezeichnung, die zum Ge-
meingut gehört, als Marke eingetragen, weil ihre grafische Gestaltung unterschei-
dungskräftig ist, beschränkt sich der Schutz auf diese grafische Gestaltung (Joller, 
MSchG, a.a.O., Art. 3 N 131 und 133). Wird eine ältere Marke oder ihr prägender 
Hauptbestandteil übernommen, liegt meist eine Zeichenähnlichkeit vor. Eine Kom-
bination mit einem Zusatz schafft in der Regel keine hinreichende Unterscheidbar-
keit. Es besteht die Gefahr, dass die Abnehmer aufgrund des identischen oder 
ähnlichen Bestandteils fälschlicherweise glauben, dass Serienzeichen oder zu-
mindest Marken von verbundenen Unternehmen vorliegen. Die Übernahme des 
Hauptbestandteils einer älteren Marke kann ausnahmsweise zulässig sein, wenn 
der übernommene Bestandteil derart mit einer neuen Marke verschmolzen wird, 

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dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jün-
geren Zeichens erscheint (Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 134 f.). Gemäss Praxis 
bewirkt die vollständige Übernahme der Klagemarke also Zeichenähnlichkeit. 
Durch das Hinzufügen des zusätzlichen Elements „_____“ könnte eine Zeichen-
ähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das Element „X._____“ in der ange-
fochtenen Marke aufgrund der Zeichengestaltung nicht mehr als selbständiges 
Element erscheint (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1009/2010, E. 5.1). 
Letzteres ist vorliegend klar nicht der Fall. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu be-
jahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.  

Eine unmittelbare (direkte) Verwechslungsgefahr besteht, wenn die konfligieren-
den Zeichen nicht unterschieden werden können, d.h., wenn das eine Zeichen 
irrtümlicherweise für das andere gehalten wird. Eine Markenverletzung liegt auch 
vor, wenn die Abnehmer die kollidierenden Zeichen unterscheiden können, auf-
grund ihrer Ähnlichkeit aber vermuten, dass die entsprechend gekennzeichneten 
Waren oder Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen stammen. Diese Gefahr 
besteht insbesondere dann, wenn ein Zeichen als Teil einer fremden Markenserie 
erscheint. Eine Markenserie basiert auf einem gemeinsamen Stammbestandteil. 
Dieser muss kennzeichnungskräftig sein, sodass ihm ein Hinweis auf den Marken-
inhaber entnommen werden kann. Eine blosse Übereinstimmung in gemeinfreien 
Elementen genügt nicht (Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 23 f.; Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-3756/2015 vom 14. November 2016 E. 3.7). Die Verwechs-
lungsgefahr hängt von der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichen-
ähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ab (Joller, 
MSchG, a.a.O., Art. 3 N 46; Willi, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 14; David, MSchG, 
a.a.O., Art. 3 N 8).

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. 
Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. 
Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Kenn-
zeichnungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Wer-
beanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren einge-
prägt hat. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abwei-
chungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gel-
ten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegrif-
fe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Mar-
ken, die entweder aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich 
im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a; BGE 139 III 176 E. 5.1; 
Urteil des Bundesgerichts 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 5.2.1).

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Der Wortbestandteil der Klagemarken "X._____" ist für die hier interessierenden 
Dienstleistungen (Klasse 42) schwach und wenig kennzeichnungskräftig. Das eng-
lische „B._____“ bedeutet auf Deutsch „_____" und ist ein häufig verwendetes 
Wort, insbesondere auch im Zusammenhang mit Strom und Energie. Die An-
fangssilbe "D._____-" ist ebenfalls ein weit verbreitetes Wortbildungselement. 
Weiter ist in Bezug auf die strittigen Dienstleistungen der Klasse 42 festzustellen, 
dass diese nicht nur alltäglichen Bedürfnisse abdecken. Folglich werden die Ab-
nehmer bei der Inanspruchnahme der Dienstleistungen einen leicht erhöhten Grad 
an Aufmerksamkeit walten lassen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-
3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.1 ff.).

Beschränkt sich die Übereinstimmung wie vorliegend auf einen kennzeichnungs-
schwachen Begriff, genügen bereits bescheidene Abweichungen, um die Ver-
wechslungsgefahr zu verneinen. Eine solche, einen hinreichenden Abstand schaf-
fende Abweichung ist vorliegend aufgrund der zusätzlichen Zeic