# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** addf749b-f51c-5d61-a6f0-1106e13e245c
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2018-05-23
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2018_001
**Docket/Reference:** S2018_001
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/119/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

24 

S2018_001 

Besetzung 

  U r t e i l   v o m   2 3 .   M a i   2 0 1 8    

Instruktionsrichter Dr. iur., Dipl. El.-Ing. ETH Rudolf Rentsch, 
Richter Dipl. El.-Ing. ETH Peter Rigling (Referent), 
Richter lic. iur., Dipl. Mikrotech.-Ing. ETH Frank Schnyder, 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

Two-Way Media Ltd,  
2042 Alpine Drive, US-80304 Boulder, Colorado,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christoph Gasser,  
BianchiSchwald GmbH, St. Annagasse 9, Postfach 1162, 
8021 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Christoph Mül-
ler, Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil, 

Klägerin 

gegen 

1. Swisscom (Schweiz) AG,  

Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern Swisscom,  

2. Swisscom AG,  

Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern Swisscom,  

beide vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess, 
und MLaw Thomas Spörri, Homburger AG, Prime Tower, 
Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich, beide patentanwaltlich 
vertreten durch Andreas Detken und Andrea Rutz, Isler & 
Pedrazzini AG, Giesshübelstrasse 451, Postfach 1772,  
8027 Zürich 

Beklagte 

Gegenstand 

Vorsorgliche Massnahmen / Beschreibung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S2018_001 

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

1.  Prozessgeschichte 

1.1  Mit Eingabe vom 6. Februar 2018, stellte die Klägerin folgende Rechts-
begehren:  

„1.  Es  sei  in  den  analogen  und  digitalen  Räumlichkeiten  der  Beklagten, 
insbesondere  am  Sitz  der  Beklagten  (Alten  Tiefenaustrasse  6,  3050 
Bern)  und  in  der  Zweigniederlassung  Zürich,  Pfingstweidstrasse  51, 
8005 Zürich, eine genaue Beschreibung der dort befindlichen techni-
schen und nutzerdatenbezogenen Infrastruktur (insbesondere im Hin-
blick  auf  die  Auswertung von  Daten  zum  Nutzerverhalten)  sowie der 
technischen  Dokumentation  (insbesondere  Beschreibung  der  Soft-
ware  für  Server  und Clients/TV  Boxen)  zu  den Produkten  Swisscom 
TV 1.0 und Swisscom TV 2.0 der Beklagten 1 und 2 durchzuführen:  

Es sei insbesondere genau festzustellen und zu beschreiben 

-   inwiefern und in welchem Umfang von Set-Top-Boxen (TV Box) In-
formationen zu einem Server übermittelt und auf diesem verzeich-
net wurden oder werden, welche die Auswahl und Lieferung eines 
ausgewählten Medienstroms betreffen, insbesondere  

Informationen bezüglich  

  des gewählten Medienstroms und dessen Lieferung, 
  des Beginns der Zustellung des Medienstroms, 
  der Beendigung der Zustellung des Medienstroms (durch Detek-
tion  der  Beendigung  des  Weiterleitens  einer  kontinuierlichen 
Folge von einzelnen Informationsstücken, die dem Medienstrom 
mit einem vorgegebenen Programmplan entsprechen), 

  des Benutzers, der der TV Box zugeordnet ist, 
  des  Systems  bzw.  der  TV  Box  und  deren  Betriebsstatus,  insb. 
der Version einer Medienwiedergabeeinrichtungsanwendung auf 
der TV Box, 

  der  Dauer  des  Stroms,  der  an  die  TV  Box  weitergeleitet  wird 
(durch Ermitteln des Ausmasses des Medienstroms, der an die 
TV Box weitergeleitet wurde, nach der Beendigung des Weiter-
leitens des Medienstromes);  

der  Gesamtinformation  darüber,  welche  Ströme  von  Paketen  von 
welchen Benutzern empfangen wurden;  

der Gesamtinformation über die Anzahl der TV Boxen, an die der 
gewählte Medienstrom zugestellt wurde;  

der Information, die von einem Server verwendet wird, um die Zu-
stellung des gewählten Medienstroms an die TV Box zu authentifi-
zieren; 

-   inwiefern  in  Echtzeit  Medienströme  für  kommerzielle  Zwecke  ge-
messen  wurden  oder  werden  und  Information  für  kommerzielle 

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Zwecke protokolliert wird oder wurde (insb. mit Bezug auf die Liefe-
rung des gewählten Medienstroms an die TV Box); 

- 

- 

inwiefern  die  TV  Boxen  ein  computerlesbares  Dauerspeicherme-
dium aufweisen oder mit einem solchen verbunden sind; 

inwiefern die TV Boxen folgende Aktionen durchführen oder durch-
führten: 

  Registrieren, Anmelden und Abmelden eines Benutzers, der der 

TV Box zugeordnet ist, 

  Verwalten von Medien in einem Puffer auf der TV Box, 
  Einfügen anderer auf der TV Box gespeicherter Medien in den 
gewählten  Medienstrom  (insb.  inwiefern  eine  erste  Folge  von 
einzelnen lnformationsstücken, die zu einer ersten Zeit an die TV 
Box  weitergeleitet werden, in der TV Box gespeichert wird und 
zu einer späteren Zeit in der TV Box die erste Folge von einzel-
nen  lnformationsstücken  in  eine  zweite  Folge  von  einzelnen 
lnformationsstücken,  die  an  die  TV  Box  weitergeleitet  werden, 
eingefügt wird) 

  Anfordern einer Liste anderer Server von einem Server, 
  Verarbeiten von Regiesignalen, 
  Übertragen einer Anforderung einer anderen Bitrate des gewähl-
ten Medienstroms an einen Server und Ändern der Bitrate des 
gewählten Medienstroms während der Lieferung des gewählten 
Medienstroms an die TV Box; 

- 

inwiefern serverseitig 

  Benutzer, die TV Boxen zugeordnet sind, (i) registriert und/oder 

(ii) authentifiziert wurden oder werden, 

  ein oder mehrere Audio- oder Videoinformationsströme in einen 
oder mehrere Ströme von adressierten digitalen Paketen, die die 
Spezifikationen  eines  Netzkommunikationsprotokolls  erfüllen, 
umgewandelt wurden oder werden, 

  Paketgrössen zur Beherrschung von Änderungen der Netzbedin-

gungen dynamisch variiert wurden oder werden, 

  die  Lieferung  des  gewählten  Medienstroms  an  die  TV  Box  als 
Antwort auf von der TV Box empfangene Wahlsignale gesteuert 
wird oder  auf  der Grundlage  einer  Überwachung der  Lieferung 
des gewählten Medienstroms gesteuert wird, 

  der Betriebsstatus eines anderen Servers bestimmt wird, 
  ein Überwachen von Paketverlust oder Überlastung des Kommu-
nikationsnetzes während der Lieferung des gewählten Medien-
stroms stattfindet, 

  die Überwachung der TV Box ein periodisches Senden von Ping-
Befehlen an die TV Box zum Bestimmen des Betriebsstatus um-
fasst, 

- 

inwiefern die Lieferung des gewählten Medienstroms über das Kom-
munikationsnetz an die TV Box angepasst wird auf der Grundlage 
von Faktoren wie: 

  der Version einer Medienwiedergabeanwendung auf der TV Box, 

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  der vorherrschenden Lastcharakteristik des Servers, 
  der Betriebscharakteristik oder Performancecharakteristiken des 

Kommunikationsnetzes, 

  der Konfiguration der TV Box, 
  der Fähigkeit der TV Box, den Medienstrom zu empfangen und 

abzuspielen, 

  der vorherrschenden Belastung des Medienservers; 

-   inwiefern Werbung in Abhängigkeit des mit der TV Box verknüpften 

Nutzers variiert wird; 

-   inwiefern vor dem Weiterleiten des Medienstroms vom Medienser-
ver an die TV Box ein Medienserver aus mehreren Medienservern 
ausgewählt wird; 

-   inwiefern  die  Folge  von  einzelnen  lnformationsstücken  von  einer 
Vielzahl von Servern weitergeleitet wird, die skalierbar sind, sodass 
eine beliebige Anzahl von TV Boxen die Folge von einzelnen lnfor-
mationsstücken empfangen kann; 

-   inwiefern  von  einem  Medienserver  eine  Anforderung  zum  Liefern 
des Medienstroms an die TV Box empfangen wird, welche ein Si-
cherheitstoken einschliesst,  das  anzeigt,  dass  die TV  Box  von  ei-
nem  vom  Medienserver  verschiedenen  Server  autorisiert  wurde, 
den Medienstrom zu empfangen; 

-   inwiefern  der  Medienserver  ein  Zwischenserver  ist,  der  die  Folge 
von  einzelnen  Stücken  von  Medieninformation  von  einer  Quelle 
empfängt, wobei diese Quelle separat und verschieden vom Medi-
enserver ist, und ein oder mehrere einzelne Stücke von Medienin-
formation von der Quelle durch den Medienserver empfangen wer-
den,  während der Medienserver  die Folge von  einzelnen  Stücken 
von Medieninformation an die TV Box weiterleitet. 

2.  Es  sei  in  den  analogen  und  digitalen  Räumlichkeiten  der  Beklagten, 
insbesondere  am  Sitz  der  Beklagten  (Alten  Tiefenaustrasse  6,  3050 
Bern)  und  in  der  Zweigniederlassung  Zürich,  Pfingstweidstrasse  51, 
8005 Zürich, eine genaue Beschreibung der dort befindlichen techni-
schen und nutzerdatenbezogenen Infrastruktur (insbesondere im Hin-
blick  auf  die  Auswertung von  Daten  zum  Nutzerverhalten)  sowie der 
technischen  Dokumentation  (insbesondere  Beschreibung  der  Soft-
ware  für  Server  und  Endgeräte)  zum  Produkt  TV  Air  (insbesondere 
auch für die Apps “TV Air“, “Bluewin“, “Swisscom TV“ und “Swisscom 
TV 2.0“ für mobile Endgeräte für Google Play/Android und itunes/Apple 
sowie für browserbasierten Betrieb) der Beklagten 1 und 2 durchzufüh-
ren: 

Es sei insbesondere genau festzustellen und zu beschreiben 

-   inwiefern und in welchem Umfang von Endgeräten (wie Mobiltelefo-
nen, Computern, Tablets) Informationen zu einem Server übermit-
telt  und  auf  diesem  verzeichnet  wurden  oder  werden,  welche  die 
Auswahl  und Lieferung eines  ausgewählten  Medienstroms  betref-
fen, insbesondere Informationen bezüglich 

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  des gewählten Medienstroms und dessen Lieferung, 
  des Beginns der Zustellung des Medienstroms, 
  der Beendigung der Zustellung des Medienstroms (durch Detek-
tion  der  Beendigung  des  Weiterleitens  einer  kontinuierlichen 
Folge von einzelnen lnformationsstücken, die dem Medienstrom 
mit einem vorgegebenen Programmplan entsprechen), 

  des Benutzers, der dem Endgerät zugeordnet ist, 
  des  Systems  bzw.  des  Endgeräts  und  dessen  Betriebsstatus, 
insb.  der  Version  einer  Medienwiedergabeeinrichtungsanwen-
dung auf dem Endgerät,(  

  der Dauer des Stroms, der an das Endgerät weitergeleitet wird 
(durch Ermitteln des Ausmasses des Medienstroms, der an das 
Endgerät weitergeleitet wurde, nach der Beendigung des Weiter-
leitens des Medienstromes); 

der Gesamtinformation darüber, welche Ströme von Paketen von wel-
chen Benutzern empfangen wurden;  

der Gesamtinformation über die Anzahl der Endgeräte, an die der ge-
wählte Medienstrom zugestellt wurde; 

der Information, die von einem Server verwendet wird, um die Zustel-
lung des gewählten Medienstroms an das Endgerät zu authentifizieren; 

- 

inwiefern  in  Echtzeit  Medienströme  für  kommerzielle  Zwecke  ge-
messen  wurden  oder  werden  und  Information  für  kommerzielle 
Zwecke protokolliert wird oder wurde (insb. mit Bezug auf die Liefe-
rung des gewählten Medienstroms an das Endgerät);  

- 

inwiefern die Endgeräte folgende Aktionen durchführen oder durch-
führten: 

  Registrieren,  Anmelden  und  Abmelden  eines  Benutzers,  der 

dem Endgerät zugeordnet ist, 

  Verwalten von Medien in einem Puffer auf dem Endgerät, 
  Einfügen anderer auf dem Endgerät gespeicherter Medien in den 
gewählten  Medienstrom  (insb.  inwiefern  eine  erste  Folge  von 
einzelnen  lnformationsstücken,  die  zu  einer  ersten  Zeit  an  das 
Endgerät  weitergeleitet  werden,  in  dem  Endgerät  gespeichert 
wird und zu einer späteren Zeit in dem Endgerät die erste Folge 
von einzelnen Informationsstücken in eine zweite Folge von ein-
zelnen lnformationsstücken, die an das Endgerät  weitergeleitet 
werden, eingefügt wird), 

  Anfordern einer Liste anderer Server von einem Server, 
  Verarbeiten von Regiesignalen,  
  Übertragen einer Anforderung einer anderen Bitrate des gewähl-
ten Medienstroms an einen Server und Ändern der Bitrate des 
gewählten Medienstroms während der Lieferung des gewählten 
Medienstroms an das Endgerät; 

- 

inwiefern serverseitig 

  Benutzer, die Endgeräten zugeordnet sind, (i) registriert und/o-

der (ii) authentifiziert wurden oder werden, 

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  ein oder mehrere Audio- oder Videoinformationsströme in einen 
oder mehrere Ströme von adressierten digitalen Paketen, die die 
Spezifikationen  eines  Netzkommunikationsprotokolls  erfüllen, 
umgewandelt wurden oder werden, 

  Paketgrössen zur Beherrschung von Änderungen der Netzbedin-

gungen dynamisch variiert wurden oder werden, 

  die Lieferung des gewählten Medienstroms an das Endgerät als 
Antwort auf von dem Endgerät empfangene Wahlsignale gesteu-
ert  wird  oder  auf  der  Grundlage  einer  Überwachung  der  Liefe-
rung des gewählten Medienstroms gesteuert wird, 

  der Betriebsstatus eines anderen Servers bestimmt wird, 
  ein Überwachen von Paketverlust oder Überlastung des Kommu-
nikationsnetzes während der Lieferung des gewählten Medien-
stroms stattfindet, 

  die  Überwachung  der  Endgeräte  ein  periodisches  Senden  von 
Ping-Befehlen an die Endgeräte zum Bestimmen des Betriebs-
status umfasst, 

- 

inwiefern die Lieferung des gewählten Medienstroms über das Kom-
munikationsnetz an die Endgeräte angepasst wird auf der Grund-
lage von Faktoren wie: 

  der Version einer Medienwiedergabeanwendung auf dem End-

gerät, 

  der vorherrschenden Lastcharakteristik des Servers, 
  der Betriebscharakteristik oder Performancecharakteristiken des 

Kommunikationsnetzes, 

  der Konfiguration des Endgerätes, 
  der Fähigkeit des Endgerätes, den Medienstrom zu empfangen 

und abzuspielen, 

  der vorherrschenden Belastung des Medienservers; 

inwiefern Werbung in Abhängigkeit des mit dem Endgerät verknüpf-
ten Nutzers variiert wird; 

inwiefern vor dem Weiterleiten des Medienstroms vom Medienser-
ver  an  das  Endgerät  ein  Medienserver  aus  mehreren  Medienser-
vern ausgewählt wird; 

inwiefern  die  Folge  von  einzelnen  Informationsstücken  von  einer 
Vielzahl von Servern weitergeleitet wird, die skalierbar sind, sodass 
eine beliebige Anzahl von Endgeräten die Folge von einzelnen lnfor-
mationsstücken empfangen kann; 

- 

- 

- 

-   inwiefern  von  einem  Medienserver  eine  Anforderung  zum  Liefern 
des Medienstroms an das Endgerät empfangen wird, welche ein Si-
cherheitstoken einschliesst, das anzeigt, dass das Endgerät von ei-
nem  vom  Medienserver  verschiedenen  Server  autorisiert  wurde, 
den Medienstrom zu empfangen; 

-   inwiefern  der  Medienserver  ein  Zwischenserver  ist,  der  die  Folge 
von  einzelnen  Stücken  von  Medieninformation  von  einer  Quelle 
empfängt, wobei diese Quelle separat und verschieden vom Medi-

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enserver ist, und ein oder mehrere einzelne Stücke von Medienin-
formation von der Quelle durch den Medienserver empfangen wer-
den,  während der Medienserver  die Folge von  einzelnen  Stücken 
von Medieninformation an das Endgerät weiterleitet. 

3.   Die Kosten seien unter Vorbehalt einer anderen Regelung im ordentli-

chen Verfahren vorläufig der Klägerin aufzuerlegen.“ 

1.2  Die Stellungnahme der Beklagten erfolgte mit Eingabe vom 16. März 
2018, womit diese folgende Anträge stellte: 

„1.   Das Gesuch um genaue Beschreibung vom 6. Februar 2018 sei abzu-

weisen; 

 2.   Eventualiter sei den Gesuchsbegehren 1 und 2 nur in folgendem Um-

fang stattzugeben: 

„1. Es sei in den analogen Räumlichkeiten der Beklagten 1 am Sitz der 
Beklagten 1 (Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern) und in der Zweignie-
derlassung  Zürich,  Pfingstweidstrasse  51,  8005 Zürich,  eine  genaue 
Beschreibung  der  dort  befindlichen  technischen  Infrastruktur  in  Hin-
blick auf die Auswertung von Daten zum Nutzerverhalten zum Produkt 
Swisscom TV  2.0  der Beklagten 1 im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 
durchzuführen.  

Konkret sei genau festzustellen und zu beschreiben, 

•   inwiefern und in welchem Umfang im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 
von Set-Top-Boxen (TV Box) Informationen zu einem Server über-
mittelt und auf diesem verzeichnet wurden, welche die Auswahl und 
Lieferung eines ausgewählten Medienstroms betreffen, konkret  

Informationen bezüglich 

-   des gewählten Medienstroms und dessen Lieferung, 

-   der Beendigung der Zustellung des Medienstroms (durch Detek-
tion  der  Beendigung  des  Weiterleitens  einer  kontinuierlichen 
Folge von einzelnen Informationsstücken, die dem Medienstrom 
mit einem vorgegebenen Programmplan entsprechen), 

-   des Benutzers, der der TV Box zugeordnet ist, 

-   des Systems bzw. der TV Box und dessen Betriebsstatus, ein-
schliesslich der Version einer Medienwiedergabeeinrichtungsan-
wendung auf der TV Box, 

-   der  Dauer  des  Stroms,  der  an  die  TV  Box  weitergeleitet  wird 
(durch Ermitteln des Ausmasses des Medienstroms, der an das 

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Endgerätweitergeleitet wurde, nach der Beendigung des Weiter-
leitens des Medienstroms); 

der  Gesamtinformation  darüber,  welche  Ströme  von  Paketen  von 
welchen Benutzern empfangen wurden; 

der  Gesamtinformation  über  die Anzahl  der TV Boxen,  an  die der 
gewählte Medienstrom zugestellt wurde; 

der Information, die von einem Server verwendet wird, um die Zu-
stellung des gewählten Medienstroms an die TV Box zu authentifi-
zieren; 

•   inwiefern  im  Zeitraum  vor  dem  8.  Mai  2017  in  Echtzeit  Medien-
ströme für kommerzielle Zwecke gemessen wurden und Information 
für kommerzielle Zwecke protokolliert wurde (konkret mit Bezug auf 
die Lieferung desgewählten Medienstroms an die TV Box); 

•   inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 die TV Boxen folgende 

Aktionen durchführten: 

-   Registrieren, Anmelden und Abmelden eines Benutzers, der der 

TV Box zugeordnet ist, 

•   inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 serverseitig 

-   Benutzer, die TV Boxen zugeordnet sind, (i) registriert und/oder 

(ii) authentifiziert wurden, 

-   die  Lieferung  des  gewählten  Medienstroms  an  die TV  Box  als 
Antwort auf von der TV Box empfangene Wahlsignale gesteuert 
wurde oder auf der Grundlage einer Überwachung der Lieferung 
des gewählten Medienstroms gesteuert wurde,  

-   die Überwachung der TV Box ein periodisches Senden von Ping-
Befehlen an die TV Box zum Bestimmen des Betriebsstatus um-
fasste. 

2. Es sei in den analogen Räumlichkeiten der Beklagten 1 am Sitz der 
Beklagten 1 (Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern) und in der Zweignie-
derlassung  Zürich, Pfingstweidstrasse  51,  8005 Zürich,  eine  genaue 
Beschreibung  der  dort  befindlichen  technischen  Infrastruktur  in  Hin-
blick auf die Auswertung von Daten zum Nutzerverhalten zum Produkt 
TV Air (konkret für die App “TV Air“ für mobile Endgeräte mit dem Be-
triebssystem Android (Google) und OS  (Apple)  sowie  für  browserba-
sierten  Betrieb)  der  Beklagten  1  im  Zeitraum  vor  dem  8.  Mai  2017 
durchzuführen. 

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Konkret sei genau festzustellen und zu beschreiben, 

•   inwiefern und in welchem Umfang im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 
von Endgeräten (wie Mobiltelefonen, Computern, Tablets) Informa-
tionen zu einem Server übermittelt und auf diesem verzeichnet wur-
den, welche die Auswahl und Lieferung eines ausgewählten Medi-
enstroms betreffen, konkret  

Informationen bezüglich 

-   des gewählten Medienstroms und dessen Lieferung,  

-   der Beendigung der Zustellung des Medienstroms (durch Detek-
tion  der  Beendigung  des  Weiterleitens  einer  kontinuierlichen 
Folge von einzelnen lnformationsstücken, die dem Medienstrom 
mit einem vorgegebenen Programmplan entsprechen), 

-   des Benutzers, der dem Endgerät zugeordnet ist, 

-   des  Systems  bzw.  des  Endgeräts  und  dessen  Betriebsstatus, 
einschliesslich  der  Version  einer  Medienwiedergabeeinrich-
tungsanwendung auf dem Endgerät, 

-   der  Dauer  des  Stroms,  der  an  das  Endgerät  weitergeleitet 
wird(durch Ermitteln des Ausmasses des Medienstroms, der an 
das  Endgerät  weitergeleitet  wurde,  nach  der  Beendigung  des 
Weiterleitens des Medienstroms); 

der  Gesamtinformation  darüber,  welche  Ströme  von  Paketen  von 
welchen Benutzern empfangen wurden; 

der Gesamtinformation  über die Anzahl der Endgeräte, an die der 
gewählte Medienstrom zugestellt wurde; 

der Information, die von einem Server verwendet wird, um die Zu-
stellung des gewählten Medienstroms an das Endgerät zu authen-
tifizieren; 

•   inwiefern  im  Zeitraum  vor  dem  8.  Mai  2017  in  Echtzeit  Medien-
ströme für kommerzielle Zwecke gemessen wurden und Information 
für kommerzielle Zwecke protokolliert wurde (konkret mit Bezug auf 
die Lieferung desgewählten Medienstroms an das Endgerät); 

•   inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 die Endgeräte folgende 

Aktionen durchführten: 

-   Registrieren, Anmelden und Abmelden eines Benutzers, der dem 

Endgerät zugeordnet ist, 

•   inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 serverseitig 

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-   Benutzer, die Endgeräten zugeordnet sind, (i) registriert und/oder 

(ii) authentifiziert wurden, 

-   die Lieferung des gewählten Medienstroms an das Endgerät als 
Antwort auf von dem Endgerät empfangene Wahlsignale gesteu-
ert wurde oder auf der Grundlage einer Überwachung der Liefe-
rung desgewählten Medienstroms gesteuert wurde, 

-   die  Überwachung des  Endgeräts  ein  periodisches  Senden von 
Ping-Befehlen  an  das  Endgerät  zum  Bestimmen  des  Betriebs-
status umfasste.“ 

3.   Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich der Auslagen für 

die mitwirkenden Patentanwälte) zu Lasten der Klägerin.“ 

1.3  Am 15. März 2018 reichte die Klägerin ihre Kostennoten ein. 

1.4  Am 19. März 2018 reichten die Beklagten eine Noveneingabe ein.  

1.5  Am 6. April 2018 nahmen die Beklagten zu den Kostennoten der Klä-
gerin Stellung. 

1.6  Mit  Eingabe vom 9. April  2018  machte  die Klägerin von  ihrem  unbe-
dingten Replikrecht Gebrauch. 

1.7  Am 18. April 2018 äusserte sich die Klägerin im Rahmen des Replik-
rechts noch zur Stellungnahme der Beklagten vom 6. April 2018. 

2.  Prozessuales 

2.1  Die Klägerin ist ein Unternehmen mit Sitz in den USA, die Beklagten 
sind  schweizerische  Aktiengesellschaften  mit  Sitz  in  der  Schweiz.  Der 
Klage liegt ein internationaler Sachverhalt zu Grunde. Gemäss Art. 2 Abs. 
1 LugÜ, Art. 109 IPRG sowie Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG ist die Zuständigkeit 
des  Bundespatentgerichts  gegeben,  wobei  die  Sache  unter  Schweizer 
Recht zu beurteilen ist (Art. 110 IPRG). 

2.2  Der  Einzelrichter  kann  in  Dreierbesetzung  entscheiden,  wenn  es  die 
rechtlichen  oder  tatsächlichen  Verhältnisse  erfordern  (Art.  23  Abs.  3 
PatGG).  

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3.  Sachverhalt, Ausgangslage 

3.1  Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Schweizer Teils des euro-
päischen Patents EP 2 323 333 B1 (nachfolgend Streitpatent 1) und des 
Schweizer Teils des europäischen Patents EP 2 278 775 B1 (nachfolgend 
Streitpatent 2).  

Das Streitpatent 1 betrifft gemäss dem unabhängigen Anspruch 1 ein Ver-
fahren zum Messen von Streaming-Daten und gemäss den beiden weite-
ren unabhängigen Ansprüchen 37 und 38 ein System und einen computer-
lesbaren Datenträger zum Durchführen eines solchen Verfahrens.  

Das Streitpatent  2  betrifft  gemäss  dem ersten  unabhängigen Anspruch  1 
das Abspielen eines Medienstroms auf einem Client Computer und gemäss 
den beiden unabhängigen Ansprüchen 22 und 33 einen computerlesbaren 
Datenträger zum Durchführen eines solchen Verfahrens bzw. ein System 
zur Wiedergabe von Medien. 

Die Klägerin bringt vor, die beiden Streitpatente würden sich allgemein auf 
die Kommunikation von Audio- oder Video-Inhalten über ein Netzwerk, wie 
das  Internet,  beziehen.  Die Erfindungen  würden  insbesondere  Verfahren 
und Erzeugnisse für die Bereitstellung von Audio- und/oder Video-Kommu-
nikationsdienstleistungen in Echtzeit an eine Vielzahl von Nutzern betref-
fen.  Für  die effiziente  Bereitstellung  solcher Audio-  und/oder  Video-Kom-
munikationsdienstleistungen sei insbesondere die Gestaltung der Server-
Architektur von zentraler Bedeutung. Diese Gestaltung verbessere die Ser-
vicequalität  ebenso  wie  das  fortlaufende  Überwachen  der  Kommunikati-
onsdienstleistungen. 

Neben  der  Bereitstellung  von  Audio-  und/oder  Video-Kommunikations-
dienstleistungen  in  Echtzeit  an  eine  Vielzahl  von  Nutzern  sind  insbeson-
dere kommerzielle Interessen von Bedeutung, die es einer Betreiberin er-
lauben, das Verhalten von Nutzern aufzuzeichnen und weiter zu verwen-
den, und zwar derart, dass aufgrund des Verhaltens eines Nutzers, der sich 
vorab registriert  und  authentifiziert  hat,  weitere Angebote  unterbreiten  zu 
können. Bei diesen weiteren Angeboten kann es sich um artverwandte An-
gebote handeln, die verglichen mit der Programmwahl eines Nutzers ähn-
lich  gelagert sind. Entsprechend sind die Ansprüche u. a. auf einen kom-
merziellen Zweck gerichtet (Anspruch 1: „A method for metering real-time 
streaming media for commercial purposes“, Anspruch 37: „A system for me-

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tering real-time streaming media for commercial purposes“ sowie Ansprü-
che 1 und 22, worin die entsprechenden Daten bereitgestellt werden für die 
Übertragung zu einem zentralen Server).  

Gemäss der Klägerin würden die Beklagten seit dem Jahr 2006 internetba-
siertes Fernsehen (IPTV) anbieten und damit weltweit zu den ersten Anbie-
tern gehören. IPTV sei im Jahr 2006 unter dem Namen „Bluewin TV“ ein-
geführt und später unter dem Namen „Swisscom TV“ weiter betrieben wor-
den. Der Dienst habe auf einer Zusammenarbeit zwischen Swisscom und 
Microsoft basiert, unter Verwendung des Microsoft Produktes „Mediaroom“, 
welches 2013 durch Ericsson übernommen worden sei.  

Die Set-Top-Boxen für die erste Generation von Swisscom TV (nachfolgend 
Swisscom TV  1.0  genannt)  seien mehrere Male  überarbeitet  und  ausge-
tauscht worden. Für den Betrieb von Swisscom TV 1.0 hätten die Beklagten 
gemäss Angaben auf ihrer Website zum Download von Bedien- und Instal-
lationsanleitungen verschiedene Set-Top-Boxen verwendet.  

Im Jahr 2014 hätten die Beklagten eine neue Generation von  IPTV unter 
dem Namen „Swisscom TV 2.0“ eingeführt. Im Gegensatz zur Vorgänger-
version  basiere  „Swisscom TV  2.0“  nicht  mehr  auf  der  Plattform  „Media-
room“,  sondern  auf  einer  Eigenentwicklung  auf  der  Basis  eines Android-
Betriebssystems.  Nachdem  Swisscom TV  1.0 und Swisscom TV 2.0  von 
2014 bis 2017 parallel betrieben und angeboten worden sei, sei im August 
2017 die Einstellung von Swisscom TV 1.0 angekündigt worden. 

Spätestens  seit  Dezember  2015  würden die  Beklagten  ausserdem  einen 
sogenannten OTT (Over the Top) Dienst unter dem Namen „TV Air“ anbie-
ten, der auf Computern oder auf mobilen Geräten wie Smartphones oder 
Tablets verwendbar sei. 

Die  Klägerin  legt dar, dass gemäss ihrer Analyse  die Beklagten mit  ihren 
Produkten Swisscom TV (Swisscom TV 1.0, Swisscom TV 2.0, TV Air) die 
Streitpatente 1 und 2 verletzen würden, nämlich die Ansprüche 1, 37 und 
38 von Streitpatent 1 sowie die Ansprüche 1, 22 und 33 von Streitpatent 2. 

3.2  Die Beklagten wenden im Wesentlichen ein,  

-   dass die Rechtsbeständigkeit der Streitpatente nicht glaubhaft sei, 

-   dass  die  Beklagte  2  nicht  operativ  tätig  sei  und  die  betreffenden 

Swisscom TV-Angebote nicht betreibe, 

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-   dass die Streitpatente im Mai 2017 abgelaufen seien und daher keine 

gegenwärtige oder drohende Verletzung gegeben sein könne, 

-   dass die Beschreibung von Software, wie beantragt, einer sinnlichen 

Wahrnehmung nicht zugänglich sei, 

-   dass  Dokumentationen  nicht  Gegenstand  einer  Beschreibung  sein 

könnten, 

-   dass der Ort  der Beschreibung völlig  ungenügend bezeichnet  werde 

und einer fishing expedition gleichkäme, 

-   dass die Beschreibung ihr Ziel nicht erreichen könne, 

- 

dass  die  Rechtsbegehren  zu  weit  bzw.  unklar  gefasst  seien  und 
diesbezüglich keine hinreichende Konkretisierung bestehe, 

3.3  Auf die Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit näher einzuge-

hen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist. 

4.  Beurteilung 

4.1  Bei der Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG handelt es sich 
um einen speziell geregelten gesetzlichen Anspruch im Sinne von Art. 158 
Abs. 1 lit. a ZPO.  

Die Beschreibung dient nicht nur der Beweissicherung, sondern kann auch 
der  Beschaffung  von  Beweismitteln  bzw.  zur Abklärung  der  Prozessaus-
sichten  dienen,  nicht  aber  einer Ausforschung  oder  allgemein-umfassen-
den Informationsbeschaffung.1  

Beantragt eine Partei eine Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG, 
so hat sie glaubhaft zu machen, dass ein ihr zustehender Anspruch in Be-
zug  auf  die  zu  beschreibenden  Vorrichtungen  oder  Verfahren  verletzt  ist 
oder eine Verletzung diesbezüglich zu befürchten ist (Art. 77 Abs. 2 PatG). 
Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend 
für wahr hält bzw. diese als begründet erscheint. Die Gegenpartei hat ihre 
Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen. Glaub-
haft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein auf-
grund  objektiver  Anhaltspunkte  eine  gewisse  Wahrscheinlichkeit  spricht, 
selbst  wenn  das  Gericht  noch  mit  der  Möglichkeit  rechnet,  dass  sie  sich 

1 Vgl. Calame/Hess-Blumer/Stieger-Calame/Dorigo, Vorbemerkungen zu Art. 23 

PatGG N 133 ff. 

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nicht verwirklicht haben könnte.2 Ausserdem ist zu beachten, dass für Tat-
sachen,  die mit  dem vorsorglich  abzunehmenden  Beweismittel bewiesen 
werden sollen, keine eigentliche Glaubhaftmachung verlangt werden kann, 
aber substantiierte Behauptungen vorzubringen sind. Mit der blossen Be-
hauptung eines Bedürfnisses, Beweis- und Prozessaussichten abzuklären, 
ist ein schutzwürdiges Interesse an einer vorsorglichen Beweisführung je-
doch noch nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Stellt das abzunehmende 
Beweismittel das einzige dar, mit dem die Gesuchstellerin ihren Anspruch 
beweisen kann, muss es genügen, dass sie das Vorliegen der anspruchs-
begründenden Tatsachen lediglich substantiiert behauptet.3 Die Vorbringen 
sind  diesfalls  nicht  nur  in  den  Grundzügen,  sondern  die  Einzeltatsachen 
berücksichtigend so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis 
abgenommen oder dagegen gegebenenfalls der Gegenbeweis angetreten 
werden kann. Ein globaler Verweis auf eingereichte Unterlagen genügt den 
Anforderungen an Behauptung und Substantiierung nicht.4 Das Beweisver-
fahren dient also nicht dazu, fehlende Behauptungen zu ersetzen oder zu 
ergänzen, sondern setzt solche vielmehr voraus.5  

Das  Verhältnismässigkeitsprinzip  ist  auch  bei  der  Beschreibung  zu  wah-
ren.6 

4.2  Die Rechtbegehren der Klägerin betreffen mindestens teilweise Tatsa-
chen, die der Klägerin auch ohne Gerichtsintervention zugänglich sind. Es 
wird von ihr jedoch nicht dargetan, weshalb für die Ermittlung dieser Tatsa-
chen  ein  Einschreiten  des  Gerichts  notwendig  ist. Sodann  scheinen  z.B. 
die TV-Boxen (oder  andere  Endgeräte)  und Medienstrom für  die  Kunden 
der  Beklagten  zugänglich  zu  sein.  Es  wurde von  der  Klägerin  weder  be-
hauptet, dass ihr dieser Zugang von den Beklagten verweigert würde noch 
dargetan,  dass  sie  die TV-Boxen  (oder  andere  Endgeräte)  oder  Medien-
ströme nicht  auswerten könne und  deshalb  diesbezüglich  eine  Beschrei-
bung gemäss Art. 77 PatG benötige. Somit ist fragwürdig, ob diesbezüglich 
ein  Rechtsschutzinteresse an einer Beschreibung vorliegt (Art. 59 Abs. 2 
lit. a ZPO). Insofern ist auf die entsprechenden Rechtsbegehren nicht ein-
zutreten. 

2 BGE 140 III 610, E. 4.1 unter Verweis auf BGE 130 III 321, E. 3.3, 

BGer 5A_283/2016, E. 2.3.1, Urteil vom 23.08.2016; BGer 5A_142/2017, 
E. 4.1, Urteil vom 18.08.2017. 

3 BGE 138 III 76 E. 2.4.2.; BGer 4A_338/2017, Urteil vom 24.11.2017, E. 2.1. 
4 BGer 4A_427/2016 E.3.3, Urteil vom 28.11.2016, E. 3.3. 
5 BGer 4A_338/2017, Urteil vom 24.11.2017, E. 2.1. 
6 Johann Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 158 N 16. 

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Selbst wenn man davon ausgehen würde, ein schutzwürdiges Interesse sei 
vorhanden, stellt sich – wie sich aus den folgenden Erwägungen ergibt – 
heraus, dass die Rechtsbegehren der Klägerin abzuweisen sind. 

4.3  Rechtsbeständigkeit  

Die Beklagten verweisen zunächst auf verschiedene ausländische Verfah-
ren und machen geltend, dass diese die Rechtsbeständigkeit der Streitpa-
tente ernsthaft in Frage stellen würden.  

Dazu  ist  festzuhalten,  dass  noch  kein  einschlägiger  Entscheid  in  einem 
ausländischen Parallelverfahren vorliegt. Die Verfahren in den USA betra-
fen nicht die Streitpatente selber. Die Beklagten räumen zudem selber ein, 
das Urteil des U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) erlaube 
keine direkten Rückschlüsse auf die Rechtsbeständigkeit der vorliegenden 
Streitpatente. Die Nichtigkeitsverfahren in Deutschland betreffen zwar die 
beiden parallelen deutschen Teile der Streitpatente und haben unbestritten 
dazu geführt, dass das Verletzungsverfahren der Klägerin am Landgericht 
Mannheim  ausgesetzt wurde. Die  näheren Umstände, insbesondere was 
zur Aussetzung des Verletzungsverfahrens geführt hat, sind aber nicht be-
kannt  und  auch  hinsichtlich  der  tatsächlichen  Gründe  nicht  substantiiert 
dargelegt. Schliesslich ist unbestritten, dass eine die Streitpatente betref-
fende Verletzungsklage in Spanien hängig ist, wo ebenfalls eine mangelnde 
Rechtsbeständigkeit  geltend  gemacht  wurde.  Aber  mehr  ist  aus  diesem 
Verfahren auch nicht bekannt und den Parteivorträgen auch nicht zu ent-
nehmen.  Eine  materiell-inhaltlich  begründete  Auseinandersetzung  zur 
Nichtigkeit  der  hier  massgeblichen  Streitpatente  wird  von  den  Beklagten 
nicht vorgetragen und eine solche ist daher nicht glaubhaft gemacht. Ins-
besondere wird von den Beklagten kein konkreter Sachverhalt mit Bezug 
auf einen relevanten Stand der Technik vorgetragen, der die Patentfähigkeit 
der Streitpatente in Frage stellen würde. Damit ist die Nichtigkeit der in die-
sem Verfahren zu beurteilenden Streitpatente 1 und 2 insgesamt nicht ge-
nügend  glaubhaft  gemacht  und  es  ist  aufgrund  der Aktenlage  von  deren 
Rechtsbestand auszugehen. 

4.4  Zur Frage der operativen Tätigkeit der Beklagten 2 

Die  Beklagten  machen  weiter  geltend,  die  Beklagte  2  sei  innerhalb  des 
Swisscom Konzerns die Holdinggesellschaft. Sie übe keine operative Tä-
tigkeit  aus  und  betreibe  nicht  die  den  Gegenstand  der  beantragten  Be-
schreibung  bildenden  Swisscom  TV-Angebote.  Swisscom  TV  werde  von 
der Beklagten 1 betrieben. 

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Die  Klägerin  bestreitet dies nicht, sondern  macht  geltend, die Beklagte 2 
stehe mindestens konzernrechtlich als Mittäterin in der Verantwortung. 

Wenn  die  Beklagte  2  keine  operative Tätigkeit ausübt  und die  fraglichen 
TV-Angebote nicht betreibt, dann erscheint deren Passivlegitimation für die 
beantragte Beschreibung in der Tat fraglich. Die Beklagten nehmen zu der 
Darstellung  der  Klägerin,  wonach  die  Beklagte  2  als Anstifterin,  Gehilfin  
oder Mittäterin ebenfalls für die behaupteten patentverletzenden Handlun-
gen mitverantwortlich sei, nicht einlässlich Stellung. Allerdings kann die vor-
liegende Frage offen bleiben, da das Gesuch um Beschreibung – wie be-
reits erwähnt – abzuweisen sein wird. 

4.5  Patentverletzung,  Substantiierung/Glaubhaftmachung,  Rechts-

schutzinteresse 

4.5.1  Die  Streitpatente  sind  im  Mai 2017  abgelaufen.  Die  Beklagten  ma-
chen geltend, es sei vor diesem Hintergrund eindeutig, dass eine Patent-
verletzung nicht  stattfinde  und erst recht nicht drohen könne. Abgesehen 
davon könne der Ist-Zustand keinen Beweis für eine allfällig in der Vergan-
genheit begangene Patentverletzung liefern. Die Klägerin behaupte selber, 
dass Swisscom TV immer wieder verändert worden sei. Im heutigen Zeit-
punkt mangle es der Klägerin an einem schutzwürdigen Interesse an einer 
Beschreibung  hinsichtlich  des  gegenwärtigen  Zustands,  da  vielmehr  die 
Beschreibung eines historischen Zustandes erforderlich wäre. 

Die Klägerin bringt dazu vor, der Wortlaut von Art. 77 Abs. 2 PatG „dass ein 
ihr zustehender Anspruch verletzt ist“ schliesse die genaue Beschreibung 
zur Klärung eines der Klägerin zustehenden Anspruchs auf monetären Er-
satz gerade nicht aus. 

Was die Zustandsänderungen betreffe, so könnten diese auch während der 
Patentlaufzeit auftreten. Es sei die Aufgabe der Klägerin und letztlich des 
Gerichts, aus dem Ergebnis der Beschreibung des Ist-Zustands die richti-
gen Schlüsse auf die Vergangenheit zu ziehen. Selbst wenn somit für die 
Patentlaufdauer  von  einer  Glaubhaftmachung  einer  Patentverletzung  na-
mentlich der unabhängigen Patentansprüche auszugehen wäre, was vor-
liegend offen bleiben kann, obliegt es dem Antragsteller für eine Beschrei-
bung nach Ablauf eines Patentes darzulegen, inwiefern die in Augenschein 
zu  nehmenden  Beschreibungsobjekte  sich  konkret  auf  die  vergangene 
bzw. historische Patentverletzung beziehen und wie genau diese für eine 
Beweisführung geeignet wären.  

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4.5.2 Es ist richtig, dass der Patentinhaber auch nach Ablauf der Schutz-
dauer eines Patents Ansprüche aus dem Patent, namentlich finanzielle An-
sprüche, geltend machen kann. Wenn eine Beschreibung auch dazu die-
nen kann, um Beweismittel zu beschaffen bzw. um die Prozessaussichten 
für Verletzungshandlungen während der Wirksamkeit bzw. der Gültigkeits-
dauer  eines  Patents  abzuklären  (s.  vorstehend  Ziff.  4.1),  dann  muss  sie 
grundsätzlich auch nach Erlöschen des Patents möglich sein. Der Wortlaut 
von Art. 77 Abs. 2 PatG kann demnach nicht so eng verstanden werden, 
wie dies die Beklagten tun und wie er im Wesentlichen noch dem Verständ-
nis von Art. 77 aPatG entsprach.7 Im Gegenteil ist die neue Fassung von 
Art.  77  PatG  nicht  auf  einen  Unterlassungs-  oder  Beseitigungsanspruch 
beschränkt.8 Es genügt, wenn ein der Klägerin zustehender Anspruch ver-
letzt ist. Demnach schliesst Art. 77 PatG die Anrufung eines bloss finanzi-
ellen Anspruches nicht aus. 

Allerdings ist in diesem Fall – und darauf wollen die Beklagten wohl auch 
hinaus – der der Klägerin zustehende finanzielle Anspruch, resultierend aus 
einer  in  der  Vergangenheit  erfolgten  Patentverletzung,  zu  substantiieren 
und glaubhaft zu machen. Zu Schaden, Widerrechtlichkeit und Kausalität 
eines konkreten  Schadens  äussert sich die Klägerin  jedoch  nicht;  ein ihr 
zustehender  finanzieller Anspruch  wurde  damit  nicht  einmal  substantiiert 
behauptet.  Behauptet  die  Klägerin  keinen  vollständigen  Sachverhalt,  der 
ihrem (finanziellen) Anspruch entspricht, können weder der fehlende Sach-
verhalt  noch  der  darauf  gestützte Anspruch glaubhaft erscheinen.  Schon 
aus  diesem  Grund  kann  das  Gesuch  um  genaue  Beschreibung  gemäss 
Art. 77 Abs. 2 PatG nicht gutgeheissen werden. 

4.5.3 Wie erwähnt,  ist  ein  Gesuch  um Beschreibung nicht  allein  deshalb 
abzuweisen, weil der Patentschutz  abgelaufen und das Patent erloschen 
ist. Jedoch ist ein Rechtsschutzinteresse an einer Beschreibung in diesem 
Fall nur dann ersichtlich, wenn in der Gegenwart ein Gegenstand beschrie-
ben werden kann, der während der massgeblichen Patentlaufdauer bestan-
den hat.  

Die beiden Streitpatente sind nun seit einem Jahr abgelaufen. Die Streitpa-
tente betreffen ein technisches Gebiet, das sich laufend und schnell weiter-
entwickelt und sich entsprechend in relativ kurzer Zeit stark verändert; ein 
Jahr ist hier eine lange Zeit. Die Klägerin räumt selber ein, Zustandsände-
rungen könnten stets auch schon während der Patentlaufzeit auftreten.  

7 BGE 114 II 435 E. 3.d). 
8 Vgl. BBl 2008 455, 494. 

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Somit ist nicht ersichtlich, inwiefern der Ist-Zustand Rückschlüsse für eine 
allfällige Patentverletzung für die Zeit vor Mai 2017 oder noch deutlich frü-
her  zulassen soll.  Die Klägerin macht dazu  auch keinerlei Ausführungen. 
Es genügt im Rahmen der Substantiierung nicht, bloss auf die Möglichkeit 
hinzuweisen,  „dass  spätere  Geschehensabläufe  Rückschlüsse  auf  einen 
früheren Sachverhalt zulassen können“. Auch ist es nicht Sache des Ge-
richts, aus dem beschriebenen Ist-Zustand die „richtigen“ Schlüsse auf die 
Vergangenheit zu ziehen. Die Klägerin hätte vielmehr begründet vortragen 
können und müssen, dass bzw. inwiefern das heutige System der Beklag-
ten  dem  damaligen  System  vor Ablauf  der  Patentschutzdauer  entspricht 
bzw. inwiefern welcher heutige Sachverhalt welche Rückschlüsse auf das 
damalige System zulässt. Zudem hätte die Klägerin substantiiert vortragen 
müssen, mit welchen Hilfsmitteln bzw. mit welcher Methodik die Beschrei-
bung vorgenommen werden soll (siehe dazu unten unter Ziff. 4.5.5). 

4.5.4 Die Beklagten machen in diesem Zusammenhang unter Verweis auf 
punktuelle  Lehrmeinungen  weiter  geltend,  dass  vorliegend  zu  beschrei-
bende  softwareimplementierte  Prozesse  einer  sinnlichen  Wahrnehmung 
nicht zugänglich seien, sodass bereits deswegen eine Beschreibung nicht 
möglich sei.  

Die Klägerin wendet ein, es handle sich vorliegend um gespeicherte Infor-
mationen,  welche  angezeigt  und  betrachtet  werden  könnten.  Der  Begriff 
„sinnliche Wahrnehmung“ sei kein Tatbestandsmerkmal von Art. 77 Abs. 1 
lit. b und Abs. 2 PatG. 

4.5.5 Einer Beschreibung nach Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG zugänglich ist alles, 
was im Rahmen eines Augenscheins technisch beschrieben werden kann. 
Wenn ein zu beschreibender Gegenstand nicht direkt sinnlich wahrnehm-
bar ist, was bei Computersoftware, bei chemischen Reaktionen oder Pro-
zessen im Bereich der Mikroelektronik oder der Quantenphysik aber auch 
bei anderen Verfahrenstechniken regelmässig der Fall ist, dann bedarf es 
Hilfsmittel bzw. einer Methodik, um solche Prozesse beschreiben zu kön-
nen. 9 Beispielsweise ist es denkbar, dass bei einem Software-gesteuerten 
Prozess am Produkt, das durch den Software-gesteuerten Prozess erhal-
ten oder hergestellt worden ist, Erkenntnisse über nicht direkt wahrnehm-
bare  Software-Steuervorgänge  erlangt  werden  können.  Im  Rahmen  der 
Substantiierungslast (s. vorstehend Ziff. 4.1) ist Aufgabe des Gesuchstel-
lers auf genaue Beschreibung – und nicht des Gerichts (vorbehältlich Art. 
153 ZPO) –, Instruktionen zur Gewinnung dieser Erkenntnisse anzugeben, 

9 BGE 121 V 150, E. 4.b). 

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damit  ausgehend  von  den  durch  die  genaue  Beschreibung  gewonnenen 
Erkenntnissen  auf  die  Software-Steuervorgänge  geschlossen  werden 
kann.  

Als  einfaches  hypothetisches  Beispiel  sei  auf  einen  Herstellungsprozess 
verwiesen,  bei  dem  ein  Temperaturverlauf  softwaregesteuert  verändert 
wird. Durch Messen der Temperatur  oder weiterer Parameter  können Er-
kenntnisse  über  die  Software-gesteuerten  Abläufe  erhalten  werden.  Es 
kann  damit  durchaus  möglich  sein,  mittelbar  durch  Messungen  auf  die 
Funktion eines Softwareprogramms zu schliessen. Es sind jedoch in derar-
tigen  Fällen  Hilfsmittel,  Messbedingungen  bzw.  Methoden  oder  Zu-
standsgrössen  vom  Gesuchsteller  auf  genaue  Beschreibung  zu  nennen, 
die es im Rahmen der beantragten Beschreibung erlauben, auf die Abläufe 
oder Prozesse, die durch Computersoftware realisiert sind, zu schliessen. 
Auch wenn  also Computersoftware  nicht direkt sinnlich wahrnehmbar  ist, 
kann durch geeignete und substantiiert spezifizierte Wahl von Hilfsmitteln 
oder  einer  Methodik  (Setup)  die  Funktion  von  Computersoftware  indirekt 
ermittelt werden. 

Der Argumentation  der Beklagten,  dass Software als  „Gegenstand“  einer 
genauen Beschreibung nicht zugänglich  sei, ist zwar – bei wörtlicher Be-
trachtung – zuzustimmen. Allerdings muss im Auge behalten werden, dass 
es nicht um die Software geht, sondern um deren Funktionsweise im Sinne 
von Verfahrensschritten.  

Software in Form von Maschinensprache im unbearbeiteten Zustand ist für 
den Menschen nicht verständlich und demnach kann entsprechende Ma-
schinensprache vom Richter (oder  Gutachter)  auch nicht  ohne Hilfsmittel 
sinnvoll beschrieben werden. Weiter kann der Richter seine Prüfungsauf-
gabe  gemäss  Art.  77  Abs.  3  PatG  (Schutz  von  Fabrikations-  oder  Ge-
schäftsgeheimnissen)  nur  bezüglich  ihm  verständlichen  Informationen 
wahrnehmen.  Kann  oder  will  der  Antragssteller  seiner  diesbezüglichen 
Substantiierungslast nicht nachkommen, kann ihm das Gericht diese nicht 
abnehmen ohne die Dispositionsmaxime zu verletzen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). 

Wie die Beklagten richtig ausführen, lassen sich durch reines Betrachten 
der technischen Infrastruktur vor Ort die zu beschreibenden Sachverhalte 
nicht ermitteln. Demgegenüber macht die Klägerin richtigerweise geltend, 
dass eine Software Effekte hervorrufe, die sich beschreiben liessen. Auch 
geht die Aussage der Klägerin, dass „sich viele der streitpatentrelevanten 
Merkmale anhand der durch die Software erzeugten Wirkungen beschrei-
ben“ liessen, in die richtige Richtung. Allerdings schweigt sich die Klägerin 

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darüber  aus,  wie  bzw.  mit  welcher  Methodik  und  in  welchem  Setup  die 
durch die Software erzeugten Wirkungen vorliegend ermittelt werden kön-
nen. Auch wenn beim technischen Fachrichter, der die Beschreibung vor-
nimmt, von einem vernünftigen Mass an Mitdenken und proaktivem Vorge-
hen ausgegangen werden kann, so würde dieser Rahmen vorliegend bei 
weitem gesprengt. So kann es nicht Aufgabe des Gerichts bzw. des tech-
nischen Fachrichters sein, die Anordnung bzw. das Setup derart festzule-
gen,  dass  die  durch  die  Software  erzeugten Wirkungen  bzw.  Effekte  be-
schrieben werden können. Die Klägerin hätte, um ihrer Substantiierungs-
pflicht  nachzukommen,  mit  ihrem  Gesuch  konkret  angeben  müssen,  wie 
was wo genau beschrieben werden kann und soll bzw.  welche angeblich 
gespeicherten Informationen wie angezeigt und betrachtet werden können. 
Das  zu  beurteilende  Begehren  um  genaue  Beschreibung  enthält  jedoch 
weder Angaben  zu  Hilfsmitteln noch  zur  Methodik,  wie die  Beschreibung 
vorgenommen werden soll. Wenn sich das Beschreibungsobjekt, wie dies 
vorliegend  der  Fall ist,  nicht im Rahmen eines Augenscheins  unmittelbar 
(sinnlich wahrnehmbar) betrachten lässt, erfordert ein Antrag auf eine Be-
schreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 PatG die Angabe wie bzw. mit welchen 
Mitteln  dieses  Beschreibungsobjekt  mit  Blick  auf  die  zu  klärenden  Merk-
male beschreibbar wäre. Selbst wenn vorliegend von einer Glaubhaftma-
chung  der  Verletzung  der  unabhängigen  Patentansprüche  auszugehen 
wäre, müsste das Gesuch um Beschreibung mangels hinreichender Anga-
ben zum Setup, Messbedingungen und Methodik zur Beschreibung der an-
gegriffen Softwaretechnologien abgewiesen werden. 

4.5.6  Weiter  tragen  die  Beklagten  vor,  die  Klägerin  verlange  in  ihren 
Rechtsbegehren 1 und 2 u.a. die Beschreibung technischer Dokumentati-
onen, was Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG nicht vorsehe. Eine Dokumentation sei 
bereits eine Beschreibung und sie liefere keinen Beweis für den tatsächli-
chen Ist-Zustand eines zu beschreibenden Verfahrens oder Erzeugnisses. 

Dazu führt die Klägerin aus, soweit eine Dokumentation nicht den Ist-Zu-
stand beschreibe, sei sie für das Verständnis der Vergangenheit möglich-
erweise hilfreich. Es sei nicht die Dokumentation zu beschreiben, sondern 
die „Infrastruktur“ unter Bezugnahme auf die Dokumentation. 

Es bleibt aufgrund der klägerischen Rechtsbegehren jedoch unklar, ob mit-
tels der Beschreibung die physisch vorhandenen Anlagen („Infrastruktur“) 
umschrieben werden sollen, oder  ob indirekt  eine Einsicht oder  etwa Ab-
schriften  der  „technischen  Dokumentation“  angestrebt  sind.  Auch  hier  ist 
unklar, was die Klägerin nun genau beschrieben haben will und es ist weder 

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Sache  des Gerichts noch  ist  es  ersichtlich notwendig, anlässlich  der  Be-
schreibung  den  Bezug  zu  irgendwelchen  unspezifizierten  Dokumentatio-
nen aufgrund abstrakt-allgemeiner Hinweise herzustellen. Auch ermangelt 
es den Rechtsbegehrensformulierungen, wie die Beklagten in RZ 48 ff. der 
Klageantwort  rügen,  aufgrund  der  dreifach  kaskadierten  „insbesondere“-
Formulierungen  in  den  Rechtsbegehren  1  und  2  („[…]  insbesondere  am 
Sitz der Beklagten“ […] „sei insbesondere genau festzustellen und zu be-
schreiben“ […] „inwiefern […] insbesondere Informationen bezüglich […]“) 
einer hinreichenden Konkretisierung des zu beschreibenden Sachverhalts, 
so dass das Auskunftsbegehren diesbezüglich zu weit gefasst ist.  

4.5.7 Ferner machen die Beklagten geltend, die Verletzung der abhängi-
gen Patentansprüche sei nicht substantiiert behauptet worden. 

Nachdem  das  Gesuch  um  Beschreibung,  wie  dargelegt,  abzuweisen  ist, 
braucht dazu nicht näher eingegangen zu werden. Ergänzend kann jedoch 
darauf hingewiesen werden, dass die Argumentation der Klägerin, dass die 
Glaubhaftmachung der Verletzung von abhängigen Ansprüchen nicht erfor-
derlich sei, da die Verletzung der unabhängigen Ansprüche glaubhaft ge-
macht sei, – wie die Beklagten zu Recht einwenden – logisch nicht zutref-
fend ist. So definieren abhängige Ansprüche einen engeren Gegenstand, 
d.h. eine spezifischere Ausführungsvariante, weshalb die gegenüber dem 
übergeordneten Anspruch zusätzlich vorhandenen Merkmale ebenfalls als 
glaubhaft verletzt untersucht werden müssen. Erst wenn alle Merkmale als 
glaubhaft verletzt angesehen werden, ist auch die Verletzung des jeweili-
gen abhängigen Anspruchs glaubhaft gemacht. 

4.5.8 Gemäss den Beklagten bezeichne die Klägerin den Ort der Beschrei-
bung  völlig  ungenügend.  Die Angabe  „analoge  Räumlichkeiten“  umfasse 
die gesamten Räumlichkeiten am betreffenden Standort. Weiter erstrecke 
sich  das  Gesuch  auf  „digitale  Räumlichkeiten“.  Diese  seien  aber  örtlich 
nicht eingrenzbar und lieferten damit dem Gericht keinerlei konkreten Hin-
weis auf das Objekt der Beschreibung. 

Die  Klägerin  macht geltend,  die  Beklagten  würden  nicht  bestreiten,  dass 
sich in den Räumlichkeiten am Sitz der Beklagten sowie am Ort der Zweig-
niederlassung  eine  Maschine  (Software-  oder  Speichersystem)  befinde. 
Genaueres  könne  die  Klägerin  nicht  wissen.  Aufgrund  der  Mitwirkungs-
pflicht der Beklagten hätten diese die Gerichtsdelegation zu den betroffe-
nen Maschinen zu führen.  

Seite 21 

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Unklare Rechtsbegehren sind  nach Treu  und Glauben auszulegen.10 Der 
Klägerin geht es um diejenigen physisch zugänglichen Räumlichkeiten, wo 
die von ihr beantragten zu beschreibenden Programme und Daten (in den 
entsprechenden  Speichersystemen)  gespeichert  sein  sollen.  Insofern  ist 
klar, welche „Räumlichkeiten“ gemeint sind. In diesem Zusammenhang ist 
eine Ausforschung nicht ersichtlich.  

Fraglich  ist  jedoch,  ob  eine  Glaubhaftmachung  gegeben  ist  für  eine  Be-
schreibung in den Räumlichkeiten der Beklagten 2, da diese nach Ausfüh-
rungen der Beklagten keine operative Tätigkeit ausübe, was im Grundsatz 
von der Klägerin auch nicht bestritten ist. In Anbetracht dessen, dass der 
Standort  beider  Beklagten  an  derselben Adresse  und  möglicherweise  in 
denselben Räumlichkeiten liegt und da die Beschreibung wie dargelegt ab-
zuweisen ist,  kann  offen bleiben, ob  eine Beschreibung  am  Standort der 
Beklagten 2 durch die Klägerin hinreichend substantiiert wurde. 

4.6  Zusammenfassung 

Aufgrund  der  obigen  Erwägungen  kann  zusammenfassend  festgehalten 
werden,  dass  die  Klägerin  ihren  Anspruch  nicht  genügend  substantiiert 
bzw.  nicht  genügend  glaubhaft  gemacht hat. Insofern  sind die  Rechtsbe-
gehren weitgehend unklar und zu wenig bestimmt oder gehen zu weit. Auch 
ist,  wie  oben  bereits  ausgeführt,  ein  Rechtsschutzinteresse  an  der  Be-
schreibung  nur  ungenügend  dargetan.  Das  Gesuch  der  Klägerin  um  ge-
naue Beschreibung  ist somit abzuweisen. Es  braucht daher nicht auf die 
ergänzenden weiteren Vorbringen der Beklagten eingegangen zu werden. 

Über den prozessualen Antrag Ziff. 1 der Klägerin wurde bereits in der Ver-
fügung vom 15. Februar 2018 entschieden und die weiteren prozessualen 
Anträge Ziff. 2 und 3 werden ausgangsgemäss hinfällig. 

5.  Kosten- und Entschädigungsfolgen 

Ausgangsgemäss  wird  die  Klägerin  kosten-  und  entschädigungspflichtig 
(Art. 106 ZPO). Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 15‘000.– festzusetzen und 
mit  dem  Kostenvorschuss  zu  verrechnen.  Der  nicht  beanspruchte Anteil 
des Kostenvorschusses ist der Klägerin zurückzuerstatten. 

10 Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm, Art. 221 

N 38. 

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S2018_001 

Die  Beklagten  machen  eine  Parteientschädigung  von  CHF 63‘740.95  für 
die rechtsanwaltliche Vertretung sowie CHF 35‘404.65 für die patentanwalt-
liche  Beratung  geltend.  Die  Klägerin  bestreitet  diese  Beträge  und  macht 
geltend,  die  Parteientschädigung  bestimme  sich  nach  dem  Gerichtstarif, 
wobei auch der patentanwaltlich bedingte Auslagenersatz angemessen zu 
kürzen sei. 

Für  die  Bemessung  der  Parteientschädigung  ist  der  entsprechende Tarif 
(KR-PatGer)  massgebend.  Ausgehend  von  einem  Streitwert  von 
CHF 140‘000.– erscheint eine Entschädigung für die rechtsanwaltliche Ver-
tretung von CHF 25‘000.– als angemessen (Art. 4 i.V.m. Art. 5 KR-PatGer). 
Unter der Berücksichtigung, dass die Massnahmebegründung der Klägerin 
rund 85 Seiten mit über 50 Beilagen und ihre „Replik“-Eingabe nochmals 
rund 15 Seiten mit Beilagen umfasste, erscheint eine Kürzung gemäss Art. 
6 KR-PatGer angesichts dieses Umfangs sowie der Tatsache, dass die Be-
schreibung zwei Streitpatente (an zwei verschiedenen Standorten) betrifft, 
nicht  gerechtfertigt.  Zu  berücksichtigen  ist  aber  auch,  dass  schliesslich 
keine  Beschreibung  stattfand,  was  nochmals  einen  erheblichen Aufwand 
für die Parteivertreter bedeutet hätte (Anwesenheit anlässlich der Beschrei-
bung selber sowie der anschliessenden Sichtung des Protokolls). 

Angesichts der Praxis des Bundespatentgerichts ist ohne Vorliegen beson-
derer  Umstände  auch  die  Entschädigung  für  die  patentanwaltliche  Bera-
tung  auf  CHF 25‘000.– festzusetzen (Art.  9 Abs.  2  i.V.m. Art.  3  lit.  a KR-
PatGer).11 

11 Urteil des Bundespatentgerichts vom 10. Juni 2016 E. 5.5, O2012_043. 

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S2018_001 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.   Das Gesuch der Klägerin um Anordnung von vorsorglichen Massnah-
men  bzw.  einer  genauen  Beschreibung  wird  abgewiesen, soweit  da-
rauf eingetreten wird. 

2.   Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 15‘000.–. 

3.  Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleis-
teten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht beanspruchte Anteil des 
Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet. 

4.  Die Klägerin wird verpflichtet, den Beklagten eine Parteientschädigung 

von CHF 50‘000.– zu bezahlen. 

5.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsbestätigung. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen 
und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und 
die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweis-
mittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, bei-
zulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

St. Gallen, 23. Mai 2018 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Instruktionsrichter 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur., Dipl. El.-Ing. ETH  
Rudolf A. Rentsch 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand:  

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