# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 3c0bb61a-1226-5613-9506-d92b60d3c7f1
**Source:** Ticino (TI)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2004-02-18
**Language:** it
**Title:** Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.02.2004 10.2003.4
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2003-4_2004-02-18.html

## Full Text

Incarto n.

  10.2003.4

  	
  Lugano

  18 febbraio
  2004/rgc

  	
  In nome

  della Repubblica e Cantone

  del Ticino

  	 

	
  La seconda Camera civile del Tribunale
  d'appello

  
	
   

  
	
   

  
						

 

	
  composta dei giudici:

  	
  Cocchi, presidente,

  Chiesa e Epiney-Colombo

  

 

	
  segretario:

  	
   Bettelini, vicecancelliere

  

 

 

sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 21 gennaio 2003 da

 

	
   

  	
  __________ 

  patrocinato dall'avv. __________ 

   

  
	
   

  	
  contro

  	 

 

	
   

  	
  __________ 

  patrocinato dall'avv. __________ 

   

  
	
   

  	
   

  

chiedente, in base alla LPM, che al convenuto sia
fatto divieto di commercializzare prodotti recanti il marchio __________ e che
sia condannato a versare all'attrice -così come formulato con le conclusioni-
in via principale fr. 58'213.- più interessi a titolo di restituzione dell'utile
conseguito e, subordinatamente, fr. 18'628.40 più interessi, a titolo di
risarcimento danni;

 

domande cui si oppone il convenuto;

 

richiamati i decreti cautelari 19 dicembre 2002 e 28
gennaio 2003 che ordinavano al convenuto di porre fine provvisionalmente alla
denunciata attività commerciale;

 

concessa a __________ l'assistenza giudiziaria con
decreto 24 marzo 2003;

 

svoltasi l'istruttoria e lette le conclusioni 26
gennaio 2004 dell'attrice e 30 gennaio 2004 della convenuta, avendo le parti
rinunciato al dibattimento finale;

 

 

considera

in fatto e in
diritto:

 

 

                                   1.   La
società attrice è titolare del marchio verbale svizzero __________ depositato
al n. __________ per le classi internazionali di prodotti 1, 5, 29, 30, 31, 32
e 33, ossia per la lista di cui al doc. _. 

 

 

                                   2.   L'attrice
rimprovera al convenuto -titolare della ditta individuale __________
Importazione Alimentari- di aver importato dall'Italia e di aver venduto a
dettaglianti svizzeri, segnatamente al __________ e a __________, alimentari
surgelati recanti lo stesso marchio. In Italia il marchio __________ è
validamente registrato, tuttavia non al nome dell'attrice, ma di una società
italiana del gruppo __________ (doc. _). I fatti non sono contestati; anzi, il
convenuto ammette la propria attività con particolare riferimento alla linea di
surgelati __________ che, afferma, è prodotta unicamente in Italia e quindi non
si contrappone a un prodotto svizzero analogo; in particolare, non trattandosi
dell'imitazione di prodotti svizzeri, sarebbe escluso ogni rischio di
confusione. Contestando che il marchio apposto sui prodotti da lui
commercializzati corrisponda a quello dell'attrice, rivendica la sua buona
fede, affermando di non aver agito né con dolo, né negligentemente; sottolinea
inoltre che i prodotti italiani __________ vengono pubblicizzati soltanto con
la denominazione __________ e non evidenziando il marchio, ciò che determina il
ruolo secondario di questo nome nell'individuazione dei prodotti oggetto della
sua attività. Non condivide la rinomanza del marchio e rileva che semmai lo
scopo voluto dall'attrice è già raggiunto con la copertura del marchio sulla
confezione dei prodotti per mezzo di etichette autocollanti. In diritto nega di
aver agito in contrasto con la LPM, alludendo genericamente a trattati
bilaterali in materia. Infine si oppone a qualsiasi richiesta di risarcimento,
ricordando tra l'altro come le vendite al pubblico siano avvenute da parte dei
suoi clienti (__________e __________) e non da parte sua.

 

 

                                   3.   Così
come già accennato in sede di provvisionale, dev'essere anzitutto puntualizzato
che il marchio dell'attrice e quello figurante sulle confezioni di prodotti
surgelati commercializzati dal convenuto sono in modo evidente due marchi
verbali identici (cfr. plico doc. _ e plico doc. _, nonché doc. _ e _), senza
necessità di far riferimento, se non a titolo abbondanziale, al fatto che
l'identità o la similitudine di due segni, rispettivamente di due marchi, si
giudica in base all'impressione generale e deve riguardare gli elementi essenziali
del marchio (David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, ed. 2,
art. 3 LPM, N. 11). In particolare, trattandosi di marchi verbali, l'identità
sussiste indipendentemente dal carattere di stampa, dalla grandezza e dal
colore adottati nella rappresentazione grafica del vocabolo (David, op.
cit., ibidem, N. 18). Essi, inoltre, sono riferiti a prodotti simili, ossia a
beni tra loro non completamente diversi (DTF 123 III 191);
in concreto, è pacifico che i legumi surgelati della gamma __________ rientrano
nell'ambito concettuale dei prodotti contemplati dalle classi cui il marchio
svizzero è destinato, ovvero -tra gli altri- "…légumes, fruits, …
également sous forme d'extraits, de gelées ou de conserves ainsi que sous forme
de plats cuisinés et de conserves congelées ou deshydratées …" (doc. _).

 

 

                                   4.   Il
titolare di un marchio, nell'ambito dei diritti conferitigli dalla legge, ha
facoltà di vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come
marchio giusta l'art. 3 cpv. 1 LPM (art. 13 cpv. 2 LPM). Relativamente al caso
concreto, ciò significa che vi è una lesione del diritto al marchio quando un
terzo usa un segno identico a un marchio anteriore, destinato a prodotti
simili, se ne risulta un rischio di confusione (art. 3 cpv. 1 lett. b LPM);
rischio che è presente se un segno o un marchio ostacola la funzione distintiva
del marchio preesistente: in pratica ciò accade ogni volta in cui è possibile
temere che un segno induca oggettivamente il pubblico interessato a deduzioni
errate, ad esempio sull'esistenza di rapporti commerciali fra i prodotti o i
servizi contrassegnati con l'uno, rispettivamente l'altro marchio o segno (Marbach,
in SIWR III, pag. 111 e 112).

 

                                         Questo
rischio di confusione, nel caso particolare, è innegabilmente dato ed è stato
d'altra parte confermato -ce ne fosse stata necessità- da parte del direttore
del deposito di __________ dell'attrice che ha riferito di contatti con
consumatori che davano l'impressione di considerare i prodotti della
concorrenza come merce __________, ossia esponendo lamentele riguardanti quei
prodotti (teste __________). In quest'ambito è irrilevante l'argomento del
convenuto concernente l'originalità dei prodotti da lui commercializzati, ossia
il fatto che essi non siano un'imitazione di prodotti svizzeri __________ del
medesimo tipo, e che in tal modo sarebbe escluso ogni rischio di confusione.
Infatti, la notoria vastità di scelta di prodotti surgelati, verosimilmente
presso entrambe le produttrici, titolari dei rispettivi marchi, è tale da non
permettere una sufficiente individuazione di un singolo prodotto rispetto ad
ogni altro simile, restando di conseguenza del tutto aperta la possibilità per
il consumatore di trarre dalla presenza del marchio deduzioni errate sulla
situazione del mercato e sull'origine della merce.

 

 

                                   5.   Dev'essere
inoltre precisato (ciò che è già stato detto nella decisione provvisionale 19
dicembre 2002) che uno dei principi cardine della legge è quello secondo cui la
protezione offerta dal marchio non ha effetto universale, ma territoriale,
limitatamente cioè al territorio dello Stato in cui il marchio è stato
registrato; in senso positivo, un marchio validamente registrato in Svizzera
trova protezione nel diritto interno a fronte di qualsiasi lesione del medesimo
che si verifichi sul territorio svizzero; e contrario, la protezione
garantita da uno Stato estero è limitata al territorio di quello (David,
op. cit., Vorbemerkungen zum 1. Titel, pag. 13, N. 10; art. 13 LPM, N.
17; Vorbemerkungen zum 3. Titel, pag. 313, N. 6). 

 

 

                                   6.   Il
convenuto, come già detto, si difende dichiarando di essere stato in buona
fede. Orbene, indifferente il ruolo da lui svolto nella catena commerciale
seguita dai prodotti, siccome tutti coloro che adempiono i presupposti
dell'art. 13 cpv. 2 LPM sono in grado di ledere un marchio svizzero (David,
op. cit., art. 13 LPM, N. 13), è altrettanto irrilevante che il convenuto abbia
agito in buona fede o no: l'intenzione soggettiva di chi dispone di un segno o
di un marchio successivo non è infatti determinante poiché i presupposti
dell'art. 3 cpv. 1 LPM, e in particolare il rischio di confusione, si giudicano
secondo criteri esclusivamente oggettivi (Marbach, op. cit., pag. 115).

 

 

                                   7.   L'eccezione
poi secondo cui la promozione dei prodotti commercializzati dal convenuto
avviene usando il nome della gamma __________ e non il marchio __________, così
come, più in generale, l'asserita prevalenza del nome corrente del prodotto
rispetto al marchio, non può trovare accoglimento. Infatti, la fattispecie su
cui l'attrice fonda la propria azione prescinde dall'uso del marchio nella
pubblicità, ma si riferisce alla concreta commercializzazione in Svizzera di
prodotti recanti il marchio __________. Stando così le cose, non torna
conto di valutare la portata o il significato di altre indicazioni sugli
imballaggi, rispettivamente del nome di una determinata gamma di prodotti che
nessuno peraltro pretende far parte del marchio dei beni importati.

 

 

                                   8.   Comunque,
il convenuto nega la possibilità pratica di ledere il marchio dell'attrice,
avendo fatto ricorso (lui stesso o i suoi clienti) a celare la scritta
__________ su ogni imballaggio dei prodotti importati per mezzo di etichette
autoadesive; l'attrice contesta l'efficacia di tale operazione. Al proposito si
osserva che nell'incarto sono presenti diverse buste destinate alla confezione
di prodotti della gamma __________: la prima (doc. _) -che reca il marchio
__________ senza nessuna cancellatura- è stata acquistata presso __________
(Lugano) prima della decisione cautelare; la seconda (doc. _) è stata
sottoposta dal convenuto all'attrice come modello, nel corso delle trattative
precedenti la causa, per dimostrare come egli avrebbe inteso schermare il
marchio __________ figurante sui prodotti. Tuttavia, è vero ciò che ha indotto
l'attrice a non accettare tale offerta, ossia che gli autocollanti previsti non
coprivano tutte le scritte __________ sulla confezione: in particolare, sul
retro della busta figura una specie di sigillo (in basso a destra) che reca la
scritta "prova di acquisto - patate saporite" in cui chiaramente si
distingue il marchio __________. Elemento che non potrebbe sfuggire al
consumatore, probabilmente incuriosito dagli autocollanti di colore rosso,
usati a copertura del marchio più evidente sui due lati della confezione che
manifestamente vi appaiono apposti in un secondo tempo. Comunque il documento
in esame non è stato rinvenuto negli scaffali dei rivenditori o nei magazzini
del convenuto, per cui non è atto a dimostrare una situazione reale. D'altra parte
le buste prodotte sub doc. _ (__________- patate saporite,
rispettivamente __________ - tagliatelle ai funghi porcini)
provengono dal __________ e dimostrerebbero come la merce sia offerta in
vendita dopo il decreto cautelare 19 dicembre 2002; i correttivi apportati
nell'intento di celare il marchio __________ sono tuttavia ancora meno
riusciti: la prima busta, oltre al sigillo di cui s'è detto a proposito del
doc. _, reca l'indicazione del "Numero verde __________ " per
i contatti diretti fra produttore e consumatore, con funzione informativa
sull'origine della merce. Nella seconda busta -che presenta un unico
autocollante sul fronte dell'imballaggio- è stato fatto ricorso, per ogni segno
__________ stampato sul retro, a un tratto di pennarello scuro che tuttavia
permette senza difficoltà di leggere la parola che si voleva celare e anzi
potrebbe attirare l'attenzione su ciò che doveva essere cancellato. Inoltre, i
metodi adottati e fin qui descritti per coprire il marchio controverso sulle
confezioni appaiono precari e quindi inefficaci: prova ne è che parte degli
autoadesivi -a un determinato momento- si presentavano staccati del tutto o in
parte (teste __________), così che su una o sull'altra delle confezioni, ossia
nell'offerta complessiva del prodotto presso i rivenditori, v'è una forte
probabilità che il marchio apparisse: ed è ciò che conta. Comunque, la prova
della copertura del marchio incombeva al convenuto che l'ha eccepita, ma egli
non l'ha portata nel processo. Al proposito non serve nemmeno la confezione
allegata alla domanda processuale 12 dicembre 2003 di parte convenuta (doc. _):
è vero che la busta reca vistose cancellature di tutti i marchi, ma della
stessa il convenuto non indica la provenienza (dal grossista, dal rivenditore,
ecc.), né specifica se essa sia stata presentata solo per dimostrare (come
sembrerebbe) la bontà del metodo di schermatura, ovvero per contrastare la
testimonianza __________, al di là di qualsiasi rapporto con la realtà
commerciale messa in atto dalla ditta __________. 

 

 

                                   9.   Accertata
la lesione del marchio a carico del convenuto, è data la premessa fondamentale
all'accoglimento dell'azione inibitoria dell'attrice, nel senso di proibire al
convenuto ulteriori violazioni del marchio svizzero della prima. Inoltre, all'accoglimento
della domanda non si contrappone né l'argomento di __________ di non aver mai
sfruttato il marchio per mezzo di pubblicità, dal momento che -come s'è visto-
la lesione del marchio altrui sussiste a prescindere da una tale attività, né
l'affermazione di aver sempre agito "alla luce del sole" poiché le
azioni previste all'art. 55 cpv. 1 lett. a) e b) LPM non presuppongono colpa
dell'agente (David, op. cit., art. 55 LPM, N. 15 e N. 23).

 

 

                                10.   In
secondo luogo e a dipendenza dell'accertata lesione del marchio, l'attrice
chiede che il convenuto (così come precisato in sede di conclusioni) sia
condannato al versamento -in via principale- di fr. 58'213.- e interessi a
titolo di restituzione dell'utile e -in via subordinata- di fr. 18'628.40 e accessori,
a titolo di risarcimento dei danni.

 

                                         Accanto
alle menzionate azioni d'esecuzione di una prestazione, previste dall'art. 55
cpv. 1 LPM, la persona che subisce una violazione di un diritto al marchio può
proporre le azioni previste dal Codice delle obbligazioni, volte a ottenere il
risarcimento dei danni, la riparazione del torto morale o la restituzione
dell'utile (art. 55 cpv. 2 LPM). In particolare, il risarcimento dei danni e la
restituzione dell'utile possono essere chieste solo alternativamente; d'altra
parte (con riferimento a ciò che è avvenuto nel caso concreto) dev'essere
rilevata la particolarità della norma di permettere all'attore la formulazione
delle due domande in un'unica azione e di scegliere fra le due solo alla fine
dell'istruttoria (David, op. cit., art. 55 LPM, N. 34). 

 

                                         La
restituzione dell'utile si fonda sull'ipotesi che il convenuto abbia agito come
gestore senza mandato, potendo essere considerato debitore nei confronti del
titolare del marchio degli utili derivatigli dall'uso dei diritti altrui, se la
gestione non è stata assunta nell'interesse di questi (art. 55 cpv. 2 LPM e
art. 423 CO). Il credito è costituito dall'utile netto, nel senso che dal
margine di guadagno lordo dev'essere dedotta una porzione adeguata dei costi fissi.
Se però il debitore contesta il guadagno allegato da controparte, deve
specificarne i termini, provando le cifre di dettaglio. Infine, dev'essere
precisato che il credito sorge indipendentemente dalla colpa del debitore (David,
op. cit., art. 55 LPM, N. 44 e 45; David, Der Rechtsschutz im
Immaterialgüterrecht, in SIWR I/2, pag. 120).

 

 

                                11.   Nel
caso concreto, l'attrice ha posto alla base del calcolo di entrambi i crediti
(principale e subordinato) la tabella riassuntiva (plico doc. _) del fatturato
conseguito dal convenuto con la vendita di prodotti __________ (Italia) nel
periodo 1999 - 2002, sulla base della documentazione sequestrata presso di lui:
tale conteggio giunge a un importo complessivo di fr. 232'855.30. L'utile medio
conseguito dal convenuto sugli stessi prodotti è stato calcolato dall'attrice
(sempre in base all'esame della documentazione sequestrata) nel 25% del prezzo
di vendita, assumendo una campionatura delle fatture, riferita agli anni 2000 e
2002 (doc. _). A fronte di questo esame dettagliato della documentazione
contabile e dei dati complessivi che l'attrice ne ricava, esposti già in sede
di replica, il convenuto non solleva nessuna eccezione di merito: in
particolare non nega il fatturato complessivo, né l'utile medio, limitandosi a
una contestazione generica; testualmente afferma: ad 24 - Contestata la
replica, confermata la risposta. Contestati tutti i calcoli dell'attrice in
merito ai contestati utili del convenuto (cfr. Duplica). Solo con le
conclusioni (pag. 5) il convenuto spende qualche parola in più per dire che
l'utile netto indicato da controparte non tiene conto delle spese relative
ai dazi doganali, all'IVA, alle spese di trasporto che rappresentano una
notevole riduzione dell'utile netto. A proposito di questa presa di posizione
dev'essere tuttavia osservato che, al di là di ciò che è stato detto sulla
dottrina relativa alla norma specifica in esame, anche in regime di procedura
cantonale la contestazione di un fatto deve rappresentare una chiara presa di
posizione sui fatti della petizione, mentre la generica locuzione
"contestato" contrapposta all'asserzione di un complesso di fatti è
insufficiente (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 170, m. 6). E' pertanto
inefficace la contestazione del computo dell'utile medio, così come formulata
in duplica, quando il convenuto disponeva di tutti gli elementi di giudizio e
si trovava nell'ultimo stadio della causa per esporre i suoi argomenti di
difesa (art. 78 CPC), al di là della scelta riservata alla parte attrice sulla
precedenza di un'azione sull'altra. D'altra parte, sempre in duplica, lo stesso
convenuto non ha contestato in modo più dettagliato nemmeno la domanda di
risarcimento dei danni: ad 21 - Contestato in particolare il calcolo
eseguito dall'attrice a titolo di licenza fittizia. Contestato pure che ciò
equivale al danno dell'attrice. L'attrice non ha subito alcun danno (pag.
5). 

 

 

                                12.   Da
quanto considerato si deve così dedurre che il convenuto, non contestandoli,
ammette la correttezza degli importi calcolati dall'attrice: fatturato
complessivo e utile medio. L'unica critica abbozzata dal convenuto sul calcolo
dell'utile medio, ossia la richiesta di deduzione dei dazi doganali, dell'IVA e
delle spese di trasporto, ancorché di principio legittima (David, in SIWR
cit., pag. 121), appare -per quanto detto in precedenza- processualmente
tardiva poiché presentata solo in sede di conclusioni e comunque -nel merito-
insufficiente, dal momento che (come esposto al precedente considerando 10,
cpv. 3) incombeva al convenuto di specificare gli importi corrispondenti agli
oneri cui fa riferimento e di provarne l'entità come facilmente avrebbe potuto
fare. 

 

                                         A
titolo abbondanziale, può comunque essere ancora ricordato che l'attrice,
quanto all'IVA, sostiene -come effettivamente risulta dall'esame delle singole
fatture- che le cifre di cui ai conteggi AC (e quindi anche AD) sono al netto
di tale imposizione. E' vero inoltre che il convenuto ha ammesso che la
linea "__________" rappresenta solo una minima parte del (suo)
volume d'affari (risposta, pag. 10): in effetti, le fatture da lui emesse
alla clientela riguardano numerose forniture di alimentari d'importazione di
cui i prodotti __________ rappresentano una percentuale non determinante. Ciò
comporterebbe una ripartizione ampia dei lamentati costi fissi che
concernerebbero la merce controversa solo in piccola parte e che il convenuto
non ha comunque nemmeno reso verosimili nella loro natura e nella loro entità.
Non v'è pertanto nessun motivo per tenere conto delle deduzioni proposte genericamente
da parte convenuta, così che la domanda di restituzione dell'utile può essere
accolta per l'importo indicato dall'attrice.

 

 

                                13.   Dovendo
calcolare la tassa di giustizia e le ripetibili dovute all'attrice, questa
propone un valore di causa complessivo di fr. 300'000.-, ovvero tenendo conto
sia dell'importo chiesto in pagamento al convenuto, sia dell'importanza del
marchio per giudicare il valore dell'azione inibitoria. Orbene, al proposito la
dottrina indica sì che ogni azione possa avere un proprio valore di causa, ma
-per quanto riguarda le azioni d'esecuzione- suggerisce, al di là
dell'importanza del marchio, di tenere conto anche dell'interesse
all'inibizione dell'attività controversa, tanto più a fronte di lesioni non
rilevanti (… gegen einen "kleinen" Verletzer: Zürcher,
Der Streitwert im Immaterialgüterrecht, in 

                                         sic
! 2002, pag. 505). E' ciò che si è attuato nella fattispecie, considerando
l'attività limitata del convenuto, l'area d'interesse della sua clientela e
l'utile annuo medio, pari a 1/4 del credito riconosciuto per tale titolo
all'attrice. Pertanto, non appare fuori luogo determinare in complessivi fr.
100'000.- il valore della causa.

 

 

 

Motivi per i quali,

richiamati per le spese
l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   La
petizione 21 gennaio 2003 di __________ SA è accolta.

 

                                         Di
conseguenza:

 

                                         1.1.  E' fatto
divieto a __________ di importare, esportare, offrire, mettere in commercio o
detenere o immagazzinare a tale scopo prodotti alimentari, congelati e non,
contrassegnati con il marchio __________, tranne nel caso in cui tali prodotti
siano stati immessi sul mercato svizzero dall'attrice, ed in particolare è
fatto divieto a __________ di importare dall'Italia alla Svizzera prodotti
alimentari contrassegnati dal marchio __________ e e offrirli, metterli in
commercio o immagazzinarli a tale scopo in Svizzera, tranne nel caso in cui gli
stessi siano stati immessi sul mercato dall'attrice.

 

                                         1.2.  E' fatto
divieto a __________ di utilizzare il segno __________ a scopi pubblicitari
e nella propria corrispondenza o documentazione commerciale, in particolare su
listini prezzi e ordinazioni, tranne nel caso in cui tale uso avvenga per
contraddistinguere prodotti immessi sul mercato dall'attrice.

 

                                         1.3.  __________ è
condannato a versare a __________ SA l'importo di fr. 58'213.- oltre interessi
del 5% dal 30 giugno 2002, a titolo di restituzione dell'utile.

 

 

                                   2.   I
divieti di cui alle cifre 1.1 e 1.2 sono decisi con l'avvertimento a __________
di cui all'art. 292 CP che recita: Chiunque non ottempera a una decisione a
lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto
comminatoria della pena prevista dal presente articolo, è punito con l'arresto
o con la multa.

 

 

                                   3.   Le spese in complessivi       fr.      200.-

                                         e
la tassa di giustizia di        fr.           1'000.-

                                         in
totale                                   fr.           1'200.-

 

                                         sono
posti a carico del convenuto e per esso, al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, allo Stato del Canton Ticino.

                                         __________
verserà a __________ SA l'importo di fr 6'000.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   4.   Tosto
cresciuta in giudicato la presente decisione, verrà dissequestrata la
documentazione di cui ai decreti cautelari 19 dicembre 2002 e 28 gennaio 2003.

 

 

                                   5.   Intimazione:

                                         -
avv. __________;

                                         -
avv. __________.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il
segretario