# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 073d848f-79fc-5f9c-8e88-9e31d4eb98cf
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2018-12-04
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 04.12.2018 B-552/2017
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-552-2017_2018-12-04.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-552/2017 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  4 .  D e z e m b e r  2 0 1 8  

Besetzung 
 Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), 

Richter Marc Steiner, Richter David Aschmann,    

Gerichtsschreiber Lukas Abegg. 
 

 
 

Parteien 
 Nile Clothing AG,  

Hauptstrasse 33, 2572 Sutz,   

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. André Wahrenberger 

und/oder Dr. Stephanie Bruderer-Lattmann  

Blum & Grob Rechtsanwälte AG,  

Neumühlequai 6, Postfach 3954, 8021 Zürich 1,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

Interform AG,  

Mönchhofstrasse 15, 8802 Kilchberg ZH,   

vertreten durch Dr. Urs Erne, Rechtsanwalt,  

Erne Meier Mongiovi Rechtsanwälte,  

Stadelhoferstrasse 33, Postfach 5, 8024 Zürich,  

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 
 

 
 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 14850,  

CH 653'567 HIRSCH/CH 683'528 APFELHIRSCH. 

B-552/2017 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Die Schweizer Marke Nr. 683'528 "Apfelhirsch" wurde am 3. Februar 2016 

in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen: 

Klasse 9:   Brillenfassungen  

Klasse 14:  Schmuck  

Klasse 25: Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen. 

B.  

Am 22. April 2016 erhob die Beschwerdeführerin gegen diese Eintragung 

Widerspruch und stützte sich dabei auf die Schweizer Marke Nr. 653'567 

"HIRSCH", welche für folgende Waren eingetragen ist 

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; alle 

vorgenannten Waren nicht aus Hirschleder, Hirschfell 

oder anderen Hirschbestandteilen hergestellt und nicht 

mit Hirschmotiven verziert. 

C.  

Mit Entscheid vom 21. Dezember 2016 wies die Vorinstanz den Wider-

spruch vollumfänglich ab. Sie begründete ihren Entscheid damit, dass ei-

nerseits die Waren der Widerspruchsmarke der Klasse 25 nur mit den Wa-

ren der angefochtenen Marke der Klasse 25 gleichartig seien; eine Gleich-

artigkeit für die Waren der Klasse 9 und der Klasse 14 läge allerdings nicht 

vor. Weiter stellte die Vorinstanz zwar eine unveränderte Übernahme der 

Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke fest. Gleichzeitig argumen-

tierte die Vorinstanz indes, dass das Zeichen "HIRSCH" für die Waren der 

Klasse 25 ohne Disclaimer beschreibend sei und daher nur über eine 

schwache Kennzeichnungskraft verfüge. Damit seien die Unterschiede in 

den Zeichen, also das Element Apfel bei der angefochtenen Marke, genü-

gend stark, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen. 

D.  

Gegen diesen Entscheid wurde von der Beschwerdeführerin mit Schriftsatz 

vom 26. Januar 2017 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erho-

ben. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung des vorinstanzli-

chen Entscheids betreffend die Klasse 25 und die Gutheissung des Wider-

spruchs betreffend ebendiese Klasse 25. Dies unter Kosten- und Entschä-

digungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Die Beschwerdeführe-

B-552/2017 

Seite 3 

rin anerkennt, dass zwischen den Waren der Klasse 25 ihrer Wider-

spruchsmarke und den Waren der Klasse 9 bzw. Klasse 14 der angefoch-

tenen Marke keine Gleichartigkeit gegeben sei. Bezüglich der Waren der 

Klasse 25 sei indes Warenidentität festzustellen. Weiter argumentiert die 

Beschwerdeführerin, dass eine weitgehende Zeichenähnlichkeit zwischen 

den strittigen Zeichen bestehe, da die angefochtene Marke den Hauptteil 

der Widerspruchsmarke unverändert übernehme und in der angefochtenen 

Marke ebenfalls den Hauptteil darstelle. Die Annahme der Vorinstanz, wo-

nach das Zeichen "HIRSCH" für die Waren der Klasse 25 direkt beschrei-

bend sei und daher die Kennzeichnungskraft der Marke "HIRSCH" derart 

herabgesetzt sei, dass keine Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen 

"Apfelhirsch" mehr bestehe, sei falsch. Richtigerweise müsse der Marke 

"HIRSCH" eine mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft attes-

tiert werden, wodurch gemäss ständiger Rechtsprechung eine Verwechs-

lungsgefahr aufgrund der unveränderten Übernahme des Hauptbestand-

teils bestehe. 

E.  

Die Beschwerdegegnerin repliziert mit Schriftsatz vom 7. März 2017 und 

beantragt die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädi-

gungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Sie argumentiert, dass bei 

der angefochtenen Marke der Hauptteil nicht Hirsch sei, sondern vielmehr 

Apfel als zentraler Bestandteil der Marke angesehen werden müsse, da 

dieser auch den Wortanfang darstelle. Das Zeichen Apfelhirsch sei viel-

mehr eine Fantasiebezeichnung und daher mit der Widerspruchsmarke 

nicht verwechselbar. Sie gehe zudem mit der Vorinstanz einig, dass es sich 

bei "HIRSCH" für Waren der Klasse 25 um eine schwache Marke handle, 

da diese beschreibend sei und somit zum Gemeingut gehöre. 

F.  

Mit Schreiben vom 10. April 2017 lässt sich die Vorinstanz vernehmen. Sie 

bekräftigt im Wesentlichen die Argumentation in ihrem Entscheid, wonach 

das Zeichen "HIRSCH" für Waren der Klasse 25 beschreibend und damit 

schwach und dem Gemeingut zugehörig sei, weshalb vorliegend nicht von 

einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden könne. 

G.  

Mit Zustellung der Vollmacht am 25. April 2017 an die übrigen Parteien ori-

entiert die Beschwerdeführerin über einen Wechsel ihrer Rechtsvertretung. 

B-552/2017 

Seite 4 

H.  

Eine Parteiverhandlung hat nicht stattgefunden. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-

gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 

32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsge-

richt vom 17. Juni 2005 [VGG], SR 173.32). Die Beschwerde wurde innert 

der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. De-

zember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) einge-

reicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Wider-

sprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung 

besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). 

2.  

2.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren 

Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun-

gen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt 

(Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 

[MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren 

und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähn-

licher sich die Zeichen sind und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 

"Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]", BGE 128 III 99 

E. 2c "Orfina", BGE 126 III 320 E. 6b/bb "Apiella"). 

2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf-

grund der Registereinträge (Urteil des BVGer B-4772/2012 vom 12. August 

2013 E. 2.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]" mit Hinweisen). Für die Annahme gleich-

artiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wert-

schöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Wa-

ren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit 

gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer 

B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"; B-758/2007 

vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; GALLUS JOLLER, in: Marken-

schutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 306). 

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2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den 

die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-

lassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks") und nach dem Mass an Gleich-

artigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen 

diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung. An die Verschie-

denheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnli-

cher die Produkte sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzel-

ler Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; BGE 128 III 99 E. 2c "Or-

fina", BGE 126 III 320 E. 6b/bb "Apiella"). Eine Verwechslungsgefahr be-

steht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu be-

fürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individuali-

sierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a "Securi-

tas/Securicall"). 

2.4 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang 

der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Feb-

ruar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" mit Hinweisen). Der geschützte Ähn-

lichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke 

Marken (BGE 122 II 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; GALLUS 

JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 78, mit 

Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Ele-

mente beschreibenden Charakter haben (BGE 128 III E. 2.1 "Yukon"; Urteil 

des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). 

Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferi-

schen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a 

"Kamillosan/Kamillon, Kamillan" mit Hinweisen; Urteil des BVGer 

B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex 

[fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-

werbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 979 mit Hinweisen). 

2.5 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebe-

nenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 

BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"). Der Wortklang wird im Wesentlichen 

durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der 

Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die opti-

sche Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamil-

lon, Kamillan", BGE 119 II 473 E. 2c "Radion/Radomat"). 

3. Weder die Vorinstanz noch die Beschwerdeführerin oder die Beschwer-

degegnerin haben sich explizit zu den relevanten Verkehrskreisen geäus-

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sert. Es kann damit von den in der Rechtsprechung für die Klasse 25 Be-

kleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen mehrfach definierten Ver-

kehrskreisen des allgemeinen Publikums, welches mit leicht erhöhter Auf-

merksamkeit der Marke begegnet, ausgegangen werden (BGE 121 III 377 

E. 3d "Boss/Boks"; Urteile des BVGer B-5389/2014 vom 1. Dezem-

ber 2015 E. 3 "STREET-ONE/STREETBELT.CH"; B-3118/2007 vom 1. No-

vember 2007 E. 5 "Swing/Swing Relaxx [fig.]"; B-2296/2014 vom 29. Juni 

2015 E. 4 "ysl [fig.]/sl skinny love [fig.]"). 

4.  

Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt 

voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-

leistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil).  

4.1 Vorliegend sind sowohl von der Widerspruchsmarke als auch der an-

gefochtenen Marke die Waren Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbede-

ckungen der Klasse 25 beansprucht, womit Warenidentität besteht. Dass 

die Widerspruchsmarke eingeschränkt ist auf Waren, welche nicht aus 

Hirschleder oder anderen Hirschbestandteilen hergestellt sind, tut dieser 

Erkenntnis keinen Abbruch. Dies ergibt sich aus folgender Begründung: Im 

häufiger anzutreffenden Fall, in welchem die Widerspruchsmarke den 

Oberbegriff für eine Ware der angefochtenen Marke beansprucht, ist die 

Gleichartigkeit geradezu offensichtlich. Allerdings ist auch im umgekehrten 

Fall, in welchem die angefochtene Marke den Oberbegriff und die Wider-

spruchsmarke nur einen bestimmten Teil dieses Oberbegriffs beansprucht, 

grundsätzlich von einer Gleichartigkeit auszugehen (Urteile des BVGer 

B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 4.2.2 "CARPE DIEM/carpe noctem"; 

B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 4.1 "Quadratischer Rahmen [fig.]/Quad-

ratischer Rahmen [fig.]" und B-7312/2008 vom 27. März 2009 E. 5 "Impe-

rator/Imperator"). Vorliegend ist Zweiteres der Fall und damit die Gleichar-

tigkeit bzw. Warenidentität erstellt. Damit ist auch ein strenger Massstab 

bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr anzulegen. Die weiteren Wa-

ren, für welche die angefochtene Marke Schutz beansprucht, wurden von 

der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift als nicht gleichartig an-

erkannt und bilden damit vorliegend auch nicht mehr Teil des Streitgegen-

standes. Diesbezüglich ist die vorinstanzliche Verfügung in Rechtskraft er-

wachsen. 

5.  

Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die reinen 

Wortmarken "HIRSCH" und "Apfelhirsch" gegenüber.  

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5.1 Die Widerspruchsmarke besteht aus dem einzelnen Wort "HIRSCH", 

wohingegen die angegriffene Marke aus einem Kompositum besteht, näm-

lich "Apfelhirsch". Das Widerspruchszeichen ist somit vollständig im ange-

griffenen Zeichen enthalten. Die vollständige Übernahme der Wider-

spruchsmarke in die angefochtene Marke bringt grundsätzlich bereits eine 

starke Zeichenähnlichkeit mit sich (vgl. GALLUS JOLLER, in: Markenschutz-

gesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 134). Gemäss ständiger Recht-

sprechung ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jün-

gere Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr unzuläs-

sig, wenn das ältere Zeichen nicht wesentlich verändert wird (Urteile des 

BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 "Stingray/Roamer 

Stingray"; B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.1 "Metro/Metropool"; 

B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]" und 

B-3118/2008 vom 1. November 2007 E. 2 und E. 6.1 "Swing/Swing Relaxx, 

Swing & Swing Relaxx [fig.]", je mit weiteren Hinweisen). 

5.2 Die Übernahme einer Marke kann allerdings dann zulässig sein, wenn 

der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen 

wird, dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter 

Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 

18. Oktober 2017 E. 8.2 "Stingray/Roamer Stingray", B-5616/2012 vom 

28. November 2013 E. 4.2 "VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer Vor-

sorgeZentrum" und B-4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 

"Mc [fig.]/MC2 [fig.]", GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 

2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 134). So wurde beispielsweise eine selbständige, 

kennzeichnende Stellung der älteren Marke "SKY" im Zeichen "SKYPE IN, 

SKYPE OUT" verneint (Urteil des BVGer B-386/2007 vom 4. Dezember 

2009 E. 7.6). Vorliegend besteht das jüngere Zeichen aus dem älteren Zei-

chen, dem der Zusatz "Apfel" vorangestellt wird. Eine Verschmelzung der 

beiden Zeichen liegt damit noch nicht vor. Sowohl im Schrift- wie auch im 

Klangbild bleibt das Wort Hirsch dabei klar individualisier- und als prägen-

der Bestandteil erkennbar. 

5.3 Indes kann auch ein veränderter Sinngehalt eine bestehende Zeichen-

ähnlichkeit unter Umständen aufheben (BGE 112 II 362 E. 2 "Escoli-

no/Seccolina", BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; EUGEN MARBACH, in: 

Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-

kenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 886 f.). Sinngemäss macht dies denn auch die 

Beschwerdeführerin geltend, wenn sie argumentiert, dass das Zeichen 

"Apfelhirsch" ein Fantasiezeichen sei und der Konsument dieses Zeichen 

nicht als eine Gattung eines Hirsches auffasse. Vielmehr werde Apfelhirsch 

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so wie die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten sog. Parallel-

marken "Zitronenschwan", "Erdbeerspatz" und "Bananenbär" als einer Li-

nie von Fruchttieren mit grossem Fantasiegehalt verstanden. Dieser Argu-

mentation kann nicht gefolgt werden. Die Beschwerdegegnerin macht sinn-

gemäss geltend, die vorliegende Marke sei Teil einer Serienmarke und 

müsse in diesem Kontext verstanden werden. Allerdings hat die Beschwer-

deführerin in keiner Art dargelegt, inwiefern die Marke "Apfelhirsch" teil ei-

ner Serienmarke sein könnte, da sie weder Auszüge von den von ihr ge-

nannten weiteren Marken einreichte, noch – was für ein Nachweis einer 

Serienmarke notwendig wäre – ein Gebrauch dieser verschiedenen Mar-

ken und damit eine Bekanntheit bei den Verkehrskreisen nachwies (Urteil 

des BVGer B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 7.3.2 "DROSSARA/DRO-

SIOLA" mit weiteren Hinweisen). Darüber hinaus ist offen, ob eine solche 

Sinnverwandtschaft für eine Serie von Marken überhaupt angenommen 

werden kann. Weiter ist der Beschwerdegegnerin entgegen zu halten, dass 

die Gattungsbezeichnungen für Hirsche üblicherweise vorangestellt sind, 

wie bspw. beim Dammhirsch, Rothirsch, Axishirsch, Davidhirsch, Weisslip-

penhirsch, Mähnenhirsch oder Sumpfhirsch um nur einige zu nennen (vgl. 

statt vieler www.tier-arten.de > Hirscharten, abgerufen am 22. Oktober 

2018). Entsprechend ist nicht auszuschliessen, dass die relevanten Ver-

kehrskreise das Zeichen "Apfelhirsch" als eine Hirschgattung verstehen.  

5.4 Unter Umständen könnte das Wort Apfelhirsch auch als eine Hirschfi-

gur aus Apfel verstanden werden. Zwar scheint das mit obiger Begründung 

wenig wahrscheinlich, doch unter der Annahme, ein solches Verständnis 

existierte, müsste man berücksichtigen, dass der Sinngehalt, nämlich das 

Tier Hirsch, nach wie vor das Zeichen dominiert. Der Unterschied im Sinn-

gehalt der beiden Marken wäre auch damit nicht derart gross bzw. nicht 

derart abweichend, dass eine Zeichenähnlichkeit überwunden würde.  

6.  

6.1 Weiter ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bestim-

men. Die Vorinstanz und mit ihr die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, 

dass die Widerspruchsmarke "HIRSCH" für die Waren der Klasse 25 Be-

kleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen direkt beschreibend und da-

mit dem Gemeingut zugehörig sei. So hat die Vorinstanz im Eintragungs-

verfahren der Marke "HIRSCH" diese erst zum Markenschutz zugelassen, 

als dem Warenverzeichnis der Disclaimer alle vorgenannten Waren nicht 

aus Hirschleder, Hirschfell oder anderen Hirschbestandteilen hergestellt 

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Seite 9 

und nicht mit Hirschmotiv verziert beigefügt wurde. Im vorliegenden Wider-

spruchsverfahren hat die Vorinstanz jedoch bei der Beurteilung der Kenn-

zeichnungskraft den Disclaimer ohne weitere Begründung ausgeblendet 

und auf eine schwache Marke im Gemeingut erkannt. Eine solche Argu-

mentation ist nicht nachvollziehbar. Bei der Eintragung der Marke wurde 

ein Disclaimer gesetzt, um gewisse Waren vom Markenschutz auszu-

schliessen. Diese mittels Disclaimer ausgeschlossenen Waren können da-

mit nicht zu einem späteren Zeitpunkt als Grund herangezogen werden, 

um eine Marke als Gemeingut zu charakterisieren. Denn die im Disclaimer 

genannten Waren sind gerade nicht vom Markenschutz erfasst und können 

daher auch keinen Einfluss auf die Kennzeichnungskraft haben.  

6.2 Damit kann festgehalten werden, dass die Widerspruchsmarke für die 

von ihr beanspruchten Waren eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft 

besitzt.  

7.  

In einer Gesamtbetrachtung ist die Verwechslungsgefahr zu beurteilen. 

Vorliegend ist die Gleichartigkeit bzw. Warenidentität zwischen den bean-

spruchten Waren der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke 

erstellt. Damit ist auch ein strenger Massstab bei der Beurteilung der Ver-

wechslungsgefahr anzulegen. Weiter übernimmt die angefochtene Marke 

die Widerspruchsmarke integral und ohne wesentliche Veränderung. Die 

Hinzufügung des Wortes Apfel kann die angefochtene Marke weder sinn-

gehaltlich noch auf eine andere Art so stark verändern, dass die Wider-

spruchsmarke in der angefochtenen Marke nicht mehr erkannt würde. Da 

die Widerspruchsmarke über eine normale Kennzeichnungskraft verfügt, 

besteht zwischen den strittigen Marken eine Verwechslungsgefahr. Die Be-

schwerde ist damit für die im Beschwerdeverfahren noch strittigen Waren-

Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen der Klasse 25 gutzuheis-

sen. 

8.  

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdegeg-

nerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Als unterliegende Partei ist sie 

zudem zur Zahlung einer angemessenen Parteientschädigung an die Be-

schwerdeführerin zu verpflichten (Art. 64 Abs. 1 und Abs. 3 VwVG i.V.m. 

Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und 

Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 

173.320.2]). 

B-552/2017 

Seite 10 

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-

che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzuset-

zen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 VGKE). Im Beschwerdeverfahren vor 

dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen 

(Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das In-

teresse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Wi-

derspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschla-

gen ist. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den re-

lativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wir-

ken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt 

würden. Mangels anderer relevanter Angaben ist der Streitwert darum 

nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.– bis Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 

133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesen Erfahrungswer-

ten ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine 

konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strit-

tigen Marke. Die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren wird damit 

auf Fr. 4'500.– festgesetzt und der unterliegenden Beschwerdegegnerin 

auferlegt. 

Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten d.h. die Widerspruchsgebühr be-

trug Fr. 800.– und wurde von der Beschwerdeführerin vorgeleistet. Der 

Kostenvorschuss verbleibt bei der Vorinstanz. Da der vorinstanzliche Ent-

scheid teilweise aufzuheben ist, sind auch die vorinstanzlichen Kosten neu 

zu verlegen. Die vorinstanzliche Verfügung wurde nur in Bezug zu den Wa-

ren der Klasse 25 angefochten und wird im Beschwerdeverfahren diesbe-

züglich aufgehoben. In Bezug zu den Waren der Klassen 9 und 14 erwuchs 

sie in Rechtskraft. Entsprechend werden die vorinstanzlichen Kosten nach 

Massgabe des Unterliegens zu zwei Dritteln der Beschwerdeführerin und 

zu einem Drittel der Beschwerdegegnerin auferlegt. Die Beschwerdegeg-

nerin hat demnach der Beschwerdeführerin einen Drittel der Widerspruchs-

gebühr d.h. Fr. 267.– zu ersetzen.  

8.2 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie all-

fällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss 

Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer de-

taillierten Kostennote fest. Die Beschwerdeführerin hat eine Kostennote in 

der Höhe von Fr. 4'241.30 eingereicht. Die Parteientschädigung ist zwar 

grundsätzlich aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Dies 

heisst allerdings nicht, dass diese unbesehen übernommen werden muss, 

vielmehr sind nur die insgesamt notwendigen Kosten bzw. der notwendige 

Zeitaufwand zu ersetzen (Urteil des BVGer D-2572/2007 vom 4. Oktober 

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Seite 11 

2007 E. 4), wobei dem Bundesverwaltungsgericht ein erheblicher Ermes-

sensspielraum zusteht (Urteil des BGer 8C_329/2011 vom 29. Juli 2011 

E. 6.2). In Anbetracht des geringen Umfangs und der niedrigen Komplexität 

des Falles erscheint eine Parteientschädigung an die Beschwerdeführerin 

für das das Beschwerdeverfahren von Fr. 2'400.− als angemessen. 

Die erstinstanzliche Parteientschädigung wurde auf Fr. 2'000.– festgelegt 

Da der vorinstanzliche Entscheid teilweise aufgehoben wird, ist auch die 

vorinstanzliche Parteientschädigung neu zu verlegen. Die vorinstanzliche 

Verfügung wurde nur in Bezug zu den Waren der Klasse 25 angefochten 

und wird im Beschwerdeverfahren diesbezüglich aufgehoben. In Bezug zu 

den Waren der Klassen 9 und 14 erwuchs sie in Rechtskraft. Die 

vorinstanzliche Parteientschädigung ist nach Massgabe des Unterliegens 

zu verlegen. Unter gegenseitiger Verrechnung der Ansprüche aus Partei-

entschädigungen hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin für 

das vorinstanzliche Verfahren einen Drittel der Parteientschädigung d.h. 

Fr. 667.– auszurichten.  

8.3 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur 

Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, 

SR 173.110]). Es erwächst demnach mit Eröffnung in Rechtskraft. 

  

B-552/2017 

Seite 12 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz 

im Widerspruchsverfahren Nr. 14850 vom 21. Dezember 2016 wird bezüg-

lich der Waren Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen der 

Klasse 25 aufgehoben.  

2.  

Der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen und die Vorinstanz angewie-

sen, die Marke CH 683'528 "Apfelhirsch" für die Waren Bekleidung, Schuh-

waren und Kopfbedeckungen der Klasse 25 aus dem Schweizerischen 

Markenregister zu löschen. 

3.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin 

auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu 

Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der geleistete Kostenvor-

schuss von Fr. 4'500.– ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten. 

4.  

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für die vorinstanzli-

chen Verfahrenskosten mit Fr. 267.– zu entschädigen.  

5.  

Die Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren wird auf Fr. 2'400.– 

zugunsten der Beschwerdeführerin und zulasten der Beschwerdegegnerin 

festgelegt.  

6.  

Ziffer 3 der vorinstanzlichen Verfügung über die Parteientschädigung wird 

aufgehoben. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin als Par-

teientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 667.– zu ent-

schädigen.  

7.  

Unter Verrechnung der genannten Ansprüche hat die Beschwerdegegnerin 

der Beschwerdeführerin ein Entschädigung von insgesamt Fr. 2'000.– zu 

entrichten. 

  

B-552/2017 

Seite 13 

8.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: 

Rückerstattungsformular und Beschwerdebeilagen zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 14850; Einschreiben; Beilage: Vorakten  

zurück) 

 

 

 

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: 

  

Vera Marantelli Lukas Abegg 

 

 

 

Versand: 12. Dezember 2018