# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 20bd92c9-932d-54b6-825e-f89870d160cd
**Source:** St. Gallen (SG)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2013-05-21
**Language:** de
**Title:** St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges 21.05.2013 HG.2011.199
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/SG_Gerichte/SG_KG_999_HG-2011-199_2013-05-21.pdf

## Full Text

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 1/42

Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Fall-Nr.: HG.2011.199

Stelle: Kantonsgericht

Rubrik: Handelsgericht

Publikationsdatum: 28.01.2020

Entscheiddatum: 21.05.2013

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 2/42

Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Entscheid Handelsgericht, 21.05.2013
Art. 2, 3 und 13 MSchG (SR 232.11): Absolute und relative Ausschlussgründe 
vom Markenschutz. Vorsorgliche Massnahmen betreffend Kaffeekapseln. Im 
vom Bundesgericht aufgehobenen Entscheid vom 4. März 2011 hielt der 
Handelsgerichtspräsident fest, die Form der dreidimensionalen CH-Marke 
Nr. P-486889 sei technisch notwendig, damit die Denner-Kapseln in 
Nespresso-Maschinen funktionieren. Die Würdigung des gemäss 
Bundesgerichtsentscheid vom 28. Juni 2012 eingeholten technischen 
Gutachtens ergibt jedoch, dass in Bezug auf die Formgebung nur der 
Flansch technisch notwendig ist. Da sich der Handelsgerichtspräsident im 
aufgehobenen Entscheid vom 4. März 2011 auf die Prüfung der technischen 
Notwendigkeit der Form beschränkte, ist über die übrigen 
Ausschlussgründe noch nicht entschieden. Es gilt somit weiter zu prüfen, ob 
die Form das Wesen der Ware ausmacht (Art. 2 Abs. 1 lit. b MSchG) bzw. die 
Ähnlichkeit der Formen zu einer Verwechslungsgefahr führt (Art. 13 i.V.m. 
Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). An der Form des einfachen Kegelstumpfes mit 
Flansch besteht kein Exklusivrecht, da es sich um eine einfache Grundform 
handle, die grundsätzlich nicht monopolisierbar ist. Ein solches 
Exklusivrecht ist auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung begründet worden. 
Zum einen ist die CH-Marke Nr. P-486889 kein blosser Kegelstumpf mit 
Flansch. Zum anderen wird die Grundform des einfachen Kegelstumpfes mit 
Flansch von zahlreichen anderen Herstellern von Kaffeekapseln ebenfalls 
verwendet. Die Gesuchstellerinnen können die Gesuchsgegnerinnen deshalb 
nicht gestützt auf das Markenrecht verpflichten, eine andere für 
Kaffeekapseln ungewöhnliche Form zu verwenden, selbst wenn solche 
Formen technisch möglich sind. Eine Prüfung der Denner-Kapsel unter 
diesem Blickwinkel ergibt, dass sie sich von der dreidimensionalen CH-
Marke Nr. P-486889 genügend unterscheidet, damit eine 
Verwechslungsgefahr nicht glaubhaft erscheint. (Handelsgerichtspräsident, 
21. Mai 2013, HG.2011.199).

  

HG_2011_199.doc 

Art. 2, 3 und 13 MSchG (SR 232.11): Absolute und relative Ausschlussgründe vom 
Markenschutz. Vorsorgliche Massnahmen betreffend Kaffeekapseln.  

Im vom Bundesgericht aufgehobenen Entscheid vom 4. März 2011 hielt der 
Handelsgerichtspräsident fest, die Form der dreidimensionalen CH-Marke Nr. P-486889 
sei technisch notwendig, damit die Denner-Kapseln in Nespresso-Maschinen 
funktionieren. Die Würdigung des gemäss Bundesgerichtsentscheid vom 28. Juni 2012 
eingeholten technischen Gutachtens ergibt jedoch, dass in Bezug auf die Formgebung 
nur der Flansch technisch notwendig ist.  

Da sich der Handelsgerichtspräsident im aufgehobenen Entscheid vom 4. März 2011 
auf die Prüfung der technischen Notwendigkeit der Form beschränkte, ist über die 
übrigen Ausschlussgründe noch nicht entschieden. Es gilt somit weiter zu prüfen, ob die 
Form das Wesen der Ware ausmacht (Art. 2 Abs. 1 lit. b MSchG) bzw. die Ähnlichkeit 
der Formen zu einer Verwechslungsgefahr führt (Art. 13 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c 
MSchG). 

An der Form des einfachen Kegelstumpfes mit Flansch besteht kein Exklusivrecht, da 
es sich um eine einfache Grundform handle, die grundsätzlich nicht monopolisierbar ist. 
Ein solches Exklusivrecht ist auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung begründet 
worden. Zum einen ist die CH-Marke Nr. P-486889 kein blosser Kegelstumpf mit 
Flansch. Zum anderen wird die Grundform des einfachen Kegelstumpfes mit Flansch 
von zahlreichen anderen Herstellern von Kaffeekapseln ebenfalls verwendet. Die 
Gesuchstellerinnen können die Gesuchsgegnerinnen deshalb nicht gestützt auf das 
Markenrecht verpflichten, eine andere für Kaffeekapseln ungewöhnliche Form zu 
verwenden, selbst wenn solche Formen technisch möglich sind. 

Eine Prüfung der Denner-Kapsel unter diesem Blickwinkel ergibt, dass sie sich von der 
dreidimensionalen CH-Marke Nr. P-486889 genügend unterscheidet, damit eine 
Verwechslungsgefahr nicht glaubhaft erscheint. (Handelsgerichtspräsident, 21. Mai 
2013, HG.2011.199). 

 

 

Erwägungen: 

 

I. 

 

1.  Die Gesuchstellerinnen 1 und 2 sind Gesellschaften des Nestlé-Konzerns, wobei 

die Gesuchstellerin 2 unter anderem für die Herstellung und den Vertrieb der 

Nespresso-Kaffeekapseln (folgend: Nespresso-Kapsel) verantwortlich ist. Die 

Gesuchsgegnerin 1 bot ab 15. Dezember 2010 ebenfalls Kaffeekapseln (folgend: 

Denner-Kapseln) im Rahmen einer Einführungswerbung an. Die Gesuchsgegnerin 2 

stellt diese Denner-Kapseln her. 

 

Die Gesuchstellerin 1 ist Inhaberin der folgenden dreidimensionalen CH-Marke Nr. P-

486889: 

 
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Die Formmarke der Gesuchstellerin 1 verfügt über eine Priorität vom 29. Juni 2000 und 

ist insbesondere für "café, extraits de café et préparation à base de café" und mit dem 

Vermerk "Marque imposée" eingetragen. Die Formmarke wird somit für die Nespresso-

Kapseln verwendet. 

 

2.  Am 6. Januar 2011 reichten die Gesuchstellerinnen ein Gesuch um Erlass 

superprovisorischer und vorsorglicher Massnahmen mit dem eingangs 

wiedergegebenen Rechtsbegehren ein (Prozess HG.2011.10-HGP). Mit 

superprovisorischer Verfügung vom 10. Januar 2011 untersagte der 

Handelsgerichtspräsident den Gesuchsgegnerinnen mit sofortiger Wirkung vorsorglich, 

die Kaffeekapseln mit einer Form gemäss den Abbildungen in Ziffer 1 des 

Rechtsbegehrens unter anderem zu verkaufen und zu bewerben. Ferner untersagte er 

der Gesuchsgegnerin 1 mit sofortiger Wirkung vorsorglich, unter dem Slogan "Denner - 

was suscht?", "Denner - quoi d'autre" und "Denner - cosa sennò?", und/oder mit der 

Behauptung "Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine", insbesondere gemäss den 

Abbildungen gemäss Ziffer 2 des Rechtsbegehrens, Kaffee unter anderem zu verkaufen 

und zu bewerben. Am 26. Januar 2011 reichten die Gesuchsgegnerinnen die 

Massnahmeantwort mit dem eingangs wiedergegebenen Rechtsbegehren ein. Die 

Gesuchstellerinnen erstatteten am 17. Februar 2011 die Massnahmereplik, wobei sie an 

ihren Anträgen festhielten.  

 

3.  Mit Entscheid vom 4. März 2011 (Dispositiv Ziff. 1) hob der 

Handelsgerichtspräsident das superprovisorisch angeordnete Vertriebsverbot vom 10. 

Januar 2011 auf und wies Ziffer 1 des Massnahmebegehrens ab. Im Weiteren 

bestätigte er weitgehend das in der superprovisorischen Verfügung vom 10. Januar 

2011 ausgesprochene Verbot der Verwendung der erwähnten Slogans, hingegen 

erlaubte er der Gesuchstellerin 1 den Hinweis "Kompatibel zu Nespresso-Maschinen" in 

der Werbung und auf den Produkten bzw. der Verpackung, sofern der Schriftzug klein 

 
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ist, insbesondere wie er auf den im Dezember 2010 verwendeten Verpackungen 

angebracht war (Dispositiv Ziff. 2).  

 

4.  Am 17. März 2011 reichten die Gesuchstellerinnen Beschwerde beim 

Bundesgericht ein mit dem Antrag, es seien die Ziffern 1, 5 (Gerichtskosten) und 6 

(Parteikosten) des Entscheids des Handelsgerichtspräsidenten vom 4. März 2011 

aufzuheben und es sei das beantragte Verbot gemäss Ziffer 1 ihres 

Massnahmegesuchs auszusprechen. Eventualiter seien die Ziffern 1, 5 und 6 des 

angefochtenen Entscheids aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung an die 

Vorinstanz zurückzuweisen. Mit Urteil vom 28. Juni 2011, das den Parteien gleichentags 

im Dispositiv schriftlich eröffnet worden war, hiess das Bundesgericht die Beschwerde 

gut, hob die Ziffern 1, 5 und 6 des Entscheids des Handelsgerichtspräsidenten vom 4. 

März 2011 auf und wies die Sache zu neuer Beurteilung an den 

Handelsgerichtspräsidenten zurück (Ger.act. 1).   

 

5. Nachdem das Bundesgericht das begründete Urteil zugestellt hatte, reichten die 

Gesuchsgegnerinnen am 22. Juli 2011 ein Gesuch um superprovisorische Aufhebung 

der superprovisorisch angeordneten Massnahmen vom 10. Januar 2011 ein, wobei sie 

folgende Anträge stellten (Prozess HG.2011.199-HGP; Ger.act. 2):   
 

1. Es seien die mit Verfügung vom 10. Januar 2011, Dispositiv Ziffer 1, angeordneten 

superprovisorischen Massnahmen aufzuheben und es sei über die Aufhebung der 

superprovisorischen Massnahmen "superprovisorisch", ohne Anhörung der Gesuchstellerinnen 

zu entscheiden. 

 

2. Eventualiter, für den Fall der Aufrechterhaltung der superprovisorischen Massnahmen, seien 
die Gesuchstellerinnen in Anwendung von Art. 265 Abs. 3 ZPO unter solidarischer Haftbarkeit zur 

Leistung einer angemessenen Sicherheit im Betrag von mindestens CHF 2'000'000.00 zu 

verpflichten.  

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchstellerinnen. 
 

Mit Entscheid vom 25. Juli 2011 wies der Handelsgerichtspräsident das Gesuch um 

superprovisorische Aufhebung der mit Verfügung vom 10. Januar 2011 erlassenen 

Massnahmen ab (Ger.act. 4). Die Gesuchstellerinnen reichten am 16. August 2011 eine 

Stellungnahme zum Gesuch der Gesuchsgegnerinnen betreffend Aufhebung der 

superprovisorischen Verfügung ein mit dem Rechtsbegehren, die Anträge der 

Gesuchsgegnerinnen gemäss Eingaben vom 26. Januar 2011, 29. Juni 2011 sowie 22. 

Juli 2011 betreffend Aufhebung der ohne Anhörung der Gesuchsgegnerinnen verfügten 

 
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Massnahmen vom 10. Januar 2011 seien – soweit darauf eingetreten wird – kostenfällig 

abzuweisen (Ger.act. 8). Sie reichten neue Akten ein (kläg. act. 43-74) und führten aus, 

sie hätten in der Zwischenzeit erste Prototypen von möglichen (bereits in kläg. act. 25 

abgebildeten) Alternativformen hergestellt. Diese Prototypen würden 5.1 g Kaffee der 

Sorte Volluto enthalten, und es sei davon auszugehen, dass die derartigen alternativen 

Formen gleich praktisch und solid seien wie Nespresso-Kapseln und dass deren 

Herstellungskosten nicht oder zumindest nicht in rechtlich relevantem Masse höher als 

diejenigen der Nespresso-Kapseln seien (Ger.act. 8 S. 53 ff.; kläg. act. 65, 66, 69-71). 

Ferner reichten sie je ein Exemplar der Nespresso Maschinen G3 und G4 (kläg. act. 67, 

68) ein. Schliesslich verwiesen sie auf die Kapseln Sara Lee (kläg. act. 72), Ne-cap 

(kläg. act. 73) und Brown café (kläg. act. 74). Sie hielten fest, es seien, wie die 

Beispiele zeigten, unzählige Formen (auch "Zwischenformen") denkbar, und es könne 

keine Rede davon sein, dass der Kapselkäfig eine einzige Form verlangen würde. Der 

Bestand der gesuchstellerischen Formmarke könne damit nicht ernsthaft in Zweifel 

gezogen werden. Die geschützte Form sei offensichtlich nicht technisch notwendig.   

 

6.  Im Entscheid vom 29. August 2011 hielt der Handelsgerichtspräsident betreffend 

die behauptete Verletzung der CH-Marke Nr. 609901 WHAT ELSE? fest, die Dispositiv 

Ziffer 2 des Entscheids des Handelsgerichtspräsidenten vom 4. März 2011 habe in 

diesem Streitpunkt die superprovisorisch angeordnete Verfügung vom 10. Januar 2011 

ersetzt und sei vor dem Bundesgericht unangefochten geblieben. Dieser Streitpunkt 

bilde damit nicht mehr Gegenstand des nach dem Rückweisungsentscheid des 

Bundesgerichts wieder beim Handelsgerichtspräsidenten hängigen 

Massnahmeverfahrens, weshalb darauf nicht weiter einzugehen sei (Ger.act. 12, S. 7, 

E. 3a).  

 

a) Des weiteren hielt der Handelsgerichtspräsidenten fest, in Dispositiv Ziffer 2 des 

Entscheids vom 4. März 2011 sei der Gesuchsgegnerin 1 erlaubt worden, in der 

Werbung und auf den Produkten bzw. der Verpackung den Hinweis anzubringen 

"Kompatibel zu Nespresso-Maschinen", sofern der Schriftzug klein ist, insbesondere wie 

er auf den im Dezember 2010 verwendeten Verpackungen angebracht war. Der 

Gesuchsgegnerin 1 sei hingegen weiterhin vorsorglich untersagt worden, über einen 

solchen diskreten Hinweis hinaus mit der Behauptung "Kompatibel zu Ihrer Nespresso-

Maschine" Kaffee u.a. anzubieten, zu verkaufen, zu bewerben oder Dritte zu solchen 

Handlungen anzustiften. Nachdem Dispositiv Ziffer 2 des Entscheids vom 4. März 2011 

in diesem Punkt die superprovisorische Verfügung vom 11. Januar 2011 ersetzt habe 

und nicht angefochten worden sei, bilde dieser Streitpunkt ebenfalls nicht mehr 

 
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Gegenstand des nach dem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts wieder beim 

Handelsgerichtspräsidenten hängigen Verfahrens (Ger.act. 12 S. 7 f. E. 3b).  

 

c) Schliesslich hielt der Handelsgerichtspräsident fest, damit den 

Gesuchsgegnerinnen vorsorglich verboten werden könne, ihre Kapseln während des 

Massnahmeverfahrens zu vertreiben bzw. in Verkehr zu bringen, hätten die 

Gesuchstellerinnen die Verletzung ihrer Formmarke glaubhaft zu machen (Ger.act. 12 

S. 8 E. 4). Er hob die Ziffern 1 und 3 der superprovisorischen Verfügung des 

Handelsgerichtspräsidenten vom 10. Januar 2011 auf (Dispositiv Ziff. 1) mit der 

Begründung, dass bis zum Vorliegen eines Gutachtens nicht glaubhaft gemacht sei, 

dass die Form nicht technisch notwendig und damit ungültig sei. Zum Beweis der von 

den Gesuchstellerinnen aufgestellten Tatsachenbehauptung, dass es im Vergleich zur 

gesuchstellerischen CH-(Form)Marke Nr. P-486889 mögliche sowie zumutbare 

Alternativen gibt, welche in Nespresso-Maschinen funktionieren, wurde bei einem 

unabhängigen gerichtlichen Experten ein Kurzgutachten eingeholt (Dispositiv Ziff. 2).  

 

7.  Auf entsprechenden Antrag der Gesuchsgegnerinnen hin (Ger.act. 15) setzte der 

Handelsgerichtspräsident diesen mit Schreiben vom 26. September 2011 Frist zur 

Massnahmeduplik an (Ger.act. 22). Gleichentags setzte er den Parteien eine Frist an, 

um einen gemeinsamen Expertenvorschlag einzureichen (Ger.act. 23). Die Parteien 

einigten sich in der Folge auf einen gemeinsamen Experten (Ger.act. 30). Die 

Gesuchsgegnerinnen reichten am 24. Oktober 2011 die Massnahmeduplik sowie die 

Massnahmeduplikbeilagen 1-17 ein, wobei sie folgende Rechtsbegehren stellten 

(Ger.act. 33):   
 

1. Es sei das Massnahmegesuch der Gesuchstellerinnen vollumfänglich abzuweisen, soweit es 

nicht bereits mit Entscheid vom 4. März 2011 rechtskräftig beurteilt wurde.  

 

2. Eventualiter seien die Rechtsbegehren der Gesuchstellerinnen vollumfänglich abzuweisen und 
die Gesuchsgegnerinnen zu einer angemessenen Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 261 

Abs. 2 ZPO zu verpflichten. 

 

3. Subeventualiter, für den Fall der teilweisen oder vollumfänglichen Gutheissung der Rechts-

begehren der Gesuchstellerinnen, seien die Gesuchstellerinnen in Anwendung von Art. 264 

Abs. 1 ZPO unter solidarischer Haftbarkeit zur Leistung einer angemessenen Sicherheit im 

Betrag von einstweilen mindestens CHF 2'000'000.00 zu verpflichten.  

 

Alles unter solidarischen Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchstellerinnen.  

 
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Gemäss Auffassung der Gesuchsgegnerinnen ist das Massnahmegesuch vom 6. 

Januar 2011 aus mehreren Gründen abzuweisen, zu denen sie im Einzelnen 

Ausführungen machten. Diese vom Handelsgericht und auch vom Bundesgericht bisher 

nicht beurteilten rechtlichen Argumente seien vom Handelsgericht zu prüfen (Duplik Rz. 

9).  

 

8.  Die Parteien reichten am 28. bzw. 30. November 2011 Expertenfragen ein 

(Ger.act. 41, 43). Die Gesuchsgegnerinnen erhoben am 8. Dezember 2011 

Einwendungen gegen die Expertenfragen der Gesuchstellerinnen (Ger.act. 45), worauf 

die Gesuchstellerinnen am 20. Dezember 2011 dazu Stellung nahmen (Ger.act. 48). Der 

Entwurf für eine schriftliche Experteninstruktion wurde den Parteien am 27. Dezember 

2011 zugestellt (Ger.act. 50, 51). Die Gesuchsgegnerinnen brachten keine 

Einwendungen vor, während die Gesuchstellerinnen eingehend zum Entwurf für die 

Experteninstruktion Stellung nahmen und eine Kopie des Massnahmeentscheids des 

Kantonsgerichts des Kantons Waadt vom 11. November 2011 (kläg. act. 75) einreichten 

(Ger.act. 52, 54). Die Instruktion des Experten erfolgte mit Schreiben vom 28. Februar 

2012 (Ger.act. 58).   

 

9.  Am 18. Juni 2012 reichten die Gesuchstellerinnen eine Noveneingabe ein, wobei 

sie folgende Anträge stellten (Ger.act. 60):  

 
1. Die vorliegende Noveneingabe samt Kopie der Medien-Information vom 28. Mai 2012 (Beilage 

[= kläg. act.] 76) und Muster der Café Royal Kapseln (Beilage [= kläg. act.] 77) sei zuzulassen 

bzw. zu den Akten zu nehmen. 

 

2. Es sei unverzüglich über das Massnahmegesuch zu entscheiden und insbesondere 

Rechtsbegehren Ziff. 1 des Gesuchs vom 6. Januar 2011 gutzuheissen. 

 

3. Eventualiter sei die Noveneingabe samt Muster der Café Royal Kapseln (Beilage 77) 

unverzüglich an den Experten zur Berücksichtigung im Rahmen der Expertise weiterzuleiten. 

 

4. Unter solidarischer Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegnerinnen. 

 

Zur Begründung führten sie insbesondere aus, Migros habe am Pfingstmontag, 28. Mai 

2012 mitgeteilt, dass mit Café Royal neue Kaffeekapseln für das Nespresso-System 

eingeführt worden seien (kläg. act. 76, 77). Die Café Royal Kapsel sei ein echtes 

Novum. Deren Form unterscheide sich hinreichend von der durch die CH-Marke Nr. P-

 
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486889 geschützten Form und erbringe damit den Beweis, dass tatsächlich alternative 

Formen zur Verfügung stehen würden. Gleichzeitig sei damit auch erstellt, dass diese 

alternative Form nicht nur für Migros zumutbar sei, sondern im Interesse eines 

funktionierenden Wettbewerbs auch anderen Konkurrenten, insbesondere den 

Gesuchsgegnerinnen, zugemutet werden könne, zumal die Café Royal Kapseln mit 

Nespresso-Maschinen kompatibel seien, in der Schweiz – und damit offensichtlich unter 

denselben Bedingungen wie die Nespresso-Kapseln – hergestellt und von einem 

grossen und erfolgreichen Unternehmen wie Migros zu einem tieferen Preis als 

Nespresso-Kapseln vertrieben würden.  

 

Die Gesuchsgegnerinnen beantragten mit Stellungnahme vom 26. Juni 2012, die No-

veneingabe der Gesuchstellerinnen vom 18. Juni 2012 sei aus dem Recht zu weisen, 

eventualiter seien die Rechtsbegehren in der Noveneingabe vom 18. Juni 2012 der 

Gesuchstellerinnen vollumfänglich abzuweisen, unter solidarischer Kosten- und 

Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchstellerinnen (Ger.act. 63). Sie hielten fest, 

auch wenn die Café Royal Kapseln von Migros ein Novum seien, sei das Argument, 

dass alternative Kapsel zu den Nespresso-Kapseln bestehen würden, nicht neu. 

Entgegen den Vorbringen der Gesuchstellerinnen, die im Widerspruch zu früher von 

ihnen Vorgebrachtem stehe, müsse die Frage der technischen Notwendigkeit nach wie 

vor durch einen Experten entschieden werden. Die Gesuchstellerinnen reichten zur 

gegnerischen Stellungnahme am 3. Juli 2012 Bemerkungen ein (Ger.act. 66). 

 

10.  Mit Noveneingabe vom 10. Juli 2012 (Ger.act. 69) reichten die 

Gesuchsgegnerinnen den Entscheid des Bundesgerichts vom 26. Juni 2012 

(4A_36/2012) betreffend ECC-Kaffeekapsel (bekl. act. 18) und den Entscheid der Cour 

Civile du Tribunal Cantonal du Canton de Vaud vom 7. Juni 2012 in Sachen Nestlé und 

Nespresso gegen Colbis Espresso SA und Dipl. Ing. Fust SA (bekl. act. 19) ein. Dazu 

nahmen die Gesuchstellerinnen am 18. Juli 2012 Stellung (Ger.act. 72).    

 

11.  Am 20. Juli 2012 erstattete der Experte das Gerichtsgutachten (Ger.act 76b; vgl. 

Ger.act. 75). Mit Schreiben vom 24. Juli 2012 gab der Handelsgerichtspräsident den 

Parteien Gelegenheit, Ergänzungsfragen zu stellen, und hielt fest, der Experte habe im 

Rahmen seines Auftrags, mögliche Alternativformen zu prüfen, die Café Royal Kapsel 

von Migros als solche mögliche alternative Form bereits berücksichtigt, womit Ziffer 3 

des Antrags der Gesuchstellerinnen gemäss Noveneingabe vom 18. Juli 2012 

gegenstandslos werde (Ger.act. 78). Während die Gesuchstellerinnen auf 

Ergänzungsfragen verzichteten (Ger.act. 84), reichten die Gesuchsgegnerinnen am 28. 

 
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August 2012 Ergänzungsfragen ein (Ger.act. 87), worauf der Entwurf der 

Ergänzungsfragen (Ger.act. 90) den Parteien am 11. Oktober 2012 zur Stellungnahme 

zugestellt wurde (Ger.act. 91). Die Parteien erklärten sich damit einverstanden (Ger.act. 

92, 94 [u.a. mit Einreichung der Verfügung der Cour Civile du Tribunal Cantonal du 

Canton de Vaud vom 21.08.2012 i.S. Nestlé, Nespresso / Ethical Coffee Company 

(Suisse) SA, Ethical Coffee Company SA, kläg. act. 78]). Der 

Handelsgerichtspräsidenten stellte dem Experten die Ergänzungsfragen am 7. 

November 2012 zu (Ger.act. 97). Die Gesuchsgegnerinnen nahmen am 12. November 

2012 zu den eingereichten Noven Stellung und hielten fest, das Verfahren vor dem 

Kantonsgericht Waadt sei für das vorliegende Verfahren irrelevant (Ger.act. 98). Der 

Experte beantwortete die Ergänzungsfragen am 30. November 2012 (Ger.act. 103; 

nachfolgend Ergänzungsgutachten). Die Gesuchstellerinnen reichten ihre 

Stellungnahme zum Beweisergebnis am 21. Dezember 2012 ein (Ger.act. 111). Mit 

Schreiben vom 17. Januar 2013 teilten sie mit, dass es der zuständige Richter im 

Verfahren vor dem Kantonsgericht Waadt betreffend ECC-Kaffeekapseln abgelehnt 

habe, das superprovisorisch ausgesprochene und nach Anhörung der Gegenseite 

bestätigte Verbot nach dem Entscheid des Bundesgerichts vom 26. Juni 2012 

(4A_36/2012; bekl. act. 18) aufzuheben. Gegen diese Verfügung hätten Ethical Coffee 

Company SA und Ethical Coffee Company (Suisse) SA erneut Beschwerde an das 

Bundesgericht eingereicht, wobei mit Entscheid vom 9. Januar 2013, der im Dispositiv 

vorliege (4A_508/2012; kläg. act. 80 [der begründete Entscheid liegt nunmehr vor]), die 

gegen die Verfügung vom 22. Oktober 2012 (kläg. act. 78) gerichtete Beschwerde 

abgewiesen worden sei. Der Vertrieb der ECC-Kaffeekapseln bleibe damit in der 

Schweiz weiterhin vorläufig verboten (Ger.act. 113). Die Gesuchsgegnerinnen nahmen 

dazu am 22. Januar 2013 Stellung (Ger.act. 116). Sie reichten ihre Stellungnahme zum 

Beweisergebnis am 22. Januar 2013 ein (Ger.act. 118), worauf der 

Handelsgerichtspräsident den Parteien mitteilte, dass der Schriftenwechsel 

abgeschlossen und eine Verhandlung nicht vorgesehen sei (Ger.act. 120).  

 

12. Mit Eingabe vom 17. Mai 2013 teilten die Gesuchstellerinnen mit, gemäss einem 

Presseartikel habe die Denner AG den Lagerbestand der streitgegenständlichen 

Kapseln geräumt und eine andere Form auf den Markt gebracht. Dies zeige, dass die 

Gesuchsgegnerinnen erkannt hätten, dass die streitgegenständliche Kapselform 

markenrechtsverletzend sei. Im Übrigen würde den Gesuchsgegnerinnen nun kein 

Nachteil mehr drohen, wenn der Vertrieb der streitgegenständliche Kapselform 

vorsorglich verboten werde. 

 

 
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II. 

 

1.  Das Bundesgericht hat im Urteil vom 28. Juni 2011 (BGE 137 III 324, 

4A_178/2011) die Ziffern 1, 5 und 6 des Entscheids des Handelsgerichtspräsidenten 

vom 4. März 2011 aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an den 

Handelsgerichtspräsidenten zurückgewiesen (Art. 107 Abs. 2 BGG). Das Gericht, an 

das zurückgewiesen wird, ist an die rechtlichen Erwägungen im Rückweisungsentscheid 

gebunden (BSK [Basler Kommentar, 2. Aufl. 2011] BGG-MEYER/DORMANN, Art. 107 RZ 

18 m.w.H.). Die Gesuchstellerinnen brachten in ihrer Stellungnahme vom 16. August 

2011 (Ger.act. 8) vor, die Ausführungen des Bundesgerichts liessen den Schluss zu, 

dass es in einem Hauptverfahren im Sinne seiner bisherigen Rechtsprechung eine 

einschränkende Prüfung der technischen Notwendigkeit auf mit Nespresso-Maschinen 

kompatible Formen ablehnen würde. Sie hielten deshalb an ihrer Auffassung fest, dass 

in Bezug auf die technische Notwendigkeit im vorliegenden Verfahren Alternativen zu 

prüfen seien, die nicht in Nespresso-Maschinen verwendet werden können. 

 

Wie bereits im Entscheid des Handelsgerichtspräsidenten vom 29. August 2011 

(Ger.act. 12 E. II.4a) festgehalten wurde, übersehen die Gesuchstellerinnen, dass die 

Bindungswirkung eines Rückweisungsentscheides auch diejenigen Punkte beschlägt, 

bezüglich derer keine Rückverweisung erfolgte, die also "definitiv" entschieden wurden 

(BSK BGG-MEYER/DORMANN, Art. 107 RZ 18). Das Bundesgericht hielt in seinem 

Entscheid vom 28. Juni 2011 in direktem Bezug auf das Erfordernis der Kompatibilität 

ausdrücklich fest, die vom Handelsgerichtspräsidenten vorgenommene Einschränkung 

der Alternativformen auf Formen, die in Nespresso-Maschinen verwendet werden 

können, sei unter Willkürgesichtspunkten vertretbar (BGE 4A_178/2011 E. 2.2). Es hat 

damit die Streitsache in diesem Punkt nicht zu neuer Entscheidung zurückgewiesen, 

weshalb es dem Handelsgerichtspräsidenten verwehrt ist, diesen Punkt im gleichen 

Verfahren anders zu entscheiden, ohne dass sich die tatsächlichen Voraussetzungen 

geändert haben (vgl. Entscheid vom 29.08.2011, Ger.act. 12 E. II.4a).  

 

2.  Wie der Handelsgerichtspräsident im Entscheid vom 29. August 2011 (Ger.act. 

12) ausgeführt hat, prüfte der Handelsgerichtspräsident im Entscheid vom 4. März 2011 

in einem zweiten Schritt, ob die Voraussetzungen von Art. 2 lit. b MSchG erfüllt sind, 

wonach Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind, vom 

Markenschutz ausgeschlossen sind. Er kam dabei zum Schluss, es sei von den 

Gesuchstellerinnen nicht glaubhaft dargelegt worden, dass für die Kapseln mögliche 

 
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Alternativformen bestünden, welche ebenfalls in Nespresso-Maschinen verwendet 

werden könnten. Folgerichtig kam er zum Schluss, es bestünden erhebliche Zweifel an 

der Gültigkeit der Marke bzw. es bestünden sehr starke Anhaltspunkte dafür, dass die 

gesuchstellerische CH-(Form)Marke Nr. P-486889 vom Markenschutz ausgeschlossen 

sei, was zur Abweisung des Gesuchs führte. Diesen Punkt der Entscheidung hob das 

Bundesgericht auf (Ger.act. 12 E. II.4b).  

 

a) Ausdrücklich verworfen hat das Bundesgericht den Einwand der 

Beschwerdegegnerinnen, das Massnahmegesuch sei nicht nur wegen wahrscheinlicher 

Nichtigkeit der Formmarke CH-Nr. P-486889 abgewiesen worden sei, sondern auch, 

weil zwischen der Formmarke und den Denner-Kapseln keine Verwechslungsgefahr 

bestehe. Der Handelsgerichtspräsident habe die Verwechslungsgefahr im 

angefochtenen Entscheid lediglich im Zusammenhang mit der Prüfung erwähnt, in 

welchem Umfang das den Slogan "Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine" 

betreffende Verbot lauterkeitsrechtlich aufrechtzuerhalten sei. Von einer selbständigen 

alternativen Begründung hinsichtlich der Abweisung des Rechtsbegehrens Ziffer 1 

könne keine Rede sein. Den Beschwerdeführerinnen könne daher das 

Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung ihrer gegen diese Abweisung gerichteten 

Rügen nicht abgesprochen werden (BGE 4A_178/2011, E. 1.2.2).  

 

b)  Gemäss den Ausführungen des Bundesgerichts führte der 

Handelsgerichtspräsident zur Begründung seines Entscheids zu Unrecht aus, die 

Gesuchstellerinnen hätten zwar behauptet, ihre Kapseln könnten durch "Verbeulen" 

umgeformt werden, ohne dass die Gebrauchstauglichkeit darunter leiden würde. Die 

Gesuchstellerinnen hätten sich jedoch – wie der Handelsgerichtspräsident ausführte – 

nicht zur Widerstandsfähigkeit der auf diese Art umgeformten Kapseln geäussert. Das 

Bundesgericht stellte diesbezüglich fest, die Gesuchstellerinnen hätten sehr wohl 

behauptet, die umgeformten Kapseln seien genügend widerstandsfähig und hätten 

diese Behauptung mittels Augenscheins sowie Expertise zum Beweis erstellt. Die 

anders lautenden Ausführungen des Handelsgerichtspräsidenten seien offensichtlich 

aktenwidrig (BGE 4A_178/2011 E. 3.1.2 Abs. 1 und 2). 

 

c)  Zum andern beanstandete das Bundesgericht, dass dem 

Handelsgerichtspräsidenten die notwendige Sachkunde fehle, um die technische 

Bedeutung der konischen Form sowie der Funktionsfähigkeit anders geformter Kapseln 

zu beurteilen. Der Handelsgerichtspräsident führe zwar aus, schon allein der Umstand, 

dass die Gesuchstellerinnen ein Gutachten zur technischen Notwendigkeit beantragten, 

 
11 

 

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zeige, dass die Grenzziehung unklar sei. Daraus dürfe er jedoch nicht den Schluss 

ziehen, die Gesuchstellerinnen hätten ungenügend dargetan, dass die Form nicht 

technisch notwendig sei. Eine solche Argumentation schneide nämlich den 

Gesuchstellerinnen den Beweis für die Glaubhaftmachung verwendbarer 

Alternativformen in unzulässiger Weise ab und verletzte damit den Anspruch auf 

rechtliches Gehör. Die Erkenntnis, dass sich die Beurteilung der Funktionsfähigkeit von 

behaupteten Alternativformen in Nespresso-Maschinen nicht auf Anhieb erschliesse, 

sondern die Klärung technischer Fragen voraussetze, spreche nicht gegen, sondern für 

die Abnahme des angebotenen Beweises (BGE 137 III 324 E. 3.2.2 S. 331).  

 

d)  Abschliessend hielt das Bundesgericht ausdrücklich fest, der zur Entscheidung 

allein zuständige Handelsgerichtspräsident könne mangels besonderer Fachkenntnisse 

die technischen Vorbringen auf dem Gebiet der Herstellung von Kaffeekapseln nicht 

hinreichend auf ihre Richtigkeit prüfen, weshalb er in Analogie zur bisherigen 

Rechtsprechung zu Patentstreitigkeiten (vgl. BGE 132 III 83 E. 3 S. 86 ff.) einen 

unabhängigen gerichtlichen Sachverständigen beizuziehen habe (BGE 137 III 324 E. 

3.2.2 S. 332).  

 

e)  Entsprechend den bundesgerichtlichen Erwägungen ordnete der 

Handelsgerichtspräsident mit Entscheid vom 29. August 2011 zum Beweis der von den 

Gesuchstellerinnen aufgestellten Tatsachenbehauptung, dass es im Vergleich zur 

gesuchstellerischen CH-(Form)Marke Nr. P-486889 mögliche sowie zumutbare 

Alternativformen gibt, die in Nespresso-Maschinen funktionieren, die Einholung eines 

Kurzgutachtens bei einem gerichtlichen Experten an (Ger.act. 12).    

 

3.  Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen 

Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr 

zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der 

Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Dabei hat die 

gesuchstellende Partei die Voraussetzungen des drohenden, nicht leicht 

wiedergutzumachenden Nachteils sowie der tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen 

des Hauptbegehrens glaubhaft zu machen. Die antragstellende Partei muss somit 

sämtliche wesentlichen Vorbringen glaubhaft machen, indem sie dem Gericht objektive 

Anhaltspunkte liefert, nach denen eine erhebliche Wahrscheinlichkeit für den 

vorgebrachten Sachverhalt spricht. Zur Veranschaulichung wird das Beweismass mit 51 

% und mehr umschrieben (vgl. Entscheid vom 29.08.2011, Ger.act. 12, E. II.2 m.w.H.). 

Der Massnahmerichter kann sich dabei auf eine summarische Prüfung der 

 
12 

 

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Rechtsfragen beschränken (BGE vom 09.01.2012 - ECC-Kapseln, 4A_508/2012 E. 4.2 

m.w.H.) 

 

Dass die Gesuchsgegnerinnen gemäss Vorbringen der Gesuchstellerinnen eine neue 

Kapselform auf den Markt gebracht haben, vermag nichts daran zu ändern, dass eine 

Markenrechtsverletzung von den Gesuchsgegnerinnen nicht anerkannt ist und weiterhin 

über diese Streitigkeit zu entscheiden ist. Namentlich ist das Verfahren dadurch nicht 

gegenstandslos geworden. Im übrigen ist die Frage, ob den Gesuchsgegnerinnen durch 

ein allfälliges Verbot ein Nachteil drohe, erst von Bedeutung, wenn glaubhaft erscheint, 

dass eine Markenrechtsverletzung vorliegt. 

 

4.  Gemäss der Auffassung der Gesuchsgegnerinnen ist die durch die CH-Marke 

Nr. P-486889 geschützte Formmarke technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b 

MSchG und daher nicht schutzfähig. Gemäss Art. 2 lit. b MSchG sind vom 

Markenschutz ausgeschlossen Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und 

Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind. Im 

Rückweisungsentscheid verwies das Bundesgericht auf seine konstante Praxis, wonach 

eine technisch notwendige Form im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG vorliegt, wenn dem 

Konkurrenten für ein Produkt der betreffenden Art (technisch) überhaupt keine 

alternative Form zur Verfügung steht oder im Interesse eines funktionierenden 

Wettbewerbs nicht zugemutet werden kann, indem er eine weniger praktische, eine 

weniger solide oder eine mit höheren Herstellungskosten verbundene Ausführung 

wählen müsste (BGE 137 III 324 E. 3.2.2 S. 330; BGer vom 03.07.2012, 4A_20/2012, 

E. 3.1; BGE 129 III 514 E. 3.2.4). Gemäss den Erwägungen des Bundesgerichts im 

LEGO-Entscheid (4A_20/2012 E. 3.2) rechtfertigt sich bei der Beurteilung der 

Zumutbarkeit möglicher Alternativformen im Hinblick auf die wettbewerbliche 

Gleichbehandlung die Anwendung eines strengen Prüfungsmassstabs. Die mit der 

Einräumung einer Formmarke verbundene, zeitlich unbeschränkte Monopolstellung des 

Markeninhabers soll nach Art. 2 lit. b MSchG nur ermöglicht werden, sofern den 

Mitbewerbern dadurch angesichts vorhandener gleichwertiger Alternativen kein Nachteil 

entsteht. Bei Mehrkosten alternativer Formen liegt auch dann Unzumutbarkeit der 

entsprechenden Wahl einer anderen Warenform vor, wenn der feststellbare (Kosten-

)Unterschied gering ausfällt (4A_20/2012 E. 3.2 und 4.3.1). 

 

a) Im Rückweisungsentscheid hielt das Bundesgericht – wie erwähnt – fest, zur 

Beurteilung der technischen Bedeutung der konischen Form der Kaffeekapseln sowie 

der Funktionsfähigkeit anders geformter Kapseln sei der Handelsgerichtspräsident 

 
13 

 

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mangels eigener Sachkunde selbst nicht in der Lage. Damit sei den Gesuchstellerinnen 

der Beweis für die Glaubhaftmachung verwendbarer Alternativformen abgeschnitten 

worden. Der Handelsgerichtspräsident habe deshalb zur Beurteilung des 

fachtechnischen Streitpunkts der Verwendbarkeit von Alternativformen in Nespresso-

Maschinen im Hinblick auf die Beurteilung des absoluten Ausschlussgrundes der 

technischen Notwendigkeit der beanspruchten Form (Art. 2 lit. b MSchG) einen 

unabhängigen gerichtlichen Sachverständigen beizuziehen (BGE 137 III 324 E. 3.2.2 S. 

331).  

 

b) In der Experteninstruktion vom 28. Februar 2012, die vorgängig den Parteien als 

Entwurf zugestellt worden war, wurde folgendes ausgeführt: Aufgrund dieser 

Erwägungen des Bundesgerichts, an die der Handelsgerichtspräsident gebunden ist, ist 

davon auszugehen, dass die Gesuchstellerinnen die Beweislast gemäss Art. 8 ZGB 

tragen, wobei Glaubhaftmachung genügt (vgl. Experteninstruktion vom 28.02.2012, 

Ger.act. 58 S. 2). Die Gesuchstellerinnen hielten in der Stellungnahme zum Entwurf für 

die Experteninstruktion vom 16. Januar 2012 (Ger.act. 54 S. 3 ff.) fest, das 

Bundesgericht habe in BGE 137 III 324 nicht festgehalten, dass die Gesuchstellerinnen 

beweispflichtig dafür wären, dass die Formmarke nicht technisch notwendig ist. Die 

zitierten Erwägungen würden sich allein auf das Recht der Parteien, Beweisanträge zu 

stellen, beziehen. Da das Recht auf Beweis auch das Recht auf Gegenbeweis umfasse, 

sei es verfehlt, aus den Ausführungen des Bundesgerichts Rückschlüsse auf die 

Beweislastverteilung ziehen zu wollen, insbesondere auch da diese nicht Gegenstand 

des Verfahrens vor Bundesgericht gebildet habe. Auf die Frage der Beweislastverteilung 

ist, sofern erforderlich, nachfolgend einzugehen. 

 

5. a)  Im Gerichtsgutachten vom 20. Juli 2012 (Ger.act. 76b) wird einleitend 

festgehalten, zur Beantwortung der Fragen habe der Experte zunächst alle 72 

Expertenfragen der Gesuchstellerinnen und die 9 Fragen der Gesuchsgegnerinnen 

gesichtet, um keine Aspekte unberücksichtigt zu lassen. Auf dieser Basis habe er die 24 

ausgewählten Fragen im Kurzgutachten beantwortet (Gerichtsgutachten S. 1).  

 

aa)  Im Sinne einer generellen Würdigung des Kapselsystems hielt der Experte fest, 

es sei technisch üblich, dass die Form der Kaffeekapsel der Form des Kapselkäfigs 

folge. Die entsprechende konische Form der Kapsel sei im Sinne einer 

Systemoptimierung naheliegend, aber nicht absolut zwangsläufig. Sie sei dann nicht 

zwangsläufig notwendig, wenn die Kapseln die Bedingungen für die Herstellung eines 

"ordentlichen Kaffees" erfüllten, ansonsten aber verschieden gestaltet seien. Er wies in 

 
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diesem Zusammenhang darauf hin, dass angesichts des unterschiedlichen Materials, 

aus denen die Kapseln hergestellt würden (Metalle wie Aluminium bzw. Kunststoffe), 

deren Konstruktion immer unterschiedlich sei. Der Begriff "Komplementarität" werde 

deshalb im Sinne einer geometrischen Ähnlichkeit verwendet (Gerichtsgutachten S. 2). 

Der Experte führte in allgemeiner Weise die Vor- und Nachteile einer komplementären 

Form der Kapsel an und hielt insbesondere fest, gegen eine weitestgehend 

komplementäre Form einer Kunststoffkapsel sprächen eine kunststoffgerechte 

Konstruktion (zum Begriff "kunststoffgerecht" vgl. Ergänzungsgutachten S. 1) der 

Kapsel mit Minimalisierung des Materialaufwandes und bestmöglicher Erfüllung der 

Aufgaben sowie die Vermeidung von Problemen bei der Entnahme der Kapsel. 

Entsprechend müsse eine Kapsel für den Kapselkäfig einer Nespresso-Maschine zur 

Herstellung eines "ordentlichen Kaffees" nicht dieselbe Form und Geometrie wie eine 

Nespresso-Kapsel aufweisen (vgl. auch nachfolgend lit. b.aa) und insbesondere nicht 

konisch sein, um die funktionalen Anforderungen zu erfüllen. Während bei einem 

metallischen Werkstoff wie Aluminium eine nicht konische Form wegen des erhöhten 

Fertigungsaufwandes nicht sinnvoll sei, sei eine nicht konische Form bei Kunststoffen 

dann sinnvoll, wenn der Materialaufwand nicht erhöht werde und eine Entformung bei 

der Herstellung ohne Mehraufwand möglich sei. Bei einer Kunststoffkapsel sei ein 

"Eindrücken" nicht möglich, sondern die Form sei beim Spritzen oder Giessen der 

Kapsel zu bestimmen und könne im Nachhinein nicht verändert werden 

(Gerichtsgutachten S. 3 f.). Eine konische Form sei für die Entnahme der Kapsel aus 

dem Käfig möglich aber nicht notwendig, da auch eine zylindrische Form die Entnahme 

erlaube, der Wasserfilm zwischen Käfig und Kapsel aufgrund der Geometrie des Käfigs 

laterale Bewegungen leicht zulasse, und keine relevanten Druckunterschiede im 

System auftreten würden, die eine Entnahme blockieren könnten. Eine Form könne nur 

dann für die Entnahme hinderlich sein, wenn die Kapsel zu eng an den Käfig 

angepresst werde und es zum Beispiel zu Verkantungen der Kapsel mit dem Käfig 

kommen könnte (Gerichtsgutachten S. 5 f.). Ein bei einer nicht konischen Kapsel 

bestehender Hohlraum zwischen Kapselkäfig und Kapselseitenwand habe, solange er 

im Vergleich zum Kapselvolumen klein sei (vgl. nachfolgend lit. b.bb), aufgrund der 

gleichen Druckverhältnisse (hydrostatisches Paradoxon) keine Auswirkungen auf den 

Brühprozess in der Kapsel, sofern er vor dem Brühprozess zur Aussenatmosphäre 

abgedichtet sei (was am Flansch oder an einer eingelegten Dichtung geschieht), um 

einen Druckaufbau in der Kapsel zu ermöglichen. Allfällige Wasserreste zwischen 

Kapsel und Käfig seien unbedeutend in Bezug auf die Qualität des gebrühten Kaffees; 

auch der verbleibende Hohlraum zwischen Kapselkäfig und Kapselwand führe – 

abgesehen bei Maschinen der ersten Generation (Alesi) – nicht zu Nachteilen. In den 

 
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Maschinen der ersten Generation sei das Einstossen der Wasserversorgung bei allen 

Kunststoffkapseln ein Problem, womit auch vorgelochte Kapseln nicht oder nur schwer 

verwendet werden könnten (Gerichtsgutachten S. 4). 
  

bb)  In Bezug auf den Kegelstumpf, insbesondere bei den Nespresso-Kapseln, hielt 

der Experte fest, dieser sei mit der gegebenen Krafteinleitung durch die Aufstechdornen 

unter den Gesichtspunkten einer ingenieurmässigen Konstruktion für den vorliegenden 

Fall eine optimale Form, um den Aufstechdornen einen Widerstand entgegenzusetzen. 

Damit würde einem Knick- und Beulversagen weitestgehend vorgebeugt, und es könne 

damit die Kapselwanddicke minimiert werden. Die Situation sei aber anders, wenn die 

Kapsel nicht ausgestochen werde, sondern die Wasserzuführung zum Beispiel über 

vorgefertigte Löcher erfolge, wie zum Beispiel bei den Denner-Kapseln. Dann sei 

weitestgehende Formfreiheit innerhalb der oben genannten Grenzen (Käfig, 

Brühbedingungen etc.) gegeben. Bedingung für ein Funktionieren sei lediglich, dass die 

Grösse der Wassereinlasslöcher ausreichend sei, und diese nicht zu gross seien, da 

sonst Kaffeepulver während des Transports und der Lagerung der Kapsel austreten 

könne (Gerichtsgutachten S. 5).   

 

cc)  In Bezug auf das Volumen der Kapseln im Vergleich zu einer Nespresso-Kapsel 

hielt der Experte fest, es sei möglich, dieses zu verringern, und eine solche Kapsel in 

einer Nespresso-Maschine der zweiten bis vierten Generation zu verwenden. Bei den 

Nespresso-Maschinen der ersten Generation sei das Einstechsystem zu beachten. Wie 

weit eine solche Verringerung des Kapselvolumens sinnvoll und zweckmässig sei, 

hänge davon ab, welche minimale Kaffeemenge verwendet werden solle, und wie der 

Kaffee im Hinblick auf das Brühergebnis kompaktiert (d.h. zusammengepresst) werden 

könne (Gerichtsgutachten S. 5).   

 

dd)  Der nach aussen ragende Flansch sei vorteilhaft, aber nicht unbedingt nötig, um 

die Kapsel in Bezug auf den Käfig ohne Verkannten einzuführen, vorläufig zu zentrieren, 

zu halten und für den Brühprozess abzudichten. Alternative Lösungen ohne Flansch 

(der Experte nennt verschiedene konkrete Möglichkeiten) seien in Bezug auf die 

Dichtfunktion möglich und könnten auch auf die Maschinen aller Generationen 

angewendet werden. Indessen müssten für solche Kapseln mit einer alternativen 

Lösung ohne Flansch die Käfigkonstruktionen gegebenenfalls mit einem Dichtring 

versehen und die Einführungsöffnung mit einer entsprechenden Führung gestaltet 

werden. Ein weiteres Problem bestehe bei der Entnahme der gebrauchten Kapseln, 

indem bei einer Kapsel mit Flansch der Flansch erlaube, die Kapsel aus dem Käfig 

 
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herauszuziehen. Bei einer Kapsel ohne Flansch wäre an der Maschine ein 

entsprechender Mechanismus mit einer Haltelippe zu konstruieren. Für die Maschinen 

der ersten und vierten Generation habe der Flansch eine unabdingbare Dichtfunktion in 

Verbindung mit einer Dichteinlage an der Kapsel. Ohne diese Dichtung könne unter 

Umständen nicht der nötige Druck für den Brühvorgang aufgebaut werden. In den 

Maschinen der zweiten und dritten Generation übernehme ein Dichtring im Kapselkäfig 

diese Funktion, weshalb der Flansch dann ausschliesslich als Führung und Halterung 

beim Einlegen und bei der Entnahme der Kapsel diene. Der Flansch der in kläg. act. 25 

abgebildeten Formen und in den als kläg. act. 65 und 66 eingereichten Prototypen 

erfülle die oben erwähnten Funktionen des Flansches (Gerichtsgutachten S. 6 f.). Ein 

Flansch sei äusserst vorteilhaft und entspreche konventioneller Konstruktionsweise, um 

becherähnliche Packmittel "abzudeckeln", d.h. mit einem Deckel zu versehen, sei aber 

technisch nicht notwendig (d.h. Alternativen sind technisch möglich), um eine Membran 

zu befestigen. Würde aber für die "Abdeckelung" der Kapseln eine technische 

Alternative (z.B. Siegelung einer Membran auf der Innenseite des Behälters) verwendet, 

würde dies bei den Maschinen eine neue Gestaltung der Reliefplatte zur Schliessung 

des Kapselkäfigs erfordern. Bei der Nespresso-Kapsel aus Aluminium habe der Flansch 

einen eingerollten Rand mit entsprechenden Steifigkeitseigenschaften. Diese 

Ausbildung sei beim Kunststoff (wie ihn die Gesuchsgegnerinnen verwenden) gar nicht 

möglich, wo man einen flach gepressten, wulstigen Rand mit geeigneter Materialdicke 

finde, der im Querschnitt in Bezug auf die Geometrie verschiedenartig ausgebildet sein 

könne. Insofern hätten die Flansche aller Kunststoffkapseln im Vergleich zu den 

Nespresso-Kapseln aus Aluminium eine weitgehend ähnliche, aber nicht gleiche 

Formgebung (Gerichtsgutachten S. 7).  

 

Im Ergänzungsgutachten (S. 2) führte der Experte in Bezug auf den Flansch aus, 

grundsätzlich zeige sich bei Versuchen mit "beschnittenen" Nespresso-Kapseln, dass 

die Kaffeezubereitung bei ausreichender Dichtung möglich sei. Es sei allerdings zu 

vermuten, dass die universelle Verwendung von solchen Kapseln in den Kapselkäfigen 

der verschiedenen Maschinengenerationen nicht möglich sei, wenn die heutigen 

Massstäbe an die Zuverlässigkeit und Dichtigkeit des Systems angelegt würden. Als 

Experte sei ihm die Entnahme der Kapsel nach Gebrauch nur mit Werkzeug möglich 

gewesen. Daraus lasse sich schliessen, dass diese Modifikation 

Konstruktionsänderungen am Kapselkäfig und an der Maschine verlange. 

 

ee)  In Bezug auf eine fabrikationstechnische Beurteilung führte der Experte aus, der 

Fachmann würde den Käfig und die Kapsel auf die zu erwartende Kaffeemenge 

 
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auslegen und ansonsten kein Volumen für nicht genutzte Anteile an Verpackung oder 

Werkzeug (Käfig) verschwenden. Daher entstehe eine Präferenz für den Kegelstumpf, 

wobei ein rotationssymmetrischer Kegelstumpf fabrikationstechnisch naheliegend sei 

(vgl. Erfindung des Rades oder der Töpferscheibe). Eine eingedrückte oder sonstwie 

veränderte Form sei zwar technisch machbar, führe aber immer zu zusätzlichem 

Aufwand in der Herstellung und der Weiterverarbeitung. Die rotationssymmetrische 

konische Form sei für das Abstreck-Tiefziehen von Aluminiumband sehr vorteilhaft 

(physische Bearbeitung, Herstellkosten), aber auch für die Herstellung von Werkzeugen 

für das Spritzgiessen, Thermoformen oder Blasen von Kunststoffteilen. Andere Formen 

wie Kugelkalotten seien u.a. bei der Verwendung von Aluminium möglich, prismenartige 

auch mehrstöckige Formen eher bei Kunststoff. Der technische Vorteil der konischen 

Form bei der Formgebung von Aluminium und Kunststoffen ergebe sich wegen der 

Entformung bei der Herstellung. Die konische Form stelle auch eine sinnvolle Lösung 

unter Kostengesichtspunkten dar. Sie ermögliche die Stapelbarkeit, welche eine Option 

sei, die bei entsprechend angepassten Verarbeitungslinien Vorteile bieten könne. Als 

Alternative seien lose geschüttete Teile möglich, die mit heutiger Technologie 

problemlos in Weiterverarbeitungsprozesse über Vibrationsschienen o.ä. eingeführt 

werden könnten. Verpackungstechnisch absoluter Standard sei die Öffnung einer 

Kapsel auf einer Seite zur Befüllung mit pulverförmigem Packgut und anschliessender 

Versiegelung durch eine Membrane (Gerichtsgutachten S. 7 f.; vgl. auch nachfolgend lit. 

b.cc).  

 

ff)  In Bezug auf die Handhabung der Kapsel hielt der Experte fest, alle bisher in 

Erwägung gezogenen und im Markt bekannten Kapseln könnten als stabil, praktisch 

und solide betrachtet werden. In Bezug auf die Beul-Stabilität würden alle 

Kunststoffvarianten die Nespresso-Kapsel übertreffen; die Nespresso-Kapsel sei leicht 

einzudrücken, ohne jedoch die Funktionalität zu verlieren. Bei weiteren Recherchen im 

Markt habe er eine vermutlich thermogeformte Kunststoffkapsel der Migros (Café Royal; 

vgl. kläg. act. 76, 77) gefunden, die bei aussen liegenden Versteifungsrippen einen sehr 

guten Eindruck mache, ferner die Kapsel der Rewe (Ethical Coffee Company [vgl. bekl. 

act. 18; kläg. act. 78; BGE 4A_508/2012]; Gerichtsgutachten S. 8 f. und 

Übersichtstabelle auf S. 11).  

 

Im Ergänzungsgutachten (S. 3) präzisierte der Experte, dass alle von ihm betrachteten 

Varianten von Kapseln, die in Nespresso-Maschinen verwendet werden können, stabil, 

praktisch und solid seien. Er umschrieb den von ihm im Gutachten auf Seite 3 (Frage 2) 

verwendeten Begriff "weitestgehend komplementär" in dem Sinne, dass er damit ein 

 
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enges Anliegen der Kapsel an der Käfigwand sowie ein weitestgehendes Ausfüllen des 

Käfigvolumens umschreibe. Unter diesem Gesichtspunkt seien die vorgestellten 

Ausführungsformen (kläg. act. 25) und Prototypen (kläg. act. 65 und 66) nicht 

"weitestgehend komplementär" (Ergänzungsgutachten S. 3 f.). 

 

gg)  Das Innenvolumen einer Kapsel habe insofern einen Einfluss auf den 

hergestellten Kaffee, als darin eine Mindestmenge an Kaffee bereitgehalten werden 

müsse. Diese werde in vielen Studien mit 5 g angegeben. Alle betrachteten 

Kapselsysteme würden dies leisten, wobei die Verdichtung im Herstellungsprozess nur 

durch Einrütteln oder allenfalls durch zusätzliches Stampfen erfolge. Die Qualität des 

erstellten Kaffees hänge in starkem Ausmass und eher mit der Kaffeesorte, der 

Kaffeemischung sowie dem Röst- und Mahlgrad zusammen als mit dem Innenvolumen, 

vorausgesetzt, dass eine Mindestmenge Kaffee (5 g) dem angeforderten Volumen von 

Kaffee (ca. 50 ml) entgegengesetzt werde. Entsprechende Kapseln mit reduziertem 

Innenvolumen und sinnvoller Funktionalität könnten immer dann in der Nespresso-

Maschine verarbeitet werden, wenn der Zugang des Brühwassers durch vorgefertigte 

Löcher ausreichend ermöglicht werde. Dies sei bei allen im Markt angebotenen Kapseln 

sowie den besprochenen Prototypen (kläg. act. 65 und 66) der Fall, mithin könne mit 

diesen ein "ordentlicher Kaffee" hergestellt werden. Das wesentliche technische 

Elemente zur Herstellung eines qualitativ guten Kaffees in der Nespresso-Maschine sei 

die Kontrolle des Druckverlaufs in der Kapsel (Gerichtsgutachten S. 9 f.).    

 

hh)  Zusammenfassend hielt der Experte fest, der konische Kegelstumpf der 

Nespresso-Kapsel könne zur Benutzung in Nespresso-Maschinen ersetzt werden durch 

einen gleichwertigen Körper aus Kunststoff, der alle notwendigen Funktionen zur 

Herstellung eines Kaffees durch einen Prüfprozess beinhaltet, der in der Formgebung 

innerhalb der geometrischen Hüllkurve des Kapselkäfigs liegen muss, ansonsten aber 

in seiner Form nur durch die Festlegung des Mindestvolumens und allfälliger 

Versteifungselemente begrenzt ist. Die vorgestellten Ausführungsformen (kläg. act. 25) 

und die Prototypen (kläg. act. 65 und 66) seien zumutbare Alternativen für Nespresso-

Maschinen. Die heute im Markt bekannten Kapseln seien nicht weniger praktisch und 

nicht weniger solide als die Nespresso-Kapsel und könnten bei entsprechender 

Fertigung mit geringeren Kosten hergestellt werden (Gerichtsgutachten S. 1 und 10, 

ferner S. 11 ["Erfahrungen mit Nespresso-Maschinen"]).  

 

b) aa)  In Beantwortung der Ergänzungsfragen führte der Experte betreffend die 

Anforderungen im Hinblick auf die Zielsetzung, einen "ordentlichen Kaffee" in einer 

 
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Nespresso-Maschine zuzubereiten, aus, diese seien folgendermassen zu formulieren:  
 

"a. Unterbringung einer bestimmten Menge gemahlenen Kaffees  

b. Verschliessen der Kapseln gegen Umwelteinflüsse, um Verderb des Kaffees unter 

Sauerstoffeinwirkung zu verhindern  

c. Zutritt und Ablauf für heisses Wasser unter Druck für den Brühprozess zu gewähren  

d. Abdichten des Kapsel-Käfigsystems während des Druckaufbaus für den Brühprozess  

e. Entnahme der Kapsel nach Gebrauch."  

 

Für diese Kriterien sei die konische Form einer Kapsel nicht zwingend notwendig. Diese 

Aufgaben liessen sich zum Beispiel auch mit einer zylindrischen Form oder mit einem 

kissenförmigen Beutel erfüllen (Ergänzungsgutachten S. 1 f.).  

 

bb)  Zur Frage, wie gross ein Hohlraum zwischen Kapselkäfig und Kapselseitenwand 

sein dürfe, dass er im Sinne des Kapselsystems als "klein" betrachtet werden kann, 

führte der Experte aus, dies sei der Fall, wenn er etwa 1 - 5 % des Kapselvolumens 

betrage, das seien ca. 0,1 - 0,8 ml. Damit dürfte die Qualität des bereiteten Kaffees 

auch bei unbeabsichtigtem Ausfluss in den Hohlraum nicht beeinträchtigt werden. 

Andererseits werde damit die Füllmenge des Kaffeepulvers nicht wesentlich beschränkt 

(Ergänzungsgutachten S. 2).  

 

cc)  Gemäss den Ausführungen des Experten im Gerichtsgutachten (S. 7) ist aus 

fabrikationstechnischen Gründen ein rotationssymmetrischer Kegelstumpf naheliegend. 

Wörtlich führte er in diesem Zusammenhang folgendes aus: "In der Regel werden 

solche Formvarianten aus Gründen des Marketings oder wegen Schutzrechten 

vorgeschlagen." (Gerichtsgutachten S. 7 unten). Wie der Experte im 

Ergänzungsgutachten ausführte, würden sich diese Ausführungen auf die Verpackung 

im Allgemeinen beziehen und darauf verweisen, dass es für jedes Verpackungssystem 

generische Formen gibt, die vergleichsweise einfach herzustellen sind, zum Beispiel 

Flaschen (zylindrisch, mit aufgesetztem Hals und Ausguss), Tuben (zylindrisch, mit 

Schulter und Kopf als Auslass, mit umgelegtem Boden zum Befüllen) oder Beutel 

(rechteckig, mit seitlicher Siegelung zum Schliessen und Dichten). Zu damit 

verbundenen Schutzrechtsfragen könne er keine Stellung nehmen 

(Ergänzungsgutachten S. 3).  

 

dd)  Dem Experten wurde die Frage vorgelegt, ob die Probleme im Zusammenhang 

mit dem Wasserdurchfluss bei Kapseln mit deutlich reduziertem Innenvolumen und 

 
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entsprechend gestampftem Kaffee durch vorgefertigte Löcher behoben werden könnten 

(Ger.act. 97 Ziff. 8).     

 

Gemäss den Ausführungen des Experten werden bei einer Konfiguration mit 

gestampftem Kaffee und gelochten Kapselwänden mehrere interagierende Parameter 

aktiv, deren Zusammenwirken bei geänderter Auslegung des Systems schlecht 

abzuschätzen sei (u.a. Korngrösse des Kaffees, Verdichtung der Masse, 

Oberflächenspannung zwischen Wasser und Kaffeepartikel, Druck und Temperatur des 

Wassers, Anzahl, Grösse und Lage der Löcher für den Wassereintritt). Wenn der 

Wasserdurchgang durch Stampfen behindert werde, sei es möglich (was jedoch durch 

umfangreiche, aufwändige Versuchsserien zu verifizieren wäre), durch eine grössere 

Anzahl von grösseren Löchern einen zu grossen Druckabfall in der Kaffeemasse zu 

verhindern (Ergänzungsgutachten S. 4).  

 

6.  Die Gesuchstellerinnen hielten in ihrer Stellungnahme zum Beweisergebnis vom 

21. Dezember 2012 (nachfolgend Beweiswürdigung Gesuchstellerinnen; Ger.act. 111) 

insbesondere fest, nach erfolgter Experteninstruktion habe die Muttergesellschaft der 

Gesuchsgegnerin 1, die Migros, in der Schweiz Café Royal Kapseln (kläg. act. 77) 

lanciert. Gemäss eigenen Angaben werde die Café Royal Kapsel in der Schweiz 

hergestellt und sei mit allen aktuellen Nespresso-Maschinen kompatibel. Die Form 

dieser Kapsel unterscheide sich hinreichend von der durch die CH-Marke Nr. P-486889 

geschützten Form. Damit habe die Migros den Beweis erbracht, dass im Sinne der 

bundesgerichtliche Rechtsprechung eine alternative Form zur Verfügung steht und dass 

die Wahl dieser Form Konkurrenten wie insbesondere den Gesuchsgegnerinnen 

zugemutet werden kann. Dies gelte umso mehr, als die Form der Café Royal Kapseln 

weiter variiert werden könne und somit eine Vielzahl an zumutbaren Alternativformen 

möglich sei. Zudem seien im Ausland weitere kompatible Kapseln auf dem Markt, 

welche sich in ihrer Form hinreichend von den charakteristischen Nespresso-Kapsel 

unterscheiden würden, so insbesondere die Kapseln Sara Lee, Ne-cap und Brown café 

(kläg. act. 72 - 74; Beweiswürdigung Gesuchstellerinnen Rz 13 ff.). Der Experte habe 

im Gerichtsgutachten klar bestätigt, dass zumutbare Alternativen bestehen würden, 

wobei er insbesondere die Kapseln Sara Lee (kläg. act. 72), Brown café (kläg. act. 74) 

und Migros Café Royal (kläg. act. 77) untersucht habe. Er habe sich ferner mit den 

Ausführungsformen (kläg. act. 25) sowie den Prototypen "cone" (kläg. act. 65) und "2-

step conical" (kläg. act. 66) befasst (Beweiswürdigung Gesuchstellerinnen Rz 17 ff.). 

 

 
21 

 

HG_2011_199.doc 

7.  Die Gesuchsgegnerinnen führten in ihrer Stellungnahme zum Beweisergebnis 

vom 22. Januar 2013 (nachfolgend Beweiswürdigung Gesuchsgegnerinnen; Ger. act. 

118) aus, die detaillierten Ausführungen des Gutachters – entgegen der unglücklich 

apodiktisch formulierten Zusammenfassung auf Seite 1 des Gerichtsgutachtens – 

würden vollumfänglich die Position der Gesuchsgegnerinnen bestätigen, wonach die 

von den Gesuchstellerinnen angeführten Alternativformen nämlich sehr wohl weniger 

praktisch und mit grösseren Herstellungskosten verbunden wären. Die als Marke 

beanspruchte Form der Gesuchsgegnerinnen sei folglich technisch notwendig im Sinne 

der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und damit als Marke nicht schutzfähig. Die 

Gesuchsgegnerinnen wiesen unter Hinweis auf ihre früheren Ausführungen darauf hin, 

dass die technische Notwendigkeit der Formmarke CH-Nr. P-486889 nur einer von 

mehreren Gründen für den Antrag auf Abweisung des Massnahmegesuchs sei (vgl. 

dazu Beweiswürdigung Gesuchsgegnerinnen Rz. 4 ff.). Sie machten geltend, der 

Experte führe aus, eine konische Form sei dann nicht erforderlich, wenn Konstruktionen 

entwickelt würden, welche die funktionalen Anforderungen zur Herstellung eines 

"ordentlichen Kaffees" erfüllen würden. Dass solche Konstruktionen existieren würden, 

werde nirgends im Gerichtsgutachten angeführt, und die einzelnen funktionalen 

Anforderungen würden nirgends in Bezug zu den von der Gesuchstellerinnen 

behauptete Alternativformen gesetzt. Damit bleibe es aber bei der Aussage des 

Gutachters, dass die Anpassung der Kapselform an die Form des Kapselkäfigs 

naheliegend und zweckmässig sei und dass gewichtige Nachteile in Kauf genommen 

werden müssten, je mehr die Kapselform von der Form des Kapselkäfigs abweicht. Der 

Experte bestätige, dass die konische Form auch eine sinnvolle Lösung unter 

Kostengesichtspunkten darstelle. Dies bedeute im Umkehrschluss, dass alternative 

Formen höhere Kosten verursachen würden.  
 

8.  Wie das Bundesgericht ausführte, war der Handelsgerichtspräsident zur 

Beurteilung der technischen Bedeutung der konischen Form der Kaffeekapseln sowie 

der Funktionsfähigkeit anders geformter Kapseln mangels eigener Sachkunde selbst 

nicht in der Lage (BGE 137 III 324 E. 3.2.2 S. 331). Die rechtliche Würdigung des 

Gutachtens und das Ableiten einer rechtlichen Schlussfolgerung daraus sind hingegen 

allein Sache des Gerichts. Der Gutachter darf dem Gericht die rechtliche Würdigung 

und Subsumtion nicht abnehmen (Unzulässigkeit der sog. "démission du juge"; Weibel, 

in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Kommentar, 2. Aufl. 2013, Art. 183 

RZ 5; BSK ZPO-DOLGE, Art. 183 RZ 5 f.). 

 

 
22 

 

HG_2011_199.doc 

a) Im Gerichtsgutachten sowie im Ergänzungsgutachten werden die gestellten 

Fragen vom Experten präzis und nachvollziehbar beantwortet. Insgesamt erscheinen 

dessen Ausführungen als schlüssig und in sich kohärent, was sich auch aufgrund der 

vorstehenden Zusammenfassung der Gutachtens (vorne E. II.5.) ergibt. Auch die 

Gesuchstellerinnen werfen dem Gerichtsexperten nicht vor, seine Ausführungen seien – 

abgesehen von einzelnen Punkten – in sich widersprüchlich und unhaltbar, sondern sie 

bringen vor, der Experte habe keine Ausführungen zu gewissen, sich bei der 

Beantwortung der Fragen stellenden Themenbereiche gemacht (vgl. z.B. 

Beweiswürdigung Gesuchsgegnerinnen Rz 17, 28, 36). Nachdem vorliegend im 

Rahmen eines Massnahmeverfahrens ein Kurzgutachten eingeholt worden war, war es 

nicht Aufgabe des Experten, sich zu jedem Themenbereich – allenfalls unter 

Durchführung von technischen Versuchen – abschliessend zu äussern. Der Experte 

kam nun – wie erwähnt – zum Schluss, dass der konische Kegelstumpf der Nespresso-

Kapsel zur Benutzung in Nespresso-Maschinen durch einen Körper aus Kunststoff (vgl. 

kläg. act. 25, 65 und 66) ersetzt werden kann, der alle notwendigen Funktionen zur 

Herstellung eines Kaffees durch einen Brühprozess beinhaltet, der in der Formgebung 

innerhalb der geometrischen Hüllkurve des Kapselkäfigs liegen muss, ansonsten aber 

in seiner Form nur durch die Festlegung des Mindestvolumens und allfälliger 

Versteifungselemente begrenzt ist (Gerichtsgutachten S. 1 und 10).  

 

b) In Bezug auf den Kegelstumpf betonte der Experte die Vorteile der Nespresso-

Kapseln, mit welchem bei der gegebenen Krafteinleitung durch die Aufstechdornen ein 

Knick- und Beulverfahren verhindert werden kann. Er hielt aber fest, dass dieser Vorteil 

nicht von Bedeutung sei, wenn die Wasserzuführung z.B. über vorgefertigte Löcher 

erfolgt, wie zum Beispiel bei der Denner-Kapsel. In Bezug auf das Volumen hielt er fest, 

dass sich eine geringfügige Verringerung des Volumens im Hinblick auf die zu 

verwendende Kaffeemenge nicht nachteilig auswirke. Entgegen den Vorbringen der 

Gesuchsgegnerinnen sind die Ausführungen des Experten in Bezug auf den 

Kegelstumpf nicht widersprüchlich (vgl. Beweiswürdigung Gesuchsgegnerinnen Rz 33 

f.). Bei der Aluminiumkapsel hat der Kegelstumpf die Funktion, den Aufstechdornen 

einen Widerstand entgegenzusetzen. Die Funktion des Kegelstumpfes ist entbehrlich, 

wenn die Kapsel nicht aufgestochen werden muss, sondern die Wasserzuführung über 

vorgefertigte Löcher erfolgt. Für diesen Fall hält der Experte nachvollziehbar fest, dass 

eine Kunststoffkapsel, die nicht über einen Kegelstumpf, sondern über 

Wassereinlasslöcher verfügt, über Sickungen und/oder Versteifungen vor allem im 

Kopfbereich (gegenüber der Membran) verfügen muss, welche die Stabilität der Kapsel 

beim Eindringen des Wassers unter Druck gewährleisten (Gerichtsgutachten S. 5; 

 
23 

 

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Ergänzungsgutachten S. 1). Entgegen den Vorbringen der Gesuchsgegnerinnen 

(Beweiswürdigung Rz 36) war es nicht Aufgabe des Experten, zu prüfen, ob eine 

Volumenreduktion "zumutbar" ist, da die Frage der Zumutbarkeit vom Richter zu 

beurteilen ist. Hingegen hielt der Experte nachvollziehbar fest, dass es auch bei einer 

geringfügigen Volumenreduktion möglich sei, einen "ordentlichen Kaffee" herzustellen 

(Gerichtsgutachten S. 9 f.). 

 

c) Aufgrund der Ausführungen des Experten insbesondere im 

Ergänzungsgutachten (S. 2) ist davon auszugehen, dass Kapseln ohne umlaufenden 

Flansch in den Nespresso-Maschinen u.a. der dritten und vierten Generation gar nicht 

eingeführt und nach dem Brühprozess der Maschine entnommen werden können. 

Damit steht fest, dass der Flansch technisch notwendig ist und in Bezug auf diesen den 

Gesuchsgegnerinnen keine Alternative zumutbar ist. Die Gesuchstellerinnen führen 

denn auch selber aus, dass die Café Royal Kapseln, die über einen Flansch und eine 

Membran verfügen, ihre Markenrechte nicht verletzen. 

 

d) Der Experte hielt fest, auch wenn ein rotationssymmetrischer Kegelstumpf 

fabrikationstechnisch naheliegend sei, seien bei Kunststoffkapseln alternative Formen 

möglich. Er ging von einem Stückpreis der Kunststoffkapsel aus, der unter demjenigen 

einer Aluminiumkapsel liegt. Daraus ist der Schluss zu ziehen, dass auch alternative 

Formen von Kunststoffkapseln einen Stückpreis aufweisen, der zumindest nicht höher 

ist als derjenige von Aluminiumkapseln. Entgegen der Ansicht der Gesuchsgegnerinnen 

war es nicht Aufgabe des Experten im Rahmen einer Kurzexpertise, eingehende 

Ausführungen über die betriebswirtschaftliche Amortisation und die Wartungskosten der 

Produktionsmaschinen zu machen (Beweiswürdigung Gesuchsgegnerinnen Rz 52). In 

Bezug auf die Handhabung hielt der Experte nachvollziehbar fest, dass alle 

Kunststoffvarianten die Nespresso-Kapsel in Bezug auf die Beul-Stabilität übertreffen 

würden. Dies treffe insbesondere auf die Café Royal Kapsel zu. Wie erwähnt, wird diese 

von den Gesuchstellerinnen nicht als markenverletzend angesehen.  

 

e) In Bezug auf die konische Form unterscheidet der Experte zwischen Kapseln 

aus Aluminium und solchen aus Kunststoff. In Bezug auf die Kapseln aus Aluminium 

hielt er fest, die Möglichkeiten für alternative Formen seien aufgrund erhöhter Kosten 

des Herstellprozesses eher eingeschränkt, aber ohne Einschränkung der Funktionalität 

vorhanden (Gerichtsgutachten S. 1 und 10; ferner S. 2 drittletzter Absatz). Er hielt 

ausdrücklich fest, dass eine nicht konische Form bei metallischen Werkstoffen nicht 

sinnvoll sei wegen des vermutlich erhöhten Fertigungsaufwandes (Gerichtsgutachten S. 

 
24 

 

HG_2011_199.doc 

3 unten). Daraus ist eher der Schluss zu ziehen, dass bei einer Kapsel unter 

Verwendung von metallischen Werkstoffen die konische Form technisch notwendig im 

Sinne von Art. 2 lit. b MSchG ist, nachdem bei einer nicht konischen Form ein erhöhter 

Fertigungsaufwand und damit wohl auch nicht unwesentlich höhere Kosten entstehen 

(die Nespresso-Kapsel besteht aus gewalztem Aluminium-Band [Gerichtsgutachten S. 

2]; die konische Form wird durch "Eindrücken" [Gerichtsgutachten S. 4 oben ], d.h. 

durch ein "Abstreck-Tiefziehen von Aluminiumband", bewirkt [Gerichtsgutachten S. 8 

oben]). Die in diesem Zusammenhang sich stellenden Rechtsfragen brauchen nicht 

geprüft zu werden, da die Gesuchstellerinnen den Gesuchsgegnerinnen nicht 

vorwerfen, sie verletzten mit Aluminiumkapseln ihr Recht an der CH-Marke Nr. P-

486889.  

 

f) In Übereinstimmung mit den Ausführungen der Gesuchsgegnerinnen kann 

davon ausgegangen werden, dass "Nachteile in Kauf genommen werden müssen, je 

mehr die Kapselform von der Form des Kapselkäfigs abweicht" (Beweiswürdigung 

Gesuchsgegnerinnen Rz 18). Wie erwähnt, legte der Experte nachvollziehbar dar, dass 

es bei Kunststoffkapseln alternative Formen gibt, die zwar innerhalb der geometrischen 

Hüllkurve des Kapselkäfigs liegen müssen, ansonsten aber verschiedenste 

Formgebungen möglich sind, die nur durch die Festlegung des Mindestvolumens und 

allfällige Versteifungselemente begrenzt sind. Aufgrund dieser Ausführungen steht fest, 

dass bei Kunststoffkapseln geringfügige Abweichungen von der konischen Form der 

Nespresso-Kapseln möglich und in Bezug auf die Kosten auch zumutbar sind, nachdem 

Kunststoffkapseln insgesamt etwas geringere Herstellungskosten als die 

Aluminiumkapseln aufweisen.  

 

g) Zusammenfassend ist aufgrund der Würdigung der Kurzexpertise festzuhalten, 

dass der Flansch technisch bedingt ist. Die konische Form mit dem Kegelstumpf ist 

hingegen nicht technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG.  

 

9. In seinem Entscheid vom 4. März 2011 hat sich der Präsident des 

Handelsgerichts auf die Prüfung der technischen Notwendigkeit der Formmarke 

beschränkt. Da er die Form für technisch notwendig hielt, erübrigte sich eine Prüfung 

der weiteren absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG) sowie der relativen 

Ausschlussgründe (Art. 13. i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG), namentlich einer allfällig 

drohenden Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG). Der Entscheid 

enthielt keine diesbezügliche Alternativbegründung, die Gegenstand des Verfahrens vor 

Bundesgericht hätte sein können (BGE 4A_178/2011 vom 28. Juni 2011 E. 1.2.2). Nach 

 
25 

 

HG_2011_199.doc 

Vorliegen des Kurzgutachtens kann jedoch nicht mehr als glaubhaft gemacht gelten, 

dass die konische Form mit dem Kegelstumpf technisch notwendig ist.  

 

10. Die Gesuchsgegnerinnen machen geltend, die Form der Nespresso-Kapsel 

mache das Wesen der Ware aus und sei deshalb nicht schutzfähig. Daran ändere sich 

auch nichts, dass es sich gemäss den Gesuchstellerinnen nicht um die Ware selber, 

nämlich Kaffeepulver handle, sondern um deren Verpackungsform. Kaffee werde zwar 

in verschiedensten Verpackungsformen angeboten. Dies sei aber irrelevant, wenn eine 

Verpackungsform vom Publikum gattungsmässig erwartet werde. Kaffeekapseln seien 

ein eigenständiges Produkt, von dem das Publikum erwarte, dass es sich um einen 

kleinen Behälter handle, der irgendeine runde Form aufweise. Gegenstände ohne 

eigene Konsistenz wie Flüssigkeiten, Pulver oder Granulate oder eben Kaffeepulver 

würden ausschliesslich aufgrund der Verpackung wahrgenommen, in denen sie 

enthalten sind (Ger.act. 33 Duplik, Rz. 72 ff). 

 

a)  Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Formen, die das Wesen der Ware 

ausmachen (Art. 2 lit. b MSchG). Gemäss Bundesgericht sind solche Formen nicht 

schutzfähig sind, weil das Publikum sie aufgrund ihrer Funktion voraussetzt (BGE 129 

III 514, 518). Dabei unterteilt das Bundesgericht das Wesen der Ware ausmachende 

Formen in funktional notwendige und ästhetisch notwendige Formen. Sowohl funktional 

wie auch ästhetisch notwendige Formen können ohne Veränderung der spezifischen 

Eigenschaft der Ware selbst nicht verändert oder ausgewechselt werden (BGE 129 III 

514, 520). Ihr Schutz würde deshalb zur Monopolisierung von Waren bestimmter Art als 

solche führen, was mit dem Zweck des MSchG nicht vereinbar ist (MICHAEL NOTH, 

Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz, Art. 2 lit. b N 36).  

 

b) Das Publikum erwartet im vorliegenden Fall nicht Kaffee(pulver) in einer 

besonderen Verpackung, womit auch die Formen von Beuteln, Gläsern u.ä. zu prüfen 

wäre. Vielmehr erwartet das Publikum eine Ware, mit der sich in einer Nespresso-

Maschine Kaffee zubereiten lässt, d.h. grundsätzlich eine Kapsel. Es gilt damit zu 

prüfen, ob die CH-Marke Nr. P-486889 das Wesen einer Kaffeekapsel ausmacht, die in 

einer Nespresso-Maschine funktioniert. Dies ist zu verneinen. Zum einen geht die 

Formgestaltung der Nespresso-Kapsel über "einen kleinen Behälter", "der irgendeine 

runde Form" hat hinaus. Die CH-Formmarke P-486889 weist mit anderen Worten 

durchaus charakteristische Merkmale auf, die sie als eigenständige Kapsel erkennen 

lassen. Zum anderen funktionieren nach dem oben Gesagten auch andersartig 

geformte Kapseln in Nespresso-Maschinen, sofern die Kapsel einen Flansch hat. Damit 

 
26 

 

HG_2011_199.doc 

mag zwar der Flansch durchaus das Wesen der Ware ausmachen, im Übrigen besteht 

aber durchaus ein gewisser Freiraum für die Gestaltung der Kapselform. 

 

11. Vom Markenschutz ebenfalls ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind, 

es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren durchgesetzt haben, für die sie 

beansprucht werden (Art. 2 lit. a MSchG).  

 

a) Triviale Formen haben als Gemeingut zu gelten und sind grundsätzlich nicht 

schutzfähig. Einfache geometrische Grundformen und -muster, namentlich Dreiecke, 

Rechtecke, Trapeze, sowie ihre dreidimensionalen Entsprechungen sind Gemeingut, da 

sie auf Waren und Warenverpackungen häufig vorkommen (ASCHMANN, Stämpflis 

Handkommentar zum Markenschutzgesetz, Art. 2 lit. a N 75 m.w.H). Dreidimensionale 

banale Figuren wie Kugeln, Zylinder, Kegel, Würfel, Quader, Prismen, Pyramiden und 

andere Grundformen gelten als triviale und damit gemeinfreie Zeichen (MICHAEL NOTH, 

Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz, Art. 2 lit. b N 56 mit zahlreichen 

Hinweisen). Es erscheint glaubhaft, dass auch der einfache Kegelstumpf (vgl. folgende 

Abbildung) zu diesen grundsätzlich nicht schutzfähigen trivialen Grundformen gehört, 

handelt es sich doch dabei um die dreidimensionale Form eines Trapezes.  

 

 

                                                Einfacher Kegelstumpf 

 

Am einfachen Kegelstumpf (mit technisch notwendigem Flansch) besteht ein 

Freihaltebedürfnis, zumal es sich nicht bloss um eine triviale, sondern auch um eine 

technisch naheliegende Form handelt (vgl. vorne Erwägung 5/a/ee und 5/b/cc). 

 

b)  Die Frage, ob sich der einfache Kegelstumpf als Marke für die Nespresso-

Kapseln durchgesetzt hat, stellt sich vorliegend nicht, denn die gesuchstellerische drei-

dimensionale Formmarke hat nicht die Form eines einfachen Kegelstumpfes (mit 

technisch notwendigem Flansch), sondern weist durchaus charakteristische Merkmale 

auf, die sie vom einfachen Kegelstumpf unterscheiden. Aus der gesuchstellerischen 

 
27 

 

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Formmarke und deren Gebrauch lässt sich somit keine Verkehrsdurchsetzung für den 

einfachen Kegelstumpf in seiner Grundform begründen. Eine Verkehrsdurchsetzung 

wäre im Übrigen auch deshalb nicht anzunehmen, weil die Hersteller von anderen – 

teilweise nicht mit Nespresso kompatiblen Systemen – für ihre Kaffeekapseln ebenfalls 

die Grundform des einfachen Kegelstumpfes mit Flansch verwenden. Die 

Gesuchstellerinnen bringen zwar zu Recht vor, dass auf dem Schweizer Markt 

verschiedene Kapseln von Drittanbietern existieren, die eine von der Nespresso-Kapsel 

abweichende Form aufweisen. Die Gesuchstellerinnen verweisen insbesondere auf die 

Kaffeekapseln von Delizio, Martello, Illy Amici, Chicco d'Oro, Tchibo, Mocoffee, Mondor 

und Dolce Gusto (kläg. act. 23, Seiten 1-8). Mit Ausnahme der Kapsel von Illy Amici 

(kläg. act. 23, S. 3) handelt es sich dabei aber durchwegs um Variationen von 

Kegelstümpfen mit Flansch, wobei viele dieser Kaffeekapseln der einfachen Grundform 

bedeutend näher sind als die Nespresso-Kapsel (so insbesondere die Formen von 

Delizio oder Chicco d'Oro; aber auch von Sara Lee [kläg. act. 72]; Ne-cap [kläg. act. 

73]; und Brown café [kläg. act. 74]).  

 

Als Zwischenergebnis kann damit festgehalten werden, dass ein absoluter 

Ausschlussgrund (Art. 2 MSchG), der die Form der Nespresso-Kapseln vom 

Markenschutz ausschliessen würde, nicht glaubhaft gemacht ist. 

 

12. Das Markenrecht verleiht den Gesuchstellerinnen als Markeninhaberinnen das 

ausschliessliche Recht, ihre Formmarke zur Kennzeichnung der Waren, für welche die 

Marke beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 i.V.m. 

Art. 3 Abs. 1 MSchG).  

 

a) Einerseits kann der Markeninhaber einem anderen den Gebrauch eines 

Zeichens verbieten, das mit der geschützten Marke identisch ist (Art. 13 i.V.m. Art. 3 

Abs. 1 lit. a und b MSchG). Identität liegt im vorliegenden Fall offensichtlich nicht vor, da 

die Denner-Kapsel im Vergleich zur geschützten CH-Marke Nr. P-486889 durchaus 

charakteristische Unterschiede aufweist (vgl. folgende Abbildung).  

 
28 

 

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         CH-Marke Nr. P-486889                                    Denner-Kapsel   

 

b) Andererseits kann der Markeninhaber einem anderen den Gebrauch von 

Zeichen verbieten, die dem geschützten Zeichen ähnlich sind und für gleiche oder 

gleichartige Waren bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt 

(Art. 13 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG).  

 

aa) Der Denner-Kapsel kann eine gewisse Ähnlichkeit mit der Formmarke der 

Nespresso-Kapsel nicht abgesprochen werden. Beide Kapselformen weisen eine 

Scheibe auf, welche die Funktion des technisch notwendigen Flansches erfüllt. Über 

dieser Scheibe liegt ein Kegelstumpf. Die Unterschiede finden sich vor allem im Teil, der 

auf dem Kegelstumpf aufbaut und von den Gesuchsgegnerinnen als "Hut" bezeichnet 

wird. Bei diesem "Hutaufsatz" bzw. "Vulkankegel" handelt es sich um eine Form, die 

einem Vulkankegel gleicht. In ihrer Grundform als Kegelstumpf "mit Aufbau" sind die 

Formen somit ähnlich.  

 

bb) Die Gesuchstellerinnen haben ihre Formmarke für die Warenklasse Nr. 30 

gemäss Nizza-Klassifikation schützen lassen. Die Warenklasse Nr. 30 enthält unter 

anderem Kaffee, namentlich "Café, extraits de café et préparations à base de café; 

succédanés du café et extraits de succédanés du café." Die gesuchstellerische 

Formmarke ist somit für Kaffee in verschiedenen Arten geschützt. Gemäss der 

Datenbank des Instituts für Geistiges Eigentum fallen unter diesen Begriff auch Kapseln 

für elektrische Kaffeemaschinen ([gefüllt]; fr: cartouches pour machines à café 

électriques [remplies]). Die CH-Marke Nr. P-486889 bietet somit Schutz im Bereich von 

mit Kaffee gefüllten Kapseln, die zur Verwendung in elektrischen Kaffee-Maschinen 

bestimmt sind. Bei der Form der Denner-Kapseln handelt es sich somit zweifelsfrei um 

ein Zeichen, das für die gleiche Ware wie die CH-Marke Nr. P-486889 bestimmt ist. 

Auch die Denner-Kapseln sind mit Kaffeepulver gefüllte Kapseln, die 

 
29 

 

HG_2011_199.doc 

bestimmungsgemäss zur Zubereitung von Kaffee in einer Kaffeemaschine verwendet 

werden.  

 

c)  Damit bleibt zu prüfen, ob sich aus der Ähnlichkeit der Kapselform und der 

Bestimmung für die gleiche Ware, eine Verwechslungsgefahr ergibt. Der Begriff der 

Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts für das 

gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 126 III 239 E. 3a mit 

Hinweisen). Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen im 

Schutzbereich, den ihm das Marken- oder Wettbewerbsrecht verleiht, durch gleiche 

oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter 

Gegenstände gefährdet wird. Dabei können ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart 

verursachen, dass die Adressaten die mit ihnen gekennzeichneten Gegenstände für 

jene halten, die mit den Markenzeichen individualisiert werden (unmittelbare 

Verwechslungsgefahr), oder die ähnlichen Zeichen können eine mittelbare 

Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten zwar die Unterschiede der 

Zeichen wahrnehmen, aber aufgrund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge 

vermuten (BGE 118 II 322 E. 1 S. 323 f.; BGE 116 II 463 E. 2d/bb S. 468).  

 

aa) Die Zeichenverwechselbarkeit - das heisst die Ähnlichkeit der Zeichen 

hinsichtlich ihrer Form - ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets 

erforderlich, aber nicht ausreichend. Massgebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit der 

Denner-Kapseln Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche die CH-Marke Nr. P-

486889 in ihrer Individualisierungsfunktion gefährden. Dabei hängt die Gefahr von 

Fehlzurechnungen von den Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen 

wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in der Erinnerung 

behalten (BGE 127 III 160 E. 2a). Eine bloss entfernte Möglichkeit von 

Fehlzurechnungen genügt dabei allerdings nicht. Erforderlich ist, dass der 

durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 

verwechselt (BGE 122 III 382 mit Hinweis auf BGE 119 II 473 E. 2d S. 476, mit 

Hinweis). 

 

bb) Die Gesuchstellerinnen legen zur Verwechslungsgefahr eine Studie ins Recht, 

wonach knapp 65% aller Befragten und gut 66% der Kaffeekonsumenten die Form der 

gezeigten Denner-Kapsel irrtümlicherweise Nespresso und/oder Nestlé zuordnen. 

Gemäss dieser Studie haben 50,4% der Probanden spontan und ohne jeglichen 

Hinweis geantwortet, dass es sich bei der gezeigten Kapsel um eine Nespresso-Kapsel 

handle. Weitere 6% der Befragten erkannten die Form von Nestlé-Kapseln. Insgesamt 

 
30 

 

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ordneten somit bereits bei der ersten Frage 56.4% der Schweizer die gezeigte Denner 

Kapsel Nespresso/Nestlé zu. Werden den Befragten weitere Hinweise gegeben, etwa 

mit Hilfe einer vorgeschlagenen Liste, so ordneten etwa zwei Drittel der Befragten die 

Kapsel Nespresso und/oder Nestlé zu (Gesuch in HG.2011.10, Ger.act. 1, S. 21 ff, Rz. 

46 ff.). 

 

cc) Mit den Studienergebnissen allein lässt sich allerdings die Gefahr einer 

tatsächlichen Verwechslung im vorliegenden Fall nicht glaubhaft darlegen. Zum einen 

ist die Gesuchstellerin 2 unbestrittenermassen Marktführerin im Bereich von mit 

Nespresso-Maschinen kompatiblen Kaffeekapseln. Es liegt deshalb nahe, dass ein 

grosser Teil des Publikums praktisch jegliche kegelstumpfartige Kaffeekapsel als 

Nespresso-Kapsel bezeichnen würde. Dies gilt umso mehr, wenn die Form dem 

Publikum die Botschaft aussenden soll, mit Nespresso-Maschinen kompatibel zu sein. 

Zum anderen wurden die Personen in einem Zeitpunkt befragt, als die Denner-Kapsel 

noch praktisch unbekannt war. Das Publikum war mit anderen Worten auf die 

Unterscheidung der beiden Formen nicht sensibilisiert. Dies dürfte sich durch das 

Medieninteresse, das die zu beurteilende Streitigkeit geweckt hat, wesentlich geändert 

haben. Die Studienergebnisse des Parteigutachtens vermögen deshalb das Gericht 

nicht von der Pflicht zu entbinden, die Formen eingehender zu prüfen. 

 

13. Die Verwechslungsgefahr ist nicht aufgrund eines abstrakten Formvergleichs, 

sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BGE 122 III 

382; BGE 121 II 377 E. 2a S. 378; BGE 84 II 441 E. 1c S. 444, je mit Hinweisen). So 

hängt der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, unter anderem auch 

vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der Marke 

beanspruchen kann (BGE 122 III 382). 

 

a) Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. 

Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei 

schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine 

hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, 

deren wesentliche Bestandteile sich eng an geometrische Grundformen anlehnen. Stark 

sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihrer phantasiehaften Form 

auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382). Die 

Abhängigkeit des Schutzumfangs von der Kennzeichnungskraft findet ihre 

Rechtfertigung vor allem darin, dass schwache Marken weniger schutzwürdig sind als 

starke. Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe 

 
31 

 

HG_2011_199.doc 

Unterscheidungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch 

Werbeanstrengungen in besonderem Mass als Kennzeichen seiner Waren eingeprägt 

hat. Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer 

Aufbauarbeit; sie verdienen deshalb einen weiteren Ähnlichkeitsbereich. Schwache 

Zeichen sollen demgegenüber nicht die gleiche Sperrwirkung entfalten können und den 

verbleibenden Raum für die Markenbildung nicht im gleichen Masse einengen dürfen 

(BGE 122 III 382).  

 

b)  Keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die zu 

vergleichenden Marken in Elementen übereinstimmen, die an sich nicht 

eintragungsfähig sind, wie beschreibende Zeichen oder Freizeichen. Denn die 

Verwendung dieser Zeichen ist frei und kann von Markeninhabern höchstens im 

Rahmen einer allfälligen Verkehrsdurchsetzung verhindert werden. Nach dem vorne 

Gesagten lässt sich aus der gesuchstellerischen Marke und deren Gebrauch jedoch 

keine Verkehrsdurchsetzung für den einfachen Kegelstumpf in seiner Grundform (mit 

technisch bedingtem Flansch) begründen, da praktisch alle auf dem Schweizer Markt 

erhältlichen Kaffeekapseln, insbesondere auch diejenigen von mit dem Nespresso-

System konkurrenzierenden Systemen (vgl. etwa Delizio), ebenfalls als Grundform den 

einfachen Kegelstumpf mit Flansch verwenden. Die Beurteilung des Schutzumfanges 

der gesuchstellerischen Formmarke darf demnach nicht so erfolgen, wie wenn der nicht 

schützbare Bestandteil eben doch vom Inhaber der Marke monopolisiert werden könnte. 

Schon gar nicht kann der Inhaber einer mit einer einfachen geometrischen Grundform 

verwechselbaren Marke verlangen, dass andere deswegen auf den Gebrauch der - im 

vorliegenden Fall im Übrigen auch technisch naheliegenden (vgl. vorne Erwägung 

5/a/ee und 5/b/cc) - Grundform verzichten (BSK-LUCAS DAVID, Art. 3 MSchG N 29).  

 

aa) Der Kegelstumpf mit technisch notwendigem Flansch ist somit für Kaffeekapseln 

nicht monopolisierbar und markenrechtlich nicht geschützt. Dem auf der folgenden 

Darstellung abgebildeten Teil der Kaffeekapseln darf deshalb bei der Beurteilung der 

Verwechselbarkeit bloss eine geringe Bedeutung zugemessen werden.  

 

 
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                       CH-Marke Nr. P-486889                                               Denner-Kapsel  
                                   ohne "Hut"                                                            ohne "Hut" 
 

Es schadet der Denner-Kapsel somit nicht, dass sie in diesem Teil eine sehr grosse 

Ähnlichkeit mit der CH-Marke Nr. P-486889 aufweist, da es sich um eine Grundform 

handelt, für welche die CH-Marke Nr. P-486889 grundsätzlich keinen Schutz 

beanspruchen kann. Im Übrigen fällt aber auch auf, dass die Denner-Kapsel 

gedrungener bzw. kompakter wirkt, als die länglichere Nespresso-Kapsel. 

 

bb) Damit ist auch gesagt, dass die Gesuchstellerinnen die Gesuchsgegnerinnen 

nicht gestützt auf das Markenrecht verpflichten können, sich vollständig vom 

Kegelstumpf mit Flansch zu entfernen und für ihre Kaffeekapseln teilweise geradezu 

exotische anmutende Formen (vgl. z.B. die nachfolgenden Abbildungen) zu verwenden, 

selbst wenn diese Formen gemäss Gutachten technisch möglich sind.  
 

   

 

 

  

 

 

Zum einen würde der Schutzbereich einer Marke zu weit ausgedehnt, wenn nicht mehr 

die schöpferische und gestalterische Originalität einer Marke geschützt würde, sondern 

sich der Schutz auch auf eine einfache und naheliegende Grundform erstrecken würde, 

die von fast sämtlichen Anbietern von Kaffeekapseln ebenfalls verwendet wird (vgl. 

kläg. act. 23, Seiten 1-8; kläg. act. 72; Ne-cap; kläg. act. 74). Daran vermöchte im 

 
33 

 

HG_2011_199.doc 

Übrigen wohl selbst eine Verkehrsdurchsetzung nichts zu ändern. Dass 

Verkehrsdurchsetzung nicht per se zu einer starken Marke führt, zeigt gerade das 

Beispiel der Form- und Farbenmarken. Solche Zeichen werden nur aufgrund von 

nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung eingetragen, und trotzdem kommt ihnen meist 

nur ein relativ schmaler Schutzumfang zu (MARBACH in SIWR III/1, Markenrecht, 2. 

Aufl., Rz. 986). Dies bedeutet, dass bereits relativ kleine Abweichungen genügen, um 

eine solche Marke nicht zu verletzen. Zum anderen ist davon auszugehen, dass das 

Publikum - mangels technischen Sachverstands - wohl gewisse Zweifel haben dürfte, 

ob ungewöhnliche Kapselformen in Nespresso-Maschinen einwandfrei funktionieren.  

 

c) Charakteristisch und stark ist an der CH-Marke Nr. P-486889 somit vor allem der 

unten abgebildete "Hutaufsatz" bzw. der "Vulkankegel", der auf den einfachen 

Kegelstumpf mit technisch notwendigem Flansch aufsetzt. Dies ist bei der Beurteilung 

der Verwechslungsgefahr besonders zu berücksichtigen. 
 

 
                       CH-Marke Nr. P-486889                                           Denner-Kapsel 
 

Dabei darf aber die CH-Marke Nr. P-486889 bei der Beurteilung der 

Verwechslungsgefahr jedoch nicht auf dieses Element reduziert werden. Die Marke ist 

im Gesamtbild zu beurteilen. Es ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch 

ein Betrachtungswinkel zu wählen, der die charakteristischen, starken Merkmale zeigt 

und nicht verdeckt. Untauglich sind damit etwa Blickwinkel, welche die dritte Dimension 

der (drei-dimensionalen) Formmarke völlig ausblenden; so etwa der Blick auf den 

seitlichen Querschnitt der Kapselform (vgl. folgende Abbildung). 
 

 
Nespresso-Kapsel 

(aus beklagt. Beilage 5) 

 
Denner-Kapsel 

(beklagt. Beilage 7) 
 

 
34 

 

HG_2011_199.doc 

Ebenso untauglich sind Betrachtungswinkel, die bloss eine nicht schutzfähige und 

technisch notwendige Banalität zeigen; so etwa der Blickwinkel von unten auf die 

Scheibe mit dem Flansch (vgl. folgende Abbildung): 
 

 
Nespresso-Kapsel 

(aus beklagt. Beilage 5) 

 
Denner-Kapsel 

(beklagt. Beilage 7) 
 

Einen tauglichen Gesamteindruck der Formen, der die oben beschriebenen 

charakteristischen Eigenschaften ("Hutaufsatz" bzw. "Vulkankegel") zeigt und der 

dritten Dimension der 3D-Marke genügend Rechnung trägt, ergibt der 

Betrachtungswinkel von schräg oben (vgl. folgende Abbildungen):  

 

 
Nespresso-Kapsel 

(aus beklagt. Beilage 5) 

 
Denner-Kapsel 

(beklagt. Beilage 7) 

             CH-Marke Nr. P-486889                                             Denner-Kapsel 
 

Vergleicht man den Gesamteindruck aus diesem tauglichen Betrachtungswinkel, der die 

charakteristischen Merkmale der geschützten Formmarke zeigt und der drei-dimen-

 
35 

 

HG_2011_199.doc 

sionalen Form genügend Rechnung trägt, so ergibt sich, dass eine 

Verwechslungsgefahr nicht glaubhaft ist.  

 

aa) Die markenrechtlich geschützte Form der Nespresso-Kapsel ist schlicht und 

schnörkellos. Sie weist eine elegant-einfache, aber für Kaffeekapseln nicht geradezu 

banale Form aus, da sie diesen charakteristischen "Vulkankegel" besitzt, der direkt auf 

den Kegelstumpf aufsetzt. Der "Vulkankegel" zeichnet sich durch hohe Flanken - mit 

einer im Vergleich zum Durchmesser - relativ kleinen "Krateröffnung" in Form einer 

leichten Delle aus.  

 

bb) Die Denner-Kapsel weist demgegenüber am Übergang von Kegelstumpf zum 

"Aufbau" eine Stufe auf und hat eine im Durchmesser sehr grosse, scharfabbrechende 

Absenkung, die rechtwinklig an einen ebenen kreisförmigen Boden anschliesst. Die 

Absenkung ist mit anderen Worten keine kleine Delle, sondern eine grosse Scheibe. 

Auf dem Boden dieser Absenkung sind kreisförmig, entlang des Randes in 

gleichmässigen Abständen, neun auffällige Löcher angeordnet. Die Form der Denner-

Kapsel hat damit genügend eigene charakteristische Merkmale, um eine 

Verwechslungsgefahr mit der CH-Marke Nr. P-486889, deren Schutzumfang nach dem 

oben Gesagten nicht besonders weit sein kann, nicht als glaubhaft erscheinen zu 

lassen. Die Denner-Kapsel erscheint namentlich nicht als blosser Plastikklon einer 

Nespresso-Kapsel. 

 

cc) Die Denner-Kapsel unterscheidet sich im Übrigen auch wesentlich stärker von 

der CH-Marke Nr. P-486889 als etwa die Kapseln der Ethical Coffee Company SA, die 

von den Gerichten im Kanton Waadt zu beurteilen waren bzw. sind. Die Fälle sind 

deshalb nicht ohne weiteres vergleichbar.  
 

 
Entscheid des Tribunal Cantonal du Canton de Vaud vom 7. Juni 2012, S. 8  

(beklagt. Beilage 19; vgl. auch Ger.act. 69a) 

 
36 

 

HG_2011_199.doc 

 

d) Eine Verwechslungsgefahr kann sich sodann ebenfalls daraus ergeben, dass 

das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts "Ersatz für" oder 

"gleich gut wie" vermittelt. Denn auch durch derartige Anlehnungen an die 

Kennzeichnungs- und Werbekraft einer geschützten Marke kann deren 

Unterscheidungsfunktion gestört werden, selbst wenn Fehlzurechnungen im 

eigentlichen Sinn unwahrscheinlich sind (BGE 122 III 382). Insbesondere besteht die 

Gefahr, dass die Konsumenten die mit den Zeichen gekennzeichneten Waren für 

austauschbar halten und daher, wenn sie in der Masse des Angebots das einmal 

geschätzte Produkt wiederzufinden suchen, nicht mehr darauf achten, ob sie Waren der 

einen oder der anderen Marke einkaufen. Das aber kann die Unterscheidungsfunktion 

der älteren Marke ebenso empfindlich beeinträchtigen wie die Gefahr eigentlicher 

Fehlzurechnungen (BGE 122 III 382).  

 

aa) Im vorliegenden Fall kommt der Gefahr, dass das Publikum die Denner-Kapseln 

allenfalls als einen "Ersatz für" Nespresso-Kapsel hält, insofern keine Bedeutung zu, als 

das Nespresso-System aus den Nespresso-Maschinen und Nespresso–Kapseln 

besteht. Nespresso-Maschinen werden von mehreren Herstellern produziert und über 

die verschiedensten Absatzkanäle vertrieben. Der Vertrieb der Nespresso-Kapseln 

erfolgt jedoch ausschliesslich im Selbstvertrieb, d.h. durch die Gesuchstellerin 2, 

einerseits über das Internet und andererseits über die Nespresso-Boutiquen 

(bundesgerichtlicher Rückweisungsentscheid vom 28. Juni 2011, BGE 4A_178/2011, 

Erwägung A). In diesem System ist somit nur ein Kapsel-Hersteller vorgesehen. Die 

Gesuchstellerinnen betonen denn auch, dass zuerst ihre marken- und patenrechtlich 

geschützte Kapsel vorlag. Erst viele Jahre später sei die erste Nespresso-Maschine 

entwickelt worden (Ger.act. 8; Stellungnahme vom 16. August 2011, Rz. 30.1). Die 

Maschinen wurden mit anderen Worten für die Kapseln gebaut und nicht umgekehrt. Es 

liegt damit in der Natur der Sache, dass das Publikum jede Kapsel eines Drittanbieters, 

die in das System einbricht, als Ersatz für eine Nespresso-Kapsel betrachtet. Soweit 

das Publikum die Denner-Kapseln somit als "Ersatz für" die Nespresso-Kapseln hält, ist 

dies nicht in einer Anlehnungen an die Kennzeichnungs- und Werbekraft der 

gesuchstellerischen Formmarke begründet, sondern im Umstand, dass die beiden 

Kapseln den gleichen Zweck erfüllen und die Denner-Kapsel damit die Nespresso-

Kapsel innerhalb des Nespresso-Systems konkurrenziert.  

 

bb) Es erscheint auch nicht glaubhaft, dass eine verpönte Qualitätsanmassung 

durch Anlehnung an die geschützte CH-Marke Nr. P-486889 vorliegt. Die Form der 

 
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Denner-Kapsel sendet nicht die Botschaft "gleich gut wie die Nespresso-Kapsel" aus. 

Die Denner-Kapsel unterscheidet sich nach dem Gesagten genügend stark von der 

Nespresso Kapsel, um als eigenständiges Produkt mit einer eigenständigen Qualität 

wahrgenommen zu werden. Die Nespresso-Kapsel strahlt mit ihrer edlen, eleganten, 

schlichten Form die Exklusivität eines qualitativ hochwertigen Produktes aus. Diese 

Botschaft geht der mit unästhetischen Löchern und Abstufungen versehenen Denner-

Kapsel völlig ab.  

 

e) Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das 

Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer 

Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken 

denkt, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von 

wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 122 III 382; 

BGE 102 II 122 E. 2 S. 126; BGE 96 II 243 E. 2 S. 248 f., mit Hinweisen; vgl. ferner 

auch BGE 87 II 35 E. 2c S. 38). Im vorliegenden Fall besteht keine Gefahr, dass das 

Publikum die Denner-Kapsel für den Teil einer gesuchstellerischen Serienmarke hält, 

behaupten die Gesuchstellerinnen doch nicht, sie würden Kapseln in verschiedenen 

serienähnlichen Formvarianten anbieten. Charakteristisch für die mit 

Wortbezeichnungen beschriebenen Varietäten (Volluto, Arpeggio, Fortissio Lungo, etc.) 

sind vielmehr farbliche Gestaltungsunterschiede (vgl. kläg. act. 8; kläg.act. 5). Soweit 

sich die Gefahr einer falschen Zuordnung daraus ergeben könnte, dass das Publikum 

der Meinung ist, dass sämtliche Kapseln, die in Nespresso-Maschinen funktionieren, 

auch von Nestlé bzw. Nespresso stammen, so handelt es sich dabei um eine Gefahr, 

die im Verkaufssystem und nicht in der Formmarke begründet ist. Das Nespresso 

Verkaufssystem baut darauf auf, dass es nur einen Anbieter für Nespresso-Kapseln, 

aber mehrere Anbieter für Nespresso-Maschinen gibt (vgl. dazu vorne Erwägung 

13/d/aa).  

 

f) Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, dass eine 

Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 13 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG nicht 

glaubhaft erscheint, weshalb das Begehren um Erlass eines Verbotes, wie es in Ziffer 1 

des Rechtsbegehrens von den Gesuchstellerinnen verlangt wird, abzuweisen ist.   

 

14. Im übrigen bleibt abschliessend zum Verständnis des folgenden Rechtsspruches 

noch einmal festzuhalten, dass Ziffer 2 des gesuchstellerischen Rechtsbegehrens mit 

Entscheid vom 4. März 2011 beurteilt und vor Bundesgericht nicht angefochten wurde. 

Die Ziffern 2, 3, 4 und 7 des Entscheides vom 4. März 2013 blieben somit 

 
38 

 

HG_2011_199.doc 

unangefochten. Es gilt somit nur noch die vom Bundesgericht aufgehobenen Ziffern 1, 5 

und 6 des Entscheides vom 4. März 2011 neu zu entscheiden. 

 

 

III. 

 

1.  Bei der Verteilung der Prozesskosten ist zu berücksichtigen, dass es beim Ergebnis 

bleibt, dass die Gesuchstellerinnen mit dem Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1 des 

Gesuchs nicht durchgedrungen sind, da eine Verwechslungsgefahr betreffend der CH-

Marke Nr. P-486889 nicht glaubhaft erscheint. Hingegen sind die Gesuchstellerinnen 

mit dem Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 des Gesuchs, welches sich ausschliesslich 

gegen die Gesuchsgegnerin 1 richtet, weitgehend durchgedrungen. Vorliegend 

erscheint es gerechtfertigt, den Aufwand betreffend Ziff. 1 des Rechtsbegehrens auf 4/5 

und denjenigen betreffend Ziff. 2 des Rechtsbegehrens auf 1/5 festzusetzen.  

 

2. Die Gesuchstellerinnen beziffern den Streitwert angesichts der wirtschaftlichen 

Bedeutung der in Frage stehenden Marken auf mindesten Fr. 500'000.--, während die 

Gesuchsgegnerinnen diesen einstweilen auf mindestens Fr. 2'000'000.-- beziffern. Sie 

machten geltend, die verlangte und einstweilen superprovisorisch angeordnete 

Massnahme, insbesondere das Verkaufsverbot, verursache ihnen einen hohen 

Schaden und erweise sich insbesondere für die Gesuchsgegnerin 2 als existentiell und 

ruinös. Nachdem die Gesuchstellerinnen insbesondere mit Hinblick auf die Marken der 

Gesuchstellerin 1 auf die jährlichen Werbeausgaben in der Schweiz in Millionenhöhe 

und den hohen Bekanntheitsgrad der Marken verweisen, ist von einer Marke von 

erheblicher Bedeutung auszugehen. Damit erscheint es angemessen, den Streitwert 

auf Fr. 1'000'000.-- festzusetzen (Art. 91 Abs. 2 ZPO; GASSER/RICKLI, Schweizerische 

Zivilprozessordnung, Zürich 2010, N 4 zu Art. 91 ZPO).  

 

3. Die Entscheidgebühr (einschliesslich der Kosten der dringlichen Verfügung) ist in 

Berücksichtigung des Streitwerts und des entstandenen Aufwands auf Fr. 25'000.-- 

festzusetzen (Art. 10 Ziff. 311 i.V.m. Art. 11 Abs. 1 GKV). Die Entscheidgebühr ist den 

Gesuchstellerinnen zu 4/5 und der Gesuchsgegnerin 1 zu 1/5 aufzuerlegen. Den 

Gesuchstellerinnen ist der Vorschuss von Fr. 15'000.-- anzurechnen. Ein 

Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerinnen erübrigt sich, nachdem der 

Kostenvorschuss vorliegend den Kostenanteil der Gesuchstellerinnen nicht deckt. 

 

 
39 

 

HG_2011_199.doc 

4. Die Kosten der Expertise von Fr. 19'200.-- sind mit den beiden Kostenvorschüssen 

in der Höhe von je Fr. 10'000.-- zu verrechnen. Die restlichen Fr. 800.-- werden den 

Gesuchstellerinnen auf die Entscheidgebühr angerechnet. Die Gesuchstellerinnen 

haben die Gutachterkosten zu bezahlen, da das Gutachten zur Beurteilung von Ziffer 1 

ihres Rechtsbegehren eingeholt wurde und dieses abzuweisen ist. Die 

Gesuchstellerinnen haben in diesem Punkt somit als unterliegend zu gelten und damit 

die Gesuchsgegnerinnen für den verrechneten Kostenvorschuss mit Fr. 10'000.-- zu 

entschädigen.  

 

5. Nachdem das Rechtsbegehren Ziff. 1 abgewiesen worden ist, steht den 

Gesuchsgegnerinnen entsprechend dem Anteil des von dieser Frage verursachten 

Aufwandes eine Parteientschädigung zu. Es kann grundsätzlich auf die diesbezüglichen 

Ausführungen im aufgehobenen Entscheid vom 4. März 2011 verwiesen werden. Da 

sich jedoch sowohl der Aufwand wie auch der Anteil im Vergleich zur damaligen 

Beurteilung erhöht haben, ist die Parteientschädigung auf Fr. 20'000.-- festzusetzen. 

 
40 

 

HG_2011_199.doc 

 
 

Demgemäss wird 

 

verfügt: 

 

1. Ziff. 1 des Rechtsbegehrens gemäss Gesuch wird abgewiesen. 

 

2. Die Entscheidgebühr von Fr. 25'000.-- bezahlen die Gesuchstellerinnen unter 

solidarischer Haftbarkeit zu 4/5 und die Gesuchsgegnerin 1 zu 1/5. Den 

Gesuchstellerinnen wird der Kostenvorschuss von Fr. 15'000.-- angerechnet.  

 

3. Die Gutachterkosten von Fr. 19'200.-- werden mit den Kostenvorschüssen von 

Fr. 20'000.-- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 800.-- wird den Gesuchstellerinnen 

auf den Anteil der Entscheidgebühr gemäss Ziffer 2 angerechnet. Die 

Gesuchstellerinnen haben die Gesuchsgegnerinnen unter solidarischer Haftbarkeit 

für den verrechneten Kostenvorschuss mit Fr. 10'000.-- zu entschädigen.  

 
4. Die Gesuchstellerinnen haben unter solidarischer Haftbarkeit die 

Gesuchsgegnerinnen mit Fr. 20'000.-- zu entschädigen.  

 

 

Der Handelsgerichtspräsident Der a.o. Handelsgerichtsschreiber 
 
 
 
 
 
 

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Handelsgericht, 21.05.2013
	Art. 2, 3 und 13 MSchG (SR 232.11