# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** e504caa8-9502-5169-aa3d-0fdfca3b56b9
**Source:** Bundesgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2024-03-05
**Language:** de
**Title:** Bundespatentgericht 05.03.2024 O2022_007
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BPatG/CH_PATG_001_O2022-007_2024-03-05.pdf

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b un a l  f é d é r a l  d e s  b r ev e t s  

T r i b un a l e  f e d e r a l e  d e i  b r e v e t t i  

T r i b un a l  f e d e r a l  d a  p a t en t a s  

F e d e r a l  P a t e n t  C o u r t  

 

 

 

 

 O2022_007 

 

  U r t e i l  v o m  5 .  M ä r z  2 0 2 4  

Besetzung  Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), 
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dr. iur. Daniel M. Alder,  
Richter Dr. chem. Michael Kaufmann,  
Richter Dr. phil. II, Dipl. Biochem. Andreas Schöllhorn Savary 
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher  

   
Verfahrensbeteiligte  

Mepha Pharma AG, Kirschgartenstr. 14, 4051 Basel,  
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, TIMES 
Attorneys, Feldeggstrasse 12, 8024 Zürich, patentanwaltlich 
beraten durch Dr. Andreas Welch, Hepp Wenger Ryffel AG, 
Friedtalweg 5, 9500 Wil SG,  
 
Klägerin 
  

  gegen 

  
Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Compa-
ny, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen,   
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und/oder 
Rechtsanwältin MLaw Louisa Galbraith, patentanwaltlich be-
raten durch Dr. nat., Dipl. Chem. Ulrike Ciesla, alle bei MLL 
Legal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich,  
 
Beklagte 
  

Gegenstand  Gültigkeit ergänzendes Schutzzertifikat; Apixaban 

 

O2022_007 

Seite 2 

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung, 

Prozessgeschichte 

1.  
Am 31. Mai 2022 reichte die Klägerin die Klageschrift ein mit folgenden 
Rechtsbegehren: 

«1. The Swiss SPC C01427415/01 “Apixaban” shall be declared invalid. 

2. The defendant shall be ordered to bear all court costs and to pay attor-
ney’s fees to plaintiff, including the expenses for patent attorney’s ad-
vice.» 

2.  
Am 6. September 2022 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit dem 
Antrag, die Klage sei abzuweisen: 

«1. The nullity action shall be dismissed, insofar it is admissible. 

2. Court costs and legal fees, including the expenses for the assisting pa-
tent attorney, shall be borne by Plaintiff.» 

3.  
Am 11. Januar 2023 fand eine Instruktionsverhandlung statt; eine Eini-
gung konnte nicht erzielt werden. 

4.  
Mit Eingabe vom 22. März 2023 erstattete die Klägerin die Replik, ohne 
dabei ihre Rechtsbegehren zu ändern. 

Mit Eingabe vom 8. Mai 2023 reichte die Klägerin ein Urteil des Court of 
Appeal of England and Wales vom 4. Mai 2023 betreffend den britischen 
Teil des EP 1 427 415 ein, auf dessen Schweizer Teil sich das ergänzen-
de Schutzzertifikat C01427415/01 stützt. 

5.  
Mit Beweisverfügung vom 24. Mai 2023 verfügte der Präsident, dass ein 
Gutachten zur Frage der gültigen Prioritätsbeanspruchung nach US-
amerikanischem Recht eingeholt würde, ernannte David L. Schwartz, 
Frederic P. Vose Professor of Law an der Northwestern Pritzker School of 
Law, Chicago, Illinois, USA, zum Gerichtsgutachter und verpflichtete die 
Beklagte, einen Vorschuss für die Beweisabnahme in der Höhe von 
CHF 30’000 zu leisten.  

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6.  
Mit Eingabe vom 7. Juni 2023 erstattete die Beklagte die Duplik, ohne ih-
re Rechtsbegehren zu ändern. 

Mit Eingabe vom 8. Juni 2023 reichte die Klägerin Informationen über ein 
Massnahmeverfahren in den Niederlanden zum niederländischen Schutz-
zertifikat für Apixaban ein.  

Mit Eingabe vom 7. Juli 2023 bezog die Klägerin Stellung zu den Noven 
in der Duplik. 

7.  
Am 16. August 2023 reichte die Klägerin angebliche Noven aus einem 
Verfahren vor dem Irischen High Court ein.  

Mit Eingabe vom 23. August 2023 bezog die Beklagte Stellung zur Einga-
be der Klägerin vom 7. Juli 2023 und reichte ihrerseits Noven ein. Am 
28. August 2023 nahm die Klägerin Stellung zur Eingabe der Beklagten 
vom 16. August 2023. Mit Eingaben vom 11. September 2023 bezog die 
Klägerin Stellung zur letzten Eingabe der Beklagten und die Beklagte 
äusserte sich zur Absicht des Gerichts, dem Gerichtsgutachter weitere 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Mit Schreiben vom 27. September 
2023 stellte das Gericht dem Gutachter weitere Unterlagen zur Verfügung 
und erstreckte die Frist zur Erstattung des Gutachtens bis zum 30. Okto-
ber 2023. 

8.  
Am 2. Oktober 2023 teilte Richterin von Ballmoos mit, dass sie in den 
Ausstand trete. Sie wurde durch Richter Michael Kaufmann ersetzt, was 
den Parteien am 5. Oktober 2023 mitgeteilt wurde. 

9.  
Ebenfalls am 5. Oktober 2023 wurde den Parteien das Fachrichtervotum 
von Richter Bremi zugestellt. 

10.  
Am 20. Oktober 2023 reichte die Beklagte die Entscheidung der Grossen 
Beschwerdekammer in den Verfahren G 1/22 und G 2/22 vom 
10. Oktober 2023 ein und beantragte, die Einholung des Gutachtens zum 
ausländischen Recht sei auszusetzen. Der Präsident wies dieses Ersu-
chen am 26. Oktober 2023 ab. Am 30. Oktober 2023 wurde den Parteien 
das Gutachten von Prof. Schwartz zur Stellungnahme zugestellt. Die Klä-

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gerin nahm am 14. November 2023, die Beklagte am 17. November 2023 
zu Fachrichtervotum und Gutachten Stellung. Am 12. Januar 2024 reichte 
die Beklagte das Urteil vom 8. Dezember 2023 aus dem irischen Prozess 
betreffend den irischen Teil von EP 1 427 415 ein, mit Eingabe vom 
23. Januar 2024 nahm sie dazu Stellung. Die Klägerin reichte ihrerseits 
am 18. Januar 2024 ein spanisches Urteil ein und nahm zum irischen Ur-
teil Stellung. Mit Eingabe vom 26. Januar 2024 nahm die Klägerin zum 
spanischen Urteil Stellung; die Beklagte mit Eingabe vom 29. Januar 
2024.  

11.  
Mit ihrer Stellungnahme zum Fachrichtervotum reichte die Beklagte einen 
Antrag auf Teilverzicht des Grundpatents CH EP 1 427 415 B1 beim Insti-
tut für Geistiges Eigentum ein, mit dem sie auf die erteilten Ansprüche 5-
29 des Grundpatents verzichtete und der vom IGE am 17. November 
2023 akzeptiert wurde. Die Klägerin ihrerseits führte diesen Teilverzicht 
als echtes Novum mit Eingabe vom 24. November 2023 in das Verfahren 
ein, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass die Beklagte den Antrag noch 
einseitig zurückziehen könnte. Anlässlich der Hauptverhandlung vom 
29. November 2023 reichte die Beklagte daraufhin ihr an das IGE gerich-
tete Einverständnis zum Teilverzicht und einen Beleg über die gezahlte 
Gebühr ein, die wiederum von der Klägerin als echte Noven in das Ver-
fahren eingeführt wurden. Das Verfahren ist entsprechend auf Grundlage 
des eingeschränkten Grundpatents weiterzuführen.1 

Zuständigkeit und anwendbares Recht 

12.  
Beide Parteien haben ihren Sitz in der Schweiz. Da die Feststellung der 
Ungültigkeit eines ergänzenden Schutzzertifikats verlangt wird, ist das 
Bundespatentgericht sachlich zuständig (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG). Ob-
wohl Art. 26 PatGG nur von Patenten und nicht von ergänzenden Schutz-
zertifikaten spricht, ist es unstrittig, dass das Bundespatentgericht auch 
für Klagen betreffend die Gültigkeit von ergänzenden Schutzzertifikaten 
ausschliesslich zuständig ist,2 da Art. 140k Abs. 2 PatG bestimmt, dass 
Klagen auf Feststellung der Nichtigkeit von ergänzenden Schutzzertifika-

 
1 Vgl. BPatGer, Urteil O2018_004 vom 14. Dezember 2020, E. 42 ff. – 
«Laserflüssigkeitsstrahllenkungsverfahren». 
2 STIEGER in: Calame/Hess-Blumer/Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz 
(PatGG), Zürich 2013, Art. 26 N 38. 

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ten vor der Behörde einzureichen sind, die für die Feststellung der Nich-
tigkeit des Patents zuständig ist. 

Es kommt schweizerisches Recht zur Anwendung (Art. 110 Abs. 1 IPRG). 
Dies gilt auch für die Frage, ob das Grundpatent seine Priorität zu Recht 
beansprucht. Denn von der gültigen Beanspruchung der Priorität hängt 
ab, was zum Stand der Technik gehört (vgl. Art. 7 Abs. 2 PatG, Art. 54 
Abs. 2 i.V.m. Art. 89 EPÜ), und der Stand der Technik ist massgebend für 
die Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit der Erfindung 
des Grundpatents, das dem ergänzenden Schutzzertifikat zugrunde liegt. 

Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG). Die Parteien haben sich 
auf die Verwendung von Englisch als Parteiensprache geeinigt (Art. 36 
Abs. 3 PatGG). 

Popularklage 

13.  
Während Art. 28 PatG für die Feststellung der Nichtigkeit eines Patents 
ein schutzwürdiges Interesse verlangt, steht die Klage auf Feststellung 
der Nichtigkeit eines ergänzenden Schutzzertifikats gemäss Art. 140k 
Abs. 2 PatG jedermann, d.h. ohne Nachweis eines besonderen Interes-
ses, zu. Die in der Lehre vertretene Meinung, auch für die Feststellung 
der Ungültigkeit eines ergänzenden Schutzzertifikats bedürfe es eines 
Rechtsschutzinteresses,3 ist angesichts des klaren Gesetzeswortlauts 
abzulehnen.4 Art. 28 PatG verwendet die Formulierung «jedermann, der 
ein Interesse nachweist», während Art. 140k PatG auf den Zusatz «der 
ein Interesse nachweist» verzichtet. Ein gesetzgeberisches Versehen ist 
darin nicht zu erkennen.  

Entgegen HEINRICH widerspricht dem auch das Urteil O2013_011 vom 
27. Mai 2015, E. 3.2, nicht. Dort war das ergänzende Schutzzertifikat im 
Zeitpunkt des Urteils infolge Ablaufs der maximalen Schutzdauer erlo-
schen. In dieser Konstellation fehlt es an einem öffentlichen Interesse, die 
Ungültigkeit des Schutzzertifikats festzustellen. Ein Feststellungsinteres-
se konnte sich nur aus privaten Interessen der Klägerin ergeben, z.B. weil 
die Beklagte (Schutzrechtsinhaberin) finanzielle Wiedergutmachungsan-
sprüche aus vergangenen Verletzungen geltend macht. Nachdem die 

 
3 HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 140k N 5; GASSER, SIWR IV, 
S. 717. 
4 CR PI LBI-JUNOD, Art. 140k N 4. 

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Schutzrechtsinhaberin in dem in O2013_011 zu beurteilenden Fall unwi-
derruflich auf finanzielle Ansprüche aus vergangenen Verletzungshand-
lungen verzichtet hatte, fehlte es ihr an einem schützenswerten privaten 
Interesse, die Nichtigkeit des ergänzenden Schutzzertifikats festzustellen. 

Ausländische Parallelverfahren 

14.  
Die Parteien haben ausländische Entscheidungen zu den jeweiligen nati-
onalen Teilen des EP 1 427 415 (beziehungsweise den jeweiligen ergän-
zenden Schutzzertifikaten, deren Grundpatent der jeweilige Teil von EP 1 
427 415 ist) aus Frankreich, Grossbritannien, Irland, den Niederlanden, 
Norwegen, Schweden und Spanien eingereicht. 

Der Stockholms Tingsratt hielt den schwedischen Teil von EP 1 427 415 
in einem Urteil vom 2. November 2022 für gültig. Im Zeitpunkt der Anmel-
dung von WO 03/026652 sei Bristol-Myers Squibb Pharma Company 
rechtliche Eigentümerin der Prioritätsanmeldung US 60/324,165 gewe-
sen, Bristol-Myers Squibb Company aber begünstigte Eigentümerin («be-
neficiary owner»). Bristol-Myers Squibb Company habe sich daher nach 
dem anwendbaren Recht des US-Staats Delaware auf die Priorität der 
US 60/324,165 berufen können. Das Recht von Delaware sei anwendbar, 
weil Bristol-Myers Squibb Company und alle ihre Tochtergesellschaften 
nach dem Recht von Delaware gegründet worden seien. Das Gericht hält 
weiter fest, dass der Fachmann das Enzym Faktor Xa kannte und wusste, 
dass dieses gehemmt werden könne. Er habe auch die Rolle des Enzyms 
in der Gerinnungskaskade gekannt, wie Faktor Xa-Inhibitoren an das En-
zym binden und dass Substanzen mit einer Wirkung als Faktor Xa-
Inhibitoren als Antikoagulanzien nützlich seien. Der Fachmann würde es 
für wahrscheinlich halten, dass Apixaban ein Faktor Xa-Inhibitor sei und 
in Ermangelung gegenteiliger Anhaltspunkte nicht daran zweifeln. Das 
blosse Fehlen spezifischer biologischer Daten hätte den Fachmann nicht 
dazu veranlasst, die Funktion von Apixaban in Frage zu stellen. Ausge-
hend von dem objektiven technischen Problem, einen alternativen Faktor 
Xa-Inhibitor zur Verfügung zu stellen, kommt das schwedische Gericht 
zum Schluss, dass der beanspruchte Gegenstand auf erfinderischer Tä-
tigkeit beruhe. 

Der Court of Appeal for England and Wales hielt in einem Urteil vom 
4. Mai 2023 die Nichtigkeit des britischen Teils von EP 1 427 415, bzw. 
des darauf basierenden ergänzenden Schutzzertifikats für Apixaban, fest 

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([2023] EWCA Civ 472). In Anwendung der in Warner-Lambert Company 
LLC v Generics (UK) Ltd ([2016] EWCA Civ 1006, [2017] RPC 1) entwi-
ckelten Grundsätze schloss das Gericht, dass die Erfindung in der ur-
sprünglichen Anmeldung nicht plausibel gemacht war. Eine Abweichung 
von der bindenden Entscheidung des Supreme Court sei auch nach der 
Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer in der Sache G 2/21 vom 
23. März 2023 nicht möglich (E. 91). Der Massstab für die Plausibilität 
müsse der von der Mehrheit in der Rechtssache Warner-Lambert ange-
nommene Massstab sein und nicht der von der Minderheit vertretene 
Massstab oder ein anderer «weniger strenger» Massstab. Der von der 
Mehrheit im Urteil Warner-Lambert angenommene Standard entspreche 
dem in G 2/21 als «ab initio Plausibilitäts»-Test bezeichneten, während 
der von der Minderheit befürwortete Standard dem «ab initio Unplausibili-
täts»-Test entspreche (E. 94). Aus dem anzuwendenden Plausibilitäts-
massstab folge, dass es nicht ausreiche, wenn die Patentanmeldung den 
Fachmann dazu anrege, einfache, in der Spezifikation genannte Tests 
durchzuführen, um die medizinische Wirksamkeit des beanspruchten Er-
zeugnisses zu bestätigen, selbst wenn die Durchführung solcher Tests 
tatsächlich zeigen würde, dass das Erzeugnis wahrscheinlich wirksam 
wäre. Wie der vorinstanzliche Richter zu Recht festgehalten habe, könn-
ten nachträgliche Daten nicht als Ersatz für eine ausreichende Offenba-
rung in der ursprünglich eingereichten Beschreibung dienen (E. 95). Zum 
Argument, dass der Fachmann aus der grossen Menge (3 g) von Apixa-
ban, die synthetisiert wurde, schliessen würde, dass es sich dabei um ei-
nen aussichtsreichen Wirkstoff handeln müsse, meinte das Gericht, die 
Vorinstanz habe gestützt auf Gutachtermeinungen für das Berufungsge-
richt verbindlich festgehalten, dass die besondere Eignung des Wirkstoffs 
Apixaban zwar eine mögliche Erklärung für die grosse hergestellte Menge 
sei, aber nicht die einzige (E. 101). In der ursprünglichen Anmeldung 
werde weder ausdrücklich noch stillschweigend angegeben, dass Apix-
aban getestet wurde und einen Wert der Inhibitionskonstante Ki von 
<10 µM (geschweige denn einen nanomolaren Ki) aufweise. In Ermange-
lung einer Theorie, die z. B. auf seiner Struktur oder irgendwelchen Daten 
in der Spezifikation beruhe, gebe es in der Anmeldung einfach nichts, 
was die Behauptung stütze, dass Apixaban ein Faktor Xa-Inhibitor sei, 
geschweige denn ein Faktor Xa-Inhibitor mit ausreichender Potenz, um in 
der Therapie nützlich zu sein (E. 105). Die gültige Beanspruchung der 
Priorität war in Grossbritannien nicht in Frage gestellt worden (E. 2). Der 
UK Supreme Court liess eine Beschwerde gegen das Urteil nicht zu. 

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Die Rechtbank Den Haag kam in einem Urteil vom 17. Mai 2023 in einem 
vorsorglichen Verbotsverfahren zum gleichen Schluss. Die technische 
Wirkung, dass Apixaban ein verbesserter Faktor Xa-Inhibitor sei, könne 
der Anmeldung nicht entnommen werden. Der Fachmann werde der An-
meldung allenfalls entnehmen, dass die darin beschriebenen Verbindun-
gen als Faktor Xa-Inhibitoren nützlich seien (E. 4.9). Das Gericht hält vor-
läufig fest, dass «das Auffinden einer Substanz mit verbesserter Faktor 
Xa-Hemmung ist nicht dieselbe Erfindung wie das Auffinden oder auch 
nur das Auffinden einer Substanz, die zur Hemmung von Faktor Xa nütz-
lich ist. Die technische Lehre der Anmeldung des EP 1 427 415 beinhaltet 
nur das Auffinden einer brauchbaren Substanz, nicht aber, dass diese 
Substanz auch eine verbesserte Faktor Xa-Hemmung hat. Letzteres ist 
eine Erfindung, die sich deutlich von der ersteren unterscheidet, die sepa-
rat patentiert werden kann.» (E 4.12). Gehe man von einer technischen 
Wirkung aus, die nur im Zurverfügungstellen eines alternativen Xa-
Inhibitors bestehe, beruhe die Erfindung nicht auf erfinderischer Tätigkeit 
(E. 4.16). 

Das Urteil der Rechtbank wurde auf Berufung hin vom Gerechtshof Den 
Haag am 15. August 2023 aufgehoben und vorsorgliche Massnahmen 
angeordnet. Im Verständnis des Gerechtshofs der Entscheidung G 2/21 
der Grossen Beschwerdekammer des EPA verlangt diese, dass die ur-
sprüngliche Anmeldung ausdrücklich die massgebliche technische Wir-
kung als das primäre Ziel des Patents nennt («the application expressly 
and specifically designates the relevant effect as the primary objective of 
the patent» in der englischen Übersetzung), damit nachveröffentlichte Da-
ten zum Nachweis dieser Wirkung berücksichtigt werden dürfen. Die 
streitgegenständliche Anmeldung offenbare ausdrücklich, dass Faktor Xa-
Hemmer wirksame Arzneimittel zur Behandlung von thromboembolischen 
Krankheiten seien. Die Anmeldung offenbare weiter einen Test, der es 
dem Fachmann erlaube, auf einfache Weise zu prüfen, ob ein Wirkstoff 
einen geeigneten Ki-Wert aufweise und daher die behauptete technische 
Wirkung aufweise (E. 6.18). Apixaban werde daher glaubhaft als wirksa-
mer Xa-Hemmer offenbart (E. 6.22) und die nachgereichten Daten zur 
Wirkung seien bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksich-
tigen. Der rechtliche Standard, der vom englischen Gericht angewendet 
worden sei, sei ein anderer als derjenige, der von G 2/21 etabliert worden 
sei (E. 6.28). Der niederländische Teil von EP 415 sei daher voraussicht-
lich rechtsbeständig. Zum Prioritätsrecht hält der Gerechtshof fest, die 
«beneficial ownership» gebe dem Eigentümer das Recht, nach dem an-
wendbaren Recht des Staates Delaware auch jederzeit das formelle Ei-

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gentum übertragen zu lassen. Dies könne ohne Beachtung spezieller 
Formvorschriften geschehen. Mit der Ausübung des Prioritätsrechts habe 
der nutzniessende Eigentümer, BMS Company, konkludent das Recht 
ausgeübt, das formelle Eigentum und damit das Prioritätsrecht auf sich zu 
übertragen. Es sei daher glaubhaft, dass im Zeitpunkt der Anmeldung der 
WO 652 nicht nur das Nutzniessungsrecht, sondern auch der formelle Ti-
tel des Prioritätsrechts bei BMS Company gelegen habe (E. 6.43 f.). 

Der Oslo Tingrett hielt in einem Urteil vom 22. Mai 2023 das norwegische 
Patent NO 328 558 B1, das dem EP 1 427 415 B1 entspricht, bezie-
hungsweise das darauf gestützte ergänzende Schutzzertifikat, für rechts-
beständig. Die technische Wirkung der beanspruchten Erfindung sei von 
der ursprünglich offenbarten technischen Lehre erfasst und in der ur-
sprünglich eingereichten Patentanmeldung enthalten. Auch der Sachver-
ständige habe keinen Grund gefunden, an der technischen Wirkung zu 
zweifeln, auch ohne biologische Daten. Die Tatsache, dass die behaupte-
te Erfindung als glaubhaft angesehen werde, erfülle zumindest die neuen 
Kriterien, welche die GBK in der Entscheidung G 2/21 für die Berücksich-
tigung der technischen Wirkung bei der Prüfung der erfinderischen Tätig-
keit formuliere. Nachveröffentlichte Beweismittel könnten entsprechend 
zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden. Aus-
gehend von WO00/39131 als nächstliegendem Stand der Technik formu-
liert das norwegische Gericht als zu lösende Aufgabe die Herstellung ei-
nes wirksamen Faktor Xa-Inhibitors mit verbesserten Eigenschaften für 
die Behandlung von thrombotischen Störungen. Der Fachmann habe kei-
ne konkrete Veranlassung gehabt, die Lehre von WO00/39131 so abzu-
ändern, dass Apixaban resultiere. Um ausgehend von WO00/39131 zu 
Apixaban zu gelangen, hätte der Fachmann (i) eine Pyrazolopiperidon-
Kernstruktur; (ii) für die Position P1 ein Methoxyphenyl; (iii) als Substi-
tuent am Kern ein Carboxamid; und (iv) für die Position P4 ein bestimm-
tes Lactam wählen müssen, was nicht naheliegend sei. Die Gültigkeit der 
Prioritätsbeanspruchung schien auch in Norwegen kein Thema. 

Am 8. Juni 2023 wies das Tribunal judiciaire de Paris eine Nichtigkeits-
klage gegen den französischen Teil von EP 1 427 415 B1, beziehungs-
weise das darauf gestützte ergänzende Schutzzertifikat, ab. Französi-
sches Recht verlange für Erfindungen, die eine therapeutische Verwen-
dung eines Erzeugnisses beschlügen, dass aus der Anmeldung unmittel-
bar und eindeutig, aber nicht notwendigerweise mit klinischen Daten be-
legt, hervorgehe, dass die Erfindung die beanspruchte therapeutische 
Wirkung zeige. Für andere Erfindungen gelte dieses Erfordernis nicht, 

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aber auch diese Erfindungen müssten im Zeitpunkt der Anmeldung eine 
glaubhafte technische Wirkung haben. Nachveröffentlichte Beweismittel 
könnten für den Nachweis der technischen Wirkung herangezogen wer-
den, aber nicht deren einzige Grundlage bilden. Die ursprüngliche An-
meldung offenbare vorliegend zwar 140 Beispiele. Der Fachmann würde 
jedoch annehmen, dass Apixaban besonders bevorzugt sei, weil 3,07 g 
synthetisiert worden waren, mehr als von jedem anderen Beispiel 
(RZ 55). Die therapeutische Wirkung von Apixaban sei glaubhaft (RZ 59, 
allerdings weitgehend ohne Begründung). Ausgehend von WO00/39131 
beruhe die Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit. Es gebe keinen konkre-
ten Grund, gerade die Substituenten zu wählen, die zu Apixaban führten. 
Zum Prioritätsrecht führt das Gericht aus, dass Dritte zwar die gültige Pri-
oritätsbeanspruchung bestreiten könnten (RZ 77). Vorliegend sei nach 
dem anwendbaren Recht von Delaware Bristol-Myers Squibb Company 
im Zeitpunkt der Anmeldung der WO 03/026652 aber begünstigte Eigen-
tümerin der Prioritätsanmeldung US 60/324,165 gewesen und gelte damit 
als Rechtsnachfolgerin der Anmelder der Prioritätsanmeldung i.S.v. Art. 4 
A (1) Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ, SR 0.232.02). Das Recht von 
Delaware wolle verhindern, dass unbeteiligte Dritte davon profitierten, 
dass eine Abtretung nicht schriftlich erfolgt sei, und die Nichteinhaltung 
der Formvorschrift gegenüber einer Person geltend machen könnten, die 
tatsächlich die eigentliche Inhaberin des Patents sei. Würde dieses Recht 
nicht berücksichtigt, würde das Ziel der Pariser Verbandsübereinkunft, die 
den Begriff des Rechtsnachfolgers nicht näher umschreibe, nicht erreicht 
(RZ 85).  

Der vom Court of Milan eingesetzte technische Gutachter geht in seinem 
Gutachten vom 31. Juli 2023 davon aus, dass der Fachmann aus der 
vergleichsweise grossen Menge Apixaban, die synthetisiert wurde, und 
den positiven Hinweisen aus der vergleichenden chemischen Analyse 
von Apixaban mit bekannten Faktor Xa-Inhibitoren geschlossen hätte, 
dass Apixaban nicht nur eine bevorzugte Verbindung war, sondern sogar 
eine besonders bevorzugte Verbindung, für welche die ursprüngliche An-
meldung Ki-Werte von ≤0,001 μm offenbare. Der Fachmann habe keinen 
Grund gehabt, an der therapeutischen Wirkung von Apixaban zu zweifeln. 
Ausgehend von der WO00/39131 als nächstem Stand der Technik formu-
liert der Gutachter als technisches Problem das Zurverfügung-stellen ei-
ner Substanz mit verbesserten pharmakologischen Eigenschaften vergli-
chen mit bekannten Faktor Xa-Inhibitoren (S. 46). WO 131 offenbare kei-
ne Lehre, die einen Fachmann dazu veranlasst hätte, die darin offenbar-
ten chemischen Strukturen durch eine Lactam-Seitengruppe auf der 

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Kernstruktur von Didihydropyrazolopyridinon zu ergänzen, und noch we-
niger eine Erwartung, dass damit ein Stoff geschaffen würde, der eine 
verbesserte hemmende Wirkung auf den Faktor Xa und verbesserte 
pharmakologischen Eigenschaften habe (S. 50). 

Der High Court von Irland hat den irischen Teil von EP 1 427 415 mit Ur-
teil vom 8. Dezember 2023 für ungültig erklärt (Urteil [2021 No. 1 PAP]). 
Das Gericht kommt in seinem 600-seitigen Urteil (mit 300 Seiten Anhang) 
zum Schluss, dass das irische Patent seine Priorität gültig beansprucht; 
dies der Theorie folgend, dass BMS Company im Zeitpunkt der Nachan-
meldung WO 2003/026652 A1 unter dem anwendbaren Recht von Dela-
ware nutzniessende Eigentümerin an der Erstanmeldung US 60/324,165 
war. Hingegen gebe es basierend auf der ursprünglichen Anmeldung und 
dem allgemeinen Fachwissen im Anmeldezeitpunkt keinen vernünftigen 
technischen Grund anzunehmen, dass Apixaban die behauptete techni-
sche Wirkung als wirksamer Faktor Xa-Hemmer haben werde (RZ 825). 
Insbesondere offenbare die ursprüngliche Anmeldung keine Daten zur 
Selektivität von Apixaban, und eine hohe Selektivität sei notwendig für ei-
nen therapeutisch einsetzbaren Faktor Xa-Hemmer. Das alleine würde 
genügen, um das Patent mangels Plausibilität für ungültig zu erklären. 

Mit Urteil vom 15. Januar 2024 stellte der Juzgado de lo Mercantil nº 04 
de Barcelona fest, dass der spanische Teil von EP 1 427 415 ungültig sei; 
die Ansprüche 1-6 beruhten nicht auf erfinderischer Tätigkeit, wobei, nach 
Berücksichtigung der Erwägungen der Entscheidung der Grossen Be-
schwerdekammer G2/21, keine nachgereichten Beweismittel zugelassen 
wurden, die Ansprüche 7-29 seien nicht ausführbar offenbart. 

Ergänzendes Schutzzertifikat und Grundpatent 

15.  
Die Klägerin macht die Nichtigkeit des Schweizer ergänzenden Schutz-
zertifikats C01427415/01 geltend, weil dessen Grundpatent, der Schwei-
zer Teil des EP 1 427 415 B1 (im Folgenden EP 415 oder Grundpatent), 
ungültig sei (vgl. Art. 140k Abs. 1 lit. c PatG). Das ergänzende Schutzzer-
tifikat C01427415/01 wurde am 30. April 2014 erteilt und hat eine maxi-
male Laufzeit bis am 25. August 2026. Die Schutzdauer begann am 
17. September 2022 mit Ablauf der Schutzdauer des Grundpatents. 

Das Grundpatent hat eine aussergewöhnlich lange Beschreibung von 
rund 150 Seiten (die ursprüngliche Anmeldung umfasst 438 Seiten) und 

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bezieht sich nach dem ersten Absatz allgemein auf Lactam-haltige Ver-
bindungen, die Inhibitoren von Trypsin-ähnlichen Serinproteasen sind, 
insbesondere von Faktor Xa, und auf Verfahren zu ihrer Verwendung als 
gerinnungshemmende Mittel zur Behandlung von thromboembolischen 
Erkrankungen. Unter einer Thromboembolie versteht man die Verschlep-
pung eines Thrombus (Blutgerinnsels) innerhalb des Gefässsystems, mit 
anschliessender Verengung eines Gefässteils oder Verschlusses eines 
gesamten Gefässastes (Embolie).  

Der aktivierte Faktor Xa erzeugt Thrombin durch die begrenzte Proteolyse 
von Prothrombin und nimmt eine zentrale Stellung in der Blutgerinnungs-
kaskade ein, die die intrinsischen und extrinsischen Aktivierungsmecha-
nismen im letzten gemeinsamen Weg der Blutgerinnung verbindet 
(Abs. [0018]). Wird der Faktor Xa gehemmt, wird die Neigung des Blutes 
zur Gerinnung vermindert («Blutverdünnung» oder antikoagulierende 
Wirkung). 

Anspruch 1 des EP 415 beansprucht die Verbindung Apixaban oder eines 
pharmazeutisch akzeptablen Salzes davon unter Angabe ihrer spezifi-
schen Strukturformel: 

 

 

Abbildung 1: Strukturformel von Apixaban gemäss Klage und Anspruch 1 der EP 415. 

Anspruch 3 beansprucht eine pharmazeutische Zusammensetzung, die 
eine therapeutisch wirksame Menge von Apixaban oder eines pharma-
zeutisch akzeptablen Salzes davon enthält. Auf die ursprünglich erteilten 
Ansprüche 5 – 29 des EP 415, die sich auf therapeutische Verwendungen 
bezogen, wurde mit Erklärung vom 21. November 2023 verzichtet. 

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Seite 13 

Massgebender Fachmann 

16.  
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der 
Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach-
gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach 
dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem 
liegt.5 

Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bun-
desgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete 
Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abge-
stellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sach-
gebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss 
nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte 
Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausrei-
chende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbe-
reich gut gerüstet sein».6 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fä-
higkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.7 

Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann die fiktive 
Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen 
Fachgebieten gebildet werden.8 

17.  
Der Klägerin zufolge ist der Fachmann ein Team aus einem Chemiker mit 
mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Herstellung und Charakteri-
sierung von pharmazeutischen Wirkstoffen (Medizinalchemiker) und ei-
nem Pharmakologen mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Be-
wertung von pharmazeutischen Wirkstoffen und mit fundierten Kenntnis-
sen über biologische Wirkmechanismen. 

Die Beklagte stimmt dem von der Klägerin vorgeschlagenen Team zu, 
fügt aber hinzu, dass das Team auch über Fachwissen in Pharmakokine-

 
5 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 
6 BGE 120 II 71 E. 2. 
7 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-
SCHEUCHZER, Art. 1 N 122. 
8 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 
1. Juni 2017, E. 4.4. 

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Seite 14 

tik, Metabolismus, Toxikologie, Formulierung und klinischer Medizin sowie 
Design, Synthese und Reinigung von pharmazeutischen Verbindungen 
verfügen muss. 

18.  
Die von der Klägerin vorgeschlagene Pharmakologin verfügt bereits auf-
grund ihrer Ausbildung über die von der Beklagten behaupteten zusätzli-
chen Kenntnisse, so dass von einem Fachteam bestehend aus einem 
Chemiker (Medizinalchemiker) und einer Pharmakologin, das über diese 
allgemeinen Kenntnisse verfügt, auszugehen ist. 

Allgemeines Fachwissen 

19.  
Wissen aus Lehrbüchern des technischen Gebiets des einschlägigen 
Fachmanns gehört normalerweise zum allgemeinen Fachwissen.9 Wis-
senschaftliche Publikationen oder der Offenbarungsgehalt von Patentan-
meldungen oder Patentschriften gehören dagegen normalweise nicht 
zum allgemeinen Fachwissen.10 Erst wenn eine technische Lehre Ein-
gang in Lehrbücher oder allgemeine Nachschlagewerke gefunden hat, 
kann davon ausgegangen werden, dass sie Teil des allgemeinen Fach-
wissens ist. Wissenschaftliche Veröffentlichungen oder der Offenba-
rungsgehalt von Patentanmeldungen oder Patentschriften können aus-
nahmsweise dem allgemeinen Fachwissen zugerechnet werden, wenn 
ein technisches Gebiet so neu ist, dass es noch keinen Eingang in Lehr-
bücher gefunden hat oder wenn eine Serie von Veröffentlichungen über-
einstimmend zeigt, dass eine Technologie allgemein bekannt war.11 

Das allgemeine Fachwissen ist substanziiert zu behaupten und im Be-
streitungsfall zu beweisen.12 

 
9 BPatGer, Urteil O2018_008 vom 2. Februar 2021, E. 17 – «Tiotropium COPD 
Inhalationskapseln». 
10 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34 – «sequence by 
synthesis». 
11 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34, unter Hinweis auf 
T 772/89 vom 18 Oktober 1991, E. 3.3; T 1347/11 vom 29. Oktober 2013, E. 4; 
BPatGer, Urteil S2021_005 vom 15. Dezember 2021, E. 16 – «Deferasirox». 
12 BPatGer, Urteil O2013_033 vom 30. Januar 2014, E. 31; BGer, Urteil 
4A_142/2014 vom 2. Oktober 2014, E. 5 – «couronne dentée II». 

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Seite 15 

20.  
Die Klägerin verweist für das allgemeine Fachwissen im Wesentlichen auf 
das «agreed common general knowledge» aus dem Annex A zum Urteil 
des Court of Justice for England and Wales vom 7. April 2022. Die Be-
klagte widerspricht dieser Darstellung nicht grundsätzlich und ergänzt ih-
rerseits in der Klageantwort.  

Bei einem gesunden Menschen verhindern die Blutgerinnungsprozesse 
übermässige Blutungen und sind an der Reparatur von beschädigten 
Blutgefässen beteiligt. Blutgerinnsel, die sich an den Stellen von Blutge-
fässverletzungen bilden, dichten schadhafte Stellen ab und werden spä-
ter wieder entfernt. Die Blutstillung ist der Mechanismus, der zur Beendi-
gung der Blutung aus einem Blutgefäss führt. Dies ist wichtig für das 
Überleben, indem unkontrollierter Blutverlust verhindert wird, der ansons-
ten selbst bei kleineren Verletzungen auftreten würde. 

Der Mensch hat ein komplexes Regelsystem entwickelt, das unter norma-
len physiologischen Bedingungen einen ungehinderten Blutfluss gewähr-
leistet, aber auch in der Lage ist, auf eine Schädigung der Blutgefässe 
schnell zu reagieren, und zwar durch einen Prozess, der mehrere mitei-
nander verknüpfte Schritte umfasst und in der Bildung eines «hämostati-
schen Pfropfens» gipfelt, der die beschädigte Stelle des Blutgefässes 
verschliesst und die Blutung stillt. 

Ein Blutgerinnsel besteht aus zwei Hauptkomponenten: Blutplättchen 
(Thrombozyten) und Fibrin.  

Thrombozyten sind kleine Blutbestandteile, die im Knochenmark gebildet 
werden. Thrombozyten zirkulieren im Blut in inaktiver Form, werden aber 
durch Substanzen aktiviert, die aus einem beschädigten Blutgefäss frei-
gesetzt werden. Aktivierte Thrombozyten haften an der Beschädigung 
und aktivieren weitere Thrombozyten, die sich an die bereits vorhandenen 
anlagern. So entsteht ein Thrombozytenaggregat, welches das beschä-
digte Gefäss abdichtet und die Blutung stoppt. 

Die Schädigung des Blutgefässes führt auch zu einem zweiten Prozess 
(sekundäre Hämostase), bei dem aus dem im Blutplasma gelösten Fibri-
nogen Fibrin gebildet wird. Fibrin bildet ein unlösliches Gerinnsel oder Gel 
und verstärkt so die Bildung des Blutgerinnsels. Bei diesem zweiten Pro-
zess führt die Schädigung des Blutgefässes zur Bildung des Enzyms Fak-
tor Vlla auf der Oberfläche des geschädigten Blutgefässes. Faktor Vlla 

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löst dann eine Kaskade von Enzymreaktionen aus, die als «Gerinnungs-
kaskade» bezeichnet wird und schliesslich zur Bildung von Thrombin 
führt. Thrombin ist das Enzym, das im Blutplasma gelöstes Fibrinogen in 
Fibrin umwandelt. 

Der Prozess der Blutgerinnung ist komplex. Am Prioritätstag des Grund-
patents EP 415 waren seine Grundzüge jedoch allgemein bekannt. 

Die Enzyme, die an der Gerinnungskaskade beteiligt sind, werden «Ge-
rinnungsfaktoren» genannt. Die Faktoren haben im Allgemeinen zwei 
Formen: eine inaktive Form, die noch im Blut zirkuliert, und eine aktive 
Form, die als Reaktion auf einen Stimulus gebildet wird. Die aktive Form 
eines jeden Faktors wandelt die inaktive Form des nächsten Faktors in 
der Gerinnungskaskade in seine aktive Form um. Die aktivierte Form von 
Faktor IX, genannt Faktor IXa, katalysiert beispielsweise die Umwandlung 
von inaktivem Faktor X in das aktive Enzym Faktor Xa. Das «a» bedeutet, 
dass der Faktor in seiner aktivierten Form vorliegt. 

Es gibt zwei Hauptwege zur Auslösung der Gerinnungskaskade: den 
intrinsischen (oder Kontakt-) Weg und den extrinsischen (oder Gewebe-
faktor-) Weg. Diese beiden Wege verschmelzen zu einem dritten Weg: 
dem gemeinsamen Weg. Beide Regulationswege der Blutgerinnung beim 
Menschen gipfeln in einem spezifischen Gerinnungsfaktor namens Fak-
tor X (das X bezieht sich hier auf die römische Zahl zehn). Nach Erhalt 
des stimulierenden Signals von einem der beiden Wege wird der Faktor X 
in seine aktivierte Form, d. h. in den Faktor Xa, umgewandelt. 

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Abbildung 2: Blutgerinnungskaskade (von der Klägerin eingereicht) 

Viele der Gerinnungsfaktoren in der Blutgerinnungskaskade sind Serin-
proteasen. Proteasen sind Enzyme, die auf spezifische Zielproteine ein-
wirken, indem sie Peptidbindungen in diesen Proteinen hydrolysieren. Se-
rinproteasen sind durch das Vorhandensein eines Serinrestes in ihrem 
aktiven Zentrum gekennzeichnet. 

Unter einer Thrombose versteht man die Bildung eines unerwünschten 
Blutgerinnsels (Thrombus) in einem Blutgefäss. Thrombose ist eine der 
häufigsten Ursachen für Behinderungen und Todesfälle. Ein intravaskulä-
rer Thrombus kann so gross werden, dass er ein Blutgefäss vollständig 
verstopft, was zu einer Ischämie und zum Absterben des nachgeschalte-
ten Gewebes führt. Wenn sich Blutgerinnsel in Arterien bilden und den 
Blutfluss blockieren, kann dies zu einem Herzinfarkt, Schlaganfall oder 
Gangrän der unteren Gliedmassen führen, die eine Amputation erfordern. 
Blutgerinnsel, die sich in den tiefen Beinvenen bilden und als tiefe Ve-
nenthrombose bezeichnet werden, können sich lösen, durch den Blut-
kreislauf wandern (embolisieren) und sich in einer Lungenarterie festset-
zen und eine Lungenembolie verursachen. Ein Gerinnsel oder ein Teil des 
Gerinnsels, das sich ablöst und im Körper umherwandert, wird als Embo-
lus bezeichnet. 

Antikoagulanzien hemmen die Bildung und Ausbreitung von intravaskulä-
ren Thromben und werden zur Behandlung und Vorbeugung zahlreicher 

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Seite 18 

Erkrankungen eingesetzt. Sie werden in der Regel bei Patienten einge-
setzt, die ein erstes thromboembolisches Ereignis erlitten haben oder bei 
denen eine Prädisposition für die Entwicklung einer thromboembolischen 
Erkrankung besteht, z. B. weil sie sich einer Operation unterziehen müs-
sen oder bei denen Vorhofflimmern diagnostiziert wurde, das das Risiko 
eines Schlaganfalls erhöht. Im Jahr 2001 wurden in der Klinik hauptsäch-
lich Heparin (parenteral verabreicht) und Warfarin (oral verabreicht) als 
Antikoagulanzien eingesetzt. Sowohl Warfarin als auch Heparin hatten 
eine Reihe von Nachteilen, von denen der wichtigste das erhöhte Risiko 
übermässiger Blutungen war, und daher bestand der Wunsch, neue und 
potenziell sicherere Antikoagulanzien zu entwickeln. 

Die Erforschung neuer Gerinnungshemmer konzentrierte sich auf die 
Hemmung bestimmter Gerinnungsfaktoren, insbesondere von Thrombin 
oder Faktor Xa. Thrombin war der ursprüngliche Schwerpunkt dieser For-
schung. Die Entwicklung von Thrombin-Inhibitoren erwies sich jedoch als 
schwierig, und in einem Übersichtsartikel aus dem Jahr 1999 hatte sich 
der Schwerpunkt bereits mehr auf Faktor Xa-Inhibitoren verlagert, die po-
tenzielle Vorteile gegenüber Thrombin-Inhibitoren bieten sollten. 

Um eine hohe Hemmwirkung gegen das Zielenzym zu erzielen und 
gleichzeitig unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden, sollte ein Arz-
neimittel entwickelt werden, das eine hohe Affinität (hohe Potenz) für das 
Zielenzym und eine hohe Selektivität gegenüber dem Zielenzym und 
verwandten Enzymen aufweist (d.h. das Arzneimittel sollte möglichst aus-
schliesslich auf das Zielenzym, nicht aber auf verwandte (ähnliche) En-
zyme wirken). Die Inhibitionskonstante oder Hemmstoffkonstante (Ki) wird 
verwendet, um die Bindungsaffinität zu beschreiben, die ein Inhibitor für 
ein Enzym hat. Je tiefer der Ki-Wert, desto höher die Affinität und desto 
stärker die inhibierende Wirkung. 

Der Nachweis der Selektivität basiert ebenfalls auf der Bestimmung der 
Ki-Werte. Die Ki-Werte werden für die potenzielle Inhibitorverbindung ge-
gen andere Enzyme gemessen, für die Selektivität erforderlich ist. Im Fal-
le der Faktor Xa-Inhibitoren wurde die Selektivität routinemässig durch 
die Bestimmung der Ki-Werte zumindest gegenüber Thrombin und 
Trypsin geprüft. Eine Faktor Xa-Inhibitorverbindung gilt als selektiv, wenn 
die Ki-Werte für Thrombin und Trypsin um mindestens drei Grössenord-
nungen grösser sind als der Ki-Wert für Faktor Xa. 

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In-vitro-Enzymhemmungstests zur Bestimmung der Potenz und Selektivi-
tät von Wirkstoffkandidaten waren zum massgeblichen Zeitpunkt des 
EP 415 bekannt und im Handel erhältlich. Diese Tests liefern jedoch keine 
Informationen darüber, ob die Verbindungen eine gerinnungshemmende 
Wirkung im Blut haben. Daher wurden die Verbindungen, die die relevan-
ten Kriterien für Potenz und Selektivität erfüllten, anschliessend in Gerin-
nungstests und auch in Tests auf z.B. Bioverfügbarkeit und Wirksamkeit 
im Tierversuch überprüft. 

Prioritätsrecht 

21.  
Wer in einem Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft zum 
Schutze des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.02) ein Gesuch für 
ein Erfindungspatent regelrecht hinterlegt hat, oder sein Rechtsnachfol-
ger, geniesst für die Hinterlegung in den anderen Ländern während zwölf 
Monaten ein Prioritätsrecht (Art. 4A (1) i.V.m. Art. 4C (1) PVÜ, Art. 17 
Abs. 1 PatG, Art. 87(1) EPÜ). 

Das Prioritätsrecht besteht darin, dass der Anmeldung keine Tatsachen 
entgegengehalten werden können, die seit der ersten Anmeldung einge-
treten sind (Art. 4B PVÜ, Art. 17 Abs. 2 PatG, Art. 89 EPÜ). Die Wirkung 
des Prioritätsrechts betrifft häufig Veröffentlichungen, die vom Anmelder 
der Prioritätsanmeldung oder mit ihm verbundenen Personen stammen. 
Das Prioritätsrecht schützt entsprechend auch den Anmelder vor dem von 
ihm geschaffenen Stand der Technik und erlaubt ihm, den Inhalt der Prio-
ritätsanmeldung vor der Einreichung der Nachanmeldungen zu veröffent-
lichen. Dieser Aspekt ist von besonderer Bedeutung in Patentsystemen 
wie dem schweizerischen oder europäischen, die keine Neuheitsschon-
fristen für eigene Veröffentlichungen des Anmelders vorsehen.13 

Der Hauptzweck des Prioritätsrechts besteht darin, für einen begrenzten 
Zeitraum das Interesse des Patentanmelders an einem internationalen 
Schutz für die Erfindung zu bewahren und die negativen Folgen des Terri-
torialitätsprinzips im Patentrecht abzumildern.14 Die Prioritätsregelungen 
der Pariser Verbandsübereinkunft und ihre Umsetzungen in nationales 
Recht beziehungsweise multilateralen Staatsverträgen sollten daher nicht 

 
13 Entscheidung G 1/22 und G 2/22 der Grossen Beschwerdekammer des 
Europäischen Patentamts vom 10. Oktober 2023 (im Folgenden «Entscheidung 
G 1/22»), RZ 56. 
14 Entscheidung G 1/22, RZ 54. 

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als Ausnahmebestimmungen angesehen werden, sondern sind so auszu-
legen, dass ihr Hauptzweck weitestmöglich erreicht wird.15 

Das Prioritätsrecht kann vom Erstanmelder oder von demjenigen bean-
sprucht werden, der das Recht des Erstanmelders erworben hat, die glei-
che Erfindung in der Schweiz zur Patentierung anzumelden (Art. 18 
Abs. 2 PatG; Art.4A PVÜ (deutscher amtlicher Text gemäss Art. 29(1)b) 
PVÜ) und die deutsche Fassung von Art. 87(1) EPÜ sprechen vom 
«Rechtsnachfolger» des Erstanmelders. Die französische Fassung von 
Art. 4A (1) PVÜ (nach Art. 29(1)a) PVÜ authentisch und gemäss 
Art. 29(1)c) PVÜ massgeblich bei Diskrepanz zwischen den verschieden-
sprachigen Texten) und die französische Fassung von Art. 87(1) EPÜ 
sprechen vom «son ayant cause».  Das Prioritätsrecht ist ein vom Recht 
auf das Patent oder die Patentanmeldung unabhängiges Recht, das se-
parat übertragen werden kann.16 Da das Prioritätsrecht in Art. 33 Abs. 2bis 
PatG nicht genannt wird, kann es auch übertragen werden, ohne dass die 
schriftliche Form beachtet werden müsste.17 

22.  
Die Grosse Beschwerdekammer des EPA hat in ihrer Entscheidung 
G 1/22 vom 10. Oktober 2023 entschieden, dass die Frage, ob eine Pa-
tentanmeldung eine Priorität gültig beansprucht, sich ausschliesslich nach 
dem autonomen Recht des EPÜ beurteile, ohne Rückgriff auf nationales 
Recht. Dies gelte im Verfahren vor dem EPA auch für die Frage, wer 
Rechtsnachfolger des Anmelders der Erstanmeldung für das Prioritäts-
recht sei. Dabei sei zu berücksichtigen, dass das angewendete autonome 
Recht des EPÜ nicht strenger sein dürfe, als entsprechende national an-
wendbare Regelungen. Ohne Bedeutung sei dabei, dass die Frage, wer 
Inhaber einer beim EPA hängigen Patentanmeldung oder eines vom EPA 
erteilten Patents sei, von den nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten 
des EPÜ nach dem nach ihren Konfliktregeln anwendbaren Recht ent-
schieden werde.18 

 
15 Entscheidung G 1/22, RZ 54; so bereits BGE 42 II 400 E. 4. 
16 BREMI, Einreichung von US Provisional Applications und Übertragung von 
Prioritätsrechten: Einige Fallstricke in der Praxis, sic! 2000, S. 296 ff., 298 
(Fn. 7); BODENHAUSEN, Guide d’Application de la Convention de Paris pour la 
Protection de la Propriété Industrielle, Genf 1969, S. 40; WIECZOREK, Die 
Unionspriorität im Patentrecht, Köln 1975, S. 136. 
17 BREMI, a.a.O., 297; HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 18 N 1a; CR 
PI LBI-DE WERRA, Art. 33 N 9; SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 33 N 29. 
18 Entscheidung G 1/22, RZ 79 ff., insb. 86. 

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Nach dem EPÜ hätten Dritte im Verfahren vor dem EPA das Recht, die 
gültige Prioritätsbeanspruchung durch einen angeblichen Rechtsnachfol-
ger des Anmelders der Erstanmeldung in Frage zu stellen. Es obliege den 
nationalen Gerichten, zu entscheiden, ob Dritte berechtigt seien in bei 
ihnen anhängigen Verfahren die Prioritätsbeanspruchung durch einen 
angeblichen Rechtsnachfolger des Erstanmelders in Frage zu stellen.19 

Interesse Dritter an der Geltendmachung mangelnder Berechtigung 
am Prioritätsrecht 

23.  
In der Lehre wird argumentiert, es sei absurd, dass die gültige Prioritäts-
beanspruchung von Dritten in Frage gestellt werden könne, wenn sich der 
Anmelder der Erstanmeldung und der Anmelder der Nachanmeldung(en) 
völlig einig seien, dass der Anmelder der Nachanmeldungen das Priori-
tätsrecht der Erstanmeldung in Anspruch nehmen könne. Dritte hätten in 
einer solchen Konstellation kein schützenswertes Interesse daran, die 
Prioritätsbeanspruchung in Frage zu stellen.20 Auch der High Court of 
Justice of England and Wales hält fest, dass es kein offensichtliches öf-
fentliches Interesse daran gebe, ein Patent in einem solchen Fall für nich-
tig zu erklären, anders als bei allen anderen Nichtigkeitsgründen.21 

Die Beklagte macht unter Berufung unter anderem auf diese Lehrmei-
nung geltend, die Klägerin könne sich vorliegend nicht darauf berufen, 
dass die Beklagte (angeblich) nicht die Rechtsnachfolgerin der Anmelde-
rin der Erstanmeldung sei. Art. 4 PVÜ und Art. 87 EPÜ seien geschaffen, 
um die tatsächlich zur Inanspruchnahme der Priorität berechtigten Perso-
nen vor der missbräuchlichen Inanspruchnahme des Prioritätsrechts 
durch Dritte zu schützen. Art. 4 PVÜ und Art. 87 EPÜ seien nicht geschaf-
fen worden, um die Interessen von beliebigen Dritten zu schützen, die 
nicht direkt an der der Erfindung oder der Anmeldung des Prioritätsdoku-
ments beteiligt seien und die Priorität aus formalen Gründen in einem 
Nichtigkeitsverfahren beanstandeten.  

24.  
Gemäss Art. 28 PatG kann jedermann, der ein Interesse nachweist, die 

 
19 Entscheidung G 1/22, RZ 117. 
20 BREMI, A New Approach to Priority Entitlement: Time for Another Resolving 
EPO Decision, GRUR Int. 2018, S. 128 ff., 131. 
21 High Court of Justice of England and Wales, Urteil [2017] EWHC 2711 (Pat) 
vom 7. November 2017 i.S. Accord Healthcare Ltd. gegen Research Corp. 
Technologies, RZ 77. 

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Seite 22 

Nichtigkeitsgründe nach Art. 26 Abs. 1 lit. a bis c PatG geltend machen. 
Der Nichtigkeitsgrund, dass der Patentinhaber weder der Erfinder noch 
dessen Rechtsnachfolger ist, noch aus einem anderen Rechtsgrund ein 
Recht auf das Patent hatte, kann indessen nur vom Berechtigten geltend 
gemacht werden. 

Für die Beklagte spricht dies dafür, dass auch die fehlende Berechtigung, 
das Prioritätsrecht in Anspruch zu nehmen, nur vom Berechtigten, d.h. 
dem angeblichen Inhaber des Prioritätsrechts, geltend gemacht werden 
kann. Dies entspräche auch den allgemeinen Regeln für Vindikationskla-
gen in der Schweiz. 

Das Recht auf das Patent oder die Patentanmeldung ist, wie bereits er-
wähnt, zu unterscheiden vom Recht, die Priorität einer Erstanmeldung für 
Nachanmeldungen in Anspruch nehmen zu können. Aus der Beschrän-
kung der Geltendmachung des Nichtigkeitsgrundes der mangelnden Be-
rechtigung auf den tatsächlich Berechtigten in Art. 28 PatG kann daher 
nicht geschlossen werden, dass auch das mangelnde Recht, die Priorität 
einer Erstanmeldung zu beanspruchen, nur von demjenigen geltend ge-
macht werden kann, der tatsächlich berechtigt ist, die Priorität der ent-
sprechenden Erstanmeldung zu beanspruchen. 

Der wichtigste Grund, warum Dritte ein schützenswertes Interesse daran 
haben, die fehlende Berechtigung, die Priorität zu beanspruchen, geltend 
zu machen, liegt darin, dass das Prioritätsrecht, wie bereits erwähnt, 
massgeblich für die Bestimmung des Standes der Technik ist. Sollte die 
Nachanmeldung ihre Priorität nicht gültig beanspruchen, kann dies dazu 
führen, dass Stand der Technik zu berücksichtigen ist, der die Neuheit 
oder erfinderische Tätigkeit der Erfindung in Frage stellt. Um ein öffentli-
ches Interesse muss es sich dabei nicht handeln. Das wird bei Art. 28 
PatG nicht verlangt, und Art. 140k Abs. 2 PatG verlangt gar keinen Inte-
ressennachweis (E. 13). Dass die Klägerin, die generische Arzneimittel in 
der Schweiz vertreibt, ein Interesse daran hat, die Nichtigkeit des Grund-
patents für das ESZ C01427415/01 feststellen zu lassen, was dazu führt, 
dass das ESZ ungültig ist (Art. 140k Abs. 1 lit. c PatG), liegt auf der Hand. 

Ein weiterer Grund, der dafürspricht, dass nach dem Willen des Gesetz-
gebers Dritte die Berechtigung, das Prioritätsrecht in Anspruch zu neh-
men, im Zivilprozess in Zweifel ziehen können, liegt in der Regelung von 
Art. 20 Abs. 1 PatG, gemäss der die Anerkennung des Prioritätsanspru-
ches im Patenterteilungsverfahren den Patentinhaber im Prozessfall nicht 

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Seite 23 

davon befreit, den Bestand des Prioritätsrechtes nachzuweisen. Könnte 
ausschliesslich der tatsächliche Inhaber des Prioritätsrechts geltend ma-
chen, dass der Nachanmelder nicht berechtigt ist, die Priorität einer Erst-
anmeldung zu beanspruchen, würde Art. 20 PatG ein ausserordentlich 
kleiner Anwendungsbereich verbleiben. Es ist nicht anzunehmen, dass 
der Gesetzgeber die ausdrückliche Beweislastregelung von Art. 20 PatG 
– die einzige Norm zur Beweislast im Patentgesetz neben Art. 67 PatG – 
getroffen hat, um nur diesen seltenen Spezialfall zu regeln.  

Jeder, der i.S.v. Art. 28 PatG ein Interesse an der Feststellung der Nich-
tigkeit eines Patents hat, kann daher auch die gültige Prioritätsbeanspru-
chung des entsprechenden Patents in Zweifel ziehen. Wo das Gesetz für 
die Feststellung der Nichtigkeit des entsprechenden Schutzrechts keinen 
Interessennachweis verlangt (Art. 140k Abs. 2 PatG), können Dritte selbst 
ohne Interessennachweis die Gültigkeit der Prioritätsbeanspruchung in 
Frage stellen. 

Die Klägerin ist entsprechend berechtigt, das Recht der Anmelderin der 
WO 2003/026652 A1, die Priorität der US 60/324,165 zu beanspruchen, 
in Frage zu stellen und ihre Argumente sind inhaltlich zu prüfen. 

Sachverhalt soweit relevant für das Prioritätsrecht 

25.  
Am 21. September 2001 reichten Donald J. Pinto und Mimi L. Quan (Er-
finder) eine vorläufige US-Patentanmeldung, US 60/324,165 (US 165), 
ein. Zum Zeitpunkt der Anmeldung waren beide Erfinder bei der DuPont 
Pharmaceuticals Company beschäftigt. Kurz darauf wurde DuPont Phar-
maceuticals Company durch Bristol-Myers Squibb Company im Rahmen 
eines Share Deals übernommen. Diese Übernahme wurde am 1. Oktober 
2001 abgeschlossen. Die Aktien von DuPont Pharmaceuticals Company 
wurden auf E.R. Squibb & Sons, LLC, und Bristol-Myers Squibb Pharma 
Holding Company übertragen. Zum Zeitpunkt dieser Übernahme wurde 
der Name von DuPont Pharmaceuticals Company in Bristol-Myers Squibb 
Pharma Company (BMS Pharma) geändert. 

Die Bristol-Myers Squibb Pharma Holding Company war eine hundertpro-
zentige Tochtergesellschaft von E.R. Squibb & Sons, LLC. E.R. Squibb & 
Sons, LLC, war wiederum eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 
Bristol-Myers Squibb Company (BMS Company). Die nachstehende Ab-
bildung zeigt schematisch die damaligen Konzernverhältnisse. Alle Ge-

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Seite 24 

sellschaften wurden nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware 
gegründet. 

 

Abbildung 3: Konzernverhältnisse der BMS-Gruppe nach Oktober 2001 (von der 
Beklagten erstellt) 

Am 3. November 2001 unterzeichneten die Erfinder eine standardisierte 
Vereinbarung, mit der sie ihre Rechte an der vorläufigen Anmeldung 
US 165 auf BMS Pharma übertrugen. 

Am 17. September 2002 reichte BMS Company eine internationale Pa-
tentanmeldung ein, die die Priorität von US 165 beanspruchte. Diese An-
meldung wurde als WO 2003/026652 A1 (WO 652) veröffentlicht. 

Eine schriftliche Übertragung der Rechte an der vorläufigen Anmeldung 
US 165 oder des Rechts, die Priorität der vorläufigen Anmeldung in einer 
späteren Anmeldung zu beanspruchen, durch BMS Pharma an BMS 
Company vor der Einreichung der Nachanmeldung WO 652 liegt dem 

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Gericht nicht vor. Jedoch wurde von der Klägerin ein «Patent Assignment 
Agreement» zwischen BMS Pharma und BMS Company vom 13. De-
zember 2016 eingereicht. Gemäss diesem Vertrag bestätigt BMS Phar-
ma, alle Rechte an unter anderem der vorläufigen Anmeldung US 165 an 
BMS Company übertragen zu haben, darunter auch das Recht, die Priori-
tät dieser Anmeldungen für Nachanmeldungen zu beanspruchen. Soweit 
die Rechte nicht bereits übertragen worden sind, werden sie mit dem Ver-
trag vom 13. Dezember 2016 übertragen. Der Vertrag untersteht gemäss 
Rechtswahl dem Recht des US-Bundesstaates Delaware. 

26.  
Die Klägerin argumentiert, zusammengefasst, dass die Nachanmeldung 
WO 652 nicht von der Anmelderin der Erstanmeldung US 165 
(BMS Pharma) eingereicht worden sei, sondern von der BMS Company. 
BMS Company sei nicht als Rechtsnachfolgerin der BMS Pharma im Sin-
ne der einschlägigen Normen zu betrachten, da BMS Pharma vor der 
Anmeldung der WO 652 weder die provisorische US-Anmeldung noch 
das Recht, deren Priorität zu beanspruchen, auf BMS Company übertra-
gen habe. Die spätere Übertragung vom Dezember 2016, die Bezug 
nehme auf eine (dem Gericht nicht vorliegende) Übertragung von 2007, 
zeige gerade, dass die Rechte vor dem 17. September 2002 nicht über-
tragen worden waren. Ob BMS Company unter dem Recht von Delaware 
«beneficial owner» (im Folgenden in der deutschen Übersetzung «wirt-
schaftliche Eigentümerin») der US 165 gewesen sei, sei irrelevant, da 
sich die Frage der gültigen Prioritätsbeanspruchung nach der lex loci pro-
tectionis richte, d.h. schweizerischem Recht. Im Übrigen treffe es auch 
nicht zu, dass BMS Company nach dem Recht von Delaware wirtschaftli-
che Eigentümerin der US 165 gewesen sei, was vom Gerichtsgutachter 
Prof. Schwartz bestätigt werde. Die Entscheidung G 1/22 ändere nichts 
daran, dass die Beklagte als Schutzrechtsinhaberin gemäss Art. 20 
Abs. 1 PatG die Beweislast dafür trage, dass sie die WO 652, und damit 
letztlich das Grundpatent, die Priorität der US 165 gültig beanspruche. 
Diesen Beweis könne sie nicht erbringen, zumal das Gutachten Schwartz 
vom 30. Oktober 2023 überzeugend feststelle, dass BMS Company ge-
rade nicht wirtschaftliche Eigentümerin der US 165 gewesen sei.  

Die Beklagte argumentiert, die Erfinder Quan und Pinto hätten ihre Rech-
te an der US 165 gültig auf BMS Pharma übertragen, unabhängig davon, 
ob man diese Übertragung nach Schweizer oder US-Recht beurteile. Ob 
BMS Company «wirtschaftliche Eigentümerin» der US 165 gewesen sei, 
beurteile sich nach dem Recht des US-Bundessstaates Delaware. Nach 

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diesem Recht sei BMS Company bereits im September 2002 wirtschaftli-
che Eigentümerin der US 165 gewesen. Entsprechend sei BMS Company 
als Erstanmelderin, beziehungsweise Rechtsnachfolgerin der Erstanmel-
derin BMS Pharma, im Sinne der einschlägigen Normen zu betrachten. 
Die Beklagte reicht mehrere Parteigutachten ein, die ihren Standpunkt 
stützen. Nach Veröffentlichung der Entscheidung G 1/22 argumentiert die 
Beklagte zusätzlich, die Beweislast dafür, dass die Anmelderin der 
WO 652 die Priorität der US 165 nicht habe gültig beanspruchen dürfen, 
liege bei der Klägerin. Das EPÜ gehe dem Patentgesetz, und damit 
Art. 20 Abs. 1 PatG, vor, und die Grosse Beschwerdekammer habe ent-
schieden, dass aufgrund einer natürlichen Vermutung die Beweislast für 
das fehlende Recht, die Priorität zu beanspruchen, bei demjenigen liege, 
der dies geltend mache. Die Klägerin habe vorliegend nichts vorgebracht, 
das die Vermutung umstossen könne, dass die Nachanmelderin das 
Recht habe, die Priorität der Erstanmeldung US 165 zu beanspruchen. 

Beweislast für die gültige Prioritätsbeanspruchung 

27.  
Die Anerkennung des Prioritätsanspruches im Patenterteilungsverfahren 
befreit den Patentinhaber im Prozessfall nicht davon, den Bestand des 
Prioritätsrechtes nachzuweisen (Art. 20 Abs. 1 PatG). 

Gemäss Art. 109 Abs. 2 PatG gelten die Bestimmungen des schweizeri-
schen Patentgesetzes, soweit sich aus dem EPÜ oder dem Fünften Titel 
des Patentgesetzes («Europäische Patentanmeldungen und europäische 
Patente») nichts anderes ergibt. Die für die Schweiz verbindliche Fas-
sung des Europäischen Patentübereinkommens geht dem Patentgesetz 
vor (Art. 109 Abs. 3 PatG). 

28.  
Die Grosse Beschwerdekammer hat in der Entscheidung G 1/22 festge-
halten, ob eine Anmelderin die Priorität einer früheren Anmeldung gültig 
beanspruche, bestimme sich ausschliesslich nach dem autonomen Recht 
des Europäischen Patentübereinkommens, ohne Rückgriff auf nationales 
Recht.22 Die formellen Anforderungen für die gültige Prioritätsbeanspru-
chung nach Art. 88(1) EPÜ könne nur erfüllen, wer mit Zustimmung der 
Anmelderin der Erstanmeldung handle, denn sie verlangten unter ande-
rem die Einreichung einer beglaubigten Kopie der Erstanmeldung (AO 
Regel 53(1)). Die Erstanmeldung sei im Zeitpunkt der Einreichung der 

 
22 Entscheidung G 1/22, RZ 103 f., RZ 87 ff. 

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Nachanmeldung in aller Regel noch nicht veröffentlicht, so dass die 
Nachanmelderin nur mit Zustimmung der Erstanmelderin darauf Zugriff 
habe.23 Unter normalen Umständen könne man davon ausgehen, dass 
die Erstanmelderin, die der Nachanmelderin die Prioritätsunterlagen zur 
Verfügung stelle, damit einverstanden sei, dass diese die Priorität der Er-
stanmeldung beanspruche. Daraus folge eine natürliche Vermutung, dass 
die Priorität der Erstanmeldung mit Zustimmung der Erstanmelderin be-
ansprucht wurde. Die Beweislast dafür, dass dies nicht der Fall sei, be-
ziehungsweise das Prioritätsrecht nicht vor dem Zeitpunkt der Nachan-
meldung übertragen wurde, liege bei demjenigen, der dies geltend ma-
che.24 Die Vermutung könne in den seltenen Fällen umgestossen werden, 
in denen es berechtigte Gründe gebe, der Nachanmelderin die Berufung 
auf die Priorität zu verweigern. Solche könnten beispielsweise in treuwid-
rigem Verhalten der Nachanmelderin oder in einem Streit vor nationalen 
Gerichten über die Inhaberschaft an der Nachanmeldung liegen.25 

29.   
Das EPÜ enthält keine ausdrückliche Regelung der Beweislast für den 
gültigen Bestand des Prioritätsrechts. Der Schluss der Grossen Be-
schwerdekammer, es spreche eine natürliche Vermutung dafür, dass die 
Nachanmelderin die Priorität einer Erstanmeldung gültig beanspruche, 
stützt sich auf allgemeine Lebenserfahrung und ist als solcher Teil der 
Beweiswürdigung.  

Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA können für die An-
wendung des schweizerischen Patentrechts bedeutsam sein,26 sind für 
Schweizer Gerichte aber nicht verbindlich.27 

Die Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer in G 1/22 ist bei der 
Auslegung schweizerischen Rechts zweifellos zu beachten. Die Beweis-
würdigung durch die Grosse Beschwerdekammer kann aber nicht dazu 
führen, dass die ausdrückliche Beweislastverteilung von Art. 20 Abs. 1 
PatG als im Widerspruch mit dem Europäischen Patentübereinkommen 
stehend unbeachtlich ist. Die Entscheidung der Grossen Beschwerde-
kammer ändert nichts daran, dass sich im EPÜ keine Regelung der Be-
weislastverteilung für die Prioritätsbeanspruchung findet. Gemäss 
Art. 109 Abs. 2 PatG ist Art. 20 Abs. 1 PatG anwendbar, weil sich aus 

 
23 Entscheidung G 1/22, RZ 103 f. 
24 Entscheidung G 1/22, RZ 103 f. 
25 Entscheidung G 1/22, RZ 108. 
26 BGE 133 III 229 E. 3 – «Citalopram I». 
27 BPatGer, Urteil O2019_005 vom 3. Mai 2021, E. 30 – «Schnittschutzband».  

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dem EPÜ nichts anderes ergibt. Insofern besteht kein Widerspruch zwi-
schen der für die Schweiz verbindlichen Fassung des EPÜ und Art. 20 
Abs. 1 PatG. Die Mitgliedstaaten des EPÜ sind frei, in diesem Bereich au-
tonome Regelungen zu treffen, was die Schweiz mit Art. 20 Abs. 1 PatG 
getan hat.  

Hinzu kommt, dass nach schweizerischem Recht tatsächliche (natürliche) 
Vermutungen keine Umkehr der Beweislast zu Gunsten des Vermutungs-
trägers bewirken, sondern die Beweiswürdigung betreffen.28 Die Beweis-
würdigung bestimmt sich nach ganz herrschender Lehre und Rechtspre-
chung nach der lex fori, d.h. dem Recht des angerufenen Gerichts.29 Die 
Beweiswürdigung der Grossen Beschwerdekammer, die eine dem 
schweizerischen Beweisrecht fremde Folge einer natürlichen Vermutung 
postuliert, greift unmittelbar in das Recht der Beweiswürdigung durch 
schweizerische Gerichte ein, das sich nicht nach dem anwendbaren ma-
teriellen Recht, sondern nach dem anwendbaren Prozessrecht, d.h. vor-
liegend der ZPO, richtet. Auch aus diesem Grund folgt aus der Entschei-
dung G 1/22 keine für schweizerische Gerichte und Behörden verbindli-
che Regelung der Beweislast für die gültige Prioritätsbeanspruchung. 

Art. 20 Abs. 1 PatG steht daher nicht im Widerspruch zu der für die 
Schweiz verbindlichen Fassung des Europäischen Patentübereinkom-
mens und ist für das angerufene Gericht auch nach der Entscheidung 
G 1/22 zu beachten. Die Beweislast dafür, dass die WO 652 die Priorität 
der Erstanmeldung US 165 gültig beansprucht, liegt folglich bei der Be-
klagten als Schutzrechtsinhaberin.30 

Übertragung des Prioritätsrechts vor der Einreichung der Nachan-
meldung 

30.  
Die Frage der gültigen Prioritätsbeanspruchung bestimmt sich, wie in 
E. 12 festgehalten, nach schweizerischem Recht, zu dem auch das Euro-
päische Patentübereinkommen als ein von der Schweiz ratifizierter multi-
lateraler Staatsvertrag gehört.  

Während die Beweiswürdigung durch die Grosse Beschwerdekammer für 
schweizerische Gerichte nicht verbindlich ist (E. 29), können sich schwei-

 
28 BGE 141 III 241 E. 3.2.2; 130 II 482 E. 3.2. 
29 BGer, Urteil 5A_723/2017 vom 17. Dezember 2018, E. 6.1; METTLER, Der 
Anscheinsbeweis im schweizerischen Zivilprozess, Zürich 2022, S. 190. 
30 So bereits BPatGer, Urteil O2015_007 vom 17. Februar 2016, E. 4.1. 

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Seite 29 

zerische Gerichte selbstverständlich den Überlegungen der Grossen Be-
schwerdekammer anschliessen, wenn diese überzeugend sind. 

Das sind sie vorliegend. Wie die Beklagte vorträgt, war die vorläufige 
Anmeldung US 165 im Zeitpunkt der Einreichung der Nachanmeldung 
WO 652 noch nicht veröffentlicht, da das USPTO vorläufige Anmeldungen 
nie veröffentlicht (unstrittig). Auch nach dem Patentzusammenarbeitsver-
trag (PCT, SR 0.232.141.1) muss bei Beanspruchung einer Priorität eine 
Prioritätserklärung (Tag, Staat und Anmeldenummer der früheren Anmel-
dung) und eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung, deren Pri-
orität beansprucht wird, nicht später als 16 Monate nach Prioritätsdatum, 
d.h. normalerweise vor Veröffentlichung der PCT-Anmeldung, eingereicht 
werden (Regeln 4.10 a) und 17.1 Ausführungsordnung PCT).31 Die Kläge-
rin bemängelte in der Replik, dass nicht belegt worden sei, inwieweit BMS 
Company Zugang zu dieser beglaubigten Abschrift der früheren Anmel-
dung («priority document») hatte. Es gibt aber keine Anhaltspunkte, dass 
BMS Company sich durch täuschendes Verhalten Zugriff auf das Priori-
tätsdokument verschafft hat. Vielmehr ist davon auszugehen, dass BMS 
Pharma die Unterlagen im Wissen darum zur Verfügung gestellt hat, dass 
BMS Company diese benötigt, um die Priorität der Erstanmeldung 
US 165 zu beanspruchen, und dieser Verwendung zugestimmt hat. Es 
wäre äusserst widersprüchlich, BMS Company die Prioritätsunterlagen 
zur Verfügung zu stellen, damit diese die Priorität beanspruchen kann, 
aber gleichzeitig das Recht, die Priorität zu beanspruchen, nicht zu über-
tragen. Seit dem 1. März 2001 bestand für BMS Company aufgrund der 
neuen Regel 4.1.(c)(ii) PCT und der nationalen amerikanischen Abbildung 
in 37 C.F.R. Section 1.451(b) zwar die Möglichkeit, anstatt selber die be-
glaubigte Abschrift zu beschaffen und einzureichen, im PCT-Antrag 
RO101 dem zuständigen PCT-Anmeldeamt die Weisung zu geben, dem 
Internationalen Büro direkt eine solche Abschrift zu übermitteln. Das war 
hier möglich, weil das USPTO sowohl zuständiges PCT-Anmeldeamt als 
auch Anmeldeamt der früheren Anmeldung war. Aber genau dann musste 
BMS Company bereits im PCT-Antrag RO101 die besagte Prioritätserklä-
rung abgeben können. Die Daten dieser Prioritätserklärung waren zu dem 
Zeitpunkt nicht öffentlich verfügbar, weil die frühere Anmeldung selber 
nicht öffentlich war (siehe vorne). Um die formellen Voraussetzungen der 

 
31 Die Möglichkeit, statt den Prioritätsbeleg einzureichen, das internationale Amt 
zu bitten, diesen aus einer dem Amt zugänglichen elektronischen Datenbank 
abzurufen (Art. 17.1 b-bis Ausführungsordnung PCT), wurde erst am 1. Januar 
2004 eingeführt, vgl. WIPO, History of the PCT Regulations, S. 109, erhältlich 
unter www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/texts/pct-regulations-history.pdf 
(zuletzt besucht am 27. Februar 2024). 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/texts/pct-regulations-history.pdf

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Seite 30 

Prioritätsbeanspruchung zu erfüllen, war BMS Company daher auf die 
Kooperation von BMS Pharma angewiesen. Das Recht, die Priorität der 
US 165 in Anspruch zu nehmen, wurde konkludent mit der Überlassung 
der Prioritätsunterlagen und/oder der Angaben der Prioritätserklärung an 
BMS Company übertragen. Eine solche formlose Übertragung des Priori-
tätsrechts ist nach nationalem schweizerischen Recht32 wie nach dem 
Europäischen Patentübereinkommen33 gültig. BMS Company hatte daher 
im Zeitpunkt der Einreichung der Nachanmeldung WO 652 am 17. Sep-
tember 2002 das Recht, die Priorität der Erstanmeldung US 165 vom 
21. September 2001 zu beanspruchen. 

Was die Klägerin dagegen vorbringt, vermag nicht zu überzeugen. Zwar 
ist es richtig, dass der Gerichtsgutachter Schwartz festgehalten hat, dass 
BMS Company nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware nicht 
wirtschaftliche Eigentümerin der US 165 war. Aber wie die Klägerin selbst 
argumentiert, ist auf die Frage der gültigen Prioritätsbeanspruchung 
schweizerisches Recht anwendbar. Das Gutachten Schwartz wurde nur 
für den Fall eingeholt, dass der Spruchkörper eine andere Meinung ver-
treten sollte, um eine Verzögerung des Verfahrens zu verhindern (so aus-
drücklich die Beweisverfügung vom 24. Mai 2023, E. 3). 

Die Klägerin betont, dass die Anmeldung der WO 652 im Namen von 
BMS Company gegen die internen Regeln des BMS-Konzerns verstos-
sen habe und von Sandra Leung, Executive Vice President und General 
Counsel der Bristol-Myers Squibb Company, als Fehler bezeichnet wurde. 
Das mag zutreffen, und sicherlich wäre es aus Sicht der Klägerin vorteil-
haft gewesen, wenn die Nachanmeldung im Namen der BMS Pharma 
eingereicht worden wäre, denn dann hätte sich die Frage gar nicht ge-
stellt, ob ein Rechtsnachfolger der Erstanmelderin die Nachanmeldung 
WO 652 einreichte. Aber dass die Nachanmeldung durch BMS Company 
internen Richtlinien der klägerischen Konzerngruppe widersprach, bedeu-
tet nicht, dass BMS Pharma mit der Nachanmeldung durch BMS Com-
pany nicht einverstanden war. Als Gruppengesellschaften der gleichen 
Unternehmensgruppe haben beide Gesellschaften ein vitales Interesse 
daran, dass die Nachanmeldung gültig die Priorität der US 165 bean-
sprucht. In wessen Namen die Nachanmeldung erfolgte, ist hingegen 
weitgehend irrelevant und kann durch eine nachträgliche Übertragung der 
Anmeldung(en) berichtigt werden, wenn eine «falsche» Gruppengesell-

 
32 BREMI, a.a.O., 297; HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 18 N 1a; CR 
PI LBI-DE WERRA, Art. 33 N 9; SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 33 N 29. 
33 Entscheidung G 1/22, RZ 99 f. 

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Seite 31 

schaft die Nachanmeldung getätigt hat. Es liegt hier nicht einer der «sel-
tenen Ausnahmefälle» vor, die von der Grossen Beschwerdekammer an-
gesprochen werden und die den Schluss umstossen, dass der Nachan-
melder, der Zugang zu den Prioritätsunterlagen hatte, mit dem Einver-
ständnis der Erstanmelderin handelte. 

Unklar bleibt, was die Klägerin aus der Behauptung ableiten will, das Pri-
oritätsrecht sei bereits an BMS Pharma übertragen worden. Es ist unstrit-
tig, dass die Erfinder ihre Rechte an der Erstanmeldung US 165, inklusive 
das Recht, deren Priorität zu beanspruchen, an BMS Pharma übertragen 
haben. Strittig ist ausschliesslich die weitere Übertragung des Prioritäts-
rechts von BMS Pharma an BMS Company. Die erste Übertragung von 
den Erfindern an BMS Pharma steht dieser nicht entgegen; im Gegenteil, 
sie ist sogar Voraussetzung für die weitere Übertragung, denn BMS 
Pharma kann keine Rechte übertragen, die sie selbst nicht hat. 

Auch die schriftlichen Übertragungen der Rechte an der Erstanmeldung 
2007 und am 13. Dezember 2016 stehen der Annahme nicht entgegen, 
dass das Recht, die Priorität der US 165 zu beanspruchen, bereits vor 
der Nachanmeldung an BMS Company übertragen wurde. Erstens wird 
mit der konkludenten Übertragung des Prioritätsrechts nicht die Inhaber-
schaft an der Anmeldung als solcher übertragen, so dass nach wie vor 
ein Interesse daran besteht, die formelle Inhaberschaft an der Anmeldung 
formgerecht zu übertragen. Zweitens ist es nicht widersprüchlich, eine 
formlose konkludente Übertragung schriftlich zu bestätigen, um bei-
spielsweise gegenüber zuständigen Behörden oder im Rahmen einer 
Due-Diligence-Prüfung einen urkundlichen Beweis vorlegen zu können. 

Das Grundpatent beansprucht die Priorität der US 165 vom 
21. September 2001 daher gültig. 

Neuheit 

31.  
Die Klägerin macht mangelnde Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 
des Grundpatents ausschliesslich gegenüber der internationalen Patent-
anmeldung WO 03/049681 A1 geltend. WO 03/049681 A1 wurde am 
3. Dezember 2002 unter Beanspruchung einer Priorität vom 
10. Dezember 2001 angemeldet und am 19. Juni 2003 veröffentlicht.  

Nachdem das Grundpatent seine Priorität gültig beansprucht, ist der 
massgebliche Zeitpunkt für den Stand der Technik der 21. September 

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Seite 32 

2001 (vgl. Art. 7 Abs. 3 PatG). Die WO 03/049681 A1 ist folglich nicht 
Stand der Technik für das Grundpatent. Der Gegenstand von Anspruch 1 
des Grundpatents ist daher neu. 

Erfinderische Tätigkeit 

32.  
Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist 
keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige 
ex-post-Betrachtung auszuschliessen», verlangt das Bundesgericht eine 
nachvollziehbare Methode der Beurteilung.34 

Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes 
der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens 
und Könnens.35  

Das Bundespatentgericht wendet bei der Beurteilung der erfinderischen 
Tätigkeit den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickelten Aufgabe-
Lösungs-Ansatz an.36 Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz gliedert sich in drei 
Phasen: i) Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik», ii) Be-
stimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe» und iii) Prü-
fung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstlie-
genden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für 
die Fachperson naheliegend gewesen wäre.37 

Der nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck 
oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.38 In der Pra-
xis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem 
ähnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen 
und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfin-
dung zu gelangen.39 Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.40 

 
34 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel». 
35 BGer, a.a.O. 
36 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.4 – «elektrostatische 
Pulversprühpistole»; Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6 – 
«Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat»; Urteil O2015_011 vom 29. August 
2017, E. 4.5.1 – «Fulvestrant». 
37 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe März 2023, G-VII, 5. 
38 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 
39 Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 606/89 vom 18. September 
1990. 
40 BGer, Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – «balancier de 
montre». 

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Seite 33 

Trotz des Superlativs «nächstliegend» kann es, auch nach der Recht-
sprechung der Beschwerdekammern des EPA,41 mehrere «nächstliegen-
de» Entgegenhaltungen geben, die «gleich weit entfernt» sind von der Er-
findung.42 Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte techni-
sche Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ausge-
hend von allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Das Bundesge-
richt hält dabei fest, dass es «nicht wesentlich sein [kann], welches von 
regelmässig mehreren naheliegenden Elementen im Stande der Technik 
zum Ausgangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob 
die Fachperson schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung 
des Streitpatents kommen kann».43 

Ausgangspunkt 

33.  
Im ersten Schritt des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist der nächstliegende 
Stand der Technik im Sinne eines besten Ausgangspunkts für die Beurtei-
lung der erfinderischen Tätigkeit zu bestimmen. 

Als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ver-
wendet die Klägerin ausschliesslich die internationale Patentanmeldung 
WO00/39131 (WO 131). 

Die Beklagte bestreitet nicht, dass die WO 131 zum Stand der Technik 
gehört und als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tä-
tigkeit geeignet ist. 

Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist deswegen von der 
WO 131 als Ausgangspunkt auszugehen. 

Zu lösende Aufgabe 

34.  
In der zweiten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird die zu lösende 
technische Aufgabe objektiv bestimmt. Hierfür werden das Patent, der 
nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten 
Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Un-
terschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale 

 
41 Vgl. Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 967/97 vom 25. Oktober 
2001. 
42 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 
43 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd». 

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Seite 34 

untersucht (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der beanspruchten 
Erfindung bezeichnet werden), anschliessend wird die aus diesen Unter-
scheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung bestimmt und 
dann die technische Aufgabe formuliert.44 

35.  
Die Klägerin gesteht zu, dass WO 131 Apixaban nicht unmittelbar und 
eindeutig offenbart. WO 131 offenbare aber die gleiche Grundstruktur mit 
einem bizyklischen Kern wie Apixaban (unter Verweis auf die nachfolgen-
de Abbildung). Die Grundstruktur könne gemäss WO 131 die gleichen 
Substituenten wie Apixaban aufweisen, wobei dazu auch nach dem Vor-
trag der Klägerin für jeden der Substituenten A-B, G und Z aus Listen mit 
zahlreichen Einträgen ausgewählt werden muss. Apixaban könne daher 
als Auswahl aus den in WO 131 offenbarten Verbindungen angesehen 
werden. 

 

Abbildung 4: Grundstruktur der Verbindungen gemäss WO 131 (links), Strukturformel für 
Apixaban (rechts, aus der Klage) 

Die Beklagte gesteht zu, dass Apixaban von der in WO 131 offenbarten 
Markush-Formel umfasst werde. Apixaban sei aber nicht unter den 109 
spezifisch offenbarten Ausführungsbeispielen. WO 131 offenbare 66 ver-
schiedene Grundstrukturen; ein Teil davon weise wie Apixaban eine 
Dihydropyrazolopyridinon-Struktur auf. Von den in WO 131 offenbarten 
spezifischen Ausführungsbeispielen seien die Beispiele 6, 10, 13 und 99 
strukturell am ähnlichsten zu Apixaban, da sie in drei Strukturmerkmalen 
mit Apixaban übereinstimmten, alle anderen Ausführungsbeispiele in ma-
ximal zwei Merkmalen. Im Erteilungsverfahren vor dem EPA eingereichte 

 
44 BPatGer, Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 32 – «Tadalafil 5 mg». 

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Seite 35 

Daten der Patentinhaberin würden belegen, dass Apixaban eine signifi-
kant tiefere Inhibitionskonstante für die Bindung an den Faktor Xa als die 
Verbindungen gemäss Beispielen 6, 10, 13 und 99 aus WO 131 aufweise. 
Apixaban sei daher ein verbesserter Faktor Xa-Hemmer.  

 

Abbildung 5: Ki-Werte für Beispiele 6, 10, 13 und 99 aus WO 131 und Apixaban 
(= Beispiel 18 aus dem Grundpatent, rechte Spalte). Tabelle aus Klageantwort. 

Apixaban binde auch selektiver an den Faktor Xa (verglichen mit der Bin-
dung an Trypsin und Thrombin) als die Beispiele 6, 10, 13 und 99 aus 
WO 131 (siehe nachstehende Tabelle). 

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Seite 36 

 

Abbildung 6: Selektivität der Beispiele 6, 10, 13 und 99 verglichen mit Apixaban (Daten 
von der Beklagten zusammengestellt aus der Erklärung von Donald J.P. Pinto vom 2. Juli 
2021) 

Die Klägerin bestreitet die gezeigten Ki-Werte für Apixaban und die Selek-
tivität der Bindung an den Faktor Xa verglichen mit Trypsin und Thrombin 
nicht. Sie macht aber geltend, dass die vorgelegten Daten nicht dem 
Grundpatent, beziehungsweise der ursprünglichen Anmeldung, entnom-
men werden könnten. Es handle sich um nachveröffentlichte Daten, die 
nur berücksichtigt werden dürften, wenn die technische Wirkung von Api-
xaban bereits aufgrund der ursprünglichen Anmeldung zumindest plausi-
bel sei. Das sei sie aber nicht. Die Beklagte ist naturgemäss anderer Auf-
fassung. 

Ehe entschieden werden kann, ob die ursprüngliche Anmeldung die durch 
die nachveröffentlichten Daten belegte(n) technische(n) Wirkung(en) von 
Apixaban «plausibel» macht, ist zu klären, ob sich aus dem EPÜ 
und/oder dem Patentgesetz überhaupt ergibt, dass eine technische Wir-
kung aufgrund der ursprünglichen Anmeldung «plausibel» sein muss, 
damit sie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt 
werden darf und wenn ja, was der Massstab für eine solche «Plausibili-
tät» wäre. 

Berücksichtigung einer nach der Anmeldung nachgewiesenen tech-
nischen Wirkung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit 

36.  
In einer Reihe von Entscheidungen haben die Beschwerdekammern des 
Europäischen Patentamts Kriterien dafür entwickelt, unter welchen Um-

O2022_007 

Seite 37 

ständen eine technische Wirkung, die durch die ursprüngliche Anmeldung 
nicht bewiesen ist, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu be-
rücksichtigen ist. Hintergrund ist, dass rein spekulative Anmeldungen 
nicht mit einem Ausschliesslichkeitsrecht belohnt werden sollen.45 Die 
Anmeldung soll zumindest plausibel machen, dass das technische Prob-
lem durch die Erfindung tatsächlich gelöst wurde.46 

Nach einer ersten Reihe von Entscheidungen ist eine technische Wirkung 
zu berücksichtigen, wenn der Fachmann am Anmeldetag der Patentan-
meldung aufgrund der Angaben in der Anmeldung oder aufgrund seines 
allgemeinen Fachwissens Gründe gehabt hätte anzunehmen, dass die 
technische Wirkung erzielt wird (sogenannte «ab initio-Plausibilität»).47 
Nach einer zweiten Reihe von Entscheidungen kann eine durch nachver-
öffentlichte Beweismittel bewiesene technische Wirkung nur unberück-
sichtigt bleiben, wenn der Fachmann berechtigte Gründe («legitimate 
reasons») gehabt hätte zu zweifeln, dass die angebliche technische Wir-
kung am Anmeldetag von der Erfindung tatsächlich erzielt wurde («ab ini-
tio-Implausibilität»). Solche Gründe können darin liegen, dass die Anmel-
dung selbst oder das allgemeine Fachwissen Hinweise dahingehend ent-
halten, dass die technische Wirkung nicht erzielt werden kann.48 Eine drit-
te Reihe von Entscheidungen berücksichtigt eine durch nachveröffentlich-
te Beweismittel nachgewiesene technische Wirkung bei der Beurteilung 
der erfinderischen Tätigkeit immer («keine Plausibilität»). Diese Entschei-
dungen argumentieren, dass es für den Patentanmelder unvorhersehbar 
sei, welche Entgegenhaltung als Ausgangspunkt für die Beurteilung der 
erfinderischen Tätigkeit genommen werde. Je nach Ausgangspunkt ergä-
ben sich andere Unterscheidungsmerkmale, und es sei unzumutbar, die 
technischen Wirkungen sämtlicher denkbarer Unterscheidungsmerkmale 
bereits in der Anmeldung zu belegen.49 

Die unterschiedlichen Herangehensweisen haben zu einer Vorlage an die 
Grosse Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts geführt, die 
diese mit der Entscheidung G 2/21 vom 23. März 2023 beantwortet hat 
(im Folgenden «Entscheidung G 2/21»). 

 
45 Entscheidung T 2015/20 vom 23. Februar 2021, E. 5. 
46 Entscheidung T 1329/4 vom 28. Juni 2005, E. 10 f. 
47 Zwischenentscheidung T 116/18 vom 11. Oktober 2021, E. 13.4, m.H. auf 
entsprechende Entscheidungen. 
48 Zwischenentscheidung T 116/18 vom 11. Oktober 2021, E. 13.5, m.H. auf 
entsprechende Entscheidungen. 
49 Zwischenentscheidung T 116/18 vom 11. Oktober 2021, E. 13.6, m.H. auf 
entsprechende Entscheidungen. 

O2022_007 

Seite 38 

37.  
Die Grosse Beschwerdekammer hält fest, dass der Begriff «Plausibilität», 
der sich in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern finde, kein ei-
genständiger Rechtsbegriff oder ein spezifisches patentrechtliches Erfor-
dernis nach dem EPÜ sei. Vielmehr handle es sich um ein allgemeines 
Schlagwort, das in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, bei ei-
nigen nationalen Gerichten und bei den Anwendern des europäischen 
Patentsystems verwendet werde.50 Das unter dem Schlagwort «Plausibili-
tät» bekannte Konzept sei keine eigenständige Bedingung für die Patent-
fähigkeit einer Erfindung, sondern eine Voraussetzung, um eine angebli-
che technische Wirkung der Erfindung zu berücksichtigen.51 

Der Massstab für die Berücksichtigung einer angeblichen technischen 
Wirkung bei der Beurteilung, ob der beanspruchte Gegenstand auf einer 
erfinderischen Tätigkeit beruht oder nicht, betreffe die Frage, was der 
Fachmann am Anmeldetag mit seinem allgemeinen Fachwissen als die 
technische Lehre der ursprünglich eingereichten Anmeldung verstehen 
würde. Die zu berücksichtigende technische Wirkung müsse von dieser 
technischen Lehre umfasst sein und dieselbe Erfindung verkörpern, da 
eine solche Wirkung das Wesen der beanspruchten Erfindung nicht ver-
ändere.52 Daher könne sich ein Patentinhaber auf eine technische Wir-
kung für die erfinderische Tätigkeit berufen, wenn der Fachmann mit sei-
nem allgemeinen Fachwissen und auf der Grundlage der ursprünglich 
eingereichten Anmeldung diese Wirkung als von der technischen Lehre 
umfasst und durch dieselbe ursprünglich offenbarte Erfindung verkörpert 
ansehen würde.53 

Für die Grosse Beschwerdekammer führt die Anwendung dieses Mass-
stabs in konkreten Fällen zu den gleichen Ergebnissen wie die bisher 
teilweise verwendeten Massstäbe der «ab initio-Plausibilität» und «ab ini-
tio-Implausibilität», d.h. die bisher verwendeten Massstäbe unterschieden 
sich im Kern gar nicht.54 Unabhängig von der Verwendung des terminolo-
gischen Begriffs der Plausibilität schienen die Entscheidungen zu zeigen, 
dass sich die jeweilige Beschwerdekammer auf die Frage konzentriere, 

 
50 Entscheidung G 2/21, E. 92. 
51 Entscheidung G 2/21, E. 58. 
52 Entscheidung G 2/21, E. 93: «The technical effect relied upon, even at a later 
stage, needs to be encompassed by that technical teaching and to embody the 
same invention, because such an effect does not change the nature of the 
claimed invention.». 
53 Entscheidung G 2/21, E. 94. 
54 Entscheidung G 2/21, E. 71. Zu Recht kritisch Court of Appeal for England and 
Wales, Urteil [2023] EWCA Civ 472 vom 4. Mai 2023, E. 94. 

O2022_007 

Seite 39 

ob die vom Patentinhaber behauptete technische Wirkung für den Fach-
mann aus der technischen Lehre der Anmeldungsunterlagen ableitbar 
war oder nicht.55 

38.  
Die Grosse Beschwerdekammer gesteht zu, dass die von ihr vorgeschla-
genen Kriterien einigermassen abstrakt sind. Die Entscheidung in konkre-
ten Fällen hänge von den massgeblichen Umständen ab.56 

Seit der Entscheidung G 2/21 haben erste Beschwerdekammern ver-
sucht, die abstrakten Kriterien auf konkrete Fälle anzuwenden. Die vorle-
gende Beschwerdekammer versteht die Grosse Beschwerdekammer so, 
dass kumulativ zwei Kriterien erfüllt sein müssen, damit eine technische 
Wirkung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt 
werden kann: die technische Wirkung muss (i) von der technischen Lehre 
umfasst und (ii) durch die ursprünglich offenbarte technische Lehre ver-
körpert sein.57 Das erste Kriterium sei erfüllt, wenn die behauptete techni-
sche Wirkung zusammen mit dem beanspruchten Gegenstand begrifflich 
von der weitesten technischen Lehre der Anmeldung in der eingereichten 
Fassung erfasst werde.58 Dies wiederum bedeute, dass diese Wirkung 
nicht ausdrücklich offenbart sein müsse. Es reiche aus, wenn der Fach-
mann aufgrund des allgemeinen Fachwissens und auf der Grundlage der 
ursprünglichen Anmeldung erkenne, dass diese Wirkung für den bean-
spruchten Gegenstand notwendigerweise relevant sei. Das zweite Kriteri-
um sei erfüllt, wenn der Fachmann unter Berücksichtigung des allgemei-
nen Fachwissens am Anmeldetag und auf der Grundlage der ursprüngli-
chen Anmeldung keinen berechtigten Grund hatte zu zweifeln, dass die 
behauptete technische Wirkung mit dem beanspruchten Gegenstand er-
zielt werden kann.59 Eine weitere Beschwerdekammerentscheidung folgt 
diesem Verständnis der Entscheidung G 2/21, die nahe beim bisherigen 
«ab initio-Implausibilität»-Massstab liegt, im Wesentlichen.60 

39.  
Wie die Grosse Beschwerdekammer zu Recht betont, gibt es keine ge-

 
55 Entscheidung G 2/21, E. 72: «… whether or not the technical effect relied upon 
by the patent applicant or proprietor was derivable for the person skilled in the art 
from the technical teaching of the application documents.». 
56 Entscheidung G 2/21, E. 95.  
57 Entscheidung T 116/18 vom 28. Juli 2023, E. 11.3. 
58 Entscheidung T 116/18 vom 28. Juli 2023, E. 11.3 («conceptually comprised 
by the broadest technical teaching of the application as filed»). 
59 Entscheidung T 116/18 vom 28. Juli 2023, E. 11.11. 
60 Entscheidung T 1989/19 vom 30. Juni 2023, E. 3.3. 

O2022_007 

Seite 40 

setzliche oder staatsvertragliche Grundlage für ein Patentierbarkeitserfor-
dernis der «Plausibilität». Das Konzept wurde im Rahmen des Aufgabe-
Lösungs-Ansatzes entwickelt, um den Schutz spekulativer Anmeldungen 
zu verhindern. So genannte «Lehnstuhl»-Erfindungen sollen nicht mit ei-
nem Ausschliesslichkeitsrecht belohnt werden.61 Es hat seine dogmati-
schen Wurzeln daher im Rechtsmissbrauchsverbot. Entsprechend zu-
rückhaltend sollte es angewandt werden, denn nur der offenbare 
Rechtsmissbrauch geniesst keinen Schutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB). 

Versteht man das Kriterium, dass die behauptete technische Wirkung 
vom Fachmann von der ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert 
angesehen wird, so wie die Beschwerdekammern in den Entscheidungen 
T 116/18 und T 1989/19 dahingehend, dass dieses Kriterium erfüllt ist, 
wenn der Fachmann keine begründeten Zweifel hat, dass die Erfindung 
die technische Wirkung erzielt, so werden spekulative Anmeldungen nicht 
verhindert. Bei einer in der ursprünglichen Anmeldung ohne jede Grund-
lage behaupteten technischen Wirkung gibt es zwar keine Gründe für de-
ren Eintreten, aber häufig auch keine Gründe, die gegen deren Eintreten 
sprechen – zumal sich in den praktisch bedeutsamen Fällen ja nachträg-
lich herausgestellt hat, dass die Erfindung die behauptete Wirkung tat-
sächlich erzielt. 

Der von der Grossen Beschwerdekammer vorgeschlagene Massstab ist 
daher dahingehend zu verstehen, dass kumulativ zwei Kriterien erfüllt 
sein müssen: Als erstes Kriterium muss die behauptete technische Wir-
kung vom Fachmann mit seinem allgemeinen Fachwissen und auf der 
Grundlage der ursprünglich eingereichten Anmeldung als von der ur-
sprünglich offenbarten technischen Lehre umfasst erkannt werden. Als 
zweites Kriterium muss der Fachmann ableiten können, dass die techni-
sche Wirkung von der ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert wird. 

Das zweite Kriterium ist erfüllt, wenn die technische Wirkung für den 
Fachmann unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens im An-
meldezeitpunkt aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung ableitbar 
ist.62 Experimentelle Daten oder eine ausdrückliche Aussage zur techni-

 
61 Kritisch JACOB, Plausibility and Policy, Bio-Science Law Review 2020, 
S. 223 ff. 
62 Vgl. Leitsatz 2 der G 2/21, Hervorhebung hinzugefügt: “A patent applicant or 
proprietor may rely upon a technical effect for inventive step if the skilled person, 
having the common general knowledge in mind, and based on the application as 
originally filed, would derive said effect as being encompassed by the technical 
teaching and embodied by the same originally disclosed invention.” 

O2022_007 

Seite 41 

schen Wirkung in der ursprünglichen Anmeldung sind dazu nicht notwen-
dig.63 Da der Zweck der Ableitbarkeit ist, rechtsmissbräuchliche spekulati-
ve Anmeldungen zu verhindern, darf die Hürde dabei aber nicht zu hoch 
angesetzt werden, da ansonsten belohnungswürdige Erfindungen keinen 
Schutz erhalten.64 

Anwendung auf den konkreten Fall 

40.  
In der ursprünglichen Anmeldung wird ausdrücklich gesagt, dass die of-
fenbarten Verbindungen, zu denen als Beispiel 18 Apixaban gehört, nütz-
lich als Faktor Xa-Hemmer seien (WO 652 S. 7:4-5). Die Verbindungen 
könnten zur Behandlung thromboembolischer Erkrankungen eingesetzt 
werden (WO 652 S. 7:17-22). Es wird allgemein erläutert, dass Verbin-
dungen, die weniger Nebenwirkungen zeigten, d.h. solche mit Selektivität 
gegenüber Serinproteasen, bevorzugt seien (WO 652 S. 6:28-31). Damit 
ist für den Fachmann auch offenbart, dass es sich bei den offenbarten 
Verbindungen, zu denen Apixaban gehört, um therapeutisch wirksame 
und spezifische Faktor Xa-Hemmer handelt. Die behauptete technische 
Wirkung ist von der ursprünglich offenbarten Lehre umfasst. Das erste 
Kriterium ist daher erfüllt.  

41.  
Strittig ist, ob die behauptete technische Wirkung vom Fachmann von der 
ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert angesehen wird. Die Kläge-
rin bestreitet, dass die von der Beklagten behauptete technische Wirkung, 
d.h. dass Apixaban ein gegenüber den in WO 131 offenbarten Verbin-
dungen ein verbesserter Faktor Xa-Hemmer sei, aus der ursprünglichen 
Anmeldung ableitbar ist. In der ursprünglichen Anmeldung werde nur va-
ge behauptet, dass «eine Anzahl» der offenbarten Verbindungen eine In-
hibitionskonstante von ≤ 10 μM aufwiesen. Es werde nicht gesagt, dass 
Apixaban eine Inhibitionskonstante von ≤ 10 μM aufweise. Ein wirksamer 
Faktor Xa-Hemmer müsse zudem eine Inhibitionskonstante im Nano-
molarbereich aufweisen. Ein Ki-Wert von bloss «≤ 10 μM» sei schlicht 
ungenügend. Die ursprüngliche Anmeldung offenbare keine Daten, die 
zeigen würden, dass auch nur eine der angeblich getesteten Verbindun-
gen eine Inhibitionskonstante im Nanomolarbereich aufweist und daher 
das Problem der Bereitstellung eines wirksamen Faktor Xa-Hemmers 
löst. Hätte der Anmelder tatsächlich solche Werte gemessen, würde er sie 

 
63 Entscheidung T 116/18 vom 28. Juli 2023, E. 11.13.3. 
64 FLOYD, Plausibility: where from and where to?, GRUR 2021, S. 185 ff., 187. 

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Seite 42 

offenbaren. Aus dem Fehlen von Ki-Werten im Nanomolarbereich würde 
der Fachmann daher schliessen, dass keine der synthetisierten Verbin-
dungen solche Werte zeigt. Auch die behauptete Selektivität von Apixab-
an gegenüber Thrombin und Trypsin sei mehr als zweifelhaft, werde in 
der ursprünglichen Anmeldung doch behauptet, dass die antikoagulieren-
de Wirkung auf die Hemmung von Faktor Xa oder Thrombin zurückzufüh-
ren sei (WO 652 S. 169:19-21) und dass die erfindungsgemässen Ver-
bindungen auch nützlich seien als Hemmer von Serinproteasen, insbe-
sondere Thrombin, Faktor Vlla, Faktor IXa, Faktor Xla, Urokinase, Plas-
makallikrein und Plasmin. 

Die Beklagte argumentiert, der Fachmann würde aus den genauen Men-
genangaben und den für die meisten Ausführungsbeispiele genannten 
LC/MS-ESI-Massenspektrumwerte65 schliessen, dass die 110 Beispiele 
tatsächlich synthetisiert wurden. Unter diesen konkreten Ausführungsbei-
spielen fänden sich solche mit einer Inhibitionskonstante von ≤ 10 μM. In 
der ursprünglichen Anmeldung ebenso wie im Grundpatent (dort 
Abs. [0114]-[0115]) werde eine genaue Anleitung offenbart, wie die Inhibi-
tionskonstanten der erfindungsgemässen Verbindungen ermittelt werden 
könnten. Es wäre für den Fachmann daher ein Leichtes, die Ki-Werte für 
die 110 Verbindungen gemäss den Beispielen zu ermitteln.  

42.  
Die ursprüngliche Anmeldung lehrt den Fachmann, dass eine Klasse von 
Verbindungen mit einer Lactam-Seitengruppe gefunden wurde, die als 
Faktor Xa-Hemmer nützlich sind und zur Behandlung thromboemboli-
scher Erkrankungen eingesetzt werden können. Eine Anzahl der Verbin-
dungen weise eine Inhibitionskonstante von weniger als 10 μM auf. Wie 
die Inhibitionskonstante der erfindungsgemässen Verbindungen gemes-
sen werden kann, wird detailliert erläutert (WO 652 S. 169:22-S. 170:20). 
Direkt im Anschluss an die Messanleitung wird gesagt, eine Verbindung 
gelte als aktiv, wenn sie einen Ki-Wert von ≤ 10 μM aufweise. Bevorzugte 
erfindungsgemässe Verbindungen hätten einen Ki-Wert von ≤ 1 μM, be-
sonders bevorzugte einen von ≤ 0,1 μM und am meisten bevorzugte ei-
nen von ≤ 0,001 μM (WO 652 S. 170:21-27).  

Diese Passage leitet den Fachmann dazu an, die Ki-Werte der erfin-
dungsgemässen Verbindungen zu ermitteln und die Verbindung mit dem 

 
65 LC/MS-ESI = Liquid Chromatography/Mass Spectroscopy Electrospray 
Ionization; auf Deutsch Flüssigchromatographie/Massenspektroskopie 
Elektrospray-Ionisierung. 

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Seite 43 

tiefsten Ki-Wert als vielversprechenden Kandidaten für die weitere 
(prä)klinische Erprobung anzusehen. Es ist für den Fachmann auch nicht 
mit unzumutbarem Aufwand verbunden, für die 110 konkret offenbarten 
Ausführungsbeispiele deren Inhibitionskonstanten zu ermitteln (unzumut-
bar wäre es hingegen, diese für die Abertausenden von weiteren Verbin-
dungen zu ermitteln, die von der in der WO 652 offenbarten Markush-
Formel erfasst werden). Tut er dies, stellt er fest, dass Beispiel 18, d.h. 
Apixaban, einen Ki-Wert von 0,08 nM aufweist und als besonders bevor-
zugte Verbindung gilt. Daher wird er ableiten, dass Apixaban ein potenter 
und wirksamer Faktor Xa-Hemmer ist. 

Die hohe Affinität von Apixaban zu Faktor Xa macht es auch unwahr-
scheinlich, dass Apixaban gleich gut oder nur wenig schlechter an andere 
Serinproteasen wie Thrombin oder Trypsin bindet. Der klägerische Par-
teigutachter Prof. Joost C. M. Meijers stimmt diesbezüglich dem beklagti-
schen Parteigutachter Prof. Piether H. Reitsma zu (vgl. die Erklärung 
Prof. Meijers vom 20. März 2023 mit der Erklärung Prof. Reitsma). Es ist 
zwar nicht völlig ausgeschlossen, dass eine Verbindung mit einer hohen 
Affinität zu einem Enzym auch eine ebenso hohe Affinität zu einem ande-
ren Enzym aufweist, aber es ist unwahrscheinlich. Im vorliegenden Fall ist 
ein Ki in nanomolaren Bereich von Apixaban für den zu inhibierenden 
Faktor Xa aus der ursprünglichen Anmeldung ableitbar. Somit ist auch die 
Selektivität von Apixaban gegenüber den anderen Serinproteasen, 
Thrombin und Trypsin ableitbar. Der tiefe Ki-Wert von Apixaban ist ein 
Hinweis darauf, dass Apixaban selektiv an Faktor Xa bindet, und mehr 
wird für die Ableitbarkeit der technischen Wirkung aus der ursprünglichen 
Anmeldung nicht verlangt. 

Die technische Wirkung, dass Apixaban ein therapeutisch wirksamer und 
selektiver Faktor Xa-Hemmer ist, ist daher aus der ursprünglichen An-
meldung im Sinne des zweiten vorne genannten Kriteriums ableitbar, bei 
der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen und nach-
gereichte Beweismittel damit zuzulassen. 

43.  
Als zu lösende technische Aufgabe ergibt sich daher ausgehend von 
den strukturell ähnlichsten Beispielen 6, 10, 13 und 99 aus WO 131 die 
Bereitstellung eines therapeutisch wirksamen und selektiven Faktor Xa-
Hemmers. 

O2022_007 

Seite 44 

Naheliegen 

44.  
In der dritten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gilt es zu klären, ob 
sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, welche den mit 
der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen 
würde (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der 
Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen 
und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und 
das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird.66 

45.  
Angesichts der strukturellen Ähnlichkeit der Beispiele 6, 10, 13 und 99 
aus WO 131 mit Apixaban und der viel höheren Werte der Inhibitions-
konstanten für diese Verbindungen des Standes der Technik würde der 
Fachmann nicht erwarten, dass Apixaban eine so viel niedrigere Inhibiti-
onskonstante aufweisen würde. Die technische Wirkung von Apixaban ist 
ausgehend von den Beispielen 6, 10, 13 und 99 unerwartet und die Klä-
gerin zeigt nicht auf, dass es Hinweise im Stand der Technik gibt, die den 
Fachmann angeleitet hätten, die in den Beispielen 6, 10, 13 und 99 aus 
WO 131 offenbarten Strukturen dahingehend abzuändern, dass sie Apix-
aban entsprechen. Wie die Beklagte zutreffend vorbringt, sind dazu zahl-
reiche strukturelle Änderungen notwendig, für die es keine spezifischen 
Gründe und keine ausreichende Erfolgserwartung gibt. 

Ausgehend von den Apixaban strukturell ähnlichsten Beispielen aus 
WO 131 und unter Berücksichtigung der technischen Wirkung der Unter-
scheidungsmerkmale, d.h. der viel höheren Affinität von Apixaban zu Fak-
tor Xa, beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des Grundpatents daher 
auf erfinderischer Tätigkeit. 

46.   
In einer zweiten Argumentationslinie zur fehlenden erfinderischen Tätig-
keit argumentiert die Klägerin, wenn die Beklagte für die technische Wir-
kung von Apixaban auf nachveröffentlichte Daten abstellen dürfe, dann 
dürften auch nachträglich gemessene Ki-Werte für in der WO 131 offen-
barte Verbindungen berücksichtigt und die Verbindung aus WO 131 mit 
dem tiefsten Ki-Wert als Ausgangspunkt gewählt werden. Verglichen mit 
den Beispielen 61, 86 und 1053 aus WO 131, die ebenfalls eine bizykli-

 
66 So genannter «could/would approach», BPatGer, Urteil S2017_001 vom 
1. Juni 2017, E. 4.6. 

O2022_007 

Seite 45 

sche Grundstruktur aufwiesen, zeige Apixaban keine tiefere Inhibitions-
konstante. 

Die Beklagte kritisiert, diese Argumentation widerspreche dem Aufga-
be/Lösungs-Ansatz, gemäss dem als Ausgangspunkt die Entgegenhal-
tung zu wählen sei, die einem ähnlichen Verwendungszweck entspreche 
und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordere, 
um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen. Der Ausgangspunkt 
müsse zudem im Anmeldezeitpunkt bestimmbar sein; nach dem Ansatz 
der Klägerin seien die Beispiele 61, 86 und 1053 aus WO 131 erst mit der 
Veröffentlichung der Aufsätze von Dr. Pinto in 2006 und 2007 zum nächst-
liegenden Stand der Technik geworden. 

47.  
Vorab ist festzuhalten, dass das «Beispiel 1053» kein geeigneter Aus-
gangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist. Dieses 
Beispiel ist in WO 131 nicht in individualisierter Form unmittelbar und ein-
deutig offenbart. Zu der Struktur gemäss «Beispiel 1053», wie sie in der 
Tabelle der Klägerin in der Klage dargestellt ist, gelangt man nur durch 
eine mehrfache Auswahl aus Listen der WO 131. Zuerst muss man eine 
der möglichen zentralen Einheiten auswählen, die in Tabelle 1 auf den 
Seiten 207-208 der WO 131 angegeben sind, dann eine Auswahl aus 17 
Möglichkeiten auf Seite 208 für G machen und dann muss man diese mit 
einer der Verbindungen aus der seh