# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** ab8f43aa-6d3e-52cf-a092-02872310dc82
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2020-05-25
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 25.05.2020 B-5011/2018
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-5011-2018_2020-05-25.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 

Entscheid bestätigt durch BGer mit  

Urteil vom 08.03.2021 (4A_361/2020) 

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-5011/2018 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  2 5 .  M a i  2 0 2 0  

Besetzung 
 Richter Martin Kayser (Vorsitz), 

Richter David Aschmann,  

Richter Marc Steiner,    

Gerichtsschreiber Julian Beriger. 
 

 
 

Parteien 
 Swiss Re Ltd., 

Mythenquai 50/60, 8002 Zürich,   

vertreten durch die Rechtsanwälte 

Markus Kaiser, Dr. Michael Noth und Simone Huser,  

Times Attorneys AG, 

Feldeggstrasse 12, 8024 Zürich,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 

Gegenstand 
 Markeneintragungsgesuch CH Nr. 54931/2017 

SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT. 

 

 

 

B-5011/2018 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Am 19. April 2017 meldete die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz das 

Zeichen Nr. 54931/2017 "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE 

RESILIENT" zur Eintragung ins schweizerische Markenregister an. Die 

Marke wurde für die folgenden Dienstleistungen hinterlegt: 

Klasse 36: 

Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzwesen; Versicherungswesen.  

B.  

Mit Schreiben vom 24. Mai 2017 beanstandete die Vorinstanz das ange-

meldete Zeichen mit der Begründung, es verstosse gegen Art. 2 Bst. a und 

c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG; SR 232.11). 

Das Zeichen sei im Zusammenhang mit den Dienstleistungen Geldge-

schäfte, Finanzwesen und Versicherungswesen nicht unterscheidungs-

kräftig und dem Gemeingut zuzurechnen. Eine Eintragung als teilweise 

durchgesetzte Marke gestützt auf die Voreintragung "SWISS RE" könne 

auf Antrag geprüft werden. Weiter wecke die Marke aufgrund des Bestand-

teils "SWISS" Herkunftserwartungen und könne daher nur eingetragen 

werden, wenn das Dienstleistungsverzeichnis auf Dienstleistungen 

Schweizer Herkunft eingeschränkt werde. Eine Ausnahme nach Art. 47 

Abs. 2 MSchG liege nicht vor.  

C.  

Die Beschwerdeführerin bestritt mit Schreiben vom 8. Juni 2017 die Bean-

standungen der Vorinstanz und beantragte, das in Frage stehende Zeichen 

vollumfänglich zum Schutz zuzulassen. Im Speziellen verlangte sie, das 

Zeichen sei gestützt auf die im Anmeldeverfahren Nr. 57774/2010 bejahte 

Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "SWISS RE" einzutragen. Weiter sei 

– insbesondere gestützt auf das Konzernprivileg in Art. 49 Abs. 2 MSchG 

– auf die Einschränkung "Dienstleistungen Schweizer Herkunft" zu verzich-

ten. 

D.  

Mit Schreiben vom 27. September 2017 bestätigte die Vorinstanz hinsicht-

lich des Gemeingutcharakters des Zeichens, dass dieses für die Dienst-

leistung Immobilienwesen originär unterscheidungskräftig sei. Für die übri-

gen Dienstleistungen könne das Zeichen gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG 

mit dem Vermerk "SWISS RE: teilweise durchgesetzte Marke" eingetragen 

werden. In Bezug auf die Irreführungsgefahr hielt die Vorinstanz an ihren 

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Zurückweisungsgründen gestützt auf Art. 2 Bst. c MSchG und dem Erfor-

dernis der Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses fest. Die Er-

füllung der Voraussetzungen in Art. 49 MSchG könnten im Markeneintra-

gungsverfahren nicht überprüft werden.  

E.  

Mit Schreiben vom 9. Oktober 2017 erklärte sich die Beschwerdeführerin 

damit einverstanden, das Zeichen mit dem Vermerk "SWISS RE: teilweise 

durchgesetzte Marke" eintragen zu lassen. Ferner stellte sie die vor- 

instanzlichen Ausführungen zur Irreführungsgefahr erneut in Abrede. Die 

Beschwerdeführerin beantragte im Eventualstandpunkt – mit Verweis auf 

das Schreiben der Swiss Re vom 3. Oktober 2017 an die Vorinstanz – die 

Sistierung des Anmeldeverfahrens bis zum Abschluss des informellen Kon-

sultationsverfahrens betreffend Umsetzung der Swissness-Vorlage.  

F.  

Am 18. Oktober 2017 sistierte die Vorinstanz das Verfahren. Mit Schreiben 

vom 20. November 2017 beantragte die Beschwerdeführerin den Erlass 

einer beschwerdefähigen Verfügung, sollte die Vorinstanz weiterhin an ih-

rer Zurückweisung festhalten.  

G.  

Mit Schreiben vom 15. Dezember 2017 hielt die Vorinstanz an ihrer Auffas-

sung fest, dass zur Beseitigung jeglicher Irreführungsgefahr eine Ein-

schränkung des Dienstleistungsverzeichnisses erfolgen müsse. Die Be-

schwerdeführerin verlangte daraufhin am 13. März 2018 die Aufhebung der 

Verfahrenssistierung und den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung. 

H.  

Am 29. Juni 2018 verfügte die Vorinstanz die Zurückweisung der Marken-

anmeldung Nr. 54931/2017 "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE 

RESILIENT" für alle angemeldeten Dienstleistungen. 

Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, das in Frage stehende 

Zeichen sei als Herkunftsangabe im Sinn von Art. 47 Abs. 1 MSchG zu 

qualifizieren, die ohne Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses 

als irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG zu beurteilen sei. Eine 

Ausnahmekonstellation nach Art. 47 Abs. 2 MSchG liege nicht vor. Das mit 

den Swissness-Regeln eingeführte Kriterium des Orts der tatsächlichen 

Verwaltung (Art. 49 Abs. 1 Bst. b MSchG) könne im Markeneintragungs-

verfahren nicht einfach belegt und überprüft werden. Daher könne das in 

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Frage stehende Zeichen – zum Ausschluss jeglicher Irreführungsgefahr – 

nur mit der Einschränkung "alle vorgenannten Dienstleistungen schweize-

rischer Herkunft" zum Markenschutz zugelassen werden. 

I.  

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 31. August 

2018 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die 

Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und die Eintragung des Zei-

chens "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" mit dem 

Vermerk "SWISS RE: teilweise durchgesetzte Marke" für Geldgeschäfte; 

Immobilienwesen; Finanzwesen; Versicherungswesen der Klasse 36 ohne 

Einschränkung auf Dienstleistungen Schweizer Herkunft. Eventualiter sei 

die vorinstanzliche Verfügung aufzuheben und das Markeneintragungsge-

such zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zu-

rückzuweisen.  

Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die Vorinstanz habe die 

Eintragung des in Frage stehenden Zeichens zu Unrecht gestützt auf Art. 2 

Bst. c MSchG zurückgewiesen und von einer Einschränkung auf Dienst-

leistungen schweizerischer Herkunft abhängig gemacht. Der von der Vor-

instanz angewandte Erfahrungssatz sei auf Dienstleistungsmarken im All-

gemeinen und auf die verfahrensgegenständliche Marke nicht anwendbar. 

Dies würde sich auch aus Art. 49 MSchG ergeben. Die massgeblichen Ver-

kehrskreise würden das in Frage stehende Zeichen nicht als Hinweis auf 

die geografische, sondern die betriebliche Herkunft aus dem Unternehmen 

Swiss Re verstehen. Der Markenbestandteil "SWISS RE" und die verfah-

rensgegenständliche Marke als Ganzes hätten zudem eine "secondary 

meaning" erlangt. Weiter verstosse das vorsorgliche Verlangen eines 

Disclaimers durch die Vorinstanz für Dienstleistungsmarken mit geografi-

schen Angaben im Allgemeinen sowie im vorliegenden Fall gegen das Ver-

hältnismässigkeitsprinzip. Der Markenschutz durch das Madrider System 

und der Prioritätsschutz durch die Pariser Verbandsübereinkunft würden 

dadurch erheblich erschwert. Schliesslich habe die Vorinstanz den An-

spruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör verletzt.  

J.  

Mit Vernehmlassung vom 12. November 2018 beantragt die Vorinstanz die 

Abweisung der Beschwerde.  

Ihren Antrag begründete sie mit Verweis auf die angefochtene Verfügung 

im Wesentlichen damit, dass das Markeneintragungsgesuch sehr wohl 

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eine Herkunftsangabe nach Art. 47 MSchG betreffe. Der Erfahrungssatz 

gelte auch für Dienstleistungsmarken und sei vorliegend anwendbar. Eine 

von der Rechtsprechung anerkannte Ausnahme im Sinne eines Hinweises 

auf die betriebliche Herkunft aus dem Unternehmen der Beschwerdeführe-

rin sei vorliegend nicht verwirklicht. Auch das Vorliegen der Voraussetzun-

gen für eine secondary meaning sei zu verneinen. Die Praxis im Marken-

eintragungsverfahren, wonach bei Herkunftsangaben auf eine weiterge-

hende Prüfung der Irreführungsgefahr verzichtet wird, sei rechtmässig. 

Eine Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses auf Dienstleistun-

gen schweizerischer Herkunft sei für das verfahrensgegenständliche Zei-

chen begründet und verhältnismässig. 

K.  

Mit Replik vom 28. Januar 2019 hielt die Beschwerdeführerin an den ge-

stellten Anträgen fest und konkretisierte im Wesentlichen ihre bisherigen 

Ausführungen.  

L.  

Mit Duplik vom 1. April 2019 hielt die Vorinstanz an ihren Begehren sowie 

den Ausführungen in der Vernehmlassung fest. Sie führte aus, dass die 

Frage der Anwendbarkeit des Erfahrungssatzes angesichts des klaren 

Sinngehalts des verfahrensgegenständlichen Zeichens nicht Teil des 

Streitgegenstands bilde.  

M.  

Mit Eingabe vom 11. April 2019 bekräftigte die Beschwerdeführerin ihre 

bisherigen Ausführungen. Weiter machte sie geltend, die Vorinstanz bringe 

mit dem Verweis auf den klaren Sinngehalt des Zeichens in der Duplik neue 

Argumente vor.  

N.  

Mit Schreiben vom 23. April 2019 bestritt die Vorinstanz, dass es sich bei 

den Ausführungen in der Duplik um neue Argumente handle.   

O.  

Das Beschwerdeverfahren wurde im Jahr 2019 zum Ausgleich der Ge-

schäftslast auf einen neuen Instruktionsrichter übertragen. 

P.  

Eine öffentliche Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt. Auf die wei-

teren Vorbringen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, im Folgenden 

eingegangen.  

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Seite 6 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-

gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig 

(Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Als Markenanmelderin hat die Beschwer-

deführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen. Sie ist durch 

die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdi-

ges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Be-

schwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvorschuss 

wurde innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachur-

teilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist 

daher einzutreten. 

2.  

2.1 Die Beschwerdeführerin rügt zunächst einmal eine Verletzung ihres An-

spruchs auf rechtliches Gehör. Die Vorinstanz habe die Begründungspflicht 

verletzt, indem sie sich im Eintragungsverfahren nicht mit den Argumenten 

der Beschwerdeführerin betreffend Vorliegen einer Ausnahme vom Erfah-

rungssatz auseinandergesetzt habe. Sie habe zu Unrecht behauptet, dass 

kein Ausnahmetatbestand nach Art. 47 Abs. 2 MSchG geltend gemacht 

worden sei (Beschwerdeschrift, Rz. 131 f.; Replik vom 28. Januar 2019, 

Rz. 28, 32). Weiter sei die Vorinstanz, obwohl sich die Beschwerdeführerin 

wiederholt darauf berufen habe, dass sie selbst die Voraussetzungen von 

Art. 49 Abs. 2 MSchG (und damit automatisch auch diejenigen von Art. 49 

Abs. 1 MSchG) erfülle, auf das Vorliegen einer Irreführungsgefahr nicht 

eingegangen (Beschwerdeschrift, Rz. 126).  

2.2 Die Parteien haben im Verwaltungsverfahren und im verwaltungsge-

richtlichen Verfahren Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV 

und Art. 29 ff. VwVG). Dazu gehört, dass die Behörde ihren Entscheid in 

nachvollziehbarer Weise begründet, sodass er sachgerecht angefochten 

werden kann (Art. 35 Abs. 1 VwVG). Welchen Anforderungen eine Begrün-

dung zu genügen hat, ist im Einzelfall anhand der konkreten Umstände und 

der Interessen der Betroffenen festzulegen (BGE 112 Ia 107 E. 2b; BVGE 

2017 I/4 E. 4.2; LORENZ KNEUBÜHLER/RAMONA PEDRETTI, Art. 35 VwVG, in: 

Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über 

das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2019 [VwVG-Kommentar], Rz. 7; je 

m.H.). Die in Art. 32 Abs. 1 VwVG geregelte Pflicht zur Würdigung der Par-

teivorbringen bildet einen Teilgehalt des Anspruchs auf rechtliches Gehör. 

Die Behörde hat bei der Feststellung des Sachverhalts nach Massgabe 

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von Art. 12 VwVG die Vorbringen nicht nur tatsächlich zu hören (Art. 30-31 

VwVG), sondern diese auch sorgfältig und ernsthaft zu prüfen und in der 

Entscheidfindung zu berücksichtigen (PATRICK SUTTER, Art. 32, VwVG-

Kommentar, Rz. 1 m.H.).  

Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur, weshalb seine Ver-

letzung ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache 

grundsätzlich zur Aufhebung der mit dem Verfahrensmangel behafteten 

Verfügung führt. Eine Gehörsverletzung kann indes ausnahmsweise als 

geheilt gelten, wenn die Gewährung des rechtlichen Gehörs in einem 

Rechtsmittelverfahren nachgeholt wird, in dem die Rechtsmittelinstanz mit 

der gleichen Kognition prüft wie die Vorinstanz, die Gehörsverletzung nicht 

besonders schwer wiegt und der betroffenen Partei durch die Heilung kein 

Nachteil entsteht (statt vieler BGE 137 I 195 E. 2.3.2; KNEUBÜHLER/PED-

RETTI, a.a.O., Rz. 21 f.; je m.H.). 

2.3 In ihrem Schreiben vom 27. September 2017 machte die Vorinstanz 

geltend, dass es die Beschwerdeführerin unterlassen habe, auszuführen, 

inwiefern eine Ausnahme zum Erfahrungssatz gegeben sei (Ziff. 4 am 

Ende, S. 2). Die Beschwerdeführerin konkretisierte daraufhin in ihrem 

Schreiben vom 9. Oktober 2017, dass die von der Rechtsprechung entwi-

ckelten Ausnahmekonstellationen nicht abschliessend seien und sie sich 

auf eine Ausnahme gestützt auf das Konzernprivileg in Art. 49 Abs. 2 

MSchG berufe. In ihrer Verfügung vom 29. Juni 2018 führte die Vorinstanz 

aus, dass keine Ausnahmekonstellation nach Art. 47 Abs. 2 MSchG vor-

liege und die Beschwerdeführerin eine solche auch nicht geltend gemacht 

habe (Ziff. 2, S. 2). 

Die Beschwerdeführerin führte spätestens in ihrem Schreiben vom 9. Ok-

tober 2017 aus, weshalb vorliegend ihrer Meinung nach eine Ausnahme 

zum Erfahrungssatz gegeben sei. Dennoch war die Vorinstanz weiterhin 

der Ansicht, eine Ausnahmekonstellation sei gar nicht geltend gemacht 

worden. Bei ihrer Begründung kann sich die Vorinstanz auf die für den Ent-

scheid wesentlichen Punkte beschränken (BGE 141 III 28 E. 3.2.4; 138 I 

232 E. 5.1; 136 I 229 E. 5.2). Vorliegend hielt die Vorinstanz in ihrer Verfü-

gung allerdings lediglich fest, dass eine Ausnahmekonstellation nach 

Art. 47 Abs. 2 MSchG nicht verwirklicht sei, ohne Gründe für ihre Auffas-

sung anzuführen oder auf die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten 

Argumente einzugehen. Damit verletzte sie deren Anspruch auf rechtliches 

Gehör. 

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Seite 8 

2.4 Bereits in ihrem Schreiben vom 8. Juni 2017 berief sich die Beschwer-

deführerin auf Art. 49 Abs. 2 MSchG und machte geltend, dass die Schweiz 

das "Mutterland" des Swiss Re Konzerns sei (S. 3). Die Vorinstanz äus-

serte sich in ihrem Schreiben vom 27. September 2017 zu diesem Vorbrin-

gen dahingehend, dass die Überprüfung der in Art. 49 MSchG statuierten 

kumulativen Vorgaben den Rahmen des Markeneintragungsverfahrens 

sprengen würde (Ziff. 5). Mit Schreiben vom 9. Oktober 2017 entgegnete 

die Beschwerdeführerin, dass dies keine Rechtfertigung dafür sein könne, 

Art. 49 Abs. 2 MSchG bei der Einschränkungspraxis zu ignorieren (Ziff. 4, 

S. 3). Aus den vorinstanzlichen Akten ergibt sich damit, dass die Vorinstanz 

– zwecks Vermeidung von übermässigem Prüfungsaufwand – eine Prü-

fung der Voraussetzungen von Art. 49 MSchG verweigert hat. Auch in der 

vorinstanzlichen Verfügung wurden lediglich die Voraussetzungen von 

Art. 49 Abs. 2 MSchG aufgezählt, ohne diese jedoch einer Prüfung zu un-

terziehen (vgl. Verfügung vom 29. Juni 2018, Ziff. 3, S. 2 f.). Darin liegt eine 

Verletzung des Anspruchs der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör.  

2.5 Die Gehörsverletzungen sind vorliegend nicht derart beschaffen, als 

dass sie im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht nicht mehr geheilt 

werden könnten (vgl. zu den Voraussetzungen einer Heilung vorn E. 2.2). 

Zudem verlangt die Beschwerdeführerin ausdrücklich einen Entscheid in 

der Sache und beantragt eine Rückweisung an die Vorinstanz nur im Even-

tualstandpunkt. Durch die Heilung der Gehörsverletzungen entsteht der 

Beschwerdeführerin somit kein Nachteil. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Vorinstanz das rechtliche Ge-

hör der Beschwerdeführerin verletzt hat, diese Verletzungen aber im vor-

liegenden Beschwerdeverfahren geheilt werden können. 

3.  

3.1 Gemäss Art. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Marken-

schutz absolut ausgeschlossen und nicht eintragungsfähig (Art. 30 Abs. 2 

Bst. c MSchG). Ein Zeichen ist unter anderem dann irreführend, wenn es 

eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geo-

grafischen Bezeichnung besteht, die objektiv geeignet ist, die Markenad-

ressaten zur Annahme einer Warenherkunft zu verleiten, die in Wirklichkeit 

nicht zutrifft.  

3.2 Gemäss Art. 47 MSchG sind Herkunftsangaben direkte oder indirekte 

Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, 

einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, 

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Seite 9 

die mit der Herkunft zusammenhängen (Abs. 1). Geografische Namen und 

Zeichen, die von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf 

eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wer-

den, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Absatz 1 (Abs. 2). 

Als unmittelbare Herkunftsangaben gelten insbesondere Namen von Städ-

ten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder Ländern, die als mögliche Produk-

tionsgebiete eine Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454 

E. 2.1 "Yukon"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 

2009, Rz. 380 ff.; m.H. auch zum Folgenden). Mittelbare Herkunftsanga-

ben erwecken durch ihren Sinngehalt eine Herkunftserwartung, ohne den 

Herkunftsort der Produkte oder Dienstleistungen direkt zu bezeichnen (Ur-

teile des BVGer B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 3.4 "COS [fig.]" und 

B-2150/2019 vom 8. Oktober 2019 E. 3.2 "esmara see you IN PARIS [fig.]"; 

je m.H.). 

3.3 In konstanter Rechtsprechung stützt sich das Bundesgericht auf den 

widerlegungsfähigen Erfahrungssatz, wonach eine geografische Bezeich-

nung, wenn sie nach dem mutmasslichen Verständnis der Verkehrskreise 

als Name eines Ortes oder einer Gegend bekannt ist, nach der Lebenser-

fahrung im Regelfall als Hinweis auf eine entsprechende Herkunft der ge-

kennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (vgl. BGE 

135 III 419 E. 2.2 "Calvi [fig.]" m.H.; 97 I 79 E. 1 "Cusco"; Urteile des BVGer 

B-2217/2014 vom 3. November 2016 E. 2.5 f. "BOND ST. 22 LONDON 

(fig.)"; B-2150/2019 E. 3.2 f. "esmara see you IN PARIS [fig.]"; Letztere 

beide je m.H. auch zum Folgenden). 

Als Ausnahme von diesem Grundsatz gelten geografische Angaben, die 

nicht als Hinweis auf eine Herkunft der Waren oder Dienstleistungen ver-

standen werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Nach der bundesgerichtlichen 

Rechtsprechung wird namentlich keine Herkunftserwartung geweckt, wenn 

(i.) die geografische Angabe den inländischen Markenadressaten unbe-

kannt ist, (ii.) das Zeichen aufgrund seiner Symbolkraft als Fantasiezeichen 

aufgefasst wird, (iii.) der bezeichnete Ort offensichtlich als Produktions-, 

Fabrikations- oder Handelsort nicht in Frage kommt, (iv.) das Zeichen als 

Gattungs- bzw. Typenbezeichnung erkannt wird oder (v.) sich im Verkehr 

als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat (vgl. 

statt vieler BGE 128 III 454 E. 2.1.1 ff. "Yukon"; 132 III 770 E. 2.1 "Colorado 

[fig.]"; Urteile des BVGer B-6503/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.5 "Luxor"; 

B-319/2018 vom 13. Februar 2019 E. 4.2.2 "GÖTEBORGS RAPÉ"; je 

m.H.). 

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Seite 10 

3.4 Diese sechs Kategorien sind jedoch nicht abschliessend. So existieren 

beispielsweise geografische Angaben, welche offensichtlich eine schwei-

zerische Zweigniederlassung bezeichnen (MICHAEL NOTH, in: Noth/Büh-

ler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 

lit. c, Rz. 45). In gewissen Fällen erkannten die ehemalige Eidgenössische 

Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) und das Bundesver-

waltungsgericht, dass der Sinngehalt des geografischen Wortelements im 

Kontext mit den anderen Bestandteilen verändert und von der Herkunft der 

gekennzeichneten Waren auf betriebliche Verhältnisse des Markenanmel-

ders oder bestimmte Personen im Zusammenhang mit der Präsentation 

der Ware verschoben sei, ohne dass die zu prüfenden Zeichen unmittelbar 

zu einer der genannten Fallgruppen zählten (Urteil des BVGer 

B-1279/2008 vom 16. Juni 2010 E. 3.2 "ALTEC LANSING" m.H.; Ent-

scheide der RKGE vom 9. Oktober 2002, veröffentlicht in sic! 2003 S. 429 

f. E. 9 "ÖKK Öffentliche Krankenkasse der Schweiz"; vom 19. Mai 2006, 

veröffentlicht in sic! 2006 S. 772 f. E. 3 f. "British American Tobacco 

Switzerland [fig.]"; vom 24. Juni 2005, veröffentlicht in sic! 2005 S. 891 E. 7 

"La differenza si chiama Gaggenau"). 

3.5 Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke 

verwendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, ent-

scheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Ein-

zelfalls ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als 

geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Be-

ziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, welche die Täu-

schungsgefahr erhöhen oder beseitigen können. Entscheidend ist, ob eine 

Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend 

oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vor-

stellung einer Herkunftsangabe weckt. In solchen Fällen besteht die Gefahr 

der Irreführung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort 

hergestellt werden (BGE 132 III 770 E. 2.1 "Colorado"; 128 III 454 E. 2.2 

"Yukon"; je m.H.). 

3.6 Bei zusammengesetzten Marken sind zunächst die den Gesamtein-

druck bildenden Einzelelemente auf einen geografischen Sinngehalt und 

ihre Relevanz bezüglich einer Herkunftserwartung zu untersuchen. In ei-

nem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob der geografische Bestandteil in Bezug 

auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verständnis der 

massgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftsangabe darstellt. Erst wenn 

Letzteres bejaht wird, ist zu prüfen, ob die angefochtene Marke in ihrem 

Gesamteindruck – und nicht nur in Bezug auf einzelne Zeichenbestandteile 

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– eine Herkunftserwartung bezüglich der beanspruchten Waren und 

Dienstleistungen hervorruft (Urteil des BVGer B-3511/2007 vom 30. Sep-

tember 2008 E. 4 "AgieCharmilles"; NOTH, a.a.O., Art. 2 lit. c, Rz. 47; je 

m.H.). 

Enthalten aus mehreren (Wort-)Bestandteilen zusammengesetzte Marken 

Wörter, die nicht den schweizerischen Landessprachen entstammen, so ist 

auf die voraussetzbaren Fremdsprachenkenntnisse der massgeblichen 

Verkehrskreise abzustellen. Mit Bezug auf die englische Sprache gehen 

Rechtsprechung und Lehre davon aus, dass sie zumindest in den Grund-

zügen der breiten Öffentlichkeit in der Schweiz bekannt ist, sodass engli-

sche Begriffe zu berücksichtigen sind, soweit sie von einem nicht unwe-

sentlichen Teil der Schweizer Bevölkerung verstanden werden (Urteil des 

BVGer B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 4 "AJC presented by Arizona 

girls [fig.]" m.H.). 

4.  

In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestim-

men. Die Verkehrskreise bestimmen sich nach dem Registereintrag der 

beanspruchten Waren und Dienstleistungen (Urteil des BVGer 

B-3149/2014 E. 4.2 "COS [fig.]" m.H.). Im Bereich des Irreführungsschut-

zes ist auf die Wahrnehmung der irreführungsanfälligsten Gruppe abzu-

stellen, ohne dabei die Abnehmer mit spezifischen Fachkenntnissen aus 

den Augen zu verlieren (Urteile des BVGer B-5451/2013 vom 4. Juni 2014 

E. 4.2 "Firenza"; B-2150/2019 E. 4 "esmara see you IN PARIS [fig.]"; SIMON 

HOLZER, MSchG, Art. 47, Rz. 22; je m.H.).  

Die Dienstleistungen Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzwesen; Ver-

sicherungswesen der Klasse 36 richten sich sowohl an Fachleute als auch 

an ein breites, an Versicherungs- und Finanzdienstleistungen interessier-

tes Publikum (Urteile des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 3.2 

"CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]"; B-37/2011 vom 6. Oktober 

2011 E. 4 "SANSAN/Santasana"; B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 3 "TO-

TAL TRADER"; je m.H.). Auch die Vorinstanz geht davon aus, dass sich 

das in Frage stehende Zeichen an Durchschnittsabnehmer und Fachkreise 

richtet (Schreiben der Vorinstanz vom 24. Mai 2017, Ziff. 3, S. 2). Dies wird 

von der Beschwerdeführerin weder bestritten noch ist aus anderen Grün-

den ersichtlich, weshalb diese Annahme nicht zutreffend sein sollte. 

B-5011/2018 

Seite 12 

Es ist somit davon auszugehen, dass sich das in Frage stehende Zeichen 

sowohl an Fachkreise als auch an ein breites, einschlägig interessiertes 

Publikum richtet. 

5.  

Bei der Wortmarke "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILI-

ENT" handelt es sich um ein zusammengesetztes Zeichen. Die den Ge-

samteindruck bildenden Zeichenbestandteile sind daher zunächst auf ei-

nen geografischen Sinngehalt und ihre Relevanz bezüglich einer Her-

kunftserwartung zu untersuchen (vgl. hierzu vorn E. 3.6).  

5.1 Die Wortmarke der Beschwerdeführerin besteht aus den Zeichenbe-

standteilen "Swiss" und "Re", welche zusammengesetzt den Firmennamen 

der Beschwerdeführerin ergeben, sowie dem durch einen Strich abge-

trennten, aus sechs englischen Worten bestehenden Slogan "WE MAKE 

THE WORLD MORE RESILIENT". "SWISS RE" ist als teilweise durchge-

setzte Marke für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 

16, 35-36, 41-42 als Marke Nr. 717011 im schweizerischen Markenregister 

eingetragen und "WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" als Marke 

Nr. 690428 für Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzwesen; Versiche-

rungswesen der Klasse 36 sowie als IR Nr. 1331766 für dieselben Dienst-

leistungen. Das vorliegend im Streit stehende Zeichen kombiniert diese 

Marken. 

5.2 Der Markenbestandteil "Swiss" ist ein englisches Wort aus dem Grund-

wortschatz, das von den massgeblichen Verkehrskreisen verstanden wird 

(vgl. zum Grundwortschatz Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Okto-

ber 2017 E. 8.3.2 "STINGRAY/ROAMER STINGRAY"; B-2125/2008 E. 2.1 

"TOTAL TRADER"). "Swiss" bedeutet als Substantiv "Schweizer(in)" oder 

in der Mehrzahl "die Schweizer" und als Adjektiv "schweizerisch" oder 

"Schweizer-" (vgl. < https://www.pons.de > Swiss, besucht im Mai 2020). 

Auch eine Übersetzung mit "Eidgenoss(in)" oder "eidgenössisch" ist mög-

lich (vgl. zum Ganzen Urteil des BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 

E. 3.3 "SWISS MILITARY BY BTS").  

Das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits mehrfach Gelegenheit, sich 

mit dem Wort "Swiss" als Markenbestandteil auseinanderzusetzen. Nach 

dieser, vorliegend anwendbaren Rechtsprechung ist der einzelne Zeichen-

bestandteil "Swiss" als bekannte geografische Angabe geeignet, die Her-

kunft von Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen, die aus der 

Schweiz stammen (Urteile des BVGer B-6372/2010 E. 3.3 am Ende 

B-5011/2018 

Seite 13 

"SWISS MILITARY BY BTS"; B-5145/2015 vom 11. Dezember 2017 

E. 9.2.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL"; 

B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.6 "Swistec"). Dies gilt auch in 

Bezug auf die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen Geldgeschäfte; 

Immobilienwesen; Finanzwesen; Versicherungswesen der Klasse 36, wel-

che durchaus aus der Schweiz stammen können.  

5.3 Der nächste Zeichenbestandteil "RE" lässt sich mit dem lateinischen 

bzw. vorliegend englischen Präfix "re" für "wieder", "neu" oder "zurück" 

übersetzen, wie beispielsweise im Wort "reimbursement" (Rückerstattung) 

oder "reelection" (Wiederwahl). Das Abkürzungsverzeichnis 

(< https://www.acronymfinder.com >, besucht im Mai 2020) nennt 75 ver-

schiedene Bedeutungen von "re", darunter auch die verbreitete Abkürzung 

für "reinsurance" (Rückversicherung). Es darf als bekannt vorausgesetzt 

werden, dass die Buchstabenfolge "Re" von Rückversicherungsunterneh-

men häufig in ihren Firmennamen verwendet wird (z.B. Munich Re, Swiss 

Re, PartnerRe, Everest Re; vgl. eine Liste der 50 grössten Rückversiche-

rungsunternehmen auf < https://www.reinsurancene.ws/top-50-reinsu-

rance-groups/ >, besucht im Mai 2020). Dieser Sinngehalt tritt daher vor-

liegend klar in den Vordergrund, was umso mehr gilt, als sich die in Frage 

stehenden Dienstleistungen auch an Fachkreise richten (vgl. hierzu vorn 

E. 4). Auch die Parteien stimmen in diesem Punkt überein. Die Wortkom-

bination "Swiss Re" wird von den massgeblichen Verkehrskreisen somit als 

"Schweizerische Rückversicherung" verstanden. 

5.4 Die Vorinstanz geht davon aus, dass die massgeblichen Verkehrs-

kreise den durch einen Strich abgegrenzten Slogan "WE MAKE THE 

WORLD MORE RESILIENT" verstehen würden, da sämtliche Worte zum 

englischen Grundwortschatz gehören (Verfügung vom 29. Juni 2018, 

Ziff. 1, S. 2). Dies trifft zweifellos auf die Worte "we", "make", "the", "world" 

und "more" zu. Dem englischen Wort "resilient" kommen je nach Kontext 

verschiedene Bedeutungen zu. Als Fachbegriff aus der Psychologie ist das 

Wort sogar eingedeutscht (vgl. < https://www.duden.de > resilient, besucht 

im Mai 2020). Resilient bedeutet (auf Deutsch und Englisch) abgeleitet vom 

Substantiv "Resilienz" oder "Resilience" so viel wie belastbar, anpassungs- 

oder widerstandsfähig (vgl. < https://de.wikipedia.org/wiki/Resilienz_(Psy-

chologie) > besucht im Mai 2020). Im wirtschaftlichen Kontext wird "resili-

ent" auch zur Bezeichnung eines regenerations- und entwicklungsfähigen 

Systems verwendet (vgl. HENRIK BRINKMANN/CHRISTOPH HARENDT/FRIED-

RICH HEINEMANN/JUSTUS NOVER, Economic Resilience – A new concept for 

policy making?, Bertelsmann Stiftung, Inclusive Growth for Germany 

B-5011/2018 

Seite 14 

No. 11 2017, S. 12 f.). Die vom verfahrensgegenständlichen Zeichen an-

gesprochenen Fachkreise, welche über erhöhte Englischkenntnisse verfü-

gen (Urteil des BGer 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 "Ad-

Rank"), werden "resilient" im soeben erläuterten wirtschaftlichen Sinn auf-

fassen. Das ebenfalls angesprochene breite Publikum wird den englischen 

Begriff "resilient" auch allgemeiner im Sinne von "anpassungsfähig" bzw. 

"belastbar" verstehen.  

5.5 Das vorliegend zu beurteilende Zeichen wird im Gesamteindruck we-

sentlich durch den Zeichenanfang "SWISS RE" und nicht den anpreisen-

den Slogan "WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" geprägt (vgl. zur 

Aussagekraft von Slogans Urteil des BVGer B-559/2019 vom 8. Oktober 

2019 E. 3.3 "Un gout de fou...jusq'au bout" m.H.). Dieser Eindruck wird 

durch den Strich, der den Leser zu einer kurzen Pause veranlasst und 

durch die optische Zweiteilung des Zeichens noch verstärkt. Weiter bezieht 

sich das Wort "we" im zweiten Markenbestandteil auf das erste Zeichen-

element "SWISS RE".  

5.6 Das in Frage stehende Zeichen wird von den massgeblichen Verkehrs-

kreisen insgesamt als "Schweizerische Rückversicherung - wir machen die 

Welt widerstandsfähiger" verstanden. Der Zeichenbestandteil "SWISS" ist 

als bekannte geografische Angabe für sich genommen geeignet, die Her-

kunft der in Frage stehenden Dienstleistungen der Klasse 36 zu bezeich-

nen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die von der Beschwerdeführerin 

aufgeworfene Frage nach der Anwendbarkeit des Erfahrungssatzes (vgl. 

hierzu vorn E. 3.3) auf Dienstleistungsmarken im Allgemeinen und auf das 

verfahrensgegenständliche Zeichen nicht. Es erübrigen sich daher weitere 

Ausführungen dazu (vgl. stattdessen zur dogmatischen Begründung des 

Erfahrungssatzes Urteile des BVGer B-2217/2014 E. 4.2 f. "BOND ST. 22 

LONDON [fig.]" m.H. sowie als Beispiele zur Anwendung desselben auf 

Dienstleistungsmarken Urteile des BVGer B-5228/2014 vom 15. Dezem-

ber 2016 E. 3.4 f., 5.2.1 "RENO" sowie aktuell B-854/2018 vom 2. Oktober 

2019 E. 5.4 f. "GRAND BASEL" und B-151/2018 vom 4. Februar 2020 

E. 3.1.2 "BVLGARI"; je m.H.).  

6.  

Weiter ist zu prüfen, ob "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE 

RESILIENT" irreführend d.h. objektiv geeignet ist, die Markenadressaten 

zur Annahme einer Warenherkunft zu verleiten, die in Wirklichkeit nicht zu-

trifft (vgl. hierzu vorn E. 3.1).  

B-5011/2018 

Seite 15 

6.1 Die Beschwerdeführerin bringt in diesem Zusammenhang im 

Wesentlichen vor, dass es die Vorinstanz zu Unrecht unterlassen habe, die 

Irreführungsgefahr zu prüfen und rein vorsorglich einen Disclaimer verlangt 

habe. Es sei der Vorinstanz bei Dienstleistungsmarken – im Gegensatz zu 

Warenmarken – auch nach Inkrafttreten der "Swissness-Vorlage" 

zumutbar, die Kriterien der Herkunft von Dienstleistungen in Art. 49 Abs. 1 

MSchG mit geringem Aufwand zu überprüfen. Im vorliegenden Fall erfülle 

die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 MSchG, 

weshalb die verfahrensgegenständliche Marke gar nicht irreführend 

gebraucht werden könne (Beschwerdeschrift, Rz. 114 ff.; Replik vom 

28. Januar 2019, Rz. 55 ff.).  

Die Vorinstanz führte diesbezüglich bereits im Markeneintragungs-

verfahren (vgl. Schreiben vom 27. September 2017, Ziff. 5, S. 2) und 

danach im Beschwerdeverfahren aus, dass die Überprüfung der 

kumulativen Voraussetzungen in Art. 49 Abs. 1 MSchG im 

Markeneintragungsverfahren nicht zumutbar sei. Die einzelfallweise 

Prüfung der Irreführungsgefahr sei aufwändig und könne nicht wie bisher 

bei Dienstleistungsmarken allein anhand des Handelsregisterauszugs 

geschehen. Zum Ausschluss jeglicher Irreführungsgefahr sei – auch im 

Hinblick auf einen zukünftigen Markengebrauch durch Dritte – ein 

Disclaimer nötig (Vernehmlassung vom 12. November 2018, Rz. 20 f.; 

Duplik vom 1. April 2019, Rz. 23 ff.).  

6.2 Vor dem 1. Januar 2017 bestimmte sich die Herkunft von Dienstleistun-

gen nach Art. 49 Abs. 1 MSchG(alt) alternativ a. nach dem Geschäftssitz 

derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt, b. der Staatsange-

hörigkeit der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Ge-

schäftspolitik und Geschäftsführung ausüben oder c. dem Wohnsitz der 

Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und 

Geschäftsführung ausüben. Zusätzlich konnte nach Abs. 2 die Erfüllung 

weiterer Voraussetzungen verlangt werden.  

Mit der "Swissness"-Vorlage (AS 2015 3631) wurde Art. 49 Abs. 1 MSchG 

dahingehend geändert, dass zur Bestimmung der Herkunft von Dienstleis-

tungen neu nur noch auf zwei kumulativ zu erfüllende Kriterien, und zwar 

a. den Geschäftssitz derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt, 

und b. einen Ort der tatsächlichen Verwaltung dieser Person im gleichen 

Land abgestellt wird. Als ein Ort der tatsächlichen Verwaltung wird nach 

Art. 52o der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsanga-

ben (MSchV; SR 232.111) der Ort vermutet, an dem a. für die Erreichung 

des Geschäftszwecks massgebliche Tätigkeiten ausgeübt werden, und 

B-5011/2018 

Seite 16 

b. für das Erbringen der Dienstleistung massgebliche Entscheide getroffen 

werden (SIMON HOLZER, MSchG, Art. 49, Rz. 16 ff.; ALEXANDER PFISTER, 

in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, Basler 

Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 49, Rz. 6 ff.; je m.H.).  

Die "Swissness"-Reform beabsichtigte – zur Sicherung des Mehrwerts 

"Schweiz" – eine Stärkung des Schutzes von Schweizer Herkunftsanga-

ben. Ein wichtiges Ziel der Reform war es auch, die Rechtssicherheit (ins-

besondere auch für die Produzenten) durch präzisere Kriterien zur Bestim-

mung der Herkunft von Waren und Dienstleistungen zu verbessern (Bot-

schaft zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesge-

setz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zei-

chen "Swissness"-Vorlage vom 18. November 2009; BBl 2009, 8534 f., 

8558 und 8658 [im Folgenden: Botschaft "Swissness"-Vorlage]; SIMON 

HOLZER, MSchG, Vorbemerkungen Art. 47-51/I.-II., Rz. 6). 

6.3 Im vorliegenden Fall erfüllt die Beschwerdeführerin die Voraussetzun-

gen von Art. 49 Abs. 1 MSchG offensichtlich, was auch von der Vorinstanz 

weder im vorinstanzlichen Verfahren noch im vorliegenden Beschwerde-

verfahren bestritten wird.  

Der Geschäftssitz der Beschwerdeführerin befindet sich in Zürich (vgl. 

Handelsregisterauszug "Swiss Re AG", S. 1; Beschwerdebeilage Nr. 29). 

Weiter geht aus dem Handelsregisterauszug hervor, dass ein Grossteil der 

zeichnungsberechtigten Personen ihren Wohnsitz in der Schweiz hat, so-

dass klarerweise ein Ort der tatsächlichen Verwaltung in der Schweiz vor-

liegt (vgl. Handelsregisterauszug "Swiss Re AG", S. 3-5; Beschwerdebei-

lage Nr. 29). Dass die verfahrensgegenständliche Marke in Zukunft auf ei-

nen Dritten übertragen oder lizenziert werden könnte, ändert daran nichts. 

Dieses Risiko hat bereits unter der alten Markeneintragungspraxis bestan-

den. Da die Kriterien von Art. 49 Abs. 1 MSchG erfüllt sind, trifft die Her-

kunftsangabe der in Frage stehenden Dienstleistungen zu, sodass die 

Marke "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" nicht 

irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG sein kann. Die Beschwerde 

ist daher bereits aus diesem Grund gutzuheissen.  

6.4 Nach dem Inkrafttreten der "Swissness-Reform" hat die Vorinstanz ihre 

Praxis im Markeneintragungsverfahren im Zusammenhang mit Dienstleis-

tungsmarken, die geografische Angaben enthalten, dahingehend geän-

dert, dass sie neu bei Dienstleistungsmarken – wie sie dies bereits bei Wa-

B-5011/2018 

Seite 17 

renmarken tut – das Dienstleistungsverzeichnis vorsorglich auf den ent-

sprechenden Herkunftsort einschränkt (Richtlinien in Markensachen des 

Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 1. Januar 2019, 

Ziff. 8.6.1, S. 192 f., Ziff. 8.6.5.1, S. 194 f.; erläuternder Bericht zum "Swiss-

ness"-Ausführungsrecht vom 2. September 2015, S. 23; beide Dokumente 

sind abrufbar von < https://www.ige.ch > besucht im Mai 2020). Davor hät-

ten die Hinterleger von Dienstleistungsmarken davon profitiert, dass die 

altrechtlichen Kriterien von Art. 49 MSchG ohne irgendwelchen Aufwand 

liquide gemacht werden konnten (Vernehmlassung vom 12. November 

2018, Rz. 20).  

Anhand des vorliegenden Falls wird allerdings deutlich, dass auch die neu 

kumulativ zu erfüllenden Kriterien in Art. 49 Abs. 1 MSchG durchaus einer 

Prüfung zugänglich sind, die mit vertretbarem Aufwand durchgeführt wer-

den kann (vgl. hierzu vorn E. 6.3). Der Prüfungsaufwand erscheint im Hin-

blick auf die seit der "Swissness-Reform" präzisierten Kriterien nicht grund-

sätzlich grösser als unter dem alten Recht. Den Markenhinterlegern hätte 

altrechtlich angesichts der verschiedenen alternativen Anknüpfungspunkte 

tendenziell eher ein grösserer Spielraum zur Glaubhaftmachung der Her-

kunft von Dienstleistungen zugestanden. Es liegt – wie bis anhin – in der 

Verantwortung der Hinterleger, anhand welcher Belege sie die Herkunft ih-

rer Dienstleistungen glaubhaft machen. Was die Ungleichbehandlung von 

Waren- und Dienstleistungsmarken betrifft, bestand diese bereits unter der 

bisherigen Markeneintragungspraxis. Eine solche erscheint zudem ge-

rechtfertigt, da Dienstleistungen in einem weniger engen Zusammenhang 

zu den örtlichen Verhältnissen stehen als Waren (Urteil des BVGer 

B-5228/2014 E. 5.2.1 "RENO"; PFISTER, a.a.O., Rz. 4; je m.H.). 

Die Vorinstanz ist nach dem Gesagten gehalten, wie bis anhin zumindest 

zu prüfen, ob es dem Hinterleger einer Dienstleistungsmarke, die eine ge-

ografische Angabe enthält, gelungen ist, die Erfüllung der Kriterien in 

Art. 49 Abs. 1 MSchG im Hinblick auf seine Dienstleistungen glaubhaft zu 

machen. Im Zweifelsfall ist eine Einschränkung des Dienstleistungsver-

zeichnisses vorzunehmen, was insbesondere für ausländische Herkunfts-

angaben gilt. Ob eine genügende tatsächliche Verwaltungstätigkeit vor-

liegt, ist im Streitfall vom Gericht zu entscheiden (Botschaft "Swissness"-

Vorlage, a.a.O., 8599). Die Vorinstanz kann eine Prüfung der genannten 

Kriterien nicht gestützt auf die Vermeidung von übermässigem Prüfungs-

aufwand verweigern (vgl. hierzu vorn E. 2.4).  

B-5011/2018 

Seite 18 

6.5 Insgesamt ist davon auszugehen, dass das Zeichen "SWISS RE - WE 

MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" im Zusammenhang mit den in 

Frage stehenden Dienstleistungen Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Fi-

nanzwesen; Versicherungswesen der Klasse 36 nicht irreführend ist, da 

die Herkunftsangabe im Sinne von Art. 49 Abs. 1 MSchG zutreffend ist.  

7.  

Die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage, ob vorliegend die 

Voraussetzungen für das Vorliegen einer "secondary meaning" im Sinne 

eines betrieblichen Herkunftshinweises erfüllt sind, kann offen bleiben, da 

die Beschwerde bereits aus den obgenannten Gründen gutzuheissen ist.  

8.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz das Zeichen 

"SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" für die Dienst-

leistungen Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzwesen; Versiche-

rungswesen der Klasse 36 zu Unrecht nicht in das Schweizerische Mar-

kenregister eingetragen hat. Die Vorinstanz hätte prüfen müssen, ob das 

Vorliegen der Voraussetzungen in Art. 49 Abs. 1 MSchG in Bezug auf die 

in Frage stehenden Dienstleistungen vorliegend glaubhaft gemacht wor-

den ist. Die Beschwerde ist demnach als begründet gutzuheissen und die 

Vorinstanz anzuweisen, das in Frage stehende Zeichen ohne Einschrän-

kung des Dienstleistungsverzeichnisses ins Markenregister einzutragen.  

9.  

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben 

(Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kosten-

vorschuss zurückzuerstatten.  

9.2 Der Beschwerdeführerin ist überdies eine angemessene Parteient-

schädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Fehlt eine unterliegende 

Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder au-

tonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat 

(Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 

1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für geistiges 

Eigentum (IGEG; SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome An-

stalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem 

Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Marken-

registers beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat 

die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter 

B-5011/2018 

Seite 19 

Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen, so dass ihr die Par-

teikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind. 

9.3 Das Gericht setzt die Parteientschädigung auf Grund der Kostennote 

fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die 

Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE; 

SR 173.320.2]). Die ausgewiesenen Kosten sind jedoch auch bei Festset-

zung der Parteientschädigung auf Basis einer Kostennote nicht unbesehen 

zu ersetzen. Es ist vielmehr zu prüfen, in welchem Umfang diese als für die 

Vertretung notwendig anerkannt werden können. Auch an den Detaillie-

rungsgrad der Kostennote werden gewisse Anforderungen gestellt. Aus 

der Kostennote hat nicht nur hervorzugehen, welche Arbeiten durchgeführt 

worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Tarif aufgewendet hat, son-

dern auch, wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Ar-

beiten verteilt. Nur dann kann überprüft werden, ob es sich beim geltend 

gemachten Aufwand um einen entschädigungspflichtigen notwendigen 

Aufwand im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt (MI-

CHAEL BEUSCH, Art. 64, VwVG-Kommentar, Rz. 17 f. m.H.).  

9.4 Vorliegend reichte die Beschwerdeführerin eine Kostennote über 

Fr. 29'853.35.– (inkl. MWST) zur Ausarbeitung der Beschwerde ein (Be-

schwerdebeilage Nr. 32). Der Arbeitsaufwand betrug gemäss Kostennote 

121.2 Stunden. Die Beschwerdeführerin begründet die Höhe der Kosten-

note mit dem überdurchschnittlichen Arbeitsaufwand für das vorliegende 

Beschwerdeverfahren. Es hätten sich Grundsatzfragen betreffend die Aus-

wirkungen der Markeneintragungspraxis der Vorinstanz auf Markenanmel-

dungen nach dem Madrider System gestellt (Beschwerdeschrift, Rz. 134 

und Replik vom 28. Januar 2019, Rz. 74). Replikweise wurde eine weitere 

Kostennote über Fr. 16'186.25.– (inkl. MWST) zur Ausarbeitung der Replik 

eingereicht (Beilage Nr. 34 zur Replik vom 28. Januar 2019). In dieser 

wurde ein Zeitaufwand von 47.75 Stunden angegeben. In ihrem Schreiben 

vom 11. April 2019 (Rz. 2) führte die Beschwerdeführerin sodann aus, ein 

erheblicher Teil des im vorliegenden Verfahren entstandenen Aufwands sei 

dem Umstand zuzuschreiben, dass die Vorinstanz entscheidrelevante Vor-

bringen erst in der Duplik vorgebracht habe. 

Die Vorinstanz verlangt eine Reduktion der Parteientschädigung, da das 

Verfahren weder eine komplexe Sachlage betreffe noch gegenüber dem 

vorinstanzlichen Verfahren neue Rechtsfragen aufgeworfen würden (Dup-

lik vom 1. April 2019, Rz. 28).  

B-5011/2018 

Seite 20 

9.5 Von der Beschwerdeführerin werden vorliegend Kosten in der Höhe 

von insgesamt Fr. 46'039.60.– (inkl. MWST) geltend gemacht. Der Be-

schwerdeführerin ist darin zuzustimmen, dass die Ausarbeitung ihrer aus-

führlichen Eingaben im vorliegenden Beschwerdeverfahren angesichts der 

sich stellenden Rechtsfragen einen grossen Zeitaufwand erfordert hat. Auf 

der anderen Seite fällt auf, dass die Beschwerde insbesondere in Bezug 

auf die Darlegung des Sachverhalts (Beschwerdeschrift, S. 10-25) und die 

Ausführungen zum Erfahrungssatz (Beschwerdeschrift, S. 27-37) einen 

Detaillierungsgrad aufweist, der kaum noch als notwendig erachtet werden 

kann. Der ausgewiesene Zeitaufwand von insgesamt 121.2 Stunden er-

scheint daher insgesamt als zu hoch. Weiter wiederholen sich die Ausfüh-

rungen der Beschwerdeführerin insbesondere in der Replik im Verhältnis 

zur Beschwerde (vgl. insbesondere Replik vom 28. Januar 2019, Rz. 1-14, 

28, 50 f.). Die ausgewiesenen 47.75 Stunden Aufwand zur Ausarbeitung 

der Replik können vor diesem Hintergrund nicht als notwendig im Sinne 

von Art. 64 Abs. 1 VwVG erachtet werden. Der Beschwerdeführerin kann 

nicht gefolgt werden, wenn sie geltend macht, dass der Aufwand im vorlie-

genden Beschwerdeverfahren im Wesentlichen darauf zurückzuführen sei, 

dass die Vorinstanz entscheidrelevante Argumente erst duplikweise vorge-

bracht habe. Die Parteientschädigung ist daher vorliegend in angemesse-

ner Weise zu reduzieren. In Würdigung der gesamten Aktenlage erscheint 

eine Parteientschädigung von Fr. 20'000.– (inkl. MWST) für das vorlie-

gende Beschwerdeverfahren angemessen. 

(Dispositiv nächste Seite)  

  

B-5011/2018 

Seite 21 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung der Vorinstanz vom 

29. Juni 2018 aufgehoben und diese angewiesen, das Zeichen "SWISS RE 

- WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" mit dem Vermerk "SWISS 

RE: teilweise durchgesetzte Marke" für Geldgeschäfte; Immobilienwesen; 

Finanzwesen; Versicherungswesen in Klasse 36 ohne Einschränkung der 

genannten Dienstleistungen auf Schweizer Herkunft zur Eintragung im 

Markenregister zuzulassen. 

2.  

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor-

schuss von Fr. 3'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der 

Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.  

3.  

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschä-

digung von Fr. 20'000.– zugesprochen.  

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde;  

Beilage: Rückerstattungsformular) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. CH Nr. 54931/2017; Gerichtsurkunde) 

– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement  

(Gerichtsurkunde) 

 

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.  

 

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: 

  

Martin Kayser Julian Beriger 

B-5011/2018 

Seite 22 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 

(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde 

spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder 

zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen 

diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist 

(Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache 

abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-

weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 

und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in 

Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). 

 

Versand: 11. Juni 2020