# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** c58c2c42-8c15-55a7-8651-6b356e095b74
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2014_007
**Docket/Reference:** S2014_007
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/54/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2014_007 

Besetzung 

  U r t e i l   v o m   3 0 .   O k t o b e r   2 0 1 4  

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Richter Prof. Dr. iur. Daniel Kraus, 
Richter Dr. sc. techn., dipl. Masch.-Ing. ETH Herbert Laederach, 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

Delica AG, Hafenstrasse 120, 4127 Birsfelden,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame und 
Rechtsanwalt Peter Ling, Lenz & Staehelin, Bleicherweg 58, 
8027 Zürich, und patentanwaltlich beraten durch René Wenger, 
Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil, 

Klägerin 

gegen 

Cristian Popescu, Amselweg 8b, 4802 Strengelbach,   

vertreten durch Rechtsanwalt Oliver Krüger, KRÜGERrecht, 
Theaterplatz 2, Postfach 430, 3000 Bern,  

Beklagter 

Gegenstand 

Vertragsverletzung / Verweigerung einer schriftlichen Bestäti-
gung (Rechtsschutz in klaren Fällen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

1.  Prozessgeschichte 

1.1  Mit  Eingabe  vom  14  Juli  2014  reichte  die  Klägerin  die  vorliegende 
Klage ein und stellte folgendes Rechtsbegehren (act. 1): 

"1.  Es sei  der Gesuchsgegner unter  Androhung  der  Bestrafung mit Busse  we-

gen  Ungehorsams  gegen  eine  amtliche  Verfügung  gemäss  Art.  292  StGB 

für  den  Zuwiderhandlungsfall  und  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse 

von 1000 Franken für jeden Tag der Nichterfüllung zu verpflichten, das Do-

kument  “Patent  Assignment“  gemäss  Beilage  7  mit  seiner  Unterschrift  zu 

versehen. 

2.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Gesuchsgegners." 

1.2  Mit Klageantwort vom 15. August 2014,  beantragte der Beklagte, es 
sei nicht auf die Klage einzutreten, unter Kosten- und Entschädigungsfol-
ge zulasten der Klägerin (act. 8).  

1.3  Mit  Eingabe  vom  25.  August  2014  nahm  die  Klägerin  Stellung  zu 
neuen Behauptungen des Beklagten in der Klageantwort (act. 10). 

1.4  Der Beklagte nahm mit Eingabe vom 4. September 2014 Stellung zur 
vorgenannten  Stellungnahme  und  beantragte für  den  Fall,  dass  das Ge-
such um Rechtsschutz in klaren Fällen nicht ohnehin abgewiesen würde, 
ihm  das  rechtliche  Gehör  gewährt  werden  und  Frist  zur  Stellungnahme 
angesetzt werden müsste (act. 12). Nachdem dem Beklagten mit Schrei-
ben vom  23.  September  2014 mitgeteilt  worden ist,  eine  allfällige  ergän-
zende Stellungnahme würde bis 3. Oktober 2014 als rechtzeitig erachtet 
sowie nach einem weiteren Fristerstreckungsgesuch des Beklagten reich-
te dieser mit Eingabe vom 13. Oktober 2014 eine weitere Stellungnahme 
zur Eingabe der Klägerin vom 25. August 2014 ein (act. 14). 

2.  Prozessuales 

2.1  Gemäss Art.  26 Abs.  2  PatGG  ist  das  Bundespatentgericht  u.a.  zu-
ständig  für  Zivilklagen,  die  in  Sachzusammenhang  mit  Patenten  stehen. 
Grundsätzlich  fallen  alle Klagen,  die  sich auf  eine  vertragliche  Vereinba-
rung stützen,  welche  eine Berührung mit  Patenten  hat,  in  die  Zuständig-
keit  des  Bundespatentgerichts.  Derartige  auf  Vertrag  gestützte  Klagen 
müssen nicht unmittelbar Patente betreffen. Es genügt, dass der Vertrag, 
auf  den  sich  die  Klage  stützt,  im  Zusammenhang mit  einem  Patent  oder 

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mit  einer  Erfindung  oder  einer  zukünftigen  oder  hängigen  Patentanmel-
dung steht. Die Formulierung "Zivilklagen, die in Sachzusammenhang mit 
Patenten stehen" ist sehr weit zu verstehen.1  

Die  vorliegende  Klage  stützt  sich  auf  den  Arbeitsvertrag  zwischen  den 
Parteien,  welcher  im  Zusammenhang  mit  einem  Patent  bzw.  einer  Pa-
tentanmeldung steht. Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist so-
mit gegeben. 

2.2  Vorliegend ist in einer Dreierbesetzung zu entscheiden (Art. 21 Abs. 
1 PatGG), da kein Fall gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. a-e PatGG gegeben ist. 

3.  Sachverhalt, Parteivorbringen 

3.1  Zur Begründung macht die Klägerin geltend, die Klage stütze sich auf 
den Arbeitsvertrag zwischen ihr und dem Beklagten sowie dessen Verlet-
zung durch die Weigerung des Beklagten, die schriftliche Bestätigung der 
Übertragung  einer  Patentanmeldung  an  sie  zuhanden  des  US-
Patentamtes zu unterzeichnen. Der Beklagte sei ab 10. Juni 2009 als Pa-
ckungsentwickler bei ihr angestellt gewesen. Er sei im Rahmen seiner Tä-
tigkeit an der Entwicklung eines neuen Kaffeekapselsystems beteiligt ge-
wesen.  Die  Erfindung  habe  in  eine  internationale  Patentanmeldung  ge-
mündet,  die  am  16.  Dezember  2011  angemeldet  und  in  welcher  der  Be-
klagte  neben  Peter Amrein  und  Christina  Marshall  als  Miterfinder  aufge-
führt  worden  sei.  Aus  dieser  internationalen  Anmeldung  sei  die  Patent-
anmeldung Nr. 13/994,494 16 hervorgegangen, welche die Klägerin beim 
US Patent and Trademark Office (USPTO) am 14. Juni 2013 nationalisiert 
habe.  Der  Beklagte  habe  die  Berechtigung  der  Klägerin  an  der  streitge-
genständlichen  US-Patentanmeldung  Nr. 13/994,494  ausdrücklich  aner-
kannt.  

Der  Beklagte  habe  das  Arbeitsverhältnis  per  30.  Juni  2011  gekündigt. 
Gemäss  dem  zur  Zeit  der  Anmeldung  im  Jahr  2011  geltenden  US-
Patentrecht  habe  nur  ein  Erfinder Anmelder  eines  Patents  sein  können. 
Die  Erfinder  hätten  bei  der  Anmeldung  zwei  Dokumente  unterzeichnen 
müssen: Die "Declaration for utility or design application using an applica-
tion data sheet", mit welcher die Erfinder bestätigt hätten, dass sie an der 
Hervorbringung  der  zum  Patent  angemeldeten  Erfindung  beteiligt  gewe-
sen seien, und eine schriftliche Abtretung ("Patent Assignment"), mit wel-
cher ihre Rechte an der Anmeldung auf einen "Assignee" (vorliegend die 
Klägerin) übertragen würden, bzw. deren Übertragung schriftlich bestätigt 

1 Calame/Hess-Blumer/Stieger-Stieger, N 94 f. zu Art. 26 PatGG 

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werde. Im vorliegenden Fall hätten die Erfinder Peter Amrein und Christi-
na Marshall beide Dokumente unterzeichnet und dadurch formell die Ab-
tretung ihrer Rechte an der Erfindung an die Klägerin bestätigt. 

Am  16.  Juli  2013  habe  sie  den  Beklagten  per  E-Mail  kontaktiert  und  ihn 
um Unterzeichnung der "Declaration" und des "Assignment" gebeten. Mit 
E-Mail vom 23. Juli 2013 habe der Beklagte geantwortet, dass er die Do-
kumente nicht unterzeichnen werde. Er habe ausgeführt, er werde durch 
die  Unterschrift möglicherweise  in den  USA  passivlegitimiert für  allfällige 
Forderungen  und  die  Gesuchstellerin  gehe  offenbar  davon  aus,  dass  er 
die Unterschrift  unentgeltlich leisten  werde.  Schliesslich  habe  er gefragt, 
wie  sie,  die  Klägerin,  ihn  bezüglich  der  oben  umschriebenen  Bedenken 
schadlos zu halten gedenke. 

Mit  Schreiben vom  23. August  2013  habe  sie den  Beklagten  erneut  auf-
gefordert,  die  Dokumente  zu  unterzeichnen.  Patentanwalt  René Wenger 
habe  im  Einzelnen  geschildert,  weshalb  sie  auf  die  Unterschrift  des  Be-
klagten angewiesen sei. Patentanwalt René Wenger habe auch unterstri-
chen, dass es sich bei der Unterschrift des "Assignment" lediglich um die 
Bestätigung  des  bereits  erfolgten  Rechtsübergangs  handle.  Schliesslich 
habe Patentanwalt René Wenger erklärt, dass die Bestätigung der Eigen-
schaft  als  Miterfinder  nicht  zur  Passivlegitimation  des  Beklagten  in  den 
Vereinigten Staaten führen könne. 

Mit  Schreiben  vom  30. August  2013  habe  der  Beklagte  anerkannt,  dass 
die Rechte an der Erfindung im Rahmen des damaligen Arbeitsvertrages 
auf die Delica AG übergegangen seien. Er habe sich dennoch geweigert, 
die  verlangten  Unterschriften  zu  leisten  bzw.  habe  dafür  eine  "Umtriebs-
entschädigung" verlangt. Am 29. November 2013 habe die Klägerin, han-
delnd  durch  die  Leiterin  Direktion  Recht  des  Migros  Genossenschafts-
Bundes, den Beklagten erneut aufgefordert, die erwähnten Dokumente zu 
unterzeichnen.  In  seiner  Antwort  vom  6.  Januar  2014  habe  dieser  sich 
weiterhin  geweigert,  die  Dokumente  zu  unterzeichnen,  obwohl  er  aus-
drücklich  ausgeführt  habe,  ein  von  ihm  konsultierter  Rechtsanwalt  habe 
ihm bestätigt, dass das geistige Eigentum an der fraglichen Erfindung ihr, 
der Klägerin, zustehe. Der Beklagte habe dennoch seine Forderung nach 
einem angemessenen Entschädigungsvorschlag wiederholt. 

Um die Angelegenheit zu beschleunigen und im Sinne einer einvernehm-
lichen Lösung, habe die Klägerin dem Beklagten am 10. Januar 2014 an-
geboten, seine entstandenen Anwaltskosten zu übernehmen, und ihn um 
die  Zusendung  der  entsprechenden  Rechnung  gebeten.  Mit  Schreiben 

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vom  15. Januar  2014  habe  der  Beklagte  vorgegeben,  seine  nicht  weiter 
belegten Unkosten würden sich auf CHF 123'000.– belaufen. Mit Schrei-
ben  vom  21.  März  2014  habe  sich  der  Beklagte  bei  ihr  gemeldet,  nun-
mehr vertreten durch die Patentanwaltskanzlei Da Vinci Services. Er habe 
sich  neu  auf  eine  hängige  US-Designanmeldung  bezogen.  Diese  stehe 
jedoch  nicht  im  Zusammenhang  mit  der  US-Patentanmeldung  Nr. 
13/994,494,  für  welche  sie  die  Unterschrift  des  Beklagten  benötigte  und 
werde daher vorliegend nicht weiter erörtert. Der Beklagte habe angebo-
ten,  die  für  die  US-Patentanmeldung  Nr.  13/994,494  benötigten  Doku-
mente zu unterzeichnen, falls sie die US-Designanmeldung zurückziehe. 
Dieses Ansinnen habe sie mit Schreiben vom 5. Mai 2014 mit Nachdruck 
zurückgewiesen.  Sie  habe  dem  Beklagten  zudem  eine  letzte  Frist  bis 
30. Mai 2014 gesetzt, um die für die US-Patentanmeldung Nr. 13/994,494 
benötigten Unterschriften zu leisten. Mit Schreiben vom 21. Mai 2014 ha-
be der Beklagte überraschend mitteilen lassen, dass seine Unterschrift im 
US-Patentanmeldeverfahren  nicht  benötigt  werde  und  die Angelegenheit 
für ihn daher erledigt sei.  

3.2  Dem hält der Beklagte entgegen, er könne nicht abschliessend beur-
teilen, ob die Klägerin an der US-Patentanmeldung berechtigt sei. Zutref-
fend  sei  einzig,  dass  er  selber  diesbezüglich  keine  Rechte  geltend  ma-
che.  Das  entsprechende  Patent  liege  nicht  im  Streit.  Hingegen  weiche 
sein Standpunkt bezüglich seiner angeblichen Verpflichtung, nach wie vor 
Dokumente  für  die  ehemalige  Arbeitgeberin  unterzeichnen  zu  müssen, 
sowohl in tatsächlicher wie auch in rechtlicher Hinsicht erheblich von den 
Behauptungen der Klägerin ab.  

Die Klägerin behaupte, seine Pflicht zur Leistung einer Unterschrift erge-
be  sich  aus  dem  Arbeitsvertrag,  was  leicht  erkennbar  falsch  sei,  denn 
dieser äussere sich dazu nicht. Weiter gelte es zu beachten, dass sich die 
Frage, ob seine Unterschrift für die Patentanmeldung erforderlich sei und 
welche Konsequenzen die Unterzeichnung eines solchen Dokuments mit 
sich bringe, nach US-amerikanischen Recht beurteile. Dies sei schon im 
Allgemeinen  für  europäische  Begriffe  unklar.  Es  handle  sich  vorliegend 
um  hochkomplexe  amerikanische  Patentanmeldungsverfahren,  und  es 
scheine  auch  der  Klägerin  nicht  immer  klar  gewesen  zu  sein,  ob  und 
weshalb  sie  seine  Unterschrift  benötigte.  Die  "klare  Rechtslage"  sei  von 
der  Klägerin  nur  behauptet,  aber  nicht  annähernd  glaubhaft  begründet 
oder gar bewiesen worden. 

Die  Darstellung  des  äusseren Ablaufs  der  Kommunikation  und  der  Kor-
respondenz zwischen den Parteien werde nicht bestritten. Bezüglich sei-

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ner Beteiligung an der hier interessierenden Erfindung habe sich die Klä-
gerin  hingegen  selber  widersprüchlich  geäussert.  Sie  habe  offenbar  in 
den Vereinigten Staaten ein Design-Patent angemeldet. Das eingereichte 
Design entspreche bis auf Details genau der Kapsel, für welche er in der 
Schweiz als Erfinder eingetragen sei. Trotzdem behaupte die Klägerin, er 
sei  an  der  Gestaltung  der  Kaffeekapsel  in  der  durch  das  Design  Patent 
geschützten  Version  nachweislich  nicht  mehr  beteiligt  gewesen.  Die  mit 
dem  US-Design-Patent  geschützte  Kapsel  sei  aber  mit  der  Kapsel,  für 
welche bezüglich des US-Patentschutzes nun seine Unterschrift notwen-
dig sein solle, identisch. Das Design-Patent habe aber die Klägerin ohne 
seine  Unterschrift  einreichen  können.  Die  Klägerin  führe  aus,  gemäss 
US-Patentrecht könne nur ein Erfinder Anmelder eines Patents sein. Die-
se  Behauptung  werde  durch  nichts  belegt,  auch  nicht  durch  US-
amerikanische  Rechtsquellen.  Sie  sei  auch  insofern  durch  die  Klägerin 
wiederlegt  worden,  als  dass  sie  selber  das  Patent  ohne  ihn  angemeldet 
habe. Auch vorliegend verlange sie nicht die Unterzeichnung der Patent-
anmeldung, sondern eines "Assignments". 

Sodann  müsse  dieser  Erfinder  zwei  Dokumente  unterzeichnen,  nament-
lich eine "Declaration" und ein "Assignment". Der Inhalt dieser Dokumen-
te  sei  für  ihn  unverständlich.  Er  sei  rumänischer  Herkunft  und  spreche 
perfekt Deutsch. Der englischen Sprache sei er aber kaum mächtig. 

Ob die Ausführungen der Klägerin zum US-Patentrecht zutreffen würden, 
könne  nicht  überprüft  werden,  denn  Quellen  würden  keine  genannt.  Je-
denfalls  sei  dies  bis  heute  unklar.  Er  müsste  nun  (weitere)  umfassende 
Abklärungen nach US-amerikanischem Recht vornehmen lassen, was im 
vorliegenden  Verfahren  nicht  möglich  sei.  Er  wüsste  auch  heute  nicht, 
wozu  er  sich  mit  der  Unterzeichnung  von  Beilage  7  verpflichten  würde. 
Soweit  nachvollziehbar,  würde  er  sich  verbindlich  verpflichten,  weitere 
Papiere  zu  unterzeichnen.  Was  genau  mit  der  Formulierung  "to  sign  all 
papers necessary to secure all said patents and rights, and request issu-
ance  of  all  such  patents  to  said  Delica  AG"  gemeint  sei,  sei  jedenfalls 
unklar. Offenbar müsste er sich zu weiteren, unbestimmten Rechtshand-
lungen  nach  US-Recht  verpflichten.  Der  Sachverhalt  sei  diesbezüglich 
nicht schlüssig, weshalb auch nicht schlüssig beurteilt werden könne, ob 
er  nach  schweizerischem  Recht  dazu  verpflichtet  werden  könne,  dieses 
Dokument zu unterzeichnen. 

Richtig sei, dass Patentanwalt Wenger ihm mitgeteilt habe, es handle sich 
beim  Assignment  lediglich  um  eine  "Bestätigung  des  bereits  erfolgten 
Rechtsübergangs". Dass dies nicht vollständig zutreffen könne, erscheine 

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klar.  Er  habe  deshalb  begonnen,  eigene  Abklärungen  zu  treffen.  Diese 
hätten zum einen ergeben, dass er gar keine Rechte an Erfindungen ab-
treten könne, da er diese Rechte nicht besitze. Zum anderen führten ihn 
seine Abklärungen auch zum US-Patentanwalt John Moetteli von Da Vinci 
Services.  Dieser  habe  ihm  gegenüber  ausgeführt,  dass  das  Vorgehen 
des MGB nicht korrekt sei. Sie hätten in den USA ein Design-Patent unter 
falschem  Namen  eröffnet.  Er  könne  nicht  dazu  raten,  für  diese  Firma  in 
den USA einen Patentantrag zu unterzeichnen. Im weiteren sei auch der 
US-Patentanwalt  nicht  in  der  Lage  gewesen,  klar  dazulegen,  welche 
Rechtsfolgen in den USA durch die Unterzeichnung eines solchen Doku-
mentes  entstehen  könnten.  Der  Sachverhalt  sei  noch  immer  unklar. 
ihm  die  Klägerin  mitgeteilt,  dass  die  US-
Schliesslich  habe 
Patentanmeldung  auch  ohne  sein  Zutun  erfolgen  könne.  Auch  deshalb 
wolle er Beilage 7 nicht unterzeichnen (act. 8). 

3.3  Auf  diese  und  weitere  Parteivorbringen  ist  nachfolgend  nur  insoweit 
einzugehen, als dies für den vorliegenden Entscheid notwendig erscheint 
und  überhaupt  zu  berücksichtigen  wären.2  Auf  die  Durchführung  einer 
Verhandlung wird verzichtet und aufgrund der Akten entschieden (vgl. Art. 
256 Abs. 1 ZPO). 

4.  Beurteilung 

4.1  Gemäss Art. 257 ZPO gewährt das Gericht Rechtsschutz im summa-
rischen Verfahren, wenn der Sachverhalt unbestritten oder sofort beweis-
bar ist, und wenn die Rechtslage klar ist. Eine klare Rechtslage ist gege-
ben,  wenn  sich  die  Rechtsfolge  bei  der Anwendung  des  Gesetzes  unter 
Berücksichtigung  der  Lehre  und  Rechtsprechung  ohne  Weiteres  ergibt 
und  damit  die  Rechtsanwendung  zu  einem  eindeutigen  Ergebnis  führt. 
Dagegen  ist  die  Rechtslage  nicht klar,  wenn die Anwendung  einer  Norm 
einen  Ermessens-  oder  Billigkeitsentscheid  des  Gerichts  mit  wertender 
Berücksichtigung  der  gesamten  Umstände  erfordert.  Es  ist  erforderlich, 
dass der Kläger sofort den vollen Beweis für die anspruchsbegründenden 
Tatsachen erbringen kann, so dass klare Verhältnisse herrschen. Bestrei-
tet der Beklagte die Tatsachen schlüssig, kann der schnelle Rechtsschutz 
in  klaren  Fällen  nicht  gewährt  werden,  da  kein  liquider  Sachverhalt  vor-
liegt. Für die Verneinung eines klaren Falls genügt es, dass der Beklagte 
substantiiert  und  schlüssig  Einwendungen  vorträgt,  die  in  tatsächlicher 
Hinsicht  nicht  sofort  widerlegt  werden können  und  die geeignet  sind,  die 

2 vgl. Sutter-Somm/Lötscher, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO 

Komm., N 19 ff. zu Art. 257 ZPO 

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bereits  gebildete  richterliche  Überzeugung  zu  erschüttern.  Demgegen-
über ist ein klarer Fall zu bejahen, wenn das Gericht aufgrund der Akten-
lage zur Überzeugung gelangt, der Anspruch der Kläger sei ausgewiesen 
und eine eingehende Abklärung der beklagtischen Einwände könne daran 
nichts  ändern;  offensichtlich  unbegründete  oder  haltlose  Bestreitungen 
des Anspruchs genügen für die Verneinung eines klaren Falls nicht.3 

4.2  Vorliegend  ist  unstreitig,  dass  die  Parteien  von  Juni  2009  bis  Juni 
2011  in  einem Arbeitsverhältnis  standen,  dass  der  Beklagte  im  Rahmen 
seines Arbeitsverhältnisses an der vorliegenden Erfindung  betreffend ein 
Kaffeekapselsystem beteiligt war und dass er diesbezüglich keine Rechte 
geltend  macht  bzw.  bestätigt,  dass  die  entsprechenden  Rechte  an  die 
Klägerin  übergegangen  sind.  Das  Patent  und  die  Rechte  daran  liegen 
somit nicht im Streit. Ferner bestritt der Beklagte die Darstellung des äus-
seren Ablaufs der Kommunikation und der Korrespondenz zwischen den 
Parteien nicht (vgl. act. 1_12; act. 8 S. 7).  

Weiter ist festzuhalten, dass es vorliegend einzig um die Unterzeichnung 
des  Assignments  (act. 1_7)  geht,  nicht  auch  um  die  Declaration 
(act. 1_8).  

Die  Behauptung  des  Beklagten,  er  sei  der  englischen  Sprache  kaum 
mächtig, dürfte aufgrund des von der Klägerin – im Rahmen ihres unbe-
dingten Replikrechts rechtzeitig eingereichten – Lebenslaufs des Beklag-
ten (act. 10_20) nicht zutreffen, zumal das "Patent Assignment" (act. 1_7) 
auch mit mittelmässigen Englischkenntnissen verständlich ist. Ungeachtet 
dessen hat der Beklagte jedenfalls im Rahmen der vorprozessualen Kor-
respondenz  nie  moniert,  er  würde  die  Dokumente  nicht  verstehen,  im 
Gegenteil  hat  er  sie  offensichtlich  bestens  verstanden.  Er  hat  zudem  ei-
nen Patentanwalt  englischer  Muttersprache  beigezogen  (act.  1_17). Wie 
aus  der  Vorkorrespondenz  hervorgeht,  ging  es  dem  Beklagten  vielmehr 
um  ein  allfälliges  Risiko betreffend Ansprüche  Dritter,  welches  er mit  der 
Unterzeichnung  der  Dokumente  einzugehen  befürchtete,  sowie  um  eine 
Entschädigung  für  seine  Umtriebe  (vgl.  act.  1_10,  1_12,  1_14).  Um  die-
sen Bedenken zu entgegnen, hat der Migros-Genossenschafts-Bund na-
mens  der  Klägerin  eine  entsprechende  rechtsverbindliche  Erklärung  ab-
gegeben  und  ihm  angeboten,  seine Anwaltskosten  zu  übernehmen  (vgl. 
act. 1_13, 1_15). Daraufhin forderte der Beklagte eine Entschädigung von 
CHF 123'000.– (act. 1_16) sowie nachträglich zusätzlich via eines beige-

3 BGE 4A_127/2014, Urteil vom 19. August 2014, E. 2; Sutter-Somm/ 
Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 7 und 9 zu Art. 257 ZPO  

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zogenen  Patentanwalts,  dass  er  bezüglich  des  Design-Patents  der  Kaf-
feekapsel  (US  Design  Application  no.  D689,768)  als  Erfinder  genannt 
werden  bzw.  dass  die  Klägerin  auf  das  Design-Patent  verzichten  solle 
(act. 1_17).  

4.3  Dass  es  sich  vorliegend  um  eine  sogenannte  Diensterfindung  han-
delt, ist unbestritten. Dass eine solche Erfindung dem Arbeitgeber, mithin 
der Klägerin gehört, ergibt sich auch aus Art. 332 Abs. 1 OR.  Das Recht 
an  einer  Erfindung  schliesst  alle  Befugnisse  zur  Auswertung  der  Erfin-
dung mit ein, die dem Erfinder aufgrund der Erfindung weltweit zustehen. 
Dazu gehört, die Erfindung irgendwo in der Welt zum Patent anmelden zu 
können.  

Aufgrund  der  allgemeinen  Treuepflicht  (Art.  321a  OR)  ist  der Arbeitneh-
mer im Rahmen des Zumutbaren gehalten, den Arbeitgeber beim Schutz-
rechtserwerb  zu  unterstützen.  Diese  Pflicht  erstreckt  sich  u.a.  auf  die 
Ausarbeitung der Anmeldung und auf die Durchführung des gesamten Er-
teilungsverfahrens.  Dies  gilt  auch  in  Zusammenhang  mit  ausländischen 
Schutzrechten.4  Bereits  aufgrund  der  allgemeinen  vertraglichen  Pflichten 
ist der Arbeitnehmer gehalten, seinen Arbeitgeber bei der Abfassung der 
Anmeldungsunterlagen  zur  Patentierung  zu  unterstützen.  Die  Mitwir-
kungspflicht des Arbeitnehmers kann darüber hinaus von Bedeutung sein, 
wenn  die  Erfindung  –  wie  hier  –  in  einem  Staat  patentiert  werden  soll, 
welcher  nur  eine  Patentanmeldung  durch  den  eigentlichen  Erfinder  zu-
lässt.5  Deshalb  ist  der  Arbeitnehmer  verpflichtet,  Dokumente  zu  unter-
schreiben,  die  der Arbeitgeber  zum  Erwerb  des Patentrechts  im  In-  oder 
Ausland  bedarf.6  Nach  Auflösung  des  Arbeitsverhältnisses  dauert  die 
Pflicht betreffend die Zurverfügungstellung der Erfindung weiter.7 Da die-
ser Unterstützungsanspruch des Arbeitgebers auf Vornahme einer unver-
tretbaren Handlung geht, kann er nur indirekt durch Busse oder Strafan-
drohung nach Art. 292 StGB durchgesetzt werden.8 

Ferner steht dem Arbeitnehmer für die Diensterfindung kein Anspruch auf 
eine besondere Vergütung zu. Die erfinderische Tätigkeit gehört zu seiner 
vertraglich  geschuldeten  Arbeitsleistung,  für  die  er  durch  Lohn  entschä-

4 Portmann, Die Arbeitnehmererfindung, Diss., Bern 1986, S. 71 
5 Mosimann/Graf, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und 

europäisches Patentrecht, Band VI, Basel/Genf/München 2002, RZ 21.27 

6 Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. A., S. 641 f. 
7 Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. A., S. 645 
8 Portmann, Die Arbeitnehmererfindung, Diss., Bern 1986, S. 71 f. 

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digt  wird.9  Für  die  Unterstützung  im  Zusammenhang  mit  dem  Schutz-
rechtserwerb, die sich aus der allgemeinen Treupflicht ergibt, hat der Be-
klagte somit grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Wie 
bereits  erwähnt,  wurde  dem  Beklagten  vom  Migros-Genossenschafts-
Bund  namens  der  Klägerin  dennoch  eine  Entschädigung  für  seine  Um-
triebe  angeboten.  Die  daraufhin 
vom  Beklagten  geforderten 
CHF 123'000.–  dürften  den  Rahmen  einer  blossen  "Umtriebsentschädi-
gung" allerdings mehr als sprengen.  

4.4  Spätestens  nach  Ablauf  von  30  Monaten  seit  dem  Prioritätsdatum 
muss der Anmelder jedem Bestimmungsamt ein Exemplar der internatio-
nalen Anmeldung und eine Übersetzung der Anmeldung übermitteln (Art. 
22  Abs.  1  PCT).  Das  heisst  für  den  vorliegenden  Fall,  dass  spätestens 
nach 30 Monaten die nationale Phase eingeleitet wird und sich ab diesem 
Zeitpunkt  nach  dem  jeweiligen  nationalem  Recht  bestimmt,  welche  Do-
kumente vorgelegt werden müssen. Daraus ergibt sich, dass die Klägerin 
erst rund zwei Jahre nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dem 
Beklagten  zwecks  Unterzeichnung  des  "Patent Assignments"  an  diesen 
gelangen konnte.  

4.5  Mit Unterzeichnung des "Patent Assignments" bestätigt der Beklagte 
denn  auch  nicht  mehr  als  das,  was  er  bereits  schriftlich  und  mündlich 
bestätigt  hat,  nämlich  dass  alle  Rechte  betreffend  das  erwähnte  Patent 
bei  der  Klägerin sind: "I agree to  sign  all  papers necessary  to  secure  all 
said patents and rights, and request issuance of all such patents to said 
Delica  AG".  Entgegen  der  Behauptung  des  Beklagten  trifft  es  nicht  zu, 
dass  er  sich  zu  weiteren,  unbestimmten  Rechtshandlungen  nach  US-
Recht verpflichten müsste; allenfalls muss der Beklagte weitere erforder-
liche  Dokumente  unterzeichnen,  mit  denen  er  dasselbe  bestätigt.  Das 
vom  Beklagten  angesprochene  Risiko,  welches  er  mit  der  Unterzeich-
nung des Dokumentes einzugehen befürchtet (act. 8, Ziff. V. 2.6), ist des-
halb  nicht  gegeben.  Im  Übrigen  hatte  der  Beklagte  (wie  oben  unter  Ziff. 
4.2 behandelt) von der Klägerin mit Schreiben vom 30. August 2013 dies-
bezüglich  eine  rechtsverbindliche  Erklärung  verlangt,  wonach  diese  ihn 
für jegliche Ansprüche Dritter, die sich aus der Unterzeichnung der beiden 
Dokumente und der Eintragung des Patentes in den USA ergeben könn-
ten,  schadlos  halten  solle  (act.  1_12).  Darauf  hatte  der  Migros-
Genossenschafts-Bund (dem die Klägerin zu 100% gehört) dem  Beklag-

9 BSK OR I-Portmann, N 6 zu Art. 332 OR; Portmann, Die Arbeitnehmererfin-

dung, Diss., Bern 1986, S. 85; Heinrich, PatG/EPÜ, 2. A., 2010, N 9 zu Art. 3 
PatG; Calame, in: SIWR IV, S. 197 

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ten  am  29.  November  2013  mitgeteilt:  "Gerne  können  wir  Ihnen  hiermit 
eine  rechtsverbindliche  Erklärung  abgeben,  dass  die  Delica  AG  Sie  für 
einen  —  allfällig  eintretenden  —  Schaden,  der  sich  wider  Erwarten  auf-
grund von Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Unterzeichnung 
der  beiden  für  das  US  Patent  and  Trademark  Office  bestimmten  Doku-
mente  und  der  Eintragung  des  Patentes  in  den  USA  ergeben  könnte, 
selbstverständlich vollumfänglich schadlos halten wird" (act. 1_13). Damit 
wurde  die  entsprechende  Forderung  des  Beklagten  erfüllt;  ein  Bestehen 
weiterer, nicht abgedeckter Risiken macht er nicht geltend. 

4.6  Zusammenfassend  ist  festzuhalten,  dass  der  wesentliche  Sachver-
halt  unbestritten  und  die  Rechtslage  klar  ist.  Die  Klage  ist  somit  gutzu-
heissen  und  der  Beklagte  ist  zu  verpflichten,  das  Dokument  "Patent As-
signment" (act. 1_7) mit seiner Unterschrift zu versehen. Dafür ist ihm ei-
ne  Frist  von  10 Tagen  anzusetzen.  Zudem  ist  der  Beklagte  zu  verpflich-
ten, das unterschriebene Dokument innert dieser Frist der Klägerin zuzu-
stellen.  Ein  entsprechender  Antrag  figuriert  zwar  nicht  im  Rechtsbegeh-
ren, ist aber sinngemäss enthalten, weil ein blosses Unterschreiben ohne 
Zustellung an die Klägerin ersichtlich nicht sachdienlich wäre. 

Das  Gericht  kann  auf  Antrag  der  obsiegenden  Partei  Vollstreckungs-
massnahmen  in  seinem  Urteil  anordnen.  Der  Entscheid  darüber  liegt  im 
Ermessen  des  Gerichts.10  Die  Verpflichtung  zur  Unterschrift  und  Zustel-
lung  ist  daher  mit  der  Androhung  gemäss  Art.  292  StGB  zu  verbinden 
(Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO). 

5.  Kosten- und Entschädigungsfolgen 

Ausgangsgemäss sind die Kosten dem Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 
Abs. 1 ZPO). Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von 
CHF 123'000.– (act. 1 RZ 6) auf CHF 5'000.– festzusetzen (Art. 1 f. KR-
PatGer)  und  mit  dem  von  der  Klägerin  geleisteten  Kostenvorschuss  zu 
verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Beklagte hat der Klägerin die Ge-
richtsgebühr von CHF 5'000.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Ferner 
ist der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung zu 
bezahlen, welche auf CHF 6'000.– festzusetzen ist (Art. 4 ff. KR-PatGer). 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

10 Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 25 f. zu Art. 236 ZPO 

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1.  Der Beklagte wird unter Androhung der Bestrafung mit Busse wegen 
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB 
für  den  Widerhandlungsfall  verpflichtet,  das  Dokument  "Patent  As-
signment" gemäss Anhang innert 10 Tagen ab Rechtskraft dieses Ur-
teils mit seiner Unterschrift zu versehen und der Klägerin zuzustellen. 

2.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 5'000.–. 

3.  Die  Kosten  werden  dem  Beklagten  auferlegt  und  mit  dem  von  der 
Klägerin  geleisteten  Kostenvorschuss  verrechnet.  Der  nicht  bean-
spruchte  Anteil  des  Kostenvorschusses  wird  der  Klägerin  zurücker-
stattet. Der Beklagte hat der Klägerin die Gerichtsgebühr in der Höhe 
von CHF 5'000.– zu ersetzen. 

4.  Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung 

von CHF 6'000.– zu bezahlen. 

5.  Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien,  an  die  Klägerin  unter  Beilage 
einer  Kopie  von  act.  17  und  an  den  Beklagten  unter  Beilage  einer 
Kopie von act. 1_7, je gegen Empfangsbestätigung. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

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St. Gallen, 30. Oktober 2014 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 30. Oktober 2014 

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