# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** d49ad817-5929-5d42-bfd1-46b9fb805c39
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2023_002, O2023_008
**Docket/Reference:** O2023_002
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/237/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2023_002, O2023_008 

Besetzung 

Verfahrensbeteiligte 

  U r t e i l   v o m   2 8 .   M a i   2 0 2 5  

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), 
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dr. iur. Daniel M. Alder 
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher 

Imholz GmbH, Langgasse 6, 6467 Schattdorf,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Cyrill Rieder, Fuhrer 
Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern, pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. Peter Walser, Frei Patent-
anwaltsbüro, Postfach 1771, 8032 Zürich,  

Klägerin 

gegen 

Emil Gisler AG Maschinenbau und Hydraulik, Kohlplatz-
strasse 15, 6462 Seedorf UR,   
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer, Rechts-
anwältin Nicola Benz und Rechtsanwältin MLaw Andrea Hei-
niger, patentanwaltlich beraten durch Dr. nat. Ulrike Ciesla, 
alle MLL Legal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 
8031 Zürich,  

Beklagte 

Gegenstand 

Abtretungsklage und Eventualwiderklage; Asphaltaufberei-
tung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
O2023_002, O2023_008 

Das Bundespatentgericht erwägt, 

1.  
Am 14. Februar 2023 reichte die Klägerin die Klageschrift ein mit folgen-
den Rechtsbegehren: 

«1.  Die  Beklagte  habe  die  schweizerische  Patentanmeldung  mit  Anmeldenum-

mer CH000070/2022 sowie allfällige weitere Patentanmeldungen, die in der 

Schweiz,  bei  einer  internationalen  Behörde  im  Ausland  unter  Beanspru-

chung  der  Priorität  der  schweizerischen  Patentanmeldung  CH000070/2022 

hinterlegt wurden und aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung 

gelangende Patente vollumfänglich an die Klägerin abzutreten. 

2.  Es  sei  der  Beklagten  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  bis  zu 

CHF 5’000.00  sowie  unter  Androhung  der  Bestrafung  ihrer  Organe  nach 

Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall einstweilen zu verbieten, die 

Rechte  an  den  Patentanmeldungen  gemäss  Ziffer  1  oder  daraus  allenfalls 

zur  Registrierung  gelangende  Patente  ganz  oder  teilweise  auf  Dritte  zu 

übertragen,  insbesondere  zu  Eigentum  oder  durch  Einräumung  von  Lizen-

zen  oder  Belastungen,  oder  inhaltliche  Änderungen  daran  vorzunehmen 

oder diese ganz oder teilweise aufzugeben (z.B. durch Nichtbezahlung von 

Gebühren  usw.),  bis  über  das  Abtretungsbegehren gemäss Ziffer 1 rechts-

kräftig entschieden ist. 

3.  Das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  sei  anzuweisen,  die  Verfügungsbe-

schränkung  gemäss  Ziffer  2  in  Bezug  auf  die  dort  genannte  Patentanmel-

dung  oder  aus  dieser  Anmeldung  allenfalls  zur  Registrierung  gelangende 

schweizerische Patente vorzumerken bis über das Abtretungsbegehren ge-

mäss Ziffer 1 rechtskräftig entschieden ist. 

4.  Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2 und 3 seien superprovi-

sorisch und ohne vorgängige Anhörung der Beklagten vorzunehmen. 

- unter Kosten und Entschädigungsfolge - » 

2.  
Mit Verfügung vom 15. Februar 2023 hiess das Gericht die superproviso-
risch  beantragten  Massnahmen  gut  und  setzte  der  Beklagten  Frist  zur 
Stellungnahme. 

3.  
In  ihrer  Massnahmeantwort  vom  13.  März  2023  bestritt  die  Beklagte  die 
Vereitelungsgefahr  und  behielt  sich  für  das  hiesige  Hauptverfahren  vor, 
zum Abtretungsanspruch der Klägerin Stellung zu nehmen. 

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O2023_002, O2023_008 

4.  
Nach  je  einer  weiteren  Stellungnahme  der  Klägerin  vom  27.  März  2023 
und der Beklagten vom 6. April 2023 bestätigte das Bundespatentgericht 
die  angeordneten  vorsorglichen  Massnahmen  bis  zur  rechtskräftigen  Er-
ledigung des vorliegenden Verfahrens und setzte der Beklagten Frist zur 
Erstattung der Klageantwort im ordentlichen Verfahren. 

5.  
Die Beklagte erstattete mit Eingabe vom 13. Juni 2023 die Klageantwort 
und  erhob  gleichzeitig  Eventualwiderklage  (O2023_008)  mit  folgenden 
Rechtsbegehren: 

«Im Klageverfahren 

1.  Die  Abtretungsklage  vom  14.  Februar  2023  sei  abzuweisen,  soweit  darauf 

einzutreten ist. 

2.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin. 

Im Eventualwiderklageverfahren 

3.  Für  den  Fall  der  Gutheissung  von  Rechtsbegehren  Nr.  1  der  Klage  sei  die 

Klägerin zu verpflichten, der Beklagten den Betrag von CHF 51’804.91 sowie 

EUR 39’237.00 jeweils zuzüglich Zinsen zu 5% seit Urteilsdatum zu bezahlen. 

4.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin.» 

6.  
Eine Instruktionsverhandlung fand am 22. August 2023 statt. 

7.  
Mit  Eingabe  vom  29.  September  erstattete  die  Klägerin  die  Replik  und 
antwortete  auf  die  Eventualwiderklage,  wobei  sie  die  bereits  gestellten 
Rechtsbegehren  infolge  Publikation  der  PCT-Nachanmeldung  wie  folgt 
präzisierte (Änderungen hervorgehoben): 

«1.  Die  Beklagte  habe  die  schweizerische  Patentanmeldung  mit  Anmeldenum-

mer  CH000070/2022,  die  internationale  Patentanmeldung  mit  der  An-
meldenummer  PCT/CH2023/051696  sowie  allfällige  weitere  Patentanmel-
dungen,  die  in  der  Schweiz,  bei  einer  internationalen  Behörde  im  Ausland 

unter  Beanspruchung  der  Priorität  der  schweizerischen  Patentanmeldung 

CH000070/2022  hinterlegt  wurden  und  aus  diesen  Anmeldungen  allenfalls 

zur Registrierung gelangende Patente vollumfänglich an die Klägerin abzu-

treten. 

Seite 3 

O2023_002, O2023_008 

2.  Es  sei  der  Beklagten  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  bis  zu 

CHF 5’000.00  sowie  unter  Androhung  der  Bestrafung  ihrer  Organe  nach 

Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall einstweilen zu verbieten, die 

Rechte  an  den  Patentanmeldungen  gemäss  Ziffer  1  oder  daraus  allenfalls 

zur  Registrierung  gelangende  Patente  ganz  oder  teilweise  auf  Dritte  zu 

übertragen,  insbesondere  zu  Eigentum  oder  durch  Einräumung  von  Lizen-

zen  oder  Belastungen,  oder  inhaltliche  Änderungen  daran  vorzunehmen 

oder diese ganz oder teilweise aufzugeben (z.B. durch Nichtbezahlung von 

Gebühren  usw.),  bis  über  das  Abtretungsbegehren gemäss Ziffer 1 rechts-

kräftig entschieden ist. 

3.  Das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  sei  anzuweisen,  die  Verfügungsbe-

schränkung  gemäss  Ziffer  2  in  Bezug  auf  die  dort  genannte  Patentanmel-

dung  oder  aus  dieser  Anmeldung  allenfalls  zur  Registrierung  gelangende 

schweizerische Patente vorzumerken bis über das Abtretungsbegehren ge-

mäss Ziffer 1 rechtskräftig entschieden ist. 

4.  Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2 und 3 seien superprovi-

sorisch und ohne vorgängige Anhörung der Beklagten vorzunehmen. 

- unter Kosten und Entschädigungsfolge - » 

Zudem stellte die Klägerin in Bezug auf die Eventualwiderklage folgende 
Rechtsbegehren: 

«1.   Für  den  Fall  der  Gutheissung  von  Rechtsbegehren  Nr.  1  der  Klage  ist  die 

Eventualwiderklage  vom  13.  Juni  2023  im  Umfang  von  CHF  15’000.00  un-

bestritten und im Übrigen abzuweisen. 

- unter Kosten und Entschädigungsfolge - » 

8.  
Die  Beklagte  erstattete  die  Duplik  und  Eventualwiderklagereplik  am 
20. November  2023,  wobei  sie  die  Rechtsbegehren  unverändert  liess, 
aber folgenden zusätzlichen prozessualen Antrag stellte: 

«1.  Den im Handelsregister eingetragenen Organen der Klägerin und insbeson-

dere  Herrn  Pius  Imholz  sei  unter  Androhung  der  Bestrafung  nach  Art.  292 

StGB (Busse bis CHF 10’000 nach Art. 106 StGB) zu verbieten, die vorläufi-

ge  Beurteilung  der  Gerichtsdelegation  anlässlich  der  Instruktionsverhand-

lung vom 22. August 2023 Dritten mitzuteilen, die nicht unmittelbar als Par-

teien oder Berater am vorliegenden Verfahren beteiligt sind, oder die vorläu-

fige  Beurteilung  der Gerichtsdelegation sonst in  anderer Weise zu verwen-

den, als zur Erzielung eines Vergleichs mit der Beklagten.» 

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9.  
Mit Eingabe vom 19. Januar 2024 bezog die Klägerin Stellung zur Duplik 
und  erstattete  die  Eventualwiderklageduplik,  wobei  sie,  angeblich  in  Re-
aktion  auf  neuen  Vortrag  in  der  Duplik,  die  Rechtsbegehren  wie folgt  er-
gänzte: 

«1  Hauptklage: Die Klägerin hält in der Hauptsache an ihrem Rechtsbegehren 
fest  und  stellt  aufgrund  der  neuen  Vorbringen  der  Beklagten  in  der  Duplik 

folgende Eventualanträge: 

Eventualiter: Der Klägerin seien die Rechte gemäss Rechtsbegehren 1 ab-

zutreten,  wobei  folgende  Passagen  aus  der  internationalen  Patentanmel-

dung  mit  Anmeldenummer  PCT/EP2023/051696,  bezogen  auf  die  Seiten- 

und Zeilennummerierung der Publikation WO 2023/144149 A1, zu streichen 

seien: 

•  Den Text ab Seite 7, Zeile 25, ab «Thus, the solvent...» bis und mit Seite 

8, Zeile 12; 

•  Den Text von Seite 8, Zeile 19 bis und mit Seite 10, Zeile 10; 

•  Den Text ab Seite 16, Zeile 5 bis und mit Seite 17, Zeile 19; 

•  Patentanspruch 5; sowie 

•  Figur 2. 

Sub-Eventualiter: Der Klägerin sei mit der Abtretung gemäss Rechtsbegeh-

ren  1  die  Verpflichtung  aufzuerlegen,  in  jeder  aus  der  internationalen  Pa-

tentanmeldung  mit  Anmeldenummer  PCT/EP2023/051696  hervorgehenden 

nationalen oder regionalen Patentanmeldung vor der Patenterteilung, bezo-

gen  auf  die  Seiten-  und  Zeilennummerierung  der  Publikation  WO 

2023/144149 A1, folgende Passagen zu streichen: 

•  Den Text ab Seite 7, Zeile 25, ab «Thus, the solvent...» bis und mit Seite 

8, Zeile 12; 

•  Den Text von Seite 8, Zeile 19 bis und mit Seite 10, Zeile 10; 

•  Den Text ab Seite 16, Zeile 5 bis und mit Seite 17, Zeile 19; 

•  Patentanspruch 5; sowie 

•  Figur 2. 

2  Eventualwiderklage:  Die  Klägerin  hält  hinsichtlich  der  Eventualwiderklage 

vom 13. Juni 2023 an ihrem Rechtsbegehen fest. 

3  Strafandrohungsantrag:  Hinsichtlich  des  Strafandrohungsantrages  der 
Beklagten vom 20. November 2023 stellt die Klägerin folgenden Antrag: 

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Auf den Antrag sei mangels Vorliegens eines Rechtsschutzinteressens nicht 

einzutreten, eventualiter sei der Antrag abzuweisen. 

- alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge - » 

10.  
Mit  Eingabe  vom  14.  Februar  2024  reichte  die  Beklagte  ihre  Stellung-
nahme zu den Bemerkungen zur Duplik und zur Eventualwiderklagedup-
lik ein. 

11.  
Das  Fachrichtervotum  vom  26.  April  2024  vom  technisch  ausgebildeten 
Richter Tobias Bremi wurde den Parteien gleichentags zur Stellungnahme 
zugestellt. Mit Beweisverfügung vom gleichen Tag verfügte der Präsident 
die  Einvernahmen  von  Pius  Imholz  und  Karl  Gasser  als  Parteien  sowie 
von Bernhard Kunz, Axel Remde und Christian Ebner als Zeugen. 

12.  
Die Beklagte nahm mit Eingabe vom 5. Juni 2024 Stellung zum Fachrich-
tervotum. Die Klägerin reichte keine Stellungnahme ein. 

13.  
Am  ersten  Tag  der  Hauptverhandlung,  am  12.  Juni  2024,  wurden  Pius 
Imholz, Karl Gasser, Bernhard Kunz und Axel Remde einvernommen. 

14.  
Am  zweiten  Tag  der  Hauptverhandlung,  am  6.  November  2024,  wurde 
Christian Ebner einvernommen und die Parteien hielten ihre Parteivorträ-
ge.  

15.  
Mit Beweisverfügung vom 19. Dezember 2024 verfügte der Präsident die 
Einvernahmen  von  Marco  Cammarata,  Beat  Marty,  Peter  Imhof,  Patrick 
Zgraggen,  Eugen-Jesse  Gasser,  Janek  Mettler,  Patrick  Vieux  und  Mile 
Krznaric als Zeugen. 

16.  
Am  dritten  und  vierten  Tag  der  Hauptverhandlung,  am  3.  und  4.  April 
2025, wurden die weiteren Zeugen Marco Cammarata, Beat Marty, Peter 
Imhof,  Patrick  Zgraggen,  Eugen-Jesse  Gasser,  Janek  Mettler,  Patrick 
Vieux  und  Mile  Krznaric  einvernommen  und  die  Parteien  hielten  ihre 
Schlussvorträge. 

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Prozessuales 

Zuständigkeit 

17.  
Beide Parteien sind im Handelsregister eingetragene juristische Personen 
und haben ihren Sitz in der Schweiz. Die Klägerin macht geltend, an der 
schweizerischen Patentanmeldung mit Anmeldenummer CH000070/2022 
(CH  719  384  A1),  an  der  internationalen  Patentanmeldung  mit  der  An-
meldenummer PCT/CH2023/051696 sowie allfälligen weiteren aus diesen 
Anmeldungen  hervorgegangenen  Patenten  berechtigt  zu  sein.  Die  örtli-
che  und  sachliche  Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  ergibt  sich 
aus Art. 26 Abs.  2  PatGG.  Die  Beklagte  bestreitet  die  Zuständigkeit  des 
Bundespatentgerichts nicht. 

Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG).  

Prozessualer Antrag «Strafandrohung bei Mitteilung über Inhalte der 
Instruktionsverhandlung» 

18.  
Die  Beklagte  beantragt mit  der  Duplik,  dass  den  im  Handelsregister  ein-
getragenen Organen der Klägerin und insbesondere Herrn Pius Imholz zu 
verbieten sei, die vorläufige Beurteilung der Gerichtsdelegation anlässlich 
der Instruktionsverhandlung vom 22. August 2023 Dritten mitzuteilen. Die 
Beklagte  befürchtet,  dass  die  Klägerin  die  vorläufig  geäusserte  Meinung 
dazu verwende, langjährige Kunden und Mitarbeitende der Beklagten zu 
verunsichern. Die Strafandrohung soll dazu dienen, dass Pius Imholz da-
von absehe, die vorläufige Meinung des Bundespatentgerichts für andere 
Zwecke als einzig zur Erreichung einer gütlichen Einigung mit der Beklag-
ten zu verwenden. 

Die  Klägerin  bestreitet,  dass  Pius  Imholz  Dritten  irgendwelche  vertrauli-
chen  Informationen  im  Zusammenhang  mit  der  Instruktionsverhandlung 
vom 22. August 2023 mitgeteilt habe. 

19.  
Mit  dem  vorliegenden  Endentscheid  erhalten  die  Parteien  die  abschlies-
sende  Beurteilung  des  Gerichts.  Die  vorläufige  Einschätzung  des  Refe-
renten an der Instruktionsverhandlung verliert daher jede Bedeutung. Die 
von der Beklagten geäusserten Bedenken, dass Kunden oder Mitarbeiter 
mit  der  vorläufigen  Einschätzung  anlässlich  der  Instruktionsverhandlung 

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verunsichert werden könnten, sind damit gegenstandslos. Der prozessua-
le Antrag der Beklagten vom 20. November 2023 ist folglich abzuweisen. 

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Materielles 

Zusammenfassung der Parteistandpunkte 

20.  
Die  Klägerin  argumentiert,  Pius  Imholz,  Gesellschafter  der  Klägerin,  sei 
seit  dem  4.  August  2008  bei  der  Beklagten  angestellt  gewesen.  Per 
27. Januar 2010 habe Pius Imholz in die Abteilung Verkauf/Aussendienst 
gewechselt, wo er bis zu seiner Kündigung per Ende 2022 gearbeitet ha-
be. 

In  seiner  Freizeit  habe Pius  Imholz  an  einem  Recyclingverfahren für As-
phalt  und  Bitumen  geforscht.  Am  25.  Oktober  2021  habe  Pius  Imholz 
erstmals  Karl  Gasser,  Verwaltungsratsmitglied  und  CEO  der  Beklagten, 
über  seine  Erfindung  informiert,  woraufhin  Pius  Imholz  die  erfinderische 
Idee  anfangs  November  2021  an  Karl  Gasser  offenbart  habe.  Unter  Mit-
hilfe  des  Patentanwaltsbüros  Rentsch  Partner AG,  Zürich,  sei  ein  erster 
Entwurf der Patentschrift erarbeitet worden, der in der Folge ausschliess-
lich von Pius Imholz überarbeitet worden sei. Die Überarbeitungen hätten 
zum  zweiten  Entwurf  der  Patentschrift  P25590CH00  vom  20. Dezember 
2021 geführt, die wiederum Pius Imholz geprüft und für korrekt befunden 
habe. 

Pius  Imholz  habe  nie  beabsichtigt,  seine  erfinderische  Leistung  an  die 
Beklagte zu verschenken. Dass er für seine Idee ein Entgelt erwartet ha-
be, habe er der Beklagten spätestens mit E-Mail vom 20. Dezember 2021 
mitgeteilt. Erfindungen zu machen, habe nicht zu seinen Pflichten als Ar-
beitnehmer gehört.  

Die  Beklagte habe  die  Erfindung  am  25.  Januar 2022  zum  Patent  ange-
meldet, ohne dies vorgängig mit Pius Imholz abzusprechen. In der Folge 
hätten Pius Imholz und die Beklagte eine einvernehmliche Lösung zu fin-
den versucht, was nicht gelungen sei. Strittig sei insbesondere, ob es sich 
bei  der  Erfindung  um  eine  Aufgaben-  oder  eine  Gelegenheitserfindung 
handle. 

Um seine erfinderische Idee zu kommerzialisieren, habe Pius Imholz per 
15. Dezember  2022  die  Klägerin  gegründet  und  der  Klägerin  mittels Ab-

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tretungsvertrag vom 7. Februar 2023 sein Recht auf das Patent vollstän-
dig übertragen. 

21.  
Die  Beklagte  bestreitet  diese  Darstellung.  Pius  Imholz  sei  ab  4.  August 
2008 bei der Beklagten als Landmaschinenmechaniker angestellt und für 
die  Wartung  und  Reparatur  der Anlagen  der  Beklagten  zuständig  gewe-
sen.  Mit  Arbeitsvertrag  vom  27.  Januar  2010  habe  Pius  Imholz  in  den 
Kundendienst  gewechselt  und  sei  dort  als  kaufmännischer  und  techni-
scher  Mitarbeiter  im Aussendienst  angestellt  gewesen.  Die  Beklagte  er-
warte von ihren Aussendienstmitarbeitenden, dass sie die Kundenbedürf-
nisse  aufnehmen,  Lösungen  vorschlagen  und  damit  aktiv  an  der  techni-
schen Lösungsfindung teilnehmen. Dass dies so gelebt worden sei, zeig-
ten die verschiedenen Kundenprojekte von Pius Imholz. Die Beklagte ha-
be Pius Imholz sodann ermöglicht, eine Weiterbildung des Fachverbands 
der  Schweizerischen  Kies-  und  Betonindustrie  zum  Thema  Verfahrens-
technik  beim  Sortieren,  Brechen  und  Waschen  von  Gesteinskörnungen 
teilzunehmen sowie  den  Lehrgang  zum  Rohstoffaufbereiter  bezahlt.  Die-
ser  Lehrgang  habe  Pius  Imholz  die  nötigen  technischen  Fachkenntnisse 
vermitteln  sollen,  um  im  Rahmen  seines  Aufgabenbereichs  als  Aussen-
dienstmitarbeiter  kundenorientierte  technische  Lösungen  zu  entwickeln, 
anbieten  und  verkaufen zu  können.  Bei  der  Beklagten  gebe  es keine  ei-
gentliche  Trennung  zwischen  Verkauf  und  Entwicklung,  diese  Trennung 
erfolge bloss aus Marketinggründen auf dem Papier. Für das Entwickeln 
technischer  und  kundenorientierter  Lösungen  seien  bei  der  Beklagten  in 
erster  Linie  die  technischen  Aussendienstmitarbeiter  zuständig.  Daher 
handle es sich bei der streitgegenständlichen Lehre um eine Aufgabener-
findung. 

Soweit das Gericht die Auffassung vertreten solle, bei der Erfindung von 
Pius Imholz handle es sich um eine Gelegenheitserfindung, sei jedenfalls 
der  Geschäftsführer  der  Beklagten,  Kari  Gasser,  als  Miterfinder  zu  be-
trachten. 

Streitpatentanmeldungen 

22.  
Die  vorliegende  Klage  richtet  sich  auf  die Abtretung  einer  Patentfamilie, 
die  zurückgeht  auf  eine  Schweizer  Prioritätsanmeldung  mit  der  Nummer 
CH000070/2022, die am 25. Januar 2022 im Namen der Beklagten einge-

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reicht  wurde  (Hinterlegungsbeleg,  englischer  Text  der  Schweizer  Priori-
tätsanmeldung).  

Die  Schweizer  Prioritätsanmeldung  wurde  am  15.  August  2023  als 
CH 719  384 A1  auf  Deutsch  publiziert. Als  Erfinder  werden  Karl  Gasser 
sowie Pius Imholz genannt.  

Zur  Patentfamilie  gehört  zudem  eine  internationale  Anmeldung  mit  der 
Nummer PCT/EP2023/051696, die am 24. Januar 2023 unter Beanspru-
chung der Priorität der Schweizer Prioritätsanmeldung eingereicht wurde, 
wiederum im Namen der Beklagten. Die internationale Anmeldung wurde 
am 3. August 2023 als WO2023/144149 A1 mit dem keine der Patentier-
barkeit  entgegenstehenden  Dokumente  nennenden  Recherchebericht 
publiziert, und nennt als Erfinder ebenfalls Karl Gasser und Pius Imholz. 
Die internationale Phase dieser PCT-Anmeldung endete im August 2024. 

In  der  Folge  ist,  wenn  auf  die  Streitpatentanmeldung  verwiesen  wird, 
die  Schweizer  Prioritätsanmeldung  gemeint.  Auf  die  PCT-Anmeldung 
(wird  als  PCT-Streitpatentanmeldung  und  auf  beide  als  Streitpatent-
anmeldungen Bezug genommen. 

23.  
Die  Streitpatentanmeldungen  betreffen  das  Gebiet  der  Regenerierung 
von asphalt- und/oder bitumenhaltigem Schüttgut und insbesondere Ver-
fahren  zur  Regenerierung  und  die  Verwendung  von  daraus  resultieren-
dem Material (vergleiche jeweils Kapitel «Technisches Gebiet»). 

Konkret wird im Zusammenhang mit Figur 1 vorgeschlagen, Aushubmate-
rial  1  einer  Zerkleinerungsvorrichtung  2  zuzuführen  und  anschliessend 
einer Siebeinheit 3, um in unterschiedliche Korngrössen aufzuteilen. Eine 
mittlere  Korngrösse  wird  als  gebrochenes  und  gesiebtes  Aushubmateri-
al 4 weiterverarbeitet, einer Vertikalprallmühle 5 zugeführt und darin wei-
ter  zerkleinert.  Daraus  resultiert  das  asphalt-  und/oder  bitumenhaltige 
Schüttgut  6.  Dieses  wird  unter  Einsatz  von  Wasser  aufgetrennt  in  eine 
erste Aufschlämmung 8 von Sandkörnung in Wasser und eine davon ab-
getrennte  Grobkornzusammensetzung  9.  Die  Grobkornzusammenset-
zung  9  wird  einem  Schwertwäscher  10  zugeführt  und  darin  gewaschen, 
was  zur  Bildung  einer  zweiten  Aufschlämmung  11  von  Sandkörnung  in 
Wasser  führt  und  einer  Grobkörnung  12,  die  abgetrennt  wird.  Die  erste 
Aufschlämmung 8 und die zweite Aufschlämmung 11 werden zusammen-
geführt  und  in  einen  Separator  geleitet,  typischerweise  einen  Hydrozyk-

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lon 13,  der  aufteilt  in  eine  Spaltkörnung  in  Wasser  und  eine  trockene 
Sandkörnung  14,  die  im  Wesentlichen frei  ist  von Asphalt  und/oder  Bitu-
men. Die Spaltkörnung in Wasser wird einer Wasserextraktionseinheit 15 
(beispielsweise eine Filterpresse) zugeführt, um Wasser abzutrennen. Die 
trockene Spaltkörnung mit Bitumen und Wasser kann dann einer Extrak-
tionseinheit 16 zugeführt werden, in der mit einem Lösungsmittel die darin 
löslichen Bestandteile Asphalt und/oder Bitumen extrahiert werden. 

Die  Streitpatentanmeldung  umfasst  einen  unabhängigen  Verfahrensan-
spruch 1 gerichtet auf ein Verfahren zur Regenerierung, mit entsprechen-
den  abhängigen Ansprüchen,  und  einen  Verwendungsanspruch  als  letz-
ten Patentanspruch, der sich aber ebenfalls auf Material bezieht, das un-
ter  Verwendung  eines  Verfahrens  gemäss  einem  der  vorstehenden  An-
sprüche erhalten wurde. 

Weiter  gibt  es  gewisse  Unterschiede  zwischen  dem  Offenbarungsgehalt 
der Schweizer Prioritätsanmeldung und der PCT-Anmeldung. Bei den An-
sprüchen zeigt sich dies insbesondere im zusätzlichen Anspruch 5, der in 
der  Schweizer  Prioritätsanmeldung  nicht  enthalten  war,  eine  Ergänzung 
im  Anspruch  16  und  weitere  eher  redaktionelle  Änderungen  in  anderen 
abhängigen Ansprüchen. Der unabhängige Anspruch 1 ist in beiden Fäl-
len  identisch  formuliert.  Ebenfalls  bei  der  PCT-Anmeldung  neu  hinzuge-
fügt  wurde  Figur  2  und  die  entsprechende  Beschreibung  auf  Seite  16:5-
17. 

Die  Änderungen  entsprechen  dem,  was  die  Klägerin  in  ihrer  Stellung-
nahme zur Duplik eventualiter aus der Anmeldung entfernt haben möchte, 
und von dem die Klägerin behauptet, es handle sich nur um handwerkli-
che Ergänzungen. 

24.  
Anspruch 1 der Streitpatentanmeldungen lautet wie folgt: 

1.   Verfahren  zur  Regenerierung  von  asphalt-  und/oder  bitumenhaltigem 

Schüttgut, wobei das Verfahren die Schritte umfasst: 

a.  Bereitstellen  einer  zerkleinerten  Zusammensetzung  von  asphalt- 

und/oder bitumenhaltigem Schüttgut (6); 

b.  Aufteilen  der  zerkleinerten  Zusammensetzung  (6)  aus  Schritt  a.  in  eine 

erste  Aufschlämmung  (8)  von  Sandkörnung  in  Wasser  und  eine  Grob-

kornzusammensetzung  (9)  durch  Waschen  der  zerkleinerten  Zusam-

mensetzung  (6)  aus  Schritt  a.  mit  Wasser,  wodurch  die  erste  Auf-

Seite 11 

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schlämmung  (8)  von  Sandkörnung  in  Wasser  und  die  Grobkornzusam-

mensetzung (9) gebildet werden; 

c.  Zuführen  der  Grobkornzusammensetzung  (9)  in  einen  Wäscher  (10), 

insbesondere in einen Schwertwäscher; 

d.  Aufteilen  der  Grobkornzusammensetzung  (9)  im  Wäscher  (10)  in  eine 

zweite Aufschlämmung (11) von Sandkörnung in Wasser und eine Grob-

körnung  (12)  durch  Waschen  der  Grobkornzusammensetzung  (9)  mit 

Wasser,  wodurch  die  zweite  Aufschlämmung  (11)  von  Sandkörnung  in 

Wasser und die Grobkörnung (12) gebildet werden; 

e.  Zuführen  der  ersten  Aufschlämmung  (8)  von  Sandkörnung  in  Wasser 

und optional der zweiten Aufschlämmung (11) von Sandkörnung in Was-

ser in einen Separator (13), insbesondere einen Hydrozyklon, und Auftei-

len der ersten (8) und zweiten Aufschlämmung (11) von Sandkörnung in 

eine  Aufschlämmung  von  Spaltkörnung  in  Wasser  und  Sandkörnung 

(14); 

f.   Zuführen der Aufschlämmung von Spaltkörnung in Wasser aus Schritt e. 

in  eine  Wasserextraktionseinheit  (15)  und  Entfernen  des  Wassers  aus 

der  Aufschlämmung  von  Spaltkörnung  und  Bilden  einer  Spaltkörnungs-

zusammensetzung, die Spaltkörnung und Bitumen und/oder Asphalt um-

fasst. 

Fig. 1 fasst diese recht detaillierten Schritte zusammen, wobei in Rot die 
Schritte a)-f) aus dem Anspruch hinzugefügt sind. 

Abbildung 1: Fig. 1 aus der Streitpatentanmeldung mit horizontaler statt vertikaler Anordnung der 
Teilbilder; mit den Schritten a)-f) von Anspruch 1 in Rot ergänzt 

Seite 12 

 
 
 
 
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Voraussetzungen des Abtretungsanspruchs 

25.  
Um  die Abtretung  eines Patents  oder  einer  Patentanmeldung  erfolgreich 
zu verlangen, muss die Klägerin substanziiert behaupten und im Bestrei-
tungsfall beweisen:1 

1.  welche  konkrete  technische  Lehre  welche(r)  Erfinder  zu  welchem 
Zeitpunkt  gemacht  haben  (Kriterium  1,  originäre  Entstehung  des 
Rechts auf das Patent); 

2.  sofern  der  Erfinder  nicht  als  Kläger  auftritt:  Wie  ein  Übergang  des 
Rechts  auf  die  Patentierung  dieser  konkreten  technischen  Lehre 
vom  Erfinder/von  den  Erfindern  auf  die  Klägerin  erfolgt  ist  (Kriteri-
um 2, derivativer Erwerb des Rechts auf das Patent); 

3. worin die spezifische technische Übereinstimmung der unter 1. ge-
machten Erfindung mit den an die Beklagte übermittelten oder von 
dieser entwendeten Informationen besteht und wann diese Informa-
tionen mit welchem technischem Inhalt unter welchen Bedingungen 
wem  seitens  der  Beklagten  tatsächlich  zugänglich  gemacht,  ge-
zeigt, oder von der Beklagten entwendet wurden (Kriterium 3, Kau-
salität); 

4. dass der am Ende in der Anmeldung/dem Patent definierte Gegen-
stand  der  selber  gemachten  und  übermittelten  oder  entwendeten 
Erfindung entspricht (Kriterium 4, Übereinstimmung). 

Beweislastverteilung und Beweismass 

26.  
Gemäss  der  allgemeinen  Regel  von  Art.  8  ZGB  hat  derjenige  das  Vor-
handensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte 
ableitet. 

Aus  der  Nennung  als  Miterfinder  in  einer  Patentanmeldung  durch  eine 
andere Person, die nicht vom genannten Miterfinder beherrscht wird, folgt 
gemäss Rechtsprechung die natürliche Vermutung, dass die als Miterfin-

1  BPatGer,  Urteil  O2012_001  vom  6.  Dezember  2013,  E.  28  – 
«Warmformverfahren»;  sowie  Urteil  O2015_009  vom  21.  März  2018,  E.  5.2  – 
«Wärmetauscher»;  BPatGer,  Urteil  O2017_002  vom  8.  Mai  2020,  E.  63  – 
«Freiformschneidverfahren». 

Seite 13 

 
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derin bezeichnete Person eine der Erfinder/innen der offenbarten techni-
schen  Lehren  ist.2  Dies  folgt  aus  dem  Erfahrungssatz,  dass  Anmelder 
kaum  jemanden  als  Erfinder  nennen,  der  nichts  zur  offenbarten  techni-
schen Lehre beigetragen hat. Anders als eine gesetzliche Vermutung be-
schlägt eine natürliche Vermutung nicht die Beweislastverteilung, sondern 
die  Beweiswürdigung.3  Die  natürliche  Vermutung  wird  bereits  durch  den 
Gegenbeweis umgestossen, d.h. es genügt, wenn es dem Beweisgegner 
gelingt, ernsthafte Zweifel an der Vermutungsfolge zu wecken. 

Diese  natürliche  Vermutung  kann  nicht  greifen, wenn  der  Anmelder  sich 
selber oder eine natürliche Person, die den Anmelder beherrscht, als Er-
finder nennt. Der Erfahrungssatz, dass Anmelder kaum jemanden als Er-
finder nennen, der nichts zur offenbarten technischen Lehre beigetragen 
hat, ist in dieser Konstellation nicht anwendbar. Der Anmelder kann – an-
ders als im erstgenannten Fall – durchaus ein Interesse daran haben, als 
Erfinder genannt zu werden, obwohl er nichts zur offenbarten technischen 
Lehre beigetragen hat. Der Anmelder soll nicht durch selbst geschaffene 
Tatsachen von einer natürlichen Vermutung profitieren können.   

27.  
Die Klägerin verlangt, dass die Beklagte zu verpflichten sei, die Streitpa-
tentanmeldungen  sowie  die  daraus  hervorgehenden  Patente  auf  sie  zu 
übertragen.  Sie  macht  geltend,  dass  Pius  Imholz  die  streitgegenständli-
che  Lehre  alleine  erfunden  hat  und  das  Recht  auf  das  Patent  weder 
durch Arbeitsvertrag  noch  durch  andere  Vereinbarung  auf  die  Beklagten 
übergegangen ist. 

Entsprechend hat die Klägerin substanziiert zu behaupten und im Bestrei-
tungsfall zu beweisen, dass 

•  Pius Imholz Alleinerfinder der Streitpatentanmeldung ist, wobei Pi-
us Imholz von der genannten natürlichen Vermutung profitiert, we-
nigstens  Miterfinder  zu  sein,  Karl  Gasser  dagegen  nicht,  da  die 
von ihm beherrschte Anmelderin ihn als solchen bezeichnet hat; 

•  das  Recht  an  der  Patentanmeldung  von  Pius  Imholz  auf  die  Klä-

gerin übergegangen ist; 

•  wie  die  erfindungsgemässe  Lehre  der  Beklagten  zugänglich  ge-

macht worden ist; und 

2  BPatGer,  Urteil  O2015_009  vom  21.  März  2018,  E.  5.2  –  «Wärmetauscher»; 
Urteil O2022_011 vom 9. September 2024, E. 19 – «Profiling-Tool». 
3 BGE 117 II 256 E. 2b. 

Seite 14 

 
•  dass  die  zugänglich  gemachte  technische  Lehre  der  Lehre  der 

Streitpatentanmeldungen entspricht. 

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Die Beklagte macht geltend, dass die streitgegenständliche Erfindung ei-
ne Aufgabenerfindung  sei  und  alle  Rechte  daran  daher  auf  die  Beklagte 
übergegangen seien. Ausserdem sei Karl Gasser Miterfinder der streitge-
genständlichen technischen Lehre.  

Entsprechend hat die Beklagte substanziiert zu behaupten und zu bewei-
sen, dass Pius Imholz die Erfindung bei Ausübung seiner dienstlichen Tä-
tigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemacht hat (Aufga-
benerfindung). Ist die streitpatentanmeldungsgemässe Erfindung als Auf-
gabenerfindung zu betrachten, erübrigt sich die Beantwortung der Frage, 
ob Karl Gasser als Miterfinder zu betrachten ist. Es ist unstrittig, dass Karl 
Gasser  seine  Rechte  an  der  Erfindung  an  die  Beklagte  übertragen  hat 
(wird  nur  bestritten,  dass  Karl  Gasser  einen  schöpferischen  Beitrag  zur 
Erfindung geleistet habe). 

28.  
Die Beweiswürdigung erfolgt nach Art. 157 ZPO frei, was bedeutet, dass 
es keine festen Regeln zum Beweiswert einzelner Beweismittel gibt.4 Frei 
bedeutet  aber  nicht  willkürlich.  Der  Richter  muss  nach  seiner  gesamten 
Sach-  und  Menschenkenntnis  sowie  nach  Lebenserfahrung  eine  gewis-
senhafte Schlussfolgerung ziehen;5 die Beweiswürdigung muss in objek-
tiv  nachvollziehbarer,  begründbarer  Weise  erfolgen.6  Die  Begründung 
muss  es  der  Rechtsmittelinstanz  erlauben,  die  Rationalität  der  Beweis-
würdigung zu überprüfen.7 

29.  
Am  dritten  und  vierten  Tag  der  Hauptverhandlung  befragte  das  Gericht 
acht Arbeitnehmer der Beklagten als Zeugen. Die Klägerin macht geltend, 
dass sich diese Zeugen in einem offensichtlichen Loyalitätskonflikt befun-
den  hätten  und  dass  deren Aussagen  bei  der  Beweiswürdigung  mit  Vor-
sicht zu geniessen seien. 

Das  Gericht  berücksichtigt  die  Nähe  der  Zeugen  zur  Beklagten  bei  der 
Beweiswürdigung. Das Gericht stellt nicht isoliert auf einzelne der Beklag-

4 Statt aller ZK ZPO-HASENBÖHLER, Art. 157 N 8. 
5 ZK ZPO-HASENBÖHLER, Art. 157 N 11. 
6 BK ZPO-BRÖNNIMANN, Art. 157 N 5. 
7 BÜHLER, in: Leuenberger (Hrsg.), Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, S. 72-
92, S. 89. 

Seite 15 

 
 
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ten dienende Aussagen ab, sondern würdigt die Aussagen dieser Zeugen 
in  einer  Gesamtbetrachtung  und  berücksichtigt,  dass  es  sich  um Arbeit-
nehmer der Beklagten handelt.  

30.  
Das  Beweismass  umschreibt  das  Bundesgericht  seit  langem  mit  der 
Formulierung, ein Beweis sei erbracht, wenn das Gericht nach objektiven 
Gesichtspunkten  von  der  Richtigkeit  einer  Sachbehauptung  überzeugt 
sei. Absolute Gewissheit könne dabei nicht verlangt werden. Es genüge, 
wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaf-
ten  Zweifel  mehr  habe  oder  allenfalls  verbleibende  Zweifel  als  leicht  er-
schienen.8  Verbleiben  mehr  als  leichte  Zweifel,  fällt  das  Urteil  zulasten 
der Partei aus, die die Beweislast trägt. 

Originäre Entstehung des Rechts auf das Patent (1. Kriterium) 

Aufgabenerfindung 

31.  
Erfindungen,  die  der Arbeitnehmer  bei Ausübung  seiner  dienstlichen Tä-
tigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren 
Hervorbringung er mitwirkt, gehören unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit 
dem  Arbeitgeber  (Art.  332  Abs.  1  OR,  sogenannte  Aufgabenerfindung). 
Wurde die Erfindung vom Arbeitnehmer nicht in Erfüllung seiner vertragli-
chen Pflichten gemacht, aber bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, 
kann sich der Arbeitgeber den Erwerb der Erfindung durch schriftliche Ab-
rede  ausbedingen  (Art. 332  Abs. 2  OR,  sogenannte  Gelegenheitserfin-
dung).  

Für  die  Unterscheidung  zwischen Aufgaben-  und  Gelegenheitserfindung 
ist  unerheblich,  ob  die  Erfindung  während  der  vertraglichen  Arbeitszeit 
oder  am  Arbeitsort  geschaffen  wurde.9  Sowohl  bei  der  Aufgaben-  als 
auch  bei  der  Gelegenheitserfindung  wird  ein  sachlicher  Zusammenhang 
zum  arbeitsvertraglichen  Tätigkeitsbereich  des  Arbeitnehmers  verlangt. 
Entscheidendes  Unterscheidungsmerkmal  ist  die  Frage,  ob  der  Arbeit-
nehmer vertraglich verpflichtet ist, eine «erfinderische Tätigkeit» zu entfal-
ten.10  Die  diesbezügliche  (Neben-)Verpflichtung  kann  ausdrücklich  sein 

8 BGE 132 III 715 E. 3.1; BGE 130 II 321 E. 3.2. 
9  BGer,  Urteil  4A_691/2011  vom  6.  November  2012,  E.  3.1;  BK  OR-
REHBINDER/STÖCKLI, Art. 332 N 14. 
10  BGer,  Urteil  2A.204/2006  vom  22.  Juni  2007,  E.  7.1;  BK  OR-
REHBINDER/STÖCKLI, Art. 332 N 14; ZK OR-STAEHELIN, Art. 332 N 7. 

Seite 16 

 
O2023_002, O2023_008 

oder sich aus den Umständen ergeben. Zu berücksichtigen sind die Um-
stände der Anstellung, die dem Arbeitnehmer erteilten Weisungen, seine 
Stellung, die Höhe seines Gehalts, seine Ausbildung und seine besonde-
ren Kenntnisse, der Grad der Unabhängigkeit bei der Ausführung der Ar-
beit,  die  zur  Verfügung  gestellten  logistischen  und  finanziellen  Ressour-
cen sowie der Unternehmenszweck des Arbeitgebers.11 

Die  vom  Bundesgericht  verwendete  und  von  der  Lehre  übernommene12 
Umschreibung «l’obligation contractuelle de déployer une activité inventi-
ve»13 ist angesichts des Wortlauts von Art. 332 Abs. 1 OR missverständ-
lich. Nach Art. 332 Abs. 1 OR gehören Erfindungen unabhängig von ihrer 
Schutzfähigkeit  dem  Arbeitgeber.  Das  Obligationenrecht  verwendet  den 
Begriff «Erfindung» hier wie das Patentgesetz im Sinne von «technische 
Handlungsanweisung»14. Eine technische Handlungsanweisung kann auf 
erfinderischer Tätigkeit beruhen, aber auch naheliegend sein.15 Die «acti-
vité  inventive»  als  Voraussetzung  für  eine  Aufgabenerfindung  ist  daher 
nicht mit der erfinderischen Tätigkeit zu verwechseln, die Voraussetzung 
für  die  Patentierbarkeit  einer  Erfindung  ist  (Art. 1  Abs. 2  PatG  /  Art. 56 
EPÜ). Es genügt, wenn der Arbeitnehmer vertraglich verpflichtet ist, tech-
nische  Handlungsanweisungen  hervorzubringen,  sei  es  alleine  oder  zu-
sammen mit anderen Mitarbeitern. Es bedarf keiner Verpflichtung, paten-
tierbare technische Handlungsanweisungen hervorzubringen.   

Keine ausdrückliche Verpflichtung zum erfinderischen Tätigwerden 

32.  
Die Klägerin macht geltend, dass Pius Imholz im massgeblichen Zeitraum 
als technischer Verkaufsberater im Aussendienst angestellt gewesen sei. 
Der Arbeitsvertrag  von  Pius  Imholz  habe  keine  ausdrückliche  Pflicht  zur 

Erfindungen 

11  BGer,  Urteil  4A_691/2011  vom  6.  November  2012,  E.  3.1;  BGer,  Urteil 
6B_310/2014 vom 23. November 2015, E. 3.4.1. 
12 BK OR-REHBINDER/STÖCKLI, Art. 332 N 14 und BSK OR I-PORTMANN/RUDOLPH, 
Art. 332  N  5  sprechen  von  «Pflicht  zur  erfinderischen  Tätigkeit»,  während  ZK-
STAEHELIN,  Art. 332  N  3,  den  Anwendungsbereich  von  Art.  332  OR  auf 
patentierbare 
blosse 
Verbesserungsmassnahmen  bereits  aufgrund  von  Art. 321b  Abs.  1  OR  als 
Arbeitserzeugnisse dem Arbeitgeber gehörten. 
13  BGer,  Urteil  4A_691/2011  vom  6.  November  2012,  E.  3.1;  BGer,  Urteil 
6B_310/2014 vom 23. November 2015, E. 3.4.1. 
14  Zum  Erfindungsbegriff  BGer,  Urteil  4A.12/1995  vom  31.  Juli  1996,  E.  4; 
BGE 146 III 403 E. 8.2 – «animierte Lunge» («Lehre zum planmässigen Handeln 
unter  Einsatz  beherrschbarer  Naturkräfte  zur  unmittelbaren  Erreichung  eines 
kausal übersehbaren Erfolgs»). 
15 SHK-PatG SCHWEIZER/ZECH, Art. 1 N 13, N 38. 

beschränken 

weil 

will, 

Seite 17 

 
O2023_002, O2023_008 

Weiter- oder Neuentwicklung von Produkten vorgesehen. Auch ein allfäl-
liges  «Betriebsreglement»  sei  nicht  Bestandteil  des  Arbeitsvertrags  von 
Pius Imholz. Pius Imholz sei an Projekten immer in einer kaufmännischen 
Rolle beteiligt gewesen, technische Fragen bzw. Probleme seien von der 
Entwicklungsabteilung übernommen worden.  

Die  Beklagte  bringt  vor,  dass  Pius  Imholz  ab  dem  4. August  2008  zu-
nächst  als  Landmaschinenmechaniker  angestellt  gewesen  und  per 
27. Januar  2011  als  kaufmännischer  und  technischer  Angestellter  im 
Kundendienst  weiterbeschäftigt  worden  sei.  Ab  Sommer  2011  sei  Pius 
Imholz  als technischer Aussendienstmitarbeiter für  die  Betreuung  einzel-
ner Kunden der Beklagten zuständig gewesen. Es habe zu den Aufgaben 
von  Pius  Imholz  gehört,  die  Bedürfnisse  der  von  ihm  betreuten  Kunden 
aufzunehmen, für  diese Bedürfnisse technische Lösungen  zu  entwickeln 
und diese technischen Lösungen den Kunden zu verkaufen und dort ein-
zuführen.  Die  Beklagte  räumte  in  ihrem  Schlussvortrag  aber  selber  ein, 
dass  vorliegend  keine  ausdrückliche  schriftliche  Verpflichtung  zum  erfin-
derischen Tätigwerden bestanden habe. 

33.  
Mit Arbeitsvertrag vom 14. Mai 2008 wurde Pius Imholz von der Beklag-
ten per 4. August 2008 als Landmaschinenmechaniker zu einem Monats-
lohn  von  CHF  4’900  angestellt.  Der  Landesgesamtarbeitsvertrag  für  die 
der  Schweizerischen  Metall-Union  (nachfolgend  «SMU»;  heute  «AM 
Suisse»)  angeschlossenen  Unternehmen  und  die  am  Sitz  des  Betriebs 
geltenden  lokalen  Ergänzungsbestimmungen  bildeten  einen  integralen 
Bestandteil  dieses  Vertrags.  Unter  Ziffer  2.2  wurde  vereinbart,  dass  der 
Lohn bei entsprechender Leistung nach zwei Monaten auf CHF 5’100 bis 
CHF  5’300  angepasst  werde  und  dass  Pius  Imholz  nach  spätestens  ei-
nem Jahr oder nach Absprache ins Büro wechsle und dort in der Arbeits-
vorbereitung,  im  Kundendienst  oder  im  Verkauf  tätig  werde.  Mit Arbeits-
vertrag vom 27. Januar 2010 «für kaufmännische / technische Angestellte 
und Vorgesetzte» erklärten Pius Imholz und die Beklagten «die Empfeh-
lungen  für  die Arbeitsbedingungen  der  kaufmännischen  und  technischen 
Angestellten und Vorgesetzten» der SMU zum integrierenden Bestandteil 
und  vereinbarten  einen  Monatslohn  von  CHF 5’980,  zuzüglich  eines 
13. Monatslohns.  Weitere  Angaben,  insbesondere  die  genaue  Bezeich-
nung  der  Anstellung  von  Pius  Imholz  enthält  der  Vertrag  nicht.  Mit  Ar-
beitsvertrag vom 11. August 2011 «für kaufmännische / technische Ange-
stellte und Vorgesetzte» wurde zwischen Pius Imholz und der Beklagten 
per  1. August  2011  ein  Monatslohn  von  CHF  7’200,  zuzüglich  eines 

Seite 18 

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13. Monatslohns vereinbart. Im Monatslohn seien sämtliche Überstunden 
und  Überzeiten  inbegriffen. Ausserdem  werde  Pius  Imholz  ein  Fahrzeug 
zur  Verfügung  gestellt,  das  er  auch  privat  nutzen  dürfe. Auch  dieser Ar-
beitsvertrag enthält keine genauere Beschreibung der Berufsbezeichnung 
oder des Tätigkeitsbereichs von Pius Imholz.  

Aus den Arbeitsverträgen vom 27. Januar 2010 und vom 11. August 2011 
ergibt  sich  nur  ausdrücklich,  dass  Pius  Imholz  als  kaufmännischer 
und/oder  als  technischer  Angestellter  oder  als  Vorgesetzter  angestellt 
war. Eine ausdrückliche Verpflichtung technische Handlungsanweisungen 
hervorzubringen,  ist  nicht  aktenkundig  und  wird  von  den  Parteien  auch 
nicht  behauptet.  Dies  gilt  auch,  wenn  man  arguendo  der  Beklagten  fol-
gend unterstellen würde, dass Pius Imholz als «technischer Angestellter» 
von der Beklagten beschäftigt worden ist. Die Bezeichnung «technischer 
Angestellter»  könnte  zwar  ein  Indiz  für  eine  implizit  erwartete  Entwick-
lungstätigkeit sein, enthält aber keine explizite Verpflichtung dazu. 

Verpflichtung zum erfinderischen Tätigwerden aus den Umständen 

34.  
Somit  ist  zu  prüfen,  ob  Pius  Imholz  aus  den  Umständen  eine  (Neben-) 
Verpflichtung zum erfinderisch Tätigwerden traf.  

Umstände der Anstellung 

35.  
Zwischen den Parteien ist unstrittig, dass ein sachlicher Zusammenhang 
zwischen  der  Erfindung  und  der  Arbeitstätigkeit  von  Pius  Imholz  für  die 
Beklagte besteht. Nachdem Pius Imholz primär für den Verkauf von Anla-
gen zur Asphaltaufbereitung angestellt war und die Erfindung ein Verfah-
ren  zur  Asphaltaufbereitung  betrifft,  lässt  sich  das  auch  kaum  ernsthaft 
bestreiten.  Strittig  ist  zwischen  den  Parteien,  ob  Pius  Imholz  arbeitsver-
traglich  verpflichtet  war,  technische  Handlungsanweisungen  hervorzu-
bringen. 

36.  
Die  Klägerin  argumentiert,  dass  Pius  Imholz  als Aussendienstmitarbeiter 
in einem grösseren Unternehmen und im Bereich von komplexen techni-
schen Geräten nicht dazu angestellt worden sei, technische Lösungen zu 
entwickeln.  Von  Verkäufern  könne  keine  erfinderische Tätigkeit  gefordert 
werden. Während des langjährigen Arbeitsverhältnisses sei von Pius Im-
holz  oder  von  anderen  Verkaufsmitarbeiten  nie  eine  erfinderische  Tätig-

Seite 19 

O2023_002, O2023_008 

keit  gefordert  worden.  Für  Weiterentwicklungen  sei  die  separate  Kon-
struktionsabteilung mit rund 20 Mitarbeitenden zuständig. Diese Abteilung 
sei bereits auf oberster Organisationsstufe vom Verkauf getrennt, wie sich 
aus dem Organigramm der Beklagten ergebe. 

Abbildung 2: Organigramm der Beklagten per 1. Januar 2023 

«Verkauf und Marketing» und «Operations» seien nicht bloss aus Marke-
tinggründen getrennt bezeichnet worden. Vielmehr hätte der Verkauf alle 
technischen Probleme an die Konstruktionsabteilung melden müssen. So 
habe  Pius  Imholz  die  Bedürfnisse  des  Kunden  an  den  Innendienst  wei-
tergegeben,  der  dann  mit  der  Entwicklungsabteilung  entschieden  habe, 
wie der Kundenbedarf umgesetzt würde und was das koste. Pius Imholz 
habe  diesen  Entscheid  dann  zurück  an  den  Kunden  gemeldet.  Er  habe 
als  Bindeglied  zwischen  Kundschaft  und  Konstruktionsabteilung  fungiert 
und keine technischen Diskussionen geführt, die über Verkaufsgespräche 
hinausgingen. 

Die patentgemässe Lehre könne nicht im Rahmen eines Kundenprojekts 
entstanden sein, sonst mangelte es bereits an der Neuheit der Erfindung. 
Die Beziehung von Pius Imholz zu den Kunden habe sich auf deren Be-
treuung  beschränkt.  Sobald  technische Angelegenheiten  gegenständlich 
waren, sei die Konstruktionsabteilung involviert gewesen.   

Seite 20 

 
O2023_002, O2023_008 

Die Beklagte entgegnet, dass sie bereits bei der Anstellung von Pius Im-
holz im Jahr 2008 die erkennbare Erwartungshaltung gehabt habe, dass 
Pius  Imholz  aufgrund  seiner  technischen  Vorbildung  und  Erfahrung  die 
Anforderungen  der  Beklagten  an  ihre  Aussendienstmitarbeiter  erfüllen 
könne. Zu diesen Erwartungen hätte insbesondere gehört, dass die Aus-
sendienstmitarbeiter  im  Austausch  mit  den  jeweiligen  Kunden  Lösungs-
möglichkeiten für technische Probleme entwickelten und umsetzten. Hät-
te  die  Beklagte  einen  reinen  Verkäufer  anstellen  wollen,  hätte  sie  nicht 
Pius  Imholz,  sondern  einen  Kandidaten  mit  einer  Ausbildung  und  Vor-
kenntnissen im Bereich des Marketings und Verkaufs angestellt. Pius Im-
holz sei schliesslich mit Arbeitsvertrag vom 11. August 2011 als kaufmän-
nischer  und  technischer Angestellter  bei  der  Beklagten  weiterbeschäftigt 
worden.  Zur  angeblichen  Trennung  zwischen  Verkaufs-  und  Entwick-
lungsabteilung  meint  die  Beklagte,  dass  sie  aus  Marketinggründen  ihre 
Mitarbeitenden, die technische Lösungen entwickelten, als Entwicklungs-
abteilung bezeichne, was aber nicht bedeute, dass es bei der Beklagten 
eine klare Trennung zwischen Verkauf und Entwicklung gebe. 

Die  technische  Lehre  der  Streitpatentanmeldungen  sei  von  Pius  Imholz 
im  Rahmen  von  Kundenprojekten  entwickelt  worden.  Pius  Imholz  habe 
für Kundenwünsche jeweils eine erste technische Handskizze erstellt, die 
dann  von  der  Konstruktionsabteilung  der  Beklagten  umgesetzt  worden 
sei. Die Beklagte verkaufe keine Maschinen «ab Stange», sondern indivi-
duelle  Lösungen.  Pius  Imholz  habe  sich  in  seiner  Rolle  als  Aussen-
dienstmitarbeiter  aktiv  mit  technischen  Lösungsvorschlägen  eingebracht 
und damit einen erheblichen Einfluss auf die Produktentwicklung der Be-
klagten  gehabt.  Darüber  hinaus  sei  Pius  Imholz  auch  handwerklich  tätig 
gewesen.  Die  Konstruktionsabteilung  entwickle  nicht  von  sich  aus  neue 
Produkte und Prozesse, sondern prüfe die Ideen, Lösungsvorschläge und 
Instruktionen der Aussendienstmitarbeiter und setze diese konstruktiv um. 
Technische  Lösungen  seien  team-übergreifend  entwickelt  worden,  aber 
stets  auf  die  ersten  technischen  Lösungsvorschläge  der  Aussendienst-
mitarbeitenden  zurückgegangen.  Es  genüge  vorliegend,  wenn  die  Be-
klagte zeige, dass Pius Imholz für die Betreuung von Kunden mit Wieder-
aufbereitungssystemen  angestellt  war  und  dass  von  Pius  Imholz  zumin-
dest im Sinne einer Nebenpflicht erwartet worden sei, dass er solche Sys-
teme  nicht  nur  verkaufe,  sondern  auch  Vorschläge  für  die  Entwicklung 
bzw. Weiterentwicklung einbringe. 

37.  
Aus  den  Befragungen  der  derzeitigen  Aussendienstmitarbeiter  der  Be-

Seite 21 

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klagten Marco Cammarata, Beat Marty, Eugen-Jesse Gasser, Janek Mett-
ler, Patrick Vieux und Mile Krznaric sowie dem ehemaligen und dem ak-
tuellen Leiter Konstruktion der Beklagten Peter Imhof und Patrick Zgrag-
gen als Zeugen ergibt sich hinsichtlich des Aufgabengebiets der Aussen-
dienstmitarbeitenden bei der Beklagten folgendes Gesamtbild:  

Am Anfang jedes Projekts steht ein Kundenwunsch. Dabei gibt der Kunde 
häufig vor, welches Ausgangsmaterial er hat und welches Endmaterial er 
wünscht,  wobei  das  Ausgangs-  und  Endmaterial  je  nach  Standort  und 
Kundenwunsch  verschieden  ist.  Die  Aufgabe  der  Aussendienstmitarbei-
tenden  der  Beklagten  besteht  dann  darin,  dem  Kunden  eine  Maschine 
anzubieten, die aus dem Ausgangsmaterial das gewünschte Endmaterial 
bereitstellt. Dabei sind verschiedene Personen in die Lösung dieser Auf-
gabe  involviert: Ausgangspunkt  bildet  der  Kunde,  der  in  dieser  Branche 
regelmässig selber grosses technisches Know-How mitbringt. Der Kunde 
gibt  nicht  nur  die Anforderungen  an  die  gewünschte  Maschine  vor,  son-
dern  trägt  regelmässig  auch  zur  Lösungsfindung  bei. Auf  Seiten  der  Be-
klagten  nehmen  die  Aussendienstmitarbeiter  die  Kundenwünsche  und  -
vorschläge  auf  und  suchen  gemeinsam  mit  dem  Kunden,  dem  Innen-
dienst,  Karl  Gasser  und  gegebenenfalls  mit  der  Konstruktionsabteilung 
eine Lösung für den Kundenwunsch. Die gewünschte Maschine wird so-
mit in Zusammenarbeit mit verschiedenen Beteiligten entwickelt. Es geht 
dabei  nicht  nur  darum,  bestehende  Maschinen  leicht  an  die  Bedürfnisse 
anzupassen  und  zu  konfigurieren,  sondern  auch  darum,  gegebenenfalls 
auf konkreten technischen Hinweis des Aussendienstmitarbeitenden eine 
komplett  neue  Maschine  zu  bauen.  Der  Aussendienstmitarbeiter  fertigt 
während  dieses  Prozesses  häufig  Handskizzen  des  Projekts  an.  Diese 
Handskizzen bilden die Grundlage der späteren Arbeit der Konstruktions-
abteilung,  sind  verschieden  detailliert  und  enthalten  in  der  Regel  ein 
Flussschema  und/oder  die  Anordnung  von  Maschinen  beziehungsweise 
Komponenten.  Oft  geben  die  Aussendienstmitarbeiter  die  Verfahrens-
technik  vor:  wie  müssen  die  Anlagen  angeordnet  sein,  um  zum  ge-
wünschten  Endprodukt  zu  kommen,  was  müssen  die  einzelnen  Kompo-
nenten  können  und  welche  Dimensionen  müssen  sie  aufweisen.  Die 
Konstruktionsabteilung  plant  und  zeichnet  dann die  Maschinen,  prüft  die 
technische  Umsetzbarkeit  des  Projekts  beispielsweise  mittels  Kräfteana-
lyse und fertigt die bemassten Pläne für die Produktion an. Für das End-
produkt  müssen  manchmal  bloss  einfache  Änderungen  vorgenommen 
werden, wie z.B. ein längeres Förderband, ein grösseres Silo, eine spie-
gelverkehrte  Anordnung  oder  ein  zusätzlicher  Werkzeugkasten;  manch-

Seite 22 

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mal gehen die angebotenen Lösungen aber über solche einfachen Konfi-
gurationen hinaus.  

38.  
Dieses  Gesamtbild  deckt  sich  weitgehend  mit  den  Aussagen  von  Pius 
Imholz anlässlich seiner Parteibefragung. Auch in dieser Darstellung steht 
am Anfang eines Kundenprojekts ein konkretes Kundenbedürfnis. Bei den 
Kundenbedürfnissen  stellen  sich  auch  Fragen  der  Verfahrenstechnik.  So 
schilderte Pius Imholz in einem Beispiel, dass Bernhard Kunz, Geschäfts-
führer der RZO AG Recycling Züri Oberland, bei der Asphaltaufbereitung 
ein Problem mit der Feinfraktion gehabt hätte, insbesondere dass bei sei-
ner  Asphaltbrechanlage  die  Abluftfilter  zuklebten,  weil  das  Haftkorn  an 
den  Gesteinskörnungen sich  verflüchtigt  und  den  Filter  verklebt  habe. In 
einer  Diskussion  zwischen  Pius  Imholz  und  Bernhard  Kunz  sei  dann  die 
Idee mit dem Waschen entstanden. Als der Waschprozess weitere Prob-
leme bereitete, riet Pius Imholz, das Schlammwasser zu pressen. Die Lö-
sung  der  sich  in  den  Kundenprojekten  stellenden  Probleme  hat  Pius  Im-
holz  dann  zusammen  mit  den  Kunden,  mit  anderen  Aussendienstmitar-
beitern  oder  gegebenenfalls  mit  der  Konstruktionsabteilung  oder  alleine 
gelöst. Auch Pius Imholz sah sich in der Pflicht, für die ihm aufgetragenen 
Kundenbedürfnisse individuelle technische Lösungen zu finden. 

39.  
Die  Klägerin  hob  anlässlich  ihres  Schlussvortrags  hervor,  dass  alle  Zeu-
gen einhellig bestätigten, dass es keine ausdrückliche Weisung oder Auf-
forderung  der  Beklagten  gegeben  habe,  wonach  die Aussendienstmitar-
beiter  zu  innovativen  Tätigkeiten  verpflichtet  seien.  Weiter  kämen  die 
massgebenden Ideen vom Kunden und die Aussendienstmitarbeiter seien 
nicht dazu angehalten, generelle technische Problemlösungen zu finden. 
Es handle sich nicht um ein innovatives Geschäftsumfeld; Patrick Zgrag-
gen  habe  gesagt:  «Wir  erfinden  das  Rad  nicht  neu,  wir  optimieren».  So 
würden  die  Kundenbedürfnisse  mit  bestehenden  Produkten  oder  einer 
Kombination  davon  erfüllt;  nur  im Ausnahmefall  würden  kleinere Anpas-
sungen gemacht. Bei der Beklagten stünden nicht die Aussendienstmitar-
beiter im Zentrum des Lösungsfindungsprozesses, sondern es würde in-
tern  der  Geschäftsführer  und  die  Konstruktionsabteilung  massgebend 
mitinvolviert.  Die  technische  Umsetzung  erfolge  letztlich  durch  die  Kon-
struktionsabteilung.  Was  die  Zeugen  unter  erfinderischem  Tätigwerden 
verstünden,  sei  vielmehr  übliche  Verkaufsberatung:  So  habe  Patrick 
Vieux  ein  Problem  gelöst,  indem  er  Produkt A  mit  Produkt  B  kombiniert 
habe;  Marco  Cammarata  verstehe  unter  neuen  Lösungsvorschlägen, 

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Kunden  darauf  hinzuweisen,  dass  andere  Kunden  bereits  mit  neueren 
Technologien  arbeiteten,  z.B.  mit  einer  Vertikalprallmühle  anstatt  eines 
Backenbrechers; auch Eugen-Jesse Gasser verstehe relativ einfache, be-
reits  bekannte  mechanischen  Veränderungen,  wie  Magnetverschiebung, 
die  Zusammenführung  von  Siebdecks,  Transportsysteme  oder  die  Ein-
hausung  einer  Maschine  als  eigentliche  Innovationen;  eine  neue Anlage 
von  Mile  Krznaric  umfasse  lediglich  die  Kombination  dreier  bereits  be-
kannter  Elemente,  nämlich  eines  Rollerrosts,  einer  Mühle  und  eines 
Siebkastens.  Weiter  habe  die  Befragung  ergeben,  dass  die  technisch 
besser gebildeten Mitarbeiter nicht im Verkauf, sondern in der Konstrukti-
onsabteilung  arbeiten.  Die  von  den  Verkäufern  erwarteten  technischen 
Lösungen  seien  demnach  bereits  in  den  Produkten  der  Beklagten  ange-
legt  und  könnten  durch  eine  Kombination  von  Produkten  oder  mit  einer 
geringfügigen Modifikation beziehungsweise Ergänzung erzielt werden. 

40.  
Nach  der  Würdigung  sämtlicher  Beweismittel  ist  das  Gericht  der  Über-
zeugung, dass die Beklagte im Prozess vom Kundenwunsch zur fertigen 
Maschine  mit  zwei  verschiedenen  technischen  Themenfeldern  konfron-
tiert ist: erstens gilt es kundenspezifische verfahrenstechnische Aufgaben 
auf  genereller  Ebene  zu  lösen,  also  herauszufinden,  mit  welchen  (Ma-
schinen-)Komponenten  der  Kunde  vom  Ausgangsmaterial  zum  ge-
wünschten  Endmaterial gelangt.  Zweitens  gilt  es  dann  diese  verfahrens-
technische Lösung konkret umzusetzen und eine entsprechend geeignete 
Maschine oder Maschinenanordnung zu bauen. Während die Konstrukti-
onsabteilung  den  zweiten  Teil  übernimmt,  obliegt  die  verfahrenstechni-
sche  Problemlösung  zumindest  teilweise  auch  dem  Aussendienst.  Der 
jeweilige Aussendienstmitarbeiter  ist  bei  der  Lösung  des  verfahrenstech-
nischen Problems nicht auf sich alleine gestellt, sondern arbeitet im Ver-
bund mit dem in der Regel technisch versierten Kunden, dem Geschäfts-
führer  Karl  Gasser,  den  anderen  Aussendienstmitarbeitenden  sowie  ge-
gebenenfalls mit der Konstruktionsabteilung zusammen. Trotz dieser Zu-
sammenarbeit  muss  jeder  Aussendienstmitarbeiter  zur  Lösung  des  ver-
fahrenstechnischen  Problems  des  betreffenden Kunden  beitragen.  Ohne 
technische Handlungsanweisungen hervorzubringen, auch wenn diese oft 
nicht patentierbar sein mögen, würde der Aussendienstmitarbeiter seinen 
arbeitsvertraglichen  Pflichten  nicht  nachkommen,  denn  im  vorliegenden 
Arbeitsumfeld  –  die  von  der  Beklagten  verkauften  Maschinen  sind  tech-
nisch komplex und kaum je Produkte ab Stange – ist eine Verkaufsbera-
tung ohne technische Unterstützung inklusive Vorschläge zur Lösung von 
kundenspezifischen verfahrenstechnischen Problemen undenkbar. Indem 

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der Aussendienstmitarbeiter  (im  Zusammenspiel  mit  den  weiteren  Betei-
ligten)  die  Maschinenkomponenten  kundenspezifisch  so  auswählt,  aus-
legt  sowie  gegebenenfalls  sogar  anders  baut  und  zusammenstellt,  dass 
der  Kunde  vom  Ausgangsmaterial  zum  gewünschten  Endmaterial  ge-
langt,  trägt  der  Aussendienstmitarbeiter  zur  verfahrenstechnischen  Lö-
sung bei. Dabei ist unerheblich, ob der Aussendienstmitarbeiter im Einzel-
fall eine patentierbare Erfindung schafft oder lediglich naheliegende tech-
nische Handlungsanweisungen hervorbringt. Massgeblich ist einzig, dass 
es zur vertraglichen (Neben-)Pflicht des Aussendienstmitarbeiters gehört, 
technische  Handlungsanweisungen  hervorzubringen  und  sei  dies  bloss 
im  Rahmen  seiner  Verkaufsberatung.  Dies  genügt,  nachdem  gemäss 
Art. 332  Abs. 1  OR  Erfindungen  unabhängig  von  ihrer  Schutzfähigkeit 
dem Arbeitgeber gehören, wenn der Arbeitnehmer sie bei Ausübung sei-
ner  dienstlichen  Tätigkeit  und  in  Erfüllung  seiner  vertraglichen  Pflichten 
macht.  

Zwar hat Pius Imholz bei der Entwicklung der streitpatentanmeldungsge-
mässen  Lehre  über  das  blosse  Auswählen  und  Anordnen  von  (Maschi-
nen-)Komponenten  hinausgewirkt,  indem  er  vorschlug,  Filterkuchen  mit 
Lösungsmitteln  zu  behandeln  und  damit  auch  experimentell  tätig  wurde. 
Das  spielt  aber  keine  Rolle,  da  bereits  das  gezielte Auswählen  und An-
ordnen  von  vorbestehenden  (Maschinen-)Komponenten  ein  verfahrens-
technisches  Problem  löst  und  damit  eine  technische  Handlungsanwei-
sung ist. 

Ebenfalls  unerheblich  ist  somit  auch,  wie  häufig  die  Aussendienstmitar-
beiter  der  Beklagten  ihren  Kunden  «Standardmaschinen»  verkaufen 
konnten.  Einerseits  liegt  auch  dem Angebot  einer  Standardmaschine  die 
Lösung  eines  verfahrenstechnischen  Problems  zu  Grunde:  nämlich  die 
Frage,  welche  Maschine  das  vom  Kunden  gewünschte  Endmaterial  aus 
dem  gegebenen Ausgangsmaterial  herstellen  kann. Andererseits  genügt 
es, wenn die Aussendienstmitarbeiter in ihrer Arbeitstätigkeit regelmässig 
verfahrenstechnische  Probleme  lösen  müssen;  ein  hoher Anteil  kann  für 
eine vertragliche Nebenpflicht nicht gefordert werden16.  

Die  Klägerin  stützt  sich  für  ihre  abweichende Auffassung  unter  anderem 
auf  ein  Urteil  des  Handelsgerichts  St.Gallen  vom  14. März  2001.17  Dort 
war zwischen der Arbeitgeberin und dem Arbeitgeber ebenfalls strittig, ob 

16 Vgl. BGer, 4A_691/2011 vom 6. November 2012, E. 3.2.2. und 3.5.2; ZK OR-
STAEHELIN, Art. 332 N 7. 
17 SG GVP 2001, Nr. 41. 

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es sich bei der vom Arbeitnehmer entwickelten Erfindung um eine Aufga-
ben-  oder  eine  Gelegenheitserfindung  handelte.  Der  Arbeitnehmer  war 
gemäss  Arbeitsvertrag  «Leiter  Abteilung  Kläranlagen  und  Verfahrens-
technik». Als  solcher  verkaufte  er  unter  anderem  die Anlagen  seiner Ar-
beitgeberin.  Die  streitgegenständliche  Erfindung  betraf  eine  sogenannte 
«Kuchenlösevorrichtung»,  mit  der  Schlammkuchen  einfacher  und  zuver-
lässiger  vom  Filtertuch  abgelöst  werden  konnten.  Das  Handelsgericht 
St. Gallen  verneinte  eine Aufgabenerfindung,  weil  der Arbeitnehmer  Ge-
samtanlagen  für  die  Schlammentwässerung  verkaufen  sollte.  Da  die Ar-
beitgeberin die Kammerfilterpressen, zu denen die Kuchenablösevorrich-
tungen als Zubehör gehörten, nicht selber herstellte und nicht selber her-
stellen  wollte  sowie  nicht  vertraglich  dazu  verpflichtet  war,  diese  zuge-
kauften  Systeme  weiterzuentwickeln,  könne  eine  implizite  Verpflichtung 
des Arbeitnehmers,  die  Kuchenablösevorrichtung  weiterzuentwickeln  nur 
dann  angenommen  werden,  wenn  die  gelieferten  Pressen  praktisch  un-
genügend wären, was sie in casu nicht waren. 

Die Erwägungen dieses handelsgerichtlichen Urteils lassen sich nicht auf 
den vorliegenden Fall übertragen. Anders als im zitierten Urteil bilden die 
Maschinen zum Ausführen des streitpatentanmeldungsgemässen Verfah-
rens das Kerngeschäft der Beklagten. Es ist vorliegend nicht so, dass die 
Beklagte  die  für  das  streitpatentanmeldungsgemässe  Verfahren  benötig-
ten  Maschinen  nicht  herstellt  oder  nicht  herstellen  will.  Das  angerufene 
Urteil ist mithin nicht einschlägig. 

41.  
Pius Imholz traf mithin eine vertragliche (Neben-)Pflicht, seinen Kunden in 
der Verkaufsberatung zu zeigen, mit welchen (Maschinen-)Komponenten 
sie vom Ausgangsmaterial zum gewünschten Endmaterial gelangen, wo-
mit er jeweils zur Lösung eines verfahrenstechnischen Problems beitrug. 
Damit  war  er  zum  Hervorbringen  technischer  Handlungsanweisungen 
verpflichtet.  Gegenstand  der  Streitpatentanmeldungen  ist  deshalb  eine 
Aufgabenerfindung. 

42.  
Die weiteren Umstände der Anstellung von Pius Imholz vermögen an die-
sem Ergebnis nichts zu ändern. 

So hielt die Klägerin fest, dass Pius Imholz als Verkäufer im Aussendienst 
und  nicht  in  leitender  Position  tätig  gewesen  sei.  Eine  sporadische  Ein-
bindung in Entwicklungsprojekte sei nur in seiner Funktion als Kundenbe-

Seite 26 

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treuer erfolgt. Es habe nicht zu seinem Aufgabenbereich gehört, den As-
phaltwiederaufbereitungsprozess zu optimieren.  

Im vorliegenden Fall spielt es keine Rolle, ob Pius Imholz in leitender Po-
sition  tätig  gewesen  ist oder  ob  ihn  eine  Pflicht zur Optimierung  des As-
phaltwiederaufbereitungsprozesses  traf.  Indem  Pius  Imholz  in  der  Kun-
denberatung  zwangsläufig  technische  Beiträge  leisten  musste,  wird  die 
Schwelle  zum  allein  massgebenden  Hervorbringen  technischer  Hand-
lungsanweisungen bereits überschritten. 

Die  Klägerin  macht  weiter  geltend,  dass  der  Lohn  von  Pius  Imholz 
CHF 9’150  monatlich  betrage,  damit  alle  geleisteten  Überstunden  und 
Überzeiten  abgegolten  seien  und  keine  Provision  auf  abgeschlossene 
Verträge  vorgesehen  sei.  Eine  Verpflichtung zur Vornahme  von  Entwick-
lungs- und Erfindungsleistungen lasse sich daraus nicht ableiten.  

Die Verkaufsberatung von Pius Imholz ist ohne technische Beiträge nicht 
denkbar  und  für  diese  Verkaufsberatung  wurde  er  unstrittig  entschädigt. 
Im Übrigen spricht die Höhe seines Lohns unter den gegebenen Umstän-
den  –  der  Lohn  ist  sowohl  für  Verkaufs-  als  auch  für  technische  Berufe 
angemessen – weder für noch gegen eine Aufgabenerfindung. 

Zur Ausbildung  von  Pius  Imholz  trägt  die  Klägerin  vor,  dass  er  gelernter 
Landmaschinenmechaniker  sei  und  im  praktischen  Bereich  anhand  von 
vorbestehenden  Plänen technische  Probleme  durch Anwendung  von  be-
kannten  Techniken  gelöst  habe.  Bei  der  Umteilung  in  den Aussendienst 
sollte  der  handwerkliche  Hintergrund  eine  hinreichende  Qualität  und 
Glaubwürdigkeit  der  Kundenberatung  gewährleisten  und  habe  nichts  mit 
einer  Qualifikation  zur  Erfindungstätigkeit  zu  tun  gehabt.  Demselben 
Zweck habe auch der «Lehrgang Rohstoffaufbereitung» gedient, der sich 
an «Betriebspersonal» gerichtet habe. Dieser Lehrgang habe nur das Er-
lernen der richtigen Anwendung von bestehenden Maschinen und Techni-
ken  bezweckt  und  sei  nicht  dafür  vorgesehen  gewesen,  die Teilnehmen-
den zur Entwicklung von technischen Lösungen zu befähigen. 

Die  von  Pius  Imholz  absolvierte  Grundausbildung  und  seine  Weiterbil-
dung zum Rohstoffaufbereiter sprechen vorliegend ebenfalls nicht gegen 
eine  Aufgabenerfindung.  Im  Gegenteil:  die  Weiterbildung  zum  Rohstoff-
aufbereiter  zielte  darauf  ab,  das  den  Verkäufen  zugrunde  liegende  Ver-
fahren  besser  zu  verstehen  und  verfahrenstechnische  Probleme  besser 
zu erfassen und zu lösen. 

Seite 27 

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Die Klägerin stützt sich sodann auf die Komplexität der von der Beklagten 
angebotenen  Maschinen  und  macht  geltend,  dass  es  offensichtlich  sei, 
dass  die  Organisation  der  Beklagten  ein  hohes  Mass  an  Arbeitsteilung 
aufweisen müsse und die Verkäufer nicht zugleich auch Entwicklungsleis-
tungen erbrächten. 

Da es vorliegend bereits genügt, dass Pius Imholz dazu verpflichtet war, 
mit seiner Verkaufsberatung zur Lösung der verfahrenstechnischen Prob-
leme beizutragen, ist nicht vorausgesetzt, dass die Aussendienstmitarbei-
tenden Aufgaben übernehmen mussten, die jenen einer Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung gleichzusetzen sind. 

Bei  der  streitgegenständlichen  Lehre  handelt  es  sich  folglich  um  eine 
Aufgabenerfindung.  Das  Recht  auf  das  Patent  daran  gehört  originär  der 
Beklagten.18  Pius  Imholz  konnte  der  Klägerin  das  Recht  auf  das  Patent 
mit Abtretungsvertrag vom 7. Februar 2023 somit nicht gültig übertragen. 
Die  Klägerin  ist  nicht  an  den  Streitpatentanmeldungen  berechtigt,  womit 
die Klage abzuweisen ist. 

Eventualwiderklage 

43.  
Mit  der  Klageantwort  hat  die  Beklagte  für  den  Fall  der  Gutheissung  des 
Klagebegehrens  1  eine  Widerklage  auf  Erstattung  einer  Entschädigung 
gestellt. Nach Lehre und Rechtsprechung ist eine bedingte Widerklage für 
den  Fall  der  Gutheissung  der  Hauptklage  (so  genannte  Eventualwider-
klage) zulässig.19 

Die  Widerklage  nach  schweizerischer  Zivilprozessordnung  ist  eine  selb-
ständige  Klage,  die  unabhängig  vom  Schicksal  der  Hauptklage  ist  und 
auch dann rechtshängig bleibt, wenn die Hauptklage abgewiesen wird. 20 
Der  Grundsatz  der  Selbständigkeit  erfährt  bei  der  Eventualwiderklage 

18  Die  Mehrheit  der  Lehre  vertritt,  dass  die  Rechte  an  Aufgabenerfindungen 
originär dem Arbeitgeber zustehen, eine Minderheit verlangt eine Abtretung oder 
fingiert einen Übergang ex lege; zum Meinungsstand ZK OR-STAEHELIN, Art. 332 
N 9.  
19 LEUENBERGER in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar 
zur  Schweizerischen  Zivilprozessordnung  (ZPO),  4.  Aufl.  Zürich  2025,  Art. 224 
N 2  m.w.H.;  BK  ZPO-KILLIAS,  Art. 224  N 54;  aus  der  Rsp.  HGer  ZH,  Urteil  und 
Beschluss  HG1700207-O  vom  5.  Dezember  2019,  E. 2.1.5;  BPatGer,  Urteil 
O2021_006  vom  11. Mai  2023,  E. 37 f.  –  «Barcode»;  a.M.  BSK  ZPO-
WILLISEGGER, Art. 224 N 34. 
20 Statt aller BK ZPO-KILLIAS, Art. 224 N 4 f. 

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aber  eine Ausnahme;  diese  wird  «hinfällig»,  wenn  die  Hauptklage  abge-
wiesen  wird.21  Die  Lehre  äussert  sich  nicht  dazu,  welches  prozessuale 
Schicksal  –  Nichteintreten,  Abweisung  oder  «nie  eingereicht  worden 
sein» – die «Hinfälligkeit» der Eventualwiderklage zur Folge hat.  

44.  
Eine  beklagte  Partei  kann  sich  mit  Eventualbegehren  verteidigen, 
d.h. Begehren, die nur dann zu prüfen sind, wenn das Hauptbegehren – 
i.d.R. die vollumfängliche Abweisung der Klage – nicht durchdringt. Einen 
Einfluss  auf  den  Streitwert  und  die  Kosten  haben  die  Eventualbegehren 
grundsätzlich  nicht;  werden  übermässig  viele  Eventualbegehren  gestellt, 
kann dies bei der Festlegung der Höhe der Parteientschädigung berück-
sichtigt werden.22 

Es  rechtfertigt  sich,  eine  Eventualwiderklage,  die  wegen Abweisung  der 
Hauptklage nicht geprüft wird, hinsichtlich der Kostenfolgen wie ein nicht 
geprüftes  Eventualbegehren  zu  behandeln.  D.h.,  die  Eventualwiderklage 
hat  keinen  Einfluss  auf  den  Streitwert  –  die  Streitwerte  von  Hauptklage 
und  Eventualwiderklage  werden  im  Falle  der Abweisung  der  Hauptklage 
nicht  zusammengezählt  –  und  keinen  Einfluss  auf  die  Kostenverteilung, 
d.h.  die  Beklagte  gilt  in  dem  Fall,  dass  die  Eventualwiderklage  nicht  ge-
prüft wird, nicht als teilweise unterliegend.23 

Im  Dispositiv  findet  die  Eventualwiderklage,  wenn  sie  infolge Abweisung 
der  Hauptklage  «hinfällig»  geworden  ist,  keine  Erwähnung,  da  auf  sie 
weder nicht eingetreten wird noch sie abgewiesen wird. Der von der Be-
klagten bezahlte Kostenvorschuss für die Gerichtskosten der Eventualwi-
derklage ist ihr zurückzuerstatten. 

Kosten und Entschädigungsfolgen 

45.  
Die  Klägerin  beziffert  den  Streitwert  auf  CHF  100’000,  was  die  Beklagte 

21  BK  ZPO-KILLIAS,  Art. 224  N 9,  N 54;  DIKE  ZPO-PAHUD,  Art. 224  N 29; 
RAPOLD/FERRARI-VISCA,  Die  Widerklage 
der  Schweizerischen 
Zivilprozessordnung,  AJP  2013  S.  387-403,  S.  390;  a.M.  GRIEDER,  Die 
Widerklage  nach  der  Schweizerischen  Zivilprozessordnung  (ZPO),  Diss.  2016, 
RZ  248 f.:  die  Eventualwiderklage  bleibe  eine  selbständige  Klage,  die 
Selbständigkeit komme bei Abweisung der Hauptklage aber nicht zum Tragen. 
22 BPatGer, Urteil O2020_001 vom 9. Juni 2021, E. 57 i.f. – «Injektionspen». 
23  BPatGer,  Urteil  O2021_006  vom  11. Mai  2023,  E. 38  –  «Barcode»;  GRIEDER, 
a.a.O., RZ 250. 

nach 

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nicht bestreitet. Ausgehend von einem Streitwert von CHF 100’000 ist die 
Gerichtsgebühr auf CHF 16’000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer).  

Die Klägerin ist vollumfänglich unterlegen, entsprechend trägt sie die Ge-
richtskosten und die Entscheidgebühr ist aus dem von ihr bezahlten Vor-
schuss zu beziehen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 111 Abs. 1 ZPO). 

Die nach Tarif zu bestimmende Entschädigung für die berufsmässige an-
waltliche  Vertretung  ist  unter  Berücksichtigung  der  viertägigen  Hauptver-
handlung auf CHF 24’000 zu bemessen (Art. 5 KR-PatGer). 

46.  
Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können 
praxisgemäss  als  notwendige Auslagen  erstattet  werden  (Art.  32  PatGG 
i.V.m. Art.  3  lit.  a  KR-PatGer;  entspricht Art.  95 Abs.  3  lit.  a  ZPO),  aller-
dings  nur  bis  zur  tatsächlichen  Höhe,  oder,  wenn  diese  die  Entschädi-
gung  für  die  berufsmässige  anwaltliche  Vertretung  gemäss  Tarif  über-
steigt,  «von  der  Grössenordnung  her  im  Bereich  der  rechtsanwaltlichen 
Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer.24 

Für  die  patentanwaltliche  Beratung  macht  die  Beklagte  CHF 5’480  gel-
tend, was die Klägerin nicht bestritt. 

Entsprechend  ist  die  Klägerin  zu  verpflichten,  der  Beklagten  eine  Pro-
zessentschädigung in der Höhe von insgesamt CHF 29’480 zu erstatten.  

47.  
Nur  der  Zeuge  Christian  Ebner  macht  für  seine  Zeugeneinvernahme 
Spesen  oder  Erwerbsausfall  geltend.  Er  beantragt  Reisespesen  von 
CHF 32  und  einen  Erwerbsausfall  von  CHF  117.  Dieser  Betrag  entspre-
che dem Lohnmodell seines Arbeitsverhältnisses, wonach er 30% des ge-
tätigten  Umsatzes  erhalte.  Die  Spesen  und  der  Erwerbsausfall  des  Zeu-
gen Ebner sind durch das ihm zuzusprechende Zeugengeld von CHF 150 
abgegolten. 

Jedem Zeugen ist ein Zeugengeld von je CHF 150 zuzusprechen (Art. 13 
Abs. 1 KR-PatGer), total CHF 1’650. Es ist bis zur Höhe des von ihr ge-
leisteten Kostenvorschusses (CHF 750) aus dem von der Klägerin geleis-

24  BPatGer,  Urteil  O2016_009  vom  18.  Dezember  2018,  E.  64  – 
«Durchflussmessfühler»;  Urteil  S2018_001  vom  23.  Mai  2018,  E.  5;  Urteil 
O2015_009  vom  21.  März  2018,  E.  11.2;  Urteil  O2012_43  vom  10.  Juni  2016, 
E. 5.5. 

Seite 30 

 
O2023_002, O2023_008 

teten  Vorschuss  zu  beziehen,  im  weiteren  Umfang  (CHF 900)  aus  dem 
von der Beklagten geleisteten Vorschuss (CHF 4’750). Der nicht verwen-
dete Teil ihres Vorschusses (CHF 3’850) ist der Beklagten zurückzuerstat-
ten. Die Klägerin schuldet der Beklagten eine Entschädigung für die Kos-
ten der Beweiserhebungen in der Höhe von CHF 900 (Art. 95 Abs. 2 lit. c 
i.V.m. Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 111 Abs. 1 ZPO). 

Endgültige Verteilung der Kosten aus dem Massnahmeverfahren 

48.  
Mit  Massnahmeurteil  vom  11.  April  2023  (S2023_001,  E.  23)  hat  das 
Bundespatengericht  die  Gerichtskosten  für  das  Massnahmeverfahren  in 
der  Höhe  von  CHF  5’000  der  Klägerin  auferlegt und  die  endgültige  Kos-
ten-  und  Entschädigungsregelung  dem  ordentlichen  Verfahren  vorbehal-
ten (Art. 104 Abs. 3 ZPO). 

Die  Prozesskosten  werden  der  unterliegenden  Partei  auferlegt  (Art.  106 
Abs. 1 ZPO). Die Anwendung des Grundsatzes von Art. 106 ZPO für die 
endgültige  Verlegung  der  Prozesskosten  vorsorglicher  Massnahmen  mit 
der Hauptsache rechtfertigt sich insbesondere, weil es unbillig wäre, jene 
Partei, die letztlich im Recht war, mit Kosten für eine vorsorgliche Mass-
nahme zu belasten, die in einem Verfahren mit beschränkten Beweismit-
teln (Art. 254 ZPO) und beschränktem Beweismass (Art. 261 ZPO) ange-
ordnet  wurde.25  Damit  folgt  die  Kostenverteilung  des  Massnahmeverfah-
rens derjenigen des ordentlichen Verfahrens. 

49.  
Die  Klägerin  unterliegt  mit  ihrer Abtretungsklage  vollumfänglich.  Mit  dem 
vorliegenden Ausgang des Verfahrens wäre auch ihr Gesuch um vorsorg-
liche  Massnahmen  abzuweisen  gewesen.  Entsprechend  ist  die  Ent-
scheidgebühr  des  Massnahmeverfahrens  in  der  Höhe  von  CHF  5’000 
endgültig der Klägerin aufzuerlegen. 

Die Klägerin schuldet der Klägerin zudem eine Entschädigung für die be-
rufsmässige  Vertretung  im  Massnahmeverfahren,  die  unter  Berücksichti-
gung  des  Streitwerts  im  Massnahmeverfahren  von  CHF  50’000  in  An-
wendung  von Art.  5  und  6  KR-PatGer  ebenfalls  auf  CHF  5’000  festzule-
gen ist. 

25 OGer BE, ZK 15 147 vom 19. Mai 2015, E. III.5. 

Seite 31 

 
Die  Beklagte  macht  keine  notwendigen  Auslagen  für  patentanwaltliche 
Unterstützung für das Massnahmeverfahren geltend. 

O2023_002, O2023_008 

Das Bundespatentgericht beschliesst: 

1.  Der prozessuale Antrag der Beklagten vom 20. November 2023 wird 

abgewiesen. 

2.  Schriftliche Mitteilung mit dem nachfolgenden Urteil. 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

3.  Die Klage wird vollumfänglich abgewiesen. 

4.  Die  Entscheidgebühr  wird  festgesetzt  auf  CHF  16’000.  Die  weiteren 

Kosten betragen CHF 1’650 für Zeugenentschädigungen. 

5.  Die  Gerichtsgebühr  des  Massnahmeverfahrens  S2023_001  in  der 

Höhe von CHF 5’000 wird endgültig der Klägerin auferlegt. 

6.  Die Entscheidgebühr wird der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr 
geleisteten  Kostenvorschuss  bezogen.  Die  Zeugenentschädigungen 
werden  im  Umfang  von  CHF  750  aus  dem  Vorschuss  der  Klägerin 
und im Umfang von CHF 900 aus dem Vorschuss der Beklagten be-
zogen.  Der  nicht  beanspruchte Anteil  ihres  Kostenvorschusses  wird 
der Beklagten zurückerstattet. 

7.  Die  Klägerin  wird  verpflichtet,  der  Beklagten  eine  Parteientschädi-
gung  von  CHF  35’380  für  das  ordentliche  Verfahren  und  das  Mass-
nahmeverfahren S2023_001 zu bezahlen. 

8.  Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien  unter  Beilage  der  Protokolle 
des  dritten  und  vierten  Tags  der  Hauptverhandlung,  des  Schreibens 
von Zeuge Eugen-Jesse Gasser vom 4. Mai 2025, sowie an das Eid-
genössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechts-
kraft), je gegen Empfangsbestätigung. 

Seite 32 

 
 
O2023_002, O2023_008 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Frist  ist  gewahrt,  wenn  die  Beschwerde 
spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder 
zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen 
diplomatischen  oder  konsularischen  Vertretung  übergeben  worden  ist 
(Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufas-
sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit-
tel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die 
Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in  Händen 
hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

St. Gallen, 28. Mai 2025  

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erster Gerichtsschreiber 

Dr. iur. Mark Schweizer 

MLaw Sven Bucher 

Versand: 02.06.2025 

Seite 33