# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 64e6b2db-db53-5ca8-b06a-04606e5f2efa
**Source:** Bundesgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2024-04-15
**Language:** de
**Title:** Bundespatentgericht 15.04.2024 O2022_006
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BPatG/CH_PATG_001_O2022-006_2024-04-15.pdf

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b un a l  f é d é r a l  d e s  b r ev e t s  

T r i b un a l e  f e d e r a l e  d e i  b r e v e t t i  

T r i b un a l  f e d e r a l  d a  p a t en t a s  

F e d e r a l  P a t e n t  C o u r t  

 

 

 

 O2022_006 

 

  Te i l u r t e i l  v o m  1 5 .  A p r i l  2 0 2 4  

Besetzung  Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), 
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dr. phil. II, Dipl. Biochem. Andreas Schöllhorn Savary 
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher  

   
Verfahrensbeteiligte  

Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Boulevard, NJ 07981-
0915 Whippany, USA 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und/oder 
Rechtsanwältin MLaw Louisa Galbraith, patentanwaltlich be-
raten durch Dr. nat., Dipl. Chem. Ulrike Ciesla, alle bei MLL 
Legal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich,  
 
Klägerin 
  

  gegen 

  
Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld,   
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, TIMES 
Attorneys, Feldeggstrasse 12, 8024 Zürich, patentanwaltlich 
beraten durch MNatSc (Chem) Robin Ellis, Reddie & Grose 
GmbH, Hopfenstrasse 8, DE-80335 München,  
 
Beklagte 
  

Gegenstand  Patentverletzung (Unterlassung, Feststellung der Patentver-
letzung, Auskunft, Rechnungslegung); Sorafenibtosylat 

 

O2022_006 

 

Seite 2 

 

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

1.  
Am 30. Mai 2022 reichte die Klägerin in Prosequierung des Massnahme-
urteils S2021_006 vom 26. April 2022 die Klageschrift ein mit folgenden 
Rechtsbegehren: 

«1.  Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 
pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilprozessordnung (ZPO) und min-
destens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie einer Strafe 
(Busse) für die im Handelsregister eingetragenen leitenden Angestellten 
nach Art. 292 StGB bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer des schweizeri-
schen/liechtensteinischen Teils des Europäischen Patents EP 2 305 255 B1 
zu verbieten, Arzneimittel mit dem Wirkstoff Sorafenib in Form von Sorafe-
nibtosylat, insbesondere das Arzneimittel "Sorafenib Zentiva" (Swissmedic-
Zulassung Nr. 68210), in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, 
zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst wie in den 
Verkehr zu bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte 
dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen. 

2.  Eventualiter zu Ziff. 1 sei es der Beklagten unter Androhung einer Ord-
nungsbusse von CHF 1'000 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilpro-
zessordnung (ZPO) und mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 
lit. b ZPO, sowie einer Strafe (Busse) für die im Handelsregister eingetrage-
nen leitenden Angestellten nach Art. 292 StGB bis zum Ablauf der Gültig-
keitsdauer des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des Europäischen 
Patents EP 2 305 255 B1 zu verbieten, Arzneimittel für die Behandlung von 
Krebs durch orale Verabreichung mit dem Wirkstoff Sorafenib in Form von 
Sorafenibtosylat, insbesondere das Arzneimittel "Sorafenib Zentiva" (Swiss-
medic-Zulassung Nr. 68210), in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzu-
bieten, zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst 
wie in den Verkehr zu bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen 
und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen. 

3.  Eventualiter zu Ziff. 2 sei es der Beklagten unter Androhung einer Ord-
nungsbusse von CHF 1'000 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilpro-
zessordnung (ZPO) und mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 
lit. b ZPO, sowie einer Strafe (Busse) für die im Handelsregister eingetrage-

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nen leitenden Angestellten nach Art. 292 StGB bis zum Ablauf der Gültig-
keitsdauer des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des Europäischen 
Patents EP 2 305 255 B1 zu verbieten, Arzneimittel für die Behandlung von 
Krebs durch Verabreichung in Form einer Tablette mit dem Wirkstoff So-
rafenib in Form von Sorafenibtosylat, insbesondere das Arzneimittel "So-
rafenib Zentiva" (Swissmedic-Zulassung Nr. 68210), in der Schweiz herzu-
stellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, 
auszuführen oder sonst wie in den Verkehr zu bringen sowie zu diesen 
Zwecken zu besitzen und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu un-
terstützen. 

4.  Eventualiter zu Ziff. 3 sei es der Beklagten unter Androhung einer Ord-
nungsbusse von CHF 1'000 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilpro-
zessordnung (ZPO) und mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 
lit. b ZPO, sowie einer Strafe (Busse) für die im Handelsregister eingetrage-
nen leitenden Angestellten nach Art. 292 StGB bis zum Ablauf der Gültig-
keitsdauer des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des Europäischen 
Patents EP 2 305 255 B1 zu verbieten, Arzneimittel für die Behandlung von 
Krebs durch orale Verabreichung in Form einer Tablette mit dem Wirkstoff 
Sorafenib in Form von Sorafenibtosylat, insbesondere das Arzneimittel "So-
rafenib Zentiva" (Swissmedic-Zulassung Nr. 68210), in der Schweiz herzu-
stellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, 
auszuführen oder sonst wie in den Verkehr zu bringen sowie zu diesen 
Zwecken zu besitzen und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu un-
terstützen. 

5  Eventualiter zu Ziff. 4 sei festzustellen, dass das Anbieten, Verkaufen, Her-
stellen, Lagern, Vertreiben, Einführen und/oder Ausführen oder sonst wie 
Inverkehrbringen eines Arzneimittels mit dem Wirkstoff Sorafenib in Form 
von Sorafenibtosylat, insbesondere des Arzneimittels "Sorafenib Zentiva" 
(Swissmedic-Zulassung Nr. 68210), durch die Beklagte in der Schweiz die 
Patentrechte der Klägerin am schweizerischen/liechtensteinischen Teil des 
EP 2 305 255 verletzt. 

6. Eventualiter zu Ziff. 5 sei festzustellen, dass das Anbieten, Verkaufen, Her-
stellen, Lagern, Vertreiben, Einführen und/oder Ausführen oder sonst wie 
Inverkehrbringen eines Arzneimittels für die Behandlung von Krebs durch 
orale Verabreichung in Form einer Tablette mit dem Wirkstoff Sorafenib in 

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Form von Sorafenibtosylat, insbesondere des Arzneimittels "Sorafenib Zen-
tiva" (Swissmedic-Zulassung Nr. 68210), durch die Beklagte in der Schweiz 
die Patentrechte der Klägerin am schweizerischen/liechtensteinischen Teil 
des EP 2 305 255 verletzt.  

7.  Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro 
Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber 
CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer 
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflich-
ten, innerhalb von 40 Tagen ab Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen 
und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu le-
gen bzw. Auskunft zu erteilen über: 

- den mit dem Verkauf von Arzneimitteln gemäss Rechtsbegehren Nr. 1, 
eventualiter gemäss Rechtsbegehren Nr. 2, eventualiter gemäss Rechts-
begehren Nr. 3, eventualiter gemäss Rechtsbegehren Nr. 4, eventualiter 
gemäss Rechtsbegehren Nr. 5, eventualiter gemäss Rechtsbegehren Nr. 
6 erzielten Bruttoumsatz unter Angabe des Verkaufspreises, aufge-
schlüsselt nach einzelnen Lieferungen und der Packungseinheiten und 
unter Angabe des Verkaufs- und Lieferdatums im Total und pro Packung, 
durch die Vorlage aller relevanten Rechnungen und Lieferdokumente; 

- die Namen und Adressen aller kommerziellen Abnehmer bzw. Käufer der 
Arzneimittel gemäss Rechtsbegehren Nr. 1, eventualiter gemäss Rechts-
begehren Nr. 2, eventualiter gemäss Rechtsbegehren Nr. 3, eventualiter 
gemäss Rechtsbegehren Nr. 4, eventualiter gemäss Rechtsbegehren 
Nr. 5, eventualiter gemäss Rechtsbegehren Nr. 6; 

- die Herkunft bzw. die Namen und Adressen aller Hersteller und Lieferan-
ten der Arzneimittel gemäss Rechtsbegehren Nr.1, eventualiter gemäss 
Rechtsbegehren Nr. 2, eventualiter gemäss Rechtsbegehren Nr. 3, even-
tualiter gemäss Rechtsbegehren Nr. 4, eventualiter gemäss Rechtsbe-
gehren Nr. 5, eventualiter gemäss Rechtsbegehren Nr. 6. 

8.  Die Beklagte sei zu verpflichten, nach erfolgter Auskunftserteilung und 
Rechnungslegung gemäss Rechtsbegehren Nr. 7 der Klägerin nach deren 
Wahl entweder: 

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- den Schaden aus entgangenem Gewinn, zuzüglich Zins zu 5% seit dem 
Schadensdatum, aber spätestens seit Klageeinleitung zu bezahlen, oder  

- den mit dem Verkauf von Arzneimitteln gemäss Rechtsbegehren Nr. 1, 
eventualiter gemäss Rechtsbegehren Nr. 2, eventualiter gemäss Rechts-
begehren Nr. 3, eventualiter gemäss Rechtsbegehren Nr. 4, eventualiter 
gemäss Rechtsbegehren Nr. 5 und eventualiter gemäss Rechtsbegehren 
Nr. 6 erzielten Nettogewinn zuzüglich Zins zu 5% seit der Erzielung die-
ses Nettogewinns, aber spätestens seit Klageeinleitung herauszugeben, 
oder 

- eine angemessene Lizenzgebühr für die widerrechtliche Nutzung des 
schweizerischen/liechtensteinischen Teils des Europäischen Patents EP 
2 305 255, zuzüglich Zins zu 5% seit dem jeweiligen Nutzungsdatum, 
aber spätestens seit Klageeinleitung, mindestens aber CHF 1'000 zu be-
zahlen. 

9.  Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, in-
klusive einer Entschädigung für die notwendigerweise beigezogene Patent-
anwältin und zuzüglich der im Summarverfahren S2021_006 aufgelaufenen 
Parteikosten und Auslagen für die notwendigerweise beigezogene Patent-
anwältin sowie der Gerichtskosten des Verfahrens S2021_006 im Umfang 
von insgesamt CHF 112'300. 

und folgenden prozessualen Anträgen 

10.  In einer ersten Stufe sei das Verfahren einstweilen auf die Fragen der Unter-
lassung, der Feststellung der Patentverletzung, der Auskunftserteilung und 
der Rechnungslegung, d.h. auf die Rechtsbegehren Nr. 1-7 sowie 9 zu be-
schränken, bis über diese Rechtsbegehren ein finales und rechtskräftiges 
Teilurteil vorliegt. 

11.  Das Verfahren sei bis zum Vorliegen eines finalen und rechtskräftigen Teil-
urteils gemäss prozessualem Antrag Nr. 10 in Bezug auf die Substantiierung 
und Bezifferung der finanziellen Ansprüche gemäss Rechtsbegehren Nr. 8 
der Klägerin zu sistieren.» 

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2.  
Am 9. September 2022 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit dem 
Antrag, die Klage sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuwei-
sen. 

3.  
Eine Instruktionsverhandlung wurde unter Verweis auf das Massnahme-
urteil S2021_006 nicht durchgeführt. 

4.  
Mit Eingabe vom 10. November 2022 erstattete die Klägerin die Replik 
mit unveränderten Rechtsbegehren. Mit Eingabe vom 2. Dezember 2022 
informierte die Klägerin das Gericht über eine Parallelentscheidung aus 
Schweden, die zu ihren Gunsten erfolgt sei. 

5.  
Mit Eingabe vom 12. Januar 2023 erstattete die Beklagte die Duplik, wo-
bei sie ihre Rechtsbegehren dahingehend änderte, dass beantragt wurde, 
das Verfahren in Bezug auf die Rechtsbegehren 1-4 wegen Gegen-
standslosigkeit als erledigt abzuschreiben, weil das Streitpatent zwi-
schenzeitlich erloschen sei, und die verbleibenden Rechtsbegehren unter 
Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin abzuweisen. 

6.  
Mit Eingabe vom 27. Januar 2023 erfolgte die Stellungnahme der Kläge-
rin zu den neuen Behauptungen und Beweismitteln in der Duplik. Mit Ein-
gabe vom 31. Januar 2023 reichte die Beklagte eine Noveneingabe ein, 
mit der sie mitteilte, dass die Klägerin im parallelen Verfahren in Grossbri-
tannien ihre Berufung zurückgezogen habe. 

7.  
Am 8. Mai 2023 wurde den Parteien das Fachrichtervotum zugestellt. Die 
Klägerin nahm am 13. Juni 2023 dazu Stellung, die Beklagte am 5. Juni 
2023. 

8.  
Am 21. Juni 2023 fand die Hauptverhandlung statt. 

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Zuständigkeit 

9.  
Die Klägerin hat ihren Sitz in New Jersey, USA, die Beklagte in der 
Schweiz. Die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ergibt sich 
aus Art. 2 Nr. 1 Lugano-Übereinkommen/Art. 109 Abs. 2 IPRG. Da An-
sprüche aus der Verletzung des schweizerischen Teils eines europäi-
schen Patents geltend gemacht werden, ist das Bundespatentgericht 
sachlich zuständig (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG). 

Es kommt schweizerisches Recht zur Anwendung (Art. 110 Abs. 1 IPRG). 
Dies gilt auch für die Frage, ob das Streitpatent seine Priorität zu Recht 
beansprucht. Denn von der gültigen Beanspruchung der Priorität hängt 
ab, was zum Stand der Technik gehört (vgl. Art. 7 Abs. 2 PatG, Art. 54 
Abs. 2 i.V.m. Art. 89 EPÜ), und der Stand der Technik ist massgebend für 
die Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit der Erfindung 
des Streitpatents. 

Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG). 

Keine Erweiterung des Spruchkörpers 

10.  
Das Gericht entscheidet in der Regel in Dreierbesetzung, wobei mindes-
tens eine Person technisch ausgebildet und eine Person juristisch ausge-
bildet sein muss (Art. 21 Abs. 1 PatGG). Das Gericht entscheidet auf prä-
sidiale Anordnung als Spruchkörper aus fünf Personen, wobei mindes-
tens eine Person technisch ausgebildet und eine Person juristisch ausge-
bildet sein muss, wenn dies im Interesse der Rechtsfortbildung oder der 
Einheit der Rechtsprechung angezeigt ist (Art. 21 Abs. 2 PatGG). 

11.  
Die Beklagte begründet ihren Antrag, den Spruchkörper auf fünf Richte-
rinnen oder Richter zu erweitern, damit, dass der Fall die grundsätzliche 
Frage aufwerfe, welche Salzscreenings ein Fachmann in der pharmazeu-
tischen Industrie durchführen würde. Insbesondere ob eine Analyse-
methode «die Standardmethode» sein müsse, um vom Fachmann be-
rücksichtigt zu werden, sei noch nie entschieden worden und stünde im 

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Widerspruch zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäi-
schen Patentamts. Auch, dass das Massnahmeurteil dem Fachrichtervo-
tum im Massnahmeverfahren S2021_006 teilweise nicht gefolgt sei, zei-
ge, dass es sich um kontroverse Fragen handle. 

Der vorliegende Fall ist anspruchsvoll in der Beweiswürdigung bei der In-
anspruchnahme der Priorität und der Würdigung, welche Schritte für den 
Fachmann im Prioritätszeitpunkt naheliegend gewesen wären bezie-
hungsweise er im Rahmen seiner routinemässigen Tätigkeit – oder nach 
Bundesgericht «mit geringer geistiger Anstrengung»1 – ausgeführt hätte. 
Dabei verlässt die Argumentation aber nie bewährte Lehre und Recht-
sprechung. Das Recht muss nicht fortgebildet werden – seine Anwen-
dung auf den konkreten Einzelfall erweist sich als schwierig. Das alleine 
rechtfertigt nicht eine Erweiterung des Spruchkörpers auf fünf Richter. 

Dass das Urteil dem Fachrichtervotum nicht in allen Punkten folgt, ist 
nicht ungewöhnlich. Das Fachrichtervotum ist der Beitrag eines technisch 
ausgebildeten Richters zur Urteilsberatung, die anderen Richter sind, ge-
nau wie der Verfasser des Fachrichtervotums selber, daran nicht gebun-
den.2 Gerade dort, wo die Rechtsanwendung auf den Einzelfall umstritten 
ist, können sie zu einem anderen Ergebnis gelangen, oder auch der Re-
ferent ändert während der mündlichen Beratung seine vorläufig geäusser-
te Meinung. Auch dies rechtfertigt keine Erweiterung des Spruchkörpers. 

Der Antrag, den Spruchkörper mit fünf Richtern zu besetzen, ist entspre-
chend abzuweisen. 

Nichteintreten auf die Unterlassungsbegehren Nr. 1 bis 4 

12.  
Das Streitpatent ist am 3. Dezember 2022 wegen Ablaufs der maximalen 
Schutzdauer erloschen. Gemäss der Beklagten sind damit die klägeri-
schen Rechtsbegehren Nr. 1 bis 4, die auf Unterlassung gerichtet sind, 
gegenstandslos geworden. Die Klägerin äussert sich dazu nicht. 

 
1 BGE 138 III 111 E. 2.1 – «induktive Heizvorrichtung». 
2 BGer, Urteil 4A_609/2019 vom 16. Juli 2020, E. 10.3.3 (nicht veröffentlicht in 
BGE 146 III 403) – «animierte Lunge». 

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Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird eine Verletzungskla-
ge, die sich auf ein zwischenzeitlich nicht mehr in Kraft stehendes Patent 
stützt, gegenstandslos, weil die Klägerin kein Rechtsschutzinteresse da-
ran habe, dass die Verletzung eines nicht mehr existierenden Patents ge-
prüft werde.3 Auf die Rechtsbegehren Nr. 1-4 ist entsprechend nicht ein-
zutreten. 

Nichteintreten auf die Feststellungsbegehren Nr. 5 und 6 

13.  
Mit der Feststellungsklage verlangt die klagende Partei die gerichtliche 
Feststellung, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis besteht oder nicht be-
steht (Art. 88 ZPO). Obwohl die Zivilprozessordnung ausgerechnet bei 
der Feststellungsklage das Rechtschutzinteresse nicht speziell erwähnt, 
ist es zweifellos Prozessvoraussetzung (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Es ist 
denn auch unstrittig, dass die Feststellungsklage ein Feststellungsinte-
resse voraussetzt, wenn auch die Anforderungen daran ausser bei der 
Klage des Betreibungsschuldners auf Feststellung des Nichtbestands der 
Forderung4 und im internationalen Verhältnis5 nicht völlig geklärt sind.  

Ein Feststellungsinteresse fehlt nach der Rechtsprechung, wenn der Klä-
ger bereits Rechtsschutz durch Leistungs- oder Gestaltungsklage erlan-
gen kann.6 In diesem Sinne ist die Feststellungsklage im Verhältnis zu ei-
ner Leistungs- oder Gestaltungsklage subsidiär. Ausnahmen vom Grund-
satz der Subsidiarität der Feststellungsklage sind restriktiv anzunehmen.7 

14.  
Vorliegend verlangt die Klägerin mit Rechtsbegehren Nr. 7 Auskunft- und 
Rechnungslegung über den mit dem Verkauf der in den Rechtsbegehren 
Nr. 1-6 umschriebenen Arzneimittel, gestützt darauf gedenkt sie ihre fi-
nanziellen Wiedergutmachungssprüche zu beziffern (Rechtsbegehren 
Nr. 8). 

 
3 BGE 146 III 416 E. 7.4 – «Gelenkpfanne». 
4 BGE 141 III 68 E. 2.3. 
5 BGE 144 III 175 E. 5. 
6 BGE 135 III 378 E. 2.2. 
7 BGer, Urteil 4A_464/2019 vom 30. April 2020, E. 1.5. 

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Die Feststellungsbegehren Nr. 5 und 6 sind daher subsidiär zum Leis-
tungsbegehren gemäss Rechtsbegehren Nr. 7. Das Auskunfts- und 
Rechnungslegungsbegehren kann nur gutgeheissen werden, wenn die 
Beklagte ein rechtsbeständiges Patent verletzt hat. Daher ist die Patent-
verletzung als Vorfrage zum Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren 
zu prüfen. 

Auf die Rechtsbegehren Nr. 5 und 6 ist daher nicht einzutreten. Das Ver-
fahren vereinfacht sich dadurch nicht, da die gleichen Fragen, die für die 
materielle Prüfung der Feststellungsbegehren zu prüfen wären, bei der 
vorfrageweisen Prüfung der Patentverletzung beim Auskunfts- und Rech-
nungslegungsbegehren zu prüfen sind. 

Ausländische Verfahren 

15.  
Das deutsche Bundespatentgericht hat den deutschen Teil des EP 2 305 
255 widerrufen (Urteil 3 Ni 12/20 (EP) vom 29. September 2021). Eine 
Berufung dagegen ist hängig. Vorher hatte das Landgericht München mit 
Urteilen vom 26. und 30. Juli 2021 gestützt auf den deutschen Teil von EP 
2 305 255 vorsorgliche Massnahmen gegen den Vertrieb von Sorafenib-
Generika in Deutschland erlassen. 

Der Cour de Justice de Paris hat es in einem Urteil vom 29. September 
2021 abgelehnt, vorsorgliche Massnahmen gegen den Vertrieb eines so-
rafenibtosylathaltigen Arzneimittels in Frankreich zu erlassen, da es den 
französischen Teil von EP 2 305 255 als voraussichtlich nicht rechtsbe-
ständig erachtete. Eine dagegen gerichtete Berufung hat die Cour d’appel 
de Paris mit Urteil vom 25. Mai 2022 abgewiesen. 

Der High Court of Justice for England and Wales hat in einem Urteil vom 
8. Oktober 2021 den britischen Teil von EP 2 305 255 als nicht rechtsbe-
ständig erachtet (Urteil [2021] EWHC 2690 (Pat) vom 8. Oktober 2021). 
Für den englischen Richter Mellor war wichtig, dass Anspruch 12 die 
Salzform als solche, unabhängig von ihrer Anwendung als Mittel gegen 
Krebs, beanspruche. Eine Berufung gegen das Urteil hat die Patentinha-
berin zwischenzeitlich zurückgezogen. 

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Seite 11 

 

Die Rechtbank Den Haag hat es mit Urteil vom 10. Dezember 2021 abge-
lehnt, gestützt auf den niederländischen Teil von EP 2 305 255 vorsorgli-
che Massnahmen anzuordnen, da Anspruch 12 voraussichtlich nicht auf 
erfinderischer Tätigkeit beruhe (Urteil C/09/617057 vom 10. Dezember 
2021). 

Der Juzgado Mercantil No 1 de Barcelona, d.h. das für Patentsachen zu-
ständige Handelsgericht in Barcelona, hat es mit Urteil vom 19. Juli 2021 
ebenfalls abgelehnt, vorsorgliche Massnahmen gegen den Vertrieb so-
rafenibtosylathaltiger Generika in Spanien zu erlassen. Eine Berufung 
dagegen wurde am 22. April 2022 von der Audiencia Principal in 
Barcelona abgewiesen. 

Die nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, d.h. das nieder-
ländisch sprechende für Patentsachen in erster Instanz zuständige Ge-
richt in Belgien, hat es ebenfalls abgelehnt, gestützt auf den belgischen 
Teil des EP 2 305 255 vorsorgliche Massnahmen zu erlassen (Urteil 
A/21/016667 vom 5. April 2022). 

Hingegen hat das Handelsgericht Wien mit Urteil vom 12. April 2022 vor-
sorgliche Massnahmen gestützt auf den österreichischen Teil von EP 2 
305 255 angeordnet. 

Das tschechische Patentamt hat am 25. April 2022 den tschechischen Teil 
von EP 2 305 255 für ungültig erklärt. 

In der Slowakei wurden erstinstanzlich vorsorgliche Massnahmen erlas-
sen, die vom Berufungsgericht aufgehoben wurden (Urteil 
43CoPv/13/2021 vom 13. Januar 2022).  

In Lettland wurde ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ab-
gewiesen (Urteil vom 23. Dezember 2021, bestätigt durch Urteil vom 
20. Januar 2020), während in Dänemark (Urteil BS-17278/2022-SHR vom 
4. Oktober 2022) und Schweden (Urteil PMT 15942-22 vom 28. Novem-
ber 2022) einstweilige Verfügungen erlassen wurden. 

Die Auffassungen der Parteien zur Begründungsqualität und -dichte der 
einzelnen Urteile unterscheiden sich naturgemäss. Wohl richtig ist die 

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Seite 12 

 

Feststellung der Beklagten, dass die Klägerin, beziehungsweise Grup-
pengesellschaften der Klägerin, in der überwiegenden Mehrheit der Län-
der, in denen eine materielle Prüfung der Rechtsbeständigkeit des jewei-
ligen Streitpatents stattgefunden hat, nicht erfolgreich war. 

Streitpatent 

16.  
Die Klägerin macht eine Verletzung des schweizerischen Teils von EP 2 
305 255 B1 («Streitpatent») durch die Beklagte geltend.  

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Streitpatents, das am 3. De-
zember 2002 angemeldet und dessen Erteilung am 22. August 2012 ver-
öffentlicht wurde. Das Streitpatent beansprucht die Priorität der 
US 334609P vom 3. Dezember 2001. Die maximale Schutzdauer des 
Streitpatents endete wie bereits erwähnt am 2. Dezember 2022 (Art. 63 
EPÜ, Art. 14 PatG). 

Das Streitpatent geht zurück auf eine internationale Anmeldung, die als 
WO 03/047579 A1 («WO 579») veröffentlicht wurde.  

Aus dieser internationalen Anmeldung ging zunächst die europäische re-
gionale Phase EP 1 450 799 hervor, zu dieser wurde eine erste Teilan-
meldung eingereicht, die als EP 1 769 795 veröffentlicht wurde, und EP 2 
305 255 ist eine weitere Teilanmeldung zu dieser Teilanmeldung erster 
Generation. Die Anmeldung wurde als EP 2 305 255 A1 offengelegt. Ein 
Einspruch wurde gegen die Erteilung des Patents EP 2 305 255 nicht 
eingelegt. 

17.  
Das Streitpatent betrifft zur Hauptsache die Verwendung einer Aryl-
harnstoffverbindung in Kombination mit 5-Fluoruracil oder eines pharma-
zeutisch akzeptablen Salzes davon zur Herstellung eines Medikaments 
zur Behandlung von Krebs, wobei die Arylharnstoffverbindung ein Tosy-
latsalz von N-(4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)-N'-(4-(2-(N-methylcarba-
moyl)-4-pyridyloxy)phenyl)harnstoff («Sorafenib») ist (Anspruch 1).  

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In einem weiteren unabhängigen Anspruch beansprucht das Streitpatent 
auch eine Arylharnstoffverbindung, die ein Tosylatsalz von Sorafenib ist, 
per se, d.h. nicht in Kombination mit 5-Fluoruracil (Anspruch 12). Die Klä-
gerin stützt sich auf den unabhängigen Anspruch 12, der lautet: 

Aryl urea compound, which is a tosylate salt of N-(4-chloro-3-(trifluoro-
methyl)phenyl-N'-(4-(2-(N-methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy)phenyl)urea. 

 

Abbildung 1: Strukturformel von Sorafenib, d.h. N-(4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)-N'-(4-
(2-(N-methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy)phenyl)harnstoff gemäss Klage. 

Sorafenib ist ein Proteinkinaseinhibitor. Proteinkinaseinhibitoren blockie-
ren bestimmte Enzyme, die so genannten Proteinkinasen. Diese Enzyme 
befinden sich in bestimmten Rezeptoren auf der Oberfläche von Krebs-
zellen, wo sie am Wachstum und Ausbreitung der Krebszellen beteiligt 
sind, sowie in den Blutgefässen, die die Tumoren mit Blut versorgen. Die 
Anwendung von Sorafenib bewirkt, dass diese Enzyme, einschliesslich 
der Raf-Kinase, blockiert werden, wodurch das Wachstum der Krebszel-
len verringert und deren Blutzufuhr unterbrochen wird. 

Ein Salz ist eine chemische Verbindung, die aus einer ionischen Verbin-
dung von positiv geladenen Kationen und negativ geladenen Anionen be-
steht, was zu einer Verbindung ohne elektrische Nettoladung führt. 

Massgeblicher Fachmann 

18.  
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der 
Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach-
gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach 

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Seite 14 

 

dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem 
liegt.8 

Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bun-
desgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete 
Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abge-
stellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sach-
gebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss 
nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte 
Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausrei-
chende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbe-
reich gut gerüstet sein».9 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fä-
higkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.10 

Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann die fiktive 
Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen 
Fachgebieten gebildet werden.11 

19.  
Die Klägerin setzt unter Verweis auf das Massnahmeverfahren als Fach-
mann ein Team an, das aus einem synthetischen Chemiker mit mehrjäh-
riger Erfahrung auf dem Gebiet der Synthese pharmazeutisch akzeptier-
ter Wirkstoffe und einem Pharmazeuten mit mehrjähriger Erfahrung auf 
dem Gebiet der Formulierung von Arzneimittelwirkstoffen. 

Die Beklagte schliesst sich an. Davon ist in der Folge wie im Massnah-
meverfahren auszugehen. 

 
8 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 
9 BGE 120 II 71 E. 2. 
10 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-
SCHEUCHZER, Art. 1 N 122. 
11 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 
1. Juni 2017, E. 4.4. 

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Seite 15 

 

Allgemeines Fachwissen 

20.  
Wissen aus Lehrbüchern des technischen Gebiets des einschlägigen 
Fachmanns gehört normalerweise zum allgemeinen Fachwissen.12  

Wissenschaftliche Publikationen oder der Offenbarungsgehalt von Pa-
tentanmeldungen oder Patentschriften gehören dagegen normalweise 
nicht zum allgemeinen Fachwissen.13 Erst wenn eine technische Lehre 
Eingang in Lehrbücher oder allgemeine Nachschlagewerke gefunden hat, 
kann davon ausgegangen werden, dass sie Teil des allgemeinen Fach-
wissens ist.  

Wissenschaftliche Veröffentlichungen oder der Offenbarungsgehalt von 
Patentanmeldungen oder Patentschriften können ausnahmsweise dem 
allgemeinen Fachwissen zugerechnet werden, wenn ein technisches Ge-
biet so neu ist, dass es noch keinen Eingang in Lehrbücher gefunden hat 
oder wenn eine Serie von Veröffentlichungen übereinstimmend zeigt, 
dass eine Technologie allgemein bekannt war.14  

Das allgemeine Fachwissen ist substanziiert zu behaupten und im Be-
streitungsfall zu beweisen.15 

21.  
Die Löslichkeit («solubility») eines Stoffes gibt an, in welchem Umfang ein 
Reinstoff in einem Lösungsmittel gelöst werden kann. Sie wird in der Re-
gel in Masse des lösbaren Stoffes pro Volumen des Lösungsmittels an-
gegeben und beschreibt einen Zustand (unstrittig). Wenn im Folgenden 
nichts anderes angegeben ist, ist das Lösungsmittel ein wässriges Medi-
um. 

 
12 BPatGer, Urteil O2018_008 vom 2. Februar 2021, E. 17 – «Tiotropium COPD 
Inhalationskapseln». 
13 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34 – «sequence by 
synthesis».  
14 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34, unter Hinweis auf 
T 772/89 vom 18 Oktober 1991, E. 3.3; T 1347/11 vom 29. Oktober 2013, E. 4; 
T 151/05 vom 22. November 2007, E. 3.4.1; T 412/09 vom 9. Mai 2012, E. 2.1.3. 
15 BPatGer, Urteil O2013_033 vom 30. Januar 2014, E. 31; BGer, Urteil 
4A_142/2014 vom 2. Oktober 2014, E. 5 – «couronne dentée II». 

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Seite 16 

 

Die intrinsische Auflösungsgeschwindigkeit («intrinsic dissolution rate») 
ist definiert als die Masse des in einer Zeiteinheit unter bestimmten Be-
dingungen (Temperatur, pH, Oberfläche) gelösten Stoffes und wird daher 
als Rate ausgedrückt. Anders als die Löslichkeit, die einen Zustand be-
schreibt, beschreibt sie einen Prozess. Als intrinsisch wird die Auflö-
sungsgeschwindigkeit bezeichnet, wenn sie sich auf den reinen Stoff, oh-
ne Hilfsmittel, welche die Auflösung beeinflussen, bezieht. Wird im Fol-
genden von «Auflösungsgeschwindigkeit» gesprochen, ist damit die 
intrinsische Auflösungsgeschwindigkeit gemeint, wenn nichts Anderes 
spezifiziert ist. 

Zwischen Löslichkeit und Auflösungsgeschwindigkeit besteht ein Zusam-
menhang in dem Sinne, dass sich ein schlecht löslicher Stoff üblicher-
weise auch langsam auflöst (Noyes-Whitney-Gleichung). Die Beklagte 
bestreitet nicht, dass dieser Zusammenhang üblicherweise besteht, weist 
aber darauf hin, dass es Ausnahmen gibt, d.h. Stoffe, die schlecht löslich 
sind, sich aber (relativ) schnell auflösen. 

Die Bioverfügbarkeit bezeichnet den prozentualen Anteil des Wirkstoffs 
einer Arzneimitteldosis, der unverändert im systemischen Kreislauf zur 
Verfügung steht. Die Bioverfügbarkeit ist eine Messgrösse dafür, wie 
schnell und in welchem Umfang ein Arzneimittel resorbiert wird und am 
Wirkort zur Verfügung steht (gerichtsnotorisch und unstrittig). 

Dem Fachmann ist bekannt, dass schlecht lösliche Wirkstoffe in der Re-
gel schlecht bioverfügbar sind. Unterhalb einer Löslichkeit von 1mg/ml 
wird er Probleme erwarten (Michael E. Aulton, Pharmaceutics: The Sci-
ence of Dosage Form Design, 1. Aufl. London 1988, nachgedruckt 1994, 
S. 227, «Aulton 1988»). 

Dem Fachmann ist weiter bekannt, dass sich die Löslichkeit schlecht lös-
licher Wirkstoffe oft verbessern lässt, wenn sie als Salze formuliert wer-
den (Aulton 1988, S. 226). 

Um eine geeignete Salzform eines Wirkstoffs zu finden, wird der Fach-
mann in einem sogenannten Salzscreening mehrere Salze des Wirkstoffs 
formulieren – die Parteien gehen von vier bis fünf aus – und deren für die 
Bioverfügbarkeit massgeblichen Parameter bestimmen (Bastin et al., Salt 

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Seite 17 

 

Selection and Optimisiation Procedures for Pharmaceutical New Chemi-
cal Entitities, Organic Process Research 2000, 427-435, «Bastin et al. 
2000», Aulton 1988, S. 227; unter den Parteien ist unbestritten, dass der 
allgemeine Teil der wissenschaftlichen Veröffentlichung Bastin et al. 2000 
ohne die Beispiele das allgemeine Fachwissen dokumentiert). 

Zu den für jede Salzform im Salzscreening vor allem zu bestimmenden 
Parametern gehören die Löslichkeit, die Säurekonstante (Aulton 1988, 
S. 224), der Schmelzpunkt, die Hygroskopizität und die Auflösungsge-
schwindigkeit (Bastin et al. 2000, Tabelle 2). Die Klägerin bestreitet dies 
nicht ausdrücklich, macht aber geltend, dass der Fachmann auf die Be-
stimmung der Auflösungsgeschwindigkeit verzichten würde, wenn die 
Löslichkeit sehr schlecht sei.  

Die Säurekonstante KS ist eine Stoffkonstante, die Aufschluss darüber 
gibt, in welchem Masse ein Stoff in einer Gleichgewichtsreaktion mit 
Wasser unter Protolyse (d.h. durch Übertragung eines Protons) reagiert. 
Sie ist ein Mass für die Stärke einer Säure. Die Gleichgewichtskonstante 
wird meist als ihr negativer dekadischer Logarithmus, als pKS-Wert, an-
gegeben (auch pKa, von engl. acid = Säure); d.h., je kleiner der pKS-Wert 
ist, desto stärker ist die Säure (unstrittig). 

Rechtsbeständigkeit 

Zulässigkeit der Änderungen 

22.  
Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtig-
keit des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt 
des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fas-
sung hinausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138 
Abs. 1 lit. c EPÜ 2000 in das nationale Recht überführt.16   

Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits – soweit es um das euro-
päische Erteilungsverfahren geht – an Art. 123 (2) EPÜ an, wo die Zuläs-
sigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Dem-
gemäss dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische 

 
16 BGE 146 III 177 E. 2.1.1. 

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Seite 18 

 

Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über 
den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hin-
ausgeht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausge-
schlossen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, in-
dem er für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen 
Anmeldung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt 
sein, nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmel-
deverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am 
Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird da-
rauf hingewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssi-
cherheit stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche über-
rascht werden, die aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht 
zu erwarten waren.17  

Dabei ist unter dem «Gegenstand des Patents» nicht der «Schutzbe-
reich» nach Art. 69 EPÜ zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche 
bestimmt wird. Vielmehr geht es um den «Gegenstand» im Sinne von 
Art. 123 (2) EPÜ, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der 
Beschreibung und in den Zeichnungen. Gemäss der Rechtsprechung der 
Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) erlaubt diese 
Bestimmung eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, 
was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ur-
sprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen 
Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar 
und eindeutig entnehmen kann. Dieser Prüfmassstab wird als «Goldstan-
dard» bezeichnet.18 

Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl 
im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen.19 
Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA 
ist es nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs ein isoliertes 
Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprüng-
lich nur in Kombination miteinander (z.B. in einer bestimmten Ausfüh-
rungsform in der Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Ände-
rung stellt eine so genannte Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie 

 
17 BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2. 
18 BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen. 
19 BGE 146 III 177 E. 2.1.3. 

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Seite 19 

 

zwar den beanspruchten Gegenstand an sich weiter einschränkt, aber 
dennoch auf eine nicht offenbarte Kombination von Merkmalen gerichtet 
ist, die breiter ist als der ursprünglich offenbarte Kontext.20 

Eine solche Zwischenverallgemeinerung ist nur zu rechtfertigen, wenn 
keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung 
zwischen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht bzw. das 
herausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen ver-
knüpft ist.21 Sie ist mithin nur zulässig, wenn der Fachmann aus der An-
meldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen 
kann, dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang 
mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels aufweist, sondern 
sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht.22 

23.  
Wie im Massnahmeverfahren macht die Beklagte unzulässige Änderun-
gen von Anspruch 12 geltend. Zusammengefasst wird geltend gemacht, 
der Gegenstand von Anspruch 12, der sich auf Sorafenibtosylat als sol-
ches beziehe, könne nicht unmittelbar und eindeutig aus der Gesamtheit 
der ursprünglich eingereichten internationalen Anmeldung abgeleitet wer-
den. Es gebe in den ursprünglich eingereichten Unterlagen der WO 579 
nur zwei Hinweise auf diese Verbindung, namentlich oben auf Seite 10, 
dort gebe es aber keinen Hinweis auf den Wirkstoff an sich und nicht in 
Kombination mit einem weiteren zytotoxischen oder zytostatischen Wirk-
stoff. Ein weiterer Hinweis sei der Abschnitt der WO 579 mit den Beispie-
len, dort werde Sorafenibtosylat aber jeweils als Vergleichssubstanz und 
unterlegenes Vergleichsbeispiel eingesetzt. Unter Bezugnahme auf die 
Veröffentlichungsschrift der Teilanmeldung, aus der das Streitpatent her-
vorgegangen ist, argumentiert die Beklagte, Abs. [0008] und [0014] offen-
barten nur Listen von Möglichkeiten, aus denen dreimal ausgewählt wer-
den müsse, um zum Anspruchsgegenstand von Anspruch 12 zu gelan-

 
20 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1.2, unter Hinweis auf 
T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1. 
21 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf 
T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 1944/10 vom 14. März 2014 E. 3.2; 
T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1. 
22 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf 
T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 2185/10 vom 21. Oktober 2014 E. 4.3; 
T 962/98 vom 15. Januar 2004 E. 2.5. 

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Seite 20 

 

gen, und das herausgreifen von Sorafenibtosylat aus den Beispielen stel-
le eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar. 

Die Klägerin äussert sich schon vorgreifend in der Klage zur Frage der 
Zulässigkeit der Änderungen, und dann auch in der Replik und in der 
Stellungnahme zur Duplik. Sie bestreitet die Behauptungen der Beklagten 
und argumentiert insbesondere gestützt auf die gleichen Textstellen, auf 
die sich auch die Beklagte bezieht, dass in Abs. [0014] der veröffentlich-
ten Teilanmeldung, aus der das Streitpatent hervorgegangen ist, aus-
drücklich auf die Verbindungen an sich Bezug genommen werde, dass im 
Abs. [0071] Sorafenibtosylat ausdrücklich erwähnt werde, und dass in 
den Beispielen ausdrücklich ausgeführt werde, dass dieser Wirkstoff gut 
verträglich sei und wenn allein verabreicht positive Ergebnisse bei der 
Reduzierung des Tumorwachstums erziele (unter Bezugnahme auf 
Abs. [0087], [0090], [0091], [0092], und [0093]). Zudem führt sie aus, 
dass auf Seite 10 der WO 579 ausdrücklich darauf hingewiesen werde, 
dass eine bevorzugte Ausführungsform des Arylharnstoffs das Tosylat 
sein könne und dass auf Seite 7 der WO 579 ausdrücklich darauf hinge-
wiesen werde, dass die Erfindung auch die jeweiligen Verbindungen der 
Formel I an sich betreffe (und nicht nur Kombinationen mit einem weite-
ren zytostatischen Wirkstoff). Ob der Wirkstoff in den Beispielen der ur-
sprünglichen Anmeldung gegenüber den Vergleichsstoffen eine verbes-
serte Wirkung aufweise oder nicht, spiele für die Frage der eindeutigen 
und unmittelbaren Offenbarung keine Rolle. Tatsache sei, dass auch So-
rafenibtosylat an sich in den Beispielen experimentell als wirksam nach-
gewiesen werde. 

24.  
In den ursprünglich eingereichten Unterlagen (Offenlegungsschrift der 
Teilanmeldung, die Basis des Streitpatents ist; der Offenbarungsgehalt 
der internationalen Anmeldung WO 579 ist identisch) wird zunächst auf 
eine Kombinationstherapie von Sorafenib mit einem weiteren zytotoxi-
schen oder zytostatischen Wirkstoff verwiesen (Abs. [0002]) und so auch 
in den allgemeinen Gegenständen gemäss Abs. [0096], die den Ansprü-
chen der WO 579 entsprechen, und den Ansprüchen vorgegeben. Es 
wird aber in Abs. [0014] (entspricht S. 7:5 der WO 579) ausdrücklich her-
vorgehoben, dass die Erfindung sich auch auf die Verbindungen gemäss 
Formel I an sich beziehe («The invention relates to the compounds per 

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Seite 21 

 

se, of formula I»). Die Formel I wird in Abs. [0008] (entspricht S. 3:11 - S. 
5 letzte Zeile der WO 579) zwar nicht ausdrücklich als Salzform angege-
ben, unmittelbar davor heisst es aber im gleichen Absatz, dass die phar-
mazeutisch akzeptierten Salze von dieser Formel eingeschlossen sind.  

In einer Gesamtschau versteht dies der Fachmann unmittelbar und ein-
deutig so, dass nicht nur Sorafenib in Kombination mit einem weiteren zy-
totoxischen oder zytostatischen Wirkstoff (Abs. [0007] und [0008]), und 
zwar jeweils entweder allein oder als pharmazeutisch akzeptiertes Salz, 
erfindungsgemäss ist, sondern auch der Wirkstoff allein (Abs. [0014]). 

Das beanspruchte Sorafenibtosylat wird ausdrücklich in Abs. [0032] in der 
allgemeinen Beschreibung genannt und in den Beispielen eingesetzt, da-
rauf wird verwiesen in Abs. [0071], und dabei jeweils u.a. auch mit vorteil-
haften tumour growth suppression (TGS) Werten allein und nicht in Kom-
bination mit einer 5-Fluorouracilverbindung. Es ist zwar richtig, dass in 
diesen Beispielen der Wirkstoff in einer Formulierung verabreicht wird, 
dass er auch in Kombination mit einer 5-Fluorouracilverbindung einge-
setzt wird und nach einem jeweils bestimmten Dosierungsschema. Der 
Fachmann erkennt aber unmittelbar und eindeutig wegen des sehr allge-
mein gehaltenen Verweises in Abs. [0032] und Abs. [0071], dass der be-
anspruchte Wirkstoff Sorafenibtosylat ein bevorzugtes System ist, und 
zwar unabhängig von den anderen Elementen der Beispiele. Wegen der 
Bemerkung in Abs. [0014] versteht er dies auch unmittelbar und eindeutig 
so, dass dieser spezifische Wirkstoff an sich erfindungsgemäss ist.  

Eine unzulässige Änderung liegt auch deswegen nicht vor, weil bei-
spielsweise in Abs. [0007] jeweils Bezug genommen wird auf eine Aryl-
harnstoffverbindung und zwar einschliesslich pharmazeutisch akzeptierter 
Salze, und diese wird dann weiter spezifiziert in Abs. [0008]. In 
Abs. [0032] wird dann ebenfalls die Tosylat-Salzform von Sorafenib als 
die bevorzugteste Auswahl für die Arylharnstoffverbindung beschrieben. 
In Kombination mit der Bemerkung in Abs. [0014] wird dadurch dem 
Fachmann unmittelbar und eindeutig auch Sorafenibtosylat an sich und 
nicht nur im Kombinationspräparat als erfindungsgemäss in den ur-
sprünglich eingereichten Unterlagen offenbart. 

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Seite 22 

 

Eine unzulässige Änderung liegt deshalb bei Anspruch 12 in der erteilten 
Fassung nicht vor. 

Prioritätsrecht 

25.  
Wer in einem Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft zum 
Schutze des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.02) ein Gesuch für 
ein Erfindungspatent regelrecht hinterlegt hat, oder sein Rechtsnachfol-
ger, geniesst für die Hinterlegung in den anderen Ländern während zwölf 
Monaten ein Prioritätsrecht (Art. 4A (1) i.V.m. Art. 4C (1) PVÜ, Art. 17 
Abs. 1 PatG, Art. 87(1) EPÜ). 

Das Prioritätsrecht besteht darin, dass der Anmeldung keine Tatsachen 
entgegengehalten werden können, die seit der ersten Anmeldung einge-
treten sind (Art. 4B PVÜ, Art. 17 Abs. 2 PatG, Art. 89 EPÜ). Die Wirkung 
des Prioritätsrechts betrifft häufig Veröffentlichungen, die vom Anmelder 
der Prioritätsanmeldung oder mit ihm verbundenen Personen stammen. 
Das Prioritätsrecht schützt entsprechend auch den Anmelder vor dem von 
ihm geschaffenen Stand der Technik und erlaubt ihm, den Inhalt der Prio-
ritätsanmeldung vor der Einreichung der Nachanmeldungen zu veröffent-
lichen. Dieser Aspekt ist von besonderer Bedeutung in Patentsystemen 
wie dem schweizerischen oder europäischen, die keine Neuheitsschon-
fristen für eigene Veröffentlichungen des Anmelders vorsehen.23 

Der Hauptzweck des Prioritätsrechts besteht darin, für einen begrenzten 
Zeitraum das Interesse des Patentanmelders an einem internationalen 
Schutz für die Erfindung zu bewahren und die negativen Folgen des Terri-
torialitätsprinzips im Patentrecht abzumildern.24 Die Prioritätsregelungen 
der Pariser Verbandsübereinkunft und ihre Umsetzungen in nationales 
Recht beziehungsweise multilateralen Staatsverträgen sollten daher nicht 
als Ausnahmebestimmungen angesehen werden, sondern sind so auszu-
legen, dass ihr Hauptzweck weitestmöglich erreicht wird.25 

 
23 Entscheidung G 1/22 und G 2/22 der Grossen Beschwerdekammer des 
Europäischen Patentamts vom 10. Oktober 2023 (im Folgenden «Entscheidung 
G 1/22»), RZ 56. 
24 Entscheidung G 1/22, RZ 54. 
25 Entscheidung G 1/22, RZ 54; so bereits BGE 42 II 400 E. 4. 

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Seite 23 

 

Das Prioritätsrecht kann vom Erstanmelder oder von demjenigen bean-
sprucht werden, der das Recht des Erstanmelders erworben hat, die glei-
che Erfindung in der Schweiz zur Patentierung anzumelden (Art. 18 
Abs. 2 PatG; Art.4A PVÜ (deutscher amtlicher Text gemäss Art. 29(1)b) 
PVÜ) und die deutsche Fassung von Art. 87(1) EPÜ sprechen vom 
«Rechtsnachfolger» des Erstanmelders. Die französische Fassung von 
Art. 4A (1) PVÜ (nach Art. 29(1)a) PVÜ authentisch und gemäss 
Art. 29(1)c) PVÜ massgeblich bei Diskrepanz zwischen den verschieden-
sprachigen Texten) und die französische Fassung von Art. 87(1) EPÜ 
sprechen vom «son ayant cause».  Das Prioritätsrecht ist ein vom Recht 
auf das Patent oder die Patentanmeldung unabhängiges Recht, das se-
parat übertragen werden kann.26 Da das Prioritätsrecht in Art. 33 Abs. 2bis 
PatG nicht genannt wird, kann es auch übertragen werden, ohne dass die 
schriftliche Form beachtet werden müsste.27 

26.  
Die Anerkennung des Prioritätsanspruches im Patenterteilungsverfahren 
befreit den Patentinhaber im Prozessfall nicht davon, den Bestand des 
Prioritätsrechts nachzuweisen (Art. 20 Abs. 1 PatG).  

Dies gilt auch nach der Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer 
G 1/22 und G 2/22 vom 10. Oktober 2023. Dort hat die Grosse Be-
schwerdekammer eine natürliche Vermutung dafür aufgestellt, dass der 
Nachanmelder die Priorität der Erstanmeldung mit Zustimmung des Erst-
anmelders, die bereits im Zeitpunkt der Einreichung der Nachanmeldung 
vorlag, in Anspruch genommen hat. Diese Vermutung beruht auf der Be-
weiswürdigung der Grossen Beschwerdekammer. Das EPÜ enthält keine 
Regelung der Beweislast für den gültigen Bestand des Prioritätsrechts. 
Die Mitgliedstaaten des EPÜ sind frei, in diesem Bereich autonome Re-
gelungen zu treffen, was die Schweiz mit Art. 20 Abs. 1 PatG getan hat. 
Art. 20 Abs. 1 PatG findet daher nach wie vor Anwendung, und die Kläge-

 
26 BREMI, Einreichung von US Provisional Applications und Übertragung von 
Prioritätsrechten: Einige Fallstricke in der Praxis, sic! 2000, S. 296 ff., 298 
(Fn. 7); BODENHAUSEN, Guide d’Application de la Convention de Paris pour la 
Protection de la Propriété Industrielle, Genf 1969, S. 40; WIECZOREK, Die 
Unionspriorität im Patentrecht, Köln 1975, S. 136. 
27 BREMI, a.a.O., 297; HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 18 N 1a; CR 
PI LBI-DE WERRA, Art. 33 N 9; SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 33 N 29. 

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Seite 24 

 

rin (Patentinhaberin) trägt die Beweislast dafür, dass das Streitpatent sei-
ne Priorität gültig beansprucht.28 

27.  
Die Beweiswürdigung ist nach Art. 157 ZPO frei, was bedeutet, dass es 
keine festen Regeln zum Beweiswert einzelner Beweismittel gibt.29 Frei 
bedeutet aber nicht willkürlich. Der Richter muss nach seiner gesamten 
Sach- und Menschenkenntnis sowie nach Lebenserfahrung eine gewis-
senhafte Schlussfolgerung ziehen;30 die Beweiswürdigung muss in objek-
tiv nachvollziehbarer, begründbarer Weise erfolgen.31 Die Begründung 
muss es der Rechtsmittelinstanz erlauben, die Rationalität der Beweis-
würdigung zu überprüfen.32 

Das Beweismass umschreibt das Bundesgericht seit langem mit der 
Formulierung, ein Beweis sei erbracht, wenn das Gericht nach objektiven 
Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt 
sei. Absolute Gewissheit könne dabei nicht verlangt werden. Es genüge, 
wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaf-
ten Zweifel mehr habe oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht er-
schienen.33 

28.  
Die Beklagte macht geltend, das Streitpatent beanspruche die Priorität 
der US 334609P nicht gültig, und entsprechend liege mangelnde Neuheit 
gegenüber zwei wissenschaftlichen Publikationen vor, namentlich T. B. 
Lowinger et al., Design and Discovery of Small Molecules Targeting Raf-1 
Kinase, Current Pharmaceutical Design 2002, 2269 – 2278 («Lowinger 
et al. 2002»), sowie S. J. Hotte et al., BAY 43-9006: early clinical data in 
patients with advanced solid malignancies, Current Pharmaceutical De-
sign 2002, 2249 – 2253 («Hotte et al. 2002»), die beide nach dem Priori-
tätsdatum, aber vor dem Anmeldedatum des Streitpatents veröffentlicht 
worden seien. 

 
28 BPatGer, Urteil O2022_007 vom 5. März 2024, E. 29 – «Apixaban». 
29 Statt aller ZK ZPO-HASENBÖHLER, Art. 157 N 8. 
30 ZK ZPO-HASENBÖHLER, Art. 157 N 11. 
31 BK ZPO-BRÖNNIMANN, Art. 157 N 5. 
32 BÜHLER, in: Leuenberger (Hrsg.), Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, 
S. 72-92, S. 89. 
33 BGE 132 III 715 E. 3.1; BGE 130 II 321 E. 3.2. 

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Seite 25 

 

Die Beklagte argumentiert, dass nicht nachgewiesen sei, dass eine Über-
tragung des Prioritätsrechts von allen Erfindern, die Anmelder der US-
Prioritätsanmeldung waren, auf die Bayer Corporation, Whippany, New 
Jersey, USA (US-Tochtergesellschaft der Bayer AG und Anmelderin der 
internationalen Anmeldung) erfolgt sei. Konkret bestreitet die Beklagte die 
Gültigkeit der Übertragung von den Erfindern/Anmeldern auf die Bayer 
Corporation auf Basis dreier Argumente:  

(1)  es sei nicht gezeigt, dass alle Erfinder/Anmelder der Prioritätsan-
meldung bei der Bayer Corporation beschäftigt gewesen seien;  

(2)  selbst wenn alle Erfinder/Anmelder der Prioritätsanmeldung ange-
stellt gewesen sein sollten, sei nicht gezeigt, dass deren Arbeits-
verträge identisch gewesen seien;  

(3)  die Arbeitsverträge bewiesen nicht, dass das Recht am Prioritäts-
dokument (recte: das durch die Prioritätsanmeldung begründete 
Prioritätsrecht) an die Bayer Corporation übertragen worden sei. 

Die Klägerin bestreitet, dass das Streitpatent seine Priorität nicht gültig 
beanspruche. Zur Gültigkeit der Priorität äussert sie sich bereits in der 
Klage umfassend, da die Beklagte im Massnahmeverfahren die Gültigkeit 
des Prioritätsanspruchs bestritten hatte. 

29.  
Zur Anstellung aller Erfinder bei der Bayer Corporation führt die Klägerin 
aus, dass alle 18 Erfinder, die Anmelder der US-Prioritätsanmeldung ge-
wesen seien, im Zeitpunkt der Prioritätsanmeldung Angestellte der Bayer 
Corporation gewesen seien.  

Als Beweismittel reicht sie eine Erklärung von Jonathan R. Harris vom 
21. Mai 2021 ein, in der dieser bestätigt, Zugriff auf eine Datenbank der 
Bayer Corporation zu haben, aus der hervorgehe, dass sämtliche Erfin-
der/Anmelder der Prioritätsanmeldung zum Zeitpunkt der Erfindung An-
gestellte der Bayer Corporation gewesen seien. Für Jacques Dumas, U-
day Khire, Timothy Lowinger, Mary-Katerine Monahan, Reina Natero, 
Bernd Riedl, William Scott und Roger Smith wird dies belegt durch unter-

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Seite 26 

 

schriebene Kopien der «Bayer Corporation Agreements», die alle gleich 
lauten und unter anderem die Rechte an geistigem Eigentum regeln. 

Zusätzlich wird von der Klägerin eine Erklärung von William J. Klemick 
vom 26. August 2021 vorgelegt, dem im Erfindungszeitpunkt für Anstel-
lungsfragen zuständigen Juristen der Bayer Corporation. William J. Kle-
mick bestätigt ebenfalls, er habe Zugang auf die alte Mitarbeiter-
Datenbank von Bayer Corporation, und aus dieser könne er ersehen, 
dass sämtliche 18 Erfinder/Anmelder zum Zeitpunkt der Hinterlegung der 
US-Prioritätsanmeldung oder vorher im relevanten Zeitraum Angestellte 
der Bayer Corporation gewesen seien. 

Zusätzlich zu den bereits im Massnahmeverfahren eingereichten Be-
weismitteln reicht die Klägerin dazu eine schriftliche Erklärung von Barba-
ra Shimei vom 13. Oktober 2021 ein. Barbara Shimei war zum Zeitpunkt, 
als die Erfindung gemacht wurde, verantwortliche Patentjuristin für das 
Bayer Forschungszentrum in Westhaven, New Jersey, USA. Sie erinnert 
sich gemäss der Erklärung daran, dass mit grosser Sorgfalt darauf ge-
achtet worden sei, dass alle wissenschaftlichen Mitarbeiter die Anstel-
lungsbedingungen zu Beginn des Beschäftigungsverhältnisses unter-
zeichneten und dass die für die Rechteübertragung an Erfindungen darin 
enthaltenen Klauseln nicht verhandelt werden konnten. 

30.  
Zur Übertragung des Prioritätsrechts durch die Arbeitsverträge erläutert 
die Klägerin unter Bezugnahme auf Klauseln 3 und 4 des «Bayer Corpo-
ration Agreement» und unter Vorlage zweier Rechtsgutachten eines US-
amerikanischen Rechtsprofessors (Erklärungen von Prof. J.R. Thomas 
vom 17. Juli 2020 und 23. Juli 2020), dass die Formulierung dieser Klau-
seln in Übereinstimmung mit der US-Rechtsprechung auszulegen sei als 
eine Vorausübertragung ohne Erfordernis eines weiteren Verfügungsge-
schäfts, und dass sich die Übertragung zudem auch auf Basis der in den 
USA etablierten «hired-to-invent» Doktrin ergebe, da offensichtlich alle 
der Erfinder angestellt gewesen seien, um Erfindungen im Bereich des 
Streitpatents zu machen.  

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Seite 27 

 

 

Abbildung 2: Klauseln 3 und 4 des «Bayer Corporation Agreements» gem. Erklärung von 
Jonathan R. Harris vom 21. Mai 2021, Annex 1 

Die Beklagte bestreitet dies unter Bezugnahme auf in der Klausel 3 un-
terschiedlich gewählte Begrifflichkeiten. Klausel 3 des «Bayer Corporation 
Agreements» beziehe sich auf das Eigentum an Erfindungen, nicht auf 
das Eigentum an Immaterialgüterrechten. Es werde zwischen «Erfin-
dung» im ersten Absatz und «Eigentumsrecht an einer Erfindung» im 
zweiten Absatz unterschieden. Während der erste Absatz vorschreibe, 
dass die Erfindung in das Eigentum von Bayer übergehe, verlange der 
zweite Absatz lediglich, dass der Arbeitnehmer Bayer schriftlich informie-
re. Das Prioritätsdokument [recte: Prioritätsrecht] sei keine Erfindung. Es 
sei ein Eigentumsrecht, das auf den Namen des/der Erfinder(s) laute. Ob 
die Erfindung, die dem Eigentumsrecht (Prioritätsrecht) zugrunde liege, 
der Bayer Corporation gehörte oder nicht, sei irrelevant. Das US-
Patentrecht verlange, dass das Prioritätsdokument [recte: die Prioritäts-
anmeldung] im Namen der Erfinder eingereicht werde, so dass sich im 
vorliegenden Fall nur die Frage stelle, ob das Prioritätsrecht – das «Ei-
gentumsrecht» – auf die Bayer Corporation übertragen wurde. Der Zusatz 
zum Arbeitsvertrag regle dies nicht. Zudem werde aus Klausel 4 klar, 
dass der Arbeitnehmer verpflichtet sei, Übertragungserklärungen zu un-
terzeichnen, und derartige Übertragungserklärungen seien nicht vorgelegt 
worden. In diesem Zusammenhang sei v.a. wesentlich, so die Beklagte, 
dass Klausel 4 ausdrücklich anerkenne, dass der Arbeitnehmer trotz der 
Existenz von Klausel 3 weiterhin verpflichtet sei, die Übertragungen zu 
unterzeichnen. Wenn Klausel 3 so weitreichend wäre, wie die Klägerin 
behaupte, wäre Klausel 4 überflüssig; und Klausel 4 unterscheide noch 

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Seite 28 

 

einmal zwischen einer Erfindung und einem Rechtsschutz für eine solche 
Erfindung. 

31.  
Entgegen den Ausführungen der Beklagten ist Klausel 3 des Zusatzes 
zum Arbeitsvertrag hinreichend klar. Jede Erfindung, die während der An-
stellung für Bayer Corporation gemacht wird, wird Eigentum der Bayer 
Corporation («shall become property of Bayer»). Davon ausgenommen 
sind freie Erfindungen, die keinen Zusammenhang mit der Anstellung ha-
ben. Es wird nicht behauptet, dass die Erfindung von Sorafenibtosylat ei-
ne derartige freie Erfindung wäre. Demnach gehören alle Rechte an der 
Erfindung der Bayer Corporation. Dazu gehört auch das Prioritätsrecht 
einer Erstanmeldung, wie die Gutachten von Prof. J.R. Thomas vom 
17. Juli und 23. Juli 2020 bestätigen. 

Der zweite Absatz von Klausel 3 lautet «If I assert any property right in an 
invention I make during the period of time I am employed by Bayer, I will 
promptly notify Bayer in writing.», auf Deutsch: «Falls ich Eigentumsrech-
te an einer Erfindung geltend mache, die ich während der Zeit meiner An-
stellung bei Bayer mache, werde ich Bayer sofort schriftlich informieren.» 
Der zweite Absatz bezieht sich ersichtlich auf die gemäss dem ersten Ab-
satz freien Erfindungen, d.h. wenn der Mitarbeiter behauptet, dass er – 
und nicht Bayer – Eigentümer der Erfindung sei, ist Bayer Corporation so-
fort zu informieren. An der Vorausverfügung aller Rechte an den Erfin-
dungen, die keine freien Erfindungen sind, ändert Absatz 2 nichts. 

Auch aus Klausel 4 ergibt sich nicht, dass über die Eigentumsrechte an 
Diensterfindungen gemäss Klausel 3 nicht bereits verfügt wurde. Patent-
ämter verschiedener Länder verlangen unterschiedliche Nachweise der 
Eigentümerstellung des Anmelders an der Erfindung. Manche bestehen 
darauf, dass ihre eigenen Formulare verwendet werden, andere verlan-
gen eine notarielle Beurkundung. Mit Klausel 4 soll sichergestellt werden, 
dass die Arbeitnehmer/Erfinder solche weiteren schriftlichen Erklärungen 
im Sinne von Bestätigungen abgeben und für eventuelle Anhörungen er-
scheinen. Das ändert nichts daran, dass gemäss übereinstimmendem 
Parteiwillen bereits über die Rechte an der Erfindung verfügt wurde; es 
geht dabei nur um den Nachweis gegenüber Dritten. Ein Schriftlichkeits-

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Seite 29 

 

erfordernis für die Verfügung unter den Parteien kann aus Klausel 4 nicht 
abgeleitet werden. 

Entsprechend ist es vor dem Hintergrund der Ausführungen von Prof. J.R. 
Thomas erstellt, dass das Prioritätsrecht durch die Erfinder Jacques Du-
mas, Uday Khire, Timothy Lowinger, Mary-Katerine Monahan, Reina 
Natero, Bernd Riedl, William Scott und Roger Smith, für die unterschrie-
bene Kopien der «Bayer Corporation Agreements» aktenkundig sind, 
nach US-amerikanischem Recht gültig auf die Bayer Corporation übertra-
gen wurde. Dass es von dieser gültig weiter auf die Klägerin übertragen 
wurde, wird von der Beklagten nicht bestritten. 

32.  
Das Gericht erachtet es jedoch auch als erstellt, dass die als Anmelder 
der Prioritätsanmeldung US 334609P genannten Erfinder Christopher 
Carter, Neil Gibson, Barbara Hibner, Rachel Humphrey, Pamela Trail, Pat-
rick Vincent, Yifan Zhai, Jill Wood, Joel Renick und Robert Sibley, für die 
keine unterschriebenen Abtretungserklärungen im Recht liegen, im mas-
sgeblichen Zeitpunkt bei der Bayer Corporation angestellt waren und das 
Recht, die Priorität der Anmeldung US 334609P in Anspruch zu nehmen, 
nach US-amerikanischem Recht gültig an diese übertragen hatten. 

Die diesbezüglichen Bestreitungen der Beklagten erschöpfen sich darin, 
zu behaupten, bezüglich der Anmelder, für die keine Kopien des «Bayer 
Corporation Agreements» vorlägen, sei nicht erstellt, dass sie im mass-
geblichen Zeitpunkt Angestellte der Bayer Corporation gewesen seien. 
Als multinationales Unternehmen habe die Bayer AG zahlreiche Einhei-
ten, und es sei möglich, dass ein Teil der Erfinder bei anderen Einheiten 
als der Bayer Corporation angestellt gewesen seien. 

Es gibt keine konkreten Hinweise für die Behauptung der Beklagten. 
Dass Arbeitsverträge mehr als 20 Jahre nach dem massgeblichen Datum 
nicht mehr vorhanden sind, ist nicht überraschend. Die Erklärungen von 
Jonathan R. Harris vom 21. Mai 2021 und William J. Klemick vom 26. Au-
gust 2021, die bestätigen, dass sämtliche 18 Anmelder der Prioritätsan-
meldung gemäss den verfügbaren Datenbankeinträgen zum massgebli-
chen Zeitpunkt Angestellte der Bayer Corporation gewesen seien, sind 
überzeugend.   

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Seite 30 

 

Sollte das Bundesgericht  im Falle einer Beschwerde gegen das vorlie-
gende Urteil der Auffassung sein, dass diese Beweiswürdigung willkürlich 
ist, so wäre die Sache zur rechtshilfeweisen Einvernahme der Anmelder 
der Prioritätsanmeldung, für die keine schriftlichen Übertragungserklärun-
gen bei den Akten liegen, namentlich Christopher Carter, Neil Gibson, 
Barbara Hibner, Rachel Humphrey, Pamela Trail, Patrick Vincent, Yifan 
Zhai, Jill Wood, Joel Renick und Robert Sibley, und/oder hilfsweise Willi-
am J. Klemick, an das Bundespatentgericht zurückzuweisen. Die Klägerin 
hat den entsprechenden Beweis rechtzeitig und formgültig angeboten. 

33.  
Zur Behauptung, dass nicht alle Arbeitsverträge identisch gewesen seien, 
legt die Klägerin acht «Bayer Corporation Agreements» ins Recht und 
behauptet, auch gestützt auf die weitere Erklärung von Barbara Shimei 
vom 13. Oktober 2021, dass alle Anmelder der Prioritätsanmeldung in 
den vorliegend massgeblichen Punkten identische Verträge hatten, und 
bietet für die verbleibenden Erfinder, deren Verträge nicht eingereicht 
wurden, diese wie erwähnt alle als Zeugen an. 

Die eingereichten Kopien der unterschriebenen «Bayer Corporation Ag-
reements» sind identisch. Es handelt sich um einen Standardvertrag, et-
was Anderes macht die Beklagte auch nicht geltend. 

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Verträge, die von den zehn An-
gestellten unterzeichnet wurden, für die keine Kopien des «Bayer Corpo-
ration Agreements» eingereicht wurden, anders lauten als die acht vorlie-
genden Kopien. Es widerspricht jeder Lebenserfahrung, dass solche Ab-
tretungsverträge für verschiedene Angestellte verschieden abgefasst 
werden, das wird auch durch die Erklärung von Barbara Shimei vom 
13. Oktober 2021 bestätigt. Gerade in einem multinationalen Konzern wie 
der Bayer-Gruppe ist ohne Nachweis des Gegenteils davon auszugehen, 
dass alle Abtretungsverträge gleich gelautet haben. 

Angesichts des offensichtlichen Formularcharakters des «Bayer Corpora-
tion Agreements», das für immerhin acht der 18 Anmelder der Prioritäts-
anmeldung unterzeichnet vorliegt, und angesichts der Erläuterungen über 
die damals zwingenden Prozesse bei der Einstellung von forschenden 
Mitarbeitern und der damit verbundenen Bestätigung, dass entsprechen-

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Seite 31 

 

de Erklärungen auch von den anderen Anmelder der Prioritätsanmeldung 
unterschrieben worden seien gemäss Erklärung William J. Klemick vom 
26. August 2021 und Erklärung von Barbara Shimei vom 13. Oktober 
2021, ist erstellt, dass sämtliche der Anmelder der Prioritätsanmeldung 
Vereinbarungen entsprechend dem «Bayer Corporation Agreement» ein-
gegangen waren. 

Auch hier ist anzufügen, dass die Klägerin die (rechtshilfeweise) Einver-
nahme des Zeugen William J. Klemick rechtzeitig und formgültig angebo-
ten hat. 

34.  
Nach schweizerischem Recht ergibt sich nichts anderes. Es ist erstellt, 
dass alle Erfinder im massgeblichen Zeitpunkt Arbeitnehmer der Bayer 
Corporation waren. Gemäss Art. 332 Abs. 1 OR gehören Erfindungen, die 
der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfül-
lung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren Hervorbringung 
er mitwirkt, unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber. Nach 
unstrittiger Auffassung entstehen bei Diensterfindungen die Rechte auf 
und an der Erfindung originär, ohne weitere rechtsgeschäftliche Verfü-
gung, beim Arbeitgeber.34 Die Beklagte behauptet nicht, dass es sich bei 
der Erfindung von Sorafenibtosylat um etwas anderes als eine Dienster-
findung gehandelt habe. Entsprechend gehören die Rechte an dieser Er-
findung, und damit das Prioritätsrecht (vgl. Art. 18 Abs. 2 PatG), auch 
dann der Bayer Corporation, wenn Schweizer Recht auf die Verfügung 
angewendet wird. 

35.  
Im Übrigen genügt es für die gültige Inanspruchnahme einer Priorität 
nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, wenn wenigstens 
einer der Anmelder der Voranmeldung oder sein Rechtsnachfolger und 
einer der Anmelder der Nachanmeldung identisch sind.35 Vorliegend ist 
die Nachanmelderin auf jeden Fall Rechtsnachfolgerin der acht Anmelder 
der Erstanmeldung, für die Kopien unterzeichneter Abtretungserklärungen 
vorliegen. Daher würde die Priorität nach Schweizer Recht selbst dann 

 
34 Statt aller BSK OR II-PORTMANN/RUDOLPH, Art. 331-332, N 6. 
35 BPatGer, Urteil O2015_009 vom 21. März 2018, E. 8.2 – 
«Wärmetauscherelement». 

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Seite 32 

 

gültig beansprucht, wenn der Rechtsübergang für die weiteren Anmelder 
der Erstanmeldung, für die keine schriftlichen Übertragungserklärungen 
im Recht liegen, als nicht bewiesen erachtet würde. 

36.  
Das Streitpatent beansprucht daher seine Priorität vom 3. Dezember 
2001 gültig. Die Entgegenhaltungen Lowinger et al. 2002 und Hotte et al. 
2002, die beide nach dem Prioritätsdatum veröffentlicht wurden, gehören 
daher nicht zum Stand der Technik für das Streitpatent und sind bei der 
nachfolgenden Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit nicht 
zu beachten. 

Neuheit  

37.  
Eine Erfindung muss neu gegenüber dem gesamten Stand der Technik 
sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, 
was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch 
schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons-
tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). 

Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Er-
findung vor dem massgeblichen Datum in einer einzigen Entgegenhal-
tung offenbart wurden.36 

Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung ist aus Sicht des mass-
geblichen Fachmanns zu bestimmen. Dabei ist auf die Kenntnisse und 
Fähigkeiten des Fachmanns am massgeblichen Datum (Anmelde- oder 
Prioritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.37 

Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeu-
tig aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, 
die in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksichti-
gung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart 

 
36 BGE 133 III 229 E. 4.1 – «kristalline Citaloprambase»; BPatGer, Urteil 
O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique». 
37 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II». 

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Seite 33 

 

sind, nicht aber, was der Fachmann der impliziten Offenbarung nahelie-
genderweise hinzufügen würde.38 

38.  
Die Beklagte macht mangelnde Neuheit gegenüber der WO 00/42012 A1 
(in der Folge WO 012) geltend. Sie verweist dabei insbesondere darauf, 
dass die spezifische Formel beziehungsweise der Wirkstoff Sorafenib an 
sich gemäss Anspruch 12, soweit der Wirkstoff als freie Base betroffen 
sei, in diesem Dokument offenbart sei, und zwar an drei Stellen: 

• In Tabelle 4 auf Seite 81 als Verbindung 42; 

• Im Rahmen von Anspruch 61 auf Seite 110 in den Zeilen 9/10; 

• Im Rahmen eines Herstellungsverfahrens auf Seite 41:24-Seite 
42:11. 

Das Tosylatsalz dieses Wirkstoffs müsse dann nur noch von Seite 6:11-15 
der WO 012 im Rahmen einer Auswahl aus einer einzigen Liste ausge-
wählt werden, und eine Auswahl aus einer einzigen Liste führe zu man-
gelnder Neuheit. 

In ihrer Klage vorgreifend und im weiteren Schriftenwechsel bestreitet die 
Klägerin die mangelnde Neuheit mit dem Argument, in der WO 012 werde 
der Wirkstoff Sorafenib ohne das Gegenion in Form der freien Base nur in 
Listen offenbart, und zwar einerseits als Eintrag 42 in Tabelle 4 und ande-
rerseits in den Ansprüchen 61 und 67. Im Rahmen einer zweiten Liste für 
pharmazeutisch akzeptable Salze werde dann auf Seite 6:10-25 das To-
sylat wiederum im Rahmen einer umfangreichen Liste offenbart. Eine Be-
vorzugung der freien Base des spezifischen Wirkstoffs Sorafenib oder 
des Tosylats, geschweige denn eine unmittelbare und eindeutige Offen-
barung der Kombination der beiden, sei der Entgegenhaltung WO 012 
nicht zu entnehmen. 

39.  
Der spezifische Wirkstoff Sorafenib wird in der Offenlegungsschrift 
WO 012 als freie Base offenbart, dies aber immer im Rahmen von Listen 
mit einer Vielzahl von anderen spezifischen Beispielen der sehr generisch 

 
38 SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 f. 

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Seite 34 

 

beschriebenen allgemeinen Definition der Komponente (I) der allgemei-
nen Struktur A-D-B z.B. aus Anspruch 1 der WO 012.  

Die von der Beklagten angegebene Tabelle 4 der WO 012 ist eine äus-
serst lange Liste von möglichen Ausführungsformen für den Grundbau-
stein, wie er im Rahmen der Bezeichnung der Tabelle 4 unten auf Sei-
te 80 angegeben ist. Um zu Sorafenib zu kommen, muss bereits zweimal 
ausgewählt werden, und zwar muss (1) einmal der Grundbaustein ge-
mäss einer der Tabellen 1-6 ausgewählt werden, und dann, wenn Tabelle 
4 ausgewählt wurde, (2) innerhalb der Tabelle 4 in dieser von den dort ge-
führten Zeilen 41-84 für den als R bezeichneten Rest an der Formel in 
der Kopfzeile der Tabelle die Zeile 42 ausgewählt werden. Damit liegt so-
gar eine dreifache Auswahl vor, um zum Tosylatsalz von Sorafenib zu ge-
langen, denn in der Tabelle ist die Base offenbart und für das Tosylat 
muss (3) auf die Liste auf Seite 6 der WO 012 zurückgriffen werden. 

Geht man aus von Anspruch 61 der WO 012 auf Seite 109 f. aus, so wer-
den in diesem Anspruch verschiedene Harnstoffderivate im Rahmen von 
verschiedenen nacheinander geschalteten Listen angegeben, und im 
Rahmen einer dieser Listen gemäss Seite 110, Zeile 4, wird dann in einer 
weiteren Liste von vier Möglichkeiten als letztes Sorafenib genannt. Auch 
hier muss entsprechend eine dreifache Auswahl vorgenommen werden, 
um zum Tosylatsalz von Sorafenib zu gelangen. Mindestens liegt aber ei-
ne zweifache Auswahl vor, denn im Anspruch 61 ist die Base offenbart, 
und kein Salz. Es muss mithin das Tosylat von Seite 6 aus einer ersten 
umfangreichen Liste ausgewählt werden, und dann das Sorafenib aus ei-
ner umfangreichen Liste im Rahmen von Anspruch 61. 

Nichts anderes ergibt sich, wenn man das Herstellungsverfahren auf Sei-
te 41, Zeile 24 bis Seite 42, Zeile 11 anschaut. Auf den Seiten 17-75 der 
WO 012 wird eine beinah unüberschaubare Anzahl von verschiedenen 
Synthesevorschriften für die unterschiedlichsten Möglichkeiten der For-
mel I, wie sie auf Seite 2 unten oder im Anspruch 1 angegeben wird, of-
fenbart. Eine einzige dieser vielen Vorschriften richtet sich auf die Herstel-
lung von Sorafenib, und zwar nicht als Salz, sondern als freie Base.  

Um zum Anspruchsgegenstand zu gelangen, muss man entsprechend 
auch hier wenigstens zweimal auswählen, und zwar muss man eines der 

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Seite 35 

 

spezifischen Systeme, das im Rahmen der vielen Synthesevorschriften 
der WO 012 angegeben ist, auswählen, und dann nicht die Form als freie 
Base nehmen gemäss Synthesevorschrift, sondern in einem zweiten 
Auswahlschritt ein Salz, und dann auch noch das spezifische Tosylatsalz 
aus der langen Liste auf Seite 6 der WO 012. 

Damit ist der Gegenstand von Anspruch 12 neu gegenüber WO 012, 
denn eine Kombination von Merkmalen, die aus mehreren Listen ausge-
wählt werden muss, bei denen es keinen spezifischen Hinweis auf die zu 
wählende Kombination gibt, ist nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.  

Unter anderem macht die Beklagte in diesem Zusammenhang geltend, im 
Gegensatz zur Situation bei der Frage der Zulässigkeit der Änderungen 
sei in der WO 012 Sorafenib als eine spezifische Ausführungsform der 
Formel I und eine abschliessende Liste bevorzugter pharmazeutisch ak-
zeptabler Salze offenbart. Die freie Base von Sorafenib sei deshalb nicht 
das Ergebnis eines zweistufigen Auswahlverfahrens, denn beispielsweise 
Tabelle 4 würde von einem Fachmann als Offenbarung spezifischer indi-
vidualisierter Ausführungsformen von Verbindungen erkannt, und im Ge-
gensatz zu einer klassischen Markush-Formel habe der Fachmann keine 
Wahl, welche Verbindungen aus Tabelle 4 abgeleitet werden könnten. 
Damit sei die freie Base von Sorafenib als Verbindung 42 in Tabelle 4 in-
dividualisiert. 

In den ursprünglich eingereichten Unterlagen zum Streitpatent ist Sorafe-
nibtosylat in der allgemeinen Beschreibung individualisiert und bevorzugt 
offenbart (Abs. [0032] und [0071]), d. h. dieses spezifische System ist 
unmittelbar und eindeutig offenbart. Damit ist der Offenbarungsgehalt in 
den ursprünglich eingereichten Unterlagen zum Streitpatent konkretisier-
ter, weil fokussiert auf Sorafenibtosylat, und die Situation lässt sich nicht 
mit der Frage der Neuheit gegenüber der WO 012 vergleichen, da dort 
unbestrittenermassen nur die freie Base von Sorafenib individualisiert of-
fenbart ist, und dann noch als nicht besonders hervorgehobener Eintrag 
in einer langen Liste. Der Verweis zu den Argumenten im Zusammenhang 
mit der Zulässigkeit der Änderungen und der Hinweis, dass dem nicht ge-
folgt werden könne, ist deswegen nicht nachvollziehbar. 

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Seite 36 

 

Erfinderische Tätigkeit 

40.  
Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist 
keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige 
ex-post-Betrachtung auszuschliessen», verlangt das Bundesgericht eine 
nachvollziehbare Methode der Beurteilung.39 

Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes 
der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens 
und Könnens.40  

Das Bundespatentgericht wendet bei der Beurteilung der erfinderischen 
Tätigkeit den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickelten Aufgabe-
Lösungs-Ansatz an.41 Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz gliedert sich in drei 
Phasen: i) Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik», ii) Be-
stimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe» und iii) Prü-
fung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstlie-
genden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für 
die Fachperson naheliegend gewesen wäre.42 

Der nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck 
oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.43 In der Pra-
xis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem 
ähnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen 
und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfin-
dung zu gelangen.44 Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.45 

 
39 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel». 
40 BGer, a.a.O. 
41 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.4 – «elektrostatische 
Pulversprühpistole»; Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6 – 
«Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat»; Urteil O2015_011 vom 29. August 
2017, E. 4.5.1 – «Fulvestrant». 
42 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe März 2023, G-VII, 5. 
43 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 
44 Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 606/89 vom 18. September 
1990. 
45 BGer, Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – «balancier de 
montre». 

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Seite 37 

 

Trotz des Superlativs «nächstliegend» kann es, auch nach der Recht-
sprechung der Beschwerdekammern des EPA,46 mehrere «nächstliegen-
de» Entgegenhaltungen geben, die «gleich weit entfernt» sind von der Er-
findung.47 Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte techni-
sche Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ausge-
hend von allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Das Bundesge-
richt hält dabei fest, dass es «nicht wesentlich sein [soll], welches von re-
gelmässig mehreren naheliegenden Elementen im Stande der Technik 
zum Ausgangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob 
die Fachperson schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung 
des Streitpatents kommen kann».48 

41.  
Im ersten Schritt des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist der nächstliegende 
Stand der Technik im Sinne eines besten Ausgangspunkts für die Beurtei-
lung der erfinderischen Tätigkeit zu bestimmen. 

42.  
Die Beklagte behauptet mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend ei-
nerseits vom wissenschaftlichen Aufsatz J.F. Lyons et al., Discovery of a 
novel Raf kinase inhibitor, Endocrine-Related Cancer 2001, 219–225 (in 
der Folge «Lyons et al. 2001»), andererseits ausgehend von der bereits 
bei der Neuheit diskutierten Patentanmeldung WO 012. 

Lyons et al. 2001 beschreibt die Ras-Signalwege und erklärt, weshalb die 
Hemmung der Raf-Kinase ein vielversprechender Ansatz zur Zerstörung 
von Tumoren sei. Es wird über eine klinische Studie mit einer oralen For-
mulierung von BAY 43-9006 berichtet. Der Wirkstoff werde gut vertragen 
und die Dosis erhöht. Vorläufige klinische Daten seien ermutigend, min-
destens 37% der Patienten hätten während mehr als zwölf Wochen einen 
stabilen Krankheitsverlauf. BAY 43-9006 ist Sorafenib (offenbart in C. 
Chandra Kumar et al., Drugs targeted against protein kinase, Expert O-
pinion on Emerging Drugs 2001, 303-315, «Kumar et al. 2001»). Wäh-
rend die Klägerin argumentiert, dass BAY 43-9006 spezifisch die freie 

 
46 Vgl. Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 967/97 vom 25. Oktober 
2001. 
47 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 
48 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd». 

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Base von Sorafenib bezeichne, behauptet die Beklagte, der Offenba-
rungsgehalt von Lyons et al. 2001 sei diesbezüglich unklar. Um diese Be-
hauptung zu stützen, führt die Beklagte an, dass der nach dem Prioritäts-
datum veröffentlichte Aufsatz von Lowinger et al. 2002 offenbare, dass in 
klinischen Studien BAY 43-9006 in der Form des Tosylatsalzes eingesetzt 
werde, und der ebenfalls nachveröffentlichte Aufsatz von Hotte et al. 2002 
erkläre, dass der Laborcode BAY 43-9006 das Tosylatsalz von Sorafenib 
bezeichne. Daher wüsste ein Fachmann nicht, ob sich Lyons et al. 2001 
auf die freie Base von Sorafenib oder ein Salz von Sorafenib beziehe. Die 
Klägerin entgegnet darauf unter anderem, die freie Base und das To-
sylatsalz von Sorafenib hätten unterschiedliche Forschungscodes gehabt, 
und BAY 43-9006 habe die freie Base bezeichnet. Die schriftliche Erklä-
rung des Miterfinders Prof. Bernd Riedl vom 28. Juli 2020, die dafür ange-
führt wird, ist aber ebenfalls eine nachveröffentlichte Quelle. 

 

Abbildung 3: Tabelle 2 aus der schriftlichen Erklärung von Bernd Riedl vom 28. Juli 2020 
mit den Forschungscodes für Sorafenib und Salzformen davon 

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Seite 39 

 

Lyons et al. 2001 offenbart nicht unmittelbar und eindeutig das Tosylatsalz 
von Sorafenib. Es geht nun nicht an, einfach anzunehmen, dass Lyons et 
al. 2001 die freie Base oder das Tosylatsalz von Sorafenib offenbare, da 
damit ein Element der Lösung bereits in den Ausgangspunkt für die Beur-
teilung der erfinderischen Tätigkeit hineingelesen wird. Wird Lyons et al. 
2001 als nächstliegender Stand der Technik herangezogen, muss daher 
davon ausgegangen werden, dass sich dessen Offenbarungsgehalt auf 
die Offenbarung der freien Base von Sorafenib beschränkt. 

WO 012 betrifft die Verwendung einer Gruppe von Arylharnstoffen bei der 
Behandlung von Raf-vermittelten Krankheiten und pharmazeutische Zu-
sammensetzungen zur Verwendung in einer entsprechenden Therapie 
(S. 1:15-16). Auch hier wird erläutert, dass pharmazeutische Formulie-
rungen von Raf-Kinase-Inhibitoren bei der Behandlung von Tumoren 
und/oder Krebszellwachstum, das durch Raf-Kinase vermittelt wird, ein-
gesetzt werden können (S. 2:12-14). Daten aus klinischen Studien offen-
bart WO 012 nicht. Das Tosylatsalz von Sorafenib wird, wie vorstehend 
dargelegt, nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, aber Sorafenib ist ein 
Mitglied der offenbarten Gruppe von Arylharnstoffen, und Tosylat ist als 
eines von zahlreichen potenziellen Gegenionen zur Salzbildung erwähnt.  

Sowohl Lyons et al. 2001 als auch WO 012 offenbaren demnach, dass 
Sorafenib potenziell zur Behandlung von Tumoren bei Menschen und Tie-
ren geeignet ist. Lyons et al. 2001 ist insofern vielsprechender, als bereits 
vorläufige Daten aus einer klinischen Studie offenbart werden. WO 012 ist 
aber als Ausgangspunkt nicht auszuschliessen, zumal in der WO 012, im 
Gegensatz zu Lyons et al. 2001, das Tosylat als mögliches Gegenion er-
wähnt wird. Entsprechend wird erfinderische Tätigkeit sowohl ausgehend 
von Lyons et al. 2001 als auch WO 012 geprüft. 

Erfinderische Tätigkeit ausgehend von Lyons et al. 2001 

43.  
In der zweiten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird die zu lösende 
technische Aufgabe objektiv bestimmt. Hierfür werden das Patent, der 
nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten 
Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Un-
terschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale 

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untersucht (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der beanspruchten 
Erfindung bezeichnet werden), anschliessend wird die aus diesen Unter-
scheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung bestimmt und 
dann die technische Aufgabe formuliert.49 

44.  
Die Klägerin verweist auf Kumar et al. 2001, aus dem hervorgehe, dass 
BAY 43-9006 die freie Base von Sorafenib bezeichne.  

Die Beklagte argumentiert, Lyons et al. 2001 offenbare eine zur oralen 
Verabreichung an Menschen geeignete Tablette. Aus Lyons et al. 2001 
sei daher bereits bekannt gewesen, dass Sorafenib in einer pharmazeu-
tisch akzeptablen Form wirksam verbreicht werden könne. Die objektiv zu 
lösende Aufgabe könne daher nur in der Bereitstellung einer alternativen 
pharmazeutisch akzeptablen Form von Sorafenib gesehen werden. 

Das Streitpatent sagt nicht, dass Sorafenibtosylat gegenüber anderen 
Darreichungsformen besondere vorteilhafte Eigenschaften aufweist. Ins-
besondere gibt es keine Daten zur Bioverfügbarkeit des Sorafenibtosylats 
allein. 

Offenbart werden im Streitpatent Tierversuche, die belegen, dass Sorafe-
nibtosylat allein (Beispiel 1, Abs. [0076] und Beispiel 2, Abs. [079]), formu-
liert mit Hilfsstoffen aber ohne dem Zytotoxikum 5-Fluorouracil, das 
Wachstum von Krebs hemmt oder sogar verhindert. Damit ist gezeigt, 
dass Sorafenibtosylat für sich allein erfolgreich und damit mit einer genü-
genden Bioverfügbarkeit gegen Krebs eingesetzt werden kann, und zwar 
auch beim Menschen. Der Fachmann erkennt mit dem allgemeinen 
Fachwissen und auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten An-
meldung diese Wirkung als von der technischen Lehre umfasst und von 
der ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert.50 Die Nachreichung 
von Daten zur Untermauerung der Wirkung, wozu die Daten zur Biover-
fügbarkeit gehören, ist damit zulässig. 

Die nachgereichten Daten zur Bioverfügbarkeit von Sorafenibtosylat zei-
gen, dass diese rund sieben Mal höher ist als die Bioverfügbarkeit der 

 
49 BPatGer, Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 32 – «Tadalafil 5 mg». 
50 Vgl. BPatGer, Urteil O2022_007 vom 5. März 2024, E.  37 f. – «Apixaban». 

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freien Base von Sorafenib (s. Tabelle 2 aus der Erklärung von Bernd Riedl 
vom 28. Juli 2020, vorstehend Abbildung 3). Es geht nicht an, zu unter-
stellen, dass die Bioverfügbarkeit der in Lyons et al. 2001 offenbarten ora-
len Tablette mindestens ebenso hoch gewesen sein soll. Mangels Anga-
ben zur Bioverfügbarkeit in Lyons et al. 2001 kann der Fachmann dazu 
keine Annahmen treffen. Anders zu entscheiden würde bedeuten, dass 
gerade die fehlende Offenbarung eines Parameters im Stand der Technik 
gegen die erfinderische Tätigkeit gewertet wird. 

Als objektive technische Aufgabe ausgehend von Lyons et al. 2001 ist 
daher die Bereitstellung einer verbesserten Darreichungsform des Wirk-
stoffs Sorafenib zu sehen. 

45.  
In der dritten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gilt es zu klären, ob 
sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, welche den mit 
der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen 
würde (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der 
Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen 
und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und 
das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird.51 

46.  
Die Parteien sind sich einig, dass für den Fachmann aufgrund der Struk-
turformel von Sorafenib erkennbar ist, dass Sorafenib in Wasser schlecht 
oder sogar sehr schlecht löslich ist, weil es hydrophoben Charakter hat. 
Ebenfalls ist für den Fachmann anhand der Strukturformel erkennbar, 
dass es sich bei Sorafenib um eine schwache Base handelt. Die Beden-
ken bezüglich der schlechten Löslichkeit der freien Base von Sorafenib in 
wässrigen Medien würden durch routinemässige Löslichkeitsversuche 
bestätigt. Tatsächlich liegt die Löslichkeit der freien Base von Sorafenib in 
wässrigen Medien bei 0,1 μg/ml (Tabelle 1 aus der Erklärung von Bernd 
Riedl vom 28. Juli 2020). 

 
51 So genannter «could/would approach», BPatGer, Urteil S2017_001 vom 
1. Juni 2017, E. 4.6. 

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Abbildung 4: Löslichkeit von Sorafenib als freie Base und als Salzformen (Tabelle 1 aus 
der schriftlichen Erklärung von Bernd Riedl vom 28. Juli 2020) 

Der Fachmann weiss, dass sich die Löslichkeit von in der Form ihrer 
freien Base schlecht löslichen Wirkstoffen oft verbessern lässt, wenn sie 
als Salze formuliert werden (siehe E. 21). Um experimentell zu prüfen, ob 
dies tatsächlich der Fall ist und wenn ja, für welche Salzform die Löslich-
keit am besten ist, wird der Fachmann routinemässig ein Salzscreening 
durchführen (siehe E. 21). Insofern sind sich die Parteien auch einig; sie 
differieren aber dahingehend, ob Tosylat als Gegenion routinemässig in 
das Salzscreening aufgenommen würde. 

Würde Tosylat als Gegenion für die Salzbildung von Sorafenib ein-
gesetzt? 

47.  
Die Klägerin argumentiert, Tosylat werde äusserst selten für die Salzbil-
dung von Wirkstoffen zur Verabreichung an Menschen eingesetzt. In den 
USA sei im Zeitpunkt der Streitpatentanmeldung kein einziges Tosylatsalz 
eines Wirkstoffs für die orale Verabreichung an Menschen zugelassen 
gewesen. Das hohe Molekulargewicht von Tosylat habe abschreckend 
gewirkt, da es zu einem hohen Gewicht einer wirksamen Tablette und ei-
ner grossen, kaum mehr schluckbaren Tablette führen könne. In der Liste 
möglicher Gegenionen in der zweiten Auflage des Lehrbuchs Aulton 
2001, die unmittelbar nach dem Prioritätsdatum erschienen sei, werde 

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das Tosylat nicht mehr erwähnt. Bereits der Einschluss des Tosylatsalzes 
in das Salzscreening sei deswegen nicht naheliegend. 

Die Beklagte hält dagegen, Tosylat werde in der Liste möglicher Ge-
genionen in der im Prioritätszeitpunkt aktuellen ersten Auflage des Lehr-
buchs Aulton 1988 aufgeführt. Auch Bastin et al. 2000 würden Tosylat 
ausdrücklich als geeignetes Gegenion erwähnen. Der pKs-Wert von So-
rafenib lasse sich vielleicht nicht experimentell bestimmen, aber als zwi-
schen 2,03 und 4,5 liegend berechnen. Der Fachmann wisse, dass als 
Salzbildner entsprechend nur eine starke Säure mit einem niedrigen pKs-
Wert in Frage komme, wobei die Mindestdifferenz zwischen dem pKs-
Wert der freien Base und des Gegenions etwa drei Einheiten betragen 
sollte (unter Hinweis auf Bastin et al. 2000, S. 427). Tabelle 13.4 aus dem 
Lehrbuch Aulton 1988 nenne die pKs-Werte einer Reihe von Gegenionen. 
Nach dieser Tabelle hätten nur sechs Gegenionen einen pKs-Wert, der 
sie als geeignete Gegenionen für die Salzbildung von Sorafenib auswie-
sen. Nach der Lehre von Bastin et al. 2000 und den eigenen Auswahlkri-
terien des klägerischen Parteigutachters Prof. Frijlink wären die bevor-
zugten Gegenionen aus der Tabelle 13.4 von Aulton Hydrochlorid, Sulfat, 
Tosylat und Mesylat. Es wäre für einen Fachmann somit naheliegend ge-
wesen, zumindest diese vier Gegenionen als die «vier bis fünf Salze» zu 
betrachten, die in einem Standardsalzscreening hergestellt und analysiert 
würden. 

48.  
Der Fachmann wäre von einem berechneten pKs-Wert der freien Base 
von Sorafenib von 2 bis 4,5 ausgegangen. Es war ihm ebenfalls bekannt, 
dass für die Bildung stabiler Salze der Salzbildner einen pKs-Wert mit ei-
ner Mindestdifferenz zum pKs-Wert des Stoffes, der in eine Salzform ge-
bracht werden soll, aufweisen muss. Diese Mindestdifferenz beträgt rund 
3, wie aus Bastin et al. 2000 bekannt ist. Bastin et al. 2000 gelingt es 
zwar, mit Salzbildner mit einer pKs-Differenz von 1 stabile Salze von 
RPR 127963, einer schwachen Base (Citrat und Tartrat), zu bilden. Es 
geht aus Bastin et al. 2000 aber nicht hervor, dass von Anfang an nur mit 
diesen fünf Gegenionen ein Salzscreening durchgeführt wurde. Gemäss 
Bastin et al. 2000 zeigte sich nach einer umfassenden Bewertung mögli-
cher Salze, dass fünf kristalline Salze leicht hergestellt werden konnten, 

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Seite 44 

 

darunter auch das Citrat- und Tartratsalz. Dies impliziert, dass weitere 
Salze getestet wurden, die sich aber nicht leicht herstellen liessen. 

In der zweiten Auflage des Lehrbuchs von Aulton (2001) wird Tosylat in 
der Tabelle 8.4 auf S. 117 tatsächlich nicht mehr als möglicher Salzbildner 
für ein Salz eines pharmazeutischen Wirkstoffs genannt. Auf S. 124, linke 
Spalte, wird aber ausgeführt, wo ein Hydrochloridsalz eine unzureichende 
Löslichkeit aufweise, sei die nächste logische Wahl ein Tosylatsalz. 

Der Fachmann hätte zur Bildung eines Salzes aus einer schwachen Base 
wie Sorafenib eine starke organische oder anorganische Säure mit einem 
tiefen pKs-Wert gewählt. Tosylat gehört zusammen mit Hydrochlorid, Sul-
fat und Mesylat zu den stärksten Säuren, die in der Tabelle 13.4 des 
Lehrbuchs Aulton 1988 aufgeführt sind. Damit muss davon ausgegangen 
werden, dass der Fachmann Tosylat routinemässig in ein Salzscreening 
von Sorafenib aufgenommen hätte. Letztlich hat auch das Entwicklungs-
team der Klägerin genau die drei stärksten Säuren aus Aulton 1988 als 
Salzbilder verwendet, nämlich Tosylat, Hydrochlorid und Sulfat (Tabelle 1 
aus der Erklärung von Bernd Riedl vom 28. Juli 2020, siehe vorstehende 
Abbildung 4), ohne dass Bernd Riedl in seiner Erklärung vom 28. Juli 
2020 behaupten würde, dass darin etwas anderes als eine reine Routine-
tätigkeit zu sehen sei. 

Hätte der Fachmann die Auflösungsgeschwindigkeit des Tosylatsal-
zes von Sorafenib zu messen versucht? 

49.  
Nach der Herstellung einer geringen Menge von Sorafenibtosylat hätte 
der Fachmann als erstes dessen Löslichkeit bestimmt und festgestellt, 
dass diese mit 0,1 μg/ml sehr schlecht und nicht besser als die der freien 
Base von Sorafenib ist. Zur oralen Verabreichung an Menschen scheint 
diese Löslichkeit zunächst zu gering; der Fachmann wird erwarten, dass 
die Bioverfügbarkeit ungenügend sein wird. 

Die Parteistandpunkte gehen auseinander, was die weiteren Schritte des 
Fachmanns angeht. Die Klägerin vertritt, der Fachmann hätte Sorafenib-
tosylat nach Messung seiner Löslichkeit als Kandidaten für die Formulie-
rung einer oralen Darreichungsform ausgeschlossen, da er angenommen 

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hätte, dass bei einer derart geringen Löslichkeit auch die Auflösungsge-
schwindigkeit tief und die Salzform daher ungeeignet für die orale Verab-
reichung sei.  

Die Beklagte argumentiert, die Messung der Auflösungsgeschwindigkeit 
gehöre beim Salzscreening routinemässig dazu, und die schlechte Lös-
lichkeit allein hätte den Fachmann nicht davon abgehalten, die Auflö-
sungsgeschwindigkeit von Sorafenibtosylat zu messen. 

50.  
Wie aus der Tabelle 1 aus der Erklärung von Bernd Riedl vom 28. Juli 
2020 ersichtlich, sind alle Salzformen von Sorafenib in einem wässrigen 
Medium schlecht löslich, während der Wirkstoff gut löslich ist in PEG 400, 
einer niedermolekularen Form von Polyethylenglykol mit geringer Toxizi-
tät. Das Lehrbuch Aulton 1988, S. 226, linke Spalte, führt aus, dass dann, 
wenn sich die Löslichkeit des Wirkstoffs durch Salzbildung nicht verbes-
sern lasse, die Abfüllung des Wirkstoffs gelöst in PEG 400, Glyzerintri-
acetat oder fraktioniertes Kokosnussöl in weiche Gelkapseln in Erwägung 
gezogen werden sollte. Die Ergebnisse des Löslichkeitstest sprechen da-
her dafür, eine PEG 400-Lösung in einer Gelkapsel zumindest in Erwä-
gung zu ziehen. Andererseits wird der Fachmann diese Option ungern 
wählen, da der Wirkstoff in den Gelkapseln vollständig in Lösungsmittel 
gelöst sein muss und die Kapselgrösse daher voraussichtlich sehr gross 
sein wird (Erklärung Bernd Riedl vom 28. Juli 2020, S. 4). 

Obwohl einiges für den Einsatz des in PEG 400 gelösten Wirkstoffs in ei-
ner Gelkapseln sprach, hätte der Fachmann wegen der ihm bekannten 
Nachteile einer Gelkapsel zunächst in Betracht gezogen, die Auflösungs-
geschwindigkeit auch des Tosylatsalzes von Sorafenib zu messen, in der 
Hoffnung, dass diese trotz der geringen Löslichkeit ausreichend hoch sein 
würde. Eine schlechte Löslichkeit weist zwar üblicherweise auf eine tiefe 
Auflösungsgeschwindigkeit hin. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass 
eine Salzform mit geringer Löslichkeit dennoch eine gute Auflösungsge-
schwindigkeit aufweist. Diese ist für die Bioverfügbarkeit ein wichtiger Pa-
rameter, da im Magen-Darm-Trakt ein offenes System gegeben ist. Ange-
sichts der geringen Kosten im Verhältnis zu den weiteren Kosten von 
präklinischen Studien, geschweige denn den Kosten von klinischen Stu-
dien, wird sich der Fachmann in diesem Fall durch eine nicht sehr hohe 

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Erfolgserwartung nicht davon abhalten lassen, auch die Auflösungsge-
schwindigkeit routinemässig zu bestimmen.52 

Die dem Fachmann im Rahmen seines Allgemeinwissens zur Verfügung 
stehenden Informationen zu Messung der Auflösungsgeschwindigkeit fin-
den sich in Aulton 2001, S. 122 f im Kapitel «Dissolution». Dort heisst es, 
dass die Auflösungsgeschwindigkeit nur dann sinnvoll gemessen werden 
kann, wenn sogenannte «sink conditions» erfüllt sind, d.h. wenn bei der 
Messung die Konzentration C des Wirkstoffs in der Lösung stets wesent-
lich geringer ist, als die Löslichkeit Cs des Wirkstoffs. Dem Fachmann ist 
bekannt, dass für die Richtigkeit der analytischen Berechnungen das Kri-
terium Cs>>>C einzuhalten ist (Aulton 2001 S. 123, linke Spalte, 3. Zeile, 
ebenso Aulton 1988 auf Seite 234, linke Spalte unten). In der Praxis kön-
nen Messungen der Auflösungsgeschwindigkeit durgeführt werden, wenn 
die Bedingung C ≤ 0,1 Cs eingehalten wird (Aulton 2001 S. 123, 6. Zeile 
von unten).  

Das Lehrbuch von Aulton 2001 gibt auf Seite 123, linke Spalte, weiter 
konkrete Anweisungen, wie die intrinsische Auflösungsgeschwindigkeit 
eines pharmazeutischen Wirkstoffs zu messen ist. Demnach wird eine 
komprimierte Materialscheibe durch langsames Komprimieren von 
500 mg des Arzneimittels in einem 13-mm-IR-Scheibenstempel (IR disc 
punch) und einer Matrize hergestellt, die auf einen hohen Verdichtungs-
druck von mehr als 500 MPa (zur Gewährleistung von Null-Porosität) und 
eine lange Verweilzeit (zur Verbesserung der Verdichtung) eingestellt 
sind. Die komprimierte Scheibe wird mit Paraffinwachs am Halter der 
Wood’schen Apparatur befestigt und wiederholt in geschmolzenes Paraf-
fin getaucht, so dass Oberseite und der Umfang der Scheibe mit Paraffin 
beschichtet sind. Sich eventuell auf der Unterseite befindliches Paraffin 
wird anschliessend abgekratzt. Die beschichtete Scheibe wird bei 100 
Umdrehungen pro Minute und 20 mm vom Boden eines Gefässes mit fla-
chem Boden, das 1 Liter Flüssigkeit enthält, bei 37° C gedreht. Die Men-
ge des freigesetzten Wirkstoffs wird dann, gewöhnlich durch UV-
Spektrophotometrie, über die Zeit gemessen. Jeder Kandidat sollte in 
0,05 Mol HCI (simulierte Magenumgebung) und Phosphatpuffer mit einem 

 
52 Vgl. BPatGer, Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 36 – «Tadalafil 5mg» 
zur Motivation, eine tiefere Wirkstoffdosis trotz geringer Erfolgserwartung klinisch 
zu testen. 

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Seite 47 

 

pH 7 (simulierte Darmumgebung) sowie in destilliertem Wasser gemes-
sen werden, vor allem, wenn für eine schwache Base bei pH 7 oder eine 
schwache Säure in 0,05 Mol HCI keine Sink-Bedingungen möglich sind. 
Es wird ausgeführt, dass Sink-Bedingungen einzuhalten sind, da ansons-
ten die Lösungsgeschwindigkeit abnimmt, je mehr sich die Konzentration 
des gelösten Wirkstoffs im Lösungsmedium der Sättigungsgrenze nähert.   

In einer einfachen Rechnung schätzt der Fachmann auf Basis dieser In-
formationen ab, dass er, um die Auflösungsgeschwindigkeit verlässlich 
messen zu können, bei einem Wert der Löslichkeit Cs von Sorafenibto-
sylat von 0,1 μg/ml ein Lösungsvolumen von weit über 10’000 l 
(500mg/(0,1 mg/l · 0,1) = 50’000 L) benötigen würde. Der Fachmann er-
kennt, dass derartige Bedingungen praktisch gar nicht, oder zumindest 
nicht mit in dieser Phase der Erprobung angemessenem Aufwand, umge-
setzt werden können. 

Der Fachmann würde deshalb eine Messung der Auflösungsgeschwin-
digkeit von Sorafenibtosylat nach dem Verfahren von Aulton 2001 nicht 
ernsthaft in Betracht ziehen (zur Messung mittels Durchflussmesszelle 
siehe hinten, E. 53).  

51.  
Dass die Auflösungsgeschwindigkeit von Sorafenibtosylat tatsächlich 
nicht verlässlich gemessen werden kann, zeigen auch die von den Par-
teien eingereichten Gutachten. 

Die Klägerin argumentiert, der Fachmann hätte mittels der Standardme-
thode nach Aulton 2001 die hohe Auflösungsgeschwindigkeit von Sorafe-
nibtosylat nicht bestimmen können. Sie habe unter Beachtung der Vor-
schriften von Aulton 2001 (S. 122 ff.) die intrinsische Auflösungsge-
schwindigkeit von Sorafenibtosylat zu messen versucht, und diese habe 
nicht gemessen werden können, dies gestützt auf das Parteigutachten Dr. 
Maximilian Karl vom 20. Oktober 2021 (auch im Massnahmeverfahren 
berücksichtigt, in der Folge «Gutachten Karl I»). Als Reaktion auf die Kri-
tik in einem Parallelverfahren habe Dr. Karl ein weiteres Parteigutachten 
erstellt (Gutachten Dr. Maximilian Karl vom 3. November 2021, im Mass-
nahmeverfahren nicht berücksichtigt worden, in der Folge «Gutachten 
Karl II»), mit dem gezeigt sei, dass die im Gutachten Karl I durchgeführte 

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Kalibrierung gerechtfertigt sei, und die Resultate gleichblieben, auch 
wenn Dr. Karl Standards mit niedrigeren Konzentrationen verwendete. 
Die Messung sei daran gescheitert, dass kein auswertbares Signal ge-
messen werden konnte. Bei derart niedriger Löslichkeit könne die intrinsi-
sche Auflösungsgeschwindigkeit gar nicht gemessen werden. Parallel da-
zu habe ein weiterer Experte versucht, die Auflösungsgeschwindigkeit mit 
einem Standardverfahren zu messen, Parteigutachten Professor 
Henderik Willem Frijlink vom 27. Januar 2022 (im Massnahmeverfahren 
nicht berücksichtigt worden, in der Folge «Gutachten Frijlink II»). Darin 
wird, wie auch bereits vorne diskutiert, festgehalten, dass die bei Aulton 
2001 geforderten Sink-Bedingungen («sink condition») in der gegebenen 
Situation nicht gegeben seien, und es technisch nicht möglich sei, die 
Auflösungsgeschwindigkeit von Sorafenibsalzen, einschliesslich Sorafe-
nibtosylat, aufgrund der niedrigen Löslichkeit mit dem Verfahren gemäss 
Aulton 2001 zu bestimmen. 

Das aus dem Dokument Looney, T. J. LISP Apparatus 4 [Flow-Through 
Method] Primer, Nov 1996 (in der Folge «Looney 1996») bekannte Ver-
fahren sei keine Standardmethode zur Bestimmung der intrinsischen Auf-
lösungsgeschwindigkeit eines Wirkstoffs gewesen und sei nur für fertige 
Tabletten ausgelegt. Die im Rahmen des Erteilungsverfahrens der paral-
lelen Anmeldung EP 1 450 799 eingereichten Unterlagen der Klägerin mit 
Messungen der Auflösungsgeschwindigkeit von Sorafenibtosylat (in der 
Folge «Parallelmessungen») seien nach dem Pri