# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 08eab8cb-fdf0-50aa-a533-6af8a105c918
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2019-01-04
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2018_018
**Docket/Reference:** O2018_018
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/127/

## Full Text

O2018_018 

1 

Auszug  aus  der  Verfügung  des  Bundespatentgerichts  i.S.  A  gegen  B  vom  
4. Januar 2019 – „Klageüberfall“ 

Regeste: 

Art. 106 Abs. 1, Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO: Verteilung der Prozesskosten. 
Der Patentinhaber, der nach Eingang der Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des Patents 
sein Patent aus dem Patentregister löscht, trägt auch dann die Prozesskosten, wenn er vor 
Einreichung der Klage nicht abgemahnt wurde. 

Art. 106 al. 1, Art. 107 al. 1 let. e CPC: répartition des frais. 
Le breveté qui raye son brevet du registre des brevets après le dépôt d’une action en nullité 
est obligé à payer les frais de procédure même s’il n'a pas été averti avant le dépôt de l'ac-
tion. 

Art. 106 al. 1, Art. 107 al. 1 let. e CPC: ripartizione delle spese giudiziarie. 
Il titolare del brevetto che cancella il proprio brevetto dal registro dei brevetti dopo il deposito 
di un’azione di nullità è tenuto a pagare le spese processuali anche se non è stato avvertito 
prima del deposito dell’azione. 

Art. 106 para. 1, Art. 107 para. 1 lit. e CPC: allocation of costs. 
The patentee who deletes their patent from the patent register after the filing of a nullity ac-
tion is liable to pay the procedural costs even if they have not been forewarned before the 
filing of the action. 

Aus den Erwägungen: 

1.  
Mit Eingabe vom 25. September 2018 reichte die Klägerin Nichtigkeitsklage betreffend den 
Schweizer Teil des europäischen Patents [9] (Klagepatent) ein [9]. 

2. 
Die Klageantwort erfolgte am 12. November 2018, womit die Beklagte mitteilte, dass sie den 
Schweizer Teil des europäischen Patents [9] beim Institut für Geistiges Eigentum habe lö-
schen  lassen,  weshalb  das  vorliegende  Verfahren  gegenstandslos  geworden  sei.  Zur  Pro-
zesskostenverteilung  äusserte  sie  sich  dahingehend,  dass  die  Kosten  in  Anwendung  von 
Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO der Klägerin zu überbinden seien. Die Klägerin habe sie vor Einrei-
chung der Klage nicht verwarnt. Wäre die Beklagte verwarnt worden, hätte sie das Klagepa-
tent umgehend löschen lassen, wodurch der Prozess hätte vermieden werden können. Die 
Klägerin habe die Prozesskosten im Sinne von Art. 108 ZPO unnötig verursacht. 

3. 
In ihrer Stellungnahme vom 12. Dezember 2018 wendet die Klägerin dagegen ein, die Be-
klagte habe der Klägerin nach Klageeinreichung zuerst ein Lizenzangebot unterbreitet. Dies 
zeige, dass die Beklagte auf blosse Aufforderung hin vor Klageeinreichung das Klagepatent 

 
nicht  gelöscht  hätte.  Eine  Überbindung  der  Kosten  auf  die  Klägerin  bei  „Klageüberfall“  sei 
dem schweizerischen Recht unbekannt. [9] 

4. 
Nachdem das Klagepatent gelöscht wurde, ist das Verfahren als gegenstandslos geworden 
abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). 

- 2 - 

5. 
[Zur Höhe der Gerichtsgebühr.] 

6. 
Ist  das  Verfahren  zufolge  Gegenstandslosigkeit  abzuschreiben,  sind  die  Prozesskosten 
nach Ermessen zu verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist zu berücksichtigen, wel-
che  Partei Anlass  zur  Klage gegeben  hat,  welches  der mutmassliche  Prozessausgang ge-
wesen wäre, bei welcher Partei Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des 
Verfahrens geführt haben und welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat.1 

Die  Löschung  des  Klagepatents  entspricht  einer  vollständigen  Klageanerkennung.  Nach 
Art. 107 Abs.  1  lit.  e  ZPO  und  in Analogie  zu Art.  106 Abs. 1  ZPO  sind  die  Kosten  daher 
grundsätzlich der Beklagten aufzuerlegen. 

Eine Obliegenheit zur vorgängigen Verwarnung kennt das schweizerische Recht (anders als 
Deutschland, vgl. § 93 DE-ZPO) nicht.2 Nach der Praxis der Zuger Gerichte rechtfertigt sich 
die Verlegung der Kosten auf den Beklagten, der das Klagepatent umgehend gelöscht hat, 
bei Klageeinreichung ohne vorgängige Verwarnung, wenn der Beklagte „durch sein vorpro-
zessuales  Verhalten  den  Eindruck  erweckt  hatte,  dass  er  das  Patent  nicht  auf  blosse  Ver-
warnung hin hätte löschen lassen“.3 

Diesen  Schluss  lässt  bereits  der  Bestand  eines formell gültigen  Patents zu.  Denn  das  Pa-
tent  wird  gelöscht,  wenn  die  fälligen  Jahresgebühren  nicht  rechtzeitig  bezahlt  werden 
(Art. 15 Abs. 1 lit. b PatG). Dass der Patentinhaber zwar die Gebühren für die Aufrechterhal-
tung  des  Patents  rechtzeitig  bezahlt,  aber  auf  erste  Aufforderung  hin  das  Patent  löschen 
würde, widerspricht der Lebenserfahrung. Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin auf 
die (informelle) Zustellung der Klage denn auch nicht sofort mit der Löschung des Klagepa-
tents reagiert, sondern der Klägerin ein Lizenzangebot gemacht. Das legt nahe, dass auch 
bei vorprozessualer Aufforderung das Klagepatent nicht sofort gelöscht worden wäre. 

Die Prozesskosten sind daher der Beklagten aufzuerlegen. [9] 

1 BPatGer, Verfügung O2015_010 vom 5. Januar 2016, E. 3.1. 
2 HGer SG, Urteil HG.2005.21 vom 21. April 2008, E. II 4b – „induktive Heizvorrichtung“.  
3 KGer ZG, Urteil A3 2010 58 vom 28. Januar 2011, E. 5.2 – „Geburtsgel“, in: sic! 2012, 46 ff.