# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 95a356c3-0343-5218-96ca-3ded4c963978
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2013_001
**Docket/Reference:** S2013_001
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/35/

## Full Text

S2013_001 

- 1 - 

Urteil des Bundespatentgerichts 
i.S. A. AG gegen B. AG vom 21. März 2013 

Regeste: 

Art. 109 PatG; Art. 69 EPÜ; Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ vom 5. Ok-
tober 1973 in der Fassung der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000; Art. 
66 Abs. 1 lit. a PatG; Nachahmung (Äquivalenz). 
Damit darauf geschlossen werden kann, dass ein angegriffenes Verfahren oder eine angegrif-
fene Vorrichtung eine patentgeschützte Lehre benützt, obwohl ein oder mehrere Merkmale des 
Anspruchs nicht verwirklicht werden, diese Merkmale aber durch andere ersetzt werden, müs-
sen folgende drei Fragen kumulativ bejaht werden: 
1. Erfüllen die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche Funktion? (Gleichwirkung) 
2. Werden die ersetzten Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion dem Fachmann durch 
die Lehre des Patentes nahe gelegt? (Auffindbarkeit) 
3. Hätte der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die 
ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen? (Gleichwertigkeit) (E. 17.2) 

Art. 109 LBI; Art. 69 CBE; Protocole interprétatif de l'article 69 CBE du 5 octobre 1973 tel 
que révisé par l'acte portant révision de la CBE en date du 29 novembre 2000; Art. 66 al. 
1 lit. a LBI; Imitation (Equivalence). 
Pour pouvoir admettre qu’un procédé ou un dispositif litigieux utilise un enseignement protégé 
par brevet alors même qu’une ou plusieurs caractéristiques de la revendication ne sont pas re-
produites  mais  substituées  par  d’autres,  il  faut  répondre  par  l’affirmative  aux  trois  questions 
cumulatives suivantes: 
1. Est-ce que les caractéristiques substituées remplissent la même fonction objective? (Même 
effet)  
2.  Est-ce  que  les  caractéristiques  substituées  et  leur  même  fonction  objective  sont  rendues 
évidentes à l’homme du métier par l’enseignement du brevet? (Accessibilité)  
3. Est-ce que l’homme du métier, en s’orientant selon la lettre de la revendication à la lumière 
de la description, aurait considéré que les caractéristiques substituées présentent une solution 
de même valeur? (Même valeur) (consid. 17.2) 

Art. 109 LBI; Art. 69 CBE; Protocollo relativo all’interpretazione dell’articolo 69 della CBE 
del 5 ottobre 1973, nella versione dell’Atto di revisione della CBE del 29 novembre 2000; 
Art. 66 cpv. 1 let. a LBI; Imitazione (Equivalenza). 
Per  poter  stabilire  che  un  procedimento  o  un  dispositivo  contestato  utilizzi  un  insegnamento 
protetto da brevetto, ancorché una o più caratteristiche della rivendicazione non vengano ripro-
dotte bensì sostituite da altre, bisogna rispondere affermativamente ed in modo cumulativo alle 
tre domande seguenti: 
1. Le caratteristiche sostituite hanno la medesima funzione oggettiva? (Stesso effetto)  
2.  Le  caratteristiche  sostituite  e  la  loro  funzione  oggettiva  sono  rese  evidenti  per  l’uomo 
dell’arte dall’insegnamento del brevetto? (Accessibilità)  
3. L’uomo dell’arte, nell’orientarsi secondo la lettera della rivendicazione alla luce della descri-
zione,  avrebbe  considerato  che  le  caratteristiche  sostituite  costituiscono  una  soluzione  dello 
stesso valore? (Stesso valore) (consid. 17.2) 

 
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Art. 109 PatA; Art. 69 EPC; Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC of 5 October 
1973 as revised by the Act revising the EPC of 29 November 2000; Art. 66 para. 1 let. a 
PatA; imitation (equivalence). 
All three of the following questions must be cumulatively answered in the affirmative in order to 
establish that a process or device in dispute uses a teaching of a patent despite the fact that 
one or more features of the claim are not literally reproduced but instead have been replaced 
by other features: 
1. Do the replaced features have the same objective function? (same effect) 
2. Are the replaced features and their same objective function obvious to a person having ordi-
nary skills in the art on the basis of the teaching of the patent? (accessibility) 
3. After reading the wording of the claim in light of the description, would a person having ordi-
nary skills in the art consider the replaced features as a solution of equal value? (equal value) 
(E. 17.2) 

 
 
 
 
B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2013_001 

Besetzung 

Verfahrensbeteiligte 

  U r t e i l   v o m   2 1 . M ä r z   2 0 1 3  

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle 
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dr. phil. II, dipl. chem. Erich Wäckerlin, 
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger. 

A.  AG,  
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Michael Ritscher und Dr. 
Simon Holzer, Meyerlustenberger Lachenal, Forchstras-
se 452, Postfach 1432, 8032 Zürich, und patentanwaltlich 
beraten durch Gregor S. König, König Szyka Tilmann von 
Renesse, Mönchenwerther Strasse 11, D-40545 Düsseldorf, 
Deutschland, 

Klägerin 

gegen 

B.  AG,   
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Christoph Willi und James 
Merz, Streichenberg und Partner, Stockerstrasse 38, 
8002 Zürich, und patentanwaltlich beraten durch Patentan-
wälte Dr. Rainer Friedrich und Dr. Holger Schimmel, df-mp, 
Theatinerstrasse 16, D-80333 München, Deutschland, 

Beklagte 

Gegenstand 

Patentverletzung / vorsorgliche Massnahmen; Drospirenon I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

Sachverhalt: 

1.  
Mit Massnahmegesuch vom 7. Januar 2013, eingegangen am 9.  Januar 
2013, stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren: 

Es seien bis spätestens am 21. Januar 2013 vorsorgliche Massnahmen zu erlas-

sen  

1.  Der  Gesuchgegnerin  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF 

1'000.-  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber  CHF  5‘000.- 

gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 

292  StGB  mit  Busse  im  Widerhandlungsfall  vorsorglich  zu  verbieten,  in  der 

Schweiz die Kontrazeptiva mit dem Wirkstoff Drospirenon „D 1“ (Swissmedic Zu-

lassungsnummer a), „D 2“ (Swissmedic Zulassungsnummer b), „D 3“ (Swissme-

dic Zulassungsnummer c) und „D 4“ (Swissmedic Zulassungsnummer d), insbe-

sondere die am 19. Dezember 2012 und am 21. Dezember 2012 vom Zollinspek-

torat  Pratteln  bei  der  Einfuhr  in  die  Schweiz  zurückbehaltenen  Produkte,  selber 

oder durch Dritte einzuführen,  zu  lagern, anzubieten,  zu verkaufen oder auf an-

dere Weise in Verkehr zu bringen. 

2.  Die  Gesuchsgegnerin  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF 

1'000.-  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber  CHF  5‘000.- 

gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 

292  StGB  mit  Busse  im  Widerhandlungsfall  vorsorglich  zu  verpflichten,  die  von 

ihr  in  Verkehr  gebrachten  Produkte  gemäss  Rechtsbegehren  Nr.  1  zurückzuru-

fen, d.h. die ihr bekannten Abnehmer dieser Produkte innert einer Frist von ma-

ximal  5  Kalendertagen  nach  Rechtskraft  dieses  Urteils  zu  informieren,  dass  die 

Gesuchsgegnerin diese Produkte gegen Rückerstattung des Kaufpreises und der 

übrigen Auslagen zurücknimmt. 

3.  Das  Verbot  gemäss  Rechtsbegehren  Nr.  1  und  die  Verpflichtung  gemäss 

Rechtsbegehren  Nr.  2  seien  superprovisorisch,  d.h.  zunächst  ohne  vorherige 

Anhörung der Gesuchgegnerin auszusprechen und den Parteien und der Eidge-

nössischen  Zollverwaltung,  Oberzolldirektion,  Sektion  Zollverfahren,  Monbi-

joustrasse  40,  3011  Bern  spätestens  bis  am  21.  Januar  2013  zu  eröffnen  bzw. 

mitzuteilen. 

4. Eventualiter  zu Rechtsbegehren Nr. 3 seien das vorsorgliche  Verbot gemäss 

Rechtsbegehren Nr. 1 und die Verpflichtung gemäss Rechtsbegehren Nr. 2 nach 

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Anhörung der Gesuchsgegnerin auszusprechen, wobei aber die Eidgenössische 

Zollverwaltung,  Oberzolldirektion,  Sektion  Zollverfahren,  Monbijoustrasse  40, 

3011 Bern, bis spätestens am 21. Januar 2013 vorsorglich anzuweisen sei, alle 

im  Rahmen  der  Hilfeleistung  der  Zollverwaltung  betreffend  Drospirenon  und 

Ethinylestradiol am 19. Dezember 2012 und 21. Dezember 2012 vom Zollinspek-

torat  Pratteln  zurückbehaltenen  Waren  mindestens  bis  zur  Eröffnung  der  Ent-

scheidung über die Rechtsbegehren Nr. 1 und Nr. 2 hiervor zurückzubehalten. 

5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchgegnerin. 

Die  Klägerin  stützte  sich  dabei  auf  zwei  Streitpatente,  das  in  einem  Be-
schränkungsverfahren beschränkte europäische Patent EP 0 918 791 B3 
(im Folgenden als '791 bezeichnet), sowie auf das im Rahmen eines Ein-
spruchs  und  anschliessenden  Beschwerdeverfahrens  vor  dem  Europäi-
schen  Patentamt  (EPA)  rechtskräftig  aufrechterhaltene  europäische  Pa-
tent EP 1 149 840 B1 (im Folgenden als '840 bezeichnet; zu beachten ist 
die von der Beschwerdekammer des EPA aufrechterhaltene Fassung der 
Ansprüche). Das Patent '840 geht auf eine Teilanmeldung zur Stamman-
meldung des Patents '791 zurück. 

In  der  Sachverhaltsdarstellung  wurde  dargelegt,  dass  die  Beklagte  die 
Wirkstoffe der Produkte von der K beziehe, diese anschliessend von der 
L  formuliert  und  konfektioniert  und  dann  in  die  Schweiz  eingeführt  wür-
den. Die K stelle den Wirkstoff entweder nach einem herkömmlichen Ver-
fahren  (in  der  Folge  als  "erstes  Verfahren"  bezeichnet)  her,  oder  aber 
nach  einem  geänderten  Verfahren  (in  der  Folge  als  "zweites  Verfahren" 
bezeichnet), bei welchem insbesondere für die Wasserabspaltung nicht p-
Toluolsulfonsäure,  sondern  Pyridin/Wasser  eingesetzt  werde.  Diese  Her-
stellungsverfahren  seien  einerseits  (erstes  Verfahren)  aus  einem  Urteil 
des  Landgerichts  Düsseldorf  vom  26.  Juni  2012  –  dort  auch  im  Zusam-
menhang mit der Frage der Verletzung der '840 – bekannt, und anderer-
seits  (zweites  Verfahren)  aus  der  Korrespondenz  zwischen  einem  ande-
ren Generikahersteller und der Lieferantin der Beklagten.  

2.  
Mit Verfügung vom 9. Januar 2013 setzte der Präsident nach Einsicht in 
das  klägerische  Massnahmebegehren  und  in  die  Schutzschrift  der  Be-
klagten vom 28. Dezember 2012 der Beklagten eine kurze und nicht erst-
reckbare  Frist  bis  21.  Januar  2013  zur  Massnahmeantwort  an  (Art.  253 
ZPO).  
Sodann  wies  er  das  Zollamt  Pratteln  an,  die  gemäss  dessen  Schreiben 

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vom  19.  und  21.  Dezember  2012  zurückbehaltenen  Einheiten  D  bis  zu 
anderer  Anordnung  seitens  des  Bundespatentgerichts  weiterhin  zurück-
zubehalten.  
Die Verfügung erging mit dem Hinweis, dass mit den Parteien im Hinblick 
auf  die  Festlegung  eines  Verhandlungstermins  –  für  den  Fall,  dass  sich 
eine  Verhandlung  nach  Eingang  der  Massnahmeantwort  als  erforderlich 
erweisen sollte – umgehend Kontakt aufgenommen würde. 
Schliesslich  wurde  der Klägerin  Frist  bis  21.  Januar  2013  zur  Erstattung  
eines Kostenvorschusses in der Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten 
von Fr. 30'000.— angesetzt.  

3.  
In  der  fristgerecht  eingegangenen  Massnahmeantwort  vom  21.  Januar 
2013 stellte die Beklagte folgende Anträge: 

1.  Das  Gesuch  um  Erlass  vorsorglicher  Massnahmen  vom  7.  Januar  2013  sei 

abzuweisen. 

2.  Die  gemäss  Mitteilungen  des  Zollinspektorats  Pratteln  vom  19.  und  21.  De-

zember  2012  zurückbehaltenen  Sendungen  mit  D  seien  mit  sofortiger  Wirkung 

freizugeben. 

3.  Alles  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  zulasten  der  Klägerin  zzgl. 

MwSt, unter Einschluss der Kosten für die notwendigerweise beigezogenen Pa-
tentanwälte und der Gebühren für die Schutzschrift. 

Die  Beklagte  machte  dabei  geltend,  dass  die  Streitpatente  nicht  verletzt 
würden, und eventuell, für den Fall, dass das  Bundespatentgericht zum 
Schluss kommen sollte, dass eine äquivalente Verletzung der Streitpaten-
te  vorliege,  dass  die  Streitpatente  nicht  rechtsbeständig  seien.  Zudem 
bestritt  sie,  dass  das  erste  Verfahren  verwendet  werde,  hingegen  nicht, 
dass  das  zweite  Verfahren  verwendet  werde.  Des  Weiteren  machte  sie 
geltend, dass der durch das Verfahren hergestellte Wirkstoff nur eine von 
mehreren  Wirkkomponenten  des  in  die  Schweiz  importierten  Produkts 
sei, und dass entsprechend kein unmittelbares Verfahrenserzeugnis vor-
liege. Da das Verfahren nicht in der Schweiz durchgeführt werde, könne 
sich  der  Schutz  der  Verfahrensansprüche  der  Streitpatente  nicht  auf  die 
importierten Produkte erstrecken. 

4.  
Am  18.  Januar  2013  wurden  die  Parteien  auf  den  31.  Januar  2013  zur 
mündlichen Verhandlung (Replik/Duplik) vorgeladen. 

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5.  
Mit  Schreiben  vom  25. Januar  2013  wies  der  Präsident  die  Klägerin  da-
rauf  hin,  dass  im  Rechtsbegehren  dargestellt  werden  müsse,  wie  jedes 
einzelne  Merkmal  des Anspruchs  in  der  angegriffenen Ausführungsform 
konkret technisch umgesetzt werde; das gelte auch für Verfahrenspaten-
te. Die Klägerin reichte am 30. Januar 2013 eine Eingabe ein.  

6.  
Anlässlich der Verhandlung vom 31. Januar 2013 führte der Präsident zu 
dieser  Eingabe  aus,  sie  sei  offenbar  als  eine  Art  Vorabinformation  ge-
dacht, passe aber nicht in den Verfahrensablauf. Er wies die Klägerin da-
rauf  hin,  dass  sie  dieses  Vorbringen  in  die  mündliche  Massnahmereplik 
einfügen müsse, soweit sie dort Ausgeführtes vom Gericht berücksichtigt 
haben wolle.  

Die  Klägerin  hielt  mit  der  Replik  an  den  im  Gesuch  gestellten  Hauptbe-
gehren 1 und 2 fest und ergänzte diese mit folgenden neuen Eventualbe-
gehren: 

Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1 und Nr. 2 seien die in Rechtsbegehren Nr. 

1 beantragten Verbote bzw. die in Rechtsbegehren Nr. 2 beantragte Beseitigung 

des  rechtswidrigen  Zustands  auszusprechen  für  die  Kontrazeptiva  mit  dem 

Wirkstoff  Drospirenon  „D  1"  (Swissmedic  Zulassungsnummer  a),  „D  2" 

(Swissmedic  Zulassungsnummer  b),  „D  3"  (Swissmedic  Zulassungsnummer  c) 

und  „D  4"  (Swissmedic  Zulassungsnummer  d),  insbesondere  für  die  am  19. 

Dezember 2012 und am 21. Dezember 2012 vom Zollinspektorat Pratteln bei der 

Einfuhr 

in  die  Schweiz  zurückbehaltenen  Produkte,  wobei  der 

in  den 

betreffenden  Produkten  enthaltene  Wirkstoff  Drospirenon  (6ß,  7ß;  15ß,  16ß-

dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone) 

durch 

Wasserabspaltung  aus  6ß,  7ß;  15ß,  16ß-dimethylen-5ß-hydroxy-3-oxo-17α-

androstan-21,17-carbolactone  durch  Zugabe  von  p-Toluolsulfonsäure  oder 

Pyridin mit Wasser hergestellt wurde.  

Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1 und Nr. 2 seien die in Rechtsbegehren Nr. 

1 beantragten Verbote bzw. die in Rechtsbegehren Nr. 2 beantragte Beseitigung 

des  rechtswidrigen  Zustands  auszusprechen  für  die  Kontrazeptiva  mit  dem 

Wirkstoff  Drospirenon  „D  1"  (Swissmedic  Zulassungsnummer  a),  „D  2" 

(Swissmedic  Zulassungsnummer  b),  „D  3"  (Swissmedic  Zulassungsnummer  c) 

und  „D  4"  (Swissmedic  Zulassungsnummer  d),  insbesondere  für  die  am  19. 

Dezember 2012 und am 21. Dezember 2012 vom Zollinspektorat Pratteln bei der 

Einfuhr 

in  die  Schweiz  zurückbehaltenen  Produkte,  wobei  der 

in  den 

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betreffenden  Produkten  enthaltene  Wirkstoff  Drospirenon  (6ß,  7ß;  15ß,  16ß-

dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone) 

durch 

katalytische 

Hydrierung  von  17α-(3-hydroxy-1-propynyl)-6ß,  7ß;  15ß,  16ß-dimethylene-5ß-

androstane-3ß,  5,  17ß-triol  in  das  17α-(3-hydroxy-1-propyl)-6ß,  7ß;  15ß,  16ß-

dimethylene-5ß-androstane-3ß,  5,  17ß-triol  durch  anschliessende  Oxidation  in 

das  6ß,  7ß;  15ß,  16ß-dimethylene-5ß-hydroxy-3-oxo-17α-androstane-21,17-

carbolactone 

in  Gegenwart 

des 

Katalysators 

TEMPO 

(2,2,6,6-

Tetramethylpiperidine-1-yl)-oxyl) hergestellt wurde.  

Die  Beklagte  hielt  mit  der  Duplik  an  ihrem  Rechtsbegehren  gemäss 
Gesuchsantwort fest und stellte in prozessualer Hinsicht den Antrag, auf 
eine Veröffentlichung des Urteils sei zu verzichten.  

Nach mündlicher Replik und Duplik trug Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi 
den  Parteien  sein  Fachrichtervotum  vor  (Protokoll  S.  37  –  46).  Darauf 
nahmen  die  Parteien  zum  Fachrichtervotum  Stellung  (Protokoll  S.  46  - 
49). 

Mit  Schreiben  vom  4.  Februar  2013  reichte  die  Klägerin  ein  Urteil  der 
Corte  di  Appello  di  Torino  vom  24.  Dezember  2012  und  eine  englische 
Übersetzung dieses Urteils ein.  

Das  Verhandlungsprotokoll  wurde  den  Parteien  am  11.  Februar  2013 
zugestellt.  

7.  
Mit  Eingabe  vom  7.  Februar  2013  beantragte  die  Klägerin  im  Rahmen 
des  bereits  hängigen  Massnahmeverfahrens  den  Erlass  eines  superpro-
visorischen  Verbots  bezüglich  des  Vertriebs  etc.  der  streitgegenständli-
chen Kontrazeptiva D. Die Klägerin machte – als neuen Sachverhalt - gel-
tend, ihr sei gleichentags bekannt geworden, dass die Beklagte nun damit 
begonnen  habe,  jene  patentverletzenden  Produkte,  die  vom  Zoll  offen-
sichtlich nicht zurückbehalten worden seien, in der Schweiz zu vertreiben.  

Am 13. Februar 2013 beschloss das Bundespatentgericht ohne Anhörung 
der Beklagten Folgendes: 

1.  Der  Beklagten  wird  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF 1‘000.-- 

pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5‘000.-- gemäss 

Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB 

mit Busse im Widerhandlungsfall mit sofortiger Wirkung  vorsorglich  verboten, in 

der Schweiz die Kontrazeptiva mit dem Wirkstoff Drospirenon „D 1“ (Swissmedic 

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Zulassungsnummer a), „D 2“ (Swissmedic Zulassungsnummer b), „D 3“ (Swiss-

medic Zulassungsnummer c) und „D 4“ (Swissmedic Zulassungsnummer d), wo-

bei der in den betreffenden Produkten enthaltene Wirkstoff Drospirenon (6β, 7β; 

15β,  16β-dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,  17-carbolactone)  durch  Was-

serabspaltung  aus  6β,  7β;  15β,  16β-dimethylene-5β-hydroxy-3-oxo-17α-andro-

stan-21‚17-carbolactone durch Zugabe  von p-Toluolsulfonsäure oder Pyridin mit 

Wasser hergestellt wurde, selber oder durch Dritte einzuführen, zu lagern, anzu-

bieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen. 

2. Die Beklagte wird unter derselben Androhung vorsorglich verpflichtet, die von 

ihr in Verkehr gebrachten Produkte gemäss Dispositiv Ziff. 1 zurückzurufen, d.h. 

die  ihr  bekannten  Abnehmer  dieser  Produkte  innert  einer  Frist  von  24  Stunden 

nach Erhalt dieses Beschlusses zu informieren, dass die Beklagte diese Produk-

te  gegen  Rückerstattung  des  Kaufpreises  und  der  übrigen  Auslagen  zurück-

nimmt. 

Das Gericht setzte der Beklagten Frist zur Stellungnahme an (Disp. Ziff. 
3) und verpflichtete die Klägerin zur Bezahlung einer Sicherheitsleistung 
von CHF 250'000.— (Disp. Ziff. 4).  

8.  
Mit Eingabe vom 14. Februar 2013 teilte die Klägerin mit, welche Punkte 
des  Protokolls  ihrer  Ansicht  nach  nicht  korrekt  seien,  und  beantragte 
sinngemäss, diese seien entsprechend zu berichtigen.  

Mit  Stellungnahme  vom  14.  Februar  2013  beantragte  die  Beklagte,  die 
Verfügung  vom  13.  Februar  2013  sei  aufzuheben  (Ziff.  1)  und  eventuell 
sei  Dispositivziffer  2  der  Verfügung  vom  13.  Februar  2013  aufzuheben 
(Ziff.  2),  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  zulasten  der  Klägerin 
zuzüglich Mehrwertsteuer (Ziff. 3). Ferner stellte sie den prozessualen An-
trag, die in Dispositivziffer 2 der Verfügung vom 13. Februar 2013 aufge-
stellte  Frist  von  24  Stunden,  in  welcher  die  Beklagte  die  ihr  bekannten 
Abnehmer  über  den  angeordneten  Rückruf  zu  informieren  habe,  sei  der 
Beklagten  abzunehmen  und  gegebenenfalls  neu  anzusetzen.  Zur  Be-
gründung brachte sie vor, zu Unrecht habe die Klägerin den Eindruck er-
weckt, dass die Beklagte nach der mündlichen Verhandlung vom 31. Ja-
nuar 2013 den Vertrieb der beanstandeten Produkte aufgenommen habe. 
Die  Beklagte  habe  diese  Produkte  in  der  Schweiz  auf  den  Markt  ge-
bracht,  bevor  die  Klägerin  irgendwelche  gerichtlichen  Vorstösse  initiiert 
habe.  Darüber  hinaus  habe  sie  aber  mit  Schreiben  vom  12.  Februar 
2013, mithin vor der Verfügung vom 13. Februar, gegenüber den ihr be-

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kannten Abnehmern und Grossisten die Einstellung des Vertriebs der be-
anstandeten Produkte erklärt und ihnen die Rücknahme der beanstande-
ten  Produkte  offeriert.  Dispositivziffer  2  der  superprovisorischen  Verfü-
gung sei damit gegenstandslos geworden. Sie sei auch unverhältnismäs-
sig.  

Mit Eingabe vom 18. Februar 2013 teilte die Beklagte mit, wegen Ferien-
abwesenheit  eines  ihrer  Rechtsanwälte  sei  eine  Prüfung  des  Protokolls 
noch nicht möglich gewesen, und sie beantragte eine formelle Fristanset-
zung für allfällige Berichtigung bis am 6. März 2013. Daraufhin wurde der 
Beklagten mit Schreiben vom 20. Februar 2013 mitgeteilt, dass eine for-
melle Frist, um allfällige Einwendungen gegen das Verhandlungsprotokoll 
einzureichen, nicht angesetzt werde.  

Mit  Eingabe  vom  20.  Februar  2013  beantragte  die  Beklagte,  der  Be-
schluss vom 13. Februar 2013 sei aufzuheben, eventuell sei Dispositivzif-
fer 2 des Beschlusses vom 13. Februar 2013 aufzuheben, unter Kosten- 
und Entschädigungsfolge zulasten der Klägerin zzgl. MwSt.  

Mit Eingabe vom 27. Februar 2013 bezog die Klägerin Stellung zum Auf-
hebungsbegehren und den Behauptungen der Beklagten vom 20. Febru-
ar 2013. 

Mit  Eingabe  vom  28.  Februar  2013  stellte  die  Beklagte  den Antrag,  das 
Protokoll  über  die  mündliche  Verhandlung  vom  31.  Januar  2013  sei  in 
Bezug auf die in der Begründung genannten Stellen mit den mitgeschnit-
tenen Tonaufnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls zu berichtigen. 

Mit Eingabe vom 4. März 2013 kam die Beklagte zurück auf ihren an der 
Verhandlung  gestellten  Antrag,  den  Entscheid  nicht  zu  publizieren,  und 
stellte folgende Anträge: 

1. Auf die Veröffentlichung des verfahrensabschliessenden Entscheides im Ver-

fahren S2013_001 sei zu verzichten. 

2. Eventuell seien sämtliche Informationen betreffend das von der Beklagten und 

ihrer  Lieferantinnen  angewendete  Herstellungsverfahren  zu  schwärzen  oder  in 

anderer Weise unkenntlich zu machen. 

Sodann  nahm  die  Beklagte  mit  Eingabe  vom  ebenfalls  4.  März  2013  zu 
den Ausführungen der Klägerin in deren Eingabe vom  27. Februar 2013 
Stellung. 

Seite 8 

S2013_001 

Würdigung: 

9. 
Bevor auf die Beurteilung in der Sache einzugehen ist, sind die Protokoll-
berichtigungsbegehren der Parteien zu behandeln. 

Nach  Art.  235  Abs.  2  ZPO  sind  Ausführungen  tatsächlicher  Natur  dem 
wesentlichen  Inhalt  nach  zu  protokollieren,  soweit  sie  nicht  in  den 
Schriftsätzen der Parteien enthalten sind. Über Gesuche um Protokollbe-
richtigung entscheidet das Gericht (Abs. 3). 

Eine Frist zur Stellung von Protokollberichtigungsbegehren sieht das Ge-
setz nicht vor. Es ist indes davon auszugehen, dass Berichtigungsbegeh-
ren unverzüglich nach Kenntnisnahme des vermeintlichen Fehlers ge-
stellt  werden  müssen,  andernfalls  darauf  nicht  einzutreten  ist  (vgl.  Eric 
Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 235 N 24; KUKO ZPO-Naegeli, Art. 235 N 
14; Leuenberger in Sutter/Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 
2.A., Art.  235  N  18;  Laurent  Killias  in  Berner  Kommtentar,  N  19  zu Art. 
235 ZPO). 

Mit ihrer Eingabe vom 14. Februar 2013 reagierte die Klägerin auf die am 
11. Februar 2013 erfolgte Zustellung des Protokolls zeitgerecht. Die Klä-
gerin rügte fünf konkrete Stellen als falsche Wiedergabe des Ausgeführ-
ten  und  gab  an,  wie  das  Protokoll  jeweils  richtig  zu  lauten  habe.  Diese 
klägerischen Berichtigungsanträge erweisen sich als begründet; das Pro-
tokoll  ist  entsprechend  in  Gutheissung  der  klägerischen  Anträge  zu  be-
richtigen. 

Die  Beklagte  stellte  mit Eingabe  vom  28.  Februar  2013  den Antrag,  das 
Protokoll  über  die  mündliche  Verhandlung  vom  31.  Januar  2013  sei  in 
Bezug auf die in der Begründung genannten Stellen mit den mitgeschnit-
tenen  Tonaufnahmen  zu  überprüfen  und  gegebenenfalls  zu  berichtigen. 
Zur  Beurteilung  der  Frage  der  Rechtzeitigkeit  dieses  Begehrens  ist  von 
Folgendem  auszugehen:  Massnahmeverfahren  wie  das  vorliegende  die-
nen  dazu,  in  dringlichen  Fällen  eine  vorsorgliche  Regelung  zu  treffen, 
die  bis  zum  Endentscheid  im  ordentlichen  Verfahren  gilt.  Entsprechend 
muss das Massnahmeverfahren, um seinen Zweck zu erfüllen, ohne Ver-
zug durchgeführt werden. Gericht und Parteien haben sich dieser Vorga-
be  anzupassen. In  diesem  Sinne  wurde mit  den  Parteien  noch  während 
der (bis 21. Januar 2013) laufenden Massnahmeantwortfrist für den Fall, 
dass sich eine Verhandlung nach Eingang der Massnahmeantwort als er-

Seite 9 

S2013_001 

forderlich  erweisen  sollte,  zur  Förderung  des  Verfahrens  vorsorglich 
schon  ein  Verhandlungstermin  festgelegt,  und  zwar  auf  den  31.  Januar 
2013. Und in der Folge hat das Gericht das Protokoll, dessen Erstellung 
angesichts  der  behandelten  Materie  und  der  namentlich  seitens  der  Be-
klagten  fehlenden  Plädoyernotizen  und  seines  Umfanges  von  49  Seiten 
mit einem erheblichen Aufwand verbunden war, am 11. Februar 2013 den 
Parteien  zugestellt. Wenn  die  Beklagte  bei  dieser  Sachlage  erst  am  28. 
Februar 2013 die von ihr als unrichtig gerügten Protokollstellen bezeich-
nete, so ist dies eindeutig nicht unverzüglich erfolgt. Zudem hat die Be-
klagte nicht etwa angegeben, wie die jeweilige gerügte Stelle richtig lau-
ten müsste, sondern nur geltend gemacht, das Protokoll stimme nicht mit 
den  internen  Notizen  der  Vertreter  der  Beklagten  überein,  und  zur  Prü-
fung sei – durch wen, sagt die Beklagte nicht – auf die Tonbandaufnahme 
abzustellen. Offenbar mangels sicheren Wissens um das von  ihr Ausge-
führte kann die Beklagte nicht angeben, wie das Protokoll richtig zu lau-
ten habe, sondern sie kritisiert lediglich jeweils Protokollstellen als unge-
nau, weil z.B. noch zu diesem oder jenem gesprochen worden sei, oder 
noch  eine  Einleitung  gemacht  worden  sei,  und  will  das  nun  anhand  der 
Tonaufnahme rekonstruiert haben.  

Dabei verkennt die Beklagte zum einen, dass sie keinen Anspruch auf ei-
ne  wörtliche  oder  auch  nur  umfassende  Wiedergabe  des  Ausgeführten 
hat, sondern dass die tatsächlichen Ausführungen nur dem wesentlichen 
Inhalt nach zu protokollieren sind (Art. 235 Abs. 2 ZPO), und zum ande-
ren, dass mit dem von ihr beantragten Vorgehen eine Verzögerung eintre-
ten würde, die sich mit der Natur des Verfahrens nicht vereinbaren liesse. 
Wer im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen das Protokoll be-
richtigt haben will, hat unverzüglich nach Erhalt des Protokolls, d.h. innert 
weniger Tage, ein Berichtigungsbegehren zu stellen, welches konkret an-
gibt, welche Stellen im Protokoll als falsch gerügt werden und wie diese 
richtig  lauten  müssten.  Dem  ist  die  Beklagte  nicht  nachgekommen.  Ihr 
Begehren  erweist  sich  als  ungenügend  und  verspätet,  weshalb  darauf 
nicht einzutreten ist.  

Zur Klarstellung bleibt noch darauf einzugehen, dass die Beklagte geltend 
macht,  in  der  Wiedergabe  des  Fachrichtervotums  würden  chemische 
Strukturformeln abgebildet, obwohl das Votum nur mündlich und ohne vi-
suelle Hilfsmittel vorgetragen worden sei, weshalb diese Abbildungen aus 
dem  Protokoll  zu  streichen  seien.  Bei  diesen  Abbildungen  im  Protokoll 
handelt  es  sich  um  die  graphischen  Darstellungen  der  Strukturformeln, 
welche  den  im  Streitpatent  und  entsprechend  im  Fachrichtervotum  ver-

Seite 10 

S2013_001 

wendeten  Abkürzungen  entsprechen.  Damit  wird  das  Fachrichtervotum 
inhaltlich  richtig  wiedergegeben.  Etwas  anderes  behauptet  ja  auch  die 
Beklagte nicht. 

10. 
Die Klägerin stellt ein vorsorgliches Unterlassungsbegehren und verlangt 
zudem den Rückruf der bereits verkauften Produkte. Mit dem Antrag auf 
Unterlassung  prosequiert  die  Klägerin  auch  die  Beschlagnahme  seitens 
der Eidgenössischen Zollverwaltung, Zollinspektorat Pratteln (vgl. Art. 86c 
PatG). Dessen ungeachtet sind die Vorgänge beim Zoll und was dazu ge-
führt haben mag – entgegen der Annahme der Beklagten – im vorliegen-
den Verfahren nicht von Bedeutung. Es ist unerheblich, weshalb der Zoll 
gestützt auf welchen Antrag die Ware zurückbehalten hat. Hier ist einzig 
zu beurteilen, ob der Klägerin der mit Rechtsbegehren 1 geltend gemach-
te  vorsorgliche  Unterlassungsanspruch  bzw.  der  mit  Rechtsbegehren  2 
geltend gemachte  Beseitigungsanspruch  zusteht.  Dazu  ist  zu  prüfen,  ob 
die Ware die Streitpatente – vorausgesetzt, die Beklagte kann nicht deren 
Ungültigkeit glaubhaft machen – verletzt, und falls ja, ob auch die übrigen 
Voraussetzungen  zum  Erlass  von  vorsorglichen  Massnahmen  gegeben 
sind. Ist das der Fall, wird die Unterlassung ausgesprochen – völlig unab-
hängig davon, worauf die Beschlagnahme bei der Zollverwaltung beruhte.  

11. 
Die  Klägerin  macht  geltend,  ihre  ursprünglichen  Rechtsbegehren  seien 
klar  und  vollstreckbar,  nachdem  sie  glaubhaft  gemacht  habe,  dass  die 
Beklagte  die  von  der  Swissmedic  zugelassenen  Produkte  D  1-D  4,  die 
unbestritten  Drospirenon  enthielten,  von  der  Herstellerin  in  jedem  Fall 
nach einem Verfahren habe herstellen lassen, das unter die Streitpatente 
falle.  Die  Verwendung  eines  anderen  Verfahrens  sei  von  der  Beklagten 
nicht behauptet, geschweige denn glaubhaft gemacht worden.  Damit er-
fülle  dieses  Rechtsbegehren  die  bundesgerichtlichen  Anforderungen  an 
ein Unterlassungsbegehren im Patentprozess.  

Gemäss  der  bundesgerichtlichen  Rechtsprechung  müssen  Unterlas-
sungsklagen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens ge-
richtet  sein.  Die  Verletzungs-  oder  Ausführungsform  ist  so  zu  beschrei-
ben, dass in der Vollstreckung ohne weiteres festgestellt werden kann, ob 
die verbotene Ausführungsform vorliegt. Dabei genügen Produktbezeich-
nungen normalerweise nicht, da diese problemlos geändert werden kön-
nen (BGE 131 III 70 E. 3.3, 3.6; Entscheid BPatGer vom 7. März 2012 im 
Verfahren S2012_002; 

 http://www.bpatger.ch/assets/PDFFiles/S2012_ 

Seite 11 

S2013_001 

002.pdf). Produktbezeichnungen oder Zulassungsnummern allein können 
in  einem  Rechtsbegehren  nur  dann  genügen,  wenn  sichergestellt  ist, 
dass  unter  der  Bezeichnung  kein  anderes  als  das  vom  Patent  erfasste 
Produkt  verkauft  werden  kann,  was  z.B.  bei  behördlich  zugelassenen 
Produkten  der  Fall  sein  kann  (vgl.  Entscheid  BPatGer  vom  24.  August 
2012 
im  Verfahren  S2012_004,  Entscheidungsgründe  9;  http:// 
www.patentgericht.ch/assets/PDFFiles/S2012_004_Urteil_120324.pdf).  

Bei  zulassungspflichtigen  Medikamenten  kann  demnach  die  Produktbe-
zeichnung  oder  die  Zulassungsnummer  allein  in  einem  Rechtsbegehren 
durchaus genügen.  Dies gilt  aber  in  der  Regel  nur  dann,  wenn  sich  das 
zu  Grunde  liegende  Patent  auf den Wirkstoff oder  eine  Formulierung  an 
sich  richtet  (Stoffschutz),  und  die  Zulassung  diesen  Wirkstoff  respektive 
die  Formulierung  eindeutig  definiert.  Handelt  es  sich  wie  hier  beim  gel-
tend  gemachten  Patent  um  ein  Verfahrenspatent  zur  Herstellung  eines 
Wirkstoffs, und ist aus den in den Akten befindlichen  öffentlich zugängli-
chen Zulassungsunterlagen nicht ersichtlich, dass das Produkt zwingend 
nach einem bestimmten, unter das Patent fallenden Verfahren hergestellt 
werden muss, dann muss im Rechtsbegehren dargestellt werden, wie je-
des  einzelne  Verfahrensmerkmal  des  Anspruchs  in  der  angegriffenen 
Ausführungsform konkret technisch umgesetzt wird, soweit diese Verfah-
rensmerkmale eben nicht derart durch die Zulassungsunterlagen definiert 
sind. Andernfalls  würden  von  einem  auf  eine  Produktbezeichnung  allein 
gerichteten Rechtsbegehren auch Produkte umfasst, die nach einem an-
deren,  vom  Patent  nicht  erfassten  Verfahren  hergestellt  werden.  Das 
Produkt,  so  wie  im  ursprünglichen  Rechtsbegehren  1  und  2  definiert, 
würde  also  über  den  Schutzbereich  des  Verfahrenspatentes  hinausge-
hen,  und  es  würden  auch  Produkte  vom  Rechtsbegehren  umfasst,  die 
das  Streitpatent  nicht  schützt  (vgl.  Kriterium  c)  in  den  Entscheidungs-
gründen  14  der  Entscheidung  BPatGer  vom  2. Februar  2012  im  Verfah-
S2012_003; 
ren 
http://www.patentgericht.ch/assets/PDFFiles/ 
S2012_003_Urteil_120202.pdf).   

Die  Klägerin  begründete  nicht  hinreichend,  weshalb  gemäss  Zulassung 
zur  Herstellung  des  angegriffenen  Produktes  zwingend  das  erste  oder 
das zweite Verfahren eingesetzt werden muss, respektive dass unter der 
Bezeichnung des zugelassenen Produkts keines mit einem anderen Her-
stellungsverfahren verkauft werden könnte.  

Damit ist auf die ursprünglichen Rechtsbegehren 1 und 2, die die Verfah-
rensmerkmale nicht enthalten, nicht einzutreten. 

Seite 12 

S2013_001 

12. 
Die  Klägerin  führte  zum  Streitwert  Folgendes  aus:  "Die  Gesuchstellerin 
schätzt  den  Streitwert  auf  CHF  500‘000,  was  für  vorsorgliche  Massnah-
men im Zusammenhang mit Pharmapatenten ein üblicher Wert  ist". Das 
ist als Begründung nicht sachdienlich. Der Streitwert im vorliegenden Ver-
fahren bemisst sich nicht danach, was bei solchen Verfahren üblich sein 
mag,  sondern  einzig  nach  den  konkreten  Verhältnissen  im  vorliegenden 
Verfahren.  Dabei  ist  zu  beachten,  dass  für  den  Streitwert  nicht  nur  der 
Wert der beschlagnahmten Produkte, sondern vor allem der Wert des Un-
terlassungsbegehrens  massgeblich  ist  (BGE  92  II  62  E.  3;  Leuenber-
ger/Uffer-Tobler,  Schweizerisches  Zivilprozessrecht,  Bern  2010,  RZ 
2.153). Zudem ist bei dieser Bewertung nicht nur das Interesse der Klä-
gerin, sondern auch dasjenige der Beklagten zu berücksichtigen (BGE 92 
II 62 E. 3). Diesbezüglich nahm die Beklagte eine mit einer Begründung 
versehene Streitwertbezifferung von CHF 1 Mio. übersteigend vor. Entge-
gen  den  Ausführungen  der  Klägerin  kann  in  einem  wie  hier  gelegenen 
Fall nicht ohne weiteres von einer Dauer des Hauptverfahrens von nur ei-
nem  Jahr  ausgegangen  werden,  und  es  kann  nicht  unberücksichtigt  ge-
lassen werden, dass der Massnahmeentscheid durchaus eine präjudiziel-
le  Wirkung  für  die  andern  in  Europa  geführten  Verfahren  hat.  Damit  ist 
von einem Streitwert von CHF 1 Mio. übersteigend auszugehen.  

13. 
Voraussetzung  zum  Erlass  einer  vorsorglichen  Massnahme  ist  zum  ei-
nen, dass die behauptete Verletzung glaubhaft gemacht wird, zum ande-
ren, dass der Klägerin durch die Verletzung ein nicht  leicht wiedergutzu-
machender Nachteil droht (Art. 66 lit. a PatG i.V.m. Art. 72; Art. 77 Abs. 1 
lit. a PatG i.V.m. Art. 261 ZPO). Zudem ist eine gewisse Dringlichkeit ge-
fordert.  Der  Massnahmerichter  kann  sich  dabei  auf  eine  summarische 
Prüfung  der  Rechtsfragen  beschränken 
(BGE  vom  09.01.2012, 
4A_508/2012  E.  4.2  m.w.H.).  Glaubhaft  gemacht  ist  eine  Behauptung, 
wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel 
beseitigt sind. 

14. 
Dem Fachrichtervotum folgend geht es in der Sache um ein Verfahren zur 
Herstellung der Komponente Drospirenon (DRSP): 

Seite 13 

S2013_001 

einem  steroidalen  Wirkstoff,  der  zur  Gruppe  der  gestagenen  Hormone 
gehört. 

Ausgangspunkt der Reaktion zur Herstellung dieses Wirkstoffes ist dabei 
immer und unbestrittenermassen das Alkin-Molekül ZK34506 

welches  einerseits  unter  Hydrierung  der  Dreifachbindung  zur  offenketti-
gen Komponente ZK 92836 (Reaktionsschritt A) 

Seite 14 

 
  
S2013_001 

und anschliessender Oxidation und Ringschliessung in die cyclische Lac-
tonform  übergeführt  werden  muss  (in  der  Darstellung  Umsetzung  der 
Funktionalität oben rechts).  

Andererseits wird das 1,3 Diol oxidiert, und es findet eine Wasserabspal-
tung in die entsprechende Enonform statt (in der Darstellung Umsetzung 
der  Funktionalität  unten  links),  wobei  dies  bekanntlich  über  eine  Enol-
Zwischenform ZK 90965 verläuft: 

Seite 15 

 
  
S2013_001 

Resultat des Reaktionsverlaufs ist dann das weiter oben gezeigte Drospi-
renon (DRSP). 

15. 
Die  '791  schützt,  vereinfacht  formuliert,  folgendes  Herstellungsverfahren 
(Anspruch 1, in den Klammern Hinzufügungen durch das Gericht): 

Verfahren zur Herstellung von Drospirenon (DRSP) durch  

-  katalytische  Hydrierung  des  Alkins  ZK  34506  in  das  offenkettige  ZK 
92836 (Reaktionsschritt A),  

-  anschließende  Oxidation  in  Gegenwart  eines  Rutheniumsalzes  in  das 
Enol ZK 90965 (Reaktionsschritt B) und  

- anschließende Wasserabspaltung unter Ausbildung von DRSP (Reakti-
onsschritt C). 

Die '840 schützt, vereinfacht formuliert, den obigen Reaktionsschritt C al-
lein,  wobei  jedoch  spezifiziert  wird,  dass  zur  Wasserabspaltung  p-
Toluolsulfonsäure eingesetzt wird. 

16. 
Beurteilung des ersten Verfahrens:  

Eine Verletzung der '791 durch das erste Verfahren wird von der Klägerin 
nicht  behauptet,  obwohl  die  Bedingungen  des  in  der  '791  im  Fokus  ste-
henden  Oxidationsschritts  unter  Verwendung  eines  Rutheniumsalzes 
(Reaktionsschritt B) im Wesentlichen gleich sind wie beim zweiten Verfah-
ren.  

Die Klägerin behauptet eine Verletzung der '840 durch das erste Verfah-
ren, d.h. durch wortsinngemässe Verwirklichung der Anspruchsmerkmale. 
Dass eine solche Verletzung vorliegt, ist unter anderem im Lichte des Ur-
teils des Landgerichts Düsseldorf vom 26. Juni 2012 glaubhaft. Durch das 
erste Verfahren werden, wie in der eidesstattlichen Versicherung des Ge-
schäftsführers  der  K  dargelegt,  offensichtlich  sämtliche  Anspruchsmerk-
male der '840 im Wortlaut reproduziert. Gemäss dem ersten Verfahren er-
folgt, ausgehend vom Enol ZK 90965, eine Wasserabspaltung unter Aus-
bildung  von  DRSP 
in  Anwesenheit  von  p-
Toluolsulfonsäure,  was  wörtlich  dem  von  der  Beschwerdekammer  des 
EPA aufrechterhaltenen Hauptanspruch der '840 entspricht. 

(Reaktionsschritt  C) 

Seite 16 

 
S2013_001 

Nicht glaubhaft scheint aber – auch im Lichte der bereits selber zweifeln-
den Ausführungen im Massnahmegesuch –, dass dieses erste Verfahren 
überhaupt eingesetzt wird. Eine solche Annahme ist nicht glaubhaft dar-
getan  im  Lichte  der  vorprozessualen  Korrespondenz  mit  einem  Grup-
penmitglied  der  Beklagten,  bei  Berücksichtigung  der  Aussagen  in  der 
Schutzschrift und in der Massnahmeantwort, und im Lichte der Informati-
onen  aus  dem  Drug  Master  File.  Zu  den  Informationen  aus  dem  Drug 
Master File muss allerdings bemerkt werden, dass diese nur ein Herstell-
verfahren  nach  einer  dort  als "Option  2" bezeichneten Art  betreffen,  und 
dass nicht das ganze Drug Master File Dokument eingereicht wurde. So-
mit  bleibt  unklar,  inwieweit  eine  offenbar  vorhandene  "erste  Option“  von 
der "Option 2“ abweicht. Dass das erste Verfahren überhaupt eingesetzt 
wird,  scheint  auch  im  Lichte  der  Tatsache,  dass  mit  Urteil  des  Landge-
richts  Düsseldorf  für  Deutschland  für  das  erste  Verfahren  eine  Unterlas-
sung  ausgesprochen  wurde,  unwahrscheinlich.  Es  scheint  nicht  glaub-
haft,  dass  die  Beklagte  dieses  erste  Verfahren  ohne  jegliche  Änderung 
weiterhin  durchführt,  beispielsweise  selektiv  nur  für  die  Belieferung  aus-
serhalb Deutschlands.  

Hinsichtlich des ersten Verfahrens wurde demnach – auch in Berücksich-
tigung  der Ausführungen  der  Klägerin  in  der  Verhandlung  –  nicht  glaub-
haft gemacht, dass dieses von der Beklagten tatsächlich zur Herstellung 
des Wirkstoffes eingesetzt wird. 

17. 
Beurteilung des zweiten Verfahrens: 

17.1 Vorweg ist auf ein Argument der Beklagten einzugehen. Die Beklag-
te führt aus: "Für das Verhalten der Klägerin ist es bezeichnend, dass sie 
eine  wortsinngemässe  Verletzung  der  Klagepatente  gar  nicht  erst  be-
hauptet,  jedenfalls  nicht  für  das  EP  0  918  791.  Die  Klägerin  versucht 
vielmehr, den Schutz ihrer Klagepatente auf andere Verfahren auszuwei-
ten,  indem  sie  andere  Mittel  als  äquivalent  beansprucht,  obwohl  sie  im 
Patentanspruch  nicht  aufgeführt  sind.  Dies  obwohl  es  gerade  sie  gewe-
sen war, welche darauf verzichtet hat, diese Mittel im Patentanspruch und 
in der Beschreibung zu erwähnen. Damit beansprucht die Klägerin einen 
Schutz,  der  weit  über  die  erfindungsgemässe  Lehre  der  Klagepatente 
hinausgeht". 

Das ist nicht nachvollziehbar. Dass Mittel als unter den Anspruch fallend 
behauptet  werden,  die  im  Patentanspruch  nicht  aufgeführt  sind,  ist  ja 

Seite 17 

S2013_001 

nachgerade Voraussetzung für das Thema Äquivalenz. Und  dass  es um 
Mittel  geht,  die  in  der  Beschreibung  nicht  erwähnt  sind,  ist  in  der  Regel 
notwendige  Voraussetzung  dafür,  dass  Äquivalenz  mit  Erfolg  behauptet 
werden  kann.  Wäre  das  Mittel  nämlich  in  der  Beschreibung  aufgeführt, 
aber nicht im Anspruch, müsste daraus voraussichtlich geschlossen wer-
den,  dass  der  Anmelder  auf  dessen  Beanspruchung  verzichtet  hat  und 
die betreffende Ausführungsart nicht unter Schutz stellen wollte.  

17.2  Gemäss  der  bundesgerichtlichen  Rechtsprechung  liegt  eine  Nach-
ahmung  (äquivalente  Verletzung,  Art.  51  PatG  i.V.m.  Art.  66  lit.  a  PatG 
und Art. 69 EPÜ) vor, wenn ein Verfahren oder ein Erzeugnis, obwohl es 
ein  oder  mehrere  Merkmale  des  Anspruchs  nicht  verwirklicht,  diese 
Merkmale durch andere ersetzt, die im Rahmen der der patentierten Lö-
sung  zugrundeliegenden  Aufgabe  die  gleiche  Funktion  wie  die  an-
spruchsgemässen  Merkmale  erfüllen  (BGE  97  II  85,  E.  2;  nachstehend 
als  "erste  Frage"  bezeichnet).  Um  sich  gemäss  bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung  als  Nachahmung  zu  qualifizieren,  müssen  diese  ande-
ren,  die Anspruchsmerkmale  ersetzenden  Merkmale  zudem  dem  durch-
schnittlich  gut  ausgebildeten  Fachmann  durch  die  patentierte  Lehre  na-
hegelegt sein (BGE 97 II 85 E. 1; BGE 125 III 29 E. 3b; 115 II 490 E. 2a; 
nachstehend als "zweite Frage" bezeichnet).  

Gemäss den "Schneidmesser“-Urteilen des deutschen Bundesgerichtsho-
fes  (Schneidmesser  I  und  II  vom  12.  März  2002,  GRUR  2002,  515  und 
519) sind für das Vorliegen der Äquivalenz nicht nur diese zwei, sondern 
sogar drei Fragen zu prüfen, die kumulativ erfüllt sein müssen (vgl. Meier-
Beck in GRUR 2003, 905): 
(1)  Löst  die  angegriffene Ausführungsform  das  der  Erfindung  zu Grunde 
liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden 
Mitteln? (Gleichwirkung, entspricht obiger erster Frage) 
(2) Wenn ja: Befähigen seine Fachkenntnisse den Fachmann, die abge-
wandelten  Mittel  als  gleichwirkend  aufzufinden?  (Auffindbarkeit  für  den 
Fachmann, entspricht obiger zweiter Frage) 
(3) Wenn ja: Sind die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen 
muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestell-
ten  technischen  Lehre  orientiert,  dass  der  Fachmann  die  abweichende 
Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als eine  Lösung  in Betracht 
zieht, die der wortsinngemässen gleichwertig ist? (Gleichwertigkeit). 

In  Grossbritannien  werden  die  drei  so  genannten  "Improver"-Fragen  ge-
stellt,  namentlich  wie  folgt  (Improver  Corporation/Remington  Consumer 

Seite 18 

 
 
 
S2013_001 

Products Ltd; R.P.C. 1990, 181; GRUR Int. 1993, 245):  
(1)  Does  the  variant  have  a  material  effect  upon  the  way  the  invention 
works? If yes, the variant is outside the claim. If no —  
(2) Would this (i.e. that the variant had no material effect) have been ob-
vious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art? 
If no, the variant is outside the claim. If yes —   
(3) Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from 
the  language  of  the  claim  that  the  patentee  intended  that  strict  compli-
ance with the primary meaning was an essential requirement of the inven-
tion? If yes, the variant is outside the claim.  

Bei  der  Festlegung  des  über  den  Wortlaut  hinausgehenden  Schutzbe-
reichs von Patenten (Äquivalenzbereich, Bereich der Nachahmung) muss 
bei aller Würdigung des Beitrags der Erfindung auch der Rechtssicherheit 
Dritter  Rechnung  getragen  werden.  Dritte  müssen  ohne  unzumutbaren 
Aufwand  beim  Studium  des  Patents  erkennen  können,  was  erlaubt  ist 
und was nicht, was gerade im Äquivalenzbereich schwierig sein kann. Die 
erste  Frage  der  Gleichwirkung  und  die  zweite  Frage  der  Auffindbarkeit 
oder des Naheliegens für den Fachmann tragen diesem Interesse Rech-
nung,  orientieren  sich  aber  im  Lichte  des Anspruchsprimats  (vgl. Art.  51 
PatG)  zu  wenig  am  effektiven  Anspruchswortlaut.  Die  schweizerische 
Rechtsprechung kennt bisher die sich am effektiven Wortlaut der Ansprü-
che orientierende dritte Frage der Gleichwertigkeit bei der Beurteilung der 
Äquivalenz  nicht.  Im  Hinblick  auf  das  Vertragsziel  der  Rechtseinheit  im 
Zusammenhang mit der Auslegung des Schutzbereichs europäischer Pa-
tente,  und  um  solche  geht  es  vorliegend,  sind  aber  einschlägige  Ent-
scheide  ausländischer  Gerichte  bei  der  Auslegung  zu  berücksichtigen, 
wobei  höchstrichterliche  Urteile  besonderes  Gewicht  haben  (vgl.  BGE 
121 III 336 E. 5c S. 338; BGE 117 II 480 E. 2b S. 486 f.; BGE 137 III 170 
E. 2.2). In diesem Sinn ist die oben diskutierte Frage der Gleichwertigkeit 
auch  von  der  schweizerischen  Rechtsprechung  zu  berücksichtigen,  und 
zwar  sowohl  bei  Europäischen  als  auch  bei  Schweizerischen  Patenten, 
denn diese dritte Frage gewährleistet, dass der Äquivalenzbereich in für 
Dritte  möglichst  nachvollziehbarer  Weise  auf  Abweichungen  beschränkt 
wird, die aus dem Wortlaut des Anspruchs heraus vom Fachmann als der 
Abweichung zugänglich und gleichwertig erkannt werden.  

17.3  Das  zweite  Verfahren  wird  in  der  Prozessbeschreibung  der  Patent-
anwältin Cristina Biggi dargelegt. Es zeichnet sich dadurch aus, dass der 
Reaktionsschritt A  eine  Hydrierung  von Alkin  ZK  34506  unter  basischen 
Bedingungen (Pyridin, Palladium, THF) zum offenkettigen ZK 92836 um-

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fasst, der Reaktionsschritt B eine Oxidation unter Verwendung von TEM-
PO  und  Calciumhypochlorit  in  einem  Lösungsmittel  umfasst,  die  zum 
Enol ZK 90965 führt, und der Reaktionsschritt C eine Wasserabspaltung 
unter Verwendung von Pyridin/Wasser.  

Dass  dieses  zweite  Verfahren  verwendet  wird,  wird  von  der  Beklagten 
nicht bestritten. 

17.4  Verletzung  der  '791:  Entsprechend  unterscheidet  sich  das  zweite 
Verfahren  vom  in  der '791  beanspruchten  Verfahren  nur  hinsichtlich  des 
Reaktionsschritts  B,  denn  im Anspruch  1  wird für  den  Reaktionsschritt A 
eine katalytische Hydrierung gefordert, was beim zweiten Verfahren unter 
Einsatz von Palladium der Fall ist, und das Drospirenon wird im Anspruch 
im  Reaktionsschritt  C  ohne  Angabe  spezifischer  Reagenzien  erhalten 
durch Wasserabspaltung aus dem Enol ZK 90965, was auch beim zwei-
ten Verfahren der Fall ist. 

Der Reaktionsschritt B wird in der '791 definiert als eine Oxidation des of-
fenkettigen  ZK  92836  in  Gegenwart  eines  Rutheniumsalzes  in  das  Enol 
ZK  90965.  Welche  spezifischen  Rutheniumsalze  dafür  infrage  kommen, 
wird im Patent im Abschnitt [0011] ausführlich diskutiert, und es wird an-
gegeben, dass in Kombination mit diesem katalytisch wirkenden Rutheni-
umsalz ein herkömmliches einfaches Oxidationsmittel eingesetzt werden 
kann.  Keines  davon  ist  dabei  ein  Calciumsalz  oder  ein  Hypochlorit,  ge-
schweige  denn  ein  Calciumhypochlorid  Ca(OCl)2.  Des  Weiteren  wird 
ausdrücklich hervorgehoben, dass die Schlüsselreaktion des erfindungs-
gemässen Verfahrens die Ruthenium katalysierte Oxidation des offenket-
tigen ZK 92836 zum Enol ZK 90965 ist (vergleiche Abschnitt [0012], Her-
vorhebung  hinzugefügt  durch  das  Gericht).  Im  Zusammenhang  mit  den 
damit erreichten Vorteilen wird, neben der Erwähnung von erhöhter Rein-
heit und Ausbeute (vergleiche Abschnitte [0017] und [0018]), insbesonde-
re darauf hingewiesen, dass die nach dem Stand der Technik eingesetz-
ten  toxischen  Chromverbindungen  für  die  Oxidation  durch  katalytische 
Mengen  eines  Metalls  ersetzt  werden  (vergleiche Abschnitt  [0019],  Her-
vorhebung hinzugefügt durch das Gericht). 

Beim  zweiten  Verfahren  wird  der  Reaktionsschritt  B  unter  Verwendung 
von TEMPO durchgeführt, einem organischen Radikal, welches mit  dem 
Oxidationsmittel  Calciumhypochlorit  Ca(OCl)2  in  Kombination  eingesetzt 
wird. Wie  sich  aus  der  europäischen  Patentschrift  EP  1  746  101  B1  der 

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Klägerin selber ergibt (dort insbesondere Abschnitte [0007] sowie [0008]), 
wirkt dabei TEMPO in katalytischen Mengen. 

17.5  Zur  Frage  der  Gleichwirkung  (erste  Frage  im  Zusammenhang  mit 
der Äquivalenz):  

Das  organische  TEMPO  übernimmt  die  gleiche  Funktion  wie  das  bean-
spruchte Rutheniumsalz. Dies, weil es ebenfalls in katalytischen Mengen 
als  Oxidationshilfsmittel  eingesetzt  wird,  zusammen  mit  einem  zweiten 
herkömmlichen Oxidationsmittel, hier Calciumhypochlorit, genauso wie im 
Streitpatent '791  das  Rutheniumsalz  in  katalytischen  Mengen  als  Oxida-
tionshilfsmittel zusammen mit einem zweiten herkömmlichen Oxidations-
mittel, dort Natriumbromat im Beispiel, eingesetzt wird. Sollte im Rahmen 
der  Erfüllung  dieser  Funktion  gegebenenfalls  ein  anderer  Reaktionsme-
chanismus durchlaufen werden, ist dies nicht erheblich, denn ein spezifi-
scher  Reaktionsmechanismus  wird  im  Streitpatent  '791  im  Zusammen-
hang mit der Oxidationsreaktion nicht erwähnt.  

Eine objektive Gleichwirkung scheint also gegeben zu sein. 

17.6  Zur  Frage  von  Auffindbarkeit  und  Naheliegen  für  den  Fachmann 
(zweite Frage im Zusammenhang mit der Äquivalenz):  

Ob die Fachkenntnisse den Fachmann befähigten, TEMPO als gleichwir-
kenden  Ersatz  für  das  Rutheniumsalz  zu  erkennen,  ist  unklar.  Dagegen 
spricht,  dass  die  Klägerin  selber  in  ihrer  späteren Anmeldung  EP  1  746 
101 wie ursprünglich eingereicht argumentiert, dass es unter anderem im 
Lichte  der  '791  (vergleiche  Absatz  [0002])  überraschend  gewesen  sei, 
dass bei einer solchen Oxidationsreaktion anstelle eines Rutheniumkata-
lysators  TEMPO  eingesetzt  werden  kann.  Ebenfalls  dagegen  spricht, 
dass die im Verfahren befindlichen Dokumente zur Oxidation  von Diolen 
unter  Bildung  von  Lactonen  mit TEMPO  solche Reaktionen  nur  in  einfa-
chen Molekülen und nicht im Zusammenhang mit komplexen stereoche-
mischen Molekülen, geschweige denn Steroiden offenbaren. Dafür spricht 
auf der anderen Seite, dass im Prüfungsverfahren tatsächlich mangelnde 
erfinderische  Tätigkeit  von  TEMPO  im  Lichte  des  bekannten  Rutheni-
umsalzes vom Amt geltend gemacht worden ist. 

Die Frage kann aber offen bleiben, denn die Äquivalenz scheitert daran, 
dass  der  Fachmann  bei  Orientierung  am Anspruchswortlaut  und  der  im 
Lichte der Beschreibung unter Schutz gestellten Erfindung TEMPO nicht 

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als  gleichwertige  Lösung  in  Betracht  gezogen  hätte  (dritte  Frage  der  er-
kennbaren Gleichwertigkeit).  

17.7  Zur  Frage,  ob  die Überlegungen, die  der  Fachmann für  den  Ersatz 
von  Rutheniumsalz  durch  TEMPO  anstellen  muss,  genügend  stark  am 
Sinngehalt  der  im  Patentanspruch  unter  Schutz  gestellten  technischen 
Lehre orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführungs-
art TEMPO mit ihren abgewandelten Mitteln als Lösung in Betracht zieht, 
die  zur  wortsinngemässen  gleichwertig  ist  (dritte  Frage  im  Zusammen-
hang mit der Äquivalenz):  

Die Verwendung von Rutheniumsalz wird in der '791 als Schlüsselreakti-
on dargestellt (vergleiche Abschnitt [0012]). Bei der Erläuterung der Vor-
teile  wird  darauf  hingewiesen,  dass  die  toxischen  Chromverbindungen 
durch katalytische Mengen eines Metalls ersetzt werden können (verglei-
che  Abschnitt  [0019]).  Ein  organisches  Molekül  als  Ersatz  vorzusehen, 
scheint dadurch nicht suggeriert zu werden. 

Selbst  wenn,  gewissermassen  als  übergeordneter  Erfindungsgedanke 
der  im  Patentanspruch  unter  Schutz  gestellten  technischen  Lehre,  der 
Ersatz der toxischen Chromverbindungen durch ein Metall als Katalysator 
angenommen würde, würde der Fachmann bei einer derart spezifischen 
Nennung  der  Wichtigkeit  des  Rutheniumsalzes  als  Kernelement  der  Er-
findung in der Beschreibung und im Anspruch einen Ersatz dieses Ruthe-
niumsalzes  durch  ein  anderes  Metallsalz  vielleicht  noch  in  Betracht  zie-
hen, nicht aber den Ersatz durch ein organisches Molekül, wie dann auch 
noch insbesondere spezifisch ein Radikal, namentlich TEMPO. Insbeson-
dere  die Auswahl  des  spezifischen  Systems TEMPO  scheint  im  Zusam-
menhang mit dem Drospirenon-Grundgerüst und im Zusammenhang mit 
der  Trennung  von  Oxidation  und  Wasserelimination,  orientiert  am  Sinn-
gehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre, 
nicht erkennbar gleichwertig zu sein, offenbaren doch die Dokumente zur 
Oxidation mit TEMPO diese Reaktion nur im Zusammenhang mit kleinen 
linearen Molekülen, ohne die Berücksichtigung von anschliessend unsta-
bilen und Wasser abspaltenden Struktureinheiten.  

Bei einer Orientierung am Anspruchswortlaut und bei der Auslegung  der 
darin  unter  Schutz  gestellten  technischen  Lehre  auch  im  Lichte  der  Be-
schreibung (Art. 69 EPÜ), liegt also keine für den Fachmann erkennbare 
Gleichwertigkeit vor. Damit scheidet die Nachahmung der in der '791 ge-
schützten technischen Lehre aus. 

Seite 22 

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17.8 Damit ist die '791 nicht verletzt, und die Frage der Rechtsbeständig-
keit kann offen bleiben. 

18. 
Verletzung der '840: Das zweite Verfahren unterscheidet sich vom in der 
'840 unter Schutz gestellten Verfahren dadurch, dass im Reaktionsschritt 
C anstelle der Säure p-Toluolsulfonsäure die Base Pyridin/Wasser für die 
Wasserabspaltung von Enol ZK 90965 zur Ausbildung von DRSP einge-
setzt wird. 

Damit liegt eindeutig keine wörtliche Verletzung vor (Nachmachung). Eine 
solche wird von der Klägerin auch nicht behauptet. 

18.1  Als  erste  Frage  ist  damit  zu  entscheiden,  ob  Pyridin/Wasser  im 
Rahmen von Reaktionsschritt C die objektiv gleiche Funktion übernimmt 
wie  die  p-Toluolsulfonsäure.  Beide  Reagenzien  führen  dazu,  dass  beim 
Enol  ZK  90965  die Wasserabspaltung  bei  einer  Enol  Struktureinheit  ab-
läuft. Auch  wenn  bei  der  säurekatalysierten  Reaktion  ein  etwas  anderer 
Reaktionsmechanismus vorliegt als bei der basisch katalysierten Reakti-
on,  ist  es  doch  so,  dass  beide  Reagenzien  die  gleiche  Funktion  über-
nehmen, nämlich die Abspaltung von Wasser zu katalysieren.  

Die diesbezügliche Argumentation der Beklagten, beim zweiten Verfahren 
liege keine Trennung  von  Reaktionsschritt  B  und  Reaktionsschritt  C  vor, 
weil bereits beim Schritt der Oxidation DRSP in einem wesentlichen Anteil 
gebildet werde, und es gebe zwischen diesen beiden Schritten keine Iso-
lierung des Zwischenprodukts, kann nicht überzeugen. Bei den Verfahren 
nach dem Stand der Technik finden Reaktionsschritt B und C stets in ei-
ner einzigen Stufe statt, das heisst die Reaktion läuft bis zum Endprodukt 
DRSP  durch  (vergleiche  diesbezüglich  die  Entscheidung  der  Beschwer-
dekammer des EPA T 2505/11, Entscheidungsgründe 9.3, dritter Absatz), 
während  beim  zweiten  Verfahren  der  Beklagten  eindeutig  getrennte  Re-
aktionsschritte B und C vorliegen.  

Die von der Beklagten geltend gemachte, aus dem Gutachten Gambaro 
erkennbare  teilweise  Wasserabspaltung  erweist  sich  als  nicht  überzeu-
gend,  weil  die  Bildung  von  DRSP  erst  nach  abgeschlossener  Oxidation, 
namentlich bei der Destillation, abläuft und damit eine von der Oxidation 
getrennte  thermische  Wasserabspaltung  darstellt.  Zudem  gibt  es  eine 
solche Destillation im Verfahren nach dem Drug Master File gar nicht ex-
plizit, da in diesem nur die Entfernung des Lösungsmittels erwähnt wird, 

Seite 23 

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jedoch  auch  nach  abgeschlossener  Oxidation  und  zudem  nicht  explizit 
unter Verwendung eines Destillationsverfahrens. Wie bereits im Urteil des 
Landgerichts  Düsseldorf  festgehalten  wird,  ist  es  unerheblich,  ob  eine 
Isolation  des  Zwischenprodukts  erfolgt  und  in  welchem  Umfang  dieses 
Zwischenprodukt vor der Zugabe des Katalysators für die Wasserabspal-
tung vorliegt. 

Damit liegt objektive Gleichwirkung der unterschiedlichen Mittel vor. 

18.2 Als zweite Frage ist zu klären, ob diese objektive Gleichwirkung für 
den Fachmann auffindbar und naheliegend war. Der Klägerin kann gefolgt 
werden,  wenn  sie  ausführt,  dass  die  Eliminierung  von Wasser  aus  einer 
Enol-Funktionalität  zum  in  den  ersten  Jahren  des  Studiums  vermittelten 
Grundwissen des organischen Chemikers gehört. Dabei lernt der Chemi-
ker typischerweise gerade anhand dieser Reaktion, dass die katalysierte 
Wasserabspaltung im Wesentlichen gleichwertig unter sauren oder  basi-
schen Bedingungen durchgeführt werden kann. Beide Möglichkeiten sind 
dem  Fachmann  also  im  Rahmen  seines  Grundwissens  bekannt,  und  er 
kennt die dazugehörigen Reaktionsmechanismen genau. Gerade weil es 
sich  um  eine  Standardreaktion  handelt,  von  welcher  der  Fachmann 
weiss,  dass  sie  über  die  zwei  genannten  Wege  ablaufen  kann,  ist  die 
Verwendung einer Base anstelle einer Säure für den Fachmann nahelie-
gend.  

Es stellt sich jedoch am Ende die Frage, ob der Ersatz der spezifischen 
Säure p-Toluolsulfonsäure durch die spezifische Base Pyridin/Wasser für 
den  Fachmann  naheliegt.  Aus  dem  Streitpatent  weiss  der  Fachmann, 
dass  das  System  Enol ZK  90965 gegenüber  Säuren  und  basischen  Be-
dingungen  labil  ist  (vergleiche  Abschnitt  [0005],  dort  bei  der  Diskussion 
des Standes der Technik bei einstufiger Verfahrensführung). Zudem weiss 
der  Fachmann  aufgrund  seines  Grundwissens  als  Chemiker,  dass  Pyri-
din/Wasser  eine  übliche  und  häufig  verwendete  schwache  Base  ist.  Im 
Hinblick darauf, dass insbesondere bei der einstufigen Durchführung des 
Verfahrens  nach  dem  Stand  der  Technik  Pyridin  mit  Wasser  eingesetzt 
wird  (vergleiche  in  der  '840  die Abschnitte  [0003]  und  [0005]  sowie  den 
dort  zitierten  Stand  der  Technik),  würde  der  Fachmann  nicht  nur  grund-
sätzlich den Ersatz der p-Toluolsulfonsäure durch eine beliebige Base in 
Betracht  ziehen,  sondern  in  naheliegender  Weise  insbesondere  den  Er-
satz durch das spezifische System von Pyridin mit Wasser als aussichts-
reiche Möglichkeit erwägen.  

Seite 24 

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Damit  liegt  der  Ersatz  von  p-Toluolsulfonsäure  durch  Pyridin  mit Wasser 
für den Fachmann nahe. 

18.3 Zur Frage der im Lichte der Ansprüche und der Patentbeschreibung 
erkennbaren  Gleichwertigkeit:  Der  Fachmann  kann  die  Gleichwertigkeit 
von  p-Toluolsulfonsäure  und  Pyridin/Wasser  auch  bei  Orientierung  am 
Sinngehalt  der  im  Patentanspruch  unter  Schutz  gestellten  technischen 
Lehre erkennen und würde sie in Betracht ziehen. Dies, weil er erkennen 
kann,  dass  der  Ersatz  der  spezifischen  Säure  p-Toluolsulfonsäure  durch 
eine geeignete  Base die gleiche Wirkung erzeugt (vergleiche Diskussion 
oben), und weil er gerade die spezifische Base Pyridin in Wasser im Zu-
sammenhang  mit  dem  vorliegenden  spezifischen  komplexen  stereoche-
mischen  Molekül  aus  den  einstufigen  Verfahren  nach  dem  Stand  der 
Technik kennt und entsprechend als Base auch für den Schritt der Was-
serabspaltung  im  Zusammenhang mit getrennter  Oxidation  und Wasser-
abspaltung (zweistufiges Verfahren) in Betracht ziehen würde. Der Fach-
mann kann also davon ausgehen, dass das Pyridin/Wasser die Wassere-
limination  bewirkt,  ohne  zu  Umlagerungen  oder  anderen  unerwünschten 
Nebenreaktionen am Molekül zu führen. Somit würde er die Gleichwertig-
keit erkennen. Dem steht auch der Abschnitt [0013] und die darin enthal-
tene  Nennung  von  starken  Basen  nicht  entgegen  im  Sinne  eines  be-
schriebenen,  aber  nicht  beanspruchten Ausführungsbeispiels  (vgl.  BGH-
Entscheid vom 10. Mai 2011, X ZR 16/09 – Okklusionsvorrichtung; BGH 
Entscheid  vom  13.  September  2011,  X  ZR  69/10  -  Diglycidverbindung); 
denn  der Abschnitt  [0013]  spricht  von  einer  starken  Base,  während  das 
System Pyridin/Wasser bekanntermassen eine schwache Base ist. 

Da  das  ins  Recht  gelegte  Parallelurteil  aus  den  Niederlanden  vom  24. 
Januar  2013  die  Frage  der  Gleichwertigkeit,  wenn  überhaupt,  nur  sehr 
oberflächlich  und  unbegründet  behandelt, kann die  dort geschilderte  ab-
weichende Meinung nicht überzeugen. 

Damit liegt Gleichwertigkeit vor, und eine Nachahmung ist gegeben. 

19. 
Im Zusammenhang mit der Nachahmung macht die Beklagte  zudem die 
Einrede geltend, dass sich der Äquivalenzbereich nicht auf Ausführungs-
formen erstrecken könne, die im Stand der Technik liegen oder im Lichte 
des Standes der Technik naheliegen (Formsteineinwand). Sie stützt sich 
dabei  auf  die  Beispiele  1h  und  5c  des  Patents US  4  416  985 A,  in  wel-
chem  beschrieben  wird,  dass  bei  der  Oxidation  von  ZK  92836  in Anwe-

Seite 25 

S2013_001 

senheit von CrO3 in Pyridin eine einstufige Reaktion zu DRSP erfolgt. Des 
Weiteren  stützt  sich  die  Beklagte  sich  auf  Angew.  Chem.  Int.  Ed.  Engl. 
1982, 21, 696-697, wo die gleiche einstufige Reaktion mit den Reagenzi-
en  Pyridiniumdichromat  in  DMF  durchgeführt  wird.  Sie  macht  geltend, 
dass  der  Gegenstand  der  angegriffenen Ausführungsform  im  Lichte  die-
ses  Standes  der  Technik  nicht  neu,  zumindest  jedoch  nicht  erfinderisch 
sein könne, weil analoge Eliminierungsreaktionen an analogen Molekülen 
unter  dem  Einfluss  von  Pyridin  aus  dem  genannten  Stand  der  Technik 
bekannt seien. 

Dieser  Argumentation  ist  nicht  zu  folgen.  Die  betreffende  Reaktionsfüh-
rung nach dem Stand der Technik ist immer eine einstufige Reaktionsfüh-
rung, das heisst die Reaktion verläuft vom Zwischenprodukt ZK 92836 di-
rekt  zum  DRSP.  Dabei  bildet  sich  als  Übergangszustand  vermutlich  das 
Enol ZK 90965 (darüber findet man allerdings im Stand der Technik keine 
Offenbarung).  Die  Reaktion  kann  aber  auf  dieser  Zwischenstufe,  sofern 
es sie wirklich gibt, offenbar nicht angehalten werden. Im Gegensatz dazu 
beruht die Erfindung gemäss der '840, wie dies auch in der zugehörigen 
Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA, wo genau dieser Stand 
der Technik ebenfalls entgegen stand (dort wird die US 4 416 985 sogar 
als  nächstliegender  Stand  der  Technik  D10  diskutiert),  zum  Ausdruck 
kommt, darauf, ein Mittel zur Elimination von Wasser nicht bereits bei der 
Oxidation hinzuzufügen, sondern erst nach erfolgter Oxidation zum Enol 
ZK  90965  (vergleiche T  2505/11,  Entscheidungsgründe  9).  Gemäss  Pa-
tentanspruch  ist  der  Ausgangspunkt  der  Reaktion  also  das  System  ZK 
90965, welches – dies muss die Auslegung des Anspruchs im Lichte der 
Beschreibung  sein  –  nicht  als  transienter  hypothetischer  Übergangszu-
stand  im  Rahmen  der  Oxidation  durchlaufen  wird,  sondern  als  konkret 
vorliegende Stufe vorgelegt und mit einem separaten katalytisch wirken-
den  Reagens  zum  Zweck  der Wasserabspaltung  umgesetzt  wird.  Damit 
ist die angegriffene Ausführungsart im Lichte des einstufigen Standes der 
Technik  nicht  nur  neu,  sondern  auch  erfinderisch,  denn  die  Zugabe  von 
Pyridin bereits bei der Oxidation, die aus dem Stand der Technik bekannt 
ist,  lässt  es  ja  offenbar  gerade  gar  nicht  zu,  die  Enol  Zwischenstufe  ZK 
90965 zu isolieren (zumindest gibt es im Stand der Technik keinerlei Hin-
weise  darauf).  Entsprechend  liefert  der  Stand  der  Technik  weder  einen 
Anreiz, noch eine konkrete Anregung, wie und mit welchen Vorteilen die 
(im Stand der Technik nicht offenbarte) Enol-Zwischenstufe ZK 90965 im 
Lichte der konkret im Stand der Technik offenbarten Oxidationsreaktionen 
(die  immer  zum  DRSP  durchlaufen)  vorgelegt  wird  und  damit  Oxidation 
und Elimination in zwei Stufen aufgetrennt werden können. 

Seite 26 

S2013_001 

20. 
Für den Fall einer Nachahmung macht die Beklagte eventualiter die Ein-
rede der Nichtigkeit geltend. Diese muss nur bei der '840 geprüft werden, 
da bei der '791 fehlende Verletzung gefunden wurde. 

Die  Beklagte  stützt  ihre  Nichtigkeitseinrede  bezüglich  der  '840  aus-
schliesslich  auf  mangelnde  erfinderische Tätigkeit  und  dies  ausschliess-
lich im Lichte einer wissenschaftlichen Publikation eines der Erfinder. Sie 
macht geltend, dass im Lichte dieser Publikation, die im zugehörigen Be-
schwerdeverfahren  nicht  berücksichtigt  worden  ist,  erkennbar  werde, 
dass die Aufgabe nicht gelöst werde. Die dafür hinzugezogene Entschei-
dung  der  Beschwerdekammer  des  EPA  T  1329/04  kann  nicht  überzeu-
gen, da diese einerseits aus dem Gebiet der Biochemie stammt und an-
dererseits  die  dort  häufig  angetroffene  Problematik  der  spekulativen An-
meldungen  betrifft,  was  hier  nicht  der  Fall  ist.  Es  ist  glaubhaft,  dass  die 
hier  vorliegende  Reaktion  ohne  weiteres  zum  angegebenen    Produkt 
führt.  Die  Frage,  ob gegebenenfalls  die  Säure  das  DRSP  anschliessend 
umlagern könnte, wurde weder während des EP Verfahrens in der Sache 
der  '791,  noch  im  Zusammenhang  mit  der  '840  jemals  aufgebracht.  Die 
Beklagte widerspricht sich mit ihrer Argumentation zudem  gewissermas-
sen  selbst,  denn  die  Beklagte  respektive  deren  Lieferantin  hat  offenbar 
selber  ein  Verfahren  unter  Verwendung  von  p-Toluolsulfonsäure  erfolg-
reich  eingesetzt,  wie  sich  aus  dem  Verfahren  vor  dem  Landgericht  Düs-
seldorf sowie der internationalen Anmeldung der K erschliesst. Der Nich-
tigkeitseinwand greift also ins Leere. 

21. 
Wie oben (E. 6) erwähnt, haben die Parteien nach Erstattung des Fach-
richtervotums  dazu  Stellung genommen.  Hierzu ist  ergänzend folgendes 
festzuhalten: 

Gemäss  dem  Vorbringen  der  Klägerin  hat  das  Europäische  Patentamt 
auch  ein  Patent  erteilt,  das  die  Verwendung  von  Ruthenium  nicht  erfor-
dert  ('840).  Die  Klägerin  vertrat  die  Auffassung,  dass  es  deshalb  auch 
keinen  diesbezüglichen  Vertrauensschutz  für  Dritte  geben  könne  und 
man  der  Verwendung  von  Ruthenium  im  Anspruch  nicht  eine  derart 
Schutzbereichs-einschränkende Wirkung geben dürfe. Dazu ist festzuhal-
ten, dass das Patent '791 einschliesslich seiner Beschreibung in der Form 
massgebend ist, in der es vorliegt. Bemerkenswerterweise wurden gera-
de  jene  Textstellen,  die  spezifisch  auf  Ruthenium  als  wesentliches  Ele-
ment  abzielen,  aus  der  Beschreibung  der  '840  entfernt,  während  sie  in 

Seite 27 

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der  '791  prominent  herausgestellt  werden.  Dieser  Umstand  kann  nicht 
unberücksichtigt bleiben. 

Hinsichtlich des Hinweises der Beklagten, dass der „Formsteinweinwand“ 
greife, ist festzuhalten, dass gemäss dem Stand der Technik eben gerade 
in einem einstufigen Verfahren gearbeitet wird. Die Trennung der beiden 
Reaktionsstufen ist dem Stand der Technik nicht zu entnehmen, und sie 
wird durch diesen auch nicht nahegelegt (vgl. auch die Entscheidung der 
Beschwerdekammer  des  EPA).  Zum  Hinweis  der  Beklagten  im  Zusam-
menhang mit der '840, dass man sich bei der dritten „Schneidmesserfra-
ge“  nur  am  Anspruch  orientieren  dürfe,  und  dass  die  Basen  in  der  Be-
schreibung angeführt und damit der Äquivalenz verschlossen sein müss-
ten, ist festzuhalten, dass im Abschnitt [0005] der '840 die Basen für die 
Elimination  im  spezifischen  Zusammenhang  der  Diskussion  des  Stands 
der Technik erwähnt werden. Der Abschnitt [0013] der '840 betrifft starke 
Basen.  Demgegenüber  ist  Pyridin/Wasser  gerade  keine  starke,  sondern 
eine  schwache  Base.  Schliesslich  ist  zum  Hinweis  der  Beklagten,  die  T 
1329/04  zeige  doch  offensichtlich,  dass  die  '840  nicht  rechtsbeständig 
sein könne, Folgendes zu bemerken: Die genannte Entscheidung bezieht 
sich  auf  ein  anderes 
technisches  Gebiet,  nämlich  die  Bioche-
mie/Biotechnologie.  Ausserdem  betrifft  sie  einen  spezifischen  Sachver-
halt,  der  im  vorliegenden  Fall  nicht  gegeben  ist.  Im  Übrigen  zeigen  die 
Verfahren  vor  dem  Landgericht  Düsseldorf,  dass  die  Lieferantin  der  Be-
klagten  durchaus  DRSP  herstellen  konnte.  Die  Verfahren  in  der  Sache 
der  '840  und  '791  vor  dem  EPA  zeigen  ihrerseits,  dass  es  offenbar  kein 
Problem mit der Frage der effektiven Lösung des Problems gab.  

22. 
Zur  von  der  Beklagten  bestrittenen  Verletzungshandlung  durch  die  Ein-
fuhr  eines  Produktes,  bei  welchem  das  unmittelbare  Verfahrensprodukt 
der  Reaktion  nur  einer  der  Bestandteile  ist,  sei  verwiesen  auf  BGE  70  I 
194, und dort insbesondere auf den letzten Absatz der Erwägung 7. Ge-
mäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann in solchen Si-
tuationen,  wo  nicht  allein  der  Wirkstoff  in  einem  Produkt  vorliegt,  dann 
von  einem  unmittelbaren  Erzeugnis  ausgegangen  werden,  wenn  der 
Wirkstoff für das Wesen des Endproduktes ausschlaggebend ist. Dies ist 
vorliegend  eindeutig  der  Fall,  denn  Drospirenon  ist  einer  der  beiden  es-
senziellen Wirkstoffe im Endprodukt. Etwas anderes ist von der Beklagten 
auch nicht glaubhaft gemacht worden. Damit liegen Verletzungshandlun-
gen vor.  

Seite 28 

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23. 
Was  den  nicht  leicht  wiedergutzumachenden  Nachteil  angeht,  so  liegt 
dieser  allein  schon  wegen  der  Schwierigkeit  des  Schadensnachweises 
auf  der  Hand.  Der  Einwand  der  Beklagten,  die  Klägerin  könne  ihre  Ver-
kaufseinbussen ohne weiteres nachweisen, ist unbehelflich, da die Kläge-
rin unter anderem darlegen müsste, dass diese Einbusse auf den Markt-
auftritt  der  Beklagten  zurückgeht.  Dies  ist  jedoch  praktisch  unmöglich, 
wenn  mehrere  Generikahersteller  auftreten.  Dies  räumt  die  Beklagte 
denn auch ein, allerdings im Zusammenhang mit der Schwierigkeit, ihren 
Schaden bei Erlass einer Massnahme zu beziffern: "Sind [jedoch] andere 
Anbieter mit  einem  Präparat mit  identischer  Zusammensetzung  auf  dem 
Markt, ist es unmöglich, die Umsatzentwicklung auch nur zu schätzen".  

24. 
Zu  berücksichtigen  ist  des  Weiteren  die  Frage  der  Verhältnismässigkeit 
der Anordnung. 

24.1 Die Beklagte bringt in diesem Zusammenhang vor, dass es ihr nicht 
zuzumuten  sei,  wenn  derart  komplexe,  technische  Sachverhalte  —  wie 
die vorliegend zu beurteilende angeblich äquivalente Patentverletzung — 
zum Nachteil der Beklagten entschieden würden, ohne dass eine umfas-
sende Sachverhaltsprüfung im Rahmen eines ordentlichen Verfahrens er-
folgt  sei.  Dies  ist  eine  nicht  nachvollziehbare  Argumentation  in  einem 
Massnahmeverfahren;  in  diesem  geht  es  von  Gesetzes  wegen  lediglich 
um Glaubhaftmachen, und eben gerade nicht um eine umfassende Sach-
verhaltsabklärung. Wenn die Beklagte zudem anführt (a.a.O.), die ihr ge-
setzte kurze  Frist  von  zehn Tagen  erlaube keine  angemessene  Verteidi-
gung, so ist auch dies nicht zu hören, nachdem der Beklagten die Thema-
tik zum einen längstens bekannt war, und ihr zum anderen anlässlich der 
mündlichen Verhandlung drei Wochen nach Zustellung des Massnahme-
begehrens noch eine uneingeschränkte Duplik zustand. 

24.2 Schliesslich verweist die Beklagte darauf, dass der Allgemeinheit bei 
Gutheissung  der  Massnahme  für  die  Dauer  der  Durchführung  des  or-
dentlichen  Verfahrens  der  Zugang  zu  günstigen  Arzneimitteln  verwehrt 
werde,  und  dass  dieses  Resultat  umso  stossender  sei,  als  die  Klägerin 
einmal mehr versuche, Wettbewerb zu verhindern, indem sie eine unzu-
lässige Ausdehnung des Schutzbereichs der Massnahmepatente auf Ge-
gen- 
stände  beantrage,  auf  deren  Schutz  sie  im  Erteilungsverfahren  bewusst 
verzichtet  habe.  Das  letztere  Argument  –  unzulässige  Ausdehnung  des 

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Schutzbereichs  –  ist  nicht  schlüssig,  denn  kommt  das  Gericht  zum 
Schluss, es liege eine unzulässige Ausdehnung des Schutzbereichs vor, 
wird das Gesuch abgewiesen. Was das Argument betrifft, mit Erlass der 
Massnahme würden der Allgemeinheit günstige Arzneimittel verwehrt, so 
mag dies zutreffen, ist aber Konsequenz des durch das Patent verliehe-
nen Ausschliesslichkeitsrechts,  welches  dem  Patentinhaber für  die  Lauf-
zeit des Patentes als Entgelt für seine Bereicherung der Technik gewährt 
wird. 

25. 
In  Bezug  auf  die  zeitliche  Dringlichkeit  ist  festzuhalten,  dass  diesbezüg-
lich der Klägerin kein Vorwurf gemacht werden kann. Als das Medikament 
eingeführt  wurde,  hat  sie  unverzüglich  reagiert.  Dies  wurde  durch  den 
Vortrag  der  Klägerin  in  der  Eingabe  vom  27.  Februar  2013  auch  im  Zu-
sammenhang mit dem Beschluss vom 13. Februar 2013 glaubhaft darge-
tan.  Zu  einem  früheren  Zeitpunkt  hätte  die  Klägerin  keine  hinreichende 
Grundlage  für  die  Einleitung  der  entsprechenden  Schritte  gehabt.  Die 
Dringlichkeit  ergibt  sich  ferner  aus  dem  Umstand,  dass  der  Vertrieb  der 
streitgegenständlichen  Produkte  durch  die  Beklagte  den  Eindruck  erwe-
cken  musste,  die  Klägerin  sei  nicht  willens  oder  in  der  Lage,  ihr  Patent 
durchzusetzen.  Zudem  müssten  Frauen,  die  das  Produkt  der  Beklagten 
verwenden, bei einer späteren Verhängung des Verbots das Medikament 
wechseln, und zwar, aus ihrer Sicht, wegen der Klägerin, was deren Re-
putation schaden würde.  

26. 
Nachdem die Klägerin die Sicherheitsleistung von CHF 250'000.00 innert 
der gesetzten Frist erbracht hat, ist Ziff. 1 des Beschlusses vom 13. Feb-
ruar  2013  als  Massnahmeanordnung  aufrecht  zu  erhalten.  Ziff.  2  jenes 
Beschlusses  ist  gegenstandslos  geworden,  nachdem  die  Beklagte  ihren 
diesbezüglichen Verpflichtungen nachgekommen ist. 

Der  Vollständigkeit  halber  bleibt  anzufügen,  dass  der  Streit  der  Parteien 
darüber, ob die superprovisorische Anordnung vom 13. Februar 2013 auf 
einer  richtigen  Sachdarstellung  der  Klägerin  beruhte  oder  nicht,  mithin 
hätte  ergehen  oder  nicht  ergehen  sollen,  nicht  zu  entschieden  werden 
braucht, weil jene Anordnung so oder so bis zum heutigen Entscheid gilt, 
und  dieser  für  die  Zukunft  die  Massnahme  auf  Grund  des  in  den  Erwä-
gungen behandelten Sachverhaltes anordnet.  

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27. 
Der Klägerin ist eine Frist von 30 Tagen zur Einreichung der Klage im or-
dentlichen  Verfahren  anzusetzen,  ansonsten  die  angeordnete  Massnah-
me dahinfällt (Art. 263 ZPO). 

28. 
Gemäss  Art.  3  Abs.  1  IR-PatGer  veröffentlicht  das  Bundespatentgericht 
seine Entscheide 10 Tage nach dem Versand an die Parteien im Internet. 
Die Veröffentlichung erfolgt in nicht anonymisierter Form, es sei denn, der 
Schutz  privater  oder  öffentlicher  Interessen  erfordert  eine  Anonymisie-
rung. Die Anonymisierung kann ex officio vorgenommen werden, oder bei 
privaten  Interessen,  wenn  sie  beantragt  wird  und  begründet  erscheint 
(Abs. 3). 

Die Beklagte hatte mit der Duplik neu den Antrag gestellt, von einer Pub-
likation  des  Entscheides  sei  abzusehen.  Zur  Begründung  hatte  sie  gel-
tend gemacht, es fehle an einem öffentlichen Interesse, da der Entscheid 
die  strittigen  Fragen  nur  vorläufig  beurteile,  und  es  keine  volle  Prüfung 
der Sach- und Rechtslage gebe. Eine Anonymisierung würde die Interes-
sen  der  Beklagten  nicht  schützen,  da  der  Branchenkundige  innert  weni-
ger Sekunden wisse, wer die Parteien seien und um was es ginge.  

Mit Eingabe vom 4. März 2013 macht die Beklagte nun präzisierend gel-
tend,  bei  den  Informationen  über  das  Herstellungsverfahren  der  bean-
standeten  Produkte  handle  es  sich  um  Geschäftsgeheimnisse  der  Be-
klagten  und  ihrer  Lieferanten.  Das  Herstellungsverfahren  sei  nicht  allge-
mein bekannt. Auf die Geschäftsgeheimnisse der Beklagten und ihrer Lie-
ferantinnen  sei  deshalb  bei  einer  über  das  Internet  erfolgenden  Urteils-
veröffentlichung Rücksicht zu nehmen. Sollte das Gericht an der Urteils-
veröffentlichung  über  das  Internet  festhalten,  so  seien  in  der  Urteilsbe-
gründung  alle  geschäftsgeheimnisrelevanten  Ausführungen  über  das 
Herstellungsverfahren  zu  schwärzen  oder  in  anderer  Weise  unkenntlich 
zu machen. Nur auf diese Weise könnten die Geschäftsgeheimnisse der 
Beklagten gewahrt werden. Geschäftsgeheimnisrelevant seien insbeson-
dere  alle  Ausführungen  über  das  Herstellungsverfahren,  namentlich  die 
Ausführungen im Fachrichtervotum, namentlich die Erwägungen 4 und 5 
sowie  die  Begründung  der  Nichtigkeit  der  Streitpatente.  Dies  betreffe 
auch  die  Mittel  für  die  Oxidation,  Katalyse  sowie  Elimination  bzw.  Was-
serabspaltung der Zwischenprodukte und deren Namen. Allenfalls sei der 
Beklagten Gelegenheit  zu geben,  die geheimhaltungsbedürftigen  Stellen 
zu bezeichnen, bevor das Gericht den Parteien seinen Entscheid eröffne. 

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Auch  hier  gilt  in  zeitlicher  Hinsicht  das  oben  in  Erwägung  9  dargelegte. 
Wenn  die  Beklagte  gewisse  Stellen  (offenbar  aus  ihren  Parteivorträgen 
und aus dem Fachrichtervotum) als geheimhaltungsbedürftig bezeichnen 
will, bevor das Gericht seinen Entscheid den Parteien  eröffnet, dann hat 
die Beklagte diese Bezeichnung ungesäumt vorzunehmen und kann nicht 
beantragen, dass ihr das Gericht dazu Gelegenheit gibt, will heissen, Frist 
ansetzt, diese Bezeichnung vorzunehmen. Darauf ist deshalb nicht einzu-
treten. 

Der vorliegende Entscheid ist gemäss Art. 3 Abs. 1 IR-PatGer im Internet 
zu  publizieren.  Praxisgemäss  ist  der  Entscheid,  weil  es  sich  um  einen 
Massnahmeentscheid  handelt,  bezüglich  der  involvierten  Parteien  zu 
anonymisieren. 

29. 
Die  Klägerin  hat  die  Gerichtskosten  zu  bezahlen.  Die  endgültige  Rege-
lung  der  Auferlegung  der  Kosten  des  Massnahmeverfahrens  und  der 
diesbezüglichen Parteientschädigungen bleibt dem Entscheid im ordentli-
chen  Verfahren  vorbehalten.  Für  den  Fall,  dass  die  Klägerin  die  Klage 
nicht  fristgemäss  einreicht,  hat  sie  der  Beklagten  eine  Parteientschädi-
gung zu entrichten (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). 

Der  Streitwert  beträgt  CHF  1  Mio.  übersteigend.  Die  Gerichtsgebühr  ist 
angesichts des aufwändigen Verfahrens auf CHF 40'000 (Art. 31 und 33 
PatGG i.V.m. Art. 1 und 2 KR-PatGer) festzusetzen. Die an die Beklagte 
zu entrichtende Parteientschädigung ist auf CHF 50'000 für die rechtsan-
waltliche  Vertretung  festzusetzen  (Art.  32  und  33  PatGG  i.V.m. Art.  3  ff. 
KR-PatGer),  die  Entschädigung  für  die  patentanwaltliche  Beratung  ist  in 
gleicher Höhe festzulegen (Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer). 

Das Bundespatentgericht beschliesst: 

1. In Gutheissung der klägerischen Anträge vom 14. Februar 2013 wird 
das Protokoll der Verhandlung berichtigt. 

2. Auf das Berichtigungsbegehren der Beklagten vom 28. Februar 2013 
wird nicht eingetreten. 

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Das Bundespatentgericht erkennt: 

1. In Bestätigung von Dispositiv Ziff. 1 des Beschlusses vom 13. Februar 
2013  wird  der  Beklagten  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1‘000.--  pro  Tag  nach Art.  343 Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber 
CHF 5‘000.-- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih-
rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorg-
lich verboten, in der Schweiz die Kontrazeptiva mit dem Wirkstoff Drospi-
renon  „D  1“  (Swissmedic  Zulassungsnummer  a),  „D  2“  (Swissmedic  Zu-
lassungsnummer b), „D 3“ (Swissmedic Zulassungsnummer c) und „D 4“ 
(Swissmedic  Zulassungsnummer  d),  wobei  der  in  den  betreffenden  Pro-
dukten enthaltene Wirkstoff Drospirenon (6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-3-
oxo-17α-pregn-4-ene-21,  17-carbolactone)  durch  Wasserabspaltung  aus 
6β,  7β;  15β,  16β-dimethylene-5β-hydroxy-3-oxo-17α-andro-stan-21‚17-
carbolactone  durch  Zugabe  von  p-Toluolsulfonsäure  oder  Pyridin  mit 
Wasser hergestellt wurde, selber oder durch Dritte einzuführen, zu lagern, 
anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen. 

2.  Es  wird  davon  Vormerk  genommen,  dass  Dispositiv  Ziff.  2  des  Be-
schlusses vom 13. Februar 2013 gegenstandslos geworden ist. 

3. Im übrigen werden die klägerischen Rechtsbegehren abgewiesen, so-
weit darauf einzutreten ist. 

4.  Das  Zollamt  Pratteln  wird  angewiesen,  die  gemäss  seinen  Schreiben 
vom  19.  und  21.  Dezember  2012  zurückbehaltenen  Einheiten  D  bis  zu 
anderer  Anordnung  seitens  des  Bundespatentgerichts  weiterhin  zurück-
zubehalten.  

5. Der Klägerin wird eine Frist bis 7. Mai 2013 zur Einreichung der Klage 
im  ordentlichen  Verfahren  angesetzt,  ansonsten  die  angeordnete  Mass-
nahme dahinfällt.  

6. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 40'000.  

7. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt.  

8. Für den Fall, dass die Klägerin nicht innert Frist die Klage im ordentli-
chen Verfahren einreicht, hat sie der Beklagten eine Parteientschädigung 
von CHF 100'000 zu bezahlen. 

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Dieser Entscheid geht an:  

–  Rechtsanwalt  Dr.  Michael  Ritscher  unter  Beilage  der  Rechnung  Nr. 
(mit  Gerichtsurkunde);  Beilagen:  berichtigtes  Verhandlungsprotokoll 
act. 39 sowie act. 36-38 

–  Rechtsanwalt  Dr.  Christoph  Willi  (mit  Gerichtsurkunde);  Beilage:  be-

richtigtes Verhandlungsprotokoll act. 39 

–  Zollamt Pratteln (bezüglich Disp. Ziff. 4, mit Gerichtsurkunde)   
– 

Institut für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der Rechtskraft, mit Ge-
richtsurkunde) 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

Der Fristenstillstand nach Art. 145 Abs. 1 ZPO gilt nicht. 

St. Gallen,  21.03.2013 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erster Gerichtsschreiber 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Jakob Zellweger 

Versand: 21.03.2013 

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