# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** ff105b0c-cb87-51c6-8a73-427b6ddf96b2
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2020-06-23
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 23.06.2020 B-2583/2018
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-2583-2018_2020-06-23.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-2583/2018 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  2 3 .  J u n i  2 0 2 0  

Besetzung 
 Richter Daniel Willisegger (Vorsitz), 

Richterin Vera Marantelli,  

Richter David Aschmann,    

Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel. 
 

 
 

Parteien 
 Helsana AG,  

Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,   

vertreten durch Rechtsanwälte  

Dr. Michael Kikinis und/oder Dr. Melanie Bosshart,  

KIKINIS Anwaltskanzlei,  

Waffenplatzstrasse 10, 8002 Zürich,  

Beschwerdeführerin  

 
 

 
gegen 

 
 

Helsinn Healthcare SA,  

Via Pian Scairolo 9, 6912 Pazzallo,   

vertreten durch P&TS Marques SA,  

Avenue Jean-Jacques Rousseau 4,  

Case postale 2848, 2001 Neuchâtel 1,  

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 15505;  

CH 683'838 Helsana. Engagiert für das Leben /  

CH 698'541 HELSINN Investment Fund (fig.). 

 

B-2583/2018 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

A.a Am 7. Februar 2017 wurde die Schweizer Marke Nr. 698'541 "HEL-

SINN Investment Fund (fig.)" der Beschwerdegegnerin im Swissreg veröf-

fentlicht. Sie ist unter anderem für folgende Dienstleistungen eingetragen: 

Klasse 36: Investissement de capitaux; services d'investissements financiers; ser-

vices d'analyse d'investissements; services de conseillers en investissements; 

gestion d'investissements; investissement de capitaux; gestion de fonds d'inves-

tissements de capitaux; gestion de fonds; financement du développement de pro-

duits; mise à disposition de financement pour le développement de nouvelles tech-

nologies; services de financement de capital-risque pour des entreprises émer-

gentes et des start-ups; services de financement de capital-risque pour des insti-

tuts de recherche. 

Sie hat folgendes Aussehen: 

 

 

 

A.b Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Marke 

Nr. 683'838 "Helsana. Engagiert für das Leben." mit Hinterlegungsdatum 

28. Oktober 2015. Sie erhob am 8. Mai 2017 gegen obgenannte Eintra-

gung Widerspruch und ist unter anderem für folgende Dienstleistungen ein-

getragen: 

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Erteilung von Auskünften in Ver-

sicherungsangelegenheiten; Erarbeiten von Dokumentationen und Gutachten auf 

dem Gebiet des Versicherungswesens; Beratung für, Information über und Aus-

kunft über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 36. 

A.c Mit Verfügung vom 21. März 2018 wies die Vorinstanz den Wider-

spruch ab.  

Sie führte aus, die Übereinstimmung der beiden Zeichen beschränke sich 

auf die Silbe "Hels-", weshalb lediglich von einer entfernten Zeichenähn-

lichkeit auszugehen sei. Die Konfliktzeichen würden in ihrer Gesamtheit 

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wesentlich mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten aufweisen. Die von 

der Beschwerdeführerin geltend gemacht erhöhte Bekanntheit ihres Zei-

chens vermöge am Verfahrensausgang nichts zu ändern. Ausserdem habe 

sie keine Unterlagen eingereicht, aus welchen auf die Bekanntheit der 

Marke als Ganzes geschlossen werden könne. Unter Berücksichtigung der 

nur sehr entfernten Zeichenähnlichkeit sowie der erhöhten Aufmerksamkeit 

der Abnehmerkreise sei die Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen trotz 

Dienstleistungsgleichheit zu verneinen. 

B.  

Mit Eingabe vom 3. Mai 2018 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundes-

verwaltungsgericht Beschwerde. Sie beantragte, der Widerspruchsent-

scheid der Vorinstanz vom 21. März 2018 sei aufzuheben, der Widerspruch 

Nr. 15'505 sei vollumfänglich gutzuheissen und die Vorinstanz sei anzuwei-

sen, die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 698'541 "HELSINN Invest-

ment Fund (fig.)" für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 

36 zu widerrufen. Eventualiter sei die Sache zu einer neuen Entscheidung 

an die Vorinstanz zurückzuweisen. 

Sie führte im Wesentlichen aus, aus den eingereichten Unterlagen ergebe 

sich eine überaus grosse Bekanntheit des Zeichenbestandteils "Helsana". 

Dieser sei auch der einzig kennzeichnungskräftige Bestandteil der Marke, 

da es sich bei "Engagiert für das Leben." um einen anpreisenden Slogan 

handle. Die Grafik und der Bestandteil "Investment Fund" würden die jün-

gere Marke nicht prägen. Somit würden sich lediglich die kennzeichnungs-

kräftigen Bestandteile "Helsana" und "HELSINN" gegenüberstehen und 

diese seien hochgradig ähnlich. Es liege somit sowohl eine unmittelbare 

als auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor. Darüber hinaus habe 

die Vorinstanz das rechtliche Gehör verletzt, indem sie ihre substantiierten 

Angaben zur Bekanntheit der Marke nicht berücksichtigt habe und ihr keine 

Möglichkeit zu einer diesbezüglichen Stellungnahme gegeben habe. 

C.  

Mit Eingabe vom 14. August 2018 reichte die Vorinstanz die Vernehmlas-

sung ein und beantragte die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. 

D.  

Mit Beschwerdeantwort vom 3. September 2018 beantragte die Beschwer-

degegnerin die Abweisung der Beschwerde. 

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Seite 4 

Sie brachte im Wesentlichen vor, vorliegend würden sich die Zeichen 

"Helsana. Engagiert für das Leben." und "H HELSINN Investment Fund 

(fig.)" gegenüberstehen und nicht, wie die Beschwerdeführerin behaupte, 

"Helsana" und "HELSINN". Das figurative Element in ihrer Marke nehme 

eine wichtige Rolle ein und präge diese wesentlich. Das visuelle Erinne-

rungsbild werde auch von den stilisierten Wortelementen geprägt. Der Satz 

"Engagiert für das Leben." der Widerspruchsmarke habe keinen unmittel-

bar verständlichen Sinn, weshalb er die Marke der Beschwerdeführerin mit-

präge. Die Zeichen würden sich hinsichtlich ihrer Länge, Wortanfänge, 

Klangbilder, visuellen Eindrücke und Sinngehalte deutlich unterscheiden. 

Es liege gar keine Zeichenähnlichkeit vor. Bezüglich des Bestandteils 

"Helsana" der Widerspruchsmarke sei höchstens von einer normalen 

Kennzeichnungskraft auszugehen. Ihm komme im Gesamteindruck nicht 

mehr Gewicht zu als den anderen Bestandteilen. Es bestehe weder eine 

mittelbare noch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Eine Verletzung 

des rechtlichen Gehörs der Vorinstanz liege nicht vor. 

E.  

Mit Eingabe vom 15. Oktober 2018 reichte die Beschwerdeführerin eine 

Stellungnahme ein und beantragte die Sistierung des Verfahrens. An den 

in der Beschwerde gestellten Anträgen hielt sie fest. 

F.  

Mit Schreiben vom 19. November 2018 hielt die Beschwerdegegnerin an 

ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest. Ebenfalls beantragte sie 

die Abweisung des Antrages betreffend die Sistierung des Beschwerdever-

fahrens. 

G.  

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 19. November 2018 ebenfalls an 

ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest. Bezüglich des Sistie-

rungsbergehrens der Beschwerdeführerin verzichtete sie auf einen Antrag. 

H.  

Mit Zwischenverfügung vom 28. November 2018 wies das Bundesverwal-

tungsgericht den Antrag der Beschwerdeführerin auf Sistierung des Be-

schwerdeverfahrens ab. 

I.  

Mit Eingabe vom 6. Januar 2019 reichte die Beschwerdeführerin eine wei-

tere Stellungnahme ein. 

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Seite 5 

J.  

Mit Schreiben vom 6. Februar 2019 nahm die Beschwerdegegnerin zur 

vorhergehenden Eingabe der Beschwerdeführerin Stellung. 

K.  

Mit Eingabe vom 3. März 2020 reichte die Beschwerdeführerin erneut eine 

Stellungnahme ein. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be-

schwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdefüh-

rerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert 

(Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 

VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 

Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 

2.  

2.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. Au-

gust 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen unter anderem dann vom 

Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und 

für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, 

so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungs-

gefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der 

Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, 

für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/

Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 

N. 46). Zwischen der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der 

Zeichenähnlichkeit besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit 

der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die 

Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: 

David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutz-

gesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154). 

2.2 Ob die Zeichen ähnlich sind, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, 

den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hin-

terlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Books"; BGE 119 II 473 E. 2d "Ra-

dion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41). 

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Massgebend ist einzig die Eintragung, wie sie dem Register entnommen 

werden kann (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 

E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.]" m.w.H. und B-7475/2006 vom 20. Juni 

2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Eine Zeichenähnlich-

keit kann auch zwischen einer Wortmarke und einer aus Wort- und Bildbe-

standteilen zusammengesetzten Marke vorliegen. Bei kombinierten Wort-

/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungs-

kraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägen-

den Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- 

und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl 

charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, können diese den massge-

blichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer 

B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" und 

B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/aim [fig.]"). Für 

die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und 

gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc 

"Securitas"). 

2.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom 

Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 

vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" m.w.H.). Der geschützte 

Ähnlichkeitsbereich ist für schwache Marken kleiner als jener für starke 

Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Schwach 

sind namentlich Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Cha-

rakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 "Pernaton/Pernadol 400"; Urteil des 

BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark 

sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen 

Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamil-

losan/Kamillon, Kamillan" m.w.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 

20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; EUGEN MAR-

BACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und 

Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 979 m.w.H.). 

2.4 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach einem strengen Mass-

stab, wenn die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs 

hinterlegt sind (BGE 117 II 321 E. 4 "Valser"), weil diese mit einem weniger 

hohen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit 

des Konsums hängt der Aufmerksamkeitsgrad auch von den massgebli-

chen Verkehrskreisen im Einzelfall ab (BGE 126 III 315 E. 6 b bb "Ri-

vella"). 

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Seite 7 

3.  

3.1 Für die im Widerspruch stehenden Waren und Dienstleistungen sind 

die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die 

Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Aus-

gangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und 

Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51). 

3.2 Die Widerspruchsmarke wird in Klasse 36 für die Dienstleistung Fi-

nanzwesen beansprucht. Diese Dienstleistung richtet sich einerseits an 

Fachleute der Finanzbranche, anderseits auch an das breite Publikum. Sie 

wird mit erhöhter Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (Urteil des 

BVGer B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 3.2 "Quantex/Quantum Capital-

Partners" m.w.H.). 

4.  

4.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG 

setzt voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder 

Dienstleistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil). 

4.2 Während die Widerspruchsmarke für die Dienstleistung Finanzwesen 

in Klasse 36 eingetragen ist, ist die angefochtene Marke für verschiedene 

Finanzdienstleistungen eingetragen. Wie die Vorinstanz zutreffend aus-

führt, fallen sämtliche von der Beschwerdegegnerin in Klasse 36 bean-

spruchten Dienstleistungen unter den Begriff Finanzwesen. Es liegt somit 

Dienstleistungsidentität vor. Dies legt in Bezug auf den Zeichenabstand ei-

nen besonders strengen Massstab nahe (BGE 122 III 382 E. 3a „Kamil-

losan/Kamillon, Kamillan“). 

5.  

5.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG 

setzt voraus, dass die Zeichen ähnlich sind (1. Satz, 1. Teil). 

5.2  

5.2.1 Die Vorinstanz kommt zum Schluss, dass von einer entfernten Zei-

chenähnlichkeit auszugehen sei. Die Grafik der angefochtenen Marke 

könne beim Zeichenvergleich nicht vernachlässigt werden, da sie durch ih-

ren Platz am Zeichenanfang und ihre farbliche Gestaltung auf den ersten 

Blick wahrgenommen werde. Die Wortfolge "Engagiert für das Leben." 

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habe keinen anpreisenden Charakter und sei daher durchaus kennzeich-

nungskräftig. Darüber hinaus könnten selbst gemeinfreie Bestandteile den 

Gesamteindruck von Marken beeinflussen. Die Übereinstimmungen der 

Wortelemente würden sich auf die vier Anfangsbuchstaben "HELS-" be-

schränken. Während die Widerspruchsmarke aus fünf Wörtern und 

27 Buchstaben bestehe, weise die angefochtene Marke drei Wörter und 

21 Buchstaben auf. Auch die Silbenzahl sei unterschiedlich. Während den 

Zeichenbestandteilen "Helsana" und "HELSINN" keine Bedeutungen zu-

komme, würden die Bestandteile "Engagiert für das Leben." und "Invest-

ment Fund" klar unterschiedliche Sinngehalte aufweisen.  

5.2.2 Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, beim Vergleich der 

Wortzeichen nehme die Vorinstanz die Beurteilung ohne jegliche Gewich-

tung der Kennzeichnungskraft der verschiedenen Elemente vor. Bei "Hels-

ana" handle es sich um einen kennzeichnungskräftigen Bestandteil. Das 

Element "Engagiert für das Leben." sei hingegen ein Slogan, der aus einer 

reklamehaften Anpreisung mit Bezug auf die vorliegenden Dienstleistun-

gen bestehe. Entsprechend sei der Markenbestandteil nicht kennzeich-

nungskräftig. Das Bildelement der angefochtenen Marke symbolisiere den 

Buchstaben "H", vermöge den Gesamteindruck der Marke nicht zu prägen 

und hätte daher beim Zeichenvergleich nicht berücksichtigt werden dürfen. 

Auch der Bestandteil "Investment Fund" sei beschreibend für die Dienst-

leistungen der Klasse 36 und daher nicht kennzeichnungskräftig. Die gra-

fische Gestaltung der beiden Wörter bleibe im Erinnerungsbild nicht haften. 

Die Vorinstanz hätte somit lediglich die prägenden Elemente "Helsana" und 

"HELSINN" vergleichen dürfen und diese seien schriftbildlich und klanglich 

hochgradig ähnlich. Den weiteren Elementen komme nur untergeordnete 

Bedeutung zu. Die beiden prägenden Zeichenelemente würden sich in fünf 

von sieben Buchstaben decken. Zudem sei der Wortanfang für die Zei-

chenähnlichkeit in der Regel viel wesentlicher als das Wortende. Einen er-

kennbaren Sinngehalt hätten beide Bestandteile nicht. Die Vorinstanz habe 

die offensichtlich starke Zeichenähnlichkeit zu Unrecht verneint. 

5.2.3 Die Beschwerdegegnerin bringt vor, entgegen den Ausführungen der 

Beschwerdeführerin würden sich vorliegend die Zeichen "Helsana. Enga-

giert für das Leben." und "HELSINN Investment Fund (fig.)" gegenüberste-

hen und nicht etwa die Zeichen "Helsana" und "HELSINN". Die isolierte 

Betrachtungsweise der einzelnen Bestandteile sei abzulehnen. Die Zei-

chen seien als Ganzes zu würdigen. Es sei richtig, dass die Grafik in der 

angefochtenen Marke als stilisiertes "H" wahrgenommen werde. Jedoch 

handle es sich keinesfalls um nicht unterscheidungskräftiges figuratives 

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Beiwerk. Das Element nehme eine wichtige Rolle ein und präge das Zei-

chen. Es gebe keinen Grund, dieses Element beim Zeichenvergleich aus-

ser Acht zu lassen. Das Zeichen werde somit als "H HELSINN Investment 

Fund (fig.)" wahrgenommen. Auch das Wortelement "HELSINN" sei stark 

stilisiert dargestellt. Des Weiteren treffe nicht zu, dass der Slogan "Enga-

giert für das Leben." rein beschreibend sei. Der Satz sei sehr wohl fanta-

sievoll und es sei nicht klar, was damit gemeint sei. Dem Bestandteil 

komme daher innerhalb des älteren Zeichens eine wichtige Rolle zu, wes-

halb er ohne weiteres geeignet sei, das Zeichen mitzuprägen. Auch das 

zwar beschreibende Wort "Investment Fund" vermöge aufgrund seiner 

Grösse, Position und Proportionen das Erinnerungsbild zu beeinflussen. 

Das Wort "Helsana" beinhalte das Element "sana", welches als "gesund" 

oder "Gesundheit" verstanden werde. Ferner weise die Silbe "Hel-" auf Hel-

vatia, also den Namen der Schweiz, hin. Das Wortelement "HELSINN" der 

jüngeren Marke sei hingegen eine vollumfänglich fantasiehafte Wortneu-

schöpfung und habe keinen Sinngehalt. Als Ganzes würden sich die Zei-

chen hinsichtlich ihrer Länge, ihrer Wortanfänge, ihrer Klangbilder, ihrer vi-

suellen Eindrücke und ihrer Sinngehalte deutlich unterscheiden. Die Über-

einstimmung in der Buchstabenfolge "Hels-" reiche nicht für eine rechtlich 

relevante Zeichenähnlichkeit. Es liege somit nicht einmal eine entfernte, 

sondern gar keine Zeichenähnlichkeit vor. 

5.3 Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um die reine Wortmarke 

"Helsana. Engagiert für das Leben." 

Die angefochtene Marke ist eine kombinierte Wort-/Bildmarke. Ihr Wortbe-

standteil besteht aus dem Schriftzug "HELSINN Investment Fund". Das 

Wort "HELSINN" ist dabei in fetter Schrift und grauer Farbe in Grossbuch-

staben geschrieben. Es nimmt den oberen rechten Teil des Zeichens ein. 

Die beiden Wörter "Investment Fund" nehmen den unteren Bereich ein und 

sind in dünneren etwas kleineren Buchstaben als "HELSINN" geschrieben. 

Oben links befindet sich eine Grafik. Sie besteht aus vier gleichen Elemen-

ten. Drei Elemente sind blaufarben, während das untere linke Element in 

lila gehalten ist. Die Elemente der Grafik sind annähernd viereckig, wobei 

jedes Viereck an der äusseren oberen bzw. unteren Ecke eine kleine Aus-

buchtung hat. Als Ganzes gesehen erinnert das Grafikelement an den 

Grossbuchstaben "H". Dies wird umso klarer, als der Anfangsbuchstaben 

des nebenstehenden Wortes "HELSINN" ähnlich wie die Grafik gestaltet 

ist (vgl. hier die Ausbuchtungen an den Ecken des Buchstabens "H" als 

typographische Kapitälchen). 

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Seite 10 

5.4 Wie die Parteien übereinstimmend ausführen, sind die einzelnen Ele-

mente der zu vergleichenden Zeichen nach ihrer Kennzeichnungskraft zu 

gewichten. Dabei wird der Gesamteindruck in erster Linie durch die kenn-

zeichnungskräftigen Bestandteile geprägt. Jedoch dürfen auch schwache 

Markenbestandteile nicht ausser Acht gelassen werden (STÄDELI/BRAUCH-

BAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 37 f.; BGE 122 III 382 E. 5b "Kamil-

losan/Kamillon, Kamillan"). 

5.4.1 Die Widerspruchsmarke besteht aus zwei Bestandteilen. Einerseits 

aus dem Wort "Helsana". Andererseits aus dem Satz "Engagiert für das 

Leben.". Während die Beschwerdeführerin vorbringt, "Helsana" sei der prä-

gende Bestandteil ihrer Marke und habe keine Bedeutung, hält die Be-

schwerdegegnerin fest, "Helsana" habe in Bezug auf bestimmte Versiche-

rungsdienstleistungen einen erkennbaren Sinngehalt. Es bedeute "ge-

sunde Schweiz". 

Die Beschwerdegegnerin bringt insbesondere vor, "Hel" sei ein häufig ver-

wendetes Kurzzeichen für Helvetia, also den Namen der Schweiz. Dem ist 

nicht zu folgen. Der gedankliche Weg von "Hel" zu Helvetia ist sehr weit. 

Dafür, dass "Hel" eine gängige Kurzform für Helvetia ist, finden sich keine 

Hinweise. Die Beschwerdegegnerin bringt auch keine vor. Kurzzeichen für 

die Schweiz sind unter anderem CH (für: Confoederatio Helvetica), SUI 

(für: Suisse) oder allenfalls SWI (für: Switzerland) und CHE (nach ISO 

3166) – nicht jedoch "Hel". 

Weiter bringt sie vor, der Wortbestandteil "sana" werde vom Publikum im 

Sinne von "gesund" und "Gesundheit" verstanden. Dem ist zuzustimmen 

(vgl. Urteil des BVGer B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 6.1 "Sansan/San-

tasan" m.w.H.). Die Bedeutung im Hinblick auf die Dienstleistung Finanz-

wesen ist aber nicht beschreibend. Ausserdem ist der Begriff "Helsana" als 

Ganzes ohne Bedeutung, da "Hel", wie bereits erörtert, nicht als Kurzzei-

chen für "Schweiz" verstanden wird. Es handelt sich somit um ein Fanta-

siewort ohne Sinngehalt. 

Auch bezüglich der Kennzeichnungskraft des zweiten Bestandteils der Wi-

derspruchsmarke sind sich die Parteien nicht einig. Während die Be-

schwerdeführerin behauptet, bei "Engagiert für das Leben." handle es sich 

um einen nicht kennzeichnungskräftigen Slogan, ist die Beschwerdegeg-

nerin der Meinung, der Satz sei durchaus fantasievoll und nicht beschrei-

bend.  

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Seite 11 

"Engagiert für das Leben." ist eine positiv konnotierte Aussage, die zwar 

keinen direkten Bezug zur Dienstleistung Finanzwesen aufweist. Den Ver-

kehrskreisen wird aber mit der Aussage suggeriert, der Dienstleistungser-

bringer werde sich für die Kunden derart einsetzen, dass sie ein besseres 

Leben haben. Den Adressaten wird in Bezug auf die in Frage stehende 

Dienstleistung angepriesen, dass diese für finanziellen Profit sorgen wird. 

Damit handelt es sich beim Slogan "Engagiert für das Leben." um eine rein 

reklamehafte Anpreisung, die, wenn überhaupt, nur über eine sehr geringe 

Kennzeichnungskraft verfügt.  

Damit steht fest, dass das prägende Element der Widerspruchsmarke der 

Bestandteil "Helsana" ist. 

5.4.2 Auch die angefochtene Marke "HELSINN Investment Fund (fig.)" be-

steht aus mehreren Bestandteilen. Beim Wortelement "HELSINN" handelt 

es sich offensichtlich um eine Wortneuschöpfung ohne Sinngehalt. Es ist 

daher kennzeichnungskräftig. Dass das Wort stark stilisiert dargestellt ist, 

kann entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin nicht gesagt wer-

den. Die gewählte Schrift ist eher Standard, einfach gehalten und gut les-

bar. Die Gestaltung wird daher nicht im Erinnerungsbild des Betrachters 

hängenbleiben. 

In Bezug auf das Wortelement "Investment Fund" sind sich die Parteien 

einig, dass dieses für die Dienstleistung Finanzwesen beschreibend ist. Es 

hat damit keine Kennzeichnungskraft und prägt die angefochtene Marke 

nicht. Gleiches gilt für die gewählte Gestaltung des Wortes, welche keine 

Besonderheiten aufweist. 

Strittig ist die Kennzeichnungskraft des grafischen Elements des Zeichens. 

Während die Beschwerdeführerin ausführt, das Element vermöge das Zei-

chen nicht zu prägen, bringt die Beschwerdegegnerin vor, das Element 

nehme eine wichtige Rolle ein und präge die Marke. 

Bei den vier Vierecken handelt es sich um einfache, leicht abgewandelte 

geometrische Formen. Auch in ihrer Gesamtheit heben sich die vier Vier-

ecke nicht von den Wortelementen ab. Da das Element vom grössten Teil 

der Verkehrskreise als stilisiertes "H" erkannt wird, wird es lediglich als An-

fangsbuchstabe des kennzeichnungskräftigen Bestandteils "HELSINN" 

aufgefasst. Auch aufgrund seiner Grösse im Vergleich zu den Wortelemen-

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Seite 12 

ten wird es als untergeordnet wahrgenommen. Trotzdem kann dem stili-

sierten "H" eine gewisse Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen wer-

den. 

5.4.3 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Widerspruchsmarke 

vom kennzeichnungskräftigen Wort "Helsana" geprägt wird, während der 

Slogan "Engagiert für das Leben." aufgrund seines anpreisenden Charak-

ters nur von untergeordneter Bedeutung ist. Die angefochtene Marke wird 

vom Wortelement "HELSINN" geprägt. Das zweite Wortelement "Invest-

ment Fund" ist für die Dienstleistung Finanzwesen offensichtlich beschrei-

bend und daher nicht kennzeichnungskräftig. Das Grafikelement der 

Marke, das stilisierte "H", ist ebenfalls von untergeordneter Bedeutung, ob-

wohl es über eine gewisse, jedoch schwache Kennzeichnungskraft verfügt. 

Für den Zeichenvergleich sind deshalb vorab die beiden prägenden Wort-

elemente "Helsana" und "HELSINN" zu vergleichen, ohne die weiteren Ele-

mente aussen vor zu lassen.  

5.5  

5.5.1 Die beiden prägenden Bestandteile der zu vergleichenden Zeichen 

("Helsana" und "HELSINN") bestehen beide aus sieben Buchstaben. Sie 

stimmen dabei in fünf dieser sieben Buchstaben überein. Unter anderem 

im Wortanfang "Hels-", der für den Zeichenvergleich besonders wichtig ist 

(JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 148; vgl. Urteil des BVGer B-1605/2019 vom 

31. Oktober 2019 E. 6.2 "Cremolan/Xerolan"). Im Schriftbild bestehen so-

mit zumindest in den prägenden Elementen der beiden Zeichen grosse 

Ähnlichkeiten. Auch phonetisch weisen die prägenden Elemente aufgrund 

des gemeinsamen Wortanfangs grosse Gemeinsamkeiten auf. Hingegen 

besteht "Hel-sa-na" aus drei Silben, während das Wort "HEL-SINN" über 

lediglich zwei Silben verfügt. Weder "Helsana" noch "HELSINN" weisen ei-

nen Sinngehalt auf, weshalb es hier weder Gemeinsamkeiten noch Unter-

schiede gibt. 

5.5.2 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die prägenden Be-

standteile der beiden zu vergleichenden Zeichen sowohl im Schriftbild als 

auch phonetisch sehr ähnlich sind. Unterschiede bestehen hauptsächlich 

in den schwach und nicht kennzeichnungskräftigen Elementen. Diese dür-

fen zwar nicht vernachlässigt werden, trotzdem ist insgesamt von einer kla-

ren Zeichenähnlichkeit auszugehen. Dass, wie die angefochtene Verfü-

gung feststellt, lediglich eine entfernte Zeichenähnlichkeit bestehe, trifft 

B-2583/2018 

Seite 13 

demnach nicht zu. Die Vorinstanz hat zwar in den theoretischen Erwägun-

gen festgehalten, dass die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente 

für die Zeichenähnlichkeit ausschlaggebend sei. Sie hat die verschiedenen 

Zeichenbestandteile aber nicht gewichtet und ist deshalb zu einer unzutref-

fenden Feststellung gekommen.  

6.  

6.1 Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der 

angefochtenen Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist vor dem 

Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (2. Satz). 

6.2  

6.2.1 Die Vorinstanz führt zur Verwechslungsgefahr aus, bei der Wider-

spruchsmarke "Helsana. Engagiert für das Leben." handle es sich im Gan-

zen um ein Fantasiezeichen. Sie verfüge daher zumindest über eine durch-

schnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzumfang. Die 

Konfliktzeichen würden in ihrer Gesamtheit viel mehr Unterschiede als Ge-

meinsamkeiten aufweisen. Auch eine Bekanntheit des Markenelements 

"Helsana" würde am Verfahrensausgang nichts ändern. Eine Markenserie 

mit dem Bestandteil "Hels-" bestehe nicht. Unter Berücksichtigung der nur 

sehr entfernten Zeichenähnlichkeit sowie der erhöhten Aufmerksamkeit der 

Abnehmerkreise sei die Verwechselbarkeit trotz Dienstleistungsgleichheit 

zu verneinen. Der Widerspruch sei daher abzuweisen. 

6.2.2 Die Beschwerdeführerin macht hingegen geltend, beim Zeichenbe-

standteil "Helsana" handle es sich um einen in der Schweiz überaus be-

kannten Zeichenbestandteil, womit die Marke über eine erhöhte Kenn-

zeichnungskraft und einen überdurchschnittlichen Schutzumfang verfüge. 

Dies gelte auch im Bereich der Finanzdienstleistungen, da diese zu den 

Versicherungsdienstleistungen, für welche "Helsana" bekannt sei, gleich-

artig seien. Zudem sei sie Inhaberin verschiedener in der Schweiz ge-

schützter Marken mit dem Bestandteil "Helsana". Die vorliegende Marke 

sei deshalb Teil einer Markenserie, was ebenfalls zu einer erhöhten Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarke führe. Die grosse Bekanntheit der 

Marke sei institutsnotorisch und hätte von der Vorinstanz berücksichtigt 

werden müssen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Dienstleistungs-

gleichheit und der vielen Gemeinsamkeiten führe dies sowohl zu einer un-

mittelbaren als auch zu einer mittelbaren Verwechslungsgefahr. Schliess-

lich habe die zweite Beschwerdekammer des Europäischen Markenamtes 

B-2583/2018 

Seite 14 

(EUIPO) die Marken "Helsana. Committed to life." und "HELSINN Invest-

ment Fund (fig.)" für verwechselbar erachtet. 

6.2.3 Die Beschwerdegegnerin führt aus, da das Wortelement "Helsana" 

beschreibend sie, könne die Beschwerdeführerin im Bereich Krankenver-

sicherungsdienstleistungen bestenfalls eine normale Kennzeichnungskraft 

geltend machen. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft habe sie jedenfalls mit 

den eingereichten Dokumenten nicht glaubhaft gemacht. Für Finanzdienst-

leistungen sei "Helsana" völlig unbekannt. Eine Gleichartigkeit zwischen 

Dienstleistungen im Versicherungswesen und Finanzdienstleistungen sei 

nicht gegeben. Insgesamt sei von einem normalen Schutzumfang der Wi-

derspruchsmarke auszugehen. Selbst unter der Annahme einer gesteiger-

ten Bekanntheit sei die Verwechslungsgefahr vorliegend zu verneinen. 

Eine Serienmarke liege auch nicht vor. Die Beschwerdeführerin habe nicht 

dargelegt, dass das relevante Publikum den Wortbestandteil "Hels-" als ge-

meinsamen Bestandteil ihrer Markenserie erkenne. Zudem gebe es keinen 

Grund die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf die Zeichenbestand-

teile "Helsana" und "HELSINN" zu reduzieren. Die weiteren Zeichenbe-

standteile dürfen nicht ausser Acht gelassen werden. Es liege weder eine 

unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor. Der Entscheid 

der zweiten Beschwerdekammer des EUIPO könne nicht herangezogen 

werden, da die Widerspruchsmarken nicht übereinstimmen würden. 

6.3 Die Beschwerdeführerin reicht den Entscheid R 124/2019-2 vom 4. Ok-

tober 2019 der zweiten Beschwerdekammer des EUIPO ins Recht. Darin 

wird festgestellt, dass die beiden Zeichen "Helsana. Committed to life." und 

"HELSINN Investment Fund (fig.)" verwechselbar sind. 

Ausländische Entscheidungen haben gemäss der Rechtsprechung des 

Bundesgerichts keine präjudizielle Wirkung auf die Rechtslage in der 

Schweiz, auch wenn sie im Rahmen einer rechtsvergleichenden Ausle-

gung mitberücksichtigt werden können, sofern die Rechtslage vergleichbar 

ist und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht 

(BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 

4. Mai 2018 E. 9.2.4 "7seven [fig.]/Sevenfriday"). Der Entscheid des 

EUIPO, auf den die Beschwerdeführerin verweist, stützt sich jedoch nicht 

auf die Widerspruchsmarke "Helsana. Engagiert für das Leben.", sondern 

auf die Marke "Helsana. Committed to life.". Die Beschwerdeführerin kann 

aus dem eingereichten Entscheid nichts zu ihren Gunsten ableiten. 

B-2583/2018 

Seite 15 

6.4 Der Schutzumfang des älteren Zeichens bestimmt sich nach dessen 

Kennzeichnungskraft (BGE 122 III 382 E. 2a „Kamillosan/Kamillon, Kamil-

lan“). 

6.4.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Zeichen habe eine er-

höhte Kennzeichnungskraft, da der Zeichenbestandteil "Helsana" sehr be-

kannt sei für Versicherungsdienstleistungen und sich diese Bekanntheit 

auch auf die Dienstleistung Finanzwesen ausweite. Dass "Helsana" (und 

damit ein Element der Widerspruchsmarke) für Versicherungsdienstleis-

tungen eine hohe Bekanntheit geniesst, darf als gerichtsnotorisch angese-

hen werden. Aus den eingereichten Belegen geht diesbezüglich hervor, 

dass die Helsana-Gruppe, zu der auch die Beschwerdeführerin gehört, 

über knapp zwei Millionen Versicherte in der Schweiz verfügt und Prämien-

einnahmen von 6.3 Mia. Fr. generiert (vgl. Beilage 2/1 der Beschwerdefüh-

rerin "Geschäftsbericht der Helsana-Gruppe 2017"). Das Bundesverwal-

tungsgericht hat in Bezug auf das Zeichen "Sansan" des gleichnamigen 

damaligen Krankenversicherungsunternehmens schon bei einer weitaus 

weniger bekannten Marke einen erweiterten Schutzumfang angenommen 

(vgl. Urteil des BVGer B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 6.1 "Sansan/San-

tasana"). Diese Bekanntheit des Zeichenbestandteils "Helsana" bezieht 

sich jedoch in erster Linie auf die Dienstleistung "Versicherungswesen". 

Dies zeigen auch die zahlreichen von der Beschwerdeführerin eingereich-

ten Unterlagen (insbesondere die Beilagen 2-6 zur Beschwerde). Die er-

höhte Kennzeichnungskraft kann jedoch auch auf eng benachbarte Ge-

biete ausstrahlen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 106). Allerdings ist eine Aus-

dehnung der erhöhten Verkehrsgeltung nicht gegenüber allen Waren und 

Dienstleistungen im Gleichartigkeitsbereich zu bejahen. Es braucht eine 

enge Gleichartigkeit (Urteil des BVGer vom 17. April 2013 E. 7.4.4 "intel 

inside/Galdat inside", in: sic! 2013 S. 536 ff.). Zwischen den Dienstleistun-

gen Versicherungswesen und Finanzwesen besteht zwar Gleichartigkeit 

(vgl. Urteil des BVGer B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 4.2 

"Sansan/Santasana" m.w.H.), jedoch können die Bereiche nicht als eng 

benachbart angesehen werden. Die beiden Dienstleistungen werden zwar 

im Sinne einer Allfinanzstrategie oft vom gleichen Anbieter angeboten, je-

doch handelt es sich um unterschiedliche Produkte, die sich teilweise auch 

an unterschiedliche Zielgruppen wenden. Auch im Sansan-Entscheid 

wurde der erweiterte Schutzumfang der Marke im Bereich Versicherungs-

wesen nicht auf den Bereich Finanzwesen ausgedehnt (Urteil des BVGer 

B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 6.1 und E. 6.3 "Sansan/Santasana"; 

vgl. auch Urteil des BVGer vom 17. April 2013 E. 7.4.4 f. "intel in-

B-2583/2018 

Seite 16 

side/Galdat inside", in: sic! 2013 S. 536 ff.). Von einem erweiterten Schutz-

umfang der Widerspruchsmarke aufgrund der Bekanntheit des Zeichenbe-

standteils "Helsana" im Versicherungsbereich ist daher für die Dienstleis-

tung Finanzwesen nicht auszugehen. 

6.4.2 Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, sie sei Inhaberin verschie-

dener in der Schweiz geschützter Marken mit dem Bestandteil "Helsana". 

Sie macht eine erhöhte Kennzeichnungskraft ihrer Marke aufgrund der Ver-

wendung einer Markenserie geltend. 

Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann durch deren Verwendung in ei-

ner Markenserie gestärkt werden. Eine Markenserie basiert auf einem ge-

meinsamen Stammbestandteil, der kennzeichnungskräftig sein muss. Zu-

dem müssen die Serienmarken dem Publikum durch tatsächlichen Ge-

brauch bekannt geworden sein. Der blosse Hinweis auf die Eintragung ei-

ner Markenserie genügt nicht und lässt keine Rückschlüsse auf den Ge-

brauch der Marken zu (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 25 ff. m.w.H.; Urteil des 

BVGer B-626/2015 vom 6. Juni 2016 E. 6.4 "Kalisan/Kalisil"). 

Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie sei Inhaber von 21 Schweizer Mar-

ken mit dem Bestandteil "Helsana" und ihre Tochtergesellschaft sei die In-

haberin der Hausmarke "Helsana" und acht weiterer Eintragungen mit die-

sem Element. Zudem finde eine starke Bewerbung der Hausmarke und der 

Widerspruchsmarke statt. 

Vorliegend gelingt es der Beschwerdeführerin zwar darzulegen, dass tat-

sächlich zahlreiche Marken mit dem Stammbestandteil "Helsana" eingetra-

gen sind. Sie führt indes nicht substantiiert aus, inwiefern die Serienmarken 

dem Publikum durch tatsächlichen Gebrauch bekannt geworden seien. Die 

eingereichten Belege für Werbekampagnen (Werbespots, Artikel aus Zeit-

schriften, Plakate, Inserate etc.) beziehen sich grösstenteils auf die Haus-

marke "Helsana", welche nicht zu den Serienmarken gehört, da sie sich 

nicht aus dem Stammbestandteil und weiteren Elementen zusammensetzt. 

Andere Belege zeigen Werbeanstrengungen zur Widerspruchsmarke, je-

doch kaum zu weiteren Marken der behaupteten Markenserie. Ausführun-

gen und Belege, welche zeigen, dass die Serienmarken beim Publikum 

bekannt geworden sind, fehlen gänzlich (vgl. hierzu auch Urteil des BVGer 

B-3756/2015 vom 14. November 2016 E. 7.2 "MOTO, MOTO X/Motoma 

[fig.]"). Die Widerspruchsmarke kann somit nicht als Serienmarke behan-

delt werden. 

B-2583/2018 

Seite 17 

6.4.3 Obwohl – wie die vorhergehenden Ausführungen zeigen – der Wider-

spruchsmarke kein erweiterter Schutzbereich zugesprochen werden kann, 

muss deren Kennzeichnungskraft dennoch als durchschnittlich qualifiziert 

werden. Das prägende Element der Marke ("Helsana") ist für die strittige 

Dienstleistung (Finanzwesen) nicht beschreibend (vgl. E. 5.4.1). Der 

zweite Bestandteil des Zeichens ("Engagiert für das Leben.") vermag auf-

grund seines anpreisenden Charakters (vgl. E. 5.4.1) das Erinnerungsver-

mögen nicht gleichermassen zu prägen. Insgesamt ist deshalb von einem 

normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen. 

6.5 Das angefochtene Zeichen unterscheidet sich von der Widerspruchs-

marke hauptsächlich in den nicht bzw. schwach kennzeichnungskräftigen 

Bestandteilen. Die beiden prägenden Elemente der beiden Marken sind 

sich sehr ähnlich, nämlich in fünf von sieben Buchstaben, was zu einer 

starken schriftbildlichen und phonetischen Überschneidung führt. Zudem 

sind die Marken gleich aufgebaut. Dem prägenden Bestandteil folgt ein be-

schreibendes Element. Die Grafik der angefochtenen Marke, ein stilisiertes 

"H", vermag an der starken Zeichenähnlichkeit der beiden Marken nichts 

zu ändern. Zwar ist aufgrund der in Frage stehenden Dienstleistung (Fi-

nanzwesen) von einer erhöhten Aufmerksamkeit der massgeblichen Ver-

kehrskreise auszugehen. Die Identität der in Frage stehenden Dienstleis-

tung legt jedoch einen strengen Beurteilungsmassstab nahe. Die ange-

fochtene Marke kommt der Widerspruchsmarke aber auch zu nahe, was 

deren Eintragung für Versicherungsdienstleistungen betrifft, denn auch da-

für besteht Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen und geniesst die 

Widerspruchsmarke einen erhöhten Schutzumfang (vgl. E. 6.4.1). Dies 

führt dazu, dass die Verwechselbarkeit der beiden Zeichen in einer Ge-

samtbetrachtung zu bejahen ist. 

7.  

Demgemäss ist die Beschwerde im Hauptantrag gutzuheissen. Die Abwei-

sung des Widerspruchs Nr. 15'505 in Dispositivziffer 1 der angefochtenen 

Verfügung ist aufzuheben und die Vorinstanz in Anwendung von Art. 61 

Abs. 1 VwVG anzuweisen, die Eintragung der Schweizer Marke 

Nr. 698'541 "HELSINN Investment Fund (fig.)" für alle beanspruchten 

Dienstleistungen in der Klasse 36 zu widerrufen. 

Der Eventualantrag der Beschwerdeführerin, die Rückweisung der Sache 

an die Vorinstanz, ist damit gegenstandslos geworden, weshalb auf die 

Ausführungen zu einer allfälligen Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht 

einzugehen ist. Ebenfalls nicht einzugehen ist auf die Ausführungen der 

B-2583/2018 

Seite 18 

Parteien zu den Parallelverfahren, welche die Vorinstanz sistiert hat. Die 

Rügen hierzu gehen über den Streitgegenstand hinaus. 

8.  

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- 

und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG). 

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, 

Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen 

(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 

2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-

gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse 

bemisst sich die Gebühr nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Der Streitwert 

eines Widerspruchsbeschwerdeverfahrens richtet sich nach dem Interesse 

an der Löschung beziehungsweise am Bestand der angefochtenen Marke, 

wobei bei eher unbedeutenden Zeichen von einem Streitwert zwischen 

Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden darf (BGE 133 III 490 

E. 3.3 "Turbinenfuss" m.w.H.). In Anwendung der gesetzlichen Bemes-

sungsfaktoren sind die Verfahrenskosten auf insgesamt Fr. 4'500.– festzu-

legen. Der von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe geleistete Kosten-

vorschuss ist ihr zurückzuerstatten. 

8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine 

Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen 

werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-

schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-

wendige Auslagen der Partei. Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt 

(Art. 8 VGKE). Bei der Festsetzung der Parteientschädigung auf Basis ei-

ner Kostennote sind die ausgewiesenen Kosten nicht unbesehen zu erset-

zen. Es ist vielmehr zu überprüfen, in welchem Umfang diese als notwen-

dig für die Vertretung anerkannt werden können (MOSER/BEUSCH/KNEU-

BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, 

Rz. 4.84). Gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Ergebnis, dass die 

Kostennote zu reduzieren ist, kürzt es sie in pauschaler Weise und ohne 

einlässliche Berechnung (vgl. Urteil des BVGer A-385/2017 vom 21. Au-

gust 2017 E. 4.2.1 m.w.H.). Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin 

reichte mit der Beschwerde eine Kostennote und später zusätzlich eine 

Kostenzusammenstellung ein. In der Kostenzusammenstellung vom 

15. Oktober 2018 macht er einen Gesamtaufwand (inkl. Barauslagen und 

Mehrwertsteuer) von Fr. 26'715.– (davon Honorarkosten von Fr. 20'422.–) 

geltend. Für die zusätzlichen Eingaben beantragt er die Festsetzung der 

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Seite 19 

Vergütung durch das Gericht anhand der Akten. Dieser Aufwand erscheint 

stark überhöht, zumal die rechtliche Komplexität des vorliegenden Wider-

spruchsverfahrens als durchschnittlich bezeichnet werden kann. Darüber 

hinaus fällt es auf, dass die Parteien (und insbesondere die Beschwerde-

führerin) zahlreiche unaufgeforderte Eingaben eingereicht haben, obwohl 

das Gericht das Verfahren bereits nach dem ersten Schriftenwechsel als 

spruchreif erachtet hat (vgl. Verfügung des BVGer vom 4. September 

2018). Auch finden sich in den Eingaben der Beschwerdeführerin zahlrei-

che Wiederholungen aus den vorigen Eingaben oder es werden wortreich 

Sachverhalte diskutiert, welche ausserhalb des Streitgegenstands liegen 

(z.B. Sistierung der Parallelverfahren durch die Vorinstanz). Die Parteient-

schädigung ist deshalb angemessen zu reduzieren. Angemessen ist eine 

Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 7'000.–. 

8.3 Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Gericht gilt die Beschwerdegeg-

nerin nunmehr auch in Bezug auf das vorinstanzliche Verfahren als unter-

liegende Partei. Nach Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz, ob und in 

welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden 

zu ersetzen sind. Die Vorinstanz sprach der Beschwerdegegnerin in Dis-

positivziffer 3 eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.– zu. Dispositivzif-

fer 3 der angefochtenen Verfügung ist aufzuheben und dadurch zu erset-

zen, dass die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin für das erstin-

stanzliche Verfahren mit Fr. 1'200.– zu entschädigen hat. Dispositivziffer 2 

der angefochtenen Verfügung, die bestimmt, dass die Widerspruchsgebühr 

der Vorinstanz verbleibt, ist nicht aufzuheben. Da die Widerspruchsgebühr 

von Fr. 800.– von der Beschwerdeführerin vorgeleistet wurde, ist die Be-

schwerdegegnerin zu verpflichten, ihr diese zu ersetzen. 

8.4 Gegen dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht ge-

geben (Art. 73 BGG). Das Urteil erwächst mit Eröffnung in Rechtskraft. 

 

B-2583/2018 

Seite 20 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1 und Ziffer 3 der angefochtenen 

Verfügung werden aufgehoben. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Ein-

tragung im Sinne der Erwägungen zu widerrufen. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin 

auferlegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten 

der Gerichtskasse zu überweisen. 

3.  

Der Beschwerdeführerin wird der Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der 

Gerichtskasse zurückerstattet. 

4.  

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor 

Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 7'000.– zu entschädigen. 

5.  

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor 

Vorinstanz mit Fr. 1'200.– zu entschädigen. 

6.  

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Widerspruchs-

gebühr von Fr. 800.– zu ersetzen. 

  

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Seite 21 

7.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben;  

Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück und Rückerstattungsformular) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben;  

Beilagen: Beilagen zurück und Einzahlungsschein) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 15505; Einschreiben;  

Beilagen: Vorakten zurück) 

 

 

 

Der vorsitzende Richter:  Der Gerichtsschreiber: 

   

Daniel Willisegger  Pascal Waldvogel 

 

 

 

Versand: 25. Juni 2020