# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 506a98f4-b232-5dd0-ae10-6768ff0b9532
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2019-07-25
**Language:** it
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 25.07.2019 B-5846/2017
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-5846-2017_2019-07-25.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Corte II 

B-5846/2017 

 

 
 

  S e n t e n z a  d e l  2 5  l u g l i o  2 0 1 9  

Composizione 

 
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), 

Maria Amgwerd e David Aschmann; 

cancelliera Maria Cristina Lolli. 
 

 
 

Parti 

 
MONCLER S.P.A., 

[…], 

patrocinata dagli avvocati  

Stefano Perucchi e Jonathan Bernasconi, 

Kellerhals Carrard Lugano SA, 

[…], 

ricorrente, 

 
 

 
contro 

 

 
SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL, 

[…], 

patrocinata da CABINET GERMAIN ET MAUREAU, 

[…], 

controparte, 

 

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berna, 

autorità inferiore. 

 
 

 
 

Oggetto 

 
Procedura di opposizione n. 15256 

IR 1'141'206 "[gallo] (fig.)" / IR 1'309'470 "[gallo] (fig.)". 

 

B-5846/2017 

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Fatti: 

A.  

SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL (di seguito: controparte) è titolare 

del marchio figurativo internazionale n. 1'309'470 "[gallo] (fig.)": 

 

(di seguito: marchio resistente), registrato al registro internazionale il 

15 aprile 2016 (sulla base di una domanda inoltrata all’Ufficio dell’Unione 

europea per la proprietà intellettuale il 29 gennaio 2016) e pubblicato per 

la prima volta sulla Gazette des marques internationales n. 37/2016, in 

data 22 settembre 2016 (cfr. allegato 2 dell’incarto dell’autorità inferiore). 

Esso rivendica in Svizzera una protezione per i seguenti prodotti: 

Classe 9: Jumelles, boussoles et altimètres; appareils et instruments 

scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 

de détection, de contrôle (inspection) de secours (sauvetage), et 

d'enseignement; appareils pour le diagnostic non à usage médical; 

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou 

des images; supports d'enregistrements optiques et magnétiques; disques 

acoustiques et optiques; machines à calculer; équipements pour le 

traitement de l'information; ordinateurs; appareils de navigation GPS; 

téléphones; assistants personnels électroniques (PDA); appareils de 

mesurage et de contrôle pour les skis et fixations de ski, appareil de 

mesure et de contrôle des efforts et de la vitesse pendant le ski; sondes à 

avalanche; gabarits (instruments de mesure) de perçage des skis et de 

montage des fixations; logiciels de jeux; tapis de souris; articles de 

lunetterie; lunettes [optique]; lunettes solaires; étuis à lunettes; lunettes et 

masques de ski; casques de protection pour la pratique du sport; 

dispositifs de protection personnelle contre les accidents; combinaisons, 

costumes, gants et masques de plongée; bâches de sauvetage. 

Classe 18: Sacs de voyage, sacs-bananes, sacs de sport, sacs à dos, 

sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de montagne, sacs de campeurs, 

sacs à main, sacs de plage, sacs d'écoliers, cartables, sacs-housses pour 

vêtements (pour le voyage), valises, trousses de voyage, vanity cases, 

serviettes (maroquinerie), serviettes d'écoliers, mallettes, étuis pour clés, 

parapluies, parasols, ombrelles, portefeuilles, porte-monnaie non en 

métaux précieux, porte-cartes, porte-documents; bâtons d'alpinistes. 

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Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; bonneterie; vêtements 

pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski et le surfing 

de neige; gants (habillement); chaussettes; bonnets; écharpes; sous-

vêtements. 

Classe 28: Jeux et jouets; jeux de cartes et de table; appareils de 

gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et 

tapis); skis; monoskis; planches de surf; planches pour le surfing de neige; 

fixations de skis et de planches de surfing; bâtons de ski; patins à glace et 

à roulettes; patins à roulettes en ligne; trottinettes; luges; housses pour ski 

et planches de surf; bottines-patins; raquettes de neige; articles de sport 

pour la pratique du ski, du snowboard, du tennis, du golf, de la planche à 

voile, du surf, des sports de balles ou ballons (à l'exception des vêtements, 

chaussures et tapis); balles et ballons de jeux; protège-coudes, protège-

genoux, protège-poignets et protège-tibias (articles de sport); consoles de 

jeux d'ordinateur. 

B.  

B.a Il 29 dicembre 2016, MONCLER S.P.A. (di seguito: ricorrente) ha 

presentato opposizione totale (n. 15256) presso l’Istituto Federale della 

Proprietà Intellettuale (di seguito: IPI o autorità inferiore) contro la 

protezione in Svizzera del succitato marchio (cfr. allegato 3 dell’incarto 

dell’autorità inferiore). L’opposizione poggia sul marchio figurativo 

internazionale n. 1'141'206 "[gallo] (fig.)" (di seguito: marchio opponente) 

di cui la ricorrente è titolare: 

 

Il marchio opponente, registrato al registro internazionale il 19 giugno 2012 

(sulla base di una domanda inoltrata in Italia il 19 aprile 2012) e pubblicato 

per la prima volta sulla Gazette des marques internationales n. 50/2012, in 

data 3 gennaio 2013 (cfr. allegato 1 dell’incarto dell’autorità inferiore), 

rivendica in Svizzera la protezione per i seguenti prodotti: 

Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments de conduction, 

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distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande 

d'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 

reproduction de sons ou d'images; supports d'enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres 

supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à 

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements 

de traitement de données, ordinateurs; logiciels informatiques; 

extincteurs. 

Classe 18: Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières 

non compris dans d'autres classes; cuirs d'animaux, pelleteries; malles et 

sacs de voyage; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais 

et articles de sellerie. 

Classe 25: Vêtements, chaussures, articles de chapellerie. 

Classe 35: Publicité; gestion d'activités commerciales; administration 

commerciale; travaux de bureau. 

B.b Con risposta del 12 giugno 2017 (cfr. allegato 6 dell’incarto 

dell’autorità inferiore), la controparte ha, in sostanza, proposto il rigetto 

dell’opposizione. 

B.c Tramite decisione del 13 settembre 2017 (cfr. allegato 8 dell’incarto 

dell’autorità inferiore [di seguito: decisione impugnata]), l’autorità inferiore 

ha parzialmente accolto l’opposizione n. 15256. 

B.c.a  

B.c.a.a L’opposizione n. 15256 è stata accolta (e pertanto il marchio 

resistente escluso dalla protezione in Svizzera) per i seguenti prodotti (pt. 1 

del dispositivo della decisione impugnata): 

Classe 9: jumelles, boussoles et altimètres; appareils et instruments 

scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 

de détection, de contrôle (inspection) de secours (sauvetage), et 

d'enseignement; appareils pour le diagnostic non à usage médical; 

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou 

des images; supports d'enregistrements optiques et magnétiques; disques 

acoustiques et optiques; machines à calculer; équipements pour le 

traitement de l'information; ordinateurs; appareils de navigation GPS; 

téléphones; assistants personnels électroniques (PDA); appareils de 

mesurage et de contrôle pour les skis et fixations de ski, appareil de 

mesure et de contrôle des efforts et de la vitesse pendant le ski; sondes à 

avalanche; gabarits (instruments de mesure) de perçage des skis et de 

montage des fixations; logiciels de jeux; tapis de souris; étuis à lunettes; 

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dispositifs de protection personnelle contre les accidents; bâches de 

sauvetage. 

Classe 18: Sacs de voyage, sacs-bananes, sacs de sport, sacs à dos, 

sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de montagne, sacs de campeurs, 

sacs à main, sacs de plage, sacs d'écoliers, cartables, sacs-housses pour 

vêtements (pour le voyage), valises, trousses de voyage, vanity cases, 

serviettes (maroquinerie), serviettes d'écoliers, mallettes, étuis pour clés, 

parapluies, parasols, ombrelles, portefeuilles, porte-monnaie non en 

métaux précieux, porte-cartes, porte-documents; bâtons d'alpinistes. 

Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; bonneterie; vêtements 

pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski et le surfing 

de neige; gants (habillement); chaussettes; bonnets; écharpes; sous-

vêtements. 

Classe 28: jeux et jouets; jeux de cartes et de table; skis; monoskis; 

planches pour le surfing de neige; fixations de skis et de planches de 

surfing; articles de sport pour la pratique du ski, du snowboard (à 

l'exception des vêtements, chaussures et tapis); consoles de jeux 

d'ordinateur. 

B.c.a.b L’IPI ha respinto l’opposizione n. 15256 – preannunciando 

l’emissione di una dichiarazione di concessione parziale del Regolamento 

di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all’Accordo di Madrid per la 

registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale 

Accordo (Regolamento di esecuzione comune, RS 0.232.112.21) per 

ammettere il marchio resistente alla protezione in Svizzera – per i seguenti 

prodotti (pt. 2 e 3 del dispositivo della decisione impugnata): 

Classe 9: articles de lunetterie; lunettes [optique]; lunettes solaires; 

lunettes et masques de ski; casques de protection pour la pratique du 

sport; combinaisons, costumes, gants et masques de plongée. 

Classe 28: appareils de gymnastique et de sport (à l'exception des 

vêtements, chaussures et tapis); planches de surf; bâtons de ski; patins à 

glace et à roulettes; patins à roulettes en ligne; trottinettes; luges; housses 

pour ski et planches de surf; bottines-patins; raquettes de neige; articles 

de sport pour la pratique du tennis, du golf, de la planche à voile, du surf, 

des sports de balles ou ballons (à l'exception des vêtements, chaussures 

et tapis); balles et ballons de jeux; protège-coudes, protège-genoux, 

protège-poignets et protège-tibias (articles de sport). 

B.c.a.c L’IPI ha inoltre deciso che la tassa di opposizione di fr. 800.– 

restava acquisita (pt. 4 del dispositivo della decisione impugnata) e che la 

controparte doveva pagare alla ricorrente un’indennità di parte per un 

valore di fr. 1'200.– e rimborsare la tassa di opposizione per un valore di 

fr. 800.– (pt. 5 del dispositivo della decisione impugnata). 

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B.c.b  

B.c.b.a A mente dell’autorità inferiore, vi sarebbe identità, rispettivamente 

forte similarità, tra tutti i prodotti rivendicati dal marchio resistente nelle 

classi 18 e 25 e una parte dei prodotti rivendicati dal marchio resistente 

nelle classi 9 e 28, da un lato, e i prodotti rivendicati dal marchio 

opponente, dall’altro lato. 

B.c.b.b Inoltre, la somiglianza tra i segni sarebbe accertata sul piano visivo 

e semantico. 

B.c.b.c Emergerebbe poi che il marchio resistente riprenderebbe 

l’elemento essenziale e chiaramente individualizzabile del marchio 

opponente, ovvero il disegno di un gallo/pollo girato verso sinistra, nonché 

la posizione degli elementi figurativi aggiuntivi che si trovano al centro di 

ciascun segno e "spezzano" l’immagine citata. 

B.c.b.d Tenuto conto di tale ripresa, la quale verrebbe immediatamente 

percepita dal consumatore come tale, e vista l’attribuzione al marchio 

opponente di un campo di protezione medio, dell’identità e rispettivamente 

della similarità di una parte dei prodotti rivendicati, vi sarebbe il rischio di 

confusione tra i marchi contrapposti per questi prodotti, sebbene vada 

ritenuto un grado di attenzione leggermente più elevato nell’acquisto di una 

parte dei prodotti in questione. 

C.  

Contro suddetta decisione la ricorrente è insorta tramite ricorso del 

13 ottobre 2017 al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale 

o TAF). Nel medesimo (accompagnato dai suoi allegati), la ricorrente 

chiede: 

A. IN VIA PRINCIPALE 

1. Il ricorso 16 ottobre 2017 [sic] presentato [dalla ricorrente] è 

integralmente accolto. 

§ Di conseguenza la decisione 13 settembre 2017 [sic] 

[dell’autorità inferiore] (proc. n. 15256) è annullata e riformata 

come segue. 

1.1 L’opposizione nr. 15256 contro [il marchio resistente] è 

integralmente accolta ovvero per i prodotti seguenti: 

 Classe 9: Tutti i prodotti rivendicati in questa classe 

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 Classe 18: Tutti i prodotti rivendicati in questa classe 

 Classe 25: Tutti i prodotti rivendicati in questa classe 

 Classe 28: Tutti i prodotti rivendicati in questa classe. 

1.2 Non viene rilasciata alcuna dichiarazione di concessione della 

protezione in Svizzera in favore [del marchio resistente]. 

 I dispositivi nr. 2 e 3 della decisione [impugnata] (procedura 

nr. 15256) sono annullati. 

2. Protestate tasse e spese con l’obbligo a carico [della controparte] di 

rifondere [alla ricorrente] un’adeguata indennità a titolo di ripetibili. 

B. IN VIA SUBORDINATA 

1. Il ricorso 16 ottobre 2017 [sic] presentato [dalla ricorrente] è 

integralmente accolto. 

 Di conseguenza: 

§ La causa è rinviata [all’autorità inferiore] per una nuova 

decisione ai sensi dei considerandi. 

2. Protestate tasse e spese con l’obbligo a carico [della controparte] di 

rifondere [alla ricorrente] un’adeguata indennità a titolo di ripetibili. 

D.  

D.a In data 24 novembre 2017, l’autorità inferiore ha presentato una 

risposta (accompagnata dall’incarto della causa), rinviando alle motivazioni 

della decisione impugnata, e postulato la reiezione del gravame, con 

protesta di spese a carico della ricorrente. 

D.b La controparte non ha presentato nessuna risposta. 

 

Diritto: 

1.  

Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e liberamente la 

ricevibilità dei ricorsi ad esso sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1). 

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1.1  

1.1.1 L’oggetto del ricorso (Streitgegenstand) è definito dalle conclusioni 

contenute nel medesimo. I punti non contestati della decisione impugnata 

crescono formalmente in giudicato (sentenza del TAF B-5145/2015 

dell’11 dicembre 2017 consid. 2.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE 

[fig.]/SWISSCELL"). 

1.1.2  

1.1.2.1 Nella fattispecie, nel ricorso (cfr. consid. C), la ricorrente non 

conclude all’annullamento della totalità della decisione impugnata, bensì 

unicamente dei punti 2 e 3 del dispositivo (rigettanti l’opposizione – e 

indicanti che l’autorità inferiore emetterà una dichiarazione di concessione 

parziale – in relazione a diversi prodotti rivendicati dal marchio resistente 

per le classi 9 e 28) (cfr. consid. B.c.a.b). 

1.1.2.2 Essendo a lei favorevoli, la ricorrente non ha alcun interesse a 

chiedere l’annullamento dei punti 1 (che ammette l’opposizione per diversi 

prodotti rivendicati dal marchio resistente per le classi 9, 18, 25 e 28) e 5 

(che addossa alla controparte la totalità delle spese processuali e ripetibili 

per la procedura dinanzi all’autorità inferiore) del dispositivo della decisione 

impugnata (sentenza del TAF B-5145/2015 dell’11 dicembre 2017 

consid. 2.2.2.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL"). 

Ritenuto che non è stata contestata dalla controparte, tale parte della 

decisione impugnata è cresciuta in giudicato (sentenza del TAF 

B-5145/2015 dell’11 dicembre 2017 consid. 2.2.2.3 "The SwissCellSpa 

EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL"). 

1.1.3 Nell’ambito della presente procedura di ricorso, l’oggetto del litigio 

(cfr. consid. 1.1.1) è quindi limitato ai punti  2 e 3 del dispositivo della 

decisione impugnata (cfr. sentenza del TAF B-1481/2015 del 9 maggio 

2017 consid. 2.1.1-2.2.2 "ice watch [fig.]/NICE watch [fig.]"), ovvero 

all’opposizione n. 15256, nella misura in cui il marchio resistente è 

destinato ai seguenti prodotti: 

Classe 9: articles de lunetterie; lunettes [optique]; lunettes solaires; 

lunettes et masques de ski; casques de protection pour la pratique du 

sport; combinaisons, costumes, gants et masques de plongée. 

Classe 28: appareils de gymnastique et de sport (à l'exception des 

vêtements, chaussures et tapis); planches de surf; bâtons de ski; patins à 

glace et à roulettes; patins à roulettes en ligne; trottinettes; luges; housses 

pour ski et planches de surf; bottines-patins; raquettes de neige; articles 

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Pagina 9 

de sport pour la pratique du tennis, du golf, de la planche à voile, du surf, 

des sports de balles ou ballons (à l'exception des vêtements, chaussures 

et tapis); balles et ballons de jeux; protège-coudes, protège-genoux, 

protège-poignets et protège-tibias (articles de sport). 

1.2  

1.2.1 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA 

(art. 31 LTAF). Contro le decisioni dell’autorità inferiore è ammesso il 

ricorso al Tribunale (art. 33 lett. e LTAF). Nell’evenienza, non sussistono 

eccezioni a norma dell’art. 32 LTAF. 

1.2.2 Il ricorso in esame è tempestivo (art. 50 cpv. 1 PA). L’atto di ricorso è 

stato presentato nella forma prevista dall’art. 52 PA (con l’art. 11 PA) e 

l’anticipo richiesto è stato versato nel termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). 

La ricorrente ha, infine, partecipato al procedimento dinanzi all’autorità 

inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un 

interesse degno di protezione alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 

PA). 

1.3 Nulla osta, quindi, alla ricevibilità del ricorso. 

2.  

Il marchio è un segno atto a distinguere un prodotto o un servizio da offerte 

identiche o simili, affinché un’individualizzazione del determinato prodotto 

o servizio, segnatamente la sua origine commerciale, sia possibile 

(cfr. art. 1 cpv. 1 della Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione 

dei marchi e delle indicazioni di provenienza [Legge sulla protezione dei 

marchi, LPM, RS 232.11]). 

A norma dell’art. 3 cpv. 1 lett. c LPM sono esclusi dalla protezione i segni 

simili ad un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, 

qualora ne risulti un rischio di confusione. 

3.  

Si tratta di esaminare in primo luogo quali sono i destinatari dei prodotti, 

oltre al grado di attenzione che ci si può attendere dai medesimi 

(cfr. sentenze del TAF B-5145/2015 dell’11 dicembre 2017 consid. 5 "The 

SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" e B-2326/2014 del 

31 ottobre 2016 consid. 3.1-3.1.2 "[fig.]/ENAGHR [fig.]"). 

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Pagina 10 

3.1  

3.1.1 Il marchio opponente rivendica una protezione in Svizzera per i 

prodotti seguenti (cfr. consid. B.a in fine): 

Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments de conduction, 

distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande 

d'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 

reproduction de sons ou d'images; supports d'enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres 

supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à 

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements 

de traitement de données, ordinateurs; logiciels informatiques; 

extincteurs. 

Classe 18: Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières 

non compris dans d'autres classes; cuirs d'animaux, pelleteries; malles et 

sacs de voyage; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais 

et articles de sellerie. 

Classe 25: Vêtements, chaussures, articles de chapellerie. 

Classe 35: Publicité; gestion d'activités commerciales; administration 

commerciale; travaux de bureau. 

3.1.2 Nell’ambito della presente procedura di ricorso, per quanto concerne 

il marchio resistente, vengono presi in considerazione solo alcuni prodotti 

nelle classi 9 e 28 (cfr. consid. 1.1.3). 

3.2 Per quanto riguarda il grado di attenzione dei consumatori vanno prese 

in considerazione tutte le circostanze del caso ed in particolare la capacità 

di percezione dei destinatari interessati nonché il loro comportamento 

effettivo nella situazione concreta di procurarsi i prodotti o servizi in un certo 

mercato. Nel caso di prodotti di consumo corrente, ci si basa sulla capacità 

di ricordare del grande pubblico. Di regola, si presume un grado di 

attenzione accresciuto, se un marchio si rivolge solo ad un pubblico di 

specialisti, oppure se si tratta di prodotti o servizi che non appartengono al 

fabbisogno quotidiano (cfr. sentenze del TAF B-4864/2013 del 17 febbraio 

2015 consid. 3.1 "OMEGA/OU MI JIA [fig.]" e B-6770/2007 del 9 giugno 

2008 consid. 7.2 "NASACORT/VASOCOR"). 

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Pagina 11 

3.3  

3.3.1 In merito alla determinazione del pubblico pertinente, l’autorità 

inferiore ritiene che, nonostante i prodotti elettronici rivendicati in classe 9 

siano acquistati con una certa regolarità, i loro destinatari siano 

consumatori medi e professionisti del settore informatico/elettronico; questi 

prodotti sarebbero dunque scelti consapevolmente e con un grado di 

attenzione leggermente più elevato rispetto alla media. I prodotti contestati 

in classe 28 si rivolgerebbero sia ai professionisti che ai consumatori medi 

e sarebbero richiesti con una certa regolarità; pertanto, vi si potrebbe 

attendere un grado di attenzione medio nell’acquisto di tali prodotti. I 

prodotti della classe 25 sarebbero generalmente acquistati con un grado di 

attenzione leggermente più alto. La medesima valutazione varrebbe per i 

prodotti della classe 18 (decisione impugnata, pag. 7). 

3.3.2 La ricorrente rinvia alle considerazioni esposte dall’autorità inferiore 

nella decisione impugnata (cfr. ricorso, pag. 11). 

3.4  

3.4.1 I prodotti registrati per la classe 9 ed oggetto della presente 

controversia, considerati nel loro insieme, sono pensati per il grande 

pubblico (cfr. sentenze del TAF B-234/2014 del 4 luglio 2015 consid. 4.2 

"JUKE/JOOK VIDEO [fig.]", B-4864/2013 del 17 febbraio 2015 

consid. 3.2.2 "OMEGA/OU MI JIA [fig.]" e B-5779/2007 del 3 novembre 

2008 consid. 4 "LANCASTER") e in secondo luogo per gli specialisti 

(cfr. sentenza del TAF B-3556/2012 del 30 gennaio 2013 consid. 5 "TCS/

TCS"). 

Sebbene non si tratti di beni di consumo quotidiano, essi vengono 

acquistati con una certa regolarità e con un grado di attenzione nella 

media, nonostante, nel singolo caso, non possa essere escluso un grado 

di attenzione più elevato, sia da parte del grande pubblico – tenuto conto 

della necessità di adattarli alla vista ("lunettes [optique]; lunettes solaires; 

lunettes et masques de ski") e/o alla forma della testa ("casques de 

protection pour la pratique du sport") del singolo consumatore – sia da 

parte degli specialisti (cfr. sentenze del TAF B-7524/2016 del 23 novembre 

2017 consid. 5 "DIADORA/DADOR Dry Waterwear [fig.]" e B-234/2014 del 

4 luglio 2015 consid. 4.3 "JUKE/JOOK VIDEO [fig.]"). 

3.4.2 In relazione ai prodotti delle classi 18 e 25, essi sono soprattutto 

rivolti al grande pubblico, dal quale non ci si può attendere un’attenzione 

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Pagina 12 

accresciuta al momento dell’acquisto (cfr. sentenze del TAF B-7524/2016 

del 23 novembre 2017 consid. 5 in fine "DIADORA/DADOR Dry Waterwear 

[fig.]", B-5117/2013 del 26 gennaio 2015 consid. 4.2 "s skins [fig.]/Skin 

Compression" e B-461/2013 del 21 gennaio 2015 consid. 7.2.2 "SPORTS 

[fig.]/zoo sport [fig.]"). 

3.4.3 Infine, i prodotti della classe 28 qui in esame sono anch’essi destinati 

al grande pubblico, nonché agli esperti del settore. Pertanto, il grado di 

attenzione nell’acquisto di tali beni deve essere, di regola, considerato 

medio, senza tuttavia dimenticare che tali prodotti vengono acquistati 

anche dagli specialisti, dai quali ci si può aspettare un grado di attenzione 

più elevato (cfr. sentenza del TAF B-505/2009 del 20 ottobre 2009 

consid. 3 "adidas [fig.] und ADIDAS/Adissasport home fitness [fig.]"). 

4.  

Di seguito (consid. 4-5), va esaminato se i prodotti in questione dei marchi 

contrapposti possono essere considerati identici o perlomeno simili dal 

punto di vista delle cerchie commerciali interessate. 

4.1  

4.1.1 Prodotti rivendicati dal marchio resistente in classe 9 

4.1.1.1 Secondo l’autorità inferiore, non vi sarebbe similarità tra i prodotti 

della classe 9 rivendicati dal marchio resistente relativi alla presente 

procedura ricorsuale (cfr. consid. 3.1.2) e i prodotti e servizi rivendicati dal 

marchio opponente, poiché lo scopo e il know-how di fabbricazione 

sarebbero distinti (decisione impugnata, pag. 5). In particolare, l’autorità 

inferiore fa riferimento alla giurisprudenza del Tribunale (sentenza del TAF 

B-341/2013 del 1o aprile 2015 consid. 5.4 "VICTORINOX/

MILTRORINOX"), per la quale non vi sarebbe similarità tra i prodotti 

"lunettes [optique]; lunettes solaires" e i prodotti "appareils et instruments 

scientifiques optiques [recte: appareils et instruments optiques (cfr. ricorso, 

pag. 13-14; risposta dell’autorità inferiore, pag. 2)]". In questo caso, non vi 

sarebbe nemmeno "un rapporto di complementarità, rispettivamente di 

prodotto principale/accessorio e la maggior parte di questi prodotti 

segu[irebbe] canali di distribuzione distinti" (decisione impugnata, pag. 5). 

4.1.1.2 Per quanto riguarda i prodotti della classe 9, la ricorrente si basa 

sulla giurisprudenza citata dall’autorità inferiore (cfr. sentenza del TAF 

B-341/2013 del 1o aprile 2015 consid. 5.4 "VICTORINOX/MILTRORINOX") 

e rileva che il Tribunale stabilisce la similarità tra le lenti a contatto (ma non 

B-5846/2017 

Pagina 13 

gli occhiali da sole, gli astucci e le montature per occhiali) e gli apparecchi 

e strumenti ottici. La ricorrente sostiene che si può riconoscere l’assenza 

di un know-how specifico derivante dalle apparecchiature ottiche nella 

realizzazione e produzione di astucci per occhiali (che comunque, nella 

decisione dell’IPI, sono riconosciuti in quanto sovrapposti ad una categoria 

merceologica protetta da registrazione [classe 18]), ma che non si può 

affermare lo stesso per quanto attiene la produzione di montature di 

occhiali. Ciò varrebbe a maggior ragione per gli occhiali da sole, i quali 

hanno una funzione protettiva dell’occhio, il che presuppone la conoscenza 

dei correttivi per evitare danneggiamenti alla vista e permettere un miglior 

campo visivo (ricorso, pag. 14). 

La ricorrente fa ancora presente che, nella decisione impugnata, l’IPI ha 

riconosciuto l’esistenza di una similarità tra i prodotti "apparecchi e 

strumenti ottici" e i binocoli ("jumelles"), ma non per gli occhiali e "ciò 

malgrado la giurisprudenza [sentenza del TAF B-234/2014 del 4 luglio 

2015 consid. 5.2.3.2 "JUKE/JOOK VIDEO (fig.)"] abbia già chiaramente 

stabilito che i binocoli sono da equiparare agli occhiali, in quanto lo scopo 

è il medesimo, entrambi si fondano sullo stesso know-how, la produzione 

è simile e così pure i canali di distribuzione utilizzati solitamente" (ricorso, 

pag. 15). Essendo dunque determinanti, ai fini della similarità, le affinità 

relative in particolare alla produzione, nonché ai canali di distribuzione, e, 

ritenendo che gli occhiali con correzione visiva seguano i medesimi canali 

di distribuzione degli occhiali solari e anche la produzione ricalchi la stessa 

metodologia, il fatto che l’autorità inferiore accolga l’opposizione in 

relazione ai binocoli, mentre la respinga per quanto concerne gli occhiali, 

da vista e da sole, sarebbe motivo per annullare e riformare la decisione 

(ricorso, pag. 15-16). 

4.1.2 Prodotti rivendicati dal marchio resistente in classe 28 

4.1.2.1 L’autorità inferiore considera che non sia possibile stabilire una 

connessione diretta tra i prodotti della classe 28 rivendicati dal marchio 

resistente e relativi alla presente procedura ricorsuale (cfr. consid. 3.1.2) 

ed i prodotti e servizi rivendicati dal marchio opponente. Infatti, secondo 

l’autorità inferiore, "non può essere stabilita una necessaria relazione di 

complementarità, rispettivamente di rapporto tra prodotto principale e 

prodotto accessorio e non si riconoscono punti di contatto in questo caso" 

(decisione impugnata, pag. 5). 

4.1.2.2 Secondo la ricorrente, tale considerazione dell’autorità inferiore 

non terrebbe conto degli indizi di similarità, secondo cui vi è similarità, se 

B-5846/2017 

Pagina 14 

un prodotto costituisce un complemento ragionevole al prodotto principale. 

Quindi, secondo il concetto introdotto da tale indizio di similarità, non è 

necessaria una connessione diretta, bensì è sufficiente una ragionevole 

complementarità per adempiere ai presupposti della similarità. Tale 

ragionevole complementarità sarebbe, nel caso in discussione, realizzata 

(ricorso, pag. 16-17). 

4.2  

4.2.1 Indicatori per una similarità tra i prodotti e servizi possono essere 

segnatamente i medesimi luoghi di produzione, lo stesso know-how 

specifico per la fabbricazione, canali di distribuzione simili, oppure la 

presenza di uno scopo di impiego simile. Diversamente, rappresentano 

degli indizi contro la similarità dei canali di distribuzione separati per una 

medesima categoria di acquirenti. Inoltre, i prodotti e servizi in questione 

vanno confrontati alla luce di un’eventuale complementarità. Tutti questi 

elementi sono generalmente ritenuti degli indizi dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza. Tuttavia, nessuno di questi elementi, preso 

individualmente, è di per sé sufficiente o determinante, ritenuto che ogni 

caso deve essere analizzato singolarmente e sulla base di una valutazione 

globale. Non da ultimo, l’appartenenza alla medesima classe giusta la 

Classificazione di Nizza non è sufficiente per giudicarne la similarità, ma 

costituisce un indizio da prendere in considerazione nell’analisi 

(cfr. sentenze del TAF B-2208/2016 dell’11 dicembre 2018 consid. 5.1 

"SKY/SKYFIVE" e B-2326/2014 del 31 ottobre 2016 consid. 4.1 "[fig.]/

ENAGHR [fig.]"). Fatti salvi i casi in cui il mancato uso è stato invocato con 

successo, i prodotti e servizi figuranti sulla lista del marchio anteriore sono 

determinanti per l’esame della similarità (cfr. sentenze del TAF 

B-2326/2014 del 31 ottobre 2016 consid. 4.1 in fine "[fig.]/ENAGHR [fig.]" 

e B-6821/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 3.2 "CLINIQUE/DERMA-

CLINIQUE BEAUTY FARM [fig.]"). 

4.2.2 Un motivo relativo di esclusione concernente un solo prodotto o 

servizio, identico o simile ai prodotti e/o servizi rivendicati da parte del 

marchio opponente ed appartenente ad una categoria di prodotti o servizi 

rivendicata da parte del marchio resistente, è sufficiente per ottenere la 

revoca del marchio resistente per l’insieme di tutta la categoria. Pertanto, 

in tal caso, la questione relativa all’identità o similarità di altri prodotti o 

servizi appartenenti alla medesima categoria rivendicata da parte del 

marchio resistente può rimanere indecisa (cfr. sentenze del TAF 

B-4574/2017 del 14 febbraio 2019 consid. 11.3.2.2 "COCO/COCOO [fig.]", 

B-5846/2017 

Pagina 15 

B-2208/2016 dell’11 dicembre 2018 consid. 11.3.2.2 "SKY/SKYFIVE" e 

B-3556/2012 del 30 gennaio 2013 consid. 6.2.1.3.1 "TCS/TCS"). 

5.  

5.1  

5.1.1 Nella fattispecie, bisogna innanzi tutto rilevare che, per quanto 

concerne i prodotti in classe 28 "Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser 

Klasse enthalten sind", il Tribunale ha stabilito che essi devono essere 

trattati al pari dei prodotti "chaussures pour le sport" della classe 25. Tutti 

questi prodotti hanno infatti lo stesso scopo (l’attività sportiva) e canali di 

distribuzione identici (cfr. sentenza del TAF B-7524/2016 del 23 novembre 

2017 consid. 6.3 "DIADORA/DADOR Dry Waterwear [fig.]"; vedi anche: 

decisioni dell’IPI del 16 febbraio 2017 nella procedura di opposizione 

n. 14711 consid. III.B.7 in fine e del 16 aprile 2015 nella procedura di 

opposizione n. 13998 consid. III.B.5). 

5.1.2 Pertanto, nella fattispecie, si deve considerare che i prodotti 

"appareils de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, 

chaussures et tapis)" (classe 28), rivendicati dal marchio resistente, sono 

in particolare simili ai prodotti "chaussures" (classe 25), rivendicati dal 

marchio opponente, perché quest’ultima categoria contiene le scarpe per 

la pratica sportiva. 

5.2  

5.2.1  

5.2.1.1 Un prodotto non può essere qualificato simile a dell’abbigliamento 

per il semplice fatto che, di regola, è utilizzato da una persona vestita. 

Tuttavia, nel mondo dello sport, la pratica di una determinata disciplina 

implica generalmente l’utilizzo di attrezzatura e di abbigliamento specifici 

ed idonei. Ad esempio, la pratica dello sci necessita l’utilizzo sia di sci, sia 

di una tenuta e di scarpe idonee per sciare. Non è raro che la medesima 

azienda offra sia l’abbigliamento che l’attrezzatura necessaria per praticare 

uno sport (cfr. decisione dell’IPI del 16 febbraio 2017 nella procedura di 

opposizione n. 14711 consid. III.B.7). 

5.2.1.2 V’è, pertanto, una similarità tra gli articoli destinati ad un certo sport 

(classe 28) ed il relativo abbigliamento idoneo (classe 25), nella misura in 

cui sia usuale utilizzarli congiuntamente. Sussiste, infatti, un rapporto di 

complementarietà tra tali prodotti, che hanno uno scopo e dei canali di 

B-5846/2017 

Pagina 16 

distribuzione identici (cfr. sentenza del TAF B-7524/2016 del 23 novembre 

2017 consid. 6.3 "DIADORA/DADOR Dry Waterwear [fig.]"). In altre parole, 

affinché un articolo destinato alla pratica dello sport possa essere 

considerato simile a dell’abbigliamento, sia l’articolo che l’abbigliamento 

specifici devono presentare delle caratteristiche che li rendono entrambi 

sia idonei sia comunemente utilizzati per la pratica di tale sport. È quindi 

opportuno analizzare in particolare, se una persona che intende esercitare 

un certo sport si procurerà di regola dell’abbigliamento, rispettivamente 

delle attrezzature, specifici. 

5.2.2  

5.2.2.1 In casu, va ritenuto che la pratica del surf necessita di regola sia 

l’utilizzo di "planches de surf" (rivendicati dal marchio resistente in 

classe 28) che di abbigliamento specifico, come un costume da bagno, 

appartenente alla categoria "Vêtements" (rivendicati dal marchio 

opponente in classe 25). Tali prodotti sono quindi simili. 

Per di più, i prodotti "bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à 

roulettes en ligne", "luges" e "bottines-patins; raquettes de neige; articles 

de sport pour la pratique du tennis, du golf, de la planche à voile, du surf, 

des sports de balles ou ballons (à l'exception des vêtements, chaussures 

et tapis); balles et ballons de jeux" (rivendicati dal marchio resistente in 

classe 28) sono simili ai prodotti "Vêtements" (rivendicati dal marchio 

opponente in classe 25), ritenuto che è usuale vederli utilizzati 

congiuntamente ed in maniera atta alla pratica dello sport al quale sono 

destinati. 

Non da ultimo, i prodotti "bâtons de ski" (rivendicati dal marchio resistente 

in classe 28) in particolare, sono da considerare simili ai prodotti "bâtons 

de marche" (rivendicati dal marchio opponente in classe 18). 

5.2.2.2 Sussiste, del resto, una similarità tra i prodotti "housses pour ski et 

planches de surf" (rivendicati dal marchio resistente in classe 28) ed i 

prodotti "Vêtements" (rivendicati dal marchio opponente in classe 25). 

Infatti, è corrente ricorrere a delle fodere per proteggere l’attrezzatura 

indispensabile alla pratica di uno sport e per facilitarne il trasporto, a 

prescindere dal fatto che le medesime siano necessarie per l’attività 

sportiva in senso stretto. 

I prodotti "housses pour ski et planches de surf" (rivendicati dal marchio 

resistente in classe 28) sono inoltre simili ai prodotti "sacs de voyage", in 

B-5846/2017 

Pagina 17 

particolare rivendicati dal marchio opponente in classe 18 (cfr. decisioni 

dell’IPI del 16 febbraio 2017 nella procedura di opposizione n. 14711 

consid. III.B.7, del 20 febbraio 2012 nella procedura di opposizione 

n. 11577 consid. III.B.4 e del 29 dicembre 2011 nella procedura di 

opposizione n. 11713 consid. III.B.4). 

5.2.2.3 Infine, per numerosi sport è usuale utilizzare segnatamente sia dei 

"protège-coudes, protège-genoux, protège-poignets et protège-tibias 

(articles de sport)" (rivendicati dal marchio resistente in classe 28), sia 

dell’abbigliamento idoneo a tali sport. Basti pensare al calcio in cui, oltre al 

pallone, è di regola necessario l’utilizzo sia di proteggi-tibia che di un 

abbigliamento specifico (calze, pantaloncini e maglie). Tali articoli, destinati 

a proteggere il corpo (rivendicati dal marchio resistente in classe 28), sono 

quindi simili ai prodotti "Vêtements" (rivendicati dal marchio opponente in 

classe 25) (cfr. decisione dell’IPI del 20 febbraio 2012 nella procedura di 

opposizione n. 11577 consid. III.B.4). 

5.2.2.4 Va invece rilevato che, di regola, l’utilizzo di un monopattino non 

implica la dotazione di un abbigliamento specifico ed idoneo. Per ragioni di 

sicurezza, l’utilizzo di un casco è sempre più corrente. Tuttavia, i "casques 

de protection pour le sport" (n. 090656) non fanno parte dei prodotti in 

classe 25 (ed in particolare della categoria "articles de chapellerie" 

[classe 25]), bensì appartengono alla classe 9 (cfr. Classification de Nice, 

ed. 11-2020, <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub>, consultato 

il 02.07.2019). In concreto, se il marchio opponente rivendica prodotti in 

classe 9, non rivendica i prodotti "casques de protection pour le sport". 

Pertanto non si può considerare che ci sia una similarità tra i prodotti 

"trottinettes" (rivendicati dal marchio resistente in classe 28) ed i prodotti 

rivendicati dal marchio opponente. 

5.3  

5.3.1 Ritenuto che è usuale utilizzarli congiuntamente a dell’abbigliamento 

adatto per lo sport a cui sono destinati, (cfr. consid. 5.2.1.2), i prodotti 

"lunettes et masques de ski; casques de protection pour la pratique du 

sport" e "masques de plongée" (rivendicati dal marchio resistente in 

classe 9) sono anch’essi simili ai prodotti "Vêtements" (rivendicati dal 

marchio opponente in classe 25). 

5.3.2 I prodotti "combinaisons [de plongée]", "costumes [de plongée]" e 

"gants [de plongée]" (rivendicati dal marchio resistente in classe 9) sono 

anche simili ai prodotti "Vêtements" (rivendicati dal marchio opponente in 

B-5846/2017 

Pagina 18 

classe 25). I medesimi presentano infatti una stretta analogia con 

abbigliamento del tipo guanti o costumi da bagno, appartenenti alla 

classe 25 (cfr. decisioni dell’IPI del 16 febbraio 2017 nella procedura di 

opposizione n. 14711 consid. III.B.7 in fine, del 10 giugno 2016 nelle 

procedure di opposizione n. 14397 e 14398 consid. III.B.4, del 16 aprile 

2015 nella procedura di opposizione n. 13998 consid. III.B.5 e del 

29 dicembre 2011 nella procedura di opposizione n. 11713 consid. III.B.4). 

5.4  

5.4.1  

5.4.1.1 Il Tribunale constata che, contrariamente a quanto affermato 

dall’autorità inferiore (cfr. consid. 4.1.1.1), la sentenza "VICTORINOX/

MILTRORINOX" si limita ad osservare l’assenza di similarità tra i prodotti 

"Sonnenbrillen, Brillen- und Sonnenbrillenetuis, Sonnenbrillengestelle" e 

"optische Apparate und Instrumente", non escludendo la similarità con 

qualsivoglia tipo di occhiale da vista o da sole e stabilendo che le lenti a 

contatto debbano rientrare a pieno titolo tra i prodotti protetti dalla 

designazione quali apparecchi e strumenti ottici, segnatamente in quanto 

il know-how applicabile in ambito ottico è il medesimo così come i canali di 

distribuzione solitamente utilizzati. Tale similarità non è dunque stata 

ammessa in relazione agli occhiali da sole, agli astucci per occhiali/occhiali 

da sole, nonché per le montature degli occhiali da sole; la realizzazione di 

tali prodotti non necessiterebbe infatti di conoscenze relative agli strumenti 

ottici e vi sarebbe una distinzione tra i canali di distribuzione di tali prodotti 

(cfr. sentenza del TAF B-341/2013 del 1o aprile 2015 consid. 5.4 

"VICTORINOX/MILTRORINOX"). 

5.4.1.2 Peraltro, come giustamente presentato dalla ricorrente 

(cfr. consid. 4.1.1.2), la giurisprudenza più recente del Tribunale stabilisce 

che i binocoli ("Ferngläser") debbano rientrare nella categoria degli 

apparecchi e strumenti ottici. Avendo lo stesso scopo, essendo la 

produzione basata sul medesimo know-how ed essendo distribuiti tramite 

gli stessi canali, i prodotti "lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à 

lunettes" vanno ritenuti simili ai prodotti "Ferngläser" (sentenza del TAF 

B-234/2014 del 4 luglio 2015 consid. 5.2.3.2 "JUKE/JOOK VIDEO [fig.]"). 

5.4.2  

5.4.2.1 Pertanto, nella fattispecie, si deve considerare che i prodotti 

"articles de lunetterie; lunettes [optique]" (rivendicati dal marchio resistente 

B-5846/2017 

Pagina 19 

in classe 9) sono simili ai prodotti "Appareils et instruments […] optiques" 

(rivendicati dal marchio opponente in classe 9). 

5.4.2.2 Il medesimo ragionamento va applicato agli occhiali da sole corretti, 

ovvero quelli atti ad aiutare la vista, che sono dunque simili ai prodotti 

"Appareils et instruments […] optiques". 

Va riconosciuto un motivo relativo di esclusione per quanto riguarda gli 

occhiali da sole corretti (cfr. consid. 8.3). La questione di sapere se gli altri 

tipi di occhiali da sole rientranti nella categoria "lunettes solaires" sono 

simili ai prodotti "Appareils et instruments […] optiques" può quindi 

rimanere indecisa (cfr. consid. 4.2.2). 

5.5  

5.5.1  

5.5.1.1 In conclusione, tra i prodotti rivendicati dal marchio resistente, 

considerati nell’ambito della presente procedura di ricorso 

(cfr. consid. 3.1.2), gli unici prodotti che non sono simili a quelli rivendicati 

dal marchio opponente (cfr. consid. 3.1.1) sono i prodotti "trottinettes" 

rivendicati in classe 28 (cfr. consid. 5.2.2.4). 

5.5.1.2 Non v’è pertanto ragione di ritenere alcun rischio di confusione tra 

i marchi in questione, nella misura in cui il marchio resistente è destinato 

ai "trottinettes", rivendicati in classe 28. Infatti, quando la similarità tra i 

segni o tra i prodotti può essere esclusa, non è più necessario esaminare 

la somiglianza tra i prodotti rispettivamente tra i segni, poiché in tal caso il 

rischio di confusione è escluso fin dall’inizio (sentenza del TAF 

B-2326/2014 del 31 ottobre 2016 consid. 4.3.2 in fine "[fig.]/ENAGHR 

[fig.]"; cfr. SCHLOSSER/MARADAN, in: de Werra/Gilliéron [ed.], Propriété 

intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [in seguito: CR PI], art. 3 LPM 

n. 23). 

5.5.2 Vi è dunque similarità tra, da un lato, i prodotti "articles de lunetterie; 

lunettes [optique]; lunettes solaires; lunettes et masques de ski; casques 

de protection pour la pratique du sport; combinaisons, costumes, gants et 

masques de plongée" (classe 9) e "appareils de gymnastique et de sport 

(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis); planches de surf; 

bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à roulettes en ligne" e 

"luges; housses pour ski et planches de surf; bottines-patins; raquettes de 

neige; articles de sport pour la pratique du tennis, du golf, de la planche à 

B-5846/2017 

Pagina 20 

voile, du surf, des sports de balles ou ballons (à l'exception des vêtements, 

chaussures et tapis); balles et ballons de jeux; protège-coudes, protège-

genoux, protège-poignets et protège-tibias (articles de sport)" (classe 28) 

e, dall’altro lato, i prodotti rivendicati dal marchio opponente nelle classi 9, 

18 e 25. 

6.  

Va di seguito esaminata l’esistenza di una somiglianza tra i marchi. 

6.1  

6.1.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha rilevato che sul 

piano visivo i marchi a confronto condividerebbero "l’immagine di un 

gallo/pollo girato verso sinistra, interrotto al centro per la presenza di 

elementi figurativi supplementari". Si distinguerebbero, invece, 

essenzialmente per il fatto che, "rispetto al segno impugnato, il disegno del 

gallo/pollo del marchio opponente è leggermente più piccolo rispetto agli 

altri elementi figurativi, possiede una cresta dentellata formata da due 

punte (contro le tre punte nel marchio impugnato) e la sua coda è formata 

da tre piume (contro le quattro del marchio opposto). Inoltre, nel segno 

impugnato, vi sarebbe l’evocazione di un paio di sci mentre nel marchio 

opponente si potrebbe percepire l’allusione alla lettera 'M' oppure a due 

cime stilizzate" (decisione impugnata, pag. 6). 

Dal profilo semantico, entrambi i marchi evocherebbero l’immagine di un 

gallo/pollo atta dunque a rappresentare una certa similitudine sul piano 

concettuale (decisione impugnata, pag. 6). 

Secondo l’autorità inferiore, v’è quindi fra i due marchi una certa 

somiglianza, sia sul piano visivo/figurativo che su quello semantico 

(decisione impugnata, pag. 6). 

6.1.2 La ricorrente concorda con l’opinione dell’autorità inferiore, 

sottolineando che "gli elementi divergenti tra i due marchi non sono in 

grado di occultare la similitudine riscontrata e l’impressione di insieme 

comunque molto simile" (ricorso, pag. 10). 

6.2  

6.2.1 La somiglianza tra i segni va esaminata in base all’impressione di 

insieme che i marchi lasciano nella memoria delle cerchie commerciali 

(cfr. DTF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). Siccome nella maggior 

parte dei casi il pubblico non percepisce i segni simultaneamente, occorre 

B-5846/2017 

Pagina 21 

fondare il confronto tra i marchi sugli elementi atti a rimanere impressi nella 

memoria, non sempre chiara, di un consumatore medio (cfr. DTF 121 III 

337 consid. 2a "BOSS/BOKS"). Tale impressione di insieme viene 

principalmente influenzata dagli elementi dominanti di un marchio. In 

generale, si tratta degli elementi più distintivi di quest'ultimo (cfr. sentenza 

del TAF B-2380/2010 del 7 dicembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/

LexFind.ch [fig.]"; SCHLOSSER/MARADAN, in: CR PI, art. 3 LPM n. 30). 

Tuttavia, gli elementi deboli di un marchio, o quelli che appartengono al 

dominio pubblico, non devono venire tralasciati. Infatti, tali elementi 

possono anch’essi influenzare l’impressione d’insieme del marchio 

(sentenza del TF 4C.258/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 4.1 "YELLO/

Yellow Access AG"; DTAF 2014/34 consid. 6.1.1 "LAND ROVER/Land 

Glider"; cfr. sentenza del TAF B-38/2011, B-39/2011 e B-40/2011 del 

29 aprile 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.], IKB/ICB und IKB/ICB BANKING 

GROUP"; SCHLOSSER/MARADAN, in: CR PI, art. 3 LPM n. 60). Va quindi 

ponderato ciascuno degli elementi in base all’influenza esercitata 

sull’impressione d’insieme, senza ad ogni modo dissociarli o decomporre 

il segno stesso (cfr. sentenza del TAF B-7442/2006 del 18 maggio 2007 

consid. 4 "FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN"). 

6.2.2 Nel caso di collisione tra segni che combinano elementi verbali e 

figurativi, non vi sono delle regole assolute volte a stabilire quale elemento 

risulti preponderante nell’esame dell’impressione d’insieme. Va dunque 

stabilito, di volta in volta, quale sia l’elemento che è di maggiore influenza 

per il segno in esame (cfr. sentenza del TAF B-2326/2014 del 31 ottobre 

2016 consid. 6.1.2 "[fig.]/ENAGHR [fig.]"). Una corrispondenza tra gli 

elementi caratteristici, verbali o figurativi, non può essere compensata da 

una discordanza tra le componenti meno originali. Tuttavia, quando la 

corrispondenza è costatabile unicamente in relazione ad elementi 

secondari dal punto di vista dell’impressione globale, una chiara differenza 

tra i rispettivi elementi caratteristici è atta ad evitare un giudizio di 

somiglianza tra i segni. In presenza di elementi caratteristici, sia verbali che 

figurativi, la corrispondenza di una delle componenti può essere sufficiente 

a determinare una somiglianza tra i segni (cfr. sentenza del TAF 

B-1618/2011 del 25 settembre 2012 consid. 4.1 "EIFFEL/GUSTAVE 

EIFFEL [fig.]"). L’impressione d’insieme che scaturisce da un marchio 

combinato è caratterizzata dagli elementi verbali, qualora quelli figurativi 

non siano particolarmente originali, oppure non siano in grado di conferire 

al marchio un’immagine semplice da memorizzare (cfr. sentenza del TAF 

B-4159/2009 del 25 novembre 2009 consid. 2.4 "EFE [fig.]/EVE"). 

B-5846/2017 

Pagina 22 

6.2.3 Nei marchi verbali, come negli elementi verbali dei marchi, sono 

determinanti l’aspetto fonetico, visivo e semantico (cfr. DTF 127 III 160 

consid. 2b/cc "Securitas", DTF 121 III 377 consid. 2b "BOSS/BOKS"). Una 

corrispondenza per uno di questi criteri è sufficiente per ammettere la 

somiglianza tra i segni (cfr. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/

Frick [ed.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler 

Kommentar, 3a ed. 2017 [in seguito: BaK 2017], art. 3 LPM n. 59). L'aspetto 

fonetico è determinato in sostanza dal numero di sillabe, dalla cadenza e 

dalla sequenza delle vocali, mentre quello visivo si caratterizza dalla 

lunghezza delle parole e dalle particolarità delle lettere utilizzate. Infine, 

l’inizio, la radice, nonché la fine di una parola hanno in linea di massima 

un’importanza maggiore rispetto alle lettere o alle sillabe atone collocate 

tra di esse (cfr. DTF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", DTF 122 III 382 

consid. 5a "Kamillosan"; SCHLOSSER/MARADAN, in: CR PI, art. 3 LPM 

n. 62). 

6.3  

6.3.1 Il marchio opponente e il marchio resistente sono entrambi dei marchi 

prettamente figurativi. In seguito, si procederà, in base agli aspetti 

determinanti, all’esame dal profilo visivo (consid. 6.3.1.1), semantico 

(consid. 6.3.1.2) e fonetico (consid. 6.3.1.3). 

6.3.1.1 Sul piano visivo, il marchio opponente raffigura il disegno di un 

gallo, girato verso sinistra, con delle spesse linee che spezzano l’immagine 

nel mezzo. Basandosi sulla prospettiva degli elementi, tali tratti si trovano 

di fronte all’animale e, visti nel loro insieme, possono far pensare alla 

raffigurazione stilizzata della lettera maiuscola "M", di due cime, oppure di 

un paio di sci. Il gallo, trovandosi in secondo piano, non è visibile 

interamente. Alla sinistra delle linee, è possibile distinguere la testa, 

caratterizzata da una cresta seghettata con due punte ed un becco fine, 

appuntito e leggermente ricurvo. Alla destra delle linee, vi si trova la coda 

dell’animale, il cui piumaggio è formato da tre punte. 

Il marchio resistente raffigura il disegno di un gallo di profilo, girato verso 

sinistra e separato nel mezzo da delle linee sottili. Tali tratti risultano 

fondersi con la figura dell’animale e potrebbero far pensare in particolare 

ad un paio di sci. La testa del gallo illustra una cresta dentellata, bombata 

sulla parte davanti e sormontata da tre punte all’indietro, donando così 

un’impressione visuale di movimento e aereodinamica. Il becco si distacca 

distintamente dal resto del corpo e ha una forma incurvata. In prospettiva, 

il corpo appare in primo piano, in sovrapposizione, dato che le linee verticali 

B-5846/2017 

Pagina 23 

si interrompono nella loro parte inferiore, all’altezza del corpo dell’animale. 

Infine, la coda del gallo del marchio resistente è rappresentata da un 

pennacchio con quattro dentelli. 

Entrambi i marchi raffigurano l’immagine di un gallo girato verso sinistra e 

interrotto nella sua metà da delle linee. Entrambe le immagini dell’animale 

risultano piuttosto banali, non presentando alcuna particolarità, bensì una 

testa con un becco ed una cresta, nonché una coda piumata. Le differenze 

tra i due segni stanno nel numero di punte della cresta (due nel marchio 

opponente e tre nel marchio resistente), nella grandezza del becco, nel 

numero di piume della coda (tre nel marchio opponente e quattro nel 

marchio resistente), nella visibilità dell’animale intero, nonché nella 

rappresentazione delle linee presenti nel mezzo. A tal proposito, le linee 

presenti nel marchio opponente farebbero pensare alla lettera maiuscola 

"M", a due cime oppure ad un paio di sci, mentre quelle presenti nel 

marchio resistente, in particolare, ad un paio di sci in verticale. 

V’è quindi una certa somiglianza tra i due marchi sul piano visivo. 

6.3.1.2 A livello semantico, entrambi i marchi evocano l’immagine di un 

gallo, interrotto a metà da delle linee. Tali raffigurazioni sono atte a 

costituire una certa similitudine sul piano concettuale. Si tratta però di linee 

diverse e, soprattutto, raffiguranti due cose diverse. 

Sul piano semantico sono dunque riscontrabili lievi corrispondenze. 

6.3.1.3 Anche se le linee raffigurate nel segno opponente sono comprese 

come una "M" stilizzata, non si può dire che ci sia una similarità tra i segni 

in causa sul piano fonetico. Non c’è infatti nessun elemento verbale nel 

segno resistente. 

6.3.2 In virtù di quanto precede, si deve concludere ad una somiglianza tra 

i segni. 

7.  

Nell’esaminare il rischio di confusione deve ancora essere tenuto conto del 

campo di protezione del marchio opponente. 

7.1 Il campo di protezione di un marchio è determinato dalla sua forza 

distintiva. Essa è minore per i marchi deboli rispetto a quelli forti. Nel primo 

caso delle differenze minime sono sufficienti a creare una distinzione. In 

particolare, sono da ritenersi deboli i marchi i cui elementi essenziali 

risultano essere banali o presentano una stretta somiglianza con termini 

B-5846/2017 

Pagina 24 

descrittivi del linguaggio corrente (cfr. sentenza del TF 4A_207/2010 del 

9 giugno 2011 consid. 5.1 "R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss 

Watch AG"). Al contrario, sono da considerarsi marchi forti quelli 

immaginativi o aventi acquisito notorietà commerciale. I marchi forti, 

essendo dei prodotti creativi o avendo necessitato di lunghi processi per 

acquisire notorietà commerciale, devono potere beneficiare di una tutela 

più intensa, ritenuta la loro maggior esposizione ai tentativi di imitazione 

(cfr. DTF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan"; sentenze del TAF 

B-4574/2017 del 14 febbraio 2019 consid. 9.1.1 "COCO/COCOO [fig.]" e 

B-1077/2008 del 3 marzo 2009 consid. 6 "Sky/SkySIM"). 

7.2  

7.2.1 Nella decisione impugnata, per quanto attiene alla forza distintiva del 

marchio opponente, l’autorità inferiore ha giudicato che tale marchio, in 

combinazione con i prodotti e servizi su cui si basa l’opposizione, non 

possiede né un significato particolare, né un carattere descrittivo. Al 

marchio opponente verrebbero, pertanto, aggiudicati una forza distintiva e 

un campo di protezione medi (decisione impugnata, pag. 7). 

7.2.2 La ricorrente concorda con le considerazioni dell’autorità inferiore 

(ricorso, pag. 11). 

7.3  

7.3.1 Bisogna innanzitutto esaminare la forza distintiva del gallo presente 

nel marchio opponente. 

7.3.1.1 Di fronte all’autorità inferiore, la controparte aveva infatti affermato 

che, per i prodotti in discussione dedicati specificatamente alla pratica 

sportiva, tale motivo possiederebbe una forza distintiva debole. Il motivo 

del gallo, utilizzato in entrambi i marchi, rinvierebbe ad un gallo gallico, uno 

dei simboli della Francia, il quale, nonostante non rappresenti uno degli 

emblemi ufficiali della Repubblica, verrebbe frequentemente utilizzato 

come simbolo. L’impatto sulla valutazione del rischio di confusione di 

questo elemento coincidente resterebbe dunque debole, nella misura in cui 

il motivo di un gallo gallico risulta banale e poco distintivo (risposta della 

controparte di fronte all’autorità inferiore del 12 giugno 2017 [allegato 6 

dell’incarto dell’autorità inferiore], pag. 11). 

L’autorità inferiore non ha tuttavia accolto l’argomento della controparte, la 

quale "eccepisce la mancata (o debole) forza distintiva del marchio 

B-5846/2017 

Pagina 25 

opponente considerando che l’elemento del gallo raffigurato nei segni in 

causa rinvia a uno dei simboli della Francia, comunemente usato come 

simbolo sportivo; questo elemento sarebbe dunque banale e debolmente 

distintivo". L’IPI, infatti, ha affermato che "non vi sono elementi concreti a 

pensare che il pubblico svizzero percepirà nell’immagine la simbologia e il 

riferimento invocati, anche perché il gallo a cui si fa riferimento ('coq galois 

[sic]') non è chiaramente identificabile e potrebbe nella fattispecie anche 

semplicemente trattarsi del disegno stilizzato di un pollo, di una gallina" 

(decisione impugnata, pag. 7). 

7.3.1.2 Le indicazioni di provenienza sono riferimenti diretti o indiretti alla 

provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, compresi i riferimenti alle 

caratteristiche o alle qualità in rapporto con la provenienza (art. 47 cpv. 1 

LPM). Sono indicazioni di provenienza dirette segnatamente i nomi di città, 

luoghi, valli, regioni o paesi, nella misura in cui, trattandosi di luoghi di 

produzione, lasciano presumere la provenienza dei prodotti o dei servizi 

(DTF 128 III 454 consid. 2.1 "YUKON"). Le indicazioni di provenienza 

indirette inducono a presumere la provenienza dei prodotti o dei servizi 

sulla base del significato, senza indicare direttamente il luogo di 

provenienza. Tipici di questa categoria sono i nomi di fiumi, corsi o specchi 

d’acqua e montagne come pure segni simbolici e nomi richiamanti un 

determinato luogo, inscindibili dalla nozione geografica a cui si riferiscono 

(DTF 72 I 238 consid. 3 "5th Avenue"; sentenze del TAF B-1785/2014 del 

15 dicembre 2015 consid. 3.3.2 "HYDE PARK" e B-3149/2014 del 2 marzo 

2015 consid. 3.4 "COS [fig.]"). Per qualificare l’indicazione di provenienza 

è decisivo sapere se il marchio viene ritenuto dal pubblico come un 

riferimento ad una determinata località e, perlomeno indirettamente, 

conduce ad immaginare che possa trattarsi della descrizione del luogo di 

provenienza (cfr. DTF 128 III 454 consid. 2.2 "Yukon"; sentenza del TAF 

B-4532/2017 del 24 maggio 2018 consid. 2.2 "HAMILTON"). Tuttavia, non 

è sufficiente che l’indicazione sia meramente conosciuta dal pubblico di 

riferimento determinante. Deve bensì trattarsi di un punto di riferimento 

conosciuto o tipico rappresentante una specifica provenienza (cfr. DTF 91 

I 50 consid. 3a "Monte Bianco", DTF 76 I 168 consid. 2 "Big Ben", DTF 68 

I 203 consid. 3 "Neva"; sentenze del TAF B-1785/2014 del 15 dicembre 

2015 consid. 3.7 "HYDE PARK" e B-5024/2013 del 18 febbraio 2015 

consid. 5.2 "Strela"). Le parole aventi sia una connotazione di provenienza, 

sia un altro significato non devono più essere considerate come indicazioni 

di provenienza, se agli occhi del consumatore predomina la connotazione 

non geografica (sentenze del TAF B-5024/2013 del 18 febbraio 2015 

consid. 3.3 "Strela", B-550/2012 del 13 giugno 2013 consid. 5.4 

"KALMAR", B-5658/2011 del 9 maggio 2012 consid. 3.9 in fine 

B-5846/2017 

Pagina 26 

"FRANKONIA [fig.]" e B-6562/2008 del 16 marzo 2009 consid. 6.1 

"VICTORIA [fig.]"). 

7.3.1.3 Pur essendo il gallo utilizzato come un riferimento alla Francia 

(cfr. "Extraits Encyclopédie en ligne Wikipedia sur le coq gaulois" [allegato 

della risposta della controparte di fronte all’autorità inferiore del 12 giugno 

2017 (allegato 6 dell’incarto dell’autorità inferiore)]), il medesimo non va 

tuttavia situato allo stesso livello di altri simboli, come ad esempio il Monte 

Bianco, il quale, di regola, è invece considerato un riferimento geografico 

alla Francia (cfr. IPI, Assistenza all’esame, <https://ph.ige.ch/ph>, 

consultato il 02.07.2019). Va altresì rilevato che il gallo non è mai stato 

scelto come simbolo ufficiale, malgrado sia utilizzato da federazioni 

sportive (cfr. "Extraits Encyclopédie en ligne Wikipedia sur le coq gaulois" 

[allegato della risposta della controparte di fronte all’autorità inferiore del 

12 giugno 2017 (allegato 6 dell’incarto dell’autorità inferiore)]). Pertanto, 

nulla indica che in Svizzera, persino del settore dello sport, la mera 

immagine di un gallo stilizzato sia percepita come un riferimento alla 

Francia. Il medesimo non può quindi essere ritenuto un riferimento 

sufficientemente chiaro a tale Paese, in assenza di altri elementi atti a 

stabilirne un legame. Viene invece semplicemente percepito come un 

uccello e non può beneficiare della qualifica di indicazione di provenienza 

indiretta. 

7.3.2  

7.3.2.1 Al marchio opponente, non avendo, nei suoi elementi essenziali, 

nessun’accezione descrittiva per rapporto ai prodotti rivendicati, deve 

essere attribuita una forza distintiva normale. 

7.3.2.2 La questione di sapere se al marchio opponente va attribuito un 

campo di protezione accresciuto (cfr. decisione impugnata, pag. 7 in fine) 

può rimanere indecisa (cfr. consid. 8.3). 

8.  

8.1  

8.1.1  

8.1.1.1 V’è rischio di confusione, se il segno posteriore pregiudica la 

funzione distintiva del marchio anteriore. Un pregiudizio di questo genere 

si verifica quando sussiste il pericolo che le cerchie commerciali 

determinanti possano essere tratte in inganno dalla somiglianza tra i 

B-5846/2017 

Pagina 27 

marchi e che i prodotti su cui figura uno dei due segni siano attribuiti al 

titolare del marchio sbagliato (rischio di confusione diretto). 

8.1.1.2 Un tale rischio esiste altresì nel caso in cui il pubblico sia in grado 

di distinguere i marchi, supponendo tuttavia delle associazioni erronee 

data la loro somiglianza, pensando segnatamente a marchi di serie che 

identificano linee di prodotti diverse della stessa azienda o di aziende 

legate economicamente (rischio di confusione indiretto) (cfr. DTF 128 III 

441 consid. 3.1 "Appenzeller", DTF 119 II 473 consid. 2c "Radion" e DTF 

122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). 

8.1.2 L’esame del rischio di confusione non avviene sulla base di un 

raffronto astratto dei segni, bensì in funzione del complesso delle 

circostanze del singolo caso (cfr. DTF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). 

È opportuno considerare la somiglianza tra i segni, come pure le categorie 

di prodotti e servizi per le quali sono registrati i marchi in questione. Questi 

due elementi interagiscono reciprocamente. In altre parole, più i prodotti e 

i servizi per cui i marchi sono stati registrati sono simili, più aumenta il 

rischio di confusione e più il segno posteriore deve differenziarsi da quello 

anteriore, affinché tale rischio sia escluso e viceversa (cfr. sentenza del 

TAF B-4574/2017 del 14 febbraio 2019 consid. 11.1.2 "COCO/COCOO 

[fig.]"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: BaK 2017, art. 3 LPM n. 154). 

8.2  

8.2.1 Secondo l’autorità inferiore, nel caso di specie, "il marchio impugnato 

riprende l’elemento essenziale e chiaramente individualizzabile del 

marchio opponente, ovvero il disegno di un gallo/pollo girato verso sinistra. 

Tale ripresa verrebbe immediatamente percepita dal consumatore, ciò è 

rafforzato dal fatto che i segni in contrapposizione coincidono anche sulla 

posizione degli elementi figurativi aggiuntivi che si trovano al centro di 

ciascun segno e 'spezzano' l’immagine citata. Questi elementi aggiuntivi 

(la stilizzazione di due cime/lettera 'M' maiuscola e il paio di sci in 

prospettiva) non distolgono il consumatore dalla ripresa in questione e 

neppure conferiscono al segno impugnato un’impressione d’insieme 

chiaramente differente da poter escludere il rischio di confusione dovuto 

alle forti coincidenze sul piano figurativo e semantico" (decisione 

impugnata, pag. 7). 

Tenuto conto di quanto sopra e visto il campo di protezione medio, l’identità 

e rispettivamente la similarità di una parte dei prodotti in discussione, 

l’autorità inferiore ritiene che esista nel caso in specie il rischio che il 

B-5846/2017 

Pagina 28 

consumatore sia indotto ad associare o a confondere i segni in 

opposizione, malgrado un grado di attenzione e di distinzione leggermente 

più elevato nell’acquisto di una parte dei prodotti in questione (decisione 

impugnata, pag. 8). 

8.2.2 La ricorrente concorda con le considerazioni dell’autorità inferiore, 

secondo la quale vi sarebbe un rischio di confusione (ricorso, pag. 11). 

8.3 Viste la somiglianza tra i due segni (cfr. consid. 6.3.2) e la forza 

distintiva normale del marchio opponente (cfr. consid. 7.3.2.1 [può dunque 

rimanere aperta la questione di sapere se al marchio opponente va 

attribuito un campo di protezione accresciuto (cfr. consid. 7.3.2.2)]), il 

Tribunale ritiene che esista un rischio di confusione diretto tra i due marchi 

per quanto riguarda i prodotti rivendicati dal marchio resistente per i quali 

è stata stabilita una similarità con i prodotti rivendicati dal marchio 

opponente (cfr. consid. 5.5.2). È infatti probabile che, anche facendo prova 

di un grado di attenzione superiore alla media (cfr. consid. 3.4.1-3.4.3), il 

grande pubblico associ, a torto, il marchio resistente alla ricorrente, titolare 

del marchio opponente. 

Inoltre, la ripresa integrale di un segno o dei suoi elementi principali in un 

nuovo segno può, in linea di principio, creare un rischio di confusione tra 

questi segni (cfr. sentenze del TAF B-2208/2016 dell’11 dicembre 2018 

consid. 11.3.2.1 "SKY/SKYFIVE", B-5145/2015 dell’11 dicembre 2017 

consid. 12.3.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL", 

B-922/2015 del 21 settembre 2017 consid. 6.3.2 "SUBMARINER/

MARINER" e B-159/2014 del 7 ottobre 2016 consid. 8.3.3.1 "BELVEDERE/

CA’BELVEDERE AMARONE [fig.]"). Nel caso di specie, tenuto conto della 

molteplicità di possibili interpretazioni delle linee situate nel mezzo del 

marchio opponente, il grande pubblico tende a memorizzarsi la figura del 

gallo, interrotto da dei tratti. Ne consegue che il marchio resistente riprende 

l’elemento principale del marchio opponente, ovvero il gallo, interrotto nel 

mezzo (da un paio di sci). Tale ripresa degli elementi fondamentali, nonché 

della struttura d’insieme del segno opponente, è dunque atta a costituire 

un rischio di confusione. 

9.  

In virtù di quanto precede, l’opposizione (n. 15256) deve essere 

parzialmente accolta. Pertanto, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso 

che i punti 2 e 3 del dispositivo della decisione impugnata sono modificati, 

affinché l’opposizione sia accolta, salvo per il marchio resistente, destinato 

ai prodotti "trottinettes" (classe 28) (cfr. consid. 5.5.1.1-5.5.1.2). 

B-5846/2017 

Pagina 29 

Visto che la ricorrente non ha alcun interesse a chiedere l’annullamento del 

punto 5 del dispositivo della decisione impugnata, che addossa alla 

controparte la totalità delle spese processuali e ripetibili per la procedura 

dinanzi all’autorità inferiore (cfr. consid. 1.1.2.2), vanno ancora determinate 

unicamente le spese processuali e ripetibili per la presente procedura di 

ricorso (cfr. consid. 10-11). 

10.  

10.1 Di regola, le spese processuali – comprendenti la tassa di giustizia 

(cfr. art. 63 cpv. 4bis PA; art. 2 e art. 4 del Regolamento del 21 febbraio 

2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale 

amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; DTF 133 III 490 

consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"; sentenza del TAF B-2326/2014 del 

31 ottobre 2016 consid. 10.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]"; sic! 2015, pag. 497) e 

i disborsi – sono addossate alla parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA; art. 1 

cpv. 1 FITAF). 

10.2  

10.2.1 Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 9), le spese 

processuali per la presente procedura sono fissate a fr. 4'500.– e sono 

poste a carico della controparte, la quale soccombe quasi interamente. 

10.2.2 Per quanto concerne l’anticipo di fr. 4'500.–, versato dalla ricorrente 

in data 24 ottobre 2017, esso le viene restituito. 

10.2.3 Nessuna spesa processuale è messa a carico dell’autorità inferiore 

(cfr. art. 63 cpv. 2 in initio PA). 

11.  

11.1 La parte totalmente o parzialmente vincente ha diritto a un’indennità 

per le spese ripetibili necessarie per la causa (cfr. art. 64 cpv. 1 PA; art. 7 

cpv. 1 e 2, art. 8, art. 9 cpv. 1, art. 10 cpv. 1 e 2 e art. 14 cpv. 1 e 2 TS-TAF; 

sentenza del TAF B-2326/2014 del 31 ottobre 2016 consid. 11.1 "[fig.]/

ENAGHR [fig.]"). 

B-5846/2017 

Pagina 30 

11.2  

11.2.1  

11.2.1.1 Nella fattispecie, la ricorrente è vincente per quasi la totalità ed è 

rappresentata da degli avvocati. Ha pertanto diritto alla rifusione delle 

spese ripetibili. 

11.2.1.2 L’apporto degli avvocati della ricorrente consiste essenzialmente 

nell’inoltro del ricorso (cfr. consid. C). Considerato che la medesima non 

ha prodotto alcuna nota particolareggiata che permetta di verificare le ore 

impiegate, l’indennità è fissata sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). 

Non essendosi dovuta confrontare a delle questioni di fatto o di diritto 

inabituali o eccezionalmente ardue, è giustificato ritenere che, per la 

ricorrente, le spese necessarie derivanti dalla causa siano di fr. 3'000.–. 

Tale importo va messo a carico della controparte (cfr. art. 64 cpv. 3 PA). 

11.2.2 Ritenuto che soccombe quasi totalmente, la controparte non ha 

diritto a ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA, in relazione con l’art. 7 cpv. 1 TS-

TAF). 

11.2.3 L’autorità inferiore non ha diritto all’assegnazione di un’indennità di 

spese ripetibili (cfr. art. 7 cpv. 3 TS-TAF). 

12.  

Infine, ritenuto che il ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale è 

inammissibile contro le decisioni pronunciate nell’ambito della procedura di 

opposizione alla registrazione di un marchio (art. 73 della Legge del 

17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), la presente 

sentenza è definitiva (sentenza del TAF B-3824/2015 del 17 maggio 2017 

consid. 16 "JEAN LEON/Don Leone [fig.]"). 

 

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale 
pronuncia: 

1.  

Il ricorso è parzialmente accolto. 

2.  

Il dispositivo della decisione impugnata è modificato come segue: 

B-5846/2017 

Pagina 31 

1. [immutato] 

1bis. L’opposizione n. 15256 contro la registrazione internazionale n. 1 309 470 

"[gallo] (fig.)" è anche accolta per i prodotti seguenti: 

Classe 9: "articles de lunetterie; lunettes [optique]; lunettes solaires; 

lunettes et masques de ski; casques de protection pour la pratique du 

sport; combinaisons, costumes, gants et masques de plongée". 

Classe 28: "appareils de gymnastique et de sport (à l'exception des 

vêtements, chaussures et tapis); planches de surf; bâtons de ski; patins à 

glace et à roulettes; patins à roulettes en ligne; luges; housses pour ski et 

planches de surf; bottines-patins; raquettes de neige; articles de sport pour 

la pratique du tennis, du golf, de la planche à voile, du surf, des sports de 

balles ou ballons (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis); balles 

et ballons de jeux; protège-coudes, protège-genoux, protège-poignets et 

protège-tibias (articles de sport)". 

2. L’opposizione n. 15256 è respinta per i prodotti seguenti: 

Classe 28: "trottinettes". 

3. L’autorità inferiore emetterà una dichiarazione di concessione parziale 

(déclaration d’octroi partiel de la protection selon la règle 18ter2)ii)) del 

Regolamento di esecuzione comune per ammettere la registrazione 

internazionale n. 1 309 470 "[gallo] (fig.)" alla protezione in Svizzera per i 

prodotti seguenti: 

Classe 28: "trottinettes". 

4. [immutato] 

5. [immutato] 

6. [immutato] 

3.  

3.1 Fissate a fr. 4'500.–, le spese processuali sono poste a carico della 

controparte. Questo importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale 

entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 

3.2 L’anticipo di fr. 4'500.–, versato dalla ricorrente, le viene restituito. 

4.  

Alla ricorrente è accordata un’indennità a titolo di spese ripetibili per la 

procedura di ricorso di fr. 3'000.–. Essa è posta a carico della controparte. 

B-5846/2017 

Pagina 32 

5.  

Comunicazione a: 

– ricorrente (raccomandata; allegati: atti di ritorno e formulario "Indirizzo 

di pagamento"); 

– controparte (raccomandata; allegato: bollettino di versamento); 

– autorità inferiore (n. di rif. 15256; raccomandata; allegato: incarto). 

 

 

Il presidente del collegio: La cancelliera: 

  

Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli 

 

 

Data di spedizione: 30 luglio 2019