# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 0fc18ab8-546d-5324-8d22-a0289d45b84d
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2016-05-02
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2016_003
**Docket/Reference:** O2016_003
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/81/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

O2016_003

V e r f ü g u n g v o m   2 .   M a i   2 0 1 6

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

1. A.,

2. B.,

beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess und
Rechtsanwalt Dr. iur. Richard Stäuber

Klägerinnen

gegen

C.,

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung

Der Präsident zieht in Erwägung:

1. Mit  Klageschrift vom  21.  April  2016  machten  die  Klägerinnen  1, A.,
und 2, B., die vorliegende Patentverletzungsklage gegen die Beklagte C.
mit folgenden Rechtsbegehren anhängig:

O2016_003

“1. Claimant 2 requests that

Respondent shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to Arti-

cle  343(1)(c)  CPC,  but  of  at  least  CHF  5,000  pursuant  to  Article  343(1)(b) 

CPC, as well as punishment pursuant to Article 292 CC in the event of non-

compliance,

from using and offering the following procedure:

[…]

2. Claimant 1 requests that

Respondent shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to Arti-

cle  343(1)(c)  CPC,  but  of  at  least  CHF  5,000  pursuant  to Article 343(1)(b) 

CPC, as well as punishment pursuant to Article 292 CC in the event of non-

compliance,

Seite 2

from using and offering the following procedure:

[…];

O2016_003

3. Claimant 1 requests that

Respondent shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to Arti-

cle  343(1)(c)  CPC,  but  of  at  least  CHF  5,000  pursuant  to  Article 343(1)(b) 

CPC, as well as punishment pursuant to Article 292 CC in the event of non-

compliance,

from using, in particular from manufacturing and possessing for use, the fol-

lowing product:

[…]

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4. Claimant 1 requests that

Respondent shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to Arti-

cle  343(1)(c)  CPC,  but  of  at  least  CHF 5,000  pursuant  to  Article 343(1)(b) 

CPC, as well as punishment pursuant to Article 292 CC in the event of non-

compliance,

from using and offering the following procedure:

[…];

Seite 4

O2016_003

5.  Claimant 1 requests that

Respondent shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to Arti-

cle  343(1)(c)  CPC,  but  of  at  least  CHF  5,000  pursuant  to  Article 5  1  80

343(1)(b)  CPC,  as  well  as  punishment  pursuant  to  Article  292  CC  in the 

event of non-compliance,

from using, in particular from manufacturing and possessing for use, the fol-

lowing product:

[…];

6.  Claimant 1 requests that

Respondent shall be prohibited,

Seite 5

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to Arti-

cle  343(1)(c)  Swiss  Code  of  Civil  Procedure  (CPC;  ZPO),  but  of at  least 

CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CPC, as well as punishment pursu-

ant  to  Article  292  Swiss  Criminal Code  (CC;  StGB)  in the  event  of  non-

O2016_003

compliance,

from using and offering the following procedure:

[…];

7.  Claimant 1 requests that

Respondent shall be ordered

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to Arti-

cle  343(1)(c)  CPC,  but  of  at  least  CHF  5,000  pursuant  to Article  343(1)(b) 

CPC, as well as punishment pursuant to Article 292 CC in the event of non-

compliance,

to  lay  detailed  accounts  in  accordance  with  recognized  principles  of ac-

counting, and grant information, as to the profits earned with Respondent‘s 

use and offering of the procedures […] according to Prayers for Relief 2, 4 

and 6, and Respondent‘s use of the product according to Prayers for Relief 

3 and 5;

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8. Claimant 2 requests that

Respondent shall be ordered

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to Arti-

cle  343(1)(c)  CPC,  but  of  at  least  CHF  5,000  pursuant  to Article 343(1)(b) 

CPC, as well as punishment pursuant to Article 292 CC in the event of non-

compliance,

to Iay  detailed  accounts  in  accordance  with  recognized  principles  of ac-

counting, and grant information, as to the profits earned with Respondent‘s 

use and offering of the procedure […] according to Prayer for Relief 1;

9. Claimant 1 and Claimant 2 each request that

Respondent shall  be  ordered to pay  the amount requested by  each Claim-

ants after the accounts and information […] in accordance  with Prayers for 

Relief 7 and 8 have been provided by Respondent.

With costs and indemnification (including patent attorney‘s expenses) to be borne 

by Respondent.”

Zusätzlich stellten die Klägerinnen folgende prozessuale Anträge:

“1.  Claimant 1 and Claimant 2 each request that

the claims made by Claimant 1 and Claimant 2 hereunder shall be assessed 

in  the  same  proceedings  (voluntary  joinder  of  proceedings; einfache  Streit-

genossenschaft);

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2. Claimant 1 and Claimant 2 each request that

proceedings shall be limited to infringement and injunctive relief (and, poten-

tially,  validity)  as  well  as  provision  of  information  and  data  according  to 

Prayers for Relief 1 to 8, until a final judgment has been reached on these 

issues;

3. Claimant 1 and Claimant 2 each request that

proceedings shall for now be suspended as regards the claims for financial 

compensation according to Prayer for Relief 9.”

2.  Die Klage stützt sich auf vier europäische Patente: 

1) EP 000 (Lizenznehmerin Klägerin 1)

2) EP 111 (Lizenznehmerin Klägerin 2)

3) EP 222 (Lizenznehmerin Klägerin 1)

4) EP 333 (Lizenznehmerin Klägerin 1)

Patenteigentümer  sind  jeweils  Dritte;  die  Klägerinnen  sind  ausschliessli-
che Lizenznehmerinnen.

Die  Klägerinnen  treten  als  einfache  Streitgenossenschaft  auf  und  bean-
tragen, ihre  Klagen  im  selben  Verfahren  zu  behandeln,  weil  die  Verlet-
zungshandlung,  aus  denen  die  Klägerinnen ihre  Rechte  ableiteten,  je-
weils dieselbe sei (prozessualer Antrag 1).

Sodann  führen  die  Klägerinnen  an,  die  Parteien  hätten  sich  auf  die Ver-
wendung der englischen Sprache geeinigt.

3. Die  Frage  der  Verfahrenstrennung  stellt  sich  im  vorliegenden  Fall
nicht wegen den beiden Klägerinnen oder wegen der als patentverletzend 
gerügten Handlung, sondern wegen des unterschiedlichen Rechtsstands
der Streitpatente, wie er sich aus dem EP-Register ergibt:

Bezüglich  des  Patents  EP  000 (Lizenznehmerin  Klägerin  1)  ist  das  Ver-
fahren vor dem EPA abgeschlossen. Diesbezüglich kann der Prozess oh-
ne Weiterungen zum Urteil geführt werden.

Bezüglich des Patents EP 111 (Lizenznehmerin Klägerin 2) läuft das Ein-
spruchsverfahren; die Verhandlung ist auf November 2016 angesetzt.

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Bezüglich des Patents EP 222 (Lizenznehmerin Klägerin 1) läuft ebenfalls 
das Einspruchsverfahren; die Verhandlung ist auf Juni 2016 angesetzt.

Beim Patent EP 333 (Lizenznehmerin Klägerin 1) erfolgte die Publikation 
der Erteilung erst im Februar 2016, mithin läuft die Einspruchsfrist noch.

Angesichts dieser Gegebenheiten, welche dazu führen werden, dass be-
züglich  der  einzelnen  Patente  der  Prozess  zu  sehr  verschiedenen  Zeit-
punkten  entscheidungsreif  sein  wird,  erscheint  es  sachgerecht, das  Ver-
fahren in Anwendung von Art. 125 lit. b ZPO wie folgt aufzutrennen:

Die Klage der Klägerin 1 gestützt auf EP 000 ist mit den Rechtsbegehren 
6, 7 und 9 unter der vorliegenden Prozessnummer O2016_003 weiterzu-
führen.

Die Klage der Klägerin 2 gestützt auf EP 111 ist abzutrennen und mit den 
Rechtsbegehren  1,  8  und  9  unter  der  Prozessnummer  O2016_004  wei-
terzuführen.

Die Klage der Klägerin 1 gestützt auf die weitgehend übereinstimmenden 
Patente EP 222 und EP 333 ist abzutrennen und mit den Rechtsbegehren 
2, 3, 4, 5, 7 und 9 unter der Prozessnummer O2016_005 weiterzuführen.

4.  Bezüglich  der  prozessualen Anträge  2  und  3  bleibt  anzufügen,  dass 
der entsprechende Ablauf des Verfahrens sich aus der Natur der Stufen-
klage  ergibt,  weshalb  sich  eine  ausdrückliche  Anordnung  erübrigt.  Dies 
mit  dem  Hinweis,  dass  eine  formelle  Sistierung  des  Forderungsbegeh-
rens  (Rechtsbegehren  9)  nicht  erforderlich  ist,  da  das  Begehren  dahin 
geht, die nach erfolgter Abrechnung gestellte Forderung der Klägerinnen 
zuzusprechen,  womit  das  Begehren  automatisch  erst  nach  erfolgter Ab-
rechnung seitens der Beklagten und Bezifferung seitens der Klägerinnen 
behandelt werden kann.

5. Die  Klägerinnen  machen  geltend,  die  Parteien  hätten  sich  auf  die
Verwendung  der  englischen  Sprache  geeinigt.  Die  Klägerinnen  stützen 
sich dafür auf ein Dokument, das sie als „letter of B“ bezeichnen. Es han-
delt  sich  dabei  allerdings  um  ein  Schreiben  auf  dem  Briefpapier  einer 
Firma  „C“  (gemäss  Klägerinnen  die  Muttergesellschaft  der  Beklagten), 
unterzeichnet  von  einem  X,  welcher  jedenfalls nicht  als  Zeichnungsbe-
rechtigter  der Beklagten  figuriert  und  dessen  Funktion  bei  C  dem 

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Schreiben ebenfalls nicht zu entnehmen ist. Dieses Schreiben kann des-
halb nicht als Zustimmung der Beklagten gewertet werden. Die Beklagte 
ist  deshalb  (bezüglich  aller  drei  Verfahren) anzufragen,  ob  sie  mit  der 
Verwendung  der  englischen  Sprache  durch  die  Parteien  (Parteienspra-
che) einverstanden ist (Art. 36 Abs. 3 PatGG).

6. Als  Verfahrenssprache  ist  Deutsch  festzulegen (Art.  36  Abs.  1 
PatGG).

Der Präsident verfügt:

1. Das Verfahren wird wie folgt aufgetrennt:

Die Klage der Klägerin 1 gestützt auf EP 000 wird mit den Rechtsbe-
gehren  6,  7  und  9  unter  der  vorliegenden  Prozessnummer 
O2016_003 weitergeführt.

Die Klage der Klägerin 2 gestützt auf EP 111 wird abgetrennt und mit 
den  Rechtsbegehren  1,  8  und  9  unter  der  Prozessnummer 
O2016_004 weitergeführt.

Die Klage der Klägerin 1 gestützt auf die Patente EP 222 und EP 333
wird abgetrennt und mit den Rechtsbegehren 2, 3, 4, 5, 7 und 9 unter 
der Prozessnummer O2016_005 weitergeführt.

2. Der Klägerin 1 wird eine Frist bis 19. Mai 2016 angesetzt, um für das 
vorliegende  Verfahren  O2016_003  einen  Kostenvorschuss  in  der 
Höhe von CHF 30‘000.– zu leisten.

3. Der Beklagten wird Frist bis 19. Mai 2016 angesetzt, um mitzuteilen, 
ob sie mit der Verwendung der englischen Sprache durch die Partei-
en einverstanden ist. Stillschweigen gilt als Ablehnung.

4. Die Verfahrenssprache ist Deutsch.

5. Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien,  je  gegen  Empfangsbestäti-

gung, an die Klägerinnen unter Beilage der Rechnung Nr. … zuhan-

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den Klägerin 1, an die Beklagte mit Kopie der Klageschrift inkl. Beila-
gen und ergänzter Vollmacht.

O2016_003

St. Gallen, 2. Mai 2016

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 02.05.2016

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