# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** bf2c2448-bd40-59ac-a620-177549174494
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2022-06-02
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2022_002
**Docket/Reference:** S2022_002
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/186/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

S2022_002

V e r f ü g u n g v o m   2 .   J u n i   2 0 2 2

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher

Verfahrensbeteiligte

Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess und 
Rechtsanwältin Dr. iur. Angelika Murer, Homburger AG, Pri-
me Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich,

Klägerin

gegen

Mepha Pharma AG, Kirschgartenstr. 14, 4051 Basel,  
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, TIMES 
Attorneys, Feldeggstrasse 12, 8024 Zürich, patentanwaltlich 
beraten durch Dr. Andreas Welch, Hepp Wenger Ryffel AG,
Friedtalweg 5, 9500 Wil SG,

Beklagte

Gegenstand

Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme

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Der Präsident erwägt:

1.
Am 25. März 2022 reichte die Klägerin ein Begehren um Erlass vorsorgli-
cher Massnahmen ein und stellte folgende Rechtsbegehren:

«Prayers for Relief

1. As a precautionary measure, the Defendant is to be prohibited under the
threat of  a  fine  of  CHF  1,000  for  each  day  of  non-compliance  pursuant  to 
Art. 343 para. 1 lit. c CPC, but at least CHF 5,000 pursuant to Art. 343 pa-
ra. 1 lit. b CPC,as well as the punishment of its organs pursuant to Art. 292
of the Swiss Penal Code  with  a  fine  in  the  event  of  non-compliance, from 
manufacturing in Switzerland and Liechtenstein, importing into Switzerland 
and Liechtenstein, exporting from Switzerland and Liechtenstein, offering in
Switzerland and Liechtenstein, selling in Switzerland and Liechtenstein,
otherwise putting in circulation  in  Switzerland  and  Liechtenstein,  advertis-
ing or using in Switzerland and Liechtenstein, the medicament Fingolimod-
Mepha  Teva®  (Swissmedic marketing  authorization  no.  67608  and  no. 
68007) or assisting in any such act.

2. Subsidiarily to Prayer for Relief No. 1, as a precautionary measure, the De-
fendant  is  to  be  prohibited,  under  threat  of  an  administrative  fine  of  CHF 
1,000  per day  of  non-compliance  pursuant  to  Art.  343  para.  1  lit.  c  CPC, 
but of at least CHF 5,000 pursuant to Art. 343 para. 1 lit. c CPC, as well as 
punishment of its organs pursuant to Article 292 SCC in the event of non-
compliance, from  manufacturing  in  Switzerland  and  Liechtenstein,  import-
ing  into  Switzerland and Liechtenstein, exporting from Switzerland and
Liechtenstein, offering in Switzerland and Liechtenstein, selling in Switzer-
land and Liechtenstein, otherwise  putting  in  circulation  in  Switzerland  and 
Liechtenstein, advertising or using in Switzerland and Liechtenstein, or as-
sisting in any such act,

a capsule comprising fingolimod or a pharmaceutically acceptable salt
thereof present  in  an  amount  of  0.5  mg  for  use  in  the  treatment  of 
relapsing-remitting multiple sclerosis and administered orally once daily.

3. As  a  precautionary  measure,  the  Defendant  is  to  be  ordered  under  the 
threat of a fine of CHF 1,000 for each day of non-compliance pursuant to 
Art. 343 para. 1 lit. c CPC, but at least CHF 5,000 pursuant to Art. 343 pa-
ra. 1 lit. b CPC,as well as the punishment of its organs pursuant to Art. 292
of the Swiss PenalCode with a fine in the event of non-compliance, to take 
action within a period of 72 hours from the notification of the corresponding 
decision,  by  informing  all  known purchasers  of  the  products  marketed  by 
the Defendant in Switzerland and Liechtenstein in accordance with prayer 
for  relief  no.  1,  subsidiarily  no.  2,  namely  Fingolimod-Mepha  Teva®
(Swissmedic marketing authorization no. 67608 and no. 68007) by means

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of a registered letter or a letter sent by courier with a copy to be sent to the
Applicant, the content of which is essentially as described in Annex A, that

 these products infringe the Swiss part of patent EP 2 959 894;

 Defendant has been provisionally  prohibited by  the Federal Patent
Court, under threat of penalty, from manufacturing, offering, selling, ad-
vertising, using or otherwise putting into circulation in Switzerland and
Liechtenstein, importing into Switzerland and Liechtenstein or export-
ing from Switzerland and Liechtenstein these products or from assist-
ing in any such act; and

 Defendant takes back such products.

4. All with costs and compensation to be borne by the Defendant.»

2.
Die  Massnahmeantwort  der  Beklagten erfolgte  am  3. Mai  2022.  Darin 
stellte sie folgende Rechtsbegehren:

«PRAYERS FOR RELIEF

1. Applicant’s prayers for relief shall be rejected as inadmissible.

2.  As an auxiliary request, Applicant’s prayers for relief shall be dismissed.

3. Applicant shall be ordered to bear all costs and to pay attorneys’ fees to De-

fendant including the expenses for patent attorney advice.

PROCEDURAL REQUEST

The present proceedings shall be immediately suspended until EP 2 959 894 will 

be granted.»

3.
Mit  prozessleitender  Verfügung  vom  4.  Mai  2022  ordnete  der  Präsident 
einen zweiten Schriftenwechsel an.

4.
Am  9.  Mai  2022  erfolgte  eine  Noveneingabe  der  Beklagten. Als  Beilage 
reichte die Beklagte ein Schreiben der Beschwerdekammer des Europäi-
schen Patentamts ein, wonach diese ihren Entscheid bis Ende Juni 2022 
versende. Daraus schliesst die Beklagte, dass das Patent EP 2 959 894 
nicht vor August 2022 erteilt werde.

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5.
Am 30. Mai 2022 reichte die Klägerin die Massnahmereplik ein und hielt 
an  ihren  Rechtsbegehren  gemäss  Massnahmegesuch  fest.  Der  pro-
zessuale Antrag der Beklagten sei abzuweisen, eventualiter sei das Urteil 
bis zur Erteilung von EP 2 959 894 auszusetzen.

Massgeblicher Sachverhalt

6.
Die Klägerin macht geltend, die Beklagte verletze durch den Vertrieb des 
Arzneimittels  «Fingolimod-Mepha  Teva®»  nach  dessen  Erteilung  den 
Schweizer Teil des europäischen Patents EP 2 959 894. Die Anmeldung 
EP 2 959 894 wurde am 25. Juni 2007 als Teilanmeldung der EP 2 698 
154 eingereicht. Die Anmeldung EP 2 959 894 wurde von der Prüfungs-
abteilung  zunächst  zurückgewiesen.  Die  Anmelderin legte  Beschwerde 
gegen  diese  Entscheidung  ein. An  der  mündlichen  Verhandlung  vom  8. 
Februar 2022 teilte die Beschwerdekammer mit, dass die Anmeldung EP 
2  959 894  gemäss  Hauptantrag der Anmelderin zu  erteilen  sei  und  wies 
das Verfahren zur Anpassung der Beschreibung an die Prüfungsabteilung 
zurück. Die Anmelderin hatte am 7. Januar 2022 bereits eine angepasste
Beschreibung eingereicht. Der einzige Anspruch der Anmeldung EP 2 959 
894 gemäss dem Hauptantrag vom 18. November 2019 lautet:

A  S1P  receptor  modulator  for  use  in  the  treatment  of  relapsing-
remitting multiple sclerosis, at a daily dosage of 0.5 mg p.o., wherein 
said  S1P 
is  2-amino-2-[2-(4-octylphenyl) 
ethyl]propane-1,3-diol  in  free  form  or  in  a  pharmaceutically  accepta-
ble salt form.

receptor  modulator 

Wie  bereits  erwähnt  teilte  die  Beschwerdekammer  am  5.  Mai  2022  mit, 
dass  ihre begründete  Entscheidung  voraussichtlich  bis  Ende  Juni  2022 
versandt werde.

Keine Abweisung im derzeitigen Verfahrensstadium

7.
Eine  veröffentlichte  europäische  Patentanmeldung  verleiht  dem  Antrag-
steller  in  der  Schweiz  nicht  den  in  Art. 64  EPÜ  vorgesehenen  Schutz 
(Art. 111 Abs. 1 PatG).1 Voraussetzung für den Erlass vorsorglicher Mas-
snahmen  ist  ein  erteiltes  Patent,  was  auch  die  Klägerin  nicht  bestreitet. 

1 BPatGer, Urteil S2021_007 vom 4. Januar 2022, E. 10 f.

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Ihr Standpunkt ist vielmehr, dass die Anmeldung EP 2 959 894 in abseh-
barer  Zeit  erteilt  werde, nachdem  die  Beschwerdekammer entsprechend 
entschieden  habe.  Der  einzige  Anspruch,  der  erteilt  werde,  sei  bekannt 
und  werde  sich  nicht  mehr  ändern.  Auch  die  angepasste  Beschreibung 
sei  eingereicht  und  die  Prüfungsabteilung  werde  die  Beschreibung  ent-
sprechend  anpassen.  Der  Beklagten  entstehe  kein  Nachteil  dadurch, 
dass  das  vorliegende  Massnahmeverfahren  vor  Erteilung  des  Patents 
eingeleitet worden sei. Sollte das Patent noch nicht erteilt sein, wenn die 
Sache spruchreif ist, könne das Urteil ausgesetzt werden.

Die  Beklagte  verweist  auf  die  Verfügung  S2021_007  des  Bundespatent-
gerichts  vom  4.  Januar  2021  und  führt  aus,  dass  keine  vorsorglichen 
Massnahmen  erlassen werden  könnten,  bevor  das  Massnahmepatent 
nicht  erteilt  worden  sei.  Das  Massnahmegesuch  müsse  mangels  Recht 
der Klägerin, das verletzt werden könnte, abgewiesen werden. Eventuali-
ter sei das vorliegende Massnahmeverfahren sofort zu sistieren, ansons-
ten  würde  die  Gesuchstellerin  benachteiligt,  weil  sie  keine Möglichkeit 
habe, zu der Begründung der Entscheidung der Beschwerdekammer des 
Europäischen Patentamt Stellung zu nehmen.

8.
Es ist zweifellos richtig, dass vor Erteilung des Massnahmepatents keine 
vorläufigen  Massnahmen  erlassen werden  können.  In  der  Entscheidung 
S2021_007  vom  4.  Januar  2022 wurde  ein  Massnahmeverfahren,  das 
nach  der  In-Aussicht-Stellung  der  Erteilung  («notice  of  allowance»)  aber 
vor  der  Erteilung  («mention  of  publication  of  grant»)  der  dortigen  Mass-
nahmepatentanmeldungen eingeleitet wurde, bis zur Erteilung der Mass-
nahmepatentanmeldungen  sistiert.  Grund  dafür  war  aber  nicht,  dass  die 
dortigen Anmeldungen  im Zeitpunkt  der  Einreichung  des  Massnahmege-
suchs noch nicht erteilt waren, sondern dass mit deren Erteilung nicht vor 
Abschluss des Massnahmeverfahrens, wenn dieses mit normalen Fristen 
durchgeführt  wird,  gerechnet  werden  konnte.  Denn  die  Erteilung  der 
Massnahmepatentanmeldungen war (und ist) durch eine Abtretungsklage 
blockiert,  die  im  ordentlichen  Verfahren  zu  behandeln  ist  und  auf  jeden 
Fall  länger  dauert, als  das  im  summarischen  Verfahren  zu  behandelnde 
Massnahmegesuch.2

Grundsätzlich genügt es für den Erlass vorsorglicher Massnahmen, wenn 
der Klägerin im Urteilszeitpunkt ein Anspruch zusteht, der verletzt ist oder 
dessen Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der Verletzung ein nicht 

2 BPatGer, Urteil S2021_007 vom 4. Januar 2022, E. 7 f.

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leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Die von der Beklagten ange-
rufenen  Lehrmeinungen  besagen  nichts  Anderes.  HEINRICH sagt  aus-
drücklich,  ein  Gericht  könne  auf  eine  Verletzungsklage  eintreten  – ge-
meint  wohl:  im  ordentlichen  Verfahren  – wenn  die  Erteilung  des  Patents 
nur  noch  eine  Frage  der  Zeit  sei  und  die  Ansprüche  feststünden.3
SCHWEIZER führt  aus,  die  Unterlassungsklage  setze  ein  erteiltes  Patent 
voraus,  werde  eine  Unterlassungsklage  (sc.  im  ordentlichen  Verfahren) 
während  hängiger Anmeldung  eingereicht  und  das  Patent  im  Laufe  des 
Verfahrens  erteilt,  werde  der  Mangel  aber  «geheilt»,  weil  nach  allgemei-
nen  zivilprozessualen  Grundsätzen  der  Sachverhalt  im  Urteilszeitpunkt 
massgebend  sei.4 HILTY,  der  sich  in  einem  Aufsatz  zum  «vorläufigen 
Rechtsschutz»  hängiger  Patent- und  Markenanmeldungen  äussert,  ver-
steht  unter  dem  vorläufigen  Rechtsschutz  den  materiellrechtlichen 
Schutz, den das Patentgesetz einer dem Verletzer bekannten Anmeldung 
in Form des auf den Zeitpunkt der Kenntnis der Anmeldung zurückbezo-
genen  Schadenersatzanspruchs  gewährt  (Art. 73  Abs.  3  PatG).5 HILTY
äussert sich nicht zum zivilprozessualen Schutz durch vorsorgliche Mass-
nahmen.

Es  ist  nicht  ersichtlich, weshalb  im  Massnahmeverfahren  etwas Anderes
gelten soll  als  im ordentlichen Verfahren.  Der  Kläger kann  ein  Massnah-
megesuch stellen, sobald die Erteilung des Patents nur noch eine Frage 
der Zeit ist und die Ansprüche feststehen. Das ist vorliegend der Fall. Der 
Anspruch,  den  die  Beschwerdekammer  als  erteilungsfähig  beurteilt  hat, 
kann  von  der  Prüfungsabteilung  nicht  mehr  geändert  werden.6 Dass  der 
Beklagten  die  Begründung  der  Beschwerdeabteilung  nicht  bekannt  ist, 
fügt  ihr keinen massgeblichen Nachteil  zu.  Erstens  ist  auch  der  Klägerin 
die  Begründung  nicht  bekannt.  Zweitens,  und  entscheidend,  muss  die 
Beklagte  die  fehlende  Rechtsbeständigkeit  im  vorliegenden  Verfahren 
behaupten  und  glaubhaft  machen  und  auf  entsprechende  Gegenargu-
mente der  Klägerin, die im  Verfahren  liegen,  reagieren.  Die  Begründung 
der Beschwerdekammer ist für das angerufene Gericht nicht bindend.

Der  Antrag,  das  Massnahmegesuch  sei  abzuweisen,  ist  entsprechend 
abzuweisen, wobei sich eine Aufnahme in das Dispositiv erübrigt, da sich 

3 HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 66 N 52.
4 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 72 PatG N 8.
5 HILTY, Vorläufiger Rechtsschutz vor der Rechtsentstehung?, sic! 1997, 341 ff.
6 T 113/92 vom 17. Dezember 1992, zweiter Leitsatz, vgl. auch EPA, Richtlinien 
für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Ausgabe März 2022, Teil E, Kapitel 
XII, Ziff. 9.2.

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die  Fortsetzung  des  Verfahrens  aus  der  Abweisung  des  Sistierungsan-
trags (gleich nachstehend) ergibt.

Keine Aussetzung des Verfahrens

9.
Ebenso ist der Antrag, das Massnahmeverfahren umgehend zu sistieren, 
abzuweisen.  Verfahren  des  vorsorglichen  Rechtsschutzes  dienen  dazu, 
bei  Vorliegen  der  erforderlichen  Voraussetzungen  einen  schnellen  und 
provisorischen Rechtsschutz zu gewähren. Entsprechend ist eine Ausset-
zung nur äusserst zurückhaltend anzuordnen.7

Anders als im Verfahren S2021_007 ist die Patenterteilung im vorliegen-
den Fall absehbar und wird nach allgemeiner Erfahrung erfolgen, ehe das 
Verfahren  spruchreif  ist.  Sollte  das  nicht  der  Fall  sein,  wäre  das  Urteil 
auszusetzen,  bis  das  Patent  erteilt  wird.  Hingegen  ist  nicht  bereits  jetzt 
das Verfahren auszusetzen, da dies den verfassungsmässigen Anspruch 
der  Klägerin  auf  Beurteilung  innert  angemessener  Frist (Art. 29  Abs.  1 
BV) verletzen würde.

Entsprechend ist der Antrag auf Aussetzung des Verfahrens abzuweisen.

10.
Der Beklagte ist entsprechend die Massnahmereplik zuzustellen und Frist 
für die Erstattung der Massnahmeduplik anzusetzen.

Der Präsident verfügt:

1.  Der Antrag, das Verfahren bis zur Erteilung der europäischen Patent-

anmeldung EP 2 959 894 auszusetzen, wird abgewiesen.

2.  Der Beklagten wird die Massnahmereplik mit Beilagen zugestellt.

3.  Der Beklagten wird Frist bis 20. Juni 2022 angesetzt, um eine Mass-
nahmeduplik einzureichen.  Bei  Säumnis  würde  das  Verfahren  ohne 
die versäumte Handlung weitergeführt (Art. 147 Abs. 2 ZPO).

7 KLINGLER,  in:  Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger  (Hrsg.),  Kommentar  zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 252 N 17.

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4.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage 

der Massnahmereplik mit Beilagen.

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St. Gallen, 2. Juni 2022

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

MLaw Sven Bucher

Versand: 2. Juni 2022

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