# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 05c319d7-e542-524f-bdf4-adc67f1b4fcc
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2013_004
**Docket/Reference:** S2013_004
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/37/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2013_004 

Besetzung 

  U r t e i l   v o m   1 2 .   M a i   2 0 1 4    

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz), 
Richterin Dipl. Natw. ETH Prisca von Ballmos (Referentin), 
Richter Dipl. Biochemie-Pharmacologie Emmanuel Jelsch, 
Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

V AB  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und/oder 
Rechtsanwalt Dr. Simon Holzer  

Klägerin 

gegen 

W AG 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Robert Briner und pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. Cornelia Hoffmann 

Beklagte 

Gegenstand 

Patentverletzung/Vorsorgliche Massnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S2013_004 

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

1.  Prozessgeschichte 

1.1  Mit Eingabe vom 25. April 2013 reichte die Klägerin das vorliegende 
Massnahmegesuch mit folgenden Rechtsbegehren ein: 

"1.  Der Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von 
CHF 1'000.– pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber 
CHF 5'000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung 
ihrer  Organe  nach  Art.  292  StGB  mit  Busse  im  Widerhandlungsfall 
vorsorglich zu verbieten, in der Schweiz die am 16. Dezember 2011 
vom  Schweizerischen  Heilmittelinstitut  Swissmedic  zugelassenen 
Arzneimittel  „A-W  20  mg“,  „A-W  Filmtabl  40  mg“,  „A-W  HC  Filmtabl 
20  mg“  und/oder A-W  HC  Filmtabl  40  mg“  (Zulassungsnummer  111) 
selber  oder  durch  Dritte  einzuführen,  zu  lagern,  anzubieten,  zu  ver-
kaufen  oder  auf  andere  Weise  in  Verkehr  zu  bringen,  wobei  die 
betreffenden Arzneimittel Magnesiumsalz von (-)-Omeprazol mit einer 
optischen Reinheit von ≥ 99.8% Enantiomerenüberschuss (e.e.) ent-
halten. 

2.  Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von 
CHF 1'000.– pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber 
CHF 5'000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung 
ihrer  Organe  nach  Art.  292  StGB  mit  Busse  im  Widerhandlungsfall 
vorsorglich zu verpflichten, die von ihr in Verkehr gebrachten Arznei-
mittel  gemäss  Rechtsbegehren  Nr.  1  zurückzurufen,  d.h.  die  ihr  be-
kannten  Abnehmer  der  Arzneimittel  gemäss  Rechtsbegehren  Nr.  1 
innert einer Frist von maximal 5 Kalendertagen zu informieren, dass 
ihr  das  In-Verkehr-bringen  der  betreffenden  Arzneimittel  vorsorglich 
verboten  wurde  und  sie  deshalb  die Arzneimittel  gegen  Rückerstat-
tung des Kaufpreises und der übrigen Auslagen zurücknimmt. 

3.  Alles  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  (zuzüglich  MwSt)  zu 

Lasten der Gesuchsgegnerin." 

1.2  Mit Eingabe vom 13. Juni 2013 erfolgte die Massnahmeantwort, wo-
mit die Beklagte die vollumfängliche Abweisung des Massnahmegesuchs 
unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  zu  Lasten  der  Klägerin  bean-
tragte.  Die  Replik  erfolgte  mit  Eingabe  vom  29. Juli  2013  und  die Duplik 
datiert vom 16. September 2013. Es folgte eine weitere Stellungnahmen 
der Klägerin vom 30. September 2013. Das Fachrichtervotum von Richte-
rin  Dipl.  Natw.  ETH  Prisca  von  Ballmoos  datiert  vom  19.  Februar  2014 

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und  die  jeweiligen  Stellungnahmen  der  Parteien  dazu  datieren  vom 
3. März  2014  (Beklagte)  bzw.  vom  12.  März  2013  (Klägerin).  Es  folgten 
weitere Stellungnahmen der Parteien vom 24. März 2014 (Beklagte), vom 
26. März 2014 (Beklagte) sowie vom 1. April 2014 (Klägerin). 

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2.  Zuständigkeit 

Die  Klägerin  hat  ihren  Sitz  in  Schweden,  die  Beklagte  in  der  Schweiz. 
Somit  liegt  ein  internationaler  Sachverhalt  vor.  Die  örtliche  Zuständigkeit 
richtet sich nach dem Lugano-Übereinkommen (Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. 
Art. 1 ff. LugÜ). Gemäss Art. 2 Nr. 1 LugÜ i.V.m. Art. 60 Nr. 1 lit. a LugÜ 
sowie Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG ist das Bundespatentgericht für die Beur-
teilung der vorliegenden Streitsache örtlich und sachlich zuständig. 

3.  Sachverhalt, Parteivorbringen 

3.1  Bei  der  Klägerin  handelt  es  sich  um  ein  weltweit  tätiges  Pharmaun-
ternehmen  mit  Sitz  in  Schweden,  das  insbesondere  auf  dem  Gebiet  der 
Gastroenterologie innovative Arzneimittel entwickelt. 

Die  Beklagte  ist  eine  Aktiengesellschaft  mit  Sitz  in  der  Schweiz,  deren 
Zweck die Herstellung und der Vertrieb von sowie Handel mit pharmazeu-
tischen und chemischen Produkten ist.  

Das  Massnahmepatent 

3.2  Die  Klägerin  ist  Inhaberin  des  europäischen,  u.a.  auch  für  die 
Schweiz  erteilten  und  eingetragenen  Patents  EP  000  ("Massnahmepa-
tent"). 
des  
(-)-Enantiomers  von  Omeprazol  mit  sehr  hoher  optischer  Reinheit  und 
dessen Verwendung. Es wurde am 27. Mai 1994 angemeldet, am 22. Juli 
2009  erteilt  und  läuft  am  27.  Mai  2014  ab.  Zum  Massnahmepatent  und 
zum  Schutzbereich  im  Einzelnen siehe  die  nachfolgenden Ausführungen 
unter Ziff. 4.4 ff. bzw. das Fachrichtervotum vom 19. Februar 2014. 

betrifft  Magnesiumsalz 

Die  Klägerin  macht  geltend,  die  schweizerische  Tochtergesellschaft  der 
Klägerin,  die X AG,  sei  Zulassungsinhaberin  der  vom  Massnahmepatent 
geschützten Arzneimittel  B®  20/40,  C®  und  D®  20/40.  Bei  B®  und  D® 
handle es sich um sogenannte Protonenpumpen-Hemmer. A blockiere im 
Magen  ein  Enzym  (Protonenpumpe),  das  Magensäure  bilde.  Dadurch 
werde  die  Freisetzung  von  Magensäure  gehemmt.  B®  und  D®  würden 
u.a. zur Behandlung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren sowie 
bei  Refluxösophagitis  (einer  entzündlichen  Erkrankung  der  Speiseröhre) 
eingesetzt. 

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Das Massnahmepatent sei auf ein Magnesiumsalz von (-)-Omeprazol mit 
einem besonders hohen Enantiomerenüberschuss sowie auf Verwendun-
gen  dieses  Stoffs  gerichtet.  Es  umfasse  die Ansprüche  1-13;  das  vorlie-
gende  Gesuch  stütze  sich  auf  die Ansprüche  1,  3-11  und  13  des  Mass-
nahmepatents.  Wesentlich  sei  dabei,  dass  das  Magnesiumsalz  von  (-)-
Omeprazol  eine  optische  Reinheit  von  mindestens  99.8%  Enantiomere-
nüberschuss (e.e.) enthalte (Anspruch 9).  

Die Beklagte fokussiere sich auf den Vertrieb von Arzneimittelkopien.  Ihr 
sei  am  16.  Dezember  2011  unter  der  Zulassungsnummer  111  für  das 
Präparat A-W® durch die Swissmedic die schweizerische Marktzulassung 
erteilt worden. A-W® sei ab 1. März 2012 für einen Monat und dann wie-
der ab 1. Juli 2012 auf der Spezialitätenliste des BAG aufgeführt worden. 
Gemäss der im Swissmedic Journal 12/2011 veröffentlichten Marktzulas-
sung für A-W® enthalte dieses als Wirkstoff (ausschliesslich) das Magne-
siumsalz  von  (-)-Omeprazol.  Sie  habe  eine  Analyse  der  Präparate  der 
Beklagten angeordnet. Untersucht worden sei insbesondere, ob die Tab-
letten der Beklagten Magnesiumsalz  von (-)-Omeprazol mit einem Enan-
tiomerenüberschuss  (e.e.)  von  ≥  99.8%  enthalten  würden.  Untersucht 
worden  seien  "A-W®  Filmtabl  20  mg"  und  "A-W®  Filmtabl  40  mg".  Die 
Untersuchungen hätten ergeben, dass die A-W®-Tabletten in beiden Do-
sierungsformen  im  Wesentlichen  ausschliesslich,  d.h.  zu  mehr  als 
99,95%  (-)-Omeprazol,  d.h.  das  (S)-Enantiomer  von  Omeprazol,  und  zu 
weniger  als  0,05  %  das  (R)-Enantiomer  von  Omeprazol  enthalten  wür-
den.  Die  streitgegenständlichen  Tabletten  enthielten  somit  ein  Magnesi-
umsalz  von  A  mit  einem  Enantiomerenüberschuss  (e.e.)  von  weit  über 
99.8% (act. 1 RZ 18 ff.).  

Damit  würden  die  Tabletten  der  Beklagten  in  den  Schutzbereich  des 
Massnahmepatents fallen und dieses verletzen. 

Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil liege insbesondere auch 
dann vor, wenn der Beweis bzw. die Bezifferung des Schadens oder des 
entgangenen Gewinns der Patentinhaberin in einem allfälligen Hauptver-
fahren  voraussichtlich  schwierig  sein  werde.  Der  finanzielle  Schaden 
hänge direkt von den Verkäufen und vom Ergebnis ab, das ihre schweize-
rische Tochtergesellschaft  der  Gesuchstellerin  mit  ihren  patentgemässen 
Produkten  in  der  Schweiz  erwirtschafte.  Verkaufe  diese  aufgrund  des 
Markteintritts Dritter weniger Arzneimittel oder könne sie diese bloss noch 
zu einem geringeren Preis absetzen, dann betreffe dies unmittelbar auch 
ihr finanzielles Ergebnis. 

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Es  entspreche  der  allgemeinen  Lebenserfahrung,  dass  die  schweizeri-
sche Tochtergesellschaft weniger B®- oder D®-Präparate verkaufen wer-
de,  sobald  sich  die  Beklagte  bzw.  deren  Produkte  auf  dem  schweizeri-
schen Markt etabliert hätten. Wie gross der von der Beklagten kausal mit 
der  Patentverletzung  verursachte  Schaden  im  Detail  ausfallen  werde, 
lasse sich praktisch nicht eruieren, da erstens noch andere mutmassliche 
Verletzer auf dem Markt seien und ihre Verkäufe nur dann kausal ihr zu-
gerechnet  werden  könnten,  wenn  die  Patentverletzung  auch  im  Hinblick 
auf  alle  anderen  mutmasslichen  Verletzer  festgestellt  sei,  und  zweitens 
zusätzlich zur Patentverletzung noch andere Gründe für  ihre Umsatzein-
bussen  verantwortlich  sein  könnten.  Werde  der  Markteintritt  der  Beklag-
ten  nicht  sofort  unterbunden,  könnte  dies  im  Übrigen  auch  den  falschen 
Eindruck erwecken, sie sei nicht Willens oder nicht in der Lage, ihren Pa-
tentschutz  gegenüber  patentverletzenden  Präparaten  durchzusetzen. 
Damit könnten  weitere Anbieter  von  Nachahmepräparaten  dazu animiert 
werden,  ihre  Produkte  ebenfalls  vor Ablauf  des  Patentschutzes  auf  den 
Markt zu bringen. Kämen Dritte zur (ungerechtfertigten) Auffassung, dass 
die  Patentrechte  der  Gesuchstellerin  nicht  mehr  beachtet  werden  müss-
ten, liege ebenfalls ein nicht wieder gutzumachender Nachteil vor. 

Die schweizerische  Lehre  und Rechtsprechung kennen keine  bestimmte 
Frist, die ab Kenntnis der Verletzung und des Verletzers eingehalten wer-
den  müsse,  damit  eine  vorsorgliche  Massnahme  angeordnet  werde.  Es 
dürfe jedoch nicht missbräuchlich zugewartet werden. Dringlichkeit werde 
in der Regel auch verneint, wenn ein ohne Zuwarten eingeleitetes ordent-
liches  Verfahren rascher  zu  einem  Urteil geführt hätte  als  das  Massnah-
meverfahren Sie habe vor der die Rechtsbeständigkeit des Massnahme-
patents  bestätigenden  Entscheidung  der  Beschwerdekammer  vom 
16. November  2012  keine  Veranlassung  gehabt,  die  Tabletten  der  Be-
klagten  auf  eine  Verletzung  des  Massnahmepatents  zu  untersuchen. 
Nach der mündlichen Verhandlung habe sie die von der Beklagten gelie-
ferten Tabletten von F auf ihren Enantiomerenüberschuss prüfen lassen. 
Nach  Erhalt  der  schriftlichen  Begründung  der  Beschwerdekammerent-
scheidung  zur  Rechtsbeständigkeit  des  Massnahmepatents  am  6.  März 
2013  habe  sie  mit  der  Ausarbeitung  des  vorliegenden  Gesuchs  begon-
nen.  Damit  sei  die  für  den  Erlass  vorsorglicher  Massnahmen  in  der 
Schweiz geforderte relative Dringlichkeit gegeben.  

3.3  Die  Beklagte  macht  demgegenüber  geltend,  es  sei  vorliegend  von 
Bedeutung, dass sie über zwei aktuelle Zulassungen für "A" verfüge. Ur-
sprünglich  sei  "A-W®"  am  30.  Mai  2012  eingeführt  worden.  Die  Zulas-

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sung  datiere  vom  16.  Dezember  2011.  Dann  sei  im  Gefolge  der  Über-
nahme der Beklagten durch die Y Gruppe ein Namenswechsel auf "A-W® 
HC"  geplant  worden,  teilweise  verbunden  mit  einem  Designwechsel  für 
die Verpackung. Dieser wurde aber nicht vollzogen, weil direkt auf einen 
modifizierten Wirkstoff (API, Active Pharmaceutical Ingredient) umgestellt 
worden sei, mit einem entsprechenden Namenswechsel, nämlich auf „A-
N-W®  HC“.  Heute  verfüge  sie  daher  über  zwei  relevante  Zulassungen. 
Die  eine  für  "A-W  HC"  (inhaltlich  identisch  zum  vorherigen  "A-W®"),  die 
andere für "A-N-W® HC". "A-W®" (identisch zu "A-W® HC") sei hochrein, 
d.h.  mit  einem  gegen  100% 
liegenden  Anteil  des  S-Enantiomers  
(S-Omeprazol  oder A),  d.h.  mit  einem  (S-)Enantiomerenüberschuss  von 
mindestens 99.8%. "A-N-W HC" hingegen habe einen (S-)Enantiomeren-
überschuss von unter 99.8%. Seit Dezember 2012 werde für sie nur noch 
eine  API  mit  unter  99.8%  produziert  und  dementsprechend  seit  Januar 
2013 nur noch eine API mit unter 99.8% verarbeitet.  

Das Massnahmepatent (EP 000) beanspruche die Verwendung von A mit 
einem  Enantiomerenüberschuss  von  99.8%.  Die  EP'000  sei  im  Ein-
spruchsverfahren  widerrufen  worden.  Die  Beschwerdekammer  habe  die 
EP'000 mit Entscheid vom 16. November 2012 (Begründung vom 6. März 
2013)  überraschenderweise  als  gültig  erachtet.  Der Antrag  auf  Überprü-
fung durch die Grosse Beschwerdekammer sei zurzeit hängig. Bisher hät-
te sie für ihr "A-W®" A mit einem hohen ee-Wert verwendet. Sie verfüge 
aber wie dargelegt über eine zweite aktuelle Zulassung mit einer darunter 
liegenden Reinheit, und habe im Sinne einer Vorsichtsmassnahme – d.h. 
obwohl sie von der Nichtigkeit der EP‘000 weiterhin überzeugt sei – um-
gehend die Verwendung von weniger reinem A in die Wege geleitet. Seit 
Dezember 2012 werde vom API-Hersteller nur noch A mit einem Anteil an 
R-Omeprazol  von  0.13%  bis  0.2%  geliefert.  Das  entspreche  einem  ee-
Wert  von  99.74%  bis  99.6%  und  liege  daher  unter  99.8%.  Das  Muster, 
das  die  Klägerin  am  6. Dezember  2012  erworben  habe,  gebe  daher  gar 
nicht  den  vorliegend  zu  beurteilenden  Stand  wieder.  Es  ergebe  sich 
schon hieraus, dass kein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil vor-
liege, weil ein Verbot ins Leere stossen würde. Der Schaden wäre zudem 
ohnehin rein finanzieller Natur und zum Schaden fehlten jegliche substan-
tiierte Angaben.  

Die  schweizerische  Tochtergesellschaft  der  Klägerin  wolle  am 
6. Dezember 2012 in einer Apotheke "A-W®" gekauft und dieses ins klä-
gerische  Labor  in  Schweden  verbracht  haben.  So  laute  jedenfalls  die 
Quittung. So laute auch die Patienten-/Fachinformation und das sei auch 

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was die Klägerin (angeblich) analysiert habe, und so sähen auch die Pa-
ckungen in der Beilage aus. Ob im Labor der Klägerin tatsächlich "A-W®" 
analysiert worden sei, unter korrekten Bedingungen,  werde mit Nichtwis-
sen  bestritten.  Die  Analyse  sei  reine  Parteibehauptung.  Wesentlich  sei 
aber, dass nicht "A-N-W HC" erworben und analysiert worden sei. An der 
Nichtigkeit  der  EP‘000  werde  vollumfänglich  festgehalten.  Die  Klägerin 
behaupte, aber beweise nicht, dass F "A-W®" analysiert habe. Die Kauf-
quittung  habe  offensichtlich  keinerlei  Beweiskraft,  die  auf  die  Richtigkeit 
der Analyse ausstrahlen könnte. 

Der  ee-Wert  des  zurzeit  von  ihr  verwendeten A  liege  unter  dem  von  der 
EP‘000  beanspruchten  Wert.  Eine  Patentverletzung  liege  nicht  vor.  Ob 
das vorher verwendete A unter den von der EP‘000 beanspruchten Wert 
gefallen  sei  oder  nicht,  sei  für  das  vorliegende  Verfahren  irrelevant.  Die 
Klägerin  habe  am  6. Dezember  2012  offensichtlich  vorheriges  A  erwor-
ben.  Damit  entfalle  die  wesentliche  Gesuchsgrundlage  einer  (im  Ge-
suchszeitpunkt)  bestehenden  oder  drohenden  Verletzung  des  Massnah-
mepatents EP‘000. 

Wie bereits erwähnt, wendet die Beklagte ferner ein, das Massnahmepa-
tent  sei  nichtig.  Die  Klägerin  habe  eine  Patentverletzung  nicht  glaubhaft 
gemacht, weil sie mit ihrem Kauf vom 6. Dezember 2012 nicht das aktuel-
le A-Präparat  erworben  habe,  und  weil  ihr  Parteigutachten  daher  selbst 
dann, wenn es sachlich richtig wäre, etwas "falsches" analysiert hätte.  

Ferner  bestreitet  die  Beklagte  einen  nicht  leicht  wiedergutzumachenden 
Nachteil sowie die Dringlichkeit. 

3.4  Auf  diese  und  weitere  Parteivorbringen  ist  nachfolgend  nur  insoweit 
einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist. 

4.  Beurteilung 

4.1  Gemäss Art.  261 Abs.  1  ZPO  trifft  das Gericht  die notwendigen  vor-
sorglichen  Massnahmen,  wenn  die  gesuchstellende  Partei  glaubhaft 
macht,  dass  ein  ihr  zustehender  Anspruch  verletzt  ist  oder  eine  Verlet-
zung  zu  befürchten  ist  (lit.  a)  und  ihr  aus  der  Verletzung  ein  nicht  leicht 
wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b).  Glaubhaft gemacht ist eine 
Behauptung,  wenn  der  Richter  von  ihrer  Wahrheit  nicht  völlig  überzeugt 
ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt 

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sind.1  Die  Gegenpartei  hat  ihre  Einreden  oder  Einwendungen  ebenfalls 
nur glaubhaft zu machen.2 Ferner muss eine gewisse zeitliche Dringlich-
keit  gegeben  sein  und  die  anzuordnende  Massnahme  muss  zudem  ver-
hältnismässig sein.3 

4.2  Vorliegend  verlangt  die  Klägerin  einerseits,  es  sei  der  Beklagten  zu 
verbieten,  die Arzneimittel  "A-W  Filmtabl  20  mg",  "A-W  Fimtabl  40  mg", 
"A-W HC Filmtabl 20 mg" und/oder "A-W HC Fimtabl 40 mg (Zulassungs-
nummer 111) selber oder durch Dritte einzuführen, zu lagern, anzubieten, 
zu  verkaufen  oder  auf  andere  Weise  in  Verkehr  zu  bringen,  wobei  die 
betreffenden Arzneimittel Magnesiumsalz von (-)-Omeprazol mit einer op-
tischen  Reinheit  von  ≥  99.8%  Enantiomerenüberschuss  (e.e.)  enthalten 
(Rechtsbegehren Ziff. 1). 

Ein rechtlich geschütztes Interesse an einem Unterlassungsbegehren be-
steht nur, wenn eine Verletzung droht, das heisst, wenn das Verhalten der 
Beklagten  die künftige  Rechtsverletzung  ernsthaft  befürchten  lässt. Indiz 
für einen bevorstehenden Eingriff kann sein, dass gleichartige Eingriffe in 
der  Vergangenheit  stattgefunden  haben  und  eine  Wiederholung  zu  be-
fürchten  ist.  Wiederholungsgefahr  kann  regelmässig  angenommen  wer-
den, wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bestreitet. 
Das  trifft  etwa  zu,  wenn  der  Verletzer  zwar  im  Hinblick  auf  den  Prozess 
das beanstandete Verhalten eingestellt hat, in den Rechtsvorträgen aber 
nach wie vor sein Verhalten als rechtmässig verteidigt.4 Dabei handelt es 
sich um eine widerlegbare natürliche Vermutung. Eine Wiederholungsge-
fahr  entfällt  in  der  Regel,  wenn  der  Beklagte  eine  bedingungslose  und 
unzweideutige  Verzichts-  bzw.  Unterlassungserklärung  abgibt  und  diese 
nicht als bloss prozesstaktisches Manöver erscheint.5  

4.3  Die  Beklagte  anerkennt,  Arzneimittel  mit  einem  (S-)Enantiomeren-
überschuss  von  mindestens  99.8%  in  der  Schweiz  angeboten  und  ver-
kauft  zu  haben.  Wörtlich  hält  sie  fest,  dass  das  Medikament  "A-W®" 
(identisch  zu  "A-W®  HC")  hochrein  sei,  d.h.  mit  einem  gegen  100%  lie-
genden Anteil  des  S-Enantiomers  (S-Omeprazol  oder A),  d.h.  mit  einem  
(S-)Enantiomerenüberschuss  von  mindestens  99.8%.  Sie  macht  zwar 
geltend, sie habe ihre Tabletten nach dem überraschenden Entscheid der 

1 BGE 130 III 321 E. 3.3; Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 

ZPO Kommentar, N 25 zu Art. 261 ZPO 

2 BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E. 2; Leuenberger/Uffer-Tobler, 

Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f. 

3 BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO 
4 BGE 124 III 72 E. 2.a; BGE 128 III 96 E. 2.e 
5 sic! 2011 S. 509, 511 

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Beschwerdekammer  vom  16.  November  2012  so  modifiziert,  dass  diese 
nun eine geringere optische Reinheit als gemäss Massnahmepatent auf-
weisen würden ("A-N-W HC"). Die Umstellung sei seit Ende Juni 2013 (40 
mg) bzw. Ende Juli 2013 (20 mg) abgeschlossen, die Grossisten würden 
nur  noch  A  mit  einer  Reinheit  von  unter  99.8%  e.e.  an  die  Apothe-
ken/Spitäler/Ärzte ausliefern. Dies belegt die Beklagte einerseits mit einer 
Bestätigung  der  Z  Ltd.  vom  18.  Dezember  2012,  womit  diese  bestätigt, 
lediglich  A-
dass  sie  seit  Dezember  2012 
Magnesiumdihydrat an die T liefere, welches 0,13-0,2% von R-Omeprazol 
enthalte, d.h. einen Enantiomerenüberschuss von 99,6-99,74%, anderer-
seits mit  einer  Bestätigung  der T  vom  11.  Juni  2013,  womit  diese  bestä-
tigt, seit 1. Januar 2013 nur noch Produkte an die Beklagte zu liefern, die 
höchstens 99,74% Enantiomerenüberschuss enthalten würden. 

"A-N-W  HC" 

für 

F 

der 

samt 

Analysebericht 

Allerdings  bestreitet  die  Beklagte  nach  wie  vor  die  Rechtsbeständigkeit 
des  Massnahmepatents.  Zudem  hat  sie  weder  eine  Unterlassungserklä-
rung abgegeben, noch selber einen Analysebericht der modifizierten Tab-
letten eingereicht. Hinzu kommt, dass die Beklagte den von der Klägerin 
eingereichten 
Kaufquit-
von 
tung/Medikamentenschachteln  als  reine  Parteibehauptung  abtut,  womit 
nicht  bewiesen  sei,  dass  tatsächlich  "A-W®"  untersucht  worden  sei  und 
daher  auch  nicht  bewiesen  sei,  dass  die  ursprüngliche Ausführungsform 
"A-W®" einen Enantiomerenüberschuss von mindestens 99,8% aufweise. 
Da die Beklagte – wie bereits ausgeführt – anerkennt, dass die ursprüng-
liche Ausführungsform  "A-W®"  einen  Enantiomerenüberschuss  von  min-
destens 99,8% aufweist, ist nicht nachvollziehbar, weshalb sie den Analy-
sebericht überhaupt bestreitet. Folgt man aber ungeachtet dessen dieser 
beklagtischen  Argumentationsweise,  so  scheint  die  Beklagte  selber  ihre 
beiden oben erwähnten Bestätigungsschreiben als beweismässig wertlos 
zu erachten,  wenn sie nicht  widersprüchlich argumentieren  will.  Es kann 
daher  nicht  ohne  ernsthafte  Zweifel  davon  ausgegangen  werden,  dass 
die Beklagte künftig keine Arzneimittel mehr vertreibt, die einen  Enantio-
merenüberschuss  von  mindestens  99,8%  aufweisen.  Somit  ist  ein 
Rechtsschutzinteresse  für  ein  Unterlassungsbegehren  im  Sinn  des 
Rechtsbegehrens Ziff. 1 gegeben.  

4.4  Zur  Frage  der  Rechtsbeständigkeit  des  Massnahmepatents  wurde 
ein Fachrichtervotum eingeholt (Art. 183 Abs. 3 ZPO).  Diesem Fachrich-
tervotum schliesst sich die Spruchkammer an. Bei der Beurteilung der er-
finderischen Tätigkeit  ist  gemäss  dem Aufgabe-Lösungsansatz  zunächst 
der nächstliegende Stand der Technik zu ermitteln. Sodann ist die objektiv 

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zu lösende technische Aufgabe zu bestimmen und schliesslich ist danach 
zu fragen, ob der hypothetische Durchschnittsfachmann ausgehend vom 
eruierten  Stand  der Technik  und  der  objektiven  technischen Aufgabe  die 
beanspruchte Erfindung nicht nur finden könnte, sondern tatsächlich ohne 
Weiteres  finden  würde.  Dazu  hält  das  Fachrichtervotum  von  Richterin 
Dipl.  Natw.  ETH  Prisca  von  Ballmoos  vom  19.  Februar  2014  Folgendes 
fest:  

Das  Streitpatent  betrifft  das  Gebiet  der  Magensäurehemmer  und  ist  auf 
die  Bereitstellung  von  gegenüber  den  bekannten  Magensäurehemmern 
verbesserten  Verbindungen  gerichtet.  Vor  diesem  Hintergrund  hatte  die 
Beschwerdekammer des EPA als nächstliegenden Stand der Technik eine 
Auswahl aus den Dokumenten DE-A-40 35455 (D1 in T 1760/11), EP-A-0 
124 495 (D2 in T 1760/11) und Comprehensive Medicinal Chemistry, Ed. 
C.  Hansch,  Pergamon  Press,  Oxford,  1990,  198-205  (D11  in T  1760/11) 
zu treffen. Die beiden letzteren Dokumente wurden von der Patentinhabe-
rin als möglicher nächstliegender Stand der Technik bezeichnet, die Ein-
sprechenden  bzw.  Beschwerdegegner  hielten  Dokument  D1  für  den 
nächstliegenden Stand der Technik. Beiden Dokumenten D11 und D2 ist 
gemeinsam, dass sie den pharmazeutischen Wirkstoff Omeprazol betref-
fen, einen Wirkstoff zur Behandlung von Krankheiten im Zusammenhang 
mit  Magensäure.  Daher  bieten  gemäss  Beschwerdekammer  beide  Do-
kumente  realistische Ausgangspunkte  für  einen  Fachmann  auf  dem  Ge-
biet  der  Pharmazie,  der  nach  verbesserten  medizinisch  nutzbaren  Ver-
bindungen  als  Magensäurehemmer  sucht.  Die  Beschwerdekammer  kam 
zum Schluss, dass das Dokument D2 gegenüber dem Dokument D11 ei-
nen besseren Ausgangspunkt  darstelle,  weil  D2  genau  wie  das  Streitpa-
tent  auf  die  Bereitstellung  verbesserter  alkalischer  Salze von  Omeprazol 
(Verbesserung vor  allem  der  Lagerfähigkeit)  abstelle.  Zudem  unterschei-
de sich das in D2 offenbarte Magnesiumsalz von Omeprazol von dem im 
Streitpatent  beanspruchten  Magnesiumsalz  von  (-)-Omeprazol  lediglich 
dadurch, dass das Salz von D2 als razemisches Gemisch beider Enanti-
omere vorliege. Das Dokument D11 offenbare lediglich die freie Base von 
Omeprazol und habe somit eine geringere Strukturähnlichkeit mit der be-
anspruchten  Erfindung  als  das  Magnesiumsalz  des  Enantiomerengemi-
sches  von  Omeprazol  in  Dokument  D11  (siehe  T  1760/11,  Entschei-
dungsgründe 10.3.1, 10.3.2 und 10.3.4). 

Bezüglich Dokument D1 kam die Beschwerdekammer zum Schluss, dass 
es  keinen  realistischen Ausgangspunkt  für  die  Beurteilung  der  erfinderi-
schen Tätigkeit der beanspruchten Erfindung darstelle, da es sich in ers-

Seite 10 

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ter  Linie auf  ein Verfahren  zur  Enantiomerentrennung  von  Verbindungen 
der Stoffklasse der Timoprazol basierten Magensäurehemmer einer kon-
kreten  Strukturformel  richte.  Damit  hat  die Beschwerdekammer  zwar  die 
strukturelle  Nähe  der  Lehre  von  D1 mit  dem  Gegenstand  des  Massnah-
mepatents akzeptiert, aber nicht die funktionelle Nähe. Auf Seite 6 von D1 
werden  die  folgenden  sechs  Enantiomere  explizit  offenbart:  (+)  und  (- 
Pantoprazol, (+) und (-) Omeprazol sowie (+) und (-) Lansoprazol. In Bei-
spiel 6 von D1 wird dann auch die Herstellung von (+) Omeprazol offen-
bart.  Die  Beschwerdekammer  erkannte die Lehre  von  D1  und  insbeson-
dere  des  auf  R-Omeprazol  gerichteten  Beispiels  6  als  nacharbeitbar  an. 
Es bestehen keine Zweifel, dass die Beschwerdekammer die Nacharbeit-
barkeit korrekt beurteilt hat. 

Die  Beschwerdekammer  kam  zum  Schluss,  Dokument  D1  offenbare 
nicht,  die  pharmazeutischen  Eigenschaften  der  getrennten  Enantiomere 
zu untersuchen und lehre erst recht keine mit der Trennung der Enantio-
meren einhergehenden Verbesserungen (T 1760/11, Entscheidungsgrün-
de 10.3.3, 10.3.5, 10.3.6 und 10.3.7). Im Zusammenhang mit den Enanti-
omeren von Omeprazol offenbare und erläutere das Dokument D1 einzig 
einen  amorphen  Feststoff  von  (+)-Omeprazol,  dessen  spezifischer  opti-
scher Drehwinkel angegeben wird (siehe Beispiel 6 auf Seite 7 von D1). 
Das Dokument D1 erwähne auf Seite 2 in Zeile 7 f. zwar, dass die im Do-
kument  erwähnten  Enantiomere  in  der  pharmazeutischen  Industrie  ver-
wendet  werden,  liefere  aber  im  Zusammenhang  mit  den  Enantiomeren 
von  Omeprazol  keine  weiteren  Hinweise.  Würde  man  Dokument  D1  als 
nächstliegenden  Stand  der Technik  wählen,  käme  dies  nach Auffassung 
der  Beschwerdekammer  einer 
rückschauenden  Betrachtungsweise 
gleich.  Dokument  D1  könne  nur  dann  als  nächstliegenden  Stand  der 
Technik  gewählt  werden,  wenn  man  die  Erfindung  bereits  kenne  und  im 
Hinblick  auf  die  patentgemässe  Lösung  bereits  eine  Selektion  treffe 
(T 1760/11, S. 57, Entscheidungsgrund 10.3.7). 

Die Beklagte argumentiert in der Massnahmeanwort ausführlich, dass D1 
als  nächstliegender  Stand  der  Technik  anzusehen  sei.  Begründet  wird 
dies durch die strukturelle Nähe des in D1 offenbarten Gegenstands (Sal-
ze  von  (-)  Omeprazol  werden  offenbart,  wenn  auch  nicht  das  Magnesi-
umsalz)  und  den  in  D1  offenbarten  Verwendungszweck  von  Enantiome-
ren zur Herstellung von Medikamenten.  

Festzuhalten  ist,  dass  das  Dokument  D2  ein  sinnvoller  nächstliegender 
Stand  der Technik  ist. Aufgrund  der  strukturellen  und  funktionellen  Nähe 

Seite 11 

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ist D1 jedoch zumindest ein alternativer nächstliegender Stand der Tech-
nik.  Der Aufgabe-Lösungsansatz  muss  deshalb von  beiden  Dokumenten 
ausgehend betrachtet  werden.  Diese  Beurteilung  von  D1 ist  unabhängig 
von  jeglicher  rückschauender  Betrachtungsweise,  da  D1  wie  das  Mass-
nahmepatent  auch  auf  verbesserte  Medikamente  ausgehend  von  zum 
Beispiel Omeprazol abzielt. 

Ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik D2 ist die zu lösende 
technische  Aufgabe  die  Bereitstellung  eines  Protonenpumpeninhibitors 
(PPI)/Magensäurehemmers  mit  verbessertem  therapeutischem  Profil, 
insbesondere  mit  geringerer  interindividueller  Variation  der  therapeuti-
schen Wirkung.  Zum  Prioritätszeitpunkt  war  bekannt,  dass  die Wirksam-
keit  von  Omeprazol  von  Patient  zu  Patient  unterschiedlich  war.  Die  Lö-
sung ist – wie in Anspruch 9 des Massnahmepatents definiert – ein Mag-
nesiumsalz  des  S-Omeprazol  mit  einer  optischen  Reinheit  von  mindes-
tens 99,8% Enantiomerenüberschuss (e.e.). 

Der  Effekt  des  beanspruchten  hochreinen  Magnesiumsalzes  von  (-)-
Omeprazol ist aus den Anmeldeunterlagen zumindest glaubhaft.  

Im vorliegenden Fall gab es ausgehend von D2 keine Veranlassung, nach 
pharmakokinetischen  Vorteilen  eines  der  beiden  Enantiomere  von 
Omeprazol zu forschen und sie entsprechend hochrein aufzutrennen.  

Wie  oben  erwähnt,  ist  die  Frage,  ob  die  erfindungsgemässe  Lösung  na-
heliegend war, auch von D1 ausgehend zu betrachten. Auch ausgehend 
von D1 besteht die technische Aufgabe darin, einen Magensäurehemmer 
mit einem verbesserten therapeutischen Profil bereitzustellen. Die Lösung 
dieser  Aufgabe  scheint  auch  ausgehend  von  D1  nicht  naheliegend  zu 
sein.  D1 selbst  offenbart  zwar  (-)-Omeprazol  auf  Seite 6,  jedoch  wird im 
experimentellen  Teil  von  D1  nur  auf  eine  amorphe  Form  des  R-Isomers 
von Omeprazol eingegangen. D1 gibt dem Fachmann keinerlei Veranlas-
sung,  in  Erwartung  besonderer  Eigenschaften,  eine  hochreine  Auftren-
nung  des  Magnesiumsalzes  von  (-)-Omeprazol  zu  versuchen.  Aus  den 
gleichen  Gründen  wie  oben  ausgehend  von  D2  dargelegt,  gab  es  auch 
ausgehend  von  D1  keine  Veranlassung  durch  die  weiteren  Dokumente 
des  Standes  der  Technik,  das  Magnesiumsalz  des  A  mit  der  patentge-
mässen optischen Reinheit als verbesserten Protonenpumpenhemmer zu 
entwickeln.  

Der Gegenstand des Anspruchs 9 des Massnahmepatents basiert auf ei-
nem erfinderischen Schritt und damit ist die Nichtigkeit des Patents nicht 

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glaubhaft gemacht. Wie oben festgestellt, beziehen sich alle anderen An-
sprüche  auf  Anspruch  9  zurück  oder  enthalten  alle  Merkmale  von  An-
spruch  9.  Ihre  Patentfähigkeit  ergibt  sich  somit  automatisch  aus  der  Pa-
tentfähigkeit von Anspruch 9. 

4.5  Die Beklagte wendet gegen das Fachrichtervotum  ein, es sei eigen-
artig,  dass  die  Fachrichterin  das  Resultat  der  mündlichen  Verhandlung 
vor  der  Grossen  Beschwerdekammer  zitiere  (Seite 2,  zweiter Abschnitt), 
ohne  dass  dieses  von  einer  der  Parteien  in  den  Prozessstoff  eingeführt 
worden wäre. Sollte die Fachrichterin noch weitere eigene Nachforschun-
gen angestellt und für ihr Fachrichtervotum beigezogen haben, wäre das 
offenzulegen,  und wäre den Parteien  eine  erneute Gelegenheit  zur  Stel-
lungnahme einzuräumen. 

Nachdem  aus  diesem  Hinweis  auf  die  mündliche  Verhandlung  vor  der 
Grossen  Beschwerdekammer  nichts  abgeleitet  wird,  das  für  den  Ent-
scheid relevant wäre, erübrigen sich entsprechende Weiterungen.  

4.6  Zusammenfassend  ist  somit  festzuhalten,  dass  die  Beklagte  die 
Nichtigkeit des Massnahmepatents nicht glaubhaft machen konnte. Damit 
ist eine Patentverletzung durch die ursprünglichen streitgegenständlichen 
Arzneimittel  gegeben,  nachdem  die  Beklagte  nicht  bestritten  hat,  dass 
diese  einen  Enantiomerenüberschuss  von  mindestens  99,8%  enthalten 
hätten.  

4.7  Was  den  geltend  gemachten  nicht  leicht  wiedergutzumachenden 
Nachteil betrifft, so ist ein solcher unter anderem dann gegeben, wenn ein 
Vermögensschaden später  allenfalls  nicht  mehr ermittelt  oder  bemessen 
bzw.  nicht  mehr  ersetzt  werden  kann.  Es  ist  zweifellos  davon  auszuge-
hen, dass es im Nachhinein kaum möglich sein wird, nachzuweisen, wie 
sich  die  Umsätze  und  Gewinne  mit  den  Originalprodukten  ohne  die  pa-
tentverletzenden Handlungen der Beklagten entwickelt hätten, respektive 
welche  Marktanteilsverluste  und  Preisreduktionen  und  damit  welcher 
Schaden  adäquat  kausal  durch  die  patentverletzenden  Handlungen  der 
Beklagten verursacht würden. Dies gerade umso mehr, als noch weitere 
Generikahersteller  auf  dem  Markt  auftreten.  Insofern  ist  ein  drohender 
nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil als gegeben zu erachten. 

4.8  Nachdem  das  Massnahmepatent  zunächst  von  der  Einspruchabtei-
lung widerrufen worden war, hatte die Klägerin erst nach dem Beschwer-
deentscheid des EPA Anlass zur Einleitung des vorliegenden Verfahrens. 
Angesichts der zu erwartenden Prozessdauer eines ordentlichen Verfah-

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rens  sowie  des  Umstandes,  dass  die  vorgängigen  rechtlichen Abklärun-
gen  und  die  Abfassung  einer  Rechtsschrift  in  Patentstreitigkeiten  meist 
einen erhöhten Aufwand erfordern (in der Regel ist der Beizug eines Pa-
tentanwalts notwendig), kann nicht gesagt werden, die Klägerin habe die 
Verfahrenseinleitung  offensichtlich  verzögert,  indem  rund  fünf  Monate 
vergangen  sind,  seit  dem  das  Massnahmepatent  mit  Entscheid  der  Be-
schwerdekammer  des  EPA  vom  16.  November  2012  (T  1760/11)  auf-
rechterhalten wurde. Die Dringlichkeit ist somit gegeben. 

4.9  Mit dem Rechtsbegehren Ziff. 2 beantragt die Klägerin, es sei die Be-
klagte  vorsorglich zu verpflichten,  die  von  ihr  in Verkehr gebrachten Arz-
neimittel  gemäss  Rechtsbegehren  Ziff.  1  zurückzurufen,  d.h.  die  ihr  be-
kannten Abnehmer dieser Arzneimittel innert einer Frist von maximal fünf 
Kalendertagen zu informieren, dass ihr das In-Verkehr-bringen der betref-
fenden Arzneimittel  vorsorglich verboten  worden sei  und sie deshalb die 
Arzneimittel gegen Rückerstattung des Kaufpreises und der übrigen Aus-
lagen zurücknehme.  

4.10  Zur  Begründung macht  die  Klägerin  geltend,  es  sei Tatsache,  dass 
sich auch heute noch Medikamente der alten Ausführungsform in erhebli-
chem Ausmass  auf  dem  Markt  befinden  würden.  Dies  würden  die  Test-
käufe im Juli 2013 bei der Amavita Apotheke in Affoltern a. A. und bei der 
Moll Apotheke in Steinhausen bestätigen. 

4.11 Die Beklagte führt demgegenüber aus, eine Rückrufaktion wäre vor-
liegend  nur  noch  sog.  Black-Marketing:  Es  könne  sich  allerhöchstens 
noch um vereinzelte "alte" Packungen bei einem Apotheker handeln, der 
aus  welchen  Gründen  auch  immer  auf  der  einen  Packung  sitzen  geblie-
ben sei, die er an Lager halte. Seit Juni/Juli 2013 bekomme er gar keine 
"alten" Packungen mehr vom Grossisten, denn sie wären nur noch wäh-
rend zwei oder drei Monaten zulässig (Ablaufdatum). Eine Rückrufaktion 
würde im Markt (Apotheken, Ärzte, Spitäler) nur den unzutreffenden Ein-
druck  erwecken,  es  seien  massive  Mengen  von  Waren  auf  dem  Markt, 
die  ein  Patent  (ESZ)  der  Klägerin  verletzen  würden.  Insbesondere  die 
Nachteilsprognose  wäre  unhaltbar  zu  ihren  Lasten,  das  Black-Marketing 
stünde in keinem vertretbaren Verhältnis zum Erfolg (Rückruf einiger ver-
einzelter Packungen; act. 24 RZ 134 ff.). Da die Packungen mit der alten 
Ausführungsform  ("A-W®")  ein  Ablaufdatum  von  Ende  November  2013 
(40  mg)  bzw.  Ende  Dezember  2013  (20  mg)  hätten,  sei  höchst  unwahr-
scheinlich,  dass  solche  Packungen  dem  Konsumenten  überhaupt  noch 
abgegeben würden. 

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4.12  Eine  Verpflichtung  des  Verletzers  zum  Rückruf  der  verkauften  Pro-
dukte ist möglich, auch wenn die Abnehmer nicht verpflichtet sind, die er-
worbenen Erzeugnisse zurückzugeben.6 Wie oben unter Ziff. 4.3 gezeigt, 
kann  nicht  ausgeschlossen  werden,  dass  die  Beklagte  nach  wie  vor  pa-
tentverletzende Arzneimittel importiert und vertreibt, d.h. solche, die einen 
Enantiomerenüberschuss  von  mindestens  99,8%  aufweisen.  In  diesem 
Fall spielt das Ablaufdatum keine Rolle. Die Information an die Abnehmer 
soll lediglich beinhalten, dass es der Beklagten vorsorglich verboten wor-
den sei, die betreffenden Arzneimittel in Verkehr zu bringen. Da selbst die 
Beklagte  nicht  bestreitet,  dass  diejenigen Arzneimittel  mit  einem  Enanti-
omerenüberschuss von mindestens 99,8% patentverletzend sind, erweist 
sich  diese  Verpflichtung  nicht  als  unhaltbar.  Das  Rechtsbegehren  Ziff.  2 
ist daher ebenfalls gutzuheissen. 

5.  Kosten- und Entschädigungsfolgen 

5.1  Ausgangsgemäss sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu re-
geln. Das Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen ist vollumfäng-
lich gutzuheissen. Die Gerichtskosten sind daher von der Klägerin zu be-
ziehen;  die  endgültige  Kosten-  und  Entschädigungsregelung  bleibt  dem 
ordentlichen  Verfahren  vorbehalten.  Für  den  Fall,  dass  die  Klägerin  die 
Klage  im  ordentlichen  Verfahren  nicht  fristgemäss  einreicht,  hat  sie  der 
Beklagten  eine  Parteientschädigung  zu  entrichten  (Art.  27  PatGG  i.V.m. 
Art. 104 Abs. 3 ZPO und Art. 106 Abs. 1 ZPO). 

Ausgehend  von  einem  Streitwert  von  CHF  500'000.–  ist  die  Gerichtsge-
bühr  auf  CHF  25'000.–  festzusetzen  (Art.  1  und  2  KR-PatGer)  und  vom 
von  der  Klägerin  geleisteten  Kostenvorschuss  zu  beziehen.  Die  Partei-
entschädigung, welche die Klägerin der Beklagten für den Fall zu bezah-
len  hat,  dass  sie  die  Frist  zur  Einreichung  der  Klage  unbenutzt  verstrei-
chen  lässt,  ist  auf  CHF  28'885.–  zuzüglich  CHF 2'310.80  (8%  MWSt.) 
festzusetzen. Diese setzt sich zusammen aus einer Entschädigung für die 
rechtsanwaltliche  Vertretung  von  CHF 18'625.–  (Art.  4,  5  und  6  KR-
PatGer)  sowie  aus Auslagen  in  der  Höhe  von  CHF  10'260.–  für  die  pa-
tentanwaltliche Beratung, was von der Klägerin unbestritten geblieben ist, 
zuzüglich 8% MWSt. (Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer). Die Beklagte macht zwar 
geltend, das Verfahren sei wegen der Frage der Rechtsbeständigkeit des 
Massnahmepatents  aufwendig  gewesen,  und  sie  macht  eine  Entschädi-
gung  von  CHF  55'000.–  geltend. Allerdings  handelt  es  sich  keineswegs 
um  einen  ungewöhnlich  aufwendigen  Fall;  Ausführungen  zur  Rechtsbe-

6 Heinrich, PatG/EPÜ, 2. A., N 10 zu Art. 72 PatG; N 29 zu Art. 77 PatG 

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ständigkeit  bzw.  Nichtigkeit  des  Massnahmepatents  sind  die  Regel  und 
können – da hierfür meist der Beizug eines Patentanwalts notwendig ist – 
als notwendige Auslagen zusätzlich zur Entschädigung für die anwaltliche 
Vertretung geltend gemacht werden, was die Beklagte auch tut. Ebenfalls 
nicht  korrekt  ist,  dass  sich  aus  Art.  5  KR-PatGer  rechnerisch  eine  Ent-
schädigung  von  CHF 41'250.–  ergibt,  es  sind  lediglich  CHF 37'250.–. 
Schliesslich ist die Entschädigung gemäss Art. 6 KR-PatGer in der Regel 
auf 30-50% zu reduzieren. Indem die Entschädigung vorliegend auf 50% 
reduziert wird, wurde dem erhöhten Aufwand bereits Rechnung getragen. 
Der  Vollständigkeit  halber  ist  zu  bemerken,  dass  der  beklagtische 
Rechtsvertreter  auf  die  Rechtsschriften  für  die  Einsprache  zurückgreifen 
konnte.  

6.  Fristansetzung zur Einreichung der Klage 

Der Klägerin ist eine Frist von 30 Tagen zur Einreichung der Klage anzu-
setzen,  ansonsten  die  mit  diesem  Entscheid  anzuordnenden  Massnah-
men bei unbenutztem Ablauf der Frist ohne Weiteres dahinfallen (Art. 263 
ZPO).  

Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.  Das  Begehren  um  Erlass  vorsorglicher  Massnahmen  wird  in  Bezug 
auf  das  Rechtsbegehren  Ziff.  1  gutgeheissen,  und  es  wird  der  Be-
klagten  unter Androhung  der  Bestrafung  ihrer  Organe  nach Art.  292 
StGB  mit  Busse  im  Widerhandlungsfall  bis  zum  Ablauf  des  EP 000 
vorsorglich verboten, in der Schweiz die am 16. Dezember 2011 vom 
Schweizerischen  Heilmittelinstitut  Swissmedic  zugelassenen  Arznei-
mittel "A-W Filmtabl 20 mg", "A-W Filmtabl 40 mg", "A-W HC Filmtabl 
20 mg" und/oder "A-W HC Filmtabl 40 mg" (Zulassungsnummer 111) 
selber  oder  durch  Dritte  einzuführen,  zu  lagern,  anzubieten,  zu  ver-
kaufen  oder  auf  andere  Weise  in  Verkehr  zu  bringen,  wobei  die 
betreffenden Arzneimittel Magnesiumsalz von (-)-Omeprazol mit einer 
optischen Reinheit von ≥ 99.8% Enantiomerenüberschuss (e.e.) ent-
halten. 

2.  Das  Begehren  um  Erlass  vorsorglicher  Massnahmen  wird  in  Bezug 
auf das Rechtsbegehren Ziff. 2 gutgeheissen, und die Beklagte wird 
unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit 

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Busse  im  Widerhandlungsfall  vorsorglich  verpflichtet,  die  von  ihr  in 
Verkehr gebrachten Arzneimittel "A-W Filmtabl 20 mg", "A-W Filmtabl 
40 mg", "A-W HC Filmtabl 20 mg" und/oder "A-W HC Filmtabl 40 mg" 
(Zulassungsnummer  111)  zurückzurufen,  d.h.  die  ihr  bekannten Ab-
nehmer dieser Arzneimittel innert einer Frist von maximal fünf Kalen-
dertagen  zu  informieren,  dass  ihr  das  In-Verkehr-bringen  der  betref-
fenden Arzneimittel  vorsorglich  verboten  wurde  und  sie  deshalb  die 
Arzneimittel  gegen  Rückerstattung  des  Kaufpreises  und  der  übrigen 
Auslagen zurücknimmt. 

3.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 25'000.–. 

4.  Die  Kosten  werden  von  der  Klägerin  bezogen  und  mit  dem  von  ihr 
geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Die endgültige Kosten- und 
Entschädigungsregelung bleibt dem ordentlichen Verfahren vorbehal-
ten. Für den Fall, dass die Klägerin nicht innert Frist Klage im ordent-
lichen  Verfahren  einreicht,  hat  es  mit  dieser  Kostenauflage  sein  Be-
wenden. 

5.  Der  Klägerin wird eine  Frist  bis  12.  Juni  2014  (Datum  Poststempel) 
zur Einreichung der Klage angesetzt, ansonsten die hiermit angeord-
neten vorsorglichen Massnahmen ohne Weiteres dahinfallen. 

6.  Für  den  Fall,  dass  die  Klägerin  nicht  innert  Frist  Klage  im  ordentli-
chen Verfahren einreicht, hat sie der Beklagten eine Parteientschädi-
gung von CHF 31'195.80 (inkl. 8% MWSt.) zu bezahlen. 

Dieser Entscheid geht an:  

–  die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)  
–  die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)  
–  das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der  Rechtskraft,  mit 

Gerichtsurkunde) 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-

Seite 17 

 
 
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

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St. Gallen, 12. Mai 2014  

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 12. Mai 2014 

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