# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** ac4e11a4-4a7b-5793-9593-22343dcc4767
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2010-11-30
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 30.11.2010 B-6222/2009
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-6222-2009_2010-11-30.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-6222/2009
{T 1/2}

U r t e i l  v o m  3 0 .  N o v e m b e r  2 0 1 0

Richter David Aschmann (Vorsitz), 
Richter Bernard Maitre, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Peek & Cloppenburg AG, 
Kalandastrasse 4, 8045 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Robert G. Briner, 
CMS von Erlach Henrici AG, Dreikönigstrasse 7,
8002 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Verfügung vom 1. September 2009 betreffend 
Markeneintragungsgesuch 62524/2007 LOUIS BOSTON.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-6222/2009

Sachverhalt:

A.
Am 8. November 2007 hinterlegte die Beschwerdeführerin bei der Vor-
instanz die Wortmarke LOUIS BOSTON. Die Marke wird für folgende 
Waren  und  Dienstleistungen  der  Klassen  3,  18,  25  und  35  bean-
sprucht:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier, Fettentfernungs- und Schleif -
mittel; Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schön-
heitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in die-
ser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Reise-  und Handkoffer; Regen-
schirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und 
Sattlerwaren.

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbei-
ten; Detailhandel.

B.
Die  Vorinstanz  beanstandete  das  Eintragungsgesuch  mit  Schreiben 
vom 6. Mai 2008, weil der Wortbestandteil BOSTON für die gleichna-
mige Hauptstadt  von Massachusetts  in  den Vereinigten Staaten von 
Amerika stehe und somit  auf  die geographische Herkunft  der  bean-
spruchten Waren hinweise. Die Marke könne die Käuferschaft über die 
Herkunft der in den Klassen 3, 18 und 25 beanspruchten Waren irre-
führen, falls das Verzeichnis der beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen nicht  durch eine entsprechende Präzisierung auf  Waren US-
amerikanischer Herkunft eingeschränkt werde.

C.
Mit Schreiben vom 10. November 2008 bestritt die Beschwerdeführerin 
die Beanstandungsgründe. Sie führte aus, dass BOSTON nicht isoliert 
betrachtet werden dürfe. Zusammen mit dem Element LOUIS, welches 
klar als Vorname erkannt werde, werde der Bestandteil  BOSTON als 
Nachname wahrgenommen. Dies werde noch durch die Tatsache ver-
stärkt, dass LOUIS ein französischer Name sei, und es daher keinerlei 
Verbindung zur US-amerikanischen Stadt Boston gäbe. Des Weiteren 
sei  die Stadt Boston für die beanspruchten Waren nicht bekannt,  so 
dass damit keinerlei Vorstellungen verbunden würden. Zudem wies sie 
auf  die Registrierung der Marke in den USA und die Eintragung als 
EU-Gemeinschaftsmarke hin.

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D.
In ihrer Stellungnahme vom 23. Dezember 2008 hielt die Vorinstanz an 
ihrer Auffassung fest. Sie machte geltend, der Durchschnittsabnehmer 
bringe BOSTON als erstes mit der US-amerikanischen Stadt Boston in 
Verbindung, zumal der Nachname Boston den schweizerischen Durch-
schnittsabnehmern nicht bekannt sei. Daran vermöge auch die Aufzäh-
lung einiger, nach Auffassung der Vorinstanz wenig bekannter Persön-
lichkeiten mit  dem gleichlautenden Familiennamen nichts zu ändern. 
Im Übrigen sei es irrelevant,  ob die Stadt  Boston einen besonderen 
Ruf  für  die beanspruchten Waren geniesse,  es  reiche vielmehr  aus, 
dass Boston respektive die USA als Produktionsort  in Frage kämen, 
damit die massgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftserwartung für 
die mit der Marke gekennzeichneten Waren hegten. Schliesslich könne 
der Verweis auf ausländische Eintragungen keinen Anspruch auf eine 
Markeneintragung begründen.

E.
Mit einer  Eingabe vom 24. Juni 2009 hielt die Beschwerdeführerin an 
ihren Ausführungen im Schreiben vom 10. November 2008 fest. Ergän-
zend wies sie auf eine Reihe von Voreintragungen hin, die aus einer  
Kombination des Elements LOUIS mit einer geographischen Bezeich-
nung als  Zweitelement  bestehen. Zur  Relevanz der  Voreintragungen 
einer Marke im Ausland für das Hinterlegungsverfahren in der Schweiz 
verwies die Beschwerdeführerin auf die Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts.  Nach  dieser  Praxis  müsse  ihre  Marke  in  der 
Schweiz ebenfalls eingetragen werden.

F.
Am 1. September 2009 erliess die Vorinstanz eine Verfügung, in der 
sie  das  Schweizerische  Markeneintragungsgesuch  Nr. 62524/2007 
LOUIS BOSTON für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen 
zurückwies.

G.
Am 30. September  2009 erhob die Beschwerdeführerin  gegen diese 
Verfügung  Beschwerde  ans  Bundesverwaltungsgericht  mit  folgenden 
Anträgen:

"Es  sei  die  angefochtene  Verfügung  aufzuheben  und  das  Zeichen  "LOUIS 
BOSTON" für  folgende Waren (ohne Einschränkung auf  "Waren  amerikani -
scher Herkunft") und Dienstleistungen wie folgt ins Schweizer Markenregister  
einzutragen:

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Klasse  3:  Wasch-  und  Bleichmittel;  Putz-,  Polier-,  Fettentfernungs-  und 
Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und 
Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in die-
ser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Reise-  und Handkoffer; Regen-
schirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und 
Sattlerwaren;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbei-
ten; Detailhandel;

unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin."

Zur  Begründung führte  die  Beschwerdeführerin  an,  dass  die  Vorins-
tanz den Grundsatz verletzt habe, wonach Marken im Gesamteindruck 
zu  beurteilen  seien,  und  stattdessen  ihrer  Beurteilung  der  Eintra-
gungsfähigkeit der Marke das Wortelement BOSTON in Alleinstellung 
zugrunde gelegt habe. Des Weiteren sei die Marke der Beschwerde-
führerin in den USA mehrfach registriert und existiere auch eine identi -
sche EU-Gemeinschaftsmarke. Es könne nicht Sache der schweizeri-
schen Behörden sein, eine Marke zurückzuweisen, welche in ihrem Ur-
sprungsstaat ohne Probleme eingetragen worden sei. Zudem sei die 
Marke  offensichtlich  eine  Kombination  von  Vor-  und  Nachnamen. 
"Louis" sei ein bekannter Vorname, so dass das Publikum Boston klar  
als Nachname auffasse, der zwar in der Schweiz nicht sehr verbreitet 
sei, aber dennoch vorkomme. Diese Vorbringen unterstrich sie mit ei -
ner Auflistung von Persönlichkeiten, die den Nachnamen BOSTON tra-
gen.

H.
Mit  Vernehmlassung vom 14. Dezember  2009 beantragte  die  Vorins-
tanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerde-
führerin vollumfänglich abzuweisen. Sie verwies auf ihre Ausführungen 
in der angefochtenen Verfügung. Ergänzend brachte sie vor, dass die 
Marke im Gesamteindruck beurteilt worden sei und nicht lediglich an-
hand ihres Elements BOSTON. Das Element LOUIS vermöge an der 
Gefahr der Irreführung, die vom Element BOSTON ausgehe, nichts zu 
ändern, da letzteres in der Schweiz als Familienname nicht gebräuch-
lich sei, so dass die massgeblichen Verkehrskreise trotz der Kombina-
tion mit dem geläufigen Vornamen "Louis" auf die amerikanische Stadt 
Boston schliessen würden.

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I.
Mit Replik vom 11. März 2010 wies die Beschwerdeführerin darauf hin, 
Schweizer Behörden hätten ein Freihaltebedürfnis zugunsten ausländi-
scher Unternehmen nicht zu berücksichtigen, wenn dies nicht einmal 
der Ursprungsstaat tue. Dieses Argument sei von der Vorinstanz nicht 
beachtet worden. Zudem sei es unzutreffend, dass die massgeblichen 
Verkehrskreise der Marke LOUIS BOSTON einzig einen Hinweis auf 
die US-amerikanische Stadt Boston entnähmen. Vielmehr bestehe un-
weigerlich eine Assoziation zu entsprechenden Vor- und Nachnamen. 
Sie führte weitere Beispiele von eingetragenen Marken auf, die eben-
falls aus einer geografischen Bezeichnung und einem zweiten Element 
zusammengesetzt seien. Abschliessend wies die Beschwerdeführerin 
erneut darauf hin, dass die Vorinstanz nicht von ihrer langjährigen Ein-
tragungspraxis abweichen dürfe.

J.
Mit Duplik vom 30. April 2010 hielt die Vorinstanz an ihrem bisherigen 
Standpunkt fest. Sie ergänzte, dass sie zum oben Gesagten bereits in 
ihrer Verfügung vom 1. September 2009 und in ihrer Vernehmlassung 
vom 14. Dezember  2009  Stellung  genommen habe. Ein  Freihaltebe-
dürfnis  an  der  Marke  habe  sie  gar  nie  vertreten.  Die  von  der  Be-
schwerdeführerin angeführten weiteren Marken enthielten entweder in 
der Schweiz bekannte und geläufige Vor- oder Nachnamen, hätten ei-
nen symbolischen Sinngehalt oder nennten unbekannte "Provinzstädt-
chen".

K.
In einer Stellungnahme vom 6. Juli 2010 zur Duplik vom 30. April 2010 
hielt die Beschwerdeführerin an ihren bisherigen Ausführungen fest.

L.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid er -
heblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das  Bundesverwaltungsgericht  (BVGer)  ist  zur  Beurteilung  von  Be-
schwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz im Marken-
sachen  zuständig  (Art. 31  und  33  des  Verwaltungsgerichtsgesetzes 
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Es liegt kein Ausnahmefall nach 
Art. 32 VGG vor. Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist 
von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfah-
ren  vom  20. Dezember  1968  (Verwaltungsverfahrensgesetz,  VwVG; 
SR 172.021)  eingereicht,  und  der  verlangte  Kostenvorschuss  wurde 
rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochte-
ne Verfügung besonders  berührt  und beschwert  (Art. 48 VwVG). Auf 
die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Nach Art 2 Bst. c und Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Bundesgesetzes vom 
28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben 
(Markenschutzgesetz,  MSchG; SR 232.11) sind irreführende Zeichen 
vom  Markenschutz  und  vom  Eintrag  in  das  Markenregister  ausge-
schlossen.

2.1 Ein Zeichen ist im Sinne dieser Bestimmungen irreführend, wenn 
es geeignet ist, falsche Erwartungen bei den angesprochenen Abneh-
merinnen  und  Abnehmern  zu  wecken  (BGE 125  III  204  E. 1e 
Budweiser,  BGE 93 I 675 E. 2  Diamalt;  JÜRG MÜLLER,  Zum Begriff der 
täuschenden Marke,  Schweizerische Mitteilungen über  Gewerblichen 
Rechtsschutz  und  Urheberrecht  1981,  S. 8;  IVAN CHERPILLOD,  Le  droit 
suisse des marques, Lausanne 2007, S. 94). Von Registerzeichen ge-
weckte Erwartungen sind nicht erst falsch, wenn das gekennzeichnete 
Angebot gänzlich von ihnen abweicht. Es genügt, dass die Waren und 
Dienstleistungen, für  welche die Marke eingetragen ist,  in  einem für 
den Kaufentscheid  wesentlichen Punkt  hinter  den geweckten Erwar-
tungen  zurückbleiben,  also  nur  eine  Irreführungsgefahr  oder  Verwir-
rung  und  weder  eine  manifeste  Täuschung  noch  einen  Vermögens-
schaden  bewirken  (MÜLLER,  a.a.O.,  S. 9;  LUCAS DAVID,  in:  Kommentar 
zum  schweizerischen  Privatrecht,  Markenschutzgesetz/  Muster-  und 
Modellgesetz,  Basel  1999,  MSchG  Art. 2,  N 51;  CHRISTOPH WILLI,  in: 
Markenschutzgesetz,  Kommentar  zum  schweizerischen  Markenrecht 
unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Marken-
rechts, Zürich 2002, Art. 2, N 216, 218; MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/ 
Thouvenin, Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz (MSchG), 

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Bern 2009, Art. 2 Bst. c, N 28ff.). Im ehemaligen Markenschutzgesetz 
vom 26. September 1890 (aMSchG) war das Verbot irreführender Zei-
chen  im  Schutzausschluss  sittenwidriger  Zeichen  enthalten  (Art. 3 
Abs. 4 aMSchG; vgl. ERWIN MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz be-
treffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbe-
zeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 
1939, S. 80 ff.). Auch im heutigen Gesetz bezweckt es, angesprochene 
Abnehmerkreise  im  Interesse  eines  sittlichen  und  anständigen  Ge-
schäftsgebahrens  vor  Täuschung  zu  bewahren  oder  einer  solchen 
Täuschung zumindest nicht Vorschub zu leisten.

2.2 Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische An-
gabe  enthält  und  den  Adressaten  zur  Annahme  verleitet,  die  Ware 
stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die geografische Anga-
be hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 112 II 265 
E. 2b  Alpina,  BGE 135  III  418  E. 2.1  Calvi mit  weiteren  Hinweisen; 
NOTH, Art. 2 Bst. c, N 41). Während Art. 14 Ziff. 4 aMSchG darüber hin-
aus auch Marken mit ersonnenen geografischen Bezeichnungen vom 
Schutz ausgeschlossen hatte (vgl. BGE 98 Ib 191 E. 3 Sheila diffusion, 
BGer  in  PMMBl 18/  1979  I  78  René  d'Aristide),  sind  im  geltenden 
Recht unrichtige geografische Angaben, zum Beispiel erkennbare Fan-
tasiezeichen in Marken zulässig, falls sie das Publikum nicht irreführen 
(BGE 98 Ib 10 E. 3 Santi deutsches Erzeugnis). Es gilt darum als Er-
fahrungssatz,  kann  aber  im  Einzelfall  widerlegt  werden,  dass  die 
massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer 
Marke, falls sie ihn kennen, als Angabe für die Herkunft der damit be-
zeichneten Waren auffassen (BGE 135 III 419 E. 2.2  Calvi,  BGE 97 I 
80 E. 1 Cusco, BGE 93 I 571 E. 3 Trafalgar, BGer, 4A_508/2008 vom 
10. März 2009 E. 4.2 Afri-Cola). Auch nach Art. 22 Ziff. 3 des Abkom-
mens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigen-
tum (Anhang 1C des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorga-
nisation vom 15. April  1994/TRIPS; SR 0.632.20) haben die Mitglied-
staaten die Eintragung einer Marke, die eine geografische Angabe ent-
hält oder aus ihr besteht, für Waren, die ihren Ursprung nicht in dem 
angegebenen Gebiet haben, abzulehnen oder sie für ungültig zu erklä-
ren, wenn die Verwendung der Angabe in der Marke für solche Waren 
im betreffenden Mitgliedstaat  geeignet  ist,  die Öffentlichkeit  hinsicht-
lich des wahren Ursprungsorts irrezuführen. Allerdings erfasst dieser 
Begriff der geografischen Angabe nach TRIPS nur Angaben, die eine 
Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder aus einer 
Region oder aus einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend kenn-

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zeichnen, sofern darüber hinaus eine bestimmte Qualität, ein bestimm-
ter Ruf oder ein anderes bestimmtes Merkmal der Ware im wesentli-
chen  seinem  geografischen  Ursprung  zuzuschreiben  ist  (Art. 22 
Ziff. 1 TRIPS, vgl. auch Art. 18 Abs. 1 aMSchG). Ein solcher Ruf wird 
von Art. 2 Bst. c MSchG für das Vorliegen einer irreführenden Marke 
nicht  vorausgesetzt  (BGE 132  III  774  E. 3.1  Colorado;  NOTH, Art. 2 
Bst. c, N 41).

2.3 Keine Herkunftserwartung ist  anzunehmen, wenn die Marke von 
den  massgebenden  Verkehrskreisen  nicht  als  Hinweis  auf  eine  be-
stimmte Herkunft  der  Waren  oder  Dienstleistungen verstanden  wird, 
namentlich zu einer der in BGE 128 III  454 E. 2.1  Yukon definierten 
Fallgruppen zählt. Nach diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung zu 
verneinen, wenn (1) der Ort, auf den das Zeichen hinweist, den hiesi -
gen Abnehmerkreisen  unbekannt  ist,  (2)  das  Zeichen wegen seines 
Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (3) der bezeichne-
te Ort sich nicht als Produktions-, Farbrikations- oder Handelsort eig-
net oder (4) das Zeichen eine Typenbezeichnung dar-stellt, (5) sich für 
ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder (6) zu einer Gat-
tungsbezeichnung geworden ist (vgl. auch BGE 135 III 421 E. 2.6 Cal-
vi; NOTH, Art. 2 Bst. c, N 41ff.).

2.4 Die vorgenannte Gruppe (2) von Fantasiezeichen, die trotz eines 
geografischen  Elements  keine  Herkunftserwartung  auslösen,  betrifft 
Marken mit  Symbolgehalt  (E. 2.3).  Hierzu zählen in  der  Regel  auch 
Marken,  die  erkennbar  einen  Personennamen verwenden oder  ganz 
aus einem solchen bestehen, wobei ein Teil dieses Namens mehrdeu-
tig  ist,  nämlich  gleichzeitig  in  anderem Zusammenhang oder  isoliert  
betrachtet einen geografischen Sinn hat. Etliche Familiennamen sind 
etymologisch  aus  geografischen  Begriffen  hervorgegangen.  Die  Be-
zeichnung der geografischen Herkunft ist eine häufige Erklärung für ih -
re Bildungsweise – offenbar deshalb, weil die Entstehung der Familien-
namen einst zeitgleich mit der Entfaltung der Städte erfolgt ist (Duden,  
Lexikon der Familiennamen, a.a.O., S. 25). Diese Entstehungszeit liegt 
allerdings so weit zurück, dass heute regelmässig keine Herkunftser-
wartung  mehr  mit  den  Namen  verbunden,  bei  den  Namen  "Matter" 
oder  "Rom" zum Beispiel  keine Herkunft  aus  dem Glarnerland oder 
Italien mehr erwartet wird. Die Rechtsprechung hat bei mehrdeutigen 
Marken wie "Burberry  Brit"  (Brit  = weiblicher Vorname und Kurzform 
von "britisch") oder "Victoria" (weiblicher Vorname und Hauptstadt von 
British  Columbia  [CA])  aus  diesen  Gründen  einen  Vorrang  der  Na-

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menswirkung vor der geografischen Nebenbedeutung konstatiert  und 
das Bestehen einer Irreführungsgefahr verneint (Entscheid der RKGE, 
sic! 2006, 682 E. 4 Burberry Brit; Urteil des BVGer, B-6562/ 2008 vom 
16. März 2009 E. 6.3 Victoria). Wird ein derart mehrdeutiger Name als 
Personenname erkannt, wofür zuerst im Einzelfall  seine Bildungswei-
se, sein Zeichenzusammenhang und Kontext zu berücksichtigen und 
abzuwägen sind, überwindet das Namensverständnis in der Regel als 
Symbolgehalt die geografische Bedeutung des einzelnen Wortes. An-
deres gilt bei Namen, die im umgekehrten Sinn gerade für ihren geo-
grafischen  Symbolgehalt  bekannt  sind  (z.B.  "Uncle  Sam",  vgl.  Ent-
scheid der RKGE, sic! 1999, 644 f. E. 3 Uncle Sam) sowie gegebenen-
falls für Namen, deren äusserliche Bauweise und Verwendungszusam-
menhang derart spezifisch auf eine geografische Herkunft hinweisen, 
dass sie – etwa "Abdul-Wahhab" für Wasserpfeifen – ausnahmsweise 
trotzdem  eine  solche  erwarten  lassen  (vgl.  Urteil  des  BVGer  B-30/ 
2009 vom 8. April 2010 E. 5.2 Alvaro Navarro).

3.
Die Marke ist aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu beur-
teilen,  dies  aber  nicht  im Sinne einer  vorausgesetzten  Selbstverant-
wortung der Marktbeteiligten,  sondern durch eine angemessene Ab-
wägung zur Verhinderung jeder nennenswerten Irreführungsgefahr im 
Einzelfall  (EUGEN MARBACH,  Die  Verkehrskreise  im  Markenrecht,  sic! 
2007, S. 9). Die Beurteilung der Marke ist darum eher nach der Wahr-
nehmung der  schwächsten  und  irreführungsanfälligsten repräsentati-
ven Gruppe von Verkehrsteilnehmern zu richten, die besser geschul-
ten Kreise sind dabei aber nicht aus den Augen zu ver lieren (restrikti-
ver:  ALEXANDER PFISTER,  Die Absatzmittler  als  relevanter Verkehrskreis 
im Markeneintragungsverfahren, sic!  2009, S. 687). Die Beschwerde-
führerin beansprucht für ihre Registrierung Schutz für eine Reihe von 
Waren der Klassen 3, 18 und 25 sowie von Dienstleistungen der Klas-
se 35. Die alltäglichen Waren richten sich nicht nur an Fachpersonen, 
wie Detailhändler, Drogisten,  Kosmetiker und Kürschner, sondern im 
hohen  Masse  auch  an  die  Endabnehmer  und  somit  an  den  Durch-
schnittskonsumenten. Demgegenüber richten sich die Dienstleistungen 
in  erster  Linie  an Sachverständige. Insgesamt  beschränken sich  die 
relevanten Verkehrskreise jedoch nicht nur auf Fachkreise, wie dies et-
wa bei rezeptpflichtigen Medikamenten und Schulbüchern der Fall wä-
re,  die  ausschliesslich  von  Ärzten  bzw. Lehrern  ausgewählt  werden 
(EUGEN MARBACH,  Die  Verkehrskreise  im  Markenrecht,  in:  sic!  2007, 
S. 11). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens als 

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beschreibend  ist  deshalb  vom  Verständnis  des  Durchschnittskonsu-
menten auszugehen (vgl. Urteil  des BVGer B-1710/2008 vom 6. No-
vember 2008 E. 3.2  Swistec). Nach konstanter Rechtsprechung muss 
die geografische Angabe in ihrem Gesamteindruck geeignet sein, von 
einem "nicht unerheblichen Teil des Verkehrs" als Hinweis auf die geo-
grafische Herkunft  aufgefasst zu werden (RKGE in sic!  2006, S. 769 
Off Broadway Shoe Warehouse [fig.], RKGE in sic! 2006, S. 587 Fedex 
Europe First, RKGE in sic! 2006, S. 275 Die fünf Tibeter, RKGE in sic! 
2006,  S. 40  Würthphoenix  [fig.],  alle  mit  Verweis  auf  WILLI,  a.a.O., 
Art. 2 N. 226).

4.

4.1 Beim angemeldeten Zeichen handelt es sich um eine Wortmarke, 
die aus den Wörtern LOUIS und BOSTON zusammengesetzt ist. Louis 
ist  ein französischer männlicher Vorname (Meyers grosses Universal 
Lexikon, Mannheim 1983, Band 8, S. 601). Wie viele Vornamen wird er 
daneben auch als Familienname verwendet (Duden Lexikon der Fami-
liennamen, Mannheim 2008, S. 396). Im Schweizer Telefonbuch sind 
rund 140 Personen mit diesem Nachnamen verzeichnet (Recherche in 
www.tel.local.ch, besucht am 16. November 2010). BOSTON kommen 
verschiedene Bedeutungen zu. Einerseits handelt es sich um die Na-
men  der  Hauptstadt  des  amerikanischen  Bundesstaates  Massachu-
setts, eines ostenglischen, in der Grafschaft Lincoln gelegenen Hafen-
städtchens, eines amerikanischen, langsamen Walzers und eines Kar-
tenspiels (Meyers grosses Universal Lexikon, a.a.O., Band 2, S. 577; 
Duden  Das  grosse  Wörterbuch  der  deutschen  Sprache,  2. Auflage, 
Mannheim 1993, Band 2, S. 575). Andererseits ist BOSTON ein männ-
licher Vorname sowie ein Familienname. Einzelpersonen dieses Fami-
liennamens  sind  im  Schweizer  Telefonbuch  allerdings  nur  zwei  ver-
zeichnet. Von diesen unterschiedlichen Bedeutungen geniesst die mit 
Abstand grösste Bekanntheit in der Schweiz die 1630 von englischen 
Puritanern in der Massachusetts Bay an der Ostküste der USA (Neu-
england)  gegründete Stadt  Boston,  Sitz  der bekannten Harvard Uni-
versität  und  Hauptstadt  von  Massachusetts,  die  am  16. Dezem-
ber 1773 mit der Boston Tea Party Ausgangspunkt der amerikanischen 
Freiheitsbewegung war (National Geographic Deutschland, Boston und 
Umgebung, 4. Aufl. Hamburg 2010, S. 22; Dumont Reise-Taschenbuch, 
Boston & Neuengland, Ostfildern 2009, S. 44 ff.).

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4.2 Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens im 
Wesentlichen mit der Begründung, der Durchschnittsabnehmer bringe 
den Begriff  BOSTON in erster Linie mit  der amerikanischen Stadt in 
Verbindung, weshalb die Marke eine Herkunftserwartung auslöse und 
eine Irreführungsgefahr berge. Der Familienname Boston sei ihm hin-
gegen nicht bekannt.

Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass die Hauptstadt von Mas-
sachusetts  in  der  Schweiz  bekannt  sei  und  dass  das  Wortelement 
BOSTON in Alleinstellung als Herkunftshinweis betrachtet werden kön-
ne. Es gelte jedoch die Markenanmeldung in ihrer Gesamtheit zu be-
urteilen. Das Zeichen werde vom Verkehr klar als Kombination von Vor- 
und Nachnamen erkannt und somit nicht als Herkunftsangabe angese-
hen.

4.3 Das BVGer kann sich der Auffassung der Beschwerdeführerin in-
soweit anschliessen. Bei LOUIS handelt es sich um einen insbesonde-
re von den französischen Königen her bekannten und weit verbreiteten 
Vornamen, der heute in zahlreichen Varianten, auch als Ludwig, Lewis, 
Luigi  usw.  gebräuchlich  ist.  Dieser  Begriff  wird  in  allen  Schweizer 
Sprachregionen sofort  und in  erster  Linie als  Vorname erkannt. Auf-
grund seiner Platzierung am Zeichenanfang kommt ihm eine besonde-
re Aufmerksamkeit zu. Als Vorname bewirkt er beim Publikum zudem 
eine Erwartungshaltung mit Bezug auf den nachfolgenden Bestandteil. 
Die Verkehrsteilnehmenden erahnen oder erwarten, dass dem Vorna-
men ein Nachname oder ein anderer, eine Person präzisierender Zu-
satz folgen dürfte, was dazu führt, dass der Zeichenbestandteil BOS-
TON, wenn er auch in der Schweiz als Familienname kaum bekannt 
ist, doch als ein solcher aufgefasst wird oder werden kann.

Allerdings tritt dieses Verständnis, dem Wort "Boston" in der Nachfolge 
des Vornamens "Louis" eine Nachnamensfunktion zuzuteilen, die sei-
nen  geografischen  Nebensinn  verdeckt,  in  Konkurrenz  zur  ebenfalls 
möglichen Interpretation der Marke als Name mit nachfolgender Her-
kunftsbezeichnung. Zum Beispiel  würde eine Marke "Huber  Boston", 
also ein typischer Nachname an erster Stelle, naheliegenderweise als 
Herkunftsangabe verstanden, obwohl eine in dieser Form nachgestell-
te  Ortsbezeichnung  häufiger  mit  einem Komma abgetrennt  wird,  so 
dass das Zeichen korrekterweise "Huber, Boston" lauten müsste. Auch 
die hier zu prüfende Marke kann in diesem Sinne, wie "Louis, Boston",  

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als Hinweis auf eine Person mit Vor- bzw. Nachnamen "Louis" und Sitz 
in Boston MA verstanden werden.

4.4 Welches  der  beiden  möglichen  Verständnisse  vorgeht,  ist  nicht 
schematisch zu entscheiden, sondern nach den Umständen des Ein-
zelfalls zu prüfen (BGE 128 III  460 E. 2.2  Yukon,  BGE 135 III 419 f. 
E. 2.3 Calvi). Im vorliegenden Zusammenhang ist dabei Folgendes zu 
berücksichtigen: Der französische Ursprung und der sprachlich wie ge-
schichtlich  französische Hintergrund  des Vornamens "Louis"  ist  dem 
Publikum bekannt  (vgl.  E. 4.3).  Dieses  Wort  ist  zudem als  Vorname 
deutlich bekannter denn als Nachname. Auch wenn dieser Name auch 
in anderen Ländern auftritt, lässt er darum einen gewissen Bezug zu 
Frankreich erwarten. Ein solcher Bezug – falls er für das Verständnis 
als  Personenname überhaupt  von  Bedeutung  sein  kann  –  fehlt  der 
Stadt  Boston und dem Bundesstaat  Massachusetts gänzlich; z.B. im 
Unterschied  zum  im  Süden  der  USA  gelegenen  Bundesstaat 
Louisiana,  der  von  1699-1762  eine  französische  Kolonie  war  und 
seinen Namen zu Ehren des französischen Königs Louis XIV erhalten 
hat  (vgl.  www.wikipedia.ch,  Stichwort  Louisiana,  besucht  am  9. 
November  2010).  In  der  Nähe  der  Stadt  Boston,  Neuengland,  be-
stehen keine Anhaltspunkte  für  einen solchen  französischen Bezug, 
namentlich auch keiner zum weit  entfernten Louisiana. Als  Herd der 
amerikanischen Freiheitskriege eignet  sich Boston für  einen solchen 
Bezug  sogar  besonders  wenig  (E.  4.1).  Die  Wörter  "Louis"  und 
"Boston"  liefern auf der anderen Seite keine formalen Anhaltspunkte 
für  eine  spezifische  geografische  Zuordnung  (E.  2.4).  Sie  kommen 
ebenso als europäische wie als amerikanische Ausdrücke infrage. Bei 
"Louis" handelt es sich mithin um keinen typischen Bostoner Namen, 
und dem Publikum fehlt jeder zusätzliche Anhaltspunkt, um einen Be-
zug zwischen einer Person namens "Louis"  und der  amerikanischen 
Stadt Boston herzustellen.

Die  Marke  LOUIS  BOSTON  wird  im  Wesentlichen  für  Modeartikel, 
nämlich Kosmetika,  Lederwaren einschliesslich Handgepäck und Ac-
cessoires, Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen so-
wie  für  verantwortungsvolle  Geschäftsbesorgungs-Dienstleistungen, 
nämlich Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büro-
arbeiten  und  Detailhandel,  beansprucht.  In  der  Modebranche  ist  es 
sehr üblich und darum naheliegend, eine natürliche Person mit vollem 
Namen  als  Kreateurfigur  in  den  Vordergrund  des  Warenauftritts  zu 
stellen. Ganze Modelinien werden mit dem Vor- und Nachnamen einer 

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Person  gekennzeichnet  ("Helena  Rubinstein",  "Hugo  Boss",  "Giorgio 
Armani",  "Donna  Karan"  usw.).  Bei  Dienstleistungen  zur  verantwor-
tungsvollen  Besorgung fremder  Geschäfte kommt es in  besonderem 
Masse auf die Person des Dienstleistungserbringers und das in sie ge-
setzte Vertrauen an, weshalb es nach der Art dieser Dienstleis tungen 
ebenfalls naheliegt,  sie mit  einem Personennamen zu kennzeichnen. 
Wie  die  Beschwerdeführerin  zu  Recht  festhält,  besteht  für  entspre-
chende Waren aus Boston kein besonderer Ruf.  Aus diesen Gründen 
überwiegt  aus Sicht  des Bundesverwaltungsgerichts  das Verständnis 
der Marke als Personenname gegenüber jenem einer möglichen, geo-
grafischen Interpretation.

4.5 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Zeichen LOUIS 
BOSTON nicht irreführend ist für Waren und Dienstleistungen, die kei -
nen Bezug zu den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Die Be-
schwerde ist daher gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzu-
heben und die Vorinstanz anzuweisen das Zeichen für sämtliche an-
gemeldeten Waren und Dienstleistungen einzutragen, ohne dass auf 
die  von  der  Beschwerdeführerin  ergänzend  geltend  gemachten  und 
angeblich mit der zu prüfenden Marke vergleichbaren Eintragungen im 
Markenregister näher eingegangen werden muss.

5.
Bei  diesem Ausgang  des  Verfahrens  sind  keine  Kosten  zu  erheben 
(Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleiste-
te Kostenvorschuss zurück zu erstatten.

6.
Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für 
ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Be-
schwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Be-
schwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Entschädi-
gung  von  Amtes  wegen  festzusetzen  (Art. 14  Abs. 2  Satz 2  i.V.m. 
Art. 7 Abs. 1  des Reglements über die Kosten und Entschädigungen 
vor  dem  Bundesverwaltungsgericht  vom  21.Februar  2008  [VGKE, 
SR 173.320.2]). Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Par-
teientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt auf-
zuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 
VwVG). Nach Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 
über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges 
Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome 

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Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit  
dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des 
Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt 
darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und 
kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. 
Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu ver-
pflichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung vom 1. September 
2009 wird aufgehoben und die Vorinstanz angewiesen, die Marke im 
schweizerischen Markenregister einzutragen.

2.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– wird der Beschwerde-
führerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3.
Der Beschwerdeführerin  wird zulasten des Eidgenössischen Instituts 
für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– (inkl. 
MWST) zugesprochen.

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4.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Gerichtsurkunde;  Beilage:  Rückerstat-
tungsformular)

- die  Vorinstanz  (Markeneintragungsgesuch  Nr. 62524/2007;  Ge-
richtsurkunde)

- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Marc Hunziker

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden  (Art. 72 ff.,  90 ff.  und  100  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch-
tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde-
führende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 30. November 2010

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