# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 607a194f-1355-5d8a-adb9-117ffab67f23
**Source:** Ticino (TI)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2005-09-14
**Language:** it
**Title:** Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.09.2005 10.2002.24
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-24_2005-09-14.html

## Full Text

Incarto n.

  10.2002.24

  	
  Lugano

  14 settembre
  2005/fb

   

  	
  In nome

  della Repubblica e Cantone

  Ticino

  	 

	
  La seconda Camera civile del Tribunale
  d'appello

  
	
   

  
	
   

  
						

 

	
  composta dei giudici:

  	
  Cocchi, presidente,

  Epiney-Colombo e Chiesa

  

 

	
  segretario:

  	
  Bettelini, vicecancelliere

  

 

 

sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 5 settembre 2002 da

 

	
   

  	
  IS 1 

  rappr. da RA 1 

   

  
	
   

  	
  contro

  	 

 

	
   

  	
  CV 1 

  rappr. dagli RA
  2 , e dr. Peter Heinrich, Zurigo 

   

  

 

chiedente
–così come alla modifica apportata dall’attrice in sede di conclusioni- diversi
ordini e divieti a carico della società convenuta relativamente all’uso di
determinati marchi rivendicati dall’attrice, la condanna della convenuta al
pagamento della somma di fr. 15'000.- a titolo di risarcimento danni, nonché
l’autorizzazione a pubblicare il dispositivo della sentenza;

 

domande
cui la convenuta si oppone;

 

richiamato
il decreto superprovvisionale 7 maggio 2002 ottenuto dalle allora istanti IS 1
e __________ Ltd., __________, nei confronti di CV 1 con cui veniva ordinato il
sequestro presso il negozio di quest’ultima __________”), sito in Piazza Grande
a Locarno, di tutta la merce recante il marchio __________ e/o il
marchio “L” e figura di l__________, nonché di tutta la documentazione connessa
con l’uso degli stessi marchi (inc. 10.2002.09);

 

richiamata
pure la sentenza provvisionale 2 luglio 2002 con cui, confermando le misure
superprovvisionali, veniva fatto ordine alla convenuta –e per essa al
presidente del Consiglio d’amministrazione- di cessare con effetto immediato la
vendita in qualsiasi forma di prodotti recanti il marchio __________ (nella grafia cosiddetta “Cinemascope”);

 

congiunta
per l’istruttoria questa causa con la causa parallela e analoga nel contenuto,
proposta da IS 1 nei confronti di __________, Lugano (inc. 10.2002.25);

 

svolta
l’istruttoria nella causa di merito, presentata dalla sola qui attrice come
licenziataria esclusiva di __________ Ltd.;

 

ammesse
con decreto 18 settembre 2003 le istanze (di restituzione in intero per addurre
fatti nuovi e per produrre nuove prove, relativamente a entrambi gli incarti)
20 giugno 2003 dell’attrice, rispettivamente 12 giugno, 3 luglio e 31 luglio
2003 la convenuta, in seguito alle quali sono stati assunti all’incarto i
documenti AA, BB, nonché 13, 14 e 15 (inc. 10.2002.24);

 

ammesse
con decisione 5 dicembre 2003, rispettivamente 28 gennaio 2004, le istanze di
restituzione in intero 9 ottobre e 24 dicembre 2003 della parte convenuta in
esito alle quali sono stati ammessi a questo stesso incarto anche i documenti 20,
21 e 22, rispettivamente 26;

 

preso atto
dello svolgimento di un unico dibattimento finale in relazione alle cause
congiunte (verbale 24 marzo 2004);

 

lette le
osservazioni conclusive delle parti, rispettivamente 16 marzo 2004 dell’attrice
e 24 marzo 2004 della convenuta; 

 

decaduta
la possibilità di una transazione extragiudiziale della vertenza con la
comunicazione telefonica 19 maggio 2004 del patrocinatore della convenuta, RA 2;

 

esaminati
gli atti e i documenti dell’incarto;

 

 

considera

 

in fatto e in
diritto:

 

 

                                   1.   La
menzionata decisione provvisionale 2 luglio 2002 (inc. 10.2002.09), ha
riconosciuto la verosimile validità del marchio __________ (nella grafia
“Cinemascope”) e il diritto sul medesimo da parte delle istanti, ossia: __________
__________ Ltd. quale titolare di quel marchio svizzero (no. 496056) depositato
in data 18 giugno 2001, anche per la classe merceologica 25 (abbigliamento), e IS
1 quale unica licenziataria per i prodotti e il marchio della liteconsorte.
Allo stesso marchio, parte convenuta contrapponeva il marchio svizzero no.
458834, ossia il marchio solo verbale “__________”, depositato già il 6
febbraio 1998 dalla società inglese __________) Ltd. e anch’esso relativo alla
classe di prodotti 25, di cui licenziataria era la ditta tedesca __________.
Distributrice per la Svizzera dei prodotti contestati era la __________,
fornitrice di parte convenuta. 

 

                                         Tra
l’altro, in merito alla priorità di cui all’art. 6 LPM, il giudice delegato
aveva concluso, con esplicito riferimento ai limiti che connotano un giudizio
cautelare, per la mancanza di similitudine fra i due marchi, ritenendo
determinante, rispetto al marchio verbale, la particolare presentazione grafica
del marchio __________. Considerava in conclusione: E’ pertanto sostenibile
che la grafia del marchio in questione –tenuto conto dello scopo riservatogli
dalla legge di distinguere prodotti o servizi di un’azienda da quelli di
un’altra- appaia di importanza determinante e addirittura prevalente
sull’indicazione verbale (tanto più con l’aggiunta del nome “__________”),
rivestendo innegabile carattere distintivo dei prodotti e non rappresentando
una semplice presentazione decorativa del nome Lonsdale (cons. 5).

 

 

                                   2.   La
causa di merito è stata presentata dalla sola IS 1 nella sua veste di
licenziataria esclusiva per la Svizzera del marchio contestato, come risulta
dall’ addendum no. 1 di data 19 ottobre 2001 al contratto di licenza sul
marchio 11 giugno 2001 (doc. I) e dalla dichiarazione 19 luglio 2001 di __________
Ltd. in base alla quale l’attrice è la sola ed esclusiva licenziataria del
diritto al marchio __________ per il territorio svizzero (doc. H).

 

 

                                   3.   Affermando
che la ditta inglese __________ (UK) Ltd. aveva acquistato i marchi __________
nel 1997, nei propri allegati introduttivi parte convenuta ricorda come la
società tedesca __________ sia stata dapprima licenziataria di __________ __________
Ltd. con la quale avrebbe poi interrotto il rapporto contrattuale in seguito a
una procedura giudiziaria estera, vinta –almeno in prima istanza- da __________.
La ditta tedesca avrebbe pertanto venduto anche nel nostro Paese merce con il
marchio controverso, dapprima in virtù del contratto con __________. e, in un
secondo tempo, ossia da novembre 2000, come licenziataria di __________.
Rilevata l’anteriorità del deposito del marchio di quest’ultima, sostiene la
non validità del marchio usato dall’attrice che pertanto non può essere
violato. Si oppone inoltre puntualmente alle domande dell’attrice con argomenti
che, se del caso, verranno considerati nel seguito.

 

 

4.Al di fuori della presente vertenza,
il 17 maggio 2002, __________ (__________. si è opposta ai sensi dell’art. 31
LPM alla registrazione del marchio __________. La decisione dell’IPI –di data 9
aprile 2003- ha giudicato simili i marchi in esame, deducendone l’esistenza di
un rischio di confusione: ha pertanto revocato la registrazione del marchio
svizzero no. 496 056 a dipendenza della priorità del marchio verbale
dell’opponente. In sostanza, è stato considerato che nel marchio combinato in
esame (verbale e figurato) l’elemento grafico non appare dominante sulla
componente verbale, considerata altresì l’irrilevanza sia dell’aggiunta __________
al nome principale “__________”, sia della grafia (Cinemascope), definita nicht
ausnehmend originell (cons. V/4). A titolo abbondanziale può essere ancora
osservato che, con decisione 22 aprile 2004 (quindi successiva all’istruttoria
di questa causa), la Commissione federale di ricorso in materia di proprietà
intellettuale ha confermato la descritta decisione dell’IPI. 

 

 

5.Inoltre, le parti (parte convenuta
nell’allegato di conclusioni e anche in atti precedenti; parte attrice, nelle
proprie conclusioni sub 1 e nell’ambito dell’arringa finale) danno atto delle
seguenti modifiche intervenute nei loro rapporti, segnatamente quanto al
diritto ai marchi. In data 11 giugno 2002 entrambi i marchi sono stati ceduti
da __________., rispettivamente da __________. alla società inglese __________
Ltd. che li ha poi concessi in licenza alla __________ Ltd. Questa società ha
infine concesso una sublicenza globale –concernente diversi Paesi europei- alla
qui attrice IS 1 con contratto 21 novembre 2002 (doc. S). D’altra parte,
quest’ultima ha autorizzato __________, nell’ambito di un’ulteriore sublicenza
che in sé non interessa la Svizzera, a effettuare consegne di prodotti recanti
in particolare il marchio controverso comunque anche nel territorio della
Confederazione, ancorché limitatamente agli ordini ricevuti prima
del 17 giugno 2003 (doc. 20). Parte convenuta, nella propria memoria
conclusiva, afferma pertanto che tutti i marchi “__________” si trovano presso
il medesimo detentore del diritto, così che verrebbe a mancare l’attualità
dell’interesse giuridico che costituisce un presupposto per un giudizio di
proibizione (punto 1.1. in fine). Inoltre, sostiene che nemmeno
precedentemente a questa nuova situazione di fatto e di diritto non è mai
esistita una violazione del marchio rivendicato dall’attrice poiché la merce da
lei venduta le era stata fornita da __________, allora regolare licenziataria
di __________., ditta straniera che deteneva un marchio prioritario rispetto
all’attrice. Infine, parte convenuta rileva che l’attrice ha concluso con __________
__________ il contratto di licenza di cui già s’è detto, permettendole di
accedere al mercato svizzero relativamente alle consegne di ordinazioni
ricevute prima del luglio 2003, ciò che concernerebbe quelle vendite al
dettaglio su cui è nata la presente vertenza.

 

 

6.L’attrice, nelle conclusioni,
ribadisce la propria tesi sulla mancanza di similitudine fra il marchio
verbale, già di __________ __________. (no. 458834), e il marchio misto
-figurativo e verbale- (no. 496056), di guisa che parte convenuta non possa
appellarsi alla priorità del primo sul secondo (art. 6 LPM). Inoltre, afferma
di aver utilizzato il marchio sul mercato svizzero ben prima della
registrazione, segnatamente fin dal 1989, dovendosi pertanto applicare alla
fattispecie l’art. 14 LPM. Nella sostanza, mantiene tutte le domande di
petizione di cui si dirà nel seguito. 

 

 

                                   7.   Con
riferimento a quanto già esposto sub 4, va ricordato che le decisioni –di
natura amministrativa- prese nell’ambito della procedura di opposizione, non
hanno forza di cosa giudicata in una controversia giudiziaria parallela, ossia
avente per oggetto lo stesso marchio, e ciò a dipendenza della cognizione
limitata di quelle autorità (Willi, Komm. zum MSchG, 2002, art. 33 LPM,
N. 7). In altre parole, nella procedura di opposizione è determinante solo una
parte degli elementi che possono invece venir considerati nel procedimento
civile (David, Comm. di Basilea alla LPM, 1999, art. 31, N. 5).

 

                                         Ne
consegue, nel solco di questa considerazione, che –non essendo stati proposti
in causa altri elementi di giudizio oltre il richiamo all’art. 14 LPM (di cui
si dirà nel seguito)- la questione della similitudine dei due marchi appare
risolta anche in questa sede giudiziaria, ancorché in senso contrario a quello
della decisione cautelare; non vi sono peraltro motivi per scardinare il
giudizio dell’IPI, almeno alla luce dei criteri ivi adottati (cfr. il
precedente cons. 4) che conclude –come accennato sopra e data l’identità dei
prodotti cui sono riferiti i marchi contrapposti- per l’applicazione degli art.
3 cpv. 1 lett. c, 6 e 33 LPM. D’altra parte, l’impressione generale (Erinnerungsbild)
che l’attrice attribuisce al proprio segno è un elemento per giudicarne la
forza distintiva che tuttavia è stata ritenuta per nulla rilevante
dall’autorità amministrativa. Infine, il sillogismo di IS 1 secondo cui,
essendo la stessa divenuta in corso di causa licenziataria anche del marchio
verbale “______” (già di __________ __________ dovrebbe indurre a considerare
superata la questione della similitudine dei due segni, non può essere seguita.
Infatti, la petizione è improntata sulla lesione del marchio composto (con
grafia Cinemascope) e non del marchio verbale sul quale –semmai- è stata
costituita la difesa di parte convenuta. Comunque, al momento in cui l’attrice
ha denunciato l’attività commerciale di controparte, asseritamente lesiva del
proprio marchio, la vantata licenza in suo favore non esisteva sicuramente
ancora.

 

 

8.L’attrice –come già ricordato- sembra
fondare (almeno subordinatamente) il suo miglior diritto sull’art. 14 LPM in
base al quale il titolare di un marchio non può vietare a un terzo di
continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato
prima del deposito (cfr. comunque replica, pag. 6), con riferimento
alle fatture emesse da __________ __________. tra il 1989 e il 2000, ossia in
parte anche prima della registrazione del marchio svizzero di __________.,
direttamente a commercianti svizzeri, per forniture di articoli sportivi,
verosimilmente muniti del marchio __________ (doc. V). Sennonché, lo
scopo della norma in esame è quello di proteggere l’inesperienza di chi,
omettendone la registrazione come marchio, fa uso nella sua attività di un
segno distintivo, di fronte ai diritti di una parte che –in un tempo
successivo- procede alla regolare registrazione di un marchio simile per il
medesimo territorio (David, op. cit., art. 14, N. 1). Il preuso di un
segno non può tuttavia essere contrapposto alla forza di un marchio registrato:
infatti, la norma permette soltanto la continuazione dell’uso nel senso di un
diritto “passivo”; non conferisce invece al terzo nessuna protezione di diritto
(Rechtsschutz), ossia nessun diritto di procedere contro il titolare del
marchio successivamente registrato (David, op. cit., ibidem, N. 4). Con
riferimento al caso concreto, è vero che l’attrice non avrebbe potuto
contrapporre il preteso preuso nella procedura di opposizione (Willi,
op. cit., art. 31 LPM, N. 16; sic ! 1999, 418), ma è malvenuta a
prevalersene anche in questa sede, tenuto conto del suo ruolo nella causa
civile e della sua richiesta di vietare alla controparte l’uso del marchio. Non
torna conto pertanto di verificare se gli atti istruttori invocati sorreggano
il vantato uso da parte dell’attrice nel senso dell’art. 14 LPM.

 

9.L’attrice si prevale anche delle norme
contro la concorrenza sleale, segnatamente dell’art. 3 lett. d LCSl, affermando
nelle conclusioni che l’agire della parte convenuta è atto a creare
confusione con i prodotti commercializzati dalla parte attrice. E’ ciò che
letteralmente aveva affermato nella petizione (pag. 6), non invece in replica.
Questo generico richiamo non è stato contestato dalla parte convenuta, se non
con un riferimento altrettanto generico e in relazione a una questione del
tutto marginale (risposta, pag. 10). Se ne deve concludere, al di là di ogni
considerazione sul merito, che la problematica –oltre l’invocazione formale
della norma- è rimasta estranea alla vertenza, già per non avere l’attrice in
alcun modo sostanziato la sua tesi, in urto con i propri incombenti processuali
(Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., art. 78, N. 120 e 121; CCC
12 luglio 2002 in re P. e P./ C., pag. 5). In concreto, l’enunciazione pura e
semplice del rischio di confusione fra prodotti –peraltro in consonanza quasi
letterale con l’ipotesi della norma- non rappresenta motivazione sufficiente di
una domanda di giudizio indipendente, dal momento che una stessa fattispecie
–come quella in esame- può sì essere valutata nell’ottica di normative diverse,
ma a condizione che chi sopporta l’onere della prova esponga i diversi
presupposti sostanziali di ognuna di esse. D’altra parte, il disinteresse
dell’attrice per una soluzione della vertenza fondata sulla LCSl appare
confermato dal fatto che essa ha omesso di richiamare le norme della stessa
legge che ne configurano la protezione di diritto civile (art. 9 e segg. LCSl).

 

 

                                10.   Per
quanto attiene alla pretesa lesione di marchi, l’attrice ha esteso le proprie
domande anche ai seguenti: “L.” e figura l__________ o qualsiasi altro
marchio contenente la parola “__________” e/o la figura l____. Orbene,
anche tenuto conto del fatto che il dibattito sul merito della causa non ha
coinvolto questi altri marchi i cui diritti sono rivendicati da IS 1, non v’è
motivo per non confermare quanto esposto nella sentenza cautelare 2 luglio 2002
sub 8 e 9, ricordando come quella decisione abbia escluso dal divieto imposto
alla parte convenuta tutti i marchi in esame all’infuori del marchio __________
(nella grafia “Cinemascope”). In particolare, si era considerato -e si ritiene
corretto osservare anche in questa sede- che il solo disegno di una sagoma di l___
in rappresentazioni grafiche di foggia e stile diverso (come indicato nel plico
doc. 8 dell’inc. 10.2002.13) non rivela sufficiente carattere distintivo e non
solo nel campo specifico dell’abbigliamento, ma in generale: infatti, l’abuso
di un segno ne riduce automaticamente la forza distintiva agli occhi del
consumatore medio (Willi, op. cit., art. 2 LPM, N. 39 – 41). Per questo
motivo la figura in questione può venir considerata alla stregua di un segno di
dominio pubblico, ciò che configura un motivo assoluto d’esclusione dalla
protezione come marchio (art. 2 lett. a LPM). Inoltre, se un segno è usato come
aggiunta a un marchio –com’è per lo più il caso in concreto- è vero che esso
può determinarne l’impressione d’assieme a seconda tuttavia dell’apporto al
carattere distintivo del medesimo (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 11):
ma tale qualità viene a mancare –come nei marchi in esame- se il segno
aggiuntivo in sé e per sé non presenta tale caratteristica.

 

                                         Anche per
quanto riguarda il marchio L. –con l’aggiunta grafica già descritta-
appare corretto riprendere almeno in parte quanto esposto nella sentenza
cautelare: in particolare che l’attrice non ne ha rimproverato l’uso alla parte
convenuta e che la piccola L. posta sotto la figura del l____ (cfr. doc.
F dell’inc. 10.2002.09) rappresenta un elemento grafico certamente di scarso
rilievo, tanto più a fronte di quanto già detto a proposito della figura
felina. 

 

                                         Concludendo,
non v’è motivo, nemmeno in questa sede, per ritenere un’eventuale lesione ad
opera di parte convenuta di questi ulteriori segni, fatti registrare
dall’attrice.

 

 

                                11.   Con
la petizione, l’attrice chiede che venga fatto divieto a parte convenuta (con la
comminatoria dell’art. 292 CP) di mettere in commercio capi d’abbigliamento e
articoli sportivi recanti i marchi da lei rivendicati. La domanda, considerata
per quanto fin qui esposto limitatamente al marchio __________, dev’essere respinta. E ciò per due motivi: anzitutto a causa
dell’assenza del diritto proprio dell’attrice al marchio controverso in
relazione all’applicazione dell’art. 13 LPM (cfr. i precedenti considerandi 7 e
8); in secondo luogo, poiché un divieto come quello qui postulato dovrebbe essere
giustificato dalla situazione di fatto al momento della sentenza, dal momento
che il giudice deve operare una valutazione prospettata nel futuro (Willi,
op. cit., art. 55 LPM, N. 18 e 20). Ciò che in concreto non sarebbe dato, in
particolare a dipendenza dei mutamenti intervenuti fra le parti,
rispettivamente tra l’attrice e gli altri partners contrattuali della vicenda
(in particolare __________), segnatamente dal momento dell’introduzione della
causa a quello del giudizio. Infatti, se ora le vendite di parte convenuta
fossero lesive di diritti dell’attrice, le ragioni di quest’ultima si
fonderebbero su una fattispecie diversa da quella esposta con gli allegati
introduttivi della causa presente. E’ ciò che d’altra parte l’attrice ammette
esplicitamente (cfr. Conclusioni ad 12), collocandosi però in tal modo al di
fuori della “litis contestatio”, definita una volta per tutte nell’ambito dello
scambio degli allegati introduttivi (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 78,
m. 22). 

 

 

12.    In secondo luogo, l’attrice vuole
che alla controparte sia fatto obbligo di indicare la provenienza dei capi
d’abbigliamento recanti i marchi contestati. Respingendo la domanda di divieto
di commercializzazione, non v’è motivo di disamina di questa ulteriore
richiesta; l’origine dei capi messi in vendita a suo tempo dalla parte
convenuta è tuttavia (ve ne fosse un interesse) almeno in parte pacifica (cfr.
Conclusioni dell’attrice, sub 13.3).

 

 

13.  Assente qualsiasi lesione di
marchio ad opera della parte convenuta, non v’è nemmeno motivo per affrontare
la problematica di un eventuale risarcimento, rispettivamente della
pubblicazione della presente decisione (petita 1.3 e 1.4).

 

 

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e
la TOA

 

 

pronuncia:

 

 

1.La petizione 5 settembre 2002 di IS 1
nei confronti di CV 1 è respinta.

 

                                   2.   Le
spese                                                                fr.     100.-

                                         e la
tassa di giustizia                                            fr.  2'500.-

                                         totale                                                                       fr.  2'600.-

 

                                         anticipati
dall’attrice in misura di fr. 1'000.-, sono posti a suo carico.

                                         Essa
verserà inoltre a parte convenuta la somma di fr. 5'000.-

                                         a titolo
di indennità ripetibili.

 

 

 

                                   3.   Intimazione
a:

	
   

  	
  -         
  ;

  -         
  RA 2, Lugano (2
  espl.), per sé e per 

  -         
  avv. __________,
  Zurigo. 

  

  

 

 

	
  terzi implicati

  	
  TE 1 

   

  

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il
segretario