# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 5a599e03-bcff-544c-ac47-0223a192fb42
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2012_005
**Docket/Reference:** S2012_005
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/30/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2012_005 

  U r t e i l   v o m   1 3 .   J u n i   2 0 1 2  

Besetzung 

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz) 
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi 
Richter Dr. iur. Ralph Schlosser 

Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger  

Verfahrensbeteiligte 

X. AG,  
vertreten durch Advokat Christoph Daniel Maier, Fromer, 
St. Jakobs-Strasse 7, Postfach 2879, 4002 Basel , 

Klägerin 

gegen 

Prof. Y.,   
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer, Meyer-
lustenberger Lachenal, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 
8032 Zürich , 

Beklagter 

Gegenstand 

Vorsorgliche Massnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Rechtsbegehren der Klägerin (act. 2) 

1.  Es sei festzustellen, dass die Klägerin rechtmässige Eigentümerin des 
Patents  unter  dem  Titel  "Erstellung  einer  rasch  zerfallenden  festen 
Darreichungsform  ausgehend  von  einem  Pulver  und  einem  Gefrier-
trocknungsschritt"  ist,  welches  unter  EP  Nr.  111  am  aaa.  der  Klägerin 
erteilt wurde. 

2.  Es  sei  dem  Beklagten  unter  Strafandrohung  zu  verbieten,  gegenüber 
jedem Dritten die Behauptung zu äussern, dass die Klägerin nicht die 
rechtmässige Eigentümerin des Patents sei. 

Alles unter o/e-Kostenfolge zulasten des Beklagten. 

Rechtsbegehren des Beklagten (act. 12) 

1. Das Gesuch sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. 

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.  

Der Präsident zieht in Erwägung:  

Vorgeschichte und Prozessablauf 

1. 
Die  X. AG  (Klägerin)  wurde  im  Dezember  2004  mit  Sitz  in  S.  gegründet 
und bezweckt insbesondere den Erwerb, das Verwalten und den Verkauf 
von  Patenten  und  Lizenzen;  Verwaltungsratspräsident  ist  H.-P.  R.,  M. 
(act.  2_3). Am  6.  Juni  2005  (bzw.  gemäss Ausführungen  des  Beklagten 
am 6. Juni 2006; act. 12 RZ 34) schloss die Klägerin mit Prof. Y. (Beklag-
ter) eine Vereinbarung, welche die Rechte und Pflichten bei der Entwick-
lung von bestimmten pharmazeutischen Formulierungen regelt (act. 2_1). 
Dabei  geht  es  um  die  Entwicklung  einer Technologie,  die  mithilfe  druck-
verflüssigter  Treibgase  hochporöse  Formlinge  herstellt  (act.  2_1  Präam-
bel; nachfolgend Vereinbarung). Gemäss Ziff. 1 der Vereinbarung geht es 
um "Versuche betreffend die Löslichkeit bestimmter Bindemittel in geeig-
neten  Treibgasen  mit  und  ohne  CO2",  die  der  Beklagte  für  die  Klägerin 
ausführen  soll.  Ziel  der  Versuchsreihe  ist  es,  weitere  Patente  anzumel-
den,  wobei  Erfinder  der  Beklagte  und  Patentinhaberin  die  Klägerin  sein 
sollte (act. 2_1 Ziff. 2 und 3). Gemäss Ziff. 4 der Vereinbarung sollte der 

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Beklagte  der  Klägerin  jede  weitere  Patentidee  auf  den  genannten  Ver-
suchsgebieten  (Treibgas-Technologie)  zur  Patentanmeldung  anbieten.  In 
Ziff. 1 der Vereinbarung wird auf die Patentanmeldung 222 vom bbb. hin-
gewiesen. Das Patent "Verfahren zur Herstellung von schnell auflösenden 
Tabletten"  wurde  unter  der  Veröffentlichungsnummer  EP  333  erteilt.  Die 
Erteilung  des  Patents  wurde  am  ccc.  publiziert  (act.  12_2).  Das  Patent 
wurde  Ende  2010  in  der  Schweiz  bzw.  im  Verlaufe  des  Jahres  2011  in 
Frankreich und Deutschland fallen gelassen (act. 2_5; act. 12_1).  

Mit  Priorität  vom  ddd.  reichte  die  Klägerin  eine  Patentanmeldung  unter 
dem Titel  "Herstellung  einer  rasch  zerfallenden  festen  Darreichungsform 
ausgehend von einem Pulver und einem Gefriertrocknungsschritt" ein, die 
unter der Nummer EP 111 am aaa. erteilt wurde (act. 2_9; vgl. act. 2_11; 
act. 2_12). Seit Ende 2010 führten die Parteien Verhandlungen insbeson-
dere über die Höhe der an den Beklagten zu leistenden Lizenzentschädi-
gungen  (vgl.  act.  2_16 
["letzte  Vertragsofferte"  der  Klägerin  vom 
05.09.2011;  act.  12_3]).  Mit  Schreiben  vom  9.  November  2011  teilte  der 
Rechtsvertreter  des  Beklagten  dem  Rechtsvertreter  der  Klägerin  mit, 
dass in Bezug auf EP 111 zwischen den Parteien keine Einigung über die 
Höhe  der  Vergütung,  mithin kein  Vertrag,  zu  Stande gekommen  sei,  wo-
mit  ein  Rechtsgrund  für  eine  Übertragung  der  Rechte  an  der  Erfindung 
(EP 111) nicht bestehe. Insbesondere stelle die frühere Vereinbarung be-
züglich der Entwicklung einer Treibgas-Technologie (act. 2_1) keine taug-
liche  Rechtsgrundlage  dar,  da  diese  einen  ganz  anderen  Sachverhalt 
betreffe. Die Klägerin müsse deshalb ihre ungerechtfertigte Bereicherung 
im  Zusammenhang  mit  den  Einnahmen  betreffend  EP  111  herausgeben 
(act. 2_17 S. 2 und 3). Sollte die Klägerin nicht umgehend Auskunft ertei-
len  und  Rechnung  legen  über  sämtliche  Lizenzgebühren  und  sonstigen 
Vorteile  aus  EP  111,  werde  schliesslich  "[ihr]  Lizenzvertragspartner  (…) 
darüber  zu  informieren  sein,  dass  es  nach  Überzeugung  von  Prof. Y.  an 
einer  Rechtsgrundlage  für  eine  Übertragung  der  Rechte  an  seiner  Erfin-
dung auf die X. AG fehlt und deren Rechtsinhaberschaft somit zumindest 
streitig ist" (act. 2_17 S. 4). 

2. 
Am  6.  Dezember  2011  reichte  die  Klägerin  ein  Gesuch  um  Erlass  einer 
superprovisorischen Verfügung beim Handelsgericht des Kantons Aargau 
mit  dem  eingangs  wiedergegebenen  Rechtsbegehren  ein.  Sie  machte 
insbesondere geltend, das Eigentum an EP 111 ergebe sich aufgrund der 
Vereinbarung zwischen den Parteien (act. 2_1) sowie den gültigen Regis-
tereinträgen in Europa und im weiteren Ausland. Der Beklagte sei für den 

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von  ihm  in  Rechnung  gestellten  Aufwand  entschädigt  worden  (vgl.  act. 
2_6 bis 2_8). Seit Ende 2010 seien die Parteien daran, die Zusammenar-
beit  neu  zu  regeln,  wobei  sie  bis  anhin  keine  Einigung  erzielt  hätten.  Zu 
Unrecht  behaupte  der  Beklagte,  das  Eigentum  an  EP  111  stehe  ihm  zu, 
und  fordere  deshalb  zu  Unrecht  die  Herausgabe  sämtlicher  geldwerter 
Vorteile  in  Bezug  auf  dieses  Patent.  Zudem  drohe  er  damit,  den  Lizenz-
nehmer der Klägerin über die Streitigkeit zu informieren. 

3.  
Mit  Verfügung  vom  8.  Dezember  2011  wies  der  Vizepräsident  des  Han-
delsgerichts  des  Kantons Aargau  das  Gesuch  um  Erlass  superprovisori-
schen  Massnahmen  vor Anhörung  der  Gegenpartei  ab,  soweit  er  darauf 
eintrat  (act.  3).  Er  überwies  mit  Verfügung  vom  18.  Januar  2012  die 
Streitsache  zur  materiellen  Anhandnahme  an  das  Bundespatentgericht 
(act. 1). 

4.  
Mit Massnahmeantwort vom 27. März 2012 beantragte der Beklagte, das 
Gesuch  sei  kostenfällig  abzuweisen,  soweit  darauf  einzutreten  ist  (act. 
12). In formeller Hinsicht machte er die fehlende internationale bzw. örtli-
che Zuständigkeit des Bundespatentgerichts geltend. Er wandte ein, das 
Feststellungsbegehren  in  Rechtsbegehren  1  der  Klägerin  könne  nicht 
Gegenstand  einer  vorsorglichen  Massnahme  sein,  weshalb  auf  Ziffer  1 
nicht einzutreten sei. An Rechtsbegehren 2 fehle es mangels einer glaub-
haft  gemachten  Erstbegehungsgefahr  an  einem  ausreichenden  Rechts-
schutzinteresse. Die Gefriertrocknungs-Technologie, die am ddd. zum Pa-
tent (EP 111) angemeldet worden sei, werde von der ursprünglichen Ver-
einbarung (act. 2_1) nicht erfasst, womit die Klägerin gemäss Auffassung 
des Beklagten nicht Eigentümerin der verschiedenen nationalen Teile des 
EP 111 sei. 

5.  
Am 2. April 2012 wurde die Massnahmeantwort (act. 12) der Klägerin zu-
gestellt (act. 13). Sie hat dazu keine Stellungnahme eingereicht. 

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Prozessuales  

6.  
Die  sachliche  Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  ist  unbestrittener-
massen gegeben, soweit sich das Gesuch auf das Patentgesetz (Rechts-
begehren  1)  und  allenfalls  zusätzlich  auch  auf  das  Bundesgesetz  gegen 
den unlauteren Wettbewerb (Rechtsbegehren 2) stützt (Art. 26 Abs. 1 lit. 
b, Art. 26 Abs. 2, Art. 41 PatGG). 

7.  
Es liegt ein internationaler Sachverhalt vor (Art. 1 Abs. 1 IPRG), nachdem 
die  Klägerin  in  der  Schweiz  domiziliert  ist,  während  der  Beklagte  seinen 
Wohnsitz in Deutschland hat. Die internationale Zuständigkeit richtet sich 
nach dem Lugano-Übereinkommen (Art. 1 Abs. 2 IPRG in Verbindung mit 
Art. 1 ff. LugÜ; BSK [Basler Kommentar 2011] LugÜ-Rohner/Lerch, Art. 1 
RZ 14; BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 5 RZ 479 und RZ 504 ff.; vgl. act. 
3 E. 1.1 m.w.H.). 

8.  
Gemäss den Vorbringen der Klägerin ergibt sich die örtliche Zuständigkeit 
aus der Gerichtsstandsvereinbarung in Ziff. 9 der Vereinbarung (act. 2_1), 
welche diesen auf M., Kanton Aargau, festlege. Ziff. 9 von act. 2_1 lautet 
wie  folgt:  "Für  allfällige  Streitigkeiten  im  Zusammenhang  mit  dem  vorlie-
genden  Vertrag  wird  als  Gerichtsstand  M.  vereinbart."  Der  Beklagte 
wandte  ein,  beim  Rechtsbegehren  1  handle  es  sich  nicht  um  einen  ver-
traglichen Anspruch gestützt auf die erwähnte Vereinbarung, sondern um 
einen  patentrechtlichen  Feststellungsanspruch.  Zudem  werde  bestritten, 
dass  die  von  der  Klägerin  eingereichte  Vereinbarung  (act.  2_1)  den  Ge-
genstand von EP 111 erfasse und für eine Auseinandersetzung um dieses 
Patent auf die Gerichtsstandsklausel von act. 2_1 abgestellt werden dür-
fe. 

8.1  Die  Parteien  haben  unbestrittenermassen  eine  gültige  Gerichts-
standsvereinbarung gemäss Art. 23 Ziff. 1 lit. a – c LugÜ (in der seit dem 
1. Januar 2011 geltenden Fassung; vgl. zum intertemporalen Recht: BSK 
LugÜ-Berger, Art.  23  RZ  19)  geschlossen.  Gemäss Art.  23 Abs.  5  LugÜ 
sind  Gerichtsstandsvereinbarungen,  die Art.  22  LugÜ  zuwiderlaufen,  wir-
kungslos.  In Art.  22  Nr.  4  LugÜ  wird  die  Bestandesklage  geregelt.  Nach 
dieser Bestimmung ist für die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten 
ohne Rücksicht auf den Wohnsitz der Parteien eine ausschliessliche Zu-
ständigkeit am Gericht des Staates, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterle-

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gung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist, vorge-
sehen. Erfasst werden davon insbesondere Anmelde- und Erteilungsver-
fahren,  Einspruchs-  und  Nichtigkeitsverfahren,  Klagen  auf  Löschung  so-
wie Klagen auf Auslaufen des Schutzrechts. Nicht erfasst werden Klagen 
auf Abtretung  eines  Schutzrechts  und  Klagen  auf  Erteilung  einer  Lizenz, 
auch  wenn  diese  grundsätzlich  zu  einer  Änderung  des  Registereintrags 
führen (BSK LugÜ-Güngerich, Art. 22 RZ 54 ff.). 

8.2.1 Die Klägerin beantragt in Rechtsbegehren 1 die Feststellung, dass 
sie rechtmässige Inhaberin von EP 111 sei. Sie bringt dazu vor, dass die 
Klagefrist  für  die Abtretungsklage  nach Art.  29  ff.  PatG  verpasst  worden 
sei und der Klägerin das erteilte Patent rechtmässig zustehe. Es wird so-
mit die Feststellung beantragt, dass gestützt auf die Abtretungsklage kei-
ne Änderung der Rechte mehr vorgenommen werden kann. Dieser Fest-
stellungsanspruch  stellt  das  Gegenstück  zur  Abtretungsklage  dar  und 
führt,  ebenso  wie  die  Abtretungsklage  selbst,  nicht  zur  Anwendung  von 
Art.  22  Nr.  4  LugÜ.  Im  Übrigen  wäre  das  Bundespatentgericht  auch  zu-
ständig, wenn es um eine Klage gemäss Art. 22 Nr. 4 LugÜ ginge.  

8.2.2 Selbst in Fällen einer gültigen Gerichtsstandsvereinbarung kann der 
Kläger gestützt auf Art. 31 LugÜ ein anderes als das vereinbarte Gericht 
für einstweilige Massnahmen anrufen (BSK LugÜ-Favalli/Augsburger, Art. 
31  RZ  133).  Die  Klägerin  hat  von  diesem  Recht  keinen  Gebrauch  ge-
macht,  sondern  das  Gesuch  entsprechend  der  Gerichtsstandsvereinba-
rung eingereicht.  

8.2.3  Wie  erwähnt,  bestreitet  der  Beklagte,  dass  die  Gerichtsstandsver-
einbarung in act. 2_1 den Gegenstand von EP 111 erfasst. Nach der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung ist bei der Beurteilung der Zuständigkeit 
primär  auf  den  vom  Kläger  eingeklagten Anspruch  und  dessen  Begrün-
dung  abzustellen,  wobei  jedoch  das  Gericht  in  Bezug  auf  die  rechtliche 
Würdigung der klägerischen Vorbringen nicht an die Auffassung des Klä-
gers gebunden ist. Hängt die Zuständigkeit davon ab, ob Ansprüche aus 
einem Vertrag geltend gemacht werden, sind die klägerischen Tatsachen-
behauptungen  im  Rahmen  der  Zuständigkeitsprüfung  daraufhin  zu  über-
prüfen,  ob  sich  aus  ihnen  auf  das  Bestehen  eines  solchen  Vertrages 
schliessen  lässt,  ansonsten  auf  die  Klage  nicht  einzutreten  ist.  Die  vom 
Kläger  behaupteten Tatsachen,  die  gleichzeitig  für  die  Zuständigkeit  des 
angerufenen  Gerichts  und  auch  die  Begründetheit  der  Klage  erheblich 
sind  (so  genannte  doppelrelevante  Tatsachen),  sind  für  die  Beurteilung 
der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen. Entsprechende Einwände der 

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Gegenpartei sind im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung unbeachtlich und 
sind erst bei der materiellen Beurteilung der Klage zu prüfen (BGE 137 III 
32 E. 2.2 und 2.3 m.w.H.).  

Unbestrittenermassen  ist  hier  die  Vereinbarung  zwischen  den  Parteien 
am 6. Juni 2005 bzw. 6. Juni 2006 (act. 2_1) gültig zu Stande gekommen, 
wobei  diese  in  Ziff.  9  eine  Gerichtsstandsvereinbarung  enthält.  In  der 
Vereinbarung  wird  darauf  hingewiesen,  dass  es  um  die  Technologie  der 
Herstellung von hochporösen Formlingen mit Hilfe von druckverflüssigten 
Treibgasen – explizit anstelle der bekannten Sprühtrocknungstechnologie 
(vgl. Präambel in act. 2_1) – geht, während im Titel von EP 111 neben der 
Darreichungsform  ein  "Gefriertrocknungsschritt"  erwähnt  wird  (act.  2_9: 
Titel  des  Patents:  Herstellung  einer  rasch  zerfallenden  festen  Darrei-
chungsform  ausgehend  von  einem  Pulver  und  einem  Gefriertrocknungs-
schritt).  

Bei einem Sprühtrocknungsverfahren, das im Lichte der Präambel gewis-
sermassen Ausgangspunkt der von der Vereinbarung umfassten Techno-
logie ist, und für welches gemäss Präambel mit dem Verfahren unter Zu-
hilfenahme  druckverflüssigter  Treibgase  eine  Alternative  zur  Verfügung 
gestellt werden soll, handelt es sich um ein Verfahren, bei welchem eine 
Lösung  eines  Wirkstoffs  oder  Wirkstoffgemischs  durch  eine  Düse  ver-
sprüht wird. Die versprühte Lösung wird im stromab von dieser Düse an-
geordneten,  typischerweise  mit  Heissluft  beaufschlagten  Raum  getrock-
net, indem das Lösungsmittel von der flüssigen in die Gasphase übergeht 
(verdampft),  und  der  Wirkstoff  oder  das  Wirkstoffgemisch  getrocknet  als 
Festkörper in Form eines Pulvers niederschlägt. 

Gemäss  der  unter  dem  Vertrag  gemeinsam  entwickelten  Alternative 
(Wortlaut in der Präambel: anstelle) zum Sprühtrocknungsverfahren unter 
Zuhilfenahme druckverflüssigter Treibgase, wie sie in der inzwischen fal-
lengelassenen EP 333 B1 geschützt wurde, wird in diesem Verfahren ein 
Pulver mit einem unter Druck verflüssigten Gas oder Gasgemisch in Kon-
takt  gebracht,  homogenisiert,  in  Schablonen  eingebracht  und  anschlies-
send  dekomprimiert,  wobei  das  verflüssigte  Gas  oder  Gasgemisch  von 
der  flüssigen  in  die  Gasphase  übergeht  (verdampft),  und  sich  angeblich 
eine  Tablette  mit  einer  ähnlich  porösen  Struktur  ausbildet,  wie  sie  übli-
cherweise  in  einem  Gefriertrocknungsprozess  erhalten  wird  (act.  12_2, 
EP 333 B1 [0009]). 

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In einem Gefriertrocknungsprozess, der auch als Lyophilisation oder Sub-
limationstrocknung bekannt ist, wird auf der anderen Seite die Lösung ei-
nes Wirkstoffs oder Wirkstoffgemischs als Ausgangsmaterial tiefgefroren, 
d.h. in die feste Phase übergeführt, und anschliessend das Lösungsmittel 
direkt in einem Sublimationsprozess von der festen Phase in die Gaspha-
se übergeführt. Je nach Form des Ausgangsmaterials und Prozessbedin-
gungen  bleibt  der  Wirkstoff  respektive  das  Wirkstoffgemisch  in  Form  ei-
nes  zusammenhängenden  Festkörpers,  eines  Granulats  oder  eines  Pul-
vers übrig. 

Die  Patentschrift  (EP  111)  liegt  nicht  bei  den Akten,  und  es  kann,  nach-
dem  es  sich  bei  EP  333  (act.  2_5)  und  EP  111  (act.  2_9)  um  Patente 
betreffend verschiedene Formulierungen für eine Darreichungsform geht, 
nicht von vorne herein angenommen werden, EP 111 falle nicht unter die 
Vereinbarung (act. 2_1).  

Der Titel der EP 111 B1 lautet Herstellung einer rasch zerfallenden festen 
Darreichungsform  ausgehend  von  einem  Pulver  und  einem  Gefriertrock-
nungsschritt.  Titel  von  Patentanmeldungen  oder  Patenten  geben  eine 
kurze  genaue  technische  Bezeichnung  der  Erfindung  (vergleiche  PatV 
Art.  26,  analog  R  41  (2)  b)  Ausführungsordnung  zum  Übereinkommen 
über die Erteilung europäischer Patente), sie sind aber naturgemäss nicht 
genügend  präzise,  um  zu  beurteilen,  ob  darin  genannte  Elemente,  wie 
beispielsweise  der  Gefriertrocknungsschritt  zwingende  Elemente  für  das 
Verfahren nach der entsprechenden Erfindung sind, ob es dazu mit ande-
ren Worten immer noch von der Erfindung umfasste Alternativen gibt, und 
insbesondere  erlauben  sie  nicht,  zu  beurteilen,  ob  neben  dem  im  Titel 
genannten  Gefriertrocknungsschritt  auch  noch  andere  Schritte  vorge-
schaltet  oder  nachgeschaltet  sein  können.  Es  kann  mit  anderen  Worten 
auf  Basis  des  Titels  nicht  ausgeschlossen  werden,  dass  das  in  der  EP 
111 B1 beschriebene Verfahren beispielsweise einen zusätzlichen Schritt  
unter Zuhilfenahme druckverflüssigter Treibgase, wie er in der inzwischen 
fallengelassenen und unbestritten unter die Vereinbarung fallende EP 333 
B1 geschützt wurde, umfasst. 

In  Ziff.  2  der  Vereinbarung  wird  denn  auch  in  weiter  Umschreibung  fest-
gehalten,  dass  es  Ziel  der  Parteien  sei,  "weitere  Patente  zu  formulieren 
und zur Anmeldung bringen zu können". Dabei sollten diese Patente "so 
offen wie möglich formuliert werden, um eine breite Anwendung der Pro-
duktionsidee zu ermöglichen" (act. 2_1).  

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Insgesamt ist somit aufgrund der schlüssigen Behauptungen der Klägerin 
zunächst  davon  auszugehen,  dass  diese  Vereinbarung  die  vorliegende 
Streitigkeit  mitumfasst.  Vorliegend  wurde  als  örtliche  Zuständigkeit  zwi-
schen den Parteien Möhlin verabredet, weshalb die Gerichte des Kantons 
Aargau  bis  Ende  2011  für  die  Streitigkeit  zuständig  waren.  In  Bezug  auf 
das  Rechtsbegehren  1  ist  damit  das  Bundespatentgericht  örtlich  zustän-
dig. 

8.3. In Rechtsbegehren 2 verlangt die Klägerin, der Beklagten sei zu ver-
bieten, die Behauptung zu äussern, dass die Klägerin nicht rechtmässige 
Eigentümerin  von  EP  111  sei.  Sinngemäss  macht  die  Klägerin  geltend, 
dass  der  Beklagte  mit  diesen  tatsachenwidrigen  Behauptungen  gegen 
das  Bundesgesetz gegen  den  unlauteren Wettbewerb  (UWG)  verstosse. 
Der Beklagte wendet ein, es handle sich um keine vertragsrechtliche Fra-
ge,  für  welche  die  Gerichtsstandsklausel  in  act.  2_1  gelte.  Die  Gerichts-
stände  in Art.  5  LugÜ,  insbesondere Art.  5  Nr.  3  LugÜ,  sind  dispositiver 
Natur,  d.h.  die  Parteien  können  sie  durch  eine  Gerichtsstandsvereinba-
rung nach Art. 23 LugÜ derogieren (BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 5 RZ 
20),  es  sei  denn,  diese  sei  nicht  ausschliesslich 
(BSK  LugÜ-
Hofmann/Kunz, Art. 5 RZ 21; vgl. BSK LugÜ-Berger, Art. 23 RZ 9).  

In  act.  2_1  werden  allgemein "Streitigkeiten  im  Zusammenhang mit  dem 
vorliegenden  Vertrag"  genannt,  woraus  zu  schliessen  ist,  dass  die  Ge-
richtsstandsklausel  für  sämtliche  rechtlichen Auseinandersetzungen  zwi-
schen den Parteien gilt. Die Klägerin wies in der "Letzten Vertragsofferte" 
vom 5. September 2011 ausdrücklich auf die früheren zwischen den Par-
teien abgeschlossenen Vereinbarungen (act. 2_1; act 2_2) hin und bezog 
sowohl  die  Treibgas-Technologie  als  auch  die  Gefriertrocknungs-
Technologie  in  die  neue  abzuschliessende  Vereinbarung  ein  (act.  2_16). 
Wie  aus  dem  Schreiben  des  Beklagten  vom  9.  November  2011  hervor-
geht, konnten sich die Parteien insbesondere nicht über die Höhe der Li-
zenzgebühr  einigen,  und  in  diesem  Zusammenhang  hielt  der  Beklagte 
fest,  der  Lizenznehmer  der  Klägerin  werde  über  die  Streitigkeit  der 
Rechtsgrundlage des Besitzes an EP 111 zu informieren sein (act. 2_17).  

Auch  wenn  allenfalls  in  diesem  Zusammenhang  eine  Verletzung  des 
UWG zu prüfen ist, handelt es sich in erster Linie um eine Streitigkeit, die 
mit der Vereinbarung (act. 2_1) zusammenhängt, indem sich die Parteien 
in  Bezug  auf  EP  111  und  allfällige  weitere  anzumeldende  Patente  nicht 
über  die  Höhe  der  Lizenzgebühren  einigen  konnten.  Das  Bundespatent-

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gericht  ist  deshalb gestützt  auf  die Gerichtsstandsklausel  in  act.  2_1  zur 
Beurteilung von Rechtsbegehren 2 örtlich zuständig. 

9.  
Da  es  sich  um  einen  internationalen  Sachverhalt  handelt,  stellt  sich  die 
Frage nach dem anwendbaren Recht. Diese ist von Amtes wegen zu prü-
fen  (BGE  119  II  175  f.;  BSK  [Basler  Kommentar,  2.  Aufl.,  2007]  IPRG-
Mächler-Erne/Wolf-Mettier, Art.  16  RZ  5).  Gemäss Art.  122 Abs.  1  IPRG 
unterstehen Verträge über Immaterialgüterrechte dem Recht des Staates, 
in dem derjenige, der das Immaterialgüterrecht überträgt oder die Benut-
zung an ihm einräumt, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Nach Art. 122 
Abs.  2  IPRG  ist  eine  Rechtswahl  zulässig.  Das  Vertragsstatut  bestimmt, 
ob  eine  Übertragung  der  Rechte  inter  partes  stattgefunden  hat  (BSK 
IPRG-Jegher/Vasella, Art.  121  RZ  10).  Vorliegend  erklärten  die  Parteien 
auf  den  strittigen  Vertrag  das  schweizerische  Recht  anwendbar  (act. 
2_1). Darauf ist abzustellen.  

Materielles 

10.  
Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorgli-
chen  Massnahmen,  wenn  die  gesuchstellende  Partei  glaubhaft  macht, 
dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu be-
fürchten  ist  (lit.  a)  und  ihr  aus  der  Verletzung  ein  nicht  leicht  wiedergut-
zumachender  Nachteil  droht (lit.  b). Glaubhaft gemacht  ist  eine  Behaup-
tung,  wenn  der  Richter  von  ihrer  Wahrheit  nicht  völlig  überzeugt  ist,  sie 
aber  überwiegend  für  wahr  hält,  obwohl  nicht  alle  Zweifel  beseitigt  sind 
(BGE  130  III  321  E.  3.3;  Huber,  in:  Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen- 
berger,  ZPO  Kommentar, Art.  261  RZ  25).  Die Gegenpartei  hat  ihre  Ein-
reden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen (BGE 132 
III 83 E. 3.2; 103 II 287 E. 2; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches 
Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f.). 

11.  
Mit Rechtsbegehren 1 verlangt die Klägerin, es sei festzustellen, dass sie 
rechtmässige Eigentümerin des Patents EP 111 sei. Der Beklagte wendet 
ein, auf Rechtsbegehren 1 sei nicht einzutreten, weil ein solches Feststel-
lungsbegehren nicht einstweilig angeordnet werden könne. 

Seite 10 

 
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11.1  Inhalt  einer  vorsorglichen  Massnahme  kann  gemäss  Art.  262  ZPO 
jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nach-
teil  abzuwenden.  Der  in  Art.  262  ZPO  genannte  Katalog  ist  nicht  ab-
schliessend  (Huber,  in:  Sutter-Somm/Leuenberger/Hasenböhler,  ZPO 
Kommentar, Art. 262 RZ 5 f.). Damit stellt sich die Frage, ob im Rahmen 
eines  vorsorglichen  Massnahmeverfahrens  die  Feststellung  einer  unge-
wissen  Rechtslage  verlangt  werden  kann.  Die  Lehre  geht  überwiegend 
davon  aus,  dass  ein  Feststellungsbegehren  nicht  Gegenstand  eines 
Massnahmeverfahrens  sein  kann.  Zur  Begründung  wird  insbesondere 
angeführt,  dass  eine  solche  richterliche  Klarstellung  nicht  für  eine  be-
schränkte  Zeitdauer  getroffen  werden  könne,  sondern  den  Charakter  ei-
ner  endgültigen  Anordnung  (analog  zur  irreversiblen  Massnahme)  habe 
(vgl.  z.B.  Lucas  David  et  al.,  Der  Rechtsschutz  im  Immaterialgüter-  und 
Wettbewerbsrecht,  SIWR  I/2,  3.  Aufl.,  RZ  649;  Johann  J.  Zürcher,  Der 
Einzelrichter  am  Handelsgericht  des  Kantons  Zürich,  Diss.  Zürich  1998, 
S.  252  f.;  BSK  ZGB  I-Meili, Art.  28c  RZ  4;  BSK  ZPO-Sprecher, Art.  262 
RZ 12 m.w.H.). Zumindest auf dem Gebiet des Schutzes von Immaterial-
güterrechten  ist  davon  auszugehen,  dass  es  sich  bei  der  beantragten 
richterlichen Feststellung nicht um eine zulässige Anordnung einer Mass-
nahme im Sinne von Art. 262 ZPO handelt. Damit ist auf das beantragte 
Feststellungsbegehren nicht einzutreten. Ob allenfalls in anderen Rechts- 
gebieten, insbesondere bei Persönlichkeitsverletzungen, eine vorsorglich 
verfügte  Feststellung,  die  für  die  Zeitdauer  des  Hauptprozesses  be-
schränkt ist, zulässig ist, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden 
(vgl. sic! 1997, 38 E. 4). Es wird von der Klägerin aber auch nicht darge-
tan,  inwiefern  die  beantragte  richterliche  Feststellung  zeitlich  begrenzt 
wirken könnte. 

Im  Übrigen  wurde  seitens  der  Klägerin  im  vorliegenden  Fall  auch  kein 
Feststellungsinteresse (vgl. dazu z.B. BSK ZPO-Oberhammer, Art. 88 RZ 
10)  glaubhaft  gemacht.  Die  Frage  des  Feststellungsinteresses  im  Sinne 
von  Art.  74  PatG  wird  von  der  Beklagten  nicht  einmal  angesprochen. 
Auch  dies  würde  zum  Nichteintreten  auf  das  Begehren  führen.  Zudem 
verliert die Klägerin – wie von der Beklagten richtig festgestellt wird (act. 
12  RZ  85)  –  kein  Wort  über  den  nicht  leicht  wieder  gutzumachenden 
Nachteil  hinsichtlich  des  Rechtsbegehrens  1,  womit  dieses  auch  abzu-
weisen wäre. 

11.2 Auf Rechtsbegehren 2 ist dagegen einzutreten, nachdem die Kläge-
rin  im  Rahmen  eines  vorsorglichen  Massnahmeverfahrens  dem  Beklag-

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ten  verbieten  lassen  kann,  gegenüber  Dritten  zu  behaupten,  dass  die 
Klägerin nicht rechtmässige Eigentümerin von EP 111 sei. 

12.  
Die  Klägerin  macht  geltend,  sie  sei  Eigentümerin  des  Streitpatents.  Sie 
müsse  sich  die  Behauptung  des  Beklagten,  ihr  Eigentumsanspruch  sei 
streitig,  nicht  gefallen  lassen.  Mit  der  geäusserten  Bestreitung  sei  ihr 
rechtlich geschützter Anspruch verletzt oder bedroht. Der Beklagte mach-
te  geltend,  er  habe  der  Klägerin  über  seinen  deutschen  Rechtsanwalt 
einzig mitteilen lassen, nach seiner Überzeugung fehle eine Rechtsgrund-
lage, dass die Rechte an der Erfindung des EP 111 auf die Klägerin über-
gegangen seien, dass diese Frage aber umstritten sei. Eine solche Aus-
sage sei weder unlauter noch sonst wie unrechtmässig, sondern entspre-
che den Tatsachen. 

12.1 Die Klägerin macht keine hinreichend klaren Ausführungen darüber, 
welchen ihr zustehenden Anspruch sie als verletzt oder gefährdet im Sin-
ne von Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO erachtet (vgl. act. 2 RZ 23). Sie legt auch 
nicht  dar,  auf  welche  rechtliche Grundlage  sie  ihren Anspruch  stützt.  Sie 
behauptet  zwar  die  Fortdauer  der  Unzumutbarkeit  der  Rechtsungewiss-
heit  als  schutzwürdiges  Interesse,  legt  dieses  jedoch  in  keiner  Weise 
glaubhaft dar. Es fehlen beispielsweise sämtliche Unterlagen über Verträ-
ge  mit  Lizenznehmern,  welche  die  Unzumutbarkeit  aufzeigen  könnten. 
Eine  Verletzung  des  PatG  ist  nicht  ersichtlich.  Es  wird  aber  auch  keine 
Verletzung  der  Vereinbarung  (act.  2_1)  oder  des  UWG  (vgl.  Heinrich, 
PatG/EPÜ,  Art.  1  RZ  196  f.)  behauptet,  womit  kein  Anspruch  glaubhaft 
gemacht ist. 

12.2 Die Voraussetzungen für den Erlass eines richterlichen Verbots sind 
aber  auch  dann  nicht  von  der  Klägerin  hinreichend  glaubhaft  dargelegt 
worden, wenn von der Anwendbarkeit des UWG ausgegangen wird. Ge-
mäss Art.  3  lit.  a  UWG  handelt  insbesondere  unlauter,  wer  andere,  ihre 
Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse 
durch  unrichtige,  irreführende  oder  unnötig  verletzende  Äusserungen 
herabsetzt.  Gemäss  der  Generalsklausel  von Art.  2  UWG  ist  jedes  täu-
schende  oder  in  anderer  Weise  gegen  den  Grundsatz  von  Treu  und 
Glauben  verstossende  Verhalten  oder  Geschäftsgebaren  unlauter  und 
widerrechtlich.  Unrichtig  ist  eine  Äusserung,  wenn  sie  nicht  den  Tatsa-
chen  entspricht.  Bei  gemischten  Werturteilen  sowie  namentlich  bei  der 
Äusserung von Rechtsauffassungen ist der Kern herauszustellen und der 
Richtigkeitsprüfung zugänglich, wobei auf den Eindruck des "unbefange-

Seite 12 

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nen" Durchschnittsadressaten abgestellt wird (Spitz, RZ 35 zu Art. 3 lit. a 
UWG). Insbesondere der Vorwurf rechtswidrigen Verhaltens kann herab-
setzend  und  damit  unlauter  sein,  wenn  die  der  Rechtsauffassung  zu 
Grunde  liegenden  Tatsachenbehauptungen  unrichtig,  irreführend  oder 
sonst unnötig verletzend dargestellt werden und so herabsetzend auf ei-
nen  anderen  Marktteilnehmer  abfärben.  Die  erkennbar  als  eigene 
Rechtsauffassung gemachte Äusserung ist als Werturteil nur dann unlau-
ter,  wenn  sie  unnötig  verletzend  ist  (BGE  93  II  140  ff.;  108  II  225;  BGer 
4P.183/1995, sic! 1997, 414 E. 5d; Spitz, RZ 57 zu Art. 3 lit. a UWG). 

Im  Schreiben  vom  9.  November  2011  führte  der  Beklagte  aus:  "Darüber 
hinaus wird der Lizenzvertragspartner Ihrer Mandantschaft darüber zu in-
formieren sein, dass es nach Überzeugung von Prof. Y. an einer Rechts-
grundlage für eine Übertragung der Rechte an seiner Erfindung auf die X. 
AG fehlt und deren Rechtsinhaberschaft somit zumindest streitig ist" (act. 
2_17).  Wie  aus  dem  Schreiben  hervorgeht,  kündigte  der  Beklagte  kei-
neswegs  an,  selber  beliebige  Dritte  darüber  zu  informieren,  die  Klägerin 
sei  nicht  rechtmässige  Inhaberin  von  EP  111,  sondern  er  drückte  seine 
Erwartung  aus,  dass  der  Lizenzvertragspartner  über  die  bestehende 
Rechtsunsicherheit zu informieren sei (vgl. act. 12 RZ 29 und RZ 71-74). 
Der  Beklagte  teilte  der  Klägerin  einzig  mit,  dass  nach  seiner  Überzeu-
gung eine Rechtsgrundlage fehle, dass die Rechte an der Erfindung des 
EP 111 auf die Klägerin übergegangen seien, dass diese Frage aber um-
stritten sei. Der Beklagte machte damit eine Tatsachenäusserung, die zu-
treffend  ist,  wobei  er  ausdrücklich  darauf  hinwies,  dass  es  sich  um  eine 
subjektive  Rechtsauffassung  des  Beklagten,  die  umstritten  ist,  handelt. 
Dabei  äusserte  er  sich  in  keiner  Weise  herabsetzend  über  die  Klägerin 
und wies sie lediglich darauf hin, der Lizenzvertragspartner sei darüber zu 
informieren,  dass  sich  die  Klägerin  in  unzulässiger  Weise  berühme,  Ei-
gentümerin  des  EP  111  zu  sein.  Es  verstösst  grundsätzlich  nicht  gegen 
Art. 3 Bst. a UWG, wenn man guten Glaubens eine Rechtsverletzung be-
hauptet (BGer 4P.183/1995, sic! 1997, 414 E. 5c). 

12.3  Insgesamt  hat  die  Klägerin  ein  unlauteres  Verhalten  des  Beklagten 
nicht hinreichend glaubhaft dargelegt, womit Rechtsbegehren 2 abzuwei-
sen ist. 

Seite 13 

 
 
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Kosten- und Entschädigungsfolgen 

13.  
Ausgangsgemäss wird die Klägerin kostenpflichtig. 

14.  
Zudem hat die Klägerin dem Beklagten eine Parteientschädigung zu ent-
richten. 

15.  
Der von der Klägerin genannte Streitwert von CHF 250'000.00 (act. 2 RZ 
35) wird vom Beklagten nicht bestritten (act. 12 RZ 32). 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.  Das  Massnahmegesuch  wird  abgewiesen,  soweit  darauf  eingetreten 

werden kann.  

2.  Die  Gerichtsgebühr  für  das  bundespatentgerichtliche  Massnahmever-

fahren wird festgesetzt auf CHF 10'000.00. 

3.  Die  Kosten  werden  der  Klägerin  auferlegt.  Sie  werden  aus  dem  von 

der Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 18'000.00 bezogen. 

4.  Die  Klägerin  wird  verpflichtet,  dem  Beklagten  eine  Prozessentschädi-

gung von CHF 10'000.00 zu bezahlen. 

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Diese Verfügung geht an:  

–  die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)  
–  die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)  
–  das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der  Rechtskraft,  mit 

Gerichtsurkunde) 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

St. Gallen, 13. Juni 2012 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Gerichtsschreiber 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Jakob Zellweger 

Versand: 14. Juni 2012 

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