# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 6f66cdc3-eae2-5f2a-a853-3a0c9056d351
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2020-08-11
**Language:** fr
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 11.08.2020 B-2256/2019
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-2256-2019_2020-08-11.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
   
 
 

 

  

 

 Cour II 

B-2256/2019 

 

 
 

  A r r ê t  d u  11  a o û t  2 0 2 0  

Composition 
 Pietro Angeli-Busi (président du collège),  

Maria Amgwerd, David Aschmann, juges, 

Yann Grandjean, greffier. 
 

 
 

Parties 
 TOPCART GmbH,  

représentée par Maître Stefan Hubacher, avocat  

FMP Fuhrer Marbach & Partner,  

recourante,  

 
 

 
contre 

 
 CARL INTERNATIONAL,  

représentée par TRADAMARCA, Humphrey & Co,  

intimée,  

 

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne,   

autorité inférieure.  

 
 

 
 

Objet 
 Procédure d'opposition n

o 15691  

IR 979'954 "carl software (fig.)" / 

IR 1'343'495 "TC CARL (fig.)". 

 

B-2256/2019 

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Faits : 

A.  

A.a Publié dans la Gazette OMPI des marques internationales no 17/2017 

du 11 mai 2017, l'enregistrement international no 1'343'495 "TC CARL 

(fig.)" (ci-après : la marque attaquée), dont le titulaire est la société 

allemande TOPCART GmbH (ci-après : la défenderesse ou la recourante), 

revendique pour la Suisse les produits suivants :  

Classe 2 : Cartouches remplies pour imprimantes. 

Classe 9 : Imprimantes, en particulier imprimantes de bureau, imprimantes 

laser et accessoires pour imprimantes laser ; logiciels, progiciels, en particulier 

logiciels informatiques pour le traitement de données, la bio-informatique, les 

spouleurs pour imprimantes, les activités d'édition de bureau, l'affichage en 

tableaux ; logiciels informatiques antivirus, ensembles pour le développement 

de logiciels [SDK], progiciels intégrés, collecticiels informatiques, logiciels 

téléchargeables ; supports magnétiques pour logiciels ; logiciels pour la 

vérification de crédit, logiciels de téléphonie informatique, plate-formes 

magnétiques pour logiciels ; logiciels pour téléphones mobiles, logiciels pour 

la reconnaissance optique de caractères ; logiciels d'interfaces utilisateurs 

graphiques, logiciels de gestion financière, logiciels pour tablettes 

électroniques, logiciels d'accès à Internet, logiciels pour systèmes de 

navigation par GPS ; supports de données pour ordinateurs sur lesquels sont 

enregistrés des logiciels, logiciels pour la commande de procédés industriels, 

logiciels d'intégration pour segments de commande, logiciels 

communautaires ; logiciels pour le développement de sites Web, logiciels de 

diagnostic et recherche de pannes ; logiciels pour la sécurité de messageries 

électroniques, logiciels informatiques pour la recherche et la demande 

d'informations sur un réseau informatique. 

Classe 37 : Maintenance pour imprimantes et imprimantes laser et leurs 

accessoires. 

Classe 42 : Conception et développement de matériel informatique et logiciels. 

Cet enregistrement se présente ainsi : 

 

 

 

A.b Le 1er septembre 2017, la société française CARL INTERNATIONAL 

(ci-après : l'opposante ou l'intimée) a formé une opposition totale contre cet 

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enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI 

(ci-après : l'autorité inférieure). L'opposition no 15691 se fonde sur 

l'enregistrement international no 979'954 "carl software (fig.)" (ci-après : la 

marque opposante), déposé le 20 août 2008, publié dans la Gazette OMPI 

des marques internationales no 43/2008 le 27 novembre 2008 et enregistré 

pour les produits suivants : 

Classe 9 : Logiciels et progiciels sur tout support, et notamment logiciels de 

gestion de maintenance (GMAO), de gestion de services après-vente (SAV), 

de gestion d'équipements, de gestion de stock et d'achat. 

Classe 37 : Services de maintenance de produits informatiques. 

Classe 42 : Services d'analyse et de programmation pour ordinateur ; services 

d'étude, de conception et de réalisation sur mesure de logiciels de gestion ; 

services de programmation et de remise à niveau de programmes 

informatiques ; services de maintenance et d'installation de logiciels, services 

d'installation de produits informatiques. 

Pour la Suisse, la date de notification à partir de laquelle commence à 

courir le délai pour émettre le refus de protection est le 6 novembre 2008. 

Cette marque se présente ainsi : 

 

 

 

A.c Le 6 septembre 2017, l'autorité inférieure a émis une notification de 

refus provisoire total concernant la marque attaquée pour des motifs 

relatifs (publiée dans la Gazette OMPI des marques internationales 

no 37/2017 du 29 septembre 2017).  

A.d Après un double échange d'écritures, l'autorité inférieure a, en date du 

9 avril 2019, partiellement admis l'opposition no 15691 contre la marque 

attaquée pour les produits et services suivants :  

Classe 9 : logiciels, progiciels, en particulier logiciels informatiques pour le 

traitement de données, la bioinformatique, les spouleurs pour imprimantes, les 

activités d'édition de bureau, l'affichage en tableaux ; logiciels informatiques 

antivirus, ensembles pour le développement de logiciels [SDK], progiciels 

intégrés, collecticiels informatiques, logiciels téléchargeables ; supports 

magnétiques pour logiciels ; logiciels pour la vérification de crédit, logiciels de 

téléphonie informatique, plateformes magnétiques pour logiciels ; logiciels 

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pour téléphones mobiles, logiciels pour la reconnaissance optique de 

caractères ; logiciels d'interfaces utilisateurs graphiques, logiciels de gestion 

financière, logiciels pour tablettes électroniques, logiciels d'accès à Internet, 

logiciels pour systèmes de navigation par GPS ; supports de données pour 

ordinateurs sur lesquels sont enregistrés des logiciels, logiciels pour la 

commande de procédés industriels, logiciels d'intégration pour segments de 

commande, logiciels communautaires ; logiciels pour le développement de 

sites Web, logiciels de diagnostic et recherche de pannes ; logiciels pour la 

sécurité de messageries électroniques, logiciels informatiques pour la 

recherche et la demande d'informations sur un réseau informatique. 

Classe 42 : Conception et développement de matériel informatique et logiciels. 

Par la même décision, l'autorité inférieure a annoncé émettre une 

déclaration d'octroi partiel de la protection selon la règle 18ter2)ii) du 

règlement d'exécution commun (du 18 janvier 1996 à l'arrangement de 

Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au 

protocole relatif à cet arrangement [ci-après : le règlement d'exécution 

commun ; RS 0.232.112.21]) comme admettant les produits et services 

suivants :  

Classe 2 : Cartouches remplies pour imprimantes.  

Classe 9 : Imprimantes, en particulier imprimantes de bureau, imprimantes 

laser et accessoires pour imprimantes laser.  

Classe 37 : Maintenance pour imprimantes et imprimantes laser et leurs 

accessoires. 

Elle conserve la taxe d'opposition d'un montant de 800 francs. Au surplus, 

elle compense les frais et met à la charge de la défenderesse le paiement 

à l'opposante de 400 francs à titre de prise en charge de la moitié de la 

taxe d'opposition.  

B.  

Par acte du 10 mai 2019, la défenderesse a déposé un recours contre cette 

décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou 

le TAF). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la 

décision attaquée, principalement, au rejet total de l'opposition contre la 

marque attaquée et, subsidiairement, au renvoi de la cause devant 

l'autorité inférieure pour une nouvelle décision dans le sens des 

considérants.  

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Page 5 

C.  

C.a Par réponse du 19 août 2019, l'intimée a conclu, avec suite de frais et 

dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en 

ce qu'elle admet partiellement l'opposition du 1er septembre 2017. Elle 

dépose, devant le Tribunal, de nouvelles pièces.  

C.b Par courrier du même jour, l'autorité inférieure a renoncé à présenter 

des remarques et observations et renvoyé à la motivation de la décision 

attaquée, précisant que le recours était à rejeter, avec suite de frais à la 

charge de la recourante. 

D.  

Par réplique du 21 octobre 2019, la recourante a réitéré ses conclusions 

précédentes et complété ses arguments. 

E.  

E.a Par duplique du 9 janvier 2020, l'autorité inférieure a réitéré ses 

conclusions précédentes.  

E.b Par duplique du 12 février 2020, l'intimée a également réitéré ses 

conclusions et complété ses arguments.  

F.  

La recourante a déposé une détermination spontanée en date du 10 mars 

2020. 

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront 

repris plus loin dans la mesure nécessaire.  

 

Droit : 

1.  

Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui 

sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 

1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 

32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral 

[LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur 

la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 

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1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 

PA). 

1.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de 

recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours 

(art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs 

respectées. 

1.4 Le présent recours est ainsi recevable. 

2.  

Le Tribunal commence par traiter les griefs en lien avec l'usage de la 

marque opposante. 

3.  

3.1  

3.1.1 Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 de 

la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des 

indications de provenance [loi sur la protection des marques, LPM, 

RS 232.11]) et confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour 

distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 

al. 1 LPM).  

3.1.2 La protection est accordée pour autant toutefois que la marque soit 

utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 

al. 1 LPM). Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas 

d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé 

la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant 

une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit 

à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif 

(art. 12 al. 1 LPM).  

3.1.3 Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en 

vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse à l'opposition, 

l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence 

de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et art. 22 al. 3 de 

l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, 

RS 232.111]). La vraisemblance doit se rapporter à une période de cinq 

ans à compter rétroactivement à partir de la date à laquelle le défendeur 

fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante (arrêts du TAF 

B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 2.1.3 "sensationail 

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[fig.]/SENSATIONAIL" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4 

"KINDER/kinder Party [fig.]").  

3.2  

3.2.1  

3.2.1.1 La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les 

services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM ; consid. 3.2.1.5) dans la forme sous 

laquelle elle a été enregistrée ou dans une forme n'en divergeant pas 

essentiellement (art. 11 al. 2 LPM ; consid. 3.2.1.6). L'usage doit être 

sérieux (consid. 3.2.1.7) et se rapporter, en principe, au territoire suisse 

(consid. 3.2.1.8). L'usage de la marque auquel le titulaire consent est 

assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM ; consid. 3.2.1.4).  

3.2.1.2 L'opposant ne doit pas démontrer l'usage de sa marque, mais doit 

uniquement le rendre vraisemblable (art. 32 LPM). Le juge doit non 

seulement considérer l'usage comme possible, mais également comme 

probable, en se basant sur une appréciation objective des preuves. Il ne 

doit pas être persuadé que la marque est utilisée ; il suffit que la véracité 

des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude (arrêts du TAF 

B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.2 "sensationail 

[fig.]/SENSATIONAIL", B-5732/2009 du 31 mars 2010 consid. 5 [et les 

références citées] "[fig.]/AVIATOR [fig.]" et B-7500/2006 du 19 décembre 

2007 consid. 4 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]").  

3.2.1.3 Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable 

l'usage d'une marque peuvent consister en des pièces justificatives 

(factures, bulletins de livraison, etc.) et des documents (étiquettes, 

échantillons, emballages, catalogues, prospectus, etc.). Les preuves 

d'usage doivent se rapporter à la période de référence et doivent, par 

conséquent, être datées. Les preuves non datées sont toutefois 

admissibles lorsqu'elles peuvent être mises en relation avec d'autres 

preuves datées (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 

consid. 3.1.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-2910/2012 du 

20 janvier 2014 consid. 5.3 "ARTELIER/ARTELIER" et B-7449/2006 du 

20 août 2007 consid. 4 "EXIT [fig.]/EXIT ONE" ; BERNARD VOLKEN, in : 

Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3e éd. 2017, art. 11 LPM 

no 8).  

3.2.1.4 Il n'est pas exigé du titulaire de la marque opposante qu'il utilise sa 

marque lui-même. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est en 

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Page 8 

effet assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). Le titulaire peut 

ainsi – expressément ou tacitement (ERIC MEIER, in : Commentaire romand 

Propriété intellectuelle, 2013 [ci-après : MEIER, CR], art. 11 LPM no 64) – 

autoriser des tiers à faire usage de sa marque. Est en particulier valable 

l'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises étroitement 

liées au titulaire (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 

consid. 4.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-461/2013 du 21 janvier 

2015 consid. 5.3.2.1 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]", B-3294/2013 du 

1er avril 2014 consid. 3.10 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]" et B-6378/2011 

du 15 août 2013 consid. 3.8 "FUCIDERM/FUSIDERM"). Peu importe que 

l'autorisation soit délivrée gratuitement ou à titre onéreux (MEIER, CR, 

art. 11 LPM no 64). 

3.2.1.5 La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des produits 

ou des services pour lesquels elle est protégée (CHRISTOPH WILLI, 

Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter 

Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 

2002, art. 11 LPM no 14). Il n'est par conséquent pas nécessaire qu'elle soit 

apposée sur le produit ou sur son emballage (arrêt du TAF B-7449/2006 

du 20 août 2007 consid. 5 "EXIT [fig.]/EXIT ONE" ; également : ERIC MEIER, 

L'obligation d'usage en droit des marques, 2005 [ci-après : MEIER, thèse], 

p. 27). La marque peut donc également exercer sa fonction distinctive si 

elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures (arrêts du 

TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 "sensationail [fig.]/

SENSATIONAIL" et B-2678/2012 du 7 mars 2013 consid. 3.1 "OMIX/ONYX 

PHARMACEUTICALS" ; MEIER, CR, art. 11 LPM no 10).  

Il est vrai que, si la marque est utilisée exclusivement à titre de raison de 

commerce (enseigne), autrement dit comme renvoi à une entreprise et non 

aux marchandises que celle-ci commercialise ou fabrique, on ne saurait 

retenir un usage à titre de marque (arrêt du TAF B-2683/2007 du 30 mai 

2008 consid. 5.2 "Solvay/Solvexx" ; MEIER, CR, art. 11 LPM no 12). 

Il est généralement admis dans la jurisprudence et la doctrine que, dans le 

cas de marques de services, qui apparaissent également dans le nom du 

fournisseur de cette prestation, il faut faire preuve d'une certaine largesse 

dans la reconnaissance de l'usage. Comme les services sont liés à 

l'entreprise qui les fournit en raison de leur caractère incorporel aux yeux 

du public, il n'est guère possible, dans ces cas, de distinguer entre 

l'utilisation du signe pour désigner l'entreprise et son utilisation en tant que 

marque. L'utilisation du signe sur les lettres commerciales, y compris des 

factures, sur des véhicules ou comme désignation des locaux 

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Page 9 

commerciaux doit donc généralement être considérée comme préservant 

les droits des marques de service. Toutefois, cette hypothèse ne semble 

justifiée que pour les services qui relèvent du domaine principal de 

l'entreprise ou pour lesquels elle est connue du public (arrêts du TAF 

B-4640/2018 du 1er avril 2019 consid. 2.4 "QUANTEX/Quantextual [fig.], 

B-681/2016 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 "FACEBOOK/StressBook" et 

B-5902/2013 du 8 avril 2015 consid. 5.6 "WHEELS/WHEELS" et les 

références citées ; WANG, op. cit., art. 11 LPM no 24 ; VOLKEN, BaKom, 

art. 11 LPM nos 23 et 28 ; MEIER, CR, art. 11 LPM no 11 ; KARIN BÜRGI 

LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, 2008, 

p. 16 s.). 

3.2.1.6 En principe, la marque doit être utilisée dans la forme inscrite au 

registre (message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant 

une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de 

provenance, FF 1991 I 1, p. 24 ; PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre de 

marque en droit suisse, sic! 2005 [Sonderheft], p. 101 ss, p. 109). Le 

caractère dynamique du marché et son évolution exigent toutefois qu'une 

marque soit adaptée par son titulaire (MEIER, thèse, p. 60-61). C'est la 

raison pour laquelle l'art. 11 al. 2 LPM précise que l'usage d'une forme de 

la marque ne doit pas diverger essentiellement de la marque enregistrée 

(arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.2 "sensationail 

[fig.]/SENSATIONAIL" et B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 5.3.1.2 

"SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]").  

Pour préserver l'impression d'ensemble, il est décisif que le noyau distinctif 

de la marque, qui en détermine cette impression, ne soit pas soustrait et 

que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu 

(art. 11 al. 2 LPM ; ATF 130 III 267 consid. 2.4 "Tripp Trapp [fig.]" ; arrêts 

du TAF B-6251/2013 du 9 septembre 2014 consid. 2.4 "P&C [fig.]/PD&C", 

B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 6 "[Hirsch] [fig.]/[Hirsch] [fig.]" et 

B-576/2009 et B-917/2009 du 25 juin 2009 consid. 8 s. "[fig.]/Targin [fig.]" 

[plus restrictif]). 

3.2.1.7 L'usage d'une marque doit être sérieux, c'est-à-dire que son 

titulaire doit avoir l'intention de l'utiliser dans un but commercial réel. Le 

titulaire de la marque doit manifester sa volonté de satisfaire à toute 

demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les attentes les plus 

optimistes. Il doit en outre prospecter le marché et pouvoir y démontrer une 

activité minimale durant une période prolongée (arrêt du TAF B-5342/2007 

du 29 février 2008 consid. 5.2 et 7.11 [et les références citées] 

"WHALE/wally [fig.]"). Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque 

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Page 10 

fabrique de nouveaux produits. La seule activité de vente suffit (GILLIÉRON, 

sic! 2005 [Sonderheft], p. 101 ss, p. 107). L'usage à des fins privées ou à 

l'intérieur de l'entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Il en va de même 

lorsque la marque est utilisée dans le commerce exclusivement entre deux 

ou plusieurs sociétés étroitement liées sur le plan économique. L'usage est 

toutefois retenu lorsque les produits concernés sont mis en concurrence 

avec ceux d'un tiers (arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 

consid. 5.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" ; MEIER, thèse, p. 31).  

Pour déterminer objectivement le sérieux de l'usage, il faut se fonder sur 

l'ensemble des circonstances du cas particulier, soit les produits ou les 

services concernés, le type d'entreprise en cause, le chiffre d'affaires usuel, 

ainsi que l'étendue géographique, la nature et la durée de l'usage (arrêts 

du TAF B-5530/2013 du 6 août 2014 consid. 2.3 "MILLESIMA/

MILLEZIMUS" et B-3294/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.4 "Koala [fig.]/

Koala's March [fig.]" ; MEIER, thèse, p. 50-52 ; MEIER, CR, art. 11 LPM 

nos 14 et 15). Alors qu'un usage occasionnel suffit lorsqu'il s'agit de 

produits rares et précieux, un usage régulier doit être exigé pour les 

produits de consommation courante (GILLIÉRON, sic! 2005 [Sonderheft], 

p. 101 ss, p. 107 [et les références citées] ; également : arrêts du TAF 

B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.3 "sensationail [fig.]/

SENSATIONAIL" et B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 7.11 

"WHALE/wally [fig.]").  

3.2.1.8 En principe, seul l'usage en Suisse peut valider le droit à la marque. 

Il faut que l'utilisation soit liée de manière directe avec des produits 

effectivement livrés ou achetés en Suisse, ou avec des services 

effectivement fournis ou utilisés en Suisse, ou que la publicité ait été 

conçue spécialement pour la Suisse et qu'elle y ait été diffusée plus ou 

moins régulièrement de manière ciblée (arrêts du TAF B-6637/2014 du 

10 octobre 2016 consid. 5.4 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", 

B-6856/2014 du 24 mars 2016 consid. 3.4 "sportsdirect.com [fig.]/

sportdirect.com [fig.]" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4.2.1 

"KINDER/kinder Party [fig.]" ; MEIER, CR, art. 11 LPM no 54 ; MARKUS 

WANG, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 

2009 [ci-après : SHK], art. 11 no 51). 

3.3 Les positions des parties peuvent se résumer en l'espèce ainsi. 

3.3.1 L'autorité inférieure estime d'abord que l'opposante a offert de 

manière sérieuse en Suisse des logiciels et des services d'installation, de 

mise à jour, d'assistance, de conception et de migration de logiciels, ainsi 

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que des services de formation et de mise à disposition d'informations en la 

matière (décision attaquée no B.25). Elle explique ensuite que les logiciels 

sont distingués par d'autres signes verbaux ou figuratifs (CARL Source, 

CARL Touch, etc.) que la marque opposante. La marque opposante n'est 

utilisée que comme renvoi à l'opposante (décision attaquée no B.26). 

Elle souligne que l'usage de la marque opposante pour des services de 

maintenance de logiciels informatiques et d'installation de logiciels 

informatiques constitue une sous-catégorie autonome des indications 

générales "services d'installation de produits informatiques" et "services de 

maintenance de logiciels informatiques" (décision attaquée no B.28). 

Au final, elle en conclut au regard des classes de services revendiqués par 

la marque opposante qu'il faut retenir un usage sérieux de la marque 

opposante pour les services suivants (décision attaquée no B.28) : 

Classe 37 : Services de maintenance de logiciels informatiques. 

Classe 42 : Programmation pour ordinateur ; services de conception et de 

réalisation sur mesure de logiciels et de remise à niveau de programmes 

informatiques ; services de maintenance et d'installation de logiciels, services 

d'installation de logiciels informatiques. 

3.3.2 La recourante conteste l'usage sérieux de la marque opposante. Elle 

estime que la marque opposante ne fait pas l'objet d'un développement sur 

le marché (Marktbearbeitung). Elle conteste que la marque soit employée 

en lien avec les services revendiqués (recours no 16 ss, 17), les factures 

étant pour elle insuffisantes. Elle relève que les factures ne concernent que 

quelques clients en Suisse occidentale (Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud 

et Fribourg) et au Tessin pour des montants oscillant entre 51'462 euros en 

2013 et 950'501 euros en 2017 (no 18 s.). 

3.3.3 L'intimée estime avoir remis des pièces qui démontrent sa présence 

en Suisse notamment par son portfolio de clients répartis dans les trois 

régions linguistiques du pays et son volume de ventes conséquent. Au vu 

de ce qui précède et contrairement à ce qu'allègue la recourante, l'usage 

de la marque de l'intimée en Suisse aurait bien été démontré (réponse 

no 21). Toutefois, l'intimée ne souhaite pas contester l'appréciation de 

l'autorité inférieure selon laquelle il y a un faisceau d'indices suffisant pour 

démontrer la vraisemblance de l'usage de la marque, du moins pour une 

partie des services couverts en classes 37 et 42, mais pas pour les produits 

en classe 9 (duplique no 1). 

B-2256/2019 

Page 12 

3.4 Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit.  

3.4.1 En l'espèce, la date de l'inscription de la marque opposante (date de 

notification à partir de laquelle commence à courir le délai pour émettre un 

refus de protection) est le 6 novembre 2008. Etant donné que la Suisse a 

été désignée selon l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement 

international des marques révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 

(RS 0.232.112.3), le délai de carence de cinq ans prévu à l'art. 12 al. 1 LPM 

a commencé à courir une année après cette date (art. 5.2) et 5.5) de 

l'Arrangement précité), c'est-à-dire le 6 novembre 2009, et a pris fin le 

6 novembre 2014 (arrêt du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 

consid. 2.1.2.1 "BELVEDERE/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]"). 

3.4.2 C'est dans la première réponse qu'elle a déposée le 4 janvier 2018 

devant l'autorité inférieure, c'est-à-dire à temps (art. 22 al. 3 OPM), que la 

recourante a fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante. 

Il appartient dès lors à l'intimée de rendre vraisemblable l'usage de la 

marque opposante ou l'existence de justes motifs pour son non-usage 

entre le 5 janvier 2013 et le 4 janvier 2018 (arrêts du TAF B-6637/2014 du 

10 octobre 2016 consid. 2.2.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et 

B-6986/2014 du 2 juin 2016 consid. 3.1 et 4.2 "ELUAGE/YALUAGE und 

Yaluage [fig.]").  

3.5 Pour traiter la question de l'usage sérieux de la marque en tant que 

telle, le Tribunal va seulement regarder si, parmi les pièces versées au 

dossier, figurent bien les éléments permettant de confirmer la solution 

retenue par l'autorité inférieure. Cette approche est rendue possible du fait 

que l'intimée, qui n'a pas elle-même déposé de recours, admet les 

restrictions retenues par l'autorité inférieure (consid. 3.3.3).  

En l'espèce, afin d'établir l'usage de la marque opposante, l'intimée a 

déposé un certain nombre de pièces devant l'autorité inférieure (annexes 

à la réponse à l'opposition), puis devant le Tribunal (annexes à la réponse 

au recours). Les pièces déposées devant le Tribunal et celles déposées 

devant l'autorité inférieure sont en partie redondantes. Comme cela va 

apparaître, les pièces versées devant l'autorité inférieure suffisent à 

confirmer la décision attaquée sur la question de l'usage sérieux. Aussi, il 

ne sera pas spécifiquement tenu compte des pièces nouvellement 

déposées.  

3.6 Le Tribunal va maintenant examiner pour chacun des services 

revendiqués dont l'autorité inférieure estime que l'usage a été rendu 

B-2256/2019 

Page 13 

vraisemblable si les pièces versées au dossier permettent de confirmer 

cette appréciation. Pour mémoire, l'autorité inférieure a admis l'usage 

sérieux vraisemblable pour les services suivants : 

- Services de maintenance de produits informatiques (en classe 37). 

- Services de programmation pour ordinateur (en classe 42). 

- Services de conception et de réalisation sur mesure de logiciels de gestion 

(en classe 42). 

- Services de maintenance et d'installation de logiciels (en classe 42). 

- Services d'installation de produits informatiques (en classe 42). 

3.6.1 Pour les services de maintenance de produits informatiques (en 

classe 37), on trouve des factures portant comme "Libellé produit" les 

indications suivantes entre le 5 janvier 2013 et le 4 janvier 2018 :  

"Libellé produit"  Nombre de factures 

Redevance annuelle d'assistance/mise à jour 12 

Contrat d'assistance/mise à jour 49 

Support 12 + 3 mois / Support mise à jour 4 

Gestion de la maintenance assistée par  

ordinateur (GMAO) Mise en place du pilote  3 

   _____ 

Total  68 

Les prestations de mise à jour, adossées à celles d'assistance ou de 

support, renvoient à l'idée de maintenance.  

3.6.2 Pour les services de programmation pour ordinateur (en classe 42) 

et les services de conception et de réalisation sur mesure de logiciels de 

gestion (en classe 42), on trouve des factures portant comme "Libellé 

produit" les indications suivantes entre le 5 janvier 2013 et le 4 janvier 

2018 :  

"Libellé produit"  Nombre de factures 

Développements supplémentaires  

pour les spécifiques  10 

Développement spécifiques  2 

Assistance mise en œuvre de l'option  2 

Adaptations spécifiques  1 

Support et mise à jour  1 

B-2256/2019 

Page 14 

Mise à jour de l'environnement  2 

Support and update  4 

  _____ 

Total  22 

Les termes retenus ici (développement, mise en œuvre de l'option, mise à 

jour) renvoient à l'idée de remise à niveau qui suppose une opération de 

programmation. On peut par ailleurs souligner la proximité entre la remise 

à niveau et la maintenance (consid. 3.6.1).  

On peut assimiler à cette catégorie de services les factures suivantes :  

"Libellé produit"  Nombre de factures 

Prestations de conseil : aide à la mise en œuvre 11 

Conseil / Assistance à la mise en œuvre 3 

Conseil : Lancement de projet 1 

Création d'un rapport à partir  

de la liste des secteurs analytiques 1 

Réalisation / Lancement des scripts en cabinet 1 

Développement de deux rapports spécifiques  

pour Fix Assets  1 

 

  _____ 

Total  18 

En effet, les termes de conseil, lancement de projet et de rédaction d'un 

rapport évoquent les opérations préparatoires en vue de la programmation. 

3.6.3 Pour les services de maintenance et d'installation de logiciels (en 

classe 42) et les services d'installation de produits informatiques (en classe 

42), on trouve des factures portant comme "Libellé produit" les indications 

suivantes entre le 5 janvier 2013 et le 4 janvier 2018 :  

"Libellé produit"  Nombre de factures 

Migration GMAO […] Prestation d'assistance 5 

Installation environnement  1 

Préparation et Installation  2 

Contratto manutenzione 2015 1 

Installazione e prestazione tecniche 1 

Prestations de service : Pilotage migrat. 

SQL Server vers Oracle  1 

Mise en place du pilote  1 

B-2256/2019 

Page 15 

  _____ 

Total  12 

Les notions de migration et de mise en place impliquent l'installation d'un 

logiciel. La notion de maintenance a déjà été traitée (consid. 3.6.1).  

3.7 La marque opposante est utilisée, dans toutes les pièces retenues 

(consid. 3.6), conformément à l'enregistrement (consid. 3.2.1.6). 

3.8  

3.8.1 La marque opposante figure dans l'en-tête de toutes les factures 

examinées. Elle renvoie donc d'abord à l'entreprise (i.e. l'intimée) à titre de 

raison de commerce. Cela étant, cette marque renvoie aussi aux services 

en question. En effet, l'apposition de la marque sur des factures permet 

bien au consommateur d'identifier le service qui lui est rendu par le biais 

de celui qui le fournit (consid. 3.2.1.5 in fine). Par ailleurs, il ressort 

clairement du registre français du commerce (https://www.infogreffe.fr) et 

de son internet (https://www.carl-software.fr/, sites consultés le 13 juillet 

2020) que l'intimée est active dans l'édition de logiciels applicatifs. Aussi, 

conformément à la jurisprudence précitée, les services retenus entrent bien 

dans le domaine d'activité principal de l'intimée et pour lequel elle est 

connue du public.  

En revanche, parmi les factures retenues, on trouve la marque opposante 

dans des en-têtes, alors que, dans le "Libellé produit", les prestations sont 

désignées par les mots "Carl Touch", "Carl Source" ou "Carl Expert", 

"CARL Master Expert Santé" (avec quelques variantes). Cette constatation 

a amené l'autorité inférieure à conclure que l'intimée n'a pas rendu 

vraisemblable l'usage de la marque opposante en lien avec les produits 

"Logiciels et progiciels sur tout support […]" en classe 9. Ceux-ci sont en 

effet commercialisés sous d'autres marques. Précisons ici qu'un logiciel est 

un produit (il peut être acheté matériellement), mais son installation, 

comme sa mise à jour, voire son adaptation, est un service (qui peut être 

fourni par un autre prestataire). 

3.8.2 Les factures retenues concernent une quinzaine de clients, parmi 

lesquels des établissements publics, des collectivités et des institutions 

actives dans le domaine médical, à savoir notamment : l'Aéroport 

International de Genève, l'Hôpital Neuchâtelois, la LEM Switzerland SA à 

Plan-les-Ouates, l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel, la Clinique 

romande de Réadaptation à Sion, le Genolier Swiss Medical Network à 

Genolier, SIF-Groutbor à Ecublens, Sigma Ingénierie et Maintenance SA à 

B-2256/2019 

Page 16 

Sion, Ente Ospedaliero Cantonale à Bellinzone, Kugler Bimetal au Lignon, 

Medos International Sàrl au Locle, Ville de Genève, Fondazione 

Cardiocentro Ticino à Lugano, SIGE à Vevey ou Maxwell Techologies SA 

à Rossens. 

Le nombre de clients est en soi faible, comme le relève la recourante 

(recours no 18). De la même manière, le nombre de factures (au plus 

quelques dizaines) pour chaque service est aussi faible, ce qui n'est pas 

en soi rédhibitoire (arrêts du TAF B-5226/2015 du 13 septembre 2017 

consid. 2.4.7.2 "Estrella Galicia [fig.]/Estrella Damm BARCELONA [fig.]"). 

Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'intimée est active sur le 

marché de la Suisse latine de la gestion de maintenance assistée par 

ordinateur (ou GMAO). Autrement dit, il ne s'agit pas d'une consommation 

de masse, mais plutôt d'un marché de niche. Aussi, compte tenu de 

l'ensemble des circonstances (consid. 3.2.1.7 in fine), le Tribunal doit 

admettre que l'usage de la marque opposante est suffisante. Par ailleurs, 

s'agissant de la diffusion géographique de la marque, il est sans 

importance, contrairement à ce que soutient la recourante (recours no 20), 

que la marque opposante soit ou non clairement plus active dans d'autres 

pays européens que la Suisse. 

Au passage, le Tribunal rejette sans réserve l'argument de la recourante 

selon lequel un usage de la marque dans la Suisse latine serait insuffisant. 

La jurisprudence n'exige nullement que l'usage d'une marque en Suisse 

soit étendu à l'ensemble des régions linguistiques du pays (dans ce sens : 

MEIER, thèse, p. 51 et les références citées).  

3.8.3 Les montants des factures retenues oscillent entre 1'000 et 71'436 

euros, comme l'a constaté l'autorité inférieure, pour un total de plusieurs 

centaines de milliers d'euros par an, ce que la recourante admet d'ailleurs 

sans autre. Ces factures témoignent manifestement d'un chiffre d'affaires 

suffisant pour conclure à un usage sérieux. 

3.8.4 L'usage est sérieux au sens du droit précité (consid. 3.2.1.8 in fine). 

En effet, l'intimée a manifestement répondu à une demande du marché 

raisonnable sur le plan économique. Les factures témoignent d'une activité 

soutenue auprès d'un cercle significatif de clients sur une certaine durée. 

Peu importe que le volume des ventes de services soit nettement moindre 

que celui des ventes de produits (logiciels), comme le relève la recourante 

(recours no 21), dès lors que les ventes de services sont déjà suffisantes.  

B-2256/2019 

Page 17 

3.9 Le Tribunal retient donc qu'au vu du dossier l'intimée a rendu 

vraisemblable l'usage sérieux en Suisse durant la période déterminante de 

la marque opposante pour les services retenus par la décision attaquée 

(consid. 3.3.1 in fine). 

3.10 Au surplus, lorsque la recourante conteste l'usage de la marque en 

lien avec les produits et services revendiqués, elle soulève des arguments 

qui relèvent en fait de la similarité des produits, question qui sera traitée 

plus loin (consid. 6). 

4.  

Le Tribunal peut maintenant passer à l'examen des signes au regard de 

l'art. 3 al. 1 let. c LPM. Cette disposition exclut de la protection les signes 

similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services 

identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. 

5.  

Dans la mise en œuvre de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il s'agit tout d'abord de 

définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause 

sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ces consommateurs font 

preuve (arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1-3.1.2 

"[fig.]/ENAGHR [fig.]"). 

5.1  

5.1.1 Selon l'autorité inférieure, les produits et services revendiqués par la 

marque attaquée en classe 9 ne sont pas des biens de consommation 

courante et font l'objet d'un degré d'attention légèrement accru des 

destinataires. Il en irait de même pour les services en classes 37 et 42 

(décision attaquée no E.3). 

5.1.2 La recourante estime en substance que les produits qu'elle propose 

relèvent des Computerized Maintenance Management System (CMMS) 

qu'il faudrait distinguer des simples imprimantes et s'adresseraient à un 

autre public plus attentif (recours nos 3.2 et 3.3). 

5.1.3 L'intimée se range pour l'essentiel à la position de l'autorité inférieure 

(réponse no 22 s.). 

5.2 Appelé à trancher, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, les 

produits et services en classes 2, 9, 37 et 42 revendiqués en l'espèce 

(hardwares et softwares) s'adressent à un public qui fait preuve d'un degré 

d'attention (légèrement) accru (arrêts du TAF B-6761/2017 du 5 juin 2019 

B-2256/2019 

Page 18 

consid. 3.2 [classes 9 et 42] "Qnective und CH et Qnective [fig.]/qnnect 

[fig.]" et les références citées, B-1408/2015 du 25 octobre 2017 consid. 3 

[classes 9, 16 et 42] "INFORMA", B-1251/2015 du 5 septembre 2017 

consid. 3 [classes 9 et 42] "SKY et SKY TV/skybranding", B-2354/2016 du 

29 mars 2017 consid. 4 [classe 37] "ALLIANZ/CH/ALLIANZ TGA  

Technische Gebäudeausrüstung [fig.]", B-597/2013, B-601/2013 et 

B-602/2013 du 18 juillet 2014 consid. 3 [classe 37] "EMC/EMIC" et 

B-3556/2012 du 30 janvier 2013 consid. 5 [classes 9, 16 et 42] "TCS/ 

TCS"). 

L'argument de la recourante n'est pas pertinent dès lors que seuls 

comptent les produits tels que revendiqués dans le registre et non tels qu'ils 

sont commercialisés dans la pratique (arrêts du TAF B-5530/2013 du 6 

août 2014 consid. 4.2 "Millesima/Millezimus" et B-531/2013 du 21 octobre 

2013 consid. 2.2 "Gallo/Gallay" et les références citées).  

6.  

6.1 Il convient maintenant de déterminer s'il existe une similarité entre les 

produits et les services en cause. Des produits ou des services sont 

similaires lorsque les cercles de consommateurs déterminants peuvent 

être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous 

des marques identiques ou similaires proviennent de la même entreprise 

ou sont, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la 

marque par des entreprises liées. Sont des indices en faveur de la 

similarité de produits les mêmes lieux de production, le même savoir-faire 

spécifique, des canaux de distribution semblables, les cercles de 

consommateurs semblables, un but d'utilisation semblable, la 

substituabilité des produits, un champ d'application technologique 

semblable, de même que le rapport entre accessoire et produit principal. Il 

convient encore de comparer les produits ou les services concernés à la 

lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux. Tous ces 

éléments sont habituellement retenus comme des indices par la 

jurisprudence et la doctrine ; aucun n'est en soi déterminant et suffisant, 

chaque cas devant être examiné séparément. Quant à l'appartenance des 

produits revendiqués à la même classe internationale selon la 

Classification de Nice, elle ne suffit pas pour les déclarer similaires, mais 

constitue néanmoins un indice à prendre en compte (arrêts du TAF 

B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.1 "SKY/SKYFIVE", B-

5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 6.1.1.1 "The SwissCellSpa 

EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL" et B-2326/2014 du 31 octobre 2016 

consid. 4.1 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").  

B-2256/2019 

Page 19 

6.2  

6.2.1 La décision attaquée reconnaît l'identité, respectivement la similarité 

des produits et services suivants de la marque attaquée vis-à-vis des 

services dont l'usage a été rendu vraisemblable de la marque opposante 

(décision attaquée no C.9) : 

Classe 9 : logiciels, progiciels, en particulier logiciels informatiques pour le 

traitement de données, la bioinformatique, les spouleurs pour imprimantes, les 

activités d'édition de bureau, l'affichage en tableaux ; logiciels informatiques 

antivirus, ensembles pour le développement de logiciels [SDK] progiciels 

intégrés, collecticiels informatiques, logiciels téléchargeables ; supports 

magnétiques pour logiciels ; logiciels pour la vérification de crédit, logiciels de 

téléphonie informatique, plateformes magnétiques pour logiciels ; logiciels 

pour téléphones mobiles, logiciels pour la reconnaissance optique de 

caractères ; logiciels d'interfaces utilisateurs graphiques, logiciels de gestion 

financière, logiciels pour tablettes électroniques, logiciels d'accès à Internet, 

logiciels pour systèmes de navigation par GPS ; supports de données pour 

ordinateurs sur lesquels sont enregistrés des logiciels, logiciels pour la 

commande de procédés industriels, logiciels d'intégration pour segments de 

commande, logiciels communautaires ; logiciels pour le développement de 

sites Web, logiciels de diagnostic et recherche de pannes ; logiciels pour la 

sécurité de messageries électroniques, logiciels informatiques pour la 

recherche et la demande d'informations sur un réseau informatique. 

Classe 42 : conception et développement de matériel informatique et logiciels. 

L'autorité inférieure estime notamment que les produits de la classe 2 

revendiqués par la marque attaquée "Cartouches remplies pour 

imprimantes" sont des produits liés aux imprimantes, soit aux produits 

informatiques (matériel). Ils ne seraient pas similaires avec les services de 

maintenance de logiciels (classe 37 et 42) dont l'usage a été rendu 

vraisemblable. En effet, les logiciels ne constitueraient pas la partie 

matérielle de l'informatique, soit les appareils, mais plutôt le contenu, les 

programmes des dits appareils informatiques. Ils n'auraient pas la même 

nature (décision attaquée no C.5).  

6.2.2 La recourante se range à l'opinion de l'autorité inférieure sur ce point 

(recours no 30). 

6.2.3 L'intimée dans sa réponse dit se satisfaire de la décision de l'autorité 

inférieure (réponse no 12 in fine). 

6.3 Le Tribunal peut, de son côté, retenir ce qui suit. 

B-2256/2019 

Page 20 

6.3.1 L'autorité inférieure a raison de considérer que les produits "software" 

(logiciels, etc.) revendiqués par la marque attaquée présentent une 

certaine similitude avec les services dont l'usage a été rendu vraisemblable 

en classe 42 "Programmation pour ordinateurs [etc.]", ainsi qu'avec les 

"services de maintenance de logiciels" en classe 37 (décision attaquée 

no C.6). Tout comme elle doit être suivie lorsqu'elle retient que les services 

de la classe 42 "conception et développement de matériel informatique et 

logiciels" de la marque attaquée sont fortement similaires aux "services de 

conception et de réalisation sur mesure de logiciels et de remise à niveau 

de programmes informatiques" dont l'usage a été rendu vraisemblable 

(no C.8). La jurisprudence a en effet admis que les produits de la classe 9 

"logiciels d'ordinateur" et "logiciels" sont similaires aux services de la 

classe 42 "conception et développement de matériel informatique ; 

conception, développement et actualisation de logiciel d'ordinateur, 

création de logiciel de base de donnée", car ces produits et services sont 

complémentaires et forment un paquet de prestation significatif sur le plan 

économique (arrêt du TAF B-3663/2011 du 17 avril 2013 consid. 5.7 "Intel 

Inside und intel inside [fig.]/GALDAT INSIDE" ; dans le même sens : arrêts 

du TAF B-3248/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4.2 "iTravel/itravel - for 

that moment" et B-681/2016 du 23 janvier 2018 consid. 7.3 

"FACEBOOK/StressBook"). 

6.3.2  

6.3.2.1 Sur un autre plan, l'autorité inférieure affirme que les "cartouches 

remplies pour imprimante" en classe 2 ne peuvent pas être vues comme 

similaires aux services de maintenance pour logiciel (décision attaquée 

no C.5). Il en serait de même pour les autres produits de la classe 9 

revendiqués par la marque attaquée, soit "imprimantes, en particulier 

imprimantes de bureau, imprimantes laser et accessoires pour 

imprimantes laser" (no C.6) ainsi que pour les services de la classe 37 

"Maintenance pour imprimantes et imprimantes laser et leurs accessoires" 

qui ne seraient pas similaires aux services de maintenance de logiciels 

informatiques de la même classe de la marque opposante (no C.7).  

L'autorité inférieure semble toutefois perdre de vue que, d'après ses 

propres constatations, l'intimée a rendu vraisemblable l'usage sérieux 

également de "programmation pour ordinateur ; services de conception et 

de réalisation sur mesure de logiciels" (consid. 3.3.1 et 3.6.2). Autrement 

dit, l'intimée a rendu vraisemblable l'usage de la marque non seulement 

avec la maintenance, mais aussi et surtout avec la conception de 

softwares. Or, il y a en principe une similarité, comme rappelé plus haut, 

B-2256/2019 

Page 21 

entre la conception de logiciel et les logiciels eux-mêmes (consid. 6.3.1 in 

fine) et, selon la jurisprudence, entre les hardwares et les softwares (arrêts 

du TAF B-1615/2014 du 23 mars 2016 consid. 4.6 "Gridstream AIM/aim 

[fig.]" et B-758/2007 du 26 juillet 2007 consid. 5.1 "G-mode/GMODE"). 

Plus particulièrement, il apparaît vraisemblablement au consommateur 

qu'une même entreprise doit aussi bien fournir l'imprimante que développer 

(et vendre) le logiciel qui la fait fonctionner (pilote, spouleurs), ainsi que les 

cartouches remplies pour imprimante (refills).  

6.3.2.2 Cette question peut cependant rester ouverte. D'une part, l'intimée 

n'a pas déposé de recours contre la décision attaquée et expliqué dans sa 

réponse se satisfaire de la décision de l'autorité inférieure (réponse no 12 

in fine). Même s'il devait admettre la similarité des produits en question 

avec les services retenus, le Tribunal ne pourrait pas modifier la décision 

contestée au détriment d'une partie (art. 62 al. 2 PA). L'interdiction de la 

reformatio in peius s'applique d'une manière générale, selon la 

jurisprudence, dans les procédures de recours concernant les oppositions 

(arrêts du TAF B-3328/2015 du 18 octobre 2017 consid. 3 

"STINGRAY/ROAMER STINGRAY", B-7158/2016 du 11 octobre 2017 

consid. 5.2.4 "V Green Gold [fig.]/Green Gold by Wassner [fig.]" et 

3012/2012 du 5 février 2014 consid. 1.3 "Pallas/Pallas Seminare [fig.]". 

D'autre part, l'issue du litige – absence d'un risque de confusion 

(consid. 9.3) même avec les services retenus – ne commande pas non plus 

d'examiner plus avant ce point. 

7.  

Vu l'identité ou la similarité des produits en cause (consid. 6.2.1 et 6.3.1), 

il convient maintenant de déterminer, du point de vue des cercles de 

consommateurs déterminants (consid. 5.2), s'il existe une similarité entre 

les signes opposés. 

7.1  

7.1.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression 

d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). 

Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas les deux signes 

simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa 

mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il 

convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa 

mémoire imprécise (ATF 121 III 377 consid. 2a "BOSS/BOKS" ; EUGEN 

MARBACH, Markenrecht, in : von Büren/David [édit.], Schweizerisches 

Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2e éd. 2009 [ci-après : 

B-2256/2019 

Page 22 

Marbach, SIWR], no 867). Cette impression d'ensemble sera 

principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il 

s'agit en général des éléments les plus distinctifs (arrêt du TAF 

B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/LexFind.ch 

[fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : de Werra/Gilliéron [édit.], Propriété 

intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 3 LPM 

no 30). Les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent 

au domaine public ne doivent cependant pas être purement et simplement 

exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments 

peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble qui se dégage 

d'une marque (arrêt du TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.1 

"YELLO/Yellow Access AG" ; ATAF 2014/34 consid. 6.1.1 "LAND 

ROVER/Land Glider" ; arrêts du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 

du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING 

GROUP" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM no 60). Il convient, 

dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments 

selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans 

cependant les dissocier et décomposer le signe (arrêt du TAF B-7442/2006 

du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN" ; MARBACH, 

SIWR, no 866 ; GALLUS JOLLER, in : SHK 2017, art. 3 LPM no 128 s.). 

7.1.2 Dans le cas d'une collision entre des signes combinant – comme en 

l'espèce – des éléments verbaux et figuratifs, il n'existe pas de règles 

absolues permettant d'établir lesquels de ces éléments l'emportent sur les 

autres dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se 

dégage des signes. Il s'agit donc de déterminer dans chaque cas l'élément 

qui a le plus d'influence sur le signe concerné (MARBACH, SIWR, no 930, et 

les références citées). Une similarité des éléments caractéristiques - 

verbaux ou figuratifs - ne peut être compensée par une dissemblance entre 

des composantes peu originales ; à l'inverse, lorsque la similarité ne porte 

que sur des éléments secondaires du point de vue de l'impression 

d'ensemble, une différence claire entre les éléments caractéristiques 

respectifs est apte à éviter une similarité des signes. En présence 

d'éléments caractéristiques tant verbaux que figuratifs, une ressemblance 

au niveau de l'une de ces composantes peut suffire à fonder une similarité 

des signes (MARBACH, SIWR, no 931 ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 

LPM no 104 ; arrêts du TAF B-461/2013 du 21 janvier 2015 consi. 9.1 

"SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 6.1 

"RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" et B-1618/2011 du 25 septembre 2012 

consid. 4.1 "EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]"). 

B-2256/2019 

Page 23 

7.1.3 Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les 

éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 

al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur 

représentation graphique et leur contenu sémantique (ATF 127 III 160 

consid. 2b/cc "Securitas" et 121 III 377 consid. 2b "BOSS/BOKS"). La 

similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des 

similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères 

(MARBACH, SIWR, no 875 ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : 

David/Frick [édit.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler 

Kommentar, 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 3 LPM no 59). La sonorité 

découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et 

de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de 

la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du 

mot et sa racine, de même que sa terminaison – surtout lorsque celle-ci 

reçoit une accentuation – suscitent plus l'attention que les syllabes 

intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas" 

et 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, 

art. 3 LPM no 62). 

7.2  

7.2.1 La décision attaquée retient, sur le plan phonétique, que les marques 

sont toutes deux prononcées en trois syllabes. La marque attaquée 

reprendrait l'élément "CARL" de la marque opposante. Il y aurait dès lors 

une coïncidence sur ce terme au niveau phonétique. Il y aurait une 

dissemblance dans les autres éléments à savoir "TC" et "SOFTWARE" 

(décision attaquée no D.4). 

Sur le plan visuel, la marque opposante serait dominée dans son 

impression d'ensemble par les lettres formant le prénom "CARL". La 

marque attaquée serait caractérisée tant par l'élément figuratif de la tête 

que par les mots "TC CARL". Le prénom "CARL" étant bien visible dans 

les deux marques, celles-ci coïncideraient visuellement sur cet élément 

(no D.5). 

Sur le plan sémantique, mis à part l'élément "software", aucun sens 

particulier en relation avec les produits et services revendiqués ne se 

dégage de l'un ou l'autre des signes opposés en dehors du sens de prénom 

attaché à l'élément "Carl". 

B-2256/2019 

Page 24 

Au final, la présence du prénom masculin germanique "CARL" dans les 

deux signes opposés entraînerait l'existence d'une forte similitude entre les 

signes aux niveaux visuel, auditif et sémantique. 

7.2.2 Selon la recourante, les signes opposés se distinguent clairement sur 

le plan graphique. Elle relève également la différence de polices de 

caractères entre les parties verbales des signes opposées. Ses autres 

arguments relatifs à la comparaison des signes relèvent plutôt du risque 

de confusion (recours no 4.2 ; consid. 9). 

7.2.3 L'intimée conteste que l'élément "Carl/Karl" serait faiblement distinctif 

dans la mesure où Carl et Karl seraient des prénoms populaires en Suisse 

(réponse no 25 s.). 

7.3 Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit.  

7.3.1 D'un point de vue graphique, la marque opposante comprend, 

comme le décrit l'autorité inférieure, un élément figuratif rouge, légèrement 

décentré sur la droite, composé de cinq formes géométriques simples 

(losanges) disposées de telle sorte que l'on peut y voir un papillon, la tête 

en bas placé en oblique. Ces éléments sont entourés par deux arcs gris 

formant un ovale dont l'épaisseur varie graduellement, les deux extrémités 

de l'ovale étant plus épaisses que les parties centrales. Les couleurs 

revendiquées par la marque sont le gris et le rouge. Le cercle entourant la 

marque est en gris et le logo "papillon" positionné au-dessus du mot "carl" 

est en rouge. Les éléments verbaux de la marque opposante ("carl 

software") sont écrits dans une police stylisée, sans empattement (sans 

sérif). La taille de l'élément "carl" est environ quatre fois plus grande que 

celle de l'élément "software". 

La marque attaquée est composée, sur le plan graphique, situé à la gauche 

d'un visage très stylisé. Le contour du visage est simplifié par un arrondi ; 

la masse des cheveux simplement représentée en noir, avec une frange à 

droite, une petite crête à droite et des favoris ; le visage est complété par 

une paire de lunettes rectangulaires sans branches. La particularité de ce 

graphisme est l'absence de nez, d'yeux et de bouche. Sur sa droite, le 

signe présente sur une seule et même ligne, les éléments verbaux "TC 

CARL". Le style de la police est standard, sans empâtement. Le visage est 

environ quatre fois plus grand que les éléments verbaux. 

Au total, si la recourante doit être suivie sur le fait que les marques 

opposées se distinguent clairement sur le plan graphique, il n'en demeure 

B-2256/2019 

Page 25 

pas moins qu'il faut retenir une faible similarité entre ces marques dans la 

mesure des (seuls) éléments verbaux "carl/CARL". Il n'est pas inutile de 

rappeler à ce stade que l'utilisation de lettres majuscules ou minuscules ne 

joue en principe pas de rôle (arrêt du TF 4A_44/2007 du 15 octobre 2007 

consid. 6.4.5 "SERGIO ROSSI, sergio rossi [fig.] e MISS ROSSI/ROSSI 

[fig.]" ; arrêts du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 9.2.2 "JEAN 

LEON/Don Leone [fig.]", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 11.2.2.1 

"sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-6099/2013 du 28 mai 2015 

consid. 5.1 "CARPE DIEM/carpe noctem"), contrairement à l'opinion de la 

recourante. 

7.3.2 D'un point de vue phonétique, la marque opposante se forme des 

lettres "carl software". Celles-là, au nombre de 12 (et une espace), forgent 

deux mots et 3 syllabes (carl-soft-ware), quelle que soit leur prononciation.  

La marque attaquée se lit quant à elle "TC CARL", à savoir 6 lettres (et une 

espace) et 3 syllabes également (T-C-CARL), quelle que soit, ici aussi, la 

prononciation retenue par les consommateurs.  

Les marques ne concordent pas sur leurs débuts ("carl/TC") et leurs fins 

("-ware/CARL"), ce qui tend à conclure à une absence de similarité sonore. 

Il n'en reste pas moins que les deux marques sont similaires à un faible 

degré, dans la mesure du son des mots "carl/CARL". 

7.3.3 D'un point de vue sémantique, dans la marque opposante, le mot 

"carl" fait référence, pour le consommateur visé (consid. 5.2), à un prénom 

d'origine germanique relativement courant (voir https://www.prenoms.com/ 

prenom/signification-prenom-CARL.html, consultée le 14 juillet 2020). Le 

mot "software" signifie "logiciel" en langue anglaise 

(https://www.cnrtl.fr/definition/software, consultée le 14 juillet 2020), 

c'est-à-dire l'ensemble des moyens d'utilisation, programmes, procédures, 

documentation d'un système informatique (https://www.cnrtl.fr 

/definition/logiciel, consultée le 14 juillet 2020). Il faut donc comprendre le 

signe opposant comme signifiant "les logiciels de Carl". Aucun sens 

particulier ne peut être attribué aux éléments graphiques de la marque 

opposante. 

Du côté de la marque attaquée, les lettres "TC" sont sans signification 

particulière pour le consommateur visé ; elles ne présentent pas de lien 

manifeste avec les produits revendiqués. Le mot "CARL" renvoie, comme 

dans la marque opposante, à un prénom. Alternativement, comme il est 

précédé par quelque chose, le mot "CARL" peut renvoyer à un nom de 

B-2256/2019 

Page 26 

famille, précédé alors d'initiales. La notion de "visage" véhiculée par les 

éléments graphiques de la marque attaquée est sans signification claire. 

Le port de lunettes renvoie tout au plus à un travail intellectuel, sans lien 

clair et immédiat avec les produits et services informatiques en cause. 

Il en résulte que l'on ne peut pas exclure que les consommateurs visés 

donnent une signification commune au mot "carl/CARL" (un prénom) 

présent dans chacun ses signes opposés.  

7.3.4 Au final, le Tribunal retient une faible similarité entre les signes 

opposés dans la seule mesure des mots "carl/CARL" présents de part et 

d'autre. 

8.  

En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause 

(consid. 9), il convient encore de déterminer l'étendue du champ de 

protection de la marque opposante. 

8.1  

8.1.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. 

Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes 

et des différences modestes suffiront alors à créer une distinction 

suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments 

essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans 

le langage courant (arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 

"RRSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG" ; MARBACH, 

SIWR, no 981). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant 

acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un 

acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent 

bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, 

car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (ATF 

122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 

2009 consid. 6 "SKY/SkySIM"). 

8.1.2 Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de 

déterminer, en lien avec les produits et/ou les services auxquels il est 

destiné (arrêts du TAF B-6927/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.1 

"SENSOREADY/Sensigo" et B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 6.3 

"TERRA/VETIA TERRA"), la signification de chacun de ses éléments et 

d'examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être 

compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif 

B-2256/2019 

Page 27 

particulier, comme une dénomination générique. Des associations d'idées 

ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service 

concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation 

est descriptive (arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 

consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/Maritimer" et B-1700/2009 du 

11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum"). Ce 

ne sont dès lors pas les éléments de la marque opposante en eux-mêmes 

qui sont déterminants, mais bien l'impression d'ensemble qui se dégage 

du signe (arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 12.2.1.3.2 

"sensationail [fig.]/SENSATIONAIL").  

8.1.3 Même si un signe présente, dans l'abstrait, une certaine originalité, 

sa force distinctive peut être atténuée en raison de l'usage très fréquent 

dont il fait l'objet. Le simple fait que de nombreuses marques enregistrées 

contiennent un élément ne conduit toutefois pas à la dilution de la force 

distinctive de cet élément. Un élément ne peut en effet être qualifié de dilué 

que s'il est prouvé que les consommateurs le perçoivent comme banal 

(MARBACH, op. cit., no 982). La dilution de la force distinctive ne peut dès 

lors être admise que si le public est habitué à l'usage fréquent de signes 

similaires pour des produits ou services identiques ou similaires, de sorte 

que seules les marques effectivement utilisées peuvent être prises en 

considération. La coexistence de marques dans le registre ne reflète en 

effet pas nécessairement la situation réelle, dans la mesure où il n'est pas 

certain que ces marques soient utilisées en Suisse (arrêts du TAF 

B-332/2013 du 6 décembre 2013 consid. 7.1.1 CC [fig.]/ GG Guépard [fig.] 

B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 5.3 SKY/skylife [fig.], B-1077/2008 du 

3 mars 2009 consid. 6.2.2 SKY/SkySIM, B-7468/2006 du 6 septembre 

2007 consid. 5.2 Seven [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND). La dilution 

d'une marque résulte de l'utilisation importante de nombreuses autres 

marques similaires ; l'utilisation d'une seule autre marque similaire n'est 

pas suffisante (arrêt du TAF B-8055/2008 du 8 septembre 2010 consid. 2.5 

RED BULL/DANCING BULL).  

8.2 Les parties se divisent sur la question du champ de protection de la 

marque opposante. 

8.2.1 Selon la décision attaquée, le terme "software" contenu dans la 

marque opposante est descriptif des produits et services revendiqués. Il 

constituerait dès lors un élément non distinctif. En revanche, la marque 

opposante considérée dans son ensemble, et notamment le prénom "carl", 

élément essentiel mis en évidence graphiquement (grandeur et 

positionnement), possède une force distinctive et un champ de protection 

B-2256/2019 

Page 28 

normaux en relation avec les services revendiqués en lien avec lesquels 

l'usage a été rendu vraisemblable (no E.4). 

8.2.2 Selon la recourante, l'élément "Car/Karl" serait dissous dès lors que 

le nom "Carl" apparaîtrait 17'451 fois dans l'annuaire téléphonique et que 

celui de "Karl" 10'992 fois. Elle relève également que le prénom "Carl" 

revient dans 48 marques enregistrées en Suisse (dont 30 fois en classes 

9, 37 ou 42) et que le prénom "Karl" apparaît quant à lui dans 45 marques 

(30) (recours no 4.1)  

8.2.3 L'intimée indique que le rattachement des éléments "Carl" ou "Karl" 

à la catégorie des prénoms n'a pas de conséquence au regard de la 

jurisprudence (réponse no 26). 

8.3 Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit.  

8.3.1 Dans la marque opposante, les deux arcs gris formant un ovale 

constituent un cercle autour des mots "carl software" et du "papillon". Il est 

relativement courant qu'une marque (ou un logo) soit présentée dans un 

cercle. En revanche, le "papillon", dans un graphisme un peu simpliste, 

n'en est pas moins original, dès lors qu'il est difficile de lui donner un sens 

quelconque avec les produits et services revendiqués. La police de 

caractères de ce mot, elle non plus, n'est pas banale (consid. 7.3.1). Aussi, 

les éléments graphiques sont dotés d'une force distinctive normale en lien 

avec les produits revendiqués.  

8.3.2 Certes, le mot "software" est descriptif d'une partie (seulement) des 

produits et services revendiqués dont l'usage a été démontré ou qui leur 

sont similaires (consid. 6.3.2 et 7.3.3) ; il est, de plus, communément utilisé 

dans le monde de l'informatique et il est devenu un mot courant, dans les 

trois langues officielles, pour désigner un logiciel. Au contraire, le mot "carl" 

est suffisamment original, détaché des produits revendiqués, pour offrir à 

la marque une force distinctive et un champ de protection normaux.  

8.3.3 Par ailleurs, le Tribunal ne saurait admettre une quelconque dilution 

de la marque opposante. Le simple fait qu'un prénom soit courant ne 

signifie nullement que le public ne le perçoit plus comme une marque (arrêt 

du TAF B-7452/2006 du 17 avril 2007 consid. 8 "MARTINI/Martini [fig.]). 

Par ailleurs, les quelques dizaines de marques contenant le prénom "Carl" 

ou "Karl", dont on n'établit jamais qu'elles sont réellement utilisées, sont 

trop peu nombreuses pour établir une éventuelle dilution de la marque 

opposante.  

B-2256/2019 

Page 29 

9.  

Vu l'identité et la similarité des produits en cause (consid. 6.3) et la faible 

similarité entre les signes opposés (consid. 7.3.4), il faut maintenant 

déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de 

protection normal de la marque opposante (consid. 8.3) et du degré 

d'attention (légèrement) accru des consommateurs visés (consid. 5.2). 

9.1  

9.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les 

services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM), 

de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, voire 

de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un 

risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction 

distinctive d'une marque antérieure (art. 6 LPM). 

9.1.2 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux 

intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que 

les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais 

détenteur de la marque (risque de confusion direct). 

9.1.3 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux 

signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de 

rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série 

qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la 

même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles 

(risque de confusion indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", 

ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). 

9.1.4 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant 

abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les 

circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il 

convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des 

signes (consid. 7) que des produits ou des services pour lesquels ils sont 

enregistrés (consid. 6). Ces deux éléments s'influencent réciproquement, 

en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se 

différencier que les signes sont similaires et vice versa (arrêt du TAF 

B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU [fig.]" ; 

STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : BaK 2017, art. 3 LPM no 154). 

Entrent également en ligne de compte le degré d'attention dont font preuve 

les destinataires des produits ou des services en cause (consid. 5 ; arrêt 

du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 6.1-6.2 "TORRES/TORRE 

B-2256/2019 

Page 30 

SARACENA") et l'étendue du champ de protection de la marque opposante 

(consid. 8). 

9.2  

9.2.1 Selon la décision attaquée, l'élément caractéristique verbal de la 

marque opposante "carl" serait repris tel quel par la marque attaquée. 

Cette reprise est de nature à fonder un risque de confusion (décision 

attaquée no E.6). Les éléments de la marque opposante tant figuratifs (logo 

losanges formant un papillon et cadre gris) que verbal ("software"), non 

repris par la marque attaquée, ne représenteraient pas des ajouts 

susceptibles de marquer l'impression d'ensemble de la marque opposante. 

L'élément verbal "software" de la marque opposante étant quant à lui 

descriptif, il n'amènerait à la marque opposante aucune force distinctive. 

Même si celui-ci est précédé de deux lettres "TC", cela ne suffirait pas à 

occulter la reprise de l'élément principal "CARL" de la marque opposante 

(décision attaquée nos E.5 à E.8). 

9.2.2 Selon la recourante, le signe "TC" est l'élément dominant de la 

marque attaquée, n'ayant pas de sens particulier. De même, la conception 

graphique des marques opposées diffèrerait de manière significative. Ainsi, 

la marque attaquée utiliserait l'image d'une tête stylisée avec un contour 

facial arrondi, rectangulaire des lunettes sans branche et des cheveux 

stylisés (recours no 4.2). En fait, l'impression générale des deux signes 

serait si différente que les deux signes ne seraient pas directement 

confondus, notamment sous l'angle graphique, ce qui exclurait tout risque 

de confusion direct (recours no 5.1). Le risque de confusion indirect serait 

quant à lui exclut dans la mesure où ni la formation des signes de base 

(disposition des mots, langage des dessins, etc.) ni les produits 

revendiqués ne suggèreraient de lien juridique ou économique (recours 

no 5.2). 

9.2.3 L'intimée rappelle qu'il y aurait une identité, respectivement similarité 

des produits et services, ainsi qu'une similitude entre les signes. De plus, 

les marques concorderaient dans leur élément essentiel, soit "CARL", de 

sorte que, même s'il arrivait à les distinguer, chose qui n'est pas certaine, 

le consommateur verrait, dans la marque attaquée, une variante de la 

marque opposante et assimilera ainsi la marque "TC CARL" à la 

famille/série de marque de l'intimée. Il en résulterait ainsi un risque de 

confusion (réponse no 29 s.). 

9.3 Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit.  

B-2256/2019 

Page 31 

9.3.1 L'autorité inférieure part du principe – en soi juste– que la reprise des 

éléments caractéristiques principaux de la marque opposante, en l'espèce 

le mot "carl/CARL", est de nature à créer un risque de confusion.  

Cependant, en l'espèce, cette approche ne saurait être suivie. En effet, la 

reprise est ici seulement verbale. La marque attaquée ne reprend ni la 

police de caractère, ni l'environnement graphique du mot "carl" ("papillon", 

ovale, surplomb sur un autre mot). Et encore, cette reprise n'est-elle que 

partielle : seul le mot "carl/CARL" est repris et non le mot "software". Cela 

a déjà conduit le Tribunal à conclure que les marques opposées sont 

faiblement similaires (consid. 7.3.4). 

9.3.2 En fait, les marques opposées donnent au consommateur visé une 

impression d'ensemble très différente, en raison de leur divergence 

manifeste sur le plan graphique (consid. 7.3.1). La conception graphique 

de la marque opposante met en avant un mot ("carl") et un signe (le 

"papillon") (consid. 8.3). Dans la marque attaquée, l'élément verbal 

("carl/CARL") est relativisé à la fois par l'adjonction de deux lettres ("TC") 

et surtout par la présence d'un visage (consid. 7.3.1). Ce visage est 

marquant par sa taille et son choix de ne pas figurer les différents éléments 

du visage (nez, bouche, yeux) pour ne laisser que des lunettes et une 

chevelure, au point de dominer le signe attaqué et de marquer le souvenir 

du consommateur visé. 

9.3.3 De plus, le mot "carl/CARL" n'a pas la même importance dans les 

deux signes. Dans la marque attaquée, l'élément verbal "TC CARL" 

apparaît comme une légende ou une explication à la présence du visage. 

On le lirait comme les initiales et le nom de famille du personnage dont le 

visage est représenté (consid. 7.3.3).  

9.3.4 Par conséquent, les différences constatées dans la conception 

graphique et sémantique des signes opposés, bien que ces signes 

coïncident – en partie seulement – dans les éléments verbaux 

(consid. 7.3.1 et 9.3.1) sont suffisantes pour éliminer un risque de 

confusion entre les deux signes (dans ce sens : arrêts du TAF B-970/2019 

du 11 février 2020 consid. 7.4 "clever fit [fig.]/CLEVERFIT [fig.]", 

B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 6.5 "WORLD ECONOMIC FORUM 

[fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.], B-5972/2017 du 7 juin 2019 

consid. 6.5 et 6.8 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]" et 

B-450/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.5 "FM1 [fig.]/1.FM"). Cette 

conclusion est d'autant plus défendable que les consommateurs visés font 

B-2256/2019 

Page 32 

preuve, s'agissant des produits revendiqués, d'une attention (légèrement) 

accrue (consid. 5.2). 

10.  

10.1 Par conséquent, le recours doit être admis et la décision attaquée doit 

être réformée. Premièrement, l'opposition no 15691 contre l'enregistrement 

international no 1 343 495 "TC Carl" (fig.) doit être rejetée. Deuxièmement, 

l'autorité inférieure devra émettre, pour la marque attaquée, une 

déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18ter ch. 2)i) du 

règlement d'exécution commun admettant les produits revendiqués en 

classes 2 et 9 ainsi que les services revendiqués en classes 37 et 42. 

10.2 La répartition des frais de procédure et des dépens devant l'autorité 

inférieure doit aussi être modifiée. 

10.2.1 L'opposition a été partiellement admise devant l'autorité inférieure 

et celle-ci a décidé de compenser les dépens (décision attaquée no IV.4). 

L'opposition devant maintenant être totalement rejetée, il convient, selon la 

pratique de l'autorité inférieure pour un double échange d'écritures, 

d'allouer un montant de 2'400 francs à la défenderesse (i.e. la recourante) 

à titre de dépens pour la première instance et à la charge de l'opposante 

(i.e. l'intimée).  

10.2.2 Quant à la taxe d'opposition, elle reste acquise à l'autorité inférieure 

(décision attaquée no IV.1). L'opposante (i.e. l'intimée) s'est vue 

remboursée la moitié de la taxe d'opposition (400 francs) au motif que son 

opposition avait été partiellement admise (décision attaquée nos IV.2 et 

IV.4). L'opposition devant maintenant être totalement rejetée, il convient 

d'annuler ce remboursement partiel dès lors que l'opposante (i.e. l'intimée) 

doit supporter la totalité de la taxe d'opposition. 

11.  

Il reste à traiter la question des frais de procédure et des dépens devant le 

Tribunal. 

11.1  

11.1.1 Les frais de procédure – comprenant l'émolument judiciaire (art. 63 

al. 4bis PA ; art. 2 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les 

frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, 

RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du 

TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 10.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]") 

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Page 33 

et les débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 

al. 1 PA et art. 1 al. 1 FITAF). 

11.1.2 En l'espèce, les frais de procédure, qu'il convient d'arrêter à 

4'500 francs doivent être mis à la charge de l'intimée, qui succombe. Ce 

montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui 

suivent l'expédition du présent arrêt. 

11.1.3 Quant à l'avance de frais de 4'500 francs versée par la recourante 

durant l'instruction, elle lui sera restituée. 

11.2  

11.2.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a 

droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 

PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1 let. a, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 al. 1 

et 2 FITAF ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 11.1 

"[fig.]/ENAGHR [fig.]"). 

11.2.2 En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des 

dépens. Elle n'a pas déposé de note de frais et d'honoraires. Aussi, le 

Tribunal lui alloue ex aequo et bono une indemnité de 4'500 francs à titre 

de dépens, à la charge de l'intimée, pour la procédure de recours. 

Vu qu'elle succombe, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA, 

en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF). 

Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 

al. 3 FITAF). 

12.  

Enfin, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable 

contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une 

marque (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, 

RS 173.110]), le présent arrêt est définitif. 

 

  

B-2256/2019 

Page 34 

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 

1.  

Le recours est admis. 

2.  

Le dispositif de la décision attaquée est modifié comme suit : 

1. L'opposition no 15691 contre l'enregistrement international no 1 343 495 

"TC Carl" (fig.) est rejetée. 

2. Partant, l'Institut émettra une déclaration d'octroi de la protection une 

déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18ter ch. 2)i) du 

règlement d'exécution commun admettant les produits revendiqués en 

classes 2 et 9 ainsi que les services revendiqués en classes 37 et 42 de 

l'enregistrement international no 1 343 495 "TC Carl" (fig.). 

3. Inchangé. 

4. Il est mis à la charge de l'opposante le paiement en faveur de la 

défenderesse d'un montant total de CHF 2'400 francs à titre de dépens. 

5. Inchangé. 

3.  

3.1 Les frais de la procédure de recours, d'un montant de 4'500 francs, 

sont mis à la charge de l'intimée. Ce montant doit être versé sur le compte 

du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 

3.2 L'avance de frais de 4'500 francs versée par la recourante durant 

l'instruction lui est restituée. 

4.  

Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant de 4'500 francs, 

sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée. 

  

B-2256/2019 

Page 35 

5.  

Le présent arrêt est adressé : 

– à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de 

paiement" et pièces en retour) 

– à l'intimée (recommandé ; annexes : bulletin de versement et pièces 

en retour) 

– à l'autorité inférieure (no de réf. 15691 ; recommandé ; annexe : dossier 

en retour) 

 

Le président du collège : Le greffier : 

  

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean 

 

 

Expédition : 18 août 2020