# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 1b6eccaf-2714-5103-9840-d2edacf8a524
**Source:** Bundesgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2018-06-07
**Language:** de
**Title:** Bundespatentgericht 07.06.2018 S2018_002
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BPatG/CH_PATG_001_S2018-002_2018-06-07.pdf

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l  d e s  b r e v e t s

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  d e i  b r e v e t t i

T r i b u n a l  f e d e r a l  d a  p a t e n t a s

F e d e r a l  P a t e n t  C o u r t

S2018_002

U r t e i l  v o m  7 .  J u n i  2 0 1 8

Besetzung Richter Prof. Dr. iur. Daniel Kraus (Vorsitz),

Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),

Richterin Dipl. Natw. ETH Prisca von Ballmoos,

Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte 1. Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, 

2. Novartis Pharma Schweiz AG, Suurstoffi 14, 6343 Rot-

kreuz, 

beide vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess 

und Dr. iur. Roman Baechler, Homburger AG, Prime Tower, 

Hardstrasse 201, 8005 Zürich, beide patentanwaltlich bera-

ten durch Carpmaels & Ransford LLP, One Southampton 

Row, GB-WC1B 5HA London,

Klägerinnen

gegen

Mepha Pharma AG, Kirschgartenstr. 14, 4051 Basel,  

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, TIMES 

Attorneys, Falkenstrasse 27, 8024 Zürich, patentanwaltlich 

beraten durch Dr. Andreas Welch, Hepp Wenger Ryffel AG,

Friedtalweg 5, 9500 Wil, 

Beklagte

Gegenstand Patentverletzung / vorsorgliche Massnahme;

Valsartan Amlodipin Kombinationspräparat

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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1. Prozessgeschichte

1.1 Mit Eingabe vom 27. März 2018 machten die Klägerinnen das vorlie-

gende Massnahmeverfahren anhängig und stellten folgende Rechtsbegeh-

ren:

"1. Defendant, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pur-

suant to article 343(1)(c) Swiss Code of Civil Procedure, but of at least

CHF 5,000 pursuant to article 343(1)(b) Swiss Code of Civil Procedure, as

well as punishment of their executives pursuant to article 292 Swiss Penal

Code in the event of non-compliance, shall be prohibited from manufacturing,

storing, selling, offering for sale, otherwise bringing into circulation, importing

into or exporting from Switzerland or to participate in any of these actions the

approved pharmaceutical with Swissmedic marketing approval number 65866 

and product name Amlodipin-Valsartan-Mepha and the approved pharmaceu-

tical with Swissmedic marketing approval number 65890 and product name 

Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha;

2. Defendant, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pur-

suant to article 343(1)(c) Swiss Code of Civil Procedure, but of at least

CHF 5,000 pursuant to article 343(1)(b) Swiss Code of Civil Procedure, as

well as punishment of their executives pursuant to article 292 Swiss Penal

Code in the event of non-compliance, shall be ordered to recall within five

calendar days after this decision has become enforceable the pharmaceutical 

products according to prayer for relief 1 it has already put on the market, i.e., 

to inform known commercial customers of the pharmaceutical products ac-

cording to prayer for relief 1 that the products have been found to infringe the 

Swiss part of EP 2 322 174 and should be returned to Defendant against

reimbursement of the sales price and associated costs;

3. Defendant, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pur-

suant to article 343(1)(c) Swiss Code of Civil Procedure, but of at least 

CHF5,000 pursuant to article 343(1)(b) Swiss Code of Civil Procedure, as well 

as punishment of their executives pursuant to article 292 Swiss Penal Code 

in the event of non-compliance, shall be ordered to lay detailed accounts 

within sixty calendar days after this decision has become enforceable in ac-

cordance with recognized principles of accounting, and grant information, as 

to the amount of products according to prayer for relief 1 sold, Defendants 

cost prices (Einstandspreise) for the products according to prayer for relief 1 

(including copies of respective invoices), and Defendants total gross income

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with products according to prayer for relief 1 (including copies of respective

invoices);

4. Defendant shall be ordered to pay the amount requested by Plaintiff 1 after

the accounts and information in accordance with prayer for relief 3 have been

provided by Defendant, plus interest of 5%;

5. Defendant shall be ordered to pay the amount requested by Plaintiff 2 after

the accounts and information in accordance with prayer for relief 3 have been

provided by Defendant, plus interest of 5%;

6. Court costs and reimbursement of Plaintiffs‘ legal and patent attorney fees

shall be borne by Defendant;

and the following Requests for Interim relief:

1. The prohibition pursuant to prayer for relief 1 and the recall pursuant to prayer 

for relief 2 shall be ordered as preliminary measures for the duration of the 

main infringement action;

2. The prohibition pursuant to prayer for relief 1 shall be ordered as an ex parte

interim measure, i.e. without delay and for the time being without hearing De-

fendant;

3. Court costs and reimbursement of legal and patent attorney fees shall be de-

cided in the main action;

and the following Procedural motions:

1. Proceedings shall be limited to infringement, injunctive relief, recall as well as 

provision of information and data according to prayers for relief 1 to 3,until a 

final judgment has been rendered on these issues;

2. Proceedings shall for now be suspended as regards the claims for financial

compensation according to prayers for relief 4 and 5.”

1.2 Mit Entscheid vom 5. April 2018 wurde der Antrag auf Erlass superpro-

visorischer Massnahmen abgewiesen und der Beklagten eine Frist zur Er-

stattung der Massnahmeantwort angesetzt. 

1.3 Mit der Massnahmeantwort vom 30. April 2018 beantragte die Be-

klagte das Gesuch unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen.

1.4 Mit Eingabe vom 14. Mai 2018 machten die Klägerinnen von ihrem 

Replikrecht Gebrauch und reichten eine Stellungnahme zur Massnahme-

antwort ein.

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1.5 Am 29. Mai 2018 machte wiederum die Beklagte von ihrem Replikrecht 

Gebrauch und reichte eine Stellungnahme zur oben erwähnten Stellung-

nahme der Klägerinnen ein.

1.6 Mit Eingabe vom 1. Juni 2018 verzichteten die Klägerinnen auf weitere 

Eingaben und Stellungnahmen.

2. Prozessuales

2.1 Die Parteien haben ihren Sitz in der Schweiz. Die Zuständigkeit des 

Bundespatentgerichts ist gegeben (Art. 26 lit a i.V.m. lit. b PatGG).

2.2 In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 3 PatGG entscheidet 

das Gericht in Dreierbesetzung.

2.3 Die Parteien haben sich auf Englisch als Parteiensprache geeinigt, 

Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 Abs. 3 PatGG).

3. Sachverhalt

Die Klägerinnen machen eine Verletzung des Patents EP 2 322 174 B1 (in 

der Folge "Klagepatent“) geltend. 

Der für die Beurteilung relevante und unbestrittene Sachverhalt lässt sich 

in seiner zeitlichen Abfolge wie folgt zusammenfassen:

Am 2. Mai 2016 reichte die Beklagte gegen die Klägerin 1 beim Bundespa-

tentgericht eine Nichtigkeitsklage gegen den Schweizer Teil des EP 2 322 

174 B1 ein (O2016_006); dieses Verfahren ist zum jetzigen Zeitpunkt an-

hängig;

am 14. Juli 2016 erlangte die Beklagte die Marktzulassung für das in die-

sem Massnahmeverfahren angegriffene Produkt;

im Januar 2017 entdeckte die Klägerin 1, dass das angegriffene Produkt, 

nachdem es auf den Jahreswechsel in die Schweizer Spezialitätenliste auf-

genommen worden war, auf dem freien Markt erhältlich war;

am 13. Januar 2017 machte die Klägerin 1 ein erstes Massnahmegesuch 

(S2017_001) anhängig, zu welchem am 3. März 2017 ein die erfinderische 

Tätigkeit verneinendes Fachrichtervotum des Richters Tobias Bremi 

erging;

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am 10. April 2017 erging ein Urteil des Landgerichts Düsseldorf im einst-

weiligen Verfügungsverfahren zwischen der Klägerin 1 und einer anderen 

Generika-Anbieterin, wobei der Antrag auf Erlass wegen mangelnder erfin-

derischer Tätigkeit zurückgewiesen wurde;

mit Urteil vom 1. Juni 2017 wurde das erste Massnahmegesuch 

(S2017_001) wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Klagepatents 

abgewiesen;

am 7. Dezember 2017 fand der letzte Tag der mündlichen Verhandlungen

im Einspruchsverfahren zur EP 2 322 174 B1 statt, am Ende wurde die 

Entscheidung verkündet, sämtliche Einsprüche abzuweisen;

mit Entscheidung vom 14. Dezember 2017 hob das Oberlandesgericht 

Düsseldorf die erstinstanzliche Entscheidung vom 10. April 2017 auf, in-

dem auf erfinderische Tätigkeit erkannt wurde;

am 25. Januar 2018 wurde im parallelen Nichtigkeitsverfahren 

(O2016_006) von Richter Tobias Bremi ein Fachrichtervotum erstattet, das 

die Rechtsbeständigkeit des Patents bejahte; der Termin für die Hauptver-

handlung ist auf den 21. August 2018 angesetzt;

am 8. Februar 2018 verschickte die Einspruchsabteilung die schriftliche 

Entscheidung im Einspruchsverfahren zur EP 2 322 174 B1;

am 27. März 2018 wurde das vorliegend zu beurteilende Massnahmever-

fahren zusammen mit dem ordentlichen Verfahren von den Klägerinnen

anhängig gemacht.

Im parallelen Nichtigkeitsverfahren (O2016_006), im erledigten Massnah-

meverfahren (S2017_001) und im nun hier zu beurteilenden Massnahme-

verfahren werden im Zusammenhang mit der Frage der Gültigkeit des Kla-

gepatents die gleichen Dokumente des Standes der Technik und im We-

sentlichen die gleichen Argumente geltend gemacht.

4. Beurteilung

4.1 Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die 

notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Par-

tei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder 

eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht 

leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist 

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eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält. Die Ge-

genpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu 

machen. Ferner muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein 

und die anzuordnende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein. 

4.2 Im Rahmen des vorliegenden Massnahmeverfahrens machen die Klä-

gerinnen geltend, die für die Patentinhaberin positive Entscheidung der 

Einspruchsabteilung vom 8. Februar 2018 sowie das ebenfalls für die Pa-

tentinhaberin positive Fachrichtervotum aus dem parallelen Nichtigkeits-

verfahren seien, genau wie diverse andere Urteile aus parallelen Verlet-

zungsverfahren in Europa, echte Noven. Damit liege ein neuer Sachverhalt 

vor, der das erneute Massnahmegesuch zulässig mache. Weiter sei dem 

Massnahmegesuch stattzugeben, weil diese echten Noven belegen wür-

den, dass die Rechtsbeständigkeit, die im bereits abgewiesenen Massnah-

megesuch noch verneint worden sei, eben doch gegeben sei.

Die Beklagte bringt dagegen vor, dass die Entscheidung der Einspruchs-

abteilung, das Fachrichtervotum aus dem parallelen Nichtigkeitsverfahren 

sowie die Urteile aus parallelen Verletzungsverfahren in Europa den ei-

gentlichen Sachverhalt im engeren Sinne nicht verändern, nur die juristi-

sche Einordnung desselben. Geänderte Umstände im Sinne von Art. 268 

ZPO lägen entsprechend nicht vor und dem Massnahmegesuch sei nicht 

stattzugeben. 

4.3 Ist ein erstes Massnahmegesuch abgewiesen worden, so kann es un-

ter den Voraussetzungen von Art. 268 ZPO im Prinzip jederzeit neu ange-

bracht werden.1 Im Fall von Parteiidentität und gleichem Streitgegenstand 

wie hier ist aber grundsätzlich von einer rechtskräftig entschiedenen Sache 

auszugehen. Einem neuen Gesuch kann nur aufgrund echter Noven statt-

gegeben werden.2

Voraussetzung ist, dass sich die Umstände nachträglich, d.h. nach dem 

Zeitpunkt der Abweisung oder der Anordnung der vorsorglichen Mass-

nahme, geändert haben.3 Dies ist hier grundsätzlich der Fall, da die von 

den Klägerinnen im Gesuch angeführten Entscheide und das Fachrichter-

votum aus dem parallelen Nichtigkeitsprozess nach dem ersten Massnah-

meentscheid vom 1. Juni 2017 (S2017_001) ergangen sind.

                                               
1 BSK ZPO, Sprecher, Art. 261 N 100.
2 BSK ZPO, Sprecher, Art. 268 N 7 f.
3 BSK ZPO, Sprecher, Art. 268 N 15.

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Allerdings ist im Fall parallel laufender ordentlicher Verfahren zum gleichen 

Prozessstoff wie hier zur Vermeidung einer Folge widersprüchlicher Mass-

nahmeentscheide eine gewisse Vorsicht geboten. Eine abweichende Wür-

digung der erfinderischen Tätigkeit ausgehend vom gleichen Stand der 

Technik soll nur mit Zurückhaltung zu einer Abänderung des früheren 

Massnahmeentscheids führen. Ein Abänderungsgrund wäre beispiels-

weise dann gegeben, wenn im ersten Massnahmeentscheid wegen Un-

kenntnis der Noven unzutreffend entschieden worden wäre. Vorliegend ist 

aber zu berücksichtigen, dass die von den Klägerinnen genannten Paral-

lelurteile nicht neuen Stand der Technik behandeln, sondern den schon im 

ersten Massnahmeverfahren bekannten Stand der Technik anders würdi-

gen.

4.4 Nachfolgend ist auf die von den Klägerinnen angeführten zwischen-

zeitlich ergangenen Entscheidungen sowie auf das Fachrichtervotum nä-

her einzugehen.

Entscheidungen aus den Parallelverfahren der Klägerin 1 in Düsseldorf:

Soweit ersichtlich, wurden sowohl die Entscheidung des Landgerichts Düs-

seldorf als auch die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf auf 

die gleichen Dokumente des Standes der Technik abgestützt, wie sie auch 

im vorliegenden Verfahren diskutiert werden. Eigentlicher Kernpunkt ist in 

beiden Fällen die Frage, ob der beanspruchte Gegenstand erfinderisch ist 

gegenüber dem Dokument Corea. Dies wird von der 1. Instanz verneint,

weil die Daten so interpretiert werden, dass dem Fachmann eine vernünf-

tige Erfolgserwartung für die Kombination vermittelt werde, während von 

der 2. Instanz eine solche angemessene Erfolgserwartung angesichts der 

Daten verneint wird.

Es gibt in der Frage, ob eine angemessene Erfolgserwartung vorliegt, im-

mer einen erheblichen Ermessensspielraum, und die Tatsache, dass in 

Deutschland die erste Instanz anders entschieden hat als die zweite, zeigt 

auf, dass es sich nicht um eine eindeutige Situation handelt. Die Überle-

gungen, die in diesen beiden deutschen Urteilen zum Offenbarungsgehalt 

und insbesondere zu Verlässlichkeit und Aussagekraft der Daten von 

Corea gemacht werden, und damit die Überlegungen, ob eine angemes-

sene Erfolgserwartung gegeben ist oder nicht, decken sich im Wesentli-

chen mit jenem, was auch im Massnahmeentscheid vom 1. Juni 2017 dis-

kutiert wurde. Letzten Endes handelt es sich bei der Frage, ob die Wirk-

samkeit und die Nebenwirkungen wie beschrieben in Corea eine angemes-

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sene Erfolgserwartung beim Fachmann erzeugen, um eine rechtliche Wür-

digung. Dass die Würdigung im Massnahmeentscheid vom 1. Juni 2017 

krass falsch oder sogar in Verletzung des Ermessensspielraums vorge-

nommen worden wäre, ist im Lichte dieser parallelen Entscheidungen nicht 

erkennbar und wird auch nicht geltend gemacht.

Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 8. Februar 2018:

In dieser Entscheidung wird das Dokument Corea im Zusammenhang mit 

der erfinderischen Tätigkeit zwar durchaus diskutiert (vgl. Kapitel 4.4), das 

Dokument wird dann aber grundsätzlich als Ausgangspunkt für die Diskus-

sion der erfinderischen Tätigkeit verworfen. Dies mit der Begründung, die 

gemeinsame Verabreichung der beiden Wirkstoffe sei gewissermassen zu-

fällig und nicht im Sinne einer Behandlung mit der Kombination der Wirk-

stoffe. Es sei nicht das Ziel der Studie gewesen, die Kombination zu über-

prüfen, man habe die non-responder nur nicht behandlungslos ihrem 

Schicksal überlassen wollen. Damit hat die Einspruchsentscheidung aber 

nicht berücksichtigt, dass in dieser Studie trotz allem eine Behandlung 

durch die Kombination der beiden Wirkstoffe erfolgt ist und sowohl Daten 

zur Wirksamkeit als auch zu den Nebenwirkungen, wenn auch überlagert 

mit anderen Daten, angegeben werden.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung zeigt entsprechend ebenfalls 

nicht auf, dass der Massnahmeentscheid vom 1. Juni 2017 in der Würdi-

gung der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von Corea krass falsch oder 

sogar in Verletzung des Ermessensspielraums ergangen wäre. 

Einerseits verwirft die Einspruchsabteilung in dieser Entscheidung das Do-

kument Corea grundsätzlich als nächstliegenden Stand der Technik und 

führt anschliessend mithin keine Diskussion, warum ausgehend vom Do-

kument Corea erfinderische Tätigkeit gegeben sein soll. Nach Auffassung 

des Bundespatentgerichts (vergleiche S2017_001 vom 1. Juni 2017, E 4.6 

mit Hinweisen) ist es zumindest im Zivilprozess, wenn eine Partei wie hier 

vorträgt, dass ein Dokument als nächstliegender Stand der Technik für die 

Diskussion der erfinderischen Tätigkeit zu verwenden sei, nicht zulässig, 

ein solches Dokument kategorisch als Ausgangsdokument auszuschlies-

sen. 

Weiter kann der Entscheidung der Einspruchsabteilung auch nicht gefolgt 

werden, wenn ausgeführt wird, die Kombinationsbehandlung sei zufällig 

und deswegen das Dokument Corea nicht relevant und nicht weiter zu be-

rücksichtigen. Unabhängig von der Zielsetzung wurde in der Studie Corea 

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unbestritten über einen bestimmten Zeitraum eine Gruppe von Patienten 

mit der Kombination behandelt und es gibt Aussagen zur Wirksamkeit und 

zu den Nebenwirkungen dieser Gruppe. In einer solchen Situation ist eben 

dann in einem nächsten Schritt zu untersuchen, wie der Fachmann diese 

Informationen würdigt und ob die Informationen genügen, um eine ange-

messene Erfolgserwartung zu erzeugen, mithin das Vorliegen von erfinde-

rischer Tätigkeit auf Basis dieser Informationen zu prüfen. Dies hat die Ein-

spruchsabteilung nicht getan, was aber nach Auffassung des Bundespa-

tentgerichts ein unabdingbares Element bei der Prüfung auf erfinderische 

Tätigkeit ist.

Fachrichtervotum im parallelen ordentlichen Verfahren O2016_006 vom 

25. Januar 2018: 

Die Meinung des Referenten im Rahmen des Fachrichtervotums bezüglich 

Rechtsbeständigkeit des Klagepatents im parallelen ordentlichen Nichtig-

keitsverfahren O2016_006 ist zwar gewichtig, es handelt sich aber vorerst 

um die Meinung bzw. Meinungsänderung nur eines Richters. Der Spruch-

körper in jenem ordentlichen Verfahren ist mit fünf Richtern besetzt und 

infolge Rücktritts des damaligen Präsidenten waren nur zwei Richter des 

jetzigen Spruchkörpers im ordentlichen Verfahren auch in den Massnah-

meentscheid vom 1. Juni 2017 (S2017_001) involviert. Zu beachten ist, 

dass der gleiche Fachrichter im vorgängigen Massnahmeverfahren ausge-

hend vom Dokument Prasad im Fachrichtervotum vom 3. März 2017 keine 

erfinderische Tätigkeit attestiert hatte und anlässlich der mündlichen Ver-

handlung in Ergänzung des Fachrichtervotums vorgetragen hatte, dass 

auch keine erfinderische Tätigkeit ausgehend von Corea gegeben sei 

(S2017_001). Die Tatsache, dass der Fachrichter Tobias Bremi in jenem 

Fachrichtervotum sowie das Gericht im nachfolgenden Massnahmeent-

scheid vom 1. Juni 2017 auf mangelnde erfinderische Tätigkeit geschlos-

sen hatten und der gleiche Fachrichter im parallelen ordentlichen Verfah-

ren im Fachrichtervotum vom 25. Januar 2018 entgegen dem früheren Ent-

scheid nun zum Schluss gekommen ist, dass erfinderische Tätigkeit vor-

liege, zeigt, dass es sich um einen Grenzfall handelt. 

Der Ermessensspielraum bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit 

ist erheblich und die Situation ist vorliegend nicht eindeutig. Dies zeigt auch 

die Prozessgeschichte im Parallelverfahren in Düsseldorf und die Tatsa-

che, dass die Einspruchsabteilung in ihrer der Ladung zur Verhandlung 

beigelegten vorläufigen Stellungnahme noch der Meinung gewesen war, 

erfinderische Tätigkeit gegenüber Corea sei zu verneinen. Die vorläufige 

Meinungsänderung des Fachrichters im Rahmen des Fachrichtervotums 

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im parallelen Nichtigkeitsverfahren rechtfertigt somit keine Abänderung des 

früheren Massnahmeentscheids, der von drei Richtern gefällt wurde. 

Zusammenfassend ist damit ein den Klägerinnen zustehender Anspruch 

nicht genügend glaubhaft gemacht. Vielmehr bedarf die Klärung der Frage 

der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents einer eingehenderen Prüfung 

im ordentlichen Verfahren.

4.5 Es mangelt aber auch an der für den Erlass einer Massnahme erfor-

derlichen Dringlichkeit. 

Die Klägerinnen machen in diesem Zusammenhang geltend, die verblei-

bende Schutzdauer des Klagepatents betrage rund ein Jahr. Das ordentli-

che Verfahren betreffend Patentverletzung könne nicht vor dem Urteil im 

parallelen Nichtigkeitsverfahren O2016_006 beendet werden bzw. kaum 

vor Oktober 2018. Zudem sei die Beklagte für einen früheren Verhand-

lungstermin im parallelen Nichtigkeitsverfahren O2016_006 nicht verfügbar 

und habe zusätzliche Verfahrensanträge gestellt, die weitere Verzögerun-

gen nach sich ziehen dürften. Die verbleibende Schutzdauer bis zum Aus-

laufen des Patentschutzes betrage dann, wenn im Herbst mit einem Urteil 

im ordentlichen Nichtigkeitsverfahren zu rechnen sei, nur noch rund ein 

halbes Jahr oder weniger, d.h. die Hälfte dessen, was bei einer sofortigen 

Unterlassung der Fall wäre.

Dazu ist zunächst festzuhalten, dass das der übliche in Kauf zu nehmende 

Verfahrensablauf in einem ordentlichen Verfahren ist und in dieser Hinsicht 

keine ungewöhnlichen Umstände vorliegen. Auch in diesem Massnahme-

verfahren wären wohl ein weiteres Fachrichtervotum und eine mündliche 

Verhandlung notwendig, so dass mit einem Massnahmeurteil ebenfalls erst 

im Herbst zu rechnen wäre, d.h. ungefähr zum gleichen Zeitpunkt oder nur 

unwesentlich früher als mit einem Urteil im parallelen Nichtigkeitsprozess

zu rechnen ist. 

Die Beklagte bestreitet nicht, dass das von ihr vertriebene Produkt in den 

Schutzbereich des Klagepatents eingreift. Sie bestreitet die Verletzung nur 

damit, dass das Patent nicht gültig sei. Würde im parallelen Nichtigkeits-

verfahren auf Nichtigkeit des Klagepatents erkannt, so würde das vorlie-

gende Verfahren auf Patentverletzung gegenstandslos. Würde im Nichtig-

keitsverfahren die Rechtsbeständigkeit bejaht, dürfte der vorliegenden Pa-

tentverletzungsklage noch dieses Jahr stattzugeben sein. 

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Mit dem allfälligen Erlass vorsorglicher Massnahmen würden die Klägerin-

nen zeitlich somit kaum etwas gewinnen, womit das Erfordernis der Dring-

lichkeit nicht gegeben ist.

Nur der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerinnen 

bereits seit der Markteinführung der Produkte durch die Beklagte im Januar 

2017 freistand, ein ordentliches Verletzungsverfahren anhängig zu ma-

chen, um eine Unterlassung zu bewirken. Eine inzwischen durch das Ver-

halten der Beklagten verursachte erhöhte Dringlichkeit machen die Kläge-

rinnen nicht geltend. Mit den Konsequenzen, das ordentliche Verfahren 

nicht unmittelbar angestrengt zu haben, haben die Klägerinnen nun zu le-

ben.

4.6 Nach dem oben Gesagten ist das Massnahmegesuch abzuweisen und 

es erübrigt sich daher, auf die weiteren Voraussetzungen wie Vorliegen ei-

nes nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils oder Verhältnismässig-

keit einzugehen.

5. Kosten- und Entschädigungsfolgen

Der von den Klägerinnen angegebene Streitwert von CHF 3 Mio., bleibt

von der Beklagten unwidersprochen. Die Gerichtsgebühr ist damit auf CHF

40'000.– festzusetzen, unter der Berücksichtigung, dass der Sachverhalt 

hinlänglich bekannt ist (vgl. oben Ziff. 3; Art. 1 i.V.m. Art. 2 KR-PatGer). Die 

Gerichtsgebühr ist mit dem Kostenvorschuss zu verrechnen und der nicht 

beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses ist den Klägerinnen zurückzu-

erstatten (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 

Aus demselben Grund erscheint es angemessen, die Entschädigung für 

die rechtsanwaltliche Vertretung auf CHF 30'000.– festzusetzen.

Die Beklagte machte zudem – nachdem die Parteien am 4. Mai 2018 da-

rauf hingewiesen wurden, allfällige Kostennoten einzureichen – notwen-

dige Auslagen für die patentanwaltliche Beratung im Umfang von 

CHF 13'140.– geltend. Dieser Betrag erscheint angemessen und ist zu ent-

schädigen. Mit der Wahrnehmung des Replikrechts am 29. Mai 2018 

reichte die Beklagte eine weitere Kostennote von CHF 2‘880.– ein. Diese 

Aufwendungen werden im vorliegenden Zusammenhang hingegen nicht 

als notwendig erachtet (vgl. Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer), 

weshalb dieser Betrag nicht ersatzfähig ist. 

Der Beklagten ist damit eine Parteientschädigung von insgesamt 

CHF 43'140.– zuzusprechen. 

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Seite 12

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 40'000.–.

3. Die Kosten werden den Klägerinnen unter solidarischer Haftung unter-

einander auferlegt und aus dem von ihnen geleisteten Kostenvor-

schuss bezogen. Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschus-

ses wird den Klägerinnen zurückerstattet.

4. Die Klägerinnen werden verpflichtet, der Beklagten eine Parteient-

schädigung von CHF 43'140.– zu bezahlen.

5. Schriftliche Mitteilung je gegen Empfangsbestätigung an die Parteien 

sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für 

Geistiges Eigentum.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 

(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 

[BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen 

und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und 

die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweis-

mittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, bei-

zulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 7. Juni 2018

Im Namen des Bundespatentgerichts

Richter Erste Gerichtsschreiberin

Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand am: 12.06.2018