# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** d10d5989-83d3-527e-a950-9f5ef2fa8d43
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2019-06-27
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2016_001
**Docket/Reference:** O2016_001
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/141/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

O2016_001

Composition de la Cour

Parties à la procédure

D é c i s i o n   d u 2 7   j u i n   2 0 1 9    

Mark Schweizer, docteur en droit, Président
Tobias Bremi, docteur en sciences naturelles EPF, juge 
instructeur,
Thomas Legler, docteur en droit, juge,
Regula Rüedi, docteur en sciences naturelles EPF, juge,
Michael Störzbach, docteur en sciences naturelles, juge
Agnieszka Taberska, licenciée en droit, greffière

Harcane Sàrl, Site-Dubied 10, 2108 Couvet, 
représentée par Jean-Claude Schweizer, 
SLB Étude d'avocats, Rue du Château 7, 
Case Postale 2253, 2001 Neuchâtel 1,

demanderesse

contre

Comadur SA, Col-des-Roches 33, 2400 Le Locle,  
représentée par Maître Nathalie Tissot et 
Maître Marie Tissot, ETUDE TISSOT Avocats, 
Rue Neuve 8, 2300 La Chaux-de-Fonds,
conseillée en matière de brevets par Anne-Claire Honoré et 
Thierry Ravenel, ICB Ingénieurs Conseils en Brevets, 
Faubourg de l'Hôpital 3, 2000 Neuchâtel,

défenderesse

Objet

Action en constatation de la nullité du brevet suisse 
CH 707 572 / action en cession

O2016_001

Le Tribunal fédéral des brevets considère :

Déroulement de la procédure

1.
Par demande du 29 janvier 2016, la demanderesse a pris les conclusions 
suivantes : 

Principalement : 

1. Constater la nullité du brevet portant référence CH707572.

Subsidiairement : 

2.  A  supposer  que  le  brevet portant  référence  CH707572  soit  considéré 

comme étant valable, ordonner le transfert, respectivement la cession du-

dit brevet de Comadur SA à Harcane Sàrl.

3.  Ordonner  la  modification  des  enregistrements  de  la  titularité,  respective-

ment des droits de propriété, sur ledit brevet dans les registres ad hoc.

En tout état de cause

4.  Avec suite de frais et dépens.

La demanderesse a fait valoir la nullité du brevet attaqué, dont la défen-
deresse  est  titulaire,  pour  défaut  de  nouveauté  et  d’activité  inventive. 
Dans  l’hypothèse  où  le  brevet  litigieux  devait  s’avérer  valable,  il  devrait 
être transféré à la demanderesse car c’est elle qui avait développé la ma-
tière  à  injection  faisant  objet  du  brevet  dans  le  cadre  d’un  contrat 
d’approvisionnement conclu avec la défenderesse. 

2.
Dans sa réponse du 20 juin 2016, la défenderesse a pris les conclusions 
suivantes :

1.  Déclarer la demande irrecevable.

2.  Rejeter la demande en toutes ses conclusions.

3.  Dans tous les cas, sous suite de frais et dépens.

La défenderesse a fait valoir que la question de la titularité des droits sur 
la matière à injection, en particulier de son liant, faisait l’objet d’une pro-
cédure  pendante  devant  le Tribunal  cantonal  de  Neuchâtel  depuis  le  20 
novembre  2014,  opposant  Comadur  SA  à  Harcane  Sàrl  et  son  associé-
gérant M. Rui Manuel Carrola. Le conglomérat de faits et l’objet du litige 

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étant les mêmes dans les deux procédures, la demande déposée auprès 
du TFB faisait l’objet d’une litispendance préexistante et devait être décla-
ré irrecevable.  En  outre,  la  défenderesse  a  contesté  un  intérêt  digne  de 
protection  de  la  demanderesse  à  agir  en  nullité  du  brevet  et  seulement 
subsidiairement en cession.

La défenderesse a requis une limitation de la revendication 1 du brevet li-
tigieux. Le brevet tel que modifié serait nouveau par rapport à sa propre 
demande  d’un  autre  brevet  suisse  CH  708  097  déposé  antérieurement 
ainsi  qu’aux  documents  cités  par  la  demanderesse  en  relation  avec  le 
prétendu défaut de nouveauté. 

Quant à la titularité des droits sur la matière à injection, la défenderesse a 
fait valoir que celle-ci avait été développée par des employées de la dé-
fenderesse sur la base des recherches, tests et essais auxquelles la de-
manderesse n’avait pas participé. Les droits sur le liant objet du brevet li-
tigieux  appartenaient  bien  à  la  défenderesse  et  non  pas  à  la  demande-
resse.  

3.
Le 15 août 2016, la défenderesse a transmis au Tribunal en copie la du-
plique de M. Carrola et la demanderesse déposée devant le Tribunal can-
tonal de Neuchâtel. 

4.
Le  15  novembre  2016  ont  eu  lieu  les  débats  d’instruction  lors  desquels 
les parties ne sont pas parvenues à une transaction. 

5.
Dans  sa  réplique  du  31  janvier  2017,  la  demanderesse  a  confirmé  ses 
conclusions. Elle a contesté tant la prétendue exception de litispendance 
que  le  défaut  de  sa qualité  pour  agir  devant  le Tribunal fédéral  des  bre-
vets  en  alléguant que  l’objet  du  litige  n’était  pas  le même  dans  les  deux 
procédures  et que  la  demanderesse,  étant  à  l’origine  du  développement 
de la matière à injection brevetée, avait un intérêt évident à défendre ses 
droits en matière de brevet. Sa demande était donc bien recevable. 

Elle a insisté sur ses arguments selon lesquels le brevet litigieux était dé-
pourvu de nouveauté et d’activité inventive et a affirmé que l’objet du bre-
vet  était  le  résultat  du  travail  de  la  demanderesse.  Un  de  ses  employés 
avait  réalisé  un  mélange  en  2012  qui  présentait  les  mêmes  caractéris-
tiques  que  celui  faisant  l’objet  du  brevet  litigieux.  Par  contre,  les  re-

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cherches  et  travaux  menés  par  les employés  de  la  défenderesse 
n’avaient pas porté sur la matière à injection brevetée en question. 

6.
Dans sa duplique du 4 avril 2017, la défenderesse a modifié ses conclu-
sions comme suit :

I. Principalement

1.  Allouer  les  revendications  limitées  du  brevet  CH 707  572  selon  I’annexe 

89bis.

2.  Déclarer irrecevable la demande déposée par Harcane Sàrl contre Coma-

dur SA le 27 janvier 2016.

II. Subsidiairement:

1.  Allouer  les  revendications  limitées  du  brevet  CH  707  572  selon  l’annexe 

89bis.

2.  Suspendre  la  procédure  jusqu’à  droit  connu  au  fond  dans  la  procédure 

pendante  devant 

le  Tribunal  cantonal  neuchâtelois 

référencée 

CCIV.2014.5:

3.  Après suspension:

3.1.  Principalement  :  déclarer  irrecevable  la  demande  déposée  par  Harcane 

Sàrl contre Comadur SA le 27 janvier 2016

3.2. Subsidiairement : rejeter en toutes ses conclusions la demande déposée 

par Harcane Sàrl contre Comadur SA le 27 janvier 2016

III. En tout état de cause :

Sous suite de frais et dépens comprenant une indemnité pour l’activité des 

mandataires  professionnels  de  Comadur  SA  (honoraires  d’avocats  et  de 

conseil en brevets).

La défenderesse a insisté sur le fait que la demande devait être déclarée 
irrecevable. Subsidiairement, elle a requis la suspension de la procédure 
devant le TFB jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant le 
Tribunal cantonal neuchâtelois. 

La  défenderesse  a  ensuite  requis  une  renonciation  partielle  modifiée  du 
brevet  litigieux  afin  de  rétablir  la  nouveauté  du  brevet  par  rapport  à  la 
demande de brevet suisse CH 708 097 déposée par la défenderesse. 

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7.
Par décision du 9 mai 2017, le Tribunal a déclaré ne pas tenir compte du 
document « Explications sur les faits de la duplique » déposé par la de-
manderesse le 8 mai 2017 faute d’allégations nouvelles. 

8.
Par mémoire du 16 mai 2017, la défenderesse a soumis des conclusions 
modifiées comme suit :

I. Principalement :

1.  Allouer les revendications limitées du brevet CH 707 572 selon I’annexe 

89bis.

2.  Déclarer  irrecevable  la  demande  déposée  par  Harcane  Sàrl  contre  Co-

madur SA le 27 janvier 2016.

II. Subsidiairement:

1.  Allouer les revendications limitées du brevet CH 707 572 selon l‘annexe 

89bis.

2.1 Suspendre  la  procédure  jusqu‘à  droit  connu  au  fond  dans  la  procédure 

pendante  devant 

le  Tribunal  cantonal  neuchâtelois 

référencée 

CCIV.2014.5 et après suspension :

1.  Principalement  :  déclarer  irrecevable  la  demande  déposée  par  Har-

cane Sàrl contre Comadur SA le 27 janvier 2016

2.  Subsidiairement  :  rejeter  en  toutes  ses  conclusions  la  demande  dé-

posée par Harcane Sàrl contre Comadur SA le 27 janvier 2016

2.2  En cas de refus de la suspension : 

1.  Principalement  :  déclarer  irrecevable  la  demande  déposée  par  Har-

cane Sàrl contre Comadur SA le 27 janvier 2016

2. Subsidiairement : rejeter en toutes ses conclusions la demande dépo-

sée par Harcane Sàrl contre Comadur SA le 27 janvier 2016

III. En tout état de cause :

Sous  suite  de  frais  et  dépens  comprenant  une  indemnité  pour  l‘activité 

des  mandataires  professionnels  de  Comadur  SA  (honoraires  d‘avocats 

et de conseil en brevets).

9.
Par mémoire complémentaire du 16 octobre 2017, la défenderesse a dé-
posé le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâte-

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lois  du  29  septembre  2017  (CCIV.2014.5)  opposant  la  défenderesse  à 
Harcane Sàrl et à son gérant, M. Rui Manuel Carrola. La demanderesse 
a informé le Tribunal le 18 octobre 2017 qu’elle allait recourir au Tribunal 
fédéral contre ledit jugement.

10.
Le  4  janvier  2018,  le  juge  rapporteur  a  rendu  l’avis  spécialisé  sur  lequel 
les parties ont pris position par écrit.

11.
Les  débats  principaux  ont  été  tenus  le  3  mai  2018  à  Saint-Gall.  A 
l’occasion  des  débats  principaux,  la  défenderesse  a  soumis  des  conclu-
sions modifiées comme suit :

1.

Déclarer  irrecevables  et  écarter  du  dossier  la  prise  de  position  d'Har-

cane Sàrl du 16 février 2018 et ses annexes.

2.

Allouer  les  revendications  limitées  du  brevet  CH  707  572  selon  l'an-

nexe 89bis (act. 40_89bis).

3.1  Principalement : 

Déclarer  irrecevable  la  demande  déposée  par  Harcane  Sàrl  contre 

Comadur SA le 27 janvier 2016. 

3.2  Subsidiairement : 

Rejeter  en  toutes  ses  conclusions  la  demande  déposée  par  Harcane 

Sàrl contre Comadur SA le 27 janvier 2016 

4. 

En  tout  état  de  cause,  sous  suite  de  frais  et  dépens  comprenant  une 

indemnité  pour  l'activité  des  mandataires  professionnels  de  Comadur 

SA, couvrant les honoraires d'avocats et de conseils en brevets.

12.
Par  décision  incidente  du  28  mai  2018,  la  procédure  a  été  suspendue 
jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal fédéral 
concernant  le  jugement rendu  par  la  Cour  civile  du Tribunal  cantonal  de 
Neuchâtel  le  29  septembre  2017  (les  deux  parties  avaient  exercé  le  re-
cours en matière civile auprès du Tribunal fédéral). 

13.
Par  arrêt  4A_584/2017  du  9  janvier  2019,  le  Tribunal  fédéral  a  rejeté  le 
recours de la défenderesse contre le jugement de la Cour civile du Tribu-
nal  cantonal  de  Neuchâtel  et  a  admis  partiellement  le  recours  de  la  de-

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manderesse. Il a considéré que la demanderesse se plaignait à bon droit 
de l’insuffisance du dispositif du jugement attaqué faisant interdiction à la 
commercialisation  ou  la  divulgation  du  savoir-faire  lié  à  la  fabrication  de 
saphir artificiel dit « craquelé ».

A la suite de la levée de la suspension par le Tribunal le 13 février 2019, 
la  demanderesse  s’est  déterminée  sur  l’arrêt  du  Tribunal  fédéral  et  les 
observations de la défenderesse s’y rapportant.

Sur la forme

Compétence du Tribunal : 

14.
Les parties ayant leur siège en Suisse, le litige concernant une action en 
constatation de la nullité et une action en cession d’un brevet d’invention 
suisse, délivré et publié en date du 15 août 2014, la compétence du Tri-
bunal  fédéral  des  brevets  est  sans  autre  donnée  (art.  1  al.  1  et  art.  26 
al. 1 let. a et al. 2 LFB). 

Recevabilité/ Conclusions de la demanderesse :

Exception de litispendance / jugement entré en force 

15.
La  défenderesse  a  conclu  à  l’irrecevabilité  de  la  demande  en  invoquant 
l’exception de litispendance. Elle est d’avis que la question de la titularité 
des  droits  sur  la  matière  à  injection  CIM  [Ceramic  Injection  Molding]  fai-
sait l’objet de la procédure devant le Tribunal neuchâtelois et qu’il existait 
un risque de jugements contradictoires pour l’action en cession, laquelle 
impliquait également que soit tranchée la question du droit à la délivrance 
du  brevet  et  de  la titularité  du  brevet qui  porte sur  le  liant  utilisé  dans  le 
procédé de fabrication de la matière à injection CIM. 

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre le jugement rendu le 29 sep-
tembre 2017 par la Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel. Il con-
vient  d’examiner  si  la  présente  procédure  fait  l’objet  d’une  litispendance 
préexistante ou d’un jugement entré en force au sens de l’art. 59 al. 2 let. 
d et e CPC.  

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16.
Selon l’art. 59 al. 2 let. d et e CPC, pour être recevable, une demande ne 
doit  pas  faire  l’objet  d’une  litispendance  préexistante ou  d’un  jugement 
entré  en  force.  Il  y  a  litispendance  préexistante  lorsque  le  même  objet 
oppose  les  mêmes  parties  devant  un  tribunal  saisi  au  préalable.  L’objet 
du litige se détermine par les conclusions de la demande (l’objet au sens 
étroit) et par le conglomérat de faits à la base de la demande et son rat-
tachement juridique.1 L’objet du litige est différent lorsque les conclusions 
prises ont un contenu divergent.2

17.
Comadur  SA,  défenderesse  dans  la  présente  procédure,  a  pris  les  con-
clusions suivantes en tant que demanderesse devant le Tribunal cantonal 
de Neuchâtel : 

1.  Constater la propriété de Comadur SA sur le procédé de fabrication de la 

Matière à injection CIM : 

a) utilisant comme matière de base de l’Oxyde de Zirconium ZrO2 blanc, 

b) utilisant un liant comprenant : 

–

–

–

–

–

–

–

–

26% de polyéthylène HD

10% de polypropylène

4% de copolymère d’éthylène et d’acide méthacrylique

11% de résine polymère méthacrylate d’iso-butyle (…)

1% de résine copolymère méthacrylate d’iso-butyle et N-Butyle (…)

11% de cire de carnauba

29% de cire de paraffine

8% de bis-stéaramide de N, N’-éthylène

(…)

2.  Constater la propriété de Comadur SA sur le procédé de fabrication de la 

Matière à injection CIM : 

a) utilisant comme matière de base de l’Oxyde de Zirconium ZrO2 noir, 

b) utilisant un liant comprenant : 

–

–

–

–

–

–

–

24% de polyéthylène HD

10% de polypropylène

4% de copolymère d’éthylène et d’acide méthacrylique

10% de résine polymère méthacrylate d’iso-butyle (…)

1% de résine copolymère méthacrylate d’iso-butyle et N-Butyle (…)

11% de cire de carnauba

31% de cire de paraffine

1 CPC-Tappy, art. 59 N 47.
2 ATF 97 II 390 c. 4 ; Dröse, Res iudicata ius facit, Berne 2015, p. 33.

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–

–

6% de bis-stéaramide de N, N’-éthylène

3% d’un mélange d’acides stéarique et/ou palmitique

(…)

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Comadur  SA  se  fonde  sur  la  loi  contre  la  concurrence  déloyale  (LCD ; 
RS 241). Devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel, Comadur SA prétend 
avoir la titularité des droits sur la matière à injection.

Harcane  Sàrl  et  son  associé-gérant,  M.  Rui  Manuel  Carrola,  ont  conclu 
reconventionnellement dans leur réponse : 

2.  Dire et constater qu’Harcane Sàrl et M. Carrola ont développé et sont donc 

titulaires exclusifs des secrets de fabrication relatifs à la composition et le 

procédé de fabrication de la matière à injection CIM à base d’oxyde de zir-

conium actuellement produite par Comadur, ou de toute matière à injection 

immédiatement dérivée de celle-ci. 

18.
Avec  sa  conclusion  principale  dans  la  présente  procédure,  la  demande-
resse vise à constater la nullité du brevet portant référence CH 707 572. 
Cette conclusion diffère des conclusions prises devant le Tribunal canto-
nal  neuchâtelois  et  ne  se  fonde  pas  sur  les  mêmes  faits.  La  demande-
resse fait valoir la nullité du brevet pour défaut de nouveauté et d’activité 
inventive  tout  en  précisant  que  le  moyen  tiré  de  la  nullité  du  brevet  liti-
gieux  se  base  sur  l’art. 26  al. I  let.  a  LBI.  Par  conséquent,  la  conclusion 
principale de la demanderesse ne fait pas l’objet d’une litispendance pré-
existante.

Subsidiairement, la demanderesse conclut au transfert du brevet litigieux 
de la défenderesse à la demanderesse (défenderesse dans la procédure 
devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel). Cette conclusion prise devant 
le TFB n’est comprise, ni expressément ni implicitement, dans les conclu-
sions prises devant le Tribunal cantonal neuchâtelois. Même si ce dernier 
avait  admis  la  conclusion  de  Harcane  Sàrl  et  M.  Carrola  prise  dans  leur 
demande reconventionnelle visant à constater leur titularité exclusive des 
secrets  de fabrication  relatifs  à  la  composition  et  au  procédé  de fabrica-
tion  de  la matière  à  injection  CIM  à  base  d’oxyde  de  zirconium  actuelle-
ment  produite  par  la  défenderesse,  cela  n’aurait  pas  eu  pour  effet  le 
transfert du brevet litigieux de la défenderesse à la demanderesse.

Les  conclusions  prises  devant  le  Tribunal  cantonal  neuchâtelois  n’étant 
comprises  ni  expressément  ni  implicitement  dans  les  conclusions  prises 

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dans la présente procédure et ne constituant pas leur pendant contradic-
toire,  le  présent  litige  ne  fait  pas  l'objet  d'une  litispendance  préexistante 
ou d’un jugement entré en force au sens de l’art. 59 al. 2 let. d et e CPC.

Cependant,  certaines  des  questions  préalables  qui  se  posent  avant  de 
pouvoir statuer sur les conclusions subsidiaires de la demanderesse dans 
la présente procédure ainsi que sur les conclusions prises devant le Tri-
bunal cantonal de Neuchâtel fondées sur la LCD sont identiques. Ainsi, le 
mélange tel qu’il figure dans les conclusions et dans le dispositif du juge-
ment  rendu  par  le  Tribunal  cantonal  de  Neuchâtel  correspond  aux 
exemples de réalisation 1 et 2 du brevet litigieux. Les questions de savoir 
qui a développé ce mélange et si les droits y relatifs ont été transmis sont 
en effet cruciales pour examiner tant la titularité du droit au brevet que le 
caractère éventuellement déloyal de la commercialisation dudit mélange. 
De ce fait, il était justifié de suspendre la présente procédure jusqu’à droit 
connu sur la procédure pendante devant le Tribunal fédéral concernant le
jugement  rendu  par  le  Tribunal  cantonal  neuchâtelois.  Cette  procédure 
est close avec l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 9 janvier 2019 en ce qui 
concerne les aspects à trancher dans la présente procédure.

Intérêt digne de protection :

19.
La défenderesse conteste la « qualité pour agir » de la demanderesse en 
nullité  et  subsidiairement  seulement  en  cession  du  brevet  pour  défaut 
d’un intérêt digne de protection. Elle estime que, par analogie avec ce qui 
vaut  en  droit  des  marques,  celui  qui  prétend  être  l’ayant-droit  au  brevet 
doit  choisir  entre  l’action  en  cession  ou  l’action  en  nullité.  La  demande-
resse  aurait  donc  dû  opter  pour  l’une  ou  l’autre  action  mais  ne  saurait 
cumuler les deux. 

En outre, la demanderesse n’avait manifestement aucun intérêt digne de 
protection  à  agir  en  nullité  du  brevet.  Etant  liée par  des  obligations  con-
tractuelles à la défenderesse, la demanderesse ne pourrait pas utiliser le 
procédé de fabrication du feedstock dont le liant était breveté.

20.
La défenderesse ne tient pas compte du fait que la demanderesse fonde 
sa demande en constatation de la nullité du brevet litigieux exclusivement 
sur l’art. 26 al. 1 let. a LBI et non pas sur l’art. 26 al. 1 let. d LBI. Les con-
clusions  seraient  en  effet  contradictoires  dans  l’hypothèse  où  la  deman-

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deresse ferait valoir principalement la nullité du brevet pour défaut de titu-
larité  du  droit  au  brevet  du  détenteur  et  subsidiairement  le  transfert  du 
brevet  à  elle-même ;  dans  ce  cas,  la  conclusion  principale  devrait  être 
admise  lorsque  la  demanderesse  sera titulaire  du  brevet.  Toutefois,  il 
n’est pas contradictoire de faire valoir, principalement, la nullité du brevet 
pour manque de nouveauté et d’activité inventive et de demander subsi-
diairement  le  transfert  du  brevet  à  soi-même.  La  demanderesse  consi-
dère que l’objet du brevet n’est pas brevetable et réclame la titularité des 
droits  sur  l’invention  dans  le  cas  où  le  Tribunal  ne  partagerait  pas  son 
avis. Ce point de vue n’est pas contradictoire. Il reste à examiner s’il est 
bien fondé.

21.
L’argument de la défenderesse selon lequel la demanderesse n’avait au-
cun intérêt digne de protection à agir en nullité du brevet puisqu’il lui avait 
été  interdit  d’utiliser  la  technologie  brevetée  par  jugement  du  Tribunal 
cantonal  de  Neuchâtel rendu  le  29  septembre  2017  (confirmé  par  le Tri-
bunal fédéral par arrêt du 9 janvier 2019) semble évident à première vue. 
Cependant, le champ de protection du brevet CH 707 572 – même en te-
nant  compte  des  revendications  limitées  – va  au-delà  de  l’interdiction 
prononcée par le Tribunal cantonal neuchâtelois. 

Aussi  longtemps  que  le  brevet  est  en  vigueur,  des  activités  pour  les-
quelles la demanderesse est autorisée selon le jugement du Tribunal can-
tonal neuchâtelois du 29 septembre 2017 lui restent interdites. 

Puisqu’il existe un intérêt public à ce que des brevets inscrits à tort dans 
le registre des brevets soient radiés avec effet erga omnes, les exigences 
quant à la justification de l’intérêt digne de protection à agir en nullité d’un 
brevet ne doivent pas être trop élevées.3 L’intérêt légitime à faire consta-
ter la nullité du brevet litigieux de la demanderesse est admis.

En conséquence, il est entré en matière sur la présente demande.

Allégation tardive par courrier du 15 mars 2019 

22.
Par courrier du 15 mars 2019, bien après la fin du second échange d'écri-
tures, la demanderesse fait valoir pour la première fois qu’on est en pré-
sence d’un cas de double brevetabilité, car tant le brevet litigieux que le 

3 ATF 116 II 196 c. 2 a – « Doxycycline III ».

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brevet  CH 709 100  avaient  un  champ  de  protection  identiques.  Il  n’est 
pas tenu compte de cette allégation tardive. 

Par  le  même  courrier  du  15  mars  2019,  la  demanderesse  soumet  de 
nouveaux  documents  en  rapport  avec  l’activité  inventive.  Il  s’agit,  d’une 
part,  des  opinions  écrites  dans  le  cadre  de  la  procédure  PCT  datant  du 
1re décembre  2015.  La  demanderesse  ne  fait  pas  valoir  que  ces  docu-
ments  ne  pouvaient  être  invoqués  antérieurement.  Il  n’est  pas  tenu 
compte de ces documents soumis tardivement. D’autre part, la demande-
resse  a  soumis  des  documents  relatifs  à  la  procédure  d'examen  de 
l’Office  européen  des  brevets  concernant  la  demande  de  brevet  no.  14 
725  705.9.  La  demanderesse  ne  fait  pas  valoir  que  ces  documents 
n’avaient existé, respectivement n’avaient pu être soumis, qu’après la fin 
de l’échange d’écritures. Il en va de même pour les documents relatifs à 
la  procédure  d'examen  de  l’Office  européen  des  brevets  concernant  la 
demande de brevet n° 13 176 523.3 et n° 18 150 909.2. 

Quant aux annexes act. 83_E1-E3, il s’agit de l’opinion de l’office de bre-
vets chinois concernant la demande de brevet CN 105 246 857. Ces do-
cuments  ne  sont  pas  datés.  La  demanderesse  n’explique  pas  pourquoi 
ces  documents  n’auraient  pas  pu  être  déposés  avant  la  clôture  de 
l'échange d'écritures. 

En  outre,  la  demanderesse  soumet  l’opinion  écrite  de  l’administration 
chargée de la recherche internationale respectivement le rapport prélimi-
naire sur la brevetabilité dans le cadre de la demande de brevet interna-
tionale  PCT/EP2014/060613.  Les  documents  ont  été 
le 
1er décembre  2015.  La  demanderesse  n’explique  pas  pourquoi  elle  ne 
soumet ceux-ci que le 15 mars 2019. 

issus 

L’annexe  act. 83_H1  est  une  prise  de  position  du  cabinet  de  conseil  en 
brevets  P&TS,  Neuchâtel,  concernant  le  prétendu  manque  d’activité  in-
ventive de l’invention revendiqué par le brevet litigieux. Cette prise de po-
sition  à  l'intention  de  Maître  Schweizer  date  du  2  septembre  2018,  soit 
longtemps après même les débats principaux du 3 mai 2018. La deman-
deresse a déjà fait valoir le manque d’activité inventive dans sa demande. 
On ne comprend pas pour quelles raisons une prise de position réalisée 
plus  de  deux  ans  après  l’introduction  de  la  demande  et  plus  d’un  ans 
après  la  duplique,  soit  après  l’échange  d’écritures,  devrait  être  prise  en 
compte. Il s’agit d’une allégation qui aurait dû être introduite dans le cadre 

Page 12

O2016_001

de  l’échange  d’écritures.  Il  en  va  de  même  pour  la  demande  de  brevet 
européen EP 1 046 449 publiée le 25 octobre 2000. 

Les nouvelles allégations de la demanderesse soumises par son courrier 
du 15 mars 2019 s’avèrent tardives et la demanderesse ne fait même pas 
valoir  qu’il  s’agit  de  faits  et  moyens  de  preuve  nouveaux  au  sens  de 
l’art. 229 al. 1 CPC. Par conséquent, le Tribunal n’en tient pas compte. 

Faits incontestés

23.
Le  Tribunal  résumera  en  premier  lieu  les  faits  incontestés  de  l’affaire, 
avant d’examiner les faits contestés, dans le cadre de l’appréciation des 
preuves.

La  demanderesse  est  une  société  à  responsabilité  limitée  inscrite  au  re-
gistre  du  commerce  depuis  le  18  juin  2010,  ayant  son  siège  à  Fleurier. 
Son  but  social  consiste,  selon  l’extrait  du  registre  du  commerce,  en 
l’expertise  et  les  conseils  en  organisation  industrielle  et  gestion  de  pro-
jets, notamment l’étude et le développement de procédés et technologies 
utilisables dans des domaines tels que la synthèse et la transformation de 
produits en matériaux durs et en alliages métalliques. La demanderesse 
a  été  fondée  par  M.  Rui  Manuel  Carrola  alors  que  celui-ci  allait  démis-
sionner le 30 juin 2010 de sa fonction de directeur général de la défende-
resse.

La défenderesse est une société anonyme de droit suisse, inscrite au re-
gistre du commerce depuis le 7 septembre 1989, dont le but social est «le 
développement,  la  fabrication  et  le  commerce  de  produits  microtech-
niques  notamment  en  matériaux  durs,  en  particulier  dans  les  domaines 
des  cristaux  synthétiques  pour  l’utilisation  industrielle  et  décorative,  des 
pierres industrielles, pierres d’horlogerie et pierres à trou, des glaces sa-
phir et de la céramique pour l’utilisation industrielle et décorative, des mi-
croaimants et des composants ». La défenderesse appartient entièrement 
à The Swatch Group SA.

Les  31  août  et  6  septembre  2010,  The  Swatch  Group  SA  d’une  part  et 
Harcane Sàrl et M. Carrola (pour les clauses 2, 4, 5, 6 et 8) d’autre part 
ont conclu un contrat de mandat (ci-après « contrat de mandat ») par le-
quel The Swatch Group SA confiait au mandataire — soit à la demande-
resse  — les  tâches  d’analyse  critique  des  produits  et  services  de  la  dé-
fenderesse, et proposition d’améliorations pour répondre aux besoins des 

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O2016_001

marques  du  Swatch  Group  de  rationalisation  et  diminution  des  coûts  in-
hérents à l’utilisation de la matière première (recyclages) et des outillages 
(injection, pressage) ». L’objet du contrat précisait que « le type de pres-
tation,  l’étendue  technologique  et  industrielle,  les  moyens  mis  à  disposi-
tion par le mandant ainsi que la priorité et la répartition du temps qui sera 
consacré  par  le  Mandataire  à  chaque  projet  sera  mentionné  dans  une 
fiche  par  projet  (cahier  de  charges)  spécifique.  Celui-ci  sera  établi  de 
commun  accord,  sous  les  directives  du  CEO  de  Swatch  Group  — Mon-
sieur  G.  N.  Hayek  »  (chiffre  1.2  du  contrat).  Le  chiffre  1.3  stipulait  que 
« les  tâches  du  mandataire  peuvent  être  étendues  ou  modifiées  en  tout 
temps  par  consentement  mutuel  ».  Le  contrat  précisait  encore  que  le 
mandataire  était  tenu  d’exécuter  le  mandat  par  Rui  Manuel  Carrola  per-
sonnellement (chiffre 2.2) ; qu’il était « sujet aux directives et instructions 
du CEO de Swatch Group » et lié par les instructions du mandant (chiffre 
2.3)  et  que  le  mandataire  devait  consacrer  en  moyenne  18  jours  par 
mois, sur 11 mois par année, exclusivement aux tâches définies à l’article 
1.1 du contrat, soit au total 198 journées de travail, rémunérées chacune 
par des honoraires de CHF 2’000 hors TVA par jour (chiffres 3.1 et 3.2). 
Le  contrat  prenait  effet  au  1er octobre  2010.  Ce  contrat  comportait  en 
outre la clause suivante :

5.

Droits de propriété intellectuelle

5.1  Tous les droits de propriété intellectuelle tels que modèles, marques, in-

ventions,  œuvres  susceptibles  de  protection  au  titre  du  droit  d’auteur, 

etc.  nés  en  cours  d’exécution  par  le  mandataire  de  ses  tâches  dans  le 

cadre du  présent contrat appartiennent au mandant sans compensation 

particulière.  Le  mandant  peut  faire  protéger  les  droits  en  question  par 

des  enregistrements  correspondants  déposés  en  son  propre  nom.  Le 

mandant  décide  seul  du  type  et  de  l’étendue  de  la  protection  de  ces 

droits et en assume les frais.

5.2  A la demande du mandant, le mandataire mettra [à] la disposition de ce-

lui-ci tous les écrits, documents, cessions de droits, etc. nécessaires ou 
utiles et le soutiendra pour le maintien et l’obtention de ces droits.

Entre  2005  et  2009,  la  défenderesse  s’est  lancée  dans  un  projet  de  re-
cherche tendant à développer de la matière à injection céramique. La ma-
tière à injection céramique, ou « feedstock CIM – Ceramic Injection Mol-
ding  »  ou  «  composition  pour  moulage  par  injection  »,  est  un  granulé  à 
base d’oxydes, tels que le dioxyde de Zirconium « ZrO2 » (abrégé « Zir-
cone  »),  qui,  avec  l’adjonction  et  le  mélange  de  matières  organiques, 

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O2016_001

constitue  la  matière  première  nécessaire  à  la  production  industrielle  de 
composants en céramique, de première importance pour la fabrication de 
composants de montres. Tout l’intérêt du projet de matière à injection CIM 
est – en résumé – de mettre au point un mélange qui puisse être injecté 
dans des moules, à une échelle industrielle, de telle sorte que la pièce fi-
nale,  une  fois  démoulée,  présente  toutes  les  caractéristiques  optimales 
de  solidité,  de 
ténacité,  de  porosité, 
d’homogénéité,  etc.  Pour  y  parvenir,  il  est  indispensable  de  maîtriser 
toutes les étapes de la production, depuis l’injection jusqu’au frittage, en 
passant par le démoulage et le déliantage.

régularité,  de  dureté,  de 

La société bénéficiait déjà d’un feedstock qui lui était livré par la société 
BASF. Ce matériel présentait cependant des problèmes de qualité. La dé-
fenderesse  souhaitait  également  disposer  de  sa  propre  matière  à  injec-
tion, pour renforcer son indépendance et ne pas dépendre d’une source 
unique  d’approvisionnement.  A  l’interne  de  la  défenderesse,  le  suivi  du 
projet  tendant  à  développer  les  feedstocks  de  céramique  a  été  confié  à 
Damien Cartier. Celui-ci a engagé successivement plusieurs stagiaires de 
l’École  de  mécanique  et  microtechnique  de  Besançon  pour  l’aider  dans 
ses recherches et effectuer les nombreux tests nécessaires à la mise au 
point de la matière convoitée. Un de ces stagiaires était M. Mathias Les-
tarquit,  qui  a  travaillé  entre  février  2010  et août  2010  pour  la  défende-
resse.  Son  stage  a 
intitulé 
« L’optimisation et la finalisation d’un feedstock de céramique ».

résulté  dans  un 

travail  de  stage 

Depuis  la fin  de  l’année 2010,  la  demanderesse et  la  défenderesse  par-
tageaient des locaux sis à Girardet 53-55 au Locle. Rui Manuel Carrola y 
a  installé  son  bureau  et différents  employés  de Harcane  Sàrl  ont  œuvré 
dans  ces  locaux.  Il  n’y  avait  toutefois  pas  de  contrat  de  bail  formalisant 
cette  mise  à  disposition.  Les  équipements  présents  sur  place  apparte-
naient  en grande  partie à  la  défenderesse,  à  l’exception  d’un mélangeur 
loué  ou  acquis  par 
le  processus 
d’élaboration  du feedstock  et  permettant  de  produire  la  matière  CIM.  En 
raison  d’une  méfiance  croissante,  Swatch  Group  a  effectué  deux  audits 
de  la  demanderesse en  2012  et  2013.  Le  dimanche  14  avril  2013,  des 
membres de Swatch Group ont demandé l’accès au locaux de la rue Gi-
rardet 53-55 et les ont visités. La demanderesse, ayant eu connaissance 
de cette visite, a déposé plainte pénale.

la  demanderesse,  utilisé  dans 

M. Carrola et la demanderesse ont aussi entrepris dès début 2011 un cer-
tain nombre d’essais de mélanges, en vue de parvenir à une composition 

Page 15

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de matière à injection CIM qui réponde aux besoins d’industrialisation. Le 
2  novembre  2012,  M.  Lestarquit,  qui  travaillait  pour  la  défenderesse  de-
puis octobre 2011, a réalisé un essai de mélange qui, selon la « fiche de 
mélange » soumise  par  la  défenderesse,  est  conforme  à  l’exemple 1  du 
brevet litigieux. 

Le  29 mars  2017,  Mathias  Lestarquit  a  signé  une  « déclaration  écrite » 
statuant que :

« M. Damien Cartier, employé de Comadur SA, établissait la composition des 

mélanges  et  la  transmettait  aux  employés  d’Harcane  Sàrl  via  des  fiches  de 

« mélanges  de  matières ».  Les  compositions  établies  par  M.  Cartier  étaient 

ensuite testées par Harcane Sàrl. J’atteste que c’est M. Damien Cartier, em-

ployé de Comadur SA, qui a eu l’idée en octobre 2012 d’utiliser du polypropy-

lène (PP) dans la composition du liant pour aboutir à une combinaison finale 

quaternaire de la base polymérique du liant, constituée de polypropylène, po-

lyéthylène,  de  copolymère  d’éthylène  et  d’acide  méthacrylique  et  de  résines 

acryliques. » 

M. Lestarquit a été interrogé comme témoin par le Tribunal cantonal neu-
châtelois le 5 décembre 2016. Selon le procès-verbal d’audition, pendant 
son emploi chez la demanderesse, il partageait le bureau de M. Cartier et 
travaillait tout le temps ensemble avec M. Cartier sur tous les projets, en 
particulier  celui  du  CIM.  Concernant  la  matière  CIM,  selon  son  témoi-
gnage,  M.  Lestarquit  s’est  basé  dans  ses  travaux  sur  les  instructions  de 
M. Cartier, notamment pour les essais avec les liants 37 et 40.

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O2016_001

Outre  le  contrat  de  mandat  des  31  août  et  6  septembre  2010  précité,  la 
demanderesse  en  qualité  de  fournisseur  et  la  défenderesse  en  qualité 
d’acquéreur (« client ») ont conclu les 21 et 22 décembre 2010 un contrat 
cadre ayant « pour objet de définir les quantités, termes et conditions de 
vente/achat  de  la  matière  d’injection  (CIM)  à  base  de  zircone  «ZrO2»  » 
(ci-après « contrat cadre »). Le 22 décembre 2010, les parties ont conclu 
une  convention  de  confidentialité  et  de  non-divulgation  qui  couvre 
« toutes les informations auxquelles elles auront accès dans le cadre de 
leurs entretiens et contacts » comme Annexe III du contrat cadre. Environ 
60 tonnes de la matière d’injection ont été livrées par la demanderesse à 
la défenderesse selon les conditions du contrat cadre entre mi-2011 et fin 
2013.  Par  courrier  du  5 décembre  2014,  la  défenderesse  a  invalidé  le 
contrat cadre avec effet immédiat, invoquant la supercherie. La demande-
resse conteste l’invalidation du contrat cadre.

La  demande  de  brevet  litigieux  CH  707  572  a  été  déposé  le  15  juillet 
2013  au  nom  de  la  défenderesse.  Damien  Cartier  est  nommé  inventeur 
unique.  Le  brevet  a  été  délivré  le  15  août  2014.  La  duplique  du 5  avril 
2017 inclut une demande de limitation de la revendication 1 du brevet liti-
gieux,  en  supprimant  les  copolymères  EVA  de  la  revendication  et  en  in-
troduisant un disclaimer en raison du brevet antérieur CH 708 097 ayant 
une date de dépôt antérieure à la date de dépôt du brevet litigieux mais 
ayant été publié après la date de dépôt du brevet litigieux.

Sur le fond

Validité du brevet litigieux (CH 707 572 B1)

Homme du métier

24.
Dans sa demande, sa réplique et ses « explications sur les faits de la du-
plique »,  la  demanderesse  ne  propose  aucune  définition  de  l’homme  du 
métier pertinent dans le présent contexte. Ce n’est que dans sa prise de 
position  concernant  l’avis  spécialisé  qu’elle  propose  une  définition  de 
l’homme  du  métier  en  tant  que  spécialiste  des  matériaux,  maitrisant  les 
processus  de  conception  et  d’élaboration  de  la matière  première  à  base 
de  poudres  et  de  liants  organiques  ainsi  que  les  processus  de  transfor-
mations y rattachés.

La défenderesse propose la définition suivante : « l’homme du métier est 
un  chimiste  qui  dispose  de  connaissances  et  d’aptitudes  et  compétence 

Page 17

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moyennes et qui possède les connaissances générales dans le domaine 
de la formulation des liants organiques ». 

Il n’existe pas de grandes différences entre ces deux définitions. Les par-
ties  conviennent  que  l’homme  du  métier  déterminant  a  des  connais-
sances  dans  le  domaine  de  la  formulation  des  liants  organiques.  Si  la 
demanderesse  évoque  un  spécialiste  des  matériaux  disposant  de  con-
naissances correspondantes, il s’agit pour la défenderesse d’un chimiste 
disposant de connaissances correspondantes. 

Il est clair que l’homme du métier possède les connaissances sur les pro-
priétés  des  liants  organiques  et  autres  excipients  requises  pour,  selon 
l’état actuel de la technique, la production du feedstock pour le moulage 
par injection de composants en céramique ZrO2 complexes. Aussi bien le 
spécialiste en matériaux que le chimiste maîtrisent ce domaine. La suite 
de la discussion se base sur la définition de la défenderesse. Il convient 
simultanément de constater que le résultat serait le même en partant de 
la définition de l’homme du métier proposée par la demanderesse.

Nullité à cause du défaut de nouveauté et d’activité inventive :

25.
La demanderesse invoque la nullité du brevet sur la base de l’art. 26 al. 1 
let. a  LBI  en  alléguant  le  défaut  de  nouveauté  et  d’activité  inventive.  La 
composition  brevetée  n’était  rien  d’autre  qu’une  recette  de  cuisine  pour 
parvenir  au  produit  exploitable,  c’est-à-dire  la  matière  à  injection  CIM. 
Une telle recette n’était en principe pas brevetable. Le procédé industriel 
aboutissant  à  la  création  de  la  matière  à  injection  ressortait  de  travaux 
scientifiques  et  thèses  de  doctorat  publiés,  de  brevets  appartenant  au 
domaine public ainsi que du savoir-faire technique de son fabriquant. Une 
simple  modification  du  pourcentage  de  divers  composants  selon  un  pro-
cédé mis en évidence par les documents cités ne présentait pas un degré 
d’innovation suffisant pour être protégeable.

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O2016_001

En  ce qui  concerne  le  prétendu  défaut  de  nouveauté,  la  demanderesse, 
dans sa demande, s’est référée aux documents suivants : 

– Brevet US 5,266,264 A1 (« US 264 »)
– Juan M. Adames, Caracterisation of polymeric binders for metal injec-
tion molding (MIM) process, thèse 2007, Université Akron, Ohio, USA;
– S. Kowalski, Rheology based investigation of a polymer mineral pow-
der  mix  for  Iow  pressure  injection  moulding  ,  these  2005,  Université 
de Limoges, France;

– C.  Quinard,  Expérimentation,  modélisation  et  simulation  dans  le  do-
maine  de  l’élaboration  de  microcomposants  injectés  à  partir  de 
poudres, thèse 2008, Université de Franche-Comté, France;

– Vente  de  «  feedstock  »  comprenant  le  liant  du  brevet  de  Harcane  à 

Comadur dès mi-2011 jusqu‘à 2013

Dans sa réplique, la demanderesse a mentionné les documents addition-
nels suivants en lien avec le défaut de nouveauté :

– Randall M. German & Animesh Bose, Injection Molding of Metals and 

Ceramics, ISBN 1-878-954-61

– Randall  M.  German,  Powder  Metallurgy  &  Particulate  Materials  Pro-

cessing, ISBN 0-9762057

– Brevet EP 511 428 B1

En ce  qui  concerne  le  défaut  d’activité  inventive  allégué,  la  demande-
resse  allègue  que  le  défaut  d’activité  inventive  se  fonde  sur  le  brevet 
US 264 en relation avec les connaissances techniques générales.

26.
Dans sa duplique, la défenderesse a requis une limitation de la revendi-
cation 1 du brevet litigieux, en supprimant les copolymères d’éthylène et 
d’acétate  de  vinyle  (EVA)  de  la  revendication  et  en  introduisant  un 
disclaimer au vu de son brevet CH 708 097 déposé le 28 mai 2013, avant 
le dépôt du brevet litigieux le 15 juillet 2013, mais publié après cette date.

La  revendication 1  du  brevet  litigieux  telle  que  limitée  est  décomposée 
dans les caractéristiques constitutives suivantes :

A

Liant pour composition de moulage par injection comprenant:

- de 35 à 54% vol. d’une base polymérique

- de 40 à 55% vol. d’un mélange de cires,

Page 19

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- et environ 10% vol. d’un surfactant

dans lequel la base polymérique contient des copolymères d’éthylène et 

d’acide  méthacrylique  ou  acrylique,  ou  des  copolymères  d’éthylène  et 

d’acétate  de  vinyle,  ou  des  copolymères  d’éthylène  comprenant  un  an-

hydride maléique ou un mélange de ces copolymères, ainsi  que du po-

lyéthylène, du polypropylène et une résine acrylique, et

B

dans  lequel  lesdits  copolymères  sont  des  copolymères  d’éthylène  et 

d’acide méthacrylique ou acrylique, ou des copolymères d’éthylène com-

prenant un anhydride maléique ou un mélange de ces copolymères

C à  l’exclusion  d’un  liant  pour  composition  de  moulage  par  injection  com-

prenant de 35 à 50% vol d’une base polymérique, de 40 à 55 % vol d’un 

mélange de cires, et environ 10% vol d’un surfactant, dans lequel la base 

polymérique  contient  des  copolymères  d’éthylène  et  d’acide  méthacry-

lique ou acrylique, ou des copolymères d’éthylène et d’acétate de vinyle, 

ou  des  copolymères  d’éthylène  comprenant  un  anhydride  maléique  ou 

un mélange de ces copolymères, ainsi que du polyéthylène, du polypro-

pylène et une résine acrylique.

La demanderesse ne conteste pas explicitement l’admissibilité de la limi-
tation, notant simplement qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal.

Admissibilité de la limitation :

27.
Selon l’art. 24 LBI, le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en 
demandant  à  l’Institut  soit  a.  de  supprimer  une  revendication  (art.  51  et 
55) ou b. de limiter une revendication indépendante en y incorporant une 
ou plusieurs revendications qui en dépendent ou c. de limiter une reven-
dication indépendante d’une autre manière; dans ce cas, la revendication 
limitée  doit  se  rapporter  à  la  même  invention  et  définir  une  forme 
d’exécution  qui  est  prévue  dans  le  fascicule  du  brevet  publié  et  dans  la 
version  de  la  demande  de  brevet  qui  a  déterminé  sa  date  de  dépôt.  La 
renonciation peut, aux mêmes conditions, être déclarée au Tribunal éga-
lement dans le cadre d’une procédure civile.4

La  revendication 1  est  conforme  à  l'art. 24  al. 1  let. c LBI  (limitation).  
Cette  conformité  résulte  du  fait  que  la  caractéristique A  selon  la  décom-
position ci-dessus correspond à la revendication 1 du brevet tel que déli-
vré  initialement,  la  caractéristique  B  est  une  formulation  « en  cascade » 

4 cf. p. ex. TFB, arrêt O2012_030 du 17 septembre 2013, c. 17.

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avec  une  limitation  (suppression  d’EVA)  et  la  caractéristique  C’est  un 
disclaimer correspondant à l’identique à la revendication 1 du brevet an-
térieur CH 708 097 A2.

La  conclusion  1  de  la  défenderesse  selon  les  conclusions  finales  modi-
fiées  du  17  mai  2017 est  donc  admise  et  le  dispositif  doit  constater  ex-
pressément que les revendications limitées au sens de l’act. 40_89bis sont 
licites.

Pas de défaut de nouveauté :

28.
Selon l’art. 26 al 1 lit a en relation avec l’art. 1 al 1 LBI, le brevet peut être 
révoqué  pour  défaut  de  nouveauté.  Est  réputée  nouvelle  l’invention  qui 
n’est  pas  comprise  dans  l’état  de  la  technique  (art.  7  al. 1  LBI).  Une  in-
vention est donc considérée comme non nouvelle uniquement lorsqu’elle 
est divulguée à l’identique et intégralement sous une seule forme (docu-
ment ou usage antérieur)5. L’état de la technique est constitué par tout ce 
qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité 
par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (art. 7 
al. 2 LBI). Une technique est considérée comme accessible au public dès 
lors qu’elle quitte le cercle des personnes tenues au secret de fonction à 
l’égard  de  l’inventeur  ou  son  ayant  droit  et  qu’elle  se  propage  librement 
au  sein  d’un  public  plus  large,  incontrôlable  par  l’auteur  de  l’information 
en raison de sa taille ou de la diversité de sa composition.6

Il revient à la personne qui demande la constatation en nullité de prouver 
l’existence des motifs de nullité,7 donc dans le cas d’espèce à la deman-
deresse.

5 CR PI-Scheuchzer, Art. 7 LBI N 24.
6 ATF 117 II 480 c.1a; arrêt 4A_427/2016 du 28 novembre 2016, c. 2.
7 art. 8 CC; CR-PI Scheuchzer, Art. 26 LBI N 14.

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En  conséquence,  la  demanderesse  doit  démontrer  en  substance  le  pré-
tendu  manque  de  nouveauté  de  l’invention  et  en  apporter  la  preuve  en 
cas  de  contestation.  Conformément  à la  pratique  usuelle,  il  faut,  pour 
démontrer un défaut de nouveauté, présenter les éléments suivants :

1. une analyse spécifique des caractéristiques de la revendication at-

taquée et 

2.

la citation précise, pour chaque caractéristique, des parties spéci-
fiques des documents de l'art antérieur pertinent. 

En plus, il faut prouver que toutes les caractéristiques de la revendication 
dans leur ensemble sont divulguées à un endroit spécifique dans un do-
cument de l’art antérieur.

29.
Le Tribunal n’est pas chargé d’établir les faits d'office et il ne lui incombe 
pas de rechercher lui-même les informations dans les documents de l'art 
antérieur  déposés  en  tant  que  pièce  jointe.  En  particulier,  une  référence 
globale à un document dans le sens de « l’objet de la revendication 1 est 
divulgué dans le document X » ne suffit pas pour satisfaire au fardeau de 
l’allégation. Il faut au contraire alléguer les faits pertinents en fournissant 
des indications spécifiques, notamment par renvoi à un numéro de page, 
de ligne, tout en précisant quelle caractéristique de la revendication se re-
trouve dans le document de l’état de la technique invoqué.

30.
Les  explications fournies  par  la  demanderesse,  représentée  par  un  avo-
cat, dans la demande et la réplique ne suffisent en aucune manière aux 
exigences  stipulées  ci-avant.  Dans  sa  demande,  la  demanderesse  pré-
tend  simplement  que  l’objet  du  brevet  litigieux  correspond  à  la  matière 
d’injection  CIM  développée  par  la  défenderesse  et  que  cette  dernière  a 
développé  ladite  matière  sur  la  base  du  brevet  US 5  266  264 A1  et  de 
trois  thèses  (Juan  M.  Adames,  Caracterisation  of  polymeric  binders  for 
metal  injection  molding  (MIM)  process,  Akron,  USA,  2007;  S.  Kowalski, 
Rheology  based  investigation  of  a  polymer  mineral  powder  mix  for  Iow 
pressure injection moulding, Limoges 2005; et C. Quinard, Expérimenta-
tion,  modélisation  et  simulation  dans  le  domaine  de  l’élaboration  de  mi-
crocomposants  injectés  à  partir  de  poudres,  Franche-Comté 2008),  rai-
son  pour  laquelle  il  y  a  défaut  de  nouveauté  et  d’activité  inventive.  Les 
documents  produits  comprennent  plusieurs  centaines  de  pages.  Le  Tri-

Page 22

O2016_001

bunal ne saurait avoir pour tâche d’étudier plusieurs centaines de pages 
afin  de  déterminer  si  l’invention  a  ainsi  été  divulguée,  annulant  de  facto 
son caractère de nouveauté.

Dans sa réplique, la demanderesse cite plusieurs pages tirées des thèses 
de Adames,  Quinard  et  d’un  ouvrage  de  Randall  M.  German,  lesquelles 
sont censées  présenter certains  éléments  de  l’invention.  Cette  contesta-
tion  du  caractère  de  nouveauté  doit  être  écartée  déjà  par  le  fait  que  la 
demanderesse  ne  montre  pas  ainsi  que  toutes  les  caractéristiques  de 
l’invention auraient été divulguées intégralement dans une seule présen-
tation.

Faute  d’allégations  concluant  que  l’invention  a  été  divulguée  par  écrit  et 
qu’elle appartient à l’état actuel de la technique, l’objection quant au dé-
faut  de  nouveauté,  dans  la  mesure  où  elle  repose  sur  l’état  de  la  tech-
nique tel que publié, doit être rejetée.

31.
La demanderesse fait en outre valoir que l’invention faisant objet du bre-
vet litigieux n’est pas nouvelle eu égard à un usage antérieur manifeste. 
Ainsi,  dès  lors  que  les  mélanges  produits  par  la  demanderesse  en  no-
vembre  2012  et  livrés  à  la  défenderesse  sont  entrés  dans  le  champ  de 
protection  du  brevet  litigieux,  ils  auraient  perdu  leur  caractère  de  nou-
veauté. 

Les points à déterminer en ce qui concerne l’usage antérieur sont les sui-
vants :8

1.

2.

3.

la  date  de  l’usage,  ce  qui  revient  à  s’interroger  sur  l’existence 
même de l’usage avant la date de référence (usage préalable) ; 

l’objet de l’usage, qui doit permettre de déterminer le degré de si-
militude entre l’objet de l’usage et celui du brevet (caractéristiques 
techniques); et 

toutes  les  circonstances  de  l’usage,  ce  qui  doit  permettre  de  dé-
terminer si et dans quelle mesure il a été rendu accessible au pu-
blic,  par  exemple  le  lieu  et  le  mode  d’exploitation.  Ces  derniers 
éléments sont importants dans la mesure où ils permettent de re-

8 TFB,  arrêt  O2013_006  du  7  octobre  2015,  c. 4.1  – « hydraulisches  Press-
gerät ».

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O2016_001

cueillir  des  indications  quant  aux  possibilités  données  au  public 
d’avoir  accès  à  cet  usage,  par  exemple  lors  de  la  démonstration 
détaillée d'un procédé de fabrication dans une usine ou lors de la 
livraison et de la vente d’un produit.

32.
Les  allégations  de  la  demanderesse  à  cet  égard  sont  étayées.  La  de-
manderesse indique la composition précise du mélange soi-disant livré à 
la  défenderesse.  Ont  été  livrés  le  20  et  21  novembre  2012  les  lots  n° 
H401097 et H401100 de 100 kg chacun de granulés d’injection ZrO2, de 
type  SPI8-100A-129-V40,  consistant  en  la  matière faisant  l’objet  du  bre-
vet litigieux, dont les mélanges avaient été réalisés et testés par Harcane 
en date du 2 novembre 2012. La demanderesse indique ensuite, à l’appui 
de  ses  allégations,  la  date  (21/22  novembre  2012),  l’objet  (le  mélange 
conformément à la réplique N 10 et 11) et les circonstances du prétendu 
usage antérieur.

33.
Cependant, comme exposé plus haut, en date du 22 décembre 2010 les 
parties ont conclu une convention de confidentialité et de non-divulgation. 
Selon  cette  convention,  les  parties  souhaitent  avoir  des  entretien(s),  en 
vue  d’une  éventuelle  collaboration  future  portant  sur  « la  matière  pre-
mière,  ”Feedstock”  pour  transformation  par  la  technologie  d’injection  à 
chaud  “CIM” ».  Selon  l’art. 2  de  la  convention,  les  parties  traiteront  de 
manière strictement confidentielle toutes les informations auxquelles elles 
auront accès dans le cadre de leurs entretiens et contacts. L’obligation de 
confidentialité  et  de  non-divulgation  s’étend  à  toutes  les  informations  en 
question  qu’elle  qu’en  soit  la  forme,  écrite,  orale,  graphique  ou  autre,  y 
compris tout plan, dessin, esquisse, prix, etc. Selon l’art. 7 de la conven-
tion, elle est valable pendant toute la durée des entretiens entre les par-
ties et pour une durée de trois ans postérieurement à la fin desdits entre-
tiens.

La  convention  de  confidentialité  et  de  non-divulgation  du  22  décembre 
2010 a été conclue en application de l’art. 11 du contrat cadre. Selon l’art. 
11, les deux parties s’engagent à la plus stricte confidentialité de l’affaire, 
elles  s’abstiendront  de  communiquer  ou  exploiter  tout  ou  partie  des  élé-
ments communiquées au préjudice de l’autre partie. A ce titre, un accord 
de confidentialité est signé par les deux parties (Annexe III).

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Il est dès lors clair, même si la convention du 22 décembre 2010 parle d’ 
« entretiens », que la livraison de matière d’injection (CIM) à base de Zir-
cone est aussi soumise à l’obligation de confidentialité puisque le contrat 
cadre, dont l’annexe III a été signée en tant qu’accord de confidentialité, 
règle précisément la livraison de la matière d’injection.

Etant donné que la défenderesse (à l'instar de la demanderesse) est en 
conséquence  tenue  à  l’obligation  de  confidentialité  relativement  aux  li-
vraisons du 21/22 novembre 2012, le fait de savoir qu’elle a reçu la livrai-
son ne rend pas l’information accessible au public au sens de l’art. 7 LBI. 
Il  en  résulte  que  les  livraisons  du  21/22  novembre  2012  ne  constituent 
pas  un  état  de  la technique  et qu’une  action  en nullité  motivée  sur  cette 
base doit être écartée.

34.
La  demanderesse  prétend  en  outre  qu’elle  a  vendu  à  des  tiers  de 
« feedstock »  entrant  dans  le  champ  de  protection  de  la  revendication  1 
du  brevet  en  litige  avant  la  date  de  dépôt  de  la  demande.  La  défende-
resse  conteste  cette  allegation.  Dans  sa  réplique,  la  demanderesse  ne 
précise pas davantage les livraisons alléguées à des tiers, mais se réfère 
uniquement aux livraisons à la défenderesse.

En  vertu  de  l’art.  221  al.  1  let.  d  CPC,  respectivement  de  l’art.  222  al.  2 
CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respec-
tivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer la défenderesse. 
Ils peuvent l’être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange 
d'écritures est ordonné.

Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, 
d’une  part,  la  défenderesse  puisse  dire  clairement  quels faits  allégués 
dans la demande elle admet ou conteste et que, d’autre part, le Tribunal 
puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la 
détermination  de  la  défenderesse  dans  la  réponse,  dresser  le  tableau 
exact  des  faits  admis  par  les  deux  parties  ou  contestés  par  la  défende-
resse,  pour  lesquels  il  devra  procéder  à  l'administration  de  moyens  de 
preuve, et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. 

Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépen-
dent,  d’une  part,  du  droit  matériel,  soit  des  faits  constitutifs  de  la  norme 
invoquée et, d’autre part, de la façon dont la partie adverse s’est détermi-
née en procédure: dans un premier temps, la demanderesse doit énoncer 

Page 25

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les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise 
pour  que  la  partie  adverse  puisse  indiquer  lesquels  elle  conteste,  voire 
présenter  déjà  ses  contre-preuves;  dans  un  second  temps,  si  la  partie 
adverse a contesté des faits, la demanderesse est contraint d’exposer de 
manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits con-
testés, de façon à permettre au Tribunal d’administrer les preuves néces-
saires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas par-
ticulier.9

35.
En l’espèce, la défenderesse a contesté que la « feedstock » en question 
ait été vendue à des tiers. Par la suite, la demanderesse n’a pas détaillé 
son  allégation  de  quelque  façon  que  ce  soit.  Cela  est  d’autant  plus  re-
marquable qu’il s’agit de ventes qui auraient été effectuées, selon les al-
légations, par la demanderesse. Elle doit donc être en possession de fac-
tures,  de  bordereaux  d’expédition  et  d’autres  documents  indiquant 
l’identité des tiers, les montants vendus et, surtout, les dates des ventes 
alléguées. La demanderesse n’a toutefois pas précisé les acheteurs de la 
« feedstock » et les dates des ventes alléguées.

La demanderesse n’a donc pas détaillé ses allégations comme l’exige la 
jurisprudence  du  Tribunal  fédéral.  Dans  ces  circonstances,  il  n’est  pas 
possible  d’administrer  les  preuves  nécessaires  pour  élucider  l’allégation 
des ventes aux tiers avant le dépôt de brevet en litige. L’allégation selon 
laquelle  des  ventes  pertinentes  ont  été  effectuées  à  des  tiers  sera  donc 
considérée comme non prouvée.

Pas de défaut d’activité inventive : 

36.
Selon l’art. 1 al. 2 LBI, ce qui découle d’une manière évidente de l’état de 
la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable. Se-
lon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d’examiner si l’homme 
du métier, selon tout ce qui représente l’état de la technique en termes de 
solutions partielles et contributions individuelles, peut déjà arriver avec un 
effort intellectuel moindre à la solution du brevet litigieux ou s’il nécessite 
à cette fin un travail créatif supplémentaire. Car, conformément à la pra-
tique usuelle, le champ de l’invention ne commence pas immédiatement 
au-delà  de  la  limite  de  l’état  de  la  technique  mais  seulement  à  partir  du 
point qu’un homme du métier bien formé peut, sur cette base et grâce à 

9 ATF 144 III 519 cons. 5.2.1.1.

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ses connaissances et ses aptitudes, développer et découvrir dans le do-
maine  pertinent.  Aucune  théorie  susceptible  d’être  développée  en  toute 
logique, en partant de l’état de la technique, par un homme du métier qui 
connait l’état de la technique et dispose d’aptitudes moyennes ne saurait 
être  brevetée ;  il  faut  pour  cela  un  développement  proprement  qualitatif, 
une activité intuitive et par association d’idées.10

L’approche  dite  problème-solution  développée  par  l’Office  européen  des 
brevets  est  habituellement  utilisée par  le  Tribunal  fédéral  des  brevets.11
Selon  la jurisprudence  du Tribunal fédéral,  cette approche  est  utile,  bien 
qu’elle ne soit pas la seule approche permettant d’évaluer l’activité inven-
tive.12  

L’approche dite problème-solution consiste essentiellement à 

a)

identifier « l’état de la technique le plus proche », 

b) évaluer les résultats (ou effets) techniques obtenus par l’invention 
revendiquée par rapport à « l’état de la technique le plus proche » 
qui a été établi, 

c) définir  le  problème  technique  que l’invention  se  propose  de  ré-
soudre,  l’objet  de  l’invention  étant  d’obtenir  ces  résultats  tech-
niques,

d) examiner si, compte tenu de l’état de la technique le plus proche, 
l’homme  du  métier  aurait  ou  non  suggéré  les  caractéristiques 
techniques revendiquées  pour parvenir  aux résultats  obtenus  par 
l’invention revendiquée.13

37.
La demanderesse fait état du défaut d’activité inventive dans sa demande 
mais non pas dans sa réplique. Dans sa prise de position relative à l’avis 
du juge spécialisé, la demanderesse fait valoir que les Nos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10,  11,  14,  15,  16,  18,  19,  20,  22,  23,  30  et  33 de  la  réplique  se  réfère-
raient au défaut d’activité inventive. Cependant, tel n’est pas le cas. Les 
passages  indiqués  ne  se  prononcent  que  sur  l’auteur  prétendu  de 
l’invention et sur le défaut de nouveauté. Par contre, dans sa prise de po-

10 ATF 138 III 111 E. 2.1 – « plaque à induction ».
11 Arrêt O2015_008 du 14 mars 2018, c. 64 – « balancier de montre ».
12 ATF 138 III 111 c. 2.2.
13 cf. TFB, arrêt O2015_008 du 14 mars 2018, c. 64.

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sition, la demanderesse s’exprime de manière détaillée, en se basant sur 
l’approche  problème-solution,  sur  l'activité  inventive  partant  du  brevet 
US 264.

En  ce  qui  concerne  l’activité  inventive,  on  ne  peut  se  contenter 
d’argumenter que « si l'objet revendiqué n'est pas nouveau, il manque au 
moins d’activité inventive ». Si la demanderesse entend plaider le défaut 
d'activité inventive en se fondant sur un document qui a également été ci-
té pour documenter le défaut de nouveauté, il faut motiver cette requête, 
notamment en présentant une approche problème-solution ou toute autre 
argumentation remettant en cause l'activité inventive. 

Le Tribunal ne peut pas se substituer aux parties et ne peut dès lors pas 
compléter un état de fait lacunaire faute d’allégations des parties. La pré-
sente  procédure  n’est  ainsi  pas  comparable  aux  procédures  devant 
l’OEB, où la maxime d'office s’applique, l’OEB n'étant pas limité aux faits 
et  allégations  présentés  par  les  parties.  Dans  une  procédure  civile  rele-
vant du code de procédure civile suisse, c’est la maxime des débats qui 
s’applique,  sous  réserve  d’exception  non  déterminante  pour  le  cas 
d’espèce. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent 
leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 
CPC).

Déterminer  si  une  invention  se  base  sur  une  activité  inventive  est  une 
question  de  droit.  Tout  ce  qui  concerne  la  matière  des  connaissances 
techniques  générales,  l’état  de  la  technique  le  plus  proche  – en  cas 
d’application  de  l’approche  problème-solution  –, les  caractéristiques  per-
mettant de différencier l’état de la technique le plus proche et l’invention 
de même que leurs conséquences relève en revanche des faits, et il re-
vient aux parties d’alléguer ces faits en vertu de leurs droits et de les faire 
valoir en cas de contestation. 

38.
Jusqu’à la prise de position relative à l’avis du juge spécialisé, la deman-
deresse  a  omis  de  présenter  des allégations  correspondantes. A ce  mo-
ment,  elle  n’était  toutefois  plus  admise  à  présenter  de  nouvelles  alléga-
tions. Après le second échange d’écritures, les faits et moyens de preuve 
nouveaux ne sont admis que s’ils remplissent l’une des conditions selon 
l’art. 229 al. 1 CPC, à savoir s’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures 

Page 28

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ou  s’ils  existaient  avant  la  clôture  de  l’échange  d’écritures  mais  ne  pou-
vaient être invoqués antérieurement.14

Les  allégations  de  la  demanderesse  concernant  le  manque  d’activité  in-
ventive  dans  sa  prise  de  position  relative  à  l’avis  du  juge  spécialisé  ne 
remplissent pas les conditions prévues dans l’art. 229 CPC. Les faits al-
légués  existaient  déjà  avant  la  réplique  et  pourraient,  par  une  partie  au 
procès  attentive,  être  présentés  au  plus  tard  encore  dans  le  cadre  de  la 
réplique.  En  conséquence,  il  n’est  pas  tenu  compte  des  allégations  cor-
respondantes dans la prise de position relative à l’avis du juge spécialisé. 
Par ailleurs, il n’en résulte pas que la requête doit être formellement réfu-
tée en droit ; elle est purement et simplement ignorée. La conclusion 1 de 
la défenderesse est rejetée dans la mesure où celle-ci exige que la prise 
de  position  du  16  février  2018  soit  « écartée  du  dossier ».  Les  requêtes 
qui  ne  sont  pas  à  prendre  en considération  constituent  également  des 
actes judiciaires. 

L’appréciation ci-après se base dès lors exclusivement sur les allégations 
présentées par la demanderesse dans la demande.

39.
Dans  sa  demande,  la  demanderesse  présente  l’invention  protégée 
comme  une  recette  de  cuisine  et  prétend  qu’une  telle  recette  n’est  en 
principe pas brevetable. Cette appréciation n’est pas correcte puisque les 
recettes de cuisine, même celles portant sur des aliments, sont bien bre-
vetables pour autant qu’elles soient nouvelles, inventives et susceptibles 
d’application industrielle.

La  demanderesse  fonde  son  raisonnement  sur  le  brevet  US  264  mais 
toujours  en  supposant  erronément  qu’il  suffit  que  ce  document  divulgue 
une résine acrylate ou méthacrylate pour qu’il y ait défaut d’activité inven-
tive. Or, ce n’est pas ce qui est revendiqué dans le brevet litigieux. 

Ce  qui  est  revendiqué  dans  le  brevet  litigieux  ce  sont (après  radiation, 
des  copolymères  d’éthylène  et  d’acétate  de  vinyle  (EVA)) des  copoly-
mères d’éthylène et d’acide méthacrylique ou acrylique, des copolymères 
d’éthylène  comprenant  un  anhydride  maléique,  ou  un  mélange  de  ces 
copolymères. 

14 ATF,  arrêt  4A_338/2017  du  24  novembre  2017,  cons.  2.1  [prévue  pour 
publication], avec référence à l’ATF 143 III 297 cons. 6

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US 264 ne divulgue pas la molécule éthylène acrylate (EA) qui est reven-
diquée dans le brevet litigieux selon la caractéristique B. Le mélange se-
lon  la  revendication  1  d’US 264  contient  un  copolymère  d’éthylène  et 
d’acétate  de  vinyle  (EVA)  ou  un  copolymère  d'éthylène-acrylate  d'éthyle 
(EEA), ou un mélange des deux.  Il y a le choix entre l’EVA ou l’EEA mais 
aucun des systèmes selon la caractéristique B n’est mentionné. Le copo-
lymère  d'éthylène-acrylate  d'éthyle  n’est  pas  identique  au copolymère 
d’éthylène et d’acide acrylique (EA) qui est revendiqué dans le brevet liti-
gieux  selon  la  caractéristique  B.  La  molécule  EEA  contient  des  groupes 
ester d’éthyle dans les chaines latérales du polymère, alors que dans les 
copolymères  d’éthylène  et  d’acide  acrylique,  de  même  que  dans  les  co-
polymères d'acide méthacrylique, il y a des groupes carboxyliques libres 
dans  les  chaines  latérales  du  polymère.  Il  ne  s'agit  dès  lors  pas  de  la 
même chimie, et les résines acryliques et méthacryliques selon la reven-
dication 1 du brevet litigieux ne ressortent pas du brevet US 264.

En effet, la demanderesse n'a pas été en mesure de prouver que les co-
polymères  d’éthylène  et  d’acide  méthacrylique  ou  acrylique,  les  copoly-
mères d’éthylène comprenant un anhydride maléique, ou un mélange de 
ces deux, auraient été divulgués dans l'art antérieur ou découleraient de 
l'art  antérieur  dans  le  contexte  des  liants  pour  composition  de  moulage 
par injection tel que revendiqué.

Dès  lors,  il  y  a  activité  inventive.  Par  conséquent,  la  conclusion  1  de  la 
demanderesse visant à constater la nullité du brevet CH 707 572 par dé-
faut de nouveauté et d’activité inventive est rejetée.

Titularité

40.
Dans  l’hypothèse  où  le  brevet  devait  s’avérer  valable,  la  demanderesse 
conclut au transfert, respectivement à la cession, de celui-ci car c’est elle 
et non pas la défenderesse qui aurait développé la matière faisant l’objet 
du brevet litigieux. La défenderesse n’aurait fait que recopier les résultats 
des travaux de la demanderesse. 

La demanderesse admet que M. Cartier et ses stagiaires avaient effectué 
des  travaux  mais  conteste  le  fait  que  ces  travaux,  notamment  les  liants 
37 et 40, soient à l’origine du développement et de la mise au point de la 
matière  à  injection.  C’est  la  demanderesse  qui  avait  développé  la  CIM 
dès la conclusion du contrat cadre à fin 2010 et en avait livré en grandes 

Page 30

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quantités  à  la  défenderesse  dès  mi-2011,  alors  que  la  défenderesse 
n’était pas en mesure de la produire elle-même. La rapide mise en œuvre 
de la matière à injection s’expliquait par la longue expérience profession-
nelle de M. Carrola dans le domaine des matériaux. Tant lui que ses em-
ployés avaient fait pas moins de 200 essais. Ce n’était qu’après une visite 
de la défenderesse dans les locaux de la demanderesse au cours de la-
quelle des échantillons avaient été prélevés fin 2013 que la défenderesse 
avait  commencé  à  réaliser  elle-même  le  processus  de  fabrication  de  la 
CIM.

Quant au contrat entre la demanderesse et M. Carrola d’une part et The 
Swatch Group SA, M. Carrola avait à plusieurs reprises réduit son temps 
de  travail  afin  de  consacrer  du  temps  à  la  mise  au  point  de  la  matière 
CIM. A partir de l’automne 2012, il n’était plus mandaté qu’à 20-25% par 
Swatch Group. Il avait donc travaillé sur la matière en dehors du contrat 
de  mandat.  Dès  juillet  2011,  il  a  employé  du  personnel,  disposant  ainsi 
des ressources suffisantes en vue du développement de la CIM.

41.
La défenderesse a fait valoir que son employé, M. Cartier, avait travaillé à 
l’aide de ses stagiaires pendant des années sur le développement de la 
matière à injection. Les droits de propriété intellectuelle issus de ces tra-
vaux appartenaient à la demanderesse. Contrairement à ce que soutenait 
la demanderesse, les travaux de M. Cartier et ses stagiaires ne s’étaient 
jusqu’à 
pas  arrêtés  aux 
l’aboutissement, après de nombreux essais, de la composition finale, ex-
ploitable  industriellement,  en  décembre  2012.  La  demanderesse  n’avait 
pas participé à la recherche, la découverte, la définition ni aux nombreux 
tests. Il s’agissait d’un travail nécessitant des centaines de tests en labo-
ratoire avec de nombreuses compositions, travail qui n’aurait pas pu être 
accompli  par  la  demanderesse en  quelques  mois  seulement  entre  fin 
2010 et été 2011, de surcroît sans effectuer aucun essai. 

liants  37  et  40,  mais  avaient  continué 

Même si M. Carrola avait fourni des conseils utiles au développement de 
la CIM après son départ de la défenderesse, il l’avait nécessairement fait 
dans  le  cadre  du  mandat  du  31  aout/6  septembre  2010  qui  l’occupait  à 
90%.  Les  droits  de  propriété  intellectuelle  réalisés  dans  le  cadre  de  ce 
contrat  appartenaient  à The  Swatch  Group  SA  respectivement  la  défen-
deresse.   

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42.
Selon  l’art. 3  al. 1  LBI,  le  droit  à  la  délivrance  du  brevet  appartient  à 
l’inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un 
autre  titre.  Les  inventions  que  le  travailleur  a  faites,  ou  à  l'élaboration 
desquelles  il  a  pris  part,  dans  l'exercice  de  son  activité  au  service  de 
l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartien-
nent  à  l'employeur  (art. 332  al. 1  CO).  Le  droit à  la  délivrance  du  brevet 
peut être transféré à des tiers, en tout ou en partie (art. 33 al. 1 LBI), et ce 
transfert n’est soumis à aucune forme particulière prescrite par la loi.

Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, se-
lon l’art. 3 LBI, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut 
demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été 
délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité (art. 29 al. 1 
LBI). Le fardeau de la preuve relativement à la véracité des allégations de 
faits dont il ressort que le droit au brevet lui revient incombe à la deman-
deresse  car  elle  en  déduit  un  droit,  soit  le  transfert  du  brevet  litigieux  à 
elle-même.

Dans  l’arrêt  O2012_001  du  6  décembre  2013,  c.  28,  le  Tribunal  fédéral 
des  brevets  a  précisé  qu'une  action  en  cession  (art.  29  LBI)  était  rece-
vable pour autant que la demanderesse établisse les faits de façon détail-
lée  et  par  des  moyens  de  preuve  tels  que  des  journaux  de  laboratoire, 
des rapports d'essais ou des dessins, emails, etc., de contenu technique 
spécifique et qui comportent des justifications sur les éléments suivants :

1. Quel  enseignement  technique  spécifique  a  été  inventé,  par  quel 

inventeur et à quel moment (invention du demandeur);

2. Comment, le cas échéant, le droit au brevet a été transmis de cet 

inventeur à la demanderesse (transfert du droit au brevet);

3.

Identification de la concordance technique et spécifique de ce qui 
a été inventé (voir 1) et de ce qui est revendiqué et décrit dans le 
brevet dont la demanderesse revendique la titularité (comparaison 
de  l’invention  faite  par  le  demandeur  et  ce  qui  se  trouve  dans  le 
brevet attaqué) ;

4. Comment l'enseignement technique qui a été inventé (voir 1) a été 
rendu accessible à la défenderesse et a permis la rédaction et le 
dépôt de la demande de brevet (causalité).

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Pour tous ces éléments, il faut des allégations spécifiques dans les écri-
tures,  supportées  par  des  moyens  de  preuve,  et  il  ne  suffit  pas  de  sim-
plement alléguer que le produit qu'on a inventé ou livré à la défenderesse 
est le même que celui qui est protégé par le brevet. La notion de ce qui 
est  « le  même »  – aussi  en  matière  technique  – est  trop  général  et  dé-
pend toujours des circonstances techniques particulières. 

Il faut dès lors préciser la caractérisation technique du produit inventé ou 
livré dans les écritures et il faut établir la corrélation de cette caractérisa-
tion  technique  avec  les  caractéristiques  individuelles  de  la  revendication 
du brevet attaqué. 

En  ce qui  concerne  la caractérisation  technique du  produit  inventé  ou  li-
vré, il ne suffit pas de présenter des allégations générales dans les écri-
tures  avec  un  renvoi  global  et  non  spécifique  à  des  pièces  jointes  com-
portant une pluralité de modes d'exécution. 

En  outre,  il  faut  discuter  les  revendications  et  les  autres  éléments  tech-
niques importants divulgués dans le brevet en détail dans les écritures et 
montrer  que  l'objet  des  revendications  et  les  éléments  de  la  description 
sont  les  mêmes  ou que l'objet  des  revendications  n'est qu'une modifica-
tion non inventive de ce qui a été inventé par l'inventeur initial.

43.
Les  seules  allégations  suffisamment spécifiques  et  techniques  en  ce qui 
concerne l’objet technique prétendument inventé par la demanderesse se 
trouvent dans la réplique, aux articles 10 et 11.

Le mélange présenté dans l’article 10 de la réplique comporte 49 % d’une 
base  polymérique  tel  que  définie  dans  le  disclaimer  du  brevet  litigieux 
(somme  de  PEHD  en  tant  que  polyéthylène,  PP  en  tant  que  polypropy-
lène, AM en tant que copolymère d'éthylène et d'acide méthacrylique, et 
Elite en tant que résine acrylique), 42 % de cires (somme de CW et PW) 
et 9 % d'un surfactant (somme de N,N' et ST). 

À supposer que les 9% d’un surfactant correspondent à « environ 10% » 
tel que formulé dans le disclaimer, ce qui semble à priori raisonnable, ce 
mélange  n’est  pas  couvert  par  la  revendication  principale  du  brevet  liti-
gieux et ne peut de toute façon pas être considéré comme suffisant pour 
prouver la titularité du brevet dans sa totalité.

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Par contre le mélange présenté dans l'article 11 de la réplique et tel que 
prouvé par  la  demanderesse  par  une  fiche  d'essai  mélange  est  couvert 
par le brevet après limitation avec le disclaimer, en supposant que les 9 
% d’un surfactant correspondent à « environ 10% » tel que formulé dans 
la revendication.

En  outre,  ce  mélange  correspond,  dans  son  essence,  au  mélange  de 
l'exemple 2 du brevet en litige (condition 3 ci-dessus).

44.
La  question  de  savoir  qui  a  réalisé  le  mélange  visé  par  la  fiche  d’essai 
mélange 28.3 est litigieuse. Selon les allégations de la demanderesse, M. 
Carrola avait  entrepris  entre  2011  et  2012  200  d’essais  de  mélanges  li-
vrés ensuite à la défenderesse pour procéder à des tests d’injection afin 
de  vérifier  si  la  matière  correspondait  aux  exigences  de  celle-ci.  C’était 
l’évolution de ces mélanges successifs réalisés par la demanderesse qui 
avaient  permis  d’aboutir  au  processus  de  fabrication  de  la  CIM  faisant 
l’objet du brevet litigieux. La demanderesse affirme que le mélange avait 
été réalisé par son employé M. Lestarquit le 2 novembre 2012.

Selon  la  version  de  la  défenderesse,  de  février  à  juillet  2011,  les  sta-
giaires de la défenderesse MM. Noble et Dumain avaient continué à faire 
des  tests  sur  le  mélangeur  de  la  demanderesse.  Ils  étaient  arrivés  aux 
compositions utilisées par la demanderesse pour la production et la livrai-
son à la défenderesse à partir de mi-juillet 2011. Fin août 2011, M. Cartier 
avait décidé de réintroduire de la résine acrylique en lieu du polystyrène 
et  de  procéder  à  un  double  déliantage  du  solvant.  De  février  à  juillet 
2012,  le  stagiaire  M.  Lisowski  avait  travaillé  avec  M.  Cartier  sur 
l’amélioration  de  la  matière  à  injection  déjà  fabriquée  et  commercialisée 
par  la  demanderesse  depuis  mi-2011.  En  décembre  2012,  M.  Cartier 
avait abouti à la composition finale de la matière à injection CIM en réin-
troduisant du polypropylène (PP) dans la composition du liant. 

Le fait que la demanderesse, par son employé M. Lestarquit, ait procédé 
à l’essai de mélange en question n’établit pas que ce soit lui qui ait inven-
té  la  composition  correspondante,  mais  tout  au  plus  qu’il  l’ait  testée.  En 
réalité, c’est M. Cartier, employé de la défenderesse, qui avait élaboré les 
compositions et les avait données au moyen de « fiches de mélange » à 
la demanderesse afin de les faire tester.

Page 34

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45.
Comme indiqué précédemment (cons. 29), la charge de la preuve de la ti-
tularité sur le droit au brevet incombe à la demanderesse. En cela, la de-
manderesse  doit  convaincre  le  Tribunal,  par  des  arguments  objectifs,  la 
véracité de ses allégations.15

Compte tenu de la déposition écrite de M. Lestarquit qui explique avoir ef-
fectué le mélange en question conformément aux « fiches de mélanges » 
établies par Damien Cartier, employeur de la défenderesse, et du témoi-
gnage de M. Lestarquit du 5 décembre 2016 devant le Tribunal cantonal 
de Neuchâtel selon lequel il s’est basé dans ses travaux sur les instruc-
tions  de  M.  Cartier,  il  n’est  guère  possible  d’apporter  cette  preuve.  Une 
audition supplémentaire de M. Cartier en qualité de témoin n’y changera 
rien,  car  on  ne  saurait  admettre  qu’il  contredise  – au  risque  de  se  voir 
condamner  pour  faux  témoignage  – les  déclarations  faites  lors  de 
l’audition du 5 décembre 2006. De même, un interrogatoire de M. Carrola 
par les parties serait tout aussi peu à même d’apporter la preuve de son 
droit de propriété intellectuelle sur l’invention, puisque l’intéressé, en qua-
lité de directeur et unique associé de la demanderesse, a un intérêt mani-
feste à l’issue de ce procès.16

46.
Toutefois, la question peut rester ouverte car, même si la paternité du mé-
lange décrit dans le brevet revenait à M. Carrola ou à l’un des employés 
de la demanderesse, les droits y relatifs sont de toute manière cédés à la 
défenderesse en vertu du contrat de mandat.

Les droits et obligations des parties à un contrat ressortent de leur volon-
té réelle  concordante.  Si  le juge ne  parvient  pas  à  déterminer  la  volonté 
réelle et commune des parties, il doit recourir à l'interprétation normative 
(ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant 
le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et 
devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.17 Ce 
principe  permet  d'imputer  à  une  partie  le  sens  objectif  de  sa  déclaration 
ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volon-

15 ATF 130 III 321 cons. 3.2.
16 Concernant les conditions de l’appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 134 
I  140  cons.  5.3;  ATF  141  I  60  cons.  3.3;  ATF,  arrêt  4A_584/2017 du  9 janvier 
2019, cons. 9.3.
17 Application du principe de la confiance ; ATF 132 III 268 cons. 2.3.2.

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té intime.18 La détermination de la volonté objective des parties, selon le 
principe de la confiance, est une question de droit.

Dans  son  arrêt  du  29  septembre  2017,  c. 10  (le  Tribunal  cantonal  de 
Neuchâtel a apprécié les circonstances de la conclusion de contrat « sur 
la  base  d’une  discussion  méthodique  et  approfondie  de  nombreuses 
preuves »19.  La  défenderesse a cherché  à  s’attacher  les  services  de  M.
Carrola après la démission de celui-ci parce que son départ hypothéquait 
le  projet  de  développement  de  la  matière  à  injection  CIM,  alors  même 
qu’il était d’importance cruciale pour la société. Le successeur de M. Car-
rola  à  la  tête  de  la  défenderesse,  Christophe  Seuret,  avait  insisté  pour 
que la société s’adjoigne les services de M. Carrola et avait même posé 
cette condition pour reprendre la direction de la défenderesse. Il ne ferait 
aucun  doute  que  la  demanderesse  entendait  bien  voir  tomber  sous  le 
contrat  de  mandat  les  efforts  déployés  pour  trouver  le  procédé  CIM,  qui 
était même la raison d’être, sinon unique, du moins principale du mandat.

Vu  l’importance  que  le  « projet  CIM »  présentait  pour  la  défenderesse, 
l’art. 1.1 du contrat de mandat, qui précise les tâches du mandataire, au-
rait  dû  être  formulé  de  manière  plus  claire.  Malgré  tout,  un  projet  de  ce 
type  pourrait entrer  dans  la  conception  large  des  « proposition[s] 
d’améliorations  pour  répondre  aux  besoins  des  marques  du  Swatch 
Group  ».  Du  reste,  le  deuxième  tiret  de  l’article  1.1  énumère  aussi  des 
tâches que l’on peut mettre en lien avec le projet de développement de la 
matière  CIM,  puisqu’il  y  est  question  de  «  [r]ationalisation  et  diminution 
des  coûts  inhérents  à  l’utilisation  de  la  matière  première  (recyclage)  et 
des outillages (injection, pressage) », ces deux notions (injection et pres-
sage) étant directement utilisées dans le procédé recherché. Nonobstant 
la faiblesse rédactionnelle du contrat, il tomberait sous le sens que la ma-
tière  litigieuse  en  ait  été  concernée,  au  point  même  d’en  constituer  le 
cœur.

Comme l’a démontré avec minutie le Tribunal cantonal de Neuchâtel, les 
parties  ont  précisé  les  tâches  de  la  demanderesse dans  le  cadre  de 
l’art. 1.2 du contrat de mandat, bien qu’aucun cahier des charges formel 
par projet n’avait été établi. En partant du contexte général, la demande-
resse devait conclure en vertu du principe de la confiance que le projet de 
développement  de  la  matière  CIM  faisait  partie  de  la  mission  principale 
de M Carrola suivant le contrat de mandat. La demanderesse elle-même 

18 ATF 130 III 417 cons. 3.2
19 Cf. TF, arrêt 4A_584/2017 du 9 janvier 2019, cons. 8.4.

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ne  disait  pas  autre  chose  lorsqu’elle  écrivait,  sous  la  signature  de  Rui 
Carrola, au Swatch Group, le 26 avril 2013 : « Concernant les droits rela-
tifs  â  la  matière  d’injection,  ils  sont  régis  par  ce  même  contrat  du 
06.09.2010  /  31.08.210  (recte  :  2010),  notamment  l’article  6.2  et  6.3  –
concernant  les  matières  et  outillages,  ainsi  que  par  tous  les  aspects 
commerciaux existants avec votre filiale ».

Au  vu  de  l’ensemble  des  éléments  développés  par  le  Tribunal  cantonal 
neuchâtelois, la thèse de la demanderesse selon laquelle les recherches 
relatives  au  projet  CIM  intervenaient  en-dehors  du  contrat  de  mandat  et 
sans  aucun  autre  encadrement  contractuel  n’est  pas  bien  fondé.  Non 
seulement le projet CIM tombait donc sous le contrat de mandat, mais il 
n’est  pas  non  plus  crédible  d’affirmer,  comme  l’a  fait  la  demanderesse, 
qu’elle  a procédé  à  quelques  essais  de  matière  CIM  de  son  côté  et  dé-
couvert  le  procédé  CIM  à  l’automne  2010,  en  quelques  semaines,  sans 
capter les ressources de la défenderesse, alors que d’autres cherchaient 
en vain ce procédé depuis des années, avec les moyens d’un groupe de 
la puissance du Swatch Group et de surcroît après que Rui Carrola a été 
incapable d’y parvenir du temps (récent) où il était employé de Comadur 
SA, dont c’était un des objectifs cardinaux.

Les  résultats  des  recherches  abouties  tombent  alors  sous  le  contrat  de 
mandat,  l’art.  5.1  in  initio prévoyant de  manière  claire  que  «  [t]ous  les 
droits  de  propriété  intellectuelle  tels  que  modèles,  marques,  inventions, 
œuvres  susceptibles  de  protection  au  titre  du  droit  d’auteur,  etc.  nés  en 
cours d’exécution par le mandataire de ses tâches dans le cadre du pré-
sent contrat appartiennent au mandant sans compensation particulière ». 
Cette  formulation  ne  laisse  pas  de  place  pour  une  interprétation  diver-
gente du texte. La propriété intellectuelle sur le procédé CIM, et par con-
séquent le droit au brevet, appartient à la société The Swatch Group SA, 
mandant dans le contrat de mandat.

Dans  son  arrêt  du  9  janvier  2019,  le Tribunal  fédéral  va  même  plus  loin 
en  concluant  qu’il  y  a  là  un  véritable  contrat  en  faveur  de  tiers,  en 
l’occurrence  la  défenderesse,  qui  pourrait  ainsi  directement  se  référer  à 
ce contrat.

Dans  sa  déclaration  écrite  du  15  mars  2019,  la  demanderesse  réfute 
l’argumentation  du  Tribunal  fédéral  qu’elle  qualifie  « assez  tortueux ». 
Dans le cas d’espèce, la question de savoir qui de The Swatch Group SA 
ou de la défenderesse est titulaire des droits correspondants est sans im-

Page 37

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portance ;  ce  qui  est  déterminant,  c’est  que  la  demanderesse  n’est  en 
tout cas pas titulaire de ces droits car ils relèvent du contrat de mandat et 
ont  donc  été  transférés  en  vertu  de  ce  dernier.  En  conséquence,  il  est 
également sans importance de savoir si le brevet litigieux devait être éta-
bli au nom de The Swatch Group SA. La demande doit être rejetée si la 
demanderesse  n’est  pas  en  mesure  de  prouver  que  les  droits  sur 
l’invention lui reviennent ; la question de savoir si les droits appartiennent 
à la défenderesse ou à un tiers n’est donc en l’espèce pas déterminante.

Pour ces motifs, les conclusions subsidiaires 2 et 3 doivent être rejetées 
parce que la demanderesse n’a pas pu établir sa titularité sur le brevet li-
tigieux.

Suite de frais et dépens

47.
La  demanderesse  chiffre  la  valeur  litigieuse  à  CHF  80’000.  La  défende-
resse conteste ce montant et situe la valeur litigieuse à CHF 660’000. Se-
lon  la  défenderesse,  la  valeur  litigieuse  correspond  au  moins  aux 
CHF 660’000 à cause des coûts de recherche et de développement con-
sentis par elle pour le développement de la matière à injection CIM dont 
le liant fait l’objet du brevet. Ce montant représente ainsi la plus petite va-
leur objective du brevet.

La demanderesse conteste le montant et le mode de calcul de la valeur li-
tigieuse appliqué par la défenderesse. La valeur litigieuse s’entend de la 
valeur vénale du brevet litigieux, soit de la valeur à laquelle le brevet peut 
être revendu à un tiers, et en aucun cas des frais de recherche et de dé-
veloppement. Personne n’a le moindre intérêt à vouloir racheter le brevet 
déposé par la demanderesse, qui, de son coté, n’a aucune chance de le 
vendre.

Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent dé-
terminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent 
pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est mani-
festement erronée (art. 91 al. 2 CPC).

Il  faut  accorder  à  la  demanderesse  le  fait  que  la  valeur  d’un  brevet  ne 
peut  être  déterminée  sur  la  base  des  frais  de  développement  de 
l’invention.  Il  est  possible  d’investir  beaucoup  d’argent  dans  une  re-
cherche  technique  dont  le  résultat  ne  présente  aucune  valeur  écono-
mique.  La  valeur  d’un  brevet  se  mesure  bien  davantage  à  la  valeur  des 

Page 38

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droits exclusifs qu’il procure à son titulaire. Le prix du brevet sur le mar-
ché peut constituer un indice quant à la valeur de ces droits, mais il reste 
très difficile à déterminer faute d’un marché liquide.

Dans le cas d’espèce, le brevet litigieux après limitation couvre un champ 
de protection très limité. Il semble néanmoins, pour les deux parties, que 
le fait de pouvoir produire ou faire produire le mélange en question repré-
sente en soi une valeur économique considérable, sans quoi on ne sau-
rait expliquer la lutte acharnée qu’elles se livrent pour la titularité et la va-
lidité du brevet litigieux et pour l’exploitation commerciale des travaux de 
développement  devant  plusieurs  tribunaux  et  à  travers  plusieurs  ins-
tances.  Les  frais  d’avocat  et  frais  judiciaires  dépassent  certainement  de 
loin le montant de CHF 80’000.

Pour  le  Tribunal,  il  est  naturellement  difficile  d’évaluer  la valeur  écono-
mique du droit d’exclusivité. Au vu de l’acharnement que soulève le litige, 
une valeur fixée à CHF 500’000 pour le droit d’exclusivité ne semble pas 
excessive.  Considérant  la  durée  résiduelle  du  brevet  litigieux  de  14  ans 
environ  (le  brevet  échoit  au  plus  tard  le  15  juillet  2033),  ce montant  cor-
respond à environ CHF 35’000 par an. 

Partant d’une valeur litigieuse de CHF 500’000, l’émolument judiciaire se 
monte  à  CHF 40’000  (art. 1  al. 1  Règlement  concernant  les frais  de  pro-
cès fixés par le Tribunal fédéral des brevets).

48.
Les  frais  sont  mis  à  la  charge  de  la  partie  qui  succombe  (art.  106  al.  1 
CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les 
frais  sont  répartis  selon  le  sort  de  la  cause  (art. 106  al. 2  CPC).  En 
l’espèce, les conclusions de la demanderesse visant la déclaration de la 
nullité du brevet litigieux, subsidiairement la cession du brevet à lui, sont 
rejetés.

Toutefois,  la  défenderesse  a  limité  le  brevet  litigieux  au  cours  de  la  pré-
sente procédure. La limitation d’un brevet lors d’une action en nullité est 
une  reconnaissance  partielle  de  l’action  ;  la  défenderesse  reconnaît  im-
plicitement que le brevet n’était pas valide dans la mesure où il avait été 
initialement délivré.

Par conséquent, aucune partie ne gagne entièrement et les frais de pro-
cédure  doivent  être  répartis  entre  les  parties  selon  le  sort  de  la  cause. 

Page 39

O2016_001

Après la limitation, le brevet litigieux a une portée de protection plutôt limi-
tée. Les deux parties gagneront et perdront donc à parts égales.

En  conséquence,  chaque  partie  supporte  la  moitié  de  l’émolument  judi-
ciaire  de  CHF  40’000,  soit  CHF  20’000.  La  demanderesse  a  versé  une 
avance de CHF 14’000. Sa part de l’émolument judiciaire est déduite de 
l’avance. Elle doit les CHF 6’000 restants au Tribunal.

49.
Étant  donné  que  les  parties  gagnent  à  parts  égales,  aucune  indemnité 
pour les frais d’avocat n’est due par l’une ou l’autre partie.

En ce qui concerne les frais nécessaires à l'assistance du conseil en bre-
vets,  la  demanderesse  n’a  mandaté  son  conseil  en  matière de  brevets 
que lors de sa prise de position relative à l'avis du juge spécialisé du 16 
février 2018. A ce stade de la procédure, le conseil en brevets ne pouvait 
plus  contribuer  à  l’issue  du  procès,  le  dossier  ayant  été  clos  (cons. 37). 
Les frais du conseil en brevets de la demanderesse ne sont donc pas né-
cessaires.

La défenderesse soumet une note d’honoraires de CHF 51’900 d’ICB In-
génieurs  Conseils  en  Brevets  SA,  Neuchâtel.  ICB  est  une  société  du 
Swatch  Groupe,  comme  le  montre  le  pied  de  page  de  la  note 
d’honoraires. Selon la jurisprudence, aucune dépense intra-groupe ne se-
ra  remboursée  au  titre  des  frais  nécessaires.20 En  conséquence,  la  de-
manderesse ne  doit  aucune  indemnité  à  la  défenderesse pour  des  frais 
en tant que conseil en brevets.

20 TFB, arrêt O2014_009 du 4 mai 2016, cons. 6.2 – « Stickmaschinenabstand-
halter ».

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O2016_001

Le Tribunal fédéral des brevets décide :

1. Les conclusions de la demanderesse sont rejetées.

2. La conclusion 1 de la défenderesse d’écarter du dossier la prise de

position de la demanderesse du 16 février 2018 est rejetée.

3. La conclusion 2 de la défenderesse est admise et il est constaté que le 

brevet CH 707 572 a les revendications suivantes :

1. Liant pour composition de moulage par injection comprenant :

- de 35 à 54% vol. d’une base polymérique

- de 40 à 55% vol. d’un mélange de cires,

- et environ 10% vol. d’un surfactant

dans lequel la base polymérique contient des copolymères 
d’éthylène et d’acide méthacrylique ou acrylique, ou des copoly-
mères d’éthylène et d’acétate de vinyle, ou des copolymères 
d’éthylène comprenant un anhydride maléique ou un mélange de 
ces copolymères, ainsi que du polyéthylène, du polypropylène et 
une résine acrylique, et dans lequel lesdits copolymères sont des 
copolymères d’éthylène et d’acide méthacrylique ou acrylique, ou 
des copolymères d’éthylène comprenant un anhydride maléique ou 
un mélange de ces copolymères ;

à l’exclusion d’un liant pour composition de moulage par injection 
comprenant de 35 à 50% vol d’une base polymérique, de 40 à 55 % 
vol d’un mélange de cires, et environ 10% vol d’un surfactant, dans 
lequel la base polymérique contient des copolymères d’éthylène et 
d’acide méthacrylique ou acrylique, ou des copolymères d’éthylène 
et d’acétate de vinyle, ou des copolymères d’éthylène comprenant 
un anhydride maléique ou un mélange de ces copolymères, ainsi 
que du polyéthylène, du polypropylène et une résine acrylique.

2. Liant selon la revendication 1 comprenant de 2 à 7% vol. d’un des-
dits copolymères ou de leurs mélanges, environ 25% vol. de polyé-
thylène, de 2 à 15 % vol. de polypropylène et de 6 à 15% vol. de 
résine acrylique.

3. Liant selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans lequel le 
copolymère d’éthylène et d’acide méthacrylique ou acrylique con-
tient de 3 à 10% pds. de comonomère méthacrylique ou acrylique, 

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et le copolymère d’éthylène et d’anhydride est un copolymère statis-
tique, random, d’éthylène et d’anhydride maléique ayant un point de 
fusion de 100 à 110°C ou un copolymère de polyéthylène HD et 
d’un anhydride modifié ayant une point de fusion de 130 à 134°C.

4. Liant selon l’une des revendications précédentes, dans lequel la ré-
sine acrylique présente un poids moléculaire compris entre 50 000 
et 220 000 et une viscosité de 0,21 à 0,83, et est choisie parmi les 
polymères méthacrylate d’isobutyle, de méthyle, d’éthyle et de N-
butyle, et les copolymères méthacrylates d’isobutyle et de N-butyle 
et méthacrylates de méthyle et de N-butyle ou un mélanges de ces 
polymères et/ou copolymères.

5. Liant selon l’une des revendications précédentes, dans lequel le 
mélange de cires comprend uen cire de Carnauba ou une cire de 
paraffine ou une huile de palme ou un mélanges de ces éléments.

6. Liant selon l’une des revendications précédentes, dans lequel le 
surfactant est un NN’-éthylène-bis (stéaramide), ou un mélange 
d’acides stéariques et palmitique, stéarine, ou un mélange de ces 
éléments.

4. L’émolument judiciaire est arrêté à CHF 40’000. Chaque partie sup-

porte la moitié de l’émolument judiciaire. La partie de l’émolument judi-
caire mise à la charge de la demanderesse est compensée avec 
l’avance de CHF 14’000 fournie par la demanderesse.

5. Aucune indemnité n’est due d’une partie à l’autre.

La présente décision est communiquée à : 

– la demanderesse (sous acte judiciaire, avec facture no. 1185001267) 
– la défenderesse (sous acte judiciaire, avec facture no. 1185001269)
– l’Institut  fédéral  de  la  propriété  intellectuelle  (après  entrée  en  force, 

sous acte judiciaire) 

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Voies de droit :

Ce  jugement  peut  faire  l’objet  d’un  recours  en  matière  civile  auprès  du 
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours dès sa notification 
(art. 72 ss., 90 ss. et 100 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral 
[LTF,  RS  173.110]).  Le  mémoire  de  recours  doit  être  rédigé  dans  une 
langue  officielle,  indiquer  les  conclusions,  les  motifs  et  les  moyens  de 
preuve  et  être  signé.  Le  jugement  attaqué  ainsi  que  les  moyens  de 
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains 
de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).

Saint-Gall, le 27 juin 2019

Au nom du Tribunal fédéral des brevets

Président du Tribunal

Greffière

Mark Schweizer

Agnieszka Taberska

Envoi le : 4 juillet 2019

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