# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 11f667bf-c705-55a3-abbb-fdea5053af63
**Source:** Zürich (ZH)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2009-06-25
**Language:** de
**Title:** Zürich Kassationsgericht 25.06.2009 AA080112
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/ZH_Obergericht/ZH_KSG_001_AA080112_2009-06-25.pdf

## Full Text

Kassationsgericht des Kantons Zürich 

 
Kass.-Nr. AA080112/U/mum 

Mitwirkende: der Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, die Kassationsrich-

terin Sylvia Frei, der Kassationsrichter Paul Baumgartner, die 

Kassationsrichterin Yvona Griesser und der Kassationsrichter 

Matthias Brunner sowie der juristische Sekretär Jürg-Christian 

Hürlimann 

Zirkulationsbeschluss vom 25. Juni 2009 
 

 

in Sachen 

 

T AG,  

…,  

Klägerin und Beschwerdeführerin 

vertreten durch Rechtsanwalt … 
 
 

gegen 

 

Xe GmbH,  

…,  

Beklagte und Beschwerdegegnerin 

vertreten durch Fürsprecher … 
 

betreffend  

Marke  

 

Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Beschluss und ein Urteil des Han-

delsgerichts des Kantons Zürich vom 28. Mai 2008 (HG060078/U/ei) 

 

-   2   - 

Das Gericht hat in Erwägung gezogen: 

I. 

1. Die Beklagte (Beschwerdegegnerin) ist eine Tochtergesellschaft der E AG bzw. 

eine Schwestergesellschaft der Xe Strom GmbH. Als Verwaltungsgesellschaft ist 

die Beklagte selbst am Markt nicht aktiv, sondern tritt als Lizenzgeberin gegen-

über der Xe Strom GmbH auf. Diese ist in der Energieversorgung von Privat- und 

Geschäftskunden in Deutschland tätig. Die Klägerin (Beschwerdeführerin) ist eine 

Anbieterin von Telekommunikationsdienstleistungen in der Schweiz. 

Die Beklagte ist Inhaberin von drei CH- und vier IR-Marken mit dem Bestandteil 

"Xe", die für das Gebiet der Schweiz Schutz beanspruchen und die sie in den 

Jahren 1994, 1999 und 2002 hinterlegt bzw. registriert hat (HG act. 3/5-11). Am 

10. Mai 2005 stellte die Klägerin in der Öffentlichkeit die von ihr unter dem Zei-

chen "Xa" angebotenen Mobilfunkdienstleistungen vor. Sie liess das Zeichen "Xa" 

als Wort- und als kombinierte Wort-Bildmarke im Juni und September 2005 im 

schweizerischen Markenregister eintragen (HG act. 3/20 und 3/21). Der Domain-

Name "xa.ch" wurde am 3. Februar 2005 von einem Angestellten im Auftrag der 

Klägerin treuhänderisch bei der SWITCH angemeldet und zwischenzeitlich auf die 

Klägerin übertragen. Vorprozessual war zwischen den Parteien streitig, ob die 

klägerische Marke "Xa" und die klägerische "xa.ch" die Marken "Xe" der Beklag-

ten verletzten. 

Mit Eingabe vom 27. Februar 2006 erhob die Klägerin beim Handelsgericht Klage 

mit dem Rechtsbegehren (zusammenfassend), es seien die Marken der Beklag-

ten für das Gebiet der Schweiz für nichtig zu erklären, eventualiter sei festzustel-

len, dass die Klägerin mit ihrer Marke "Xa" die Marke "Xe" der Beklagten nicht 

verletzte (HG act. 1 S. 2 f.; Präzisierung in der Replik, HG act. 17 S. 55 - 73). Eine 

Referentenaudienz und Vergleichsverhandlung am 25. Oktober 2006 führte zu 

keiner Einigung (HG Prot. S. 6 - 9). Das Hauptverfahren wurde schriftlich geführt 

(HG act. 1, 10, 17, 21) und mit Präsidialverfügung vom 4. Juni 2007 für geschlos-

sen erklärt (HG Prot. S. 13). 

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Mit Beschluss vom 28. Mai 2008 trat das Handelsgericht bezüglich verschiedener 

Marken und Klassen auf die Klage nicht ein. Im Übrigen wies es mit gleichzeitig 

ergangenem Urteil die Klage ab (HG act. 26 = KG act. 2).  

2. Mit ihrer Nichtigkeitsbeschwerde beantragt die Klägerin, es seien das Urteil und 

der Beschluss des Handelsgerichts vom 28. Mai 2008 aufzuheben (KG act. 1). 

Die Beklagte beantragt Abweisung der Beschwerde (KG act. 16). Das Handelsge-

richt verzichtet auf eine Vernehmlassung (KG act. 10). Beide Parteien äusserten 

sich in je einer weiteren Eingabe zu den Ausführungen der jeweiligen Gegenpartei 

(KG act. 19 und 23). 

Die Klägerin erhob gegen den angefochtenen Entscheid auch Beschwerde in Zi-

vilsachen an das Bundesgericht (KG act. 3/3). Das Bundesgericht sistierte mit 

Präsidialverfügung vom 8. Juli 2008 das bundesgerichtliche Verfahren bis zum 

Entscheid des Kassationsgerichts über die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde (KG 

act. 7). 

 

II. 

1. Aus der Natur des Beschwerdeverfahrens, das keine Fortsetzung des Verfah-

rens vor dem Sachrichter darstellt, folgt, dass sich der Nichtigkeitskläger konkret 

mit dem angefochtenen Entscheid auseinandersetzen und den behaupteten Nich-

tigkeitsgrund in der Beschwerdeschrift selbst nachweisen muss (§ 288 Ziff. 3 

ZPO). In der Beschwerdebegründung sind insbesondere die angefochtenen Stel-

len des vorinstanzlichen Entscheides zu bezeichnen und diejenigen Aktenstellen, 

aus denen sich ein Nichtigkeitsgrund ergeben soll, im Einzelnen anzugeben. Es 

ist nicht Sache der Kassationsinstanz, in den vorinstanzlichen Akten nach den 

Grundlagen des geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes zu suchen. Wer die vor-

instanzliche Beweiswürdigung als willkürlich rügt, muss in der Beschwerde genau 

darlegen, welche tatsächlichen Annahmen des angefochtenen Entscheides auf 

Grund welcher Aktenstellen willkürlich sein sollen. Wird Aktenwidrigkeit einer tat-

sächlichen Annahme behauptet, so sind ebenfalls die Bestandteile der Akten, die 

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nicht oder nicht in ihrer wahren Gestalt in die Beweiswürdigung einbezogen wor-

den sein sollen, genau anzugeben. Wer vorbringt, angerufene Beweismittel seien 

nicht abgenommen worden, hat zu sagen, wo und zu welchen Behauptungen er 

sich auf diese berufen hat (ZR 81 Nr. 88 Erw. 6; Frank/Sträuli/Messmer, Kom-

mentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3.A., Zürich 1997, N 4 zu § 288; 

Spühler/Vock, Rechtsmittel in Zivilsachen im Kanton Zürich und im Bund, Zürich 

1999, S. 72 f.; von Rechenberg, Die Nichtigkeitsbeschwerde in Zivil– und Strafsa-

chen nach zürcherischem Recht, 2.A., Zürich 1986, S. 16 ff.). 

2. a) Das Handelsgericht hält fest, die Beschwerdegegnerin habe Widersprüche 

gegen die beiden Marken der Beschwerdeführerin eingereicht. Zudem verwende 

die Beschwerdeführerin ihre allenfalls mit der Marke "Xe" der Beschwerdegegne-

rin verwechselbare Marke "Xa" im Geschäftsverkehr. Sie habe somit grundsätz-

lich ein rechtlich geschütztes Interesse an der Nichtigkeitserklärung der Marken 

der Beschwerdegegnerin bzw. an den Eventualbegehren. Die Marken CH-Nrn. 

5yy yy5 und 5ww ww4 der Beschwerdeführerin seien - nach deren teilweisen Lö-

schung - für die Klassen 9, 16, 35, 36, 38 und 42 registriert (HG act. 3/20-21; HG 

act. 25/1-2). Sie habe somit lediglich insoweit ein Rechtschutzinteresse an der 

Nichtigerklärung der Marken der Beschwerdegegnerin, als diese für die gleichen 

Klassen registriert seien. Anderes bringe die Beschwerdeführerin denn auch nicht 

vor. Auf die Klage sei somit bezüglich verschiedener nachfolgend vom Handels-

gericht einzeln aufgeführter Marken und Klassen nicht einzutreten (HG act. 2 S. 8 

f. Erw. II/5.3). 

Die Beschwerdeführerin rügt in diesem Zusammenhang einen Verstoss gegen die 

Verhandlungsmaxime. Die Zuordnung von Waren oder Dienstleistungen nach 

einzelnen nach dem Nizza-Abkommen gebildeten Waren und Dienstleistungs-

klassen sei häufig eine willkürliche und zufallsbedingte Entscheidung. Die Be-

schwerdeführerin nennt drei Beispiele, welche sie den Richtlinien in Markensa-

chen des Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum entnommen hat. So 

könne z.B. ein Radiowecker der Klasse 9 (Radio bzw. Gerät zur Wiedergabe von 

Wort und Bild) oder der Klasse 14 (Zeitmessgeräte) zugeordnet werden. Zudem 

seien in den einzelnen nach dem Nizza-Abkommen gebildeten Waren- und 

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Dienstleistungsklassen sehr unterschiedliche Waren und Dienstleistungen zu-

sammengefasst, welche bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr unter-

schiedlich zu behandeln seien. Schliesslich beurteile sich die Verwechslungsge-

fahr nicht aufgrund der Klassifikation nach dem Nizza-Abkommen, sondern nach 

den von der Marke konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen. Die Be-

schränkung des Feststellungsinteresses auf einzelne nach dem Nizza-Abkommen 

gebildeten Waren- und Dienstleistungsklassen sei deshalb nicht sachgerecht. Die 

Beschwerdegegnerin habe in ihrer Klageantwort und in ihrer Duplik vor Handels-

gericht ihre Bestreitungen nicht auf einzelne Waren oder Dienstleistungen konkre-

tisiert. Trotz vorinstanzlicher Substantiierungshinweise habe sich die Beschwer-

degegnerin damit begnügt, das angeblich fehlende Feststellungsinteresse der 

Beschwerdeführerin pauschal in Bezug auf einzelne Waren- und Dienstleistungen 

zu bestreiten. Angesichts der unsubstantiierten Bestreitungen wäre das Handels-

gericht verpflichtet gewesen, androhungsgemäss auf die Bestreitung der Be-

schwerdegegnerin nicht einzugehen. Indem das Handelsgericht das Rechts-

schutzinteresse teilweise verneint habe, habe es gegen die Verhandlungsmaxime 

verstossen, wonach nicht oder nicht genügend Bestrittenes dem Urteil nicht 

zugrunde gelegt werden dürfe (KG act. 1 S. 6 - 11, Rz. 16 - 26). 

b) Eine Feststellungsklage ist nur zulässig, sofern ein rechtliches Interesse an der 

alsbaldigen gerichtlichen Feststellung vorhanden ist (Max Guldener, Schweizeri-

sches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 209). Ob ein rechtliches Feststel-

lungsinteresse sich auf die Waren- und Dienstleistungsklassen, für welche bezüg-

lich der betroffenen Marke eine Registrierung vorliegt, beschränkt oder ob ein sol-

ches auch für nicht registrierte Klassen besteht, ist eine Frage der Anwendung 

von Bundesrecht. Entsprechende Rügen können mit Beschwerde beim Bundes-

gericht angebracht werden (§ 95 lit. a BGG). Dasselbe gilt für die Frage, welche 

rechtliche Bedeutung den Waren- und Dienstleistungsklassen des Nizza-

Abkommens zukommt (Völkerrecht im Sinne von Art. 95 lit. b BGG). Diesbezüg-

lich ist die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde ausgeschlossen (§ 285 ZPO). Die 

Rüge der Verletzung der Verhandlungsmaxime geht in diesem Zusammenhang 

fehl.  

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3. a) Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Beschwerdegegnerin habe einen 

Gebrauch der Dienstleistungen, für welche sie mit Bezug auf die 

Dienstleistungklasse 42 Markenschutz beanspruche (vgl. swissreg-Auszug, HG 

act. 3/6), nicht ansatzweise behauptet. Ausführungen zu einem allfälligen 

Gebrauch der entsprechenden Dienstleistungen fehlten vollständig. Im angefoch-

tenen Urteil habe das Handelsgericht einen rechtserhaltenden Gebrauch für sämt-

liche Waren und Dienstleistungen bejaht, für welche der Beschwerdegegnerin 

Markenschutz beanspruche und soweit es auf die Klage eingetreten sei. Entspre-

chend halte das Handelsgericht fest, dass der Schutzumfang der angefochtenen 

Marken nicht eingeschränkt worden sei (vgl. KG act. 2 S. 21). Bei der Beurteilung 

der Produktegleichartigkeit als Voraussetzung der Verwechslungsgefahr nach Art. 

3 Abs. 1 MSchG stelle das Handelsgericht sogar ausdrücklich auf die von der Be-

schwerdegegnerin in ihrem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis für die Klasse 

42 beanspruchten Dienstleistungen ab (KG act. 2 S. 22). Damit habe das Han-

delsgericht gegen die Verhandlungsmaxime verstossen, wonach nur Behauptetes 

einem Urteil zugrunde gelegt werden dürfe (KG act. 1 S. 11 f. Rz 29 - 34). Ent-

sprechendes gelte auch für die Waren der Klasse 9 (KG act. 1 S. 12 f. Rz. 35 - 

37). 

Die Beschwerdegegnerin hält fest, es wäre Sache der Beschwerdeführerin gewe-

sen, den Nichtgebrauch der angegriffenen Marken glaubhaft zu machen. Erst an-

schliessend hätte die Beschwerdegegnerin den Nachweis des Gebrauchs erbrin-

gen müssen. Die Folgen der Beweislosigkeit bei gescheiterter Glaubhaftmachung 

trage nicht der Markeninhaber, sondern derjenige, der den Nichtgebrauch der 

Marke geltend mache (vgl. angefochtenes Urteil KG act. 2 S. 14 mit Verweis auf 

das Bundesgerichtsurteil 4C.31/2003 vom 1. Mai 2003 Erw. 2.1 und diverse Lite-

raturstellen). Die Beschwerdeführerin habe den Nichtgebrauch der angefochtenen 

Marke nicht glaubhaft gemacht. Vielmehr sei es die Beschwerdegegnerin gewe-

sen, welche den Gebrauch ihrer Marken in der Schweiz und in Deutschland 

glaubhaft gemacht habe (vgl. angefochtenes Urteil KG act. 2 S. 16, Erw. 2.2.4). 

Die Beschwerdegegnerin zeigt in der Folge auf, an welchen Stellen in ihren 

Rechtsschriften vor Handelgericht sie den Gebrauch ihrer Marke für Dienstleis-

tungen der Klasse 42 behauptet und glaubhaft gemacht bzw. belegt habe. Das-

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selbe tut sie auch mit Bezug auf die Waren der Klasse 9 (KG act. 16 S. 5 - 7 Rz. 

12 - 17).  

Die Beschwerdeführerin bestreitet in ihrer Stellungnahme zur Beschwerdeantwort, 

den Nichtgebrauch der Marke durch die Beschwerdegegnerin nicht glaubhaft ge-

macht zu haben (KG act. 19 S. 4 ff. Rz. 10 ff.). 

b) Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu ma-

chen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 

Abs. 3 MschG). Welche Anforderungen an die Glaubhaftmachung des Nicht-

gebrauchs zu stellen sind, richtet sich nach Bundesrecht. Ebenfalls richtet sich 

nach Bundesrecht, ob und in welchem Umfang die Markeninhaberin zum Beweis 

des Gebrauchs ihrer Marke angehalten ist. Entsprechend ist eine Frage der An-

wendung von Bundesrecht, ob die Parteien mit ihren Ausführungen vor Handels-

gericht den sie treffenden Behauptungs-, Glaubhaftmachungs- und Beweislasten 

Genüge getan haben und welche Rechtsfolgen allfällige Mängel in ihren Vorbrin-

gen haben. Entsprechende Rügen sind mit Beschwerde beim Bundesgericht an-

zubringen (Art. 95 lit. a BGG), weshalb diesbezüglich die kantonale Nichtigkeits-

beschwerde ausgeschlossen ist (§ 285 ZPO). 

4. a) Die Beschwerdeführerin rügt, das Handelgericht habe ihren Anspruch auf 

rechtliches Gehör verletzt, indem es ihr das Recht verweigert habe, in einem wei-

teren Vortrag im Sinne von § 121 Abs. 2 ZPO zu den neuen tatsächlichen Be-

hauptungen der Beschwerdegegnerin in deren Duplik und den von der Beschwer-

degegnerin mit der Duplik neu eingereichten Beweismitteln (im Ordner HG act. 

22/46-63) Stellung zu nehmen. Gestützt auf diese neuen tatsächlichen Vorbringen 

habe das Handelsgericht einen rechtserhaltenden Gebrauch der angefochtenen 

Marken für sämtliche Waren und Dienstleistungen bejaht und damit die Klage auf 

Feststellung der Nichtigkeit infolge Nichtbenutzung abgewiesen (vgl. angefochte-

nes Urteil HG act. 2 S. 17 f.). Die Verletzung des rechtlichen Gehörs sei deshalb 

kausal für die Klageabweisung (KG act. 1 S. 13 - 21 Rz. 38 - 63). 

b) Das Handelsgericht hält auf Seite 17 des angefochtenen Urteils (KG act. 2. 

Erw. III/2.2.4) fest, dass die Beschwerdegegnerin hinsichtlich derjenigen Klassen, 

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für welche auf die Klage einzutreten sei, Gebrauchsbelege eingereicht habe. 

Hierzu verweist das Handelsgericht einerseits auf verschiedene Urkunden, wel-

che Beilagen zur Klageantwort bilden (Ordner HG act. 3/2-41), und andererseits 

auf Urkunden, welche Beilagen zur Duplik bilden (Ordner HG act. 22/46 - 63).  

Mit Verfügung vom 4. Juni 2007 ordnete der Instruktionsrichter des Handelsge-

richts die Zustellung einer Ausfertigung der Duplik an die Beschwerdeführerin an 

und erklärte das Hauptverfahren als damit geschlossen. Weiter kündigte er in 

Dispositiv Ziffer 2 der Verfügung an, dass zur Stellungnahme zu allfälligen neuen 

Behauptungen bzw. Beilagen der Duplik wenn nötig nach erfolgter Bearbeitung 

mit entsprechenden konkreten Hinweisen Frist angesetzt werde (HG Prot. S. 13).  

Kommen Verfahrensbeteiligte, welche eine Eingabe ohne Fristansetzung zur 

Kenntnisnahme zugestellt erhalten haben, zum Schluss, sie möchten nochmals 

zur Sache Stellung nehmen, so sollten sie dies aus Gründen des  Zeitgewinns 

tun, ohne vorher darum nachzusuchen. Nach Treu und Glauben hat dies umge-

hend zu erfolgen (BGE 133 I 99 f.). Im vorliegenden Fall hat der Instruktionsrich-

ter, wie bereits ausgeführt, eine Fristansetzung zur Stellungnahme zu den neuen 

Behauptungen und zu den Beilagen der Duplik angekündigt, sofern dies nötig sei. 

Es kann deshalb der Beschwerdeführerin kein Vorwurf gemacht werden, dass sie 

nicht von sich aus zur Duplik und zu deren Beilagen Stellung nahm. Vielmehr 

durfte sie nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass ihr eine Frist hierzu an-

gesetzt werde, sollte das Handelsgericht auf Vorbringen der Beschwerdegegnerin 

in der Duplik und auf Beilagen zu derselben abstellen wollen. Eine solche Fristan-

setzung unterblieb jedoch. Dennoch verweist das Handelsgericht im angefochte-

nen Urteil auf Beilagen zur Duplik und stellt somit offensichtlich auf solche ab. 

Damit verweigert es der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör und setzt den 

Nichtigkeitsgrund der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes (§ 

281 Ziff. 1 ZPO). Dies führt mit Bezug auf das angefochtene Urteil zur Gutheis-

sung der Nichtigkeitsbeschwerde. 

5. a) Die Beschwerdegegnerin hielt in der Klageantwort hinsichtlich der CH-Marke 

4vv vv9 "Xe" und der IR-Marke 6cc cc7 "Xe" fest, dass diese ihr gehörende Marke 

aufgrund eines Lizenzvertrags durch die bekannte Musikgruppe "Xe" auch in der 

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Schweiz genutzt werde. Diese Marke werde seit der Gründung der Gruppe inten-

siv gebraucht, namentlich für Ton- und Bildtonträger (CDs, DVDs), und auch für 

über die Website www.xe.ch erhältliche Plakate, Poster sowie mit Xe-Einnäher 

versehene T-Shirts und im Zusammenhang mit Konzerten der Musikgruppe Xe 

(HG act. 10 S. 9 Rz. 11). Hierzu verwies die Beschwerdegegnerin auf verschie-

dene Beilagen zur Klageantwort, unter anderem auf einen Auszug aus einem Ver-

trag unter anderem der E GmbH und der Beschwerdegegnerin mit der Datasound 

AG (HG11/35). Die Beschwerdeführerin brachte in ihrer Replik vor, aufgrund des 

Auszugs könne das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien dieses Vertrags nicht 

angemessen beurteilt werden. Der von der Beschwerdegegnerin vorgelegte Aus-

zug genüge den Anforderungen von § 186 Abs. 1 ZPO nicht und erbringe deshalb 

keinen Beweis. Die Beschwerdeführerin beantragte deshalb die Edition des Ver-

trags (HG act. 17 S. 17 Rz. 57). 

Das Handelsgericht hält im angefochtenen Urteil fest, bezüglich der CH-Marke P-

4vv vv9 habe die Beschwerdegegnerin Belege eingereicht, wonach diese durch 

die Musikgruppe "Xe" in der Schweiz benutzt werde. Insbesondere seien Belege 

für Ton- und Bildträger der klasse 9, namentlich CDs und DVDs. mit der Marke 

"Cello" eingereicht worden. Sodann lägen beispielsweise zwei Poster aus der 

Klasse 16, versehen mit der Aufschrift "Xe" im Recht. Dabei sei die Datasound 

AG, welche gemäss dem eingereichten Kauf-/Lizenzvertrag die wirtschaftlichen 

Interessen der Musikgruppe "Xe" wahrnehme (HG act. 11/35 S. 2), Lizenznehme-

rin der Beschwerdegegnerin, so dass die Marke mit Zustimmung der Beschwer-

degegnerin als Inhabern gebraucht werde (KG act. 2 S. 16 f., Erw. III/2.2.4). 

Die Beschwerdeführerin hält in ihrer Nichtigkeitsbeschwerde fest, das Handelsge-

richt habe die von der Beschwerdegegnerin offerierte Urkunde als Beweismittel 

abgenommen und sich mit einem blossen Auszug einer von ihr als relevant erach-

teten Urkunde begnügt. Schutzmassnahmen habe es keine angeordnet und auch 

keine Prüfung allfälliger schutzwürdiger Geheimhaltungsinteressen vorgenom-

men. Weiter habe es nicht begründet, weshalb der Beschwerdeführerin der Ver-

trag nicht vollständig vorgelegt worden sei bzw. weshalb nicht eine mildere Mass-

nahme genügt habe, um allfällige Geheimhaltungsinteressen der Beschwerde-

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gegnerin zu schützen, wie beispielsweise die Schwärzung einzelner Stellen (u.a. 

Verkaufspreis etc.). Insoweit liege eine Verletzung der Begründungspflicht vor. 

Die Beschwerdeführerin begründet in der Folge, weshalb aus ihrer Sicht Bestim-

mungen des Vertrags zwischen der Beschwerdegegnerin, der Datasound AG und 

weiteren Drittparteien, welche der Beschwerdeführerin vorenthalten worden seien, 

für die rechtliche Beurteilung relevant seien. Die Voraussetzungen von § 186 Abs. 

3 ZPO seien nicht erfüllt. Indem das Handelsgericht auf eine Urkunde abgestellt 

habe, die in entscheidungsrelevanten Teilen der Kenntnisnahme durch die Be-

schwerdeführerin entzogen gewesen sei, seien das rechtliche Gehör und die in § 

186 ZPO festgehaltenen Verfahrensrechte der Beschwerdeführerin verletzt wor-

den (KG act. 1 S. 21 - 24 Rz. 64 - 78). 

b) Aus Art. 29 Abs. 2 BV (Anspruch auf rechtliches Gehör) folgt die Pflicht der Be-

hörden und der Gerichte, ihre Entscheide zu begründen (BGE 129 I 232 E. 3.2, 

126 I 97 E. 2b, je mit Hinweisen). Der Betroffene soll daraus ersehen, dass seine 

Vorbringen tatsächlich gehört, sorgfältig und ernsthaft geprüft und in der Ent-

scheidfindung berücksichtigt wurden. Aus der Begründung müssen sich allerdings 

nur die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte ergeben; es ist nicht nötig, 

dass sich der Richter ausdrücklich mit jeder tatbeständlichen Behauptung und mit 

jedem rechtlichen Argument auseinandersetzt, sondern es genügt, wenn sich aus 

den Erwägungen ergibt, welche Vorbringen als begründet und welche – allenfalls 

stillschweigend – als unbegründet betrachtet worden sind (BGE 119 Ia 269 E. d, 

112 Ia 109 E. 2b, je mit Hinweisen; G. Müller in: Kommentar [alt]BV, Überarbei-

tung 1995, Art. 4 Rz 112–114; J.P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Aufla-

ge, Bern 1999, S. 535 ff., 539). Über diese Grundsätze geht auch das kantonale 

Verfahrensrecht nicht hinaus (ZR 81 Nr. 88 Erw. 2). 

Der fragliche Vertrag vom 21. Dezember 2001 umfasst 16 Seiten. Davon reichte 

die Beschwerdegegnerin in Beilage zur Klageantwort die Seiten 1, 2, 3, 8, 9, 15 

und 16 ein (HG act. 11/35). Gemäss § 186 Abs. 1 ZPO muss jede Urkunde voll-

ständig vorgelegt werden. Bei grösseren Urkunden hat der Beweisführer die Be-

weisstellen genau zu bezeichnen. Stellen, welche für den Prozess unerheblich 

sind, dürfen mit Bewilligung des Gerichts unzugänglich gemacht werden (§ 186 

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Abs. 3 ZPO). Die von der Beschwerdegegnerin eingereichte Urkunde entspricht 

diesen Anforderungen nicht. Weder wurde sie vollständig eingereicht, noch holte 

die Beschwerdegegnerin beim Handelsgericht die Bewilligung ein, einen Teil des 

Vertrags unzugänglich zu machen. Aus prozessökonomischen Gründen mag ein 

solches Vorgehen im Rahmen des Hauptverfahrens zweckmässig sein. Damit 

wird im Ergebnis dem Gericht der Entscheid überlassen, ob es im Sinne von § 

186 Abs. 1 ZPO auf eine vollständige Vorlage der Urkunde beharrt, oder ob es, 

allenfalls stillschweigend, der betreffenden Partei im Sinne von § 186 Abs. 3 ZPO 

erlaubt, die nicht relevanten Teile der Urkunden unzugänglich zu machen, also 

nicht einzureichen. Im vorliegenden Fall verlangte die Beschwerdeführerin die 

Edition des vollständigen Vertrags unter Berufung auf § 186 Abs. 1 ZPO. Da das 

Handelsgericht in seinem Urteil auf den Vertrag Bezug nimmt, also auf ihn ab-

stellt, obwohl dieser nicht in der § 186 Abs. 1 ZPO entsprechenden Form vorliegt, 

hätte es zumindest begründen müssen, weshalb es dem Editionsbegehren der 

Beschwerdeführerin nicht statt gibt, also die Einreichung des vollständigen Ver-

tragstextes nicht als notwendig erachtet. Indem es dies unterlässt, kommt es sei-

ner Begründungspflicht nicht nach und verletzt den Anspruch der Beschwerdefüh-

rerin auf rechtliches Gehör.  

Damit setzt das Handelsgericht den Nichtigkeitsgrund der Verletzung eines we-

sentlichen Verfahrensgrundsatzes (§ 281 Ziff. 1 ZPO). Auch dies führt mit Bezug 

auf das angefochtene Urteil zur Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde. 

6. Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung ihres Rechts auf Beweisführung, 

da das Handelsgericht den Gebrauch der angefochtenen Marke für Waren und 

Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36 38 und 42 bejaht habe, ohne darüber 

ein Beweisverfahren durchzuführen. Die Beschwerdeführerin habe den Gebrauch 

der angefochtenen Marken nicht nur bestritten, sondern objektive Anhaltspunkte 

für ihre Behauptung bezeichnet, wonach die Beschwerdegegnerin ihre Marke 

"Xe" nicht benutzt habe. Das Handelsgericht habe, indem es auf die Durchfüh-

rung eines Beweisverfahrens verzichtet habe, der Beschwerdeführerin die Mög-

lichkeit genommen, ihre Haupt- und Gegenbeweismittel für die behaupteten Tat-

sachenbehauptungen zu nennen (KG act. 1 S. 24 f. Rz. 79 - 84). 

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Wie vorne in Erwägung II/4a ausgeführt, ist die Nichtigkeitsbeschwerde mit Bezug 

auf das angefochtene Urteil gutzuheissen, da das Handelsgericht auf die von der 

Beschwerdegegnerin der Duplik beigelegten Urkunden abstellt, ohne zuvor der 

Beschwerdeführerin Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesen zu geben. Ob die 

Beschwerdeführerin in ihren bisherigen Eingaben vor Handelsgericht ihre tatsäch-

lichen Behauptungen und Bestreitungen in genügender Form vorgebracht hat, so 

dass sie Gegenstand eines Beweisverfahrens bilden können, kann heute offen 

gelassen werden. Das Handelsgericht wird, nachdem es der Beschwerdeführerin 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu den neuen tatsächlichen Vorbringen der Be-

schwerdegegnerin in der Duplik und zu den Beilagen hierzu eingeräumt hat, oh-

nehin neu zu prüfen haben, welche tatsächlichen Behauptungen der einen Partei 

letztlich als durch die jeweiligen Gegenpartei bestritten zu gelten haben, wie weit 

solche Behauptungen und Bestreitungen entscheidrelevante Tatsachen betreffen 

und ob hierzu ein Beweisverfahren durchzuführen sei.  

7. Die Beschwerdeführerin bringt vor, das Handelsgericht bejahe im angefochte-

nen Urteil, soweit es auf die Klage eintrete, einen rechtserhaltenden Gebrauch 

der Marken für sämtliche Waren und Dienstleistungen, für welche die Beschwer-

degegnerin Markenschutz begehre. Sie rügt, das Handelgericht verletze damit 

seine Begründungspflicht, weil es den rechtserhaltenden Gebrauch für Dienstleis-

tungen der Klasse 42 nicht begründe. Weiter treffe es eine willkürliche tatsächli-

che Annahme, da sich aus den Akten kein Hinweis auf eine Benützung der Marke 

für Dienstleistungen der Klasse 42 ergebe (KG act. 1 S. 25 - 28 Rz. 85 - 94). 

Ob die Urteilsbegründung des Handelsgerichts mit Bezug auf die Annahme des 

Gebrauchs der streitgegenständlichen Marken in allen Teilen ausreichend und 

willkürfrei sei oder ob sie hinsichtlich der Klasse 42 einer Ergänzung bzw. Überar-

beitung bedürfe, kann im gegenwärtigen Kassationsverfahren offen gelassen wer-

den, da das Handelsgericht aufgrund der heutigen Gutheissung der Beschwerde 

und Rückweisung der Sache ohnehin ein neues Urteil fällen wird und dabei Gele-

genheit zu allfälligen diesbezüglich nötigen Präzisierungen haben wird. (Ergän-

zend kann auf die Ausführungen vorne Erw. II/3 verwiesen werden, welche eben-

falls die Abweisung der Klage hinsichtlich der Klasse 42 betreffen.) 

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8. Zusammenfassend ist die Nichtigkeitsbeschwerde teilweise, das heisst soweit 

sie das angefochtene Urteil betrifft, gutzuheissen und die Sache an das Handels-

gericht zurückzuweisen. Mit Bezug auf den angefochtenen Nichteintretensbe-

schluss ist auf die Nichtigkeitsbeschwerde nicht einzutreten. 

 

III. 

Bezüglich des angefochtenen Urteils obsiegt die Beschwerdeführerin mit ihrer 

Nichtigkeitsbeschwerde. Bezüglich des angefochtenen Beschlusses obsiegt die 

Beschwerdegegnerin. Die Kosten des Kassationsverfahrens sind den Parteien je 

zur Hälfte aufzuerlegen (§ 64 Abs. 2 ZPO). Entsprechend heben sich die Ent-

schädigungsansprüche der Parteien gemäss § 68 Abs. 1 ZPO gegenseitig auf 

und es sind den Parteien keine Prozessentschädigungen zuzusprechen. 

Beim vorliegenden Beschluss handelt es sich um einen Zwischenentscheid im 

Sinne von Art. 93 BGG. Demnach ist gegen ihn die Beschwerde in Zivilsachen 

gemäss Art. 72 ff. BGG an das Bundesgericht nur unter den in Art. 93 BGG ge-

nannten Voraussetzungen zulässig. Ob diese erfüllt sind, entscheidet das Bun-

desgericht. 

 

Das Gericht beschliesst: 

1. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird das Urteil des Handelsge-

richts des Kantons Zürich vom 28. Mai 2008 aufgehoben und die Sache im 

Sinne der Erwägungen zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewie-

sen. 

Soweit sich die Beschwerde gegen den Beschluss des Handelsgerichts des 

Kantons Zürich vom 28. Mai 2008 richtet, wird auf sie nicht eingetreten. 

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2. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf Fr. 

12'000.--. 

3. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden den Parteien je zur Hälfte 

auferlegt. 

4. Den Parteien werden für das Kassationsverfahren keine Prozessentschädi-

gungen zugesprochen. 

5. Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von 

Art. 90 ff. BGG innert 30 Tagen nach dessen Empfang schriftlich durch eine 

Art. 42 BGG entsprechende Eingabe Beschwerde gemäss Art. 72 ff. BGG 

an das Schweizerische Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, erhoben werden. 

Der Streitwert beträgt Fr. 200'000.--. 

Hinsichtlich des Fristenlaufes gelten die Art. 44 ff. BGG. 

6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, das Handelsgericht des Kantons Zü-

rich und das Schweizerische Bundesgerichts (I. zivilrechtliche Abteilung, 

zum Verfahren 4A_320/2008), je gegen Empfangsschein. 

______________________________________ 

KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH 

Der juristische Sekretär: 

 
 

	Zirkulationsbeschluss vom 25. Juni 2009
	Das Gericht hat in Erwägung gezogen:
	Das Gericht beschliesst: