# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** eb87210e-595b-5c89-bb95-f5b6f4300a69
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2010-09-24
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 24.09.2010 B-6373/2009
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-6373-2009_2010-09-24.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-6373/2009
{T 1/2}

U r t e i l  v o m  2 4 .  S e p t e m b e r  2 0 1 0

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Claude Morvant, 
Francesco Brentani,  
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 
AT-5330 Fuschl am See,
vertreten durch Renata Kündig, Hallenstrasse 15, 
8008 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Internationale Registrierung Nr. 928 025 TAURUS.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-6373/2009

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt,

dass die Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle  (OMPI) 
dem  Eidgenössischen  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (Vorinstanz, 
Institut)  am 26. Juli  2007 die Eintragung der  Wortmarke Nr. 928'025 
TAURUS mit  österreichischer  Basisregistrierung  auf  den  Namen der 
Beschwerdeführerin  im  Internationalen  Markenregister  für  folgende 
Getränke  in  Klasse  32:  "boissons  sans  alcool,  y  compris  boissons  
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de petit lait,  
boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (destinées à être  
utilisées  par  des  sportifs  et/ou  adaptées  à  leurs  besoins);  bières,  
bières de malt, bières de froment, bières dénommées porter, ale, stout  
et  lager;  boissons  sans  alcool  à  base  de  malt;  eaux  minérales  et  
gazeuses;  boissons  aux  fruits  et  jus  de  fruits;  sirops,  essences  et  
autres préparations pour la confection de boissons, ainsi que poudres  
et comprimés effervescents (sorbets) pour la confection de boissons  
et cocktails sans alcool" sowie diverse Dienstleistungen der Klasse 41 
notifizierte,

dass  das  Eidgenössische  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (IGE, 
Vorinstanz) mit Schreiben vom 24. Juni 2008 der Marke vor läufig den 
Schutz für die Schweiz in Bezug auf sämtliche beanspruchten Waren- 
und Dienstleistungsklassen verweigerte,

dass  im  Refus  provisoire  von  den  fünf  Alternativen  des  Formulars 
allein die Zurückweisung wegen Zugehörigkeit zum Gemeingut ange-
kreuzt (Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz 
des  gewerblichen  Eigentums [PVÜ,  SR 0.232.04]  und  Art.  2  Bst.  a, 
sowie Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 
1992 [MSchG, SR 232.11]) wurde, 

dass die Red Bull GmbH in ihrer Stellungnahme vom 31. Oktober 2008 
auf den Schutz für "eaux minérales et gazeuses" in Klasse 32 verzich-
tete,

dass  die  Vorinstanz  mit  Verfügung  vom  8. September 2009  nach 
Gewährung des rechtlichen Gehörs der internationalen Registrierung 
der  Marke  in  Bezug  auf  alle  weiterhin  beanspruchten  Waren  und 
Dienstleistungen  den  Schutz  für  die  Schweiz  gestützt  auf  eine  Irre-
führungsgefahr  durch  eine  indirekte  Herkunftsangabe  im  Sinne  von 
Art. 2 Bst. c Markenschutzgesetz definitiv verweigerte, 

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dass  die  Red  Bull  GmbH diese  Verfügung  mit  Beschwerde  vom 
7. Oktober 2009 beim Bundesverwaltungsgericht angefochten hat,

dass  die  Beschwerdeführerin  in  ihrer  Replik  vom 10.  Februar  2010 
rügte,  die  Beschwerde  sei  aus  formellen  Gründen  gutzuheissen,  da 
sich  die  Vorinstanz  im  Refus  provisoire  allein  auf  die  Zugehörigkeit 
zum Gemeingut gestützt habe, es ihr aber gemäss Art. 5 Abs. 2 des 
Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken 
(MMA,  SR  0.232.112.3)  in  Verbindung  mit  Regel  17  Abs.  2  iv  der 
Gemeinsamen Ausführungsordnung zum MMA und zum Protokoll  zu 
diesem  Abkommen  (GAFO,  SR  0.232.112.21)  verwehrt  sei,  im 
Rahmen der definitiven Schutzverweigerung andere, als die im Refus 
provisoire  genannten  Gründe  für  die  definitive  Schutzverweigerung 
anzuführen,

dass die Vorinstanz mit Verfügung vom 15. März 2010 aus den in der 
Replik  aufgeworfenen  formellen  Gründen  auf  ihren  Entscheid  vom 
8. September 2009 zurückgekommen ist und neu verfügt hat, dass das 
Zeichen  TAURUS  für  "Boissons  sans  alcool, à  l'exception  d'eaux  
minérales et gazeuses, y compris boissons rafraîchissantes, boissons  
énergétiques,  boissons  à  base  de  petit  lait,  boissons  isotoniques,  
hypertoniques  et  hypotoniques  (destinées  à  être  utilisées  par  des  
sportifs et/ou adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières  
de  froment,  bières  dénommées  porter,  ale,  stout  et  lager;  boissons  
sans alcool à base de malt; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops,  
essences et autres préparations pour la confection de boissons, ainsi  
que poudres et comprimés effervescents (sorbets) pour la confection  
de boissons et cocktails sans alcool" (Klasse 32) sowie 
"Education;  formation;  divertissement,  notamment  représentations  
musicales ainsi que programmes radiophoniques et télévisés; activités  
sportives  et  culturelles,  notamment  organisation  de  compétitions  
sportives;  cérémonies  de  remise  de  prix;  organisation  de  salons  et  
d'expositions à des fins culturelles, sportives et éducatives; location de  
cassettes  et  de  bandes  vidéo,  production  de  films  vidéo;  gestion,  
organisation et production d'événements et de programmes de diver-
tissement; émissions-débats; organisation de concours de cascades et  
de  cérémonies  de  remise  des  prix  récompensant  les  meilleurs  
cascadeurs" (Klasse 41) einzutragen sei,

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dass die Vorinstanz mit Eingabe ebenfalls vom 15. März 2010 vor dem 
Hintergrund der Wiedererwägung beantragt  hat,  das Beschwerdever-
fahren als gegenstandslos abzuschreiben,

dass die Beschwerdeführerin mit  Stellungnahme vom 22. März 2010 
ebenfalls  die  Abschreibung  in  Bezug  auf  die  Dienstleistungen  der 
Klasse 41 beantragt hat, 

dass sie indessen bezüglich der Waren in Klasse 32 beantragt, dem 
Zeichen  den  Schutz  für  die  Waren  der  Klasse  32  ohne  den  neu 
eingefügten Zusatz "à l'exception d'eaux minérales et gazeuses" nach 
"boissons sans alcool" zu gewähren,

dass  sie  in  diesem Zusammenhang  geltend  macht,  es  bedürfe  der 
vorgenommenen Einschränkung nicht, da "boissons sans alcool" und 
"eaux  minérales  et  gazeuses"  als  Oberbegriffe  der  Klasse  32  auf 
gleicher Stufe stünden, 

dass  sie  ausserdem  rügt,  es  sei  unklar,  ob  sich  der  Zusatz  "à 
l'exception d'eaux minérales et gazeuses" auch auf die Waren nach "y 
compris...." erstreckten,

dass die zur Stellungnahme aufgerufene Vorinstanz mit Eingabe vom 
15.  April  2010  sowohl  die  Gleichstufigkeit  der  Warenkategorien 
"boissons  sans  alcool" und  "eaux  minérales  et  gazeuses" als  auch 
eine  Erstreckung  der  Ausnahme  "à  l'exception  d'eaux  minérales  et  
gazeuses" auf  andere  Kategorien  als  "boissons  sans  alcool" und 
"boissons rafraîchissantes" bestreitet (Ziff. 2 der Eingabe),

dass die Erstreckung der Ausnahme "à l'exception d'eaux minérales et  
gazeuses"  auch  auf  "boissons  rafraîchissante"  allerdings  im  Wider-
spruch zur Fassung des Warenverzeichnisses in der Wiedererwägung 
steht,

dass  die  Vorinstanz  in  Anwendung von Art. 58  des  Bundesgesetzes 
vom 20. Dezember  1968 über  das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 
172.021)  ihren  ursprünglichen  Entscheid  in  Wiedererwägung  ziehen 
kann,

dass  die  Vorinstanz  in  ihrer  Eingabe  vom  15.  April  2010  (Ziff.  12) 
vorbringt,  dass  jedenfalls  alle  Waren  nach  dem  ersten  Strichpunkt 

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eindeutig nicht mehr von der eingefügten Phrase "à l'exception d'eaux 
minérales et gazeuses" betroffen sind,

dass auch der Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 22. März 
2010  nicht  zu  entnehmen  ist,  dass  sich  die  von  der  Vorinstanz 
eingefügte Phrase "à l'exception d'eaux minérales et gazeuses" ihrer 
Ansicht auch auf die nach dem ersten Strichpunkt aufgelisteten Waren 
der Klasse 32, namentlich Biere und Sirup erstrecke,

dass  das  Beschwerdeverfahren  daher  einzelrichterlich  mit  Teilab-
schreibungsentscheid  vom 31.  Mai  2010  als  durch  Wiedererwägung 
gegenstandslos  geworden  abgeschrieben  werden  konnte  (Art. 23 
Abs. 1  Bst. a  des  Verwaltungsgerichtsgesetzes  vom  17. Juni  2005 
(VGG, SR 173.32), soweit die Dienstleistungen der Klasse 41 und die 
folgenden  Waren  der  Klasse  32,  bières,  bières  de  malt,  bières  de  
froment, bières dénommées porter, ale, stout et lager; boissons sans  
alcool  à  base  de  malt;  boissons  aux  fruits  et  jus  de  fruits;  sirops,  
essences et autres préparations pour la confection de boissons, ainsi  
que poudres et comprimés effervescents (sorbets) pour la confection  
de boissons et cocktails sans alcool betroffen waren,

dass das Bundesverwaltungsgericht über die in der neuen Verfügung 
der  Vorinstanz  materiell  ungelöst  gebliebenen  Streitfragen  nach  wie 
vor  zu  befinden  hat,  ohne  dass  die  beschwerdeführende  Partei  die 
zweite  Verfügung  anzufechten  bräuchte  (Art.  58  Abs.  3  VwVG;  vgl. 
auch BGE 126 III 88 E. 3, 113 V 238 E. 1a),

dass dies sinngemäss für Streitfragen zu gelten hat, die mit der neuen 
Verfügung entstanden sind, 

dass damit allein streitig bleibt, ob und wie im Waren- und Dienst leis-
tungsverzeichnis deutlich gemacht werden soll, dass "eaux minérales 
et gazeuses" nicht Bestandteil des Warenverzeichnisses sind,

dass gemäss Art. 11 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 
1992  (MSchV,  SR  232.111)  die  Waren  und  Dienstleistungen,  für 
welche die Marke beansprucht wird, präzise zu bezeichnen sind,

dass seitens der Beschwerdeführerin in der Hauptsache mit Eingabe 
vom 21. Mai 2010 beantragt wird, auf den Zusatz "à l'exception d'eaux 
minérales et gazeuses" sei gänzlich zu verzichten, 

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dass  sie  eventualiter  beantragt,  den  Zusatz  "à  l'exception  d'eaux 
minérales et gazeuses" allenfalls folgendermassen hinten anzustellen: 
"boissons sans alcool, y compris boissons rafraîchissantes, boissons  
énergétiques,  boissons  à  base  de  petit  lait,  boissons  isotoniques,  
hypertoniques  et  hypotoniques  (destinées  à  être  utilisées  par  des  
sportifs  et/ou  adaptées  à  leurs  besoins),  à  l'exception  d'eaux  miné-
rales et gazeuses", weil ansonsten ein Ausschluss aller nach dem "y 
compris" folgenden in Betracht gezogen werden könne,

dass  die  Vorinstanz  mit  Stellungnahme  vom  30.  Juni  2010  geltend 
macht,  es ändere nichts  am Schutzobjekt  der  internationalen Regis-
trierung,  wo die Einschränkung eingefügt  werde,  weswegen es  dem 
Eventualantrag  der  Beschwerdeführerin  am  notwendigen  Rechts-
schutzinteresse fehle,

dass die Vorinstanz in dieser Eingabe weiter darauf hinweist, dass die 
von der Beschwerdeführerin geltend gemachte angebliche Gefahr von 
Missverständnissen durch die Platzierung der Einschränkung am Ende 
der Warenliste nicht beeinflusst werde,

dass entgegen der  Auffassung der  Beschwerdeführerin nicht  auf  die 
Einschränkung "à l'exception d'eaux minérales et gazeuses" verzichtet 
werden kann, da nach der Begriffshierarchie der Klasse 32 die von der 
Beschwerdeführerin  beanspruchte  Position  "boissons  sans  alcool" 
gemäss den Erläuternden Anmerkungen zu Klasse 32 (Internationale 
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von 
Marken, Teil I - Klassifikation von Nizza Liste von Waren und Dienst-
leistungen in alphabetischer Reihenfolge, 9. Ausgabe, gültig ab 1. Ja-
nuar  2007)  als  Oberbegriff  für  Mineralwässer,  kohlensäurehaltige 
Wässer und andere alkoholfreie Getränke fungiert und deren blosses 
Weglassen  von  "eaux  minérales  et  gazeuses"  daher  nicht  ohne 
Weiteres als deren Ausschluss gedeutet werden kann, 

dass vielmehr die Position "eaux minérales et gazeuses" als selbstver-
ständlicher Unterbegriff  zu den "boissons sans alcool"  wieder einge-
führt würde,

dass die Vorinstanz in ihrer Eingabe vom 30. Juni 2010 einräumt, das 
Schutzobjekt  der  internationalen  Registrierung  bleibe  –  unabhängig 
von der Positionierung der Einschränkung innerhalb der Aufzählung – 
jedenfalls gleich, 

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dass indessen nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts die Einfü-
gung  der  Einschränkung  "à  l'exception  d'eaux  minérales  gazeuses" 
nach  "boissons  sans  alcool",  wie  in  der  Wiedererwägungsverfügung 
geschehen,  das  Risiko  birgt,  dass  die  Formulierung  so  verstanden 
wird, als erstrecke sich die Einschränkung auch auf die nachstehen-
den Positionen, namentlich "y compris boissons rafraîchissantes, bois-
sons énergétiques, boissons à base de petit lait, boissons isotoniques,  
hypertoniques  et  hypotoniques  (destinées  à  être  utilisées  par  des  
sportifs et/ou adaptées à leurs besoins)",

dass  ein  vergleichbares  Risiko  bei  einer  Hintenanstellung,  wie  im 
Eventualantrag  der  Beschwerdeführerin  vorgeschlagen,  nicht  auszu-
machen  ist,  zumal  klar  liegt,  dass  "eaux  minérales  gazeuses"  kein 
Unterbegriff  zu  den  in  der  Aufzählung  zuletzt  genannten  "boissons 
isotoniques" sein kann, 

dass  daher  ein  Rechtsschutzbedürfnis  der  Beschwerdeführerin  hin-
sichtlich des Wie der Positionierung der Einschränkung im Registerein-
trag  zu  bejahen  und  die  Beschwerde  bezüglich  der  noch  im  Streit  
befangenen Positionen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis im 
Sinne des Eventualantrages gutzuheissen ist,

dass vorliegend auch die Kosten des Abschreibungsentscheides vom 
31. Mai 2010 zu verlegen sind,

dass  die  Verfahrenskosten  gemäss  Art.  5  des  Reglements  vom 
21. Februar  2008  über  die  Kosten  und  Entschädigungen  vor  dem 
Bundesverwaltungsgericht  (VGKE,  SR 173.320.2)  der  Vorinstanz  als 
der  die  Gegenstandslosigkeit  des  Verfahrens  verursachenden  Partei 
aufzuerlegen sind,

dass  der  ursprüngliche  Streitgegenstand  vor  teilweiser  Erledigung 
durch die Wiedererwägung der Vorinstanz ins Verhältnis zu setzen ist 
zum abgewiesenen, allein auf  die Fassung des Warenverzeichnisses 
bezogenen Hauptantrag, 

dass aufgrund dessen die Beschwerdeführerin wegen Abweisung des 
Hauptantrages als  zu einem Fünftel  unterliegend anzusehen ist  und 
auf den von ihr geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 2'500.– 
den Betrag von Fr. 2'000.– zurückerstattet erhält,

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dass  die  Vorinstanz  angesichts  des  Verfahrensausgangs  gemäss 
Art. 7 ff. VKGE der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung aus-
zurichten hat, welche mangels eingereichter Kostennote nach Art.  14 
Abs. 2 Satz 2 VKGE nach zweitem Schriftenwechsel der Vorinstanz im 
Umfang von Fr. 3'200.– (inkl. MWST) aufzuerlegen ist. 

Demnach verfügt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird im Eventualantrag gutgeheissen. Im Übrigen ist  
sie  abzuweisen. Die Vorinstanz wird angewiesen, der internationalen 
Registrierung Nr. 928 025 TAURUS in der Schweiz Schutz mit folgen-
dem Warenverzeichnis zu gewähren: "boissons sans alcool, y compris  
boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de  
petit  lait,  boissons isotoniques, hypertoniques et  hypotoniques (dest-
inées à être utilisées par des sportifs et/ou adaptées à leurs besoins),  
à l'exception d'eaux minérales et gazeuses".

2.
Die reduzierten Verfahrenskosten von Fr. 500.– werden der Beschwer-
deführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss 
von  Fr. 2'500.– verrechnet.  Der  Betrag  von  Fr. 2'000.– wird  der 
Beschwerdeführerin  nach  Eintritt  der  Rechtskraft  dieses  Urteils 
zurückerstattet.

3.
Die  Vorinstanz  hat  der  Beschwerdeführerin  eine  reduzierte  Partei-
entschädigung in Höhe von Fr. 3'200.– (inkl. MWST) auszurichten.

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4.
Dieser Entscheid geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Rechtsvertreterin;  Gerichtsurkunde; 
Beilage: Rückerstattungsformular)

- die Vorinstanz (Ref.-Nr. IR 928 025; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner Miriam Sahlfeld

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden (Art. 72 ff.,  90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 
17. Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Rechtsschrift  ist  in  einer 
Amtssprache  abzufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung 
mit  Angabe  der  Beweismittel  und  die  Unterschrift  zu  enthalten.  Der 
angefochtene  Entscheid  und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die 
beschwerdeführende  Partei  in  Händen  hat,  beizulegen  (vgl.  Art.  42 
BGG).

Versand: 27. September 2010

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