# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 568b8ac6-a691-5a52-9446-ec47bf866b60
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2013_008
**Docket/Reference:** S2013_008
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/51/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2013_008 

Besetzung 

Verfahrensbeteiligte 

  U r t e i l   v o m   3 0 .   A u g u s t   2 0 1 3  

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dr. phil. II, dipl. chem. Erich Wäckerlin 
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger. 

A. 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Hilti und pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. Alfred Köpf, beide Rentsch 
Partner AG, Fraumünsterstrasse 9, 8001 Zürich, 

Kläger 

gegen 

B. 

Beklagte 

Gegenstand 

vorsorgliche Beweissicherung / genaue Beschreibung / vor-
sorgliche Beweisführung (Art. 158 ZPO / Art. 77 PatG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S2013_008 

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung, 

1.  
Mit  Massnahmegesuch  vom  31.  Juli  2013,  eingegangen  am  2.  August 
2013, stellte der Kläger folgende Rechtsbegehren: 

1)  Es  sei  am  Produktionsstandort  der  Beklagten  frühestens  ab  der  zweiten  Au-
gusthälfte 2013 in Gegenwart des klägerischen Rechts- und Patentanwalts sowie 
des Klägers, vorzugsweise in einer Wochenmitte,  zwecks vorsorglicher Beweis-
sicherung ein Augenschein durchzuführen und bei den dort in Produktion befind-
lichen Muffenautomaten festzustellen, 

1.  dass  die  bei  der  Beklagten 
in  Betrieb  befindlichen  Polyolefin-
Muffenautomaten  eine  dem  Aufmuffprozess  nachgelagerte  Nachkühl-  und 
Pressstation  aufweisen,  in  der  die  im  Aufmuffprozess  geformten  Muffen-
Zwischenprodukte einem Pressvorgang ausgesetzt werden  
und folgendes mittels Umfangmassband und lnfrarotmessgerät zu messen: 

2. die Temperatur eines erwärmten Rohrrohlings unmittelbar nach dem Ver-
lassen der 2.Heizstation und vor der Aufmuffstation (Aussentemperatur und 
Innentemperatur); 

3.  die  Temperatur  eines  Muffen-Zwischenprodukts  unmittelbar  nach  dem 
Verlassen der Aufmuffstation (mittels lnfrarotmessgerät); 

4.  der  Durchmesser  des  Muffen-Zwischenprodukts  unmittelbar  nach  dem 
Aufmuffvorgang; 

5. die Temperatur der Muffe unmittelbar nach dem Pressvorgang und  dem 
Verlassen  der  Nachkühl-  und  Pressstation  (Aussentemperatur  und  Innen-
temperatur); 

6.  der  Durchmesser  der  Nachkühl-  und  Pressstation  (Innendurchmesser); 

7.  der  Durchmesser  der  Muffe  unmittelbar  nach  dem  Pressvorgang  in  der 
Nachkühl- und Pressstation. 

2)  Es  seien  der  Muffenproduktionsprozess  und  insbesondere  der  Nachkühl/-
Pressvorgang  sowie  die  Masse  und  Temperaturen  gemäss  Rechtsbegehren  1 
zudem  als  vorsorgliche  Massnahme  in  Form  einer  genauen  Beschreibung  fest-
zuhalten. 

3)  Die  vorsorgliche  Beweissicherung  gemäss  Rechtsbegehren  1  sei  gleichzeitig 
als vorsorgliche Beweisführung i.S. von Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO wegen Gefähr-
dung  der  Beweismittel  bzw.  der  Beweisführung  und  wegen  Vorliegen  eines 
schutzwürdigen Interesses des Klägers zu genehmigen. 

4) Die Massnahmen gemäss Ziff. 1, 2 und 3 seien superprovisorisch, ohne Anhö-
rung der Beklagten, zu verfügen. 

5)  Eventualiter,  für  den  Fall,  dass  wider  Erwarten  anlässlich  des  superproviso-
risch  anberaumten  Augenscheins  kein  Muffenautomat  gemäss  Rechtsbegehren 
1)  Ziff.  1  in  Produktion  sein  sollte,  seien  die  in  schriftlicher,  elektronischer  oder 
anderer Form vorhandenen Einstellwerte /  Parameter (analog den Massnahme-

Seite 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S2013_008 

beilagen 29 und 30) für mindestens zwei Rohrdimensionen mit üblichen Aussen-
umfängen zwischen 110 mm bis 250 mm x 4,2 - 7,7 mm gemäss B- 
Preisliste (Massnahmebeilage 6, S. 8) sicher zu stellen und der Herstellungspro-
zess sei bei zweiter Gelegenheit mit den festgehaltenen Einstellwerten durchzu-
führen und zu verifizieren; namentlich seien festzuhalten,  

welche  Einstellwerte  /  Parameter  für  welche  Rohrdimension  bei  einem  Muffen-
produktionsprozess  je  nach  Muffengrösse  zur  Anwendung  gelangt  (analog 
Massnahmebeilagen 29 und 30) und  

standardmässig eingegeben werden oder eingegeben sind; 

welches  Polyethylen  (PE-)  oder  /  Polypropylen  (PP-)Material  zum  Einsatz  ge-
langt; 

welche Masse die Werkzeuge in Abhängigkeit zur Rohrdimension haben. 

6)  Alles  verbunden  mit  einem  Rückforderungsanspruch  der  Kosten-  und  Ent-
schädigungsfolgen  zulasten  der  Beklagten,  unter  Mitberücksichtigung  des  pa-
tentanwaltlichen Aufwands im Falle des Obsiegens im ordentlichen Verletzungs- 
bzw. Schadenersatz- / Gewinnherausgabeverfahren.  

es 

sich 

beim 

2.  
Gemäss den Ausführungen des Klägers verletzt die Beklagte mit dem Be-
trieb des C.-Muffenautomaten, der von der Beklagten zum Verkauf ange-
boten wurde und noch bis ca. Ende 2013 in Betrieb sein soll, das Streit-
patent  EP  xxx,  das  ein Verfahren  zum  Herstellen  von  Formteilen  aus  im 
warmen  Zustand  formbaren  Kunststoffen  betrifft.  Der  Kläger  hält  fest, 
dass 
streitpatentgegenständlichen  Muffen-
Herstellungsverfahren um ein betriebsinternes Verfahren handle, weshalb 
aus dem bekannten Endprodukt (aufgemuffte Rohre aus Polyethylen [PE] 
und Polypropylen [PP]) nicht mit absoluter Sicherheit eruiert werden kön-
ne, ob es mit dem streitpatentgemässen "Nachkühl-" oder "Antischrumpf-
system" hergestellt worden sei, oder ob die "natürliche Schrumpfung" bei 
der Lagerung der Endprodukte zu den Endmassen geführt habe. Muffen-
automaten  könnten  mit  und  ohne  patentverletzende  Nachkühl-  oder 
Pressstation betrieben werden, wobei die Pressstation bzw. die Pressba-
cken  innert  40  -  60  Minuten  abgebaut  werden  könnten,  so  dass  sie  bei 
einem  Augenschein  nicht  mehr  sichtbar  und  beweisbar  seien,  wenn  ei-
nem  Verletzer  vorweg  eine  Beweissicherungsmassnahme mitgeteilt  wür-
de.  

3.  
Der Kläger reicht ein Urteil des deutschen Bundesgerichtshofes vom 23. 
Juli 2009 (BGH-Urteil X) in Sachen D. gegen A. (Kläger im vorliegenden 
Verfahren) ein und hält fest, der Kläger (und dortige Nichtigkeitsbeklagte) 
habe  das  Streitpatent  mit  der  Einschränkung  verteidigt,  "dass  am  Ende 

Seite 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S2013_008 

von  Anspruch  1  die  Worte  'auf  die  gewünschten  Endabmessungen  ge-
bracht werden' ersetzt werden durch 'unter die gewünschten Endabmes-
sungen  gebracht  werden,  so  dass  sie  nach  dem  Pressvorgang  die  ge-
wünschten Endabmessungen aufweisen', und in den Ansprüchen 2 und 3 
auf  diese  geänderte  Fassung  Bezug  genommen  wird".  Wie  dem  BGH-
Urteil,  Seite  2,  entnommen  werden  kann,  wurde  EP  xxx  mit Wirkung  für 
das  Hoheitsgebiet  der  Bundesrepublik  Deutschland  teilweise  für  nichtig 
erklärt,  dass  Patentanspruch  1 folgende  Fassung  erhält,  auf die sich die 
Patentansprüche 2 und 3 zurückbeziehen: 

„Verfahren  zum  Herstellen  von  Formteilen  aus  im  warmen  Zustand  formbaren 

Polyolefinen,  wie  Polyethylen und Polypropylen, bei dem das Kunststoffmaterial 

auf bzw. über seine eine bleibende Verformung zulassende Verformungstempe-

ratur  erwärmt,  in  diesem  Zustand  zu  dem  Formteil  geformt  und  anschliessend 

unter  diese  Verformungstemperatur  abgekühlt  wird,  dadurch  gekennzeichnet, 

dass die Formteile im wenigstens auf die Verformungstemperatur erwärmten Zu-

stand  zu  ein  geringes  Übermass  gegenüber  den  gewünschten  Endmassen  auf-

weisenden  Zwischenprodukten  geformt  und  erst  nach  der  Abkühlung  unter  die 

Verformungstemperatur  in  einem materialverdichtenden  Pressvorgang  unter  die 

gewünschten  Endabmessungen  gebracht  werden,  sodass  sie  nach  dem  Press-
vorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen.“  

Nachdem der Kläger am 5. Juli 2013 beim eidgenössischen Amt für geis-
tiges  Eigentum  (IGE)  einen Antrag  zum Teilverzicht  durch  Streichung  ei-
ner  Alternative  und  durch  Aufnahme  einer  Einschränkung  auf  anderem 
Wege eingereicht hatte, teilte dieses mit Schreiben vom 31. Juli 2013 mit, 
dass  der  vorgelegte  Patentanspruch  1  in  der  neuen  Fassung  angenom-
men werden könne und die Voraussetzungen gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c 
PatG erfüllt seien. Die Verzichterklärung lautet wie folgt: 

I. der bisherige unabhängige Patentanspruch 1 wird  

i) durch Streichung der Alternative „Kunststoffen, insbesondere“, und 

ii) durch Aufnahme der Formulierung „unter die gewünschten Endabmessungen 

gebracht werden, so dass sie nach dem Pressvorgang die gewünschten Endab-

messungen  aufweisen“  anstelle  des  Ausdrucks  „auf  die  gewünschten  Endab-

messungen gebracht werden“ eingeschränkt, und erhält somit die folgende Fas-

sung: 

1. Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren 

Polyolefinen,  wie  Polyethylen und Polypropylen, bei dem das Kunststoffmaterial 

auf bzw. über seine eine bleibende Verformung zulassende Verformungstempe-

ratur  erwärmt,  in  diesem  Zustand  zu  dem  Formteil  geformt  und  anschliessend 

Seite 4 

 
 
 
S2013_008 

unter  diese  Verformungstemperatur  abgekühlt  wird,  dadurch  gekennzeichnet, 

dass die Formteile im wenigstens auf die Verformungstemperatur erwärmten Zu-

stand  zu  ein  geringes  Übermass  gegenüber  den  gewünschten  Endmassen  auf-

weisenden  Zwischenprodukten  geformt  und  erst  nach  der  Abkühlung  unter  die 

Verformungstemperatur  in  einem materialverdichtenden  Pressvorgang  unter  die 

gewünschten Endabmessungen gebracht werden, so dass sie nach dem Press-

vorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen. 

II.  die  restlichen  Ansprüche  und  ihre  Rückbezüge  in  ihrer  ursprünglichen  Fas-

sung beibehalten werden.   

Soweit Teile der Beschreibung mit der Änderung des Anspruchs 1 nicht  verein-

bar sind, sollen sie als nicht vorhanden gelten. 

Gemäss  Mitteilung  des  IGE  an  den  Kläger  soll  der  Teilverzicht  am  30. 
September  2013  veröffentlicht  werden.  Insgesamt  hat  somit  der  Kläger 
unter  Hinweis  auf  das  seinen  Standpunkt  stützende  BGH-Urteil  und den 
Bescheid  des  IGE  glaubhaft  dargetan,  dass  die  vorgenommene  Ein-
schränkung des Streitpatents zulässig ist.   

4.  
Der  Kläger  hält  fest,  das  Streitpatent  laufe  im  Oktober  2013  ab.  Er  führt 
nachvollziehbar  aus,  dass  ein  Unterlassungsurteil  aufgrund  der  kurzen 
Restlaufzeit des Patents nicht mehr zu erlangen sei. Er begründet ein be-
stehendes  Rechtsschutzinteresse  vorerst  hinreichend  mit  dem  Hinweis, 
dass  er  sich  im  ordentlichen  Verfahren  auf  eine  Feststellungsklage  auf 
Verletzung  und  rückwirkenden  Schadenersatz  oder  Gewinnherausgabe 
beschränken werde.  

5.  
Der Kläger beantragt in einer bestimmten Reihenfolge, wobei er ausführt, 
die Reihenfolge der Rechtsbegehren 1-3 sei bewusst gewählt worden, ei-
ne  Beweissicherung gemäss Art.  77 Abs.  1  lit. a PatG,  eine genaue  Be-
schreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 PatG und eine vorsorg-
liche Beweisführung gemäss Art. 158 ZPO. Wie der Kläger zu Recht aus-
führt,  ist  allen  drei  Massnahmen  gemeinsam,  dass  eine  drohende  oder 
bestehende  Verletzung  glaubhaft  gemacht  werden  muss.1  Hier  legt  der 
Kläger  glaubhaft  dar,  dass  ein  entsprechender  Muffenautomat  der  C., 
welcher  bei  der  E.  im  Einsatz  sei,  und  auch  der  entsprechende  C.-
Muffenautomat das eingeschränkte Streitpatent verletzen würden.  

1 Vgl. BGE 138 III 76, E.2.4.2 

Seite 5 

 
 
 
 
                                                
S2013_008 

6.  
Der  Kläger  macht  eine  Gefährdung  des  Beweises  bzw.  eine  drohende 
Beweisvereitelung  gemäss  Art.  77  Abs.  1  lit.  a  PatG  bzw.  einen  nicht 
leicht wiedergutzumachenden Nachteil gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO hin-
reichend  mit  dem  Hinweis  glaubhaft,  dass  sich  der  Muffenautomat  der 
Beklagten unterschiedlich betreiben lasse und dass effektiv nur durch die 
beantragten Massnahmen herausgefunden werden könne, wie dieser be-
trieben werde. Gemäss den glaubhaften Ausführungen des Klägers kann 
ein  allfälliges  patentverletzendes  Handeln  der  Beklagten  nicht  aufgrund 
des Endprodukts abgeleitet werden, da dieses durch ein anderes Verfah-
ren  die  erfindungsgemässen  Eigenschaften  erhalten  kann,  oder  so  aus-
sortiert sein kann, dass nur die erfindungsgemässen Eigenschaften reali-
siert  sind.  Ferner  legt  der  Kläger  glaubhaft  dar,  dass  Muffenautomaten, 
auch  wenn  sie  die  gleiche  Typenbezeichnung  haben,  nicht  immer  iden-
tisch ausgestattet sind, sondern verschieden, insbesondere mit oder ohne 
hier  relevante  Nachkühl-  oder  Pressstation  betrieben  werden  können. 
Damit ist eine Beweisgefährdung genügend dargetan, um eine Beschrei-
bung bzw. vorsorgliche Beweissicherung zu veranlassen, wobei diese im 
Betrieb der Beklagten und überraschend, d.h. ohne vorgängige Informati-
on der Beklagten, stattzufinden hat, damit keine Änderungen an der Ma-
schine und dem Verfahren vorgenommen werden können.   

7.  
Entgegen  dem  Vorbringen  des  Klägers  kann  nicht  davon  ausgegangen 
werden,  es  stelle  sich  hier  die  Frage  der  Offenbarung  von  Geschäftsge-
heimnissen nicht, nachdem die Muffenmasse und die aufgrund des Mate-
rials  (PP  oder  PE)  vorgegebenen  Temperaturen  als  solche  keine  Ge-
schäftsgeheimnisse  darstellen  würden  und  der  Nachkühl-/Antischrumpf- 
oder Unterpressvorgang durch das Streitpatent veröffentlicht sei und da-
mit zum Stand der Technik gehöre. Nachdem die Beschreibung bzw. Be-
weissicherung überraschend bei der Beklagten zu erfolgen hat, kann die-
se keine Massnahmen ergreifen, damit der Kläger nicht über das zu be-
schreibende Verfahren hinaus Einblick in allfällige Geschäftsgeheimnisse 
der  Beklagten  erhält.  Der  Kläger  ist  deshalb  von  der  Teilnahme  an  der 
Beschreibung auszuschliessen (vgl. Art. 77 Abs. 3 PatG). 

Ein Ausschluss des Rechtsanwaltes und des Patentanwaltes des Klägers 
erscheint  indes  nicht  erforderlich,  sofern  die  Parteivertreter  respektive  
-berater gegenüber dem Kläger zur Verschwiegenheit gegenüber all ihrer 
Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung verpflichtet werden, wobei 
diese  Geheimhaltungsverpflichtung  erst  mit  der Zustellung  der  Beschrei-

Seite 6 

S2013_008 

bung an den Kläger endet, und zwar nur in dem Umfang, in welchem das 
Gericht  die  Beschreibung  dem  Kläger  offen  legt.  Im  Übrigen  bleibt  die 
Geheimhaltungspflicht  bestehen.  Dem  Rechtsanwalt  und  dem  Patentan-
walt  des  Klägers  –  und  nur  diesen  –  ist  entsprechend  die Teilnahme  an 
der Beschreibung frei zu stellen. Nehmen sie teil, gilt die angeführte Ver-
schwiegenheitsverpflichtung, unter Androhung von Art. 292 StGB.2   

8.  
Die  Beschreibung  wird  im  Sinne  von  Art.  77  Abs.  4  PatG  durchgeführt 
durch den Richter Dr. Tobias Bremi unter Mitwirkung des ersten Gerichts-
schreibers Jakob Zellweger. Der Rechtsanwalt bzw. der Patentanwalt des 
Klägers  haben  dafür  zu  sorgen,  dass  die  beanspruchte  Beschreibung 
bzw. Beweissicherung technisch sachgerecht durchgeführt werden kann, 
indem sie alle für die Durchführung der beantragten Messungen erforder-
lichen  Geräte  zur  Verfügung  stellen  und  für  deren  sachgerechte  Bedie-
nung besorgt sind. Soweit nötig und beim Gericht wenigstens eine Woche 
vor  dem  Beschreibungstermin  eingehend  unter Angabe  von  Personalien 
und  Qualifikationen  beantragt,  sind  der  Rechtsanwalt  und  der  Patentan-
walt des Klägers berechtigt, einen spezialisierten Techniker für die Durch-
führung der Beschreibung bzw. der Beweissicherung beizuziehen, wobei 
dieser  unabhängig  sein  muss,  der  Verschwiegenheitsverpflichtung  ge-
mäss  obenstehender  Erwägung  7  untersteht  und  keinerlei  Beziehungen 
zu den Parteien haben darf. 

Die  Beschreibung  wird  direkt  vor  Ort  protokolliert,  vor  Ort  ausgedruckt 
und  der  Beklagten  sowie  dem  anwesenden  Parteivertreter  der  Klägerin 
zur Kontrolle der Richtigkeit und Vollständigkeit zur Unterschrift vorgelegt. 

Anschliessend wird die Beschreibung vom Gericht der Beklagten zur Stel-
lungnahme  zugestellt  werden.  Hier  wird  eine  Frist  angesetzt  werden,  in 
der Beschreibung enthaltene Geschäftsgeheimnisse, die der Gegenseite 
nicht offen gelegt werden dürfen, zu markieren und dies in jedem Einzel-
fall zu begründen (Art. 77 Abs. 5 PatG). Die Markierung ist vorzunehmen, 
indem  auf  einer  Kopie  der  Beschreibung  die  entsprechenden Textstellen 
ausgeschwärzt werden. 

Anschliessend wird das Gericht in Abwägung der Interessen der Parteien 
entscheiden,  inwieweit  der  Kläger  über  das  Ergebnis  der  Beschreibung 
bzw. Beweissicherung zu orientieren ist. 

2 Vgl. S2012_007, Entscheid vom 14.06.2012, E. 5 

Seite 7 

                                                
S2013_008 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

1. Es wird eine Beschreibung bzw. Beweissicherung im Sinne der Erwä-
gungen angeordnet. Die Beschreibung findet am 11. September 2013, ab 
10.15 Uhr, am Produktionsstandort der Beklagten statt. 

2. Der Kläger wird von der Teilnahme ausgeschlossen.  

3.  Der  Rechtsanwalt  und  der  Patentanwalt  des  Klägers  sind  gegenüber 
diesem zur Verschwiegenheit bezüglich all ihrer Wahrnehmungen anläss-
lich der Beschreibung verpflichtet, wobei diese Geheimhaltungsverpflich-
tung erst mit der Zustellung der Beschreibung an den Kläger endet, und 
nur in dem Umfang, in welchem das Gericht die Beschreibung dem Klä-
ger offen legt. Im Übrigen bleibt die Geheimhaltungspflicht bestehen. Ver-
letzung  der  Geheimhaltungspflicht  würde  als  Ungehorsam  gegen  amtli-
che Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB mit Busse bestraft.  

4.  Der  Rechtsanwalt  und  der  Patentanwalt  des  Klägers  sind,  sofern 
rechtzeitig beantragt, berechtigt, zur Durchführung der Beschreibung bzw. 
Beweissicherung einen unabhängigen Techniker  beizuziehen,  wobei  die-
ser  den  Verpflichtungen  gemäss  Ziff.  3  hiervor  untersteht  und  ausdrück-
lich darauf hingewiesen wird, dass eine Verletzung der Geheimhaltungs-
pflicht  als  Ungehorsam  gegen  amtliche  Verfügungen  im  Sinne  von  Art. 
292 StGB mit Busse bestraft würde. 

Dieses Urteil geht an:  

–  Rechtsanwalt Dr. Christian Hilti (mit Gerichtsurkunde)  
–  B. (überbracht anlässlich der Beschreibung bzw. Beweiserhebung) 

St. Gallen, 30. August 2013 

Seite 8 

 
 
 
 
 
 
Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Gerichtsschreiber 

S2013_008 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Jakob Zellweger 

Versand: 30. August 2013 

Seite 9