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**Case Identifier:** 68d2773f-b26f-5b50-a75b-3f3fdd5f6b18
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2016-06-09
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2014_013
**Docket/Reference:** O2014_013
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/85/

## Full Text

O2014_013 

1 

Beschluss der Gerichtsleitung des Bundespatentgerichts 
i.S. Gilead Pharmasset LLC / AbbVie, Inc. vom 9. Juni 2016 

Regeste: 

Art. 49 ZPO; Verwirkung des Anspruchs auf Ausstand; Substantiierung von Konzernverhältnis-
sen; Zustelladresse für IGE kein Ausstandsgrund. 
"Unverzüglich"  ist  streng  zu  nehmen;  die  Frist  kann  in  keinem  Fall  länger  als  10  Tage  sein 
(E. 5, 6). 
Wird  der  Ausstand  mit  Konzernbeziehungen  von  Firmen  begründet,  so  sind  diese  zu 
substantiieren (E. 7). 
Die Stellung der Gerichtsperson bzw. ihrer Kanzlei als blosse administrative Zustelladresse für 
das IGE bildet keinen Ausstandsgrund (E. 7). 

Art.  49  CPC;  péremption  du  droit  de  réquérir  la  récusation;  allégation  détaillée  de  la 
constellation  interne  d’un  groupe;  pas  de  motif  de  récusation  en  raison  d’une  élection  de 
domicile de notification pour l’IPI. 
"Aussitôt" doit être interprété de façon stricte; le délai ne peut en aucun cas excéder 10 jours 
(c. 5, 6). 
Lorsque la récusation est motivée en raison de relations entre des sociétés d’un même groupe, 
ces relations doivent être alléguées de façon détaillée (c. 7). 
L’élection de domicile de notification pour l’IPI à des fins purement administratives auprès d’un 
magistrat ou fonctionnaire judiciaire, respectivement de son cabinet, ne réalise pas un motif de 
récusation (c. 7). 

Art. 49 CPC; decadenza della domanda di ricusazione; argomentazione dettagliata dei rapporti 
interni ad un gruppo di imprese; un recapito postale per l’IPI non è motivo di ricusazione. 
"Senza indugio" va interpretato in maniera restrittiva; per nessun motivo il termine può essere 
più lungo di 10 giorni (c. 5, 6). 
Nel caso la ricusazione venga motivata sulla base di relazioni tra società di uno stesso gruppo, 
queste relazioni devono essere allegate in maniera dettagliata (c. 7). 
L’elezione  di  domicilio  di  un  giudice  o  un  cancelliere,  rispettivamente  del  loro  studio 
professionale,  ai  fini  puramente  amministrativi  di  recapito  postale  per  l’IPI  non  costituisce 
motivo di ricusazione (c. 7). 

Art. 49 CPC; forfeiture of the right to request recusal; substantiation of internal constellation of 
a group of companies; acting as address of service for the IPI is not a ground of recusal. 
"As soon as it has become aware" has to be interpreted strictly; in no case the deadline can be 
longer than 10 days (r. 5, 6). 
If  the  recusal  is  reasoned  based  on  the  relationship  between  companies  of  a  group  of 
companies, this relationship must be substantiated in detail (r. 7). 
The fact  that  the judge or  the  judge’s  law  firm  is  acting  as a purely  administrative address  of 
service for the Swiss Federal Institute of Intellectual Property (IPI) is no ground of recusal (r. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2014_013 

Besetzung 

  B e s c h l u s s   d e r   G e r i c h t s l e i t u n g    
v o m   9 .   J u n i   2 0 1 6  

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,  
Vizepräsident lic. iur. & dipl. Mikrotech.-Ing. Frank Schnyder, 
Richter Dr. iur. Ralph Schlosser (Ersatzmitglied), 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

Gilead Pharmasset LLC,  
333 Lakeside Drive, US-94404 Foster City, CA,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christoph Willi,  
Streichenberg und Partner, Stockerstrasse 38, 8002 Zürich, 
patentanwaltlich beraten durch Dr. Michael Alt, Bird & Bird, 
Maximiliansplatz 22, DE-80333 München, 

Klägerin 

gegen 

AbbVie, Inc.,  
1 North Waukegan Road, US-60064 North Chicago, IL,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Georg Rauber und 
Rechtsanwältin lic. iur. Flavia Widmer, Homburger AG, 
Hardstrasse 201, Prime Tower, Postfach 314, 8037 Zürich, 
patentanwaltlich beraten durch Dr. Michael Kaufmann, Bo-
hest AG, Holbeinstrasse 36-38, 4051 Basel, 

Beklagte 

Gegenstand 

Abtretungsklage/Ausstandsbegehren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Die Gerichtsleitung zieht in Erwägung: 

1. 
Mit Eingabe vom 21. April 2016 stellte die Beklagte ein Ausstandsbegeh-
ren gegen Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi. Mit Stellungnahme vom 27. 
April  2016  legte  Richter  Bremi  dar,  dass  und  weshalb  seines  Erachtens 
kein Ausstandsgrund  vorliege,  und  er  erklärte,  in keiner Weise  befangen 
zu sein.  Mit  Schreiben vom gleichen Tag orientierte  das  Gericht  die Klä-
gerin über das Ausstandsbegehren und beide Parteien über die Stellung-
nahme  von  Richter  Bremi  und  hielt  fest,  dass  damit  ein  strittiges  Aus-
standsbegehren  vorliege,  über  welches  die  Gerichtsleitung  entscheiden 
werde (Art. 11 GR-PatGer). Eine Reaktion der Parteien erfolgte daraufhin 
nicht.  

2. 
Zuständig zur Beurteilung von Ausstandsbegehren ist die Gerichtsleitung 
(Art.  4  Abs.  3  GR-PatGer).  Ein  Mitglied  der  Gerichtsleitung,  der  zweite 
hauptamtliche Richter Dr. Tobias Bremi, ist in dieser Sache im Ausstand. 
Damit kommt Art. 4 Abs. 4 GR-PatGer zum Zug: "Ist ein Mitglied verhin-
dert  oder  von  einem Ausstandsgesuch  betroffen,  so  wird  es  von  der  Er-
satzperson  nach  Artikel  20  Absatz  2  PatGG  vertreten.  Ist  auch  die  Er-
satzperson oder ein weiteres Mitglied der Gerichtsleitung verhindert oder 
von einem Ausstandsgesuch betroffen, so wird sie oder es von der juris-
tisch  ausgebildeten  Richterin  oder  vom  juristisch  ausgebildeten  Richter 
mit  dem  höchsten  Dienstalter  vertreten;  bei  gleichem  Dienstalter  ist  das 
höhere  Lebensalter  massgebend."  Eine  Ersatzperson  hat  das  Gericht 
nicht  bestimmt,  und  das  Dienstalter  ist  bei  allen  juristischen  Richtern 
gleich, womit das Lebensalter spielt. 

Mit  Schreiben  vom  13.  Mai  2016  wurde  den  Parteien  mitgeteilt,  welcher 
Richter als ältester seinerseits nicht von einem Ausstandsgrund betroffe-
ne  juristischer  Richter  an Stelle von  Richter  Bremi  in der  Gerichtsleitung 
mitwirken werde. Wegen eines nachträglich erkannten Ausstandsgrundes 
trat dieser Richter in der Folge seinerseits in den Ausstand, weshalb den 
Parteien mit Schreiben vom 31. Mai 2016 mitgeteilt wurde, welcher Rich-
ter an dessen Stelle amten werde. Allerdings war bei diesem Richter zwi-
schenzeitlich ein Ausstandsgrund eingetreten, so dass, wie den Parteien 
am  1.  Juni  2016  mitgeteilt  wurde,  schliesslich  Richter  Dr.  iur.  Ralph 
Schlosser eingesetzt wurde. 

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3. 
In  ihrem  Ausstandsbegehren  vom  21.  April  2016  bedankte  sich  die  Be-
klagte für  die  Verfügung vom  16.  März  2016,  wonach  Dr.  sc.  nat. Tobias 
Bremi als Referent bestimmt worden sei, und die Parteien darüber infor-
miert  worden  seien,  dass  er  ein  Fachrichtervotum  verfassen  werde. 
Dr. Bremi arbeite im Büro Isler & Pedrazzini AG, Patent- & Markenanwäl-
te  in  Zürich.  Die  Beklagte  habe  davon  Kenntnis  erhalten,  dass  Isler  & 
Pedrazzini AG Vertreterin der Schweizer Teile von vier Europäischen Pa-
tenten der Gilead Gruppe sei: 

— EP 2 079 726 (Gilead Connecticut, Inc.), 

— EP 2297 105 (Gilead Connecticut, Inc. and Genentech, Inc.), 

— EP 2611 790 (Gilead Connecticut, Inc. and Genentech. Inc.) und 

— EP 2 611 798 (Gilead Connecticut, Inc. and Genentech, Inc.). 

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sei das offene Mandat der Pa-
tentanwaltskanzlei  eines  Richters  bei  objektiver  Betrachtung  geeignet, 
den Anschein der Befangenheit dieses Richters zu erwecken. Dies gelte 
für Mandate zwischen der Patentanwaltskanzlei und einer Verfahrenspar-
tei  oder  einer  mit  dieser  eng  verbundenen  Person,  wie  insbesondere 
Gruppengesellschaften.  Dies  gelte  auch  dann,  wenn  es  sich  bei  dem 
Mandat  um  eine  unbedeutende Angelegenheit  handle,  wie  zum  Beispiel 
die  Vertretertätigkeit  im  Zusammenhang  mit  einer  schweizerischen  Mar-
kenanmeldung.  Entsprechend  habe  der  betroffene  Richter  in  den  Aus-
stand zu treten (BGE 139 III 433). 

4. 
In seiner Stellungnahme führte Richter Bremi aus, es treffe zu, dass seine 
Kanzlei,  Isler  &  Pedrazzini  AG,  als  administrative  Zustelladresse  für 
Rechtsverlustmitteilungen  von  Schweizer  Teilen  der  im  Ausstandbegeh-
ren der Beklagten vom 21. April 2016 genannten Patente eingetragen sei. 
Im Fall der EP 2 079 726 sei der Patentinhaber Gilead Connecticut, Inc., 
36  East  Industrial  Road,  Branford,  CT  06405.  Isler  &  Pedrazzini AG  sei 
bei  diesem  Patent  bereits  seit  Mai  2011  als  Vertreterin  eingetragen,  d.h. 
lange  vor  dem  vorliegenden  Prozess.  In  weiteren  Fällen,  wo  Isler  & 
Pedrazzini AG  eingetragen  sei,  gebe  es  mehrere gemeinsame  Patentin-
haber,  nämlich Gilead Connecticut Inc.,  333 Lakeside  Drive,  Foster  City, 
CA 94404, jeweils zusammen mit Genentech, Inc., One DNA Way, South 
San Francisco, CA 94080. 

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Prozesspartei  sei  die  Gilead  Pharmasset  LLC,  d.h.  sie  entspreche  nicht 
den obigen Patentinhabern, möge aber demselben Konzern angehören. 

Die Kanzlei Isler & Pedrazzini AG sei jeweils nicht von Gilead Connecticut 
Inc.  direkt  als  administrative  Zustelladresse  bestimmt  worden,  sondern 
vielmehr  vom  deutschen  Patentanwaltsbüro  Boehmert  &  Boehmert,  wel-
ches  die  europäischen  Erteilungsverfahren  geführt  habe,  wie  sich  dies 
aus  dem  Europäischen  Patentregister  ergebe.  Isler  &  Pedrazzini AG  sei 
damit nicht in direktem Kontakt mit Gilead Connecticut Inc. und es handle 
sich um eine administrative Funktion ohne jede inhaltliche Befassung mit 
den Patenten. 

Isler  &  Pedrazzini AG  sei  nicht  für  die  Zahlung der  Jahresgebühren  ver-
antwortlich (dies werde über eine Drittfirma abgewickelt). Die Kanzlei Isler 
&  Pedrazzini  AG  sei  in  allen  diesen  Fällen  lediglich  rein  administrative 
Zustelladresse  für  den  hypothetischen  Fall,  dass  in  Zukunft  einmal  eine 
Rechtsverlustmitteilung vom Institut für Geistiges Eigentum wegen Nicht-
Zahlung  einer  Jahresgebühr  ergehen  sollte.  Grund  der  Bestellung  sei, 
dass  die  Zustellung  solcher  Rechtsverlustmitteilungen  an  den  Patentin-
haber  ins Ausland  mit  Risiken  verbunden  sei,  und  dieses  Risiko  so  ver-
mieden werden könne. Eine Pflicht zur Bestimmung einer solchen Zustel-
lungsadresse in der Schweiz gebe es aber nicht. 

Damit handle es sich vorliegend nicht um laufende Mandate, sondern um 
eine  schlafende  Funktion  als  administrative  Zustelladresse,  die  erst  ge-
gebenenfalls  aufleben  könnte,  wenn  eine  Rechtsverlustmitteilung  ver-
schickt  würde  und  danach  Isler  &  Pedrazzini  AG  mandatiert  würde,  ein 
Wiedereinsetzungsgesuch zu stellen o.ä. 

Laufende  Einnahmen  würden  aus  diesen  Funktionen  als  administrative 
Zustelladresse entsprechend nicht erzielt. 

Würde eine Nichtigkeitsklage gegen eines dieser Patente in der Schweiz 
anhängig gemacht, würde die Zustellung des Gerichts nicht an die Isler & 
Pedrazzini AG erfolgen (weil die Isler & Pedrazzini AG eben nicht Vertre-
terin [d.h. Vertreterin vor dem Bundespatentgericht] sei), sondern auf dem 
Rechtshilfeweg direkt an die Patentinhaberin. 

Richter  Bremi  erklärt,  seines  Erachtens  stelle  dieser  Sachverhalt  für  ihn 
keinen Ausstandsgrund dar; er fühle sich in keiner Weise befangen. 

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5. 
Gemäss  Art  49  ZPO  hat  eine  Partei,  die  eine  Gerichtsperson  ablehnen 
will,  "dem  Gericht  unverzüglich  ein  entsprechendes  Gesuch  zu  stellen, 
sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis erhalten hat". 

"Unverzüglich"  ist  streng  zu  nehmen.  Mit  Peter  Diggelmann  ist  davon 
auszugehen, dass sich schon aus Art. 51 Abs. 1 ZPO ergibt, dass diese 
Frist in keinem Fall länger als 10 Tage sein kann.1 

Massgeblich ist, wann die Partei den Ausstandsgrund kannte oder in wel-
chem  Zeitpunkt  er  der  Partei  bei  pflichtgemässer  Aufmerksamkeit  er-
kennbar  gewesen  wäre,  wobei  die  Parteien  aber  nicht  nach Ausstands-
gründen zu forschen haben.2  

6. 
In ihrem Ausstandsbegehren vom 21. April 2016 macht die Beklagte gel-
tend,  ihr  sei  mit  Schreiben  vom  16.  März  2016  mitgeteilt  worden,  dass 
Richter  Bremi  als  Referent  bestellt  worden  sei,  und  sie  habe  davon 
Kenntnis erhalten (ohne Angabe des Zeitpunkts), dass seine Kanzlei die 
genannten Vertretungen ausübe. 

In jenem Schreiben des Gerichts vom 16. März 2016 war indes lediglich 
im Sinne einer Wiederholung festgehalten worden, dass Richter Bremi als 
Referent  bestellt  worden  sei;  wesentlich  war  die  Ankündigung,  dass  er 
nun  ein  Fachrichtervotum  verfassen  werde.  Über  die  Einsetzung  von 
Richter Bremi als Referent waren die Parteien bereits mit Schreiben vom 
5. März 2015 orientiert worden. 

Damit  ist  zu  prüfen,  ob  die  Beklagte  den  jetzt  geltend  gemachten  Aus-
standsgrund  damals  schon  kannte  oder  bei  pflichtgemässer  Aufmerk-
samkeit hätte erkennen müssen. 

Im Nachgang zu BGE 139 III 433, Urteil vom 27. August 2013 in Sachen 
Société  des  Produits  Nestlé  SA  gegen  Denner  AG,  hat  das  Bundespa-
tentgericht,  im  Bestreben,  den  Parteien  das  Erkennen  von  Ausstands-
gründen  zu  erleichtern  und  sicherzustellen,  dass  diese  Art  von  Aus-
standsgründen  sofort  erkannt  werden  kann,  auf  seiner  Webseite  bei  je-
dem Richter (genauer, bei jedem nebenamtlichen Richter und beim zwei-
ten  hauptamtlichen  Richter  Bremi)  seine  Kanzlei  beziehungsweise  sein 

1 Peter Diggelmann, DIKE-Komm-ZPO, Art. 49 N 3 
2 Wullschleger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. A., 

Art. 49 N 6 mit Verweisen 

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Unternehmen  angeführt.3  Zudem  findet  sich  dort  ein  Link  auf  "Hinweise 
zur  Unabhängigkeit  der  Richter  /  Richterinnen".  Diese  Hinweise  lauten 
wie folgt: 

"In  welcher  Form  ein  Richter,  sein  Arbeitgeber  oder  seine  Kanzlei  (vgl.  Tabelle 

mit Richterinformationen) mit Personen, die Parteien sein könnten oder mit Par-

teien  verbunden  sein  könnten,  in  einer  Geschäftsbeziehung  mit  möglicher  Aus-

wirkung auf die Frage der Unabhängigkeit des Richters steht, kann durch einfa-

che Abfrage in entsprechenden öffentlichen Registern ermittelt werden. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sei insbesondere auf folgende Register unter 

Anleitung des Vorgehens hingewiesen: 

Schweizer Marken, Patente, Schutzzertifikate, Designs und Topographien: 

Abfrage unter www.swissreg.ch. 

Um zu prüfen, ob eine Geschäftsbeziehung vorhanden ist, ist das entsprechende 

Schutzrechtsregister  auszuwählen  (z.B.  "Patente")  und  ">>Erweiterte  Suche" 

einzustellen.  Dann  kann  die  betroffene  Person,  die  Partei  sein  könnte  oder  mit 

Parteien  verbunden  sein  könnte,  unter  "Anmelder/Inhaber"  eingetragen  werden, 

und  der  Name  des  Richters,  seiner  Kanzlei,  oder  seines  Arbeitgebers  (und  ge-

gebenenfalls  damit  verbundene  Unternehmen)  unter  "Vertreter/in"  eingegeben 

werden und dann gesucht  werden. Die Resultatliste  gibt  Hinweise auf mögliche 

Interessenkonflikte. 

Richtername, Kanzleiname, Namen der Kanzleikollegen (auf den Webseiten der 

Kanzleien  verfügbar)  und  Arbeitgebername  sind  dabei  je  einzeln  zu  prüfen,  ge-

nau wie die verschiedenen Schutzrechtsregister. 

Europäische Patente und Patentanmeldungen: 

Abfrage unter: https://register.epo.org/advancedSearch?lng=de. 

Es  ist  analog  vorzugehen  wie  im  Schweizer  Register,  die  betroffene  Person  ist 

unter "Anmelder" einzutragen" und der Name des Richters, seiner Kanzlei, oder 

seines Arbeitgebers (und gegebenenfalls damit verbundene Unternehmen) unter 

"Vertreter". Die Resultatliste gibt Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte. 

Zudem kann zur Ermittlung der vom Richter oder dessen Kanzlei resp. Arbeitge-

ber  als  Einsprechende  oder  Vertreter  geführten  Einspruchsverfahren  der  Name 

des Richters, seiner Kanzlei,  oder seines  Arbeitgebers (und gegebenenfalls da-

mit  verbundene  Unternehmen)  in  das  Feld  "Einsprechender"  eingegeben  und 

dann  gesucht  werden.  Die  Resultatliste  gibt  Hinweise  auf  mögliche  Interessen-

konflikte. Richtername, Kanzleiname, Namen der Kanzleikollegen (auf den Web-

3 https://www.bundespatentgericht.ch/das-gericht/richter-richterinnen/ 

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seiten  der  Kanzleien  verfügbar)  und  Arbeitgebername  sind  dabei  je  einzeln  zu 

prüfen."4  

Die  Vornahme  solcher  Abfragen  ist  für  Parteien,  wie  die  Beklagte,  die 
dauernd  mit  Patenten  zu  tun  haben,  reine  Routine  und  ist  bei  pflichtge-
mässer  Aufmerksamkeit  jeweils  durchzuführen,  sobald  das  Bundespa-
tentgericht  die  Gerichtsbesetzung  bekannt  gibt.  Diese  Abfrage  ist  auch 
kein  „Forschen  nach  Ausstandsgünden“,  sondern  lediglich  ein  Abklären 
eines  angesichts  der  Konstellation  mit  den  nebenamtlichen  Fachrichtern 
sich aufdrängenden möglichen Ausstandsgrundes. 

Hätte  die  Beklagte  im  März  2015  auf  www.swissreg.ch  unter  "Patente" 
und  "Erweiterte  Suche"  als  Anmelder  "Gilead"  und  als  Vertreter  "Isler 
Pedrazzini" oder sogar nur "Isler" oder nur "Pedrazzini" eingegeben – ei-
ne  Sache  von  wenigen Sekunden  –  so  wäre  sie sofort  auf  die  Vertreter-
funktion von Isler & Pedrazzini AG bei der EP 2 079 726 gestossen. 

Wenn die Beklagte diesen Sachverhalt erst jetzt vorbringt, ist das eindeu-
tig  nicht  "unverzüglich"  im  Sinne  von Art.  49  ZPO.  Mit  der  Botschaft  zur 
ZPO  ist  davon  auszugehen,  dass  mit  der  Säumigkeit  der  Anspruch  auf 
Ausstand  verwirkt  ist.5  Dies  entspricht  auch  der  bisherigen  Rechtspre-
chung des Bundesgerichts: "Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben 
muss […] eine Ablehnung unverzüglich geltend gemacht werden,  sobald 
der Ausstandsgrund bekannt ist, andernfalls der Anspruch auf Ablehnung 
verwirkt ist".6 

7. 
Ob bei dieser Sachlage noch von Amtes wegen zu prüfen ist, ob ein Aus-
standsgrund  vorliegt,  wie dies  in  der  Literatur  vorgeschlagen  wird,7 kann 
offen  bleiben,  weil  auch  dies  zu  einer  Abweisung  des  Ausstandsbegeh-
rens führen würde: 

Wie das Bundesgericht festgehalten hat, kommt es dann, wenn eine Be-
ziehung  des  Richters  (beziehungsweise  seiner  Kanzlei)  nicht  zu  einer 
Prozesspartei, sondern zu einer Konzerngesellschaft gegeben ist, auf die 
konkreten Verhältnisse an: "Die richterliche Unparteilichkeit kann sodann 
gefährdet sein, wenn der nebenamtliche Richter zwar nicht unmittelbar für 
eine Verfahrenspartei anwaltlich tätig ist, aber für eine mit dieser eng ver-

4 https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/web-dateien/ 

Hinweise_zur_Unabhaengigkeit_der_Richter_Richterinnen_de_150224.pdf 

5 Botschaft ZPO, BBl 2006 7273  
6 BGE 121 I 225 E. 3 mit Verweisen; David Rüetschi , BK ZPO, Art. 49 N 16 
7 David Rüetschi, BK ZPO, Art. 49 N 17 

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bundene  Person,  so  insbesondere  eine  Konzerngesellschaft. Angesichts 
der  Vielfalt  möglicher  Verbindungen  zwischen  verschiedenen  Gesell-
schaften  wäre  ein  streng  schematisches  Vorgehen  verfehlt: Weder  kann 
ohne  Weiteres  von  der  Befangenheit  des  nebenamtlichen  Richters  aus-
gegangen  werden,  wenn  ein  offenes  Mandatsverhältnis  zu  einer  mit  der 
Prozesspartei irgendwie verbundenen Konzerngesellschaft besteht, noch 
wäre es im Hinblick auf den massgebenden Gesichtspunkt des Anscheins 
der  Befangenheit  bei  objektiver  Betrachtung  angebracht,  unbesehen  der 
Konzernwirklichkeit ausschliesslich auf die rechtliche Unabhängigkeit der 
Verfahrenspartei  abzustellen.  Vielmehr  ist  unter  Berücksichtigung  der 
konkreten Umstände zu beurteilen, ob das offene Mandatsverhältnis zwi-
schen  dem  nebenamtlichen  Richter  bzw.  seiner  Kanzlei  und  einer  Kon-
zerngesellschaft  mit  einer  vergleichbaren Nähe zur  mit  dieser  verbunde-
nen Verfahrenspartei einhergeht".8 

Die Beklagte  macht geltend,  die Patentinhaberinnen  Gilead Connecticut, 
Inc. und Genentech, Inc. gehörten zur "Gilead Gruppe". Die Beklagte hat-
te in der Klageantwort eine Pharmagruppe Gilead mit der Konzernmutter 
Gilead Sciences Inc. erwähnt, welche die Pharmasset LLC erworben und 
in Gilead Pharmasset LLC unbenannt habe, wie die Klägerin heute heis-
se.  Irgendwelche  weitere  Ausführungen  zu  dieser  Gilead  Gruppe  oder 
zum  Verhältnis  der  drei  Gesellschaften  Gilead Connecticut,  Inc.,  Genen-
tech, Inc. und Gilead Pharmasset LLC zueinander oder zur Gilead Grup-
pe macht die Beklagte nicht und sie reicht auch keinerlei Unterlagen dazu 
ein. 

Auch  dem Gericht  ist diesbezüglich  nichts  bekannt. Gerichtsnotorisch ist 
einzig,  dass  die  Genentech  Inc.  vor  einigen  Jahren  zu  einem  Preis  von 
einigen  Dutzend  Milliarden  Franken  von  der  F.  Hoffmann-La  Roche  AG 
vollständig  übernommen  wurde,  weshalb  die  Zugehörigkeit  von  Genen-
tech  Inc.  zu  einer  anderen  Pharmagruppe  als  Roche  nicht  als  glaubhaft 
erscheint. 

Das  heisst,  vorliegend  besteht  nach  Wissen  des  Gerichts  bestenfalls, 
sollte die Darstellung der Beklagten zutreffen, ein – um die Formulierung 
des Bundesgerichts zu verwenden – offenes Mandatsverhältnis zu mit der 
Prozesspartei  irgendwie  verbundenen  Konzerngesellschaften.  Eine  ver-
gleichbare Nähe zur mit diesen verbundenen Partei ist nicht zu erkennen. 
Damit  kann  bei  Richter  Bremi  nicht  auf  das  Vorliegen  eines Ausstands-
grundes im Sinne von Art. 48 Abs. 1 Bst. f ZPO geschlossen werden. 

8 BGE 139 III 433 E. 2.1.6 

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Schliesslich  ist  es  gerichtsnotorisch,  dass  eine  Patentanwaltskanzlei  in 
der  Grössenordnung  von  Isler  &  Pedrazzini  AG  bei  mehreren  Tausend 
Patenten  als  Vertreter  gegenüber  dem  IGE  eingetragen  ist.  Daraus  er-
hellt,  dass  aus  der  blossen  Existenz  einer  solchen  Vertretung,  ohne 
Kenntnis der weiteren Umstände, nicht auf eine Beziehung zur betreffen-
den Partei geschlossen werden kann, die einen Ausstandsgrund darstel-
len könnte. 

Endlich kommt dazu, dass sich im vorliegenden Fall die Vertretertätigkeit 
darauf  beschränkt,  als  administrative  Zustelladresse  eine  allfällige 
Rechtsverlustmitteilung des Amtes entgegenzunehmen und – unbearbei-
tet  –  weiterzuleiten. Ob die Kanzlei  danach mit einer  aktiven  Vertretertä-
tigkeit  beauftragt  wird,  welche  dann  auch  in  Rechnung  gestellt  werden 
könnte, und welche einen Ausstandsgrund darstellen würde, ist völlig of-
fen. Aber in dieser Situation als potentieller Beauftragter befindet sich ei-
ne  Patentanwalts-  (und  auch  Rechtsanwalts-)  Kanzlei  gegenüber  allen 
potentiellen  Klienten,  sprich  gegenüber  allen  im  Patentbereich  tätigen 
Gesellschaften  oder  Personen,  welche  als  Auftraggeber  in  Frage  kom-
men. Das kann von vornherein keinen Ausstandsgrund darstellen. 

8. 
Damit ist das Ausstandsbegehren abzuweisen. 

9. 
Ausgangsgemäss  sind  die Kosten  des  Ausstandsverfahrens  der  Beklag-
ten aufzuerlegen. 

Eine  Parteientschädigung  ist  nicht  zuzusprechen,  nachdem  die  Klägerin 
sich nicht geäussert hat. 

Die Gerichtsleitung beschliesst: 

1.   Das  Ausstandsbegehren  der  Beklagten  gegen  Richter  Dr.  sc.  nat. 

Tobias Bremi wird abgewiesen. 

2.   Die Gerichtsgebühr für den Ausstandsentscheid  wird  festgesetzt  auf 

CHF 3'000.–. 

3.   Die Gerichtsgebühr wird der Beklagten auferlegt.  

4.   Parteientschädigungen werden nicht zugesprochen. 

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Dieser Entscheid geht an:  

–  Rechtsanwalt Dr. iur. Christoph Willi (mit Gerichtsurkunde)  
–  Rechtsanwalt Dr. iur. Georg Rauber (mit Gerichtsurkunde)  

O2014_013 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

St. Gallen, 9. Juni 2016 

Im Namen der Gerichtsleitung des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 09.06.2016 

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