# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 601ef927-72e2-519d-87c7-2097de58a543
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2019-02-08
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2018_006
**Docket/Reference:** S2018_006
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/128/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2018_006 

Besetzung 

Verfahrensbeteiligte 

  U r t e i l   v o m   8 .   F e b r u a r   2 0 1 9  

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer  
Richter Dr. phil. nat., dipl. phys. Philipp Rüfenacht (Referent),
Richter Dr. sc. nat. EPFL Lorenzo Parrini 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtech-
nique SA - Recherche et Développement,  
rue Jaquet-Droz 1, 2000 Neuchâtel,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess, Homburger 
AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, 

Klägerin 

gegen 

1. Cendres+Métaux Microtech SA,  

Fuchsenried 10, 2504 Biel/Bienne,   

2. Cendres+Métaux SA,  

Rue de Boujean 122, 2504 Biel/Bienne,   

beide vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Demian 
Stauber und lic. iur. Fabio Versolatto, Rentsch Partner AG, 
Bellerivestrasse 203, Postfach, 8034 Zürich,  

Beklagte 

Gegenstand 

Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme; Spiral-
feder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

Prozessgeschichte 

1.  Mit Eingabe vom 13. September 2018 stellte die Klägerin das folgen-
de Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen: 

„1. Es sei den Gesuchsgegnerinnen unter Androhung einer Ordnungs-
busse von CHF 1‘000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 
Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 
1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB 
mit  Busse  im  Widerhandlungsfall  einstweilen  im  Sinne  einer  vor-
sorglichen  Massnahme  zu  verbieten,  zur  Ausrüstung  einer  Unruh 
einer  mechanischen  Uhr  bestimmte  Spiralfedern  sowie  damit  aus-
gerüstete mechanische Uhrwerke  

in  der  Schweiz  herzustellen,  herstellen  zu  lassen,  zu  lagern,  anzu-
bieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, 
in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei 
einer dieser Handlungen mitzuwirken,  

soweit die Spiralfedern folgende Merkmale aufweisen: 

- 

sie  werden  gebildet  aus  einem  spiralförmigen,  durch  Aus-
schneiden  aus  einer  Einkristall-Silizium  platte  {110}  oder 
{001} erhaltenen Stab; 

-  der Stab weist einen Kern aus Silizium aus; 

-  der Stab umfasst eine den Kern aus Silizium umschliessen-

de Aussenschicht aus amorphem Siliziumoxid. 

2.  Alles  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  zulasten  der  Ge-

suchsgegnerinnen.“ 

2.  Die Massnahmeantwort erfolgte mit Eingabe vom 23. Oktober 2018, 
womit  die  Beklagten  beantragten,  das  Gesuch  um  Erlass  vorsorglicher 
Massnahmen  sei  abzuweisen,  soweit  darauf  einzutreten  sei,  unter  Kos-
ten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.  

Am 23. November 2018 reichte die Klägerin die Stellungnahme zur Mass-
nahmeantwort, insbesondere zur Einrede der Nichtigkeit, ein.  

Am  4.  Dezember  2018  nahmen  die  Beklagten  Stellung  zur  Eingabe  der 
Klägerin vom 23. November 2018. 

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Am 18. Dezember 2018 erstattet der Referent ein Fachrichtervotum.  

Am 17. Januar 2019 fand die Hauptverhandlung statt.  

Prozessuales 

3.  Die  Parteien  haben  alle  ihren  Sitz  in  der  Schweiz.  Verlangt  werden 
vorsorgliche  Massnahmen  wegen  angeblicher  Verletzung  des  Schweizer 
Teils eines europäischen Patents. Die Zuständigkeit des Bundespatentge-
richts ist daher sachlich und örtlich gegeben (Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG). 

In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 3 PatGG entschei-

4. 
det das Gericht in Dreierbesetzung. 

5.   Die  Beklagten  beantragen,  die  Ausführungen  der  Klägerin  in  ihrer 
Stellungnahme  zur  Massnahmeantwort  vom  23. November  2018  seien 
nicht  zu  beachten,  soweit  sie  nicht  die  Rechtsbeständigkeit  des  Mass-
nahmepatents  beträfen.  Die  Klägerin  sei  ausdrücklich  aufgefordert  wor-
den,  nur  zur  Rechtsbeständigkeit  Stellung  zu  nehmen.  Weitere  Ausfüh-
rungen  zu  neuen  Behauptungen  in  der  Massnahmeantwort  würden  im 
Rahmen  des  unbedingten  Replikrechts  erfolgen,  und  die  praxisgemässe 
Frist von 10 Tagen zur Stellungnahme im Rahmen des unbedingten Rep-
likrechts habe die Klägerin verpasst. 

6.   Die  „Frist“  von  10  Tagen,  binnen  derer  eine  Partei  unabhängig  vom 
Verfahrensstadium  und  unabhängig  von  einer  entsprechenden  Fristan-
setzung  durch  das  Gericht  auf jede  Eingabe  der Gegenpartei replizieren 
kann,  ist  trotz  ihrer  häufigen  Bezeichnung  als  „Frist“  keine  Frist  im 
Rechtssinne.  Sie  kann  weder  angesetzt  noch  erstreckt  werden.  Es  han-
delt sich vielmehr um die Dauer, während der das Gericht mit der Urteils-
fällung zuwarten muss, nachdem eine Eingabe zur Sache mit neuen Be-
hauptungen eingegangen ist, damit das rechtliche Gehör der Gegenpartei 
gewahrt  ist.  Das  Bundesgericht  führt  dazu  aus:1  „[Es]  ist  klarzustellen, 
dass  es  bei  der  von  der  Rechtsprechung  praxisgemäss  angewendeten 
Zeitdauer, während der das Gericht die allfällige Wahrnehmung des sog. 
unbedingten Replikrechts (aus Art. 29 Abs. 1 und 2 BV und Art. 6 EMRK) 
abwarten  muss,  nicht  darum  geht,  dass  eine  nach  einer  solchen  Zeit-
spanne eingegangene nachträgliche Eingabe vom Gericht nicht mehr be-
rücksichtigt  werden  darf.  Eine  Partei,  der  eine  Eingabe  der  Gegenseite 
mit Hinweis auf den Aktenschluss zur Wahrung dieses Replikrechts zuge-
stellt  wird,  weiss  damit  regelmässig,  dass  das  Gericht  die  Sache  als 

1 BGer, Urteil 4A_61/2017 vom 31. August 2017, E. 6.2.2. 

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spruchreif  erachtet;  sie  geht  damit  das  Risiko  eines  raschen  Entscheids 
ein. Aus  dem  Umstand  aber,  dass  ein  Gericht  nach Ablauf  dieser  Dauer 
zu urteilen berechtigt ist, ohne sich dem Vorwurf einer Gehörsverletzung 
auszusetzen,  kann  nicht  umgekehrt  abgeleitet  werden,  dass  nach  dem 
fraglichen Zeitpunkt, aber vor der Urteilsfällung eintreffende Stellungnah-
men generell zufolge Verspätung unberücksichtigt zu bleiben hätten.“ 

Das  Gericht  ist  daher  nicht  gehindert,  die Ausführungen  der  Klägerin  in 
der Stellungnahme zur Massnahmeantwort, soweit sie durch neue Tatsa-
chenbehauptungen  der  Beklagten  in  der  Massnahmeantwort  veranlasst 
wurden,  zu  beachten,  auch  wenn  diese Ausführungen mehr  als  10 Tage 
nach  der  Massnahmeantwort  gemacht  wurden.  Es  gibt  keine  „Frist“  im 
Rechtssinne, die die Klägerin hätte verpassen können. 

Unstrittiger Sachverhalt 

7.  Die  Klägerin  ist  Inhaberin  des  schweizerischen  Teils  von  EP  1  422 
436 mit dem Titel „Ressort spiral de montre et son procédé de fabrication“ 
(Spiraluhrwerkfeder und Verfahren zu deren Herstellung; „Massnahmepa-
tent“). Das Massnahmepatent ist in der Schweiz formell in Kraft. Die Klä-
gerin  hat  das  Massnahmepatent  der  ETA  SA  Manufacture  Horlogère 
Suisse, Grenchen, der Patek Philippe SA, Genf, der Rolex SA, Genf, und 
der Manufacture des Montres Rolex SA, Biel, lizenziert. 

Das Massnahmepatent war Gegenstand eines vor dem Bundespatentge-
richt  unter  der  Verfahrensnummer  O2012_015  geführten  Nichtigkeitsver-
fahrens. Aus dem Nichtigkeitsverfahren O2012_015 existieren zwei Fach-
richtervoten des zweiten hauptamtlichen Richters Tobias Bremi. In beiden 
Fachrichtervoten  kam  der  zweite  hauptamtliche  Richter  zum  Schluss, 
dass das Klagepatent neu, nicht naheliegend und nicht unzulässig erwei-
tert  sei.  Nach  Erstattung  der  Fachrichtervoten  wurde  das  Verfahren 
O2012_015 vergleichsweise erledigt. 

8.  Das Massnahmepatent betrifft die Unruh, ein Bauteil eines mechani-
schen  Uhrwerks,  das  einen  Teil  eines  Schwingungssystems  bildet,  das 
als Gangregler für das Uhrwerk dient. Das Bauteil umfasst die eigentliche 
Unruh bzw. Unruhring und die Spirale bzw. Spiralfeder, die mit einem En-
de über eine Spiralrolle mit der Unruhwelle und mit dem anderen Ende an 
der  Unruhbrücke  befestigt  ist.  Die  Unruh  oszilliert  um  ihre  Gleichge-
wichtsposition.  Die  Spiralfeder  besteht  aus  einem  aufgerollten  bandarti-
gen  Element. Gemäss  dem  Massnahmepatent  (Abs. [0006])  war  es  vor-
bekannt,  als  Material für  das  bandartige  Element  komplexe  Legierungen 

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einzusetzen,  um  eine  Selbstkompensation  der  Variation  des  Elastizitäts-
moduls  des  verwendeten  Materials  zu  erreichen,  indem  zwei  konträre 
Einflüsse kombiniert  werden,  nämlich  derjenige der Temperatur  und  der-
jenige der Magnetokonstriktion (also der Kontraktion eines magnetischen 
Körpers aufgrund seiner Magnetisierung). 

Gemäss  dem  Massnahmepatent  (Abs.  [0007])  sind  bisher  verwendete 
Spiralen  aus  Metallen  schwierig  zu  fabrizieren,  weil  komplexe  Prozesse 
beherrscht werden müssen und die mechanischen Eigenschaften der Me-
talle von einer Charge zur nächsten nicht konstant sind. Die nachfolgende 
Regulierung der Uhr ist langwierig und erfordert mehrfache manuelle Ein-
griffe,  zudem  müssen  viele  fehlerhafte  Teile  eliminiert  werden.  All  dies 
führt zu einer kostspieligen Produktion. 

Entsprechend  setzt  sich  das  Massnahmepatent  (Abs.  [0009])  zum  Ziel, 
diese  Nachteile  zu  vermeiden,  indem  eine  Spirale  vorgeschlagen  wird, 
bei  der  die  Empfindlichkeit  auf  thermische  Veränderungen  und  auf  Mag-
netfelder  minimiert  wird.  Ferner  werde  dank  Herstellungsverfahren,  die 
eine perfekte Reproduzierbarkeit sicherstellen, erreicht, dass die Qualität 
der hergestellten Spiralen keine Fluktuation aufweist.  

9.  Der  erteilte Anspruch  1  des  Massnahmepatents  lautet  in  der  mass-
geblichen  französischen  Anspruchsfassung  und  in  der  Gliederung  ge-
mäss  Massnahmebegehren  RZ 19  (akzeptiert  in  Massnahmeantwort  RZ 
58) wie folgt: 

1.  Ressort spiral destiné à équiper le balancier d’une pièce d’horlogerie 

mécanique et  

2.  formé  d’un  barreau  (10)  en  spirale  issu  du  découpage  d’une  plaque 

{001} de silicium monocristallin  

3.  présentant des premier (C1) et deuxième (C2) coefficients thermiques 

de sa constante de rappel C,  

4.  les spires dudit ressort spiral ayant une largeur w et une épaisseur t,  

5.  ledit barreau comportant une âme (12) en silicium et  

6.  une couche externe (14) d’épaisseur ξ formée autour de l’âme en si-

licium et  

7.  constituée d’un matériau présentant un premier coefficient thermique 

du module d'Young de signe opposé à celui du silicium. 

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Die  Klägerin  macht  weiter  die  Verletzung  des  abhängigen  Anspruchs  2 
geltend,  der  den  obigen  Merkmalen  das  Merkmal  „ladite  couche  externe 
(14) est réalisée en oxyde de silicium (SiO2) amorphe“ hinzufügt. 

10.  Die  Klägerin  wirft  den  Beklagten  vor,  durch  die  Herstellung  und  das 
Anbieten  des  Uhrwerks  „K1/CMK1“  das  Massnahmepatent  zu  verletzen, 
da dieses Uhrwerk eine anspruchsgemässe Spiralfeder enthalte. Das be-
sagte  Uhrwerk  wurde  von  der  Momo  Plus AG,  Biel,  entwickelt,  die  2016 
von  der  Beklagten  2  erworben  und  in  „Cendres+Métaux  Microtech  SA“ 
(Beklagte  1)  umfirmiert  wurde.  Die  Beklagten  bestreiten  nicht,  dass  das 
Uhrwerk „K1/CMK1“ eine Spiralfeder enthält, die alle Merkmale der erteil-
ten Ansprüche 1 und 2 aufweist, mit der Ausnahme, dass die Spiralfeder 
nicht  aus  einer  Siliziumplatte  „ausgeschnitten“  („issu  du  découpage“) 
werde  und  die  verwendete  Einkristall-Siliziumplatte  keine 
{001}-
Orientierung  der  Kristalle  aufweise.  Es  ist  unstrittig,  dass  die  Silizium-
wafer,  aus  denen  die  in  dem  Uhrwerk  „K1/CMK1“  enthaltenen  Spiralfe-
dern hergestellt werden, eine {110}-Orientierung der Kristalle aufweisen. 

11.  Unbestritten  ist,  dass  die  Spiralfedern,  die  in  den  Uhrwerken 
„K1/CMK1“ enthalten sind, einen monokristallinen Siliziumkern aufweisen, 
der  von  einer  rund  3,6 µm  dicken  Schicht  aus  amorphem  Siliziumoxid 
(SiO2) umgeben ist (in der Abbildung 1 ist die äussere Schicht heller dar-
gestellt).  Siliziumoxid  hat  einen  ersten  Temperaturkoeffizienten  des  Y-
oung-Moduls mit einem dem Silizium entgegengesetzten Vorzeichen (vgl. 
Abs. [0068] und [0069] Massnahmepatent). 

Abbildung  1:  Links  rund  4‘000-fach  vergrösserte  Ansicht  einer  gebrochenen  Spiralfeder; 
rechts rund 15'000-fach vergrösserte Aufnahme der Bruchstelle (Fig. 2) 

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Unbestritten  respektive  gerichtsnotorisch  ist,  dass  zerstörungsfrei  nicht 
festgestellt  werden  kann,  ob  die  Merkmale  5-7  beim  Verletzungsobjekt 
vorliegen. Die Siliziumspirale muss dazu zerbrochen/zerschnitten und die 
Bruchstelle/Schnittstelle mikroskopisch untersucht werden. 

Bestritten wird von den Beklagten die Beteiligung der Beklagten 2 an den 
Verletzungshandlungen. Diese sei bloss Muttergesellschaft der Beklagten 
1 und nehme nicht an den Verletzungshandlungen teil. Auf diese und wei-
tere  bestrittene  Behauptungen  wird  im  Rahmen  der  Beurteilung  einge-
gangen. 

Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen 

12.  Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die 
notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Par-
tei  glaubhaft  macht,  dass  ein  ihr  zustehender Anspruch  verletzt  ist  oder 
eine  Verletzung  zu  befürchten  ist  (lit.  a,  „Verfügungsanspruch“)  und  ihr 
aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht 
(lit. b, „Verfügungsgrund“). 

Glaubhaft  gemacht  ist  eine  Tatsachenbehauptung,  wenn  für  deren  Vor-
handensein  gewisse  Elemente  sprechen,  selbst  wenn  das  Gericht  noch 
mit  der  Möglichkeit  rechnet,  dass  sie  sich  nicht  verwirklicht  haben  könn-
te.2 Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwe-
re des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Be-
klagten  ab.  Wenn  die  beantragten  vorsorglichen  Massnahmen  die  Be-
klagte  schwer  beeinträchtigen,  sind  die  Anforderungen  höher  als  wenn 
die  Beklagte  nur  gering  beeinträchtigt  wird,  was  namentlich  bei  blossen 
Sicherungsmassnahmen der Fall ist.3 

13.  Nach  herrschender  Lehre  und  Rechtsprechung  ist  der Anspruch auf 
Erlass einer vorsorglichen Massnahme verwirkt, wenn der Gesuchsteller, 
nachdem er in der Lage ist, das Gesuch einzureichen, mit dessen Einrei-
chung so lange zuwartet, dass ein ordentliches Verfahren, das er im frü-
hesten  möglichen  Zeitpunkt  eingeleitet  hätte,  eher  abgeschlossen  wäre 
als das (verspätet) eingeleitete Massnahmeverfahren (so genannte „rela-
tive  Dringlichkeit“).4  Bei  einer  durchschnittlichen  Dauer  von  ordentlichen 

2 BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.). 
3 BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – „chaudière miniature“. 
4  BGer,  Urteil  vom  6. Oktober  1981,  E.  3,  in:  SMI  1983,  148  ff.;  HGer  ZH, 
ZR 1996  306 ff.,  308  –  „Leki-Skistöcke“;  HGer  AG,  Urteil  vom  19.  Dezember 
2001,  E. 5  –  „Jet-Reactor“,  in:  sic!  2002,  353 ff.;  Rüetschi,  Die  Verwirkung  des 

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Verletzungsverfahren vor dem Bundespatentgericht von rund zwei Jahren 
bis  zum  Abschluss  der  ersten  Stufe  und  einer  durchschnittlichen  Dauer 
von auf Unterlassung gerichteten Massnahmeverfahren von rund acht bis 
zehn Monaten ergibt sich daher, dass der Anspruch auf Erlass vorsorgli-
cher  Massnahmen  prozessual  verwirkt  ist,  wenn  er  mit  der  Geltendma-
chung  rund  14  Monate  von  dem  Zeitpunkt  an,  in  dem  ein  ordentliches 
Verfahren hätte eingeleitet werden können, zuwartet. 

14.  Nach  allgemeinen  Grundsätzen  der  Verwirkung  eines  immaterialgü-
terrechtlichen  Unterlassungsanspruchs  durch  Zuwarten  genügt  für  den 
Beginn der massgeblichen Zeitdauer, wenn der Gesuchsteller bei pflicht-
gemässer  Sorgfalt  in  der  Lage  gewesen  wäre,  ein  ordentliches  Verlet-
zungsverfahren  einzuleiten.5 Tatsächliche  Kenntnis  von  der  Patentverlet-
zung  wird  nicht  verlangt,  sondern  es  genügt,  wenn  er  bei  der  Aufmerk-
samkeit,  die  ein  sorgfältiger  Marktteilnehmer  aufbringen  muss,  hätte 
Kenntnis haben können.6 

Die  Anforderungen  an  die  Marktbeobachtungsobliegenheit  dürfen  dabei 
nach der Lehre nicht überspannt werden (Schweizer Rechtsprechung gibt 
es dazu ersichtlich keine; die deutsche Rechtsprechung lehnt eine Markt-
beobachtungsobliegenheit  grundsätzlich  ab7).  Den  Patentinhaber  trifft 
nach der Lehre keine Obliegenheit, Konkurrenzprodukte zu zerlegen, um 
festzustellen,  ob  sie  von  der  patentgemässen  Lehre  Gebrauch  machen. 
Nur  wo  die  Patentverletzung  bereits  aufgrund  der  äusserlich  wahrnehm-
baren  Form  eines  Produkts  erkennbar  und  ohne  Erwerb  des  Produktes 
feststellbar  ist  und  der  Patentinhaber  aufgrund  der  Umstände  vom  Kon-
kurrenzprodukt Kenntnis haben muss, kann man ihm eine Verletzung sei-
ner  Sorgfaltspflicht  vorwerfen,  wenn  er  eine  solch  offensichtliche  Verlet-
zung nicht erkennt.8  

Anspruchs  auf  vorsorglichen  Rechtsschutz  durch  Zeitablauf,  sic!  2002,  416  ff., 
422. 
5  Zum  Grundsatz,  dass  fahrlässige  Unkenntnis  bei  der  Verwirkung  materieller 
Ansprüche  genügt  siehe  BGE  117  II  575  E. 4b  –  „Iba/Iba.com“;  Brauchbar,  Die 
Verwirkung  im  Kennzeichenrecht  unter  Berücksichtigung  der  Regelung  in  der 
Europäischen Union, Diss. Basel 2001, 82 ff. 
6 Ebenso HGer AG, Urteil vom 19. Dezember 2001, E. 5 c) dd) – „Jet-Reactor“, 
in: sic! 2002, 353 ff. 
7 LG Düsseldorf, GRUR 1990, 117, 119 – „Strickwarenhandel II“. 
8 Schweizer, Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche, sic! 2009, 325 ff., 330. 

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15.  Die Beweislast für die Umstände, die auf Rechtsmissbrauch schlies-
sen lassen, trägt derjenige, der sich auf Rechtsmissbrauch beruft.9 Da die 
Verwirkung  des  Anspruchs  auf  Erlass  vorsorglicher  Massnahmen  durch 
Zuwarten  ein  Ausfluss  des  (prozessualen)  Rechtsmissbrauchsverbots 
ist,10 tragen die Beklagten die Beweislast für das Vorliegen der Umstände, 
die  auf  ein  übermässig  langes  Zuwarten  bis  zur  Einreichung  des  Mass-
nahmegesuchs schliessen lassen. 

Verfügungsanspruch 

16.  Die  Klägerin  muss  glaubhaft  machen,  dass  sie  Inhaberin  (allenfalls 
ausschliessliche Lizenznehmerin, Art. 75 PatG) eines in der Schweiz for-
mell in Kraft stehenden Patents ist und dass die Beklagte durch ihr zuzu-
rechnende  Handlungen  in  den  Schutzbereich  dieses  Patents  eingreift  
oder  in  den  Schutzbereich  einzugreifen  droht.  Wendet  die  Beklagte  ein, 
dass das Massnahmepatent nicht rechtsbeständig sei, so prüft das Bun-
despatentgericht  im  Massnahmeverfahren,  ob  die  Rechtsbeständigkeit 
des Massnahmepatents unter Berücksichtigung der Einrede glaubhaft ist.  

Die Beweislast für das Vorliegen von Nichtigkeitsgründen trägt die Partei, 
die die Feststellung der Nichtigkeit eines Patents einrede- oder widerkla-
geweise verlangt;11 im vorliegenden Fall also die Beklagten. Die Behaup-
tungslast folgt nach allgemeiner Regel der Beweislast. 

17.  Soweit  sich  die  Parteien  über  das  Verständnis  des Anspruchs  nicht 
einig  sind,  ist  der  geltend  gemachte  Patentanspruch  aus  der  Sicht  des 
massgebenden  Fachmanns  im  Lichte  der  Beschreibung  und  der  Zeich-
nungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG / Art. 69(1) EPÜ). Dazu ist vorab 
der massgebliche Fachmann zu definieren. 

Massgeblicher Fachmann 

18.  Die  Kenntnisse  und  Fähigkeiten  des  massgeblichen  Fachmannes 
sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende 
Erfindung  massgebliche  Fachgebiet,  anschliessend  Niveau  und  Umfang 
der  Fähigkeiten  und  Kenntnisse  des  Fachmannes  des  entsprechenden 
Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich 

9 BGE 138 III 425 E. 5.2. 
10 Rüetschi, a.a.O., 421. 
11  Heinrich,  PatG/EPÜ,  3.  Aufl.  2018,  Art. 26  N 45;  Fritz  Blumer, 
Bertschinger/Münch/Geiser 
Anwaltspraxis), Basel 2002, Rz. 18.49; CR PI-LBI-Scheuchzer, Art. 26 N 14. 

(Hrsg.),  Patentrecht 

(Handbücher 

für 

in: 
die 

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nach  dem  technischen  Gebiet,  auf  dem  das  von  der  Erfindung  gelöste 
Problem liegt.12 

Die  Fähigkeiten  und  Kenntnisse  des  Fachmannes  umschreibt  das  Bun-
desgericht  mit  der  Formulierung,  der  durchschnittlich  gut  ausgebildete 
Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abge-
stellt  werde,  sei „weder ein  Experte  des  betreffenden  technischen  Sach-
gebiets  noch  ein  Spezialist  mit  hervorragenden  Kenntnissen.  Er  muss 
nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte 
Kenntnisse  und  Fähigkeiten,  über  eine  gute  Ausbildung  sowie  ausrei-
chende  Erfahrung  verfügen  und  so  für  den  in  Frage  stehenden  Fachbe-
reich gut gerüstet  sein“.13 Was dem fiktiven  Fachmann fehlt,  ist  jede  Fä-
higkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.14 

19. Die Beklagten definieren den massgeblichen Fachmann wie folgt: 

„Team  aus  einem  Ingenieur  mit  Kenntnissen  in  der  Mikromechanik, 
welcher  in  der  Uhrenindustrie  tätig  ist,  und  einem  Physiker  mit 
Kenntnissen  in  der  Festkörperphysik,  insbesondere  auf  dem  Gebiet 
der Halbleitermaterialien.“  

Die Klägerin definiert den Fachmann dagegen in ihrer Stellungnahme zur 
Einrede der Nichtigkeit wie folgt: 

„ein auf dem Gebiet der mechanischen Uhrmacherei spezialisierter 
Mikromechaniker, allenfalls im Team mit einem Physiker mit Spezia-
lisierung  im  Bereich  Mikrofabrikationstechniken  (Ätzverfahren  und 
Auftragen von dafür geeigneten Schichten auf Substrate)“  

20.  Umstritten ist insbesondere, ob sich die Kenntnisse des Fachmanns 
auf  die  elektronische  Uhrmacherei  und  Halbleitermaterialien  erstrecken. 
Die  Klägerin  bestreitet  dies  namentlich  mit  dem  Hinweis,  weder  der  von 
den Beklagten vorgebrachte nächstliegende Stand der Technik EP 0 732 
635 A1 („EP 635“) noch das Massnahmepatent hätten mit Halbleitermate-
rialien  zu  tun,  und  mechanische  Uhrwerke  einerseits  und  elektronische 
Uhrwerke andererseits würden in Unternehmen gängigerweise von unter-
schiedlichen technischen Teams entwickelt bzw. hergestellt. 

12 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 
13 BGE 120 II 71 E. 2. 
14  BGE  120  II  312  E.  4b  –  „cigarette  d‘un  diamètre  inférieur“;  CR-PI-LBI-
Scheuchzer, Art. 1 N 122. 

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Tatsächlich bezieht sich das Massnahmepatent offensichtlich ausschliess-
lich  auf mechanische  Uhrwerke,  Elektronik  ist  darin  nicht  angesprochen. 
Silizium  ist  zwar  ein  Halbleiter,  im  vorliegenden  Fall  spielen  jedoch  die 
entsprechenden  elektrischen  Eigenschaften,  die  in  der  Halbleitertechno-
logie  zur  Herstellung  von  elektronischen  Bauelementen  ausgenutzt  wer-
den, keine Rolle. 

Das  für  die  Herstellung  von  elektronischen  Baugruppen  wie  elektroni-
schen  Uhrwerken  benötigte  Know-how  unterscheidet  sich  fundamental 
vom  Know-how,  das  zur  Herstellung  mechanischer  Uhrwerke  zum  Ein-
satz  kommt  (behauptet  in  der  Stellungnahme  zur  Massnahmeantwort: 
ganz  andere  technische  Herausforderungen  und  Probleme).  Daran  än-
dert  nichts,  dass  in  Nischenbereichen  Uhrwerke  hergestellt  werden,  die 
Elemente  eines  mechanischen  Uhrwerks  und  elektronische  Komponen-
ten  kombinieren,  z.  B.  Quarzuhren  mit  automatischer  Energieerzeugung 
oder mechanische „Smart Watches“. 

Wenn (grössere) Unternehmen überhaupt sowohl mechanische als auch 
elektronische Uhrwerke entwickeln und herstellen, so ist davon auszuge-
hen,  dass  daran  unterschiedliche  Teams  beteiligt  sind  (so  zutreffend  in 
der  Stellungnahme  zur Massnahmeantwort;  die Behauptung  der  Beklag-
ten anlässlich der mündlichen Verhandlung, dies sei nicht behauptet wor-
den, ist falsch). 

Somit handelt es sich beim Fachmann im vorliegenden Fall um einen auf 
dem Gebiet der mechanischen Uhrmacherei spezialisierten Mikromecha-
niker, im Team mit einem Physiker mit Spezialisierung im Bereich Mikro-
fabrikationstechniken.  Es  ist  davon  auszugehen,  dass  der  Fachmann 
über  keine  besonderen  Kenntnisse  der  elektronischen  Uhrmacherei  ver-
fügt. 

Auslegung des geltend gemachten Patentanspruchs 

21.  Geltend  gemacht  werden  die  erteilten  Ansprüche  1  und  2.  Ausge-
hend  vom  Schriftenwechsel  scheint  der  Begriff  „issu  du  découpage“  im 
Merkmal 2 auslegungsbedürftig zu sein. 

Im  Merkmal  2  ist  festgehalten,  dass  der  spiralförmige  Stab  durch  Aus-
schneiden aus einer Einkristall-Siliziumplatte {001} erhalten wird („issu du 
découpage d‘une plaque {001} de silicium monocristallin“). 

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Die  Beklagten  führen  in  ihrer  Massnahmeantwort  aus,  die  angegriffene 
Siliziumspirale  werde  nicht  „ausgeschnitten“,  sondern  durch  ein  Plasma-
Ätzverfahren hergestellt. Damit implizieren sie, der Begriff „Ausschneiden“ 
im Merkmal 2 umfasse diese Herstellungsweise nicht. Wie der Begriff kor-
rekt auszulegen ist, tragen die Beklagten hingegen ebenso wenig wie die 
Klägerin  vor.  Da  die  Auslegung  des  Patentanspruchs  eine  Rechtsfrage 
ist,15  geht  die  Annahme  der  Beklagten  fehl,  das  Gericht  dürfe  den  An-
spruch mangels entsprechenden Vortrags der Klägerin nicht so auslegen, 
dass er auch etwas anderes als einen Schneidprozess erfasst. 

22.  Die Bedeutung des Begriffs „découpage“ im Merkmal 2 ist nicht ein-
deutig, so kann damit ein Schneidprozess im engeren Sinn gemeint sein, 
wobei  z.  B.  eine  Drahtsäge,  ein  Laserstrahl  oder  ein  Wasserstrahl-
Schneidsystem zum Einsatz gelangt. Es kann aber auch in einem weite-
ren  Sinn  verstanden  werden,  wonach  es  nur  darauf  ankommt,  dass  das 
Bauteil aus einem Material herausgearbeitet wird. 

Der  Fachmann  wird  somit  zur  Auslegung  die  Beschreibung  des  Mass-
nahmepatents  konsultieren.  Dort  ist  im  Abs.  [0019]  ausdrücklich  die 
Plasmabearbeitung  als  Beispiel  für  einen  Schneidprozess  genannt  (“un 
barreau  découpé  en  spirale  issu  de  l‘usinage,  par  exemple  par  plasma, 
d‘une  plaque  {001}  de  silicium  monocristallin“).  Zwar  existiert  auch  ein 
„Plasmaschneidprozess“  („découpage  plasma“)  nebst  den  plasmaunter-
stützten  Ätzverfahren,  dieser  Plasmaschneidprozess  ist  aber  primär  für 
metallische  Materialien  (insbesondere  Stahl)  bestimmt,  während  bei  der 
Verarbeitung  von  Silizium-Substraten  plasma-unterstützte  Ätzverfahren 
zum Einsatz gelangen. Dies ergibt sich beispielsweise auch aus der von 
den Beklagten vorgelegten EP 635.  

Der  Fachmann  wird  somit  davon  ausgehen,  dass  im  Abs.  [0019]  ein 
plasma-unterstütztes Ätzverfahren gemeint ist. Entsprechend wird er den 
Begriff „ausgeschnitten“ bzw. „découpage“ nicht in einem engen Sinn auf-
fassen,  sondern  analog  zu  „herausarbeiten“,  so  dass  auch  der  plasma-
unterstützte  Ätzprozess  als  Beispiel  für  ein  solches  „Ausschneiden“  un-
mittelbar vom Merkmal 2 erfasst ist. 

15 BGer, Urteil 4A_142/2011 vom 31. Mai 2011, E. 1.3 – „antimykotischer Stift“. 

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Rechtsbeständigkeit 

23.  Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, 
ist  keine  patentierbare  Erfindung  (Art. 1 Abs. 2  PatG  / Art. 56  EPÜ).  Um 
eine  unzulässige  ex-post-Betrachtung  auszuschliessen,  verlangt  das 
Bundesgericht eine nachvollziehbare Methode der Beurteilung.16 

Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes 
der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens 
und  Könnens.17  Es  ist  dann  zu  fragen,  „ob  ein  Fachmann  nach  all  dem, 
was  an  Teillösungen  und  Einzelbeiträgen  den  Stand  der  Technik  aus-
macht,  schon  mit  geringer  geistiger  Anstrengung  auf  die  Lösung  des 
Streitpatents kommen kann oder ob es dazu zusätzlichen schöpferischen 
Aufwandes bedarf. [_] Es sollen keine Lehren patentiert werden, die der 
Fachmann  in  Kenntnis  des  Standes  der  Technik  und  gestützt  auf  seine 
durchschnittlichen  Fähigkeiten  folgerichtig  aus  dem  Stand  der  Technik 
entwickeln kann; [_]“.18 

Das  Bundespatentgericht  wendet  bei  der  Beurteilung  der  erfinderischen 
Tätigkeit konsequent den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickel-
ten Aufgabe-Lösungs-Ansatz  an.19  Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz  gliedert 
sich in drei Phasen: i) Ermittlung des „nächstliegenden Stands der Tech-
nik“,  ii)  Bestimmung  der  zu  lösenden  „objektiven  technischen  Aufgabe“ 
und iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des 
nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Auf-
gabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre.20 

Unter  dem  nächstliegenden  (auch „nächstkommenden“)  Stand  der Tech-
nik ist die in einer einzigen Quelle offenbarte Kombination von Merkmalen 
zu  verstehen,  die  den  erfolgversprechendsten  Ausgangspunkt  für  eine 
Entwicklung  darstellt,  die  zur  beanspruchten  Erfindung  führt.21  Der 
nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck oder 

16 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – „Kunststoffdübel“. 
17 BGer, a.a.O. 
18  BGE  138  III  111  E.  2.1  –  „Induktionsherd“;  Urteil  4A_541/2013  vom  2.  Juni 
2014,  E.  5.2.1  –  „Fugenband“;  Urteil  4A_541/2017  vom  8.  Mai  2018,  E.  2  – 
„Fulvestrant II“ (zur Publikation vorgesehen). 
19  BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E.  4.4  –  „elektrostatische 
Pulversprühpistole“;  Urteil  S2017_001  vom  1.  Juni  2017,  E.  4.6  – 
„Valsartan/Amlodipin  Kombinationspräparat“;  Urteil  O2015_011  vom  29.  August 
2017, E. 4.5.1 – „Fulvestrant“. 
20 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe November 2017, G-VII, 5. 
21  Beschwerdekammer  des  EPA,  Entscheidung  T  606/89  vom  18.  September 
1990. 

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eine  ähnliche  Wirkung  wie  die  Erfindung  gerichtet  sein.22  Die  Wahl  des 
Ausgangspunkts ist zu begründen.23 

Den  Aufgabe-Lösungs-Ansatz  bezeichnet  das  Bundesgericht  als  nützli-
ches Werkzeug, um die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu objek-
tivieren  und  eine  rückschauende  Betrachtungsweise  soweit  möglich  zu 
vermeiden, seine Anwendung ist aber nicht zwingend.24 

24.  Die  Beklagten  machen  in  der  Massnahmeantwort  die  fehlende 
Rechtsbeständigkeit  der  massgeblichen  Ansprüche  des  Massnahmepa-
tents mangels erfinderischer Tätigkeit geltend. Als nächstliegender Stand 
der  Technik  wird  die  EP  635  herangezogen.  Diese  wird  mit  der  US 
5,783,973 A („US 973“) und der US 2002/0104475 A1 („US 475“) kombi-
niert. 

Die Beklagten behaupten, dass die EP 635 kumulativ die Merkmale 1 bis 
6 des Massnahmepatents offenbare. 

Die Klägerin ist demgegenüber der Ansicht, in der EP 635 sei nicht expli-
zit  offenbart,  dass  eine  Spiralfeder  aus  einem  durch  Ausschneiden  aus 
einer  Einkristall-Siliziumplatte  erhaltenen  Stab  gebildet  wird  (Merkmal  2, 
5).  Man  gelange  erst  durch  eine Auswahl  aus  mehreren  Listen  zu  einer 
monokristallinen  Siliziumspiralfeder.  Auch  eine  einen  Siliziumkern  um-
schliessende Aussenschicht aus einem Oxid sei nicht offenbart. Die Spi-
ralfeder müsse zudem zunächst aus einer Liste genannter Uhrenbestand-
teile  ausgewählt  werden,  so  dass  auch  das  Merkmal  1  ein  Unterschei-
dungsmerkmal  darstelle.  Die  Klägerin  behauptet  zwar,  dass  EP 635  „ein 
denkbar  ungeeigneter  Ausgangspunkt“  für  die  Beurteilung  der  erfinderi-
schen Tätigkeit sei. Sie schlägt aber keinen anderen Ausgangspunkt vor. 
EP 635  ist  zumindest  nicht  derart  ungeeignet,  dass  eine  Prüfung  der  er-
finderischen  Tätigkeit  ausgehend  von  dieser  Entgegenhaltung  zu  einer 
rückschauenden  Betrachtung  führen  würde,  weshalb  die  Entgegenhal-
tung  angesichts  der  bundesgerichtlichen  Rechtsprechung25  als  Aus-
gangspunkt zu akzeptieren ist. 

Unbestritten ist, dass die EP 635 weder das Merkmal 7 offenbart, wonach 
die Aussenschicht aus einem Material besteht, das einen ersten Tempera-

22 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 
23  BGer,  Urteil  4A_282/2018  vom  4. Oktober  2018,  E. 4.3  –  „balancier  de 
montre“. 
24  BGE  138  III  111  E. 2.2;  Urteil  4A_541/2013  vom  2.  Juni  2014,  E. 5.2.1  – 
„Fugenband“. 
25 BGer, Urteil 4A_391/2011 vom 23. Dezember 2011,  E 2.2 – „Induktionsherd“. 

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turkoeffizienten  des  Young-Moduls  mit  einem  dem  Silizium  entgegenge-
setzten  Vorzeichen  aufweist,  noch  das  Merkmal  des  abhängigen  An-
spruchs 2, wonach die Aussenschicht aus amorphem Siliziumoxid (SiO2) 
erzeugt wird bzw. besteht. 

25.  Die  EP  635  betrifft  mikromechanische  Teile,  insbesondere  für  me-
chanische  Uhrwerke  (EP  635,  Sp.  1:3-12). Als  Nachteile  der  vorbekann-
ten  metallischen  Teile  werden  a)  erhebliche  Trägheiten  bzw.  Trägheits-
momente,  b)  hohe  Reibungskoeffizienten,  c)  die  Oxidation gewisser  me-
tallischer Oberflächen und damit einhergehende Reibung, d) hohe lineare 
Ausdehnungskoeffizienten  und  e)  die  Magnetisierung  gewisser  metalli-
scher Teile genannt (EP 635, Sp. 1:30-50). Jeder dieser Faktoren könne 
bei mechanischen Uhrwerken zu einer Beeinträchtigung der Ganggenau-
igkeit führen (EP 635, Sp. 1:51-54). 

Die EP 635 setzt sich vor dem Hintergrund dieser Nachteile zur Aufgabe, 
mikro-mechanische  Teile  zu  schaffen,  deren  intrinsische  Eigenschaften 
die  Herstellung  besonders  leistungsfähiger  Mechanismen  ermöglichen 
(EP 635, Sp. 1:55-58). 

Die Aufgabe  wird  gelöst,  indem Teile  aus  einer Grundplatte  eines  ersten 
kristallinen  Materials  durch  anisotropisches  Trockenätzen  („attaque  (à 
sec)  anisotropique“)  in  Richtung  der  Materialdicke  mittels  eines  plasma-
angeregten  Gases  ausgeschnitten  werden  (EP  635,  Sp.  2:1-6).  Diejeni-
gen Abschnitte der Teile, die mit anderen Teilen zusammenwirken sollen, 
werden  anschliessend  durch  chemische  Gasphasenabscheidung  mit  ei-
ner Schicht eines zweiten Materials versehen, das eine hohe Beständig-
keit  und  vorgegebene  Reibungskoeffizienten  aufweist  (EP  635,  Sp.  2:6-
10). 

In Bezug auf das erste kristalline Material wird eine Liste mit acht Materia-
lien  angegeben,  die  u.  a.  monokristallines  Silizium,  polykristallines  Silizi-
um, Siliziumoxid und Siliziumnitrid umfasst (EP 635, Sp. 2:11-16; Sp. 6:1-
8). 

Beim zweiten Material für die Beschichtung handelt es sich bevorzugt um 
in  Diamantform  kristallisierten  Kohlenstoff,  dessen  Oberfläche  gegebe-
nenfalls  mit  Sauerstoff  versetzt  („oxygénée“),  hydriert  oder  fluoriert  sein 
kann.  Ebenso  möglich  sind  amorphe  Kohlenstoffschichten  (DLC),  Titan-
carbid  oder  -nitrid,  Siliziumcarbid  oder  -nitrid,  Bornitrid  in  hexagonaler  o-
der kubischer Form oder Titandiborid (Sp. 2:17-24). 

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Keines dieser Materialien scheint einen Youngschen Modul zu haben, der 
ein  gegenüber  Silizium  umgekehrtes  Vorzeichen  aufweist.  Zudem  kann 
festgehalten werden, dass Siliziumoxid  weder in der Liste für das zweite 
Material enthalten ist noch sonst irgendwo in der EP 635 als Material für 
eine  dauerhafte  Beschichtung  des  zu  schaffenden  mikro-mechanischen 
Teils vorgeschlagen wird. 

Als Vorteile der verwendeten Materialien erwähnt sind namentlich die ge-
ringe Dichte, der geringe Ausdehnungskoeffizient und der Amagnetismus 
(EP 635, Sp. 2:37-41) bzw. die reduzierte Trägheit, eine reduzierte Sensi-
bilität in Bezug auf die Temperatur und natürliche Magnetfelder (EP 635, 
Sp. 4:44-48). 

Als mikromechanische Teile, auf welche die beschriebene Lehre anwend-
bar  ist,  explizit  genannt  sind  Zahnräder,  Ritzel,  Spiralfedern,  Anker  und 
Hebel (EP 635, Sp. 4:8-13, 40-44). 

Die Detailbeschreibung bezieht sich beispielhaft auf die Herstellung eines 
Ankers  für  das  Uhrwerk.  Mit  wenigen  Anpassungen  lasse  sich  das  be-
schriebene Verfahren auch auf andere Uhrwerksteile wie z. B. die Spiral-
feder bzw. die Unruh übertragen (EP 635, Sp. 4:49-59). 

Zur  Herstellung  des  Ankers  wird  eine  Platte  aus  einem  kristallinen 
Grundmaterial  mit  einem  Substrat  verschweisst  (EP  635,  Sp.  5:51-54). 
Als  mögliche  Materialien  sind  wieder  die  acht  vorstehend  genannten  er-
wähnt, es wird dann aber im Ausführungsbeispiel weiter von einer (mono-
kristallinen  oder  polykristallinen)  Siliziumplatte  ausgegangen  (EP  635, 
Sp. 6:1-13).  Die  Platte  wird  mit  Siliziumoxid  beschichtet  (EP  635, 
Sp. 6:17-18).  Diese  Schicht  wird  anschliessend  bereichsweise  entfernt, 
so dass entsprechend der Form des herzustellenden Ankers eine Maske 
für das nachfolgende Plasmagravur-Verfahren gebildet wird (EP 635, Sp. 
6:24-43). Nach erfolgter Plasmagravur lässt sich der Anker vom Substrat 
lösen, anschliessend wird die auf der oberen Fläche des Ankers verblie-
bene  Oxidschicht  der  Maske  chemisch  entfernt,  und  das  Teil  wird  che-
misch gereinigt (EP 635, Sp. 7:48-56). 

Auf  das  Teil  können  anschliessend  komplementäre  Behandlungsschritte 
angewandt werden, z. B. ein Beschichtungsverfahren mit einem zweiten, 
harten  Material  mit  vorgegebenem  Reibungskoeffizienten,  das  auf  das 
ganze  Teil  oder  –  mittels  einer  Maske  –  auf  diejenigen  Bereiche  ange-
wandt wird, die mit anderen Teilen zusammenwirken sollen (EP 635, Sp. 
8:3-15). 

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Der Fachmann entnimmt der EP 635 somit, dass mikro-mechanische Tei-
le für mechanische Uhrwerke, z. B. Spiralfedern, aus kristallinen Materia-
lien  gefertigt  werden  können,  wobei  eine  Auswahl  aus  acht  Materialien 
konkret  angegeben  ist.  Die  Teile  werden  mit  Vorteil  mit  einer  tribologi-
schen  Beschichtung  versehen,  wobei  hierzu  ebenfalls  mehrere  Materia-
lien vorgeschlagen werden. Vorteile bieten die Teile, die gemäss der Leh-
re der EP 635 gefertigt werden, insbesondere in Bezug auf eine geringere 
Trägheit  (aufgrund  reduzierter  Dichte),  eine  reduzierte  Sensibilität  in  Be-
zug  auf  die  Temperatur  (aufgrund  eines  geringeren  (linearen)  Ausdeh-
nungskoeffizienten) und auf natürliche Magnetfelder (aufgrund amagneti-
scher  Eigenschaften).  Wird  zudem  eine  tribologische  Schicht  aufge-
bracht,  ergeben  sich  ausserdem  verbesserte  Reibungseigenschaften 
beim mechanischen Zusammenwirken mit weiteren Teilen. 

Eine Beschichtung aus Siliziumoxid ist ausschliesslich in Bezug auf einen 
Zwischenschritt  bei  der  Herstellung  erwähnt,  die  danach  verbliebene 
Schicht  soll  wieder  entfernt  werden.  Für  die  tribologische  Beschichtung 
wird  Siliziumoxid  als  Material  nicht  vorgeschlagen.  In  Bezug  auf  Metalle 
werden in der EP 635, Sp. 1:39-42, Oxidschichten, die sich durch natürli-
che  Oxidation  auf  Metalloberflächen  bilden,  als  ungünstig  für  die  Rei-
bungseigenschaften beschrieben. 

Wenn eine weitere Schicht aus der in der EP 635 vorgeschlagenen Aus-
wahl aufgebracht wird, ergibt sich beim fertigen Teil auch aufgrund der zu 
erwartenden  Oxidation  keine  Aussenschicht  aus  Siliziumoxid.  Wird  das 
Teil aus Silizium hergestellt, dürfte sich im Fall, dass keine weitere tribo-
logische Schicht aufgebracht wird, aufgrund der Oxidation eine sehr dün-
ne  Siliziumoxidschicht  auf  der  (gesamten)  Oberfläche  ausbilden.  Der 
Fachmann  erkennt  aber  ohne  weiteres,  dass  die  Stärke  einer  solchen 
Schicht  derart  gering  sein  wird,  dass  sie  keinen  messbaren  Einfluss  auf 
das  thermische  Verhalten  des  gesamten  Teils  haben  wird,  dass  es  sich 
also nicht um eine „Aussenschicht“ im Sinn des Massnahmepatents han-
delt. 

Somit  offenbart  die  EP  635  u.  a.  eine  zur Ausrüstung  einer  Unruh  einer 
mechanischen  Uhr  bestimmte  Spiralfeder  (Merkmal  1).  Diese  wird  not-
wendigerweise aus einem „Stab“ mit einem ersten und zweiten Tempera-
turkoeffizienten  der  Rückholkonstante  der  Spiralfeder  bestehen  (Merk-
mal 3)  und  Windungen  mit  einer  gewissen  Breite  und  Dicke  aufweisen 
(Merkmal  4).  Ebenso  sind  ein  Kern  und  eine  (tribologische)  Aussen-
schicht erwähnt (Merkmal 6). 

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26.  Nicht  unmittelbar  aus  der  EP  635  geht  hervor,  dass  die  Spiralfeder 
aus  einem  durch  Ausschneiden  aus  einer  Einkristall-Siliziumplatte  {001} 
erhaltenen  Stab  gebildet  ist  (Merkmal 2).  Dazu  muss  zunächst  Silizium 
aus  einer  Auswahl  von  acht  Materialien  ausgewählt  werden,  anschlies-
send  noch  die  Kristallorientierung  {001}  aus  den  drei  entsprechenden 
Möglichkeiten.  Zwar  werden  mono-  und  polykristallines  Silizium  als  be-
vorzugte Materialien bezeichnet, eine Auswahl von monokristallinem Sili-
zium  und  der  geforderten  Orientierung  ist  aber  auch  ausgehend  davon 
noch notwendig. Die Aussenschicht weist keinen ersten Temperaturkoef-
fizienten auf, der dem Merkmal 7 entspricht, und besteht nicht aus Silizi-
umoxid  (Merkmal  gemäss  abhängigem  Anspruch 2;  im  Folgenden  zu-
sammen die „Unterscheidungsmerkmale“). 

Die  Unterscheidungsmerkmale  sollen  gemäss  dem  Massnahmepatent  – 
aufgrund der Kompensation der Youngschen Module – eine Minimierung 
der  Empfindlichkeit  auf  äussere  Temperatureinflüsse  bewirken.  Dies  ist 
der primäre technische Effekt, der sich aus den Unterscheidungsmerkma-
len  ergibt.  Er  soll  zur  Folge  haben,  dass  das  mechanische  Uhrwerk  als 
Ganzes eine erhöhte Ganggenauigkeit aufweist. 

27.  Die  objektive Aufgabe,  welcher  der  zu  beurteilenden  Merkmalskom-
bination  zugrunde  liegt,  muss  nun  so  formuliert  werden,  dass  sie  keine 
technischen Lösungsansätze enthält, damit eine rückschauende Betrach-
tungsweise vermieden wird. Bei der von den Beklagten formulierten Auf-
gabe sind diese Erfordernisse nicht erfüllt: Zum einen wird dort bereits auf 
eine  Spiralfeder  aus  Silizium  abgestellt,  zum  anderen  regt  die  Aufgabe 
den Fachmann bereits an, die Lösung im Bereich der Temperaturempfind-
lichkeit (bzw. -unempfindlichkeit) der Rückholkonstante zu suchen. 

Ausgehend  vom  genannten  technischen  Effekt  und  unter  Berücksichti-
gung  der  Unterscheidungsmerkmale  ergibt  sich  vielmehr  die  objektive 
technische Aufgabe, die Spiralfeder einer Unruh weiterzubilden im Hin-
blick auf eine Erhöhung der Ganggenauigkeit eines damit ausgestatteten 
mechanischen Uhrwerks auch bei äusseren Einflüssen auf dasselbe.  

Die Aufgabe wird gemäss Anspruch 1 gelöst, indem die Spiralfeder einen 
Kern aus monokristallinem Silizium {001} umfasst und eine Beschichtung 
aus einem Material, das einen ersten Temperaturkoeffizienten des Young-
Moduls  mit  einem  dem Silizium  entgegengesetzten  Vorzeichen  aufweist. 
Gemäss Anspruch 2 besteht die Beschichtung zudem aus amorphem Si-
liziumoxid. 

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28.  Die  Beklagten machen nun geltend,  der Gegenstand  der Ansprüche 
1  und  2  ergebe  sich  in  naheliegender  Weise  aus  der  Kombination  der 
EP 635  in  einem  ersten  Schritt  mit  der  US  973  und  in  einem  zweiten 
Schritt mit der US 475. 

29.  Ausgehend von der Lehre der EP 635 selbst hat der Fachmann keine 
Veranlassung, zur Lösung der gestellten Aufgabe Massnahmen in Bezug 
auf  die Temperaturempfindlichkeit  der  Spiralfeder  vorzunehmen,  denn  er 
erfährt aus der EP 635 u. a. dass die mit dem vorgeschlagenen Verfahren 
hergestellten  Bauteile  nebst  anderen  Vorteilen  bereits  unempfindlich  auf 
Temperatureinflüsse sein sollen (EP 635, Sp. 4:45-48). Ohnehin beziehen 
sich die detaillierten Ausführungen der EP 635 primär auf einen Anker ei-
nes mechanischen Uhrwerks, der in vielerlei Hinsicht andere Anforderun-
gen  in  Bezug  auf  Faktoren  wie  Trägheit,  Tribologie,  Magnetismus  und 
Temperatur  stellt  als  die  Spiralfeder  einer  Unruh. Aus  den  Hinweisen  in 
der  Detailbeschreibung  der  EP  635  kann  der  Fachmann  somit  nicht  auf 
bei einer Spiralfeder zu treffende Massnahmen schliessen. 

Die  Offenbarung  der  EP  635  selbst  bringt  den  Fachmann  somit  bei  der 
Lösung der objektiven technischen Aufgabe nicht weiter. 

30.  Die  von  den  Beklagten  ins  Feld  geführte  US  973  befasst  sich  mit 
Frequenz-  und  Spannungsreferenzen,  insbesondere  temperaturunemp-
findlichen  Oszillatoren  und  gegen  Strahlung  geschützten,  durch  ein  mik-
ro-mechanisches  Gyroskop  gebildeten  Präzisionsspannungsreferenzen 
(US 973, Sp. 1:6-9). Ausgegangen wird von Quarz-Oszillatoren, wie sie in 
Uhren und Computern eingesetzt werden (US 973, Sp. 1:13-14). Tempe-
raturunempfindliche Quarz-Oszillatoren seien aber nur von wenigen Quel-
len  zu  beziehen,  ausserdem  seien  Quarz-Oszillatoren  typischerweise  zu 
gross  (3-5mm  lang)  für  mikromechanische  Anwendungen  (US  973,  Sp. 
1:21-27). Weiter seien bekannte Quarz-Resonatoren nicht als strahlungs-
gehärtete  Präzisionsspannungsreferenzen  („radiation  hard  precision  vol-
tage references (PVRs)“) geeignet, namentlich würden sie entsprechende 
Bedingungen für den Einsatz in strategischen Raketenlenksystemen nicht 
erfüllen (US 973, Sp. 1:28-38). 

Entsprechend  schlägt  die  US  973  vor,  mikromechanisch  gefertigte,  ther-
misch unempfindliche Resonatoren aus Silizium einzusetzen, und zwar in 
Form eines Stimmgabel-Gyroskops (US 973, Sp. 1:43-52). Dabei handelt 
es  sich  um  eine  auf  einem  Glassubstrat  ausgebildete  Struktur,  die  eine 
Probemasse  aufweist,  die  durch  eine  Kraftelektrode  bewegt  und  durch 
eine  Detektionselektrode  erfasst  wird  (US  973:53-59;  Anspruch  1).  Die 

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Kraftelektrode  wird  durch  eine  Spannungsquelle  gespeist,  die  Detekti-
onselektrode liefert ein Bewegungssignal der Probemasse an eine Detek-
tionselektronik, letztere generiert daraus eine Referenzfrequenz (US 973, 
Sp. 2:56 bis Sp. 3:3; Anspruch 1). 

Mechanisch  umfassen  die  offenbarten  Stimmgabel-Gyroskope  jeweils 
kammartig  mit  der  über  einer  Glasplatte  aufgehängten  Probemasse  zu-
sammenwirkende  Strukturen  (US  973,  Fig.  3  –  5;  Sp.  4:1-4,  18-46).  Die 
Probemasse wird aus Silizium, das Substrat aus Glas (z. B. Pyrex o. ä.) 
gefertigt  (US  973,  Sp.  5:25-28).  Dadurch  ergibt  sich  eine  Kompensation 
des  Youngschen  Moduls  in  Bezug  auf  die  Elemente  aus  Silizium  einer-
seits und das Glassubstrat andererseits (US 973, Sp. 5:29-35). 

Obwohl sich die US 973 mit mikromechanischen Elementen aus Silizium 
und  der  Reduktion  einer  Temperaturempfindlichkeit  damit  versehener 
Baugruppen  befasst,  würde  sie  der  Fachmann  nicht  zur  Lösung  der  ge-
stellten Aufgabe heranziehen: Zunächst betrifft sie ein entferntes techno-
logisches  Gebiet  und  einen  ganz  anderen  Anwendungsbereich.  Dem 
Fachmann wäre somit die Literatur aus diesem Gebiet gar nicht bekannt, 
und  er  würde  nicht  erwarten,  aus  Veröffentlichungen  zu  diesem Anwen-
dungsbereich  Hinweise  auf  die  Lösung  eines  Problems  im  Zusammen-
hang mit mechanischen Uhrwerken zu erhalten; dies schon deshalb, weil 
die zu erwartenden Temperaturbereiche und die Zeitskalen der Tempera-
turänderungen  bei  Lenkwaffen  einerseits  und  bei  mechanischen  Uhren 
andererseits ganz unterschiedlich sein dürften. 

Selbst wenn dem Fachmann die US 973 bekannt sein sollte, würde er die 
Anwendung  ihrer  Lehre  auf  die  aus  der  EP  635  bekannten  Silizium-
Spiralfedern für den Uhrenbereich nicht in Betracht ziehen, denn die Ge-
ometrie  der  Stimmgabelgyroskope  unterscheidet  sich  fundamental  von 
derjenigen  einer  Spiralfeder  und  der  Fachmann  erwartet  nicht,  dass  
Massnahmen in Bezug auf Stimmgabelgyroskope unverändert auf Spiral-
federn übertragen werden können. 

Schliesslich lehrt die US 973, ein Substrat aus einem Material, namentlich 
Glas,  herzustellen,  dessen  Youngscher  Modul  –  verglichen  mit  demjeni-
gen eines über dem Substrat aufgehängten Silizium-Bauteils – einen der-
artigen Wert hat, dass sich eine thermische Autokompensation ergibt. Die 
Spiralfeder  der  EP  635  wirkt  aber  nicht  in  der  Art  des  Stimmgabel-
Gyroskops  mit  einem  Substrat  zusammen,  das  in  Bezug  auf  den  
Youngschen  Modul  ausgewählt  oder  modifiziert  werden  könnte.  Der 
Fachmann  erhielte  aus  der  US  973  somit  keinen  Hinweis,  wie  er  deren 

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Lehre  überhaupt  auf  die  Spiralfeder  des  nächstliegenden  Standes  der 
Technik anwenden könnte. 

Ergänzend  ist  anzumerken,  dass  die  US  973  ohnehin  keine  äussere 
Schicht  auf  einem  massgeblichen  Element  aus  Silizium  offenbart  und 
auch  nicht,  dass  dieses  Element  aus  monokristallinem  Silizium  gefertigt 
ist. 

Die US 973 vermag den Fachmann somit ausgehend vom nächstliegen-
den  Stand  der  Technik  nicht  in  Richtung  des  Gegenstandes  des  An-
spruchs 1 des Massnahmepatents zu führen. 

31.  Auch die weiter zitierte US 475 vermag diese Lücken nicht zu füllen: 
Sie bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines Blocks aus kris-
tallinem  Material  mit  einer  <110>-Kristallrichtung  und  mit  grossem 
Durchmesser  (US  475,  Abs.  [0001]).  Sie  vermag  dem  Fachmann  somit 
keine Hinweise in Bezug auf die Lösung der gestellten Aufgabe zu vermit-
teln. 

Somit  erscheint  der  Gegenstand  des  Anspruchs  1  des  Massnahmepa-
tents  erfinderisch.  Dieses  Ergebnis  überträgt  sich  automatisch  auf  den 
vom Anspruch 1 abhängigen Anspruch 2. 

Verletzung 

32.  Die Klägerin macht im Massnahmegesuch vom 13. September 2018 
geltend, die Siliziumspiralfeder der Beklagten weise die Merkmale 1, 3-7 
sowie  das  Merkmal  gemäss  abhängigem  Anspruch 2  wortsinngemäss 
auf.  In  Bezug  auf  das  Merkmal 2  macht  die  Klägerin  eine  Verletzung  in 
äquivalenter Weise geltend: Die Siliziumspiralfeder der Beklagten sei aus 
einem {110}-Wafer aus monokristallinem Silizium geschnitten worden. Ei-
ne  derartige  Spiralfeder  erziele  objektiv  die  gleiche  Wirkung  für  die  Ver-
wirklichung  der  technischen  Lehre  wie  die  im  Massnahmepatent  bean-
spruchte Spiralfeder aus einer Einkristall-Siliziumplatte {001}, weshalb die 
Gleichwirkung  zu  bejahen  sei.  Es  sei  für  den  Fachmann  im  Lichte  der 
Lehre  des  Massnahmepatents  naheliegend  gewesen,  dass  im  Rahmen 
der  Erfindung  die  Spiralfeder  aus  einem  {110}-Wafer  objektiv  dieselbe 
Funktion erfüllt wie eine Feder aus einem {001}-Wafer, weshalb auch die 
Auffindbarkeit  zu  bejahen  sei.  Der  Fachmann  hätte  zudem  bei  Orientie-
rung  im  Anspruchswortlaut  im  Lichte  der  Beschreibung  das  ersetzte 
Merkmal  als  gleichwertige  Lösung  in  Betracht  gezogen.  Somit  sei  auch 
die Gleichwertigkeit zu bejahen. 

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In  der  Massnahmeantwort  vom  23.  Oktober  2018  bestreiten  die  Beklag-
ten  die  Verletzung  des  Merkmals 2:  Zum  einen  werde  die  Siliziumspiral-
feder  nicht  ausgeschnitten,  sondern  durch  ein  Plasma-Ätzverfahren  her-
gestellt, zum anderen stelle die aus Siliziumwafern der Orientierung {110} 
hergestellte Spiralfeder keine äquivalente Verwirklichung des Merkmals 2 
dar.  Die  äquivalente  Verletzung scheitere  am  Kriterium  der  Gleichwertig-
keit – entsprechend wird denn in Bezug auf die Äquivalenz auch nur die-
ser Punkt substanziiert bestritten. 

33.  Was  das  Teilmerkmal  „durch  Ausschneiden  aus  einer  Einkristall-
Siliziumplatte“  betrifft,  so  geht  der  Fachmann,  wie  vorne  in  E.  23  disku-
tiert,  davon  aus,  dass  „Ausschneiden“  („découpage“)  nicht  in  einem  en-
gen  Sinn  aufzufassen  ist,  sondern  analog  zu  „herausarbeiten“  und  dass 
entsprechend  auch  ein  plasma-unterstützter  Ätzprozess  vom  Merkmal 2 
erfasst ist. Dieses Teilmerkmal ist somit wortsinngemäss verwirklicht. 

34.  Der  Schutzbereich  des  Patents  wird  durch  die  Patentansprüche  be-
stimmt (Art. 51 Abs. 2 PatG / Art. 69(1) EPÜ). Das Auslegungsprotokoll zu 
Art. 69  EPÜ  (SR 0.232.142.25)  hält  fest,  dass  bei  der  Bestimmung  des 
Schutzbereichs des europäischen Patents solchen Elementen gebührend 
Rechnung  zu  tragen  ist,  die  Äquivalente  der  in  den  Patentansprüchen 
genannten  Elemente  sind.  Das  Patentgesetz  bestimmt  in  Art. 66  lit. a, 
dass  nicht  nur  Nachmachungen,  sondern  auch  Nachahmungen  von  pa-
tentierten  Erfindungen  als  widerrechtliche  Benutzungen  der  Erfindung 
gelten, womit die Benutzung durch äquivalente Mittel gemeint ist.26 

Ob  eine  Verletzung  durch  äquivalente  Mittel  gegeben  ist,  bestimmt  sich 
nach  den  folgenden  drei  Fragen,  von  denen  die  ersten  zwei  bejaht  und 
die letzte verneint werden muss, damit eine Verletzung vorliegt:27  

1.  Erfüllt das abgewandelte Merkmal im Zusammenwirken mit den übri-
gen technischen Merkmalen des Patentanspruchs objektiv die gleiche 
Funktion wie das beanspruchte Merkmal?28 

2.  Ist  die  Gleichwirkung  für  den  Fachmann  bei  objektiver  Betrachtung 
unter Berücksichtigung der Lehre des Patents offensichtlich, wenn die 
Merkmale ausgetauscht sind?29 

26 BGE 143 III 666 E. 4.5 – „Pemetrexed“.   
27 BPatGer, Urteil O2015_018 vom 15. Juni 2018, E. 60 – „instrument d’écriture“. 
28 BGE 143 III 666 E. 5.3.3 – „Pemetrexed“; BPatGer, Urteil S2013_001 vom 21. 
März  2013,  Leitsatz;  Urteil  O2014_002  vom  25.  Januar  2016,  E.  6.5.2.3  – 
„Urinalventil“. 

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3.  Gelangt  der  Fachmann  bei  objektiver  Lektüre  der  Patentschrift  zum 
Schluss, der Patentinhaber habe den Anspruch – aus welchen Grün-
den  auch  immer  –  so  eng  formuliert,  dass  er  den  Schutz  für  eine 
gleichwirkende und auffindbare Ausführung nicht beansprucht?30 

Die  Entstehungsgeschichte  bzw.  das  Erteilungsverfahren  ist  für  die Aus-
legung  der  Patentansprüche  und  damit  auch  für  die  Bestimmung  des 
Schutzbereichs grundsätzlich nicht massgebend.31  

Selbst aus einer Änderung der ursprünglich eingereichten Ansprüche, die 
dazu führt, dass eine von den ursprünglich angemeldeten Ansprüchen er-
fasste  Ausführungsform  von  den  geänderten  Ansprüchen  nicht  mehr 
wortsinngemäss  erfasst  wird,  kann  nicht  automatisch  geschlossen  wer-
den, dass der Patentanmelder auf den Schutz für diese Ausführungsform 
verzichten  wollte.  Vielmehr  ist  der  Grund  für  die  Änderung  von  Bedeu-
tung.  Nur  wenn  die  Änderung  Einwänden  Rechnung  getragen  hat,  die 
sich auf den Patentschutz für die umstrittene Ausführung beziehen – z.B. 
den Patentanspruch im Hinblick auf den freien Stand der Technik für die 
umstrittene  Ausführung  eingeschränkt  hätte  –,  kann  daraus  abgeleitet 
werden, dass der Patentanmelder auf den Schutz für Äquivalente für das 
geänderte Merkmal verzichtet hat.32 

Auf einen Verzicht auf den Schutz für Äquivalente kann weiter geschlos-
sen  werden,  wenn  „in  der  Beschreibung  des  Patents  (mindestens)  zwei 
konkrete  Ausführungsformen  aufgezeigt  werden,  mit  denen  die  erfin-
dungsgemässe Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine dieser Aus-
führungsformen im Patentanspruch Niederschlag fand“.33 Das Bundesge-
richt verweist in diesem Zusammenhang auf das Urteil „Pemetrexed“ des 
deutschen Bundesgerichtshofs.34 In dem vom Bundesgericht zustimmend 
zitierten Urteil führt der deutsche Bundesgerichtshof aus, „wenn die Kon-
kretisierung im Hinblick auf formelle Anforderungen vorgenommen wurde 
[_] oder wenn nicht hinreichend deutlich wird, aus welchem Grund sie er-
folgt ist, kann in der Regel nicht von einer Auswahlentscheidung [_] aus-
gegangen werden“.35 

29 BPatGer, Urteil O2014_002 vom 25. Januar 2016, E. 6.5.2.4 – „Urinalventil“. 
30  BGE  143  III  666  E.  5.5.1  –  „Pemetrexed“;  BPatGer,  Urteil  O2015_018  vom 
15. Juni 2018, E. 60 – „instrument d’écriture“. 
31 BGE 143 III 666 E. 4.3. 
32 BGE 143 III 666 E. 5.5.4 (Hervorhebung hinzugefügt). 
33 BGE 143 III 666 E. 5.5.4 (Hervorhebung hinzugefügt). 
34 BGH, Urteil X ZR 29/15 vom 14. Juni 2016, RZ. 52 – „Pemetrexed“. 
35 BGH, Urteil X ZR 29/15 vom 14. Juni 2016, RZ. 68. 

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35.  Im vorliegenden Fall bestreitet die Beklagte bewusst nicht substanzi-
iert, dass die ersten beiden Fragen nach der Gleichwirkung und der Auf-
findbarkeit zu bejahen sind. Sie stellt sich aber auf den Standpunkt, dass 
auch die dritte Frage zu bejahen und die Äquivalenz folglich zu verneinen 
sei. Zu prüfen ist somit in Bezug auf die vom Anspruch geforderte Einkris-
tall-Siliziumplatte {001} (Teilmerkmal des Merkmals 2), ob die Patentinha-
berin  bei  objektiver  Lektüre  der  Patentschrift  den Anspruch  so  formuliert 
hat,  dass  sie  Schutz  für  die  Verwendung  einer  Einkristall-Siliziumplatte 
{110} nicht beansprucht. 

36.  Dazu  wird  der  Fachmann  zunächst  die  Beschreibung  konsultieren, 
um  näheren  Aufschluss  über  die  Bedeutung  der  Orientierung  {001}  der 
Einkristall-Siliziumplatte im Rahmen der Erfindung zu erhalten. 

Im  Abs.  [0008],  der  sich  mit  der  JP  06-117470  A  befasst,  wird  nur  das 
monokristalline  Silizium  erwähnt,  auf  eine  Orientierung  wird  nicht  einge-
gangen. 

In den Abs. [0010] und [0011] wird die erfindungsgemässe Lösung ange-
geben.  Diese  umfasst  sowohl  das Ausschneiden  aus  einem  {001}-Wafer 
als  auch  die  Aussenschicht  aus  einem  Material  mit  einem  Youngschen 
Modul mit umgekehrten Vorzeichen zu Silizium. Es ist nicht ausgewiesen, 
welche  Merkmale  die  Erfindung  vom  Stand  der  Technik  unterscheiden, 
welche Effekte sie haben und worin genau die Erfindung bestehen soll. 

Die Orientierung wird in der Patentschrift weiter wie folgt angesprochen: 

- 

- 

- 

- 

Im Abs.  [0019]  wird  nochmals  angegeben,  die  Spiralfeder  werde  aus 
einer  monokristallinen  Siliziumplatte  der  Orientierung  {001}  erhalten. 
Dieses Material sei amagnetisch, gut bearbeitbar und kostengünstig. 

Im  Abs.  [0023]  wird  die  kristalline  Anisotropie  angesprochen:  In  der 
Ebenenschar  {001}  sei  die  Richtung  <110>  steifer  als  die  Richtung 
<100>, was einen Einfluss auf die Biegesteifigkeit der Spirale habe. 

Im Abs.  [0024]  wird  dann  auch  im  Zusammenhang  mit  der  Entwick-
lung des Young-Moduls auf die Orientierung verwiesen. 

Im Abs. [0025] wird ein Nominalwert des Youngschen Moduls in Rich-
tung <100> der Ebene {001} angegeben. 

-  Gemäss Abs.  [0028]  kann  gezeigt  werden,  dass  eine  Spirale  aus  ei-
nem  {001}-Wafer  eine  optimale  Minimierung  des  ersten  thermischen 

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Koeffizienten C1 aufweise, wenn die Dicke der Oxidschicht ca. 6% der 
Breite der Spiralfeder betrage. 

-  Gemäss  Abs.  [0030]  wird  eine  Modulation  der  Spiralenbreite  vorge-
nommen,  wobei  die  Breite  in  der  steifen  Richtung  <110>  grösser  ist 
als  in  der  weniger  steifen  Richtung  <100>.  So  könne  die Anisotropie 
des Siliziums kompensiert werden. 

- 

Im Abs.  [0031]  wird  für  die  Definition  einer  Referenzbreite  wiederum 
auf die Ebenenschar {001} verwiesen. 

Der  Fachmann  ordnet  die  Ausführungen  in  den  Abs.  [0023],  [0025], 
[0028],  [0030]  und  [0031]  dem  konkret  offenbarten  Ausführungsbeispiel 
zu.  Er  wird  sie  als  nicht  unmittelbar  relevant  für  die  Bemessung  des 
Schutzumfangs erachten. 

Dem Abs. [0019] kann der Fachmann Vorteile entnehmen, die monokris-
tallines  Silizium  {001}  bietet.  Es  ist  allerdings  nicht  angegeben,  welche 
Vorteile sich spezifisch auf die Orientierung beziehen und welche generell 
mit der Verwendung monokristallinen Siliziums einhergehen. 

Im Abs. [0024] ist zwar die Orientierung genannt. Der Fachmann erkennt 
aber  ohne  weiteres,  dass  es  sich  bei  der  Entwicklung  des  Youngschen 
Moduls  um  eine  übliche  Taylor-Approximation  handelt,  die  sich  für  alle 
Ebenen in gleicher Weise anwenden lässt (wobei aber voraussichtlich un-
terschiedliche Koeffizienten resultieren werden). 

Was die im Abs. [0019] dem Material zugeordneten Vorteile betrifft, so er-
kennt der Fachmann ohne weiteres, dass es in Bezug auf die amagneti-
schen  Eigenschaften  zwar  auf  das  gewählte  Material,  aber  nicht  auf  die 
Kristallorientierung  ankommt,  zumal  zumindest  bei  externen  Magnetfel-
dern deren Richtung in Bezug auf das Uhrwerk und damit die Spiralfeder 
nicht  bekannt  ist  bzw.  ständig  wechseln  kann.  Weil  schon  in  Bezug  auf 
dieses  Merkmal  die  Orientierung  irrelevant  ist,  wird  der  Fachmann  auch 
nicht  automatisch  davon  ausgehen,  dass  die  weiteren  Vorteile  zwingend 
mit der gewählten Orientierung verbunden sind. 

Da es sich beim Fachmann um ein Team aus einem auf dem Gebiet der 
mechanischen  Uhrmacherei  spezialisierten  Mikromechaniker  und  einem 
Physiker  mit  Spezialisierung  im  Bereich  Mikrofabrikationstechniken  han-
delt,  wird  zumindest  dem  zweitgenannten  Physiker  bekannt  sein  –  und 
zwar auch unabhängig von der JP 06-117470 A (in der englischen Über-
setzung) oder anderem spezifischen Stand der Technik –, dass sich zwar 

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der Youngsche Modul in Bezug auf die verschiedenen Kristallebenen mo-
nokristallinen  Siliziums  unterscheidet,  dass  er  aber  für  alle  Ebenen  in 
derselben Grössenordnung  liegt  und  immer  dasselbe  Vorzeichen  hat.  Er 
erkennt  ohne  weiteres,  dass  der  Kernaspekt  der  Erfindung,  thermische 
einem  
Stabilität 
Youngschen  Modul  mit  umgekehrten  Vorzeichen  zu  erreichen,  unabhän-
gig von der Orientierung der Kristallebenen realisierbar ist. 

einer  Schicht  mit 

die  Aufbringung 

durch 

Somit  erhält  der  Fachmann  aus  der  Patentschrift  selbst  keine  Hinweise 
darauf, dass der Patentinhaber den Anspruch so eng formuliert hat, dass 
er  den  Schutz  für  eine  gleichwirkende  und  auffindbare Ausführung  nicht 
beansprucht.  Namentlich  ist  dem  Patentanspruch  –  auch  unter  Berück-
sichtigung  der  Beschreibung  –  aus  fachmännischer  Sicht  nicht  zu  ent-
nehmen,  dass  die  Übereinstimmung  mit  dem  primären  Wortlaut  zu  den 
wesentlichen Erfordernissen der Erfindung gehört. 

37.  Als  nächstes  ist  zu  prüfen,  ob  die  im  Prüfungsverfahren  vorgenom-
mene Einschränkung des Anspruchs 1 bei objektiver Betrachtung darauf 
schliessen  lässt,  der  Patentschutz  werde  nicht  beansprucht  für  Ausfüh-
rungen,  die  der  Fachmann  in  Kenntnis  der  Erfindung  als  gleichwirkend 
zum geänderten Merkmal auffinden kann. 

38.  Dazu  ist  zunächst  zu  klären,  ob  vorliegend  der  Fall  einer  „Auswahl-
entscheidung“ vorliegt. Wie in E. 34 erwähnt, ist dies gemäss bundesge-
richtlicher  Rechtsprechung  namentlich  dann  der  Fall,  wenn  in  der  Be-
schreibung  des  Patents  (mindestens)  zwei  konkrete Ausführungsformen 
aufgezeigt  werden,  mit  denen  die  erfindungsgemässe  Wirkung  erzielt 
werden  kann,  jedoch  nur  eine  dieser  Ausführungsformen  im  Patentan-
spruch Niederschlag fand. 

Diese Bedingung ist vorliegend nicht erfüllt: In der Würdigung der JP 06-
117470  A  wird  die  Orientierung  der  Kristallebenen  nicht  angesprochen 
(vgl. Abs. [0008]). Was den Inhalt dieser Druckschrift betrifft, ist festzuhal-
ten,  dass  eine  Bezugnahme  im  Massnahmepatent  nicht  automatisch  ei-
ner  direkten  Offenbarung  einer  im  referenzierten  Dokument  beschriebe-
nen Ausführungsform entspricht. Dies wäre allenfalls dann der Fall, wenn 
die Bezugnahme derart detailliert erfolgen würde, dass der Fachmann der 
Patentschrift  unmittelbar  entnehmen  könnte,  welche  Merkmale  der  refe-
renzierten Druckschrift (und welche weiteren Merkmale des Massnahme-
patents)  die  entsprechende Ausführungsform  aufweisen  würde  –  analog 
zu  den  Bedingungen  für  die  Aufnahme  von  Merkmalen  bzw.  Merkmals-

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gruppen  aus  referenzierten  Dokumenten.36  Dies  ist  hier  vorliegend  nicht 
der Fall, zumal die JP 06-117470 A weder eine für ein Uhrwerk bestimmte 
Spiralfeder  offenbart  noch  Spiralfedern  mit  einer  Beschichtung  zur  Kom-
pensation der thermischen Einflüsse.  

Somit  offenbart  das  Massnahmepatent  nicht  mindestens  zwei  konkrete 
Ausführungsformen. Die einzige konkrete Ausführungsform, die offenbart 
ist,  verwendet  Silizium-Wafer  der  Orientierung  {001}.  Die  Beklagten  wei-
sen  darauf  hin,  dass  die  Klägerin  zugestanden  habe,  dass  das  Mass-
nahmepatent  in  Verbindung  mit  JP  06-117470  A  den  Fachmann  lehre, 
dass  die  drei  Kristallorientierungen  der  Siliziumplatte  für  die  Zwecke  der 
Erfindung  gleichwirkend  seien.  Das  belegt  aber  nur,  dass  die  Gleichwir-
kung für den Fachmann auffindbar war. Es bedeutet nicht, dass in der Pa-
tentschrift  drei  konkrete  Ausführungsformen  offenbart  wurden.  Dass  die 
Anmelderin hätte erkennen können, dass Siliziumplatten der Orientierung 
{110}  für  die  Erfindung  gleich  wirken  wie  solche  der  Orientierung  {001}, 
genügt nicht. Denn sonst wäre ein äquivalenter Schutz für gleichwirkende 
Lösungen,  die  für  den  Fachmann  auffindbar  waren,  wegen  der  dritten 
Frage ausgeschlossen, was dazu führen würde, dass es keine auffindba-
ren  gleichwirkenden  Lösungen  gäbe,  die  als  äquivalent  zur  beanspruch-
ten Lösung zu betrachten wären. 

Es liegt somit keine Auswahlentscheidung im Sinne der Rechtsprechung 
vor. 

39.  Im  vorliegenden  Fall  ist  nicht  hinreichend  deutlich,  weshalb  im  Prü-
fungsverfahren  die  Einschränkung  auf  eine  bestimmte  Orientierung,  ent-
sprechend  dem  ursprünglich  eingereichten  Anspruch  2,  erfolgt  ist.  Zu-
nächst  einmal  fehlt  in  der  entsprechenden  Eingabe  an  das  europäische 
Patentamt vom 12. November 2004 jegliche Begründung. Zudem trifft es 
zwar zu, dass die Einschränkung nach Erhalt des Rechercheberichts er-
folgt ist, der zwei Dokumente der Kategorie X nennt, darunter die JP 06-
117470 A;  die  Einschränkung  des Anspruchs  1  umfasste  aber  auch  die 
weiteren Merkmale der Ansprüche 3 und 4. Weil die beiden X-Dokumente 
nach  Ansicht  des  Rechercheurs  als  relevant  für  die  Patentfähigkeit  der 
Ansprüche  1  und  2  erachtet  wurden  (was  darauf  hindeutet,  dass  die 
Merkmale  des Anspruchs  2  als  nicht  zur  ausreichenden Abgrenzung ge-
eignet  erschienen)  und  weil  nur  die  Merkmale  des  Anspruchs  4  in  das 
Kennzeichen  des  neuen  Anspruchs  aufgenommen  wurden,  kann  der 
Fachmann nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass die Beschränkung 

36 vgl. EPA, Entscheidung T 689/90. 

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auf die Orientierung {001} vorgenommen wurde, um den Gegenstand des 
Patents  vom  Stand  der Technik  abzugrenzen.  Dazu  hätte  die Aufnahme 
der  Merkmale  gemäss  den  Ansprüchen  3  und  4  unter  Weglassung  der 
Merkmale  gemäss  Anspruch 2  genügt.  Mit  der  weitergehenden  Abgren-
zung  wollte  der  Patentinhaber  möglicherweise  Einwänden  der  ungenü-
genden  Offenbarung  (Art. 123(2)  EPÜ)  oder  fehlenden  Ausführbarkeit 
(Art. 83  EPÜ)  vorgreifen.  Es  wird  mithin  nicht  hinreichend  deutlich,  wes-
halb die Konkretisierung erfolgt ist. 

Entscheidend ist zudem, dass die Einschränkung nicht wie von der bun-
desgerichtlichen  Rechtsprechung  verlangt  den  Anspruch  in  Hinblick  auf 
den  freien  Stand  der  Technik  für  die  hier  umstrittene  Ausführung  einge-
schränkt hat. Die JP 06-117470 A offenbart keine Aussenschicht, die den 
Kern aus Silizium umschliesst, wie sie die angegriffene Ausführungsform 
aufweist. Sie bildet somit keinen freien Stand der Technik für die angegrif-
fene Ausführungsform. Selbst wenn man annehmen würde, dass die Ein-
schränkung  als  Abgrenzung  gegenüber  dem  Stand  der  Technik  JP  06-
117470 A erfolgt wäre – was wie ausgeführt nicht hinreichend deutlich ist 
– kann auf jeden Fall nicht gesagt werden, dass die Abgrenzung im Hin-
blick auf den freien Stand der Technik für die hier umstrittene Ausführung 
eingeschränkt wurde. 

Der  Fachmann  muss  und  darf  somit  nicht  annehmen,  dass  der  Patent-
schutz für Ausführungen,  die  er  als gleichwirkend  aufgrund seines  allge-
meinen Fachwissens in Kenntnis der Erfindung auffinden kann, nicht be-
ansprucht wird. 

40.  Entsprechend  ist  die  die  dritte  Frage,  ob  der  Patentinhaber  den An-
spruch so eng formuliert habe, dass er den Schutz für eine gleichwirken-
de und auffindbare Ausführung nicht beansprucht, zu verneinen. 

Daher  ist  glaubhaft  gemacht,  dass  das  Massnahmepatent  rechtsbestän-
dig ist und der Vertrieb etc. der im Uhrwerk „K1/CMK1“ verbauten Spiral-
federn das Massnahmepatent verletzt. 

41.  Nicht  glaubhaft  gemacht  ist  jedoch,  dass  die  Beklagte  2  (Mutterge-
sellschaft  der  Beklagten  1)  als  Mittäterin, Anstifterin  oder  Gehilfin  an  der 
Patentverletzung mitwirkt. 

Die  Beklagten  bestreiten,  dass  die  Beklagte 2  an  der  Patentverletzung 
mitwirkt. Die Klägerin behauptet dazu nur, dass die Beklagte 2 mit Uhren-
bestandteilen  handle  und  die  Uhrenindustrie  beliefere.  Fotografien  eines 

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Messestandes, die von den Beklagten eingereicht wurden, würden unter 
anderem  das  Uhrwerk  „K1/CMK1“  oberhalb  des  Schriftzugs  „Cen-
dres+Métaux  Group“  zeigen,  was  darauf  schliessen  lasse,  dass  dieses 
Uhrwerk auch von der Muttergesellschaft (Beklagte 2) angeboten würde. 

42.  Die  von  der  Klägerin  gemachten  Behauptungen  und  angerufenen 
Beweismittel vermögen die Teilnahme der Beklagten 2 an der Patentver-
letzung nicht glaubhaft zu machen. Dass die Beklagte 2 Uhrenbestandtei-
le  anbietet,  bedeutet  nicht,  dass  sie  patentgemässe  Siliziumspiralfedern 
anbietet.  Der  Schriftzug  „Cendres+Métaux  Group“  unter  einer Abbildung 
eines  Uhrwerks  „K1/CMK1“  wird  von  einem  vernünftigen  Adressaten  so 
verstanden, dass irgendeine Gesellschaft der Gruppe derartige Uhrwerke 
anbietet, aber nicht so, dass die Muttergesellschaft diese selbst anbietet. 

Daher  ist  das  Massnahmegesuch  bezüglich  der  Beklagten 2  mangels 
Glaubhaftmachung, dass die Beklagte 2 einen der Klägerin zustehenden 
Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist (Art. 261 Abs. 1 
lit. a ZPO), abzuweisen. 

Verfügungsanspruch 

43.  Die Klägerin muss glaubhaft machen, dass sie ohne Erlass vorsorgli-
cher Massnahmen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil er-
leidet  (Art. 261 Abs. 1  lit. b  ZPO),  d.h.  einen  Nachteil,  der  insbesondere 
nicht durch ein für sie günstiges Urteil in der Hauptsache wieder gut ge-
macht würde. 

Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts genügt es 
zur  Verneinung  des  nicht  leicht  wiedergutzumachenden  Nachteils  nicht, 
dass  dem  Patentinhaber  finanzielle  Wiedergutmachungsansprüche  zu-
stehen, da es notorisch schwierig ist, diese in der Höhe rechtsgenügend 
zu  beweisen.37  Entsprechend  ist  ein  nicht  leicht  wiedergutzumachender 
Nachteil in der Regel gegeben, wenn ein patentverletzendes Produkt auf 
dem  Markt  erhältlich  ist  oder  die  Markteinführung  unmittelbar  bevorsteht 
und der Patentinhaber die geschützte Lehre praktiziert. 

44.  Die  Beklagten  bestreiten  den  nicht  leicht  wiedergutzumachenden 
Nachteil  mit  dem Argument,  der  Klägerin  würde  überhaupt  kein  Nachteil 
entstehen, weil sie selbst die patentgemässe Lehre nicht praktiziere und 

37 BPatGer, Urteil S2013_004 vom 12. Mai 2014, E. 4.7; Urteil S2017_006 vom 
30.  August  2017,  E.  6;  Urteil  S2017_006  vom  12.  Oktober  2017,  E.  26  –  „ESZ 
Kombinationspräparat“. 

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auch  nicht  praktizieren  dürfe,  ohne gegen  die  erteilten  ausschliesslichen 
Lizenzen  am  Massnahmepatent  zu  verstossen.  Eine  Belieferung  der  Li-
zenznehmer  mit  patentgemässen  Spiralfedern  sei  nicht  nachgewiesen. 
Ein  Nachteil  würden  allenfalls  die  ausschliesslichen  Lizenznehmer  erlei-
den, die aber nicht Prozesspartei seien. 

Die  Klägerin  wendet  ein,  sie  habe  eine  Stücklizenzgebühr  vereinbart, 
weshalb  sie  einen  nicht leicht  beweisbaren finanziellen  Schaden  erleide, 
wenn  ihre  Lizenznehmer  wegen  der  Patentverletzungen  der  Beklagten 
weniger  Uhrwerke  mit  anspruchsgemässen  Siliziumspiralfedern  verkau-
fen würden. Zudem beliefere sie ihre Lizenznehmer als „seconde source“ 
selbst mit patentgemässen Spiralfedern und erleide einen Minderumsatz, 
wenn diese weniger Uhrwerke verkauften. 

45.  Aus dem – bis an die Grenze der Verständlichkeit geschwärzten – Li-
zenzvertrag,  der  im  Oktober/November  2003  zwischen  der  Klägerin  und 
der ETA SA Manufacture Horlogère Suisse, Patek Philippe SA, Rolex SA 
und  der  Manufacture  des  Montres  Rolex  SA  abgeschlossen  wurde,  ist 
nicht ersichtlich, dass eine Lizenzgebühr vereinbart wurde, die in irgend-
einer Form mengenabhängig ist. Ersichtlich ist, dass eine Herstellung und 
Lieferung von patentgemässen Siliziumspiralen durch die Klägerin an die 
Lizenznehmer  vorgesehen  war.  Diese  Lieferungen  sollten  Gegenstand 
separater Verträge sein, wobei sich die Klägerin verpflichtete, alle Lizenz-
nehmer zu gleichen Bedingungen zu beliefern. 

Die  Klägerin  reicht  hierzu  eine  „offre  pour  la  production  en  seconde 
source de wafers spiraux de type SP[geschwärzt]“ vom 30. April 2015 ein. 
Zweck ist die Herstellung von Spiralfedern (Ziff. 2). Vereinbart ist ein Preis 
pro  Wafer  (Ziff. 4.1).  Der  Adressat  der  Offerte  ist  geschwärzt,  was  eini-
germassen  unverständlich  ist,  nachdem  es  sich  nach  eigenem  Vortrag 
der  Klägerin  um  einen  der  vier  Lizenznehmer  handelt.  Nach  der  Offerte 
wurde  offenbar  auch  mindestens  eine  Bestellung  erteilt. Aus  dem  Liefer-
schein  ergibt  sich,  dass  die  Wafer  eine  Oxydschicht  aufweisen  („oxyde 
thickness“). 

Aus  den  eingereichten Unterlagen  ergibt sich  nicht  zweifelsfrei,  dass  die 
Lieferungen  patentgemässe  Spiralfedern  (oder  Ausgangsmaterialien  zu 
deren Herstellung) betreffen und dass die Lieferung an einen Lizenzneh-
mer erfolgt wäre. Vor dem Hintergrund von Ziff. 5.6.2 des Lizenzvertrags, 
der  eine  Lieferung  von  patentgemässen  Spiralen  durch  die  Klägerin  an 
die  einzelnen  Lizenznehmer  für  deren  Uhrwerke  („optimalisés  pour  les 
calibres de chaque partenaire“) vorsieht, ist es aber zumindest glaubhaft, 

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dass  die  Klägerin  ihren  Lizenznehmern  gemäss  deren  Bedürfnissen  pa-
tentgemässe Spiralfedern liefert. Die Lieferungen erfolgen dabei gemäss 
einzelnen  Bestellungen  und  sind  somit  mengenabhängig.  Damit  ist 
glaubhaft  gemacht,  dass  die  Klägerin  einen  Minderumsatz  erzielt,  wenn 
ihre  Lizenznehmer  wegen  patentverletzender  Ausführungsformen  selbst 
weniger Uhrwerke mit Siliziumspiralfedern absetzen und daher auch we-
niger Siliziumspiralfedern bei der Klägerin bestellen.  

Die  Beklagte 1  bietet  zumindest  seit  2018  Siliziumspiralfedern  an,  die  in 
den äquivalenten Schutzbereich von Anspruch 1 des Massnahmepatents 
fallen.  Daher  hat  die  Klägerin  glaubhaft  gemacht,  dass  ihr  ein  nicht  wie-
dergutzumachender Nachteil entsteht, wenn die Beklagte 1 während der 
Dauer eines ordentlichen Verfahrens weiterhin patentverletzende Ausfüh-
rungsformen anbieten kann. 

Relative Dringlichkeit 

46.  Die  Beklagten  bringen  vor,  die  streitgegenständlichen  Siliziumspiral-
federn  seien  bereits  seit  mindestens  2015  in  Uhrwerke  verbaut  worden, 
die frei auf dem Markt erhältlich waren. Zudem seien einer Tochtergesell-
schaft  einer  Lizenznehmerin,  der  Montres  Tudor  SA,  Genf,  bereits  2013 
Prototypen  eines  Uhrwerks  („K1“)  mit  patentgemässen  Siliziumspiralfe-
dern zur Verfügung gestellt worden. Die Lizenznehmerin sei aufgrund des 
Lizenzvertrags  vom  Oktober/November  2003  verpflichtet  gewesen,  die 
Klägerin  über  Patentverletzungen  zu  informieren.  Einer  der  Entwickler 
des Uhrwerks K1 bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten 1 sei seit Feb-
ruar  2014  Arbeitnehmer  der  Lizenznehmerin  ETA  SA  Manufacture  Hor-
logère Suisse. 

Das  Uhrwerk  mit  Siliziumspirale  sei  Gegenstand  mehrerer  Fundraising-
Kampagnen  auf  der  Plattform  „kickstarter.com“  in  den  Jahren  2015  bis 
2017 gewesen. Die Horage SA biete das Uhrwerk „K1“ seit 2015 auf ihrer 
Website zum freien Verkauf an. Das Uhrwerk K1 mit patentgemässer Spi-
ralfeder  sei  auch  mindestens  seit  Juni  2017  an  Fachmessen  ausgestellt 
und beworben worden. 

Die  Klägerin  weist  darauf  hin,  dass  die  Rechtsvorgängerin  der  Beklag-
ten 1  der  Swatch  Group  im  Januar  2013  mitgeteilt  habe,  dass  sie  einen 
Weg  gefunden  habe,  Siliziumspiralfedern  ohne  Verletzung  der  klägeri-
schen Patente herzustellen. Die Klägerin habe in der Folge keinen Anlass 
gehabt,  eine  Patentverletzung  zu  vermuten.  Der  ehemalige  Mitarbeiter 
der  Rechtsvorgängerin  der  Beklagten 1  sei  nachvertraglich  zur  Geheim-

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haltung  verpflichtet  gewesen  und  habe  der  ETA  SA  Manufacture  Hor-
logère  Suisse  weder  Informationen  mitgeteilt  noch  mitteilen  dürfen.  Die 
Klägerin  bestreitet,  dass  es  möglich  war,  von  der  Horage  SA  Uhren  mit 
Uhrwerken  mit  Siliziumspiralen  tatsächlich  zu  bestellen.  Entsprechende 
Versuche im Herbst 2018 seien erfolglos geblieben. Auch auf bekannten 
Online-Börsen  für  gebrauchte  Uhren  seien  keine  „Horage“  Uhren  erhält-
lich, was darauf hindeute, dass diese nie verkauft worden seien. Die Ro-
lex  SA  habe  den  ihr  zur  Verfügung  gestellten  Prototypen  zerstörungsfrei 
auf  Ganggenauigkeit  geprüft  und  keine  Veranlassung  gehabt,  die  Silizi-
umspiralfeder  genauer  zu  untersuchen. Aus  den  Kickstarter-Kampagnen 
ergebe  sich,  dass  das  Uhrwerk  sich  offenbar  noch  2017  in  Entwicklung 
befunden habe und kein marktreifes Produkt vorlag. 

47.  Die  Rechtsvorgängerin  der  Beklagten  1  teilte  Herrn  Hanspeter  
Rentsch von The Swatch Group AG am 17. Januar 2013 mit, sie habe ei-
nen Weg gefunden, Siliziumspiralfedern ohne Verletzung der Patente der 
Klägerin herzustellen. Dasselbe ergibt sich aus einer Aussage von August 
2013 von Andreas Felsl, einem der Entwickler des Uhrwerks „K1/CMK1“, 
die in einem Artikel, der im Internet zugänglich ist, publiziert ist. Gemäss 
der Aussage hat die Rechtsvorgängerin nach aufwendiger Forschung ei-
nen  Weg  gefunden,  Siliziumspiralen  herzustellen  „that  did  not  encroach 
on  existing  patents.  We  did  all  we  could  to  avoid  being  taken  to  court, 
[_]”.  

Soweit der Klägerin, die nicht Teil der Swatch Gruppe ist, diese Aussagen 
bekannt  waren,  hatte  sie  keinen Anlass,  die  Siliziumspiralen  in  den  Uhr-
werken „K1“ näher zu untersuchen. Aus den öffentlich verfügbaren Infor-
mationen  zum  Uhrwerk  „K1“  ergibt  sich  zwar,  dass  dieses  eine  Silizium-
spirale aufweist. Es ergibt sich jedoch nicht, dass diese Siliziumspirale mit 
einer Aussenschicht versehen ist, die einen ersten Temperaturkoeffizien-
ten  des  Young-Moduls  mit  einem  dem  Silizium  entgegengesetzten  Vor-
zeichen  aufweist.  Dasselbe  gilt  für  die  Präsentation  des  Uhrwerks  an 
Fachmessen. 

Auch die Rolex SA, eine weitere Lizenznehmerin der Klägerin, war nicht 
verpflichtet,  die  Siliziumspiralfeder,  die  sich  in  dem  Uhrwerk  befand,  das 
ihr  im  Sommer  2013  zu Testzwecken  überlassen  wurde,  auf  eine  mögli-
che  Patentverletzung  hin  zu  untersuchen.  Die  Rolex  SA  hat,  dies  ist 
glaubhaft,  den  Uhrwerk-Prototypen  auf  seine  Ganggenauigkeit  getestet 
und den Prototypen anschliessend an die Rechtsvorgängerin der Beklag-
ten 1  zurückgegeben.  Dabei  konnte  sie  eine  patentgemässe Ausführung 
der Spiralfeder nicht ohne weiteres erkennen, da dies wie in E. 12 ausge-

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führt  nur  durch  Zerstörung  der  Spiralfeder  und  mikroskopische  Analyse 
möglich ist. Eine Bestellung von zehn Uhrwerken aus der Vorserie wurde 
offenbar nie geliefert.  

Es  ist  weiter  glaubhaft,  dass  die  Verkäufe  von  Uhren  durch  die  Horage 
SA, wenn solche überhaupt stattgefunden haben, sehr gering waren. Die 
Klägerin war nicht verpflichtet, aufgrund der wirtschaftlich unbedeutenden 
Aktivitäten  der  Horage  SA  weitere  Abklärungen  zu  treffen.  Dass  noch 
2017  eine  Kickstarter-Kampagne  durchgeführt  wurde,  um  das  Uhrwerk 
K1  weiterzuentwickeln,  deutet  ebenfalls  darauf  hin,  dass  bis  Ende  2017 
noch kein für die Fertigung in Grossserie geeignetes Uhrwerk vorhanden 
war. 

Schliesslich geht es nicht an, aus dem Wechsel eines Arbeitnehmers der 
Rechtsvorgängerin der Beklagten 1 zu einer Lizenznehmerin der Klägerin 
abzuleiten, dass die Lizenznehmerin (und in der Folge die Klägerin) posi-
tive Kenntnis von erfolgten oder bevorstehenden Patentverletzungen der 
Rechtsvorgängerin  der  Beklagten  1  gehabt  habe.  Das  Handelsgericht 
Aargau hat in einem Urteil vom 19. Dezember 2001 zwar das Wissen von 
Arbeitnehmern, die von der damaligen Beklagten zur damaligen Klägerin 
gewechselt hatten, der neuen Arbeitgeberin angerechnet. Dazu war aber 
„nicht  erforderlich,  dass  die  betreffenden  Personen  in  Verletzung  ihrer 
nachvertraglichen  Treuepflicht  Geschäftsgeheimnisse  der  Gesuchsgeg-
nerin  offenbarten.  Denn  die  Gesuchstellerin  beruft  sich  selber  darauf, 
dass  die  in  den  öffentlichen  Prospekten  der  Gesuchsgegnerin  enthalte-
nen Informationen für die Feststellung der geltend gemachten Patentver-
letzung ausschlaggebend waren“.38 Im vorliegenden Fall ist die Patentver-
letzung aber aus öffentlichen Unterlagen nicht ersichtlich, und die Kläge-
rin wäre darauf angewiesen gewesen, dass der ehemalige Arbeitnehmer 
der Rechtsvorgängerin der Beklagten 1 ihr Geschäftsgeheimnisse seiner 
ehemaligen  Arbeitgeberin  in  Verletzung  nachvertraglicher  Treuepflichten 
mitteilt. Dies kann ohne konkrete Anhaltspunkte nicht unterstellt werden. 

48.  Es ergibt sich daher, dass nicht glaubhaft gemacht ist, dass die Klä-
gerin  vor August  2018  positive  Kenntnis  von  der  Patentverletzung  durch 
die Beklagte 1 hatte. Ihre Unkenntnis ist auch nicht sorgfaltswidrig, da sie 
aufgrund der Aussage der Rechtsvorgängerin der Beklagten 1, eine Mög-
lichkeit gefunden zu haben, Siliziumspiralen ohne Verletzung der klägeri-
schen Patente herzustellen, keinen Anlass hatte, weitere Abklärungen zu 

38 HGer AG, Urteil vom 19. Dezember 2001, E. 5 c) dd) – „Jet-Reactor“, in: sic! 
2002, 353 ff. 

Seite 33 

                                                 
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treffen.  Die  Patentverletzung  ist  aus  öffentlichen  Unterlagen  nicht  offen-
sichtlich  erkennbar.  Es  besteht,  wie  in  E. 14  ausgeführt, keine Obliegen-
heit,  mögliche  Verletzungsformen  am  Markt  zu  erwerben  und  zu  zerstö-
ren, um eine Verletzung nachweisen zu können. Der Klägerin kann daher 
nicht vorgeworfen werden, mit der Einreichung ihres Massnahmegesuchs 
im September 2018 rechtsmissbräuchlich zugewartet und ihren Anspruch 
auf vorsorglichen Rechtsschutz dadurch verwirkt zu haben. 

Verhältnismässigkeit 

49.  Vorsorgliche Massnahmen dürfen nicht weiter gehen, als zur Verhin-
derung  des  Eintritts  des  nicht  leicht  wiedergutzumachenden  Nachteils 
notwendig ist.39 

50.  Im vorliegenden Fall verlangt die Klägerin unter anderem, es sei den 
Beklagten  zu  verbieten,  patentgemässe  Ausführungsformen 
in  der 
Schweiz  „herzustellen,  herstellen  zu  lassen,  zu  lagern,  anzubieten,  zu 
verkaufen oder auf andere Weise in den Verkehr zu bringen“ (Hervorhe-
bung hinzugefügt). Die Beklagten machen geltend, insbesondere das La-
gerverbot  sei  unverhältnismässig,  da  es  einer  vorsorglichen  Vernich-
tungsanordnung gleichkäme. 

Ein  Verbot  des  Lagerns  ist  nicht  notwendig,  um  den  Eintritt  des  nicht 
leicht  wiedergutzumachenden  Nachteils  zu  verhindern,  denn  durch  das 
Lagern  alleine,  ohne  anschliessendes  in  den  Verkehr  bringen, kann  sich 
der  Umsatz  der  Klägerin  nicht  verringern.  Das  Lagerverbot  käme  –  wie 
die  Beklagten  zu  Recht  geltend  machen  –  einer  Vernichtung  gleich,  die 
erst im Endentscheid des ordentlichen Verfahrens anzuordnen ist. Es be-
stehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Beklagte 1 nicht an 
ein  Vertriebsverbot  halten  wird,  die  es  rechtfertigen  könnten,  bereits  die 
abstrakte Gefährdungshandlung des Lagerns zu verbieten. 

Das  Massnahmegesuch  ist  daher  insoweit  abzuweisen,  als  es  sich  auf 
das blosse Lagern patentgemässer Ausführungsformen bezieht. 

51.  Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist das Begehren um Erlass 
vorsorglicher  Massnahmen  sowie  die  beantragten  Vollstreckungsmass-
nahmen  gegenüber  der  Beklagten  1  im  dargelegten  Umfang  gutzuheis-
sen und gegenüber der Beklagten 2 abzuweisen.  

39 BSK ZPO-Sprecher, Art. 261 N 112. 

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Kosten- und Entschädigungsfolgen 

52.  Die  Gerichtskosten  (Gerichtsgebühr  und  Dolmetscherinnenkosten) 
sind  der  Klägerin  aufzuerlegen  und  mit  dem  von  ihr  geleisteten  Kosten-
vorschuss zu verrechnen; der Fehlbetrag ist von der Klägerin nachzufor-
dern (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die endgültige Kosten- und Entschädigungs-
regelung  bleibt  dem  ordentlichen  Verfahren  vorbehalten  (Art.  104 Abs. 3 
ZPO). 

53.  Ausgehend von einem Streitwert von CHF 250‘000 für das vorläufige 
Vertriebsverbot  ist  die  Gerichtsgebühr  auf  CHF 12‘000  festzusetzen 
(Art. 1  i.V.m. Art.  2  KR-PatGer).  Die Auslagen  für  die  Dolmetscherinnen 
betragen CHF 3‘030.65. 

54.  Die  Klägerin  hat  das  ordentliche  Verfahren  bereits  mit  Klage  vom 
19. Dezember  2018  (Verfahrens-Nr.  O2018_022)  anhängig  gemacht, 
weshalb sich eine Fristansetzung zur Einleitung des ordentlichen Verfah-
rens erübrigt (Art. 263 ZPO). 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.  Der  Beklagten 1  wird  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1‘000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c 
ZPO, mindestens aber CHF 5‘000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, 
sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im 
Widerhandlungsfall  vorsorglich  verboten,  zur Ausrüstung  einer  Unruh 
einer  mechanischen  Uhr  bestimmte  Spiralfedern  sowie  damit  ausge-
rüstete  mechanische  Uhrwerke  in  der  Schweiz  herzustellen,  herstel-
len  zu  lassen,  anzubieten,  zu  verkaufen  oder  auf  andere  Weise  in 
Verkehr  zu  bringen,  in  die  Schweiz  einzuführen,  aus  der  Schweiz 
auszuführen,  oder  bei  einer  dieser  Handlungen  mitzuwirken,  soweit 
die Spiralfedern folgende Merkmale aufweisen: 

-   sie  werden  gebildet  aus  einem  spiralförmigen,  durch  Aus-
schneiden  aus  einer  Einkristall-Siliziumplatte  {110}  oder  {001} 
erhaltenen Stab;  

-   der Stab weist einen Kern aus Silizium aus;  

-   der  Stab  umfasst  eine  den  Kern  aus  Silizium  umschliessende 

Aussenschicht aus amorphem Siliziumoxid. 

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2.  Im weiteren Umfang wird das Massnahmegesuch abgewiesen. 

3.  Die  Gerichtsgebühr  wird  festgesetzt  auf  CHF 12‘000;  die  weiteren 

Kosten betragen CHF 3‘030.65. 

4.  Die  Gerichtsgebühr  sowie  die  weiteren  Kosten  werden  der  Klägerin 
auferlegt  und  mit  dem  von  ihr  geleisteten  Kostenvorschuss  verrech-
net. Der Fehlbetrag von CHF 3‘030.65 wird von der Klägerin nachge-
fordert. 

5.  Die  endgültige  Kosten-  und  Entschädigungsregelung  bleibt  dem  or-

dentlichen Verfahren vorbehalten. 

6.  Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien  unter  Beilage  des  Verhand-
lungsprotokolls,  an  die  Klägerin  unter  Beilage  der  Rechnung 
1185001199,  sowie  nach  Eintritt  der  Rechtskraft  an  das  Eidgenössi-
sche Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen  diesen  Entscheid  kann  innert  30 Tagen  nach  Eröffnung  beim 
Bundesgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt 
werden  (Art. 72  ff.,  90  ff.  und  100  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Rechtsschrift  ist  in  einer  Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid  und  die  Beweismittel  sind  beizulegen,  soweit  sie  die  be-
schwerdeführende Partei in Händen hat (vgl. Art. 42 BGG). 

St. Gallen, 8. Februar 2019  

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Mark Schweizer 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 11. Februar 2019 

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