# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 168ae6b7-35c5-59af-b24f-05a918a3293d
**Source:** Bundesgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2018-05-23
**Language:** de
**Title:** Bundespatentgericht 23.05.2018 S2018_001
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BPatG/CH_PATG_001_S2018-001_2018-05-23.pdf

## Full Text

B u nd e s p a t e n t g e r ic h t  

T r ib una l  f é d é ra l  d e s  b re ve t s  

T r ib una le  f e d e ra le  d e i  b r e ve t t i  

T r ib una l  f e d e ra l  d a  p a t e n t a s  

F e d e ra l  Pa t e n t  C o u r t  

 

 

 

 S2018_001 

 

  U r t e i l  v o m  2 3 .  M a i  2 0 1 8   

Besetzung 

 
Instruktionsrichter Dr. iur., Dipl. El.-Ing. ETH Rudolf Rentsch, 

Richter Dipl. El.-Ing. ETH Peter Rigling (Referent), 

Richter lic. iur., Dipl. Mikrotech.-Ing. ETH Frank Schnyder, 

Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

 
 

 
 

Verfahrensbeteiligte 

 
Two-Way Media Ltd,  

2042 Alpine Drive, US-80304 Boulder, Colorado,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christoph Gasser,  

BianchiSchwald GmbH, St. Annagasse 9, Postfach 1162, 

8021 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Christoph Mül-

ler, Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil, 

 

Klägerin 

 
 

 
gegen 

 

 
1. Swisscom (Schweiz) AG,  

Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern Swisscom,  

2. Swisscom AG,  

Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern Swisscom,  

beide vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess, 

und MLaw Thomas Spörri, Homburger AG, Prime Tower, 

Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich, beide patentanwaltlich 

vertreten durch Andreas Detken und Andrea Rutz, Isler & 

Pedrazzini AG, Giesshübelstrasse 451, Postfach 1772,  

8027 Zürich 

Beklagte 

 

Gegenstand 

 
Vorsorgliche Massnahmen / Beschreibung 

24 

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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

1. Prozessgeschichte 

1.1 Mit Eingabe vom 6. Februar 2018, stellte die Klägerin folgende Rechts-

begehren:  

„1. Es sei in den analogen und digitalen Räumlichkeiten der Beklagten, 
insbesondere am Sitz der Beklagten (Alten Tiefenaustrasse 6, 3050 
Bern) und in der Zweigniederlassung Zürich, Pfingstweidstrasse 51, 
8005 Zürich, eine genaue Beschreibung der dort befindlichen techni-
schen und nutzerdatenbezogenen Infrastruktur (insbesondere im Hin-
blick auf die Auswertung von Daten zum Nutzerverhalten) sowie der 
technischen Dokumentation (insbesondere Beschreibung der Soft-
ware für Server und Clients/TV Boxen) zu den Produkten Swisscom 
TV 1.0 und Swisscom TV 2.0 der Beklagten 1 und 2 durchzuführen:  

 Es sei insbesondere genau festzustellen und zu beschreiben 

-  inwiefern und in welchem Umfang von Set-Top-Boxen (TV Box) In-
formationen zu einem Server übermittelt und auf diesem verzeich-
net wurden oder werden, welche die Auswahl und Lieferung eines 
ausgewählten Medienstroms betreffen, insbesondere  

Informationen bezüglich  

 des gewählten Medienstroms und dessen Lieferung, 

 des Beginns der Zustellung des Medienstroms, 

 der Beendigung der Zustellung des Medienstroms (durch Detek-
tion der Beendigung des Weiterleitens einer kontinuierlichen 
Folge von einzelnen Informationsstücken, die dem Medienstrom 
mit einem vorgegebenen Programmplan entsprechen), 

 des Benutzers, der der TV Box zugeordnet ist, 

 des Systems bzw. der TV Box und deren Betriebsstatus, insb. 
der Version einer Medienwiedergabeeinrichtungsanwendung auf 
der TV Box, 

 der Dauer des Stroms, der an die TV Box weitergeleitet wird 
(durch Ermitteln des Ausmasses des Medienstroms, der an die 
TV Box weitergeleitet wurde, nach der Beendigung des Weiter-
leitens des Medienstromes);  

der Gesamtinformation darüber, welche Ströme von Paketen von 
welchen Benutzern empfangen wurden;  

der Gesamtinformation über die Anzahl der TV Boxen, an die der 
gewählte Medienstrom zugestellt wurde;  

der Information, die von einem Server verwendet wird, um die Zu-
stellung des gewählten Medienstroms an die TV Box zu authentifi-
zieren; 

-  inwiefern in Echtzeit Medienströme für kommerzielle Zwecke ge-
messen wurden oder werden und Information für kommerzielle 

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Zwecke protokolliert wird oder wurde (insb. mit Bezug auf die Liefe-
rung des gewählten Medienstroms an die TV Box); 

- inwiefern die TV Boxen ein computerlesbares Dauerspeicherme-
dium aufweisen oder mit einem solchen verbunden sind; 

- inwiefern die TV Boxen folgende Aktionen durchführen oder durch-
führten: 

 Registrieren, Anmelden und Abmelden eines Benutzers, der der 
TV Box zugeordnet ist, 

 Verwalten von Medien in einem Puffer auf der TV Box, 

 Einfügen anderer auf der TV Box gespeicherter Medien in den 
gewählten Medienstrom (insb. inwiefern eine erste Folge von 
einzelnen lnformationsstücken, die zu einer ersten Zeit an die TV 
Box weitergeleitet werden, in der TV Box gespeichert wird und 
zu einer späteren Zeit in der TV Box die erste Folge von einzel-
nen lnformationsstücken in eine zweite Folge von einzelnen 
lnformationsstücken, die an die TV Box weitergeleitet werden, 
eingefügt wird) 

 Anfordern einer Liste anderer Server von einem Server, 

 Verarbeiten von Regiesignalen, 

 Übertragen einer Anforderung einer anderen Bitrate des gewähl-
ten Medienstroms an einen Server und Ändern der Bitrate des 
gewählten Medienstroms während der Lieferung des gewählten 
Medienstroms an die TV Box; 

- inwiefern serverseitig 

 Benutzer, die TV Boxen zugeordnet sind, (i) registriert und/oder 
(ii) authentifiziert wurden oder werden, 

 ein oder mehrere Audio- oder Videoinformationsströme in einen 
oder mehrere Ströme von adressierten digitalen Paketen, die die 
Spezifikationen eines Netzkommunikationsprotokolls erfüllen, 
umgewandelt wurden oder werden, 

 Paketgrössen zur Beherrschung von Änderungen der Netzbedin-
gungen dynamisch variiert wurden oder werden, 

 die Lieferung des gewählten Medienstroms an die TV Box als 
Antwort auf von der TV Box empfangene Wahlsignale gesteuert 
wird oder auf der Grundlage einer Überwachung der Lieferung 
des gewählten Medienstroms gesteuert wird, 

 der Betriebsstatus eines anderen Servers bestimmt wird, 

 ein Überwachen von Paketverlust oder Überlastung des Kommu-
nikationsnetzes während der Lieferung des gewählten Medien-
stroms stattfindet, 

 die Überwachung der TV Box ein periodisches Senden von Ping-
Befehlen an die TV Box zum Bestimmen des Betriebsstatus um-
fasst, 

- inwiefern die Lieferung des gewählten Medienstroms über das Kom-
munikationsnetz an die TV Box angepasst wird auf der Grundlage 
von Faktoren wie: 

 der Version einer Medienwiedergabeanwendung auf der TV Box, 

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 der vorherrschenden Lastcharakteristik des Servers, 

 der Betriebscharakteristik oder Performancecharakteristiken des 
Kommunikationsnetzes, 

 der Konfiguration der TV Box, 

 der Fähigkeit der TV Box, den Medienstrom zu empfangen und 
abzuspielen, 

 der vorherrschenden Belastung des Medienservers; 

-  inwiefern Werbung in Abhängigkeit des mit der TV Box verknüpften 
Nutzers variiert wird; 

-  inwiefern vor dem Weiterleiten des Medienstroms vom Medienser-
ver an die TV Box ein Medienserver aus mehreren Medienservern 
ausgewählt wird; 

-  inwiefern die Folge von einzelnen lnformationsstücken von einer 
Vielzahl von Servern weitergeleitet wird, die skalierbar sind, sodass 
eine beliebige Anzahl von TV Boxen die Folge von einzelnen lnfor-
mationsstücken empfangen kann; 

-  inwiefern von einem Medienserver eine Anforderung zum Liefern 
des Medienstroms an die TV Box empfangen wird, welche ein Si-
cherheitstoken einschliesst, das anzeigt, dass die TV Box von ei-
nem vom Medienserver verschiedenen Server autorisiert wurde, 
den Medienstrom zu empfangen; 

-  inwiefern der Medienserver ein Zwischenserver ist, der die Folge 
von einzelnen Stücken von Medieninformation von einer Quelle 
empfängt, wobei diese Quelle separat und verschieden vom Medi-
enserver ist, und ein oder mehrere einzelne Stücke von Medienin-
formation von der Quelle durch den Medienserver empfangen wer-
den, während der Medienserver die Folge von einzelnen Stücken 
von Medieninformation an die TV Box weiterleitet. 

2. Es sei in den analogen und digitalen Räumlichkeiten der Beklagten, 
insbesondere am Sitz der Beklagten (Alten Tiefenaustrasse 6, 3050 
Bern) und in der Zweigniederlassung Zürich, Pfingstweidstrasse 51, 
8005 Zürich, eine genaue Beschreibung der dort befindlichen techni-
schen und nutzerdatenbezogenen Infrastruktur (insbesondere im Hin-
blick auf die Auswertung von Daten zum Nutzerverhalten) sowie der 
technischen Dokumentation (insbesondere Beschreibung der Soft-
ware für Server und Endgeräte) zum Produkt TV Air (insbesondere 
auch für die Apps “TV Air“, “Bluewin“, “Swisscom TV“ und “Swisscom 
TV 2.0“ für mobile Endgeräte für Google Play/Android und itunes/Apple 
sowie für browserbasierten Betrieb) der Beklagten 1 und 2 durchzufüh-
ren: 

Es sei insbesondere genau festzustellen und zu beschreiben 

-  inwiefern und in welchem Umfang von Endgeräten (wie Mobiltelefo-
nen, Computern, Tablets) Informationen zu einem Server übermit-
telt und auf diesem verzeichnet wurden oder werden, welche die 
Auswahl und Lieferung eines ausgewählten Medienstroms betref-
fen, insbesondere Informationen bezüglich 

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 des gewählten Medienstroms und dessen Lieferung, 

 des Beginns der Zustellung des Medienstroms, 

 der Beendigung der Zustellung des Medienstroms (durch Detek-
tion der Beendigung des Weiterleitens einer kontinuierlichen 
Folge von einzelnen lnformationsstücken, die dem Medienstrom 
mit einem vorgegebenen Programmplan entsprechen), 

 des Benutzers, der dem Endgerät zugeordnet ist, 

 des Systems bzw. des Endgeräts und dessen Betriebsstatus, 
insb. der Version einer Medienwiedergabeeinrichtungsanwen-
dung auf dem Endgerät,(  

 der Dauer des Stroms, der an das Endgerät weitergeleitet wird 
(durch Ermitteln des Ausmasses des Medienstroms, der an das 
Endgerät weitergeleitet wurde, nach der Beendigung des Weiter-
leitens des Medienstromes); 

der Gesamtinformation darüber, welche Ströme von Paketen von wel-
chen Benutzern empfangen wurden;  

der Gesamtinformation über die Anzahl der Endgeräte, an die der ge-
wählte Medienstrom zugestellt wurde; 

der Information, die von einem Server verwendet wird, um die Zustel-
lung des gewählten Medienstroms an das Endgerät zu authentifizieren; 

- inwiefern in Echtzeit Medienströme für kommerzielle Zwecke ge-
messen wurden oder werden und Information für kommerzielle 
Zwecke protokolliert wird oder wurde (insb. mit Bezug auf die Liefe-
rung des gewählten Medienstroms an das Endgerät);  

- inwiefern die Endgeräte folgende Aktionen durchführen oder durch-
führten: 

 Registrieren, Anmelden und Abmelden eines Benutzers, der 
dem Endgerät zugeordnet ist, 

 Verwalten von Medien in einem Puffer auf dem Endgerät, 

 Einfügen anderer auf dem Endgerät gespeicherter Medien in den 
gewählten Medienstrom (insb. inwiefern eine erste Folge von 
einzelnen lnformationsstücken, die zu einer ersten Zeit an das 
Endgerät weitergeleitet werden, in dem Endgerät gespeichert 
wird und zu einer späteren Zeit in dem Endgerät die erste Folge 
von einzelnen Informationsstücken in eine zweite Folge von ein-
zelnen lnformationsstücken, die an das Endgerät weitergeleitet 
werden, eingefügt wird), 

 Anfordern einer Liste anderer Server von einem Server, 

 Verarbeiten von Regiesignalen,  

 Übertragen einer Anforderung einer anderen Bitrate des gewähl-
ten Medienstroms an einen Server und Ändern der Bitrate des 
gewählten Medienstroms während der Lieferung des gewählten 
Medienstroms an das Endgerät; 

- inwiefern serverseitig 

 Benutzer, die Endgeräten zugeordnet sind, (i) registriert und/o-
der (ii) authentifiziert wurden oder werden, 

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 ein oder mehrere Audio- oder Videoinformationsströme in einen 
oder mehrere Ströme von adressierten digitalen Paketen, die die 
Spezifikationen eines Netzkommunikationsprotokolls erfüllen, 
umgewandelt wurden oder werden, 

 Paketgrössen zur Beherrschung von Änderungen der Netzbedin-
gungen dynamisch variiert wurden oder werden, 

 die Lieferung des gewählten Medienstroms an das Endgerät als 
Antwort auf von dem Endgerät empfangene Wahlsignale gesteu-
ert wird oder auf der Grundlage einer Überwachung der Liefe-
rung des gewählten Medienstroms gesteuert wird, 

 der Betriebsstatus eines anderen Servers bestimmt wird, 

 ein Überwachen von Paketverlust oder Überlastung des Kommu-
nikationsnetzes während der Lieferung des gewählten Medien-
stroms stattfindet, 

 die Überwachung der Endgeräte ein periodisches Senden von 
Ping-Befehlen an die Endgeräte zum Bestimmen des Betriebs-
status umfasst, 

- inwiefern die Lieferung des gewählten Medienstroms über das Kom-
munikationsnetz an die Endgeräte angepasst wird auf der Grund-
lage von Faktoren wie: 

 der Version einer Medienwiedergabeanwendung auf dem End-
gerät, 

 der vorherrschenden Lastcharakteristik des Servers, 

 der Betriebscharakteristik oder Performancecharakteristiken des 
Kommunikationsnetzes, 

 der Konfiguration des Endgerätes, 

 der Fähigkeit des Endgerätes, den Medienstrom zu empfangen 
und abzuspielen, 

 der vorherrschenden Belastung des Medienservers; 

- inwiefern Werbung in Abhängigkeit des mit dem Endgerät verknüpf-
ten Nutzers variiert wird; 

- inwiefern vor dem Weiterleiten des Medienstroms vom Medienser-
ver an das Endgerät ein Medienserver aus mehreren Medienser-
vern ausgewählt wird; 

- inwiefern die Folge von einzelnen Informationsstücken von einer 
Vielzahl von Servern weitergeleitet wird, die skalierbar sind, sodass 
eine beliebige Anzahl von Endgeräten die Folge von einzelnen lnfor-
mationsstücken empfangen kann; 

-  inwiefern von einem Medienserver eine Anforderung zum Liefern 
des Medienstroms an das Endgerät empfangen wird, welche ein Si-
cherheitstoken einschliesst, das anzeigt, dass das Endgerät von ei-
nem vom Medienserver verschiedenen Server autorisiert wurde, 
den Medienstrom zu empfangen; 

-  inwiefern der Medienserver ein Zwischenserver ist, der die Folge 
von einzelnen Stücken von Medieninformation von einer Quelle 
empfängt, wobei diese Quelle separat und verschieden vom Medi-

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enserver ist, und ein oder mehrere einzelne Stücke von Medienin-
formation von der Quelle durch den Medienserver empfangen wer-
den, während der Medienserver die Folge von einzelnen Stücken 
von Medieninformation an das Endgerät weiterleitet. 

3.  Die Kosten seien unter Vorbehalt einer anderen Regelung im ordentli-
chen Verfahren vorläufig der Klägerin aufzuerlegen.“ 

1.2 Die Stellungnahme der Beklagten erfolgte mit Eingabe vom 16. März 

2018, womit diese folgende Anträge stellte: 

„1.  Das Gesuch um genaue Beschreibung vom 6. Februar 2018 sei abzu-

weisen; 

 2.  Eventualiter sei den Gesuchsbegehren 1 und 2 nur in folgendem Um-

fang stattzugeben: 

„1. Es sei in den analogen Räumlichkeiten der Beklagten 1 am Sitz der 

Beklagten 1 (Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern) und in der Zweignie-

derlassung Zürich, Pfingstweidstrasse 51, 8005 Zürich, eine genaue 

Beschreibung der dort befindlichen technischen Infrastruktur in Hin-

blick auf die Auswertung von Daten zum Nutzerverhalten zum Produkt 

Swisscom TV 2.0 der Beklagten 1 im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 

durchzuführen.  

Konkret sei genau festzustellen und zu beschreiben, 

•  inwiefern und in welchem Umfang im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 

von Set-Top-Boxen (TV Box) Informationen zu einem Server über-

mittelt und auf diesem verzeichnet wurden, welche die Auswahl und 

Lieferung eines ausgewählten Medienstroms betreffen, konkret  

Informationen bezüglich 

-  des gewählten Medienstroms und dessen Lieferung, 

-  der Beendigung der Zustellung des Medienstroms (durch Detek-

tion der Beendigung des Weiterleitens einer kontinuierlichen 

Folge von einzelnen Informationsstücken, die dem Medienstrom 

mit einem vorgegebenen Programmplan entsprechen), 

-  des Benutzers, der der TV Box zugeordnet ist, 

-  des Systems bzw. der TV Box und dessen Betriebsstatus, ein-

schliesslich der Version einer Medienwiedergabeeinrichtungsan-

wendung auf der TV Box, 

-  der Dauer des Stroms, der an die TV Box weitergeleitet wird 

(durch Ermitteln des Ausmasses des Medienstroms, der an das 

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Seite 8 

Endgerätweitergeleitet wurde, nach der Beendigung des Weiter-

leitens des Medienstroms); 

der Gesamtinformation darüber, welche Ströme von Paketen von 

welchen Benutzern empfangen wurden; 

der Gesamtinformation über die Anzahl der TV Boxen, an die der 

gewählte Medienstrom zugestellt wurde; 

der Information, die von einem Server verwendet wird, um die Zu-

stellung des gewählten Medienstroms an die TV Box zu authentifi-

zieren; 

•  inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 in Echtzeit Medien-

ströme für kommerzielle Zwecke gemessen wurden und Information 

für kommerzielle Zwecke protokolliert wurde (konkret mit Bezug auf 

die Lieferung desgewählten Medienstroms an die TV Box); 

•  inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 die TV Boxen folgende 

Aktionen durchführten: 

-  Registrieren, Anmelden und Abmelden eines Benutzers, der der 

TV Box zugeordnet ist, 

•  inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 serverseitig 

-  Benutzer, die TV Boxen zugeordnet sind, (i) registriert und/oder 

(ii) authentifiziert wurden, 

-  die Lieferung des gewählten Medienstroms an die TV Box als 

Antwort auf von der TV Box empfangene Wahlsignale gesteuert 

wurde oder auf der Grundlage einer Überwachung der Lieferung 

des gewählten Medienstroms gesteuert wurde,  

-  die Überwachung der TV Box ein periodisches Senden von Ping-

Befehlen an die TV Box zum Bestimmen des Betriebsstatus um-

fasste. 

2. Es sei in den analogen Räumlichkeiten der Beklagten 1 am Sitz der 

Beklagten 1 (Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern) und in der Zweignie-

derlassung Zürich, Pfingstweidstrasse 51, 8005 Zürich, eine genaue 

Beschreibung der dort befindlichen technischen Infrastruktur in Hin-

blick auf die Auswertung von Daten zum Nutzerverhalten zum Produkt 

TV Air (konkret für die App “TV Air“ für mobile Endgeräte mit dem Be-

triebssystem Android (Google) und OS (Apple) sowie für browserba-

sierten Betrieb) der Beklagten 1 im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 

durchzuführen. 

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Konkret sei genau festzustellen und zu beschreiben, 

•  inwiefern und in welchem Umfang im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 

von Endgeräten (wie Mobiltelefonen, Computern, Tablets) Informa-

tionen zu einem Server übermittelt und auf diesem verzeichnet wur-

den, welche die Auswahl und Lieferung eines ausgewählten Medi-

enstroms betreffen, konkret  

Informationen bezüglich 

-  des gewählten Medienstroms und dessen Lieferung,  

-  der Beendigung der Zustellung des Medienstroms (durch Detek-

tion der Beendigung des Weiterleitens einer kontinuierlichen 

Folge von einzelnen lnformationsstücken, die dem Medienstrom 

mit einem vorgegebenen Programmplan entsprechen), 

-  des Benutzers, der dem Endgerät zugeordnet ist, 

-  des Systems bzw. des Endgeräts und dessen Betriebsstatus, 

einschliesslich der Version einer Medienwiedergabeeinrich-

tungsanwendung auf dem Endgerät, 

-  der Dauer des Stroms, der an das Endgerät weitergeleitet 

wird(durch Ermitteln des Ausmasses des Medienstroms, der an 

das Endgerät weitergeleitet wurde, nach der Beendigung des 

Weiterleitens des Medienstroms); 

der Gesamtinformation darüber, welche Ströme von Paketen von 

welchen Benutzern empfangen wurden; 

der Gesamtinformation über die Anzahl der Endgeräte, an die der 

gewählte Medienstrom zugestellt wurde; 

der Information, die von einem Server verwendet wird, um die Zu-

stellung des gewählten Medienstroms an das Endgerät zu authen-

tifizieren; 

•  inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 in Echtzeit Medien-

ströme für kommerzielle Zwecke gemessen wurden und Information 

für kommerzielle Zwecke protokolliert wurde (konkret mit Bezug auf 

die Lieferung desgewählten Medienstroms an das Endgerät); 

•  inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 die Endgeräte folgende 

Aktionen durchführten: 

-  Registrieren, Anmelden und Abmelden eines Benutzers, der dem 

Endgerät zugeordnet ist, 

•  inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 serverseitig 

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-  Benutzer, die Endgeräten zugeordnet sind, (i) registriert und/oder 

(ii) authentifiziert wurden, 

-  die Lieferung des gewählten Medienstroms an das Endgerät als 

Antwort auf von dem Endgerät empfangene Wahlsignale gesteu-

ert wurde oder auf der Grundlage einer Überwachung der Liefe-

rung desgewählten Medienstroms gesteuert wurde, 

-  die Überwachung des Endgeräts ein periodisches Senden von 

Ping-Befehlen an das Endgerät zum Bestimmen des Betriebs-

status umfasste.“ 

3.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich der Auslagen für 

die mitwirkenden Patentanwälte) zu Lasten der Klägerin.“ 

1.3 Am 15. März 2018 reichte die Klägerin ihre Kostennoten ein. 

1.4 Am 19. März 2018 reichten die Beklagten eine Noveneingabe ein.  

1.5 Am 6. April 2018 nahmen die Beklagten zu den Kostennoten der Klä-

gerin Stellung. 

1.6 Mit Eingabe vom 9. April 2018 machte die Klägerin von ihrem unbe-

dingten Replikrecht Gebrauch. 

1.7 Am 18. April 2018 äusserte sich die Klägerin im Rahmen des Replik-

rechts noch zur Stellungnahme der Beklagten vom 6. April 2018. 

2. Prozessuales 

2.1 Die Klägerin ist ein Unternehmen mit Sitz in den USA, die Beklagten 

sind schweizerische Aktiengesellschaften mit Sitz in der Schweiz. Der 

Klage liegt ein internationaler Sachverhalt zu Grunde. Gemäss Art. 2 Abs. 

1 LugÜ, Art. 109 IPRG sowie Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG ist die Zuständigkeit 

des Bundespatentgerichts gegeben, wobei die Sache unter Schweizer 

Recht zu beurteilen ist (Art. 110 IPRG). 

2.2 Der Einzelrichter kann in Dreierbesetzung entscheiden, wenn es die 

rechtlichen oder tatsächlichen Verhältnisse erfordern (Art. 23 Abs. 3 

PatGG).  

  

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3. Sachverhalt, Ausgangslage 

3.1 Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Schweizer Teils des euro-

päischen Patents EP 2 323 333 B1 (nachfolgend Streitpatent 1) und des 

Schweizer Teils des europäischen Patents EP 2 278 775 B1 (nachfolgend 

Streitpatent 2).  

Das Streitpatent 1 betrifft gemäss dem unabhängigen Anspruch 1 ein Ver-

fahren zum Messen von Streaming-Daten und gemäss den beiden weite-

ren unabhängigen Ansprüchen 37 und 38 ein System und einen computer-

lesbaren Datenträger zum Durchführen eines solchen Verfahrens.  

Das Streitpatent 2 betrifft gemäss dem ersten unabhängigen Anspruch 1 

das Abspielen eines Medienstroms auf einem Client Computer und gemäss 

den beiden unabhängigen Ansprüchen 22 und 33 einen computerlesbaren 

Datenträger zum Durchführen eines solchen Verfahrens bzw. ein System 

zur Wiedergabe von Medien. 

Die Klägerin bringt vor, die beiden Streitpatente würden sich allgemein auf 

die Kommunikation von Audio- oder Video-Inhalten über ein Netzwerk, wie 

das Internet, beziehen. Die Erfindungen würden insbesondere Verfahren 

und Erzeugnisse für die Bereitstellung von Audio- und/oder Video-Kommu-

nikationsdienstleistungen in Echtzeit an eine Vielzahl von Nutzern betref-

fen. Für die effiziente Bereitstellung solcher Audio- und/oder Video-Kom-

munikationsdienstleistungen sei insbesondere die Gestaltung der Server-

Architektur von zentraler Bedeutung. Diese Gestaltung verbessere die Ser-

vicequalität ebenso wie das fortlaufende Überwachen der Kommunikati-

onsdienstleistungen. 

Neben der Bereitstellung von Audio- und/oder Video-Kommunikations-

dienstleistungen in Echtzeit an eine Vielzahl von Nutzern sind insbeson-

dere kommerzielle Interessen von Bedeutung, die es einer Betreiberin er-

lauben, das Verhalten von Nutzern aufzuzeichnen und weiter zu verwen-

den, und zwar derart, dass aufgrund des Verhaltens eines Nutzers, der sich 

vorab registriert und authentifiziert hat, weitere Angebote unterbreiten zu 

können. Bei diesen weiteren Angeboten kann es sich um artverwandte An-

gebote handeln, die verglichen mit der Programmwahl eines Nutzers ähn-

lich gelagert sind. Entsprechend sind die Ansprüche u. a. auf einen kom-

merziellen Zweck gerichtet (Anspruch 1: „A method for metering real-time 

streaming media for commercial purposes“, Anspruch 37: „A system for me-

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Seite 12 

tering real-time streaming media for commercial purposes“ sowie Ansprü-

che 1 und 22, worin die entsprechenden Daten bereitgestellt werden für die 

Übertragung zu einem zentralen Server).  

Gemäss der Klägerin würden die Beklagten seit dem Jahr 2006 internetba-

siertes Fernsehen (IPTV) anbieten und damit weltweit zu den ersten Anbie-

tern gehören. IPTV sei im Jahr 2006 unter dem Namen „Bluewin TV“ ein-

geführt und später unter dem Namen „Swisscom TV“ weiter betrieben wor-

den. Der Dienst habe auf einer Zusammenarbeit zwischen Swisscom und 

Microsoft basiert, unter Verwendung des Microsoft Produktes „Mediaroom“, 

welches 2013 durch Ericsson übernommen worden sei.  

Die Set-Top-Boxen für die erste Generation von Swisscom TV (nachfolgend 

Swisscom TV 1.0 genannt) seien mehrere Male überarbeitet und ausge-

tauscht worden. Für den Betrieb von Swisscom TV 1.0 hätten die Beklagten 

gemäss Angaben auf ihrer Website zum Download von Bedien- und Instal-

lationsanleitungen verschiedene Set-Top-Boxen verwendet.  

Im Jahr 2014 hätten die Beklagten eine neue Generation von IPTV unter 

dem Namen „Swisscom TV 2.0“ eingeführt. Im Gegensatz zur Vorgänger-

version basiere „Swisscom TV 2.0“ nicht mehr auf der Plattform „Media-

room“, sondern auf einer Eigenentwicklung auf der Basis eines Android-

Betriebssystems. Nachdem Swisscom TV 1.0 und Swisscom TV 2.0 von 

2014 bis 2017 parallel betrieben und angeboten worden sei, sei im August 

2017 die Einstellung von Swisscom TV 1.0 angekündigt worden. 

Spätestens seit Dezember 2015 würden die Beklagten ausserdem einen 

sogenannten OTT (Over the Top) Dienst unter dem Namen „TV Air“ anbie-

ten, der auf Computern oder auf mobilen Geräten wie Smartphones oder 

Tablets verwendbar sei. 

Die Klägerin legt dar, dass gemäss ihrer Analyse die Beklagten mit ihren 

Produkten Swisscom TV (Swisscom TV 1.0, Swisscom TV 2.0, TV Air) die 

Streitpatente 1 und 2 verletzen würden, nämlich die Ansprüche 1, 37 und 

38 von Streitpatent 1 sowie die Ansprüche 1, 22 und 33 von Streitpatent 2. 

3.2 Die Beklagten wenden im Wesentlichen ein,  

-  dass die Rechtsbeständigkeit der Streitpatente nicht glaubhaft sei, 

-  dass die Beklagte 2 nicht operativ tätig sei und die betreffenden 

Swisscom TV-Angebote nicht betreibe, 

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-  dass die Streitpatente im Mai 2017 abgelaufen seien und daher keine 

gegenwärtige oder drohende Verletzung gegeben sein könne, 

-  dass die Beschreibung von Software, wie beantragt, einer sinnlichen 

Wahrnehmung nicht zugänglich sei, 

-  dass Dokumentationen nicht Gegenstand einer Beschreibung sein 

könnten, 

-  dass der Ort der Beschreibung völlig ungenügend bezeichnet werde 

und einer fishing expedition gleichkäme, 

-  dass die Beschreibung ihr Ziel nicht erreichen könne, 

- dass die Rechtsbegehren zu weit bzw. unklar gefasst seien und 

diesbezüglich keine hinreichende Konkretisierung bestehe, 

3.3 Auf die Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit näher einzuge-

hen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist. 

4. Beurteilung 

4.1 Bei der Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG handelt es sich 

um einen speziell geregelten gesetzlichen Anspruch im Sinne von Art. 158 

Abs. 1 lit. a ZPO.  

Die Beschreibung dient nicht nur der Beweissicherung, sondern kann auch 

der Beschaffung von Beweismitteln bzw. zur Abklärung der Prozessaus-

sichten dienen, nicht aber einer Ausforschung oder allgemein-umfassen-

den Informationsbeschaffung.1  

Beantragt eine Partei eine Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG, 

so hat sie glaubhaft zu machen, dass ein ihr zustehender Anspruch in Be-

zug auf die zu beschreibenden Vorrichtungen oder Verfahren verletzt ist 

oder eine Verletzung diesbezüglich zu befürchten ist (Art. 77 Abs. 2 PatG). 

Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend 

für wahr hält bzw. diese als begründet erscheint. Die Gegenpartei hat ihre 

Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen. Glaub-

haft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein auf-

grund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, 

selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich 

                                                
1 Vgl. Calame/Hess-Blumer/Stieger-Calame/Dorigo, Vorbemerkungen zu Art. 23 

PatGG N 133 ff. 

S2018_001 

Seite 14 

nicht verwirklicht haben könnte.2 Ausserdem ist zu beachten, dass für Tat-

sachen, die mit dem vorsorglich abzunehmenden Beweismittel bewiesen 

werden sollen, keine eigentliche Glaubhaftmachung verlangt werden kann, 

aber substantiierte Behauptungen vorzubringen sind. Mit der blossen Be-

hauptung eines Bedürfnisses, Beweis- und Prozessaussichten abzuklären, 

ist ein schutzwürdiges Interesse an einer vorsorglichen Beweisführung je-

doch noch nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Stellt das abzunehmende 

Beweismittel das einzige dar, mit dem die Gesuchstellerin ihren Anspruch 

beweisen kann, muss es genügen, dass sie das Vorliegen der anspruchs-

begründenden Tatsachen lediglich substantiiert behauptet.3 Die Vorbringen 

sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern die Einzeltatsachen 

berücksichtigend so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis 

abgenommen oder dagegen gegebenenfalls der Gegenbeweis angetreten 

werden kann. Ein globaler Verweis auf eingereichte Unterlagen genügt den 

Anforderungen an Behauptung und Substantiierung nicht.4 Das Beweisver-

fahren dient also nicht dazu, fehlende Behauptungen zu ersetzen oder zu 

ergänzen, sondern setzt solche vielmehr voraus.5  

Das Verhältnismässigkeitsprinzip ist auch bei der Beschreibung zu wah-

ren.6 

4.2 Die Rechtbegehren der Klägerin betreffen mindestens teilweise Tatsa-

chen, die der Klägerin auch ohne Gerichtsintervention zugänglich sind. Es 

wird von ihr jedoch nicht dargetan, weshalb für die Ermittlung dieser Tatsa-

chen ein Einschreiten des Gerichts notwendig ist. Sodann scheinen z.B. 

die TV-Boxen (oder andere Endgeräte) und Medienstrom für die Kunden 

der Beklagten zugänglich zu sein. Es wurde von der Klägerin weder be-

hauptet, dass ihr dieser Zugang von den Beklagten verweigert würde noch 

dargetan, dass sie die TV-Boxen (oder andere Endgeräte) oder Medien-

ströme nicht auswerten könne und deshalb diesbezüglich eine Beschrei-

bung gemäss Art. 77 PatG benötige. Somit ist fragwürdig, ob diesbezüglich 

ein Rechtsschutzinteresse an einer Beschreibung vorliegt (Art. 59 Abs. 2 

lit. a ZPO). Insofern ist auf die entsprechenden Rechtsbegehren nicht ein-

zutreten. 

                                                
2 BGE 140 III 610, E. 4.1 unter Verweis auf BGE 130 III 321, E. 3.3, 

BGer 5A_283/2016, E. 2.3.1, Urteil vom 23.08.2016; BGer 5A_142/2017, 
E. 4.1, Urteil vom 18.08.2017. 

3 BGE 138 III 76 E. 2.4.2.; BGer 4A_338/2017, Urteil vom 24.11.2017, E. 2.1. 
4 BGer 4A_427/2016 E.3.3, Urteil vom 28.11.2016, E. 3.3. 
5 BGer 4A_338/2017, Urteil vom 24.11.2017, E. 2.1. 
6 Johann Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 158 N 16. 

S2018_001 

Seite 15 

Selbst wenn man davon ausgehen würde, ein schutzwürdiges Interesse sei 

vorhanden, stellt sich – wie sich aus den folgenden Erwägungen ergibt – 

heraus, dass die Rechtsbegehren der Klägerin abzuweisen sind. 

4.3 Rechtsbeständigkeit  

Die Beklagten verweisen zunächst auf verschiedene ausländische Verfah-

ren und machen geltend, dass diese die Rechtsbeständigkeit der Streitpa-

tente ernsthaft in Frage stellen würden.  

Dazu ist festzuhalten, dass noch kein einschlägiger Entscheid in einem 

ausländischen Parallelverfahren vorliegt. Die Verfahren in den USA betra-

fen nicht die Streitpatente selber. Die Beklagten räumen zudem selber ein, 

das Urteil des U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) erlaube 

keine direkten Rückschlüsse auf die Rechtsbeständigkeit der vorliegenden 

Streitpatente. Die Nichtigkeitsverfahren in Deutschland betreffen zwar die 

beiden parallelen deutschen Teile der Streitpatente und haben unbestritten 

dazu geführt, dass das Verletzungsverfahren der Klägerin am Landgericht 

Mannheim ausgesetzt wurde. Die näheren Umstände, insbesondere was 

zur Aussetzung des Verletzungsverfahrens geführt hat, sind aber nicht be-

kannt und auch hinsichtlich der tatsächlichen Gründe nicht substantiiert 

dargelegt. Schliesslich ist unbestritten, dass eine die Streitpatente betref-

fende Verletzungsklage in Spanien hängig ist, wo ebenfalls eine mangelnde 

Rechtsbeständigkeit geltend gemacht wurde. Aber mehr ist aus diesem 

Verfahren auch nicht bekannt und den Parteivorträgen auch nicht zu ent-

nehmen. Eine materiell-inhaltlich begründete Auseinandersetzung zur 

Nichtigkeit der hier massgeblichen Streitpatente wird von den Beklagten 

nicht vorgetragen und eine solche ist daher nicht glaubhaft gemacht. Ins-

besondere wird von den Beklagten kein konkreter Sachverhalt mit Bezug 

auf einen relevanten Stand der Technik vorgetragen, der die Patentfähigkeit 

der Streitpatente in Frage stellen würde. Damit ist die Nichtigkeit der in die-

sem Verfahren zu beurteilenden Streitpatente 1 und 2 insgesamt nicht ge-

nügend glaubhaft gemacht und es ist aufgrund der Aktenlage von deren 

Rechtsbestand auszugehen. 

4.4 Zur Frage der operativen Tätigkeit der Beklagten 2 

Die Beklagten machen weiter geltend, die Beklagte 2 sei innerhalb des 

Swisscom Konzerns die Holdinggesellschaft. Sie übe keine operative Tä-

tigkeit aus und betreibe nicht die den Gegenstand der beantragten Be-

schreibung bildenden Swisscom TV-Angebote. Swisscom TV werde von 

der Beklagten 1 betrieben. 

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Seite 16 

Die Klägerin bestreitet dies nicht, sondern macht geltend, die Beklagte 2 

stehe mindestens konzernrechtlich als Mittäterin in der Verantwortung. 

Wenn die Beklagte 2 keine operative Tätigkeit ausübt und die fraglichen 

TV-Angebote nicht betreibt, dann erscheint deren Passivlegitimation für die 

beantragte Beschreibung in der Tat fraglich. Die Beklagten nehmen zu der 

Darstellung der Klägerin, wonach die Beklagte 2 als Anstifterin, Gehilfin  

oder Mittäterin ebenfalls für die behaupteten patentverletzenden Handlun-

gen mitverantwortlich sei, nicht einlässlich Stellung. Allerdings kann die vor-

liegende Frage offen bleiben, da das Gesuch um Beschreibung – wie be-

reits erwähnt – abzuweisen sein wird. 

4.5 Patentverletzung, Substantiierung/Glaubhaftmachung, Rechts-

schutzinteresse 

4.5.1 Die Streitpatente sind im Mai 2017 abgelaufen. Die Beklagten ma-

chen geltend, es sei vor diesem Hintergrund eindeutig, dass eine Patent-

verletzung nicht stattfinde und erst recht nicht drohen könne. Abgesehen 

davon könne der Ist-Zustand keinen Beweis für eine allfällig in der Vergan-

genheit begangene Patentverletzung liefern. Die Klägerin behaupte selber, 

dass Swisscom TV immer wieder verändert worden sei. Im heutigen Zeit-

punkt mangle es der Klägerin an einem schutzwürdigen Interesse an einer 

Beschreibung hinsichtlich des gegenwärtigen Zustands, da vielmehr die 

Beschreibung eines historischen Zustandes erforderlich wäre. 

Die Klägerin bringt dazu vor, der Wortlaut von Art. 77 Abs. 2 PatG „dass ein 

ihr zustehender Anspruch verletzt ist“ schliesse die genaue Beschreibung 

zur Klärung eines der Klägerin zustehenden Anspruchs auf monetären Er-

satz gerade nicht aus. 

Was die Zustandsänderungen betreffe, so könnten diese auch während der 

Patentlaufzeit auftreten. Es sei die Aufgabe der Klägerin und letztlich des 

Gerichts, aus dem Ergebnis der Beschreibung des Ist-Zustands die richti-

gen Schlüsse auf die Vergangenheit zu ziehen. Selbst wenn somit für die 

Patentlaufdauer von einer Glaubhaftmachung einer Patentverletzung na-

mentlich der unabhängigen Patentansprüche auszugehen wäre, was vor-

liegend offen bleiben kann, obliegt es dem Antragsteller für eine Beschrei-

bung nach Ablauf eines Patentes darzulegen, inwiefern die in Augenschein 

zu nehmenden Beschreibungsobjekte sich konkret auf die vergangene 

bzw. historische Patentverletzung beziehen und wie genau diese für eine 

Beweisführung geeignet wären.  

S2018_001 

Seite 17 

4.5.2 Es ist richtig, dass der Patentinhaber auch nach Ablauf der Schutz-

dauer eines Patents Ansprüche aus dem Patent, namentlich finanzielle An-

sprüche, geltend machen kann. Wenn eine Beschreibung auch dazu die-

nen kann, um Beweismittel zu beschaffen bzw. um die Prozessaussichten 

für Verletzungshandlungen während der Wirksamkeit bzw. der Gültigkeits-

dauer eines Patents abzuklären (s. vorstehend Ziff. 4.1), dann muss sie 

grundsätzlich auch nach Erlöschen des Patents möglich sein. Der Wortlaut 

von Art. 77 Abs. 2 PatG kann demnach nicht so eng verstanden werden, 

wie dies die Beklagten tun und wie er im Wesentlichen noch dem Verständ-

nis von Art. 77 aPatG entsprach.7 Im Gegenteil ist die neue Fassung von 

Art. 77 PatG nicht auf einen Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch 

beschränkt.8 Es genügt, wenn ein der Klägerin zustehender Anspruch ver-

letzt ist. Demnach schliesst Art. 77 PatG die Anrufung eines bloss finanzi-

ellen Anspruches nicht aus. 

Allerdings ist in diesem Fall – und darauf wollen die Beklagten wohl auch 

hinaus – der der Klägerin zustehende finanzielle Anspruch, resultierend aus 

einer in der Vergangenheit erfolgten Patentverletzung, zu substantiieren 

und glaubhaft zu machen. Zu Schaden, Widerrechtlichkeit und Kausalität 

eines konkreten Schadens äussert sich die Klägerin jedoch nicht; ein ihr 

zustehender finanzieller Anspruch wurde damit nicht einmal substantiiert 

behauptet. Behauptet die Klägerin keinen vollständigen Sachverhalt, der 

ihrem (finanziellen) Anspruch entspricht, können weder der fehlende Sach-

verhalt noch der darauf gestützte Anspruch glaubhaft erscheinen. Schon 

aus diesem Grund kann das Gesuch um genaue Beschreibung gemäss 

Art. 77 Abs. 2 PatG nicht gutgeheissen werden. 

4.5.3 Wie erwähnt, ist ein Gesuch um Beschreibung nicht allein deshalb 

abzuweisen, weil der Patentschutz abgelaufen und das Patent erloschen 

ist. Jedoch ist ein Rechtsschutzinteresse an einer Beschreibung in diesem 

Fall nur dann ersichtlich, wenn in der Gegenwart ein Gegenstand beschrie-

ben werden kann, der während der massgeblichen Patentlaufdauer bestan-

den hat.  

Die beiden Streitpatente sind nun seit einem Jahr abgelaufen. Die Streitpa-

tente betreffen ein technisches Gebiet, das sich laufend und schnell weiter-

entwickelt und sich entsprechend in relativ kurzer Zeit stark verändert; ein 

Jahr ist hier eine lange Zeit. Die Klägerin räumt selber ein, Zustandsände-

rungen könnten stets auch schon während der Patentlaufzeit auftreten.  

                                                
7 BGE 114 II 435 E. 3.d). 
8 Vgl. BBl 2008 455, 494. 

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Seite 18 

Somit ist nicht ersichtlich, inwiefern der Ist-Zustand Rückschlüsse für eine 

allfällige Patentverletzung für die Zeit vor Mai 2017 oder noch deutlich frü-

her zulassen soll. Die Klägerin macht dazu auch keinerlei Ausführungen. 

Es genügt im Rahmen der Substantiierung nicht, bloss auf die Möglichkeit 

hinzuweisen, „dass spätere Geschehensabläufe Rückschlüsse auf einen 

früheren Sachverhalt zulassen können“. Auch ist es nicht Sache des Ge-

richts, aus dem beschriebenen Ist-Zustand die „richtigen“ Schlüsse auf die 

Vergangenheit zu ziehen. Die Klägerin hätte vielmehr begründet vortragen 

können und müssen, dass bzw. inwiefern das heutige System der Beklag-

ten dem damaligen System vor Ablauf der Patentschutzdauer entspricht 

bzw. inwiefern welcher heutige Sachverhalt welche Rückschlüsse auf das 

damalige System zulässt. Zudem hätte die Klägerin substantiiert vortragen 

müssen, mit welchen Hilfsmitteln bzw. mit welcher Methodik die Beschrei-

bung vorgenommen werden soll (siehe dazu unten unter Ziff. 4.5.5). 

4.5.4 Die Beklagten machen in diesem Zusammenhang unter Verweis auf 

punktuelle Lehrmeinungen weiter geltend, dass vorliegend zu beschrei-

bende softwareimplementierte Prozesse einer sinnlichen Wahrnehmung 

nicht zugänglich seien, sodass bereits deswegen eine Beschreibung nicht 

möglich sei.  

Die Klägerin wendet ein, es handle sich vorliegend um gespeicherte Infor-

mationen, welche angezeigt und betrachtet werden könnten. Der Begriff 

„sinnliche Wahrnehmung“ sei kein Tatbestandsmerkmal von Art. 77 Abs. 1 

lit. b und Abs. 2 PatG. 

4.5.5 Einer Beschreibung nach Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG zugänglich ist alles, 

was im Rahmen eines Augenscheins technisch beschrieben werden kann. 

Wenn ein zu beschreibender Gegenstand nicht direkt sinnlich wahrnehm-

bar ist, was bei Computersoftware, bei chemischen Reaktionen oder Pro-

zessen im Bereich der Mikroelektronik oder der Quantenphysik aber auch 

bei anderen Verfahrenstechniken regelmässig der Fall ist, dann bedarf es 

Hilfsmittel bzw. einer Methodik, um solche Prozesse beschreiben zu kön-

nen. 9 Beispielsweise ist es denkbar, dass bei einem Software-gesteuerten 

Prozess am Produkt, das durch den Software-gesteuerten Prozess erhal-

ten oder hergestellt worden ist, Erkenntnisse über nicht direkt wahrnehm-

bare Software-Steuervorgänge erlangt werden können. Im Rahmen der 

Substantiierungslast (s. vorstehend Ziff. 4.1) ist Aufgabe des Gesuchstel-

lers auf genaue Beschreibung – und nicht des Gerichts (vorbehältlich Art. 

153 ZPO) –, Instruktionen zur Gewinnung dieser Erkenntnisse anzugeben, 

                                                
9 BGE 121 V 150, E. 4.b). 

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Seite 19 

damit ausgehend von den durch die genaue Beschreibung gewonnenen 

Erkenntnissen auf die Software-Steuervorgänge geschlossen werden 

kann.  

Als einfaches hypothetisches Beispiel sei auf einen Herstellungsprozess 

verwiesen, bei dem ein Temperaturverlauf softwaregesteuert verändert 

wird. Durch Messen der Temperatur oder weiterer Parameter können Er-

kenntnisse über die Software-gesteuerten Abläufe erhalten werden. Es 

kann damit durchaus möglich sein, mittelbar durch Messungen auf die 

Funktion eines Softwareprogramms zu schliessen. Es sind jedoch in derar-

tigen Fällen Hilfsmittel, Messbedingungen bzw. Methoden oder Zu-

standsgrössen vom Gesuchsteller auf genaue Beschreibung zu nennen, 

die es im Rahmen der beantragten Beschreibung erlauben, auf die Abläufe 

oder Prozesse, die durch Computersoftware realisiert sind, zu schliessen. 

Auch wenn also Computersoftware nicht direkt sinnlich wahrnehmbar ist, 

kann durch geeignete und substantiiert spezifizierte Wahl von Hilfsmitteln 

oder einer Methodik (Setup) die Funktion von Computersoftware indirekt 

ermittelt werden. 

Der Argumentation der Beklagten, dass Software als „Gegenstand“ einer 

genauen Beschreibung nicht zugänglich sei, ist zwar – bei wörtlicher Be-

trachtung – zuzustimmen. Allerdings muss im Auge behalten werden, dass 

es nicht um die Software geht, sondern um deren Funktionsweise im Sinne 

von Verfahrensschritten.  

Software in Form von Maschinensprache im unbearbeiteten Zustand ist für 

den Menschen nicht verständlich und demnach kann entsprechende Ma-

schinensprache vom Richter (oder Gutachter) auch nicht ohne Hilfsmittel 

sinnvoll beschrieben werden. Weiter kann der Richter seine Prüfungsauf-

gabe gemäss Art. 77 Abs. 3 PatG (Schutz von Fabrikations- oder Ge-

schäftsgeheimnissen) nur bezüglich ihm verständlichen Informationen 

wahrnehmen. Kann oder will der Antragssteller seiner diesbezüglichen 

Substantiierungslast nicht nachkommen, kann ihm das Gericht diese nicht 

abnehmen ohne die Dispositionsmaxime zu verletzen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). 

Wie die Beklagten richtig ausführen, lassen sich durch reines Betrachten 

der technischen Infrastruktur vor Ort die zu beschreibenden Sachverhalte 

nicht ermitteln. Demgegenüber macht die Klägerin richtigerweise geltend, 

dass eine Software Effekte hervorrufe, die sich beschreiben liessen. Auch 

geht die Aussage der Klägerin, dass „sich viele der streitpatentrelevanten 

Merkmale anhand der durch die Software erzeugten Wirkungen beschrei-

ben“ liessen, in die richtige Richtung. Allerdings schweigt sich die Klägerin 

S2018_001 

Seite 20 

darüber aus, wie bzw. mit welcher Methodik und in welchem Setup die 

durch die Software erzeugten Wirkungen vorliegend ermittelt werden kön-

nen. Auch wenn beim technischen Fachrichter, der die Beschreibung vor-

nimmt, von einem vernünftigen Mass an Mitdenken und proaktivem Vorge-

hen ausgegangen werden kann, so würde dieser Rahmen vorliegend bei 

weitem gesprengt. So kann es nicht Aufgabe des Gerichts bzw. des tech-

nischen Fachrichters sein, die Anordnung bzw. das Setup derart festzule-

gen, dass die durch die Software erzeugten Wirkungen bzw. Effekte be-

schrieben werden können. Die Klägerin hätte, um ihrer Substantiierungs-

pflicht nachzukommen, mit ihrem Gesuch konkret angeben müssen, wie 

was wo genau beschrieben werden kann und soll bzw. welche angeblich 

gespeicherten Informationen wie angezeigt und betrachtet werden können. 

Das zu beurteilende Begehren um genaue Beschreibung enthält jedoch 

weder Angaben zu Hilfsmitteln noch zur Methodik, wie die Beschreibung 

vorgenommen werden soll. Wenn sich das Beschreibungsobjekt, wie dies 

vorliegend der Fall ist, nicht im Rahmen eines Augenscheins unmittelbar 

(sinnlich wahrnehmbar) betrachten lässt, erfordert ein Antrag auf eine Be-

schreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 PatG die Angabe wie bzw. mit welchen 

Mitteln dieses Beschreibungsobjekt mit Blick auf die zu klärenden Merk-

male beschreibbar wäre. Selbst wenn vorliegend von einer Glaubhaftma-

chung der Verletzung der unabhängigen Patentansprüche auszugehen 

wäre, müsste das Gesuch um Beschreibung mangels hinreichender Anga-

ben zum Setup, Messbedingungen und Methodik zur Beschreibung der an-

gegriffen Softwaretechnologien abgewiesen werden. 

4.5.6 Weiter tragen die Beklagten vor, die Klägerin verlange in ihren 

Rechtsbegehren 1 und 2 u.a. die Beschreibung technischer Dokumentati-

onen, was Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG nicht vorsehe. Eine Dokumentation sei 

bereits eine Beschreibung und sie liefere keinen Beweis für den tatsächli-

chen Ist-Zustand eines zu beschreibenden Verfahrens oder Erzeugnisses. 

Dazu führt die Klägerin aus, soweit eine Dokumentation nicht den Ist-Zu-

stand beschreibe, sei sie für das Verständnis der Vergangenheit möglich-

erweise hilfreich. Es sei nicht die Dokumentation zu beschreiben, sondern 

die „Infrastruktur“ unter Bezugnahme auf die Dokumentation. 

Es bleibt aufgrund der klägerischen Rechtsbegehren jedoch unklar, ob mit-

tels der Beschreibung die physisch vorhandenen Anlagen („Infrastruktur“) 

umschrieben werden sollen, oder ob indirekt eine Einsicht oder etwa Ab-

schriften der „technischen Dokumentation“ angestrebt sind. Auch hier ist 

unklar, was die Klägerin nun genau beschrieben haben will und es ist weder 

S2018_001 

Seite 21 

Sache des Gerichts noch ist es ersichtlich notwendig, anlässlich der Be-

schreibung den Bezug zu irgendwelchen unspezifizierten Dokumentatio-

nen aufgrund abstrakt-allgemeiner Hinweise herzustellen. Auch ermangelt 

es den Rechtsbegehrensformulierungen, wie die Beklagten in RZ 48 ff. der 

Klageantwort rügen, aufgrund der dreifach kaskadierten „insbesondere“-

Formulierungen in den Rechtsbegehren 1 und 2 („[…] insbesondere am 

Sitz der Beklagten“ […] „sei insbesondere genau festzustellen und zu be-

schreiben“ […] „inwiefern […] insbesondere Informationen bezüglich […]“) 

einer hinreichenden Konkretisierung des zu beschreibenden Sachverhalts, 

so dass das Auskunftsbegehren diesbezüglich zu weit gefasst ist.  

4.5.7 Ferner machen die Beklagten geltend, die Verletzung der abhängi-

gen Patentansprüche sei nicht substantiiert behauptet worden. 

Nachdem das Gesuch um Beschreibung, wie dargelegt, abzuweisen ist, 

braucht dazu nicht näher eingegangen zu werden. Ergänzend kann jedoch 

darauf hingewiesen werden, dass die Argumentation der Klägerin, dass die 

Glaubhaftmachung der Verletzung von abhängigen Ansprüchen nicht erfor-

derlich sei, da die Verletzung der unabhängigen Ansprüche glaubhaft ge-

macht sei, – wie die Beklagten zu Recht einwenden – logisch nicht zutref-

fend ist. So definieren abhängige Ansprüche einen engeren Gegenstand, 

d.h. eine spezifischere Ausführungsvariante, weshalb die gegenüber dem 

übergeordneten Anspruch zusätzlich vorhandenen Merkmale ebenfalls als 

glaubhaft verletzt untersucht werden müssen. Erst wenn alle Merkmale als 

glaubhaft verletzt angesehen werden, ist auch die Verletzung des jeweili-

gen abhängigen Anspruchs glaubhaft gemacht. 

4.5.8 Gemäss den Beklagten bezeichne die Klägerin den Ort der Beschrei-

bung völlig ungenügend. Die Angabe „analoge Räumlichkeiten“ umfasse 

die gesamten Räumlichkeiten am betreffenden Standort. Weiter erstrecke 

sich das Gesuch auf „digitale Räumlichkeiten“. Diese seien aber örtlich 

nicht eingrenzbar und lieferten damit dem Gericht keinerlei konkreten Hin-

weis auf das Objekt der Beschreibung. 

Die Klägerin macht geltend, die Beklagten würden nicht bestreiten, dass 

sich in den Räumlichkeiten am Sitz der Beklagten sowie am Ort der Zweig-

niederlassung eine Maschine (Software- oder Speichersystem) befinde. 

Genaueres könne die Klägerin nicht wissen. Aufgrund der Mitwirkungs-

pflicht der Beklagten hätten diese die Gerichtsdelegation zu den betroffe-

nen Maschinen zu führen.  

S2018_001 

Seite 22 

Unklare Rechtsbegehren sind nach Treu und Glauben auszulegen.10 Der 

Klägerin geht es um diejenigen physisch zugänglichen Räumlichkeiten, wo 

die von ihr beantragten zu beschreibenden Programme und Daten (in den 

entsprechenden Speichersystemen) gespeichert sein sollen. Insofern ist 

klar, welche „Räumlichkeiten“ gemeint sind. In diesem Zusammenhang ist 

eine Ausforschung nicht ersichtlich.  

Fraglich ist jedoch, ob eine Glaubhaftmachung gegeben ist für eine Be-

schreibung in den Räumlichkeiten der Beklagten 2, da diese nach Ausfüh-

rungen der Beklagten keine operative Tätigkeit ausübe, was im Grundsatz 

von der Klägerin auch nicht bestritten ist. In Anbetracht dessen, dass der 

Standort beider Beklagten an derselben Adresse und möglicherweise in 

denselben Räumlichkeiten liegt und da die Beschreibung wie dargelegt ab-

zuweisen ist, kann offen bleiben, ob eine Beschreibung am Standort der 

Beklagten 2 durch die Klägerin hinreichend substantiiert wurde. 

4.6 Zusammenfassung 

Aufgrund der obigen Erwägungen kann zusammenfassend festgehalten 

werden, dass die Klägerin ihren Anspruch nicht genügend substantiiert 

bzw. nicht genügend glaubhaft gemacht hat. Insofern sind die Rechtsbe-

gehren weitgehend unklar und zu wenig bestimmt oder gehen zu weit. Auch 

ist, wie oben bereits ausgeführt, ein Rechtsschutzinteresse an der Be-

schreibung nur ungenügend dargetan. Das Gesuch der Klägerin um ge-

naue Beschreibung ist somit abzuweisen. Es braucht daher nicht auf die 

ergänzenden weiteren Vorbringen der Beklagten eingegangen zu werden. 

Über den prozessualen Antrag Ziff. 1 der Klägerin wurde bereits in der Ver-

fügung vom 15. Februar 2018 entschieden und die weiteren prozessualen 

Anträge Ziff. 2 und 3 werden ausgangsgemäss hinfällig. 

5. Kosten- und Entschädigungsfolgen 

Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig 

(Art. 106 ZPO). Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 15‘000.– festzusetzen und 

mit dem Kostenvorschuss zu verrechnen. Der nicht beanspruchte Anteil 

des Kostenvorschusses ist der Klägerin zurückzuerstatten. 

                                                
10 Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm, Art. 221 

N 38. 

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Seite 23 

Die Beklagten machen eine Parteientschädigung von CHF 63‘740.95 für 

die rechtsanwaltliche Vertretung sowie CHF 35‘404.65 für die patentanwalt-

liche Beratung geltend. Die Klägerin bestreitet diese Beträge und macht 

geltend, die Parteientschädigung bestimme sich nach dem Gerichtstarif, 

wobei auch der patentanwaltlich bedingte Auslagenersatz angemessen zu 

kürzen sei. 

Für die Bemessung der Parteientschädigung ist der entsprechende Tarif 

(KR-PatGer) massgebend. Ausgehend von einem Streitwert von 

CHF 140‘000.– erscheint eine Entschädigung für die rechtsanwaltliche Ver-

tretung von CHF 25‘000.– als angemessen (Art. 4 i.V.m. Art. 5 KR-PatGer). 

Unter der Berücksichtigung, dass die Massnahmebegründung der Klägerin 

rund 85 Seiten mit über 50 Beilagen und ihre „Replik“-Eingabe nochmals 

rund 15 Seiten mit Beilagen umfasste, erscheint eine Kürzung gemäss Art. 

6 KR-PatGer angesichts dieses Umfangs sowie der Tatsache, dass die Be-

schreibung zwei Streitpatente (an zwei verschiedenen Standorten) betrifft, 

nicht gerechtfertigt. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass schliesslich 

keine Beschreibung stattfand, was nochmals einen erheblichen Aufwand 

für die Parteivertreter bedeutet hätte (Anwesenheit anlässlich der Beschrei-

bung selber sowie der anschliessenden Sichtung des Protokolls). 

Angesichts der Praxis des Bundespatentgerichts ist ohne Vorliegen beson-

derer Umstände auch die Entschädigung für die patentanwaltliche Bera-

tung auf CHF 25‘000.– festzusetzen (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 lit. a KR-

PatGer).11 

  

                                                
11 Urteil des Bundespatentgerichts vom 10. Juni 2016 E. 5.5, O2012_043. 

S2018_001 

Seite 24 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.  Das Gesuch der Klägerin um Anordnung von vorsorglichen Massnah-

men bzw. einer genauen Beschreibung wird abgewiesen, soweit da-

rauf eingetreten wird. 

2.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 15‘000.–. 

3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleis-

teten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht beanspruchte Anteil des 

Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet. 

4. Die Klägerin wird verpflichtet, den Beklagten eine Parteientschädigung 

von CHF 50‘000.– zu bezahlen. 

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsbestätigung. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 

(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 

[BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen 

und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und 

die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweis-

mittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, bei-

zulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

St. Gallen, 23. Mai 2018 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Instruktionsrichter Erste Gerichtsschreiberin 

 

Dr. iur., Dipl. El.-Ing. ETH  lic. iur. Susanne Anderhalden 

Rudolf A. Rentsch 

 

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