# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** c3b73525-f2a0-575c-ac72-436d4510c586
**Source:** Zürich (ZH)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2023-02-01
**Language:** de
**Title:** Zürich Handelsgericht 01.02.2023 HG200253
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/ZH_Obergericht/ZH_HG_001_HG200253_2023-02-01.pdf

## Full Text

Handelsgericht des Kantons Zürich 
    
 

 

Geschäfts-Nr.: HG200253-O U/dz 

 

Mitwirkend: Oberrichterin Dr. Claudia Bühler, Präsidentin, und Ersatzoberrichte-

rin Dr. Eva Borla-Geier, die Handelsrichterin Dr. Seraina Denoth, die 

Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn und Stefan Vogler sowie die 

Gerichtsschreiberin Dr. Melanie Gottini  

 

Urteil vom 1. Februar 2023 

 

in Sachen 

 

A._____ AG,  
Klägerin 

 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____, 

vertreten durch Rechtsanwältin MLaw X2._____ 

 

gegen 

 

B._____ AG,  
Beklagte 

 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y1._____, 

vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Y2._____ 

 

betreffend Marke 

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Rechtsbegehren: 
(act. 1 S. 2) 

" 1. Die Schweizer Marke Nr. 1 – CLUB C._____ sei innert 10 Tagen 
ab definitiver Rechtskraft des Entscheides von der Beklagten auf 
die Klägerin zu übertragen. 

 2. Eventualiter sei die Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. 1 – CLUB 
C._____ festzustellen und diese innert 10 Tagen ab definitiver 
Rechtskraft des Entscheides zu löschen; 

 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklag-
ten." 

 

Sachverhalt und Verfahren 

A. Sachverhaltsübersicht 

a. Parteien und ihre Stellung 

Bei der Klägerin handelt es sich um eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie 

bezweckt gemäss Handelsregistereintrag den Betrieb von Hotels und verwandten 

Betrieben, insbesondere die Führung folgender Betriebe: Hotel C._____, C._____ 

Wein …, D._____, Traiteurgeschäft «E._____» und Garage C._____. 

Auch die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Gemäss Handels-

registereintrag bezweckt sie den Betrieb des Restaurants «Club C._____» sowie 

des «Club F._____» in der B._____. 

b. Prozessgegenstand 

Vorliegend handelt es sich um eine marken- und wettbewerbsrechtliche Streitig-

keit. Gegenstand des Verfahrens ist die Schweizer Marke Nr. 1 – CLUB C._____. 

Die Klägerin macht geltend, anlässlich der Neuordnung des Erbes und der Spal-

tung der A._____ AG sei zwar der Betrieb des Restaurants «Club C._____» samt 

den zugehörigen Liegenschaften auf die neu gegründete Gesellschaft B._____ 

AG übertragen worden, nicht aber Rechte an geistigem Eigentum. Die Rechte am 

Zeichen CLUB C._____ seien bei der Klägerin verblieben. Bei der von der Be-

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klagten eingetragenen Schweizer Marke Nr. 1 – CLUB C._____ handle es sich 

daher um eine zustimmungslose Agentenmarke i.S.v. Art. 4 MSchG. Sodann be-

hauptet sie gestützt auf Art. 3 MSchG eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf die 

von ihr hinterlegte Schweizer Marke C._____ (Nr. 2). Schliesslich beruft sie sich 

auf den wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG) und 

die Generalklausel von Art. 2 UWG. Sie verlangt, dass die Schweizer Marke Nr. 1 

– CLUB C._____ auf sie zu übertragen sei, und eventualiter deren Löschung 

durch Feststellung der Nichtigkeit. 

Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, die Parteien hätten mit der Abspal-

tung bewusst eine Koexistenz der Kennzeichen C._____ und Club C._____ be-

absichtigt. Das Ziel sei gewesen, dass die beiden Familienstämme G._____ und 

H._____ anschliessend unabhängig voneinander agieren könnten. Die Rechte am 

Kennzeichen «Club C._____» seien daher im Zuge der Abspaltung an die Beklag-

te übertragen worden. Die Voraussetzungen für das Vorliegen einer Agentenmar-

ke, die der Beklagten entzogen werden könnte, seien nicht gegeben. Zudem liege 

keine Verwechslungsgefahr und keine UWG-Verletzung vor. Die Klage sei daher 

vollumfänglich abzuweisen. 

B. Prozessverlauf 

Am 14. Dezember 2020 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die vorliegende 

Klage mit vorstehendem Rechtsbegehren ein (act. 1; act. 2; act. 3/2-23). Mit Ver-

fügung vom 17. Dezember 2020 wurde der Klägerin Frist angesetzt, um für die 

Gerichtskosten einen Vorschuss von CHF 9'000.– zu leisten (act. 4). Gleichzeitig 

wurde ihr eine Nachfrist zur Einreichung einer Vollmacht angesetzt, aus welcher 

klar ersichtlich ist, wer für die Klägerin unterzeichnet hat. Die Klägerin leistete den 

Kostenvorschuss fristgerecht (vgl. act. 6) und reichte die verlangte Vollmacht 

ebenfalls innert Frist ein (act. 7 f.). Mit Verfügung vom 8. Januar 2021 wurde der 

Beklagten Frist zur Erstattung ihrer schriftlichen Klageantwort angesetzt (act. 9). 

Innert der mit Verfügung vom 11. März 2021 (act. 13) angesetzten Nachfrist 

erging sodann die Klageantwort und wurde die verlangte, rechtsgenügende Voll-

macht eingereicht (act. 15; act. 16; act. 17/2-6). Mit Verfügung vom 16. April 2021 

wurde die Prozessleitung an Ersatzoberrichterin Dr. Eva Borla-Geier als Instrukti-

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onsrichterin delegiert (act. 18). Die Vergleichsgespräche anlässlich der am 12. Ju-

li 2021 durchgeführten Vergleichsverhandlung führten zu keiner Einigung. Glei-

chentags wurde daher ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet und der Klägerin 

Frist zur Einreichung der Replik angesetzt (act. 22). Am 18. Oktober 2021 reichte 

die Klägerin fristgerecht ihre Replik ein (act. 24; act. 25/24-32), welche der Be-

klagten mit Verfügung vom 22. Oktober 2021 zugestellt wurde (act. 26). Gleichzei-

tig wurde ihr Frist zur Erstattung der Duplik angesetzt. Die Duplik erfolgte fristge-

recht am 10. Januar 2022 (act. 28; act. 29/7-10) und wurde der Klägerin mit Ver-

fügung vom 18. Januar 2022 sowie unter Hinweis auf Aktenschluss zugestellt 

(act. 30). Am 31. Januar 2022 reichte die Klägerin – wie zuvor angekündigt und 

gestützt auf das verfassungsmässige Replikrecht (vgl. act. 32) – ihre Stellung-

nahme zur Duplik ein (act. 36). Dazu wiederum nahm die Beklagte mit Eingabe 

vom 10. Februar 2022 Stellung (act. 37). Am 27. Juni 2022 erfolgte eine Noven-

eingabe durch die Klägerin (act. 38 f.), welcher der Beklagten zugestellt wurde 

(Prot. S. 15). 

Mit Verfügung vom 21. November 2022 wurde den Parteien Frist angesetzt zur 

Erklärung, ob sie auf die Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung ‒ un-

ter Vorbehalt der Durchführung eines Beweisverfahrens ‒ verzichteten (act. 40). 

In der Folge verzichtete die Beklagte auf die Durchführung einer mündlichen 

Hauptverhandlung (act. 43), die Klägerin hingegen nicht (act. 42). So wurden die 

Parteien zur Hauptverhandlung auf den 1. Februar 2023 vorgeladen (act. 45). An-

lässlich dieser Hauptverhandlung hielten die Parteien ihre Parteivorträge. Es wur-

den keine rechtserheblichen Noven vorgebracht (Prot. S. 18 ff.; act. 46 f.).  Der 

Prozess erweist sich als spruchreif. 

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Erwägungen 

1. Formelles 

1.1. Zuständigkeit 

1.1.1. Örtliche Zuständigkeit 

Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist gemäss Art. 36 ZPO das Gericht am 

Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am 

Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. In den Anwendungsbereich von Art. 36 

ZPO fallen insbesondere Klagen aus unlauterem Wettbewerb gemäss UWG 

sowie die Verletzung von Immaterialgüterrechten (MARTI, in: Hausheer/Walter 

[Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, 2012, 

Art. 36 N 6). Sitz der Beklagten ist Zürich. Demnach ist das Handelsgericht des 

Kantons Zürich für die vorliegende Klage örtlich zuständig. 

1.1.2. Sachliche Zuständigkeit 

Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ergibt sich 

aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO in Verbindung mit § 44 lit. a GOG ZH. 

1.2. Übrige Prozessvoraussetzungen 

Die übrigen Prozessvoraussetzungen erweisen sich als erfüllt und geben zu kei-

nen Bemerkungen Anlass. Damit ist auf die Klage einzutreten. 

2. Vorbemerkung zur Beweislast 

Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer 

behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB). Die-

se Vorschrift wird als Grundregel der Beweislastverteilung im Privatrecht betrach-

tet. Grundsätzlich ist das Verhältnis der anwendbaren materiellen Normen für die 

Beweislastverteilung massgebend. Dieses bestimmt im Einzelfall, ob eine rechts-

begründende, rechtsaufhebende bzw. rechtsvernichtende oder rechtshindernde 

Tatsache zu beweisen ist. Wer einen Anspruch geltend macht, hat die rechtsbe-

gründenden Tatsachen zu beweisen. Demgegenüber liegt die Beweislast für die 

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rechtsvernichtenden oder rechtshindernden Tatsachen bei der Partei, welche den 

Untergang des Anspruchs behauptet oder dessen Entstehung oder Durchsetz-

barkeit bestreitet (BGE 128 III 271 E. 2a/aa). Die beweisbelastete Partei hat die 

zu beweisenden Tatsachen zu behaupten, weshalb mit der Beweislast die Be-

hauptungslast einhergeht. Die beweisfreie Partei trifft hingegen die Bestreitungs-

last. Ein Aspekt der Behauptungslast ist die Substantiierungslast: Die konkreten 

Anforderungen an die Substantiierung der anspruchsbegründenden Tatsachen 

ergeben sich aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm sowie aus 

dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Tatsachenbehauptungen sind so 

konkret zu halten, dass sie einerseits ohne Weiteres als Beweissatz formuliert 

und in eine allfällige Beweisverfügung aufgenommen werden können, und ande-

rerseits ein gezieltes Bestreiten möglich ist sowie der Gegenbeweis angetreten 

werden kann. Bestreitet der Prozessgegner das Vorbringen der behauptungsbe-

lasteten Partei schlüssig und widerspruchsfrei, muss diese die rechtserheblichen 

Tatsachen nicht nur in den Grundzügen, sondern so umfassend und klar darle-

gen, dass darüber Beweis abgenommen werden kann. Nur hinreichend substanti-

ierte Sachvorbringen begründen einen Beweisanspruch (WALTER, in: Berner 

Kommentar, Bd. I/1, Einleitung, Art. 1-9 ZGB, 2012, Art. 8 N 199 f.; LARDEL-

LI/VETTER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 

7. Aufl., 2022, Art. 8 N 29 und 33; BGE 127 III 365 E. 2b m.H.). Der Behaup-

tungsgegner hat demgegenüber im Einzelnen darzulegen, welche Tatsachenbe-

hauptungen der Gegenpartei er anerkennt und welche er bestreitet. Pauschale 

Bestreitungen reichen zwar nicht aus, doch dürfen die Anforderungen an die Be-

streitung nicht so hoch angesetzt werden, dass im Ergebnis die Beweislast ge-

wendet wird (WALTER, a.a.O., Art. 8 N 191 f.). Für den Hauptbeweis im Zivilpro-

zess gilt das Regelbeweismass des strikten Beweises. Dieser ist erbracht, wenn 

das Sachgericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Wahrheit einer Be-

hauptung und damit vom Vorliegen einer Tatsache voll überzeugt ist. Dabei hat 

eine Tatsache nicht mit Sicherheit festzustehen, sondern es genügt die an Si-

cherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, selbst wenn eine abweichende Möglich-

keit nicht völlig auszuschliessen ist (WALTER, a.a.O., Art. 8 N 134 ff.; zum Ganzen 

auch Urteil des Handelsgerichts HG160177 vom 13. Juni 2019 E. 2). 

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3. Vertragsauslegung (Übertragung des Kennzeichens «Club C._____» auf die 
Beklagte) 

3.1. Unbestrittener Sachverhalt 

Unbestritten ist, dass die Klägerin bis im Jahr 2006 den «Club C._____» und das 

Restaurant «Club C._____» in der B._____ betrieben hatte (act. 1 Rz. 2; act. 15 

Rz. 10, 17; act. 24 Rz. 8-11; act. 28 Rz. 9). Das Familienvermögen aus den Häu-

sern G._____ und H._____ und damit unter anderem die Aktien der Klägerin wur-

den bis zu diesem Zeitpunkt zu je 50% von den Familien G._____ und H._____ 

gehalten (act. 15 Rz. 9 f., 32, 34, 48, 50 f.; act. 24 Rz. 84; act. 28 Rz. 24, 33, 49 f., 

133, 142, 152, 176, 236). Die Familien G._____ und H._____ wollten ihr gemein-

sames Vermögen entflechten, weshalb im Jahr 2006 ein Teil der Vermögenswerte 

der A._____ AG (Klägerin) abgespalten und auf die neu gegründete B._____ AG 

(Beklagte) übertragen wurde (act. 1 Rz. 2 f., 19 f.; act. 15 Rz. 10, 18 f.; act. 24 

Rz. 85 f.; act. 28 Rz. 24, 26 f.). 

3.2. Streitpunkte 

3.2.1. Klägerin 

Die Klägerin macht geltend, die Rechte am Zeichen CLUB C._____ seien im 

Rahmen der Abspaltung und Gründung der Beklagten nicht auf diese übergegan-

gen, sondern bei der Klägerin verblieben (act. 1 Rz. 28, 41 f.; act. 24 Rz. 14 ff.). 

Die Rechte an den Kennzeichen C._____ und CLUB C._____ seien in der Spal-

tungsdokumentation nicht explizit geregelt, weil diese nicht auf die sich abspal-

tende Gesellschaft übertragen werden sollten (act. 1 Rz. 22; act. 24 Rz. 14). Es 

sei nie der gegenseitige Wille der Parteien gewesen, dass die Zeichen C._____ 

und CLUB C._____ nebeneinander existierten (act. 24 Rz. 17). Dies würde auch 

dem Zweck bzw. der Absicht der Spaltung widersprechen (act. 24 Rz. 23 f.). Aus 

der zwischen der Beklagten und dem Club C._____ geschlossenen Vereinbarung 

vom 15. April 2008 gehe hervor, dass sich die Parteien bewusst und darüber einig 

gewesen seien, dass die Rechte am Zeichen CLUB C._____ bei der Klägerin 

verblieben seien (act 1 Rz. 27 f.; act. 24 Rz. 28 f., 40-45). 

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3.2.2. Beklagte 

Demgegenüber vertritt die Beklagte die Auffassung, ihr seien die Rechte an der 

Bezeichnung CLUB C._____ bei der Abspaltung übertragen worden (act. 15 

Rz. 37, 40 f., 56 f., 89; act. 28 Rz. 23 ff.). Ziel der Abspaltung und Aufteilung der 

verschiedenen Betriebe sei es gewesen, die beiden Familien vermögensmässig 

vollständig zu verselbständigen und das beträchtliche Vermögen fair hälftig aufzu-

teilen (act. 15 Rz. 35; act. 28 Rz. 26-28). Es sei notwendig und beabsichtigt ge-

wesen, für die Bezeichnung CLUB C._____ eine Koexistenzsituation zu schaffen, 

weil der Betrieb des Hotels C._____ bei der Klägerin verblieben und der Betrieb 

des Clubs C._____ mit dem Restaurant «Club C._____» auf die Beklagte über-

gegangen seien. Eine Verpflichtung der Beklagten, der Klägerin eine Entschädi-

gung für Nutzungsrechte zu bezahlen, gebe es nicht und habe es nie gegeben. 

Aus der vermeintlichen Vereinbarung der Beklagten mit dem Club C._____ vom 

15. April 2008 könne die Klägerin keinerlei Rechte für sich ableiten, was auch ihr 

bewusst gewesen sei, habe sie doch die angebliche Lizenzgebühr während Jah-

ren nie geltend gemacht (act. 15 Rz. 37 f.; act. 28 Rz. 72, 79, 90-92, 112 f.). Dass 

die Parteien die Übertragung der Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ in den 

Spaltungsunterlagen nicht explizit vorgesehen hätten, ändere daran nichts (act. 

28 Rz. 33, 54, 89). 

3.3. Rechtliches 

Die Parteien sind sich uneinig, ob die Rechte am Zeichen CLUB C._____ bei der 

Abspaltung der Beklagten auf diese übergegangen oder bei der Klägerin verblie-

ben sind. Folglich geht es vorliegend um eine Frage der Vertragsauslegung. Mas-

sgebend ist Art. 18 OR. 

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt bei Fragen des Konsenses und 

der Auslegung der Grundsatz des Primats des subjektiv übereinstimmend Gewoll-

ten vor dem objektiv Erklärten, subjektiv aber unterschiedlich Verstandenen 

(BGer 4D_71/2017 vom 31. Januar 2018 E. 5.1). Es obliegt folglich dem Gericht, 

zunächst den wirklichen Willen der Parteien festzustellen, gegebenenfalls empi-

risch auf Grund von Indizien. Dabei handelt es sich um eine Tatfrage 

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(BGer 4C.374/2001 vom 6. September 2002 E. 2.1; Urteil des Handelsgerichts 

HG120019 vom 8. Juli 2014 E. 2.3.2). 

Der wirkliche Wille der Parteien wird anhand der gängigen Auslegungsmittel 

(Wortlaut, Systematik, Vorverhandlungen, nachvertragliches Verhalten, wirtschaft-

licher Sinn des Vertrags etc.) ermittelt (ZR 116/2017 Nr. 40 S. 134 f.). Das primä-

re Auslegungsmittel bildet der Wortlaut der von den Parteien abgegebenen Erklä-

rungen bzw. des Vertragstextes. Eine Hierarchie der Auslegungsmittel besteht 

zwar nicht, jedoch kommt dem Wortlaut im Verhältnis zu den übrigen Ausle-

gungsmitteln ein Vorrang zu, wenn letztere keinen sicheren Schluss auf einen an-

deren Sinn erlauben. Insoweit wird also vermutet, dass der Wortlaut einer Ver-

tragsurkunde den Willen der Parteien richtig wiedergibt (Urteil des Handelsge-

richts HG140183 vom 12. November 2018 E. 4.3.4.4. m.H.). Selbst bei einem 

eindeutigen Auslegungsergebnis ist aber zu prüfen, ob der ermittelte Wortsinn 

nicht durch andere Indizien in Frage gestellt oder ausgeschlossen wird. Ein zent-

rales Indiz stellt dabei das nachvertragliche Parteiverhalten dar. Dieses ist jedoch 

nur insofern zu berücksichtigen, als daraus Rückschlüsse auf die Willenslage bei 

Vertragsschluss zu ziehen sind; in diesem Zusammenhang werden insbesondere 

Erfüllungshandlungen der Parteien, Geltenlassen des Vertrages sowie die gesam-

te Art und Weise der Vertragsabwicklung genannt (BGer 4C.100/2003 vom 

26. August 2013 E. 2.2.; WIEGAND, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler 

Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., 2020, Art. 18 OR N 29). 

Wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung fehlt oder unbewiesen bleibt, 

sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien 

aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und 

Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und 

mussten. Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Die Ermittlung 

der Bedeutung, die den Willenserklärungen der Parteien beim Abschluss eines 

Vertrags nach Treu und Glauben zukommt, stellt eine Rechtsfrage dar 

(BGer 4C.374/2001 vom 6. September 2002 E. 2.1; BGE 121 III 118 E. 4.b.aa; 

Urteil des Handelsgerichts HG120019 vom 8. Juli 2014 E. 2.3.2.; JÄG-

GI/GAUCH/HARTMANN, in: SCHMID [Hrsg.], Zürcher Kommentar, Art. 18 OR - Ausle-

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gung, Ergänzung und Anpassung der Verträge; Simulation, 4. Aufl., 2014, N 314 

ff.). 

Diese objektivierende oder normative Auslegung knüpft an den geäusserten Wil-

len an (WIEGAND/HURNI, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, 2014, Art. 1 N 

18; BGE 117 II 273 E. 5 m.w.H.). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Aus-

legung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung (BGE 132 III 626 E. 3.1 

m.w.H.). Bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ist zwar primär vom 

Wortlaut der Erklärung auszugehen. Deren einzelne Teile sind jedoch nicht iso-

liert, sondern im Zusammenhang zu betrachten. Zu berücksichtigen sind zudem 

die dem Empfänger bekannten Umstände, unter welchen die Erklärung abgege-

ben worden ist (BGE 113 II 49 E. 1.a und b m.w.H.). Daraus kann sich ergeben, 

dass der Empfänger einzelne Aussagen des Erklärenden nicht in ihrer wörtlichen 

Bedeutung verstehen durfte, sondern in einem anderen Sinne auffassen musste 

(vgl. BGE 133 III 61 E. 2.2.1; BGE 131 III 280 E. 3.1). Zudem hat das Gericht zu 

berücksichtigen, was sachgerecht ist, weil nicht anzunehmen ist, dass die Partei-

en eine unangemessene Lösung gewollt haben (BGer 4A_579/2017 vom 7. Mai 

2018 E. 5.2.2.1; BGE 126 III 119 E. 2.c; BGE 122 III 420 E. 3.a). 

Bei Uneinigkeit über den Vertragsinhalt bzw. wenn die Parteien einen voneinan-

der abweichenden tatsächlichen Konsens behaupten, ist zunächst mittels objekti-

ver Auslegung zu ermitteln, wie die Parteierklärungen normativ zu verstehen sind 

und zu prüfen, ob ein normativer Konsens besteht, da die Beweislast für den Be-

stand und Inhalt eines vom normativen Auslegungsergebnis abweichenden sub-

jektiven Vertragswillens jene Partei trägt, welche aus diesem Willen zu ihren 

Gunsten eine Rechtsfolge ableitet und es für den Fall des Misslingens des Bewei-

ses beim Auslegungsergebnis bleibt (Urteil des Handelsgerichts HG180091 vom 

7. April 2020 E. 2.1.2. mit Hinweis auf BGer 4A_683/2011 E. 5.1 f.; Urteil des 

Handelsgerichts HG120019 vom 8. Juli 2014 E. 2.3.3 mit Hinweis auf BGE 121 III 

118 E. 4.b.aa; vgl. auch JÄGGI/GAUCH/HARTMANN, a.a.O., N 36 und 45; MÜLLER, 

Berner Kommentar Art. 1-18 OR, 2018, Art. 18 N 297). 

Vorliegend behaupten die Parteien einen abweichenden tatsächlichen Konsens. 

Trotz des Vorrangs eines übereinstimmenden tatsächlichen Vertragswillens ist 

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daher zunächst eine Auslegung nach dem Vertrauensprinzip vorzunehmen und 

zu prüfen, ob ein normativer Konsens besteht. 

3.4. Normativer Konsens 

3.4.1. Wortlaut (Spaltungsplan und Spaltungsbericht vom 23. März 2006) 

Zunächst ist auf die von der Klägerin ins Recht gelegte Spaltungsdokumentation 

einzugehen: Der Spaltungsplan (act. 3/10) und der Spaltungsbericht (act. 3/11) 

vom 23. März 2006 sind unterzeichnet von I._____ als Präsident des Verwal-

tungsrats der A._____ AG sowie von J._____ als Delegierter des Verwaltungsrats 

der A._____ AG. Unter dem Titel «Inventar» wurden die auf die neu zu gründende 

Gesellschaft zu übertragenden Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens 

der A._____ AG aufgeführt (act. 3/10 Ziff. 2). Die Liste der Aktiven enthält folgen-

de Positionen: Kasse Club, Stockgelder, Kassafonds, drei verschiedene Bankkon-

toguthaben, Debitoren Clubmitglieder, Nahrungsmittel Club, Kravattenbestand 

Club, Getränke Mens Club, Getränke Club F._____, Beteiligung K._____ AG, 

Sämtliches Mobiliar Club C._____ und Club F._____ sowie das Grundstück, auf 

dem u.a. die B._____ steht. Zusammengefasst soll gemäss Spaltungsbericht bei 

der Spaltung der Betrieb des Restaurants «Club C._____» samt den dazugehöri-

gen Immobilien auf die B._____ AG übertragen werden (act. 3/11 Ziff. 2). Weder 

der Spaltungsplan noch die Spaltungsbilanz (act. 3/15) oder der Spaltungsbericht 

erwähnen Kennzeichenrechte (und zwar weder in Bezug auf das Zeichen CLUB 

C._____ noch auf das Zeichen C._____). 

Der Umstand, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ in den Spal-

tungsunterlagen nicht aufgeführt sind, spricht bei einer objektivierten Betrach-

tungsweise nicht dafür, dass diese Kennzeichenrechte nach dem Willen der Par-

teien bei der Klägerin verbleiben sollten. Die Marke CLUB C._____ war zum Zeit-

punkt der Abspaltung (noch) nicht im Markenregister eingetragen. Es ist daher 

nicht ersichtlich und wird von der Klägerin nicht dargetan, welche Position mit 

welchem Wert überhaupt im Spaltungsplan und in der Spaltungsbilanz hätte er-

wähnt werden sollen. Die Erwähnung von Rechten an nicht eingetragenen Kenn-

zeichen in Vermögensaufstellungen (z.B. im Rahmen einer Abspaltung) ist nicht 

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üblich und auch nicht praktikabel, zumal eine Bezifferung des Wertes in diesem 

Stadium schwierig oder gar unmöglich ist. Die Rechte am Kennzeichen CLUB 

C._____ sind in der Spaltungsbilanz denn auch nicht bei den bei der Klägerin 

verbleibenden Aktiven aufgeführt. Sie sind mithin in den Spaltungsunterlagen als 

Vermögenswert überhaupt nicht erwähnt. Allein aufgrund des Wortlauts der Spal-

tungsunterlagen kann demnach nicht gesagt werden, ob die Parteien dies nach 

Treu und Glauben so verstehen mussten und durften, dass die Rechte am Kenn-

zeichen CLUB C._____ bei der Klägerin verbleiben oder auf die Beklagte überge-

hen sollten. 

Anzufügen ist, dass die von der Klägerin behauptete Unterscheidung zwischen 

dem Übergang des Betriebs und dem Übergang des Kennzeichens CLUB 

C._____ in dieser Klarheit nicht aus der Spaltungsdokumentation hervorgeht und 

die Position der Klägerin nicht zu stärken vermag. Zwar ist mehrfach davon die 

Rede, dass der Betrieb des Restaurants «Club C._____» verselbständigt werden 

soll (vgl. act. 3/11, Einleitung und Ziff. 1, 1. Spiegelstrich). Diese Formulierung 

spricht aber für sich alleine weder für eine isolierte Übertragung des Betriebs noch 

für eine Übertragung samt zugehöriger Kennzeichen und bietet daher im Rahmen 

der normativen Auslegung keine zusätzliche Klärung. 

3.4.2. Zweck der Abspaltung 

Dem Spaltungsbericht ist zu entnehmen, dass mit der Spaltung (Abspaltung im 

Sinne von Art. 29 Abs. 1 lit. b FusG) bezweckt werde, den Betrieb des Restau-

rants «Club C._____» samt den dazugehörigen Immobilien zu verselbständigen 

(act. 3/11 Ziff. 1). Damit sollten unter anderem die Voraussetzungen geschaffen 

werden, das Vermögen zwischen den je hälftig an der A._____ AG beteiligten 

Familien G._____ und H._____ in dem Sinne aufzuteilen, dass jede Familie eine 

aus der Abspaltung entstehende Gesellschaft alleine übernehmen könne. Weiter 

wurde ausgeführt, das Restaurant «Club C._____» werde als Betrieb bereits wei-

testgehend selbständig geführt. Die Stellung der beteiligten Gesellschaften im 

Markt sei entsprechend durch die Abspaltung nicht beeinträchtigt (act. 3/11 

Ziff. 1). 

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Insoweit sind sich denn auch die Parteien in Bezug auf den Zweck der Abspaltung 

einig (vgl. z.B. act. 24 Rz. 23 und act. 28 Rz. 26 f.). Unterschiedlich sind hingegen 

die Schlussfolgerungen, die sie daraus ziehen. 

Der genannte Zweck der Abspaltung spricht bei einer objektivierten Betrach-

tungsweise – im Sinne einer klaren und «sauberen» Aufteilung (Lokalität des 

Clubs C._____, Betrieb des Restaurants «Club C._____» sowie Rechte am 

Kennzeichen CLUB C._____ alles bei der Beklagten) – dafür, dass die Rechte am 

Kennzeichen CLUB C._____ an die Beklagte übertragen werden sollten. Vor dem 

Hintergrund der bezweckten Vermögensentflechtung erscheint der Verbleib der 

entsprechenden Rechte bei der Klägerin bei einer objektivierten Betrachtungswei-

se nicht sinnvoll. Bei dieser Variante bestünde nach der Abspaltung in Bezug auf 

das Kennzeichen CLUB C._____ eine Abhängigkeit der Beklagten von der Kläge-

rin, welche vernünftige Parteien nach Treu und Glauben sowie im Hinblick auf die 

beabsichtigte Aufteilung des Vermögens zwischen den beiden Familien und die 

Verselbständigung des Betriebs «Club C._____» nicht gewollt haben können. 

Gleich erfahrene Vertragsparteien im Rechtsverkehr mit den gleichen Kenntnis-

sen wie die vorliegenden Parteien hätten die Erklärung (d.h. die entsprechenden 

Ausführungen im Spaltungsplan und Spaltungsbericht) aufgrund des Zwecks der 

Abspaltung daher so verstanden, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB 

C._____ im Zuge der Abspaltung auf die Beklagte übergehen sollten. Auch die 

Parteien durften und mussten dies nach Treu und Glauben so verstehen, selbst 

wenn diese Rechte in den Spaltungsunterlagen nicht explizit erwähnt wurden. 

- 14 - 

3.4.3. Begleitumstände 

3.4.3.1. Die unbestrittene und erwiesene Tatsache, dass die Klägerin Inhaberin 

der seit 1994 eingetragenen Marke C._____ ist, hilft bei der Auslegung nicht wei-

ter: Sie lässt entgegen der Auffassung der Klägerin nicht darauf schliessen, dass 

die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ im Rahmen der Abspaltung bei der 

Klägerin verblieben sind, spricht aber auch nicht für die andere Variante (Übertra-

gung dieser Rechte auf die Beklagte). Vielmehr ist dies gerade die Ausgangslage, 

ohne die es nicht zur vorliegenden Streitigkeit gekommen wäre. 

3.4.3.2. Der Umstand, dass bei der Gründung der Klägerin durch Sacheinlage des 

Geschäfts der Kollektivgesellschaft A._____ im Jahre 1993 im Sacheinlagevertrag 

Kennzeichenrechte nicht explizit erwähnt wurden (vgl. act. 29/7), spricht entgegen 

der Behauptung der Beklagten nicht dafür, dass die Rechte am Kennzeichen 

CLUB C._____ bei der Abspaltung im Jahre 2006 auf die Beklagte übertragen 

worden sind. Bei der Gründung der Klägerin mussten die Vermögenswerte – an-

ders als bei der Abspaltung der Beklagten von der Klägerin – nicht auf zwei ver-

schiedene Rechtsträger aufgeteilt werden, sondern es ging das Gesamtvermögen 

der Kollektivgesellschaft auf die neu gegründete Aktiengesellschaft über. In der 

Konstellation von 1993 gab es folglich gar keine andere Möglichkeit, als dass alle 

(auch nicht explizit erwähnte) Bestandteile des Vermögens der vormaligen Kollek-

tivgesellschaft auf die zu gründende Aktiengesellschaft übergingen. In der vorlie-

genden Konstellation ist dies aber gerade nicht der Fall, da bei der Abspaltung ein 

Teil des Vermögens der Klägerin auf die Beklagte übertragen wurde und aus der 

Nichterwähnung eines Vermögenswertes in der Spaltungsdokumentation nicht die 

gleichen Schlüsse gezogen werden können wie beim Sacheinlagevertrag von 

1993. Die Nichterwähnung der Kennzeichenrechte im Sacheinlagevertrag von 

1993 lässt somit umgekehrt auch nicht darauf schliessen, dass diese Rechte bei 

der Klägerin verblieben wären, und ist zusammenfassend für den normativen 

Konsens nicht von Relevanz. 

3.4.3.3. Enseignes und (sonstige) Geschäftsbezeichnungen sind Bezeichnungen 

von Geschäftslokalen oder Geschäftsbetrieben. Es ist in der Lehre umstritten, ob 

es sich dabei um Namen i.S.v. Art. 29 ZGB handelt (vgl. z.B. BÜHLER, in: Gei-

- 15 - 

ser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., 2022, 

Art. 29 N 8; DÖRR, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Aufl., 2018, 

Art. 29 N 2; HILTI, in: SIWR III/2, 3. Aufl., 2019, N 9 ff.). Dass der Betrieb des Res-

taurants «Club C._____» auf die Beklagte überging, bestreitet die Klägerin nicht 

(vgl. act. 1 Rz. 53). Unabhängig davon, ob Enseignes und Geschäftsbezeichnun-

gen als Namen i.S.v. Art. 29 ZGB zu qualifizieren sind, muss es möglich sein, ei-

ne solche zusammen mit dem jeweiligen Betrieb zu übertragen (so auch AGTEN, 

Der Schutz von Unternehmenskennzeichen bei Kollisionen mit anderen Unter-

nehmens- und Waren- oder Dienstleistungskennzeichen in der Schweiz, 2011, S. 

57; vgl. auch HILTI, a.a.O., N 13), was in der Praxis auch so gehandhabt wird. Vor 

diesem Hintergrund ist die entsprechende Argumentation der Klägerin (vgl. act. 

24 Rz. 35 ff.) nicht nachvollziehbar bzw. unbehelflich. 

3.4.3.4. Das Markenrecht entsteht gemäss Art. 5 MSchG mit der Eintragung im 

Register. Die Übertragung von Marken bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen 

Form (Art. 17 Abs. 2 MSchG). Das Kennzeichen CLUB C._____ war bei der Ab-

spaltung unbestrittenermassen nicht im Register eingetragen. Daher konnten die 

Rechte an diesem Kennzeichen formlos übertragen werden. Das Schriftformer-

fordernis im Markenschutzgesetz spricht entgegen der Auffassung der Klägerin 

(act. 24 Rz. 36) per se nicht für den Verbleib der Kennzeichenrechte bei der Klä-

gerin. 

3.4.3.5. Die von der Klägerin behauptete Eigenständigkeit des Clubs C._____ 

(vgl. act. 24 Rz. 30 f.) wird von der Beklagten bestritten (vgl. act. 28 Rz. 93 f.). 

Selbst wenn der entsprechende Nachweis gelingen würde, ist nicht nachvollzieh-

bar, inwiefern dieser Umstand für die Position der Klägerin oder diejenige der Be-

klagten spräche, weshalb sich weitergehende Ausführungen erübrigen. 

3.4.4. Nachvertragliches Parteiverhalten 

Nachvertragliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauens-

prinzip nicht von Bedeutung. Die Vereinbarung vom 20. Oktober 2006, die Ver-

einbarung vom 15. April 2008, die Übertragung der Domain-Namen, die Zweck-

änderung der Klägerin sowie weitere nachvertragliche Vorgänge oder Handlun-

- 16 - 

gen der Parteien sind demnach bei der vorliegenden objektiven Auslegung nicht 

zu berücksichtigen (vgl. dazu aber nachfolgende Ausführungen zum tatsächlichen 

Konsens). 

3.4.5. Auslegungsregel nach FusG 

Ein Gegenstand des Aktivvermögens, der sich aufgrund des Spaltungsvertrags 

oder des Spaltungsplans nicht zuordnen lässt, verbleibt bei der Abspaltung bei 

der übertragenden Gesellschaft (Art. 38 Abs. 1 lit. b FusG). Der Auffangregelung 

nach Art. 38 FusG kommt bloss subsidiärer und dispositiver Charakter zu. Die Zu-

teilungsordnung gemäss Art. 38 FusG greift erst, wenn eine Zuordnung von Ver-

mögenswerten aufgrund des Spaltungsvertrags bzw. -plans auch nach einer ent-

sprechenden Auslegung nicht möglich ist (VOGEL/HEIZ/BEHNISCH/SIEBER/OPEl, 

OFK FusG, 3. Aufl., 2017, Art. 38 N 3). Vorliegend ist die Zuordnung des fragli-

chen Vermögenswertes insbesondere aufgrund des teleologischen Auslegungs-

elements möglich, weshalb die Auffangregelung nach Art. 38 FuSG entgegen der 

Auffassung der Klägerin (act. 11 Rz. 39 ff.) nicht anzuwenden ist. 

3.4.6. Zwischenfazit 

Die normative Auslegung führt zum Ergebnis, dass die Rechte am Kennzeichen 

CLUB C._____ (damals noch nicht als Marke registriert) bei der Abspaltung auf 

die Beklagte übertragen worden und nicht bei der Klägerin verblieben sind. 

3.5. Tatsächlicher Konsens 

3.5.1. Wortlaut (Spaltungsplan und Spaltungsbericht vom 23. März 2006) 

In Bezug auf den Wortlaut kann auf die Ausführungen zum normativen Konsens 

verwiesen werden (vgl. Erw. 3.4.1.). 

3.5.2. Zweck der Abspaltung 

In Bezug auf den Zweck der Abspaltung kann auf die Ausführungen zur normati-

ven Auslegung verwiesen werden, soweit die Parteien sich einig sind (vgl. 

Erw. 3.4.2. Abs. 1 und 2). Da die Parteien keine konkreten Ausführungen zu den 

- 17 - 

Vertragsverhandlungen im Zusammenhang mit dem Abschluss des Spaltungs-

plans und Spaltungsberichts vom 23. März 2006 gemacht und nicht dargelegt ha-

ben, wann, wie und wo welche Parteivertreter damals einen übereinstimmenden 

Willen zum Zweck der Abspaltung geäussert haben, namentlich bezüglich Über-

tragung oder Verbleib der Kennzeichenrechte bei der Klägerin bzw. auf die Be-

klagte, kann kein tatsächlicher Konsens hinsichtlich dieses Zwecks bei Vertrags-

schluss erstellt werden. 

3.5.3. Nachvertragliches Parteiverhalten 

3.5.3.1. Vereinbarung vom 20. Oktober 2006 

Die Beklagte macht geltend, aus der Vereinbarung zwischen den Familien 

H._____ und G._____ vom 20. Oktober 2006 bzw. deren Anhang 1, welcher den 

Entwurf eines Kaufrechtsvertrags mit der Stadt Zürich enthalte, gehe explizit her-

vor, dass das Recht am Kennzeichen CLUB C._____ bei der Abspaltung auf die 

Beklagte übergegangen sei (act. 28 Rz. 34 ff. m.H. auf act. 3/14 und act. 29/8). 

Die Klägerin bestreitet dies; der Vertragsentwurf lasse unklar, wem die Kennzei-

chenrechte zu diesem Zeitpunkt rechtlich gehört hätten (act. 36 Rz. 36). 

Die Vereinbarung vom 20. Oktober 2006 zwischen Familie H._____ und Familie 

G._____ regelt die Neuordnung der Beteiligungen an der Holdinggesellschaft für 

die Hotel-Unternehmungen AG, A._____ AG und B._____ AG (act. 3/14). In Ziff. 

1.3 wird festgehalten, dass die B._____ AG durch die Abspaltung des Betriebes 

«Club C._____» und «Club F._____» zusammen mit den Grundstücken B._____ 

gemäss Entwurf des Kaufrechtsvertrages mit der Stadt Zürich vom 26. Juni 2006 

(Anhang 1) basierend auf dem Spaltungsplan vom 23. März 2006 gegründet und 

am tt. mm. 2006 in das Handelsregister eingetragen wurde. 

Gemäss lit. D der Präambel des vom 26. Juni 2006 datierenden Entwurfs des 

Kaufrechtsvertrags sind die Aktionäre der A._____ AG unter den dort vereinbar-

ten Voraussetzungen und Bedingungen bereit, der Stadt Zürich ein Kaufrecht an 

sämtlichen Aktien der infolge der Spaltung gegründeten «B._____ AG» einzu-

räumen (act. 29/8 S. 3). Ziff. III. C. 6. Abs. 2 des Entwurfs lautet sodann wie folgt: 

- 18 - 

«Die Stadt Zürich wird zudem dafür sorgen, dass, spätestens wenn der "Club 

C._____" und/oder "Club F._____" aus irgendwelchen Gründen nicht mehr von 

den Kaufrechtgebern bzw. einer anderen von den Kaufrechtgebern dazu berech-

tigten Drittperson in der B._____ betrieben werden, den Kaufrechtgebern bzw. ei-

ner von den Kaufrechtgebern bezeichneten Drittperson die Rechte an den Be-

zeichnungen "Club C._____" bzw. "Club F._____" sowie mit diesen Bezeichnun-

gen allenfalls verbundene weitere Rechte entschädigungslos überlassen wer-

den.» (act. 29/8 S. 6). Kaufrechtgeber waren die Aktionäre der A._____ AG (da-

mals noch die beiden Familien G._____ und H._____; vgl. act. 29/8 S. 1). 

Gemäss der oben zitierten Formulierung des Entwurfs gingen die daran Beteilig-

ten davon aus, dass die Stadt Zürich nach einer allfälligen Ausübung des Kauf-

rechts an den Aktien der B._____ AG (Beklagte) an den Bezeichnungen «Club 

C._____» bzw. «Club F._____» berechtigt sein würde, ansonsten sie nicht dafür 

sorgen könnte, dass diese Rechte den Kaufrechtgebern überlassen würden. Dies 

spricht dafür, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ bei der Abspal-

tung auf die Beklagte übertragen worden waren. Vertragspartner der Stadt Zürich 

(die Kaufrechtgeber) waren allerdings die Aktionäre der A._____ AG (damals wa-

ren dies L._____, M._____, J._____, N._____, O._____ und I._____, d.h die Fa-

milien G._____ und H._____), und die Stadt Zürich sollte dafür sorgen, dass die-

sen (oder einer von ihnen bezeichneten Drittperson) die Rechte an den Bezeich-

nungen «Club C._____» bzw. «Club F._____» überlassen werden, nicht etwa al-

lein der Familie H._____. Die Formulierung des Vertragsentwurfs ist im Hinblick 

auf die sich im vorliegenden Verfahren stellenden Fragen nicht vollkommen 

schlüssig. Vor dem Hintergrund, dass im Vertragsentwurf zudem festgehalten 

wurde, dass die Aktien der B._____ AG zu 100% von den Aktionären der A._____ 

AG gehalten würden (act. 29/8 S. 3), ist denn auch davon auszugehen, dass der 

Entwurf die schliesslich vollzogene Aufteilung des Vermögens zwischen den Fa-

milien H._____ und G._____ (noch) nicht abbildet. Es kann demnach aus dem 

Vertragsentwurf entgegen der Auffassung der Beklagten nicht abgeleitet werden, 

ob und welchen tatsächlichen Konsens die Parteien zum Zeitpunkt der Abspal-

tung in Bezug auf die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ hatten. 

- 19 - 

3.5.3.2. Zweckartikel der Beklagten und Zweckänderung der Klägerin 

In Artikel 2 der Statuten der Beklagten vom 19. Juni 2006 ist unter anderem der 

Betrieb des Restaurants «Club C._____» in der B._____ als Zweck genannt (vgl. 

act. 3/8). Im Handelsregistereintrag der Klägerin wurde der Betrieb des «Club 

C._____» nach der Abspaltung als Zweck hingegen nicht mehr aufgeführt (vgl. 

act. 3/2). Der Zweckartikel der Beklagten und die Zweckänderung der Klägerin 

lassen darauf schliessen, dass die Parteien davon ausgingen, dass die Beklagte 

– zumindest bis auf Weiteres – das Kennzeichen CLUB C._____ für das Restau-

rant in der B._____ nutzen wird. Die Klägerin hat sich mit der Zweckänderung 

wiederum bewusst davon distanziert. Allerdings geht die Betriebsführung, welche 

in den Zweckartikeln aufgeführt ist bzw. war, nicht zwingend mit der Berechtigung 

an den entsprechenden Kennzeichen einher, wie die Klägerin zu Recht einwendet 

(vgl. act. 24 Rz. 81). Zudem ist der Klägerin insoweit zuzustimmen, als dass der 

Zweck der Klägerin bzw. der Beklagten ohne Zutun und Einflussmöglichkeit der 

jeweils anderen Partei geändert werden kann. Gleichwohl suggeriert der im Han-

delsregister festgehaltene Zweck eine gewisse Verbindlichkeit und Dauerhaf-

tigkeit. Es kann demnach aufgrund des Zweckartikels der Beklagten oder der Än-

derung des klägerischen Zweckartikels nicht abschliessend beurteilt werden, wel-

chen tatsächlichen Konsens die Parteien zum Zeitpunkt der Abspaltung in Bezug 

auf die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ hatten. Die genannten Handlun-

gen sprechen insgesamt allerdings eher für die Übertragung der Rechte am 

Kennzeichen CLUB C._____ an die Beklagte. 

3.5.3.3. Vereinbarung vom 15. April 2008 

Parteien der Vereinbarung vom 15. April 2008 sind der Club C._____ und die Be-

klagte (vgl. act. 3/18), nicht hingegen die Klägerin. Unterzeichnet wurde die Ver-

einbarung seitens des Clubs durch den Vorsitzenden sowie den stellvertretenden 

Vorsitzenden des Klubkomitees (Namen nicht lesbar). Unbestritten ist, dass die 

Rechtsnatur des Clubs nicht klar ist. Seitens der Beklagten unterzeichnete ein De-

legierter des Verwaltungsrates (I._____). Ziff. 5 dieser Vereinbarung lautet wie 

folgt: «Die A._____ AG erhält für die Zurverfügungstellung der Namensrechte 

"Club C._____" eine jährliche Entschädigung von CHF 25'000.– von der B._____ 

- 20 - 

AG.». Es ist unklar (und umstritten), ob Ziff. 5 eine Verpflichtung der Beklagten 

begründen soll oder eine blosse Feststellung enthält (vgl. act. 1 Rz. 28; act. 15 

Rz. 61; act. 24 Rz. 28; act. 28 Rz. 90). 

Festzuhalten ist diesbezüglich zunächst Folgendes: Die Klägerin ist nicht Partei 

der Vereinbarung vom 15. April 2008, deren Verbindlichkeit die Beklagte bestrei-

tet. Die Klägerin vermag die Verbindlichkeit sodann weder substantiiert zu be-

haupten noch zu belegen, sondern stellt sich auf den Standpunkt, dies spiele 

überhaupt keine Rolle (vgl. act. 24 Rz. 115 f.). I._____, der die Vereinbarung als 

Delegierter des Verwaltungsrates der Beklagten unterzeichnet hat, war zu diesem 

Zeitpunkt nicht einzelzeichnungsberechtigt und insofern nicht befugt, die Beklagte 

zu vertreten. Ob und weshalb die Vertretungshandlung von I._____ gleichwohl 

der Beklagten zuzurechnen ist, führt die Klägerin nicht aus. Die Vertretungsbe-

fugnis des Komitees für den Club ist bestritten und wird von der Klägerin ebenfalls 

nicht dargetan. Die Urheberschaft des Vertragstextes und insbesondere der Ziff. 5 

ist unklar (und auch umstritten; vgl. act. 24 Rz. 43 f.; act. 28 Rz. 114). Die Klausel 

betreffend die Entschädigung für die Namensrechte stammt jedenfalls nicht von 

der Beklagten und wurde erst kurz vor Unterzeichnung in die Vereinbarung inte-

griert – wie genau lässt sich anscheinend nicht mehr rekonstruieren (vgl. act. 28 

Rz. 114; nicht bestritten in act. 36 Rz. 40 ff.). 

Unabhängig von der Verbindlichkeit der Vereinbarung an sich, die nach dem Ge-

sagten nicht erwiesen ist, bleibt auch die Rechtsnatur von Ziff. 5 der Vereinbarung 

unklar. Möglich ist, dass die Parteien in der Vereinbarung vom 15. April 2008 eine 

bestehende bzw. anderweitig vereinbarte oder zu vereinbarende Verpflichtung 

bloss festhalten oder aber eine neue Verpflichtung (Vertrag zugunsten Dritter) be-

gründen wollten. Aufgrund der sehr rudimentären Formulierung, der fehlenden 

Regelung der Entschädigungsmodalitäten (namentlich Zahlungstermin oder -ort 

bzw. Kontonummer) und der zusammenhangslosen Erwähnung in nur einem Ab-

schnitt der Vereinbarung ist höchstens von einer blossen Feststellung und nicht 

von einer neu begründeten Verpflichtung auszugehen. Mangels entsprechender 

Ausführungen in den Rechtsschriften kann allerdings auch dies nicht abschlies-

- 21 - 

send beurteilt werden. Die weiteren Umstände und Einzelheiten einer potenziellen 

Verpflichtung bleiben damit unklar. 

Unbestritten ist, dass I._____ die Vereinbarung vom 15. April 2008 unterzeichnet 

hat. Weshalb er dies trotz des Passus betreffend die Entschädigungszahlung für 

Nutzungsrechte durch die Beklagte an die Klägerin getan hat, kann verschiedene 

Gründe haben. Ein starkes Indiz für einen tatsächlichen Konsens im Sinne der 

klägerischen Behauptungen (d.h. Verbleib der Rechte am Kennzeichen CLUB 

C._____ bei der Klägerin und Bezahlung einer Nutzungsgebühr durch die Beklag-

te) ist es aufgrund der zahlreichen, oben genannten Unsicherheiten im Zusam-

menhang mit der Vereinbarung nicht, zumal fraglich ist, ob die Unterzeichnung 

durch I._____ der Beklagten überhaupt zugerechnet werden kann. Hinzu kommt, 

dass die seitens der Klägerin behauptete Verpflichtung der Beklagten zur Bezah-

lung einer Lizenzgebühr von den Parteien unbestrittenermassen nie gelebt wurde. 

3.5.3.4. Fehlende Koexistenzvereinbarung 

Eine schriftliche Koexistenzvereinbarung besteht unbestrittenermassen nicht. 

Dies spricht allerdings entgegen der Auffassung der Klägerin (vgl. act. 24 Rz. 17 

ff.) per se nicht für den von ihr behaupteten tatsächlichen Konsens, da eine 

Koexistenz zweier Zeichen ohne entsprechende schriftliche Vereinbarung möglich 

und nicht unüblich ist. Gerade in der vorliegenden Konstellation, bei welcher die 

Rechte an den beiden Zeichen CLUB C._____ und C._____ im Rahmen der Ab-

spaltung nicht explizit erwähnt wurden, ist die konkludente Abmachung einer 

Koexistenz der genannten Zeichen plausibel. Ergänzend ist aber festzuhalten, 

dass die fehlende (schriftliche) Koexistenzvereinbarung umgekehrt auch nicht für 

den von der Beklagten behaupteten tatsächlichen Konsens spricht (vgl. act. 15 

Rz. 88; act. 28 Rz. 51, 61), da die Konstellation vor der Abspaltung, für die unbe-

strittenermassen keine Koexistenzvereinbarung bestand, nicht mit derjenigen 

nach der Abspaltung vergleichbar ist: Vor der Abspaltung lag das ganze Vermö-

gen bei einem einzigen Rechtsträger, so dass eine Koexistenzvereinbarung kei-

nen Sinn gemacht hätte. 

- 22 - 

3.5.3.5. Fehlende Vereinbarung betreffend Nutzungsgebühr 

Eine (schriftliche) Vereinbarung zwischen der Klägerin und der Beklagten betref-

fend eine Lizenzgebühr für die Nutzung des Zeichens CLUB C._____ liegt nicht 

vor. Dies sowie der Umstand, dass die Klägerin nach der Abspaltung jahrelang 

(soweit ersichtlich bis im Juli 2013; vgl. act. 17/4) keine Lizenzgebühren von der 

Beklagten einforderte (nicht bestritten in act. 24 Rz. 19, 28, 40, 44, 112), spricht 

eher dafür, dass die Parteien übereinstimmend von einer Übertragung der Kenn-

zeichenrechte auf die Beklagte ausgegangen sind. Auch der Passus in der Ver-

einbarung vom 15. April 2008 vermag daran nichts zu ändern (vgl. dazu obenste-

hende Erw. 3.5.3.3.). 

3.5.3.6. Übertragung der Domain-Namen 

Die unbestrittene und bedingungslose Übertragung der Domain-Namen 

www.cbal.ch, www.clubbauraulac.ch und www.club-bauraulac.ch auf die Beklagte 

(act. 2; act. 15 Rz. 23; act. 24 Rz. 67; act. 28 Rz. 32) ist ein Indiz für die Übertra-

gung auch der entsprechenden Namensrechte an die Beklagte. Dass die Über-

tragung der genannten Domain-Namen aus rein administrativen Gründen erfolgt 

sei, wie die Klägerin behauptet, überzeugt nicht: Wären nämlich die Rechte am 

Kennzeichen CLUB C._____ bei der Klägerin verblieben und hätte die Beklagte 

entsprechende Lizenzgebühren bezahlen müssen bzw. hätte hierzu zumindest 

eine Verpflichtung bestanden, wäre es auch ohne nennenswerten Zusatzaufwand 

möglich gewesen, dass die Beklagte auch die Rechnungen für die Domain-

Namen bezahlt. Jedenfalls spricht die Übertragung der Domain-Namen auf die 

Beklagte nicht dafür, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ bei der 

Klägerin verblieben sind. 

3.5.3.7. Mitteilung vom 27. Oktober 2006 

Der nach der Abspaltung an die Clubmitglieder versandten Mitteilung ist zu ent-

nehmen, dass die Familie H._____ u.a. «die B._____ mit dem CLUB C._____» 

übernehme (vgl. act. 17/3). Dem Zweck der Abspaltung entsprechend kommuni-

zierten J._____ und I._____ als Vertreter der Parteien in dieser Mitteilung an die 

- 23 - 

Clubmitglieder die vollzogene Vermögensentflechtung der Familien G._____ und 

H._____. Abgesehen von den bereits im Zusammenhang mit dem Zweck der Ab-

spaltung angeführten Überlegungen (vgl. Erw. 3.4.2) geht aus der genannten Mit-

teilung nichts hervor, was für den Standpunkt der Klägerin oder der Beklagten 

sprechen würde. 

3.5.4. Zwischenfazit 

Der Klägerin gelingt es nach dem Gesagten nicht, einen vom Ergebnis der norma-

tiven Auslegung abweichenden übereinstimmenden tatsächlichen Willen der Par-

teien nachzuweisen. Insbesondere genügt die Vereinbarung vom 15. April 2008 

nicht für den Nachweis eines tatsächlichen Konsenses, wonach die Rechte am 

Kennzeichen CLUB C._____ bei Abspaltung bei der Klägerin verbleiben sollten 

und die Beklagte demnach für die Nutzung dieser Rechte eine Gebühr zu zahlen 

hätte. Es ist daher vom Ergebnis der vorangegangenen normativen Auslegung 

auszugehen (Erw. 3.4.6.). 

4. Klage auf Übertragung der Marke CLUB C._____ 

4.1. Unbestrittener Sachverhalt 

Unbestritten ist, dass die Klägerin Inhaberin der 1994 hinterlegten Schweizer 

Marke C._____ (Nr. 2), u.a. für Dienstleistungen der Klassen 3 und 4 ist (act. 1 

Rz. 29; act. 3/19; act. 15 Rz. 64 f.), und dass die Beklagte am 16. September 

2010 die Schweizer Marke CLUB C._____ (Nr. 1) für verschieden Dienstleistun-

gen der Klassen 3 und 4 ohne Rücksprache mit der Klägerin und ohne deren Ein-

verständnis hinterlegt hat (act. 1 Rz. 5, 30; act. 15 Rz. 39, 66). 

4.2. Streitpunkte 

Die Klägerin stützt ihre bessere Berechtigung auf Art. 3 f. MSchG: Sie behauptet 

das Vorliegen einer zustimmungslosen Agentenmarke bzw. einer verwechselba-

ren, rechtsverletzenden Marke (act. 1 Rz. 45 ff., 60 ff., 71; act. 24 Rz. 118 ff.). Die 

Parteien hätten keine Koexistenz beabsichtigt und vereinbart. Entsprechend sei 

- 24 - 

auch die Schaffung einer Verwechslungsgefahr nicht beabsichtigt gewesen (act. 

24 Rz. 135 f.). 

Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, sie sei zur selbständigen Hinterle-

gung der Marke CLUB C._____ berechtigt gewesen (act. 15 Rz. 66; act. 28 

Rz. 261). Die Voraussetzungen einer Agentenmarke seien vorliegend nicht erfüllt 

(act. 15 Rz. 96 ff.). Die Koexistenz der beiden Zeichen sei von Anfang an beab-

sichtigt und vereinbart gewesen (act. 15 Rz. 105 f.). 

4.3. Rechtliches 

4.3.1. Voraussetzungen der Übertragungsklage nach Art. 53 MSchG 

Gemäss Art. 53 Abs. 1 MSchG kann der Kläger anstatt auf Feststellung der Nich-

tigkeit der Markeneintragung (vgl. Art. 52 MSchG) auf Übertragung der Marke 

klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat. Gegenstand der Übertra-

gungsklage können nur nichtige bzw. nichtig zu erklärende, eingetragene Marken 

sein. Voraussetzungen des Übertragungsanspruchs sind zum einen die bessere 

Berechtigung des Klägers an der Marke und zum anderen, dass sich der Beklagte 

die Marke angemasst hat. Beides ist vom Kläger nachzuweisen (BGer 

4A_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 m.w.H.; vgl. auch FRICK, in: David/Frick 

[Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, Art. 53 

MSchG N 3; STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommen-

tar, Markenschutzgesetz, Art. 53 MSchG N 9 ff.). Als Nichtigkeitsgründe, die auf 

einer besseren Berechtigung des Klägers beruhen, kommen namentlich die relati-

ven Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG und die unautorisierte Agentenmarke 

(Art. 4 MSchG) in Betracht (FRICK, a.a.O., Art. 53 MSchG N 3). Allerdings kann 

nicht jede aufgrund relativer Ausschlussgründe nichtige Marke Gegenstand einer 

Übertragungsklage sein. Da die Rechte an der Markeneintragung bei Gutheis-

sung der Klage auf den Kläger übergehen sollen, muss es sich um eine Marke 

handeln, die dem Kläger tatsächlich zustehen würde, wenn er sie selbst ange-

meldet hätte (STAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 10; zustimmend BGer 4A_39/2011 

vom 8. August 2011 E. 8.5.1). 

- 25 - 

4.3.2. Agentenmarke 

Keinen Schutz geniessen nach Art. 4 MSchG Marken, die ohne Zustimmung des 

Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch 

Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Re-

gister eingetragen bleiben. Art. 4 MSchG bezweckt den Schutz des wirtschaftli-

chen Inhabers einer Marke gegenüber einem Agenten, Vertreter oder einem an-

deren zur Nutzung der Marke Ermächtigten, der die Marke während der Dauer 

der Zusammenarbeit in eigenem Namen eintragen lässt und die Eintragung nach 

Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin aufrechterhält (WANG, in: Handkom-

mentar zum Markenschutzgesetz, Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl., 2017, 

Art. 4 N 1). 

Art. 4 MSchG ist nur dann anwendbar, wenn der Inhaber ein dem Nutzungsbe-

rechtigten vorgehendes Recht an der fraglichen Marke geltend machen kann, er 

mithin als der an der Marke besser Berechtigte erscheint (WANG, a.a.O., Art. 4 

N 7 m.H.). Erforderlich ist jedoch stets, dass der Markengebrauch durch den Hin-

terleger zunächst mit Willen des Inhabers erfolgte (WANG, a.a.O., Art. 4 N 10). 

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung und einem Grossteil der Lehre setzt 

die Anwendung von Art. 4 MSchG neben der Ermächtigung zum Markengebrauch 

auch das Vorliegen eines Vertrages zwischen Inhaber und Nutzungsberechtigtem 

voraus, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Inhabers zum Gegen-

stand hat (BGer 4A_128/2013 vom 30. September 2012 E. 3.2.1; WANG, a.a.O., 

Art. 4 N 12 m.H.). 

4.3.3. Verwechslungsgefahr 

Inhalt und Umfang der Rechte aus einer Marke werden in Art. 13 MSchG festge-

legt. Gemäss dessen Abs. 1 verleiht das Markenrecht dem Inhaber das aus-

schliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistun-

gen, für welche sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen 

(positive Verfügungsmacht). Der Markeninhaber kann anderen in Anwendung von 

Abs. 2 sodann verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 

MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG; negative 

- 26 - 

Verbietungsmacht). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer 

älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun-

gen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 

Abs. 1 lit. c MSchG). Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c 

MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterschei-

dungsfunktion beeinträchtigt (ausführlich dazu BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 

2004 E. 2.1). 

4.4. Würdigung 

4.4.1. Gegenstand 

Die Klägerin verlangt die Übertragung der Marke CLUB C._____. Es ist unbestrit-

ten und erwiesen, dass es sich hierbei um eine eingetragene Marke handelt (vgl. 

act. 3/20). 

4.4.2. Aktivlegitimation 

Der Kreis der Aktivlegitimierten ist enger als bei der Nichtigkeitsklage nach Art. 52 

MSchG. Es ist primär diejenige Person aktivlegitimiert, deren Marke sich der Be-

klagte anmasst (STAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 15). Die Klägerin verlangt, die 

Marke CLUB C._____ sei auf sie zu übertragen. Es ist vorliegend demnach ent-

scheidend, ob die Klägerin ein besseres Recht an der Marke CLUB C._____ hat 

und ob sich die Beklagte diese Marke angemasst hat. 

4.4.3. Bessere Berechtigung der Klägerin an der Marke 

Da die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ im Zuge der Abspaltung auf die 

Beklagte übertragen worden sind (vgl. Erw. 3) und die Parteien damit zumindest 

konkludent eine Koexistenz der Kennzeichen CLUB C._____ und C._____ ver-

einbart bzw. diese in Kauf genommen haben, handelte die Beklagte bei der Mar-

kenanmeldung des Kennzeichens CLUB C._____ nicht als Agentin, und die Klä-

gerin kann sich nicht gestützt auf Art. 4 MSchG auf eine bessere Berechtigung 

berufen. Aus den gleichen Gründen kann die Klägerin auch keine bessere Be-

- 27 - 

rechtigung gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG (Verwechslungsgefahr) geltend 

machen.  

Folglich kann die Klägerin aus dem mit Eingabe vom 27. Juni 2022 geltend ge-

machten Novum ebenfalls nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. act. 38 f.): Zu-

nächst ist fraglich, ob ein Artikel auf einem News-Portal überhaupt als Referenz 

dafür herangezogen werden kann, wie die massgebenden Verkehrskreise die 

Marken C._____ und CLUB C._____ wahrnehmen. Selbst wenn eine Verwechs-

lungsgefahr bestünde bzw. der eingereichte Artikel eine solche belegte, würde 

dies aber an der obigen Begründung sowie am Ergebnis des Urteils nichts än-

dern, denn die Parteien haben gewusst und gewollt, dass die Kennzeichen 

C._____ und CLUB C._____ nebeneinander bestehen, und damit eine Verwechs-

lungsgefahr zumindest implizit in Kauf genommen. 

4.5. Fazit 

Mangels besserer Berechtigung hat die Klägerin bezüglich der Marke CLUB 

C._____ keinen Übertragungsanspruch im Sinne von Art. 53 MSchG. Die Beklag-

te hat sich nach dem Gesagten die Marke CLUB C._____ denn auch nicht ange-

masst, weshalb es der Klägerin bereits an der Aktivlegitimation fehlt und die Klage 

gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 abzuweisen ist. 

4.6. Eventualbegründung Verwirkung 

4.6.1. Streitpunkte 

Die Klägerin macht geltend, die Verwirkungsfrist spiele vorliegend keine Rolle, 

weil die Beklagte in der Vereinbarung vom 29. Januar 2016 explizit auf die Gel-

tendmachung und Anwendbarkeit von Verwirkungsfristen verzichtet habe. Dar-

über hinaus sei die zweijährige Frist ohnehin noch nicht abgelaufen, denn diese 

beginne erst mit Ablauf der Lizenzvereinbarung am 30. Juni 2019 zu laufen, dem 

Datum, ab dem die Klägerin nicht mehr bereit gewesen sei, die Markenhinterle-

gung der Beklagten zu dulden (act. 1 Rz. 67, 74). 

- 28 - 

Dem entgegnet die Beklagte, in Ziff. 10 der Vereinbarung vom 29. Januar 2016 

sei nur für die Differenzen in Bezug auf die angebliche Nutzungsgebühr und das 

entsprechende von der Klägerin geltend gemachte Verrechnungsrecht vereinbart 

worden, dass die Beklagte nicht die Verwirkung der Namensrechte oder Verjäh-

rung der Entgeltforderung habe geltend machen können (act. 15 Rz. 74; act. 28 

Rz. 132, 269). Die Zweijahresfrist von Art. 53 Abs. 2 MSchG sei in casu bereits 

zwei Jahre nach Eintragung der Marke, also am 11. Februar 2013, abgelaufen 

und die Ansprüche seien schon zu diesem Zeitpunkt verwirkt (act. 15 Rz. 100). 

4.6.2. Rechtliches 

Der Anspruch auf Übertragung einer Marke erlischt zwei Jahre nach Veröffentli-

chung der Eintragung oder nach Wegfall der Zustimmung des Markeninhabers 

gemäss Art. 4 MSchG (Art. 53 Abs. 2 MSchG). Es handelt sich um eine Verwir-

kungsfrist, die nicht unterbrochen werden kann (FRICK, a.a.O., Art. 53 MSchG 

N 13; STAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 24). Sie gilt unabhängig von einer allfälli-

gen Gut- oder Bösgläubigkeit (FRICK, a.a.O., Art. 53 MSchG N 14). Die Frist be-

ginnt grundsätzlich mit der Veröffentlichung der Eintragung zu laufen. Wurde die 

Eintragung ursprünglich mit Zustimmung des Klägers vorgenommen, läuft die 

Frist ab Wegfall der Zustimmung (STAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 25 f.). Die 

Verwirkung hat das Gericht von Amtes wegen zu beachten 

(GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, OR AT, Band II, 11. Aufl., 2020, N 3386 m.H.). 

4.6.3. Würdigung 

Die Eintragung der im Streit liegenden Marke erfolgte unbestrittenermassen ohne 

Zustimmung der Klägerin. Die Verwirkungsfrist begann damit bereits im Zeitpunkt 

der Veröffentlichung der Eintragung der im Streit liegenden Marke zu laufen (vgl. 

Art. 53 Abs. 2 MSchG). Der Anspruch auf Übertragung der Marke CLUB C._____ 

verwirkte demnach am 10. Februar 2013 (vgl. act. 3/20). 

Unbestritten ist auch, dass die Klägerin bereits im Jahr 2013 Kenntnis von der 

Markeneintragung durch die Beklagte und der behaupteten Verletzung nahm (vgl. 

act. 24 Rz. 125). Da die Klägerin folglich spätestens zu diesem Zeitpunkt wusste, 

- 29 - 

dass die Beklagte die Marke CLUB C._____ nicht als Agentenmarke, sondern in 

eigenem Namen eintragen lassen hat, begann spätestens dann die Verwirkungs-

frist zu laufen (sofern sie nicht bereits im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ein-

tragung zu laufen begann). Die Verwirkung ist demnach vor Abschluss der Ver-

einbarung am 29. Januar 2016 bzw. spätestens Ende 2015 eingetreten. 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass keine Lizenzvereinbarung zwischen den 

Parteien bestand. Wie oben dargelegt, ist zudem die Verbindlichkeit der Vereinba-

rung vom 15. April 2008 zwischen der Beklagten und dem Club C._____ und da-

mit eine Verpflichtung der Beklagten zur Bezahlung von Lizenzgebühren nicht er-

wiesen (vgl. act. 3/18 und Erw. 3.5.3.3.). Unbestrittenermassen forderte die Klä-

gerin bis 2013 denn auch keine Lizenzgebühren von der Beklagten ein. Die Ar-

gumentation der Klägerin, die Verwirkungsfrist beginne erst mit Ablauf der Lizenz-

vereinbarung am 30. Juni 2019 zu laufen, ist daher unzutreffend. 

4.6.4. Fazit 

Zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der vorliegenden Klage am 16. Dezember 

2020 wäre ein allfälliger Anspruch auf Übertragung der Marke CLUB C._____ be-

reits verwirkt. 

5. Klage auf Feststellung der Nichtigkeit der Marke CLUB C._____ 

5.1. Übersicht 

Eventualiter verlangt die Klägerin, es sei die Nichtigkeit der Marke CLUB C._____ 

festzustellen und diese innert 10 Tagen ab definitiver Rechtskraft des Entscheids 

zu löschen (act. 1 S. 2). Für den diesbezüglich unbestrittenen Teil des Sachver-

halts sowie die Streitpunkte ist auf die entsprechenden Erwägungen zur Übertra-

gungsklage zu verweisen (Erw. 4.1. und 4.2.). 

5.2. Rechtliches 

Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, 

dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht be-

steht (Art. 52 MSchG). Die Nichtigkeitsklage stellt den wichtigsten Anwendungsfall 

- 30 - 

der negativen Feststellungsklage dar. Mit ihr verlangt der Kläger die Feststellung 

der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke. Letztlich zielt die Klage aber auf die 

Löschung der Eintragung durch das IGE nach erfolgter Feststellung durch das 

Gericht ab. Als Nichtigkeitsgründe in Betracht kommen unter anderem die relati-

ven Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG und die zustimmungslose Agenten-

marke (STAUB, a.a.O., Art. 52 MSchG N 44). Der Kläger muss ein Interesse an 

der Feststellung der Nichtigkeit (bzw. an der nachfolgenden Löschung) der Marke 

dartun (STAUB, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53). 

5.3. Würdigung 

Wie bereits dargelegt, sind die von der Klägerin geltend gemachten Nichtigkeits-

gründe nach Art. 3 f. MSchG vorliegend nicht einschlägig (vgl. Erw. 4.4.). 

5.4. Fazit  

Zusammenfassend ist daher auch die auf Art. 52 MSchG gestützte Nichtigkeits-

klage gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 abzuweisen. 

6. Unlautere Markenanmeldung (UWG-Verletzung) 

6.1. Übersicht 

Ergänzend macht die Klägerin eine unlautere Markenanmeldung geltend (vgl. 

act. 1 Rz. 68 ff.). Für den diesbezüglich unbestrittenen Teil des Sachverhalts so-

wie die Streitpunkte kann auf die entsprechenden Erwägungen zur Übertragungs-

klage verwiesen werden (Erw. 4.1. und 4.2.). 

6.2. Rechtliches 

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung haben die Normen des Bundesge-

setzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) im Verhältnis zum Marken-

schutz einen eigenständigen Anwendungsbereich (BGer 4A_22/2019 vom 23. Mai 

2019 E. 3 m.w.H.). Aus diesem Grund ist die Frage, ob eine UWG-Verletzung vor-

liegt, grundsätzlich trotz der Verneinung des Markenschutzes zu prüfen. 

- 31 - 

Nach Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in ande-

rer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten 

oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder 

zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Die Generalklausel von Art. 2 

UWG wird in Art. 3 bis 8 UWG durch Spezialtatbestände konkretisiert. Erfüllt die 

Handlung einen der besonderen Tatbestände, bedarf es sodann des Rückgriffs 

auf die Generalklausel nicht. Die Anwendbarkeit der Sondernormen ist daher 

nach der Rechtsprechung zuerst zu prüfen (BGE 131 III 384 E. 3 S. 388; 122 III 

469 E. 8 S. 483). Bei Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt es sich um einen sogenann-

ten wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz (BGE 140 III 297 E. 7.2.1). Unlau-

ter handelt gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, 

die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem 

Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. 

6.3. Würdigung 

Zunächst ist festzuhalten, dass keine Konstellation vorliegt, in welcher die Kläge-

rin mit der Beklagten in direktem Wettbewerb steht, weil das von der Beklagten 

betriebene Restaurant «Club C._____» nur den Clubmitgliedern (und nicht der Öf-

fentlichkeit) zur Verfügung steht. Inwiefern die Beklagte unter der Marke CLUB 

C._____ darüber hinaus tatsächlich Dienstleistungen erbringt bzw. anbietet, wel-

che diejenigen der Klägerin konkurrenzieren, führt die Klägerin nicht aus und ist 

auch nicht ersichtlich. Der blosse Markeneintrag für gleiche bzw. gleichartige 

Dienstleistungen (vgl. act. 1 Rz. 63 f.) schafft für sich alleine jedenfalls keine fakti-

sche Konkurrenzsituation. Bereits dies wäre eine unübliche lauterkeitsrechtliche 

Ausgangslage. 

Hinzu kommt, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ wie oben ausge-

führt im Rahmen der Abspaltung auf die Beklagte übergegangen sind (vgl. Erw. 

3). Trotz fehlender schriftlicher Koexistenzvereinbarung war den Parteien be-

wusst, dass die Zeichen CLUB C._____ und C._____ nach der Abspaltung und 

Übertragung der Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ auf die Beklagte ne-

beneinander existieren werden. Sie haben diese Koexistenz folglich zumindest 

konkludent vereinbart und eine damit allenfalls verbundene Verwechslungsgefahr 

- 32 - 

zumindest in Kauf genommen. Aus diesem Grund kann die Klägerin auch aus 

dem mit Eingabe vom 27. Juni 2022 vorgebrachten Novum nichts zu ihren Guns-

ten ableiten (vgl. act. 38 f.): Zunächst ist fraglich, ob ein Artikel auf einem News-

Portal überhaupt als Referenz dafür herangezogen werden kann, wie das mass-

gebende Publikum die Marken C._____ und CLUB C._____ wahrnimmt. Selbst 

wenn eine Verwechslungsgefahr bestünde bzw. der eingereichte Artikel eine sol-

che belegte, würde dies aber an der obigen Begründung sowie am Ergebnis des 

Urteils nichts ändern. 

Vor diesem Hintergrund kann sich die Klägerin nicht darauf berufen, dass die be-

klagtische Marke in unlauterer und damit widerrechtlicher Weise angemeldet wor-

den sei. 

6.4. Fazit 

Die Anmeldung der Marke CLUB C._____ durch die Beklagte ist nicht unlauter. 

Die Klägerin kann demnach nicht gestützt auf die behauptete UWG-Verletzung 

die Feststellung der Nichtigkeit sowie Löschung der Marke CLUB C._____ ver-

langen. 

7. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen 

Sowohl die Übertragungsklage gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 als auch die Nich-

tigkeitsklage gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 sind abzuweisen: Da die Rechte am 

Kennzeichen CLUB C._____ im Zuge der Abspaltung auf die Beklagte übertragen 

worden sind, war die Beklagte auch befugt, die entsprechende Marke im Register 

eintragen zu lassen. Die Klägerin hat demnach weder einen Anspruch auf Über-

tragung der Marke CLUB C._____ noch auf Feststellung deren Nichtigkeit.  

8. Kosten- und Entschädigungsfolgen 

8.1. Streitwert 

Vorliegend handelt es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit (vgl. BGE 

118 II 528 E. 2c). Lautet das Rechtsbegehren in einer vermögensrechtlichen 

Streitigkeit nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streit-

- 33 - 

wert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offen-

sichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Dabei hat das Gericht eine eigene 

Bewertung vorzunehmen, d.h. es hat den Streitwert nach objektiven Kriterien zu 

schätzen (RÜEGG/RÜEGG, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kom-

mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 91 N 6 m.H.). 

Die Kläger haben den Streitwert mit CHF 100'000.– beziffert (act. 1 Rz. 11). Dies 

wurde von der Beklagten nicht bestritten (act. 15 Rz. 5). Der Streitwert ist deshalb 

auf CHF 100'000.– festzusetzen. 

8.2. Gerichtskosten 

Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des 

Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 

GOG ZH) und richtet sich nach dem Streitwert, dem Zeitaufwand des Gerichts 

sowie der Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 lit. a, c und d sowie § 4 GebV OG). 

Die auf Basis des Streitwerts von CHF 100'000.– errechnete Grundgebühr beträgt 

rund CHF 9'000.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 GebV OG). Die Prozesskosten 

werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 

Die vorliegende Klage ist abzuweisen. Die gesamten Kosten sind ausgangsge-

mäss der Klägerin aufzuerlegen und aus deren Kostenvorschuss zu beziehen. 

8.3. Parteientschädigungen 

Aufgrund des Obsiegens der Beklagten ist die Klägerin zu verpflichten, ihr eine 

Parteientschädigung zu leisten. Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf 

die Verordnung über die Anwaltsgebühren in erster Linie anhand des Streitwerts 

zu bemessen (AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Bei einem 

Streitwert von CHF 100'000.– beträgt die Grundgebühr rund CHF 11'000.– (§ 2 

Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Diese ist vorliegend mit der Begründung 

der Klageantwort verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an der Ver-

gleichsverhandlung, die zweite Rechtsschrift sowie die zusätzliche Stellungnahme 

zur Wahrung des Replikrechts (act. 37) ist sie um rund einen Drittel zu erhöhen (§ 

- 34 - 

11 Abs. 2 AnwGebV), was zu einer Parteientschädigung in der Höhe von rund 

CHF 15'000.– führt. 

Das Handelsgericht erkennt: 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 9'000.–. 

3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten 

Kostenvorschuss bezogen. 

4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung in der 

Höhe von CHF 15'000.– zu bezahlen. 

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und an das IGE, Stauffacherstrasse 

65/59g, 3003 Bern. 

6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb 
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-

schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-

wert beträgt CHF 100'000.–. 

 

 

- 35 - 

Zürich, 1. Februar 2023 
 

Handelsgericht des Kantons Zürich 
 

Vorsitzende: 
 
 
 

Dr. Claudia Bühler 

Gerichtsschreiberin: 
 
 
 

Dr. Melanie Gottini 
 
 

	Urteil vom 1. Februar 2023
	Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2)
	Sachverhalt und Verfahren
	A. Sachverhaltsübersicht
	a. Parteien und ihre Stellung
	Bei der Klägerin handelt es sich um eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie bezweckt gemäss Handelsregistereintrag den Betrieb von Hotels und verwandten Betrieben, insbesondere die Führung folgender Betriebe: Hotel C._____, C._____ Wein …, D._...
	Auch die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Gemäss Handelsregistereintrag bezweckt sie den Betrieb des Restaurants «Club C._____» sowie des «Club F._____» in der B._____.
	b. Prozessgegenstand
	Vorliegend handelt es sich um eine marken- und wettbewerbsrechtliche Streitigkeit. Gegenstand des Verfahrens ist die Schweizer Marke Nr. 1 – CLUB C._____.
	Die Klägerin macht geltend, anlässlich der Neuordnung des Erbes und der Spaltung der A._____ AG sei zwar der Betrieb des Restaurants «Club C._____» samt den zugehörigen Liegenschaften auf die neu gegründete Gesellschaft B._____ AG übertragen worden, n...
	Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, die Parteien hätten mit der Abspaltung bewusst eine Koexistenz der Kennzeichen C._____ und Club C._____ beabsichtigt. Das Ziel sei gewesen, dass die beiden Familienstämme G._____ und H._____ anschliessend u...

	B. Prozessverlauf
	Am 14. Dezember 2020 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die vorliegende Klage mit vorstehendem Rechtsbegehren ein (act. 1; act. 2; act. 3/2-23). Mit Verfügung vom 17. Dezember 2020 wurde der Klägerin Frist angesetzt, um für die Gerichtskosten ei...

	Erwägungen
	1. Formelles
	1.1. Zuständigkeit
	1.1.1. Örtliche Zuständigkeit
	Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist gemäss Art. 36 ZPO das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. In den Anwendungsbereich von Art. 36 ZPO fallen insbesonder...
	1.1.2. Sachliche Zuständigkeit
	Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO in Verbindung mit § 44 lit. a GOG ZH.
	1.2. Übrige Prozessvoraussetzungen
	Die übrigen Prozessvoraussetzungen erweisen sich als erfüllt und geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Damit ist auf die Klage einzutreten.

	2. Vorbemerkung zur Beweislast
	Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB). Diese Vorschrift wird als Grundregel der Beweislastverteilung im Privatrecht betrachtet. Grundsät...

	3. Vertragsauslegung (Übertragung des Kennzeichens «Club C._____» auf die Beklagte)
	3.1. Unbestrittener Sachverhalt
	Unbestritten ist, dass die Klägerin bis im Jahr 2006 den «Club C._____» und das Restaurant «Club C._____» in der B._____ betrieben hatte (act. 1 Rz. 2; act. 15 Rz. 10, 17; act. 24 Rz. 8-11; act. 28 Rz. 9). Das Familienvermögen aus den Häusern G._____ ...
	3.2. Streitpunkte
	3.2.1. Klägerin
	Die Klägerin macht geltend, die Rechte am Zeichen CLUB C._____ seien im Rahmen der Abspaltung und Gründung der Beklagten nicht auf diese übergegangen, sondern bei der Klägerin verblieben (act. 1 Rz. 28, 41 f.; act. 24 Rz. 14 ff.). Die Rechte an den Ke...
	3.2.2. Beklagte
	Demgegenüber vertritt die Beklagte die Auffassung, ihr seien die Rechte an der Bezeichnung CLUB C._____ bei der Abspaltung übertragen worden (act. 15 Rz. 37, 40 f., 56 f., 89; act. 28 Rz. 23 ff.). Ziel der Abspaltung und Aufteilung der verschiedenen B...
	3.3. Rechtliches
	Die Parteien sind sich uneinig, ob die Rechte am Zeichen CLUB C._____ bei der Abspaltung der Beklagten auf diese übergegangen oder bei der Klägerin verblieben sind. Folglich geht es vorliegend um eine Frage der Vertragsauslegung. Massgebend ist Art. 1...
	Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt bei Fragen des Konsenses und der Auslegung der Grundsatz des Primats des subjektiv übereinstimmend Gewollten vor dem objektiv Erklärten, subjektiv aber unterschiedlich Verstandenen (BGer 4D_71/2017 vom 31...
	Der wirkliche Wille der Parteien wird anhand der gängigen Auslegungsmittel (Wortlaut, Systematik, Vorverhandlungen, nachvertragliches Verhalten, wirtschaftlicher Sinn des Vertrags etc.) ermittelt (ZR 116/2017 Nr. 40 S. 134 f.). Das primäre Auslegungsm...
	Wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung fehlt oder unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang so...
	Diese objektivierende oder normative Auslegung knüpft an den geäusserten Willen an (Wiegand/Hurni, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, 2014, Art. 1 N 18; BGE 117 II 273 E. 5 m.w.H.). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Ver...
	Bei Uneinigkeit über den Vertragsinhalt bzw. wenn die Parteien einen voneinander abweichenden tatsächlichen Konsens behaupten, ist zunächst mittels objektiver Auslegung zu ermitteln, wie die Parteierklärungen normativ zu verstehen sind und zu prüfen, ...
	Vorliegend behaupten die Parteien einen abweichenden tatsächlichen Konsens. Trotz des Vorrangs eines übereinstimmenden tatsächlichen Vertragswillens ist daher zunächst eine Auslegung nach dem Vertrauensprinzip vorzunehmen und zu prüfen, ob ein normati...
	3.4. Normativer Konsens
	3.4.1. Wortlaut (Spaltungsplan und Spaltungsbericht vom 23. März 2006)
	3.4.2. Zweck der Abspaltung
	Dem Spaltungsbericht ist zu entnehmen, dass mit der Spaltung (Abspaltung im Sinne von Art. 29 Abs. 1 lit. b FusG) bezweckt werde, den Betrieb des Restaurants «Club C._____» samt den dazugehörigen Immobilien zu verselbständigen (act. 3/11 Ziff. 1). Dam...
	Insoweit sind sich denn auch die Parteien in Bezug auf den Zweck der Abspaltung einig (vgl. z.B. act. 24 Rz. 23 und act. 28 Rz. 26 f.). Unterschiedlich sind hingegen die Schlussfolgerungen, die sie daraus ziehen.
	Der genannte Zweck der Abspaltung spricht bei einer objektivierten Betrachtungsweise – im Sinne einer klaren und «sauberen» Aufteilung (Lokalität des Clubs C._____, Betrieb des Restaurants «Club C._____» sowie Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ alles ...
	3.4.3. Begleitumstände
	3.4.3.1. Die unbestrittene und erwiesene Tatsache, dass die Klägerin Inhaberin der seit 1994 eingetragenen Marke C._____ ist, hilft bei der Auslegung nicht weiter: Sie lässt entgegen der Auffassung der Klägerin nicht darauf schliessen, dass die Rechte...
	3.4.3.2. Der Umstand, dass bei der Gründung der Klägerin durch Sacheinlage des Geschäfts der Kollektivgesellschaft A._____ im Jahre 1993 im Sacheinlagevertrag Kennzeichenrechte nicht explizit erwähnt wurden (vgl. act. 29/7), spricht entgegen der Behau...
	3.4.3.3. Enseignes und (sonstige) Geschäftsbezeichnungen sind Bezeichnungen von Geschäftslokalen oder Geschäftsbetrieben. Es ist in der Lehre umstritten, ob es sich dabei um Namen i.S.v. Art. 29 ZGB handelt (vgl. z.B. Bühler, in: Geiser/Fountoulakis [...
	3.4.3.4. Das Markenrecht entsteht gemäss Art. 5 MSchG mit der Eintragung im Register. Die Übertragung von Marken bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 17 Abs. 2 MSchG). Das Kennzeichen CLUB C._____ war bei der Abspaltung unbestritten...
	3.4.3.5. Die von der Klägerin behauptete Eigenständigkeit des Clubs C._____ (vgl. act. 24 Rz. 30 f.) wird von der Beklagten bestritten (vgl. act. 28 Rz. 93 f.). Selbst wenn der entsprechende Nachweis gelingen würde, ist nicht nachvollziehbar, inwiefer...
	3.4.4. Nachvertragliches Parteiverhalten
	Nachvertragliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung. Die Vereinbarung vom 20. Oktober 2006, die Vereinbarung vom 15. April 2008, die Übertragung der Domain-Namen, die Zweckänderung der Klägerin sowie ...
	3.4.5. Auslegungsregel nach FusG
	Ein Gegenstand des Aktivvermögens, der sich aufgrund des Spaltungsvertrags oder des Spaltungsplans nicht zuordnen lässt, verbleibt bei der Abspaltung bei der übertragenden Gesellschaft (Art. 38 Abs. 1 lit. b FusG). Der Auffangregelung nach Art. 38 Fus...
	3.4.6. Zwischenfazit
	Die normative Auslegung führt zum Ergebnis, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ (damals noch nicht als Marke registriert) bei der Abspaltung auf die Beklagte übertragen worden und nicht bei der Klägerin verblieben sind.
	3.5. Tatsächlicher Konsens
	3.5.1. Wortlaut (Spaltungsplan und Spaltungsbericht vom 23. März 2006)
	In Bezug auf den Wortlaut kann auf die Ausführungen zum normativen Konsens verwiesen werden (vgl. Erw. 3.4.1.).
	3.5.2. Zweck der Abspaltung
	In Bezug auf den Zweck der Abspaltung kann auf die Ausführungen zur normativen Auslegung verwiesen werden, soweit die Parteien sich einig sind (vgl. Erw. 3.4.2. Abs. 1 und 2). Da die Parteien keine konkreten Ausführungen zu den Vertragsverhandlungen i...
	3.5.3. Nachvertragliches Parteiverhalten
	3.5.3.1. Vereinbarung vom 20. Oktober 2006
	Die Beklagte macht geltend, aus der Vereinbarung zwischen den Familien H._____ und G._____ vom 20. Oktober 2006 bzw. deren Anhang 1, welcher den Entwurf eines Kaufrechtsvertrags mit der Stadt Zürich enthalte, gehe explizit hervor, dass das Recht am Ke...
	Die Vereinbarung vom 20. Oktober 2006 zwischen Familie H._____ und Familie G._____ regelt die Neuordnung der Beteiligungen an der Holdinggesellschaft für die Hotel-Unternehmungen AG, A._____ AG und B._____ AG (act. 3/14). In Ziff. 1.3 wird festgehalte...
	Gemäss lit. D der Präambel des vom 26. Juni 2006 datierenden Entwurfs des Kaufrechtsvertrags sind die Aktionäre der A._____ AG unter den dort vereinbarten Voraussetzungen und Bedingungen bereit, der Stadt Zürich ein Kaufrecht an sämtlichen Aktien der ...
	Gemäss der oben zitierten Formulierung des Entwurfs gingen die daran Beteiligten davon aus, dass die Stadt Zürich nach einer allfälligen Ausübung des Kaufrechts an den Aktien der B._____ AG (Beklagte) an den Bezeichnungen «Club C._____» bzw. «Club F._...
	3.5.3.2. Zweckartikel der Beklagten und Zweckänderung der Klägerin
	In Artikel 2 der Statuten der Beklagten vom 19. Juni 2006 ist unter anderem der Betrieb des Restaurants «Club C._____» in der B._____ als Zweck genannt (vgl. act. 3/8). Im Handelsregistereintrag der Klägerin wurde der Betrieb des «Club C._____» nach d...
	3.5.3.3. Vereinbarung vom 15. April 2008
	Parteien der Vereinbarung vom 15. April 2008 sind der Club C._____ und die Beklagte (vgl. act. 3/18), nicht hingegen die Klägerin. Unterzeichnet wurde die Vereinbarung seitens des Clubs durch den Vorsitzenden sowie den stellvertretenden Vorsitzenden d...
	Festzuhalten ist diesbezüglich zunächst Folgendes: Die Klägerin ist nicht Partei der Vereinbarung vom 15. April 2008, deren Verbindlichkeit die Beklagte bestreitet. Die Klägerin vermag die Verbindlichkeit sodann weder substantiiert zu behaupten noch z...
	Unabhängig von der Verbindlichkeit der Vereinbarung an sich, die nach dem Gesagten nicht erwiesen ist, bleibt auch die Rechtsnatur von Ziff. 5 der Vereinbarung unklar. Möglich ist, dass die Parteien in der Vereinbarung vom 15. April 2008 eine bestehen...
	Unbestritten ist, dass I._____ die Vereinbarung vom 15. April 2008 unterzeichnet hat. Weshalb er dies trotz des Passus betreffend die Entschädigungszahlung für Nutzungsrechte durch die Beklagte an die Klägerin getan hat, kann verschiedene Gründe haben...
	3.5.3.4. Fehlende Koexistenzvereinbarung
	Eine schriftliche Koexistenzvereinbarung besteht unbestrittenermassen nicht. Dies spricht allerdings entgegen der Auffassung der Klägerin (vgl. act. 24 Rz. 17 ff.) per se nicht für den von ihr behaupteten tatsächlichen Konsens, da eine Koexistenz zwei...
	3.5.3.5. Fehlende Vereinbarung betreffend Nutzungsgebühr
	Eine (schriftliche) Vereinbarung zwischen der Klägerin und der Beklagten betreffend eine Lizenzgebühr für die Nutzung des Zeichens CLUB C._____ liegt nicht vor. Dies sowie der Umstand, dass die Klägerin nach der Abspaltung jahrelang (soweit ersichtlic...
	3.5.3.6. Übertragung der Domain-Namen
	Die unbestrittene und bedingungslose Übertragung der Domain-Namen www.cbal.ch, www.clubbauraulac.ch und www.club-bauraulac.ch auf die Beklagte (act. 2; act. 15 Rz. 23; act. 24 Rz. 67; act. 28 Rz. 32) ist ein Indiz für die Übertragung auch der entsprec...
	3.5.3.7. Mitteilung vom 27. Oktober 2006
	Der nach der Abspaltung an die Clubmitglieder versandten Mitteilung ist zu entnehmen, dass die Familie H._____ u.a. «die B._____ mit dem Club C._____» übernehme (vgl. act. 17/3). Dem Zweck der Abspaltung entsprechend kommunizierten J._____ und I._____...
	3.5.4. Zwischenfazit
	Der Klägerin gelingt es nach dem Gesagten nicht, einen vom Ergebnis der normativen Auslegung abweichenden übereinstimmenden tatsächlichen Willen der Parteien nachzuweisen. Insbesondere genügt die Vereinbarung vom 15. April 2008 nicht für den Nachweis ...

	4. Klage auf Übertragung der Marke CLUB C._____
	4.1. Unbestrittener Sachverhalt
	Unbestritten ist, dass die Klägerin Inhaberin der 1994 hinterlegten Schweizer Marke C._____ (Nr. 2), u.a. für Dienstleistungen der Klassen 3 und 4 ist (act. 1 Rz. 29; act. 3/19; act. 15 Rz. 64 f.), und dass die Beklagte am 16. September 2010 die Schwe...
	4.2. Streitpunkte
	Die Klägerin stützt ihre bessere Berechtigung auf Art. 3 f. MSchG: Sie behauptet das Vorliegen einer zustimmungslosen Agentenmarke bzw. einer verwechselbaren, rechtsverletzenden Marke (act. 1 Rz. 45 ff., 60 ff., 71; act. 24 Rz. 118 ff.). Die Parteien ...
	Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, sie sei zur selbständigen Hinterlegung der Marke CLUB C._____ berechtigt gewesen (act. 15 Rz. 66; act. 28 Rz. 261). Die Voraussetzungen einer Agentenmarke seien vorliegend nicht erfüllt (act. 15 Rz. 96 ff.)...
	4.3. Rechtliches
	4.3.1. Voraussetzungen der Übertragungsklage nach Art. 53 MSchG
	Gemäss Art. 53 Abs. 1 MSchG kann der Kläger anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung (vgl. Art. 52 MSchG) auf Übertragung der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat. Gegenstand der Übertragungsklage können nur ni...
	4.3.2. Agentenmarke
	Keinen Schutz geniessen nach Art. 4 MSchG Marken, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben. Ar...
	Art. 4 MSchG ist nur dann anwendbar, wenn der Inhaber ein dem Nutzungsberechtigten vorgehendes Recht an der fraglichen Marke geltend machen kann, er mithin als der an der Marke besser Berechtigte erscheint (Wang, a.a.O., Art. 4 N 7 m.H.). Erforderlich...
	4.3.3. Verwechslungsgefahr
	Inhalt und Umfang der Rechte aus einer Marke werden in Art. 13 MSchG festgelegt. Gemäss dessen Abs. 1 verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen, für welche sie beanspru...
	4.4. Würdigung
	4.4.1. Gegenstand
	Die Klägerin verlangt die Übertragung der Marke CLUB C._____. Es ist unbestritten und erwiesen, dass es sich hierbei um eine eingetragene Marke handelt (vgl. act. 3/20).
	4.4.2. Aktivlegitimation
	Der Kreis der Aktivlegitimierten ist enger als bei der Nichtigkeitsklage nach Art. 52 MSchG. Es ist primär diejenige Person aktivlegitimiert, deren Marke sich der Beklagte anmasst (Staub, a.a.O., Art. 53 MSchG N 15). Die Klägerin verlangt, die Marke C...
	4.4.3. Bessere Berechtigung der Klägerin an der Marke
	Da die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ im Zuge der Abspaltung auf die Beklagte übertragen worden sind (vgl. Erw. 3) und die Parteien damit zumindest konkludent eine Koexistenz der Kennzeichen CLUB C._____ und C._____ vereinbart bzw. diese in Kauf g...
	Folglich kann die Klägerin aus dem mit Eingabe vom 27. Juni 2022 geltend gemachten Novum ebenfalls nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. act. 38 f.): Zunächst ist fraglich, ob ein Artikel auf einem News-Portal überhaupt als Referenz dafür herangezoge...
	4.5. Fazit
	Mangels besserer Berechtigung hat die Klägerin bezüglich der Marke CLUB C._____ keinen Übertragungsanspruch im Sinne von Art. 53 MSchG. Die Beklagte hat sich nach dem Gesagten die Marke CLUB C._____ denn auch nicht angemasst, weshalb es der Klägerin b...
	4.6. Eventualbegründung Verwirkung
	4.6.1. Streitpunkte
	Die Klägerin macht geltend, die Verwirkungsfrist spiele vorliegend keine Rolle, weil die Beklagte in der Vereinbarung vom 29. Januar 2016 explizit auf die Geltendmachung und Anwendbarkeit von Verwirkungsfristen verzichtet habe. Darüber hinaus sei die ...
	Dem entgegnet die Beklagte, in Ziff. 10 der Vereinbarung vom 29. Januar 2016 sei nur für die Differenzen in Bezug auf die angebliche Nutzungsgebühr und das entsprechende von der Klägerin geltend gemachte Verrechnungsrecht vereinbart worden, dass die B...
	4.6.2. Rechtliches
	Der Anspruch auf Übertragung einer Marke erlischt zwei Jahre nach Veröffentlichung der Eintragung oder nach Wegfall der Zustimmung des Markeninhabers gemäss Art. 4 MSchG (Art. 53 Abs. 2 MSchG). Es handelt sich um eine Verwirkungsfrist, die nicht unter...
	4.6.3. Würdigung
	Die Eintragung der im Streit liegenden Marke erfolgte unbestrittenermassen ohne Zustimmung der Klägerin. Die Verwirkungsfrist begann damit bereits im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der im Streit liegenden Marke zu laufen (vgl. Art. 53 A...
	Unbestritten ist auch, dass die Klägerin bereits im Jahr 2013 Kenntnis von der Markeneintragung durch die Beklagte und der behaupteten Verletzung nahm (vgl. act. 24 Rz. 125). Da die Klägerin folglich spätestens zu diesem Zeitpunkt wusste, dass die Bek...
	Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass keine Lizenzvereinbarung zwischen den Parteien bestand. Wie oben dargelegt, ist zudem die Verbindlichkeit der Vereinbarung vom 15. April 2008 zwischen der Beklagten und dem Club C._____ und damit eine Verpflichtu...
	4.6.4. Fazit
	Zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der vorliegenden Klage am 16. Dezember 2020 wäre ein allfälliger Anspruch auf Übertragung der Marke CLUB C._____ bereits verwirkt.

	5. Klage auf Feststellung der Nichtigkeit der Marke CLUB C._____
	5.1. Übersicht
	Eventualiter verlangt die Klägerin, es sei die Nichtigkeit der Marke CLUB C._____ festzustellen und diese innert 10 Tagen ab definitiver Rechtskraft des Entscheids zu löschen (act. 1 S. 2). Für den diesbezüglich unbestrittenen Teil des Sachverhalts so...
	5.2. Rechtliches
	Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht (Art. 52 MSchG). Die Nichtigkeitsklage stellt den wichtigsten Anwendungsfall der negativen...
	5.3. Würdigung
	Wie bereits dargelegt, sind die von der Klägerin geltend gemachten Nichtigkeitsgründe nach Art. 3 f. MSchG vorliegend nicht einschlägig (vgl. Erw. 4.4.).
	5.4. Fazit
	Zusammenfassend ist daher auch die auf Art. 52 MSchG gestützte Nichtigkeitsklage gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 abzuweisen.

	6. Unlautere Markenanmeldung (UWG-Verletzung)
	6.1. Übersicht
	Ergänzend macht die Klägerin eine unlautere Markenanmeldung geltend (vgl. act. 1 Rz. 68 ff.). Für den diesbezüglich unbestrittenen Teil des Sachverhalts sowie die Streitpunkte kann auf die entsprechenden Erwägungen zur Übertragungsklage verwiesen werd...
	6.2. Rechtliches
	Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung haben die Normen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) im Verhältnis zum Markenschutz einen eigenständigen Anwendungsbereich (BGer 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019 E. 3 m.w.H.). Aus diesem Grund ...
	Nach Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abne...
	6.3. Würdigung
	Zunächst ist festzuhalten, dass keine Konstellation vorliegt, in welcher die Klägerin mit der Beklagten in direktem Wettbewerb steht, weil das von der Beklagten betriebene Restaurant «Club C._____» nur den Clubmitgliedern (und nicht der Öffentlichkeit...
	Hinzu kommt, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ wie oben ausgeführt im Rahmen der Abspaltung auf die Beklagte übergegangen sind (vgl. Erw. 3). Trotz fehlender schriftlicher Koexistenzvereinbarung war den Parteien bewusst, dass die Zeichen CLU...
	Vor diesem Hintergrund kann sich die Klägerin nicht darauf berufen, dass die beklagtische Marke in unlauterer und damit widerrechtlicher Weise angemeldet worden sei.
	6.4. Fazit
	Die Anmeldung der Marke CLUB C._____ durch die Beklagte ist nicht unlauter. Die Klägerin kann demnach nicht gestützt auf die behauptete UWG-Verletzung die Feststellung der Nichtigkeit sowie Löschung der Marke CLUB C._____ verlangen.

	7. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen
	Sowohl die Übertragungsklage gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 als auch die Nichtigkeitsklage gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 sind abzuweisen: Da die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ im Zuge der Abspaltung auf die Beklagte übertragen worden sind, war die ...

	8. Kosten- und Entschädigungsfolgen
	8.1. Streitwert
	Vorliegend handelt es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit (vgl. BGE 118 II 528 E. 2c). Lautet das Rechtsbegehren in einer vermögensrechtlichen Streitigkeit nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern ...
	Die Kläger haben den Streitwert mit CHF 100'000.– beziffert (act. 1 Rz. 11). Dies wurde von der Beklagten nicht bestritten (act. 15 Rz. 5). Der Streitwert ist deshalb auf CHF 100'000.– festzusetzen.
	8.2. Gerichtskosten
	Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG ZH) und richtet sich nach dem Streitwert, dem Zeitaufwand des Gerichts sowie der Schwierigkeit d...
	Die vorliegende Klage ist abzuweisen. Die gesamten Kosten sind ausgangsgemäss der Klägerin aufzuerlegen und aus deren Kostenvorschuss zu beziehen.
	8.3. Parteientschädigungen
	Aufgrund des Obsiegens der Beklagten ist die Klägerin zu verpflichten, ihr eine Parteientschädigung zu leisten. Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verordnung über die Anwaltsgebühren in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemesse...

	Das Handelsgericht erkennt:
	1. Die Klage wird abgewiesen.
	2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 9'000.–.
	3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss bezogen.
	4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 15'000.– zu bezahlen.
	5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und an das IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern.
	6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff...