# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 82685f88-c99c-541c-98f2-9b3e36105d04
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2018-04-05
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2018_002
**Docket/Reference:** S2018_002
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/117/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

S2018_002

Besetzung

V e r f ü g u n g v o m   5 .   A p r i l   2 0 1 8

Instruktionsrichter Prof. Dr. iur. Daniel Kraus,
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richterin Dipl. Natw. ETH Prisca von Ballmoos,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

1. A. AG,
2. B. AG,

beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess
und/oder Rechtsanwalt Dr. iur. Roman Baechler, beide pa-
tentanwaltlich beraten durch Carpmaels & Ransford LLP,

Klägerinnen

gegen

C. AG,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. Andreas Welch,

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung / vorsorgliche Massnahme / superprovisori-
sche Massnahme

S2018_002

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1.
Mit Eingabe vom 27. März 2018 machten die Klägerinnen eine Patentver-
letzungsklage  im  ordentlichen  Verfahren  sowie  das  vorliegende  Gesuch 
um Erlass vorsorglicher (superprovisorischer) Massnahmen rechtshängig
und stellten folgende Rechtsbegehren :

„1. Defendant, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pur-

suant  to  article  343(1)(c)  Swiss  Code  of  Civil  Procedure,  but  of  at  least

CHF 5,000  pursuant  to  article  343(1)(b)  Swiss  Code  of  Civil Procedure,  as

well  as  punishment  of  their  executives  pursuant  to  article  292  Swiss  Penal

Code  in  the  event  of  non-compliance,  shall  be  prohibited  from manufactur-

ing, storing, selling, offering for sale, otherwise bringing into circulation, im-

porting into or exporting from Switzerland or to participate in any of these ac-

tions  the approved  pharmaceutical  with  Swissmedic  marketing  approval 

number 111 and  product  name  X. and  the  approved pharmaceutical  with 

Swissmedic marketing approval number 222 and product name Y.;

2.  Defendant, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pur-

suant  to  article  343(1)(c)  Swiss  Code  of  Civil  Procedure,  but  of  at  least

CHF 5,000  pursuant  to  article  343(1)(b)  Swiss  Code  of  Civil  Procedure,  as

well  as  punishment  of  their  executives  pursuant  to  article  292  Swiss  Penal

Code  in  the  event  of non-compliance,  shall be  ordered  to  recall  within  five

calendar days after this decision has become enforceable the pharmaceuti-

cal products according to prayer for relief 1 it has already put on the market,

i.e., to inform known commercial customers of the pharmaceutical products

according to prayer for relief 1 that the products have been found to infringe

the Swiss part of EP 333 and should be returned to Defendant against reim-

bursement of the sales price and associated costs;

3.  Defendant, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pur-

suant to article 343(1 )(c) Swiss Code of Civil Procedure, but of at least CHF

5,000 pursuant to article 343(1)(b) Swiss Code of Civil Procedure, as well as

punishment of their executives pursuant to article 292 Swiss Penal Code in

the event of non-compliance, shall be ordered to lay detailed accounts within

sixty  calendar  days  after  this  decision  has  become  enforceable  in  accord-

ance  with  recognized  principles  of  accounting,  and  grant  information,  as  to

the amount of products according to prayer for relief 1 sold, Defendants cost

prices (Einstandspreise) for the products according to prayer for relief 1 (in-

cluding  copies  of  respective  invoices),  and  Defendants  total  gross  income

with products according to prayer for relief 1 (including copies of respective

invoices);

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4.  Defendant shall be ordered to pay the amount requested by Plaintiff 1 after

the  accounts  and  information  in  accordance  with  prayer  for  relief  3  have 

been provided by Defendant, plus interest of 5%;

5.  Defendant shall be ordered to pay the amount requested by Plaintiff 2 after

the  accounts  and  information  in  accordance  with  prayer  for  relief  3  have 

been provided by Defendant, plus interest of 5%;

6.  Court  costs  and  reimbursement  of Plaintiffs‘  legal  and  patent  attorney  fees

shall be borne by Defendant;

and the following Requests for Interim relief:

1.  The  prohibition  pursuant  to  prayer  for  relief  1  and  the  recall  pursuant  to

prayer for relief 2 shall be ordered as preliminary measures for the duration

of the main infringement action;

2.  The prohibition pursuant to prayer for relief 1 shall be ordered as an ex parte

interim  measure,  i.e.  without  delay  and  for  the  time  being  without  hearing

Defendant;

3.  Court  costs  and  reimbursement  of  legal  and  patent  attorney  fees  shall  be

decided in the main action;

and the following Procedural motions:

1.  Proceedings  shall  be  limited  to  infringement,  injunctive  relief,  recall  as  well

as provision of information and data according to prayers for relief 1 to 3, un-

til a final judgment has been rendered on these issues;

2.  Proceedings shall for now be suspended as regards the claims for financial

compensation according to prayers for relief 4 and 5.”

2.
Das  Massnahmebegehren  ist  in  englischer  Sprache  verfasst.  Die  Kläge-
rinnen machen geltend,  die  Parteien  hätten  sich  für  den  vorliegenden 
Kontext auf Englisch geeinigt und verweisen dazu auf ein Schreiben des 
Vertreters der Gegenseite aus dem zwischen den Parteien (ebenfalls vor 
diesem  Gericht)  hängigen  Nichtigkeitsprozess.  Jene  Zustimmung  bezog 
sich  nur  auf  jenes  Verfahren  betreffend  Feststellung  der  Nichtigkeit,  d.h. 
eine ausdrückliche Zustimmung der Beklagten betreffend das vorliegende 
Massnahmeverfahren fehlt noch. Einstweilen – umgehender Widerspruch 
der  Beklagten  vorbehalten  – wird  aber  davon  ausgegangen,  die  Zustim-
mung  gelte  auch  für  das  vorliegende  Verfahren.  Die  Parteien  können 
dementsprechend Englisch verwenden; Verfahrenssprache ist Deutsch.

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3.
Die Parteien haben ihren Sitz in der Schweiz. Die Zuständigkeit des Bun-
despatentgerichts ist gegeben (Art. 26 lit a i.V.m. lit. b PatGG).

4.
In  Anwendung  von  Art.  23  Abs. 1  lit. b  i.V.m.  Abs.  3  PatGG  entscheidet 
das Gericht in Dreierbesetzung.

5.
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen  vorsorglichen  Massnahmen,  wenn  die  gesuchstellende  Partei 
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine 
Verletzung  zu  befürchten  ist  (lit.  a)  und  ihr  aus  der  Verletzung  ein  nicht 
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist 
eine  Behauptung,  wenn  der  Richter  sie  überwiegend  für  wahr  hält,  d.h. 
selbst wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Ein-
reden  oder  Einwendungen  ebenfalls  nur  glaubhaft  zu  machen.1 Ferner 
muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuord-
nende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.2

Bei  besonderer  Dringlichkeit,  insbesondere  bei  Vereitelungsgefahr,  kann 
das  Gericht  die  vorsorgliche  Massnahme  sofort  und  ohne Anhörung  der 
Gegenpartei  (superprovisorisch)  anordnen  (Art.  265 Abs.  1  ZPO). Diese 
Möglichkeit  ist  für  akute  Gefahr  vorgesehen,  denn  eine  gewarnt  Gegen-
partei  könnte  einer  Massnahme  zuvorkommen.  Deshalb  muss  der  vor-
sorgliche Rechtsschutz bei besonderer Dringlichkeit überfallartig, d.h. oh-
ne vorgängige Anhörung des Gegners angeordnet und vollzogen werden 
können.  Der  superprovisorische  Erlass  einer  Massnahme  widerspricht 
grundsätzlich  dem  Prinzip  des  rechtlichen  Gehörs,  weshalb  er  Ausnah-
mecharakter besitzt.3

Grundsätzlich  kommen  für  den  Erlass  superprovisorischer  Massnahmen 
nur Situationen in Frage, in welchen es für die gesuchstellende Partei un-
zumutbar  ist,  bis  zur Anhörung  der  Gegenpartei  zuzuwarten.  Dabei  wer-
den vor allem folgende Fallgruppen unterschieden:4 Zeitmangel; notwen-
diger Überraschungseffekt (vor dem Hintergrund der Vereitelungsgefahr); 

1 BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E.2; Leuenberger/Uffer-Tobler, 

Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f.

2 BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO
3 BSK ZPO-Sprecher, N 1 und 2 zu Art. 265 ZPO
4 BSK ZPO-Sprecher, N 8 und 9 zu Art. 265 ZPO mit Bezugnahme auf 

D. Stauber, sic! 2010, 602 ff.

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Erhöhung  der  Wiederholungsgefahr  bzw.  Gefahr  der  Intensivierung  des 
zu verbietenden Tuns.

Beim Kriterium des Zeitmangels wird das Verbot superprovisorisch erlas-
sen, weil es andernfalls unnütz wäre (beispielsweise anstehende Fristen, 
Markteinführung durch die Gegenpartei, besonders kritische Zeitperioden, 
mit der Markteinführung verbundene irreversible Preiszerfälle). Beim not-
wendigen  Überraschungseffekt  geht  es  darum,  dass  eine Anhörung  der 
Gegenseite den Zweck der Anordnung gänzlich vereiteln könnte. Bei der 
Erhöhung  der  Wiederholungsgefahr  wird  davon  ausgegangen,  dass  die 
Anhörung  der  Gegenseite  diese  dazu  motivieren  könnte,  die  zu  verbie-
tenden Handlungen noch möglichst oft, möglichst rasch und möglichst in-
tensiv vorzunehmen.5

Nur beim Fall der zeitlichen Dringlichkeit ist weiter zu prüfen, ob das Ge-
such  nicht  offensichtlich  hinausgezögert  worden  ist  respektive  vernünf-
tigerweise  früher  hätte  gestellt  werden  können  und  müssen,  mithin  das 
Weglassen der Anhörung der Gegenseite nicht mehr gerechtfertigt ist. Die 
relevante Zeitskala bemisst sich dabei unter anderem an der Zeit, die ty-
pischerweise der Gegenseite zur Stellungnahme eingeräumt wird. Wartet 
die Gesuchstellerin ohne erkennbare Gründe mit der Einreichung des su-
perprovisorischen  Gesuchs  nach  einem  auslösenden  Ereignis  deutlich 
länger  zu,  als  der  Gegenseite  in  einem Massnahmeverfahren  zur  Stel-
lungnahme  eingeräumt  wird, kann  schwerlich  von  besonderer  Dringlich-
keit im Sinne von Art. 265 ZPO ausgegangen werden, die ein Weglassen 
der Anhörung der Gegenseite rechtfertigt.

6.
Die  Klägerinnen  begründen den  Erlass  der  superprovisorischen  Mass-
nahme in Bezug auf die besondere Dringlichkeit zum ersten damit, dass 
die Beklagte in den verschiedenen Verfahren um das Streitpatent bereits 
umfangreich  die  Gelegenheit  hatte,  Gegenargumente  vorzutragen.  Mit 
neuen Argumenten  sei  entsprechend  in  diesem Verfahren  nicht  zu  rech-
nen, und die Anhörung der Gegenseite werde entsprechend die Position 
der Beklagten nicht wesentlich verbessern.

Das hat mit dem Kriterium der besonderen Dringlichkeit nichts zu tun, und 
es  kann  zudem  nicht  davon  ausgegangen  werden,  dass  in  diesem  Ver-
fahren nicht plötzlich doch noch wichtige neue Gegenargumente geltend 

5 BSK ZPO-Sprecher, N 10 – 14 zu Art. 265 ZPO mit Bezugnahme auf 

D. Stauber, sic! 2010, 602 ff.

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gemacht werden. Insbesondere auch, weil es Parallelverfahren gibt, wel-
che zu neuen Urteilen geführt haben können oder ähnliches.

7.
Zum zweiten machen die Klägerinnen geltend, die Situation sei dringend 
geworden,  weil  die  Beklagte  für  einen  früheren  Verhandlungstermin  im 
parallelen  ordentlichen  Nichtigkeitsverfahren  nicht  verfügbar  sei,  und  zu-
sätzliche  Verfahrensanträge  gestellt  habe,  die  weitere  Verzögerungen 
nach sich ziehen dürften.

Dazu  ist  zu  sagen,  dass  das  der  übliche, in  Kauf  zu  nehmende  Verfah-
rensablauf in einem Nichtigkeitsverfahren ist, und es den Klägerinnen no-
ta  bene  auf  jeden  Fall  seit  der  Markteinführung  der  Produkte  durch  die 
Beklagte im Januar 2017 schon seit sehr langer Zeit frei stand, ein orden-
tliches Verletzungsverfahren anhängig zu machen.

Das Fachrichtervotum im parallelen ordentlichen Verfahren wurde zudem 
am  25.  Januar  2018  an  die  Parteien  verschickt.  Am  28.  Februar  2018 
wurden die Parteien mit Fristsetzung bis zum 6. März 2018 aufgefordert, 
anzugeben, an  welchem  der  drei vorgeschlagenen Termine  (21. August, 
28. August, 29. August) die Hauptverhandlung durchgeführt werden könn-
te. Am  6.  März  2018  hat  die  Klägerin  1  des  vorliegenden  Verfahrens  im 
parallelen Nichtigkeitsverfahren den 21. August und den 29. August 2018 
als möglich angegeben, und ausdrücklich den 21. August 2018 als bevor-
zugt  hervorgehoben.  Am  7.  März  2018  erfolgte  dann  die  Ladung  zur 
Hauptverhandlung auf den 21. August 2018. 

Die  Klägerin  1  stellte  anschliessend  als  Beklagte  im  parallelen  Nichtig-
keitsverfahren  am  8.  März  2018  einen  Antrag  auf  Verschiebung  der 
Hauptverhandlung  auf  einen  früheren  Termin,  mit  Hinweis  auf  die  kurze 
Restlaufzeit  des  Patents.  Trotz  Vorschlags  des  Gerichts  konnte  an-
schliessend mangels Verfügbarkeit der Beklagten (Klägerin im parallelen 
Nichtigkeitsverfahren) kein früherer Termin gefunden werden.

Damit wurde das hier gestellte Massnahmegesuch mehr als zwei Monate 
nach dem Fachrichtervotum eingereicht. Soweit die besondere Dringlich-
keit durch die im Vergleich zum früheren Massnahmeverfahren geänderte 
Meinung im Fachrichtervotum (Gültigkeit des Klagepatents) gestützt sein 
sollte,  hätte  ein  entsprechendes  superprovisorisches  Gesuch  viel  früher 
gestellt werden können und müssen.

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Weiterhin wurde die Klägerin 1 mehr als einen Monat vor Einreichung des 
vorliegenden  Gesuchs  im  parallelen  Nichtigkeitsverfahren  darauf  hinge-
wiesen, dass die möglichen Termine für die Hauptverhandlung Ende Au-
gust 2018 sein würden. Sie hat dann anschliessend zunächst selber aus-
drücklich  den  21. August  2018  als  geeignet  und  bevorzugt  erklärt,  und 
erst danach einen Antrag auf Vorverlegung gestellt. Seit dann hat sich an 
der Dringlichkeitslage nichts geändert, und es ist nicht erkennbar, warum 
die  Klägerinnen  mit  ihrem  superprovisorischen  Gesuch  mehr  als  einen 
Monat zugewartet haben.

8.
Schliesslich machen die  Klägerinnen geltend, das  bereits  abgeschlosse-
ne  Massnahmeverfahren  habe  mehr  als  sechs  Monate  zwischen  Einrei-
chung  und  Urteil  gedauert,  eine  ähnliche  Verfahrensdauer  beim  vorlie-
genden  Massnahmeverfahren  würde  zu  einem  Urteil  im  September  die-
ses Jahres führen, was nach der Hauptverhandlung im parallelen Nichtig-
keitsverfahren sei.

Auch  das  hat  mit  dem  Kriterium  der  besonderen  Dringlichkeit  für  dieses 
Massnahmeverfahren  nichts  zu  tun.  Dieser  Umstand ist  der  Komplexität 
der patentrechtlichen Verfahren und der Intensität der Verfahrensführung 
der  Parteien in  jenem  abgeschlossenen  Massnahmeverfahren zuzu-
schreiben.

9.
Der Antrag  auf  Erlass  superprovisorischer  Massnahmen  ist  daher  abzu-
weisen.

Der Beklagten ist Frist anzusetzen, um zum Gesuch um Erlass vorsorgli-
cher Massnahmen Stellung zu nehmen (Art. 253 ZPO).

10.
Den  Klägerinnen  wurde  bereits Frist  angesetzt,  um  gestützt  auf  Art. 98 
ZPO einen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 60'000.– zu bezahlen.

11.
Über die Prozesskosten ist im Endentscheid zu befinden (Art. 104 Abs. 1 
ZPO).

12.
Nach  Eingang  der  Massnahmeantwort  wird  nötigenfalls  eine  kurzfristig 
anzuberaumende mündliche Verhandlung stattfinden. 

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13.
Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass die mit dem Verfahren be-
fassten  Gerichtspersonen  allfällige Ausstandsgründe  prüfen  (vgl.  insbes. 
BGE 139 III 433). Um dies zu erleichtern, sollten – soweit noch nicht ge-
schehen – Konzernnamen von Parteien offengelegt werden. Sobald eine 
Partei  von  einem  Ausstandsgrund  Kenntnis  erhält,  hat  sie  unverzüglich 
ein entsprechendes Gesuch zu stellen (Art. 49 ZPO), um eine Verwirkung 
des  Ausstandsanspruchs  zu  verhindern  (weitere  Informationen  unter 
https://www.bundespatentgericht.ch/das-gericht/richterrichterinnen/).

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Das  Gesuch  um  Erlass  superprovisorischer  Massnahmen  wird  ab-

gewiesen.

2. Der  Beklagten  wird  eine  Frist  bis  23. April  2018 zur  Erstattung  der 

Massnahmeantwort angesetzt.

3. Über die Prozesskosten wird im Endentscheid befunden.

4. Schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung an:

– die Klägerinnen, 
– die Beklagte

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b 
ZPO).

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St. Gallen, 5. April 2018

Im Namen des Bundespatentgerichts

Richter

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 05.04.2018

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