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**Case Identifier:** e0266556-50dc-5f6f-a337-a0472133b0e0
**Source:** Basel-Landschaft (BL)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2024-05-28
**Language:** de
**Title:** Basel-Land Kantonsgericht Abteilung Zivilrecht 28.05.2024 430 23 200 (430 2023 200)
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/BL_Gerichte/BL_KG_001_430-23-200_2024-05-28.pdf

## Full Text

Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht 

vom 28. Mai 2024 (430 23 200) 

____________________________________________________________________ 

 

 

Immaterialgüterrecht / Markenrecht / Wettbewerbsrecht 

 

 

Prüfung der Voraussetzungen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO (Bestätigung von superprovi-

sorisch bewilligten vorsorglichen Massnahmen, E. 2.1 ff.); Glaubhaftmachung des Vor-

liegens von Agentenmarken (Art. 4 MSchG), missbräuchlichen Markenhinterlegungen 

i.S.v. Art. 2 UWG und des Anspruchs auf Markenübertragung anstatt auf Feststellung der 

Nichtigkeit der hinterlegten Marken gestützt auf Art. 53 Abs. 1 MSchG (E. 3.1 ff.); Anwei-

sung an das IGE zur Eintragung einer Verfügungsbeschränkung bzw. Registersperre 

(E. 3.3.5 ff.) 

 

 

 
Besetzung  Präsident Roland Hofmann; Gerichtsschreiber Giuseppe Di Marco 
  

 

Parteien  A.____ GmbH, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Reto Vonzun, und/oder Rechtsanwalt 
Dr. Markus Frick und/oder Rechtsanwalt Felix Tuchschmid, Walder 
Wyss AG, Aeschenvorstadt 48, Postfach 633, 4010 Basel,  
Klägerin / Gesuchstellerin 

  gegen 

  A.____ Schweiz GmbH, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Daniel Emch, und/oder Rechtsanwältin 
Corinne Wüthrich-Harte, Kellerhals Carrard KIG, Effingerstrasse 1, Post-
fach 6916, 3001 Bern,  
Beklagte / Gesuchsgegnerin 

   

Gegenstand  Markenübertragung  
Entscheid betreffend vorsorgliche Massnahmen 

 

 
 

 
 
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A. Mit Klage an das Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, vom 15. August 

2023 stellte die A.____ GmbH mit Sitz in DE-xxxxx (nachfolgend: Klägerin) den Antrag, es sei-

en die Marken und Markenanmeldungen der A.____ Schweiz GmbH mit Sitz in Z.____ (nach-

folgend: Beklagte):  

i. Nr. (…), 

ii. Nr. (…), 

iii. Nr. (…), 

iv. Nr. (…) 

durch das Gericht auf die Klägerin zu übertragen und das Eidgenössische Institut für Geistiges 

Eigentum (nachfolgend: IGE) anzuweisen, die Klägerin als Inhaberin dieser Marken bzw. Mar-

kenanmeldungen im Markenregister einzutragen. Eventualiter sei die Beklagte unter Androhung 

der Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss 

Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfall sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse von 

CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens 

aber CHF 5'000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, zu verpflichten, die vorgenannten 

Schweizer Marken und Markenanmeldungen innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf die 

Klägerin zu übertragen. Subeventualiter sei festzustellen, dass die vorgenannten Schweizer 

Marken und Markenanmeldungen für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen 

nichtig seien und das IGE sei anzuweisen, diese Marken und Markenanmeldungen im Marken-

register zu löschen. Dies alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten von B.____ 

(Geschäftsführer der Beklagten), eventualiter zulasten der Beklagten.  

Darüber hinaus sei in verfahrensrechtlicher Hinsicht für die Dauer des vorliegenden Verfahrens 

der Beklagten zu verbieten, über die vorgenannten Schweizer Marken und Markenanmeldun-

gen zu verfügen, insbesondere diese auf einen Dritten zu übertragen, und es sei das IGE an-

zuweisen, in Bezug auf diese Marken und Markenanmeldungen umgehend eine Verfügungsbe-

schränkung im Markenregister einzutragen. Diese Massnahmen seien ohne vorgängige Anhö-

rung der Beklagten, d.h. superprovisorisch, anzuordnen, unter Kosten- und Entschädigungsfol-

gen zulasten von B.____, eventualiter zulasten der Beklagten.  

B. Mit Verfügung vom 21. August 2023 hiess das instruierende Präsidium der Abteilung Zivil-

recht des Kantonsgerichts den Verfahrensantrag nach einer vorläufigen summarischen rechtli-

chen Würdigung des vorgetragenen Sachverhalts ohne vorherige Anhörung der Beklagten gut. 

Demgemäss untersagte es der Beklagten superprovisorisch per sofort, über die vorgenannten 

Schweizer Marken und Markenanmeldungen zu verfügen, insbesondere diese auf einen Dritten 

zu übertragen. Im Weiteren wies es das IGE gerichtlich an, in Bezug auf diese Marken und 

Markenanmeldungen umgehend eine Verfügungsbeschränkung im Markenregister einzutragen. 

Der Beklagten wurde eine einmalig erstreckbare Frist von 30 Tagen zur Stellungnahme zu den 

Verfahrensanträgen sowie eine zweimalig erstreckbare Frist zur Klageantwort eingeräumt. Die 

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Klägerin wurde aufgefordert, bis zum 4. September 2023 einen Kostenvorschuss von 

CHF 25'000.00 zu bezahlen. Diese Zahlung ging am 28. August 2023 in die Gerichtskasse ein.  

C. Innerhalb der bis zum 26. Oktober 2023 erstreckten Frist liess die Beklagte in ihrer Stel-

lungnahme vom 28. September 2023 beantragen, es sei das Gesuch um Erlass vorsorglicher 

Massnahmen kostenfällig abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Dementsprechend seien 

die mit Verfügung vom 21. August 2023 angeordnete vorsorgliche Massnahmen aufzuheben 

und das IGE gerichtlich anzuweisen, die im Markenregister eingetragenen Verfügungsbe-

schränkungen über die vorgenannten Marken und Markenanmeldungen zu löschen.  

D. In der Klageantwort zur Hauptsache vom 27. November 2023 ersuchte die Beklagte um 

kostenfällige Abweisung der Klage, soweit darauf einzutreten sei. (…) 

E. (…) 

F. In ihrer Replik zu den Verfahrensanträgen vom 10. Januar 2024 ergänzte die Klägerin ihre 

Anträge dahingehend, dass der Beklagten für die Dauer des vorliegenden Verfahrens zusätzlich 

zu verbieten sei, ohne vorgängige schriftliche Zustimmung der Klägerin an den vorgenannten 

Schweizer Marken und Markenanmeldungen inhaltliche Änderungen vorzunehmen, wie insbe-

sondere (Teil-)Löschungen der Marken vorzunehmen, Änderungen an den Zeichen oder an 

Waren oder Dienstleistungen der Marken vorzunehmen oder sonst wie den Schutzumfang der 

Marken zu verringern, oder die Marken nach Ablauf der Schutzfrist erlöschen zu lassen. Aus-

serdem sei das IGE gerichtlich anzuweisen, die im Markenregister bereits gestützt auf die Ver-

fügung vom 21. August 2023 eingetragenen gerichtlichen Verfügungsbeschränkungen gemäss 

den ergänzten Anträgen anzuwenden und namentlich ohne vorgängige schriftliche Zustimmung 

der Klägerin keinerlei Verfügungen über die der gerichtlichen Verfügungsbeschränkung unter-

worfenen Marken im Markenregister einzutragen und insbesondere keine Löschungen der Mar-

ken oder sonstige Verfügungen bzw. Änderungen gemäss den ergänzten Anträgen umzuset-

zen. 

Die Ergänzung ihrer vorsorglichen Massnahmenanträge begründete die Klägerin damit, dass 

die Beklagte sich nicht an die mit Verfügung vom 21. August 2023 angeordnete Verfügungsbe-

schränkung gehalten habe. So sei die Marke Nr. yyyyy gelöscht worden, weil die Beklagte es – 

ohne Zustimmung oder Benachrichtigung der Klägerin – unterlassen habe, die für eine Verlän-

gerung der Marke erforderlichen Gebühren rechtzeitig zu bezahlen. Der Schutzumfang von 

sechs weiteren Wortmarken sei – wiederum ohne Zustimmung der Klägerin – eingeschränkt 

worden, indem diese jeweils in Wort-/Bildmarken mit engerem Schutzumfang umgewandelt 

worden seien. 

G. Am 12. Februar 2024 reichte die Klägerin sodann ihre Replik in der Hauptsache mit un-

veränderten Rechtsbegehren ein. (…)  

H. In der Duplik zu den Verfahrensanträgen vom 18. März 2024 wiederholte die Beklagte 

ihre Rechtsbegehren aus der Klageantwort. Sie präzisierte dabei, dass aufgrund der aufzuhe-

benden vorsorglichen Massnahmen das IGE gerichtlich anzuweisen sei, die im Markenregister 

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eingetragenen Verfügungsbeschränkungen über die vorgenannten Marken und Markenanmel-

dungen zu löschen, soweit diese im Markenregister enthalten seien.  

I. Mit kantonsgerichtlicher Verfügung vom 22. März 2024 wurde die Duplik zu den Verfah-

rensanträgen vom 18. März 2024 an die Klägerin zugestellt und der Schriftenwechsel im vor-

sorglichen Massnahmeverfahren für geschlossen erklärt, unter Hinweis auf das verfassungs-

mässige freiwillige Replikrecht der Parteien. Den Parteien wurde der präsidiale Entscheid über 

die Aufhebung oder Bestätigung der superprovisorisch bewilligten vorsorglichen Massnahmen 

gestützt auf die Akten angekündigt.  

J. Mit Eingaben vom 3. April 2024 (Klägerin) und 9. April 2024 (Beklagte) machten beide 

Parteien von ihrem verfassungsmässigen Replikrecht Gebrauch und liessen sich freiwillig zu 

den letzten Eingaben der jeweiligen Gegenpartei vernehmen.  

K. Betreffend das Hauptsacheverfahren steht die Duplik der Beklagten noch an, deren Ein-

reichungsfrist auf Antrag hin bis zum 3. Juni 2024 erstreckt wurde.  

L. (…) 

Erwägungen: 

1.1 Aufgrund des ausländischen Sitzes der Klägerin betrifft vorliegende Streitigkeit einen 

internationalen Sachverhalt. Geht es um Bestandesklagen betreffend Schweizer Marken oder 

Markenanmeldungen, sind Schweizer Gerichte gemäss Art. 22 Abs. 4 LugÜ international zwin-

gend und ausschliesslich zuständig. Subsidiär wären die Schweizer Gerichte auch nach dem 

allgemeinen Beklagtengerichtsstand von Art. 2 LugÜ international zuständig. Die örtliche Ge-

richtszuständigkeit bestimmt sich nach Art. 109 Abs. 1 IPRG. Nach dieser Bestimmung sind für 

Klagen betreffend die Gültigkeit oder Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz die 

schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten örtlich zuständig. Darunter fallen auch Über-

tragungsklagen (BGE 132 III 579 E. 3.2 ff. m.w.H.). Für Klagen aus vertraglichen Ansprüchen 

und aus unerlaubter Handlung sind die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten eben-

falls örtlich zuständig (Art. 112 Abs. 1 und Art. 129 Abs. 1 IPRG). Das angerufene Kantonsge-

richt, Abteilung Zivilrecht, ist somit für die Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit gegen die in 

Z.____ domizilierte Beklagte örtlich zuständig.  

1.2 Die sachliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts, Abteilung Zivilrecht, als einzige kanto-

nale Instanz für Streitigkeiten in Zusammenhang mit geistigem Eigentum (einschliesslich der 

Streitigkeiten betreffend die Nichtigkeit und Übertragung solcher Rechte) sowie für lauterkeits-

rechtliche Streitigkeiten mit einem Streitwert von mehr als CHF 30'000.00 ergibt sich aus Art. 5 

Abs. 1 lit. a und d ZPO i.V.m. § 6 Abs. 1 lit. a EG ZPO. Bezüglich der beantragten vorsorglichen 

Massnahmen folgt die Zuständigkeit aus der Hauptsachenzuständigkeit (Art. 5 Abs. 2 ZPO), 

wobei nach Art. 198 lit. f ZPO ein Schlichtungsverfahren entfällt. Die einzige kantonale Instanz 

gemäss Art. 5 ZPO ist aufgrund einer Kompetenzattraktion auch zuständig zur Beurteilung von 

vertragsrechtlichen Ansprüchen aus demselben Lebensvorgang (BGer 4A 478/2011 vom 

30. November 2011 E. 1.2; BSK UWG-RUETSCHI/ROTH/FRICK, 1. Aufl., 2013, Vor Art. 9-13a 

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N 21). Funktionell zuständig ist in der Hauptsache die Dreierkammer der zivilrechtlichen Abtei-

lung des Kantonsgerichts (§ 6 Abs. 1 lit. a EG ZPO), wohingegen das Präsidium der Abteilung 

Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Anordnung von beantragten vorsorglichen Massnahmen 

zuständig ist (§ 5 Abs. 1 lit. c EG ZPO). 

1.3 Ansprüche aus Immaterialgüterrecht unterstehen gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG dem 

Recht des Staates, für welchen der immaterialgüterrechtliche Schutz beansprucht wird. Werden 

Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb geltend gemacht, unterstehen sie dem Recht des Staa-

tes, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet (Art. 136 Abs. 1 IPRG). Die 

Klägerin beantragt vorliegend die Übertragung bzw. Nichtigerklärung von Schweizer Marken 

und Markenanmeldungen, deren Schutzumfang den Schweizer Markt betrifft. Auch die im vor-

sorglichen Massnahmenverfahren beantragten Verfügungsbeschränkungen betreffen den 

Schweizer Markt. Infolgedessen ist Schweizer Recht anwendbar.  

1.4 Mit dem vorliegenden Entscheid wird die Aufhebung oder Bestätigung der mit Verfügung 

vom 21. August 2023 superprovisorisch bewilligten vorsorglichen Massnahmen nach Akten-

schluss beurteilt. Prozessrechtliche Grundlage zur Beantragung vorsorglicher Massnahmen 

sind die Art. 261 ff. ZPO, für welche das summarische Verfahren gilt (Art. 248 lit. d ZPO).  

1.5 (…)  

2.1 Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO kann eine Partei verlangen, dass das Gericht vorsorgliche 

Massnahmen trifft, wenn sie glaubhaft macht, dass zum einen ein ihr zustehender Anspruch 

verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist (sog. Verfügungsanspruch) und zum anderen ihr 

aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (sog. Verfügungs-

grund, Art. 261 Abs. 1 ZPO). Für die Anordnung solcher Massnahmen muss eine zeitliche 

Dringlichkeit bestehen. Kann hinreichender Rechtsschutz ebenso gut im Hauptverfahren er-

reicht werden, fehlt es an der zeitlichen Dringlichkeit. Zudem müssen die Massnahmen verhält-

nismässig sein. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen (BSK ZPO-SPRECHER, 

3. Aufl., 2017, Art. 261 ZPO N 10). Die gesuchstellende Partei muss das Vorliegen aller Vo-

raussetzungen zur Anordnung einer vorsorglichen Massnahme glaubhaft machen, die Gegen-

partei ihre Einwendungen, z.B. Rechtfertigungsgründe (SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N 54-58). 

Glaubhaft machen bedeutet mehr als Behaupten, aber weniger als Beweisen. Nach bundesge-

richtlicher Rechtsprechung ist eine Tatsache dann glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhan-

densein eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Mög-

lichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (exemplarisch BGE 132 III 715 

E. 3.1 oder 130 III 321 E. 3.3; SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N 52 f.). Das Gericht würdigt die 

Glaubhaftmachungsmittel frei und verfügt bei der Prüfung des Gesuchs sowie der Frage, ob die 

Voraussetzungen glaubhaft gemacht worden sind, über einen grossen Ermessensspielraum 

(KGE BL 430 23 144 vom 13. Dezember 2023 E. 5.1; SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N 77).  

2.2 Entsprechend ihrem Zweck setzt die vorsorgliche Massnahme einen zivilrechtlichen An-

spruch der gesuchstellenden Partei voraus, für den sie des vorläufigen Rechtsschutzes bedarf. 

Die gesuchstellende Partei muss ihren Verfügungsanspruch, die Begründetheit ihres materiel-

len Hauptbegehrens, glaubhaft machen (SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N 15). Im Rahmen vor-

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sorglicher Massnahmen kann das Gericht gemäss Art. 59 lit. c MSchG insbesondere Mass-

nahmen zur Wahrung des bestehenden Zustands, namentlich Verfügungsbeschränkungen und 

-verbote, anordnen (Art. 59 lit. c MSchG; dazu BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl., 2017, Art. 59 N 36). 

Hierzu muss die Gesuchsklägerin glaubhaft darlegen, dass ihr markenschutzrechtlicher Haupt-

anspruch wahrscheinlich begründet ist und dass er durch ein Tun der Gegenseite verletzt wor-

den ist bzw. eine entsprechende Verletzung andauert. Die Anordnung vorsorglicher Massnah-

men ist grundsätzlich nicht gerechtfertigt, wenn das Hauptbegehren unbegründet oder wenig 

aussichtsreich ist. Es ist daher eine Hauptsachenprognose bezüglich des Verfügungsanspruchs 

zu treffen. Sodann hat das angerufene Gericht eine Nachteilsprognose bezüglich des Verfü-

gungsgrundes zu stellen, nach welcher die Frage zu beurteilen ist, inwiefern der gesuchstellen-

den Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil aus der Rechtsverletzung durch den 

Gesuchsgegner entsteht (SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N 12). Es ist glaubhaft zu machen, dass 

durch Zuwarten bis zum Entscheid im Hauptprozess durch eine bestehende oder unmittelbar 

bevorstehende Verletzung des materiellen Anspruchs dieser so, wie er lautet (d.h. die Realvoll-

streckung), vereitelt würde oder seine gehörige Befriedigung wesentlich erschwert wäre, oder 

dass der Gesuchsklägerin ungeachtet der Möglichkeit nachträglichen Vollzugs ein nicht leicht 

zu ersetzender Schaden oder anderer Nachteil droht (SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N 16). Das 

Gericht hat dabei zu untersuchen, welcher Nachteil droht, wenn keine vorsorgliche Massnahme 

angeordnet wird. Kann das Haupturteil abgewartet werden und schafft dieses dem Gesuchstel-

ler genügend Rechtsschutz, so besteht kein Anlass für eine einstweilige Verfügung. Zudem darf 

der Nachteil noch nicht eingetreten sein (SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N 28). Ein besonderes 

Interesse an einer Erfüllungshandlung in natura besteht dann, wenn der bei ihrem Ausbleiben 

eintretende Nachteil im Zeitpunkt der Urteilsfällung im Hauptprozess nicht mehr ermittelt, be-

messen oder ersetzt werden kann. Für die Beurteilung des Nachteils und der Bedrohungslage 

sind objektive Kriterien massgeblich. Auf die subjektiven Vorstellungen der Gesuchsklägerin 

kommt es nicht an (HUBER, in: ZPO-Komm., Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 

2016, 3. Aufl., Art. 261 ZPO N 20 mit Hinweis auf die Botschaft; KGE BL 430 23 144 vom 

13. Dezember 2023 E. 5.3; 430 16 292 vom 7. Februar 2017 E. 5.2).  

2.3 Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen muss eine gesteigerte Dringlichkeit be-

stehen. Zudem haben vorsorgliche Massnahmen verhältnismässig zu sein. Nach der neueren, 

mittlerweile verschiedentlich bestätigten bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist beim Ent-

scheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, 

jedoch grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen. Ist glaubhaft gemacht, dass ein 

Anspruch verletzt ist oder verletzt zu werden droht (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) und dass ein 

Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO zu befürchten ist, sind Massnahmen zu treffen. 

Es ist nicht erforderlich, dass der zu befürchtende Nachteil gewichtiger oder wahrscheinlicher ist 

als jener Nachteil, welcher der Gesuchsbeklagten im Falle der Anordnung der vorsorglichen 

Massnahmen droht. Den Interessen der Gesuchsbeklagten ist allenfalls mit einer Sicherheits-

leistung im Sinne von Art. 264 Abs. 1 ZPO Rechnung zu tragen (BGer 4A_427/2021 E. 5.1 mit 

Hinweisen). Hingegen ist gemäss Bundesgericht Folgendes zu beachten: Wohl sind die An-

spruchsvoraussetzungen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO lediglich mit dem (reduzierten) Beweismass 

des Glaubhaftmachens nachzuweisen. Es genügt mithin im Allgemeinen, wenn für das Vorhan-

densein der behaupteten Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch 

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mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten. Die Rechtslage ist 

grundsätzlich nur summarisch zu prüfen und vorläufig zu beurteilen, ohne die sich stellenden 

rechtlichen Fragen endgültig zu klären. Stehen aber vorsorgliche Massnahmen zur Diskussion, 

die einer Vollstreckung des Hauptsachenanspruchs gleichkommen und endgültige Wirkung ha-

ben – der Streit mithin keine über die Anordnung der vorsorglichen Massnahmen hinausgehen-

de Bedeutung hat –, ist nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem Umstand 

Rechnung zu tragen, dass derartige Massnahmen besonders schwer in die Rechtsstellung der 

Gegenpartei eingreifen. Entsprechend werden sie nur restriktiv bewilligt und unterstehen erhöh-

ten Anforderungen. Diese Anforderungen beziehen sich sowohl auf das Vorhandensein der 

rechtserheblichen Tatsachen wie auch auf sämtliche Voraussetzungen für die Anordnung einer 

vorsorglichen Massnahme. Insbesondere ist (vorsorglicher) Rechtsschutz in diesen Fällen nur 

zu gewähren, wenn der Anspruch relativ klar begründet erscheint (BGer 4A_427/2021 vom 20. 

Dezember 2021 E. 5.2 mit Hinweisen u.a. auf BGE 140 III 610 E. 4.1, 139 III 86 E. 4.2 und 138 

III 378 E. 6.4; KGE BL 430 23 144 vom 13. Dezember 2023 E. 5.4).  

3.1 Hinsichtlich ihres Verfügungsanspruches führt die Klägerin im Wesentlichen aus, dass 

es sich bei den streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen um Agentenmarken 

im Sinne von Art. 4 MSchG sowie um missbräuchliche Markenhinterlegungen durch die Beklag-

te im Sinne von Art. 2 UWG handle. Die Klägerin betreibe in Deutschland seit 19xx unter der 

Dachmarke «A.____» einen (digitalen) Versandhandel mit über xxxxx Artikeln. Sie habe sich 

dieses umfassende Produktsortiment in jahrzehntelanger Aufbauarbeit und mittels hoher Inves-

titionen selbst geschaffen. Sie lasse einen grossen Teil ihrer Produkte von asiatischen Produ-

zenten herstellen und mit Eigenmarken kennzeichnen. Die Klägerin importiere die Produkte 

nach Europa und verkaufe diese unter den Eigenmarken über ihren Online-Shop 

www.A.____.de und über andere Kanäle an Endkunden. Sie beliefere zudem zahlreiche Distri-

butoren – unter anderem die Beklagte in der Schweiz – mit ihren Produkten, welche diese dann 

über ihre eigenen Netzwerke weiterverkaufen würden. Die Klägerin bezahle für ihre Eigenmar-

ken seit Jahrzehnten die Registergebühren in Deutschland und der Europäischen Union und 

setze sie erfolgreich am Markt durch. Bezüglich der streitgegenständlichen Marken und Mar-

kenanmeldungen durch die Beklagte verfüge die Klägerin über prioritäre Marken, die in 

Deutschland und in der Europäischen Union in den gleichen Klassen und Dienstleistungen hin-

terlegt seien. Die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen seien mindestens im 

Wortelement identisch und die figurativen Elemente der Marken der Klägerin seien als unterge-

ordnetes, figuratives Beiwerk vernachlässigbar. Bei den streitgegenständlichen Marken und 

Markenanmeldungen handle es sich folglich um mindestens offensichtlich verwechslungsfähige 

Zeichen. Die Klägerin habe die Nutzung der streitgegenständlichen Marken und Markenanmel-

dungen durch die Beklagte für den Weiterverkauf der Eigenmarkenprodukte in der Schweiz in 

der Vergangenheit stets geduldet. Aufgrund der klägerischen Investitionen für die Entwicklung 

der Marken und Herstellung der Eigenmarkenprodukte, des partnerschaftlichen Verhältnisses 

zwischen den Parteien, der vertraglichen Exklusivvertriebsbeziehung und der sehr vorteilhaften 

Partnerschaftskonditionen sei eine besondere Interessenwahrungs- und Loyalitätspflicht der 

Beklagten in der Schweiz anzunehmen. Die Beklagte habe die streitgegenständlichen Marken 

und Markenanmeldungen in der Schweiz hinterlegt, wobei ihr stets klar gewesen sei, dass die 

Rechte an der Dachmarke «A.____» sowie an sämtlichen Eigenproduktmarken auch in der 

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Schweiz allein der Klägerin zustehen würden, was auch der Geschäftsführer der Beklagten ex-

plizit bestätigt habe (….). Es würden alle Voraussetzungen der Agentenmarke im Sinne von 

Art. 4 MSchG vorliegen. Nach Art. 53 Abs. 1 MSchG könne die Klägerin anstatt auf Feststellung 

der Nichtigkeit der Markeneintragungen auf Übertragung der Marken klagen, wenn eine Mar-

kenanmassung vorliegen würde, was hier zu bejahen sei. Dieser Übertragungsanspruch der 

Klägerin drohe vereitelt zu werden, sollte die Beklagte die streitgegenständlichen Marken und 

Markenanmeldungen während des hängigen Verfahrens wie befürchtet an einen (gutgläubigen) 

Dritten veräussern oder übertragen, zumal dann die Übertragungs- und Nichtigkeitsklage man-

gels Passivlegitimation abgewiesen werden könnte. Damit falle die Hauptsachenprognose posi-

tiv aus und der Verfügungsanspruch der Klägerin sei gegeben. 

3.2 Die Beklagte entgegnet hauptsächlich, das vorliegende Verfahren sei Ausfluss eines seit 

Jahren andauernden Konflikts zwischen (…) dem Geschäftsführer der Klägerin C.____ und 

dem Geschäftsführer der Beklagten B.____. Die Parteien (…) hätten über Jahre hinweg ihr Ge-

schäft jeweils eigenverantwortlich in Deutschland und in der Schweiz geführt. Eine wirtschaftli-

che Kooperation habe nur in dem Rahmen stattgefunden, wie es den beiden Parteien jeweils 

ihrem eigenen Erfolg gedient habe. Die Parteien seien sich darin einig gewesen, nach den je-

weiligen Marktverhältnissen ihre eigenen Markenstrategien festzulegen und entsprechende In-

vestitionen zu tätigen. Die Beklagte habe sich folglich eigenständig dazu entschieden, die 

streitgegenständlichen Marken im Schweizer Markenregister einzutragen. Die Beklagte habe 

noch weitere Marken angemeldet. Aus eigenen markenstrategischen Überlegungen habe sie 

aber deren Schutz nach zehn Jahren auslaufen lassen. Die Beklagte habe die Markeneintra-

gungen jeweils im eigenen Interesse und auf eigenen Namen vorgenommen. Hätten die Partei-

en eine Eintragung durch die Gesuchsgegnerin bloss als Nutzungsberechtigte gewollt, hätten 

sie dies vereinbart. Eine entsprechende Vereinbarung gebe es allerdings nicht und der Klägerin 

gelinge es auch nicht, einen entsprechenden Konsens nachzuweisen bzw. glaubhaft zu ma-

chen. Die Markeninhaberschaft sei sodann während rund 20 Jahren bzw. bis vor kurzem un-

strittig gewesen. Es sei das gemeinsame Verständnis der Parteien gewesen, dass die Beklagte 

Markeninhaberin sei; als solche sei sie im Markenregister eingetragen. Erst als der Geschäfts-

führer der Klägerin den Wunsch geäussert habe, sich aus dem Unternehmen zurückzuziehen 

und die beiden (…) verschiedene Rückzugsmodelle diskutiert hätten, sei der Streit entfacht. Die 

Klägerin habe keinen Verfügungsanspruch über die streitgegenständlichen Marken und Mar-

kenanmeldungen, weil die Beklagte aktenkundig als deren Inhaberin im Markenregister aufge-

führt sei. Seit 2012 führe die Beklagte selbständig ihr Marken-Portfolio und habe ihre Marken im 

Schweizer Register angemeldet. Dazu habe sie keine Zustimmung der Klägerin bedurft, da die 

Beklagte nicht für diese deren Marken gebraucht habe, sondern die Beklagte habe in ihrem 

Heimmarkt als unabhängige Gesellschaft eigene Marken aufgebaut. Dies würde der Entwurf 

des Anteilskaufvertrages vom 22. November 20xx sowie der damalige E-Mail-Verkehr zwischen 

(…) belegen (…). Entgegen den klägerischen Behauptungen hätten die Markenanmeldungen 

der Beklagten vom 7. Juli 20xx keinen Zusammenhang mit den behaupteten Trennungsver-

handlungen gehabt. Hinsichtlich der Anmeldung der Dachmarke «A.____ Schweiz» durch die 

Beklagte am 8. Juni 20xx sei darauf verwiesen, dass die Beklagte seit dem Tag der Gründung 

im Jahr 19xx Inhaberin des Firmennamens «A.____» in der Schweiz sei. Schliesslich seien die 

Markenanmeldungen vom 9. März 20xx kein Racheakt auf die vorangegangene Kündigung der 

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Konditionsvereinbarung vom 8. März 20xx gewesen, zumal die Kündigung erst am 11. März 

20xx versandt und zwei Tage später bei der Beklagten ausgeliefert worden sei. Die Klägerin 

habe gewusst, dass es sich bei den Markenanmeldungen vom 9. März 20xx um Folgeanmel-

dungen von bereits seit 2012 angemeldeten Wort-/Bildmarken der Beklagten gehandelt habe, 

die nach ihrer 10-jährigen Schutzdauer zur Verlängerung angestanden hätten. Die Beklagte 

habe bei vielen dieser Wort-/Bildmarken die graphische Ausgestaltung zu modernisieren beab-

sichtigt, weshalb sie die angemeldeten Wort-/Bildmarken als Wortmarken neu angemeldet ha-

be, um in der Gestaltung des Designs, Überarbeitung und Auffrischung frei zu sein. Eine An-

massung der streitgegenständlichen Marken durch die Beklagte in der Schweiz liege nicht vor.  

3.3.1  Das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts erachtet den Verfügungs-

anspruch der Klägerin mit Bezug auf die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldun-

gen nach summarischer Prüfung der Rechtsschriften und Beweismittel beider Parteien als hin-

reichend glaubhaft gemacht. Nach Art. 4 MSchG geniessen Marken keinen Schutz, die ohne 

Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Ge-

brauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register 

eingetragen bleiben (sog. Agentenmarken). Art. 4 MSchG setzt voraus, dass der Inhaber einer 

Marke ein dem Nutzungsberechtigten vorgehendes Recht an der fraglichen Marke geltend ma-

chen kann, d.h. ein besseres Recht an der Marke hat (SHK MSchG-WANG, 2. Aufl., 2017, Art. 4 

N 7 ff.). Darüber hinaus muss der Inhaber der Marke mit dem angemassten Inhaber der Marke 

vertraglich verbunden sein, wobei dieser Vertrag die Wahrung der geschäftlichen Interessen 

des Geschäftsherrn sowie die Ermächtigung zum Gebrauch der fremden Marke zum Inhalt ha-

ben muss. Der Vertreter oder Agent soll sich nicht die Marke seines Geschäftsherrn eigen-

mächtig aneignen, wenn die Marke mit der vertraglichen Tätigkeit im Zusammenhang steht und 

vom Geschäftsherrn bereits früher in einem anderen Land gebraucht worden ist (BGer 

4A_290/2023 vom 29. November 2023 E. 3.2; BGE 143 III 216 E. 2.1; 131 III 581 E. 2.3; SHK 

MSchG-WANG, 2. Aufl., 2017, Art. 4 N 10 ff.; BSK MSchG-STÄDELI, 3. Aufl., 2017, Art. 4 N 11 

m.w.H.). Die Klägerin hat in ihren Rechtsschriften glaubhaft vorgetragen und belegt, dass sie 

die streitgegenständlichen Marken in den gleichen Klassen für identische oder sehr ähnliche 

Waren und Dienstleistungen in Deutschland und/oder der Europäischen Union prioritär auf ih-

ren Namen hat eintragen und schützen lassen (mit Ausnahme der Zeichen Nr. zzzzz «A.____ 

Outlet (fig.)» Nr. zzzzz «Kreis (fig.)», dazu nachstehende Erwägung 3.3.4), bevor diese ab Au-

gust 2012 in der Schweiz zum Markenschutz angemeldet worden sind. Im Zusammenhang mit 

den Markenanmeldungen in der Schweiz ab August 2012 hat die Klägerin sodann glaubhaft 

ausgeführt und belegt, dass es dem damaligen Verständnis beider Parteien entsprochen hat, 

alle bereits bestehenden wichtigen Eigenmarken der Klägerin auch in der Schweiz eintragen zu 

lassen, wie sich namentlich der E-Mail-Korrespondenz zwischen den Parteien vom 22. Mai 

2012 bis 10. Juli 2012 entnehmen lässt (…). In der letzten E-Mail vom 10. Juli 2012 hält eine 

Mitarbeiterin der Rechtsabteilung der Klägerin fest, dass die Markenanmeldungen in der 

Schweiz auf den Namen der Beklagten zu erfolgen hätten, um Vertreterkosten zu sparen, die 

bei einer Markenanmeldung im Namen der Klägerin angefallen wären. Damit ist glaubhaft dar-

getan, dass die Markenhinterlegungen in der Schweiz von der Klägerin veranlasst worden und 

mit ihrer Zustimmung erfolgt sind. Die Klägerin legt zudem glaubhaft dar, dass sie die ab 2012 

in der Schweiz hinterlegten Marken entwickelt und aufgebaut hat. Sie lässt die darunter vertrie-

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benen Produkte im Ausland herstellen und hat die Produkte an die Beklagte zum Weiterverkauf 

in der Schweiz geliefert. Dieses damalige Verständnis beider Parteien hinsichtlich der Marken-

inhaberschaft hat der Geschäftsführer der Beklagten, B.____, in seiner E-Mail vom 

23. November 20xx und im Vertragsentwurf über die Abtretung von Stammanteilen der Beklag-

ten vom 22. November 20xx ausdrücklich bestätigt. Darin heisst es, dass die Beklagte «sowohl 

im Firmennamen als auch bei den vertriebenen Produkten» die Marken der Klägerin nutzt und 

dass die Beklagte im Falle einer Trennung «sämtliche A.____-Marken (deutsche Marken und 

Unionsmarken der A.____ GmbH), die die Gesellschaft [Beklagte] in der Schweiz beim IGE als 

Schweizer Marken auf sich hat eintragen lassen», auf eigene Kosten an die Klägerin übertragen 

muss (…).  

3.3.2 Dass die Markenanmeldungen in der Schweiz ab August 2012 durch eine Mitarbeiterin 

der Beklagten erfolgt sind, ändert nichts daran, dass die Beklagte als Agentin der Klägerin im 

Sinne von Art. 4 MSchG zu qualifizieren ist. Mit dem Argument, dass beide Parteien eine eigen-

ständige Markenstrategie verfolgt hätten und die Beklagte gestützt darauf die streitgegenständ-

lichen Markenanmeldungen in der Schweiz vorgenommen habe, gelingt es der Beklagten nicht 

glaubhaft zu entkräften, dass sie die betreffenden Marken in der Schweiz treuhänderisch bzw. 

als Agentin der Klägerin eingetragen hat. Insbesondere ist nicht glaubhaft dargetan, dass die 

Beklagte eigenständig eine Markenstrategie für den Schweizer Raum entwickelt und eigene 

Marken in der Schweiz registriert haben soll. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass die Be-

klagte daran wäre, eigens entwickelte und eingetragene Schweizer Marken zu gebrauchen, 

indem sie eigene Markenprodukte herstellen lässt, um sie in der Schweiz veräussern zu kön-

nen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Beklagte im Auftrag und mit Zustimmung der 

Klägerin die streitgegenständlichen Marken in der Schweiz hinterlegt hat, zumal die Beklagte 

die Eigenmarkenprodukte der Klägerin in der Schweiz importiert und weiterveräussert hat. Die 

Hinterlegungen der streitgegenständlichen Marken sind demzufolge im Zusammenhang mit der 

Ermächtigung der Beklagten zum Markengebrauch in der Schweiz vorgenommen worden. Vor 

diesem Hintergrund ist es naheliegend, dass die Klägerin für ihre Dachmarke «A.____» und 

andere internationale Marken keine Schutzausdehnung in der Schweiz beantragt hat, da sie 

den entsprechenden Markenschutz in der Schweiz über ihre schweizerische Agentin – der Be-

klagten – abgesichert hatte. Wie bereits erwähnt (oben Erwägung 3.3.1), hat der Geschäftsfüh-

rer der Beklagten B.____ in seiner E-Mail vom 23. November 20xx und im Vertragsentwurf über 

die Abtretung von Stammanteilen der Beklagten vom 22. November 20xx bestätigt, dass die 

Beklagte «sowohl im Firmennamen als auch bei den vertriebenen Produkten» die Marken der 

Klägerin nutzt. Insgesamt ist somit glaubhaft gemacht, dass die Beklagte als Händlerin und 

Wiederverkäuferin der klägerischen Eigenmarkenprodukte keine Eigentumsrechte an den 

streitgegenständlichen Schweizer Marken hat. Es ist somit davon auszugehen, dass diese Ei-

gentumsrechte bei der Klägerin liegen und die Beklagte hinsichtlich der streitgegenständlichen 

Marken als Agentin im Sinne von Art. 4 MSchG fungiert hat.  

3.3.3 Es ist glaubhaft dargelegt, dass zwischen den Parteien eine partnerschaftliche Ver-

triebsbeziehung bestanden hat, die es der Beklagten erlaubt hat, die Eigenmarken der Klägerin 

zum Import aus Deutschland in die Schweiz und zum Weiterverkauf der importierten Waren in 

der Schweiz zu nutzen. Daraus ergibt sich eine Interessenwahrungs- und Loyalitätspflicht der 

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Beklagten als Agentin gegenüber der Klägerin. Die Ermächtigung der Klägerin zum Markenge-

brauch durch die Beklagte hat bis zur Kündigung der Partnerschaft bzw. des Servicepauscha-

lenvertrages zwischen den Parteien am 8. März 20xx bestanden. Mit dieser Kündigung ist die 

Zustimmung der Klägerin zum Markengebrauch durch die Beklagte in der Schweiz weggefallen. 

Die Klägerin ist als eigentliche (materielle) Markeninhaberin gegenüber ihrer Agentin in der 

Schweiz gemäss Art. 4 MSchG i.V.m. Art. 53 Abs. 1 MSchG berechtigt, die Übertragung der 

streitgegenständlichen Marken auf die Klägerin zu verlangen. Auf der anderen Seite ist die Be-

klagte als Agentin verpflichtet, die Interessen der Klägerin in Markenangelegenheiten zu wahren 

und die streitgegenständlichen Marken auf die Klägerin zu übertragen. Nachdem sich die Be-

klagte weigert, die streitgegenständlichen Marken an die Klägerin zu übertragen, liegt eine An-

massung im Sinne von Art. 53 Abs. 1 MSchG vor. 

3.3.4  Hinsichtlich der 30 Markenanmeldungen der Beklagten vom 9. März 20xx ist glaubhaft 

gemacht, dass es sich entgegen den beklagtischen Ausführungen nicht um Folgeanmeldungen 

nach Ablauf der 10-jährigen Schutzfrist gehandelt haben kann, da die Schutzfrist je nach Marke 

bereits am 7., 8. oder 9. August 20xx abgelaufen ist, also rund sieben Monate vor den angebli-

chen Folgeanmeldungen vom 9. März 20xx. Es bestehen Anzeichen dafür, dass die Marken-

anmeldungen vom 9. März 20xx im Zusammenhang mit der im Februar 20xx vom Geschäfts-

führer der Klägerin angekündigten Kündigung des Servicepauschalvertrags vom 8. März 20xx 

stehen und es ist glaubhaft dargetan worden, dass diese 30 Markenanmeldungen höchstwahr-

scheinlich missbräuchlich hinterlegte Sperrmarken mit Behinderungsabsicht darstellen. Die Hin-

terlegungen scheinen mit dem Zweck erfolgt und dazu geeignet zu sein, die Klägerin in der 

Aufnahme ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz zu behindern, was als unlauteres Ver-

halten im Sinne von Art. 2 UWG qualifiziert werden kann (dazu SHK MSchG-GASSER, 2. Aufl., 

2017, Art. 5 N 34 ff. m.w.H.). Nach summarischer Prüfung der Rechtsschriften und eingereich-

ten Beweismittel ist ferner festzustellen, dass auch die Anmeldung der Dachmarke «A.____ 

Schweiz» vom 8. Juni 20xx und die zehn Markenanmeldungen vom 7. Juli 20xx durch die Be-

klagte eigenmächtig und ohne Zustimmung der Klägerin erfolgt ist, mutmasslich um die Klägerin 

im Hinblick auf einen allfälligen Markteintritt in der Schweiz zu behindern. Im Übrigen ist von der 

Beklagten nicht glaubhaft dargetan worden, dass sie seit dem Tag der Gründung im Jahr 19xx 

Inhaberin des Firmennamens «A.____» in der Schweiz sei. Wie erwähnt deutet nichts darauf 

hin, dass die Beklagte eine eigenständige Markenpolitik in der Schweiz betrieben hat. Es kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass die Beklagte die Zeichen aus den Registereinträgen der 

Klägerin übernommen und jeweils mit einem identischen oder sehr ähnlichen Waren- und 

Dienstleistungsverzeichnis in der Schweiz angemeldet hat, dies ohne Wissen und Zustimmung 

der Klägerin. Infolgedessen muss aller Voraussicht nach eine offensichtliche Verwechslungsge-

fahr bezüglich der streitgegenständlichen Marken bejaht werden. Eine offensichtliche Ver-

wechslungsgefahr besteht auch hinsichtlich der Zeichen Nr. zzzzz «A.____ Outlet» und 

Nr. zzzzz «Kreis (fig.)», welche nach glaubhafter Darlegung von der Klägerin entwickelt worden 

sind und seit 2004 für ihren Geschäftsauftritt ihres Fabrikverkaufs in Y.____, Deutschland, prio-

ritär verwendet werden. Die Marke «A.____ Schweiz» der Beklagten erscheint sodann offen-

sichtlich verwechslungsfähig mit der von der Klägerin eingetragenen und verwendeten Dach-

marke «A.____». Daraus folgt zusammenfassend, dass die am 8. Juni 20xx, 7. Juli 20xx sowie 

9. März 20xx angemeldeten Marken gestützt auf Art. 2 UWG unlauter im Sinne von Art. 2 UWG 

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und damit nichtig bzw. anfechtbar sind. Zumal die Beklagte die Übertragung dieser Marken auf 

die Klägerin ablehnt, kann Letztere als besser berechtigte Partei nach Art. 53 Abs. 1 MSchG die 

Klägerin anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit dieser Markeneintragungen auf Übertragung 

der Marken klagen.  

3.3.5 Mit Bezug auf die (befürchtete) Verletzung ihres Anspruches auf Übertragung und 

Nichtigerklärung der streitgegenständlichen Marken führt die Klägerin aus, zwischen den Ge-

schäftsführern der Klägerin und der Beklagten schwele seit den Trennungsverhandlungen ab 

dem Jahr 20xx ein emotional geführter Konflikt. Die Beklagte habe am 9. März 20xx hinter dem 

Rücken der Klägerin insgesamt 30 Marken im Register eingetragen. Es bestehe eine erhebliche 

Gefahr weiterer solcher Reaktionen der Beklagten bzw. ihres Geschäftsführers. Die Beklagte 

entgegnet, dass sie sich ihrer Marken nicht zu entledigen versuche. Selbst wenn sie ihre Mar-

ken an einen Dritten übertragen würde, bliebe nach überwiegender Lehre die Passivlegitimation 

trotz einer Übertragung der Marken im Laufe des Prozesses bestehen. Das Präsidium des Kan-

tonsgerichts, Abteilung Zivilrecht, folgt nach einer summarischen Prüfung des vorgetragenen 

Sachverhalts und der Rechtsgrundlagen der klägerischen Sichtweise, wonach nicht per se aus-

geschlossen und somit befürchtet werden kann, dass die Beklagte bzw. ihr Geschäftsführer die 

streitgegenständlichen Marken an einen gutgläubigen Dritten übertragen oder veräussern könn-

te. Eine solche Handlung der Beklagten bzw. ihres Geschäftsführers würde – ohne Verfü-

gungsbeschränkung oder Registersperre – die konkrete Gefahr mit sich bringen, dass die Über-

tragungs- und Nichtigkeitsklage der Klägerin mangels Passivlegitimation abzuweisen wäre, so-

fern kein Parteiwechsel nach Art. 83 ZPO stattfinden würde, was aufgrund der vorliegenden 

Streitigkeit nicht anzunehmen ist (SHK MSchG-STAUB, 2. Aufl., 2017, Art. 53 N 22; OFK ZPO-

MORF, 3.  Aufl., 2023, Art. 83 N 5; DIKE ZPO-GÖKSU, 2. Aufl., 2016, Art. 83 N 16; BSK ZPO-

GRABER, 3. Aufl., 2017, Art. 83 N 17 f.). Damit fällt die Hauptsachenprognose in Bezug auf den 

glaubhaft gemachten Übertragungsanspruch der Klägerin positiv aus. In der Rechtsliteratur be-

steht Uneinigkeit darüber, ob gestützt auf Art. 17 Abs. 3 MSchG die Passivlegitimation einer 

beklagten Partei bei einer Übertragung einer Marke während eines Nichtigkeitsverfahrens be-

stehen bleibt (vgl. vorstehende Literaturhinweise für den Wegfall der Passivlegitimation; anders 

BSK MSchG-STÄDELI, 3. Aufl., 2017, Art. 4 N 24; BIGLER, a.a.O., Art. 17 N 39; FRICK, a.a.O., 

Art. 53 N 8). Diese Frage ist bislang durch die Gerichte nicht geklärt worden. In der marken-

rechtlichen Praxis kommt es aber regelmässig vor, dass Verfügungsverbote und Registersper-

ren angeordnet werden, um einer Übertragung während des Prozesses vorzubeugen (SHK 

MSchG-STAUB, 2. Aufl., 2017, Art. 53 N 22; BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl., 2017, Art. 53 N 12). 

Um die Gefahr einer allfälligen Übertragung der streitgegenständlichen Marken an gutgläubige 

Dritte entgegenzuwirken, ist im hier zu beurteilenden Fall eine Verfügungsbeschränkung bzw. 

Registersperre angezeigt. Andernfalls droht, dass der glaubhaft gemachte Übertragungsan-

spruch der Klägerin vereitelt werden könnte.  

3.3.6.  Ohne Verfügungsbeschränkung bzw. Registersperre droht der Klägerin ein nicht leicht 

wiedergutzumachender Nachteil, weil die Beklagte die streitgegenständlichen Marken auf einen 

gutgläubigen Dritten übertragen könnte, um die gerichtliche Durchsetzung des Übertragungs-

anspruchs der Klägerin zu verhindern oder zumindest erheblich zu erschweren. Die Nachteils-

prognose ist demzufolge ebenfalls zu bejahen. Die Klägerin hat darüber hinaus glaubhaft ge-

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macht, dass sie seit der Eintragung der Registersperre gemäss Verfügung vom 21. August 

2023 bereits verschiedene nicht wiedergutzumachende Nachteile erlitten hat. Insbesondere 

wurde der Schutzumfang von sechs angemeldeten Wortmarken – ohne Zustimmung der Kläge-

rin oder des Gerichts – eingeschränkt, indem diese jeweils in Wort-/Bildmarken mit engerem 

Schutzumfang umgewandelt wurden (…). Bei den hinterlegten Logos wurde zudem ein anderes 

Design als das von den Parteien bis heute verwendete gewählt. Daraus folgt nicht nur, dass 

weiterhin eine besonders dringliche Gefahr nicht leicht wiedergutzumachender Nachteile für die 

Klägerin besteht, die eine Aufrechterhaltung der Verfügungsbeschränkung bzw. Registersperre 

erforderlich macht. Vielmehr sind antragsgemäss die superprovisorisch gutgeheissenen Verfah-

rensanträge dahingehend zu ergänzen, dass die Beklagte ohne schriftliche Zustimmung der 

Klägerin keine inhaltlichen Änderungen an den streitgegenständlichen Marken und Markenan-

meldungen vornehmen darf, wie insbesondere (Teil-)Löschungen der Marken, Änderungen an 

den Zeichen oder an Waren oder Dienstleistung der Marken, oder sonst wie den Schutzumfang 

der Marken verringern, oder die Marken nach Ablauf der Schutzfrist erlöschen zu lassen. Das 

IGE ist anzuweisen, die bereits eingetragene Verfügungsbeschränkung entsprechend zu er-

gänzen. Der Entscheid ist als sofort vollstreckbar zu erklären, um weitere nicht leicht wiedergut-

zumachende Nachteile für die Klägerin umgehend verhindern zu können.  

3.3.7 Ob mit der Nichtverlängerung der Schutzdauer der Schweizer Marke «yyyyy» durch die 

Beklagte gegen die Verfügungsbeschränkung verstossen worden ist, kann unter Hinweis auf 

vorstehende Erwägung 3.3.6 offenbleiben. Jedenfalls ist aber die inzwischen aus dem Register 

gelöschte Marke «yyyyy» aus der Verfügungsbeschränkung zu entfernen.  

3.3.8 Schliesslich greift das richterliche Verfügungsverbot und die Registersperre für die 

Dauer des Verfahrens nicht allzu schwer in die Rechtssphäre der Beklagten ein, weshalb die 

Anordnung dieser Massnahmen auch unter dem Aspekt der Verhältnismässigkeit vertretbar ist, 

zumal die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen im Schweizer Markenregis-

ter eingetragen bleiben. Durch die Massnahme wird die Beklagte insbesondere nicht daran ge-

hindert, die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen weiterhin zu gebrauchen. 

4. Zusammenfassend ergibt die summarische Würdigung des vorgetragenen Sachverhalts 

und der eingereichten Beweismittel, dass die Voraussetzungen des geltend gemachten materi-

ellen Anspruchs der Klägerin gegenüber der Beklagten auf Übertragung bzw. Eintragung der 

registrierten bzw. angemeldeten Schweizer Marken gemäss Rechtsbegehren der Klage gestützt 

auf Art. 53 MSchG i.V.m. Art. 4 MSchG und Art. 2 UWG glaubhaft erscheinen. Der Klägerin 

droht ohne vorsorgliches richterliches Einschreiten ein glaubhaft gemachter nicht leicht wieder-

gutzumachender Nachteil, indem aufgrund der ungewissen Rechtslage bei allfälliger Übertra-

gung der streitgegenständlichen Marken zum jetzigen Zeitpunkt an eine Drittpartei die (Wei-

ter)Führung des Prozesses gestützt auf Art. 53 MSchG wegen allfälliger nachträglich weggefal-

lener Passivlegitimation der Beklagten gefährdet ist. Diesem drohenden Erschwernis kann nur 

mit der Bestätigung der superprovisorisch angeordneten Massnahmen entgegengewirkt wer-

den. Da die Beklagte am 27. Oktober 2023 und somit nach angeordneter Verfügungsbeschrän-

kung den Schutzumfang von sechs Wortmarken einseitig eingeschränkt und die Logos verän-

dert hat, rechtfertigt sich die von der Klägerin beantragte Ergänzung der Verfügungsbeschrän-

kung.  

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5. Die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten des vorsorglichen Massnahmenver-

fahrens erfolgt mit dem Entscheid in der Hauptsache. 

 

Demnach wird erkannt: 

://: 
1.  In Bestätigung und Ergänzung der superprovisorisch bewilligten vorsorg-

lichen Massnahmen gemäss Verfügung vom 21. August 2023 wird der 

Beklagten vorsorglich per sofort für die Dauer des vorliegenden Verfah-

rens gerichtlich untersagt, über die Schweizer Marken und Markenan-

meldungen:  

Nr. (…) 

Nr. (…) 

Nr. (…) 

Nr. (…) 

zu verfügen, insbesondere diese auf einen Dritten zu übertragen oder, in 

Ergänzung der superprovisorischen Anordnung vom 21. August 2023, 

an diesen ohne vorgängige schriftliche Zustimmung der Klägerin inhaltli-

che Änderungen vorzunehmen, wie insbesondere (Teil-)Löschungen der 

Marken vorzunehmen, Änderungen an den Zeichen oder an Waren oder 

Dienstleistungen der Marken vorzunehmen oder sonst wie den Schutz-

umfang der Marken zu verringern, oder die Marken nach Ablauf der 

Schutzfrist erlöschen zu lassen. Dementsprechend wird das Eidgenössi-

sche Institut für Geistiges Eigentum gerichtlich angewiesen, in Bezug 

auf die vorgenannten Marken und Markenanmeldungen umgehend die 

bestehenden Verfügungsbeschränkungen im Markenregister zu ergän-

zen. 

 
2.  Der Entscheid über die Verlegung der Kosten dieses vorsorglichen  

Massnahmenentscheids ergeht mit dem Entscheid in der Hauptsache.  

  

Präsident 

 

 

Roland Hofmann 

Gerichtsschreiber 

 

 

Giuseppe Di Marco 

 

 

 

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