# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 31b38a4a-8445-5598-a970-9ae3a95b72b4
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2018-12-18
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2016_009
**Docket/Reference:** O2016_009
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/126/

## Full Text

O2016_009

1

Teilurteil i.S. Hamilton Medical AG / imtmedical AG vom 18. Dezember 2018

Regeste: 

Art. 226, 229 ZPO; Noven; Änderung der Patentansprüche.
Erfolgt in einem Patentverletzungsverfahren vor der Instruktionsverhandlung eine auf die Ein-
rede der Patentnichtigkeit beschränkte Replik und wird an der Instruktionsverhandlung nicht 
plädiert, kann der Kläger mit der nach der Instruktionsverhandlung folgenden ergänzenden 
Replik neue Tatsachenbehauptungen, und damit auch geänderte Patentansprüche, vorbringen, 
ohne dass die Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO erfüllt sein müssen.

Art. 226, 229 CPC; Novas; modification des revendications de brevet.
Si, dans une procédure en contrefaçon de brevet, le demandeur dépose avant le débat 
d’instruction une réplique limitée à la défense contre l’exception de nullité et aucune plaidoirie 
n’a lieu au débat d'instruction, le demandeur peut soumettre de nouvelles allégations de fait, et 
donc aussi des revendications de brevet modifiées, dans la réplique complémentaire déposée 
après le débat d'instruction sans avoir à satisfaire aux exigences de l’art. 229 al. 1 CPC.

Art. 226, 229 CPC; Nuovi fatti; modifica delle rivendicazioni di brevetto.
Se, in una procedura di contraffazione di brevetto, il querelante presenta una risposta limitata 
alla difesa contro l'eccezione di nullità prima della udienza istruttoria e non ha luogo alcun me-
moriale durante la udienza istruttoria, il querelante può presentare nuove allegazioni fattuali, e 
quindi anche rivendicazioni brevettuali modificate, nella risposta complementare depositata do-
po la udienza istruttoria senza dover soddisfare ai requisiti di cui all'art. 229 par. 1 CPC.

Art. 226, 229 CPC; New facts; amendment of patent claims.
If in a patent infringement proceeding the plaintiff files before the instructional hearing a reply 
limited to the defense of the validity and no pleadings take place at the instructional hearing, 
the plaintiff may submit new allegations of fact, and therefore also amended patent claims, in 
the completed reply filed after the instructional hearing without having to meet the requirements 
of art. 229 para. 1 CPC.

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2016_009 

Besetzung 

  Te i l u r t e i l   v o m   1 8 .   D e z e m b e r   2 0 1 8    

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), 
Richter Dr. sc. nat ETH Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dr. sc. nat. EPFL Lorenzo Parrini 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

Hamilton Medical AG, Via Crusch 8, 7402 Bonaduz,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christoph Gasser,  
BianchiSchwald GmbH, St. Annagasse 9, Postfach 1162, 
8021 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Renato Bollhal-
der, Bohest AG, Holbeinstrasse 36-38, 4051 Basel,  

Klägerin 

gegen 

imtmedical AG, Gewerbestrasse 8, 9470 Buchs,   

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Rudolf A. Rentsch 
und MLaw Ernst J. Brem, IPrime Legal AG, Hirschengra-
ben 1, 8001 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Joachim 
Künsch und Paul Rosenich, Patentbüro Paul Rosenich AG, 
9497 Triesenberg,  

Beklagte 

Gegenstand 

Patentverletzung (Unterlassung, Auskunft und Rechnungsle-
gung); Durchflussmessfühler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2016_009 

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

Prozessgeschichte 

1.  
Am 31. Mai 2016 machte die Klägerin die vorliegende Patentverletzungs-
klage  gestützt  auf  das  Patent  CH  701  755  B1  mit  folgenden  Rechtsbe-
gehren  anhängig  (Änderungen  im  Vergleich  zum  jeweils  vorangehenden 
Rechtsbegehren hervorgehoben): 

„1.   Es  sei  der  Beklagten  zu  verbieten,  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse 

von  CHF  1‘000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber 

von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer 

Organe,  insbesondere  der  Herren  Jakob  Däscher,  Henri  Hermanaus  (ge-

nannt  „Harri“)  Friberg,  Christian  Rupert  Büchel  und  Christian  Eggenberger, 

nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in 

Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, 

aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in 

Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der 

Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu 

verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu brin-

gen  und  dafür  Werbung  zu  betreiben  (auch  über  Internet),  in  der  Schweiz 

und  in  Liechtenstein  zu  besitzen,  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  zu 

diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen 

Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre 

Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern: 

a.  

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: 

-  

Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist; 

-  

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteil  zusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt; 

-  

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist; 

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-  

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te Anschlussstelle über einen  zwischen dem ersten und  zweiten Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist; und 

-  

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet. 

b.  

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: 

-  

Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist; 

-  

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteilzusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt;  

-  

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist; 

-  

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te  Anschlussstelle  übereinen  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist; 

-  

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; 

-  

das  erste  Gehäuseteil  umfasst  einen  ersten  Flansch  mit  einem 

Flanschfortsatz,  das  zweite  Gehäuseteil  umfasst  einen  zweiten 

Flansch  mit  einem  Flanschfortsatz,  und  das  erste  Gehäuseteil 

und  das  zweite  Gehäuseteil  sind  über  den  ersten  Flansch  mit 

Flanschfortsatz  und  den  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz 

bzw.  deren  aneinander  anliegende  Flanschdruckflächen  mitei-

nander verbunden; und 

-  

die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des 

zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem 

ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  verlaufenden 

Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg. 

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Eventualrechtsbegehren zu b: 

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: 

-  

Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist; 

-  

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteil  zusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt; 

-  

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist; 

-  

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te Anschlussstelle über einen  zwischen dem ersten und  zweiten Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist; 

-  

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; 

-  

das  erste  Gehäuseteil  umfasst  einen  ersten  Flansch  mit  einem 

Flanschfortsatz,  das  zweite  Gehäuseteil  umfasst  einen  zweiten 

Flansch  mit  einem  Flanschfortsatz,  und  das  erste  Gehäuseteil  und 

das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfort-

satz  und  den  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  bzw.  deren  anei-

nander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden;  

-  

die  Verbindung  von  der  ersten  Anschlussstelle  zum  Innern  des 

ersten  Gehäuseteils  verläuft  teilweise  als  Schlitz  zwischen  dem 

ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  und  teilweise 

über  den  ersten  Verbindungskanal  durch  den  ersten  Gehäuse-

teil; und 

-  

die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des 

zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise als Schlitz zwischen dem 

ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  über  die 

Flanschdruckflächen  hinweg  und  teilweise  über  den  zweiten 

Verbindungskanal durch den zweiten Gehäuseteil. 

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c.  

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: 

-  

Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist; 

-  

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteilzusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt; 

-  

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist; 

-  

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te  Anschlussstelle  übereinen  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist; 

-  

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; 

-  

das  erste  Gehäuseteil  umfasst  einen  ersten  Flansch  mit  einem 

Flanschfortsatz,  das  zweite  Gehäuseteil  umfasst  einen  zweiten 

Flansch  mit  einem  Flanschfortsatz,  und  das  erste  Gehäuseteil  und 

das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfort-

satz  und  den  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  bzw.  deren  anei-

nander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden; 

-  

die  Verbindung  von  der  ersten  Anschlussstelle  zum  Innern  des 

ersten  Gehäuseteils  verläuft  teilweise  über  einen  zwischen  dem 

ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  verlaufenden 

Kanal; 

-  

die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zwei-

ten  Gehäuseteils  verläuft  teilweise  über  einen  zwischen  dem  ersten 

und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die 

Flanschdruckflächen hinweg; 

-  

die erste und zweite Anschlussstelle und der erste Verbindungs-

kanal weisen dichtungsflächenseitige Öffnungen auf, welche auf 

die  Flanschdruckflächen  münden  und  durch  ununterbrochene 

Profilerhebungsstrukturen eingefasst sind; und  

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-  

die  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfort-

satz verlaufenden Kanäle und der zweite Verbindungskanal wei-

sen  dichtungsflächenseitige  Öffnungen  auf,  welche  auf  die 

Flanschdruckflächen  münden  und  durch  ununterbrochene 

Nutstrukturen eingefasst sind. 

Eventualrechtsbegehren zu c: 

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: 

-  

Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist; 

-  

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteilzusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt; 

-  

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist; 

-  

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te  Anschlussstelle  übereinen  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist; 

-  

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; 

-  

das  erste  Gehäuseteil  umfasst  einen  ersten  Flansch  mit  einem 

Flanschfortsatz,  das  zweite  Gehäuseteil  umfasst  einen  zweiten 

Flansch  mit  einem  Flanschfortsatz,  und  das  erste  Gehäuseteil  und 

das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfort-

satz  und  den  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  bzw.  deren  anei-

nander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden; 

-  

die Verbindung von der ersten Anschlussstelle zum Innern des ersten 

Gehäuseteils  verläuft  teilweise  über  einen  zwischen  dem  ersten  und 

zweiten Flansch mit Flanschfortsatzverlaufenden Kanal; 

-  

die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zwei-

ten  Gehäuseteils  verläuft  teilweise  über  einen  zwischen  dem  ersten 

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und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatzverlaufenden  Kanal  über  die 

Flanschdruckflächen hinweg; 

-  

die erste und zweite Anschlussstelle und der erste Verbindungskanal 

weisen  dichtungsflächenseitige  Öffnungen  auf,  welche  auf  die 

Flanschdruckflächen  münden  und  durch  ununterbrochene  Profilerhe-

bungsstrukturen eingefasst sind; 

-  

die  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz 

verlaufenden  Kanäle  und  der  zweite  Verbindungskanal  weisen  dich-

tungsflächenseitige  Öffnungen  auf,  welche  auf  die  Flanschdruckflä-

chen  münden  und  durch  ununterbrochene  Nutstrukturen  eingefasst 

sind; 

-  

die  dichtungsflächenseitigen  Öffnungen  der  ersten  Anschluss-

stelle und des ersten Verbindungskanals am Flanschfortsatz des 

ersten Flansches sind gemeinsam durch einen Teil der ununter-

brochenen Profilerhebungsstrukturen eingefasst; 

-  

die  dichtungsflächenseitigen  Öffnungen  des  zweiten  Verbin-

dungskanals am Flanschfortsatz des zweiten Flansches und des-

jenigen  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flansch-

fortsatz  verlaufenden  Kanals,  der  zusammen  mit  dem  zweiten 

Verbindungskanaleine  Verbindung  zum  Innern  des  zweiten  Ge-

häuseteils bildet, sind gemeinsam durch einen Teil der ununter-

brochenen Nutstrukturen eingefasst; und 

-  

der Durchgang des zylindrischen Gehäuses ist durch einen wei-

teren Teil der ununterbrochenen Nutstrukturen eingefasst. 

d.  

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: 

-  

Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist;- das zylindrische Gehäuse ist aus 

einem  ersten  Gehäuseteil  und  einem  zweiten  Gehäuseteilzusam-

mengesetzt,  zwischen  denen  eine  dünne  Membran  eingeklemmt  ist, 

die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt; 

-  

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist; 

-  

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te  Anschlussstelle  übereinen  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Ge-

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häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist; 

-  

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; 

-  

die erste Anschlussstelle ist als erster Anschlussstutzen und die 

zweite Anschlussstelle als zweiter Anschlussstutzen für den An-

schluss je einer Verbindungsleitung ausgebildet; 

-  

der  erste  Anschlussstutzen  und  der  zweite  Anschlussstutzen 

sind im Wesentlichen parallel zur Längsachse des zylindrischen 

Gehäuses ausgerichtet; und 

-  

die  Verbindung  der  ersten  Anschlussstelle  über  den  zwischen 

dem  ersten  und  zweiten  Gehäuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie 

den  im  ersten  Gehäuseteil  verlaufenden  ersten  Verbindungska-

nal  zum  Innern  des  ersten  Gehäuseteils  ist  gleich  lang  wie  die 

Verbindung der zweiten Anschlussstelle über den zwischen dem 

ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie den im 

zweiten  Gehäuseteil  verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal 

zum Innern des zweiten Gehäuseteils. 

2.   Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die unter dem Hinweis „Options 

and  Accessories“  vertriebenen  Durchflussmessfühler  gemäss  dem  dritten 

Bild  auf  S.  6  des  als  Beilage  KB  10  beiliegenden  Prospekts,  welcher  dem 

Urteil als Anhang beizufügen sei, zu verbieten, unter Androhung einer Ord-

nungsbusse  von  CHF  1‘000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  min-

destens aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Be-

strafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Her-

manaus  (genannt  „Harri“)  Friberg,  Christian  Rupert  Büchel  und  Christian 

Eggenberger,  nach  Art.  292  StGB  mit  Busse  im Widerhandlungsfall,  in  der 

Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechten-

stein  einzuführen,  aus  der  Schweiz  und  aus  Liechtenstein  auszuführen,  in 

der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  und  aus  der  Schweiz  und  aus  Liechten-

stein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz 

und  aus  Liechtenstein  zu  verkaufen,  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein 

sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über 

Internet),  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  zu  besitzen,  in  der  Schweiz 

und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu las-

sen  und/oder  zu  solchen  Handlungen  Dritte  anzustiften  und/oder  bei  ihnen 

mitzuwirken  und/oder  ihre  Begehung  zu  begünstigen  und/oder  zu  erleich-

tern: 

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[siehe Rechtsbegehren Ziff. 1] 

3.   Es  sei  der  Beklagten  unter  Bezugnahme  auf  die  unter  der  Bezeichnung 

„i.flow 40 S“ vertriebenen Durchflussmessfühler gemäss dem als Beilage KB 

13 beiliegenden Prospekt, welcher dem Urteil als Anhang beizufügen sei, zu 

verbieten,  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1‘000  pro  Tag 

nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach Art. 

343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der 

Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christi-

an Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse 

im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in 

die  Schweiz  und  in  Liechtenstein  einzuführen,  aus  der  Schweiz  und  aus 

Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der 

Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechten-

stein  und  aus  der  Schweiz  und  aus  Liechtenstein  zu  verkaufen,  in  der 

Schweiz  und  in  Liechtenstein  sonst  wie  in  Verkehr  zu  bringen  und  dafür 

Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechten-

stein  zu  besitzen,  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  zu  diesen  Zwecken 

herzustellen  oder  herstellen  zu  lassen  und/oder  zu  solchen  Handlungen 

Dritte  anzustiften  und/oder  bei  ihnen  mitzuwirken  und/oder  ihre  Begehung 

zu begünstigen und/oder zu erleichtern: 

[siehe Rechtsbegehren Ziff. 1]  

4.   Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro 

Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach 

Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere 

der  Herren  Jakob  Däscher,  Henri  Hermanaus  (genannt  „Harri“)  Friberg, 

Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit 

Busse  im Widerhandlungsfall,  zu  verpflichten,  der  Klägerin nach anerkann-

ten  Grundsätzen  der  Rechnungslegung  durch  Urkunden  belegte  Auskunft 

zu erteilen über die Menge der von ihr oder in ihrem Auftrag in der Schweiz 

und  in  Liechtenstein  vertriebenen,  in  die  Schweiz  und  in  Liechtenstein  ein-

geführten,  aus  der  Schweiz  und  aus  Liechtenstein  ausgeführten,  in  der 

Schweiz  und  Liechtenstein  angebotenen  und/oder  verkauften,  aus  der 

Schweiz und aus Liechtenstein angebotenen und/oder verkauften, sonst wie 

in  Verkehr  gebrachten,  besessenen  und/oder  zu  solchen  Zwecken  herge-

stellten und/oder in Herstellung gegebenen und/oder bestellten Erzeugnisse 

gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben so-

wie  die  dadurch  erzielten  Netto-Verkaufserlöse  und  Bruttogewinne  (geson-

dert ausgewiesen nach Geschäftsjahr gestützt auf die jeweilige Finanz- und 

Betriebsbuchhaltung der Beklagten) unter Vorlegung 

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a.  

aller Namen und Adressen der Hersteller und/oder Lieferanten; 

b.  

aller Rechnungen (mit Lieferzeiten  und -preisen), die  für Lieferungen 

der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und 

Ziff. 3 a bis d oben ausgestellt wurden; 

c.  

der Einkaufskosten bzw. Herstellungskosten der Erzeugnisse gemäss 

Ziff. 1 a bis d oben, Ziff.2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben, wobei 

die Herstellungskosten nach variablen und fixen Kosten zu unterteilen 

seien,  soweit  die  fixen  Kosten  unmittelbar  der  Herstellung  der  Er-

zeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 

a bis d oben zugeteilt werden können; 

d.  

die  Nennung  zusätzlicher  Gestehungskosten  im  Zusammenhang  mit 

der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr, der Ausfuhr, dem Angebot, 

dem  Verkauf,  der  sonstigen  lnverkehrbringung  und/oder  dem  Besitz 

der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und 

Ziff.3 a bis d oben; 

e.  

Urkunden, die zeigen, dass alle gemäss Ziff. 4 c und d oben geltend 

gemachten  Kosten  tatsächlich  entstanden  sind  und  sich,  soweit  sie 

Fixkosten sind, unmittelbar der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr, 

der  Ausfuhr,  dem  Angebot,  dem  Verkauf,  der  sonstigen  Inverkehr-

bringung und/oder dem Besitz der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d 

oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben zuteilen lassen. 

5.   Die  Beklagte  sei  zu  verpflichten,  der  Klägerin  einen  nach  erfolgter  Rech-

nungslegung gemäss Ziff.4 oben zu beziffernden Betrag zuzüglich jährlicher 

Zinsen  von  5%  seit  dem  Datum  einer  jeden  Patentverletzung  zu  bezahlen 

(geschätzter Mindestwert gemäss Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 1‘000‘000). 

6.   Es sei die Einziehung und Zerstörung der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis 

d  oben,  Ziff.  2  a  bis  d  oben  und  Ziff.  3  a  bis  d  oben  sowie  der  ganz  oder 

vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sons-

tigen Mittel anzuordnen, soweit diese im Eigentum der Beklagten stehen. 

7.   Unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  (inkl.  MWST)  zu  Lasten  der  Be-

klagten unter Einschluss der Auslagen für die notwendigerweise beigezoge-

nen  Patentanwälte  der  Kanzlei  BOHEST  AG,  Holbeinstrasse  36-38,  4051 

Basel (insbesondere von Herrn PA Dipl. Phys. ETH Renato Bollhalder).“ 

Seite 10 

 
 
O2016_009 

2.  
Am  19.  September  2016  erfolgte  die  Klageantwort,  womit  die  Beklagte 
die folgenden Rechtsbegehren stellte: 

 „1)  Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. 

 2)   Eventualiter sei das klägerische Rechtsbegehren 4, soweit dieses nicht voll-

umfänglich  abgewiesen  wird,  nur  bezüglich  dessen  lit.  a  bis  c  und  unter 

Wahrung der Geschäftsgeheimnisse der Beklagten gutzuheissen. 

 3)   Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zulasten der Kläge-

rin, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands. 

 4)   Eventualiter zu Rechtsbegehren 3 seien der Klägerin in jedem Falle unnötig 

verursachte Kosten des Verfahrens nach Ermessen des Gerichts aufzuerle-
gen (Art. 107 ZPO).“ 

3.  
Am  10.  November  2016  erstattete  die  Klägerin  die  auf  die  Einrede  der 
mangelnden  Rechtsbeständigkeit  beschränkte  Replik  mit  unveränderten 
Rechtsbegehren.  

4.  
Am  20.  Dezember  2016  fand  eine  Instruktions-/Vergleichsverhandlung 
statt. Eine gütliche Einigung konnte dabei nicht erzielt werden. 

5.  
Mit  Eingabe  vom  20.  März  2017  erstattete  die  Klägerin  die  ergänzende 
Replik  mit  folgenden  geänderten  Rechtsbegehren  (Änderungen  hervor-
gehoben):  

„1.   Es  sei  der  Beklagten  zu  verbieten,  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse 

von  CHF  1‘000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber 

von CHF 5‘000  nach Art.  343 Abs. 1  lit.  b ZPO, sowie der Bestrafung  ihrer 

Organe,  insbesondere  der  Herren  Jakob  Däscher,  Henri  Hermanaus  (ge-

nannt  „Harri“)  Friberg,  Christian  Rupert  Büchel  und  Christian  Eggenberger, 

nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in 

Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, 

aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in 

Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der 

Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu 

verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu brin-

gen  und  dafür  Werbung  zu  betreiben  (auch  über  Internet),  in  der  Schweiz 

und  in  Liechtenstein  zu  besitzen,  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  zu 

Seite 11 

O2016_009 

diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen 

Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre 

Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern: 

a.  

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: 

-  

Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist; 

-  

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteil  zusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt; 

-  

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist; 

-  

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te Anschlussstelle über einen  zwischen dem ersten und  zweiten Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist; und 

-  

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet. 

Eventualrechtsbegehren 1 zu Rechtsbegehren 1 a: 

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: 

-  

Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist; 

-  

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteil  zusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt; 

-  

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist; 

Seite 12 

O2016_009 

-  

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te Anschlussstelle über einen  zwischen dem ersten und  zweiten Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist; 

-  

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; 

-  

das  erste  Gehäuseteil  umfasst  einen  ersten  Flansch  mit  einem 

Flanschfortsatz,  das  zweite  Gehäuseteil  umfasst  einen  zweiten 

Flansch  mit  einem  Flanschfortsatz,  und  das  erste  Gehäuseteil 

und  das  zweite  Gehäuseteil  sind  über  den  ersten  Flansch  mit 

Flanschfortsatz  und  den  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz 

bzw.  deren  aneinander  anliegende  Flanschdruckflächen  mitei-

nander verbunden; und 

-  

die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des 

zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem 

ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  verlaufenden 

Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg. 

Subeventualrechtsbegehren 1 zu Eventualrechtsbegehren 1: 

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: 

-  

Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist; 

-  

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteil  zusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt; 

-  

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist; 

-  

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te Anschlussstelle über einen  zwischen dem ersten und  zweiten Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist; 

Seite 13 

O2016_009 

-  

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; 

-  

das  erste  Gehäuseteil  umfasst  einen  ersten  Flansch  mit  einem 

Flanschfortsatz,  das  zweite  Gehäuseteil  umfasst  einen  zweiten 

Flansch  mit  einem  Flanschfortsatz,  und  das  erste  Gehäuseteil  und 

das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfort-

satz  und  den  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  bzw.  deren  anei-

nander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden; 

-  

die  Verbindung  von  der  ersten  Anschlussstelle  zum  Innern  des 

ersten  Gehäuseteils  verläuft  teilweise  als  Schlitz  zwischen  dem 

ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  und  teilweise 

über  den  ersten  Verbindungskanal  durch  den  ersten  Gehäuse-

teil; und 

-  

die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zwei-

ten  Gehäuseteils  verläuft  teilweise  als  Schlitz  zwischen  dem  ersten 

und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  über  die  Flanschdruckflä-

chen  hinweg  und  teilweise  über  den  zweiten  Verbindungskanal 

durch den zweiten Gehäuseteil. 

Subeventualrechtsbegehren 2 zu Eventualrechtsbegehren 1: 

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: 

-  

Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist; 

-  

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteil  zusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt; 

-  

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist; 

-  

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te Anschlussstelle über einen  zwischen dem ersten und  zweiten Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist; 

Seite 14 

O2016_009 

-  

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; 

-  

das  erste  Gehäuseteil  umfasst  einen  ersten  Flansch  mit  einem 

Flanschfortsatz,  das  zweite  Gehäuseteil  umfasst  einen  zweiten 

Flansch  mit  einem  Flanschfortsatz,  und  das  erste  Gehäuseteil  und 

das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfort-

satz  und  den  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  bzw.  deren  anei-

nander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden; 

-  

die  Verbindung  von  der  ersten  Anschlussstelle  zum  Innern  des 

ersten  Gehäuseteils  verläuft  teilweise  über  einen  zwischen  dem 

ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  verlaufenden 

Kanal; 

-  

die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zwei-

ten  Gehäuseteils  verläuft  teilweise  über  einen  zwischen  dem  ersten 

und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die 

Flanschdruckflächen hinweg; 

-  

die erste und zweite Anschlussstelle und der erste Verbindungs-

kanal weisen dichtungsflächenseitige Öffnungen auf, welche auf 

die  Flanschdruckflächen  münden  und  durch  ununterbrochene 

Profilerhebungsstrukturen eingefasst sind; und 

-  

die  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfort-

satz verlaufenden Kanäle und der zweite Verbindungskanal wei-

sen  dichtungsflächenseitige  Öffnungen  auf,  welche  auf  die 

Flanschdruckflächen  münden  und  durch  ununterbrochene 

Nutstrukturen eingefasst sind. 

Subsubeventualrechtsbegehren zu Subeventualrechtsbegehren 2: 

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: 

-  

Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist; 

-  

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteil  zusammengesetzt  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt; 

-  

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

Seite 15 

O2016_009 

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist; 

-  

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te Anschlussstelle über einen  zwischen dem ersten und  zweiten Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist; 

-  

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; 

-  

das  erste  Gehäuseteil  umfasst  einen  ersten  Flansch  mit  einem 

Flanschfortsatz,  das  zweite  Gehäuseteil  umfasst  einen  zweiten 

Flansch  mit  einem  Flanschfortsatz,  und  das  erste  Gehäuseteil  und 

das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfort-

satz  und  den  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  bzw.  deren  anei-

nander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden; 

-  

die Verbindung von der ersten Anschlussstelle zum Innern des ersten 

Gehäuseteils  verläuft  teilweise  über  einen  zwischen  dem  ersten  und 

zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal; 

-  

die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zwei-

ten  Gehäuseteils  verläuft  teilweise  über  einen  zwischen  dem  ersten 

und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die 

Flanschdruckflächen hinweg; 

-  

die erste und zweite Anschlussstelle und der erste Verbindungskanal 

weisen  dichtungsflächenseitige  Öffnungen  auf,  welche  auf  die 

Flanschdruckflächen  münden  und  durch  ununterbrochene  Profilerhe-

bungsstrukturen eingefasst sind; 

-  

die  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz 

verlaufenden  Kanäle  und  der  zweite  Verbindungskanal  weisen  dich-

tungsflächenseitige  Öffnungen  auf,  welche  auf  die  Flanschdruckflä-

chen  münden  und  durch  ununterbrochene  Nutstrukturen  eingefasst 

sind; 

-  

die  dichtungsflächenseitigen  Öffnungen  der  ersten  Anschluss-

stelle und des ersten Verbindungskanals am Flanschfortsatz des 

ersten Flansches sind gemeinsam durch einen Teil der ununter-

brochenen Profilerhebungsstrukturen eingefasst; 

-  

die  dichtungsflächenseitigen  Öffnungen  des  zweiten  Verbin-

dungskanals am Flanschfortsatz des zweiten Flansches und des-

jenigen  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flansch-

Seite 16 

O2016_009 

fortsatz  verlaufenden  Kanals,  der  zusammen  mit  dem  zweiten 

Verbindungskanal  eine  Verbindung  zum  Innern  des  zweiten  Ge-

häuseteils bildet, sind gemeinsam durch einen Teil der ununter-

brochenen Nutstrukturen eingefasst; und 

-  

der Durchgang des zylindrischen Gehäuses ist durch einen wei-

teren Teil der ununterbrochenen Nutstrukturen eingefasst. 

Eventualrechtsbegehren 2 zu Rechtsbegehren 1a: 

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: 

-  

Ein  zylindrisches  Gehäuse,  das  einen  Durchgang  mit  einer  ersten 

Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durchgangs-

öffnung am anderen Ende aufweist; 

-  

das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und  ei-

nem  zweiten  Gehäuseteil  zusammengesetzt,  zwischen  denen  eine 

dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des 

Gehäuses erstreckt; 

-  

eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche  erste 

Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäu-

seteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Gehäuseteil  verlau-

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse-

teils verbunden ist; 

-  

eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zwei-

te Anschlussstelle über einen  zwischen dem ersten und  zweiten Ge-

häuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Gehäuseteil 

verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern  des  zweiten 

Gehäuseteils verbunden ist; 

-  

die  erste  und  zweite  Anschlussstelle  sind  in  einem  Abstand  vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; 

-  

die erste Anschlussstelle ist als erster Anschlussstutzen und die 

zweite Anschlussstelle als zweiter Anschlussstutzen für den An-

schluss ie einer Verbindungsleitung ausgebildet; 

-  

der  erste  Anschlussstutzen  und  der  zweite  Anschlussstutzen 

sind im Wesentlichen parallel zur Längsachse des zylindrischen 

Gehäuses ausgerichtet: und 

-  

die  Verbindung  der  ersten  Anschlussstelle  über  den  zwischen 

dem  ersten  und  zweiten  Gehäuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie 

den  im  ersten  Gehäuseteil  verlaufenden  ersten  Verbindungska-

nal  zum  Innern  des  ersten  Gehäuseteils  ist  gleich  lang  wie  die 

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Verbindung der zweiten Anschlussstelle über den zwischen dem 

ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie den im 

zweiten  Gehäuseteil  verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal 

zum Innern des zweiten Gehäuseteils. 

2.   Es  sei  der  Beklagten  unter  Bezugnahme  auf  die  unter  der  Bezeichnung 

„i.flow  200“,  „iFlow  200“,  „iFlow  200  S“  bzw.  „iFlow  200  R“  vertriebenen 

Durchflussmessfühler  gemäss  dem  als  Beilage  KB  10A  beiliegenden  Bild, 

welches  dem  Urteil  als  Anhang  beizufügen  sei,  zu  verbieten,  unter  Andro-

hung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. 

c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, so-

wie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, 

Henri  Hermanaus  (genannt  „Harri“)  Friberg,  Christian  Rupert  Büchel  und 

Christian Eggenberger, nach Art. 292  StGB mit Busse im Widerhandlungs-

fall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in 

Liechtenstein  einzuführen,  aus  der  Schweiz  und  aus  Liechtenstein  auszu-

führen,  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  und  aus  der  Schweiz  und  aus 

Liechtenstein  anzubieten,  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  und  aus  der 

Schweiz und aus Liechtenstein  zu verkaufen, in  der  Schweiz und in Liech-

tenstein  sonst  wie  in  Verkehr  zu  bringen  und  dafür  Werbung  zu  betreiben 

(auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der 

Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstel-

len  zu  lassen  und/oder  zu  solchen  Handlungen  Dritte  anzustiften  und/oder 

bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu 

erleichtern: 

[siehe Rechtsbegehren Ziff. 1] 

3.   Es  sei  der  Beklagten  unter  Bezugnahme  auf  die  unter  der  Bezeichnung 

„iflow 40“, „i.flow 40 S“ bzw. „iflow 40 S“ vertriebenen Durchflussmessfühler 

gemäss dem als Beilage  KB 25 beiliegenden Prospekt,  welcher dem Urteil 

als Anhang beizufügen sei, zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungs-

busse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens 

aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung 

ihrer  Organe,  insbesondere  der  Herren  Jakob  Däscher,  Henri  Hermanaus 

(genannt „Harri“) Friberg,  Christian  Rupert  Büchel  und Christian  Eggenber-

ger,  nach  Art.  292  StGB  mit  Busse  im  Widerhandlungsfall,  in  der  Schweiz 

und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein ein-

zuführen,  aus  der  Schweiz  und  aus  Liechtenstein  auszuführen,  in  der 

Schweiz  und  in  Liechtenstein  und  aus  der  Schweiz  und  aus  Liechtenstein 

anzubieten,  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  und  aus  der  Schweiz  und 

aus  Liechtenstein  zu  verkaufen,  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  sonst 

wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Inter-

Seite 18 

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net), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in 

Liechtenstein  zu  diesen  Zwecken  herzustellen  oder  herstellen  zu  lassen 

und/oder  zu  solchen  Handlungen  Dritte  anzustiften  und/oder  bei  ihnen  mit-

zuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern: 

[siehe Rechtsbegehren Ziff. 1]  

4.   Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro 

Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach 

Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere 

der  Herren  Jakob  Däscher,  Henri  Hermanaus  (genannt  „Harri“)  Friberg, 

Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit 

Busse  im Widerhandlungsfall,  zu  verpflichten,  der  Klägerin nach anerkann-

ten  Grundsätzen  der  Rechnungslegung  durch  Urkunden  belegte  Auskunft 

zu erteilen über die Menge der von ihr oder in ihrem Auftrag in der Schweiz 

und  in  Liechtenstein  vertriebenen,  in  die  Schweiz  und  in  Liechtenstein  ein-

geführten,  aus  der  Schweiz  und  aus  Liechtenstein  ausgeführten,  in  der 

Schweiz  und  Liechtenstein  angebotenen  und/oder  verkauften,  aus  der 

Schweiz und aus Liechtenstein angebotenen und/oder verkauften, sonst wie 

in  Verkehr  gebrachten,  besessenen  und/oder  zu  solchen  Zwecken  herge-

stellten und/oder in Herstellung gegebenen und/oder bestellten Erzeugnisse 

gemäss Ziff. 1 bis 3 oben sowie die dadurch erzielten Netto-Verkaufserlöse 

und Bruttogewinne (gesondert ausgewiesen nach Geschäftsjahr gestützt auf 

die  jeweilige  Finanz-  und  Betriebsbuchhaltung  der  Beklagten)  unter  Vorle-

gung 

a.  

aller Namen und Adressen der Hersteller und/oder Lieferanten; 

b.  

aller Rechnungen (mit Lieferzeiten  und -preisen), die  für Lieferungen 

der Erzeugnisse gemäss Ziff.1 bis 3 oben ausgestellt wurden; 

c.  

der Einkaufskosten bzw. Herstellungskosten der Erzeugnisse gemäss 

Ziff. 1 bis 3 oben, wobei die Herstellungskosten nach variablen und fi-

xen  Kosten  zu  unterteilen  seien,  soweit  die  fixen  Kosten  unmittelbar 

der  Herstellung  der  Erzeugnisse  gemäss  Ziff.  1  bis  3  oben  zugeteilt 

werden können; 

d.  

die  Nennung  zusätzlicher  Gestehungskosten  im  Zusammenhang  mit 

der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr, der Ausfuhr, dem Angebot, 

dem  Verkauf,  der  sonstigen  lnverkehrbringung  und/oder  dem  Besitz 

der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben; 

e.  

Urkunden, die zeigen, dass alle gemäss Ziff. 4 c und d oben geltend 

gemachten  Kosten  tatsächlich  entstanden  sind  und  sich,  soweit  sie 

Fixkosten sind, unmittelbar der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr, 

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der  Ausfuhr,  dem  Angebot,  dem  Verkauf,  der  sonstigen  lnverkehr-

bringung  und/oder  dem  Besitz  der  Erzeugnisse  gemäss  Ziff.  1  bis  3 

oben zuteilen lassen. 

5.   Die  Beklagte  sei  zu  verpflichten,  der  Klägerin  einen  nach  erfolgter  Rech-

nungslegung  gemäss  Ziff.  4  oben  zu  beziffernden  Betrag  zuzüglich  jährli-

cher Zinsen von 5% seit dem Datum einer jeden Patentverletzung zu bezah-

len (geschätzter Mindestwert gemäss Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 1‘000‘000). 

6.   Es sei die Einziehung und Zerstörung der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 

oben  sowie  der  ganz  oder  vorwiegend  zu  ihrer  Herstellung  dienenden  Ein-

richtungen, Geräte und sonstigen Mittel anzuordnen, soweit diese im Eigen-

tum der Beklagten stehen. 

7.   Unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  (inkl.  MWST)  zu  Lasten  der  Be-

klagten unter Einschluss der Auslagen für die notwendigerweise beigezoge-

nen  Patentanwälte  der  Kanzlei  BOHEST  AG,  Holbeinstrasse  36-38,  4051 

Basel (insbesondere von Herrn PA Dipl. Phys. ETH Renato Bollhalder).“ 

In der ergänzenden Replik schränkte die Klägerin den geltend gemachten 
Hauptanspruch  des  Klagepatents  eventualiter  „verbal“,  d.h.  für  die  Zwe-
cke des vorliegenden Prozesses, wie folgt ein: 

Durchflussmessfühler (10) mit 

-  einem  ein  zylindrisches  Gehäuse  (10)  definierenden  Durchgang  mit  einer 

ersten  Durchgangsöffnung  (13)  und  einer  zweiten  Durchgangsöffnung 

(29), 

-  einem  im  Durchgang  des  Gehäuses  angeordneten  Strömungswiderstand 

(23), welcher das Gehäuse in einen ersten und einen zweiten Gehäuseteil 

(11 und 27) unterteilt, 

- einer ersten Anschlussstelle (17) mit einer Verbindung zum Innern des ers-

ten Gehäuseteils (11), und 

-  einer  zweiten  Anschlussstelle  (19)  mit  einer  Verbindung  zum  Innern  des 

zweiten Gehäuseteils, 

wobei die ersten und zweiten Anschlussstellen (17, 19) in einem Abstand vonei-

nander auf dem gleichen Gehäuseteil angeordnet sind, 

wobei am ersten Gehäuseteil (11) und am zweiten Gehäuseteil (27) zur Verbin-

dung  der  Gehäuseteile  Flansche  mit  Flanschdruckflächen  (15,  16,  31,  32)  aus-

gebildet sind, und wobei die Verbindungen teilweise in den Flanschdruckflächen 

verlaufen und/oder als dichtungsflächenseitige Öffnungen (17, 19, 21, 33, 35, 37) 

durch die Flanschdruckfläche austreten.“ 

Seite 20 

O2016_009 

Dabei  handelt  es  sich  um  eine  Kombination  des  erteilten  unabhängigen 
Anspruchs 1 mit den abhängigen Ansprüchen 4 und 10. 

Subeventualiter schränkte die Klägerin den geltend gemachten Anspruch 
weiter  ein,  indem  sie  die  Merkmale  des  abhängigen  Anspruchs  11  zum 
vorstehend  wiedergegebenen  Anspruch  hinzufügte,  und  ebenfalls  sub-
eventualiter, indem sie statt den Merkmalen des Anspruchs 11 die Merk-
male  gemäss Anspruch  12  zum  vorstehend  wiedergegebenen Anspruch 
hinzufügte. In einem weiteren Subeventualantrag kombiniert die Klägerin 
schliesslich die erteilten Ansprüche 1, 4, 10, 12 und 13 zu einem Haupt-
anspruch. 

6.  
Mit Eingabe vom 6. Juni 2017 erstattete die Beklagte die Duplik und stell-
te dabei folgende geänderte Rechtsbegehren: 

„An  den  Rechtsbegehren  1)  und  3)  gemäss  Klageantwort  vom  19.  September 

2016  (act.  8,  Seite  2)  wird  vollumfänglich  und  unverändert  auch  bezüglich  der 

neuen klägerischen Rechtsbegehren gemäss act. 27 festgehalten. Es wird bean-

tragt,  die  Eventualbegehren  2)  und  4)  neu  wie  folgt  zu  fassen.  Zudem  wird  ein 

neues Eventualbegehren 2b) erhoben, wie folgt: 

2) Eventualiter sei das (gemäss Eingabe vom 20. März 2017 geänderte) klägeri-

sche Rechtsbegehren 4, soweit dieses nicht vollumfänglich abgewiesen wird, nur 

bezüglich dessen lit. a bis d gutzuheissen; unter Wahrung der Fabrikations- und 

Geschäftsgeheimnisse  der  Beklagten,  wo  spezifische  Informationen  zuhanden 

der Beklagten nicht erforderlich sind. 

2b)  Eventualiter  zu  Rechtsbegehren  1)  sei  im  klägerischen  Rechtsbegehren  5 

der  Zusatz  «(geschätzter  Mindestwert  gemäss  Art.  85  Absatz  1  ZPO: 

CHF 1‘000‘000)» als unbeachtlich zu streichen. 

4) Eventualiter zu Rechtsbegehren 3 seien der Klägerin in jedem Falle unnötige 

und/oder aufgrund der besonderen Umstände der klägerischen Prozesshandlun-

gen verursachte Kosten des Verfahrens nach Ermessen des Gerichts aufzuerle-

gen (Art. 107 Absatz 1 lit. f ZPO bzw. Art. 108 ZPO).“ 

7.  
Mit Eingabe vom 7. Juli 2017 nahm die Klägerin Stellung zur Duplik.  

Seite 21 

 
 
O2016_009 

8.  
Am  10. April  2018  erstattete  Richter Tobias  Bremi  ein  Fachrichtervotum. 
Die Stellungnahme der Klägerin dazu erfolgte am 3. Mai 2018.  

9.  
Am 14. Mai 2018 wurde das Verfahren bis 30. Juni 2018 sistiert. Die Sis-
tierung  wurde  am  4.  Juli  2018  aufgehoben  und  die  Stellungnahme  der 
Beklagten zum Fachrichtervotum erfolgte am 13. Juli 2018. 

10.  
Am 29. Oktober 2018 fand die Hauptverhandlung statt. 

Prozessuales 

Örtliche und sachliche Zuständigkeit 

11.  
Beide Parteien haben ihren Sitz in der Schweiz. Geltend gemacht werden 
Ansprüche aus der Verletzung eines nationalen Patents durch angebliche 
Verletzungshandlungen  auf  dem  Territorium  der  Schweiz.  Die  sachliche 
und  örtliche  Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  ist  daher  ohne  wei-
teres  gegeben  (Art.  26 Abs.  1  lit.  a  PatGG)  und  wird  von  der  Beklagten 
auch nicht bestritten. 

Zulässigkeit  der  Einschränkung  des  Klagepatents  in  der  ergänzen-
den Replik 

12.  
Wie  vorstehend  (E. 5)  ausgeführt,  hat  die  Klägerin  den geltend gemach-
ten  Anspruch  des  Klagepatents  für  die  Zwecke  dieses  Verfahrens,  d.h. 
mit  Wirkung  nur  inter  partes,  in  der  ergänzenden  Replik  vom  20. März 
2017  eingeschränkt,  die  praxisgemäss  nach  der  Instruktionsverhandlung 
erstattet wurde. 

Die Beklagte sieht darin eine Verletzung der Eventualmaxime, da sich die 
Klägerin somit drei Mal unbeschränkt zur Rechtsbeständigkeit des Klage-
patents  habe  äussern  können,  was  gegen  den  prozessualen  Grundsatz 
verstosse, dass sich jede Partei nur zwei Mal unbeschränkt, d.h. ohne die 
Voraussetzungen  von  Art.  229  Abs.  1  ZPO  beachten  zu  müssen,  zum 
Streitgegenstand  äussern  dürfe.  In  der  Zulassung  der  eingeschränkten 
Ansprüche liege auch ein Verstoss gegen Treu und Glauben im Prozess, 
bestehe doch eine ständige Praxis, dass sich die ergänzende Replik auf 
die  Verletzungsfrage  zu  beschränken  habe.  Entsprechend  habe  der  da-

Seite 22 

O2016_009 

malige  Gerichtspräsident  anlässlich  der  Instruktionsverhandlung  vom 
20. Dezember  2016  auch  in Aussicht  gestellt,  dass  eine  eventuelle  Ein-
schränkung  des  Klagepatents  nicht  mehr  berücksichtigt  werden  könne. 
Die  Beklagte  habe  nicht  damit  rechnen  müssen,  dass  die  Spielregeln 
während des Spiels geändert würden. 

13.  
Nach  der  bundesgerichtlichen  Rechtsprechung  wird  dem  Gericht  durch 
einen geänderten Patentanspruch ein neuer technischer Sachverhalt vor-
getragen.1  Dies  gilt  auf  jeden  Fall  für  einen  Patentanspruch,  der  nur  für 
das  vorliegende  Verfahren  eingeschränkt  wird.  Es  stellt  sich  daher  die 
Frage, ob die Klägerin in dem Zeitpunkt, als sie den eingeschränkten An-
spruch in den Prozess eingeführt hat, neue Tatsachenbehauptungen auf-
stellen konnte, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO 
vorlagen.  Dass  die Anspruchseinschränkung  weder  ein  echtes  noch  ein 
unechtes Novum im Sinne von Art. 229 Abs. 1 ZPO ist, ist vorliegend un-
bestritten. 

In welchem Prozessstadium die Parteien Tatsachen zu behaupten und zu 
bestreiten  haben,  ergibt  sich  aus  Art.  221  bis  226  ZPO  sowie  Art.  229 
Abs.  2  ZPO  und  in  Bezug  auf  neue  Tatsachen  und  Beweismittel  aus 
Art. 229 Abs.  1  ZPO  (erstinstanzliches  Verfahren).  Nach  der  Rechtspre-
chung kann sich jede Partei nur zweimal unbeschränkt äussern: Ein ers-
tes  Mal  im  Rahmen  des  ersten  Schriftenwechsels;  ein  zweites  Mal  ent-
weder  im  Rahmen  eines  zweiten  Schriftenwechsels  oder  –  wenn  kein 
solcher  durchgeführt  wird  –  an  einer  Instruktionsverhandlung  mit  unbe-
schränkter  Ergänzung  des  Sachverhalts  (Art.  226 Abs.  2  ZPO)  oder  „zu 
Beginn  der  Hauptverhandlung“  vor  den  ersten  Parteivorträgen  (Art.  229 
Abs. 2 ZPO). Wäre es möglich, an einer einem doppelten Schriftenwech-
sel folgenden Instruktions- oder Hauptverhandlung oder nach einem ein-
fachen  Schriftenwechsel  mit  anschliessender  Instruktionsverhandlung 
noch unbeschränkt Tatsachen vorzubringen, wäre die Eventualmaxime in 
das  Ermessen  des  Gerichts  gestellt  und  eine  Partei  wüsste  von  vornhe-
rein  nie,  wann  der  Aktenschluss  eintritt.2  Ein  solches  Vorgehen  wider-
spricht einem geordneten und für die Parteien berechenbaren Prozessab-
lauf. Die Parteien haben mithin nur zweimal das Recht, unbeschränkt Tat-
sachen und Beweismittel vorzutragen.3 

1 BGer, Urteil 4A_543/2017 vom 8. Mai 2018, E. 2.3 – „Fulvestrant II“. 
2 BGE 140 III 312 E. 6.3.2.3. 
3  BGer,  Urteil  4A_338/2017  vom  24.  November  2017,  E.  2.1  [zur  Publikation 
vorgesehen], unter Hinweis auf BGE 143 III 297 E. 6. 

Seite 23 

                                                 
O2016_009 

Findet  nach  dem  ersten  Schriftenwechsel  eine  Instruktionsverhandlung 
statt, so tritt der Aktenschluss allerdings nur dann bereits vor dem zweiten 
Schriftenwechsel ein, wenn sich die Parteien an der Instruktionsverhand-
lung  unbeschränkt  zu  Sache  äussern konnten.4  Dies  ist  nach  der  Praxis 
des  Bundespatentgerichts  nicht  der  Fall.  Den  Parteien  ist  ausdrücklich 
untersagt,  an  der  Instruktionsverhandlung  zu  plädieren.  Die  Beklagte 
macht  denn  auch  nicht  geltend,  dass  der  Aktenschluss  eingetreten  sei, 
weil  nach  dem  ersten  Schriftenwechsel  eine  Instruktionsverhandlung 
durchgeführt wurde, zumal dies zur Folge hätte, dass nicht nur die Kläge-
rin, sondern  auch  die  Beklagte mit  weiteren  Sachvorbringen  (ausserhalb 
des Novenrechts nach Art. 229 Abs. 1 ZPO) ausgeschlossen wäre. 

14.  
Gemäss  der  Praxis  des  Bundespatentgerichts  findet  nach  dem  ersten 
Schriftenwechsel  grundsätzlich  eine  Instruktionsverhandlung  (Art.  226 
ZPO)  statt,  an  der  den  Parteien  in  Ausübung  der  gerichtlichen  Frage-
pflicht  (Art. 56  ZPO)  Substanziierungshinweise  gegeben  werden  und  an 
der den Parteien in einem nicht protokollierten Teil eine vorläufige, unver-
bindliche Einschätzung der Sach- und Rechtslage der Gerichtsdelegation 
(bestehend  aus  dem  Vorsitzenden  und  dem  Referenten)  aufgrund  der 
ersten Rechtsschriften mitgeteilt wird. Letzteres dient ausschliesslich dem 
Versuch, das Verfahren durch Vergleich zu erledigen (Art. 8 Abs. 4 Richt-
linien zum Verfahren vor dem Bundespatentgericht). 

Diese Praxis ist durch die entsprechende Praxis des Handelsgerichts Zü-
rich  inspiriert,  wobei  das  Handelsgericht  Zürich  die  Vergleichsverhand-
lung  auf Art.  124 Abs.  3  ZPO  und  nicht  auf Art.  226  ZPO  stützt,  um  zu 
vermeiden, dass der Aktenschluss vor dem zweiten Schriftenwechsel ein-
tritt.5 

In einem Patentverletzungsprozess muss die Klägerin in der Klageschrift 
zur  Rechtsbeständigkeit des  Klagepatents  nichts  vortragen.  Sie  weiss  in 
diesem  Zeitpunkt  nicht,  auf  welche  Nichtigkeitsgründe  im  Sinne  von 
Art. 26  PatG  die  Beklagte  eine  eventuelle  Einrede,  das  Klagepatent  sei 
nicht  rechtsbeständig,  stützen  wird.  Insbesondere  weiss  die  Klägerin  im 
Zeitpunkt der Klageeinreichung nicht, welche Entgegenhaltungen die Be-
klagte  geltend  machen  wird,  die  angeblich  zur  mangelnden  Neuheit 

4  Vetter/Schneuwly,  Instruktionsverhandlung  und  Aktenschluss,  SJZ  2018, 
157 ff., 159. 
5 Haberbeck, Praktische Hinweise zur früheren Referentenaudienz bzw. heutigen 
Vergleichsverhandlung  vor  dem  Handelsgericht  Zürich,  Jusletter  vom  6.  Januar 
2014, RZ 7. 

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und/oder  dem  Naheliegen  der  Erfindung  führen.  Daher  beschränkt  sich 
die Klägerin in der Klage typischerweise auf die Feststellung, dass sie In-
haberin eines erteilten Patents sei, und zwar nicht, weil sie nicht sorgfältig 
prozessiert,  sondern  weil  sie  zur  Rechtsbeständigkeit  mangels  entspre-
chenden Vortrages der Beklagten schlicht nichts sagen kann. 

In  der  Klageantwort  erhebt  die  Beklagte  in  einem  Patentverletzungspro-
zess  regelmässig  die  Einrede,  die  geltend  gemachten  Ansprüche  des 
Klagepatents  seien  nicht  rechtsbeständig  (in  der  Praxis  des  Bundespa-
tentgerichts  ist  es  bisher  noch  nie  vorgekommen,  dass  die  angebliche 
Verletzerin  nicht  einrede-  oder  widerklageweise  die  fehlende  Rechtsbe-
ständigkeit des Klagepatents geltend gemacht hätte). Auch im vorliegen-
den  Fall  hat  die  Beklagte  in  der  Klageantwort  die  Einrede  erhoben,  das 
Klagepatent sei im geltend gemachten Umfang nicht rechtsbeständig. 

Würde in einem Patentverletzungsprozess nach der Klageantwort – also 
nach dem ersten Schriftenwechsel – eine Instruktionsverhandlung durch-
geführt, so könnte sich die Gerichtsdelegation nicht vorläufig zur Rechts-
beständigkeit  des  Klagepatents  äussern.  In  einem  der  Dispositionsmaxi-
me  unterstehenden  Verfahren  ist  es  dem  Gericht  untersagt,  ex  officio 
nach  Gründen  zu  suchen,  die  für  die  Rechtsbeständigkeit  des  Patents 
sprechen. 

Um  eine  sinnvolle  vorläufige  Einschätzung  der  Sach-  und  Rechtslage  in 
Hinblick auf die Erzielung eines Vergleichs zu ermöglichen, wird der Klä-
gerin deshalb vor der Instruktionsverhandlung Gelegenheit gegeben, sich 
in  einer  beschränkten  Replik  ausschliesslich  zur  Frage  der  Rechtsbe-
ständigkeit  des  Klagepatents  zu  äussern  (so  auch  im  vorliegenden  Ver-
fahren).  Die  Replik  vor der  Instruktionsverhandlung  ist  auf  die  Frage  der 
Rechtsbeständigkeit  beschränkt,  weil  die  Klägerin  dazu  noch  nichts  vor-
tragen  konnte.  Zur  Verletzung  soll  sie  vor  der  Instruktionsverhandlung 
nicht ein zweites Mal vortragen, um die Waffengleichheit der Parteien zu 
wahren. Mit der beschränkten Replik hat im Zeitpunkt der Instruktionsver-
handlung daher jede Partei erst einmal unbeschränkt zu allen Streitfragen 
vorgetragen. 

Wird an der Instruktionsverhandlung kein Vergleich erzielt, wird das Ver-
fahren  mit  der  ergänzenden  Replik  fortgesetzt  (so  auch  hier).  In  der  er-
gänzenden Replik kann sich die Klägerin zum zweiten – und letzten – Mal 
unbeschränkt zu allen Streitfragen äussern, also auch zur Rechtsbestän-
digkeit  des  Klagepatents.  Die  Beklagte  hat  dann  in  der  Duplik  die  Gele-
genheit,  sich  ein  zweites  Mal  unbeschränkt  zu  allen  Streitfragen  zu  äus-

Seite 25 

O2016_009 

sern. Nach der ergänzenden Replik (für die Klägerin) respektive der Dup-
lik  (für  die  Beklagte)  tritt  der Aktenschluss  ein,  und  neues  Vorbringen  ist 
nur noch unter den Voraussetzungen des Novenrechts zulässig. 

Diese Lösung ist die einzige Lösung, die den Aktenschluss in einem Pa-
tentverletzungsprozess  nach  zweimaligem  unbeschränkten  Vortrag  jeder 
Partei  zum  gesamten  Streitgegenstand  eintreten  lässt.  Der  Vorwurf  der 
Beklagten,  die  Klägerin  hätte  drei  Mal  Gelegenheit  gehabt,  sich  unbe-
schränkt  zu  äussern, trifft  nicht  zu.  Der Aktenschluss  wird  auch  nicht  ins 
Belieben des Gerichts gestellt. Vielmehr ist für Gericht und Parteien vor-
hersehbar,  wann  der  Aktenschluss  eintritt,  eben  mit  der  ergänzenden 
Replik für die Klägerin und mit der Duplik für die Beklagte. 

Da die Klägerin in der ergänzenden Replik unbeschränkt vortragen durfte, 
durfte  sie  sich  auch  zur  angeblich  fehlenden  Rechtsbeständigkeit  des 
Klagepatents  äussern  und  auch  noch  eingeschränkte  Patentansprüche 
formulieren.  Der  Umkehrschluss  der  Beklagten,  aus  der  Beschränkung 
des ersten Teils der Replik auf die Erwiderung der Einrede der mangeln-
den  Rechtsbeständigkeit  folge,  dass  der  zweite  Teil  der  Replik  auf  die 
Verletzung  beschränkt  sei,  geht  fehl.  Der  erste  Teil  der  Replik  ist  be-
schränkt, der zweite Teil unbeschränkt. 

15.  
Die Beklagte beruft sich ferner darauf, dass die Beschränkung der ergän-
zenden  Replik  auf  die  Verletzungsfrage  einer  ständigen  Praxis  des  Bun-
despatentgerichts  entspreche,  die  nicht  geändert  werden  dürfe,  ohne 
dass  die  Voraussetzungen  für  eine  Praxisänderung  vorlägen,6  die  hier 
nicht gegeben seien. 

Dieses  Argument  scheitert  bereits  daran,  dass  es  keine  entsprechende 
ständige  Praxis gibt.  Es gibt keine  Urteile,  die  sich  zu  dieser  Frage  äus-
sern. Es gibt eine ständige Praxis, dass die fehlende Rechtsbeständigkeit 
eines  unabhängigen Anspruchs  zur  fehlenden  Rechtsbeständigkeit  auch 
der  abhängigen  Ansprüche  führt,  wenn  nicht  die  Patentinhaberin  die 
Kombination des unabhängigen Anspruchs mit einem oder mehreren der 
abhängigen Ansprüche beantragt hat.7 Diese betrifft aber nicht den Eintritt 
des Aktenschlusses.  Ebenfalls  gibt  es  eine  ständige  Praxis,  den  vor  der 

6 zu diesen BGE 144 III 285 E. 2.2. 
7  BGer,  Urteil  4A_18/2017  vom  10.  Juli  2017,  E.  2.5.3  –  „Kunststoffbehälter  mit 
Deckel“;  BPatGer,  Urteil  O2015_017  vom  11.  August  2016,  E.  4.2  a.E.  – 
„Beschriftungsmaschine  für  konische  Teile“;  Urteil  O2015_008  vom  12.  März 
2018, E. 68 – „balancier de montre“. 

Seite 26 

                                                 
O2016_009 

Instruktionsverhandlung zu erstattenden Teil der Replik auf die Rechtsbe-
ständigkeit  zu  beschränken. Wie  vorstehend  erläutert, kann  daraus  aber 
nicht geschlossen werden, dass der zweite Teil der Replik auf die Verlet-
zungsfrage beschränkt ist. 

16.  
Schliesslich  macht  die  Klägerin  geltend,  es  verstosse  gegen  Treu  und 
Glauben, wenn der Gerichtspräsident anlässlich der Instruktionsverhand-
lung  mitteile,  dass  eine  Einschränkung  des  Klagepatents  nach  der  In-
struktionsverhandlung verspätet sei und das Gericht diese Einschränkung 
in der Folge dennoch zulasse. 

Vorliegend hat sich der damalige Gerichtspräsident anlässlich der Instruk-
tionsverhandlung  vom  20. Dezember  2016  tatsächlich  dahingehend  ge-
äussert,  dass  eine  Einschränkung  des  geltend  gemachten  Patentan-
spruchs im vorliegenden Verfahren nicht mehr berücksichtigt würde. 

Die  Beurteilung,  ob  neues  Vorbringen  zugelassen  wird,  obliegt  jedoch 
dem  Kollegialgericht.8  Der  Präsident  hatte  anlässlich  der Instruktionsver-
handlung  nur seine  vorläufige  Meinung kundgetan.  Er konnte  und  wollte 
dem  Entscheid  des  Kollegialgerichts  nicht  vorgreifen.  Eine  Vertrauens-
grundlage bildet die vorläufige Meinungsäusserung nicht. Mit der Fristan-
setzung zur Duplik wurde die Beklagte deshalb auch ausdrücklich darauf 
aufmerksam gemacht, dass die Spruchkammer über die Zulässigkeit der 
Einschränkungen  des  Klagepatents  befinden  werde.  Die  Beklagte  habe 
sich deshalb mit der Replik zu befassen, wie sie vorliege. Daher entstand 
der  Beklagten  kein  prozessualer  Nachteil,  weil  der  damalige  Präsident 
anlässlich  der  Instruktionsverhandlung  eine  abweichende  vorläufige Auf-
fassung  geäussert  hatte.  Wenn  die  Beklagte  daher  behauptet,  sie  habe 
sich wegen der Äusserung des Präsidenten nicht umfassend zum einge-
schränkten Anspruch geäussert, ist sie damit nicht zu hören. 

Zulässigkeit  der  Behauptungen  in  RZ  34,  35,  38,  44,  75  und  78  der 
Stellungnahme der Beklagten zum Fachrichtervotum 

17.  
Die  Klägerin  beantragt,  die  Vorbringen  der  Beklagten  in  RZ  34,  35,  38, 
44, 75 und 78 der Stellungnahme der Beklagten vom 13. Juli 2018 seien 
aus dem Recht zu weisen. Es handle sich dabei um unzulässige Noven, 
die nach Aktenschluss nicht mehr vorgebracht werden dürften. 

8 BGer, Urteil 4A_61/2017 vom 31. August 2017, E. 6.2.3. 

Seite 27 

                                                 
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18.  
Nach dem zweiten Schriftenwechsel dürfen neue Tatsachen und Behaup-
tungen nur noch vorgebracht werden, wenn sie erst nach Abschluss des 
Schriftenwechsels  oder  nach  der  letzten  Instruktionsverhandlung  ent-
standen  sind  (echte  Noven)  oder  bereits  vor  Abschluss  des  Schriften-
wechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, 
aber  trotz  zumutbarer  Sorgfalt  nicht  vorher  vorgebracht  werden  konnten 
(unechte  Noven; Art. 229 Abs.  1  und  2  ZPO)  oder  wenn  sie  durch  neue 
Behauptungen oder Beweismittel der Gegenpartei verursacht wurden. 

19.  
In den RZ 34, 35 und 38 von act. 55 behauptet die Beklagte im Wesentli-
chen, eine Suche mittels der Internet-Suchmaschine von Google finde für 
den  Begriff  „Flanschdruckflächen“  nur  das  Patent  der  Klägerin,  während 
der Begriff „Flanschfläche“ zahlreiche Treffer finde. Diese Suche hätte of-
fensichtlich schon vor dem Juli 2018 durchgeführt werden können, da die 
Auslegung  des  Begriffs  „Flanschdruckfläche“  von  Anfang  an  umstritten 
war.  Die  entsprechenden  Behauptungen  sind  daher  verspätet  und  nicht 
zu berücksichtigen. 

In  RZ  44  ihrer  Stellungnahme  zum  Fachrichtervotum  behauptet  die  Be-
klagte,  dass  es  der  Kombination  der  Patentansprüche  1,  4  und  10  des 
Klagepatents bei Kombination der Schriften E10 und E1 oder E12 und E1 
oder E10 und E12 an der erfinderischen Tätigkeit mangle. Diese Kombi-
nationen wurden teilweise bereits in den ersten beiden Schriftsätzen be-
hauptet,  insoweit  sind  sie  zu  prüfen,  soweit  sie  substanziiert  wurden 
(nachstehend  E.  43).  Soweit  neue  Kombinationen  –  insbesondere  man-
gelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von E10 – behauptet wird, sind 
die  entsprechenden  Behauptungen  verspätet  und  nicht  mehr  zu  berück-
sichtigen. 

In  RZ 75  der  Stellungnahme  der  Beklagten  zum  Fachrichtervotum  be-
hauptet  die  Beklagte,  dass  E1  neben  dem  unabhängigen  Anspruch  1 
auch  die  abhängigen  Ansprüche  4  und  10  des  Klagepatents  neuheits-
schädlich vorwegnehme. Die Vorwegnahme von Merkmal 4 durch die E1 
wurde  bereits  in  der  Klageantwort  behauptet.  Für  Anspruch  10  wurde 
mangelnde  Neuheit  gegenüber  E1  in  den  ersten  beiden  Rechtsschriften 
jedoch nicht behauptet, es wurde nur geltend gemacht, es fehle dem ein-
geschränkten Anspruch ausgehend von E2 an erfinderischer Tätigkeit. Ob 
E1 das Merkmal gemäss erteiltem Anspruch 10 offenbart, ist daher nicht 
zu prüfen. 

Seite 28 

O2016_009 

In  RZ 78  der  Stellungnahme  der  Beklagten  zum  Fachrichtervotum  be-
hauptet die Beklagte, die durch den Zeugen Terrence K. Jones zu bewei-
sende  Vorbenutzung  offenbare  auch  das  Merkmal  gemäss Anspruch 10 
des  Klagepatents.  Dies  wurde  bereits  in  der  der  Duplik  behauptet.  Die 
Behauptung ist daher zu berücksichtigen; allerdings offenbart die angebli-
che  offenkundige  Vorbenutzung  auch  nach  dem  Vortrag  der  Beklagten 
ohnehin nichts, das sich nicht bereits aus E1 ergibt (nachstehend E. 36). 

Die  sinngemässe  Behauptung  der  Beklagten,  ihre  Ausführungen  in  den 
RZ 34,  35,  38,  44  und  74  in  der  Stellungnahme  zum  Fachrichtervotum 
seien  durch  neue  Behauptungen  der  Klägerin  in  der  Triplik  verursacht 
worden, trifft nicht zu. Die beklagtischen Behauptungen betreffen Kombi-
nationen  von  Entgegenhaltungen,  die  sie  selbst  in  das  Verfahren  einge-
führt hat. Sie sind nicht durch neue Behauptungen der Klägerin gerecht-
fertigt. Dass eine Partei nach Aktenschluss neue Behauptungen aufstellt, 
berechtigt die andere Partei nicht, umfassend neue Behauptungen einzu-
führen. Sie darf nur solche neue Behauptungen aufstellen, die durch die 
neuen Behauptungen der anderen Partei erst notwendig wurden. 

Materielles 

Sachverhalt 

20.  
Die Klägerin ist Inhaberin des Schweizer Patents CH 701 755 B1, das am 
7. September  2009  angemeldet  und  am  14. März  2014  erteilt  wurde.  Es 
ist  unstrittig,  dass  die  Klägerin  alle  bislang  fälligen  Jahresgebühren  be-
zahlt hat und das Patent in Kraft steht. 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Durchflussmessfühler,  insbesondere  zur  Be-
stimmung  der  Atemluftströmung  eines  menschlichen  Patienten.  Gat-
tungsgemässe  Durchflussmessfühler,  im  Stand  der  Technik  an  sich  be-
kannt,  funktionieren,  indem  ein  Strömungswiderstand  in  den  Luftstrom 
eingebracht  wird.  Dadurch  entsteht  zwischen  vor  (stromaufwärts)  und 
nach (stromabwärts) dem Strömungswiderstand ein Druckabfall, der pro-
portional  zur  Durchflussmenge  ist.  Indem  der  Druckunterschied  gemes-
sen wird, kann die Atemluftströmung bestimmt werden. Zur Messung des 
Drucks  wird  ein  (Differenzial-)Drucksensor  verwendet,  der  über  Sen-
sorschläuche  mit  der  ersten  und  zweiten  „Kammer“  (vor  und  hinter  dem 
Strömungswiderstand)  des  Durchflussmessfühlers  verbunden  ist.  Nach-
stehend  ist  ein  solcher  Durchflussmessfühler  des  Standes  der  Technik 
(US 4,083,245) abgebildet. 

Seite 29 

O2016_009 

Abbildung 1: Fig. 1 aus US 4,083,245 

Die Klägerin macht geltend, die Beklagte verletze den mit der ergänzen-
den  Replik  eingeschränkten  Anspruch  des  Klagepatents  durch  die  Her-
stellung,  das Anbieten  und  den  Vertrieb  der  Durchflussmessfühler  „i.flow 
200“  respektive  „i.flow  200  S“  und  „i.flow  200 R“  („Erwachsenenausfüh-
rung“) und „i.flow 40“ respektive „i.flow 40 S“ („Kinderausführung“). 

Die Beklagte bestreitet nicht, dass die von ihr in den Verkehr gebrachten 
Durchflussmessfühler  grundsätzlich  den  Aufbau  besitzen,  der  von  der 
Klägerin  behauptet  wird,  respektive  der  sich  aus  den  von  der  Klägerin 
eingereichten  Urkunden  ergibt.  Jedoch  wiesen  die  beklagtischen  Durch-
flussmessfühler  bei  korrekter  Auslegung  des  geltend  gemachten  Pa-
tentanspruchs nicht alle Merkmale des Anspruchs auf, weshalb keine Pa-
tentverletzung gegeben sei. Im Übrigen habe die Beklagte die angegriffe-
nen  Durchflussmessfühler  nur  in  Erstserien  in  der  Schweiz  hergestellt. 
Seit  August  2016  würden  die  angegriffenen  Durchflussmessfühler  aus-
schliesslich im patentfreien Ausland hergestellt und angeboten. 

Auf die Details der angegriffenen Ausführungsformen wird im Rahmen der 
Prüfung  der  Verletzung  eingegangen,  nachdem  vorab  der  Patentan-
spruch ausgelegt wurde. 

Auslegung des geltend gemachten Anspruchs 

Seite 30 

 
21.  
Der  geltend  gemachte  Hauptanspruch  entspricht  der  erteilten  Fassung 
und lässt sich wie folgt gliedern: 

O2016_009 

a)  Durchflussmessfühler (10) mit 

b)  einem  ein  zylindrisches  Gehäuse  (10)  definierenden  Durchgang 
mit  einer  ersten  Durchgangsöffnung  (13)  und  einer  zweiten 
Durchgangsöffnung (29), 

c)  einem  im  Durchgang  des  Gehäuses  angeordneten  Strömungswi-
derstand  (23),  welcher  das  Gehäuse  in  einen  ersten  und  einen 
zweiten Gehäuseteil (11 und 27) unterteilt, 

d)  einer ersten Anschlussstelle (17) mit einer Verbindung zum Innern 

des ersten Gehäuseteils (11), und 

e)  einer  zweiten  Anschlussstelle  (19)  mit  einer  Verbindung  zum  In-

nern des zweiten Gehäuseteils, 

f)  wobei  die  ersten  und  zweiten Anschlussstellen  (17,  19)  in  einem 
Abstand  voneinander  auf  dem  gleichen  Gehäuseteil  angeordnet 
sind, 

22.  
Der  eventualiter  geltend  gemachte  Hauptanspruch  in  der  Fassung  ge-
mäss  der  ergänzenden  Replik,  der  auf  einer  Kombination  der  erteilten 
Ansprüche 1, 4 und 10 beruht, lässt sich wie folgt gliedern: 

Seite 31 

 
 
O2016_009 

a)  Durchflussmessfühler (10) mit 

b)  einem  ein  zylindrisches  Gehäuse  (10)  definierenden  Durchgang 
mit  einer  ersten  Durchgangsöffnung  (13)  und  einer  zweiten 
Durchgangsöffnung (29), 

c)  einem  im  Durchgang  des  Gehäuses  angeordneten  Strömungswi-
derstand  (23),  welcher  das  Gehäuse  in  einen  ersten  und  einen 
zweiten Gehäuseteil (11 und 27) unterteilt, 

d)  einer ersten Anschlussstelle (17) mit einer Verbindung zum Innern 

des ersten Gehäuseteils (11), und 

e)  einer  zweiten  Anschlussstelle  (19)  mit  einer  Verbindung  zum  In-

nern des zweiten Gehäuseteils, 

f)  wobei  die  ersten  und  zweiten Anschlussstellen  (17,  19)  in  einem 
Abstand  voneinander  auf  dem  gleichen  Gehäuseteil  angeordnet 
sind, 

i)  wobei  am  ersten  Gehäuseteil  (11)  und  am  zweiten  Gehäuseteil 
(27) zur Verbindung der Gehäuseteile Flansche mit Flanschdruck-
flächen (15, 16, 31, 32) ausgebildet sind, und  

j)  wobei die Verbindungen teilweise in den Flanschdruckflächen ver-

laufen und/oder  

k)  als  dichtungsflächenseitige  Öffnungen  (17,  19,  21,  33,  35,  37) 

durch die Flanschdruckfläche austreten. 

Die fehlenden Buchstaben g und h entsprechen den ursprünglich erteilten 
Ansprüchen  2  und  3,  die  nicht  in  den  eingeschränkten  Hauptanspruch 
aufgenommen  wurden.  Da  die  Parteien  jedoch  in  ihren  Rechtsschriften 
eine Merkmalsgliederung verwendet haben, die diese Merkmale umfasst, 
erscheint  es  zur  Vermeidung  unnötiger  Verwirrung  angezeigt,  die  ur-
sprünglich verwendeten Buchstaben beizubehalten. 

Umstritten  ist  die  Auslegung  der  Begriffe  „zylindrisches  Gehäuse“,  „Ge-
häuseteil“, „Verbindung zum Innern des ersten/zweiten Gehäuseteils“ und 
„Flanschdruckfläche“.  Weiter  verwendet  das  Eventualrechtsbegehren  1 
zu  Rechtsbegehren  1a,  das  sich  auf  den  eventualiter  eingeschränkten 
Anspruch  stützt,  den Ausdruck  „Flanschfortsatz“,  der  sich  zwar  nicht  im 
geltend gemachten eingeschränkten Anspruch findet, aber in der Patent-
schrift. Diese Begriffe sind im Folgenden auszulegen; dazu ist vorab der 
massgebliche  Fachmann  zu  bestimmen,  da  Patentansprüche  aus  der 
Sicht des massgeblichen Fachmanns zu lesen sind. 

Seite 32 

O2016_009 

Massgeblicher Fachmann 

23.  
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung  massgebliche  Fachgebiet,  anschliessend  Niveau  und  Umfang  der 
Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach-
gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach 
dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem 
liegt.9 

Die  Fähigkeiten  und  Kenntnisse  des  Fachmannes  umschreibt  das  Bun-
desgericht  mit  der  Formulierung,  der  durchschnittlich  gut  ausgebildete 
Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abge-
stellt  werde,  sei „weder ein  Experte  des  betreffenden  technischen  Sach-
gebiets  noch  ein  Spezialist  mit  hervorragenden  Kenntnissen.  Er  muss 
nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte 
Kenntnisse  und  Fähigkeiten,  über  eine  gute  Ausbildung  sowie  ausrei-
chende  Erfahrung  verfügen  und  so  für  den  in  Frage  stehenden  Fachbe-
reich gut gerüstet  sein“.10 Was dem fiktiven  Fachmann fehlt,  ist  jede  Fä-
higkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.11 

24.  
Das durch die Erfindung angeblich gelöste Problem liegt in der Verbesse-
rung  von  Durchflussmessfühlern  für  die  Bestimmung  der  Atemluftströ-
mung  menschlicher  Patienten,  wie  sie  für  Geräte  zur  Überwachung 
und/oder Unterstützung der Atemleistung verwendet werden (Abs. [0005] 
Klagepatent). Solche Durchflussmessfühler werden im Stand der Technik 
fast ausschliesslich aus Kunststoffen hergestellt; auch die im Klagepatent 
beschriebenen Ausführungsbeispiele  bestehen  aus  Kunststoff,  insbeson-
im  Spritzgussverfahren  hergestellt 
dere  Thermoplast,  und  werden 
(Abs. [0014] Klagepatent). 

Der  massgebliche  Fachmann  ist  daher  ein  qualifizierter  Entwicklungsin-
genieur  mit  zumindest  einem  Fachhochschulabschluss  im  Bereich  der 
Maschinen- oder Medizintechnik. Dieser Fachmann besitzt Kenntnisse im 
Bereich  heutiger  industrieller  Fertigungstechniken,  insbesondere  auch 
formgebender Aspekte  der  Spritzgusstechnik.  Er  kennt  sich  aus  in  kon-

9 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 
10 BGE 120 II 71 E. 2. 
11  BGE  120  II  312  E.  4b  –  „cigarette  d‘un  diamètre  inférieur“;  CR-PI-LBI-
Scheuchzer, Art. 1 N 122. 

Seite 33 

                                                 
O2016_009 

struktiver  Teile-Entwicklung  und  -Fertigung  und  besitzt  Wissen  zu  den 
Produkte-Anforderungen in der Medizintechnik. Ausserdem kennt er sich 
mit  den  strömungs-  und  materialtechnischen  Aspekten  im  Bereich  der 
medizinischen Beatmungstechnik aus. 

Dies  entspricht  der  von  der  Beklagten  vorgeschlagenen  Definition.  Die 
Klägerin kritisiert daran, dass ein Entwicklungsingenieur keine Kenntnisse 
der  Fertigung  habe.  Dies  überzeugt  nicht.  Ein  Entwicklungsingenieur  mit 
fundierten  Kenntnissen  und  ausreichender  Erfahrung  hat  auch  grundle-
gende Kenntnisse von Fertigungstechniken. Ohne diese kann er sinnvoll-
erweise nicht für die industrielle Produktion entwickeln. 

Grundsätze der Auslegung 

25.  
Patentansprüche  sind  aus  der  Sicht  des  massgebenden  Fachmanns  im 
Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 
PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der 
Technik  ebenfalls  Auslegungsmittel.12  Definiert  die  Patentschrift  einen 
Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden 
technischen Gebiet auszugehen. 

Patentansprüche  sind  funktional  auszulegen,  d.h.  ein  Merkmal  soll  so 
verstanden  werden,  dass  es  den  vorgesehenen  Zweck  erfüllen  kann.13 
Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Aus-
führungsbeispiele  wortsinngemäss  erfasst  werden;  andererseits  ist  der 
Anspruchswortlaut  nicht  auf  die  Ausführungsbeispiele  einzuschränken, 
wenn  er  weitere  Ausführungsformen  erfasst.14  Wenn  in  der  Rechtspre-
chung  von  einer  „breitesten  Auslegung“  von  Anspruchsmerkmalen  ge-
sprochen  wird,15  so  muss  das  derart  verstandene  Merkmal  immer  in  der 
Lage  sein,  seinen  Zweck  im  Rahmen  der  Erfindung  zu  erfüllen.  D.h.  der 
Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber 
auch  nicht  so,  dass  Ausführungsformen  erfasst  werden,  die  die  erfin-
dungsgemässe Wirkung nicht erzielen. 

„zylindrisches Gehäuse“ 

12 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – „Fugenband“. 
13  Brunner,  Der  Schutzbereich  europäisch  erteilter  Patente  aus  schweizerischer 
Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354. 
14  BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E. 4.2  –  „elektrostatische 
Pulversprühpistole“. 
15  BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E. 4.2  –  „elektrostatische 
Pulversprühpistole“. 

Seite 34 

                                                 
O2016_009 

26.  
Die  Parteien  sind  sich  einig,  dass  das  „zylindrische  Gehäuse“  im  Sinne 
des  Anspruchs  nicht  über  die  ganze  Länge  des  Gehäuses  hin  einem  
geometrischen Zylinder entsprechen muss. Die Beklagte postuliert weiter, 
ein  anspruchsgemässes  „zylindrisches“  Gehäuse  könne  eine  beliebige 
geometrische Form haben, dies wegen des Verweises in der Patentschrift 
auf US 4,083,245, die eine komplexe Gehäusegeometrie zeige. Die Klä-
gerin entgegnet, ein anspruchsgemässes Gehäuse müsse zumindest ab-
schnittsweise zylindrisch sein. 

Das  Gehäuse  der  in  der  Patentschrift  dargestellten Ausführungsform  ist 
nicht  über  seine ganze  Länge geometrisch  zylindrisch.  Es  weist  zylindri-
sche Abschnitte auf (siehe Fig. 4a) sowie Abschnitte, die nicht zylindrisch, 
sondern konisch sind (siehe Fig. 3).  

Die  Ansicht  der  Beklagten,  dass  „zylindrisch“  keine  Beschränkung  der 
geometrischen Aussenform des Gehäuses bewirke, findet keine Stütze in 
der  Beschreibung  und  den  Zeichnung.  Der  Verweis  in  der  Patentschrift 
auf  den  Stand  der  Technik  genügt  nicht,  denn  daraus  ergibt  sich  nicht, 
dass  die  Erfindung  dem  Stand  der  Technik  entsprechen  muss.  Die  Be-
hauptung widerspricht auch dem Grundsatz, dass nicht anzunehmen ist, 
dass der Patentanspruch überflüssige Merkmale enthält. 

Ein  „zylindrisches  Gehäuse“  im  Sinne  des  Anspruchs  ist  daher  ein  Ge-
häuse,  das  zur  Hauptsache  und  zumindest  abschnittsweise  zylindrische 
Abschnitte  aufweist,  aber  auch  kurze  konische  Abschnitte  aufweisen 
kann. Ob das Gehäuse ein- oder zweiwandig ausgestaltet ist, spielt keine 
Rolle. 

„im Durchgang des Gehäuses angeordneten Strömungswiderstand, 
welcher das Gehäuse in einen ersten und einen zweiten Gehäuseteil 
unterteilt“ 

27.  
Die  Beklagte  argumentiert,  ein  einteiliges Gehäuse,  das  durch  den  Strö-
mungswiderstand unterteilt werde, habe ebenfalls einen ersten und zwei-
ten  Gehäuseteil  im  Sinne  dieses  Merkmals.  Die  Klägerin  stellt  sich  auf 
den  Standpunkt,  das  Gehäuse  müsse  zwei  physische  getrennte  Gehäu-
seteile aufweisen, die separat hergestellt werden können. 

Gemäss dem geltend gemachten Anspruch müssen die ersten und zwei-
ten  Anschlussstellen  (17,  19)  in  einem  Abstand  voneinander  auf  dem 

Seite 35 

O2016_009 

gleichen Gehäuseteil angeordnet sein, und die beiden Gehäuseteile sind 
mit Flanschen zur Verbindung der Gehäuseteile versehen. Bereits daraus 
schliesst  der  Fachmann,  dass  es  sich  um  zwei  separate  Gehäuseteile 
handeln  muss,  denn  bei  einem  einteiligen  Gehäuse  wären  Flansche  zur 
Verbindung  ersichtlich  überflüssig.  In  Abs. [0009]  des  Klagepatents  wird 
der  „zweiteilige“ Aufbau  des  Gehäuses  als  vorteilhaft  für  die  Herstellung 
beschrieben.  Für  den  Fachmann  ist  unmittelbar  ersichtlich,  dass  diese 
Vorteile nur mit einem Aufbau aus zwei getrennten, erst nach Herstellung 
der  beiden  einzelnen  Gehäuseteile  zu  verbindenden,  Gehäuseteile  er-
zielbar sind. 

Daher ist das Merkmal „erster und zweiter Gehäuseteil“ so zu verstehen, 
dass es sich um zwei physisch getrennte, separat herstellbare Gehäuse-
teile handelt, die erst nach ihrer Herstellung zusammengefügt werden. 

„erste/zweite  Anschlussstelle  mit  einer  Verbindung  zum  Innern  des 
ersten/zweiten Gehäuseteils“ 

28.  
Die Klägerin postuliert, die Verbindung der Anschlussstelle (für den Sen-
sorschlauch)  zum  Innern  des  Gehäuses  müsse  „direkt“  oder  „ungehin-
dert“ sein, d.h. sie dürfe namentlich nicht durch eine Membran, einen Fil-
ter,  ein  Netz  oder  ähnliches  führen.  Die  Beklagte  postuliert,  eine  Verbin-
dung  bestehe,  wenn  diese  gasdurchlässig  sei.  Die  Funktion  der  Verbin-
dung sei, die Druckmessung im Innern der beiden Gehäuseteile durch die 
an den Sensorschläuchen angebrachten Drucksensoren zu ermöglichen; 
dazu genüge es, wenn die Verbindung gasdurchlässig sei. 

Dem Anspruchswortlaut  ist  keine  Beschränkung  auf  eine  „ungehinderte“ 
Verbindung  zwischen  der  Anschlussstelle  und  dem  Gehäuseinnern  zu 
entnehmen.  Für  den  Fachmann  ist  eindeutig,  dass jede gasdurchlässige 
Verbindung  zwischen  dem  Gehäuseinnern  und  dem  Drucksensor  (über 
Anschlussstelle und Sensorschlauch) zur Druckmessung geeignet ist. Ei-
ne Beschränkung auf „ungehinderte“ Verbindungen ergibt sich auch nicht 
aus  dem  von  der  Klägerin  angeführten  Abs. [0014]  des  Klagepatents. 
Dort  wird  ausgeführt,  zweckmässigerweise  sei  der  Durchflussmessfühler 
so  konstruiert,  dass  die  Öffnungen  im  Gehäuseinnern  während  der  Ver-
wendung oben lägen, damit Flüssigkeit und Schleim entlang der Untersei-
te abfliessen könnten, ohne in die Sensorschläuche zu gelangen. 

Dazu ist erstens anzumerken, dass die Lage des Durchflussmessfühlers 
während  des  Gebrauchs  keinen  Niederschlag  im Anspruchswortlaut  ge-

Seite 36 

O2016_009 

funden hat. Es ist auch nicht klar, welche strukturellen Merkmale des pa-
tentgemässen  Durchflussmessfühlers  dazu  beitragen  würden,  dass  die 
Anschlussstellen  während  des  Gebrauchs  oben  sind.  Zudem  ist  der An-
spruch  selbst  dann,  wenn  man  der  Klägerin  folgt  und  aus  dem 
Abs. [0014] folgert, dass eine Membran, welche die Anschlussstellen be-
deckt  und  das  Eindringen  von  Schleim  verhindert,  bei  der  patentgemäs-
sen  Ausführung  nicht  notwendig  ist,  nicht  auf  Ausführungsformen  ohne 
Membran beschränkt. Daraus, dass die patentgemässe Ausführungsform 
eine  Membran  nicht  zwingend  benötigt, kann  nicht geschlossen  werden, 
dass der Anspruchswortlaut das Vorhandensein einer Membran zwingend 
ausschliesst. 

Das Merkmal „erste/zweite Anschlussstelle mit einer Verbindung zum In-
nern  des  ersten/zweiten  Gehäuseteils“  ist  daher  so  zu  verstehen,  dass 
die  Verbindung  derart  ausgestaltet  sein  muss,  dass  eine  Druckmessung 
durch die Anschlussstelle möglich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn 
die  Verbindung  für  die  Druckmessung  bei  bestimmungsgemässer  Ver-
wendung offensichtlich genügend gasdurchlässig ist. 

„Flansche mit Flanschdruckflächen“ und „Dichtungsfläche“ 

29.  
Die  Klägerin  macht  geltend,  eine  „Flanschdruckfläche“  sei  dasselbe  wie 
eine  „Flanschfläche“.  Es  handle  sich  um  diejenige  Fläche,  die  bei  der 
Verbindung  mit  einem  andern  Flansch  der  Flanschfläche  des  anderen 
Flansches  gegenüberliege.  Ob  die  beiden  Flanschflächen  unter  Druck 
miteinander  in Anlage kämen, spiele  keine  Rolle.  Eine  „Dichtungsfläche“ 
sei jede Fläche, die an der Dichtung beteiligt sei, auch über an der betref-
fenden Fläche angeordneten Dichtmittel.  

Die  Beklagte  argumentiert,  das  Klagepatent  verwende  bewusst  den  Be-
griff „Flanschdruckfläche“ und nicht „Flanschfläche“. Das Patent sei im Er-
teilungsverfahren  entsprechend  eingeschränkt  worden.  Eine  „Druckflä-
che“  müsse  notwendigerweise  unter  Druck  an  einer  anderen  Fläche  an-
liegen. Eine „Dichtungsfläche“ müsse mit Druck an einer anderen Fläche 
anliegen, um zu dichten. Aus dem abhängigen Anspruch 12 ergebe sich, 
dass  das  Klagepatent  zwischen  Flanschdruckflächen  und  (der  Dichtung 
dienenden)  ununterbrochenen  Nutstrukturen  und  Profilerhebungsstruktu-
ren unterscheide. 

Unter  einem  „Flansch“  wird  im  technischen  Sprachgebrauch  eine  in  der 
Regel  im  Wesentlichen  ringförmige  Verbreiterung  am  Ende  eines  Rohrs 

Seite 37 

O2016_009 

zum  Dichten  und  Verbinden  verstanden,  die  sich  dadurch  auszeichnet, 
dass sie im Wesentlichen rechtwinklig zur Rohroberfläche umlaufend ge-
gen  aussen  vorsteht.  Als  „Flanschfläche“  wird  die  Oberfläche  des  Flan-
sches bezeichnet, die dem Rohrstück abgewandt ist, an dem der Flansch 
befestigt oder angeformt ist. 

Das  Patent  setzt  in  Abs.  [0009]  Flanschfläche  und  Flanschdruckfläche 
gleich  („X  Flanschdruckflächen  (auch  Flanschflächen  genannt)  X“).  Die 
Ersetzung von „Flanschfläche“ durch „Flanschdruckfläche“ erfolgte im Er-
teilungsverfahren auf entsprechendes Verlangen des IGE hin. Es ist nicht 
ersichtlich,  dass  damit  der  Sinngehalt  des  Anspruchswortlauts  geändert 
werden sollte. Da das „Patent sein eigenes Lexikon“ ist, ist für die Zwecke 
der  Anspruchsauslegung  davon  auszugehen,  dass  Flanschfläche  und 
Flanschdruckfläche Synonyme sind. 

Daran  ändert  auch  der  abhängige  Anspruch  12  nichts.  Denn  aus  An-
spruch  12  ergibt  sich  nicht,  dass  die  dort  genannten  Nutstrukturen  und 
Profilerhebungen  nicht  Teil  der  Flanschdruckfläche  im  Sinne  des  An-
spruchs sind. Fig. 2 des Klagepatents zeigt die stoffschlüssige Anordnung 
von erstem Gehäuseteil 11, zweitem Gehäuseteil 27 und zwischenliegen-
dem Strömungswiderstand 23. „Zur stoffschlüssigen Anordnung wird eine 
Ultraschall-Schweissverbindung  43  verwendet,  die  nach  Verschweissen 
der Gehäuseteile luftdicht ist“ (Abs. [0034]). 

Abbildung 2: Fig. 2 aus dem Klagepatent 

Fig.  2  zeigt  an  der  Stelle,  die  als  Ultraschall-Schweissverbindung  43 
bezeichnet  wird,  eine  Nut-  und  Kammstruktur.  Die  stoffschlüssige 
Verbindung erfolgt offensichtlich an der Stelle, wo Nut und Kamm liegen. 
Die  übrigen  Teile  der  beiden  Flansch(druck)flächen  liegen  bei  der 
gezeigten  Ausführungsform  zwar  ebenfalls  direkt  aneinander  (respektive 

Seite 38 

 
O2016_009 

am  Strömungswiderstand)  an.  Aber  für  den  Fachmann  ist  unmittelbar 
erkennbar,  dass  dies  nicht  notwendig  ist,  wenn  die  stoffschlüssige 
Verbindung  an  der  Stelle  der  Nut  erfolgt.  Technisch  notwendig  ist  eine 
gasdichte  Verschliessung  des  Gehäuseinnern  gegen  aussen,  was 
gemäss  Patent  durch  eine  stoffschlüssige  Verbindung  erreicht  wird.  Ob 
der  Stoffschluss  über  die  gesamte  Flansch(druck)fläche  oder  nur  im 
Bereich der Nut/Kammstruktur erfolgt, spielt keine Rolle. 

Flanschdruckfläche  im  Sinne  des Anspruchs  ist  daher  im  Lichte  der  Be-
schreibung  und  Zeichnungen  und  unter  Berücksichtigung  des  allgemei-
nen Fachwissens dahingehend zu verstehen, dass es sich dabei um die 
Oberfläche  eines  Flansches  handelt,  die  dem  Gehäuseteil,  an  dem  der 
Flansch  befestigt  oder  angeformt  ist,  abgewandt  ist  und  die  der  Verbin-
dung  des  Gehäuseteils  mit  einem  anderen  Gehäuseteil  dient,  wobei  die 
Verbindung  nicht  notwendigerweise  über  die  gesamte  Fläche  des  Flan-
sches erfolgen muss. 

„Flanschfortsatz“ 

30.  
Gemäss  dem  Rechtsbegehren  Ziff. 1b  (Eventualbegehren  1  zu  Rechts-
begehren  1a)  ist  das  Unterlassungsbegehren  auf  eine  Ausführungsform 
gerichtet,  die  unter  anderem  einen  „ersten/zweiten  Flansch  mit  einem 
Flanschfortsatz“ umfasst und „die Verbindung von der zweiten Anschluss-
stelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen 
zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufen-
den Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg“. 

Die Beklagte bestreitet, dass die angegriffenen Ausführungsformen einen 
Flanschfortsatz  aufweisen.  Ein  Flanschfortsatz  und  ein  Flanschansatz 
seien nicht dasselbe. Die beklagtischen Ausführungsformen verfügten nur 
über Flanschansätze, die keine sich berührenden Stirnflächen aufwiesen. 
Für die Klägerin ist ein Flanschansatz und ein Flanschfortsatz dasselbe.  

Weder  im  eventualiter  geltend  gemachten  eingeschränkten  Anspruch 
noch in den erteilten Ansprüchen des Klagepatents findet sich der Begriff 
„Flanschfortsatz“.  Der  Begriff  findet  sich  jedoch  in  der  Patentschrift  (z.B. 
Abs. [0015], [0033] u. öfter). In Abs. [0033] wird eine patentgemässe Aus-
führungsform anhand von Fig. 1 erläutert. Der Flanschfortsatz am ersten 
respektive  zweiten  Flansch  (15  und  31)  ist  mit  den  Ziffern 16  respektive 
32 bezeichnet. 

Seite 39 

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Abbildung 3: Fig. 1 aus dem Klagepatent 

Wie aus der Figur 1 des Klagepatents ersichtlich ist, handelt es sich beim 
Flanschfortsatz  um  einen  in  der  gleichen  Ebene  wie  der  Flansch  vom 
äusseren  Rand  des  Flansches  bereichsweise  radial  weiter  nach  aussen 
vorstehendenden  Teil  des  Flansches.  Dass  der  Flanschfortsatz  Flächen 
aufweisen  muss,  die  die  gegenüberliegenden  Flächen  des  anderen 
Flanschfortsatzes  berühren,  ergibt  sich  aus  den  vorstehend  in  E.  29  ge-
nannten  Gründen  nicht  zwingend.  Die  Abdichtung  gegen  aussen  kann 
aus  den  vorstehend  genannten  Gründen  auch  über  eine  umlaufende 
Nut/Kammstruktur erfolgen. 

Rechtsbeständigkeit 

Neuheit 

31.  
Eine  Erfindung  muss  neu  gegenüber  dem  gesamten  Stand  der  Technik 
sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, 
was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch 
schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons-
tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). 

Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Er-
findung  vor  dem  massgeblichen  Datum  in  einer  einzigen  Entgegenhal-
tung offenbart wurden.16 Eine Kombination von Entgegenhaltungen ist bei 
der  Neuheitsprüfung  nicht  zulässig,  ausser  wenn  eine  primäre  Offenba-

16 BGE 133 III 229 E. 4.1 – „kristalline Citaloprambase”. 

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rungsquelle in eindeutiger Weise auf eine sekundäre Offenbarungsquelle 
verweist, so dass der Fachmann beide Offenbarungsquellen als eine ein-
zige Quelle betrachtet.17 

Der  Offenbarungsgehalt  einer  Entgegenhaltung  ist  aus  Sicht  des  mass-
geblichen  Fachmanns  zu  bestimmen.  Dabei  ist  auf  die  Kenntnisse  und 
Fähigkeiten  des  Fachmanns  am  massgeblichen  Datum  (Anmelde-  oder 
Prioritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.18 

Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeu-
tig  aus  der  Entgegenhaltung  ergibt.19  Dies  schliesst  auch  Informationen 
ein, die in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksich-
tigung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart 
sind. Was aus Sicht des Fachmannes für die Ausführung der technischen 
Lehre, die in der Entgegenhaltung enthalten ist, selbstverständlich ist und 
deshalb keiner gesonderten Offenbarung bedarf, wird von ihm quasi „mit-
gelesen“.20 

17 BPatGer, Urteil O2012_033 vom 30. Januar 2014, E. 26 – „Couronne dentée“. 
18 BGer, Urteil 4A_541/2017 vom 8. Mai 2018  – „Fulvestrant II“ (zur Publikation 
vorgesehen);  Heinrich,  PatG/EPÜ,  3.  Aufl.  Bern  2018,  Art.  7  N  26; 
Blum/Pedrazzini, Patentrecht, 2. Aufl. Bern 1975, Art. 7 N 6. 
19 vgl. G 1/92 E. 2. 
20 vgl. BGH, Urteil X ZR 89/07 vom 16. Dezember 2008, Leitsatz 2 – „Olanzapin“. 

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Anspruch 1 gemäss erteilter Fassung 

Unzulässige Änderung 

32.  
Die  Beklagte  macht,  ausschliesslich  im  Zusammenhang  mit  dem  unab-
hängigen  Anspruch  13,  geltend,  dass  im  Rahmen  des  Prüfungsverfah-
rens  eine  unzulässige  Änderung  im  Sinne  von Art.  26 Abs.  1  Iit.  c  PatG 
vorgenommen  worden  sei.  Der  einzige  beanstandete  Aspekt  ist  dabei, 
dass  in  diesem  Anspruch  die  ursprüngliche  Bezeichnung  „Durchgangs-
öffnung“ ersetzt wurde durch „Durchgang“.  

Der  ursprünglich  eingereichte  Anspruch  13,  insbesondere  im  Lichte  der 
Gesamtheit  der  Merkmale  und  vor  allem  auch  im  Lichte  der  Merkmale 
des letzten Absatzes von Anspruch 13 wie ursprünglich eingereicht, kann 
mit  Blick  auf  die  Figuren  4a  und  6c  vom  Fachmann  nur  so  verstanden 
werden:  Unter  Durchgangsöffnung  im Anspruch  13  sind  nicht  die  im An-
spruch  1  definierten  Durchgangsöffnungen  an  den  beiden  Enden  ge-
meint, sondern der zentrale Durchgang zwischen den beiden Gehäusetei-
len.  

Entsprechend  wurde  im  Rahmen  dieser  Änderung  an  der  Formulierung 
keine  technisch-inhaltliche  Änderung  vorgenommen,  sondern  es  handelt 
sich um eine klarstellende Umformulierung. 

33.  
Daher handelt es sich hier nicht um eine unzulässige Änderung im Sinne 
von Art. 58 Abs. 2 PatG, die dazu führt, dass der Gegenstand des Patents 
über  den  Inhalt  des  Patentgesuchs  in  der  für  das Anmeldedatum  mass-
gebenden Fassung hinausgeht (Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG). 

Neuheit gegenüber JP S61-205023 (als Übersetzung, „E10“) 

34.  
Die JP S61-205023 („E10“) gehört unbestritten zum massgeblichen Stand 
der  Technik.  Die  Beklagte  behauptet,  E10  sei  neuheitsschädlich  für  den 
erteilten Anspruch 1. 

E10 beschreibt einen Durchflussmessfühler, der als ringförmiges Element 
ausgebildet  ist  (pressure  take  out  ring  24),  und  zwischen  zwei  Rohrab-
schnitte  eingefügt  werden  kann,  wobei  der  stromaufwärts  angeordnete 
Rohrabschnitt über einen Flansch 9 verfügt und der stromabwärts ange-
ordnete  Rohrabschnitt  ebenfalls  über  einen  Flansch  10.  Das ringförmige 

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Element 24 wird zwischen diese beiden Flansche eingesetzt und zusätz-
lich  zwischen  dem  Flansch  9  des  stromaufwärts  angeordneten  Rohrab-
schnitts ein Strömungswiderstand 21 (restriction plate) befestigt. 

Die Situation ist in Figur 1 am besten erkennbar: 

Abbildung 4: Fig. 1 aus JP S61-205023 

Am ringförmigen Element 24 gibt es zwei Anschlussstellen 30 und 31, an 
denen  der  Druck  abgegriffen  werden  kann,  und  die  in  einem  Abstand 
voneinander  auf  dem  gleichen  Bauteil  angeordnet  sind.  Die  Hochdruck-
Anschlussstelle 30 ist über eine ringförmige Kammer 28 über die Öffnung 
23 und den Spalt S2 mit dem hochdruckseitigen Bereich des Durchfluss-
messfühlers verbunden. Die Niedrigdruck-Anschlussstelle 31 ist über eine 
zweite  ringförmige  Kammer  26  und  den  Spalt  S1  mit  dem  stromabwärts 
des Strömungswiderstands angeordneten Bereich 25 verbunden. 

Damit offenbart die E10 sämtliche Merkmale von Anspruch 1 des Klage-
patents, namentlich wie folgt: 

a)  Durchflussmessfühler  (10):  Einheit  wenigstens  gebildet  aus  dem 
ringförmigen  Bauteil  24  und  dem  Rohrabschnitt  mit  dem  Flansch  9 
sowie dem Strömungswiderstand;  

b)  einem  ein  zylindrisches  Gehäuse  (10)  definierenden  Durchgang 
mit  einer  ersten  Durchgangsöffnung  (13)  und  einer  zweiten 
Durchgangsöffnung  (29):  als  zylindrisches  Gehäuse  kann  die  Ein-
heit aus dem Ring 24 und dem stromaufwärts angeordneten Rohrab-
schnitt  mit  dem  Flansch  9  betrachtet  werden  damit  gibt  es  auch  die 
zwei Durchgangsöffnungen; 

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c)  einem  im  Durchgang  des  Gehäuses  angeordneten  Strömungs-
widerstand (23), welcher das Gehäuse in einen ersten und einen 
zweiten Gehäuseteil (11  und  27)  unterteilt:  die  restriction  plate  21 
ist ein Strömungswiderstand, welcher das Gehäuse – gebildet durch 
den  Ring  24  und  den  stromaufwärts  angeordneten  Rohrabschnitt  – 
mit dem Flansch 9 unterteilt; 

d)  einer  ersten  Anschlussstelle  (17)  mit  einer  Verbindung  zum  In-
nern  des  ersten  Gehäuseteils  (11):  wenn  als  erstes  Gehäuseteil 
der stromaufwärts angeordnete Rohrabschnitt mit dem Flansch 9 be-
trachtet wird, ist dies die Anschlussstelle 30; 

e) einer zweiten Anschlussstelle (19) mit einer Verbindung zum In-
nern  des  zweiten Gehäuseteils:  wenn  als  zweites  Gehäuseteil  der 
Ring 24 betrachtet wird ist dies die Anschlussstelle 31; 

f)  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  ersten  und  zweiten  An-
schlussstellen  (17,  19)  in  einem  Abstand  voneinander  auf  dem 
gleichen Gehäuseteil angeordnet sind: da die Anschlussstellen 30 
und  31  beide  auf  dem  Ring  24,  d.h.  auf  dem  gleichen  Gehäuseteil 
angeordnet  sind,  und  zwar  mit  einem  Abstand,  ist  auch  dieses 
Merkmal in der E10 beschrieben. 

Anspruch 1 in der erteilten Fassung ist damit wegen mangelnder Neuheit 
gegenüber  E10  nicht rechtsbeständig,  auf  die  weiteren geltend gemach-
ten Nichtigkeitsgründe ist somit nicht weiter einzugehen. 

Eventual-Anspruch gemäss verbaler Einschränkung 

Neuheit gegenüber US 6,585,662 B1 („E1“) 

35.  
Es ist unbestritten, dass die US 6,585,662 B1 („E1“) zum massgeblichen 
Stand der Technik gehört. Die Beklagte behauptet, die E1 offenbare sämt-
liche Merkmale der erteilten Ansprüche 1 bis 4. Wenn man das Merkmal 
gemäss erteiltem Anspruch 10 so breit verstehe wie die Klägerin, nehme 
E1  auch  den  erteilten  Anspruch  10  (und  damit  den  eingeschränkten 
Hauptanspruch  gemäss  Replik)  vorweg  (hingegen  wird  nicht  behauptet, 
E1  sei  für Anspruch 10  neuheitsschädlich).  Die  Klägerin  wendet  ein,  E1 
offenbare  die  Merkmale  „erstes  und  zweites  Gehäuseteil“  (Merkmal  c), 
„Verbindung  der  ersten/zweiten  Anschlussstelle  zum  Innern  des  ers-
ten/zweiten  Gehäuseteils“  (Merkmal  d),  die  Beabstandung  der  An-
schlussstellen (Merkmal f)  und  Flansche mit  Flanschdruckflächen,  wobei 

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die  Verbindungen  in  diesen  verlaufen  oder  durch  diese  austreten  (Merk-
male j, k) nicht. 

E1 offenbart einen gattungsgemässen Durchflussmessfühler, der zwei im 
wesentlichen zylindrische Gehäusehälften aufweist, zwischen denen eine 
Membran 20 befestigt ist (vergleiche Figuren 1 und 2). E1 offenbart zwei 
separat herstellbare Gehäuseteile (vgl. Fig. 2). Was die Klägerin dagegen 
vorbringt,  überzeugt  nicht.  Es  ist  klar,  dass  Fig. 2  eine  Explosionszeich-
nung des in Fig. 1 dargestellten Durchflussmessfühlers ist (vgl. ausdrück-
lich  Spalte  3:27-30).  Dass  der  Durchflussmessfühler  gemäss  Fig. 8  an-
ders  als  derjenige  gemäss  Fig. 1  einstückig  ausgebildet  sein  soll,  lässt 
sich  E1  nicht  entnehmen,  und  u.a.  aus  der  gleichen  Darstellungsweise 
und aus produktionstechnischen Gründen geht der Fachmann davon aus, 
dass  auch  der  Durchflussmessfühler  gemäss  Fig. 8  wie  jener  in  Fig.  2 
zwei Gehäuseteile aufweisen muss. 

Abbildung 5: Fig. 1 und 2 aus US 6,585,662 B1 (E1) 

In einem ersten Ausführungsbeispiel wird eine Bauweise gezeigt, bei der 
ein  Anschlussstutzen  30  auf  dem  einen  Gehäuseteil  36  angeordnet  ist, 
hingegen den Druck im anderen Gehäuseteil 32 erfasst (vergleiche Figur 
5), wobei aber in der Durchgangsöffnung zwischen dem Anschlussstutzen 
30 und dem Innenraum 24 des anderen Gehäuseteils 32 ein Abschnitt 21 
der Membran 20 angeordnet ist. So soll verhindert werden, dass Flüssig-
keiten oder Ähnliches zum Anschlussstutzen 30 und in die Sensorschläu-
che – die anders als der Durchflussmessfühler keine Wegwerfartikel sind 
(US 662, Spalte 2:8-10) – fliessen können. 

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Abbildung 6: Fig. 5 aus US 6,585,662 B1 (E1) 

Gemäss  der  vorstehenden  Auslegung  des  Merkmals  „Verbindung  ins 
Gehäuseinnere“  liegt  eine  Verbindung  immer  dann  vor,  wenn  eine 
Druckmessung  über  die  Verbindung  möglich  ist  (E.  28).  Das  ist  für  den 
Fachmann unmittelbar und eindeutig bei der Verbindung gemäss E1 der 
Fall.  Der  Membranabschnitt  21  ist  offensichtlich gasdurchlässig,  denn  er 
besteht aus dem gleichen Material wie der Abschnitt 20, der im Luftstrom 
des  Patienten  liegt,  und  der  Druck  im  Bereich  24  wird  über  den  Port  30 
gemessen (Spalte 5:33-42). Daher offenbart E1 eine Verbindung von der 
Anschlussstelle ins Innere des Gehäuses im Sinne des Anspruchs. 

In  einem  zweiten  Ausführungsbeispiel,  das  in  Figur  8  der  E1  dargestellt 
ist  und  in  Spalte  7:19-50  von  E1  erläutert  wird,  gibt  es  neben  dieser 
ersten Anschlussstelle, die hier mit 130 bezeichnet wird, noch eine zweite 
Anschlussstelle  150,  die  auf  dem  gleichen  Gehäuseteil  wie  die  erste 
Anschlussstelle  (130)  angeordnet  ist.  Diese  zweite  Anschlussstelle 
erlaubt  es,  den  Druck  im  Innenraum  26  des  anderen  Gehäuseteils  zu 
messen. Es wird ausdrücklich beschrieben (Spalte 11:34-36), dass diese 
zusätzliche  zweite  Anschlussstelle  150  der  Unterschied  zum  Beispiel 
gemäss Figuren 1-3 ist. Mithin ist davon auszugehen, dass auch in Fig. 8 
eine Form dargestellt ist, die zwei separate Gehäuseteile aufweist und bei 
der  der  Port  130  über  eine  Membran  mit  der  Eingangskammer  124 
verbunden ist. 

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Abbildung 7: Fig. 8 aus US 6,585,662 B1 (E1) 

Für  den  Fachmann  ist  auch  unmittelbar  offenbart,  dass  die  beiden 
Anschlussstellen 130 und 150 beabstandet sein müssen. Gemäss Spalte 
7:42-45  der  E1  sind  die  Anschlussstellen  130  und  150  mit  „Luer  Locks“ 
ausgestattet,  die  mit  dem  Gegenstück  des  „Luer  Lock“  am  jeweiligen 
Sensorschlauch  verbunden  werden.  Dies  wäre,  wie  die  Beklagte  zu 
Recht  ausführt,  nicht  möglich,  wenn  die  beiden  Anschlussstellen  nicht 
mindestens  um  die  doppelte  Dicke  der  Aussenwand  eines  Luer-Locks – 
das  dem  Fachmann  aus  seinem  allgemeinen  Fachwissen  bekannt  ist  – 
beabstandet sind.  Daher  offenbart  E1  auch,  dass  die  beiden  Anschluss-
stellen sich in einem Abstand auf dem gleichen Gehäuseteil befinden. 

Jedoch  offenbart  die  E1  keine  Flansche  mit  Flanschdruckflächen,  in 
denen die Verbindungen von den Anschlussstellen in das Gehäuseinnere 
verlaufen  (Merkmal  j)  respektive  aus  denen  die  Verbindungen  austreten 
(Merkmal k). 

E1  offenbart  zwar  Flansche  mit  Flanschdruckflächen  im  Sinne  der 
vorstehenden  Auslegung  (E.  29).  Diese  sind  z.B.  aus  Figur  8  ersichtlich 
und  werden  in  den  Figuren  5A  und  5B  vergrössert  dargestellt.  Hier  wird 
zwischen  den  Flanschdruckflächen  die  Membran  20  eingeklemmt  und 
dadurch gehalten. Der Flansch ist mit dem Bezugszeichen 34 respektive 
38 beschriftet (Spalte 6:27-28). Der eine Flansch verfügt über eine Nut 62 
(„groove“),  der  andere  Flansch  über  einen  Kamm  60  („lip“),  der  etwas 
breiter  als  die  Nut  ist  (Spalte  6:31-36).  Nut  und  Kamm  werden  durch 
Vibrationsschweissen und dadurch für den Fachmann ersichtlich gasdicht 
verbunden (Spalte 6:35). 

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Abbildung 8: Fig. 5A und 5B aus US 6,585,662 B1 (E1) 

Was in E1 jedoch nicht offenbart wird, ist, dass die Verbindungen von den 
Anschlussstellen ins Gehäuseinnere teilweise in den Flanschdruckflächen 
verlaufen  und/oder  als  dichtungsflächenseitige  Öffnungen  durch  die 
Flanschdruckfläche  austreten.  Dazu  müsste  man  die  Wand,  die  den 
Membranteil 20 vom Membranteil 21 trennt (vgl. Fig. 5), als Teil des Flan-
sches verstehen. Das geht deshalb nicht, weil ein Flansch definitionsge-
mäss vom Rohr nach aussen absteht. Die Wand, die Membranteil 20 von 
Membranteil 21 trennt, befindet sich aber im „Rohr“ (Gehäuse). 

Weil  E1  die  Merkmale  j  und  k  gemäss  Merkmalsgliederung  nicht  offen-
bart,  ist  E1  nicht  neuheitsschädlich  für  den  eventualiter  eingeschränkten 
Hauptanspruch. 

Neuheit gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung „Jones“ 

36.  
Die Beklagte macht weiter geltend, die Erfindung sei nicht neu gegenüber 
einer  offenkundigen  Vorbenutzung,  die  vom  Erfinder  der  E1  bestätigt 
werden könne. Es seien Prototypen gemäss der Lehre von E1 angefertigt 
und  interessierten  Kreisen  gezeigt  worden,  ohne  dass  diese  einer  Ge-
heimhaltungspflicht unterlegen hätten. 

Nachdem,  wie  vorstehend  erläutert,  die Ausführungsformen  gemäss  E1, 
namentlich  die  Ausführungsform  gemäss  Fig. 8,  die  Merkmale  j  und  k 
nicht offenbart, ist nicht ersichtlich, dass die Prototypen, die nach Aussa-
ge  der  Beklagten  gemäss  der  Lehre  von  E1  angefertigt  wurden,  diese 
Merkmale  aufweisen  sollten.  Es  kann  deshalb  ausgeschlossen  werden, 
dass  die  angebliche  offenkundige  Vorbenutzung  etwas  anderes  als  das 
offenbart,  was  bereits  durch  die  E1  offenbart  wird.  Daher  kann  auf  die 
Einvernahme des Zeugen Terrence J. Jones verzichtet werden. 

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Neuheit gegenüber JP S61-205023 (als Übersetzung, „E10“) 

E10 beschreibt, wie oben dargelegt, die Merkmale a)-f). 

Jedoch werden das Merkmal i, und in der Folge die Merkmale j und k, in 
der  E10  nicht  offenbart.  Betrachtet  man  den  unteren  Rohrabschnitt  mit 
dem  Flansch  9  als  ersten  Gehäuseteil,  dann  kann,  wie  dargelegt,  der 
Ring 24 als zweiter Gehäuseteil betrachtet werden.  

Wie vorstehend erläutert (E. 29), ist ein Flansch eine ringförmige Verbrei-
terung am Ende eines Rohrs, die nach aussen gerichtet (scheibenförmig) 
am  Ende  eines  Rohres  (hier:  im  Wesentlichen  zylindrischen  Gehäuse-
teils) angebracht oder angeformt ist. 

Offensichtlich verfügt das ringförmige Bauteil 24 der E10 nicht über einen 
derartigen Flansch. 

Es  wäre  alternativ  möglich,  die  Gesamtheit  gebildet  aus  dem  stromab-
wärts  angeordneten  Rohr  mit  Flansch  10  und  dem  ringförmigen  Bauteil 
24 als zweiten Gehäuseteil zu betrachten. Dann verfügt diese Einheit als 
Ganzes  zwar  über  einen  Flansch  (der  Flansch  10),  dieser  ist  aber  nicht 
zur  Verbindung  der  Gehäuseteile,  sprich  zur  Verbindung  des  ersten  und 
zweiten Gehäuseteils, ausgebildet. Auch eine derartige Zuordnung der in 
der  E10  offenbarten  Bauteile  offenbart  entsprechend  den  Gegenstand 
von Merkmal i nicht. 

Die  E10  ist  folglich  für  den  eventualiter  eingeschränkten  Hauptanspruch 
nicht neuheitsschädlich. 

Neuheit gegenüber JP H02-55123 (als Übersetzung, „E11“) 

37.  
JP H02-55123 („E11“) gehört unbestritten zum massgeblichen Stand der 
Technik.  Die  Beklagte  macht  geltend,  E11  sei  neuheitsschädlich  für  den 
erteilen Anspruch 1 hingegen nicht für die erteilten Ansprüche 4 und 10. 

Die E11 beschreibt einen Adapter 10, der auf eine Leitung 30, in der eine 
Lochplatte  31  als  Strömungswiderstand  angeordnet  ist,  aufgesetzt  wer-
den kann. Der Adapter 10 ist mit Schrauben 32 über einen Flansch 12 auf 
der  Aussenseite  der  Leitung  30  aufgeschraubt  und  verfügt  über  einen 
Block,  in  welchem  zwei  Kanäle  16  und  17  vorgesehen  sind.  Die  Kanäle 
sind über entsprechende Durchgangsöffnungen in der Wand der Leitung 
30 einerseits mit dem stromaufwärts bezüglich der Lochplatte angeordne-

Seite 49 

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ten  Bereich  (rechts  in  Figur  2)  und  andererseits  mit  dem  stromabwärts 
bezüglich  der  Lochplatte  angeordneten  Bereich  (links  in  Figur  2)  direkt 
verbunden. Der stromaufwärts messende Kanal 16 mündet in eine erste 
Anschlussstelle  für  einen  Anschlusszylinder  21,  und  der  stromabwärts 
messende Kanal 17 mündet in eine zweite Anschlussstelle für einen An-
schlusszylinder  22.  Die Anschlussstellen  sind  mit  einem  Abstand  vonei-
nander auf dem Block angeordnet. 

Die Situation ist in Figur 2 am besten erkennbar: 

Abbildung 9: Fig. 2 aus JP H02-55123 (E11) 

Wie vorne in E. 27 dargelegt, ist das Merkmal c so auszulegen, dass es 
zwei getrennte Gehäuseteile gibt, die separat herstellbar sind. 

Entsprechend  offenbart  die  E11  Merkmal  c  nicht,  weil  es  keinen  ersten 
und zweiten Gehäuseteil im Sinne von separaten Teilen gibt. Es geht bei 
der  Vorrichtung  gemäss  der  E11  gerade  darum,  dass  der Adapter  dazu 
geeignet ist, eine bestehende Leitung auf der Aussenfläche aufgesetzt zu 
werden (z.B. Seite 2:3. Absatz). 

Daher  ist  E11  nicht  neuheitsschädlich  für  den  erteilen  Anspruch  1  und 
folglich auch nicht für den eventualiter eingeschränkt geltend gemachten 
Hauptanspruch. 

Neuheit gegenüber JP H03-44627 (als Übersetzung, „E12“) 

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38.  
JP H03-44627 (als Übersetzung, „E12“) gehört unbestritten zum massge-
blichen Stand der Technik. Die Beklagte macht geltend, E12 sei neuheits-
schädlich  für  die  erteilten  Ansprüche  1,  4  und  10,  und  folglich  auch  für 
den eventualiter eingeschränkten Hauptanspruch. 

Die  E12  beschreibt  ein  Durchflussmessgerät,  das  in  zwei  Leitungsab-
schnitte 14 für Dampf eingesetzt werden kann, wobei diese Leitungen je-
weils  einen  Flansch  aufweisen.  Bei  dieser  Vorrichtung  ist  gewissermas-
sen der Strömungswiderstand 8 in Form einer Lochplatte ausgebildet, die 
im  radialen  Randbereich  über  Anschlussstellen  für  die  Verbindungsele-
mente 9, die über die Leitungen 10 an ein differenzielles Druckmessgerät 
angeschlossen werden, verfügt. Figur 1 der E12 ist zu entnehmen, dass 
es  zwei  Anschlussstellen  gibt,  eine  mündet  in  einen  stromaufwärts  des 
Strömungswiderstands  angeordneten  Bereich  und  die  andere  in  den 
stromabwärts  des  Strömungswiderstands  angeordneten  Bereich  im  In-
nenraum des Rohres. 

Die  Situation  kann  am  besten  anhand  von  Figur  1  aus  der  E12  erkannt 
werden: 

Abbildung 10: Fig. 1 aus JP H03-44627 („E12“) 

Geht  man  davon  aus,  dass  ein  anspruchsgemässer  Strömungswider-
stand ein Bauteil sein muss, das separat ist vom ersten und zweiten Ge-
häuseteil,  so  ist  Neuheit  gegeben,  denn  es  ist  dann  Merkmal  f  nicht  ge-
geben,  weil  sich  die Anschlussstellen  nicht  auf  einem  Gehäuseteil,  son-
dern auf dem Strömungswiderstand, befinden. 

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Geht man davon aus, dass die Lochplatte 8 ein Gehäuseteil ist, gegebe-
nenfalls  zusammen  mit  einem  der  beiden  Leitungsabschnitte,  mithin  es 
nicht  ausgeschlossen  ist,  dass  der  Strömungswiderstand  einstückig  mit 
einem  der  beiden  Gehäuseteil  ausgebildet  ist,  dann  ist,  analog  wie  bei 
der E10, der Durchflussmessfühler gemäss der E12 neuheitsschädlich für 
Anspruch 1 des Klagepatents in der erteilten Fassung: 

a)  Durchflussmessfühler  (10):  Einheit  wenigstens  gebildet  aus  der 

Lochplatte und den beiden Rohrabschnitten 14;  

b)  einem  ein  zylindrisches  Gehäuse  (10)  definierenden  Durchgang 
mit  einer  ersten  Durchgangsöffnung  (13)  und  einer  zweiten 
Durchgangsöffnung (29): als zylindrisches Gehäuse kann die Einheit 
aus  der  Lochplatte  und  den  beiden  Rohrabschnitten  betrachtet  wer-
den; 

c)  einem  im  Durchgang  des  Gehäuses  angeordneten  Strömungswi-
derstand  (23),  welcher  das  Gehäuse  in  einen  ersten  und  einen 
zweiten Gehäuseteil (11 und 27) unterteilt: der radial innere Bereich 
der Lochplatte 8 ist ein Strömungswiderstand, der das Gehäuse unter-
teilt in einen rechten und einen linken Gehäuseteil; 

d)  einer ersten Anschlussstelle (17) mit einer Verbindung zum Innern 
des  ersten  Gehäuseteils  (11):  wenn  als  erster  Gehäuseteil  der  links 
angeordnete  Rohrabschnitt  mit  dem  Flansch  betrachtet  wird,  ist  dies 
die obere Anschlussstelle in Figur 1; 

e)  einer  zweiten  Anschlussstelle  (19)  mit  einer  Verbindung  zum  In-
nern  des  zweiten  Gehäuseteils:  wenn  als  erster  Gehäuseteil  die 
Lochplatte  8,  gegebenenfalls  in  Kombination  mit  dem  rechten  Lei-
tungsabschnitt  14,  betrachtet  wird  ist  dies  die  untere  Anschlussstelle 
Figur 1; 

f)   dadurch gekennzeichnet, dass die ersten und zweiten Anschluss-
stellen  (17,  19)  in  einem  Abstand  voneinander  auf  dem  gleichen 
Gehäuseteil  angeordnet  sind:  da  die  obere  und  die  untere  An-
schlussstelle  beide  auf dem  Ring  der  Lochplatte  8,  d.h.  auf  dem glei-
chen Gehäuseteil angeordnet sind, und zwar mit einem Abstand (oben 
respektive unten), ist auch dieses Merkmal in der E12 beschrieben. 

Jedoch wird das Merkmal i, und in der Folge die Merkmale j und k, in der 
E12 aus den im Wesentlichen gleichen Gründen wie bei der E10 nicht of-

Seite 52 

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fenbart.  Das  ringförmige  Bauteil  8  der  E12  verfügt  nicht  über  einen 
Flansch im Sinne der in E. 29 wiedergegebenen Definition. 

Es  wäre  alternativ  möglich,  die  Gesamtheit  gebildet  aus  dem  in  Figur  1 
rechts  angeordnetem  Rohr  mit  Flansch  und  dem  ringförmigen  Bauteil  8 
als  zweiten  Gehäuseteil  zu  betrachten.  Dann  verfügt  diese  Einheit  als 
Ganzes zwar über einen Flansch, dieser ist aber nicht zur Verbindung der 
Gehäuseteile,  sprich  zur  Verbindung  des  ersten  und  zweiten  Gehäuse-
teils ausgebildet. Auch eine derartige Zuordnung der in der E12 offenbar-
ten Bauteile offenbart entsprechend den Gegenstand von Merkmal i nicht. 

E12  ist  daher  nicht  neuheitsschädlich für  den  eingeschränkten  Hauptan-
spruch. 

Erfinderische Tätigkeit 

39.  
Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist 
keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um „eine unzulässige 
ex-post-Betrachtung  auszuschliessen“,  verlangt  das  Bundesgericht  eine 
nachvollziehbare Methode der Beurteilung.21 

Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes 
der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens 
und  Könnens.22  Es  ist  dann  zu  fragen,  „ob  ein  Fachmann  nach  all  dem, 
was  an  Teillösungen  und  Einzelbeiträgen  den  Stand  der  Technik  aus-
macht,  schon  mit  geringer  geistiger  Anstrengung  auf  die  Lösung  des 
Streitpatents kommen kann oder ob es dazu zusätzlichen schöpferischen 
Aufwandes bedarf. [X] Es sollen keine Lehren patentiert werden, die der 
Fachmann  in  Kenntnis  des  Standes  der  Technik  und  gestützt  auf  seine 
durchschnittlichen  Fähigkeiten  folgerichtig  aus  dem  Stand  der  Technik 
entwickeln kann; [X]“.23 

Das  Bundespatentgericht  wendet  bei  der  Beurteilung  der  erfinderischen 
Tätigkeit konsequent den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickel-
ten Aufgabe-Lösungs-Ansatz  an.24  Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz  gliedert 

21 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – „Kunststoffdübel“. 
22 BGer, a.a.O. 
23  BGE  138  III  111  E.  2.1  –  „Induktionsherd“;  Urteil  4A_541/2013  vom  2.  Juni 
2014,  E.  5.2.1  –  „Fugenband“;  Urteil  4A_541/2017  vom  8.  Mai  2018,  E.  2  – 
„Fulvestrant II“ (zur Publikation vorgesehen). 
24  BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E.  4.4  –  „elektrostatische 
Pulversprühpistole“;  Urteil  S2017_001  vom  1.  Juni  2017,  E.  4.6  – 

Seite 53 

                                                 
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sich in drei Phasen: i) Ermittlung des „nächstliegenden Stands der Tech-
nik“,  ii)  Bestimmung  der  zu  lösenden  „objektiven  technischen  Aufgabe“ 
und iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des 
nächstliegen-den Stands der Technik und der objektiven technischen Auf-
gabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre.25 

Unter  dem  nächstliegenden  (auch „nächstkommenden“)  Stand  der Tech-
nik ist die in einer einzigen Quelle offenbarte Kombination von Merkmalen 
zu  verstehen,  die  den  erfolgversprechendsten  Ausgangspunkt  für  eine 
Entwicklung darstellt, die zur beanspruchten Erfindung führt.26 Eine Kom-
bination von Entgegenhaltungen ist in diesem Stadium unzulässig.27 Der 
nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck oder 
eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.28 In der Praxis ist 
der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähnli-
chen  Verwendungszweck  entspricht  und  die  wenigsten  strukturellen  und 
funktionellen  Änderungen  erfordert,  um  zu  der  beanspruchten  Erfindung 
zu gelangen.29 Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.30 

Trotz des Superlativs „nächstliegend“ kann es, auch nach der Rechtspre-
chung  der  Beschwerdekammern  des  EPA,31  mehrere  „nächstliegende“ 
Entgegenhaltungen  geben,  die  „gleich  weit  entfernt“  sind  von  der  Erfin-
dung.32  Dann  muss  für  die  Feststellung,  dass  die  beanspruchte  techni-
sche  Lehre  nicht  naheliegend  ist,  der  Aufgabe-Lösungs-Ansatz  ausge-
hend von allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Wird jedoch aus-
gehend von einem zulässigen Ausgangspunkt gezeigt, dass dem Gegen-
stand des Anspruchs die erfinderische Tätigkeit fehlt, so kann die Prüfung 
abgebrochen werden.33 Das Bundesgericht hält dabei fest, dass es “nicht 
wesentlich  sein  [kann],  welches  von  regelmässig  mehreren  naheliegen-
den Elementen im Stande der Technik zum Ausgangspunkt der allein ent-

„Valsartan/Amlodipin  Kombinationspräparat“;  Urteil  O2015_011  vom  29.  August 
2017, E. 4.5.1 – „Fulvestrant“. 
25 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe November 2017, G-VII, 5. 
26  Beschwerdekammer  des  EPA,  Entscheidung  T  606/89  vom  18.  September 
1990. 
27 CR-PI-LBI-Scheuchzer, Art. 1 N 105. 
28 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 
29  Beschwerdekammer  des  EPA,  Entscheidung  T  606/89  vom  18.  September 
1990. 
30  BGer,  Urteil  4A_282/2018  vom  4. Oktober  2018,  E. 4.3  –  „balancier  de 
montre“. 
31  Vgl.  Beschwerdekammer  des  EPA,  Entscheidung  T  967/97  vom  25.  Oktober 
2001. 
32 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 
33 BGE 138 III 111 E. 2.2; BPatGer, Urteil O2013_011 vom 27. Mai 2015, E. 5.6 
– „Desogestrel“. 

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scheidenden Frage genommen wird, ob die Fachperson schon mit gerin-
ger  geistiger  Anstrengung  auf  die  Lösung  des  Streitpatents  kommen 
kann“.34 

Den  Aufgabe-Lösungs-Ansatz  bezeichnet  das  Bundesgericht  als  nützli-
ches Werkzeug, um die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu objek-
tivieren  und  eine  rückschauende  Betrachtungsweise  soweit  möglich  zu 
vermeiden, seine Anwendung ist aber nicht zwingend.35 

Die Beweislast für das Vorliegen von Nichtigkeitsgründen trägt die Partei, 
die die Feststellung der Nichtigkeit eines Patents einrede- oder widerkla-
geweise verlangt.36 Die Behauptungslast folgt nach allgemeiner Regel der 
Beweislast. 

40.  
Die  Beklagte  macht  mangelnde  erfinderische  Tätigkeit  ausgehend  von 
der auch in der Patentschrift genannten US 4,083,245 geltend, kombiniert 
mit  verschiedenen  anderen  Druckschriften  respektive  dem  allgemeinen 
Fachwissen. Weiter macht  sie mangelnde  erfinderische Tätigkeit  des  er-
teilten Anspruchs 1 ausgehend von E10, E11, E12 und E13 geltend. Letz-
teres  muss  schon  deshalb  nicht  mehr  geprüft  werden,  weil  der  Gegen-
stand des erteilten Anspruchs 1 nicht neu ist (vorstehend E. 35). 

Bezüglich  des  erteilten  Anspruchs  4  (Merkmal  i  des  eventualiter  einge-
schränkten Hauptanspruchs) macht die Beklagte in erster Linie mangeln-
de  Neuheit  geltend.  Eventualiter  behauptet  sie  mangelnde  erfinderische 
Tätigkeit  ausgehend  von  E11  in  Kombination mit  einer  der  Entgegenhal-
tungen  E10,  E12  und  E13.  Dieses  Vorbringen  muss  nicht  mehr  geprüft 
werden,  weil  Merkmal  i  bereits  durch  die  E1  neuheitsschädlich  vorweg-
genommen  ist  (vorstehend  E.  35).  Der  auf  mangelnde  erfinderische  Tä-
tigkeit  gestützte Angriff  führt  deshalb  nicht  weiter,  da  von  der  Beklagten 
nicht geltend gemacht wird, die Kombination von E11 mit E10, E12 oder 
E12 führe zu den fehlenden Merkmalen j und k. 

Bezüglich des erteilten Anspruchs 10 (Merkmale j und k des eventualiter 
eingeschränkten  Hauptanspruchs)  macht  die  Beklagte  ebenfalls  primär 
mangelnde Neuheit geltend. In Bezug auf die angeblich fehlende erfinde-

34 BGer, Urteil 4A_391/2011 vom 23. Dezember 2011,  E 2.2 – „Induktionsherd“. 
35  BGE  138  III  111  E. 2.2;  Urteil  4A_541/2013  vom  2.  Juni  2014,  E. 5.2.1  – 
„Fugenband“. 
36  Heinrich,  PatG/EPÜ,  3.  Aufl.  2018,  Art. 26  N 45;  Fritz  Blumer, 
Bertschinger/Münch/Geiser 
Anwaltspraxis), Basel 2002, Rz. 18.49; CR PI-LBI-Scheuchzer, Art. 26 N 14. 

(Hrsg.),  Patentrecht 

(Handbücher 

in: 
die 

für 

Seite 55 

                                                 
O2016_009 

rische Tätigkeit verweist sie auf die Klage. An der zitierten Stelle der Kla-
ge  wird  mangelnde  erfinderische Tätigkeit  für  den  abhängigen Anspruch 
10  ausschliesslich  ausgehend  von  E2,  jeweils  in  Kombination mit  DE  32 
25 115 C1 („E7“), US 1,768,563 A („E8“) und JP H03-21735 U („E9“) gel-
tend gemacht. 

Die  Beklagte  macht  namentlich  keine  fehlende  erfinderische  Tätigkeit 
ausgehend  von  E1  geltend.  Sie  behauptet  zwar,  das  Weglassen  der 
Membran  im  Bereich  der Anschlussstellen  der Ausführungsform  gemäss 
Figur 8  von  E1  könne  keine  erfinderische  Tätigkeit  begründen.  Selbst 
wenn  man  dies  aber  unterstellt,  gelangt  man  nicht  zum  Gegenstand  der 
Erfindung,  da  die  Merkmale  j  und  k  von  der  E1  nicht  offenbart  werden 
(vorstehend  E.  35).  Die Argumentation  bezüglich Weglassen  der  Memb-
ran ist denn auch als Eventualstandpunkt zu verstehen, falls das Gericht 
die „Verbindung“ im Sinne der Klägerin als „ungehinderte“ Verbindung in-
terpretieren würde, was gemäss E. 28 nicht der Fall ist. 

Die  Klägerin  bestreitet,  dass  die  Erfindung  ausgehend  von  den  von  der 
Beklagten genannten Entgegenhaltungen naheliegend sei. Sie behauptet 
aber nicht, dass von einem anderen Ausgangspunkt auszugehen sei.  

41.  
In einem vom Verhandlungsgrundsatz geprägten Verfahren obliegt es der 
Partei, die die Nichtigkeit eines Patents geltend macht, die entsprechen-
den  Behauptungen  aufzustellen.  Das  Gericht  prüft  nur,  ob  die  geltend 
gemachten  Gründe  zur  Nichtigkeit  des  angegriffenen  Patents  führen. 
Dass die erfinderische Tätigkeit eine Rechtsfrage ist, ändert nichts daran, 
dass  die  entsprechenden Tatsachenbehauptungen  von  der  beweisbelas-
teten Partei vorgebracht werden müssen. Im Folgenden wird die erfinde-
rische  Tätigkeit  des  eingeschränkten  Hauptanspruchs  daher  ausgehend 
von  der  von  der  Beklagten  als  „nächstliegendem“  Stand  der Technik  be-
zeichneten Entgegenhaltung geprüft. 

Naheliegen ausgehend von US 4,083,245 („E2“) 

42.  
Nachdem  der Ausgangspunkt  für  die  Beurteilung  der  erfinderischen  Tä-
tigkeit  bestimmt  wurde,  sind  nach  dem  Aufgabe-Lösungs-Ansatz  die 
Merkmale  zu  bestimmen,  die  die  Erfindung  vom  Ausgangspunkt  unter-
scheiden. Aus den Wirkungen dieser „unterscheidenden Merkmale“ ergibt 

Seite 56 

O2016_009 

sich die objektive technische Aufgabe, die sich von der subjektiven, in der 
Patentschrift genannten, Aufgabe unterscheiden kann.37 

US 4,083,245 („E2“) zeigt einen gattungsgemässen Durchflussmessfühler 
zur  Messung  von  Gasflüssen  mittels  Differenzialdruckmessung.  Die  E2 
offenbart Flansche mit Flanschdruckflächen im Sinne von Merkmal i (z.B. 
Figuren  1  und  2).  Unstrittig  offenbart  E2  nicht,  die  zwei Anschlussstellen 
am gleichen Gehäuseteil anzubringen (vgl. Fig. 1). Ebenfalls offenbart die 
E2 die Merkmale j und k des eingeschränkten Hauptanspruchs nicht. 

Die  Lehre  von  E2  unterscheidet  sich  demnach  vom  eingeschränkten 
Hauptanspruch dadurch, dass beim erfindungsgemässe Durchflussmess-
fühler 

f)   die Anschlussstellen [für die Sensorschläuche] in einem Abstand 
voneinander auf dem gleichen Gehäuseteil angeordnet sind, 

j)  wobei  die  Verbindungen  [von  den  Anschlussstellen  zum  Innern 
des  ersten  und  zweiten  Gehäuseteils]  teilweise  in  den  Flansch-
druckflächen verlaufen und/oder 

k)  als  dichtungsflächenseitige  Öffnungen  durch  die  Flanschdruck-

fläche austreten. 

Die  Wirkung  dieser  Merkmale  liegt  darin,  dass  der  erfindungsgemässe 
Durchflussmessfühler  gegenüber  dem  Durchflussmessfühler  gemäss 
dem  Stand  der Technik einfacher  zu konstruieren  und günstiger  herstell-
bar ist (Abs. [0009] Klagepatent). Hingegen ist das Vermeiden des Abkni-
ckens der Sensorschläuche keine Wirkung der Erfindung gemäss einge-
schränktem  Hauptanspruch,  denn  diese  wird  durch  die  Lage  der  An-
schlussstutzen im Wesentlichen parallel zur Längsachse des Durchfluss-
messfühlers  erzielt  (erteilter Anspruch 3),  die  nicht  Gegenstand  des  ein-
geschränkten Anspruchs ist. Die Anordnung der Anschlussstellen auf dem 
gleichen Gehäuseteil alleine vermag die Gefahr des Abknickens nicht zu 
verringern. 

43.  
Nachdem  die  objektive  technische Aufgabe  bestimmt  wurde,  ist  zu  prü-
fen, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, die den mit 
der  objektiven  technischen  Aufgabe  befassten  Fachmann  veranlassen 
würde  (nicht  nur  könnte,  sondern  würde),  den Ausgangspunkt  unter  Be-

37 vgl. Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 

Seite 57 

                                                 
O2016_009 

rücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu et-
was  zu  gelangen,  was  unter  den  Patentanspruch  fällt,  und  das  zu  errei-
chen, was mit der Erfindung erreicht wird.38 

Die  Beklagte  behauptet,  der  Fachmann  würde  eine  erfindungsgemässe 
Lösung der DE 32 25 115 C1 („E7“) entnehmen. E7, ein Patent der Daim-
ler-Benz AG, Stuttgart, beschlägt eine Flanschnabe aus dem Maschinen-
bau. Konkret handelt es sich um ein Bauteil, das bei Gangwechselgetrie-
ben,  respektive  Gangschaltkupplungen,  eingesetzt  wird  (Spalte  2:46-50 
von E7). Es ist nicht ersichtlich, weshalb der Fachmann einen derart gat-
tungsfremden Stand der Technik beiziehen würde, um ein Konstruktions-
problem  von  Durchflussmessfühlern  zu  lösen,  die  regelmässig  aus  ther-
moplastischem  Kunststoff  hergestellt  werden,  während  die  Flanschnabe 
gemäss E7 für den Fachmann ersichtlich aus Metall hergestellt wird. Der 
Hinweis darauf, dass es sich auch bei E7 um einen Flansch handle, ge-
nügt nicht. 

Die  US  1,768,563  A  („E8“)  betrifft  eine  Vorrichtung  zur  Durchflussmes-
sung  von  Flüssigkeiten  durch  Differenzialdruckmessung.  Wieso  der 
Fachmann die Lehre von E8 auf die Durchflussmessung von Gasen (Luft) 
übertragen  würde,  ist  nicht  ersichtlich.  Ebenfalls  ist  die  Vorrichtung  ge-
mäss  E8  wiederum  aus  Metall  hergestellt,  um  den  offenbar  hohen  Drü-
cken  zu  widerstehen  (siehe  z.B.  Fig. 5  aus  E8,  die  1930  offensichtlich 
nicht  aus  Kunststoff  herstellbar  war).  Die  Übertragung  der  Lehre  aus  E8 
auf  einen  im  Spritzgussverfahren  aus  Kunststoff  hergestellten  Durch-
flussmessfühler zur Messung eines Luftstroms ist daher alles andere als 
naheliegend. Es ist mithin nicht ersichtlich, weshalb der Fachmann einen 
derartigen Stand der Technik beiziehen würde, um ein Konstruktionsprob-
lem von Gas-Durchflussmessfühlern zu lösen. 

38 So genannter „could/would approach“, BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 
2017, E. 4.7. 

Seite 58 

 
 
                                                 
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Die  JP  H03-21735  U  („E9“)  ist  eine  japanische  Patenschrift,  die  nicht  in 
Übersetzung  eingereicht  wurde.  Ihr  Offenbarungsgehalt  bleibt  daher  un-
klar.  Immerhin  scheinen  die  Zeichnungen  (z.B.  Fig.  2)  darauf  hinzudeu-
ten,  dass  es  sich  ebenfalls  um  eine  Flüssigkeitsdurchflussmessvorrich-
tung aus dem Anlagenbau handelt, die aus den gleichen Gründen wie die 
Entgegenhaltungen E8 und E9 vom massgeblichen Fachmann für die Lö-
sung  der  objektiven  technischen  Aufgabe  nicht  beigezogen  würde.  Be-
trachtet  man  die  von  der  Beklagten  herangezogene  Figur  3,  so  bleibt 
mangels  verfügbaren  Beschreibungstexts  unklar,  um  was  es  in  dieser 
Zeichnung  geht.  Es  kann  noch  nicht  einmal  erkannt  werden,  ob  hier  ein 
Flansch vorliegt. 

Schliesslich  behauptet  die  Klägerin,  die  Merkmale  j  und  k  ergäben  sich 
aus der Kombination von E2 mit der E12. Wie vorstehend in E. 35 ausge-
führt, offenbart die E12 jedoch das Merkmal i, und in der Folge die Merk-
male j und k, nicht. Das ringförmige Bauteil 8 der E12 verfügt nicht über 
einen  Flansch  im  Sinne  der  in  E.  29  wiedergegebenen  Definition.  Die 
Übertragung  der  Verbindungsführung  im  Bauteil 8  gemäss  E12  in  den 
Flansch respektive die Flanschdruckflächen gemäss E2 ist nicht nahelie-
gend. Es handelt sich um zwei konstruktiv völlig unterschiedliche Lösun-
gen,  einen  Durchflussmessfühler  herzustellen.  Bei  der  E12  werden  die 
Verbindungen  zum  Differenzialdruckmessgerät  in  den  Strömungswider-
stand (Bauteil 8) gelegt. Diese Lösung lässt sich nicht ohne weiteres auf 
einen  Durchflussmessfühler  übertragen,  bei  dem  der  Strömungswider-
stand viel zu dünn ist, um darin Verbindungen anzubringen. Zudem geht 
es bei der E12 um Anlagenbau, konkret um die Messung des Differenzi-
aldrucks in Wasserdampfröhren in thermischen Kraftwerken. Eine solche 
Vorrichtung  wird  ersichtlich  nicht  aus  thermoplastischem  Kunststoff  her-
gestellt.  Die  Übertragung  der  Lehre  aus  E12  auf  einen  Durchflussmess-
fühler gemäss  E2  zur  Vereinfachung  von  dessen  Herstellung  liegt  daher 
nicht nahe. 

Der  eventualiter  eingeschränkte  Hauptanspruch  erweist  sich  daher  aus-
gehend von E2 als nicht naheliegend. Soweit die Beklagte weiter behaup-
tet,  bei  den  unterscheidenden  Merkmalen  handle  es  sich  um  „rein  kon-
struktive  Massnahmen“,  die  dem  Fachmann  aus  seinem  allgemeinen 
Fachwissen  bekannt  seien,  sind  ihre  Vorbringen  nicht  ausreichend  sub-
stanziiert, um geprüft werden zu können. Das allgemeine Fachwissen ist 

Seite 59 

durch  die  beweisbelastete  Partei  substanziiert  zu  behaupten  und  im  Be-
streitungsfall zu beweisen.39 

O2016_009 

Verletzung 

44.  
Die  Beklagte  stellte  zumindest  bis  August  2016  verschiedene  Ausfüh-
rungsformen  eines  Durchflussmessfühlers,  der  angeblich  in  den  Schutz-
bereich  des  eventualiter  eingeschränkten  Hauptanspruchs  fällt,  in  der 
Schweiz her (ob seither in der Schweiz hergestellt wurde, ist umstritten). 
Diese Ausführungsformen werden von den Parteien übereinstimmend als 
„Erwachsenenausführung“  und  als  „Kinderausführung“  bezeichnet.  Die 
Verletzung  muss  für  die  beiden  Ausführungsformen  jeweils  separat  ge-
prüft werden. 

Verletzung durch die Erwachsenenausführung 

45.  
Bezüglich Verletzung stützt sich die Klägerin für die Erwachsenenausfüh-
rung auf act. 1_9 (Augenscheinobjekt), act. 1_10 (Prospekt, aus dem die 
Technik  aber  nicht  hervorgeht),  sowie  auf  die  Fotografien  gemäss 
act. 1_14  und  act.  1_15.  Die  Erwachsenenausführung  sieht  gemäss 
act. 1_14 wie folgt aus: 

39  BPatGer,  Urteil  O2013_033  vom  30.  Januar  2014,  E.  31;  BGer,  Urteil 
4A_142/2014 vom 2. Oktober 2014, E. 5 – „couronne dentée II“. 

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Abbildung 11: Fotografie einer „Erwachsenenausführung" (Fotografie 1 aus act. 1_14) 

46.  
Die  Beklagte  bestreitet  nicht,  dass  die  Erwachsenenausführung  die  in 
den Abbildungen gezeigten und von der Klägerin behaupteten Struktur-
merkmale  aufweist.  Sie  behauptet,  die  Klägerin  habe  diese  nicht  sub-
stanziiert  behauptet,  was  angesichts  der  klägerischen Ausführungen  in 
act. 1 RZ 35-46 und act. 27 RZ 190 ff. nicht überzeugt. Sie bestreitet je-
doch,  dass  diese  Strukturmerkmale  den  Merkmalen  des  geltend  ge-
machten eingeschränkten Hauptanspruchs entsprechen. Sie behauptet, 
bei korrekter Auslegung des Anspruchs fehlten der Erwachsenenausfüh-
rung die Merkmale 

•  zylindrisches Gehäuse (aus Merkmal b),  

•  Anschlussstellen (aus Merkmalen d und e),  

Seite 61 

 
O2016_009 

•  Beabstandung  der  auf  dem  gleichen  Gehäuseteil  angeordneten 

Anschlussstellen (Merkmal f),  

•  Flanschdruckflächen (Merkmal i)  

•  Verbindungen, die teilweise in Flanschdruckflächen verlaufen, und 

(Merkmal j) 

•  Verbindungen,  die  als  dichtungsflächenseitige  Öffnungen  durch 

die Flanschdruckfläche austreten (Merkmal k). 

Das Vorhandensein dieser Merkmale bei der Erwachsenenausführung ist 
daher im Folgenden zu prüfen. Ebenfalls ist zu prüfen, ob die angegriffe-
ne Ausführungsform Flanschfortsätze im Sinne des Unterlassungsbegeh-
rens  (relevant  im  Zusammenhang  mit  dem  eventualiter  eingeschränkten 
Anspruch  ist  das  Eventualrechtsbegehren  1  zu  Rechtsbegehren  1a  res-
pektive  2a  wie  gestellt  mit  der  Replik)  aufweisen.  Denn  wenn  dies  nicht 
der Fall ist, fehlt es an einem Rechtsschutzinteresse an einem Unterlas-
sungsbegehren. 

47.  
Die  Erwachsenenausführung  weist  ein  zylindrisches  Gehäuse  im  Sinne 
des Anspruchs auf. Bereits ein Vergleich der Erwachsenenausführung mit 
der  Figur  1  des  Klagepatents  zeigt,  dass  die  beiden Ausführungsformen 
ein im Wesentlichen gleiches Aussengengehäuse aufweisen. Da der An-
spruch nicht so auszulegen ist, dass er die Ausführungsbeispiele des Pa-
tents  nicht  erfasst  (vorstehend  E.  25),  erfasst  er  auch  die  Form  des  Ge-
häuses der Erwachsenenausführung. 

für  Sen-
Die  Erwachsenenausführung  weist  auch  Anschlussstellen 
sorschläuche  auf.  Diese  sind  in  der Abbildung  aus  act. 1_14  mit  17  und 
18 bezeichnet und befinden sich auf der gleichen Hälfte des zweiteiligen 
Gehäuses. Die Anschlussstellen sind auch beabstandet, auch dies ist aus 
den Abbildungen, insbesondere Fotografie 2, in act. 1_14 unmittelbar und 
eindeutig erkennbar. 

48.  
Am heftigsten bestritten wird von der Beklagten, dass ihre Erwachsenen-
ausführung  Flanschdruckflächen  aufweist  und,  selbst  wenn  solche  vor-
handen  sein  sollten,  die  Verbindungen  von  den Anschlussstellen  in  das 
Innere  der  ersten/zweiten  Gehäusehälfte  teilweise  in  diesen  verlaufen 
oder  durch  diese  hindurchführen.  Sie  verweist  dazu  auf  die  computerto-
mographischen Bilder, die die Klägerin als act. 1_15 eingereicht hat, ins-
besondere auf Bild 8 aus act. 1_15: 

Seite 62 

O2016_009 

Abbildung 12: Bild 8 aus act. 1_15 

Bild 8 zeigt einen Querschnitt durch die beiden Flansche der beiden Ge-
häusehälften.  Mit  23  ist  der  Strömungswiderstand  gekennzeichnet,  der 
zwischen den Flanschen eingeklemmt wird. 45 und 47 kennzeichnen eine 
Nut und Kammstruktur. Die Beklagte bringt nun vor, die gasdichte Verbin-
ihrer  Ausführungsform  ausschliesslich  über  die 
dung  erfolge  bei 
Nut/Kammstruktur. Hingegen würden sich die Flanschflächen nicht berüh-
ren  (rote  Pfeile  in Abbildung  12).  Berühren  würden  sich  nur  die  Ebenen 
der  Kamm  und  Nut,  die  rechtwinklig  von  der  Flanschfläche  vorstünden 
(weisse  Pfeile  in Abbildung  12).  Dies  sei Absicht,  denn  dadurch könnten 
Strömungswiderstände  unterschiedlicher  Dicke  verwendet  werden,  ohne 
dass die Gehäusehälften anders konstruiert werden müssten, dies in Ab-
weichung  von  der  patentgemässen Ausführung. Da  Flanschdruckflächen 
definitionsgemäss unter Druck gegeneinander anliegen müssten, fehle es 
bei der Erwachsenenausführung an Flanschdruckflächen. 

Selbst wenn man den Bereich, in dem der Strömungswiderstand von den 
Flanschen  eingeklemmt  wird  (im  oben  wiedergegebenen  Bild 8  mit  gel-
bem  Pfeil  bezeichnet),  noch  als  Flanschdruckfläche  bezeichnen  würde, 
verliefen  dort  auf  jeden  Fall  keine  Verbindungen.  Dies  könne  man  aus 

Seite 63 

 
den computertomographischen Bildern aus act. 1_15 sehen. Nachfolgend 
wird stellvertretend der obere Teil von Bild 15 aus act. 1_15 eingeblendet. 
Die weissen Vierecke wurde durch das Gericht hinzugefügt: 

O2016_009 

a 

b 

Abbildung 13: Bild 15 aus act. 1_15 (Ausschnitt) 

Bild 15  zeigt  einen  Querschnitt  durch  eine  Erwachsenenausführung.  Die 
dünne senkrechte Linie ist der Strömungswiderstand. Mit 33 wird eine der 
Verbindungen zu einer Anschlussstelle bezeichnet, die – weil sie in der Z-
Ebene schräg verläuft – rechts zu enden scheint. 

Gemäss der Definition in E. 29 ist Flanschdruckfläche gleichzusetzen mit 
Flanschfläche. Flanschdruckfläche im Sinne des Anspruchs ist die Ober-
fläche eines Flansches, die vom Gehäuseteil, an dem der Flansch befes-
tigt ist, weggerichtet ist und die der Verbindung des Gehäuseteils mit ei-
nem  anderen  Gehäuseteil  dient,  wobei  die  Verbindung  nicht  notwendi-
gerweise  über  die  gesamte  Fläche  erfolgen  muss.  Damit  verläuft  die 
Flanschdruckfläche der angegriffenen Ausführungsform über die gesamte 
Breite des Flansches, in der Abbildung 13 also von dem mit a bis zu dem 
mit  b  bezeichneten  Punkt.  Damit  verlaufen  aber  auch  die  Verbindungen 
von  den  Anschlussstellen  zum  Innern  des  ersten/zweiten  Gehäuseteils 
durch  die  Flanschdruckflächen,  wie  ebenfalls  z.B.  aus  Bild 15  aus 
act. 1_15 erkennbar ist (ebenso ist es aus den Bildern 11-13 erkennbar). 

Seite 64 

 
O2016_009 

Die  Beklagte  mag  die  patentgemässe  Lehre  weiterentwickelt  haben  und 
möglicherweise ist die beklagtische Weiterentwicklung sogar patentfähig. 
Das  führt  aber  nicht  aus  dem  Schutzbereich  des  älteren  Patents  (vgl. 
Art. 36 PatG). 

Die Erwachsenenausführung verwirklicht daher die Merkmale des einge-
schränkten Hauptanspruchs wortsinngemäss. 

49.  
Die  beiden  Gehäuseteile  der  Erwachsenenausführung  weisen  auch  je-
weils  einen  Flansch  mit  Flanschfortsatz  im  Sinne  der  Definition  in  E.  29 
und gemäss Eventualrechtsbegehren 1 zu Rechtsbegehren 1a respektive 
2a  wie  gestellt  mit  der Replik  auf.  Dies  ist  ersichtlich  z.B.  aus  den  Foto-
grafien 1 und 5 in act. 1_14, die einen Flanschfortsatz mit einer Geomet-
rie zeigen, die im Wesentlichen derjenigen des Ausführungsbeispiels des 
Klagepatents entspricht. 

Ebenfalls  verläuft  die  Verbindung  von  der  zweiten  Anschlussstelle  zum 
Innern des zweiten Gehäuseteils teilweise über einen zwischen dem ers-
ten  und  zweiten  Flansch  mit  einem  Flanschfortsatz  verlaufenden  Kanal 
über die Flanschdruckflächen hinweg, wie vorstehend in E. 45 erläutert. 

Seite 65 

 
 
Kinderausführung 

50.  
Eine Abbildung der Kinderausführung findet sich in act. 27_25: 

O2016_009 

Abbildung 14: Kinderausführung gemäss act. 27_25 

Wie  bei  der  Erwachsenenausführung  ist  der  physische  Aufbau  der  Kin-
derausführung, wie er sich aus act. 27_24-25 ergibt, nicht bestritten. Die 
Beklagte bestreitet jedoch, dass sich die Strukturmerkmale unter die kor-
rekt  ausgelegten  Begriffe  des  eingeschränkten  Hauptanspruchs  subsu-
mieren  lassen.  Konkret  wird  das  Fehlen  der  gleichen  Merkmale  geltend 
gemacht,  die  gemäss  der  Beklagten  auch  bei  der  Erwachsenenausfüh-
rung  nicht  gegeben  sind  (vorstehend  E.  42).  Zudem  sei  bei  der  Kinder-
ausführung  unklar,  was  als  Gehäuseinneres  zu  betrachten  sei,  da  die 
Kinderausführung doppelwandig ausgestaltet sei und daher ein äusseres 
Gehäuse  und  einen 
(act. 8 
RZ 164 f.; act. 33 RZ 198 ff.). 

inneren  Durchgangsbereich  aufweise 

Bei  der  Kinderausführung  umfasst  jedes  der  beiden  Gehäuseteile  ein 
äusseres Rohrstück (in Abbildung 14 mit 112 respektive 272 bezeichnet) 
und  ein  inneres  Rohrstück  (111  respektive  271).  Das  äussere  Rohrstück 
ermöglicht  es,  Standard-Beatmungsschläuche  an  die  Kinderausführung 
anzuschliessen.  Würde  man  die  offenen  Enden  der  beiden  Rohrstücke 

Seite 66 

 
O2016_009 

(also dort, wo der Beatmungsschlauch angeschlossen wird) luftdicht ver-
schliessen,  wäre  der  durch  das  innere  und  äussere  Rohrstück  gebildete 
Zwischenraum  vollständig  vom  Innern  des  inneren  Rohrs  getrennt.  Oh-
nehin ist der vom inneren und äusseren Rohrstück gebildete Zwischenbe-
reich  vollständig  von  den  Anschlussstellen  für  die  Sensorschläuche  ge-
trennt; diese sind nur mit dem Innern des inneren Rohrstücks verbunden. 

Das  innere  Rohr  –  respektive  die  zwei  Rohrstücke,  d.h.  Gehäuseteile  – 
der Kinderausführung entsprechen daher in ihrem Aufbau der Erwachse-
nenausführung, mit  dem  Unterschied,  dass  ihr  Durchmesser geringer  ist 
und  sie  sich  in  einem  äusseren  Rohrstück  befinden.  Dieses  zusätzliche 
Merkmal  führt  aber  nicht  aus  dem  Schutzbereich  des  eingeschränkten 
Anspruchs  heraus.  Der  Anspruch  schliesst  nicht  aus,  dass  eine  an-
spruchsgemässe Ausführungsform  innerhalb  eines  Rohrstücks  mit  grös-
serem Durchmesser platziert wird. 

Daher  verletzt  auch  die  Kinderausführung  wortsinngemäss  den  einge-
schränkten Hauptanspruch gemäss act. 27 RZ 24. 

Ebenfalls  weisen  die  beiden  Gehäuseteile  der  Kinderausführung  jeweils 
einen  Flansch  mit  Flanschfortsatz  im  Sinne  der  Definition  in  E.  29  und 
gemäss  Eventualrechtsbegehren  1  zu  Rechtsbegehren  1a respektive  3a 
wie  gestellt  mit  der  Replik  auf.  Dies  ist  ersichtlich  aus  der  Fotografie  in 
act. 27_25 (Abbildung 14), die einen Flanschfortsatz mit einer Geometrie 
zeigt, die im Wesentlichen derjenigen des Ausführungsbeispiels des Kla-
gepatents entspricht. 

Unterlassungsanspruch 

51.  
Gemäss  Art. 72  PatG  kann  derjenige,  der  durch  eine  der  in  Art. 66  ge-
nannten Handlungen bedroht oder in seinen Rechten verletzt ist, auf Un-
terlassung  oder  auf  Beseitigung  des  rechtswidrigen  Zustandes  klagen. 
Voraussetzung  für  die  Unterlassungsklage  ist  eine  andauernde  Verlet-
zung oder ein sich störend auswirkender Zustand oder eine Bedrohung in 
den Rechten. Der Patentinhaber ist in seinen Rechten bedroht, wenn das 
Verhalten des Beklagten die künftige Patentverletzung ernsthaft befürch-
ten  lässt.40  Lehre  und  Rechtsprechung  unterscheiden  zwischen  Erstbe-
gehungs- und Wiederholungsgefahr. Analoge Eingriffe in der Vergangen-
heit  sind  ein  Indiz  für  einen  bevorstehenden  Eingriff  (Wiederholungsge-
fahr). Die erfolgten Eingriffe begründen nicht nur ein Interesse, die genau 

40 BGE 124 III 72 E. 2a – „Contra-Schmerz“. 

Seite 67 

                                                 
O2016_009 

gleichen  Handlungen  verbieten  zu  lassen,  sondern  auch  gleichartige 
Handlungen,  da  sie  indizieren,  dass  der  Beklagte  fremde  Rechte  nicht 
respektiert.41 Eine Wiederholungsgefahr darf angenommen werden, wenn 
der  Beklagte  die  Widerrechtlichkeit  des  beanstandeten  Verhaltens  be-
streitet,  ist  doch  dann  zu  vermuten,  dass  er  es  im  Vertrauen  auf  dessen 
Rechtmässigkeit  weiterführen  wird.42  Dies  gilt  insbesondere,  wenn  der 
Verletzer  zwar  im  Hinblick  auf  den  Prozess  die  Verletzungen  eingestellt 
hat,  in  seinen  Rechtsvorträgen  aber  nach  wie  vor  sein  Verhalten  als 
rechtmässig verteidigt.43 Die Wiederholungsgefahr entfällt, wenn der Ver-
letzer  verbindlich  die  Rechtswidrigkeit  seiner  Handlungen  anerkannt  und 
sich verpflichtet hat, das beanstandete Verhalten einzustellen.44 

52.  
Im vorliegenden Fall bestreitet die Beklagte, das Klagepatent weiterhin zu 
verletzen. Sie habe die Produktion der angegriffenen Ausführungsformen 
in der Schweiz im August 2016 „vorsichtshalber“ eingestellt. Die angegrif-
fenen Ausführungsformen seien auch nicht in der Schweiz und Liechten-
stein erhältlich; es fehle ihnen ohnehin die für den Vertrieb in diesen Län-
dern notwendige CE-Zulassung. 

Die  Beklagte  bestreitet  aber  nach  wie  vor  die  Rechtswidrigkeit  der  ihr 
vorgeworfenen  Handlungen.  Sie  hat  auch  keine  Unterlassungserklärung 
abgegeben,  gemäss  der  sie  sich  verbindlich  verpflichten  würde,  das  be-
anstandete  Verhalten  einzustellen.  Entsprechend  kann  nicht  ausge-
schlossen  werden,  dass  sie  ohne  gerichtliches  Verbot  den  Vertrieb 
und/oder  die  Herstellung  der  angegriffenen Ausführungsformen  –  sofern 
er den eingestellt respektive gar nie aufgenommen wurde – im relevanten 
Gebiet  aufnehmen  wird.  Die  Klägerin  hat  entsprechend  einen  Anspruch 
auf  eine  Unterlassungsverfügung,  soweit  die  angegriffenen  Durchfluss-
messfühler einen gültigen Patentanspruch verletzen. Dies im Umfang des 
Eventualrechtsbegehrens 1 zu Rechtsbegehren 1a der Fall. 

Abzuweisen ist hingegen das Rechtsbegehren 1a, das sich auf den ertei-
len  Anspruch  1  stützt.  Da  dieser  Anspruch  nicht  rechtsbeständig  ist  (E. 
35), ist die Beklagte in diesem Umfang nicht in ihren Rechten verletzt o-
der bedroht. 

41  David  et  al.,  in:  von  Büren/David  (Hrsg.),  Schweizerisches  Immaterialgüter- 
und Wettbewerbsrecht, Band  I/2, 3. Aufl. Basel 2010, Rz. 272. 
42 BGE 124 III 72 E. 2a – „Contra-Schmerz“. 
43 BGE 128 III 96 E. 2e – „Orfina“. 
44 David et al., a.a.O., Rz. 272. 

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O2016_009 

Bestimmtheit des Unterlassungsbegehrens 

53.  
Unterlassungsklagen müssen auf das Verbot eines genau umschriebenen 
Verhaltens  gerichtet  sein.  Die  verpflichtete  Partei  soll  erfahren,  was  sie 
nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen 
wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen 
haben.45 Die behauptete Verletzungs- oder Ausführungsform ist so zu be-
schreiben,  dass  durch  blosse  tatsächliche  Kontrolle  ohne  weiteres  fest-
gestellt  werden  kann,  ob  die  verbotene  Ausführung  vorliegt.  Die  Verlet-
zungsform  ist  als reale technische  Handlung  durch  bestimmte  Merkmale 
so zu umschreiben, dass es keiner Auslegung rechtlicher oder mehrdeu-
tiger  technischer  Begriffe  bedarf.46  Da  Typenbezeichnungen  problemlos 
geändert werden können, sind sie allein grundsätzlich nicht geeignet, die 
angegriffene Ausführung zu bestimmen.47 

54.  
Die Beklagte kritisiert, die klägerischen Rechtsbegehren enthielten unbe-
stimmte respektive umstrittene Begriffe, die direkt den Patentansprüchen 
entnommen  worden  seien.  Es  könne  nicht  durch  eine  bloss  tatsächliche 
Kontrolle  geprüft  werden,  ob  eine  Verletzung  vorliege.  Zudem  gehe  es 
nicht an, in das Rechtsbegehren Typenbezeichnungen aufzunehmen. Die 
Beklagte  wendet  ein,  sie  habe  insbesondere  in  Hinblick  auf  mögliche 
Zollhilfemassnahmen  ein  Interesse  daran,  die  Typenbezeichnungen  in 
das Verbot aufzunehmen, da der Zoll ohne Typenbezeichnungen kaum in 
der Lage sei, verletzende Ausführungsformen zu identifizieren. 

Das Urteilsdispositiv ist unter Berücksichtigung der Entscheidungsgründe 
auszulegen.  Es  ist  zwar  richtig,  dass  das  Unterlassungsbegehren  z.B. 
den  umstrittenen  Begriff  „Flanschdruckfläche“  wiederholt,  der  sich  auch 
im  eingeschränkten  Hauptanspruch  findet.  Die  Erwägungen  definieren 
diesen  Begriff jedoch so,  dass  durch  bloss  tatsächliche  Kontrolle geprüft 
werden kann, ob eine Flanschdruckfläche vorliegt. Wollte man das Dispo-
sitiv  ohne  Berücksichtigung  der  Erwägungen  so  formulieren,  dass  durch 
bloss tatsächliche Kontrolle überprüft werden kann, ob eine Ausführungs-
form vom Unterlassungsbegehren erfasst wird, müsste man die Definition 
jedes  einzelnen  umstrittenen  Begriffs  in  das  Dispositiv  aufnehmen.  Im 
vorliegenden  Fall  wären  dies  neben  „Flanschdruckfläche“  insbesondere 
auch die Definitionen von „zylindrisches Gehäuse“, „Flanschfortsatz“ und 

45 BGE 142 III 587 E. 5.3. 
46 BGE 131 III 70 E. 3.3 – „Sammelhefter V“. 
47 BGE 131 III 70 E. 3.6. 

Seite 69 

                                                 
O2016_009 

„erste/zweite  Anschlussstelle  mit  einer  Verbindung  zum  Innern  des  ers-
ten/zweiten  Gehäuseteils“.  Das  wäre  zwar  grundsätzlich  möglich,  würde 
die  Lektüre  des  Urteilsdispositivs  aber  sehr  erschweren,  ohne  dass 
dadurch  etwas  gewonnen  würde,  denn  die  massgeblichen  Definitionen 
ergeben sich wie gesagt aus den Erwägungen. Das Eventualbegehren 1 
zu Rechtsbegehren Ziff. 1a gemäss act. 27 erweist sich daher als ausrei-
chend bestimmt. 

Hingegen hat die Klägerin keinen Rechtsanspruch, der Beklagten für die 
Zukunft  zu  verbieten,  Durchflussmessfühler  unter  einer  bestimmten  Be-
zeichnung – wie „iFlow 200 S“ oder „i.flow 40 S“ – in den Verkehr zu brin-
gen.  Denn  es  steht  der  Beklagten  frei,  unter  diesen  Bezeichnungen  in 
Zukunft  andere Ausführungsformen  in  den  Verkehr  zu  bringen,  die  nicht 
mehr  in  den  Schutzbereich  des  geltend  gemachten  eingeschränkten 
Hauptanspruchs  des  Klagepatents  fallen.  Der  patentrechtliche Anspruch 
der  Klägerin  beschränkt  sich  auf  eine  technische  Lehre,  kennzeichen-
rechtliche  Ausschliesslichkeitsrechte  an  den  von  der  Beklagten  verwen-
deten Zeichen macht sie nicht geltend. Entsprechend sind Rechtsbegeh-
ren  Ziff. 2  und  3  und  die  entsprechenden  Eventualbegehren  dazu  abzu-
weisen. 

Auskunftsanspruch 

55.  
Die  Klägerin  macht  in  Rechtsbegehren  Ziff.  4  einen  umfassenden  Aus-
kunfts-  und  Rechnungslegungsanspruch  geltend,  der  sich  insbesondere 
auch auf die Informationen bezieht, die die Klägerin zur Bezifferung ihrer 
eventuellen  finanziellen  Forderungen  benötigt.  Die  Beklagte  bestreitet 
den  Auskunfts-  und  Rechnungslegungsanspruch  nicht  im  Grundsatz, 
bringt  aber  vor,  die  Editionsbegehren  der  Klägerin  seien  zu  wenig  be-
stimmt  und  eigentliche  Ausforschungsbegehren,  die  nach  schweizeri-
schem Recht unzulässig seien. Die Informationen beträfen Geschäftsge-
heimnisse der Beklagten. 

56.  
Gemäss  Rechtsprechung  des  Bundespatentgerichts  bildet  Art. 66  lit. b 
PatG  die  materiellrechtliche  Grundlage  für  den  Auskunfts-  und  Rech-
nungslegungsanspruch auch wenn es um Informationen geht, die der Be-
zifferung der finanziellen Forderungen des Patentinhabers dienen.48 Trotz 

48  BPatGer,  Urteil  O2012_008  vom  25.  August  2015,  E.  5.4  –  „elektrostatische 
Pulversprühpistole“. 

Seite 70 

                                                 
O2016_009 

Kritik in der Lehre49 hält das Bundespatentgericht vor allem aus prozess-
ökonomischen Gründen an dieser Rechtsprechung fest.50 Müsste bereits 
in der ersten Stufe der Stufenklage insbesondere auch zum Verschulden 
plädiert  und  eventuell  Beweis  erhoben  werden,  würde  das  Verfahren  er-
heblich kompliziert und verlängert. 

Da  die  Verletzung  eines  rechtsbeständigen  Patentanspruchs  nach  den 
vorstehenden Erwägungen erwiesen ist, steht der Klägerin grundsätzlich 
ein Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch zu, der sich auch auf In-
formationen bezieht, welche die Klägerin zur Bezifferung des mit den pa-
tentverletzenden Produkten erzielten Bruttoumsatzes benötigt. 

57.  
Der  Umfang  dieses  Auskunfts-  und  Rechnungslegungsanspruchs  ergibt 
sich  aus  seinem  Zweck.  Grundsätzlich  trägt  der  Patentinhaber  die  Be-
weislast für den erlittenen Schaden (entgangenen Gewinn) oder den vom 
Verletzer  durch  den  Eingriff  in  das  Schutzrecht  erzielten  Bruttogewinn.51 
Weil der Patentinhaber aber keinen Zugang zu den Informationen hat, die 
ihm  die  Bezifferung  des  mit  dem  patentverletzenden  Produkt  erzielten 
Bruttoumsatzes  erlauben  würden,  ist  der  Verletzer  in  diesem  Umfang 
auskunfts- und rechenschaftspflichtig. 

Für die abzugsfähigen Kosten ist jedoch der Verletzer behauptungs- und 
beweispflichtig.52  Eine  Schätzung  nach  Art.  42  Abs.  2  OR  kommt  zwar 
sowohl  für  den  Bruttoumsatz  wie  die  abzugsfähigen  Kosten  in  Frage;53 
vermag  der  Verletzer  aber  behauptete Gestehungskosten mangels  einer 
gehörig geführten Buchhaltung nicht zu beweisen, so verbleibt kein Raum 
für eine Schätzung.54 Die Angabe einer einzigen Zahl als „Fixkosten“ ge-
nügt nicht und führt dazu, dass keine abzugsfähigen Gemeinkosten aner-
kannt werden.55 

58.  
In  Bezug  auf  das  geltend  gemachte Auskunfts-  und  Rechnungslegungs-
begehren  bedeutet  dies,  dass  die  Beklagte  nur  soweit  zur Auskunft  ver-

49 Baechler, Die Stufenklage, sic! 2017, 1 ff., 9.   
50 BPatGer, Urteil O2015_018 vom 15. Juni 2018, E. 58 – „instrument d’écriture“. 
51 BGE 134 II 306 E. 4.1.2 – „Resonanzetikette II“. 
52 BGE 134 III 306 E. 4.3 – „Resonanzetikette II“. 
53 BGE 134 III 306 E. 4.1.2; 143 III 297 E. 8. 
54  BGE  134  II  306  E.  4.3  –  „Resonanzetikette  II“;  KGer  ZG,  Urteil  A3  2008  39 
vom 29. Mai 2008, E. 3.3 – „Resonanzetikette III“, in: sic! 2009, 39 ff. 
55 HGer ZH, Urteil HG920584 vom 6. Dezember 2007, E. 3 – „Rohrschelle IV“, in: 
sic! 2008, 545 ff. 

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O2016_009 

pflichtet  werden kann,  als  die Auskünfte (und  Unterlagen) geeignet  sind, 
den von ihr mit den patentverletzenden Produkten erzielten Bruttoumsatz 
zu  beziffern.  Hingegen  hat  die  Klägerin  keinen  Rechtsanspruch  darauf, 
dass  die  Beklagte  ihre  Gestehungskosten  darlegt.  Ob  und  in  welchem 
Umfang  die  Beklagte  geltend  macht,  vom  Bruttoumsatz  seien  Geste-
hungskosten  abzuziehen,  bleibt  ihr  überlassen.  Es  obliegt  auch  ihr,  die 
Abzugsfähigkeit  und  Höhe  dieser  Kosten  zu  beweisen.  Gelingt  ihr  dies 
nicht, trägt sie die Folgen. 

Damit  erledigen  sich  auch  die  von  der  Beklagten  geltend  Bedenken  be-
züglich  der  Verletzung  ihrer  Geschäftsgeheimnisse.  Am  mit  den  patent-
verletzenden  Produkten  erzielten  Bruttoumsatz  kann  die  Beklagte  kein 
schützenswertes Geheimhaltungsinteresse geltend machen. Die Identität 
der  gewerblichen  Abnehmer  und  das  Ausmass  der  Weitergabe  von  pa-
tentverletzenden  Produkten  an  sie  ist  bei  nachgewiesener  Patentverlet-
zung  kein  schützenswertes  Geheimnis;  die  Interessen  des  Patentinha-
bers  gehen  vor  (Art. 66  lit. b  PatG).  Wenn  die  Beklagte  geltend  machen 
will, dass vom Bruttoumsatz Gestehungskosten abzuziehen sind, wird sie 
diese  behaupten, substanziieren  und  beweisen müssen. Ob  sie  dies  tun 
will,  auch  wenn  dadurch  Geschäftsgeheimnisse  offenbart  werden,  muss 
die  Beklagte  selbst  entscheiden.  Das  Gericht  zwingt  sie  auf  jeden  Fall 
nicht dazu. 

Das  Rechtsbegehren  Ziff. 4  ist  daher  in  dem  Umfang  gutzuheissen,  als 
sich  die  herauszugebenden  Informationen  und  Unterlagen  auf  den  mit 
den  patentverletzenden  Ausführungsformen  erzielten  Bruttoumsatz  be-
ziehen; im weiteren Umfang ist es abzuweisen. 

Einziehungs- und Vernichtungsanspruch 

59.  
Die Klägerin verlangt die Einziehung und Zerstörung der patentverletzen-
den  Durchflussmessfühler  und  der  ganz  oder  vorwiegend  zu  ihrer  Her-
stellung  dienenden  Einrichtungen,  Geräte  und  sonstigen  Mittel  (Rechts-
begehren  Ziff. 6).  Die  Beklagte  verlangt  die  Abweisung  auch  dieses 
Rechtsbegehrens.  Keine  der  Parteien  macht  nähere  Ausführungen  zu 
den Voraussetzungen des Einziehungs- und Vernichtungsanspruchs. 

60.  
Gemäss Art. 69 Abs. 1  PatG  kann  das  Gericht  im  Falle  der  Verurteilung 
(wegen  Patentverletzung)  die  Einziehung  und  die  Verwertung  oder  Zer-
störung der widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse oder der vorwiegend 

Seite 72 

O2016_009 

zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mit-
tel anordnen. 

Widerrechtlich hergestellt ist jedes Erzeugnis, das unter Verletzung eines 
gültigen  Patents  hergestellt  wurde.  Nach  dem  Gesetzeswortlaut  können 
weiter  eingezogen  werden  die  vorwiegend  zur  Herstellung  patentverlet-
zender Erzeugnisse dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mit-
tel (die so genannten „instrumenta sceleris“). Nach dem Wortlaut müssen 
die Produktionsmittel aktuell (Präsens) der Herstellung patentverletzender 
Erzeugnisse dienen. Haben sie in der Vergangenheit der Herstellung sol-
cher Gegenstände gedient, werden sie aber derzeit zu anderen Zwecken 
eingesetzt,  ist  eine  Einziehung  ausgeschlossen. Eine  Einziehung kommt 
m.a.W. nur in Frage, wenn die Produktionsmittel nicht patentfrei verwen-
det werden können.56 

Nach dem Wortlaut von Art. 69 Abs. 1 PatG kann das Gericht nur die Ein-
ziehung  der  widerrechtlich  hergestellten  Erzeugnisse  oder  der  Produkti-
onsmittel  verfügen;  d.h.  wenn  verletzende  Erzeugnisse  eingezogen  wur-
den, kann über die Produktionsmittel nicht mehr verfügt werden. Dies ist 
ein offensichtlicher Redaktionsfehler, es ist zulässig, gegenüber der glei-
chen  Partei  sowohl  die  Einziehung  von  widerrechtlich  hergestellten  Er-
zeugnissen als auch der instrumenta sceleris zu verfügen.57 

Wie  jedes  Rechtsbegehren  muss  auch  ein  auf  Einziehung  und  Vernich-
tung  gerichtetes  Rechtsbegehren  genügend  bestimmt  sein,  so  dass  die 
Vollstreckung grundsätzlich mittels rein tatsächlicher Überprüfung möglich 
ist. 

61.  
Soweit das Rechtsbegehren 6 auf die Vernichtung der in Eventualrechts-
begehren  1  zu  Rechtsbegehren  1a  beschriebenen  Durchflussmessfühler 
abzielt, ist es genügend bestimmt. Eine Einziehung ist vorgängig der (hier 
einzig beantragten) Vernichtung nicht notwendig. Vielmehr ist die Beklag-
te zu verpflichten, die sich in der Schweiz und in Liechtenstein ihrer Ver-
fügungsgewalt  befindlichen  Ausführungsformen  gemäss  Eventualrechts-
begehren 1 zu Rechtsbegehren 1a zu vernichten. 

56  Heinrich,  PatG/EPÜ,  3.  Aufl. Bern  2018,  Art.  69  N  7;  SHK-MSchG-Staub, 
Art. 57  N  30;  a.M.  Pedrazzini/Hilti,  Europäisches  und  schweizerisches  Patent- 
und Patentprozessrecht, 3. Aufl. Bern 2008, 497. 
57 Blum/Pedrazzini, Patentrecht, 2. Aufl. Bern 1975, Art. 69 N 4. 

Seite 73 

                                                 
O2016_009 

Soweit  das  Rechtsbegehren  6  auf  die  Vernichtung  der  Produktionsmittel 
gerichtet ist, erweist es sich als unbestimmt. Die Klägerin wiederholt den 
Gesetzeswortlaut,  ohne  zu  spezifizieren,  welche  Geräte  und  Mittel  ganz 
oder  vorwiegend  der  Herstellung  patentverletzender  Vorrichtungen  die-
nen  und  nicht  anders,  d.h.  zur  Herstellung  patentfreier  Durchflussmess-
fühler, gebraucht werden können. Daher ist das Rechtsbegehren 6 in die-
sem Umfang abzuweisen. 

Kosten- und Entschädigungsfolgen 

62.  
Das vorliegende Teilurteil stellt bezüglich Verletzung, Auskunft und Rech-
nungslegung  einen  Endentscheid  dar.  Entsprechend  ist  über  die  diesbe-
züglichen Prozesskosten jetzt zu entscheiden (Art. 104 Abs. 1 ZPO). 

Der  Streitwert  wird  durch  das  Rechtsbegehren  bestimmt  (Art. 91 Abs.  1 
ZPO). Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, 
so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber 
nicht  einigen  oder  ihre  Angaben  offensichtlich  unrichtig  sind  (Art. 91 
Abs. 2 ZPO). 

63.  
Die Klägerin bezeichnete den Streitwert in der Klage mit „vorläufig“ CHF 1 
Million, gab für  den  im  zweiten Teil  der  Stufenklage  zu  beziffernden  For-
derungsbetrag aber gleichzeitig eine Summe von mindestens CHF 1 Mil-
lion an. Damit muss der gesamte Streitwert des ersten und zweiten Teils 
der  Stufenklage  nach  dem  Vortrag  der  Klägerin  CHF 1  Million  überstei-
gen. Die Beklagte demgegenüber stellt sich auf den Standpunkt, dass der 
Streitwert für beide Teile insgesamt CHF 1 Million sei, da in der Schweiz 
nur  Erstserien  hergestellt  worden  seien.  In  der  ergänzenden  Replik  be-
zeichnet  die  Klägerin  den  Streitwert  für  Unterlassungs-  und  Wiedergut-
machungsansprüche insgesamt mit CHF 3 Millionen, davon entfallen ge-
mäss  Rechtsbegehren  Ziff. 5  mindestens  CHF 1  Million  auf  den Wieder-
gutmachungsanspruch. Die Beklagte hält an ihrer Bezifferung des Streit-
werts  fest,  spezifiziert  aber  nicht,  welcher  Betrag  auf  die  Unterlassungs- 
und welcher auf die Wiedergutmachungsansprüche entfällt. 

Damit  fehlt  es  an  einem  überstimmenden  Vortrag  der  Parteien  zum 
Streitwert.  Nach  ständiger  Praxis  des  Bundespatentgerichts  ist  in  einem 
solchen Fall vom höheren Streitwert auszugehen, sofern sich dieser nicht 
als gänzlich unglaubhaft erweist. Bei einem Streitwert für Unterlassungs- 
und Wiedergutmachungsansprüche  von  insgesamt  CHF 3  Millionen,  wo-

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O2016_009 

von  CHF 1  Million  auf  die Wiedergutmachungsansprüche  entfällt,  ist  von 
einem Streitwert für das Unterlassungs- und Rechnungslegungsbegehren 
von CHF 2 Millionen auszugehen. 

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 2 Millionen ist die Gerichtsge-
bühr  für  dieses  Teilurteil  auf  CHF 100‘000  festzulegen  (Art.  31  und  33 
PatGG in Verbindung mit Art. 1 Reglement über die Prozesskosten beim 
Bundespatentgericht [KR-PatGer]). 

64.  
Bei einem Streitwert von CHF 2 Millionen beträgt die tarifliche Entschädi-
für  die  berufsmässige  rechtsanwaltliche  Vertretung  zwischen 
gung 
CHF 40‘000  und  CHF 110‘000  (Art. 5  KR-PatGer).  In  Anbetracht  der 
Wichtigkeit,  der  Schwierigkeit  und  dem  Umfang der  Streitsache rechtfer-
tigt  es  sich,  die  Entschädigung  für  die  berufsmässige  rechtsanwaltliche 
Vertretung auf CHF 80‘000 zu bemessen. 

Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können 
praxisgemäss  als  notwendige Auslagen  erstattet  werden  (Art. 32  PatGG 
i.V.m.  Art.  3  lit. a  KR-PatGer;  entspricht  Art. 95 Abs. 3  lit.  a  ZPO),  aller-
dings  nur  bis  zur  tatsächlichen  Höhe,  oder,  wenn  diese  die  Entschädi-
gung  für  die  berufsmässige  anwaltliche  Vertretung  gemäss  Tarif  über-
steigt,  „von  der  Grössenordnung  her  im  Bereich  der  rechtsanwaltlichen 
Entschädigung“ des Anwalts gemäss KR-PatGer.58 

Die Klägerin macht vorliegend Kosten für die patentanwaltliche Beratung 
in  der  Höhe  von  CHF 177‘000  geltend.  Die  Beklagte  bestreitet  die  Höhe 
der  Kosten,  soweit  sie  den  tariflichen  Rahmen  überschreitet.  Praxisge-
mäss  sind  die  patentanwaltlichen  Kosten,  wenn  sie  den  tariflichen  Rah-
men für die anwaltliche Entschädigung überschreiten, im Bereich der Hö-
he  der  anwaltlichen  Entschädigung,  hier  also  CHF 80‘000,  zu  erstatten. 
Ein  höherer Ansatz  ist  in  der  vorliegenden  Situation  auch  deshalb  nicht 
gerechtfertigt, weil der Grossteil der patentanwaltlichen Aufwendungen im 
Prozess  auf  die  grosse  Zahl  von  durch  die  Klägerin  gestellten Anträgen 
zurückzuführen ist.  

65.  
Die  Prozesskosten  werden  der  unterliegenden  Partei  auferlegt  (Art. 106 
Abs. 1  ZPO).  Hat  keine  Partei  vollständig  obsiegt,  so  werden  die  Pro-

58  BPatGer,  Urteil  O2012_043  vom  10.  Juni  2016,  E.  5.5  –  „Antriebseinrichtung 
für Schienenfahrzeug“. 

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O2016_009 

zesskosten  nach  dem  Ausgang  des  Verfahrens  verteilt  (Art. 106  Abs. 2 
ZPO). 

Vorliegend  ist  die  Klägerin  mit  ihrem  ersten  Unterlassungsbegehren  un-
terlegen,  weil  das  Patent  im  Umfang,  auf  den  sich  das  Begehren  stützt, 
nicht  rechtsbeständig  ist.  Sie  obsiegt  aber  mit  ihrem  ersten  Eventualbe-
gehren. Sie unterliegt mit ihren Unterlassungsbegehren Ziff. 2 und 3, weil 
diese  die  Kennzeichen  der  Ausführungsformen  nennen  (vorstehend  E. 
54).  Sie  obsiegt  im  Grundsatz  mit  dem  Rechnungslegungsanspruch 
(Rechtsbegehren Ziff. 4). Über Rechtsbegehren Ziff. 5 ist erst nach erfolg-
ter  Rechnungslegung  zu  entscheiden.  Rechtsbegehren  Ziff. 6  wurde  in 
Bezug  auf  die  patentverletzenden  Produkte  gutgeheissen,  im  weiteren 
Umfang abgewiesen. 

Insgesamt  hat  die  Klägerin  zum  ganz  überwiegenden  Teil  obsiegt,  denn 
sie  erhält  ein  Urteil,  das  der  Beklagten  die  Herstellung,  den  Vertrieb  etc. 
der angegriffenen Ausführungsformen untersagt und sie zur Auskunft und 
Rechnungslegung  bezüglich  historischer  Verletzungen  verpflichtet.  Unter 
Berücksichtigung,  dass  das  erste  Unterlassungsbegehren  abgewiesen 
wird, sind die Prozesskosten daher zu 90% der Beklagten zu auferlegen. 

Die  Gerichtsgebühr  von  CHF 100‘000  ist  mit  dem  Kostenvorschuss  der 
Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte hat der Klä-
gerin die Kosten im Umfang von 90% (CHF 90‘000) zu ersetzen (Art. 111 
Abs. 2 ZPO). Die Beklagte schuldet der Klägerin eine Entschädigung von 
CHF 72‘000  für  die  berufsmässige  anwaltliche  Vertretung  (90%  von 
CHF 80‘000),  abzüglich  CHF 8‘000  (10%  von  CHF 80‘000),  welche  die 
Klägerin  der  Beklagten  für  deren  berufsmässige  anwaltliche  Vertretung 
schuldet  und  die  durch  Verrechnung  getilgt  werden,  netto  also 
CHF 64‘000.  Weiter  schuldet  die  Beklagte  der  Klägerin  CHF 72‘000  als 
Ersatz  für  notwendige  Auslagen  in  der  Form  von  Patentanwaltskosten, 
ebenfalls abzüglich von CHF 8‘000, welche die Klägerin der Beklagten für 
deren  notwendige Auslagen  schuldet  und  die  durch  Verrechnung  getilgt 
werden  (die  patentanwaltlichen  Kosten  der  Beklagten  übersteigen  eben-
falls  CHF 80‘000).  Die  Beklagte  schuldet  der  Klägerin  daher  eine  Partei-
entschädigung von total CHF 128‘000. 

Seite 76 

 
 
Das Bundespatentgericht erkennt: 

O2016_009 

1. 

In teilweiser  Gutheissung  des  Unterlassungsbegehrens  wird  der  Be-
klagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 für je-
den  Tag  der  Nichterfüllung,  mindestens  aber  CHF  5‘000,  sowie  der 
Bestrafung  ihrer  Organe  nach  Art.  292  StGB  mit  Busse  im  Wider-
handlungsfall, verboten, Durchflussmessfühler in der Schweiz und in 
Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein ein-
zuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der 
Schweiz  und  in  Liechtenstein  und  aus  der  Schweiz  und  aus  Liech-
tenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der 
Schweiz  und  aus  Liechtenstein  zu  verkaufen,  in  der  Schweiz  und  in 
Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu 
betreiben  (auch  über  Internet),  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein 
zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken 
herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlun-
gen  Dritte  anzustiften  und/oder  bei  ihnen  mitzuwirken  und/oder  ihre 
Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern, wobei die Durch-
flussmessfühler folgende Merkmale aufweisen: 

•  ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten 
Durchgangsöffnung  am  einen  Ende  und  einer  zweiten  Durch-
gangsöffnung am anderen Ende aufweist; 

•  das  zylindrische  Gehäuse  ist  aus  einem  ersten  Gehäuseteil  und 
einem  zweiten  Gehäuseteil  zusammengesetzt,  zwischen  denen 
eine  dünne  Membran  eingeklemmt  ist,  die  sich durch  den  Durch-
gang des Gehäuses erstreckt; 

•  eine  erste  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche 
erste Anschlussstelle  über  einen  zwischen  dem  ersten  und  zwei-
ten  Gehäuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  ersten  Ge-
häuseteil  verlaufenden  ersten  Verbindungskanal  mit  dem  Innern 
des ersten Gehäuseteils verbunden ist; 

•  eine  zweite  Anschlussstelle  für  eine  Verbindungsleitung,  welche 
zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zwei-
ten  Gehäuseteil  verlaufenden  Kanal  sowie  einen  im  zweiten  Ge-
häuseteil  verlaufenden  zweiten  Verbindungskanal  mit  dem Innern 
des zweiten Gehäuseteils verbunden ist;  

•  die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand vonei-

nander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; 

Seite 77 

O2016_009 

•  das  erste  Gehäuseteil  umfasst  einen  ersten  Flansch  mit  einem 
Flanschfortsatz,  das  zweite  Gehäuseteil  umfasst  einen  zweiten 
Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und 
das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flansch-
fortsatz  und  den  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  bzw.  deren 
aneinander  anliegende  Flanschdruckflächen  miteinander  verbun-
den; und 

•  die  Verbindung  von  der  zweiten  Anschlussstelle  zum  Innern  des 
zweiten  Gehäuseteils  verläuft teilweise  über  einen  zwischen  dem 
ersten  und  zweiten  Flansch  mit  Flanschfortsatz  verlaufenden  Ka-
nal über die Flanschdruckflächen hinweg. 

Im weiteren Umfang wird das Unterlassungsbegehren gemäss Ziff. 1 
abgewiesen. 

2.  Die  Unterlassungsbegehren  gemäss  Ziff.  2  und  3  werden  abgewie-

sen. 

3. 

In  teilweiser  Gutheissung  des  Rechtsbegehrens  Ziff. 6  wird  die  Be-
klagte  verpflichtet,  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
jeden  Tag  der  Nichterfüllung,  mindestens  aber 
CHF 1‘000  für 
CHF 5‘000,  sowie  der  Bestrafung  ihrer  Organe  nach  Art.  292  StGB 
mit  Busse  im Widerhandlungsfall,  binnen  30 Tagen  nach  Eintritt  der 
Rechtskraft  dieses  Teilurteils  sämtliche  sich  in  der  Schweiz  oder  in 
Liechtenstein  in  ihrer  Verfügungsgewalt  befindlichen  Vorrichtungen 
gemäss Ziff. 1 vorstehend zu vernichten. 

Im  weiteren  Umfang  wird  das  Einziehungs-  und Vernichtungsbegeh-
ren gemäss Ziff. 6 abgewiesen. 

4. 

In  teilweise  Gutheissung  des  Rechtsbegehrens  Ziff. 4  wird  die  Be-
klagte  verpflichtet,  der  Klägerin  binnen  60  Tagen  nach  Eintritt  der 
Rechtskraft dieses Teilurteils  

•  Namen und Anschrift aller gewerblichen Abnehmer der Vorrich-

tungen gemäss Ziff. 1 vorstehend mitzuteilen, 

•  sämtliche  Rechnungen  (mit  Lieferzeiten  und  -preisen)  für  Vor-
richtungen gemäss Ziff.1 vorstehend in Kopie zur Verfügung zu 
stellen. 

Im  weiteren  Umfang  wird  das Auskunfts-  und  Rechnungslegungsbe-
gehren gemäss Ziff. 4 abgewiesen. 

Seite 78 

O2016_009 

5.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 100‘000. 

6.  Die  Kosten  werden  zu  10%  der  Klägerin  und  zu 90%  der  Beklagten 

auferlegt. 

7.  Die  Gerichtsgebühr  wird  mit  dem  von  der  Klägerin  geleisteten  Kos-
tenvorschuss  verrechnet  und  die  Beklagte  hat  der  Klägerin  die  Kos-
ten im Umfang von 90% (CHF 90‘000) zu ersetzen. 

8.  Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine reduzierte Parteient-

schädigung von CHF 128‘000 zu bezahlen 

9.  Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien  sowie  an  das  Eidgenössische 
Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der  Rechtskraft),  je  ge-
gen Empfangsbestätigung. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen  diesen  Entscheid  kann  innert  30 Tagen  nach  Eröffnung  beim 
Bundesgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt 
werden  (Art. 72  ff.,  90  ff.  und  100  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Rechtsschrift  ist  in  einer  Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid  und  die  Beweismittel  sind  beizulegen,  soweit  sie  die  be-
schwerdeführende Partei in Händen hat (vgl. Art. 42 BGG). 

St. Gallen, 18. Dezember 2018  

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Mark Schweizer 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand:    20.12.2018 

Anhänge:   KB 10  (act.  1_10),  13  (act.  1_13),  KB 10A  (act.  27_10A)  und 

KB 25 (act. 27_25) 

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