# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** fbb1c57e-ea4c-521a-a085-299320587b24
**Source:** Bundesgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2014-09-23
**Language:** de
**Title:** Bundespatentgericht 23.09.2014 O2014_012
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BPatG/CH_PATG_001_O2014-012_2014-09-23.pdf

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l  d e s  b r e v e t s

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  d e i  b r e v e t t i

T r i b u n a l  f e d e r a l  d a  p a t e n t a s

F e d e r a l  P a t e n t  C o u r t

O2014_012

Ve r f ü g u n g  v o m 2 3 .  S e p t e m b e r  2 0 1 4

Besetzung Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,

Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte A AG,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Hilti und pa-

tentanwaltlich beraten durch Dr. Jens Ottow

Klägerin

gegen

1. …..

2. B,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Robert Briner und pa-

tentanwaltlich beraten durch Peter Steinegger

Beklagter

Gegenstand Patentverletzungsklage

O2014_012

Seite 2

Der Präsident zieht in Erwägung:

1.

Mit Eingabe vom 13. September 2013 reichte die Klägerin gegen den Be-

klagten 1, X, und den Beklagten 2, B (nachstehend Beklagter), Klage ein 

mit folgendem Rechtsbegehren:

"1) Den Beklagten 1 und 2 sei zu verbieten, …geräte in der Schweiz anzubie-

ten, in die Schweiz zu importieren oder zu vertreiben, die folgende Charak-

teristika aufweisen:

….

2) Den Beklagten sei weiter zu verbieten, …geräte in der Schweiz anzubieten, 

in die Schweiz zu importieren oder zu vertreiben, die folgende Charakteristi-

ka aufweisen:

….

3) Namentlich sei den Beklagten zu verbieten, …geräte gemäss Rechtsbegeh-

ren 1 und 2 und gemäss folgenden Abbildungen in der Schweiz anzubieten, 

zu importieren oder zu vertreiben:

…

4) Es sei mit Blick auf die Urteilspublikation festzustellen, dass die Beklagten 

die Schweizer Patente Nr. CH NN und Nr. CH MM der Klägerin gemäss den 

Rechtsbegehren 1-3 verletzten und die Klägerin sei zu ermächtigen, das 

Dispositiv des Urteils je halbseitig einmal in der Schweizer Fachzeitschrift 

chemie plus - Chemische Rundschau sowie der Deutschen Branchenzeit-

schrift GIT-Labor-Fachzeitschrift je in üblicher Schriftgrösse auf Kosten der 

Beklagten zu publizieren.

5) Unter Vorbehalt einer späteren Klage auf Rechnungslegung, Auskunftsertei-

lung und Gewinnherausgabe.

6) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Mit-

berücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands."

2.

Mit der Klageantwort vom 26. November 2013 stellte der Beklagte fol-

gende Anträge:

"1. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass der Beklagte [2] die Rechtsbegeh-

ren Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 anerkennt;

2. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass der Beklagte [2] das Rechtsbegeh-

ren Nr. 4 bezüglich der anbegehrten Feststellung anerkennt, soweit das 

Publikationsbegehren (Rechtsbegehren Nr. 5 [recte 4]) gutgeheissen wird;

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3. Bezüglich Rechtsbegehren Nr. 5 (Vorbehalt einer späteren Klage) sei davon 

Vormerk zu nehmen, dass der Beklagte [2] die Zulässigkeit eines solchen 

Vorbehaltes anerkennt;

4. Bezüglich der Anerkennung der Rechtsbegehrens Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 

5 und der Teil-Anerkennung des Rechtsbegehrens Nr. 4 (Feststellung) sei 

die Klägerin zu verpflichten, die Gerichtskosten zu übernehmen und dem 

Beklagten [2] eine angemessene Entschädigung zu bezahlen;

5. Das Rechtsbegehren Nr. 4 bezüglich Urteilspublikation sei abzuweisen, un-

ter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin."

3.

Anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 19. September 2014 zog die 

Klägerin das Publikationsbegehren gegenüber dem Beklagten zurück.

4.

Damit ist, nachdem es sich beim klägerischen Rechtsbegehren 5 nicht 

um ein vom Gericht zu beurteilendes Rechtsbegehren, sondern nur um 

eine Erklärung der Klägerin handelt, wonach sie sich eine spätere Klage 

vorbehält, die Klage durch Anerkennung (Rechtsbegehren 1-3) bezie-

hungsweise Rückzug (Rechtsbegehren 4) erledigt und abzuschreiben 

(Art. 241 ZPO).

5.

Zu regeln bleibt die Tragung der Prozesskosten.

Diese sind nach Art. 106 ZPO der unterliegenden Partei aufzuerlegen 

(Abs. 1). Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten 

nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Abs. 2).

Der Beklagte macht nun aber geltend, es liege ein Klageüberfall vor, des-

halb sollten die Kosten- und Entschädigungsfolgen die Klägerin treffen. 

Der Beklagte führt aus, ihm sei vor Eingang der Verfügung des Gerichts 

nicht bewusst gewesen, dass die Klägerin die Streitpatente halte. Die 

Klägerin habe ihn vor der Klage nicht abgemahnt. "Wäre die Klägerin so 

vorgegangen, wie es zu Recht als sinnvoll und üblich gilt, nämlich wenn 

sie den Beklagten [2] vor Klageeinleitung auf die Klagepatente aufmerk-

sam gemacht hätte, dann hätte der Beklagte [2] der Klägerin wie heute 

geantwortet, nämlich dass er von der Existenz und der behaupteten Ver-

letzung der Klagepatente nichts gewusst habe, aber Angebot, Verkauf, 

Inverkehrsetzung usw. der beanstandeten Geräte umgehend einstelle. 

Die Klägerin hätte völlig unnötigen Aufwand vermieden. Aber auch der 

Beklagte [2] hätte, wäre die Klägerin nach Treu und Glauben sowie den 

Gepflogenheiten entsprechend vorgegangen, Aufwand vermeiden kön-

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nen." Es sei deshalb angezeigt, hier von der üblichen Kostentragung 

durch den Unterliegenden abzuweichen, unter Anwendung von Art. 107 

Abs. 1 Bst. f ZPO, welcher das zulasse, "wenn [andere] besondere Um-

stände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens 

als unbillig erscheinen lassen“.

Der Beklagte macht demnach sinngemäss geltend, er habe immer gut-

gläubig, und nicht etwa bösgläubig gehandelt.

Das Bundespatentgericht hat in seinem Entscheid WorldConnect / Rusil-

lon, O2013_007 vom 19. März 2014 zu diesem Thema ausgeführt: "Bös-

gläubig ist, wer, gemessen am Massstab von Treu und Glauben (Art. 2 

ZGB), wusste, wissen musste oder wissen konnte, dass eine fehlerhafte 

Rechtsstellung vorliegt. Der Richter hat gemäss Art. 4 ZGB nach freiem 

Ermessen zu urteilen, wann die nach den Umständen gebotene Aufmerk-

samkeit vorliegt. Die Unaufmerksamkeit im Sinne von Art. 3 ZGB kann 

darin liegen, dass der Gutgläubige zur Entdeckung des Rechtsmangels 

erforderliche Nachforschungen unterlassen hat. Damit stellt sich die Fra-

ge, welche Nachforschungen zu tätigen sind, damit der Gutglaubens-

schutz nicht dahinfällt. Eine allgemeine Erkundigungspflicht besteht nicht, 

doch muss – wer Grund zum Verdacht hat – Abklärungen treffen" (E. 4.3).

Wie verhält sich das im vorliegenden Fall? Der Beklagte ist nicht einfach 

ein Anwender am Ende des Verkaufsstranges, sondern er ist vielmehr 

Händler. Er importiert und verkauft weiter. Als Händler – das ist entschei-

dend – muss er die Schutzrechtssituation abklären, wenn Verletzungsge-

fahr besteht, andernfalls kann er nicht geltend machen, er habe gutgläu-

big gehandelt. A AG ist ein ganz bedeutender …hersteller und pflegt sei-

ne Erfindungen zu patentieren. Wenn der Beklagte bei dieser Sachlage 

ein Produkt technisch-funktionell sehr ähnlich einem Produkt von A AG

vertrieb, dann musste für ihn die Gefahr einer Patentverletzung auf der 

Hand liegen. Entsprechend hatte der Beklagte zu überprüfen, ob er mit 

den Geräten nicht Patente von A AG verletze. Das hat er nicht getan, und 

damit kann er nicht Gutgläubigkeit für sich in Anspruch nehmen. 

Hat der Beklagte damit bösgläubig gehandelt, so lässt sich nicht sagen, 

eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens erscheine als unbillig. 

Damit ist die Verteilung nach Obsiegen und Unterliegen vorzunehmen. 

Der Umfang der bisherigen Verletzungshandlungen war unstrittig minim –

es geht um zwei seit 2011 verkaufte Geräte (und ein drittes, das die Klä-

gerin bestellt hat). Damit kommt, nachdem eine Ausdehnung der künfti-

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gen Verkaufstätigkeit nicht dargetan ist, dem Unterlassungsbegehren er-

sichtlich keine grosse Bedeutung zu. Demgegenüber würde die beantrag-

te Publikation den Beklagten in der Schweiz und auch in Deutschland un-

differenziert als Patentverletzer brandmarken. Es scheint deshalb ange-

messen, das Unterlassungsbegehren, mit dem die Klägerin obsiegt, und 

das Publikationsbegehren, mit dem sie unterliegt, gleich zu gewichten.

Damit sind die Kosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und keine 

Parteientschädigungen zuzusprechen.

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 120'000.00 sind die Gerichts-

gebühren auf CHF 4'000.00 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer).

Der Präsident verfügt:

1. Das Verfahren wird als durch Anerkennung der Rechtsbegehren 1-3 

und Rückzug des Rechtsbegehrens 4 erledigt abgeschrieben.

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 4'000.00. Sie wird aus 

dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss bezogen und ist ihr im 

Betrage von CHF 2'000.00 durch den Beklagten zu ersetzen.

3. Parteientschädigungen werden nicht zugesprochen.

Diese Verfügung geht an: 

– die Klägerin (mit Gerichtsurkunde) 

– den Beklagten (mit Gerichtsurkunde) 

St. Gallen, 23. September 2014

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 24.09.2014