# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 6e76da5b-8f0a-5894-ab82-a9408e586d6b
**Source:** Ticino (TI)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2006-09-26
**Language:** it
**Title:** Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.09.2006 10.2003.16
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2003-16_2006-09-26.html

## Full Text

Incarto n.

  10.2003.16

  	
  Lugano

  26 settembre
  2006/fb

   

  	
  In nome

  della Repubblica e Cantone

  Ticino

  	 

	
  La seconda Camera civile del Tribunale
  d'appello

  
	
   

  
	
   

  
						

 

	
  composta dei giudici:

  	
  Cocchi, presidente,

  Epiney-Colombo e Chiesa

  

 

	
  segretario:

  	
  Bettelini, vicecancelliere

  

 

 

sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 9 maggio 2003, da

 

	
   

  	
  AT 1 

   

  
	
   

  	
  contro

  	 

 

	
   

  	
   CV 1 CV 2  

   

  
	
   

  	
   

  

chiedente l'accertamento del diritto dell'attore sul
marchio CV 2, il divieto ai convenuti di usare il medesimo, nonché la loro condanna
a versare all'attore la somma di fr. 60'000.- a titolo di risarcimento danni;

 

domande cui i convenuti
si oppongono;

 

chiusa l'istruttoria in data 12 aprile 2005 e lette le
conclusioni 25 aprile 2005 dell'attore, rispettivamente 28 giugno 2005 dei
convenuti;

 

avendo le parti rinunciato al dibattimento finale;

 

richiamata la decisione 27 gennaio 2004 del giudice
delegato di questa Camera che ha respinto l'istanza di provvedimenti cautelari,
presentata dall'attore contestualmente alla petizione;

 

considerato

 

 

in fatto e in
diritto:

 

 

                                   1.   L'attore,
fino al 1985, è stato titolare di una ditta individuale che gestiva il CV 2. In
seguito a fallimento, egli lasciò l'esercizio pubblico che venne ripreso per quasi
un decennio da tale __________. Nel 1994 essa vendette l'immobile e il grotto a
CV 1; da allora il locale è stato gestito dalla famiglia CV 1, rispettivamente
da CV 1. Da giugno 2001 la gestione del grotto avviene ad opera dell'omonima
società a garanzia limitata di cui il signor RA 1 è gerente con firma
individuale e la moglie è socia.

 

 

                                   2.   Il
marchio controverso (figurativo e verbale) è stato depositato da AT 1 il 26
ottobre 2000 per le classi internazionali 35 (pubblicità; gestione di affari
commerciali) e 42 (ristorazione) ed è stato registrato presso l'IPI il 9 marzo
2001 al n. 482547. Si presenta come uno spazio rettangolare orientato
verticalmente, occupato in buona parte dalla figura di un tralcio di vite dove
il fogliame prevale graficamente sulla presenza di alcuni grappoli d'uva e per
il resto da due scritte: __________ (nella parte superiore del rettangolo) dove
il nome __________ è stampato in corsivo e, più in basso, sulla destra, in
caratteri di stampa più piccoli, Cucina nostrana, rispettivamente __________;
nell'angolo inferiore destro è stampata una planimetria della zona con indicata
la situazione geografica dell'esercizio pubblico (doc. T). 

 

 

                                   3.   L'attore,
titolare del marchio controverso, mette anzitutto l'accento sul fatto di aver
creato il medesimo e di essersi addossato tutta una serie di spese per
l'ideazione e la realizzazione grafica del logo, la stampa di prospetti
turistici, invii di quel materiale alle agenzie di viaggio, istallazione di
insegne, ecc.; e ciò dal 1982 al 1985 (doc. F, G, H, I, K, L1, L2 ed L3). Denuncia
il fatto che oggi i convenuti usano quel segno distintivo senza versare
alcunché, ma ricavandone un indubitabile beneficio: come titolare del marchio
chiede anzitutto che ai convenuti ne venga vietato l'uso. Quanto alla
genericità del marchio, eccepita dai convenuti, insiste sul fatto che esso
dev'essere considerato nella sua completezza; sostiene in particolare che gode
della protezione di legge non ogni singolo elemento preso a sé stante, ma -in
concreto- la combinazione dei tre elementi caratteristici del marchio, ossia il
disegno del tralcio di vite assieme agli elementi verbali __________ e __________ Contesta il
preteso preuso del segno in questione da parte dei convenuti e rimprovera loro
comunque di non aver interposto opposizione alla registrazione del marchio,
perdendo così il diritto di contestarlo successivamente. In secondo luogo,
l'attore chiede la condanna di controparte al risarcimento dei danni, facendo
riferimento -senza precisarne la natura concreta- sia al pregiudizio proprio,
sia alla possibilità di chiedere a controparte la consegna dell'utile, avendo
agito quali gestori senza mandato. 

 

                                         Delle
tesi difensive dei convenuti, qui appena evocate, si dirà esaminando la
fattispecie nei suoi diversi aspetti, salvo rilevare che essi sollevano anche eccezione
di prescrizione per tutti i crediti vantati dall'attore e sorti più di un anno
prima della presentazione della petizione.

 

 

                                   4.   In
merito alla pretesa perenzione dei diritti di contestazione del marchio, sostenuta
dall'attore, dev'essere osservato che, premesso come il diritto al marchio
insorga con la sua registrazione (art. 5 LPM), ad ogni registrazione può far
seguito un'opposizione alla stessa ai sensi dell'art. 31 e segg. LPM. Sennonché
l'opposizione non può essere presentata da chicchessia, ma soltanto dal
titolare di un marchio anteriore (art. 31 cpv. 1 LPM), laddove sono considerati
marchi anteriori: (a) i marchi depositati o registrati che godono di una
priorità secondo la legge (art. 6-8) e (b) i marchi che, al momento del
deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in
Svizzera ai sensi dell'art. 6bis della Convenzione di Parigi (art. 3 cpv. 2
LPM). E' pertanto evidente (e l'attore non l'afferma) che, nel caso concreto, i
convenuti non avevano titolo per presentare opposizione alla registrazione del
marchio controverso da parte dell'attore, né le parti hanno dibattuto questo
aspetto della fattispecie. Comunque, la mancata opposizione alla registrazione
del marchio non avrebbe precluso agli interessati la possibilità di opporsi
all'azione del titolare del marchio fondata sugli art. 52 e 55 LPM. Infatti, a
buona ragione, i convenuti rilevano che i motivi assoluti d'esclusione della
protezione offerta dalla LPM possono sempre essere fatti valere, in particolare
davanti al giudice civile. Allo stesso modo, il giudice (civile o penale) è
libero di giudicare sugli stessi motivi -indicati all'art. 2 LPM- ancorché essi
debbano essere esaminati d'ufficio nell'ambito della procedura di registrazione
da parte dell'autorità amministrativa (Willi, MSchG, Kommentar,
2002, art. 2, N. 5). Ma la tesi dell'attore dev'essere disattesa anche per
altri motivi e anzitutto perché nella procedura di opposizione -al di là (in
concreto) della carente legittimazione attiva dei convenuti- non sarebbero
potuti essere presi in considerazione motivi assoluti d'esclusione, ma solo
motivi relativi (art. 3 LPM), dal momento che quella procedura ha il solo scopo
di chiarire in astratto un possibile conflitto fra marchi (Willi,
op. cit., vor Art. 31, N. 2, 3 e 5). Inoltre, la procedura di opposizione e una
vertenza civile hanno ben poco in comune, sia per quanto riguarda le prove, sia
in merito agli argomenti di cui le parti possono avvalersi (Willi,
op. cit., art. 31, N. 16 e art. 33, N. 7). Non v'è pertanto nessun ostacolo
alla difesa posta in causa dai convenuti.

 

 

                                   5.   I
convenuti negano che il marchio dell'attore possa essere tutelato dalla legge,
in particolare poiché contiene segni di dominio pubblico, segnatamente elementi
descrittivi del servizio offerto -così le parole grotto e cucina
nostrana- ed indicazioni geografiche, come __________ (riferita a una zona
del comprensorio di __________ dove si trova l'esercizio pubblico in questione)
e __________; ma anche il disegno di un tralcio di vite. Affermano che,
anche considerando l'insieme delle sue diverse componenti, i segni di dominio
pubblico che caratterizzano il marchio controverso appaiono dominanti. 

 

                                         L'art.
2 LPM esclude dalla protezione come marchi (motivi assoluti d'esclusione), tra
gli altri e in particolare, i segni di dominio pubblico, salvo che si siano
imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono (lett.
a). Per segni di dominio pubblico s'intendono elementi figurativi o verbali che
-con riferimento alla definizione legale del marchio (art. 1 cpv. 1 LPM)- non
hanno forza distintiva e quindi sono esclusi dall'ambito di protezione in
quanto marchi; non hanno forza distintiva segni il cui contenuto si esaurisce in
una definizione (o espressione, o asserzione: Aussage) -diretta o
indiretta- dell'oggetto (prodotto o servizio) che si intende distinguere (Willi,
op. cit., art. 2 LPM, N. 36; David, in Comm. di Basilea,
Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, ed. 2, art. 2 LPM, N. 5 e 6). Di
questa categoria fanno parte anzitutto (e fra l'altro) le indicazioni
descrittive, ossia segni -riferiti inequivocabilmente all'oggetto
dell'identificazione- che esprimono direttamente determinate caratteristiche
del prodotto o del servizio in questione: può trattarsi di indicazioni sul tipo
di oggetto, sulla sua composizione, sulle sue qualità, sulla quantità, sulla
destinazione, sull'uso, sul valore, sul luogo di provenienza, ecc. (Willi, op. cit., ibidem, N. 45; David, op. cit.,
ibidem, N. 10). Sono indicazioni descrittive anche dati
sulla composizione, rispettivamente sul contenuto o sulle caratteristiche del
prodotto o del servizio, segnatamente anche sotto forma di rappresentazioni
figurative; alle stesse viene a mancare forza distintiva se non comprendono
elementi che si scostino da ciò che è abituale o usuale (Willi,
op. cit., ibidem, N. 62). Sempre dello stesso concetto fanno parte indicazioni
di carattere promozionale o pubblicitario, anche sotto forma di
"slogan" (Willi, op. cit., ibidem, N. 79; David, op. cit.,
ibidem, N. 14 e 17), così come indicazioni geografiche, segnatamente quando
riguardano l'origine effettiva di un prodotto o hanno una relazione diretta con
la realtà dell'oggetto (Willi, op. cit., ibidem, N. 71; David, op. cit.,
ibidem, N. 22). Elementi grafici possono conferire forza distintiva a un
marchio, in particolare considerato come combinazione di elementi verbali e
figurativi: è tuttavia necessario che gli elementi grafici non siano comuni e
corrispondano all'esigenza funzionale (distintiva) del marchio (Willi,
op. cit., ibidem, N. 99). 

 

                                         Per
decidere se un segno ricada nell'ambito di protezione della legge è
determinante l'impressione generale, nel senso che non basta la presenza di un
elemento di dominio pubblico per escludere il marchio dalla protezione della
legge; non devono essere di dominio pubblico i suoi elementi caratteristici. Al
limite, anche la combinazione di elementi esclusivamente di dominio pubblico
può avere forza distintiva, purché tale combinazione costituisca un risultato
grafico originale nel suo complesso (Willi, op. cit., ibidem, N. 19; David, op. cit., ibidem, N. 8).

 

 

                                   6.   Nel caso concreto, appare in modo quanto mai evidente che il
marchio controverso è composto esclusivamente di elementi, in sé e per sé, di
dominio pubblico. Come osservano i convenuti, non hanno forza distintiva i nomi
geografici contenuti nel marchio controverso: in particolare, __________, è il
nome di un comprensorio comunale dove si trova effettivamente l'oggetto
-concretamente l'esercizio pubblico- cui si riferisce il marchio ed ha quindi
un rapporto diretto con il medesimo. Analoga considerazione può essere fatta
per l'indicazione __________ che i convenuti affermano (e l'attore non
contesta) essere il nome locale dell'ubicazione del grotto, sulla strada che
collega __________ __________. E' descrittivo poi il vocabolo Grotto che
indica un certo genere di esercizio pubblico, tipico del Canton Ticino,
evocandone le caratteristiche; l'aggiunta Cucina nostrana ha
ulteriore carattere descrittivo e anche promozionale, alludendo concretamente al
genere dell'offerta gastronomica dell'esercizio pubblico. Ma non solo questi
elementi verbali sono, singolarmente, segni di dominio pubblico; lo è anche
l'elemento figurativo rappresentante un tralcio di vite, sia perché inequivocabilmente
concorre a descrivere il genere dell'offerta (spesso quel segno è accomunato
all'idea del grotto: e per l'offerta di vino come bibita tipica dei grotti, e fors'anche
per i pergolati di vite che frequentemente li circondano), sia perché -in
relazione a un grotto- sicuramente il segno figurativo in esame non si scosta
da ciò che è abituale o usuale, osservando inoltre che il tralcio di vite è
disegnato secondo i canoni più tradizionali del genere.

 

                                         L'attore
afferma che determinante per la protezione del marchio è la combinazione delle
sue componenti caratteristiche che individua negli elementi verbali __________
e nell'elemento figurativo testé descritto. Sennonché, questa combinazione di
elementi di dominio pubblico non è tale -nel suo complesso- da avere una
qualsiasi forza distintiva, il risultato grafico non palesando nessun tratto
originale che comunque l'attore nemmeno pretende.

 

                                         Ne
consegue che l'azione d'accertamento positivo proposta dall'attore dev'essere
respinta, senza che venga dichiarata nulla la registrazione del marchio, come
invece avviene in accoglimento di un'azione d'accertamento negativo. La domanda
in esame costituisce infatti una subordinata rispetto all'azione d'esecuzione
di cui all'art. 55 LPM (Willi, op. cit.,
art. 52 LPM, N. 2 e 3; David, op. cit., art. 52 LPM, N. 3 e 5). 

 

 

                                   7.   In secondo luogo, i convenuti contrappongono
alla petizione il preuso del segno alla registrazione come marchio da parte
dell'attore. Orbene, l'accertamento di cui ai considerandi precedenti, nel
senso che il marchio in discussione non gode della protezione della LPM, toglie
di per sé un presupposto fondamentale alla richiesta -fondata sull'art. 55 cpv.
1 lett. b LPM- di vietare ai convenuti l'utilizzo del marchio. Ogni successiva
considerazione assume pertanto carattere aggiuntivo. In tal senso può essere
osservato che l'art. 14 cpv. 1 LPM prevede che il titolare di un marchio non
può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che
questi aveva già usato prima del deposito. Si tratta evidentemente di
un'eccezione alle regole riguardanti i diritti esclusivi riservati al titolare
del marchio dall'art. 13 LPM. 

 

                                         In
concreto, è pacifico che il preteso marchio è stato usato come logo del __________
già nei primi anni ottanta dall'attore, poi da __________ e da ultimo -ossia
dal 1994- da CV 1 Contrariamente a quanto sostiene l'attore, l'uso del segno è
sempre avvenuto nella stessa misura, ossia in particolare nel medesimo
territorio e con riferimento al medesimo servizio, segnatamente sia come logo,
sia nell'ambito della pubblicità del grotto, mentre è irrilevante il fatto -per
il quale l'attore ha prodotto copiosa documentazione (doc. X, Y1 - Z4)- che
l'attività pubblicitaria sia stata più intensa di prima negli ultimi anni (David,
op. cit., art. 14 LPM, N. 3), dal momento che le prove addotte sono successive
al deposito del marchio ed esulano quindi dal discorso del preuso. Infine, è
vero che prima dei convenuti l'uso era stato effettuato anche dall'attore, ma
l'applicabilità della norma in esame sarebbe comunque data poiché, prima del
deposito presso l'IPI (avvenuto solo nell'ottobre 2000), l'attore -da quando
aveva ceduto la gestione dell'esercizio pubblico- non disponeva di nessun diritto
sulla base del quale poter vietare a terzi l'uso del marchio: infatti, tra le
parti della presente vertenza non esisteva a quel momento, in particolare,
nessun rapporto di concorrenza (David, op. cit., ibidem, N. 2). E'
questa una considerazione analoga a quella evocata dai convenuti, secondo cui la
LPM (come peraltro anche la LCSl) non può proteggere atti commessi in mala
fede, come il deposito di un marchio, già utilizzato da tempo da parte di terzi
come segno distintivo relativamente allo stesso identico servizio.

 

 

                                   8.   Mancando
il presupposto della validità del marchio e vista la conseguente, carente
tutela da parte della LPM, non sono date le premesse affinché l'attore possa vietare
alle controparti l'uso del logo litigioso e possa ottenere un risarcimento
danni o la restituzione dell'utile sulla base dell'art. 55 cpv. 2 LPM.

 

                                         La
petizione dev'essere così respinta in ogni sua domanda, con il carico di spese,
tassa di giustizia e ripetibili alla parte attrice.

 

 

 

 

 

 

 

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e
la TOA,

 

pronuncia:

 

                                   1.   La
petizione 9 maggio 2003 di AT 1, è respinta.

 

                                   2.   Le
spese                                                                fr.     200.-

                                         e la
tassa di giustizia                                            fr.  1'500.-

                                         totale                                                                       fr.
 1'700.-

 

                                         anticipati
dall'attore, restano interamente a suo carico.

 

                                         Egli
verserà inoltre a CV 1 e a CV 2 la somma di fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

	
   

  	
   

  

 

 

	
  terzi implicati

  	
  1.   TE
  1  

  2.  TE
  2  

   

  

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il
segretario