# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 52d38264-9f71-5971-9133-cfbf70b7d15b
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2009-07-15
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 15.07.2009 B-3643/2008
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-3643-2008_2009-07-15.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-3643/2008

{T 0/2}

U r t e i l  v o m  1 5 .  J u l i  2 0 0 9

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, 
Richter David Aschmann, 
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

L._______,
vertreten durch Patentanwalt Dr. iur. Philipp Rüfenacht, 
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.

Teilweise Schutzverweigerung IR 878686 RepXpert.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-3643/2008

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 11. März 2005 aufgrund 
einer in Deutschland eingetragenen Basismarke registrierten interna-
tionalen Marke Nr. 878686 RepXpert. Sie beansprucht für dieses Zei-
chen auch Schutz in der Schweiz, und zwar für die folgenden Waren 
und Dienstleistungen:

Klasse 4: Huile et graisse à usage technique.

Klasse 7: Poulies de tension,  poulies guides, paliers  
de roue, jeux de paliers de roue; roues lib-
res  d'alternateurs  pour  véhicules  commer-
ciaux.

Klasse 8: Outils d'assemblage à commande manuelle  
pour  pièces  et  composants  de  véhicules 
automobiles, notamment pour l'assemblage 
et le démontage d'embrayages.

Klasse 9: Supports  de  données  préenregistrés,  no-
tamment  disques  compacts  et  logiciels,  à 
savoir pour stocker les informations sur des 
produits relatifs aux véhicules automobiles.

Klasse 12: Composants  de  véhicules  automobiles  en 
tous genres, notamment pour groupes pro-
pulseurs,  embrayages  et  leurs  éléments,  
trousses de réparation pour véhicules auto-
mobiles,  notamment  pour  la  réparation 
d'embrayages,  en  particulier  disques 
d'embrayage, plateaux d'embrayage et sys-
tèmes  d'évacuation  centraux,  ensembles 
de  transmission  par  courroie,  comprenant  
notamment  des  courroies,  ensembles  de 
transmission par courroie, notamment sans 
courroie,  pièces de rechange pour véhicu-
les automobiles.

Klasse 16: Matériel  à  but  pédagogique et  éducatif  (à 
l'exception des appareils) pour activités de 

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formation et éducation en tous genres dans 
le domaine des véhicules automobiles, no-
tamment  brochures,  catalogues,  livres  et  
cartes,  notamment  destinés  au  transfert  
des  connaissances  pour  le  traitement  de 
données relatives à des véhicules automo-
biles, catalogues de produits.

Klasse 35: Activités promotionnelles.

Klasse 37: Services relatifs au nettoyage, à la mainte-
nance et à la réparation de véhicules auto-
mobiles et de leurs éléments.

Klasse 38: Fourniture  d'accès  à  des  portails  Internet  
consultables dans le  monde entier  et  con-
tenant des informations sur des produits et 
services  en  tous  genres  dans le  domaine 
des  véhicules automobiles,  notamment  en 
matière  de  pièces  de  rechange,  groupes 
propulseurs,  composants  de  moteurs, 
entretien, maintenance, réparation, gestion 
d'ateliers de réparation et de ventes de vé-
hicules automobiles.

Klasse 39: Services  relatifs  à  l'enlèvement,  au  trans-
port, au stockage, à l'expédition et à la liv-
raison  de  composants  de  véhicules  auto-
mobiles.

Klasse 40: Recyclage  de  déchets,  résidus  liquides,  
produits  et  emballages  usagés  issus  de 
l'industrie automobile, et de produits de re-
cyclage;  conseils  en  matière  d'élimination  
et de recyclage des déchets dans le domai-
ne des véhicules automobiles.

Klasse 41: Planification et animation de formations et  
séminaires en tous genres dans le domaine 
des  véhicules automobiles,  notamment  en 
lien avec l'entretien et la réparation de vé-
hicules automobiles, l'assemblage et le dé-
montage de composants de véhicules auto-
mobiles,  ainsi  que  le  recyclage  et  
l'utilisation de composants de véhicules au-

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tomobiles usagés.

Klasse 42: Mise  à  disposition  de  programmes 
d'analyse de marché dans le domaine des 
véhicules  automobiles,  notamment  sur  In-
ternet, pour la planification des ventes dans 
les  commerces  et  ateliers  de  réparation; 
mise à  disposition  de portails  Internet  ac-
cessibles  dans  le  monde  entier  et  con-
tenant des informations sur des produits et 
services  en  tous  genres  dans le  domaine 
des  véhicules automobiles,  notamment  en 
matière  de  pièces  de  rechange,  groupes 
propulseurs,  composants  de  moteurs, 
entretien, maintenance, réparation, gestion 
d'ateliers de réparation et de ventes de vé-
hicules automobiles.

Die Registrierung der  Marke wurde den Behörden der  bezeichneten 
Bestimmungsländer am 13. April 2006 mitgeteilt. 

B.
Die Vorinstanz erliess am 3. April 2007 gegen den Schutz dieser Mar-
ke in der Schweiz eine partielle provisorische Schutzverweigerung mit 
der Begründung, dass das Zeichen im Sinne von „Reparaturexperte“ 
verstanden werden und deshalb  bezüglich  der  vorgesehenen Waren 
und Dienstleistungen – abgesehen von den Dienstleistungen der Klas-
sen 35, 38 und 40 – beschreibend und somit nicht unterscheidungs-
kräftig sei und an ihm ein Freihaltebedürfnis bestehe. 

C.
Mit  Stellungnahme vom 3. September 2007 bestritt  die  Beschwerde-
führerin den Gemeingutcharakter des Zeichens RepXpert. Es handle 
sich um eine fantasievolle Wortneuschöpfung, die nicht beschreibend 
sei. Selbst  wenn der Durchschnittskonsument dem Zeichen unmittel-
bar die Bedeutung „Reparaturexperte“ entnehmen würde, wäre es zu-
mindest auch für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 8, 9, 
12, 16, 39, 41 und 42 zuzulassen.

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D.
Mit Schreiben vom 7. Dezember 2007 hielt die Vorinstanz an der teil-
weisen Zurückweisung des Zeichens fest. „Rep“ sei eine gängige Ab-
kürzung für „Reparatur“ und in „Xpert“ werde auf Anhieb der englische 
oder  französische  Ausdruck  „Expert“  erkannt.  Die  Bezeichnung  er-
schöpfe sich demnach in einem beschreibenden und einem anpreisen-
den Element, weshalb ihr die erforderliche Unterscheidungskraft fehle. 

E.
Mit Eingabe vom 6. Februar 2008 verzichtete die Beschwerdeführerin 
auf  die  Einreichung  einer  weiteren  Stellungnahme und  ersuchte  um 
Erlass einer anfechtbaren Verfügung. 

F.
Mit Verfügung vom 7. Mai 2008 gewährte die Vorinstanz der internatio-
nalen Registrierung für  die beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen der Klassen 4, 7, 8, 12, 35, 38, 39, 40 sowie für mise à disposition 
de programmes d'analyse de marché dans le domaine des véhicules 
automobiles, notamment sur Internet, pour la planification des ventes  
dans les commerces et ateliers de réparation in Klasse 42 die Eintra-
gung. Dagegen  verweigerte  sie  dem Zeichen für  die  beanspruchten 
Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 37, 41 sowie für mise 
à disposition de portails Internet accessibles dans le monde entier et  
contenant des informations sur des produits et services en tous gen-
res dans le  domaine des véhicules automobiles,  notamment en ma-
tière de pièces de rechange, groupes propulseurs, composants de mo-
teurs, entretien, maintenance, réparation, gestion d'ateliers de répara-
tion  et  de  ventes  de  véhicules  automobiles  in  Klasse 42  die  Eintra-
gung.

G.
Mit  Eingabe  vom 4. Juni  2008  reichte  die  Beschwerdeführerin  beim 
Bundesverwaltungsgericht  Beschwerde ein. Sie beantragte,  den Ent-
scheid der Vorinstanz unter Kostenfolge aufzuheben und die Marke für 
alle  beanspruchten  Waren  und  Dienstleistungen  –  eventualiter  mit 
Ausnahme von services relatifs au nettoyage, à la maintenance et à la  
réparation  de  véhicules  automobiles  et  de  leurs  éléments  in  Klas-
se 37 – zum Schutz zuzulassen. Zur Begründung führte sie aus, dass 
das Zeichen eine fantasievolle Wortneuschöpfung sei, die sich infolge 
der Grossschreibung des Buchstabens „X“ aus den drei voneinander 
abgegrenzten Elementen „Rep“, „X“ und „pert“ zusammensetze. Dage-

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gen  liege  eine  Zergliederung  in  die  Bestandteile  „Rep“  und  „Xpert“ 
nicht auf der Hand. Auch dürfe nicht davon ausgegangen werden, dass 
dem Schweizer Publikum der Begriff „xpert“ als verkürzte Schreibwei-
se des englischen Worts „expert“  bekannt sei. Des Weiteren sei das 
Zeichen  nicht  beschreibend,  komme  dem  unbestimmten  Terminus 
„Rep“ doch eine Reihe von Bedeutungen zu. Zudem entbehre der Be-
griff „xpert“ nicht jeglicher Kennzeichnungskraft, existierten doch eine 
Reihe von Marken mit  Schutz in der Schweiz, in  denen dieses Wort 
gar  isoliert  sei  und die ansonsten allenfalls  für  beanspruchte  Waren 
und  Dienstleistungen  beschreibende  Begriffe  enthielten.  Im  Übrigen 
wäre selbst  die  –  vom Durchschnittkonsumenten nicht  ohne Gedan-
kenaufwand wahrgenommene – Bedeutung „Reparaturexperte“ höchs-
tens für Reparaturdienstleistungen beschreibend.

H.
Mit  Vernehmlassung vom 14. August  2008 verzichtete die Vorinstanz 
auf  die Einreichung einer  Stellungnahme und beantragte,  unter  Hin-
weis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwer-
de unter Kostenfolge abzulehnen. 

I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid er-
heblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen. 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 7. Mai 2008 stellt eine Verfügung im 
Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwal-
tungsverfahren  dar  (VwVG,  SR 172.021;  Art. 5  Abs. 1  Bst. c).  Diese 
Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bun-
desverwaltungsrechtspflege  beim  Bundesverwaltungsgericht  ange-
fochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsge-
richtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

2.
Die  Beschwerdeführerin  ist  als  Adressatin  der  angefochtenen  Verfü-
gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an 
ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung 

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legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt 
(Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde frist-
gerecht  bezahlt  (Art. 63  Abs. 4 VwVG),  und  die  übrigen  Sachurteils-
voraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

3.
Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, 
das  geeignet  ist,  Waren  oder  Dienstleistungen  eines  Unternehmens 
von  solchen  anderer  Unternehmen  zu  unterscheiden.  Art. 1 
Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können 
Marken  aus  Wörtern,  Buchstaben,  Zahlen,  bildlichen  Darstellungen, 
dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente unter-
einander oder mit Farben bestehen.

4.
Zwischen  Deutschland  und  der  Schweiz  ist  am  1. September  2008 
eine neue Fassung des Protokolls  vom 27. Juni  1989 zum Madrider 
Abkommen  über  die  internationale  Registrierung  von  Marken 
(SR 0.232.112.4;  MMP)  in  Kraft  getreten.  Gegenüber  diesem  Land 
sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Mad-
rider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken re-
vidiert  in  Stockholm am 14. Juli  1967 (MMA,  SR 0.232.112.3)  anzu-
wenden (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungs-
klausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.). 

5.
Nach Art. 5 Abs. 2 MMP kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres 
ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass 
sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere. Die Notifika-
tion  der  internationalen  Marke  Nr. 878686  RepXpert  erfolgte  am 
13. April  2006.  Mit  dem  Versand  der  provisorischen  Schutzverwei-
gerung am 3. April 2007 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist gewahrt.

6.
Gestützt  auf  Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit  Art. 6 quinquies Bst. B 
Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft  zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) darf 
der Schutz namentlich verweigert  werden, wenn die Marke jeder Un-
terscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder An-

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gaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, 
der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ur-
sprungsortes  der  Erzeugnisse  oder  der  Zeit  der  Erzeugung  dienen 
können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder  in  den redli-
chen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. 
Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a MSchG, 
wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum 
Gemeingut  gehört.  Lehre  und  Praxis  zu  dieser  Bestimmung können 
damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 Yukon, BGE 114 II 
371 E. 1 alta tensione).

7.
Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehö-
ren, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Ver-
kehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchge-
setzt haben.

Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsver-
kehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die In-
dividualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers er-
forderliche  Unterscheidungskraft  fehlt  (RKGE in  sic!  2003,  495  E. 2 
Royal Comfort; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum 
schweizerischen  Markenrecht  unter  Berücksichtigung  des  europäi-
schen  und  internationalen  Markenrechts,  Zürich  2002,  Art. 2,  N. 34; 
EUGEN MARBACH,  Markenrecht,  in:  Roland  von  Büren  /  Lucas  David 
[Hrsg.]  Schweizerisches  Immaterialgüter-  und  Wettbewerbsrecht, 
3. Band  Kennzeichenrecht,  Basel  und  Frankfurt  a.M.  1996,  S. 35). 
Dazu  gehören  unter  anderem  Sachbezeichnungen,  sowie  Hinweise 
auf Eigenschaften, wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Ver-
wendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der 
Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde 
(Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in 
Zeitschrift  für  Immaterialgüter-,  Informations-  und  Wettbewerbsrecht 
[sic!]  2003,  495  E. 2  Royal  Comfort,  mit  Verweis  auf  das  Urteil  des 
Bundesgerichts  vom  23. März  1998  Avantgarde,  in  sic!  1998,  397; 
BGE 128 III 447 E. 1.5 Première; BGE 127 III 160 E. 2b/aa Securitas). 
Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemei-
nen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen 
(Urteil  des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli  2007 E. 4.3  we 
make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece I).

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Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder An-
spielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistun-
gen hindeuten,  macht  ein Zeichen aber  noch nicht  zum Gemeingut. 
Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen 
muss  vielmehr  derart  sein,  dass  der  beschreibende  Charakter  der 
Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressa-
ten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Phanta-
sie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 Première; BGE 127 III 160 
E. 2b/aa  Securitas; Urteile des Bundesgerichts vom 23. März 1998 in 
sic!  1998, 397 E. 1  Avantgarde, und vom 10. September 1998 in sic! 
1999, 29 E. 3 Swissline).

Setzt sich die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizeri-
schen Landessprache zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse der 
angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Die englische Sprache ist 
dem  schweizerischen  Durchschnittsverbraucher  zumindest  in  den 
Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht ver-
ständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstan-
den werden (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 17). Englische Begriffe müssen mit 
anderen Worten berücksichtigt  werden, sofern sie einem nicht unbe-
deutenden  Teil  der  Bevölkerung  unseres  Landes  bekannt  sind 
(BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece I; Urteile des Bundesverwaltungs-
gerichts  B-8371/2007  vom  19. Juni  2008  E. 5  Leader,  B-7403/2006 
vom 16. August 2007 E. 4.2 Engineered for men und B-7410/2006 vom 
20. Juli 2007 E. 3 Masterpiece II).

Bei  Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern  zusammen-
gesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu 
ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamt-
eindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmit-
telbar verständlicher Sinn ergibt (RKGE in sic! 2003, 495 E. 2  Royal 
Comfort;  Urteile  des  Bundesverwaltungsgerichts  B-804/2007  vom 
4. Dezember  2007  E. 2  Delight  Aromas [fig.]  und  B-5518/2007  vom 
18. April 2008 E. 4.2 Peach Mallow).

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zei-
chen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Ent-
scheidung  dem  Zivilrichter  zu  überlassen  (BGE 130  III  328  E. 3.2 
Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 Masterpiece I).

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8.
In einem ersten Schritt sind die massgebenden Verkehrskreise zu be-
stimmen.  Hinsichtlich  der  Frage  der  Unterscheidungskraft  sind  die 
massgebenden Verkehrskreise die Abnehmer, während sich das Frei-
haltebedürfnis  aus  Sicht  der  Branche,  d.h. der  Konkurrenzunterneh-
men  bestimmt  (WILLI,  a.a.O.,  Art. 2,  N. 41  und  44;  EUGEN MARBACH, 
Kennzeichenrecht,  N. 577,  in:  Roland von Büren /  Eugen Marbach  / 
Patrik Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 2008).

Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind solche aus dem 
Bereich der Automobil- und Werkzeugtechnik, der Informatik, des Un-
terrichtswesens, der Werbung sowie des Recyclings. Sie richten sich 
nur  teilweise  ausschliesslich  an  Fachleute,  sondern  auch  an Durch-
schnittskonsumenten.  Daher  beschränken  sich  die  relevanten  Ver-
kehrskreise nicht nur auf Fachkreise, wie dies etwa bei rezeptpflichti-
gen Medikamenten und Schulbüchern der Fall wäre, die ausschliess-
lich von Ärzten bzw. Lehrern ausgewählt werden (EUGEN MARBACH, Die 
Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 S. 3 - 12, S. 11). Für die 
Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens als beschreibend 
ist daher vom Verständnis des Durchschnittskonsumenten auszugehen 
(vgl.  Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts  B-1710/2008  vom 6. No-
vember 2008 E. 3.2 Swistec).

9.
Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens RepX-
pert für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 
16, 37, 41 sowie für mise à disposition de portails Internet accessibles 
dans le monde entier et contenant des informations sur des produits et 
services en tous genres dans le domaine des véhicules automobiles,  
notamment en matière de pièces de rechange, groupes propulseurs,  
composants de moteurs,  entretien,  maintenance,  réparation,  gestion 
d'ateliers de réparation et de ventes de véhicules automobiles  in der 
Klasse 42 im Wesentlichen mit der Begründung, dass „Rep“ eine gän-
gige Abkürzung für „Reparatur“ sei und in „Xpert“ auf Anhieb der engli-
sche oder französische Ausdruck „Expert“ erkannt werde, weshalb die 
Bezeichnung im Sinne von „Reparaturexperte“ verstanden werde und 
für die umstrittenen Waren und Dienstleistungen beschreibend und so-
mit  nicht  kennzeichnungskräftig  sei.  Demgegenüber  vertritt  die  Be-
schwerdeführerin  die  Auffassung,  dass  eine  Zergliederung  des  Zei-
chens in „Rep“ und „Xpert“ nicht auf der Hand liege, sondern dass sich 
dieses infolge der Grossschreibung des Buchstabens „X“ vielmehr aus 

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den drei Bestandteilen „Rep“, „X“ und „pert“ zusammensetze. Zudem 
komme dem unbestimmten Begriff „Rep“ eine Reihe von Bedeutungen 
zu.  Im  Übrigen  dürfe  nicht  davon  ausgegangen  werden,  dass  dem 
Schweizer Publikum die Bezeichnung „xpert“ als verkürzte Schreibwei-
se des englischen Worts „expert“ bekannt sei. 

Zwischen den Parteien  ist  demnach umstritten,  ob  das  Zeichen von 
den relevanten Verkehrskreisen im Sinne von „Reparaturexperte“ auf-
gefasst wird und ob ein solches Markenverständnis für die betroffenen 
Waren und Dienstleistungen kennzeichnungskräftig ist. 

10.
Für die Beurteilung, ob ein Zeichen Gemeingut bildet, ist nach ständi-
ger Praxis der Gesamteindruck massgebend. Dieser resultiert aus der 
Kombination sämtlicher Zeichenelemente, wie beispielsweise den ver-
wendeten Wörtern, dem Schriftbild, der grafischen Darstellung sowie 
den  benutzten  Farben  (Urteil  des  BVGer  vom  13. September  2007, 
B-1643/2007 E. 6 basilea PHARMACEUTICA [fig.]). 

Vorliegend gilt es eine Wortmarke zu beurteilen, weshalb auf den be-
schreibenden Grad der Wörter bzw. Wortteile sowie auf das Schriftbild 
abzustellen ist. Bezüglich letzteres fällt dem Betrachter des aus einem 
Wort  gebildeten  Zeichens  auf,  dass  neben  dem Anfangsbuchstaben 
„R“  auch  der  sich  ungefähr  in  Wortmitte  befindende  Buchstabe  „X“ 
grossgeschrieben  ist.  Ebenfalls  dürfte  er  bemerken,  dass  –  vom 
Schlussbuchstaben  „t“  abgesehen  –  die  hinter  dem  „X“  stehende 
Buchstabenfolge „per“ den Wortbeginn „Rep“ in ungekehrter  Reihen-
folge wiedergibt,  was dem Zeichen eine gewisse Symmetrie verleiht. 
Auch wenn der  Grossbuchstabe „X“  eine zentrale  Position  innerhalb 
des Zeichens einnimmt, so trifft die Auffassung der Beschwerdeführe-
rin, dass dieser als eigenständiger Zeichenbestandteil aufgefasst wer-
de,  höchstens  im  ersten  Augenblick  zu,  erleichtert  die  Grossschrei-
bung  doch  die  Lesbarkeit  des  Begriffs  „Xpert“.  Das  Bundesverwal-
tungsgericht kann sich daher der Ansicht der Vorinstanz, wonach sich 
das Zeichen aus den beiden Bestandteilen „Rep“ und „Xpert“ zusam-
mensetze, anschliessen. 

Bei „Xpert“ handelt es sich um die verkürzte Schreibweise des engli-
schen Worts „expert“, was vom Durchschnittskonsumenten ohne wei-
teres erkannt  werden dürfte. Einerseits  ist  heutzutage der  Gebrauch 
von  Abkürzung  insbesondere  durch  die  verbreitete  Korrespondenz 
über Email und SMS gang und gäbe. Andererseits zählt das Wort „ex-

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pert“ nicht nur zum englischen Grundwortschatz, sondern verfügt auch 
über denselben Wortstamm wie die deutsche Übersetzung „Experte“ 
bzw. „Expertin“ und das französische Pendant „expert“ bzw. „experte“. 

Als schwerer verständlich erweist sich demgegenüber der Zeichenbe-
ginn. Der Begriff „rep“ steht in der englischen Sprache für die Gewebe-
art „Rips“ sowie für „Wüstling“ und „Ruf“ (Langenscheidt Handwörter-
buch Englisch,  Berlin  und  München  2005,  496). Auf  Französisch ist 
„Rep“ ohne Bedeutung, wohingegen sich „Reps“ mit „Rips“ übersetzen 
lässt (Le Nouveau Petit Robert, Paris 2007, 2196 und 2209). Im deut-
schen  Sprachraum  dient  der  Begriff  „Rep“  als  Kurzbezeichnung  für 
„Republikaner“  (Duden  Deutsches  Universalwörterbuch,  6. Auflage, 
Mannheim 2007, 1385). Umgangssprachlich wird er jedoch für zahlrei-
che weitere mit  den Buchstaben „rep“ beginnende Worte verwendet. 
Zu denken ist dabei insbesondere an: Reparation, Reparatur, Reper-
toire, Repetition, Repetitorium, Reportage, Reptil, Republik und Repu-
tation. 

Auch wenn für die vorliegend beanstandeten Waren und Dienstleistun-
gen am ehesten die Bedeutung „Reparatur“ einen Sinn macht, so liegt 
sie nicht auf der Hand. Einerseits dürften sich nur die wenigsten Kon-
sumenten über den nicht auf Anhieb verständlichen Zeichenbestand-
teils „Rep“ überhaupt Gedanken machen, geschweige denn über des-
sen allfällige Bedeutung sinnieren. Andererseits erschweren die zahl-
reichen Bedeutungsmöglichkeiten des Wortelements dessen Beurtei-
lung.  Abgesehen  hinsichtlich  Reparaturdienstleistungen  im  eigentli-
chen Sinne bedarf es eines besonderen Aufwands an Fantasie um im 
Zeichen RepXpert den Sinngehalt „Reparaturexperte“ zu erkennen. Es 
ist daher sehr wahrscheinlich, dass zwar dem Bestandteil „Xpert“ die 
Bedeutung  „Experte“  zugemessen,  das  Element  „Rep“  dagegen  als 
ein dem Zeichen – durch Umkehrung der in „Xpert“ enthaltenen Buch-
stabenfolge „per“ – eine gewisse Originalität und Eingängigkeit verlei-
hender Fantasiebestandteil wahrgenommen wird. 

Für  eigentliche  Reparaturdienstleistungen  ist  die  Zeichenbedeutung 
„Reparaturexperte“  naheliegender als für die anderen beanspruchten 
Waren und Dienstleistungen. Auch wenn dem aus einer beschreiben-
den und einer anpreisenden Komponente bestehenden Sinngehalt für 
solche  Dienstleistungen  keinerlei  Unterscheidungskraft  zukommt,  so 
trifft dies auf das in Frage stehende Zeichen RepXpert nicht zu. Zwar 
können auch neue Wortschöpfungen Gemeingut bilden, wenn ihr Sinn 

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für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liegt. Dies ist  vorlie-
gend jedoch nicht  der  Fall. Aufgrund der nach wie vor zweifelhaften 
Zeichenbedeutung sowie der klanglich und im Schriftbild wahrnehmba-
ren, originellen Wortsymmetrie, kann dem Zeichen auch bezüglich Re-
paraturdienstleistungen im eigentlichen Sinne die markenrechtlich mi-
nimal  erforderliche Kennzeichnungskraft  nicht  abgesprochen werden. 
Im Übrigen besteht an der Wortneuschöpfung kein Freihaltebedürfnis. 

11.
Es lässt sich daher festhalten, dass das hinterlegte Zeichen für sämtli-
che beanspruchten Waren und Dienstleistungen – bezüglich der servi-
ces relatifs au nettoyage, à la maintenance et à la réparation de véhi-
cules  automobiles  et  de  leurs  éléments  in  Klasse 37 wenigstens  im 
Sinne eines Grenzfalls  –  schutzfähig ist. Damit  erübrigt  es sich,  die 
weiteren Rügen der Beschwerdeführerin zu prüfen. 

Die Beschwerde ist gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der 
internationalen Registrierung Nr. 878686 RepXpert  für  alle  angemel-
deten Waren und Dienstleistungen in der Schweiz definitiv Schutz zu 
gewähren. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu 
erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der 
geleistete Kostenvorschuss zurück zu erstatten.

12.
Der  obsiegenden  Beschwerdeführerin  ist  eine  Parteientschädigung 
"für  ihr  erwachsene  notwendige  und  verhältnismässig  hohe  Kosten" 
des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).  Die 
Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzu-
setzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht wor-
den, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die 
notwendigen  erwachsenen  Kosten  fest  (Art. 14  Abs. 2  Satz 2  i.V.m. 
Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen 
vor  dem  Bundesverwaltungsgericht  vom  21. Februar  2008  [VGKE, 
SR 173.320.2]). 

13.
Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung 
derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in de-
ren  Namen  die  Vorinstanz  verfügt  hat  (Art. 64  Abs. 2 VwVG).  Nach 
Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und 
Aufgaben  des  Eidgenössischen  Instituts  für  Geistiges  Eigentum 
(IGEG, SR 172.010.31)  handelt  die  Vorinstanz  als  autonome Anstalt 

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mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist  in eigenem Namen mit  dem 
Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Mar-
kenregisters  beauftragt  (Art. 2  Abs. 1  Bst. a  und  b IGEG).  Gestützt 
darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und 
kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. 
Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu ver-
pflichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die  Beschwerde  wird  gutgeheissen,  die  Verfügung  des  Eidgenössi-
schen Instituts für Geistiges Eigentum vom 7. Mai 2008 wird aufgeho-
ben  und  das  Institut  wird  angewiesen,  der  internationalen  Marke 
Nr. 878686 RepXpert für alle angemeldeten Waren und Dienstleistun-
gen in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren.

2.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- wird der Beschwerde-
führerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3.
Der Beschwerdeführerin  wird zulasten des Eidgenössischen Instituts 
für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- (inkl. 
MWST) zugesprochen.

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4.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Gerichtsurkunde;  Beilage:  Rückerstat-
tungsformular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 878686 RepXpert; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Hans Urech Marc Hunziker

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden  (Art. 72 ff.,  90 ff.  und  100  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch-
tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde-
führende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 21. Juli 2009

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