# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 2c53ea5a-268f-5960-86da-ebd5b70cd58a
**Source:** Ticino (TI)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2005-09-14
**Language:** it
**Title:** Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.09.2005 10.2002.25
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-25_2005-09-14.html

## Full Text

Incarto n.

  10.2002.25

  	
  Lugano

  14 settembre
  2005/fb

   

  	
  In nome

  della Repubblica e Cantone

  Ticino

  	 

	
  La seconda Camera civile del Tribunale
  d'appello

  
	
   

  
	
   

  
						

 

	
  composta dei giudici:

  	
  Cocchi, presidente,

  Epiney-Colombo e Chiesa

  

 

	
  segretario:

  	
  Bettelini, vicecancelliere

  

 

 

sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 5 settembre 2002 da

 

	
   

  	
  IS 1 

  rappr. da RA 1 

   

  
	
   

  	
  contro

  	 

 

	
   

  	
  CV 1 

  rappr. dagli RA
  2 , e dr. __________, Zurigo

   

  
	
   

  	
   

  

chiedente
–così come alla modifica apportata dall’attrice in sede di conclusioni- diversi
ordini e divieti a carico del convenuto relativamente all’uso di determinati
marchi rivendicati dall’attrice, la condanna del convenuto al pagamento della
somma di fr. 10'000.- a titolo di risarcimento danni, nonché l’autorizzazione a
pubblicare il dispositivo della sentenza;

 

domande
cui il convenuto si oppone;

 

richiamato
il decreto superprovvisionale 7 maggio 2002 ottenuto dalle allora istanti IS 1
e __________ Ltd., __________, nei confronti di CV 1 con cui veniva ordinato il
sequestro presso il negozio di quest’ultimo __________”), sito a __________ in
via __________, di tutta la merce recante il marchio Lonsdale London e/o
il marchio “L” e figura di leone, nonché di tutta la documentazione connessa
con l’uso degli stessi marchi (inc. 10.2002.10);

 

richiamata
pure la sentenza provvisionale 2 luglio 2002 con cui, confermando le misure
superprovvisionali, veniva fatto ordine al convenuto di cessare con effetto
immediato la vendita in qualsiasi forma di prodotti recanti il marchio LONSDALE London (nella grafia cosiddetta “Cinemascope”);

 

congiunta per
l’istruttoria questa causa con la causa parallela e analoga nel contenuto, proposta
da IS 1 nei confronti di __________, __________ (inc. 10.2002.24);

 

svolta
l’istruttoria nella causa di merito, presentata dalla sola qui attrice come
licenziataria esclusiva di __________ Ltd.;

 

ammesse con
decreto 18 settembre 2003 le istanze (di restituzione in intero per addurre
fatti nuovi e per produrre nuove prove) 20 giugno 2003 dell’attrice,
rispettivamente 12 giugno, 3 luglio e 31 luglio 2003 del convenuto, in seguito
alle quali sono stati assunti all’incarto i documenti AA, BB, 13, 14 e 15 (inc.
10.2002.24);

 

ammesse
con decisione 5 dicembre 2003, rispettivamente 28 gennaio 2004, le istanze di
restituzione in intero 9 ottobre e 24 dicembre 2003 della parte convenuta in
esito alle quali sono stati ammessi all’incarto (10.2002.24) anche i documenti 20,
21 e 22, rispettivamente 26;

 

preso atto
dello svolgimento di un unico dibattimento finale in relazione alle cause
congiunte (verbale 24 marzo 2004);

 

lette le
osservazioni conclusive delle parti, rispettivamente 16 marzo 2004 dell’attrice
e 24 marzo 2004 del convenuto; 

 

decaduta
la possibilità di una transazione extragiudiziale della vertenza con la
comunicazione telefonica 19 maggio 2004 del patrocinatore del convenuto, RA 2;

 

esaminati
gli atti e i documenti dell’incarto;

 

 

considera

 

 

in fatto e in
diritto:

 

 

                                   1.   La
menzionata decisione provvisionale 2 luglio 2002, ha riconosciuto la verosimile
validità del marchio LONSDALE London (nella grafia “Cinemascope”) e il diritto sul
medesimo da parte delle istanti, ossia: __________ __________ Ltd. quale
titolare di quel marchio svizzero (no. 496056) depositato in data 18 giugno
2001, anche per la classe merceologica 25 (abbigliamento), e IS 1 quale unica
licenziataria per i prodotti e il marchio della liteconsorte. Allo stesso
marchio, parte convenuta contrapponeva il marchio svizzero no. 458834, ossia il
marchio solo verbale “Lonsdale”, depositato già il 6 febbraio 1998 dalla
società inglese __________) Ltd. e anch’esso relativo alla classe di prodotti
25, di cui licenziataria era la ditta tedesca __________. Distributrice per la
Svizzera dei prodotti contestati era la __________, fornitrice di parte
convenuta. 

 

                                         Tra
l’altro, in merito alla priorità di cui all’art. 6 LPM, il giudice delegato
aveva concluso, con esplicito riferimento ai limiti che connotano un giudizio
cautelare, per la mancanza di similitudine fra i due marchi, ritenendo determinante,
rispetto al marchio verbale, la particolare presentazione grafica del marchio LONSDALE London.
Considerava in conclusione: E’ pertanto sostenibile che la grafia del
marchio in questione –tenuto conto dello scopo riservatogli dalla legge di distinguere
prodotti o servizi di un’azienda da quelli di un’altra- appaia di importanza
determinante e addirittura prevalente sull’indicazione verbale (tanto più con
l’aggiunta del nome “London”), rivestendo carattere distintivo dei prodotti e
non rappresentando una semplice presentazione decorativa del nome Lonsdale (cons.
5).

 

 

                                   2.   La
causa di merito è stata presentata dalla sola IS 1 nella sua veste di
licenziataria esclusiva per la Svizzera del marchio contestato, come risulta
dall’ addendum no. 1 di data 19 ottobre 2001 al contratto di licenza sul
marchio 11 giugno 2001 (doc. I) e dalla dichiarazione 19 luglio 2001 di __________
Ltd. in base alla quale l’attrice è la sola ed esclusiva licenziataria del
diritto al marchio Lonsdale per il territorio svizzero (doc. H).

 

 

                                   3.   Affermando
che la ditta inglese __________. aveva acquistato i marchi Lonsdale nel
1997, nei propri allegati introduttivi parte convenuta ricorda come la società
tedesca __________ sia stata dapprima licenziataria di __________ __________.
con la quale avrebbe poi interrotto il rapporto contrattuale in seguito a una
procedura giudiziaria estera, vinta –almeno in prima istanza- da __________. La
ditta tedesca avrebbe pertanto venduto anche nel nostro Paese merce con il marchio
controverso, dapprima in virtù del contratto con __________. e, in un secondo
tempo, ossia da novembre 2000, come licenziataria di __________. Rilevata
l’anteriorità del deposito del marchio di quest’ultima, sostiene la non
validità del marchio usato dall’attrice che pertanto non può essere violato. Si
oppone inoltre puntualmente alle domande dell’attrice con argomenti che, se del
caso, verranno considerati nel seguito.

 

 

4.Al di fuori della presente vertenza,
il 17 maggio 2002, __________ __________.. si è opposta ai sensi dell’art. 31
LPM alla registrazione del marchio LONSDALE London. La decisione dell’IPI
–di data 9 aprile 2003- ha giudicato simili i marchi in esame, deducendone
l’esistenza di un rischio di confusione: ha pertanto revocato la registrazione
del marchio svizzero no. 496 056 a dipendenza della priorità del marchio
verbale dell’opponente. In sostanza, è stato considerato che nel marchio
combinato in esame (verbale e figurato) l’elemento grafico non appare dominante
sulla componente verbale, considerata altresì l’irrilevanza sia dell’aggiunta London
al nome principale “Lonsdale”, sia della grafia (Cinemascope), definita nicht
ausnehmend originell (cons. V/4). A titolo abbondanziale può essere ancora
osservato che, con decisione 22 aprile 2004 (quindi successiva all’istruttoria
di questa causa), la Commissione federale di ricorso in materia di proprietà
intellettuale ha confermato la descritta decisione dell’IPI. 

 

 

5.Inoltre, le parti (parte convenuta
nell’allegato di conclusioni e anche in atti precedenti; parte attrice, nelle
proprie conclusioni sub 1 e nell’ambito dell’arringa finale) danno atto delle
seguenti modifiche intervenute nei loro rapporti, segnatamente quanto al
diritto ai marchi. In data 11 giugno 2002 entrambi i marchi sono stati ceduti da
__________., rispettivamente da __________. alla società inglese __________
Ltd. che li ha poi concessi in licenza alla __________ Ltd. Questa società ha infine
concesso una sublicenza globale –concernente diversi Paesi europei- alla qui
attrice IS 1 con contratto 21 novembre 2002 (doc. S). D’altra parte,
quest’ultima ha autorizzato __________, nell’ambito di un’ulteriore sublicenza
che in sé non interessa la Svizzera, a effettuare consegne di prodotti recanti
in particolare il marchio controverso comunque anche nel territorio della
Confederazione, ancorché limitatamente agli ordini ricevuti prima
del 17 giugno 2003 (doc. 20, inc. 10.2002.24). Parte convenuta, nella
propria memoria conclusiva, afferma pertanto che tutti i marchi “Lonsdale” si
trovano presso il medesimo detentore del diritto, così che verrebbe a
mancare l’attualità dell’interesse giuridico che costituisce un presupposto per
un giudizio di proibizione (punto 1.1. in fine). Inoltre, sostiene che
nemmeno precedentemente a questa nuova situazione di fatto e di diritto non è
mai esistita una violazione del marchio rivendicato dall’attrice poiché la
merce da lei venduta le era stata fornita da __________, allora regolare
licenziataria di __________., ditta straniera che deteneva un marchio
prioritario rispetto all’attrice. Infine, parte convenuta rileva che l’attrice
ha concluso con __________ __________ il contratto di licenza di cui già s’è
detto, permettendole di accedere al mercato svizzero relativamente alle
consegne di ordinazioni ricevute prima del luglio 2003, ciò che concernerebbe quelle
vendite al dettaglio su cui è nata la presente vertenza.

 

 

6.L’attrice, nelle conclusioni, ribadisce
la propria tesi sulla mancanza di similitudine fra il marchio verbale, già di __________
__________. (no. 458834), e il marchio misto -figurativo e verbale- (no.
496056), di guisa che parte convenuta non possa appellarsi alla priorità del
primo sul secondo (art. 6 LPM). Inoltre, afferma di aver utilizzato il marchio
sul mercato svizzero ben prima della registrazione, segnatamente fin dal 1989,
dovendosi pertanto applicare alla fattispecie l’art. 14 LPM. Nella sostanza,
mantiene tutte le domande di petizione di cui si dirà nel seguito. 

 

 

                                   7.   Con
riferimento a quanto già esposto sub 4, va ricordato che le decisioni –di natura
amministrativa- prese nell’ambito della procedura di opposizione, non hanno
forza di cosa giudicata in una controversia giudiziaria parallela, ossia avente
per oggetto lo stesso marchio, e ciò a dipendenza della cognizione limitata di
quelle autorità (Willi, Komm. zum MSchG, 2002, art. 33 LPM, N. 7). In
altre parole, nella procedura di opposizione è determinante solo una parte
degli elementi che possono invece venir considerati nel procedimento civile (David,
Comm. di Basilea alla LPM, 1999, art. 31, N. 5).

 

                                         Ne
consegue, nel solco di questa considerazione, che –non essendo stati proposti
in causa altri elementi di giudizio oltre il richiamo all’art. 14 LPM (di cui
si dirà in seguito)- la questione della similitudine dei marchi appare risolta
anche qui, ancorché in senso contrario a quello della decisione cautelare; non vi
sono peraltro motivi per scardinare in questa sede giudiziaria il giudizio dell’IPI,
almeno alla luce dei criteri ivi adottati (cfr. il precedente cons. 4) che
conclude –come accennato sopra e data l’identità dei prodotti cui sono riferiti
i marchi contrapposti- per l’applicazione degli art. 3 cpv. 1 lett. c, 6 e 33
LPM. D’altra parte, l’impressione generale (Erinnerungsbild) che
l’attrice attribuisce al proprio segno è un elemento per giudicarne la forza
distintiva che tuttavia è stata ritenuta per nulla rilevante dall’autorità
amministrativa. Infine, il sillogismo di IS 1 secondo cui, essendo la stessa
divenuta in corso di causa licenziataria anche del marchio verbale “Lonsdale”
(già di __________ __________.), dovrebbe indurre a considerare superata la
questione della similitudine dei due segni, non può essere seguita. Infatti, la
petizione è improntata sulla lesione del marchio composto (con grafia Cinemascope)
e non del marchio verbale sul quale –semmai- è stata costituita la difesa di
parte convenuta. Comunque, al momento in cui l’attrice ha denunciato l’attività
commerciale di controparte, asseritamente lesiva del proprio marchio, la
vantata licenza in suo favore non esisteva sicuramente ancora.

 

 

8.L’attrice –come già ricordato- sembra fondare
(almeno subordinatamente) il suo miglior diritto sull’art. 14 LPM in base al
quale il titolare di un marchio non può vietare a un terzo di continuare a
usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del
deposito (cfr. comunque replica, pag. 6), con riferimento alle
fatture emesse da __________ __________. tra il 1989 e il 2000, ossia in parte
anche prima della registrazione del marchio svizzero di __________ direttamente
a commercianti svizzeri, per forniture di articoli sportivi, verosimilmente muniti
del marchio LONSDALE London (doc. V). Sennonché, lo scopo della norma in esame è
quello di proteggere l’inesperienza di chi, omettendone la registrazione come
marchio, fa uso nella sua attività di un segno distintivo, di fronte ai diritti
di una parte che –in un tempo successivo- procede alla regolare registrazione
di un marchio simile per il medesimo territorio (David, op. cit., art.
14, N. 1). Il preuso di un segno non può tuttavia essere contrapposto alla
forza di un marchio registrato: infatti, la norma permette soltanto la
continuazione dell’uso nel senso di un diritto “passivo”; non conferisce invece
al terzo nessuna protezione di diritto (Rechtsschutz), ossia nessun
diritto di procedere contro il titolare del marchio successivamente registrato
(David, op. cit., ibidem, N. 4). Con riferimento al caso concreto, è
vero che l’attrice non avrebbe potuto contrapporre il preteso preuso nella
procedura di opposizione (Willi, op. cit., art. 31 LPM, N. 16; sic !
1999, 418), ma è malvenuta a prevalersene anche in questa sede, tenuto conto
del suo ruolo nella causa civile e della sua richiesta di vietare alla
controparte l’uso del marchio. Non torna conto pertanto di verificare se gli atti
istruttori invocati sorreggano il vantato uso da parte dell’attrice nel senso
dell’art. 14 LPM.

 

9.L’attrice si prevale anche delle norme
contro la concorrenza sleale, segnatamente dell’art. 3 lett. d LCSl, affermando
nelle conclusioni che l’agire della parte convenuta è atto a creare
confusione con i prodotti commercializzati dalla parte attrice. E’ ciò che
letteralmente aveva affermato nella petizione (pag. 6), non invece in replica. Questo
generico richiamo non è stato contestato dalla parte convenuta, se non con un
riferimento altrettanto generico e in relazione a una questione del tutto
marginale (risposta, pag. 10). Se ne deve concludere, al di là di ogni
considerazione sul merito, che la problematica –oltre l’invocazione formale
della norma- è rimasta estranea alla vertenza, già per non avere l’attrice in
alcun modo sostanziato la sua tesi, in urto con i propri incombenti processuali
(Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., art. 78, N. 120 e 121; CCC
12 luglio 2002 in re P. e P./ C., pag. 5). In concreto, l’enunciazione pura e
semplice del rischio di confusione fra prodotti –peraltro in consonanza quasi
letterale con l’ipotesi della norma- non rappresenta motivazione sufficiente di
una domanda di giudizio indipendente, dal momento che una stessa fattispecie –come
quella in esame- può sì essere valutata nell’ottica di normative diverse, ma a
condizione che chi sopporta l’onere della prova esponga i diversi presupposti
sostanziali di ognuna di esse. D’altra parte, il disinteresse dell’attrice per
una soluzione della vertenza fondata sulla LCSl appare confermato dal fatto che
essa ha omesso di richiamare le norme della stessa legge che ne configurano la
protezione di diritto civile (art. 9 e segg. LCSl).

 

 

                                10.                                           Per
quanto attiene alla pretesa lesione di marchi, l’attrice ha esteso le proprie
domande anche ai seguenti: “L.” e figura leone o qualsiasi altro marchio
contenente la parola “Lonsdale” e/o la figura leone. Orbene, anche tenuto
conto del fatto che il dibattito sul merito della causa non ha coinvolto questi
altri marchi i cui diritti sono rivendicati da IS 1, non v’è motivo per non
confermare quanto esposto nella sentenza cautelare 2 luglio 2002 sub 8 e 9,
ricordando come quella decisione abbia escluso dal divieto imposto alla parte
convenuta tutti i marchi in esame all’infuori del marchio LONSDALE London
(nella grafia “Cinemascope”). In particolare, si era considerato -e si ritiene
corretto osservare anche in questa sede- che il solo disegno di una sagoma di
leone in rappresentazioni grafiche di foggia e stile diverso (come indicato nel
plico doc. 8 dell’inc. 10.2002.13) non rivela sufficiente carattere distintivo
e non solo nel campo specifico dell’abbigliamento, ma in generale: infatti,
l’abuso di un segno ne riduce automaticamente la forza distintiva agli occhi
del consumatore medio (Willi, op. cit., art. 2 LPM, N. 39 – 41). Per
questo motivo la figura in questione può venir considerata alla stregua di un
segno di dominio pubblico, ciò che configura un motivo assoluto d’esclusione
dalla protezione come marchio (art. 2 lett. a LPM). Inoltre, se un segno è
usato come aggiunta a un marchio –com’è per lo più il caso in concreto- è vero
che esso può determinarne l’impressione d’assieme a seconda tuttavia
dell’apporto al carattere distintivo del medesimo (David, op. cit., art.
3 LPM, N. 11): ma tale qualità viene a mancare –come nei marchi in esame- se il
segno aggiuntivo in sé e per sé non presenta tale caratteristica.

 

                                         Anche per
quanto riguarda il marchio L. –con l’aggiunta grafica già descritta-
appare corretto riprendere almeno in parte quanto esposto nella sentenza cautelare:
in particolare che l’attrice non ne ha rimproverato l’uso alla parte convenuta
e che la piccola L. posta sotto la figura del leone (cfr. doc. F dell’inc.
10.2002.10) rappresenta un elemento grafico certamente di scarso rilievo, tanto
più a fronte di quanto già detto a proposito della figura felina. 

 

                                         Concludendo,
non v’è motivo, nemmeno in questa sede, per ritenere un’eventuale lesione ad
opera di parte convenuta di questi ulteriori segni, fatti registrare
dall’attrice.

 

 

                                11.   Con
la petizione, l’attrice chiede che venga fatto divieto a parte convenuta (con
la comminatoria dell’art. 292 CP) di mettere in commercio capi d’abbigliamento
e articoli sportivi recanti i marchi da lei rivendicati. La domanda,
considerata per quanto fin qui esposto limitatamente al marchio LONSDALE London,
dev’essere respinta. E ciò per due motivi: anzitutto a causa dell’assenza
del diritto proprio dell’attrice al marchio controverso in relazione all’applicazione
dell’art. 13 LPM (cfr. i precedenti considerandi 7 e 8); in secondo luogo,
poiché un divieto come quello qui postulato dovrebbe essere giustificato dalla
situazione di fatto al momento della sentenza, dal momento che il giudice deve
operare una valutazione prospettata nel futuro (Willi, op. cit., art. 55
LPM, N. 18 e 20). Ciò che in concreto non sarebbe dato, in particolare a
dipendenza dei mutamenti intervenuti fra le parti, rispettivamente tra
l’attrice e gli altri partners contrattuali della vicenda (in particolare __________),
segnatamente dal momento dell’introduzione della causa a quello del giudizio.
Infatti, se ora le vendite di parte convenuta fossero lesive di diritti
dell’attrice, le ragioni di quest’ultima si fonderebbero su una fattispecie diversa
da quella esposta con gli allegati introduttivi della causa presente. E’ ciò
che d’altra parte l’attrice ammette esplicitamente (cfr. Conclusioni ad 12),
collocandosi però in tal modo al di fuori della “litis contestatio”, definita una
volta per tutte nell’ambito dello scambio degli allegati introduttivi (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, art. 78, m. 22). 

 

 

                                 12.  In
secondo luogo, l’attrice vuole che alla controparte sia fatto obbligo di
indicare la provenienza dei capi d’abbigliamento recanti i marchi contestati. Respingendo
la domanda di divieto di commercializzazione, non v’è motivo di disamina di
questa ulteriore richiesta; l’origine dei capi messi in vendita a suo tempo dalla
parte convenuta è tuttavia (ve ne fosse un interesse) almeno in parte pacifica
(cfr. Conclusioni dell’attrice, sub 13.3).

 

 

                                13.   Assente
qualsiasi lesione di marchio ad opera della parte convenuta, non v’è nemmeno
motivo per affrontare la problematica di un eventuale risarcimento,
rispettivamente della pubblicazione della presente decisione (petita 1.3 e 1.4).

 

 

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e
la TOA

 

pronuncia:

 

1.La petizione 5 settembre 2002 di IS 1 nei confronti di CV 1 è
respinta.

 

                                   2.   Le spese                                                                fr.       50.-

                                         e la
tassa di giustizia                                            fr.  2'500.-

                                         totale                                                                       fr.  2'550.-

 

                                         anticipati
dall’attrice in misura di fr. 1'000.-, sono posti a suo carico.

                                         Essa
verserà inoltre a parte convenuta la somma di fr. 5'000.-

                                         a titolo
di indennità ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione
a:

	
   

  	
  -         
  ;

  -         
  RA 2, Lugano (2
  espl.), per sé e per 

  -         
  avv. __________,
  Zurigo. 

  

  	 

	
  terzi implicati

  	
  TE 1 

   

  
				

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                             Il
segretario