# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** f9045a82-6518-517c-a0ed-122a3bb27f13
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2019-02-20
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2019_004
**Docket/Reference:** S2019_004
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/130/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

S2019_004

U r t e i l   v o m   2 0 .   F e b r u a r   2 0 1 9

Besetzung

Instruktionsrichter Dr. iur., Dipl. El.-Ing. ETH Rudolf Rentsch,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

AstraZeneca AB, SE-15185 Södertälje, 

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Michael Ritscher 
und Dr. iur. Kilian Schärli, Meyerlustenberger Lachenal AG, 
Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich, patentan-
waltlich beraten durch Dr. Thorsten Bausch, Hoffman Eitle, 
Arabellastrasse 30, DE-81925 München, und/oder Dr. Ulrike 
Ciesla, Meyerlustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, 
Postfach 1765, 8031 Zürich 

Klägerin

gegen

Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz,  

Beklagte

Gegenstand

Gesuch um Erlass einer (superprovisorischen) vorsorglichen 
Massnahme

S2019_004

Der Instruktionsrichter zieht in Erwägung:

1.
Mit  Eingabe  vom  12.  Februar  2019  reichte  die  Klägerin  das  vorliegende 
Gesuch  um  Erlass  vorsorglicher  (superprovisorischer)  Massnahmen  be-
treffend des Schweizer Teils des EP 2 266 573 B1 in englischer Sprache 
ein und stellte folgende Rechtsbegehren:

„1.  Defendant is to be preliminarily prohibited under threat of an administrative 

penalty of CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c ZPO, and at 

least  CHF  5,000  according  to  Art.  343  para.  1  lit.  b  ZPO,  as  well  as  under 

threat of penalty for its executives according to Art. 292 StGB in case of fu-

ture  violation  to  import,  store,  manufacture,  offer,  sell  or  in  any  other  way 

market itself or through third parties in Switzerland a pharmaceutical formu-

lation  for  use  in  the  treatment  of  breast  cancer  by  intramuscular  injection 

comprising  fulvestrant,  a  pharmaceutically  acceptable  alcohol  being  a  mix-

ture of 10% weight of ethanol per volume of formulation and 10% weight of 

benzyl alcohol per volume of formulation, and the formulation contains 15% 

weight of benzyl benzoate per volume of formulation and a sufficient amount 

of a ricinoleate vehicle so as to prepare a formulation of at least 45mgml-1 

of  fulvestrant,  wherein  the  ricinoleate  vehicle  is  castor  oil,  and  wherein  the 

total  volume  of  the  formulation  is  6  ml  or  less,  namely  Fulvestrant  Sandoz 

(Swissmedic marketing authorization no. 65651).

2. Defendant  is  to  be  preliminarily  ordered  under  threat  of  an  administrative 

penalty of CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c ZPO, and at 

least  CHF  5,000  according to  Art.  343  para.  1  lit.  b  ZPO,  as  well  as  under 

threat  of  penalty  for  its  executives according  to  Art.  292  StGB  to  recall  al-

ready  distributed  products  according  to  no.  1 above,  i.e.,  to  inform  the 

known buyers of the product within 5 working days from the effective date of 

the order that Defendant requests the return of the products for reimburse-

ment of the purchase price and incidental expenses.

3.

The  injunction  according  to  no.  1  above  shall  first  be  issued  ex  parte,  i.e. 

without prior hearing of Defendant.

4. Auxiliary  to  prayer  for  relief  no.  3  above,  the  injunction  according  to  no.  1 

above and the order according to no. 2 above shall be issued after hearing 

Defendant  on  the  occasion of  an  oral  hearing  to  be  summoned  within  14 

days.

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5. Auxiliary  to  prayer  for  relief  no.  4  above,  the  injunction  according  to  no.  1 

above and the order according to no. 2 above shall be issued after a written 

response by Defendant to be submitted within 14 days.

6. All costs and fees, including the expenses for patent attorney's advice, to be 

borne by Defendant.”

2.
Die  Klägerin  ist  ein  schwedisches  Unternehmen  mit  Sitz  in  Södertälje, 
Schweden.  Die  Beklagte  ist  eine  schweizerische  Aktiengesellschaft  mit 
Sitz in Rotkreuz, Schweiz. Es handelt sich somit um einen internationalen 
Sachverhalt. Gestützt auf Art. 1 Abs. 1 lit. a und Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. 
Art. 2 Abs. 1 und Art. 60 Abs. 1 lit. a LugÜ ist die Zuständigkeit des Bun-
despatentgerichts gegeben (Art. 26 lit a i.V.m. lit. b PatGG).

Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar.

3.
In  Anwendung  von  Art.  23  Abs. 1  lit. b  PatGG  entscheidet  der  Instrukti-
onsrichter als Einzelrichter.

4.
Die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG). 

Das  Massnahmegesuch  wurde  in  englischer  Sprache  eingereicht.  Die 
Klägerin macht geltend, die Beklagte hätte in den Verfahren O2017_014 
und S2016_007 der Verwendung von Englisch als Parteiensprache zuge-
stimmt,  weshalb  angenommen  werden  könne,  die  Beklagte  würde  der 
Verwendung von Englisch auch im vorliegenden Verfahren zustimmen.

Im  Rahmen  des  vorliegenden  Entscheids  ist  vorläufig  von  der  Zustim-
mung  der  Beklagten  zur  Verwendung  von  Englisch  als  Parteiensprache 
auszugehen.  Für  den  weiteren  Verlauf  hängt  die  Verwendung  von  Eng-
lisch  als  Parteiensprache  von  der  expliziten  Zustimmung  bzw.  vom  Wi-
derspruch der Beklagten ab. 

5.
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen  vorsorglichen  Massnahmen,  wenn  die  gesuchstellende  Partei 
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine 
Verletzung  zu  befürchten  ist  (lit.  a)  und  ihr aus  der  Verletzung  ein  nicht 
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist 

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eine  Behauptung,  wenn  der  Richter  sie  überwiegend  für  wahr  hält,  d.h. 
selbst wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Ein-
reden  oder  Einwendungen  ebenfalls  nur  glaubhaft  zu  machen.1 Ferner 
muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuord-
nende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.2

Vorliegend  wird  von  der  Klägerin  mit  Rechtsbegehren  Ziff.  3  eine  super-
provisorische Anordnung beantragt. Qualifiziert vorausgesetzt ist bei einer 
solchen  die  besondere Dringlichkeit.  Die  Dringlichkeit  muss  also  noch 
grösser sein als bei vorsorglichen Massnahmen überhaupt, so dass keine 
Zeit mehr besteht, die Beklagte anzuhören und/oder zu vermeiden, dass 
diese eine Massnahmeanordnung vereitelt (vgl. Art. 265 Abs. 1 ZPO).

Der  superprovisorische  Erlass  einer  Massnahme,  also ohne  vorherige 
Anhörung der Gegenpartei, bedeutet einen schweren Eingriff in elementa-
re Verfahrensgrundsätze und hat daher Ausnahmecharakter. Dem Gericht 
muss  es  unmöglich  sein,  die  andere  Partei  anzuhören,  bevor  es  einen 
Entscheid fällen kann.3

In  der  Regel kommen  für  den  Erlass  superprovisorischer  Massnahmen
nur  Situationen  in  Frage,  wo  es für  die gesuchstellende  Partei  unzumut-
bar ist, bis zur Anhörung der Gegenpartei zuzuwarten. Dabei werden vor 
allem  folgende  Fallgruppen  unterschieden:  Zeitmangel, notwendiger
Überraschungseffekt  (vor  dem  Hintergrund  der  Vereitelungsgefahr), Er-
höhung  der Wiederholungsgefahr  bzw.  Gefahr  der  Intensivierung  des zu 
verbietenden Tuns.4

Wird eine Massnahme im Sinne von Art. 265 ZPO superprovisorisch be-
antragt,  so  ist  das  Gericht  gehalten,  mit  Vorsicht  vorzugehen,  um  wenn 
immer möglich zu vermeiden, eine Massnahme zu erlassen, die das Ge-
richt, hätte es vor dem Erlass der Massnahme die Gegenseite angehört, 
nicht erlassen hätte.5

1 BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E.2; Leuenberger/Uffer-Tobler, 

Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f.

2 BSK ZPO-Sprecher, Art. 261 N 10.
3 BSK ZPO-Sprecher, Art. 265 N 1 f.
4 BSK ZPO-Sprecher, Art. 265 N 6 ff.
5 BBl 2006 S. 7356.

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6.
Zur Begründung macht die Klägerin geltend, die Beklagten verkaufe das 
Produkt „Fulvestrant Sandoz“ seit 26. Juli 2016. „Fulvestrant Sandoz“ fal-
le  in  den  Schutzbereich  des  europäischen  Patents  EP  2  266  573  B1 
(nachfolgend  „Streitpatent“).  Nachdem  das  Bundespatentgericht  im  Ver-
fahren O2015_011, die Beschwerdekammer des EPA und das Bezirksge-
richt Den Haag das Streitpatent für ungültig erklärt hätten, hätte die Klä-
gerin  darauf  verzichtet,  gegen  die  patentverletzenden  Handlungen  der 
Beklagten vorzugehen.

Mit Entscheidung vom 24. Januar 2019 habe nun aber die Beschwerde-
kammer des EPA die Gültigkeit des Streitpatents aufrechterhalten. Ferner 
erachte  der  Referent  im  Verfahren  O2018_009  (ehemals  O2015_011)  in 
seinem aufgrund des Bundesgerichtsentscheids ergänzten Fachrichtervo-
tum vom 23. November 2018 das Streitpatent für gültig, ebenso das Be-
rufungsgericht Den Haag.

Da  somit  die  Gültigkeit  des  Streitpatents  glaubhaft  und  die  Patentverlet-
zung  durch  die  Beklagte  aufgrund  der  Produkteinformation  offensichtlich 
sei  sowie  aufgrund  des Umstands,  dass  die  Beklagte  auf  die  schriftliche 
Unterlassungsaufforderung  der  Klägerin  nicht  reagiert  habe,  sei  es  nicht 
akzeptabel,  dass  die  Beklagten  ihr  patentverletzendes  Produkt  auch  nur 
einen Tag länger vertreibe.

Die Dringlichkeit bzw. die vorliegend erforderliche besondere Dringlichkeit 
begründet die Klägerin damit, dass der Fall aufgrund der offensichtlichen 
Patentverletzung und dem Umstand, dass die Gültigkeit des Streitpatents 
nach  dem  Entscheid  der  Beschwerdekammer  des  EPA  vom  24.  Januar 
2019 so stark wie nur möglich sei, klar sei.

7.
Der  von  der  Klägerin  angeführte  Entscheid  der Beschwerdekammer  des 
EPA  vom  24.  Januar  2019,  womit  das  Streitpatent  aufrechterhalten  wur-
de,  mag  den  der  Klägerin  zustehenden  Anspruch  mit  Blick  auf  die 
Rechtsbeständigkeit  des  Streitpatents  glaubhaft  zu  machen,  begründet 
aber  in  keiner  Weise  eine  besondere  Dringlichkeit,  die  ein  Erlass  einer 
vorsorglichen Massnahme ohne vorherige Anhörung der Beklagten recht-
fertigen würde. 

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Die Klägerin weiss, dass die Beklagte seit fast drei Jahren ein angeblich 
patentverletzendes Produkt vertreibt. Es stand der Klägerin offen, ein or-
dentliches  Verfahren  einzuleiten,  wie  sie  dies  im  Übrigen  im  von  ihr  er-
wähnten Verfahren O2018_010 auch getan hat, ohne den Entscheid der 
Beschwerdekammer des EPA abzuwarten. 

Die  Klägerin  hat  dafür  optiert,  mit  einer  Klage  im  ordentlichen  Verfahren 
und  mit  dem  vorliegenden  Massnahmegesuch  zuzuwarten,  bis  sich  be-
weisrechtlich  für  sie  ein  günstiger  Zwischenstand  ergab.  Wie  erwähnt, 
begründet dies aber in keiner Weise eine besondere Dringlichkeit, die den 
Erlass  einer  superprovisorischen  Massnahme  rechtfertigen  könnte.  Die 
Klägerin  hat  denn  auch  nicht  weiter  substantiiert,  weshalb  nach  einer 
dreijährigen  Marktpräsenz  des  streitgegenständlichen  Produkts  „Fulvest-
rant Sandoz“ eine superprovisorische Verfügung notwendig sei, um einen 
– im Vergleich zu dieser Zeit – zusätzlichen nichtwiedergutzumachenden 
Nachteil abzuwenden.

Weiterhin  zeigen  die  verschiedenen  zitierten  ausländischen  Gerichtsent-
scheide und das Verfahren vor dem EPA auf, dass eine komplexe Beur-
teilungslage vorlag bzw. vorliegt, so dass den relevanten Interessen aller 
Verfahrensbeteiligten  im  Rahmen  der  Verhältnismässigkeit  besonderes 
Gewicht beizumessen und eine Anhörung der Beklagten geboten ist.

Demnach ist der Antrag auf Erlass einer superprovisorischen Massnahme 
gemäss Rechtsbegehren Ziff. 3 abzuweisen.

8.
Der Beklagten ist Frist anzusetzen, um zum Gesuch um Erlass vorsorgli-
cher Massnahmen Stellung zu nehmen (Art. 253 ZPO).

9.
Der Klägerin ist Frist anzusetzen, um gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kos-
tenvorschuss in der Höhe von CHF 30‘000 zu bezahlen.

10.
Über die Gerichtskosten ist im Endentscheid zu befinden (Art. 104 Abs. 1 
ZPO).

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Der Instruktionsrichter erkennt:

1. Das  Gesuch  um  Erlass  einer  superprovisorischen Massnahme  wird 

abgewiesen.

2. Die  Beklagte  wird  ersucht,  bis  5.  März  2019 Mitteilung  zu  machen, 
sofern  sie  mit  der  Verwendung  von  Englisch  als  Parteiensprache 
nicht einverstanden ist.

3. Der  Beklagten  wird  eine  Frist  bis  12. März  2019 zur  Erstattung  der 

Massnahmeantwort angesetzt.

4. Der  Klägerin  wird  eine  Frist  bis  7.  März  2019 angesetzt,  um  einen 

Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 30‘000 zu bezahlen.

5. Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid befunden.

6. Schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung an:

– die Klägerin unter Beilage der Rechnung Nr. 1185001200, 
– die Beklagte unter Beilage des Massnahmebegehrens inkl. 

Beilagen. 

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b 
ZPO).

St. Gallen, 20. Februar 2019

Im Namen des Bundespatentgerichts

Instruktionsrichter

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur., Dipl. El.-Ing. ETH 
Rudolf Rentsch

Versand: 25.02.2019

lic. iur. Susanne Anderhalden

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