# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** edde5718-2ead-5df5-b53e-0a24ac5cd8f1
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2011-12-19
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 19.12.2011 B-619/2011
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-619-2011_2011-12-19.pdf

## Full Text

B u n d e s v e r w a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b un a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b un a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b un a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 

Entscheid bestätigt durch BGer mit  

Urteil vom 18.06.2012 (4A_62/2012) 

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-619/2011 

 

 

  U r t e i l  v o m  1 9 .  D e z e m b e r  2 0 11  

Besetzung 

 
Richter David Aschmann (Vorsitz), 

Richter Hans Urech, Richter Bernard Maitre, 

Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.    

 

 
 

Parteien 

 
Sonic Healthcare Limited, 14 Giffnock Avenue, 

Macquarie Park, NSW, AU-2113 Sydney,   

vertreten durch Dr. iur. Robert G. Briner, Rechtsanwalt, 

CMS von Erlach Henrici AG, Dreikönigstrasse 7, 

8002 Zürich, 

Beschwerdeführerin,   
 

 
gegen 

 

 
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.   
Gegenstand 

 
Verfügung vom 8. Dezember 2010 betreffend das Marken-

eintragungsgesuch Nr. 54011/2009 [Doppelhelix] (fig.). 

 

 

B-619/2011 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Am 9. April 2009 meldete die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz mit 

dem Gesuch Nr. 54011/2009 die Bildmarke [Doppelhelix] (fig.) zur Eintra-

gung in das schweizerische Markenregister an. Die Marke sieht wie folgt 

aus: 

 

Sie wurde für die folgenden Waren und Dienstleistungen hinterlegt: 

Klasse 9: Ton-, Musik-, Bild-, Daten- und Videoaufnahmen; Geräte für Tele-

kommunikation; Kinofilme; Fernsehfilme und -programme; Radioprogramme; 

Datenträger für die Speicherung und Übertragung von digitalen und analo-

gen Daten, Bildern, Tönen und Aufzeichnungen; bespielte Datenträger; Ge-

räte für die Aufnahme, Übertragung oder Wiedergabe von Ton oder Bild; be-

spielte Ton- und/oder Videodatenträger, CDs, DVDs, Minidiscs, Schallplat-

ten, Bänder, Kassetten und Disketten; mit Laser lesbare Disketten für das 

Aufzeichnen und Abspielen von Ton, Bild, Musik, Daten und Video; Compu-

terhardware und Firmware; Computersoftware; vom Internet herunterladbare 

Software; magnetische Datenträger, Aufnahmedisketten; interaktive Spiele 

zu Ausbildungszwecken; Videospiele; für die Benutzung mit einem externen 

Bildschirm oder Monitor geeignetes Zubehör für Computerspiele; Mausmat-

ten; herunterladbare elektronische Testergebnisse, herunterladbare elektro-

nische Publikationen; (herunterladbare) digitale Musikdateien aus dem Inter-

net; auf MP3 Webseiten auf dem Internet zur Verfügung gestellte (herunter-

ladbare) digitale Musikdateien; (herunterladbare) digitale Video-, Film- und 

Fernsehprogramme aus dem Internet; auf MP4 Webseiten auf dem Internet 

zur Verfügung gestellte (herunterladbare) digitale Video-, Film- und Fernseh-

programme; Booklets (Begleitbüchlein) und Einlageblätter (Inlays) für be-

spielte Schallplatten, Tonbänder, Kassetten, CDs und DVDs; magnetische 

Datenträger, Geräte für die Aufnahme, Übertragung oder Wiedergabe von 

Ton, Bild oder Daten; Computerschnittstellen für den klinischen Gebrauch; 

Laborgeräte; Teile und Ersatzteile für die oben genannten Waren. 

B-619/2011 

Seite 3 

Klasse 10: Chirurgische, medizinische, zahnärztliche und tierärztliche Geräte 

und Instrumente, künstliche Gliedmassen, Augen und Zähne; orthopädische 

Artikel; chirurgisches Nahtmaterial; Massagegeräte; Stützverbände; Möbel 

für den medizinischen Gebrauch. 

Klasse 16: Druckerzeugnisse; Publikationen, Newsletter; Bücher; Zeitschrif-

ten; Schulungshandbücher; Handbücher; Photographien; Büromaterial; Lehr- 

und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Waren dieser Klasse ein-

schliesslich Büromaterial, Rundschreiben, Magazine, Zeitschriften, Newslet-

ter und Handzettel, Broschüren, Prospekte betreffend die Interessensgebiete 

der human- und veterinärmedizinischen klinischen Pathologie und Entwick-

lungen in der medizinischer Technologie in Bezug auf das Testen und die 

Analyse von human- und veterinärmedizinischen Pathologieproben, Publika-

tionen für Mediziner und überweisende Ärzte in Bezug auf die Ausübung der 

Pathologie und verwandte wissenschaftliche Gebiete; Schreibwaren und Do-

kumente für die Mitteilung von Resultaten von Tests und Analysen von hu-

man- und veterinärmedizinischen Pathologieproben. 

Klasse 39: Transport von Pathologieproben von mikrobiologischen, serologi-

schen, hämatologischen, zytologischen, immunologischen, histopathologi-

schen und biochemischen Tests und Analysen, Kuriertransport von medizini-

schen Proben von Arztpraxen, Kliniken und Spitälern an Testlabors, Kurier-

transporte von Test- und Analyseresultaten von Proben von Pathologie-

Labors an Kliniken, Spitäler und Arztpraxen, Kuriertransporte für die und bei 

der Sammlung von medizinischen Proben verwendeten Geräte, Kuriertrans-

port von Blut, Blutderivativen und Produkten für chirurgische Operationen an 

und von Spitälern und Operationssälen, Transport von Patienten zu Patholo-

giezentren. 

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Ak-

tivitäten; Bereitstellung von Ausbildungsmaterialien für Mediziner; Handbü-

cher, Zeitschriften, Informationsrundschreiben, Newsletter mit Bezug auf den 

Bereich der human- und veterinärmedizinischen Pathologie und verwandte 

Fachrichtungen für die Ausbildung von Tierärzten und Medizinern; Publikati-

onsdienstleistungen; Bereitstellung von elektronischen online Publikationen; 

Publikation von Drucksachen und regelmässig erscheinenden online Publika-

tionen; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Shows, Konfe-

renzen, Ausstellungen, Seminaren, Preisverleihungen und Wettbewerben. 

Klasse 42: Forschungsdienstleistungen; Forschungsdienstleistungen für me-

dizinische Laboratorien und Pathologien; biologische, klinische und medizini-

sche Forschungen; medizinische Labordienstleistungen; Beratung betreffend 

die Organisation und Durchführung von klinischen Studien; Durchführung 

von Forschung und Entwicklung im Bereich medizinischer Geräte, Apparate 

und Instrumente; Design, zur Verfügung stellen und Implementierung von 

Laborinformations- und Managementunterstützungssystemen; Einrichtung 

und Implementierung von Informationsgewinnungssystemen; Bluttransfusi-

onsdienstleistungen; Beratung in Bezug auf Qualitätskontrolle; Qualitätskon-

trolle für Dritte; wissenschaftliche Forschung im Bereich der Genetik und der 

Gentechnik; Web-basierte Dienstleistungen für medizinische Informationen 

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Seite 4 

und Ressourcen, einschliesslich die Bereitstellung von medizinischen 

Testresultaten und Hilfsinformationen; Designdienstleistungen in Bezug auf 

das oben genannte. 

Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen; human- und veterinärmedizini-

sche Pathologiedienstleistungen einschliesslich von klinischen Pathologen 

zur Verfügung gestellte professionelle Beratungsdienstleistungen, von Patho-

logielaboratorien erbrachte Dienstleistungen für die Öffentlichkeit, Veterinär- 

und Humanmedizinern, Informationen und Labordienstleistungen im Bereich 

der human- und veterinärmedizinischen Pathologie und verwandter Fachrich-

tungen einschliesslich Hämatologie, Serologie, Biochemie, Mikrobiologie, Zy-

tologie, Histologie, Histopathologie; Dienstleistungen der Gesundheitsüber-

prüfung; medizinische Dienstleistungen für die Diagnose von Krankheitszu-

ständen des menschlichen Körpers; Informationsdienstleistungen bezüglich 

Gesundheit und Medizin, Dienstleistungen für die Beurteilung des medizini-

schen Gesundheitszustandes und der Fitness; Empfehlungs-, Beratungs- 

und Konsultationsdienstleistungen, alle in Bezug auf Medizin und Pathologie. 

B.  

In einem Schreiben vom 31. August 2009 beanstandete die Vorinstanz, 

das Waren und Dienstleistungsverzeichnis, welches die Hinterlegerin für 

ihre Marken beanspruche, entspreche teilweise nicht den Anforderungen 

von Art. 11 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 

(MSchV, SR 232.111). Die Formulierung für die beanspruchten Waren 

und Dienstleistungen sei unklar, gewisse Waren und Dienstleistungen 

seien in einer falschen Klasse des Nizzaer Klassifikationsabkommens 

eingeordnet und bestimmte Waren seien fälschlicherweise als Dienstleis-

tungen kategorisiert worden. 

C.  

Mit Schreiben vom 10. Dezember 2009 antwortete die Beschwerdeführe-

rin, sie könne das Waren und Dienstleistungsverzeichnis der strittigen 

Markenhinterlegung nicht anpassen. Sie habe am 9. April 2009 nicht nur 

die strittige Marke hinterlegt, sondern auch zwei weitere Marken mit dem-

selben Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Es sei aber zu keiner ana-

logen Beanstandung der entsprechenden Verzeichnisse seitens der Vo-

rinstanz gekommen. Die drei Anmeldungen seien am 9. April 2009 inner-

halb weniger Minuten eingereicht worden, weshalb die Beschwerdeführe-

rin nicht einsehe, dass die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse der 

drei Marken nicht einheitlich formuliert werden könnten. 

D.  

Mit Antwortschreiben vom 9. März 2010 hielt die Vorinstanz im Wesentli-

chen an ihrer bisherigen Auffassung fest. Neu führte sie aus, im Rahmen 

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Seite 5 

der Markenprüfung seien Sachverhalte, die ohne weiteres vergleichbar 

seien und sich in rechtlicher Hinsicht nicht wesentlich unterschieden, auf-

grund der in Art. 8 BV statuierten Gleichbehandlungspflicht gleich zu be-

handeln. Gemäss der bestätigten Praxis des Bundesgerichts sei jedoch 

festzuhalten, dass eine Markenhinterlegerin gegenüber sich selbst von 

vornherein keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend 

machen könne. 

E.  

Darauf hin ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz am 6. Mai 

2010 schriftlich um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung. 

F.  

In der Folge ging die Vorinstanz mit Schreiben vom 4. August 2010 

nochmals auf die von Beschwerdeführerin herangezogenen Voreintra-

gungen ein. Sie argumentierte, dass es sich bei den beiden Voreintra-

gungen um Fehleintragungen handle und dass es einen Anspruch auf 

Gleichbehandlung nur gebe, sofern das Recht im Präzedenzfall richtig 

angewendet worden sei. Im Übrigen hielt die Vorinstanz an ihren bisheri-

gen Beanstandungen fest. 

G.  

Am 7. September 2010 ersuchte die Beschwerdeführerin erneut um Er-

lass einer beschwerdefähigen Verfügung. 

H.  

Mit Verfügung vom 8. Dezember 2010 wies die Vorinstanz das Marken-

eintragungsgesuch teilweise, nämlich für die folgenden Waren und 

Dienstleistungen zurück: Für die in Klasse 9 beanspruchten Booklets 

(Begleitbüchlein) und Einlageblätter (Inlays) für bespielte Schallplatten, 

Tonbänder, Kassetten, CDs und DVDs, für die in Klasse 16 beantragten 

"Waren dieser Klasse einschliesslich", für die in Klasse 41 beanspruchten 

Handbücher, Zeitschriften, Informationsrundschreiben, Newsletter mit Be-

zug auf den Bereich der human- und veterinärmedizinischen Pathologie 

und verwandten Fachrichtungen für die Ausbildung von Tierärzten und 

Medizinern, für die in Klasse 42 beanspruchten medizinischen Labord-

ienstleistungen; zur Verfügung stellen und Implementierung von Laborin-

formations- und Managementunterstützungssystemen; Einrichtung und 

Implementierung von Informationsgewinnungssystemen; Bluttransfusi-

onsdienstleistungen; Web-basierte Dienstleistungen für medizinische In-

formationen und Ressourcen, einschliesslich die Bereitstellung von medi-

B-619/2011 

Seite 6 

zinischen Testresultaten und Hilfsinformationen sowie für die in Klasse 44 

beanspruchten Informationen und Labordienstleistungen im Bereich ver-

wandter Fachrichtungen einschliesslich Biochemie, Mikrobiologie. Bezüg-

lich der übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen wurde das 

Markeneintragungsgesuch Nr. 54011/2009 zugelassen. 

I.  

Mit Datum vom 20. Januar 2011 erhob die Beschwerdeführerin gegen 

diese Verfügung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und stellte 

den Antrag: 

Es sei die angefochtene Verfügung aufzuheben und das Zeichen Bildmarke 

"Doppelhelix" für folgende Waren und Dienstleistungen ins Schweizer Mar-

kenregister einzutragen: 

Klasse 9: Ton-, Musik-, Bild-, Daten- und Videoaufnahmen; Geräte für Tele-

kommunikation; Kinofilme; Fernsehfilme und -programme; Radioprogramme; 

Datenträger für die Speicherung und Übertragung von digitalen und analo-

gen Daten, Bildern, Tönen und Aufzeichnungen; bespielte Datenträger; Ge-

räte für die Aufnahme, Übertragung oder Wiedergabe von Ton oder Bild; be-

spielte Ton- und/oder Videodatenträger, CDs, DVDs, Minidiscs, Schallplat-

ten, Bänder, Kassetten und Disketten; mit Laser lesbare Disketten für das 

Aufzeichnen und Abspielen von Ton, Bild, Musik, Daten und Video; Compu-

terhardware und Firmware; Computersoftware; vom Internet herunterladbare 

Software; magnetische Datenträger, Aufnahmedisketten; interaktive Spiele 

zu Ausbildungszwecken; Videospiele; für die Benutzung mit einem externen 

Bildschirm oder Monitor geeignetes Zubehör für Computerspiele; Mausmat-

ten; herunterladbare elektronische Testergebnisse, herunterladbare elektro-

nische Publikationen; (herunterladbare) digitale Musikdateien aus dem Inter-

net; auf MP3 Webseiten auf dem Internet zur Verfügung gestellte (herunter-

ladbare) digitale Musikdateien; (herunterladbare) digitale Video-, Film- und 

Fernsehprogramme aus dem Internet; auf MP4 Webseiten auf dem Internet 

zur Verfügung gestellte (herunterladbare) digitale Video-, Film- und Fernseh-

programme; Booklets (Begleitbüchlein) und Einlageblätter (Inlays) für be-

spielte Schallplatten, Tonbänder, Kassetten, CDs und DVDs; magnetische 

Datenträger, Geräte für die Aufnahme, Übertragung oder Wiedergabe von 

Ton, Bild oder Daten; Computerschnittstellen für den klinischen Gebrauch; 

Laborgeräte; Teile und Ersatzteile für die oben genannten Waren. 

Klasse 10: Chirurgische, medizinische, zahnärztliche und tierärztliche Geräte 

und Instrumente, künstliche Gliedmassen, Augen und Zähne; orthopädische 

Artikel; chirurgisches Nahtmaterial; Massagegeräte; Stützverbände; Möbel 

für den medizinischen Gebrauch. 

Klasse 16: Druckerzeugnisse; Publikationen, Newsletter; Bücher; Zeitschrif-

ten; Schulungshandbücher; Handbücher; Photographien; Büromaterial; Lehr- 

und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Waren dieser Klasse ein-

schliesslich Büromaterial, Rundschreiben, Magazine, Zeitschriften, Newslet-

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ter und Handzettel, Broschüren, Prospekte betreffend die Interessensgebiete 

der human- und veterinärmedizinischen klinischen Pathologie und Entwick-

lungen in der medizinischer Technologie in Bezug auf das Testen und die 

Analyse von human- und veterinärmedizinischen Pathologieproben, Publika-

tionen für Mediziner und überweisende Ärzte in Bezug auf die Ausübung der 

Pathologie und verwandte wissenschaftliche Gebiete; Schreibwaren und Do-

kumente für die Mitteilung von Resultaten von Tests und Analysen von hu-

man- und veterinärmedizinischen Pathologieproben. 

Klasse 39: Transport von Pathologieproben von mikrobiologischen, serologi-

schen, hämatologischen, zytologischen, immunologischen, histopathologi-

schen und biochemischen Tests und Analysen, Kuriertransport von medizini-

schen Proben von Arztpraxen, Kliniken und Spitälern an Testlabors, Kurier-

transporte von Test- und Analyseresultaten von Proben von Pathologie-

Labors an Kliniken, Spitäler und Arztpraxen, Kuriertransporte für die und bei 

der Sammlung von medizinischen Proben verwendeten Geräte, Kuriertrans-

port von Blut, Blutderivativen und Produkten für chirurgische Operationen an 

und von Spitälern und Operationssälen, Transport von Patienten zu Patholo-

giezentren. 

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Ak-

tivitäten; Bereitstellung von Ausbildungsmaterialien für Mediziner; Handbü-

cher, Zeitschriften, Informationsrundschreiben, Newsletter mit Bezug auf den 

Bereich der human- und veterinärmedizinischen Pathologie und verwandte 

Fachrichtungen für die Ausbildung von Tierärzten und Medizinern; Publikati-

onsdienstleistungen; Bereitstellung von elektronischen online Publikationen; 

Publikation von Drucksachen und regelmässig erscheinenden online Publika-

tionen; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Shows, Konfe-

renzen, Ausstellungen, Seminaren, Preisverleihungen und Wettbewerben. 

Klasse 42: Forschungsdienstleistungen; Forschungsdienstleistungen für me-

dizinische Laboratorien und Pathologien; biologische, klinische und medizini-

sche Forschungen; medizinische Labordienstleistungen; Beratung betreffend 

die Organisation und Durchführung von klinischen Studien; Durchführung 

von Forschung und Entwicklung im Bereich medizinischer Geräte, Apparate 

und Instrumente; Design, zur Verfügung stellen und Implementierung von 

Laborinformations- und Managementunterstützungssystemen; Einrichtung 

und Implementierung von Informationsgewinnungssystemen; Bluttransfusi-

onsdienstleistungen; Beratung in Bezug auf Qualitätskontrolle; Qualitätskon-

trolle für Dritte; wissenschaftliche Forschung im Bereich der Genetik und der 

Gentechnik; Web-basierte Dienstleistungen für medizinische Informationen 

und Ressourcen, einschliesslich die Bereitstellung von medizinischen 

Testresultaten und Hilfsinformationen; Designdienstleistungen in Bezug auf 

das oben genannte. 

Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen; human- und veterinärmedizini-

sche Pathologiedienstleistungen einschliesslich von klinischen Pathologen 

zur Verfügung gestellte professionelle Beratungsdienstleistungen, von Patho-

logielaboratorien erbrachte Dienstleistungen für die Öffentlichkeit, Veterinär- 

und Humanmedizinern, Informationen und Labordienstleistungen im Bereich 

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der human- und veterinärmedizinischen Pathologie und verwandter Fachrich-

tungen einschliesslich Hämatologie, Serologie, Biochemie, Mikrobiologie, Zy-

tologie, Histologie, Histopathologie; Dienstleistungen der Gesundheitsüber-

prüfung; medizinische Dienstleistungen für die Diagnose von Krankheitszu-

ständen des menschlichen Körpers; Informationsdienstleistungen bezüglich 

Gesundheit und Medizin, Dienstleistungen für die Beurteilung des medizini-

schen Gesundheitszustandes und der Fitness; Empfehlungs-, Beratungs- 

und Konsultationsdienstleistungen, alle in Bezug auf Medizin und Pathologie. 

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegne-

rin." 

"Subeventualiter" [recte: eventualiter] stellte die Beschwerdeführerin fol-

genden Antrag: 

"Sollte die Beschwerdeführerin 

(i) mit ihrem Antrag auf Registrierung derselben WDL wie für die Marken 

"SONIC HEALTHCARE" und "SONIC CLINICAL TRIALS" aus den dargeleg-

ten grundsätzlichen und rechtsstaatlichen Überlegungen nicht durchdringen, 

und 

(ii) sollte sie auch mit ihren sachlichen Argumenten betreffend die Beanstan-

dungen (gemäss Beilage 13) nicht durchdringen, 

beantragt die Beschwerdeführerin im Sinne eines Subeventualantrags die 

Übernahme der WDL der Bildmarke "Doppelhelix" für die bereits registrierten 

WDLs der Marken "SONIC HEALTHCARE" und "SONIC CLINICAL TRIALS". 

Dies ohne Verschiebung des Hinterlegungsdatums (9. April 2009), und unter 

Kostenfolgen zulasten des Staats (Instituts)." 

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin an, die Vorinstanz sei 

fälschlicherweise davon ausgegangen, sie verlange eine Gleichbehand-

lung im Unrecht; tatsächlich verlange sie aber "Gleichbehandlung im 

Recht". Denn die beiden anderen am selben Tag wie die strittige Marken-

hinterlegung hinterlegten Marken seien ohne entsprechende Beanstan-

dungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses richtigerweise 

eingetragen worden. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin nimmt die 

Vorinstanz eine Unrechtsposition ein und beruft sich auf eigenes Unrecht 

mit dem Ziel, dem Bürger die Verfolgung seiner rechtmässigen Ansprüche 

in einem Akt der Willkür zu verwehren. Ferner seien identische juristische 

Sachverhalte nach dem Grundsatz der verwaltungsrechtlichen Gleichbe-

handlung gleich zu behandeln. Eine Behörde dürfe nicht ohne sachlichen 

Grund zwei identische Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Dabei sei 

es nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zwar nicht erforderlich, 

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Seite 9 

dass sämtliche Sachverhaltselemente absolut identisch seien, im vorlie-

genden Fall gehe es aber um identische Sachverhalte. 

Ihr Eventualbegehren begründete die Beschwerdeführerin damit, es liege 

wohl auf der Hand, dass ihr daran gelegen sei, dass für alle drei genann-

ten Zeichen ein identisches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis regis-

triert sei. Sie habe daran ein rechtlich schützenswertes Interesse. 

J.  

Die Vorinstanz beantragte in ihrer Stellungnahme vom 10. März 2011 

"Die Beschwerde vom 20. Januar 2011 sei unter Kostenfolge zulasten der 

Beschwerdeführerin abzuweisen, soweit auf sie einzutreten sei." 

Zur Begründung gab die Vorinstanz an, die Beschwerdeführerin beantra-

ge in ihrer Beschwerde ausdrücklich die Eintragung für alle beanspruch-

ten Waren und Dienstleistungen. Im Umfang, in dem das Zeichen in der 

angefochtenen Verfügung bereits zum Markenschutz zugelassen worden 

sei, fehle es der Beschwerdeführerin an der notwendigen materiellen Be-

schwer und es sei insoweit auf die Beschwerde nicht einzutreten. Ge-

mäss konstanter Praxis des Bundesgerichts könne die Beschwerdeführe-

rin gegenüber sich selbst keinen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend 

machen. Sie könne sich daher einzig auf den in Art. 9 BV verankerten 

Grundsatz von Treu und Glauben berufen, weil das Institut dieselbe For-

mulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in zwei anderen 

Markeneintragungsverfahren akzeptiert habe. Vorausgesetzt sei dafür un-

ter anderem, dass die sich auf Vertrauensschutz berufende Person nach-

teilige Dispositionen getroffen habe, die sich nicht mehr rückgängig ma-

chen liessen. Durch einen fehlerhaften Einzelfall werde nach der Recht-

sprechung kein berechtigtes Vertrauen im Sinne der vorstehenden Aus-

führungen geschaffen. Die Beschwerdeführerin habe ferner nicht darge-

tan, inwiefern sie durch die Zurückweisung, bzw. Eintragung von drei 

gleichzeitig angemeldeten Marken nachteilige Dispositionen getroffen ha-

be, welche nicht mehr rückgängig gemacht werden könnten. Die Voraus-

setzungen für eine Berufung auf den Vertrauensgrundsatz seien deshalb 

nicht erfüllt. Subeventualiter beantrage die Beschwerdeführerin die Über-

nahme des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses des strittigen Zei-

chens für die bereits eingetragenen schweizerischen Marken Nr. 592'674 

SONIC HEALTHCARE und Nr. 592'675 SONIC CLINICAL TRIALS. Der 

Streitgegenstand werde aber durch die angefochtene Verfügung be-

stimmt. Diese betreffe einzig die teilweise Zurückweisung des Markenein-

tragungsgesuchs Nr. 54011/2009. Zudem sei das Registrierungsverfahren 

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Seite 10 

für die beiden anderen Marken gemäss Art. 28 Abs. 3 des Markenschutz-

gesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) mit der Eintragung 

abgeschlossen worden. Auf den Subeventualantrag sei deshalb nicht ein-

zutreten. 

K.  

Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer 

öffentlichen Verhandlung verzichtet. 

L.  

Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin 

oder der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilserwägungen einge-

gangen. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden 

gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zustän-

dig (Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 

2005 [VGG, SR 173.32]). Ein Ausnahmefall nach Art. 32 VGG liegt nicht 

vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit für die Beurteilung der vor-

liegenden Beschwerde zuständig. 

1.2. Auf die Beschwerde ist einzutreten, sofern die Beschwerdeführerin 

durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert ist 

und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat 

(Art. 48 Abs. 1 Bst. b und Bst. c VwVG). Dabei handelt es sich um Verfah-

rensvoraussetzungen, ohne die die Beschwerdeinstanz auf ein Rechts-

begehren nicht eintritt (vgl. RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA 

KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozess-

recht, 2. Aufl., Basel 2010, Rz. 1035 f., 1097). 

Mit der vorliegend angefochtenen Verfügung vom 8. Dezember 2010 hat 

die Vorinstanz das Markenhinterlegungsgesuch der Beschwerdeführerin 

vom 9. April 2009 lediglich teilweise zurückgewiesen. In ihrer Beschwerde 

vom 20. Januar 2011 hat die Beschwerdeführerin erneut die Eintragung 

des strittigen Zeichens für alle im Hinterlegungsgesuch vom 9. April 2009 

aufgeführten Waren und Dienstleistungen begehrt. Soweit die Vorinstanz 

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Seite 11 

der strittigen Markenhinterlegung bereits in der angefochtenen Verfügung 

Schutz gewährt hat, ist die Beschwerdeführerin weder beschwert, noch 

hat sie in diesem Umfang ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhe-

bung. Auf das Hauptbegehren ist demnach nur einzutreten, soweit es auf 

die Erteilung des Markenschutzes für Teile des Waren- und Dienstleis-

tungsverzeichnisses abzielt, für die die Beschwerdeführerin nicht bereits 

aufgrund der angefochtenen Verfügung Markenschutz geniesst. 

1.3. Die Beschwerdeführerin hat den "Subeventualantrag" gestellt, dass 

unter bestimmten Voraussetzungen das Waren- und Dienstleistungsver-

zeichnis der vorliegend zu beurteilenden Bildmarke [Doppelhelix] (fig.) für 

ihre bereits registrierten Marken "SONIC HEALTHCARE" (CH 

Nr. 592'674) und "SONIC CLINICAL TRIALS" (CH Nr. 592'675) auch 

übernommen werde, ohne dass es deshalb zu einer Verschiebung des 

Hinterlegungsdatums komme. Die Vorinstanz bringt diesbezüglich vor, 

das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der beiden letztgenannten 

Marken sei nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung und über je-

ne Markenhinterlegungen sei bereits rechtskräftig entschieden worden. 

Die angefochtene Verfügung oder das sogenannte Anfechtungsobjekt 

begrenzt als Rahmen den möglichen Umfang des Streitgegenstandes 

(Art. 31 VGG). Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens kann nur sein, 

was Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger 

Gesetzesauslegung hätte sein müssen. Ein Antrag, der über das hinaus-

geht, was von der Vorinstanz entschieden wurde, oder der mit dem Ge-

genstand der angefochtenen Verfügung nichts zu tun hat, ist ungültig. 

Ausnahmsweise werden Antragsänderungen und -erweiterungen, die im 

Zusammenhang mit dem Streitgegenstand stehen, aus prozessökonomi-

schen Gründen jedoch zugelassen. Voraussetzung dafür ist, dass einer-

seits ein sehr enger Bezug zum bisherigen Streitgegenstand besteht und 

anderseits die Verwaltung im Laufe des Verfahrens Gelegenheit hatte, 

sich zu dieser neuen Streitfrage zu äussern (vgl. BVGE 2009/37 E. 1.3; 

ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor 

dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.208 ff.). 

Vorliegend ergibt sich schon aus dem unbenutzten Ablauf der Beschwer-

defristen in den beiden anderen Verfahren, dass das vorliegende Anfech-

tungsobjekt die Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeich-

nisses jener Marken, welche die Beschwerdeführerin gleichentags wie 

das strittige Eintragungsgesuch hinterlegt hat und die bereits mit den 

Veröffentlichungen vom 28. Oktober 2010 erledigt worden sind, nicht mit 

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Seite 12 

umfasst. Ebenso wenig liegt hier ein Ausnahmefall vor, aufgrund dessen 

auf das Eventualbegehren der Beschwerdeführerin dennoch einzutreten 

wäre. 

Das Eventualbegehren der Beschwerdeführerin kann zwar auch als be-

dingter Verzicht der Beschwerdeführerin auf einen Teil der von den Mar-

ken "SONIC HEALTHCARE" (CH Nr. 592'674) und "SONIC CLINICAL 

TRIALS" (CH Nr. 592'675) beanspruchten Waren und Dienstleistungen 

aufgefasst werden, falls sie für die strittige Markenhinterlegung im bean-

tragten Umfang bis zum rechtskräftigen Abschluss des vorliegenden Be-

schwerdeverfahren keinen Markenschutz erlangt. Zuständig für die Ein-

tragung eines Teilverzichts ist jedoch die Vorinstanz. 

Auf das Eventualbegehren ist darum vorliegend nicht einzutreten. Dessen 

Beurteilung ist aber gegebenenfalls von der Vorinstanz an die Hand zu 

nehmen (vgl. Art 21 Abs. 2 VwVG). 

1.4. Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 

Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. De-

zember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) einge-

reicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. 

Demnach ist auf das Hauptbegehren der Beschwerdeführerin im vorste-

hend (E. 1.2) gennannten Umfang einzutreten und das "Subeventualbe-

gehren im Fall der Abweisung des Hauptbegehrens als Teilverzicht an die 

Vorinstanz zu überweisen. 

2.  

Marken sind Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen ei-

nes Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden 

(Art. 1 Abs. 1 MSchG). Rechtlich betrachtet dienen Marken also der Indi-

vidualisierung von Waren und Dienstleistungen (BGE 129 III 514 E.2 LE-

GO [3D]). Zum Schutz einer Marke bedarf es grundsätzlich einer Regist-

rierung (Art. 5 MSchG; vgl. KAMEN TROLLER, Grundzüge des schweizeri-

schen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel 2005, S. 62). Die Vorinstanz 

weist ein Eintragungsgesuch unter anderem zurück, wenn es den forma-

len Erfordernissen des MSchG oder der MSchV nicht entspricht (Art. 30 

Abs. 2 Bst. a MSchG). Für eine Markenhinterlegung ist beim Institut unter 

anderem das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einzureichen, 

für die die Marke beansprucht wird (Art. 28 Abs. 2 Bst. c MSchG). Die 

Waren und Dienstleistungen, sind präzise zu bezeichnen (Art. 11 Abs. 1 

MSchV). Die Waren und Dienstleistungen sind in Gruppen zusammenzu-

B-619/2011 

Seite 13 

fassen, die den internationalen Klassen nach dem Abkommen von Nizza 

vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und 

Dienstleistungen (SR 0.232.112.7) entsprechen (Art. 11 Abs. 2 MSchV). 

Den Gruppen ist die Nummer der jeweiligen Klasse dieser Klassifikation 

voranzustellen, und jede Gruppe ist in der Reihenfolge der Klassen dieser 

Klassifikation anzuordnen (vgl. Art. 9 Abs. 1 des Markenrechtsvertrags 

von Singapur vom 27. März 2006 [SR 0.232.112.11]). 

3.  

Vorliegend beantragt die Beschwerdeführerin mit ihrem Hauptbegehren 

die schweizerische Markenhinterlegung Nr. 54011/2009 [Doppelhelix] 

(fig.) sei auch in Klasse 9 für Booklets (Begleitbüchlein) und Einlageblät-

ter (Inlays) für bespielte Schallplatten, Tonbänder, Kassetten, CDs und 

DVDs, in Klasse 16 für "Waren dieser Klasse einschliesslich", in Klasse 

41 für Handbücher, Zeitschriften, Informationsrundschreiben, Newsletter 

mit Bezug auf den Bereich der human- und veterinärmedizinischen Pa-

thologie und verwandten Fachrichtungen für die Ausbildung von Tierärz-

ten und Medizinern, in Klasse 42 für medizinischen Labordienstleistun-

gen; zur Verfügung stellen und Implementierung von Laborinformations- 

und Managementunterstützungssystemen; Einrichtung und Implementie-

rung von Informationsgewinnungssystemen; Bluttransfusionsdienstleis-

tungen; Web-basierte Dienstleistungen für medizinische Informationen 

und Ressourcen, einschliesslich die Bereitstellung von medizinischen 

Testresultaten und Hilfsinformationen sowie in Klasse 44 für Informatio-

nen und Labordienstleistungen im Bereich verwandter Fachrichtungen 

einschliesslich Biochemie, Mikrobiologie zu registrieren. Vor diesem Hin-

tergrund ist als Erstes zu prüfen, ob die Zurückweisung der vorliegend 

strittigen Markenhinterlegung im genannten Umfang durch die Vorinstanz 

einer korrekten Auslegung und Anwendung der einschlägigen Normen 

(vgl. oben unter E. 2) entspricht. 

3.1. Verweigert hat die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung den 

Markenschutz u.a. für Booklets (Begleitbüchlein) und Einlageblätter (In-

lays) für bespielte Schallplatten, Tonbänder, Kassetten, CDs und DVDs in 

Klasse 9. Sie begründete dies im Wesentlichen damit, Booklets seien 

Broschüren zu Informations- und Werbezwecken, während es sich bei 

Einlageblättern um ein Stück Papier handle, das u.a. einer CD beigelegt 

werde. Bei beiden Waren handle es sich demzufolge um Waren aus Pa-

pier, welche in Klasse 16 des Nizzaer Klassifikationsabkommens gehör-

ten. Dem hält die Beschwerdeführerin entgegen, diese Waren seien als 

B-619/2011 

Seite 14 

Bestandteil der Schallplatten, Tonbänder, Kassetten, CDs und DVDs zu 

sehen und deshalb der Klasse 9 zuzuordnen. 

Dazu kann festgestellt werden, dass "Booklets" gemäss dem amtlichen 

Dokument des Deutschen Patent- und Markenamts, München "Internati-

onale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung 

von Marken, Teil I – Klassifikation von Nizza, Listen von Waren und 

Dienstleistungen in alphabetischer Reihenfolge, Neunte Ausgabe, gültig 

ab 1. Januar 2007, S. 54 in Klasse 16 einzuordnen sind. Die Begriffe 

"Einlageblätter" oder "Inlays" sind in diesem Dokument nicht zu finden, 

soweit sie aber für bespielte Schallplatten, Tonbänder, CD, etc. bean-

sprucht werden, ist es sinnvoll, sie gleich wie die Booklets zu klassieren. 

Der angefochtene Entscheid ist in diesem Punkt nicht unrichtig. 

3.2. Ferner hat die Vorinstanz den Schutz der Marke [Doppelhelix] (fig.) 

für die Formulierung "Waren dieser Klasse einschliesslich" verweigert, 

weil diese Angabe zu breit gefasst sei und nicht der in Art. 11 Abs. 1 

MSchV geforderten präzisen Bezeichnung der beanspruchten Waren ent-

spreche. Demgegenüber ist die Beschwerdeführerin der Auffassung, mit 

der an die umstrittene Formulierung in Klasse 16 des Waren- und Dienst-

leistungsverzeichnisses anschliessenden Aufzählung sei hinreichend klar, 

welche Waren gemeint seien. 

Gemäss der "Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistun-

gen für die Eintragung von Marken, Teil I – Klassifikation von Nizza, Lis-

ten von Waren und Dienstleistungen in alphabetischer Reihenfolge, S. 6 

gehören zur Klasse 16 die Folgen Waren (Klassentitel): Papier, Pappe 

(Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen 

Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Foto-

grafien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für 

Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und 

Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-

nommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht 

in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke. Dass die Vo-

rinstanz von der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 11 Abs. 1 MSchV 

verlangt hat, die Bezeichnung "Waren dieser Klasse einschliesslich" 

durch eine präzisere Angabe von Waren zu ersetzen, für welche die 

streitgegenständliche Marke Schutz geniessen soll, ist nicht als unrichtige 

Auslegung von Art. 11 Abs. 1 MSchV einzustufen. Ebenso wenig kann es 

rechtsfehlerhaft bezeichnet werden, dass die Vorinstanz diese Formulie-

rung angesichts der Weigerung der Beschwerdeführerin, allfällige eben-

B-619/2011 

Seite 15 

falls beanspruchte Waren präziser zu bezeichnen, nicht in das Markenre-

gister aufgenommen hat. 

3.3. Auch für Handbücher, Zeitschriften, Informationsrundschreiben, 

Newsletter mit Bezug auf den Bereich der human- und veterinärmedizini-

schen Pathologie und verwandte Fachrichtungen für die Ausbildung von 

Tierärzten und Medizinern hat die Vorinstanz in Klasse 41 den Marken-

schutz verweigert, da es sich um (zur Klasse 16 gehörende) Waren und 

nicht um Dienstleistungen (der Klasse 41) handle. Die durch die Hinterle-

gerin vorgenommene Klassierung entspreche nicht den Anforderungen 

von Art. 11 Abs. 2 MSchV. Diesbezüglich bringt die Beschwerdeführerin 

vor, es handle sich nicht um Waren, welche beansprucht würden, sondern 

um den Informationsgehalt, der mit diesen Waren vermittelt werde, wes-

halb sie auch nicht in der Klasse 16 eingereiht worden seien.  

Eine Ware ist ein Handelsgut, in der politischen Ökonomie versteht man 

darunter auch ein für den Tausch bestimmtes Produkt (vgl. Bibliographi-

sches Institut Mannheim/Wien/Zürich: Meyers Grosses Universal Lexikon, 

Band 15: Ve-Zz, S. 253, Stichwort: "Ware"). Demgegenüber sind Dienst-

leistungen zwar ebenfalls ökonomische Güter, die wie Waren oder "Sach-

güter" der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse dienen, im Unterschied 

zu diesen aber nicht lagerfähig sind. Produktion und Verbrauch von 

Dienstleistungen fallen demnach zeitlich zusammen (vgl. Bibliographi-

sches Institut Mannheim/Wien/Zürich: Meyers Grosses Universal Lexikon, 

Band 3: Bu-Dn, S. 610, Stichwort: Dienstleistungen). In der realen Wirt-

schaft existieren auch Mischformen. Beispielswiese geht es in der Gast-

ronomiebranche für den Kunden einerseits um den Erwerb von Sachgü-

tern, andererseits und wohl vorrangig auch um die Inanspruchnahme von 

Dienstleistungen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5456/2009 

vom 8. Juni 2010 E. 2.4 "Kugelschreiber" [3D]). Eine andere Unterschei-

dung betrifft diejenige zwischen inhaltsbezogenen und anderen Waren. 

Bei den Gütern "Handbücher, Zeitschriften, Informationsrundschreiben, 

Newsletter" handelt es sich um lagerfähige Güter, somit um Waren und 

nicht um Dienstleistungen. Daran ändert nichts, dass diese Waren als in-

haltsbezogene Waren einzuordnen sind (vgl. Urteil des Bundesverwal-

tungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 5 Pirates of the 

Caribbean). Gemäss dem Nizza-Abkommen sind die real existierenden 

ökonomischen Güter in 45 Klassen eingeteilt, wovon die Klassen 1 bis 34 

Waren umfassen und Dienstleistungen in den Klassen 35 bis 45 figurie-

ren (vgl. "Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen 

für die Eintragung von Marken, Teil I – Klassifikation von Nizza, Listen von 

B-619/2011 

Seite 16 

Waren und Dienstleistungen in alphabetischer Reihenfolge", S. 6 f.). Dass 

die Vorinstanz, von der Beschwerdeführerin verlangt hat, die beanspruch-

ten Handbücher, Zeitschriften, Informationsrundschreiben, Newsletter in 

Klasse 16, das heisst in einer Warenklasse des Nizzaer Abkommens auf-

zuführen anstatt in Klasse 41 als einer Dienstleistungsklasse, erscheint 

damit weder im Ergebnis noch hinsichtlich der hierfür angeführten Gründe 

als unzutreffende Auslegung von Art. 11 Abs. 2 MSchV. Nicht nachvoll-

ziehbar ist es, wie die Beschwerdeführerin Markenschutz für den Informa-

tionsgehalt dieser Waren beanspruchen will, da dies nicht der gesetzli-

chen Definition des Markenschutzes entspricht (vgl. E.2). Der Inhalt be-

sagter Güter ist allenfalls durch die Bestimmungen des Urheberrechtsge-

setzes vom 9. Oktober 1992 (URG, SR 231.1) geschützt. Darüber ist an 

dieser Stelle aber nicht zu entscheiden. 

3.4. Nach Auffassung der Vorinstanz ist der in Klasse 42 beanspruchte 

Begriff "medizinische Labordienstleistungen" aufgrund der Bestimmung 

von Art. 11 Abs. 2 MSchV wie alle "medizinischen Dienstleistungen" kor-

rekter Weise in Klasse 44 einzuordnen. Dem hält die Beschwerdeführerin 

entgegen, es handle sich nicht um medizinische Dienstleistungen, son-

dern um Labordienstleistungen an und für sich und diese gehörten in 

Klasse 42 des Nizzaer Abkommens. 

Darin, dass die Vorinstanz von der Beschwerdeführerin ausdrücklich als 

"medizinische" Labordienstleistungen angegebene Dienstleistungen als 

"medizinische Dienstleistungen" kategorisiert, kann fehlerhafte Anwen-

dung von Art. 11 Abs. 2 MSchV gesehen werden. 

3.5. Des Weiteren hat die Vorinstanz für die Formulierung "zur Verfügung 

stellen und Implementierung von Laborinformations- und Managementun-

terstützungssystemen" in Klasse 42 den Markenschutz verweigert. Ihrer 

Auffassung nach ist "zur Verfügung stellen von Waren" analog zu Vermie-

tungsdienstleistungen zu klassieren. Diese Dienstleistungen würden 

grundsätzlich den gleichen Klassen zugeordnet wie die Dienstleistungen, 

die mit Hilfe der vermieteten beziehungsweise zur Verfügung gestellten 

Gegenständen erbracht werden (vgl. "Internationalen Klassifikation von 

Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, Teil I – Klas-

sifikation von Nizza, Listen von Waren und Dienstleistungen in alphabeti-

scher Reihenfolge", S. 4). Der Begriff "Systeme" sei ein allzu offener Be-

griff, als dass entschieden werden könnte, welche Waren vorliegend zur 

Verfügung gestellt würden. Ohne eine entsprechende Präzisierung könn-

te die aufgrund von Art. 11 Abs. 1 MSchV erforderliche eindeutige Zuord-

B-619/2011 

Seite 17 

nung zu einer Klasse des Nizzaer Abkommens nicht vorgenommen wer-

den. Seien beispielsweise mit "Systemen" medizinische Laborgeräte ge-

meint, so sei deren "Zur-Verfügung-Stellung" der Klasse 44 zuzuordnen. 

Ebenso verhält es sich nach Auffassung der Vorinstanz mit der von der 

Beschwerdeführerin in Klasse 42 beanspruchten "Implementierung von 

Laborinformations- und Managementunterstützungssystemen". Imple-

mentieren bedeute Software, Hardware oder Ähnliches in ein bestehen-

des Computersystem einzusetzen oder einzubauen. Die Dienstleistung 

sei daher gleich zu klassieren wie die Dienstleistung "Installationsarbei-

ten". Installationsarbeiten würden generell in Klasse 37 eingeteilt (vgl. "In-

ternationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintra-

gung von Marken, Teil I – Klassifikation von Nizza, Listen von Waren und 

Dienstleistungen in alphabetischer Reihenfolge", S. 7). Einzig das Instal-

lieren von Computersoftware sei gemäss der Nizza Klassifikation in Klas-

se 42 eingereiht (vgl. "Internationalen Klassifikation von Waren und 

Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, Teil I – Klassifikation von 

Nizza, Listen von Waren und Dienstleistungen in alphabetischer Reihen-

folge", S. 227). Weil die Formulierung aufgrund der fehlenden Präzisie-

rung des Begriffs "-systeme" Dienstleistungen verschiedener Klassen um-

fassen könne, entspreche sie nicht der in Art. 11 Abs. 1 MSchV geforder-

ten präzisen Bezeichnung beanspruchter Waren und Dienstleistungen. 

Aus analogen Gründen sei auch die Formulierung "Einrichtung und Im-

plementierung von Informationsgewinnungssystem" unter dem Blickwin-

kel von Art. 11 Abs. 1 MSchV nicht schutzfähig. Inbesondere müsse an-

gegeben werden, ob es sich um Software oder Hardware handle. 

Die Beschwerdeführerin argumentiert bezüglich der Formulierung "zur 

Verfügung stellen und Implementierung von Laborinformations- und Ma-

nagementunterstützungssystemen" sowohl Labordienstleistungen als 

auch Computerdienstleistungen fielen in Klasse 42, weshalb die Formu-

lierung in jedem Fall unproblematisch sei. Bezüglich des beantragten 

Markenschutzes für "Einrichtung und Implementierung von Informations-

gewinnungssystemen, macht sie in ähnlicher Weise geltend, Dienstleis-

tungen in Bezug auf Computerhardware und Software gehörten in die 

Klasse 42. 

Im Sinne eines weiteren Zwischenergebnisses ist auch hinsichtlich der 

hier unter E. 5.2.5 thematisierten Beanstandungen der Vorinstanz festzu-

halten, dass sie eine nicht zu beanstandende Auslegung von Art. 11 Abs. 

1 MSchV durch die Vorinstanz darstellen. 

B-619/2011 

Seite 18 

3.6. Die Formulierung "Bluttransfusionsdienstleistungen" hat die Vo-

rinstanz in der Klasse 42 zurückgewiesen, weil sie in der Regel nur im 

Zusammenhang mit der Behandlung von Einzelnen durchgeführt würden. 

Dieser Begriff lasse sich unter den Oberbegriff der "medizinischen Dienst-

leistungen" subsumieren und sei daher in Klasse 44 aufzuführen. Die in 

der Klasse 42 aufgeführte Formulierung entspreche nicht den Anforde-

rungen von Art. 11 Abs. 2 MSchV. Hier entgegnet die Beschwerdeführe-

rin, es könne sich ebenso gut um Forschungs- oder Analysedienstleistun-

gen handeln, welche zweifelsohne in die Klasse 42 gehörten. 

Die Sicht der Beschwerdeführerin kann in diesem Punkt zwar nicht als 

unrichtig im eigentlichen Sinne bezeichnet werden, da Forschungs- und 

Analysedienstleistungen in der Klasse 42 des Nizzaer Klassifikationsab-

kommens figurieren (vgl. "Internationalen Klassifikation von Waren und 

Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, Teil I – Klassifikation von 

Nizza, Listen von Waren und Dienstleistungen in alphabetischer Reihen-

folge", S. 7) und es nicht ausgeschlossen ist, dass Bluttransfusionen auch 

für Forschungszwecke vorgenommen werden. Dass die Vorinstanz die 

Nachfrage von Bluttransfusionsdienstleistungen mehrheitlich den medizi-

nischen Dienstleistungen zuordnet und daher von der Beschwerdeführe-

rin die Umklassierung in Klasse 44 verlangt hat, erscheint umgekehrt 

aber weder im Ergebnis noch in der Begründung als unkorrekte Ausle-

gung von Art. 11 Abs. 2 MSchV (vgl. "Internationalen Klassifikation von 

Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, Teil I – Klas-

sifikation von Nizza, Listen von Waren und Dienstleistungen in alphabeti-

scher Reihenfolge", S. 7). 

3.7. Weiter hat die Vorinstanz den Schutz für "Web-basierte Dienstleis-

tungen für medizinische Informationen und Ressourcen, einschliesslich 

die Bereitstellung von medizinischen Testresultaten und Hilfsinformatio-

nen" in Klasse 42 verweigert, weil die Formulierung insgesamt unpräzis 

sei. Angesichts ihrer Vagheit könne die Formulierung nicht einer der Klas-

sen des Nizzaer Klassifikationsabkommens zugeordnet werden und ent-

spreche nicht den Anforderungen von Art. 11 Abs. 1 MSchV, solange sie 

von der Beschwerdeführerin nicht präzisiert werde. Ferner hat die Vo-

rinstanz in der angefochtenen Verfügung mögliche akzeptable Formulie-

rungen aufgezeigt, die je nach dem der Klasse 42 oder der Klasse 44 zu-

zuordnen wären. 

Die Beschwerdeführerin hat eine entsprechende Präzisierung nicht vor-

genommen, und argumentiert, da die Dienstleistungen von ihr in Klasse 

B-619/2011 

Seite 19 

42 aufgeführt worden seien, könne davon ausgegangen werden, dass 

Dienstleistungen beansprucht würden, welche eindeutig der Klasse 42 

zuzuordnen seien. 

Die Beschwerdeführerin verkennt dabei, dass unpräzis formulierte Waren 

und Dienstleistungen im Verzeichnis einer Marke nicht allein dadurch 

präzisiert werden, dass sie von der Hinterlegerin in einer bestimmten 

Klasse eingeordnet worden sind. Ebenso gut kann es sich um eine Fehl-

klassierung handeln. Aufgrund der Weigerung der Beschwerdeführerin 

eine entsprechende Präzisierung vorzunehmen, kann nicht entschieden 

werden, welcher Klasse die beanspruchten Dienstleistungen korrekter 

Weise zugeordnet werden müssen. Dass die Vorinstanz, den Marken-

schutz im entsprechenden Umfang verweigert hat, kann daher weder im 

Ergebnis noch angesichts der Begründung als rechtsfehlerhaft bezeich-

net werden. 

3.8. Schliesslich hat die Vorinstanz für die Formulierung "Informationen 

und Labordienstleistungen im Bereich verwandter Fachrichtungen, ein-

schliesslich Biochemie, Mikrobiologie" in Klasse 44 verweigert, weil sie 

ebenfalls einer Präzisierung bedürfe, bevor sie einer Klasse des Nizzaer 

Abkommens zugeordnet werden könne. Je nachdem, ob es sich um wis-

senschaftliche oder medizinische Dienstleistungen handle, gehörten sie 

in Klasse 42 oder Klasse 44 des Nizzaer Abkommens. Auch hier stehe 

die Bestimmung von Art. 11 Abs. 1 MSchV einem entsprechenden Eintrag 

im Markenregister entgegen. 

Diesbezüglich argumentiert die Beschwerdeführerin, da die Dienstleis-

tungen von ihr in Klasse 44 aufgeführt seien, seien medizinische Dienst-

leistungen in diesen Bereichen beansprucht. 

Dieses Argument der Beschwerdeführerin ist analog zu dem oben (unter 

Ziff. 3.7) geprüften zu beurteilen. 

4.  

4.1. Die Beschwerdeführerin stütz ihr Hauptbegehren u.a. auf die in Art. 8 

Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

vom 18. April 1999 (BV, SR 101) enthaltene Bestimmung zur Rechts-

gleichheit, wonach alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Aus dieser 

Verfassungsnorm bzw. aus dem Umstand, dass die Vorinstanz ihre glei-

chentags hinterlegten schweizerischen Marken Nr. 592'674 SONIC 

HEALTHCARE und Nr. 592'675 SONIC CLINICAL TRIALS mit einem ent-

B-619/2011 

Seite 20 

sprechend formulierten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zum Mar-

kenschutz zugelassen hat, leitet die Beschwerdeführerin ab, sie habe ei-

nen Rechtsanspruch auch auf die Registrierung der vorliegend strittigen 

Markenhinterlegung mit einem entsprechenden Waren- und Dienstleis-

tungsverzeichnis. 

4.2. In der schweizerischen Rechtsordnung ist die allgemeine Rechts-

gleichheit aufgrund von Art. 8 Abs. 1 BV garantiert und bildet damit einen 

Bestandteil des Grundrechtskatalogs der BV. Nebst dieser staatsrechtli-

chen Bedeutung fliesst aus Art. 8 Abs. 1 BV das für das Verwaltungsrecht 

bedeutsame allgemeine Gleichbehandlungsgebot oder auch die „Rechts-

gleichheit im engeren Sinne" (vgl. PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMER-

LI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, 

§ 23 Rz. 2). Das Gebot ist eines der grundlegenden Prinzipien des 

schweizerischen Verwaltungsrechts (vgl. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜL-

LER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. 

Gallen 2010, Rz. 363) und gilt darüber hinaus in allen Rechtsgebieten 

(BGE 115 Ia 81 E. 2, mit weiteren Hinweisen). Es ist deshalb anwendbar, 

auch im Bereich des Markenregistrierungsverfahrens, in dessen Verlauf 

es bei Markenhinterlegungen oft im Hinblick auf absolute Ausschluss-

gründe nach Art. 2 MSchG geltend gemacht wird (vgl. DAVID RÜETSCHI, 

in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Marken-

schutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Beweisrecht N. 63). Im Bereich des 

Markenrechts ist das Gleichbehandlungsgebot allerdings nur mit Zurück-

haltung anzuwenden (Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. Au-

gust 1996, E. 5c veröffentlicht in sic! 1997 S. 159 Elle). Denn selbst ge-

ringe Unterschiede der Zeichen oder der beanspruchten Waren oder 

Dienstleistungen können von erheblicher Bedeutung sein (vgl. Urteil des 

BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 V [fig.]). 

Das Bundesgericht hat festgehalten, das Gleichbehandlungsgebot des 

Art. 8 Abs. 1 BV beziehe sich grundsätzlich nur auf die Gleichbehandlung 

verschiedener Personen. Für Fälle der "Gleichbehandlung gegenüber 

sich selbst" hat es ersatzweise auf das Willkürverbot verwiesen (BGE 129 

I 161 E. 3.1). Mit anderen Worten schützt Art. 8 Abs. 1 BV keine Sachver-

halte, sondern Personen (vgl. JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, 

Grundrechte in der Schweiz, im Rahmen der Bundesverfassung, der 

EMRK und der UNO-Pakte, 4. Aufl., Bern 2008, S. 651). Die vielfach an-

zutreffende Formel "nach dem Gleichbehandlungsgebot, seien vergleich-

bare Sachverhalte gleich zu beurteilen" (vgl. Urteile des BVGer B-

3377/2010 vom 28. Juli 2010 E. 6.2 RADIANT APRICOT; B-2937/2010 

B-619/2011 

Seite 21 

vom 14. Juli 2010 E. 6.2 GRAN MAESTRO; B-6959/2009 vom 21. Juni 

2010 E. 5 CAPRI (fig.); B-4848/2009 vom 14. April 2010 E. 6 TREND-

LINE; B-55/2010 vom 23. April 2010 E. 6.1 G (fig.); B-2419/2008 vom 

12. April 2010 E. 10.1 MADONNA (fig.); B-127/2010 vom 29. März 2010 

E. 6.3 V (fig.); B-8186/2008 vom 23. Februar 2010 E. 5.1 BABYRUB; B-

3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 8 terroir (fig.); Eidgenössisches Insti-

tut für Geistiges Eigentum, Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 

2011 abrufbar unter: https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristi-

sche_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf, S. 62, siehe demgegenüber S. 63, Fn. 42) 

entspricht insofern bloss einer unvollständigen Darstellung der Rechtsla-

ge und ist dahingehend eingeschränkt zu verstehen, als diese vergleich-

baren Sachverhalte unterschiedliche Rechtssubjekte betreffen müssen. 

Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen sodann im Rechts-

mittelverfahren grundsätzlich ausdrücklich gerügt werden, was auch die 

Obliegenheit einschliesst, entsprechende Vergleichsfälle anzugeben (vgl. 

Urteil des BGer P.124/1962 vom 12. Dezember 1962 E. 4 veröffentlicht in 

Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1963 

S. 435; BVGE 2007/16 E. 6.4 S. 198, mit weiteren Hinweisen; BEATRICE 

WEBER-DÜRLER, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsan-

wendung, ZBl 2004, S. 16). Trotz des Prinzips der Rechtsanwendung von 

Amtes wegen vor dem Bundesverwaltungsgericht kommt das Rügeprin-

zip insofern zur Anwendung, als rechtliche Grundlagen und Einwendun-

gen, die nicht ins Auge springen und nach den Sachverhaltsfeststellun-

gen und Vorbringen der Parteien nicht nahe liegen, nicht zu berücksichti-

gen sind (vgl. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., Basel 2008, 

Rz. 1.55). 

4.3. Aufgrund des oben unter E. 4.2 Gesagten kann die Beschwerdefüh-

rerin unter dem Gesichtspunkt von Art. 8 Abs. 1 BV aus dem Umstand, 

dass die Vorinstanz weitere von ihr hinterlegte Marken mit dem von ihr 

vorliegend angestrebten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis akzep-

tiert hat, nichts zur Stützung ihres Hauptantrags ableiten. Auch macht die 

Beschwerdeführerin keine Vergleichsfälle geltend, in denen die Vo-

rinstanz vergleichbar formulierte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis-

se zu Gunsten Dritter akzeptiert hat. Die Beschwerdeführerin dringt daher 

mit ihrem Vorbringen, die Vorinstanz habe in der angefochtenen Verfü-

gung das Gleichbehandlungsgebot verletzt, von vornherein nicht durch. 

5.  

Mit dem Verweis auf die Eintragung ihrer eigenen schweizerischen Mar-

B-619/2011 

Seite 22 

ken Nr. 592'674 SONIC HEALTHCARE und Nr. 592'675 SONIC CLINI-

CAL TRIALS mit einem jedenfalls in den entscheidenden Punkten gleich 

formulierten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis durch die Vorinstanz 

beruft sich die Beschwerdeführerin auch auf den in Art. 9 BV verankerten 

Grundsatz von Treu und Glauben. 

5.1. Dieser Grundsatz verleiht einer Person einen Anspruch auf Schutz 

des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonsti-

ges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten einer Behörde. Vo-

rausgesetzt ist, dass die Person, die sich auf Vertrauensschutz beruft, be-

rechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf 

nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig ma-

chen kann; schliesslich scheitert die Berufung auf Treu und Glauben 

dann, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen 

(BGE 129 I 170 E. 4.1, mit weiteren Hinweisen; vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHL-

MANN, a.a.O., N. 622 ff.). 

Auf Vertrauensschutz kann sich demnach nur berufen, wer von der Ver-

trauensgrundlage Kenntnis hatte und ihre allfällige Fehlerhaftigkeit nicht 

kannte und auch nicht hätte kennen sollen (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, 

a.a.O., N. 655). Eine nachteilige Disposition im Sinne einer Vertrauensbe-

tätigung liegt u.a. vor, wenn der Rechtsuchende aufgrund einer behördli-

chen Zusage Investitionen vorgenommen hat, die ohne Nachteil nicht 

wieder rückgängig gemacht werden können (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHL-

MANN, a.a.O., N. 660). 

5.2. Als mögliche Vertrauensgrundlage, auf die sich die Beschwerdefüh-

rerin berufen könnte, kommt soweit ersichtlich einzig die Gewährung des 

Markenschutzes für die beiden schweizerischen Marken Nr. 592'674 

SONIC HEALTHCARE und Nr. 592'675 SONIC CLINICAL TRIALS mit ei-

nem entsprechenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in Frage. 

Laut der Online-Datenbank www.swissreg.ch und den Angaben der Be-

schwerdeführerin in der Beschwerdeschrift wurden beide Markeneintra-

gungen am 28. Oktober 2009 veröffentlicht. Ob dieses Verhalten der Vo-

rinstanz eine genügende Vertrauensgrundlage bildet, damit sich die Be-

schwerdeführerin vorliegend auf den Schutz ihres berechtigten Vertrau-

ens berufen kann, steht angesichts der einschlägigen Rechtsprechung 

nicht eindeutig fest. So hat das Bundesverwaltungsgericht in einem sei-

ner Urteile festgehalten, bereits die von der Vorinstanz während eines 

Prüfungsverfahrens beiläufig getroffene schriftliche Aussage, wonach ein 

bestimmtes Zeichen im Zusammenhang mit in jenem konkreten Fall nicht 

B-619/2011 

Seite 23 

beanspruchten Dienstleistungen schutzfähig sei, bilde eine genügende 

Vertrauensgrundlage (vgl. Urteil des BVGer B-5456/2009 vom 8. Juni 

2010 E. 7 Kugelschreiber [3D]). In anderen Urteilen des Bundesverwal-

tungsgerichts hat dieses hingegen befunden, die Eintragung eines Zei-

chens durch die Vorinstanz bloss in einem Einzelfall vermöge keinen Ver-

trauensschutz zu begründen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 

B-848/2010 vom 4. August 2010 E. 6.2 Wild Bean Café, mit weiteren 

Hinweisen; B-1611/2001 vom 7. Oktober 2008 E. 7.2 Laura Biagiotti Ac-

qua di Roma [fig.]). Die Frage braucht vorliegend nicht abschliessend be-

urteilt zu werden. Denn allein schon aufgrund des zeitlichen Ablaufs des 

Geschehens im vorliegenden Fall kann die Akzeptanz des vorliegend 

umstrittenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses durch die Vo-

rinstanz für gleichentags wie die streitgegenständliche Marke hinterlegte 

Eintragungsgesuche am 28. Oktober 2009 nicht als Vertrauensgrundlage 

angesehen werden, aufgrund der die Beschwerdeführerin die Marke 

[Doppelhelix] (fig.) mit entsprechendem Verzeichnis am 9. April 2009 hin-

terlegt hat. Ferner macht die Beschwerdeführerin nebst der vorliegend zu 

beurteilenden Markenhinterlegung auch keine darüber hinausgehende 

Vertrauensbetätigung geltend, die im Rahmen dieses Beschwerdeverfah-

rens eine Rolle spielen würde und die sich nun nicht mehr rückgängig 

machen liesse. Die Beschwerdeführerin kann das Vertrauensschutzprin-

zip daher zur Begründung ihrer Beschwerden nicht erfolgreich heranzie-

hen. 

6. Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin vor, das vorinstanzliche 

Vorgehen sei willkürlich, weshalb im Folgenden auch eine Verletzung des 

Willkürverbots durch die Vorinstanz zu prüfen ist. 

6.1. Das Willkürverbot ist in Art. 9 BV verankert. Willkür bei der Auslegung 

und Anwendung von Gesetzesnormen liegt vor, wenn ein Entscheid of-

fensichtlich unhaltbar ist (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 

524). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn er zur tatsächlichen Situ-

ation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen 

Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtig-

keitsgedanken zuwiderläuft (BGE 135 V 2 E. 1.3, 134 I 140 E. 5.4). Will-

kürlich ist ein Entscheid nur, wenn nicht bloss dessen Begründung, son-

dern auch dessen Ergebnis unhaltbar ist (BGE 135 V 2 E. 1.3). Im Rah-

men der Prüfung eines Verstosses gegen das Willkürverbot werden nicht 

wie beim Gleichbehandlungsgebot verschiedene Rechtsanwendungsakte 

miteinander verglichen, sondern es wird das Verhältnis eines einzigen 

Rechtsanwendungsakts zum dabei angewendeten Rechtssatz untersucht 

B-619/2011 

Seite 24 

(HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Rz. 527; REGINA KIENER/WALTER KÄLIN, 

Grundrechte, Bern 2007, S. 355). Angesichts der fehlenden Möglichkeit, 

unter Berufung auf die Rechtsgleichheit des Art. 8 Abs. 1 BV "Gleichbe-

handlung gegenüber sich selbst" zu verlangen (vgl. dazu oben unter 

E. 3.2), hat das Bundesgericht allerdings ausdrücklich auf das Willkürver-

bot verwiesen (BGE 129 I 161 E. 3.1). 

6.2. Vor diesem Hintergrund gilt es zu prüfen, ob die Zurückweisung des 

Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Marke [Doppelhelix] (fig.) 

durch die Vorinstanz im oben genannten Umfang (vgl. oben unter E. H), 

im Ergebnis wie auch angesichts der gegebenen Begründung gegen das 

Willkürverbot verstösst. Aus den oben stehenden Erwägungen zu den 

einzelnen Beanstandungen durch die Vorinstanz (vgl. oben unter E. 3.1 

bis E. 3.8) erhellt ohne Weiteres, dass der Entscheid weder im Ergebnis 

noch in seiner Begründung unhaltbar ist, somit keine Verletzung des Will-

kürverbots von Art. 9 BV durch die Vorinstanz stattgefunden hat. 

7.  

Obwohl die angefochtene Verfügung aufgrund der obenstehenden Erwä-

gungen insgesamt nicht als eigentlich rechtsfehlerhaft qualifiziert werden 

kann, ist es nachvollziehbar, dass es für die Beschwerdeführerin unbe-

friedigend erscheint, wenn die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse 

dreier praktisch zeitgleich von ihr hinterlegter Marken von der Vorinstanz 

uneinheitlich beurteilt worden sind. Es handelt sich vorliegend insofern 

um eine nicht alltägliche Fallkonstellation. Grundsätzlich hätte die Vo-

rinstanz Vorkehrungen im Verfahrensablauf zu treffen, die einen solchen 

Verfahrensausgang vermeiden. 

In der deutschen Registrierungspraxis können Markenhinterleger ent-

sprechend uneinheitliche Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse wohl 

etwas leichter vermeiden, da das Anmeldeformular des Deutschen Pa-

tent- und Markenamtes zur Eintragung einer Marke in das deutsche Mar-

kenregister unter Ziffer 11 dem Hinterleger explizit die Angabe ermöglicht, 

dass es sich bei einer Markenhinterlegung um den Bestandteil einer Mar-

kenserie handelt (vgl. http://www.dpma.de/docs/service/formulare/mar-

ke/w7005.pdf, s. auch http://www.dpma.de/docs/service/formulare/mar-

ke/w7002.pdf). 

Gleichzeitig ist aber in Erinnerung zu rufen, dass einen Markenhinterleger 

im Verfahren zur Hinterlegung einer Marke eine Mitwirkungspflicht ge-

mäss Art. 13 Bst. a VwVG trifft (vgl. Urteil des BVGer B-7412/2006 vom 

B-619/2011 

Seite 25 

1. Oktober 2008 E. 4.2 Afri-Cola; s. dazu Urteil des BGer 4A_508/2008 

vom 10. März 2009 Afri-Cola). Vor diesem Hintergrund ist es in erster Li-

nie Sache des Markenhinterlegers, ein den gesetzlichen Erfordernissen 

entsprechendes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auszuarbeiten. 

Die drohenden Unterschiede zwischen den Waren- und Dienstleistungs-

verzeichnissen sind insofern nicht primär auf die uneinheitliche Prüfung 

der drei hier thematisierten Markenhinterlegungen durch die Vorinstanz, 

sondern auf die Hinterlegung teilweise mit ebenso schwerwiegenden wie 

offensichtlichen Mängeln behafteter Waren- und Dienstleistungsverzeich-

nisse zurückzuführen. Wenn die entsprechenden Formulierungen im Wa-

ren- und Dienstleistungsverzeichnis auch im Fall der vorliegenden Mar-

kenhinterlegung [Doppelhelix] (fig.) zu Gunsten der Einheitlichkeit des 

Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen der drei Marken der Hin-

terlegerin zugelassen würden, würde dies mit gewichtigen Interessen 

Dritter kollidieren. Insbesondere (potentielle) Konkurrentinnen der Be-

schwerdeführerin haben ein legitimes Interesse daran, sich durch einen 

Blick in das Markenregister rasch vergewissern zu können, für welche 

Waren und Dienstleistungen eine Vielzahl von Marken, darunter auch die 

streitgegenständliche Marke, geschützt ist. Angesichts der teilweise sehr 

unpräzisen Formulierungen wie auch insbesondere der Fehlklassierun-

gen, wäre dies für die vorliegende Marke nicht mehr hinreichend gewähr-

leistet. 

Schliesslich hätten die Mängel im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 

im vorliegenden Fall nicht zur Folge haben müssen, dass der Marke 

[Doppelhelix] (fig.) der Schutz für einige der beanspruchten Waren und 

Dienstleistungen gänzlich versagt bleibt, hätte sich die Beschwerdeführe-

rin nur bereit gezeigt, eine Anpassung des Waren- und Dienstleistungs-

verzeichnisses vorzunehmen. 

Die Beschwerde ist im Ergebnis abzuweisen, soweit darauf einzutreten 

ist. 

8.  

8.1. Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Be-

schwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 

VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Ge-

richtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art 

der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 

63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 

B-619/2011 

Seite 26 

über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsge-

richt [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Ver-

mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem 

Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach 

Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orien-

tieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streit-

wert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- anzunehmen ist (BGE 133 III 

490 E. 3.3 [Turbinenfuss] [3D]). Von diesem Erfahrungswert ist auch im 

vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten An-

haltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.  

8.2. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin 

nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE). 

 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 

2.  

Die Verzichtserklärung der Beschwerdeführerin auf die Eintragung ihrer 

Marken CH 592'674 SONIC HEALTHCARE und CH 592'675 SONIC CLI-

NICAL TRIALS betreffend nachstehend genannte Waren und Dienstleis-

tungen wird an die Vorinstanz überwiesen. In Klasse 9: Booklets (Begleit-

büchlein) und Einlageblätter (Inlays) für bespielte Schallplatten, Tonbän-

der, Kassetten, CDs und DVDs; in Klasse 16: "Waren dieser Klasse ein-

schliesslich"; in Klasse 41: Handbücher, Zeitschriften, Informationsrund-

schreiben, Newsletter mit Bezug auf den Bereich der human- und veteri-

närmedizinischen Pathologie und verwandten Fachrichtungen für die 

Ausbildung von Tierärzten und Medizinern; in Klasse 42: medizinische 

Labordienstleistungen; zur Verfügung stellen und Implementierung von 

Laborinformations- und Managementunterstützungssystemen; Einrich-

tung und Implementierung von Informationsgewinnungssystemen; Blut-

transfusionsdienstleistungen; Web-basierte Dienstleistungen für medizini-

sche Informationen und Ressourcen, einschliesslich die Bereitstellung 

von medizinischen Testresultaten und Hilfsinformationen; in Klasse 44: In-

formationen und Labordienstleistungen im Bereich verwandter Fachrich-

tungen einschliesslich Biochemie, Mikrobiologie. 

http://links.weblaw.ch/BGE-133-III-490
http://links.weblaw.ch/BGE-133-III-490

B-619/2011 

Seite 27 

3.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin 

auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Ur-

teils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet. 

4.  

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet. 

5.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde) 

– die Vorinstanz (Ref.: fs; Gerichtsurkunde) 

– Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichts-

urkunde) 

 

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. 

 

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: 

  

David Aschmann Philipp J. Dannacher 

 

 

B-619/2011 

Seite 28 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-

den, sofern die Voraussetzungen gemäss den Art. 82 ff., 90 ff. und 100 

des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) ge-

geben sind. Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit 

Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch-

tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die Beschwerdefüh-

rerin in Händen hält, beizulegen (Art. 42 BGG). 

 

Versand: 20. Dezember 2011