# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 807d3be5-62e9-5d90-8c70-067ba786565f
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2019-03-25
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2019_001
**Docket/Reference:** S2019_001
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/129/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

S2019_001

U r t e i l   v o m   2 5 .   M ä r z   2 0 1 9

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer als Einzelrichter,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Lutz Medical Engineering AG,
Rütistrasse 12, 8952 Schlieren,  

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Benedikt Schmidt, 
Meisser & Partners AG, Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters, 
patentanwaltlich beraten durch Jens Bolsinger, Schulz 
Junghans Patentanwälte PartGmbB, Grossbeeren-
strasse 71, 10963 Berlin, Deutschland

Klägerin

gegen

École Polytechnique Fédéral de Lausanne (EPFL),
EPFL Innovation Park J, Route Cantonale, 1015 Lausanne, 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame, 
Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, 
patentanwaltlich beraten durch Dr.-Ing. Christian Wende, 
Europäischer Patentanwalt, DTS Patent- und Rechtsanwälte 
Schekenbühl und Partner mbB, Marsstallstrasse 8, 80539 
München, Deutschland

Beklagte

Gegenstand

Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme

S2019_001

Der Präsident erwägt:

Prozessgeschichte

1.  Mit Eingabe vom 10. Januar 2019 reichte die Klägerin das vorliegen-
de Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ein und stellte folgende 
Rechtsbegehren:

„1.  Der  Beklagten  sei  unter  Androhung  der  Bestrafung  ihrer  Organe 
wegen  Ungehorsams  gegen  eine  amtliche  Verfügung  im  Sinne 
von  Art. 292  StGB (Busse)  zu  verbieten,  während  der  Dauer  die-
ses Verfahrens bis zum Vollzug des Urteils den Streitgegenstand, 
nämlich die Patentanmeldung WO 2017/005661 (A1) sowie sämt-
liche  aus  dieser  abgeleitete  Patentanmeldungen  an  einen  Dritten 
zu  übertragen  oder  sonstwie  ohne  vorherige  schriftliche  Zustim-
mung der Klägerin darüber zu verfügen. Dieses Verfügungsverbot 
umfasst  insbesondere  auch  den  expliziten  Verzicht  sowie  das 
Nichtbezahlen von fälligen Gebühren.

2.  Es  sei  die  Beklagte  zu  verpflichten,  Auskunft  darüber  zu  erteilen, 
welche Verfügungen, insbesondere Belastungen und Lizenzierun-
gen,  die  Beklagte  betreffend die  internationale  Patentanmeldung 
WO 2017/005661  (A1)  getroffen  hat,  und  sämtliche  dazu  vorhan-
denen Urkunden zu edieren.

Alles  unter  Kosten- und  Entschädigungsfolgen  zu  Lasten  der  Beklag-
ten, einschliesslich der Kosten des beigezogenen Patentanwalts.“

2.  Am 21. Februar 2019 reichte die Beklagte die Massnahmeantwort ein 
mit dem Antrag, das Gesuch sei abzuweisen.

Prozessuales

3.  Die  Klägerin,  eine  schweizerische  Aktiengesellschaft,  und  die  Be-
klagte, eine  öffentlich-rechtliche  Anstalt
(Art. 5  Abs. 1  ETH-Gesetz, 
SR 414.110), haben ihren Sitz in der Schweiz. Streitgegenstand ist die in-
ternationale Patentanmeldung WO 2017/005661, die auf den Namen der 
Beklagten lautet, sowie daraus hervorgegangene nationale und regionale 
Anmeldungen.

Für  die  aus  der  internationalen  Anmeldung  hervorgegangene  europäi-
sche Anmeldung EP 3 316 844 ergibt sich die örtliche Zuständigkeit des 
Bundespatentgerichts  aus  Art.  2  des  Anerkennungsprotokolls  zum  EPÜ

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(SR 0.232.142.22). Für die nationalen Anmeldungen in Deutschland, den 
USA und in China ergibt sich die örtliche Zuständigkeit des angerufenen 
Gerichts  aus  Art. 2  Nr. 1  Lugano-Übereinkommen  (SR  0.275.12),  da  die 
Beklagte ihren Sitz in einem Vertragsstaat des Lugano-Übereinkommens 
hat. Die örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist daher gege-
ben.

Die  sachliche  Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  ergibt  sich  aus 
Art. 26  Abs. 2 PatGG. Art.  26  PatGG  erwähnt  zwar  nicht  ausdrücklich, 
dass das Bundespatentgericht auch für vorsorgliche Massnahmen im Zu-
sammenhang mit Klagen nach Abs. 2 zuständig ist, dies wird aber seit je-
her als selbstverständlich angenommen.1

In  Anwendung  von  Art. 23  Abs.  1  lit. b  PatGG  entscheidet  der  Präsident 
als Einzelrichter.

4.  Nach  Art.  110  Abs.  1  IPRG  unterstehen  Immaterialgüterrechte dem 
Recht  des  Staates,  für  den  der  Schutz  der  Immaterialgüter  beansprucht 
wird.

Die  europäische  Anmeldung  ist  nach  Art.  66  EPÜ  eine  Anmeldung  mit 
Wirkung in allen benannten Vertragsstaaten. Aufgrund der Einheit der eu-
ropäischen Patentanmeldung (Art. 118 EPÜ) wird im Rahmen eines Ver-
fahrens  vor  einem  zuständigen  nationalen  Gericht  das  nationale  Recht 
am  Gerichtsort  angewendet.  Für  europäische  Patentanmeldungen  sind 
die Art. 109 ff. PatG bzw. das schweizerische PatG insgesamt unter Vor-
behalt des EPÜ anwendbar (Art. 109 Abs. 2 PatG). Für die europäische 
Anmeldung ist damit für die Frage des Rechts auf das Patent Art. 60 EPÜ 
anzuwenden.2

Für  die  Anmeldungen  in  Deutschland,  den  USA  und  China  ist  gemäss 
Art. 110 Abs. 1 IPRG das jeweilige nationale Recht anwendbar.3

Das Verfahrensrecht richtet sich jedoch immer nach dem Recht des Ge-
richtsorts (lex fori processualis).4 Die Voraussetzungen für den Erlass ei-
ner  vorsorglichen  Massnahme gehören  zum  Verfahrensrecht (Art. 261 ff. 
ZPO).

1 Bereits Urteil O2012_010 vom 28. März 2012, E. 5.
2 BPatGer, Urteil O2015_009 vom 21. März 2018, E. 2.4 – „Wärmetauscher“.
3 BPatGer, Urteil O2012_001 vom 6. Dezember 2013, E. 25.
4 BGE 144 III 175 E. 4.3.1.

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Sachverhalt

5.  Die Klägerin macht geltend, die Erfindung, die Gegenstand der inter-
nationalen Anmeldung WO 2017/005661 und der daraus abgeleiteten na-
tionalen und regionalen Anmeldungen bilde, sei von Peter Lutz gemacht 
und der Beklagten mit E-Mail vom 25. Mai 2013 mitgeteilt worden. Peter 
Lutz habe die Rechte an seiner Erfindung nie an die Beklagte übertragen, 
sondern  diese  im  Rahmen  seiner  Tätigkeit  für  die  Klägerin  entwickelt, 
weshalb  diese  alleinige  Inhaberin  der  Rechte  an  der  Erfindung  sei.  Am 
26. September 2017 sei die Klägerin daher mit einer Berechtigungsanfra-
ge  an  die  Beklagte  gelangt.  Die  Beklagte  bestreite  die  Ansprüche  der 
Klägerin.

In der Massnahmeantwort bestreitet die Beklagte, dass die Erfindung von 
Peter Lutz gemacht wurde. Die Erfindung sei von Heike Vallery, Joachim 
von  Zitzewitz  und  Grégoire  Courtine  gemacht  worden  und  an  die  Hoch-
schulen, an denen die Miterfinder im Zeitpunkt der Erfindung tätig waren, 
übertragen  worden.  Es  fehle  jedoch  auch  an  der  relativen  Dringlichkeit 
der  beantragten  vorsorglichen  Massnahmen.  Die  Klägerin  habe  nach-
weislich  seit  Januar  2017  Kenntnis  von  der  internationalen  Anmeldung 
WO 2017/005661 und habe die Beklagte im September 2017 abgemahnt. 
Das Massnahmegesuch sei aber erst im Januar 2019, und damit verspä-
tet, gestellt worden.

Beurteilung

6.  Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die 
notwendigen  vorsorglichen  Massnahmen,  wenn  die  Klägerin  glaubhaft 
macht,  dass  ein  ihr  zustehender  Anspruch  verletzt  ist  oder  eine  Verlet-
zung  zu  befürchten  ist  (lit.  a)  und  ihr  aus  der  Verletzung  ein  nicht  leicht 
wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b).

Nach  herrschender  Lehre  und  Rechtsprechung  ist  der Anspruch  auf  Er-
lass einer vorsorglichen Massnahme verwirkt, wenn der Kläger, nachdem 
er  in  der  Lage  ist,  das  Gesuch  einzureichen,  mit  dessen  Einreichung  so 
lange  zuwartet,  dass  ein  ordentliches  Verfahren,  das  er  im  frühesten 
möglichen  Zeitpunkt  eingeleitet  hätte,  eher  abgeschlossen  wäre  als  das 
(verspätet)  eingeleitete  Massnahmeverfahren  (so  genannte  „relative 
Dringlichkeit“).  Bei  einer  durchschnittlichen  Dauer  von  ordentlichen  Ver-
letzungsverfahren vor dem Bundespatentgericht von rund zwei Jahren bis 
zum Abschluss  der  ersten  Stufe  und  einer  durchschnittlichen  Dauer  von 
auf  Unterlassung  gerichteten  Massnahmeverfahren  von  rund  acht  bis 
zehn Monaten ergibt sich daher, dass der Anspruch auf Erlass vorsorgli-

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cher Massnahmen prozessual verwirkt ist, wenn mit der Geltendmachung 
mehr als 14 Monate von dem Zeitpunkt an, in dem ein ordentliches Ver-
fahren  hätte  eingeleitet  werden  können,  zugewartet  wird und  keine  be-
sonderen  Umstände  vorliegen,  die  ein  längeres  Zuwarten  rechtfertigen 
würden. 5

positive  Kenntnis 

7.  Die Klägerin hat im vorliegenden Fall seit mindestens 26. September 
2017 
internationalen  Anmeldung 
WO 2017/005661, denn damals verlangte Peter Lutz von der Beklagten, 
ihn als Miterfinder der darin beanspruchten Erfindung anzuerkennen. Pe-
ter Lutz ist Mitglied des Verwaltungsrates der Klägerin, weshalb sein Wis-
sen der Klägerin zuzurechnen ist.

von 

der 

Das Massnahmegesuch wurde am 10. Januar 2019, und damit mehr als 
14 Monate nach positiver Kenntnis der strittigen Anmeldung(en) durch die 
Klägerin,  eingereicht.  Besondere  Gründe für  ein  längeres  Zuwarten  sind 
nicht ersichtlich. Es fehlt daher an der notwendigen relativen Dringlichkeit.
Wäre  das  Gesuch  rechtzeitig  eingereicht  worden,  so  hätte  ein  ordentli-
ches  Verfahren  durchgeführt  werden  können,  das  in  dem  Zeitpunkt,  in 
dem  das  vorliegende  Massnahmeverfahren  abgeschlossen  sein  würde, 
auch abgeschlossen gewesen wäre. Die Klägerin hat ihren Anspruch auf 
Erlass vorsorglicher Massnahmen daher prozessual verwirkt.

Die  Klägerin  führt  zur  zeitlichen  Dringlichkeit  aus,  diese  bestehe  darin, 
dass  die  Beklagte  nun mit  der  Zustellung  der  Klage  darüber in  Kenntnis 
gesetzt  werde,  dass  die  Klägerin  ihre  Ansprüche  gerichtlich  geltend  zu 
machen  gewillt  sei.  Damit  wachse die  Gefahr,  dass  die  Beklagte  Mass-
nahmen  treffe,  um  die  Rechtsdurchsetzung  zu  erschweren  und/oder  zu 
verunmöglichen.

Dieses  Argument  vermag  nicht  zu  überzeugen,  denn  es  ist  nachgerade 
tautologisch. Nach der Argumentation der Klägerin würde die Einreichung 
der Klage immer die Dringlichkeit begründen, weil die Beklagte erst dann 
weiss, dass es die Klägerin ernst meint. Damit würde das Erfordernis der 
relativen  Dringlichkeit  jeder  praktischen  Bedeutung beraubt.  Das  Erfor-
dernis  der  zeitlichen  Dringlichkeit findet  seine  Rechtfertigung  aber  darin, 
dass  es  weder  dem  Gericht  noch  der  Gegenpartei  zuzumuten  ist,  ein 
Massnahmeverfahren  mit  seinen  verkürzten  Fristen  durchzuführen,  res-
pektive  daran  teilzunehmen,  wenn  es  die  Klägerin  bei  sorgfältiger  Pro-
zessführung  in  der  Hand  gehabt  hätte,  in  gleicher  Frist  mit  einem  or-
dentlichen Verfahren zum gleichen Ziel zu gelangen.

5 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 13 – „Spiralfeder“.

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Ob  die  Klägerin  bereits  mit  Veröffentlichung  der  internationalen  Anmel-
dung  WO 2017/005661  von  dieser  Kenntnis  hätte  haben  müssen, kann 
unter diesen Umständen offenbleiben.

Nach  dem  Gesagten  ist  das  Massnahmegesuch  wegen  fehlender  relati-
ver  Dringlichkeit  abzuweisen  und  es  erübrigt  sich,  auf  die  weiteren  Vo-
raussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen einzugehen.

Kosten- und Entschädigungsfolge

8.  Der  von  der  Klägerin  angegebene  Streitwert  von  CHF  250‘000  wird
von der Beklagten anerkannt.

Gemäss Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 KR-PatG wäre die Gerichtsge-
bühr  damit  auf  rund  CHF 12‘000  zu  bemessen.  Aufgrund  des  geringen 
Aufwands des Gerichts rechtfertigt es sich, die Gebühr in Anwendung von 
Art. 1  Abs. 3  KR-PatG  auf  CHF 6‘000  zu  senken. Die  Gerichtsgebühr  ist 
mit dem Kostenvorschuss zu verrechnen und der nicht beanspruchte An-
teil  des  Kostenvorschusses  ist  der  Klägerin zurückzuerstatten  (Art.  111 
Abs. 1 ZPO). 

Als  unterliegende  Partei  schuldet  die  Klägerin  der  Beklagten  eine  Ent-
schädigung  für  die  berufsmässige  rechtsanwaltliche  Vertretung,  die  auf 
CHF 10‘000 zu bemessen ist (Art. 5 i.V.m. Art. 6 KR-PatG). 

Die Beklagte macht weiter notwendige Auslagen für die patentanwaltliche 
Unterstützung in der Höhe von EUR 6‘620 geltend. Die Klägerin hat sich 
dazu nicht geäussert.

Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können 
praxisgemäss  als  notwendige  Auslagen  erstattet  werden  (Art. 32  PatGG 
i.V.m.  Art.  3  lit. a  KR-PatGer;  entspricht  Art. 95  Abs. 3  lit.  a  ZPO),  aller-
dings  nur  bis  zur  tatsächlichen  Höhe,  oder,  wenn  diese  die  Entschädi-
gung  für  die  berufsmässige  anwaltliche  Vertretung  gemäss  Tarif  über-
steigt,  „von  der  Grössenordnung  her  im  Bereich  der  rechtsanwaltlichen 
Entschädigung“ des Anwalts gemäss KR-PatGer.6

Da die geltend gemachten Kosten für die patentanwaltliche Unterstützung 
die  Höhe  der  tariflichen  Entschädigung  für  die  berufsmässige  rechtsan-
waltliche  Vertretung  nicht  übersteigen  und  ihre  tatsächliche  Höhe  nicht

6 BPatGer, Urteil O2012_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5 – „Antriebseinrichtung für 
Schienenfahrzeug“.

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bestritten wurde, ist die Klägerin zu verpflichten, der Beklagten einen Be-
trag von EUR 6‘620 als Ersatz für notwendige Auslagen zu bezahlen.

S2019_001

Der Präsident erkennt:

1.  Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.

2.  Die  Gerichtsgebühr  wird  festgesetzt  auf  CHF  6‘000  und  mit  dem  von 
der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht bean-
spruchte Anteil des Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstat-
tet.

3.  Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung 
von  CHF  10‘000  und  Ersatz  notwendiger  Auslagen  in  der  Höhe  von
EUR 6‘620 zu bezahlen.

4.  Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien  sowie  an  das  Eidgenössische 
Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je gegen 
Empfangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen  diesen  Entscheid  kann  innert  30  Tagen nach  Eröffnung  beim 
Bundesgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt 
werden  (Art.  72  ff.,  90  ff.  und  100  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom  17. 
Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache 
abzufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit  Angabe  der 
Beweismittel  und  die  Unterschrift  zu  enthalten.  Der  angefochtene  Ent-
scheid und die Beweismittel sind beizulegen, soweit sie die beschwerde-
führende Partei in Händen hat (vgl. Art. 42 BGG).

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b 
ZPO).

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St. Gallen,  25. März 2019

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Mark Schweizer

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 25.03.2019

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