# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 26d9c2ba-99d1-5913-bb78-f211b33e087f
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2009-10-29
**Language:** fr
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 29.10.2009 B-8052/2008
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-8052-2008_2009-10-29.pdf

## Full Text

Cour II
B-8052/2008
{T 1/2}

A r r ê t  d u  2 9  o c t o b r e  2 0 0 9  

Claude Morvant (président du collège), 
David Aschmann, Hans Urech, juges, 
Nadia Mangiullo, greffière.

G-Star Raw Denim Kft,
représentée par William Blanc & Cie, 
Conseils en propriété industrielle SA, 
recourante,

contre

X-STAR GmbH, 
représentée par Maître Alp Göçmen, 
Zwicky Windlin & Partner,
intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Procédure d'opposition n° 9509 
IR 920'743 G-STAR / CH 564'970 X-STAR

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Composit ion

Parties

Objet

B-8052/2008

Faits :

A.
L'enregistrement de la marque verbale suisse n° 564'970 «X-STAR» a 
été  publié  dans  la  Feuille  Officielle  Suisse  du  Commerce  (FOSC) 
n° 240 du 11 décembre 2007. Elle revendique la protection pour les 
produits de la classe 25 suivants :  «Bekleidungsstücke, Schuhwaren, 
Kopfbedeckungen».

B.
Le  11  mars  2008,  la  société  G-Star  Raw  Denim  Kft  (ci-après : 
l'opposante) a formé opposition totale à l'encontre de l'enregistrement 
précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) en se 
fondant  sur  sa  marque  verbale  internationale  n° 920'743  «G-STAR» 
enregistrée  notamment  pour  les  produits  de  la  classe  25  suivants : 
«Vêtements  comprenant  vêtements  de sport  et  vêtements de bain ;  
chaussures comprenant chaussures de sport, articles de chapellerie ;  
ceintures en cuir pour l'habillement».

Invoquant  l'identité  ou  quasi-identité  des  produits  désignés, 
l'opposante allégua que les marques concordaient dans leur structure 
et  leur  seconde  composante  et  que,  même  si  l'élément  «STAR» 
présentait  une  connotation  positive  et  constituait  plutôt  un  élément 
usuel,  il  n'en restait  pas moins que les signes,  dans leur ensemble, 
présentaient une forte similarité phonétique, la consonne «X» pouvant 
être  substituée à n'importe  quelle  autre. Ils  produisaient  en outre  le 
même  effet  visuel  dès  lors  qu'ils  se  composaient  d'une  seule 
consonne et partageaient le même signe de ponctuation (tiret)  entre 
cette consonne et le mot  «STAR». Relevant être titulaire  de plusieurs 
marques enregistrées en Suisse pour la classe 25 comprenant comme 
élément principal le signe «G-STAR» suivi d'un ou de plusieurs autres 
termes  ou  éléments,  l'opposante  soutint  que  l'on  ne  pouvait  nier  le 
risque important que les consommateurs lui attribuent les produits de 
la marque attaquée et qu'il existait de ce fait également un risque de 
confusion  indirect.  Ceci  était  d'autant  plus  vrai  que  la  marque 
opposante  jouissait  d'un  degré  de  connaissance  élevé  et  d'une 
notoriété parmi le public suisse dans le domaine de l'habillement et de 
la mode en général et que, de par la durée et l'intensité de l'usage de 
la marque  «G-STAR» en Suisse et  en Allemagne, l'élément  «STAR» 
participait au champ de protection élargi.

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C.
Invité  à se prononcer sur  l'opposition,  X-STAR GmbH, titulaire de la 
marque attaquée, contesta l'existence d'un risque de confusion entre 
les signes au terme de sa réponse du 26 mai 2008 en alléguant que 
ces  derniers  pouvaient  être  distingués  sans  difficulté  aux  plans 
phonétique et visuel et qu'ils s'adressaient du reste à des segments de 
clients  différents.  Relevant  qu'il  existait  en  Suisse  et  à  l'étranger 
diverses  marques  contenant  le  mot  «STAR»,  elle  soutint  que 
l'opposante ne bénéficiait d'aucune prérogative sur ce terme, ajoutant 
que, si la marque «G-STAR» (raw denim) était connue dans le marché 
du jeans, elle ne l'était pas à un point tel que le prétendait l'opposante. 
Elle  fit  enfin  valoir  que  «X-STAR» constituait  une  marque, 
respectivement un magasin, où l'on ne vendait  pas uniquement  des 
jeans mais toute sorte de vêtements. 

D.
Par  décision  du  13  novembre  2008,  l'IPI  a  rejeté  l'opposition. 
Admettant  de  prime  abord  l'identité  des  produits  visés,  il  soutint 
ensuite que la seule partie de la marque attaquée de nature à fonder 
un risque de confusion était le mot «-STAR» qui, de manière générale 
et  en  l'espèce,  s'avérait  être  une  indication  faible  en  lien  avec  les 
produits  visés.  Il  rappela  à  cet  égard  sa  pratique  pour  les  motifs 
absolus d'exclusion selon laquelle l'élément  «STAR» seul devait être 
en  principe  considéré  comme  une  indication  qualitative  et  surtout 
comme un  élément  usuel ; les  combinaisons usuelles  avec  «STAR» 
telles les slogans publicitaires, les combinaisons avec une désignation 
générique,  l'expression super  star,  des  expressions  en rapport  avec 
l'hôtellerie ou des indications se rapportant à des produits ou services 
directement liés aux stars et aux vedettes du showbiz étaient refusées. 
Relevant  ainsi  que ce terme ne disposait  pas de force distinctive et 
qu'il  s'agissait  d'une  indication  descriptive  ou  à  tout  le  moins  très 
faible, l'IPI fit valoir que l'acceptation des marques en cause n'était due 
qu'à leur impression d'ensemble caractérisée par la combinaison de 
«STAR» avec une lettre et un tiret. Les signes ne concordant ainsi que 
sur un élément faible, les différences constituées par les lettres «G-..» 
et  «X-..» suffisaient  à  les  distinguer  et  à  exclure  un  risque  de 
confusion,  de  la  même  manière  qu'il  n'existait  pas  de  risque  de 
confusion entre les lettres «G» et «X». L'IPI ajouta que le fait que la 
marque opposante soit  éventuellement connue, comme le prétendait 
l'opposante, ne changeait pas cette constatation dès lors que «STAR» 
était une indication faible et qu'un risque de confusion ne pouvait être 

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fondé sur cet élément uniquement. En outre, la marque opposante ne 
pouvait  monopoliser  toutes  les  constructions  «lettre-STAR» en 
invoquant  l'impression  d'ensemble  dégagée.  Au  contraire,  la  lettre 
suivie  d'un  tiret  avait,  dans  une  telle  constellation,  toute  son 
importance  puisqu'elle  se  révélait  être  un  élément  essentiel  de 
distinction des signes et constituait plus qu'une petite divergence.

E.
Par  mémoire  du  12  décembre  2008,  G-STAR  Raw  Denim  Kft  (ci-
après :  la  recourante)  a  recouru  contre  cette  décision  auprès  du 
Tribunal  administratif  fédéral  en  concluant,  sous  suite  de  frais  et 
dépens,  à son annulation  et à  l'admission de l'opposition. Invoquant 
une  identité  des  produits  en  cause,  elle  relève  que  l'IPI  n'a  pas 
procédé à l'analyse préalable de l'étendue de la force distinctive de la 
marque opposante avant d'examiner le risque de confusion. Or, selon 
la recourante, la marque opposante a acquis auprès du public suisse 
une grande notoriété de par la distribution conséquente et de longue 
durée des produits couverts par la marque sur l'ensemble du territoire 
suisse. Elle ajoute qu'elle commercialise ses vêtements et accessoires 
en Suisse sous cette marque depuis plus d'une décennie, qu'elle s'y 
est  progressivement  imposée  comme  une  référence  en  matière 
d'habillement  pour  les  jeunes  et  qu'elle  a  réussi  à  s'y  positionner 
comme  l'un  des  leaders  du  marché  du  jean.  A  l'appui  de  ses 
allégations,  la recourante note que les produits munis de la  marque 
«G-STAR» sont commercialisés dans près de 130 magasins présents 
dans  75  villes  suisses  et  produit  divers  extraits  de  brochures 
commerciales et de magazines à destination de la Suisse qui attestent 
selon  elle  de  la  large  présence  de  la  marque  en  Suisse.  Joignant 
encore un nombre de factures ainsi qu'une liste de clients, elle ajoute 
que le budget publicitaire consacré à la marque «G-STAR» en Suisse 
de 2001 à 2008 et le chiffre d'affaires lié à cette marque pour ces trois 
dernières années démontrent le caractère imposé de la marque  «G-
STAR»  en  Suisse  en  lien  avec  les  produits  de  la  classe  25  mais 
également sa notoriété. La recourante relève sur ce point que si  les 
documents  qu'elle  a  produit  ne  devaient  pas  suffire  à  emporter  la 
conviction du Tribunal quant au caractère notoire de sa marque, elle a 
entamé  les  démarches  nécessaires  à  l'organisation  d'un  sondage 
d'opinion  en  Suisse  et  prie  le  Tribunal  de  lui  octroyer  un  délai 
supplémentaire  pour  présenter  les  résultats  dudit  sondage.  La 
recourante joint  encore trois  décisions de l'Office  de l'harmonisation 
dans le marché intérieur, Marques, Dessins et Modèles (OHMI) ayant 

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reconnu la notoriété de la marque G-STAR en Europe et au Bénélux 
qui  constituent  selon  elle  un  indice  de  l'ampleur  de  la  notoriété 
mondiale de la marque opposante. La recourante fait ainsi valoir que 
la marque  «G-STAR» a acquis une grande notoriété et s'est imposée 
en Suisse comme une marque distinctive dans son ensemble et que, 
partant, l'élément «-STAR» participe au champ de protection élargi de 
cette  dernière  et  constitue  un  élément  sans  lequel  la  marque 
d'ensemble  serait  privée  de  sa  substance ;  le  risque  de  confusion 
devra ainsi être examiné compte tenu de cette étendue de protection 
accrue de la marque dans son intégralité.

S'agissant de la comparaison des signes, la recourante relève que ces 
derniers doivent être examinés dans leur impression d'ensemble dès 
lors que la marque opposante s'est imposée dans son ensemble. Sur 
le plan phonétique, elle fait valoir que les signes comportent la même 
structure  acoustique,  soit  deux  syllabes  «consonne-STAR»,  et  une 
seconde composante  identique. Les  signes  sont  de  même longueur 
avec  une  pause  de  ponctuation  au  milieu  du  mot  et  la  même 
terminaison,  impliquant  une  cadence  identique.  Sous  l'angle  visuel, 
elle  soutient  que  les  signes  sont  de  même  longueur  et  qu'ils  ne 
diffèrent que par une lettre, partageant ainsi cinq caractères sur six, et 
conteste le fait d'exclure le tiret et le terme «STAR» de la comparaison 
des signes en cause. Enfin, sémantiquement, elle relève que les deux 
signes  reprennent  la  notion  de  «STAR»  désignant  une  vedette  de 
cinéma. Bien que ce terme ne possède en soi pas de force distinctive, 
il convient de lui en accorder une au sein de la marque «G-STAR» du 
fait de l'imposition de celle-ci. Ce n'est ainsi pas la copie par la marque 
attaquée du terme «STAR» qui doit être réprimée mais la reprise de la 
structure  phonétique,  visuelle  et  de  ponctuation  de  la  marque 
opposante.  La  modification  d'une  lettre  ne  suffit  pas  à  créer  une 
différence de nature à éviter tout risque de confusion. La recourante 
soutient  que  la  titulaire  de  la  marque  attaquée  s'est  servie  de  la 
marque opposante en modifiant simplement la première consonne de 
manière à profiter  de sa notoriété. Par ailleurs,  alléguant  qu'elle  est 
titulaire  de  plusieurs  marques  enregistrées  en  Suisse  en  classe  25 
comprenant le  signe  «G-STAR»  suivi  d'un  ou  de  plusieurs  autres 
termes et/ou éléments, la recourante considère que l'on ne peut nier le 
risque  que  les  consommateurs  visés  attribuent  au  titulaire  de  la 
marque opposante les produits de la marque attaquée, de sorte qu'un 
risque de confusion indirect existe également. Elle soutient enfin que 
le risque d'association de la marque attaquée à la marque opposante 

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lui est particulièrement préjudiciable en tant que le public pourrait être 
amené à croire que la marque attaquée est la déclinaison «érotique» 
de  la  marque  «G-STAR»,  ce  qui  mettrait  à  mal  les  efforts  de  la 
recourante visant à associer sa marque à une image de qualité.

F.
Faisant suite à la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 
18 décembre 2008 lui donnant la possibilité de déposer, de son propre 
chef, un moyen de preuve supplémentaire, la recourante a fait parvenir 
un mémoire complémentaire en date du 20 février 2009, accompagné 
des résultats d'un sondage d'opinion.

G.
Invité  à  se  prononcer  sur  le  recours,  l'IPI  en  a  proposé  le  rejet  au 
terme de sa réponse du 3 avril  2009 en renonçant  à présenter  des 
observations et en renvoyant à la motivation de sa décision.

H.
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, X-STAR GmbH (ci-
après : l'intimée) en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 5 
mai 2009. Elle relève en premier lieu que, dans une autre procédure 
d'opposition  n° 9516  ayant  opposé  la  marque  prétendument  notoire 
«G-STAR» à la marque attaquée, l'IPI avait conclu par décision du 13 
novembre  2008  que  les  documents  produits  par  la  recourante  ne 
permettaient pas d'établir la reconnaissance du signe opposant par le 
consommateur et son degré de notoriété et que l'opposante ne pouvait 
se prévaloir d'une marque antérieure au sens de l'art. 3 al. 2 let. b de 
la loi sur la protection des marques. Retenant que cette décision n'a 
pas été attaquée, l'intimée soutient ainsi que la marque opposante ne 
constitue pas une marque notoirement connue. Elle fait ensuite valoir 
que  c'est  au  stade  de  la  procédure  d'opposition  que  la  recourante 
aurait dû produire les pièces complémentaires pour démontrer que sa 
marque  est  notoirement  connue  en  Suisse. Toutefois,  l'IPI  ayant 
considéré dans la procédure d'opposition n° 9516 que tel n'était pas le 
cas,  elle  fait  valoir  qu'il  ne  peut  être  tenu compte  de ces  nouvelles 
pièces dans la  présente procédure. L'intimée relève ensuite  que les 
signes ne concordent que sur l'élément  «STAR» qui ne revêt qu'une 
force  distinctive  faible  et  peu  imprégnante  en  regard  des  produits 
visés. Considérant que les signes ne concordent pas sur leurs plans 
sémantique,  phonétique et  visuel,  elle  relève d'ailleurs qu'il  convient 
d'examiner  la  manière  dont  ils  sont  appréhendés  par  les 

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consommateurs  sur  le  marché  et  non  uniquement  la  forme  sous 
laquelle ils sont enregistrés. L'intimée prétend encore qu'il  ne peut y 
avoir de monopole sur la combinaison «lettre-tiret-star». 

I.
Par  réplique  du  8  juin  2009,  la  recourante  soutient  que,  dans  sa 
décision concernant la procédure d'opposition n° 9516, l'IPI ne conclut 
à  aucun moment  à l'absence de notoriété de la  marque  «G-STAR». 
Elle  relève  à  cet  égard  que  l'IPI  a  reconnu  que  dite  marque  était 
utilisée et connue en Suisse en lien avec les produits de la classe 25 
mais que les documents fournis ne lui permettaient pas d'examiner le 
caractère notoire de cette marque. L'IPI avait également précisé qu'un 
tel  examen (du degré de notoriété) ne pouvait se faire sur la simple 
vue de documents telles que factures, publicité, chiffres d'affaires mais 
qu'il  nécessiterait  une  analyse  objective  du  marché  à  l'aide  d'une 
enquête  auprès  d'un  échantillon  représentatif  des  cercles  de 
consommateurs  visés  (p. ex. un  sondage  d'opinion).  Invoquant  ainsi 
une  nuance  déterminante  entre  le  fait  de  refuser  de  reconnaître  la 
notoriété d'une marque et mentionner que les documents fournis sont 
insuffisants à établir cette notoriété, la recourante précise que c'est la 
raison  pour  laquelle  elle  a  entrepris  de  conduire  un  tel  sondage  et 
relève que  le  caractère  notoire  de  la  marque opposante  reste  donc 
une question ouverte laissée à l'appréciation du Tribunal. Elle indique 
du reste avoir déjà invoqué, pièces à l'appui, le caractère notoire de la 
marque opposante  dans  son  mémoire  d'opposition,  de  sorte  que la 
notoriété de la marque ne constitue pas un nouvel argument de droit. 
Etant  donné  qu'elle  fait  grief  à  l'IPI  de  ne  pas  avoir  analysé  cette 
notoriété  et  les  pièces  correspondantes,  c'est à  bon  droit  qu'elle 
invoque à nouveau cet argument en procédure de recours et qu'elle 
produit à cet effet des preuves supplémentaires. 

Alléguant que les marques ne coïncident pas uniquement sur «STAR» 
mais sur la structure commune «consonne-tiret-STAR», elle relève que 
le fait de limiter l'analyse de la similarité des signes au terme «STAR» 
revient  à  négliger  le  principe selon lequel  une marque s'analyse en 
fonction  de  l'impression  d'ensemble  qu'elle  dégage.  La  recourante 
note  ensuite  que la  similitude s'apprécie  uniquement  en fonction  de 
l'inscription dans le registre et non selon l'utilisation effective. Relevant 
que l'arrêt Kamillosan rappelle qu'il convient de prendre en compte les 
circonstances  du  cas  d'espèce  lorsqu'il  en  ressort  qu'un  champ  de 
protection  plus  large  doit  être  accordé  à  la  marque  opposante,  la 

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recourante  soutient  que  la  présente  affaire  présente  justement  des 
circonstances particulières de nature à influencer l'analyse du risque 
de  confusion.  D'une  part  la  recourante  est  titulaire  d'une  série  de 
marques  dont  «G-STAR» est  l'élément  principal. D'autre  part,  «G-
STAR» a acquis  auprès du public suisse un degré de connaissance 
élevé ;  cette  notoriété  engendre  un  risque  élevé  d'associations 
inexactes et doit être prise en considération dans l'analyse du risque 
de confusion,  en attribuant  à la  marque opposante une plus grande 
étendue  de  protection.  Or,  l'IPI  n'a  pas  pris  en  considération  les 
circonstances  particulières  liées  à  la  notoriété  de  la  marque 
opposante, pourtant invoquées en première instance.

J.
L'IPI a renoncé à dupliquer par courrier du 13 juillet 2009 et a renvoyé 
à la motivation de sa décision.

K.
Dans sa duplique du 25 août 2009, l'intimée relève que les allégations 
de  la  recourante  selon  lesquelles  la  marque  opposante  serait  une 
marque  notoirement  connue  sont  dénuées  de  pertinence  pour  la 
présente  procédure  d'opposition  dans  la  mesure  où  la  recourante 
fonde son opposition sur la  marque internationale n° 920'743 et  non 
sur le prétendu caractère notoirement connu de cette marque comme 
elle l'avait fait dans la procédure d'opposition n° 9516. Ajoutant que s'il 
est  vrai  que  les  parties  ont  la  possibilité  d'invoquer  de  nouveaux 
moyens  de  preuve  dans  le  recours  au  Tribunal  administratif  fédéral 
mais que leur production tardive doit au moins influer sur la liquidation 
des frais, l'intimée soutient que même avec ses nouveaux moyens de 
preuve,  la  recourante  n'est  pas  parvenue  à  démontrer  ou  rendre 
vraisemblable le prétendu caractère notoire de la marque opposante 
ou  son  imposition  dans  le  commerce. Selon  l'étude  démoscopique, 
seuls 20% des sondés et  27% de ceux ne portant qu'exclusivement 
des jeans connaissent la marque opposante. Enfin, l'intimée argue du 
fait que la marque attaquée, contrairement à la marque opposante, ne 
comprend pas de jeans dans son assortiment et qu'elle n'envisage pas 
d'en avoir à l'avenir.

Les  arguments  avancés  de  part  et  d'autre  au  cours  de  la  présente 
procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

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Droit :

1.
Le  Tribunal  administratif  fédéral  examine  d'office  et  librement  la 
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 
En  vertu  de  l'art. 31  de  la  loi  du  17  juin  2005  sur  le  Tribunal 
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral 
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi 
fédérale  du 20  décembre 1968 sur  la  procédure  administrative  (PA, 
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées  à l'art. 33 LTAF. En 
l'espèce,  la  décision  attaquée  revêt  la  qualité  de  décision  sur 
opposition au sens de l'art. 5 al. 2 PA émanant d'une autorité au sens 
de  l'art. 33  let. e  LTAF. Aucune  des  clauses  d'exception  de  l'art. 32 
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif  fédéral est 
donc compétent pour statuer sur le présent recours. La recourante, qui 
a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement 
atteinte par cette décision et  a un intérêt  digne de protection à son 
annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors 
lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives 
à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du 
mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres 
conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. 
Le recours est ainsi recevable.

2.
La  marque  est  un  signe  propre  à  distinguer  les  produits  ou  les 
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de 
la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM, 
RS 232.11).  A  teneur  de  l'art. 3  al. 1  let. c  LPM,  sont  exclus  de  la 
protection  comme  marque  les  signes  similaires  à  une  marque 
antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires lorsqu'il 
en résulte un risque de confusion. 

3.
Il  n'est  en  l'espèce  pas  contesté  que  l'enregistrement  international 
n° 920'743  «G-STAR»,  inscrit  le  15  février  2007  au  registre 
international, est antérieur à la marque suisse n° 564'970  «X-STAR» 
déposée le 21 juin 2007.

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4.
Pour l'appréciation du risque de confusion, il  convient de prendre en 
compte  la  similarité  aussi  bien  des  signes  que  des  produits  pour 
lesquels  ils  sont  enregistrés. Indépendamment  du fait  que ces  deux 
éléments  s'influencent  réciproquement,  en  ce  sens  que  les  produits 
doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et 
vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre 
les  signes  ou les  produits  peut  être  exclue,  il  n'est  plus  nécessaire 
d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes. 
Dans ces cas,  un risque de confusion est  a  priori  exclu. Il  convient 
également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font 
ordinairement  preuve  (arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral  [TAF] 
B-201/2009 du 26 mai 2009 consid. 3 Atlantic/TISSOT ATLAN-T).

5.
Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des 
consommateurs  concernés  peuvent  être  amenés  à  penser  que  les 
produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques 
ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de 
distribution  usuels,  de  la  même  entreprise  ou  seraient,  du  moins, 
produits  ou  offerts  sous  le  contrôle  du  titulaire  par  des  entreprises 
liées  (LUCAS DAVID,  Kommentar  zum  schweizerischen  Privatrecht, 
Markenschutzgesetz,  Muster- und  Modellgesetz,  2e éd.,  Bâle  1999, 
MSchG, n° 8 et 35 ad art. 3). A l'instar de l'IPI, il convient en l'espèce 
de conclure à l'identité des produits revendiqués, les produits visés par 
la marque attaquée se retrouvant à l'identique dans ceux désignés par 
la marque opposante.

6.
Les produits revendiqués par les marques en présence sont destinés à 
un même cercle de consommateurs. Dès lors qu'il  s'agit de biens de 
consommation  courante  destinés  à  un consommateur  moyen,  il  y  a 
lieu  d'admettre  que,  lors  de  l'acquisition  de  tels  produits,  le  degré 
d'attention  de  l'acheteur  est  peu  élevé,  ce  qui  tend  à  accroître  le 
risque  de  confusion  (arrêt  du  TAF  B-5440/2008  du  24  juillet  2009 
consid. 4.2 Jump/JUMPMAN). 

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7.
L'identité  des  produits  devant  être  admise,  il  convient  d'examiner  la 
similarité entre les signes, étant établi de jurisprudence constante que 
c'est l'impression générale qui est déterminante car c'est elle qui reste 
dans l'esprit  des personnes concernées (ATF 128 III  441 consid. 3.1 
Appenzeller).

7.1 L'IPI  a  en  substance  considéré  que les  signes  ne  concordaient 
que sur un élément faible et  que les différences constituées par les 
lettres «G» et «X» suffisaient à les distinguer et à exclure un risque de 
confusion. Il a ajouté que le fait que la marque opposante soit, dans 
son  ensemble,  éventuellement  connue  comme  l'invoquait  la 
recourante,  ne  changeait  pas  cette  constatation  dès  lors  que  pour 
l'examen de sa notoriété, la marque opposante devait être considérée 
dans son ensemble, que l'élément «STAR» était une indication faible 
et  qu'un risque  de confusion ne pouvait  être  fondé sur  cet  élément 
uniquement.

La  recourante  fait  grief  à  l'IPI  de  ne  pas  avoir  procédé  à  l'analyse 
préalable de l'étendue de la force distinctive de la marque opposante 
avant d'examiner le risque de confusion entre les signes. Elle soutient 
dans ce contexte que la marque opposante a acquis auprès du public 
suisse  une  grande  notoriété  par  la  distribution  conséquente  et  de 
longue durée des produits couverts par la marque sur l'ensemble du 
territoire  helvétique  et  que  dite  marque  est  aujourd'hui  reconnue  et 
appréciée  par  la  plupart  des  consommateurs  suisses  amateurs  de 
jeans  et  de  vêtements  de  style  décontracté.  Elle  considère  que  ce 
signe s'est imposé en Suisse comme une marque distinctive dans son 
ensemble et que l'élément «-STAR» participe au champ de protection 
élargi de celle-ci.

7.2 La  comparaison  des  signes  suppose  en  premier  lieu  de 
s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante, celle-
ci  étant  indispensable pour  estimer  le  risque de confusion (arrêt  du 
TAF  B-1427/2007  du  28  février  2008  consid. 6.1 
Kremlyovskaya/Kremlyevka ; directives  de  l'IPI  du  1er juillet  2008  en 
matière de marques, p. 164, ci-après : les directives IPI 2008). Dans 
ses  directives,  l'IPI  souligne  avec  raison  que,  quand  bien  même 
l'opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs d'exclusion au 
sens  de  l'art. 3  al. 1  LPM,  cela  n'exclut  pas  de  déterminer  dans  le 
cadre de l'examen du risque de confusion le contenu distinctif et ainsi 

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le champ de protection d'une marque. L'enregistrement d'une marque 
ne dit en effet rien sur son caractère distinctif. Cela est dû au fait que 
les cas limites au regard des motifs absolus selon l'art. 2 let. a LPM 
doivent  être  enregistrés,  un  réexamen  par  les  tribunaux  civils  étant 
réservé en cas de litige (directives IPI  2008,  p. 164). C'est  dire qu'il 
faut  tenir  compte,  au  moment  d'examiner  une  opposition,  des 
éventuels changements du caractère distinctif de la marque opposante 
au  regard  de  la  notoriété  acquise  ou  du  changement  de  la  langue 
depuis son enregistrement. Ainsi donc, l'autorité inférieure ne peut pas 
admettre  tacitement  la  validité  de  la  marque,  mais  doit  au  contraire 
examiner  préalablement  le  caractère  distinctif  et,  dans  ce  contexte, 
également  si  elle  s'est  imposée  dans  le  commerce  comme marque 
(arrêt  du  TAF  B-1698/2007  du  26  février  2008  consid. 5 
MOSKOVSKAYA/moskovskaya).

7.3 Le  périmètre  de  protection  d'une  marque  dépend  de  sa  force 
distinctive. Il  est plus restreint pour les marques faibles que pour les 
marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une 
distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les 
éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le 
langage courant. Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou 
ayant  acquis  une  notoriété  dans  le  commerce. Les  marques  fortes, 
résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le 
marché, doivent  bénéficier  d'une protection  élargie  et  accrue contre 
les  signes  similaires  car  elles  sont  spécialement  exposées  à  des 
essais  de  rapprochement  (ATF 122  III  382  consid. 2a  Kamillosan ; 
arrêt  du  TF 4C.258/2004  du  6  octobre  2004  consid. 2.2  Yello ;  IVAN 
CHERPILLOD,  Le  droit  suisse  des  marques,  Lausanne  2007,  p. 116). 
Ainsi, celui qui choisit un signe faible, qui équivaut par exemple à une 
indication de qualité,  doit  assumer les conséquences de ce choix et 
admettre l'existence de signes ne se distinguant que très peu du sien 
(KAMEN TROLLER,  Précis  du  droit  suisse  des  biens  immatériels,  Bâle 
2006, p. 88). 

7.4 Sont exclus de la protection à titre de marques au sens de l'art. 2 
let. a LPM les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont 
imposés comme marques pour les produits ou les services concernés. 
De tels signes se caractérisent par le fait qu'ils sont à priori dépourvus 
de force distinctive ou assujettis à un besoin de disponibilité (ATF 131 
III  121  consid. 4.1  Smarties).  Appartiennent  notamment  au  domaine 
public les signes descriptifs, soit les signes qui décrivent d'une façon 

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ou  d'une  autre  la  marchandise  concernée  (ATF 134  III  314 
consid. 2.3.2 M/M-Joy). Le fait qu'un signe soit composé d'un élément 
tiré d'une langue ne comptant pas au nombre des langues officielles 
ou  nationales  suisses  n'exclut  pas  qu'il  soit  considéré  comme 
ressortant du domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa Yeni Raki). 
Il  existe  certaines  indications  pouvant  se  rapporter  généralement  à 
tout produit ou service et qui seront descriptives ou dénuées de force 
distinctive quel que soit le produit ou le service revendiqué. Tel est le 
cas  des  indications  de  qualité  et  des  affirmations  publicitaires 
(CHERPILLOD, op. cit., p. 73 ; arrêt du TAF B-8371/2007 du 19 juin 2008 
consid. 4.2 Leader). Ainsi, la jurisprudence reconnaît le besoin de libre 
disposition  pour  les  expressions  attribuant  certaines  qualités  à  la 
marchandise, telles que «beau, belle, super, bon, fin», pour autant que 
ces  désignations  soient  descriptives  en  lien  avec  le  produit  visé 
(ATF 131 III 121 consid. 4.2 Smarties ; EUGEN MARBACH, in : Roland von 
Büren/Lucas  David  [Hrsg.],  Schweizerisches  Immaterialgüter-  und 
Wettbewerbsrecht,  Bd III/1,  Markenrecht,  2e éd.,  Bâle  2009,  n° 312 
p. 96 ; arrêt  du  TAF B-7424/2006  du  12  novembre  2007  consid. 3.3 
Bona).

De  simples  lettres  en  tant  que  telles,  comme  en  l'espèce  «G», 
constituent  des  signes  élémentaires  qui  appartiennent  au  domaine 
public  (ATF 134  III  314  consid. 2.3.2  M/M-Joy ;  arrêt  du  TAF 
B-3512/2008  du  9  mars  2009  consid. 5.1.1.1.1  Z/Z-Brand ;  DAVID, 
op. cit., n° 31 ad art. 2). Quant au terme anglais «STAR», il peut revêtir 
la  signification  d'«étoile»,  mais  également  de  «célèbre  vedette  de 
cinéma» ou par extension de «personne très en vue» (dictionnaire Le 
Nouveau  petit  Robert  de  la  langue  française  2007,  p. 2429 ; 
dictionnaire  de  poche  Larousse  anglais/français  1999,  p. 326).  Les 
consommateurs suisses possédant au moins le vocabulaire de base 
anglais  (arrêt  du  TAF  B-1077/2008  du  3  mars  2009  consid. 6.1 
Sky/SkySIM), ces derniers en comprendront aisément la signification, 
ce terme étant du reste entré dans le langage courant dans toutes les 
régions linguistiques suisses. Le vocable «STAR» doit être comparé à 
une indication vantant  la qualité supérieure des produits visés (arrêt 
du  TAF  B-7425/2006  du  12  juillet  2007  consid. 3.2  Choco Stars ; 
décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de 
propriété  intellectuelle  [CREPI]  du  10  février  1999  in  sic!  1999  276 
consid. 3  Swibo/Swico  Star ;  ATF  96  II  400  consid. 2  MEN'S 
CLUB/EDEN CLUB SUPER STAR). 

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Force est ainsi d'admettre que la marque opposante, composée de la 
lettre «G» suivie d'un tiret et du terme «STAR» ne revêt qu'une force 
distinctive restreinte. Dans la décision attaquée, l'IPI fait  valoir  à cet 
égard que l'acceptation des marques en cause n'était  due qu'à leur 
impression d'ensemble,  caractérisée par  la  combinaison de  «STAR» 
avec une lettre et un tiret.

7.5 Il  n'existe  pas  de  risque  de  confusion  juridiquement  pertinent 
lorsque  les  marques  à  comparer  concordent  uniquement  sur  des 
éléments qui ne sont en soi pas dignes de protection (DAVID,  op. cit., 
n° 29 ad art. 3 ; arrêt  du TAF B-7489/2006 du 10 décembre 2008 in 
sic! 2009 260 consid. 5.2  Le Gruyère Switzerland/Gruyère cuisine) et 
même  pour  une  marque  forte,  la  protection  ne  s'étend  pas  aux 
éléments du domaine public (décisions de la CREPI du 11 août 2005 
in sic! 2005 805 consid. 4  Alba Moda/The Alba  et du 11 mai 1999 in 
sic! 1999 420 consid. 2c Compaq/CompactFlash). Ainsi, même si une 
marque formée d'une combinaison d'éléments bénéficie d'une étendue 
de protection élargie grâce à sa notoriété, la reprise d'un élément qui 
doit  rester  à  la  libre  disposition  des  concurrents  ne  suffit, en  règle 
générale, pas pour créer un risque de confusion ; les marques doivent 
bien davantage présenter d'autres similitudes (décision de la CREPI 
du  12  décembre  2006  in  sic!  2007  537  consid. 12  Swissair/swiss). 
Dans ce contexte, la CREPI n'a par exemple pas reconnu de risque de 
confusion  entre  les  marques  «ever-plast»  et  «evercare»  (sic!  2002 
679) ou «Natural  White» et  «Natural  White  TP.» (sic!  1999 275). En 
outre,  dans une  affaire  opposant  les  signes  figuratifs  «Swatch»  et 
«B watch», elle a nié l'existence d'un risque de confusion en relevant 
que  même  en  admettant,  par  hypothèse,  que  la  marque  «Swatch» 
était une marque forte bénéficiant ainsi d'un champ de protection plus 
large,  celui-ci  ne  saurait  écarter  les  dissemblances  visuelles, 
phonétiques et sémantiques entre les signes (sic! 2004 686).

A  l'inverse,  la  CREPI  a  admis  dans  certains  cas un  risque  de 
confusion  en  se  fondant  sur  des  éléments  faibles  concordants  de 
marques  verbales,  lorsque  la  différence  entre  les  autres  éléments 
n'atteignait pas un certain degré (décision du 8 décembre 2006 in sic! 
2007 448 consid. 9  Actimel/Actismile avec en particulier  les  réf. aux 
décisions  Elle  due/Elle  [sic!  2000  802]  et  Nicopatch/Nicoflash  [sic! 
1997 294] ; voir également les décisions Eurosport/Eurospot [sic! 2006 
411], Prevista/Previsa [sic! 2004 780] et Baguettine/Baghetti [sic! 2004 
504]). 

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7.6 L'IPI  indique  dans  ses  directives  que  pour  qu'un  risque  de 
confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine 
public,  des  conditions  spécifiques  doivent  être  remplies. La  marque 
doit  par exemple avoir  acquis  un degré de connaissance plus élevé 
dans  son  ensemble  en  fonction  de  la  durée  de  son  usage  ou  de 
l'intensité de la publicité et l'élément appartenant  au domaine public 
doit participer au champ de protection élargi (directives, p. 163 et les 
réf. aux arrêts du TAF B-7439/2006 in sic! 2008 36 Kinder/Kinder Party 
et B-7491/2006 in sic! 2007 745 Yeni raki Tekel/Yeni Efe). 

Un  signe  initialement  doté  d'une  force  distinctive  réduite  peut 
s'imposer auprès du public (ATF 127 III  160 consid. 2b/cc  Securitas ; 
arrêt du TAF précité B-3512/2008 consid. 5.1.1  Z/Z-Brand ; décisions 
de la CREPI du 7 avril 1998 in sic! 1998 403 consid. 4  Elle/NaturElle 
collection et du 19 décembre 1997 in sic! 1998 197 consid. 2c Torres, 
Las  Torres/Baron  de  la  Torre ;  CHRISTOPH WILLI,  Kommentar  zum 
schweizerischen  Markenrecht  unter  Berücksichtigung  des 
europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, MSchG, 
n° 115 ad art. 3 ;  DAVID,  op. cit.,  n° 29 ad art. 3 ;  DAVID ASCHMANN,  Die 
Rechtsprechung  der  Rekurskommission  für  geistiges  Eigentum  im 
Jahre 2006 in sic!  2007 763, p. 767). Un signe s'est imposé dans le 
commerce à titre  de marque dès le moment où une part  importante 
des destinataires du produit ou service concerné le perçoivent comme 
une  référence  à  une  entreprise  déterminée.  Il  n'est  pas  nécessaire 
qu'ils connaissent le nom de cette entreprise mais le signe doit  être 
assimilé à une marque dans toute la Suisse (ATF 131 III 121 consid. 6 
Smarties, 128 III 441 consid. 1.2 Appenzeller ; DAVID, op. cit., n° 39 ad 
art. 2).  Un signe générique ou descriptif  s'étant  imposé en tant  que 
marque constitue en principe un signe dont la sphère de protection est 
normale  (CHERPILLOD,  op. cit.,  p. 117 ;  MARBACH,  op. cit.,  p. 302 s. ; 
décision de la CREPI du 6 juin 2005 in sic! 2005 749 consid. 7 Zurich 
Private  Bank/First  Zurich  Private  Bank).  Le  caractère  de  marque 
imposée  peut  être  constaté  sur  la  base  de  faits  autorisant,  selon 
l'expérience, des déductions relatives à la perception du signe par le 
public. Ils  peuvent  en particulier  consister  dans un volume d'affaires 
très important  et  réalisé lors  d'une longue période avec le  signe en 
question,  ou dans des efforts publicitaires intenses. Il  est  également 
possible  de  déterminer  directement,  par  un  sondage  représentatif 
dans  le  public  visé,  si  un  mot  y  est  perçu  comme  la  marque  de 
produits  ou  de  services  particuliers  (ATF 131  III  121  consid. 6 
Smarties). 

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7.7 Ainsi,  bien  que  n'étant  guère  imaginatif  pour  des  produits 
cosmétiques,  le  signe  «Kamillosan»  a  été  considéré  comme  étant 
devenu fort  au  fil  des  ans,  bénéficiant  de  ce  fait  d'un  périmètre  de 
protection  accru ;  un  risque  de  confusion  a  été  reconnu  avec  les 
marques  «Kamillan»  et  «Kamillon»  (ATF 122  III  382).  De  même, 
relevant que  l'élément  «Securi»  était  descriptif  pour  des  produits  et 
services offerts dans la branche de la sécurité et que l'on ne pouvait 
déduire  de  la  notoriété  acquise  par  «Securitas»  une  notoriété  pour 
l'élément «Securi», le Tribunal fédéral a relevé qu'il ne fallait toutefois 
pas  en  déduire  que  ce  dernier  élément  doive  demeurer  libre  pour 
d'autres entreprises de la branche sans égard aux autres éléments du 
signe distinctif  en cause. Admettant  que la  marque «Securitas»,  qui 
s'était imposée dans les affaires, n'était pas mentalement scindée en 
deux  éléments  «Securi»  et  «tas»  par  les  destinataires  mais  qu'elle 
était  comprise  comme  un  tout,  il  a  toutefois  indiqué  que  cela  ne 
signifiait  pas que les trois  premières syllabes ne revêtaient  dans ce 
contexte  aucune  signification.  Le  signe  «Securitas»  était  notoire  en 
Suisse  pour  les  services  de  sécurité  et  de  surveillance  et  toute 
marque commençant par un élément «Securi» serait dans ce domaine 
comprise comme une référence au groupe des demanderesses ; un 
risque de confusion devait être reconnu notamment entre les marques 
«Securitas» et «Securicall» (ATF 127 III 160). Le Tribunal administratif 
fédéral  a  pour  sa  part  considéré  que  l'élément  «kinder»,  en  soi 
descriptif  des  consommateurs  des  produits  visés,  avait  fait  l'objet 
d'une  publicité  intensive  depuis  de  nombreuses  années  et  était 
reconnu par les consommateurs en rapport avec ces produits comme 
une marque et un renvoi à une entreprise déterminée. En outre, cette 
marque  était  devenue  un  signe  fort  de  sorte  que  son  périmètre  de 
protection  s'en  trouvait  accru ; un  risque  de  confusion  a  été  admis 
avec la marque figurative «kinder Party» (arrêt du TAF B-7439/2006 du 
6 juillet 2007 in sic! 2008 36).

A cet égard, lorsqu'il relève dans ses directives 2008 que les marques 
connues  bénéficient  d'un  caractère  distinctif  accru,  l'IPI  ajoute 
toutefois  que  le  concept  «imposé  dans  le  commerce»  utilisé  par  le 
Tribunal  fédéral  est  problématique car  il  peut  être  confondu avec le 
concept de «marque imposée» au sens de l'art. 2 let. a LPM (p. 164, 
note de bas de page n° 182). 

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7.8 Au stade de l'opposition  devant  l'IPI,  la  recourante  avait  produit 
diverses pièces à l'appui de son allégation selon laquelle la marque 
opposante  avait  acquis  une  notoriété  et  un  degré  de  connaissance 
très élevé en Suisse ; il s'agissait de listes de magasins détaillants en 
Suisse dans lesquels les produits munis de la marque étaient vendus, 
de  chiffres  d'affaires  réalisés  par  la  marque  de  2001  à  2007,  de 
budgets  promotionnels  et  de  publicité  pour  dite  marque  de  2001  à 
2007, de factures concernant la Suisse et l'Allemagne de 1998 à 2005 
ainsi  que  d'extraits  de  magazines  suisses  et  allemands  de  2000  à 
2008. Devant le Tribunal de céans, la recourante a, à nouveau, produit 
des pièces tendant selon elle à démontrer la grande notoriété acquise 
par la marque opposante en Suisse et son imposition, soit notamment 
des  listes  de  magasins  dans  lesquels  étaient  commercialisés  les 
produits  «G-STAR»,  des  extraits  de  magazines  à  destination  de  la 
Suisse, des chiffres d'affaires de 2001 à 2008,  un grand nombre de 
factures  émises  à  destination  de  la  Suisse  entière  concernant  les 
produits  «G-STAR» entre  1997 et  2008 ainsi  que trois  décisions de 
l'OHMI ayant reconnu la notoriété de la marque «G-STAR» en Europe 
et  au  Bénélux.  Elle  a  en  outre  déposé  les  résultats  d'un  sondage 
d'opinion visant selon elle a établir que la marque «G-STAR» s'est non 
seulement imposée dans son ensemble, y compris l'élément «STAR», 
mais fait également l'objet d'une renommée importante en Suisse.

7.9 Il a été relevé ci-dessus (consid. 7.2) que l'appréciation du champ 
de  protection  de  la  marque  opposante  constitue  une  condition 
préalable à l'examen du risque de confusion entre deux signes. Ceci 
se justifie d'autant plus que, comme en attestent les exemples cités, 
une  marque  originellement  faible  ou  dotée  d'une  force  distinctive 
restreinte  peut,  avec  le  temps,  acquérir  une  certaine  renommée 
auprès des consommateurs visés, l'élément appartenant au domaine 
public  pouvant  participer  au  champ  de  protection  élargi.  Or,  en 
l'espèce, dans la décision attaquée, l'IPI n'a pas examiné si, comme le 
prétendait  la  recourante  dans  son  mémoire  d'opposition,  la  marque 
opposante  avait  acquis  une  notoriété  et  un  degré  de  connaissance 
élevé en Suisse, se limitant à considérer que «le fait que la marque 
opposante  soit  éventuellement  une  marque  connue  (dans  son 
ensemble), ne change rien au fait que "STAR" est une indication faible 
et  qu'un  risque  de  confusion  ne  peut  être  fondé  sur  cet  élément 
uniquement».  Pourtant,  comme  l'indique  lui-même  l'IPI  dans  ses 
directives,  un  risque  de  confusion  peut  exister  en  cas  de  reprise 
d'éléments  appartenant  au  domaine  public  lorsque  des  conditions 

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spécifiques sont remplies ; la marque doit par exemple avoir acquis un 
degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de 
la  durée  de  son  usage  ou  de  l'intensité  de  la  publicité  et  l'élément 
appartenant au domaine public doit participer au champ de protection 
élargi (supra consid. 7.6).

Selon  l'art. 61  al. 1  PA,  l'autorité  statue  elle-même  sur  l'affaire  ou 
exceptionnellement  la  renvoie  avec  des  instructions  impératives  à 
l'autorité inférieure. Dans la présente affaire, il  convient de constater 
que l'IPI n'a, à tort, pas procédé à l'examen de la force distinctive de la 
marque  opposante  préalablement  à  l'appréciation  du  risque  de 
confusion. Ce faisant, il n'a pas déterminé si la marque opposante «G-
STAR» avait,  comme  le  prétendait  la  recourante,  acquis  dans  son 
ensemble, y compris avec l'élément «STAR», une certaine notoriété et 
un degré de connaissance élevé en Suisse qui pourrait suppléer à sa 
faiblesse  originelle  et  dont  il  conviendrait  de  tenir  compte,  le  cas 
échéant,  dans  l'appréciation  du  risque  de  confusion.  Ainsi,  l'IPI  ne 
s'est  pas  matériellement  prononcé  de  manière  complète  sur 
l'opposition. A cet égard, il sied de relever qu'invité à se prononcer sur 
le  recours,  ce  dernier  s'est  limité  à  renvoyer  à  la  motivation  de  sa 
décision, malgré les arguments développés par la recourante. Partant, 
il  se justifie  de renvoyer l'affaire à l'IPI  afin  qu'il  rende une nouvelle 
décision en examinant en premier lieu l'aire de protection à accorder à 
la  marque  opposante  et  qu'il  apprécie  à  nouveau,  dans  un  second 
temps et compte tenu de la conclusion à laquelle il  sera parvenu, le 
risque  de  confusion  entre  les  deux  signes  en  cause.  Dans  le  cas 
contraire, les parties perdraient le bénéfice d'une part de leurs droits 
en  première  instance  (arrêt  du  TAF  B-7352/2008  du  17  juin  2009 
consid. 7.3 Torres/Torre Saracena). A cet effet, l'IPI prendra également 
en  compte  les  pièces  nouvellement  produites  par  la  recourante  en 
procédure de recours ainsi que les résultats du sondage d'opinion. 

8.
Parallèlement  à  la  procédure  d'opposition  n° 9509  fondée  sur  la 
marque  internationale  n° 920'743  «G-STAR»  objet  de  la  présente 
procédure de recours,  la  recourante  avait  en outre formé opposition 
(n° 9516) contre la marque attaquée en invoquant cette fois la marque 
prétendument  notoire  «G-STAR»,  conformément  à  l'art. 3  al. 2  let. b 
LPM à teneur duquel on entend également par marques antérieures 
les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sour le coup 
de l'art. 3 al. 1 LPM, sont notoirement connues en Suisse au sens de 

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l'art. 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP, RS 0.232.04). 
L'art. 3  al. 2  let. b  LPM  constitue  une  exception  au  principe  selon 
lequel, dans le conflit entre deux marques, la première enregistrée a, 
selon  le  droit  suisse  actuel,  des  droits  prioritaires :  il  protège  une 
marque  plus  ancienne  non  enregistrée  par  rapport  à  une  marque 
identique  ou  similaire  prêtant  à  confusion,  pour  autant  qu'elle  soit 
notoirement connue en Suisse au sens de l'art. 6bis CUP au moment 
du  dépôt  de  la  seconde  marque  (ATF 130  III  267  consid. 4.1  Tripp 
Trapp).

Dans  sa  décision  du  13  novembre  2008  relative  à  cette  procédure 
d'opposition  n° 9516,  relevant  que  les  conditions  posées  pour 
admettre qu'une marque soit notoirement connue étaient plus élevées 
que celles liées à la marque connue, qui, par son implantation sur le 
marché  disposait  d'un  champ  de  protection  étendu,  l'IPI  a  constaté 
que sur le vu des documents présentés par la recourante, la marque 
«G-STAR» était  utilisée et connue en Suisse (et au-delà) en rapport 
avec les produits de la classe 25. Il a relevé que l'examen du degré de 
connaissance  du  signe  ne  pouvait  se  faire  sur  la  simple  vue  de 
documents tels que factures, publicité, chiffres d'affaires qui, bien que 
rendant  vraisemblable  une  certaine  intensité  de  l'usage  du  signe 
laissant  supposer un succès commercial  et  une connaissance de la 
marque par le consommateur, n'étaient pas à même d'établir l'impact 
réel  de la marque auprès du consommateur (degré de notoriété).  Le 
fait  qu'une large publicité  soit  effectuée ou qu'un produit  soit  vendu 
(même avec grand succès) ne disait encore rien sur le véritable degré 
de notoriété du signe permettant à celui qui s'en prévaut d'obtenir un 
droit de marque sans l'avoir enregistré. L'IPI a ajouté qu'un tel examen 
nécessiterait une analyse objective du marché à l'aide d'une enquête 
auprès d'un échantillon représentatif  des cercles de consommateurs 
visés, par exemple un sondage d'opinion, et qu'il devrait pouvoir être 
établi, au moyen de questions précises et serrées, le pourcentage ou 
degré  de  reconnaissance  du  signe.  L'IPI  a  rejeté  l'opposition  en 
considérant  que  les  documents  fournis  par  la  recourante  ne 
permettaient  pas  d'établir  la  reconnaissance  du  signe  par  le 
consommateur  et  donc son degré de notoriété  et  qu'elle  ne pouvait 
donc pas se prévaloir d'une marque antérieure au sens de l'art. 3 al. 2 
let. b LPM.

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Dans  la  présente  affaire,  fondée  quant  à  elle  sur  la  procédure 
d'opposition n° 9509, la recourante indique que, suite à la décision de 
l'IPI  dans  la  procédure  d'opposition  n° 9516,  elle  a  entrepris  de 
conduire un sondage d'opinion, qu'elle produit  devant de Tribunal de 
céans, et que le caractère notoire de la marque opposante reste donc 
une question ouverte laissée à l'appréciation dudit tribunal. 

En l'espèce, il convient de relever que la décision de l'IPI concernant 
la  procédure  d'opposition  n° 9516  n'a  pas  été  déférée  au  Tribunal 
administratif fédéral et est par voie de conséquence entrée en force de 
chose  jugée.  Partant,  l'IPI,  pas  plus  que  le  Tribunal  administratif 
fédéral, ne sauraient revenir sur la question de savoir si la marque «G-
STAR» doit être considérée comme une marque notoirement connue 
au sens de l'art. 3 al. 2 let. b LPM. Le sondage d'opinion nouvellement 
produit  au  cours  de  la  procédure  de  recours  n'a  donc  pas  à  être 
examiné sous cet angle précis. En revanche, cette pièce doit être prise 
en  considération  par  l'IPI  dans  l'examen  du  champ  de  protection  à 
accorder à la marque opposante. 

9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis au sens des 
considérants et la décision de l'IPI du 13 novembre 2008 concernant 
la  procédure  d'opposition  n° 9509  annulée.  L'affaire  est  renvoyée  à 
l'IPI  afin  qu'il  rende  une  nouvelle  décision  dans  le  sens  des 
considérants.

10.

10.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les 
débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci 
n'est déboutée que partiellement,  ces frais sont  réduits (art. 63 al. 1 
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, 
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, 
RS 173.320.2]). Aucun frais  de procédure n'est  mis à la  charge des 
autorités  inférieures,  ni  des  autorités  fédérales  recourantes  et 
déboutées  (art. 63  al. 2  PA).  L'émolument  judiciaire  est  calculé  en 
fonction  de la  valeur  litigieuse,  de l'ampleur  et  de  la  difficulté  de la 
cause,  de  la  façon  de  procéder  des  parties  et  de  leur  situation 
financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en 
matière  d'opposition,  il  y  a  lieu  d'évaluer  l'intérêt  de  l'opposant  à  la 
radiation  de  la  marque,  respectivement  l'intérêt  du  défendeur  au 

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maintien de la marque attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque 
cas les preuves concrètes de ces dépenses irait  trop loin et pourrait 
avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés 
de  la  procédure  de  première  instance.  Faute  d'autres  pièces 
pertinentes  quant  à  la  valeur  litigieuse,  l'ampleur  du  litige  doit  être 
fixée  selon  les  valeurs  empiriques,  soit  entre  Fr. 50'000.-  et 
Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490). 

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.-. Vu 
l'issue de la procédure et les circonstances particulières afférentes à 
la présente affaire, il se justifie de répartir les frais par moitié entre la 
recourante et l'intimée. Un montant de Fr. 2'000.- est ainsi imputé sur 
l'avance de frais  de Fr. 5'000.-  versée par  la  recourante le 7 janvier 
2009. Le  solde  de  Fr. 3'000.-  lui  est  restitué. L'intimée est  invitée  à 
s'acquitter  d'un  montant  de  Fr. 2'000.-  au  moyen  du  bulletin  de 
versement  joint  en  annexe  dans  les  30  jours  dès  la  notification  du 
présent arrêt.

10.2 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les 
frais  nécessaires  causés  par  le  litige  (art. 64  al. 1  PA en  lien  avec 
l'art. 7  al. 1  FITAF).  Les  dépens  comprennent  les  frais  de 
représentation  et  les éventuels  autres frais  nécessaires  de la  partie 
(art. 8  FITAF).  Les  parties  qui  ont  droit  aux  dépens  doivent  faire 
parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de 
leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte 
(art. 14 al. 1 et 2 FITAF). 

La  recourante  a  fait  parvenir  au  Tribunal  de  céans  des  notes 
d'honoraires  pour  un  montant  total  de  Fr. 19'218.-  relatives  aux 
procédures de première instance et de recours. Il convient d'une part 
de retrancher de cette somme le montant de Fr. 5'000.- demandé en 
restitution de l'avance de frais versée devant le Tribunal administratif 
fédéral  (supra  consid. 10.1).  D'autre  part,  les  frais  inhérents  au 
sondage  d'opinion,  d'un  montant  d'environ  Fr. 5'000.-,  devront  être 
examinés  dans  le  cadre  de  la  nouvelle  décision  à  rendre  par  l'IPI. 
Reste donc un montant  requis  d'environ Fr. 6'500.-  pour  la  présente 
procédure de recours. 

En l'espèce, les dépens doivent équitablement être fixés à Fr. 4'500.-. 
Pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus concernant les frais de 
procédure (consid. 10.1), il se justifie de réduire ces dépens de moitié. 

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Partant, une indemnité de Fr. 2'250.- (TVA non comprise) est allouée à 
la  recourante à titre de dépens et  mise à la charge de l'intimée. La 
taxe  sur  la  valeur  ajoutée  n'est  due  que  pour  les  prestations  de 
services fournies à titre onéreux sur le territoire suisse et non lorsque, 
comme en l'espèce, la prestation de service du mandataire est fournie 
pour un recourant  ayant  son siège à l'étranger (art. 5 let. b de la loi 
fédérale du 2 septembre 1999 sur la TVA [LTVA, RS 641.20] en lien 
avec l'art. 14 al. 3 let. c LTVA et l'art. 9 al. 1 let. c FITAF).

11.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le  recours est admis au  sens  des  considérants.  La  décision  de 
l'Institut  Fédéral  de  la  Propriété  Intellectuelle  du 13  novembre 2008 
dans  la  procédure  d'opposition  n° 9509  est  annulée  et  la  cause 
renvoyée à ce dernier afin qu'il  rende une nouvelle décision dans le 
sens des considérants. 

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont répartis par 
moitié entre la recourante et l'intimée. 

Un  montant  de  Fr. 2'000.-  est  imputé  sur  l'avance  de  frais  de 
Fr. 5'000.- déjà versée par la recourante. Le solde de Fr. 3'000.- lui est 
restitué. L'intimée est invitée à s'acquitter d'un montant de Fr. 2'000.- 
au moyen du bulletin de versement joint en annexe dans les 30 jours 
dès la notification du présent arrêt.

3.
Des dépens d'un montant total de Fr. 2'250.- (TVA non comprise) sont 
alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée.

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4.
Le présent arrêt est adressé : 

- à  la  recourante  (Recommandé ;  annexes :  actes  en  retour  et 
formulaire «Adresse de paiement»)

- à l'intimée (Recommandé ; annexes : actes en retour et bulletin de 
versement)

- à  l'autorité  inférieure  (n° de  réf.  Proc.  d'opp.  n°  9509 ; 
Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Nadia Mangiullo

Expédition : 29 octobre 2009

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