# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 4e00d25b-6593-577e-9d38-11c274ab1642
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2010-12-01
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 01.12.2010 B-3622/2010
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-3622-2010_2010-12-01.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-3622/2010
{T 0/2}

U r t e i l  v o m  1 .  D e z e m b e r  2 0 1 0

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), 
Richter Bernard Maitre, Richter Claude Morvant, 
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

X._______, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Marco Bundi, 
Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._______, 
vertreten durch Rechtsanwalt Erich Herzog, 
meyerlustenberger Rechtsanwälte, Forchstrasse 452, 
Postfach 1432, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Widerspruchsverfahren Nr. 9851 - CH-Marke Nr. 525 093 
WURZELBROT / CH-Marke Nr. 572 620 WURZEL-
RUSTI.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-3622/2010

Sachverhalt:

A.
Die Schweizer Marke Nr. 572'620 WURZEL-RUSTI der  Beschwerde-
gegnerin wurde am 20. März 2008 für "Mehle und Getreidepräparate, 
Brot,  feine Backwaren und Konditorwaren,  Hefe, Backpulver,  Zucker, 
Salz,  Gewürze"  (Klasse  30)  hinterlegt  und  deren  Eintragung  am 
17. Juni 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht.

Am  12.  August  2008  erhob  die  Beschwerdeführerin  gegen  die  Ein-
tragung dieser Marke, gestützt auf ihre Schweizer Marke Nr. 525'093 
WURZELBROT,  Widerspruch  beim  Eidgenössischen  Institut  für 
Geistiges  Eigentum  (Vorinstanz).  Die  Widerspruchsmarke  war  am 
25. Juni 2004 für verschiedene Waren der Klasse 16 und "Mehle und 
Getreidepräparate,  Brot,  feine  Backwaren  und  Konditoreiwaren"  in 
Klasse 30 hinterlegt worden. 

Mit  Stellungnahme  vom  13.  Oktober  2008  beantragte  die  Be-
schwerdegegnerin,  der  Widerspruch  sei  vollumfänglich  abzuweisen. 
Sie  verneinte  das  Vorliegen  einer  Verwechslungsgefahr  mit  der  Be-
gründung,  der  Begriff  Wurzelbrot  werde  von  den  Abnehmern  als 
Sachbezeichnung und nicht als Marke verstanden. Dementsprechend 
sei  das  Widerspruchszeichen  beschreibend  und  kennzeichnungs-
schwach. Es  könne  daher  nur  Schutz  gegen  identische  Marken  be-
anspruchen. 

Am 14. Oktober 2008 ersuchte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin, 
zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche des Widerspruchszeichens 
Stellung zu nehmen.

Mit Eingabe vom 16. April 2009 erklärte die Beschwerdeführerin unter 
ausführlicher  Begründung,  der  Beschwerdegegnerin  sei  es nicht  ge-
lungen, die behauptete Kennzeichnungsschwäche nachzuweisen oder 
auch nur glaubhaft zu machen. Vielmehr sei von einer sehr bekannten 
Marke mit erweitertem Schutzbereich auszugehen.

In einem weiteren Schreiben vom 7. Juli  2009 wies die Beschwerde-
führerin darauf hin, dass am 1. Juli 2009 die Marke PANE RADICI in 
ihrem Namen registriert worden sei.

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Mit  Stellungnahme  vom  18.  September  2009  bestätigte  die  Be-
schwerdegegnerin ihren am 13. Oktober 2008 gestellten Antrag.

Die Vorinstanz wies mit Verfügung vom 28. April 2010 den Widerspruch 
ab.  Zur  Begründung  führte  sie  aus,  hinsichtlich  der  von  der  an-
gefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 30 (Mehle und 
Getreidepräparate,  Brot,  feine  Backwaren  und  Konditorwaren,  Hefe 
und  Backpulver)  bestehe  Gleichheit  respektive  Gleichartigkeit,  hin-
sichtlich "Zucker, Salz, Gewürze" sei die Gleichartigkeit zu verneinen. 
Da die Vergleichsmarken im in der Regel besonders prägenden Wort -
anfang "WURZEL" übereinstimmten, sei von einer Zeichenähnlichkeit 
auszugehen. Hingegen  resultiere  eine  Abweichung  beim Sinngehalt. 
Der  Zeichenbestandteil  "WURZEL"  sei  im  Zusammenhang  mit  den 
Waren  "Mehle  und  Getreidepräparate,  Brot,  feine  Backwaren  und 
Konditorwaren" als äusserst kennzeichnungsschwach einzustufen, da 
er als geringfügig zu ergänzende Anspielung auf die Ausgestaltung der 
Produkte oder deren Zusammensetzung zu werten sei. Der Zeichen-
bestandteil "BROT" der Widerspruchsmarke sei im Zusammenhang mit 
den  vorgenannten  Waren  entweder  als  gemeinfrei  oder  als  kenn-
zeichnungsschwach zu werten; der Widerspruchsmarke eigne folglich 
insgesamt  ein  schwacher  Schutzumfang.  Der  Schutzumfang  der 
Widerspruchsmarke  könne  sich  nicht  auf  den  als  kennzeichnungs-
schwach zu beurteilenden Bestandteil  "WURZEL" der angefochtenen 
Marke  erstrecken.  Bei  schwachen  Marken  reichten  bereits  be-
scheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit 
zu schaffen. Folglich führe vorliegend insbesondere der Unterschied in 
den zweiten Zeichenelementen "BROT" und "RUSTI" der Vergleichs-
zeichen  auf  visueller  als  auch  klanglicher  Ebene  zu  einem  unter-
schiedlichen  Gesamteindruck  der  Vergleichszeichen.  Das  jüngere 
Zeichen  unterscheide  sich  somit  rechtsgenüglich  von  der  Wider-
spruchsmarke,  weshalb  das  Vorliegen  einer  markenrechtlich 
relevanten Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. In casu könne auch 
keine mittelbare Verwechslungsgefahr ausgemacht werden.

B.
Gegen  diese  Verfügung  erhob  die  Beschwerdeführerin  am  19.  Mai 
2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, der 
angefochtene  Entscheid  sei  aufzuheben  und  der  Widerspruch  voll -
umfänglich gutzuheissen. 

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C.
Mit  Schreiben  vom 12.  Juli  2010  verzichtete  die  Vorinstanz  auf  die 
Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die 
Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter 
Kostenfolge abzuweisen.

D.
Die  Beschwerdegegnerin  beantragt  in  ihrer  Beschwerdeantwort  vom 
12. August 2010 die Abweisung der Beschwerde.

E.
Die  Parteien  haben  stillschweigend  auf  die  Durchführung  einer 
öffentlichen Verhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das  Bundesverwaltungsgericht  ist  gemäss  Art.  31,  32  und  33 
Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 
173.32) zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vor-
instanz in Widerspruchssachen zuständig. Eingabefrist und -form sind 
gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 
20. Dezember  1968  über  das  Verwaltungsverfahren  [VwVG,  SR 
172.021]), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet 
(Art. 63 Abs. 4 VwVG).

1.2 Gemäss  Art.  17  Abs.  3  des  Bundesgesetzes  vom 4.  Dezember 
1947 über den Bundeszivilprozess (BZP, SR 273), der auf Grund von 
Art. 4  VwVG anwendbar ist,  gilt  die Rechtsnachfolge auf  Grund von 
Gesamtnachfolge sowie kraft besonderer gesetzlicher Bestimmungen 
nicht als Parteiwechsel. Ein Gesamtnachfolger tritt  somit unabhängig 
von der Zustimmung der Gegenpartei in das Verfahren ein.

Wie sich  aus dem online-Auszug des Handelsregisters  des Kantons 
St.  Gallen  ergibt,  übernahm  die  X._______  gemäss  Fusionsvertrag 
vom 17. Juni 2010 die Aktiven und Passiven der Z._______, welche 
die  Beschwerde  eingereicht  hat,  und  wurde  folglich  deren  Gesamt-
nachfolgerin (vgl. BGE 106 II 346 E. 1). Die X._______ ist daher an-
stelle  der  Z._______  als  Beschwerdeführerin  in  das  Verfahren  ein-
getreten;  das  Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts  ist  auf  ihren 
Namen auszustellen. Als neue Inhaberin der Widerspruchsmarke (vgl. 

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Swissregauszug-Marken,  Stand:  4. November  2010)  ist  diese  durch 
die  angefochtene  Verfügung  besonders  berührt  und  wie  eine  Ver-
fügungsadressatin beschwert (Art. 48 Abs. 1 Bst. b-c VwVG; vgl. Urteil 
des  Bundesverwaltungsgerichts  [BVGer]  B-127/2010  vom  29.  März 
2010 E. 1 – V [fig.]). 

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Vom Markenschutz  ausgeschlossen  sind  Zeichen,  die  einer  älteren 
Marke ähnlich  und für  gleiche oder  gleichartige  Waren oder  Dienst-
leistungen bestimmt  sind,  so  dass  sich  daraus  eine  Verwechslungs-
gefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August  
1992  über  den  Schutz  von Marken und  Herkunftsangaben  [Marken-
schutzgesetz, MSchG, SR 232.11]).

2.1 Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im 
Gegenteil  verwechselbar  sind,  ist  nicht  auf  Grund  eines  abstrakten 
Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten 
Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit 
anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs 
ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, 
und anderseits  von den Waren und Dienstleistungen,  für  welche die 
sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 
– Kamillosan).

2.2 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die 
Marken  registriert  sind,  desto  grösser  wird  das  Risiko  von  Ver-
wechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom 
älteren  abheben,  um  die  Verwechslungsgefahr  zu  bannen.  Ein  be-
sonders  strenger  Massstab  ist  anzulegen,  wenn  beide  Marken  für 
weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im 
Weiteren  ist  von  Bedeutung,  an  welche  Abnehmerkreise  sich  die 
Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden 
pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise 
Lebensmitteln,  ist  mit  einer  geringeren  Aufmerksamkeit  und  einem 
geringeren  Unterscheidungsvermögen  der  Konsumenten  zu  rechnen 
als  bei  Spezialprodukten,  deren  Absatzmarkt  auf  einen  mehr  oder 
weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 
126 III  315 E. 6b/bb – Apiella,  BGE 122 III  382 E. 3a – Kamillosan; 
Urteil  des Bundesgerichts  [BGer]  4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 
E. 2.3 – Yello).

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3.
In einem ersten Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren 
der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise – 
im vorliegenden Fall  sind dies Durchschnittskonsumenten und Fach-
leute aus den Bereichen Gastronomie und Bäckerei – gleichartig sind.

Gleichartigkeit  liegt  vor,  wenn  die  angesprochenen  Abnehmerkreise 
auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer 
oder  ähnlicher  Marken  angepriesenen  Waren  und  Dienstleistungen 
würden  angesichts  ihrer  üblichen  Herstellungs-  und  Vertriebsstätten 
aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens 
unter  der  Kontrolle  des  gemeinsamen  Markeninhabers  von  ver-
bundenen  Unternehmen  hergestellt  werden  (Urteil  des  BVGer  B-
4159/2009  vom 25. November  2009  E.  3.1  –  EFE  [fig.]  /  EVE,  mit 
Verweis u.a. auf: LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: 
Heinrich Honsell /  Nedim Peter Vogt /  Lucas David, Kommentar zum 
Schweizerischen  Privatrecht,  Markenschutzgesetz  /  Muster-  und 
Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 35). Für die Warengleichartigkeit 
sprechen  unter  anderem  gleiche  Herstellungsstätten,  gleiches 
fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche 
Abnehmerkreise  oder  das  Vorliegen  eines  ähnlichen  Verwendungs-
zweckes (Urteil des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 7.1 – 
KaSa K97 [fig.]  /  biocasa [fig.],  mit  Verweis auf  RKGE in  sic!  2002,  
S. 169 E. 3 – Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.]).

3.1 Die  Vorinstanz  stellte  fest,  dass  zwischen  den  von  der  Wider-
spruchsmarke  beanspruchten  Waren  "Mehle  und  Getreidepräparate, 
Brot, feine Backwaren und Konditoreiwaren" (Klasse 30) einerseits und 
den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "Mehle und 
Getreidepräparate,  Brot,  feine  Backwaren  und  Konditorwaren,  Hefe, 
Backpulver"  (Klasse  30)  andererseits  Gleichheit  respektive  Gleich-
artigkeit bestehe. Dies wird von den Parteien zu Recht nicht bestritten. 

3.2 Die  Beschwerdeführerin  rügt  indessen,  dass  die  Vorinstanz  zu 
Unrecht die Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke 
beanspruchten  Waren  der  Klasse  30  und  "Zucker,  Salz,  Gewürze" 
(Klasse 30)  der  angefochtenen  Marke verneint  habe. Denn es  gebe 
kaum ein  Brot  oder  Gebäck,  welches  nicht  Zucker  und  /  oder  Salz 
enthalte.  Gewürze  würden  als  Zutat  zum  Schmackhaftmachen  von 
Speisen verstanden und umfassten als Oberbegriff  auch die übrigen 
Zutaten, weshalb auch hier die Gleichartigkeit zu bejahen sei. Die Be-

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schwerdegegnerin hält dagegen, die Tatsache allein, dass Brot Zucker, 
Salz oder Gewürze enthalten könne, mache diese Stoffe noch lange 
nicht  zu  einem zu  Brot  komplementären  Gut,  ansonsten  zahlreiche 
Lebensmittel,  welche in Gebäcke eingearbeitet  würden oder mit  Ge-
bäck zusammen verkauft würden, zu Brot komplementär wären. 

3.2.1 Im Verhältnis zwischen Rohstoffen und Halbfabrikaten einerseits 
und Fertigprodukten andererseits fehlt typischerweise die Gleichartig-
keit. Der Verwendungszweck von Rohstoffen und Zwischenprodukten 
ist  regelmässig  anders als  derjenige des Endproduktes selbst,  auch 
bezüglich  der  Abnehmer  und  Verkaufsstellen  bestehen  kaum  Über-
schneidungen  (EUGEN MARBACH,  Markenrecht,  in:  Roland  von  Büren  / 
Lucas  David  [Hrsg.],  Schweizerisches  Immaterialgüter-  und  Wett-
bewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, Basel 2009, N. 845, mit Verweisen auf 
die Rechtsprechung).

3.2.2 Dieser Grundsatz gilt auch für "Brot" (Klasse 30) einerseits und 
"Zucker,  Salz,  Gewürze"  (Klasse  30)  andererseits.  Zucker,  Salz  und 
Gewürze werden zwar auch für die Herstellung von Brot und anderen 
Backwaren  verwendet,  kennen  aber  noch  andere  Verwendungs-
zwecke, nämlich das Kochen, Abschmecken, Würzen und Süssen von 
Speisen und Getränken. Zudem werden diese Waren, anders etwa als 
Hefe,  nicht  typischerweise  von  Bäckereien  respektive,  was  Super-
märkte  betrifft,  in  der  Nähe von Brotregalen angeboten  (vgl.  bereits 
Entscheid  der  Eidgenössischen  Rekurskommission  für  geistiges 
Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und 
Wettbewerbsrecht [sic!] 2004 S. 863 E. 10 – Harry [fig.] / Harry's Bar 
Roma  [fig.]).  Die  Vorinstanz  hat  daher  zu  Recht  die  Gleichartigkeit 
zwischen diesen Waren verneint.

4.
Die Markenähnlichkeit  beurteilt  sich nach dem Gesamteindruck,  den 
die  Marken  in  der  Erinnerung  der  angesprochenen  Verkehrskreise 
hinterlassen (BGE 121 III  377 E. 2a –  Boss /  Boks;  MARBACH,  SIWR 
III/1,  N. 864).  Der  Gesamteindruck  wird  bei  Wortmarken  durch  den 
Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Den Klang prägen 
das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der 
Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und die 
Eigenheiten  der  verwendeten  Buchstaben  gekennzeichnet  wird. 
Schliesslich  ist  zu  beachten,  dass  der  Wortanfang  respektive  Wort -
stamm und die Endung in der  Regel  grössere Beachtung finden als 

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dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 127 III 160 E. 
2b/cc – Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a – Kamillosan).

4.1 Im  vorliegenden  Fall  stehen  sich  zwei  Wortmarken  gegenüber, 
nämlich  "WURZELBROT"  (Widerspruchsmarke)  und  "WURZEL-
RUSTI" (angefochtene Marke). Sie stimmen im ersten Wortbestandteil 
"WURZEL" überein, unterscheiden sich aber im zweiten Wortbestand-
teil  –  "BROT"  bei  der  Widerspruchsmarke,  "RUSTI"  bei  der  an-
gefochtenen Marke – sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher 
Hinsicht  deutlich. Dies zeigt  sich vor  allem an der  unterschiedlichen 
Vokalfolge und Silbenzahl dieses Wortbestandteils: "O" respektive eine 
Silbe bei der Widerspruchsmarke, "U – I"  respektive zwei  Silben bei 
der  angefochtenen Marke. Angesichts des übereinstimmenden Wort-
anfangs sind sich die Vergleichszeichen dennoch ähnlich.

4.2 In  der  Literatur  und  Rechtsprechung  ist  anerkannt,  dass  eine 
klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken durch einen 
ausgeprägt  verschiedenen  Sinngehalt  derart  kompensiert  werden 
kann,  dass eine Verwechslungsgefahr abgeschwächt  wird  oder ganz 
entfällt. Es wird verlangt,  dass die Wahrnehmung einer Marke sofort 
und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff bewirkt 
respektive dass sich die Sinngehalte beim Hören und beim Lesen dem 
Bewusstsein  sogleich  aufdrängen.  Ausserdem  müssen  die  unter-
schiedlichen Sinngehalte in allen Landesteilen unmittelbar verständlich 
sein. Ferner ist  zu berücksichtigen, dass die klangliche oder visuelle 
Ähnlichkeit  zwischen  zwei  Marken  so  gross  sein  kann,  dass  beim 
flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. des Ver-
lesens  besteht  und  der  verschiedene  Sinngehalt  gar  nicht  zum 
Bewusstsein  des  Betrachters  gelangt  (Urteil  des  BVGer  B-142/2009 
vom 6. Mai 2009 E. 5.4 – Pulcino / Dolcino, mit Verweis u.a. auf RKGE 
in sic! 1998 S. 50 E. 6 – Clinique / Unique frisch Kosmetik [fig.], und 
BGE 121 III 377 E. 3c – Boss / Boks).

4.2.1 Die  Widerspruchsmarke  besteht  aus  dem  der  deutschen 
Sprache entstammenden Begriff "WURZELBROT". Wie die Vorinstanz 
zu Recht festhält, wird das Zeichen von den angesprochenen Konsu-
menten in erster Linie als Anspielung auf ein wurzelförmiges Brot ver-
standen.

4.2.2 Die  angefochtene  Marke  "WURZEL-RUSTI"  enthält  als  ersten 
Bestandteil das deutsche Wort "Wurzel", als zweiten Bestandteil das in 
keinem  Wörterbuch  auffindbare  Wort  "Rusti".  Die  Vorinstanz  fasst 

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"Rusti"  als  unbestimmtes Wort  auf,  während die Beschwerdeführerin 
die Auffassung vertritt,  bei "Rusti" handle es sich um nichts anderes 
als  eine Abkürzung für  "Rustico". "Rustico"  sei  einerseits  eine Sorte 
Mehl, welche unter anderem für Brote verwendet werden könne, und 
könne  andererseits  –  besonders  im  italienischen  Sprachraum  –  im 
Sinne von "rustikal, bäuerlich" verstanden werden. Zudem werde das 
Fachpublikum  (Bäckereien)  den  Bestandteil  "Rusti"  auch  als  klaren 
Hinweis  auf  die  Beschaffenheit  des  Brotes,  nämlich  "Rustico",  ver-
stehen.  Nach  Auffassung  der  Beschwerdegegnerin  ist  "Rusti"  eine 
fantasievolle  Kurzform  von  "rustikal",  welche  auf  spielerische  Art 
Assoziationen mit dem Begriff "herzhaft" weckt und vom Konsumenten 
nicht als Hinweis auf einen bestimmten Mehltypus verstanden wird.

Angesichts  der  fehlenden  Schlusssilbe  "-co"  (italienische  Version) 
respektive "-kal" (deutsche Version) werden die angesprochenen Ver-
kehrskreise  den  zweiten  Zeichenbestandteil  "Rusti"  nicht  ohne 
Weiteres  mit  "rustico"  respektive  "rustikal"  im  Sinne  von  "bäuerlich, 
herzhaft"  in  Verbindung  bringen.  Selbst  wenn  "Rusti"  mit  "rustico" 
assoziiert  würde,  würde  dies  nicht  bedeuten,  dass  die  an-
gesprochenen  Verkehrskreise  an  einen  Mehl-  respektive  Brottyp 
namens "Rustico" denken würden, denn die Beschwerdeführerin ver-
mochte anhand der eingereichten Unterlagen nicht darzulegen, dass 
es  sich  um  eine  geläufige  Sachbezeichnung  für  Mehl  oder  Brot 
handelt.  Auch  aus  den  Dokumenten  der  Beschwerdegegnerin  ergibt 
sich nicht, dass Mühlen "Rustico"-Mehl anbieten (vgl. Beilagen 28 und 
29  zur  Stellungnahme der  Beschwerdegegnerin  vom 18. September 
2009  an  die  Vorinstanz).  Die  von  der  Beschwerdeführerin  bei  der 
Internetsuche von Broten namens "Rustico" erzielten Treffer (Beilage 
14  zur  Beschwerde)  betreffen  grösstenteils  glutenfreie  Brote  und 
sprechen somit nur einen geringen Anteil der Brotkonsumenten an. Mit 
der Vorinstanz ist  daher von einem unbestimmten Sinngehalt  auszu-
gehen. In seiner Gesamtheit kann das Zeichen "Wurzel-Rusti" z.B. an 
die Bezeichnung eines Fantasiegeschöpfes denken lassen. 

Die Vergleichsmarken differieren somit im Sinngehalt. 

5.
Es ist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine 
Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

5.1 Zunächst  ist  der  Schutzumfang  der  Widerspruchsmarke  zu  be-
stimmen. Dieser  bestimmt  sich  nach  ihrer  Kennzeichnungskraft.  Für 

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schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für 
starke. Bei  schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere 
Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. 
Als  schwach  gelten  insbesondere  Marken,  deren  wesentliche  Be-
standteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs 
anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder auf Grund 
ihres  fantasiehaften  Gehalts  auffallen  oder  aber  sich  im  Verkehr 
durchgesetzt  haben  (BGE 122  III  382  E. 2a  –  Kamillosan,  mit  Hin -
weisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 
E. 2.2 – Yello).

5.1.1 In  Bezug  auf  die  von  der  Widerspruchsmarke  beanspruchten 
Waren  der  Klasse  30  "Mehle  und  Getreidepräparate,  Brot,  feine 
Backwaren und Konditoreiwaren" ist der zweite Bestandteil  "Brot" als 
gemeinfrei  oder  zumindest  kennzeichnungsschwach  zu  werten,  was 
auch die Beschwerdeführerin einräumt. 

Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft des ersten Bestandteils "Wurzel" 
rügt  die Beschwerdeführerin,  dass  die  Vorinstanz diesen Bestandteil 
nur in Bezug auf Brot geprüft habe und verweist auf Ziffer C.6 der an-
gefochtenen Verfügung. Damit übersieht die Beschwerdeführerin, dass 
sich die Vorinstanz auch in Ziffer D.3 der angefochtenen Verfügung zur 
Kennzeichnungskraft dieses Zeichenbestandteils geäussert hat, wobei 
sie  sich  dort  auf  alle  von der  Widerspruchsmarke  in  Klasse  30  be-
anspruchten  Waren  bezogen  hat.  Dort  erklärte  die  Vorinstanz,  dass 
der  Zeichenbestandteil  "Wurzel"  im  Zusammenhang  mit  den  Waren 
"Mehle  und  Getreidepräparate,  Brot,  feine  Backwaren  und  Konditor-
waren" als kennzeichnungsschwach einzustufen sei, da er als gering-
fügig zu ergänzende Anspielung auf die Ausgestaltung der Produkte 
oder deren Zusammensetzung zu werten ist. 

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, bei welchen es sich 
um Lebensmittel  handelt,  erscheint  die  von  der  Beschwerdeführerin 
behauptete Assoziation mit einem (nicht als Inhaltsstoff verstandenen) 
Pflanzenteil  respektive mit einem mathematischen Zeichen als wenig 
wahrscheinlich. Vielmehr kann "Wurzel" mit einer vielfach praktizierten 
Formgebung  des  Brotes  assoziiert  werden. So  ist  etwa  in  der  "All -
gemeinen BäckerZeitung" ein Foto mit Wurzelbroten der Beschwerde-
führerin abgebildet,  dem die Bildunterschrift  "Gedreht wie eine Berg-
baumwurzel"  angefügt  ist  (vgl.  www.abzonline.de/praxis/Schweizer-
Brot). "Wurzel"  könnte  zudem gedanklich mit  einer  Zutat  für  die  be-

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anspruchten Waren (z.B. ein Wurzelextrakt oder gemahlene Wurzeln) 
verknüpft  werden. In  der  Schweiz  ist  eine  derartige  Zutat  indessen 
nicht  gebräuchlich,  weshalb eine solche Anspielung als  zu weit  her-
geholt qualifiziert werden muss. 

Die  Kennzeichnungskraft  des  ersten  Bestandteils  der  Widerspruchs-
marke ist also mit Bezug auf "Brot" reduziert. In Bezug auf die übrigen 
in  Klasse  30  beanspruchten  Waren  "Mehle  und  Getreidepräparate, 
feine  Backwaren  und  Konditoreiwaren",  welche  nicht  in  Wurzelform 
gebracht  werden  (können),  ist  die  Kennzeichnungskraft  des  Wort-
elements "Wurzel" aber unversehrt  anzuerkennen (zur differenzierten 
Kennzeichnungskraft vgl. auch Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 26. 
August 2009 E. 4.2 – Fructa / Fructaid). In seiner Gesamtheit erweist 
sich  das  Zeichen  zumindest  für  "Brot"  als  kennzeichnungsschwach, 
zumal "Wurzelbrot" auch als Sachbezeichnung verwendet wird, wie die 
zahlreichen  von  der  Beschwerdegegnerin  gesammelten  Unterlagen 
zeigen (vgl. Beilagen 2 – 11 zur Beschwerdeantwort). 

5.1.2 Weiter  ist  zu  prüfen,  ob die Widerspruchsmarke ihre in  Bezug 
auf  "Brot"  schwache  Kennzeichnungskraft  zufolge  langjähriger  und 
intensiver  Benutzung in  der  Schweiz gesteigert  hat  und so zu einer 
Marke  mit  erweitertem  Schutzumfang  geworden  ist  (vgl.  Urteil  des 
BVGer B-789/2007 vom 27. November 2007 E. 5.3.3 – Pfotenabdruck 
[fig.] / Tuc Tuc [fig.]). Intensiver Gebrauch lässt sich insbesondere mit 
Umsatzzahlen dokumentieren (GALLUS JOLLER, in: Michael Noth / Gregor 
Bühler  /  Florent  Thouvenin  [Hrsg.],  Markenschutzgesetz,  Bern  2009, 
Art. 3, N. 100, mit Verweis auf RKGE in sic! 2006 S. 857 E. 7 – Ge-
schwungener Streifen).

Aus  der  Tabelle  "Umsatz-  und  Wertschöpfungsentwicklung  von 
Wurzelmehl und Wurzelbrot"  (Beilage 9 zur Beschwerde) ergibt sich, 
dass sich die Produktionsmenge von Wurzelmehl  von 513'000 kg im 
Jahre 2003 auf 1'581'000 kg Wurzelmehl im Jahre 2009 gesteigert hat. 
Daraus errechnete die Beschwerdeführerin für die genannten Jahre – 
unter Annahme eines durchschnittlichen Brotpreises von Fr. 3.40 – bei 
den Bäckereien eine "Wurzelbrot"  betreffende Umsatzsteigerung von 
Fr. 6'279'120.– auf  Fr. 19'351'440.–. Während  sich  die  Beschwerde-
führerin über  den Marktanteil  ausschweigt,  ergibt  sich hingegen aus 
Beilage  2  zur  Beschwerdeschrift  ("Wurzelbrot-Bäckereien  in  der 
Schweiz"),  dass zahlreiche (ca. 200) Bäckereien vor allem im Kanton 
Graubünden  und  in  der  übrigen  Ostschweiz  (Kantone  Thurgau,  St. 

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Gallen, Glarus, Appenzell Ausserrhoden), in mehr als in einer Bäckerei 
auch in den Kantonen Zürich, Schwyz,  Wallis und Tessin  Wurzelbrot 
produzieren. Diese werden mit Brotverpackungen und Werbematerial, 
welche  mit  der  Widerspruchsmarke  versehen  sind,  versorgt.  Somit 
verfügt die Widerspruchsmarke zumindest in den genannten Gebieten 
über eine relativ grosse Bekanntheit, was auch die Presseberichte be-
legen  (Beilage  10  zur  Beschwerdeschrift);  in  der  übrigen  Schweiz, 
insbesondere  in  der  Westschweiz,  in  der  Nordwestschweiz  und  in 
Bern, dürfte die Widerspruchsmarke angesichts fehlender Herstellung 
von  Wurzelbrot  indessen  kaum  oder  nicht  bekannt  sein.  Im  vor-
liegenden Fall  kann auf  Grund mangelnder  Benutzung der  Marke in 
allen  Landesteilen  nicht  von  einem  gesteigerten  Schutzumfang  auf 
Grund intensiver Benutzung ausgegangen werden (vgl. auch Urteil des 
BVGer  B-7435/2006  vom  30.  Mai  2007  E.  6.4  –  La  Côte  /  COTE 
MAGAZINE, mit Verweis u.a. auf BGE 127 III 33 E. 2 – Brico). 

5.1.3 Die  Kennzeichnungskraft  einer  Marke  kann  auch  durch  deren 
Verwendung  in  einer  Markenserie  gestärkt  werden  (JOLLER,  a.a.O., 
Art. 3,  N. 101;  CHRISTOPH WILLI,  Markenschutzgesetz,  Kommentar  zum 
schweizerischen  Markenrecht  unter  Berücksichtigung  des 
europäischen und internationalen Markenrechts,  Zürich  2002, Art. 3, 
N. 116). Die Beschwerdeführerin beruft sich in diesem Zusammenhang 
auf  ihre  Schweizer  Marken  Nr.  520968  BERGWURZELBROT, 
Nr. 522936 WURZELMEHL und Nr. 522937 BERGWURZELMEHL. 

Die  Rechtsprechung  verlangt,  dass  die  von  der  geltend  gemachten 
älteren  Marke  abgeleiteten  Serienmarken  dem  Publikum  durch  tat -
sächlichen Gebrauch bekannt geworden sind (JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 
101, mit Verweis u.a. auf Urteil des BVGer B-7514/2006 vom 31. Juli 
2007  E. 8  –  Quadrat  [fig.]  /  Quadrat  [fig.]).  Die  Beschwerdeführerin 
beschränkt sich im vorliegenden Fall auf den blossen Hinweis auf die  
vorgenannten Marken, was jedoch nicht genügt (Urteil  des BVGer B-
7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 8 – Quadrat [fig.] / Quadrat [fig.]).

5.1.4 Als Zwischenergebnis ist  festzuhalten, dass der Widerspruchs-
marke  bezüglich  "Brot"  eine  geringe  Kennzeichnungskraft  zukommt. 
Bei schwachen Marken genügen schon bescheidenere Abweichungen, 
um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 
E. 2a – Kamillosan).

5.2 Die  Vergleichsmarken  stimmen  im  Bestandteil  "Wurzel"  überein, 
welcher in Bezug auf "Brot" kennzeichnungsschwach ist (E. 5.1.1). Die 

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Übernahme eines für sich genommen nicht oder nur schwach schutz-
fähigen Bestandteils schafft nach ständiger Rechtsprechung indessen 
grundsätzlich noch keine Verwechslungsgefahr (Urteile des BVGer B-
7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 – Quadrat [fig.] / Quadrat [fig.], und 
B-142/2009  vom  6.  Mai  2009  E.  6.2  –  Pulcino  /  Dolcino,  mit 
Verweisen). Da es sich bei der Widerspruchsmarke um ein zumindest 
für  "Brot"  schwaches  Zeichen  handelt,  besteht  daher  in  Bezug  auf 
diese Ware keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. 

Hinsichtlich der übrigen beanspruchten Waren der Klasse 30, nämlich 
"Mehle und Getreidepräparate, feine Backwaren und Konditoreiwaren", 
stimmen  die  Vergleichsmarken  dagegen  in  einem  normal  kenn-
zeichnungskräftigen Element überein (E. 5.1.1), weshalb insbesondere 
die  festgestellte  Warenidentität  respektive  -gleichheit  sowie  die 
Zeichenähnlichkeit  zur  Bejahung  der  unmittelbaren  Verwechslungs-
gefahr führen.

5.3 Schliesslich ist zu untersuchen, ob bezüglich "Brot" allenfalls eine 
mittelbare Verwechslungsgefahr besteht,  mithin ob das Publikum auf 
Grund des gemeinsamen Bestandteils "Wurzel" einen wirtschaftlichen 
Zusammenhang  vermutet,  zumal  die  Beschwerdeführerin  Inhaberin 
weiterer  "Wurzel-Marken"  ist,  wie  sie  in  ihrer  Beschwerdeschrift  
geltend macht (vgl. E. 5.1.3).

Die  Vermutung  eines wirtschaftlichen  Zusammenhangs setzt  voraus, 
dass  der  betreffende  (gemeinsame)  Bestandteil  der  jüngeren  Marke 
eine  Gedankenverbindung  zu  der  älteren  Marke  auslöst.  Hat  dieser 
Bestandteil  keine  oder  nur  eine  schwache  Kennzeichnungskraft,  so 
wird sich eine solche Gedankenverbindung nicht einstellen (Urteil des 
BVGer  B-1641/2007  vom 3. Oktober  2007  E. 6.4  –  Street  Parade / 
Summer  Parade,  mit  Verweis  auf  RKGE in  sic!  2005  S. 199  E. 4  – 
Lipton Ice Tea Fusion / Nes Fusion, und RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 5  
– McDONALD'S / McLake; vgl. auch MARBACH, SIWR III/1, N. 964).

Angesichts  der  schwachen  Kennzeichnungskraft  des  gemeinsamen 
Bestandteils "Wurzel"  bezüglich "Brot"  ist  somit  auch eine mittelbare 
Verwechslungsgefahr zu verneinen.

5.4 Die  Beschwerde  ist  somit  teilweise  gutzuheissen  und  der  an-
gefochtenen  Marke  "Wurzel-Rusti"  für  die  Waren  "Mehle  und  Ge-
treidepräparate,  feine  Backwaren  und  Konditorwaren,  Hefe,  Back-
pulver"  (Klasse  30)  der  Schutz  zu  verweigern;  diesbezüglich  ist  der 

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angefochtene  Entscheid  aufzuheben.  Mit  Bezug  auf  "Brot,  Zucker, 
Salz,  Gewürze" (Klasse 30) ist  die Beschwerde abzuweisen und der 
vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen.

6.
Bei  diesem  Ausgang  des  Verfahrens  wird  die  Beschwerdeführerin 
teilweise  kosten-  und  entschädigungspflichtig  (Art.  63  Abs.  1  VwVG 
und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

6.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit -
sache,  Art  der  Prozessführung  und  finanzieller  Lage  der  Parteien 
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 
21. Februar  2008  über  die  Kosten  und  Entschädigungen  vor  dem 
Bundesverwaltungsgericht  [VGKE,  SR  173.320.2]).  Im  Beschwerde-
verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu 
veranschlagen  (Art.  4  VGKE).  Im  Widerspruchsverfahren  besteht 
dieser  Streitwert  vor  allem  im  Schaden  der  beschwerdeführenden 
Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. 
Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ 
geringen  Kosten  des  erstinstanzlichen  Verfahrens  abschreckend 
wirken,  wenn  dafür  stets  konkrete  Aufwandsnachweise  im  Einzelfall 
verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der 
Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 
50'000.– und  Fr. 100'000.– festzulegen  (BGE  133  III  490  E.  3.3  – 
Turbinenfuss).  Von diesem Erfahrungswert  ist  auch  im  vorliegenden 
Verfahren  auszugehen.  Es  sprechen  keine  konkreten  Anhaltspunkte 
für  einen  höheren  oder  niedrigeren  Wert  der  strittigen  Marke.  Nach 
dem  Gesagten  rechtfertigt  es  sich,  die  Verfahrenskosten  auf  Fr. 
4'000.– festzulegen, wobei die Beschwerdeführerin davon einen Drittel 
(Fr. 1'335.–) und die Beschwerdegegnerin zwei Drittel (Fr. 2'665.–) zu 
tragen hat.

6.2 Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdeführerin etwa zu 
zwei  Dritteln  und  die  Beschwerdegegnerin  zu  einem Drittel  obsiegt, 
hat  die  Beschwerdegegnerin  der  Beschwerdeführerin  eine  ent-
sprechend  ermässigte  Parteientschädigung  zu  zahlen.  Im  vor-
liegenden  Fall  erscheint  eine  Parteientschädigung  von  Fr.  1'000.– 
(inkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren als angemessen.

6.3 Da der vorinstanzliche Entscheid teilweise aufzuheben ist, sind die 
diesbezüglichen Kosten neu zu verteilen. Die Beschwerdegegnerin hat 
zwei Drittel  der von der Beschwerdeführerin geleisteten und von der 

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Vorinstanz  zurückbehaltenen  Widerspruchsgebühr  (Fr. 800.–)  zu  be-
zahlen (Fr. 535.–). Zusätzlich ist der Beschwerdeführerin für das erst -
instanzliche  Verfahren  zu  Lasten  der  Beschwerdegegnerin  eine 
reduzierte Parteientschädigung von Fr. 665.– (inkl. MWSt), basierend 
auf  der  ursprünglich  von  der  Vorinstanz  für  einen  zweifachen 
Schriftenwechsel  auferlegten  Parteientschädigung  von  Fr.  2'000.–, 
zuzusprechen.

7.
Gegen  dieses  Urteil  steht  keine  Beschwerde  an  das  Bundesgericht 
offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, 
SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird  teilweise gutgeheissen. Ziffer 1 und 3 der Ver-
fügung  der  Vorinstanz  vom 28.  April  2010  betreffend  CH-Marke  Nr. 
525'093  WURZELBROT  /  CH-Marke  Nr.  572'620  WURZEL-RUSTI 
werden aufgehoben und der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen. 
Die Vorinstanz wird angewiesen, der CH-Marke Nr. 572'620 WURZEL-
RUSTI  den  Markenschutz  für  die  Waren  "Mehle  und  Getreide-
präparate,  feine  Backwaren  und  Konditorwaren,  Hefe,  Backpulver" 
(Klasse 30) zu verweigern.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin 
im Umfang von Fr. 1'335.– auferlegt und mit dem geleisteten Kosten-
vorschuss  von  Fr. 4'000.– verrechnet.  Der  Beschwerdeführerin  sind 
daher  Fr. 2'665.– aus der  Gerichtskasse zurückzuerstatten. Der  ver-
bleibende  Verfahrenskostenanteil  von  Fr.  2'665.– wird  der  Be-
schwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Er-
öffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.
Die  Beschwerdegegnerin  hat  die  Beschwerdeführerin  für  das  Be-
schwerdeverfahren  mit  insgesamt  Fr. 1'000.– (inkl.  MWSt)  zu  ent-
schädigen.

4.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Kosten des 
erstinstanzlichen  Widerspruchsverfahrens  in  der  Höhe  von  Fr. 535.– 

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sowie eine Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren von 
insgesamt Fr. 665.– (inkl. MWSt) zu bezahlen.

5.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Einschreiben;  Beilagen: Rückerstattungs-
formular; Beschwerdebeilagen zurück)

- die  Beschwerdegegnerin  (Einschreiben;  Beilagen:  Einzahlungs-
schein; Beilagen zurück)

- die Vorinstanz (Ref.-Nr. WV 9851; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Maria Amgwerd Kathrin Bigler

Versand: 7. Dezember 2010

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