# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 4441ab9e-c979-5cd2-8dbb-578a3e3984f3
**Source:** St. Gallen (SG)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2005-08-16
**Language:** de
**Title:** St.Gallen Handelsgericht 16.08.2005 HG.2005.21
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/SG_Gerichte/SG_HG_001_HG-2005-21_2005-08-16.pdf

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St.Galler Gerichte

Fall-Nr.: HG.2005.21

Stelle: Handelsgericht

Rubrik: Handelsgericht

Publikationsdatum: 16.08.2005

Entscheiddatum: 16.08.2005

Entscheid Handelsgericht, 16.08.2005
Art. 62 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 ZPO (sGS 961.2). Ein Verfahren ist nicht zu 
sistieren, wenn der Prozessgegenstand, nämlich das Streitpatent, in dem 
Umfang, in welchem es gemäss einer Erklärung eines teilweisen Verzichts 
des Patentinhabers gegenüber dem IGE aufrecht erhalten worden ist, 
feststeht (Handelsgericht, 16. August 2005, HG.2005.21).

Erwägungen

 

1. Die X GmbH (Klägerin) befasst sich mit dem Vertrieb von Induktionskochherden 

(kläg.act. 3). Die Beklagten, Y und die Z AG, sind auf dem Gebiet der Herstellung und 

dem Vertrieb von Küchenapparaten, insbesondere von Kochherden, tätig (kläg.act. 1, 

4). Der Beklagte 1 (Y) ist Inhaber des schweizerischen Patents Nr. 689'063 (kläg.act. 2, 

5), an dem er eine Lizenz an die Beklagte 2 (Z) vergeben hat. Diese beruft sich auf das 

Streitpatent (kläg.act. 6).

Das schweizerische Patent 689'063 bezieht sich auf ein Kochgerät, das eine induktive 

Heizvorrichtung aufweist. Es wurde am 31. August 1998 veröffentlicht. Mit Schreiben 

vom 21. Januar 2005 forderte das Patentanwaltsbüro F & Partner AG als Vertreterin der 

Klägerin die Beklagten auf, innert der Frist bis zum 4. Februar 2005 das Streitpatent 

zurückzuziehen (bekl.act. 1). In der Folge wurde eine Korrespondenz zwischen der F & 

Partner AG und dem Patentanwalt der Beklagten, S. K., geführt, wobei es 

insbesondere um die Gültigkeit des Streitpatents ging. Am 22. Februar 2005 setzte die 

F & Partner AG den Beklagten eine letzte Frist bis 28. Februar 2005, um das 

Streitpatent zurückzuziehen, ansonsten eine Nichtigkeitsklage eingereicht werde 

(bekl.act. 2-6). Die Klägerin reichte am 8. März 2005 die vorliegende Klage beim 

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Handelsgericht ein mit dem Rechtsbegehren, es sei festzustellen, dass das Streitpatent 

nichtig sei. Sie machte geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei, im Wesentlichen 

wegen fehlender Neuheit und zusätzlich wegen Naheliegens, keine Erfindung, weshalb 

das Patent nichtig sei.

Mit Schreiben vom 23. Mai 2005 reichte der Patentanwalt der Beklagten beim Eidg. 

Institut für Geistiges Eigentum (IGE) die Erklärung eines teilweisen Verzichts auf das 

Schweizer Patent 689'063 ein (bekl.act. 7). Die Beklagten reichten am 30. Mai 2005 

beim Handelsgericht ein Sistierungsbegehren ein, wobei sie insbesondere den Antrag 

stellten, das vorliegende Verfahren sei bis zum Vorliegen eines Entscheids des IGE 

über den beantragten Teilverzicht zu sistieren. Zur Begründung brachten sie 

insbesondere vor, nachdem das Streitpatent lediglich eingeschränkt aufrecht erhalten 

werde, sei dessen Anspruchswortlaut erst mit der Prüfung der Zulässigkeit des 

Teilverzichts durch das IGE eindeutig festgelegt. Die Durchführung dieser Prüfung 

durch das IGE gehe in jedem Fall rascher vonstatten als die Weiterführung des 

Prozesses mit der Einholung einer gerichtlichen Expertise. Die Interessen an einem 

Zuwarten mit dem Nichtigkeitsverfahren bis zum Vorliegen des Bescheids des IGE 

würden klar überwiegen.

Die Klägerin beantragte mit Stellungnahme vom 14. Juni 2005, das 

Sistierungsbegehren sei abzulehnen und das Verfahren fortzuführen. Die Beklagten 

reichten am 8. Juli 2005 eine Vernehmlassung und die Klägerin am 18. Juli 2005 die 

Duplik betreffend das Sistierungsbegehren ein. Mit Verfügung des 

Handelsgerichtspräsidenten vom 15. Juni 2005 wurden die Parteien darauf 

hingewiesen, dass das Handelsgericht über das Sistierungsbegehren der Beklagten 

nach Vorliegen der erwähnten Stellungnahmen ohne Parteiverhandlung entscheiden 

werde.

2. Das Handelsgericht ist für die vorliegende Klage betreffend Patentnichtigkeit 

sachlich zuständig (Art. 15 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Beklagten haben ihren Sitz bzw. 

Wohnsitz im Kanton St. Gallen. Der Patentanwalt, welcher als Vertreter des Inhabers 

des Streitpatents in der Patentschrift genannt wird, hat seinen Geschäftssitz in St. 

Gallen. Damit ist das Handelsgericht örtlich zuständig (Art. 2 und Art. 16 Ziff. 4 LugÜ; 

vgl. Art. 109 Abs. 1 und 3 IPRG).

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3. Gemäss Art. 62 Abs. 1 lit. b ZPO sistiert der Richter den Prozess, wenn das Urteil 

von der Entscheidung in einem anderen Verfahren abhängt. Beim "anderen Verfahren" 

kann es sich ebenfalls um einen Zivilprozess, jedoch auch z.B. um ein Straf- oder um 

ein Verwaltungsverfahren handeln. Die Parteien des anderen Verfahrens müssen nicht 

identisch sein mit den Parteien des sistierten Prozesses (Leuenberger/Uffer-Tobler, N 

3a zu Art. 62 ZPO). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird die Hängigkeit 

eines anderen Verfahrens, dessen Ausgang von präjudizieller Bedeutung ist, als 

zureichender Grund für eine Sistierung anerkannt (BGE 122 II 217 E.3e). Eine 

Beeinflussung des Prozesses durch ein anderes Verfahren, ohne dass man geradezu 

von Abhängigkeit sprechen kann, ist vom Richter in Anwendung von Art. 62 Abs. 2 

ZPO ("aus wichtigen Gründen geboten") unter Abwägung aller Interessen und im 

Hinblick auf das Gebot der beförderlichen Prozesserledigung zu würdigen 

(Leuenberger/Uffer-Tobler, N 3b und N 4b zu Art. 62 ZPO).

a) Der Beklagte 1 hat mit Erklärung vom 23. Mai 2005 gegenüber dem IGE auf das 

schweizerische Patent Nr. 689'063 teilweise verzichtet (bekl.act. 7). Gemäss Art. 24 

Abs. 1 lit. b PatG kann der Patentinhaber auf das Patent teilweise verzichten, indem er 

beim IGE den Antrag stellt, einen unabhängigen Patentanspruch durch 

Zusammenlegung mit einem oder mehreren von ihm abhängigen Patentansprüchen 

einzuschränken. Wenn unabhängige Patentansprüche mit von ihnen abhängigen 

Patentansprüchen zusammengelegt werden, erhalten die unabhängigen 

Patentansprüche mehr Merkmale, d.h. zusätzlich diejenigen der abhängigen 

Patentansprüche. Dadurch wird deren Schutzbereich tendenziell kleiner (P. Heinrich, 

PatG/EPÜ, Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz und Europäischen 

Patentübereinkommen, Rz 24.05). Vorliegend hat der Beklagte 1 mit der 

Verzichtserklärung vom 23. Mai 2005 unbestrittenermassen einen neuen 

Patentanspruch 1 formuliert, welcher den Inhalt der bisherigen Patentansprüche 1-4 

umfasst; mithin ist der neue Patentanspruch 1 durch die Zusammenlegung der erteilten 

Patentansprüche 1-4 entstanden (Vernehmlassung vom 08.07.2005, Ziff. 7, S. 3). 

Unbestrittenermassen hat der Beklagte 1 die bisherigen Patentansprüche 5-10 mit 

anderer Nummerierung unverändert gelassen. Dabei entspricht der neue 

Patentanspruch 2 dem bisherigen Anspruch 10, der neue Anspruch 3 dem bisherigen 

Anspruch 9, der Patentanspruch 4 dem bisherigen Anspruch 5, der Patentanspruch 5 

dem alten Anspruch 6, der Patentanspruch 6 dem alten Anspruch 7 und der neue 

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Patentanspruch 7 dem bisherigen Patentanspruch 8 (vgl. Stellungnahme vom 

14.06.2005, Ziff. 4f.). Der Sinn dieses vom Beklagten 1 erklärten Teilverzichts kann 

darin bestehen, das Patent gegen Angriffe resistenter zu machen, indem dem Kläger 

durch eine geeignete Einschränkung des Patents das Rechtsschutzinteresse für die 

Nichtigkeitsklage bezüglich des "zu weiten" Teils genommen wird (Heinrich, a.a.O., Rz 

24.02). Ein Teilverzicht hat, wenn eine Nichtigkeitsklage hängig ist, die Bedeutung einer 

teilweisen Klageanerkennung (SMI 1976, S. 23 E. 2; Heinrich, a.a.O., Rz 24.11). Mit der 

im Sinne eines Teilverzichts nach Einreichung der vorliegenden Klage vom Beklagten 1 

vorgenommenen Zusammenlegung der bisherigen Patentansprüche 1-4 in den neuen 

Patentanspruch 1 erfährt das Klagefundament der Nichtigkeitsklage der Klägerin 

grundsätzlich keine Änderung abgesehen davon, dass allenfalls mit der 

Zusammenlegung der bisherigen Patentansprüche 1-4 der Schutzbereich des 

Streitpatents eingeschränkt wird. In dem Masse, als eine solche Einschränkung des 

Schutzbereichs vorliegt, liegt eine teilweise Klageanerkennung durch die Beklagten vor. 

Die Beklagten sind an diese Erklärung, wonach die bisherigen Patentansprüche 1-4 

zusammengelegt worden sind, gebunden.

Ob ein Teilverzicht zulässig war, kann vom Gericht im Rahmen einer Nichtigkeitsklage 

überprüft werden, wobei allenfalls ein Teilverzicht als unwirksam zu behandeln ist (SMI 

1974, S. 93; Heinrich, a.a.O., Rz 24.15). Vorliegend ist indessen die Gültigkeit des 

Teilverzichts nicht richterlich zu überprüfen, nachdem die Klägerin dessen Gültigkeit 

ausdrücklich nicht bestreitet (Duplik vom 18.07.2005, Ziff. 2).

b) Die Beklagten verlangten die Sistierung des vorliegenden Verfahrens, weil der 

genaue Gegenstand des beantragten Teilverzichts resp. der genaue Anspruchswortlaut 

des Schweizer Patents erst mit der Prüfung der Zulässigkeit des Teilverzichts durch 

das IGE eindeutig festgelegt werde. In der Zwischenzeit sei unsicher, was genau 

Gegenstand des Patentschutzes und damit auch Streitgegenstand ist, womit der 

Richter in dieser Interimsphase die Gültigkeit des Teilverzichts nicht überprüfen könne. 

Die Klägerin hielt fest, es sei mit Sicherheit zu erwarten, dass das IGE den Teilverzicht, 

nachdem es sich dabei um eine reine Formsache handle, akzeptieren werde.

Der Patentinhaber kann durch Teilverzicht die Änderung der Patentansprüche selbst 

bewirken. Zu diesem Zweck reicht er eine Erklärung des teilweisen Verzichts ein, in der 

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er die gewünschten Änderungen der Patentansprüche angibt; eine Begründung ist 

nicht erforderlich (Art. 96 PatV). Die Beschreibung, die Zeichnungen und die 

Zusammenfassung können nicht geändert werden, jedoch gelten ihre Teile, die mit der 

Neufassung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, als nicht vorhanden (Art. 97 

Abs. 2 PatV). Das IGE prüft bei der Erklärung, ob diese die Bedingungen des Art. 24 

PatG erfüllt, ob die verbleibenden Ansprüche ausreichend klar sind und ob sie darüber 

hinaus den Einheitsregeln (Art. 52 PatG, Art. 30 PatV) entsprechen. Der Teilverzicht 

wird anschliessend in das Patentregister eingetragen und eine Ergänzung der 

Patentschrift mit der Neufassung der Patentansprüche veröffentlicht (Art. 98 Abs. 1 und 

2 PatV; Heinrich, a.a.O., Rz 42.11; J.-L. Comte, Schweizerisches 

Patenterteilungsverfahren, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und 

europäisches Patentrecht, Rz 7.78). Vorliegend ist in Übereinstimmung mit der Klägerin 

davon auszugehen, dass das IGE den vom Beklagten 1 erklärten Teilverzicht betreffend 

das Streitpatent ohne weiteres, nachdem die gesetzlichen Voraussetzungen 

offensichtlich erfüllt sind, in das Patentregister eintragen wird. Aber auch die Beklagten 

bringen keinerlei Gründe vor, weshalb der vom Beklagten 1 erklärte Teilverzicht nicht in 

der am 23. Mai 2005 erklärten Form ins Register eingetragen werden sollte. Sie legten 

insbesondere nicht dar, dass die Erklärung Zusätze enthalte, welche zu Unklarheiten 

führen könnten, sondern räumten selber ein, dass ausschliesslich ein unabhängiger 

Patentanspruch (Anspruch 1) durch Zusammenlegung mit mehreren von ihm 

abhängigen Patentansprüchen (Ansprüche 2, 3 und 4) eingeschränkt werde, was in 

genau dieser Form in Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG vorgesehen ist. Damit ist davon 

auszugehen, dass der Prozessgegenstand, nämlich das Streitpatent, in dem Umfang, 

in welchem es gemäss Erklärung eines teilweisen Verzichts vom 23. Mai 2005 (bekl.act. 

7) aufrecht erhalten worden ist, feststeht. Damit kann das vorliegende Verfahren auf 

dieser Grundlage weitergeführt werden, und das Sistierungsgesuch ist abzuweisen.

c) Das Sistierungsgesuch wäre aber auch dann abzuweisen, wenn bis zum Entscheid 

des IGE betreffend den Teilverzicht unsicher wäre, was genau Gegenstand des 

Patentschutzes und damit im vorliegenden Verfahren Streitgegenstand ist. Wie bereits 

ausgeführt, bestreitet die Klägerin die Gültigkeit des Teilverzichts nicht, so dass das 

Handelsgericht über diesen auch nicht zu befinden hat. Die Klägerin verlangt somit im 

vorliegenden Verfahren, es sei die Nichtigkeit des schweizerischen Patents 689'063 

festzustellen, wobei es um den Schutzumfang des Patents entsprechend der Erklärung 

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des Beklagten 1 betreffend einen teilweisen Verzicht auf das Patent 689'063 geht. Die 

Klägerin hat ausdrücklich erklärt, dass trotz des erklärten und von ihr anerkannten 

Teilverzichts der Klagebegründung im Moment nichts beigefügt zu werden brauche, 

sondern die Beklagten ohne weiteres darlegen könnten, wieso entgegen der 

Klagebegründung die Gegenstände ihres Patents doch neu oder allenfalls für die 

Fachperson nicht naheliegend gewesen seien (Stellungnahme vom 14.06.2005, Ziff. 

10). Würde also das IGE den Teilverzicht nicht akzeptieren, hätte das Handelsgericht 

dennoch den von den Beklagten erklärten und von der Klägerin akzeptierten 

Teilverzicht im Sinne einer teilweisen Klageanerkennung zu berücksichtigen, womit 

auch in diesem Fall der Schutzumfang des Streitpatents und damit der 

Streitgegenstand feststehen würde. Die Verfügung des IGE hätte also im vorliegenden 

Verfahren keine präjudizierende Wirkung. Damit wäre auch in diesem Fall das 

Sistierungsgesuch der Beklagten abzuweisen.

Im Übrigen hat die Klägerin bereits dargelegt, weshalb der Prozess auf der Grundlage 

der neuen Patentansprüche weitergeführt werden kann, nachdem sich die 

Klagebegründung insbesondere bereits auf den Gegenstand des neuen 

Patentanspruchs 1 beziehe (Stellungnahme vom 14.06.2005, Ziff. 9). Und auch die 

Beklagten haben bereits einlässlich zur Gültigkeit des eingeschränkten Klagepatents 

Stellung genommen (Vernehmlassung vom 08.07.2005, Ziff. 7), womit auch sie - 

zumindest im Rahmen dieser Ausführungen - davon ausgehen, dass der Schutzumfang 

des Streitpatents und damit der Streitgegenstand hinreichend feststeht.

d) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das vorliegende Urteil nicht von der 

Entscheidung in einem anderen Verfahren, insbesondere die Verfügung des IGE 

betreffend Zulässigkeit des vom Beklagten 1 erklärten, teilweisen Verzicht auf das 

Patent Nr. 689'063, abhängt. Das Sistierungsgesuch ist deshalb abzuweisen.

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