# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 4ba91928-9cbc-5323-8d2c-90fbc68094ba
**Source:** Bundesgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2019-06-06
**Language:** de
**Title:** Bundespatentgericht 06.06.2019 O2016_016
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BPatG/CH_PATG_001_O2016-016_2019-06-06.pdf

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l  d e s  b r e v e t s

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  d e i  b r e v e t t i

T r i b u n a l  f e d e r a l  d a  p a t e n t a s

F e d e r a l  P a t e n t  C o u r t

O2016_016

U r t e i l  v o m  6 .  J u n i  2 0 1 9

Besetzung Instruktionsrichter Dr. iur. Daniel M. Alder,

Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi,

Richter Dr. sc. nat., Dipl. Chem. Hannes Spillmann,

Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte Develco Pharma Schweiz AG, Hohenrainstrasse 12d, 

4133 Pratteln, 

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, TIMES 

Attorneys, Falkenstrasse 27, 8024 Zürich, patentanwaltlich 

beraten durch Dr. Cornelia Hoffmann, Schaad Balass Menzl 

Partner AG, Dufourstrasse 101, 8034 Zürich,

Klägerin und Widerbeklagte

gegen

Mundipharma Medical Company, Hamilton, Bermuda,

c/o Mundipharma Medical Company, Hamilton, Bermuda, 

Basel Branch, Hamilton, Bermuda, Basel Branch, St. Alban-

Rheinweg 74, 4052 Basel, 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer, Meyer-

lustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 

1765, 8031 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Dirk

Bühler und Dr. Andreas Ledl, Maiwald Patentanwalts GmbH,

Elisenstrasse 3, DE-80335 München,

Beklagte und Widerklägerin

Gegenstand Patentnichtigkeit und Patentverletzung

Formulierung mit Oxycodon und Naloxon (EP 2 245 825)

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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Prozessgeschichte

1.

Mit Klage auf Patentnichtigkeit vom 18. November 2016 stellte die Klägerin 

und Widerbeklagte (nachfolgend «Klägerin») folgende Rechtsbegehren:

«(1) The Swiss part of EP 2 425 825 with the title «Pharmaceutical preparation 

containing oxycodone and naloxone» shall be declared invalid.

(2) Court and attorneys’ fees, including costs of the patent attorney necessarily 

engaged plus value added tax, shall be borne by Respondent.» 

2.

Die Klage richtete sich ursprünglich gegen die Euro-Celtique S.A. Mit 

Schreiben vom 24. Januar 2017 teilten die Rechtsvertreter der ursprüngli-

chen Beklagten mit, dass das Streitpatent auf die Mundipharma Medical 

Company, Hamilton, Bermuda übertragen worden sei. In der Folge wurde 

dieser Frist angesetzt, um mitzuteilen, ob sie anstelle der Euro-Celtique 

S.A. in den vorliegenden Prozess eintrete. Mit Schreiben vom 9. Februar 

2017 teilte die Mundipharma Medical Company, Hamilton, Bermuda mit, 

dass sie in den vorliegenden Prozess eintrete.

3.

Mit Klageantwort vom 26. April 2017 beantragte die Beklagte und Wider-

klägerin (nachfolgend «Beklagte») die Abweisung der Klage mit folgenden 

Rechtsbegehren:

«1. The complaint shall be dismissed in its entirety.

2. Court costs and legal fees, including the expenses for the assisting patent 

attorney, related to the nullity proceedings to be borne by Plaintiff.»

Gleichzeitig erhob die Beklagte Widerklage auf Patentverletzung nicht nur 

gegen die Klägerin, sondern auch noch gegen zwei weitere juristische Per-

sonen, indem sie folgende Rechtsbegehren stellte:

«1.1 Plaintiff and Konapharma shall be prohibited under the threat of a disciplinary 

fine of CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Code of Civil 

Procedure (ZPO), and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1 lit. b 

ZPO, as well as a penalty (fine) for its executives according to Art. 292 Swiss 

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Criminal Code (StGB), to manufacture, store, offer, sell, distribute, import, ex-

port, or otherwise place on the market, as well as possess for those purposes 

in Switzerland

- a pharmaceutical formulation for oral administration to human patients

- comprising the two active ingredients oxycodone hydrochloride and nalox-

one hydrochloride,

- wherein the formulation provides sustained release of the oxycodone hy-

drochloride and the naloxone hydrochloride, 

- and comprises 

10 mg oxycodone hydrochloride and 5mg naloxone hydrochloride;

20 mg oxycodone hydrochloride and 10mg naloxone hydrochloride;

30 mg oxycodone hydrochloride and 15mg naloxone hydrochloride; and/or

40 mg oxycodone hydrochloride and 20 mg naloxone hydrochloride.

1.2 Develco-D shall be prohibited under the threat of a disciplinary fine of CHF 

1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Code of Civil Procedure 

(ZPO), and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1 lit. b ZPO, as well 

as a penalty (fine) for its executives according to Art. 292 Swiss Criminal Code 

(StGB), to act as the batch release entity for pharmaceutical products accord-

ing to Prayer for Relief no. 1.1 that are manufactured in Switzerland and ex-

ported to the European Union.

2. Plaintiff, Konapharma and Develco-D shall be ordered under the threat of a 

disciplinary fine of CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Code 

of Civil Procedure (ZPO), and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 

1 lit. b ZPO, and a penalty (fine) for its executives according to Art. 292 StGB 

within forty calendar days after this decision has become enforceable to pro-

vide information and render a proper account by indicating:

the names and addresses of the manufacturers and/or suppliers of the phar-

maceutical product according to Prayer for Relief no. 1.1 of the Counterclaim 

and Claim (Plaintiff and Konapharma) and Prayer for Relief no. 1.2 (Develco-

D) (including the manufacturers and/or suppliers of the active pharmaceutical 

ingredient and the formulators of the pharmaceutical products);

the names and addresses of the commercial customers of the pharmaceutical 

products according to Prayer for Relief no. 1.1 of the Counterclaim and Claim 

(Plaintiff and Konapharma) and Prayer for Relief no. 1.2 (Develco-D);

the quantities of the delivered, and/or ordered pharmaceutical products ac-

cording to Prayer for Relief no. 1.1 of the Counterclaim and Claim (Plaintiff 

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and Konapharma) and Prayer for Relief no. 1.2 (Develco-D) itemized by the 

dates, the batch numbers, the dosage forms, the packaging sizes; and the 

customers;

the gross revenue and net revenue achieved with the pharmaceutical prod-

ucts according to Prayer for Relief no. 1.1 of the Counterclaim and Claim 

(Plaintiff and Konapharma) and Prayer for Relief no. 1.2 (Develco-D) broken 

down by individual deliveries, dates, batch numbers, customers, dosage 

forms, and quantities; 

the manufacturing costs, purchase price, or other expenses itemized by the 

individual cost factors which can directly and exclusively be attributed to the 

manufacture and distribution of the pharmaceutical products according to 

Prayer for Relief no. 1.1 of the Counterclaim and Claim (Plaintiff and Kona-

pharma) and Prayer for Relief no. 1.2 (Develco-D);

the net profit made with the pharmaceutical products according to Prayer for 

Relief no. 1.1 of the Counterclaim and Claim (Plaintiff and Konapharma) and 

Prayer for Relief no. 1.2 (Develco-D).

3. After providing proper renderings of accounts according to Prayer for Relief 

no. 2 of the Counterclaim and Claim and for the period of time until the prohi-

bitions requested in Prayers for Relief no. 1.1 and/or 1.2 of the Counterclaim 

and Claim are ordered and complied with, Plaintiff, Konapharma and Develco-

D, under several and joint liability, shall be ordered to do the following at De-

fendant’s choice:

- to compensate Defendant for lost profits, plus five percent interest as of 

the respective damage date, or 

- to surrender net profits gained in connection with the sale of the pharma-

ceutical products as described in Prayer for Relief no. 1.1 of the Counter-

claim and Claim (Plaintiff and Konapharma) and Prayer for relief no. 1.2 

(Develco-D), plus five percent interest as of the date of the gain of the 

profit, or

- to pay a reasonable royalty fee for the unauthorized use of Defendant’s 

patent EP 2 425 825, plus five percent interest as of the date of the use of 

the patent.

4. Plaintiff, Konapharma and Develco-D shall be ordered under the threat of a 

disciplinary fine of CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Code 

of Civil Procedure (ZPO), and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 

1 lit. b ZPO, and a penalty (fine) for its executives according to Art. 292 StGB 

to have any amount of the pharmaceutical products as described in Prayer 

for Relief no. 1.1 of the Counterclaim and Claim (Plaintiff and Konapharma) 

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and in Prayer for Relief no. 1.2 (Develco-D) in their direct or indirect posses-

sion or control when this ruling becomes enforceable destroyed on their own 

costs and to submit the destruction protocol, which confirms the destruction 

of the corresponding products indicating the date, place and amount of the 

destroyed products, to the Court as well as the Defendant within forty calen-

dar days after this decision has become enforceable.

5. Plaintiff, Konapharma and Develco-D shall be ordered under the threat of a 

disciplinary fine of CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Code 

of Civil Procedure (ZPO), and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 

1 lit. b ZPO, and a penalty (fine) for its executives according to Art. 292 StGB 

to recall the products as described in Prayer for Relief no. 1.1 of the Counter-

claim and Claim(Plaintiff and Konapharma) and in Prayer for Relief no. 1.2 

(Develco-D) that have been shipped to customers from their commercial cus-

tomers by advising them of the patent infringing status and with the firm com-

mitment to reimburse any payments as well as assume necessary packaging 

and transport costs and customs and storage costs related to them within five 

calendar days after this decision has become enforceable.

6. All costs and fees, including the expenses for patent attorney’s advice, related 

to the Counterclaim and Infringement Claim to be borne by Plaintiff, Kona-

pharma and Develco-D under joint and several liability.»

4.

Am 6. Mai 2017 trat das Bundespatentgericht auf die Klagen gerichtet auf 

die zwei weiteren juristischen Personen nicht ein.

5.

Mit Eingabe vom 12. Juni 2017 erstattete die Klägerin die Widerklageant-

wort und stellte folgende Rechtsbegehren:

«(1) The Swiss part of EP 2 425 825 with the title «Pharmaceutical preparation 

containing oxycodone and naloxone» shall be declared invalid.

(2) All prayers for relief of counterclaims raised by Plaintiff of Counterclaim on 26 

April 2017 against Defendant to Counterclaim shall be entirely dismissed, to 

the extent they are entered into

(3) Court costs and attorneys‘ fees, including the costs incurred for the assisting 

patent attorney necessarily engaged plus value added tax, shall be borne by 

Defendant/Plaintiff of Counterclaim.»

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6.

Anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 27. September 2017 konnte 

keine Einigung gefunden werden.

7.

Am 20. Oktober 2017 erstattete die Klägerin die Replik, ohne die Rechts-

begehren zu ändern.

8.

Mit Eingabe vom 12. Dezember 2017 erstattete die Beklagte die Duplik und 

Widerklagereplik mit folgenden Rechtsbegehren:

«With respect to the Complaint

1. The complaint shall be dismissed in its entirety.

2. Auxiliary to no. 1 above, the Swiss part of EP 2 425 825 shall be upheld with 

the following claims:

1. An oral pharmaceutical formulation comprising oxycodone hydrochloride  

and naloxone hydrochloride, wherein the formulation provides sustained 

release of oxycodone hydrochloride and naloxone hydrochloride, wherein 

the formulation comprises 20mg of oxycodone hydrochloride and wherein 

the formulation comprises 10mg of naloxone hydrochloride.

2. Pharmaceutical formulation according to claim 1, wherein the formulation 

corresponds to a tablet, pill, capsule, granule or powder.

3. Auxiliary to no. 2 above, the Swiss part of EP 2 425 825 shall be upheld with 

the following claims:

1. A storage stable oral pharmaceutical formulation comprising oxycodone 

hydrochloride and naloxone hydrochloride, wherein the formulation pro-

vides sustained release of oxycodone hydrochloride and naloxone hydro-

chloride, wherein the formulation comprises 20mg of oxycodone hydro-

chloride and wherein the formulation comprises 10mg of naloxone hydro-

chloride.

2. Pharmaceutical formulation according to claim 1, wherein the formulation 

corresponds to a tablet, pill, capsule, granule or powder.

4. Court costs and legal fees related to the nullity proceedings, including the 

expenses for the assisting patent attorneys, to be borne by Plaintiff.

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With respect to the Counterclaim

5.a. Plaintiff shall be prohibited under the threat of a disciplinary fine of CHF 1,000 

per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Code of Civil Procedure (ZPO), and 

at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1 lit. b ZPO, as well as a penalty 

(fine) for its executives according to Art. 292 Swiss Criminal Code (StGB) to 

manufacture, store, offer, sell, distribute, export, or otherwise place on the 

market, as well as possess for these purposes, and/or incite and for assist 

third parties, including, but not limited to, Konapharma AG, with respect to the 

manufacturing, storing, offering, selling, distributing, exporting, or otherwise 

placing on the market, as well as possessing for those purposes, of

• a pharmaceutical formulation for oral administration to human patients

• comprising the two active ingredients oxycodone hydrochloride and nalox-

one hydrochloride,

• wherein the formulation provides sustained release of the oxycodone hydro-

chloride and the naloxone hydrochloride, i.e., wherein the formulation has 

been authorized by the Swiss Agency of Therapeutic Products, the European 

Medicines Agency or any agency for therapeutic products of a member state 

of the European Economic Area as a «sustained release», «prolonged re-

lease» or «retard» formulation of the oxycodone hydrochloride and the nalox-

one hydrochloride,

• and comprises

-- 10 mg oxycodone hydrochloride and 5 mg naloxone hydrochloride; or

-- 20 mg oxycodone hydrochloride and 10 mg naloxone hydrochloride; or

-- 30 mg oxycodone hydrochloride and 15 mg naloxone hydrochloride; or

-- 40 mg oxycodone hydrochloride and 20 mg naloxone hydrochloride.

5.b. Auxiliary to no. 5.a, Plaintiff shall be prohibited under the threat of a discipli-

nary fine of CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Code of Civil 

Procedure (ZPO), and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1 lit. b 

ZPO, as well as a penalty (fine) for its executives according to Art. 292 Swiss 

Criminal Code (StGB) to manufacture, store, offer, sell, distribute, export, or 

otherwise place on the market, as well as possess for these purposes, and/or 

incite and/or assist third parties, including, but not limited to, Konapharma AG, 

with respect to the manufacturing, storing, offering, selling, distributing, ex-

porting, or otherwise placing on the market, as weIl as possessing for those 

purposes, of

• a pharmaceutical formulation for oral administration to human patients

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• comprising 20 mg oxycodone hydrochloride and 10 mg naloxone hydrochlo-

ride,

• wherein the formulation provides sustained release of the oxycodone hydro-

chloride and the naloxone hydrochloride, i.e., wherein the formulation has 

been authorized by the Swiss Agency of Therapeutic Products, the European 

Medicines Agency or any agency tor therapeutic products of a member state 

of the European Economic Area as a «sustained release», «prolonged re-

lease» or «retard» formulation of the oxycodone hydrochloride and the nalox-

one hydrochloride.

5.c. Auxiliary to no. 5.b, Plaintiff shall be prohibited under the threat of a discipli-

nary fine of CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Code of Civil 

Procedure (ZPO), and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1 lit. b 

ZPO, as weIl as a penalty (fine) for its executives according to Art. 292 Swiss 

Criminal Code (StGB) to manufacture, store, offer, sell, distribute, export, or 

otherwise place on the market, as well as possess for these purposes, and/or 

incite and/or assist third parties, including, but not limited to, 

Konapharma AG, with respect to the manufacturing, storing, offering, selling, 

distributing, exporting, or otherwise placing on the market, as well as pos-

sessing for those purposes, of

• a pharmaceutical formulation for oral administration to human patients

• comprising 20 mg oxycodone hydrochloride and 10 mg naloxone hydrochlo-

ride,

• wherein the formulation provides sustained release of the oxycodone hydro-

chloride and the naloxone hydrochloride, i.e., wherein the formulation has 

been authorized by the Swiss Agency of Therapeutic Products, the European 

Medicines Agency or any agency for therapeutic products of an EU member 

state as a «sustained release», «prolonged release» or «retard» formulation 

of the oxycodone hydrochloride and the naloxone hydrochloride, and

• which is authorized by the Swiss Agency of Therapeutic Products, the Eu-

ropean Medicines Agency or any agency for therapeutic products of a mem-

ber state of the European Economic Area on the basis that it may be stored 

at 25°C and/or with a shelf life of 2 years.

6. Plaintiff shall be ordered under the threat of a disciplinary fine of CHF 1,000 

per day according to Art. 343 para. 1 Nt. c Code of Civil Procedure (ZPO), 

and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1 lit. b ZPO, and a penalty 

(fine) for its executives according to Art. 292 StGB within forty calendar days 

after this decision has become final and binding to provide information and 

render a proper account by indicating:

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i. the names and addresses of the manufacturers and for suppliers of the 

pharmaceutical product or its ingredients according to Prayers for Relief nos. 

5.a, 5.b or 5.c (including the manufacturers and/or suppliers of the active phar-

maceutical ingredient and the formulators of the pharmaceutical products);

ii. the names and addresses of the commercial customers of the pharmaceu-

tical products according to Prayers for Relief nos. 5.a, 5.b or 5.c;

iii. the quantities of the pharmaceutical products according to Prayers for Re-

lief nos. 5.a, 5.b or 5.c itemized by the dates, the batch numbers, the dosage 

forms, the packaging sizes, and the customers;

iv. the gross revenue and net revenue achieved with the pharmaceutical prod-

ucts according to Prayers for Relief nos. 5.a, 5.b or 5.c broken down by indi-

vidual deliveries, dates, batch numbers, customers, dosage forms, and quan-

tities;

v. the manufacturing costs, purchase price, or other expenses itemized by the 

individual cost factors which can directly and exclusively be attributed to the 

manufacture and distribution of the pharmaceutical products according to 

Prayers for Relief nos. 5.a, 5.b or 5.c

vi. the net profit made with the pharmaceutical formulation according to Pray-

ers for Relief nos. 5.a, 5.b or 5.c.

7. After providing proper renderings of accounts according to Prayer for Relief 

no. 6 and for the period of time until the prohibitions requested in Prayers for 

Relief nos. 5.a, 5.b or 5.c are ordered and complied with, Plaintiff shall be 

ordered to do the following at Defendant‘s choice:

i. to compensate Defendant for lost profits, plus five percent interest as of the 

respective damage date, or

ii. to surrender net profits gained in connection with the sale of the pharma-

ceutical products as described in Prayers for Relief nos. 5.a, 5.b or 5.c, plus 

five percent interest as of the date of the gain of the profit, or

iii. to pay a reasonable royalty fee for the unauthorized use of Defendant‘s 

patent EP 2 425 825, plus five percent interest as of the date of the use of the 

patent, but in any event an amount of at least CHF 30,000.

8. Plaintiff shall be ordered under the threat of a disciplinary fine of CHF 1,000 

per day according to Art. 343 para. 1 lit, c Code of Civil Procedure (ZPO), and 

at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1 lit. b ZPO, and a penalty 

(fine) for its executives according to Art. 292 StGB to have any amount of the 

pharmaceutical products as described in Prayers for Relief nos. 5.a, 5.b or 

5.c in its direct or indirect possession or control when this decision becomes 

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enforceable destroyed on its own costs and to submit the destruction protocol, 

which confirms the destruction of the corresponding products indicating the 

date, place and amount of the destroyed products, to the Court as well as the 

Defendant within forty calendar days after this decision has become final and 

binding.

9. Plaintiff shall be ordered under the threat of a disciplinary fine of CHF 1,000 

per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Code of Civil Procedure (ZPO), and 

at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1 lit. b ZPO, and a penalty 

(fine) for its executives according to Art. 292 StGB to recall the pharmaceuti-

cal products as described in Prayers for Relief nos. 5.a, 5.b or 5.c that have 

already been shipped to customers from such commercial customers by ad-

vising them of the patent infringing status of the concerned products and with 

the firm commitment to reimburse any payments as well as assume neces-

sary packaging and transport costs and customs and storage costs related to 

them within five calendar days after this decision has become final and bind-

ing.

10. All costs and fees, including the expenses for the assisting patent attorneys, 

related to the counterclaim to be borne by Plaintiff.»

9.

Am 10. Januar 2018 informierte die Beklagte das Gericht über Parallelent-

scheidungen in Deutschland. 

10.

Mit Eingabe vom 29. Januar 2018 bezog die Klägerin Stellung zur Duplik 

in der Nichtigkeitsklage und erstattete die Widerklageduplik, wobei sie fol-

gende geänderten Rechtsbegehren stellte:

«(1) The Swiss part of EP 2 425 825 with the title «Pharmaceutical preparation 

containing oxycodone and naloxone» shall be declared invalid.

(2) Auxiliary to no 1: The Swiss part of EP 2 425 825 with claims limited according 

to Defendant‘s Auxiliary Request 1 shall be declared invalid.

(3) Auxiliary to no. 2: The Swiss part of EP 2 425 825 with claims limited accord-

ing to Defendant‘s Auxiliary Request 2 shall be declared invalid.

(4) All prayers for relief of counterclaims raised by Plaintiff of Counterclaim 

against Defendant to Counterclaim shall be entirely dismissed, to the extent 

they are entered into.

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(5) Court costs and attorneys‘ fees, including the costs incurred tor the assisting 

patent attorney necessarily engaged plus value added tax, shall be borne by 

Defendant/Plaintiff of Counterclaim.»

11.

Am 21. Februar 2018, 10. April 2018, 25. April 2018, 9. Mai 2018, 8. No-

vember 2018 und 12. Dezember 2018 folgten weitere Eingaben der Par-

teien. 

12.

Am 17. Januar 2019 erstattete Richter Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. 

Die Stellungnahme der Klägerin dazu erfolgte am 7. Februar 2019, dieje-

nige der Beklagten am 1. März 2019.

13.

Am 12. Februar 2019 erfolgte eine Noveneingabe der Klägerin, zu welcher 

die Beklagte am 25. Februar 2019 Stellung nahm.

14.

Am 8. Mai 2019 fand die Hauptverhandlung statt.

Prozessuales

15.

Die Klägerin, ein Pharmaunternehmen, ist eine schweizerische Aktienge-

sellschaft mit Sitz in der Schweiz. Die Beklagte ist ein Pharmaunternehmen 

mit Sitz auf den Bermudas. Es handelt sich somit um einen internationalen 

Sachverhalt. Die Hauptklage betrifft die Nichtigkeit des Schweizer Teils des 

europäischen Patents EP 2 425 825 B1. Gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. 

Art. 22 Ziff. 4 LugÜ ist die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die 

Haupt- bzw. Nichtigkeitsklage gegeben und gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG 

i.V.m. Art. 6 Ziff. 3 LugÜ ist die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts 

auch für die Verletzungswiderklage gegeben.

Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar.

Beurteilung

16.

Das europäische Patent EP 2 425 825 B1 (nachfolgend «Streitpatent») be-

trifft eine orale pharmazeutische Zubereitung mit verzögerter Freisetzung, 

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Seite 12

die Oxycodon Hydrochlorid und Naloxon Hydrochlorid enthält zur Behand-

lung von Schmerzen.

Das Streitpatent geht auf eine internationale Anmeldung vom 4. April 2003 

unter Beanspruchung von zwei Prioritäten deutscher Patentanmeldungen 

vom 5. April 2002 (DE 10215131, DE 10215067) zurück, wurde als Teilan-

meldung zur regionalen Phase vor dem EPA dazu angemeldet und am 16. 

November 2016 erteilt.

Fachmann:

17.

Nach Auffassung der Klägerin handelt es sich beim Fachmann um einen 

Formulierungsspezialisten mit vertiefter Erfahrung im Gebiet der Formulie-

rung von Medikamenten, die Opioid Agonisten und Antagonisten enthalten. 

Er arbeitet zusammen in einem Team mit Pharmakologen und Klinikern, 

die Erfahrung in der Behandlung von schweren Schmerzen haben.

Die Beklagte teilt die Meinung, dass ein Team zu berücksichtigen ist, mit 

den gleichen Mitgliedern, wie von der Klägerin vorgeschlagen, legt aber 

Wert darauf, dass der Kliniker den Lead in diesem Team haben soll. Es sei 

Aufgabe des Klinikers, den wesentlichen Effekt der Erfindung, die Verhin-

derung von Verstopfung, zu erreichen, und festzulegen, welche Substan-

zen zusammen in welchem Verhältnis mit verzögerter Freisetzung formu-

liert werden sollen. Erst wenn diese Grundsatzentscheidung gefallen sei, 

komme der Formulierungsspezialist zum Zuge.

Die Klägerin stellt sich dieser Ansicht entgegen, und begründet dies damit, 

dass im Streitpatent nicht nur die Verhinderung der Nebenwirkungen ein 

Thema sei, sondern vor allem auch eine reduzierte Verabreichungshäufig-

keit und damit eine verbesserte Einhaltung der Medikamenteneinnahme-

vorgaben sowie die Lagerungsstabilität bzw. dass die Freisetzung der 

Wirkstoffe gleichmässig und unabhängig voneinander auch nach langer 

Lagerung erfolgt.

18.

Tatsächlich ergibt sich aus den Absätzen [0037] und [0043] sowie [0044] 

des Streitpatents nicht nur die Verhinderung der Nebenwirkungen, sondern 

auch das reduzierte Missbrauchspotenzial und die reduzierte Verabrei-

chungsfrequenz sowie die Stabilität und Unabhängigkeit der Freisetzung 

der beiden Wirkstoffe. Das sind genau jene Themen, mit denen sich vor-

nehmlich der Formulierungsspezialist in der Praxis auseinandersetzt. Das 

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Streitpatent legt zudem selber dar, dass aus der D2 die von der Beklagten 

hervorgehobene Verhinderung der Nebenwirkung der Verstopfung durch 

die Kombination eines Opioid-Agonisten mit einem Antagonisten bereits 

bekannt ist (vgl. [0017], wobei als Antagonist Naltrexon eingesetzt wird).

Es ist entsprechend davon auszugehen, dass der Lead im Team beim For-

mulierungsspezialisten liegt, was auch die Ausführungsbeispiele im Streit-

patent belegen, die vor allem unterschiedliche Formulierungen, d.h. vari-

able Zusammensetzungen der Zusatzstoffe neben den eigentlichen Wirk-

stoffen, beschreiben. Dabei wird aber eine enge Zusammenarbeit zwi-

schen dem Formulierungsspezialisten und dem Kliniker angenommen, d.h.

wer von den beiden nun effektiv den Lead im Team hat, ändert am Resultat 

der Beurteilung nichts.

Zulässigkeit der Änderungen:

19.

Das Streitpatent ist eine Teilanmeldung zur EP 1 492 505, die wiederum 

die europäische regionale Phase der WO 2003/084520 ist. 

Gemäss Art. 76 und 123 EPÜ muss damit der beanspruchte Gegenstand 

eine genügende Stützung sowohl in den ursprünglich eingereichten Unter-

lagen der genannten internationalen Anmeldung als auch in der ursprüng-

lich eingereichten Fassung der Teilanmeldung haben. 

Der ursprünglich eingereichte Text der internationalen Anmeldung ist iden-

tisch zum ursprünglich eingereichten Text der Teilanmeldung, die zum 

Streitpatent geführt hat. 

Dabei ist hervorzuheben, dass die Offenlegungsschrift zum Streitpatent 

EP 2 425 825 Ansprüche enthält, die nicht ursprünglich eingereicht worden 

waren. Bei der Einreichung der Teilanmeldung wurden die in der internati-

onalen Phase ursprünglich eingereichten Ansprüche nicht als Ansprüche 

eingereicht, sondern im Rahmen der Beschreibung eingeleitet mit dem 

Satz «Some embodiments of the invention relate to» (in der Offenlegungs-

schrift in [0130] aufgeführt). Die am Ende offengelegten Ansprüche wurden 

nachgereicht (vgl. Deckblatt, unter «Remarks»), und gehören nicht zur ur-

sprünglich eingereichten und damit für Änderungen zur Verfügung stehen-

den Offenbarung.

O2016_016

Seite 14

Ob eine genügende Stützung in den Anmeldeunterlagen gegeben ist, wird 

in der Folge jeweils unter Bezugnahme auf [0001]-[0130] der Offenle-

gungsschrift dargelegt, da dies auch dem Offenbarungsgehalt der ur-

sprünglichen internationalen Anmeldung entspricht und damit der zur Ver-

fügung stehende Offenbarungsgehalt für das Streitpatent ist.

20.

Anspruch 1 des Streitpatents, aufgeschlüsselt gemäss der Darstellung der 

Klägerin, lautet wie folgt:

1.1 An oral pharmaceutical formulation comprising 

1.2 oxycodone hydrochloride and 

1.3 naloxone hydrochloride, wherein 

1.4 the formulation provides sustained release of oxycodone hydrochloride 

and naloxone hydrochloride, wherein 

1.5 the formulation comprises oxycodone hydrochloride in a weight ratio of 

2:1 to naloxone hydrochloride, wherein 

1.6 the formulation comprises oxycodone hydrochloride in an amount 

range of 10 to 150 mg and wherein 

1.7 the formulation comprises naloxone hydrochloride in an amount range 

of 1 to 50 mg.

Der ursprünglich eingereichte Anspruch lautete wie folgt :

A storage stable pharmaceutical preparation comprising oxycodone 

and naloxone characterized in that the active compounds are released 

from the preparation in a sustained, invariant and independent manner.

Als Änderungen markiert unterscheidet sich entsprechend der erteilte An-

spruch vom ursprünglich eingereichten wie folgt:

1.1 An oral storage stable pharmaceutical formulation comprising 

1.2 oxycodone hydrochloride and 

1.3 naloxone hydrochloride, wherein 

1.4 the active compounds are released from the preparation in a sustained, 

invariant and independent manner the formulation provides sustained 

release of oxycodone hydrochloride and naloxone hydrochloride, 

wherein 

O2016_016

Seite 15

1.5 the formulation comprises oxycodone hydrochloride in a weight ratio of 

2:1 to naloxone hydrochloride, wherein

1.6 the formulation comprises oxycodone hydrochloride in an amount 

range of 10 to 150 mg and wherein

1.7 the formulation comprises naloxone hydrochloride in an amount range 

of 1 to 50 mg.

21.

Nach Massgabe von Art. 123 (2) EPÜ darf die europäische Patentanmel-

dung nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den 

Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus-

geht. Der im Wesentlichen gleiche Wortlaut, dass der Gegenstand nicht 

über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehen 

darf, findet sich auch in Art. 76 (1) EPÜ bezüglich Teilanmeldungen.

Diese Beschränkung der Änderungen der Unterlagen, insbesondere der 

Ansprüche, soll ausschliessen, dass der Anmelder für Gegenstände

Schutz beanspruchen kann, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht of-

fenbart worden sind.1 Das Änderungsverbot über den Gegenstand der ur-

sprünglich eingereichten Unterlagen hinaus dient damit der Rechtssicher-

heit. Ein Dritter, der die ursprünglich eingereichten und in dieser Fassung 

auch veröffentlichten Anmeldungsunterlagen betrachtet, soll schon vor der 

Patenterteilung in der Lage sein, die Reichweite des Patentschutzes abzu-

schätzen, mit dem er möglicherweise konfrontiert wird.2 Eine Überra-

schung durch Patentansprüche, welche aufgrund der ursprünglich einge-

reichten Anmeldung nicht direkt und eindeutig zu erwarten waren, soll aus-

geschlossen werden.3 Nach dem sogenannten «Goldstandard» ist die ent-

scheidende Frage: Was konnte der Fachmann der Gesamtheit der ur-

sprünglichen Offenbarung unter Inanspruchnahme seines allgemeinen 

Fachwissens, objektiv und auf den Anmeldetag bezogen, unmittelbar und 

eindeutig entnehmen.4

                                               
1 BGer 4A_111/2011, Urteil vom 21. Juli 2011, E 4.3.1.
2 Blumer, in: Singer/Stauder, EPÜ, 7. Auflage, Art. 123 Rdn 36 sowie dort zitierte 
Rechtsprechung.
3 T514/88 E. 2.2 und 2.7, T746/94 E. 7 und T1118/98 E. 8.
4 Vgl. Blumer, in: Singer/Stauder, EPÜ, 7. Auflage, Art. 123, Rdn 45 sowie 
insbesondere T1363/12 Nr 1.2 sowie T248/12 Nr 3.3 mit Verweis auf G2/10, Nr.
4.3. 

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Seite 16

Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl 

im Hinzufügen also auch im Weglassen von Informationen bestehen.5

Vorliegend von besonderem Interesse sind insbesondere zwei Fragen: 

- Unter welchen Bedingungen dürfen Merkmale, die ursprünglich in den 

Ansprüchen genannt waren, wegelassen werden? 

- Wie ist zu beurteilen, ob ein Gegenstand unmittelbar und eindeutig den 

ursprünglich eingereichten Unterlagen entnommen werden kann, 

wenn man aus der ursprünglichen Offenbarung aus verschiedenen 

Textstellen, insbesondere in Form von mehreren Listen, Merkmale 

herauspicken muss, um zum Anspruchsgegenstand zu gelangen?

22.

Die Streichung eines Merkmals aus einem ursprünglich eingereichten ins-

besondere unabhängigen Anspruch ist in der Regel unzulässig.6 Der Fach-

mann geht bei der Lektüre einer Patentanmeldung und der dort genannten 

Ansprüche grundsätzlich davon aus, dass Merkmale, die in den Ansprü-

chen aufgeführt werden, wesentlich sind für die Erfindung.7 Ausnahmen 

aus diesem Prinzip sind nur möglich, wenn der Gesamtheit der ursprüng-

lich eingereichten Unterlagen für den Fachmann unmittelbar und eindeutig 

entnommen werden kann, dass gewisse Merkmale, obwohl im Hauptan-

spruch genannt, auch weggelassen werden können. Die Zulässigkeit einer 

Streichung hängt davon ab, ob das betreffende Merkmal wesentlich und 

mit den übrigen Merkmalen verknüpft ist. Der durch die Rechtsprechung 

entwickelte Test für die Frage, ob ein Merkmal weggelassen werden kann, 

lautet wie folgt: 8 ein Merkmal darf (im Englischen «may») weggelassen 

werden, wenn der Fachmann aufgrund der ursprünglichen Anmeldung un-

mittelbar und eindeutig erkennen kann, dass kumulativ

1) das Merkmal in der Offenbarung als nicht wesentlich hingestellt wor-

den ist;

2) es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung 

der technischen Aufgabe, die es lösen soll, nicht unerlässlich ist, und

                                               
5 BGer 4A_111/2011, Urteil vom 21. Juli 2011, E 4.3.1 sowie Blumer, in:
Singer/Stauder, EPÜ, 7. Auflage, Art. 123 Rdn 77.
6 Blumer, in: Singer/Stauder, EPÜ, 7. Auflage, Art. 123 Rdn 77.
7 Vgl. auch T260/85.
8 T331/87.

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Seite 17

3) das Ersetzen oder Streichen erfordert keine wesentliche Angleichung 

anderer Merkmale.

Diese Rechtsprechung ist aber nicht unumstritten,9 einige Beschwerde-

kammern wenden diese Kriterien weiter an,10 andere lehnen diese als nicht 

vereinbar mit dem «Goldstandard» ab,11 u.a. mit folgendem Hinweis:

«In ihrer Entscheidung G 2/10 (ABl. EPA 2012, 376) hat die Grosse Beschwer-

dekammer die frühere Rechtsprechung bekräftigt, der zufolge das Grundprinzip 

des Artikels 123 (2) EPÜ darin besteht, dass jede Änderung an den die Offen-

barung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung oder eines 

europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeich-

nungen) nur im Rahmen dessen erfolgen darf, was der Fachmann der Gesamt-

heit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Her-

anziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den An-

meldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (siehe Punkt 4.3 der 

Entscheidungsgründe). Zu prüfen ist also, ob der Fachmann unter Heranzie-

hung des allgemeinen Fachwissens den beanspruchten Gegenstand als – ex-

plizit oder implizit – unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung 

der Anmeldung offenbart ansehen würde (Punkt 4.5.4 der Entscheidungs-

gründe). Dieser allgemein akzeptierte Massstab für die Beurteilung der Frage, 

ob eine Änderung mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang steht, wird von der Gros-

sen Beschwerdekammer selbst als «Goldstandard» bezeichnet (letzter Absatz 

von Punkt 4.3 der Entscheidungsgründe: «... one could also say the «gold» 

standard ... »). Der Einfachheit halber wird im Folgenden ebenso dieser Begriff 

verwendet; in der Fachliteratur nennt man den Goldstandard manchmal auch 

den «Offenbarungstest» (disclosure test).», sowie Gründe 2.2.7: «Die Kammer 

ist zum Schluss gelangt, dass der Wesentlichkeitstest nicht mehr zum Einsatz 

kommen sollte.

…

Der Wesentlichkeitstest kann schon aus rein logischen Gründen nicht mit dem 

Goldstandard deckungsgleich sein. Dies geht auch schon aus dem Wortlaut 

der Entscheidung T 331/87 ("may not"; siehe Punkt 2.2.3 oben) hervor: die zu-

ständige Kammer hat selbst die Möglichkeit gesehen, dass die Bedingungen 

ihres Drei-Punkte-Tests erfüllt, Artikel 123 (2) EPÜ aber dennoch verletzt sein 

könnte. Daraus folgt aber schon, dass der Wesentlichkeitstest als solcher nicht 

                                               
9 BGer 4A_111/2011, Urteil vom 21. Juli 2011, E 4.3.1.
10 Vgl. z.B. T1227/01 oder T404/03.
11 T910/03 sowie insbesondere ausführlich T1852/13 E. 2.2.1-2.2.8, Zitat aus 
E. 2.2.1 und 2.2.8.

O2016_016

Seite 18

die Anwendung des Goldstandards ersetzen kann. Auch wenn der Wesentlich-

keitstest in Einzelfällen nützliche Indizien liefern kann, ist der Goldstandard der 

einzig relevante Maßstab (vgl. T755/12, Punkt 2.3 der Entscheidungsgründe).

…

Das Argument, dass der Wesentlichkeitstest der dem Artikel 123 (2) EPÜ zu-

grunde liegende Idee, nämlich dass der Anmelder keinen ungerechtfertigten 

Vorteil aus der Änderung ziehen dürfe und die Rechtssicherheit Dritter gewahrt 

werden müsse, nicht widerspricht, überzeugt die Kammer nicht. Der Goldstan-

dard ist vermutlich nicht der einzige Maßstab, der dieser Idee gerecht wird, aber 

er ist der einzige von der Großen Beschwerdekammer für richtig befundene 

Maßstab. Darüber hinaus ist fragwürdig, ob der Wesentlichkeitstest tatsächlich 

die Rechtssicherheit Dritter wahrt; die Ausführungen in Punkt 8.3 der Stellung-

nahme G 2/98 suggerieren vielmehr, dass Kriterien, die auf der Wesentlichkeit 

fußen, der Rechtssicherheit abträglich sind.»

Entscheidend für die Frage, ob eine Änderung zulässig ist, ist entspre-

chend der oben geschilderte «Goldstandard», davon kann nicht abgewi-

chen werden. Wie vom Bundesgericht festgehalten,12 ist aber, wenn bereits 

dieser Wesentlichkeitstest nicht erfüllt wird, davon auszugehen, dass eine 

unzulässige Änderung vorliegt.13

Damit ein ursprünglich in einem unabhängigen Anspruch genanntes Merk-

mal weggelassen werden kann, muss es somit entweder für den Fach-

mann unmittelbar und eindeutig erkennbar keinen technischen Beitrag leis-

ten, oder es muss für den Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennbar 

sein, dass es, obwohl es einen technischen Beitrag leistet, nicht zwingend 

für die Erfindung und insbesondere mit den anderen Anspruchsmerkmalen 

verknüpft ist und deshalb auch weggelassen werden kann.14

                                               
12 BGer 4A_111/2011, Urteil vom 21. Juli 2011, E 4.3.1 in fine.
13 Analog in den neuen Richtlinien für die Prüfung des EPA in H-V 3.1 festgehalten: 
«Aber selbst wenn die vorstehenden Kriterien erfüllt sind, muss die Abteilung 
trotzdem sicherstellen, dass die Änderung mittels Ersetzen oder Streichen eines 
Merkmals aus einem Anspruch die Erfordernisse des Art. 123 (2) erfüllt, wie sie 
auch in G3/89 und G11/91 dargelegt und in G2/10 als "Goldstandard" bezeichnet 
wurden.»
14 Vgl. Blumer, in: Singer/Stauder, EPÜ, 7. Auflage, Art. 123, Rdn 77-79 und darin 
zitierte Rechtsprechung.

O2016_016

Seite 19

23.

Wie bei der Streichung von Merkmalen ist auch bei der Frage, wie eine 

Auswahl aus verschiedenen in der Beschreibung verstreuten Merkmalen 

im Zusammenhang mit der Zulässigkeit zu beurteilen ist, der Goldstandard 

der Massstab. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Inhalt einer Anmeldung 

nicht als Reservoir gesehen werden kann, aus dem Merkmale von ver-

schiedenen Textstellen oder Ausführungsbeispielen ohne weiteres kombi-

niert werden können.15

Was bei Auswahl aus mehreren Listen unter «unmittelbar und eindeutig 

offenbart» zu verstehen ist, wird konkretisiert insbesondere durch die 

Grundsatz-Entscheidung T12/81, welche festgelegt hat, dass eine Ein-

schränkung durch Auswahl aus zwei Listen regelmässig als eine unzuläs-

sige Änderung zu betrachten ist, solange die Listen einen gewissen Um-

fang aufweisen.16 Die Beschwerdekammern des europäischen Patentamts 

wenden dabei einen strengen Massstab an, wie übrigens auch bei der Be-

urteilung der Neuheit und der Gültigkeit der Priorität, da dort der gleiche 

Massstab anzusetzen ist.17 Insbesondere dann, wenn aus zwei Listen je-

weils nur ein einziges Element ausgewählt wird (sogenanntes «singling 

out») liegt, sofern nicht ein Hinweis auf eine solche Kombination in den 

ursprünglich eingereichten Unterlagen zu finden ist, eine unzulässige Än-

derung vor, es wird mithin davon ausgegangen, dass dann keine unmittel-

bare und eindeutige Offenbarung dieser Kombination vorliegt.18

Ausnahmen aus diesem Prinzip ergeben sich zum Beispiel dann, wenn die 

Auswahl aus der ersten Liste zwingend die Auswahl eines anderen Ele-

ments aus der zweiten Liste ergibt.19 Weiter kann eine Auswahl von Ele-

menten aus zwei Listen, wenn es spezielle Hinweise («pointer») auf die 

Kombination gibt, beispielsweise indem ein Merkmal aus der Liste beson-

ders bevorzugt ist, zulässig sein.20 Das ist aber im Einzelfall genau anzu-

schauen, denn nach der Rechtsprechung wird nämlich die Kombination 

                                               
15 Vgl. viele weitere Entscheidungen in Rechtsprechung der Beschwerdekammern 
des europäischen Patentamts, 8. Aufl. 2016, II.E.1.4.1.
16 Vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des europäischen Patentamts, 
8. Aufl. 2016, II.E.1.4.2.
17 Vgl. auch Lindner, in: Singer/Stauder, EPÜ, 7. Auflage, Art. 54 Rdn 112-113 und 
insbesondere die Beispiele in Blumer, in: Singer/Stauder, EPÜ, 7. Auflage,
Art. 123 Rdn 96 sowie Bremi, in: Singer/Stauder, EPÜ, 7. Auflage, Art. 87 Rdn 49.
18 T727/00 sowie T615/95, T859/94, T942/98, T2013/08 E2.2.
19 T366/96.
20 Z.B. T686/99, T1799/12, T1511/07, T407/10, T1799/12.

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Seite 20

aus einem ursprünglich nicht als bevorzugt offenbarten Merkmal und zahl-

reichen weiteren, auf bevorzugten Merkmalen beruhenden Einschränkun-

gen bereits nicht als Änderung betrachtet, die mit Art. 123 (2) EPÜ verein-

bar ist.21

24.

Nimmt man die allgemeine Beschreibung als Basis, wobei Absatz [0130] 

ebenfalls zur allgemeinen Beschreibung gezählt wird, so muss man, um 

zum erteilten Anspruch zu gelangen, eine Mehrfachauswahl treffen, na-

mentlich:

– für die orale Verabreichung [0052] die Auswahl aus einer Liste mit meh-

reren Möglichkeiten, wobei hervorzuheben ist, dass sämtliche gearbei-

teten Beispiele orale Verabreichung betreffen und die bevorzugte Ver-

abreichung die orale Verabreichung ist;

– für das Hydrochlorid des jeweiligen Wirkstoffs die Auswahl aus der 

Liste in [0053], wobei zu bemerken ist, dass zwar in sämtlichen Bei-

spielen jeweils das Hydrochlorid verwendet wird, aber in der Liste in 

[0053] der allgemeinen Beschreibung das Hydrochlorid nicht bevorzugt 

wird;

– für das Gewichtsverhältnis der beiden Wirkstoffe von 2:1 braucht man 

[0056] dort die Auswahl aus einer Liste von unterschiedlichen Elemen-

ten. Im Anspruch wird ein spezifischer Wert von 2:1 als eines dieser 

Elemente vorgegeben. Zu bemerken ist, dass 2:1 in [0056] nicht be-

sonders als bevorzugt hervorgehoben wird und nicht im spezifischen 

Zusammenhang für das Hydrochlorid offenbart ist;

– für den Gewichtsanteil von Oxycodon muss zurückgegriffen werden 

auf die Angaben im Absatz [0058], wobei in Bezug auf die Gewichtsan-

teile zu bemerken ist, dass diese dort nicht ausdrücklich für das Hydro-

chlorid offenbart sind;

– und für den Gewichtsanteil von Naloxon muss zurückgegriffen wer-

den auf die Angaben im Absatz [0058], wobei in Bezug auf die Ge-

wichtsanteile zu bemerken ist, dass diese dort nicht ausdrücklich für 

das Hydrochlorid offenbart sind.

                                               
21 T407/10 E. 2.1.3.

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Seite 21

25.

Nimmt man die Ausführungsbeispiele als Basis, so ist festzustellen, dass 

immer mit der oralen Verabreichung gearbeitet wird und dass es mehrere 

Beispiele mit einem Verhältnis 2:1 von Oxycodon zu Naloxon (jeweils als 

Hydrochlorid) ([0096], [0099], [0116], [0124]) gibt, aber auch Beispiele mit 

anderen Verhältnissen der Wirkstoffe. So wird z.B. im Beispiel Oxy/Nal-5 

ein Verhältnis von 4:1angewandt, ein Verhältnis, das genau wie 2:1 in der 

Liste im Absatz [0056] genannt wird. 

In den Ausführungsbeispielen wird aber auch stets, neben anderen Formu-

lierungsbestandteilen, Ethylcellulose und ein Fettsäurealkohol als Träger-

material eingesetzt.

26.

Die orale Verabreichung kann, weil sie die bevorzugte Darreichungsform 

gemäss [0052] ist und in sämtlichen Ausführungsbeispielen verwendet 

wird, nicht als Auswahl betrachtet werden. 

27.

Dagegen ist die Auswahl der entsprechenden Hydrochloride, obwohl in 

[0053] in einer Liste genannt, eine Auswahl. 

Die Hydrochloride von beiden Wirkstoffen waren damals übliche Darrei-

chungsformen, aber nicht die einzigen. In D1 (WO 01/58451, vgl. Example 

14 auf S. 63) und in D4 (WO 02/092060, vgl. Table 3 and 4 auf S. 10) wird 

von Naloxon ausdrücklich in Abgrenzung zu Oxycodon nicht das Hydroch-

lorid eingesetzt. 

In den Ausführungsbeispielen werden ausschliesslich Hydrochloride bei-

der Wirkstoffe eingesetzt. Sie werden dort aber nur in Kombination mit an-

deren Formulierungsbestandteilen offenbart, insbesondere mit Ethylcellu-

lose und einem Fettsäurealkohol als Trägermaterial. Ein «pointer» im obi-

gen Sinne22 kann mit anderen Worten aus den Ausführungsbeispielen nicht 

abgeleitet werden.

Zudem wird in [0053] ausdrücklich ausgeführt, dass von den Wirkstoffen 

«neben der freien Base» auch andere Salze, unter anderem Hydrochlo-

ride, eingesetzt werden können. Das versteht der Fachmann so, dass im 

Prinzip die Offenbarung jeweils auf die freie Base bezogen zu betrachten 

ist, dass aber auch und als Variante davon gemäss [0053] bestimmte Salze 

                                               
22 Z.B. T686/99, T1799/12, T1511/07, T407/10, T1799/12.

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Seite 22

davon genommen werden können. Der Fachmann liest mit anderen Wor-

ten die restliche Beschreibung, wenn einfach von den Wirkstoffen an sich 

ohne Angabe einer bestimmten Form gesprochen wird, so, dass dann die 

freie Base gemeint ist. Er liest diese anderen Textstellen nicht so, dass nur 

die Hydrochlorid-Form gemeint sein kann.

Aus der Nennung von Hydrochlorid an erster Stelle in [0053] kann auch 

kein Hinweis auf eine bestimmte Bevorzugung abgeleitet werden, zumal 

dann gleiches auch für die Verhältnisse in [0056] gelten müsste, und dort 

wird gerade nicht das erstgenannte Element ausgewählt für den Anspruch 

(siehe unten). 

Der Fachmann versteht das insbesondere in den Merkmalen 1.2 und 1.3 

genannte Hydrochlorid der Wirkstoffe deshalb bereits als eine erste spezi-

fische Auswahl aus der Offenbarung. 

28.

In einer Gesamtschau stellt der Fachmann weiter fest, dass in den ur-

sprünglich eingereichten Ansprüchen eine an sich konsistente Kombination 

durch die in [0130] angegebenen «Claims» 14, 16, 18 und 19 präzis die 

Gewichtsanteile und die Verhältnisse der Wirkstoffe in Verbindung offen-

bart, so wie im Anspruch 1 des Streitpatents aufgeführt. Dies aber nur im 

Rahmen von Anspruch 14, wo als Trägermaterial Ethylcellulose und ein 

Fettsäurealkohol eingesetzt ist. Dies deckt sich auch mit dem, was der 

Fachmann in den Ausführungsbeispielen sieht. Dort wird für den «sustai-

ned release» (und für die invariante und unabhängige Freisetzung) immer

diese Kombination von Ethylcellulose und einem Fettsäurealkohol einge-

setzt. 

Das ist aber nicht der Anspruchswortlaut, im Anspruch werden als Träger-

material Ethylcellulose und ein Fettsäurealkohol nicht genannt. Hier liegt 

damit eine Zwischenverallgemeinerung vor, wenn man das und die Bei-

spiele als Basis nimmt. Auch deswegen kann aus der Tatsache, dass in 

den Beispielen jeweils nur das Hydrochlorid der beiden Wirkstoffe verwen-

det wird, kein spezieller «pointer» auf das Hydrochlorid unabhängig von 

den weiteren Zusatzstoffen Ethylcellulose und Fettsäurealkohol abgeleitet 

werden.

29.

Damit ist der Fachmann für eine Stützung des erteilten Anspruchs 1 auf die 

anderen Teile der allgemeinen Beschreibung beschränkt. Dann ist es so, 

dass die Proportionen in [0056] und die jeweiligen Gewichtsanteile in 

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Seite 23

[0058] nicht in unmittelbar eindeutigem Zusammenhang mit dem Hydroch-

lorid offenbart sind, sondern wie oben dargelegt im Zusammenhang mit der 

jeweils freien Base.

30.

Was die Verhältnisse der Wirkstoffe aus [0056] gemäss Merkmal 1.5 an-

geht, so ist auch hier festzustellen, dass keines der sieben angegebenen 

Verhältnisse besonders bevorzugt ist. Das am Ende in den Anspruch auf-

genommene Verhältnis von 2:1 wird in der allgemeinen Beschreibung an 

keiner Stelle als besonders bevorzugt hervorgehoben, und in den Beispie-

len wird es nur in Kombination mit den anderen Formulierungsbestandtei-

len Ethylcellulose und Fettsäurealkohol umgesetzt. Zudem gibt es bei den 

Beispielen auch Versionen mit anderen Gewichtsverhältnissen, beispiels-

weise 4:1.

Aus dem von der Beklagten vorgetragenen Argument, die Auswahl des 

Verhältnisses 2:1 gebe keinen technischen Beitrag, und es hätte geradeso 

gut das Verhältnis 1:1 oder 3:1 ausgewählt werden können, kann nichts zu 

ihren Gunsten abgeleitet werden. Der Massstab bei Art. 123 (2) EPÜ ist 

einzig und allein, ob für den Fachmann eine unmittelbare und eindeutige 

Offenbarung für die beanspruchte Merkmalskombination vorliegt. Ob ge-

wisse Elemente gegebenenfalls keinen technischen Beitrag leisten, und 

eine reine Einschränkung des Schutzbereichs darstellen, und ob gegebe-

nenfalls auch andere Elemente als das beanspruchte gleichermassen hät-

ten ausgewählt werden können, spielt da keine Rolle. Das würde sonst 

wieder auf einen Wesentlichkeitstest hinauslaufen, der in der G2/98 aus-

drücklich verworfen wurde.

31.

Konkret liegt sogar ausdrücklich ein wie oben beschriebenes sogenanntes 

«singling out» bereits bei Betrachtung der Merkmale 1.2, 1.3 und 1.5 vor, 

denn aus einer ersten Liste in [0053] wird ein erstes Element, das nicht 

bevorzugt ist, und wofür es aus den oben angegebenen Gründen auch kei-

nen speziellen «pointer» gibt, isoliert ausgewählt, und aus einer zweiten 

Liste in [0056] wird das Verhältnis 2:1, auf das es ebenfalls keinen spezifi-

schen Hinweis gibt, herausgepickt und isoliert.

32.

Hinzu kommt, dass die ausdrücklichen Gewichtsbereiche in [0058] in Be-

zug auf den effektiven Wirkstoffanteil ganz unterschiedliche Bedeutung ha-

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Seite 24

ben können. Nimmt man vom Wirkstoff zum Beispiel einmal für das Oxyco-

don die freie Base und für das Naloxon das in Liste [0053] genannte Bitart-

rat, und ein anderes Mal für das Oxycodon das Bitartrat und für das Na-

loxon die freie Base, so resultieren ganz erheblich unterschiedliche Wirk-

stoffkonzentrationen, wenn man die absoluten Gewichtsbereiche von 

[0058] einsetzt, und Ähnliches gilt eben auch für die Verhältnisse wie of-

fenbart in [0056]. Der Fachmann kann entsprechend aus den dort ur-

sprünglich offenbarten Gewichtsverhältnissen keine spezifischen Wirk-

stoffverhältnisse für bestimmte Salze ableiten.

33.

In Bezug auf die Merkmale 1.5-1.7 ist damit ebenfalls eine Mehrfachaus-

wahl aus [0053] (Hydrochlorid), [0056] (Verhältnis 2:1) und [0058] (spezifi-

sche Gewichtsanteile der beiden Wirkstoffe) erforderlich. 

34.

Neben dieser Mehrfachauswahl für die im Anspruch 1 des Streitpatents ef-

fektiv genannten Merkmale ist zu berücksichtigen, dass im erteilten An-

spruch die Merkmale der invarianten und unabhängigen Freisetzung

sowie der Lagerstabilität, die im ursprünglich eingereichten Anspruch ent-

halten waren, nicht aufgeführt werden.

Eine weitere unzulässige Änderung ist im Weglassen dieser Merkmale der 

invarianten und unabhängigen Freisetzung zu sehen. 

35.

Der Ansicht der Beklagten, dass ein Merkmal generell dann weggelassen 

werden kann, wenn es in der Beschreibung nicht ausdrücklich als wichtig 

beschrieben wird, kann im Lichte der obigen allgemeinen Erläuterungen 

nicht gefolgt werden. Grundsätzlich geht der Fachmann beim Lesen einer 

Patentanmeldung oder einer Patentschrift a priori zunächst einmal davon 

aus, dass Merkmale, wenn sie ausdrücklich genannt werden, auch wichtig 

und nicht einfach überflüssig sind, sofern es nicht Hinweise für das Gegen-

teil gibt.

Damit ein Merkmal weggelassen werden kann genügt es also nicht zu zei-

gen, dass es nirgends als wichtig hervorgehoben wird, sondern es muss 

gezeigt werden, dass für den Fachmann zweifelsfrei erkennbar ist, dass 

das Merkmal keinen technischen Beitrag leistet oder auch weggelassen 

werden kann. Mithin muss gezeigt werden, dass der Fachmann unter Her-

anziehung des allgemeinen Fachwissens den beanspruchten Gegenstand 

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Seite 25

auch ohne das Merkmal als – explizit oder implizit – unmittelbar und ein-

deutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen 

würde.23

36.

Die Merkmale der invarianten und unabhängigen Freisetzung werden ne-

ben der Nennung als Merkmal im Hauptanspruch in [0031] bei der ersten 

allgemeinen Erwähnung der Erfindung genannt und bei der Begründung 

des erfinderischen Beitrags zusätzlich in [0032] an prominenter Stelle. Dies 

wird vertieft in [0033]-[0034]. In [0034] werden die Merkmale der invarian-

ten und unabhängigen Freisetzung zudem mit als prägende Merkmale 

(«characterizing features») der Erfindung beschrieben. 

Weiter wird dann die unabhängige Freisetzung ausdrücklich spezifiziert in 

[0037]-[0040] und definiert, was konkret technisch darunter zu verstehen 

ist. Die unabhängige Freisetzung bedeutet, dass die Freisetzungsprofile 

der beiden aktiven Wirkstoffe unabhängig sind und auch unabhängig vom 

pH-Wert sind. Das Merkmal ist also ein funktionales technisches Merkmal, 

dem nach der Beschreibung eine ganz konkrete technische Bedeutung zu-

geordnet wird.

In Bezug auf die invariante Freisetzung spezifiziert die Beschreibung diese 

in [0041]-[0042]. Die invariante Freisetzung als funktionales Merkmal wird 

darin ausdrücklich konkret technisch definiert als Merkmal, dass der Pro-

zentsatz der absoluten Menge von jedem Wirkstoff freigesetzt pro Zeitein-

heit sich nicht wesentlich ändert und im Wesentlichen konstant bleibt. Auch 

das ist also ein funktionales technisches Merkmal, dem nach der Beschrei-

bung eine bestimmte ganz konkrete technische Bedeutung zugeordnet 

wird.

Es wird zudem detailliert ausgeführt, dass die Einstellung dieser Eigen-

schaften auch nicht trivial ist, und dass das vor allem bei Formulierungen 

mit unterschiedlichen Wirkstoffgehalten, die auf langsame Freisetzung bei-

spielsweise durch Verwendung von Ethylcellulose eingestellt werden (vgl. 

[0063]), darauf geachtet werden muss, dass der Rest der Formulierung 

richtig eingestellt wird (vgl. die Bemerkungen in [0040] und [0043]).

Die Kombination der funktionalen Merkmale der verzögerten Freisetzung, 

der invarianten Freisetzung und der unabhängigen Freisetzung wie ur-

sprünglich offenbart wird also betont und kombiniert als Kern der Erfindung 

                                               
23 Vgl. z.B. Entscheidung T1852/13.

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hervorgehoben. Diese Merkmale können daher nicht einfach nur teilweise 

in den Anspruch aufgenommen werden, ohne dass eine Zwischenverallge-

meinerung vorliegt.

Das Argument der Klägerin, dieses Merkmal spiele keine Rolle mehr und 

könne weggelassen werden, wenn auf ein spezifisches Verhältnis der bei-

den Wirkstoffe oder sogar auf absolute Mengen der beiden Wirkstoffe ein-

geschränkt wird, kann nicht überzeugen. Massstab für die Beurteilung, ob 

das Merkmal der invarianten und unabhängigen Freisetzung gegeben ist, 

ist im Einzelfall immer eine konkrete Formulierung. Auf eine solche einzu-

schränken ändert mithin nichts daran, dass dieses Merkmal erfüllt sein 

muss, denn es wird dann verglichen mit einer etwas anderen Formulierung. 

Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass in [0038] das Merk-

mal der invarianten und unabhängigen Freisetzung nur vorzugsweise für 

die Situation beschrieben wird, in welcher Zusammensetzungen, die sich 

nur hinsichtlich Mengen der aktiven Wirkstoffe unterscheiden, verglichen 

werden.

37.

Ähnliches gilt für die Lagerungsstabilisierung, auch dieses funktionale 

Merkmal wird bei der anfänglichen Beschreibung des Kerns der Erfindung 

jeweils genannt (vgl. [0031]-[0032]), und dann technisch spezifiziert in 

[0045]-[0048], wobei sogar effektive Zahlwerte für die Zulässigkeit von 

Fluktuationen und die möglichen Lagerungsbedingungen angegeben wer-

den (vgl. [0045] und [0046]) sowie eine Messmethode (vgl. [0048]).

Es mag sein, dass dieses Merkmal oder diese Anforderung an die Lager-

stabilität dem üblichen Standard für ein überhaupt zu vermarktendes Pro-

dukt entspricht. Es geht hier aber nicht um diese Frage, sondern um die 

patentrechtliche Frage, ob für den Fachmann unmittelbar und eindeutig er-

kennbar war, dass die Lagerungsstabilisierung keine technische Wirkung 

hat oder auch im Rahmen der Erfindung weggelassen werden könnte. Für 

beides gibt es keine unmittelbaren und eindeutigen Hinweise.

Dieses Merkmal wegzulassen, ist entsprechend ebenfalls eine Zwischen-

verallgemeinerung.

38.

Zusammenfassend wurde damit Anspruch 1 in der ursprünglich erteilten 

Fassung unzulässig geändert. 

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Diese Beurteilung deckt sich im Wesentlichen mit der Beurteilung der Ein-

spruchsabteilung in ihrer Entscheidung vom 11. Dezember 2018 (vgl. Ent-

scheidungsgründe 2.4-20).

Erster Eventualantrag gemäss Eingabe vom 12. Dezember 2017:

39.

Beim ersten Hilfsantrag (vgl. Rechtsbegehren 2) fehlen genau wie bei der 

ursprünglich erteilten Fassung die Merkmale der unabhängigen und inva-

rianten Freisetzung sowie der Lagerungsstabilisierung. 

Aus den diesbezüglich bereits im Zusammenhang mit dem Hauptantrag 

dargelegten Gründen liegt deswegen eine unzulässige Änderung vor.

40.

Auch die Einschränkungen auf die spezifischen Mengen von 20 mg Oxyco-

don Hydrochlorid und 10 mg Naloxon Hydrochlorid stellen aber unzuläs-

sige Änderungen dar. Die 20 mg werden für das Oxycodon in [0059] ganz 

allgemein offenbart und nicht für das Hydrochlorid. Wie oben dargelegt 

geht der Fachmann grundsätzlich in der allgemeinen Beschreibung davon 

aus, dass die angegebenen Werte auf die freie Base bezogen sind.

Die 10 mg für das Naloxon werden zudem nicht als Einzelwert, sondern 

nur als Grenzwert eines Bereichs 1-10 mg in [0059] offenbart, und wiede-

rum nicht für das Hydrochlorid. 

Der Fachmann versteht die 20 mg Oxycodon respektive die 10 mg Naloxon 

nicht unmittelbar und eindeutig als Mengenangaben für das jeweilige Hyd-

rochlorid, sondern vielmehr für die freie Base. Die Mengenangaben bezie-

hen sich mithin auf den Wirkstoff allein als freie Base. Auch wird an keiner 

Stelle die spezifische Kombination von 20 mg Oxycodon mit 10 mg Na-

loxon unmittelbar und eindeutig offenbart. Insbesondere auch nicht in 

[0044], da dort erstens nicht diese Milligramm-Mengen für die Hydrochlorid 

angegeben werden, und zweitens weil dort ausdrücklich als zusätzlicher 

Formulierungsbestandteile Laktose genannt wird.

Die Ausführungsbeispiele können da ebenfalls nicht weiterhelfen, denn 

dort wird immer als Trägermaterial Ethylcellulose und ein Fettsäurealkohol 

eingesetzt, die nicht als Anspruchsmerkmale aufgeführt werden.

41.

Damit geht auch die Anspruchsfassung von Anspruch 1 gemäss erstem 

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Seite 28

Hilfsantrag vom 12. Dezember 2017 über die ursprünglich eingereichten 

Unterlagen hinaus.

Zweiter Eventualantrag gemäss Eingabe vom 12. Dezember 2017:

42.

Beim zweiten Hilfsantrag (vgl. Rechtsbegehren 3) fehlen genau wie bei der 

ursprünglich erteilten Fassung die Merkmale der unabhängigen und inva-

rianten Freisetzung. 

Aus den diesbezüglichen bereits im Zusammenhang mit dem Hauptantrag 

dargelegten Gründen liegt deswegen eine unzulässige Änderung vor. Die 

Frage, ob das Merkmal «storage stable» klar ist, und ob das überhaupt zu 

prüfen ist, kann damit auch offenbleiben.

43.

Auch die Einschränkungen auf die spezifischen Mengen von 20 mg Oxyco-

don Hydrochlorid und 10 mg Naloxon Hydrochlorid stellen aber unzuläs-

sige Änderungen dar. Die 20 mg werden für das Oxycodon in [0059] ganz 

allgemein offenbart und nicht für das Hydrochlorid. Die 10 mg für das Na-

loxon werden nicht als Einzelwert, sondern nur als Grenzwert eines Be-

reichs 1-10 mg in [0059] offenbart, und wiederum nicht für das Hydrochlo-

rid. Der Fachmann versteht die 20 mg Oxycodon respektive die 10 mg Na-

loxon nicht unmittelbar und eindeutig als Mengenangaben für das jeweilige 

Hydrochlorid, sondern vielmehr auf den Wirkstoff allein als freie Base. Auch 

wird an keiner Stelle die spezifische Kombination von 20 mg Oxycodon mit 

10 mg Naloxon unmittelbar und eindeutig offenbart, aus den obigen Grün-

den auch nicht in [0044].

Die Ausführungsbeispiele können auch hier nicht weiterhelfen, denn dort 

wird immer als Trägermaterial Ethylcellulose und ein Fettsäurealkohol ein-

gesetzt, die nicht als Anspruchsmerkmale aufgeführt werden.

44.

Somit geht die Anspruchsfassung von Anspruch 1 auch gemäss dem zwei-

tem Hilfsantrag vom 12. Dezember 2017 über die ursprünglich eingereich-

ten Unterlagen hinaus.

45.

Damit ist die Nichtigkeitsklage wegen Unzulässigkeit der Änderungen gut-

zuheissen und es ist festzustellen, dass der Schweizer Teil des Streitpa-

tents nichtig ist. 

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Seite 29

Die Widerklage auf Verletzung ist entsprechend mangels Rechtsbestän-

digkeit des Streitpatents abzuweisen.

Kosten- und Entschädigungsfolgen

46.

Ausgangsgemäss wird die Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig 

(Art. 106 Abs. 1 ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 1 Mio. 

(Art. 94 Abs. 2 ZPO) ist die Gerichtsgebühr auf CHF 60'000 festzusetzen 

(Art. 1 KR-PatGer) und mit dem verbleibenden Kostenvorschuss der Be-

klagten (CHF 50'000) zu verrechnen. Der Fehlbetrag von CHF 10'000 ist 

von der Beklagten nachzufordern (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Kostenvor-

schuss der Klägerin ist dieser zurückzuerstatten.

Die Parteientschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung ist ausge-

hend von diesem Streitwert auf CHF 60'000 festzusetzen (Art. 4 f. KR-Pat-

Ger).

Die Klägerin macht patentanwaltliche Auslagen in der Höhe von 

CHF 63'726.48 geltend, diese wurden in ihrer Höhe von der Gegenseite 

nicht bestritten und sind angemessen. 

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. In Gutheissung der Klage (Hauptklage) wird festgestellt, dass der 

Schweizer Teil des europäischen Patents EP 2 425 825 B1 nichtig ist.

2. Die Widerklage wird abgewiesen.

3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 60'000.

4. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und mit dem von ihr ge-

leisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der Fehlbetrag von 

CHF 10'000 wird von der Beklagten nachgefordert. Der Kostenvor-

schuss der Klägerin wird dieser zurückerstattet.

5. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung 

von CHF 123'726.48 zu bezahlen.

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6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Verhandlungs-

protokolls inkl. handschriftlich ergänzte Plädoyernotizen der Beklag-

ten, an die Beklagte unter Beilage der Rechnung 1185001257 sowie 

nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geisti-

ges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 

(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 

[BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen 

und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und 

die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweis-

mittel sind beizulegen, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Hän-

den hat (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 6. Juni 2019

Im Namen des Bundespatentgerichts

Instruktionsrichter Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Daniel M. Alder lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 11.06.2019