# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 556a6b03-bc88-5958-a6eb-2436cc3cec16
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2016-05-04
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2014_009
**Docket/Reference:** O2014_009
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/82/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

O2014_009

Besetzung

Te i l u r t e i l   v o m   4 .   M a i   2 0 1 6

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. iur. Christian Hilti,
Richter dipl. phys. André Roland,
Richter lic. iur., dipl. Mikrotech.-Ing. ETH Frank Schnyder,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Lässer AG Stickmaschinen, Hohenemserstrasse 17, 
9444 Diepoldsau, 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess, Homburger 
AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, Postfach 314,
8037 Zürich, und Rechtsanwalt lic. iur. Philip Schneider, 
Schwager Mätzler Schneider, Poststrasse 23,
9001 St. Gallen, patentanwaltlich beraten durch Hans Rudolf
Gachnang, Badstrasse 5, Postfach, 8501 Frauenfeld,

Klägerin

gegen

SAURER AG, Bleikenstrasse 11, 9630 Wattwil,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler und
Rechtsanwältin Delia Fehr-Bosshard, Vischer AG, Schüt-
zengasse 1, Postfach 1230, 8021 Zürich, patentanwaltlich 
beraten durch Arndt Hamann, Saurer Germany GmbH & Co. 
KG, Carlstrasse 60, DE-52531 Übach-Palenberg,

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung;
Stickmaschinenabstandhalter

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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1.

Prozessgeschichte

Mit  Klageschrift vom  17.  April  2014  stellte  die  Klägerin  folgende

1.1
Rechtsbegehren:

"1.  Der Beklagten sei zu verbieten, Stickmaschinen oder Teile von Stickmaschinen, um-

fassend

a) eine  Vorrichtung  für  eine  Stickmaschine,  um  auf  dem  Stickboden  (42)  flächige 
Materialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material (44) und/oder 
einer anderen Farbe als das Material des Stickbodens durch Aufsticken zu appli-
zieren, umfassend

- einen Support (45) zur Befestigung der Vorrichtung an einer Stickmaschine,

- eine  beheizbare  Spitze  (47)  zum  Schneiden  der  zur  Applikation  verwendeten 
Materialschicht (44),

- und  Mittel  (57, 59)  um  die  beheizbare  Spitze  von  der  Ruhestellung  in  die 
Schneidstellung, und umgekehrt zu bringen,

dadurch gekennzeichnet, dass bei der beheizbaren Spitze (47) ein Abstandhalter 
(55) vorgesehen ist, der verstellbar ist, um die Eindringtiefe der Spitze (47) in die 
Materialschicht  (44)  festzulegen,  sodass  die  Spitze  nur  in  die  zu  schneidende 
Materialschicht (44) eindringt;

oder

b)  ein  Verfahren,  um  mittels  einer  Stickmaschine  flächige  Materialstücke  von  ge-
wünschter Form auf einen Stickboden (Fig. 6: 42) zu applizieren, wobei, mindes-
tens  eine  Materialschicht  über  dem  Stickboden  (42)  angeordnet  wird  und,  ge-
steuert durch das Programm der Stickmaschine, eine Relativbewegung zwischen 
einer  Schneidvorrichtung  (47)  und  der  Materialschicht  (Fig.  6:  44)  erzeugt  und 
dadurch  ein  flächiges  Materialstück  der  gewünschten  Form  aus  der  Material-
schicht (44) ausgeschnitten wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Schneiden 
durch eine  beheizbare  Spitze  (47)  erfolgt  und  die  Eindringtiefe  der  beheizbaren 
Spitze (47) in die Materialschicht (44) durch einen bei der Spitze (47) vorgesehe-
nen  Abstandhalter  (55)  festgelegt  wird,  sodass  die  Spitze  nur  in  die  zu  schnei-
dende Materialschicht (44) eindringt;

herzustellen, anzubieten, öffentlich zu präsentieren, zu verkaufen oder sonst wie in 
Verkehr zu bringen, oder diese Handlungen zu begünstigen.

2.  Der Beklagten sei insbesondere zu verbieten, ihr Schneid-System HeatCut mit dem 
Hinweis anzupreisen, dass die Schneidtiefe und/oder die Stoffdrückertatze individuell 
eingestellt werden kann.

Die  Beklagte sei  ferner  zu  verpflichten,  sämtliche  Hinweise  auf  die  Einstellmöglich-
keiten  einer  Stoffdrückertatze  in  Relation  zur  beheizbaren  Spitze  aussämtlichen 
Werbemedien wie Prospekten, elektronischen Präsentationen etc. zu entfernen bzw. 
zu  vernichten,  insbesondere  die  Abbildungen  der  Einstellmaske  für  das  System 
HeatCut aus sämtlichen Publikationen zu entfernen.

3.  Die  Beklagte  sei  zu  verpflichten,  innerhalb  von  sechs  Wochen  durch  detaillierte 
Rechnungslegung Auskunft zu geben über den Umfang der in Ziffer 1 bezeichneten 
Handlungen, insbesondere über

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a)  die  Anzahl  der  hergestellten  Einheiten  des  Systems  HeatCut  unter  Angabe  der 

Anzahl heizbarer Spitzen und der dazwischenliegenden Stoffdrückertatzen;

b)  die Anzahl und Preise der Bestellungseingänge für das System HeatCut;

c)  die Abnehmer (Name, Adresse) sämtlicher ausgelieferter HeatCut Systeme unter 

Angabe der Anzahl gelieferter Einheiten und Systeme;

d)  die  Anzahl  und  die  Preise  der  verkauften  HeatCut-Einheiten  und  desdarauf  er-

zielten Gewinnes;

e) die Herstellungskosten für die HeatCut-Einheiten unter Angabe der Fremdkosten, 
der eigenen Herstellungskosten und allfälliger weiterer Gestehungskosten im Zu-
sammenhang mit dem Vertrieb dieser HeatCut Einheiten.

4.  Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin sämtliche Erzeugnisse gemäss Ziff. 1, 
die sich in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befinden, der 
Klägerin bekannt zu geben und zu vernichten.

5.  Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rechnungslegung 
gemäss Ziff. 3 zu beziffernden Betrag zuzüglich Zins zu 5 % seit 15. Januar 2014 zu 
bezahlen.

6.  Das Verbot gemäss Ziff. 1 und 2 des Rechtsbegehrens und die Verpflichtungen ge-
mäss Ziff. 3 und 4 des Rechtsbegehrens seien der Beklagten unter Androhung einer 
Ordnungsbusse sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im 
Widerhandlungsfalle anzuordnen.

7.  Das Verbot gemäss Ziff. 1 und 2 des Rechtsbegehrens sei vorsorglich anzuordnen 
für die Dauer des Verfahrens, wiederum unter Androhung einer Ordnungsbusse bzw. 
der Bestrafung im Widerhandlungsfalle.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten."

1.2
Die  Klageantwort  erfolgte  mit  Eingabe  vom  30.  Juni  2014,  womit 
die Beklagte beantragte, es sei nicht auf die Klage einzutreten, eventuali-
ter  sei  die  Klage  abzuweisen,  unter  Kosten- und  Entschädigungsfolgen, 
einschliesslich der Patentanwaltskosten, zulasten der Klägerin:

Die  Replik  erfolgte  mit  Eingabe  vom  29.  September  2014,  womit 

1.3
die Klägerin ihre Rechtsbegehren wie folgt modifizierte:

"1. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord-
nungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber 
CHF  5000  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO,  sowie  der  Bestrafung  ihrer  Organe 
nach  Art.  292  StGB  mit  Busse  im Widerhandlungsfall  zu  verbieten,  in  der  Schweiz 
ein  Verfahren  anzuwenden,  um  mittels  einer  Stickmaschine  Applikationen  von  ge-
wünschter  Form  auf  einem  Stickboden  zu  applizieren,  wobei  mindestens  eine 
Schicht  Applikationsmaterial  über  dem  Stickboden  angeordnet  wird  und  gesteuert 
durch  das  Programm  der  Stickmaschine  eine  Relativbewegung  zwischen  der  be-
heizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt wird und dadurch 
eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausge-
schnitten wird, wobei 

das Schneiden durch die beheizbare Spitze 47 erfolgt, 

die Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt, 

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die  Schneidstellung  der  Stoffdrückertatzen  55  so  eingestellt  wird,  dass  in  den 
Schneidstellungen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Stoffdrückertatzen  55  die 
Spitze  der  beheizbaren  Spitze  47  in  X-Richtung  um  ein  festgelegtes  Mass  weiter
vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, und

die beheizbare Spitze 47 beim Schneiden nur in die zu schneidende Schicht Applika-
tionsmaterial eindringt.

1.a  Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 1:

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord-
nungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber 
CHF 5000  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO,  sowie  der  Bestrafung  ihrer  Organe 
nach  Art.  292  StGB  mit  Busse  im Widerhandlungsfall  zu  verbieten,  in  der  Schweiz 
mittels einer Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

-

eine beheizbare Spitze 47;

- Stoffdrückertatzen 55;

ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

-

-

-

-

-

über  dem  Stickboden  wird  mindestens  eine  Schicht  Applikationsmaterialange-
ordnet;

die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnit-
ten;

die  Eindringtiefe  der  beheizbaren  Spitze  47  in  die  Schicht  Applikationsmaterial 
wird  durch  die  Stoffdrückertatzen  55  festgelegt,  indem  die  Schneidstellung  der 
Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass in den Schneidstellungen der be-
heizbaren  Spitze  47  und  der  Stoffdrückertatzen  55  die  Spitze  der  beheizbaren 
Spitze 47 in X-Richtung um die Eindringtiefe weiter vorneliegt als die Sohlen 55 
der Stoffdrückertatzen 55;

die  beheizbare  Spitze  47  dringt  beim  Schneiden  nur  in  die  zu  schneidende 
Schicht Applikationsmaterial ein;

gesteuert  durch  das  Programm  der  Stickmaschine  wird  eine  Relativbewegung 
zwischen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Schicht  Applikationsmaterial  er-
zeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Ap-
plikationsmaterial ausgeschnitten.

2.  Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord-
nungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens 
aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Orga-
ne nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, 

mit  Bezug  auf  Stickmaschinen,  welche  ein  Verfahren  anwenden,  um  Applikationen 
von gewünschter Form auf einem Stickboden zu applizieren, wobei mindestens eine 
Schicht  Applikationsmaterial  über  dem  Stickboden  angeordnet  wird  und  gesteuert 
durch  das  Programm  der  Stickmaschine  eine  Relativbewegung  zwischen  der  be-
heizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt wird und dadurch 
eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausge-
schnitten wird, wobei das Schneiden durch die beheizbare Spitze 47 erfolgt und die 
Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt, 

in  Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsanleitungen,  Monta-
geanleitungen  sowie  in  jeder  anderen  Form  der  Kommunikation  anzuregen,  die 
Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen, dass in den Schneidstel-

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lungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der be-
heizbaren  Spitze  47  in  X-Richtung  um ein  festgelegtes  Mass  weiter  vorne  liegt als 
die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 nur in die 
zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

2.a  Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 2:

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord-
nungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens 
aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Orga-
ne nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, mit Bezug auf 
eine Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

-

eine beheizbare Spitze 47;

- Stoffdrückertatzen 55;

und die dazu geeignet ist, ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

-

-

-

über  dem  Stickboden  wird  mindestens  eine  Schicht  Applikationsmaterialange-
ordnet;

die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnit-
ten;

gesteuert  durch  das  Programm  der  Stickmaschine  wird  eine  Relativbewegung 
zwischen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Schicht  Applikationsmaterial  er-
zeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Ap-
plikationsmaterial  ausgeschnitten,
in  Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsan-
weisungen,  Betriebsanleitungen,  Montageanleitungen  sowie  in  jeder  anderen 
Form der Kommunikation anzuregen, die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 
55 so einzustellen, dass in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und 
der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um 
ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 
55, so dass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applika-
tionsmaterial eindringt.

3.  Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 2 unter Androhung
einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min-
destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih-
rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung A für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über Stoffdrücker-
tatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf an-
dere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, 
in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser 
Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung A

-

-

an  ihrer  Unterseite  Befestigungsmittel  zur  Befestigung  der  Vorrichtung  an  einer 
Stickmaschine;

eine beheizbare Spitze 47, um eine auf dem Stickboden

- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung
und  umgekehrt  zu  bringen, umfasst, und  wobei  gemäss Werbefilmen,  Prospek-
ten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder an-
deren  Kommunikationsmitteln  der  Beklagten  die  Schneidstellung  der  Stoffdrü-
ckertatzen  55  so  eingestellt  wird,  dass  in  den Schneidstellungen  die  Spitze  der 

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beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt 
als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, sodass die beheizbare Spitze 47 nur 
in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

3.a  Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 3:

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Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 2 unter Androhung
einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min-
destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih-
rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine 
Vorrichtung A für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbare Stoff-
drückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder 
auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzu-
bieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer 
dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung A

-

-

an  ihrer  Unterseite  Befestigungsmittel  zur  Befestigung  der  Vorrichtung  an  einer 
Stickmaschine;

eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebrachte flächige Mate-
rialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer an-
deren Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und

- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung

und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und  wobei  gemäss Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsan-
leitungen,  Montageanleitungen  oder  anderen  Kommunikationsmittel  der  Beklagten
die Eindringtiefe der beheizbaren Spitze 47 in die Materialschicht so festzulegen ist, 
dass  die  Schneidstellung der Stoffdrückertatzen  55 so eingestellt  wird,  dass  in den 
Schneidstellungen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Stoffdrückertatzen  55 die 
Spitze  der  beheizbaren  Spitze  47  in  X-Richtung  um  die  Eindringtiefe  weiter  vorne 
liegt als die Sohlen 55‘ der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 
beim Schneiden nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt.

Die Rechtsbegehren 4 und 4.a werden eventualiter zu den vorstehenden Rechtsbegehren 
3 und 3.a gestellt:

4.  Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung
einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min-
destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih-
rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über Stoffdrücker-
tatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf an-
dere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, 
in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser 
Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung C

-

-

einen Support zur Befestigung der Vorrichtung C an einer Stickmaschine;

eine  beheizbare  Spitze  47,  um  eine  auf  dem  Stickboden  aufgebrachte Schicht 
Applikationsmaterial zu schneiden; und

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- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung
und  umgekehrt  zu  bringen, umfasst, und  wobei  gemäss Werbefilmen,  Prospek-
ten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder an-
deren  Kommunikationsmitteln  der  Beklagten  die  Schneidstellung  der  Stoffdrü-
ckertatzen  55  so  eingestellt  wird,  dass  in  den Schneidstellungen  die  Spitze  der 
beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt 
als  die  Sohlen  55‘  der  Stoffdrückertatzen  55,  so  dass  die  beheizbare  Spitze  47 
nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

4.a  Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 4:

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung
einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min-
destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih-
rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbare
Stoffdrückertatzen  55  verfügt,  in  der  Schweiz  herzustellen, zu  lagern,  zu  verkaufen 
oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz
anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei 
einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung C

-

-

einen Support zur Befestigung der Vorrichtung C an einer Stickmaschine;

eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebrachte flächige Mate-
rialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer an-
deren Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und

- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung

und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und  wobei  gemäss Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsan-
leitungen,  Montageanleitungen  oder  anderen  Kommunikationsmittel  der  Beklagten
die Eindringtiefe der beheizbaren Spitze 47 in die Materialschicht so festzulegen ist, 
dass  die  Schneidstellung der Stoffdrückertatzen  55 so eingestellt  wird,  dass  in den 
Schneidstellungen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Stoffdrückertatzen  55 die 
Spitze  der  beheizbaren  Spitze  47  in  X-Richtung  um  die  Eindringtiefe  weitervorne 
liegt als die Sohlen 55‘ der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 
beim Schneiden nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt.

5.  Die Beklagte  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag
nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs.1 
lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wi-
derhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des 
Teilurteils  über  Rechtsbegehren  3,  3.a,  4  und  4.a  nach  anerkannten  Grundsätzen 
der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu ertei-
len, wie viele

- Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a;

-

beheizbare Spitzen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a; und

- Stickmaschinen enthaltend Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 4und 
4.asie  zwischen  dem  22.  Oktober  2008  und  dem  Zeitpunkt  der  Rechtskraft  des 
zu  erlassenden  Teilurteils  hergestellt  und/oder  verkauft  hat  und  welche  Netto-

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Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) sie
damit erzielt hat,

- wobei  die  erzielten  Netto-Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  separat  nach Ge-
schäftsjahr  auszuweisen  sind,  und  zwar  gestützt  auf  die  jeweilige  Finanz- und
Betriebsbuchhaltung der Beklagten,

-

und  zwar  unter  genauer  Angabe  der  Faktoren,  d.h.  des  Netto-Verkaufspreises 
und  der  einzelnen  Kostenfaktoren  (insbesondere  der  Kostenstellen- und 
-trägerrechnung [Profit-Center], der Kalkulationsschemas, der Fakturabelege der 
direkten  Kosten  [Kreditoren],  der  Ertragskontenauszüge  und  der  Rechnungsko-
pien  [Debitoren]  sowie  der  einzelnen  Verwaltungs-,  Vertriebs- und  Gemeinkos-
ten.

6.  Der Klägerin sei im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftserteilung ge-
mäss  Rechtsbegehren  5  Gelegenheit  zu  geben,  den  von  der  Beklagten  an  sie zu 
bezahlenden finanziellen Wiedergutmachungsanspruch zu beziffern, und die Beklag-
te sei zu verpflichten, der Klägerin den so bezifferten Betrag zuzüglich Verzugszin-
sen zu bezahlen.

7.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (einschliesslich der Kosten des notwendi-

gerweise beigezogenen Patentanwalts) zulasten der Beklagten."

Die  Duplik  erfolgte  mit  Eingabe  vom  13.  November  2014  mit  un-

1.4
veränderten Anträgen sowie mit folgendem prozessualen Antrag:

"Für  den  Fall,  dass  die  Beklagte  zur  Rechnungslegung  und/oder  Auskunft  gemäss 
Rechtsbegehren Nr. 5 der Klägerin verpflichtet wird, seien entsprechende Angaben nicht 
an die Klägerin selbst, sondern im Rahmen einer Schutzmassnahme nach Art. 156 ZPO 
nur  einem  neutralen,  zur  Verschwiegenheit  verpflichteten  Wirtschaftsprüfer  auszuhändi-
gen."

Mit  Eingabe  vom  17.  Dezember  2014  erfolgte  die  Stellungnahme 
1.5
der Klägerin zur Duplik, wobei sie weitere Eventualbegehren stellte, näm-
lich  als  erstes  Eventualbegehren  die  Begehren  gemäss  act. 44_24  mit 
den handschriftlichen Ergänzungen wie folgt (Handschriftliches und damit 
bezüglich der  Rechtsbegehren  gemäss  act.  36  Hinzugefügtes  fett  ge-
setzt):

"1.  Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord-
nungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens 
aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Orga-
ne nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz 
ein  Verfahren  anzuwenden,  um  mittels  einer  Stickmaschine  Applikationen  von  ge-
wünschter  Form  auf  einem  Stickboden  zu  applizieren,  wobei  mindestens  eine 
Schicht  Applikationsmaterial  über  dem  Stickboden  angeordnet  wird  und  gesteuert 
durch  das  Programm  der  Stickmaschine  eine  Relativbewegung  zwischen  der  be-
heizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt wird und dadurch 
eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausge-
schnitten wird, wobei

das Schneiden durch die beheizbare Spitze 47 erfolgt,

die Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt,

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die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass die Stoffdrü-
ckertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren 
und in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 
55  die  Spitze  der  beheizbaren  Spitze  47  in  X-Richtung  um  ein  festgelegtes  Mass 
weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, und

die beheizbare Spitze 47 beim Schneiden nur in die zu schneidende Schicht Applika-
tionsmaterial eindringt.

1.a  Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 1: 

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord-
nungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens 
aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Orga-
ne nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz 
mittels einer Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

-

eine beheizbare Spitze 47;

- Stoffdrückertatzen 55;

ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

-

-

-

-

-

über  dem  Stickboden  wird  mindestens  eine  Schicht  Applikationsmaterial  ange-
ordnet;

die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnit-
ten;

die  Eindringtiefe  der  beheizbaren  Spitze  47  in  die  Schicht  Applikationsmaterial 
wird  durch  die  Stoffdrückertatzen  55  festgelegt,  indem  die  Schneidstellung  der 
Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass in den Schneidstellungen der be-
heizbaren  Spitze  47  und  der  Stoffdrückertatzen  55  die  Spitze  der  beheizbaren 
Spitze 47 in X-Richtung um die Eindringtiefe weiter vorneliegt als die Sohlen 55 
der Stoffdrückertatzen 55;

die  beheizbare  Spitze  47  dringt  beim  Schneiden  nur  in  die  zu  schneidende 
Schicht Applikationsmaterial ein;

gesteuert  durch  das  Programm  der  Stickmaschine  wird  eine  Relativbewegung 
zwischen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Schicht  Applikationsmaterial  er-
zeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Ap-
plikationsmaterial ausgeschnitten.

2.  Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord-
nungsbusse  von  CHF  1'000  pro Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens 
aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Orga-
ne nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, 

mit  Bezug  auf  Stickmaschinen,  welche  ein  Verfahren  anwenden,  um  Applikationen 
von gewünschter Form auf einem Stickboden zu applizieren, wobei mindestens eine 
Schicht  Applikationsmaterial  über  dem  Stickboden  angeordnet  wird  und  gesteuert 
durch  das  Programm  der  Stickmaschine  eine  Relativbewegung  zwischen  der  be-
heizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt wird und dadurch 
eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausge-
schnitten wird, wobei das Schneiden durch die beheizbare Spitze 47 erfolgt und die 
Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt, 

in  Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsanleitungen,  Monta-
geanleitungen  sowie  in  jeder  anderen  Form  der  Kommunikation  anzuregen,  die 

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Schneidstellung  der  Stoffdrückertatzen  55  so  einzustellen,  dass  die  Stoffdrücker-
tatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und
in  den  Schneidstellungen der beheizbaren  Spitze  47  und  der  Stoffdrückertatzen 55 
die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter 
vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spit-
ze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

2.a  Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 2:

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord-
nungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens 
aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Orga-
ne nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

mit Bezug auf eine Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

-

eine beheizbare Spitze 47;

- Stoffdrückertatzen 55;

und die dazu geeignet ist, ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

-

-

-

über  dem  Stickboden  wird  mindestens  eine  Schicht  Applikationsmaterial  ange-
ordnet;

die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnit-
ten;

gesteuert  durch  das  Programm  der  Stickmaschine  wird  eine  Relativbewegung 
zwischen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Schicht  Applikationsmaterial  er-
zeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Ap-
plikationsmaterial ausgeschnitten,

in  Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsanleitungen,  Monta-
geanleitungen  sowie  in  jeder  anderen  Form  der  Kommunikation  anzuregen,  die 
Schneidstellung  der  Stoffdrückertatzen  55  so  einzustellen,  dass  die  Stoffdrücker-
tatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und
in  den  Schneidstellungen der beheizbaren  Spitze  47  und  der  Stoffdrückertatzen 55 
die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter 
vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spit-
ze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

3.  Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 2 unter Androhung 
einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lt. c ZPO, min-
destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih-
rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, 

eine Vorrichtung A für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über Stoffdrücker-
tatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf an-
dere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, 
in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser 
Handlungen mitzuwirken, 

welche Vorrichtung A

-

-

an  ihrer  Unterseite  Befestigungsmittel  zur  Befestigung  der  Vorrichtung  an  einer 
Stickmaschine;

eine  beheizbare  Spitze  47,  um  eine  auf  dem  Stickboden  aufgebrachte  Schicht 
Applikationsmaterial zu schneiden; und

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- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung 

und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und  wobei  gemäss Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsan-
leitungen,  Montageanleitungen  oder  anderen  Kommunikationsmitteln  der  Beklagten 
die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass die Stoffdrü-
ckertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren 
und in  den  Schneidstellungen  die  Spitze  der  beheizbaren  Spitze  47  in  X-Richtung 
um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 
55,  sodass  die  beheizbare  Spitze  47  nur  in  die  zu  schneidende  Schicht  Applikati-
onsmaterial eindringt.

3.a  Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 3:

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 2 unter Androhung 
einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min-
destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih-
rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, 

eine  Vorrichtung  A für  eine  Stickmaschine,  welche  Stickmaschine über  verstellbare 
Stoffdrückertatzen  55  verfügt,  in  der  Schweiz  herzustellen, zu  lagern,  zu  verkaufen 
oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz 
anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei 
einer dieser Handlungen mitzuwirken, 

welche Vorrichtung A

-

-

an  ihrer  Unterseite  Befestigungsmittel  zur  Befestigung  der  Vorrichtung  an  einer 
Stickmaschine;

eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebrachte flächige Mate-
rialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer an-
deren Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und

- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung 

und umgekehrt zu bringen, 

umfasst,

und  wobei  gemäss Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsan-
leitungen,  Montageanleitungen  oder  anderen  Kommunikationsmittel  der  Beklagten 
die Eindringtiefe der beheizbaren Spitze 47 in die Materialschicht so festzulegen ist, 
dass  die  Schneidstellung der Stoffdrückertatzen  55 so eingestellt  wird,  dass  in  den 
Schneidstellungen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Stoffdrückertatzen  55  die 
Spitze  der  beheizbaren  Spitze  47  in  X-Richtung  um  die  Eindringtiefe  weiter  vorne 
liegt als die Sohlen 55‘ der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 
beim Schneiden nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt.

Die Rechtsbegehren 4 und 4.a werden eventualiter zu den vorstehenden Rechtsbe-
gehren 3 und 3.a gestellt:

4.  Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung 
einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min-
destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih-
rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, 

eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über Stoffdrücker-
tatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf an-

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dere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, 
in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser 
Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung C

-

-

einen Support zur Befestigung der Vorrichtung C an einer Stickmaschine;

eine  beheizbare  Spitze  47,  um  eine  auf  dem  Stickboden  aufgebrachte  Schicht 
Applikationsmaterial zu schneiden; und

- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung 

und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und  wobei  gemäss Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsan-
leitungen,  Montageanleitungen  oder  anderen  Kommunikationsmitteln  der  Beklagten 
die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass die Stoffdrü-
ckertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren 
und in  den  Schneidstellungen  die  Spitze  der  beheizbaren  Spitze  47  in  X-Richtung 
um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55‘ der Stoffdrückertatzen 
55,  so  dass  die  beheizbare  Spitze  47  nur  in  die  zu  schneidende  Schicht  Applikati-
onsmaterial eindringt.

4.a  Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 4:

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung 
einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min-
destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih-
rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, 

eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbare 
Stoffdrückertatzen  55  verfügt,  in  der  Schweiz  herzustellen, zu  lagern,  zu  verkaufen 
oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz 
anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei 
einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung C

-

-

einen Support zur Befestigung der Vorrichtung C an einer Stickmaschine;

eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebrachte flächige Mate-
rialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer an-
deren Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und

- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung 

und umgekehrt zu bringen, 

umfasst,

und  wobei  gemäss Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsan-
leitungen,  Montageanleitungen  oder  anderen  Kommunikationsmittel  der  Beklagten 
die Eindringtiefe der beheizbaren Spitze 47 in die Materialschicht so festzulegen ist, 
dass  die  Schneidstellung der Stoffdrückertatzen  55 so eingestellt  wird,  dass  in  den 
Schneidstellungen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Stoffdrückertatzen  55  die 
Spitze  der  beheizbaren  Spitze  47  in  X-Richtung  um  die  Eindringtiefe  weitervorne 
liegt als die Sohlen 55‘ der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 
beim Schneiden nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt.

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5.  Die  Beklagte  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag 
nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs.1 
lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wi-
derhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des 
Teilurteils  über  Rechtsbegehren  3,  3.a,  4  und  4.a  nach  anerkannten  Grundsätzen 
der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu ertei-
len, wie viele

- Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a;

-

beheizbare Spitzen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a; und

- Stickmaschinen enthaltend Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 
4.a sie zwischen dem 22. Oktober 2008 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des 
zu  erlassenden  Teilurteils  hergestellt  und/oder  verkauft  hat  und  welche  Netto 
Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) sie 
damit erzielt hat,

- wobei  die  erzielten  Netto-Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  separat  nach  Ge-
schäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz und Be-
triebsbuchhaltung der Beklagten,

-

und  zwar  unter  genauer  Angabe  der  Faktoren,  d.h.  des  Netto  Verkaufspreises 
und  der  einzelnen  Kostenfaktoren  (insbesondere  der  Kostenstellen- und 
-trägerrechnung [Profit-Center], der Kalkulationsschemas, der Fakturabelege der 
direkten  Kosten  [Kreditoren],  der  Ertragskontenauszüge  und  der  Rechnungsko-
pien  [Debitoren]  sowie  der  einzelnen  Verwaltungs-,  Vertriebs- und  Gemeinkos-
ten.

6.  Der Klägerin sei im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftserteilung ge-
mäss  Rechtsbegehren  5  Gelegenheit  zu  geben,  den  von  der  Beklagten  an  sie  zu 
bezahlenden finanziellen Wiedergutmachungsanspruch zu beziffern, und die Beklag-
te sei zu verpflichten, der Klägerin den so bezifferten Betrag zuzüglich Verzugszin-
sen zu bezahlen.

7.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (einschliesslich der Kosten des notwendi-

gerweise beigezogenen Patentanwalts) zulasten der Beklagten."

Die  Klägerin  stellte  zusätzlich  als  weiteres  Eventualbegehren  folgenden 
Antrag:

1. b  Eventualiter zu Rechtsbegehren 1.a:

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord-
nungsbusse  von CHF  1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens 
aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Orga-
ne nach Art. 292StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz 
mittels einer Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

-

eine beheizbare Spitze 47;

- Stoffdrückertatzen 55;

ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

-

über  dem  Stickboden  wird  mindestens  eine  Schicht  Applikationsmaterial  ange-
ordnet;

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-

-

-

-

die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnit-
ten;

die Schneidstellung der beheizbaren Spitze 47 wird so eingestellt, dass ihr 
Abstand zur Stichplatte während dem Schneiden etwa der Dicke des Stick-
bodens entspricht;

die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 wird so eingestellt, dass die 
Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht  Applikationsmate-
rial berühren und der Stickboden an der Stichplatte anliegt;

gesteuert  durch  das  Programm  der  Stickmaschine  wird  eine  Relativbewegung 
zwischen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Schicht  Applikationsmaterial  er-
zeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Ap-
plikationsmaterial ausgeschnitten.

2. b  Eventualiter zu Rechtsbegehren 2.a:

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord-
nungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens 
aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Orga-
ne nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, mit Bezug auf 
eine Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

-

eine beheizbare Spitze 47;

- Stoffdrückertatzen 55;

und die dazu geeignet ist, ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

-

-

-

über  dem  Stickboden  wird  mindestens  eine  Schicht  Applikationsmaterial  ange-
ordnet;

die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnit-
ten;

gesteuert  durch  das  Programm  der  Stickmaschine  wird  eine  Relativbewegung 
zwischen  der  beheizbaren  Spitze 47  und  der  Schicht  Applikationsmaterial  er-
zeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Ap-
plikationsmaterial ausgeschnitten,

in  Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsanleitungen,  Monta-
geanleitungen sowie in jeder anderen Form der Kommunikation anzuregen,

-

-

die Schneidstellung der beheizbaren Spitze 47 so einzustellen, dass ihr Ab-
stand zur Stichplatte während dem Schneiden etwa der Dicke des Stickbo-
dens entspricht; und

die  Schneidstellung  der  Stoffdrückertatzen 55  so  einzustellen,  dass  die 
Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht  Applikationsmate-
rial berühren und der Stickboden an der Stichplatte anliegt.

3.b  Eventualiter zu Rechtsbegehren 3.a:

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 2 unter Androhung 
einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min-
destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih-
rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, 

eine  Vorrichtung  A für  eine  Stickmaschine,  welche  Stickmaschine über  verstellbare 
Stoffdrückertatzen  55  verfügt,  in  der  Schweiz  herzustellen, zu  lagern,  zu  verkaufen 
oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz 

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anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei 
einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung A

-

-

an  ihrer  Unterseite  Befestigungsmittel  zur  Befestigung  der  Vorrichtung  an  einer 
Stickmaschine;

eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebrachte flächige Mate-
rialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer an-
deren Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und

- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung 

und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und  wobei  gemäss Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsan-
leitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmittel der Beklagten

-

-

die Schneidstellung der beheizbaren Spitze 47 so einzustellen ist, dass ihr 
Abstand zur Stichplatte während dem Schneiden etwa der Dicke des Stick-
bodens entspricht; und

die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen ist, dass die 
Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht  Applikationsmate-
rial berühren und der Stickboden an der Stich platte anliegt.

4. b  Eventualiter zu Rechtsbegehren 4.a:

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung 
einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min-
destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih-
rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbare 
Stoffdrückertatzen  55  verfügt,  in  der  Schweiz  herzustellen, zu  lagern,  zu  verkaufen 
oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz 
anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei 
einer dieser Handlungen mitzuwirken, 

welche Vorrichtung C 

-

-

einen Support zur Befestigung der Vorrichtung C an einer Stickmaschine;

eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebrachte flächige Mate-
rialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer an-
deren Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und

- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung 

und umgekehrt zu bringen, 

umfasst, 

und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten Gebrauchsanweisungen, Betriebsanlei-
tungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmittel der Beklagten

-

die Schneidstellung der beheizbaren Spitze 47 so einzustellen ist, dass ihr 
Abstand zur Stichplatte während dem Schneiden etwa der Dicke des Stick-
bodens entspricht; und

Seite 15

-

die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen ist, dass die 
Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht  Applikationsmate-
rial berühren und der Stickboden an der Stichplatte anliegt.

5.a  Eventualiter zu Rechtsbegehren 5:

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Die  Beklagte  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag 
nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 
lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wi-
derhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des 
Teilurteils  über  Rechtsbegehren  3,  3.a,  3.b, 4,  4.a  und  4.b nach  anerkannten 
Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft dar-
über zu erteilen, wie viele

- Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 3.b, 4, 4.a und 4.b;

-

beheizbare Spitzen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 3.b, 4, 4.a und 4.b; und

- Stickmaschinen  enthaltend  Vorrichtungen  gemäss  Rechtsbegehren  3,  3.a,  3.b, 

4,4.a und 4.b

sie  zwischen  dem  22.  Oktober  2008 und dem  Zeitpunkt  der  Rechtskraft  des  zu  er-
lassenden  Teilurteils  hergestellt  und/oder  verkauft  hat  und  welche  Netto-
Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  (Verkaufserlös  abzüglich  Einstandspreis)  sie 
damit erzielt hat,

- wobei  die  erzielten  Netto-Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  separat  nach  Ge-
schäftsjahr  auszuweisen  sind,  und  zwar  gestützt  auf  die  jeweilige  Finanz- und 
Betriebsbuchhaltung der Beklagten, 

-

und  zwar  unter  genauer  Angabe  der  Faktoren,  d.h.  des  Netto-Verkaufspreises 
und  der  einzelnen  Kostenfaktoren  (insbesondere  der  Kostenstellen- und 
-trägerrechnung [Profit-Center], der Kalkulationsschemas, der Fakturabelege der 
direkten  Kosten  [Kreditoren],  der  Ertragskontenauszüge  und  der  Rechnungsko-
pien [Debitoren]  sowie  der  einzelnen  Verwaltungs-,  Vertriebs- und  Gemeinkos-
ten."

Demnach  lautet  das  nun  massgebende  konsolidierte  Rechtsbegeh-
ren der Klägerin wie folgt (vgl. unten Ziff. 4.8.1):

1.  Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord-
nungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens 
aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Orga-
ne nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz 
ein  Verfahren  anzuwenden,  um  mittels  einer  Stickmaschine  Applikationen  von  ge-
wünschter  Form  auf  einem  Stickboden  zu  applizieren,  wobei  mindestens  eine 
Schicht  Applikationsmaterial  über  dem  Stickboden  angeordnet  wird  und  gesteuert 
durch  das  Programm  der  Stickmaschine  eine  Relativbewegung  zwischen  der  be-
heizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt wird und dadurch 
eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausge-
schnitten wird, wobei

das Schneiden durch die beheizbare Spitze 47 erfolgt,

die Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt,

die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass die Stoffdrü-
ckertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und in 

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den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die 
Spitze  der  beheizbaren  Spitze  47  in  X-Richtung  um  ein  festgelegtes  Mass  weiter 
vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, und

die beheizbare Spitze 47 beim Schneiden nur in die zu schneidende Schicht Applika-
tionsmaterial eindringt.

1.a  Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 1: 

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord-
nungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens 
aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Orga-
ne nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz 
mittels einer Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

-

eine beheizbare Spitze 47;

- Stoffdrückertatzen 55;

ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

-

-

-

-

-

über  dem  Stickboden  wird  mindestens  eine  Schicht  Applikationsmaterial  ange-
ordnet;

die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnit-
ten;

die  Eindringtiefe  der  beheizbaren  Spitze  47  in  die  Schicht  Applikationsmaterial 
wird  durch  die  Stoffdrückertatzen  55  festgelegt,  indem  die  Schneidstellung  der 
Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass in den Schneidstellungen der be-
heizbaren  Spitze  47  und  der  Stoffdrückertatzen  55  die  Spitze  der  beheizbaren 
Spitze 47 in X-Richtung um die Eindringtiefe weiter vorneliegt als die Sohlen 55 
der Stoffdrückertatzen 55;

die  beheizbare  Spitze  47  dringt  beim  Schneiden  nur  in  die  zu  schneidende 
Schicht Applikationsmaterial ein;

gesteuert  durch  das  Programm  der  Stickmaschine  wird  eine  Relativbewegung 
zwischen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Schicht  Applikationsmaterial  er-
zeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Ap-
plikationsmaterial ausgeschnitten.

1.b Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 1.a: 

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord-
nungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens 
aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Orga-
ne nach Art. 292StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz 
mittels einer Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

-

eine beheizbare Spitze 47;

- Stoffdrückertatzen 55;

ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

-

-

über  dem  Stickboden  wird  mindestens  eine  Schicht  Applikationsmaterial  ange-
ordnet;

die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnit-
ten;

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-

-

-

die  Schneidstellung  der  beheizbaren  Spitze  47  wird  so  eingestellt,  dass  ihr  Ab-
stand  zur  Stichplatte  während  dem  Schneiden  etwa  der  Dicke  des  Stickbodens 
entspricht;

die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 wird so eingestellt, dass die Stoff-
drückertatzen  während  dem  Schneiden  die  Schicht  Applikationsmaterial  berüh-
ren und der Stickboden an der Stichplatte anliegt;

gesteuert  durch  das  Programm  der  Stickmaschine  wird  eine  Relativbewegung 
zwischen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Schicht  Applikationsmaterial  er-
zeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Ap-
plikationsmaterial ausgeschnitten.

2.  Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord-
nungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens 
aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Orga-
ne nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, 

mit Bezug  auf  Stickmaschinen,  welche  ein  Verfahren  anwenden,  um  Applikationen 
von gewünschter Form auf einem Stickboden zu applizieren, wobei mindestens eine 
Schicht  Applikationsmaterial  über  dem  Stickboden  angeordnet  wird  und  gesteuert 
durch  das  Programm  der Stickmaschine  eine  Relativbewegung  zwischen  der  be-
heizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt wird und dadurch 
eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausge-
schnitten wird, wobei das Schneiden durch die beheizbare Spitze 47 erfolgt und die 
Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt, 

in  Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsanleitungen,  Monta-
geanleitungen  sowie  in  jeder  anderen  Form  der  Kommunikation  anzuregen,  die 
Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen, dass die Stoffdrückertat-
zen  während  dem  Schneiden  die  Schicht  Applikationsmaterial berühren und in den 
Schneidstellungen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Stoffdrückertatzen  55  die 
Spitze  der  beheizbaren  Spitze  47  in  X-Richtung  um  ein  festgelegtes  Mass  weiter 
vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spit-
ze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

2.a  Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 2:

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord-
nungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens 
aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Orga-
ne nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

mit Bezug auf eine Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

-

eine beheizbare Spitze 47;

- Stoffdrückertatzen 55;

und die dazu geeignet ist, ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

-

-

-

über  dem  Stickboden  wird  mindestens  eine  Schicht  Applikationsmaterial  ange-
ordnet;

die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnit-
ten;

gesteuert  durch  das  Programm  der  Stickmaschine  wird  eine  Relativbewegung 
zwischen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Schicht  Applikationsmaterial  er-

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zeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Ap-
plikationsmaterial ausgeschnitten,

in  Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsanleitungen,  Monta-
geanleitungen  sowie  in  jeder  anderen  Form  der  Kommunikation  anzuregen,  die 
Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen, dass die Stoffdrückertat-
zen  während  dem  Schneiden  die  Schicht  Applikationsmaterial berühren und in den 
Schneidstellungen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Stoffdrückertatzen  55  die 
Spitze  der  beheizbaren  Spitze  47  in  X-Richtung  um  ein  festgelegtes  Mass  weiter 
vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spit-
ze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

2.b  Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 2.a:

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord-
nungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens 
aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Orga-
ne nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, mit Bezug auf 
eine Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

-

eine beheizbare Spitze 47;

- Stoffdrückertatzen 55;

und die dazu geeignet ist, ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

-

-

-

über  dem  Stickboden  wird  mindestens  eine  Schicht  Applikationsmaterial  ange-
ordnet;

die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnit-
ten;

gesteuert  durch  das  Programm  der  Stickmaschine  wird  eine  Relativbewegung 
zwischen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Schicht  Applikationsmaterial  er-
zeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Ap-
plikationsmaterial ausgeschnitten,

in  Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsanleitungen,  Monta-
geanleitungen sowie in jeder anderen Form der Kommunikation anzuregen,

-

-

die Schneidstellung der beheizbaren Spitze 47 so einzustellen, dass ihr Abstand 
zur  Stichplatte  während  dem  Schneiden  etwa  der  Dicke  des  Stickbodens  ent-
spricht; und

die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen, dass die Stoffdrü-
ckertatzen  während  dem  Schneiden  die  Schicht  Applikationsmaterial  berühren 
und der Stickboden an der Stichplatte anliegt.

3.  Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 2 unter Androhung 
einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lt. c ZPO, min-
destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih-
rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, 

eine Vorrichtung A für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über Stoffdrücker-
tatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf an-
dere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, 
in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser 
Handlungen mitzuwirken, 

welche Vorrichtung A

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-

-

an  ihrer  Unterseite  Befestigungsmittel  zur  Befestigung  der  Vorrichtung  an  einer 
Stickmaschine;

eine  beheizbare  Spitze  47,  um  eine  auf  dem  Stickboden  aufgebrachte  Schicht 
Applikationsmaterial zu schneiden; und

- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung 

und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und  wobei  gemäss Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsan-
leitungen,  Montageanleitungen  oder  anderen  Kommunikationsmitteln  der  Beklagten 
die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass die Stoffdrü-
ckertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und in 
den  Schneidstellungen  die  Spitze  der  beheizbaren  Spitze  47  in  X-Richtung  um  ein 
festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so-
dass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmate-
rial eindringt.

3.a  Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 3:

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 2 unter Androhung 
einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min-
destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih-
rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, 

eine  Vorrichtung  A für  eine  Stickmaschine,  welche  Stickmaschine über  verstellbare 
Stoffdrückertatzen  55  verfügt,  in  der  Schweiz  herzustellen, zu  lagern,  zu  verkaufen 
oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz 
anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei 
einer dieser Handlungen mitzuwirken, 

welche Vorrichtung A

-

-

an  ihrer  Unterseite  Befestigungsmittel  zur  Befestigung  der  Vorrichtung  an  einer 
Stickmaschine;

eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebrachte flächige Mate-
rialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer an-
deren Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und

- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung 

und umgekehrt zu bringen, 

umfasst,

und  wobei  gemäss Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsan-
leitungen,  Montageanleitungen  oder  anderen  Kommunikationsmittel  der  Beklagten 
die Eindringtiefe der beheizbaren Spitze 47 in die Materialschicht so festzulegen ist, 
dass  die  Schneidstellung der Stoffdrückertatzen  55 so eingestellt  wird,  dass  in  den 
Schneidstellungen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Stoffdrückertatzen  55  die 
Spitze  der  beheizbaren  Spitze  47  in  X-Richtung  um  die  Eindringtiefe  weiter  vorne 
liegt als die Sohlen 55‘ der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 
beim Schneiden nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt.

3.b  Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 3.a:

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 2 unter Androhung 
einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min-

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destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih-
rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, 

eine  Vorrichtung  A für  eine  Stickmaschine,  welche  Stickmaschine über  verstellbare 
Stoffdrückertatzen  55  verfügt,  in  der  Schweiz  herzustellen, zu  lagern,  zu  verkaufen 
oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz 
anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei 
einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung A

-

-

an  ihrer  Unterseite  Befestigungsmittel  zur  Befestigung  der  Vorrichtung  an  einer 
Stickmaschine;

eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebrachte flächige Mate-
rialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer an-
deren Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und

- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung 

und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und  wobei  gemäss Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsan-
leitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmittel der Beklagten

-

-

die  Schneidstellung  der  beheizbaren  Spitze  47  so  einzustellen  ist,  dass  ihr  Ab-
stand  zur  Stichplatte  während  dem  Schneiden  etwa  der  Dicke  des  Stickbodens 
entspricht; und

die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen ist, dass die Stoff-
drückertatzen  während  dem  Schneiden  die  Schicht  Applikationsmaterial  berüh-
ren und der Stickboden an der Stichplatte anliegt.

4.  Eventualiter zu Rechtsbegehren 3:

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung 
einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min-
destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih-
rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, 

eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über Stoffdrücker-
tatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf an-
dere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, 
in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser 
Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung C

-

-

einen Support zur Befestigung der Vorrichtung C an einer Stickmaschine;

eine  beheizbare  Spitze  47,  um  eine  auf  dem  Stickboden  aufgebrachte  Schicht 
Applikationsmaterial zu schneiden; und

- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung 

und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und  wobei  gemäss Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsan-
leitungen,  Montageanleitungen  oder  anderen  Kommunikationsmitteln  der  Beklagten 
die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass die Stoffdrü-

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ckertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und in 
den  Schneidstellungen  die  Spitze  der  beheizbaren  Spitze  47  in  X-Richtung  um  ein 
festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55‘ der Stoffdrückertatzen 55, so 
dass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmate-
rial eindringt.

4.a  Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 4:

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung 
einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min-
destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih-
rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, 

eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbare 
Stoffdrückertatzen  55  verfügt,  in  der  Schweiz  herzustellen, zu  lagern,  zu  verkaufen 
oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz 
anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei 
einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung C

-

-

einen Support zur Befestigung der Vorrichtung C an einer Stickmaschine;

eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebrachte flächige Mate-
rialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer an-
deren Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und

- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung 

und umgekehrt zu bringen, 

umfasst,

und  wobei  gemäss Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsan-
leitungen,  Montageanleitungen  oder  anderen  Kommunikationsmittel  der  Beklagten 
die Eindringtiefe der beheizbaren Spitze 47 in die Materialschicht so festzulegen ist, 
dass  die  Schneidstellung der Stoffdrückertatzen  55 so eingestellt  wird,  dass  in  den 
Schneidstellungen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Stoffdrückertatzen  55  die 
Spitze  der  beheizbaren  Spitze  47  in  X-Richtung  um  die  Eindringtiefe  weitervorne 
liegt als die Sohlen 55‘ der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 
beim Schneiden nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt.

4.b  Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 4.a:

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung 
einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min-
destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih-
rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbare 
Stoffdrückertatzen  55  verfügt,  in  der  Schweiz  herzustellen, zu  lagern,  zu  verkaufen 
oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz 
anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei 
einer dieser Handlungen mitzuwirken, 

welche Vorrichtung C 

-

-

einen Support zur Befestigung der Vorrichtung C an einer Stickmaschine;

eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebrachte flächige Mate-
rialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer an-
deren Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und

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- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung 

und umgekehrt zu bringen, 

umfasst, 

und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten Gebrauchsanweisungen, Betriebsanlei-
tungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmittel der Beklagten

-

-

die  Schneidstellung  der  beheizbaren  Spitze  47  so  einzustellen  ist,  dass  ihr  Ab-
stand  zur  Stichplatte  während  dem  Schneiden  etwa  der  Dicke  des  Stickbodens 
entspricht; und

die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen ist, dass die Stoff-
drückertatzen  während  dem  Schneiden  die  Schicht  Applikationsmaterial  berüh-
ren und der Stickboden an der Stich platte anliegt.

5.  Die  Beklagte  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag 
nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs.1 
lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wi-
derhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des 
Teilurteils  über  Rechtsbegehren  3,  3.a,  4  und  4.a  nach  anerkannten  Grundsätzen 
der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu ertei-
len, wie viele

- Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a;

-

beheizbare Spitzen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a; und

- Stickmaschinen enthaltend Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 
4.a sie zwischen dem 22. Oktober 2008 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des
zu  erlassenden  Teilurteils  hergestellt  und/oder  verkauft  hat  und  welche  Netto 
Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) sie 
damit erzielt hat,

- wobei  die  erzielten  Netto-Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  separat  nach  Ge-
schäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz und Be-
triebsbuchhaltung der Beklagten,

-

und  zwar  unter  genauer  Angabe  der  Faktoren,  d.h.  des  Netto  Verkaufspreises 
und  der  einzelnen  Kostenfaktoren  (insbesondere  der  Kostenstellen- und 
-trägerrechnung [Profit-Center], der Kalkulationsschemas, der Fakturabelege der 
direkten  Kosten  [Kreditoren],  der  Ertragskontenauszüge  und  der  Rechnungsko-
pien  [Debitoren]  sowie  der  einzelnen  Verwaltungs-,  Vertriebs- und  Gemeinkos-
ten.

5.a Eventualiter zu Rechtsbegehren 5:

Die  Beklagte  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag 
nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 
lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wi-
derhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des 
Teilurteils  über  Rechtsbegehren  3,  3.a,  3.b,  4,  4.a  und  4.b nach  anerkannten 
Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft dar-
über zu erteilen, wie viele

- Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 3.b, 4, 4.a und 4.b;

-

beheizbare Spitzen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 3.b, 4, 4.a und 4.b; und

- Stickmaschinen enthaltend Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 3.b, 4,

4.a und 4.b

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sie  zwischen  dem  22.  Oktober  2008 und dem  Zeitpunkt  der  Rechtskraft  des  zu  er-
lassenden  Teilurteils  hergestellt  und/oder  verkauft  hat  und  welche  Netto-
Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  (Verkaufserlös  abzüglich  Einstandspreis)  sie 
damit erzielt hat,

- wobei  die erzielten  Netto-Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  separat  nach  Ge-
schäftsjahr  auszuweisen  sind,  und  zwar  gestützt  auf  die  jeweilige  Finanz- und 
Betriebsbuchhaltung der Beklagten, 

-

und  zwar  unter  genauer  Angabe  der  Faktoren,  d.h.  des  Netto-Verkaufspreises 
und  der  einzelnen  Kostenfaktoren  (insbesondere  der  Kostenstellen- und 
-trägerrechnung [Profit-Center], der Kalkulationsschemas, der Fakturabelege der 
direkten  Kosten  [Kreditoren],  der  Ertragskontenauszüge  und  der  Rechnungsko-
pien  [Debitoren]  sowie  der  einzelnen  Verwaltungs-,  Vertriebs- und  Gemeinkos-
ten."

6.  Der Klägerin sei im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftserteilung ge-
mäss Rechtsbegehren 5 bzw. 5.a Gelegenheit zu geben, den von der Beklagten an 
sie  zu  bezahlenden  finanziellen Wiedergutmachungsanspruch  zu  beziffern,  und  die 
Beklagte  sei  zu  verpflichten,  der  Klägerin  den  so  bezifferten  Betrag  zuzüglich  Ver-
zugszinsen zu bezahlen.

7.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (einschliesslich der Kosten des notwendi-

gerweise beigezogenen Patentanwalts) zulasten der Beklagten.

Mit Eingabe vom 27. Januar 2015 erfolgte die Stellungnahme der 

1.6
Beklagten dazu mit folgenden prozessualen Anträgen:

"1.  Für den Fall, dass das Gericht auf die Klage überhaupt eintritt, seien die handschrift-
lich  geänderten  Rechtsbegehren  der  Klägerin  in  Beilage  24  und  die  neu  gestellten 
“weiteren  Eventualbegehren“  1.b,  2.b,  3.b,  4.b  und  5.a  der  Stellungnahme  vom 
17. Dezember 2014 (act. 44) nicht zuzulassen;

2. 

Für  den  Fall,  dass  die  Beklagte  zur  Rechnungslegung  und/oder  Auskunft  gemäss 
Rechtsbegehren Nr. 5 der Klägerin verpflichtet wird, seien entsprechende Angaben 
nicht an die Klägerin selbst, sondern im Rahmen einer Schutzmassnahme nach Art. 
156 ZPO nur einem neutralen, zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer 
auszuhändigen."

Am  25. Juni  2015  erstattete  Richter  Dr.  sc.  nat. Tobias  Bremi  ein 

1.7
Fachrichtervotum.

1.8
Mit Eingaben vom 26. August 2015 bzw. vom 25. September 2015 
erfolgten die Stellungnahmen der Klägerin bzw. der Beklagten zum Fach-
richtervotum, wobei die Beklagte den folgenden neuen prozessualen An-
trag stellte:

"3.  Die  Kapitel  “Rechtsbegehren“  (Rz.  12-15)  und  “Verletzung“  (Rz.  36-43)  des  Fach-

richtervotums seien aus dem Recht zu weisen.

4.  Es  sei  ein  Sachverständigengutachten  einzuholen, einschliesslich  zur  Tatfrage,  ob 
die Stofftatzen der angegriffenen Ausführungsform beim Schneidprozess die Funkti-
on ausüben können, die Eindringtiefe der Spitze so festzulegen, dass die Spitze nur 
in die zu schneidende Materialschicht eindringt."

Seite 24

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1.9
Mit Eingabe vom 30. Oktober 2015 erfolgte die Stellungnahme der 
Klägerin  zur  obigen  Eingabe  der  Beklagten,  womit  die  Klägerin folgende 
Anträge stellte:

"1.  Die act. 60_01, 60_02, 60_03 und 64_1 sowie der Antrag auf Befragung von Herrn 

Loichinger als Zeugen seien aus dem Recht zu weisen;

2.  Die Ziff. 16-22 von act. 60 seien aus dem Recht zu weisen;

3.  Die Ziff. 67-73 von act. 60 seien aus dem Recht zu weisen."

1.10 Mit Schreiben vom 3. November 2015 nahm das Bundespatentge-
richt zu den prozessualen Anträgen der Parteien Stellung.

1.11 Am 5. November 2015 wurden die Parteien zur Hauptverhandlung 
auf den 27. Januar 2016 vorgeladen. Im Anschluss an die Hauptverhand-
lung wurden Vergleichsgespräche geführt, die jedoch erfolglos verliefen.

1.12 Mit Verfügung vom 28. Januar 2016 wurde der von der Klägerin zu 
leistende Kostenvorschuss um CHF 100'000.– auf CHF 125'000.– erhöht.

1.13 Mit  Eingabe  vom  29.  Januar  2016  stellte die  Beklagte  nach  ge-
schlossener Hauptverhandlung die folgenden prozessualen Anträge:

"4.  Es  sei  ein  Sachverständigengutachten  einzuholen,  einschliesslich  zur  Tatfrage,  ob 
die Stofftatzen der angegriffenen Ausführungsform beim Schneidprozess die Funkti-
on ausüben, die Eindringtiefe der Spitze so festzulegen, dass die Spitze nur in die zu 
schneidende Materialschicht eindringt;

4a.  Eventualiter, für den Fall, dass dem prozessualen Antrag 4 nicht stattgegeben wird, 
sei  das  Fachrichtervotum  gesamthaft  in  der  tatsächlichen  und  rechtlichen  Beurtei-
lung  der  Verletzungsfrage  sowie  gesamthaft  in  der  Beurteilung  der  klägerischen 
Rechtsbegehren auf der Grundlage der vollständigen Wortlaute der Ansprüche 1 und 
7 des Streitpatents neu zu verfassen;

4b.  Das  Sachverständigengutachten  gemäss  dem  prozessualen  Antrag  4  oder  ein  neu 

verfasstes Fachrichtervotum sei den Parteien zur Stellungnahme vorzulegen.“

5.  Es  sei  die  von der  Beklagten an  der  Hauptverhandlung  präsentierte  Stichplatte der 

angegriffenen Ausführungsform als Beweismittel zu berücksichtigen."

1.14 Mit Schreiben vom 9. Februar 2016 wurde den Parteien das Pro-
tokoll der Hauptverhandlung übermittelt.

1.15 Mit  Eingabe  vom  12.  Februar  2016  beantragte  die  Klägerin die 
Abweisung  der  vorstehend  aufgeführten  prozessualen  Anträge  der  Be-
klagten. 

1.16 Das Verfahren ist spruchreif.

Seite 25

O2014_009

2.

Prozessuales

Die  Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  ist  gegeben  (Art.  26 

2.1
Abs. 1 lit. a PatGG). 

Die  Beklagte  stellte  mit  Eingaben  vom  13.  November  2014,  vom 
2.2
27. Januar 2015, vom 25. September 2015 und vom 29. Januar 2016 ei-
ne Reihe von prozessualen Anträgen. 

Betreffend den prozessualen Antrag Ziff. 1, welcher sich auf die aus Sicht 
der  Beklagten  überschiessenden  Rechtsbegehren  der  Klägerin  gemäss 
act.  44  bezieht,  ist  auf  die  nachfolgenden Ausführungen  unter  Ziff.  4.8.1
zu verweisen.

Die Beklagte beantragt mit Ziff. 2, dass für den Fall, dass die Beklagte zur 
Rechnungslegung  und/oder  Auskunft  verpflichtet  werde,  entsprechende 
Angaben nicht an die Klägerin selbst, sondern im Rahmen einer Schutz-
massnahme nach Art. 156 ZPO nur einem neutralen, zur Verschwiegen-
heit verpflichteten Wirtschaftsprüfer auszuhändigen seien. Sie begründet 
dies  damit,  dass  das  klägerische  Auskunfts- und  Rechnungslegungsbe-
gehren über das zur Durchsetzung des Hauptanspruchs Notwendige hin-
ausgehe. Zudem betreffe es in gravierender Weise Geschäftsgeheimnis-
se  der  Beklagten  und  würde  sie  dazu  zwingen,  interne  Vorgänge,  ihre 
Bezugsquellen und Verarbeitungsschritte offenzulegen.

Zunächst ist festzuhalten,  dass  die  Beklagte  nicht  hinreichend  substanti-
iert,  welche  konkreten  Informationen,  die  sie  offenlegen  müsste,  geheim 
seien,  sondern  macht  dies  nur  pauschal  geltend.  Es  ist  nicht  dargetan, 
welche  "internen  Vorgänge"  oder  "Verarbeitungsschritte"  sie  meint. Auch 
substantiiert  sie  nicht,  inwiefern  das klägerische  Auskunfts- und  Rech-
nungslegungsbegehren über das zur Durchsetzung des Hauptanspruchs 
Notwendige  hinausgehe.  Bei  der  Auskunfts- und  Rechnungslegungs-
pflicht  handelt  es  sich  um  einen  materiell-rechtlichen  Anspruch  gestützt 
auf Art. 66 lit. b PatG (s. unten Ziff. 2.4). Dieser lässt sich nur durch diese 
Bestimmung  selbst,  nicht  aber  durch  prozessuale  Massnahmen  zum 
Schutz  von  Geschäftsgeheimnissen  beschränken.1 Die  Klägerin  ist,  um 
ihren  vermögensrechtlichen  Anspruch beziffern  zu  können,  auf  entspre-
chende  Auskünfte  der  Beklagten  angewiesen. Allerdings  geht  die  Aus-
kunftspflicht  nur  so  weit,  als  sie  zur  Durchsetzung  eines  möglichen 
Hauptanspruchs  notwendig  ist;  es  gilt  somit  der  Grundsatz  der  Verhält-

1 Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 

Art. 156 N 8.

Seite 26

                                               
O2014_009

nismässigkeit und insoweit ist die Auskunftspflicht beschränkt. Vorliegend 
ist nicht ersichtlich, inwiefern das Auskunftsbegehren der Klägerin (Ziff. 5) 
über  das,  was  zur  Durchsetzung  eines  allfälligen Hauptanspruchs nötig 
ist, hinausgeht. Der Antrag der Beklagten ist somit abzuweisen.

Was  die  prozessualen Anträge  Ziff.  3  und  4  betrifft,  so  ist  darauf  hinzu-
weisen,  dass  das  Fachrichtervotum  ein  Beitrag  des  Richters  zur  Urteils-
beratung ist, mit der Besonderheit, dass die Parteien dazu Stellung neh-
men können (Art. 183 Abs. 3 ZPO). Eine Grundlage, Teile dieser richterli-
chen  Beurteilung  aus  dem  Recht  zu  weisen,  gibt  es  nicht.  Folgt  der 
Spruchkörper  dem  Fachrichtervotum  und  hält  eine  Partei  das  Fachrich-
tervotum  oder  Teile  davon  für  falsch,  so  muss  sie  den  Rechtsmittelweg 
beschreiten. 

Ferner  beantragt  die  Beklagte,  es  sei  ein Sachverständigengutachten
einzuholen. Sie begründet dies damit, dass das Fachrichtervotum inhaltli-
che Mängel aufweise, die das Gericht nur dann selbst richtigstellen kön-
ne, wenn es über das notwendige Fachwissen verfüge. Die Beklagte be-
gründet  nicht  näher,  inwiefern  das  Gericht  nicht  über  das  notwendige 
Fachwissen  verfügen  sollte.  Das  Gericht  verfügt  denn  auch  über  das 
notwendige Fachwissen (vgl. weitere Ausführungen dazu nachfolgend).

Was die prozessualen Anträge 4a, 4b und 5 betrifft, so ist Folgendes fest-
zuhalten:

Die prozessualen Anträge 4a und 4b betreffen erneut die Einholung eines 
Sachverständigengutachtens.  Dieser Antrag geht  zurück  auf  die  von  der 
Beklagten  bereits  im  Rahmen  der  Stellungnahme  zum  Fachrichtervotum 
sowie  anlässlich  der  Hauptverhandlung  beanstandete  fehlerhafte  Merk-
malsanalyse von Anspruch 1 in der Darlegung der Prozessgeschichte im 
Fachrichtervotum. Die Beklagte beanstandet, dass der Fachrichter auf S. 
5 des Fachrichtervotums als letztes Merkmal 1 K2b angeführt habe, "der 
die  Eindringtiefe  der  Spitze  in  die  Materialschicht  festlegt",  anstatt,  wie 
gemäss  Anspruch  1  vollständig,  "der  die  Eindringtiefe  der  Spitze  in  die 
Materialschicht festlegt, sodass die Spitze nur in die zu schneidende Ma-
terialschicht  eindringt".  Richtig  ist, dass  diese  vom  Fachrichter  im  Rah-
men  der  Darlegung  der  Prozessgeschichte wiedergegebene Merkmals-
analyse  unvollständig  ist.  Es  handelt  sich  aber  dabei  nicht  etwa  um  die 
Merkmalsanalyse  des  Fachrichters,  sondern,  wie  der  Fachrichter  aus-
drücklich  schreibt,  um  die  Merkmalsanalyse  der  Beklagten (aus  der 
Massnahmeantwort). Dieses offensichtliche  Versehen der  Beklagten  hat 
indes keinen  Eingang  in  die  materielle  Beurteilung  des  Fachrichters  ge-

Seite 27

O2014_009

funden.  Dies  zeigt  sich  u.a.  daran,  dass  genau  dieser  in  der  Einleitung 
der Prozessgeschichte bei der Wiedergabe der Merkmalsanalyse der Be-
klagten  weggelassene  Zusatz  von  Merkmal  1K2b  in  der  materiellen  Dis-
kussion  im  Fachrichtervotum  ausdrücklich  diskutiert  und  dort  in  RZ  39 
sogar fett und kursiv hervorgehoben wurde.

Gemäss  dem  prozessualen  Antrag Ziff.  5  will  die  Beklagte  als  weiteres 
Beweismittel die Stichplatte berücksichtigt haben, die sie schon anlässlich 
der  Massnahmeverhandlung  gezeigt  haben  will.  Diese  Beweisofferte  er-
folgt indes verspätet (Art. 229 Abs. 1 ZPO). Falls die Beklagte die Stich-
platte  bereits  an  der  Massnahmeverhandlung  gezeigt  haben  sollte,  wie 
sie das geltend macht, so hat sie diese weder damals dem Gericht einge-
reicht (das wäre im Protokoll vermerkt worden, auch bei Verzicht der Par-
teien auf Ausfertigung des Protokolls ihrer Vorträge), noch hat sie sich im 
späteren  Schriftenwechsel  auf  die  Stichplatte  als  Beweismittel  berufen, 
geschweige denn, dass sie diese eingereicht hätte.

Die prozessualen Anträge Ziff. 2, 3, 4, 4a, 4b und 5 sind somit abzuwei-
sen, soweit darauf eingetreten werden kann. 

2.3 Was die prozessualen Anträge der Klägerin gemäss ihrer Eingabe 
vom 30. Oktober 2015 betrifft, so ist festzuhalten, dass Privatgutachten im 
Zivilprozess  keine  Beweismittel  sind.2 Das  Privatgutachten,  welches  die 
Beklagte  mit  ihrer  Stellungnahme  als  "Beweismittel"  einreichte, ist  dem-
nach nicht als Beweismittel zuzulassen, ebenso wenig der diesbezügliche 
Auftrag.  Zulässig  ist  es  hingegen,  ein  Privatgutachten  als  Argumentati-
onshilfe  zu  verwenden.  Soweit  also  die  Beklagte  Argumentationen  aus 
dem  Privatgutachten  in  ihre  Stellungnahme  eingebracht  hat  und  es  sich 
dabei nicht um unzulässige neue Behauptungen handelt, ist dies als Par-
teibehauptung  zu  würdigen.  Entsprechend  sind  entgegen  dem pro-
zessualen  Antrag  3  der  Klägerin  die  diesbezüglichen  Ausführungen  der 
Beklagten in act. 60 RZ 67-73 nicht pauschal aus dem Recht zu weisen. 

Soweit  sich  die  Beklagte  in  ihrer  Stellungnahme  allerdings  auf  Prof. 
Loichinger  als  sachverständigen  Zeugen  beruft, geschieht  dies  nach Ak-
tenschluss,  mithin  verspätet (vgl. Art.  229  ZPO).  Prof.  Loichinger  ist  ent-
sprechend nicht als Zeuge zuzulassen.

Der prozessuale Antrag 2 der Klägerin, wonach die Ziff. 16-22 von act. 60 
aus  dem  Recht  zu  weisen  seien,  ist  insofern gutzuheissen,  als  die  dorti-
gen  Behauptungen  der  Beklagten,  womit  sie  sich  zur  Begründung  der 

2 BGer 4A_178/2015 E. 2.5.-2.6, Urteil vom 11. September 2015.

Seite 28

                                               
Nichtigkeit  des  Klagepatentes  auf  eine  neue  Entgegenhaltung,  die 
JP 8243776A,  stützt,  neu  sind  und  die  Beklagte  keine  Zulässigkeit  im 
Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO geltend macht, weshalb die Behaup-
tungen verspätet erfolgt und daher unbeachtlich sind.

O2014_009

2.4

Stufenklage

Bei der vorliegenden Stufenklage tritt neben das Hauptbegehren auf Ver-
urteilung  zu  einer  Geldzahlung  ein  selbständiges  Hilfsbegehren,  das  auf 
vorgängige Auskunftserteilung oder Rechnungslegung durch die beklagte 
Partei  geht,  wobei  das  Hauptbegehren  erst  aufgrund  des  Ergebnisses 
des Hilfsbegehrens beziffert wird. 

In einem ersten Schritt sind Rechtsbeständigkeit und Verletzung des Kla-
gepatents zu prüfen, und wenn beides zu bejahen ist, ist der Rechnungs-
legungsanspruch  zu  behandeln.  In  der  Folge ergeht  entweder  ein  Urteil 
auf  Klageabweisung,  wenn  Rechtsbeständigkeit  und/oder  Verletzung  zu 
verneinen  sind, oder,  wenn  beides  und  der  Rechnungslegungsanspruch 
zu  bejahen  sind,  ein  Teilurteil  auf  Unterlassung  und  Rechnungslegung. 
Nach erfolgter Rechnungslegung wird dann die Klägerin zur Substantiie-
rung und Bezifferung ihrer Forderung aufgefordert werden. 

Die  unbezifferte  Forderungsklage  enthebt  die  Klägerin  grundsätzlich  nur 
vermindert  ihrer  Behauptungs- und  Substantiierungslast.  Auf  die  diesbe-
zügliche  Behauptungslast  der  Klägerin  kann  nur  – vorläufig  – verzichtet 
werden, wenn sie sich – wie hier – auf materiell-rechtliche Auskunfts- und 
Rechnungslegungspflichten stützen kann, d.h. vorliegend auf Art. 66 lit. b 
PatG.3

Nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung wird der von der Klägerin 
verlangte  Schadenersatz  oder  die  Gewinnherausgabe  gemäss  Rechts-
begehren Ziff. 6 zu begründen und zu beziffern sein (Art. 85 Abs. 2 ZPO).

Somit  ist  zunächst  im  Rahmen  eines  Teilentscheids  über  das  Unterlas-
sungsbegehren  sowie  die  Auskunfts- und  Rechnungslegungspflicht  zu 
befinden. 

3 BK  ZPO-Markus,  Art.  85  N  14  und  N  18;  Calame/Hess-Blumer/Stieger-Hess-
Blumer, Vorbemerkungen zum 6. und 7. Abschnitt: Beweisrecht N 83; Leumann 
Liebster,  Die  Stufenklage 
im  schweizerischen  Zivilprozessrecht,  Diss., 
Basel/Genf/München 2005, S. 7 f.; Heinrich, PatG/EPÜ, 2. Aufl., Rz 7 zu Art. 66 
(Hrsg.), 
PatG  und  Rz  5  zu  Art.  76  PatG;  David, 
Urheberrechtsgesetz (URG), 2. Aufl., Art. 67 URG N 28 f.; BBl 2006 119 f.

in:  Müller/Oertli 

Seite 29

                                               
O2014_009

3.

Parteien, Klagepatent und Ausgangslage

Die  Klägerin  ist  eine  schweizerische  Aktiengesellschaft,  welche 

3.1
Konstruktion und Bau von Textilmaschinen zum Zweck hat.

Die  Beklagte,  ebenfalls  eine  schweizerische  Aktiengesellschaft, 
3.2
hat  die  Fabrikation  und  den  Verkauf  von  Textilmaschinen,  insbesondere 
von Stickmaschinen und Apparaten zum Zweck.

3.3
Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents EP 1 983 083 
B1 (Klagepatent), welches ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Appli-
zieren von flächigen Materialstücken, sowie eine Stickmaschine zum Ge-
genstand  hat. Sie  stützt  sich  mit  ihrer  Klage  auf  den  Schweizer Teil  des 
Klagepatents  und  macht geltend,  dass  die  Stickmaschine  "HeatCut" der 
Beklagten genau die Merkmale der unabhängigen Ansprüche 1 und 7 des 
Klagepatents realisiere (Nachmachung). 

Die Beklagte beantragt die Abweisung der Klage, soweit darauf einzutre-
ten  sei.  Sie  beanstandet  alle  Rechtsbegehren  wegen  mangelnder  Kon-
kretisierung. Zudem bestreitet sie eine Verletzung der Ansprüche 1 und 7 
des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform. Des Weiteren 
macht die Beklagte den Einwand des freien Standes der Technik und ei-
nen  Nichtigkeitseinwand  unter  dem  Titel  der  mangelnden  erfinderischen 
Tätigkeit geltend. 

Auf  diese  und  weitere Parteivorbringen  ist  nachfolgend  nur  inso-

3.4
weit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist.

4.

Beurteilung

4.1
Zur  Frage  der  Rechtsbeständigkeit  und  der  Patentverletzung  er-
stattete  Richter Dr.  sc.  nat.  Tobias  Bremi  ein  Fachrichtervotum.  Der 
Spruchkörper folgt, wie nachfolgend zu zeigen sein wird, im Resultat dem
Fachrichtervotum, stützt sich aber noch auf weitere Beweismittel und Ar-
gumente.

Nachdem es sich bei allen zu berücksichtigenden Beweismitteln um von 
den Parteien im Rahmen des Schriftenwechsels eingereichte Dokumente 
handelt,  ist,  wie  den  Parteien  schon  dargelegt, eine  Beweisverfügung 
nicht erforderlich.

4.2 Wie  bereits  erwähnt, stützt  sich  die  Klägerin  auf  den  Schweizer 
Teil  des  in  ihrem  Namen  eingetragenen  Klagepatents,  Veröffentlichung 

Seite 30

O2014_009

des Hinweises auf Erteilung am 18. August 2010, und wendet sich gegen 
die unter dem Namen HeatCut von der Beklagten vertriebenen Stickma-
schinen  gemäss  den  angeführten Beweismitteln  und  Dokumentationen, 
worunter sich insbesondere auch ein Werbefilm der Beklagten in digitaler 
Form,  eine  Betriebsanleitung  der  angegriffenen Ausführungsform  und  ei-
ne  Montageanweisung  befinden. Die  Klägerin  macht  geltend,  dass  die 
Stickmaschine HeatCut der Beklagten genau die Merkmale der unabhän-
gigen Ansprüche 1 und 7 des Klagepatents realisiere (Nachmachung). 

4.3
Die  Beklagte  stellt sich demgegenüber  auf  den Standpunkt,  dass 
die Rechtsbegehren 1 a) und b) den Wortlaut der Ansprüche 7 respektive 
1  wiedergäben  und  damit  dem  Erfordernis  der  genügenden  Konkretisie-
rung von Rechtsbegehren nicht genügten, und dass deswegen auf diese 
Rechtsbegehren nicht einzutreten sei. Hinsichtlich Rechtsbegehren 2 hält 
die  Beklagte fest,  dass  sich  dieses  im  Wesentlichen  auf  die  Produktbe-
zeichnung  HeatCut  beschränke,  und  dass  die  Verwendung  einer  Pro-
duktbezeichnung,  sofern  nicht  sichergestellt  sei,  dass  unter  dieser  Pro-
duktbezeichnung nur ganz klar definierte Produkte verkauft werden könn-
ten, dem Erfordernis der genügenden Konkretisierung ebenfalls nicht ge-
nügten und deswegen auch auf dieses Rechtsbegehren nicht einzutreten 
sei.

Des Weiteren macht die Beklagte geltend, dass keine Verletzung des Pa-
tents  vorliege,  weil  keine  saubere  Merkmalsanalyse  vorgelegt  und  ent-
sprechend  die  Verletzung  nicht  substantiiert  worden sei,  und  weil  die 
Stofftatzen  der  Ausführungsform  der  Beklagten  nicht  als  Abstandhalter 
des Klagepatents betrachtet werden könnten. 

Konkret  argumentiert  die  Beklagte  unter  Bezugnahme  auf  die  folgende 
Merkmalsanalyse von Anspruch 1:

Verfahren um mittels 

1O1 

einer Stickmaschine

1O2 

flächige Materialstücke von gewünschter Form auf einen Stickgrund zu 

applizieren

1O3 

wobei mindestens eine Materialschicht über dem Stickgrundangeordnet 

wird

1O4 

und gesteuert durch das Programm der Stickmaschine eine Relativbe-

wegung zwischen einer Schneidvorrichtung und der Materialschicht er-

zeugt 

Seite 31

O2014_009

1O5

und dadurch ein flächiges Materialstück der gewünschten Form aus der 

Materialschicht ausgeschnitten wird

dadurch gekennzeichnet, dass

1K1 

das Schneiden durch eine beheizbare Spitze erfolgt,

1K2a 

und bei der beheizbaren Spitze ein Abstandhalter vorgesehen ist,

1K2b 

der  die  Eindringtiefe  der  Spitze  in  die  Materialschicht  festlegt,  sodass 

die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt.

Zu den Merkmalen des Oberbegriffs äussert sich die Beklagte nicht.

früheren  Massnahmeverfahren 

Zum  Merkmal  1K1 meint  die  Beklagte,  dass  dieses  Merkmal  bereits  aus 
einem 
den  Parteien 
(S2012_004) aus dem Stand der Technik bekannt sei, namentlich aus der 
JP-A-05-261187, und entsprechend nicht monopolisiert werden könne. 

zwischen 

Zu den Merkmalen 1K2a und 1K2b führt die Beklagte aus, dass bei kor-
rekter  Auslegung  des  Begriffs  "Abstandshalter" dieser  folgende  Eigen-
schaften aufweisen müsse:

 Heizspitze  und  Abstandhalter  sind  auf  einem  Träger  (Schlitten) 
angebracht, der durch einen Aktuator hin und her beweglich ist;





der  Abstandhalter  drückt  in  der  Arbeitsstellung  des  Schneidin-
struments gegen die Stoffschichten;

der Abstandhalter  ist  verstellbar,  wobei  damit  die  Überragdistanz 
der  Heizspitze  zum  Abstandhalter  – und  mithin  die  Eindringtiefe 
der beheizbaren Spitze in die Materialschicht – festgelegt wird.

Was  das  konkrete  bei  HeatCut  verwendete  Verfahren  angeht, führt  die 
Beklagte  aus,  dass  die  Stofftatzen  zunächst  die  beiden  Schichten  zum 
Stickgrund  schöben,  aber  nicht  ganz,  und  dass  dann  die  Heizspitzen 
nachzögen.  Die  Heizspitzen  führen  dann  aber  weiter  vor,  durchschnitten 
die  obere  Schicht  und  erst  die  Heizspitzen  drückten  dann  die  untere 
Stoffschicht leicht auf den Stickgrund. 

Konkret  argumentiert  die  Beklagte  unter  Bezugnahme  auf  die  folgende 
Merkmalsanalyse von Anspruch 7:

7O1 

Vorrichtung für eine Stickmaschine

Seite 32

O2014_009

7O2 

um  auf  dem  Stickboden  flächige  Materialstücke,  zum  Beispiel  Figuren 

aus einem anderen Material und/oder einer anderen Farbe als das Ma-

terial des Stickbodens durch Aufsticken zu applizieren,

umfassend

7O3a

einen Support zur Befestigung der Vorrichtung an einer Stickmaschine,

7O3b 

eine  beheizbare Spitze  zum  Schneiden  der  zur  Applikation  verwende-

ten Materialschicht,

7O3c

und  Mitteln,  um  die  beheizbare  Spitze  von  der  Ruhestellung  in  die 

Schneidstellung, und umgekehrt, zu bringen,

dadurch gekennzeichnet, dass

7K1a

bei  der  beheizbaren  Spitze  ein  Abstandhalter  vorgesehen  ist,  der  ver-

stellbar ist,

7K1b

um  die  Eindringtiefe  der  Spitze  in  die  Materialschicht  festzulegen,  so-
dass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt.

Wiederum  diskutiert  die  Beklagte  die  Merkmale  7O1-7O2  sowie  7O3b 
und 7O3c nicht.

Konkret bestreitet die Beklagte die Realisierung von Merkmal 7O3a, weil 
die Stofftatzen und die Heizspitzen bei der HeatCut-Vorrichtung nicht auf 
einen  gemeinsamen  Träger  angebracht  seien,  sondern  unabhängig  sei-
en.

Die  Realisierung  der  Merkmale  7K1a  und  7K1b  bestreitet die  Beklagte 
unter Bezugnahme auf die Diskussion zum Verfahrensanspruch 1.

Des  Weiteren  macht  die  Beklagte  den  Einwand  des  freien  Standes  der 
Technik, respektive einen Nichtigkeitseinwand geltend. Sie stützt sich da-
bei auf die JP-A-05-261187, die zunächst nur als Maschinenübersetzung 
eingereicht wurde, erst in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum wur-
de  eine  korrekte  Übersetzung  eingereicht.  Sie  behauptet,  dieses  Doku-
ment  offenbare  alle  Merkmale  bis  auf  den Abstandhalter,  ein  solcher  sei 
aber  für  den  Fachmann  eine  naheliegende  Massnahme  oder  auf  jeden 
Fall  naheliegend  in  Kombination  mit  der  vorbekannten  Laser Cut-
Technologie  der  Beklagten,  die  bereits  2004  der  Öffentlichkeit  bekannt 
gewesen sei. 

Seite 33

O2014_009

Die Beklagte beanstandet  mit  ihrer  Klageantwort alle  Rechtsbegehren 
wegen mangelnder Konkretisierung und beantragt, darauf nicht einzutre-
ten.

Sie bestreitet zudem, nach der Auslegung des Klagepatents, eine Verlet-
zung der Ansprüche 1 und 7 durch die angegriffene Ausführungsform un-
ter  Verwendung  der  oben  angegebenen  Merkmalsanalysen.  Hinsichtlich 
Anspruch  1  wird die  Verwirklichung  der  Merkmale  des kennzeichnenden 
Teils bestritten, hinsichtlich Anspruch 7 wird die Verwirklichung der Merk-
male des kennzeichnenden Teils sowie von Merkmal 7O3 bestritten.

Zum Einwand des freien Standes der Technik äussert sich die Beklagte in 
der Klageantwort nicht substantiiert, das Argument erscheint nur in einem 
Titel. Auch in den weiteren Rechtsschriften der Beklagten finden sich kei-
ne  substantiierten  Behauptungen  zum  Einwand  des  freien  Standes  der 
Technik, insbesondere nicht im Zusammenhang mit der von der Klägerin 
im Rahmen der Replik als Eventualstandpunkt vorgetragenen Äquivalenz. 
Entsprechend ist mangels substantiierter Behauptungen auf den Einwand 
des freien Standes der Technik in der Folge nicht weiter einzugehen.

Die  Beklagte  stützt  sich  für  ihren  Nichtigkeitseinwand  einerseits  als 
nächstliegenden Stand der Technik auf die genannte JP-A-05-261187 (in 
der  Folge  D1).  Sie  behauptet  im Wesentlichen, dieses  Dokument  D1  of-
fenbare alle Merkmale bis auf den Abstandhalter, ein solcher sei aber für 
den  Fachmann  naheliegend  in  Kombination  mit  der  vorbekannten  Laser
Cut-Technologie der Beklagten (in der Folge D2), die bereits 2004 der Öf-
fentlichkeit  bekannt  gewesen  sei.  Die  Beklagte  legt  dabei  weder  eine 
Merkmalsanalyse  mit  Korrespondenz  der  Merkmale  in  der  Entgegenhal-
tung vor, noch diskutiert sie die beiden unabhängigen Ansprüche 1 (Ver-
fahrensanspruch) und 7 (Vorrichtungsanspruch) effektiv detailliert.

Weiter macht die Beklagte mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend 
von [0006] des Klagepatents und der darin genannten DE 4426817, teil-
weise in Kombination mit der D2, als nächstliegendem Stand der Technik, 
einerseits mit dem Fachwissen, mit Kombination mit der D1 und/oder mit 
Kombination mit der US 3,902,042 (in der Folge D3) geltend. In der Kla-
geantwort findet sich bezüglich Offenbarungsgehalt des Dokumentes DE 
4426817  ein  Verweis  auf  Abschnitt  [0006]  des  Klagepatents,  entspre-
chend  wird  in  der  Folge  für  diesen  Ausgangspunkt  die  diesbezügliche 
Textstelle  im  Abschnitt  [0006]  des  Klagepatents  verwendet  und  als  D4
bezeichnet. 

Seite 34

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Dabei argumentiert die Beklagte sowohl für den Verfahrensanspruch 1 als 
auch für den Vorrichtungsanspruch 7 auf Basis der Merkmalsanalyse.

Mit  Eingabe  vom  25.  September  2015  stützt  sich  die  Beklagte  bezüglich 
ihres Nichtigkeitseinwands zudem auf die JP 824377A. Wie bereits oben 
unter  Ziff.  2.3  festgehalten,  erfolgt  diese  neue  Behauptung  betreffend 
Stand der Technik zu spät und ist daher unbeachtlich.

Mit der Replik gibt die Klägerin in den Anhängen 1 bis 3 folgende 

4.4
Darstellungen wieder:

Anhang 1:

Seite 35

O2014_009

Anhang 2:

Anhang 3:

Die Klägerin macht betreffend Patentverletzung geltend, dass die von der 
Beklagten  beworbene  und  verkaufte  Maschine  eine  Nachmachung  so-
wohl  des  Verfahrensanspruchs  1  als  auch  des  Vorrichtungsanspruchs  7 
darstelle,  wobei  im  Zusammenhang  mit  dem  Vorrichtungsanspruch  und 
insbesondere  dem  darin  aufgeführten  Merkmal  7O3a  von  der  Klägerin 
unterschiedliche  Standpunkte  eingenommen  wurden:  Einmal, dass  die 
beanspruchte  Vorrichtung  den  Abstandhalter  gar  nicht  umfasse  und 
Nachmachung vorliege. Als Eventualstandpunkt die Sichtweise, dass der 
in  der  obigen  Darstellung  bezeichnete  Support  den  Support  gemäss 
Merkmal  7O3a  darstelle  und  damit  Nachmachung  vorliege.  Zudem  als 
Sub-Eventualstandpunkt, dass Nachahmung vorliege.

Seite 36

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Sie  stützt  sich  dabei  vor  allem  auch  auf  einen  Prospekt  der  Beklagten 
zum  angegriffenen  Produkt,  eine  Betriebsanleitung  sowie  eine  Monta-
geanleitung. In der Betriebsanleitung verweist sie vor allem auf Seite 21, 
wo folgende Aussage zu finden ist, wonach die Tatzen immer in Kontakt 
mit der Applikationsschicht sind:

Auf  Seite  24  verweist  sie  als  Nachweis  der  Einstellungsgenauigkeit  im 
Bereich von Zehntelmillimetern auf folgende Darstellung:

Seite 37

sowie auf die Einstellungsinstruktionen auf Seite 25:

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Die Wichtigkeit der der jeweiligen Nadel zugeordneten Stoffdrückertasten 
wird belegt durch die Aussage in der Montageanleitung, wo es heisst:

Hinsichtlich  der  Nichtigkeitseinrede  führt  die  Klägerin  im  Wesentlichen 
Folgendes aus:

Die  D1  sei,  da  sie  sich  nicht  mit  einer  Stickmaschine,  sondern  mit  einer 
Nähmaschine befasse, und auch nicht mit der Auftragung von Applikatio-
nen, eigentlich nicht ein geeigneter nächstliegender Stand der Technik.

Ausgehend  von  der  D1  liege  erfinderische  Tätigkeit  vor,  weil  das  in  der 
D1 offenbarte Konzept grundsätzlich aufgegeben werden müsste, weil ein 
ablösen  des  Stoffes  vom  Rahmen  zu  einer  nicht  mehr  funktionierenden 
technischen Lösung der D1 führe, und weil der Vergleich mit einer Bohr-
maschine mit Bohranschlag nicht einschlägig sei, da sich dort eine völlig 
andere Problematik stelle.

Die  von  der  Beklagten  in  Bezug  auf  D2  behaupteten  technischen  Merk-
male  und  Funktionen  der  Distanzstangen  und  Spindelstangen  könnten 
den entsprechenden Beweismitteln nicht entnommen werden.

Seite 38

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Der Fachmann sei abhängig vom Ausgangsdokument zu bestimmen, und 
er sei, je nachdem, ob von der D1 oder der D2 ausgegangen werde, ein 
anderer. Der zuständige Fachmann ausgehend vom Dokument D1 würde 
nicht auf die Idee kommen, Lösungshinweise aus dem Gebiet der Laser-
schneidtechnologie  beizuziehen. Selbst  wenn  eine  Kombination  mit  der 
D2  vom  Fachmann  in  Betracht  gezogen  würde,  würde  dies nicht  ohne 
rückschauende  Betrachtungsweise  zum  Gegenstand  der  Erfindung  füh-
ren.

Ausgehend von der D2 liege erfinderische Tätigkeit vor. Da der in diesem 
Fall  einschlägige  Fachmann  ausgehend  von  der  D2  ein  Laserfachmann 
sei, würde dieser die D1 aus dem Bereich der Nähmaschinen nicht ohne 
erfinderische  Tätigkeit  konsultieren.  Selbst  wenn  der  Fachmann  ausge-
hend von der D2 die D1 konsultieren würde, würde er aufgrund der völlig 
anderen  Problemstellung  in  der  D1  dann  nicht  ohne  rückschauende  Be-
trachtungsweise gewisse Elemente aus der D1 isolieren und im Rahmen 
der D2 einsetzen. Im Wesentlichen das gleiche gelte bei einer Kombinati-
on mit der D3.

4.5
Hinsichtlich der neu gestellten Rechtsbegehren führt die Beklagte 
in der Duplik generell aus, dass die von der Klägerin verwendete Bezug-
nahme auf die Fotografie im Anhang 1 nicht genügen könne, da nicht er-
kennbar  sei,  wie  die  Richtungsangaben  vorne  und  hinten  zu  verstehen 
seien. Zu Rechtsbegehren 1 führt die Beklagte aus, dass dieses Rechts-
begehren  auch  Einstellungen  verbieten  würde,  bei  denen  die  Stoffdrü-
ckertatzen während des Schneidvorgangs zurückgezogen werden.

Im Hinblick auf die Verletzung bestreitet die Beklagte substantiiert erneut 
die Verwirklichung der Merkmale des kennzeichnenden Teils des Verfah-
rensanspruchs  1  und  der  kennzeichnenden  Merkmale  des  Vorrichtungs-
anspruchs 7 sowie des Merkmals 7O3a, und sie reicht zusätzliche Filme 
ein,  aus  welchen  hervorgehe,  dass  das  Verfahren  auch  ohne  Anliegen 
der  Stoffdrückertatzen  funktioniere,  und  dass  die  Heizspitze  unabhängig 
von  den  Stoffdrückertatzen  das  zu  schneidende  Material  beim  von  der 
Beklagten durchgeführten Verfahren nach vorne verschöbe.

Im Hinblick auf die Nichtigkeitseinrede begründet die Beklagte in der Dup-
lik  ausschliesslich  die  geltend  gemachte  mangelnde  erfinderische  Tätig-
keit ausgehend von der D4/D2 neu. Sie geht dabei für die Definition der 
Laser  Cut-Technologie  als  Ausgangspunkt  nicht  mehr  von  der  D2  aus, 
sondern nur noch von der DE 44 26 817, wie beschrieben in [0006] des 
Klagepatents, erneut ohne dieses Dokument des Standes der Technik im 

Seite 39

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Rahmen  des  Verfahrens  als  Beweismittel  einzureichen.  Ausgehend  von 
diesem nächstliegenden Stand der Technik würde der Fachmann gemäss 
Beklagter  einen  Ersatz  des  Lasers  durch  eine Heizspitze  naheliegend  in 
Betracht ziehen, gegebenenfalls unter Konsultation der D1.

4.6
Mit der Stellungnahme zur Duplik führt die Klägerin zu den hand-
schriftlich ergänzten Rechtsbegehren aus, dass diese für den Fall gestellt 
würden, dass das Gericht unter der Schneidstellung nicht verstehe, dass 
die  Stoffdrückertatzen  die  definierte  Schneidstellung  während  des 
Schneidvorganges  einnähmen,  und  ein  Schneiden  mit  offenen  Stoffdrü-
ckertatzen nicht ausgeschlossen sei.

Zu den weiteren Rechtsbegehren führt die Klägerin aus, dass diese in An-
lehnung  an  die  Betriebsanleitung  der  Beklagten  formuliert  seien  und  als 
Reaktion  auf  die  in  der  Duplik  geäusserte  Kritik  der  Beklagten  gestellt 
würden, unter anderem im Hinblick auf die beanstandete Eindringtiefe.

Zur  angeblich  neuen  Behauptung  bezüglich  freien  Stofffeldes  führt  die 
Klägerin  aus,  dass  es  gemäss  Klagepatent  nur  darauf  ankomme,  dass 
die  Stoffdrückertatzen  die Applikationsschicht  für  den  Schneidvorgang  –
vor oder auf der Stichplatte – positionieren würden.

Hinsichtlich  der  mit  der  Duplik  neu  eingereichten  Filme  legt die  Klägerin 
dar,  dass  es  nicht  darauf  ankomme,  ob  ein  Schneiden  auch  ohne  Ab-
standhalter/Stoffdrückertatzen  möglich  sei,  relevant  sei  nur,  ob  die  Kun-
den der Beklagten angewiesen würden, die Maschinen dafür auszulegen, 
die  Stoffdrückertatzen  während  des  Schneidens  als  Abstandhalter  zu 
verwenden.

Weiter  wurden  aus  der  Betriebsanleitung  der  angegriffenen  Bauweise 
weitere Seiten eingereicht, aus welchen hervorgehe, dass die Tatzen mit 
hoher Präzision im Subzehntelmillimeterbereich an der Stichplatte ausge-
richtet würden:

Seite 40

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4.7
Die Beklagte macht geltend, trotz der im Rahmen des Verfahrens 
eingereichten  Vielzahl  von  Rechtsbegehren  seitens  der  Klägerin  seien 
diese immer noch unbestimmt und überschiessend.

Die  handschriftlich  mit  der  letzten  Eingabe  ergänzten  Rechtsbegehren 
gingen  wegen  des  Berührens  der  Tatzen  über  den  Schutzbereich  des 
Klagepatents hinaus und sie seien nicht genügend konkretisiert.

Die Ausführungen  der  Klägerin  zum  Thema  des  freien  Stofffeldes  seien 
nicht gerechtfertigt, da dieser Aspekt von der Beklagten nicht neu mit der 
Duplik, sondern bereits in der Klageantwort vorgebracht worden sei. Da-
mit seien diese Ausführungen der Klägerin nicht zulässig.

4.8

Rechtsbegehren

4.8.1 Rechtsbegehren 1 will die Durchführung eines Verfahrens verbie-
ten, und stützt sich dafür auf Anspruch 1 des Klagepatents.

In formaler Hinsicht beanstandet die Beklagte das Rechtsbegehren 1 ei-
nerseits  wegen  der  Bezugnahme  auf  die  Fotografie  der  Anlage  1  von 
act. 36, weil dort nicht klar sei, was vorne und was hinten sei. 

Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Aus einer Gesamtschau 
der  Formulierung  von  Rechtsbegehren  1  heraus  zusammen  mit  dieser 
Fotografie wird die Bedeutung der Bezeichnungen eindeutig klar.

Seite 41

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Andererseits wird Rechtsbegehren 1 von der Beklagten beanstandet, weil 
angeblich auch eine Situation abgedeckt würde, bei welcher die Stoffdrü-
ckertatzen während des Schneidvorganges zurückgezogen wären.

Wegen dieses Einwands der Beklagten, dass auch eine Situation erfasst 
sein  könnte,  in  welcher  die  Stoffdrückertatzen  während  des  Schneidvor-
gangs  zurückgezogen  wären,  hat  die  Klägerin  eine  präzisierte  Fassung 
der  Rechtsbegehren  1-4  eingereicht,  womit sie  die Rechtsbegehren  1-4 
dahingehend  handschriftlich  ergänzt,  dass die  Stoffdrückertatzen  wäh-
rend dem Schneiden die Applikationsschicht berühren. 

Die präzisierten Rechtsbegehren 1-4 gemäss act. 44_24 sind nicht über-
schiessend,  weil  nun  jeweils  eindeutig klargestellt  ist,  dass  die  Stoffdrü-
ckertatzen  während  dem  Schneiden  die  Applikationsschicht  berühren, 
was  schon  immer  das  Verständnis  der  Klägerin  war.  Zudem  sind  die 
Rechtsbegehren 1-4 auch genügend konkret, weshalb in dieser Form da-
rauf einzutreten ist.

Damit  erübrigt  sich  eine  weitergehende  Diskussion  der Rechtsbegehren 
1.a gemäss Replik sowie 1.b gemäss Eingabe vom 17. Dezember 2014.

4.8.2 Rechtsbegehren  2 stützt  sich  ebenfalls  auf  den  Verfahrensan-
spruch  1.  Es  wird  von  der  Beklagten  nur  hinsichtlich  Bezugnahme  auf 
Anhang  1  der  Replik  beanstandet. Wie  oben  dargelegt,  ist  diese  Bezug-
nahme  nicht  zu  beanstanden.  Auf  Rechtsbegehren  2  ist  entsprechend 
einzutreten.

Damit  erübrigt  sich  eine  weitergehende  Diskussion  der  Rechtsbegehren 
2.a gemäss Replik und 2.b gemäss Eingabe vom 17. Dezember 2014.

4.8.3 Rechtsbegehren  3  und  4 wollen  die  Durchführung  gewerblicher 
Handlungen  im  Zusammenhang  mit  einer  Vorrichtung  verbieten  lassen, 
und  stützen  sich  dafür  auf  den  unabhängigen  Anspruch  7. Sie  werden 
von  der  Beklagten  nur  hinsichtlich  Bezugnahme  auf  die  Anhänge  der 
Replik  beanstandet.  Wie  oben  unter  Ziff.  4.8.1  dargelegt,  ist  die  Bezug-
nahme  auf  die  Fotografien  der  Anhänge  nicht  zu  beanstanden.  Auf  die 
Rechtsbegehren  3  und  4  gemäss  Eingabe  vom  17.  Dezember  2014  ist 
entsprechend einzutreten.

Damit  erübrigt  sich  eine  weitergehende  Diskussion  der  Rechtsbegehren 
3.a  und  4.a  gemäss  Replik  sowie  der  Rechtsbegehren  3.b  und  4.b  ge-
mäss Eingabe vom 17. Dezember 2014.

Seite 42

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4.8.4 Aufgrund  der  obigen  und  in  der  Folge  dargestellten  Beurteilung 
der Rechtsbegehren 1-4 erübrigt sich eine Beurteilung des prozessualen 
Antrags  der  Beklagten  vom  27. Januar  2015, wonach  für  den  Fall,  dass 
das  Gericht  auf  die  Klage  eintritt,  die  handschriftlich  geänderten  Rechts-
begehren  gemäss  act.  44_24  und  die  neu  gestellten  weiteren  Eventual-
begehren  1.b,  2.b,  3.b, 4.b  und  5.a  der  Stellungnahme  vom  17.  Dezem-
ber 2014 nicht zuzulassen seien.

4.9

Mangelnde erfinderische Tätigkeit

4.9.1 Im  Rahmen  der  Einrede  der  Nichtigkeit  wird  von  der  Beklagten 
ausschliesslich  mangelnde  erfinderische  Tätigkeit geltend  gemacht  und 
nicht auch mangelnde Neuheit. Die Beklagte geht dabei von der D1, der 
D2  oder  der  D4,  kombiniert  entweder  mit  dem  allgemeinen  Fachwissen 
des zuständigen Fachmanns, oder von der D1 kombiniert mit der D2 (o-
der  entsprechend  der  D4)  aus  bzw.  sie  geht  von  der  D2  kombiniert  mit 
der D1 oder der D3 aus, oder sie geht von der D4 kombiniert mit der D1 
oder der D3 aus.

4.9.2 Unter  anderem  streiten  sich  die  Parteien  bei  der  Frage  der  erfin-
derischen Tätigkeit über den zuständigen Fachmann. Die Klägerin macht 
geltend, der zuständige Fachmann sei in Abhängigkeit des als Ausgangs-
punkt  verwendeten  Standes  der  Technik  zu  wählen,  namentlich  unter-
schiedlich, und hier davon abhängig, ob von der D1 ausgegangen werde 
oder der D2 bzw. der D4. Wie üblich möchte die klagende Patentinhabe-
rin, da unter anderem von dem etwas entfernteren Dokument D1 ausge-
gangen  werden  soll,  einen  recht  spezialisierten  Fachmann  annehmen, 
der nicht in entferntere Gebiete schaut, während die Beklagte ausgehend 
von  der  D1  einen  breiter  ausgelegten  Fachmann  zum  Zug  kommen  las-
sen möchte.

Grundsätzlich  ist  es  richtig,  dass  der  Fachmann,  genau  wie  übrigens 
auch  die  entsprechende  objektive  Aufgabe,  in  Abhängigkeit  des  als 
nächstliegenden  Stand  der  Technik  eingesetzten  Dokumentes  gewählt 
werden muss. Liegt ein als Ausgangspunkt verwendetes Dokument nicht 
im gleichen Gebiet wie das Klagepatent und betrifft andere Fragestellun-
gen,  kann  entsprechend  und  muss  auch  ein  anderer  Fachmann  bei  der 
Beurteilung  der  erfinderischen  Tätigkeit  hinzugezogen  werden.  Zudem  
ergibt sich in der Regel eine andere objektive Aufgabe, als wenn man von 
einem  Dokument  ausgeht,  das  im  gleichen  Gebiet  wie  das  Klagepatent
liegt und die gleiche Problemstellung betrifft. Eine andere Vorgehenswei-
se würde unweigerlich eine rückschauende Betrachtungsweise nach sich 

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ziehen, bzw. Elemente der gemachten Erfindung bereits in die Auslegung 
des  Ausgangsdokuments  bzw.  in  die  Definition  der  objektiven  Aufgabe 
hineintragen. 

Diesen  allgemeinen  Überlegungen  wird  in  der  Folge  bei  der  Beurteilung 
der erfinderischen Tätigkeit Rechnung getragen.

4.9.3 Erfinderische Tätigkeit ausgehend von der D1

Die  D1  wurde  von  der  Beklagten  ausschliesslich  in  Form  einer  Maschi-
nenübersetzung  eingereicht.  Die  Klägerin  hat  ausdrücklich  darauf  hinge-
wiesen,  dass  diese  Maschinenübersetzung  derart  schlecht  ist,  dass  un-
klar  ist,  was  nun  der  tatsächliche  Offenbarungsgehalt  der  D1  ist.  Ange-
sichts  der  Intensität  der Auseinandersetzung  und  der Wichtigkeit  der  D1 
ist  es  nicht  nachvollziehbar,  warum  die  Beklagte  in  der  Folge  keine 
brauchbare Übersetzung der D1 eingereicht hat. 

Tatsächlich ist die eingereichte Maschinenübersetzung ungenügend. Das 
zeigt sich z.B. schon bei der für die gesamte Auslegung des Dokuments 
wichtigen Darstellung des Problems, heisst es doch im Absatz [0003] der 
Übersetzung der D1:

[Problem to be solved by the invention] However, it was only usually being able 

to perform embroidery sewing out of sewing in the sewing machine with an em-

broidery function, and the availability to sewing work was low.

Eine schlechte oder unverständliche Übersetzung einer Entgegenhaltung 
geht  immer  zum  Nachteil  desjenigen, der  die  Nichtigkeit  geltend  macht, 
das  heisst  vorliegend  zulasten  der  Beklagten.  Ob  dieses  Dokument  D1 
für  die  Begründung  der  mangelnden  erfinderischen  Tätigkeit  zuzulassen 
ist, kann jedoch offen bleiben, da es, soweit es in der vorliegenden Über-
setzung  verstanden  werden kann, die  Rechtsbeständigkeit  des  Klagepa-
tents, wie nachfolgend gezeigt, nicht in Frage stellt.

Soweit  der  Offenbarungsgehalt  der  D1  angesichts  der  schlechten  Ma-
schinenübersetzung nachvollzogen werden kann, geht es hier grundsätz-
lich um eine Nähmaschine, welche zusätzlich mit einer Stickfunktion aus-
gestattet ist (vgl. Zusammenfassung Patent Abstracts of Japan).

Dabei  gibt  es  einen  oben  angeordneten  Halterungskopf  (Bezugszeichen 
3), der mit einer beheizbaren Spitze (Bezugszeichen 4/5) ausgestattet ist. 
Vergleiche diesbezüglich beispielsweise Figuren 2 und 3 der D1:

Seite 44

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Auf dem darunter liegenden Tisch M, der in X und Y-Richtung verschoben 
werden  kann,  kann  ein  Material  aufgespannt  werden  (Wortlaut  im 
Abstract: "stretched on a mark cut frame M"). 

Um mit der beheizbaren Spitze aus einem auf dem Tisch M aufgespann-
ten  Material  eine  Form  auszuschneiden,  kann  die  Spitze  in  Z-Richtung 
motorisch  nach  unten  verschoben  werden.  Dabei  wird  ausdrücklich  be-
schrieben,  dass  die  Spitze  zwischen  einem  oberen  Totpunkt  und  einem 
unteren Totpunkt,  der  in Figur  3  dargestellt  ist,  verschoben  werden kann 
(vgl. [0012] der D1). 

Ebenfalls wird ausdrücklich beschrieben, dass für die Schneideoperation 
der  Motor  die  Spitze  in den  unteren Totpunkt gemäss  Figur  3  verschiebt 
(vgl.  [0020]  der  D1),  und  dann  der  Tisch  entlang  X  und  Y  verschoben 
wird.

Die D1 beschreibt ausdrücklich nur die Situation, wo eine einzige Materi-
alschicht  auf  dem  mit  M  bezeichneten  Rahmen  oder  Tisch  aufgespannt 
wird.  Es  geht  offenbar  darum,  einfach  ein  Stück  in  einer  vorbestimmten 
Form  aus  der  einen  Materialschicht  auszuschneiden  (vgl.  Figuren  6  und 
7). 

Es  bleibt  im  Text  der  D1  offen,  ob  es  sich  bei  der  mit  M  bezeichneten 
Struktur nur um einen Spannrahmen handelt, wo das aufgespannte Mate-

Seite 45

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rial  dann  von  unten  nicht  gestützt  ist,  oder  ob  es  sich  um  einen  Tisch 
handelt, wo das Material sowohl aufgespannt ist als auch flächig aufliegt. 
Aus den Figuren (vgl. insbesondere Fig. 2, 3 und 7) scheint eher letzteres 
hervorzugehen.

Unabhängig davon wird in der D1 nicht thematisiert, dass die untere Posi-
tion der Heizspitze irgendwie speziell eingestellt werden sollte, und dass 
die Relativposition vom Material zur Heizspitze problematisch sein könn-
te. 

Dies ist bei der in der D1 beschriebenen Konstruktion auch nicht der Fall, 
denn die Spitze kann, wenn es sich um einen Rahmen handelt, ohne wei-
teres auch problemlos durch die Materialschicht ganz hindurchtreten und 
auf  der  Unterseite  noch  hervor  stehen,  die  Materialschicht  ist  immer  in 
der gleichen Ebene. Oder sie kann, wenn es sich um einen Tisch handelt, 
durchaus  auch  zusammen  mit  der  Schneidwirkung  durch  die  Hitze  me-
chanisch  durch  ein  hier schadloses  Pressen/Klemmen  des  Materials  auf 
die Oberfläche des Tisches die Schneide-/Trennwirkung erhöhen. Die un-
tere Position der Schneidspitze ist zudem unabhängig von der Dicke der 
aufgespannten Materialschicht.

Grundsätzlich ist also – insbesondere auch weil die eine und einzige Ma-
terialschicht  ausdrücklich  auf  das  Strukturelement  M  aufgespannt  wird –
in  der  D1  die  Relativposition  von  Spitze  zu  Materialschicht  gar  keine  er-
kennbare Problemstelle. 

Ausgehend von der D1 ist der Fachmann ein Näh- und Stickmaschinen-
fachmann,  d.h.  ein  die  Sticktechnologie  beherrschender  Techniker,  z.B. 
ein  Mechaniker  oder  ein  Konstrukteur,  der  sich  mit  Stickmaschinen  be-
fasst.

Die  Unterschiede  zwischen  dem  Stand  der  Technik  der  D1  und  dem  im 
Anspruch  1  sowie  im  unabhängigen Anspruch  7  beanspruchten  Gegen-
stand  werden  von  den  Parteien  nicht  herausgearbeitet.  Die  von  der  Be-
klagten  in  der  Klageantwort  in  RZ  110  angegebenen  Unterschiede  kön-
nen nicht ohne weiteres den einzelnen Anspruchsmerkmalen zugeordnet 
werden.

Das Dokument D1 beschreibt aber offensichtlich kein Verfahren und keine 
Vorrichtung,  um  auf  einem  Stickboden  flächige  Materialstücke  aufzutra-
gen (Merkmal 1O2 bzw. 7O2). Die Vorrichtung gemäss der D1 schneidet 
nur Stücke aus der einzelnen Schicht heraus und was mit diesen Stücken 

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später  geschieht,  bleibt  unklar.  Es  beschreibt  weiter kein  Verfahren  und 
keine Vorrichtung, bei welcher mindestens eine Materialschicht über dem 
Stickgrund  angeordnet  ist (Merkmal  1O3  bzw.  7O2).  Ferner gibt  es  bei 
der beheizbaren Spitze keinen Abstandhalter (Merkmal 1K2a bzw. 7K1a) 
und damit kann ein solcher Abstandhalter auch nicht die Eindringtiefe der 
Spitze festlegen (Merkmal 1K2b bzw. 7K1b).

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist darauf zu achten, dass 
bei der Formulierung der Aufgabe nicht bereits Lösungselemente der Er-
findung eingebracht werden. Die als nächstliegendes Dokument hinzuge-
zogene D1 kommt dem beanspruchten Gegenstand gemäss Klagepatent 
insofern nicht wirklich nahe, als es gar keine zweite Schicht in Form eines 
Stickbodens offenbart. 

Die Aufgabe muss also streng ausgehend von der D1 formuliert werden. 

Ausgehend  von  der  D1  kann  die  Aufgabe  ähnlich wie  im  Klagepatent
formuliert  werden  (vgl.  [0011]),  nämlich  ein  Verfahren  und  eine  Vorrich-
tung zur Verfügung zu stellen, welche es erlauben, mittels einer Stickma-
schine flächige Materialstücke auszuscheiden. 

Die Applikation  auf  einen  Stickboden  darf  nicht  in  die Aufgabe  integriert 
werden, wenn man von der D1 ausgeht, denn dieses Merkmal kommt in 
der  D1  überhaupt  nicht  vor,  nicht  einmal  vom  allgemeinen  Hintergrund 
her.

Ausgehend  von  der  D1  allein  gibt  es  zunächst  für  den  Fachmann  keine 
Veranlassung, darüber nachzudenken, den Schneidprozess mit mehr als 
nur  einer  Materialschicht  durchzuführen,  geschweige  denn  so,  dass  nur 
die  oberste  Schicht  geschnitten  wird  und  eine  darunter  liegende  Schicht 
hingegen  nicht.  Gerade  die  spezifisch  beschriebene  untere  Totpunkt-
Position  der  Spitze  der  D1  lässt  einen  solchen  Gedanken  gar  nicht  zu, 
ohne dass dazu bereits erfinderische Tätigkeit erforderlich wäre.

Ausgehend  von  der  D1  allein  kommt  der  Fachmann  also  nicht  auf  die 
Idee, überhaupt mit einem Stickboden zu arbeiten, und damit auch nicht, 
einen Abstandhalter vorzusehen. 

Für  diesen  Fachmann gibt  es  ausgehend  von  der  D1  auch keine  Veran-
lassung,  darüber  nachzudenken,  einen  Abstandhalter,  d.h.  ein  zusätzli-
ches  auf der  Seite der Spitze  angeordnetes  Bauelement,  welches  in  der 
Arbeitsstellung des Schneidinstruments vorzugsweise gegen die einzelne 
(!)  Stoffschicht  drückt  und  gewährleistet,  wie  tief  die  Spitze  eindringt 

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und/oder  dass  sie  nur  in  die  zu  schneidende  Materialschicht  eindringt, 
vorzusehen.

Entsprechend  liegt  erfinderische Tätigkeit  vor,  wenn  man  nur  die  D1  be-
rücksichtigt. Die Argumentation der Beklagten ist rückschauend und nicht 
überzeugend.

Die  Beklagte  bezieht  sich weiter, wiederum  ausgehend  von  der  D1, zu-
sätzlich  auf  das  eigene  Laser-Schneide-System  gemäss  act.  27_8 als 
Zweitdokument D2. 

Eindeutig bezieht sich die D1 auf eine Nähmaschine, die zusätzlich eine 
Stickfunktion  hat  und  nicht  auf  eine  industrielle  Stickmaschine,  bei  wel-
cher  das  Material  in  Bahnen zugeführt  wird. Wie  oben  erwähnt,  geht  es 
bei der D1 vor allem nicht darum, Applikationen auf einem Stickgrund an-
zubringen. Ein solcher Stickgrund kommt in der D1 nicht vor, es gibt nur 
eine Materialschicht.

Deswegen würde der Fachmann ausgehend von der D1 die Dokumenta-
tion  zur  Lasertechnik  der  Beklagten  nach  D2  nicht  hinzuziehen,  bzw.  es 
wäre erfinderische Tätigkeit erforderlich, um ausgehend von der D1 über-
haupt  auf  die  Idee  zu  kommen,  die  Dokumentation  zur  Lasertechnik  der 
Beklagten nach D2 hinzuzuziehen. 

Wenn der Fachmann das Dokument D2 der Laser-Technologie hypotheti-
scher Weise hinzuziehen würde, käme er vielleicht auf die Idee, die Laser 
durch die Heizspitzen zu ersetzen. 

Die  Klägerin  bemerkt  zu  Recht,  dass  der  D2  nicht  entnommen  werden 
kann,  dass  die  in  der  D2  in  der  zurückgezogenen  Position  dargestellten 
sogenannten  Spindelstangen  überhaupt  in  der  von  der  Beklagten  be-
schriebenen Weise nach vorne verschoben werden. Ferner ist die Funkti-
on der Spindelstangen aus dem Prospekt nicht ersichtlich; im Text der D2 
werden keine Spindelstangen beschrieben. 

Bei der Bearbeitung mit einem Laser ist die Relativposition in Z- Richtung 
(und das deckt sich mit der Einleitung des Klagepatents, vgl. [0006]) nicht 
oder  zumindest  nicht  im  gleichen  Masse  ein  Thema  wie  bei  einer  Heiz-
spitze.  Die  von  der  Beklagten  behauptete  Funktion  der  Spindelstangen 
lässt sich damit auch nicht implizit der D2 entnehmen. 

Auch  bei  einer  Kombination  mit  der  Prospekt-Dokumentation  zur  Laser-
Technologie der  Beklagten  nach  der  D2  liegt  entsprechend  erfinderische 

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Tätigkeit vor, denn ein Abstandhalter ist der D2 nicht zu entnehmen, und 
einer  Kombination  der  beiden  Dokumente  D1  und  D2  fehlt  dann  immer 
noch wenigstens ein solcher Abstandhalter.

Die Beklagte bezieht sich weiter, wiederum ausgehend von der D1, alter-
nativ auf  den  in  der  Einleitung  des  Klagepatents  im  Absatz  [0006]  be-
schriebenen Stand der Technik D4 als Zweitdokument.

Die  Klägerin  hat  sich  diesem Ansatz  nicht  widersetzt. Es  ist  aber  grund-
sätzlich  fraglich,  inwieweit  im  Patent  selber  beschriebener  Stand  der 
Technik  überhaupt  berücksichtigt  werden  kann  (vgl. S2012_011 vom 
21. November  2012  E  4.5),  und  es  erstaunt,  dass  die  Beklagte  das  an 
dieser Stelle im Klagepatent zitierte Dokument des Standes der Technik, 
die  DE-4426817,  zwar  ausführlich  diskutiert,  aber  als Dokument  nicht  in 
das Verfahren einführt.

Im Absatz [0006] des Klagepatents, das heisst im Stand der Technik ge-
mäss  der  D4,  wird  beschrieben,  dass  in  diesem  Dokument  des  Standes 
der  Technik  DE-4426817  ein  Verfahren  beschrieben  wird,  in  welchem 
zwei  Materialschichten  eingespannt  sind  und  nur  die  obere  Schicht  be-
wegt wird, um aus dieser eine Form herauszuschneiden und zwar durch 
einen Laserstrahl. Ein Abstandhalter wird nicht erwähnt.

Wie  oben  dargelegt,  gibt  es  aus  der  D1  heraus  keine  Veranlassung, 
überhaupt  über  den  Einsatz  des  Verfahrens  mit  zwei  Materialschichten 
nachzudenken.  Ein  Dokument gemäss  der  D4 würde  entsprechend  vom 
Fachmann  schon  gar  nicht  zurate  gezogen,  ohne  dass  dafür  bereits  er-
finderische Tätigkeit erforderlich wäre.

Zudem  führt  auch  die  Kombination  der  Dokumente  D1  und  D4  nicht  zu 
einem  Gegenstand,  bei  welchem  es  einen  Abstandhalter  gemäss  den 
Merkmalen  1K1a  und  1K1b  respektive  7K1a  und  7K1b  gibt.  Das  heisst, 
selbst wenn man hypothetischer Weise die beiden Dokumente miteinan-
der kombinieren würde, würde die Kombination nicht zum beanspruchten 
Gegenstand führen.

Damit  greift  der  Nichtigkeitseinwand  unter  Verwendung  der  D1  als Aus-
gangspunkt  und  nächstliegender  Stand  der Technik  nicht,  zumal  die  Be-
klagte  in  der  Stellungnahme  zum Fachrichtervotum  zu  dieser  bereits  im 
Fachrichtervotum  geäusserten  Sichtweise  keine  weiteren Argumente  ins 
Feld führt.

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4.9.4 Weiter macht die Beklagte mangelnde erfinderische Tätigkeit aus-
gehend  von  einem  vorbekannten  sogenannten  Laser-Cut-System gel-
tend, wobei die Beklagte bei der Beschreibung dieses Systems einerseits 
D4  hinzuzieht,  und  andererseits,  gegebenenfalls  in  Kombination  mit  der 
D4, auch noch die D2.

Bei  der  Diskussion  der  erfinderischen  Tätigkeit  nach  dem  Aufgabe-
Lösungsansatz  ist  es  nicht  möglich,  eine  Kombination  von  Dokumenten 
als Ausgangspunkt zu nehmen. Da die Beklagte in ihrer Klageantwort, wo 
sie bei der detaillierten Diskussion der erfinderischen Tätigkeit als Laser-
Cut-System die  D2  behandelt,  davon  ausgeht,  dass  dieses  Dokument 
Abstandhalter  im  Sinne  des  kennzeichnenden  Teils  der  unabhängigen 
Ansprüche  1  bzw.  7  offenbart  und  andererseits  bei  der  detaillierten  Dis-
kussion  der  erfinderischen  Tätigkeit  ausgehend  vom  Laser-Cut-System
im Sinne der D4 festhält, dass dieses Dokument die Merkmale des kenn-
zeichnenden Teils nicht offenbart, wird in der Folge als zweiter Angriff auf 
die erfinderische Tätigkeit nur von der D4 ausgegangen.

Der Vollständigkeit halber sei aber hervorgehoben, dass, wie oben darge-
legt,  die  D2  ohnehin  keine  Abstandhalter  im  Sinne  der  Merkmale  1K1a 
und 1K1b bzw. 7K1a und 7K1b der Ansprüche 1 bzw. 7 des Klagepatents 
offenbart, und damit auch mit der D1 die erfinderische Tätigkeit nicht wi-
derlegen kann.

In Absatz  [0006]  des  Klagepatents  wird  beschrieben,  dass  im  Dokument 
des Standes der Technik DE-4426817 ein Verfahren beschrieben wird, in 
welchem  zwei  Materialschichten  eingespannt  sind  und  nur  die  obere 
Schicht  bewegt  wird,  um  aus  dieser  eine  Form  herauszuschneiden  und 
zwar durch einen Laserstrahl. Ein Abstandhalter wird nicht erwähnt.

Hinsichtlich  Verfahrensanspruch  1  des  Klagepatents  unterscheidet  sich 
damit  der  Offenbarungsgehalt  der  D4  vom  Anspruchsgegenstand  durch 
die Merkmale des kennzeichnenden Teils, das heisst 1K1, 1K2a, 1K2b.

Hinsichtlich Vorrichtungsanspruch 7 des Klagepatents unterscheidet sich 
der  Offenbarungsgehalt  der  D4  vom  Anspruchsgegenstand  wenigstens 
durch  die  Merkmale  des  kennzeichnenden  Teils,  das  heisst  7K1a  sowie 
7K1b.

Ausgehend von diesem Dokument D4 ist der Fachmann ein Stickmaschi-
nenfachmann mit vertieften Kenntnissen im Laserbereich.

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Ausgehend  von  diesem  im  Klagepatent selber  angegebenen  Stand  der 
Technik gemäss der D4 ist dann auch die Aufgabe, die sich das Klagepa-
tent selber  stellt  (vgl. [0011]),  als  objektive  technische  Aufgabe  zu  ver-
wenden, das heisst Aufgabe ist es, ein 

Verfahren  und  eine  Vorrichtung  zu  schaffen,  welche  es  erlaubt,  mittels  einer 

Stickmaschine  flächige  Materialstücke,  zum  Beispiel  in  Form  von  Figuren  aus 

Textilmaterial oder einem anderen geeigneten Material, auf einen Stickboden zu 

applizieren ohne das ein manuelles Ausschneiden oder ein Schneiden mit teuren 

Lasersystemen und allen ihren Nachteilen notwendig ist.

Ausgehend vom in der D4 beschriebenen Stand der Technik ist dabei Vo-
raussetzung, dass es sich um eine Stickmaschine handelt, die, wie in der 
D4 beschrieben, einen Stickboden und oberhalb davon die zu schneiden-
de Materialschicht führt.

Allein  aus  der  D4  heraus  ist  nicht  ersichtlich,  wie  der  Fachmann  zur  Lö-
sung  dieser  objektiven  Aufgabe  ohne  Hinzuziehen  von  weiteren  Doku-
menten auf die Idee kommen könnte, einerseits den Laser durch eine be-
heizbare Spitze zu ersetzen und andererseits einen Abstandhalter vorzu-
sehen.

Entsprechend  kann  ausgehend  von  der  D4  allein mit  dem  allgemeinen 
Fachwissen keine mangelnde erfinderische Tätigkeit begründet werden.

4.9.5 Die  D1  würde  der  Fachmann  ausgehend  von  dieser  objektiven 
Aufgabe nicht konsultieren, denn in diesem Dokument geht es – wie oben 
ausführlich  dargelegt – um  eine  Nähmaschine  und  zudem  gerade  nicht 
um eine Konstruktion, bei welcher ein Stickboden und oberhalb davon die 
zu schneidende Materialschicht geführt wird. Des Weiteren beschreibt die 
D4 ein Verfahren mit einem Laser, und es ist nicht erkennbar, warum der 
Fachmann dann überhaupt veranlasst wäre, bei Dokumenten wie der D1 
nach  Inspiration  zu  suchen,  welche  keinen  Laser  zum  Schneiden  ver-
wendet.

Ausgehend von der oben genannten technischen Aufgabe würde es ent-
sprechend  erfinderische Tätigkeit  erfordern,  überhaupt  eine  Kombination 
mit der technischen Lehre in der D1 in Betracht zu ziehen.

Damit kann eine Kombination der D4 mit der D1 die beanspruchte Erfin-
dung, dies betrifft sowohl den Verfahrensanspruch 1 als auch den Vorrich-
tungsanspruch 7, nicht nahe legen.

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4.9.6 Selbst  wenn mit  der  D1 kombiniert  würde,  würde man  noch  nicht 
zum  Anspruchsgegenstand  gemäss  der  Ansprüche  1  bzw.  7  gelangen, 
denn  die  Kombination  der  beiden  Dokumente  würde  noch  keinen  Ab-
standhalter  gemäss  den  Merkmalen  der  kennzeichnenden  Teile  der  bei-
den unabhängigen Ansprüche des Klagepatents bereitstellen.

Eine Kombination der D4 mit der D1 legt entsprechend den beanspruch-
ten Gegenstand ebenfalls nicht nahe, zumal die Beklagte in der Stellung-
nahme  zum Fachrichtervotum  zu  dieser  bereits im  Fachrichtervotum ge-
äusserten Sichtweise keine weiteren Argumente ins Feld führt.

4.9.7 Die D3 betrifft ein Gerät zum manuellen Bearbeiten von Styropor-
platten,  und  es  geht  dabei  nicht  darum,  diese  Platten  vollständig  zu 
durchtrennen,  sondern  vielmehr  darum,  oberflächliche  Rillen  in  diesen 
Platten auszubilden. Die Vorrichtung umfasst einen U-förmigen heizbaren 
Bügel, der über einen Distanzhalter in der gewünschten Eindringtiefe für 
die  entsprechende  Rille  gehalten  wird.  Aus  der  Gestaltung  des  Bügels 
(vgl. Figuren 3, 5 sowie 6) ergibt sich, dass – damit die entsprechenden 
Rillen mit  jeweils  gleicher  Breite  ausgebildet  werden  (vgl.  Figur  4)  – das 
Werkzeug bei Richtungsänderung mitgedreht werden muss.

Die Bearbeitung von anderen Materialien als den ausdrücklich genannten 
Styroporplatten wird in der D3 nicht erwähnt. Nur bei der Erläuterung des 
Standes  der  Technik  wird  zusätzlich  die  oberflächliche  Bearbeitung  von 
Holz  genannt,  die  effektiv  vorgeschlagene  Konstruktion  dürfte  aber  für 
Holz wenig geeignet sein.

Ein  solches  Dokument  D3  würde  der  Fachmann  ausgehend  von  der  D4 
nicht in Betracht ziehen. Der Fachmann für Stickmaschinen kommt, wenn 
er sich eine Lösung für das kontrolliert vollständige Durchschneiden einer 
Materialschicht interessiert, nicht ohne erfinderisches Zutun auf die Idee, 
ein Dokument gemäss der D3, wo es überhaupt nicht um textile Materia-
lien geht, sondern um Styroporplatten, und wo kein vollständiges Durch-
trennen der Schicht vorgesehen ist, sondern vielmehr nur eine oberfläch-
liche Strukturierung, in Betracht zu ziehen.

Dies umso mehr, als der Fachmann, selbst wenn er hypothetischer Weise 
das  Dokument  D3  ausgehend  von  der  D4  betrachten  würde,  sofort  er-
kennen  würde,  dass  die  entsprechende  Schneidevorrichtung  mit  dem 
oben  genannten  U-förmigen  Bügel  wohl  für  die  Erzeugung  einer  zuver-
lässigen  Schnittkontur  jeweils  bei  der  Führung  um  die  Kontur  auch  noch 
um  die  eigene  Achse  gedreht  werden  müsste,  was  bei  den  üblichen 

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Stickmaschinen  einen  unnötigen  Zusatzaufwand  erzeugt  und  gerade  im 
Zusammenhang  mit  den  bei  Stickmaschinen  üblichen  hohen  Geschwin-
digkeiten nicht realistisch sein kann.

Selbst  wenn  der  Fachmann  also  ausgehend  von  der  D4  einen  Blick  auf 
die D3 werfen würde, würde er davon abgehalten, Teile von oder die ge-
samte Lehre der D3 für eine Modifikation der D4 in Betracht zu ziehen.

Damit kann auch eine Kombination der D4 mit der D3 den beanspruchten 
Gegenstand  nicht  nahe  legen,  zumal  die  Beklagte  in  der  Stellungnahme 
zum Fachrichtervotum zu dieser bereits im Fachrichtervotum geäusserten 
Sichtweise keine weiteren Argumente ins Feld führt.

4.9.8 Auch eine Kombination ausgehend von der D4 mit der D1 und der 
D3 stellt die erfinderische Tätigkeit nicht infrage. Dies einerseits, weil bei 
Kombination  von  drei  Dokumenten  üblicherweise  erfinderische  Tätigkeit 
nur  dann  infrage  gestellt  werden  kann,  wenn  zwischen  wenigstens  zwei
der  Dokumente  ein  ausdrücklicher  Verbindungshinweis  erkennbar  ist, 
oder  wenn  es  sich um  eine  reine Aneinanderreihung  von  nicht miteinan-
der in Verbindung stehenden Merkmalen handelt (Juxtaposition), was vor-
liegend  aber  nicht  erkennbar  ist.  Andererseits  weil,  wie  oben  dargelegt, 
ausgehend von der D3 der Fachmann schon jeweils die einzelnen Doku-
mente  D1  und  D3 gar  nicht  als  Kombinationsdokumente  in  Betracht  zie-
hen  würde  und  dann  umso  weniger  beide  Dokumente  D1  und  D3  zu-
sammen. 

Damit  greift  der  Nichtigkeitseinwand  unter  Verwendung  der  D4  als Aus-
gangspunkt und nächstliegender Stand der Technik nicht.

4.9.9 Die Einrede der Nichtigkeit scheitert damit gänzlich.

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4.10 Patentverletzung

4.10.1 Verletzung  des  Verfahrensanspruchs  (Anspruch  1  des  Klagepa-
tents, Rechtsbegehren 1 und 2 bzw. 1.a, 1.b, 2.a und 2.b)

Die  Beklagte  bestreitet  lediglich die  Verwirklichung  der  Merkmale  des 
kennzeichnenden Teils, d.h. der Merkmale 1K1-1K2b, die wie folgt lauten:

1K1 

das Schneiden durch eine beheizbare Spitze erfolgt,

1K2a 

und  bei  der  beheizbaren  Spitze  ein  Abstandhalter  vorgesehen 
ist,

1K2b 

der  die  Eindringtiefe  der  Spitze  in  die  Materialschicht  festlegt, 
sodass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht ein-
dringt.

Hinsichtlich  1K1 macht die  Beklagte  geltend,  dieses  Merkmal  sei  aus 
dem  Stand  der  Technik  JP-A-05-261187  bekannt  und  könne  entspre-
chend nicht monopolisiert werden. Dazu ist zu sagen, dass es nicht statt-
haft ist, genau wie bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit, einzel-
ne  Merkmale  isoliert  zu  betrachten  und  dann  diese  als  durch  den  Stand 
der Technik  vorbekannt  herauszustellen.  Es  ist  stets  die  Gesamtheit  der 
kombinierten Anspruchsmerkmale  zu  betrachten.  Die  Diskussion  um  die 
Rechtsbeständigkeit ist zudem separat von der Diskussion der Frage der 
Verletzung zu führen. 

Die Beklagte bestreitet nicht, dass das Merkmal 1K1 durch ihre Konstruk-
tion reproduziert werde. Tatsächlich wird  Merkmal 1K1 zweifelsfrei durch 
die Konstruktion der Beklagten reproduziert. Das Schneiden erfolgt durch 
eine  beheizbare  Spitze  (vgl.  zum  Beispiel  sämtliche  ins  Recht  gelegten 
Filme über die Durchführung des Verfahrens der Beklagten).

Merkmal 1K2 muss zunächst im Lichte des Klagepatents genauer ausge-
legt werden. Im Anspruch selber wird der Abstandhalter nur insoweit defi-
niert,  als  er  die  Eindringtiefe  der  Spitze  in  die  Materialschicht festlegt.  In 
welchem  Betriebszustand  dies  der  Fall  ist,  wird  im  Anspruch  nicht  defi-
niert. Es muss aber nach fachmännischem Verständnis so sein, dass die-
se  Eindringtiefe  beim  Schneidprozess  durch  den  Abstandhalter  definiert 
wird. Im Klagepatent wird diesbezüglich in der allgemeinen Beschreibung 
in [0017] Folgendes ausgeführt:

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"Es hat sich als besonders empfehlenswert erwiesen, bei der beheizbaren Spitze 

einen Abstandhalter vorzusehen. Dieser Abstandhalter drückt in der Arbeitsstel-

lung  des  Schneidinstruments  gegen  die  Stoffschichten  und  gewährleistet,  dass 

die  Spitze nur in die  zu schneidende  Materialschicht, nicht  aber  in  den  Stickbo-

den eindringen kann."

Im Prinzip das Gleiche wird im Zusammenhang mit dem Ausführungsbei-
spiel dargelegt, und zwar insbesondere in [0027].

Was  ist  dabei  unter  "Dieser  Abstandhalter  drückt  in  der  Arbeitsstellung 
des  Schneidinstruments  gegen  die  Stoffschichten"  zu  verstehen?  Offen-
sichtlich  kann  der  Abstandhalter  nur  direkt  gegen  die  vorderste  Stoff-
schicht drücken; gegen die hintere geht nicht, da diese von der vorderen
bedeckt ist. Wenn also von Stoffschichten die Rede ist, dann heisst das, 
der Abstandhalter drückt gegen die vorderste Stoffschicht, wobei auch ein 
Berühren  als  Drücken  zu  verstehen  ist,  da  auch  dann  sichergestellt  ist, 
dass  die  Spitze  nicht  über  ein  definiertes  Mass  über  die  Front  der  Ab-
standhalter/Tatzen herausfahren kann. Das macht auch nur so Sinn, denn 
die  Eindringtiefe  in  die  vordere Materialschicht  ist  das  Thema  des  An-
spruchs, nicht das Mass der Annäherung an die hintere Schicht, und die-
se Eindringtiefe ist festgelegt, wenn Kontakt zur Materialschicht gehalten 
wird oder zumindest sichergestellt ist, dass die Spitze nicht über ein defi-
niertes Mass über die Front der Abstandhalter/Tatzen herausfahren kann.

Damit  ist  der  Abstandhalter  so  auszulegen,  dass  dieser  ein  Bauteil  ist, 
das bei der beheizbaren Spitze angeordnet ist. 

"Bei  der  beheizbaren  Spitze"  heisst  dabei  nicht,  dass  der Abstandhalter 
auf der gleichen Einheit wie die Spitze angeordnet und beispielsweise auf 
dem gleichen Träger  montiert  sein muss.  Es genügt,  wenn  der Abstand-
halter so nahe bei der Spitze angeordnet ist, dass er seine Funktion erfül-
len  kann,  und  die  Funktion  ist  eben,  wie  im Anspruch  definiert,  dass  die 
Eindringtiefe der Spitze in die Materialschicht dadurch definiert wird.

Dies  bestreitet  übrigens  die  Beklagte  auch  nicht,  denn  sie  führt  selber 
aus,  dass  die  Relativposition  von  Spitze  zu  Stoffbahnen  eingestellt  wer-
den  könne. Ausserdem  führt  sie  aus,  dass  die  Relativposition  von  Stoff-
tatzen zu Stoffbahnen eingestellt werden könne. Damit ist die Relativposi-
tion von Spitze zu Stofftatze ebenfalls einstellbar.

Die  Behauptung  der  Beklagten,  im  Lichte  der  Beschreibung  sei  der An-
spruch so auszulegen, dass "bei der beheizbaren Spitze" bedeuten müs-

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se,  dass  Spitze  und  Abstandhalter  als  zusammengehörende  bauliche 
Vorrichtung  ausgebildet  sein  müssten,  überzeugt  nicht.  Weder  gibt  es 
entsprechende  Hinweise  im  Anspruch  1  selber,  noch  gibt  es  eine  Be-
schreibungsstelle  im  Klagepatent,  wo  darauf  hingewiesen  wird,  dass 
zwingend die beiden Elemente auf einem gemeinsamen Träger oder auf 
andere  Art  im  Sinne  einer  zusammengehörenden  baulichen  Vorrichtung 
angeordnet sein müssen.

Des  Weiteren  ist  der  Abstandhalter  so  auszulegen,  dass  nach  Merkmal 
1K2b respektive 7K1b dieser in der Schneidstellung die Eindringtiefe der 
Spitze in die Materialschicht gewährleisten muss (vgl. "sodass die Spitze 
nur  in  die  zu  schneidende  Materialschicht  eindringt").  Im  Anspruch  wird 
nicht  ausdrücklich  definiert,  dass  der Abstandhalter  in jedem  Betriebszu-
stand  tatsächlich  auf  die  Stoffschichten  drücken oder  diese  berühren 
muss, er muss aber in der Lage sein, sofern die Stoffschichten sich ent-
sprechend  an  die  Spitze  und  den  zugehörigen Abstandhalter  annähern, 
die  Relativdistanz  zwischen  Stoffschichten  und  Spitze  auf  diesen  vorge-
gebenen und gewünschten Minimalwert zu begrenzen, was nur bei einem 
Kontakt (Berühren oder Drücken) möglich ist.

Solange  die  Abstandhalter  die  Materialschicht,  die  geschnitten  werden 
soll,  während  des  Schneidens  berühren  oder  sogar  etwas  nach  vorne 
versetzen,  verglichen mit  der  Position  ohne Abstandhalter,  legen  die Ab-
standhalter die Eindringtiefe der Spitze fest, sodass die Spitze nur in die
zu schneidende Materialschicht (Applikationsschicht) eindringt. 

Betrachtet man  nämlich den Werbefilm,  so  ergibt  sich  eindeutig,  dass  in 
dem Moment, wo die Stofftatzen nach vorne verschoben werden, in einer 
Schlussphase auch die Stoffbahnen nach hinten verschoben werden. So 
stellt die Beklagte das auch selber dar. Damit drückt der Abstandhalter er-
findungsgemäss auf die Stoffschichten. 

Die Beklagte führt selbst aus, dass sich die Position der Stoffwalzen ver-
schieben kann und damit auch der Abstand der Stoffebene zur Stichplat-
te, und  sie  verweist  auf  die  Welligkeit  vor  der  Stichplatte,  die  durch  die 
Stoffdrückertatzen ausgeglichen wird.

Aus  der  Betriebsanleitung  ergibt  sich  zweifelsfrei,  dass  die  angegriffene 
Vorrichtung  so  eingestellt  werden soll,  dass die Tatzen  immer  in  Kontakt 
mit der Applikationsschicht sind:

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Auf  Seite  24  der  Betriebsanleitung  wird  eine  Einstellungsgenauigkeit  im 
Bereich von Zehntelmillimetern angegeben:

und  in  den Einstellungsinstruktionen  auf  Seite  25 wird  ausdrücklich fest-
gehalten,  dass  die  Stoffdrückertatzen  die  vorderste Materialschicht  wäh-
rend des gesamten Prozesses berühren müssen:

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Die Wichtigkeit der der jeweiligen Nadel zugeordneten Stoffdrückertatzen 
wird belegt durch die Aussage in der Montageanleitung, wo es heisst:

Damit  zeigt  nicht  nur  der  ursprünglich  eingereichte  Werbefilm, sondern 
vor  allem  auch  die  Betriebsanleitung  zusammen  mit  der  Montageanlei-
tung,  dass  das  Merkmal  1K2b in  der  angegriffenen  Bauweise  realisiert 
wird, indem nämlich der Abstandhalter bei dieser Vorrichtung infolge des 
dauernden Berührens der vordersten Materialschicht die Eindringtiefe der 
Spitze  in  diese  Materialschicht  festlegt,  sodass  die  Spitze  nur  in  die  zu 
schneidende  Materialschicht eindringt. Die  oben  angegebenen  Einstel-
lungsinstruktionen beinhalten auch, dass die Spitze der Heizspitze bezüg-
lich  der  Stichplatte  so  eingestellt  wird,  dass  der  Abstand  der  Dicke  der 
nicht zu schneidenden Materialschicht (Stickboden) entspricht. Wenn die 
Stoffdrückertatze die vorderste Materialschicht berührt und die Spitze der 
Heizspitze  so  eingestellt  wird,  dass  sie gerade  die  nicht  zu  schneidende 
Materialschicht  nicht  berührt,  dann  wird  dadurch  automatisch  die  Ein-
dringtiefe der Spitze in die zu schneidende Materialschicht genau festge-

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legt,  sodass  die  Spitze  nur  in  die  zu  schneidende  Materialschicht  ein-
dringt. 

Die  diesbezüglichen  Argumente  der  Beklagten,  bei  der  angegriffenen 
Ausführungsform  werde  durch  die  Stoffdrückertatzen  diese  Festlegung 
der Eindringtiefe nicht realisiert, können damit nicht überzeugen und wer-
den  sogar  durch  die  Betriebsanleitung  und  die  Montageanleitung  aus-
drücklich widerlegt.

Auch die von der Beklagten geltend gemachten Argumente, die Stoffdrü-
ckertatzen  würden  nur  berühren  und  nicht  drücken,  greifen  ins Leere, 
denn  einerseits  wird  im  geltend  gemachten  Patentanspruch  von  einem 
Drücken nicht gesprochen, und andererseits werden, wie oben dargelegt, 
die  Merkmale  des  kennzeichnenden  Teils  eben  auch  dann  reproduziert, 
wenn  die  Stoffdrückertatzen  die  vorderste  Schicht  nur  berühren. Die 
Stoffdrückertatzen  haben  insbesondere  bei  Betrachtung  des  Films,  der 
Betriebsanleitung  und  der  Montageanleitung  entgegen  der  Behauptung 
der  Beklagten  sehr  wohl  eine  positionierende Wirkung  auf  die  Material-
schichten.

Die Beklagte führt aus, dass die Heizspitzen erst nach Durchtrennen der 
Materialschicht so vorverschoben würden, dass die Heizspitzen die hinte-
re Materialschicht auf den Stickgrund drücken würden, und dass deswe-
gen die Stofftatzen nicht auf die Stoffschichten drücken würden, im Sinne 
des ausgelegten Anspruchs.

Das nach hinten Drücken der hinteren Schicht ist aber, wenn überhaupt,
minimal.  Es  erfolgt  durch  die  Spitze  zudem  sehr  lokal,  wie  das  aus  den 
diversen Filmen erkannt werden kann, wobei sich die Schichten deformie-
ren. Die vordere Materialschicht ist durchtrennt und wird kaum nach hin-
ten  verschoben,  und  die  Materialschicht  bleibt  dadurch  weiter  in  Kontakt 
mit den Stofftatzen. Dies entspricht auch den Einstellungen, wie sie in der 
Betriebsanleitung  und  in  der  Montageanleitung  vorgegeben  werden.  Da-
mit  drücken  die  Stofftatzen  beim  Schneidprozess  sehr  wohl  auf  die  vor-
derste  Stoffbahn,  die  Materialschicht,  und  gewährleisten  diese  Eindring-
tiefe der Spitze in die Materialschicht. 

Die Tatsache, dass der Prozess gegebenenfalls unter bestimmten Bedin-
gungen  auch  ohne  angelegte  Stoffdrückertatzen  durchgeführt  werden 
kann,  ist  nicht  erheblich.  Die  Frage  ist,  ob,  wenn  die  Stoffdrückertatzen 
angelegt werden, und dies wird von der Beklagten so beworben d.h. an-
gewendet, und  vor  allem  auch  in  der  Betriebsanleitung  und  der  Monta-

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geanleitung  ausdrücklich  als  Einstellung  für  die  Kunden  vorgeschrieben,
die anspruchsgemässe Lehre umgesetzt wird.

Auch die Argumente der Beklagten, dass aufgrund von auf der Stichplatte 
angeordneten  Kufen  die  Stofftatzen  die  Merkmale  1K2a  und  1K2b nicht 
realisieren würden, können nicht überzeugen. Die Beklagte versucht hier 
geltend zu machen, dass die Position der Tatzen durch eine durch die Ku-
fen  der  Stichplatte  definierte  weiter  vorne  liegende  Frontfläche  vorgege-
ben sein soll, hingegen die Position der Heizspitze durch den etwas wei-
ter  hinten  angeordneten  Stichplattengrund.  Angesichts  der  ausdrückli-
chen  Instruktionen  in  der  Betriebsanleitung,  wo  auf  der  gleichen  Seite 
sowohl bei der Ausrichtung der Heizspitze als auch der Stoffdrückertatzen 
jeweils auf die Stichplatte Bezug genommen wird und nicht im einen Fall 
differenzierend  auf  das  Niveau  der  Kufen  der  Stichplatte,  spielt  es  gar 
keine Rolle, ob die Stichplatte Kufen hat oder nicht. 

Anlässlich der  Hauptverhandlung  machte die  Beklagte  geltend,  dass  die 
Instruktionen  in  der  Betriebsanleitung  nicht  das  Patent  im  Auge  gehabt 
hätten.  Es  handle  sich nicht  um  eine  Instruktion,  sondern  um  die  Be-
schreibung  eines  Mitarbeiters  der  Beklagten  und  diese  Ausführungen 
würden  nicht  stimmen,  es  gebe  da  eine  gewisse  Unschärfe. Abgesehen 
davon, dass diese neue Behauptung anlässlich der Hauptverhandlung zu 
spät erfolgt ist (vgl. Art. 229 ZPO), steht sie auch im Widerspruch zu den 
eigenen  Vorbringen  der  Beklagten,  bezog  sich  diese  doch  zuvor  selber 
ausdrücklich  auf  die  Betriebsanleitung  ohne  auf  derartige  Unstimmigkei-
ten hinzuweisen. Dieser Einwand ist somit nicht zu hören. 

Dies  bedeutet,  dass  die  Stofftatzen,  wie  sie  in  ihrer  Funktion  in  diesem 
Film nach act. 1_13 dargestellt sind, bei der Spitze vorgesehen sind und 
zwar  so,  dass  die  Spitze  nur  in  die  zu  schneidende  Materialschicht 
eindringt, wie dies auch in der Betriebsanleitung und der Montageanlei-
tung ausdrücklich vorgeschrieben wird. Zudem drücken diese Stofftatzen 
in  der Arbeitsstellung  des  Schneidinstruments  gegen  die  Materialschicht 
und  gewährleisten,  dass  die  Eindringtiefe  in  die  Materialschicht  definiert 
ist und die Spitze nicht beliebig weit in das zu schneidende Material ein-
dringen kann.

Damit  werden  die  Merkmale  1K2a  und  1K2b  durch  die  Vorrichtung  der 
Beklagten verwirklicht.

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Damit steht fest, dass sämtliche Merkmale von Anspruch 1 durch das von 
der Beklagten durchgeführte Verfahren wortsinngemäss verwirklicht wer-
den.

Auch  die  etwas  engere  Formulierung  des  Verfahrens  gemäss  den 
Rechtsbegehren  1  und 2  werden  durch  das  von  der  Beklagten  durchge-
führte  Verfahren  wortsinngemäss  verwirklicht,  und  damit  ist den  auf  Ver-
fahrensanspruch 1 gestützten Rechtsbegehren 1 und 2 stattzugeben.

Damit  erübrigt  es  sich,  auf  die  Eventualbegehren  1.a,  1.b,  2.a  und  2.b 
einzugehen.

4.10.2 Verletzung  des  Vorrichtungsanspruchs  (Anspruch  7  des  Klagepa-

tents, Rechtsbegehren 3, 3.a, 3.b, 4, 4.a und 4.b)

Die Beklagte bestreitet nur die Verwirklichung des Merkmals 7O3a (Sup-
port) sowie der Merkmale 7K1a und 1K1b des kennzeichnenden Teils.

Hinsichtlich 7O3a muss zunächst ermittelt werden, was unter einem sol-
chen Support zu verstehen ist. In der allgemeinen Beschreibung wird dies 
in [0017] erläutert, wo es heisst:

"Erfindungsgemäss ist die Vorrichtung gekennzeichnet durch einen Support zum 

Befestigen  der  Vorrichtung  an  der  Stickmaschine,  eine  beheizbare  Spitze  zum 

Schneiden der der Applikation dienenden Materialschicht, und Mitteln um die be-

heizbare Spitze von der Ruhestellung in die Schneidstellung, und umgekehrt, zu 

bringen."

In der Beschreibung der Ausführungsbeispiele wird der Support mit dem 
Bezugszeichen  45  angegeben  und  ist,  wie  insbesondere  in  den  Figuren 
3-6 erkennbar, ein Strukturelement, das gewissermassen wie eine Platte 
ausgebildet ist, die auf der einen Seite die Spitze, den Abstandhalter und 
die  entsprechenden  Anschlüsse  trägt  und  auf  der  anderen  Seite  einen 
Bereich,  wo  er  mit  Schrauben  an  der  Stickmaschine,  konkret  an  einem 
Träger 17 (vgl. Figur 2) befestigt ist.

Betrachtet man also die Figuren und das Ausführungsbeispiel, so ist der 
Support ein Element, das gleichzeitig sowohl die Spitze als auch den Ab-
standhalter trägt.

Auf  jeden  Fall  sind  Support,  Spitze  und  Abstandhalter  allesamt  Gegen-
stand von Anspruch 7. 

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Der Argumentation der Klägerin, dass die Vorrichtung gemäss Anspruch 7 
den  Abstandhalter  nicht  umfasst,  kann  entsprechend  nicht  gefolgt  wer-
den. 

Normalerweise sind bei einem Vorrichtungsanspruch die im Anspruch an-
geführten strukturellen Merkmale bzw. Elemente Teil der geschützten Vor-
richtung.  In  Ausnahmesituationen  kann  ein  Element  in  einem  Vorrich-
tungsanspruch  angeführt  werden,  welches  den  Anspruchsgegenstand 
nicht als solchen, sondern nur durch In Bezugnahme charakterisiert. Dies
aber nur, wenn Abmessungen und/oder Formen der den Gegenstand des 
Anspruchs  bildenden  Vorrichtung und  seiner  Elemente  durch  allgemeine 
Bezugnahmen  auf  Grössen  und/oder  korrespondierende  Formen  eines 
dritten  Gegenstands  definiert  werden,  der  nicht  Teil  der beanspruchten 
Vorrichtung  ist,  der  aber  mit  diesem  bei  der  Verwendung  in  Beziehung 
steht.4 Eine solche Situation ist vorliegend nicht gegeben, womit auch der 
Support Teil der geschützten Vorrichtung ist.

Die  Klägerin  ist  in  der  Klage  auf  dieses  Merkmal  7O3a  von Anspruch  7 
nicht eingegangen. Die Beklagte führte in der Klageantwort aus, dass die 
beanspruchte Vorrichtung eine bauliche Einheit sein müsse, wogegen bei 
der  angegriffenen  Ausführungsform  die  Heizspitze  und  die  Stofftatzen 
nicht Teil einer zusammengehörenden baulichen Vorrichtung seien.

In der Replik führt die Klägerin als Hauptstandpunkt aus, der Abstandhal-
ter müsse gar nicht Teil der Vorrichtung sein. Dieser Sichtweise kann, wie 
vorstehend dargelegt, nicht gefolgt werden. 

Als Eventualstandpunkt trägt die Klägerin weiter vor, dass es bei der Ma-
schine der Beklagten sehr wohl einen gemeinsamen Support (b) gebe, an 
welchem sowohl die Spitzen als auch der Abstandhalter befestigt seien:

4 Richtlinien für die Prüfung beim europäischen Patentamt F-IV 4.14.

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Die  Beklagte  bestreitet  in  der  Duplik  diesen  Eventualstandpunkt  nur  ge-
nerell  und  ohne  spezifisch  zu  substantiieren,  warum  der  genannte  Sup-
port (b) kein Support im Sinne dieses Merkmals sein kann.

Tatsächlich ist der Support (b), wie oben dargelegt, als Support im Sinne 
von Anspruch 7 zu verstehen, denn dadurch wird die Vorrichtung an einer 
Stickmaschine  befestigt,  und  trägt  gleichzeitig  die  beheizbare  Spitze  so-
wie den Abstandhalter.

Damit verwirklicht die Vorrichtung der Beklagten das Merkmal 7O3a.

Bezüglich  der Verwirklichung  der  Merkmale  7K1a  und  7K1b wird  auf  die 
Diskussion  der  Verwirklichung  der  Merkmale  1K2a  und  1K2b  verwiesen, 
wobei zu bemerken ist, dass die Merkmale 7K1b und 1K2b identisch sind. 
Es  ist nicht  erkennbar  – und  von  den  Parteien  wurde  dazu  auch  nichts
vorgetragen – inwieweit  dieses  Merkmal  unterschiedlich  zu  beurteilen 
sein  sollte,  ob  es  nun  in  einem  Verfahrensanspruch  oder  in  einem  Vor-
richtungsanspruch zu betrachten ist. 

Merkmal  7K1a  unterscheidet  sich  von  Merkmal  1K2a  nur  dadurch,  dass 
zusätzlich gefordert wird, dass der Abstandhalter verstellbar ist. Die Ver-
stellbarkeit der Abstandhalter in der Bauweise der Beklagten wurde nicht 
bestritten,  entsprechend  verwirklicht  die  Vorrichtung  auch  Merkmal  7K1a 
aus den oben im Zusammenhang mit der Diskussion des Merkmals 1K2a 
angegebenen Gründen.

Damit  werden  auch  sämtliche  Merkmale  des  Vorrichtungsanspruchs  7 
wortsinngemäss verwirklicht.

Seite 63

O2014_009

Hinsichtlich der sich auf Anspruch 7 stützenden Rechtsbegehren 3 und 4 
gilt nun aber Folgendes:

Rechtsbegehren  3  geht  davon  aus – und  für  die  Eventualbegehren  3a 
und  3b  gilt  das  gleiche – dass  die  im  Rahmen  von  Anspruch  7  bean-
spruchte Vorrichtung A den Abstandhalter nicht umfasst. Dieser Sichtwei-
se  kann,  wie  bereits  erwähnt, nicht  gefolgt  werden.  Anspruch  7  fordert 
den Abstandhalter  als  Element  der  Vorrichtung.  Damit  geht das  Rechts-
begehren 3 über den Schutzbereich von Anspruch 7 hinaus und ist abzu-
weisen, dasselbe gilt für die Eventualbegehren 3a und 3b.

Rechtsbegehren  4  hingegen richtet sich  auf Vorrichtung  B  mit  dem  Sup-
port  (b)  und  diesem  Rechtsbegehren  ist stattzugeben.  Damit  erübrigt  es 
sich, auf die Eventualbegehren 4.a und 4.b einzugehen.

4.11
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Klagepatent rechts-
beständig  ist  und  eine  Patentverletzung  seitens  der  Beklagten  seit  dem 
22. Oktober  2008 (Offenlegung  der Anmeldung  des  Klagepatents) gege-
ben  ist.  Damit  sind  die  Unterlassungsbegehren  gemäss  den  Rechtsbe-
gehren  Ziff.  1,  2  und  4 gutzuheissen  und  die  Voraussetzungen  für Aus-
kunft und Rechnungslegung sind diesbezüglich gegeben.

Im  Umfang  von  Rechtsbegehren  3  sowie  der Eventualbegehren  3.a und 
3.b ist die Klage abzuweisen. 

Damit  erübrigt  es  sich,  auf  die  eventualiter  gestellten  Rechtsbegehren 
1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 4.a, 4.b und 5.a einzugehen.

4.12 Auskunft und Rechnungslegung (Rechtsbegehren 5)

Die  Klägerin  hat  bezüglich 
ihres  vermögensrechtlichen  Anspruchs 
(Rechtsbegehren  Ziff.  6)  den  Schaden  bzw.  den  Bruttogewinn  nachzu-
weisen. Dafür ist die Klägerin auf die entsprechenden Auskünfte der Be-
klagten angewiesen. Was den Umfang der Auskunftspflicht der Beklagten 
betrifft,  so  ist  die  Auskunft  zu  allen  Angaben  geschuldet,  die  für  die 
Durchsetzung  des  Hauptanspruchs  nötig  sind,  auch  wenn  der  Wortlaut 
von Art.  66  lit.  b  PatG  den  Umfang  der Auskunftspflicht  auf  die  Herkunft 
und  Menge  der  massgebenden  Erzeugnisse  beschränkt.5 Der Anspruch 
auf Auskunft im engeren Sinn bezieht sich dabei auf die Offenlegung des 
Umfangs  und  der  Dauer  der  Verletzungshandlungen,  während der  An-
spruch auf Rechnungslegung eine Aufstellung der Anzahl gelieferter Pro-

5 HaftpflichtKomm-Holzer, Art. 66 PatG N 66.

Seite 64

                                               
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dukte, deren Abnehmer (mit Namens- und Adressangabe), der Lieferzei-
ten  und  -preise,  der  Einkaufspreise  und  der  Gestehungskosten  etc.  be-
zweckt.6

Demnach  ist  die  Beklagte  zu  verpflichten, der  Klägerin  innert  60  Tagen 
nach  Rechtskraft  dieses  Teilurteils  nach  anerkannten  Grundsätzen  der 
Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu 
erteilen,

- wie viele Vorrichtungen gemäss Dispositiv-Ziffer 3;

- wie viele beheizbare Spitzen gemäss Dispositiv-Ziffer 3; und

- wie  viele  Stickmaschinen  enthaltend  Vorrichtungen  gemäss  Dis-
positiv-Ziffer  3,  die sie  zwischen  dem  22. Oktober  2008  und  dem 
Zeitpunkt  der  Rechtskraft  dieses Teilurteils  hergestellt  und/oder 
verkauft hat und welche Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne 
(Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) sie damit erzielt hat,

- wobei  die  erzielten  Netto-Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  se-
parat nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf 
die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten,

- und zwar unter genauer Angabe der Faktoren, d.h. des Netto Ver-
kaufspreises,  der  direkten  Kosten samt Fakturabelegen [Kredito-
ren],  der  Ertragskontenauszüge  und  der  Rechnungskopien [Debi-
toren]  sowie  der  einzelnen  Verwaltungs-,  Vertriebs- und  Gemein-
kosten.

5.

Vollstreckungsmassnahmen

Die  Verpflichtungen  auf  Unterlassung  sowie  auf  Auskunft  und  Rech-
nungslegung  sind  antragsgemäss  mit  Vollstreckungsmassnahmen  zu 
verbinden (Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 ZPO). Die Auswahl der zu tref-
fenden Massnahme bleibt dem Gericht überlassen, wobei auch verschie-
dene Massnahmen kombiniert werden können. Es gilt den Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit  zu  beachten.7 Es  erscheint  angemessen,  die  ent-
sprechende  Verpflichtung  wie  beantragt,  d.h.  mit  der  Androhung  einer 
Ordnungsbusse  von  CHF  1'000.– für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung,  min-

6 O2013_008 Urteil vom 25. August 2015, E. 5.5; Jenny, Die Eingriffskondiktion 
bei  Immaterialgüterrechtsverletzungen,  S.  161  f.;  Heinrich,  a.a.O.,  Rz. 18  zu 
Art. 66 PatG.

7 Staehelin,  in:  Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,  ZPO  Komm.,  Art.  343, 

N 14 f.

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destens  aber  CHF 5'000.–,  sowie  mit  der  Strafandrohung  nach Art.  292 
StGB zu verbinden (Art. 343 Abs. 1 lit. a, b und c ZPO).

6.

Kosten und Entschädigungsfolgen

Das vorliegende Teilurteil stellt bezüglich Verletzung, Auskunft und 
6.1
Rechnungslegung  einen Endentscheid  dar.  Entsprechend  ist  über  die 
diesbezüglichen  Prozesskosten  jetzt  zu  entscheiden  (Art.  104  Abs.  1 
ZPO).

6.2
Ausgehend  von  einem  Streitwert  von  CHF  5  Mio.  und  unter  Be-
rücksichtigung,  dass  der  Entscheid  betreffend  Rechtsbeständigkeit  und 
Verletzung  mit  erheblichem  Aufwand  verbunden  war,  ist  die  auf  dieses 
Teilurteil  entfallende  Gerichtsgebühr  auf  CHF  100'000.– festzusetzen
(Art. 31 und 33 PatGG in Verbindung mit Art. 1 KR-PatGer).

Die Beklagte macht geltend, da die Klägerin ihre Rechtsbegehren laufend 
angepasst  habe,  habe  sie  die  Kosten  dafür  selbst  zu  tragen. Allerdings
beziffert  die  Beklagte  nicht,  in  welchem  Umfang  sie  entsprechende  Kos-
ten als unnötig erachtet.

In  der  Klage  stellte  die  Klägerin  die  zwei  Unterlassungsbegehren  Ziff.  1 
und  2.  Im Rahmen  der  Replik  stellte  die  Klägerin  geänderte  Rechtsbe-
gehren Ziff. 1-7, wovon  Ziff. 1-4 Unterlassungsbegehren. Ein Teilrückzug
ist dabei nicht erkennbar, die Unterlassungsbegehren Ziff. 1-4 der Replik 
sind  präzisere  und  klarere Formulierungen  der  Unterlassungsbegehren 
Ziff. 1 und 2 der Klage. 

Im  Rahmen  der  Stellungnahme  zur Duplik  hat  die  Klägerin  in  Reaktion 
auf den Einwand der Beklagten, es könne nicht ausgeschlossen werden, 
dass in der Schneidstellung die Tatzen nicht in Kontakt mit der vorderen 
Stoffschicht  sein  könnten,  eine  präzisierte  Fassung  mit  handschriftlichen 
Ergänzungen  eingereicht.  Diese  präzisierten  Rechtsbegehren  sind 
Grundlage dieser Entscheidung. Diese Präzisierungen sind nur eine Klar-
stellung  und  keine  gegenüber  der  in  der  Replik  gestellten  Fassung  der 
Unterlassungsbegehren reduzierte Formulierung (kein Teilrückzug).

Hinsichtlich der Unterlassungsbegehren Ziff. 1, 2 und 4 obsiegt die Kläge-
rin  somit  inhaltlich  vollständig  im  Umfang  der  ursprünglich gestellten An-
träge. Dass  sie  dabei  unnötige  Prozesskosten  generiert  hätte  (Art.  108 
ZPO) kann ihr nicht vorgeworfen werden.

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O2014_009

Wie  dargelegt, ist  das Unterlassungsbegehren  Ziff.  3  abzuweisen,  da  es 
über den Schutzumfang des Vorrichtungsanspruchs 7 hinausgeht.

Die Unterlassungsbegehren Ziff. 1 und 2, die sich auf den Verfahrensan-
spruch  stützen,  stellen  das  Hauptinteresse  dar,  was  sich  auch  daran 
zeigt, dass sich die Diskussion der Parteien zur Hauptsache auf den Ver-
fahrensanspruch 1 des Klagepatents und die Unterlassungsbegehren Ziff. 
1  und  2  gerichtet  hat.  Die  sich  auf  den  Vorrichtungsanspruch  7  stützen-
den  Unterlassungsbegehren  Ziff.  3  und  4  werden  jeweils  nur  am  Rande 
und  unter  Bezugnahme  auf  die  Diskussion  zu  den  Unterlassungsbegeh-
ren  Ziff.  1  und  2  diskutiert.  Tatsächlich  ist  insbesondere  das  Unterlas-
sungsbegehren Ziff. 3, das sich nur auf einen Teil der angegriffenen Vor-
richtung  bezieht,  erkennbar  eher  von  untergeordnetem  Interesse. Ange-
sichts  der  Tatsache,  dass  von  den  insgesamt  gestellten  Unterlassungs-
begehren Ziff. 1-4 den Unterlassungsbegehren Ziff. 1, 2 und 4 sowie dem 
entsprechenden  Rechnungslegungsbegehren  Ziff.  5  stattzugeben  sind 
und  Unterlassungsbegehren  Ziff.  3  abzuweisen  ist,  obsiegt  die  Klägerin 
zu 4/5 und unterliegt zu 1/5.

Die  Kosten  sind  somit  im  Umfang  von  1/5 der  Klägerin  und  im  Umfang 
von 4/5 der Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 2 ZPO).

Die  Gerichtskosten  sind  mit  dem  Kostenvorschuss  der  Klägerin  zu  ver-
rechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte hat der Klägerin die Kosten 
im Umfang von 4/5 (CHF 80'000.–) zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

Die dementsprechend an die Klägerin zu entrichtende auf 3/5 reduzierte 
Entschädigung für  die  berufsmässige rechtsanwaltliche  Vertretung  ist  ta-
rifgemäss  auf  CHF 66'000.– festzusetzen  (Art. 32  und  33  PatGG  i.V.m. 
Art. 3 ff. KR-PatGer). 

Als Patentanwaltskosten macht die Klägerin CHF 41'415.30 geltend. Die-
se Kosten sind unbestritten. 

total 
Die  Beklagte  macht  einen  patentanwaltlichen  Aufwand  von 
CHF 73'080.– geltend  (Bernhard  Rüber:  CHF 63'000.–,  Arndt  Hamann: 
CHF  10'080.–).  Die  Klägerin  bestreitet,  dass  diese patentanwaltlichen 
Kosten, soweit es  sich  dabei  um  interne  bzw.  konzerninterne  Kosten 
handle, geltend gemacht werden könnten. Insbesondere bestreitet sie die 
Kosten  im  Zusammenhang  mit  dem  Privatgutachten  (CHF  3'150.–; 
9 Stunden  à  CHF 350.–),  da  diese  Kosten unnötig  verursacht  worden 
seien.

Seite 67

O2014_009

Der von der Beklagten geltende gemachte patentanwaltliche Aufwand ist 
durch  die  Inanspruchnahme  von  konzern-internen  Dienstleistungen  ent-
standen und ist damit als interner Aufwand zu qualifizieren, für den unter 
dem Titel notwendige Auslagen kein Raum ist.

Entsprechend sind seitens der Beklagten keine patentanwaltlichen Ausla-
gen zu berücksichtigen.

Damit  hat  die  Beklagte  der  Klägerin  eine  auf  4/5  reduzierte  Entschädi-
gung für patentanwaltliche Aufwendungen von CHF 33'132.25 zu bezah-
len (Art. 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer). 

Damit ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine reduzierte Partei-
entschädigung von CHF 99'132.25 zu bezahlen.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1.

In Gutheissung  der Rechtsbegehren  Ziff.  1 wird der  Beklagten  unter 
Bezugnahme  auf  Anhang  1 unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse 
von  CHF 1'000.– für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung,  mindestens  aber 
CHF 5'000.–, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB 
mit Busse im Widerhandlungsfall verboten,

in der Schweiz ein Verfahren anzuwenden, um mittels einer Stickma-
schine  Applikationen  von  gewünschter  Form  auf  einem  Stickboden 
zu  applizieren,  wobei  mindestens  eine  Schicht  Applikationsmaterial 
über dem Stickboden angeordnet wird und gesteuert durch das Pro-
gramm  der  Stickmaschine  eine  Relativbewegung  zwischen  der  be-
heizbaren  Spitze  47  und  der  Schicht  Applikationsmaterial  erzeugt 
wird  und  dadurch  eine  Applikation  der  gewünschten  Form  aus  der 
Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten wird, wobei

das Schneiden durch die beheizbare Spitze 47 erfolgt,

die Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt,

die  Schneidstellung  der  Stoffdrückertatzen  55  so  eingestellt wird, 
dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Ap-
plikationsmaterial  berühren  und  in  den  Schneidstellungen  der  be-
heizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der be-
heizbaren  Spitze  47  in  X-Richtung  um  ein  festgelegtes  Mass  weiter 
vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, und

Seite 68

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die beheizbare Spitze 47 beim Schneiden nur in die zu schneidende 
Schicht Applikationsmaterial eindringt.

2.

In Gutheissung  der  Rechtsbegehren  Ziff.  2 wird der  Beklagten  unter 
Bezugnahme  auf  Anhang  1 unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse 
von  CHF 1'000.– für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung,  mindestens  aber 
CHF 5'000.–, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB 
mit Busse im Widerhandlungsfall verboten,

mit Bezug auf Stickmaschinen, welche ein Verfahren anwenden, um 
Applikationen von gewünschter Form auf einem Stickboden zu appli-
zieren, wobei mindestens eine Schicht Applikationsmaterial über dem 
Stickboden angeordnet wird und gesteuert durch das Programm der 
Stickmaschine  eine  Relativbewegung  zwischen  der  beheizbaren 
Spitze  47  und  der  Schicht  Applikationsmaterial  erzeugt  wird  und 
dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Ap-
plikationsmaterial  ausgeschnitten  wird,  wobei  das  Schneiden  durch 
die  beheizbare  Spitze  47  erfolgt  und  die  Stickmaschine  über  Stoff-
drückertatzen 55 verfügt, 

in  Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisungen,  Betriebsanlei-
tungen,  Montageanleitungen  sowie  in  jeder  anderen  Form  der  Kom-
munikation anzuregen, die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 
so einzustellen, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden 
die Schicht Applikationsmaterial berühren und in den Schneidstellun-
gen  der  beheizbaren  Spitze  47  und  der  Stoffdrückertatzen  55  die 
Spitze der beheizbaren  Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes 
Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, 
so dass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht 
Applikationsmaterial eindringt.

3.

In Gutheissung  der  Rechtsbegehren  Ziff.  4 wird der  Beklagten  unter 
Bezugnahme  auf  die  Anhänge  1  und  3 unter Androhung  einer  Ord-
nungsbusse  von  CHF 1'000.– für  jeden  Tag  der  Nichterfüllung,  min-
destens  aber  CHF 5'000.–,  sowie  der  Bestrafung  ihrer  Organe  nach 
Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten,

eine  Vorrichtung  C  für  eine  Stickmaschine,  welche  Stickmaschine 
über  Stoffdrückertatzen  55  verfügt,  in  der  Schweiz  herzustellen,  zu 
lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in 
der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzu-
führen  oder  aus  der  Schweiz  auszuführen  oder  bei  einer  dieser 
Handlungen mitzuwirken,

Seite 69

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welche Vorrichtung C

- einen  Support  zur  Befestigung  der  Vorrichtung  C  an  einer  Stick-

maschine;

- eine  beheizbare  Spitze  47,  um  eine  auf  dem  Stickboden  aufge-

brachte Schicht Applikationsmaterial zu schneiden; und

- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die 

Schneidstellung und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und  wobei  gemäss  Werbefilmen,  Prospekten,  Gebrauchsanweisun-
gen,  Betriebsanleitungen,  Montageanleitungen  oder  anderen  Kom-
munikationsmitteln  der  Beklagten  die  Schneidstellung  der  Stoffdrü-
ckertatzen  55  so  eingestellt  wird,  dass  die  Stoffdrückertatzen  wäh-
rend  dem  Schneiden  die  Schicht Applikationsmaterial  berühren  und 
in den Schneidstellungen die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-
Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 
55‘  der  Stoffdrückertatzen  55,  so  dass  die  beheizbare  Spitze  47  nur 
in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

4. Die  Beklagte  wird unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1'000.– pro  Tag,  mindestens  aber  CHF  5'000.–,  sowie  der  Be-
strafung  ihrer Organe  nach Art.  292  StGB mit  Busse  im Widerhand-
lungsfall  verpflichtet,  der  Klägerin  innert  60  Tagen nach  Rechtskraft 
dieses  Teilurteils  nach  anerkannten  Grundsätzen  der  Rechnungsle-
gung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, 

- wie viele Vorrichtungen gemäss Dispositiv-Ziffer 3;

- wie viele beheizbare Spitzen gemäss Dispositiv-Ziffer 3; und

- wie  viele  Stickmaschinen  enthaltend  Vorrichtungen  gemäss  Dis-
positiv-Ziffer  3,  die sie  zwischen  dem  22. Oktober  2008  und  dem 
Zeitpunkt  der  Rechtskraft  dieses Teilurteils  hergestellt  und/oder 
verkauft hat und welche Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne 
(Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) sie damit erzielt hat,

- wobei  die  erzielten  Netto-Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  se-
parat nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf 
die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten,

- und zwar unter genauer Angabe der Faktoren, d.h. des Netto Ver-
kaufspreises,  der  direkten  Kosten samt Fakturabelegen [Kredito-
ren],  der  Ertragskontenauszüge  und  der  Rechnungskopien [Debi-

Seite 70

O2014_009

toren]  sowie  der  einzelnen  Verwaltungs-,  Vertriebs- und  Gemein-
kosten.

5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 100'000.–.

6. Die Kosten werden zu 1/5 der Klägerin und zu 4/5 der Beklagten auf-
erlegt. Die Gerichtsgebühr wird mit dem von der Klägerin geleisteten 
Kostenvorschuss  verrechnet  und  die  Beklagte  hat  der  Klägerin  die 
Kosten im Umfang von 4/5 (CHF 80'000.–) zu ersetzen.

7. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine reduzierte Parteient-

schädigung von CHF 99'132.25 zu bezahlen.

Dieser Entscheid geht an: 

– die Klägerin (mit Gerichtsurkunde) 
– die Beklagte (mit Gerichtsurkunde) 
– das  Eidgenössische  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der 

Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde)

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 4. Mai 2016

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 04.05.2016

Seite 71

Anhang 1

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Anhang 3

Seite 72