# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** c343ae92-3ba8-54fe-b26e-ad0138537b76
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2018-06-12
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2017_016
**Docket/Reference:** O2017_016
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/121/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2017_016 

Besetzung 

  U r t e i l   v o m   1 2 .   J u n i   2 0 1 8  

Richter Dr. iur. Ralph Schlosser (Vorsitz), 
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dr. iur., Dipl. sc. nat. ETH Stefan Kohler,  
Richter Prof. Dr. iur. Daniel Kraus,  
Richter Dr. phil. II, Dipl. Biochem. Andreas Schöllhorn Savary 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

1. Genzyme Corporation,  

500 Kendall Street, US-02139 Cambridge, MA,  

2. Sanofi-Aventis (Suisse) SA,  

route de Montfleury 3, 1214 Vernier,  

beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame 
und Rechtsanwältin lic. iur. Lara Dorigo, Lenz & Staehelin, 
Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, beide patentanwaltlich 
beraten durch Christoph Fraefel, Schaad Balass Menzl & Part-
ner AG, Dufourstrasse 101, 8034 Zürich,  

Klägerinnen 

gegen 

Salmon Pharma GmbH, St. Jakob-Strasse 90, 4002 Basel,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Robert Briner, CMS von 
Erlach Poncet AG, Dreikönigstrasse 7, Postfach 2991, 
8022 Zürich,  

Beklagte 

Gegenstand 

Verletzung Ergänzendes Schutzzertifikat; 
Sevelamer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

1.  Prozessgeschichte 

1.1  Am 20. Juli 2017 reichten die Klägerinnen in Prosequierung eines für 
sie  erfolgreichen  Massnahmeverfahrens  (vgl.  S2016_009  vom  4.  Juli 
2017) die vorliegende Klage auf Verletzung des Ergänzenden Schutzzer-
tifikats  Nr.  C00716606/01,  gerichtet  auf  Sevelamer  und  basierend  auf 
dem Grundpatent EP 0 716 606, ein und stellten folgende Rechtsbegeh-
ren: 

„1.   Der  Beklagten  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1‘000 
pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5‘000 ge-
mäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO,  sowie  der  Bestrafung  ihrer  Organe  nach 
Art. 292  StGB  mit  Busse  im  Widerhandlungsfall  zu  verbieten,  das  in  der 
Schweiz  am  26.  Oktober  2015  durch  das  Schweizerische  Heilmittelinstitut 
zugelassene  Arzneimittel  „Sevelamercarbonate  Salmon  Pharma“  (Swiss-
medic Zulassung Nr. 65401) selbst oder durch Dritte  in die Schweiz einzu-
führen oder in  der  Schweiz  zu  lagern,  herzustellen, anzubieten,  zu  verkau-
fen oder in sonstiger Weise in Verkehr zu bringen. 

 2.   Alles  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  (einschliesslich  Kosten  des 
beigezogenen  Patentanwalts  für  das  vorsorgliche  und  ordentliche  Verfah-
ren) zu Lasten der Beklagten.“ 

1.2  Am  27.  Oktober  2017  erfolgte  die  Klageantwort,  womit  die  Beklagte 
Klageabweisung  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  zulasten  der 
Klägerinnen  beantragte. Wie bereits  im  Massnahmeverfahren  verteidigte 
sich  die  Beklagte  ausschliesslich  mit  der  Einrede,  eine  im  Rahmen  des 
Erteilungsverfahrens  des  Ergänzenden  Schutzzertifikats  (nachfolgend 
„ESZ“) vom IGE gewährte Wiedereinsetzung sei zu Unrecht erfolgt, wes-
halb das ESZ nichtig sei.  

1.3  Mit Schreiben vom 1. November 2017 wurde den Parteien mitgeteilt, 
dass  angesichts  der  laufenden  Massnahmeanordnung  und  weil  aus-
schliesslich  Rechtsfragen  zur  Debatte  stünden,  zur  Förderung  des  Ver-
fahrens  weder  eine  Instruktionsverhandlung  durchgeführt  noch  ein  zwei-
ter  Schriftenwechsel  angeordnet  werde,  sondern  die  Parteien  direkt  zur 
Hauptverhandlung vorgeladen würden. 

1.4  In  der  Folge  wurde  den  Parteien  die  Besetzung  des  Spruchkörpers 
mitgeteilt  und  die  Parteien  wurden  auf  den  25. April  2018  zur  Hauptver-
handlung  vorgeladen.  Mit  Schreiben  vom  14. Februar  2018  wurden  die 
Parteien  über  den  Ablauf  der  Hauptverhandlung  informiert.  In  diesem 
Schreiben wurde den Parteien mitgeteilt, dass sich jede von ihnen grund-
sätzlich  zweimal  unbeschränkt  äussern  dürfe  und  nach  einem  einfachen 

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Schriftenwechsel diese Möglichkeit im Rahmen der ersten Parteivorträge 
an  der  Hauptverhandlung  wahrgenommen  werden  könne.1  Zudem  wur-
den die Parteien darauf aufmerksam gemacht, dass es aus Sicht des Ge-
richts sachdienlich wäre, wenn die Parteien in den ersten Parteivorträgen 
insbesondere  das  folgende  strittige Thema  behandeln  würden:  Kann  die 
Verletzung  von  Art.  47  PatG  bei  der  Wiederherstellung  der  Frist  für  die 
Einreichung  des  Gesuchs  um  Erteilung  eines  ESZ  nach  erfolgter  Ertei-
lung  zu  dessen  Nichtigkeit  führen  oder  ist  die  Aufzählung  in  Art.  140k 
PatG abschliessend zu verstehen? 

2.  Prozessuales 

2.1  Die  Klägerin  1  hat  ihren  Sitz  in  den  USA;  die  Klägerin  2  sowie  die 
Beklagte haben ihren Sitz in der Schweiz. Es handelt sich somit um einen 
internationalen Sachverhalt. Gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 2 Abs. 
1  LugÜ  sowie Art.  26 Abs.  1  lit.  a  PatGG  ist  die  Zuständigkeit  des  Bun-
despatentgerichts gegeben. 

2.2  Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar. 

2.3  Bei  der  vorliegenden  Klage  handelt  es  sich  um  die  Prosequierung 
des im Massnahmeverfahren S2016_009 erwirkten Verbots gemäss Urteil 
vom  4.  Juli  2017,  weshalb  die  Akten  des  Massnahmeverfahrens 
S2016_009 beizuziehen sind. 

3.  Sachverhalt 

3.1  Die  Klägerin  1  ist  Inhaberin  des  bis  9.  Februar  2019  laufenden  er-
gänzenden  Schutzzertifikats  Nr.  C00716606/01,  welches  in  der  Schweiz 
auf der Grundlage des europäischen Patents Nr. 0 716 606 B1 (nachfol-
gend  „Patent“)  erteilt  wurde.  Gegenstand  des  ESZ  ist  der  Wirkstoff  Se-
velamer. 

Die Klägerin 2 ist exklusive Lizenznehmerin des Patents und des ESZ für 
die  Schweiz  und  ist  Inhaberin  der  Zulassungen  für  Renagel®  (Se-
velamerhydrochlorid) und Renvela® (Sevelamercarbonat) in der Schweiz. 

1 Vgl. BGE 140 III 312 E. 6.3.2.3. 

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Die Beklagte ist ein Pharmaunternehmen und Inhaberin der Zulassung für 
das Produkt „Sevelamercarbonate Salmon Pharma“. 

3.2  Am  26.  Oktober  2015  erhielt  die  Beklagte  die  Zulassung  für  das  er-
wähnte  Produkt  „Sevelamercarbonate  Salmon  Pharma“.  Der  einzige 
Wirkstoff  dieses  Produktes  ist  Sevelamercarbonat,  ein  Salz  von  Sevela-
mer.  

Die Beklagte bestreitet nicht, dass ihr Produkt „Sevelamercarbonate Sal-
mon  Pharma“  ein  Generikum  des  klägerischen  Produkts  Renvela®  dar-
stellt, den gleichen Wirkstoff wie Renagel® enthält und in den Schutzbe-
reich des ESZ fällt. Sie bestreitet auch nicht, dass sie Ende 2016 begon-
nen  hat,  das  Generikum  Sevelamercarbonate  Salmon  Pharma  in  der 
Schweiz  zu  vermarkten.  Sie  macht  aber  geltend,  dass  das  ESZ  nichtig 
sei,  weil  das  Wiedereinsetzungsgesuch  in  den  früheren  Stand  gemäss 
Art.  47  PatG  der  Klägerin  1  vom  14.  Dezember  2004  durch  das  Eidge-
nössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) zu Unrecht gutgeheissen 
worden sei.  

Strittig zwischen den Parteien ist daher im Kern die Frage – eine Rechts-
frage –, ob ein durch das IGE zu Unrecht gutgeheissenes Wiedereinset-
zungsgesuch in die Frist von Art. 140f PatG zur Nichtigkeit des ESZ führt.  

Dass  das Wiedereinsetzungsgesuch  durch  das  IGE  zu  Unrecht  erfolgte, 
wie dies die Beklagte behauptet, wird von den Klägerinnen ebenfalls be-
stritten.  Wie  nachfolgend  zu  zeigen  sein  wird,  kann  diese  Frage  aber 
letztlich offen bleiben. 

3.3  Auf die Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit näher einzuge-
hen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist. 

4.  Beurteilung 

4.1  Vorab  ist  festzuhalten,  dass  die  Beklagte  die  Wiederholungsgefahr 
bestreitet; sie macht geltend, dass eine solche in Anbetracht des vorsorg-
lichen Verbots nicht drohen würde. 

Dieser Betrachtungsweise kann nicht gefolgt werden. Die Frage der Wie-
derholungsgefahr  stellt  sich  in  Bezug  auf  das  Urteil  im  Hauptverfahren, 
welches  den  Massnahmeentscheid  ersetzen  soll. Aufgrund  der  Vermark-
tung des strittigen Generikums liegt eine Wiederholungsgefahr offensicht-
lich  vor.  Das  Rechtsschutzinteresse  an  einer  Unterlassung  ist  somit  ge-
geben. 

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4.2  Wiedereinsetzungsverfügung und Erteilung des ESZ 

4.2.1 Am 10. Februar 2004 erhielt die Klägerin 1 die Zulassung für Rena-
gel® (Swissmedic Zulassung Nr. 56297). Da die Publikation des Hinwei-
ses  auf  Erteilung  des  Basispatents  bereits  am  29.  August  2001  erfolgt 
war, lief die Frist zur Beantragung des ESZ somit gemäss Art. 140f Abs. 1 
lit.  a  PatG  am  10. August  2004  ab. Am  13.  Dezember  2004  –  also  rund 
vier  Monate  nach Ablauf  der Antragsfrist  –  stellte  die  Klägerin  1 gestützt 
auf  die  Zulassung für  Renagel®  ein Gesuch  um  Erteilung  eines  ESZ für 
Sevelamer. Gleichentags stellte sie gestützt auf Art. 47 PatG einen Antrag 
auf Wiedereinsetzung  in  die  Frist gemäss Art.  140f Abs.  1  lit.  a  PatG für 
die Einreichung des Gesuchs. Am 4. April 2005 genehmigte das IGE den 
Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist für die Einreichung des Gesuchs 
um  Erteilung  eines  ESZ.  Am  29.  April  2005  publizierte  das  IGE  im 
Schweizerischen  Patentblatt  +pat+  (damaliges  Publikationsorgan)  Nr. 8 
auf  S.  1318  das  Gesuch  um  Erteilung  eines  ESZ  unter  Nennung  eines 
(falschen) Anmeldedatums vom 5. April 2005 und unter dem Titel „Berich-
tigungen“ dasselbe Gesuch mit dem (ebenfalls falschen) Zusatz: „La date 
de dépôt correcte est le 10.08.2004“. Am 31. März 2006 erteilte das IGE 
das  ESZ  für  Sevelamer. Als Anmeldedatum  wurde  der  5. April  2005  an-
gegeben,  ohne  Berichtigung  (Schweizerisches  Patentblatt  +pat+  Nr.  6 
vom 31. März 2006 S. 1058). Eine entsprechende Berichtigung („La date 
de dépôt correcte est le 10.08.2004“) sollte erst am 8. Dezember 2016 – 
mehr als zehn Jahre später – im Swissreg (mittlerweile Publikationsorgan 
des IGE) als (angeblich) am 7. April 2005 erfolgte Berichtigung publiziert 
werden (Historie). Diese zeitliche Abfolge ist unbestritten. 

Die  Beklagte macht geltend,  obschon  eine  Beschwerde  gegen  die  Ertei-
lung des ESZ möglich sei, habe sie keine Möglichkeit gehabt, von dieser 
Beschwerdefrist zu erfahren. Bis alles publiziert werde, sei die Frist abge-
laufen. 

4.2.2  Über Gesuche  um  die  Erteilung  ergänzender  Schutzzertifikate  ent-
scheidet  das  IGE  mittels  Verfügung  im  Sinne  von Art.  5  des  Bundesge-
setzes  vom  20.  Dezember  1968  über  das  Verwaltungsverfahren  (VwVG, 
SR 172.021). Solche Verfügungen unterliegen gemäss Art. 44 VwVG der 
verwaltungsrechtlichen Beschwerde. 

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Sowohl das Gesuch um Erteilung des ESZ als auch die nachfolgende Er-
teilung  wurden,  wie  bereits  oben  erwähnt,  publiziert.  Warum  es  nicht 
möglich gewesen sein soll, von der Beschwerdefrist zu erfahren, wie dies 
die Beklagte behauptet (aber nicht näher ausführt), ist nicht nachvollzieh-
bar.  

Wenn die Beklagte meint, sie habe deshalb nicht von der Beschwerdefrist 
erfahren, weil es der Publikation nicht anzusehen gewesen sei, dass eine 
Wiedereinsetzung erfolgt war, so ist dem entgegenzuhalten, dass der Be-
klagten  das  Zulassungsdatum  vom  10.  Februar  2004  für  Renagel®  und 
damit der Ablauf der Frist zur Beantragung eines ESZ (10. August 2004) 
bekannt sein mussten. Wenn das Schweizerische Patentblatt als Anmel-
dedatum für das ESZ dann fälschlicherweise den 5. April 2005 nennt, hät-
te die Beklagte merken müssen, dass offensichtlich etwas nicht stimmen 
konnte  und  die  ohne  weiteres  öffentlich  zugänglichen  Akten  beim  IGE 
konsultieren  müssen.  Dabei  hätte  die  Beklagte  gesehen,  dass  und  mit 
welcher Begründung eine Wiedereinsetzung in die Frist gemäss Art. 140f 
PatG erfolgt war. 

Zum Zeitpunkt der Publikation des Gesuchs im Schweizerischen Patent-
blatt am 29. April 2005 war die 30-tägige Frist jedenfalls noch nicht abge-
laufen  (der  Wiedereinsetzungsentscheid  erging  am  4.  April  2005);  aller-
dings  dürfte  die  30-tägige  Frist für  Dritte  ohnehin  erst  ab  Publikation  der 
Erteilung des ESZ im Schweizerischen Patentblatt zu laufen beginnen.  

Gemäss  einem  Entscheid  des  Bundesverwaltungsgerichts  betreffend 
Markenrecht  stellt  die  Markenregistrierung  mittelbar  einen  Eingriff  in  die 
Rechtsstellung jener Dritter dar, die durch die Schutzwirkungen des Mar-
kenrechts  in  ihrer  Handlungsfreiheit  eingeschränkt  sind,  womit  dem  Re-
gistereintrag Verfügungscharakter zukommt. Da der Dritte in diesem Fall 
keine Möglichkeit hatte, am vorinstanzlichen Verfahren teilzunehmen, gilt 
er  gemäss Art.  48 Abs.  1  lit. a  VwVG  als  formell  beschwert.2  Dies  muss 
analog  auch für  Patente  bzw.  ESZ gelten  und  es  ist  davon  auszugehen, 
dass  dies  auch  nach  altem  Recht  damals  möglich  war.3  Gerügt  werden 
konnte  namentlich  die  Verletzung  von  Bundesrecht  einschliesslich  Über-
schreitung oder Missbrauch des Ermessens (Art. 49 Bst. a aVwVG) sowie 
unrichtige  oder  unvollständige  Feststellung  des  rechtserheblichen  Sach-
verhalts  (Art.  49  Bst.  b aVwVG).  Die  Beschwerde  war  –  innert  30 Tagen 
(Art.  50  aVwVG)  –  an  die  Rekurskommission  für  geistiges  Eigentum  zu 

2 Vgl. Urteil des BVGer vom 18.02.2014, B-6003/2012, E. 1.4.6 f., 2.1.  
3 Vgl. Urteil des BVGer vom 18.02.2014, B-6003/2012, E. 1.1. 

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richten (Art. 59c aPatG [Stand 15. Februar 2005]). Der Rechtsweg stand 
der  Beklagten  somit  offen;  sie  hatte  die  Möglichkeit,  die  Zwischenverfü-
gung betreffend Wiederherstellung zusammen mit dem Entscheid auf Er-
teilung  anzufechten (Art.  45 Abs.  3  aVwVG).  Dies  hat  die  Beklagte  nicht 
getan und die Erteilung ist formell rechtskräftig geworden.  

Wie  bereits  erwähnt,  räumt  die  Beklagte  selber  ein,  dass  man  den Wie-
dereinsetzungsentscheid  hätte  anfechten  können.  Der  Beklagten  wäre 
somit  unstrittig  der  verwaltungsrechtliche  Rechtsmittelweg  offen  gestan-
den. 

4.3  Stellt  die  unrechtmässige  Wiedereinsetzung  in  die  Frist  einen  Nich-

tigkeitsgrund dar? 

4.3.1 Art. 140k PatG, welcher die Nichtigkeitsgründe für Schutzzertifikate 
aufzählt, lautet wie folgt: 

Die  Beklagte  macht  geltend,  dass  das  ESZ  aufgrund  eines  zu  Unrecht 
ergangenen  Wiedereinsetzungsentscheids  durch  das  IGE  erteilt  worden 
und  darum  nichtig  sei.  Die  in  Art. 140k  PatG  aufgezählten  Nichtigkeits-
gründe  seien  nicht  abschliessend  zu  verstehen.  Dies  ergebe  sich  schon 
aus  einer  rein  sprachlichen  Interpretation  (damit  verweist  die  Beklagte 
sinngemäss  auf  die  grammatikalische  Auslegungsmethode),  denn 
Art. 140k  Abs.1  PatG  beginne  mit:  „Das  Zertifikat  ist  nichtig,  wenn:  ...“. 
Dass  die Aufzählung  abschliessend  sei  (zum  Beispiel:  „...  ist  nur  nichtig, 
wenn... “), lasse sich dem Text nicht entnehmen. 

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Gemäss der Beklagten ergebe sich eine nicht abschliessende Aufzählung 
weiter  daraus  (im  Sinne  einer  teleologischen  bzw.  historischen  Ausle-
gung), dass die damalige Revision des PatG von 1995 explizit die Rege-
lung  in  der  EU  (EWG-Verordnung  Nr.  1768/92  des  Rates  der  Europäi-
schen  Gemeinschaften vom  18. Juni  1992,  nachfolgend  „Verordnung Nr. 
1768/92“  bzw.  EG-Verordnung  Nr. 469/2009  des  Europäischen  Parla-
ments  und  des  Rates  vom  6.  Mai  2009,  nachfolgend  „EU-ESZ-
Verordnung“),  habe  materiell  umsetzen  wollen.  Art.  15  Abs.  1  lit.  a  der 
EU-ESZ-Verordnung nenne keine Nichtigkeitsgründe wie Art. 140k PatG, 
sondern sage kurz  und bündig,  dass  das  ESZ  nichtig  sei,  „wenn  es  ent-
gegen den Vorschriften des Artikels 3 erteilt wurde“.  

In der EU würden ESZ aus Gründen für nichtig erklärt, die in der EU-ESZ-
Verordnung nicht ausdrücklich enthalten seien. Dazu verweist die Beklag-
te auf folgende Entscheidungen:  

-   Urteil des EuGH vom 11. Dezember 2003, C-127/00,  

-   Urteil des deutschen Bundespatentgerichts vom 11. Dezember 2007, 

-   Urteil des UK High Court vom 2. April 2009, 

-   Urteil des EuGH vom 28. Juli 2011, C-195/09. 

In all diesen Entscheidungen sei der Umstand, dass der jeweilige Nichtig-
keitsgrund  in  Art.  15  der  EU-ESZ-Verordnung  nicht  aufgeführt  sei,  aus-
drücklich  als  irrelevant  bezeichnet  worden.  Die  Rechtsprechung  des 
EuGH  sage,  ein  ESZ könne  dann  widerrufen  werden,  wenn  deren  Ertei-
lung sachlich nicht gerechtfertigt sei. 

Mit  Verweis  auf  BGE  125  II  293,  129  III  335  und  130  III  183  macht  die 
Beklagte weiter geltend, dass auch das Bundesgericht EU-Recht konsul-
tiere, wenn es eine EU-Regelung gebe, die der Hintergrund von Schwei-
zer  Recht  sei.  Die  Rechtsprechung  der  EU-Gerichte  sei  daher  bei  auto-
nom nachvollzogenem Schweizer Recht beachtlich. Es sei offensichtlich, 
dass  es  bei  autonom  nachvollzogenem  EU-Recht  wie Art.  140a  ff.  PatG 
nicht darauf ankomme, ob die Unrechtmässigkeit einer Wiederherstellung 
im Nichtigkeitskatalog des Art. 140k PatG genannt sei oder nicht. Es gebe 
keinen  Hinweis  darauf,  dass  eine  rechtsverletzenden  Wiedereinsetzung 
kein Nichtigkeitsgrund sei. 

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Die  Beklagte  zählte  sodann  anlässlich  der  Hauptverhandlung  weitere 
EuGH-Entscheidungen  auf  und  machte  geltend,  aus  sämtlichen  Ent-
scheidungen  gehe  hervor,  dass  nach  konstanter  Rechtsprechung  des 
EuGH die Nichtigkeit des ESZ nicht erschöpfend in Art. 15 bzw. Art. 3 der 
EU-ESZ-Verordnung  geregelt  sei  und  dass  ein  ESZ  später  von  Dritten 
angefochten werden könne (EuGH Entscheidungen C-322/10, C-422/10, 
C-443/12).  

4.3.2 Ausgehend von der grammatikalischen Auslegung, die auf Wortlaut, 
Wortsinn  und  Sprachgebrauch  abstellt,  ist festzuhalten,  dass  die  Formu-
lierung „ist nichtig, wenn“ in Art. 140k PatG (Nichtigkeit des ESZ) derjeni-
gen in Art. 26 PatG (Nichtigkeit des Patents) entspricht.  

Analysiert man die Nichtigkeitsgründe von Art. 26 PatG bei Patenten, so 
können diese nur abschliessend gemeint sein. In der Botschaft zum Pa-
tentgesetz von 1888 (dort Nichtigkeitsgründe noch in Art. 9)4 sowie in je-
ner  zum  Patentgesetz  von  1907 (dort  Nichtigkeitsgründe  in Art.  16)5  las-
sen sich zunächst keine eindeutigen Hinweise finden, ob der Katalog von 
Nichtigkeitsgründen  abschliessend  sein  soll  oder  nicht.  In  der  Botschaft 
zum  Patentgesetz  von  19546  hingegen  lassen  sich  Hinweise  auf  einen 
numerus clausus finden: So wird an mehreren Stellen im Zusammenhang 
mit dem einem jeweiligen Nichtigkeitsgrund zugrunde liegenden materiel-
len  Recht  (und  nur  bei  diesem)  ausdrücklich  darauf  hingewiesen  (vgl. 
beispielsweise zur Ausführbarkeit S. 998 der Botschaft), dass, wenn dem 
materiellen  Erfordernis  nicht  Rechnung  getragen  werde,  entweder  die 
Anmeldung  zurückgewiesen  werde  oder  ein  trotzdem  erteiltes  Patent für 
nichtig  erklärt  werden  könne.  Dies  ist  ein  erster  Hinweis,  dass  die  Liste 
von Art. 26 PatG abschliessend zu verstehen ist.  

In  der  Botschaft  zum  Patentgesetz  von  19767  wird  bei  der  Implementie-
rung  des  europäischen  Patentübereinkommens  klargestellt  (vgl.  S.  39), 
dass die Nichtigkeitsgründe nach Art. 138 EPÜ abschliessend sind. In An-
lehnung an Art. 138 EPÜ wurden die Nichtigkeitsgründe bei der Revision 
1976  angepasst,  indem  beispielsweise  der  Nichtigkeitsgrund  der  man-
gelnden  Klarheit  gestrichen  wurde  (vgl.  S.  76). An  der  Formulierung  der 
Einleitung  "Das  Patent  ist  durch  den  Richter  auf  Klage  hin  nichtig  zu  er-
klären" wurde dagegen nichts geändert. Dies zeigt auf, dass die Liste der 
Nichtigkeitsgründe  von  Art.  26  PatG  im  Lichte  der  Materialien  nur  ab-

4 BBl 1888 I 241. 
5 BBl 1906 IV 241. 
6 BBl 1950 I 977. 
7 BBl 1976 II 1. 

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schliessend  verstanden  werden  kann.  Die  Tatsache,  dass  die  Einleitung 
des Artikels  dabei  nicht überarbeitet  wurde,  ist  zudem  ein  Hinweis,  dass 
die  Nichtigkeitsgründe  nach Auffassung  des  Gesetzgebers  schon  immer 
abschliessend  zu  verstehen  waren  (ansonsten  hätte  die  Einleitung  an-
lässlich dieser Revision geändert werden müssen auf beispielsweise „nur 
aus einem der folgenden Gründe“). 

In  der  neueren  Rechtsprechung  und  Literatur  wird  folglich  einhellig  die 
Meinung vertreten, dass die Nichtigkeitsgründe für Patente abschliessend 
aufgeführt sind.8 Dies ergebe sich aus Art. 138 EPÜ, welches die Nichtig-
keitsgründe  abschliessend  aufzähle  („Wnur  für  nichtig  erklärt  werden, 
wennW“) und für europäische Patente einen Katalog der zulässigen Nich-
tigkeitsgründe  vorgebe.  Die  jeweilige  nationale  Rechtsordnung  könne 
diesen Katalog zwar einschränken, aber nicht erweitern. 

Die  Formulierung  gemäss  Art.  140k  PatG  entspricht  zudem  dem  deut-
schen  Patentgesetz  gemäss  §  22  PatG  i.V.m.  §  21  PatG,  wo  es  heisst: 
„Das  Patent  wird  auf  Antrag  nichtig  erklärt,  wenn  W“  bzw.  „Das  Patent 
wird  widerrufen,  wenn  W“. Auch  im  deutschen  Recht  gilt  die Aufzählung 
als abschliessend.9 

Aus  dem  entsprechenden  Wortlaut  und  dem  legislativen  Gesamtzusam-
menhang ergibt sich somit entgegen der Auffassung der Beklagten nicht, 
dass  der  Nichtigkeitskatalog  von Art.  140k  PatG  nicht  abschliessend  ist, 
im Gegenteil.10 Es gilt für Art. 140k dieselbe Überlegung, die Alois Troller 
treffend in Bezug auf Art. 26 zusammengefasst hat: 

8  CR  PI-Scheuchzer,  Art.  26  PatG  N  8;  Heinrich,  PatG/EPÜ,  2.  A.,  Rz  24  zu 
Art. 26;  Luginbühl  in  SIWR  IV,  Basel  2006,  S.  372;  Schachenmann/Bert-
schinger  in  Schweizerisches  und  europäisches  Patentrecht,  Basel  2002, 
S. 709; Blumer in Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, 
S. 870; Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., 1985, S. 731. Eine entgegen der 
Zitierung  in  der  aktuellen  Literatur  am  Ende  abweichende  Meinung  wird  – 
ausführlich begründet – von Blum/Pedrazzini, Das Schweizerische Patentrecht, 
2.  Aufl.,  1975,  Art. 26  Anm.  5,  S.  109  ff.,  gegeben.  Die  dort  angegebenen 
Gründe für eine nicht abschliessende Auslegung von Art 26 können aber nicht 
überzeugen,  und  zudem  wurde  spätestens  durch  die  Anpassung  an  das  EPÜ 
durch  die  Patentgesetzrevision  1976  die  Auslegung  von  Art.  26  im  abschlies-
senden Sinne klargestellt. Ausserdem wird auch dort ausdrücklich festgehalten 
(vgl. Art. 26 Anm. 13, S. 156), dass eine unberechtigte Wiedereinsetzung nach 
Art. 47 kein Nichtigkeitsgrund sein kann. 

9 Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 6. Aufl., Rn. 26. 
10  CR  PI-Junod,  Art.  140k  PatG  N  8-9  weist  darauf  hin,  dass  von  Schweizer 
Gerichten  noch  nicht  entschieden  worden  sei,  ob  die  Liste  abschliessend  zu 
verstehen sei. 

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"Die  Antwort  auf  die  Frage,  ob  die  in  Art.  26  genannten  Nichtigkeitsgründe 

abschliessend oder nur als wichtigste Beispiele genannt sind, hat Art. 8 zu be-

rücksichtigen:  "Das  Patent  verschafft  seinem  Inhaber  das  ausschliessliche 

Recht,  die  Erfindung  gewerbsmässig  zu  benützen".  Soweit  das  Gesetz  nicht 
selber diese Wirkung aufhebt, bleibt sie bestehen." 

Folgt  man  dieser  Begründung,  so  ist  auch  den  Materialien  zu  den 
Schutzzertifikaten  nichts  anderes  zu  entnehmen,  heisst  es  doch  dort  in 
der Botschaft von 1995:11 

"Artikel 140k Nichtigkeit: Absatz 1: Neben dem Erlöschen bzw. der Sistierung 

des Zertifikats müssen auch die Gründe festgelegt werden, die seine Nichtig-

keit herbeiführen:" 

Die  Klägerinnen  weisen  sodann  zu  Recht  darauf  hin,  dass  in  Bezug  auf 
ESZ  für  Pflanzenschutzmittel  (Art.  146  PatG)  der  Nichtigkeitsgrund  im 
Zusammenhang mit der Frist zur Einreichung des Gesuchs bewusst aus-
geklammert  wurde,  denn  in Art.  140k Abs.  1  lit.  a  PatG  ist  nur Art.  146 
Abs. 1 aufgeführt, nicht aber Art. 146 Abs. 2. Letzterer entspricht dem im 
Nichtigkeitskatalog ebenfalls nicht aufgeführten Art. 140f PatG für die üb-
rigen ESZ, um den es vorliegend geht. Dies spricht logisch und klar dafür, 
dass  die  Nichteinhaltung  der  Frist  nach Art. 140f  PatG  kein  Nichtigkeits-
grund im Sinn von Art. 140k PatG darstellt bzw. dass diesbezüglich keine 
Lücke  im  Gesetz  besteht,  sondern  ein  qualifiziertes  Schweigen  vorliegt, 
was  ebenfalls  den  abschliessenden  Charakter  der  Nichtigkeitsgründe 
gemäss von Art. 140k PatG unterstreicht. 

Nicht zutreffend ist sodann die Behauptung der Beklagten, Art. 15 Abs. 1 
lit.  a  der  EU-ESZ-Verordnung  nenne  keine  Nichtigkeitsgründe  wie 
Art. 140k PatG, sondern sage kurz und bündig, dass das ESZ nichtig sei, 
wenn  es  entgegen  den  Vorschriften  des  Artikels  3  erteilt  worden  sei. 
Art. 15 EU-ESZ-Verordnung lautet wie folgt: 

11 BBl 1993 III 706. 

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Art.  140k  PatG  ist  somit  wie Art.  15  der  EU-ESZ-Verordnung  aufgebaut: 
In lit. a wird auf Vorschriften der Erteilung verwiesen, in lit. b auf das Erlö-
schen des Grundpatents, in lit. c bzw. d auf die Nichtigkeit des Grundpa-
tents  bzw.  die  Beschränkung  dessen  Ansprüche.  Art.  3  der  EU-ESZ-
Verordnung, auf den in Art. 15 Abs. 1 lit. a verwiesen wird, entspricht wie-
derum  den Art.  140b,  140c Abs.  2,  146 Abs.  1  und  147 Abs.  1,  auf  die 
Art. 140k Abs. 1 lit. a PatG verweist. 

Die  Botschaft  von  1993  zur  Revision  betreffend  die  Einführung  der  Er-
gänzenden Schutzzertifikate für Arzneimittel hält denn auch fest:12  

"Die vorgeschlagenen Kategorien von Nichtigkeitsgründen entsprechen den in 

Artikel 15 der EG-Verordnung enthaltenen." 

Sodann  ist  die  Formulierung  betreffend  Nichtigkeit  für  Ergänzende 
Schutzzertifikate  in  der EU  gemäss Art.  15  der EU-ESZ-Verordnung  die-
selbe  wie  in Art. 140k  PatG:  „Das  Zertifikat  ist  nichtig,  wenn  W“.  Ob  der 
Katalog  hier  abschliessenden  Charakter  hat,  ist  gemäss  Literatur  aller-
dings  nicht  ganz  klar.13  Keukenschrijver  hält  fest,  dass  die  Nichtigkeits-
gründe  nicht  abschliessend  seien  und  fährt  dann  damit  weiter,  dass  ein 
Zertifikat,  das  für  ein  Erzeugnis  erteilt  worden  sei,  das  nicht  in  den An-

12 BBl 1993 III S. 733. 
13 Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 6. Aufl., Rn. 81; Brückner, 

ESZ/SPC, 2. Aufl., Art. 15 Rn. 45 ff. 

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wendungsbereich von Art. 2 der Verordnung Nr. 1768/92 falle, nichtig sei. 
Er  verweist  damit  auf  die  nachfolgend  noch  näher  anzuschauenden 
EuGH-Entscheide  vom  28.07.2011,  C-195/09  und  vom  11.12.2003,  C-
127/00, die aber Keukenschrijvers Auffassung des nicht abschliessenden 
Charakters  relativieren  (vgl.  dazu  unten).  Brückner  wirft  die  Frage  des 
abschliessenden  Charakters  auf,  diskutiert sie  und geht  im  Ergebnis  da-
von  aus,  dass  der  Nichtigkeitskatalog  eher  als  nicht  abschliessend  zu 
verstehen sei.  

Es  ist  richtig,  dass  das  Instrument  des  Schutzzertifikats  1995  in  das 
Schweizer Patentgesetz zur Harmonisierung mit der in der EU seit 2. Ja-
nuar 1993 geltenden Verordnung eingeführt wurde und sich in der damals 
geschaffenen gesetzlichen Regelung eng an der damaligen europäischen 
Verordnung  orientiert.  In Art.  140l Abs.  2  PatG  wird  im  Hinblick  auf  das 
Verfahren zur Erteilung der Zertifikate, deren Eintrag in das Patentregister 
sowie  die  Veröffentlichungen  des  Institutes,  mithin  für  die  Regelung  der 
Details  auf  Verordnungsstufe,  der  Bundesrat  angewiesen,  die  Regelung 
in der europäischen Gemeinschaft zu berücksichtigen. 

Diese Aufforderung richtet sich an den Bundesrat im Hinblick auf den Er-
lass  der  Verordnung  und  gibt  nur  vor,  die  Regelung  in  der  europäischen 
Gemeinschaft zu berücksichtigen. 

Damit richtet sich Art. 140l Abs. 2 PatG nicht an die Zivilgerichte im Hin-
blick auf die Auslegung. Die Zivilgerichte trifft deshalb keine Verpflichtung, 
sich  an  der  Rechtsprechung  der  EU  zu  orientieren.14  Dennoch  wird  sie, 
wie nachstehend dargelegt, berücksichtigt. 

Der EuGH hält in seinem Urteil vom 11.12.2003, C-127/00 fest, dass die 
Nichtigkeitsgründe des Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1768/92 analog 
auf die Nichteinhaltung des in Art. 19 Abs. 1 dieser Verordnung genann-
ten Stichtags angewandt werden müsse. Der Verstoss gegen die letztge-
nannte Vorschrift sei nämlich vergleichbar mit der Erteilung des Zertifikats 
unter Verstoss gegen Art. 3 der Verordnung. Zu den Voraussetzungen für 
die Anwendung  der  Übergangsregelung  gemäss Art.  19  gehöre  das  Er-
fordernis,  dass  die  erste  Genehmigung  für  das  Inverkehrbringen  in  der 
Gemeinschaft  nach  dem  für  den Anmeldemitgliedstaat  in Art.  19 Abs.  1 
festgelegten Stichtag erteilt worden sei. Dieses Erfordernis sei eine mate-
riell-rechtliche  Zusatzvoraussetzung  zu  den  in  Art.  3  dieser  Verordnung 
aufgestellten Voraussetzungen. Art. 19 dürfe nicht autonom, sondern nur 

14 Vgl. O2017_001 vom 3. Oktober 2017 E. 24. 

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in Verbindung mit Art. 3 ausgelegt werden. Der Verstoss gegen Art. 19 sei 
damit vergleichbar mit der Erteilung des Zertifikats unter Verstoss gegen 
Art.  3.  Schliesslich  hält  der  EuGH  ausdrücklich  fest,  dass  eine  solche 
Folge  der  Nichtbeachtung  des  in  Art.  19  Abs.  1  festgelegten  Stichtags 
auch  dann  geboten  sei,  wenn  „dem  Wortlaut  oder  der  Entstehungsge-
schichte  des  Artikels  15  dieser  Verordnung  nicht  entnommen  werden 
kann,  dass  der  Katalog  der  darin  genannten  Gründe  für  die  Nichtigkeit 
des Zertifikats nicht abschliessend ist“.  

Mit den Klägerinnen ist festzuhalten, dass es in diesem Entscheid um die 
erste Genehmigung, also das Erfordernis von Art. 3 lit. d der Verordnung 
Nr. 1768/92 und der entsprechenden Übergangsregelung gemäss Art. 19 
derselben  Verordnung  geht.  Gemäss  dem  EuGH  ist  Art. 19  nicht  auto-
nom,  sondern  eben  nur  in  Verbindung  mit Art.  3  auszulegen,  womit  der 
Verstoss gegen Art. 19 einem Verstoss gegen Art. 3 entspricht. Der EuGH 
hat damit den Nichtigkeitskatalog von Art. 15 nicht erweitert, sondern eine 
Auslegung von Art. 3 lit. d vorgenommen. Zudem betont der EuGH, dass 
eine entsprechende Auslegung auch dann geboten sei, wenn dem Wort-
laut  oder  der  Entstehungsgeschichte  des  Artikels  15  dieser  Verordnung 
nicht  entnommen  werden  könne,  dass  der  Katalog  der  darin  genannten 
Gründe  für  die  Nichtigkeit  des  Zertifikats  nicht  abschliessend  sei.  Der 
EuGH schliesst aus seinen Erwägungen gerade nicht, dass deshalb dem 
Nichtigkeitskatalog kein abschliessender Charakter zukomme. 

Wesentlich ist zudem – und darauf weisen die Klägerinnen zu Recht hin – 
dass  das  Schweizer  Patentgesetz  mit  dem  Verweis  in  Art.  140k  auf 
Art. 146  Abs.  1  PatG  diese  Übergangsregelung  bereits  explizit  in  den 
Nichtigkeitskatalog  aufgenommen  hat,  was  für  abschliessende  Nichtig-
keitsgründe spricht. 

Mit  Verweis  auf  das  Urteil  des  UK  High  Court  vom  2. April  2009 hält  die 
Beklagte selber fest, dass Art. 19 der Verordnung Nr. 1768/92 zusammen 
mit  Art.  3  gelesen  werden  müsse.  Insoweit  kann  auf  das  oben  zum 
EuGH-Urteil vom 11.12.2003, C-127/00 Gesagte verwiesen werden. Auch 
hier  wurde  der  Nichtigkeitskatalog  nicht  mit  neuen  Nichtigkeitsgründen 
erweitert. 

Das Urteil des deutschen Bundespatentgerichts vom 11. Dezember 2007 
hält fest: „Das Vorliegen des sachlichen Anwendungsbereichs der AMVO 
[der  Verordnung  Nr.  1768/92]  nach Art.  2 stellt  eine  Erteilungsvorausset-
zung dar, die erst den Anwendungsbereich des Art. 3 AMVO für die Ertei-
lung des Zertifikats eröffnet und daher auch bei der Prüfung des Nichtig-

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keitsgrundes  des Art.  15 Abs.  1  a) AMVO  nicht  ausser  Betracht  bleiben 
darf.“ Es fehlte dem betreffenden Arzneimittel an einer Genehmigung ge-
mäss der Richtlinie 65/65/EWG, weshalb nach Art. 2 der Verordnung Nr. 
1768/92 kein Zertifikat hätte erteilt werden dürfen.  

Auch  hier  hat  das  deutsche  Bundespatentgericht  eine  Auslegung  von 
Art. 3 lit. b der EU-ESZ-Verordnung vorgenommen und nicht den Nichtig-
keitskatalog erweitert, indem es eben festgestellt hat, weil das betreffende 
Erzeugnis nicht in den sachlichen Anwendungsbereich von Art. 2 der EU-
ESZ-Verordnung  falle,  stelle  es  kein  Erzeugnis  im  Sinne  von  Art.  3  der 
EU-ESZ-Verordnung dar, weshalb dafür kein Zertifikat hätte erteilt werden 
dürfen. Dies wiederum habe gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 3 der 
EU-ESZ-Verordnung Nichtigkeit zur Folge.  

Sodann hält der EuGH in seinem Urteil vom 28. Juli 2011, C-195/09 fest: 
„Der Begriff „Erzeugnis“ in Art. 3 der Verordnung Nr. 1768/92 bezieht sich 
aber zwangsläufig auf ein Erzeugnis, das in den Anwendungsbereich die-
ser Verordnung im Sinne ihre Art. 2 fällt. Mithin erfolgt die Erteilung eines 
ergänzenden Schutzzertifikats für ein Erzeugnis, das nicht in den Anwen-
dungsbereich  dieser  Verordnung  fällt,  unter  Verkennung  der  Tragweite 
des Begriffs „Erzeugnis“. Daher ist ein unter solchen Bedingungen erteil-
tes ergänzendes Schutzzertifikat nach Art. 15 der Verordnung Nr. 1768/92 
nichtig.“  

Es ging in diesem Fall somit ebenfalls um die Auslegung des Begriffs „Er-
zeugnis“ gemäss Art. 3 im Lichte von Art. 2 der EU-ESZ-Verordnung. Mit 
einer  Erweiterung  des  Nichtigkeitskatalogs  in  Art.  15  der  EU-ESZ-
Verordnung hat das wiederum nichts zu tun, hält der EuGH doch wieder-
holt  ausdrücklich  fest,  dass,  selbst  wenn  dem  Wortlaut  oder  der  Entste-
hungsgeschichte  des  Art.  15  Abs.  1  nicht  entnommen  werden  könne, 
dass der Katalog der darin genannten Nichtigkeitsgründe nicht abschlies-
send  sei,  die  Nichtbeachtung  eines  in  dieser  Bestimmung  nicht  genann-
ten Artikels  aufgrund  des  Zusammenhangs  mit Art.  3  die  Nichtigkeit  des 
Zertifikats nach sich ziehen könne. 

Diese Formulierung zeigt wiederum deutlich, dass der EuGH eben gera-
de  nicht  sagen  wollte,  der  Nichtigkeitskatalog  gemäss  Art.  15  sei  nicht 
abschliessend. Im hier vorliegenden Fall geht es aber nicht darum, dass 
das  streitige  ESZ  ein  nicht  im  Sinne  des Art.  140b  PatG  genanntes  „Er-
zeugnis“  betreffen  würde,  sondern  um  die  Einreichungsfrist  gemäss 
Art. 140f  PatG  und  diese  Bestimmung  lässt  sich  eben  nicht  in Art.  140k 
PatG hineinlesen.  

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4.3.3  Zusammenfassend  kann  festgehalten  werden,  dass  die  Beklagte 
einzelne  Begründungselemente  der  erwähnten  europäischen  Entschei-
dungen  aus  dem  Zusammenhang  reisst,  um  zu  belegen,  dass  gemäss 
der EuGH-Rechtsprechung bzw. der Rechtsprechung in der EU die Nich-
tigkeitsgründe  in  Art.  15  der  EU-ESZ-Verordnung  nicht  abschliessend, 
sondern  breit  offen  seien  und  Schutzzertifikate  immer  für  nichtig  erklärt 
werden  könnten,  wenn  sie  sachlich  ungerechtfertigt  erteilt  worden  seien, 
auch wenn das nicht so wörtlich oder anders im Gesetz stehe.  

Wie  dargelegt,  trifft  diese  Schlussfolgerung  nicht  zu.  Die  Zertifikate  wur-
den  in  den  erwähnten  Entscheidungen  nicht  aus  (beliebigen)  Gründen, 
die  nicht  im  Nichtigkeitskatalog  gemäss Art.  15  der  EU-ESZ-Verordnung 
enthalten sind, für nichtig erklärt. Vielmehr haben die Gerichte festgestellt, 
dass  der  jeweilige  konkrete  Sachverhalt  vom  Katalog  von Art.  15  i.V.m. 
Art.  3  EU-ESZ-Verordnung  erfasst  ist,  auch  wenn  nicht  ausdrücklich, 
sondern  in  Auslegung  von  Art.  3.  Entscheidend  ist,  dass  Art.  15  Abs.  1 
lit. a  in  keinem  der  Entscheide  ausdrücklich  auf  weitere  Artikel  als  den 
genannten  Art.  3  ausgeweitet  wurde.  Das  ist  aber  genau  das,  was  die 
Beklagte  sinngemäss  geltend  macht:  Sie  möchte  die  Aufzählung  in 
Art. 140k Abs.  1  lit.  a  PatG konkret  mit Art.  140f  PatG  (der Art.  7 Abs. 1 
und  2  der  EU-ESZ-Verordnung  entspricht)  erweitert  haben;  dieser  steht 
aber neben den aufgeführten Artikeln und ist davon unabhängig. Die Be-
klagte legt nämlich nicht dar, inwiefern mittels (teleologischer) Auslegung 
des in Art. 140k Abs. 1 lit. a genannten Art. 140b PatG die unrechtmässi-
ge Wiedereinsetzung in die Frist von diesem erfasst wäre bzw. inwiefern 
Art. 140f PatG nicht autonom, sondern nur zusammen mit Art. 140b PatG 
ausgelegt werden dürfte.  

Schliesslich  hat  der  EuGH  trotz  entsprechender  Auslegung  von  Art. 3 
wiederholt  betont,  dass  weder  aus  dem  Wortlaut  noch  aus  der  Entste-
hungsgeschichte  des  Artikels  15  der  EU-ESZ-Verordnung  entnommen 
werden  könne,  dass  der  Katalog  der  darin  genannten  Gründe  für  die 
Nichtigkeit  des  Zertifikats  nicht  abschliessend  sei.  Dies  zeigt  doch  gera-
de, entgegen der Behauptung der Beklagten, dass sich der EuGH davor 
gehütet hat, ausdrücklich das Gegenteil festzuhalten. 

Damit  ergibt  sich  auch  bei  Berücksichtigung  der  EuGH-Rechtsprechung 
nicht,  dass  die  Nichtigkeitsgründe  nach  Art.  140k  PatG  nicht  abschlies-
send sind.  

4.3.4  Sodann  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  die  Botschaft  von  1993  zur 
Revision betreffend die Einführung der Ergänzenden Schutzzertifikate für 

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Arzneimittel festhält,  dass  die  lange  Zulassungsdauer für Arzneimittel  ei-
ne unbefriedigende Situation schaffe. Es gelte daher, die Diskriminierung 
eines  wichtigen  schweizerischen  Industriezweiges  wenigstens  teilweise 
zu  beseitigen.  Ein  rasches  Vorgehen  werde  auch  nahegelegt  durch  die 
Tatsache, dass nunmehr im EG-Raum und auch im künftigen EWR-Raum 
die  Möglichkeit  einer  zusätzlichen  Schutzdauer gegeben  sei.  Ein Gleich-
ziehen der Schweiz mit der EG stelle die schweizerische Industrie im ei-
genen  Land  auf  gleichen  Fuss  wie  im  EG-  und  EWR-Raum. Weiter  hält 
die  Botschaft  fest,  dass  mit  der  Ablehnung  des  EWR-Abkommens  die 
Möglichkeit gegeben wäre, für die Einführung einer zusätzlichen Schutz-
dauer einen von der EG-Lösung völlig verschiedenen Ansatz zu wählen. 
Aus  verschiedenen  Gründen  werde  aber  vorgeschlagen,  materiell  die  in 
der EG gewählte Lösung zu übernehmen. Die Leitlinie, dass schweizeri-
sches  Recht  nach  Möglichkeit  mit  dem  europäischen  Recht  kompatibel 
sein solle, sei mit dem EWR-Nein nicht aufgegeben worden, sondern gel-
te weiterhin.15 

Mit  der  Einführung  der  ESZ  ging  es  also  in  erster  Linie  darum,  keinem 
Wettbewerbsnachteil  gegenüber  der  EG  bzw.  dem  EWR  (heute  der  EU) 
zu unterliegen. 

Zu Art. 140k PatG hält die Botschaft sodann fest:  

"Neben  dem  Erlöschen  bzw.  der  Sistierung  des  Zertifikats  müssen  auch  die 

Gründe festgelegt werden, die seine Nichtigkeit herbeiführen."16 

Auch  diese  Formulierung  unterstreicht  den  abschliessenden  Charakter 
des Nichtigkeitskatalogs.  

4.3.5 Somit sind die Nichtigkeitsgründe gemäss Art. 140k PatG nach den 
anwendbaren Auslegungsregeln abschliessend. 

15 BBl 1993 III S. 711, 712. 
16 BBl 1993 III S. 733. 

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4.4  Im Ergebnis ist damit, da die Beklagte den Eingriff in den Schutzbe-
reich  des  ESZ  und  das  Vorliegen  von  Verletzungshandlungen  nicht  be-
stritten hat, die Klage gutzuheissen, und es ist der Beklagten bis zum Ab-
lauf  des  Ergänzenden  Schutzzertifikats  Nr. C00716606/01  zu  verbieten, 
das  in  der  Schweiz  am  26.  Oktober  2015  durch  das  Schweizerische 
Heilmittelinstitut  zugelassene  Arzneimittel  „Sevelamercarbonate  Salmon 
Pharma“  (Swissmedic  Zulassung  Nr.  65401)  selbst  oder  durch  Dritte  in 
die Schweiz einzuführen oder in der Schweiz zu lagern, herzustellen, an-
zubieten, zu verkaufen oder in sonstiger Weise in Verkehr zu bringen. 

Dieses  Verbot 
ist  mit  der  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1‘000  pro Tag  gemäss Art.  343 Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber 
CHF 5‘000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer 
Organe nach Art. 292 StGB zu verbinden (Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 
Abs. 1 lit. a und b ZPO). 

5.  Kosten- und Entschädigungsfolgen 

5.1  Die Klägerinnen beziffern den Streitwert mit CHF 5 Mio., die Beklagte 
mit CHF 500‘000.–.  

Lautet  das  Rechtsbegehren  nicht  auf  eine  bestimmte  Geldsumme,  so 
setzt  das  Gericht  den  Streitwert  fest,  sofern  sich  die  Parteien  darüber 
nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 
2 ZPO).  

Die Klägerinnen legen dar, dass sie mit ihrer Sevelamer-Produktgruppe in 
der Schweiz einen Umsatz von total ca. CHF 2.25 Mio. pro Jahr erzielen. 
Zwischen  Einleitung  des  Massnahmeverfahrens  im  Dezember  2016  und 
dem Ende der Laufzeit des ESZ (9. Februar 2019) liegt ein Zeitraum von 
rund  zwei  Jahren.  Daraus  errechnet  sich  für  diesen  Zeitraum  ein  totaler 
Umsatz  von  ca.  CHF  4.5  Mio.  Für  die  Festsetzung  des  Streitwerts  kann 
aber  nicht  der  Umsatz  massgebend  sein,  vielmehr  wäre  der  effektiv  er-
zielte  Gewinn  zu  betrachten,  worüber  sich  die  Klägerinnen  allerdings 
ausschweigen. Geht man davon aus, dass der Umsatz in den ersten zwei 
Jahren  nach  der  Einführung  eines  Generikums  um  1/3  zurückgeht  bzw. 
durch  das  Generikum  ersetzt  wird,  wäre  von  der  Beklagten  in  den  zwei 
Jahren  ein  Umsatz  von  ca.  CHF  1.5  Mio.  erzielt  worden.  Bei  einer  Ge-
winn-Marge von 50% ergibt sich ein Gewinn von ca. CHF 750‘000.–. Die-
se Summe ist als Streitwert anzunehmen.  

Seite 18 

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5.2  Die  Gerichtsgebühr  ist  unter  der  Berücksichtigung,  dass  weder  eine 
Instruktionsverhandlung  noch  ein  zweiter  Schriftenwechsel  stattfand  und 
kein  Fachrichtervotum  erstattet  wurde,  auf  CHF  35‘000.–  festzusetzen 
(Art.  1  KR-PatGer).  Diese  Kosten  sind  ausgangsgemäss  der  Beklagten 
aufzuerlegen (Art. 106 ZPO). Hinzu kommen die Dolmetscherkosten von 
CHF 3'030.65,  welche  den  Klägerinnen  unter  solidarischer  Haftung  auf-
zuerlegen  sind  (Art.  107  Abs.  1  lit.  f  ZPO).  Die  Gerichtskosten  sind  mit 
dem  Kostenvorschuss  der  Klägerinnen  zu  verrechnen  und  die  Beklagte 
hat den Klägerinnen CHF 35‘000.– zu ersetzen (Art. 111 ZPO). Der nicht 
beanspruchte Anteil  des  Kostenvorschusses  ist den  Klägerinnen  zurück-
zuerstatten.  

Die  Gerichtskosten  des  Massnahmeverfahrens  von  CHF  20‘000.–,  wel-
che einstweilen den Klägerinnen auferlegt wurden unter Verrechnung des 
von  ihnen  geleisteten  Kostenvorschusses,  hat  die  Beklagte  als  unterlie-
gende Partei ebenfalls zu ersetzen. 

5.3  Die  Entschädigung  für  die  rechtsanwaltliche  Vertretung  ist  für  das 
vorliegende Verfahren auf CHF 35‘000.– festzusetzen, ebenfalls unter der 
Berücksichtigung,  dass  weder  eine  Instruktionsverhandlung  noch  ein 
zweiter  Schriftenwechsel  stattfand  und  kein  Fachrichtervotum  erstattet 
wurde, auf das reagiert werden musste (Art. 5 KR-PatGer). 

Für das Massnahmeverfahren ist die Parteientschädigung für die berufs-
mässige  rechtsanwaltliche  Vertretung  auf  CHF  18‘000.–  festzusetzen 
(Art. 4, 5 und 6 KR-PatGer).  

Die  Klägerinnen  machen  notwendige  Auslagen  in  der  Höhe  von  insge-
samt  CHF  13‘135.–  für  die  patentanwaltliche  Beratung  im  Zusammen-
hang  mit  dem  vorliegenden  (CHF  5‘215.–)  und  dem  summarischen 
(CHF 7‘920.–) Verfahren geltend. Es sei bis zum Vorliegen der Klageant-
wort nicht klar gewesen, dass die Beklagte Verletzung und materielle Gül-
tigkeit des ESZ nicht in Frage stellen würde. Zudem bestreite die Beklag-
te  die  Gültigkeit  des  ESZ  aufgrund  eines  angeblich  falschen  Wiederein-
setzungsentscheides, der von der Kanzlei des beratenden Patentanwalts 
erwirkt  worden  sei.  Für  die  entsprechenden Abklärungen  sei  der  Beizug 
des Patentanwalts ebenfalls notwendig gewesen. 

Die  Beklagte  bestreitet  notwendige  Auslagen  für  die  patentanwaltliche 
Beratung  im  Rahmen  des  vorliegenden  Verfahrens,  da  es  um  reine 
Rechtsfragen gegangen sei.  

Seite 19 

O2017_016 

Genau wie im Massnahmeverfahren ging es vorliegend u.a. darum, wel-
che  Fristen  im  Erteilungsverfahren  eines  ergänzenden  Schutzzertifikats 
vor dem IGE einzuhalten sind, und was die Praxis und die Anforderungen 
im  Zusammenhang  mit Wiedereinsetzungsgesuchen  beim IGE  sind.  Mit-
hin  ging  es  zwar  nicht  um  rein  fachtechnisches,  aber  auf  jeden  Fall  klar 
patentanwaltliches  rechtliches  Fachwissen.  Zudem  konnte  die  Klägerin 
nicht  vorhersehen,  ob  allenfalls  anlässlich  der  Hauptverhandlung  andere 
Nichtigkeitsgründe,  insbesondere  die  materielle  Gültigkeit  des  Basispa-
tents, von der Beklagten geltend gemacht würden, da kein zweiter Schrif-
tenwechsel durchgeführt wurde. Zwar war die Frage der Rechtmässigkeit 
der  Wiedereinsetzung  schliesslich  nicht  entscheidrelevant  und  die  Be-
klagte  brachte  anlässlich  der  Hauptverhandlung  keine  neuen  Nichtig-
keitsgründe auf, dennoch war der Beizug eines Patentanwalts für die Be-
handlung  der  Wiedereinsetzung  aufgrund  der  detaillierten Ausführungen 
der Beklagten erforderlich.  

Demnach  ist  die  Entschädigung  für  die  patentanwaltliche  Beratung  für 
das vorliegende Verfahren auf CHF 5‘215.– festzusetzen. 

Für  die  patentanwaltliche  Beratung  ist  den  Klägerinnen  für  das  Mass-
nahmeverfahren  eine  Entschädigung  von  CHF 7‘920.–  zuzusprechen. 
Diese Kosten sind belegt und entgegen den Ausführungen der Beklagten 
nicht  bereits  in  der  mit  dem  Massnahmeentscheid  zugesprochenen  Ent-
schädigung  enthalten.  Im  Massnahmeverfahren  wurde  eine  Parteient-
schädigung zugunsten der Beklagten (und nicht zugunsten der Klägerin-
nen) nur für den Fall festgesetzt, dass die Klägerinnen das Massnahme-
verfahren nicht innert Frist prosequieren würden. Da die Beklagte keinen 
Patentanwalt  beigezogen  hatte,  war  dafür  auch  keine  Entschädigung 
festzusetzen. Im Übrigen wurde die endgültige Regelung der Kosten- und 
Entschädigungsfolgen  dem  Endentscheid  im  ordentlichen  Verfahren  vor-
behalten. 

5.4  Zusammenfassend  ist  die  Gerichtsgebühr  für  das  vorliegende  Ver-
fahren  auf  CHF  35‘000.– festzusetzen  zuzüglich  Dolmetscherkosten  von 
CHF 3‘030.65 und mit dem Kostenvorschuss der Klägerinnen zu verrech-
nen. Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses ist den Kläge-
rinnen  zurückzuerstatten.  Die  Beklagte  hat  den  Klägerinnen  die  Kosten 
im  Umfang  von  CHF 35‘000.–  für  das  vorliegende  Verfahren  sowie 
CHF 20‘000.–  für  das  Massnahmeverfahren  zu  ersetzen.  Ferner  hat  die 
Beklagte den Klägerinnen für das Massnahmeverfahren und für das vor-
insgesamt 
liegende  Verfahren 
CHF 66‘135.– zu bezahlen. 

eine  Parteientschädigung 

von 

Seite 20 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

O2017_016 

1.  Es wird der Beklagten bis zum Ablauf des Ergänzenden Schutzzerti-
fikats  Nr. C00716606/01  und  unter  Androhung  von  einer  Ordnungs-
busse  von  CHF 1‘000  pro  Tag  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO, 
mindestens aber CHF 5‘000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie 
der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB im Widerhandlungs-
fall  verboten,  das  in  der  Schweiz  am  26.  Oktober  2015  durch  das 
Arzneimittel  
Schweizerische 
„Sevelamercarbonate  Salmon  Pharma“  (Swissmedic  Zulassung  Nr. 
65401)  selbst  oder  durch  Dritte  in  die  Schweiz  einzuführen  oder  in 
der  Schweiz  zu  lagern,  herzustellen,  anzubieten,  zu  verkaufen  oder 
in sonstiger Weise in Verkehr zu bringen. 

Heilmittelinstitut 

zugelassene 

3.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 35‘000.–. Die weiteren 

Kosten betragen CHF 3‘030.65 für Dolmetscherkosten. 

4.  Die  Kosten  werden  im  Umfang  von  CHF  35‘000.–  (Gerichtsgebühr) 
der  Beklagten  und  im  Umfang  von  CHF  3‘030.65  (Dolmetscherkos-
ten)  den  Klägerinnen  unter  solidarischer  Haftung  auferlegt  und  mit 
dem  Kostenvorschuss  der  Klägerinnen  verrechnet.  Der  nicht  bean-
spruchte  Anteil  des  Kostenvorschusses  wird  den  Klägerinnen  zu-
rückerstattet.  

Die  Beklagte  hat  der  Klägerin  die  Kosten  von  CHF  55‘000.–  (Ge-
richtsgebühr von CHF 35‘000.– für das vorliegende Verfahren sowie 
Gerichtsgebühr  von  CHF  20‘000.–  für  das  Massnahmeverfahren 
S2016_009) zu ersetzen. 

5.  Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägerinnen eine Parteientschädi-

gung von CHF 66‘135.– zu bezahlen. 

6.  Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien  und  nach  Eintritt  der  Rechts-
kraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen 
Empfangsbestätigung. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen  diesen  Entscheid  kann  innert  30 Tagen  nach  Eröffnung  beim 
Bundesgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt 
werden  (Art. 72  ff.,  90  ff.  und  100  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Rechtsschrift  ist  in  einer  Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-

Seite 21 

 
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende 
Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

O2017_016 

St. Gallen, 12. Juni 2018 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Instruktionsrichter 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Ralph Schlosser 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 13.06.2018 

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