# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** c8270a85-0435-5b16-a11e-a6823b2f578c
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2021-08-19
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2021_005
**Docket/Reference:** S2021_005
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/174/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2021_005 

  V e r f ü g u n g   v o m   1 9 .   A u g u s t   2 0 2 1  

Besetzung 

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess und/oder 
Rechtsanwältin MLaw Angelika Murer, Homburger AG,  
Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich,  

Klägerin 

gegen 

Mepha Pharma AG, Kirschgartenstr. 14, 4051 Basel,   
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini,  
TIMES Attorneys, Feldeggstrasse 12, 8024 Zürich,  

Beklagte 

Gegenstand 

Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Massnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Der Präsident zieht in Erwägung: 

1.   
Mit  Eingabe  vom  11.  August  2021  reichte  die  Klägerin  das  vorliegende 
Gesuch  um  Erlass  vorsorglicher  (superprovisorischer)  Massnahmen  ein 
und stellte folgende Rechtsbegehren: 

«1.  Es  sei  der  Gesuchsgegnerin  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, 
mindestens  aber  CHF  5'000  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO,  sowie  der 
Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungs-
fall  einstweilen  im Sinne  einer vorsorglichen  Massnahme zu  verbieten, das 
Medikament  Deferasirox-Mepha®  (Swissmedic  Marktzulassung  Nr.  67678) 
in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  herzustellen,  in  die  Schweiz  und  nach 
Liechtenstein einzuführen,  aus der Schweiz und  nach  Liechtenstein auszu-
führen, in der Schweiz und in Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und 
in Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein anderwei-
tig in Verkehr zu bringen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu lagern, zu 
bewerben,  zu gebrauchen  oder in  der Schweiz  und  in Liechtenstein  zu  be-
sitzen oder bei einer dieser Handlung mitzuwirken. 

2. 

a)  Eventualiter  zu  Rechtsbegehren  1:  Es  sei  der  Gesuchsgegnerin  unter 
Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000  für  jeden  Tag  der 
Nichterfüllung  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber 
CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer 
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall einstweilen 
im Sinne einer vorsorglichen Massnahme zu verbieten, 

schluckbare  Filmtabletten,  enthaltend  Deferasirox,  das  in  einer  Menge 
von 64.3 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Tablette (inklusi-
ve Überzug) vorliegt, wobei die Filmtabletten kein Natriumlaurylsulfat und 
keine  Laktose  aufweisen  und  mikrokristalline  Zellulose,  Crospovidon, 
Povidon, Poloxamer 188, kolloides Siliciumdioxid und Magnesiumstearat 
enthalten, 

in der Schweiz und in Liechtenstein zu lagern, anzubieten, zu verkaufen 
oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die Schweiz und Liech-
tenstein einzuführen  oder  aus der  Schweiz und  Liechtenstein  auszufüh-
ren oder bei einer dieser Handlung mitzuwirken. 

b)  Eventualiter zu Rechtsbegehren 1: 

i.  Es  sei  der  Gesuchsgegnerin  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse 
von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 
lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343  Abs. 1 lit. b 
ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Bus-

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se  im  Widerhandlungsfall  einstweilen  im  Sinne  einer  vorsorglichen 
Massnahme zu verbieten, 

schluckbare Filmtabletten, enthaltend Deferasirox, das in einer Menge 
von  64.3  Gew.-%  bezogen  auf  das  Gesamtgewicht  der  Tablette  (in-
klusive Überzug) vorliegt, und wobei die Tabletten 90 mg, 180 mg o-
der 360 mg Deferasirox enthalten 

und die Tablette zu dem enthält 

(i)  mindestens einen Füllstoff in einer Gesamtmenge von 10 Gew.-
% bis 40 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Tablette, 
wobei der Füllstoff mikrokristalline Cellulose ist; 

(ii)  mindestens ein Sprengmittel in einer Gesamtmenge von 1 Gew.-
% bis 10 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Tablette, 
wobei  das  Sprengmittel  vernetztes  Polyvinylpyrrolidon  (Crospo-
vidon) ist; 

(iii)  mindestens ein Bindemittel in einer Gesamtmenge von 1 Gew.-% 
bis 5 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Tablette, wo-
bei das Bindemittel Polyvinylpyrrolidon (PVP) ist; 

(iv)  mindestens ein oberflächenaktives Mittel in einer Gesamtmenge 
von bis  zu 2 Gew.-%  bezogen  auf das Gesamtgewicht der Tab-
lette, wobei das oberflächenaktive Mittel Poloxamer ist; 

(v)  mindestens  ein  Fliessregulierungsmittel  in  einer  Gesamtmenge 
von 0.1 Gew.-% bis 1 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht 
der  Tablette,  wobei  das  Fliessregulierungsmittel  kolloidales  Sili-
ciumdioxid ist; 

(vi)  mindestens  ein  Gleitmittel  in  einer  Gesamtmenge  von  weniger 
als  0.1  Gew.-%  bis  2  Gew.-%  bezogen  auf  das  Gesamtgewicht 
der Tablette, wobei das Gleitmittel Magnesiumstearat ist; und 

(vii)  einem Überzug; 

in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  zu  lagern,  anzubieten,  zu 
verkaufen  oder  auf  andere  Weise  in  Verkehr  zu  bringen,  in  die 
Schweiz  und  Liechtenstein  einzuführen  oder  aus  der  Schweiz 
und Liechtenstein auszuführen oder bei einer dieser Handlungen 
mitzuwirken. 

ii.  Es  sei  der  Gesuchsgegnerin  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse 
von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 
lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343  Abs. 1 lit. b 
ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Bus-
se  im  Widerhandlungsfall  einstweilen  im  Sinne  einer  vorsorglichen 
Massnahme zu verbieten, 

schluckbare Filmtabletten, enthaltend Deferasirox, das in einer Menge 
von  64.3  Gew.-%  bezogen  auf  das  Gesamtgewicht  der  Tablette  (in-

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klusive Überzug) vorliegt, und wobei die Tabletten 90 mg, 180 mg o-
der  360  mg  Deferasirox  enthalten,  wobei  Deferasirox  in  Form  der 
freien Säure vorliegt 

und die Tablette zu dem enthält 

(i)  mindestens einen Füllstoff in einer Gesamtmenge von 10 Gew.-
% bis 40 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Tablette, 
wobei der Füllstoff mikrokristalline Cellulose ist; 

(ii)  mindestens ein Sprengmittel in einer Gesamtmenge von 1 Gew.-
% bis 10 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Tablette, 
wobei  das  Sprengmittel  vernetztes  Polyvinylpyrrolidon  (Crospo-
vidon) ist; 

(iii)  mindestens ein Bindemittel in einer Gesamtmenge von 1 Gew.-% 
bis 5 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Tablette, wo-
bei das Bindemittel Polyvinylpyrrolidon (PVP) ist; 

(iv)  mindestens ein oberflächenaktives Mittel in einer Gesamtmenge 
von bis  zu 2 Gew.-%  bezogen  auf das Gesamtgewicht der Tab-
lette, wobei das oberflächenaktive Mittel Poloxamer 188 ist; 

(v)  mindestens  ein  Fliessregulierungsmittel  in  einer  Gesamtmenge 
von 0.1 Gew.-% bis 1 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht 
der  Tablette,  wobei  das  Fliessregulierungsmittel  kolloidales  Sili-
ciumdioxid ist; 

(vi)  mindestens  ein  Gleitmittel  in  einer  Gesamtmenge  von  weniger 
als  0.1  Gew.-%  bis  2  Gew.-%  bezogen  auf  das  Gesamtgewicht 
der Tablette, wobei das Gleitmittel Magnesiumstearat ist; und 

(vii)  einem Überzug; 

in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  zu  lagern,  anzubieten,  zu 
verkaufen  oder  auf  andere  Weise  in  Verkehr  zu  bringen,  in  die 
Schweiz  und  Liechtenstein  einzuführen  oder  aus  der  Schweiz 
und Liechtenstein auszuführen oder bei einer dieser Handlungen 
mitzuwirken. 

3.  Es  sei  die  Gesuchsgegnerin  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 

CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO,  

mindestens  aber  CHF  5'000  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO  sowie  der 
Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungs-
fall vorsorglich zu verpflichten, 

die  von ihr in der Schweiz  und  in Liechtenstein in Verkehr gebrachten Pro-
dukte  gemäss  Rechtsbegehren  Ziff.  1,  eventualiter  Ziff.  2,  namentlich  De-
ferasirox- Mepha® (Swissmedic  Marktzulassung  Nr.  67678) belieferten  Ab-
nehmer  innert  einer  Frist  von  24  Stunden  seit  Eröffnung  des  Massnahme-
entscheids  mittels  eines  eingeschriebenen  oder  per  Kurier  zuzustellenden 

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Briefes,  im  Wesentlichen  entsprechend  Annex  A,  jeweils  mit  Kopie  an  die 
Gesuchstellerin, darüber in Kenntnis zu setzen, dass 

-  diese  Produkte  den  Schweizer  Teil der  Patente  EP 2  964  202  und/oder 

EP 3 124 018 verletzen; 

- 

ihr  vom  Bundespatentgericht  unter  Strafandrohung  vorsorglich  verboten 
wurde,  diese  Produkte  in  der  Schweiz  und  in  Liechtenstein  zu  lagern, 
anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, 
in die Schweiz und Liechtenstein einzuführen oder aus der Schweiz und 
Liechtenstein  auszuführen  oder  bei  einer  dieser  Handlung  mitzuwirken; 
und 

-  sie diese Produkte gegen Rückerstattung des Kaufpreises und aller übri-
gen  Kosten  und  Auslagen  (einschliesslich  Rücksende-,  Verpackungs- 
und Lagerkosten sowie Zölle und andere Abgaben) zurücknimmt. 

4.  Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegne-

rin.» 

Prozessuales 

2.   
Die  Parteien,  beides  Aktiengesellschaften,  haben  ihren  Sitz  in  der 
Schweiz. Die Klage stützt sich auf die angebliche Verletzung der Schwei-
zer  Teile  zweier  europäisch  erteilter  Patente.  Die  örtliche  und  sachliche 
Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  ist  gegeben  (Art.  26  lit.  a  i.V.m. 
lit. b PatGG). 

3.   
In Anwendung  von Art.  23 Abs. 1  lit. b  PatGG  entscheidet  der  Präsident 
als Einzelrichter. 

4.   
Vorliegend handelt es sich um ein Massnahmegesuch im Rahmen eines 
bereits  hängigen  ordentlichen  Verfahrens  (O2021_004/5),  das  unter  der 
Verfahrensnummer  S2021_005  geführt  wird.  Die  Verfahrenssprache  ist 
Deutsch  (Art.  36 Abs.  1  PatGG),  über  die  Verwendung  von  Englisch  als 
Parteiensprache (Art. 36 Abs. 3 PatGG) haben sich die Parteien geeinigt. 
Ein separater Kostenvorschuss ist nicht zu erheben.  

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Sachverhalt 

5.   
Die Klägerin ist alleinige Inhaberin des Schweizer Teils des europäischen 
Patents  EP  2  964  202  «orale  Formulierungen  von  Deferasirox»,  das  am 
6.  März  2014  unter  Inanspruchnahme  zweier  US-Prioritäten  angemeldet 
und  am  31. Oktober  2018  erteilt  wurde  («EP 202»). Gegen  die  Erteilung 
des Patents durch das Europäische Patentamt (EPA) wurde von drei Par-
teien Einspruch erhoben. Mit Entscheidung vom 17. März 2021 bestätigte 
die  Einspruchsabteilung  die  Erteilung  des  Patents  mit  geänderten  An-
sprüchen. Gegen diese Entscheidung wurde am 26. Juli 2021 Beschwer-
de eingereicht. 

Anspruch  1  von  EP  202  in  geänderter  Fassung  lautet  in  der  Merkmals-
gliederung gemäss Massnahmegesuch in der massgeblichen englischen 
Fassung: 

M1. A swallowable film coated tablet comprising 

M2. deferasirox or a pharmaceutically acceptable salt thereof 

M2.1 present in an amount from 45% to 60% by weight based on 
the total weight of the tablet 

M3.  wherein  the  tablet  is  without  sodium  lauryl  sulfate  and  lactose 
and comprises 

M4 (i) microcrystalline cellulose; 

M5 (ii) crospovidone; 

M6 (iii) povidone; 

M7 (iv) poloxamer 188; 

M8 (v) colloidal silicone dioxide; 

M9 (vi) magnesium stearate. 

Die  Klägerin  ist  weiter  alleinige  Inhaberin  des  Schweizer  Teils  von 
EP 3 124  018  («EP  018»).  Das  Patent  wurde  am  6.  März  2014  als Teil-
anmeldung  von  EP  202  angemeldet  und  beansprucht  daher  auch  die 
gleichen US-Prioritäten wie EP 202. Die Erteilung wurde am 20. Dezem-
ber  2017  veröffentlicht.  Auch  gegen  die  Erteilung  von  EP 018  wurden 
Einsprüche  eingereicht.  Mit  Entscheidung  vom  27. Mai  2021  bestätigte 
die Einspruchsabteilung die Erteilung des Patents mit gemäss Hilfsantrag 
33  der Anmelderin geänderten Ansprüchen. Auch gegen  diese  Entschei-

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dung  wurde  Beschwerde  eingereicht.  Der  geänderte  Anspruch  1  von 
EP 018  lautet  in  der  Merkmalsgliederung  gemäss  Massnahmegesuch  in 
der massgeblichen englischen Fassung: 

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M1 A swallowable film coated tablet 

M2 which contains deferasirox 

M2.1  present  in  an  amount  of  from  45%  to  60%  by  weight  based  on 

the total weight of the tablet, and 

M3 wherein the tablet contains 90 mg, 180 mg or 360 mg of deferasirox, 

wherein deferasirox is present in free acid form, 

wherein the tablet further comprises, 

M4 (i) at least one filler in a total amount of 10%, to 40 % by weight based 
on total weight of the tablet, wherein the filler is microcrystalline cellu-
lose; 

M5 (ii) at least one disintegrant in a total amount of 1 % to 10% by weight 
based  on  the  total  weight  of  the  tablet,  wherein  the  disintegrant  is 
cross-linked polyvinylpyrrolidone (crospovidone); 

M6 (iii) at least one binder in a total amount of 1 % to 5% by weight based 
on the total weight of the tablet, wherein the binder is polyvinylpyrrol-
idone (PVP); 

M7  (iv)  at  least  one  surfactant  in  a  total  amount  of  up  to  2%,  by  weight 
based  on  the  total  weight  of  the  tablet,  wherein  the  surfactant  is 
poloxamer 188; 

M8  (v)  at  least  one  glidant  in  a  total  amount  of  0.1  %  to  1  %  by  weight 
based on the total weight of the tablet, wherein the glidant is colloidal 
silicon dioxide; 

M9 (vi) at least one lubricant in a total amount of less than 0.1 % to 2% by 
weight based on the total weight of the tablet, wherein the lubricant is 
magnesium stearate; 

and 

M10 (vii) a coating. 

6.  
Deferasirox ist ein Wirkstoff der Gruppe der Eisenchelatoren, die zur Be-
handlung von Eisenüberladungen nach Bluttransfusionen eingesetzt wer-
den. Eisenchelatoren binden überschüssiges Eisen, das der Körper nicht 
abbauen kann und führen es in gebundener Form der Ausscheidung zu. 

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Der Wirkstoff Deferasirox war durch das europäische Patent EP 914 118 
geschützt.  Nach  dem  Ablauf  der  Schutzfrist  war  Deferasirox  bis  zum 
2. Mai  2021  durch  das  Ergänzende  Schutzzertifikat  C00914118/01  ge-
schützt. Seit dem 3. Mai 2021 ist der Wirkstoff selber nicht mehr patent-
geschützt. 

Die  Klägerin,  bzw.  Konzerngesellschaften  der  Klägerin,  vertrieben  den 
Wirkstoff  Deferasirox  seit  November  2005  unter  der  Marke  Exjade®  als 
dispergierbare Tabletten.  

Seit 2017 vertreibt die Klägerin den Wirkstoff Deferasirox in der Schweiz 
unter der Marke Jadenu® in der Form schluckbarer Filmtabletten. Die Ja-
denu®-Filmtabletten fallen in den Schutzbereich der Massnahmepatente. 

Die  Klägerin  behauptet  verschiedene  Vorteile  der  Formulierung  gemäss 
den Massnahmepatenten gegenüber den bekannten Formulierungen von 
Deferasirox als dispergierbare Tabletten. So seien die schluckbaren Tab-
letten für den Patienten einfacher einzunehmen, weiter sei die Bioverfüg-
barkeit des Wirkstoffs höher, gastrointestinale Nebenwirkungen verringert 
und es träten keine Wechselwirkungen mit dem Essen auf. 

Die Beklagte hat am 24. August 2020 von Swissmedic die Zulassung für 
Deferasirox-Mepha®  Lactab  erhalten.  Gemäss  Klägerin  fallen  die  De-
ferasirox-Mepha® Tabletten in den Schutzbereich der Massnahmepaten-
te.  

Die  Beklagte  hat  am  19.  April  2021  Nichtigkeitsklage  gegen  die  beiden 
Massnahmepatente  eingereicht  (O2021_004).  Die  Klägerin  reichte  am 
29. Juni 2021 Verletzungswiderklage ein (O2021_005). 

Seit  dem  1.  Juli  2021  sind  die  Deferasirox-Mepha®  Tabletten  auf  der 
Spezialitätenliste des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) gelistet. Neben 
Deferasirox-Mepha®  befinden  sich  noch  zwei  weitere  Generika  von  Ja-
denu® auf der Spezialitätenliste, Deferasirox Nobel® und Deferasirox Ac-
cord®.  Gemäss  Angaben  der  Beklagten  im  Verfahren  O2021_004  bzw. 
der Fachinformation enthalten die Deferasirox-Mepha® Tabletten rund 64 
Gewichtsprozent  des  Wirkstoffs  Deferasirox  sowie  die  Hilfsmittel  mikro-
kristalline Zellulose, Crospovidon, Povidon K30, Poloxamer 188, kolloida-
les Siliciumdioxid, Magnesiumstearat und einen Überzug. 

Angeblich  am  29.  Juli  2021  erfuhr  die  Klägerin,  dass  die  Deferasirox-
Mepha®  Tabletten  von  der  Grossistin  Galexis  AG  lieferbar  seien,  wenn 

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auch mit einer gewissen Verzögerung. Bei dem eingereichten Beweismit-
tel  handelt  es  sich  allerdings  um  eine  anonymisierte  E-Mail,  die  von  der 
Domain  der  Klägerin  (novartis.com)  versendet  wurde,  weshalb  an  ihrer 
Beweiskraft Zweifel bestehen. 

Voraussetzungen  für  den  Erlass  vorsorglicher  Massnahmen  ohne 
vorgängige Anhörung der Gegenpartei (superprovisorisch) 

7. 
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen  vorsorglichen  Massnahmen,  wenn  die  gesuchstellende  Partei 
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine 
Verletzung  zu  befürchten  ist  (lit.  a)  und  ihr  aus  der  Verletzung  ein  nicht 
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). 

Glaubhaft  gemacht  ist  eine  Tatsachenbehauptung,  wenn  für  deren  Vor-
handensein  gewisse  Elemente  sprechen,  selbst  wenn  das  Gericht  noch 
mit  der  Möglichkeit  rechnet,  dass  sie  sich  nicht  verwirklicht  haben  könn-
te.1 Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwe-
re des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Be-
klagten  ab.  Wenn  die  beantragten  vorsorglichen  Massnahmen  die  Be-
klagte  schwer  beeinträchtigen,  sind  die  Anforderungen  höher  als  wenn 
die  Beklagte  nur  gering  beeinträchtigt  wird,  was  namentlich  bei  blossen 
Sicherungsmassnahmen der Fall ist.2 

Bei  besonderer  Dringlichkeit,  insbesondere  bei  Vereitelungsgefahr,  kann 
das  Gericht  die  vorsorgliche  Massnahme  sofort  und  ohne Anhörung  der 
Gegenpartei (superprovisorisch) anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Beson-
dere  Dringlichkeit  liegt  vor,  wenn  es  für  die  in  ihren  Rechten  bedrohte 
Partei unzumutbar ist, bis zur Anhörung der Gegenpartei zu warten.3 

Der  Erlass  vorsorglicher  Massnahmen  ohne  vorgängige  Anhörung  der 
Gegenpartei bedeutet einen schweren Eingriff in elementare Verfahrens-
grundsätze.4  Dies  ist  bei  der  notwendigen  Interessenabwägung  zu  be-
rücksichtigen.5 

1 BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.). 
2  BPatGer,  Urteil  S2018_003  vom  24.  August  2018,  E. 7  –  «chaudière 
miniature». 
3 BSK ZPO-SPRECHER, Art. 265 N 8. 
4 Botschaft zu Art. 28d aZGB, BBl 1982 II 668 f.; BPatGer, Urteil S2019_004 vom 
20. Februar 2019, E. 5. 
5 BPatGer, Urteil S2016_007 vom 10. August 2016, E. 8. 

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Fehlende besondere Dringlichkeit 

8. 
Die  Klägerin  begründet die  besondere  Dringlichkeit  der  ersuchten  Mass-
nahmen  mit  dem  Verlust  an  Marktanteilen,  die  der Anbieter  eines  Origi-
nalpräparats mit  der  Zulassung  eines  Generikums  erleide  und  die  selbst 
durch Preissenkungen nicht verhindert werden könnten. Sie verweist zu-
dem  darauf,  dass  sich  der  Selbstbehalt  für  Jadenu®  von  10%  auf  20% 
erhöhe,  weil  mit  dem  Markteintritt  von  Deferasirox  -Mepha®  das  dritte 
Arzneimittel  mit  gleicher  Wirkstoffzusammensetzung  erhältlich  sei  (unter 
Hinweis  auf  Art. 38a  Abs.  3  Krankenpflege-Leistungsverordnung,  SR 
832.112.31). Werde der Markteintritt von Deferasirox -Mepha® verhindert, 
komme es nicht zur Erhöhung des Selbstbehalts (das Dritte auf der Spe-
zialitätenliste  aufgeführte  Jadenu®  Generikum,  Deferasirox  Accord®,  ist 
angeblich nicht erhältlich). Der erhöhte Selbstbehalt führe zu einem mas-
siven Marktanteilsverlust für das Originalpräparat. 

Die Beklagte habe die besondere Dringlichkeit zudem selbst verschuldet. 
Ihr seien die einschlägigen Patente der Klägerin seit mindestens drei Jah-
ren bekannt. Trotzdem habe sie bis Ende April 2021 mit der Einreichung 
einer  Nichtigkeitsklage  gewartet.  Hätte  die  Beklagte  umgehend  Nichtig-
keitsklage eingereicht, wäre diese bei einer üblichen Verfahrensdauer von 
18-24  Monaten  bereits  erledigt.  Stattdessen  habe  die  Beklagte  sich  ent-
schieden,  trotz  bestehendem  Patentschutz  ihr  Jadenu®  Generikum  zu 
vermarkten. 

9. 
Für  den  Marktanteilsverlust  verweist  die  Klägerin  auf  verschiedene  Bei-
spiele, so z.B. auf das Originalpräparat Zocor® (Simvastatin), einem von 
Merck, Sharp & Dohme vertriebenen Lipidsenker, der nach dem Marktein-
tritt zweier Generika einen grossen Marktanteilsverlust erlitt. 

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Abbildung 1: Marktanteile des Originalpräparats Zocor® nach Eintritt von zwei Generika 

Der  Verlust  von  Marktanteilen  kann  durch  finanzielle  Wiedergutma-
chungsansprüche  nicht  vollständig  kompensiert  werden.  Es  entspricht 
denn  auch  ständiger  Rechtsprechung  des  Bundespatentgerichts,  dass 
das Angebot eines substituierbaren Konkurrenzprodukts einen nicht leicht 
wiedergutzumachenden  Nachteil  i.S.v. Art. 261 Abs.  1  lit. b  ZPO  begrün-
det.6 

Aus  dem  nicht  leicht  wiedergutzumachenden  Nachteil  ergibt  sich  aber 
noch  nicht  ohne  weiteres  die  von  Art. 265  ZPO  geforderte  besondere 
Dringlichkeit  für  den  Erlass  vorsorglicher  Massnahmen  ohne  vorgängige 
Anhörung  der  Gegenpartei.  Die  Schutzrechtsinhaberin  muss  zwar  nicht 
hinnehmen,  dass  sie  während  der  Dauer  eines  ordentlichen  Verfahrens 
Umsatzverluste  erleidet,  die  nicht  vollständig  kompensiert  werden  kön-
nen.  Deshalb  hat  sie  Anspruch  auf  Erlass  vorsorglicher  Massnahmen, 
wenn sie eine (drohende) Verletzung ihrer Rechte glaubhaft macht. 

Bei  der für  den  Erlass  einer  vorsorglichen  Massnahme  ohne  vorgängige 
Anhörung der Gegenpartei notwendigen Interessenabwägung sind jedoch 
der  dadurch  erfolgte  Eingriff  in  elementare  Verfahrensrechte  der Gegen-
partei  und  die  gegenüber  der  Dauer  eines  ordentlichen  Verfahrens  ver-
kürzte Dauer eines kontradiktorischen Massnahmeverfahrens zu berück-
sichtigen.  

6 BPatGer, Urteil S2018_004 vom 22. Oktober 2018, E. 4.12; vom BGer in Urteil 
4A_575/2018  vom  12.  März  2019,  E.  2.3.3,  als  zumindest  nicht  willkürlich 
beurteilt. 

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Kontradiktorische  Massnahmeverfahren  dauern  erfahrungsgemäss  bis 
zum  Urteil  rund  acht  bis  zehn  Monate.  Das  Urteil  ist  sofort  vollstreckbar 
und  kann  vom  Bundesgericht  nur  auf  Verletzung  verfassungsmässiger 
Rechte  überprüft  werden  (Art. 98, Art. 103 Abs. 1  Bundesgerichtsgesetz, 
SR 173.110). Falls die Klägerin im kontradiktorischen Massnahmeverfah-
ren erfolgreich ist, erhält sie daher nach rund zehn Monaten einen Unter-
lassungstitel, der mangels substituierbarer Konkurrenzprodukte dazu füh-
ren  wird,  dass  ihr  Marktanteil  wieder  derselbe  sein  wird  wie  vor  dem 
Markteintritt der Deferasirox-Mepha® Tabletten. 

Vorliegend ist zudem zu beachten, dass sich die Beklagte in ihrer Nichtig-
keitsklage  vom  19.  April  2021  (O2021_004)  bereits  einlässlich  mit  der 
Rechtsbeständigkeit  des  Klagepatents  befasst  und  insbesondere  auch 
bereits eine Recherche zum Stand der Technik durchgeführt hat. Die Klä-
gerin hat am 29. Juni 2021 bereits auf die Nichtigkeitsklage geantwortet. 
Die  strukturellen  Merkmale  der  angegriffenen  Ausführungsform  sind  un-
bestritten;  strittig  ist  einzig,  ob  die  angegriffene  Formulierung  mit  rund 
64% Wirkstoffgehalt in den Schutzbereich des Anspruchs fällt, der einen 
Wirkstoffgehalt  von  45%  bis  60%  verlangt.  Die  Antwortfristen  für  beide 
Parteien  können  im  kontradiktorischen  Massnahmeverfahren  daher  sehr 
kurz  angesetzt  werden,  mit  äusserst  restriktiver  Erstreckung,  um  das 
kontradiktorische  Massnahmeverfahren  in  deutlich  weniger  als  zehn  Mo-
naten zu seinem Abschluss zu bringen.  

Die Schutzdauer der Massnahmepatente endet bei fristgerechter Zahlung 
der  fälligen  Jahresgebühren  im  März  2034,  d.h.  die  Restlaufzeit  beträgt 
derzeit  noch  knapp  13  Jahre.  Bei  Abweisung  des  Gesuchs  um  Erlass 
vorsorglicher  Massnahmen  ohne  vorgängige  Anhörung  der  Gegenpartei 
erleidet  die  Klägerin  also  während  weniger  als  einem  Fünfzehntel  der 
Restlaufzeit des Massnahmepatents eine (allfällige) Umsatzeinbusse, die 
zudem  zumindest  teilweise  finanziell  kompensiert  wird.  Dieser  Eingriff  in 
die  wirtschaftliche  Stellung  der  Klägerin  vermag  den  Eingriff  in  die  ele-
mentaren Verfahrensrechte der Beklagten durch den Erlass vorsorglicher 
Massnahmen ohne vorgängige Anhörung nicht zu rechtfertigen. Es ist der 
Klägerin  zuzumuten,  dass  der  Beklagten  (eventuell)  der  weitere  Vertrieb 
der  Deferasirox-Mepha®  Tabletten  erst  nach  vorgängiger Anhörung  ver-
boten wird. 

An dieser Interessenabwägung ändert nichts, dass die Beklagte unmittel-
bar  nach  Erteilung  der  beiden  Massnahmepatente  durch  das  EPA  keine 
Nichtigkeitsklage(n)  in  der  Schweiz  eingereicht  hat.  Sie  –  bzw.  ihre  Mut-

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tergesellschaft  –  hat  innert  Frist  gegen  die  Erteilung  beider  Patente  Ein-
spruch beim EPA eingelegt. Wären die Einsprüche erfolgreich, würden die 
Patente mit Wirkung für alle benannten Mitgliedstaaten widerrufen. Es ist 
daher  nachvollziehbar  und  wirtschaftlich  vernünftig,  nicht  bereits  mit  der 
europäischen  Erteilung  eines  Patents  in  jedem  Land,  in  dem  möglicher-
weise  in  Zukunft  ein  patentverletzendes  Produkt  vermarktet  werden  soll, 
Nichtigkeitsklage  einzureichen.  Dies  würde  zu  einer  Vervielfachung  der 
Prozesse und damit auch der Kosten führen und den Zweck des europäi-
schen Einspruchsverfahrens, mit einem zentralen Angriff ein Patent für al-
le benannten Staaten zu vernichten, unterlaufen. 

Der Antrag auf Erlass vorsorglicher Massnahmen ohne vorgängige Anhö-
rung der Gegenpartei ist daher abzuweisen. 

10.  
Der Beklagten ist Frist anzusetzen, um zum Gesuch um Erlass vorsorgli-
cher Massnahmen Stellung zu nehmen (Art. 253 ZPO). Eine Erstreckung 
der Frist zur Massnahmeantwort wird nur mit Zustimmung der Gegenpar-
tei oder bei Vorliegen zureichender Gründe gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO 
gewährt, wobei das Gericht Art. 144 Abs. 2 ZPO restriktiv anwenden wird. 
Keine  zureichenden  Gründe  sind  im  vorliegenden  Verfahren  aus  den  in 
E. 9 (S. 12) genannten Gründen insbesondere die Komplexität der Streit-
sache und die Notwendigkeit der Instruktion durch den Klienten. Auch die 
Arbeitsbelastung  der  vertretenden  Anwälte  und  Ferienabwesenheiten 
würden nicht als zureichende Gründe anerkannt. 

11.   
Über die Prozesskosten ist im Endentscheid zu befinden (Art. 104 Abs. 1 
ZPO). 

12.   
Nach  Eingang  der  Massnahmeantwort  wird  nötigenfalls  eine  kurzfristig 
anzuberaumende  mündliche  Verhandlung  stattfinden.  Den  Termin  wird 
die Kanzlei mit den Parteien vorsorglich umgehend festlegen. 

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Der Präsident verfügt: 

1.  Das  Gesuch  um  Erlass  superprovisorischer  Massnahmen  wird  ab-

gewiesen. 

2.  Der Beklagten wird eine Frist bis 3. September 2021 zur Erstattung 

der Massnahmeantwort angesetzt. 

3.  Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid befunden. 

4.  Schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung an: 

–  die Klägerin,  
–  die Beklagte unter Beilage des Gesuchs um (superprovisorische) 
vorsorgliche Massnahme vom 11. August 2021 und USB-Stick 
mit den Beilagen.  

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b 
ZPO). 

St. Gallen, 19. August 2021 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Mark Schweizer 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand:            

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