# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 13760afc-05c0-567b-8afc-a293a4661873
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2018-07-24
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 24.07.2018 B-6304/2016
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-6304-2016_2018-07-24.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 

Entscheid aufgehoben durch BGer mit  

Urteil vom 9.04.2019 (4A_503/2018) 

 
 
 
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-6304/2016 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  2 4 .  J u l i  2 0 1 8  

Besetzung 
 Richter David Aschmann (Vorsitz), 

Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Maria Amgwerd,    

Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska. 
 

 
 

Parteien 
 Apple Inc.,  

1, Infinite Loop, US-CA 95014 Cupertino,   

vertreten durch die Rechtsanwälte  

Prof. Dr. iur. Jürg Simon und Phelan Brüderlin,  

Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 
 

 
 

Gegenstand 
 Markeneintragungsgesuch Nr. CH 51046/2014 APPLE. 

 

B-6304/2016 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Mit Gesuch vom 25. März 2013 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vor-

instanz um Zulassung ihres Zeichens APPLE zum Markenschutz für 

Dienstleistungen in Klasse 37 sowie für folgende Waren:  

14: Schmuckwaren; Uhren; Armbanduhren; Waren aus Edelmetallen oder da-

mit plattiert; Manschettenknöpfe; Schlüsselringe; Stoppuhren; Anstecknadeln 

(Schmuckwaren) aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierschmuck aus Edel-

metall oder damit plattiert; Krawattennadeln aus Edelmetall oder damit plat-

tiert; Krawattenhalter aus Edelmetall oder damit plattiert; Abzeichen aus Edel-

metall oder damit plattiert; Armbänder aus Edelmetall oder damit plattiert; 

Halsketten aus Edelmetall oder damit plattiert; Medaillen aus Edelmetall oder 

damit plattiert; kurze Schlüsselanhänger und Verzierungen aus Edelmetall  

oder damit plattiert; Zierknöpfe aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuck-

klammern aus Edelmetall oder damit plattiert; Kästen aus Edelmetall oder da-

mit plattiert; Schmuckverzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Strass 

(Edelsteinimitation); Skulpturen aus Edelmetall oder damit plattierte Waren. 

28: Spielzeug, Spiele und Spielwaren; elektronisches Spielzeug, Spiele und 

Spielwaren; Musikspielzeug, -spiele und -spielwaren; Handkonsolen zum 

Spielen elektronischer Spiele; handbetätigte Computerspiele und Spielgeräte 

ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder 

Monitor; freistehende Videospielautomaten mit Display; elektronische Compu-

terspiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bild-

schirm oder Monitor; Geräte für elektronische Spiele ausgenommen solche 

zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Videospiele aus-

genommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Moni-

tor; Unterhaltungsspielautomaten; Unterhaltungsspielautomaten mit Display; 

Spielzeugcomputer (nicht betriebsfähig); Spielzeugmobiltelefone (nicht be-

triebsfähig); elektronische Taschengeräte als Spielzeug; Spielzeugtongeräte; 

Spielzeugspieldosen; Spielzeugmusikinstrumente; Spielzeug-Recorder zum 

Abspielen von Melodien und Kassetten; batteriebetriebenes Spielzeug; Spiel-

geräte mit Videoausgang zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder 

Monitor; freistehende Spielautomaten mit Videoausgang; interaktives Compu-

terspielzeug und Spiele; Spielkarten; Teile und Zubehör für die vorgenannten 

Waren. 

B.  

Die Vorinstanz beanstandete das Gesuch mit Schreiben vom 31. März und 

13. Juni 2014. Sie stellte sich auf den Standpunkt, das Zeichen gehöre für 

einen Teil der in den Klassen 14 und 28 beanspruchten Waren zum Ge-

meingut, da es von den Verkehrskreisen – aus dem Englischen mit "Apfel" 

übersetzt – als bezeichnender Hinweis auf die Ausstattung und/oder den 

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thematischen Inhalt der Waren, nicht aber als betrieblicher Herkunftshin-

weis aufgefasst werde. Sie beanstandete das Gesuch zudem in formeller 

Hinsicht bezüglich der Formulierung des Dienstleistungsverzeichnisses.   

C.  

Mit Stellungnahme vom 14. Oktober 2014 behob die Beschwerdeführerin 

die gerügten formellen Mängel und bestritt den Gemeingutcharakter ihres 

Zeichens mit der Begründung, es werde infolge Berühmtheit der Marke 

APPLE nicht als beschreibende Angabe verstanden; die Verkehrskreise 

assoziierten das Zeichen mit der Markeninhaberin, nicht mit der Frucht. Im 

Übrigen sei ein Apfel als Form oder Motiv für Schmuck oder Uhren nicht 

allgemein üblich und referenziere nur eines von vielen möglichen Themen 

von Spielwaren, weshalb ihm die Unterscheidungskraft mit Bezug auf die 

beanspruchten Waren nicht abgesprochen werden dürfe. Sie berief sich 

sodann mit Verweis auf Voreintragungen im Markenregister auf den Grund-

satz der Gleichbehandlung. 

D.  

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 12. Januar 2015 an der teilweisen 

Zurückweisung des Zeichens fest. Die Apfelform sei für die strittigen Waren 

angesichts der grossen Formenvielfalt nicht unerwartet, das Apfelmotiv üb-

lich. Der Schutz der berühmten Marke könne im Eintragungsverfahren 

nicht geltend gemacht werden, vielmehr wäre die behauptete Assoziierung 

des Zeichens APPLE mit der Beschwerdeführerin anhand einer Verkehrs-

durchsetzung glaubhaft zu machen. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung 

falle mangels Vergleichbarkeit der zitierten Voreintragungen mit dem ange-

meldeten Zeichen ausser Betracht. 

E.  

Die Beschwerdeführerin bestritt die Argumentation der Vorinstanz mit Stel-

lungnahme vom 28. Mai 2015, wobei sie an ihren bisherigen Vorbringen 

festhielt. Sie stellte klar, dass sie sich weder auf die Berühmtheit noch die 

Verkehrsdurchsetzung des Zeichens berufe, doch habe die Prüfung der 

Unterscheidungskraft gestützt auf das Verständnis des relevanten Publi-

kums zu erfolgen. Hinweise auf Formen und Motive seien erst vom Mar-

kenschutz auszunehmen, wenn diese für die beanspruchten Waren typisch 

und nicht bereits dann, wenn sie nicht unerwartet seien. Ferner könne ein 

Zeichen nicht allein deshalb zum Gemeingut gezählt werden, weil es ein 

mögliches Thema der beanspruchten Waren beschreibe. 

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F.  

Die Vorinstanz beharrte mit Schreiben vom 29. Oktober 2015 auf ihrem 

Standpunkt und fügte ergänzend an, das Zeichen sei auch aufgrund der 

Tatsache, dass es für einen Teil der Waren als direkt beschreibender Hin-

weis auf die dreidimensionale Ausstattung aufgefasst werde, vom Marken-

schutz auszuschliessen; ein absolutes Freihaltebedürfnis liege indessen 

nicht vor. Die Beschwerdeführerin wiederholte ihre bisherigen Vorbringen 

mit Eingabe vom 2. Mai 2016.  

G.  

Mit Verfügung vom 13. September 2016 liess die Vorinstanz das Zeichen 

für die in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen sowie einen Teil der 

Waren in Klassen 14 und 28 zur Eintragung im Markenregister zu, wies es 

jedoch für folgende Waren zurück:  

14: Schmuckwaren; Uhren; Armbanduhren; Waren aus Edelmetallen oder da-

mit plattiert; Manschettenknöpfe; Schlüsselringe; Anstecknadeln (Schmuck-

waren) aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierschmuck aus Edelmetall oder 

damit plattiert; Krawattennadeln aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawat-

tenhalter aus Edelmetall oder damit plattiert; Abzeichen aus Edelmetall oder 

damit plattiert; Armbänder aus Edelmetall oder damit plattiert; Halsketten aus 

Edelmetall oder damit plattiert; Medaillen aus Edelmetall oder damit plattiert; 

kurze Schlüsselanhänger und Verzierungen aus Edelmetall oder damit plat-

tiert; Zierknöpfe aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckklammern aus 

Edelmetall oder damit plattiert; Kästen aus Edelmetall oder damit plattiert; 

Schmuckverzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Skulpturen aus 

Edelmetall oder damit plattierte Waren. 

28: Spielzeug, Spiele und Spielwaren; elektronisches Spielzeug, Spiele und 

Spielwaren; Musikspielzeug, -spiele und -spielwaren; handbetätigte Compu-

terspiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bild-

schirm oder Monitor; elektronische Computerspiele ausgenommen solche zur 

Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Videospiele ausge-

nommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; 

Spielzeugtongeräte; Spielzeugspieldosen; batteriebetriebenes Spielzeug; in-

teraktives Computerspielzeug und Spiele; Spielkarten; Teile und Zubehör für 

die vorgenannten Waren. 

Zur Begründung führte sie aus, das Zeichen, das von den Verkehrskreisen 

mit "Apfel" übersetzt werde, beschreibe den thematischen Inhalt und die 

Ausstattung der strittigen Waren. Es werde nicht als betrieblicher Her-

kunftshinweis verstanden. Im Zusammenhang mit Schmuck, Uhren und 

Spielzeug sei der Apfel als Form, Motiv und dreidimensionale Ausstattung 

nicht unerwartet. Weiter sei der Apfel ein mögliches Thema der bean-

spruchten Spielwaren, wobei es auf die Üblichkeit des thematischen Inhalts 

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nicht ankomme. Die behauptete Berühmtheit der Marke APPLE sei im Mar-

keneintragungsverfahren unbeachtlich, mit Blick auf die Rechtssicherheit 

sei auch eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens für die strittigen Waren 

gestützt auf Institutsnotorietät zu verneinen. Die Frage des Freihaltebedürf-

nisses liess die Vorinstanz ausdrücklich offen. Sie verneinte schliesslich 

einen sich aus älteren Markeneintragungen ergebenden Anspruch der Be-

schwerdeführerin auf Gleichbehandlung mangels Vergleichbarkeit mit dem 

angemeldeten Zeichen.  

H.  

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 

13. Oktober 2016 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und 

stellte die Rechtsbegehren, Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz betreffend 

die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs CH Nr. 51046/2014 sei 

aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, das hinterlegte Zeichen für 

sämtliche beanspruchten Waren in den Klassen 14 und 28 ins schweizeri-

sche Markenregister einzutragen, unter Kosten- und Entschädigungsfol-

gen. Eventualiter beantragte sie die Rückweisung der Sache zur Neubeur-

teilung an die Vorinstanz.  

Sie brachte zur Begründung im Wesentlichen vor, die Vorinstanz habe ih-

rem Entscheid eine falsche Einschätzung des Verständnisses der relevan-

ten Verkehrskreise zugrunde gelegt und dem hinterlegten Zeichen zu Un-

recht die Unterscheidungskraft abgesprochen. Eine Übersetzung des Zei-

chens mit "Apfel" aus dem Englischen greife zu kurz. Das Verständnis der 

Verkehrskreise werde vielmehr von der überragenden Bekanntheit bzw. 

Berühmtheit der Marke APPLE beeinflusst, weshalb sie das Zeichen in Ver-

bindung mit beliebigen Waren nicht mit einem Apfel, sondern mit der Be-

schwerdeführerin assoziierten. Zudem sei die Beweisführung durch die 

Vorinstanz hinsichtlich bestehender Warenformen und Motive auf dem 

Markt ungenügend, da die Belege mehrheitlich undatiert seien und keinen 

Bezug zur Schweiz aufwiesen. Einem Zeichen sei die Eintragung erst dann 

zu verweigern, wenn das beschriebene Motiv, die Form oder Ausstattung 

bei den entsprechenden Waren allgemein üblich, mithin charakteristisch 

und typisch seien, was vorliegend nicht zutreffe. Die Vorinstanz habe bei 

der Beurteilung der zur Frage stehenden Wortmarke die für Formmarken 

geltenden Kriterien angewandt und damit den Prüfungsmassstab für die 

zwei Markenarten unsachgemäss vermischt. Schliesslich habe sie den An-

spruch auf Gleichbehandlung ohne sachliche Gründe verweigert. 

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I.  

Die Vorinstanz beantragte in ihrer Vernehmlassung vom 20. Februar 2017 

die Abweisung der Beschwerde. Sie hielt an ihrer Auffassung fest, wonach 

das Zeichen APPLE im Zusammenhang mit den strittigen Waren als Hin-

weis auf Ausstattung und thematischen Inhalt verstanden werde und es 

ihm folglich an Unterscheidungskraft fehle. Der Markenschutz sei nicht erst 

dann zu verweigern, wenn das beschriebene Motiv typisch, sondern bereits 

dann, wenn dieses nicht unerwartet sei. Bei grosser Formenvielfalt komme 

einem die Form beschreibenden Begriff erst Unterscheidungskraft zu, 

wenn die Form an sich originell sei, was nicht auf die Apfelform zutreffe. 

Mit der Eintragung eines generischen Begriffs wie "Apple" werde der Hin-

weis auf die damit beschriebene Form bzw. das Motiv monopolisiert. Die 

Vorinstanz bestritt sodann eine unzureichende Beweisführung und brachte 

vor, auch ausländische Internetseiten könnten zur Beurteilung der Formen-

vielfalt in der Schweiz herangezogen werden. 

J.  

Die Beschwerdeführerin konterte mit Replik vom 7. April 2017, mit der Re-

gistrierung des Zeichens werde nicht das Motiv als solches monopolisiert, 

handle es sich dabei doch um eine Wort-, nicht um eine Formmarke. So-

weit sich die Vorinstanz neu auf ein Freihaltebedürfnis des Zeichens be-

rufe, sei ihr darin nicht zu folgen, da ein solches nur anzunehmen sei, wenn 

die Wortmarke auf allgemein übliche Gestaltungsmotive hinweise. Ein Ap-

fel, sollte das Zeichen denn mechanisch dahingehend übersetzt werden, 

sei als Ausstattungsmerkmal für die strittigen Waren nicht allgemein üblich. 

Bei einer Wortmarke dürfe keine Unterscheidungskraft von der beschrie-

benen Form als solche erwartet werden. Sie hielt im Übrigen an ihren bis-

herigen Vorbringen fest und reichte neue Belege betreffend das Verständ-

nis des Zeichens APPLE ein.  

K.  

Mit Duplik vom 23. Mai 2017 bekräftigte die Vorinstanz ihre bisherigen Vor-

bringen. Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege würdigte 

sie mangels Bezug zu den strittigen Waren als wenig aussagekräftig. 

L.  

Die auf Antrag der Beschwerdeführerin auf den 18. September 2017 ange-

setzte mündliche Parteiverhandlung wurde nach Rückzug des entspre-

chenden Antrags mit Verfügung vom 6. September 2017 wieder abgesagt.  

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M.  

Mit unaufgeforderter Stellungnahme vom 18. September 2017 äusserte 

sich die Beschwerdeführerin erneut zur Praxis bezüglich Ausstattungshin-

weisen und reichte weitere Belege im Zusammenhang mit dem Verständ-

nis der Verkehrskreise nach.  

N.  

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-

weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden 

gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig 

(Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 

[VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin hat die Beschwerdeführerin am 

Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene 

Verfügung, mit der ihrer Marke der Schutz teilweise verweigert wurde, be-

sonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 

20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). 

Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 

Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet 

wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten. 

2.   

2.1 Nach Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den 

Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, 

SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz 

ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte 

Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten 

einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, ande-

rerseits Zeichen, welchen die für die Individualisierung der Ware oder 

Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft 

fehlt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Ei-

gentum [RKGE] vom 17. Februar 2003, in: sic! 2003 S. 495 E. 2 "Royal 

Comfort"; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches 

Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. A. 2009, 

Rz. 116 ff.).  

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Seite 8 

2.2 Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben 

Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stu-

fen (Urteile des BGer 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSel-

ect"; 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Die Freihaltebedürf-

tigkeit beurteilt sich aus der Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurren-

ten des Markenanmelders, die mindestens ein virtuelles Interesse daran 

haben, das Zeichen ebenfalls für entsprechende Waren oder Dienstleis-

tungen zu verwenden (Urteile des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 

2014 E. 4 "Palace [fig.]"; B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Be-

tonhülse"; MARBACH, a.a.O., Rz. 258). 

2.3 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die 

beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in ei-

nem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also 

von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich 

als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Wa-

ren oder Dienstleistungen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich 

Wörter, die geeignet sind im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammenset-

zung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wir-

kungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruch-

ten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 

"Première"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Lucas 

David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. A. 

2016, Art. 2 N. 84; MARBACH, a.a.O., Rz. 247, 313 f.). Zum Gemeingut ge-

hören ferner Inhaltsangaben für Waren, die vor allem ihres thematischen 

Inhalts und nicht ihrer materiellen Komponenten wegen nachgefragt wer-

den (Urteil des BVGer B-7995/2015 vom 15. März 2017 E. 3.1 "Touch ID"; 

STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 106). 

2.4 Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder An-

spielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen 

hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche 

Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr der-

art sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erhebli-

chen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denk-

arbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 

447 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVGer 

B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit").  

2.5 Bei Waren wie Medien und Druckerzeugnissen, die ihres thematischen 

Inhalts und nicht ihrer äusseren Merkmale wegen nachgefragt werden, 

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werden Titel und Überschriften nicht ohne weiteres als Kennzeichen einer 

betrieblichen Herkunft verstanden. Da nahezu alle Begriffe einen mögli-

chen Inhalt beschreiben können, sind jedoch keine übertrieben hohen An-

forderungen an die Unterscheidungskraft von Marken für inhaltsbezogene 

Waren zu stellen (Urteile des BVGer B-3528/2012 vom 17. Dezember 2013 

E. 5.2.3 "Venus [fig.]"; B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.3 "Park 

Avenue"; B-1759/2007 vom 28. Februar 2008 E. 3.4 "Pirates of the Car-

ribean"). Die Unterscheidungskraft wird folglich nicht mit jedem denkbaren 

thematischen Bezug beseitigt, der sich zwischen Marke und Ware herstel-

len lässt, vielmehr muss dieser hinreichend bestimmt sein (Urteil des 

BVGer B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.3.1 "Rapunzel" m.w.H.). 

Erschöpft sich der Sinngehalt des Zeichens in der unmittelbaren Beschrei-

bung eines möglichen Inhalts, ohne dass dieses weitere Elemente enthält, 

die ihm konkrete Unterscheidungskraft verleihen, gehört es zum Gemein-

gut (Urteile des BVGer B-3528/2012 E. 5.2.3 "Venus [fig.]"; B-3331/2010 

vom 3. November 2010 E. 6.3.2 "Paradies").  

2.6 Mit der zusätzlichen Prüfung eines Freihaltebedürfnisses an Marken, 

die allein in einem Sinnbezug auf den Inhalt, die Form oder Gestalt der 

gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen bestehen, wird der Ver-

breitung und Häufigkeit des Motivs oder Themas am Markt und damit dem 

konkreten Verwendungsinteresse der Mitanbieter Rechnung getragen (Ur-

teile des BVGer B-1759/2007 E. 4 "Pirates of the Caribbean"; B-5996/2013 

E. 5.3 "Froschkönig"). Freihaltebedürftig sind Wortmarken, die auf Gestal-

tungsmotive hinweisen, welche für die Waren allgemein üblich oder durch 

den Gebrauchszweck in naheliegender Weise vorgegeben sind (Urteile 

des BVGer B-5996/2013 E. 3.3 "Froschkönig"; B-3815/2014 E. 4.4 "Ra-

punzel"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 160). Anspie-

lungen auf verbreitete Gestaltungselemente sind indes schutzfähig, wenn 

sie derart unbestimmt gefasst sind, dass sie keinen Konkurrenten daran 

hindern, seinerseits die gleichen Gestaltungselemente zu nutzen (BGE 

106 II 245 E. 2.d "Rotring"; Urteile des BVGer B-5996/2013 E. 3.3 "Frosch-

könig"; B-3815/2014 E. 4.4 "Rapunzel"; MARBACH, a.a.O., Rz. 314). Bei 

Wortmarken für inhaltsbezogene Waren oder Dienstleistungen ist das Vor-

liegen eines schutzwürdigen Interesses der Konkurrenten am Thema, das 

die Marke beschreibt, zu prüfen. Es ist insbesondere dann anzunehmen, 

wenn aktuell mit entsprechenden Publikationen zu rechnen ist und das 

Thema einen von den involvierten Personen unabhängigen Gegenstand 

der Kultur oder Wissenschaft betrifft (Urteile des BVGer B-1759/2007 E. 4 

"Pirates of the Caribbean"; B-3815/2014 E. 4.4 "Rapunzel"). 

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Seite 10 

2.7 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Da-

bei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Eine Eintragung kann 

bereits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem einzigen 

Sprachgebiet der Schweiz beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 

E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 477 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2b.aa 

"Securitas"). Englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schwei-

zerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen 

Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 

E. 5.1 "Masterpiece").  

2.8 Im Bereich der Zeichen des Gemeingutes sind Grenzfälle einzutragen 

und ist die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 

130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrband"; 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece"). 

3.  

3.1 Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, wobei 

diejenigen Waren und Dienstleistungen, die an Fachleute und Endkonsu-

menten zugleich vertrieben werden, aus der Sicht der weniger markterfah-

renen und grösseren Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen sind (Urteile 

des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4.1 "Schweizer Fernse-

hen"; B‑3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous").  

3.2 Die in Klasse 14 beanspruchten Schmuckwaren und Uhren werden von 

einem breiten Publikum nachgefragt und, obschon nicht täglich erworben, 

mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit geprüft. Die Fachkreise, da-

runter Uhrmacher, Juweliere und Goldschmiede, prüfen die Waren mit er-

höhter Aufmerksamkeit. 

Die übrigen aus Edelmetall gefertigten Waren wie Schlüsselanhänger, Zier-

knöpfe usw. werden mit tiefer bis durchschnittlicher Aufmerksamkeit nach-

gefragt, während Skulpturen als seltene Anschaffungen besonders auf-

merksam geprüft werden.   

Die in Klasse 28 beanspruchten Spielwaren richten sich einerseits an End-

abnehmer aller Bevölkerungsschichten, schwerpunktmässig an Kinder und 

Jugendliche, andererseits an Fachkreise wie Hersteller und Händler von 

Spielen mit entsprechendem Fachwissen. Die Waren werden gewöhnlich 

auf ihre Altersempfehlung hin geprüft und mit leicht erhöhter Aufmerksam-

keit nachgefragt.  

  

B-6304/2016 

Seite 11 

4.  

4.1 Zunächst ist der Sinngehalt des Zeichens strittig. 

4.2 Folgt man der Beschwerdeführerin, verstehen die Verkehrskreise das 

Zeichen APPLE im Zusammenhang mit beliebigen Waren, von Lebensmit-

teln abgesehen, infolge dessen notorischer überragender Bekanntheit bzw. 

markenrechtlicher Berühmtheit als betrieblichen Herkunftshinweis und 

nicht als beschreibende Angabe. Die Adressaten verbänden es gedanklich 

unweigerlich mit der Beschwerdeführerin, ohne an einen Apfel zu denken. 

Mithin habe die Berühmtheit der Marke APPLE einen Bedeutungswandel 

herbeigeführt und den Übersetzungsvorgang von "apple" zu "Apfel" über-

lagert. Ähnlich denke ein Abnehmer bei SHELL auch nicht an eine Mu-

schel, sondern an das Mineralöl/Erdgas-Unternehmen; bei NIKE nicht an 

die griechische Göttin, sondern an den Sportartikelhersteller; bei WIN-

DOWS nicht an Fenster, sondern an Betriebssysteme. Die Vorinstanz habe 

indessen nicht APPLE, sondern "Apfel" und damit das falsche Zeichen ge-

prüft. In ihrer Argumentation, wonach die Berühmtheit einer Marke den 

Sprachgebrauch bzw. das Verständnis der Verkehrskreise beeinflusse, 

sieht die Beschwerdeführerin keinen Anwendungsfall von Art. 15 MSchG 

und damit auch keine Durchbrechung des Spezialitätsprinzips. 

4.3 Die Vorinstanz verneint einen in der Zwischenzeit erfolgten Bedeu-

tungswandel des Begriffs "apple". Sie bringt vor, die behauptete Berühmt-

heit bzw. bereits erfolgte Benutzung der Marke APPLE sei bei der Prüfung 

der originären Unterscheidungskraft im Markeneintragungsverfahren un-

beachtlich, soweit nicht die Eintragung als durchgesetzte Marke beantragt 

werde. Die Berühmtheit einer Marke führe zur Ausdehnung der Abwehr-

rechte des Markeninhabers nach Art. 15 MSchG, indem das Spezialitäts-

prinzip durchbrochen und der Marke Schutz ausserhalb des Gleichartig-

keitsbereichs gewährt werde. Im Eintragungsverfahren gelange Art. 15 

MSchG nicht zur Anwendung, weshalb die Berühmtheit einer Marke für be-

stimmte Waren nicht zur Überwindung von - im beschreibenden Charakter 

des Zeichens liegenden - absoluten Schutzhindernissen in Bezug auf an-

dere Waren führe. Entsprechend könne die Frage, ob es sich bei APPLE 

um eine berühmte Marke handle, offen bleiben und sei es nicht gerechtfer-

tigt, dem Zeichen eine andere als die lexikalische Bedeutung beizumes-

sen.  

4.4 Ein Zeichen gilt als originär unterscheidungskräftig, wenn es aufgrund 

einer minimalen ursprünglichen Unterscheidungskraft abstrakt geeignet ist, 

B-6304/2016 

Seite 12 

die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu individualisieren 

(Art. 1 Abs. 1 MSchG; BGE 137 III 403 E. 3.3.2 "Wellenverpackung [3D]"). 

Bei der Prüfung der originären Unterscheidungskraft ist das Zeichen ab-

strakt zu betrachten, wie es vom Hinterleger angemeldet worden ist, wobei 

die Auswirkungen des bereits erfolgten oder künftigen Zeichengebrauchs 

auf die Wahrnehmung durch die Verkehrskreise ausser Betracht bleiben.  

Eine allfällige Bekanntheit der Marke ist unbeachtlich (BGE 140 III 109 

E. 5.3.2 "ePost select [fig.]"; Urteil des BGer vom 7. Februar 2017 

4A_363/2016 E. 3.3.2 "Rote Damenschuhsohle"; Urteil des BVGer B-

7046/2015 vom 20. Dezember 2016 E. 6.1.4 "Ipad Mini"). Wird einem Zei-

chen die originäre Unterscheidungskraft abgesprochen, stellt sich erst die 

Frage, ob es infolge Verkehrsdurchsetzung durch langdauernden oder in-

tensiven Gebrauch derivativ Kennzeichnungskraft erlangt hat und als 

durchgesetzte Marke geschützt werden kann (Art. 2 Bst. a MSchG; BGE 

140 III 109 E. 5.3.2 "ePost select [fig.]"; vgl. MARBACH, a.a.O., Rz. 208). 

Die Beschwerdeführerin macht keine Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke 

geltend und kann sich nach dem Gesagten nicht auf die Berühmtheit der 

Marke APPLE bzw. ein durch den bisherigen Markengebrauch beeinfluss-

tes Verständnis der Verkehrskreise berufen. Es braucht denn auch nicht 

auf die Aussagekraft ihrer Internetrecherche mit Suchwort "Apple" einge-

gangen zu werden. Zurecht hat die Vorinstanz das zum englischen Grund-

wortschatz gehörende Zeichen APPLE in dessen lexikalischer Bedeutung 

geprüft und mit "Apfel" übersetzt. 

5.  

5.1  

5.1.1 Die Vorinstanz hat dem Zeichen den Markenschutz für einen Teil der 

beanspruchten Waren mit der Begründung verweigert, es werde als be-

schreibender Hinweis auf die Ausstattung verstanden.  

Zunächst beschreibe es die Form der Waren Schmuckwaren, Uhren, Arm-

banduhren, Manschettenknöpfe, Schlüsselringe, Waren aus Edelmetallen 

oder damit plattiert; Zierschmuck, Krawattennadeln, Krawattenhalter, kurze 

Schlüsselanhänger und Verzierungen, Zierknöpfe, Schmuckklammern, 

Kästen, Schmuckverzierungen und Skulpturen (aus Edelmetall oder damit 

plattiert) in Klasse 14 sowie Spielzeug und Spielwaren, elektronisches 

Spielzeug und Spielwaren, Musikspielzeug und –spielwaren, Spielzeug-

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-403%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page403

B-6304/2016 

Seite 13 

tongeräte, Spielzeugspieldosen, batteriebetriebenes Spielzeug und inter-

aktives Computerspielzeug in Klasse 28. Die Apfelform sei für diese Waren 

bereits mehrfach angeboten worden und nicht unerwartet. 

Im Zusammenhang mit den Waren Schmuckwaren, Uhren, Armbanduhren, 

Manschettenknöpfe, Waren aus Edelmetallen oder damit plattiert, Ansteck-

nadeln, Zierschmuck, Abzeichen, Halsketten, Medaillen, kurze Schlüssel-

anhänger und Verzierungen sowie Schmuckverzierungen (aus Edelmetall 

oder damit plattiert) in Klasse 14 sowie Spielzeug und Spielwaren, elektro-

nisches Spielzeug und Spielwaren, Musikspielzeug und –spielwaren, 

Spielzeugtongeräte, Spielzeugspieldosen, batteriebetriebenes Spielzeug, 

interaktives Computerspielzeug und Spielkarten in Klasse 28 werde das 

Zeichen als Hinweis auf ein Motiv verstanden. Das Apfelmotiv sei für diese 

Waren allgemein üblich.  

Schliesslich bildeten Äpfel eine übliche dreidimensionale Ausstattung der 

Waren Schmuckwaren, Waren aus Edelmetallen oder damit plattiert, An-

stecknadeln, Zierschmuck, Armbänder, Halsketten, kurze Schlüsselanhä-

nger und Verzierungen, Schmuckverzierungen, Skulpturen (aus Edelmetall 

oder damit plattiert) in Klasse 14 sowie Spielzeug, Spiele, Spielwaren in 

Klasse 28.  

Bezüglich Waren, die in erster Linie um ihrer Form bzw. des Motivs wegen 

gekauft und entsprechend unter Bezugnahme auf dieses Motiv vermarktet 

würden, seien nicht nur Hinweise auf Formen vom Markenschutz auszu-

nehmen, die typisch, sondern bereits solche, die nicht unerwartet seien. 

Begriffe, die eine mögliche Ausstattung bezeichneten, seien nur unter der 

Voraussetzung unterscheidungskräftig, dass die beschriebene Warenform 

als solche unterscheidungskräftig, mithin originell sei, indem sie sich hin-

reichend von den üblichen und gewohnten Formen unterscheide. Eine 

uferlose Ausweitung des Gemeinguttatbestands von Art. 2 Bst. a MSchG 

sei nicht zu befürchten, da selbst bei grosser Formenvielfalt nicht jede 

Form zwangsläufig als nicht unerwartet zu qualifizieren sei. Zudem bestehe 

die Möglichkeit, mittels Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste 

ein bestimmtes Motiv der beanspruchten Waren auszunehmen. Die be-

troffenen Waren in Klasse 14 würden überwiegend ihrer Ausstattung bzw. 

ästhetischen Gestaltung wegen erworben, wobei sinntragende Motive be-

sonders beliebt seien. Das Motiv bzw. die Form des Apfels als Symbol des 

ewigen Lebens, aber auch der Verführung und Fruchtbarkeit, sei in diesem 

Warenbereich weder originell noch unerwartet.  

B-6304/2016 

Seite 14 

Im Urteil B-2054/2011 vom 28. November 2011 "Milchbärchen" habe das 

BVGer den Hinweis auf eine zwar nicht übliche, aber zumindest nicht un-

erwartete Form als Gemeingut bewertet. Diese Kriterien seien zu begrüs-

sen, da sie sich in die Rechtsprechung zu Formmarken eingliederten. In 

seiner neueren Rechtsprechung (Urteile B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 

"Froschkönig" und B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 "Rapunzel") habe 

das BVGer hingegen wieder auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung 

(BGE 116 II 609 "Fioretto") Bezug genommen, wonach ein gemeinfreier 

Ausstattungshinweis nur angenommen werde, wenn die beschriebene 

Ausstattung typisch sei oder einen verwendungsmässigen Vorteil darstelle. 

Im Interesse der Rechtssicherheit sei es nicht angezeigt, den "Milchbär-

chen"-Entscheid durch nachfolgende Urteile wieder rückgängig zu ma-

chen.  

Waren, die in Form eines bestimmten Motivs gestaltet seien, würden übli-

cherweise mit dem Hinweis auf ebendieses Motiv vermarktet. Mit der Ein-

tragung eines generischen Begriffs als Marke werde der Hinweis auf das 

Motiv als solches monopolisiert. Das Freihaltebedürfnis sei folglich nicht 

auf Begriffe zu beschränken, die eine typische oder charakteristische Form 

bezeichneten. Zur Bezeichnung der Frucht "Apfel" existierten keine gleich-

wertigen Synonyme, entsprechend könne das schützenswerte Interesse 

an der freien Verwendung des die Form beschreibenden Wortzeichens 

nicht abgesprochen werden. Ein absolutes Freihaltebedürfnis stehe indes-

sen nicht zur Frage.  

5.1.2 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin kommt ihrem Zeichen Unter-

scheidungskraft zu. Nicht eintragungsfähig seien nach ständiger, nach wie 

vor geltender Rechtsprechung nur Angaben zu Form, Verpackung oder 

Ausstattung, die für die betreffenden Waren allgemein üblich, mithin cha-

rakteristisch und typisch seien. Das treffe im Zusammenhang mit den strit-

tigen Waren nicht auf die Apfelform zu. Apfelförmige Ausgestaltungen 

seien, wenn überhaupt, nur im Segment der Fantasie-Uhren oder des Fan-

tasie-Schmucks anzutreffen, richteten sich lediglich an einen limitierten Teil 

der Verkehrskreise und begründeten keine Allgemeinüblichkeit. Diesbe-

züglich sei die Beweisführung der Vorinstanz unzureichend, da sich diese 

auf undatierte Internetrecherchen zumeist ohne Bezug zur Schweiz ge-

stützt habe, ohne darzulegen, dass die auf ausländischen Webseiten auf-

gefundenen Waren in der Schweiz angeboten oder vom Publikum wahrge-

nommen würden. Vereinzelte Suchtreffer und personalisierte Produkte be-

legten keine Allgemeinüblichkeit einer Form. Sodann sei die von der Vor-

instanz vorgenommene Abgrenzung der Waren, mit Bezug auf welche das 

B-6304/2016 

Seite 15 

Zeichen beschreibend sei, von denjenigen Waren, für die es als Marke ein-

getragen werden könne, willkürlich und nicht nachvollziehbar.  

Dass eine Wortmarke im Hinblick auf die Ausstattung der Waren unerwar-

tet oder originell erscheine, sei nicht erforderlich. Die Einschätzung der Vor-

instanz beruhe auf einer unsachgemässen Vermischung der Prüfungs-

massstäbe, indem sie die für Formmarken geltenden, strengeren Kriterien 

auf Wortmarken übertrage und einem Zeichen die Unterscheidungskraft 

bereits dann abspreche, wenn die bezeichnete Form im Zusammenhang 

mit der beanspruchten Ware "nicht unerwartet" sei. Dies führe zu einer 

uferlosen Ausweitung des Gemeinguttatbestands von Art. 2 Bst. a MSchG 

und ergebe sich insbesondere nicht aus dem von der Vorinstanz zitierten 

"Milchbärchen"-Entscheid B-2054/2011 des BVGer. Vielmehr sei das hin-

terlegte Zeichen in casu aufgrund der Kombination einer möglichen Form 

mit einer häufig verwendeten Zutat als beschreibend beurteilt worden.  

Indem die Vorinstanz die Frage des Freihaltebedürfnisses in der angefoch-

tenen Verfügung ausdrücklich offengelassen und erst im Beschwerdever-

fahren aufgebracht habe, sei sie über den Streitgegenstand hinausgegan-

gen. Im Übrigen sei ein Freihaltebedürfnis nur bei Hinweisen auf allgemein 

übliche bzw. charakteristische Ausstattungsmerkmale anzunehmen, was 

nicht auf den Apfel zutreffe. Die Eintragung der Wortmarke hindere Kon-

kurrenten nicht daran, die Apfelform in dekorativer oder beschreibender 

Weise zu benutzen, Schmuck mit Apfelmotiven zu produzieren und darauf 

hinzuweisen. Der markenrechtliche Abwehranspruch beschränke sich auf 

den kennzeichenmässigen Gebrauch der Wortmarke APPLE, weshalb 

keine Monopolisierung von Apfelform und -motiv zu befürchten sei. Das 

Zeichen sei folglich nicht freihaltebedürftig.  

5.2  

5.2.1 Die Vorinstanz hat sich bei der Begründung, weshalb das Zeichen 

APPLE zum Gemeingut gehöre, namentlich auf den "Milchbärchen"-Ent-

scheid des BVGer B-2054/2011 gestützt und daraus abgeleitet, Hinweise 

auf Formen und Motive seien bereits dann vom Markenschutz auszuneh-

men, wenn diese im betroffenen Warenbereich nicht unerwartet seien. Sie 

sieht Klärungsbedarf im Hinblick auf die Position des BVGer zu Ausstat-

tungshinweisen bzw. die fortgesetzte Geltung der unter dem aMschG ent-

wickelten "Fioretto"-Rechtsprechung des BGer. 

B-6304/2016 

Seite 16 

5.2.2 Nach ständiger Rechtsprechung des BGer sind Angaben zu Form, 

Verpackung oder Ausstattung nicht schutzfähig, wenn diese im Zusam-

menhang mit den beanspruchten Waren allgemein üblich sind oder damit 

auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird (BGE 106 II 245 E. 2c 

"Rotring"; 116 II 609 E. 2b "Fioretto"; Urteil des BGer vom 3. September 

2009 4A_330/2009 E. 2.3.2 "Magnum"). Als allgemein üblich gelten For-

men, die charakteristisch oder typisch sind oder warenspezifische Assozi-

ationen wecken (BGE 116 II 609 E. 2c "Fioretto"; 106 II 245 E. 2c "Rotring"). 

Der beschreibende Bezug zwischen Marke und Ausstattung der Ware 

muss ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand erkennbar sein 

(BGE 103 Ib 268 E. 3a "Red & White"; 116 II 609 E. 2c "Fioretto"; 106 II 

245 E. 2a "Rotring"). Dass ein Ausstattungsmerkmal zwar möglich, aber 

nicht üblich ist, macht den entsprechenden Hinweis noch nicht zur Be-

schaffenheitsangabe (BGE 103 Ib 268 E. 2a "Red & White"; 106 II 245 

E. 2c "Rotring"). Mithin kann bei grosser Formenvielfalt nicht jeder Begriff, 

der auf eine bestimmte Form Bezug nimmt, wegen beschreibenden Cha-

rakters vom Markenschutz ausgenommen werden (BGE 116 II 609 E. 2c 

"Fioretto"). Die Sperrwirkung einer Wortmarke, die auf ein Ausstattungs-

merkmal hinweist, beschränkt sich auf die Verwendung des Wortes und 

erstreckt sich nicht auf die Verwendung der bezeichneten Ausstattung, 

farblichen oder grafischen Gestaltung oder Form an sich (BGE 103 Ib 268 

E. 2a, E. 3b "Red & White"; 106 II 245 E. 2b, E. 2d "Rotring"; 116 II 609 

E. 2c, 2d "Fioretto"). Hinweise auf die Verpackung werden strenger beur-

teilt als Gestaltungshinweise, da jedenfalls die Namen technisch einfacher 

und billiger Verpackungsformen freizuhalten sind (Urteil des BGer 

4A_330/2009 E. 2.3.2 "Magnum"; BGE 103 Ib 268 E. 3b "Red & White"; 

116 II 609 E. 2d "Fioretto"). In Anwendung dieser Grundsätze befand das 

BGer die Wortmarken "Rotring", "Red & White" und "Fioretto" für schutzfä-

hig, obwohl eine Ausstattung mit einem roten Ring (Werkzeug), einer rot-

weissen Verpackung (Tabak) oder in Blumenform (Süsswaren) denkbar 

gewesen wäre; als Gemeingut beurteilte es hingegen "Zöpfli" für spiralför-

mig gedrehte Nudeln (BGE 87 I 142), "Gold Band" für Tabakwaren (PMMBl 

1967 I 37) und "Magnum" für Getränke in übergrossen Flaschen (BGer 

4A_330/2009).     

5.2.3 Mit Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zählt auch 

das BVGer diejenigen Angaben zu Form, Verpackung und Ausstattung 

zum Gemeingut, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren all-

gemein üblich sind oder auf verwendungsmässige Vorteile hinweisen (Ur-

teile des BVGer B-2514/2008 vom 15. Mai 2009 E. 3.2 "Magnum"; B-

5168/2011 vom 13. März 2013 E. 2.5 "Black Label"; B-7196/2015 vom 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_330%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-II-609%3Ade&number_of_ranks=0#page609
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_330%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-II-609%3Ade&number_of_ranks=0#page609

B-6304/2016 

Seite 17 

3. Oktober 2017 E. 2.4 "Magenta"; B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 

E. 4.4 "Rapunzel"; B-2668/2016 vom 3. August 2017 E. 4.5 "Croco 

[fig.]/Miss Croco"; B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 2.2 "Goldbären"). 

Als "allgemein üblich" gelten charakteristische, typische oder verbreitete 

Ausstattungsmerkmale (Urteile des BVGer B-7196/2015 E. 4.5 "Magenta"; 

B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 6.1.2 "Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]"; B-

2668/2016 E. 4.5 "Croco [fig.]/Miss Croco"; B-6068/2014 E. 5.4 "Goldbä-

ren"). Ein Zeichen ist nicht bereits deshalb vom Markenschutz auszuneh-

men, weil es auf eine mögliche Form, Verpackung oder Ausstattung Bezug 

nimmt; vielmehr muss der beschreibende Bezug zwischen Marke und Aus-

stattung ohne besondere Denkarbeit erkennbar sein (Urteil des BVGer B-

6068/2014 E. 2.2 "Goldbären"; B-5168/2011 E. 3.4 "Black Label"; B-

2642/2012 E. 6.1.1 "Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]"; B-3815/2014 E. 4.2 "Ra-

punzel"; B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.2 "Froschkönig").  

5.2.4 Sowohl das BGer als auch das BVGer verfolgen eine konstante 

Rechtsprechung hinsichtlich Ausstattungshinweisen. Eine Praxisänderung 

lässt sich entgegen Ansicht der Vorinstanz nicht aus dem Urteil des BVGer 

B-2054/2011 "Milchbärchen" ableiten. Jenes für Lebensmittel (Eis, Scho-

kolade, Back- und Zuckerwaren) hinterlegte Zeichen wurde nicht nur des-

wegen zurückgewiesen, weil es mit dem Bestandteil "Bärchen" auf die 

Form der beanspruchten Waren hinwies, sondern auch deshalb, weil der 

Bestandteil "Milch" eine wichtige Zutat sämtlicher Waren beschrieb (Urteil 

B-2054/2011 E. 5.5.1). Dem Urteil lag somit ein aus zwei beschreibenden 

Bestandteilen zusammengesetztes Zeichen zugrunde, weshalb es nicht 

als Referenzurteil für Ausstattungshinweise gelten kann. Insbesondere hat 

es keine Verschärfung der bisherigen Praxis herbeigeführt, wonach der 

Hinweis auf eine Warenform bereits dann zum Gemeingut zählen soll, 

wenn diese für die angemeldeten Waren möglich und nicht unerwartet ist. 

Dass der Entscheid nach Ansicht der Vorinstanz mit der Rechtsprechung 

zu Formmarken vereinbar ist, tut insofern nichts zur Sache, als eine Wort-

marke, die auf eine Form hinweist, nicht geprüft werden kann, als ob sie 

eine Formmarke wäre (vgl. Urteil des BVGer B-7196/2015 E. 4.5 "Ma-

genta", BGE 103 Ib 268 E. 2a "Red & White" und 106 II 245 E. 2a "Rotring" 

zu Farb- und Wortmarken). Mit einer auf eine Form Bezug nehmenden 

Wortmarke wird nicht die Form an sich monopolisiert. Entsprechend ist die 

von der Vorinstanz zitierte, zu Formmarken ergangene Rechtsprechung 

zur Beurteilung des vorliegenden Zeichens nicht einschlägig. Auch die 

Lehre zählt mit Verweis auf die Praxis nur Hinweise auf eine allgemein üb-

liche, gebräuchliche Ausstattung zum Gemeingut, ohne bereits Begriffe 

B-6304/2016 

Seite 18 

vom Markenschutz auszunehmen, die auf eine nicht unerwartete Form ver-

weisen (vgl. CHRISTOPH WILLI, MSchG, Kommentar, 2002, Art. 2 N. 83 f.; 

MARBACH, a.a.O., Rz. 314; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 

N. 157; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, S. 79).  

5.2.5 Zusammenfassend zählen nach ständiger Praxis des BVGer Hin-

weise auf eine für die betreffenden Waren allgemein übliche Ausstattung 

zum Gemeingut. Unterscheidungskraft kommt einem Zeichen nicht erst bei 

einer besonderen Originalität der beschriebenen Form zu und wird einem 

Zeichen nicht bereits dann abgesprochen, wenn die Form für die bean-

spruchten Waren nicht unerwartet ist. 

5.3  

5.3.1 Die Vorinstanz führte zur Abklärung des Vorkommens von Apfelfor-

men und –motiven auf dem Markt eine Internetrecherche durch, wobei sie 

sich mehrheitlich auf ausländische Webseiten stützte (Aliexpress, Ebay, 

Etsy, Amazon, Dawanda). Die Beschwerdeführerin rügt einerseits den feh-

lenden Bezug zur Schweiz, andererseits die fehlende Datierung der Be-

lege. Die Vorinstanz verweist auf den Zeitpunkt des Eintragungsentscheids 

und bringt vor, zur Beurteilung der Formvielfalt auf dem schweizerischen 

Markt liessen sich auch ausländische Webseiten heranziehen, soweit 

diese für die massgeblichen Verkehrskreise in der Schweiz relevant seien. 

5.3.2 Für den Vergleich des Zeichens mit den bestehenden Formen bzw. 

Gestaltungen auf dem Markt ist der Zeitpunkt des Eintragungsentscheids 

massgeblich (Urteil des BGer 4A_363/2016 E. 2 "Rote Damenschuhsohle"; 

BGE 137 III 403 E. 3.3.3 "Wellenverpackung [3D]"; Urteil des BVGer B-

1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.4 "Mischgeräte [fig.]). Da die Üblich-

keit von Warenformen nicht abstrakt, sondern nur anhand einer konkreten 

Untersuchung der Marktverhältnisse beurteilt werden kann, ist es durchaus 

wesentlich, in welchem Zeitraum und mit welcher Häufigkeit eine be-

stimmte Warenform auf dem Markt aufgetaucht ist und ob sie sich hat hal-

ten können. Mit mehrheitlich undatierten Screenshots ist es damit, entge-

gen Ansicht der Vorinstanz, nicht getan, da bloss gemutmasst werden 

kann, die Internetrecherche sei anlässlich der Entscheidbegründung 

durchgeführt worden. Der Verfügung wurden aber auch einzelne Auszüge 

älteren Datums (2014) beigelegt. Allein aufgrund der fehlenden Datierung 

kann den Belegen der Vorinstanz die Beweiskraft nicht abgesprochen wer-

den, geht es doch vorliegend nicht um die Beurteilung der Neuheit eines 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_363%2F2016+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-403%3Ade&number_of_ranks=0#page403

B-6304/2016 

Seite 19 

Schutzrechts; doch erweist sich ein Teil der Belege aus anderen Gründen 

als mangelhaft. 

5.3.3 Ausländische Webseiten können nach ständiger Praxis zur Beurtei-

lung des Gemeingutcharakters eines Zeichens herangezogen werden, so-

weit sie für die Verkehrskreise in der Schweiz relevant sind (vgl. Urteile des 

BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.4 "Vuvuzela"; B-5484/2013 vom 

22. Juli 2014 E. 4 "Companion"). Die Beweiswürdigung hat im Hinblick auf 

die zu untermauernde Tatsache zu erfolgen, wobei der Sinngehalt eines 

bestimmten Begriffs im Verständnis der Verkehrskreise nach anderen Ge-

sichtspunkten beurteilt wird als die Üblichkeit einer Warenform auf einem 

konkret definierten Markt in der Schweiz. Mit Bezug auf Ausstattungsmerk-

male kann nicht ohne Weiteres angenommen werden, dass im Ausland 

angebotene Waren sich auch auf dem hiesigen Markt befinden, weshalb 

eine kritische Würdigung der Suchresultate angebracht ist (Urteil des 

BVGer 2016 B-6219/2013 vom 27. April E. 5.2.3.2 "Rote Damenschuh-

sohle" m.w.H.). Der Nachweis, dass die auf ausländischen Seiten aufge-

funden Waren in der Schweiz angeboten oder von den Abnehmern wahr-

genommen werden, obliegt der Vorinstanz, die sich auf die entsprechen-

den Belege stützt  (Urteil des BVGer B-1920/2014 vom 1. September 2015 

E. 5.3 "Nilpferd [fig.]"). Diesen Nachweis hat die Vorinstanz mit Bezug auf 

einen Teil ihrer Belege nicht erbracht. Ein Presseartikel, wonach immer 

mehr Schweizer ihre Einkäufe im Ausland tätigen, genügt hierzu nicht. Die 

Kenntnisnahme durch das schweizerische Publikum erscheint insbeson-

dere beim Angebot von Souvenirshops sowie bei auf Englisch angepriese-

nen Produkten mit Preisangaben in US-Dollar fraglich. Die entsprechenden 

Belege haben folglich keine Beweiskraft. Dasselbe gilt für Screenshots von 

Waren, die von den Kunden selbst gestaltet und in Auftrag gegeben wur-

den. Individuell gestaltete Geschenkartikel (namentlich des Anbieters 

zazzle.ch), mit dem Vermerk "personalized" versehene Waren sowie an-

lässlich eines bestimmten Anlasses verliehene, offensichtlich nicht zum 

Verkauf bestimmte Medaillen sind kein Indikator für die Üblichkeit eines 

Ausstattungsmerkmals auf dem Markt und erlauben keine Aussage über 

den Gemeingutcharakter des hinterlegten Zeichens. Was die übrig bleiben-

den verwertbaren Belege betrifft, weisen sie für gewisse Waren nur wenige, 

einzelne oder gar keine Treffer auf. Einige wenige auf dem Internet gefun-

dene Produkte in Apfelform oder mit Apfelmotiv lassen den Schluss nicht 

zu, dass der Apfel als Ausstattung für die entsprechenden Waren üblich ist. 

Zurecht weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass eine im Vornherein 

auf das beanstandete Motiv eingeschränkte Googlerecherche wenig aus-

B-6304/2016 

Seite 20 

sagekräftig ist und eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem bestehen-

den Formenschatz nicht zu ersetzen vermag. Für die  in Klasse 14 bean-

standeten Waren Uhren, Armbanduhren, Manschettenknöpfe, Schlüssel-

ringe, Zierschmuck, Anstecknadeln, Abzeichen, Medaillen, Krawattenna-

deln, Krawattenhalter, Schlüsselanhänger und Verzierungen, Zierknöpfe, 

Kästen, Schmuckverzierungen und Skulpturen ist die Apfelform bzw. das 

Apfelmotiv nicht allgemein üblich, weshalb das Zeichen APPLE nicht als 

Ausstattungshinweis verstanden wird, über Unterscheidungskraft verfügt 

und als Marke einzutragen ist.  

5.4  

5.4.1 Für die in Klasse 14 beanspruchten Schmuckwaren (namentlich Ohr-

stecker, Fingerringe und Anhänger), Halsketten und Armbänder hat die  

Vorinstanz eine grössere Anzahl verwertbarer Resultate erzielt. Schmuck 

lässt sich in allen erdenklichen Formen und mit allen möglichen Motiven 

gestalten. Trotz der grossen Formenvielfalt gibt es bestimmte Formen und 

Motive, die besonders verbreitet sind, wobei es sich, wie die Vorinstanz 

treffend ausführt, oft um symbolbehaftete oder sinntragende Motive han-

delt. Schmuck hat seit jeher eine ästhetische und repräsentative Funktion, 

indem er einerseits der Zier dient, andererseits die soziale Zugehörigkeit 

und den Status seines Trägers demonstrieren soll. Entsprechend sind ins-

besondere Motive beliebt und verbreitet, die mit Schönheit, Sinnlichkeit, 

Eleganz, Weiblichkeit respektive Männlichkeit, Tradition oder Reichtum as-

soziiert werden. Dazu gehören neben einfachen geometrischen Formen, 

religiösen Symbolen, Herzen und Ankern namentlich Naturmotive wie Blu-

men, Blüten, Blätter, Tropfen, Himmelskörper, Tiere, Vögel, Federn und 

Früchte (vgl. Schmucksortiment der Anbieter amara.ch, schmuck.ch, 

urech.com/ch_de, christ-swiss.ch, bulgari.com/de-ch, manor.ch, za-

lando.ch sowie Googlerecherche mit Suchwort "Schmuck" und Einschrän-

kung auf "Schweiz", abgerufen am 20. Juni 2018). Nicht jedes beliebige 

Naturmotiv ist für Schmuck verbreitet (als unüblich beurteilt wurde etwa die 

Lotusblüte, Urteil des BVGer B-2642/2012 E. 6.1.1 "Lotus [fig.]/Lotusman 

[fig.]"). Unter den Natur- bzw. Fruchtmotiven hat der Apfel jedoch eine be-

sondere Symbolkraft. Er gilt in allen eurasischen Kulturen als Sinnbild für 

Fruchtbarkeit, Schönheit und Liebe, Leben und Unsterblichkeit; in der 

christlichen Tradition ist er die Frucht der Erkenntnis und der Verführung 

zugleich. Der Apfel taucht in zahllosen Märchen auf, in der Kunst wird er 

als Sinnbild mit vielfältiger Bedeutung eingesetzt (kunstdirekt.net/Sym-

bole/symbole/fruechte.htm; de.wikipedia.org/wiki/Kulturapfel#Symbolik; 

symbolonline.de/index.php?title=Apfel; abgerufen am 20. Juni 2018). Im 

http://kunstdirekt.net/Symbole/symbole/fruechte.htm
http://kunstdirekt.net/Symbole/symbole/fruechte.htm

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Schmuckbereich hat der Apfel eine lange Tradition, wobei er seine Aussa-

gekraft als Machtsymbol und Ausdruck der Weiblichkeit mittlerweile einge-

büsst hat und vor allem in einer verniedlichten Variante angeboten wird. In 

den Belegen der Vorinstanz sind vorwiegend verspielte Apfelformen mit 

kräftiger roter Farbe abgebildet, die sich offensichtlich an Kinder und junge 

Frauen richten. Dass die Waren vor allem jüngere Abnehmer ansprechen, 

ändert nichts daran, dass der Apfel als Form und Motiv im Schmuckbereich 

verbreitet und üblich ist.   

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Schmuckwaren, Halsketten 

und Armbändern wird das Zeichen APPLE von den Verkehrskreisen ohne 

besonderen Gedankenaufwand als beschreibender Hinweis auf die Aus-

stattung verstanden und wurde von der Vorinstanz zurecht zurückgewie-

sen. Zudem haben die Marktteilnehmer ein erhebliches Interesse, ihre mit 

einem Apfel ausgestatteten Schmuckwaren entsprechend zu kennzeich-

nen, mithin den Begriff "apple" zu verwenden. Obwohl die Wortmarke nicht 

die Apfelform an sich sperrt, ist der Begriff doch als Ausstattungshinweis 

freizuhalten. Folglich kann APPLE auch nicht als Marke für die lediglich mit 

spärlichen Belegen versehenen, jedoch zum Schmuckbereich im engeren 

Sinn gehörenden Schmuckklammern in Klasse 14 eingetragen werden. 

Entgegen Ansicht der Beschwerdeführerin gehört das Freihaltebedürfnis - 

neben der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft - als absoluter Aus-

schlussgrund nach Art. 2 Bst. a MSchG durchaus zum Streitgegenstand 

der angefochtenen Verfügung. Ein absolutes Freihaltebedürfnis hat die 

Vorinstanz von Anfang an verneint. Zudem ist das BVGer nicht an die Be-

gründung der Vorinstanz gebunden, sondern kann deren Verfügung auch 

aus anderen Gründen bestätigen (Motivsubstitution; BVGE 2007/41 E. 2, 

2009/61 E. 6.1). Das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin wurde ge-

wahrt, da diese im Rahmen des Beschwerdeverfahrens ausführlich Gele-

genheit hatte, sich zum Freihaltebedürfnis zu äussern.  

5.4.2 Die obgenannten Schmuckwaren, für die sich das Zeichen als 

schutzunfähig erweist, fallen unter den ebenfalls in Klasse 14 beanspruch-

ten Oberbegriff Waren aus Edelmetallen oder damit plattiert. Dieser um-

fasst daneben auch Waren, für die APPLE nicht beschreibend ist. Nach 

ständiger Praxis ist ein Zeichen indessen bereits dann vom Markenschutz 

auszuschliessen, wenn es nur für einen Teil der unter den beanspruchten 

Oberbegriff fallenden Waren oder Dienstleistungen unzulässig ist. Ansons-

ten liesse sich ein für eine bestimmte Ware bzw. Dienstleistung bestehen-

des Eintragungshindernis durch einen möglichst weit gefassten Oberbe-

griff umgehen (Urteil des BGer 4A_618/2016 vom 20. Januar 2017 E. 4.3 

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"Car-net" m.w.H.; Urteile des BVGer B-8117/2010 vom 3. Februar 2012 

E. 6.2.1 "Green Package"; B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 7.1.2 

"Noblewood"; RKGE, in: sic! 2004 S. 223 E. 12 "smartModule"). Folglich ist 

dem Zeichen auch mit Bezug auf Waren aus Edelmetallen der Marken-

schutz zu verweigern.  

5.4.3 Was die in Klasse 28 beanspruchten Spielwaren angeht, findet sich 

in den Belegen der Vorinstanz eine verhältnismässig grosse Anzahl von 

Produkten in Apfelform oder mit Apfelmotiv. Aufgrund seiner einfachen, ein-

prägsamen Form und kräftigen Farbe stellt der Apfel ein beliebtes Motiv für 

Babys und Kinder vornehmlich jüngeren Alters dar, an welche sich die be-

treffenden Waren richten. Für Spielzeug, Spiele und Spielwaren, elektroni-

sches Spielzeug und Spielwaren, Musikspielzeug und –spielwaren, Spiel-

zeugtongeräte, Spielzeugspieldosen, batteriebetriebenes Spielzeug und 

Spielkarten in Klasse 28 ist der Apfel sowohl als Form als auch als Motiv 

geläufig und üblich, weshalb das Zeichen APPLE als Ausstattungshinweis 

verstanden wird und über keine Unterscheidungskraft verfügt. Auch mit Be-

zug auf diese Waren ist aufgrund eines erheblichen Verwendungsinteres-

ses der übrigen Marktteilnehmer ein Freihaltebedürfnis zu bejahen. Dass 

der Apfel als Motiv für interaktives Computerspielzeug vorkommt, ge-

schweige denn üblich ist, hat die Vorinstanz jedoch mit keiner einzigen 

Fundstelle belegen können, weshalb es nicht als beschreibender Ausstat-

tungshinweis betrachtet werden kann. Das Zeichen erweist sich diesbe-

züglich jedoch unter dem Gesichtspunkt des thematischen Inhalts als be-

schreibend (nachfolgend E. 6.4).   

6.  

6.1 Mit der Begründung, das Zeichen APPLE beschreibe einen möglichen 

thematischen Inhalt, wies die Vorinstanz dessen Eintragung für die Waren 

Spiele, elektronische Spiele, Musikspiele, handbetätigte und elektronische 

Computerspiele sowie Videospiele (ausgenommen solche zur Verwen-

dung mit einem externen Bildschirm oder Monitor), Spielzeugtongeräte, 

Spielzeugspieldosen, interaktive Spiele, Spielkarten sowie Teile und Zube-

hör für die vorgenannten Waren in Klasse 28 zurück. Nach Ansicht der Vor-

instanz stellen die Abnehmer ohne besonderen Gedankenaufwand einen 

hinreichend bestimmten thematischen Bezug zu den betroffenen Waren 

her, wobei dem Zeichen weder durch grafische Elemente noch weitere 

Wortelemente Unterscheidungskraft zugefügt werde. Dass das Zeichen 

aus einem Wort in Alleinstellung bestehe, ändere nichts an seinem be-

schreibenden Charakter.  

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6.2 Die Beschwerdeführerin bringt demgegenüber vor, die Unterschei-

dungskraft dürfe einem Zeichen nicht bereits deshalb abgesprochen wer-

den, weil es möglicherweise einen thematischen Inhalt der Waren be-

schreibe. APPLE sei aufgrund seiner Unbestimmtheit in Alleinstellung nicht 

zur Beschreibung eines hinreichend konkreten Inhalts der strittigen Waren 

geeignet. Der mögliche Inhalt der beanspruchten Waren erscheine im Ver-

gleich zu reinen Datenträgern wie Büchern, Zeitschriften und CDs einge-

schränkt.  

6.3 Der Gemeingutcharakter des Zeichens APPLE im Zusammenhang mit 

den Waren Musikspiele, Spielzeugtongeräte und Spielzeugspieldosen 

wurde bereits unter dem Gesichtspunkt der Ausstattung bejaht (E. 5.4.2). 

Im Übrigen ist fraglich, ob überhaupt von inhaltsbezogenen Waren die 

Rede sein und inwiefern ein Apfel deren Thema bilden kann. Diesbezüglich 

stellt APPLE keine beschreibende Inhaltsangabe dar.  

6.4 Auch für die Waren Spiele und Spielkarten wurde das Zeichen als be-

schreibender Ausstattungshinweis beurteilt (E. 5.4.3). Wie erwähnt ist der 

Apfel aufgrund seiner einfachen Form und seines häufigen Vorkommens 

in Märchen ein beliebtes Motiv für Waren, die sich an Kinder richten. In 

Spielen, die oft in einer märchenhaften Umgebung stattfinden und einpräg-

same Spielfiguren verwenden, ist der Apfel nicht nur als Motiv verbreitet, 

sondern wird auch thematisch aufgenommen und entsprechend als Über-

schrift verwendet. Das gilt nicht nur für Spiele und Spielkarten, sondern 

auch für elektronische Spiele, handbetätigte und elektronische Computer-

spiele, Videospiele, interaktive Spiele und interaktives Computerspielzeug 

(vgl. Urteil des BVGer B-3815/2014 E. 7.1 "Rapunzel"). Das Zeichen 

APPLE bildet in Bezug auf diese Waren eine sofort erkennbare Inhaltsan-

gabe und gehört folglich zum Gemeingut. Es ist zudem freihaltebedürftig, 

da die übrigen Marktteilnehmer darauf angewiesen sind, ihre Spielwaren 

mit den Begriffen "Apfel" bzw. "apple" zu kennzeichnen. Dass es sich um 

ein Zeichen in Alleinstellung handelt, vermag entgegen Ansicht der Be-

schwerdeführerin nichts an seinem beschreibenden Charakter zu ändern 

(vgl. Urteile des BVGer B-3528/2012, B-3815/2014 und B-3331/2010, wo-

rin die Zeichen "Paradies", "Venus" und "Rapunzel" als beschreibende In-

haltsangabe beurteilt wurden). Im Gegenteil verfügt das Zeichen über kein 

zusätzliches, individualisierendes Element, das den direkten Bezug zu den 

beanspruchten Waren zu relativieren und ihm Unterscheidungskraft zu ver-

mitteln vermag. Zurecht hat die Vorinstanz das Zeichen für die in Klasse 

28 beanspruchten Waren von der Eintragung zurückgewiesen. 

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7.   

7.1 Die Beschwerdeführerin macht einen Anspruch auf Gleichbehandlung 

gestützt auf mehrere eingetragene Marken geltend, die mit dem Zeichen 

APPLE vergleichbar seien. Die Vorinstanz verneint die Vergleichbarkeit der 

Voreintragungen mit dem hinterlegten Zeichen aufgrund des lange zurück-

liegenden Eintragungsdatums, der unterschiedlichen Zeichenkonstruktion 

sowie der unterschiedlichen Bedeutung. Im Übrigen sei das symbolträch-

tige Apfelmotiv ungleich beliebter als andere Früchte oder Tiere. 

7.2 Das aus Art. 8 Abs. 1 BV fliessende Gleichbehandlungsgebot besagt, 

dass juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu be-

handeln sind. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei 

rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich 

ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen übereinstim-

men; es genügt, dass relevante Tatsachen im Hinblick auf die anzuwen-

denden Normen gleich sind (BGE 112 Ia 193 E. 2b). Demgegenüber be-

steht grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, ins-

besondere dann, wenn nur in vereinzelten Fällen vom Gesetz abgewichen 

wurde. Frühere - allenfalls fehlerhafte - Entscheide sollen nicht als Richt-

schnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (BGE 139 II 49 E. 7.1; 122 II 

446 E. 4a; Urteil des BGer 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 "Doppelhe-

lix [fig.]"; Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 5.1 

"Couronné"; BVGE 2010/47 E. 10.1 "Madonna"). Der Anspruch auf Gleich-

behandlung im Unrecht wird ausnahmsweise anerkannt, wenn eine stän-

dige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und 

diese zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis 

abzuweichen gedenke (Urteil des BGer 4A_250/2009 vom 10. September 

2009 E. 4 "UNOX [fig.]"; Urteile des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 

2014 E. 8.1 "Mischgeräte [3D]", B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 

"Chocolat Pavot [fig.]"). Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot 

äusserst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturge-

mäss kasuistisch ist. So müssen die Marken hinsichtlich Zeichenbildung 

und beanspruchter Waren vergleichbar sein, wobei bereits geringfügige 

Unterschiede ins Gewicht fallen können (MARBACH, a.a.O., Rz. 232 f.; Ur-

teil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 "Firemaster"; Urteil 

des BVGer B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3.4 "we make ideas work").  

7.3 Die von der Beschwerdeführerin angeführten Marken CH 572'987 Trois 

Pommes, CH 608'356 Fast Fruit und CH 647'115 Blooming Rose weisen 

mit dem zusätzlichen Bestandteil eine andere Zeichenkonstruktion auf. Die 

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Marken CH 579'072 Zimtstern, CH 621'168 Sea Turtle und CH 689'171 

Shell bezeichnen keine Frucht und verfügen deshalb über einen anderen 

Sinngehalt. Die Eintragung der auf sinngehaltlicher Ebene vergleichbaren 

Marken CH P-379753 Raisins (1990), CH 2P-420254 Mango (1996),  CH 

P-499229 Cherry (2002), CH P-520033 Grapes (2004) und CH 575'040 

Melagrana (2008) liegt über acht Jahre zurück und spiegelt nicht die aktu-

elle Eintragungspraxis. Die Marke CH 660'966 Mora wurde zwar 2014 ein-

getragen, bezeichnet aber mit der Maulbeere eine Frucht, die für die bean-

spruchten Waren nicht derart verbreitet ist wie der Apfel. Die zitierten Mar-

ken sind folglich nicht mit dem Zeichen APPLE vergleichbar und begründen 

keinen Anspruch auf Gleichbehandlung.  

7.4 Soweit sich die Beschwerdeführerin auf die Eintragung ihres Zeichens 

im Ausland beruft, ist ihr nicht zu folgen. Die Eintragungen in ausländischen 

Markenregistern sind für die Eintragung des Zeichens in der Schweiz nicht 

präjudizierend, da die Schutzfähigkeit der Marke nach der schweizerischen 

Gesetzgebung zu beurteilen ist (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; 129 

III 229 E. 5.5 "Masterpiece"; Urteil des BGer vom 26. September 2007 

4A_265/2007 E. 2.5 "American Beauty"). 

7.5 Schliesslich liegt kein Grenzfall vor, der die Eintragung der Marke recht-

fertigen und die definitive Beurteilung dem Zivilrichter vorbehalten würde. 

Die Rechtslage ist klar.  

8.  

Im Ergebnis ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und die Vorinstanz 

in Abänderung von Ziff. 1 der angefochtenen Verfügung anzuweisen, das 

Zeichen für folgende Waren im Markenregister einzutragen:  

14: Uhren; Armbanduhren; Manschettenknöpfe; Schlüsselringe; Ansteckna-

deln (Schmuckwaren) aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierschmuck aus 

Edelmetall oder damit plattiert; Krawattennadeln aus Edelmetall oder damit 

plattiert; Krawattenhalter aus Edelmetall oder damit plattiert; Abzeichen aus 

Edelmetall oder damit plattiert; Medaillen aus Edelmetall oder damit plattiert; 

kurze Schlüsselanhänger und Verzierungen aus Edelmetall oder damit plat-

tiert; Zierknöpfe aus Edelmetall oder damit plattiert; Kästen aus Edelmetall  

oder damit plattiert; Schmuckverzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; 

Skulpturen aus Edelmetall oder damit plattierte Waren. 

Darüber hinausgehend ist die Beschwerde abzuweisen.  

  

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9.   

9.1 Die Beschwerdeführerin obsiegt bei diesem Verfahrensausgang etwa 

zur Hälfte. Die Verfahrenskosten sind ihr im entsprechenden Umfang zu 

ermässigen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die reduzierte Gerichtsgebühr ist nach 

Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und fi-

nanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 

Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent-

schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). 

Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteres-

sen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach 

dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach 

Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orien-

tieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert 

zwischen Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− angenommen wird (BGE 133 III 

490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für 

das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Ver-

fahrens sind mit Fr. 1'500.− zu beziffern und werden dem von der Be-

schwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– entnom-

men. Der Restbetrag von Fr. 1'500.– ist ihr nach Eintritt der Rechtskraft des 

vorliegenden Urteils zu erstatten.  

9.2 Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine gekürzte Par-

teientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu Lasten 

der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 2 

VKGE). Mangels Kostennote ist die Entschädigung anhand der Akten fest-

zulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Angesichts des doppelten Schriften-

wechsels erscheint eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 2'000.– 

(exkl. MWSt.) angemessen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine 

Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE). 

  

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziff. 1 der angefochtenen 

Verfügung vom 13. September 2016 wird insofern abgeändert, als die Vor-

instanz angewiesen wird, das Markeneintragungsgesuch Nr. 51046/2014 

APPLE für folgende Waren zum Markenschutz zuzulassen:  

14: Uhren; Armbanduhren; Manschettenknöpfe; Schlüsselringe; Ansteckna-

deln (Schmuckwaren) aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierschmuck aus 

Edelmetall oder damit plattiert; Krawattennadeln aus Edelmetall oder damit 

plattiert; Krawattenhalter aus Edelmetall oder damit plattiert; Abzeichen aus 

Edelmetall oder damit plattiert; Medaillen aus Edelmetall oder damit plattiert; 

kurze Schlüsselanhänger und Verzierungen aus Edelmetall oder damit plat-

tiert; Zierknöpfe aus Edelmetall oder damit plattiert; Kästen aus Edelmetall  

oder damit plattiert; Schmuckverzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; 

Skulpturen aus Edelmetall oder damit plattierte Waren. 

2.  

Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen. 

3.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden zur Hälfte der Beschwerde-

führerin auferlegt. Fr. 1'500.– werden dem geleisteten Kostenvorschuss 

von Fr. 3'000.– entnommen. Der Überschuss von Fr. 1'500.– wird der Be-

schwerdeführerin aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 

4.  

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine reduzierte Par-

teientschädigung von Fr. 2'000.– zugesprochen. 

  

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5.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; 

Beilage: Rückerstattungsformular) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 51046/2016; Gerichtsurkunde) 

– das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)  

 

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

David Aschmann Agnieszka Taberska 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 

(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren 

Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. 

Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be-

schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). 

 

Versand: 24. Juli 2018