# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 3e87d134-3efb-52cf-8663-3bb7b354c7b0
**Source:** Bern Gerichte (BE)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2020-07-02
**Language:** de
**Title:** Bern Obergericht Handelsgericht 02.07.2020 HG 2018 102
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/BE_ZivilStraf/BE_OG_002_HG-2018-102_2020-07-02.pdf

## Full Text

Obergericht
des Kantons Bern

Handelsgericht

Cour suprême
du canton de Berne

Tribunal de commerce

Entscheid
HG 18 102

Hochschulstrasse 17
Postfach 
3001 Bern
Telefon +41 31 635 48 03
Fax +41 31 634 50 53
handelsgericht.bern@justice.be.ch
www.justice.be.ch/obergericht Bern, 17. Februar 2020

Besetzung Oberrichter Schlup (Vizepräsident), Handelsrichter Pfister und 
Handelsrichter Hirsbrunner
Gerichtsschreiberin Brönnimann

Verfahrensbeteiligte Nitro AG, ________
vertreten durch Rechtsanwalt A.________

Klägerin

gegen

Nitro Circus Licensing, Inc., ________
vertreten durch Rechtsanwalt B.________

Beklagte

Gegenstand Markenrecht / UWG

Klage vom 19. Oktober 2018

2

Regeste:

Durch die Kennzeichnung von T-Shirts, Pullovern und weiteren Bekleidungsartikeln mit dem 
Zeichen «NITRO CIRCUS» verletzt die Beklagte die klägerische Wortmarke «NITRO», ein-
getragen für die Nizza-Klassen 25 (Sportbekleidung) und 28 (Sportartikel, insbesondere 
Snowboards). 

Erwägungen:

I. Prozessgeschichte

1. Mit Klage vom 19. Oktober 2018 beantragte die Nitro AG (nachfolgend: Klägerin) 
was folgt (pag. 1 ff.):

1. Es sei der Beklagten und ihren verantwortlichen Organen unter Androhung der Straffolgen von 
Art. 292 StGB für den Wiederholungsfall ab sofort zu verbieten, mit dem Kennzeichen «NITRO» 
gekennzeichnete Bekleidung anzubieten, zu verkaufen, in Verkehr zu bringen oder sonst wie in der 
Werbung oder im Geschäftsverkehr zu verwenden oder bei entsprechenden Handlungen Dritter in 
irgendeiner Weise mitzuwirken.

2. Es sei die Beklagte und ihre verantwortlichen Organe zu verpflichten, innert angemessener, vom 
Gericht anzusetzender Frist dem Gericht unter Androhung der Bestrafung von Art. 292 StGB im 
Unterlassungsfall zuhanden der Klägerin Auskunft über die Menge, Preise und Herkunft der gemäss 
Rechtsbegehren 1 gekennzeichneten Bekleidungsstücke sowie über den damit erzielten Umsatz 
und den Zeitraum, in welchem die Bekleidungsstücke hergestellt wurden, zu erteilen und entspre-
chende Belege zu überreichen.

3. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin einen nach Auskunftserteilung gemäss Ziff. 2 zu 
beziffernden, einen CHF 100.00 übersteigenden Betrag zuzüglich 5% Verzugszinsen seit Eintritt 
des Gewinns zu bezahlen.

- Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten -

2. Mit Klageantwort vom 4. März 2019 beantragte die Nitro Circus Licensing Inc. (nach-
folgend: Beklagte), die Klage sei unter Kosten- und Entschädigungsfolge vollumfäng-
lich abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne (pag. 39 ff.).

3. Mit Replik vom 19. Juni 2019 passte die Klägerin ihr Rechtsbegehren 1 wie folgt an 
(pag. 72 ff.):

1. Es sei der Beklagten und ihren verantwortlichen Organen unter Androhung der Straffolgen von 
Art. 292 StGB für den Wiederholungsfall ab Datum der Rechtskraft des Urteils zu verbieten, mit dem 
Kennzeichen «NITRO» gekennzeichnete Bekleidung 

- anzubieten, 
- zu verkaufen,
- in Verkehr zu bringen,
- zu bewerben,
- sonst wie im Geschäftsverkehr zu verwenden,

3

- oder bei entsprechenden Handlungen in irgendeiner Weise mitzuwirken.

Die Rechtsbegehren 2 und 3 blieben unverändert.

4. In ihrer Duplik vom 1. November 2019 bestätigte die Beklagte ihre Rechtsbegehren 
gemäss Klageantwort vom 4. März 2019 (pag. 131 ff.).

5. Die Hauptverhandlung fand am 17. Februar 2020 statt (vgl. pag. 197 ff.). Anlässlich 
dieser wurde eine Parteibefragung mit C.________ (Mitglied des Verwaltungsrates 
der Klägerin) durchgeführt. Zudem schlossen die Parteien einen Teilvergleich ab. 
Darin erklärte die Klägerin den Rückzug der Rechtsbegehren 2 und 3 (Auskunftser-
teilung und Erstattung eines allfälligen Gewinns). Weiter vereinbarten die Parteien, 
dass der Rückzug der beiden Rechtsbegehren keine Kostenfolgen zeitige und dies-
bezüglich namentlich keine Parteikostenentschädigung geschuldet sei. Sodann nah-
men die Parteien zur Kenntnis, dass dieser Teilvergleich nach Angaben des Gerichts 
in Bezug auf Rechtsbegehren 1 weder in materieller Hinsicht noch kostenmässig 
Einfluss habe und dass dieser Rückzug auch keine Gerichtskosten zur Folge habe 
(pag. 225).

Gleichentags fand die Urteilsberatung in Abwesenheit der Parteien statt.

II. Sachverhalt

6. Gestützt auf die eingereichten Akten und die Ausführungen der Parteien präsentiert 
sich der unbestrittene Sachverhalt wie folgt:

6.1 Die Klägerin ist eine AG mit Sitz in D.________ Sie bezweckt die Vermarktung und 
den Vertrieb von «Nitro» Snowboards, Bindungen, Schuhen, Bekleidung und Zu-
behör sowie die weltweite Vergabe entsprechender Verkaufsrechte durch Ge-
währung von Landes- und Kontinentsvertretungen (vgl. Handelsregisterauszug, Kla-
gebeilage [KB] 1).

Sie ist Inhaberin der folgenden Schweizer Marken:

- NITRO, Registernr. CH P-383504, Nizza-Klasse 25 (Sportbekleidung) und 28 
(Sportartikel, insbesondere Snowboards), Hinterlegungsdatum: 21. Februar 
1991;

- NITRO, Registernr. CH 2P-438763, Nizza-Klasse 25 (Schuhwaren und Kopfbe-
deckungen), Hinterlegungsdatum: 19. September 1996;

- NITRO, Registernr. CH 688242, Nizza-Klassen 18 (Rucksäcke; Sporttaschen; 
Sportschuhtaschen; Leder und Lederimitationen; Reise- und Handkoffer; Sattler-
waren) und 28 (Snowboardtaschen, Skateboardtaschen), Hinterlegungsdatum: 
8. Februar 2016.

Die Klägerin stützt ihren geltend gemachten Anspruch ausschliesslich auf die Marke 
NITRO, Registernr. CH P-383504 (vgl. Klage, Rz. 17).

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Die Klägerin ist nur im sogenannten «B2B»-Geschäft (Business-to-Business) tätig 
und bringt ihre Artikel ausschliesslich über Distributoren an die Endkunden. Sie be-
treibt zwar keinen eigenen Onlineshop (Befragung C.________, pag. 202 Z. 35 ff.), 
unterhält aber eine Website, auf welcher die verfügbaren Artikel einsehbar und die 
entsprechenden Händler aufgelistet sind (http://________). Der Ursprung der Unter-
nehmung liegt in den USA, wobei der Hauptsitz in der Schweiz ist und die Betreuung 
der Distributoren in 32 Ländern gemäss den Angaben des Parteivertreters über die 
Schweiz erfolgt (Befragung C.________, pag. 202 Z. 11 ff.).

6.2 Die Beklagte ist eine Gesellschaft amerikanischen Rechts. Sie ist gemäss eigenen 
– von der Klägerin unbestritten gebliebenen – Angaben zusammen mit den ihr ver-
bundenen Unternehmungen im Bereich Unterhaltungsproduktion tätig und produ-
ziert seit 2003 TV-Serien, Filme und Live-Shows unter der Marke «NITRO CIRCUS» 
(vgl. Klageantwort, Rz. 18).

Sie ist Inhaberin von zahlreichen «NITRO CIRCUS» Marken, unter anderem auch in 
der Schweiz (vgl. Antwortbeilage [AB] 6-9), so insbesondere: 

- NITRO CIRCUS, Registernr. CH 657547, Nizza-Klassen 9 (über Video-on-De-
mand bereitgestellte herunterladbare Filme, bespielte digitale Videoplatten, […], 
Snowboarding-, BMX- […] -Wettkämpfe und -Veranstaltungen und andere Sport-
arten […]), 25 (Bekleidungsstücke, nämlich T-Shirts, Kapuzensweatshirts, 
Sweatshirts, Jacken […]), 40 (Filmbearbeitung), 41 (Unterhaltungsdienstleistun-
gen in Form von Organisation von Vorführungen und Wettkämpfen von Action-
Sport-Veranstaltungen, nämlich Auto- und Truckrennen […], Snowboarding-, 
BMX-, […] -Wettkämpfe und -Veranstaltungen; Filmvertrieb etc.), Hinterlegungs-
datum: 27. November 2013;

- NITRO CIRCUS, Registernr. CH 676842, Nizza-Klassen 9 (Geräte zur Aufzeich-
nung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Computerspielsoftware 
etc.), 12 (Fahrräder, Motorräder, Jetskis etc.), 14 (Uhren; Taschen-/Armbanduh-
ren), 28 (Konstruktionsspielzeug, biegsames Spielzeug, Plüschtiere, elektroni-
sches Action-Spielzeug etc.), 32 (Energydrinks, Sportgetränke etc.), 38 (Tele-
kommunikation, insbesondere Übertragung von Podcasts und Webcasts; elek-
tronische Übertragung und Streaming von Video-, Audio- und digitalem Medien-
inhalt über ein globales Computernetzwerk), Hinterlegungsdatum: 1. April 2015.

Die Beklagte ist spezialisiert auf Produktionen und Veranstaltungen in den Bereichen 
FMX und BMX (Freestyle Motocross mit Motor- bzw. Fahrrädern), Skateboard, Scoo-
ter sowie im Zusammenhang mit weiteren Actionsportarten. Unter anderem produ-
zierte sie ab 2009 auf dem Kanal «MTV» eine Fernsehserie, welche Travis Pastrana 
und andere Protagonisten bei der Ausführung von Stunts zeigte (vgl. AB 12 f.). Die 
Beklagte veranstaltet zudem Liveshows; spätestens seit 2012 auch in Europa (vgl. 
AB 14). Am 20. Juni 2015 sowie am 9. Februar 2016 fand je eine Show im Stade de 
Genève bzw. im Hallenstadion in Zürich statt (AB 23 f.). Die Beklagte vertreibt unter 
der Marke «NITRO CIRCUS» auch Bekleidungsstücke und zwar insbesondere an-
lässlich ihrer Veranstaltungen sowie im Onlinehandel, unter anderem auch über ei-
nen Webshop auf ihrer Homepage (http://________; vgl. AB 28).

http://shop.nitrocircus.com

5

6.3 Betreffend die Marke NITRO CIRCUS, CH 676842, wie auch gegen die Schutzaus-
dehnung der internationalen Marke NITRO CIRCUS, 1270768, auf die Schweiz sind 
Widerspruchsverfahren vor dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE) hängig. Am 
11. bzw. 12. Februar 2020 erhob die Klägerin sodann Widerspruch gegen den 
Schweizer Teil der internationalen Registrierung Nr. 1499577 der Nitro Circus IP Hol-
ding IP (vgl. Noveneingabe der Klägerin vom 13. Februar 2020, pag. 192 ff.).

7. Umstritten ist dagegen, ob die Beklagte ihre Ware überhaupt in der Schweiz ver-
treibt und gegebenenfalls, ob die entsprechenden Artikel das Markenrecht der Klä-
gerin verletzen und der Klägerin folglich entsprechend ihrem Rechtsbegehren 1 ein 
Anspruch auf Beseitigung der Verletzung zusteht.

III. Formelles 

8. Das Gericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraus-
setzungen erfüllt sind (Art. 60 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; 
SR 272]).

9. Internationale und örtliche Zuständigkeit

9.1 Die Beklagte hat Sitz in den USA. Es liegt damit ein internationales Verhältnis vor, 
womit die internationale Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Bern nach 
den Regeln des internationalen Zivilprozessrechts zu prüfen ist (vgl. auch Art. 2 ZPO 
und Art. 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht [IPRG; 
SR 291]).

9.2 Die Klägerin stützt ihre geltend gemachten Ansprüche auf das Bundesgesetz über 
den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; 
SR 232.11) sowie auf das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; 
SR 241). Gemäss Art. 109 Abs. 2 IPRG sind für Klagen betreffend Verletzung von 
Immaterialgüterrechten die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten 
oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen an seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort zu-
ständig. Überdies sind die schweizerischen Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort 
sowie für Klagen aufgrund der Tätigkeit einer Niederlassung in der Schweiz die Ge-
richte am Ort der Niederlassung zuständig.

9.3 Die Klägerin gibt an, es sei Ware nach Bern geliefert worden, welche ihr Markenrecht 
verletze. Demnach handelt es sich dabei um einen Erfolgsort, womit die Gerichte 
des Kantons Bern für die Beurteilung der Sache örtlich zuständig sind. Im Übrigen 
bestreitet die Beklagte zwar die Lieferungen nach Bern, nicht aber die Zuständigkeit 
der Berner Gerichte (Klageantwort, Rz. 3). Der Gerichtsstand Bern gilt somit ohnehin 
als anerkannt.

10. Sachliche Zuständigkeit

10.1 Das Handelsgericht des Kantons Bern ist als einzige kantonale Instanz zuständig für 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum sowie Streitigkeiten nach 

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dem UWG (Art. 5 Abs. 1 Bst. a und d ZPO i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Einführungsge-
setzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafpro-
zessordnung [EG ZSJ; SR 271.1]).

10.2 Damit ist das Handelsgericht des Kantons Bern zur Beurteilung der vorliegenden 
markenrechtlichen Streitigkeit auch sachlich zuständig.

11. Schutzwürdiges Interesse

11.1 Die Beklagte macht geltend, sie biete in der Schweiz keine Bekleidung an. Sämtliche 
Waren aus dem Online-Shop würden nicht in die Schweiz geliefert. Weiter seien 
künftige Verletzungshandlungen durch die Beklagte unwahrscheinlich, habe sie 
doch mehrfach angeboten, das Angebot des Online-Shops nicht auf die Schweiz 
auszudehnen (Klageantwort, Rz. 8 f.).

Die Klägerin führt aus, ihr sei es im Mai und August 2018 möglich gewesen, Produkte 
der Beklagten in die Schweiz zu bestellen. Es treffe zu, dass dies nun nicht mehr der 
Fall sei. Indessen könne die Beklagte ohne grösseren technischen Aufwand die 
Schweiz wieder als Lieferland aufnehmen (Replik, Rz. 13 ff.).

11.2 Das Rechtsschutzinteresse setzt voraus, dass die beklagte Partei entweder die Ver-
letzungen bereits begangen hat und Wiederholungen nicht auszuschliessen sind 
(sog. Wiederholungsgefahr) oder dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
die beklagte Partei sie erstmals begehen wird (sog. Erstbegehungsgefahr; Urteil des 
Bundesgerichts 4C.238/2003 vom 2. Juni 2004 E. 2.2 mit Hinweisen). In der Regel 
werden daher vom Kläger schlüssige Anhaltspunkte für das Bestehen einer Wieder-
holungsgefahr verlangt. Indiz für einen solch bevorstehenden Eingriff kann die Tat-
sache sein, dass analoge Eingriffe bereits in der Vergangenheit stattgefunden haben 
und dass eine Verwarnung keine Wirkungen gezeitigt hat oder zwecklos wäre. Eine 
Wiederholungsgefahr darf bereits angenommen werden, wenn der Beklagte die Wi-
derrechtlichkeit bestreitet (BGE 124 III 72 E. 2 S. 74). Die Anforderungen an den 
durch den Kläger zu erbringenden Nachweis der Begehungs- oder Wiederholungs-
gefahr entfällt jedoch dann, wenn der Verletzer verbindlich und nicht verklausuliert, 
die Rechtswidrigkeit der vorgenommenen Handlungen anerkannt und sich verpflich-
tet hat, das beanstandete Verhalten einzustellen (DAVID ET AL., von Büren/David 
[Hrsg.], SIWR Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 
3. Aufl. 2011 [nachfolgend: SIWR I/2], N 272).

11.3 Die Beklagten geben betreffend die «angeblich» testgekauften Produkte an, es sei 
nicht schlüssig, ob überhaupt und welche Produkte nun tatsächlich testgekauft wor-
den seien (Klageantwort, Rz. 33; vgl. auch Duplik, Rz. 50). Die Klägerin hat jedoch 
nachvollziehbar dargetan, dass es ihr tatsächlich möglich war, die entsprechenden 
Artikel in die Schweiz zu bestellen (vgl. Klage, Rz. 22; Replik, Rz. 13, 18 ff.). Ihre 
Ausführungen hat sie mit entsprechenden Fotografien bewiesen (vgl. KB 31 ff.). Ins-
besondere geht aus dem Lieferschein vom 4. Mai 2018 hervor, dass Ware (ein 
«Clash Men’s T-Shirt – Black») nach E.________ BE versandt worden ist. Auf der 
Kopfzeile ist das Logo der Beklagten ersichtlich und die Fusszeile verweist auf eine 
E-Mail-Adresse der Beklagten (________@nitrocircus.com, KB 31). Auch die Ver-
packung dieser Sendung belegt, dass Ware nach E.________ geschickt worden ist 
(KB 78; vgl. auch die Abbildung derselben gemäss KB 32, «Ship Date» oberhalb des 

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Barcodes). Neben der Adresse in E.________ ist (wenn auch leicht abgeschnitten) 
der Name «NITRO CIRCUS» zu erkennen. KB 33 und 34 dienen sodann als Beleg 
dafür, dass tatsächlich das oben bezeichnete «Clash Men’s T-Shirt» geliefert worden 
ist, stimmen doch das Foto des Shirts sowie der Printscreen des Onlineshops (mit 
entsprechender Produktbezeichnung) überein. Weiter geht auch aus KB 40 klar her-
vor, dass Produkte der Beklagten (im Wert von EUR 124.92) nach Bern geliefert wor-
den sind. Bei der Differenz zu den gekauften Produkten gemäss Screenshots (vgl. 
KB 39a-39c; Total: EUR 91.22) wird es sich um die Lieferkosten handeln. Die Klä-
gerin hat die bestellte Ware dem Gericht im Weiteren als KB 77 und 78 physisch 
eingereicht. 

Gestützt auf den schlüssigen Tatsachenvortrag der Klägerin und die vorgenannten 
Belege / Beilagen ist damit erstellt, dass die Klägerin im April und August 2018 mit 
dem Zeichen «NITRO CIRCUS» gekennzeichnete Bekleidungsstücke (drei T-Shirts 
und ein Kapuzenpullover [Hoodie]) in die Schweiz bestellt und geliefert erhalten hat. 

11.4 Die Beklagte bestreitet zudem die Rechtswidrigkeit bzw. gibt an, eine Koexistenz sei 
möglich. Dies allein kann grundsätzlich bereits ausreichen, um ein hinreichendes 
Rechtsschutzinteresse zu begründen (vgl. E. 11.2 oben). Der Verkauf anlässlich von 
Veranstaltungen und dergleichen wird zudem selbst dann noch stattfinden, wenn die 
Schweiz im Onlineverkauf nicht als Zielland für die Lieferung anwählbar ist. Die 
Rechtsbegehren der Klägerin (anbieten, verkaufen, in Verkehr bringen, bewerben, 
im Geschäftsverkehr verwenden etc.) zielen auch auf diese Vorgänge ab.

11.5 Die Klägerin verfügt demnach über ein schutzwürdiges Interesse an der Beurtei-
lung ihres Begehrens.

12. Bestimmtheit Rechtsbegehren

12.1 Die Beklagte macht geltend, das Rechtsbegehren 1 sei (zu) unbestimmt. Insbeson-
dere sei unklar, was mit «ab sofort» gemeint sei und die Klägerin habe den sachli-
chen Verbotsbereich nicht hinreichend spezifiziert (Klageantwort, Rz. 6).

Die Klägerin hat ihre Rechtsbegehren mit der Replik angepasst und insbesondere 
die Bezeichnung «ab sofort» ersetzt. Weiter listet sie konkrete(re) Handlungen auf, 
die verboten werden sollen. Sie führt zudem aus, der sachliche Verbotsbereich sei 
mit der Beschränkung auf Bekleidung hinreichend spezifiziert (Replik, Rz. 2 ff.).

In ihrer Duplik hat die Beklagte von der Präzisierung des Rechtsbegehrens Kenntnis 
genommen (vgl. Duplik, Rz. 3). Ob sie weiterhin die Auffassung vertritt, das Rechts-
begehren 1 sei nicht hinreichend bestimmt, ist unklar, aufgrund der nachstehenden 
Ausführungen jedoch nicht weiter von Belang:

12.2 Unterlassungsklagen müssen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhal-
tens gerichtet werden. Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun 
darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlun-
gen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben (BGE 131 III 70 E. 3.3 S. 73). 
Erweist sich das Unterlassungsbegehren zwar als zu umfassend formuliert, bei der 
materiellen Beurteilung aber an sich als begründet, so ist es im Entscheid auf das 
zulässige Mass einzuschränken. Dies ist aber kein Grund, auf das Begehren nicht 
einzutreten (BGE 107 II 82 E. 2b S. 87; Urteil des Bundesgerichts 4A_207/2010 vom 

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9. Juni 2011 E. 4.2; STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkom-
mentar, Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017 [nachfolgend: SHK MSchG], N 42 zu 
Art. 55).

12.3 Das Rechtsbegehren 1 der Klägerin ist auf eine bestimmte Ware (Bekleidung), auf 
ein bestimmtes Zeichen («NITRO») sowie auf bestimmte und damit nicht weiter aus-
legungsbedürftige Handlungen (anbieten, verkaufen, in Verkehr bringen etc.) einge-
grenzt. Auch der Zeitpunkt wurde umschrieben (vgl. Präzisierung im Rahmen der 
Replik). Es fehlt lediglich eine territoriale Eingrenzung des Benutzungsverbots (auf 
die Schweiz; vgl. STAUB, SHK MSchG, N 36 und 40 zu Art. 55). Dies ist aber kein 
Nichteintretensgrund, sondern würde (im Falle eines Obsiegens in den übrigen Tei-
len) höchstens zu einem (minimalen) Abweisen des Begehrens führen. Ohnehin ist 
klar ersichtlich, was die Klägerin mit ihren Begehren verlangt und dass sich das ent-
sprechende Unterlassungsbegehren (lediglich) auf die Schweiz beziehen soll. 

Die Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ist demnach unproblematisch.

13. Die übrigen Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf 
die Klage ist einzutreten.

IV. Markenrecht

14. Rechtliche Grundlagen

14.1 Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur 
Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu 
gebrauchen und darüber zu verfügen. Der Markeninhaber kann anderen verbieten, 
ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz aus-
geschlossen ist.

Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, 
die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder ge-
fährdet wird, kann vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten 
(Art. 55 Abs. 1 Bst. a MSchG).

14.2 Damit das Verbietungsrecht des Markeninhabers greift, müssen drei Voraussetzun-
gen kumulativ erfüllt sein (ISLER, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Marken-
schutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017 [nachfolgend: BSK MSchG], N 13 
zu Art. 13):

- das mit der Marke identische oder ihr ähnliche Fremdzeichen muss nach der Art 
eines Kennzeichens gebraucht werden (kennzeichenmässiger Gebrauch);

- der Gebrauch muss auf dem Markt wahrgenommen werden und mit einer wirt-
schaftlichen Betätigung im Zusammenhang stehen (gewerbsmässiger Ge-
brauch);

- es muss regelmässig auch ein relativer Schutzausschlussgrund im Sinne von 
Art. 3 Abs. 1 MSchG vorliegen (Verwechslungsgefahr).

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Vorausgesetzt wird zudem, dass es sich bei der Marke der Klägerin um eine ältere 
Marke im Sinne von Art. 6 MSchG handelt und dass die Marke tatsächlich gebraucht 
wurde (Art. 11 MSchG).

14.3 Sind die genannten Voraussetzungen erfüllt, verfügt die Klägerin gestützt auf ihre 
Marke NITRO, CH P-383504, Anspruch auf Beseitigung der Verletzung durch die 
Beklagte.

15. Hinterlegungspriorität

15.1 Die Hinterlegungspriorität der klägerischen Marke ist (zu Recht) nicht umstritten. Die 
klägerische Marke NITRO, CH P-383504, ist bereits am 21. Februar 1991 hinterlegt 
worden, während die Beklagte die älteste ihrer relevanten Schweizer Marken (NI-
TRO CIRCUS, Registernr. CH 657547) am 27. November 2013 registriert hat (vgl. 
E. 6.1 f. oben).

15.2 Die Beklagte macht in ihren Rechtsschriften Ausführungen zur Notorietät ihres Zei-
chens (Klageantwort, Rz. 57 ff.). Allerdings ist unklar, ob sie damit eine notorische 
Bekanntheit im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis der Pariser 
Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ; SR 0.232.04) geltend 
machen möchte. Diesfalls ist hierzu Folgendes anzumerken:

15.2.1 Massgebende Kriterien für die Beurteilung der Notorietät sind: der Bekanntheitsgrad 
der Marke in den betroffenen Verkehrskreisen, die Dauer, der Umfang und die geo-
grafische Ausdehnung des Markengebrauchs und der Markenbewerbung, der bis-
herige Schutz des Markenrechts, insbesondere durch Anerkennung der Notorietät 
durch die zuständigen Instanzen einzelner Vertragsstaaten sowie der mit der Marke 
verbundene Wert. Die notorische Bekanntheit einer Marke setzt deren Gebrauch in 
der Schweiz nicht voraus und beurteilt sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in 
den betroffenen Verkehrskreisen. Der Begriff ist als Ausnahme vom Eintragungsprin-
zip restriktiv auszulegen (BGE 130 III 267 E. 4.3 und 4.4 S. 276 f.; vgl. auch STÄ-
DELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG N 177 ff. zu Art. 3; JOLLER, SHK MSchG, 
N 350 ff. zu Art. 3).

15.2.2 Die Ausnahme gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG kann von vornherein nur greifen, 
wenn das fragliche Zeichen im Zeitpunkt der Hinterlegung eines identischen oder 
verwechselbaren Zeichens in der Schweiz notorisch bekannt ist (BGE 130 III 267 
E. 4.1 S. 274). Es ist jedoch unbestritten, dass die Beklagte erst (weit) nach der Jahr-
tausendwende in der Schweiz Bekanntheit erlangen konnte (vgl. auch Klageantwort, 
Rz. 60), während die klägerische Marke NITRO, CH P-383504, bereits im Jahr 1991 
hinterlegt worden ist. Eine Notorietät des Zeichens der Beklagten würde demnach 
bereits daran scheitern.

15.3 Bei der klägerischen Marke NITRO, CH P-383504, handelt es sich demnach um eine 
ältere Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. a MSchG.

16. Gebrauch von «NITRO CIRCUS» 

16.1 Es ist vorab zu prüfen, ob die Verwendung des Zeichens «NITRO CIRCUS» auf 
Produkten wie T-Shirts, Sweatshirts und Hoodies durch die Beklagte überhaupt einer 
kennzeichen- und gewerbsmässigen Nutzung entspricht. Wäre dies nicht der Fall, 

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könnte von vornherein kein Verbietungsrecht der Klägerin vorliegen (vgl. Art. 13 
MSchG; E. 14.2 oben). 

16.2 Gewerbsmässiger Gebrauch

16.2.1 Ein gewerbsmässiger Gebrauch liegt vor, wenn die Handlung auf eine wirtschaftliche 
Betätigung gerichtet ist und in irgendeiner Form der Förderung eines eigenen oder 
fremden Geschäftszwecks dient. Dabei sind weder Entgeltlichkeit noch Gewinnab-
sicht erforderlich. Gewerbsmässig ist jeder marktgeneigte Gebrauch, also jede Ver-
wendung eines Zeichens, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest 
wahrgenommen werden kann. Als gewerbsmässig muss folglich auch der Gebrauch 
für ideelle Zwecke gelten, wenn die Marke wie bei einer wirtschaftlichen Betätigung 
genutzt wird, beispielsweise durch eine Nichtregierungsorganisation (THOUVE-
NIN/DORIGO, SHK MSchG, N 10 zu Art. 13; ISLER, BSK MSchG, N 26 zu Art. 13).

16.2.2 Die Beklagte verkauft die mit «NITRO CIRCUS» gekennzeichneten Bekleidungsstü-
cke unter anderem in ihrem Onlineshop und anlässlich von Veranstaltungen, womit 
ohne Weiteres ein gewerbsmässiger Gebrauch vorliegt. 

16.3 Kennzeichenmässiger Gebrauch

16.3.1 Der kennzeichenmässige Gebrauch geht über den markenmässigen Gebrauch hin-
aus und umfasst auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne, Ge-
schäftsbezeichnung oder Domain Name. Er liegt vor, wenn die massgeblichen Ver-
kehrskreise das Zeichen als der Unterscheidung dienende Bezeichnung einer Ware 
oder Dienstleistung, einer Person, eines Unternehmensträgers, eines Unterneh-
mens oder eines Geschäftslokals verstehen (THOUVENIN/DORIGO, SHK MSchG, 
N 13 f. zu Art. 13; ISLER, BSK MSchG, N 14 f zu Art. 13).

Ob eine dekorative oder eine kennzeichenmässige Benutzung vorliegt, entscheidet 
sich praxisgemäss nach der objektiven Art der Verwendung und der Verkehrsauffas-
sung. Von entscheidender Bedeutung sind vor allem die Positionierung des Zeichens 
auf der Ware, dessen Grösse und die Anzahl zusätzlich verwendeter Zeichen. Das 
Zeichen muss im Gesamtdekor untergehen oder klarer Bestandteil des Dekors bil-
den, ohne gleichzeitig auf die betriebliche Herkunft des Produkts hinzuweisen (THOU-
VENIN/DORIGO, SHK MSchG, N 42 zu Art. 13 mit Hinweisen).

16.3.2 Es bestehen keinerlei überzeugende Anhaltspunkte für die Annahme eines rein de-
korativen Gebrauchs des Zeichens durch die Beklagte. Insbesondere kann der Ab-
druck des Zeichens auf dem Brustbereich von Kleidungsstücken ebenfalls einem 
kennzeichenmässigen Gebrauch entsprechen. Die Klägerin verweist im Zusammen-
hang mit der Gestaltung ihres Zeichens zudem zu Recht auf Marken wie Jack&Jones 
und Levi’s (vgl. Replik, Rz. 56 ff.), welche ebenfalls T-Shirts produzieren mit einer 
prominenten und jeweils unterschiedlichen Ausgestaltung und Platzierung der Wort-
marke. Es ist demnach üblich, Wortmarken verschiedenartig auf Bekleidungsstücken 
abzubilden, ohne dass damit ein bloss dekorativer Gebrauch einherginge. Dies wird 
von den Abnehmern ohne Weiteres als Herkunftshinweis verstanden, womit das Zei-
chen auch der Unterscheidung von Produkten anderer Unternehmungen dient. Auf 
den Etiketten der Bekleidungsstücke der Beklagten finden sich zwar auch Hinweise 
auf andere Unternehmen bzw. Marken («F.________» bzw. «G.________»; vgl. 
KB 78 f.). Das Publikum ist sich aufgrund der Usanzen jedoch gewohnt, dass die T-

11

Shirts als Vorprodukte nicht vom Markeninhaber hergestellt werden und der effektive 
Hersteller seine Marke auf dem Label angibt (sog. «begleitende Marke», vgl. MAR-
BACH, von Büren/David [Hrsg.], SIWR Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2008 [nachfol-
gend: SIWR III/1], N 849). 

16.4 Das Zeichen «NITRO CIRCUS» wird damit kennzeichen- und gewerbsmässig auf 
Bekleidungsartikeln wie T-Shirts und Pullover verwendet.

17. Einrede des Nichtgebrauchs

17.1 Die Beklagte macht einredeweise geltend, die klägerische Marke NITRO, CH P-
383504, sei nicht rechtserhaltend benutzt worden (Klageantwort, Rz. 38 ff.; Duplik, 
Rz. 65 ff.). 

Die Klägerin bestreitet den Nichtgebrauch – unter anderem mit Hinweis auf die von 
der Beklagten eingereichte Benutzungsrecherche (AB 29). Weiter verweist sie auf 
ihre Umsätze und legt zahlreiche Rechnungen an ihre Distributoren ins Recht (Re-
plik, Rz. 31 ff.).

17.2 Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienst-
leistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Als 
Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht we-
sentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Hat der Inhaber die Marke im 
Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, 
während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ab-
lauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht 
gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn 
wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

Der rechtserhaltende Gebrauch einer Marke setzt nach ständiger Rechtsprechung 
und einhelliger Lehre voraus, dass sie (1) nach Art einer Marke, (2) im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen (3) im Wirtschaftsverkehr, 
(4) im Inland bzw. für den Export (5) ernsthaft nach den branchenüblichen Gepflo-
genheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns (6) in unveränderter oder zumin-
dest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht wird 
(WANG, SHK MSchG, N 5 zu Art. 11; VOLKEN, BSK MSchG, N 6 zu Art. 11; Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.1 [Solvay/Sol-
vexx]).

17.3 Bezüglich der einzelnen Voraussetzungen ergibt sich was folgt:

17.3.1 Markenmässiger Gebrauch

Die Marke muss nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht notwendiger-
weise auf der Ware selbst angebracht werden; vielmehr kann der geforderte funkti-
onelle Zusammenhang auch anders als durch das Anbringen der Marke auf den Ver-
kaufsobjekten hergestellt werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als 
Kennzeichnung versteht (BGE 139 III 424 E. 2.4 S. 431 f. [M-WATCH MONDAINE]; 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.1 [Sol-
vay/Solvexx]; vgl. MARBACH, SIWR III/1 N 1306; WANG, SHK MSchG, N 9 f. zu 
Art. 11).

12

Die Klägerin kennzeichnet die einzelnen Produkte beispielsweise auf ihrer Webseite 
(http://________) wie auch auf den von ihren Händlern betriebenen Onlineshops im 
Sinne einer Produktbezeichnung mit ihrer Marke, jeweils mit entsprechenden Zusät-
zen (z.B. NITRO GLADES, NITRO CANNON etc.; vgl. die Screenshots in der Replik, 
Rz. 41 f.; s. auch KB 23). Bereits dies stellt einen hinreichenden funktionellen Zu-
sammenhang zwischen der Marke und dem Produkt her und entspricht demnach 
einem markenmässigen Gebrauch im Sinne von Art. 11 MSchG. Zudem kennzeich-
net die Klägerin auch ihre Ware mit der Bezeichnung «NITRO» und verwendet die-
ses Zeichen insbesondere auch auf den von ihr vertriebenen Bekleidungsstücken 
(vgl. KB 19-21, AB 29 S. 13 ff.). Von einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch 
(vgl. Klageantwort, Rz. 45) kann demnach nicht die Rede sein. Ein solcher läge nur 
dann vor, wenn die Konsumenten zwischen den betreffenden Waren oder Dienst-
leistungen und dem Unternehmen keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne der 
betrieblichen Herkunft herstellen (WANG, SHK MSchG, N 18 zu Art. 11). Vorliegend 
kann dies mit Blick auf den intensiven Gebrauch des Zeichens «NITRO» auf und im 
Zusammenhang mit den Waren nicht zutreffen.

Auch liegen keine Umstände vor, die für eine fehlende Unterscheidungskraft des 
Zeichens sprechen würden. Insbesondere besteht kein bloss dekorativer Gebrauch 
der Marke. Die Abnehmer sind ohne Weiteres in der Lage, die verschiedenartig ge-
stalteten Verwendungen des Zeichens NITRO auf den Produkten als betrieblichen 
Herkunftshinweis zu erkennen, zumal der Abdruck des Zeichens auf T-Shirts und 
dergleichen nach dem Gesagten ebenfalls einem kennzeichenmässigen Gebrauch 
entspricht (vgl. 16.3.2 oben). Ohnehin wird die Marke – wie dargelegt – auch auf den 
Produktbezeichnungen verwendet sowie auf den Etiketten der jeweiligen Produkte 
(sog. «Tag»; vgl. etwa KB 73). So findet sich etwa im Bereich der Halsöffnung des 
T-Shirts gemäss KB 73 oberhalb der Grössenangabe der Schriftzug «NITRO». Wei-
ter wird auf der Etikette mit den Pflegehinweisen auf die Nitro Snowboards Handels 
GmbH & Co. KG (Deutschland) hingewiesen. 

17.3.2 Gebrauch im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke 
beansprucht wird.

Zur Erfüllung dieses Kriteriums ist grundsätzlich erforderlich, dass der im Waren- 
und Dienstleistungsverzeichnis verwendete Begriff das benützte Produkt auch er-
fasst (WANG, SHK MSchG, N 29 zu Art. 11; VOLKEN, BSK MSchG, N 34 zu Art. 11). 
Dabei ist jedoch nicht der strenge Wortlaut, sondern der allgemeine Sprachgebrauch 
sowie ökonomische Gesichtspunkte massgebend (Entscheid des Handelsgerichts 
Bern HG 06 5 vom 18. Dezember 2006, publ. in: sic! 2007, S. 632 ff. E. 5). 

Die Marke NITRO, CH P-383504, ist für «Sportbekleidung» sowie für «Sportartikel, 
insbesondere Snowboards» registriert. Die Sportartikel und (für den vorliegenden 
Zusammenhang insbesondere von Bedeutung) die Bekleidungsartikel der Klägerin 
sind entsprechend mit der Marke «NITRO» gekennzeichnet (vgl. etwa Replik, Rz. 41 
f.; KB 20 f., 57, 59 ff., 68 ff.). Zur «Sportbekleidung» gehören (namentlich in den 
massgeblichen Verkehrskreisen, also bei Schneesportlern) auch Hoodies, Sweat-
shirts und T-Shirts. Dies ergibt sich nicht zuletzt auch aus dem «Dealer Manual 2018-
2019» (KB 20), wo die entsprechenden Shirts zusammen mit Snowboardhosen, -
Jacken und -Handschuhen abgebildet sind (sog. «first layer»). Im Übrigen wird 

13

Sportbekleidung durchaus auch als Freizeit- und Alltagskleidung getragen (Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts B-505/2009 vom 20. Oktober 2009 E. 3). Allein aus dem 
Umstand, dass gewisse Abnehmerkreise die Ware nicht nur beim Wintersport tra-
gen, kann demnach nicht geschlossen werden, dass die entsprechenden Artikel 
nicht der eingetragenen Warenkategorie zuzuordnen sind.

Das Zeichen ist demnach im Zusammenhang mit Waren gebraucht worden, für wel-
che die Marke beansprucht wird. 

17.3.3 Gebrauch im Wirtschaftsverkehr

Dem Gebrauch im Wirtschaftsverkehr ist jegliche wirtschaftliche Tätigkeit im weites-
ten Sinne zuzurechnen. Es wird vorausgesetzt, dass die Marke ausserhalb der in-
nerbetrieblichen Sphäre des Markeninhabers gebraucht wird (WANG, SHK MSchG, 
N 47 f. zu Art. 11; VOLKEN, BSK MSchG, N 61 f. zu Art. 11).

Die Klägerin tritt mit ihrer Marke im Zusammenhang mit der relevanten Ware aus-
serhalb ihres Unternehmens auf verschiedenen Kanälen in Erscheinung; etwa auf 
ihrer Webseite, auf Online-Portalen sowie in den Online-Shops wie auch in den La-
denlokalen der Distributoren (vgl. etwa KB 64). Dies widerspiegelt sich denn auch in 
den erzielten Umsätzen. So hat die Klägerin allein mit Bekleidung in den Jahren 
2014-2019 Beträge zwischen CHF ________ und CHF ________ umgesetzt (KB 42; 
vgl. auch Befragung C.________, pag. 203 Z. 72 ff.). Es handelt sich dabei zwar 
bloss um interne Dokumente der Klägerin, welche somit eine reine Parteibehauptung 
darstellen. Vor dem Hintergrund des nachgewiesenen Auftritts der mit dem Zeichen 
gekennzeichneten Waren auf verschiedenen Kanälen erscheinen die Umsätze aber 
durchaus plausibel. Ob der Markeninhaber die gekennzeichneten Produkte direkt 
selber an den Endkunden vertreibt, oder ob dies mittels Distributoren geschieht, ist 
nicht relevant. Von Bedeutung ist einzig, dass die klägerische Marke auf dem Markt 
verwendet wird und die Abnehmer diese der Klägerin zuordnen. Der Gebrauch des 
Zeichens im Wirtschaftsverkehr ist demnach belegt.

17.3.4 Gebrauch im Inland
Soweit die Beklagte geltend macht, es fehle der Beweis der Klägerin, dass sie 
«NITRO»-Produkte in der Schweiz vertreibe (Klageantwort, Rz. 12), erweist sich 
dies als unzutreffend. Der Gebrauch im Inland ergibt sich etwa aus der Zusammen-
arbeit mit den Schweizer Distributoren (Befragung C.________, pag. 202 Z. 35 ff.; 
vgl. auch KB 24) sowie der Verfügbarkeit der mit der Marke gekennzeichneten Pro-
dukte auf Schweizer Online-Portalen (vgl. etwa KB 23). Der Umstand, dass zahlrei-
che «NITRO»-Produkte an die Schweizer Distributoren geliefert worden sind, ergibt 
sich im Übrigen aus den entsprechenden Rechnungen der Klägerin an die Distribu-
toren (KB 43-54).

17.3.5 Ernsthafter Gebrauch
Mit Blick auf das vorstehend Gesagte handelt es sich um einen mehrere Jahre an-
dauernden und wirtschaftlich sinnvollen Gebrauch. Es bestehen keinerlei Hinweise, 
dass der Gebrauch nur zum Anschein erfolgt sein könnte.

14

17.3.6 Gebrauch in nicht wesentlich veränderter Form

Bei dieser Beurteilung ist entscheidend, dass der kennzeichnende Kern der Marke, 
der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird. 
Dies ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur der Fall, wenn der Ver-
kehr das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede 
aus dem Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der be-
nutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Zu fragen ist daher, ob der Verkehr Eintra-
gung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den geänder-
ten, zugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene kennzeichnende 
Wirkung beimisst (BGE 139 III 424 E. 2.2.2 S. 427 f.; Urteil des Bundesgerichts 
4A_510/2018 vom 7. Mai 2019 E. 2.3.1). Hinzufügungen, die über grafisches Bei-
werk hinausgehen, hindern den rechtserhaltenden Gebrauch dann, wenn die Marke 
nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird, sondern als Teil eines 
umfassenderen Zeichens erscheint (Richtlinien des IGE [Version ab 1.1.2019; ab-
rufbar unter www.ige.ch > Dienstleistungen > Dokumente und Links > Marken], 
S. 253).

Die klägerische Marke NITRO, CH P-383504, ist eine Wortmarke, die unverändert, 
teilweise mit produktabhängigen Zusätzen, verwendet wird. Bei den zugefügten Ele-
menten handelt es sich keineswegs um neue Marken und es gibt keinen entspre-
chenden Schwerpunkt auf dem beigefügten Element (z.B. «SUTTON», vgl. Duplik, 
Rz. 74). Insofern ist irrelevant, dass die Klägerin die Marke teilweise in stilisierter 
Form (vgl. nachfolgende Abbildung) verwendet hat (vgl. Klageantwort, Rz. 44):

Der Schriftzug «NITRO» ist auch mit dem beigefügten grafischen «N» gut erkennbar 
und wird von den Abnehmern ohne Weiteres mit der Wortmarke «NITRO» in Verbin-
dung gebracht. Im Übrigen werden die Bekleidungsstücke der Klägerin nicht nur auf 
der Aussenseite mit der Marke gekennzeichnet (bei T-Shirts und Pullover in der Re-
gel im Brustbereich), sondern auch auf Etiketten sowie im Handel als Teil der Wa-
renbezeichnung. So werden die Produkte auf Rechnungen bzw. Lieferscheinen etwa 
als «NITRO Leisure Hoody», «NITRO SUNFLOWER Tee» (KB 43) und auf der ei-
genen Website als «NITRO MTN TEE» oder «NITRO FRIENDS HOODIE» (KB 57e) 
bezeichnet (vgl. auch E. 17.3.1 oben). 

17.4 Gestützt auf das Dargelegte hat die Klägerin den rechtserhaltenden Gebrauch ih-
rer Marke NITRO, CH P-383504, nachgewiesen. Unter diesen Umständen kann of-
fenbleiben, ob die Beklagte den Nichtgebrauch überhaupt hinreichend glaubhaft ge-
macht hat. Der nachgewiesene Gebrauch umfasst – im vorliegend interessierenden 
Zusammenhang – mindestens T-Shirts, Sweatshirts und Hoodies, wobei diese nach 
dem Gesagten (vgl. E. 17.3.2 oben) Sportbekleidungsartikel darstellen. 

17.5 Zusammenfassend gehören T-Shirts, Sweatshirts und Hoodies im vorliegenden 
Zusammenhang ebenfalls in die Kategorie Sportbekleidung. Die Klägerin den recht-

15

serhaltenden Gebrauch des Zeichens «NITRO» für Sportbekleidung damit nachge-
wiesen. Dies entspricht im vorliegenden Zusammenhang dem Schutzobjekt ihrer 
Marke NITRO, CH P-383504.

17.6 Im Weiteren stellt sich die Frage nach der Schutzwirkung des dargelegten Ge-
brauchs. 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. b MSchG umfasst der Markenschutz Waren, die gleichar-
tig sind. Dabei geht der Schutzbereich über identische Waren und Dienstleistungen 
hinaus und soll immer dann greifen, wenn so intensive Berührungspunkte verblei-
ben, dass deshalb die rechtlich geschützte Unterscheidungs- und Zuordnungsfunk-
tion der Marke beeinträchtigt werden könnte (MARBACH, SIWR III/1, N 781). Als Kri-
terien sind dabei etwa die Nizzaklassifikation, der Verwendungszweck, der Vertrieb 
und die Abnehmerkreise beizuziehen (vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK 
MSchG, N 124 ff.; JOLLER, SHK MSchG, N 271 ff.).

Das Unterlassungsbegehren der Klägerin zielt auf «Bekleidung» ab. Bereits aus der 
Nizzaklassifikation (Klasse 25, «Bekleidungsstücke») lässt sich ohne Weiteres ab-
leiten, dass das Rechtsbegehren der Klägerin Waren betrifft, welche mit jenen teil-
weise übereinstimmen, für welche der rechtserhaltende Gebrauch erstellt wurde. So-
weit «Bekleidung» über Sportbekleidung hinausgeht, handelt es sich um gleichartige 
Waren. Der Schutzumfang der klägerischen Marke deckt somit den gesamten Begriff 
«Bekleidung» ab.

18. Kennzeichnungskraft und Schutzumfang «NITRO»

18.1 Originäre Kennzeichnungskraft

18.1.1 Aufgrund des Registereintrages ist typischerweise von einem durchschnittlichen 
Schutzumfang der Marke auszugehen (MARBACH, SIWR III/1, N 977). Marken sind 
erst dann als ursprünglich stark zu qualifizieren, wenn sie aufgrund ihres fantasie-
haften Gehalts auffallen, was nur in Ausnahmefällen vorliegen dürfte und nicht be-
reits dann, wenn eine Marke fantasievoll ist (vgl. JOLLER, SHK MSchG, N 101 zu 
Art. 3). Eine schwache Kennzeichnungskraft weisen Zeichen auf, welche aus Ele-
menten bestehen oder aus solchen zusammengesetzt sind, die sich aus dem Ge-
meingut ergeben, d.h. sich also z.B. eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprach-
gebrauchs anlehnen. Ein Indiz für eine nur schwache Kennzeichnungskraft kann zu-
dem der Umstand sein, dass für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine 
Vielzahl von eingetragenen ähnlichen oder identischen Drittzeichen existieren (STÄ-
DELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 50 zu Art. 3).

18.1.2 Die klägerische Marke NITRO, CH P-383504, verfügt weder über eine besondere 
originäre Kennzeichnungskraft noch wurden überzeugende Umstände geltend ge-
macht, welche die klägerische Marke als besonders schwach erscheinen liessen. 
Insbesondere ist bei der Verwendung des Zeichens «NITRO» auf Kleidungsstücken 
für Wintersportarten kein konkreter Zusammenhang zwischen Zeichen und Artikel 
ersichtlich, so dass die Verkehrskreise das Zeichen nicht als beschreibend oder an-
preisend wahrnehmen. Die Bezeichnung «NITRO» wird (als Bestandteil) auch von 
einzelnen anderen Unternehmungen zur Kennzeichnung verwendet (vgl. etwa AB 39 
f., 52 ff.) und kann nicht als in besonderem Masse fantasievoll bezeichnet werden. 

16

Andererseits besteht auch keine Verwässerung durch die gelegentliche Verwendung 
durch andere Unternehmungen. Ebenso ist die Wortmarke nicht beschreibend für 
die Waren der Klägerin. Die originäre Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke 
erweist sich demnach als normal stark.

18.2 Bekanntheit

18.2.1 Sowohl schwach als auch normal kennzeichnungskräftige Marken können durch die 
Benutzung und die begleitende Werbung eine erhöhte Bekanntheit und damit Kenn-
zeichnungskraft erlangen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 51 zu 
Art. 3; vgl. auch BGE 122 III 382 E. 2 S. 385 ff. [Kamillosan]; JOLLER, SHK MSchG, 
N 102 zu Art. 3 mit Hinweisen).

Die Bekanntheit einer Marke ist als Tatfrage (grundsätzlich) zu beweisen (STÄ-
DELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 57 zu Art. 3). Der Nachweis der Be-
kanntheit lässt sich auch indirekt führen, z.B. durch den Nachweis langjähriger be-
deutsamer Umsätze, die unter einem Zeichen erzielt wurden oder intensiver Werbe-
anstrengungen. Möglich ist aber auch, dass sich die betreffenden Tatsachen als 
amts- oder gerichtsnotorisch erweisen (KAISER/RÜETSCHI, SHK MSchG, N 23 Be-
weisrecht).

Die Stärke eines Zeichens muss nicht für alle Produkte gleich sein. Oft ist eine Marke 
z.B. im Stammgeschäft des Zeicheninhabers besser eingeführt als bei Randproduk-
ten, und sie ist hier folglich auch bekannter. Dies impliziert unter Umständen eine 
differenzierte Beurteilung des Schutzumfangs der Marke, welcher je nach Produkt 
unterschiedlich gross sein kann (MARBACH, SIWR III/1, N 978). Eine erhöhte Kenn-
zeichnungskraft kann aber auf eng benachbarte Gebiete ausstrahlen (JOLLER, SHK 
MSchG, N 106 zu Art. 3).

18.2.2 Die Marke «NITRO» verfügt unter jungen, wintersportbegeisterten Personen über 
einen leicht erhöhten Bekanntheitsgrad. Sie ist insbesondere im Zusammenhang mit 
Snowboards und Snowboardzubehör (inkl. Wintersportbekleidung) bekannt, was 
aber auch eine gewisse Strahlkraft in Bezug auf T-Shirts, Pullover etc. hat. Die mit 
der umstrittenen Marke gekennzeichnete Ware wird gemäss Angaben der Klägerin 
über insgesamt rund 180 Händler vertrieben (vgl. KB 24; Befragung C.________, 
pag. 203 Z. 89). Darunter befinden sich auch in der Schweiz äusserst bekannte 
Sporthändler wie H.________, I.________ sowie (früher) J.________ (vgl. KB 24, 
KB 43 ff.). Bei der Auflistung (KB 24) allein handelt es sich zwar um eine blosse 
Parteibehauptung. Die geltend gemachte Anzahl der Händler ist zudem gestützt auf 
diese Auflistung nicht gänzlich nachvollziehbar, beinhaltet die Liste doch mehr als 
270 Händler. Allerdings sind dabei auch verschiedene Standorte der gleichen Unter-
nehmung aufgelistet – so etwa 53 Standorte von H.________, 82 Standorte von 
I.________ sowie 23 Standorte von J.________. Werden die Mehrfachnennungen 
von (bloss) diesen drei grössten Distributoren abgezogen, verbleiben noch ca. 115 
Partner. So oder anders ist aber belegt, dass die Produkte der Klägerin von zahlrei-
chen Händlern in der ganzen Schweiz vertrieben werden. Namentlich sind (auch) 
zahlreiche Lieferungen an die genannten drei bekanntesten und ein breites Publikum 
ansprechenden Distributoren mittels entsprechenden Rechnungen nachgewiesen 

17

(vgl. KB 43 ff.). Die Verbreitung an ein grösseres Publikum ist damit erstellt. Insge-
samt ist folglich zwar belegt, dass die klägerische Marke bekannt ist, insgesamt aber 
(gerade auch betreffend T-Shirts und Pullover) nicht in einem solchen Mass, dass 
dies den Schutzumfang zu erhöhen vermöchte. 

18.3 Zusammenfassend verfügt die Wortmarke NITRO über keine erhöhte originäre 
Kennzeichnungskraft und (unter den potenziellen Abnehmern) über eine maximal 
leicht erhöhte Bekanntheit. Ob dies ausreicht, um den Schutzumfang zu erweitern, 
kann offenbleiben. Denn es ist – wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen wer-
den – bereits bei Annahme eines durchschnittlichen Schutzumfanges von einer Ver-
letzung des Markenrechts auszugehen.

19. Zeichenähnlichkeit

19.1 Die Klägerin macht geltend, die Beklagte übernehme die Marke der Klägerin, positi-
oniere diese prominent und allfällige weitergehende Elemente würden klar in den 
Hintergrund treten, so dass insgesamt eine erhebliche Zeichenähnlichkeit bestehe 
(Klage, Rz. 30, 33 f.). Sie legt zum Beweis T-Shirts, ein Kapuzenpullover sowie Bilder 
von Bekleidungsstücken der Beklagten bei, auf welchen der Zusatz «CIRCUS» im 
Vergleich zu «NITRO» grafisch (zum Teil deutlich) kleiner dargestellt wird (vgl. etwa 
KB 36-38, 73, 78 f.).

Die Beklagte führt aus, die Zeichenähnlichkeit sei zu verneinen, da dem schwachen 
Element «NITRO» zwei weitere Elemente hinzugefügt worden seien – das Wortele-
ment «CIRCUS» und das grafische Element der stilisierten Bombe. Das schwache 
Element «NITRO» gehe im neuen Zeichen auf (Klageantwort, Rz. 73).

19.2 Der Gesamteindruck einer Marke wird in erster Linie durch die kennzeichnungskräf-
tigen Bestandteile geprägt. Schwache Elemente vermögen ihn weniger zu beeinflus-
sen. Gemeinfreie Elemente spielen eine noch untergeordnetere Rolle. Dennoch kön-
nen gemeinfreie Bestandteile den Gesamteindruck einer Marke mitbeeinflussen 
(JOLLER, SHK MSchG, N 129 f. zu Art. 3; BGE 122 III 382 E. 5b S. 389 [Kamillosan]). 
Bei Wortmarken bestimmt sich die Zeichenähnlichkeit durch Schriftbild, Wortklang 
und Sinngehalt. Besteht eine Ähnlichkeit in Bezug auf nur eines dieser drei Ele-
mente, so genügt dies nach ständiger Rechtsprechung in der Regel, um die jüngere 
Marke vom Markenschutz auszuschliessen (JOLLER, SHK MSchG, N 140 zu Art. 3; 
vgl. auch STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 59 f. zu Art. 3; Richtli-
nien des IGE, S. 260).

Marken mit identischen charakteristischen, d.h. kennzeichnenden Bestandteilen sind 
ähnlich, wenn die anderen Elemente den Gesamteindruck zu wenig massgeblich be-
einflussen. Keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr liegt demgegenüber vor, 
wenn die zu vergleichenden Marken im Wortklang nur in Elementen übereinstimmen, 
die an sich nicht eintragungsfähig sind, wie beschreibende Angaben, einfache Zei-
chen oder Freizeichen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 71 f. zu 
Art. 3).

Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend 
unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den 

18

fraglichen Waren bzw. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Die-
ses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon aus-
zugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder 
weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen 
Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen 
Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkom-
menen Gedächtnis haften zu bleiben (BGE 121 III 377 E. 2a S. 378 [Boss/Boks]; vgl. 
auch JOLLER, SHK MSchG, N 138 f. zu Art. 3; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK 
MSchG, N 40 f. zu Art. 3). Die massgebenden Verkehrskreise ergeben sich gestützt 
auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (STÄDELI/BRAUCH-
BAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 162 zu Art. 3; JOLLER, SHK MSchG, N 51 zu 
Art. 3). Auszugehen ist von den aktuellen und potentiellen Abnehmern der Waren 
und/oder Dienstleistungen, wobei diese abstrakt und nicht mit Blick auf einen allfäl-
ligen spezialisierten Einsatz der Waren respektive Dienstleistungen zu bestimmen 
sind (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 163 zu Art. 3).

19.3 Soweit die Ähnlichkeit der Zeichen betreffend bringt die Klägerin zunächst zu Recht 
vor, es sei unerheblich, dass die Beklagte eine Marke mit der stilisierten Bombe ein-
getragen habe; relevant sei der markenmässige Gebrauch von «NITRO» durch die 
Beklagte (Replik, Rz. 98 f.). Denn Marken, die als reine Wortmarken hinterlegt wur-
den, sind nach der Schweizer Praxis in jeder grafischen Gestaltung geschützt. Wird 
eine jüngere Marke in einer von der älteren Marke abweichenden Form mit Gross-
/Kleinbuchstaben etc. gestaltet, hat dies keinen Einfluss auf die Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 78 zu Art. 3; 
JOLLER, SHK MSchG, N 142 zu Art. 3).

Der erste Teil («NITRO») des Zeichens der Beklagten ist identisch mit der Wort-
marke der Klägerin. Bei zusammengesetzten Zeichen wird im Allgemeinen davon 
ausgegangen, dass der erste Teil einprägsamer ist und beim Publikum besser in 
Erinnerung bleibt als der zweite (vgl. JOLLER, SHK MSchG, N 148 zu Art. 3; Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts B-1077/2008 vom 3. März 2009 E. 7.1 [SKY / Sky-
SIM]). Weiter birgt die unveränderte Übernahme einer Marke mit einer weiteren Er-
gänzung in der Regel eine Verwechslungsgefahr. Wird eine ältere Marke oder einer 
ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbständiges Element 
wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine 
Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen(-
element) derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität 
verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbständiges Element erscheint 
(vgl. Richtlinien des IGE, S. 260 mit Hinweisen auf die Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-1077/2008 vom 3. März 2009 E. 7.3 [SKY / SkySIM] sowie B-
201/2009 vom 26. Mai 2009 E. 6.5 [Atlantic (fig.) / TISSOT ATLAN-T]). Dies ist vor-
liegend jedoch gerade nicht der Fall. Denn es liegen keine besonderen Umstände 
vor, die den Bestandteil «CIRCUS» als besonders dominant erscheinen liessen. Er 
wird vielmehr lediglich als Zusatz zu «NITRO» wahrgenommen, zumal diesem ers-
ten Bestandteil wie dargelegt eine grössere Bedeutung zukommt und dem Betrach-
ter eher in Erinnerung bleibt. Dies gilt umso mehr mit Blick auf einzelne konkrete 
Darstellungen der Beklagten, bei welchen NITRO grafisch wesentlich grösser dar-
gestellt wird (vgl. insbesondere die in Klage, Rz. 20, abgebildeten Verwendungen). 

19

Das Schriftbild wird weiter auch von der Wortlänge bestimmt. Das Zeichen der Be-
klagten wird durch den Zusatz «CIRCUS» wesentlich länger. Jedoch tritt dieser Teil 
bei zahlreichen Darstellungen auf den Shirts der Beklagten grafisch stark in den Hin-
tergrund. Die Wortlänge ist insofern von untergeordneter Bedeutung und vermag 
nicht ins Gewicht zu fallen. Hinzu kommt, dass nebst dem Wortbestandteil von der 
Beklagten vielfach auch die Darstellung in Grossbuchstaben übernommen worden 
ist.

19.4 Nachdem die Verwendung der Beklagten die Marke der Klägerin als Ganzes über-
nimmt, gleichzeitig aber keine dominanten Bestandteile hinzugefügt werden, ist nach 
dem Gesagten insgesamt von einer erheblichen Zeichenähnlichkeit auszugehen.

20. Identität bzw. Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen

20.1 Die Klägerin führt aus, die Waren der beiden Parteien, die mit «NITRO» gekenn-
zeichnet würden, seien identisch; es handle sich jeweils um Sportbekleidung (Klage, 
Rz. 36).

Die Beklagte stellt sich dagegen auf den Standpunkt, den Sportartikeln und der 
Sportbekleidung der Klägerin stünden Dienstleistungen der Klasse 41 gegenüber. 
Die Verwendung auf den T-Shirts sei rein dekorativ und werde nicht als Herkunfts-
hinweis in Bezug auf das konkrete Produkt wahrgenommen bzw. wenn, dann bloss 
als Merchandise-Artikel (Klageantwort, Rz. 64; Replik, Rz. 77 ff. und 90).

20.2 Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu zie-
henden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken 
kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren 
und/oder Dienstleistungen würden aus ein und demselben Unternehmen stammen 
oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von 
verbundenen Unternehmen hergestellt (Richtlinien des IGE, S. 256).

Ob Waren oder Dienstleistungen gleichartig sind, definiert sich aufgrund einer rein 
gattungsbezogenen Sichtweise, wobei alle marketingmässigen Segmentierungen 
bezüglich Preis und Qualität keine Rolle spielen (MARBACH, SIWR III/1, N 796 und 
822; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 128 zu Art. 3). Gleichartig-
keit zwischen Waren und Dienstleistungen kann dann gegeben sein, wenn die 
Dienstleistung eine marktlogische Folge der Lieferung ist oder die Dienstleistung 
marktüblich mit der Lieferung der Ware verbunden wird (JOLLER, SHK MSchG, N 336 
zu Art. 3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3663/2011 vom 17. April 2013 
E. 5.3 [Intel inside/Galdat inside]). Teilweise lässt die Rechtsprechung bei selbstän-
dig angebotenen Waren und Dienstleistungen bereits einen funktionellen Zusam-
menhang genügen. So sind beispielsweise kosmetische Produkte unabdingbar, um 
kosmetische Dienstleistungen zu erbringen (JOLLER, SHK MSchG, N 341 zu Art. 3; 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7502/2006 vom 7. August 2007 E. 4.2 [Cha-
nel/Haute Coiffure Chanel]). Gleichartigkeit kann insbesondere zwischen Waren und 
diesbezüglichen Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen vorliegen 
(JOLLER, SHK MSchG, N 338 zu Art. 3). Der Umstand, dass sich Waren üblicher-
weise an klar abweichende Abnehmerkreise wenden, kann hingegen gegen die 
Gleichartigkeit bestimmter Waren sprechen (JOLLER, SHK MSchG, N 313 zu Art. 3; 
MARBACH, SIWR III/1, N 835; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK MSchG, N 137 

20

zu Art. 3; Urteil des Bundesgerichts 4C.392/2000 vom 4. April 2001 E. 2b [Jaguar]; 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6600/2007 vom 23. Januar 2009 E. 7.3 [Ce-
rezyme]).

20.3 Sowohl die Klägerin wie auch die Beklagten kennzeichnen Sportbekleidungsartikel 
mit den streitgegenständlichen Zeichen.

Die mit NITRO bzw. NITRO CIRCUS gekennzeichneten Produkte dürften zudem ins-
gesamt über ähnliche Abnehmerkreise verfügen. Jedenfalls ist davon auszugehen, 
dass ein Teil der Fans der Stuntshows der Beklagten sich auch für die Snowboard- 
und Freestyleszene interessiert. Es gibt denn auch Events, die beide Sparten (Free-
ski- und Snowboardcontest sowie FMX, BMX und dergleichen) kombinieren; so etwa 
bis ca. 2014 die Veranstaltung freestyle.ch in der Schweiz oder aber die (weltweit 
bekannten und beachteten) X-Games in den USA.

Sodann bewirtschaften die Klägerin und die Beklagte auch qualitativ und preislich 
ein ähnliches Segment. Gemäss der Aussage des Parteivertreters der Klägerin sind 
entsprechende Hinweise von Händlern eingegangen, dass gewisse Onlineplattfor-
men Shirts anbieten würden, welche ihnen nicht zum Vertrieb zur Verfügung gestellt 
würden (Befragung C.________, pag. 203 Z. 47 ff.). Sie vertreiben ihre Produkte 
zudem zumindest teilweise über Onlineshops und verfügen damit insofern über glei-
che Vertriebskanäle.

Die Beklagte verweist im Zusammenhang mit ihrer Argumentation betreffend die 
Verwendung des Zeichens lediglich zu Merchandise-Zwecken insbesondere auf Ver-
anstaltungen wie den Grand-Prix von Bern oder das Gurtenfestival. Diese bieten je-
weils anlässlich ihrer jährlichen Events T-Shirts in Onlineshops und anlässlich der 
Veranstaltungen zum Kauf an. Der Vergleich zielt jedoch schon deshalb ins Leere, 
weil die Beklagte im Unterschied zu diesen Veranstaltern über eine sehr umfangrei-
che Kollektion verfügt (vgl. insbesondere https://________ und https://________). 
Die Produkte des Grand-Prix von Bern wie auch des Gurtenfestivals werden zudem 
jeweils bloss im Hinblick auf die jährlichen Ausgaben vertrieben und teilweise neu 
gestaltet, was als Hinweis auf den Merchandise-Charakter des Angebots verstanden 
werden kann. Namentlich auch vor dem Hintergrund, dass gemäss erstelltem Sach-
verhalt mit «NITRO CIRCUS» gekennzeichnete T-Shirts und Hoodies in die Schweiz 
bestellt werden konnten (vgl. E. 11.3 oben), ohne dass in diesem Zeitraum in der 
Schweiz Veranstaltungen der Beklagten durchgeführt worden wären (vgl. E. 6.2 
oben), kann der Argumentation der Beklagten betreffend die Eigenschaft der T-Shirts 
und Pullover als blosse Hilfswaren im Hinblick auf die Veranstaltungen nicht gefolgt 
werden. Der Onlineshop der Beklagten stellt auf deren Website zudem die erstge-
nannte Auswahloption dar. Insgesamt spricht der Auftritt der Beklagten für eine ei-
genständige Kommerzialisierung der Bekleidungsartikel (i.S. einer Kollektion) und 
damit für einen gewerbsmässigen Gebrauch des Zeichens auf diesen Waren.

Zudem ist erstellt, dass die Beklagte auch noch eineinhalb Jahre nach der letzten 
Veranstaltung in der Schweiz Bekleidungsstücke in die Schweiz lieferte (vgl. E. 11.3 
oben). Ein allfälliger Zusammenhang hätte spätestens zu dem Zeitpunkt nicht mehr 
bestanden.

https://shop.gpbern.ch

21

Daraus folgt, dass die Beklagte «NITRO CIRCUS» als Kennzeichen für Bekleidungs-
waren braucht.

20.4 Die Waren der Parteien erweisen sich demnach als gleichartig bzw. teilweise iden-
tisch.

21. Verwechslungsgefahr / Ergebnis

21.1 Zu prüfen bleibt, ob sich aus der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit bzw. 
Identität der Waren eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr ergibt.

21.2 Die Klägerin hält fest, es sei mit Blick auf die identischen Waren, die praktisch iden-
tischen Zeichen und der bloss untergeordneten Bedeutung des zusätzlichen Wort-
elements «CIRCUS» von einer ernsthaften Verwechslungsgefahr auszugehen 
(Klage, Rz. 39).

Die Beklagte gibt an, angesichts der fehlenden markenmässigen Benutzung der 
Marke «NITRO CIRCUS» (und folglich der fehlenden Produktgleichartigkeit) bestehe 
keine Verwechslungsgefahr. Auch würden die Abnehmer aufgrund der fehlenden 
oder höchstens geringen Zeichenähnlichkeit keiner Verwechslungsgefahr unterlie-
gen (Klageantwort, Rz. 74 ff.).

21.3 Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn aufgrund der Ähnlich-
keit der Marken Fehlzurechnungen zu befürchten sind, weil die massgeblichen Ver-
kehrskreise die Zeichen nicht hinreichend auseinanderzuhalten vermögen. Auf mit-
telbare Verwechslungsgefahr wird demgegenüber geschlossen, wenn sich die bei-
den Marken zwar im direkten Vergleich ohne Probleme unterscheiden lassen, auf-
grund des Gesamteindrucks jedoch befürchtet werden muss, dass die Abnehmer 
falsche Rückschlüsse ziehen könnten; sei es, dass sie die ähnlich markierten Pro-
dukte irrtümlicherweise der gleichen Serie zuordnen, oder sei es, dass sie zumindest 
von einer unternehmensmässigen Verbundenheit ausgehen (MARBACH, SIWR III/1, 
N 689).

Je stärker sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat, desto grösser ist sein 
Schutzumfang und je näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert 
sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss 
sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu 
bannen (Urteil des Bundesgerichts 4A_281/2011 vom 26. September 2011 E. 2.1 
[Appenzeller/Appenberger]; vgl. auch BGE 128 III 96 E. 2c S. 99 [Orfina]).

21.4 Hinsichtlich der kennzeichenmässigen Verwendung des Zeichens NITRO CIRCUS 
durch die Beklagte wird vorab auf die entsprechenden vorstehenden Ausführungen 
verwiesen (E. 16 oben).

Betreffend die relevanten Verkehrskreise ist sodann festzustellen, dass NITRO auf-
grund der Wintersportaffinität der Schweizerinnen und Schweizer hierzulande einem 
breiteren Publikum bekannt ist als NITRO CIRCUS. Die Verkehrskreise sind kaum 
vergleichbar mit den teilweise von den Beklagten als Vergleich beigezogenen Län-
dern USA und Australien. Denn der Wintersport ist in der Schweiz vergleichsweise 
wesentlich stärker verbreitet und das Schweizer Publikum hat kaum die gleiche Affi-
nität zu motorisiertem Actionsport – jedenfalls im Vergleich zu den USA.

22

Ist den betreffenden Verkehrskreisen NITRO CIRCUS nicht bekannt und gelangen 
sie trotzdem zum Angebot der Beklagten, kann der Zusatz «CIRCUS» als Hinweis 
auf eine Untermarke der Klägerin oder auf ein bestimmtes Produktsortiment wahr-
genommen werden. Dies gilt umso mehr bei gewissen Darstellungen der Beklagten, 
bei denen der Zusatz «CIRCUS» auch grafisch untergeordnet ist. 

Soweit die Beklagte ausführt, eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht, da die Ab-
nehmer bewusst auf die Website der Beklagten gelangen würden (vgl. etwa erster 
Parteivortrag der Beklagten, pag. 217 Rz. 19), kann dem bereits mit Blick auf die weit 
verbreitete Verwendung von Suchmaschinen nicht gefolgt werden.

Nach dem Gesagten liegen zudem gleichartige Waren vor (E. 20 oben) und es be-
steht eine erhebliche Zeichenähnlichkeit zwischen dem Registereintrag der Klägerin 
und der kennzeichenmässigen Verwendung der Beklagten (E. 19 oben). 

21.5 Unter Berücksichtigung aller Umstände, wonach zwar kein erheblich erweiterter 
Schutzbereich besteht, gleichzeitig aber eine grosse Zeichenähnlichkeit sowie teil-
weise identische Waren, ist festzuhalten, dass Fehlzurechnungen durchaus möglich 
sein können, sicherlich aber die fälschliche Annahme von wirtschaftlichen Verbin-
dungen (mittelbare Verwechslungsgefahr). Insgesamt ist folglich eine Verwechs-
lungsgefahr zu bejahen.

22. Demnach verfügt die Klägerin gestützt auf ihre Marke NITRO, CH P-383504, einen 
Unterlassungsanspruch betreffend mit dem Zeichen «NITRO» gekennzeichnete 
Bekleidung.

23. Nachdem bereits gestützt auf das MSchG ein Unterlassungsanspruch besteht, erü-
brigt sich eine Prüfung des lauterkeitsrechtlichen Verbietungsrechts. 

V. Vollstreckung

24. Strafandrohung

24.1 Die Klägerin beantragt, das Verbot sei für den Wiederholungsfall unter Androhung 
der Straffolgen von Art. 292 des Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) anzuordnen.

24.2 Lautet ein Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden, 
so können gemäss Art. 343 ZPO verschiedene Vollstreckungsmassnahmen ange-
ordnet werden. Der Massnahmenkatalog in Abs. 1 enthält eine Strafandrohung nach 
Art. 292 StGB (Bst. a), eine Ordnungsbusse bis zu CHF 5‘000.00 (Bst. b), eine Ord-
nungsbusse bis zu CHF 1‘000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (Bst. c), eine 
Zwangsmassnahme (Bst. d) und eine Ersatzvornahme (Bst. e).

Die Anordnung des konkreten Vollstreckungsmittels liegt im Ermessen des Gerichts, 
welches nicht an die beantragten Massnahmen gebunden ist. Dabei ist die zur 
Durchsetzung des Anspruchs wirksamste Anordnung zu wählen und der Grundsatz 
der Verhältnismässigkeit zu wahren (HUBER, Die Vollstreckung von Urteilen nach der 
Schweizerischen ZPO, Diss. Basel 2016, Rz. 334 ff. und 341; ZINSLI, BSK ZPO, N 4 
zu Art. 343 ZPO). 

23

24.3 Es erscheint vorliegend angezeigt und verhältnismässig, die Verpflichtung zur Un-
terlassung mit einer Vollstreckungsmassnahme zu kombinieren. Gestützt auf 
Art. 343 Abs. 1 Bst. a ZPO wird das angeordnete Verbot daher mit der Strafandro-
hung gemäss Art. 292 StGB an die Organe der Beklagten verbunden.

25. Die Klägerin hat ihr Unterlassungsbegehren ohne geografische Einschränkung for-
muliert. Aus der Begründung zum Begehren, welche mit zu berücksichtigen ist, ergibt 
sich jedoch ohne Weiteres, dass sich dieses nur auf die Schweiz beziehen soll (vgl. 
etwa Klage, Rz. 11, 22, 26; Replik, Rz. 13, 17 ff.). Dem Verbot, mit dem Zeichen 
«NITRO» gekennzeichnete Sportbekleidung anzubieten, zu verkaufen, in Verkehr 
zu bringen, zu bewerben, sonst wie im Geschäftsverkehr zu verwenden oder bei 
entsprechenden Handlungen in irgendeiner Weise mitzuwirken ist demnach der Zu-
satz «in der Schweiz» beizufügen. 

26. Der vorliegende Entscheid wird dem IGE in vollständiger Ausfertigung zugestellt 
(Art. 240 ZPO i.V.m. Art. 54 MSchG). 

VI. Kosten

27. Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Prozesskosten zu tragen. 
Sie setzen sich aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung zusammen 
(Art. 95 Abs. 1 ZPO), wobei die Kantone Tarife für die Prozesskosten festsetzen 
(Art. 96 ZPO).

28. Da die Klägerin vollumfänglich obsiegt, werden die Prozesskosten in Anwendung 
von Art. 106 Abs. 1 ZPO der Beklagten auferlegt. Gründe gemäss Art. 107 f. ZPO, 
die für eine vom Verfahrensausgang abweichende Aufteilung sprechen würden, lie-
gen keine vor. Insbesondere stellt auch der Teilvergleich anlässlich der Verhandlung 
bzw. der Rückzug der Rechtsbegehren 2 und 3 keinen solchen Grund dar, haben 
die Parteien doch explizit vereinbart, dass dies keine Auswirkungen auf die Kosten-
verlegung haben soll (vgl. pag. 225). Auch die territoriale Eingrenzung des Begeh-
rens auf die Schweiz rechtfertigt keine teilweise Kostenauferlegung an die Klägerin, 
denn aus der Klagebegründung geht ohne Weiteres direkt hervor, dass die Klage 
bloss auf ein Unterlassen innerhalb der Schweiz abzielt. 

29. Gerichtskosten

29.1 Die Gerichtskosten bestehen vorliegend aus der Pauschale für den Entscheid (Ent-
scheidgebühr, Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO). Die Entscheidgebühr richtet sich haupt-
sächlich nach dem Streitwert des Verfahrens (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 21 EG ZSJ und 
Art. 42 Abs. 1 des Dekrets betreffend Verfahrenskosten und die Verwaltungsge-
bühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [Verfahrenskostendekret, 
VKD; BSG 161.12]). Der Streitwert wird durch die Rechtsbegehren bestimmt (Art. 91 
Abs. 1 ZPO). Er wird von der Klägerin usanzgemäss auf CHF 100‘000.00 geschätzt 
(Klage, Rz. 12).

24

29.2 Bei einem Streitwert in dieser Höhe betragen die Gerichtskosten zwischen 
CHF 5‘000.00 und CHF 40‘000.00 (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 21 EG ZSJ und Art. 42 
Abs. 1 Bst. c VKD). Innerhalb dieses Rahmens bemisst sich die Entscheidgebühr 
nach dem gesamten Zeit- und Arbeitsaufwand, der Bedeutung des Geschäfts sowie 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kostenpflichtigen (Art. 5 VKD). Die or-
dentliche Gebühr gemäss den Richtlinien zur Festsetzung der Gerichtsgebühren und 
Vorschüsse in Zivilverfahren vor Obergericht (Beschluss der Zivilabteilung des Ober-
gerichts vom 14. Dezember 2010) für einen Streitwert von CHF 100‘000.00 bis 
CHF 149‘999.00 beträgt CHF 14‘625.00. Nach der Durchführung des Schriftenwech-
sels und einer eintägigen Verhandlung sowie nach Wegfall der Begehren betreffend 
Rechenschaftsablage ist der Zeit- und Arbeitsaufwand als durchschnittlich zu be-
zeichnen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Parteien sowie die Bedeutung 
des Geschäfts sind ebenfalls als durchschnittlich einzustufen. Insofern erscheint eine 
Entscheidgebühr von CHF 14‘600.00 der Streitsache angemessen.

29.3 Die Gerichtskosten in der Höhe von CHF 14‘600.00 werden mit dem von der Klägerin 
geleisteten Kostenvorschuss in derselben Höhe verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 
Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin die Gerichtskosten von CHF 14‘600.00 zu 
ersetzen.

30. Parteientschädigung

30.1 Als Parteientschädigung sind im vorliegenden Verfahren der Ersatz notwendiger 
Auslagen und die Kosten einer berufsmässigen Vertretung zu berücksichtigen 
(Art. 95 Abs. 3 Bst. a und b ZPO).

30.2 Die Kosten einer berufsmässigen Vertretung liegen bei einem Streitwert zwischen 
CHF 50‘000.00 und CHF 100‘000.00 zwischen CHF 3‘900.00 und CHF 23‘700.00 
(Art. 41 Abs. 2 des kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG 168.11] i.V.m. Art. 5 
Abs. 1 der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes [PKV; 
BSG 168.811]). Bei einem Streitwert von CHF 100‘000.00 ergibt sich ein interpolier-
tes Mittel von CHF 15‘800.00 (vgl. Beschluss der Zivilabteilung des Obergerichts des 
Kantons Bern vom 6. März 1997, publ. in: in dubio 4/97, S. 20 f.).

Innerhalb des Rahmens bemessen sich die Kosten einer berufsmässigen Vertretung 
nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand, der Bedeutung der Streitsache und 
der Schwierigkeit des Prozesses (Art. 41 Abs. 3 KAG). Hinzu kommen die Auslagen 
(Art. 2 PKV).

30.3 Rechtsanwalt A.________ macht in seiner Kostennote einen Aufwand von 106 Stun-
den à CHF 300.00 (ausmachend CHF 31‘800.00) zuzüglich Auslagen von 
CHF 636.00 sowie Mehrwertsteuer geltend (pag. 226 f.).

30.4 Das vorliegende Verfahren erweist sich betreffend die dargelegten Kriterien (vgl. 
E. 30.2 oben) in jeder Hinsicht als durchschnittlich. Das geltend gemachte Honorar 
erweist sich insofern als zu hoch, zumal der klägerische Rechtsanwalt bei der Be-
rechnung des Rahmens den massgeblichen Kostenrahmen für Streitwerte von über 
CHF 100‘000.00 heranzieht. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass sich der vorliegende 
Streitwert an der obersten Grenze des massgebenden Rahmens bewegt. Unter 

25

Berücksichtigung dieser Umstände erscheint insgesamt ein Honorar von 
CHF 22‘000.00 als der Streitsache angemessen.

30.5 Hinzu kommen die notwendigen Auslagen (Art. 95 Abs. 3 Bst. a ZPO; Art. 2 PKV). 
Unter diesem Titel macht der Rechtsanwalt der Klägerin einen Betrag von 
CHF 636.00 geltend, was zu keinen Bemerkungen Anlass gibt.

30.6 Nicht zu berücksichtigen ist dagegen die Mehrwertsteuer. Denn ist die ersatzberech-
tigte Partei selbst mehrwertsteuerpflichtig, wie dies bei der Klägerin der Fall ist (, wird 
die Mehrwertsteuer auf Honorar und Auslagen bei der Festlegung des Parteikosten-
ersatzes nicht berücksichtigt (Praxisfestlegung gemäss Beschluss der Zivilabteilung 
des Obergerichts des Kantons Bern vom 13. November 2014; Urteil des Verwal-
tungsgerichts des Kantons Bern VGE 100.2013.137 vom 26. Mai 2014 E. 6.4 und 
6.5, publ. in: BVR 2014 S. 484 ff.).

30.7 Die Beklagte hat der Klägerin somit eine Parteientschädigung von total 
CHF 22‘636.00 zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

26

Das Handelsgericht entscheidet:

1. Die Klage wird gutgeheissen und der Beklagten wird ab Datum der eingetretenen 
Rechtskraft des Urteils verboten, mit dem Kennzeichen «NITRO» gekennzeichnete Be-
kleidung in der Schweiz anzubieten, zu verkaufen, in Verkehr zu bringen, zu bewerben, 
sonst wie im Geschäftsverkehr zu verwenden oder bei entsprechenden Handlungen in 
irgendeiner Weise mitzuwirken.

2. Im Zuwiderhandlungsfall gegen das Verbot gemäss Ziff. 1 hiervor können die Organe 
der Beklagten nach Art. 292 StGB mit einer Busse von bis zu CHF 10‘000.00 bestraft 
werden. Art. 292 StGB (Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen) lautet wie folgt:

«Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafan-
drohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.»

3. Die Gerichtskosten, bestimmt auf CHF 14‘600.00, werden der Beklagten auferlegt und 
mit dem Gerichtskostenvorschuss der Klägerin in derselben Höhe verrechnet. Die Be-
klagte wird verurteilt, der Klägerin die Kosten in der Höhe von CHF 14‘600.00 zu erset-
zen.

4. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 22‘636.00 
(inkl. Auslagen, keine MwSt) zu bezahlen.

5. Zu eröffnen (per Einschreiben):
- den Parteien

Mitzuteilen:
- dem Institut für Geistiges Eigentum

Bern, 17. Februar 2020
(Ausfertigungsdatum: 2. Juli 2020)

Im Namen des Handelsgerichts

Der Vizepräsident:

Oberrichter Schlup

 
Die Gerichtsschreiberin:

Brönnimann

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, 
Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 39 ff., 72 ff. und 90 ff. 
des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) geführt werden. Die Beschwerde muss den Anforderungen 
von Art. 42 BGG entsprechen. 

Hinweis: Der Entscheid ist rechtskräftig.