# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** a3eef36e-bd5d-5722-9197-336fc867359a
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2013_011
**Docket/Reference:** O2013_011
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/65/

## Full Text

O2013_011 

1 

Verfügung des Bundespatentgerichts 
i.S. A. AG gegen B B.V. vom 27. Mai 2015 

Regeste: 

Art. 1 Abs. 2 PatG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 2 PatG: Erfinderische Tätigkeit 
Erfinderische Tätigkeit kann nur bejaht werden, wenn sie bezüglich aller vorgebrachten Entge-
genhaltungen, welche als nächstliegender Stand der Technik in Frage kommen, gegeben ist. 
Legt eine dieser Entgegenhaltungen die Erfindung nahe, ist unbesehen der anderen Entge-
genhaltungen auf Nichtigkeit zu erkennen (E. 5.6) 

Art. 1 al. 2 LBI en relation avec l’art. 7 al. 2 LBI : Activité inventive 
L’activité inventive ne peut être admise que si elle est réalisée vis-à-vis de toutes les antériori-
tés invoquées pouvant être prises en considération au titre de l’état de la technique le plus 
proche. Si l’invention découle d’une manière évidente de l’une de ces antériorités, la nullité est 
prononcée indépendamment des autres antériorités (consid. 5.6). 

Art.1 comma 2 LBI in relazione con l’art. 7 comma 2 LBI: Attività inventiva 
L’attività inventiva può essere riconosciuta solo se è data nei confronti di tutte le anteriorità 
prodotte, che possono venire considerate come arte nota più vicina. Se una di queste anteriori-
tà rende ovvia l’invenzione, la nullità va dichiarata indipendentemente dalle altre anteriorità (c. 
5.6). 

Art. 1 al. 2 PatA in conjunction with art. 7 al. 2 PatA: Inventiveness 
Inventiveness can only be affirmed if it is given relative to each prior art document put forward, 
which can be taken as closest prior art document. If one of these prior art documents renders 
the claimed invention obvious, irrespective of the other prior art documents nullity has to be 
pronounced. 

 
 
 
 
 
 
B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

O2013_011

V e r f ü g u n g v o m   2 7 .   M a i 2 0 1 5

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Mepha Pharma AG, Kirschgartenstr. 14, 4051 Basel, 

vertreten durch Rechtsanwalt Andrea Mondini und Rechts-
anwalt Philipp Groz, Schellenberg Wittmer Rechtsanwälte,
Löwenstrasse 19, Postfach 1876, 8021 Zürich, und patent-
anwaltlich beraten durch Dr. Andreas Welch, Hepp Wenger 
Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil,

Klägerin

gegen

Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, NL-2031 BN 
Haarlem,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame, Lenz & 
Staehelin, Bleicherweg 58, 8027 Zürich, patentanwaltlich 
beraten durch Dr. Jan Morf, Abitz & Partner, Arabella-
strasse 17, DE-81925 München,

Beklagte

Gegenstand

Nichtigkeit eines ergänzenden Schutzzertifikats

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Der Präsident zieht in Erwägung:

1. Prozessgeschichte

1.1 Mit  Eingabe  vom  12.  Juli  2013  reichte  die  Klägerin  die  vorliegende 
Klage ein und stellte folgende Rechtsbegehren:

"1. Das ergänzende Schutzzertifikat Nr. C00491443/01 "Desogestrelum" sei für 

nichtig zu erklären.

2.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, inklusive Kosten des notwendi-

gerweise beigezogenen Patentanwalts sowie zuzüglich Mehrwertsteuer, zu 
Lasten des Beklagten."

1.2 Mit der Klageantwort vom 6. März 2014 beantragte die Beklagte die 
Klageabweisung  unter  Kosten- und  Entschädigungsfolgen  zulasten  der 
Klägerin.

1.3 Am  4.  Juni  2014  fand  eine  Instruktionsverhandlung  statt,  welche je-
doch zu keiner vergleichsweisen Lösung führte.

1.4 Die  Replik  erfolgte  mit  Eingabe  vom  2.  September  2014,  die  Duplik 
mit  Eingabe  vom  22.  Oktober  2014,  mit  welcher die  Beklagte  ihre 
Rechtsbegehren wie folgt änderte:

"1. Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden 

kann.

2. Eventualiter  sei  Vormerk  zu  nehmen,  dass  die  Beklagte  die Patentansprü-

che  des  Schweizer  Teils  des  europäischen Patents  EP  0  491 443  B1  wie 

folgt  einschränkt,  und  es  sei die  Klage  im  Übrigen  abzuweisen,  soweit  da-

rauf eingetreten werden kann:

1.  A combination and contraceptive kit comprising 28 sequential daily dos-

age  units  for  oral  administration each  containing  as  the  sole  contracep-

tively  effective ingredient  from  70  to  80  micrograms  of  desogestrel,  3-

ketodesogestrel, or mixtures thereof

2.  The combination and contraceptive kit of claim 1 wherein said progesto-

gen is 3-ketodesogestrel present in a quantity of 75 micrograms per dos-

age unit.

3.  The combination and contraceptive kit of claim 1 wherein said progesto-

gen  is  desogestrel  present  in  a  quantity  of 75  micrograms  per  dosage 

unit.

4.  The use of an oral daily dosage unit consisting essentially of 70 to 80 mi-

crograms  of  a  progestogen selected  from the  group  of  progestogens 

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consisting  of desogestrel, 3-ketodesogestrel,  or  mixtures  thereof  in  the

preparation of a drug delivery system, said drug delivery system charac-

terized by consisting of 28 daily dosage units containing only a progesto-

genic compound as sole therapeutically effective ingredient.

5.  A  drug  delivery  system  comprising  a  package  containing 28  daily  se-

quential dosage units consisting essentially of from 70 to 80 micrograms 

of  a  compound  selected from the  group  consisting  of  desogestrel,  3-

ketodesogestrel, and mixtures thereof

6.  A contraceptive kit of the type containing 28 progestogen-only daily dos-

age  units,  wherein  the improvement  comprises  using from 70  to  80  mi-

crograins of 3-ketodesogestrel,  desogestrel,  or  mixtures  thereof as the 

progestogen in said daily dosage units.

7.  A  process  of  manufacturing  a  drug  delivery  system comprising:  mixing 

predetermined quantities of a progestogen selected from the group con-

sisting  of desogestrel,  3-ketodesogestrel, and mixtures thereof  with pre-

determined  quantities  of excipients and converting the mixture into dos-

age units each containing 70 to 80 µg of desogestrel, 3-ketodesogestrel, 

or mixtures thereof and packaging 28 of said dosage units into a kit.

8.  The  process  of claim  7  wherein  said  mixture  is  converted into  dosage 

units selected from the group consisting of capsules and tablets.

3.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin, unter Ein-

schluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen."

1.5 Die Stellungnahme zur Duplik erfolgte mit Eingabe vom 25. Novem-
ber 2014, mit welcher die Klägerin die folgenden Rechtsbegehren stellte:

(1)  Das ergänzende Schutzzertifikat Nr. C00491443/01 “Desogestrelum“ sei für 

nichtig zu erklären.

(2)  Eventualiter, für den Fall, dass die Patentansprüche gemäss Ziff. 2 des

Rechtsbegehrens der Duplik der Beklagten vom 22. Oktober 2014 einge-
schränkt werden sollten, sei das ergänzende Schutzzertifikat Nr. 
C00491443/01 "Desogestrelum" für nichtig zu erklären.

(3)  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, inklusive Kosten des notwendi-

gerweise beigezogenen Patentanwalts sowie zuzüglich Mehrwertsteuer, zu 
Lasten der Beklagten."

1.6 Mit  Eingaben  vom  12.  Dezember  2014,  17.  Dezember  2014  sowie
12.  Januar  2015  erfolgten  weitere  Stellungnahmen  bzw.  Noveneingaben 
der Parteien. Mit Schreiben vom 30. Januar 2015 wurden die Parteien zur 
Hauptverhandlung auf den 2. Juni 2015 vorgeladen.

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1.7 Am  26.  Februar  2015  erstattete  Richterin  Dipl. chem.,  Dr.  rer.  nat. 
Hanny Kjellsaa-Berger ein Fachrichtervotum. Die Klägerin verzichtete mit 
Eingabe  vom  16.  März  2015  auf  eine  Stellungnahme,  während  die  Be-
klagte mit Eingabe vom 17. März 2015 dazu Stellung nahm. 

1.8 Mit Eingaben je vom 25. März 2015 verzichteten die Parteien auf die 
Durchführung der Hauptverhandlung. 

1.9 Mit  Schreiben  vom  31.  März  2015  wurde  den  Parteien  Gelegenheit 
gegeben,  um  sich  zum  Rechtsschutzinteresse  zu  äussern,  nachdem die 
die maximale Laufzeit des im Streit liegenden ergänzenden Schutzzertifi-
kats ESZ Nr. C00491443/01 am 27. März 2015 abgelaufen war. 

1.10 Die  Stellungnahmen  der  Parteien  erfolgten  je  mit  Eingabe  vom 
17. April 2015. Mit Eingabe vom 30. April 2015 erfolgte eine weitere Stel-
lungnahme der Klägerin, welche der Beklagten zur Kenntnisnahme zuge-
stellt wurde.

2. Parteien, Sachverhalt

2.1 Die  Klägerin  ist  eine  schweizerische  Aktiengesellschaft  und  eine  in 
der  Schweiz  führende  Generikaanbieterin.  Sie  gehört  seit  Oktober  2011 
zur Teva-Gruppe, dem international grössten Generikaanbieter. 

2.2 Die  Beklagte  ist  eine  niederländische  Gesellschaft und  gehört  zum 
weltweit tätigen amerikanischen Konzern Merck & Co., der ein forschen-
des pharmazeutisches Unternehmen ist.

2.3 Das Patent EP 0 491 433 B1 wurde am 12. Dezember 1991 mit Prio-
rität vom 17. Dezember 1990 angemeldet und am 13. März 1996 erteilt. 

Beansprucht wird ein oral einzunehmendes Verhütungsmittel, das nur ei-
ne Gestagen-Komponente, nämlich Desogestrel, 3- Ketodesogestrel oder 
ein Gemisch  davon, enthält.  Am  25.  Juli 2000 wurde  auf  Grund  der 
Marktzulassung  von  Cerazette® der  Antrag  auf  Erteilung  eines  ergän-
zenden Schutzzertifikats  (ESZ) gestellt.  Das  ergänzende  Schutzzertifikat 
Nr.  C00491443/01  wurde  am  31.  Juli  2002  erteilt  und  betrifft  "Desoge-
strelum". Die  Beklagte  ist  Inhaberin  dieses  ergänzenden  Schutzzertifika-
tes.

2.4 Die  Klägerin  macht  zusammengefasst  geltend,  dass  zum  Zeitpunkt 
der Anmeldung des europäischen Patents EP 0 491 433 B1 bereits Ver-

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hütungsmittel  auf dem  Markt  gewesen  seien,  einerseits  Kombinations-
präparate bestehend aus einer Östrogen- und einer Gestagenkomponen-
te  und  andererseits  sogenannte  Mini-Pillen  bestehend  aus  einer  Gesta-
gen-Komponente.  Der  in  der  EP  0 491  433  B1 beschriebene  Wirkstoff, 
Desogestrel, sei bereits als Gestagen-Komponente in einer Kombination-
spille  seit  1982  in  der  Schweiz  zugelassen,  Marvelon®.  Als  relevanten 
Stand der Technik, der die Erfindung nahelegen soll, verweist die Klägerin 
auf drei Dokumente. Die Erfindung gemäss der EP 0 491 433 B1 sei da-
her naheliegend und somit nichtig. 

2.5 Dagegen wendet die Beklagte ein, dass der nächste Stand der Tech-
nik in diesem Fall die sogenannte Mini-Pille sei. Der von der Klägerin ge-
nannte Stand der Technik könne sich nicht auf die Entwicklung einer Pro-
gestagen-Pille  beziehen. Die  in  den  von  der  Klägerin  genannten Doku-
menten beschriebenen Studien seien auf die Entwicklung einer Kombina-
tionspille  gerichtet.  Dies  gehe  daraus  hervor,  dass  das  Desogestrel  je-
weils  nur  21  Tage verabreicht  worden  sei und  nicht  über  einen  ganzen 
Zyklus.  Ausserdem  sei  es  üblich,  die  Komponenten  einer Kombination 
einzeln zu testen. Einzig die bisher bekannten Mini-Pillen seien nächster 
Stand der Technik. 

2.6 Auf diese und weitere Parteivorbringen ist nachfolgend insoweit ein-
zugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist.

3. Prozessuales

3.1 Die  Klägerin  hat  Sitz  in  der  Schweiz,  die  Beklagte hat  ihren  Sitz  in 
den Niederlanden. Es liegt somit ein internationaler Sachverhalt vor. Ge-
mäss Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 22 Nr. 4 LugÜ sowie Art. 26 Abs. 1 lit. 
a PatGG ist das Bundespatentgericht ausschliesslich zuständig zur Beur-
teilung der vorliegenden Klage.

3.2 Rechtsschutzinteresse

Die Klägerin hat ihr Rechtsschutzinteresse in ihrer Klageschrift damit be-
gründet, dass sie einerseits und die Beklagte andererseits Konkurrentin-
nen auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Arzneimitteln
seien. Die Klägerin sei eine führende Anbieterin von Generika und wolle
ein  generisches  Arzneimittel  mit  Desogestrel  in  einer Menge  von  75  µg 
als Wirkstoff in der Schweiz auf den Markt bringen. Das Klageschutzrecht 
der  Beklagten  stünde  der  Herstellung  und  Vermarktung  eines  entspre-

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chenden  generischen  Präparats  in  der Schweiz  entgegen. Die  Klägerin 
respektiere gültige  Schutzrechte.  Sie  sei aber  im  vorliegenden  Fall  zum
Schluss gekommen, dass der Beklagten überhaupt kein Patentschutz für 
ein  Präparat enthaltend  75  µg Desogestrel  zustehe.  Das  ergänzende
Schutzzertifikat  Nr.  C00491443/01  "Desogestrelum" sei  nichtig.  Sie  be-
fürchte jedoch, mit der Aufnahme der Vermarktung eines derartigen Prä-
parats  in  der  Schweiz  von der Beklagten  aus  diesem  ergänzenden 
Schutzzertifikat  wegen  angeblicher  Patentverletzung  eingeklagt  zu  wer-
den.  Sie  werde  somit  durch  das  zu  Unrecht  eingetragene  ergänzende 
Schutzzertifikat  Nr.  C00491443/01 "Desogestrelum" in  ihrer  wirtschaftli-
chen  Bewegungsfreiheit  behindert,  so  dass  das  Feststellungsinteresse 
klar gegeben sei.

Nachdem die die maximale Laufzeit des im Streit liegenden ergänzenden 
Schutzzertifikats  ESZ  Nr.  C00491443/01  am  27.  März  2015  abgelaufen 
ist,  scheint  das  geltend  gemachte  Rechtsschutzinteresse  nicht  mehr  ge-
geben.  Dazu  wurde  den  Parteien  Gelegenheit  zur  Stellungnahme  gege-
ben. 

Die  Klägerin  teilte  mit  ihrer  Stellungnahme  vom 17.  April  2015  mit, dass 
die  Beklagte  auf  Nachfrage  der  Klägerin  hin  schriftlich  bestätigt  habe, 
dass sie auf jegliche monetären Ersatzansprüche in Bezug auf die angeb-
liche  Verletzung  des  Klageschutzrechts  verzichte,  weshalb  sie  die  Mei-
nung des Gerichts teile, dass mit dem Ablauf des Klageschutzrechts das 
Rechtschutzinteresse für das vorliegende Verfahren weggefallen sei, tei-

le. 

Auch die Beklagte teilte mit ihrer Stellungnahme vom 17. April 2015 mit, 
dass  sie  die  Auffassung  des  Gerichts,  dass  das  Rechtsschutzinteresse 
an der vorliegenden Klage mit Ablauf des ergänzenden Schutzzertifikats 
Nr. C00491443/01 der Beklagten endgültig weggefallen sei. Die Beklagte
verzichte  auf jegliche monetären Ersatzansprüche  in  Bezug  auf  die  Ver-
letzung  des  Klageschutzrechts  durch  das  Generikum  der  Klägerin.  Die-
sen  Verzicht, den  sie der  Klägerin  bereits  vorgängig  mitgeteilt  habe,  er-
kläre sie nochmals verbindlich gegenüber dem Gericht und der Klägerin. 
Vor diesem Hintergrund sei nicht ersichtlich, welchen Nutzen eine Nichti-
gerklärung des Klageschutzrechts für die Klägerin noch haben könnte.

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4. Gegenstandslosigkeit

Nachdem  das  Rechtsschutzinteresse  infolge  Ablaufs  der  maximalen 
Laufzeit  des  streitgegenständlichen  Schutzzertifikats  Nr.  C00491443/01 
am 27. März 2015 sowie der Erklärung der Beklagten, dass sie auf jegli-
che  Schadenersatzansprüche  aus  einer  allfälligen  Verletzung  des  ge-
nannten  Schutzzertifikats  verzichte,  nachträglich  weggefallen  ist,  ist  das 
vorliegende Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben (Art. 242 ZPO).

5. Kosten- und Entschädigungsfolgen

5.1 Ausgangsgemäss sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu re-
geln. Da  das  Verfahren  als  gegenstandslos abzuschreiben ist,  sind die 
Prozesskosten  nach  Ermessen  zu  verteilen  (Art.  107  Abs.  1  lit.  e  ZPO). 
Dabei  ist  zu  berücksichtigen,  welche  Partei Anlass  zur  Klage  gegeben 
hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei wel-
cher  Partei  Gründe  eingetreten  sind,  die  zur Gegenstandslosigkeit  des 
Verfahren geführt haben und welche Partei unnötigerweise Kosten verur-
sacht hat.1

5.2 Die  Klägerin  macht geltend,  dass  die  Gerichtskosten  vollständig  der 
Beklagten  aufzuerlegen  seien,  und  dass  der  Klägerin  eine  volle  Partei-
entschädigung  zuzusprechen  sei,  wie  wenn  sie  obsiegt  hätte. Die  Pro-
zesskosten seien nach dem mutmasslichen Obsiegen und Unterliegen zu 
verteilen,  wenn  das  Rechtsschutzinteresse  aus  einem  Grund  dahinfalle, 
welchen keine  der  Parteien  zu  vertreten  habe.  Das  mutmassliche Pro-
zessergebnis sei dabei gestützt auf die Akten und ohne eigenes Beweis-

verfahren  in  summarischer  Weise  zu  beurteilen. Vorliegend  habe keine 
der Parteien die Gegenstandslosigkeit zu vertreten. Das Rechtsschutzin-
teresse  falle wegen Ablauf  des  Klageschutzrechts  weg,  worauf  die  Par-
teien  keinen direkten  Einfluss  hätten.  Zum  Zeitpunkt  der  Klageeinrei-
chung am 12. Juli 2013 habe die verbleibende Laufzeit des Klageschutz-
rechts noch beinahe zwei Jahre betragen. Sie habe in guten Treuen da-
von ausgehen dürfen, dass vor Ablauf des Klageschutzrechts ein Urteil in 
der  Sache  ergehen  würde. Aufgrund  des  Fachrichtervotums  sei davon 
auszugehen,  dass  das  Klageschutzrecht  für  nichtig erklärt  worden  wäre 
und sie somit vollständig obsiegt hätte. Entsprechend seien die Gerichts-
kosten vollständig der Beklagten aufzuerlegen und ihr sei eine Parteient-

1 Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 16 zu Art. 

107 ZPO; BSK ZPO-Rüegg, N 8 zu Art. 107 ZPO.

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schädigung  zuzusprechen. Bei  der  Bestimmung  der  Höhe  der  Parteient-
schädigung  sei zu  berücksichtigen,  dass  das  Verfahren  sehr  aufwändig 
gewesen  sei und  die  Parteien  bis  zum  Urteil  keinen  weiteren  Aufwand 
mehr  gehabt hätten.  Entsprechend  wäre  eine  Reduktion  der  Parteient-
schädigung  nicht  angezeigt. Die  Klägerin  habe ihre  Kostennoten fortlau-
fend  eingereicht,  letztmals  mit  Eingabe  vom  30.  März 2015.  Hiermit  rei-
che sie die Kostennote für den seit der Eingabe vom 30. März 2015 ent-
standenen  Aufwand  ein.  Insgesamt  seien ihr durch  den  Beizug  des  Pa-
tentanwalts  notwendige  Auslagen  in  der  Höhe  von  CHF  64'080.– ent-
standen.  Die  Aufwendungen  der anwaltlichen  Vertretung  hätten  insge-
samt CHF 74'042.45 betragen.

5.3 Die  Beklagte  macht  demgegenüber  geltend,  dass  bereits  im  Zeit-
punkt  der  Klageeinleitung  absehbar  gewesen  sei,  dass  das  vorliegende 
Verfahren  realistischerweise  nicht  mehr  vor  Ablauf  der  Laufdauer  des 
Klageschutzrechts abschliessbar  gewesen  sei.  Um  die  angeblich  ange-
strebten  Ziele  zu fördern,  hätte  die  Klägerin folglich  entweder früher kla-
gen sollen oder den Ablauf der Schutzdauer abwarten und auf diese Wei-
se  erhebliche  Verfahrens- und  Parteikosten  sparen  können.  Durch  die 
späte  Klageerhebung  habe die  Klägerin unnütze  Aufwendungen  verur-
sacht,  was  bei  der  Kostenverlegung  zusätzlich  zulasten  der  Klägerin zu 
berücksichtigen sei. Die Beklagte halte im Übrigen vollumfänglich an den 
Ausführungen in ihren Rechtsschriften in Bezug auf die Rechtsbeständig-
keit des Klageschutzrechts fest.

Die Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung richte sich haupt-
sächlich nach dem Streitwert, wobei auch der Komplexität des Verfahrens 
und  dem  zeitlichen  Aufwand  Rechnung  zu tragen  seien.  Der  Streitwert 
der  vorliegenden  Streitigkeit  sei von  den  Parteien  übereinstimmend mit 
CHF  500'000.– beziffert  worden,  was  zu  einer  Parteientschädigung  im 
Umfang  von  CHF  24'000.– bis  CHF 70'000.– führe.  Da  der  Schriften-
wechsel abgeschlossen  sei und  die  Parteien  auf  die  Durchführung  der 
Hauptverhandlung  verzichtet hätten,  beantrage sie,  dass  die Parteient-
schädigung  auf  CHF  50'000.– festzusetzen  sei. Bei  den  notwendigen 
Auslagen seien die Kosten für die patentanwaltliche Unterstützung durch
Dr. Jan Morf von Abitz & Partner zu berücksichtigen. Diese Kosten belie-
fen  sich  auf  EUR 37'638.65.  Sie  beantrage,  dass  diese  Kosten  im  Um-
fang von CHF 38'000.– als notwendige Auslagen zu entschädigen seien.
Gesamthaft  beantrage sie  für  das  vorliegende  Verfahren  folglich  eine 
Entschädigung in Höhe von CHF 88'000.–.

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5.4 Keine  der  Parteien  hat  die  Gegenstandslosigkeit  verursacht. Dem 
Argument  der  Beklagten,  es  sei bereits  im  Zeitpunkt  der  Klageeinleitung 
absehbar  gewesen,  dass  das  vorliegende  Verfahren  realistischerweise 
nicht mehr vor Ablauf der Laufdauer des Klageschutzrechts abschliessbar 
gewesen sei, weshalb die Klägerin mit ihrer Klage unnötigerweise Kosten 
verursacht hätte, kann nicht gefolgt werden. Die Klage wurde am 12. Juli 
2013 eingereicht, somit über 20 Monate vor Ablauf der Schutzdauer. Die 
mittlere  Verfahrensdauer  für  Nichtigkeitsklagen  betrug  in  den  Jahren 
2012, 2013 und 2014 224, 413 und 216 Tage (vgl. Geschäftsberichte des 
Bundespatentgerichts)  und  somit  weit  weniger  als  20  Monate.  Wie  die 
Klägerin zudem zutreffend festgehalten hat fällt das Rechtsschutzinteres-
se einer Nichtigkeitsklage nicht zwingend weg, wenn die Schutzdauer ei-
nes Schutzrechts abläuft, da gegen den Nichtigkeitskläger z.B. noch An-
sprüche  aus  dem  erloschenen  Schutzrecht  geltend  gemacht  werden
könnten. Das Rechtsschutzinteresse ist vorliegend insbesondere deshalb 
weggefallen,  weil  die  Beklagte  auf  die  Geltendmachung  von  finanziellen 
Ansprüchen verzichtet hat. 

5.5 Zur  Beurteilung  der  Rechtsbeständigkeit  des  Schutzzertifikats liegt
ein  Fachrichtervotum  vom  26.  Februar  2015  von  Richterin  Dipl.  chem., 
Dr. rer. nat. Hanny Kjellsaa-Berger vor (Art. 183 Abs. 3 ZPO). Dieses hält 
Folgendes fest: 

5.5.1 Das dem Schutzzertifikat zugrundeliegende Patent

Die Erfindung betrifft ein oral einzunehmendes Mittel zur Empfängnisver-
hütung enthaltend Desogestrel, 3-Ketodesogestrel oder ein Gemisch da-
von, sowie deren Verwendung und Herstellung. Dabei handelt es sich um 
eine  Pille,  die  nur  eine  Komponente,  nämlich  nur  ein  Gestagen  enthält. 
Zum  Zeitpunkt  der  Erfindung waren  bereits  die  klassischen  Pillen  (Kom-
binationspillen  oder  COC)  und  Mini-PiIlen  (Nur-Gestagen-Pillen  oder
POP)  auf  dem  Markt  erhältlich.  Die  klassische  Pille  enthält  eine  Gesta-
gen- und eine Östrogen-Komponente, die Mini-PiIle enthält nur eine Ge-
stagen-Komponente.  Während  die  klassische  Pille  gute empfängnisver-
hütende  Eigenschaften  hat,  ist  sie  nicht  für  alle  Frauen  geeignet.  Für 
Frauen,  die  aus medizinischen  Gründen kein Östrogen  nehmen können, 
wurde  die  sogenannte  Mini-PiIIe  entwickelt. Allerdings waren/sind  diese 
Pillen  nicht  "sicher". Die  hier  zur  Entscheidung  stehende Erfindung  wird 
durch den Schweizer Teil der EP 0 491 443 B1 geschützt.

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5.5.2 Patentansprüche

Anspruch  1  richtet  sich auf eine  Kombination  und  Empfängnisverhü-
tungspackung, umfassend sequentielle tägliche Dosiseinheiten zur oralen 
Verabreichung,  von  denen  jede  als  einzigen  empfängnisverhütend  wirk-
samen Bestandteil 70 bis 80 µg Desogestrel, 3-Ketodesogestrel oder Mi-
schungen davon enthält.

Die Ansprüche 2-4 spezifizieren die Anzahl der Dosiseinheiten (Anspruch 
2), den Wirkstoff und die genaue Menge (Ansprüche 3 und 4).

Anspruch 5 richtet sich auf die Anwendung einer täglichen oralen Dosis-
einheit,  bestehend im Wesentlichen  aus  70-80  µg eines Gestagens,  das 
aus  der  Gruppe  von  Gestagenen  bestehend  aus  Desogestrel,  3-
Ketodesogestrel  oder Mischungen  davon  ausgewählt  wird,  bei  der  Her-
stellung  eines Arzneiabgabesystems,  wobei  dieses Arzneiabgabesystem 
dadurch  gekennzeichnet  ist,  dass  es  aus täglichen  Dosiseinheiten  be-
steht,  die  eine Gestagen  Verbindung  als  einzigen  therapeutisch  wirksa-
men Bestandteil enthält.

Anspruch 6 richtet sich auf ein Arzneiabgabesystem umfassend eine Pa-
ckung, die 26-30 sequentielle tägliche Dosiseinheiten enthält, die im We-
sentlichen aus 70-80 µg einer Verbindung bestehen, die aus der Gruppe
bestehend  aus  Desogestrel,  3-Ketodesogestrel  und  Mischungen  davon 
ausgewählt wird.

Anspruch 7 richtet sich auf eine Empfängnisverhütungspackung vom Ty-
pus mit täglichen Nur-Gestagen Dosiseinheiten, wobei die Verbesserung 
die  Anwendung  von  70-80  µg  3-Ketodesogestrel,  Desogestrel 

oder Mischungen  davon  als  das  Gestagen  in  diesen  täglichen  Dosisein-
heiten umfasst.

Anspruch 8 richtet sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines Arzneiab-
gabesystems,  umfassend:  Mischen  vorbestimmter Mengen  eines  Gesta-
gens,  das  aus  der  Gruppe  bestehend  aus  Desogestrel,  3- Ketodesoge-
strel und Mischungen davon ausgewählt wird, mit vorbestimmten Mengen 
Arzneiträgern  und  Umwandeln  der Mischung  in  Dosiseinheiten,  von  de-
nen  jede  70  bis  80  µg Desogestrel,  3-Ketodesogestrel  oder  Mischungen
davon enthält, und Abpacken einer Mehrzahl dieser Dosiseinheiten in ei-
ne Packung.

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Eventualiter  beantragt  die  Beklagte,  die  Patentansprüche  durch Angabe 
der Anzahl (28) sequentieller Dosiseinheiten einzuschränken:

Anspruch  1: Kombination  und  Empfängnisverhütungspackung,  umfas-
send  28  sequentielle  tägliche Dosiseinheiten  zur  oralen  Verabreichung, 
von denen jede als einzigen empfängnisverhütend wirksamen Bestandteil 
70-80 µg  Desogestrel,  3-Ketodesogestrel  oder  Mischungen  davon  ent-
hält.

Der ursprüngliche Anspruch 2 fällt dadurch weg, die Ansprüche 2-3 spezi-
fizieren den Wirkstoff und die genaue Menge. In den übrigen Ansprüchen
(Anwendung,  System,  Kit  und  Herstellung)  wird ebenfalls  die Anzahl  der
Dosiseinheiten spezifiziert.

5.5.3 Die Klägerin macht geltend, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung des 
Klagepatents bereits Verhütungsmittel auf dem Markt gewesen seien, ei-
nerseits Kombinationspräparate bestehend aus einer Östrogen- und einer
Gestagenkomponente  und  andererseits  sogenannte  Mini-Pillen  beste-
hend aus einer Gestagen-Komponente. Der im Streitpatent beschriebene 
Wirkstoff Desogestrel sei bereits als Gestagenkomponente in einer Kom-
binationspille, Marvelon®, seit 1982 in der Schweiz zugelassen gewesen. 
Als relevanten Stand der Technik, der die Erfindung nahelegen soll, nennt 
die Klägerin folgende Dokumente:

- Act. 1_15,  von  G.  Cullberg  et  al.,  "Central  and  peripheral  effects of 
desogestrel 15-60 µg daily for 21 days in healthy female volunteers", Acta 
Obstet Gynecol Scand Suppl 1982, 111:21-28;

- Act. 1_16, von L. Viinikka et al., "Biological effects of a new and potent 
progestagen. A clinical study", Acta Endocrinologica, 1976, 83, 429-438;

- Act. 1_17, von L. Viinikka et al., “Ovulation inhibition by a new bw-dose 
progestagen‘, Contraception, July 1977, 16 (1), 51-58.

Diese  Dokumente  würden Studien  zur  Bestimmung  der  Ovulations-
hemmdosis von  Desogestrel,  welche  zu  60  µg  ermittelt  worden  sei,  be-
schreiben. In diesen Studien sei eine sequentielle orale Gabe von Deso-
gestrel  allein beschrieben  und  für  die  Empfängnisverhütung  vorgeschla-
gen worden. Den Dokumenten act. 1_15, 1_16 und 1_17 könne entnom-
men werden, dass Blutungsereignisse (insbesondere "spotting") bei einer 
Dosis  von  60  µg  Desogestrel  nur  bei  etwa  1/3  aller  Probandinnen  über-

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haupt aufgetreten seien. Über Beschwerden, verursacht durch eventuelle 
Ovarzysten oder weitere Beschwerden von klinischer Bedeutung sei nicht 
berichtet  worden.  Im  Dokument  act.  1_17  stehe zudem,  dass  auf  Grund 
der erzielten Resultate Org 2969 (Desogestrel) alleine oder in Kombinati-
on  mit  einem  Östrogen  auf  seine  Verwendung  als empfängnisverhüten-
des Mittel weiterverfolgt werden sollte.

Die Klägerin stützt sich zudem auf folgende Dokumente:

- Act. 1_19, von G. Merki-Feld, M. Münch, Antikonzeptiva – Gestagenme-
thoden,  Schweiz  Med.  Forum  38 (2001),  935-937,  ist  nachpubliziert  und 
soll  als  Beweis  für  (immer  noch  vorhandene) Nebenwirkungen  der  Nur-
Gestagen  Pille,  u.a.  für  auch  die  Nebenwirkungen  von  Cerazette®  die-
nen.

- Act.  1_20,  New  Product  Review  (April  2003),  Cerazette®.  Dieses  Do-
kument ist nachpubliziert und gibt eine Übersicht über die Eigenschaften 
von Cerazette®. Darin wird erwähnt, dass die Ovulation in 97% der Fälle 
inhibiert  wird,  dass  der  Pearl-Index  bei  0.41  sei.  Es  wird  auch  erwähnt, 
dass  fast  50%  der Frauen  unregelmässige  Blutungen  haben,  und  dass 
die  Nebenwirkungen  sich  nicht  wesentlich  von den  anderen  Nur-
Gestagen Pillen unterscheiden.

- Auch act. 1_21 von Rice et al. "A comparison of the inhibition of ovula-
tion  achieved  by  desogestrel  75  µg and  levonorgestrel  30  µg  daily",  Hu-
man reproduction, 1999 14(4), p. 982-985, ist nachpubliziert.

- Das  Gutachten  von  Prof.  H.  Kuhl  bespricht  die  Dokumente  act. 1_15-

1_17  und  belegt,  dass  die Ovulationshemmung  von  60  µg  Desogestrel 
bereits  1976  bekannt  war.  Es nimmt  auch  zu  den  im Patent  genannten 
überraschenden  Vorteilen  der  erfindungsgemässen  Verhütungsmethode 
Stellung. Es kommt  dabei  zum  Schluss,  dass  diese  Vorteile  entweder 
nicht bestehen oder zumindest nicht überraschend seien.

In  der  Replik  wiederholt  die  Klägerin,  dass  der  von  ihr  genannte  Stand 
der Technik  die  Lösung des  Problems für  die  Fachperson  nahelege.  Die 
Argumente  werden  durch  ein  zusätzliches,  ergänzendes  Gutachten  von
Prof. Kuhl vom 14.06.2013 untermauert. U.a. wird darin ausgeführt, dass 
eine Versuchsdauer von 21 Tagen nicht unbedingt auf die Entwicklung ei-
nes  Kombinationspräparates  zielen  müsse.  Da  es  sich  um  Studien zur 
Bestimmung  der Ovulationshemmdosis  von  Desogestrel  handle,  und  die 

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Ovulation  in  der  Regel  am  14. Tag  des  Zyklus  stattfinde,  seien  21  Tage 
ausreichend  für  eine  Voruntersuchung  mit  wenigen Probandinnen.  Die
Resultate  könnten  sowohl  die  Entwicklung  einer  Nur-Gestagen  Pille  als 
auch für die Entwicklung einer Kombinationspille relevant sein.

5.5.4 Die  Beklagte  macht  demgegenüber  geltend, dass  das  Patent  und 
somit  das  ergänzende Schutzzertifikat  aufrecht  zu  erhalten  seien.  Sie 
führt  aus,  dass der nächste  Stand  der  Technik  in  diesem  Fall  die soge-
nannte Mini-Pille sei. Die Zusammensetzung, Wirkungsweise und Verab-
reichungsart der Mini-Pille werde mit act. 27_2 belegt. 

Die  Beklagte erläutert  zudem,  warum  der  von  der  Klägerin  genannte 
Stand der Technik sich nicht auf die Entwicklung einer Progestagen Pille 
beziehen könne.

Diese Ausführungen  werden  auf  drei Gutachten  von  L.  Kloosterboer  ge-
stützt, der im ersten Gutachten ausführlich erklärt, weshalb die Dokumen-
te act. 1_15, 1_16 und 1_17 nicht als nächster Stand der Technik zählen
könnten. Die in diesen Dokumenten beschriebenen Studien seien auf die 
Entwicklung  einer Kombinationspille  gerichtet,  was  daraus  hervorgehe, 
dass  das  Desogestrel  jeweils  nur  21  Tage verabreicht  worden  sei und 
nicht über einen ganzen Zyklus. Ausserdem sei es üblich, die Komponen-
ten einer Kombination einzeln zu testen. Einzig die bisher bekannten Mi-
ni-Pillen  seien  nächster  Stand  der Technik.  Im zweiten  Gutachten  erläu-
tert L. Kloosterboer den Wirkmechanismus der Kombinationspille und der
Mini-Pille und erklärt, wie die Dokumente act. 1_15, 1_16 und 1_17 zu in-

terpretieren  seien.  Im  dritten  Gutachtenwird  die Auswirkung  der  Einnah-
me  eines  Progestagens  alleine  (Mini-PilIe)  oder  einer  Kombination  aus 
einem Östrogen  und  einem  Progestagen  (Kombinationspille)  erklärt. Die 
Aussagen  werden  auf folgende  Dokumente gestützt:  U. Alapiessa  et  aL, 
Acta Obstet Gynecol Scand Suppl 1979; 85: 1-21; L. Viinikka et al., Eur J 
Clin Pharmacol. 1979; 15: 349-355; L. Viinikka et al, Acta Endocrinol (Co-
penh). 1980; 93: 375-379.

5.5.5 Gemäss Art. 1 Abs. 2 PatG ist keine Erfindung, was sich in nahelie-
gender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Die erfinderische Tätig-
keit  wird  üblicherweise  gemäss  dem  Aufgabe-Lösungsansatz  ermittelt, 
indem zunächst  der  nächstliegende  Stand  der  Technik  definiert  wird.  In 
einem  zweiten  Schritt  ist  die  objektiv  zu lösende  technische Aufgabe  zu 
bestimmen.  Zu  diesem  Zweck  sind  zuerst  die  Unterschiede  zwischen 

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dem Stand der Technik und der beanspruchten Erfindung zu untersuchen. 
Anschliessend  kann  die objektive  technische Aufgabe formuliert  werden. 
In einem dritten Schritt ist schliesslich danach zu fragen, ob die Fachper-
son ausgehend vom Stand der Technik und der technischen Aufgabe die 
beanspruchte Erfindung nicht nur finden könnte, sondern tatsächlich ohne 
weiteres finden würde.2

Der Stand der Technik im massgebenden Zeitpunkt ist in seiner Gesamt-
heit,  gewissermassen  als  "Mosaik", zu  betrachten. Alle  der  Öffentlichkeit 
zugänglichen  Lehren,  alle  Entgegenhaltungen sind  miteinander  als  der
technische Erfahrungsschatz anzusehen, der der mit normaler Kombina-
tionsgabe ausgestatteten Fachperson bzw. Fachteam für die Lösung der 
Aufgabe zur freien Auswertung zur Verfügung gestanden hat.3

Stand der Technik: Die Dokumente act. 1_15, 1_16 und 1_17 sowie Do-
kument act. 27_2 können als nächstliegender Stand der Technik verwen-
det werden. Die Autoren der Dokumente act. 1_15-17 geben keinen Hin-
weis, ob die Studien im Hinblick auf die Entwicklung einer Nur-Gestagen-
Pille oder im Hinblick auf die Entwicklung einer klassischen Pille gemacht 
wurden.  Das Argument  der  Beklagten,  dass  die  Fachperson  die  Doku-
mente act. 1_15, 1_16 und 1_17 nicht berücksichtigt hätte, ist nicht stich-
haltig. Die Fachperson ist in diesem Fall mit der praktischen Entwicklung
von  Mitteln  zur  Empfängnisverhütung  beschäftigt,  dies  schliesst  sowohl 
die klassische Pille als auch die Nur-Gestagen-Pille ein.

Gemäss  Patentschrift besteht  die  zu  lösende  Aufgabe  darin,  eine  Nur-

Gestagen-Verhütungsmethode bereitzustellen, welche eine bessere Ovu-
lationshemmung  als  die  gängigen  Mini-Pillen aufweist,  ohne  die  Häufig-
keit  der  intermenstruellen  Blutungen  zu  erhöhen  und  ohne  zu  persistie-
render funktioneller Zystenbildung zu führen (Col. 2, 18-21). Die Aufgabe 
wurde durch Anspruch 1 gelöst, d.h. durch die Bereitstellung einer Kom-
bination  und Empfängnisverhütungspackung,  umfassend  sequentielle 
tägliche  Dosiseinheiten  zur  oralen  Verabreichung, von  denen  jede  als 
einzigen empfängnisverhütend wirksamen Bestandteil 70-80 µg Desoge-
strel, 3-Ketodesogestrel  oder  Mischungen  davon  enthält,  eventualiter 28 
sequentielle tägliche Dosiseinheiten zur oralen Verabreichung.

2 Pedrazzini/Hilti, Europäisches und schweizerisches Patent- und 

Patentprozessrecht, 3. A., Bern 2008, S. 132 f.; Kroher, in: Singer/Stauder, 
EPÜ, 6. A., Art. 56 N 38-53

3 BGE 4A_541/2013, Urteil vom 2. Juni 2014, E. 5.2.1.

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Anspruch 1 enthält folgende Merkmale:

1. Kombination und Empfängnisverhütungspackung,

2. umfassend (eventualiter, 28) sequentielle tägliche Dosiseinheiten zur

3. oralen Verabreichung, von denen jede

4. als einzigen empfängnisverhütend wirksamen Bestandteil 70 bis 80 µg

5. Desogestrel, 3-Ketodesogestrel oder Mischungen davon enthält.

Ausgehend  von  einem  der  gleichwertigen  Dokumente  act.  1_15,  1_16 
oder  1_17  unterscheidet  sich  dieser  Anspruch  vom  Stand  der  Technik 
von  70-80  µg  pro  Einheit  Desogestrel, 
durch  die  Menge 
3-Ketodesogestrel  oder Mischungen,  als  einziger  wirksamer  Bestandteil. 
Dies  gilt  auch  für  die  Ansprüche  5  (Anwendung),  6 (Arzneiabgabesys-
tem), 7 (Empfängnisverhütungspackung), 8 (Verfahren). Die Aufgabe be-
steht somit in der Bestimmung der wirksamen Dosis des Gestagens.

Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird eine Fachperson heran-
gezogen, die gut ausgebildet, jedoch weder Experte auf dem Fachgebiet 
noch  ein  Spezialist  mit  hervorragenden  Kenntnissen ist.  Sie  hat  Zugang 
zur einschlägigen Literatur. Sie hat jedoch keine erfinderischen Fähigkei-
ten.4 Es geht hier darum, die richtige Dosierung und Verabreichungsform 
zur  erfolgreichen  Herstellung  des  in Frage  stehenden  Arzneimittels  zu 
finden. Die  Fachperson  ist  somit  ein  Team  aus  einem  Mediziner  und 
Pharmakologen, das sich mit der praktischen Entwicklung von Mitteln zur 
Empfängnisverhütung beschäftigt.

Wie bereits erwähnt, ist zum Zeitpunkt der Patentanmeldung sowohl der 
im Streitpatent als auch der im Verfahren genannte Stand der Technik der 
Fachperson  bekannt. Die  Fachperson  kennt  die  klassische  Pille  beste-
hend aus einer Kombination von einem Östrogen-Derivat und einem Ge-
stagen.  Sie  kennt  deren  Wirkung,  Nebenwirkungen  und  Dosierung. Die 
Fachperson  weiss,  dass  es  für  Frauen,  welche  die  Kombinationspillen 
nicht vertragen, östrogenfreie Mini-Pillen gibt. 

Weiterhin ist der Fachperson bekannt, dass Desogestrel in Kombinations-
pillen  verwendet  wird,  Marvelon®  und  Mercilon®. Die  Fachperson  weiss 
auch, dass Desogestrel, in Mengen > 60 µg/Tag verabreicht, die Ovulati-

4 Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 39/93; Heinrich, Kommentar 
zum PatG/EPÜ, Art. 1 N 79-85; Kroher, in: Singer/Stauder, EPÜ, 6. A., Art. 56 
N 117-122

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on  vollständig hemmt, dass  auch  Mengen  von  125  und  150  µg  Desoge-
strel  verträglich  sind (act. 1_16, sowie  Marvelon®  und  Mercilon®). Der 
Einwand  von  L.  Bennink, es sei  nicht  zu  erwarten gewesen,  dass  Deso-
gestrel  alleine  in  der  Hälfte der  Dosis  von  Mercilon®  wirken  würde,  ist 
nicht stichhaltig, weil in den Dokumenten act. 1_15, 1_16 und 1_17 einer-
seits  klar  offenbart wird,  dass  eine  Dosis  von  60  µg/Tag  die  Ovulation 
vollständig hemmt und andererseits vorgeschlagen wird, Desogestrel als 
alleiniges  Verhütungsmittel  zu  testen. Auch  bekannt  aus  den  Fachinfor-
mationen von  Micronovum®  sind  Verhütungspackungen  umfassend  se-
quentielle tägliche  Dosiseinheiten  zur  oralen  Verabreichung  von  Nur-
Gestagen  Pillen,  das  Gestagen  ist  in  diesem  Fall Norethisteron. Wie  er-
wähnt beruht  die  Erfindung  auf  der  Menge  Desogestrel,  welche  für  die 
beanspruchte Empfängnisverhütungsmethode  eingesetzt  werden  muss. 
Die minimale Menge für eine vollständige Ovulationshemmung mit Deso-
gestrel  war  bekannt  (60  µg),  zudem  war  bekannt,  dass  eine  Dosis  von 
150 µg verträglich ist (Marvelon® und Mercilon®). Die Ermittlung der Do-
sis von 70-80 µg, welche in diesem Bereich liegt, ist daher für die Fach-
person  in  Kenntnis  des  Stands der  Technik  Routinearbeit. Durch  eine 
eventuelle  Einschränkung  der Ansprüche  die  erfinderische Tätigkeit  her-
zustellen, wie mit der Duplik beantragt, gelänge in diesem Fall nicht. Zum 
Zeitpunkt  der  Anmeldung  waren  bereits  Nur-Gestagen-Pillen  auf  dem 
Markt, und diese wurden in Packungen von 28 Einheiten verkauft, es sind 
dies zum Beispiel Micronovum®, registriert 1971. Anspruch 1 und die da-

von abhängigen Ansprüche 2-4 erfüllen die Anforderungen von Art. 1 Abs. 
2  PatG nicht.  Dies  gilt  auch  für  die Ansprüche  5-8  und  den  abhängigen 
Anspruch  9.  Diese  Ansprüche  beziehen  sich auf  die  Verwendung  einer 
täglichen oralen Dosis Einheit, auf ein Arzneiabgabesystem und auf eine
Verhütungspackung  wie  sie  auf  diesem  lndikationsgebiet  üblich  sind. 
Auch  das  Herstellungsverfahren (Anspruch  8  und  abhängiger  Anspruch 
9)  gehört  in  diesem  Fall  zur  üblichen  Herstellung  solcher Arzneiabgabe-
systeme.

5.5.6 Ausgehend  von  den  obigen  Ausführungen erfüllt  das  Patent 
EP 0 491  443  B1  die Anforderungen  nach Art.  1 Abs.  2  PatG  nicht  und 
demzufolge ist  das ergänzende  Schutzzertifikat  C00491443/01  gemäss 
Art. 140k Abs. 1 lit. e PatG nichtig.

Auf  den  Nichtigkeitseinwand  unter  Art.  140b  PatG  ist daher  nicht  mehr 
einzugehen.

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5.5.7 Parallele Verfahren in Deutschland und Frankreich

Die  obige  Beurteilung  wird  durch  die  beiden  in  Deutschland  und  Frank-
reich ergangenen Urteile untermauert. 

Das deutsche Bundespatentgericht stützt sich in seinem Urteil vom 6. Mai 
2014 bei der Ermittlung der erfinderischen Tätigkeit auf den von der Klä-
gerin auch im vorliegenden Verfahren vorgelegten Stand der Technik. Das 
deutsche Bundespatentgericht  ist  der  Auffassung,  dass  die  Lösung  der 
Aufgabe durch die vorgebrachten Dokumente der Fachperson nahegelegt 
wurde. Das ergänzende Schutzzertifikat DE 199 75 011 wurde daher für
nichtig  erklärt.  Die Zulässigkeit  des  ergänzenden  Schutzzertifikats  unter 
Art. 3 der Verordnung (EG) Nr.469/2009 wurde nicht beurteilt.

Das  Tribunal  de  Grande  Instance  de  Paris  befasst  sich  in  seinem  Urteil 
vom 5. Dezember 2014 ausführlich mit der Patentierbarkeit der 2. medizi-
nischen  Indikation.  Die  zweite  medizinische  Indikation  sei  nach Anpas-
sung  der  Gesetzgebung  nun  auch  in  Frankreich  patentierbar,  unter  der 
Voraussetzung, dass es sich um eine 2. Indikation, d.h. um die Behand-
lung einer anderen Krankheit handle. Dies sei hier nicht der Fall. Desoge-
strel  sei bereits  vor  der Anmeldung  als  Verhütungsmittel  alleine  oder  in 
Kombination beschrieben worden. Die alleinige Angabe der Dosierung sei 
nicht patentierbar (Ansprüche 5, 6 und 7), weil die Dosierung Sache des 
Arztes  sei,  dies  sei  auch  aus  der  Formulierung  der  Zulassungsbehörde 
ersichtlich.  Die Ansprüche  1,  2  und 4  wurden  auf  Grund  mangelnder  er-
finderischer Tätigkeit für  nichtig  erklärt.  Bei  der Beurteilung  der erfinderi-

schen Tätigkeit  werden  im  französischen  Verfahren  weitgehend  die  glei-
chen Dokumente wie im deutschen und auch im schweizerischen Verfah-
ren als nächster Stand der Technik berücksichtigt. Die Begründung lehnt 
sich an die Begründung des deutschen Bundespatentgerichts an.

5.6 Dem  überzeugenden  Fachrichtervotum  folgend wäre  das  ergänzen-
de Schutzzertifikat für nichtig zu erklären und die Klage gutzuheissen ge-
wesen, womit die Klägerin mutmasslich vollumfänglich obsiegt hätte. Die 
Beklagte  wendet  allerdings  gegen  das  Fachrichtervotum  ein  - und  zwar 
als  einziges  -,  das  Votum  gehe  von  einem  falschen  nächstliegenden 
Stand der Technik aus. Gehe man richtigerweise von der am Prioritätstag 
bekannten  herkömmlichen  "Minipille" als  nächstliegendem Stand  der 
Technik  aus,  liege  sehr  wohl  erfinderische  Tätigkeit  vor.  Die  Beklagte 
verweist  hierzu  auf  ihre  detaillierten  Ausführungen  in  der  Klageantwort  

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und in der Duplik. Mit dieser Argumentation verkennt die Beklagte die ge-
setzlichen  Grundlagen.  "Was  sich  in  nahe  liegender  Weise  aus  dem 
Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung" 
(Art. 1 Abs. 2 PatG). Und diesen Stand der Technik "bildet alles, was vor 
dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftli-
che  oder  mündliche  Beschreibung,  durch  Benützung  oder  in  sonstiger 
Weise zugänglich gemacht worden ist" (Art. 7 Abs. 2 PatG). Durch diesen 
ganzen  Stand  der  Technik  darf  die  Erfindung  nicht  nahegelegt  worden 
sein. Bei der Vornahme der Prüfung, ob dem so sei, wird im Rahmen des 
meist  angewendeten  Aufgabe-Lösungs-Ansatzes  in  der  Regel  zwar  von 
einem, als nächstliegend bezeichneten, Stand der Technik ausgegangen, 
aber das ist keineswegs zwingend. So hielt die Beschwerdekammer des 
EPA in T 0967/97 fest: 

"I. Stehen dem Fachmann mehrere gangbare Lösungswege offen, die die 
Erfindung  nahelegen  könnten,  dann  erfordert  es  die  ratio  des  Aufgabe-
Lösungs-Ansatzes,  die  Erfindung  in  Bezug  auf  alle  diese  Lösungswege 
zu  prüfen,  bevor  ein  die  erfinderische  Tätigkeit  bestätigendes  Urteil  ge-
troffen wird.

II. Bei Verneinung der erfinderischen Tätigkeit bedarf es keiner besonde-
ren Begründung für eine Vorauswahl von Entgegenhaltungen, auch wenn 
dem  Fachmann mehrere  gangbare  Lösungswege  zur  Verfügung stehen; 
Gegenstand der Begründung ist alleine aufzuzeigen, dass sich die Erfin-
dung für den Fachmann in Bezug auf (mindestens) einen Weg in nahelie-

gender Weise aus dem Stand der Technik ergibt".

Sprich,  das  Argument,  die Erfindung  sei  fälschlicherweise  vom  nicht  na-
heliegendsten Stand der Technik aus als nicht erfinderisch beurteilt wor-
den, während sie von einem anderen – als näherliegender bezeichneten 
– Stand  der  Technik  aus  erfinderisch  wäre,  sticht  nicht  (vgl.  dazu  auch 
BGE  138  III  111  E.  2.2).  Damit  muss  auf  den  von  der  Beklagten  ange-
sprochenen nächstliegenden Stand der Technik nicht weiter eingegangen 
werden.

Es bleibt somit dabei, dass das Schutzzertifikat für nichtig zu erklären und 
die Klage gutzuheissen gewesen wäre, weshalb die Klägerin mutmasslich 
vollumfänglich obsiegt hätte.

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In Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO sind die Kosten daher voll-
umfänglich der Beklagten aufzuerlegen. 

5.7 Die  Gerichtsgebühr 
ist  ausgehend  von  einem  Streitwert  von 
CHF 500'000.– auf CHF  30'000.– festzusetzen  (Art.  1  KR-PatGer),  der 
Beklagten  aufzuerlegen  und  mit  dem  von  der  Klägerin  geleisteten  Kos-
tenvorschuss zu verrechnen (Art. Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte hat 
der Klägerin die Gerichtsgebühr von CHF 30'000.– zu ersetzen. 

Ferner ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädi-
gung  zu  bezahlen  (Art.  111  Abs.  2  ZPO).  Der  Entschädigungsrahmen 
gemäss  Tarif  des  Reglements  über  die  Prozesskosten  (KR-PatGer)  be-
rücksichtigt  durchschnittlich  aufwändige  Prozesse.  Bei  einem  Streitwert 
von  CHF  200'000.– bis  CHF  1 Mio.  beträgt  er  CHF  24'000.– bis 
CHF 70'000.–.  Der  vorliegende  Prozess  erwies  sich  nicht  als  überdurch-
schnittlich  aufwändig,  zumal  die  Klage  noch  vor  der  Hauptverhandlung 
zurückgezogen  wurde,  womit  nicht  alle dem  Tarif  zugrundeliegenden 
Aufwendungen erbracht werden mussten. Die von der Klägerin verlangte 
Entschädigung  für  die  rechtsanwaltliche  Vertretung  von  CHF  74'042.45
erscheint deshalb überhöht. Sie ist auf CHF 50'000.– festzusetzen (Art. 3 
ff. KR- PatGer). Dieser angesichts des erwähnten Rahmens relativ hoch 
liegende  Betrag  erscheint  angemessen,  zumal  auch  die  Beklagte  eine
Entschädigung 
von 
CHF 50'000.– beantragt. Die geltend gemachten Auslagen für die patent-
anwaltliche Beratung der Klägerin von CHF 64'080.– sind belegt und die 

rechtsanwaltlichen  Aufwendungen 

die 

für 

Beklagte hat keine Einwände dagegen erhoben. Die Parteientschädigung 
ist somit insgesamt auf CHF 114'080.– festzusetzen (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. 
Art. 3 lit. a KR-PatGer).

Der Präsident verfügt:

1. Das Verfahren wird als gegenstandslos abgeschrieben.

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30'000.–.

3. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und mit dem von der Klä-
gerin  geleisteten  Kostenvorschuss  verrechnet. Die  Beklagte  hat  der 
Klägerin CHF 30'000.– zu ersetzen. 

Seite 19

4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung 

von CHF 114'080.– zu bezahlen.

5. Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien,  je  gegen  Empfangsbestäti-

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gung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 27. Mai 2015

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 28.05.2015

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