# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 3582d24c-321b-5575-af47-12060bc0662e
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2017-07-04
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2016_009
**Docket/Reference:** S2016_009
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/106/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2016_009 

Besetzung 

  U r t e i l   v o m   4 .   J u l i   2 0 1 7    

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle  
Richter Dr. phil. II, Dipl. Biochem. Andreas  
Schöllhorn Savary, 
Richter Dr. iur. Ralph Schlosser, 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

1. A,  
2. B,  

beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame, 
und Rechtsanwältin lic. iur. Lara Dorigo, beide patentanwalt-
lich beraten durch Christoph Fraefel,  

Klägerinnen 

gegen 

C,   

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Robert Briner,  

Beklagte 

Gegenstand 

Verletzung Ergänzendes Schutzzertifikat/Vorsorgliche Mass-
nahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

1.  Prozessgeschichte 

1.1  Mit  in  englischer  Sprache  verfasster  Eingabe  vom  20.  Dezember 
2016 stellten die Klägerin 1, A, und die Klägerin 2, B, gegenüber der Be-
klagten, C, die folgenden Massnahmebegehren: 

1.  Respondent  shall  be  prohibited  under  threat  of  administrative  penalty  of 
CHF  1'000  per  day  according  to  article  343  para.  1  lit.  c  ZPO  and  at  least 
CHF 5'000 according to article 343 para. 1 lit. b ZPO, as well as under threat 
of penalty for its officers according to article 292 StGB in case of future vio-
lation, to import, store, manufacture, sell or in any other way market itself or 
through  third  parties  in  Switzerland  the  pharmaceutical  product  "NNN"  as 
authorized in Switzerland on dd.mm.yy by the Swiss Agency for Therapeutic 
Products (Swissmedic approval no. 11111). 

2.  Court costs and attorney‘s fees (including patent attorney fees) shall be 

awarded against Respondent." 

1.2  Am 21. Dezember 2016 wurde der Beklagten Frist angesetzt, um zu 
erklären, ob sie mit Englisch als Parteiensprache einverstanden sei.  

1.3  Am 29. Dezember 2016 teilte die Beklagte mit, dass sie mit Englisch 
als Parteiensprache nicht einverstanden sei. Daraufhin wurde den Kläge-
rinnen  Frist  angesetzt,  eine  deutsche  Übersetzung  ihres  Massnahmebe-
gehrens einzureichen.  

1.4  Am 9. Januar 2017 ging die deutsche Übersetzung des Massnahme-
begehrens ein mit folgendem Rechtsbegehren: 

1.  Der  Gesuchsgegnerin  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 

CHF 1'000  pro  Tag  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber 

CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Or-

gane nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu ver-

bieten,  das  in  der  Schweiz  am  tt.mm.jj  durch  das  Schweizerische  Heilmitte-

linstitut  zugelassene  Arzneimittel  NNN  (Swissmedic-Zulassung  Nr.  11111) 

selbst oder durch Dritte in die Schweiz einzuführen oder in der Schweiz zu la-

gern,  herzustellen, anzubieten,  zu verkaufen oder in sonstiger Weise in Ver-

kehr zu bringen. 

2.  Alles  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  (einschliesslich  Kosten  des 

notwendigerweise  beigezogenen  Patentanwalts)  zu Lasten der Gesuchsgeg-

nerin.  

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1.5 Die Massnahmeantwort erfolgte am 27. Januar 2017 mit dem Antrag, 
das Massnahmebegehren sei abzuweisen, unter Kosten- und Entschädi-
gungsfolgen zulasten der Klägerinnen. 

1.6  Am 27. Februar 2017 erfolgte die Massnahmereplik mit unveränder-
ten Rechtsbegehren und am 20. März 2017 die Massnahmeduplik. 

1.7  Mit  Eingabe  vom  30.  März  2017  nahmen  die  Klägerinnen  Stellung 
zur Massnahmeduplik.  

1.8  Am 7. April 2017 wurde den Parteien die Besetzung des Spruchkör-
pers mitgeteilt. 

2.  Prozessuales 

Die Klägerin 1 hat ihren Sitz in den USA, die Klägerin 2 sowie die Beklag-
te haben ihren Sitz in der Schweiz. Es handelt sich somit um einen inter-
nationalen  Sachverhalt.  Gemäss Art.  1 Abs.  2  IPRG  i.V.m Art.  2 Abs.  1 
LugÜ  und Art.  10 IPRG sowie Art.  26 Abs.  1  lit. a  PatGG  ist  die  Zustän-
digkeit des Bundespatentgerichts gegeben. 

Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar. 

3.  Beurteilung 

3.1  Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die 
notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Par-
tei  glaubhaft  macht,  dass  ein  ihr  zustehender Anspruch  verletzt  ist  oder 
eine  Verletzung  zu  befürchten  ist  (lit.  a)  und  ihr  aus  der  Verletzung  ein 
nicht  leicht  wiedergutzumachender  Nachteil  droht  (lit.  b).  Glaubhaft  ge-
macht  ist  eine  Behauptung,  wenn  der  Richter  sie  überwiegend  für  wahr 
hält. Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur 
glaubhaft  zu  machen.  Ferner  muss  eine  gewisse  zeitliche  Dringlichkeit 
gegeben  sein  und  die  anzuordnende  Massnahme  muss  zudem  verhält-
nismässig sein. 

3.2  Die  Klägerin  1  ist  Inhaberin  des  bis  tt.mm.jj  laufenden  ergänzenden 
Schutzzertifikats Nr. C222 (nachstehend "ESZ"), welches in der Schweiz 
auf  der Grundlage  des europäischen  Patents  Nr. 333  (nachstehend "Pa-
tent") erteilt wurde. Gegenstand des ESZ ist der Wirkstoff X. 

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Die Klägerin 2 ist exklusive Lizenznehmerin des Patents und des ESZ für 
die  Schweiz  und  Inhaberin  der  Zulassungen  für  V®  und  W®  in  der 
Schweiz. 

Die Beklagte ist ein in S ansässiges Pharmaunternehmen. 

Am  tt.mm.jj  erhielt  die  Beklagte  eine  Zulassung  für  NNN.  Der  einzige 
Wirkstoff  dieses  Produktes  ist  X-Carbonat,  ein  Salz  von  X,  das  in  den 
Schutzbereich des gültigen ESZ fällt. 

Am 8. Dezember 2016 nahm die Beklagte an einer Tagung in O teil. Dort 
warb die Beklagte mit Plakaten für ihr Produkt „NNN“ zur Reduktion des 
Phosphatspiegels. Die Plakate zeigten eine Darstellung des Produkts mit 
dem  Produktprofil,  sowie  die  Information,  dass  das  Produkt  seit  dem 
tt.mm.jj  auf  der  Spezialitätenliste  aufgeführt  sei.  Die  Beklagte  teilte  auch 
einen  Werbeprospekt  über  ihr  NNN-Produkt  aus.  Zudem  lieferte  die  Be-
klagte  im  September  2016  rund  ein  Dutzend  Packungen  des  Produktes 
„NNN“ an D. 

3.3  Die  Klägerinnen  machen  geltend,  die  Herstellung  und  Vermarktung 
des Produktes der Beklagten verletze das gültige ESZ. Die Beklagte be-
streite  denn  auch  nicht,  dass  ihr  Produkt  in  den  Schutzbereich  des  ESZ 
falle. Sie betrachte das ESZ vielmehr als zu spät beantragt und deshalb 
als ungültig.  

Die  Beklagte  bewerbe  ihr  NNN-Produkt  aktiv.  Werbung  für  patentverlet-
zende Produkte werde als Angebot zum Verkauf qualifiziert und verstosse 
damit gegen Art. 66 lit. a in Verbindung mit Art. 8 PatG. Zudem habe die 
Beklagte das Produkt bereits vertrieben und drohe weiter damit.  

Den  Klägerinnen  drohe  ein  nicht  leicht  wiedergutzumachender  Nachteil, 
weil der Nachweis von Schäden und entgangenem Gewinn unter den vor-
liegenden  Umständen  sehr  schwierig  sei.  Jede  feststellbare  Gewinnein-
busse  könne  zahlreiche  andere  Gründe  haben,  weshalb  die  Gegenpar-
teien in der Regel den Kausalzusammenhang zwischen der Verletzungs-
handlung  und  dem  entgangenen  Gewinn  abstritten.  Solche  Beweis-
schwierigkeiten  würden  sich  auch  im  vorliegenden  Fall  ergeben.  Dazu 
komme,  dass  der  Schadensnachweis  sich  vorliegend  noch  komplizierter 
gestalte, weil die Klägerin 2 in der Schweiz drei Produkte auf X-Basis ver-
treibe.  Der  Exklusivitätsverlust  in  Bezug  auf  eine  Dosierungseinheit  des 
Nierengeschäfts würde sich auf den Umsatz der betroffenen Einheit, aber 
auch  auf  den  Rest  des  Nierengeschäfts  auswirken.  Der  Markteintritt  der 

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Beklagten  mit  dem  Preis  für  ein  Generikum,  der  etwa  30%  niedriger  sei 
als der Preis des Originalprodukts W® Filmtabletten der Klägerinnen, hel-
fe  der  Beklagten,  Marktanteile  im  gesamten  Nierenproduktgeschäft  zu 
gewinnen (also auch in Bezug auf W® Pulver und V® Tabletten). Denn al-
le  diese  Produkte  enthielten  den  gleichen  Wirkstoff  X  und  würden  übli-
cherweise  bei  der  Behandlung  von  P  bei  erwachsenen  R-Patienten  an-
gewendet.  Zudem  biete  die  Beklagte  eine  Alternativbehandlung  an,  die 
wesentlich  günstiger  ausfalle  als  die  originäre  Produktpalette.  Unter  sol-
chen Umständen sei es noch schwieriger, die Auswirkungen des Eintrittes 
eines  Generikums  auf  den  Gewinnverlust  sowie  den  Kausalzusammen-
hang für jedes einzelne Produkt zu beweisen. Der regulatorische Rahmen 
bei  Medikamenten,  die  von  der  Krankenversicherung  erstattet  würden, 
führe  zu  zusätzlichen  nicht  leicht  wieder  gutzumachenden  Nachteilen. 
Der  auf  der  Spezialitätenliste  des  Bundesamtes  für  Gesundheit  aufge-
führte  Ab-Werk-Preis  des  generischen  Produkts  der  Beklagten  sei  30% 
niedriger als der Preis des Originalprodukts der Klägerin 2. Unter solchen 
Umständen  sei  es  noch  schwieriger,  die Auswirkungen  des  Eintrittes  ei-
nes  Generikums  auf  den  Gewinnverlust  sowie  den  Kausalzusammen-
hang für jedes einzelne Produkt zu beweisen. 

Damit seien die Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnah-
men erfüllt. 

3.4  Die Beklagte bestreitet weder die Gültigkeit des Patentes, noch, dass 
der Gegenstand des ESZ durch das Patent gestützt wird, noch, dass ihr 
Produkt NNN unter das ESZ fällt. Die Beklagte macht aber Nichtigkeit des 
ESZ geltend und zwar – einzig –, weil die der Klägerin vom IGE gewährte 
Wiederherstellung  der  (verpassten)  Anmeldefrist  zu  Unrecht  erfolgt  sei. 
Zudem bestreitet die Beklagte den drohenden Verkauf des Produktes und 
einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil der Klägerinnen. 

3.5  Die Chronologie der Erteilung des ESZ ist unstrittig:  

Am  10.  Februar  2004  erhielt  die  Klägerin  die  Zulassung  für  V®  (Swiss-
medic Zulassung Nr. 44444). Die Frist zur Beantragung des ESZ lief ent-
sprechend gemäss Art. 140f Abs. 1 Bst. a PatG am 10. August 2004 ab. 
Am 13. Dezember 2004 stellte die Klägerin 1 gestützt auf die Zulassung 
für  V®  ein  Gesuch  um  Erteilung  eines  ESZ  für  X. Am  selben Tag  stellte 
sie  gestützt  auf  Art.  47  PatG  einen  Antrag  auf  Wiedereinsetzung  in  die 
Frist  des Art.  140f Abs.  1  Bst.  a  PatG  für  die  Einreichung  des  Gesuchs. 
Am 4. April 2005 genehmigte das IGE den Antrag auf Wiedereinsetzung 

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in die Frist für die Einreichung des Gesuchs um Erteilung eines ESZ. Am 
29. April  2005  publizierte  das  IGE  im  Schweizerischen  Patentblatt  +pat+ 
(damaliges  Publikationsorgan)  Nr.  8  vom  29. April  2005  auf  S.  1317  das 
Gesuch  unter  Nennung  eines  (falschen,  darauf  wird  zurückzukommen 
sein) Anmeldedatums vom 5. April 2005 und auf S. 1317 unter dem Titel 
„Berichtigungen“  dasselbe  Gesuch  mit  dem  (ebenfalls  falschen,  darauf 
wird  zurückzukommen  sein)  Zusatz:  „La  date  de  dépôt  correcte  est  le 
10.08.2004“. Am  31.  März  2006  erteilte  das  IGE  das  ESZ  für  X. Als An-
meldedatum  wurde  der  5. April  2005  angegeben,  ohne  Berichtigung 
(Schweizerisches  Patentblatt  +pat+  Nr.  6  vom  31.  März  2006  S.  1058). 
Eine  entsprechende  Berichtigung  („La  date  de  dépôt  correcte  est  le 
10.08.2004“)  sollte  erst  am  8.  Dezember  2016  –  mehr  als  zehn  Jahre 
später – im Swissreg (mittlerweile Publikationsorgan des IGE) als (angeb-
lich) am 7. April 2005 erfolgte Berichtigung publiziert werden. 

3.6  Die  Beklagte  macht  geltend  –  und  begründet  dies  im  Detail  –  dass 
die  Wiederherstellung  der  Frist  durch  das  IGE  in  klarer  Verletzung  von 
Art. 47 PatG zu Unrecht erfolgt sei, und dass die Beklagte berechtigt sei, 
dies  im  Zivilverfahren  geltend  zu  machen  (was  die  Klägerinnen  beides 
bestreiten). 

Durch  die  Verfügung  des  IGE  betreffend  Erteilung  eines  ESZ  wird  eine 
Partei, die beabsichtigt, nach Ablauf des Patents ein Generikum des pa-
tentgeschützten Medikaments auf den Markt zu bringen, berührt und hat 
deshalb  ein  schutzwürdiges  Interesse  an  deren Aufhebung.  Eine  solche 
Partei weiss auch um die Erteilung des ESZ, denn sie wacht – das ist ge-
richtsnotorisch  –  ab  Publikation  der  Patentanmeldung  mit  Argusaugen 
darüber,  ob  Swissmedic  eine  entsprechende  Zulassung  erteilt,  und  falls 
ja,  verfolgt  sie  während  eineinhalb  Jahren  (sechsmonatige  Anmeldefrist 
plus  Jahresfrist  für  möglichen  Wiederherstellungsantrag  gemäss  Art.  47 
Abs. 2 PatG), ob ein ESZ-Antrag publiziert, und dann, ob ein ESZ erteilt 
wird. Hatte die Beklagte damals – 2006 – ein entsprechendes Interesse, 
so  war  sie  entsprechend  zur  Beschwerde  gegen  die  betreffende  Verfü-
gung  berechtigt  (Art.  44  in  Verbindung  mit Art.  48  Bst.  a  aVwVG  [Stand 
9. Dezember  2003]).  Gerügt  werden  konnte  namentlich  die  Verletzung 
von  Bundesrecht  einschliesslich  Überschreitung  oder  Missbrauch  des 
Ermessens  (Art.  49  Bst.  a  aVwVG)  sowie  unrichtige  oder  unvollständige 
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 49 Bst. b aVwVG). 
Die Beschwerde war – innert 30 Tagen (Art. 50 aVwVG) – an die Rekurs-
kommission für geistiges Eigentum zu richten (Art. 59c aPatG [Stand 15. 
Februar 2005]). D.h., die Beklagte hätte es in der Hand gehabt, die Ertei-

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lung  des  ESZ  anzufechten;  der  Rechtsweg  stand  ihr  offen.  Dabei  hätte 
sie  die  Zwischenverfügung  betreffend  Wiederherstellung  zusammen  mit 
dem  Entscheid  auf  Erteilung  anfechten  können  (Art.  45 Abs.  3  aVwVG). 
Dies hat die Beklagte nicht getan und damit ihr Anfechtungsrecht verwirkt. 
Die Erteilung ist formell rechtskräftig geworden.  

Sollte die Beklagte damals – 2006 – noch nicht beabsichtigt haben, nach 
Ablauf  des  Patents  ein  Generikum  des  patentgeschützten  Medikaments 
auf den Markt zu bringen, so musste sie, als dieses Interesse später auf-
kam, mit  dem  damaligen  Zustand  –  das  ESZ  war  erteilt  worden  und  der 
Entscheid  formell  rechtskräftig  –  leben;  das  gebietet  die  Wahrung  der 
Rechtssicherheit zugunsten der Inhaberin des ESZ. 

Die Möglichkeit, welche die Beklagte postuliert, das ESZ im Zivilverfahren 
wegen  der  rechtswidrigen  Fristwiederherstellung  für  nichtig  erklären  zu 
lassen,  scheitert  an  der  fehlenden  gesetzlichen  Grundlage.  Die  in 
Art. 140k  PatG  aufgezählten  Nichtigkeitsgründe  sind  abschliessend  zu 
verstehen.  Die  Beklagte  ist  allerdings  anderer  Meinung.  Sie  erklärt,  das 
ergebe  sich  schon  aus  einer  rein  sprachlichen  Interpretation.  Art.  140k 
Abs.1  PatG  beginne  mit  “Das  Zertifikat  ist  nichtig,  wenn:  ...“.  Dass  die 
Aufzählung abschliessend sei (zum Beispiel: “... ist nur nichtig, wenn... “), 
lasse  sich  dem  Text  nicht  entnehmen.  Sodann  ergebe  es  sich  daraus, 
dass  die  damalige  Revision  des  PatG  von  1995  explizit  die  Regelung  in 
der  EU,  die  EU-Verordnung  Nr.  469/2009  des  Europäischen  Parlaments 
und  des  Rates  vom  6.  Mai  2009  (“EU-ESZ-Verordnung“),  habe  materiell 
umsetzen  wollen  (“autonomer  Nachvollzug“),  und Art.  15 Abs.1  lit.  a  der 
EU-ESZ-Verordnung keine Nichtigkeitsgründe nenne wie Art. 140k PatG, 
sondern kurz  und  bündig  sage,  dass  das  ESZ  nichtig  sei,  “wenn  es  ent-
gegen den Vorschriften des Artikels 3 erteilt wurde“.  

Dazu ist festzuhalten, dass die Formulierung „ist nichtig, wenn“ genau der 
Formulierung  in  Art.  26  PatG  betreffend  Nichtigkeit  von  Patenten  ent-
spricht,  und  völlig  unstrittig  ist,  dass  jene  Aufzählung  von  Nichtigkeits-
gründen abschliessend ist. Was den Verweis auf die EU-ESZ-Verordnung 
betrifft,  so  ist  festzuhalten,  dass  diese  in Art.  15  lit.  b)  und  c)  sehr  wohl 
konkrete Nichtigkeitsgründe aufzählt, und die Botschaft zur angesproche-
nen Revision betreffend Art. 140k PatG ausdrücklich festhält: „Die vorge-
schlagenen  Kategorien von  Nichtigkeitsgründen entsprechen  den  in Arti-
kel  15  der  EG-Verordnung  enthaltenen“  (BBl  1993  III  733).  Es  gibt  des-
halb keinen Anlass, die Aufzählung in Art. 140k PatG nicht als abschlies-
send zu betrachten. Die rechtswidrige Wiederherstellung der Anmeldefrist 

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ist  dort  nicht  angeführt;  entsprechend  kann  diese  nicht  als  Nichtigkeits-
grund geltend gemacht werden. 

Entsprechend ist von der Rechtsbeständigkeit des ESZ auszugehen.  

3.7  Damit ist zu prüfen, ob ein Verkauf des Produkts NNN – welches un-
strittig unter das ESZ fällt – droht. 

Die  Beklagte  wehrt  sich  gegen  den  Vorwurf  der  Klägerinnen,  sie  habe 
begonnen,  ihr  Generikum  aktiv  zu  bewerben,  und  sie  stehe  vor  der 
Markteinführung.  Beides  sei  nicht  der  Fall.  Zwar  treffe  zu,  dass  die  Be-
klagte  am  Kongress  in  O  vom  8./9.  Dezember  2016  teilgenommen  und 
dort  Plakate  für  ihr  Generikum  aufgestellt  habe.  Das  habe  sie  indessen 
getan  aufgrund  des  auf  www.swissreg.ch  publizierten  ESZ,  wonach  die-
ses  offensichtlich  ungültig  gewesen  sei,  weil  es  viel  zu  spät  beantragt 
worden  sei. Auf  www.swissreg.ch  sei  das  ESZ  angegeben mit Anmelde-
datum  5. April  2005,  was  offensichtlich  weit  verspätet  sei.  Erst  im  Laufe 
der folgenden Korrespondenz der Parteien habe sich ergeben, dass das 
ESZ aufgrund einer Wiedereinsetzung zustande gekommen sei. Dies sei 
der schlicht irreführenden Publikation auf www.swissreg.ch nicht anzuse-
hen gewesen. 

In  der Tat  sind  die  vom IGE  angegebenen  Daten  seltsam  und  erschlies-
sen sich dem Gericht nicht. Der Swissreg-Auszug des ESZ nennt als An-
meldedatum in der Tat den 5. April 2005. Das wäre angesichts des Endes 
der Anmeldefrist  am  10. August  2004  eindeutig  verspätet  gewesen.  Nur 
hatte  das  IGE  das  ESZ  sichtlich  erteilt,  obwohl,  wie  die  Beklagte  selbst 
festhält, der Antrag vom IGE zurückgewiesen wird, wenn die Antragsfrist 
für ein ESZ nicht eingehalten wird (Art. 140f Abs. 2 PatG). Daraus musste 
die Beklagte schliessen, dass hier etwas nicht stimmen konnte. Dass eine 
Wiederherstellung  erfolgt  war,  diesbezüglich  ist  der  Beklagten  Recht  zu 
geben,  war  der  Publikation  im  Swissreg  nicht  anzusehen  (und,  dies  sei 
ergänzend angefügt, nicht nur in der Zeit vor dem 8./9. Dezember 2016, 
als  die  Beklagte  Swissreg  offenbar  konsultierte,  sondern  auch  später 
noch, nach dem 8. Dezember 2016, als der Swissreg-Auszug, unter dem 
Titel „Historie“ neu eine Berichtigung datiert mit 7. April 2005 anführte: „La 
date  de  dépôt  correcte  est  le  10.08.2004“,  konnte  dem  Swissreg  nicht 
entnommen werden, dass eine Wiederherstellung erfolgt war; davon war 
nirgends die Rede). Weil diese Unstimmigkeit auf der Hand lag, hätte die 
Beklagte  beim  IGE  die Akten  konsultieren  müssen.  Sie  hätte  dann  zwar 
noch einige Unstimmigkeiten mehr entdeckt: Am 13. Dezember 2004 hat-

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te die Klägerin 1 das ESZ-Gesuch eingereicht und um Wiederherstellung 
der Anmeldefrist ersucht. Am 4. April 2005 genehmigte das IGE den An-
trag auf Fristwiederherstellung. In der am 29. April 2005 erfolgten Publika-
tion der Anmeldung nannte das IGE ein Anmeldedatum vom 5. April 2005, 
was nicht nachvollziehbar ist, nachdem die Anmeldung am 13. Dezember 
2004 erfolgt war. Und die seitens des IGE gleichentags erfolgte „Berichti-
gung“ mit dem Zusatz: „La date de dépôt correcte est le 10.08.2004“, war 
auch  falsch,  denn  die  gewährte  Fristwiederherstellung  hatte  nur  die 
Rechtslage  dahingehend  verändert,  dass  der  Rechtsnachteil,  den  die 
verspätete  Anmeldung  nach  sich  ziehen  würde,  beseitigt  wurde.  Am 
Sachverhalt, nämlich, dass die Anmeldung am 13. Dezember 2004 erfolgt 
war,  änderte  die  Fristwiederherstellung  selbstverständlich  nichts.  Zudem 
ging  es  auch  nicht  um  eine  Berichtigung,  sondern  um  eine  Fristwieder-
herstellung.  Das  Anmeldedatum  deshalb  unter  dem  irreführenden  Titel 
„Berichtigung“  vom  falschen  5.  April  2005  auf  den  ebenso  falschen  10. 
August  2004  zu  korrigieren,  war  entsprechend  nicht  sachdienlich.  Dass 
das IGE schliesslich am 8. Dezember 2016 noch zu guter Letzt als neues 
– nicht erklärbares – Datum der Berichtigung den 7. April 2005 einführte, 
komplettierte  den  Zahlensalat.  Wie  auch  immer,  bei  einer  Konsultation 
des Dossiers wäre die Beklagte auch auf die gewährte Fristwiederherstel-
lung gestossen und hätte damit nicht (mehr) davon ausgehen können, die 
Anmeldfrist sei verpasst worden. Vor allem aber würde selbst dann, wenn 
die Beklagte in guten Treuen hätte davon ausgehen dürfen, das ESZ sei 
nichtig,  dies  nichts  an  der Tatsache  ändern,  dass  die  Beklagte  am  Kon-
gress in O vom 8./9. Dezember 2016 ihr Generikum bewarb. 

Unstrittig ist sodann, dass die Beklagte im September 2016 rund ein Dut-
zend Packungen des Produktes „NNN“ an D lieferte. 

Damit sind erfolgte Bewerbung und erfolgter Verkauf erstellt. Die Beklagte 
macht  aber  geltend,  weitere  Verkäufe  drohten  nicht,  weil  die  Beklagte 
sich an die Zusage halte, welche sie den Klägerinnen am 19. Dezember 
2016  gegeben  habe,  wonach  sie  einen  Monat  bevor  die  Beklagte  den 
Vertrieb aufnehme, die Klägerinnen entsprechend orientieren werde. Da-
mit  bestehe  keine  unmittelbare  Gefahr  der  Verletzung.  Mit  dieser  Argu-
mentation verkennt die Beklagte, dass nach erfolgter Verletzung Wieder-
holungsgefahr  zu  vermuten  ist,  insbesondere,  wenn  der  Verletzer,  wie 
hier, die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bestreitet. „Das trifft etwa zu, 
wenn  der  Verletzer  zwar  im  Hinblick  auf  den  Prozess  das  beanstandete 
Verhalten eingestellt hat, in den Rechtsvorträgen aber nach wie vor sein 
Verhalten als rechtmässig verteidigt. Dabei handelt es sich um eine wider-

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legbare  natürliche  Vermutung.  Eine  Wiederholungsgefahr  entfällt  in  der 
Regel,  wenn  der  Beklagte  eine  bedingungslose  und  unzweideutige  Ver-
zichts- bzw. Unterlassungserklärung abgibt und diese nicht als bloss pro-
zesstaktisches Manöver erscheint“ (S2013_003, Urteil vom 12. Mai 2014 
E.  4.2).  Eine  solche  Erklärung  hat  die  Beklagte  nicht  abgegeben,  sie 
räumt  den  Klägerinnen  nur  einen  „Vorsprung“  von  einem  Monat  ein,  um 
ihnen die Gelegenheit zu geben, gerichtliche Schritte zu ergreifen, wenn 
die  Beklagte  eine  Vermarktung  plane.  Sie  erklärt,  die  den  Klägerinnen 
eingeräumte “Ankündigungsfrist“ von mindestens einem Monat sei offen-
sichtlich  ausreichend:  die  Gesuchstellerinnen  hätten  vom  8.  Dezember 
2016  (Kongress  in  O)  bis  zur  Gesuchseinreichung  am  20.  Dezember 
2016  nur  gerade  knapp  zwei  Wochen  gebraucht.  Diese  Argumentation 
hält  indes  nicht  Stand:  Eine  Vorankündigung  beseitigt  das  Drohen  der 
Verletzung grundsätzlich nicht, sie mag aber, wenn die Ankündigungsfrist 
lange  genug  ist  (die  Klägerinnen  hatten  sechs  Monate  gefordert),  dem 
Rechteinhaber  die  Möglichkeit  geben,  ein  gerichtliches  Verbot  zu  erwir-
ken, das vor dem Ablauf der Frist ausgesprochen wird. Eine Vorankündi-
gung von einem Monat aber, wie sie die Beklagte in Aussicht stellt, ist klar 
ungenügend, um es dem Rechteinhaber zu ermöglichen, rechtzeitig, d.h. 
vor Aufnahme  des  Vertriebs,  nicht  nur  ein  vorsorgliches  Verbot  zu  bean-
tragen,  sondern  auch  ein  solches  ausgesprochen  zu  erhalten.  Die  dro-
hende Verletzungsgefahr besteht deshalb nach wie vor. 

3.8  Damit  bleibt  der  nicht  leicht  wiedergutzumachende  Nachteil  zu  prü-
fen. 

Dieser liegt allein schon wegen der Schwierigkeit des Schadensnachwei-
ses der Klägerinnen auf der Hand (vergl. oben 3.3). Der Einwand der Be-
klagten, wenn sie denn die fraglichen Produkte vertreiben würde, was sie 
eben nicht mache, wäre hinterher der Schaden (Nachteil) der Klägerinnen 
anhand  der  verkauften  Packungen  des  Generikums  leicht  festzustellen, 
trifft nicht zu. Zum einen stellt sich das Problem der Kausalität zwischen 
Verkäufen  der  Beklagten  und  Verkaufsrückgang  der  Klägerinnen,  insbe-
sondere, wenn – was bei Abweisung der Massnahme zu befürchten wäre 
–  weitere  Generikahersteller  auf  den  Markt  träten.  Zudem  würde  die 
durch die Verfügbarkeit von Generika bedingte Preisreduktion ebenfalls in 
den  Nachteil  der  Klägerin  miteinzubeziehen  sein,  was  insgesamt  die 
Schwierigkeiten  des  Schadensnachweises  eindeutig  erkennen  lässt.  Da-
mit  ist  ein  nicht  leicht  wieder  gutzumachender  Nachteil  glaubhaft  ge-
macht. 

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Die Beklagte macht allerdings weiter geltend, die Klägerinnen täten nicht 
dar,  inwiefern  der  Klägerin  1, A,  ein  Nachteil  drohen  sollte. Aus  dem  ex-
klusiven  Lizenzverhältnis  der  Parteien  ergebe  sich  gegenteils  klar,  dass 
die  Klägerin  1  keinen  Nachteil  erleide.  Die  Vermarktung  der  X-Produkte 
der  Klägerinnen  erfolge  exklusiv  durch  die  Klägerin  2,  B.  Ein  Nachteil 
bzw.  (potentieller)  Schaden  der  Klägerin  1  sei  daher  weder  behauptet 
noch ersichtlich, und ergebe sich namentlich in keiner Weise aus dem Li-
zenzvertrag.  Das  Begehren  sei  deshalb  bezüglich  Klägerin  1  offensicht-
lich abzuweisen. Die Klägerinnen halten dem entgegen, in ihrer Funktio-
nen  als  Inhaberin  des  ESZ  und  Lizenzgeberin  könne  es  der  Klägerin 
selbstredend nicht gleichgültig sein, ob während der Laufdauer ihres ESZ 
unautorisierte  Generika  vertrieben  würden.  Die  Genussverschaffungs-
pflicht, welche die Klägerin 1 gegenüber ihrer Lizenznehmerin treffe, ver-
pflichte sie, ihrer Lizenznehmerin die Ausübung der Lizenz ohne Störun-
gen  durch  Rechtsverletzer  zu  ermöglichen.  Dies  bedeutet,  dass  die  Klä-
gerin  1  darum  bemüht  sein  müsse,  Rechtsverletzungen  zu  vermeiden 
bzw. gegen solche vorzugehen und ihre Lizenznehmerin zu unterstützen. 
Dies  gelte  sowohl  in  Bezug  auf  die  konkret  drohende  Rechtsverletzung 
durch  die  Beklagte  (bzw.  die  bereits  erfolgten  Rechtsverletzungen  durch 
diese)  als  auch  in  Bezug  auf  die  Signalwirkung  welche  der  Markteintritt 
der  Beklagten  auf  andere  Generika-Hersteller  haben  werde. Als  Lizenz-
geberin  sei  die  Klägerin  1  aber  natürlich  auch  aus  finanziellen  Gründen 
unmittelbar  daran  interessiert,  dass  ihre  Lizenznehmerin  und  Konzern-
schwester  eine  möglichst  grosse  Marktdurchdringung  erreiche  und  hohe 
Umsätze erwirtschaften könne. Die Gefährdung des Marktanteils ihrer Li-
zenznehmerin  durch  den  drohenden  Generika-Eintritt  bzw.  dadurch  aus-
gelösten,  weiteren  Generikaeintritten,  betreffe  die  Klägerin  1  daher  ge-
nauso  wie  der  drohende  Preiszerfall  auf  dem  Schweizer  X-Markt.  Aus 
diesen Gründen beträfen die drohenden Nachteile die beiden Klägerinnen 
gleichermassen.  

Dieser  nachvollziehbaren  Begründung  kann  die  Beklagte  lediglich  die 
Wiederholung  ihrer  bisherigen  Bestreitung  entgegenhalten.  Der  nicht 
leicht wiedergutzumachende Nachteil ist deshalb auch bezüglich der Klä-
gerin 1 geltend gemacht. 

3.9  Damit  sind  die  Voraussetzungen  zur  Anordnung  der  beantragten 
Massnahme  erfüllt;  sie  ist  deshalb  auszusprechen,  zeitlich  begrenzt  bis 
zum Ablauf des ESZ. 

Anzufügen bleibt, dass die Beklagte – offenbar unter dem Gesichtspunkt 
der  Verhältnismässigkeit  –  geltend  macht,  auch  ihr  Nachteil  sei  zu  be-

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rücksichtigen.  Der  Erlass  vorsorglicher  Massnahmen  sei  immer  ein  Ab-
wägen zwischen den Positionen – Vorteilen wie Nachteilen – beider Par-
teien. Wenn  die  Beklagte  nicht  vermarkte,  was Tatsache  sei,  dann  habe 
die Beklagte einen Nachteil und Schaden – sofern sie es dürfte, was noch 
nicht  feststehe  –  aber  die  Klägerinnen  hätten  ganz  bestimmt  keinen 
Schaden, sondern allenfalls einen ungerechtfertigten Vorteil.  

Es  ist  richtig,  dass  die  Verhältnismässigkeit  zu  beachten  ist,  aber  wenn 
die Beklagte jetzt schon – freiwillig – nicht vermarktet, dann greift die vor-
sorgliche  Massnahme  nicht  wesentlich  in  ihre  Stellung  ein,  so  dass  es 
keinen  Grund  zur Annahme  gibt,  ihr  könne  ein  höherer  Schaden  als  der 
mögliche Schaden der Klägerinnen drohen. Auch von daher ist die Mass-
nahme anzuordnen. 

3.10 Den Klägerinnen ist gleichzeitig Frist zur Erhebung der Klage im or-
dentlichen  Verfahren  anzusetzen,  unter  der Androhung,  dass  ansonsten 
die Massnahme dahinfällt (Art. 263 ZPO). 

4.   Kosten- und Entschädigungsfolgen 

Die  Gerichtskosten  sind den  Klägerinnen  aufzuerlegen  und mit  dem  von 
ihnen geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen; die endgültige Kosten- 
und Entschädigungsregelung bleibt dem ordentlichen Verfahren vorbehal-
ten. Für den Fall, dass die Klägerinnen die Klage im ordentlichen Verfah-
ren  nicht  fristgemäss  einreichen,  hat  es  mit  dieser  Kostenauflage  sein 
Bewenden,  und  die  Klägerinnen  haben  der  Beklagten  eine  Parteient-
schädigung zu entrichten (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 104 Abs. 3 ZPO und 
Art. 106 Abs. 1 ZPO).  

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 500‘000.00 ist die Gerichtsge-
bühr auf CHF 20'000.00 festzusetzen (Art. 1 i.V.m. Art. 2 KR-PatGer) und 
mit dem von den Klägerinnen geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen 
(Art.  111 Abs.  1  ZPO).  Die  Parteientschädigung,  welche  die  Klägerinnen 
der Beklagten für den Fall zu bezahlen haben, dass sie die Frist zur Ein-
reichung der Klage unbenutzt verstreichen lassen, ist auf CHF 18‘000.00 
festzusetzen (Art. 4, 5 und 6 KR-PatGer). 

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Das Bundespatentgericht erkennt: 

1. 

In Gutheissung des Begehrens um Erlass vorsorglicher Massnahmen 
wird  der  Beklagten  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1‘000  pro  Tag  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens 
aber CHF 5‘000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestra-
fung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungs-
fall vorsorglich bis zum Ablauf des ESZ Nr. C222 verboten, das in der 
Schweiz  am  tt.mm.jj  durch  das  Schweizerische  Heilmittelinstitut  zu-
gelassene  Arzneimittel  NNN  (Swissmedic-Zulassung  Nr.  11111) 
selbst  oder  durch  Dritte  in  die  Schweiz  einzuführen  oder  in  der 
Schweiz  zu  lagern,  herzustellen,  anzubieten,  zu  verkaufen  oder  in 
sonstiger Weise in Verkehr zu bringen. 

2.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 20'000.00. 

3.  Die Kosten werden den Klägerinnen auferlegt und mit dem von ihnen 
geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Die endgültige Kosten- und 
Entschädigungsregelung bleibt dem ordentlichen Verfahren vorbehal-
ten. Für den Fall, dass die Klägerinnen nicht innert Frist Klage im or-
dentlichen Verfahren einreichen, hat es mit dieser Kostenauflage sein 
Bewenden. 

4.  Den Klägerinnen wird eine Frist bis 4. August 2017 zur Einreichung 
der Klage im ordentlichen Verfahren angesetzt, ansonsten die hiermit 
angeordneten vorsorglichen Massnahmen ohne weiteres dahinfallen. 
Diese Frist läuft in den Gerichtsferien. 

5.  Für  den  Fall,  dass  die  Klägerinnen  nicht  innert  Frist  Klage  im  or-
dentlichen  Verfahren  einreichen,  haben  sie  der  Beklagten  eine  Par-
teientschädigung von CHF 18‘000.00 (inkl. MwSt.) zu bezahlen. 

6.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechts-
kraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen 
Empfangsbestätigung. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-

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den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

Diese Frist läuft in den Gerichtsferien (Art. 46 Abs. 2 BGG). 

St. Gallen, 4. Juli 2017 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 04.07.2017 

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