# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 47b29e0b-55dd-536d-bcb2-cb3b6abfc7fc
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2018-01-22
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 22.01.2018 B-850/2016
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-850-2016_2018-01-22.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
 
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-850/2016 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  2 2 .  J a n u a r  2 0 1 8  

Besetzung 
 Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), 

Richter Marc Steiner, Richter Pietro Angeli-Busi,    

Gerichtsschreiber Lukas Abegg. 
 

 
 

Parteien 
 Schweizerische Eidgenossenschaft,    

handelnd durch armasuisse, 

Kasernenstrasse 19, 3003 Bern,  

vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. Jürg Simon,  

Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

Montres Charmex SA,  

Galmsstrasse 2, 4410 Liestal,   

vertreten durch lic. iur. Bernard Volken, Rechtsanwalt,  

FMP Fuhrer Marbach & Partner,  

Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,  

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 
 

 
 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 12971, 

CH 426'567 „Swiss Military / CH 640'600 Swiss Military“. 

B-850/2016 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Am 12. Oktober 2012 meldete die Schweizerische Eidgenossenschaft, ver-

treten durch armasuisse, beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Ei-

gentum (nachfolgend: IGE, Vorinstanz) die Wortmarke Nr. 640'600 „Swiss 

Military“ an. Die Marke wurde am 5. März 2013 auf der Online-Schutz-

rechtsdatenbank veröffentlicht. Sie beansprucht unter anderem Schutz für 

folgende Waren: 

Klasse 14: Uhren und Zeitmessinstrumente; alle vorgenannten Waren schwei-

zerischer Herkunft 

B.  

Am 17. April 2013 erhob Montres Charmex SA gegen die Eintragung der 

gleichnamigen Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Wider-

ruf. Der Widerspruch stützte sich auf die Schweizer Wortmarke Nr. 426'567 

„Swiss Military“, die am 24. Februar 1995 hinterlegt und am 11. Juni 1996 

für folgende Waren ins Markenregister eingetragen wurde: 

Klasse 14: Uhren schweizerischer Herkunft 

C.  

Am 30. Mai 2013 ersuchte die Widersprechende um Sistierung des Verfah-

rens, da die Parteien Vergleichsgespräche aufgenommen hätten. 

D.  

Mit Verfügung vom 18. Juni 2013 wurde das Verfahren aufgrund der lau-

fenden Vergleichsverhandlungen auf unbestimmte Zeit sistiert. 

E.  

Am 13. November 2014 wurde die Sistierung auf Antrag der Widerspruchs-

gegnerin aufgehoben. 

F.  

Mit Widerspruchsantwort vom 16. Dezember 2014 bestritt die Wider-

spruchsgegnerin das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und erhob die 

Einrede, die Widerspruchsmarke sei für die eingetragenen Waren nicht 

rechtserhaltend gebraucht worden. Die Widerspruchsgegnerin hielt weiter 

fest, sie anerkenne die Doppelidentität zwischen den Zeichen und den be-

anspruchten Waren. Dessen ungeachtet sei das Vorliegen einer Verwechs-

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Seite 3 

lungsgefahr zu verneinen, weil den Verkehrskreisen wegen der Parla-

mentsöffentlichkeit und der öffentlich geführten Debatten im Zusammen-

hang mit der Registrierung der Marken „Swiss Army“, „Swiss Military“ und 

„Swiss Air Force“ bekannt sei, dass die genannten Zeichen der Wider-

spruchsgegnerin zuständen und von ihr beansprucht würden. Die Beach-

tung der absoluten Ausschlussgründe von Amtes wegen führe dazu, dass 

das IGE im Widerspruchsverfahren zwar keinen Entscheid über die Ungül-

tigkeit der Widerspruchsmarke fällen könne, den Widerspruch jedoch ab-

weisen müsse, falls sich dieser auf eine Marke stütze, deren Nichtigkeit 

von Amtes wegen zu beachten sei. Der Grundsatz, wonach die Rechtsbe-

ständigkeit einer Marke in der Regel im Zivilverfahren beurteilt werde, 

stehe einer Abweisung des Widerspruchs aufgrund überwiegender öffent-

licher Interessen sowie Verletzung von geltendem Recht nicht entgegen. 

G.  

Mit Replik vom 24. April 2015 bestätigte die Widersprechende ihre Vorbrin-

gen und legte zwecks Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Ge-

brauchs Kataloge, Lieferscheine, Printscreens von Webseiten, Werbeflyer 

und Displayboxen ins Recht. Beim Widerspruchsverfahren handle es sich 

um ein Verfahren sui generis mit entsprechend eingeschränkten Rügemög-

lichkeiten, so die Widersprechende. Weder die Löschung der Wider-

spruchsmarke, noch Beweisfragen im Zusammenhang mit politischen Dis-

kursen seien Gegenstand des Widerspruchsverfahrens. Für die Klärung 

dieser Rechtsfragen stehe der Widerspruchsgegnerin der Weg an die Zi-

vilgerichte offen.  

H.  

Die Widerspruchsgegnerin widersetzte sich dieser Darstellung mit Duplik 

vom 30. Juni 2015. Sie bestritt den Beweiswert der eingereichten Ge-

brauchsbelege mit dem Argument, ein nichtiges Zeichen, dem kein Rechts-

schutz zukomme, könne nicht rechtserhaltend gebraucht werden. Gemäss 

Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher 

Zeichen (Wappenschutzgesetz) dürften die Wörter "Eidgenossenschaft", 

"Bund", "eidgenössisch" oder Ausdrücke, die mit diesen verwechselbar 

seien, weder für sich allein, noch in Verbindung mit anderen Wörtern be-

nutzt werden, falls diese Benutzung über amtliche Beziehungen täuschen 

könne. Dass die Bezeichnung Swiss Military eine Verwechslungsgefahr 

schaffe, sei durch das Bundesverwaltungsgericht auch für die beanspruch-

ten Uhren festgestellt worden (B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 „Swiss 

Military by BTS“). Der Widersprechenden werde dadurch im Rahmen des 

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Widerspruchsverfahrens zwar ihren Abwehranspruch, nicht jedoch ihr Re-

gisterrecht entzogen.  

I.  

Mit Verfügung vom 8. Januar 2016 hiess die Vorinstanz den Widerspruch 

gut. Sie widerrief die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke 

Nr. 640'600 „Swiss Military“ für die Waren Uhren und Zeitmessinstrumente; 

alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft. Sie begründete ihren 

Entscheid mit dem Argument, der rechtserhaltende Gebrauch der Wider-

spruchsmarke im Zeitraum vom 16. Dezember 2009 bis zum 16. Dezem-

ber 2014 sei glaubhaft dargelegt worden. Für die Beurteilung der rechtser-

haltenden Wirkung einer Gebrauchshandlung sei es unerheblich, ob dieser 

Gebrauch im Sinne des Wappenschutzgesetzes zulässig sei. Gegenstand 

des summarischen Widerspruchsverfahrens bilde allein die Prüfung der 

Frage, ob relative Ausschlussgründe vorlägen. Fragen, welche die endgül-

tige Berechtigung an einer Marke zum Gegenstand hätten, seien im Wider-

spruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Die Vorinstanz führte weiter 

aus, bei Doppelidentität stelle sich die Frage des Schutzumfangs aufgrund 

des absoluten Schutzes nicht. Im Widerspruchsverfahren könne der Ab-

wehranspruch solange nicht verwehrt bleiben, als nicht die Nichtigkeit der 

Widerspruchsmarke im Rahmen eines Zivilprozesses festgestellt worden 

sei. 

J.  

Gegen diesen Entscheid legte die Widerspruchsgegnerin (nachfolgend: 

Beschwerdeführerin) am 10. Februar 2016 beim Bundesverwaltungsge-

richt Beschwerde ein. Zur Begründung bringt sie vor, die Annahme eines 

rechtserhaltenden Gebrauchs setze zunächst voraus, dass das Marken-

recht entstanden sei. Weil das Markenrecht der Beschwerdegegnerin nie 

entstanden sei, könne es auch nicht aufrechterhalten, beziehungsweise 

rechtserhaltend gebraucht werden. Weiter gehe gemäss Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts ein hoheitliches Kennzeichen einer vorbe-

stehenden Marke grundsätzlich vor, was bei der Beurteilung des Schutz-

umfangs zu berücksichtigen sei. Das Zeichen „Swiss Military“ der Wider-

sprechenden werde von der amtlichen Bezeichnung Swiss Military bezie-

hungsweise Schweizer Armee erfasst. Der Schutzumfang der Wider-

spruchsmarke reduziere sich entsprechend auf null. Die Widerspruchs-

marke bleibe zwar formell bestehen, indessen könne sie ihren Abwehran-

spruch im Widerspruchsverfahren nicht durchsetzen. Zur Verwechslungs-

gefahr bringt die Beschwerdeführerin schliesslich vor, dass diese nicht be-

stehe, weil die Widerspruchsmarke in ihrer Unterscheidungsfunktion nicht 

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Seite 5 

beeinträchtigt werde. Die Widerspruchsmarke suggeriere eine Beziehung 

zur Eidgenossenschaft und kein Abnehmer würde einen Rückschluss von 

der angefochtenen Marke auf die Beschwerdegegnerin ziehen. 

K.  

Mit Eingabe vom 6. Mai 2016 beantragt die Beschwerdegegnerin die Ab-

weisung der Beschwerde. Zur Begründung führte sie aus, die Beschwer-

deführerin habe die Gültigkeit ihrer Marke seit 1996 nie angezweifelt. Im 

Jahr 2009 habe sie mit der Beschwerdeführerin Kontakt aufgenommen und 

die Möglichkeit einer Abtretung oder Lizenzierung angesprochen. Erst als 

die Beschwerdeführerin aufgrund des eingelegten Widerspruchs feststel-

len musste, dass ihr Vorhaben, die Marke „Swiss Military“ für verschiedene 

Waren zu schützen und an Private zu lizenzieren, nicht vollumfänglich 

durchsetzbar sei, habe sie die Gültigkeit der Marke in Frage gestellt. Die 

Beschwerdegegnerin habe die Marke „Swiss Military“ während mehr als 

20 Jahren konsequent, ununterbrochen und unangefochten verwendet und 

aufgebaut. Dass die Beschwerdeführerin das Zeichen „Swiss Military“ als 

Marke schützen wolle, dürfe nicht dazu führen, dass die bisher unange-

fochtene Marke ihres Ausschliesslichkeitsanspruchs beraubt werde. Dass 

die Beschwerdeführerin zusätzlich geltend mache, der Widerspruchs-

marke komme keinen Schutzumfang zu, verstärke den Enteignungscha-

rakter. Insbesondere sei stossend, dass die Beschwerdeführerin ihre 

Marke nicht für eigene Produkte verwenden wolle, sondern an Konkurren-

ten der Beschwerdegegnerin lizenziere, um damit Geld zu verdienen. Die 

Beschwerdegegnerin führte weiter aus, im Widerspruchsverfahren sei die 

Schutzfähigkeit einer Marke kein Beurteilungsgegenstand. Gemäss Bot-

schaft zum geltenden Markenschutzgesetz seien neue Marken, unabhän-

gig vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr, bei Doppelidentität vom 

Markenschutz ausgeschlossen. Die Beschwerdegegnerin bringt weiter vor, 

im geltenden Widerspruchsverfahren sei die Nichtigkeitseinrede nicht vor-

gesehen. Selbst wenn diese Einrede grundsätzlich zugelassen wäre, 

würde sie vorliegend nicht greifen, da die Marke „Swiss Military“ selbst un-

ter der Annahme einer ursprünglichen Ungültigkeit aufgrund der intensiven, 

langjährigen und ununterbrochenen Verwendung einer eigenständige Be-

deutung im Sinne einer secondary meaning erlangt habe. Die Beschwer-

degegnerin führt weiter aus, dass bei der Beurteilung des rechtserhalten-

den Gebrauchs darauf abzustellen sei, ob eine Marke als Zeichen mit Un-

terscheidungsfunktion gebraucht werde. Im vorliegenden Verfahren sei 

nicht der Eintragungsentscheid des IGE aus dem Jahre 1996 auf seine 

Richtigkeit hin zu überprüfen, sondern höchstens zu beurteilen, welcher 

Schutzumfang der Widerspruchsmarke zum jetzigen Zeitpunkt zukomme. 

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Sie macht weiter geltend, dass aufgrund der fehlenden Täuschungseig-

nung kein Verstoss gegen das Wappenschutzgesetz vorliege. Vor 20 Jah-

ren sei die englische Sprache noch nicht dermassen üblich gewesen, dass 

die massgeblichen Verkehrskreise eine Beziehung zur Eidgenossenschaft, 

die über die schweizerische Herkunft der Produkte hinausgehe, vermute-

ten. Die Beschwerdgegnerin beruft sich im Weiteren darauf, dass die ab-

soluten Schutzausschlussgründe im Eintragungsverfahren geprüft worden 

seien und die Gültigkeit der Marke im Jahr 2009 im Rahmen der Verhand-

lungen über eine allfällige Abtretung und letztmals im Jahr 2012 anerkannt 

worden sei. Aufgrund dieses Vertrauens habe die Beschwerdegegnerin in 

jahrelanger Aufbauarbeit hohe Investitionen in ihre Marke getätigt. Bei ei-

nem Entzug ihrer Ausschliesslichkeitsrechte könne die Beschwerdegegne-

rin diese Investitionen nicht mehr nutzen und der geschaffene Wert zer-

falle. Die Beschwerdegegnerin legt unter Berufung auf die Eigentumsga-

rantie dar, dass ein Widerruf nur zulässig sei, wenn er auf einer genügen-

den gesetzlichen Grundlage beruhe, im öffentlichen Interesse liege, ver-

hältnismässig sei und gegen volle Entschädigung erfolge. Ein Entzug des 

Abwehrrechts komme einem Entzug des Rechtes an sich gleich. 

L.  

Die Vorinstanz verzichtete am 9. Mai 2016 auf die Einreichung einer Ver-

nehmlassung und beantragt die Abweisung der Beschwerde unter Kosten-

folge.  

M.  

Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde am 2. Mai 2017 am Sitz des 

Bundesverwaltungsgerichts eine mündliche und öffentliche Verhandlung 

durchgeführt. Anlässlich der Verhandlung ergänzten die Parteien den 

Sachverhalt um einige Bemerkung und die Beschwerdeführerin reichte 

weitere Belege ein. Die Verfahrensbeteiligten hielten an ihren Rechtsbe-

gehren und den entsprechenden Begründungen fest.  

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden 

gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig 

(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 

2005 [VGG, SR 173.32]). Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerde-

führerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt (Art. 48 

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Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 

[VwVG, SR 172.021]). Sie hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes In-

teresse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde 

legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde innert Frist und 

formgerecht erhoben, auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen 

vor (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 44 ff. VwVG). 

Auf die Beschwerde ist damit einzutreten. 

2.  

2.1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die mit einer älteren 

Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen be-

stimmt sind wie diese (Art. 3 Abs. 1 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 

28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Das markenrechtliche Ausschliess-

lichkeitsrecht steht dem Inhaber einer hinterlegten oder eingetragenen 

Marke zu (Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG), die eine Priorität nach diesem Gesetz 

(Art. 6-8 MSchG) geniesst oder die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des 

unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Ver-

bandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Ei-

gentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt 

ist (Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG). Der Regelungsbereich von Art. 3 MSchG 

beschränkt sich entgegen der Marginalie nicht nur auf die genannten rela-

tiven Ausschlussgründe, sondern ist im Kollisionsfall auch zentral für die 

Bestimmung des Schutzumfangs einer Marke (GALLUS JOLLER, in: 

Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 

2017, Art. 3 N. 2; vgl. E. 2.3 nachfolgend).  

2.2 Im Gegensatz zu Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG sieht Art. 3 Abs. 1 

lit. a MSchG das Tatbestandsmerkmal der Verwechslungsgefahr nicht ex-

pressis verbis vor. In der Literatur wird dieser Umstand kontrovers beurteilt 

(eine Übersicht zu den Lehrmeinungen findet sich bei GALLUS JOLLER, in: 

Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 

2017, Art. 3 N. 12).  

2.3 Ein Widerspruch kann sich nach Art. 3 Abs. 1 MSchG nur auf die rela-

tiven Ausschlussgründe stützen (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 20 ff. der Mar-

kenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]; BER-

NARD VOLKEN, in: David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, Art. 31 N. 36). Aller-

dings sind die Grundsätze der absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 

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Seite 8 

lit. a MSchG dennoch bedeutsam für die Bestimmung der Kennzeich-

nungskraft, denn Marken, welche Gemeingut sind, verdienen keinen 

Schutz und müssen entsprechend in ihrem Schutzumfang eingeschränkt 

werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7506/2006 vom 21. März 

2007 E. 3 „Karomuster [fig.] / Karomuster [fig.]“; GREGOR WILD, in: 

Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 

2017, Art. 31 N. 16). Selbiges gilt für Marken, welche an einem anderen 

absoluten Ausschlussgrund, wie etwa dem Verstoss gegen geltendes 

Recht nach Art. 2 lit. d MSchG, leiden (MATTHIAS STÄDELI / SIMONE BRAUCH-

BAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, Art. 2 N. 357). 

2.4 In Ausführung von Art. 6ter PVÜ regelt und konkretisiert das 

Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer 

öffentlicher Zeichen vom 21. Juni 2013 (Wappenschutzgesetz, WSchG, 

SR 232.21) den Gebrauch von Wappen und anderen hoheitlichen Zeichen 

(Botschaft des Bundesrates vom 16. Dezember 1929 über den Entwurf 

eines Bundesgesetzes zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer 

öffentlicher Zeichen, BBl 1929 III 602, S. 604 f.). Im Unterschied zu 

gewerblichen Marken, welche die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion 

gewährleisten sollen, dienen diese Schutzobjekte in funktionaler Hinsicht 

der Kennzeichnung und Repräsentation der Staatshoheit sowie der 

Unterscheidung von Nationalstaaten. Wie die Beschwerdeführerin 

zutreffend vorbringt, richtet sich das Wappenschutzgesetz auf den Schutz 

der Öffentlichkeit vor Täuschung über amtliche Beziehungen und 

irreführenden Herkunftsangaben (BGE 116 IV 254 E. 1 "Communication 

officielle"; Urteil des BVGer B 2781/2014 vom 27. Oktober 2016 E. 5.1 

"Concept+"; RKGE in sic! 2005, S. 587 E. 4 "Chevrolet"). Ausdrücke wie 

"Eidgenossenschaft", "Bund", "eidgenössisch", "Kanton", "kantonal", 

"Gemeinde", "kommunal" und andere Bezeichnungen, die auf eine 

Behörde der Schweiz oder auf eine behördliche oder behördennahe 

Tätigkeit schliessen lassen, gelten als amtliche Bezeichnungen im Sinne 

von Art. 6 WSchG. Die Auflistung in Art. 6 WSchG ist nicht abschliessend 

(Urteil des BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 E. 3.1 "Swiss Military 

by BTS"; STEFAN SZABO, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum 

Wappenschutzgesetz, Art. 6 N. 6). Nach Art. 9 Abs. 1 WSchG dürfen 

amtliche Bezeichnungen und mit ihnen verwechselbare Ausdrücke für sich 

alleine nur von dem Gemeinwesen, zu dem sie gehören, verwendet 

werden. Bezeichnungen nach Art. 9 Abs. 1 WSchG dürfen in Verbindung 

mit anderen Wort- oder Bildelementen gebraucht werden, es sei denn der 

Gebrauch sei irreführend oder verstosse gegen die öffentliche Ordnung, 

die guten Sitten oder geltendes Recht (Art. 9 Abs. 3 WSchG). 

B-850/2016 

Seite 9 

3.  

3.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Widerspruchsmarke 

nicht rechtserhaltend gebraucht werde. Sie begründet dies mit dem Argu-

ment, dass die Widerspruchsmarke gegen Art. 6 und 8 (seit 1. Januar 2017 

neu Art. 9) WSchG verstosse und damit ein rechtswidriges Zeichen sei. 

Entsprechend sei der Markenschutz der Widerspruchsmarke gar nie ent-

standen. Ein Recht, das nie entstanden sei, könne aber auch nicht erhalten 

werden. Folglich müsse der rechtserhaltende Gebrauch abgelehnt werden.  

3.2 Mit dieser Rüge greift die Beschwerdeführerin die Rechtsbeständigkeit 

der Widerspruchsmarke an und für sich an. Das verwaltungsrechtliche Wi-

derspruchsverfahren sieht eine derartige Nichtigkeitseinrede aufgrund ab-

soluter Ausschlussgründe allerdings weder vorfrageweise noch in der 

Hauptsache vor (GREGOR WILD, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, 

Art. 31 Rz. 17; BERNARD VOLKEN, in: David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, 

Art. 31 N. 35; FLORENT THOUVENIN in: sic! 2009, S. 544 Fn. 1). Gegen den 

Bestand des Markenrechts an und für sich müsste grundsätzlich eine Zivil-

klage auf Löschung der Marke angestrengt werden.  

3.3 Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob die Widerspruchsmarke an 

einem Nichtgebrauch nach Art. 12 MSchG leidet und darum keinen Be-

stand haben solle. Hierbei kann in der Tat mit einem Löschungsantrag die 

Rechtsbeständigkeit einer Marke gemäss den Vorgaben des Art. 35 lit. e 

i.V.m. Art. 12 Abs. 1 MSchG angegriffen werden. Vorliegend handelt es sich 

aber um ein reines Widerspruchsverfahren, ohne dass ein solcher Lö-

schungsantrag gestellt worden wäre bzw. eine Verfahrensvereinigung mit 

einem Löschungsverfahren vorgenommen worden wäre. Entsprechend 

kann über die Rechtsbeständigkeit der Widerspruchsmarke auch nicht ge-

urteilt werden.  

3.4 Wird im reinen Widerspruchsverfahren die Nichtgebrauchseinrede 

nach Art. 12 Abs. 1 MSchG geltend gemacht, richtet sich diese lediglich ge-

gen die markenrechtlichen Abwehrrechte der Widerspruchsmarke im inter 

partes Verfahren und nicht gegen deren Rechtsbestand an und für sich.  

3.5 Die Beschwerdeführerin macht indes keine Ausführungen, inwiefern 

ein Nichtgebrauch gemäss Art. 12 MSchG im vorliegenden Widerspruchs-

verfahren gegeben wäre bzw. inwiefern die vorinstanzliche Beurteilung, 

dass die Widerspruchsmarke die Gebrauchsvoraussetzungen erfülle, nicht 

korrekt sei.  

B-850/2016 

Seite 10 

3.6 Da aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts kein Anlass besteht, an 

der vorinstanzlichen Einschätzung bezüglich der Gebrauchsvoraussetzun-

gen zu zweifeln, kann festgehalten werden, dass vorliegend die Nichtge-

brauchseinrede nicht durchzudringen vermag. 

3.7 Insofern die Beschwerdeführerin mit ihrer Rüge der Unrechtmässigkeit 

der Widerspruchsmarke lediglich darauf abzielt, deren Abwehrrechte mit-

hilfe von absoluten Ausschlussgründen anzugreifen, sei darauf hingewie-

sen, dass diese Frage von der Rechtsbeständigkeit der Marke unabhängig 

beurteilt wird und im Widerspruchsverfahren im Rahmen der Beurteilung 

des Schutzumfanges diskutiert wird (E. 5. nachfolgend). 

4.  

4.1 Die beiden strittigen Zeichen sind offensichtlich identisch, worüber 

auch Einigkeit herrscht. Auch die beanspruchten Waren sind die gleichen. 

Folglich ist für die Beurteilung des Widerspruchs Art. 3 lit. a MSchG ein-

schlägig.  

4.2 Die Vorinstanz und mit ihr die Beschwerdegegnerin machen geltend, 

dass gemäss Wortlaut des Art. 3 lit. a MSchG – also bei vorliegen einer 

sog. Doppelidentität – keine Verwechslungsgefahr gegeben sein muss, um 

ein jüngeres Zeichen vom Markenschutz auszuschliessen. Demgegenüber 

ist die Beschwerdeführerin der Auffassung, dass der Inhaber der älteren 

Marke, im Sinne einer gesetzlichen Vermutung, lediglich vom Nachweis 

der Verwechslungsgefahr entbunden sei, der Inhaber der jüngeren Marke 

aber diese Vermutung umstossen kann und es ihm möglich sein muss, mit 

geeigneten Mitteln das Fehlen einer Verwechslungsgefahr darzulegen. 

4.3  

4.3.1 Dass Art. 3 lit. a MSchG nicht ausschliesslich grammatikalisch aus-

gelegt werden kann, hat das Bundesgericht im Fall BGE 122 III 469 E. 5 a 

„Chanel“ expressis verbis festgehalten. So müssen laut Bundesgericht 

auch die systematische, die historische und die teleologische Auslegung 

des Gesetzes mitberücksichtigt werden. Die Anwendung dieses Methoden-

pluralismus‘ entsprich langjähriger und gefestigter Rechtsprechung des 

Bundesgerichts in allen Rechtsgebieten (BGE 122 III 324 E. 7 a; BGE 121 

III 408 E. 4 b; BGE 121 V 58 E. 3 b; BGE 119 II 353 E. 5; BGE 119 Ia 241 

E. 7 a; BGE 118 Ib 448 E. 3 c). 

B-850/2016 

Seite 11 

4.3.2 In gesetzessystematischer Hinsicht muss Art. 3 lit. a MSchG in erster 

Linie im Zusammenhang mit den weiteren Fällen von relativen Ausschluss-

gründen nach Art. 3 lit. b und lit. c MSchG betrachtet werden. Während in 

den Fällen nach lit. b und lit. c entweder die ältere Marke lediglich ähnlich 

oder die Waren bzw. Dienstleistungen lediglich gleichartig zu sein brau-

chen, beschreibt lit. a den Fall, wonach die Marken identisch und die Waren 

bzw. Dienstleistungen gleich sind (daher Doppelidentität). Somit bildet 

Art. 3 lit. a MSchG im Zusammenspiel mit den lit. b und lit. c des Art. 3 

MSchG quasi den Kulminationspunkt der relativen Ausschlussgründe. Ver-

bindendes Element der drei Tatbestände ist dabei der Beschrieb des 

Schutzumfangs der älteren Marke durch die zwei Elemente Zeichenähn-

lichkeit und Warengleichartigkeit. Der Schutzumfang wird indes gerade 

durch das Institut der Verwechslungsgefahr bestimmt, weshalb ein relativer 

Ausschlussgrund ohne Verwechslungsgefahr nicht gegeben sein kann 

(ebenso EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-

bewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 691).  

4.3.3 Weiter ist Art. 3 lit. a MSchG auch in den internationalen Kontext ein-

zubinden. So schreibt Art. 16 Abs. 1 des Abkommens über handelsbezo-

gene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS, SR. 0.632.20) 

vor, dass bei der Benutzung von identischen Zeichen und identischen Wa-

ren eine Verwechslungsgefahr vermutet wird. Die Verwechslungsgefahr 

wird also nicht gänzlich aus dem Tatbestand verbannt, sondern lediglich 

angenommen. Eine solche Annahme ist allerdings grundsätzlich widerleg-

bar und hat in erster Linie eine beweisrechtliche Privilegierung einer Partei 

zum Ziel (ADRIAN STAEHELIN / DANIEL STAEHELIN / PASCAL GROLIMUND, in: 

Zivilprozessrecht, 2008, § 18 Rz. 54 und OSCAR VOGEL / KARL SPÜHLER, in: 

Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. Aufl. 2006, Kapitel 10 Rz. 48; für das 

deutsch Recht ADOLF BAUMBACH / WOLFGANG LAUTERBACH / JAN ALBERS / 

PETER HARTMANN, in: Zivilprozessordnung, 75. Aufl. 2017, § 292 Rz. 9). 

Die unwiderlegbare Vermutung bzw. sog. Fiktion bildet einen Sonderfall der 

Vermutung, deren Vorhandensein sich aus den entsprechenden Gesetzes-

bestimmungen ergibt (ADRIAN STAEHELIN / DANIEL STAEHELIN / PASCAL 

GROLIMUND, in: Zivilprozessrecht, 2008, § 18 Rz. 56). Die Bestimmung von 

Art. 16 Abs. 1 TRIPS ist eindeutig als Vermutung zu verstehen und lässt 

keinen Interpretationsspielraum offen, ob allenfalls eine unwiderlegbare 

Vermutung bzw. Fiktion vorläge. Die Vorgaben des TRIPS sind indes nur 

Mindestvorschriften und können von Mitgliedsstaaten auch strenger legife-

riert werden. Dennoch sind bei einer systematischen Auslegung die Best-

immungen des TRIPS miteinzubeziehen.  

B-850/2016 

Seite 12 

4.3.4 Weiter zu berücksichtigen ist der Umstand, dass neben dem Marken-

recht noch weitere kennzeichenrechtliche Gesetze existieren, welche auch 

im Kollisionsverfahren berücksichtigt werden müssen (Urteil des Bundes-

verwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.3.5. „Gadovist / 

Gadogita“). Wie noch zu zeigen sein wird, ist vorliegend insbesondere das 

Wappenschutzgesetz von besonderer Bedeutung. Grundsätzlich ist aber 

auch etwa an das Bundesgesetz betreffend den Schutz des Zeichens und 

des Namens des Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, SR. 232.22) oder das 

Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der 

Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen 

(NZSchG, SR. 232.23) zu denken. Es ist ein unbestrittener Grundsatz, 

dass im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Schutzum-

fang einer Marke mitunter nach den Grundsätzen herausgearbeitet wird, 

wie sie bei der Beurteilung der absoluten Ausschlussgründen entwickelt 

wurden (vgl. E. 5.1 unten). Solche Überlegungen zu absoluten Ausschluss-

gründen stützen sich indes oftmals auf Spezialgesetzliche Bestimmungen 

wie die vorangehend erwähnten. Bei einem Ausschluss der Verwechs-

lungsgefahr in Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG würden demnach die durchaus 

diversen und zum Teil mit dem Markenrecht nicht immer genau deckungs-

gleichen Interessen und Ziele dieser kennzeichenrechtlichen Spezialge-

setze ebenfalls über Bord geworfen und müssten unberücksichtigt bleiben. 

Für einen solchen doch recht grossen Eingriff bedürfte es einer einigerma-

ssen klaren Rechtfertigung, welche aber nicht ersichtlich ist (im Ergebnis 

ebenso GREGOR WILD, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, 

Art. 31 Rz. 17, der für das Widerspruchsverfahren zu diesem Zweck eine 

Nichtigkeitseinrede basierend auf absoluten Ausschlussgründen an-

nimmt). 

4.3.5 In einer systematischen Auslegung von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG ist 

somit festzuhalten, dass die sachlich eng verwandten Bestimmungen von 

Art. 3 Abs. 1 lit. b und lit. c MSchG eine Verwechslungsgefahr erfordern 

und Art. 16 Abs. 1 TRIPS eine solche für Fälle von Doppelidentität immer-

hin vermutet. Zudem bildet die Verwechslungsgefahr den gewollten An-

knüpfungspunkt zu weiteren zeichenrechtlichen Gesetzen, welche bei 

Nichtprüfung der Verwechslungsgefahr ebenfalls ausgeklammert würden. 

In einer völkerrechtsbeachtenden Auslegung und unter Berücksichtigung 

der Interessen und Ziele weiterer zeichenrechtlicher Gesetze spricht vieles 

dafür, die Verwechslungsgefahr auch als Teil von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG 

anzusehen (ebenso THOMAS COTTIER, Das Problem der Parallelimporte im 

Freihandelsabkommen Schweiz-EG und im Recht der WTO-GATT, SMI 

B-850/2016 

Seite 13 

1995, S. 56; a.A. für das deutsche Markenrecht KARL-HEINZ FEZER in: Mar-

kenrecht, Beck‘sche Kurz-Kommentare, 4. Aufl. 2009, § 14 Rz. 188ff., der 

allerdings gesetzessystematische und internationalrechtliche Überlegun-

gen unberücksichtigt wissen will). 

4.4  

4.4.1 In historischer Auslegung äussert sich die Botschaft dahingehend, 

dass im Gegensatz zum aMSchG (Art. 24) bei Doppelidentität nach Art. 3 

Abs. 1 lit. a MSchG die Verwechslungsgefahr vom Markeninhaber nicht 

mehr nachgewiesen werden muss und dadurch die Position des Marken-

inhabers gestärkt werden soll (Botschaft MSchG BBl. 1991 I 21). Gemäss 

Botschaft zielen diese Änderungen auf Sachverhalte des internationalen 

Warenverkehrs i.S. von unerlaubten Paralellimporten (Botschaft MSchG 

BBl. 1991 I 14) sowie der Markenpiraterie ab (Botschaft MSchG BBl. 1991 

I 21). Diese Aussagen sind indes weniger eindeutig, als sie den Anschein 

machen. Denn an anderer Stelle schliesst sich der Bundesrat der Meinung 

an, dass auf eine klare Regelung des Erschöpfungsgrundsatzes und damit 

auf eine gesetzgeberische Regelung der Zulässigkeit von Paralellimporten 

verzichtet werde und die einzelfallbezogene Praxis des Bundesgerichts 

hierzu weitergeführt werden solle (Botschaft MSchG BBl. 1991 I 15). Dies 

steht im deutlichen Gegensatz zur vermeintlichen Klarheit von Art. 3 

Abs. 1 lit. a MSchG, welcher wörtlich verstanden Paralellimporte absolut 

verbieten würde, was vom Bundesgericht bekanntlich abgelehnt wurde 

(vgl. BGE 122 III 85 E. 5 d „Chanel“).  

4.4.2 Weiter sieht die Botschaft einen Anwendungsfall von Art. 3 Abs. 1 

lit. a MSchG bei Sachverhalten vor, bei welchen unrechtmässig gekenn-

zeichnete Erzeugnisse angeboten, die Abnehmer jedoch über den wahren 

Sachverhalt aufgeklärt werden, d.h. von der unrichtigen Herkunft eines 

Produktes wissen und daher auch nicht getäuscht werden können (Bot-

schaft MSchG BBl. 1991 I 21). Dieser scheinbaren Ausweitung der mar-

kenrechtlichen Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion auf weitere mar-

kenökonomische Funktionen wird aber wiederum an anderer Stelle in der 

Botschaft eine Absage erteilt, indem diesen weiteren ökonomischen Funk-

tionen kein rechtlicher Schutz attestiert werden will (Botschaft MSchG BBl. 

1991 I 19). Dies deckt sich auch mit der aktuellen Bundesgerichtlichen 

Rechtsprechung hierzu (BGE 122 III 85 E. 5 f „Chanel“).  

B-850/2016 

Seite 14 

Insgesamt zeigt die historische Auslegung daher ein recht gemischtes Bild 

des Willens des Gesetzgebers, welches kaum eindeutige Rückschlüsse 

zulässt. 

4.5 In teleologischer Hinsicht ist festzuhalten, dass die Botschaft von einem 

Markenbegriff ausgeht, welcher durch die Unterscheidungs- und Her-

kunftsfunktion definiert wird (Botschaft MSchG BBl. 1991 I 19). Weiterfüh-

rende Funktionen der Marke will die Botschaft, wie bereits dargelegt, recht-

lich nicht geschützt wissen, was das Bundesgericht explizit bestätigt 

(BGE 122 III 85 E. 5 f „Chanel“). Das Weglassen der Verwechslungsgefahr 

in Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG muss daher auch vor diesem Hintergrund in-

terpretiert werden. Dies führt erstens dazu, dass eine Ausweitung von 

Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG auf Anwendungsfälle bezüglich Ruf oder Wer-

bung (vgl. etwa MATTHIAS STÄDELI / SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: 

David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, Art. 3 N. 20) nicht angezeigt ist. Zweitens 

ergibt sich daraus, dass Anwendungsfälle von Spezialgesetzen, welche die 

Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion von Zeichen fördern und unter-

streichen wie etwa das Wappenschutzgesetz oder das Bundesgesetz zum 

Schutz von Namen und Zeichen der Organisationen der Vereinten Natio-

nen und anderer zwischenstaatlichen Organisationen (NZSchG), nicht 

durch die Anwendung des Markenschutzgesetzes selber, genauer des 

Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG, ausgeschlossen werden dürfen (vgl. Urteil des 

BVGer B-3766/2007 vom 30. Januar 2009 E. 8 „Galileo / Galileo Joint Un-

dertaking [fig.]“).  

4.6 Zusammenfassend kann damit Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG nicht lediglich 

wörtlich verstanden werden. Vielmehr muss auch die gesetzessystemati-

sche Einbindung der Verwechslungsgefahr durch Art 3 Abs. 1 lit. b und lit. c 

MSchG und Art. 16 Abs. 1 TRIPS sowie die Funktion weiterer kennzeichen-

rechtlicher Gesetze, welche durch die Bestimmung des Schutzumfanges 

unter Beurteilung der Verwechslungsgefahr erst ihre Anwendung finden, 

berücksichtigt werden. Im Sinne einer teleologischen Reduktion (ERNST 

KRAMER, Juristische Methodenlehre, 5. Aufl. 2016, S. 233f.) ist damit eine 

wörtliche Anwendung von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG wohl in erster Linie auf 

die in der Botschaft genannten Fälle der Produktpiraterie (Botschaft 

MSchG BBl. 1991 I 21) sowie unzulässige Parallelimporte i.S. der bundes-

gerichtlichen Rechtsprechung (BGE 122 III 85 E. 5 h „Chanel“) zurückzu-

stufen. Zumindest aber muss im vorliegenden Fall eine solche teleologi-

sche Reduktion vorgenommen werden und zwar insoweit als unter geset-

zessystematischer Berücksichtigung völkerrechtsvertraglicher Vorschriften 

B-850/2016 

Seite 15 

eine Verwechslungsgefahr in Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG nicht ganz ausge-

schlossen, sondern lediglich widerlegbar vermutet wird. 

5.  

Die Beschwerdeführerin macht nun geltend, dass sie die Verwechslungs-

gefahr zwischen den strittigen Marken widerlegen könne, indem sie nach-

weise, dass die Widerspruchsmarke „Swiss Military“ ihren Schutzumfang 

aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit hoheitlichen Zeichen der schweizerischen 

Eidgenossenschaft vollständig einbüsse.  

5.1 Im Widerspruchsverfahren nach Art. 31 MSchG ist zwar weder die Be-

ständigkeit des Widerspruchszeichens zu prüfen, noch kann eine Lö-

schung derselben vorgenommen werden (vorbehältlich einer Vereinigung 

eines Widerspruchsverfahrens mit einem Löschungsverfahren nach Art. 35 

lit. e i.V.m. Art. 35a Abs. 1 MSchG, vgl. E. 3 oben). Es entspricht allerdings 

der herrschenden Lehre und ist ständige Rechtsprechung, dass absolute 

Ausschlussgründe, wie etwa der Verstoss gegen geltendes Recht gemäss 

Art. 2 lit. d MSchG, auch im Widerspruchsverfahren relevant sind, da diese 

bei der Beurteilung des Schutzumfanges der Widerspruchsmarke berück-

sichtigt werden (Urteile des BVGers B-7202/2014 vom 1. September 2016 

E. 2.2. „Geo / Geo influence“ und B-7352/2008 vom 17. Juni 2009 E. 3.2.2. 

„Torres / Torre Saracena“; BERNARD VOLKEN, in: David/Frick[Hrsg.], BSK 

MSchG, Art. 31 N. 35; MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 

2. Aufl. 2014, Art. 2 lit. d Rz. 77 sowie GREGOR WILD, Art. 31 Rz. 17; EUGEN 

MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 

Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 975 ff.). Zu prüfen ist demnach 

vorab, ob das Zeichen „Swiss Military“ gegen das Wappenschutzgesetz 

verstösst, um anschliessend einen solchen möglichen Verstoss in die Be-

urteilung des Schutzumfanges miteinzubeziehen. 

5.2 Das Wappenschutzgesetz erfuhr während der Dauer der vorliegenden 

Streitigkeit mit Wirkung per 1. Januar 2017 eine Novelle (AS 2015 3679). 

Es wäre daher grundsätzlich zu erörtern, ob die Beurteilung der Wider-

spruchsmarke aufgrund des alten oder aufgrund des neuen Wappen-

schutzgesetzes vorgenommen werden muss. Die Frage kann indes offen 

bleiben, da die vorliegende Problematik, wie nachfolgend dargelegt wird, 

sowohl unter dem alten wie auch unter dem neuen Recht gleich zu beur-

teilen ist. 

5.2.1 Art. 6 aWSchG (AS 48 1) sah vor, dass gewisse amtliche Bezeich-

nungen wie etwa „Eidgenossenschaft“, „Bund“ oder „eidgenössisch“ oder 

B-850/2016 

Seite 16 

andere Wörter, welche mit den genannten Bezeichnungen verwechselbar 

sein können, weder für sich alleine noch in Verbindung mit anderen Worten 

benützt werden durften, sofern diese Benutzung geeignet war, eine Täu-

schung über amtliche Beziehungen der Eidgenossenschaft zum Benutzer 

oder zur Herstellung oder zum Vertrieb von derlei gekennzeichneten Er-

zeugnissen herzustellen. 

5.2.2 Unter dem aWSchG konnte sich das Bundesverwaltungsgericht im 

Urteil B-6372/2010 vom 31. Januar 2012 „Swiss Military by BTS“ bereits 

schon einmal eingehend zur Frage äussern, ob das Zeichen Swiss Military 

gegen das Wappenschutzgesetz verstösst. In Erwägung 3.3 des genann-

ten Entscheides wurde festgehalten, dass der Zeichenbestandteil swiss 

bzw. zu Deutsch schweizerisch nicht per se eine nach Art. 6 aWSchG für 

Dritte nicht verwendbare Bezeichnung sei, da schweizerisch auch gebiets-

bezogen als Herkunftsangabe dienen kann und daher als Gemeingut nicht 

geschützt sei. Allerdings gehöre der Ausdruck swiss dann zu den geschütz-

ten Bezeichnungen, wenn er sowohl gebiets- als auch staatsbezogen ver-

wendet werde. Mit anderen Worten könne eine Verwendung in einem amt-

lich, respektive amtlich wirkenden, Bezug untersagt werden. Weiter seien 

die Begriffe Militär und Armee als Synonyme zu betrachten und stellten ei-

nen eindeutigen Bezug zur Schweizerischen Eigenossenschaft her. Dies 

gelte auch für die englische Übersetzung Military (BVGer B-6372/2010 vom 

31. Januar 2012 E. 3.4.1. „Swiss Military by BTS“). Zu derselben Erkennt-

nis kam auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 

26. August 2008 in den Erwägungen 7.1. - 7.3. in Bezug auf die Marke 

„Swiss Army“. 

5.2.3 Die noch unter dem Art. 6 aWSchG geforderte Täuschungsgefahr 

brachte auch die Anwendung des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips 

mit sich (BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2012 E. 3.4.2. „Swiss Military 

by BTS“). Eine solche Täuschung ist demnach ausgeschlossen, wenn die 

Waren, für welche das angemeldete Zeichen beansprucht wird, für die an-

gesprochenen Verkehrskreise auf Grund ihres Zwecks, ihrer Funktion oder 

ihrer Eigenschaften keinen möglichen Bezug zum Schweizer Militär haben 

respektive nicht als Militärausstattung in Frage kommen (BVGer 

B-6372/2010 vom 31. Januar 2012 E. 3.4.3. „Swiss Military by BTS“). Vor-

liegend beansprucht die Widerspruchsmarke Uhren schweizerischer Her-

kunft. Uhren wurden allerdings in früheren Entscheiden im gleichen Zu-

sammenhang als Militärausstattung beurteilt (RKGE in sic! 1999 S. 643 

E. 3 „hw Swiss Military / Swiss Military by Chrono, bestätigt in BVGer 

B-6372/2010 vom 31. Januar 2012 E. 3.4.3. „Swiss Military by BTS“), eine 

B-850/2016 

Seite 17 

andere Einschätzung drängt sich vorliegend nicht auf, entsprechend kann 

die Täuschungsgefahr nicht ausgeschlossen werden (zur Beurteilung einer 

allfälligen secondary meaning vgl. E. 6 nachfolgend). 

Das Zeichen Swiss Military mit Beanspruchung für Uhren darf damit unter 

dem Art. 6 aWSchG von anderen als der Schweizerischen Eidgenossen-

schaft nicht benützt werden.  

5.3 Weiter ist zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke gegen das revidierte 

Wappenschutzgesetz verstösst.  

5.3.1 Dies ist dann der Fall, wenn das Zeichen „Swiss Military“ als eine 

amtliche Bezeichnung i.S.v. Art. 6 WSchG qualifiziert oder mit einer amtli-

chen Bezeichnung verwechselbar ist sowie nicht vom Gemeinwesen, wel-

ches das Zeichen bezeichnet, verwendet wird (Art. 9 WSchG). Anders als 

noch unter Art. 6 aWschG ist unter Art. 9 WSchG ein Gebrauch durch an-

dere als das Gemeinwesen nicht nur bei Täuschungsgefahr sondern in Al-

leinstellung per se ausgeschlossen. Ausnahmen sind nur im Rahmen der 

in Art. 9 Abs. 2 und Abs. 3 genannten Fälle denkbar. Gemäss Botschaft 

sollen amtliche Bezeichnungen „einzig und alleine“ dem Gemeinwesen 

und seinen Organen, allenfalls behördlichen oder behördenähnlichen Ge-

bilden vorbehalten bleiben, womit eine Stärkung der amtlichen Bezeich-

nungen beabsichtigt wird (Botschaft WSchG BBl. 2009 S. 8631). Mit dem 

Ausschluss der Täuschungsgefahr als Erfordernis für die Anwendbarkeit 

des Art. 9 WSchG bleibt auch kein Raum mehr für eine Beurteilung unter 

dem (markenrechtlichen) Spezialitätsprinzip.  

5.3.2 Wie bereits unter Erwägung 5.2 ausgeführt, fällt das Zeichen Swiss 

Military unter die Definition einer amtlichen Bezeichnung bzw. ist mit einer 

solchen verwechselbar. Dieser Befund hat auch unter dem revidierten 

Wappenschutzgesetze weiter Bestand, da die Revision diesbezüglich 

keine Neuerung brachte. Entsprechend ist das Zeichen „Swiss Military“ als 

eine amtliche Bezeichnung i.S. des Art. 6 WSchG zu qualifizieren, welches 

nach Art. 9 WSchG ausschliesslich vom entsprechenden Gemeinwesen 

benützt werden darf. 

5.3.3 Dass die Inhaberin der Widerspruchsmarke eine behördliche oder 

behördenähnliche Tätigkeit nach Art. 9 Abs. 2 WSchG ausübt, wurde nicht 

geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich. Ein allfälliger Zusatz zum 

Zeichen „Swiss Military“ ist ebenfalls nicht gegeben, wodurch eine legitime 

Nutzung nach Art. 9 Abs. 3 WSchG auch ausser Betracht fällt.  

B-850/2016 

Seite 18 

Das Zeichen Swiss Military der Beschwerdegegnerin steht daher auch mit 

dem revidierten Wappenschutzgesetz in Konflikt. 

5.3.4 Dass, im Gegensatz zur Beschwerdegegnerin, die Beschwerdefüh-

rerin, also die Schweizerische Eidgenossenschaft handelnd durch das 

Bundesamt für Rüstung armasuisse, in Bezug auf die Vorschriften des 

Wappenschutzgesetzes berechtigt ist, das Zeichen Swiss Military zu be-

nutzen, steht ausser Frage.  

6.  

6.1 Die Beschwerdegegnerin macht weiter geltend, dass das Zeichen 

„Swiss Military“, sollte es denn als widerrechtlich i.S. des Wappenschutz-

gesetzes angesehen werden, aufgrund intensiven Gebrauchs eine se-

condary meaning erlangt hätte und sinngemäss der Verstoss gegen das 

Wappenschutzgesetzt geheilt würde. 

6.2 Die h.L. geht davon aus, dass die Rechtswidrigkeit eines Zeichens 

nach Art. 2 lit. d MSchG grundsätzlich nicht nachträglich geheilt werden 

kann (MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, 

Art. 2 lit. d Rz. 85; MATTHIAS STÄDELI / SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: 

David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, Art. 2 N. 356; EUGEN MARBACH, in: 

Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-

kenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 625; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzge-

setz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichti-

gung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, zu Art. 2, 

Nr. 270).  

6.2.1 Eine Ausnahme erblicken Teile der Lehre allerdings im Bedeutungs-

wandel (secondary meaning) eines Zeichens, gleich wie bei täuschenden 

Zeichen nach Art. 2 lit. c MSchG (EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches 

Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 

2. Aufl. 2009, Rz. 625; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kom-

mentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des eu-

ropäischen und internationalen Markenrechts, 2002, zu Art. 2, Nr. 270). Ob 

diese Analogie tatsächlich zulässig ist, kann vorliegend offen bleiben, da 

die Beschwerdegegnerin zwar anhand von Werbeprospekten, Verkaufska-

talogen und Webauftritten darlegt, dass sie Uhren mit der Marke „Swiss 

Military“ vertreibt. Der Bedeutungswandel des Zeichens „Swiss Military“ 

weg von der Bedeutung Schweizer Militär hin zu Schweizer Qualitätsuhr, 

wie das die Beschwerdegegnerin behauptet, kann diesen Verkaufsbelegen 

B-850/2016 

Seite 19 

allerdings nicht entnommen werden. Ebenso wenig kann diesen Belegen 

entnommen werden, dass sich eine solche neue Bedeutung bei den rele-

vanten Verkehrskreisen durchgesetzt hätte und eine Täuschung praktisch 

ausgeschlossen werden könne, wie das die bundesgerichtliche Rechtspre-

chung für einen Bedeutungswandel erfordern würde (vgl. BGE 125 III 193 

E. 1 d „Bud“). Entsprechend ist auch kein Wandel der Bedeutung zu erbli-

cken und dem Zeichen „Swiss Military“ ist nur die Bedeutung Schweizer 

Militär, wie in Erwägung 5.2.2. ausgeführt, zuzuordnen.  

6.2.2 Eine weitere Ausnahme könnte eine Heilung aufgrund langjährigen 

Gebrauchs, wie das die Beschwerdegegnerin unter anderem auch vor-

bringt, darstellen. Diese kann im vorliegenden Widerspruchsverfahren al-

lerdings nicht geltend gemacht werden. Denn diese Argumentation gründet 

in der Rechtsprechung, wonach unter Anwendung von Art. 2 des Schwei-

zerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) Ab-

wehransprüche verwirken können, wenn diese aufgrund einer langjährigen 

Duldung des verletzenden Zustands durch den eigentlich Berechtigten ver-

spätet vorgebracht werden (BGE 125 193 E. 1 e „BUD“; BGE 117 II 575 

E. 4.2 „I.com“). Die Duldung eines rechtsverletzenden Zustandes ist aller-

dings nicht Gegenstand des vorliegenden verwaltungsrechtlichen Wider-

spruchsverfahrens, welches sich nur mit der Verwechslungsgefahr auf-

grund der Registereinträge befasst.  

Soweit die Beschwerdegegnerin den behaupteten langjährigen und inten-

siven Gebrauch geltend macht, um damit ihre Investitionen in den Aufbau 

der Marke zu schützen, sei darauf hingewiesen, dass das Markenrecht sol-

che Investitionen grundsätzlich nicht rechtlich schützen will (vgl. E. 4.5. 

oben), bzw. dass sich die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Investiti-

onsfunktion des Markenrechts im Verkehrsdurchsetzungstatbestand nach 

Art. 2 lit. a MSchG erschöpft (BGE 140 III 297 E. 5.2 „Keytrader“). Da der 

Verkehrstatbestand vorliegend nicht zum Streitgegenstand gehört, kann 

die Beschwerdegegnerin aus dieser Argumentation nichts für sich ableiten.  

Eine allfällige Heilung der rechtswidrigen Nutzung des Zeichens „Swiss Mi-

litary“ kann von der Beschwerdegegnerin somit vorliegend nicht dargelegt 

werden. 

7.  

Aufgrund des Gesagten ist nun der Schutzumfang der Widerspruchsmarke 

zu bestimmen. Die Wortmarke „Swiss Military“ der Beschwerdegegnerin 

besteht ausschliesslich aus einem Zeichen, welches sie aufgrund des 

B-850/2016 

Seite 20 

Wappenschutzgesetzes nicht benützen dürfte. Die Widerspruchsmarke 

enthält damit kein Zeichen oder sonstige grafische Darstellung, an welcher 

eine Kennzeichenkraft anknüpfen könnte.  

Dass die angegriffene Marke genau denselben Wortlaut wie die Wider-

spruchsmarke hat, ist für die Beurteilung des Schutzumfangs der Wider-

spruchsmarke nicht von Belang (vgl. E. 2.1 oben). Insofern entspricht der 

vorliegende Fall der Konstellation, wie sie sich etwa in den Urteilen BGE 94 

II 44 E. 8 „Spandex / Spandon“ und BVGer B-3766/2007 vom 30. Januar 

2009 E. 8 „Galileo / Galileo Joint Undertaking (fig.)“ präsentierte. Dort wie 

hier kann der angreifenden Marke keinen Schutzumfang und damit auch 

keinen durchsetzbaren Abwehranspruch zugeschrieben werden (vgl. zum 

nichtvorhandenen Schutzumfang ebenfalls GREGOR WILD, in: Marken-

schutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 31 Rz. 17; David Aschmann, Die Funk-

tion des Bundesverwaltungsgerichts im Immaterialgüterrecht, sic! 2007, 

S. 100).  

8.  

8.1 Die Beschwerdegegnerin macht hiergegen geltend, dass es einem 

Verstoss gegen die Eigentumsgarantie des Art. 26 der Bundesverfassung 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) 

im Sinne einer Enteignung gleichkäme, würde ihre Marke vorliegend nicht 

geschützt bzw. ihrer Marke kein Abwehrrecht zugesprochen.  

In der Tat stellt das Bundesgericht Immaterialgüterrechte unter den Schutz 

der Eigentumsgarantie (BGE 140 III 297 E. 5.1 „Keytrader“ m.w.H.). Gleich-

zeitig hält es aber auch fest, dass die Eigentumsgarantie keine Rechtsbe-

ständigkeit bietet und sich die Gewährleistung der Eigentumsgarantie nach 

dem Inhalt der jeweiligen Rechtsordnung richtet (BGE 123 III 454 E. 5 b 

m.w.H.). Das Markenschutzgesetzt sieht mit Art. 52 MSchG eigens eine 

Möglichkeit der Löschung einer Marke vor, soweit gewisse Voraussetzun-

gen gegeben sind. Das Bundesgericht sieht daher in einer Markenregist-

rierung auch kein wohlerworbenes Recht am Ausschliesslichkeitsanspruch 

(BGE 140 III 297 E. 5.1 „Keytrader“; anders noch Urteil des BVGer 

B-3766/2007 vom 30. Januar 2009 E. 8 „Galileo / Galileo Joint Undertaking 

[fig.]“). Da das Markenrecht sogar eine komplette Löschung einer Marke 

vorsieht und das Bundesgericht eine solche Löschung nicht als einen Ein-

griff in die Eigentumsgarantie sieht, gilt a maiore ad minus der einfache 

B-850/2016 

Seite 21 

Entzug von Abwehrrechten inter partes, so wie im vorliegenden Fall, eben-

falls nicht als Eingriff in die Eigentumsgarantie. Die Argumentation der Be-

schwerdegegnerin verfängt demnach nicht. 

8.2 Die Beschwerdegegnerin ist zudem der Ansicht, sie geniesse Vertrau-

ensschutz in den Bestand der Marke, da diese von der Vorinstanz bei de-

ren Eintragung geprüft wurde.  

Der Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf 

Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen und 

weiteres, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. 

Vorausgesetzt wird, dass die sich auf Vertrauensschutz berufende Person 

berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt da-

rauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig 

machen kann. Die Berufung auf Treu und Glauben scheitert, wenn ihr über-

wiegende öffentliche Interessen entgegenstehen (Urteil des Bundesge-

richts 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 4 „Doppelhelix“; BGE 129 I 170 

E. 4.1 je m.w.H.).  

Der Beschwerdegegnerin fehlt es indes bereits an einer Vertrauensgrund-

lage. Sie macht sinngemäss geltend, dass sie aufgrund der Prüfung und 

Registrierung der Widerspruchsmarke durch die Vorinstanz darauf ver-

trauen konnte, dass die Widerspruchsmarke auch gegen Dritte durchsetz-

bar sei. Ein derart begründetes Vertrauen ist alleine schon dadurch nicht 

gerechtfertigt, als das Markenschutzgesetz selber vorsieht, dass eine 

Marke einer dynamischen Beurteilung unterworfen ist und bspw. jederzeit 

unter dem Vorbehalt der Löschung durch den Zivilrichter steht (BGE 135 

III 359 E. 2.5.3. [akustische Marke] m.w.H.). Dass eine Marke jeweils zum 

Zeitpunkt des Urteils neu beurteilt werden muss, gilt mutandis mutatis auch 

für das Widerspruchsverfahren und kann zur Folge haben, dass das Ab-

wehrrecht einer Widerspruchsmarke eingeschränkt und daher ihre Durch-

setzbarkeit gehemmt werden kann (vgl. etwa Urteil des BVGer 

B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6 „SWISSPRIMBEEF / Appenzeller 

Prim(e) Beef [fig.]“) Aufgrund dieser dem Markenrecht inhärenten Dynamik 

kann eine vom IGE einmal erteilte Registrierung nicht als Vertrauensgrund-

lage für eine künftige Rechtsdurchsetzung dienen. Die Beschwerdeführerin 

kann sich entsprechend auch nicht auf Vertrauensschutz berufen.  

  

B-850/2016 

Seite 22 

9.  

Im Ergebnis kann somit festgehalten werden, dass die Beschwerde gutzu-

heissen ist und die Widerspruchsmarke mangels genügendem Schutzum-

fang die angefochtene Marke nicht vom Markenschutz auszuschliessen 

vermag. Die Verfügung der Vorinstanz ist demnach aufzuheben und die 

Marke CH 640'600 „Swiss Military“ der Beschwerdeführerin ins Markenre-

gister einzutragen. 

10.  

10.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwer-

degegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Als unterliegende Partei 

ist sie zudem zur Zahlung einer angemessenen Parteientschädigung an 

die Beschwerdeführerin zu verpflichten (Art. 64 Abs. 1 und Abs. 3 VwVG 

i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten 

und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, 

SR 173.320.2]).  

10.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-

che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzuset-

zen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 VGKE). Im Beschwerdeverfahren vor 

dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen 

(Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das In-

teresse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Wi-

derspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschla-

gen ist. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den re-

lativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wir-

ken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt 

würden. Mangels anderer relevanter Angaben ist der Streitwert darum 

nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.– bis Fr. 100'000.– festzulegen 

(BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesen Erfah-

rungswerten ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen 

keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert 

der strittigen Marke. Allerdings hat die Beschwerdeführerin die Durchfüh-

rung einer öffentlichen Parteiverhandlung verlangt, was bei der Beurteilung 

der Kosten mitberücksichtigt werden muss. Damit sind die Gerichtskosten 

auf Fr. 5'500.– festzusetzen.  

Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.– festgelegt 

und von der Beschwerdegegnerin vorgeleistet. Der Kostenvorschuss ver-

bleibt bei der Vorinstanz.  

B-850/2016 

Seite 23 

10.3 Die Beschwerdeführerin hat eine Kostennote in der Höhe von total 

Fr. 11'336.– eingereicht. Die Parteientschädigung ist zwar grundsätzlich 

aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Dies heisst allerdings 

nicht, dass diese unbesehen übernommen werden muss, vielmehr sind nur 

die insgesamt notwendigen Kosten bzw. der notwendige Zeitaufwand zu 

ersetzen (Urteil des BVGer D-2572/2007 vom 4. Oktober 2007 E. 4), wobei 

dem Bundesverwaltungsgericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu-

steht (Urteil des Bundesgerichts 8C_329/2011 vom 29. Juli 2011 E. 6.2). In 

Würdigung der massgeblichen Faktoren scheint eine Parteientschädigung 

für die Beschwerdeführerin von Fr. 6'500.– für das Beschwerdeverfahren 

angemessen.  

Für das erstinstanzliche Verfahren sprach die Vorinstanz der Beschwerde-

gegnerin eine Entschädigung von Fr. 2'800.– (inkl. Widerspruchsgebühr) 

zu. In Abänderung davon setzt das Bundesverwaltungsgericht die Partei-

entschädigung für das erstinstanzliche Verfahren auf Fr. 2'000.– zugunsten 

der Beschwerdeführerin fest.  

11.  

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Ver-

fügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, 

SR 173.110]). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig. 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1, 2 und 4 des Entscheids des 

Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 8. Januar 2016 wer-

den aufgehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und das Eidgenössi-

sche Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, die Marke CH 640'600 

„Swiss Military“ für die Waren „Uhren und Zeitmessinstrumente; alle vorge-

nannten Waren schweizerischer Herkunft“ (Klasse 14) einzutragen. 

2.  

Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 5'500.– werden der Be-

schwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innerhalb von 30 Tagen ab 

Eröffnung des Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 

3.  

Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– 

aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten. 

B-850/2016 

Seite 24 

4.  

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschä-

digung für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren in 

der Höhe von Fr. 8'500.– zu entrichten. 

5.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-

formular, Beschwerdebeilagen zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, 

Beschwerdeantwortsbeilagen zurück) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 12971; Einschreiben; Beilage: Vorakten 

zurück) 

 

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: 

  

Vera Marantelli Lukas Abegg 

 

 

 

Versand: 7. Februar 2018