# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** eaa42bab-adf1-59a1-86f1-09dedf8ee6c5
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2014-08-13
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 13.08.2014 B-4822/2013
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-4822-2013_2014-08-13.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 
 Abteilung II 

B-4822/2013 

 

 

  U r t e i l  v o m  1 3 .  A u g u s t  2 0 1 4  

Besetzung 

 
Richter David Aschmann (Vorsitz), 

Richterin Maria Amgwerd,  

Richterin Vera Marantelli, 

Gerichtsschreiber Salim Rizvi. 
 

 
 

Parteien 

 
Blackrock Inc., 

NY 10022 New York, USA, 

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Bernard Volken, 

FMP Fuhrer Marbach & Partner,  

Konsumstrasse 16A, 3007 Bern, 

Beschwerdeführerin, 

 
 

 
gegen 

 

 
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, 

Vorinstanz. 

 

Gegenstand 

 
Markeneintragungsgesuch Nr. 60356/2012  

SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY. 

 

 

B-4822/2013 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Am 28. August 2012 meldete die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz 

mit Gesuch Nr. 60356/2012 die Wortmarke "SO WHAT DO I DO WITH 

MY MONEY" für die folgenden Dienstleistungen zur Eintragung an: 

35 Bereitstellung von Informationen und Analysen bezüglich konjunktureller 

Marktdaten; Erbringen von Unternehmens- und Marktforschungsdienst-

leistungen für private und institutionelle Anleger sowie für Finanzexper-

ten; Beratung im Bereich Unternehmensführung; Marktanalysen. 

36 Dienste im Bereich lnvestment-Management; Anlageberatung; Manage-

ment der finanziellen Risiken; Effektenhandelsdienstleistungen im Be-

reich Aktien von Kapitalanlagegesellschaften; Dienste im Bereich von In-

vestitionen in Anlagefonds; Dienste im Bereich Vertrieb von Anlagefonds; 

Vermögensverwaltung; Vermögensbewertung; Anlagedienstleistungen, 

insbesondere Verwaltung und Handel im Bereich von Effekten, Anleihen, 

Optionen, Rohstoffen, Futures und andere Sicherheiten und beim Anle-

gen von Vermögen Dritter; Anlageberatungsdienste; Analyse von Finanz-

anlagen; Eigenkapitalbeteiligen; Finanzinvestitionen im Immobilienbe-

reich; Steuerbeurteilungen und -einschätzungen; finanzielle Verwaltung 

von Immobilien und Trusts im Bereich von Anlagefonds; Finanzanalyse; 

Bereitstellung von Finanzberichten für Dritte und von Finanzanalysen in 

diesem Zusammenhang; Bereitstellen von Finanzinformationen im Be-

reich von Anlagemöglichkeiten und Finanzanalysen; Anlagemanagement 

und Vertrieb von Aktien von Anlagegesellschaften oder anderen kollekti-

ven Anlageinstrumenten, insbesondere Collateralized Debt Obligations 

(CDO‘s), Collateralized Loan Obligations (CLO‘s), Anlagefonds, Hedge 

Funds und variablen Versicherungsfonds; Online-Finanzdienstleistun-

gen, insbesondere Transfair- und Transaktionsdienstleistungen von An-

lagevermögen; Finanzplanung und Finanzanalyse; Finanzmanagement 

und Finanzplanung; Vertrieb und Verwaltung von Exchange Traded 

Funds. 

B.  

Mit Schreiben vom 23. Oktober 2012 übermittelte die Beschwerdeführerin 

der Vorinstanz zusätzliche Prioritätsbelege. 

C.  

Die Vorinstanz beanstandete das Gesuch mit Schreiben vom 12. Novem-

ber 2012. Sie führte aus, die hinterlegte Sloganmarke stelle eine rhetori-

sche Frage dar, die sinngemäss mit: "Also was soll ich mit meinem Geld 

tun", übersetzt werde. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Finanz-

dienstleistungen ergebe sich eine direkt beschreibende und banale Aus-

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Seite 3 

sage. Dem Zeichen fehle deshalb die nötige Unterscheidungskraft. Über-

dies sei das Dienstleistungsverzeichnis nicht präzise genug abgefasst. 

D.  

Mit Eingabe vom 14. März 2013 führte die Beschwerdeführerin aus, das 

Zeichen sei entgegen der Feststellungen der Vorinstanz unterscheidungs-

kräftig. Der Slogan sei grammatikalisch falsch gebildet, was verschiedene 

Online-Übersetzungen belegten, und somit ohne beschreibenden Sinn-

gehalt, insbesondere da das Dienstleistungsverzeichnis sehr breit sei und 

auch andere als Finanzdienstleistungen umfasse. Er werde auch nicht als 

rhetorische Frage verstanden. Das Zeichen weise die notwendige Kürze 

und Prägnanz auf, um einer Zuordnung der Dienstleistungen zur Be-

schwerdeführerin zu dienen. Die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion 

blieben gewährleistet. Aufgrund der Beanstandungen der Vorinstanz wer-

de das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis neu wie folgt formuliert: 

35 Bereitstellung von Informationen und Analysen bezüglich konjunktureller 

Marktdaten (Marktforschungsdienstleistungen); Erbringen von Marktfor-

schungsdienstleistungen; Erbringen von Unternehmensdienstleistungen, 

nämlich Unternehmensverwaltung, Management, Berichterstattung, Ver-

arbeitungs- und Analysedienste; Beratung im Bereich Unternehmensfüh-

rung; Durchführung von Marktanalysen; 

36 Investmentgeschäfte; Finanzverwaltungs- und Finanzberatungsdienst-

leistungen; Anlageberatung; finanzielles Risikomanagement; Effekten-

handelsdienstleistungen im Bereich Aktien von Kapitalanlagegesellschaf-

ten; Dienste im Bereich von Investitionen in Anlagefonds, nämlich Fi-

nanzforschungs- und Finanzberatungsdienstleistungen; Handel mit An-

lagefonds und Finanzforschungs- und Finanzberatungsdienstleistungen; 

Vermögensverwaltung; Vermögensbewertung; Anlagedienstleistungen, 

nämlich Verwaltung und Handel im Bereich von Effekten, Anleihen, Opti-

onen, Rohstoffen, Futures und andere Sicherheiten und beim Anlegen 

von Vermögen Dritter; Anlageberatungsdienste; Analyse von Finanzan-

lagen; Kapitalinvestitionen; Finanzinvestitionen im Immobilienbereich; 

Beratung zu steuerlichen Bewertungen und bezüglich Steuerbewertun-

gen; finanzielle Verwaltung von Immobilien und Trusts im Bereich von 

Anlagefonds; Finanzanalyse; Erstellen von Finanzberichten für Dritte und 

von Finanzanalysen in diesem Zusammenhang; Bereitstellen von Fi-

nanzinformationen im Bereich von Anlagemöglichkeiten und Finanzana-

lysen; Anlagemanagement und Handel mit Aktien von Anlagegesell-

schaften oder anderen kollektiven Anlageinstrumenten, nämlich struktu-

rierten Kreditprodukten und forderungsbesicherten Wertpapieren (Colla-

teralized Debt Obligations, CDO‘s), durch Unternehmenskredite gesi-

cherte, forderungsbesicherte Wertpapiere (Collateralized Loan Obligati-

ons, CLO‘s), Anlagefonds, Hedge Funds und variable Versicherungs-

fonds; Online Finanzdienstleistungen, nämlich Geldtransfer- und Finanz-

anlagetransferdienstleistungen und Transaktionsdienstleistungen von 

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Seite 4 

Anlagevermögen; Finanzplanung und Finanzanalyse; Finanzmanage-

ment und Finanzplanung; Handel mit und Verwaltung von börsengehan-

delten Fonds (exchange-traded funds). 

E.  

Die Vorinstanz hiess das geänderte Waren- und Dienstleistungsverzeich-

nis mit Schreiben (Festhaltung) vom 13. Juni 2013 gut. Zum Gemeingut-

charakter des Zeichens bekräftigte sie, das Zeichen sei grammatikalisch 

korrekt gebildet und die Frageform "What do I do…?" im Englischen weit 

verbreitet. Übersetzungsmaschinen seien zum Nachweis ungeeignet, 

dass der Slogan grammatikalisch falsch laute. Die Verkehrskreise such-

ten stets nach einem ihnen bekannten Bedeutungsgehalt. Nachdem das 

Zeichen für verschiedene Finanzdienstleistungen beansprucht werde, er-

schliesse sich die Übersetzung: "Also was soll ich mit meinem Geld tun", 

ohne Weiteres. Damit stelle das Zeichen für die beanspruchten Dienst-

leistungen Gemeingut dar. 

F.  

Die Beschwerdeführerin verlangte mit Schreiben vom 19. Juli 2013 den 

Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung. 

G.  

Mit Verfügung vom 30. Juli 2013 wies die Vorinstanz das Eintragungsge-

such mit Hinweis auf die vorgängige Korrespondenz zurück. 

H.  

Am 28. August 2013 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde ans 

Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen: 

1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum 

(IGE) vom 30. Juli 2013 sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, 

die Marke "SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY" (CH-Markeneintra-

gungsgesuch Nr. 60356/2012) ohne Einschränkung im Markenschutzre-

gister einzutragen. 

Eventualiter: 

2. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum 

(IGE) vom 30. Juli 2013 sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, 

die Marke "SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY" (CH-Markeneintra-

gungsgesuch Nr. 60356/2012) mit folgendem modifiziertem Dienstleis-

tungsverzeichnis: 

Klasse 35: Bereitstellung von Informationen und Analysen bezüglich kon-

junktureller Marktdaten (Marktforschungsdienstleistungen); Erbringen 

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von Marktforschungsdienstleistungen; Erbringen von Unternehmens-

dienstleistungen, nämlich Unternehmensverwaltung, Management, Be-

richterstattung, Verarbeitungs- und Analysedienste; Beratung im Bereich 

Unternehmensführung; Durchführung von Marktanalysen;  

Klasse 36: Investmentgeschäfte; Finanzverwaltungs- und Finanzbera-

tungsdienstleistungen; Anlageberatung; finanzielles Risikomanagement; 

Effektenhandelsdienstleistungen im Bereich Aktien von Kapitalanlagege-

sellschaften; Dienste im Bereich von Investitionen in Anlagefonds, näm-

lich Finanzforschungs- und Finanzberatungsdienstleistungen; Handel mit 

Anlagefonds und Finanzforschungs- und Finanzberatungsdienstleistun-

gen; Vermögensverwaltung; Vermögensbewertung; Anlagedienstleistun-

gen, nämlich Verwaltung und Handel im Bereich von Effekten, Anleihen, 

Optionen, Rohstoffen, Futures und andere Sicherheiten und beim Anle-

gen von Vermögen Dritter; Anlageberatungsdienste; Analyse von Finanz-

anlagen; Kapitalinvestitionen; Finanzinvestitionen im Immobilienbereich; 

Beratung zu steuerlichen Bewertungen und bezüglich Steuerbewertun-

gen; finanzielle Verwaltung von Immobilien und Trusts im Bereich von 

Anlagefonds; Finanzanalyse; Erstellen von Finanzberichten für Dritte und 

von Finanzanalysen in diesem Zusammenhang; Bereitstellen von Fi-

nanzinformationen im Bereich von Anlagemöglichkeiten und Finanzana-

lysen; Anlagemanagement und Handel mit Aktien von Anlagegesell-

schaften oder anderen kollektiven Anlageinstrumenten, nämlich struktu-

rierten Kreditprodukten und forderungsbesicherten Wertpapieren (Colla-

teralized Debt Obligations, CDO‘s), durch Unternehmenskredite gesi-

cherte, forderungsbesicherte Wertpapiere (Collateralized Loan Obligati-

ons, CLO‘s), Anlagefonds, Hedge Funds und variable Versicherungs-

fonds; Online-Finanzdienstleistungen, nämlich Geldtransfer- und Finanz-

anlagetransferdienstleistungen und Transaktionsdienstleistungen von 

Anlagevermögen; Finanzplanung und Finanzanalyse; Finanzmanage-

ment und Finanzplanung; Handel mit und Verwaltung von börsengehan-

delten Fonds (exchange-traded funds). 

ohne Einschränkung im Markenschutzregister einzutragen. 

Subeventualiter: 

3. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum 

(IGE) vom 30. Juli 2013 sei aufzuheben und die Streitsache sei im Sinne 

der Erwägungen an die Vorinstanz zur erneuten Beurteilung zurückzu-

weisen. 

- unter Kosten- und Entschädigungsfolge - 

Zur Begründung führte sie aus, die Verkehrskreise setzten sich sowohl 

aus Fachleuten als auch aus Durchschnittskonsumenten zusammen. 

Auch die Vorinstanz benutze oft Übersetzungsmaschinen, weshalb diese 

zum Nachweis eines grammatikalisch falschen Satzes geeignet seien. 

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Die Originalität des Zeichens werde auch durch eine deutsch-englische 

Rückübersetzung der angeblichen Bedeutung illustriert. Mangels Inter-

punktion stelle es keine rhetorische Frage dar. Das Zeichen beschreibe 

keine Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen und 

sei weder werbemässig anpreisend noch eine übliche Redewendung. Es 

sei auch weder zu komplex noch zu lang, um als Marke wahrgenommen 

zu werden. Allenfalls sei es als Grenzfall einzutragen. Zudem beständen 

sechs vergleichbare Voreintragungen aus den Jahren 2007 bis 2012. Es 

sei das ursprünglich eingegebene Dienstleistungsverzeichnis einzutragen 

und die Änderungen daran nur im Eventualstandpunkt vorzunehmen. Su-

beventualiter sei das Verfahren zu einer reduzierten Bereinigung des 

Dienstleistungsverzeichnisses an die Vorinstanz zurückzuweisen. 

I.  

Mit Vernehmlassung vom 9. Oktober 2013 beantragte die Vorinstanz die 

Abweisung der Beschwerde. Die benannten Dienstleistungen der Klasse 

35 seien Grundlage für die Finanzdienstleistungen in Klasse 36. In Ver-

bindung mit beiden sei das Zeichen eine banale und werbemässige Auf-

forderung, wobei es keine Rolle spiele, ob es als rhetorische Frage er-

scheine. Die angeführten Voreintragungen seien nicht vergleichbar. Auf 

den Eventualantrag sei nicht einzutreten, weil das geänderte Dienstleis-

tungsverzeichnis bereits genehmigt worden sei. Eine Rückweisung erüb-

rige sich, denn der Sachverhalt sei bereits rechtsgenüglich ermittelt wor-

den. 

J.  

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien 

stillschweigend verzichtet. 

K.  

Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Er-

wägungen einzugehen. 

 
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden 

gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zustän-

dig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 

17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die definitive Schutzverweigerung ist 

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eine Verfügung nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 

über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Die Beschwerde-

führerin ist als deren Adressatin beschwert und hat an ihrer Aufhebung 

oder Änderung ein schutzwürdiges Interesse. Sie ist daher zur Be-

schwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind 

gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wur-

de fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachur-

teilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).  

1.2 Als Eventualbegehren beantragt die Beschwerdeführerin, ihre Marke 

mit dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu genehmigen, das sie 

schon mit Eingabe vom 14. März 2013 gegenüber der Vorinstanz bean-

tragt hat. Sie übersieht, dass die Vorinstanz diese Änderung im Einlei-

tungssatz ihrer Festhaltung vom 13. Juni 2013 gutgeheissen und in der 

angefochtenen Verfügung auf jene Festhaltung Bezug genommen hat. 

Die geänderte Formulierung ist darum Teil der strittigen Verfügung und 

bereits mit dem Hauptbegehren zu prüfen. Die Beschwerdeführerin hätte 

die von ihr bereinigte Waren- und Dienstleistungsliste im vorinstanzlichen 

Verfahren wieder zurückziehen und eine neue, beschwerdefähige Verfü-

gung verlangen müssen um mit ihrer Beschwerde am ursprünglichen 

Wortlaut festzuhalten. Auf Grundlage der Verfügung vom 30. Juli 2013 

lässt sich der Streitgegenstand, selbst wenn das Eventualbegehren den 

ursprünglichen Wortlaut verlangte, nicht mehr ausweiten (ANDRÉ MOSER/ 

MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-

verwaltungsgericht, 2. Aufl., Basel 2013, Rz. 2.8 f., 2.213; RENÉ RHINOW/ 

HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA TURNHERR/DENISE BRÜHL-  

MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl., Basel 2010, Rz. 988). Das 

Eventualbegehren wird darum schon mit dem Hauptbegehren geprüft. 

2.  

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen 

eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterschei-

den (Art. 1 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Her-

kunftsangaben [MSchG, SR 232.11]). Durch den Rechtsschutz der Mar-

ken sollen die Verbraucher in die Lage versetzt werden, ein einmal ge-

schätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 122 

III 383 E. 1 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon", BGE 119 II 475 E. 2c "Radi-

on/ Radomat"). 

2.1 Slogans sind Werbeaussagen, die durch häufig wiederholte Verwen-

dung die Wiedererkennung eines Produkts, einer Marke oder eines Un-

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Seite 8 

ternehmens ermöglichen, stärken und dabei imagebildend wirken (NINA 

JANICH, Werbesprache, 6. Aufl. Tübingen 2013, S. 59). Im Unterschied 

zum "claim" (Sinn-/Merkspruch) fassen Slogans nicht nur den Inhalt einer 

bestimmten Werbeanzeige zusammen, sondern dienen als langfristige 

Imageträger mit Identifikationsfunktion (Wiedererkennungsfunktion) in der 

Form eines geflügelten Worts (JANICH, a.a.O., S. 60). Auch Slogans sind 

darum als Unterscheidungszeichen geeignet und können grundsätzlich 

als Marken eingetragen werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 

B-1561/2011 vom 28. März 2012 E. 5 "Together we'll go far", B-8557/ 

2010 vom 19. März 2012 E. 7.1 "We care about eyecare", B-8240/2010 

vom 27. Februar 2012 E. 6.1 "Aus der Region. Für die Region."; vgl. fir-

menrechtliches Urteil des Bundesgerichts vom 12. März 1991, veröffent-

licht in: Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 

1992/1, S. 47 f. "Speak for yourself"; Urteil des EuGH vom 21. Januar 

2010 in der Rechtssache C-398/08 P Rz. 47 "Vorsprung durch Technik"; 

OLIVER LÖFFEL, Markenschutz für Slogans: Nicht immer, aber immer öf-

ter?, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Praxis im Immaterial-

güter- und Wettbewerbsrecht [GRUR Prax], 2011, S. 116). 

2.2 Gemeingut sind Zeichen, die entweder für den Wirtschaftsverkehr 

freizuhalten sind oder welchen die für die Individualisierung der Ware 

oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, so dass sie 

nicht als Marken registriert werden können (Art. 2 Bst. a MSchG; Urteil 

des Bundesverwaltungsgerichts B-3528/ 2012 vom 17. Dezember 2013 

E. 2.1 "Venus"; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für 

geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003, sic! 2003, S. 495 E. 2 

"Royal Comfort"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar 

zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäi-

schen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N 34 ff.;  

EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immate-

rialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 

2009, [zit. SIWR III/1], Rz. 116 ff.). Auch englische Zeichen können Ge-

meingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise 

verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 "Masterpiece"; BGE 108 II 

488 f. E. 3 "Vantage"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3541/2011 

vom 17. Februar 2012 E. 3 "Luminous"). 

2.3 Slogans sind unterscheidungskräftig, wenn sich ihre Sinnaussage im 

Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie bean-

sprucht werden, weder in allgemeinen oder gar banalen Redewendungen 

erschöpft, die jedermann so äussern würde, noch in einem anpreisenden 

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Qualitätshinweis, der ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden wird, 

insbesondere wenn sie nur den Unternehmenszweck oder die Art der an-

gebotenen Waren und Dienstleistungen beschreiben (Urteile des Bundes-

gerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.2 "We make ideas work", 

4C.431/2004 vom 2. März 2005 E. 2.2 "C'est bon la vie", 4A.6/1998 vom 

10. September 1998 E. 3 "Swissline"; Urteile des Bundesverwaltungsge-

richts B-1561/2011 vom 28. März 2012 E. 4.3 "Together we'll go far", B-

8557/2010 vom 19. März 2012 E. 4.2 und 7.3 "We care about eyecare", 

B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 3.3 "Aus der Region. Für die Re-

gion."; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, 

S. 62; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 412 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2, Rz. 82). Auch 

an Slogans kann sodann ein Freihaltebedürfnis bestehen, wenn sie un-

entbehrlich sind und für den geschäftlichen Verkehr freigehalten werden 

müssen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1561/2011 vom 

28. März 2012 E. 4.3 "Together we'll go far", B-8557/2010 vom 19. März 

2012 E. 4.3 "We care about eyecare", B-8240/2010 vom 27. Februar 

2012 E. 3.3 "Aus der Region. Für die Region.", mit Hinweis auf das Urteil 

des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.3 "We make 

ideas work", und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B−7442/2008 

vom 18. Mai 2007 E. 2.3 "Feel'n Learn/See'n Learn"; vgl. auch MARBACH, 

SIWR III/1, Rz. 259). Wirkt ein Slogan hingegen unbestimmt, da sich sei-

ne Aussage weder in einer Beschreibung der Waren und Dienstleistungen 

noch in deren Anpreisung erschöpft, ist er unterscheidungskräftig (Urteile 

des Bundesverwaltungsgerichts B-684/2009 vom 24. Juni 2009 "Outper-

form.Outlast." E. 5; B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 6.4 "AJC presented 

by Arizona girls"). 

3.  

3.1 Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Für die 

Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne dabei die Auffassung spe-

zialisierter Verkehrskreise oder Zwischenhändlerinnen und -händler aus 

den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung der Endabnehmer und 

-abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden 

(vgl. EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, 

S. 3; WILLI, a.a.O., Art. 2, N 41; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 

B‑3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 Luminous). Im Einzelfall ist 

somit zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Pro-

dukt richtet (Urteil des Bundesgerichts 4A_6/2013 vom 16. April 2013 

E. 3.2.3 f. Wilson). 

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Seite 10 

3.2 Die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen umfassen Marktana-

lysedienste für Anleger sowie gewisse Unternehmensverwaltungsdienst-

leistungen in Klasse 35 und verschiedene Anlage- und Kapitalverwal-

tungsdienstleistungen in Klasse 36. Einige Dienstleistungen werden be-

sonders von spezialisierten Kreisen, nämlich Unternehmen und Fachleu-

ten der Finanzbranche, Verwaltungsdienstleistungen von Fachleuten aus 

Grossunternehmen, nachgefragt. In diesen Verkehrskreisen hat sich Eng-

lisch als Verkehrssprache etabliert, so dass im Vergleich zur Durch-

schnittsbevölkerung erhöhte Englischkenntnisse vorausgesetzt werden 

können. Die übrigen beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 36 wer-

den auch von privaten hiesigen Anlegern nachgefragt, welchen zumindest 

der englische Grundwortschatz geläufig ist (Urteile des Bundesverwal-

tungsgerichts B-1561/2011 vom 28. März 2012 E. 6 Together we'll go far, 

B-3394/ 2007 vom 29. September 2008 E. 4.1 Salesforce.com). 

4.  

4.1 Beschwerdeführerin und Vorinstanz gehen übereinstimmend davon 

aus, auf deutsch sei "so what do I do with my money" etwa mit: "Also, 

was mache ich mit meinem Geld [?]" zu übersetzen. Strittig ist zwischen 

ihnen aber, ob die Marke mit diesem Sinngehalt für die angemeldeten 

Dienstleistungen unterscheidungskräftig sei. Die Beschwerdeführerin 

macht hierzu insbesondere geltend, die Satzkonstruktion sei auf englisch 

ungebräuchlich und falsch. Dieses Argument ist vorab zu prüfen. 

4.2 Die Beschwerdeführerin begründet ihre Schlussfolgerung, die Marke 

widerspreche den Regeln englischer Grammatik, nicht mit anglizistischer 

Fachliteratur, sondern mit Versuchen einer Rückübersetzung durch Über-

setzungsmaschinen und der Tatsache des fehlenden Fragezeichens trotz 

eindeutiger Frageform. Ihre Ausführungen gehen insofern an der Sache 

vorbei, als es für die Beurteilung nur im Kontext der Geläufigkeit am 

Markt und des Verständnisses der Marke durch die Verkehrskreise auf 

grammatikalische Originalität oder Unregelmässigkeiten ankommt (vgl. 

E. 2.3). Regelkonformität dient nur als Anhaltspunkt für die Entbehrlichkeit 

und adäquate Interpretation des Zeichens. Darüber hinaus ist eine hypo-

thetische Auswahl an Möglichkeiten, wie die Sinnaussage der Marke 

sonst formuliert werden könnte, nicht relevant. 

4.3 Die strittige Marke wird sowohl von gut englischsprechenden Fach-

kreisen wie auch von durchschnittlich fremdsprachlichen Konsumenten-

kreisen (vgl. E. 3) ohne Zuhilfenahme der Fantasie als gesprochenes All-

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Seite 11 

tagsenglisch verstanden, das dem angesprochenen Kunden als offene 

Frage in den Mund gelegt wird. Weder soll er damit ein konkretes Ziel 

ausdrücken, noch eine bevorstehende Investition ankündigen oder wird 

der Slogan als rhetorische Frage mit bereits bekannter Antwort (JANICH, 

a.a.O., S. 197) verstanden. Absichtslos offen und spielerisch orientiert er 

vielmehr allgemein über das Geschäftsfeld "Geldangelegenheiten" der 

Beschwerdeführerin. Es handelt sich um einen ungewöhnlichen, da nicht 

direkt anpreisenden Slogan, weil die Frageform kein Garantieversprechen 

ausdrückt, wie es bei Slogans sonst oft der Fall ist (im Gegensatz zu Wer-

betexten wird das Fragezeichen in Slogans selten verwendet; vgl. JANICH, 

a.a.O., S. 245). Vielmehr wirkt die aus acht Wörtern gebildete Marke 

durch die Kombination des Füllworts "so,…" mit der etwas gespreizten 

Frageform "do I do" und dem allgemeinen Verb "to do with" (anstelle ei-

nes spezifischeren und kürzeren Ausdrucks für den Umgang mit Geld, 

wie "to use", "to spend", "to invest" etc.) und ihrer vagen Sinnaussage 

wenig spezifisch und etwas pathetisch. 

4.4 Schliesslich ist in einer wertenden Abwägung zu entscheiden, ob sich 

die Marke mit ihrer zentralen Sinnaussage "Geldangelegenheiten", der 

sie wenig hinzufügt, in einer banalen Redewendung erschöpft oder durch 

einen fantasiehaften Gehalt über eine solche hinausgeht. Auch wenn der 

Slogan die gekennzeichneten Dienstleistungen weder näher beschreibt 

noch anpreist, sondern durch die "ich"-Form des Adressaten spielerisch 

wirkt, lässt er ohne Weiteres ein begriffsnahes Angebot von Investment-

geschäften; Finanzverwaltungs- und Finanzberatungsdienstleistungen; 

Anlageberatung; finanziellem Risikomanagement; Effektenhandelsdienst-

leistungen im Bereich Aktien von Kapitalanlagegesellschaften; Diensten 

im Bereich von Investitionen in Anlagefonds, nämlich Finanzforschungs- 

und Finanzberatungsdienstleistungen; Handel mit Anlagefonds und Fi-

nanzforschungs- und Finanzberatungsdienstleistungen; Vermögensver-

waltung; Vermögensbewertung; Anlagedienstleistungen, nämlich Verwal-

tung und Handel im Bereich von Effekten, Anleihen, Optionen, Rohstof-

fen, Futures und anderen Sicherheiten und beim Anlegen von Vermögen 

Dritter; Anlageberatungsdiensten; Analyse von Finanzanlagen; Kapitalin-

vestitionen; Finanzinvestitionen im Immobilienbereich; Beratung zu steu-

erlichen Bewertungen und bezüglich Steuerbewertungen; zur finanziellen 

Verwaltung von Immobilien und Trusts im Bereich von Anlagefonds; Fi-

nanzanalyse; Erstellen von Finanzberichten für Dritte und von Finanzana-

lysen in diesem Zusammenhang; Bereitstellen von Finanzinformationen 

im Bereich von Anlagemöglichkeiten und Finanzanalysen; Anlagemana-

gement und Handel mit Aktien von Anlagegesellschaften oder anderen 

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kollektiven Anlageinstrumenten, nämlich strukturierten Kreditprodukten 

und forderungsbesicherten Wertpapieren (Collateralized Debt Obligati-

ons, CDO‘s), durch Unternehmenskredite gesicherten, forderungsbesi-

cherten Wertpapieren (Collateralized Loan Obligations, CLO‘s), Anlage-

fonds, Hedge Funds und variablen Versicherungsfonds; Online Finanz-

dienstleistungen, nämlich Geldtransfer- und Finanzanlagetransferdienst-

leistungen und Transaktionsdienstleistungen von Anlagevermögen; Fi-

nanzplanung und Finanzanalyse; Finanzmanagement und Finanzpla-

nung; Handel mit und Verwaltung von börsengehandelten Fonds (ex-

change-traded funds) erwarten, für welche die Marke deshalb nicht unter-

scheidungskräftig wirken kann (zur "Unbestimmtheit" des Sinngehalts ei-

ner Marke vgl. E. 2.3 hiervor). Ebenso naheliegend ist der Slogan für die 

an Geldanlage angrenzenden Dienstleistungen Bereitstellung von Infor-

mationen und Analysen bezüglich konjunktureller Marktdaten (Marktfor-

schungsdienstleistungen); Erbringen von Marktforschungsdienstleistun-

gen; Durchführung von Marktanalysen in Klasse 35. 

Anderes gilt für die Dienstleistungen Erbringen von Unternehmensdienst-

leistungen, nämlich Unternehmensverwaltung, Management, Berichter-

stattung, Verarbeitungs- und Analysedienste; Beratung im Bereich Unter-

nehmensführung in Klasse 35, die mit Dienstleistungen der Geldanlage in 

keinen direkten Sinnzusammenhang gebracht werden. Hier reicht es für 

die Annahme einer beschreibenden Wirkung nicht aus, dass solche 

Dienstleistungen gegen Entgelt erbracht werden. Ein beschreibender Be-

zug fehlt vielmehr dem qualifizierten Umgang mit Geld, welchen der Slo-

gan nahelegt, wenn damit Unternehmensverwaltungsdienstleistungen 

gekennzeichnet werden. 

4.5 Aus dem Vergleich der Marke mit den von der Beschwerdeführerin 

angeführten Voreintragungen lässt sich nichts anderes ableiten. Im Ver-

hältnis zu den Wortmarken CH 560'936 "Follow the money" und CH 

628'883 "The cybernetic money pump" erschöpft sich der Slogan "so 

what do I do with my money" im Zusammenhang mit einer Geldanlage in 

einem nahen Hinweis. Die blosse Erwähnung von "money" beschreibt 

Geldanlagen zwar nicht zwingend, wie die in den Klassen 35 und 36 ein-

getragenen Wortmarken CH 615'191 "Money talks, wealth whispers", 

CH 646'615 "Mobile money transfer" und die Wortmarke CH 640'204 "Mo-

re sport for your money" illustrieren, diese Marken individualisieren die 

erbrachten Leistungen aber deutlicher als die hier strittige Marke. Wie die 

Wortmarke CH 638'199 "Time money balance" ist auch der vorliegende 

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Slogan nicht als beschreibend für Geschäftsführung und Unternehmens-

verwaltung anzusehen. 

5.  

Die Beschwerde ist somit teilweise gutzuheissen und die Vorinstanz an-

zuweisen, die Markenanmeldung Nr. 60356/2012 für Erbringen von Un-

ternehmensdienstleistungen, nämlich Unternehmensverwaltung, Mana-

gement, Berichterstattung, Verarbeitungs- und Analysedienste; Beratung 

im Bereich Unternehmensführung im Schweizerischen Markenregister 

einzutragen. Soweit weitergehend ist sie abzuweisen. 

6.  

6.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten im Umfang von 

insgesamt Fr. 2'500.– anteilsmässig, im Verhältnis ihres Unterliegens, der 

Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), und dem geleis-

teten Kostenvorschuss zu entnehmen. Dessen Restbetrag ist der Be-

schwerdeführerin zurückzuerstatten. Die Beschwerdeführerin obsiegt vor-

liegend ungefähr zu einem Zehntel. Ihr sind daher Kosten im Umfang von 

Fr. 2'250.– aufzuerlegen und ein Betrag von Fr. 250.– zurückzuerstatten. 

6.2 Überdies ist der Beschwerdeführerin eine anteilsmässig reduzierte 

Parteientschädigung zuzusprechen. Fehlt eine unterliegende Gegenpar-

tei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen 

Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 

Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über 

Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigen-

tum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt 

mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Voll-

zug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenre-

gisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat 

die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter 

Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen, weshalb ihr auch die 

Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind. Das Gericht 

setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich be-

stellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird 

keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf 

Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 

2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-

tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). 

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6.3 Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote ins Recht gelegt, wes-

halb die Parteientschädigung auf Fr. 420.– exkl. Mehrwertsteuer festzule-

gen ist. 

6.4 Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im In-

land gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesge-

setzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuerge-

setz, MWSTG, SR 641.20]). Da die Beschwerdeführerin ihren Sitz im 

Ausland hat, ist davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleis-

tung nicht im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; Urteile 

des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 8.5 

Gallo/Gallay [fig.], B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 10.2 Zurcal/Zorca-

la). 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, die Verfügung vom 30. Juli 

2013 aufgehoben und die Vorinstanz angewiesen, die Marke Nr. 60356/ 

2012 SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY für Erbringen von Unter-

nehmensdienstleistungen, nämlich Unternehmensverwaltung, Manage-

ment, Berichterstattung, Verarbeitungs- und Analysedienste; Beratung im 

Bereich Unternehmensführung in Klasse 35 ins schweizerische Marken-

register einzutragen. 

2.  

Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen. 

3.  

Die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens werden im Umfang 

von Fr. 2'250.– der Beschwerdeführerin auferlegt und dem geleisteten 

Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– entnommen. Der Restbetrag von 

Fr. 250.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft die-

ses Urteils zurückerstattet. 

4.  

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine reduzierte Par-

teientschädigung von Fr. 420.– (exkl. MWSt) zugesprochen. 

  

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5.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs-

formular) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 60356/2012; Gerichtsurkunde) 

– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-

de) 

 

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: 

  

David Aschmann Salim Rizvi 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-

den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 

2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Be-

gründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. 

Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be-

schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). 

 

Versand: 15. August 2014