# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** cd09055c-fb41-5294-bd2d-f5ad109c6b72
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2022-01-10
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2020_008
**Docket/Reference:** O2020_008
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/177/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2020_008 

Besetzung 

  U r t e i l   v o m   1 0 .   J a n u a r   2 0 2 2    

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), 
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dr. sc. nat. ETH, Dipl. Chem. Martin Sperrle, 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

Lanxess Deutschland GmbH,  
Kennedyplatz 1, DE-50569 Köln,  

vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Lara Dorigo, 
Pestalozzi Attorneys at Law, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich, 
patentanwaltlich beraten durch Dr. Regula Rüedi, E. Blum & 
Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich,  

Klägerin 

gegen 

CABB AG, Düngerstrasse 81, 4133 Pratteln,   

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Klaus Feger, Holzach 
Partner, Dufourstrasse 11, Postfach 336, 4010 Basel, pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. sc. nat. Cornelia Hoffmann, 
Schaad Balass Menzl & Partner AG, Dufourstrasse 101, 
8034 Zürich,  

Beklagte 

Gegenstand 

Patentverletzung (Unterlassung, Auskunft, Rechnungsle-
gung); Spundlochdeckel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2020_008 

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

Prozessgeschichte 

1.  
Am  2.  Juni  2020  reichte  die  Klägerin  die  Klageschrift  ein  und  stellte  die 
folgenden Rechtsbegehren: 

«1. Stufe 

1.A. Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 
pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  jedoch  CHF 5'000 
nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach 
Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten 

Transportfässer, welche zumindest teilweise mit flüssigem Thionylchlorid 
gefüllt sind, die 

Spundlöcher  umfassen,  von  denen  mindestens  eines  zum  Einfüllen 
und/oder Entleeren von Thionylchlorid dient und dieses Spundloch 

einen  in das  Spundloch  eingesetzten  Spundlochdeckel  zum  Verschlies-
sen des Transportfasses aufweist, 

wobei der  Spundlochdeckel einen Deckelkörper zum Verschliessen des 
Spundlochs des Transportfasses 

und  eine  am  Deckelkörper  anliegende  und  den  Deckelkörper  in  Um-
fangrichtung  umschliessende  Dichtung  umfasst,  die  im  Wesentlichen 
aus PTFE besteht, wobei der Massenanteil w des PTFE > 0,80 beträgt, 

in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, zu lagern, anzu-
bieten,  in  Verkehr  zu  bringen,  ein-,  aus-  und/oder  durchzuführen  sowie 
zu diesen Zwecken zu besitzen. 

1.B. Der  Beklagten  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  jedoch 
CHF 5'000  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO,  sowie  der  Bestrafung  ihrer 
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbie-
ten 

Transportfässer, welche zumindest teilweise mit flüssigem Thionylchlorid 
gefüllt sind, die 

Spundlöcher  umfassen,  von  denen  mindestens  eines  zum  Einfüllen 
und/oder Entleeren von Thionylchlorid dient und dieses Spundloch 

einen  in das  Spundloch  eingesetzten  Spundlochdeckel  zum  Verschlies-
sen des Transportfasses aufweist, 

wobei der  Spundlochdeckel einen Deckelkörper zum Verschliessen des 
Spundlochs  des  Transportfasses,  ein  Gewinde  und  einen  radial  abste-

Seite 2 

O2020_008 

henden Bund aufweist 

und  eine  am  Deckelkörper  anliegende  und  den  Deckelkörper  in  Um-
fangrichtung umschliessende Dichtung umfasst, die zwischen dem Bund 
und  dem  Gewinde  angeordnet  ist  und  im  Wesentlichen  aus  PTFE  be-
steht,  wobei  der  Massenanteil  w  des  PTFE  in  der  Dichtung  >  0,80  be-
trägt, 

in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, zu lagern, anzu-
bieten,  in  Verkehr  zu  bringen,  ein-,  aus-  und/oder  durchzuführen  sowie 
zu diesen Zwecken zu besitzen. 

1.C. Der  Beklagten  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  jedoch 
CHF 5'000  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO,  sowie  der  Bestrafung  ihrer 
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbie-
ten 

Transportfässer, welche zumindest teilweise mit flüssigem Thionylchlorid 
gefüllt sind, die 

Spundlöcher  umfassen,  von  denen  mindestens  eines  zum  Einfüllen 
und/oder Entleeren von Thionylchlorid dient und dieses Spundloch 

einen  in das  Spundloch  eingesetzten  Spundlochdeckel  zum  Verschlies-
sen des Transportfasses aufweist, 

wobei der  Spundlochdeckel einen Deckelkörper zum Verschliessen des 
Spundlochs des Transportfasses und eine am Deckelkörper anliegende 
und den Deckelkörper in Umfangrichtung umschliessende Dichtung um-
fasst,  die  als  geschlossener  Ring  ausgestaltet  ist  und  im  Wesentlichen 
aus PTFE besteht, wobei der Massenanteil w des PTFE in der Dichtung 
> 0,80 beträgt, 

in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, zu lagern, anzu-
bieten,  in  Verkehr  zu  bringen,  ein-,  aus-  und/oder  durchzuführen  sowie 
zu diesen Zwecken zu besitzen 

1.D. Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 
pro  Tag nach  Art. 343  Abs.  1 lit. c ZPO,  mindestens jedoch  CHF  5'000 
nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach 
Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten 

Transportfässer, welche zumindest teilweise mit flüssigem Thionylchlorid 
gefüllt sind, die 

Spundlöcher  umfassen,  von  denen  mindestens  eines  zum  Einfüllen 
und/oder Entleeren von Thionylchlorid dient und dieses Spundloch 

einen  in  das  Spundloch  eingesetzten  Spundlochdeckel  zum  Verschlies-
sen des Transportfasses aufweist, 

wobei  der  Spundlochdeckel  einen  Deckelkörper  aus  verzinktem  Stahl 

Seite 3 

O2020_008 

zum Verschliessen des Spundlochs des Transportfasses 

und  eine  am  Deckelkörper  anliegende  und  den  Deckelkörper  in  Um-
fangrichtung umschliessende Dichtung umfasst, die im Wesentlichen aus 
PTFE  besteht,  wobei  der  Massenanteil  w  des  PTFE  in  der  Dichtung 
> 0,80 beträgt, 

in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, zu lagern, anzu-
bieten,  in  Verkehr  zu  bringen,  ein-,  aus-  und/oder  durchzuführen  sowie 
zu diesen Zwecken zu besitzen. 

1.E. Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 
pro  Tag nach  Art. 343  Abs.  1 lit. c ZPO,  mindestens jedoch  CHF  5'000 
nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach 
Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten 

Transportfässer, welche zumindest teilweise mit flüssigem Thionylchlorid 
gefüllt sind, die 

Spundlöcher  umfassen,  von  denen  mindestens  eines  zum  Einfüllen 
und/oder Entleeren von Thionylchlorid dient und dieses Spundloch 

einen  in  das  Spundloch  eingesetzten  Spundlochdeckel  zum  Verschlies-
sen des Transportfasses aufweist, 

wobei der Spundlochdeckel mit einem maximalen Anzugsdrehmoment M 
von circa M 59 Nm in das Spundloch eingeschraubt ist, 

und dieser Spundlochdeckel einen Deckelkörper zum Verschliessen des 
Spundlochs des Transportfasses 

und  eine  am  Deckelkörper  anliegende  und  den  Deckelkörper  in  Um-
fangrichtung umschliessende Dichtung umfasst, die im Wesentlichen aus 
PTFE  besteht,  wobei  der  Massenanteil  w  des  PTFE  in  der  Dich-
tung> 0,80 beträgt, 

in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, zu lagern, anzu-
bieten,  in  Verkehr  zu  bringen,  ein-,  aus-  und/oder  durchzuführen  sowie 
zu diesen Zwecken zu besitzen. 

1.F. Der  Beklagten  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  jedoch 
CHF 5'000  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO,  sowie  der  Bestrafung  ihrer 
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbie-
ten 

Transportfässer, welche zumindest teilweise mit flüssigem Thionylchlorid 
gefallt sind, die 

Spundlöcher  umfassen,  von  denen  mindestens  eines  zum  Einfüllen 
und/oder Entleeren von Thionylchlorid dient und dieses Spundloch durch 
einen durch Bördeln mit dem Fasskörper verbundenen Einsatz ausgebil-
det  ist, 

Seite 4 

O2020_008 

und  einen  in  das  Spundloch  eingesetzten  Spundlochdeckel  zum  Ver-
schliessen des Transportfasses aufweist, 

wobei der Spundlochdeckel 

einen  Deckelkörper  zum  Verschliessen  des  Spundlochs  des  Transport-
fasses 

und  eine  am  Deckelkörper  anliegende  und  den  Deckelkörper  in 
Umfangrichtung  umschliessende  Dichtung  umfasst,  die 
im 
Wesentlichen  aus  PTFE  besteht,  wobei  der  Massenanteil  w  des 
PTFE in der Dichtung > 0,80 beträgt, 

in  der  Schweiz  oder  von  der  Schweiz  aus  herzustellen,  zu  lagern, 
anzubieten, in Verkehr zu bringen, ein-, aus- und/oder durchzufahren 
sowie zu diesen Zwecken zu besitzen. 

1.G. Der  Beklagten  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1’000 pro Tag  nach  Art. 343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens jedoch 
CHF 5’000  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO,  sowie  der  Bestrafung  ihrer 
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbie-
ten, 

PTFE  als  Dichtung  zum  Abdichten  eines  zumindest  teilweise  mit 
Thionylchlorid  gefüllten  Transportfasses,  wobei  das  PTFE  einen 
Massenanteil der Dichtung von > 0,80 aufweist, 

zu  verwenden  und  solche  Produkte  in  der  Schweiz  oder  von  der 
Schweiz aus zu lagern, anzubieten, in Verkehr zu bringen, ein-, aus- 
und/oder durchzufahren sowie zu diesen Zwecken zu besitzen. 

2.  Die  Beklagte  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  je-
doch CHF 5'000 nach Art. 343 Abs. 1  l it. b ZPO, sowie der Bestrafung 
ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu 
verpflichten,  innerhalb  von  30  Kalendertagen  nach  Vollstreckbarkeit 
des  Urteils  die  folgenden  Auskünfte  zu  erteilen  und  diesbezüglich 
nach  anerkannten  Grundsätzen  der  Rechnungslegung  detailliert 
Rechnung zu legen über 

-  die Namen und vollständige Adressen der gewerblichen Abnehmer 

der Produkte gemäss Rechtsbegehren Nr. 1; 

-  alle  Rechnungen/Lieferscheine  /Auftragsbestätigungen,  für  die  ge-

lieferten Produkte gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 

-  die  Mengen  und  Preise  bestellter  und/oder  gelieferten  Produkte 
gemäss  Rechtsbegehren  Nr.  1,  aufgeschlüsselt  auf  die  jeweiligen 
Bestell- und/oder Lieferdaten und Abnehmer; 

-  den  Brutto-  und  Nettoumsatz,  welcher  mit  Produkten  gemäss 

Rechtsbegehren Nr. 1 erzielt wurde; 

Seite 5 

O2020_008 

-  die  Herstellungskosten  und/oder  Einkaufspreise,  aufgeschlüsselt 
nach  den  jeweiligen  Kostenfaktoren,  welche  unmittelbar  und  aus-
schliesslich  der  Herstellung  und  dem  Vertrieb  von  Produkten  ge-
mäss Rechtsbegehren Nr. 1 zugeordnet werden können; 

-  den Nettogewinn, welcher mit Produkten gemäss Rechtsbegehren 

Ziff. 3 erwirtschaftet wurde. 

2.  Stufe 

3.  Nach  Auskunftserteilung  und  Rechnungslegung  durch  die  Beklagte  ge-
mäss  Rechtsbegehren  Nr.  2  und  für  den  Zeitraum,  bis  das  Verbot  ge-
mäss Rechtsbegehren Nr. 1 vollstreckbar ist und von der Beklagten ein-
gehalten wird, sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin den mit den 
Produkten gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 erzielten Nettogewinn heraus-
zugeben, zuzüglich Zins zu 5% seit der Erzielung des Gewinns. 

Alle Begehren unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklag-
ten, zuzüglich der Aufwendungen für die patentanwaltliche Vertretung.» 

2.  
Am 21. September 2020 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit dem 
Antrag,  die  Klage  sei  abzuweisen,  wobei  sie  folgende  Rechtsbegehren 
stellte: 

«(1)  Die Klage vom 2. Juni 2020 sei vollumfänglich abzuweisen. 

  (2)   Eventualiter  sei  das  klägerische  Rechtsbegehren  2,  soweit  dieses 
nicht vollumfänglich abgewiesen wird, in Wahrung der Fabrikations- 
und Geschäftsgeheimnisse der Beklagten nur bezüglich des letzten 
Gedankenstrichs  («den  Nettogewinn,  welcher  mit  Produkten  ge-
mäss Rechtsbegehren Ziff. 3 [recte: Nr. 1] erwirtschaftet wurde») im 
Hinblick  auf  das  Inhalt  der  Transportfässer  gemäss  Rechtsbegeh-
ren Nr. 1 bildenden Produkt flüssiges Thionylchlorid seit dem 1. Ok-
tober 2019 gutzuheissen. 

  (3)   Alle  Begehren  unter  Kosten-  und  Entschädigung  (zzgl.  MWSt)  zu 
Lasten der Klägerin, zuzüglich der Aufwendungen für die patentan-
waltliche Vertretung. 

und folgenden 

PROZESSUALEN ANTRAG: 

Für  den  Fall,  dass  die  Beklagte  zur  sachlich  vollumfänglichen  Aus-
kunft  und/oder  Rechnungslegung gemäss Rechtsbegehren  Nr.  2 der 
Klägerin  seit  dem  1.  Oktober  2019  verpflichtet  wird,  seien  die  ent-
sprechenden  Angaben  mit  Ausnahme  des  Nettogewinns  des  Inhalts 
der  Transportfässer  gemäss  Rechtsbegehren  Nr.1  bildenden  Pro-
dukts flüssiges Thionylchlorid nicht an die Klägerin selbst, sondern im 
Rahmen  einer  Schutzmassnahme  nach  Art.  156  ZPO  nur  einem 

Seite 6 

 
O2020_008 

neutralen, zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer aus-
zuhändigen.» 

3.  
Am  13.  Januar  2021  fand  eine  Instruktionsverhandlung  statt;  eine  Eini-
gung konnte dabei nicht erzielt werden. 

4.  
Am  25.  Februar  2021  erstattete  die  Klägerin  die  Replik,  wobei  sie  die 
Rechtsbegehren wie folgt anpasste: 

«1.  Stufe 

1.A. Der  Beklagten  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF 
1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  jedoch 
CHF 5'000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer 
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu ver-
bieten 

Transportfässer,  welche 
Thionylchlorid gefüllt sind, die 

zumindest 

teilweise  mit 

flüssigem 

Spundlöcher  umfassen,  von  denen  mindestens  eines  zum  Einfüllen 
und/oder Entleeren von Thionylchlorid dient und dieses Spundloch 

einen  in  das  Spundloch  eingesetzten  Spundlochdeckel  zum  Ver-
schliessen des Transportfasses aufweist, 

wobei  der  Spundlochdeckel  einen  Deckelkörper  zum  Verschliessen 
des Spundlochs des Transportfasses 

und  eine  am Deckelkörper  anliegende und  den  Deckelkörper  in  Um-
fangrichtung umschliessende Dichtung umfasst, die im Wesentlichen 
aus  PTFE  besteht,  wobei  der  Massenanteil  w  des  PTFE  >  0,80  be-
trägt, 

in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, zu lagern, an-
zubieten,  in  Verkehr  zu  bringen,  ein-,  aus-  und/oder  durchzuführen 
sowie zu diesen Zwecken zu besitzen. 

[Die Klagerechtsbegehren 1.B. bis 1.E werden gestrichen.] 

1.G. Der  Beklagten  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  je-
doch  CHF  5'000  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO,  sowie  der  Bestra-
fung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungs-
fall zu verbieten, 

PTFE  als  Dichtung  zum  Abdichten  eines  zumindest  teilweise  mit 
Thionylchlorid  gefüllten  Transportfasses,  wobei  das  PTFE  einen 
Massenanteil der Dichtung von > 0,80 aufweist, 

Seite 7 

 
 
 
 
 
 
 
O2020_008 

zu  verwenden  und  solche  Produkte  in  der  Schweiz  oder  von  der 
Schweiz aus zu lagern, anzubieten, in Verkehr zu bringen, ein-, aus- 
und/oder durchzuführen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen. 

Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1: 

a)  CH/EP 2 468 653 H1 sei wie folgt eingeschränkt aufrecht zu halten: 

Transportfass, insbesondere Rollsickenfass, zum Transport von flüs-
sigem  Thionylchlorid,  mit  einem  Fasskörper  (12)  zur  Ausbildung  ei-
nes  Transportvolumens  (14),  wobei  das  Transportvolumen  (14)  des 
Fasskörpers (12) zumindest teilweise mit Thionylchlorid gefüllt ist und 
wobei  der  Fasskörper  (12)  mindestens  ein  Spundloch  (22,  24)  zum 
Einfüllen  von  Thionylchlorid  in  das  Transportvolumen  (14)  und/oder 
zum  Entleeren  von  Thionylchlorid  aus  dem  Transportvolumen  (14) 
aufweist. und einem in das Spundloch (22. 2.J) eingesetzten Spund-
lochdeckel  (32)  zum  verschliessen  des  Thionylchlorid  enthaltenden 
Transportfasses  (10)  umfassend  einen  Deckelkörper  (34)  zum  Ver-
schliessen des Spundlochs (22, 24) des Transportfasses (10) und ei-
ne an dem Deckelkörper (34) anliegende und den Deckelkörper (34) 
in Umfangsrichtung umschliessende Dichtung (42), 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Dichtung (42) im Wesentlichen aus einem vollhalogenierten 
Polymer,  insbesondere  PTFE  und  oder  PCTFE  besteht,  wobei  der 
Massenanteil  w  des  vollhalogenierten  Polymers,  insb.  PTFE,  in  der 
Dichtung  (42)  0,80  ≤  w  ≤  1,00,  insbesondere  0,90  ≤  w  ≤  0,99,  vor-
zugsweise  0.95 ≤  w ≤  0,9 und besonders  bevorzugt  0,96 ≤ w ≤  0,97 
beträgt, und 

dass  das  Spundloch  (22,24)  durch  einen  durch  Bördeln  mit  dem 
Fasskörper (12) verbundenen Einsatz (26) ausgebildet ist. 

b)  Der  Beklagten  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  je-
doch  CHF  5'000  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO,  sowie  der  Bestra-
fung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungs-
fall zu verbieten 

Transportfässer,  welche 
Thionylchlorid gefüllt sind, die 

zumindest 

teilweise  mit 

flüssigem 

Spundlöcher  umfassen,  von  denen  mindestens  eines  zum  Einfüllen 
und/oder  Entleeren  von  Thionylchlorid  dient  und  dieses  Spundloch 
durch einen durch Bördeln mit dem Fasskörper verbundenen Einsatz 
ausgebildet ist, 

und einen in das Spundloch eingesetzten Spundlochdeckel zum Ver-
schliessen des Transportfasses aufweist, 

wobei der Spundlochdeckel 

Seite 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2020_008 

einen  Deckelkörper  zum  Verschliessen  des  Spundlochs  des  Trans-
portfasses 

und  eine  am Deckelkörper  anliegende und  den  Deckelkörper  in  Um-
fangrichtung umschliessende Dichtung umfasst, die im Wesentlichen 
aus PTFE besteht, wobei der Massenanteil w des PTFE in der Dich-
tung > 0,80 beträgt, 

in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, zu lagern, an-
zubieten,  in  Verkehr  zu  bringen,  ein-,  aus-  und/oder  durchzuführen 
sowie zu diesen Zwecken zu besitzen. 

2.  Die  Beklagte  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1'000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  je-
doch  CHF  5'000  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO,  sowie  der  Bestra-
fung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungs-
fall  zu  verpflichten,  innerhalb  von  30  Kalendertagen  nach  Vollstreck-
barkeit  des  Urteils  die  folgenden  Auskünfte  zu  erteilen  und  diesbe-
züglich nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detail-
liert Rechnung zu legen über 

-  die Namen und vollständige Adressen der gewerblichen Abnehmer 

der Produkte gemäss Rechtsbegehren Nr. 1; 

-  alle  Rechnungen/Lieferscheine/Auftragsbestätigungen,  für  die  ge-

lieferten Produkte gemäss Rechtsbegehren Nr.1 

-  die  Mengen  und  Preise  bestellter  und/oder  gelieferten  Produkte 
gemäss  Rechtsbegehren  Nr.  1,  aufgeschlüsselt  auf  die  jeweiligen 
Bestell- und/oder Lieferdaten und Abnehmer; 

-  den  Brutto-  und  Nettoumsatz,  welcher  mit  Produkten  gemäss 

Rechtsbegehren Nr. 1 erzielt wurde; 

-  den Nettogewinn, welcher mit Produkten gemäss Rechtsbegehren 

Nr. 1 erwirtschaftet wurde. 

2.  Stufe 

3.  Nach  Auskunftserteilung  und  Rechnungslegung  durch  die  Beklagte 
gemäss  Rechtsbegehren Nr. 2 und für  den  Zeitraum, bis  das Verbot 
gemäss  Rechtsbegehren  Nr.  1  vollstreckbar  ist  und  von  der  Beklag-
ten  eingehalten  wird,  sei  die  Beklagte  zu  verpflichten,  der  Klägerin 
den mit den Produkten gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 erzielten Net-
togewinn  herauszugeben,  zuzüglich  Zins  zu  5%  seit  der  Erzielung 
des Gewinns. 

Alle  Begehren  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  zu  Lasten 
der Beklagten, zuzüglich der Aufwendungen für die patentanwaltliche 
Vertretung. 

und unveränderten prozessualen Anträgen.» 

Seite 9 

 
 
 
  
O2020_008 

5.  
Die Duplik erfolgte mit Eingabe vom 26. April 2021, wobei die Rechtsbe-
gehren der Beklagten unverändert blieben. In der Folge wurden die Par-
teien  zur  Hauptverhandlung  vorgeladen.  Eine  Stellungnahme  zu  den 
Dupliknoven reichte die Klägerin mit Eingabe vom 27. Mai 2021 ein.  

6.  
Am  21. August  2021  erstattete  Richter Tobias  Bremi  sein  Fachrichtervo-
tum. Die Stellungnahme der Parteien zum Fachrichtervotum erfolgten am 
24. September 2021 (Beklagte) und am 28. September 2021 (Klägerin). 

7.  
Am 24. November 2021 fand die Hauptverhandlung statt. 

Prozessuales 

8.  
Bei  der  Klägerin  handelt  es  sich  um  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter 
Haftung  mit  Sitz  in  Deutschland,  die  Beklagte  ist  eine Aktiengesellschaft 
mit Sitz in der Schweiz. Die Klägerin macht Ansprüche aus der Verletzung 
des  Schweizer Teils  eines  europäischen  Patents geltend.  Gemäss Art. 1 
Abs.  2  IPRG  i.V.m. Art.  5 Abs.  3  LugÜ  und Art.  109 Abs.  2  IPRG  sowie 
Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG ist die örtliche und sachliche Zuständigkeit des 
Bundespatentgerichts gegeben. 

Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist Schweizer Recht anwendbar. 

Streitpatent 

9.  
Die Klägerin macht eine Verletzung  des durch Teilverzicht eingeschränk-
ten Schweizer Teils des europäischen Patents EP 2 468 653 B1 geltend.  

Der  Teilverzicht  wurde  am  30.  September  2019  unter  der  Nummer 
CH/EP 2  468  653  H1  veröffentlicht.  In  der  Folge  wird  als  «Streitpatent» 
die Beschreibung der EP 2 468 653 B1 mit den Ansprüchen der CH/EP 2 
468 653 H1 bezeichnet. 

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Streitpatents, das am 14. De-
zember 2010 angemeldet und dessen ursprüngliche Erteilung am 5. Juni 
2013 veröffentlicht wurde. Das Streitpatent beansprucht keine Priorität. 

Seite 10 

O2020_008 

10.  
Der  ursprünglich  vom  europäischen  Patentamt  erteilte  unabhängige 
Hauptanspruch  richtete  sich  auf  einen  Spundlochdeckel  zum  Ver-
schliessen eines Thionylchlorid enthaltenden Transportfasses.  

Im Rahmen des Teilverzichts wurde dieser Gegenstand eingeschränkt auf 
ein  Transportfass,  dessen  Transportvolumen  zumindest  teilweise  mit 
Thionylchlorid gefüllt ist.  

Geschützt  ist  entsprechend  gemäss  Teilverzicht  nicht  mehr  der  Spund-
lochdeckel an sich, sondern ein mit Thionylchlorid gefülltes Rollsickenfass 
mit einem besonders ausgestalteten Spundlochdeckel.  

Wie üblich wurde im Rahmen des Teilverzichts die Beschreibung nicht an 
den neuen Gegenstand angepasst, sondern nur mit dem generellen Ver-
merk gemäss Art. 97 Abs. 2 PatV publiziert. 

Im  Streitpatent  wird  in  der  Beschreibung  zum  ursprünglich  erteilten  Ge-
genstand  (Spundlochdeckel  als Anspruchsgegenstand)  ausgeführt,  dass 
bekannte  Rollsickenfässer  zum  Transport  flüssiger  Produkte  eingesetzt 
würden  und  ein  Spundloch  zum  Befüllen  und  Entleeren  aufwiesen.  Be-
kannte Deckel für ein derartiges Spundloch verfügten über einen Deckel-
körper,  an  dessen  äusserer  Mantelfläche  eine  Dichtung  in  Form  eines  
O-Rings  vorgesehen  sei,  und  dieser  O-Ring  werde  nach  dem  Stand  der 
Technik  aus  einem  Fluorkautschuk  mit  einer  Härte  von  70-90  Shore  A 
hergestellt (Abs. [0002]).  

Es  sei  festgestellt  worden,  dass  beim Transport  von  Thionylchlorid  nach 
vergleichsweise  kurzer Zeit  Korrosionserscheinungen  aufträten,  und  ent-
sprechend  das  Rollsickenfass  bereits  nach  kurzer  Zeit  nicht  mehr  ver-
wendet werden könne (Abs. [0003]).  

So  formuliert  das  Streitpatent  als  Aufgabe  die  Bereitstellung  von  Mass-
nahmen,  die  eine  erhöhte  Lebensdauer  eines  Transportfasses  ermögli-
chen, insbesondere für den Fall, dass mit dem Transportfass Thionylchlo-
rid transportiert werde (Abs. [0004]). 

Seite 11 

11.  
Der geltend gemachte Anspruch 1 des Streitpatents lautet in der Gliede-
rung der Klägerin wie folgt: 

O2020_008 

Anspruch 1: 

1A 

1B 

1C 

1D 

1E 

1F 

1G 

1H 

1I 

1J 

1K 

Transportfass, insbesondere Rollsickenfass,  

zum Transport von flüssigem Thionylchlorid,  

mit  einem  Fasskörper  (12)  zur  Ausbildung  eines  Transportvo-
lumens (14),  

wobei das Transportvolumen (14) des Fasskörpers (12) zumin-
dest teilweise mit Thionylchlorid gefüllt ist und  

wobei  der  Fasskörper  (12)  mindestens  ein  Spundloch  (22,  24) 
zum Einfüllen von Thionylchlorid in das Transportvolumen (14) 
und/oder zum Entleeren von Thionylchlorid aus dem Transport-
volumen (14) aufweist, und  

einem  in  das  Spundloch  (22,  24)  eingesetzten  Spundlochde-
ckel  (32)  zum  Verschliessen  des  Thionylchlorid  enthaltenden 
Transportfasses (10) umfassend 

einen  Deckelkörper  (34)  zum  Verschliessen  des  Spundlochs 
(22, 24) des Transportfasses (10) und 

eine an dem Deckelkörper (34) anliegende und den Deckelkör-
per (34) in Umfangsrichtung umschliessende Dichtung (42),  

dadurch gekennzeichnet, dass  

die Dichtung (42) im Wesentlichen aus einem vollhalogenierten 
Polymer, insbesondere PTFE und/oder PCTFE, besteht,  

wobei der Massenanteil w des vollhalogenierten Polymers, ins-
besondere PTFE, in der Dichtung (42) 0,80 ≤ w ≤ 1,00, insbe-
sondere  0,90  ≤  w  ≤  0,99,  vorzugsweise  0,95  ≤  w  ≤  0,98  und 
besonders bevorzugt 0,96 ≤ w ≤ 0,97 beträgt. 

Seite 12 

Der  unabhängige  Anspruch  9,  auf  den  sich  das  Rechtsbegehren  1.G 
stützt, sowie der abhängige Anspruch 8, auf den sich die Einschränkung 
gemäss Eventualbegehren gemäss Replik stützt, lauten in der Gliederung 
der Klägerin wie folgt: 

O2020_008 

Anspruch 8: 

8A 

Transportfass nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
das  Spundloch  (22,  24)  durch  einen  insbesondere  durch  Bör-
deln  mit  dem  Fasskörper  (12)  verbundenen  Einsatz  (26)  aus-
gebildet ist. 

Anspruch 9: 

9A 

9B 

9C 

9D 

9E 

Verwendung  von  vollhalogenierten  Polymeren,  insbesondere 
PTFE und/oder PCTFE,  

als Dichtung, 

wobei  die  vollhalogenierten  Polymere  einen  Massenanteil  der 
Dichtung von 0,80 bis 1,00 aufweisen, 

zum Abdichten eines Transportfasses,  

das zumindest teilweise Thionylchlorid, enthält. 

12.  
Die Klage richtet sich gegen die von der Beklagten als Fassware verkauf-
ten  Gebinde  mit  Thionylchlorid.  Die  Beklagte  bestreitet  weder,  dass  die 
von  ihr  verwendeten  Transportfässer  sämtliche Anspruchsmerkmale  der 
geltend gemachten Ansprüche verwirklichen, noch, dass sie Verletzungs-
handlungen  auf  dem Territorium  der  Schweiz  vorgenommen  hat.  Sie  be-
streitet  die  Patentverletzung  ausschliesslich  mit  der  Einrede  der  man-
gelnden  Rechtsbeständigkeit  des  Streitpatents  und  zwar  ausschliesslich 
gestützt auf angeblich fehlende erfinderische Tätigkeit. 

Massgeblicher Fachmann 

13.  
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung  massgebliche  Fachgebiet,  anschliessend  Niveau  und  Umfang  der 
Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach-
gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach 

Seite 13 

O2020_008 

dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem 
liegt.1 

Die  Fähigkeiten  und  Kenntnisse  des  Fachmannes  umschreibt  das  Bun-
desgericht  mit  der  Formulierung,  der  durchschnittlich  gut  ausgebildete 
Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abge-
stellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sach-
gebiets  noch  ein  Spezialist  mit  hervorragenden  Kenntnissen.  Er  muss 
nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte 
Kenntnisse  und  Fähigkeiten,  über  eine  gute  Ausbildung  sowie  ausrei-
chende  Erfahrung  verfügen  und  so  für  den  in  Frage  stehenden  Fachbe-
reich  gut  gerüstet  sein».2 Was  dem fiktiven  Fachmann  fehlt,  ist  jede  Fä-
higkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.3 

Wo  ein  Problem  mehrere  technische  Gebiete  beschlägt,  kann  die  fiktive 
Fachperson  aus  einem  Team  von  Fachleuten  aus  unterschiedlichen 
Fachgebieten gebildet werden.4 

14.  
Die  Beklagte  geht  bei  der  Einrede  der  Nichtigkeit  aus  von  einem  Fach-
mann als Team aus einem Maschinenbauingenieur und einem Chemiker, 
die beide Erfahrung mit Gebinden für die Lagerung und den Transport ge-
fährlicher Güter haben.  

Einer Erweiterung dieses Teams mit einem Werkstoffingenieur widersetzt 
sich  die  Beklagte  nicht,  besteht  aber  insbesondere  wegen  des  abhängi-
gen Anspruchs  8  und  wegen  des  Eventualantrags  darauf,  dass  ein  Ma-
schinenbauingenieur  Teil  dieses  Teams  sein  müsse,  da  ein  Chemiker 
kaum mit der Bördelung vertraut sein dürfe. 

Die  Klägerin  ist  der  Meinung,  dass  das  Team  zusammengesetzt  sein 
muss aus einem Werkstoffingenieur mit Erfahrung im Bereich von Verpa-
ckung und Transport, sowie einem Chemiker. Warum ein Maschinenbau-
ingenieur bei diesem Team mit dabei sein solle, könne die Klägerin nicht 
nachvollziehen.  

1 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 
2 BGE 120 II 71 E. 2. 
3  BGE  120  II  312  E.  4b  –  «cigarette  d‘un  diamètre  inférieur»;  CR-PI-LBI-
Scheuchzer, Art. 1 N 122. 
4  BGE  120  II  71  E.  2  –  «Wegwerfwindel»;  BPatGer,  Urteil  S2017_001  vom  1. 
Juni 2017, E. 4.4. 

Seite 14 

                                                
O2020_008 

15.  
Im Lichte des Gegenstands des Streitpatents sowie im Lichte der Partei-
behauptungen  scheint  es  angemessen  zu  sein,  als  Fachmann  ein Team 
mit  einem  Chemiker,  einem  Werkstoffingenieur  und  einem  Maschinen-
bauingenieur vorzusehen,  alle mit Erfahrung im Zusammenhang mit Ge-
binden  für  die  Lagerung  und  den Transport gefährlicher  chemischer Gü-
ter. 

Allgemeines Fachwissen 

16.  
Wissen  aus  Lehrbüchern  des  technischen  Gebiets  des  einschlägigen 
Fachmanns  gehört  normalerweise  zum  allgemeinen  Fachwissen.5  Wis-
senschaftliche  Publikationen  oder  der Offenbarungsgehalt  von  Patentan-
meldungen  oder  Patentschriften  gehören  dagegen  normalweise  nicht 
zum allgemeinen Fachwissen.6 Erst wenn eine technische Lehre Eingang 
in  Lehrbücher  oder  allgemeine  Nachschlagewerke  gefunden  hat,  kann 
davon ausgegangen werden, dass sie Teil des allgemeinen Fachwissens 
ist.  

Das  allgemeine  Fachwissen  ist  substanziiert  zu  behaupten  und  im  Be-
streitungsfall zu beweisen.7 

17.  
Zum  allgemeinen  Fachwissen  des  vorstehend  definierten  fiktiven  Fach-
manns gehört, dass Thionylchlorid (SOCl2) eine stark lichtbrechende, er-
stickend  riechende  Flüssigkeit  ist,  die  durch  die  Umsetzung  von  Schwe-
feldioxid  mit  Phosphorpentachlorid  oder  durch  Einleiten  von  Schwefeltri-
oxid in Schwefeldichlorid erhalten wird. Das hochkorrosive Thionylchlorid 
ist  stark  ätzend  und  hochgiftig;  seine  Dämpfe  wirken  schon  bei  grosser 
Verdünnung  erstickend.  Bei  Kontakt  mit  Wasser  bildet  Thionylchlorid 
Salzsäure  und  Schwefeldioxid.  Dies  wird  belegt  durch  den  Eintrag  zu 
«Thionylchlorid»  in  der  deutschsprachigen  Wikipedia  und  wird  von  der 
Beklagten auch nicht bestritten. 

5 BPatGer, Urteil  O2018_008  vom 2.  Februar 2021,  E. 17 –  «Tiotropium  COPD 
Inhalationskapseln». 
6  BPatGer,  Urteil  O2019_007  vom  19.  November  2021,  E.  34  –  «sequence  by 
synthesis».  
7  BPatGer,  Urteil  O2013_033  vom  30.  Januar  2014,  E.  31;  BGer,  Urteil 
4A_142/2014 vom 2. Oktober 2014, E. 5 – «couronne dentée II». 

Seite 15 

                                                
O2020_008 

Die  Beklagte  behauptet weiter,  dass  der  Fachmann  gewusst  habe,  dass 
Polytetrafluorethylen  (PTFE,  Markenname  «Teflon®»)  eine  ausgespro-
chen  hohe  Beständigkeit  gegenüber  nahezu  allen  chemischen  Substan-
zen aufweise.  

Die Klägerin bestreitet dies nicht. Sie führt dazu nur aus, dass die chemi-
sche Beständigkeit für die Wahl eines Dichtungsmaterials alleine nicht re-
levant sei. Vielmehr müsse ein Dichtungsmaterial auch ausreichend elas-
tisch  sein,  um  bei  mechanischer  Einwirkung  nicht  dauerhaft  zusammen-
gedrückt zu werden, was zu Leckage führe. Auf dieses Argument wird im 
Rahmen  der  Prüfung  der  erfinderischen  Tätigkeit  einzugehen  sein.  Für 
das allgemeine Fachwissen ist damit unstrittig, dass PTFE eine hohe Be-
ständigkeit gegenüber fast allen chemischen Substanzen hat. 

Rechtsbeständigkeit 

Erfinderische Tätigkeit, Hauptantrag 

18.  
Was  sich  in  naheliegender  Weise  aus  dem  Stand  der Technik  ergibt,  ist 
keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige 
ex-post-Betrachtung  auszuschliessen»,  verlangt  das  Bundesgericht  eine 
nachvollziehbare Methode der Beurteilung.8 

Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes 
der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens 
und Könnens.9  

Das  Bundespatentgericht  wendet  bei  der  Beurteilung  der  erfinderischen 
Tätigkeit  grundsätzlich  den  vom  Europäischen  Patentamt  (EPA)  entwi-
ckelten  Aufgabe-Lösungs-Ansatz  an.10  Der  Aufgabe-Lösungs-Ansatz 
gliedert  sich  in  drei  Phasen:  i)  Ermittlung  des  «nächstliegenden  Stands 
der  Technik»,  ii)  Bestimmung  der  zu  lösenden  «objektiven  technischen 
Aufgabe» und  iii)  Prüfung  der  Frage,  ob  die  beanspruchte  Erfindung  an-

8 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel». 
9 BGer, a.a.O. 
10  BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E.  4.4  –  «elektrostatische 
Pulversprühpistole»;  Urteil  S2017_001  vom  1.  Juni  2017,  E.  4.6  – 
«Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat»; Urteil O2015_011 vom 29. August 
2017, E. 4.5.1 – «Fulvestrant». 

Seite 16 

                                                
O2020_008 

gesichts  des  nächstliegenden  Stands  der  Technik  und  der  objektiven 
technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre.11 

Der  nächstliegende  Stand  der Technik  sollte  auf  einen  ähnlichen  Zweck 
oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.12 In der Pra-
xis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem 
ähnlichen  Verwendungszweck  entspricht  und  die  wenigsten  strukturellen 
und funktionellen  Änderungen  erfordert,  um  zu der  beanspruchten  Erfin-
dung zu gelangen.13 Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.14 

Trotz  des  Superlativs  «nächstliegend»  kann  es,  auch  nach  der  Recht-
sprechung der Beschwerdekammern des EPA,15 mehrere «nächstliegen-
de» Entgegenhaltungen geben, die «gleich weit entfernt» sind von der Er-
findung.16 Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte techni-
sche  Lehre  nicht  naheliegend  ist,  der  Aufgabe-Lösungs-Ansatz  ausge-
hend  von  allen  Ausgangspunkten  durchgeführt  werden.  Das  Bundesge-
richt  hält  dabei  fest,  dass  es  «nicht  wesentlich  sein  [kann],  welches  von 
regelmässig  mehreren  naheliegenden  Elementen  im  Stande  der Technik 
zum Ausgangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob 
die Fachperson schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung 
des Streitpatents kommen kann».17 

Nächstliegender Stand der Technik 

19.  
Im  ersten  Schritt  des  Aufgabe-Lösungs-Ansatzes  ist  der  nächstliegende 
Stand der Technik im Sinne eines besten Ausgangspunkts für die Beurtei-
lung der erfinderischen Tätigkeit zu bestimmen. 

20.  
Die  Beklagte  macht  mangelnde  erfinderische  Tätigkeit  ausgehend  von 
drei verschiedenen Ausgangsdokumenten beziehungsweise Ausgangsof-
fenbarungen substanziiert geltend.  

11 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe November 2019, G-VII, 5. 
12 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 
13  Beschwerdekammer  des  EPA,  Entscheidung  T  606/89  vom  18.  September 
1990. 
14  BGer,  Urteil  4A_282/2018  vom  4. Oktober  2018,  E. 4.3  –  «balancier  de 
montre». 
15  Vgl.  Beschwerdekammer  des  EPA,  Entscheidung  T  967/97  vom  25.  Oktober 
2001. 
16 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 
17 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd». 

Seite 17 

                                                
O2020_008 

Einerseits wird ausgegangen vom Produktkatalog und Verkäufen der Mül-
ler AG  Verpackungen,  4142  Münchenstein,  oder  Gruppengesellschaften 
dieser Gesellschaft (im Folgenden «Müller-Gruppe»), wobei nicht nur der 
Produktkatalog  als  Stand  der  Technik  geltend  gemacht  wird,  sondern 
auch,  dass  derartige  Fässer  tatsächlich  vor  dem  Anmeldetag  verkauft 
wurden,  unter  anderem  an  das  französische  Unternehmen  Hirschfeld 
Emballages SA. Im Rahmen der Duplik wird dieser Angriff hinsichtlich tat-
sächlicher  Verkäufe  durch  umfangreiche  weitere  Nachweise  tatsächlich 
erfolgter Verkäufe durch die Müller-Gruppe belegt. 

Weiter wird ausgegangen von Fässern mit PE-Dichtung. 

Dann wird weiter ausgegangen von Fässern mit Viton-Dichtung.  

Auf  eine  vorprozessual  vorgetragene  angeblich  offenkundige  Vorbenut-
zung  «Liquiflo»  wird  mangels  Beweisbarkeit  der  öffentlichen  Zugänglich-
machung ausdrücklich verzichtet. 

Beweislast und Beweismass für die offenkundige Vorbenutzung 

21.  
Die Beweislast für die offenkundige Vorbenutzung trägt die Beklagte, weil 
sie daraus ableitet, dass das erteilte und formell in Kraft stehende Streit-
patent nichtig sei (rechtsvernichtende Tatsache, vgl. Art. 8 ZGB). Wer be-
hauptet,  eine  technische  Lehre  sei  der  Öffentlichkeit  vor  dem Anmelde- 
bzw.  Prioritätsdatum  zugänglich  gewesen,  muss  darlegen,  wer  welchen 
konkreten technischen Gegenstand zu welchem Zeitpunkt unter welchen 
Bedingungen wem zugänglich gemacht hat.18 

Mangels  einer  abweichenden  gesetzlichen  Regelung  ist  der  Beweis  mit 
dem Regelbeweismass der vollen Überzeugung zu erbringen.19 Nach der 
bundesgerichtlichen  Umschreibung  ist  der  volle  Beweis  erbracht,  wenn 
das  Gericht  nach  objektiven  Gesichtspunkten  von  der  Richtigkeit  einer 
Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht ver-
langt  werden.  Es genügt,  wenn  das Gericht  am Vorliegen  der  behaupte-
ten  Tatsache  keine  ernsthaften  Zweifel  mehr  hat  oder  allenfalls  verblei-

18 BPatGer, Urteil O2013_006 vom 7. Oktober 2015,  E. 4.1.1 unter Hinweis auf 
BGE 117 II 480 E. 1. 
19  Vgl.  HASENBÖHLER, 
(Hrsg.), 
Kommentar  zur  Schweizerischen  Zivilprozessordnung  (ZPO),  3.  Aufl.  Zürich 
2016, Art. 157 N 25. 

in:  Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger 

Seite 18 

                                                
O2020_008 

bende Zweifel als leicht erscheinen.20 Eine abweichende Rechtsprechung 
der Beschwerdekammern des EPA21 ist für Zivilprozesse nach Schweizer 
Prozessrecht nicht massgeblich. 

Offenkundige  Vorbenutzung  «Müller  Spundfass»  und  Produktkata-
loge Müller 

22.  
Die Beklagte verweist auf zwei Produktkataloge der Müller-Gruppe, einen 
ersten angeblich von 2005 und einen zweiten angeblich von 2009.  

In Bezug auf die öffentliche Zugänglichkeit beruft sie sich auf das jeweils 
angegebene Druckdatum und verweist auf Rechtsprechung des europäi-
schen  Patentamts,22  gemäss  der in  solchen  Situationen  davon  auszuge-
hen  sei,  dass  ein  derartiger  Katalog  auch  tatsächlich  im  Zeitraum  des 
Druckdatums  verteilt  worden  sei.  Die  Klägerin  bestreitet,  dass  die  Pro-
duktkataloge  vor  dem  Anmeldedatum  öffentlich  zugänglich  waren;  beim 
Vermerk  mit  der  Jahreszahl  handle  es  sich  um  einen  Urheberrechtsver-
merk. 

Bei den Produktkatalogen gemäss Beilagen 14 und 15 zur Klageantwort 
handelt  es  sich  um  Unterlagen,  die  sich  offensichtlich  an  potenzielle Ab-
nehmer der  darin  beschriebenen Waren richten.  Solche  Unterlagen  wer-
den  bestimmungsgemäss  öffentlich  zugänglich  gemacht.  Die  Produktka-
taloge tragen die Vermerke  

beziehungsweise 

Die  Zahlen  «01.05»  beziehungsweise  «07.09»  sind  im  vorliegenden  Zu-
sammenhang  als  Daten,  also  Januar 2005  und Juli  2009,  zu  lesen.  Das 
Gericht  sieht  als  erstellt  an,  dass  die  Kataloge  in  diesem  Zeitpunkt  ge-
druckt wurden, auch wenn den Daten ein «©» als Urheberrechtsvermerk 
nachgestellt ist. Die auf einen Monat genaue Angabe ist als Druckdatum 

20 BGE 130 III 321 E. 3.2 (st. Rsp.). 
21 Entscheidung T 2451/13 vom 14. Januar 2016, E. 3.2. 
22 Entscheidung T 743/89 vom 27. Januar 1992. 

Seite 19 

 
 
                                                
zu  verstehen,  bei  Urheberrechtsvermerken  wird  üblicherweise  nur  die 
Jahreszahl angegeben.  

O2020_008 

Abbildung 1: Ausschnitt aus S. 9 unten aus Produktkatalog Müller 2009 

Es  widerspricht  jeder  allgemeinen  Lebenserfahrung,  dass  gedruckte 
Werbeunterlagen,  die  bestimmungsgemäss  verteilt  werden  sollen,  wäh-
rend längerer Zeit – vorliegend fünf Jahre beziehungsweise fast zwei Jah-
re – dem Publikum vorenthalten werden. Das Gericht sieht es deshalb als 
erstellt  an,  dass  Exemplare  der  Produktkataloge  der  Öffentlichkeit  vor 
dem Anmeldedatum des Streitpatents, d.h. vor dem 14. Dezember 2010, 
zugänglich  gemacht  wurden.  Die  Ausführungen  der  Klägerin  sind  nicht 
geeignet, daran mehr als theoretische Zweifel zu wecken. 

Inhaltlich  führt  die  Beklagte  aus,  dass  jeweils  im  Produktkatalog  Müller 
2005/2009 auf den Seiten 8 und 9 ein Transportfass mit den Merkmalen 
1A-1H offenbart werde. Aus der Bemerkung auf Seite 9 (siehe Abbildung 

Seite 20 

 
O2020_008 

1),  wo  es  heisst,  die  Standardverschraubung  erfolge  «mit  PTFE-
Dichtung» schliesst die Beklagte, dass die Dichtung aus PTFE bestehen 
müsse  und  entsprechend  auch  die  Merkmale  1J  und  1K  vorweggenom-
men seien. 

Die  Klägerin  bestreitet  dies. Aus  dem  Produktkatalog  gehe  nicht  hervor, 
ob  es  sich  um  eine  anspruchsgemäss  «voll  PTFE»  Dichtung,  d.h.  eine 
Dichtung  aus  mindestens  80  Gewichtsprozent  PTFE,  handle.  Es  könne 
sich  auch  um  eine  «Kombinationsdichtung»  handeln,  die  neben  PTFE 
mehr als 20% Elastomere enthalte. 

Weiter  behauptet  die  Klägerin,  der  Produktkatalog  zeige  keinen  Spund-
lochdeckel.  Es  handle  sich  um  ein  modulares  Produktkonzept  mit  ver-
schiedenen Verschlussvarianten.  

Abbildung 2: Ausschnitt aus S. 9 oben von Produktkatalog Müller 2009 

Der Hinweis auf das modulare Produktkonzept ist richtig, dennoch offen-
bart S. 9 von Klageantwortbeilage 15 nach Überzeugung des Gerichts ein 
Fass  mit  Spundlochdeckel.  Die  verschiedenen  Verschlussmöglichkeiten 
werden  auf  der  S.  9  rechts  in  einer  Spalte  von  kleinen  Bildern  gezeigt 
(siehe Abbildung 2). Aus der Beschriftung des Pfeils, der auf die Fassöff-
nung  im  Fassdeckel  zeigt,  ergibt  sich,  dass  es  sich  beim  abgebildeten 
Fass um ein Fass mit einer «Standardverschraubung» handelt (siehe Ab-
bildung  1).  Bei  dieser  handelt  es  sich,  wie  aus  der  ersten  Abbildung 
rechts  oben  ersichtlich  ist,  um  einen  Spundlochdeckel  mit  Schraubver-
schluss. 

Seite 21 

 
O2020_008 

Die  Klägerin  macht  weiter  geltend,  die  PTFE-Dichtung  gemäss  Pro-
duktkatalog  befinde  sich  nicht  am  Spundlochdeckel,  sondern  zwischen 
Gewinde  und  Fassdeckel.  Was  damit  gemeint  ist,  erschliesst  sich  am 
besten aus der Figur 2 des Streitpatents. Dort ist die entsprechende Dich-
tung  als  «Zusatzdichtung  44»  eingezeichnet  (siehe  nachstehende Abbil-
dung 3 mit gelb markierter Zusatzdichtung). 

Abbildung  3:  Fig.  2  aus  dem  Streitpatent  mit  Dichtung  42  und  Zusatzdichtung  44  (gelb 
markiert durch das Gericht) 

Nach  Überzeugung  des  Gerichts  vermögen  diese  Ausführungen  der 
Beklagten  nur  theoretische  Zweifel  daran  zu  wecken,  dass  sich  die 
Aussage  «Standardverschraubung  ¾"  und  2"  mit  PTFE-Dichtung» 
zumindest  auch  auf  die  Dichtung  am  Spundlochdeckel,  bzw.  Stopfen, 
bezieht. Mit «Standardverschraubung» ist, wie vorstehend ausgeführt, ein 
Spundloch  mit  Gewinde  zur  Aufnahme  eines  Gewindestopfens  gemeint. 
Bereits sprachlich bezieht sich die Aussage «mit PTFE-Dichtung» auf die 
Verschraubung,  d.h.  das  Gewinde,  und  nicht  auf  die  Verbindung  des 
Gewindes  mit  dem  Fassdeckel,  die  gemäss  Streitpatent  vorzugsweise 
durch Bördeln erfolgt (Abs. [0018]), für den Fachmann aber auf jeden Fall 
erkennbar nicht durch Verschraubung. 

Weiter  ergibt  es  für  den  Fachmann  erkennbar  keinen  Sinn,  bei  einem 
Fass, bei dem eine solche «Zusatzdichtung» aus PTFE ist – wie dies die 
Klägerin  für  das  Fass  auf  S.  9  des  Müller-Produktkatalogs  behauptet  – 
die  Dichtung  der  Verschraubung  des  Spundlochdeckels  aus  einem 
anderen  Material  zu  machen.  PTFE  als  Dichtungsmaterial  wird  wegen 
seiner  besonderen  Beständigkeit  gegenüber  fast  allen  Chemikalien 
gewählt.  Der  Vorteil  einer  «Zusatzdichtung»  aus  PTFE  würde 
zunichtegemacht,  wenn  die  «Hauptdichtung»  der  Verschraubung  des 
Spundlochdeckels nicht aus dem gleichen Material bestünde. 

Seite 22 

 
O2020_008 

Für den Fachmann offenbart S. 9 des Produktkatalogs Müller 2009 daher 
ein Fass mit einer PTFE-Dichtung am Gewindestopfen. 

23.  
Die Beklagte führt aus, die Müller AG Verpackungen habe ab 30. Januar 
1998  bis  zum Anmeldedatum  des  Streitpatents  am  14.  Dezember  2010 
15’985  Kannen  und Transportfässer  mit  Stopfen  mit  einer  Vollteflondich-
tung verkauft. Davon gingen im Zeitraum vom 30. November 2006 bis 25. 
Oktober 2010 insgesamt 611 derart ausgerüstete 215 Liter Transportfäs-
ser an die Hirschfeld Emballages S.A., Strassburg, Frankreich. Die Stop-
fen mit den Vollteflondichtungen seien bei der Greif Nederland B.V., Ams-
terdam,  Niederlande,  bezogen  worden,  die  Dichtungen  unter  dem  Mark-
nennamen  «Tri-Sure»  vertreibe.  Letzteres  wird  durch  zahlreiche  Urkun-
den der Lieferantin Greif Nederland B.V. und deren Unterlieferantin Kerst 
GmbH,  Meerbusch,  Deutschland,  welche  die  Dichtungen  an  die  Greif 
Germany GmbH lieferte, belegt (Duplik RZ 14-21 und die dort genannten 
Beweismittel). 

Die  Klägerin  merkt  an,  beim  Grossteil  der  Lieferungen  habe  es  sich  um 
Kannen  (10’604  Stück),  nicht  um  Fässer,  gehandelt.  Zudem  seien  von 
den  Fässern  1’955  Stück  aus  Edelstahl  oder  lackiert  gewesen,  und  sol-
che Fässer seien für den Transport von Thionylchlorid ungeeignet. Damit 
bleiben  aber  immer noch  3’426  Fässer mit  Spundlochdeckel  und  Volltef-
londichtung, die auch nach Darstellung der Klägerin vor dem Anmeldeda-
tum  verkauft  wurden  und  für  den  Transport  von  Thionylchlorid  geeignet 
sind.  Ob  es  sich  dabei  um  ein  Nischenprodukt  handelt,  wie  die  Klägerin 
behauptet, spielt für die Offenkundigkeit der Vorbenutzung keine Rolle.23 

Weiter macht die Klägerin geltend, das Schreiben der Angestellten Tanner 
und Jaeger der Müller AG Verpackungen vom 22. April 2021 bestätige ge-
rade, dass die Dichtungen der Spundlochdeckel erst nach dem Anmelde-
datum geändert worden seien.  

Tatsächlich führen die Herren Tanner und Jaeger aus: «Die Spundfässer 
selbst  sind  seit  dem  07.11.2007  unverändert  (…).  Die  einzige  Verände-
rung ist mit der Umstellung auf die PTFE Stopfendichtung eingeflossen.» 
Daraus  kann  im  Gesamtzusammenhang  des  Schreibens  vom  22.  April 
2021 aber nicht geschlossen werden, die Umstellung auf PTFE Stopfen-

23 Vgl. BGer, Urteil vom 19. August 1991, E. 1c – «Stapelautomat», in: SMI 1992, 
ist 
95 ff.:  Lieferung  eines  einzigen  Prototypen  vor  dem  Anmeldedatum 
neuheitsschädlich. 

Seite 23 

                                                
dichtungen  sei  erst  nach  dem  Anmeldedatum  des  Streitpatents  erfolgt. 
Denn gleich anschliessend wird ausgeführt: 

O2020_008 

«Die Stopfen und Dichtungen haben wir ausschliesslich bei der Greif 
Nederland  B.V.  (P.O.  Box  37605,  NL-1030  BB  Amsterdam,  Nether-
lands),  nachfolgend  «Tri-Sure»  genannt,  bezogen  und  unverändert 
eingesetzt. Bei allen Lieferungen wurden ausschliesslich reine PTFE 
Dichtungen  von  Tri-Sure  verwendet.  Wie  der  beiliegenden  Aufstel-
lung  entnommen  werden  kann,  haben  wir  bis  zum  14.  Dezember 
2010  15’985  Fässer  ausgeliefert,  die  einen  Stopfen  mit  einer  reinen 
PTFE-Dichtung  haben. Es  handelt  sich  dabei  um  die gleichen  Stop-
fen mit  PTFE-Dichtungen,  die  wir  heute  noch  im  Einsatz  haben  und 
auch  bei  der  CABB AG  in  die  Spundfässer  (Fass-  Referenz  95044) 
eingesetzt werden. Die diversen Kunden haben diese Fässer bereits 
vor  dem  14.  Dezember  2010  nach  unserem  Kenntnisstand  in  der 
Regel für den Transport und die Zwischenlagerung für ätzende, gifti-
ge, korrosive oder ansonsten gefährliche Güter eingesetzt» 

Daraus ergibt sich eindeutig, dass die Lieferungen von Fässern mit Stop-
fen mit reinen PTFE-Dichtungen vor dem 14. Dezember 2010 erfolgt sind. 

Das  Gericht  erachtet  es  daher  als  bewiesen,  bzw.  unbestritten,  dass  die 
Müller AG Verpackungen vor dem Anmeldedatum des Streitpatents Roll-
sickenfässer mit Spundlochdeckel und reinen PTFE-Dichtungen am Stop-
fen  an  verschiedene  Kunden  geliefert  hat,  ohne  dass  eine  Geheimhal-
tungsverpflichtung bestanden hätte. Diese Fässer sind daher offenkundig 
vorbenutzt. 

24.  
Die  Lieferung  von  Transportfässern  mit  Spundlochdeckeln  und  reinen 
PTFE-Dichtungen  an  die  Hirschfeld  Emballages  SA  in  Strassburg  wird 
von Arnaud Hirschfeld, Directeur Géneral der Hirschfeld Emballages SA, 
bestätigt. Die Fässer seien seit 2006 an die Chemilyl SAS in Loos gelie-
fert  worden  und  für  den  Transport  von  Oxalylchlorid  bestimmt  gewesen. 
Dies  wird  weiter  belegt  durch  eine  Gesprächsnotiz  des  Kundenberaters 
Rossetti, mit der dieser einen Besuch bei der Produits Chimiques de Loos 
im November 2006 rapportiert und berichtet, die Kundin habe einen drin-
genden  Bedarf  an  20  galvanisierten  Stahlfässern  mit  Teflondichtungen 
(«joint  teflon»,  Teflon®  ist  ein  Markenname  für  PTFE).  Ein  Auszug  aus 
dem Buchhaltungssystem der Hirschfeld Emballages SA, führt für den 30. 

Seite 24 

O2020_008 

November 2006 einen Verkauf von 20 Fässern «216L 1mm Galv. Electro 
UN» an die Chemilyl SAS in Loos auf. 

Die  Klägerin  merkt  an,  es  sei  unklar,  wie  Herr  Hirschfeld  wissen  könne, 
wofür  die  Fässer  eingesetzt  worden  seien.  Entgegen  seiner Behauptung 
habe die Chemilyl SAS ihre Aktivitäten nicht 2013 eingestellt. Vielmehr sei 
die  Chemilyl  SAS  von  der  Produit  Chimique  de  Loos  absorbiert  worden 
und führe ihre Geschäftstätigkeit unter der Firma der Letzteren weiter. Die 
Beklagte meint  dazu,  die  Chemilyl  SAS  habe  sich  der  organischen  Che-
mie gewidmet, während die Produit Chimique de Loos im Bereich der an-
organischen  Chemie  tätig  gewesen  sei.  Nach  der  Fusion  habe  sich  die 
Produit  Chimique  de  Loos  ausschliesslich  auf  die  anorganische  Chemie 
konzentriert. Oxalylchlorid werde in der organischen Chemie benötigt. In-
sofern  sei  es  richtig,  dass  die  Chemilyl  SAS  ihre  Tätigkeit  aufgegeben 
habe. Es sei unmöglich, mehr als 15 Jahre nach der ersten Lieferung von 
Fässern  an  die  Chemilyl  SAS  von  dieser  Unterlagen  zu  erhalten,  nach-
dem  sie  von  einer  anderen  Gesellschaft  absorbiert  worden  sei  und  die 
Herstellung von Oxalylchlorid aufgegeben habe. 

Transportfässer  gibt  es  in  einer  Vielzahl  von  Ausführungen,  wie  bereits 
durch  die  Produktkataloge  Müller  belegt  ist.  Dass  eine  Lieferantin  von 
Fässern wie die Hirschfeld Emballages SA weiss, wofür ihre Kunden die 
Fässer  einsetzen,  ist  einleuchtend,  denn  der  Kunde  wird  ein  geeignetes 
Fass kaufen wollen und es spielt offensichtlich eine Rolle, ob dieses zum 
Transport von Apfelsaft (so die Klägerin) oder einer korrosiven Flüssigkeit 
wie  Oxalylchlorid  verwendet  werden  soll.  Der  Kunde  wird  den  Fassliefe-
ranten daher über die beabsichtigte Verwendung informieren. Insofern ist 
es  nicht  überraschend,  dass  Herr  Arnaud  Hirschfeld  wusste,  wofür  die 
Chemilyl SAS die bestellten Fässer brauchen würde. 

Dass die Beklagte keine weiteren Unterlagen von der Chemilyl SAS bei-
bringen  kann,  ist  aus  den  von  ihr  angeführten  Gründen  nachvollziehbar. 
Die  Lieferung  der  Fässer  durch  die  Müller  Verpackungen  AG  an  die 
Hirschfeld Emballages SA wird von der Verkäuferin wie von der Käuferin 
bestätigt  und  urkundlich  belegt.  Soweit  ersichtlich  bestreitet  die  Klägerin 
diese Lieferung auch nicht. 

Das  Gericht  erachtet  es  aufgrund  der  vorliegenden  Urkunden  als  glaub-
haft, dass die von der Hirschfeld Emballages SA an die Chemilyl SAS ge-
lieferten Fässer mit Vollteflondichtungen zum Transport von Oxalylchlorid 
verwendet  wurden.  Für  den  vollen  Beweis  wäre  die  (rechtshilfeweise) 

Seite 25 

O2020_008 

Einvernahme von Herrn Arnaud Hirschfeld als Zeugen notwendig, die von 
der Beklagten angeboten wird. Da die Erfindung des Streitpatents jedoch 
selbst  dann  naheliegend  ist,  wenn  man  die  Verwendung  der  Fässer  für 
den  Transport  von  Oxalylchlorid  als  unbewiesen  erachtet,  kann  die  Ein-
vernahme des Zeugen unterbleiben. 

25.  
Dass die bereits vor dem Anmeldetag des Streitpatents gelieferten Rollsi-
ckenfässer  auch  für  Thionylchlorid  geeignet  sind,  belegt  die  Beklagte 
durch einen Vergleich der vor dem Anmeldetag des Streitpatents geliefer-
ten  Fässer  mit  jenen,  die  an  die  Beklagte  geliefert  werden  und  unstrittig 
für die Aufbewahrung von Thionylchlorid geeignet sind, zusammen mit ei-
ner  Erklärung  des  Geschäftsführers  Roland  Tanner  und  des  Stv.  Ge-
schäftsführers  Thomas  Jaeger  der  Müller  AG  Verpackungen,  München-
stein. 

Die Klägerin merkt dazu an, die an die Hirschfeld Emballages SA geliefer-
ten Fässer seien im Bereich der Schweissnaht innen und aussen lackiert. 
Dass der für diese Fässer verwendete Lack gegenüber Thionylchlorid be-
ständig sei, habe die Beklagte nicht einmal behauptet, geschweige denn 
bewiesen.  Das  Fass  der  Beklagten  dagegen  habe  gemäss  Duplikbeila-
gen  43  und  45  eine  überlappende  Schweissnaht,  weshalb  die  Innenver-
zinkung intakt bleibe und keine Innenlackierung erforderlich sei. 

Die  Beklagte  entgegnet,  die  Lackierung  der  Mantelschweissnaht  beein-
flusse die Eignung der Fässer für den Transport von Thionylchlorid nicht. 
In Abs. [0015]  des  Streitpatents  werde  erwähnt,  dass  der  Fasskörper  in-
nen und/oder aussen mit einer korrosionshemmenden Beschichtung ver-
sehen  sein  könne.  Die  Müller  AG  Verpackungen  habe  sowohl  vor  als 
auch  nach  dem Anmeldetag  des  Streitpatents  vom  14.  Dezember  2010 
die  Schweissnähte  auf  der Aussenseite  der  Transportfässer  der  Beklag-
ten  für  Thionylchlorid  mit  demselben  Lack  überzogen,  wie  dies  bei  den 
Hirschfeld-Fässern  auf  der  Innen-  und  der Aussenseite gemacht  worden 
sei. Die Lackierung der Schweissnaht der Hirschfeld-Fässer sei somit ab-
solut konform mit der Lehre des Streitpatents. 

Die Beweislast dafür, dass die vor dem Anmeldedatum gelieferten Rollsi-
ckenfässer  mit  Spundlochdeckel  mit  Voll-PTFE  Dichtung  zum  Transport 
von Thionylchlorid geeignet sind, trägt die Beklagte (vorne, E. 21). Diesen 
Beweis  hat  sie  in  Bezug  auf  die  Lackierung  der  inneren  Schweissnaht 
nicht erbracht. 

Seite 26 

O2020_008 

Richtig  ist  allerdings  auch,  dass  die  Ansprüche  des  Streitpatents  keine 
Angaben zur Lackierung der Fässer enthalten; weder, ob eine Beschich-
tung  vorhanden  sein  sollte  oder  nicht,  noch,  welche  Eigenschaften  die 
Beschichtung aufweisen muss. Im Streitpatent wird zur Beschichtung ein-
zig gesagt, das Fass «könne» mit einer korrosionshemmenden Beschich-
tung  versehen  werden.  Nach  dem  Streitpatent  selbst  sind  solche  Be-
schichtungen  offenbar  allgemein  bekannt,  so  dass  sich  weitere  Ausfüh-
rungen zur chemischen Struktur etc. der Beschichtung erübrigen. Darauf 
wird  bei  der  Beurteilung  der  erfinderischen  Tätigkeit  zurückzukommen 
sein. 

26.  
Zusammengefasst  ist  demnach  unbestritten,  beziehungsweise  zur  Über-
zeugung des Gerichts nachgewiesen, dass die Müller AG Verpackungen 
vor  dem  Anmeldedatum  des  Streitpatents  Rollsickenfässer  mit  Spund-
lochdeckel  und  einer  Dichtung  aus  reinem  PTFE  an  verschiedene  Kun-
den, darunter die Hirschfeld Emballages SA, geliefert hat, und diese Kun-
den  keiner  Geheimhaltungsverpflichtung  unterlagen.  Diese  Fässer  wur-
den  beworben  durch  die  Produktkataloge  Müller  2005/2009,  S. 9.  Auch 
die Produktkataloge waren vor dem Anmeldedatum öffentlich zugänglich. 
Die Spundfässer mit reinen PTFE-Dichtungen werden im Produktkatalog 
für  die  Lagerung,  den  Transport  und  das  Handling  von  hochreinen,  ge-
fährlichen oder toxischen Medien angepriesen.  

Objektive technische Aufgabe 

27.  
In der zweiten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird die zu lösende 
technische  Aufgabe  objektiv  bestimmt.  Hierfür  werden  das  Patent,  der 
nächstliegende  Stand  der  Technik  und  die  zwischen  der  beanspruchten 
Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Un-
terschiede  in  Bezug  auf  die  (strukturellen  oder  funktionellen)  Merkmale 
untersucht  (die  auch  als  Unterscheidungsmerkmal(e)  der  beanspruchten 
Erfindung bezeichnet werden), anschliessend wird die aus diesen Unter-
scheidungsmerkmalen  resultierende  technische  Wirkung  bestimmt  und 
dann die technische Aufgabe formuliert.24 

24  BPatGer,  Urteil  S2019_007  vom  1.  Oktober  2019,  E.  32  –  «Tadalafil  5 mg», 
sowie  BPatGer,  Urteil  O2018_004  vom  14.  Dezember  2020,  E.  105  – 
«Laserflüssigkeitsstrahllenkungsverfahren». 

Seite 27 

                                                
O2020_008 

28.  
Der  Stand  der  Technik  offenbart  ein  Transportfass  mit  Spundloch  und 
Spundlochdeckel  und  einer  Dichtung  am  Spundlochdeckel  aus  reinem 
PTFE.  Nicht  offenbart  ist,  dass  das  Transportfass  zum  Transport  von 
Thionylchlorid vorgesehen ist (Merkmal 1B) und dass es wenigstens teil-
weise mit Thionylchlorid gefüllt ist (Merkmal 1D).  

Der Unterschied zum Stand der Technik besteht damit nicht allein in der 
Verwendung,  sondern  auch  in  der  tatsächlichen  teilweisen  Befüllung  mit 
Thionylchlorid.  Beansprucht  wird  nicht  nur  ein  Fass  «geeignet  für  den 
Transport  von flüssigem Thionylchlorid»,  sondern  ein  wenigstens  teilwei-
se mit Thionylchlorid gefülltes derartiges Fass. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik lässt sich als objektive Aufga-
be  formulieren,  ein  solches  Fass  mit  Spundloch  und  Spundlochdeckel 
und  einer  Dichtung  am Spundlochdeckel,  die  aus  reinem  PTFE  besteht, 
für  den  Transport  von  Thionylchlorid  zu  verwenden  und  wenigstens  teil-
weise mit Thionylchlorid zu füllen. 

Die  Klägerin  kritisiert  diese  Formulierung  der Aufgabe  als  rückschauend 
und unrealistisch. Es sei unklar, weshalb der Fachmann aus der Vielzahl 
möglicher Befüllungen gerade Thionylchlorid gewählt hätte. Die Befüllung 
mit Thionylchlorid sei die Lösung, die in der zu lösenden Aufgabe gerade 
nicht  erwähnt  werden  dürfe.  Ohnehin  sei  es  in der  Praxis gerade  umge-
kehrt; es gehe nicht darum, eine andere Befüllung für ein Fass zu finden, 
sondern ein Fass für ein bestimmtes Füllgut, hier Thionylchlorid. 

Die  Klägerin  verkennt,  dass  sich  die  objektive  technische  Aufgabe  aus 
den Unterscheidungsmerkmalen ergibt. Unterscheidungsmerkmal ist nun 
einmal die Befüllung eines vorbekannten Fasses mit einer neuen Füllung, 
oder  anders  gesagt,  die  Verwendung  eines  vorbestehenden  Fasses  für 
eine  neue  Füllung.  Das  Strukturmerkmal  «mindestens  teilweise  mit 
Thionylchlorid  gefüllt»  vermag  nicht  darüber  hinwegzutäuschen,  dass  es 
sich beim geltend gemachten Anspruch im Kern um einen Verwendungs-
anspruch  handelt.  Bei  Verwendungsansprüchen  ist  es  üblich,  die  zu  lö-
sende Aufgabe  als  die  Verwendung  der  beanspruchten  Vorrichtung  zum 
genannten  Zweck  zu  formulieren.  Aus  Sicht  des  Fassherstellers  ist  die 
Aufgabe auch sinnvoll; der Fasshersteller sucht nach neuen Einsatzzwe-
cken für von ihm hergestellte Fässer, um sich einen weiteren Markt zu er-
schliessen. Die Klägerin möchte die Perspektive des Kunden einnehmen, 
das  ist  aber  nicht  einleuchtend.  Sie  selbst  geht  davon  aus,  dass  das 

Seite 28 

O2020_008 

Team  der  fiktiven  Fachleute  einen  Werkstoffingenieur  mit  Erfahrung  im 
Bereich  von  Verpackung  und  Transport,  sowie  einen  Chemiker  umfasst. 
Der  Werkstoffingenieur  mit  Erfahrung  im  Bereich  von  Verpackung  und 
Transport ist für den Fasshersteller tätig, nicht für den Kunden. Es ist da-
her von der vorstehend formulierten Aufgabe auszugehen, die auch dem 
Fachrichtervotum zugrunde lag. 

Naheliegen 

29.  
In der dritten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gilt es zu klären, ob 
sich  im  Stand  der  Technik  insgesamt  eine  Lehre  findet,  welche  den  mit 
der  objektiven  technischen  Aufgabe  befassten  Fachmann  veranlassen 
würde (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der 
Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen 
und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und 
das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird.25 

30.  
Dem  Streitpatent  sind  keine  Informationen  zu  entnehmen,  dass,  vergli-
chen  mit  anderen  Chemikalien,  die  in  einem  solchen  Fass gelagert  wer-
den,  für  den  speziellen  Fall  der  Lagerung  oder  des  Transports  von 
Thionylchlorid eine unerwartet bessere Dichtwirkung oder Korrosionsver-
hinderung erreicht werden kann. Die Klägerin behauptet eine solche Wir-
kung auch nicht. 

Es  gehört  zum  allgemeinen  Fachwissen  wenigstens  des  Chemikers  aus 
dem  vorne  definierten Team  als  Fachmann,  dass  PTFE  eine  der  besten 
Beständigkeiten  gegenüber  fast  allen  gefährlichen  chemischen  Substan-
zen aufweist (E. 17).  

Im  Stand  der  Technik  wird  ein  Rollsickenfass  mit  einer  reinen  PTFE-
Dichtung  am  Spundlochdeckel  für  den  Transport  von  gefährlichen  oder 
toxischen  Chemikalien  angeboten  (Produktkatalog  Müller).  Dies  ist  für 
den  Fachmann  ein  Hinweis  darauf,  dieses  Fass  auch  für  den  Transport 
von Thionylchlorid ernsthaft in Betracht zu ziehen. 

Wenn  er  in  diesem  Zusammenhang  noch  Zweifel  haben  sollte,  dass 
PTFE  auch  gegenüber  dem  unstrittig  besonders  zersetzenden 

25  So  genannter  «could/would  approach»,  BPatGer,  Urteil  S2017_001  vom 
1. Juni 2017, E. 4.6. 

Seite 29 

                                                
O2020_008 

Thionylchlorid beständig ist, würde er naheliegend auf eine Liste wie die 
von  der  Beklagten  eingereichte  Beständigkeitsliste  der  Masterflex  SE, 
Gelsenkirchen, Deutschland, zugreifen und feststellen, dass PTFE effek-
tiv  auch  im  Kontakt  mit  Thionylchlorid  seine  hervorragenden  Beständig-
keits-Eigenschaften ausspielen kann.  

Abbildung 4:  Auszug  aus  der Beständigkeitsliste  der  Masterflex  SE  mit  Hervorhebungen 
der Beklagten 

Die  Tatsache,  dass  die  Materialien  auf  der  Beständigkeitsliste  der  Mas-
terflex  SE  nicht  explizit  für  Dichtungen,  sondern  für  Schläuche  vorgese-
hen  sind,  steht  dem  nicht  entgegen,  denn  dass  PTFE  als  Fassdichtung 
für  gefährliche  Chemikalien  eingesetzt  wird,  ist  bereits  im  Stand  der 
Technik, und es geht nur noch darum, die chemische Beständigkeit auch 
für  Thionylchlorid  zu  klären.  Diese  wird  durch  die  genannte  Beständig-
keitsliste  ausdrücklich  bestätigt.  Die  Liste  bestätigt  nicht  nur  das  allge-
meine  Fachwissen,  dass  PTFE  von  allen  dort  angegebenen  strukturell 
einsetzbaren Materialien  die mit Abstand beste und universellste Chemi-
kalienbeständigkeit  aufweist,  sondern  sie  bestätigt  auch  für  den  spezifi-
schen  Fall  des  Einsatzes  im  Kontakt  mit  Thionylchlorid,  dass  das  auch 
dort  gilt.  Der  Einwand  der  Klägerin,  bei  Schläuchen  sei  das  Fördergut 
nicht  ständig  in  Kontakt  mit  der  Innenseite  und  Schläuche  seien  keinen 
mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt, überzeugt nicht. Schläuche 
müssen  nicht  nach  jeder  Nutzung  entleert  werden  und  Schläuche  sind 
flexibel, so dass eine Beschichtung auf der Innenseite eines Schlauches 
mechanischen Beanspruchungen (Dehnungen und Stauchungen) ausge-
setzt ist. 

Die Klägerin weist darauf hin, dass der «führende Hersteller von Spund-
lochdeckeln in Europa» sogar noch 2011 von der Verwendung von PTFE 

Seite 30 

 
O2020_008 

als Dichtungen abgeraten habe. Tatsächlich steht im Produktdatenblatt für 
den  verzinkten  Tri-Sure®  Metallstopfen  mit  PTFE-Dichtung  («Tri-Sure® 
Metal  Plug  Zinc  Plated  TEFLON-Washer/Gasket»):  «Although  TEFLON 
has excellent chemical resistance. However, its sealing capability is very 
poor! As such TEFLON is not suitable as flange washer/gasket. Due to its 
poor  sealing  properties  TEFLON  is  not  recommended  as  plug  wash-
er/gasket. Testing under field conditions will be required to determine the 
appropriate closing torque.». 

Abbildung  5:  Auszug  aus  dem  Produktdatenblatt  der  Greif  Nederland  BV  für  Tri-Sure® 
Metallstopfen mit PTFE-Dichtung (gelb markiert durch die Klägerin) 

Bei dem «führenden Hersteller von Spundlochdeckeln in Europa» handelt 
es sich um die Greif Nederland BV, die auch die Müller AG Verpackungen 
mit Spundlochdeckeln mit reinen PTFE-Dichtungen beliefert und gemäss 
eigenen Angaben bereits vor dem Anmeldedatum des Streitpatents mehr 
als 30’000 Stopfen mit reinen PTFE-Dichtungen verkauft hat. Bereits das 
sollte  ein  Hinweis  darauf  sein,  dass  diese  Dichtungen für  bestimmte An-
wendungen ausreichend dichten. 

In  der  Tat  wird  in  dem  Produktdatenblatt  nur  gesagt,  dass  reine  PTFE-
Dichtungen  als  Flanschdichtungen  («flange  washer»)  ungeeignet  sind. 
Für  Stopfendichtungen («plug  washer»)  wird  von  der Verwendung  abge-
raten und es wird darauf hingewiesen, dass das Anzugsdrehmoment ex-
perimentell  bestimmt  werden  muss.  Der  Fachmann  entnimmt  daraus, 
dass  er  auf  reine  PTFE-Dichtungen  verzichtet,  wenn  die  Korrosivität  der 
zu  transportierenden  Flüssigkeit  den  Einsatz  elastischerer  Dichtungsma-

Seite 31 

 
O2020_008 

terialen, wie Polyethylen oder Viton™26, erlaubt. Genau dieses Verständ-
nis wird vom Verfasser des Warnhinweises ausdrücklich bestätigt:  

«Plugs with PTFE seals are used by our customers for various appli-
cations  as  determined  by  the  customers  themselves,  including  for 
drums  containing  aggressive,  i.e.  toxic,  caustic,  corrosive  liquids. 
Plugs with PTFE seals – like plugs with other seals – must be tested 
prior to the use for dangerous goods.» 

Auf Deutsch: 

«Stopfen mit PTFE-Dichtungen werden von unseren Kunden für ver-
schiedene,  von  den  Kunden  selbst  bestimmte Anwendungen  einge-
setzt,  u.a.  für  Fässer  mit  aggressiven,  d.h.  giftigen,  ätzenden  oder 
korrosiven  Flüssigkeiten.  Stopfen  mit  PTFE-Dichtungen  müssen  – 
wie  Stopfen  mit  anderen  Dichtungen  –  vor  dem  Einsatz  für  gefährli-
che Güter geprüft werden.» 

Dort,  wo  elastischere  Dichtungen  wie  solche  aus  Polyethylen  oder 
Viton™  durch  die  zu  transportierende  Flüssigkeit  angegriffen  werden, 
wird  der  Fachmann  trotz  der geringeren  Elastizität  von  PTFE  auf  dieses 
zurückgreifen.  Wenn  die  Klägerin  andeutet,  PTFE  würde  wegen  seiner 
schlechteren  Dichtungswirkung  gerade  bei  harmlosen  Flüssigkeiten  ver-
wendet, wo es auf die Dichtigkeit nicht so ankomme, lässt das die gebo-
tene  Ernsthaftigkeit  vermissen.  Der  Fachmann  wird  das  (teurere)  PTFE 
nur gerade dort einsetzen, wo es notwendig ist, eben bei besonders kor-
rosiven  Flüssigkeiten.  Der  Warnhinweis  wird  ihn  nicht  davon  abhalten, 
sondern  dazu  anhalten,  das  Anzugsdrehmoment  mit  Routineversuchen 
zu bestimmen, um eine die Dichtwirkung gegebenenfalls beeinträchtigen-
de plastische Deformation der PTFE-Dichtung zu vermeiden. 

Die  Klägerin  argumentiert  weiter,  der  Fachmann  würde  annehmen,  dass 
das  relativ  harte  PTFE  den  mechanischen  Beanspruchungen  beim 
Transport der Fässer nicht gewachsen sei und er werde deshalb von der 
Wahl von PTFE-Dichtungen absehen. Dazu ist erstens zu sagen, dass im 
Streitpatent  zu  dieser  angeblich  überraschenden  technischen  Wirkung 
nichts  steht.  Zweitens  werden  Fässer  mit  reinen  PTFE-Dichtungen  im 
Stand der Technik nicht nur für die Lagerung, sondern ausdrücklich auch 
für  den  Transport,  von  hochreinen,  gefährlichen  oder  toxischen  Medien 
angepriesen.  Dies  wäre  kaum  der  Fall,  wenn  es  beim  Transport  wegen 

26 Viton™ ist ein Markenname für bestimmte Fluorelastomere.  

Seite 32 

                                                
O2020_008 

der  dabei  auftretenden  Erschütterungen  zu  Leckagen  kommen  würde. 
Der  Fachmann  hat  also  einen  konkreten  Hinweis,  Fässer  mit  reinen 
PTFE-Dichtungen  auch für  den Transport  von  gefährlichen  Flüssigkeiten 
in Betracht zu ziehen. 

Der Fachmann wird daher für den Transport von Thionylchlorid in Rollsi-
ckenfässern  naheliegenderweise  solche  Fässer  mit  reinen  PTFE-
Dichtungen wählen. Theoretische Bedenken zur mechanischen Festigkeit 
von  PTFE-Dichtungen  werden  ihn  davon  nicht  abhalten.  Soweit  das  ge-
wählte  –  wohlgemerkt  im  Stand  der  Technik  kommerziell  angebotene  – 
Fass  innen  eine  Lackierung  aufweist,  die  nicht  korrosionsbeständig  ist, 
wird  er  auf  diese  Lackierung  entweder  verzichten,  oder  –  wo  sie  im  Be-
reich der Schweissnaht notwendig  ist – durch eine korrosionsbeständige 
Lackierung ersetzen, die im Stand der Technik bekannt ist. Das kann kei-
ne erfinderische Tätigkeit begründen. 

Damit  ist  der  Gegenstand  von Anspruch  1  und  gleichermassen  der  Ge-
genstand von Anspruch 9 naheliegend. 

31.  
Die Klägerin weist wiederholt darauf hin, es sei offensichtlich nicht so tri-
vial gewesen, für den Transport von Thionylchlorid in Rollsickenfässer ein 
Fass  mit  einer  reinen  PTFE-Dichtung  am  Spundlochdeckel  zu  verwen-
den, denn die Beklagte selbst habe seit Kenntnis der Korrosion von Fäs-
sern mit Thionylchlorid im November 2008 erst im November 2011 Fässer 
mit  reinen  PTFE-Dichtungen  verwendet.  Selbst  nach  Kenntnis  der  Mas-
terflex-Beständigkeitsliste im Februar 2009 habe es noch fast zwei Jahre 
und neun Monate gedauert, bis die Beklagte auf die Idee gekommen sei, 
Fässer mit PTFE-Dichtungen einzusetzen. 

Ein  allgemeines  Vorurteil  gegen  eine  technische  Lösung  kann  ein  Indiz 
für  erfinderische  Tätigkeit  sein.27  Dass  konkrete  Fachleute  während  län-
gerer Zeit nicht auf eine Lösung gestossen sind, die objektiv naheliegend 
ist,  ist  aber  kein  Indiz  für  fehlende  erfinderische  Tätigkeit.  Die  erfinderi-
sche  Tätigkeit  beurteilt  sich  normativ  aus  der  Sicht  eines  fiktiven  Fach-
manns.  Dass  ein  realer  Fachmann  eine  Lösung  nicht  findet,  die  für  den 
fiktiven  Fachmann  naheliegt,  ist  ebenso  irrelevant,  wie  dass  ein  realer 
Fachmann eine Lösung findet, die für den fiktiven Fachmann nicht nahe-
liegend ist.  

27 BGE  102 II  373 E. 2a  –  «Mehrschichtenski»;  BGer,  Urteil vom 3.  März  1988, 
E. 3a – «Hartschaumplatten», in: SMI 1989, 255 ff.  

Seite 33 

                                                
O2020_008 

Erfinderische Tätigkeit, Eventualantrag 

32.  
Nach  der  insofern  zu  folgenden  Rechtsprechung  der  Beschwerdekam-
mern  des  EPA  kann  die  objektive Aufgabe  ausnahmsweise  als Aneinan-
derreihung  verschiedener  «Teilaufgaben»  gesehen  werden.  Dies  dann, 
wenn die Gesamtheit der Unterscheidungsmerkmale in Kombination mit-
einander  keine  gemeinsame  technische  Wirkung  erzielen,  sondern  viel-
mehr  eine  Reihe  von  Teilaufgaben  unabhängig  voneinander  durch  ver-
schiedene  Unterscheidungsmerkmale  oder  Gruppen  davon  gelöst  wer-
den, d.h. die Merkmale beeinflussen einander nicht gegenseitig zur Errei-
chung eines über die Summe ihrer jeweiligen Einzelwirkungen hinausge-
henden technischen Erfolgs (sogenannte «Juxtaposition»).28 

33.  
Anspruch  1  gemäss  Eventualantrag  der  Replik  ist  eine  Kombination  der 
Ansprüche  1  und  8  des  Streitpatents  nach  Teilverzicht  und  lautet  in  der 
Gliederung  der  Klägerin  wie  folgt,  wobei  die  Änderungen  bezüglich  An-
spruch 1 des Streitpatents nach Teilverzicht hervorgehoben sind: 

Anspruch 1: 

1A 

1B 

1C 

1D 

1E 

1F 

1G 

Transportfass, insbesondere Rollsickenfass,  

zum Transport von flüssigem Thionylchlorid,  

mit  einem  Fasskörper  (12)  zur  Ausbildung  eines  Transportvo-
lumens (14),  

wobei das Transportvolumen (14) des Fasskörpers (12) zumin-
dest teilweise mit Thionylchlorid gefüllt ist und  

wobei  der  Fasskörper  (12)  mindestens  ein  Spundloch  (22,  24) 
zum Einfüllen von Thionylchlorid in das Transportvolumen (14) 
und/oder zum Entleeren von Thionylchlorid aus dem Transport-
volumen (14) aufweist, und  

einem  in  das  Spundloch  (22,  24)  eingesetzten  Spundlochde-
ckel  (32)  zum  Verschliessen  des  Thionylchlorid  enthaltenden 
Transportfasses (10) umfassend 

einen  Deckelkörper  (34)  zum  Verschliessen  des  Spundlochs 
(22, 24) des Transportfasses (10) und 

28  BPatGer,  Urteil  S2021_005  vom  15.  Dezember  2021,  E.  39  –  «Deferasirox», 
unter Hinweis auf Entscheidung T 389/86 vom 31. März 1987, E. 4.2. 

Seite 34 

                                                
O2020_008 

1H 

1I 

1J 

1K 

8A 

eine an dem Deckelkörper (34) anliegende und den Deckelkör-
per (34) in Umfangsrichtung umschliessende Dichtung (42),  

dadurch gekennzeichnet, dass  

die Dichtung (42) im Wesentlichen aus einem vollhalogenierten 
Polymer, insbesondere PTFE und/oder PCTFE, besteht,  

wobei der Massenanteil w des vollhalogenierten Polymers, ins-
besondere PTFE, in der Dichtung (42) 0,80 ≤ w ≤ 1,00, insbe-
sondere  0,90  ≤  w  ≤  0,99,  vorzugsweise  0,95  ≤  w  ≤  0,98  und 
besonders bevorzugt 0,96 ≤ w ≤ 0,97 beträgt, und dass 

das  Spundloch  (22,  24)  durch  einen  insbesondere  durch  Bör-
deln  mit  dem  Fasskörper  (12)  verbundenen  Einsatz  (26)  aus-
gebildet ist. 

34.  
Auch in Bezug auf diesen Antrag macht die Beklagte nur mangelnde er-
finderische Tätigkeit geltend. 

35.  
In der Klageantwort begründet die Beklagte die mangelnde erfinderische 
Tätigkeit  damit,  dass  es  zum  Anmeldezeitpunkt  bereits  zum  Stand  der 
Technik  gehörte,  das  Spundloch  durch  einen  mit  dem  Fasskörper  ver-
bundenen  Einsatz  auszubilden,  wobei  der  Rand  des  Einsatzes  durch 
Bördeln mit dem Fasskörper verbunden wird.  

Sie nimmt dabei Bezug auf die US 7,287,662, und insbesondere auf die 
Figur 8 in diesem Dokument, sowie auf die EP 0 534 194 A1, und insbe-
sondere auf die Figur 3 davon, in der für ein Stahlfass für flüssige Gefah-
rengüter  für  ein  Spundloch  ein  Einsatz  17  mit  Flansch  25  gezeigt  wird, 
wobei der Einsatz mit einer Umbördelung 22 mit dem Fasskörper verbun-
den ist. 

Seite 35 

O2020_008 

Abbildung 6: Fig. 3 aus EP 0 534 194 A1 

In  der  Replik  reagiert  die  Klägerin  darauf,  indem  sie  erläutert,  dass  der 
Vorteil  eines  mittels  Bördeln  im  Vergleich  zu  einem  mittels  Schweissen 
verbundenen Spundlochgewindes in der grösseren Korrosionsbeständig-
keit der gebördelten Verbindung liege, da auf Schweissen verzichtet wer-
den könne.  

Auf  die  von  der  Beklagten  angezogenen  Sekundärdokumente  wird  aber 
nicht spezifisch eingegangen, sondern nur gesagt, dass Fässer mit einem 
Spundlochdeckel  mit  einer  Dichtung  aus  PTFE  nicht  zum  Stand  der 
Technik gehörten, und noch weniger, dass derartige Fässer vor dem An-
meldezeitpunkt für die Verwendung mit Thionylchlorid in Erwägung gezo-
gen worden wären. 

In  der  Duplik  zeigt  die  Beklagte  auf,  dass  die  damals  von  der  Müller  an 
die  Hirschfeld  Emballages  S.A.  gelieferten  Fässer  bereits  einen  Einsatz 
aufwiesen,  der  durch  Bördeln  mit  dem  Fasskörper  verbunden  ist,  unter 
Bezugnahme  auf  die  schematische  Zeichnung  gemäss  nachstehender 
Abbildung 7. 

Abbildung 7: Schematische Zeichnung aus der Duplik, RZ 83 

Seite 36 

 
 
O2020_008 

Weiter weist die Beklagte darauf hin, dass die von der Klägerin behaupte-
te  höhere  Korrosionsbeständigkeit  durch  einen  solchen  gebördelten  Ein-
satz im Streitpatent nicht erwähnt oder suggeriert werde. 

In  der  Stellungnahme  zur  Duplik  bestreitet  die  Klägerin  nicht,  dass  die 
von  der  Müller-Gruppe  an  die  Hirschfeld  Emballages  S.A.  gelieferten 
Fässer bereits einen Einsatz aufwiesen, der durch Bördeln mit dem Fass-
körper verbunden war.  

Die  Klägerin  vertieft  auch  im  Zusammenhang  mit  dem  Eventualantrag 
nur, dass es nicht bekannt gewesen sei, derartige Fässer für Thionylchlo-
rid  einzusetzen.  Auf  einen  speziellen  Zusammenhang  zwischen  einem 
Einsatz,  der  mit  dem  Fasskörper  durch  Bördeln  verbunden  ist,  und  der 
Argumentation  bezogen auf  die  PTFE  Dichtung und  die  Verwendung für 
Thionylchlorid verweist die Klägerin nicht. 

36.  
Im  Streitpatent  wird  der Einsatz,  bezeichnet  mit dem  Bezugszeichen  26, 
in Figur 2 dargestellt (vorne, Abbildung 3). Der Einsatz 26 verfügt über ei-
nen radialen Flansch 30, einen vertikalen Abschnitt, auf dessen Innensei-
te das Innengewinde 28 vorgesehen ist, sowie am oberen Rand über ei-
nen nicht mit einem Bezugszeichen versehenen Bördelrand, mit dem der 
Einsatz 26 am aufkragenden oberen Rand des Bodens 20 befestigt ist. 

In der spezifischen Beschreibung zu dieser Figur in Abs. [0034] wird auf 
die Befestigung durch Bördeln nicht eingegangen. In der allgemeinen Be-
schreibung  wird  in Abs.  [0018]  erläutert,  dass  durch  den  bereitgestellten 
Einsatz  beispielsweise  ein  Gewinde  zum  Verschrauben  mit  dem  Deckel 
ausgebildet werden kann, ohne für den Fasskörper eine komplizierte Ge-
ometrie vorsehen zu müssen. Bördeln wird dabei als Befestigungsmetho-
de neben anderen Möglichkeiten angegeben, ohne Vorteile des Bördelns 
darzulegen.  Insbesondere  fehlen  Hinweise  auf  eine  erhöhte  Korrosions-
beständigkeit oder einen Zusammenhang mit der Wahl des Materials der 
Dichtung  oder  der  transportierten  Flüssigkeit,  insbesondere  Thionylchlo-
rid. 

Wichtig für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist dabei, dass im 
Anspruch  im  Zusammenhang  mit  dem  Einsatz  keine  strukturellen  Merk-
male  definiert  werden,  die  eine  spezielle  Wechselwirkung  mit  der  Dich-
tung  vorgeben.  Solche  Wechselwirkungen  werden  auch  im  Streitpatent 
nicht beschrieben.  

Seite 37 

O2020_008 

Das Bördeln wird nur im Zusammenhang mit der Befestigung des Einsat-
zes  beschrieben,  nicht  aber,  welche  Vorteile  damit  verbunden  sind,  und 
ob es in diesem Zusammenhang eine Wechselwirkung mit der Dichtung, 
dem Material der Dichtung, beziehungsweise der transportierten Flüssig-
keit gibt. Tatsächlich ergibt sich auch aus der Darstellung in Figur 2, dass 
keine  erkennbare  Wechselwirkung  zwischen  dem  Bördelrand  und  der 
Dichtung gegeben sein kann. 

Damit  steht  die  Verwendung  eines  Einsatzes  für  das  Spundloch,  der 
durch Bördeln mit dem Fasskörper verbunden ist, in keinem erkennbaren 
technischen  Zusammenhang  mit  der  Dichtung  sowie  der  transportierten 
Flüssigkeit.  Das  durch  die Aufnahme  der  Merkmale  von Anspruch  8  hin-
zugefügte neue Merkmal ist im Sinne der Rechtsprechung zu den Teilauf-
gaben  als  Nebeneinanderreihung  oder  Juxtaposition  zu  den  Merkmalen 
der Dichtung aus reinem PTFE und des Thionylchlorids als transportierter 
Flüssigkeit zu betrachten. 

37.  
Selbst wenn die von der Müller AG Verpackungen an die Hirschfeld Em-
ballages S.A. verkauften Fässer den Gewindeeinsatz nicht durch bördeln 
am Fassdeckel befestigt hätten, wäre keine erfinderische Tätigkeit gege-
ben. 

Besondere  unerwartete  Vorteile  im  Zusammenhang  mit  dem  Gewinde-
einsatz  und  seiner  Befestigung  durch  Bördeln  sind  dem  Streitpatent  wie 
erwähnt  nicht  zu  entnehmen  und  sind  für  Fachmann  auch  nicht  durch 
sein  allgemeines  Fachwissen  erkennbar.  Dass  durch  das  Bördeln  gege-
benenfalls  auf  eine  Schweissverbindung  verzichtet  werden  kann,  ist  für 
den Fachmann offensichtlich. Dass die Schweissverbindung beim Trans-
port von Thionylchlorid besondere Probleme verursachen würde, die un-
erwartet  durch  das  Bördeln  gelöst  werden,  ist  nicht  ersichtlich  und  wird 
auch von der Klägerin nicht behauptet. 

Als objektive Aufgabe kann entsprechend dann formuliert werden, eine al-
ternative Befestigung des Gewindeeinsatzes am Fassdeckel bereitzustel-
len. 

Es ist aus dem Stand der Technik bekannt, ein Spundloch mit einem Ge-
windeeinsatz  zu  versehen,  der  durch  Bördeln  mit  dem  Fasskörper  ver-
bunden  ist.  Es  wird  verwiesen  auf  die  vorstehend  genannten  Sekun-

Seite 38 

O2020_008 

därdokumente,  insbesondere  auf  die  EP  0  534  194 A1,  und  dort  insbe-
sondere auf die Figur 3. 

Damit ist der Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents auch gemäss 
dem Eventualantrag nicht erfinderisch.  

Die Klage ist folglich mangels Rechtsbeständigkeit des Streitpatents voll-
umfänglich abzuweisen. 

Kosten- und Entschädigungsfolgen 

38.  
Ausgangsgemäss  wird  die  Klägerin  kosten-  und  entschädigungspflichtig 
(Art. 106 Abs. 1 ZPO).  

Ausgehend  von  einem  Streitwert  von  CHF  1  Mio.  ist  die  Gerichtsgebühr 
auf CHF 60’000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer) und mit dem Kostenvor-
schuss der Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). In dem die Ge-
richtsgebühr übersteigenden Betrag ist der Klägerin der Kostenvorschuss 
zurückzuerstatten. 

39.  
Die  Entschädigung 
CHF 50’000 festzusetzen (Art. 4, 5 KR-PatGer). 

für  die 

rechtsanwaltliche  Vertretung 

ist  auf 

Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können 
praxisgemäss  als  notwendige Auslagen  erstattet  werden  (Art.  32  PatGG 
i.V.m. Art.  3  lit.  a  KR-PatGer;  entspricht Art.  95 Abs.  3  lit.  a  ZPO),  aller-
dings  nur  bis  zur  tatsächlichen  Höhe,  oder,  wenn  diese  die  Entschädi-
gung  für  die  berufsmässige  anwaltliche  Vertretung  gemäss  Tarif  über-
steigt,  «von  der  Grössenordnung  her  im  Bereich  der  rechtsanwaltlichen 
Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer.29  

Für  die  patentanwaltliche  Unterstützung  im  Prozess  macht  die  Beklagte 
notwendige Auslagen von CHF 46’088.35 geltend (inkl. 7,7% MwSt). Die 
Klägerin bestreitet die Höhe der Rechnung nicht. 

29  BPatGer,  Urteil  O2016_009  vom  18.  Dezember  2018,  E.  64  – 
«Durchflussmessfühler»;  Urteil  S2018_001  vom  23.  Mai  2018,  E.  5;  Urteil 
O2015_009  vom  21.  März  2018,  E.  11.2;  Urteil  O2012_43  vom  10.  Juni  2016, 
E. 5.5. 

Seite 39 

                                                
O2020_008 

Da die Beklagte eine Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz ist, deren Jah-
resumsatz CHF 100’000 übersteigt, kann sie die bezahlte Mehrwertsteuer 
von  der  von  ihr  abzuführenden  Mehrwertsteuer abziehen  (Art.  28 Abs.  1 
lit.  a  MWSTG,  SR  641.20).  Die  von  der  Beklagten  ihren  Patentanwälten 
bezahlte  Mehrwertsteuer  muss  die  Klägerin  ihr  daher  nicht  ersetzen,  da 
die Beklagte diese wirtschaftlich nicht trägt. Entsprechend hat die Kläge-
rin der Beklagten für notwendige Auslagen einen Betrag von CHF 42’793 
(gerundet auf den nächsten Franken) zu ersetzen. 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.  Die Klage wird abgewiesen. 

2.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 60’000. 

3.  Die  Kosten  werden  der  Klägerin  auferlegt  und  mit  ihrem  Kostenvor-
schuss verrechnet. Der die Gerichtsgebühr übersteigende Betrag des 
Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet. 

4.  Die  Klägerin  wird  verpflichtet,  der  Beklagten  eine  Parteientschädi-

gung von CHF 92’793 zu bezahlen. 

5.  Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien  unter  Beilage  des  Protokolls 
der  Hauptverhandlung  sowie  nach  Eintritt  der  Rechtskraft  an  das 
Eidgenössische  Institut für Geistiges  Eigentum, je gegen  Empfangs-
bestätigung. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen  diesen  Entscheid  kann  innert  30 Tagen  nach  Eröffnung  beim 
Bundesgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt 
werden  (Art. 72  ff.,  90  ff.  und  100  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Frist  ist  gewahrt,  wenn  die  Be-
schwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht einge-
reicht  oder  zu  dessen  Handen  der  Schweizerischen  Post  oder  einer 
schweizerischen  diplomatischen  oder  konsularischen  Vertretung  überge-
ben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende 
Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

Seite 40 

O2020_008 

St. Gallen, 10. Januar 2022 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Mark Schweizer 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 11.01.2022 

Seite 41