# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** fab076c6-4f0e-5a03-988b-af08dd080c08
**Source:** Zürich (ZH)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2023-02-03
**Language:** de
**Title:** Zürich Handelsgericht 03.02.2023 HE220107
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/ZH_Obergericht/ZH_HG_001_HE220107_2023-02-03.pdf

## Full Text

Handelsgericht des Kantons Zürich 
Einzelgericht    
 

 

Geschäfts-Nr.: HE220107-O U/pz 

 

Mitwirkend: Oberrichterin Nicole Klausner sowie der Gerichtsschreiber  

Dr. Giulio Donati 

 

Verfügung und Urteil vom 3. Februar 2023 

 

in Sachen 

 

1. A._____ GmbH,  
2. B._____ C._____ GmbH,  
Gesuchstellerinnen 

 

1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X1._____ 

1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X2._____ 

1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt MLaw X3._____ 

 

gegen 

 

B._____ D._____,  
Gesuchsgegnerin 

 

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur., LL.M. Y._____ 

 

betreffend vorsorgliche Massnahmen 

- 2 - 

. 
Rechtsbegehren: 

(act. 12 S. 3) 

I. RECHTSBEGEHREN 

Es sei dem Gesuchgegner unter Androhung einer Ordnungsbusse von 

CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), 

mindestens aber CHF 5'000 (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich un-

ter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB im Wider-

handlungsfall zu verbieten, unter dem Zeichen 

 … [Abbild Zeichen B._____ D._____] 

auf der Internetseite B._____-D._____.ch mittels folgender Gestaltung 

Dienstleistungen eines Pflegeheims und Alterswohnungen mit Gastronomie- 

oder Verpflegungs- und Cafeteriadienstleistungen, sowie Hoteldienstleistun-

gen zu bewerben und anzubieten: 

   … [Bild der Homepage] 

       - unter Kosten- und Entschädigungsfolgen - 

 

Die Einzelrichterin zieht in Erwägung: 

1. Formelles 

1.1. Prozessverlauf 

1.1.1. Mit Gesuch vom 15. November 2022 machten die Gesuchstellerinnen fol-

gende Anträge hierorts anhängig (act. 1): 

 "1. Der Gesuchsgegnerin sei zu verbieten, in der Schweiz die 

Firma "B._____ D._____" zu verwenden; die Gesuchsgeg-

nerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von 

CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 

Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.00 (Art. 343 

- 3 - 

Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der 

Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis 

CHF 10'000.00) im Widerhandlungsfall zu verpflichten, in-

nerhalb von 30 Tagen seit Rechtskraft dieses Urteils die 

Firmenbezeichnung "B._____ D._____" durch das Handel-

registeramt löschen zu lassen, eventualiter die Firma innert 

30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils dahin-

gehend zu ändern, dass diese den Bestandteil "B._____" 

oder ein damit verwechselbares Zeichen nicht enthält; 

 2. Der Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ord-

nungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichter-

füllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 

5'000.00 (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter 

Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 

StGB (Busse bis CHF 10'000.00) im Widerhandlungsfall zu 

verbieten, innerhalb von 30 Tagen seit Rechtskraft dieses 

Urteils in der Schweiz das Zeichen "B._____" in Alleinstel-

lung und/oder das Zeichen "B._____" in Kombination mit 

einem Zusatz, insb. als "B._____ D._____', unabhängig 

von der grafischen Gestaltung im geschäftlichen Verkehr 

für Dienstleistungen im Bereich Hotellerie und Gastronomie 

einschliesslich im Pflege und Alterswohnbereich, soweit 

Hotel- resp. Gastronomie- oder Verpflegungs- und Cafete-

ria-dienstleistungen damit verbunden sind (hiernach "DL-

Bereich") zu verwenden und/oder verwenden zu lassen; 

der Gesuchsgegnerin sei insbesondere zu verbieten: (i) 

das Zeichen "B._____" als Hinweis auf ein Unternehmen 

oder eine Organisation im Zusammenhang mit Dienstleis-

tungen im DL-Bereich zu verwenden und/oder verwenden 

zu lassen; (ii) das Zeichen "B._____" im Zusammenhang 

mit Dienstleistungen im DL-Bereich zu verwenden und/oder 

verwenden zu lassen; (iii) das Zeichen "B._____" online im 

Zusammenhang mit einem Internetauftritt im DL-Bereich 

oder auf online Buchungsplattformen zu verwenden 

und/oder verwenden zu lassen. 

- 4 - 

 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, zuzüglich MwSt 

zulasten der Gesuchsgegnerin. 

 Prozessualer Antrag: 

 4. Die Massnahmen seien vorsorglich anzuordnen." 

1.1.2. Mit Verfügung vom 17. November 2022 wurde den Gesuchstellerinnen Frist 

angesetzt, um einen Kostenvorschuss zu leisten, den die Gesuchstellerinnen 

fristgerecht bezahlten (vgl. act. 8). Mit gleicher Verfügung wurde dem Gesuchs-

gegner sodann Frist angesetzt, um zum Gesuch um vorsorgliche Massnahmen 

Stellung zu nehmen (act. 4). Der Gesuchsgegner reichte seine Gesuchsantwort 

am 2. Dezember 2022 (Datum Eingang; überbracht) hierorts ein (act. 9). Die 

Doppel der Gesuchsantwort sowie der zugehörigen Beilagen wurden den Ge-

suchstellerinnen ohne Fristansetzung am 5. Dezember 2022 zur Kenntnisnahme 

zugestellt (act. 11). 

1.1.3. Am 19. Dezember 2022 ging hierorts eine als "Replik im Verfahren 

HE220107-O" bezeichnete Eingabe der Gesuchstellerinnen vom 16. Dezember 

2022 ein, worin sie unter anderem die vorne unter "Rechtsbegehren" genannten 

Anträge stellten und diese als allein massgebende Anträge bezeichneten (vgl. 

act. 12, insbesondere Rz. 4). Diese Eingabe der Gesuchstellerinnen wurde dem 

Gesuchsgegner ohne Fristansetzung zur Kenntnisnahme zugestellt (Prot. S. 3). 

Am 3. Januar 2023 (Datum Eingang, überbracht) ging die Stellungnahme des Ge-

suchsgegners hierorts ein. Das Verfahren ist spruchreif. 

1.2. Parteien 

Die Gesuchstellerin 1 ist eine GmbH mit Sitz in E._____ (ZG) und bezweckt das 

Erbringen von Beratungsleistungen aller Art sowie die Errichtung, die Führung 

und den Betrieb auf eigene Rechnung oder im Auftragsverhältnis ebenso wie das 

Pachten und Verpachten jeder Art von Hotels, Restaurants und weiteren Betrie-

ben im In- und Ausland in den Bereichen der Beherbergung und der Gastronomie, 

samt dem Erbringen von Dienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesuchstelle-

rin 2 ist eine GmbH mit Sitz in F._____ (ZG; bei Verfahrensbeginn noch in 

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E._____) und bezweckt die Errichtung, die Führung und den Betrieb auf eigene 

Rechnung oder im Auftragsverhältnis sowie das Pachten und Verpachten jeder 

Art von Hotels, Restaurants und weiteren Betrieben im In- und Ausland samt dem 

Erbringen von Dienstleistungen in diesen Bereichen, ferner das Erbringen von Be-

ratungsdienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit der Beherbergung und 

der Gastronomie.  

Der Gesuchsgegner ist ein im Handelsregister eingetragener Verein mit Sitz in 

D._____. Mit Statutenänderung vom 16. Mai 2022 und vom 6. September 2022 

änderte er seinen früheren Namen G._____ D._____ in B._____ D._____ um. 

Der Verein bezweckt Feriengäste, Erholungsbedürftige, Alte und allenfalls leicht 

Gemütskranke und Nervenleidende vorübergehend oder dauernd in die ehemali-

gen Anstalten von Herrn H._____ aufzunehmen und ihnen durch Verkündigung 

des Wortes Gottes, durch Seelsorge und durch schriftgemässe Handauflegung zu 

dienen. Der Verein pflegt ferner innerhalb der Landeskirche freie Gemeinschafts-

arbeit in D._____ und Umgebung und übernimmt nach Möglichkeit Tagungen, die 

der Aufgabe des Hauses entsprechen. 

1.3. Zuständigkeit 

Die örtliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichts gibt zu keinen Bemerkungen An-

lass und wurde vom Gesuchsgegner nicht infrage gestellt. Die sachliche Zustän-

digkeit für die marken- sowie lauterkeitsrechtlichen Ansprüche ist gestützt auf 

Art. 5 Abs. 1 lit. a und lit. d ZPO i.V.m. Art. 5 Abs. 2 ZPO gegeben. Auf das Ge-

such ist einzutreten. 

1.4. Änderung der Anträge 

1.4.1. Die von den Gesuchstellerinnen mit ihrer zweiten Eingabe gestellten Anträ-

ge sind ihrem Wortlaut nach nicht identisch mit den ursprünglich im Gesuch vom 

15. November 2022 gestellten Anträgen (vgl. vorne wiedergegebene Anträge). 

Die Gesuchstellerinnen haben sich nicht zur Zulässigkeit dieser Änderung geäus-

sert, sondern lediglich die Anträge in der Eingabe vom 16. Dezember 2022 als 

massgebend bezeichnet (act. 12 Rz. 4). Der Gesuchsgegner macht geltend, die 

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vollständige Neufassung der Anträge sei als unzulässige Klageänderung zu quali-

fizieren. Im summarischen Verfahren bestünde grundsätzlich kein Anspruch da-

rauf, sich zweimal zur Sache äussern zu können. Der Aktenschluss trete nach 

einmaliger Äusserung ein. Eine Klageänderung wäre einzig dann zulässig gewe-

sen, wenn das Handelsgericht einen zweiten Schriftenwechsel angeordnet hätte, 

was vorliegend nicht geschehen sei. Das neu gefasste Rechtsbegehren sei nicht 

zu beachten (act. 15 Rz. 3–5). 

1.4.2. Gemäss Art. 230 ZPO, der die Klageänderung nach Aktenschluss regelt 

und auch im Summarverfahren anwendbar ist (vgl. KLINGLER, in: Sutter-

Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Zürcher Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., 

Zürich/Basel/Genf 2016, N 34 zu Art. 252; SOGO/NAEGELI, in: Oberham-

mer/Domej/Haas (Hrsg.), Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu 

Art. 230), ist eine Klageänderung nur zulässig, wenn erstens die Voraussetzun-

gen nach Artikel 227 Absatz 1 ZPO gegeben sind und sie zweitens auf neuen 

Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Art. 227 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass eine 

Klageänderung zulässig ist, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der 

gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen An-

spruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt. 

Nach Art. 227 Abs. 3 ZPO ist eine Beschränkung der Klage sodann jederzeit zu-

lässig. Im Summarverfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach dem ersten 

Schriftenwechsel ein. Ein zweiter Schriftenwechsel, der den Aktenschluss später 

eintreten lässt, muss vom Gericht ausdrücklich angeordnet werden.  

1.4.3. Vergleicht man die ursprünglichen Begehren der Gesuchstellerinnen mit 

dem nunmehr als massgebend bezeichneten Rechtsbegehren, ist sofort ersicht-

lich, dass die Gesuchstellerinnen nur noch verlangen, es sei dem Gesuchsgegner 

zu verbieten, unter dem Zeichen 

… [Abbild Zeichen B._____ D._____] 

auf der Internetseite www.B._____-D._____.ch Dienstleistungen eines Pflege-

heims und Alterswohnungen mit Gastronomie- oder Verpflegungs- und Cafeteria-

dienstleistungen sowie Hoteldienstleistungen zu bewerben und anzubieten. 

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Schon im ursprünglichen Rechtsbegehren verlangten die Gesuchstellerinnen die-

ses Verbot, wobei das Rechtsbegehren umfassender formuliert war als das nun-

mehr gestellte. Damals sollte dem Gesuchsgegner noch verboten werden, dass 

er das Zeichen "B._____" überhaupt online im Zusammenhang mit einem Inter-

netauftritt im "DL-Bereich" oder auf online Buchungsplattformen verwende (vgl. 

act. 1 RB [iii]). Damit verlangen die Gesuchstellerinnen mit ihrem neu formulierten 

Begehren nicht etwas anderes als mit ihrem ursprünglichen Rechtsbegehren. Sie 

verlangen auch nicht ein "Mehr", sondern vielmehr weniger als zu Verfahrensbe-

ginn. Es handelt sich also um einen teilweisen Rückzug des Gesuchs, nämlich 

von Ziffer 1 und Ziffer 2 (i und ii) der Rechtsbegehren. Insbesondere war das 

nunmehr verlangte Verbot im ursprünglichen Rechtsbegehren bereits enthalten. 

Man kann im Sinne der Rechtsprechung des hiesigen Gerichts von einer blossen 

Verdeutlichung des bereits mit dem Gesuch vom 15. November 2022 gestellten 

Begehrens sprechen (vgl. auch ZR 111/2012 S. 298, S. 300 E. 5a). Die Neufor-

mulierung des Rechtsbegehrens ist demnach als Beschränkung des Gesuchs im 

Sinne von Art. 227 Abs. 3 ZPO zu qualifizieren und jederzeit (und somit auch 

nach Aktenschluss) zulässig. Eine eigentliche Klageänderung liegt nicht vor. 

1.4.4. Es ist übrigens nicht ersichtlich, was für den Gesuchsgegner gewonnen wä-

re, wenn der neu formulierte Antrag der Gesuchstellerinnen unzulässig wäre, wä-

ren dann doch die um einiges umfangreicheren Anträge im Gesuch vom 

15. November 2022 zu beurteilen (ein Teilrückzug des Gesuches unter gleichzei-

tiger Unzulässigkeit des neu formulierten Begehrens liesse sich jedenfalls kaum 

annehmen). 

1.5. Prozessrechtliche Zulässigkeit der zweiten Eingabe der Gesuchstellerin 

1.5.1. Der Gesuchsgegner wendet gegen verschiedene Vorbringen in der zweiten 

Eingabe der Gesuchstellerinnen ein, dass diese Eingabe nach Aktenschluss er-

folgt sei und darum nicht zu beachten sei (vgl. act. 15 Rz. 6 ff.).  

1.5.2. Es gilt zu unterscheiden: Soweit die Gesuchstellerinnen mit ihrer zweiten 

Eingabe, die nach Aktenschluss erfolgte, Tatsachen vorbringen, die sie mit ihrer 

ersten Eingabe noch nicht behauptet hatten, sind diese neuen Tatsachen nur 

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dann zu berücksichtigen, wenn die Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO er-

füllt sind, wobei die Gesuchstellerinnen aufzeigen müssen, dass die Vorausset-

zungen gemäss Art. 229 ZPO erfüllt sind. Ausführungen der Gesuchstellerinnen, 

die keine Tatsachen in das Verfahren einführen, sondern einzig rechtlicher Natur 

sind, sind hingegen auch nach Aktenschluss zulässig. Auf die Zulässigkeit von 

einzelnen, von den Gesuchstellerinnen neu vorgebrachten Tatsachen wird soweit 

relevant im Rahmen der Würdigung einzugehen sein. 

2. Sachverhaltsüberblick 

2.1. Die Gesuchstellerin 1 ist Inhaberin der Schweizer Markenregistrierung 

Nr. 1 B._____ in der Klasse 43 für Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen 

in Hotels, Restaurants und Bars; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; 

Hoteldienstleistungen; Take-away-Dienstleistungen (Verpflegung über die Gas-

se). Die Marke hat ein Prioritätsdatum vom tt.8.2008 (act. 1 Rz. 7). Sie betreibt 

seit 2017 ein Hotel mit ... [Anzahl Zimmer] in Zürich unter der Bezeichnung 

"B._____". Es werden Hotelzimmer und Serviced Appartments für Kurz- und 

Langzeitaufenthalte sowie die üblichen Dienstleistungen wie Restaurant, Bar, Spa 

und Fitness, Co-Working Bereiche und Seminarräumlichkeiten angeboten (act. 1 

Rz. 4). 

2.2. Der Gesuchsgegner verwendet das Zeichen B._____ mit dem Zusatz 

"D._____" auf seiner Homepage unter der Adresse www.B._____-D._____.ch. 

Auf der Homepage listet der Gesuchsgegner unter den Stichworten " Pflegezent-

rum", "Alterswohnungen", "Mietwohnungen" und "Hotel" seine Angebote und 

Dienstleistungen auf, wobei das Zeichen B._____ mit dem Zusatz "D._____" be-

reits auf der Startpage gut sichtbar oben links platziert ist (vgl. act. 1 Rz. 6 sowie 

act. 3/7a–f). 

3. Parteistandpunkte 

3.1. Die Gesuchstellerinnen machen geltend, dass die Marke Nr. 1 B._____ 

Schutz für die Dienstleistungen der Klasse 43 beanspruche (act. 12 Rz. 6). Der 

Gesuchsgegner verletze das Zeichen der Gesuchstellerin 1, weil sie es auf ihrer 

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Homepage mit dem geographischen Zusatz "D._____" bereits verwende (vgl. 

act. 1 Rz. 38, Rz. 43). Die Marke B._____ sei nicht beschreibend, weshalb die 

Marke schutzfähig sei. Ein Zeichen sei nur dann beschreibend, wenn es eine un-

mittelbare Aussage in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen mache (act. 12 

Rz. 7). Der vom Gesuchsgegner behauptete beschreibende Charakter des Zei-

chens B._____, beruhe auf der unzulässigen Annahme, das Zeichen B._____ 

werde in "…" aufgeteilt, was auf Italienisch beschreibend sei. Selbst wenn dies 

der Fall wäre, würde kein beschreibender Charakter vorliegend. So würden die 

beanspruchten Dienstleistungen gerade nicht … [Bezug zur deutschen Überset-

zung von B.____] erbracht (act. 12 Rz. 9). Lauterkeitsrechtlich sei die effektive 

Tätigkeit der Gesuchstellerinnen betroffen, wobei sich der streitgegenständliche 

Konflikt in der Deutschschweiz abspiele, weshalb allfällige Einwände der Ge-

suchsgegnerin gestützt auf die Wortbedeutung auf Italienisch wegfielen (act. 12 

Rz. 15). 

3.2. Der Gesuchsgegner bringt vor, er biete als Dienstleistungen den Betrieb 

eines Pflegezentrums, von Alterswohnungen sowie von Mietwohnungen an. Ein 

Hotelbetrieb gehöre nicht zum Dienstleistungsangebot. Das Gastronomieangebot 

richte sich primär an die Pensionäre. Die Wortkreation "B._____" bedeute "…" auf 

Italienisch "…" oder "…", wenn man es "… [zwei Wörter]" schreibe (act. 9 

Rz. 9 ff.). Ein Zeichen sei grundsätzlich bereits dann von der Eintragung ins Re-

gister ausgeschlossen, wenn der Schutzausschlussgrund nur für einen Teil der 

unter den Oberbegriff fallenden Waren bzw. Dienstleistungen erfüllt sei (act. 9 

Rz. 30). Gemäss Art. 2 lit. a MSchG seien Zeichen des Gemeinguts vom Marken-

schutz ausgeschlossen. "…" und "…" seien beschreibende Begriffe für Dienstleis-

tungen im Bereich Beherbergung und Gastronomie aber auch im Immobilienbe-

reich (act. 9 Rz. 33). Falls kein beschreibender Charakter bejaht würde, handle es 

sich bei "B._____" um ein freihaltebedürftigen Begriff: "…" bzw. "…" seien Begrif-

fe, auf welche die Hotellerie, Gastronomie und Immobilienwirtschaft angewiesen 

seien, um ihre Dienstleistungen anpreisen zu können (act. 9 Rz. 34). Das Zeichen 

weise zudem eine sehr geringe Kennzeichnungskraft auf, was zur Folge habe, 

dass keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vorliege (act. 9 Rz. 37). So-

dann fehle es an der Ähnlichkeit der Dienstleistungen: Die Dienstleistungen des 

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Gesuchsgegners würden die Hauptbereiche Pflegezentrum, Alterswohnungen 

und Mietwohnungen umfassen. Die Cafeteria nehme im Angebot des Gesuchs-

gegners nur eine untergeordnete Bedeutung ein und diese werde nicht mit der 

Bezeichnung „B._____" beworben. Ebenfalls biete der Gesuchsgegner derzeit 

(bis frühestens Pfingsten 2024) keine Dienstleistungen eines Hotels an. Eine Bar 

betreibe der Gesuchsgegner nicht und er biete auch keine Take away-

Dienstleistungen an (act. 9 Rz. 39 ff., insbesondere Rz. 41). Schliesslich fehle es 

auch an der Zeichenähnlichkeit zwischen dem Zeichen des Gesuchsgegners und 

demjenigen der Gesuchstellerinnen (act. 9 Rz. 44). Auch lauterkeitsrechtlich be-

stehe sodann kein Anspruch der Gesuchstellerinnen (act. 9 Rz. 46 ff.).  

4. Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen 

4.1. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die 

gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch ver-

letzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO; Verfü-

gungsanspruch) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachen-

der Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO; Verfügungsgrund). 

4.2. Wenn die beantragten Massnahmen eine vorzeitige Vollstreckungsmass-

nahme darstellen, ist das im Rahmen der Würdigung zu berücksichtigen und es 

gilt ein restriktiver Beurteilungsmassstab. Dieser bezieht sich sowohl auf das Vor-

liegen der relevanten Tatsachen als auch auf die Gesamtheit der Voraussetzun-

gen für die Gewährung der fraglichen Maßnahmen. In solchen Fällen ist daher vo-

rauszusetzen, dass der glaubhaft gemachte Sachverhalt relativ eindeutig begrün-

det erscheint (vgl. BGE 138 III 378, E. 64). 

5. Hauptsacheprognose: Markenrecht 

5.1. Rechtliches 

5.1.1. Als Marke gilt gemäss Art. 1 Abs. 1 MSchG ein Zeichen, das geeignet ist, 

Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unter-

nehmen zu unterscheiden. Gemäss Art. 1 Abs. 2 MSchG können Marken insbe-

sondere Wörter oder bildliche Darstellungen bzw. Verbindungen solcher Elemente 

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untereinander sein. Die Marke ist somit ein Mittel zur Individualisierung der eige-

nen Waren oder Dienstleistungen. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter 

anderem Zeichen des Gemeinguts, soweit sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt 

haben (Art. 2 lit. a MSchG). 

5.1.2. Unter das Gemeingut fallen einerseits Zeichen, denen die Unterschei-

dungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternati-

ven im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich und damit freihalte-

bedürftig sind (Städeli/Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], BSK MSchG, 

3. Aufl. 2017, N. 34 zu Art. 2 MSchG). Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht das 

Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeich-

nung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrau-

chen und darüber zu verfügen. Nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG kann, wer in sei-

nem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet 

wird, vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Eine Marke 

ist verletzt, wenn jemand in der Schweiz ein jüngeres und mit der Marke verwech-

selbares Zeichen gebraucht. Eine Verletzung oder Gefährdung von Markenrech-

ten liegt indes nur vor, wenn sich der Markeninhaber auf eine gültige Markenein-

tragung abstützen kann (Frick, in: David/Frick [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, 

N. 7 und N. 11 zu Art. 55 MSchG). 

5.1.3. Markenrechtlicher Schutz besteht indes nicht abstrakt, sondern ist entspre-

chend dem Spezialitätsprinzip an die konkret bezeichneten Produkte gekoppelt; 

er besteht gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG mithin nur für gleiche oder 

gleichartige Waren oder Dienstleistungen (sog. Gleichartigkeitsbereich; Marbach, 

in: von Büren/Marbach/Ducrey [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. 

Aufl. 2008, N. 551 und 573). 

5.1.4. Zur Beurteilung einer Markenverletzung ist gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c 

MSchG auf die Verwechslungsgefahr abzustellen. Der Begriff der Verwechs-

lungsgefahr wird dabei für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich umschrie-

ben, doch sind die jeweils namen-, firmen- und lauterkeitsrechtlichen Besonder-

heiten zu beachten.  

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5.1.5. Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Kennzeichen im Schutzbereich, 

den ihm das Firmen-, Namens-, Marken- oder Wettbewerbsrecht verleiht, durch 

gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimm-

ter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter berech-

tigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass 

die Adressaten die mit ihnen gekennzeichneten Personen oder Gegenstände für 

jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (un-

mittelbare Verwechslungsgefahr), oder die schlechter berechtigten Zeichen kön-

nen eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten zwar 

die Unterschiede der Zeichen wahrnehmen, aber aufgrund der Ähnlichkeit falsche 

Zusammenhänge vermuten und es dennoch zu Fehlzurechnungen kommt (mittel-

bare Verwechslungsgefahr).  

5.1.6. Die Gefahr von Fehlzurechnungen hängt von den gesamten Umständen 

ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie 

sie die Zeichen verstehen und in der Erinnerung behalten. Der Eindruck, der im 

Gedächtnis haften bleibt, muss deutlich verschieden sein; die Ähnlichkeit ist nicht 

durch ein direktes Nebeneinanderhalten zu prüfen. Die Verwechslungsgefahr ist 

nach dem Gesamteindruck und der Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit 

des massgebenden Durchschnittabnehmers zu beurteilen. Den prägnanten 

Hauptelementen kommt dabei besondere Bedeutung zu, da sie geeignet sind, 

das unvollkommene Erinnerungsbild zu prägen. Die Kennzeichnungskraft wird bei 

der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Betracht gezogen. Starke Marken fal-

len entweder aufgrund ihres originär besonders fantasiehaften Gehalts auf oder 

weisen aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit 

auf. Schwache Elemente sind banal oder lehnen sich eng an Sachgebegriffe des 

allgemeinen Sprachgebrauchs an und beeinflussen den Gesamteindruck daher 

weniger; gemeinfreie Elemente spielen eine noch untergeordnetere Rolle. Bei 

Wortmarken ist auf die Ähnlichkeit von Klang, Schriftbild oder Sinngehalt abzu-

stellen. Bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist ferner die grafische Gestaltung zu 

berücksichtigen (BGE 140 III 297 E. 7; BGE 128 III 353 E. 4; BGE 128 III 401 E. 

5; BGE 127 III 160 E. 2a; BGE 126 III 239 E. 3a; BGE 121 III 378 E. 2; Urteil des 

Bundesgerichts 4A_669/2011 vom 5. März 2012 E. 2.2, in: sic! 9/2012 S. 564; 

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Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., N. 22 ff., N. 59 ff., 154 ff. zu Art. 3 MSchG; 

Willi, Kommentar MSchG, 2002, N. 26 ff. zu Art. 3 MSchG). 

5.2. Würdigung 

5.2.1. Der Gesuchsgegner macht geltend, bei B._____ handle es sich um ein Zei-

chen des Gemeinguts. Es stellt sich die Frage, ob betreffend das Zeichen 

B._____ ein Freihaltebedürfnis besteht oder dieses eine fehlende Unterschei-

dungskraft aufweist.  

5.2.2. Ein Freihaltebedürfnis liegt dann vor, wenn Zeichen mangels gleichwertiger 

Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich sind, wobei sich dieser Ausschluss-

grund nach dem Bedürfnis der massgeblichen Branchenangehörigen beurteilt. 

Dem Gesuchsgegner kann nicht gefolgt werden, wenn er dafür hält, das Zeichen 

"B._____" sei freihaltebedürftig, weil die Worte "… [zwei Wörter]" in der italieni-

schen Sprache "…" oder "…" bedeuten würden. Zwar trifft die Übersetzung des 

Gesuchsgegners zu. Die Nähe zum italienischsprachigen "… [zwei Wörter]" be-

steht aber nur bei der mündlichen Aussprache von B._____. Die Schreibweise 

B._____, obschon verblüffend banal, ändert gleichwohl genügend stark die Wahr-

nehmung des Zeichens. Es ist für jeden Betrachter ohne weiteres ersichtlich, dass 

damit nicht "… [zwei Wörter]" gemeint ist. Die Worte "… [zwei Wörter]" bleiben 

entsprechend auch frei verwendbar. Sätze wie beispielsweise "come … [zwei 

Wörter] vostra" ("wie bei Ihnen …") bleiben trotz des Zeichens "B._____" selbst-

verständlich weiterhin möglich. Das Vorbringen, wonach die Hotellerie- und Gast-

ronomiebranche darauf angewiesen wäre, im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tä-

tigkeit die italienischsprachigen Wendung "… [zwei Wörter]" falsch zu schreiben 

(nämlich B._____), überzeugt nicht. 

5.2.3. Auch eine fehlende Unterscheidungskraft ist zu verneinen. Nach der bun-

desgerichtlichen Rechtsprechung fehlt die Unterscheidungskraft namentlich dann, 

wenn sich die Zeichen in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten 

Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation er-

forderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Der be-

schreibende Charakter solcher Hinweise muss vom Publikum ohne besondere 

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Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, 

dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend 

verstanden wird (BGE 131 III 495, E. 5). Vorliegend geht es um Dienstleistungen 

der Klasse 43 gemäss Nizza-Klassifikation, die gerade nicht … erbracht werden. 

Die Dienstleistungen werden somit nicht direkt beschrieben und man kann von 

B._____ nicht auf die Dienstleistungen schliessen (das würde im Übrigen selbst 

dann geltend, wenn es nicht um B._____, sondern um "… [zwei Wörter]" gehen 

würde: ein beschreibender Charakter wäre immer noch zu verneinen, allerdings 

würde sich dann die Frage nach dem Freihaltebedürfnis stellen). B._____ löst na-

heliegender Weise Assoziationen mit … aus, aber nicht mit Hoteldienstleistungen 

oder der (auswärtigen) Verpflegung von Gästen. 

5.2.4. Der Gesuchsgegner bringt weiter vor, es liege keine Verwechslungsgefahr 

vor. Die Dienstleistungen des Gesuchsgegners würden die Hauptbereiche Pfle-

gezentrum, Alterswohnungen und Mietwohnungen umfassen. Die Cafeteria neh-

me im Angebot des Gesuchsgegners nur eine untergeordnete Bedeutung ein, 

wobei diese nicht mit der Bezeichnung "B._____" beworben werde (act. 9 Rz. 41). 

5.2.5. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG liegt nur 

dann vor, wenn die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleis-

tungen bestimmt sind (Spezialitätenprinzip des Markenrechts). Die Gleichartigkeit 

ist im Gesetz nicht definiert. Sie beurteilt sich aus Sicht des normativen Durch-

schnittsabnehmers: Wenn für diese die Dienstleistungen austauschbar sind, lie-

gen zumindest gleichartige Dienstleistungen vor (vgl. JOLLER, in: Stämpfli HK-

MSchG, 2. Aufl., Bern 2017, Art. 3 N 259 ff.). Die Gesuchstellerinnen führen zu-

treffend aus, dass der Gesuchsgegner auf seiner Homepage auch ein Hotel an-

preise und die Dienstleistungen im Bereich Hotel identisch mit den beanspruchten 

Dienstleistungen in der Klasse 43 gemäss Nizza-Klassifikation seien. Die Ge-

suchstellerin 1 hat die Marke für folgende Dienstleistungen der Klasse 43 schüt-

zen lassen: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen in Hotels, Restaurants 

und Bars; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; Hoteldienstleistungen; 

Take-away-Dienstleistungen (Verpflegung über die Gasse) (vgl. act. 3/8). Sowohl 

die Gesuchstellerinnen als auch der Gesuchsgegner befriedigen mit den angebo-

- 15 - 

tenen Dienstleistungen aus Sicht des Zielpublikums letztlich ähnliche Bedürfnisse. 

Damit sind gleichartige Dienstleistungen glaubhaft gemacht, auch unter Berück-

sichtigung der erhöhten Anforderungen, die für die Anordnung der beantragten 

Massnahmen gelten (vgl. Erw. 4.2).  

5.2.6. Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck der Mar-

ken auf die massgebenden Verkehrskreise (BGE 128 III 441, 446). Die Zeichen 

sind dabei als Ganzes und nicht in ihre Einzelteile zerlegt und isoliert zu betrach-

ten. Die Zeichenähnlichkeit ist vorliegend zu bejahen. Der Gesuchsgegner hat 

das Zeichen "B._____" 1:1 übernommen und einzig – neben einer eigenen gra-

phischen Bearbeitung – die geographische Bezeichnung "D._____" angehängt. 

Geographische Bezeichnungen wie die vorliegende haben eine notorisch schwa-

che Kennezichnungskraft, vermitteln sie doch regelmässig den Eindruck, es hand-

le sich lediglich um einen lokalen Ableger des Markeninhabers. Dies gilt vorlie-

gend umso mehr, ist doch das streitgegenständliche Zeichen B._____ dem Wort 

"D._____" vorangestellt. Die Aufmerksamkeit der relevanten Kreise richtet sich 

darum umso mehr auf das Zeichen "B._____". Das vom Gesuchsgegner verwen-

dete Zeichen weist gegenüber dem Zeichen der Gesuchstellerin 1 keine ausrei-

chend starken Unterscheidungsmerkmale auf. 

5.2.7. Zusammenfassend ist eine Verwechslungsgefahr glaubhaft gemacht.  

5.3. Fazit Markenrecht 

Es mag zwar zutreffen, dass das Zeichen B._____ keine besondere Kennzeich-

nungskraft aufweist. Im Massnahmeverfahren darf aber noch keine abschliessen-

de Prüfung der Schutzfähigkeit stattfinden. Zu berücksichtigen ist sodann auch 

der Registereintrag, dem im vorsorglichen Massnahmeverfahren ein erhöhtes 

Gewicht zukommt. Insgesamt ist die Marke der Gesuchstellerin 1 schutzfähig und 

das vom Gesuchsgegner verwendete Zeichen verletzt das Markenrecht der Ge-

suchstellerin 1. Demnach ist ein Anspruch auf Anordnung der vorsorglichen Mas-

snahmen gestützt auf Markenrecht zu bejahen. 

- 16 - 

6. Hauptsacheprognose: Lauterkeitsrecht 

6.1. Rechtliches 

6.1.1. Gemäss Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder 

in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Ver-

halten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern 

oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Unlauter handelt gemäss 

Art. 3 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Ver-

wechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb ei-

nes anderen herbeizuführen.  

6.1.2. Die Merkmale bzw. Verhaltensweisen eines Marktauftritts werden nur dann 

im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geschützt, wenn sie entweder über eine 

originäre oder mittels Verkehrsdurchsetzung erworbene Kennzeichnungskraft ver-

fügen. Unter den Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG fallen sämtliche Verhal-

tensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsge-

fahr irregeführt wird (BGE 128 III 353 E. 4; BGE 126 III 239 E. 3a). Während sich 

die Verwechslungsgefahr im Markenrecht abstrakt anhand der Marke selbst beur-

teilt, werden bei der lauterkeitsrechtlichen Beurteilung zusätzlich die Umstände 

des Einzelfalls in die Würdigung miteinbezogen. So ist im Unterschied zum Fir-

men- und Markenrecht massgebend, wie das Zeichen tatsächlich gebraucht wird. 

Insofern wird zur Beurteilung im Lauterkeitsrecht ein weiterer Blickwinkel ange-

wendet. Neben dem reinen Vergleich der Kennzeichen ist auch das hervorrufende 

Verhalten bzw. das Umfeld der Kennzeichen zu berücksichtigen, wie auch die tat-

sächliche Präsentation.  

6.2. Würdigung: Verwechslungsgefahr nach UWG 

6.2.1. Die Verwechslungsgefahr im UWG ist, wie erwähnt, nicht identisch mit der-

jenigen im Markenrecht; es sind lauterkeitsrechtliche Besonderheiten zu beach-

ten. Insbesondere können die begleitenden Umstände eine Verwechslungsgefahr 

begründen oder aufheben (SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 26 zu Art. 3 

Abs. 1 lit. d UWG). 

- 17 - 

6.2.2. Im Rahmen der Würdigung des markenrechtlichen Anspruchs wurde eine 

Verwechslungsgefahr bejaht. Es sind keine Gründe ersichtlich, die lauterkeits-

rechtlich einen anderen Schluss betreffend die Verwechslungsgefahr zuliessen. 

Betroffen ist auch die Gesuchstellerin 2, die es sich nicht gefallen lassen muss, 

mit dem Gesuchsgegner assoziiert zu werden. Zu betonen ist, dass lauterkeits-

rechtlich auch eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf das Unternehmen aus-

reicht, um eine Verletzung zu bejahen; die Verwechslungsgefahr muss nicht pro-

duktbezogen bzw. dienstleistungsbezogen sein (BGE 116 II 365, E. 3a). Schon al-

lein, weil die angesprochenen Kreise den Betrieb des Gesuchsgegners den Un-

ternehmungen der Gesuchstellerinnen zuordnen könnten, ist eine mittelbare Ver-

wechslungsgefahr zu bejahen. Das Angebot des Gesuchsgegners könnte als Er-

gänzung des gesuchstellerischen Dienstleistungsangebot aufgefasst werden und 

der Betrieb des Gesuchsgegners lediglich als lokalen Ableger der Gesuchstelle-

rinnen in D._____ betrachtet werden. Eine solche mittelbare Verwechslungsge-

fahr begründet bereits einen lauterkeitsrechtlichen Anspruch. 

6.3. Fazit Lauterkeitsrecht 

Zusammenfassend ist ein lauterkeitsrechtlicher Anspruch der Gesuchstellerinnen 

zu bejahen. Die beantragten vorsorglichen Massnahmen sind entsprechend auch 

aus diesem Grund anzuordnen.  

7. Verfügungsgrund (Nachteilsprognose) und Dringlichkeit 

7.1. Der Gesuchsgegner verwendet das Zeichen "B._____" auf seiner Home-

page in Verbindung mit dem Zusatz "D._____". Die Homepage ist immer noch 

aufgeschaltet und erreichbar. Es ist von einem nicht mehr leicht wieder gutzuma-

chenden Nachteil der Gesuchstellerinnen auszugehen ist, kann doch eine eintre-

tende Marktverwirrung nicht mehr ohne weiteres rückgängig gemacht werden.  

7.2. Auch die zeitliche Dringlichkeit ist gegeben. Ein Entscheid in der Hauptsa-

che wird erfahrungsgemäss nicht innert wenigen Wochen ergehen können. 

- 18 - 

8. Verhältnismässigkeit 

Die beantragten Massnahmen sind geeignet, um den drohenden Nachteil zu ver-

hindern. Die Massnahmen sind sodann auch erforderlich, sind doch keine ande-

ren, milderen Massnahmen ersichtlich, die einen vergleichbaren Schutz bieten 

würden. Eine Verhältnismässigkeit der Massnahmen im engeren Sinn, also das 

Abwägen der betroffenen Interessen, hat nach der bundesgerichtlichen Recht-

sprechung im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung betreffend vorsorgliche 

Massnahmen zu unterbleiben (BGE 139 III 86 E. 5; Urteile 4A_427/2021 vom 20. 

Dezember 2021, E. 5.1; 4A_49/2020 vom 3. Juni 2020, E. 4.1; 4A_575/2018 vom 

12. März 2019, E. 2.1). Ist glaubhaft gemacht, dass ein Anspruch verletzt ist oder 

verletzt zu werden droht (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) und dass ein Nachteil im Sin-

ne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO zu befürchten ist, sind Massnahmen zu treffen. 

Es ist nicht erforderlich, dass der zu befürchtende Nachteil gewichtiger oder 

wahrscheinlicher ist als jener Nachteil, welcher dem Gesuchsgegner im Falle der 

Anordnung der vorsorglichen Massnahmen droht. Darum bleiben auch die Aus-

führungen des Gesuchsgegners unmassgeblich, wonach er im Zusammenhang 

mit der Umbenennung von "G._____" zu "B._____" grosse Investitionen getätigt 

habe (vgl. act. 9 Rz. 53). Entsprechend sind vorsorgliche Massnahmen wie bean-

tragt zu erlassen. 

9. Vollstreckungsmassnahmen 

9.1. Die Gesuchstellerinnen beantragen, das beantragte Verbot sei unter An-

drohung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung 

(Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.00 (Art. 343 Abs. 1 lit. b 

ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 

292 StGB im Widerhandlungsfall, anzuordnen. 

9.2. Dem kann nicht vollständig entsprechen werden. Die Ordnungsbusse ge-

mäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO für jeden Tag der Nichterfüllung ist von der Ord-

nungsbusse in Höhe von höchstens CHF 5'000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b 

ZPO zu unterscheiden. Eine Kombination beider Arten von Ordnungsbussen ist 

vorliegend ohnehin nicht angezeigt. Vielmehr erscheint als Vollstreckungsmass-

- 19 - 

nahme eine Strafandrohung nach Art. 292 StGB angemessen. Weitere Vollstre-

ckungsmassnahmen sind nicht anzuordnen. 

10. Prosequierung und weiteres Vorgehen 

Den Gesuchstellerinnen ist Frist anzusetzen, um die Klage in der Hauptsache an-

hängig zu machen (Art. 263 ZPO). 

11. Kosten- und Entschädigungsfolgen 

11.1. Sowohl die Festsetzung der Gerichtsgebühr als auch die Festsetzung der 

Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 

lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Gemäss Verfügung vom 

17. November 2022 ist der Streitwert auf CHF 100'000.00 festzusetzen. Die Ge-

richtsgebühr ist daher unter Berücksichtigung der Reduktion für das Summarver-

fahren (§§ 4 und 8 Abs. 1 GebV OG) auf CHF 5'000.00 festzusetzen und aus dem 

von der Gesuchstellerin 1 geleisteten Kostenvorschuss zu decken. Unter Berück-

sichtigung des Streitwertes und der summarischen Natur des Verfahrens er-

scheint es angemessen, die Parteientschädigung auf insgesamt CHF 6'000.00 

anzusetzen (§§ 4 und 9 AnwGebV). Mangels Darlegung der fehlenden Berechti-

gung zum Vorsteuerabzug ist die Parteientschädigung praxisgemäss ohne Mehr-

wertsteuerzuschlag zuzusprechen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 

vom 25. Mai 2016 E. 4.5). 

11.2. Nur in Bezug auf den teilweisen Rückzug des Gesuchs durch die Gesuch-

stellerinnen sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen bereits jetzt definitiv zu 

regeln. Die Gesuchstellerinnen haben ihre ursprünglichen Anträge, wie dargelegt, 

weitgehend zurückgezogen. Der Umfang der zurückgezogenen Anträge ist im 

Verhältnis zum nicht zurückgezogenen Antrag mit ungefähr 4/5 zu gewichten. 

Dieser Anteil ist den Gesuchstellerinnen definitiv aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 

ZPO).  

11.3. Betreffend die übrigen 1/5 der Kosten ist nur für den Fall, dass die Anord-

nung wegen Nichtanhängigmachens des Prozesses in der Hauptsache dahinfal-

len sollte, eine definitive (wenn auch bedingte) Anordnung zu treffen. Andernfalls 

- 20 - 

ist die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen gestützt auf Art. 104 

Abs. 3 ZPO dem Hauptsachengericht vorzubehalten. 

Die Einzelrichterin verfügt: 

1. Das Verfahren wird in Bezug auf die Rechtsbegehren Ziffer 1 und Ziffer 2 (i 

und ii) des Gesuchs vom 15. November 2022 (act. 1 S. 2. f.) als durch 

Rückzug erledigt abgeschrieben. 

2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Erkenntnis.  

Die Einzelrichterin erkennt: 

1. Dem Gesuchsgegner wird verboten, unter dem Zeichen 

… [Abbildung Zeichen B._____ D._____ 

auf der Internetseite B._____-D._____.ch mittels folgender Gestaltung 

Dienstleistungen eines Pflegeheims und Alterswohnungen mit Gastronomie- 

oder Verpflegungs- und Cafeteriadienstleistungen sowie Hoteldienstleistun-

gen zu bewerben und anzubieten: 

… [Abbidlung Homepage B._____ D._____] 

2. Im Falle der Zuwiderhandlung gegen das vorstehenden Verbot gemäss Dis-

positivziffern 1 können die Organe des Gesuchsgegners gemäss Art. 292 

StGB mit Busse bestraft werden. Art. 292 StGB lautet wie folgt: Wer der von 

einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis 

auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Fol-

ge leistet, wird mit Busse bestraft. 

3. Den Gesuchstellerinnen wird eine Frist 14. April 2023 angesetzt, um den 

Prozess in der Hauptsache anhängig zu machen. Bei Säumnis fallen die 

Anordnungen gemäss Dispositiv-Ziffer 1 für die jeweils säumigen Gesuch-

stellerin ohne weiteres dahin. 

- 21 - 

4. Alle Fristen dieses Verfahrens laufen auch während der Gerichtsferien. 

5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 5'000.00. Die Gerichtsgebühr 

wird aus dem von der Gesuchstellerin 1 geleisteten Vorschuss gedeckt. In 

Höhe von 4/5 (CHF 4'000.00) werden die Kosten definitiv in solidarischer 

Haftung den Gesuchstellerinnen auferlegt. Fallen die vorsorglichen Mass-

nahmen wegen Säumnis dahin (vgl. Dispositiv-Ziffer 3), so wird der Kosten-

bezug auch betreffend das verbleibende 1/5 (CHF 1'000.00) definitiv. Kommt 

es zum Prozess in der Hauptsache, so bleibt die definitive Regelung der 

Verteilung des verbleibenden Kostenanteils von 1/5 (CHF 1'000.00) dem 

dortigen Verfahren vorbehalten.  

6. Die Gesuchstellerinnen werden verpflichtet, dem Gesuchsgegner unter soli-

darischer Haftung eine Parteientschädigung von CHF 6'000.00 zu bezahlen 

(internes Verhältnis zwischen den Gesuchstellerinnen: je zur Hälfte). In Hö-

he von 4/5 (CHF 4'800.00) ist die Entschädigungsregelung definitiv. Im Übri-

gen wird die Regelung der Parteientschädigung dem Prozess in der Haupt-

sache vorbehalten. Fallen die vorsorglichen Massnahmen wegen Säumnis 

dahin (vgl. Dispositiv-Ziffer 8), haben die Gesuchstellerinnen dem Gesuchs-

gegner auch den verbleibenden Anteil von 1/5 der Parteientschädigung 

(CHF 1'200.00) zu bezahlen.  

7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchstellerin unter Beilage 

des Doppels von act. 15, sowie an das IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 

3003 Bern. 

8. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb 
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-

schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-

wert beträgt CHF 100'000.00. Es liegt ein Entscheid gegen vorsorgliche 

Massnahmen vor (Art. 98 BGG). 

- 22 - 

 

 
Zürich, 3. Februar 2023 

 
Handelsgericht des Kantons Zürich 

Einzelgericht 
 

Der Gerichtsschreiber: 
 
 
 

Dr. Giulio Donati 
 
 
 
 

	Verfügung und Urteil vom 3. Februar 2023
	Rechtsbegehren: (act. 12 S. 3)
	Die Einzelrichterin zieht in Erwägung:
	1. Formelles
	1.1. Prozessverlauf
	1.1.1. Mit Gesuch vom 15. November 2022 machten die Gesuchstellerinnen folgende Anträge hierorts anhängig (act. 1):
	"1. Der Gesuchsgegnerin sei zu verbieten, in der Schweiz die Firma "B._____ D._____" zu verwenden; die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens ...
	2. Der Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.00 (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ...
	3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, zuzüglich MwSt zulasten der Gesuchsgegnerin.
	Prozessualer Antrag:
	4. Die Massnahmen seien vorsorglich anzuordnen."
	1.1.2. Mit Verfügung vom 17. November 2022 wurde den Gesuchstellerinnen Frist angesetzt, um einen Kostenvorschuss zu leisten, den die Gesuchstellerinnen fristgerecht bezahlten (vgl. act. 8). Mit gleicher Verfügung wurde dem Gesuchsgegner sodann Frist ...
	1.1.3. Am 19. Dezember 2022 ging hierorts eine als "Replik im Verfahren HE220107-O" bezeichnete Eingabe der Gesuchstellerinnen vom 16. Dezember 2022 ein, worin sie unter anderem die vorne unter "Rechtsbegehren" genannten Anträge stellten und diese als...
	1.2. Parteien
	1.3. Zuständigkeit
	Die örtliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichts gibt zu keinen Bemerkungen Anlass und wurde vom Gesuchsgegner nicht infrage gestellt. Die sachliche Zuständigkeit für die marken- sowie lauterkeitsrechtlichen Ansprüche ist gestützt auf Art. 5 Abs. 1 li...
	1.4. Änderung der Anträge
	1.4.1. Die von den Gesuchstellerinnen mit ihrer zweiten Eingabe gestellten Anträge sind ihrem Wortlaut nach nicht identisch mit den ursprünglich im Gesuch vom 15. November 2022 gestellten Anträgen (vgl. vorne wiedergegebene Anträge). Die Gesuchsteller...
	1.4.2. Gemäss Art. 230 ZPO, der die Klageänderung nach Aktenschluss regelt und auch im Summarverfahren anwendbar ist (vgl. Klingler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Zürcher Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 34 zu ...
	1.4.3. Vergleicht man die ursprünglichen Begehren der Gesuchstellerinnen mit dem nunmehr als massgebend bezeichneten Rechtsbegehren, ist sofort ersichtlich, dass die Gesuchstellerinnen nur noch verlangen, es sei dem Gesuchsgegner zu verbieten, unter d...
	… [Abbild Zeichen B._____ D._____]
	auf der Internetseite www.B._____-D._____.ch Dienstleistungen eines Pflegeheims und Alterswohnungen mit Gastronomie- oder Verpflegungs- und Cafeteriadienstleistungen sowie Hoteldienstleistungen zu bewerben und anzubieten. Schon im ursprünglichen Recht...
	1.4.4. Es ist übrigens nicht ersichtlich, was für den Gesuchsgegner gewonnen wäre, wenn der neu formulierte Antrag der Gesuchstellerinnen unzulässig wäre, wären dann doch die um einiges umfangreicheren Anträge im Gesuch vom 15. November 2022 zu beurte...
	1.5. Prozessrechtliche Zulässigkeit der zweiten Eingabe der Gesuchstellerin
	1.5.1. Der Gesuchsgegner wendet gegen verschiedene Vorbringen in der zweiten Eingabe der Gesuchstellerinnen ein, dass diese Eingabe nach Aktenschluss erfolgt sei und darum nicht zu beachten sei (vgl. act. 15 Rz. 6 ff.).
	1.5.2. Es gilt zu unterscheiden: Soweit die Gesuchstellerinnen mit ihrer zweiten Eingabe, die nach Aktenschluss erfolgte, Tatsachen vorbringen, die sie mit ihrer ersten Eingabe noch nicht behauptet hatten, sind diese neuen Tatsachen nur dann zu berück...

	2. Sachverhaltsüberblick
	2.1. Die Gesuchstellerin 1 ist Inhaberin der Schweizer Markenregistrierung Nr. 1 B._____ in der Klasse 43 für Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen in Hotels, Restaurants und Bars; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; Hoteldienstleistun...
	2.2. Der Gesuchsgegner verwendet das Zeichen B._____ mit dem Zusatz "D._____" auf seiner Homepage unter der Adresse www.B._____-D._____.ch. Auf der Homepage listet der Gesuchsgegner unter den Stichworten " Pflegezentrum", "Alterswohnungen", "Mietwohnu...

	3. Parteistandpunkte
	3.1. Die Gesuchstellerinnen machen geltend, dass die Marke Nr. 1 B._____ Schutz für die Dienstleistungen der Klasse 43 beanspruche (act. 12 Rz. 6). Der Gesuchsgegner verletze das Zeichen der Gesuchstellerin 1, weil sie es auf ihrer Homepage mit dem ge...
	3.2. Der Gesuchsgegner bringt vor, er biete als Dienstleistungen den Betrieb eines Pflegezentrums, von Alterswohnungen sowie von Mietwohnungen an. Ein Hotelbetrieb gehöre nicht zum Dienstleistungsangebot. Das Gastronomieangebot richte sich primär an d...

	4. Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen
	4.1. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO; Verfügungsanspruch) u...
	4.2. Wenn die beantragten Massnahmen eine vorzeitige Vollstreckungsmassnahme darstellen, ist das im Rahmen der Würdigung zu berücksichtigen und es gilt ein restriktiver Beurteilungsmassstab. Dieser bezieht sich sowohl auf das Vorliegen der relevanten ...

	5. Hauptsacheprognose: Markenrecht
	5.1. Rechtliches
	5.1.1. Als Marke gilt gemäss Art. 1 Abs. 1 MSchG ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Gemäss Art. 1 Abs. 2 MSchG können Marken insbesondere Wörter oder bildlich...
	5.1.2. Unter das Gemeingut fallen einerseits Zeichen, denen die Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich und damit freihaltebedürftig sind (St...
	5.2. Würdigung
	5.2.1. Der Gesuchsgegner macht geltend, bei B._____ handle es sich um ein Zeichen des Gemeinguts. Es stellt sich die Frage, ob betreffend das Zeichen B._____ ein Freihaltebedürfnis besteht oder dieses eine fehlende Unterscheidungskraft aufweist.
	5.2.2. Ein Freihaltebedürfnis liegt dann vor, wenn Zeichen mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich sind, wobei sich dieser Ausschlussgrund nach dem Bedürfnis der massgeblichen Branchenangehörigen beurteilt. Dem Gesuchsgegn...
	5.2.3. Auch eine fehlende Unterscheidungskraft ist zu verneinen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung fehlt die Unterscheidungskraft namentlich dann, wenn sich die Zeichen in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Diens...
	5.2.4. Der Gesuchsgegner bringt weiter vor, es liege keine Verwechslungsgefahr vor. Die Dienstleistungen des Gesuchsgegners würden die Hauptbereiche Pflegezentrum, Alterswohnungen und Mietwohnungen umfassen. Die Cafeteria nehme im Angebot des Gesuchsg...
	5.2.5. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG liegt nur dann vor, wenn die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (Spezialitätenprinzip des Markenrechts). Die Gleichartigkeit ist im Ges...
	5.2.6. Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise (BGE 128 III 441, 446). Die Zeichen sind dabei als Ganzes und nicht in ihre Einzelteile zerlegt und isoliert zu betrachten. Die Zeichenä...
	5.2.7. Zusammenfassend ist eine Verwechslungsgefahr glaubhaft gemacht.
	5.3. Fazit Markenrecht
	Es mag zwar zutreffen, dass das Zeichen B._____ keine besondere Kennzeichnungskraft aufweist. Im Massnahmeverfahren darf aber noch keine abschliessende Prüfung der Schutzfähigkeit stattfinden. Zu berücksichtigen ist sodann auch der Registereintrag, de...

	6. Hauptsacheprognose: Lauterkeitsrecht
	6.1. Rechtliches
	6.1.1. Gemäss Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern...
	6.1.2. Die Merkmale bzw. Verhaltensweisen eines Marktauftritts werden nur dann im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geschützt, wenn sie entweder über eine originäre oder mittels Verkehrsdurchsetzung erworbene Kennzeichnungskraft verfügen. Unter den ...
	6.2. Würdigung: Verwechslungsgefahr nach UWG
	6.2.1. Die Verwechslungsgefahr im UWG ist, wie erwähnt, nicht identisch mit derjenigen im Markenrecht; es sind lauterkeitsrechtliche Besonderheiten zu beachten. Insbesondere können die begleitenden Umstände eine Verwechslungsgefahr begründen oder aufh...
	6.2.2. Im Rahmen der Würdigung des markenrechtlichen Anspruchs wurde eine Verwechslungsgefahr bejaht. Es sind keine Gründe ersichtlich, die lauterkeitsrechtlich einen anderen Schluss betreffend die Verwechslungsgefahr zuliessen. Betroffen ist auch die...
	6.3. Fazit Lauterkeitsrecht
	Zusammenfassend ist ein lauterkeitsrechtlicher Anspruch der Gesuchstellerinnen zu bejahen. Die beantragten vorsorglichen Massnahmen sind entsprechend auch aus diesem Grund anzuordnen.

	7. Verfügungsgrund (Nachteilsprognose) und Dringlichkeit
	7.1. Der Gesuchsgegner verwendet das Zeichen "B._____" auf seiner Homepage in Verbindung mit dem Zusatz "D._____". Die Homepage ist immer noch aufgeschaltet und erreichbar. Es ist von einem nicht mehr leicht wieder gutzumachenden Nachteil der Gesuchst...
	7.2. Auch die zeitliche Dringlichkeit ist gegeben. Ein Entscheid in der Hauptsache wird erfahrungsgemäss nicht innert wenigen Wochen ergehen können.

	8. Verhältnismässigkeit
	Die beantragten Massnahmen sind geeignet, um den drohenden Nachteil zu verhindern. Die Massnahmen sind sodann auch erforderlich, sind doch keine anderen, milderen Massnahmen ersichtlich, die einen vergleichbaren Schutz bieten würden. Eine Verhältnismä...

	9. Vollstreckungsmassnahmen
	9.1. Die Gesuchstellerinnen beantragen, das beantragte Verbot sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.00 (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusä...
	9.2. Dem kann nicht vollständig entsprechen werden. Die Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO für jeden Tag der Nichterfüllung ist von der Ordnungsbusse in Höhe von höchstens CHF 5'000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO zu unterscheiden. E...

	10. Prosequierung und weiteres Vorgehen
	11. Kosten- und Entschädigungsfolgen
	11.1. Sowohl die Festsetzung der Gerichtsgebühr als auch die Festsetzung der Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Gemäss Verfügung vom 17. November 2022 ist der St...
	11.2. Nur in Bezug auf den teilweisen Rückzug des Gesuchs durch die Gesuchstellerinnen sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen bereits jetzt definitiv zu regeln. Die Gesuchstellerinnen haben ihre ursprünglichen Anträge, wie dargelegt, weitgehend zur...
	11.3. Betreffend die übrigen 1/5 der Kosten ist nur für den Fall, dass die Anordnung wegen Nichtanhängigmachens des Prozesses in der Hauptsache dahinfallen sollte, eine definitive (wenn auch bedingte) Anordnung zu treffen. Andernfalls ist die Regelung...

	Die Einzelrichterin verfügt:
	1. Das Verfahren wird in Bezug auf die Rechtsbegehren Ziffer 1 und Ziffer 2 (i und ii) des Gesuchs vom 15. November 2022 (act. 1 S. 2. f.) als durch Rückzug erledigt abgeschrieben.
	2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Erkenntnis.
	Die Einzelrichterin erkennt:
	1. Dem Gesuchsgegner wird verboten, unter dem Zeichen
	… [Abbildung Zeichen B._____ D._____
	auf der Internetseite B._____-D._____.ch mittels folgender Gestaltung Dienstleistungen eines Pflegeheims und Alterswohnungen mit Gastronomie- oder Verpflegungs- und Cafeteriadienstleistungen sowie Hoteldienstleistungen zu bewerben und anzubieten:
	… [Abbidlung Homepage B._____ D._____]
	2. Im Falle der Zuwiderhandlung gegen das vorstehenden Verbot gemäss Dispositivziffern 1 können die Organe des Gesuchsgegners gemäss Art. 292 StGB mit Busse bestraft werden. Art. 292 StGB lautet wie folgt: Wer der von einer zuständigen Behörde oder ei...
	3. Den Gesuchstellerinnen wird eine Frist 14. April 2023 angesetzt, um den Prozess in der Hauptsache anhängig zu machen. Bei Säumnis fallen die Anordnungen gemäss Dispositiv-Ziffer 1 für die jeweils säumigen Gesuchstellerin ohne weiteres dahin.
	4. Alle Fristen dieses Verfahrens laufen auch während der Gerichtsferien.
	5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 5'000.00. Die Gerichtsgebühr wird aus dem von der Gesuchstellerin 1 geleisteten Vorschuss gedeckt. In Höhe von 4/5 (CHF 4'000.00) werden die Kosten definitiv in solidarischer Haftung den Gesuchstellerinne...
	6. Die Gesuchstellerinnen werden verpflichtet, dem Gesuchsgegner unter solidarischer Haftung eine Parteientschädigung von CHF 6'000.00 zu bezahlen (internes Verhältnis zwischen den Gesuchstellerinnen: je zur Hälfte). In Höhe von 4/5 (CHF 4'800.00) ist...
	7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchstellerin unter Beilage des Doppels von act. 15, sowie an das IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern.
	8. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff...