# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 57cbe434-b4ae-53d0-bf71-49a94afdf0ad
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2012_004
**Docket/Reference:** O2012_004
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/6/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2012_004 

Besetzung 

Verfahrensbeteiligte 

  U r t e i l   v o m   2 4 . 8 . 2 0 1 2    

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi, 
Vizepräsident lic. iur. & dipl. Mikrotech.-Ing. Frank Schnyder, 
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger 

Misapor AG, Haus 61, 7472 Surava,   
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Marco Bundi, Meisser 
& Partners, Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters , 
und patentanwaltlich beraten durch Erich Hasler, Riederer 
Hasler & Partner Patentanwälte AG, Elestastrasse 8, 7310 
Bad Ragaz 

Klägerin 

gegen 

1. Danko Basura, Dammweg 110, Postfach 59, 7004 Chur,   
2. Beton Val Mulin AG Schnaus, Werk Schnaus, 
7130 Schnaus,   
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und 
Rechtsanwalt Dr. iur. Mark Schweizer, Meyerlustenberger 
Lachenal, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032  
und patentanwaltlich beraten durch Rainer Schalch, E. Blum 
& Co., Vorderberg 11, 8044 Zürich, 

Beklagte 

Gegenstand 

Patentverletzung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung, 

O2012_004 

1. 

Am  16.  März  2010  reichte  die  Klägerin,  Misapor AG,  am  Kantonsgericht 
Graubünden  gegen  die  beiden  Beklagten,  Danko  Basura  und  Beton  Val 
Mulin  AG  Schnaus,  die  Klageschrift  ein  mit  folgendem  Rechtsbegehren 
(act. 3_A_01): 

1.1. Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung (auch 
der  verantwortlichen  Organe  der  Beklagten  2)  im  Widerhandlungsfalle 
nach Art. 292 StGB (Busse) zu verbieten, 

"Fliessfähige  und  aushärtbare  Gussmasse,  nämlich  Leichtbe-
ton,  mit  einem  Bindemittel,  nämlich  Zement,  und  wenigstens 
einem Leichtzuschlagstoff, wobei 

a)  der  Leichtzuschlagstoff  aus  Schaumglasbrocken  von 
gebrochenem Schaumglas besteht, und 
b)  die  Schaumglasbrocken  eine  zwischen  0  und  der 
grössten  Korngrösse  abgestufte  Siebkurve  mit  wenigs-
tens 3 Korngrössen aufweisen" 

in der Schweiz herzustellen,  zu bewerben, anzubieten,  zu ver-
treiben oder bei solchen Handlungen mitzuwirken. 

1 .2. Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung (auch 
der  verantwortlichen  Organe  der  Beklagten  2)  im  Widerhandlungsfalle 
nach Art. 292 StGB (Busse) zu verbieten, 

"Fliessfähige  und  aushärtbare  Gussmasse, 
insbesondere 
Leichtbeton, mit einem Bindemittel, insbesondere Zement, und 
wenigstens einem Leichtzuschlagstoff, wobei 

a)  der  Leichtzuschlagstoff  aus  Schaumglasbrocken  von 
gebrochenem Schaumglas besteht, 
dadurch gekennzeichnet, 
b)  dass  die  Schaumglasbrocken  eine  zwischen  0  und 
der  grössten  Korngrösse  abgestufte  Siebkurve  mit  we-
nigstens 3 Korngrössen, 
c) vorzugsweise mehr als 5, 
d) besonders bevorzugt wenigstens 8 Korngrössen auf-
weisen" 

in der Schweiz herzustellen,  zu bewerben, anzubieten,  zu ver-
treiben oder bei solchen Handlungen mitzuwirken. 

1.3. Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung (auch 
der  verantwortlichen  Organe  der  Beklagten  2)  im  Widerhandlungsfalle 
nach  Art.  292  StGB  (Busse)  zu  verbieten,  “Vor  Ort  gegossenes  Bauteil 
von Hoch- oder Tiefbauten oder vorfabriziertes Element aus einer 
Gussmasse gemäss einem der obigen Ansprüche nach Ziff. 1.1 und 1.2“ 
in der Schweiz herzustellen, zu bewerben, anzubieten, zu vertreiben oder 
bei solchen Handlungen mitzuwirken. 

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2. Es seien die Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung (auch 
der  verantwortlichen  Organe  der  Beklagten  2)  im  Widerhandlungsfalle 
nach Art. 292 StGB (Busse) zu verpflichten, über die in der Schweiz und 
aus der Schweiz hinaus getätigten Lieferungen, Verkäufe und Vermittlung 
von Leichtbeton gemäss Rechtsbegehren 1 Rechnung zu legen, d.h. be-
kanntzugeben, in welchem Umfang sie solchen Leichtbeton verkauft oder 
sonstwie in Verkehr gebracht hat, und zwar unter Angabe der Abnehmer, 
Liefermengen, -daten und -preise sowie der detaillierten Gestehungskos-
ten. 
3.  Es  seien  die  Beklagten  1  und  2  zu  verpflichten,  der  Klägerin  nach 
Massgabe  des  Beweisergebnisses  gemäss  Ziff.  2  und  nach  Wahl  der 
Klägerin entweder Schadenersatz zu bezahlen oder den aus den Verkäu-
fen der Leichtbeton gemäss Rechtsbegehren 1 erzielten Gewinn (jeweils 
einschliesslich Zinsen) herauszugeben. 
4. Unter solidarischer Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Be-
klagten 1 und 2. 

2.  

Mit  der  Klageantwort  vom  28.  Juni  2010  beantragten  die  Beklagten,  auf 
die  Klage  nicht  einzutreten,  eventuell,  sie  abzuweisen.  Den  Nichteintre-
tensantrag  begründeten  die  Beklagten  damit,  die  Rechtsbegehren  1.1, 
1.2  und  1.3  gäben  im  wesentlichen  einen  Patentanspruch  wieder  und 
seien damit ungenügend bestimmt (act. 3_A_02, Ziff. 100 - 108). 

3. 

Mit  der  Replik  vom  23.  September  2010  ergänzte  die  Klägerin  das 
Rechtsbegehren 1.2 wie folgt (act. 3_A_03): 

Eventualiter: 
Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung (auch der 
verantwortlichen  Organe  der  Beklagten  2)  im  Widerhandlungsfalle  nach 
Art, 292 StGB (Busse) zu verbieten, 

Leichtbeton  mit  “Technopor  Perimeter  50“  als  Leichtzu-
schlagstoff 

in der Schweiz herzustellen, zu bewerben, anzubieten, zu vertreiben oder 
bei solchen Handlungen mitzuwirken. 

4. 

In  der  Folge  wurde  der  Schriftenwechsel  vor  dem  Kantonsgericht  Grau-
bünden  zu  Ende  geführt,  und  mit  Verfügung  vom  12.  Dezember  2011 
überwies  das  Kantonsgericht  Graubünden  den  Prozess  zuständigkeits-
halber dem Bundespatentgericht (act. 1). 

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5. 

Nachdem  die  Vergleichsbemühungen  der  Parteien  im  Nachgang  zur  In-
struktionsverhandlung  vom  23.  Mai  2012  gescheitert  waren  (act.  10), 
stellte  das  Gericht  den  Parteien  mit  Schreiben  vom  7.  Juni  2012  das 
Fachrichtervotum von Dr. Bremi, welches zum Schluss kam, soweit gültig, 
sei das Patent nicht verletzt (act. 11), zur Stellungnahme zu. Gleichzeitig 
setzte das Gericht der Klägerin, mit entsprechender Begründung, diesel-
be  Frist  an,  um  ihr  Rechtsbegehren  zu  verbessern,  widrigenfalls  auf  die 
Klage nicht eingetreten würde (act. 12). 

6. 

Während die Beklagte in der Folge ausdrücklich auf eine Stellungnahme 
zum  Fachrichtervotum  verzichtete  (act.  16),  erklärte  die  Klägerin  in  ihrer 
Eingabe  lediglich,  dass  und  weshalb  sie  am  Rechtsbegehren  gemäss 
Replik festhalte (act. 13). 

7. 

Die  Beklagten  verwenden  einen  Leichtbeton  mit  “Technopor  Perimeter 
50“ als Leichtzuschlagstoff. Dieser verletzt gemäss Klägerin das Streitpa-
tent (was die Beklagten bestreiten). 

Die Klägerin führt aus, die Korngrössenverteilung bei diesem Produkt sei 
gemäss dem Technopor Datenblatt (act. 3_B_18) wie folgt (act. 3_A_01, 
Ziff. 2.10): 

 Siebdurchgang 

100 
98 -100 
40-70   
2-10 
2- 8 
0,2- 1    

Maschenweite 
56mm  
45 mm  
32mm  
16mm 
8mm 
0,125 mm  

8. 

100% 
  98% 
  65% 
    4% 
    2% 
    0,4% 

Die Klägerin stützt ihre Patentverletzungsklage auf das Patent EP 1 183 
218 B1 (Streitpatent; act. 3_A_01). 

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Der  unabhängige  Anspruch  1  des  Streitpatents  betrifft  einen  Leichtzu-
schlagstoff an sich und der zugeordnete Anspruch 2 die Verwendung ei-
nes  solchen  Leichtzuschlagstoffes  zur  Herstellung  einer  mit  einem  Bin-
demittel  gebundenen  Gussmasse.  Der  weitere  unabhängige Anspruch  3 
betrifft eine fliessfähige und aushärtbare Gussmasse an sich, die nachfol-
genden Ansprüche 4-12 sind davon abhängig. Anspruch 13 betrifft ein vor 
Ort gegossenes Bauteil aus einer solchen Gussmasse, die Ansprüche 19-
23 sind Verfahrensansprüche.  

In den Rechtsbegehren 1.1 und 1.2 wird eine fliessfähige und aushärtba-
re Gussmasse angeführt. Diese Rechtsbegehren stützen sich also offen-
sichtlich auf Anspruch 3 und gegebenenfalls davon abhängige Ansprüche 
4-12. Rechtsbegehren 1.3 richtet sich auf ein vor Ort gegossenes Bauteil 
aus einer solchen Gussmasse und stützt sich damit auf Anspruch 13.  

Entsprechend  haben  die  Rechtsbegehren  1.1  und  1.2  eine  Verletzung 
von Anspruch 3 des Streitpatents zum Gegenstand, und durch den Rück-
bezug von Anspruch 13 auf Anspruch 3 ist indirekt auch für Rechtsbegeh-
ren 1.3 Anspruch 3 einschlägig. 

Das Streitpatent beansprucht im Anspruch 3 folgenden Gegenstand: 

Fliessfähige und aushärtbare Gussmasse, insbesondere Leichtbeton, mit 
einem  Bindemittel,  insbesondere  Zement,  und  wenigstens  einem  Leicht-
zuschlagstoff, wobei der Leichtzuschlagstoff aus Schaumglasbrocken von 
gebrochenem Schaumglas besteht,  

dadurch gekennzeichnet, 

dass  die  Schaumglasbrocken  eine  zwischen  0  und  der  grössten  Korn-
grösse abgestufte Siebkurve mit wenigstens 3 Korngrössen, vorzugswei-
se mehr als 5, besonders bevorzugt wenigstens 8 Korngrössen aufweist. 

Im Streitpatent fehlt eine Definition, was unter einer anspruchsgemässen 
Korngrösse zu verstehen ist. Beispielhaft ist aber im Absatz [0020] ange-
geben,  dass  eine  "Korngrösse"  einen  Bereich  von  0-1  mm  umfassen 
kann. Ein ähnlicher Hinweis findet sich im Absatz [0027], wo ein Bereich 
von 0-0.5 mm als "Korngrösse" bezeichnet wird. 

Im Lichte der Beschreibung (vgl. Art. 51 Abs. 3 PatG) ist demnach davon 
auszugehen, dass unter einer "Korngrösse" im Sinne des Anspruchs ein 

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gewisser  Bereich  ("Körner  mit  einer  Grösse  von  x  mm  bis  y  mm")  der 
ganzen Korngrössenverteilung zu verstehen ist, d.h. ein Bereich oder Ab-
schnitt  der  Korngrössenverteilung  mit  einer  gewissen  Breite.  Gemessen 
werden  solche  Bereiche  branchengemäss  über  eine  Siebkaskade,  des-
halb der Begriff "Siebkurve". Die Breite des jeweiligen Bereichs entspricht 
einem Siebabstand, vgl. z.B. [0018], [0026], [0051] des Streitpatents. 

Das Streitpatent definiert des weiteren nicht, wie breit ein solcher Bereich 
sein muss/kann, um als anspruchsgemässe "Korngrösse" zu gelten. Das 
Patent  definiert  auch  nicht,  wie  gross  der  Anteil  (bezogen  auf  die  Ge-
samtmasse) in einem solchen Bereich, d.h. innerhalb einer "Korngrösse" 
sein  muss,  um  als  solche  berücksichtigt  zu  werden.    Ebensowenig  wird 
angegeben,  wie  weit  solche  drei  verschiedenen  Bereiche  voneinander 
(wenn  überhaupt)  entfernt  sein  müssen,  um  als  3  "Korngrössen"  einer 
solchen abgestuften Siebkurve zu gelten. 

9. 

Damit  ergibt  sich,  was  der  Klägerin  schon mit  dem  Schreiben  betreffend 
Verbesserung des Rechtsbegehrens (act. 12) mitgeteilt worden ist: 

Das  geänderte  Rechtsbegehren  gemäss  Replik  (act.  3_A_03)  beinhaltet 
unter anderem das Merkmal b): 

wobei  die  Schaumglasbrocken  eine  zwischen  0  und  der  grössten  Korn-
grösse abgestufte Siebkurve mit wenigstens 3 Korngrössen aufweisen 

Im  für  die  Verletzungsfrage  relevanten  (und  gleichzeitig  für  die  Abgren-
zung  vom  Stand  der  Technik  entscheidenden)  Merkmal  wurde  damit 
wortwörtlich  die  Formulierung  des  erteilten  Schutzanspruchs  übernom-
men. 

Wie dargelegt, ist aus der Patentschrift nicht zu entnehmen – und im üb-
rigen  unter  den  Parteien  strittig  -,  was  genau  mit  einer  Korngrösse  ge-
meint  ist.  Und  auch  die  Klägerin  scheint  sich  dessen  bewusst  zu  sein, 
schreibt  sie  doch  in  der  Klagebegründung  im Anschluss  an  die  (oben  in 
Ziff.  7  wiedergegebenen)  Darstellung  der  Korngrössenverteilung  bei 
Technopor:  "Damit wird ohne weiteres deutlich, dass ihr Glasschaumgra-
nulat  in  mindestens  sechs  (bei  feinerer  Unterscheidung  auch  mehr) 
Korngrössen  verwendet  wurde"  (act.  3_A_01,  Ziff.  2.10,  Hervorhebung 
hinzugefügt). Hängt aber die Anzahl der Korngrössen bei einem bestimm-
ten Produkt, wie die Klägerin richtig erkennt, von der Feinheit der Unter-

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scheidung  ab,  so  ist  durch  die  Formulierung  gemäss  Rechtsbegehren 
("wenigstens 3 Korngrössen") die Verletzungsform nicht als reale techni-
sche Handlung durch bestimmte Merkmale so umschrieben, dass es kei-
ner  Auslegung  rechtlicher  oder  technischer  Begriffe  mehr  bedarf  (BGE 
131 III 70, E. 3.3).  

Das Rechtsbegehren war entsprechend konkretisierungsbedürftig.  

Dieses hätte etwa – wie der Klägerin vorgeschlagen wurde (act. 12) - un-
ter Verwendung von spezifischeren Angaben über die Korngrössenvertei-
lung  des konkreten  Verletzungsobjekts,  beispielsweise  im  Sinne  der  klä-
gerischen Beilage 18 (oben in Ziff. 7 wiedergegeben), gegebenenfalls un-
ter Angabe  von  Bereichen  für  die  Prozentzahlen,  konkret  formuliert  wer-
den können. 

Die Klägerin lehnt dies unter Hinweis auf ihre Darlegungen in der Replik 
ab (act. 13). Dort führte die Klägerin zum Argument der Beklagten, dass 
das vorliegende Verbotsverhalten nicht genau umschrieben sei und  “prä-
ziser“  umschrieben  werden  müsse,  denn  BGE  131  III  70  verbiete  ein 
Rechtsbegehren  für  eine  Unterlassungsklage  gestützt  auf  den  Wortlaut 
des  Patentanspruches,  aus:  "Da  Patentansprüche  in  weitem  Rahmen 
abstrakter  oder  präziser  formuliert  werden  können,  ist  dieser  Grundsatz 
nicht  haltbar.  So  analysiert  Heinrich  beispielsweise  genau  diesen  BGE 
und gelangt zum Schluss 'Es ist nicht generell unzulässig, für ein patent-
rechtliches Unterlassungsbegehren und -urteil den Wortlaut eines Patent-
anspruchs  zu  verwenden'  (Heinrich,  Die  Formulierung  patentrechtlicher 
Unterlassungsbegehren  und  -urteile,  sic!  1/2006,  48).  Da  vorliegend 
sämtliche Merkmale des Patents verletzt wurden, ist eine solche Formu-
lierung vorliegend eben doch zulässig" (act. 3_A_03, Ziff. 2.2.5). 

Dass der Umstand, dass sämtliche Merkmale des Patents verletzt seien, 
ein Abweichen  vom  erwähnten  BGE  erlauben  sollten,  ist  nicht  nachvoll-
ziehbar.  Sind  bei  einer  Verletzungsform  nicht  alle  Merkmale  des  An-
spruchs  verletzt  (besser:  erfüllt  –  wortsinngemäss  oder  äquivalent),  so 
liegt gar keine Verletzung vor. 

Weiter  macht  die  Klägerin  zum Argument  der  Beklagten,  es  könne  nicht 
Aufgabe  der  Vollstreckungsbehörden  sein,  zu  entscheiden,  ob  ein  Beton 
“wenigstens  3  Korngrössen“  enthalte,  geltend,  bei  der  Vollstreckung  von 
Patentansprüchen gehe es häufig um anspruchsvolle Fragen, so dass die 
Vollstreckungsbehörden nicht allein entscheiden könnten, ob ein streitge-

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genständliches  Produkt  vorliege;  aber  es  könne  nicht  sein,  dass  tech-
nisch  anspruchsvolle  Erfindungen  schutzlos  bleiben.  Deshalb  müsse  die 
Vollstreckungsbehörde im Einzelfall einen mit der betroffenen Technologie 
vertrauten  Fachmann  beiziehen  (act.  3_A_03,  Ziff.  2.2.6).  Diese    Argu-
mentation  geht  an  der  Sache  vorbei.  Es  steht  ausser  Frage,  dass  der 
Vollstreckungsrichter  einen  Fachmann  beiziehen  kann  und  muss,  wenn 
es darum geht, einen Sachverhalt zu analysieren, den er nicht selbst ana-
lysieren kann (hier zum Beispiel, wie viele Steine von welcher Grösse ein 
bestimmter Beton enthält). Aber er soll nicht die Frage beantworten müs-
sen,  ob  der  ermittelte  Sachverhalt  eine  Patentverletzung  darstellt,  son-
dern  nur,  ob  der  festgestellte  Sachverhalt  demjenigen  Sachverhalt  ent-
spricht, den das Dispositiv beschreibt. Das setzt voraus, dass im Rechts-
begehren (und dann entsprechend im Dispositiv) konkret dargestellt wird, 
welche  Merkmale  des  Verletzungsgegenstands als Ausführung  der tech-
nischen Lehre betrachtet werden (BGE 131 III 70). 

Um  diesen  bundesgerichtlichen Anforderungen  an  die  Formulierung  des 
Unterlassungsbegehrens  im  Patentprozess  nachzukommen,  gibt  es  kei-
nen anderen Weg, als in einem ersten Schritt eine detaillierte Merkmals-
analyse  des  Anspruches,  auf  den  sich  das  Begehren  stützt,  vorzuneh-
men,  um  dann  in  einem  zweiten  Schritt  die  konkrete  technische  Umset-
zung jedes einzelnen Merkmals des Anspruchs in der angegriffenen Aus-
führungsform festzustellen und ins Rechtsbegehren aufzunehmen. 

Diese  Konkretisierung  fehlt  den  klägerischen  Rechtsbegehren  1.1,  1.2 
und 1.3; auf diese ist deshalb nicht einzutreten. 

Anzufügen  bleibt  zum  Eventualbegehren  zu  Rechtsbegehren  1.2,  dass 
der  Verweis  auf  eine  Produktebezeichnung  (hier  “Technopor  Perimeter 
50“)  lediglich  ergänzend  zu  einer  konkreten  Beschreibung  des  Verlet-
zungsgegenstandes angeführt werden kann. Dies deshalb, weil Produkte-
bezeichnungen (soweit sie wie hier nicht behördlich genehmigt sind) ohne 
weiteres geändert  werden können  beziehungsweise  unter  derselben  Be-
zeichnung  ein  verändertes  Produkt  vertrieben  werden  kann  (vergl.  BGE 
131 III 70 Erw. 3.6 und Entscheid BPatGer vom 7. März 2012 im Verfah-
ren  S2012_002;  http://www.bpatger.ch/assets/PDFFiles/S2012_002.pdf). 
Damit ist auch auf das Eventualbegehren nicht einzutreten. 

Ist  auf  die  Unterlassungsbegehren  nicht  einzutreten,  so  gilt  dasselbe  für 
die darauf rückbezogenen weiteren Rechtsbegehen 2 und 3. 

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10. 

Ausgangsgemäss  wird  die  Klägerin  kosten-  und  entschädigungspflichtig 
(Art. 106 Abs. 1 ZPO). 

Den Streitwert haben die Parteien übereinstimmend mit CHF 100'000.00 
beziffert (act. 7, S. 7 f.). 

Die  Klägerin  hat  die  Kosten  des  vorliegenden  Verfahrens  zu  tragen  und 
den Beklagten den auf sie entfallenen Anteil von CHF 1'000.00 der Kos-
ten des Kantonsgerichts Graubünden (act. 1) zu ersetzen. 

Zur Prozessentschädigung führten die Beklagten aus, innerhalb der Tarif-
Beträge gemäss Art. 5 KR-PatGer bemesse sich die Parteientschädigung 
nach der Wichtigkeit, der Schwierigkeit und dem Umfang der Streitsache 
sowie nach dem Zeitaufwand des Anwalts. Allerdings könne die Entschä-
digung nach Art. 5 KR-PatGer überschritten werden, wenn ein offenbares 
Missverhältnis zwischen Streitwert und dem Zeitaufwand der berufsmäs-
sigen  rechtsanwaltlichen  Vertretung  bestehe  (Art.  8  KR-PatGer).  Der 
rechtsanwaltliche  Zeitaufwand  der  Beklagten  für  die  Klageantwort,  die 
Duplik,  die  Instruktionsverhandlung  und  für  die  Vergleichsgespräche  sei 
sehr erheblich und betrage bisher 250 Stunden bzw. CHF 111‘000.00. Der 
Zeitaufwand  der  beigezogenen  Patentanwälte  betrage  bisher  135  Stun-
den bzw. CHF 51‘000.00. Die Klägerin ersuche, bei der Festsetzung der 
Parteientschädigung die Komplexität des vorliegend zu beurteilenden Fal-
les,  den  Umstand,  dass  der  Schriftenwechsel  abgeschlossen  und  eine 
lnstruktionsverhandlung  durchgeführt  worden  sei  und  die  Beklagten  sich 
nicht auf die Eintretensfrage hätten beschränken können, und schliesslich 
den  sehr  erheblichen  Zeitaufwand  der  Rechts-  und  Patentanwälte  ange-
messen zu berücksichtigen (act. 15).  

Demgegenüber verweist die Klägerin für den Fall des Nichteintretens auf 
die  Klage  auf  Art.  5  KR-PatGer.  Demnach  sei  bei  einem  Streitwert  von 
CHF  100'000.00  eine  Entschädigung  von  CHF  10'000.00  bis  CHF 
24'000.00 geschuldet. Vorliegend müsse aber zudem berücksichtigt wer-
den, dass der Prozess gar nicht zu Ende geführt worden sei, sondern  mit 
einem  Nichteintretensentscheid  geendet  habe.  Die  CHF  24'000.00  als 
Maximum  bei  einem  Streitwert  von  CHF  100000.00  dürften  nur  dann  in 
Frage kommen, wenn der Prozess auch tatsächlich zu Ende geführt wor-
den sei und entsprechend komplex gewesen sei. Dies sei aber nicht der 

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Fall gewesen. Insofern sei - im Falle des Nichteintretens - von einer nied-
rigeren Entschädigung auszugehen (act. 17). 

Die  Entschädigung  für  die  berufsmässige  rechtsanwaltliche  Vertretung 
richtet  sich  gemäss Art.  4  KR-PatGer  in  der  Regel  nach  dem  Streitwert. 
Sie  wird  innerhalb  der  Beträge  nach  Art.  5  nach  der  Wichtigkeit,  der 
Schwierigkeit  und  dem  Umfang  der  Streitsache  sowie  nach  dem  Zeit-
aufwand  der  Anwältin  oder  des  Anwalts  bemessen.  Art.  5  KR-PatGer 
sieht  bei  einem  Streitwert  von  CHF  50'000.00  bis  CHF  100'000.00  eine 
Entschädigung  von  CHF  10'000.00  bis  CHF  24'000.00  vor.  Dass  dem 
vorliegenden  Fall  eine  besondere  Wichtigkeit  zukäme,  hat  keine  der 
Parteien  geltend  gemacht.  Besondere  Schwierigkeiten  sind  nicht  aus-
zumachen;  die  Sache  war  –  für  eine  Patentstreitigkeit  –  vielmehr  eher 
einfach,  was  auch  daraus  zu  ersehen  ist,  dass  das  Fachrichtervotum 
Rechtsbeständigkeit und Verletzung auf 8 Seiten abhandeln konnte (act. 
11). Von Komplexität kann demnach keine Rede sein. Auch der Umfang, 
doppelter  Schriftenwechsel  und  Instruktionsverhandlung,  hielt  sich  in 
Grenzen;  insbesondere  fand  weder  eine  Hauptverhandlung  noch  ein 
Beweisverfahren  statt.  Hoch,  enorm  hoch  (darauf  ist  gleich  zurück-
zukommen),  war  hingegen  der  anwaltliche  Zeitaufwand.  Von  daher 
müsste  die  Entschädigung  innerhalb  des  zur  Verfügung  stehenden 
Rahmens eher hoch angesetzt werden. Nun beruft sich die Beklagte aber 
auf Art. 8 KR-PatGer, wonach die Entschädigung nach Art. 5 KR-PatGer 
überschritten  werden  könne,  wenn  ein  offenbares  Missverhältnis  zwi-
schen  Streitwert  und  dem  Zeitaufwand  der  berufsmässigen  rechts-
anwaltlichen  Vertretung  bestehe.  Mit  dem  Zeitaufwand  in  Art.  5  KR-
PatGer  ist  indes  nicht  ein  beliebiger  Zeitaufwand  gemeint,  sondern,  das 
ist  selbstverständlich,  nur  ein  notwendiger  und  nützlicher.  Für  die 
vorliegende  Auseinandersetzung  250  verrechenbare  Rechtsanwalts-
stunden  (was  gegen  zwei  Arbeitsmonaten  entsprechen  dürfte)  zu 
erbringen,  zusätzlich  zum  patentanwaltlichen  Aufwand  (welcher  mit  135 
Stunden  ebenfalls  exorbitant  ausgefallen  ist),  sprengt  den  Rahmen 
eindeutig.  Einen  derartigen  Aufwand  zu  treiben,  war  weder  notwendig 
noch nützlich. Es besteht deshalb kein Anlass, mehr als den Tarifrahmen 
von  Art.  5  KR-PatGer  auszuschöpfen.  Die  Entschädigung  für  die 
rechtsanwaltliche  Vertretung 
ist  entsprechend  auf  CHF  24'000.00 
festzusetzen. 

Für  patentanwaltliche  Aufwendungen,  welche  die  Beklagten  nicht  näher 
ausgeführt haben, sie nennen nur eine Stundenzahl, sind den Beklagten, 
wiederum  mit  Rücksicht  auf  die  relative  Einfachheit  des  Falles,  CHF 

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16'000.00 zuzusprechen (Art. 9 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 Bst. a KR-
PatGer). 

Damit  beläuft  sich  die  den  Beklagten  zuzusprechende  Parteient-
schädigung (Art. 32 PatGG) auf CHF 40'000.00. 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.  

Auf die Klage wird nicht eingetreten. 

2.  

Die  Gerichtsgebühr  für  das  bundesgerichtliche  Verfahren  wird  festgelegt 
auf CHF 10'000.00. 

3. 

Die  Kosten  werden  der  Klägerin  auferlegt.  Sie  werden  aus  dem  von  ihr 
geleisteten Vorschuss von CHF 15'000.00 bezogen. Der Restbetrag wird 
der Klägerin zurückerstattet. 

4. 

Die  Klägerin  wird  verpflichtet,  den  Beklagten  den  Betrag  von  CHF 
1'000.00 zu ersetzen. 

5. 

Die  Klägerin  wird  verpflichtet,  den  Beklagten  eine  Parteientschädigung 
von CHF 40'000.00 zu bezahlen. 

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Dieses Urteil geht an:  

–  die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)  
–  die Beklagten (mit Gerichtsurkunde)  
–  das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der  Rechtskraft,  mit 

Gerichtsurkunde) 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

St. Gallen, 24.08.2012 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erster Gerichtsschreiber 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Jakob Zellweger 

Versand: 30.08.2012 

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