# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 2de44bc8-780f-500e-98a5-c57f861759ee
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2010-07-09
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 09.07.2010 B-1136/2009
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-1136-2009_2010-07-09.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-1136/2009
{T 1/2}

U r t e i l  v o m  9 .  J u l i  2 0 1 0

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Claude Morvant, 
Richter David Aschmann; 
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Semomed AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel,
vertreten durch Robert Flury, A. W. Metz & Co. AG, 
Hottingerstrasse 14, P.O. BOX, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Omnicom Group Holding AG, Weissbadstrasse 14, 
9050 Appenzell,
vertreten durch Cabinet Nardin & Associés, Puits-
Godet 8A, case postale, 2000 Neuchâtel,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Widerspruch gestützt auf CH-Marke P-421'977 
PERNATON gegen CH-Marke 570'007 Pernadol 400.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-1136/2009

Sachverhalt:

A.
Die Marke Nr. P-421'977 PERNATON der Beschwerdeführerin wurde 
am 2. Dezember  1995 hinterlegt  und deren Eintragung am 15. April 
1996 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Das Zeichen 
wurde für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5: 
Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke;

Klasse 30:
Diätetische Erzeugnisse für nicht medizinische Zwecke.

B.
Am 3. April 2008 wurde die Marke der Widerspruchs- und Beschwer-
degegnerin, PERNADOL 400 unter der Nr. 570'007 ins Schweizerische 
Markenregister für folgende Ware eingetragen:

Klasse 5: 
Préparation à base d'alpha-tocophérol et de beta-carotène pour la consom-
mation humaine et animale;

Klasse 29:
Préparation à base d'extrait marin de perna caniculus.

C.
Am 11. Juli 2008 erhob die Beschwerdeführerin nach erfolgter Abmah-
nung gegen die Eintragung dieser Marke, gestützt auf ihre schweizeri-
sche Marke PERNATON (Nr. P-421'977), Widerspruch beim Eidgenös-
sischen Institut  für Geistiges Eigentum (Vorinstanz). Zur Begründung 
führte  sie  aus,  Marken  mit  gleicher  Vokalfolge  und  gleichem  Wort -
anfang  hätten  den  gleichen  Klang  und  seien  daher  verwechselbar. 
Diese Merkmale träfen auf die beiden Marken zu. Die Zahl 400 könne 
als nicht kennzeichnungskräftiges Element nichts zur Unterscheidung 
beitragen. Im Übrigen geht sie von mindestens partieller Warengleich-
artigkeit aus. 

D.
Mit Stellungnahme vom 21. August 2008 beantragte die Beschwerde-
gegnerin, der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen. Sie bestrei -
tet eine gleichartige Vokalfolge. Je nach dem welcher Konsonant folge, 
könne das "O" eine andere Klangfarbe haben, insbesondere, wenn ein 
"N"  nachfolge.  Des  Weiteren  macht  sie  geltend,  der  Wortstamm 
PERNA  sei  dem  Gemeingut  zugehörig,  weswegen  schon  geringe 

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Unterschiede  ausreichten,  um  die  Verwechslungsgefahr  zu  bannen. 
Aus der Kombination dieses Wortstammes mit der auf Schmerz (dou-
leur)  hindeutenden  Silbe  "dol"  entstehe  eine  Marke  mit  gewichtiger 
Kennzeichnungskraft,  die mit  der  Widerspruchsmarke nicht  verwech-
selt werden könne. Die an die Widerspruchsmarke angefügte Zahl 400 
führe  zu  einer  weiteren  Verringerung  der  Verwechslungsgefahr.  Ob-
gleich die Waren der Parteien wohl aus einem ähnlichen, aus der in 
Neuseeland  beheimateten  Muschel  perna  canaliculus gewonnenen 
Grundstoff bestünden, unterschieden sie sich doch in Bezug auf den 
Vertriebskanal. Während PERNATON-Produkte in Apotheken erhältlich 
seien,  würde  PERNADOL  400  via  Telefon  direkt  vertrieben.  Die 
Beschwerdegegnerin weist zudem darauf hin, dass die Inhaberin der 
Widerspruchsmarke  eine  Reihe  von  Marken  mit  dem  Wortstamm 
PERNA habe eintragen lassen.

E.
Nachdem die Widersprechende auf  eine weitere  Stellungnahme ver-
zichtet hatte, wies die Vorinstanz den Widerspruch mit Verfügung vom 
21. Januar 2009 ab. Zur Begründung stützte sie sich im Wesentlichen 
darauf,  dass  zwar  eine gewisse Zeichenähnlichkeit  festzustellen  sei, 
aufgrund des ihrer Ansicht nach gemeinfreien Wortstammes und des 
infolgedessen  geringen  Schutzumfanges  die  vorhandenen  geringen 
Unterschiede ausreichten, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.

F.
Gegen die Verfügung der Vorinstanz erhob die Widersprechende am 
19. Februar  2009  Beschwerde  vor  Bundesverwaltungsgericht  und 
beantragt:

„1. Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum 
vom 21. Januar 2009 aufzuheben, der Widerspruch sei gutzuheissen und die  
Eintragung der marke Nr. 570'007 Pernadol 400 sei zu widerrufen;

2. alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerde-
gegnerin und Vorinstanz.“

Zur Begründung führt sie aus, in Bezug auf die beanspruchten Marken 
bestehe wenigstens teilweise Warengleichartigkeit, weswegen bei der 
Beurteilung  der  Verwechslungsgefahr  ein  besonders  strenger  Mass-
stab anzuwenden sei. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, PERNA 
sei  unbekannt  und  deshalb  durchschnittlich  unterscheidungskräftig. 
Sie führt  dies darauf  zurück,  dass PERNA nicht  nur Teil des lateini -
schen Namens der Grünlipp-Muschel (perna canaliculus) sei, sondern 

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zugleich  im Lateinischen Schinken oder  Hinterkeule  bedeute. Schon 
im Entscheid PERNATON/PERNA (fig.)  (Gerichtskreis  VIII  Bern-Lau-
pen vom 2. Oktober 2001, publiziert in sic! 9/2001 806 ff.) sei festge-
halten worden, dass das Wort  den wenigsten Konsumenten bekannt 
sein dürfte. Soweit die Vorinstanz PERNA auch als Name einer Krank-
heit, nämlich der Chlorakne, identifiziert hatte, handle es sich um eine 
Abkürzung  von  Perchlornaphtaline,  einem Isoliermaterial  für  elektri-
sche Leitungen, das offenbar die sogenannten Chlorakne verursachen 
könne die darum ebenfalls Perna genannt werde, welche aber durch 
den  Muschelextrakt  nicht  gelindert  werden  könne. Aufgrund  der  ge-
ringen Bekanntheit  beim relevanten Verkehrskreis  der Durchschnitts-
konsumenten  sei  PERNA  nicht  kennzeichnungsschwach  und  es 
reichten nicht schon geringfügige Abweichungen, um eine Verwechs-
lungsgefahr auszuschliessen. Eventualiter  vertritt  sie  die Auffassung, 
dass  auch  wenn  das  Gericht  die  Widerspruchsmarke  als  schwach 
einstufe,  die  Zeichenähnlichkeit  so  deutlich  sei,  dass  dennoch  von 
einer Verwechslungsgefahr auszugehen sei.

G.
Die Vorinstanz beantragt mit Eingabe vom 30. April 2009 unter Hinweis 
auf  die  Begründung  der  angefochtenen  Verfügung,  die  Beschwerde 
unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.

H.
Die  Beschwerdegegnerin  liess  sich  mit  Eingabe vom 30. April  2009 
vernehmen und stellte gleichlautende Anträge. Zur Begründung führt 
sie  aus Klassen-,  Ordnungs-,  Familien-  und Gattungsbezeichnungen 
gehörten zum Gemeingut und seien freizuhalten, weswegen sie nicht 
eingetragen  werden  dürften.  Wegen  des  Gemeingutcharakters  des 
Wortstamms PERNA habe die Widerspruchsmarke nur eine schwache 
Kennzeichnungskraft. Bezüglich der Warengleichartigkeit  verweist  sie 
erneut  auf  die  unterschiedlichen  Vertriebskanäle.  Weiter  macht  sie 
geltend,  dass von einem eingeschränkten Verkehrskreis  an Gesund-
heitsprodukten interessierter Personen auszugehen sei, der aufgrund 
der Natur der Produkte, beim Kauf derselben eine erhöhte Aufmerk-
samkeit als ein Durchschnittskonsument an den Tag lege. Gegen eine 
Zeichenähnlichkeit spreche weiter, dass die angefochtene Marke zwei 
sinnvolle Bestandteile, "perna" und "dol" (Kurzwort für Schmerz) kom-
biniere. Wenn eines der Vergleichszeichen insgesamt verständlich sei, 
nicht aber das andere, seien Zeichenähnlichkeit  und Verwechslungs-
gefahr zu verneinen. Was den Wortklang betrifft, rekurriert sie auf ihre  

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Ausführungen  zum  Klang  des  Buchstaben  "O"  (vgl.  oben  D.)  und 
betont den unterschiedlichen Klang bei französischer Aussprache.

I.
Die Beschwerdeführerin replizierte am 8. Juni 2009. Sie bestreitet die 
Existenz einer Gattungsbezeichnung "perna". Es gebe nur die  perna 
canaliculus. Das Wort "perna" stelle aus Sicht des Durchschnittskon-
sumenten,  von  dem  ihres  Erachtens  nach  auszugehen  ist,  einen 
Fantasiebegriff dar. Gattungsbezeichnungen seien nicht zwingend dem 
Gemeingut  zugehörig. Entscheidend sei  vielmehr,  ob die  Bedeutung 
eines Begriffs von den relevanten Verkehrskreisen tatsächlich erkannt 
werde. Sei  der  Begriff  den  Verkehrskreisen unbekannt,  könnten  aus 
dem Charakter als Gattungsbezeichnung keine Rückschlüsse auf die 
Kennzeichnungskraft  und  den  Schutzumfang  der  Marke  gezogen 
werden.  Zur  Warengleichartigkeit  führt  sie  aus,  dass  die  Vertriebs-
kanäle hierfür nicht von Bedeutung seien. Die Produkte der Beschwer-
deführerin könnten mangels Verschreibungspflicht von jedem aus dem 
Regal genommen werden. Sie bestreitet, dass die unter der angefoch-
tenen Marke angebotenen Produkte nur mittels Telefonmarketing ver-
trieben werden. Auch weist sie insoweit auf das Umstellungspotential 
hin.  Ungeachtet  ihrer  Klassifizierung  seien  die  Waren  gleichartig. 
Eventualiter macht sie geltend, dass selbst wenn es sich bei "perna" 
um  einen  schwachen  Bestandteil  handelte,  dieser  im  Rahmen  des 
Zeichenvergleichs  nicht  einfach  unberücksichtigt  bleiben  könne.  Die 
Endsilben seien vor allem bei  schweizerdeutscher Aussprache kaum 
zu unterscheiden. Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, 
die Widerspruchsmarke habe sich am Markt durchgesetzt.

J.
Der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin wurde mit Verfügung vom 
9. Juni 2009 bis zum 13. Juli 2009 Gelegenheit zur Duplik gegeben.

J.a Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 9. Juni 2009 auf die 
Einreichung einer Duplik.

J.b Die Duplik der Beschwerdegegnerin vom 12. Juli 2009 (Poststem-
pel: 14. Juli  2009) ging laut Eingangsstempel am 15. Juli  2009 beim 
Bundesverwaltungsgericht  ein.  Das  Couvert  der  Eingabe  trug  den 
handschriftlichen Vermerk, dass es am 13. Juli 2009 um 22.50 Uhr bei 
der Post in Bevais in Gegenwart einer Zeugin, die darauf unterzeichnet  
hatte, eingeworfen worden sei.

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J.c Die Beschwerdegegnerin wiederholt im Rahmen der Duplik, dass 
"perna"  eine zoologische Gattungsbezeichnung ist,  die in  Bezug auf 
"perna  canaliculus"  enthaltende  Waren  keine  Fantasiebezeichnung 
darstelle,  sondern  dem Gemeingut  zuzurechnen sei.  Es  handle  sich 
daher  bei  dem Widerspruchszeichen  um ein  Zeichen mit  schwacher 
Kennzeichnungskraft,  bei dem schon geringfügige Unterschiede aus-
reichten,  um  die  Verwechslungsgefahr  auszuschliessen.  Die  Be-
schwerdegegnerin geht von Warengleichheit aus, meint aber die Ver-
triebskanäle  hätten Einfluss  auf  die  Verwechslungsgefahr. Insgesamt 
geht sie von einem eingeschränkten Verkehrskreis derjenigen aus, die 
Arthritis und Arthrose schonend behandeln wollten. Sie bestreitet die 
Durchsetzung der Widerspruchsmarke.

J.d Mit Verfügung vom 15. Juli 2009 teilte der Instruktionsrichter den 
Parteien mit,  dass  er ohne anders  lautende Stellungnahme bis  zum 
17.  August  2009  davon  ausgehe,  dass  die  Wahrung  der  Duplikfrist 
nicht bestritten werde. 

J.e Innert erstreckter Frist bestritt die Beschwerdeführerin mit Schrei-
ben vom 27. August 2009 die Wahrung der Duplikfrist, sofern nicht das 
Gegenteil bewiesen werde und beantragte vorsorglich, die Duplik aus 
dem  Recht  zu  weisen.  Ebenfalls  vorsorglich  nahm  sie  zu  den  Vor-
bringen  der  Duplik  Stellung  und  wiederholte  im  Wesentlichen  ihre 
bisherigen Ausführungen. 

J.f Die Beschwerdegegnerin erhielt mit Verfügung vom 1. September 
2009 Gelegenheit,  sich bis zum 1. Oktober 2009 zu den Umständen 
der Postaufgabe und der Rolle der auf dem Couvert unterzeichnenden 
Zeugin zu äussern.

J.g Die  Beschwerdegegnerin  reichte  am  29.  Oktober  2009  innert 
erstreckter Frist ein Schreiben der auf dem Couvert benannten Zeugin 
vom 17. September 2009 ein, worin diese bestätigt, dass der Rechts -
vertreter der Beschwerdegegnerin am Abend des 13. Juli 2009 einen 
an das Bundesverwaltungsgericht adressierten Umschlag in den Brief -
kasten  der  Post  in  Bevais  eingeworfen habe. Zugleich  nimmt  sie  zu 
den  materiellen  Vorbingen  der  Beschwerdeführerin  vom  27.  August 
2009 Stellung. 

J.h Mit  Eingabe vom 9. November  2009 zog die  zur  Stellungnahme 
aufgerufene  Beschwerdeführerin  ihren  Antrag,  die  Duplik  aus  dem 
Recht zu weisen, zurück. Zugleich wies sie erneut darauf hin, dass es 

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nur darauf ankommen könne, ob "Perna" verstanden werde, was nicht 
der Fall sei. Der Widerspruchsmarke sei daher eine durchschnittliche 
Kennzeichnungskraft  zuzubilligen,  die  angesichts  von  Warengleich-
artigkeit und Zeichenähnlichkeit zu einer Verwechslungsgefahr führe.

K.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien, wird – soweit erforderlich im 
Rahmen der Erwägungen einzugehen sein.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zustän-
dig (Art. 31, 32, und 33 lit. d des Bundesgesetzes über das Bundesver-
waltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwer-
de wurde in  der  gesetzlichen Frist  des  Art. 50  des Bundesgesetzes 
über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungs-
verfahrensgesetzes,  VwVG; SR 172.021)  erhoben  und  der  verlangte 
Kostenvorschuss  fristgerecht  geleistet.  Die  Beschwerdeführerin  ist 
durch die angefochtene Verfügung besonders berührt  und durch den 
Entscheid  beschwert  (Art. 48  VwVG).  Auf  die  Beschwerde  ist  daher 
einzutreten. 

2.
Nach Art. 3  Abs. 1 lit. c  des  Bundesgesetzes vom 28. August  1992 
über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzge-
setz  [MSchG],  SR  232.11)  sind  Zeichen  vom Markenschutz  ausge-
schlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleich-
artige  Waren  oder  Dienstleistungen  bestimmt  sind,  so  dass  sich 
daraus  eine  Verwechslungsgefahr  ergibt.  Der  Inhaber  einer  älteren 
Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Mona-
ten  nach  der  Veröffentlichung  der  Eintragung  Widerspruch  erheben 
(Art. 31 MSchG). 

3.

3.1 Für  die  Beurteilung  der  Verwechslungsgefahr  ist  ausschlag-
gebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten 
sind,  welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisie-
rungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III  160 E. 2a,  S. 166  Secu-
ritas/Securicall).  Von einer  Verwechslungsgefahr  ist  nicht  nur  auszu-

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gehen,  wenn die  angesprochenen  Verkehrskreise  zwei  Marken nicht 
auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar ausein-
ander  halten können,  aufgrund der  Markenähnlichkeit  aber unzutref-
fende  Zusammenhänge  vermuten,  insbesondere  an  Serienmarken 
denken,  die  verschiedene  Produktlinien  ein  und  desselben  Unter-
nehmens oder  verschiedener, wirtschaftlich miteinander  verbundener 
Unternehmen  kennzeichnen  (sogenannte  mittelbare  Verwechslungs-
gefahr; BGE 128 III 96 E. 2a  ORFINA [fig.]/ORFINA, 122 III 384 E. 1 
Kamillosan/Kamillan, Kamillon). 

3.2 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG 
ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in 
ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchti-
gung ist  gegeben, sobald zu befürchten ist,  dass die massgeblichen 
Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen 
und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen 
Markeninhaber zurechnen (BGE 122 II  382 E. 1 S. 384  Kamillosan/  
Kamillan, Kamillon, BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f. Securitas/Securi-
call). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die Ähnlich-
keit  der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers abzustellen 
(BGE 121 III 378 E. 2a BOSS/BOKS, 119 II 473 E. 2d Radion/Radio-
mat;  Urteile  des  Bundesverwaltungsgerichts  [BVGer]  B-7934/2007 
vom 26. August 2009 E. 2.1 Fructa/Fructaid, B-3578/2007 vom 31. Ok-
tober  2007  E. 2  Focus/Pure  Focus,  B-7492/2006  vom 12. Juli  2007 
E. 3  Aromata/Aromathera). Zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und 
dem Mass  an  Gleichartigkeit  zwischen  den  geschützten  Waren  und 
Dienstleistungen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit 
der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher 
die  Produkte  sind  und  umgekehrt  (LUCAS DAVID,  in:  Kommentar  zum 
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modell-
gesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8). Die Beurteilung im Lichte von 
Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet sich dabei nach dem Registereintrag der 
Marken (Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 
Adwista/ad-vista mit Hinweisen; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/ 
Lucas  David  [Hrsg.],  Schweizerisches  Immaterialgüter-  und  Wett-
bewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 705).

3.3 Neben dem Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren 
oder  Dienstleistungen  nachfragen,  ist  auch  die  Kennzeichnungskraft 
im Rahmen der Beurteilung des Einzelfalles von wesentlicher Bedeu-

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tung, da diese den Schutzumfang einer Marke massgeblich beeinflusst 
(BGE 122 III 382 E. 2a, S. 385  Kamillosan/Kamillan, Kamillon; Urteil 
des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1  Fructa/Fructaid; 
GALLUS JOLLER,  in:  Michael  Noth/Gregor  Bühler/Florent  Thouvenin 
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MschG], Bern 2009, [hiernach: Bearbei-
ter, in: MSchG], Art. 3 N. 69 ff.;  CHRISTOPH WILLI,  in: Markenschutzge-
setz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksich-
tigung  des  europäischen  und  internationalen  Markenrechts,  Zürich 
2002, Art. 3, N. 17 ff.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwa-
che Marken ist kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen 
daher  schon  bescheidenere  Abweichungen,  um  eine  ausreichende 
Unterscheidbarkeit  zu bewirken (BGE 122 III  385 E. 2a  Kamillosan/  
Kamillon, Kamillan; Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 
E. 4 jump [fig.]/JUMPMAN, B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1 
Kremlyovskaya/Kremlyevka  mit  Hinweisen,  B-7492/2006 vom 12. Juli 
2007 E. 6 Aromata/Aromathera). Stark sind Marken, die entweder auf-
grund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr 
durchgesetzt  haben  (BGE  122  III  385  E.  2a  Kamillosan/Kamillon, 
Kamillan mit Hinweisen; MARBACH, a.a.O., N. 979 mit Hinweis auf Urteile 
des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7  Converse All  
Stars  [fig.]/Army  tex  [fig.]  und  RKGE  vom 26. Oktober  2006  in  sic! 
7+8/2007 531 E. 7 Red Bull [fig.]/Red, Red Devil). Als schwach gelten 
demgegenüber Marken, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen 
Sprachgebrauchs anlehnen oder durch eine allgemein gebräuchliche 
Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen 
geprägt wird (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 
jump [fig.]/JUMPMAN, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 Regu-
lat/H2O3  pH/  Regulat  [fig.],  B-8320/2007  vom  iBond/HY-Bond  Resi-
glass, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 Aromata/Aromathera; MAR-
BACH, a.a.O., N. 976 ff.).

4.
Im vorliegenden Fall sind die Marken aus der Sicht der Käuferschaft 
von  diätetischen  Erzeugnissen  für  medizinische  und  nicht-medizini-
sche Zwecke sowie für Anwender von préparation à base d'alpha-toco-
phérol et de beta-carotène pour la consommation humaine et animale  
und préparation à base d'extrait marin de perna caniculus  zu prüfen. 
Hierzu  gehören einerseits  Ärzte  und  Apotheker  mit  ihrer  geschulten 
Aufmerksamkeit, andererseits aber zu einem überwiegenden Teil auch 
das  allgemeine  Publikum,  welches  Kennzeichen  für  nicht  verschrei-
bungspflichtige diätetische Erzeugnisse mit geringerer Aufmerksamkeit 

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als etwa verschreibungspflichtige Medikamente wahrzunehmen und zu 
unterscheiden  pflegt  (Urteile  des  BVGer  B-6770/2007  vom  9.  Juni 
2008 E. 7  Nasacort/Vasacor,  B-4070/2007 vom 8. April  2008 E. 5.2 
und  9  mit  Hinweisen  Levane/Levact, B-5709/2007  vom  16.  Januar 
2008 E. 3 Nexcare/Newcare [fig.]).

5.
Zunächst ist zu prüfen, ob die durch die zu vergleichenden Marken zu 
kennzeichnenden Waren gleichartig sind. 

5.1 Die Beschwerdeführerin ist in diesem Zusammenhang der Auffas-
sung,  es  handle  sich  um  einen  Fall  von  Warengleichartigkeit  (Be-
schwerde, S. 5 f.). Auch nach Ansicht der Vorinstanz handelt es sich 
trotz  unterschiedlicher  Klassifizierung  um  gleichartige  und  zum  Teil 
hochgradig  gleichartige  Waren,  nämlich  Nahrungsergänzungsmittel 
bzw.  Aufbaupräparate  für  Mensch  und  Tier,  welche  diätetischen 
Zwecken dienten (angefochtene Verfügung, Ziffer III.B). Die Beschwer-
degegnerin  bestreitet  die  Gleichartigkeit  der  Waren  nicht  (Vernehm-
lassung,  S. 4;  Duplik,  Ziff.  36),  macht  aber  geltend,  die  betroffenen 
Produkte würden auf unterschiedliche Weise vertrieben – PERNATON-
Produkte  als  nicht  verschreibungspflichtige  Präparate  in  Apotheken 
und Drogerien und Pernadol 400 im Telefonmarketing –, was allgemein 
als Indiz für die fehlende Gleichartigkeit gewertet werde. 

5.2 Unterschiedliche  Vertriebskanäle  allein  sind  indessen  noch  kein 
ausreichendes Indiz für eine fehlende Warengleichartigkeit (vgl. RKGE 
vom  2004  in  sic!  11/2004  863 E. 8  Harry  [fig.]/Harry's  Bar  Roma; 
MARBACH, a.a.O., N. 835 ff.). Um diese nachzuweisen, müssen vielmehr 
weitere Indizien wie unterschiedliche Abnehmerkreise und die zu ver-
mutende unterschiedliche Herstellungspraxis hinzutreten (vgl. zu den 
relevanten Indizien, Urteil des BVGer B-8320/2007 vom 13. Juni 2008 
E. 4  iBond/HY-BOND RESIGLASS; Richtlinien der Vorinstanz in Mar-
kensachen vom 1. Juli  2008,  Teil V, Ziff. 7.6). In diesem Zusammen-
hang hat die Beschwerdegegnerin sinngemäss geltend gemacht (Be-
schwerdeantwort,  S.  6  f.,  Duplik,  S. 5),  die  Beschwerdeführerin  be-
streite zu Unrecht, dass es sich um einen eingeschränkten Verkehrs-
kreis  der  an Arthrose oder  Arthritis  leidenden Konsumenten handle, 
für  die  die  Nahrungsergänzungsmittel  bestimmt  seien.  Die  Ausfüh-
rungen  der  Beschwerdegegnerin  lassen  indessen  nicht  erkennen, 
dass die von den Verfahrensbeteiligten beanspruchten Produkte unter-
schiedliche  Abnehmerkreise  ansprechen.  Bei  der  Markenprüfung  ist 

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von den beanspruchten Waren und nicht von deren konkreter Erschei-
nungsform  und  Wirkweise  auszugehen  (JOLLER,  in:  MSchG  Art. 3 
N. 235 und 237 mit Hinweisen). Obwohl die Beschwerdegegnerin die 
ihrerseits  beanspruchten  Waren  stark  eingegrenzt  hat,  erscheint  es 
naheliegend, dass Konsumenten, welche diätetische Lebensmittel er-
werben, wie sie die Beschwerdeführerin anbietet, auch an préparation 
à base d'alpha-tocophérol et de beta-carotène pour la consommation 
humaine  et  animale  (Klasse  5),  welche  wohl  unter  den  Begriff  der 
diätetischen Erzeugnisse für medizinische Zwecke fallen und prépara-
tion à base d'extrait marin de perna caniculus (Klasse 29)  interessiert 
sein  könnten.  Es  ist  damit  nicht  von  unterschiedlichen  Abnehmer-
kreisen auszugehen. 

5.3 Die  von  der  Beschwerdeführerin  bestrittenen  Ausführungen  der 
Beschwerdegegnerin  zu  den  unterschiedlichen  Vertriebskanälen 
ändern  damit  mangels  weiterer  Indizien  nichts  an  der  grundsätzlich 
unbestrittenen  Warengleichartigkeit  (vgl.  mit  selbem Ergebnis,  Urteil 
des  Gerichtskreises  VIII  Bern-Laupen  vom  2.  Oktober  2001  in  sic! 
9/2001 806 E. 7e Perna [fig.]). 

6.
Im  Falle  der  Warengleichartigkeit  kommt  es  für  die  Frage,  ob  zwei 
Marken verwechselbar sind, auf die Zeichenähnlichkeit an. Wie unter 
E. 3.3  hiervor  ausgeführt,  ist  im  Falle  einer  Bejahung  der  Zeichen-
ähnlichkeit zu klären, welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke zukommt, und damit,  wie ähnlich die Marken sein dürfen, die 
jene neben sich zu dulden hat (E. 7.2 hiernach).

6.1 Bei  der  Prüfung  der  Zeichenähnlichkeit  ist  auf  den  Gesamtein-
druck  von  Wortmarken  abzustellen,  welche  durch  Klang,  Schriftbild 
und Sinngehalt bestimmt werden (MARBACH, a.a.O., N. 872). Den Wort-
klang  prägen  insbesondere  das  Silbenmass,  die  Aussprachekadenz 
und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem 
durch  die  Wortlänge  und  durch  die  Eigenheiten  der  verwendeten 
Buchstaben  gekennzeichnet  wird  (BGE  122  III  382  E. 5a  S.  388 
Kamillosan/Kamillon,  Kamillan,  BGE 121 III  377  E. 2b  S. 379  Boss/ 
Boks; BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.2 Feel'n learn/See'n  
learn),  welche  im  Folgenden  bezogen  auf  die  im  Streit  stehenden 
Marken zu untersuchen sind. 

6.2 Beim Vergleich des Wortklanges fällt auf, dass die Vokalfolge iden-
tisch ist. Die Marken unterscheiden sich allein in Bezug auf Konsonan-

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ten  –  im  sechsten  (T  gegenüber  D)  sowie  achten  Buchstaben  (N 
gegenüber L), deren fehlende Übereinstimmung die identische Vokal-
folge nicht zu kompensieren vermag (zur wesentlichen Bedeutung der 
Vokalfolge  für  das  Klangbild  vgl.  MARBACH, a.a.O.,  N. 878  mit  Hin-
weisen). Zu Recht weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass ins-
besondere bei mundartlicher Aussprache, die Vergleichszeichen durch 
das weiche T noch weiter angenähert sind (Replik, Ziff. 17; zur Berück-
sichtigung der mundartlicher Aussprache vgl. MARBACH, a.a.O., N. 876). 
Soweit die Beschwerdegegnerin darauf abstellt, dass bei französischer 
Aussprache  die  unterschiedlichen  Endsilben  "-ton"  und  "-dol"  die 
Unterschiede  eher  verstärkt  wahrzunehmen  seien  (Vernehmlassung, 
Ziff. 33), ist darauf zu verweisen, dass schon die Ähnlichkeit in einer 
der  Landessprachen  ausreicht,  um  die  Verwechslungsgefahr  zu  be-
gründen  (BGE  84  II  314  E. 1b  Compact/Compactus;  RKGE  vom 
14. Juni 2005 in sic! 10/2005 749 Zara/Zahara [fig.]; JOLLER, in: MSchG, 
Art.  3  N. 140). Silbenmass und Aussprachekadenz  der  Marken sind 
ebenfalls  identisch,  wenn  man vom Zusatz  "400"  bei  der  angefoch-
tenen Marke PERNADOL 400 absieht. Mithin ist von einem sehr ähn-
lichen Klangbild auszugehen.

6.3 Zum Schriftbild beider Marken ist  festzustellen,  dass die zu ver-
gleichenden Wortzeichen, vom Zusatz "400" abgesehen, genau gleich, 
nämlich acht Buchstaben lang, sind. Gewisse Abweichungen, nament-
lich  der  Zusatz  400,  die  Grossschreibung  bei  PERNATON  und  die 
Kleinschreibung bei  Pernadol  400 bewirken kein rechtlich relevantes 
Schriftbild (vgl. GALLUS JOLLER, in: MSchG, Art. 3, N. 131 mit Hinweisen 
zur Gross- und Kleinschreibung). Angehängte Zahlen wie "400" sind 
insbesondere dann irrelevant, wenn ihre Bedeutung wie vorliegend für 
den Konsumenten unklar ist (vgl. insoweit RKGE vom 28. Juni 2005 in 
sic! 10/2005 754 E. 8 Gabel/Kabel 1 weil es sich auf Textilien und nicht 
auf Radio- oder Fernsehprogramme bezog). Der Vergleich der Schrift-
bilder spricht damit für eine Zeichenähnlichkeit.

6.4

6.4.1 Im  Hinblick  auf  den  Sinngehalt  der  Zeichen  vertritt  die  Vorin-
stanz  die  Auffassung,  beide  Zeichen  enthielten  den  Wortstamm 
PERNA, wobei es sich um den lateinischen Begriff für Muschel handle, 
der somit  auf  den Inhaltsstoff  verweise. Ausserdem will  sie  den Ver-
weis  auf  eine Hautkrankheit  (Pernakrankheit  als  Abkürzung  für  Per-
chlornaphtalinkrankheit,  auch  Chlorakne  genannt,  vgl.  Pschyrembel, 

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Klinisches  Wörterbuch,  261.  Aufl.,  Berlin  2007,  S.  1471,  329)  er-
kennen. Den Endsilben und dem Zusatz "400" könne keine Bedeutung 
beigemessen werden. Aufgrund des gleichen Wortstammes geht  sie 
von  einer  Übereinstimmung  auch  im  Sinngehalt  aus  (Verfügung, 
Ziff. III.C.4). Die Beschwerdeführerin geht offenbar von einer Zeichen-
ähnlichkeit aus, ohne sich ausdrücklich zur Übereinstimmung im Sinn-
gehalt  zu  äussern,  weist  indessen  die  Ausführungen  der  Vorinstanz 
zur Bedeutung des Bestandteils "Perna" zurück. Bei dem Wortstamm 
PERNA handle es sich nicht um eine Sach-, sondern um eine Fanta-
siebezeichnung,  dem  sie  keinen  dem  Konsumenten  verständlichen 
Sinngehalt  beimisst.  Die  Beschwerdegegnerin  geht  dagegen  von 
einem abweichenden Sinngehalt beider Marken aus, da die Endsilbe 
"dol"  auf  das  lateinische  Wort  "dolor"  für  Schmerz  Bezug  nehme, 
welche als Kurzwort für Schmerzen verwendet werde. Wenn die Marke 
eine Bedeutung aufweise, die die andere Marke nicht beinhalte, sei die  
Wahrscheinlichkeit, dass sich das Publikum aufgrund eines ähnlichen 
Klang-  oder  Schriftbildes  irre,  äusserst  gering  (Vernehmlassung, 
Ziff. 32).  Die  Beschwerdeführerin  macht  demgegenüber  geltend,  der 
unterschiedliche Sinngehalt  werde wegen der klanglichen Ähnlichkeit 
gar nicht wahrnehmbar. 

6.4.2 Dem Sinngehalt kommt bei lexikografisch klar belegbaren Wort -
zeichen eine erhebliche Bedeutung zu (MARBACH, a.a.O., N. 886). Nach 
der Rechtsprechung vermag ein abweichender Sinngehalt die optische 
oder akustische Nähe zwischen zwei Kennzeichen allerdings nur aus-
nahmsweise zu kompensieren (JOLLER,  in: MSchG,  Art. 3  N. 168 mit 
zahlreichen Hinweisen). Voraussetzung ist,  dass der unterschiedliche 
Sinngehalt  beim  Hören  oder  Lesen  sofort  und  unwillkürlich  erkannt 
wird (BGE 121 III  377,  379 E. 2b  Boss/Boks). Blosse Anklänge sind 
nicht  geeignet,  sofort  und  unwillkürlich  bestimmte  Assoziationen  zu 
wecken (BGE 88 II 465, 468 E. 3 Felina/Florina). Vorliegend muss ent-
gegen der Annahme der Vorinstanz davon ausgegangen werden, dass 
jedenfalls die im Rahmen des relevanten Verkehrskreises stärker ins 
Gewicht fallenden Durchschnittskonsumenten dem Bestandteil PERNA 
unabhängig  vom genauen  Bedeutungsgehalt  (dazu  E.  7.3  hiernach) 
keinen Sinngehalt beimessen, da sich etwaige Lateinkenntnisse jeden-
falls nicht auf Tierbezeichnungen erstrecken. In der Endsilbe "-dol" der 
Widerspruchsmarke klingt das Lateinische "dolor" für Schmerz an. Nur 
etwa die Hälfte, der ca. 150 auf "-dol" endenden Marken im Schweize -
rischen  Markenregister  sind  indessen  ausschliesslich  für  Waren  der 
Klasse  5  (pharmazeutische  und  veterinärmedizinische  Erzeugnisse) 

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eingetragen,  so  dass  dieser  Schlusssilbe  kein  einheitlicher  Bedeu-
tungsgehalt zugemessen wird (vgl. dazu auch Widerspruchsentscheid, 
Ziff. III.C.4). Darüber hinaus beschränkt sich das Bekannte vorliegend 
auf das "-dol", ohne dass verstanden würde, ob und gegebenenfalls, 
was der Wortanfang für eine Bedeutung habe. Demnach kann sich der 
Konsument,  jedenfalls  ohne  ein  Verständnis  des  Wortanfanges 
"Perna", zumindest keinen vollständigen Sinngehalt  erschliessen und 
deswegen beim Vergleich mit  PERNATON auch nicht  sofort  und un-
willkürlich einen Unterschied im Sinngehalt  feststellen. Offen bleiben 
kann angesichts dessen,  inwieweit  ein allenfalls  abweichender Sinn-
gehalt ausnahmsweise die optische und akustische Nähe zu kompen-
sieren vermag (JOLLER, in: MschG, Art. 3 N. 168). 

6.5 Nach  Untersuchung  der  einschlägigen  Parameter  ist  damit  von 
ähnlichen Zeichen auszugehen. Auch die Betrachtung der Zeichen als 
Ganzes führt zu keinem anderen Ergebnis.

7.
Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit führen nicht zwingend zur 
Verwechslungsgefahr. Letztere kann etwa dann ausgeschlossen sein, 
wenn die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeichnungs-
kraft  verfügt  und  aufgrund  dessen  nur  einen  kleineren  geschützten 
Ähnlichkeitsbereich  beanspruchen  kann  (BGE  122  III  385  E. 2a 
Kamillosan/Kamillon,  Kamillan; Urteile  des  BVGer  B-2235/2008  vom 
2. März 2010 E. 4.3 Dermoxane/Dermasan, B-7492/2006 vom 12. Juli 
2007 E. 6  Aromata/Aromathera). Von einem schmalen Schutzbereich 
ist  insbesondere  dann  auszugehen,  wenn  das  Zeichen  als  Ganzes 
oder  wesentliche  Bestandteile  gemeinfrei  sind  (JOLLER,  in:  MSchG, 
Art. 3 N. 86 f.;  MARBACH,  a.a.O. N. 981 mit zahlreichen Hinweisen auf 
die  Rechtsprechung). In  einem solchen Fall  genügen  schon geringe 
Abweichungen,  um  die  Verwechslungsgefahr  zu  bannen.  Durchge-
setzte Marken sind dagegen grundsätzlich mindestens durchschnittlich 
unterscheidungskräftig  (JOLLER,  in: MSchG, Art. 3  N. 110 f.;  MARBACH, 
a.a.O. N. 983).

7.1 Vorinstanz  und  Beschwerdegegnerin  gehen  übereinstimmend 
davon aus, dass der Markenbestandteil PERNA dem Gemeingut zuzu-
rechnen  ist  (angefochtene  Verfügung  Ziff.  III.D.3.;  Vernehmlassung 
S. 5), wobei die Vorinstanz den gemeinfreien Charakter aufgrund des 
jedenfalls  für  Fachkreise beschreibenden Hinweises auf  den Inhalts-
stoff bzw. als Hinweis auf die Behandlung einer bestimmten Krankheit 

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annimmt  (Verfügung  III.D.3)  und  die  Beschwerdegegnerin  von  einer 
Freihaltebedürftigkeit  des  Bestandteils  PERNA  als  Gattungsbezeich-
nung ausgeht (Beschwerdeantwort, S. 4). Aus der Gemeinfreiheit des 
Bestandteils  PERNA  schliessen  sie,  dass  sich  die  offenbar  durch-
schnittliche  Kennzeichnungskraft  nur  aus  der  Schlusssilbe  -TON er-
gebe, der Bestandteil PERNA indessen nicht zu Kennzeichnungskraft 
beitrage und die Beschwerdeführerin eine Verwechslungsgefahr darauf 
nicht  stützen könne, weswegen diese im Ergebnis zu verneinen sei. 
Die  Beschwerdeführerin  ist  demgegenüber  der  Auffassung,  dass  für 
den  zoologisch  nicht  gebildeten  Durchschnittskonsumenten  der 
Bestandteil  PERNA den  Charakter  einer  Fantasiebezeichnung  habe, 
weswegen  sich  aus  deren  Kombination  mit  der  Schlusssilbe  eine 
durchschnittlich  unterscheidungskräftiges  Zeichen  ergebe,  welches 
einen normalen Ähnlichkeitsbereich beanspruchen könne. 

7.2 Vorinstanz und Beschwerdegegnerin gehen zu Recht davon aus, 
dass im Einzelfall der gemeinfreie Charakter eines Markenbestandteils 
der Widerspruchsmarke dazu führen kann, dass sich die durchschnitt-
liche  Kennzeichnungskraft  nur  aus  den  anderen  unterscheidungs-
kräftigen  Bestandteilen  ergibt  (Urteile  des  BVGer  B-2235/2008  vom 
2. März 2010 E. 6.5 Dermoxane/Dermasan, B-7492/2006 vom 12. Juli 
2007 E. 6 Aromata/Aromathera). Mit anderen Worten schenkt der Kon-
sument dem gemeinfreien Teil der Marken kaum Aufmerksamkeit, so 
dass die Verwechslungsgefahr im Wesentlichen anhand der kennzeich-
nungskräftigen  Bestandteile  beider  Marken  zu  prüfen  ist  (Urteil  des 
BVGer  B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6  Aromata/Aromathera). Im 
vorliegenden  Fall  ist  indessen  bislang  ungeklärt,  ob  der  Bestandteil  
PERNA gemeinfrei ist.

7.3 Dem Gemeingut  zugehörig  sind  Zeichen,  bzw. Zeichenbestand-
teile,  wenn  es  ihnen  im  Hinblick  auf  die  beanspruchten  Waren  und 
Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt oder 
von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist, wobei beide Fallgruppen 
eine gewisse Schnittmenge aufweisen (Urteil des BVGer B-1580/2008 
vom 19. Mai 2009 E. 2.2 A - Z). 

7.3.1 Ein  Zeichen  lässt  die  erforderliche  Unterscheidungskraft  unter 
anderem dann vermissen, wenn der Sinngehalt eine besondere Nähe 
zu  den  beanspruchten  Waren  aufweist,  indem  die  Marke  etwa  die 
Inhaltsstoffe beschreibt  (Urteil  des  BVGer B-6257/2008 vom 23. De-
zember  2009 E. 11.2  Deozinc; RKGE vom 12. Februar  2004 in  sic! 

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9/2004 673 E. 5  Tahitian Noni;  DAVID ASCHMANN in: MSchG Art. 2 lit. a 
N. 144 ff.).  Technische  Ausdrücke  aus  dem  Zunftjargon  von  Berufs-
leuten oder der gehobenen Fachsprache werde hingegen oft nur von 
den  entsprechenden  Berufs-  und  Fachkreisen  verstanden.  Die  Pro-
duktnähe  eines  solchen  Sinngehalts  ist  nur  zu  bejahen,  wenn  die 
Fachkreise einen wesentlichen oder gar den hauptsächlich massgeb-
lichen  Verkehrskreis  am  betreffenden  Markt  ausmachen  (Urteil  des 
BVGer  B-6070/2007  vom 24. April  2008  E.  3.1  Trabecular  Metal für 
Ärzte und medizinische Fachpersonen; ASCHMANN in: MSchG Art. 2 lit. a 
N. 148,  MARBACH,  a.a.O.,  N. 285  und  287  mit  Anmerkung  364).  Der 
gemeinsame Markenbestandteil PERNA wurde von beiden Verfahrens-
beteiligten unbestrittenermassen gewählt,  weil die Waren, für welche 
die  Marken  beansprucht  werden  Bestandteile  einer  in  Neuseeland 
beheimateten Muschelspezies,  perna canaliculus,  enthält. Verstanden 
wird  der  Zeichenbestandteil  allein  mit  dieser  Bedeutung  und  zwar 
allenfalls von Zoologen oder Ärzten und Apothekern (vgl. E. 6.4. hier-
vor). Die anderen Bedeutungen – Name einer finnischen bzw. mehre-
rer tschechischer Gemeinden (Beilage 1 zur Eingabe der Beschwerde-
führerin  vom 27. August  2009),  das  lateinische  Wort  für  Hüfte  bzw. 
Schinken  (vgl.  Langenscheidt's  Grosswörterbuch  Lateinisch,  Teil  1 
Lateinisch-Deutsch,  24. Aufl.,  Berlin  1992,  S. 559)  sowie  Abkürzung 
einer jedenfalls nicht durch die perna canaliculus heilbaren Hautkrank-
heit (E. 6.4.1 hiervor, PSCHYREMBEL, a.a.O. S. 329) – sind im Zusammen-
hang  mit  den  beanspruchten  Waren  zu  vernachlässigen.  Die  nicht 
verschreibungspflichtigen  Produkte  der  Markeninhaberinnen  sind 
indessen wie ausgeführt (vgl. E. 4 hiervor) überwiegend an den Durch-
schnittskonsumenten  gerichtet,  der  über  keine  besonderen  zoologi-
schen oder medizinischen Kenntnisse verfügt. Der Zeichenbestandteil 
PERNA,  betrachtet  in  Bezug  auf  die  beanspruchten  Produkte,  ist 
daher entgegen der Ansicht der Vorinstanz unterscheidungskräftig. Ob 
Namen von Pflanzen und  Tieren als  Gattungsbezeichnungen  grund-
sätzlich  als  nicht  unterscheidungskräftig  einzustufen  sind  (so  RKGE 
vom 12. Februar  2004  in  sic!  9/2004  673  E. 6  Tahitian  Noni),  kann 
angesichts  der  nachstehenden Ausführungen zum Freihaltebedürfnis 
offenbleiben.

7.3.2 Ein Freihaltebedürfnis ist im Lichte der erwarteten Marktentwick-
lung  zu  prüfen.  Schützenswert  ist  daher  nicht  nur  ein  aktuelles, 
sondern  bereits  ein  potentielles  Interesse  der  Konkurrenten  (RKGE 
vom 12. Februar 2004 in sic! 9/2004 673 E. 6  Tahitian Noni; MARBACH, 
a.a.O., N. 258; ASCHMANN, in: MSchG Art. 2 lit. a N. 195). In Anbetracht, 

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dass neben der perna canaliculus zwei andere Muschelspezies in die 
Gattung der Pernae fallen, die ebenfalls für den Menschen geniessbar 
sind (perna viridis, auf den Philippinen anzutreffende Spezies;  perna 
perna, an den Atlantikküsten Afrikas und Südamerikas anzutreffende 
Spezies, vgl. insgesamt  SCOTT E. SIDALL,  A Clarification of the Genus 
Perna [Mytilidae], in: Bulletin of Marine Science 4/1980 858 ff.), muss 
angenommen werden, dass zum einen die anderen Spezies der Gat-
tung  Perna  angebaut  werden  könnten  und  insoweit  ein  schützens-
wertes Interesse an der Bezeichnung besteht bzw. zum anderen schon 
in Bezug auf die aus der perna canaliculus zu gewinnenden Stoffe von 
einem  Freihaltebedürfnis  auszugehen  ist.  Der  Auffassung  der  Be-
schwerdegegnerin folgend ist daher der übereinstimmende Zeichenbe-
standteil PERNA aufgrund des Freihaltebedürfnisses dem Gemeingut 
zuzurechnen.

7.4 Unter Berücksichtigung des unter E. 7.2 Gesagten ist demnach für 
die  Beurteilung  der  Verwechslungsgefahr  im  Wesentlichen  auf  die 
Schlusssilben  -TON und  -DOL  abzustellen  und  aufgrund  des  kenn-
zeichnungsschwachen  Wortstammes,  PERNA-,  der  Widerspruchs-
marke diesem nur ein schmaler geschützter Ähnlichkeitsbereich zuzu-
billigen  und  eine  Verwechslungsgefahr  wegen  der  unterschiedlichen 
Schlusssilben im Ergebnis zu verneinen. Daran ändert  auch der hier 
besondere  Umstand  nichts,  dass  zwei  verschiedene  relevante  Ver-
kehrskreise – Konkurrenten und Konsumenten – zu unterschiedlichen 
Fragen – Gemeingutcharakter bzw. Verwechslungsgefahr – zu berück-
sichtigen  sind. So  ist  unter  Berücksichtigung  des  Konkurrenteninter-
esses  vom  gemeinfreien  Charakter  des  Bestandteils  PERNA  und 
insoweit schwacher Kennzeichnungskraft auszugehen (EUGEN MARBACH, 
Die Verkehrskreise im Markenrecht,  sic!  1/2007, S. 6). Für die Frage 
der  Verwechslungsgefahr  kommt  es  zwar  auf  das  Verständnis  der 
durchschnittlichen Abnehmer an (MARBACH, Verkehrskreise, sic! 1/2007, 
S. 6).  Eben  jener  Durchschnittskonsument  würde  in  PERNA  keinen 
Sinngehalt  erkennen, weshalb aus seiner Sicht die Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke nicht eingeschränkt und eine Verwechs-
lungsgefahr angesichts von Warengleichartigkeit und Zeichenähnlich-
keit möglicherweise zu bejahen wäre. Indessen kommt den Interessen 
der  Abnehmer  im  vorliegenden  Zusammenhang  nur  im  Sinne  eines 
Reflexes  des  Ausschliesslichkeitsrechts  ein  mittelbarer  Schutz  zu 
(JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 8 ff.). Wenn der Zweck das Ausschliess-
lichkeitsrecht des Markeninhabers zu schützen aufgrund gegenläufiger 
Interessen  der  Konkurrenten,  insbesondere  bei  an  das  Gemeingut 

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angelehnten Elementen,  relativiert  werden muss (JOLLER,  in: MSchG, 
Art. 3 N. 10), wird insoweit auf die Interessen der Konsumenten keine 
Rücksicht genommen. Die Beschwerdeführerin ist  bei der Gestaltung 
der Widerspruchsmarke das Risiko eingegangen, als Hauptbestandteil 
eine zoologische Gattungsbezeichnung zu wählen und musste damit 
rechnen,  dass  auch  ihre  Konkurrenten  ein  Interesse  an  diesem 
Zeichenbestandteil haben könnten.

8.
Die  Behauptung,  ihre  Marke  geniesse  als  bekannte  Marke  einen 
erhöhten  Schutzumfang  (Replik,  S. 14),  hat  die  Beschwerdeführerin 
nicht  hinreichend substanziiert,  so dass auf  diese Frage nicht  näher 
einzugehen ist.

9.
Im Ergebnis  ist  die  Verfügung  der  Vorinstanz  zu  bestätigen und  die 
Beschwerde  abzuweisen.  Der  Zeichenbestandteil  PERNA als  zoolo-
gische Gattungsbezeichnung ist  freihaltebedürftig und gemeinfrei  an-
zusehen. Für die Frage der Verwechslungsgefahr kommt es daher im 
Wesentlichen  auf  die  Wortendungen  "-ton"  und  "-dol  400"  an,  die 
aufgrund der klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede als  nicht 
verwechselbar anzusehen sind. 

10.
Bei  diesem Ausgang des  Verfahrens  sind  die  Verfahrenskosten  der 
Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist  nach Um-
fang und Schwierigkeit der Streitsache, Art  der Prozessführung und 
der  finanziellen  Lage  der  Parteien  festzulegen  (Art.  63  Abs. 4bis 

VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die 
Kosten  und  Entschädigungen  vor  dem  Bundesverwaltungsgericht 
[VGKE,  SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht  ist  dafür  ein  Streitwert  zu  veranschlagen  (Art.  4 
VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Inter-
esse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der 
Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu ver-
anschlagen  ist.  Es  würde  allerdings  zu  weit  führen  und  könnte  im 
Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens 
abschreckend  wirken,  wenn  dafür  im  Einzelfall  stets  konkrete  Auf -
wandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen 
darf  von  einem  Streitwert  zwischen  Fr. 50'000.– und  Fr. 100'000.– 
ausgegangen  werden  (BGE  133  III  492  E.  3.3  Turbinenfuss mit 

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Hinweisen).  Von  diesem  Erfahrungswert  ist  auch  im  vorliegenden 
Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die 
Verfahrenskosten  insgesamt  auf  Fr. 4'000.– festzulegen.  Der  den 
Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 5'000.– übersteigende Betrag von 
1'000.– ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten. 

11.
Die Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegnerin ist  auf-
grund der  mit  Eingabe vom 22. Juni  2010 eingereichten Kostennote 
festzusetzen  (Art. 14  Abs. 2  Satz 2  i.V.m.  Art. 7  Abs. 1 VGKE).  Der 
dort  ebenfalls  in  Rechnung  gestellte  Aufwand während des  mit  ein-
fachem Schriftenwechsel geführten Widerspruchsverfahrens ist bereits 
durch  eine  Parteientschädigung  in  Höhe  von Fr. 1'000.– (Ziff.  3  der 
Widerspruchsverfügung) abgegolten. Angesichts des doppelten Schrif-
tenwechsels  nebst  den  Ausführungen  zur  Rechtzeitigkeit  der  Duplik 
erscheint für das Beschwerdeverfahren ein Aufwand von 20 Stunden 
zu dem von der  Beschwerdegegnerin verlangten Stundenansatz von 
Fr.  250.–,  insgesamt  Fr.  5'000.–,  gerechtfertigt.  Nicht  berücksichtigt 
werden können indessen nicht  im Rahmen der  Instruktion  verlangte 
materielle  Ausführungen,  welche  zusätzlich  zur  Stellungnahme  zur 
Wahrung der Duplikfrist gemacht wurden sowie Übersetzungsarbeiten. 
Die  Parteientschädigung  umfasst  unter  anderem  die  Kosten  der 
Vertretung (Art. 8 VGKE), zu denen das Anwaltshonorar, Auslagen und 
die  Mehrwertsteuer  zu  rechnen  sind  (Art.  9  Abs.  1  VGKE).  Nebst 
Auslagen von Fr. 250.– und Mehrwertsteuer in Höhe von Fr. 399.– hat 
die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin daher eine Partei-
entschädigung von insgesamt Fr. 5'649.– auszurichten.

12.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur 
Verfügung  (Art. 73  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom  17. Juni  2005 
[BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin 
auferlegt  und  mit  dem  geleisteten  Kostenvorschuss  von  Fr. 5'000.– 
verrechnet.  Der Beschwerdeführerin werden demnach Fr. 1'000.– aus 
der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteient-
schädigung in Höhe von Fr. 5'649.– (inkl. MwSt.) auszurichten.

4.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Rechtsvertreter;  Einschreiben;  Beilage: 
Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)

- die  Beschwerdegegnerin  (Rechtsvertreter;  Einschreiben;  Akten 
zurück)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. WI Nr. 9786; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner Miriam Sahlfeld

Versand: 16. August 2010

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