# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 801e2e5e-b421-54ef-b549-c79ec9cdf0e8
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2009-06-24
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 24.06.2009 B-684/2009
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-684-2009_2009-06-24.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-684/2009
{T 1/2}

U r t e i l  v o m  2 4 .  J u n i  2 0 0 9

Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Hans Urech, 
Richter Bernard Maitre;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 
Postfach 333, LI-9494 Schaan,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Ritscher, 
Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Schutzverweigerung vom 23. Dezember 2008 gegenüber 
der Internationalen Markenregistrierung Nr. IR 913'596 
OUTPERFORM.OUTLAST.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-684/2009

Sachverhalt:

A.
Am 8. März 2007 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle ("OMPI") die Eintragung der Marke Nr. IR 913'596 Out-
perform.Outlast.,  gestützt  auf  eine  liechtensteinische  Basisregstrie-
rung, ins Internationale Register. Die Marke beansprucht Schutz unter 
anderem für das Gebiet der Schweiz für folgende Waren und Dienst-
leistungen:

1 Adhésifs organiques et/ou inorganiques polymérisables à un ou plusi-
eurs composants se présentant comme tels ou sous forme de cartou-
ches,  sachets,  supports  et  contenants  de feuilles  plastiques  à  usage 
commercial;  compositions  anti-feu  organiques  et/ou  inorganiques  di-
mensionnellement  stables,  moulées,  postformables,  expansées et  ex-
pansibles sous forme de cartouches, sachets ou contenants de feuilles 
plastiques.

6 Eléments de fixation, d'assemblage, d'isolation et de montage tels que 
goujons  filetés,  clous,  vis,  chevilles,  éléments  d'ancrage,  rivets,  cro-
chets,  anneaux,  colliers,  dispositifs  de fixation  et  de  chevillage d'iso-
lation, arrêts de coffrage, angles, équerres, rails de montage, éléments 
de suspension,  tuyaux ainsi  qu'éléments de fixation,  d'assemblage et 
de montage des produits précités; tous les produits précités étant  en 
métal.

7 Outils, y compris outils électriques, mécaniques, pneumatiques, à gaz 
ou à combustion, outils fixes ou à main, tels qu'outils mécaniques desti-
nés aux goujons filetés et clous, agrafeuses-cloueuses, tournevis élec-
triques, perceuses, marteaux perforateurs, perforateurs-burineurs, buri-
neurs, machines de forage et de tronçonnage au diamant, marteaux-bu-
rineurs, scies, appareils de refendage et de coupe, machines à meuler, 
aspirateurs, destinés notamment au travail de la pierre, du bois et à la 
maçonnerie;  pièces  détachées et  accessoires  des  machines  et  outils 
précités, tels que supports de machines et d'outils, socles de machines 
et d'outils, unités d'entraînement, forets, y compris trépans à diamant et 
couronnes de forage au diamant, scies, lames de scie ainsi que disques 
à meuler, disques à couper et mèches (forets); mélangeurs statiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement, destinés notam-
ment à la pose de boulons et de clous, en particulier fixateurs à cartou-
ches, outils à découper, outils à affûter, scies, outils conçus pour doser, 
poser, appliquer et injecter des produits liquides, pâteux et solides, no-
tamment des primaires, mortiers et adhésifs, également sous forme de 
capsules, contenants, récipients, cartouches, sachets, supports et con-
tenants  de  feuilles  plastiques,  ainsi  que  pièces  détachées  et  acces-
soires des instruments et outils précités, scies, lames de scie, matoirs, 
mèches, trépans, y compris trépans à diamant et couronnes de forage 
au diamant, disques à couper et disques à meuler d'angle.

9 Appareils  et  instruments  de  commande,  de  détection,  de  positionne-
ment, d'alignement, de contrôle (inspection), de signalisation et de me-
sure électriques, électroniques, magnétiques et/ou laser, y compris ac-
cessoires,  tels  que  pieds,  supports,  viseurs  et  pièges  à  faisceau, 
casques en matières plastiques, goulottes de câblage.

13 Charges  explosives  (explosifs)  et  cartouches,  spécialement  celles  à 
usage commercial,  telles que celles destinées aux fixateurs à cartou-

Seite 2

B-684/2009

ches ainsi que chargeurs destinés aux charges propulsives et aux car-
touches précitées; charges explosives sans douille, notamment charges 
explosives à mise à feu électrique ou par percussion; charges explosi-
ves et cartouches alimentées par chargeur.

20 Elements de fixation, d'assemblage et de montage tels que goujons file-
tés, vis, chevilles, éléments d'ancrage, rivets, crochets, anneaux, ancra-
ge d'isolation, arrêts de coffrage, conteneurs d'emballage en plastique 
destinés aux machines et outils, tous les produits précités n'étant pas 
en métal.

37 Prestation de conseils et de services dans les secteurs de la fixation, 
de la construction et de la démolition; services de réparation,  notam-
ment de machines et d'outils de fixation, de coupe, de mesure, de posi-
tionnement, de forage, de burinage et de démolition destinés à en assu-
rer la maintenance, l'amélioration et la réparation.

B.
Mit "Notification de refus provisoire total" vom 22. Februar 2008 ver-
weigerte  die  Vorinstanz  der  Marke  den  Schutz  für  das  Gebiet  der 
Schweiz für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Zur Be-
gründung erklärte sie, das Zeichen sei Gemeingut.

C.
Mit Stellungnahme vom 21. Juli 2008 bestritt  die Beschwerdeführerin 
diese Ansicht. Die Marke wirke schon darum unterscheidungskräftig, 
weil  die  von ihr  angesprochenen Verkehrskreise  kaum Englisch ver-
stünden. Ihr Sinngehalt sei darüber hinaus mehrdeutig und ungewöhn-
lich,  die Verdoppelung der Vorsilbe "Out-"  und die verwendete Inter-
punktion wirke originell und einprägsam. Die Vorinstanz habe z.B. den 
Slogan "Good food, good life" als Marke eingetragen. Im Ausland sei 
ihre Marke eingetragen worden. Desgleichen sei ihrer Marke Schutz zu 
gewähren.

D.
Mit Schreiben vom 24. Oktober 2008 hielt die Vorinstanz an ihrer Beur-
teilung fest. Die Marke werde nicht mehrdeutig, sondern von den an-
gesprochenen Hobby-Bastlern, Chemikern, Ingenieuren und Personen 
der Baubranche vielmehr mit dem Sinn "Übertreffen. Überdauern." ver-
standen. Damit beschreibe sie direkt Qualität, Art und Zweck der ge-
kennzeichneten Waren und Dienstleistungen und preise diese an. Die 
Marke  sei  zudem weder  von  ihrem Sinngehalt  noch  von den  bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen her mit der Eintragung "Good 
food, good life" zu vergleichen.

Seite 3

B-684/2009

E.
Mit Verfügung vom 23. Dezember 2008 entschied die Vorinstanz, dass 
die Marke für die Dienstleistungen in Klasse 37 nach erneuter Prüfung 
zugelassen werde. Mit Bezug auf die beanspruchten Waren verweiger-
te sie der Marke, unter Hinweis auf die am 24. Oktober 2008 erteilte 
Begründung, den Schutz definitiv.

F.
Am  2.  Februar  2009  erhob  die  Beschwerdeführerin  hiergegen  Be-
schwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit dem Rechtsbegehren:

1. Ziffer 2 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für  Geistiges Ei-
gentum vom 23. Dezember 2008 sei aufzuheben und es sei der inter-
nationalen Markenregistrierung Nr. 913'596 OUTPERFORM.OUTLAST. 
für  alle  beanspruchten  Waren  der  Klassen  1,  6,  7,  8,  9,  13,  20  der 
Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu gewähren.

2. unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegeg-
nerin.

Zur Begründung erneuerte sie die der Vorinstanz vorgetragenen Argu-
mente, wobei sie fünf weitere Sloganmarken zum Vergleich anführte, 
die die Vorinstanz zum Schutz zugelassen hatte.

G.
Mit Vernehmlassung vom 20. März 2009 hielt die Vorinstanz an ihrer 
Einschätzung fest und beantragte, die Beschwerde unter Kostenfolgen 
abzuweisen. Auch die neu erwähnten Sloganmarken hielt sie mit der 
strittigen Marke für nicht vergleichbar.

H.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwal-
tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen  Verfügungen  der  Vorinstanz  in  Markensachen  zuständig 
(Art. 31,  32  und  33  Bst.  d  des  Verwaltungsgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerden wurden innert der 
gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht, und der 
einverlangte  Kostenvorschuss  wurde  rechtzeitig  geleistet.  Als  Mar-

Seite 4

B-684/2009

kenanmelderin  ist  die  Beschwerdeführerin  zur  Erhebung  legitimiert 
(Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

2.

2.1 Zwischen  der  Schweiz  und  Liechtenstein  gilt  das  Protokoll  vom 
27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Regist-
rierung  von Marken  (MMP, SR 0.232.112.4). Nach  Art.  9sexies Abs. 1 
Bst. a MMP gilt  das MMP vor den Bestimmungen des Madrider Ab-
kommens vom 14. Juli 1967 über die internationale Registrierung von 
Marken (MMA, SR 0.232.112.3),  da beide Staaten beide Abkommen 
ratifiziert  haben.  Nach  Art.  5  Abs.  2  Bst.  b  MMP  und  der  von  der 
Schweiz  dazu  abgegebenen  Erklärung  beträgt  die  Frist  von  Art.  5 
Abs. 2 Bst. a MMP zur Erklärung einer Schutzverweigerung durch die 
Vorinstanz achtzehn Monate.

2.2 Innerhalb von achtzehn Monaten ab Mitteilung der Internationalen 
Markenregistrierung  konnte  die  Vorinstanz  darum erklären,  dass  sie 
der Marke den Schutz in der Schweiz verweigere, wofür sie einen oder 
mehrere in der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Ei-
gentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) 
genannte Gründe angeben musste (Art. 5 Abs. 1 MMP; Entscheid der 
Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum ["RKGE"], 
veröffentlicht in sic! 2006, 31 Schmuckkäfer). Die Marke Nr. IR 913'596 
wurde der Vorinstanz am 8. März 2007 notifiziert. Die Vorinstanz er-
klärte  ihre  provisorische  Schutzverweigerung  am  22.  Februar  2008. 
Die Achtzehnmonatsfrist wurde damit eingehalten.

2.3 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die 
Marke jeder Unterscheidungskraft  entbehre oder ausschliesslich  aus 
Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Be-
zeichnung der Art,  der Beschaffenheit,  der Menge, der Bestimmung, 
des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit  der Er-
zeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in 
den  redlichen  und  ständigen  Verkehrsgepflogenheiten  des  Schutz-
lands üblich seien (Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund 
hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhaltlich übereinstimmenden 
Tatbestand von Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. Au-
gust  1992  (MSchG,  SR. 232.11),  der  Zugehörigkeit  der  Marke  zum 
"Gemeingut", angerufen. Lehre und Praxis zu dieser Norm können da-
mit herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 Yukon).

Seite 5

B-684/2009

3.

3.1 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom 
Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr 
für  die Waren oder  Dienstleistungen durchgesetzt  haben,  für  die sie 
beansprucht  werden.  Zum  Gemeingut  zählen  unter  anderem  die  in 
Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder Angaben, 
die  spezifische  Merkmale  (Art,  Beschaffenheit,  Menge  Bestimmung 
usw.) der entsprechenden Produkte bezeichnen. Ein solches Zeichen 
oder eine solche Angabe muss nach der Rechtsprechung direkt  auf 
die Ware oder  Dienstleistung hinweisen und ohne Zuhilfenahme der 
Fantasie verstanden werden, um zum Gemeingut zu zählen (BGE 128 
III 450 f. E 1.5 Première, BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece). Die Be-
urteilung ist aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise dieser 
Waren oder  Dienstleistungen vorzunehmen (BGE 128 III  451 E. 1.6 
Première, BGE 116 II 611 f. E. 2c Fioretto). Ist ein Zeichen in seinem 
Sinngehalt Gemeingut, kann es durch gestalterische Mittel wie Farbe, 
Schrift  und figurative Elemente,  die sich nicht  im Naheliegenden er-
schöpfen, dennoch Unterscheidungskraft erlangen (BGE 103 Ib 19 E. 
3  Banquet, BGer, sic! 2005, 651 E. 2.3  GlobalePost). Massgeblich ist 
deshalb der Gesamteindruck der Marke im Zusammenwirken ihrer Be-
standteile (BGE 133 III 346 E. 4 Trapezförmiger Verpackungsbehälter, 
BGer, sic! 2005, 649 E. 2 GlobalePost).

3.2 Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, wenn sie von 
einem  erheblichen  Teil  der  Verkehrskreise  verstanden  werden  (BGE 
129 III  228 E. 5.1  Masterpiece,  Urteil  des Bundesgerichts, veröffent-
licht in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel & Adventure Chan-
nel).  Nach  der  Rechtsprechung  können  vom breiten  Publikum  aller-
dings nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln und keine perfek-
ten Englischkenntnisse erwartet werden (BGE 125 III 203 E. 1c  Bud-
weiser, BGE 108 II 489 E. 3 Vantage, Urteile des Bundesverwaltungs-
gerichts  B-804/2007  vom  4.  Dezember  2007  E.  3  Delight  Aromas, 
B-7468/2006  vom  6.  September  2007  E.  6.2.2  Seven/Seven  for  all  
mankind). Fachkreise verfügen dagegen in ihrem Fachgebiet oft über 
gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A_455/2008 vom 
1. Dezember 2008 E. 4.3  AdRank, Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts  B-3394/2007  vom 29. September  2008  E. 4.2  Salesforce.com 
und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 Stencilmaster). Fremd-
wörter können sich branchenspezifisch auch als Sachbezeichnungen 
etabliert haben und im Zusammenhang mit den konkreten Waren oder 

Seite 6

B-684/2009

Dienstleistungen vom breiten Publikum in einem beschreibenden Sinn 
aufgefasst  werden  (Urteile  des  Bundesverwaltungsgerichts  B-5531/ 
2007 vom 12. Dezember 2008 E. 7  Apply-Tips und B-600/2007 vom 
21. Juli 2007 E. 2.3.3 Volume up).

3.3 Sloganmarken sind zulässig, wenn sich ihre Sinnaussage weder in 
allgemeinen oder sogar banalen Redewendungen des Gemeinguts er-
schöpft,  die jedermann so äussern würde, noch in einem anpreisen-
den Qualitätshinweis, der ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden 
wird (Urteile des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2007, 900 E. 6.2 
We make ideas work, sic! 2005, 464 E. 2.2 C'est bon la vie; Urteile des 
Bundesverwaltungsgerichts B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 3 Feel'n 
learn/See'n learn,  B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 5.1 Enginee-
red for men; Entscheid der RKGE, veröffentlicht in sic! 2003, 802 E. 5 
We keep our promises; vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas 
David  [Hrsg.],  Schweizerisches  Immaterialgüter-  und  Wettbewerbs-
recht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. Basel 2009, Rn. 412 f.,  CHRISTOPH 
WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Mar-
kenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen 
Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 82).

3.4 Gemeingut sind andererseits Zeichen, an welchen ein Freihaltebe-
dürfnis im Interesse des Verkehrs besteht, insbesondere ein Interesse 
der Mitbewerber des Markeninhabers oder -anmelders, die darauf an-
gewiesen sind, das Zeichen ungehindert im Zusammenhang mit ihren 
Waren oder Dienstleistungen verwenden zu können (BGE 120 II 150 
E. 3b/bb  Yeni  Raki,  BGE 118 II  183 E. 3c  Duo,  BGE 117 323  E. 3 
Valser). Bei Slogans ist ein Freihaltebedürfnis anzunehmen, wenn ihre 
Verwendung durch Konkurrenten und Mitanbieter ernsthaft in Betracht 
fällt (Urteil des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2007, 900 E. 6.3 
We make ideas work; MARBACH, a.a.O., Rn. 259).

4.
Im vorliegenden Fall beansprucht die Marke Nr. IR 913'596 im Wesent-
lichen Schutz für Baumaterial (Mörtel- und Klebstoffmasse), verschie-
denartige Montageelemente, Werkzeuge und Geräte und deren Einzel-
teile für den Bau. Trotz einer detaillierten Aufzählung belegt ihr Waren- 
und  Dienstleistungsverzeichnis  einen  eher  schmalen  Warenbereich. 
Mehrfach wird erwähnt, dass die Waren für gewerbliche Zwecke vorge-
sehen sind. Die massgeblichen Verkehrskreise setzen sich also in ers-
ter Linie aus Baufachleuten und Handwerkern zusammen, auch wenn 

Seite 7

B-684/2009

einige der genannten Waren auch handwerklich versierten und interes-
sierten Privatpersonen angeboten werden. Dagegen ist, entgegen der 
Ansicht der Vorinstanz, bei derart spezifisch deklarierten Waren nicht 
auch auf die Auffassung von Hausbesitzern und Hobby-Bastlern, Che-
mikern,  Ingenieuren,  Architekten und Waffenspezialisten abzustellen, 
werden doch selbst die in Klasse 13 beanspruchten Treibladungen und 
Kartuschen in der eingetragenen Formulierung ausschliesslich für pul-
verkraftbetriebene Werkzeuge und Geräte auf dem Bau verwendet.

5.
Die strittige Marke ist aus zwei englischen Wörtern zusammengesetzt, 
welchen je ein Punkt folgt. Zusammen ergeben sie einen Slogan, den 
die  massgeblichen  Verkehrskreise  nach  Ansicht  der  Vorinstanz  mit 
dem Sinn "Übertreffen. Überdauern." übersetzen. Dagegen vertritt die 
Beschwerdeführerin  die  Meinung,  die  massgeblichen  Verkehrskreise 
verstünden die Wörter mangels Fremdsprachenkenntnissen nicht und 
würden sie, wenn sie sie verstünden, mit einer unbestimmten Auswahl 
unterschiedlicher  Sinngehalte  interpretieren,  nämlich  für  Outperform 
"hervorragen", "überbieten", übertreffen" oder "überflügeln" verstehen 
und für Outlast "überdauern" oder "überleben".

Wie  die  massgeblichen Verkehrskreise  die  englischen Vokabeln  out-
perform und outlast verstehen und welchen Sinn sie ihnen beilegen, ist 
nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen 
Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen 
zu  beurteilen,  für  welche  das  Zeichen  beansprucht  wird  (MARBACH, 
a.a.O., Rn. 209).

5.1 Die Fachhandwerker/innen, die die massgeblichen Verkehrskreise-
bilden,  bedürfen für  ihre berufliche Tätigkeit  der englischen Sprache 
kaum  und  legen  in  ihrer  Berufsausbildung  keinen  Schwerpunkt  auf 
englisches Sprachwissen. Stehen darum keine etablierten oder für den 
konkreten  Leistungsbeschrieb  unentbehrlichen  Fachwörter  dieser 
Branche  zur  Diskussion,  sind  von  diesem  Personenkreis,  im  Unter-
schied zu Fachkreisen mit höherer Allgemeinbildung und intensiven in-
ternationalen Beziehungen, nur Englischkenntnisse im Umfang eines 
in der Schweiz alltäglichen und allgemeinen Grundwortschatzes zu er-
warten (BGE 129 III  228 E. 5.1  Masterpiece; Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 2 Express Advan-
tage, B-804/2007  vom  4.  Dezember  2007  E.  3  Delight  Aromas, 
B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2 Engineered for men).

Seite 8

B-684/2009

5.2 An der Vorsilbe Out- der Markenwörter und an den verhältnismäs-
sig bekannten Verbalstämmen "(to) perform" (ausführen) und "(to) last" 
(dauern) werden die Verkehrskreise erkennen, dass es sich um Wörter 
der englischen Sprache handelt, die aus diesen Komponenten zusam-
mengesetzt sind. Damit ist zu prüfen, ob die Wörter  zum massgebli-
chen und in der Schweiz verbreiteten englischen Grundwortschatz ge-
hören.

Das Wort "Outperform" bedeutet "übertreffen", "leistungsfähiger sein" 
oder "bessere Leistungen erbringen", wird mit dem in der Schweiz ge-
pflegten  englischen  Grundwortschatz  allerdings  kaum  verstanden. 
Dies  ergibt  schon  ein  Vergleich  von  gebräuchlichen,  englisch-deut-
schen  Wörterbüchern.  Die  Vokabel  wird  zwar  in  KARL WILDHAGEN/WILL 
HÉRAUCOURT,  Englisch-deutsches  deutsch-englisches  Wörterbuch  in 
zwei Bänden, Wiesbaden 1963, S. 582, und Pons Grosswörterbuch für 
Experten und Universität Englisch mit Daumenregister, Stuttgart 2002, 
S. 622, erwähnt, es fehlt jedoch sowohl im Langenscheidt Handwörter-
buch Englisch, Berlin 2001, ebenso Erweiterte Neuausgabe 1977, im 
Pons-Standardwörterbuch Englisch-Deutsch, Stuttgart 1989, im Pons-
Praxiswörterbuch Englisch-Deutsch, Stuttgart 1988, und sogar im Col-
lins English Dictionary, Wrotham 1990, der die Begriffe für Personen 
englischer  Muttersprache  auf  Englisch  erläutert.  Ist  ein  englisches 
Wort  derart  selten,  dass es selbst in diesen bedeutenden Wörterbü-
chern  nicht  erwähnt  wird,  zählt  es  nicht  zum  Grundwortschatz  des 
schweizerischen Publikums.

Dieselbe  Beurteilung  gilt  für  das  Verb  "outlast"  mit  der  Bedeutung 
"überdauern",  das  nicht  im  Pons-Standardwörterbuch  Englisch-
Deutsch  und  im  Pons-Praxiswörterbuch  Englisch-Deutsch  erwähnt 
wird. Auch als Denkinhalt und Wortbedeutung wird „überdauern“ in der 
Alltagssprache selten benötigt. Damit zählt das Wort „outperform“ nicht 
zum Grundwortschatz von schweizerischen Baufachleuten und Hand-
werkskreisen.  Die  von  der  Vorinstanz  auf  internationalen,  englisch-
sprachigen  Webseiten  aufgespürten  Anpreisungen,  die  die  Begriffe 
"outperform"  und/oder  "outlast"  enthalten,  vermögen  den  Sprachge-
brauch  und  das  Sprachverständnis  dieser  Verkehrskreise  in  der 
Schweiz dagegen nicht zu belegen. Was die von der Vorinstanz eben-
falls  eingereichten  Belege  über  die  Verbreitung  zusammengesetzter 
Begriffe wie „leistungsfähiges Werkzeug“ oder „leistungsfähiges Gerät“ 
im Internet über die Schutzgewährung für die Marke Outperform.Out-
last. aussagen sollen, bleibt unklar. 

Seite 9

B-684/2009

5.3 Die Verkehrskreise mögen zwar vielleicht versuchen, aufgrund von 
Vokabeln mit der Vorsilbe "out-", die sie kennen – z.B. "Output" (Leis-
tung) oder "outsider" (Aussenseiter) –, den Sinn der unbekannten Be-
griffe  "Outperform.Outlast."  und  ihrer  Kombination  zu  erraten.  Sie 
könnten  sich  einen  beschreibenden  Sinngehalt  im  Verwendungszu-
sammenhang  mit  den  gekennzeichneten  Waren  ausmalen.  Doch 
schon die Bedeutung der Vorsilbe "Out-" für "Über-" anstelle des häufi-
geren "Aus-" oder "Draussen-" kommt selten vor und ist darum nicht 
notorisch,  so  dass  auch  eine  derart,  "volksetymologische"  Deutung 
("ausführen"?,  "auslasten"?,  "aus-dauern"?) zu keiner naheliegenden 
Sinngehaltsvorstellung führt,  welche die  betreffenden Produkte  ohne 
Zuhilfenahme der Fantasie beschreiben würde. Auch in den anderen 
Landessprachen lässt sich aus den bekannten Begriffen kein nahelie-
gender und beschreibend wirkender Sinngehalt ableiten. Die Marken-
wörter  "outperform" und "outlast"  werden darum in keinem beschrei-
benden Sinn wahrgenommen und wirken in der angemeldeten Kombi-
nation unterscheidungskräftig.

6.
Es kann damit offen bleiben, ob die von der Beschwerdeführerin vor-
gebrachten Sinnvarianten der beiden Wörter im Verwendungszusam-
menhang derart naheliegen, sich zugleich aber inhaltlich derart unter-
scheiden,  dass  das  Zeichen  in  einem  unentschieden-mehrdeutigen 
Sinn verstanden wird und dadurch bei Personen mit besonderen Eng-
lischkenntnissen  eine  unterscheidungskräftige  Unbestimmtheit  als 
Markenzeichen bewirken (Urteile des Bundesgerichts, veröffentlicht in 
sic! 2005, 279 E. 3.3 Firemaster, sic! 1999, 30 E. 4 Swissline). Ebenso 
kann offen bleiben, ob die den Wörtern nachgestellten Punkte die Un-
terscheidungskraft  der  Marke massgeblich  beeinflussen  können  und 
welche Bedeutung "to outperform" in Finanzfachkreisen besitzt.

7.
Hingegen bleibt zu prüfen, ob der Marke ein Freihaltebedürfnis entge-
gensteht. Der Zusammenhang der gewählten Begriffe mit der Baubran-
che ist indessen gering, und es ist kein Bedürfnis des Marktes festzu-
stellen, eine Kombination von zwei seltenen englischen Wörtern freizu-
halten,  nachdem die  massgeblichen Verkehrskreise  ihren englischen 
Sinn nicht verstehen, auch wenn diese Wörter gegenüber einem Publi-
kum mit besonders guten Englischkenntnissen in einem allgemeinen 
und anpreisenden Sinn für  entsprechende Waren verwendet  werden 

Seite 10

B-684/2009

können. Auch ein Freihaltebedürfnis an der Marke ist aus diesen Grün-
den zu verneinen.

8.
Der Schutzgewährung gegenüber der zu prüfenden Marke steht vorlie-
gend nicht entgegen,  dass das europäische Harmonisierungsamt für 
den Binnenmarkt mit Schreiben vom 25. Juni 2008 dem Zeichen den 
Schutz  für  die  Benennung  für  das  Gebiet  der  Europäischen  Union 
mangels genügender Unterscheidungskraft verweigert hat. Dieser zur 
Begründung angeführte  Schutzversagungsgrund von Art.  7(1)(b)  der 
europäischen Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezem-
ber 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl EG Nr L 11 vom 14. Ja-
nuar 1994, S. 1, "GMV") findet nach Art. 7(2) GMV bereits Anwendung, 
wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft 
bestehen,  wofür  jede  "territorial  nicht  ganz  untergeordnete"  Region, 
die auch nur ein Teil eines Mitgliedslandes der EU sein kann, genügt 
(GÜNTHER EISENFÜHR/DETLEV SCHENNEN, Gemeinschaftsmarkenverordnung, 
2. Aufl. München 2007, GMV Art. 7 N 218). Es war darum für jene Be-
urteilung nur auf die Sprachverhältnisse im Vereinigten Königreich ab-
zustellen,  die  vorliegend  nicht  entscheidend  sind,  weshalb  sich  ein 
Vergleich mit  der Situation im Ausland – allerdings auch mit  der an-
geblichen Zulassung der Marke in den USA, Liechtenstein, China und 
Japan, auf welche die Beschwerdeführerin nach dem Eintrag internati-
onalen  Register  teilweise  zu  Unrecht  hinweist  –  erübrigt.  Nach  der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) gilt überdies 
auch innerhalb der EU, dass die Gemeinschaftsregelung für  Marken 
ein autonomes System ist, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften 
besteht und Zielsetzungen verfolgt, die ihm eigen sind und dessen An-
wendung von jedem nationalen System eines EU-Mitgliedstaates un-
abhängig ist (Urteil des EuGH vom 25. Oktober 2007 in der Rechtssa-
che C-238/06 P, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG und 
Harmonisierungsamt  für  den  Binnenmarkt),  weshalb  der  Entscheid 
über die Eintragung oder Nichteintragung einer Gemeinschaftsmarke 
auch nicht  präjudizierend für  die Frage einer Schweizer Schutzaner-
kennung wirken kann. Dies ist  denn auch nach der schweizerischen 
Rechtsprechung  für  ausländische  Entscheide  grundsätzlich  so  ent-
schieden (BGE 129 III  229 E. 5.5; Urteil  des  Bundesverwaltungsge-
richts B-1000/2007 vom 13. Februar 2008 E. 9 Viaggio).

Seite 11

B-684/2009

Die Beschwerde ist  damit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuwei-
sen,  der Marke IR 9913'596 Outperform.Outlast. den Schutz für  das 
Gebiet der Schweiz zu gewähren.

9.
Bei diesem Ausgang sind keine Kosten aufzuerlegen, und es ist  der 
Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten 
(Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG). Zudem ist ihr eine angemessene Partei-
entschädigung zuzusprechen.

10.
Fehlt wie im vorliegenden Fall eine unterliegende Gegenpartei, ist die 
Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt 
aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 
2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über 
Statut  und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts  für  Geistiges  Ei-
gentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt  die Vorinstanz als autonome 
Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit 
dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des 
Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt 
darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Na-
men und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr 
sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

Ist  wie  im  vorliegenden  Fall  keine  Kostennote  eingereicht  worden, 
setzt  das Gericht  die Entschädigung für die notwendig erwachsenen 
Kosten aufgrund der  vorliegenden Akten fest  (Art. 14  Abs. 2 Satz  2 
i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädi-
gungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008, SR 
173.320.2 [VGKE]). In Würdigung der fachlichen Darlegungen der Be-
schwerde und der von der Beschwerdeführerin durchgeführten Sach-
verhaltsrecherchen erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- 
(inkl. allfällige MWST) angemessen.

Seite 12

B-684/2009

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, und die Vorinstanz wird angewie-
sen, der Marke Nr. IR 913'596 Outperform.Outlast. den Schutz für das 
Gebiet der Schweiz zu gewähren.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Vorschuss 
von Fr. 3'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechts-
kraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung 
von Fr. 2'500.- (inkl. allfällige MWST) zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Gerichtsurkunde;  Beilage:  Rückerstat-
tungsformular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. mra; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (A-Post)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Philipp J. Dannacher

Seite 13

B-684/2009

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden (Art. 72 ff.,  90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch-
tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde-
führende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 25. Juni 2009

Seite 14