# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** ddfd5451-9e3b-5eac-a684-bad35472106b
**Source:** Bundesgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2014-04-10
**Language:** de
**Title:** Bundespatentgericht 10.04.2014 O2013_013
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BPatG/CH_PATG_001_O2013-013_2014-04-10.pdf

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l  f é d é r a l  d e s  b r ev e t s  

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  d e i  b r e v e t t i  

T r i b u n a l  f e d e r a l  d a  p a t en t a s  

F e d e r a l  P a t e n t  C o u r t  

 

 

 

 O2013_013 

 

  Ve r f ü g u n g  v o m  1 0 .  A p r i l  2 0 1 4  

Besetzung 

 
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 

Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger. 

 

 
 

Verfahrensbeteiligte 

 
A. Inc., USA, 

vertreten durch Dr. Fabian Leimgruber,  

 

Klägerin 

 
 

 
gegen 

 

 
C. AG,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und/oder 

Rechtsanwalt Dr. iur. Mark Schweizer,  

 

Beklagte 

 

Gegenstand 

 
Patentnichtigkeit / Sicherheitsleistung 

 

 

 

O2013_013 

Seite 2 

Der Präsident zieht in Erwägung, 

1.  

Am 6. September 2013 reichte die Klägerin A. mit Sitz in den USA gegen 

die Beklagte B. GmbH eine Klage ein, wobei sie u.a. beantragte, es sei 

der schweizerische Teil des Europäischen Patentes Nr. EP 111 “Selbst-

ausrichtende Abtastsonden für Rastersondenmikroskop“ (nachfolgend 

Streitpatent) für nichtig zu erklären, unter Kosten- und Entschädigungs-

folge inkl. eine angemessene Entschädigung für die beigezogenen Pa-

tentanwälte. 

In Bezug auf den Streitwert führte die Klägerin aus, dieser sei unbe-

stimmt; er werde einstweilen mit CHF 40'000 beziffert. Dieser Wert beru-

he auf dem gemeinen Wert des Patents, der sich aus dem sehr kleinen 

Marktvolumen und der entsprechenden Abschätzung der Vorteile ergebe, 

die der Schutzrechtsinhaber in der verbleibenden Laufzeit aus der Ver-

wertung des Patents erzielen könnte.  

2.  

Mit Verfügung vom 18. September 2013 wurde die Klägerin verpflichtet, 

einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten 

von CHF 12'000 zu überweisen. 

3.  

Mit Verfügung vom 7. Januar 2014 stellte der Präsident des Bundespa-

tentgerichts auf einen entsprechenden Einwand der B. GmbH und auf 

den Antrag der Klägerin hin, die Parteibezeichnung der Beklagten zu kor-

rigieren, fest, dass die Beklagte in diesem Verfahren die C. AG und nicht 

die B. GmbH sei. Er auferlegte der Klägerin die Gerichtskosten und ver-

pflichtete sie zur Leistung einer Parteientschädigung an die B. GmbH.  

4.  

Die C. AG wurde am 21. Januar 2014 aufgefordert, eine Klageantwort 

einzureichen. Mit Eingabe vom 4. März 2014 stellte die Beklagte folgende 

Anträge:  

1. Die Klägerin sei zu verpflichten, eine Sicherheitsleistung für eine allfällige Par-

teientschädigung der Beklagten in der Höhe von CHF 60'000 zu leisten. 

  

O2013_013 

Seite 3 

2. Der Beklagten sei die Frist für die Einreichung einer Klageantwort abzuneh-

men und neu anzusetzen, sobald die beantragte Sicherheitsleistung beim Ge-

richt eingegangen ist. 

3. Eventualiter zu Ziff. 2, die Frist zur Einreichung einer Klageantwort sei um 20 

Tage zu erstrecken. 

Die Beklagte hielt fest, sie bestreite die sachliche und örtliche Zuständig-

keit des Bundespatentgerichts nicht. Sie bezeichnete den Streitwert 

einstweilen mit CHF 250'000 und machte geltend, der von der Klägerin 

genannte Streitwert von CHF 40'000 sei in Anbetracht der Restlaufzeit 

des Streitpatents von noch rund zwölf Jahren zu gering und in Anbetracht 

der Nichtigkeitsklage sowie der aus deren Einreichung erwachsenden 

Kosten nicht glaubhaft. Die Klägerin mit Sitz in den USA habe keinen 

staatsvertraglichen Anspruch, von der Sicherheitsleistung entbunden zu 

werden. 

Der Beklagten wurde mit Verfügung vom 5. März 2014 die Frist für die 

Klageantwort abgenommen. 

5.  

Mit Stellungnahme vom 3. April 2014 stellte die Klägerin folgende Anträ-

ge:  

1. Der Antrag der Beklagten, die Klägerin zur Sicherheitsleistung für eine allfälli-

ge Parteientschädigung zu verpflichten, sei abzuweisen.  

2. Eventualiter sei die Klägerin zu einer Sicherheitsleistung für eine allfällige Par-

teientschädigung der Beklagten in Höhe von maximal CHF 18'200.00 zu ver-

pflichten.  

3. Es sei der Beklagten eine Frist zur Einreichung einer Klageantwort von 20 Ta-

gen (peremptorisch) anzusetzen.  

In Bezug auf den Streitwert hielt die Klägerin fest, das Streitpatent finde 

nur eine marginale industrielle Verwendung und es bestehe lediglich ein 

kleiner Absatzmarkt, welcher sich mehrheitlich aus Universitäten und ähn-

lichen Forschungsbetrieben zusammensetze. In Anbetracht eines jährli-

chen Umsatzes der Klägerin von CHF 1'400 bis 3'000 bei den betroffenen 

Abtastsonden sowie einem jährlichen Ertrag der Klägerin in der Höhe von 

CHF 400 bis 900 und der Restlaufzeit des Streitpatents von noch ca. 

zwölf Jahren halte sie an ihrer Bezifferung des Streitwerts fest. Die von 

der Beklagten begehrte Sicherheit für die Parteientschädigung sei aus 

O2013_013 

Seite 4 

grundsätzlichen Überlegungen nicht gerechtfertigt, nachdem diese die 

Klägerin in der vorprozessualen Korrespondenz zur Anhebung der Nich-

tigkeitsklage provoziert habe. Dieses Vorgehen der Beklagten disqualifi-

ziere sie vom Recht, eine Sicherheit für eine Parteientschädigung zuge-

sprochen zu erhalten. Diese habe im übrigen bei einem Streitwert von 

CHF 40'000 maximal CHF 11'200 zu betragen.  

6.  

Die Klägerin hat ihren Sitz in den USA. Gemäss Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO 

hat die klagende Partei auf Antrag der beklagten Partei für deren Partei-

entschädigung Sicherheit zu leisten, wenn sie keinen Wohnsitz oder Sitz 

in der Schweiz hat. Soweit bilaterale Verträge lediglich den freien Zugang 

zu den Gerichten gewährleisten oder Meistbegünstigungsklauseln enthal-

ten, befreien sie nicht von einer allfälligen Kautionspflicht. Dies gilt insbe-

sondere für den Vertrag mit den USA vom 25. November 1850 (SR 

0.142.113.361), dessen Art. 1 den freien Zutritt zu den Gerichten gewährt, 

aber nicht von der Kautionspflicht befreit.
1
 Der Kautionsentscheid ergeht 

in Form einer prozessleitenden Verfügung (Art. 124 Abs. 1 ZPO) aufgrund 

einer summarischen Prüfung der Verhältnisse. Dabei sieht Art. 99 ZPO 

kein Ermessen des Gerichts vor: Wenn die Voraussetzungen von Art. 99 

Abs. 1 ZPO gegeben sind, hat der Antragsteller Anspruch auf Anordnung 

der Kaution durch das Gericht.
2
  

Entgegen den Vorbringen der Klägerin ist nicht erheblich, aus welchen 

Gründen sie die Nichtigkeitsklage eingereicht und ob allenfalls die Be-

klagte sie zur Anhebung der Nichtigkeitsklage provoziert hat. Sie wirft der 

Beklagten in diesem Zusammenhang zu Recht kein rechtsmissbräuchli-

ches Verhalten (Art. 2 Abs. 2 ZGB) vor. Unerheblich ist, ob die Klägerin 

der B. GmbH eine ihr in diesem Verfahren zugesprochene Parteientschä-

digung bereits beglichen hat, nachdem die Klägerin nicht in Anwendung 

von Art. 99 Abs. 1 lit. c ZPO kautionspflichtig ist. Die Klägerin hat somit 

der Beklagten gestützt auf Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO eine Sicherheit zu leis-

ten.  

7.  

Die Höhe der Kaution orientiert sich nach den voraussichtlichen Partei- 

 

                                                
1
 BGE 121 I 108 E. 2 S. 112 f.; BGer 4P.153/2003 E. 2.3.1; Suter/von Holzen, in: 

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen 
Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2013, Art. 99 RZ 22 f. 
2
 Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO 

Kommentar, Art. 99 RZ 14; BK [Berner Kommentar 2012]-ZPO-Sterchi, Art. 99 
RZ 2 

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Seite 5 

kosten und diese richten sich nach dem Streitwert sowie dem zu erwar-

tenden Prozessaufwand. Die Klägerin nennt einen Streitwert von CHF 

40'000, während die Beklagte diesen einstweilen mit CHF 250'000 bezif-

fert.  

Nachdem sich die Parteien über die Höhe des Streitwerts nicht einig sind, 

setzt das Gericht diesen fest (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Bei Bestandesklagen 

ist eine Ermittlung des objektiven Werts des Streitgegenstandes in der 

Regel schwierig.
3
 Der Wert eines Patents kann durch den Ertragswert für 

den Patentinhaber indiziert sein, wobei jedoch die Schätzung künftig er-

zielbaren Gewinns mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist.
4
 Immerhin 

kann auch die Art der Prozessführung als Kriterium für das Interesse der 

klagenden Partei an der Streitsache berücksichtigt werden.
5
  

In der Klage, die einen Umfang von rund 60 Seiten aufweist, und mit der 

mehr als 50, zum Teil sehr umfangreiche Beilagen eingereicht werden, 

wird der Streitwert mit CHF 40'000 beziffert, wobei in allgemeiner Weise 

auf das sehr kleine Marktvolumen hingewiesen wird. Der von der Klägerin 

genannte Umsatz der "A., Inc., Schweiz 2011-2013" von wenigen Tau-

send Franken ist hier nicht von Bedeutung, nachdem es sich um den 

Wert des Patents der Beklagten und nicht um Erträge der Klägerin, die 

mit dem Streitpatent allenfalls in Zusammenhang stehen, geht. In Be-

rücksichtigung der Restlaufzeit des Streitpatents von noch rund zwölf 

Jahren und des erheblichen Aufwandes, den die Klägerin mit der Einrei-

chung der Klageschrift getätigt hat, ist davon auszugehen, dass das 

Streitpatent nicht unbedeutend ist, weshalb der Streitwert, der Angabe 

der Beklagten entsprechend auf CHF 250'000 festzusetzen ist. 

8.  

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 250'000 erscheint die von der 

Beklagten geschätzte Parteientschädigung für die berufsmässige rechts-

anwaltliche Vertretung von CHF 25'000 als ausgewiesen Art. 5 KR-

PatGer). Angesichts des Umfangs der Klageschrift und in Berücksichti-

gung der Komplexität der technischen Materie erscheint die von der Be-

klagten für die berufsmässige patentanwaltliche Vertretung geschätzte 

 

                                                
3
 BGE 133 III 490 E. 3.3; Calame/Hess-Blumer/Stieger-Stäuber/Kaiser, 

Kommentar Patentgerichtgesetzes, Basel 2013, Art. 31 PatGG RZ 17 
4
 Calame/Hess-Blumer/Stieger-Stäuber/Kaiser, Art. 31 PatGG RZ 23; vgl. 

Johann Jakob Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und 
Wettbewerbsrecht, sic! 2002, S. 493 ff. 
5
 Calame/Hess-Blumer/Stieger-Stäuber/Kaiser, Art. 31 PatGG RZ 32 

O2013_013 

Seite 6 

Entschädigung von CHF 35'000 als angemessen (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 

3 lit. a KR-PatGer).  

9.  

Der Klägerin wird für die Leistung der Sicherheitsleistung für eine allfällige 

Parteientschädigung der Beklagten von CHF 60'000 eine Frist bis zum 

12. Mai 2014 angesetzt. Bis zum Eingang der Sicherheitsleistung ruht der 

Schriftenwechsel. 

 

Der Präsident verfügt: 

1. Die Klägerin hat bis zum 12. Mai 2014 für eine allfällige Parteientschä-

digung der Beklagten Sicherheit im Betrag von CHF 60'000.00 zu leisten, 

widrigenfalls auf die Klage nicht eingetreten wird. 

2. Die Prozesskosten bleiben bei der Hauptsache.  

 

Diese Verfügung geht an:  

– Patentanwalt Dr. Fabian Leimgruber (mit Gerichtsurkunde)  

– Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher (mit Gerichtsurkunde) 

 

St. Gallen, 10. April 2014  

 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident    Gerichtsschreiber 

 

 

Dr. iur. Dieter Brändle  lic. iur. Jakob Zellweger 

 

 

O2013_013 

Seite 7 

Versand: 10. April 2014