# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 2c3cfeb7-6ee6-50dc-96ee-5b73c6a04de7
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2010-11-29
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 29.11.2010 B-4854/2010
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-4854-2010_2010-11-29.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-4854/2010
{T 0/2}

U r t e i l  v o m  2 9 .  N o v e m b e r  2 0 1 0

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), 
Richter Bernard Maitre, Richter David Aschmann, 
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler. 

X._______, 
vertreten durch 
Fürsprecher Philippe Probst und/oder Rechtsanwalt  
Stefan Hubacher, Fuhrer Marbach & Partner, 
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Internationale Registrierung Nr. 893953 - Silacryl.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-4854/2010

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung 
Nr. 893'953 "Silacryl" mit Ursprungsland Deutschland. Sie beansprucht 
in der Schweiz Schutz für "Peintures au silicate, peintures à base de 
siloxane, peintures silicatées en dispersion" in Klasse 2.

Gegen  diese  Schutzausdehnung  erliess  die  Vorinstanz  am  25. Mai 
2009  eine  vorläufige  vollständige  Schutzverweigerung  ("refus  provi-
soire total"). Sie machte geltend, das Zeichen bedeute "siliciumacryl" 
und weise somit auf die Qualität, den Inhalt und die Zweckbestimmung 
der  beanspruchten  Waren  hin.  Es  sei  zudem  freihaltebedürftig  und 
gehöre folglich zum Gemeingut.

Mit Schreiben vom 20. Oktober 2009 ersuchte die Beschwerdeführerin 
die Vorinstanz,  die Registrierung "Silacryl"  zum Markenschutz in  der 
Schweiz  zuzulassen. Sie  machte  geltend,  das  fragliche  Zeichen  sei  
neuartig und weise keinen eindeutigen Sinngehalt auf. Auf Grund der 
Mehrdeutigkeit  der  Buchstabenfolge  "sil"  lasse  sich  keine  für  den 
Durchschnittskonsumenten  erkennbare  Aussage  über  die  be-
anspruchten  Waren  entnehmen. Da  das  Zeichen  die  beanspruchten 
Waren nicht direkt beschreibe, sei es im Wirtschaftsverkehr auch nicht 
unentbehrlich.

Am 19. Januar 2010 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit,  
sie  halte  an  der  Zurückweisung  der  internationalen  Registrierung 
"Silacryl"  fest.  Sie  erklärte,  das  Zeichen  bestehe  aus  den  Begriffen 
"Sil" und "Acryl". Der Begriff  "Sila" respektive "Sil"  (vor einem Vokal)  
sei  ein  Präfix  für  den  Ersatz  eines  Kohlenstoff-Atoms  durch  ein 
Silicium-Atom  in  nach  dem  Hantzsch-Widmann-System  gebildeten 
Namen und Austauschnamen. "Sila" respektive "Sil" könne in Namen 
von  Verbindungen  mit  alternierenden  Heteroatomketten  oder  -ringen 
auch  für  die  Einheit  -SiH2-  stehen.  "Acryl"  sei  eine  Sammel-
bezeichnung von chemischen  Substanzen,  die  sich  durch die  Acryl-
gruppe  auszeichneten,  bzw.  Polymeren  dieser  Stoffe.  Der  Begriff 
"Silacryl"  werde  von den  Abnehmern,  vor  allem spezialisierte  Fach-
kreise,  ohne  Gedankenaufwand  im  Sinne  von  "Siliciumacryl" 
respektive "spezielle Acrylzusammensetzung mit Silicium" verstanden. 
Die  beanspruchten  Waren  könnten  unter  anderem  dazu  dienen, 
Fassaden  und  Innenräume zu  streichen. Solche  Acrylfarben  würden 

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auf  Grund  ihrer  physikalischen  Eigenschaften  (wasserabweisend, 
schnell trocknend) häufig verwendet und gerne sogar für den privaten 
Gebrauch  angeboten. Die  massgebenden Verkehrskreise  verstünden 
daher  ohne  Gedankenaufwand,  dass  es  sich  um  Farben  handle, 
welche  aus  Siliciumacryl  bestünden.  Das  Zeichen  werde  von  den 
massgebenden Abnehmern ohne weiteres als Hinweis auf die Eigen-
schaft, die Qualität und die Art der beanspruchten Waren, und somit 
als direkt beschreibend erachtet.

Die  Beschwerdeführerin  ersuchte  die  Vorinstanz  mit  Schreiben  vom 
17. März 2010 um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

Mit Verfügung vom 7. Juni 2010 verweigerte die Vorinstanz der inter-
nationalen  Registrierung  Nr. 893'953  "Silacryl"  den  Schutz  in  der 
Schweiz für alle beanspruchten Waren.

B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 1. Juli 2010 
Beschwerde  beim  Bundesverwaltungsgericht.  Sie  beantragt,  die  an-
gefochtene  Verfügung  sei  aufzuheben  und  die  Vorinstanz  sei  anzu-
weisen, die Marke in der Schweiz vollumfänglich einzutragen. Zur Be-
gründung brachte sie im Wesentlichen vor, das fragliche Zeichen stelle 
eine  Wortneuschöpfung  dar.  Diese  werde  im  derzeitigen  Sprachge-
brauch nicht verwendet, und es sei auch nicht ersichtlich, dass sie in  
Zukunft  verwendet  werden  müsste  und  demnach  für  den  Verkehr 
freihaltebedürftig sei. Auf Grund der Massgeblichkeit des Gesamtein-
drucks lasse sich das Zeichen "Silacryl" auch nicht ohne Weiteres in  
die  Wortbestandteile  "Sil"  und  "Acryl"  zerlegen,  weswegen  es  vom 
Publikum als schützbares Phantasiezeichen verstanden werde. Selbst 
wenn das fragliche Zeichen von den Abnehmern in  die Bestandteile 
"Sil" und "Acryl"  zerlegt würde, sei ihm kein konkreter Sinngehalt  zu 
entnehmen.  Denn  während  "Acryl"  eine  für  den  Durchschnitts-
adressaten erkennbare  Bedeutung habe,  weise die  Buchstabenfolge 
"Sil"  weder  als  Abkürzung  noch  als  Einzelwort  eine  eindeutige  Be-
deutung auf. Insbesondere sei die Buchstabenfolge "Sil" nicht als Ab-
kürzung  für  "Silicium"  geläufig.  Die  für  den  Fachmann  bekannte 
korrekte  Abkürzung  für  "Silicium"  sei  "Si",  wogegen  die  Abkürzung 
"Sil"  eher  als  Hinweis  auf  "Silber,  Silence,  etc."  verstanden  werden 
dürfte. Ein allfälliger Sinngehalt des zusammengesetzten Wortes "Sil-
Acryl"  bleibe  dem  Adressaten  unter  den  geschilderten  Umständen 
verborgen  respektive  erschliesse  sich  ihnen  nur  nach  Aufwendung 

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einer  gewissen  Denkarbeit  und  unter  Zuhilfenahme  der  Phantasie. 
Denn  der  Buchstabenfolge  "Sil"  könnten  mehrere  Bedeutungen  zu-
kommen, weshalb die einzelnen Inhalte erfasst und in Bezug zu den 
beanspruchten Waren gebracht werden müssten. Sodann müssten die 
Konsumenten  erkennen,  dass  keine  der  üblichen  Bedeutungen  in 
Bezug  auf  die  Waren  Sinn  mache,  sondern  erfassen,  dass  "Sil"  als 
Abkürzung für  das chemische Element "Silicium" verstanden werden 
könnte. Der mögliche Sinngehalt des Zeichens werde folglich erst nach 
einiger  Überlegungsarbeit  –  wenn  überhaupt  –  verständlich.  Es  sei 
auch festzuhalten, dass keineswegs belegt sei, dass den Abnehmern 
von  Farben  –  selbst  wenn  es  sich  dabei  um  diesbezügliche  Fach-
personen handle – das chemische Element Silicium respektive dessen 
genaue Eigenschaften bekannt seien. Auf Grund dieser Ausführungen 
sei sie der Auffassung, dass bei der Wortneuschöpfung "Silacryl" der 
Durchschnittadressat  keinen  Zusammenhang  zu  "Siliciumacryl"  her-
stellen werde, selbst bei isolierter Betrachtung der Markenbestandteile 
"Sil" und "Acryl" nicht. Schliesslich verwies die Beschwerdeführerin auf 
die  schweizerischen  Voreintragungen  "Bilacryl",  "Duracryl",  "Silico-
deck", "Silfa" und "Silacot" sowie auf den Umstand, dass das Zeichen 
"Silacryl" im Ausland mehrfach eingetragen worden sei.

C.
Mit  Vernehmlassung vom 27. August  2010 beantragt  die  Vorinstanz, 
die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung ver-
weist sie auf die angefochtene Verfügung sowie auf ihr Schreiben vom 
19. Januar 2010. Ergänzend hält sie fest, die Vorsilbe "Sila-" (vor Vokal 
zu  "Sil-"  verkürzt)  diene  zur  Bildung  von  Namen  chemischer  Ver-
bindungen,  in  welchen  mindestens  ein  Kohlenstoffatom  durch  ein 
Siliciumatom ersetzt sei. Es entstünden so Bezeichnungen der Form 
"Sil(a)XYZ", wobei "XYZ" für die Bezeichnung der Ausgangssubstanz 
stehe. Gehöre nun der  Ausgangsstoff  einer  solchen Substitution  zur 
Stoffgruppe  der  Acryle,  sei  es  bei  Kenntnis  des  fraglichen  Wort-
bildungstyps  naheliegend,  das  Substitutionsresultat  als  Silacryl  zu 
bezeichnen respektive den Ausdruck "Silacryl" als Bezeichnung eines 
solcherart  modifizierten  Acryls  zu  verstehen. Für  das  Erkennen  der 
beschreibenden Bedeutung des Zeichens sei es nicht erforderlich, für 
das Element "Sil" die Bedeutung "Silicium" zu postulieren, sondern es 
sei vielmehr von den technischen Bedeutungen des Präfixes "Sil(a)-" 
auszugehen. Ebenso ins Leere gehe das Argument der Beschwerde-
führerin,  wonach  den  Abnehmern  der  beanspruchten  Waren  das 
chemische Element Silicium bzw. dessen genaue Eigenschaften nicht 

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bekannt seien, denn die Argumentation des Instituts basiere nicht auf 
der  Behauptung,  die  beanspruchten  Waren  würden  elementares 
Silicium enthalten. Die Waren "peintures à base de siloxane" enthielten 
als  Hauptbestandteil  Siloxanderivate,  welche silanisierte Acrylate als 
Molekülbestandteil enthalten könnten; daneben seien auch silanisierte 
Acrylate  als  separater  Mischungsbestandteil  dieser  Waren  ohne 
weiteres  denkbar.  Die  Waren  "peintures  au  silicate"  und  "peintures 
silicatées  en  dispersion"  enthielten  zwar  als  Hauptbestandteil  an-
organische  Siliciumverbindungen,  nämlich  Silikate,  könnten  aber  als 
weiteren Bestandteil der Mischung ebenfalls silanisierte Acrylate ent-
halten.  Das  Zeichen  bezeichne  somit  für  alle  beanspruchten  Waren 
einen  möglichen  Inhaltsstoff  oder  einen  möglichen  Verbindungs-
bestandteil des Hauptinhaltsstoffs. Die beschreibende Bedeutung des 
Zeichens "Silacryl" ergebe sich unmittelbar aus seinen Bestandteilen 
und  deren  Kombinationsweise;  es  sei  weder  erforderlich,  dem  Ab-
nehmer  einen  Interpretationsumweg  über  die  Bezeichnung 
"Siliciumacryl"  zu  unterstellen  noch  eine  Interpretation  von  "Sil"  im 
Sinn von Silicium zu postulieren. Als Abnehmerkreise kämen aus ihrer 
Sicht  nicht  nur  Durchschnittskonsumenten,  sondern  auch  und  vor 
allem professionelle Flachmaler und andere Fachleute als Abnehmer 
dieser  Waren  in  Frage. Diesem Abnehmerkreis  müssten  Kenntnisse 
bezüglich der in Anstrichfarben verwendeten chemischen Substanzen 
zugebilligt  werden. Die silicium-organischen Verbindungen, zu denen 
die hier strittigen Substanzen gehörten, seien eine solche Stoffgruppe, 
weshalb davon auszugehen sei, dass das zugehörige Bezeichnungs-
muster  diesem  Abnehmerkreis  bekannt  sei  und  die  beschreibende 
Bedeutung  des vorliegenden Zeichens daher  ohne  weiteres  erkannt 
werde.

D.
Die  Beschwerdeführerin  hat  stillschweigend  auf  die  Durchführung 
einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen  Eintragungsverfügungen  der  Vorinstanz  in  Markensachen 
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes 
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

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Die  Beschwerdeführerin  ist  als  Adressatin  der  angefochtenen  Ver-
fügung durch diese beschwert  und hat ein schutzwürdiges Interesse 
an  ihrer  Aufhebung  oder  Änderung.  Sie  ist  daher  zur  Beschwerde-
führung  legitimiert  (Art. 48  Abs. 1 des  Bundesgesetzes  vom 
20. Dezember  1968  über  das  Verwaltungsverfahren  [VwVG,  SR 
172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art.  50 Abs. 1 und 52 
Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 
Abs. 4 VwVG), die Vertreter haben sich rechtsgenüglich ausgewiesen 
(Art. 11 Abs.  2  VwVG)  und  die  übrigen  Sachurteilsvoraussetzungen 
liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.
Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Nach Art.  9sexies 

Abs. 1  Bst.  a  des  Protokolls  vom 27.  Juni  1989  zum Madrider  Ab-
kommen  über  die  internationale  Registrierung  von  Marken  (SR 
0.232.112.4; MMP) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die – 
wie Deutschland und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP 
als  auch  des  Madrider  Abkommens  über  die  internationale 
Registrierung von Marken (MMA; SR 0.232.112.3; in der in Stockholm 
am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung. 

Nach  Art. 5  Abs.  1  MMP  darf  ein  Verbandsland  einer  international 
registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der 
Pariser  Verbandsübereinkunft  zum  Schutz  des  gewerblichen  Eigen-
tums  (PVÜ;  SR  0.232.04;  in  der  in  Stockholm  am  14.  Juli  1967 
revidierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das 
nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann 
zu,  wenn  die  Marke  jeder  Unterscheidungskraft  entbehrt  oder  aus-
schliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist,  die im 
Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der 
Bestimmung,  des Wertes,  des Ursprungsortes  der  Erzeugnisse oder 
der Zeit  der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprach-
gebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der 
Schweiz  üblich  sind  (Art. 6quinquies Bst. B  Ziff.  2  PVÜ).  Dieser  Aus-
schlussgrund  ist  auch  im  Bundesgesetz  vom 28. August  1992  über 
den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, 
MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das Zeichen des Gemeinguts, sofern 
sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienst -
leistungen durchgesetzt haben, vom Markenschutz ausschliesst (Art. 2 

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Bst.  a  MSchG).  Lehre  und  Praxis  zu  dieser  Norm  können  damit 
herangezogen werden.

3.
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestimmt sich die Frage, ob 
ein  Zeichen  infolge  Fehlens  jeglicher  Kennzeichnungs-  und  Unter-
scheidungskraft  zum  Gemeingut  gehört,  vorwiegend  nach  dem 
Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht  kenn-
zeichnungskräftig  sind  demnach  insbesondere  Sachbezeichnungen 
und  Hinweise  auf  Eigenschaften  wie  beispielsweise  die  Beschaffen-
heit,  Bestimmung  oder  Wirkung  der  Waren  oder  Dienstleistungen, 
sofern  solche  Hinweise  vom  angesprochenen  Publikum  ohne  be-
sondere  Denkarbeit  und  ohne  Fantasieaufwand  verstanden  werden 
und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 
E. 2.5.5 – akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 – 
Felsenkeller,  BGE 129  III  514  E. 4.1  –  Lego,  und  BGE 128  III  454 
E. 2.1 – Yukon). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die 
ausschliesslich  aus  allgemeinen  Qualitätshinweisen  oder  reklame-
haften  Anpreisungen  bestehen  (Urteil  des  Bundesgerichts  [BGer] 
4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 – we make ideas work; BGE 129 
III 225 E. 5.1 – Masterpiece I).

Gemäss  bundesgerichtlicher  Rechtsprechung  sind  im  Bereich  der 
Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige 
Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 - 
Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 – Masterpiece I).

4.
Die Frage, ob eine Marke eine Beschaffenheitsangabe darstellt, ist aus 
Sicht  der  angesprochenen  Abnehmerkreise  zu  beurteilen  (CHRISTOPH 
WILLI,  Markenschutzgesetz,  Kommentar  zum  schweizerischen 
Markenrecht  unter  Berücksichtigung  des  europäischen  und  inter-
nationalen Markenrechts,  Zürich  2002,  Art. 2,  N. 41;  EUGEN MARBACH, 
Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizeri-
sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,  Bd. III/1 [nachfolgend: 
Marbach, SIWR III/1], Basel 2009, N. 248). Dabei reicht es aus, dass 
der beschreibende Charakter für einen erheblichen Teil der massgeb-
lichen  Abnehmer  ohne  besondere  Gedankenarbeit  zu  erkennen  ist; 
auch  das  Verständnis  betroffener  Fachkreise  ist  zu  berücksichtigen 
(Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts  [BVGer]  B-1710/2008  vom 
6. November  2008  E.  2.1  –  Swistec,  mit  Verweisen).  Bei  der  Be-

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urteilung der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens bestehen die mass-
geblichen  Verkehrskreise  aus  den  Mitgliedern  der  betreffenden 
Branche,  allen  voran aus  den  Konkurrenten  des  Hinterlegers  (WILLI, 
a.a.O., Art. 2, N. 44; MARBACH, SIWR III/1, N. 248). 

Die  internationale  Registrierung  "Silacryl"  wird  in  der  Schweiz  be-
ansprucht  für  "Peintures  au  silicate,  peintures  à  base  de  siloxane, 
peintures silicatées en dispersion" (Klasse 2), somit für Silikatfarben, 
Siloxanfarben sowie Silikatdispersionsfarben. 

Als  "Silikate"  werden  die  Salze  und  Ester  der  Monokieselsäure, 
H4SiO4, und ihrer Kondensationsprodukte bezeichnet (MEYERS Grosses 
Universal Lexikon, Bd. 13, Mannheim 1985, S. 54; DUDEN, Das Fremd-
wörterbuch,  Mannheim 2007,  S. 957;  DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL,  Aus-
gabe 2008 [Stichwort:  Silikate]). Silikatfarben sind Anstrichmittel,  die 
Pigmente  in  einer  Lösung  von  Kaliwasserglas  mit  einem  hohen 
Kieselsäuregehalt  enthalten  (MEYERS Grosses  Universal  Lexikon,  Bd. 
13,  a.a.O.,  S. 55).  Silikatfarbe  geht  mit  einem Untergrund  aus  Kalk 
eine chemische Verbindung ein, d.h. "verkieselt" zu einem dauerhaften 
Anstrich  (vgl.  www.do-it-yourself.de  [Silikatfarbe];  www.knuchel.ch 
[ELOSIL  Silikat-Mineralfarbe]).  Silikatdispersionsfarbe  enthält  neben 
Wasserglas auch Kunstharzdispersion als  Bindemittel; im Gegensatz 
zu  Silikatfarbe  haftet  sie  auf  Altanstrichen  aus  Dispersionen,  Kalk-
farben  und  bestimmten  Spachtelmassen  (vgl.  www.do-it-yourself.de 
[Silikatfarbe]). 

"Siloxane"  sind  Verbindungen  des  Siliciums  mit  Sauerstoff  und 
Wasserstoff, bei denen die Sauerstoffatome als Brücken zwischen den 
Siliciumatomen  stehen  (MEYERS Grosses  Universal  Lexikon,  Bd.  13, 
a.a.O., S. 56; DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, Ausgabe 2008 [Stichwort: Sil-
oxane];  GRAND LAROUSSE UNIVERSEL,  Paris 1991, S. 9595). Siloxanfarben 
haben  eine  wasserabweisende  Wirkung;  es  handelt  sich  beispiels-
weise  um  pigmentierte  Acrylharzfarben,  die  lösungsmittelhaltig  sind 
und  die  Siloxangruppen  im  Bindemittel  enthalten  (vgl.  www. 
stocretec.de [Siloxanfarben]).

Die beanspruchten Waren richten sich primär an Fachleute aus dem 
Bereich  Malerei  und  Abnehmer  von  Heimwerkerbedarf  (Urteile  des 
BVGer  B-4053/2009  vom 11. November  2009  E.  3  –  easyweiss,  B-
7768/2008 vom 23. März 2009 E. 5 – Ursa [fig.] / Ursa paint, und B-
7424/2006 vom 12. November 2007 E. 3.2 – Bona).

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5.
Das Zeichen "Silacryl"  stellt  eine Wortneuschöpfung dar. Auch neue, 
bisher  ungebräuchliche  Ausdrücke  können  beschreibend  sein,  wenn 
sie  nach  dem Sprachgebrauch  oder  den  Regeln  der  Sprachbildung 
von  den  beteiligten  Verkehrskreisen  als  Aussage  über  bestimmte 
Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufgefasst werden (Urteil  
des  BVGer  B-985/2009  vom 27. August  2009  E. 4.2.1  –  Bioscience 
Accelerator,  mit  Verweis  u.a. auf  die  Urteile  des BGer  4A_265/2007 
vom 26. September  2007 E. 2.1  –  American Beauty, und 4A.5/2003 
vom  22.  Dezember  2003  E. 3.1  –  Discovery  Travel  &  Adventure 
Channel). Es genügt, wenn das Wort heute zwar noch nicht allgemein 
gebraucht wird, dessen Sinn aber für die Kreise, an die es sich richtet,  
auf der Hand liegt (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 
in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/ 
Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 Art. 2, N. 9).

5.1 Die  Vorinstanz  vertrat  zunächst  die  Ansicht,  "Silacryl"  bedeute 
"Siliciumacryl"  respektive  "spezielle  Acrylzusammensetzung  mit 
Silicium". In  ihrer  Vernehmlassung an das Bundesverwaltungsgericht 
präzisiert  sie  nun,  das Zeichen bestehe aus den Begriffen "Sil"  und 
"Acryl".  Die  Vorsilbe  "Sila-"  (vor  Vokal  zu  "Sil-"  verkürzt)  diene  zur 
Bildung von Namen chemischer Verbindungen, in welchen mindestens 
ein  Kohlenstoffatom  durch  ein  Siliciumatom  ersetzt  sei.  Das  Präfix 
"Sila"  respektive  "Sil"  könne  auch  für  die  Einheit  -SiH 2-  stehen.  Es 
entstünden so Bezeichnungen der Form "Sil(a)XYZ", wobei "XYZ" für 
die Bezeichnung der Ausgangssubstanz stehe. Gehöre nun der Aus-
gangsstoff  einer solchen Substitution zur Stoffgruppe der Acryle, sei 
es  bei  Kenntnis  des  fraglichen  Wortbildungstyps  naheliegend,  das 
Substitutionsresultat als "Silacryl" zu bezeichnen respektive den Aus-
druck "Silacryl" als Bezeichnung eines solcherart modifizierten Acryls 
zu verstehen. 

Die  Beschwerdeführerin  bestreitet,  dass  sich  das  Zeichen  "Silacryl" 
ohne Weiteres in die Wortbestandteile "Sil" und "Acryl" zerlegen lässt. 
Werde  dies  dennoch  getan,  so  biete  einzig  "Acryl"  eine  für  den 
Durchschnittsadressaten  erkennbare  Bedeutung  (im  Sinne  einer 
Chemiefaser). Die Buchstabenfolge "Sil" weise demgegenüber weder 
als  Abkürzung  noch  als  Einzelwort  eine  eindeutige  Bedeutung  auf. 
Insbesondere  sei  die  Buchstabenfolge  "Sil"  nicht  als  Abkürzung  für 
"Silicium"  geläufig.  Die  für  den  Fachmann  bekannte  korrekte  Ab-
kürzung für "Silicium" sei "Si", wogegen die Abkürzung "Sil" eher als  

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Hinweis  auf  "Silber,  Silence  etc."  verstanden  werden  dürfte. Ein  all -
fälliger  Sinngehalt  des zusammengesetzten Wortes "Sil-Acryl"  bleibe 
dem Adressaten unter den geschilderten Umständen verborgen.

5.2 Ein unbefangener Konsument sucht  in einer Bezeichnung immer 
einen bekannten Bedeutungsgehalt. Da das Zeichen "Silacryl" keinen 
eigenen  Bedeutungsgehalt  aufweist,  wird  der  Konsument  in  einem 
nächsten Schritt  versuchen, sich aus den Teilen des Zeichens einen 
Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fantasienamen aus-
geht  (Urteile  des  BVGer  B-5179/2009  vom  12.  November  2009 
E. 3.3.1 – Songid, und B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.3 – 
Swistec). 

Beim  strittigen  Zeichen  "Silacryl"  sticht  das  bekannte  Wortelement 
"Acryl" heraus. Es ist nicht nur die Kurzbezeichnung für Chemiefasern 
aus  Polyacrylnitril  (MEYERS Grosses  Universal  Lexikon,  Bd. 1,  Mann-
heim  1981,  S.  90;  DUDEN,  Das  Fremdwörterbuch,  8.  A.,  Mannheim 
2005,  S.  24),  wie  die  Beschwerdeführerin  geltend  macht,  sondern 
auch  für  Werkstoffe,  Bindemittel  usw.  aus  Acrylharzen  (MEYERS 
Grosses Universal Lexikon, Bd. 1, a.a.O., S. 90). Im Zusammenhang 
mit  den  beanspruchten  Waren  drängt  sich  die  zweitgenannte  Be-
deutung für "Acryl" auf, da Acryl als Bindemittel für Farben und Lacke 
Verwendung findet (Beilage 4 zur Stellungnahme der Vorinstanz vom 
19. Januar  2010;  http://www.kulturserver-nds.de/home/malerei1/ 
malerei-bilder/acryl-farben.htm).  Die  so  hergestellten  Farben  werden 
Acrylatfarben  respektive  Acrylfarben  genannt  (MEYERS Grosses  Uni-
versal Lexikon, Bd. 1, a.a.O., S. 90). 

Hinsichtlich der möglichen Bedeutungen des ersten Zeichenbestand-
teils  "Sil"  erklärt  die  Beschwerdeführerin,  "Sil"  dürfte  nicht  als  Ab-
kürzung für  "Silicium",  sondern als Hinweis auf  "Silber,  Silence etc." 
verstanden  werden.  Damit  sieht  die  Beschwerdeführerin  darüber 
hinweg, dass das Schutz beanspruchende Zeichen für Anstrichmittel 
beansprucht  wird,  welche  Siliciumverbindungen  enthalten,  nämlich 
"Peintures  au  silicate,  peintures  à  base  de  siloxane,  peintures 
silicatées  en  dispersion"  (Klasse  2),  d.h.  für  Silikatfarben,  Siloxan-
farben  sowie  Silikatdispersionsfarben.  Siloxanverstärkte  Farben 
werden  oft  mit  "Sil"  gekennzeichnet  und  als  Fassadenanstrich  ver-
wendet  (www.heimwerker.de  [Fassadenfarben:  Kategorien  von 
Farben];  www.farben-schmid.de  [Sil-Fassadenfarbe];  www.farben-
buechele.de  [Sil-Fassadenfarbe];  www.farbtex.de  [Sil-Fassaden-

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http://www.kulturserver-nds.de/home/

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farben]).  Sil-Fassadenfarben  besitzen  einige  silikatische  Füllstoffe, 
zählen  aber  nicht  zu  den  Silikatfarben,  welche  ebenfalls  als 
Fassadenanstrich  verwendet  werden,  sondern  stellen  einen  Subtyp 
der  Dispersionsfarben  dar  (vgl.  www.bau-web.de  [Unterschiedliche 
Fassadenfarben]).  Insgesamt  existiert  eine  ganze  Reihe  von 
Fassadenfarben,  nebst  den  vorgenannten  Dispersions-  und  Silikat-
farben  sind  dies  Natur-,  Kalk-  und Polymerisatharzfarben,  welche  je 
ihre  spezifischen  Eigenschaften  aufweisen  (z.B.  atmungsaktiv, 
wasserabweisend,  wetterbeständig),  und  auf  unterschiedlichen 
Untergründen (z.B. Ziegel,  Putze,  Beton,  Kalk,  Zement,  Holz)  haften 
(vgl. www.bau-web.de [Unterschiedliche Fassadenfarben]).

Die  Beschwerdeführerin  verwendet  das  Schutz  beanspruchende 
Zeichen  für  Fassadenfarben,  welche  auf  silanisiertem  Reinacrylat 
basieren  (vgl.  www.caparol.de  [Muresko  SilaCryl]).  Auch  Silane  sind 
Silicium-Verbindungen und unterscheiden sich von den obgenannten 
Siloxanen  im  Wesentlichen  durch  ihre  Molekülgrösse  (www. 
baufachinformation.de  [Vorteile  der  wichtigsten  hydrophobierenden 
Systeme  Silane,  Siloxane  und  Siliconharze];www.baustoffchemie. 
de/hydrophobierung;  JAKUBOWSKI / IMHOF / HEID / REITH, Malerfachkunde, 
Stuttgart  1999,  S. 146).  Auch  Farben  auf  Basis  von  silanisiertem 
Reinacrylat  sind daher in der Kategorie von "Sil-Fassadenfarben" zu 
finden  (vgl.  www.farbtex.de  [Sil-Fassadenfarben];  www.profitec.de 
[professionelle Fassadenbeschichtungen]).

Da sich Fassadenfarben durch unterschiedliche Einsatzbereiche und 
Wirkungsweisen  auszeichnen,  müssen  die  angesprochenen  Maler-
fachleute  über  die  unterschiedlichen  Farbentypen  Bescheid  wissen. 
"Sil-Fassadenfarbe"  wird  wie  ausgeführt  als  Fachbegriff  für  siloxan-
verstärkte  Fassadenfarben  gebraucht.  Daher  werden  die  an-
gesprochenen  Verkehrskreise  im  Bestandteil  "Sil"  in  Verbindung  mit 
den beanspruchten Siloxanfarben ohne Weiteres die Abkürzung für die 
entsprechende  Farbenkategorie  "Sil-Fassadenfarbe"  respektive  "sil-
oxanverstärkte Farbe" erkennen. Im Zusammenhang mit den ebenfalls 
beanspruchten Silikatfarben und Silikatdispersionsfarben, welche auch 
mit  "Sil"  beginnen,  werden  sie  "Sil"  als  Abkürzung  für  Silikate 
respektive Silikatfarben erfassen.

Zusammengesetzt  bedeutet  das  Zeichen  "Silacryl"  somit  "Silikat-
Acryl", "Siloxan-Acryl" respektive "Silan-Acryl".

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5.3 Weiter  ist  zu  prüfen,  ob  das  im  vorgenannten  Sinne  zu 
verstehende Zeichen "Silacryl" für die beanspruchten Waren beschrei-
bend ist.

Die  zur  Diskussion  stehenden  Waren  sind  Farben  respektive  An-
strichmittel. Wie bereits in E. 4 und 5.2 ausgeführt  wurde, existieren 
Silikat-  und  Siloxanfarben.  Diese  können  Acrylate  enthalten  (vgl. 
www.crtib.lu/Leitfaden  [Silikatfarben];  www.stocretec.de  [Siloxanfar-
ben];  http://de.wikipedia.org/wiki/Mineralfarbe).  Insbesondere  die 
Fachleute im Malereigewerbe und Heimwerker, bei welchen in Bezug 
auf  die  verschiedenen  Farbenkategorien  Fachwissen  vorausgesetzt 
werden  darf,  werden  im  Zeichen  "Silacryl"  einen  Hinweis  auf  die 
Inhaltsstoffe  der  beanspruchten  Anstrichmittel,  nämlich  Silikate  und 
Acryl respektive Siloxane / Silane und Acryl, erkennen. "Silacryl" stellt 
daher im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 2 
"Peintures  au  silicate,  peintures  à  base  de  siloxane,  peintures 
silicatées en dispersion" Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG 
dar.

Bei  diesem  Ergebnis  kann  offen  gelassen  werden,  ob  das  Schutz 
beanspruchende  Zeichen  freihaltebedürftig  ist  und  daher  auch  aus 
diesem Grund dem Gemeingut zugerechnet werden muss.

6.
Im  Weiteren  verweist  die  Beschwerdeführerin  auf  verschiedene 
Schweizer  Voreintragungen  (Bilacryl,  Duracryl,  Silicodeck,  Silfa  und 
Silacot).  Diese  Voreintragungen  illustrierten,  dass  Zeichen,  die  aus 
den  Elementen  "Sil"  und  "Acryl"  bestünden,  für  die  vorliegenden 
Waren eintragungsfähig seien.

6.1 Nachdem  feststeht,  dass  die  Vorinstanz  das  Zeichen  "Silacryl" 
bundesrechtskonform dem Gemeingut  zugeordnet  hat,  kann  mit  der 
Rüge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 der Bundesverfassung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) 
sei  verletzt  worden, nur  noch die Gleichbehandlung im Unrecht  ver-
langt werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der 
Anspruch  auf  Gleichbehandlung  im  Unrecht  ausnahmsweise  an-
erkannt,  wenn  eine  ständige  gesetzwidrige  Praxis  einer  rechts-
anwendenden  Behörde  vorliegt  und  die  Behörde  zu  erkennen  gibt, 
dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke 
(Urteil  des  BGer  vom  4A.5/2004  vom  25. November  2004  E. 4.3  – 
Firemaster, mit Verweis auf BGE 127 I 1 E. 3a; Urteile des BVGer B-

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985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.1 – Bioscience Accelerator, und 
B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 – Afri-Cola).

6.2 Die Vorinstanz hielt in ihrem Schreiben vom 19. Januar 2010 fest, 
die Voreintragungen Bilacryl und Silacot seien in den Jahren 2000 und 
2003  hinterlegt  worden.  Demnach  handle  es  sich  um  alte  Vorein-
tragungen, die unter dem Aspekt der Gleichbehandlung grundsätzlich 
unbeachtlich  blieben.  Zudem  enthielten  alle  Voreintragungen  im 
Gegensatz zur strittigen internationalen Registrierung mindestens ein 
unterscheidungskräftiges Element. 

6.3 Hinsichtlich der Voreintragung Nr. 583'525 – Silicodeck ist  anzu-
merken,  dass  die  Beschwerdeführerin  Inhaberin  dieser  Marke  ist. 
Gegenüber  sich  selbst  kann  sie  indessen  nach  bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung  keinen  Anspruch  auf  Gleichbehandlung  im  Unrecht 
geltend machen (Urteile des BGer 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 
E. 4  –  Discovery  Travel  & Adventure  Channel,  und 4A.13/1995 vom 
20. August 1996 E. 5c – Elle, publiziert in sic! 1997, S. 159).

Die Voreintragungen Nr. P-479'498 – Bilacryl, Nr. 579'323 – Silfa und 
Nr.  515'209  –  Silacot  enthalten,  soweit  ersichtlich,  je  ein  unter-
scheidungskräftiges Element und sind insofern nicht mit der strittigen 
Marke vergleichbar. Beim Zeichen "Bilacryl" handelt es sich zudem um 
eine Eintragung aus dem Jahre 2000,  mithin  um eine ältere  Marke, 
welche  die  aktuelle  Eintragungspraxis  der  Vorinstanz  nicht  mehr 
widerspiegeln  dürfte  (vgl.  Urteile  des  BVGer  B-2052/2008  vom 
6. November  2008  E.  4.2  –  Kugeldreieck,  und  B-649/2009  vom 
12. November 2009 E. 4.3 – i-Option, je mit Verweis auf RKGE in sic! 
2004, S. 573 E. 8 – Swiss Business Hub, gemäss welchem Entscheid 
eine  vor  acht  Jahren  erfolgte  Eintragung  unter  dem  Aspekt  der 
Gleichbehandlung unbeachtlich ist).

Schliesslich ist die unter anderem für "Anstrichmittel; Farben" (Klasse 
2) eingetragene Marke Nr. 553'136 – Duracryl  vom Aufbau her nicht 
mit der internationalen Registrierung "Silacryl" identisch, da sie nicht 
wie  diese  aus  zwei  Elementen  zusammengesetzt  ist,  welche  je  auf 
eine chemische Verbindung hinweisen.

Selbst  wenn  letzteres  oder  andere  von  der  Beschwerdeführerin  ge-
nannte  Zeichen in  Bezug auf  die  beanspruchten Waren heute  mög-
licherweise als beschreibend angesehen werden müssten, wäre dies 
nicht von Relevanz, da einige wenige vergleichbare und fälschlicher-

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weise  eingetragene  Zeichen  für  eine  Gleichbehandlung  im  Unrecht 
nicht ausreichen und keine rechtswidrige Praxis der Vorinstanz zu be-
gründen vermögen (Urteil des BVGer B-649/2009 vom 12. November 
2009  E.  4.3  –  i-Option).  Aus  diesen  Gründen  kann  nicht  gesagt 
werden, dass eine ständige gesetzeswidrige Praxis  vorliegt,  von der 
die  Vorinstanz  auch  in  Zukunft  nicht  abzuweichen  gedenke.  Die 
Voraussetzungen  des  Anspruchs  auf  Gleichbehandlung bzw. Gleich-
behandlung im Unrecht sind somit nicht gegeben.

7.
Schliesslich  weist  die  Beschwerdeführerin  darauf  hin,  dass  das vor-
liegende  Zeichen  "Silacryl"  in  Deutschland,  in  der  Europäischen 
Union,  in  Korea,  in  der  Türkei,  in  Bosnien-Herzegowina,  in  der 
Tschechischen  Republik,  in  Kroatien,  Ungarn  sowie  in  der 
Slowakischen Republik als Marke für die nämlichen Waren der Klasse 
2 registriert worden sei.

Ausländische  Entscheide  haben  nach  ständiger  Praxis  keine  prä-
judizielle  Wirkung.  In  Zweifelsfällen  kann  jedoch  die  Eintragung  in 
Ländern  mit  ähnlicher  Prüfungspraxis  ein  Indiz  für  die  Eintragungs-
fähigkeit  sein (Urteile  des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober  2008 
E. 5  –  Sprühflaschen,  und  B-6291/2007  vom  28.  Mai  2008  E.  9  – 
Corposana). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen 
Marke  haben  die  ausländischen  Voreintragungen  indessen  keine 
Indizwirkung für die Schweiz. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, 
bei  dem allenfalls  der  Blick  in  die  ausländische  Prüfungspraxis  den 
Ausschlag  für  die  Eintragung  geben  könnte  (Urteil  des  BVGer  B-
498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 – Sprühflaschen, mit Verweis u.a. 
auf  Urteile  des  BVGer  B-7427/2006  vom  9.  Januar  2008  E.  8  – 
Chocolat Pavot [fig.], und B-7407/2006 vom 18. September 2007 E. 8 – 
Toscanella).

Die  Beschwerdeführerin  kann daher  aus der  mehrfachen Eintragung 
des Zeichens "Silacryl" im Ausland nichts zu ihren Gunsten ableiten.

8.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Schutz beanspruchende 
Zeichen  "Silacryl"  für  "Peintures  au  silicate,  peintures  à  base  de 
siloxane, peintures silicatées en dispersion" (Klasse 2) Gemeingut im 
Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat die Aus-
dehnung des Schutzbereichs der IR-Marke Nr. 893'953 "Silacryl" inso-

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fern zu Recht zurückgewiesen (Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies 

Bst. B Ziff. 2 PVÜ).

Die  Beschwerde  erweist  sich  demnach  als  unbegründet  und  ist 
abzuweisen.

9.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der 
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem 
geleisteten  Kostenvorschuss  zu  verrechnen.  Die  Gerichtsgebühren 
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art.  63 Abs. 
4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über 
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, 
VGKE,  SR  173.320.2).  Bei  Markeneintragungen  geht  es  um  Ver-
mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem 
Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach 
Lehre  und  Rechtsprechung  an  Erfahrungswerten  aus  der  Praxis  zu 
orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein 
Streitwert  zwischen  Fr.  50'000.-  und  Fr.  100'000.-  angenommen 
werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss, mit Hinweisen). 
Von diesem Erfahrungswert  ist  auch im vorliegenden Verfahren aus-
zugehen.  Es  sprechen  keine  konkreten  Anhaltspunkte  für  einen 
höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

Eine Parteientschädigung ist  der  unterliegenden Beschwerdeführerin 
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.-- werden der Beschwerdeführerin 
auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft mit dem geleisteten 
Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet. 

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

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4.
Dieses Urteil geht an: 

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die  Vorinstanz  (Ref-Nr.  Int.  Reg.  Nr.  893953  -  Silacryl;  Gerichts-

urkunde)
- das  Eidgenössische  Justiz-  und  Polizeidepartement  (Gerichts-

urkunde)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli Kathrin Bigler

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden (Art. 72 ff.,  90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 
17. Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Rechtsschrift ist  in  einer 
Amtssprache  abzufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung 
mit  Angabe  der  Beweismittel  und  die  Unterschrift  zu  enthalten.  Der 
angefochtene  Entscheid  und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die 
beschwerdeführende  Partei  in  Händen  hat,  beizulegen  (vgl.  Art.  42 
BGG).

Versand: 1. Dezember 2010

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