# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 99b58065-c36d-59a9-b120-a285bcd87d5f
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2012_009
**Docket/Reference:** S2012_009
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/33/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2012_009 

  V e r f ü g u n g   v o m   1 2 .   J u n i   2 0 1 2      

Besetzung 

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter, 
lic. iur. Jakob Zellweger, Erster Gerichtsschreiber 

Verfahrensbeteiligte 

X. AG,  
vertreten durch Rechtsanwalt Philipp Groz und Rechtsanwäl-
tin Sonja Stark-Traber, Schellenberg Wittmer Rechtsanwälte, 
Löwenstrasse 19, Postfach 1876, 8021 Zürich, patentanwalt-
lich beraten durch Dr. Martin Wilming, Hepp Wenger Ryffel 
AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil SG, 

Klägerin 

gegen 

Y.  

Beklagter 

Gegenstand 

Patent/Gebrauchsmuster (vorsorgliche Massnahme) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Der Präsident zieht in Erwägung, 

1. 

Mit Massnahmebegehren vom 8. Juni 2012, hier eingegangen am 11. Ju-
ni 2012, stellte die Klägerin folgende Anträge (act. 1): 

1.a)  Dem  Beklagten  sei  vorsorglich  und  unter  Androhung  der 
Bestrafung  mit  Haft  oder  Busse  wegen  Ungehorsams  gemäss 
Art.  292  StGB  im  Fall  der  Zuwiderhandlung  zu verbieten,  über 
das  österreichische  Gebrauchsmuster  111  sowie  über  die  in-
ternationale  Anmeldung  PCT222  zu  verfügen,  insbesondere 
diese  zu  veräussern,  zurückzuziehen,  einzuschränken,  oder 
Dritten Rechte daran einzuräumen. 

1.b) Das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1.a) vorstehend sei su-
perprovisorisch,  d.h.  ohne  Anhörung  des  Beklagten  zu  erlas-
sen. 

2.a) Es sei ein vom Gericht zu bestimmender Patentanwalt bis 
zur Rechtskraft des Entscheids in der Hauptsache einzusetzen 
und zu beauftragen, alles Notwendige zu tun und nichts zu un-
terlassen,  was  den  Fortbestand  des  österreichischen  Ge-
brauchsmusters  111  sowie  der  internationalen  Anmeldung 
PCT222 in vollem Umfang sichert. 
Insbesondere sei der Patentanwalt zu beauftragen: 

(i) bis spätestens 31. November 2012 die Einleitung der 
nationalen  Phasen  in  denjenigen  Bestimmungsstaaten 
der  internationalen  Anmeldung  PCT222  vorzunehmen, 
welche  der  Beklagte  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  zur  Wei-
terverfolgung  in  Auftrag  gegeben  hat,  zumindest  aber 
beim Europäischen Patentamt unter dem EPÜ; 
(ii) den Beklagten vor der Weltorganisation für geistiges 
Eigentum  (WIPO)  betreffend  die  internationale  Anmel-
dung  PCT222,  vor  dem Europäischen  Patentamt  sowie 
hinsichtlich  aller  Bestimmungsstaaten  der  internationa-
len  Anmeldung  PCT222  gemäss  Ziff.  (i)  vorstehend  zu 
vertreten bzw. vertreten zu lassen; 
(iii)  den  Beklagten  vor  dem  österreichischen  Patentamt 
betreffend das österreichische Gebrauchsmuster 111 zu 
vertreten  bzw.  einen  zu  einer  solchen  Vertretung  be-
rechtigten  österreichischen  Patentanwalt  einzusetzen 
und zu beauftragen. 

2.b) Eventualiter sei der Beklagte vorsorglich und unter Andro-
hung der Bestrafung mit Haft oder Busse wegen Ungehorsams 
gemäss  Art.  292  StGB  im  Fall  der  Zuwiderhandlung  zu  ver-
pflichten, einen vom Gericht zu bestimmenden Patentanwalt bis 
zur  Rechtskraft  des  Entscheids  in  der  Hauptsache  zu  bevoll-
mächtigen  und  zu  beauftragen,  alles  Notwendige  zu  tun  und 

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nichts  zu  unterlassen,  was  den  Fortbestand  des  österreichi-
schen  Gebrauchsmusters  111  sowie  der  internationalen  An-
meldung PCT222 in vollem Umfang sichert. 
Insbesondere sei der Patentanwalt zu beauftragen: 

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(i) bis spätestens 31. November 2012 die Einleitung der 
nationalen  Phasen  in  denjenigen  Bestimmungsstaaten 
der  internationalen  Anmeldung  PCT222  vorzunehmen, 
welche  der  Beklagte  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  zur  Wei-
terverfolgung  in  Auftrag  gegeben  hat,  zumindest  aber 
beim Europäischen Patentamt unter dem EPÜ; 
(ii) den Beklagten vor der Weltorganisation für geistiges 
Eigentum  (WIPO)  betreffend  die  internationale  Anmel-
dung  PCT222,  vor  dem Europäischen  Patentamt  sowie 
hinsichtlich  aller  Bestimmungsstaaten  der  internationa-
len  Anmeldung  PCT222  gemäss  Ziff.  (i)  vorstehend  zu 
vertreten bzw. vertreten zu lassen; 
(iii)  den  Beklagten  vor  dem  österreichischen  Patentamt 
betreffend das österreichische Gebrauchsmuster 111 zu 
vertreten  bzw.  einen  zu  einer  solchen  Vertretung  be-
rechtigten  österreichischen  Patentanwalt  einzusetzen 
und zu beauftragen. 
Die Klägerin sei zu ermächtigen, selbst den vom Gericht 
zu bestimmenden Patentanwalt durch Vorlage des voll-
streckbaren Entscheids im Massnahmeverfahren zu be-
vollmächtigen und zu beauftragen und dadurch die Wil-
lenserklärung  durch  den  Beklagten  gemäss  Rechtsbe-
gehren Ziff. 2.b) vorstehend zu ersetzen. 

2.c) In  Bezug  auf  die Weiterverfolgung  der  internationalen  An-
meldung PCT222 vor dem Europäischen Patentamt unter dem 
EPÜ  seien  die  Kostenfolgen  vorläufig  der  Klägerin  aufzuerle-
gen, unter Vorbehalt einer anderweitigen Aufteilung im Rahmen 
des  Entscheids  in  der  Hauptsache.  Für  allfällige  weitere  bis 
zum  31.  November  2012  vom  Beklagten  zur  Weiterverfolgung 
in  Auftrag  gegebene  Staaten  seien  die  Kostenfolgen  vorläufig 
dem Beklagten aufzuerlegen. 

2.d)  Als  vom  Gericht  zu  bestimmende  Patentanwältin  schlägt 
die  Klägerin  Frau  Dr.  sc.  nat.  H.  von  der  Patent-  und  Marken-
anwaltskanzlei S. AG vor. 

3.  Unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen,  inklusive  Kosten 
des  notwendigerweise  beigezogenen  Patentanwalts  sowie  zu-
züglich Mehrwertsteuer, zu Lasten des Beklagten. 

2. 
Die Klägerin verlangt den Erlass von vorsorglichen Massnahmen vor Ein-
tritt der Rechtshängigkeit der Klage im ordentlichen Verfahren.  

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Strittig  zwischen  den  Parteien  (beide  mit  Sitz,  bzw.  Wohnsitz  in  der 
Schweiz) ist die Berechtigung an einem österreichischen Gebrauchsmus-
ter sowie an einer internationalen PCT-Anmeldung. 

3.  
Art.  26  Abs.  1  und  2  PatGG regelt  die  sachliche  Zuständigkeit  des  Bun-
despatentgerichts wie folgt: 

¹ Das Bundespatentgericht ist ausschliesslich zuständig für: 

a.   Bestandes-  und  Verletzungsklagen  sowie  Klagen  auf  Erteilung 

b.  

c.  

einer Lizenz betreffend Patente; 
die  Anordnung  vorsorglicher  Massnahmen  vor  Eintritt  der 
Rechtshängigkeit einer Klage nach Buchstabe a; 
die  Vollstreckung  seiner  in  ausschliesslicher  Zuständigkeit  ge-
troffenen Entscheide. 

² Es ist zuständig auch für andere Zivilklagen, die in Sachzusammen-
hang  mit  Patenten  stehen,  insbesondere  betreffend  die  Berechtigung 
an  Patenten  oder  deren  Übertragung.  Die  Zuständigkeit  des  Bundes-
patentgerichts schliesst diejenige der kantonalen Gerichte nicht aus. 

Demnach ist das Bundespatentgericht in seinem ausschliesslichen sach-
lichen  Zuständigkeitsbereich  auch  für  vorsorgliche  Massnahmen  vor 
Rechtshängigkeit einer Klage ausschliesslich zuständig. 

Die vorliegende Streitigkeit fällt vom Thema her – Berechtigung an Paten-
ten – indes nicht in die ausschliessliche Zuständigkeit von Art. 26 Abs. 1 
Bst.  a  PatGG,  sondern  in  die  konkurrierende  Zuständigkeit  der kantona-
len  Gerichte  und  des  Bundespatentgerichts  gemäss  Art.  26  Abs.  2 
PatGG. 

Ob  das  Bundespatentgericht  für  diesbezügliche  vorsorgliche  Massnah-
men  vor  Rechtshängigkeit  einer  Klage  zwar  nicht  ausschliesslich,  aber 
konkurrierend mit den kantonalen Gerichten zuständig ist, regelt das Ge-
setz nicht ausdrücklich. 

In  der  Literatur  wird  die  Auffassung  vertreten,  aus  der  ausschliesslichen 
Zuständigkeit gemäss Art. 26 Abs. 1 Bst. b PatGG lasse sich e contrario 
auf eine konkurrierende Zuständigkeit in den Fällen gemäss Art. 26 Abs. 
2  PatGG  schliessen  (Werner  Stieger,  Die  Zuständigkeit  der  Schweizer 
Gerichte  für  Prozesse  über  und  im  Zusammenhang  mit  Patenten  ab 
2011,  sic!  1/2010,  S.  10).  Diese  Schlussfolgerung  dürfte  indes  zu  kurz 
greifen, weil als Alternative  zur ausschliesslichen Zuständigkeit nicht nur 
die  konkurrierende,  sondern  auch  die  fehlende  Zuständigkeit  in  Frage 
kommt. 

Die Botschaft zum PatGG führt aus: "Im Zusammenhang mit patentrecht-
lichen Streitigkeiten spielen die vorsorglichen Massnahmen eine bedeut-
same  Rolle.  Die  Zuständigkeit  eines  kantonalen  Gerichts  wäre  im  Zu-
sammenhang mit der ausschliesslichen Zuständigkeit des Bundespatent-
gerichts nach Buchstabe a nicht sachgerecht und auch nicht prozessöko-
nomisch, da sie die Zersplitterung der in der Regel komplexen Verfahren 

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zur Folge hätte. Die ausschliessliche Zuständigkeit des Bundespatentge-
richts für  vorsorgliche  Massnahmen  im  Rahmen von  Klagen  nach  Buch-
stabe  a  drängt  sich  deshalb  auf,  und  zwar  schon  für  vorsorgliche  Mass-
nahmen  vor  Rechtshängigkeit  der  Hauptsache  (Abs.  1  Bst.  b)"  (BRBot 
PatGG,  BBl  2007,  482).  Die  Botschaft  sieht  demnach  den  Bedarf,  eine 
Zersplitterung,  sprich  die  Durchführung  von  vorprozessualem  Mass-
nahmeverfahren  und  Hauptverfahren  vor  verschiedenen  Gerichten,  zu 
verhindern. 

Das entspricht dem Gedanken, der in Art. 5 ZPO zum Ausdruck kommt: 
Das  Gericht,  welches  als  einzige  kantonale  Instanz  zuständig  ist  -  etwa 
für  Streitigkeiten  im  Zusammenhang  mit  Immaterialgüterrechten  (Art.  5 
Abs. 1 Bst. a ZPO) -, ist auch für die Anordnung vorsorglicher Massnah-
men vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage zuständig (Art. 5 Abs. 2 
ZPO). 

Auf das PatGG angewendet bedeutet dies, dass dort, wo die kantonalen 
Instanzen und das Bundespatengericht konkurrierend zuständig sind (Art. 
26 Abs. 2 PatGG), diese Zuständigkeit sich auch auf die Anordnung vor-
sorglicher  Massnahmen vor  Eintritt  der  Rechtshängigkeit  einer  Klage  er-
strecken  muss,  damit  sich  der  Kläger  mit  seinem  Massnahmebegehren 
an  dasjenige  Gericht  wenden  kann,  an  welchem  er  später  die  Klage  im 
ordentlichen Prozess einzureichen beabsichtigt. 

Die  Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  zum  Erlass  der  vorliegend 
beantragten vorprozessualen Massnahme ist deshalb gegeben. 

4. 
Die Klägerin beantragt den Erlass einer superprovisorischen Massnahme, 
also ohne vorherige Anhörung des Beklagten. 

Die Klägerin macht geltend, ihr stehe das Recht an den Streitschutzrech-
ten  zu.  Der  Beklagte  sei  von  1995  bis  2009  ihr  Arbeitnehmer  gewesen 
(act. 1, Ziff. 13), und melde nun Erfindungen an, die ihr zustünden (act. 1, 
Ziff. 62ff.). Sie stehe mit dem Beklagten auch im Ausland in gerichtlichen 
Auseinandersetzungen (um andere Schutzrechte), und der Beklagte habe 
schon  eine  einstweilige  Verfügung  missachtet  und  sei  deswegen  mit  ei-
f. 121; Urteil Landge-
nem Bussgeld von € 5'000 belegt worden (act. 1, Zif
richt  Köln  vom  25.  November  2011,  act.  1_57).  Die  Klägerin  befürchte, 
dass  der  Beklagte  bei  Zuwarten  mit  der  Anordnung  der  beantragten 
Massnahmen  im  Rahmen  des  Verfahrens  zur  Anmeldung  des  österrei-
chischen  Gebrauchsmusters  bzw.  im  Zusammenhang  mit  der  internatio-
nalen PCT-Anmeldung weitere Schritte unternehmen werde, welche Fak-
ten  zu  Lasten  der  Klägerin  schaffen  und  welche  die  Durchsetzung  der 
klägerischen  Abtretungsansprüche  ganz  oder  teilweise  verunmöglichen 
werden.  Dementsprechend  sei  die  besondere  Dringlichkeit  des  klägeri-
schen Massnahmebegehrens Ziff. 1.a) im Sinne von Art. 265 Abs. 1 ZPO 
ausgewiesen (act. 1, Ziff. 140ff.). 

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5. 
Bei besonderer Dringlichkeit kann das Gericht vorsorgliche Massnahmen 
sofort und ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 
Abs. 1 ZPO). 

In zeitlicher Hinsicht  stellt sich der relevante Sachverhalt gemäss Kläge-
rin wie folgt dar: Im Rahmen der routinemässigen Überwachung der Pa-
tentpublikationen wurde die Klägerin auf die (am 5. Januar 2012 erfolgte 
[act.  1,  Ziff.  19])  Veröffentlichung  der  PCT  Anmeldung  aufmerksam  und 
wandte sich diesbezüglich dann am 21. März 2012 an ihren Patentanwalt. 
Dieser schrieb umgehend den Patentanwalt des Beklagten an, und es er-
folgte  ein  Korrespondenzwechsel  über  die  Frage  der  Diensterfindung 
(act. 1, Ziff. 104 – 108; act. 1_48 - 51). Mit Schreiben vom 19. April 2012 
teilte der Patentvertreter des Beklagten der Klägerin mit: "… dass Y. nach 
jetzigem Stand der Dinge beabsichtigt, die im Betreff genannte internatio-
nale  Patentanmeldung  in  Richtung  der  Laserverglasung  der  äusseren 
Oberfläche des Zahnfrontverblendungskörpers, wie sie z.B. in Anspruch 4 
und auf Seite 2, zweiter Absatz der internationalen Anmeldung dargelegt 
ist, und/oder in Richtung der speziellen Transluzenzen gemäss Anspruch 
6  der  internationalen  Anmeldung  einzuschränken.  Beides  sind  Aspekte, 
welche während der Tätigkeit des Herrn Y. bei X. nicht Thema waren und 
aus der Zeit nach der Tätigkeit von Y. für X. stammen“ (act. 1, Ziff. 109; 
act. 1_52). 

Die Klägerin wusste demnach seit dem Erhalt dieses Schreibens vom 19. 
April  2012,  dass  der  Beklagte  eine  Einschränkung  vorzunehmen  beab-
sichtigte.  Dessen  ungeachtet  hat  sie  mit  der  Stellung  ihres  Massnahme-
begehrens, mit dem sie genau das verhindern will, bis zum 8. Juni 2012 
zugewartet. 

Hätte die Klägerin die Anordnung der Massnahme für so dringlich gehal-
ten, dass keine Zeit für eine Anhörung des Beklagten bleibe, dann hätte 
sie das Massnahmebegehren auch umgehend – jedenfalls innert ein oder 
zwei Wochen – stellen müssen. Hat die Beklagte damit aber sieben Wo-
chen  zugewartet,  dann  ist  sie  offenbar  selbst  nicht  von  einer  besonders 
dringlichen  Angelegenheit  ausgegangen,  und  deshalb  ist  es  ihr  nun  ver-
wehrt, genau diese zu behaupten. 

Dies  führt  zur  Abweisung  des  Antrages  auf  Anordnung  superprovisori-
scher  Massnahmen.    Dem  Beklagten  ist  Frist  zur  Stellungnahme  anzu-
setzen (Art. 253 ZPO). 

6. 
Der Klägerin ist gestützt auf Art. 98 ZPO ein Kostenvorschuss aufzuerle-
gen. 

Seite 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Der Präsident verfügt: 

1.  Der Antrag  der  Klägerin  auf  Erlass  superprovisorischer  Massnahmen 
wird abgewiesen. 

2.  Dem  Beklagten  wird  Frist  bis  28.06.2012  zur  Erstattung  der  schriftli-
chen Massnahmeantwort angesetzt. 

3.  Der  Klägerin  wird  Frist  bis  21.06.2012  zur  Leistung  eines  Kostenvor-
schusses von CHF 20'000.00 angesetzt. 

Diese Verfügung geht an:  

–  Rechtsanwalt  Philipp  Groz  (mit  Gerichtsurkunde,  unter  Beilage  der 

Rechnung Nr. 1185000140)  

–  Y.  (mit  Gerichtsurkunde,  unter  Beilage  des  Massnahmebegehrens 

samt Beilagen)  

St. Gallen, 13.06.2012  

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erster Gerichtsschreiber 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Jakob Zellweger 

Versand: 13.06.2012 

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