# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 2dbc15b6-e53e-5c8a-b0db-aa3e639e7d28
**Source:** Basel-Stadt (BS)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2013-01-02
**Language:** de
**Title:** Basel-Stadt Appellationsgericht 02.01.2013 ZK.2012.19 (AG.2013.2162)
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/BS_Omni/BS_APG_001_ZK-2012-19_2013-01-02.html

## Full Text

Appellationsgericht

  
  des Kantons Basel-Stadt

  

  Besondere zivilrechtliche
  Abteilung

  

 

ZK.2012.19

 

ENTSCHEID

 

vom 2. Januar 2013

 

 

Mitwirkende

 

Dr. Marie-Louise Stamm, Dr. Stephan
Wullschleger, 

Dr. Heiner Wohlfart, Dr. Olivier
Steiner, Prof. Dr. Fritz Rapp

und Gerichtsschreiber lic. iur. André
Equey

 

 

 

Beteiligte

 

X._____                                                                                                    Klägerin

vertreten durch Dr. iur. Christian
Hilti, LL.M., Rechtsanwalt,

und/oder lic. iur. Matthias
Ebneter, LL.M., Rechtsanwalt,

Fraumünsterstrasse 9, Postfach
2441, 8022 Zürich

 

gegen

 

Y._____                                                                                                   Beklagte

vertreten durch lic. iur. Jan Bangert,
Advokat,

und Dr. iur. Daniel Häring,
Advokat,

St. Jakobs-Strasse 41, Postfach
2348, 4002 Basel

 

Gegenstand

 

Klage bei der einzigen
kantonalen Instanz

 

betreffend Patentrecht

Sachverhalt

 

Die X._____ hat
am 29. März 2010 beim Zivilgericht Basel-Stadt gegen die Y._____ auf
Übertragung einer europäischen und einer internationalen Patentanmeldungen
geklagt. Nach einem doppelten Schriftenwechsel hat die Klägerin mit Eingabe vom
23. Dezember 2012 (recte: 2011) beim Zivilgericht die Überweisung des Verfahrens
an das Bundespatentgericht beantragt. Mit Verfügung vom 27. Dezember 2011 hat
das Zivilgericht das Verfahren an das Bundespatentgericht überwiesen. Auf
Antrag der Beklagten hat das Zivilgericht seine Verfügung am 12. Januar 2012 in
Wiedererwägung gezogen und aufgehoben. Mit Verfügung vom 17. Februar 2012 hat
das Zivilgericht festgestellt, dass seine Wiedererwägungsverfügung vom 12.
Januar 2012 mangels Verfahrensherrschaft keine Wirkung entfalten könne, weil
sie in einem Zeitpunkt ergangen sei, in dem das Verfahren mit der Überweisung
der Akten an das Bundespatentgericht bei diesem bereits rechtshängig gemacht
worden sei. Auf einen Antrag der Beklagten auf Begründung seiner Überweisungsverfügung
ist das Zivilgericht am 2. April 2012 nicht eingetreten. In einer Anmerkung hat
es erwogen, dass die Voraussetzungen der Übernahme des Verfahrens durch das
Bundespatentgericht gemäss Art. 41 des Bundesgesetzes über das
Bundespatentgericht (Patentgerichtsgesetz, PatGG; SR 173.41) erfüllt seien und
dieses über seine Zuständigkeit entscheide.

 

Mit Beschwerde
in Zivilsachen hat die Beklagte dem Bundesgericht beantragt, es sei die
Verfügung des Zivilgerichts vom 27. Dezember 2011 aufzuheben, der Antrag der
Klägerin auf Überweisung des Verfahrens an das Bundespatentgericht vom 23. Dezember
2011 abzuweisen und festzustellen, dass das Zivilgericht als einzige kantonale
Instanz weiterhin in der Sache zuständig ist. Eventualiter sei die angefochtene
Verfügung aufzuheben und die Sache an das Zivilgericht zurückzuweisen. Subeventualiter
sei die Verfügung zur Verbesserung an das Zivilgericht zurückzuweisen. Die
Klägerin hat Nichteintreten auf die Beschwerde, eventualiter deren Abweisung,
und Feststellung der Zuständigkeit des Bundespatentgerichts beantragt. Das Bundesgericht
ist auf die Beschwerde nicht eingetreten, weil das Zivilgericht kein oberes kantonales
Gericht im Sinne von Art. 75 Abs. 2 Satz 1 des Bundesgesetzes über das
Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SG 173.110) sei. Da gemäss § 11 des
Gesetzes über die Einführung der Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO;
SG 221.100) seit dem 1. Januar 2011 für Streitigkeiten im Zusammenhang mit
geistigem Eigentum die besondere zivilrechtliche Abteilung des
Appellationsgerichts zuständig sei, hat das Bundesgericht die Sache zur
weiteren Behandlung an das Appellationsgericht überwiesen mit der Feststellung,
dass dieses zu befinden habe, „ob es zur Beurteilung der Streitsache sachlich
zuständig ist oder ob eine Überweisung an das Bundespatentgericht in Frage
kommt“. Das Bundespatentgericht ist vom Bundesgericht angewiesen worden, die
Verfahrensakten dem Appellationsgericht zu übermitteln. Am 13. November 2012
hat das Bundespatentgericht verfügt, dass die Akten dem Appellationsgericht
überwiesen werden und das Verfahren vor dem Bundespatentgericht als erledigt
abgeschrieben wird.

 

Mit Verfügung
des instruierenden Appellationsgerichtspräsidenten vom 10. Dezember 2012 ist
den Parteien mitgeteilt worden, dass vorgesehen sei, ohne weitere Stellungnahmen
der Parteien und ohne Verhandlung aufgrund der vorhandenen Akten über die
Zuständigkeit des Appellationsgerichts bzw. die Überweisung an das Bundespatentgericht
zu entscheiden. Für den Fall, dass sie gleichwohl eine Stellungnahme abgeben
möchten, sind die Parteien aufgefordert worden, dies dem Gericht bis zum 20.
Dezember 2012 mitzuteilen. Mit Eingabe vom 17. Dezember 2012 hat die Beklagte
ihren Antrag dahingehend präzisiert, dass der Antrag der Klägerin auf Überweisung
des Verfahrens an das Bundespatentgericht abzuweisen und das Verfahren vor dem
Appellationsgericht fortzuführen sei, auf eine weitere Stellungnahme verzichtet
und mit Verweis auf die dortigen Ausführungen zur Zuständigkeitsfrage Kopien
ihrer Beschwerde in Zivilsachen vom 7. Mai 2012 und ihrer Bemerkungen zu den
Vernehmlassungen im Verfahren vor dem Bundesgerichts vom 26. Juni 2012
eingereicht. Mit Eingabe vom 18. Dezember 2012 hat die Klägerin der guten Ordnung
halber nochmals den Antrag gestellt, das Verfahren sei wieder an das Bundespatentgericht
zurück zu überweisen, sowie ebenfalls auf eine weitere Stellungnahme verzichtet
und eine Kopie ihrer Beschwerdeantwort vom 11. Juni 2012 im Verfahren vor dem
Bundesgericht eingereicht. Die im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesgericht
ausgetauschten Rechtsschriften enthalten betreffend die Zuständigkeitsfrage im
Wesentlichen eine Wiederholung der bereits vor dem Zivilgericht vorgebrachten
Argumente. Der vorliegende Entscheid ist aufgrund der Akten ergangen.

 

 

Erwägungen

 

1.

Das
Appellationsgericht ist gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung
(Zivilprozessordnung, ZPO; SR 272) i.V.m. § 11 Abs. 1 und Abs. 2 Ziff. 1
EG ZPO zuständig und nach dem Entscheid des Bundesgerichts vom 31. Oktober 2012
verpflichtet, darüber zu entscheiden, ob es zur Beurteilung der Streitsache
sachlich zuständig ist oder ob eine Überweisung an das Bundespatentgericht in
Frage kommt. Über Prozessvoraussetzungen wie die Zuständigkeit entscheidet das
Gericht ab einem Streitwert von CHF 100'000.– als Kammer (§ 11 Abs. 3
i.V.m. § 9 Abs. 2 Ziff. 3 EG ZPO).

 

2.

2.1          Die
Zuständigkeit in Patentstreitigkeiten richtet sich primär nach Art. 26 PatGG.
Das Bundespatentgericht ist gemäss Abs. 1 lit. a dieser Bestimmung unter anderem
ausschliesslich zuständig für Bestandes- und Verletzungsklagen. Nach Art. 26
Abs. 2 PatGG ist es „zuständig auch für andere Zivilklagen, die in Sachzusammenhang
mit Patenten stehen, insbesondere betreffend die Berechtigung an Patenten oder
deren Übertragung. Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts schliesst
diejenige der kantonalen Gerichte nicht aus.“

 

2.2          Die
Parteien haben sich zu den Fragen, ob die vorliegende Streitsache in die
ausschliessliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts nach Art. 26 Abs. 1
PatGG oder in die konkurrierenden Zuständigkeiten des Bundespatentgerichts und
des kantonalen Gerichts nach Art. 26 Abs. 2 PatGG fällt und ob bei konkurrierenden
Zuständigkeiten die klagende Partei ein Wahlrecht auch bei übergangsrechtlichen
Fällen hat oder nicht, geäussert in ihren Eingaben vom 23. Dezember 2012
(recte: 2011) und 25. Januar 2012. Sie vertreten diesbezüglich unterschiedliche
Auffassungen. Nach Ansicht der Klägerin handelt es sich bei ihrer vorliegenden
Abtretungsklage um eine Bestandesklage dinglicher Natur. Die Abtretungsklage
setze die Anwendung materiellen Patentrechts voraus und unterscheide sich damit
von Klagen, welche die Berechtigung am Patent aufgrund von Vorgängen ausserhalb
des Patentrechts zum Gegenstand haben (Eingabe der Klägerin vom 23. Dezember 2012
[recte: 11]). Die Beklagte teilt die Auffassung der Klägerin insoweit, als es
sich vorliegend um eine Abtretungsklage handle. Im Gegensatz zur Klägerin ist
die Beklagte aber der Meinung, dass die Abtretungsklage keine in die
ausschliessliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts nach Art. 26 Abs. 1
lit. a PatGG fallende Bestandesklage sei, sondern eine Zivilklage,
die in Sachzusammenhang mit Patenten stehe, insbesondere betreffend die
Berechtigung an Patenten oder deren Übertragung. Die Klage auf Übertragung der
Patentanmeldung vom 29. März 2010 falle deshalb unter Art. 26 Abs. 2 PatGG, der
bloss eine alternative Zuständigkeit des Bundespatentgerichts vorsehe. Da die
Klägerin ihre Klage bereits am 29. März 2010 beim Zivilgericht rechtshängig
gemacht habe, stehe ihr kein Wahlrecht zwischen dem kantonalen Gericht und dem
Bundespatentgericht zu. Die Übergangsregelung von Art. 41 PatGG sei lückenhaft
und erfasse nur die Fälle ausschliesslicher Zuständigkeit des Bundespatentgerichts
gemäss Art. 26 Abs. 1 PatGG, nicht aber diejenigen paralleler Zuständigkeit
gemäss Art. 26 Abs. 2 PatGG. Mangels abweichender gesetzlicher Bestimmung
bestimme sich die Zuständigkeit für die vor dem Inkrafttreten von
Art. 26 PatGG rechtshängig gemachte Klage nach Art. 5 ZPO. Es gelte
der Grundsatz, dass die Rechtshängigkeit die Zuständigkeit des befassten
Gerichts perpetuiere. Das Gericht, bei dem eine Klage rechtshängig gemacht
worden ist, bleibe zuständig, und zwar in sachlicher wie in örtlicher Hinsicht
(Eingabe der Beklagten vom 25. Januar 2012). Zusammenfassend sind beide
Parteien der Auffassung, dass die Klage vom 23. März 2010 eine Abtretungsklage
ist. Das Klagbegehren lautet auf Übertragung von Patentanmeldungen auf die
Klägerin. Die Klägerin ordnet diese Abtretungsklage den Bestandesklagen mit
ausschliesslicher Zuständigkeit des Bundespatentgerichts zu, die Beklagte den
anderen Zivilklagen, die in Sachzusammenhang mit Patenten stehen, insbesondere
betreffend die Berechtigung an Patenten oder deren Übertragung, mit parallelen
Zuständigkeiten des Bundespatentgerichts und des kantonalen Gerichts. Die Frage
der Zuständigkeit hat das Gericht von Amtes wegen und unabhängig von den
Anträgen der Parteien zu prüfen.

 

2.3          Zunächst
zu entscheiden ist die Frage des Wahlrechts bei übergangsrechtlichen Fällen:
Kann die Klägerin bei konkurrierenden Zuständigkeiten des Bundespatentgerichts
und des kantonalen Gerichts gemäss Art. 26 Abs. 2 PatGG das zuständige Gericht
auch dann wählen, wenn sie ihre Klage vor Inkrafttreten dieser Bestimmung
eingereicht hat, so ist aufgrund der mit dem Antrag auf Verfahrensüberweisung
vom 23. Dezember 2012 (recte: 2011) von der Klägerin getroffenen Wahl das
Bundespatentgericht für die vorliegende Klage zuständig, wenn diese als in Sachzusammenhang
mit Patenten stehende andere Zivilklage qualifiziert wird. Im Falle der
Qualifikation als Bestandesklage ergibt sich die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts
aus Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG, dessen Anwendbarkeit aufgrund der Übergangsbestimmung
von Art. 41 PatGG unbestritten ist. Da die Zuständigkeit, die sich aus der auf
Art. 26 Abs. 2 PatGG gestützten Wahl ergibt, mit der ausschliesslichen
Zuständigkeit des Bundespatentgerichts gemäss Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG für Bestandes-
und Verletzungsklagen zusammentrifft, muss bei Bejahung der Wahlmöglichkeit
nicht mehr geprüft werden, ob die Klage vom 29. März 2010 als Bestandesklage
oder als eine andere Zivilklage, die in Sachzusammenhang mit Patenten steht, zu
beurteilen ist. In diesem Fall kann die Klage auf alle Fälle vom Bundespatentgericht
entschieden werden, unabhängig davon, ob es sich dabei um eine Bestandesklage
oder um eine in Sachzusammenhang mit Patenten stehende andere Zivilklage
handelt.

 

3.

3.1

3.1.1      Die
Beklagte verneint die Wahlmöglichkeit des Klägers, wenn wie hier die Klage vor
Inkrafttreten des PatGG rechtshängig geworden ist. Es gelte der Grundsatz, dass
die Rechtshängigkeit die Zuständigkeit des befassten Gerichts perpetuiere.
Dieser Grundsatz kommt hier allerdings gerade nicht zur Anwendung. Im Zeitpunkt
der Einreichung der Klage am 23. März 2010 hat noch das bisherige kantonale
Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht gegolten. Gemäss dem Gesetz betreffend
Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes und des Vollziehungsgesetzes zum
Urheberrechtsgesetz sowie betreffend Vollziehung des Bundesgesetzes über den
unlauteren Wettbewerb (SG 216.200) ist für die vorliegende Klage damals noch
das Zivilgericht und damit ein unteres Gericht als einzige kantonale Instanz
zuständig gewesen. Gemäss Art. 75 Abs. 2 BGG muss es sich bei der letzten und
im vorliegenden Fall einzigen kantonalen Instanz um ein oberes Gericht handeln.
Die den Kantonen zur Anpassung ihrer Bestimmungen an diese bundesrechtliche
Vorgabe in Art. 130 Abs. 2 BGG gewährte Übergangsfrist ist mit dem
Inkrafttreten der ZPO am 1. Januar 2011 abgelaufen (BGer 4A_257/2012 vom 31.
Oktober 2012 E. 1.3.1; BGer 4A_308/2011 vom 19. Januar 2012 E. 1.2). Die
vorliegende Streitigkeit hätte deshalb ab dem 1. Januar 2011 dem Appellationsgericht
als nach § 11 Abs. 2 Ziff. 1 EG ZPO für Streitigkeiten im
Zusammenhang mit geistigem Eigentum gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO zuständiger
einziger kantonaler Instanz überwiesen und fortan von diesem behandelt und
erstinstanzlich beurteilt werden müssen, was mit den im Zeitpunkt des Eintritts
der Rechtshängigkeit geltenden gesetzlichen Grundlagen nicht übereinstimmt. Der
von der Beklagten angerufene Grundsatz spielt damit vorliegend offensichtlich
nicht.

 

3.1.2      Ergänzend
führt die Beklagte an, dass die Klage sich sowohl auf Patentrecht als auch auf
das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) stütze. Eine
Klagenhäufung von Ansprüchen aus Patentrecht und aus dem UWG sei vor dem
Bundespatentgericht nicht möglich, weshalb die Sache vom Zivilgericht zu
beurteilen sei. Dazu ist festzuhalten, dass die Klägerin ihre Ansprüche primär
auf Patentrecht stützt und das UWG nur sekundär respektive als „erst
recht“-Begründung anruft. Das Bundespatentgericht kann die Rechtsbegehren der
Klägerin daher vollständig unter patentrechtlichen Aspekten beurteilen. Seine
von der Beklagten behauptete Unzuständigkeit zur Beurteilung der
wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkte könnte höchstens dazu führen, dass es
diesbezüglich auf die Klage nicht eintritt. Sind die Voraussetzungen einer
Klagenhäufung nicht erfüllt, so hat das angerufene Gericht nur diejenigen
Rechtsbegehren mit einem Nichteintretensentscheid zurückzuweisen, die nicht
seiner Beurteilung unterliegen (vgl. Bessenich/Bopp,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO,
Zürich/Basel/Genf 2010, Art. 90 ZPO N 10). Im Übrigen erscheint es bereits
fraglich, ob im vorliegenden Fall überhaupt eine Klagenhäufung im Sinne von
Art. 90 ZPO oder nicht vielmehr bloss mehrere rechtliche Begründungen für
denselben prozessualen Anspruch vorliegen. Bei der (objektiven) Klagenhäufung
handelt es sich um die Kumulierung mehrerer verschiedener Streitgegenstände in
einer Klage. Davon zu unterscheiden ist die Angabe mehrerer Gründe,
insbesondere Anspruchsgrundlagen, für denselben Streitgegenstand bzw.
prozessualen Anspruch (Oberhammer,
Basler Kommentar ZPO, Basel 2010, Vor Art. 84-90 ZPO N 13 und Art. 90 ZPO N 1).
Dabei wird der Streitgegenstand durch das Rechtsbegehren und den vom Kläger
behaupteten Lebenssachverhalt bestimmt (Oberhammer,
a.a.O., Vor Art. 84-90 ZPO N 9). Für den Fall, dass die Klägerin bloss
denselben prozessualen Anspruch patent- und wettbewerbsrechtlich begründet, ist
nicht ersichtlich, weshalb das für dessen Beurteilung zuständige Bundespatentgericht
nicht auch das UWG anwenden dürfte.

 

3.2          Die
Beklagte macht weiter geltend, die Übergangsregelung von Art. 41 PatGG sei
für Fälle paralleler Zuständigkeiten nicht klar. Klarheit sei aber Voraussetzung
dafür, dass eine neue gesetzliche Bestimmung eine bisherige Zuständigkeit derogieren
könne. Art. 41 PatGG lautet folgendermassen: „Das Bundespatentgericht
übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der Verfahren, die beim
Inkrafttreten dieses Gesetzes bei kantonalen Gerichten hängig sind, sofern die
Hauptverhandlung noch nicht durchgeführt worden ist.“ Nach Auffassung der
Beklagten ist diese Bestimmung für Fälle ausschliesslicher Zuständigkeit des
Bundespatentgerichts klar und anwendbar. Nicht klar und deshalb nicht anwendbar
soll sie dagegen für Fälle paralleler Zuständigkeiten sein. Dieser Ansicht kann
nicht gefolgt werden. Die Formulierung in Art. 41 PatGG „sofern es zuständig
ist“, ist für die beiden Konstellationen von Art. 26 Abs. 1 und Abs. 2 PatGG
gleich klar. Verlangt wird die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts. Es wird
weder eine ausschliessliche vorausgesetzt noch eine parallele ausgeschlossen.
Nachdem weder der Gesetzestext, z.B. mit dem Begriff „sofern es ausschliesslich
zuständig ist“, noch die Materialien (vgl. Botschaft zum Patentgerichtsgesetz
vom 7. Dezember 2007 BBl 2008 455) einen Hinweis auf eine Einschränkung des
Anwendungsbereichs der Übergangsbestimmung enthalten, ist nicht ersichtlich,
weshalb die konkurrierende Zuständigkeit davon ausgeschlossen sein sollte. Dies
stimmt auch mit der Beurteilung von Thouvenin
überein. Dieser befasst sich unter dem Titel „Bundespatentgericht:
Verfahrensfragen am Übergang in eine neue Ära“ mit dem Übergangsrecht und
stellt u.a. fest: „Bei konkurrierender Zuständigkeit von Bundespatentgericht
und kantonalen Gerichten (Art. 26 Abs. 2 PatGG) hat der Kläger die Wahl, bei
welchem Gericht er klagen will. Diese Wahl muss ihm auch offen stehen, wenn das
Verfahren vor dem 1. Januar 2012 eingeleitet worden ist. Andernfalls würde
die Übergangsbestimmung nur auf den Bereich der ausschliesslichen, nicht aber
auf denjenigen der konkurrierenden Zuständigkeit des Bundespatentgerichts Anwendung
finden, was sich weder mit dem Wortlaut von Art. 41 PatGG noch mit Sinn
und Zweck der Norm vereinbaren liesse“ (Thouvenin,
sic! 2011 479 S. 483). Der Grundgedanke, welcher der Übergangsbestimmung
zugrunde liegt, besteht darin, die bei Inkrafttreten des PatGG rechtshängigen
Patentverfahren möglichst weitgehend vom Bundespatentgericht übernehmen zu lassen
(Thouvenin, a.a.O., S. 481). Die
Feststellung von Thouvenin ist wie
dargelegt richtig und von der Beklagten nicht widerlegt worden. Daraus folgt,
dass das Appellationsgericht zur Beurteilung der Klage vom 23. März 2010
sachlich nicht zuständig ist und eine Überweisung der Streitigkeit an das
Bundespatentgericht in Frage kommt.

 

4.

Nachdem der
Bestand des Wahlrechts gemäss Art. 26 Abs. 2 PatGG auch für übergangsrechtliche
Fälle zu bejahen ist, kann die Frage, ob die vorliegende Klage unter Abs. 1
oder 2 von Art. 26 PatGG zu subsumieren ist, offen bleiben. Dennoch sei an
dieser Stelle festgehalten, dass die besseren Argumente für die Subsumtion der
Abtretungsklage unter Art. 26 Abs. 1 PatGG sprechen dürften. Gemäss Heinrich ist die Abtretungsklage des
originären Erwerbers des Rechts auf das Patent gemäss Art. 29 ff.
PatG als Bestandesklage im Sinne von Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG zu qualifizieren
(Heinrich, Kommentar zum
Schweizeischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des
Europäischen Patentübereinkommens, 2. Aufl., Bern 2010, Art. 76 PatG N 5). Er
begründet dies damit, dass das Bundespatentgericht ausschliesslich zuständig
sei für Klagen, die nach ihrem Rechtsbegehren und ihrer Begründung die
Anwendung des materiellen Patentrechts erfordern, dass die Abtretungsklage eine
erfinderrechtliche Klage sei und als solche zum Kern des materiellen
Patentrechts gehöre und dass die Abtretungsklage im Unterschied zu Klagen betreffend
die Übertragung von Patenten dinglichen Charakter habe (Heinrich, a.a.O., Art. 76 PatG N 4 f.). Auch Marbach ordnet die Übertragungsklagen
den Bestandesklagen zu (Marbach,
in: von Büren/Marbach/Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl.,
Bern 2008, Überschrift vor N 930 und 937). Für die Auffassung von Heinrich und Marbach sprechen gute Gründe. Insbesondere ist das Thema der
Abtretungsklage praktisch dasselbe wie dasjenige einer Nichtigkeitsklage. Zudem
hat in einem Entscheid betreffend die internationale Zuständigkeit auch das
Bundesgericht festgestellt, dass als Bestandesklagen nach schweizerischem Verständnis
insbesondere Klagen gelten, „welche die materielle Gültigkeit oder die Zuständigkeit
an Schutzrechten zum Gegenstand haben“ [Hervorhebung hinzugefügt] (BGE 132
III 579 E. 3.2 S. 582 zu Art. 16 Ziff. 4 aLugÜ). Gemäss Stieger ergibt sich aus der in Art. 26 Abs. 2 PatGG
verwendeten Formulierung „andere Zivilklagen, die in Sachzusammenhang mit
Patenten stehen, insbesondere betreffend die Berechtigung an Patenten oder
deren Übertragung“ [Hervorhebung hinzugefügt], dass Klagen betreffend die
subjektive Berechtigung an Patenten, Patentanmeldungen oder Erfindungen und
damit die Patentabtretungsklage gemäss Art. 29 ff. PatG in die konkurrierende Zuständigkeit
des Bundespatentgerichts fallen (Stieger,
a.a.O., S. 11 f.). Dieses Wortlautargument ist keineswegs zwingend. Mit den
Klagen betreffend die Berechtigung an Patenten oder deren Übertragung können
auch bloss Klagen gemeint sein, die auf gesetzlicher (insbesondere Erbrecht)
oder vertraglicher (insbesondere Art. 332 Abs. 2 Schweizerisches
Obligationenrecht [OR; SR 220]) Grundlage derivativ erworbene Berechtigungen an
Patenten oder die rechtsgeschäftliche Übertragung von Patenten zum Gegenstand
haben (vgl. Heinrich, a.a.O., Art.
76 PatG N 5 und 8). Gemäss der Botschaft des Bundesrates gilt Art. 26 Abs. 2
PatGG insbesondere für „vertragsrechtliche Klagen, die sich auf Fragen
der Erfüllung eines Übertragungs- oder Lizenzvertrags beziehen oder
Streitigkeiten um die Inhaberschaft und Vergütung von Arbeitnehmererfindungen
betreffen“ [Hervorhebung hinzugefügt] (Botschaft zum Patentgerichtsgesetz vom
7. Dezember 2007 BBl 2008 455 S. 483; vgl. auch die ähnliche Formulierung bei Aschmann/Weissenberger, Bundespatentgericht
auf der Zielgeraden? Fragen zum Gesetzesentwurf, sic! 2008 846 S. 851). Daraus
kann jedoch nicht geschlossen werden, dass Streitigkeiten um die Inhaberschaft
am Recht auf das Patent nach dem Willen des historischen Gesetzgebers auch
unabhängig von einem Vertrags- bzw. Arbeitsverhältnis unter diese Bestimmung zu
subsumieren sind. Die Feststellung in der Botschaft, Klagen, „welche die
Anwendung materiellen Patentrechts bedingen“, seien gemäss Art. 26 Abs. 1 PatGG
ausschliesslich vom Bundespatentgericht zu beurteilen (Botschaft, a.a.O., S.
483; gl. M. Heinrich, a.a.O., Art.
76 PatG N 4 f.), spricht eher für das Gegenteil. So betrifft insbesondere
die Abtretungsklage gemäss Art. 29 ff. PatG offenkundig Fragen des „materiellen
Patentrechts“ (Heinrich, a.a.O.,
Art. 76 PatG N 5; so auch Stieger,
Die Zuständigkeit der Schweizer Gerichte für Prozesse über und im Zusammenhang
mit Patenten, sic! 2010 3 S. 6, der allerdings den Begriff des „materiellen
Patentrechts“ für die Abgrenzung der Zuständigkeit ablehnt).

Demgemäss erkennt
das Appellationsgericht:

 

://:        Die Streitigkeit wird dem Bundespatentgericht
zur weiteren Behandlung übergeben.

 

Dieser Entscheid wird den Parteien und dem Bundespatentgericht zugestellt.

 

 

 

APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT

 

Der Gerichtsschreiber

 

 

 

lic. iur. André Equey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung

 

Gegen diesen
Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes
[BGG] innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Zivilsachen
erhoben werden. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten gilt dies nur dann,
wenn der Streitwert die Beschwerdesumme gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. a oder b BGG
erreicht (CHF 15'000.– bei Streitigkeiten aus Miete oder Arbeitsverhältnis
bzw. CHF 30'000.– in allen übrigen Fällen) oder wenn sich eine Rechtsfrage
von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht
dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an
deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels
entscheidet das Bundesgericht. 

 

Ob an Stelle der
Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die
subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG),
ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl
Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide
Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.