# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** cdbdbbad-712c-561a-8cd0-599cbc5a12fa
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2016-03-17
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 17.03.2016 B-5119/2014
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-5119-2014_2016-03-17.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
  
 

 

 

  

 
 Abteilung II 

B-5119/2014 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  1 7 .  M ä r z  2 0 1 6  

Besetzung 
 Richter David Aschmann (Vorsitz), 

Richterin Maria Amgwerd, Richter Pietro Angeli-Busi,  

Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska. 
 

 
 

Parteien 
 Meda Pharma S.à.r.l.,  

43, avenue John Fitzgerald Kennedy,  

LU-1855 Luxembourg,  

vertreten durch Isler & Pedrazzini AG,  

Gotthardstrasse 53, Postfach 1772, 8027 Zürich,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

Novartis AG,  

Lichtstrasse 35, 4002 Basel,  

vertreten durch Schneider Feldmann AG, 

Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich,  

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,  

Vorinstanz.  

 
 

 
 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 12695 

CH 444'970 VISUDYNE / CH 632'743 VIVADINE. 

 

B-5119/2014 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke CH 632'743  

VIVADINE, die am 2. August 2012 hinterlegt und von der Vorinstanz am 

9. August 2012 auf der Datenbank Swissreg veröffentlicht wurde. Zum An-

meldezeitpunkt beanspruchte die Marke Schutz u.a. für folgende Waren: 

5 Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygiene-

präparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Er-

zeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Baby-

kost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Ver-

bandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche 

Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tie-

ren; Fungizide, Herbizide.  

B.  

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz 

am 2. November 2012 Widerspruch und beantragte teilweisen Widerruf der 

angefochtenen Marke im Umfang der Waren "pharmazeutische Erzeug-

nisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungs-

mittel für Menschen; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel" in 

Klasse 5. Dabei stützte sie sich auf ihre Marke CH 444'970 VISUDYNE, 

die am 30. Juli 1997 hinterlegt wurde und u.a. für folgende Waren registriert 

ist: 

5 Pharmazeutische Präparate. 

Zur Begründung führte die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen aus, zwi-

schen den beanspruchten Waren bestehe Gleichartigkeit und teilweise 

Identität. Drei von vier Silben der Zeichen seien gleich, weshalb eine Zei-

chenähnlichkeit in Schrift und Klang vorliege. Da es sich beidseits um Fan-

tasiezeichen handle, sei kein unterschiedlicher Sinngehalt auszumachen. 

Entsprechend bestehe eine Verwechslungsgefahr.  

C.  

Die Beschwerdeführerin beantragte in ihrer Stellungnahme vom  

30. April 2013 die Abweisung des Widerspruchs und erhob die Einrede des 

Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.  

Replicando reichte die Beschwerdegegnerin zwecks Gebrauchsnachwei-

ses Belege ein, unter anderem die Zulassungsbescheinigung des Schwei-

zerischen Heilmittelinstituts Swissmedic für ein unter der Marke  

B-5119/2014 

Seite 3 

VISUDYNE vertriebenes Arzneimittel vom 9. September 2009 sowie di-

verse Rechnungen von 2008 bis 2011.  

Duplicando brachte die Beschwerdeführerin vor, die eingereichten Beweis-

mittel belegten lediglich den Gebrauch der Widerspruchsmarke für ein Pul-

ver zur Herstellung einer Infusionslösung zwecks Behandlung einer Augen-

krankheit, weswegen die Widerspruchsmarke nur in diesem Umfang ge-

schützt sei. Zwischen den von beiden Marken beanspruchten Waren be-

stehe höchstens eine entfernte Gleichartigkeit. Zudem habe die Wider-

spruchsmarke aufgrund des beschreibenden Bestandteils VISU eine ge-

ringe Kennzeichnungskraft. Aufgrund der abweichenden zweiten Silbe und 

dem unterschiedlichen Sinngehalt sei die Zeichenähnlichkeit gering. Da es 

sich bei den beanspruchten Waren um teure, verschreibungspflichtige Pro-

dukte handle, sei von einer hohen Aufmerksamkeit der Abnehmer auszu-

gehen. Da somit bereits geringe Unterschiede einen hinreichenden Ab-

stand herstellten, liege keine Verwechslungsgefahr vor.  

D.  

Mit Eingabe vom 8. Mai 2014 beantragte die Beschwerdeführerin folgende 

Einschränkung des Warenverzeichnisses in Klasse 5:  

5 Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeutische Er-

zeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behand-

lung von Augenkrankheiten; veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hy-

gienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und 

Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Ba-

bykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, 

Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche 

Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tie-

ren; Fungizide, Herbizide. 

Durch die Einschränkung des Warenverzeichnisses bestehe keine Wa-

renidentität mehr, was bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zu be-

rücksichtigen sei.  

Die Vorinstanz publizierte das eingeschränkte Warenverzeichnis am 8. Mai 

2014. 

E.  

Mit Entscheid vom 14. Juli 2014 schrieb die Vorinstanz den Widerspruch 

betreffend die aus dem Register der angefochtenen Marke gelöschten Wa-

ren ("pharmazeutische Erzeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie 

und zur Behandlung von Augenkrankheiten") als gegenstandslos ab. Für 

B-5119/2014 

Seite 4 

die verbleibenden Waren der Klasse 5 ("Pharmazeutische Erzeugnisse, 

ausgenommen pharmazeutische Erzeugnisse zur Verwendung in der Oph-

talmologie und zur Behandlung von Augenkrankheiten; Hygienepräparate 

für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für 

medizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Pflaster, 

Verbandmaterial; Desinfektionsmittel") hiess sie den Widerspruch gut und 

widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke in diesem Umfang. Die 

Beschwerdegegnerin habe den Gebrauch der Widerspruchsmarke für eine 

"Infusionslösung zur Behandlung von subfovealen choroidalen Neovasku-

larisationen am Auge", jedoch nicht gleichzeitig für den Oberbegriff der 

pharmazeutischen Präparate in Klasse 5 glaubhaft gemacht. Zwischen den 

von beiden Marken beanspruchten Waren bestehe trotz unterschiedlicher 

Indikationen und Darreichungsformen der pharmazeutischen Erzeugnisse 

Gleichartigkeit. Eine Zeichenähnlichkeit sei bei identischer Silbenzahl so-

wie gleichem Anfang und Ende der Zeichen ebenfalls gegeben. Die Ver-

kehrskreise ordneten den Zeichen keinen bestimmten Sinngehalt zu, son-

dern fassten diese als Fantasiezeichen auf. Aufgrund des daraus folgen-

den durchschnittlichen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke, der Wa-

rengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit sei eine Verwechslungsgefahr zu 

bejahen. 

F.  

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 12. September 

2014 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, es 

seien die Ziffern 2, 3 und 5 der angefochtenen Verfügung vom 14. Juli 2014 

aufzuheben und der Widerspruch sei im Umfang der verbleibenden ange-

griffenen Waren ("Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharma-

zeutische Erzeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Be-

handlung von Augenkrankheiten; Hygienepräparate für medizinische Zwe-

cke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische Zwecke, 

Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Pflaster, Verbandmaterial; Des-

infektionsmittel") abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu 

Lasten der Beschwerdegegnerin. Zur Begründung führte sie aus, ange-

sichts der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren – einer teu-

ren und rezeptpflichtigen Infusionslösung – setzten sich die relevanten Ab-

nehmer aus Fachkreisen mit hoher Aufmerksamkeit zusammen. Aufgrund 

der Unterschiede in Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt der Zeichenan-

fänge VISU und VIVA sei eine Zeichenähnlichkeit zu verneinen. Zudem 

verfüge die Widerspruchsmarke über einen geringen Schutzumfang, da 

B-5119/2014 

Seite 5 

der Bestandteil VISU freihaltebedürftig und der Bestandteil DYNE verwäs-

sert sei. Im Ergebnis seien die Unterschiede zwischen den Zeichen ausrei-

chend, um eine Verwechslungsgefahr zu beseitigen.  

G.  

Mit Vernehmlassung vom 5. Januar 2015 beantragte die Vorinstanz die 

kostenfällige Abweisung der Beschwerde und hielt an der Verwechselbar-

keit der beiden Zeichen fest. Zur Bestimmung der relevanten Abnehmer-

kreise sei entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht nur das Wa-

renverzeichnis der Widerspruchsmarke, sondern auch dasjenige der ange-

fochtenen Marke relevant. Diese beanspruche Waren, die sich nicht nur an 

Fachkreise, sondern auch an Durchschnittsverbraucher mit einer durch-

schnittlichen Aufmerksamkeit richteten.  

H.  

Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Beschwerdeantwort vom 5. Ja-

nuar 2015 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Die Abnehmer-

kreise seien aufgrund des Warenverzeichnisses beider Marken zu bestim-

men. Die von der angefochtenen Marke beanspruchten pharmazeutischen 

Präparate richteten sich an die Endverbraucher mit einer höheren Aufmerk-

samkeit und nicht an die Fachkreise. Bei den übrigen, von der angefochte-

nen Marke beanspruchten Waren handle es sich um Massenartikel des 

täglichen Bedarfs, die mit geringer Aufmerksamkeit erworben würden. Zwi-

schen den beanspruchten Waren bestehe Gleichartigkeit und aufgrund der 

Übereinstimmung in drei von vier Silben liege auch eine Zeichenähnlichkeit 

vor. Den Zeichenbestandteilen VIVA und VISU komme kein offensichtlicher 

Sinngehalt zu, da von den Abnehmern keine Lateinkenntnisse zu erwarten 

und die Zeichen in ihrer Gesamtheit zu betrachten seien. Mangels be-

schreibenden Sinngehalts verfüge die Widerspruchsmarke über eine ge-

wöhnliche Kennzeichnungskraft. Im Ergebnis sei eine Verwechslungsge-

fahr zu bejahen. 

I.  

Replicando und duplicando hielten die Parteien an ihren Ausführungen 

fest.  

J.  

Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öf-

fentlichen Verhandlung. 

B-5119/2014 

Seite 6 

K.  

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-

weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen. 

 
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden 

gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig 

(Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 

[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widerspruchsgegnerin 

am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefoch-

tene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Ver-

waltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 

172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben 

(Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig 

geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten. 

2.  

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere 

Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-

che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass 

sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver-

bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 

1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und 

Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher 

sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 

E. 2.c "Orfina"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellge-

setz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der mass-

gebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-

marke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des 

BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen 

"Gallo/Gallay (fig.)"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schwei-

zerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und inter-

nationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.). 

2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-

hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 

21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay (fig.)"), soweit aufgrund einer Nicht-

gebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer 

B-5119/2014 

Seite 7 

B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD (fig.); GALLUS  

JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar 

Markenschutzgesetz (MSchG) [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N. 235; WILLI, 

a.a.O., Art. 3 N. 37). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Ab-

nehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung 

ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden an-

gesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben 

Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines ge-

meinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 

vom 2. Februar 2012 E. 2.5 Lido Champs-Elysées Paris (fig.)/Lido  

Exclusive Escort (fig.); B-5830/ 2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 fünf Streifen 

(fig.)/fünf Streifen [fig.]; B˗4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 Efe 

(fig.)/Eve; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 35). Für die Annahme gleichartiger Waren 

und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der 

gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-

how, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der 

Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des 

BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding (fig.)"; 

B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG, 

Art. 3 N. 221 ff.). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-

Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer  

B-5073/2011 E. 2.6 Lido Champs-Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort 

(fig.); JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 242).  

2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der 

Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11) 

sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, 

basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a 

"Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; MARBACH, Markenrecht, 

in: von Büren/David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-

bewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009. N. 867 [nachfolgend: SIWR]; 

DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel 

eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Ur-

teile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; 

B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex (fig.)"). 

2.4 Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild 

und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 

E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, SIWR, N. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im 

Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der Eidge-

nössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 

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Seite 8 

2006, in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; WILLI, a.a.O., Art. 3 

N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aus-

sprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schrift-

bild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die 

Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c 

"Radion"). 

2.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der 

Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-

rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-

sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-

rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ei-

nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mit-

telbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar ausei-

nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Marken-

inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer 

B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013 

vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay (fig.)"; JOLLER, MSchG, Art. 3 

N. 22 f.). 

2.6 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei-

ner Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die 

Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 

445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 

E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD (fig.)"). Starke Marken sind das Er-

gebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und ver-

dienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a 

"Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 

E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Ver-

wechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Unter-

suchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen 

im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Me-

dien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).  

2.7 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner 

als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheide-

nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen 

(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, 

deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Ur-

teile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump (fig.)/ 

Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/ 

B-5119/2014 

Seite 9 

Regulat (fig.)"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Ei-

genschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wir-

kungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Ver-

kehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstan-

den werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 

II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 

13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzumfang ist in der Regel 

schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfass-

ten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind 

(Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo";  

B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.).  

3.  

3.1 Die Vorinstanz hielt den rechtserhaltenden Gebrauch der Wider-

spruchsmarke in der Schweiz nach Prüfung der von der Beschwerdegeg-

nerin eingereichten Belege für eine "Infusionslösung zur Behandlung von 

subfovealen choroidalen Neovaskularisationen am Auge auf ärztliche oder 

tierärztliche Verschreibung", nicht jedoch auch für den Oberbegriff der 

pharmazeutischen Präparate in Klasse 5 für glaubhaft gemacht.  

3.2 Der Vorinstanz ist zwar darin zuzustimmen, dass aus dem Gebrauch 

der Widerspruchsmarke für eine spezifische Infusionslösung nicht auf den 

Gebrauch für den weiten Oberbegriff der "pharmazeutischen Präparate" 

geschlossen werden kann, da das betreffende Produkt für den gesamten 

Oberbegriff nicht typisch ist. Indessen beschränkt das Gebrauchserforder-

nis von Art. 11 MSchG den Schutz der Marke nicht auf den vergangenen 

Gebrauch, an den es anknüpft. Vielmehr muss eine während der Karenz-

frist erfolgte Gebrauchshandlung eine rechtserhaltende Wirkung über die 

konkret beanspruchten Waren hinaus auch für einen zu erwartenden künf-

tigen Gebrauch haben. Für die Bestimmung des Schutzumfangs ist der 

bisherige Gebrauch folglich auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleis-

tungen zu verallgemeinern, deren künftigen Gebrauch er nahelegt und er-

warten lässt (Urteile des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3  

"Gadovist/Gadogita"; B-6375/2011 vom 12. August 2013 E. 2.2 "Fucidin/ 

Fusiderm"). Im Sinne der sog. erweiterten Minimallösung lässt sich der Ge-

brauch der Widerspruchsmarke unter Berücksichtigung einer naheliegen-

den künftigen Entwicklung auf "pharmazeutische Präparate zur Behand-

lung von Augenkrankheiten" ausweiten.  

B-5119/2014 

Seite 10 

4.  

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch 

stehenden Waren zu bestimmen. Während die Beschwerdeführerin vor-

bringt, die Verkehrskreise seien anhand der von der Widerspruchsmarke 

rechtserhaltend gebrauchten Waren zu bestimmen und setzten sich somit 

aus Fachkreisen mit erhöhter Aufmerksamkeit zusammen, stellen sich die 

Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin auf den Standpunkt, relevant 

seien die Warenverzeichnisse sowohl der widersprechenden als auch der 

angefochtenen Marke. Damit sei auf das Verständnis nicht nur der Fach-

kreise, sondern auch der Durchschnittsabnehmer abzustellen.  

4.1 Die massgeblichen Verkehrskreise für die Beurteilung der Zeichenähn-

lichkeit und Kennzeichnungskraft sind ausgehend vom Warenverzeichnis 

der älteren Marke zu bestimmen. Der Widerspruchsmarke würde andern-

falls ein zu weiter Schutzumfang zugestanden, würden abweichende Ver-

kehrskreise mitberücksichtigt, welche ausschliesslich dem Markt der ange-

fochtenen Marke angehören (vgl. zu dieser Thematik eingehend RAPHAEL 

NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Marken-

recht, Diss. Bern 2015, S. 145). Bei einer gültig erhobenen Nichtge-

brauchseinrede ist zur Bestimmung der Verkehrskreise auf die rechtserhal-

tend gebrauchten Waren der älteren Marke abzustellen (DAVID, a.a.O., 

Art. 3 N. 36; WILLI, a.a.O., Art. 32 N. 2; Urteile des BVGer B-6375/2011 vom 

12. August 2013 E. 4. 7 "Fucidin/Fusiderm"; B-3138/2013 vom 3. Oktober 

2014 E. 3.2 "Trileptal/Desileptal"; B-2678/2012 vom 7. März 2013 

E. 6.2.2.1 "Omix/Onyx Pharmaceuticals"; B-5871/2011 vom 4. März 2013 

E. 3.3 "Gadovist/Gadogita").  

4.2 Vorliegend sind die Verkehrskreise ausgehend von den Waren "phar-

mazeutische Präparate zur Behandlung von Augenkrankheiten" in Klasse 

5 zu bestimmen. Darunter fallen sowohl rezeptpflichtige Waren, welche Pa-

tienten erst auf Anraten einer medizinischen Fachperson abgegeben wer-

den, als auch frei erhältliche Waren. Entsprechend umfassen die Verkehrs-

kreise sowohl medizinisch fachkundige Abnehmer als auch das breite Pub-

likum, welches beim Erwerb der betreffenden Waren eine grössere Auf-

merksamkeit an den Tag legt als beim Erwerb von Gütern des täglichen 

Gebrauchs (Urteile des BVGer B-6375/2011 E. 4.7 "Fucidin/Fusiderm";  

B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 4.1 "Ironwood" m.w.H.; B-6770/2007 

vom 9. Juni 2009 E. 7.2 "Nasacort/Vasocor"; B-953/2013 vom 15. Oktober 

2013 E. 3.1 "Cizello/Scielo").  

B-5119/2014 

Seite 11 

5.  

Sodann ist die Gleichartigkeit zwischen pharmazeutischen Präparaten zur 

Behandlung von Augenkrankheiten auf Seiten der Widerspruchsmarke und 

dem von der angefochtenen Marke beanspruchten und während des Wi-

derspruchsverfahrens eingeschränkten Warenumfang "pharmazeutische 

Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeutische Erzeugnisse zur Verwen-

dung in der Ophtalmologie und zur Behandlung von Augenkrankheiten; Hy-

gienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Er-

zeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für Men-

schen; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel" zu prüfen. 

5.1 Die Vorinstanz bejahte, trotz unterschiedlicher Indikation und Darrei-

chungsform, eine Gleichartigkeit sämtlicher Waren. Die Beschwerdeführe-

rin macht demgegenüber geltend, hinsichtlich "Pflaster" und "Verbandma-

terial" bestehe eine bloss entfernte Gleichartigkeit. 

5.2 Unternehmen der Pharmaindustrie stellen üblicherweise Pharmazeu-

tika zur Behandlung unterschiedlicher Krankheiten her, ohne sich auf be-

stimmte Krankheiten zu beschränken. Gemäss ständiger Rechtsprechung 

gelten pharmazeutische Präparate - ungeachtet ihres Indikationsbereichs, 

ihrer Darreichungsform oder einer allfälligen Rezeptpflicht - als gleichartig, 

da bezüglich Vertriebskanälen, Herstellungsstätten, verwendetem Know-

how und medizinischem Verwendungszweck Übereinstimmung besteht 

(Urteile des BVGer B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 5.2 "Zurcal/ 

Zorcala"; B-6770/2007 vom 9. Juni 2008 E. 5 "Nasacort/Vasocor";  

B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 4 "Cizello/Scielo"; B-4511/2012 vom 

8. August 2014 E. 5 "Drossara/Drosiola"; B-3138/2013 vom 3. Oktober 

2014 E. 3.1 "Trileptal/Desileptal"; Entscheide der RKGE vom 4. April 2003, 

in: sic! 2003 E. 3 S. 501 "Rivotril/Rimostil" und vom 15. März 2005, in: sic! 

2005 E. 6 S. 577 "Silkis/Sipqis"). Daran ist festzuhalten. Die Verneinung 

einer Gleichartigkeit hätte zur Folge, dass ein identisches Zeichen zur 

Kennzeichnung von unterschiedlichen Arzneimitteln verwendet werden 

und somit eine Verwechslungsgefahr begünstigen könnte, was für die Ab-

nehmer unter Umständen mit gesundheitlich weitreichenden Folgen ver-

bunden wäre. Da die Indikation von pharmazeutischen Präparaten bei der 

Beurteilung ihrer Gleichartigkeit unbeachtlich bleibt, ist zwischen "pharma-

zeutischen Präparaten zur Behandlung von Augenkrankheiten" und "phar-

mazeutischen Erzeugnissen, ausgenommen pharmazeutische Erzeug-

nisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behandlung von Au-

genkrankheiten" Gleichartigkeit gegeben.  

B-5119/2014 

Seite 12 

5.3 Keine Gleichartigkeit besteht hingegen zwischen Nahrungsergän-

zungsmitteln sowie diätetischen Lebensmitteln und Erzeugnissen für me-

dizinische Zwecke einerseits und pharmazeutischen Präparaten anderer-

seits (vgl. Urteil des BGer vom 5. Februar 2013 4A_444/2013 E. 5.4.2. 

"G5"). Während Nahrungsergänzungsmittel unter die Lebensmittelgesetz-

gebung fallen, unterstehen pharmazeutische Präparate der Heilmittelge-

setzgebung mit strengeren Anforderungen an Bewerbung und Zulassung 

(eingehend zur Abgrenzung zwischen Lebensmitteln und Arzneimitteln 

BGE 127 II 91 E. 3a)aa "Kuh-Lovely-Werbung"). Sie werden vom Gesetz 

unterschiedlich definiert und verfolgen einen anderen Zweck (Art. 20a und 

22 der Verordnung des EDI über Speziallebensmittel [SR 817.022.104]; 

Art. 4 des Bundesgesetzes über Arzneimittel und Medizinprodukte [HMG; 

SR 812.21]). Nahrungsergänzungsmittel dienen der Ergänzung der Ernäh-

rung u.a. mit Vitaminen und Mineralstoffen, diätetische Lebensmittel sind 

für Personen mit einem besonderen, medizinisch bedingten Nährstoffbe-

darf bestimmt. Im Gegensatz zu pharmazeutischen Präparaten dienen sie 

nicht Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten oder Verletzungen. 

Zudem sind die Herstellungsstätten unterschiedlich, da einem branchenty-

pischen Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln nicht auch pharmazeu-

tische Produkte als logisches Sortiment zugerechnet werden können und 

umgekehrt (Urteil des BGer 4A_444/2013 E. 5.4.2 "G5").  

5.4 Desinfektionsmittel verfolgen den Zweck, Krankheiten zu behandeln, 

vorzubeugen und deren Übertragung zu verhindern, indem sie die mensch-

liche Haut, Flächen und Arbeitsmaterial vor Infektionserregern desinfizie-

ren und reinigen (http://www.pflegewiki.de/wiki/Desinfektion, abgerufen am 

17. Februar 2016). Im medizinischen Bereich gelten sie, je nach Verwen-

dungszweck, als Arzneimittel oder Medizinprodukte (www.swissmedic.ch > 

Marktüberwachung > Abgrenzungsfragen, abgerufen am 17. Februar 

2016; Art. 2 der Verordnung über die Arzneimittel [VAM, SR 812.212.21]). 

Ähnlich umfassen Hygienepräparate zu medizinischen Zwecken Mittel zur 

Sterilisation und Desinfektion und dienen der medizinischen Reinigung und 

Behandlung der menschlichen Haut. Über den Anwendungsbereich von 

Desinfektionsmitteln sowie Hygienepräparaten in der Ophthalmologie er-

geben sich Berührungspunkte mit pharmazeutischen Erzeugnissen zur Be-

handlung von Augenkrankheiten, sodass von Gleichartigkeit auszugehen 

ist.  

5.5 Pflaster und Verbandmaterialien enthalten keine Wirkstoffe und dienen 

nicht der Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten, sondern der Ab-

http://www.pflegewiki.de/wiki/Desinfektion
http://www.swissmedic.ch/

B-5119/2014 

Seite 13 

deckung von Wunden. Sie werden weder ausschliesslich von Pharmaun-

ternehmen unter Verwendung derselben Technologie wie pharmazeutische 

Erzeugnisse hergestellt, noch werden sie vom Endverbraucher aus-

schliesslich über Ärzte oder Apotheker bezogen. Es bestehen somit Unter-

schiede hinsichtlich Verwendungszweck, Herstellungsstätte und Vertriebs-

kanal, womit die Waren nur entfernt gleichartig sind (vgl. Entscheid der 

RKGE vom 4. Mai 2005, in: sic! 2005 E. 7 S. 657 "Leponex/Felonex"). So-

weit die Vorinstanz auf transdermale Pflaster verweist, die zur Verabrei-

chung von Wirkstoffen durch Aufnahme über die Haut eingesetzt werden, 

ist ihr entgegenzuhalten, dass es sich bei transdermalen Pflastern nicht um 

Pflaster im herkömmlichen Sinn, sondern um pharmazeutische Präparate 

in einer besonderen Darreichungsform handelt (www.pharmawiki.ch/wiki/ 

index.php?wiki=Transdermale Pflaster; www.pharmawiki.ch/wiki/index. 

php?wiki=Darreichungsformen), so dass diese Waren für "Pflaster und Ver-

bandmaterial" nicht begriffstypisch bzw. repräsentativ sind. 

6.  

6.1 Beide Zeichen haben mit acht Buchstaben dieselbe Wortlänge und 

stimmen in Zeichenanfang (VI) und Ende (D*NE) überein. Fünf Buchsta-

ben sind identisch und stehen an derselben Stelle. Lediglich die Mittelsilbe 

(SU/VA) und die Buchstaben I und Y am Zeichenende sind unterschiedlich, 

letztere werden aber in allen Landessprachen gleich ausgesprochen. 

Beide Zeichen verfügen ausserdem über dieselbe Silbenzahl, den gleichen 

Rhythmus sowie eine ähnliche Vokalfolge (I-U-I, I-A-I). Die Übereinstim-

mungen in Anfang und Ende überwiegen gegenüber der abweichenden 

Mittelsilbe (BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillan"; Urteil des BVGer 

B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 7.1 "Drossara/Drosiola"; DAVID, a.a.O., 

Art. 3 N. 22). Auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene besteht somit eine 

grosse Ähnlichkeit. 

6.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet eine Zeichenähnlichkeit mit Verweis 

auf den unterschiedlichen Sinngehalt der Zeichen. Im Zusammenhang mit 

den beanspruchten Waren verstünden die Verkehrskreise den Bestandteil 

VISU in der Widerspruchsmarke als Hinweis auf das Auge oder das Sehen, 

den Bestandteil VIVA in der angefochtenen Marke demgegenüber als Ad-

jektiv "lebend". Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin stellen sich 

auf den Standpunkt, die Verkehrskreise ordneten den Zeichen in ihrer Ge-

samtheit trotz allfälliger Lateinkenntnisse keinen klaren Sinngehalt zu, son-

dern fassten diese als Fantasiebegriffe auf.  

http://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Darreichungsformen
http://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Darreichungsformen

B-5119/2014 

Seite 14 

6.2.1 Der lateinische Begriff "visus" wird mit "Sehen, Anblick, Blick, Augen, 

Erscheinung" übersetzt. "Visum" bedeutet "Erscheinung, Traumbild, Sin-

neseindruck, Wahrnehmung." "Visus" und "visum" bilden sodann das Par-

tizip des Verbs "videre", welches mit "sehen, wahrnehmen, erblicken, er-

kennen" übersetzt wird (Langenscheidts Grosswörterbuch Lateinisch, 

24. Aufl. 1992; http://de.pons.com/, abgerufen am 4. Februar 2016). 

Vom Lateinischen herkommende, verwandte deutsche Begriffe sind "Vi-

sion" (übernatürliche Erscheinung, Halluzination), "visieren" (ins Auge fas-

sen), "Visibilität" (Sichtbarkeit), "visibel" (sichtbar), "visualisieren" (darstel-

len, sichtbar machen), "Visualität" (Gesamtbereich der optischen Wahrneh-

mung, Auffassung und Vorstellung) sowie "visuell" (das Sehen oder den 

Gesichtssinn betreffend; Duden, Das Fremdwörterbuch, 11. Aufl. 2015; Du-

den, Das Herkuftswörterbuch, Etymologie der deutschen Sprache, 4. Aufl. 

2006; Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl. 2011).  

Im Französischen lauten die entsprechenden Begriffe "visibilité" (Sicht, 

Sichtweite), "visible" (sichtbar, erkennbar), "visiblement" (sichtlich, merk-

lich), "vision" (Sehen, Sehvermögen, Vorstellung, Erscheinung), "vision-

naire" (visionär, seherisch), "visualisation" (Sichtbarmachen), "visuel" (vi-

suell) sowie "de visu" (durch persönlichen Augenschein, aus eigener An-

schauung; Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, 2006). Auch die 

italienische Sprache kennt die vom Lateinischen herstammenden Begriffe 

"visibile" (sichtbar, erkennbar), "visibilità" (Sichtbarkeit, Sichtweite),  

"visionare" (ansehen, prüfen), "visione" (Sehvermögen, Ansicht, Einsicht, 

Vorstellung), "visivamente" (visuell), "vista" (Sehen, Sehkraft, Anblick, 

Sicht), "visuale "(Sicht, Aussicht), "visualizzare (veranschaulichen, visuali-

sieren) sowie "visus" (Sehleistung; Langenscheidt Handwörterbuch Italie-

nisch, 8. Aufl. 2007). 

Der Markenbestandteil VISU hat als solcher keine direkte Entsprechung im 

Deutschen, Französischen, Lateinischen und Italienischen. Er lehnt sich 

jedoch an die zahlreichen, vom Lateinischen herstammenden Begriffe mit 

dem Wortstamm "vis" an, welche vielfältige Bedeutungen mit einem direk-

ten oder sinnbildlichen Bezug zum Sehen, der Sicht und der Wahrnehmung 

aufweisen. VISU weckt somit im Zusammenhang mit den beanspruchten 

Waren Gedankenassoziationen an die Sehkraft, doch bleiben diese auf-

grund der unvollständigen Wortbildung, der vielfältigen Bedeutungen der 

Begriffe mit dem Wortstamm "vis" und der Kombination mit dem Bestand-

http://de.pons.com/

B-5119/2014 

Seite 15 

teil DYNE – welcher über keine von den Verkehrskreisen erkennbare Be-

deutung verfügt – im Vagen. Ein offensichtlicher, sofort erkennbarer Sinn-

gehalt ist der Widerspruchsmarke VISUDYNE somit abzusprechen.  

6.2.2 Was den Zeichenbestandteil VIVA der angefochtenen Marke angeht, 

bedeutet das lateinische Adjektiv "viva, vivus" "lebendig, am Leben, natür-

lich, lebhaft", das Verb "vivere" "leben, am Leben sein, bestehen". "Vivum" 

wird mit "das Lebendige" übersetzt, "vivax" mit "lebenskräftig, langlebig, 

ausdauernd" (Langenscheidts Grosswörterbuch Lateinisch, 24. Aufl. 1992; 

http://de.pons.com/, abgerufen am 4. Februar 2016).  

Vom Lateinischen herstammende deutsche Begriffe sind das in der Musik-

wissenschaft verwendete "vivace" für "lebhaftes, schnelles Tempo", "Vivat" 

als Hochruf auf das Leben und "Vivazität" für "Lebhaftigkeit, Munterkeit" 

(Duden, Das Fremdwörterbuch, 11. Aufl. 2015). Es handelt sich um veral-

tete oder nicht in der Alltagssprache verwendete Wörter. Im Französischen 

lehnen sich die Begriffe "vivre" (leben, erleben, durchleben), "vivace" (le-

benskräftig, widerstandsfähig, beharrlich), "vivacité" (Lebhaftigkeit, Leben-

digkeit, Stärke, Kraft), "vivant" (lebendig, am Leben, belebt) sowie "vivifi-

ant" (stärkend, belebend, erfrischend) an das Lateinische an (Langen-

scheidt Handwörterbuch Französisch, 2006). Im Italienischen lauten die 

verwandten Begriffe "viva" (es lebe), "vivace" (lebhaft, lebendig, munter), 

"vivamente" (nachdrücklich, lebhaft), "vivanda" (Speise, Gericht), "vivente" 

(lebend), "vivere" (leben, erleben), "vivezza" (Lebhaftigkeit, Lebendigkeit) 

sowie "vivo" (lebendig, lebhaft; Langenscheidt Handwörterbuch Italienisch, 

8. Aufl. 2007). 

Ähnlich wie der Bestandteil VISU weckt auch der Bestandteil VIVA im Zu-

sammenhang mit den beanspruchten Waren Assoziationen an Lebenskraft 

und Vitalität. Zudem hat der Bestandteil eine direkte Entsprechung im Ita-

lienischen, die den Verkehrskreisen – ungeachtet ihrer Lateinkenntnisse – 

bekannt sein dürfte. Jedoch kommt dem Bestandteil VIVA infolge Verbin-

dung mit dem fantasiehaften Zusatz DINE und den vielfältigen Bedeutun-

gen und Abwandlungen des Begriffs "viva" keine offensichtliche Bedeutung 

zu. Ähnlich wie die Widerspruchsmarke erschöpft sich das Zeichen  

VIVADINE insgesamt in einer vagen Gedankenassoziation, hier an eine 

gesundheitsfördernde Wirkung der beanspruchten Waren.  

6.2.3 Da beidseitig von keinem offensichtlichen und sofort erkennbaren 

Sinngehalt, sondern blossen Gedankenassoziationen gesprochen werden 

kann, fallen die Verschiedenheiten nicht derart erheblich ins Gewicht, dass 

http://de.pons.com/

B-5119/2014 

Seite 16 

die bestehenden klanglichen und schriftbildlichen Übereinstimmungen in 

den Hintergrund gedrängt würden (BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks; Ent-

scheid der RKGE vom 29. Februar 2000, in: sic! 2000 S. 384 E. 8 "Merkur 

Kaffee/Markus Kaffee"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 168). Im Ergebnis hat die 

Vorinstanz die Zeichenähnlichkeit zu Recht bejaht.  

7.  

7.1  Die Beschwerdeführerin bestreitet die Kennzeichnungskraft der Wi-

derspruchsmarke mit dem Argument, der Bestandteil VISU sei ein geläufi-

ger und freihaltebedürftiger lateinischer Begriff für das Sehen, während der 

Bestandteil DYNE für Waren der Klasse 5 verwässert sei. Die Vorinstanz 

stellt sich auf den Standpunkt, der lateinische Ablativ VISU sei den Fach-

kreisen allenfalls bekannt, die Bedeutung der angefochtenen Marke bleibe 

aufgrund der Kombination mit dem Zeichenende DYNE, dessen Verwäs-

serung nicht belegt worden sei, jedoch unbestimmt. Folglich sei von einem 

durchschnittlichen Schutzumfang auszugehen. Die Beschwerdegegnerin 

geht ebenfalls von einem durchschnittlichen Schutzumfang der Wider-

spruchsmarke aus, da dieser kein offensichtlicher, sofort und unwillkürlich 

erkennbarer Sinngehalt zukomme und von den Verkehrskreisen keine La-

teinkenntnisse zu erwarten seien. Die von der Beschwerdeführerin einge-

reichten Belege seien nicht tauglich, um eine Verwässerung des Zeichen-

endes darzulegen.  

7.2 Gibt es sehr viele ähnliche Zeichen und ist die Marke in ihrem kenn-

zeichnenden Gehalt deswegen stark verwässert, kommt ihr nur ein ent-

sprechend geringer Schutzumfang zu (MARBACH, SIWR, N. 713). Eine Ver-

wässerung setzt voraus, dass eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen in 

der Schweiz für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen tat-

sächlich gebraucht wird. Allein aufgrund der Registerlage darf nicht auf 

eine Verwässerung der Marke geschlossen werden, da erfahrungsgemäss 

nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen. Drittzeichen, die 

vom Markeninhaber oder dessen Lizenznehmern verwendet werden, 

schwächen die Kennzeichnungskraft seiner Marke nicht (Urteil des BVGer 

B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 "Pulcino/Dolcino"; B-1077/2008 vom 

3. März 2009 E. 6.2.2; "SKY/SkySIM"; Entscheide der RKGE vom 16. No-

vember 2006, in: sic! 2007 S. 535 E. 7 "Médecins sans frontières/Homéo-

pathes sans frontières Suisse" und vom 23. Juni 1999, in sic! 1999 S. 649 

E. 6 "Wave Rave/the Wave"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 104 ff. m.w.H.; 

WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 119).  

B-5119/2014 

Seite 17 

7.3 Die von der Beschwerdeführerin eingereichte Saegis-Recherche um-

fasst 20 Zeichen mit der Endung DYNE/DINE, von denen jedoch nur 14 als 

schweizerische oder internationale Marke eingetragen sind. Bei 3 der re-

gistrierten Zeichen – darunter auch die Widerspruchsmarke – handelt es 

sich um Marken der Beschwerdegegnerin, die ihr nicht entgegengehalten 

werden können. Für die verbleibenden 11 Marken reichte die Beschwerde-

führerin keine Gebrauchsbelege ein. Die von der Beschwerdegegnerin in 

der Datenbank der Swissmedic durchgeführte Recherche brachte lediglich 

für zwei Zeichen einen aktuellen Gebrauch in der eingetragenen Form für 

gleichartige Waren der Klasse 5 zutage. Weder aufgrund der Registerlage 

noch anhand der tatsächlich benutzten Zeichen kann auf eine Verwässe-

rung der Endung DYNE/DINE geschlossen werden.  

7.4 Da dem Bestandteil VISU, wie oben ausgeführt, aufgrund seiner Mehr-

deutigkeit kein direkter Sinngehalt zukommt und die Endung DYNE weder 

beschreibend noch verwässert ist, kommt dem Zeichen VISUDYNE insge-

samt ein gewöhnlicher Schutzumfang bei normaler Kennzeichnungskraft 

zu. Bei grosser Zeichenähnlichkeit und gewöhnlichem Schutzumfang hat 

die Vorinstanz das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für die gleicharti-

gen Waren (Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeuti-

sche Erzeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behand-

lung von Augenkrankheiten; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; 

Desinfektionsmittel) zurecht bejaht, da zwei von drei Silben weitgehend 

übereinstimmen und das angefochtene Zeichen den prägenden Zeichen-

anfang übernimmt. Für die lediglich entfernt gleichartigen Waren (Pflaster, 

Verbandmaterial) ist jedoch aufgrund der erhöhten Aufmerksamkeit der 

Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, da die Unter-

schiede in der Mittelsilbe (SU/VA) und im Zeichenende (Y/I) einen hinrei-

chenden Abstand schaffen. Wo schliesslich keine Warengleichartigkeit be-

steht (Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; diätetische Lebensmittel 

und Erzeugnisse für medizinische Zwecke), ist die Verwechslungsgefahr 

von vornherein ausgeschlossen.  

7.5 Im Ergebnis ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und sind die 

Ziffern 2 und 3 der angefochtenen Verfügung vom 14. Juli 2014 insoweit 

aufzuheben, als sie die Löschung der Waren "diätetische Lebensmittel und 

Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel für 

Menschen, Pflaster, Verbandmaterial" in Klasse 5 vorsehen. Soweit weiter-

gehend ist die Beschwerde abzuweisen. 

  

B-5119/2014 

Seite 18 

8.  

8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegt die Beschwerdeführerin 

zu drei Vierteln, da der Oberbegriff "pharmazeutische Erzeugnisse, ausge-

nommen pharmazeutische Erzeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmo-

logie und zur Behandlung von Augenkrankheiten" gegenüber den sonsti-

gen Waren der Klasse 5 in wirtschaftlicher Hinsicht besonders zu gewich-

ten ist. In diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- und entschädigungs-

pflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).  

8.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, 

Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen 

(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 

2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-

gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-

verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), 

wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-

chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-

nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher 

unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen 

Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur-

binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-

ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder 

niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es 

sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'000.– festzulegen. 

Der anteilsmässig auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von 

Fr. 3'000.– wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– 

entnommen, der überschüssige Kostenvorschussanteil von Fr. 1'000.– ist 

ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Die Beschwerdegegnerin hat den 

verbleibenden Verfahrenskostenanteil von Fr. 1'000.– innert 30 Tagen ab 

Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 

9. Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder 

auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kos-

ten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung 

ist anhand der eingereichten Kostennote festzusetzen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 

VGKE). Die gegenseitig zu entrichtenden Parteientschädigungen von drei 

Vierteln und einem Viertel werden teilweise wettgeschlagen, sodass die zu 

drei Vierteln unterliegende Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin 

eine hälftige Parteientschädigung zu zahlen hat. Die Beschwerdegegnerin 

B-5119/2014 

Seite 19 

machte für die Beschwerdeantwort Kosten von Fr. 2'000.– geltend und er-

suchte anlässlich der Duplik um deren angemessene Erhöhung. Ange-

sichts des zweifachen Schriftenwechsels erscheint eine Parteientschädi-

gung von Fr. 3'800.– angemessen, die anteilsmässig auf Fr. 1'900.– redu-

ziert und der Beschwerdeführerin auferlegt wird.  

9.1 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. 

Die Vorinstanz auferlegte ihr die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– und 

sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– 

zu. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht 

hat die Beschwerdeführerin nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzli-

chen Kosten als zu drei Vierteln unterliegend zu gelten. In Aufhebung von 

Ziffer 5 der angefochtenen Verfügung hat sie der Beschwerdegegnerin die 

von dieser geleisteten Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens im Umfang 

von Fr. 600.– zu ersetzen. Da auch die von der Vorinstanz zugesprochene 

Parteientschädigung gegenseitig teilweise wettgeschlagen wird, hat sie der 

Beschwerdegegnerin die hälftig reduzierte Parteientschädigung von 

Fr. 1'000.– zu zahlen.  

9.2 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht of-

fen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 

173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. 

 
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffern 2 und 3 der Verfügung 

der Vorinstanz vom 14. Juli 2014 werden aufgehoben und der Widerspruch 

teilweise abgewiesen. Die Vorinstanz wird angewiesen, der Schweizer 

Marke Nr. 632'743 VIVADINE für die Waren "diätetische Lebensmittel und 

Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel für 

Menschen, Pflaster, Verbandmaterial" in Klasse 5 Schutz zu gewähren.  

2.  

Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 

3.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin im 

Umfang von Fr. 3'000.– auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss 

von Fr. 4'000.– verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind Fr. 1'000.– aus 

der Gerichtskasse zu erstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil 

B-5119/2014 

Seite 20 

von Fr. 1'000.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist 

innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse 

zu überweisen.  

4.  

Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Partei-

entschädigung von Fr. 1'900.– zu Lasten der Beschwerdeführerin zuge-

sprochen.  

5.  

In Aufhebung von Ziffer 5 der angefochtenen Verfügung vom 14. Juli 2014 

wird die Beschwerdeführerin verpflichtet, die Beschwerdegegnerin für das 

vorinstanzliche Verfahren mit Fr. 1'600.– zu entschädigen.  

6.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-

formular sowie Beschwerdebeilagen zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein 

sowie Beilagen zurück) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 12695; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zu-

rück) 

 

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

David Aschmann Agnieszka Taberska 

 

 

Versand: 22. März 2016