# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 07f1fe7a-3cf1-53c7-bb26-0c04f69a611a
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2008-09-26
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 26.09.2008 B-246/2008
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-246-2008_2008-09-26.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-246/2008
{T 0/2}

U r t e i l  v o m  2 6 .  S e p t e m b e r  2 0 0 8

Richter David Aschmann (Vorsitz), 
Richter Francesco Brentani, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

X.______,
vertreten durch Herrn Rechtsanwalt 
Dr. Sigmund Pugatsch,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._______,
vertreten durch Thomann Fischer, 
Advokatur und Notariat,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Verfügung in Widerspruchsverfahren Nr. 8605 
CH 320 294 RED BULL / CH 550 039 DANCING BULL 
vom 28. November 2007.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-246/2008

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Schweizer Wortmarke DAN-
CING BULL, die sie am 25. Juli 2006 beim Eidgenössischen Institut für 
Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") hinterlegt hatte und die im Schwei-
zerischen Handelsamtsblatt  Nr. 186 vom 26. September  2006 veröf-
fentlicht worden war.

B.
Gestützt auf ihre Schweizer Wortmarke P-320 294 RED BULL, die mit 
Anmeldedatum vom 25. Mai 1982 für  Spirituosen und Liköre (Waren-
klasse 33) registriert ist, erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorins-
tanz am 13. Dezember 2006 Widerspruch gegen diese Eintragung. Zur 
Begründung berief sie sich zusätzlich auf ihre Marken BLACK BULL, 
BLUE BULL, WHITE BULL und RED BULL SPICY und führte aus, die-
se zählten in der Schweiz seit Jahren namentlich zum gängigen Ver-
kaufssortiment  von  Cash+Carry-Märkten,  grösseren  Tankstellen  und 
Kiosken.

C.
Mit Stellungnahme vom 8. Februar 2007 bestritt  die Beschwerdegeg-
nerin, dass die Widerspruchsmarke in den letzten fünf Jahren rechts-
erhaltend  gebraucht  worden sei. Überdies  bezweifelte  sie  die  Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

D.
Die Beschwerdeführerin replizierte am 14. Juni 2007 unter Beilage ei-
niger  Gebrauchsbelege  und  hielt  an  ihrer  Darstellung  fest.  Die  Be-
schwerdegegnerin wiederholte ihre Argumente mit Duplik vom 2. Au-
gust 2007.

E.
Mit Entscheid vom 28. November 2007 verneinte die Vorinstanz, dass 
die Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht  worden sei. Denn 
soweit die Widerspruchsmarke auf den eingereichten Gebrauchsbele-
gen überhaupt zu sehen sei, stammten diese nicht aus dem relevanten 
Zeitraum (fünf  Jahre  vor  Geltendmachung des  Nichtgebrauchs). Der 
Widerspruch wurde abgewiesen.

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F.
Am 11. Januar 2008 führte die Beschwerdeführerin gegen diesen Ent-
scheid Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und stellte die An-
träge:

1. Es sei festzustellen, dass die Widerspruchsmarke P-320'294 RED BULL 
von der Beschwerdeführerin im Zeitraum vom 8. Februar  2002 bis zum 
8. Februar 2007 rechtsgenüglich gebraucht wurde.

2. Es sei der Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 8605 vom 28. Novem-
ber 2007 aufzuheben und das Verfahren zur Neubeurteilung an die Vorin-
stanz zurückzuweisen;

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegeg-
nerin.

Dabei legte sie zusätzliche Gebrauchsbelege in Form von Preislisten 
und Lieferrechnungen vor und machte geltend, dass die Vorinstanz es 
vor ihrem Entscheid pflichtwidrig unterlassen habe, den Gebrauch der 
Marke vollständig abzuklären.

G.
Mit Stellungnahme vom 13. März 2008 verlangte die Beschwerdegeg-
nerin, die erst im Beschwerdeverfahren eingereichten Gebrauchsbele-
ge  der  Beschwerdeführerin  seien  aus  dem Recht  zu  weisen,  da  es 
nicht  Sache  der  Vorinstanz  gewesen  sei,  den  Gebrauch  der  Wider-
spruchsmarke abzuklären. Im Übrigen schloss sie auf Abweisung der 
Beschwerde.

H.
Mit Schreiben vom 30. April 2008 verzichtete die Vorinstanz, nachdem 
sie zuvor Einsicht  in  die neuen Gebrauchsbelege verlangt  hatte,  auf 
eine Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die angefochte-
ne Verfügung, die Beschwerde abzuweisen.

I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt  (Art. 40 Abs. 1 des 
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen 
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde in-
nert  der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes  vom 20.  Dezember  1968  (VwVG,  SR 172.021)  einge-
reicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Wi-
dersprechende  ist  die  Beschwerdeführerin  durch  die  angefochtene 
Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Dass sie 
vom Bundesverwaltungsgericht nicht die Löschung der angefochtenen 
Marke, sondern eine Rückweisung an die Vorinstanz zur weiteren Prü-
fung ihrer Anträge begehrt, entspricht ständiger Praxis (vgl. Urteile des 
Bundesverwaltungsgerichts B-7429/2006 vom 20. März 2008 E. 4 Dia-
cor/Diastor  und  B-763/2007  vom  5. November  2007  E. 11  K-Swiss, 
Entscheide der  Eidgenössischen Rekurskommission für  geistiges Ei-
gentum (RKGE) vom 3. Mai 2005, veröffentlicht in sic! 2006 S. 39 E. 6 
Syscor/Sicor, vom 24. Mai 2004, veröffentlicht in sic! 2004 S. 783 IP/IP 
Services, und vom 4. März 2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 38 Bos-
ca/Luigi Bosca). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2.
Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 
31  des  Markenschutzgesetzes  vom  28. August  1992  (MSchG,  SR 
232.11) setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren im Zusam-
menhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht 
wird, ernsthaft gebraucht worden ist, bevor ihr Nichtgebrauch einrede-
weise geltend gemacht wurde (Art. 11 Abs. 1 und 32 MSchG, vgl. zur 
Fristberechnung  die  Urteile  des  Bundesverwaltungsgerichts 
B-7500/2006  vom 19.  Dezember  2007  E.  3  Divo/Diva,  B-7439/2006 
vom 6. Juli 2007 E. 4 Kinder, sowie den Entscheid der RKGE vom 20. 
November 2001, veröffentlicht in sic! 2002 S. 106 E. 6.1 Genesys/Ge-
nesis). Eine Ausnahme besteht, wenn für den Nichtgebrauch wichtige 
Gründe vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

Damit ein ernsthafter Gebrauch in diesem Sinne bejaht werden kann, 
verlangen Lehre und Rechtsprechung in materieller Hinsicht, dass zwi-
schen Kennzeichen und Ware bzw. Dienstleistung eine hinreichende 
Nähe besteht, der Gebrauch im Inland erfolgt ist und allfällige Abwei-
chungen vom Registereintrag der Marke nicht wesentlich sind (vgl. Ur-

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teile des Bundesverwaltungsgerichts  B-2683/2007 vom 30. Mai  2008 
E. 5.1 ff. Solvay/Solvexx zur Nähe, B-763/2007 vom 5. November 2007 
E. 4  K-Swiss zum Inlandsgebrauch, B-4536/2007 vom 27. November 
2007 E. 3.3  Salamander betreffend Abweichungen; zum Ganzen  ERIC 
MEIER,  L'obligation d'usage en droit  des marques, Zürich 2005, S. 41 
ff.,  KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der 
Schweiz,  Bern  2008,  S.  12  ff.). Quantitativ  genügt  eine  minimale 
Marktbearbeitung in verhältnismässig geringem Umfang, soweit darin 
ein dauerhaftes und kein bloss vorübergehendes Angebot und zudem 
die Absicht zum Ausdruck kommt, jeder damit ausgelösten Nachfrage 
zu entsprechen (Entscheide der RKGE vom 4. März 2003, veröffent-
licht in sic! 2004 S. 39 E. 5  Bosca/Luigi Bosca, und vom 26. Oktober 
2001, veröffentlicht in sic! 2002 S. 53 E. 3 Express/Express clothing). 
Mit Bezug auf alkoholische Getränke wurde der Absatz von 109 Fla-
schen Weisswein im ersten Jahr ohne weiteren Vertrieb in den Folge-
jahren als ungenügend (Entscheid der RKGE vom 15. Mai 2000, veröf-
fentlicht in sic! 2001 S. 427 E. 3.2  Heidi/Heidi-Wii), ein jährlicher Ver-
trieb von einigen Hundert bis zu einigen tausend Flaschen Wein wäh-
rend mehrerer Jahre dagegen als hinreichend beurteilt (Entscheid der 
RKGE  vom  4.  März  2003,  veröffentlicht  in  sic!  2004  S.  39  E.  6 
Bosca/Luigi Bosca). Allerdings lassen sich derartige Mengenangaben 
nicht isoliert auf andere Fälle übertragen. Sie sind vielmehr nach den 
gesamten  Umständen zu beurteilen  (MEIER,  a.a.O.,  S. 50),  wofür  je-
doch  von  objektiv  messbaren  Grössen,  namentlich  Verkaufszahlen, 
ausgegangen werden kann (LORENZA FERRARI HOFER, Urteilsanmerkung, 
sic! 2004, S. 109, BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 39 ff.).

Formell muss der rechtserhaltende Gebrauch mit der ersten Stellung-
nahme vor der Vorinstanz vom Widerspruchsgegner bestritten werden, 
worauf  es  dem Widersprechenden  obliegt,  ihn  glaubhaft  zu  machen 
(Art. 32 MSchG). Ein fehlender Gebrauch wird nicht von Amtes wegen 
berücksichtigt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 
vom 12. November 2007 E. 4  Adwista/ad-vista),  weshalb auch seine 
Glaubhaftmachung  der  Verhandlungsmaxime  untersteht  (Art.  32 
MSchG,  CHRISTOPH WILLI,  in:  Markenschutzgesetz,  Kommentar  zum 
schweizerischen  Markenrecht  unter  Berücksichtigung  des  europäi-
schen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002,  Art.   32, N. 6). 
Entgegen  dem  Vorbringen  der  Beschwerdeführerin  hätte  es  darum 
vorliegend  nicht  der  Vorinstanz  oblegen,  von  Amtes  wegen  Recher-
chen zum Gebrauch der Widerspruchsmarke durchzuführen. Alle Ge-
brauchsbelege waren von der Beschwerdeführerin zu erbringen. Ent-

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gegen  der  Ansicht  der  Beschwerdegegnerin  ist  die  Einreichung  von 
neuen  Beweismitteln  im  Widerspruchsbeschwerdeverfahren  dagegen 
zulässig (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192, Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 10 K-Swiss, Entscheid 
der RKGE vom 4. März 2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 38 E. 3 Bos-
ca/Luigi Bosca). Zunächst sind darum die von der Beschwerdeführerin 
neu eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen.

3.
Im Unterschied zu den Gebrauchsbelegen aus dem vorinstanzlichen 
Verfahren sind alle neu eingereichten Gebrauchsbelege der Beschwer-
deführerin datiert  und stammen die meisten aus dem massgeblichen 
Zeitraum vom 9. Februar 2002 bis 8. Februar 2007, den die Vorinstanz 
(ausser, dass sie den 8. Februar 2002 hinzuzählte) korrekt festgestellt 
hat. Bei den Belegen, die im massgeblichen Zeitraum liegen, handelt 
es sich um vier Sortiments-Preislisten verschiedener Jahre und um 32 
Rechnungen  für  jährlich  einige  hundert  bis  tausend  Flaschen  "Red 
Bull Vodka Likör", die in den Jahren 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006 
an mehrere schweizerische Detailhandelsketten verkauft wurden. Die-
se  Belege  machen  sowohl  einen  quantitativ  genügenden  Gebrauch 
der Widerspruchsmarke wie auch einen regelmässigen Gebrauch der 
drei übrigen Marken der vom Widersprechenden angeführten Marken-
serie  glaubhaft.  Die  ausgewiesenen  Quantitäten  lassen  auch  in  Zu-
kunft  einen regelmässigen Absatz  erwarten. Sie  sind  schon deshalb 
ausreichend, da an den Vertrieb von hochprozentigem Wodka niedri-
gere Anforderungen als an jenen von schwächeren alkoholischen Ge-
tränken zu stellen sind, die in grösseren Mengen als dieser konsumiert 
werden. Der prominente Platz des roten Schriftzuges "Red Bull" über 
dem weissen Wort "Vodka" in der Mitte der Flaschenetikette lässt an 
der  kennzeichnenden  Bedeutung  dieser  Wörter,  die  im  Übrigen  von 
der Beschwerdegegnerin auch nicht besonders in Frage gestellt wird, 
keine Zweifel. Beide hinzugefügten Begriffe  „Vodka“  und „Likör“  sind 
für  die in der Klasse 33 beanspruchten „Spirituosen und Liköre“  be-
schreibend und führen daher nicht zu einem von der Wortmarke RED 
BULL abweichenden Gebrauch: Der einfache Schriftzug konkretisiert 
den Registereintrag der Wortmarke, ohne im Sinne von Art. 11 Abs. 2 
MSchG von ihm abzuweichen. Der rechtserhaltende Gebrauch der Wi-
derspruchsmarke wird somit  durch die neuen Gebrauchsbelege aus-
reichend glaubhaft gemacht.

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4.
Die Beschwerde ist  damit gutzuheissen, die angefochtene Verfügung 
aufzuheben,  der  rechtserhaltende Gebrauch der  Widerspruchsmarke 
im Zeitraum vom 9. Februar 2002 bis zum 8. Februar 2007 zu bejahen 
und die Angelegenheit zur weiteren Beurteilung des Widerspruchs und 
Neuverlegung  der  Kosten  und  Entschädigung  an  die  Vorinstanz  zu-
rückzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten 
grundsätzlich  der  unterliegenden  Beschwerdegegnerin  aufzuerlegen 
(Art. 63 Abs. 1  VwVG),  doch hat  die  Beschwerdeführerin  erst  durch 
ihre  verspätete  Einreichung der  Gebrauchsbelege überhaupt  zu  die-
sem Beschwerdeverfahren Anlass gegeben. Die Vorinstanz war nicht 
verpflichtet,  von sich  aus  den  Gebrauch  der  Widerspruchsmarke  zu 
prüfen (vgl. E. 2)  oder  ihren Entscheid,  nachdem sie  Einsicht  in  die 
neuen Belege beantragt und erhalten hat, in Wiedererwägung zu zie-
hen, wozu an sich Anlass bestanden hätte (Art. 58 Abs. 1 VwVG). Auf 
der anderen Seite hätte sich die Beschwerdegegnerin auch über den 
Gebrauch und die Marktdurchdringung der Marke der Beschwerdefüh-
rerin informieren und ihre Einrede des Nichtgebrauchs spätestens auf-
grund der Beschwerde zurückziehen können, was sie ihrerseits unter-
lassen hat. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 3'500.- sind 
darum beiden  Parteien  je  zur  Hälfte  aufzuerlegen,  und von der  Zu-
sprechung einer  Parteientschädigung ist  abzusehen (Entscheide der 
RKGE  vom  3.  Mai  2005,  veröffentlicht  in  sic!  2006  S.  39  E.  7 
Syscor/Sicor  und vom  4. März 2003 veröffentlicht  in  sic!  2004 S. 41 
E. 9 Bosca/Luigi Bosca).

5.
Gegen dieses  Urteil  steht  keine Beschwerde ans Bundesgericht  zur 
Verfügung  (Art.  73  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom  17.  Juni  2005 
[BGG, SR 173.110]). Es ist somit rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird  gutgeheissen, Ziff. 1 und 3 der  Verfügung des 
Eidgenössischen Instituts  für  Geistiges Eigentum vom 28. November 
2007 (Widerspruchsverfahren 8605) werden aufgehoben und die Sa-
che  im  Sinne  der  Erwägungen  zur  Beurteilung  der  Verwechslungs-
gefahr an die Vorinstanz zurückgewiesen.

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2.
Die  Verfahrenskosten  von Fr. 3'500.-  werden  beiden  Parteien  je  zur 
Hälfte auferlegt. Der Anteil der Beschwerdeführerin von Fr. 1'750.- wird 
mit  dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.-  verrechnet. Der 
Restbetrag von Fr. 3'250.- wird dieser zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Einschreiben;  Beilagen:  Rückerstattungs-
formular, Beschwerdebeilagen retour)

- die  Beschwerdegegnerin  (Einschreiben;  Beilage:  Einzahlungs-
schein)

- die Vorinstanz (Ref.: WI Nr. 8605; Einschreiben; Verfahrensbeilagen 
retour)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Philipp J. Dannacher

Versand: 30. September 2008

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