# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 1a7c32f8-dba4-566e-bd62-2aa1367d8142
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2012_010
**Docket/Reference:** O2012_010
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/7/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2012_010                                       

Besetzung 

Verfahrensbeteiligte 

  U r t e i l   v o m   2 8 .   M ä r z   2 0 1 2    

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Richter Dipl. Masch.-Ing. ETH André Georges Werner 
Richter Dr. iur. Christoph Gasser  
Richter Prof. Dr. iur. Daniel Kraus 
Richter Dr. iur. Christoph Willi 
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger 

Universität Bern, Hochschulstrasse 4, 3012 Bern,   
vertreten durch Rechtsanwalt Andrea Mondini, Schellenberg 
Wittmer Rechtsanwälte, Löwenstrasse 19, Postfach 1876, 
8021 Zürich, 
Klägerin,  

gegen 

AO Technology AG (vormals Synthes AG Chur), Gra-
benstrasse 15, 7000 Chur,   
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Reto Mengiardi, Con-
rad Mengiardi Clavadetscher, Hartbertstrasse 1, 7000 Chur, 
Beklagte,  

Gegenstand 

Patentabtretung, eventuell -nichtigkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Rechtsbegehren der Klägerin 

a)  gemäss Klage (act. 2_I_1) 

(1) a) Die Beklagte sei zu verpflichten, einen hälftigen Anteil am Schwei-
zerischen Patent Nr. 683 963 kostenlos an die Klägerin abzutreten; 

b)  Eventualiter  sei  das  Schweizerische  Patent  Nr.  683  963  für  nichtig 
zu erklären; 

(2)  Es  sei  die  Beklagte zu  verpflichten,  über  den  im  Zusammenhang mit 
der  Anmassung  des  Schweizerischen  Patents  Nr.  683  963  erzielten 
Umsatz und Gewinn umfassend Rechnung zu legen, 

insbesondere  durch  Angabe  der  einzelnen  Verkäufe  von  Produkten, 
welche von den Ansprüchen des Schweizerischen Patents Nr. 683 963 
erfasst  sind,  aufgeschlüsselt  nach  Mengen,  Zeiten,  Verkaufspreisen 
und Gestehungskosten sowie durch Herausgabe der Buchhaltung und 
aller  Belege  betreffend  den  Vertrieb  sowie  das  lnverkehrbringen  von 
Produkten, welche von den Ansprüchen des Schweizerischen Patents 
Nr. 683 963 erfasst sind  

sowie durch Herausgabe der Buchhaltung und aller Belege betreffend 
die Lizenzerteilung des Schweizerischen Patents Nr. 683 963 an Dritte 

sowie die Richtigkeit der Auskünfte durch eine unabhängige und fach-
lich ausgewiesene Revisionsstelle bezeugen zu lassen; 

(3)  a)  Es  sei  die  Beklagte  zu  verpflichten,  nach  Wahl  der  Klägerin,  die 
aufgrund  des  Ergebnisses  der  Auskunft  gemäss  Rechtsbegehren 
Ziff. 2 zu treffen ist, 

(i)  entweder  der  Klägerin  den  Schaden  zu  ersetzen,  welcher  ihr  auf-
grund  der Anmassung  des  Schweizerischen  Patents  Nr.  683  963  ent-
standen ist, 

(ii) oder der Klägerin einen Anteil am Gewinn herauszugeben, den die 
Beklagte  aufgrund  der  Anmassung  des  Schweizerischen  Patents  Nr. 
683 963 erzielt hat; 

b) Eventualiter sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine auf-
grund  des  Ergebnisses  der  Auskunft  gemäss  Rechtsbegehren  Ziff.  2 
noch  zu  beziffernde  Summe  als  Gegenleistung  für  die  Abtretung  der 
Erfinderrechte am Schweizerischen Patent Nr. 683 963 zu bezahlen; 

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten. 

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PROZESSUALER ANTRAG 

Das Verfahren sei vorab auf die Ziffern 1 und 2 des Rechtsbegehrens zu 
beschränken  und  es  sei  darüber  durch  Teilurteil  zu  entscheiden. 

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b) Ziff. 2 gemäss Replik (act. 2_I_3) 

(2)  Es  sei  die  Beklagte zu  verpflichten,  über  den  im  Zusammenhang mit 
der  Anmassung  des  Schweizerischen  Patents  Nr.  683  963  erzielten 
Umsatz und Gewinn umfassend Rechnung zu legen, 

insbesondere durch Angabe sämtlicher Lizenz- und sonstiger Einnah-
men,  die  im  Zusammenhang  mit  der  Herstellung  und/oder  dem  Ver-
trieb des USS Trauma Moduls und der dazugehörigen Klemmbacke in 
der  Schweiz  erzielt  wurden  und  immer  noch  werden,  wobei  auch  sol-
che  Einnahmen  anzugeben  sind,  die  nicht  direkt  der  Beklagten,  son-
dern  sonstigen  begünstigten  Personen,  insbesondere  der AO  Stiftung 
in Chur, zufliessen; 

sowie durch Herausgabe der Buchhaltung und aller Belege, welche die 
von Rechtsbegehren Ziffer 2 Absatz 2 erfassten Einnahmen betreffen; 

sowie die Richtigkeit der Auskünfte durch eine unabhängige und fach-
lich ausgewiesene Revisionsstelle bezeugen zu lassen; 

Rechtsbegehren der Beklagten (act. 2_I_2): 

1.  Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist; 

2.  Unter gerichtlicher und aussergerichtlicher Kosten- und Entschädi-
gungsfolge, zuzüglich die zum jeweiligen Satz geschuldete Mehr-
wertsteuer, zu Lasten der Klägerin. 

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

Vorgeschichte und Prozessablauf 

1.  
Die  Universität  Bern  (Klägerin)  ist  gemäss  Art.  1  Abs.  2  des  Gesetzes 

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über die Universität des Kantons Bern (UniG) vom 5. September 1996, in 
Kraft seit 1. September 1997, eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener 
Rechtspersönlichkeit  (act.  2_I_1_02).  Im  Jahre  1988,  d.h.  im  Zeitpunkt 
des behaupteten Rechtserwerbs des Streitpatents CH 683 963 durch die 
Klägerin,  war  sie  noch  keine  Anstalt  mit  eigener  Rechtspersönlichkeit. 
Gemäss  dem  damals  gültigen  Gesetz  über  die  Universität  des  Kantons 
Bern  vom  7.  Februar  1954  war  die  Universität  eine  Verwaltungseinheit 
(act.  2_I_2_20)  bzw.  eine  Verwaltungsabteilung  der  Erziehungsdirektion 
des Kantons Bern (vgl. die Ausführungen des damaligen Rektors der Klä-
gerin in Uni Press 125/2005, S. 36; act. 2_I_2_21). 

Die AO Technology AG (vormals Synthes AG Chur; Beklagte) ist eine Ak-
tiengesellschaft mit Sitz in Chur. Die Synthes AG Chur änderte mit Statu-
tenänderung vom 18. September 2006 ihre Firma in AO Technology AG. 
Ihr Zweck ist der Handel mit und die Förderung der Forschung und Ent-
wicklung  von  medizinischen  Instrumenten,  Implantaten  und  Apparaten 
bzw.  deren  Schulung.  Sie  ist  bzw.  war  Lizenzgeberin  der  global  tätigen 
Synthes-Gruppe  mit  ca.  7600  Angestellten  (act.  2_I_1_03  und  act. 
2_I_1_35).  Die  Beklagte  wird  von  der AO-ASIF  Stiftung  mit  Sitz  in  Chur 
beherrscht.  Sie  verwaltet  insbesondere  die  Patent-  und  Markenrechte 
dieser Stiftung. Mit einer Vereinbarung vom 14. März 2006 wurde ein Teil 
der  von  der  Beklagten gehaltenen  und  an  die  Synthes-Gruppe  lizenzier-
ten Marken und Patente an Gesellschaften der Synthes-Gruppe verkauft 
(act.  2_I_2_04  und  act. 2_I_2_05).  Die  Marke  Synthes  stand  bis  am  28. 
August 2006 im Eigentum der Beklagten bzw. der AO-ASIF Stiftung. Die 
Synthes-Gruppe führte ihren Namen und den Vertrieb ihrer Produkte un-
ter einer Markenlizenz der Beklagten. Sie, d.h. die Synthes, Inc. und die 
mit  Synthes,  Inc.  verbundenen  Gesellschaften,  beherrschten  nie  die  Be-
klagte.  Die  Änderung  der  Firma  der  Beklagten  in AO Technology AG  er-
folgte  mit  dem  Verkauf  der  Rechte  am  Namen  Synthes  an  die  Synthes-
Gruppe  (act.  2_I_2_04  und  act.  2_I_2_05;  act.  2_I_1_36  bis  act. 
2_I_1_44). 

Die Beklagte ist Inhaberin des Patents CH 683 963 mit der Bezeichnung 
Fixateur intern (Streitpatent). Es wurde am 10. Juni 1988 angemeldet und 
am 30. Juni 1994 erteilt. Als Erfinder werden Herr Dr. med. Max Aebi und 
Herr  Robert  Mathys  jun.  genannt  (act.  2_I_1_25  und  act.  2_I_1_26).  Es 
ist  im  Jahre  2008  abgelaufen  (zur  Erteilung  des  Streitpatents  vgl.  act. 
2_I_2_16 bis act. 2_I_2_19).  

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Herr  Dr.  med. Aebi  war  von  Oktober  1984  bis  Juli  1992  als  Oberarzt  an 
der Klinik für orthopädische Chirurgie der Klägerin öffentlich-rechtlich auf 
Kündigung angestellt. Er hatte unter anderem die Aufgabe, die Wirbelsäu-
lenchirurgie an der Klinik der Klägerin aufzubauen (vgl. act. 2_I_1_05 bis 
act.  2_I_1_10).  Aufgrund  seiner  Habilitation  im  Jahr  1988  wird  Herr  Dr. 
med. Aebi nachfolgend als Prof. Dr. med. Aebi bezeichnet. Leiter der Kli-
nik  war  Prof.  Dr.  Reinhold  Ganz,  der  selber  erfinderisch  tätig  war  und 
mehrfach auf Patenten der Protektor AG und der Gebrüder Sulzer AG als 
Erfinder genannt wird (vgl. act. 2_I_2_08 bis act. 2_I_2_12).  

Im Jahre 1985 wurde die AO-ASIF Stiftung (AO = Arbeitsgemeinschaft für 
Osteosynthesefragen; ASIF = Associaton for the  Study  of Internal  Fixati-
on)  gegründet.  Innerhalb  der  Stiftung  existieren  verschiedene  medizi-
nisch-technische  Kommissionen  (nachfolgend  TK-System;  vgl.  act. 
2_I_1_11  bis  act.  2_I_1_13).  Im  Jahre  1986  wurde  im  Rahmen  der  Stif-
tung  eine Task  Force  Spine gebildet,  die  aus  Prof.  John Webb,  Prof.  Dr. 
med.  Aebi  und  Robert  Frigg  bestand.  Unter  der  Bezeichnung  Universal 
Spine System (USS) bestand und besteht ein System von drei Modulen, 
d.h.  einem  degenerativen  Wirbelsäulenmodul,  einem  Traumamodul  und 
einem  Deformitätsmodul.  Dabei  geht  es  um  einen  stabförmigen  Längs-
träger und Elemente, bestehend aus Haken und Schrauben, zur Veranke-
rung  dieses  Stabes  an  der  Wirbelsäule  (vgl.  act.  2_I_1_23  und  act. 
2_I_1_24). 

2.  
Am 21. Juli 2006 reichte die Klägerin die vorliegende Klage mit dem ein-
gangs  wiedergegebenen  Rechtsbegehren  beim  Kantonsgericht  Chur  ein 
(act.  2_I_1).  Die  Klägerin  machte  insbesondere  geltend,  die  patentge-
mässe Erfindung hätte nicht ohne massgebliche Zusammenarbeit mit ei-
nem in der Wirbelsäulenchirurgie spezialisierten Arzt (Prof. Dr. med. Aebi) 
erfolgen  können.  Der  ebenfalls  als  Erfinder  aufgeführte  Robert  Mathys 
jun. sei Maschineningenieur und habe einzig über den notwendigen tech-
nisch-naturwissenschaftlichen  Hintergrund  verfügt,  um  gemeinsam  mit 
Prof. Dr. med. Aebi die auf die Bedürfnisse der praktischen Chirurgie ab-
gestimmte  patentgemässe  Erfindung  zu  entwickeln.  Die  Beklagte  habe 
kein Anrecht auf den von Prof. Dr. med. Aebi gemachten Anteil an der Er-
findung,  wobei  die  Beklagte  die  Erfindung  eigenmächtig  im  Wissen  um 
die Rechte der Klägerin, d.h. bösgläubig, angemeldet habe. 

Die Beklagte reichte am 16. Oktober 2006 die Klageantwort mit dem An-
trag  auf  Nichteintreten  bzw.  Abweisung  der  Klage  ein  (act.  2_I_2).  Sie 

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brachte  insbesondere  vor,  die  Klägerin  habe  einen  Schadenersatzan-
spruch (wenn auch der Höhe nach unbestimmt) weder substantiiert noch 
bewiesen,  womit  auch  der  Rechnungslegungsanspruch  nicht  gegeben 
sei. Sie bestritt, dass der Klägerin das Recht auf das Patent als Rechts-
nachfolgerin  von  Prof.  Dr.  med.  Aebi  zustehe.  Die  Beklagte  habe  1988 
nach  den  gesamten  Umständen  keinen  Anlass  gehabt,  am  Recht  von 
Prof. Dr. med. Aebi zur Übertragung seines Erfindungsanteils zu zweifeln, 
was jede Bösgläubigkeit ausschliesse. Sie erhob die Einrede der Verwir-
kung. 

Die Klägerin reichte eine Replik ein, mit welcher sie Ziff. 2 des Rechtsbe-
gehrens modifizierte (act. 2_I_3), worauf die Beklagte die Duplik erstatte-
te (act. 2_I_4). 

3.  
Am 29. Juni 2007 wurden Prof. Dr. med. Aebi (act. 2_IV_20), Martin Täu-
ber  (act.  2_IV_21),  Prof.  John  Webb  (act.  2_IV_22)  und  Robert  Mathys 
jun.  (act  2_IV_23)  als  Zeugen  einvernommen,  und  am  18.  Januar  2008 
erfolgte die Einvernahme von Dante Marchesi als Zeuge (act. 2_IV_43). 

4. 
Mit Verfügung vom 14. Februar 2008 beauftragte der Präsident des Kan-
tonsgerichts von Graubünden einen Patentanwalt in Zürich mit der Durch-
führung  eines  Gutachtens  (act.  2_IX_13).  Dieser  erstattete  in  der  Folge 
das Gutachten (act. 2_VII_6). Auf entsprechende Beschwerde hin hob die 
II.  Zivilkammer  des  Kantonsgerichts  von  Graubünden  mit  Beiurteil  vom 
16. Dezember 2009 die Beweisverfügung auf und schloss das Gutachten 
des  Patentanwalts  in  Zürich  wegen  Befangenheit  als  Beweismittel  aus 
(act. 2_X_37). Das Bundesgericht wies eine von der Klägerin gegen die-
sen Entscheid erhobene Beschwerde mit Urteil vom 26. Juli 2010 ab (act. 
2_X_38). Mit Verfügung vom 1. Juli 2011 wies der Vorsitzende der II. Zi-
vilkammer  des  Kantonsgerichts  von  Graubünden  den  Antrag,  den  Ge-
genstand des Verfahrens vorläufig auf die Teilfrage zu begrenzen, ob ein 
Anspruch der Klägerin auf Miteigentum am Streitpatent bestehe, ab (act. 
2_IX_25). Mit Verfügung vom 3. Januar 2012 wurden die Akten zur Wei-
terführung  des  Verfahrens  an  das  Bundespatentgericht  überwiesen  (act. 
1).  Mit  Eingabe  vom  6.  Februar  2012  stellte  die  Klägerin  den Antrag,  es 
sei der Gegenstand des Verfahrens vorläufig auf die Teilfrage zu begren-
zen, ob ein klagbarer Anspruch der Klägerin auf Miteigentum am Streitpa-
tent  besteht  (act.  4).  Die  Beklagte  beantragte  am  15.  Februar  2012  die 
Abweisung des Antrags (act.  6).  Den  Parteien  wurde mit  Schreiben  vom 

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7.  März  2012  die  Zusammensetzung  des  Spruchkörpers  mitgeteilt 
(act. 8). 

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Prozessuales 

5.  
Das  Bundespatentgericht  ist  gemäss  Art.  41  PatGG  für  die  Beurteilung 
der per 1. Januar 2012 bei den kantonalen Gerichten anhängigen Verfah-
ren,  welche  nach  Art.  26  PatGG  in  seinen  Zuständigkeitsbereich  fallen, 
zuständig,  sofern  die  Hauptverhandlung  noch  nicht  durchgeführt  wurde. 
Anwendbar  ist  gemäss Art.  10 Abs.  2  der  Richtlinien  zum  Verfahren  vor 
dem  Bundespatentgericht  vom  28.  November  2011  die  schweizerische 
Zivilprozessordnung (SR 272). 

Materielles 

6. 
Die Beklagte bestritt die Aktivlegitimation der Klägerin, da die Universität 
im Zeitpunkt des behaupteten Rechtserwerbs im Jahr 1988 lediglich eine 
Verwaltungseinheit  des  Kantons  Bern  gewesen  sei.  Die  Klägerin  habe 
deshalb  nicht  Trägerin  von  Rechten  sein  können  (act.  2_I_2  RZ  6  und 
59). Dies ist unbestritten (act. 2_I_3 RZ 6 und 59; vgl. vorne E. 1 Abs. 1). 
Die  Klägerin  behauptet  lediglich  –  aber  völlig  unsubstantiiert,  dass  im 
"Zeitpunkt der rechtlichen Verselbständigung die Rechte auf die Klägerin 
übergegangen" seien, führt aber nicht aus, welche Rechte aufgrund wel-
cher Grundlage (act. 2_I_3 RZ 6; von der Beklagten in act. 2_I_4 RZ 39 
erneut  bestritten).  Dem  im  Jahr  1996  in  Kraft  gesetzten  Universitätsge-
setz des Kantons Bern – wie auch der gestützt darauf erlassenen Univer-
sitätsverordnung und dem Universitätsstatut – kann ein Übergang solcher 
Rechte nicht entnommen werden (vgl. act. 2_I_4 RZ 116). Grundsätzlich 
handelt  es  sich  um  Rechtsfragen,  und  auch  die Anwendung  kantonalen 
Rechts  untersteht  an  sich  dem  Grundsatz  "iura  novit  curia"  (Myriam  A. 
Gehri/Michael  Kramer  [Hg.],  ZPO,  Schweizerische  Zivilprozessordnung, 
Zürich  2010,  ZPO  57  N  6;  Richard  Frank/Hans  Sträuli/Georg  Messmer, 
ZPO, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 
1997, ZPO 58 N 3). Wie erwähnt, liegt soweit ersichtlich keine klare Be-
stimmung  zu  einem  Rechtsübergang  vor,  wobei  nicht  mit  letzter  Sicher-
heit  ausgeschlossen  werden  kann,  dass  möglicherweise  in  (allenfalls 

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nicht  publizierten)  Regierungsratsbeschlüssen  über  einen  entsprechen-
den  Rechtsübergang  befunden  worden  ist.  In  einem  solchen  Fall  wäre 
aber  die  Klägerin,  die  über  die  gesetzlichen  und  sonstigen  Unterlagen 
betreffend ihren Status und ihre Rechte verfügt, gehalten gewesen, diese 
einzureichen  (Art.  52  ZPO).  Die  Klägerin  hat  in  diesem  Zusammenhang 
weder etwas behauptet noch entsprechende Unterlagen eingereicht. Da-
mit ist aber die Sachlegitimation der Klägerin nicht dargetan, weshalb die 
Klage  schon  aus  diesem  Grund  abzuweisen  ist  (vgl.  Thomas  Sutter-
Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Zürich 2012, RZ 191).  

7. 
In der Patentschrift CH 683 963 werden Dr. Max Aebi, Bern, und Robert 
Mathys  jun.,  Bettlach,  als  Erfinder  aufgeführt;  Inhaberin  ist  die  Beklagte 
(act.  2_I_1_26).  Für  den  Fall,  dass  die  Sachlegitimation  der  Klägerin  zu 
bejahen wäre, ist zu prüfen, ob diese ein Recht an der Erfindung hat, die 
Prof. Dr. med. Aebi in der Zeit seiner Anstellung bei der Universität Bern 
(damals  noch  eine  Verwaltungseinheit  des  Kantons  Bern)  –  teilweise  – 
gemacht hatte (nachfolgend E. 8). Unbestrittenermassen erfolgte die An-
meldung  des  Streitpatents  mit  Zustimmung  des  Miterfinders  Robert 
Mathys  jun.  Bestritten  ist,  ob  auch  eine  entsprechende  Zustimmung  sei-
tens von Prof. Dr. med. Aebi (oder der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgän-
gerin) vorlag (nachfolgend E. 9).  

8. 
Die Beklagte bringt vor, die Erfindungen von Mitgliedern des Lehrkörpers 
einer Universität seien in den ausgehenden 80er Jahren nicht zu den Ar-
beitnehmererfindungen  gezählt  worden,  weil  man  zu  dieser  Zeit  davon 
ausgegangen  sei,  dass diese  nicht  zum  Erfinden  angestellt  werden  (act. 
2_I_2 RZ 18 und 81 f.). Unbestritten ist, dass im Kanton Bern damals Ar-
beitnehmererfindungen  durch  Professoren  gesetzlich  nicht  geregelt  wa-
ren (act. 2_I_3 RZ 18 und 60). 

8.1 In den 1980er Jahren war es in der Schweiz klare und vorherrschen-
de  Meinung,  dass  die  Erfindungen  von  Professoren  und  sonstigen  Mit-
gliedern  des  Lehrkörpers  einer  Universität  nicht  als  "Arbeitnehmer"-
Erfindungen  behandelt  werden,  weil  diese  in  der  Regel  nicht  zum  Erfin-
den angestellt werden (Martin J. Lutz/Alesch Staehelin, Technologietrans-
fer an den schweizerischen Hochschulen, GRUR Int 1999, 219 ff., insbes. 
FN 48 mit einem anschaulichen Beispiel zur Rechtslage im Kanton Zürich 
und FN 49 zur Rechtslage vor der Gesetzesänderung von 1992 im Kan-
ton  Bern;  im  gleichen  Sinne  auch  Julius  Effenberger,  Transfer  von  Wis-

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sen, SJZ 99 [2003] Nr. 9 S. 217 ff., 219; François Dessemontet, Die Uni-
versitätserfindungen, GRUR Int 1983, 133 ff., 139 und 141; teilweise ab-
weichend  Pierre Gabus,  La titularité  des  droits  de  propriété  intellectuelle 
au  sein  des  hautes  écoles  suisses, AJP  1992,  453  ff.,  454,  wo  er  aller-
dings einräumt, dass von der früheren Lehre eine abweichende Meinung 
vertreten worden war). Im Gegensatz zum öffentlichen Recht des Bundes 
und  der  Kantone  enthält  das  Obligationenrecht  seit  Jahrzehnten  in  Art. 
332  eine  Bestimmung  betreffend  die  Rechte  des Arbeitsgebers  an  Erfin-
dungen  des  Arbeitnehmers.  Aufgrund  dieser  Bestimmung  ergibt  sich, 
dass gewisse Erfindungen nicht gemacht werden können, wenn sich ein 
Professor strikt an sein Pflichtenheft hält, wobei die Universität als Arbeit-
geberin  wiederum  an  der  bei  Ausübung  der  dienstlichen  Tätigkeit  ge-
machten  Erfindung  –  da  sie  nicht  deren  Erwerb  erklärte  –  nicht  interes-
siert  war  (Art.  332 Abs.  2  und  3  OR  e  contario).  Damit  ist  auch  auf  auf-
grund der Regelung von Art. 332 OR zu schliessen, dass hier keine Ge-
setzeslücke  besteht,  da  damals  eine  Regelung  bestand,  auch  wenn  sie 
von der heutigen verschieden ist. In Bezug auf das öffentliche Dienstver-
hältnis  erfolgte  ein  Umdenken  des  Bundes  und  der  Kantone  betreffend 
Erfindungen, die Mitarbeiter bei der Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit 
oder im Zusammenhang damit machen, erst viele Jahre nach dem Erlass 
des  sogenannten  Bayh-Dole-Act  im  Jahr  1980  und  dessen  erfolgreichen 
Umsetzung  in  den  Vereinigten  Staaten.  Dieses  Gesetz  bestimmt,  dass 
die  Hochschule  die  Eigentumsrechte  an  allen  Erfindungen,  die  mit  Bun-
desmitteln  unterstützt  worden  sind,  beanspruchen  kann  (Lutz/Staehelin, 
GRUR  Int  1999,  229  m.w.H.).  In  den  1990er  Jahren  wurden  in  der 
Schweiz  zahlreiche  Gesetze  betreffend  die  Universitäten  und  Hochschu-
len  geändert,  so  auf  Bundesebene  u.a.  das  Bundespersonalgesetz  (vgl. 
Heinrich, PatG/EPÜ, 2. Aufl., RZ 16 zu Art. 3; Lutz/Staehelin, GRUR Int. 
1999,  221),  und  beispielsweise  im  Kanton  Bern  das  Universitätsgesetz 
von 1996 mit der Verselbständigung der Universität Bern sowie der Ände-
rung  des  Personalgesetzes  von  1992  (Lutz/Staehelin,  GRUR  Int  1999, 
224). Im Gegensatz zum öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone 
hat  der  Kanton  Bern  erst  in  den  1990er  Jahren  in  Bezug  auf  Status  der 
Klägerin  und  die  Frage  der  Erfindungen  der  kantonalen  Mitarbeiter  eine 
klare gesetzliche Regelung geschaffen. Aus diesem Grund muss das Be-
stehen  einer  Gesetzeslücke  für  die  Zeit  davor  (vgl.  act.  2_I_1  RZ  61  ff.; 
act. 2_I_3 RZ 58 ff., insbes. RZ 63) ausgeschlossen werden.  

8.2 Im Übrigen ist in diesem Zusammenhang ein von der Beklagten ein-
gereichtes (nicht datiertes) Merkblatt "Patente an der Universität Bern" zu 
beachten, in dem unter anderem festgehalten wurde, dass die Universität 

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keine Patente auf ihren Namen anmeldet; Patentinhaber seien daher die 
Industriepartner  oder  allenfalls  die  Forscherin  oder  der  Forscher  selbst 
(act.  2_I_4_35;  act.  2_I_4  RZ  60).  Die  Klägerin  hat  sich  in  der  Stellung-
nahme vom 27. März 2007 (act. 2_I_5) zum eingereichten Merkblatt nicht 
geäussert, womit davon auszugehen ist, dass dieses dem Rechtszustand 
im  Jahre  1988  entspricht.  Damit  steht  fest,  dass  auch  die  Klägerin  im 
Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents der Auffassung war, (allfällige 
kostspielige) Patentanmeldungen gehörten nicht in den Aufgabenbereich 
einer  Universität  und  es  stünden  ihr  auch  keine  entsprechenden  Rechte 
zu.  

8.3  Zusammenfassend  ergibt  sich,  dass  im  Jahr  1988  im  Kanton  Bern 
jegliche  positive  Rechtssetzung  bezüglich  Diensterfindungen  fehlte  und 
die  entsprechenden  gesetzlichen  Grundlagen  erst  in  den  1990er  Jahren 
geschaffen worden sind, womit kein Raum für eine Lückenfüllung besteht. 
Die Klägerin (bzw. der Kanton Bern) hat somit unter dem Titel der Dienst-
erfindungen keine Rechte am Streitpatent erworben.  

9. 
Im Sinne einer Subeventualerwägung ist auf die Vorbringen der Klägerin 
einzugehen,  die  Beklagte  habe  das  Streitpatent  eigenmächtig  und  bös-
gläubig angemeldet, da ihr respektive ihren Organen und/oder Stellvertre-
tern bekannt gewesen sei, dass Prof. Dr. med. Aebi in der massgeblichen 
Zeit eine Vollzeitanstellung bei der Universität Bern gehabt und seine Bei-
träge zur fraglichen Erfindung deshalb im Rahmen seiner Arbeitszeit ge-
leistet habe (act. 2_I_1 RZ 49 ff.; act. 2_I_3 RZ 72 ff.). Die Beklagte hielt 
fest,  sie  habe  1988  nach  den  gesamten  Umständen  keinen  Anlass  ge-
habt,  am  Recht  von  Prof.  Dr.  med.  Aebi  zur  Übertragung  seines  Erfin-
dungsanteils  zu  zweifeln,  was  jede  Bösgläubigkeit  ausschliesse  (act. 
2_I_2 RZ 72 ff.; act. 2_I_4 RZ 94, 113 und 136 ff.). 

9.1 Gemäss Art. 29 Abs. 1 PatG kann der Berechtigte auf Abtretung oder 
auf Erklärung der Nichtigkeit des Patents klagen, wenn das Patentgesuch 
von einem Bewerber eingereicht worden ist, der gemäss Art. 3 PatG kein 
Recht  auf  das  Patent  hat.  Die  Abtretungsklage  ist  vor  Ablauf  von  zwei 
Jahren  seit  dem  amtlichen  Datum  der  Veröffentlichung  der  Patentschrift 
anzuheben  (Art.  31 Abs.  1  PatG).  Die  Klage  gegen  einen  bösgläubigen 
Beklagten ist gemäss Art. 31 Abs. 2 PatG an keine Frist gebunden. Dabei 
handelt  es  sich  um  eine  Verwirkungsfrist,  die  nicht  unterbrochen  werden 
kann  (Heinrich,  PatG/EPÜ,  RZ  2  zu  31).  Der  Beklagte  ist  bösgläubig, 
wenn  er  wusste  oder  bei  der  gebotenen  Sorgfalt  wissen  musste  (Art.  3 

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Abs.  2  ZGB),  dass  er  nicht  der  alleinige  Berechtigte  ist  (Heinrich, 
PatG/EPÜ, RZ 3 zu 31). Die Beweislast für das Klagefundament trägt der 
an  der  Erfindung  Berechtigte  (Art.  8  ZGB;  W.  Stieger,  in:  Bertschin-
ger/Münch/Geiser, Patentrecht, RZ 11.181). Gemäss Art. 3 Abs. 1 ZGB ist 
der  gute  Glaube  zu  vermuten  (BSK  ZGB  I-Honsell Art.  3  RZ  28  f.).  Will 
der Abtretungskläger die Gutgläubigkeit des Patentinhabers bestreiten, so 
trägt er für die damit behauptete Bösgläubigkeit die Beweislast (BSK ZGB 
I-Honsell, Art.  3  RZ  30).  Wer  allerdings  bei  der Aufmerksamkeit,  wie  sie 
nach den Umständen von ihm verlangt werden darf, nicht gutgläubig sein 
konnte, ist nicht berechtigt, sich auf den guten Glauben zu berufen (Art. 3 
Abs.  2  ZGB;  Stieger,  a.a.O.,  RZ  12.245;  BSK  ZGB  I-Honsell, Art.  3  RZ 
15 ff.;  zum  Massstab  vgl.  BSK  ZGB I-Honsell, Art.  3  RZ  35 ff.). Gutgläu-
bigkeit fällt etwa ausser Betracht, wenn der Anmelder die Kenntnis der Er-
findung  auf  rechtswidrige  Weise  erlangt  hat,  zum  Beispiel  durch  Aus-
kundschaftung,  Verleitung  zur  Vertragsverletzung  oder  Missbrauch  von 
anvertrautem Wissen (Art.  4-6  UWG).  Hat  der  Patentanmelder  die  Erfin-
dung vom Erfinder selber oder mit dessen Zustimmung erlangt, so ist er 
nicht gutgläubig, wenn er aufgrund einer Verpflichtung zur Geheimhaltung 
bzw. Nichtverwertung der ihm anvertrauten Erfindung nicht davon ausge-
hen  durfte,  die  Erfindung  sei  "frei".  Eine  solche  Verpflichtung  zur  Nicht-
verwertung  kann  sich  auch  aufgrund  einer  stillschweigenden  vertragli-
chen  Nebenpflicht  ergeben,  so  aus  einem  mit  dem  Patentanmelder  ge-
schlossenen  Auftrag,  Werkvertrag  oder  Zusammenarbeitsvertrag  (BGE 
77 II 263, 269 f. – Strassenhobel). Guter Glaube ist auch dann nicht ge-
geben,  wenn  der  Patentanmelder  wusste  oder  aufgrund  der  Umstände 
annehmen  musste,  dass  der  Erfinder  beabsichtigte,  die  Erfindung  zum 
Patentschutz anzumelden (zum Ganzen Stieger, a.a.O., RZ 12.246). 

9.2  Die  Klägerin  brachte  nicht  vor,  die  Beklagte  habe  auf  rechtswidrige 
Weise  Kenntnis  von  der  Erfindung  gemäss  Streitpatent  erlangt.  Gemäss 
ihren eigenen Ausführungen arbeitete der Miterfinder Robert Mathys jun., 
der  selbst  auch  im  Verwaltungsrat  der  Beklagten  war,  mit  Prof.  Dr.  med. 
Aebi zusammen, wobei sie selber davon ausgeht, es sei von einem hälf-
tigen  Anteil  der  beiden  Erfinder  Robert  Mathys  jun.  und  Prof.  Dr.  med. 
Aebi auszugehen (act. 2_I_1 RZ 57, 74). Gemäss den Ausführungen der 
Klägerin hat Prof. Dr. med. Aebi durch seine chirurgische Tätigkeit und die 
daran anknüpfende geistige Arbeit massgeblich zur Schaffung der techni-
schen Problemlösung beigetragen (act. 2_I_3 RZ 51). Sie hält weiter fest, 
dass Prof. Dr. med. Aebi notwendigerweise die "Infrastruktur der Universi-
tätsklinik (Labor etc.)" benutzte (act. 2_I_3 RZ 49). Sie verfügte aber ne-
ben der medizinischen Infrastruktur nicht auch über die technischen Ein-

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richtungen, um die von Prof. Dr. med. Aebi eingebrachten Ideen und Er-
fahrungen konkret in den erfindungsgemässen Gegenstand umzusetzen. 
Es  steht  damit  fest,  dass  die  konkrete Ausgestaltung  des  erfindungsge-
mässen  Gegenstandes  und  die  Präsentation  gegenüber  dem  Patentan-
walt allein durch den Miterfinder Robert Mathys jun. erfolgten (act. 2_I_1 
RZ 37; act. 2_I_2 RZ 52 ff., insbes. RZ 53: Patentanmeldungsverfahren). 
Insgesamt  ist  davon  auszugehen,  dass  Robert  Mathys  jun.  bzw.  die  Be-
klagte aufgrund der Zusammenarbeit mit Prof. Dr. med. Aebi rechtmässig 
Kenntnis  von  der  Erfindung,  die  ausschliesslich  von  der  Beklagten  tech-
nisch umgesetzt worden war, erhalten hatte. 

9.3 Auch bei einer rechtmässigen Kenntnisnahme der Erfindung kann die 
Gutgläubigkeit  des  Patentanmelders  verneint  werden,  wenn  ihm  eine 
ausdrückliche  oder  stillschweigende  Verpflichtung  zur  Geheimhaltung 
bzw. Nichtverwertung oblag. Wie erwähnt, ist die Klägerin hierfür beweis-
pflichtig (Art. 8 ZGB). Die Klägerin behauptet nicht, dass sie bzw. Prof. Dr. 
med.  Aebi  mit  der  Beklagten  eine  entsprechende  Vereinbarung,  sei  es 
schriftlich  oder  mündlich,  getroffen  habe.  Sie  führt  auch  nicht  aus,  sie 
bzw.  Prof.  Dr.  med.  Aebi  habe  zu  irgendeinem  Zeitpunkt  die  Beklagte 
daraufhin  hingewiesen,  sie  sei  zur  Patentanmeldung  nicht  berechtigt. 
Schliesslich  behauptete  sie  auch  nicht  hinreichend  substantiiert  und  er-
brachte den entsprechenden Beweis, wonach die Beklagte einerseits und 
Prof.  Dr.  med.  Aebi  andererseits  stillschweigend  eine  Verpflichtung  zur 
Nichtverwertung  oder  ausschliesslich  gemeinsamen  Verwertung  des  Pa-
tents  als  deren  Miteigentümer  vereinbart  hätten.  Sie  behauptet  schliess-
lich  auch  nicht,  eine  solche  Vereinbarung  zwischen  der  Beklagten  und 
Prof.  Dr.  med. Aebi  sei  unter  Einräumung  der  entsprechenden  Berechti-
gung  an  die  Klägerin  geschlossen  worden.  In  diesem  Zusammenhang 
nicht  von  Bedeutung  ist  der  Umstand,  dass  Prof.  Dr.  med. Aebi,  wie  die 
Klägerin  behauptet,  bei  weiteren  Erfindungen  als  Miterfinder  mitwirkte, 
wobei er teilweise auch in den Patentschriften als solcher genannt wurde 
(act.  2_I_1  RZ  39  ff.).  Dabei  behauptet  die  Klägerin  auch  in  diesem  Zu-
sammenhang nicht, die Parteien hätten in Bezug auf Erfindungen, an de-
nen  Prof.  Dr.  med.  Aebi  als  Miterfinder  mitgewirkt  hatte,  eine  Vereinba-
rung getroffen, wonach die Patente gemeinsam angemeldet und verwer-
tet werden sollten. Insgesamt begründete und bewies die Klägerin in kei-
ner Weise ihre Behauptung, dass die Beklagte bzw. ihre Organe gewusst 
hätten  bzw.  hätten  wissen  müssen,  dass  Professoren  über  die  bei Aus-
übung ihrer dienstlichen Tätigkeit gemachten Erfindungen nicht ohne Zu-
stimmung der Universität hätten verfügen können (act. 2_I_1 RZ 49). 

Seite 12 

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9.4  Wie  erwähnt,  ist  der  Patentanmelder  auch  dann  nicht  gutgläubig, 
wenn er wusste oder wissen musste, dass der (Mit-)Erfinder beabsichtig-
te, die Erfindung zum Patentschutz anzumelden. Die Klägerin hielt in die-
sem Zusammenhang fest, der Beklagten sei bekannt gewesen, dass Pro-
fessoren  über  die  bei  Ausübung  ihrer  dienstlichen  Tätigkeit  gemachten 
Erfindungen  nicht  ohne  Zustimmung  der  Universität,  d.h.  der  Klägerin, 
verfügen  könnten  (act.  2_I_1  RZ  49;  bestritten,  vgl.  act.  2_I_2  RZ  72). 
Auch  wenn  es  zutreffen  sollte,  dass  die  Klägerin  zusammen  mit  Robert 
Mathys  jun.  Berechtigte  am  Streitpatent  war,  behauptete  sie  in  keiner 
Weise,  sie  habe  als  an  der  Erfindung  Berechtigte  zu  irgendeinem  Zeit-
punkt  Schritte  unternommen,  um  die  Erfindung  gemäss  Streitpatent  an-
zumelden.  Die  Klägerin  behauptete  ferner  auch  nicht,  sie  habe  die  Be-
klagte  im  Zeitraum  der  Anmeldung  des  Streitpatents  oder  unmittelbar, 
nachdem sie von der Erteilung des Streitpatents Kenntnis erhalten hatte, 
darauf  hingewiesen,  dass  sie  Mitberechtigte  am  Streitpatent  sei.  Insge-
samt steht fest, dass die Klägerin in der Zeit zwischen erfinderischer Tä-
tigkeit von Prof. Dr. med. Aebi und der Erteilung des Streitpatents in kei-
ner Weise Ansprüche gegenüber der Beklagten bzw. Robert Mathys jun. 
geltend  gemacht  hat.  Schon  allein  angesichts  dieses  Umstandes  ist  es 
äusserst fraglich, ob sie der Beklagten zu Recht ein bösgläubiges Verhal-
ten vorwerfen kann, indem sie sich nicht hinreichend über die Rechte der 
Klägerin an der Diensterfindung von Prof. Dr. med. Aebi informiert habe. 

9.5 Die Klägerin macht geltend, es habe Robert Mathys jun. wie auch den 
übrigen Beteiligten klar sein müssen, dass Prof. Dr. med. Aebi seinen An-
teil an der Erfindung während seinem hundertprozentigen Arbeitspensum 
und  unter  Beanspruchung  der  universitären  Infrastruktur  gemacht  habe 
(act. 2_I_1 RZ 51). Das in diesem Zusammenhang von der Klägerin ein-
gereichte  Antragsformular  der  AO  Stiftung  für  Forschungsunterstützung 
(act. 2_I_1_30) stammt, wie die Beklagte unbestrittenermassen ausführte 
(act.  2_I_2  RZ  77;  act.  2_I_3  RZ  77),  aus  dem  Jahre  2005,  womit  die 
Klägerin aus diesem nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. Die Klägerin 
nennt als Indiz, dass der Beklagten und den von ihr beauftragten Patent-
anwälten  die  Problematik  der  Berechtigung  am  Streitpatent  bewusst  ge-
wesen sei, die Korrespondenz zwischen der Beklagten und Prof. Dr. med. 
Aebi, die, wenn es um die Anmeldung eines Patents gegangen sei, nicht 
an dessen Geschäftsadresse an der jeweiligen Universität sondern an die 
Privatadresse  von  Prof.  Dr.  med. Aebi  gegangen  sei  (act.  2_I_1  RZ  53; 
act. 2_I_1_31). Das im Namen der Beklagten verfasste Schreiben betref-
fend  geplante  internationale  Patentanmeldung  für  "spreizbares  Zwi-
schenwirbelimplantat"  stammt  indessen  aus  dem  Jahre  1997  (act. 

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2_I_1_31),  womit  nicht  nachvollziehbar  ist,  in  welcher  Weise  dieses 
Rückschlüsse  auf  das  Verhältnis  der  Parteien  im  Jahre  1988  erlauben 
soll.  Immerhin  ist  dem  Schreiben  eine  Vereinbarung  zwischen  Prof.  Dr. 
med. Aebi  und  der  Beklagten  beigelegt,  gemäss  welcher  Prof.  Dr.  med. 
Aebi als Erfinder sämtliche Rechte an der Erfindung an die Beklagte ab-
trat,  wobei  die  Beklagte  sämtliche  Kosten  für  die  Patentierung  der  Erfin-
dung  übernahm  und  Prof.  Dr.  med. Aebi  sich  bereit  erklärte,  alle  im  Zu-
sammenhang  mit  der  Erfindernennung  und  Übertragung  der  Erfindungs-
rechte  notwendigen  Dokumente  zu  unterzeichnen  (act.  2_I_1_30  S.  2). 
Im Übrigen wurde die Privatadresse von Prof. Dr. med. Aebi auch auf der 
veröffentlichten  europäischen  Patentschrift  EP  0  348  581  (gleich  lauten-
des  Parallelpatent  zum  Streitpatent)  aufgeführt  (act.  2_I_2_26;  vgl.  act. 
2_I_2  RZ  83).  In  der  Anmeldung  des  Streitpatents  vom  6.  September 
1988  erhielt  Prof.  Dr.  med.  Aebi  die  Unterlagen  betreffend  Erfindernen-
nung (act. 2_I_1_32). Die Klägerin führte in diesem Zusammenhang nicht 
aus,  Prof.  Dr.  med.  Aebi  habe  gegenüber  der  Beklagten  bzw.  dem  IGE 
oder dem EPA Einwände in dem Sinne erhoben, dass nicht allein die Be-
klagte,  sondern  auch  die  Klägerin  am  Streitpatent  berechtigt  sei.  Dies 
lässt den Schluss zu, dass er mit der von der Beklagten vorgenommenen 
Anmeldung des Streitpatents einverstanden war, was zumindest ein Indiz 
dafür  ist,  dass  die  Beklagte  in  guten  Treuen  von  ihrer  Berechtigung  zur 
Patentanmeldung ausgehen durfte. 

In Bezug auf die Anmeldung des Streitpatents vom 31. August 1988 (act. 
2_I_1_32  S.  2  und  3)  hielt  die  Klägerin  fest,  darin  werde  in  Bezug  auf 
Prof.  Dr.  med. Aebi  auf  einen  angeblich  existierenden  Vertrag  zwischen 
ihm  und  dem  Anmelder  ohne  Datumsangabe  verwiesen.  Das  Anstel-
lungsverhältnis  zur  Klägerin  werde  verschwiegen,  und  es  werde  auch 
nicht  die  Universitätsadresse  von  Prof.  Dr.  med.  Aebi  sondern  dessen 
Privatadresse  genannt  (act.  2_I_1  RZ  54;  act.  2_I_1_32).  Nachdem  die 
Klägerin  dieses Aktenstück  eingereicht  hat,  ist  davon  auszugehen,  dass 
dieses  Prof.  Dr.  med. Aebi  ordnungsgemäss  zugestellt  worden  war. Wie 
erwähnt, wandte sich Prof. Dr. med. Aebi weder gegen die Patentanmel-
dung  noch  gegen  die  in  der  Anmeldung  gemachten  Angaben.  Er  erhob 
insbesondere weder gegenüber der Beklagten noch gegenüber dem EPA 
den Einwand, nicht er sondern die Klägerin sei an der Erfindung gemäss 
Streitpatent  berechtigt,  womit  er  selber  nicht  rechtsgültig  auf  seine  Be-
rechtigung als Erfinder des Streitpatents habe verzichten können. Die Er-
hebung  eines  solchen  Einwand  wäre  umso  mehr  angebracht  gewesen, 
als in Bezug auf den Erfinder Robert Mathys jun. in der Anmeldung darauf 
hingewiesen  wurde,  dass  die  Beklagte  das  Recht  auf  das  europäische 

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Patent  erlangt  habe  gemäss  Dienstvertrag  zwischen  Robert  Mathys  jun. 
und der Firma Mathys & Co. und gemäss Vertrag zwischen der Mathys & 
Co. und der Beklagten (act. 2_I_1_32 S. 2). 

9.6  Die  vom  Kantonsgericht  von  Graubünden  einvernommenen  Zeugen 
machten in diesem Zusammenhang folgende Aussagen: 

Prof. Dr. med. Aebi führte aus, es habe u.a. als Forschungsschwerpunkt 
zu  seinen  Pflichten  während  seiner  Tätigkeit  am  Universitätsspital  Bern 
gehört,  eine  akademische  Wirbelsäulenabteilung  aufzubauen  und  dabei 
Implantate  neu  zu  entwickeln  (act.  2_VI_20  S.  2;  weitgehend  überein-
stimmend  act.  2_VI_21 S.  2  und  act.  2_VI_43  S.  1).  Er  habe  bereits  vor 
dem Jahr 2003 gewusst, dass er als Miterfinder auf verschiedenen Paten-
ten  genannt  werde.  Ihm  sei  jeweils  ein  Blatt  unterbreitet  worden,  das  er 
unterschrieben habe, und damit habe er die Patentrechte an die Beklagte 
abgetreten (act. 2_VI_20 S. 2/3). Auf Anweisung von Prof. Dr. med. Ganz 
sei  er  ab  1985  Mitglied  der  Wirbelsäulen-TK  der  AO  Stiftung  gewesen. 
Prof.  Ganz  habe  Erfindungen  im  Zusammenhang  mit  Sulzer  Medica  ge-
macht, was dokumentiert sei. Mit Sulzer Medica seien jeweils schriftliche 
Verträge abgeschlossen worden, während seine Tätigkeit mit der AO Stif-
tung  auf  Handschlag  beruht  habe.  Es  sei  richtig,  dass  er  (Zeuge)  auf-
grund  seines  Pflichtenhefts  die  Universität  Bern  über  seine  Erfindungen 
und Beteiligungen an Patenten hätte informieren sollen. Als junger Medi-
ziner  sei  er  ein  wenig  naiv  gewesen  und  habe  dies  nicht  gemacht.  Von 
der  Universität  Bern  sei  er  damals  auch  nicht  betreffend  diese  Patente 
kontaktiert  worden  (act.  2_VI_20  S.  3/4).  Die  Mängel  des  früheren  Im-
plantatsystems  seien  vom  Chirurgen  angesprochen,  und  es  sei  die Wei-
terentwicklung  skizziert  worden.  Robert  Mathys  jun.  habe  dann  die  ver-
schiedenen  Lösungen  technischer Art  versucht,  worauf  diese  in  extenso 
diskutiert und verbessert worden seien. Durch dieses Zusammenspiel sei 
dann das neue Patent entstanden. Wenn er eine Einschätzung der Antei-
le an der Entwicklung machen müsste, so würde er sagen, dass der An-
teil des Chirurgen und jener des Ingenieurs in etwa gleichwertig gewesen 
seien (act. 2_VI_20 S. 4/5). Prof. John Webb hielt fest, im Gegensatz zu 
den bisherigen Systemen, bei denen die Schrauben und Muttern auf der 
Seite gewesen seien, habe Prof. Dr. med. Aebi diesen Zugang von oben 
kreiert. Die Rolle von Robert Mathys jun. sei es gewesen, dies in techni-
sche Diagramme umzusetzen, so dass es produziert werden konnte. Aus 
seiner Sicht sei der Beitrag von Prof. Dr. med. Aebi rund 90 % gewesen 
(act. 2_VI_22 S. 2). 

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Gemäss  der  Aussage  von  Robert  Mathys  jun.  besteht  eine  langjährige 
Beziehung  zur  Beklagten  dahingehend,  dass  die  Firma  Mathys  AG  Li-
zenznehmerin der Beklagten sei bzw. gewesen sei. Die Mathys AG verfü-
ge über eine langjährige Erfahrung in der Erstellung von orthopädischen 
Implantaten.  Prof.  Dr.  med.  Aebi  habe  an  der  technischen  Entwicklung 
des  Streitpatents  keinen  wesentlichen  Input  gegeben,  da  es  sich  vor  al-
lem  um  eine  technische Weiterentwicklung gehandelt  habe,  an  der  Prof. 
Dr. med. Aebi gar nicht habe mitwirken können (act. 2_VI_23 S. 2). Nach 
seiner  Erinnerung  habe  ihm  Prof.  Dr.  med. Aebi  auch  keine  Skizzen  der 
neuen Entwicklung, die dann durch die Mathys AG gemacht worden sei, 
gegeben.  Nach  seiner  Beurteilung  sei  nahezu  100  %  des  Beitrages  von 
der  Mathys  AG  gekommen.  Es  habe  sich,  wie  erwähnt,  um  eine  rein 
technologische Entwicklung gehandelt, und die Mediziner hätten lediglich 
die Mängel am Vorgängerprodukt vorgebracht (act. 2_VI_23 S. 3/4).  

Aufgrund  der  Zeugenaussagen  ist  davon  auszugehen,  dass  Prof.  Dr. 
med. Aebi  sich  selber  nicht  um  die  Patentierung  der  zusammen  mit  Ro-
bert Mathys jun. gemachten Erfindung bemüht und auch nicht die Kläge-
rin über die Patentanmeldung informiert hatte. Vielmehr hatte er gemäss 
eigenen  Angaben  jeweils  die  Patentrechte  an  die  Beklagte  abgetreten. 
Die  Klägerin  hat  sich  das  Verhalten  von  Prof.  Dr. med. Aebi  unabhängig 
davon, ob es sich um eine Arbeitnehmererfindung handelt oder nicht, an-
rechnen  zu  lassen.  Hingegen  durfte  die  Beklagte,  welche  in  einem  Ver-
tragsverhältnis  zur  Mathys  &  Co.  stand,  bei  welcher  Robert  Mathys  jun. 
Arbeitnehmer war, angesichts dem von der Mathys & Co. getätigten Auf-
wand  zur Weiterentwicklung der Erfindung in technischer Hinsicht davon 
ausgehen,  dass  sie  zur  Anmeldung  der  gemeinsam  von  Prof.  Dr.  med. 
Aebi und Robert Mathys jun. gemachten Erfindung berechtigt war. 

9.7 Entgegen den Ausführungen der Klägerin genügt für die Annahme ei-
ner  Bösgläubigkeit  der  Beklagten  der  Hinweis  nicht,  Robert  Mathys  jun. 
bzw. der Beklagten habe bewusst sein müssen, dass Prof. Dr. med. Aebi 
seinen Anteil an der Erfindung nicht ausserhalb seiner klinischen Tätigkeit 
für  die  Beklagte  habe  leisten  können  (act.  2_I_1  RZ  51).  Daraus  kann 
nicht  geschlossen  werden,  die  Klägerin  sei  damals  (1988)  auch  gewillt 
gewesen,  eine  im  Rahmen  der  Operationstätigkeit  eines  Oberarztes  ge-
machte  Erfindung  auch  anzumelden.  Gemäss  den  Vorbringen  der  Be-
klagten wussten alle Beteiligten aus jahrzehntelanger Erfahrung, dass die 
Universität  nie  eigene  Rechte  geltend  gemacht  hatte,  wenn  eine  Erfin-
dung von einem leitenden Arzt des Universitätsspitals im Zusammenhang 

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mit  orthopädischen  Implantaten  angemeldet  worden  sei  (act.  2_I_2  RZ 
73).  

Die Klägerin machte in diesem Zusammenhang geltend, sie habe bereits 
in den sechziger und siebziger Jahren Erfindungen ihrer Angestellten zum 
Patent angemeldet (act. 2_I_3 RZ 18), wobei sie allerdings in keiner Wei-
se vorbrachte, entsprechende Schritte seien auch in Bezug auf die vorlie-
gende  Erfindung  gemacht  worden.  In  Bezug  auf  die  swissreg-Auszüge 
betreffend  Patentanmeldungen  durch  die  Klägerin  in  den  sechziger  und 
siebziger Jahren (act. 2_I_3_45) führte die Klägerin nicht aus, auf welche 
Weise  und  auf  welcher  Rechtsgrundlage  die  Universität  (damals  noch 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit) bzw. das Institut für angewandte Phy-
sik  die  Rechte  an  den  entsprechenden  Erfindungen  von  wem  erworben 
haben  sollte.  Alle  zehn  zwischen  1977  und  1987  eingereichten  Patente 
der Klägerin wurden zwischen 1977 und 1987 wegen Nichtbezahlung der 
Jahresgebühr  gelöscht,  so  dass,  wie  aus  den  Unterlagen  zu  schliessen 
ist,  die  Universität  Bern  im  Zeitpunkt,  als  das  Streitpatent  angemeldet 
wurde (1988), über kein gültiges Patent bzw. eine Patentanmeldung ver-
fügte (vgl. act. 2_I_4 RZ 58 f.; act. 2_I_4_34). Die von der Klägerin einge-
reichten  Verzichtserklärungen  des  Kantons  Bern datieren  von  1990  (act. 
2_I_3_46; act. 2_I_3_47), lassen aber immerhin den Schluss zu, dass in 
Einzelfällen  Rechte  an  Erfindungen  ausdrücklich  abgetreten  worden  wa-
ren. Von der Klägerin ist aber nicht dargelegt worden, dass die Beklagte 
von  diesem  Umstand  Kenntnis  hatte  oder  hätte  haben  müssen.  Die  von 
der  Klägerin  gemachten  Hinweise  auf  die  Praxis  betreffend  Erfindungen 
an  anderen  Universitäten  vermögen  eine  Bösgläubigkeit  der  Beklagten 
nicht  zu  belegen,  nachdem  die  Fälle  nicht  durchwegs  vergleichbar  sind 
und die Klägerin nicht darlegen konnte, dass aus einer erfinderischen Tä-
tigkeit  konkret  Lizenzgebühren  an  die  Universität  Bern  überwiesen  wor-
den waren (act. 2_I_3 RZ 29; act. 2_I_3_49 bis act. 2_I_3_51; act. 2_I_4 
RZ 76 ff.; act. 2_I_4_37).  

10.  
Zusammenfassend  ist  die  Sachlegitimation  der  Klägerin  nicht  gegeben, 
und  es  steht  fest,  dass  die  Klägerin  im  Zeitpunkt  der  Patentanmeldung 
mangels gesetzlicher Grundlage nicht die Rechte am Streitpatent erwarb. 
Schliesslich  gelingt  es  ihr  nicht,  die  Vermutung,  dass  die  Beklagte  gut-
gläubig  das  Streitpatent  anmeldete,  umzustossen,  womit  Art.  31  Abs.  2 
PatG  vorliegend  nicht  zur  Anwendung  kommt.  Wie  erwähnt,  kann  die 
Zweijahresfrist  gemäss  Art.  31  Abs.  1  PatG  nicht  unterbrochen  werden 
(Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 2 zu 31). Nachdem das Streitpatent am 30. Juni 

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1994  veröffentlicht  worden  war,  d.h.  mehr  als  zwölf  Jahre  vor  Einleitung 
der Abtretungsklage  (act.  2_I_1_26),  ist  die  Frist  gemäss Art.  31 Abs.  1 
PatG abgelaufen und die Abtretungsklage verwirkt. Das Rechtsbegehren 
(1)a) ist deshalb abzuweisen.  

11.  
Im Rechtsbegehren (1)b) verlangt die Klägerin als Eventualbegehren, CH 
683 963 sei nichtig zu erklären. Wie bereits ausgeführt, ist eine Bösgläu-
bigkeit der Beklagten zu verneinen. Eine allfällige Gutgläubigkeit ist in Art. 
26  Abs.  1  lit.  d  in  Verbindung  mit  Art.  27  PatG  nicht  erwähnt  und  eine 
Verwirkungsfrist  nicht  explizit  vorgesehen.  Die  Klägerin kann  vorbringen, 
es gebe hier keine Verwirkung, um damit die Verwirkungsfrist gemäss Art. 
31 Abs. 1 PatG zu umgehen. Ob Art. 31 Abs. 1 PatG auch auf Art. 26 Abs. 
1 lit. d PatG anzuwenden ist, braucht aber im vorliegenden Fall nicht ent-
schieden  zu  werden,  da  der  Klägerin  die  Legitimation  zur  Geltendma-
chung der Nichtigkeit fehlt. Gemäss Art. 29 Abs. 1 PatG hat der Berech-
tigte die Wahl, entweder auf Abtretung oder auf Feststellung der Nichtig-
keit zu klagen; und gemäss Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG kann auf Nichtigkeit 
klagen, wer auch zur Abtretungsklage nach Art. 29 Abs. 1 PatG berechtigt 
wäre (Fritz Blumer, in: Bertschinger/Münch/Geiser [Hg.], Schweizerisches 
und  europäisches  Patentrecht,  Basel  et  al.  2002,  Rz.  18.29).  Der  Folge-
rung der Klägerin (act. 2_I_1 Rz. 85), dass sie damit auch vorliegend zur 
Nichtigkeitsklage  berechtigt  ist, kann  jedoch  nicht gefolgt  werden,  da  sie 
die  Miteigentümerschaft  der  Beklagten  nicht  bestreitet.  Da  sich  die  Wir-
kung einer gestützt auf Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG (auch in Verbindung mit 
Art.  27  PatG)  gutgeheissenen  Klage  auf  einen  oder  mehrere Ansprüche 
des (hier) erteilten Patents als Ganzes richtet, fehlt der Klägerin, die "nur" 
Miteigentümerin  ist,  die  alleinige  Berechtigung  an  einer  solchen  Klage. 
Somit kann Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG unabhängig von der Gut- oder Bös-
gläubigkeit der Beklagten nicht zu Anwendung gelangen.  

Ohnehin aber erscheint ein Interesse der Klägerin an der Nichtigkeitskla-
ge nach dem Ablauf des Patents CH 683 963 im Jahr 2008 als nicht mehr 
gegeben,  da  das  Interesse  an  der  Nichtigkeitsklage  noch  im  Zeitpunkt 
des  Urteils  vorhanden  sein  muss  (BGE  109  II  165,  167;  Herbert  Wohl-
mann,  in:  Baker  &  McKenzie  [Hg.],  Schweizerische  Zivilprozessordnung 
[ZPO], Bern 2010, ZPO 242 N 5). Zwar kann das Interesse an der Nich-
tigkeitsklage  gegen  ein  schon  erloschenes  Patent  weiterhin  bestehen, 
etwa wenn der Patentinhaber gegen den Nichtigkeitskläger für die Patent-
laufzeit noch Ansprüche vorbringen könnte (BGE 109 II 165, 167 f.; Hein-
rich,  PatG/EPÜ,  Art.  28  N  5,  m.w.H.).  Das  vorliegend  von  der  Klägerin 

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vorgebrachte  Interesse  (siehe  act.  2_I_1  Rz.  87:  "Sie  [die  Klägerin]  hat 
mithin einzuschreiten, wenn sich eine private Unternehmung bei der Klä-
gerin  mitentwickelte  Erfindungen  anmasst  und  diese  ohne  Rücksprache 
mit  der  Klägerin  patentieren  lässt  und  das  Patent  daraufhin  kommerziell 
ausbeutet") fehlt jedoch mindestens nach dem Erlöschen des Patents.  

Damit  ist  auch  das  Rechtsbegehren  (1)b)  abzuweisen.  Sind  aber  die 
Rechtsbegehren (1)a) und (1)b) abzuweisen, besteht keine Grundlage für 
den Schutz der Rechtsbegehren (2) und (3), womit auch diese abzuwei-
sen  sind.  Nachdem  die  Klägerin  ein  unbefugtes  Verwerten  des  Streitpa-
tents  durch  die  Beklagte  nicht  nachgewiesen  hat,  besteht  auch  kein  Be-
seitigungsanspruch aus UWG. 

Kosten und Entschädigungsfolgen 

12. 
Ausgangsgemäss wird die Klägerin kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 
Sie  hat  auch  die  Kosten  des  kantonalen  Verfahrens  von  CHF  33'642.45 
zu  tragen,  die  gemäss  Verfügung  des  Kantonsgerichts  von  Graubünden 
(act.  1)  vorläufig  je  zur  Hälfte  von  den  Parteien  bezogen  worden  waren. 
Die  Klägerin  ist  deshalb  zu  verpflichten,  der  Beklagten  den  Betrag  von 
CHF 16'821.20 zu ersetzen. 

13.  
Zudem  hat  die  Klägerin  der  Beklagten  eine  Parteientschädigung  zu  ent-
richten.  

14.  
Den Streitwert bezifferte die Klägerin mit CHF 8'000.00 klar übersteigend, 
wobei  sie  festhielt,  eine  genauere  Schätzung  des  Streitwerts  werde  ihr 
nach Einsichtnahme in die von der Beklagten zu edierenden Akten mög-
lich  sein  (act.  2_I_1  RZ  3;  act.  2_I_3  RZ  5).  Die  Beklagte  machte  unter 
Hinweis auf Aussagen der Klägerin in der Öffentlichkeit (act. 2_I_2 RZ 5; 
act. 2_I_2_2; act. 2_I_2_3) geltend, bei der vorliegenden Streitsache sei 
von  einem  Streitwert  in  ein-  bis  zweistelliger  Millionenhöhe  auszugehen. 
Nachdem es sich um ein Schutzrecht von erheblicher Bedeutung handelt, 
erscheint  es  angemessen,  den  Streitwert  auf  CHF  1'000'000.00  festzu-
setzen.   

Seite 19 

 
 
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Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.  
Die Klage wird abgewiesen.  

2.  
Die Gerichtsgebühr für das bundespatentgerichtliche Verfahren wird fest-
gesetzt auf CHF 50'000.00. 

3.  
Die  Kosten  werden  der  Klägerin  auferlegt.  Sie  werden  aus  dem  von  der 
Klägerin geleisteten  Vorschuss  von  CHF  110'000.00  bezogen.  Der  Rest-
betrag wird der Klägerin zurückerstattet. 

4.  
Die  Klägerin  wird  verpflichtet,  der  Beklagten  den  Betrag  von  CHF 
16'821.20 zu ersetzen.  

5.  
Die  Klägerin  wird  verpflichtet,  der  Beklagten  eine  Prozessentschädigung 
von CHF 70'000.00 zu bezahlen. 

Dieses Urteil geht an:  

–  die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)  
–  die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)  
–  das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der  Rechtskraft,  mit 

Gerichtsurkunde) 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 

Seite 20 

 
 
 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

O2012_010 

St. Gallen, 28.03.2012 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident  

Erster Gerichtsschreiber 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Jakob Zellweger 

Versand am 28.03.2012 

Seite 21