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**Case Identifier:** 0d99d387-82ba-5945-b5d8-40f8947a17f9
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2010-04-12
**Language:** fr
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 12.04.2010 B-6608/2009
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-6608-2009_2010-04-12.pdf

## Full Text

Cour II
B-6608/2009
{T 0/2}

A r r ê t  d u  1 2  a v r i l  2 0 1 0

Claude Morvant (président du collège), 
Bernard Maitre, Marc Steiner, juges, 
Nadia Mangiullo, greffière.

X._______,
représentée par A._______, 
recourante,

contre

Y._______,
intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Procédure d'opposition n° (...)
Marque internationale n° (...) / Marque suisse n° (...) ;
décision de non-entrée en matière du 
17 septembre 2009.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Composit ion

Parties

Objet

B-6608/2009

Faits :

A.

A.a La  marque  suisse  n° (...) a  été  publiée  sur  Swissreg  le  9 avril 
2009 et revendique la protection pour des produits des classes (...). 

A.b Le  9  juillet  2009,  soit  le  dernier  jour  du  délai  d'opposition,  
X._______  a  formé  opposition  partielle  à  l'encontre  de  cet 
enregistrement  devant  l'Institut  Fédéral  de  la  Propriété  Intellectuelle 
(IPI)  en  se  fondant  sur  la  marque  internationale  n° (...)  enregistrée 
notamment pour des produits des classes (...). 

A.c Par décision incidente du  10 juillet  2009, l'IPI a constaté que la 
titulaire de la marque opposante indiquée dans l'acte d'opposition ne 
correspondait  pas à la  titulaire inscrite  au registre international  et  a  
imparti  à  l'opposante  un  délai  jusqu'au  10  septembre  2009  afin  de 
prouver sa légitimation active et produire en outre une procuration en 
faveur de son mandataire, en l'avertissant qu'en cas de non-respect de 
ce délai, il n'entrerait pas en matière sur l'opposition. 

A.d L'opposante  s'est  exécutée  le  9  septembre  2009  en produisant 
une  procuration  en  faveur  de  son  mandataire.  S'agissant  de  la 
légitimation active, elle a produit une attestation datée du 2 septembre 
2009  émanant  de  la  titulaire  de  la  marque  opposante,  Z._______, 
dans  laquelle  cette  dernière  certifiait  en  substance  que  X._______ 
était autorisée à utiliser n'importe quelle marque enregistrée au nom 
de Z._______. Elle devait immédiatement informer Z._______ de toute 
utilisation  non  autorisée,  imitation,  atteinte  ou  atteinte  suspectée 
concernant une marque de cette dernière et entreprendre toute action 
nécessaire  en  lien  avec  les  situations  susmentionnées  ou  assister 
Z._______  si  cela  lui  était  demandé  ou  s'avérait  approprié. 
L'opposante  a  fait  valoir  que  les  marques  étaient  initialement 
enregistrées au nom de X._______, filiale de Z._______, et qu'il avait  
été  décidé  suite  à  une  réorganisation  interne  qu'elles  seraient 
dorénavant déposées au nom de Z._______, tout  en concédant par 
licence un droit d'usage à X._______. Relevant que, conformément à 
la  pratique  de  l'IPI,  le  titulaire  d'une  marque  pouvait  autoriser  le 
licencié à le représenter dans une procédure d'opposition, l'opposante 
a argué du fait qu'elle était en l'espèce légitimée à agir au nom de la 
titulaire effective de la marque opposante.

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B.
Par décision du 17 septembre 2009, l'IPI n'est pas entré en matière 
sur l'opposition en considérant que le document fourni par l'opposante, 
daté  d'après  la  fin  du  délai  d'opposition,  ne  suffisait  pas  pour 
considérer  que  la  condition  selon  laquelle  seul  le  titulaire  d'une 
marque  antérieure  pouvait  former  opposition  contre  un  nouvel 
enregistrement était remplie. 

C.
Par mémoire du 21 octobre 2009, X._______ a recouru contre cette 
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à ce que 
l'opposition  soit  déclarée  recevable  et  l'affaire  renvoyée  à  l'IPI  pour 
son examen quant au fond. Elle  relève en premier  lieu que,  lors  du 
dépôt de l'opposition,  la mandataire de la  recourante a  commis une 
erreur de transcription de la raison sociale de l'opposante en indiquant 
X._______ au lieu de Z._______. Elle indique que la titulaire effective 
a  concédé des licences d'exploitation  de ses  marques aux sociétés 
affiliées, y compris à la recourante, et que ces sociétés ont leur siège  
à la même adresse et des raisons sociales très proches. La recourante 
allègue  que,  contactée  par  un  téléphone  du 27  juillet  2009, 
l'examinatrice de l'IPI en charge du dossier lui aurait suggéré, «afin de 
sortir de l'impasse», de démontrer que l'opposante était le preneur de 
licence  de  la  marque  opposante et  qu'elle  était  autorisée  par  le 
titulaire à agir pour son compte afin de défendre les droits conférés 
par  ses  marques.  Confiante  dans  la  suggestion  orale  proposée  par 
l'IPI,  elle  a  alors  produit  une  attestation  de  la  titulaire  confirmant 
l'autorisation  d'exploiter  ses  marques  et  l'autorisation,  à  titre  de 
licenciée, d'agir contre toute violation des droits de ces marques. La 
recourante  considère  que  le  refus  par  l'IPI  d'entrer  en  matière  sur 
l'opposition en raison d'une erreur de transcription du nom du titulaire 
constitue un cas de formalisme excessif. Elle fait valoir que l'on est en 
présence d'une erreur remédiable, portant sur la confusion entre deux 
sociétés,  et  qu'une  application  stricte  de  l'art. 31  de  la  loi  sur  la 
protection  des  marques  complique  l'application  du  droit  matériel  en 
tant  que la titulaire se verrait  contrainte de s'adresser aux tribunaux 
civils pour faire constater un risque de confusion entre les marques.

D.
L'IPI a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 8 février 2010. 
Il  conteste  de  prime  abord  avoir  donné  quelconque  indication  à  la 
recourante quant  à  la  manière  dont  pouvait  être  corrigé  le  défaut 

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notifié.  Il  fait  ensuite  valoir  que  le  fait  d'être  titulaire  de  la  marque 
opposante est une condition essentielle pour former opposition qui, si 
elle fait défaut, entraîne l'absence de la légitimation active qui ne peut  
être  sanctionnée que par  une décision de non-entrée en matière. Il  
ajoute  que  le  fait  de  former  opposition  au  nom d'une  personne  qui 
n'est  pas  titulaire  de  la  marque  opposante  constitue  un  défaut 
irrémédiable qui ne peut être corrigé que dans le  délai  d'opposition. 
L'IPI soutient que l'application stricte de cette condition se justifie vu 
que seul le titulaire a le droit d'user et de disposer de sa marque et 
qu'une décision de non-entrée en matière ne conduit  pas à la perte 
absolue des droits, l'action en nullité restant possible. Il considère que 
le  document  fourni  par  la  recourante  ne  prouve  pas  qu'elle  était 
titulaire de la marque au moment de former opposition, ni à un autre 
moment après durant le délai d'opposition.

Relevant ensuite que, dans son recours, la recourante ne prétend plus 
que la condition liée à la légitimation active serait remplie mais qu'elle 
admet désormais avoir commis une erreur, l'IPI allègue que cet aveu 
et  le  grief  de  formalisme excessif  sont  de  nouveaux  arguments  sur 
lesquels il n'a pas pu se prononcer. Il ajoute que la décision attaquée 
n'a ainsi  pas eu pour objet  de rejeter  une demande de rectification, 
tout en précisant que c'est ce qu'il  aurait de toute manière fait vu le 
caractère irrémédiable du défaut qui ne pouvait être corrigé qu'avant 
l'expiration du délai d'opposition. Ainsi, le seul formalisme excessif qui 
pourrait  lui  être  reproché  est  d'exiger  que  la  condition  liée  à  la 
légitimation active soit remplie. L'IPI relève enfin que la recourante n'a  
pas  commis  une  simple  erreur  de  frappe  ou  orthographique  mais 
qu'elle a indiqué, le dernier jour du délai d'opposition, un tiers comme 
titulaire de la marque opposante. Il  fait valoir que cette erreur n'était  
pas aisément reconnaissable et qu'elle n'aurait pas pu être redressée 
à temps dans le délai dès lors que l'IPI n'était pas en mesure de s'en 
rendre compte avant son échéance, ni après, vu que la recourante n'a 
jamais allégué avoir commis une faute mais prétendait être légitimée à 
agir.

Les  arguments  avancés  de  part  et  d'autre  au  cours  de  la  présente 
procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

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Droit :

1.
Le  Tribunal  administratif  fédéral  est  compétent  pour  statuer  sur  le 
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le 
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]  et art. 5 al. 2 de la loi 
fédérale  du  20  décembre  1968 sur  la  procédure administrative  [PA, 
RS 172.021]).  La  qualité  pour  recourir  doit  être  reconnue  à  la 
recourante  (art. 48  al. 1  let. a  à  c  PA).  Les  autres  conditions  de 
recevabilité  sont  respectées (art. 11,  50,  52 al. 1 et  63 al. 4 PA). Le 
recours est ainsi recevable.

2.
Sont  exclus de la  protection  comme marque les  signes similaires  à 
une  marque  antérieure  et  destinés  à  des  produits  identiques  ou 
similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art.  3 al. 1 let. c 
de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM, 
RS 232.11).  Le  titulaire  d'une  marque  antérieure  peut  former 
opposition  contre  un  nouvel  enregistrement  en  se  fondant  sur 
l'art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM). L'opposition doit être motivée par 
écrit auprès de l'institut dans les trois mois qui suivent la publication 
de  l'enregistrement ; la  taxe  d'opposition  doit  également  être  payée 
dans  ce  délai  (art. 31  al. 2  LPM).  L'art. 20  de  l'ordonnance  du 
23 décembre 1992 sur la protection des marques (OPM, RS 232.111) 
prévoit  que  l'opposition  doit  être  présentée  en  deux  exemplaires  et 
contenir : le  nom et  le  prénom ou la  raison de commerce ainsi  que 
l'adresse de l'opposant  (let. a) ; le  numéro de l'enregistrement  ou le 
numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition (let.  b) ; le numéro de 
l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce 
du  titulaire  de  cet  enregistrement  (let. c) ; une  déclaration  précisant 
dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement (let.  d) ; une 
courte motivation de l'opposition (let. e). Quiconque est  partie à une 
procédure administrative ou judiciaire prévue dans la LPM et qui n'a 
en Suisse ni  domicile ni siège doit désigner un mandataire établi  en 
Suisse  (art. 42  al. 1  LPM).  Lorsque  l'opposant  doit  instituer  un 
mandataire  en  vertu  de  l'art. 42  al. 1  LPM,  il  indiquera  le  nom  et 
l'adresse  de  celui-ci  et  produira  une  procuration  dans  le  délai 
d'opposition  ou  dans  un  délai  fixé  par  l'Institut ;  si  l'opposant  ne 
satisfait  pas  à  ces  obligations,  il  ne  sera  pas  entré  en  matière  sur  
l'opposition (art. 21 al. 1 OPM). 

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3.
Pour les enregistrements suisses, le délai d'opposition est déclenché 
par  la  publication  sur  Swissreg  et  commence  à  courir  le  jour  de  la 
publication à minuit (depuis le 1er juillet 2008, Swissreg est l'organe de 
publication officiel de l'IPI qui a remplacé la publication dans la Feuille 
officielle  suisse  du  commerce)  (directives  de  l'IPI  en  matière  de 
marques du 1er janvier 2010 [ci-après : directives IPI], ch. 2.5 p. 143). 
Le délai prévu à l'art. 31 al. 2 LPM est un délai légal qui ne peut être 
prolongé (art. 22 al. 1 PA ; décision de l'ancienne commission fédérale 
de recours en matière de propriété intellectuelle [ci-après : CREPI] du 
26 juin 1998 in sic! 1998 473 consid. 1 Taxe d'opposition IV ; CHRISTOPH 
WILLI,  Kommentar  zum  schweizerischen  Markenrecht  unter 
Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 
Zurich 2002, MSchG, n° 26 ad art. 31). Du reste,  l'art. 41 al. 4 let. c 
LPM  prévoit  que  la  poursuite  de  la  procédure  est  exclue  en  cas 
d'inobservation  du  délai  pour  former  opposition  au  sens  de  l'art.  31 
al. 2  LPM  (voir  à  ce  propos  l'article  de  LUCAS DAVID,  Gibt  es 
Rechtsmittel bei versäumter Widerspruchsfrist ? in sic! 2001 565). En 
l'espèce, la marque suisse n° (...) ayant été publiée le 9 avril 2009, le 
délai pour former opposition a donc commencé à courir le 9 avril 2009 
à  minuit  et  est  arrivé  à  échéance  le  9  juillet  2009  à  minuit.  La 
recourante a formé opposition le 9 juillet 2009, dernier jour du délai. 

4.
Aux termes de l'art. 31 al. 1 LPM, le titulaire d'une marque antérieure 
peut former opposition contre un nouvel enregistrement. 

La compétence par rapport à une marque, et partant la légitimation à 
former  opposition,  résulte,  en  principe,  de  l'inscription  au  registre 
(EUGEN MARBACH in :  Roland  von  Büren/Lucas  David  [Hrsg.], 
Schweizerisches  Immaterialgüter-  und  Wettbewerbsrecht,  Bd  III/1, 
Markenrecht,  2e éd.,  Bâle 2009, n° 1130 à 1133 p. 341 ;  GREGOR WILD 
in : Gregor Wild/Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], 
Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, n° 15 ad art. 31). Dans le 
formulaire  de  l'IPI  prévu  pour  former  opposition,  sous  rubrique 
consacrée  à  l'opposant,  la  recourante  a  indiqué  ses  coordonnées 
(X._______), la désignation de la marque opposante, son numéro au 
registre  international,  ainsi  que  le  nom  de  son  mandataire.  Elle  a 
ensuite  repris  ces  données  en  première  page  de  son  mémoire 
d'opposition. Or, comme en atteste le registre des marques en ligne de 
l'Organisation  Mondiale  de  la  Propriété  Intellectuelle  (OMPI),  le 

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«Madrid Express», le titulaire de la marque internationale n° (...)  est 
Z._______.  Constatant  cette  incohérence,  l'IPI  lui  a,  en  conformité 
avec  ses  directives  (ch. 2.4.5  p. 142,  ch. 3.2  p. 147  et  ch. 5.7.2 
p. 150), imparti un délai afin de démontrer sa légitimation active.

5.
Les conditions formelles de la procédure d'opposition énumérées aux 
art. 31  al. 2  LPM  et  20  OPM  sont  des  conditions  de  recevabilité. 
Lorsqu'elles  ne  sont  pas  remplies  jusqu'à  l'échéance  du  délai 
d'opposition, il n'est pas entré en matière sur l'opposition (décisions de 
la  CREPI  du  20  mars  2003  in  sic!  2003  502  consid.  5 
Widerspruchgebühr III  et du 19 mars 1999 in sic! 1999 283 consid.  1 
et  4  Chalet ; WILD,  op. cit.,  n° 46  ad  art. 31 ;  CLAUDE SCHLUEP,  Das 
Widerspruchsverfahren  im  neuen  schweizerischen  Markenschutz-
gesetz, Pratique juridique actuelle [PJA] 1993 p. 542, 544). Le respect 
de certaines formes est en effet indispensable à un déroulement réglé 
d'une procédure et sert à la réalisation du droit matériel ainsi qu'à la  
protection des parties. En procédure d'opposition, le défendeur a un 
intérêt digne de protection à ce que la situation juridique soit clarifiée  
dans les  meilleurs  délais  après  la  publication  de sa marque,  raison 
pour  laquelle  le  législateur  a  conçu  une  procédure  rapide ; le  délai 
d'opposition est ainsi limité à 3 mois et les conditions de recevabilité 
sont  décrites  de  manière  détaillée  aux  art.  31  LPM  et  20  OPM de 
manière  à  éviter  de  longues  procédures  sur  des  questions  de 
procédure (décision de la  CREPI  du 30 avril  2001 in  sic!  2001 526 
consid. 2 et 3 Tigermarket).

L'IPI  fait  la  distinction  entre  défauts  irrémédiables  et  remédiables 
(décision de la CREPI du 2 octobre 2006 in sic! 2007 368 consid.  9 
Pretuval/Petuva ; directives IPI, ch. 3.1 et 3.2 p. 146). Outre le fait de 
ne  pas  avoir  formé  opposition  ou  de  ne  pas  avoir  payé  la  taxe 
d'opposition dans le délai prévu à l'art. 31 al. 2 LPM, doit en particulier 
être considéré comme un défaut irrémédiable le fait que l'opposition ne 
repose pas sur une marque antérieure ou qu'elle se dirige contre une 
marque antérieure, une marque radiée,  une marque non-enregistrée 
ou une demande d'enregistrement de marque (directives IPI,  ch.  3.1 
p. 146). Il en va de même pour la légitimation active laquelle est une 
condition de recevabilité qui, si elle fait défaut, conduit à l'irrecevabilité 
de  l'opposition  (directives  IPI,  ch. 3.1  p. 146 s. ;  sic!  2007  368 
consid. 9 Pretuval/Petuva ; WILD, n° 15 ad art. 31). 

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Ne conduisent en revanche pas à cette issue les défauts secondaires 
(untergeordnete  Mängel)  auxquels  il  peut  être  remédié  après 
l'échéance  du  délai  d'opposition  (CHRISTOPH GASSER in : 
Gregor Wild/Michael  Noth/Gregor  Bühler/Florent  Thouvenin  [Hrsg.], 
Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, n° 2 ad art. 33 ; sic! 1999 
283 consid. 2  Chalet). L'OPM prévoit ainsi expressément l'octroi d'un 
délai supplémentaire d'un mois si le document n'est pas valablement 
signé  (art. 6  al. 2  OPM).  De  même,  l'art. 21  al. 1  OPM prescrit  que 
lorsque  l'opposant  doit  instituer  un  mandataire  en  vertu  de  l'art.  42 
al. 1 LPM, il indiquera son nom et adresse et produira une procuration 
dans le délai d'opposition ou dans un délai fixé par l'IPI. Du reste, si 
les  conclusions  ne  sont  pas  claires,  un  court  délai  est  imparti  à 
l'opposant  pour  les  préciser  (directives  IPI,  ch. 2.2  p. 137  et  ch. 3.2 
p. 146 ; WILLI, op. cit., n° 19 ad art. 31). L'IPI relève également que si 
l'opposant n'est pas (ou pas encore) inscrit au registre comme titulaire 
de  la  marque  opposante,  un  délai  supplémentaire  lui  est  fixé  pour  
prouver  sa  légitimation  active  lors  du  dépôt  de  l'opposition ;  si  la 
légitimation ne peut être prouvée, il ne sera pas entré en matière sur  
l'opposition (directives IPI, ch. 3.2 p. 147).

Si  le  défaut  ne peut  être  qualifié  de  secondaire  et  qu'il  n'y  est  pas 
remédié dans le délai d'opposition, l'IPI n'entrera alors pas en matière 
sur l'opposition (sic! 2001 526 consid. 6 Tigermarket ; MARBACH, op. cit., 
n° 1156 p. 345) et sa décision ne pourra être qualifiée de formalisme 
excessif  (sic!  2001  526  consid. 6  Tigermarket et  sic!  1999  283 
consid. 2  Chalet).  Le  formalisme  excessif,  que  la  jurisprudence 
assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al.  1 de la Constitution 
fédérale (RS 101),  est  réalisé lorsque des règles de procédure sont 
appliquées  avec  une  rigueur  que  ne  justifie  aucun  intérêt  digne  de 
protection,  au  point  que  la  procédure  devient  une  fin  en  soi  et 
empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit.  
L'excès de formalisme peut résider dans la règle de comportement qui  
est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette  
règle  (ATF  132  I  249  consid. 5).  En  tant  qu'il  sanctionne  un 
comportement  répréhensible de l'autorité  dans ses relations avec le 
justiciable, l'interdiction du formalisme excessif  poursuit le même but 
que le  principe de la  bonne foi. Il  commande à l'autorité  d'éviter  de 
sanctionner  par  l'irrecevabilité  les  vices  de  procédure  aisément 
reconnaissables  qui  auraient  pu  être  redressés  à  temps,  lorsqu'elle 
pouvait  s'en  rendre  compte  assez  tôt  et  les  signaler  utilement  au 
plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a).

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6.
Devant  le  Tribunal  de  céans,  la  recourante  invoque  d'une  part  un 
élément  nouveau  qui  n'avait  pas  encore  été  invoqué  devant  l'IPI,  à 
savoir qu'elle a commis une erreur dans la retranscription du nom de 
la titulaire de la marque opposante. Elle considère que le refus par l'IPI 
d'entrer en matière sur l'opposition en raison de cette erreur constitue 
un cas de formalisme excessif. D'autre part, elle reprend en substance 
l'argumentation déjà développée devant l'IPI tendant à dire qu'elle est  
licenciée de la  marque opposante  et  légitimée à agir  au nom de la 
titulaire effective.

6.1 Il sied en premier lieu de relever que le fait de savoir si un licencié 
d'une marque peut, en son propre nom, former opposition sur la base 
de cette marque est contesté. Ainsi, dans ses directives, l'IPI indique 
que la question de la qualité pour agir du preneur de licence nécessite 
un  examen  des  clauses  contractuelles  qui  est  impossible  dans  le 
cadre  (restreint)  de  la  procédure  d'opposition  et  qu'ainsi  seul  le 
titulaire est reconnu comme partie (ch. 2.4.4 p. 142). MARBACH exprime 
également l'avis qu'aucune légitimation ne résulte d'une simple licence 
de marque et que la qualité pour agir du preneur de licence se limite 
bien plus, selon le texte clair de la loi, à une procédure en contrefaçon 
au sens de l'art. 55 al. 4 LPM (MARBACH, op. cit., n° 1134 p. 341). WILD 
relève pour sa part  que la jurisprudence paraît depuis peu admettre 
une  légitimation  du  preneur  de  licence  à  former  opposition,  ce  qui 
n'est selon lui pas soutenable au regard du texte de l'art.  31 al. 1 LPM 
(titulaire)  et  de  l'art. 55  al. 4  LPM  (WILD,  op. cit,  n° 15  ad  art. 31). 
L'auteur se réfère à cet égard à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral 
du 10 décembre 2008 (B-7489/2006 Le Gruyère Switzerland/Gruyère  
cuisine), et plus précisément à la partie consacrée aux faits (let.  Ab), 
où  le  Tribunal  relatait  que  la  CREPI  avait  précédemment  admis  le 
recours formé devant elle par l'opposante et renvoyé la cause à l'IPI 
pour  nouvelle  décision et  qu'elle  avait  admis  la  qualité  pour  agir  de 
l'opposante en tant que preneur de licence. 

6.2 En  l'espèce,  en  tout  état  de  cause,  même  si  la  recourante  se 
prétend  licenciée  de  la  marque  opposante,  elle  n'a  toutefois  pas 
allégué  devant  l'IPI  qu'elle  serait  ainsi  directement  légitimée  à  faire 
opposition  en  son  propre  nom.  Elle  fonde  en  revanche  son 
argumentation sur le fait qu'elle était autorisée par la titulaire effective 
à  entreprendre  toute  action  pour  défendre  ses  marques  et  par 
conséquent,  à  former  opposition.  Elle  se  réfère  à  cet  égard  aux 

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directives de l'IPI qui, sous rubrique consacrée à la légitimation active 
du  preneur  de  licence,  prévoient  que  le  titulaire  peut  autoriser  le 
preneur de licence, ou toute autre personne, à le représenter dans la 
procédure d'opposition (directives, ch. 2.4.4 p. 142).

Il  ressort  effectivement  de  la  procuration  produite  par  la  recourante 
devant l'IPI que la titulaire effective l'autorise à utiliser ses marques et  
à entreprendre toute action nécessaire à  leur  défense. Toutefois,  ce 
document ne saurait  occulter  le fait  qu'en l'espèce, sur le formulaire 
prévu  pour  faire  opposition  et  dans  son  mémoire  d'opposition,  la 
recourante a indiqué sa propre raison sociale, X._______, en tant que 
titulaire  de  la  marque  opposante,  sans  jamais  préciser  à  quelque 
endroit  qu'elle  agissait  au  nom de  la  véritable  titulaire.  En  d'autres 
termes, la recourante a introduit opposition au nom d'une personne qui 
n'était  alors pas titulaire de la  marque opposante,  et  qui  ne l'est  du 
reste  devenue  à  aucun  moment  ultérieurement.  Par  ailleurs,  la 
procuration est  datée du 2 septembre 2009, soit  près de deux mois 
après  l'échéance  du  délai  d'opposition  le  9  juillet  2009. Partant,  au 
moment  de  former  opposition,  la  recourante  ne  disposait  pas  de 
l'accord formel de Z._______ à la représenter dans cette procédure, 
seule  entité  alors  admise  à  former  opposition  en  tant  que  titulaire.  
Comme relevé précédemment (supra consid. 5), la légitimation active 
est une condition de recevabilité qui, si elle fait défaut à l'échéance du 
délai  d'opposition,  conduit  à  l'irrecevabilité  de  l'opposition. 
Contrairement  à  l'opinion  de  la  recourante,  il  s'agit  ici  d'un  défaut  
irrémédiable  auquel  il  ne  peut  être  remédié  que  jusqu'à  l'expiration 
dudit délai.

La recourante, représentée dès le début devant l'IPI  par A._______, 
soutient  avoir  contacté  téléphoniquement  l'examinatrice  de  l'IPI  en 
charge  de l'affaire  et  prétend  que  cette  dernière  lui  aurait  suggéré, 
«afin  de  sortir  de  l'impasse»,  de  démontrer  que  la  recourante  était  
licenciée de la marque opposante et  autorisée par la  titulaire à agir 
pour son compte. Pour sa part, l'IPI conteste fermement avoir donné 
de telles indications, qui seraient du reste contraires à ses directives,  
en particulier s'agissant de la partie consacrée à la légitimation active 
du  preneur  de  licence.  En  l'espèce,  il  se  révèle  impossible  pour  le 
Tribunal  de  vérifier  l'existence  d'un  tel  entretien  téléphonique  et  la 
teneur  des  propos  qui  auraient  pu  être  échangés  à  cette  occasion. 
Rien ne peut dès lors être déduit de ces allégations, notamment sous 

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l'angle  de  la  bonne  foi  à  l'encontre  d'indications  données  par 
l'administration.

6.3 Dans ses directives, l'IPI relève que, si avant l'échéance du délai  
d'opposition, il constate des défauts pour lesquels il ne peut accorder  
un délai supplémentaire afin que l'opposant les corrige, il en informe 
ce  dernier  de  suite,  dans  la  mesure  du  possible.  Toutefois,  si  
l'opposition  est  introduite  peu  de  temps  avant  l'échéance  du  délai,  
l'opposant ne peut prétendre être informé du défaut dans ce délai. Dès 
lors,  plus  l'opposition  est  introduite  tôt,  plus  vite  il  sera  possible  de 
constater d'éventuels défauts (ch. 3.3 p. 147).

Saisie d'un recours contre une décision de l'IPI qui n'était pas entré en 
matière  sur  l'opposition  du fait  que la  taxe d'opposition,  faute  d'une 
couverture suffisante, n'avait  pu être prélevée sur le compte courant 
du mandataire de l'opposante auprès de l'IPI, la CREPI a relevé que 
l'opposition, déposée auprès de l'IPI un jour avant l'expiration du délai,  
ne  permettait  pas  de  constater  d'emblée,  comme  l'exigeait  la 
jurisprudence relative au formalisme excessif,  si  le  solde du compte 
était  suffisant  ou  non  mais  que  cela  nécessitait  une  démarche 
supplémentaire, soit un contrôle interne du compte. Elle a ajouté que 
le  fait  de  décider  autrement  forcerait  l'IPI  à  vérifier,  après  chaque 
dépôt d'une opposition, si la taxe avait été versée à temps ou si cette  
opposition  contenait  d'autres  vices  formels  qui  ne  seraient  pas 
décelables  immédiatement,  comme  une  désignation  incorrecte  du 
titulaire  d'une  marque. Relevant  ainsi  que  de  telles  vérifications  ne 
pouvaient  être  exigées  de  l'IPI,  la  CREPI  a  indiqué  qu'il  n'en  irait  
autrement que si l'opposition avait été déposée bien avant l'expiration 
du délai,  que l'IPI  avait  constaté le vice formel  lors  de la  procédure 
d'enregistrement  de  l'opposition  et  que  le  délai  encore  disponible 
aurait  permis de mettre la  partie  en mesure de le  corriger  à  temps 
(sic! 1998 473 consid. 4 Taxe d'opposition IV). 

Ces considérations trouvent un écho favorable dans la doctrine. Ainsi, 
CHERPILLOD et KILLIAS se rallient aux considérations de la CREPI dans la 
décision  précitée  (IVAN CHERPILLOD,  Le  droit  suisse  des  marques, 
Lausanne 2007, p. 150, note de bas de page 501 ; PIERRE-ALAIN KILLIAS, 
La mise en oeuvre de la protection des signes distinctifs, publication 
Cedidac n° 50, Lausanne 2002, n° 886 p. 236).  WILD indique qu'il  est 
tenu  compte  du  principe  de  l'interdiction  du  formalisme  excessif 
lorsque l'IPI, pour autant que cela soit  encore possible dans le délai  

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d'opposition, rend la partie attentive à une erreur formelle évidente et  
l'invite à y remédier (WILD, op. cit., n° 39 ad art. 31). Enfin, DAVID relève 
que l'on ne peut exiger de l'IPI qu'il examine chaque opposition dans 
les  24 heures  pour  voir  si  l'ensemble  des conditions  formelles  sont  
remplies  (LUCAS DAVID,  Gibt  es  Rechtsmittel  bei  versäumter 
Widerspruchsfrist ? in sic! 2001 565).

Il  est  clair  qu'une  partie  qui  souhaite  former  opposition  contre 
l'enregistrement  d'une  nouvelle  marque  dispose  légalement  de  trois 
mois pour ce faire et rien ne l'oblige à agir  avant la fin de ce délai.  
Toutefois, en formant opposition les derniers jours du délai, l'opposant 
prend éventuellement le risque de ne pas pouvoir être informé à temps 
par  l'IPI  des défauts dont  serait  entachée l'opposition  et  auxquels il 
pourrait encore être remédié en temps utile. En l'espèce, l'opposition 
est datée du 9 juillet 2009, dernier jour du délai d'opposition. Si l'on se 
réfère à la rubrique «Date de réception» du formulaire d'opposition, à 
compléter par l'IPI, ce dernier l'a vraisemblablement encore reçue le 
9 juillet 2009. L'on ne pouvait toutefois raisonnablement exiger de lui 
qu'il examine le jour même l'opposition et qu'il alerte immédiatement la 
recourante  sur  le  vice  touchant  à  la  désignation  du  titulaire  de  la 
marque opposante. 

6.4 Il appert de ce qui précède que la légitimation active, qui constitue 
l'une des conditions essentielles de recevabilité de l'opposition, n'était 
clairement pas remplie à l'expiration du délai d'opposition. C'est ainsi à 
juste titre que l'IPI a sanctionné ce vice d'une décision de non-entrée 
en  matière,  sans  qu'il  puisse  lui  être  reproché  un  quelconque 
formalisme excessif. Il  sied par ailleurs de relever qu'une application 
stricte des règles de procédure en matière d'opposition n'entrave pas 
de manière inadmissible l'exercice du droit matériel, puisque la voie de 
l'action civile reste ouverte (sic! 2001 526 consid. 8 Tigermarket et sic! 
1999 283 consid. 2 Chalet ; WILD, op. cit., n° 46 ad 31). 

6.5 L'erreur  invoquée  par  la  recourante,  à  savoir  l'erreur  dans  la 
retranscription du nom de la titulaire de la marque opposante portant 
sur la confusion entre deux sociétés,  ne permet pas d'arriver à une 
conclusion différente. L'IPI relève à cet égard dans sa réponse que si  
la décision attaquée avait  eu pour objet de rejeter une demande de 
rectification, ce qui n'était clairement pas le cas en l'espèce dès lors 
que la recourante prétendait clairement devant lui être légitimée à agir, 
il  ne  serait  de  toute  manière  pas  non  plus  entré  en  matière  vu  le 

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caractère  irrémédiable  du  défaut  qui  ne  pouvait  être  corrigé  que 
jusqu'à l'échéance du délai d'opposition. 

La désignation formelle des parties s'avère nécessaire dès lors qu'une 
opposition fait naître une procédure entre deux parties, laquelle est à 
l'origine de droits et  d'obligations pour ces parties et  se soldera par 
une  décision  qui  les  liera ;  cette  désignation  se  révèle  ainsi 
indispensable pour l'examen de la légitimation active et passive (sic! 
1999  283  consid. 1  Chalet).  En  l'espèce,  l'on  peut  à  tout  le  moins 
attendre d'une partie qui souhaite former opposition à l'encontre d'une 
nouvelle marque une attention particulière quant aux données qu'elle 
indiquera, et en particulier le nom du titulaire de la marque sur laquelle 
se fonde l'opposition. Ceci se justifie en l'occurrence d'autant plus que 
le mandataire de la recourante, actif dans le domaine de la propriété 
intellectuelle, est ainsi familiarisé avec la procédure d'opposition. C'est 
le lieu de rappeler que la faute du mandataire ou de ses auxiliaires est  
imputée  au  mandant  (arrêt  du  TF  5P.317/2006  du  6 février  2007 
consid. 4.2  et  les  réf. cit.).  Il  ne  revient  pas  à  l'autorité,  et  d'autant 
moins à la partie défenderesse, de pallier au manque de diligence de 
la  recourante  lors  de  l'établissement  de  l'acte  d'opposition.  En 
conséquence, le fait pour la recourante d'avoir commis une erreur sur 
un point aussi essentiel que la désignation de la titulaire de la marque 
opposante  ne  saurait  être  pris  en  compte  rétroactivement  pour 
remédier  à  un  défaut  qui  aurait  encore  dû  être  corrigé  jusqu'à 
l'échéance du délai d'opposition.

L'on peut ici citer une décision de la CREPI du 2 octobre 2006 (sic! 
2007 368 Pretuval/Petuva). Dans cette affaire, le recourant n'était resté 
titulaire de la marque opposante que jusqu'à fin octobre 2005, mais il 
était cependant demeuré inscrit au registre jusqu'au 9 novembre 2005. 
Le 1er  novembre 2005, dernier jour du délai, le recourant avait formé 
opposition  auprès  de  l'IPI.  Par  courrier  du  24  novembre  2005,  l'IPI  
avait indiqué à la recourante qu'un contrat de transfert  de la marque 
opposante  lui  avait  entre-temps été  envoyé et  que le  transfert  avait 
déjà eu lieu le 31 octobre 2005. Par décision du 15 décembre 2005, 
l'IPI n'était pas entré en matière sur l'opposition en raison du défaut de 
légitimation active de l'opposante. La CREPI a en substance fait valoir  
que  le  mandataire  de  la  recourante,  qui  savait  lors  du  dépôt  de 
l'opposition qu'un transfert de la marque opposante était pendant, ne 
pouvait  se prévaloir  de l'inscription sur Swissreg ni d'une erreur non 
fautive.  Elle  a  toutefois  considéré  que  si  l'IPI  avait  immédiatement 

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examiné  les  conditions  formelles  de  l'opposition,  soit  avant  le 
9 novembre 2005, il n'aurait pas vu de divergence entre le contenu du 
registre et la désignation de l'opposante et serait entré en matière. Elle 
a ajouté que les intérêts de la défenderesse n'étaient pas touchés par 
l'indication, dans le formulaire d'opposition, du précédent titulaire de la  
marque  opposante  et  que  le  jugement  matériel  n'en  était  pas 
influencé.  Relevant  que  la  mention  du  précédent  titulaire  comme 
opposant était excusable et ce défaut aurait dû être considéré comme 
remédiable, la CREPI a conclu que la décision de l'IPI équivalait à du  
formalisme et a admis le recours. 

Outre  le  fait  que  cette  décision  a  fait  l'objet  de  critiques  (CONRAD 
WEINMANN in sic! 2007 368, 371 ss), il y a lieu de relever qu'il n'est en 
l'espèce pas question d'un transfert  de marque qui  aurait  pu rendre 
plus  difficile  l'identification  de  l'opposant,  mais  bien  d'une  partie,  la 
recourante, qui a formé opposition alors qu'elle n'était pas titulaire de 
la marque opposante. 

7.
Il ressort ainsi de ce qui précède que c'est à juste titre que l'IPI n'est  
pas entré en matière sur l'opposition formée par la recourante en tant 
que  la  condition  liée  à  la  légitimation  active  n'était  pas  remplie  à 
l'expiration du délai d'opposition, sans qu'il soit question de formalisme 
excessif de sa part. Il en résulte que la décision attaquée ne viole pas 
le droit fédéral, qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou 
incomplète  des  faits  et  qu'elle  n'est  pas  inopportune  (art.  49  PA). 
Partant, le recours doit être rejeté. 

8.
Vu  l'issue  de  la  procédure,  les  frais  de  procédure  comprenant 
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la 
recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement 
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par 
le  Tribunal  administratif  fédéral  [FITAF, RS 173.320.2]).  L'émolument 
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et 
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de 
leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans une procédure 
de  recours  devant  le  Tribunal  administratif  fédéral  en  matière 
d'opposition, la valeur litigieuse doit être estimée entre Fr. 50'000.- et 
Fr. 100'000.-  (ATF 133 III  490 consid. 3.3). En l'espèce,  les  frais  de 
procédure  doivent  être  fixés  à  Fr. 1'200.-  et  sont  intégralement 

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compensés  par  l'avance  de  frais  du  même  montant  versée  par  la 
recourante le 10 novembre 2009. L'intimée n'étant pas représentée par 
un mandataire et ne pouvant faire valoir de frais nécessaires au sens 
de l'art. 8 FITAF, il  n'y a en conséquence pas lieu de lui  allouer des 
dépens (art. 64 al. 1 PA en rel. avec l'art. 7 al. 1 FITAF).

9.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les  frais  de  procédure,  d'un  montant  de  Fr. 1'200.-,  sont  mis  à  la 
charge de la  recourante  et  entièrement  compensés par  l'avance  de 
frais déjà versée de Fr. 1'200.-. 

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé : 

- à la recourante (Recommandé ; annexes : actes en retour)
- à l'intimée (Recommandé)
- à  l'autorité  inférieure  (n°  de  réf.  procédure  d'opposition  n° (...) ; 

Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Nadia Mangiullo

Expédition : 15 avril 2010

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