# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** cd052236-a8e1-5b5d-9c43-6f61da8504f7
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2007-05-03
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 03.05.2007 B-7431/2006
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-7431-2006_2007-05-03.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-7431/2006

{ T  0 / 2 }

Urteil vom 3. Mai 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann, Richter Francesco Brentani, 
Richterin Maria Amgwerd;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher

X._______,
vertreten durch Studio Rapisardi SA, via Ariosto 6, 6901 Lugano,

Beschwerdeführerin

gegen

Y._______,
vertreten durch Isler & Pedrazzini AG Patent- und Markenanwälte, 
Gotthardstrasse 53, Postfach 6940, 8023 Zürich,

Beschwerdegegnerin

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 
Bern,

Vorinstanz

betreffend

Entscheid vom 14. September 2005 im Widerspruchsverfahren Nr. 7573 
EA(fig.) /EA (fig.)

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

2

Sachverhalt:

A. Die  Marke  CH  530'490  EA  (fig.)  der  Beschwerdeführerin  wurde  am 
3. Dezember 2004 beim Eidgenössischen Institut  für Geistiges Eigentum 
("Vorinstanz") für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 
24, 25, 26 und 35 angemeldet. In Klasse 3 umfasste die Warenliste folgen-
de Waren: "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;  
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices". 
Die Marke wurde am 23. Februar 2005 im Schweizerischen Handelsamts-
blatt veröffentlicht und sieht wie folgt aus:

B. Am 23. Mai  2005 erhob die Beschwerdegegnerin,  beschränkt  auf Waren 
der Klasse 3, gegen diese Eintragung Widerspruch. Dieser ist auf ihre In-
ternationale Registrierung IR 638'937 gestützt, die seit 1995 für "Cosmé-
tiques, produits de toilette, non à usage médical;  crèmes et lotions pour  
les soins de la peau à usage cosmétique; produits de toilette pour le bain 
et la douche" in Klasse 3 eingetragen ist. Die Widerspruchsmarke hat fol-
gendes Aussehen:

C. Mit Stellungnahme vom 24. Juni 2005 bestritt die Beschwerdeführerin das 
Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken.

D. Mit Verfügung vom 14. September 2005 hiess die Vorinstanz den Wider-
spruch beschränkt auf die Waren "Savons; parfumerie, huiles essentielles,  
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices" teilweise gut.

E. Die  Beschwerdeführerin  erhob  gegen  diesen  Entscheid  am 
14. Oktober 2005 in italienischer Sprache Beschwerde vor der Eidgenössi-
schen Rekurskommission für  geistiges Eigentum ("RKGE").  Darin bestritt 
sie  erstmals  den  rechtserhaltenden  Gebrauch  der  Widerspruchsmarke. 
Überdies machte sie geltend, dass die Widerspruchsmarke zum Gemein-
gut zähle und keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe. 
Gleichzeitig  bat  sie  um  eine  Sistierung  des  Beschwerdeverfahrens,  um 
Nichtigkeitsklage gegen die Widerspruchsmarke erheben zu können.

3

F. Am 14. Dezember 2005 erhob die Beschwerdeführerin vor dem Kantons-
gericht des Kantons Zug Nichtigkeitsklage gegen die Widerspruchsmarke. 
In der Folge wurde das Beschwerdeverfahren bis zur rechtskräftigen Erle-
digung des Zivilprozesses sistiert.

G. Am 6. Januar 2006 beantragte die Vorinstanz,  die Beschwerde abzuwei-
sen, unter Hinweis auf die Begründung des angefochtenen Entscheids.

H. Am 26. Oktober 2006 wies das Kantonsgericht des Kantons Zug die Nich-
tigkeitsklage ab. Dieser Entscheid wurde rechtskräftig.

I. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 
2007  an  das  Bundesverwaltungsgericht  überwiesen.  Mit  Verfügung  vom 
24. Januar 2007 wurde das Verfahren von diesem wieder aufgenommen 
und auf deutsch fortgesetzt. Der Beschwerdegegnerin wurde Frist zur Stel-
lungnahme  angesetzt,  die  sie  jedoch  unbenützt  verstreichen  liess.  Mit 
Schreiben vom 1.  März 2007 bestätigte sie ihren Verzicht  auf  eine Stel-
lungnahme.

J. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 VGG).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung  von Beschwerden  ge-
gen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 
31, 32 und 33 lit. d Verwaltungsgerichtsgesetz/VGG, SR 173.32). Das vor-
liegende Verfahren wurde am 1. Januar 2007 von der eidg.  Rekurskom-
mission für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Be-
schwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes/VwVG,  SR  172.021,  am  14.  Oktober  2005  eingereicht 
und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerde-
führerin  ist  durch  die  angefochtene  Verfügung  besonders  berührt  und 
durch den Entscheid  beschwert  (Art.  48 VwVG).  Auf  die Beschwerde ist 
deshalb einzutreten.

2. Am 1. Januar 2007 ist Art. 33a VwVG in Kraft getreten. Nach Abs. 2 dieser 
Bestimmung ist für das Beschwerdeverfahren die Sprache des angefochte-
nen Entscheids massgebend. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Ver-
fahrenssprache jeweils nach der Sprache der Beschwerdeschrift gerichtet 
(ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX,  Prozessieren  vor  eidgenössischen  Rekurs-
kommissionen, Basel 1998, Rz. 3.84). Die neuere Übergangsbestimmung 
von Art. 53 Abs. 2 VGG ist auch auf die neuen VwVG-Bestimmungen an-
wendbar  und geht  der älteren Übergangsbestimmung von Art.  81 VwVG 
vor. Das neue Verfahrensrecht ist mit seinem Inkrafttreten somit auch auf 
bereits  hängige Fälle  anzuwenden (Art.  53 Abs.  2 VGG).  Das auf  italie-
nisch begonnene Verfahren wurde darum ab 1. Januar 2007 auf deutsch 
weitergeführt. Auch der vorliegende Entscheid ist somit in deutscher Spra-
che zu erlassen.

4

3. Das Bundesverwaltungsgericht ist an Entscheide von Zivilgerichten gebun-
den,  die  über  einen  vor  dem  Bundesverwaltungsgericht  hängigen,  zivil-
rechtlichen Anspruch zwischen den gleichen Parteien bereits rechtskräftig 
entschieden  haben  ("materielle  Rechtskraft",  OSCAR VOGEL/KARL SPÜH-
LER/BARBARA GEHRI, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. Aufl. Bern 2006, S. 
227 ff.,  MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl. Bern 1984, 
S. 146; BGE 121 III 478 E. 4a  Allopurinol). Im Patentrecht erstreckt sich 
die  materielle  Rechtskraft  einer  rechtskräftig  abgewiesenen  Nichtigkeits-
klage  seit  einer  entsprechenden  Praxisänderung  des  Bundesgerichts  im 
Jahr 1998 nicht nur auf den konkret geprüften Nichtigkeitsgrund, sondern 
auf alle gesetzlichen Nichtigkeitsgründe des Patents (BGE 125 III 246 E. 
1e Sammelhefter). Diese Praxis wurde damit begründet, dass Widerklagen 
des  Schutzrechtsinhabers  auf  positive  Feststellung  des  Schutzrechtsbe-
standes verhindert werden, wenn sich dieser darauf verlassen kann, dass 
der  Nichtigkeitskläger  im Nichtigkeitsverfahren  alle  in  Frage kommenden 
Nichtigkeitsgründe vorbringen muss (BGE 125 III  246 E. 1d  Sammelhef-
ter).

4. Dieselbe Begründung gilt auch für das Markenrecht. Es war der Beschwer-
deführerin  zumutbar und nach der erwähnten Praxis des Bundesgerichts 
auch eine Obliegenheit, alle anwendbaren gesetzlichen Nichtigkeitsgründe 
gegen die Widerspruchsmarke im kantonalen Nichtigkeitsverfahren vorzu-
bringen.  Während sie vor dem Kantonsgericht  des Kantons Zug nur den 
Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend machte, beruft sie sich nun 
im  Widerspruchsbeschwerdeverfahren  auch  auf  absolute  Schutzaus-
schlussgründe nach Art. 2 MSchG. Mit der rechtskräftigen Abweisung je-
ner Klage ist der Bestand der Widerspruchsmarke aber für das Bundesver-
waltungsgericht verbindlich entschieden worden. Die entsprechenden Vor-
bringen der Beschwerdeführerin sind darum nicht mehr zu hören.

5. Entgegen den Ausführungen der  Beschwerdeführerin  wäre  die Berufung 
auf den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke ohnehin verspätet erfolgt. 
Nach Gesetz und ständiger Praxis ist die Nichtgebrauchseinrede von Art. 
32 MSchG mit der ersten Eingabe vor der ersten Instanz zu erheben (Art. 
22 Abs. 3 Markenschutzverordnung/MSchV, SR 232.111). Dies hat die Be-
schwerdegegnerin unterlassen,  weshalb  sie die Einrede im Beschwerde-
verfahren nicht mehr nachholen kann (Rekurskommission für geistiges Ei-
gentum/RKGE in sic! 1999, 282 E. 5 Genesis, sic! 2002, 610 f. E. 7 Aescu-
lap).  Der  von  der  Beschwerdeführerin  angerufene  Sachverhalt  von  sic! 
2004, 868 Globex/Globix  lag anders. In jenem Verfahren war die Nichtge-
brauchseinrede  rechtzeitig  erhoben  worden,  doch  hatte  die  Widerspre-
chende und Beschwerdeführerin den Gebrauchsnachweis im Beschwerde-
verfahren erstmals angetreten.

6. Zu prüfen bleibt deshalb nur die vom Urteil des Kantonsgerichts des Kan-
tons Zug nicht geprüfte Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den zu 
vergleichenden Marken. Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt  hat, be-
steht zwischen den noch zu prüfenden Waren "Cosmétiques, produits de 
toilette, non à usage médical; crèmes et lotions pour les soins de la peau à 
usage cosmétique: produits de toilette pour le bain et la douche" einerseits 

5

und "Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices" andererseits, alles Körperpflegeprodukte, Gleichartig-
keit und teilweise Warenidentität.

7. Die Zeichen sind in ihrem prägenden Wortbestandteil "EA" identisch. Die-
ser ist  beidseits  aus denselben Grossbuchstaben gebildet  und weckt  als 
Kombination von Vokalen ohne Zuhilfenahme der Fantasie die Vorstellung 
von Initialen einer Person oder der Abkürzung eines Handelsnamens, da 
kein  anderer  Sinngehalt  naheliegt.  Die  Übereinstimmung allein  im Wort-
klang  der  Marken  genügt  aber  grundsätzlich  bereits  zur  Annahme einer 
Verwechslungsgefahr. Wechselbeziehungen mit dem Schriftbild und Sinn-
gehalt  sind  allerdings  zu  berücksichtigen  (EUGEN MARBACH,  Markenrecht, 
Schweizerisches  Immaterialgüter-  und Wettbewerbsrecht/SIWR III,  Basel 
1996, S. 118, LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 
2. Aufl. Basel 1999, N. 17 zu Art. 3 MSchG). Die verwendeten Typographi-
en und der schwarze Kreis um die Buchstaben der angefochtenen Marke 
sind indessen unauffällig und vermögen die Zeichenähnlichkeit auf Grund 
des  identischen  Wortelements  vorliegend  nicht  zu  verhindern.  Dass  die 
eine Marke in leicht stilisierten, weissen, die andere mit dunklen Buchsta-
ben geschrieben ist, bleibt im Erinnerungsbild der Konsumenten kaum haf-
ten und vermag die Gefahr von Fehlzurechnungen nicht zu verhindern. Da 
die Marken für Waren des täglichen Gebrauchs beansprucht werden, die 
vom breiten Publikum mit geringerer Achtsamkeit eingekauft werden (BGE 
122 III 388 E. 3a  Kamillosan,  101 II 293  Stugeron, 96 II 404 E. 2  Men's 
Club), sowie aufgrund der hohen Waren- und Zeichennähe ist deshalb im 
Gesamteindruck eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken 
zu bejahen.

8. Die Beschwerde ist somit abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu 
bestätigen.  Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind bei  diesem Aus-
gang der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem geleisteten Vor-
schuss zu verrechnen (Art. 63 Abs. 1 und 4 VwVG).

9. Die  Spruchgebühr  des  Beschwerdeverfahrens  (Gerichtsgebühr)  ist  nach 
Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und fi-
nanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 
Abs. 1 des Reglements über Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht/VGKE,  SR 173.320.2).  Im Widerspruchsbeschwer-
deverfahren  ist  dafür  das  Interesse  der  Widersprechenden  an  der  Lö-
schung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der an-
gefochtenen Marke zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen 
und  könnte  im Verhältnis  zu  den  geringen  Kosten  des  erstinstanzlichen 
Verfahrens  abschreckend  wirken,  wenn  dafür  stets  konkrete  Aufwands-
nachweise im Einzelfall  verlangt  würden.  Mangels  anderer  streitwertrele-
vanter  Angaben ist  der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungs-
werten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (J. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immate-
rialgüter-  und Wettbewerbsprozess,  sic!  2002,  505;  L.  MEYER,  Der  Streit-
wert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., 
L.  DAVID,  Der  Rechtsschutz  im  Immaterialgüterrecht,  SIWR  I/2,  2.  Aufl. 
Basel 1998, S. 29 f.).

6

10. Der  Beschwerdegegnerin  ist  keine Parteientschädigung auszurichten,  da 
sie auf eine Stellungnahme verzichtet hat (Art. 34 MSchG, Art. 64 Abs. 1 
VwVG).

11. Dieser Entscheid unterliegt keiner Beschwerde ans Bundesgericht und ist 
daher rechtskräftig (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht 
vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG; 173.110]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestä-
tigt.

2. Die  Kosten  des  Beschwerdeverfahrens  von  Fr.  4'000.--  werden  der  Be-
schwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von 
Fr. 3'500.-- verrechnet. Die Beschwerdeführerin hat somit noch Fr. 500.-- 
zu bezahlen.

3. Dieses Urteil wird eröffnet:

- der Beschwerdeführerin (eingeschrieben)

- der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben)

- der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 7573; eingeschrieben)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Philipp J. Dannacher

Versand am: 7. Mai 2007