# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 24c7b27b-39ba-5944-a758-a107f11655d9
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2020-09-14
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2020_013
**Docket/Reference:** O2020_013
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/159/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

O2020_013

Besetzung

Verfahrensbeteiligte

U r t e i l   v o m   1 4 .   S e p t e m b e r   2 0 2 0  

Instruktionsrichter Dr. iur. Christoph Willi,
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. iur. Daniel M. Alder, 
Richter lic. iur. & Dipl. Mikrotech.-Ing. ETH Frank Schnyder, 
Richter Dr. sc. nat., Dipl. Phys. ETH Kurt Sutter,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Stemcup Medical Products AG, Aargauerstrasse 180, 
8048 Zürich, 

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Christian Hilti und 
Dr. iur. Demian Stauber, Rentsch Partner AG, Bellerivestras-
se 203, Postfach, 8034 Zürich, patentanwaltlich beraten 
durch Dr. Bruno Meyer, Schneider Feldmann AG,
Beethovenstrasse 49, 8039 Zürich, sowie Dr. Jens Ottow, 
Rentsch Partner AG, Bellerivestrasse 203, Postfach, 
8034 Zürich

Klägerin

gegen

1. Implantec GmbH, Grenzgasse 38a, AT-2340 Mödling, 
2. Endoprothetik Schweiz GmbH (vormals ImplanTec 

Schweiz GmbH), c/o LAUNCHOFFICE GmbH, 
Rathausstrasse 14, 6341 Baar,  

beide vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Michael
Ritscher und Dr. iur. Kilian Schärli, Meyerlustenberger La-
chenal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich,
patentanwaltlich beraten durch Dipl. Ing. Herwig Margotti, 
Schwarz & Partner, Wipplingerstrasse 30, 1010 Wien, 
Dr. Martin Müllner, Patentanwalt, Patentanwaltskanzlei Kat-
schinka OG, sowie Dipl. Phys. ETH Werner A. Roshardt,

Beklagte

Gegenstand

Rückweisung O2016_012 betreffend Kosten- und Entschä-
digungsfolgen

O2020_013

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Prozessgeschichte

1.
Mit  Klage  vom  13.  September  2016  stellte  die  Klägerin  im  Verfahren 
O2016_012 folgende Rechtsbegehren:

«1)  Den Beklagten sei zu verbieten, sog. Pressfit- bzw. „Hybrid“-Gelenkpfannen“ 

gemäss folgender Abbildung in die Schweiz zu importieren, in der Schweiz 

anzubieten, zu vertreiben und zu verkaufen,

die durch folgende Produktemerkmale charakterisiert sind:

die Gelenkpfanne hat einen schalenförmigen, um eine zentrale Achse rota-

tionssymmetrischen Grundkörper, dessen Rand eine  zur Achse senkrechte 

Grundfläche definiert;

auf der Aussenseite des Grundkörpers sind über den Umfang gleichmässig 

verteilt sechs aus der  Aussenseite herausstehende,  schmale Einschlagste-

ge angeordnet;

die sechs Einschlagstege sind als ungekrümmte, ebene Platten ausgebildet;

die  sechs  Einschlagstege  sind  in  Umlaufrichtung  gegenüber  der  Grundflä-

che  jeweils  in  derselben  Richtung  gekippt  angeordnet,  derart,  dass  sie  je-

weils mit der Grundfläche einen Winkel von 83° - 87° einschliessen.

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2)  Eventualiter  sei  den  Beklagten  zu  verbieten,  klagepatentgemässe  Gelenk-

pfannen  gemäss  Rechtsbegehren  1  mit  mindestens  zwei  Einschlagstegen, 

die  einen  Winkel  von  unter  85°  entsprechend  den  Messresultaten  gemäss 

Klagebeilage KB 23 aufweisen, anzubieten.

3)  Die  Beklagte  1  sei  zu  verpflichten,  der  Klägerin  innert  60  Tagen  nach 

Rechtskraft des Teilurteils  nach anerkannten Grundsätzen  der Rechnungs-

legung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen bezüglich der 

klagepatentgemässen Gelenkpfannen, namentlich

- der Herstellungskosten;

- der Transferkosten (Verkaufspreis) an die Beklagte 2;

- wie viele klagepatentgemässe Gelenkpfannen sie seit der Gründung der 

Beklagten 2 in die Schweiz eingeführt und an die Beklagte 2 oder Dritte 

verkauft hat;

- die  Namen  und  Adressen  der  Drittabnehmer  und  der  abgenommenen 

Stückzahlen;

- die  Netto-Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  (Verkaufserlös  abzüglich 

Einstandspreis), die sie damit erzielt hat.

Wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach 

Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz-

und Betriebsbuchhaltung der Beklagten.

4)  Die  Begehren  1,  2  und  3  seien  zu  Lasten  der  Beklagten  1  mit  der  Andro-

hung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro Tag gern. Art. 343 Abs. 1 lit. 

c ZPO, mindestens aber CHF 5’000  gem. Art. 343  Abs. 1 lit. b ZPO sowie 

der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall 

zu verbinden.

5)  Die  Beklagte  2  sei  zu  verpflichten,  der  Klägerin  innert  60  Tagen  nach 

Rechtskraft des Teilurteils  nach anerkannten Grundsätzen  der Rechnungs-

legung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen bezüglich der 

klagepatentgemässen Gelenkpfannen, namentlich

- der Einkaufskosten von der Beklagten 1;

- wie viele klagepatentgemässe Gelenkpfannen sie seit ihrer Gründung in 

die Schweiz eingeführt und an Dritte verkauft hat;

- die Anzahl und Namen der Abnehmer und abgenommenen Stückzahlen;

- die  Netto-Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  (Verkaufserlös  abzüglich

Einstands-/ Einkaufspreis), die sie damit erzielt hat.

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Wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach 

Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz-

und Betriebsbuchhaltung der Beklagten 2.

6)  Die  Begehren  1,  2  und  5  seien  zu  Lasten  der  Beklagten  2  mit  der  Andro-

hung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro Tag gem. Art. 343 Abs. 1 lit. 

c  ZPO,  mindestens  aber  CHF  5’000  gem.  Art.  343  Abs.  1  it.  b  ZPO  sowie 

der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall 

zu verbinden.

7)  Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter 

Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands.»

2.
Mit Klageantwort vom 2. Dezember 2016 stellten die Beklagten folgende 
Rechtsbegehren:

«1.  Die Klage sei abzuweisen.

2.  Eventualiter zu Ziff. 1 seien Klagebegehren Nr. 3 und 5 dahingehend einzu-

schränken, dass keine Auskünfte, die eine Identifikation von Lieferanten und 

Kunden der Beklagten sowie von Drittparteien ermöglichen, zu erteilen sei-

en.

3.  Eventualiter zu Ziff. 2 seien Klagebegehren Nr. 3 und 5 dahingehend einzu-

schränken, dass die  Auskünfte an einen  vom Gericht zu  ernennenden, un-

abhängigen Gutachter zu erteilen seien und dieser dazu verpflichtet werde, 

dem Gericht und  der  Klägerin lediglich  die Gesamtzahl der gegebenenfalls 

patentverletzenden,  in  der  Schweiz  hergestellten  und/oder  verkauften 

"Pressfit- bzw.  Hybrid-Gelenkpfannen" sowie  den  damit  erzielten  Nettoge-

winn offen zu legen.

4.  Unter  Kosten- und  Entschädigungsfolgen,  zuzüglich  der  Auslagen  für  die 

mitwirkenden Patentanwälte, zulasten der Klägerin.»

3.
Mit Eingabe vom 2. Februar 2017 erstattete die Klägerin die beschränkte 
Replik  betreffend  Rechtsbeständigkeit ohne  die  Rechtsbegehren  zu  än-
dern.

4.
Am 30. Mai 2017 fand eine Instruktionsverhandlung statt, anlässlich wel-
cher keine gütliche Einigung gefunden werden konnte.

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5.
Mit Eingabe vom 21. August 2017 erstattete die Klägerin die vervollstän-
digte Replik, wobei sie folgende Änderungen an den ursprünglich gestell-
ten Rechtsbegehren vornahm (Änderungen hervorgehoben):

«1)  Den Beklagten sei zu verbieten, sog. Pressfit- bzw. „Hybrid“ Gelenkpfannen“ 

gemäss folgender Abbildung in die Schweiz zu importieren, in der Schweiz 

anzubieten, zu vertreiben und zu verkaufen,

die durch folgende Produktemerkmale charakterisiert sind:

Die Gelenkpfanne hat einen schalenförmigen, um eine zentrale Achse rota-

tionssymmetrischen Grundkörper, dessen Rand eine  zur Achse senkrechte 

Grundfläche definiert;

auf der Aussenseite des Grundkörpers sind über den Umfang gleichmässig 

verteilt sechs aus der  Aussenseite herausstehende,  schmale Einschlagste-

ge angeordnet;

die sechs Einschlagstege sind als ungekrümmte, ebene Platten ausgebildet 

die  sechs  Einschlagstege  sind  in  Umlaufrichtung  gegenüber  der  Grundflä-

che  jeweils  in  derselben  Richtung  gekippt  angeordnet,  derart,  dass  sie  je-

weils mit der Grundfläche einen Winkel von 83° - 86.5° einschliessen.

2.  Eventualiter  sei  den  Beklagten  zu  verbieten,  klagepatentgemässe  Gelenk-

pfannen  gemäss  Rechtsbegehren  1  mit  mindestens  zwei  Einschlagstegen 

anzubieten,  zu  verkaufen  oder  sonst wie  in  Verkehr  zu  setzen,  die  einen 

Steigungswinkel von 84° bis 85° aufweisen, gemessen zwischen der Grund-

fläche der Gelenkpfanne und der mittig durch den Einschlagsteg verlaufen-

den Bezugsebene, die die Grundfläche (und die Pfanne) schneidet.

[Ziff. 3 bis 7 unverändert]

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8)  Die  Beklagte  1  sei  zu  verpflichten,  der  Klägerin  innert  60  Tagen  nach 

Rechtskraft  des  Teilurteils  nach  anerkannten  Grundsätzen  der  Rech-

nungslegung  detailliert  Rechnung  zu  legen  und  Auskunft  zu  erteilen 

bezüglich  der  mit  den  klagepatentgemässen  Gelenkpfannen  mitver-

kauften Inserts, namentlich

- der Herstellungskosten der lnserts;

- der Transferkosten (Verkaufspreis) der Inserts an die Beklagte 2;

- die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüg-

lich Einstandspreis), die sie mit den lnserts erzielt hat.

Wobei  die  erzielten  Netto-Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  separat 

nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jewei-

lige Finanz und Betriebsbuchhaltung der Beklagten.

9)  Das Begehren 8 sei zu Lasten der Beklagten 1 mit der Androhung einer 

Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag gem. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, 

mindestens  aber  CHF  5000  gem.  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO  sowie  der 

Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall 

zu verbinden.

10)  Die  Beklagte  2  sei  zu  verpflichten,  der  Klägerin  innert  60  Tagen  nach 

Rechtskraft  des  Teilurteils  nach  anerkannten  Grundsätzen  der  Rech-

nungslegung  detailliert  Rechnung  zu  legen  und  Auskunft  zu  erteilen 

bezüglich  der  mit  den  klagepatentgemässen  Gelenkpfannen  mitgelie-

ferten lnserts, namentlich

- der Einkaufskosten der lnserts von der Beklagten 1

- die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüg-

lich  Einstands-/  Einkaufspreis),  die  sie  mit  den  genannten  lnserts 

erzielt hat.

Wobei  die  erzielten  Netto-Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  separat 

nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jewei-

lige Finanz und Betriebsbuchhaltung der Beklagten 2.

11)  Das Begehren 9 sei zu Lasten der Beklagten 2 mit der Androhung einer 

Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag gem. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, 

mindestens  aber  CHF  5000  gem.  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO  sowie  der 

Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall 

zu verbinden.»

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6.
Mit  Eingabe  vom  23. Oktober  2017  erstatteten  die  Beklagten  die  Duplik, 
ohne dabei die Rechtsbegehren zu ändern.

7.
Am  27.  November  2017  nahm  die  Klägerin  Stellung  zur  Duplik,  ohne  ihr 
Patent  einzuschränken,  auch  nicht  eventualiter. Am  13.  Dezember  2017 
erfolgte  eine  Stellungnahme  der  Beklagten. Am  22.  Dezember  2017  er-
folgte eine weitere Stellungnahme der Klägerin.

8.
Am 22. Juni 2018 erstattete Richter Tobias Bremi ein Fachrichtervotum.

9.
In der Folge wurden die Parteien auf den 3. Oktober 2018 zur Hauptver-
handlung vorgeladen.

10.
Am 23. Juli 2018 teilte die Klägerin mit, dass sie den Schweizer Teil des 
Klagepatents  EP  1  411 869  B1  beim  Eidgenössischen  Institut für Geisti-
ges Eigentum (IGE) durch Teilverzicht eingeschränkt habe (vgl. CH/EP 1 
411 869 H1).

11.
In der Folge stellten die Beklagten am 8. August 2018 die folgenden pro-
zessualen Anträge:

«1) Die  auf  den  27.  August  angesetzte  Frist  zur  Stellungnahme  zum  Fachrich-

tervotum ist abzunehmen.

2)  Nach  Einreichen  des  hinsichtlich  des  Anspruchswortlauts  geänderten 

Schweizer  Teils  des  EP 1 411  869  durch  die  Klägerin  ist  das  Verfahren 

einstweilen auf die Frage  zu beschränken, ob die Einführung dieses geän-

derten Patents in das hängige Verfahren zulässig ist.

3)  Eventualiter zu Antrag 2 ist die Klägerin aufzufordern, sich nach Einreichen 

des  hinsichtlich  des  Anspruchswortlauts  geänderten  Schweizer  Teils  des 

EP 1 411 869 zur Verletzung dieses Patents zu äussern, und anschliessend 

ist den Beklagten eine Frist von sechs Wochen zur Stellungnahme anzuset-

zen.

4)  Die auf den 3. Oktober 2018 angesetzte Hauptverhandlung ist abzusagen.»

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12.
In der Folge wurde den Parteien mit Schreiben vom 22. August 2018 die 
Frist  zur  Stellungnahme  zum  Fachrichtervotum  abgenommen  und  es 
wurde den Beklagten Frist gesetzt, um zur geänderten Fassung des Kla-
gepatents Stellung zu nehmen.

13.
Mit  Eingabe  vom  23.  August  2018  stellte  die  Klägerin  ihrerseits  die  fol-
genden prozessualen Anträge:

«1.  Den Parteien sei die abgenommene Frist zur Stellungnahme zum Fachrich-

tervotum ohne Verzug neu anzusetzen.

2.  Das  vorliegende  Fachrichtervotum  sei  prozessual  unverändert  als  "erster 

(und vorläufiger) Beitrag eines Richters zur Urteilsfindung" (Brändle) zu qua-

lifizieren und zu behandeln.

3.  Der Termin für die Hauptverhandlung vom 3. Oktober 2018 sei unverändert 

zu belassen und den Parteien sei (selbstverständlich) anlässlich der Haupt-

verhandlung Gelegenheit zu geben, noch einmal mündlich zu den Stellung-

nahmen  der  Parteien  zum  Fachrichtervotum  und  zum  Novum  und  seinen 

Auswirkungen auf das Verfahren zu plädieren.»

14.
Am  13.  September  2018  reichten  die  Beklagten  ihre  Stellungnahme  zur 
geänderten Fassung des Klagepatents ein und stellten folgende Anträge:

«1.  Das Patent CH/EP 1 411 869 H1 ist nicht zu berücksichtigen.

2.  Das Verfahren ist wegen Gegenstandslosigkeit abzuschreiben.

3.  Eventualiter zu Ziffer 1 und 2 ist die Klage abzuweisen.

4.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.»

15.
Diese Eingabe wurde der Klägerin am 18. September 2018 zur Stellung-
nahme zugestellt. Gleichzeitig wurde die Hauptverhandlung vom 3. Okto-
ber 2018 abgesagt.

16.
Am  3.  Oktober  2018  erfolgte  die  Stellungnahme  der  Klägerin,  wobei  sie 
die folgenden Anträge stellte:

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«1)  Es  sei  gestützt  auf  die  Stellungnahmen  der  Parteien  und  die  einschlägige 

Lehre  und  Rechtsprechung  ein  prozessleitender  Entscheid  zur  Frage  der 

Zulässigkeit des Novums (betreffend Teilverzicht) zu erlassen.

2)  Es  sei  für  den  Fall,  dass  der  gegenüber  dem  IGE  erklärte  Teilverzicht  der 

Klägerin  vom  Bundespatentgericht  nicht  berücksichtigt  werden  sollte,  die 

einredeweise  von  den  Beklagten  im  Zuge  ihrer  Duplik  geltend  gemachte 

(angebliche) unzulässige Änderung als inter partes unwirksam ausser Acht 

zu  lassen  und  es  sei  der  Anspruchswortlaut  von  Anspruch  1  des  Klagepa-

tents ohne das Wort „mindestens“ zu lesen.

3)  Es  sei  von  einem  erneuten  Fachrichtervotum  abzusehen;  eventualiter sei 

das bestehende Fachrichtervotum vom 22. Juni 2018 (act. 46) im Ermessen 

des Gerichts zu ergänzen.

4)  Es  sei den  Parteien  gleichzeitig  mit  der  prozessleitenden  Verfügung  neu 

Frist anzusetzen, um zum gegebenenfalls ergänzten Fachrichtervotum Stel-

lung  zu  nehmen,  und  zwar  – abhängig  vom  prozessleitenden  Entscheid  –

mit oder ohne Berücksichtigung des Novums.

5)  Es sei  nach  Ermessen  des  Gerichts  den  Beklagten  eine  von  dieser  ge-

wünschte angemessene zusätzliche (Nach-)Frist anzusetzen, um unter Be-

rücksichtigung  des  Novums  noch  einmal  zur  Frage  der  Verletzung  und 

Rechtsbeständigkeit  Stellung  nehmen  zu  können  – selbstverständlich  un-

verändert unter Beachtung der einschlägigen novenrechtlichen Grundsätze.

6)  Es  sei  gleichzeitig  mit  der  zusätzlichen  (Nach-)Frist  an  die  Beklagten  ein 

neuer  Termin  zur  Hauptverhandlung  zu  suchen  und  den  Parteien  anzuset-

zen.»

17.
Mit Schreiben vom 18. Oktober 2018 wurde den Beklagten eine Frist an-
gesetzt,  um  zur  geänderten  Fassung  des  Klagepatents  ergänzend  Stel-
lung zu nehmen, dass anschliessend ein ergänzendes Fachrichtervotum 
erfolge und dass das Gericht mit dem Endentscheid über die Zulässigkeit 
des Teilverzichts entscheiden werde.

18.
Am  16.  November  2018  erfolgte  eine  ergänzende  Stellungnahme  der 
Klägerin zur geänderten Fassung des Klagepatents.

19.
Am 22. November 2018 erstattete Richter Tobias Bremi aufgrund der ge-
änderten Fassung des Klagepatents ein ergänzendes Fachrichtervotum.

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20.
Am  7.  Januar  2019  reichte  die  Klägerin  ihre  Stellungnahme  zu  den  bei-
den Fachrichtervoten sowie zur Eingabe der Beklagten ein. 

Am  21.  Januar  2019  reichten  die  Beklagten  ihre  Stellungnahme  zu  den 
Fachrichtervoten ein.

21.
Mit  Eingabe  vom  30.  Januar  2019  stellte  die  Klägerin  die  folgenden An-
träge:

«1)  Die von den Beklagten neu ins Recht gelegten Beilagen 26-33 (act. 73_26 -

act. 73_33) sowie 

2)  die  folgenden  Ausführungen  der  Beklagten  seien  als  unzulässige  Vorbrin-

gen  im  Sinne  von  Art.  132  ZPO,  jedenfalls  aber  als  unzulässige  Noven  im 

Sinne von Art. 229 ZPO aus dem Recht zu weisen:

Titel 

Text

1.2 

1.3 

Notwendige Genauigkeit der Blickrichtung (act. 73, RN 11-18)

Fehlende Überprüfung der korrekten Blickrichtung durch die Klägerin 

(act. 73, RN 19-20)

1.4 

Nachträgliche Überprüfung der Blickrichtung anhand der klägerischen 

Abbildung (act. 73, RN 21-28)

1.5 

1.6 

1.7 

Abschätzung des Fehlers der Blickrichtung (act. 73, RN 29-38)

Notwendige Korrektur des Steigungswinkels (act. 73, RN 39-41)

Berechnung  des  korrekten  Steigungswinkels  aufgrund  der  Fräserko-

ordinaten (act. 73, RN 42-50)

1.8 

Berechnung  des  korrekten  Steigungswinkels  aufgrund  der  Fräserko-

ordinaten mittels Excel (act. 73, RN 51-54)

1.9 

Berechnung  des  korrekten  Steigungswinkels  aufgrund  der  Abbildun-

gen der Klägerin (act. 73, RN 55)

3.1.1 

Sichtbarkeit des ändernden Steigungswinkels (act. 73, RN 78-79)»

22.
In  der  Folge  wurden  die  Parteien  auf  den  29.  Mai  2019  zur  Hauptver-
handlung vorgeladen mit dem Hinweis, dass die Beklagten anlässlich der 
Hauptverhandlung Gelegenheit hätten, um zur Eingabe der Klägerin vom 
30. Januar 2019 Stellung zu nehmen.

Seite 10

23.
Mit  Eingabe  vom  7.  Februar  2019  beantragte  die  Klägerin,  das  Gericht 
solle  noch  vor  der  Hauptverhandlung  mit  prozessleitendem  Entscheid 
über ihre gestellten Anträge entscheiden.

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24.
Am 29. Mai 2019 fand die Hauptverhandlung statt.

25.
Am  28.  Oktober  2019 erging  das  folgende  Urteil  des  Bundespatentge-
richts im Verfahren O2016_012:

«1. Auf das Rechtsbegehren Ziff. 1 der Klage wird nicht eingetreten.

2. Den Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 

für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Be-

strafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall verbo-

ten,  sogenannte  Pressfit- bzw.  „Hybrid“-Gelenkpfannen  gemäss  folgender 

Abbildung in der Schweiz anzubieten, zu verkaufen, oder sonst wie in Ver-

kehr zu setzen 

die durch folgende Produktemerkmale charakterisiert sind:

Die Gelenkpfanne hat einen schalenförmigen, um eine zentrale Achse rota-

tionssymmetrischen Grundkörper, dessen Rand eine  zur Achse senkrechte 

Grundfläche definiert;

auf der Aussenseite des Grundkörpers sind über den Umfang gleichmässig 

verteilt sechs aus der  Aussenseite herausstehende,  schmale Einschlagste-

ge angeordnet;

die sechs Einschlagstege sind als ungekrümmte, ebene Platten ausgebildet 

Seite 11

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die  sechs  Einschlagstege  sind  in  Umlaufrichtung  gegenüber  der  Grundflä-

che jeweils in derselben Richtung gekippt angeordnet, 

wobei  mindestens  zwei  Einschlagstege  einen  Steigungswinkel  von  84°  bis 

85° aufweisen, gemessen zwischen der Grundfläche der Gelenkpfanne und 

der  mittig  durch  den  Einschlagsteg  verlaufenden  Bezugsebene,  die  die 

Grundfläche (und die Pfanne) schneidet.

3. Die Beklagte 1 wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 

für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Be-

strafung  der  Organe  nach  Art.  292  StGB  für  den  Widerhandlungsfall  ver-

pflichtet,  der  Klägerin  innert  60  Tagen nach  Rechtskraft  des  Urteils  nach 

anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu le-

gen  und  Auskunft  zu  erteilen  bezüglich  der  klagepatentgemässen  Gelenk-

pfannen, namentlich

- der Menge und Verkaufspreis der klagepatentgemässen Gelenkpfannen, 

die sie seit der Gründung der Beklagten 2 in die Schweiz eingeführt und 

an die Beklagte 2 oder Dritte verkauft hat;

- den  Netto-Verkaufserlös  und  Brutto-Gewinn,  den  sie  damit  erzielt  hat, 

wobei  dieser  separat  nach  Geschäftsjahr  auszuweisen  ist,  gestützt  auf 

die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten 1.

4. Die Beklagte 2 wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 

für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Be-

strafung  der  Organe  nach  Art.  292  StGB  für  den  Widerhandlungsfall  ver-

pflichtet,  der  Klägerin  innert 60  Tagen nach  Rechtskraft  des  Urteils  nach 

anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu le-

gen  und  Auskunft  zu  erteilen  bezüglich  der  klagepatentgemässen  Gelenk-

pfannen, namentlich

- der Menge und Verkaufspreis der klagepatentgemässen Gelenkpfannen, 

die  sie  seit  ihrer  Gründung  in  die  Schweiz  eingeführt  und  an  Dritte  ver-

kauft hat;

- den  Netto-Verkaufserlös  und  Brutto-Gewinn,  den  sie  damit  erzielt  hat, 

wobei  dieser  separat  nach  Geschäftsjahr  auszuweisen  ist,  gestützt  auf 

die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten 2.

5. Die Beklagte 1 wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 

für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Be-

strafung  der  Organe  nach  Art.  292  StGB  für  den  Widerhandlungsfall  ver-

pflichtet,  der  Klägerin  innert  60  Tagen nach  Rechtskraft  des  Urteils  nach 

anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu le-

Seite 12

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gen  und  Auskunft  zu  erteilen  bezüglich  der  mit  den  klagepatentgemässen 

Gelenkpfannen mitverkauften Inserts, namentlich

- der  Menge  und  Verkaufspreis,  Netto-Verkaufserlös  und  Brutto-Gewinn, 

den sie  damit erzielt  hat,  wobei  dieser separat nach Geschäftsjahr aus-

zuweisen ist, gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung 

der Beklagten 1.

6. Die Beklagte 2 wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 

für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Be-

strafung  der  Organe  nach  Art.  292  StGB  für  den  Widerhandlungsfall  ver-

pflichtet, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils nach 

anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu le-

gen  und  Auskunft  zu  erteilen  bezüglich  der  mit  den  klagepatentgemässen 

Gelenkpfannen mitgelieferten lnserts, namentlich

- der  Menge  und  Verkaufspreis,  Netto-Verkaufserlös  und  Brutto-Gewinn, 

den sie  damit erzielt  hat,  wobei  dieser separat nach Geschäftsjahr aus-

zuweisen ist, gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung 

der Beklagten 2.

7. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30’000.

8. Die Kosten werden zu 1/3 der Klägerin und zu 2/3 den Beklagten auferlegt. 

Die  Gerichtsgebühr  wird  mit  dem  Kostenvorschuss  der  Klägerin 

(CHF 24'000)  verrechnet.  Der Fehlbetrag  von CHF  6'000  wird  von den  Be-

klagten unter solidarischer Haftung nachgefordert. Die Beklagten haben der 

Klägerin die Kosten um Umfang von CHF 14’000 zu ersetzen, ebenfalls un-

ter solidarischer Haftung untereinander.

9. Die Beklagten  werden  unter solidarischer Haftung  verpflichtet, der  Klägerin 

eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 53'495 zu bezahlen.

10. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechtskraft an 

das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbe-

stätigung.»

26.
Die gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde (Verfahren 4A_583/2019) 
wurde vom Bundesgericht mit Urteil vom 19. August 2020 gutgeheissen, 
das Urteil des Bundespatentgerichts wurde aufgehoben und die Klage als 
gegenstandslos  abgeschrieben.  Zu  neuer  Entscheidung  über  die  Kosten 
des  Verfahrens  am  Bundespatentgericht  wurde  die  Sache  zurückgewie-
sen.

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Bindung an den Rückweisungsentscheid

27.
Ein  bundesgerichtlicher  Rückweisungsentscheid  bindet  sowohl  das  Bun-
desgericht wie die Vorinstanz.1 Das Bundespatentgericht ist an die recht-
lichen  Erwägungen  des  Bundesgerichts  im  Rückweisungsentscheid  ge-
bunden. Dabei beschlägt die Verbindlichkeit sowohl Punkte, bezüglich de-
ren  keine  Rückweisung  erfolgte,  wie  auch  diejenigen  Erwägungen,  die 
den Rückweisungsauftrag umschreiben.2

Wegen  dieser  Bindung  der  Gerichte  ist es  ihnen  wie  auch  den  Parteien
verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bishe-
rigen  Sachverhalt  zu  unterstellen  oder  die  Sache  unter  rechtlichen  Ge-
sichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich ab-
gelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden waren.3

Die bisherigen Eingaben und Äusserungen der Parteien bleiben weiterhin 
massgebend, namentlich wenn keine weiteren Abklärungen vorzunehmen 
und nur noch über bereits aufgeworfene Fragen zu entscheiden ist.4

28.
Demnach  ist  nachfolgend  einzig  noch  über  die  Kosten- und  Entschädi-
gungsfolgen neu zu befinden (Urteil des Bundesgerichts, Dispositiv-Ziffer 
4).

Kosten- und Entschädigungsfolgen

29.
Nachdem  das  Bundesgericht  die  Klage  als  gegenstandslos  abgeschrie-
ben  hat  (Dispositiv-Ziffer  1)  wird die  Klägerin  kosten- und  entschädi-
gungspflichtig.

30.
Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von CHF 200'000 
auf  CHF  30’000  festzusetzen  (Art.  1  KR-PatGer).  Die  Kosten  sind  mit 
dem Kostenvorschuss der Klägerin (CHF 24'000 aus O2016_012) zu ver-

1 BGE 135 III 334 E. 2.1.
2 BSK  BGG-Meyer/Dormann,  Art.  107  N  18;  BGer,  Urteil  4A_337/2019  vom 
18. Dezember 2019, E. 4.1.
3 BGE 135 III 334 E. 2.
4 BGer, Urteil 8C_668/2012 vom 26. Februar 2013, E. 5.1.

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rechnen.  Der  Fehlbetrag  von  CHF 6'000  ist  von  der  Klägerin  nachzufor-
dern (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 

Die  Entschädigung  für  die  rechtsanwaltliche  Vertretung  ist  ebenfalls  auf 
CHF 30'000 festzusetzen (Art. 3-5 KR-PatGer). Für die patentanwaltliche 
Beratung  machen  die  Beklagten  eine  Entschädigung  von  EUR 26'046, 
CHF  201’961  sowie  EUR  85’703 geltend.  Diese  Kosten  werden  von  der 
Klägerin bestritten und sie macht geltend, der geltend gemachte Aufwand 
stehe  in  keinem  Verhältnis  zu  dem,  was  die  Beklagten  geltend  gemacht 
hätten, nämlich, dass sie das Produkt gar nicht mehr herstellen würden.

Bei der Frage, ob eine Auslage als notwendig zu ersetzen ist, verfügt das 
Gericht  über  Ermessen.5 Der  von  den  Beklagten  geltend  gemachte  Be-
trag liegt weit ausserhalb des Tarifrahmens für die rechtsanwaltliche Ent-
schädigung  (vgl. Art.  5  KR-PatGer),  der  regelmässig  auch  die  Höhe  der 
patentanwaltlichen Entschädigung bestimmt.6 Warum der notwendige pa-
tentanwaltliche  Aufwand  den  anwaltlichen  um  das  10-fache  übersteigen 
sollte, ist weder ersichtlich noch begründet. Da die Klägerin selber für ihre 
patentanwaltlichen Auslagen CHF 50'242.50 geltend macht, was von den 
Beklagten anerkannt wird, ist den Beklagten dieser Betrag für die patent-
anwaltliche  Beratung  zuzusprechen  (Art.  9 Abs.  2  i.V.m. Art.  3  lit.  a  KR-
PatGer).  Dies  ergibt  somit  eine  Parteientschädigung  von 
total 
CHF 80'242.50. 

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30’000.

2. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleis-
teten  Kostenvorschuss  verrechnet.  Der  Fehlbetrag  von  CHF  6'000 
wird von der Klägerin nachgefordert.

3. Die  Klägerin  wird  verpflichtet,  den  Beklagten  eine  Parteientschädi-

gung von CHF 80'242.50 zu bezahlen.

4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechts-
kraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen 
Empfangsbestätigung.

5 BGer, Urteil 4A_613/2019 vom 11. Mai 2020, E. 5.3.
6 BPatGer, Urteil O2012_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5.

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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen  diesen  Entscheid  kann  innert  30 Tagen nach  Eröffnung  beim 
Bundesgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt 
werden  (Art. 72  ff.,  90  ff.  und  100  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Frist  ist  gewahrt,  wenn  die  Be-
schwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht einge-
reicht  oder  zu  dessen  Handen  der  Schweizerischen  Post  oder  einer 
schweizerischen  diplomatischen  oder  konsularischen  Vertretung  überge-
ben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende 
Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 14. September 2020

Im Namen des Bundespatentgerichts

Instruktionsrichter

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Christoph Willi

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 16.09.2020

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