# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 2b9c8a60-6e2f-5cfa-9f34-5ddd9a9aabb6
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2021-04-15
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 15.04.2021 B-2585/2020
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-2585-2020_2021-04-15.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-2585/2020 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  1 5 .  A p r i l  2 0 2 1  

Besetzung 
 Richter Martin Kayser (Vorsitz), 

Richter David Aschmann, Richterin Maria Amgwerd,    

Gerichtsschreiber Julian Beriger. 
 

 
 

Parteien 
 Rigo Trading S.A., 

Building E, Route de Trèves 6 EBBC, 

LU-2633 Senningerberg,   

vertreten durch E. Blum & Co. AG, 

Patent- und Markenanwälte VSP, 

Vorderberg 11, 8044 Zürich,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

Coop-Gruppe Genossenschaft, 

Thiersteinallee 12, 4053 Basel,   

vertreten durch BianchiSchwald GmbH, 

St. Annagasse 9, Postfach 1162, 8021 Zürich 1,  

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 
 

 
 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 100888, 

IR 730'486 Happy-Cola / CH 730'120 Happy Cola (fig.). 

 

B-2585/2020 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Am 26. April 2019 veröffentlichte die Vorinstanz auf Ersuchen der Be-

schwerdegegnerin die Schweizer Marke "Happy Cola (fig.)" (Nr. 730'120) 

im Swissreg. Sie hat folgendes Aussehen  

 

 

 

 

und ist für folgende Waren eingetragen:  

Klasse 32:  

Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehal-

tige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präpa-

rate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte 

schweizerischer Herkunft.  

B.  

Mit Widerspruch vom 24. Juli 2019 ersuchte die Beschwerdeführerin die 

Vorinstanz um den vollständigen Widerruf der genannten Marke. Sie 

stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 730'486 "Happy-

Cola", die für confiserie der Klasse 30 eingetragen ist.  

C.  

Mit Verfügung vom 7. April 2020 wies die Vorinstanz den Widerspruch voll-

umfänglich ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, Konfise-

riewaren der Klasse 30 und Getränke der Klasse 32 seien nicht gleichartig. 

Die Waren gehörten nicht demselben Markt an und würden einander auch 

funktional nicht nahestehen. Weiter setze die Herstellung von Konfiserie-

produkten und den genannten Getränken unterschiedliches Wissen vo-

raus. Sodann würden die zu vergleichenden Waren einem anderen Ver-

wendungszweck dienen und seien nicht austauschbar. Der Umstand, dass 

confiserie (Klasse 30) bzw. darunter subsumierbare Bonbons Fruchtsäfte 

enthalten können, genüge angesichts des markenrechtlichen Spezialitäts-

prinzips nicht zur Annahme einer Warengleichartigkeit. Die Abnehmer wür-

den nicht auf eine gemeinsame Herkunft der in Frage stehenden Waren 

B-2585/2020 

Seite 3 

schliessen. Eine Verwechslungsgefahr könne somit bereits aufgrund feh-

lender Warengleichartigkeit ausgeschlossen werden. 

D.  

Mit Beschwerde vom 19. Mai 2020 beantragt die Beschwerdeführerin beim 

Bundesverwaltungsgericht neben einer Parteientschädigung die Aufhe-

bung des vorinstanzlichen Entscheids, die vollumfängliche Gutheissung 

des Widerspruchs sowie die Anweisung an die Vorinstanz, die Eintragung 

der Marke "Happy Cola (fig.)" zu widerrufen.  

Zur Begründung führt sie im Kern aus, confiserie (Klasse 30) und Getränke 

der Klasse 32 seien gleichartig. Weiter liege aufgrund der unveränderten 

Übernahme der Wortelemente "Happy Cola" Zeichenähnlichkeit vor. Durch 

die Übernahme der Wortelemente würde sich die angefochtene Marke an 

die Bekanntheit der Widerspruchsmarke anlehnen. Angesichts der gerin-

gen Aufmerksamkeit, mit der die in Frage stehenden Waren nachgefragt 

würden und der Übereinstimmung in den kennzeichnungskräftigen Be-

standteilen "Happy Cola" sei eine Verwechslungsgefahr im Gesamtein-

druck zu bejahen.  

E.  

Mit Eingabe vom 7. Juli 2020 verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehm-

lassung und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung im angefochte-

nen Entscheid, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.  

F.  

In ihrer Beschwerdeantwort vom 4. September 2020 beantragt die Be-

schwerdegegnerin neben einer Parteientschädigung die Abweisung der 

Beschwerde. 

Sie argumentiert im Wesentlichen, dass Konfiseriewaren der Klasse 30 

und die in Frage stehenden Getränkeprodukte der Klasse 32 nicht gleich-

artig seien. Auch eine Zeichenähnlichkeit sei aufgrund der graphischen Ge-

staltung des angefochtenen Zeichens zu verneinen. Im Übrigen verfüge die 

Widerspruchsmarke angesichts ihres anpreisenden und beschreibenden 

Sinngehalts lediglich über eine geringe Kennzeichnungskraft. Eine Ver-

wechslungsgefahr sei daher im Gesamteindruck – selbst bei einer Beja-

hung der Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit – ausgeschlossen.  

G.  

Mit Replik vom 10. Dezember 2020 hält die Beschwerdeführerin an den 

gestellten Anträgen und ihren Ausführungen fest. 

B-2585/2020 

Seite 4 

H.  

In ihrer Duplik vom 1. März 2021 hält die Beschwerdegegnerin an den ge-

stellten Anträgen und Ausführungen fest. 

Die Beschwerdeführerin liess sich in der Folge nicht mehr vernehmen.  

I.  

Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird – soweit rechtserheblich – 

im Folgenden eingegangen. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-

gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 

32 und 33 Bst. e VGG). Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die 

Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auch die 

übrigen Eintretensvoraussetzungen sind erfüllt. 

2.  

2.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren 

Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun-

gen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt 

(Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 

[MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren 

und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähn-

licher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsgefahr 

besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu 

befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individu-

alisierungsfunktion beeinträchtigen. Eine solche Beeinträchtigung ist gege-

ben, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten 

wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die 

massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, da-

hinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und na-

mentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demsel-

ben Unternehmen stammen (vgl. BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller 

Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; BGE 128 III 96 E. 2a "Or-

fina/Orfina"; Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 3.2 

"PALLAS/Pallas Seminare [fig.]"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR 

B-2585/2020 

Seite 5 

BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kom-

mentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 26 f.; je m.H.). 

2.2 Für die Annahme gleichartiger Waren oder Dienstleistungen sprechen 

eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, 

ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, Substituierbarkeit, das 

Verhältnis von Hauptware und Zubehör sowie die marktübliche Verknüp-

fung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte zu gleichen Abneh-

merkreisen und Vertriebsstätten (vgl. Urteil des BVGer B-7562/2016 vom 

4. Dezember 2018 E. 3.3 "MERCI/Merci [fig.]"; GALLUS JOLLER, in: Marken-

schutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., 2017, Art. 3, N. 284 ff.; je m.H.). Gleichar-

tig heisst nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher 

Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistun-

gen betrifft (Urteil des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 5.4 

"APPLE/APPLE BOUTIQUE" m.H.).  

3.  

Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch 

stehenden Waren sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Aus-

gangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeich-

nis der älteren Marke (JOLLER, a.a.O., N. 51 m.H.). 

Die in Frage stehenden Konfiseriewaren der Klasse 30 richten sich sowohl 

an ein breites Publikum, das aus Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

besteht, als auch an Fachpersonen aus dem Lebensmittelhandel. Bei Wa-

ren, die sowohl an Fachkreise als auch an Endverbraucher vertrieben wer-

den, ist bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke in erster Linie 

das Verständnis der schweizerischen Endkonsumenten massgebend (vgl. 

Urteile des BVGer B-336/2012 vom 4. April 2013 E. 4 "Ce‘Real";  

B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 3 "MUFFIN KING"; je m.H.). Als Massen-

artikel des täglichen Bedarfs werden Konfiseriewaren mit geringer Auf-

merksamkeit nachgefragt (vgl. betreffend Lebensmittel des täglichen Be-

darfs Urteile des BVGer B-5557/2011 vom 19. September 2012 E. 7 "IR 

852'825 [fig.]/CH 571'851 [fig.]"; B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 5 "Hero 

[fig.]/Heera [fig.]"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 167; 

je m.H.). 

4.  

Die Verwechslungsgefahr im Sinn von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt vo-

raus, dass die Marken für "gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleis-

tungen bestimmt sind" (1. Satz, 2. Teil; vgl. hierzu vorn E. 2.2). Vorliegend 

B-2585/2020 

Seite 6 

stellt sich die Frage, ob Gleichartigkeit zwischen confiserie der KIasse 30 

einerseits und alkoholfreien Getränken (ausgenommen Mineralwässer und 

kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränken und Fruchtsäften; Sirupen 

und anderen Präparaten für die Zubereitung von Getränken der Klasse 32 

andererseits besteht. 

4.1 Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass die in Frage stehen-

den Waren gleichartig seien. Unter den Oberbegriff confiserie liessen sich 

verschiedene Lebensmittel (z.B. Bonbons, Pralinen, Schokolade, Speise-

eis) subsumieren, die mit den in Frage stehenden Getränken gleichartig 

seien. Weiter liege es angesichts der übereinstimmenden Vertriebskanäle 

sowie einer Erweiterung des Sortiments durchaus im Erwartungshorizont 

der Konsumenten, dass Konfiseriewaren und Süssgetränke von denselben 

oder miteinander verbundenen Unternehmen hergestellt und angeboten 

würden. Auch das zur Herstellung erforderliche Know-how sei aufgrund 

ähnlicher Inhaltsstoffe von Bonbons und Fruchtsaft- oder Cola-Getränken 

vergleichbar.  

Die Beschwerdegegnerin bestreitet demgegenüber das Vorliegen von Wa-

rengleichartigkeit. Die betroffenen Waren würden sich vom Verwendungs-

zweck her unterscheiden, da Getränke zu den Grundnahrungsmitteln ge-

hören würden, während es sich bei Konfiseriewaren um entbehrliche Ge-

nussmittel handle. Weiter würden Konfiserie und Getränke nicht demsel-

ben Markt angehören, seien funktional nicht nahestehend und würden 

nach anderem herstellungstechnischen Know-how verlangen. Blosse 

Übereinstimmungen bei den Abnehmer- oder Vertriebskanälen würden zur 

Annahme einer Warengleichartigkeit nicht ausreichen. Vorliegend bestün-

den zwischen den zu vergleichenden Waren lediglich abstrakte Berüh-

rungspunkte. 

4.2 Konfiserie- oder Süsswaren sind mit vergleichsweise viel Zucker her-

gestellte Lebens- und Genussmittel. Der Beschwerdeführerin ist darin zu-

zustimmen, dass unter den weiten Oberbegriff confiserie zahlreiche Le-

bensmittel subsumiert werden können, darunter auch Schokolade, Prali-

nen, Bonbons oder Speiseeis (vgl. Urteile des BVGer B-1686/2012 vom 

9. April 2013 E. 4.6 f. "CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE 

[fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]"; B-7562/2016 E. 5.4.2 "MERCI/Merci 

[fig.]"; <https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BC%C3%9Fware>, abgeru-

fen im April 2021). Auch ist es richtig, das die Vorinstanz in ihrer Praxis 

vereinzelt die Gleichartigkeit zwischen bestimmten Süsswaren und Geträn-

keprodukten bejaht hat, so zwischen bonbons, chocolat und produits de 

B-2585/2020 

Seite 7 

chocolat und verschiedenen Getränkeprodukten der Klasse 32 im Hinblick 

auf Bonbons als Brausetabletten und Schokoladengetränke aus Pulver. Im 

gleichen Entscheid wurde allerdings eine Gleichartigkeit zwischen produits 

de confiserie, gommes aux fruits, gommes à mâcher und denselben Ge-

tränkeprodukten ausdrücklich verneint (vgl. Widerspruchsentscheid 

Nr. 14182 vom 22. Oktober 2015 E. III.B.3, S. 3 "Hansen's [fig.]/Hasen-

party"; abrufbar wie auch die im Folgenden zitierten Widerspruchsent-

scheide von <https://ph.ige.ch>, abgerufen im April 2021). Auch hat die 

Vorinstanz eine Gleichartigkeit zwischen glaces comestibles und Frucht-

säften bejaht, eine solche zwischen bonbons, bonbons aux fruits et gom-

mes à mâcher (autres qu'à usage médical) und Fruchtsäften aber verneint 

(vgl. Widerspruchsentscheid Nr. 9406 vom 25. Januar 2010 E. III.C.3, S. 7 

"Naturella/Naturelle [fig.]"). 

4.3 Die in den soeben zitierten Fällen bejahte Gleichartigkeit zwischen 

Süsswaren und Getränken stützte sich nicht auf den abstrakten Oberbegriff 

confiserie, sondern vielmehr auf konkrete Süsswaren, für welche die Wi-

derspruchsmarke vorliegend nicht eingetragen ist. Der Oberbegriff der 

Nizza-Klassifikation ist eine rein administrative Einteilung; die Zugehörig-

keit zum gleichen Oberbegriff bildet zwar ein Indiz für die Gleichartigkeit, 

präjudiziert diese jedoch nicht (vgl. Urteil des BGer 4C_392/2000 vom 

4. April 2001 E. 2b "Jaguar [fig.]/Jaguar"; Urteil des BVGer B-7562/2016 

E. 3.3 "MERCI/Merci [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Imma-

terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, 

Rz. 802; je m.H.). Je allgemeiner ein Oberbegriff ist, desto weniger vermag 

eine begriffliche Zuordnung Gleichartigkeit zu begründen (JOLLER, a.a.O., 

N. 280 m.H.). Aus einer im Einzelfall bejahten Gleichartigkeit zwischen be-

stimmten Süsswaren und Getränkeprodukten kann mit Blick auf das mar-

kenrechtliche Spezialitätsprinzip folglich nicht eine Gleichartigkeit sämtli-

cher Konfiseriewaren und Getränke abgeleitet werden (vgl. zum marken-

rechtlichen Spezialitätsprinzip EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit – ein mar-

kenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen, ZSR 2001, S. 257 f. [zit. 

MARBACH, ZSR]). 

Im ebenfalls zitierten Widerspruchsentscheid Nr. 14323 vom 13. Novem-

ber 2017 "TIKI/Tiki medax (fig.)" (Beilage Nr. 3 zur Replik vom 10. Dezem-

ber 2020) wurde eine Warengleichartigkeit deshalb bejaht, da nicht nur die 

angefochtene Marke, sondern auch die Widerspruchsmarke unter anderen 

für Präparate, Konzentrate und Extrakte für die Zubereitung von Getränken 

eingetragen war (vgl. den soeben zitierten Entscheid E. III.C.4, S. 8). Dem 

Entscheid lag nach dem Gesagten ein anderer Sachverhalt zugrunde. 

B-2585/2020 

Seite 8 

Auch die Sachlage im Entscheid Nr. 15969 vom 28. September 2018 

"HERSHEY'S KISSES/SWISS KISS" ist mit dem vorliegenden Fall nicht 

vergleichbar, da beide Marken unter anderen sowohl für Getränkeprodukte 

als auch für Schokoladenerzeugnisse hinterlegt waren (vgl. den soeben 

zitierten Entscheid E. III.B.3, S. 3). Die Beschwerdeführerin kann somit aus 

den zitierten Entscheiden nichts zu ihren Gunsten ableiten. 

4.4 Während Süsswaren definitionsbedingt vergleichsweise viel Zucker 

enthalten und rein nahrungsergänzende Luxusgüter darstellen, ist dies bei 

den in Frage stehenden alkoholfreien Getränken und Fruchtsäften der 

Klasse 32 nicht zwingend der Fall. Getränke sind in erster Linie Durstlö-

scher, womit sie ein anderes Bedürfnis der Konsumenten abdecken und 

somit einem anderen Verwendungszweck dienen. Vor diesem Hintergrund 

erscheinen Konfiseriewaren und Getränke auch nicht austauschbar. Selbst 

wenn man vorliegend von Übereinstimmungen in den Inhaltsstoffen (z.B. 

Bonbons oder Speiseeis aus Fruchtsäften) ausgehen würde, ergäbe sich 

daraus noch keine markenrechtliche Gleichartigkeit (vgl. zur fehlenden 

Gleichartigkeit zwischen Rohstoffen und Endprodukt Urteile des BVGer  

B-3622/2010 vom 1. Dezember 2010 E. 3.2.1 f. "Wurzelbrot/Wurzelrusti"; 

B-7562/2016 E. 6.3 "MERCI/Merci [fig.]"; MARBACH, a.a.O., Rz. 845 f.; je 

m.H.). Gleichartig bedeutet nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, 

sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb 

der Waren betrifft (vgl. hierzu vorn E. 2.2). Weiter können vorliegend zur 

Beurteilung der Gleichartigkeit nicht nur Bonbons und Cola-Getränke 

massgebend sein, auch wenn die Beschwerdeführerin und die Beschwer-

degegnerin ihre Marken überwiegend für diese einsetzen. Zur Beurteilung 

der Verwechslungsgefahr wird im Widerspruchsverfahren einzig auf den 

Registereintrag abgestellt. Anders wäre dann zu verfahren, falls der kon-

krete Markengebrauch in Frage stünde, was aber vorliegend nicht der Fall 

ist (vgl. Urteil des BVGer B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 7.1 am Ende 

"Manufactum/espresso manufactum"; JOLLER, a.a.O., N. 120; je m.H.). In-

wieweit Bonbons und Cola-Getränke konkret gleichartig sind, ist folglich 

nicht streitentscheidend. Daher ist auch der bereits zitierte Widerspruchs-

entscheid "TIKI/Tiki medax (fig.)" nicht einschlägig, da es dort um den 

rechtserhaltenden Markengebrauch für Bonbons in Form von Brausetab-

letten ging (vgl. den in E. 4.3 zitierten Widerspruchsentscheid "TIKI/Tiki 

medax [fig.]" E. III.B.22, S. 7). 

4.5 Es ist zwar vorstellbar, dass Anbieter von Konfiseriewaren vereinzelt 

auch Süssgetränke anbieten oder Bonbons auf Saftbasis herstellen (vgl. 

B-2585/2020 

Seite 9 

die Beispiele in der Beschwerdeschrift, Rz. 22 ff. sowie Beschwerdebeila-

gen Nr. 10-16; Widerspruchsschrift vom 24. Juli 2019, S. 2; Beilagen Nr. 1-

2 zur Widerspruchsschrift). Bereits aus den von der Beschwerdeführerin 

eingereichten Belegen ergibt sich allerdings, dass die Kombination von 

Fruchtsäften und Bonbons unerwartet ist ("Ja, Granini ist eigentlich ein 

Fruchtsaft. Doch Katjes vertreibt unter dem Namen Granini auch Bonbons, 

in Zusammenarbeit mit dem Safthersteller"; vgl. Beilage Nr. 7 zur Be-

schwerdeschrift). Die Herstellung und der Vertrieb von Konfiseriewaren der 

Klasse 30 und Getränkeprodukten der Klasse 32 erscheinen folglich nicht 

als marktübliche Verknüpfung. Getränkehersteller produzieren normaler-

weise keine Süssigkeiten und Süsswarenhersteller keine Getränke. Einzig 

aufgrund der Zugehörigkeit einer Ware oder Dienstleistung zu einem be-

triebswirtschaftlich sinnvollen Portfolio und möglichen Diversifikationsstra-

tegien ergibt sich noch keine markenrechtliche Gleichartigkeit (vgl. BGE 

128 II 96 E. 2.d "Orfina/Orfina"; gegen eine "Portfolio-Gleichartigkeit" MAR-

BACH, a.a.O., Rz. 807 m.H.). Damit kann offen gelassen werden, welche 

der von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege sich auf den 

Schweizer Markt beziehen.  

4.6 Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, dass Süsswaren und Süss-

getränke an denselben Verkaufsorten (z.B. Kioske, Verpflegungsautoma-

ten, Tankstellen, Supermärkte) angeboten und von ähnlichen Abnehmer-

kreisen nachgefragt würden. Das trifft indessen auch auf zahlreiche andere 

Lebensmittel zu, die an den genannten Orten angeboten werden. Blosse 

Überschneidungen bei den Vertriebskanälen oder den Abnehmerkreisen 

begründen für sich allein noch keine Warengleichartigkeit (vgl. Entscheid 

der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] 

vom 16. August 2004, veröffentlicht in sic! 2004, 863, 864 f. "Harry 

[fig.]/Harry's Bar Roma [fig.]"; MARBACH, a.a.O., Rz. 835; je m.H.). Auch die 

Vorinstanz geht in ihrer Praxis in der Regel von einer fehlenden Gleichar-

tigkeit zwischen Getränken und Lebensmitteln aus (vgl. z.B. Widerspruchs-

entscheide Nr. 14482 vom 1. März 2016 E. III.B.4, S. 3 "THUNDER-

BIRD/THUNDER KING"; Nr. 11149 vom 28. Februar 2011 E. III.B.6, S. 4 

"Coca-Cola [fig.]/Caffé cosi [fig.]" sowie Nr. 9412 vom 7. Januar 2009 

E. III.B.5, S. 5 "MONSTER/Monster Allergy [fig.]"). Dabei hält sie es jeweils 

zu Recht nicht für ausschlaggebend, dass es bei den Vertriebskanälen zu 

Überschneidungen kommt.  

4.7 Zusammenfassend würde das markenrechtliche Spezialitätsprinzip 

überdehnt, wenn man eine Gleichartigkeit zwischen Konfiserie- und den in 

B-2585/2020 

Seite 10 

Frage stehenden Getränkeprodukten alleine aufgrund möglicher Über-

einstimmungen in den Inhaltsstoffen, allfälliger Diversifikationsstrategien 

oder Überschneidungen bei den Abnehmer- und Vertriebskreisen bejahen 

würde. Die Endkonsumenten nehmen nicht an, dass confiserie (Klasse 30) 

und die Getränkeprodukte der Klasse 32 von denselben oder miteinander 

verbundenen Unternehmen hergestellt werden. Damit scheidet eine Wa-

rengleichartigkeit aus. 

4.8 Die Beschwerdeführerin beruft sich auf das deutsche Bundespatentge-

richt, das in älteren Entscheiden eine andere Auffassung vertrat (vgl. Nr. 32 

W [pat] 216/04 vom 31. Januar 2007 E. II.2.a, S. 11 "Fruchtbär/Fruchtbärle 

(fig.)" sowie Nr. 26 W [pat] 63/05 vom 23. August 2006 E. II.1.b, S. 7 

"Viba/Vibes", abrufbar auf <https://www.bundespatentgericht.de> Recht-

sprechung > Entscheidungen > Zugang zur Entscheidsammlung, abgeru-

fen im April 2021). Letztere beruht indessen auf einem anderen Blickwinkel 

und könnte im Übrigen ohnehin nur im Rahmen einer rechtsvergleichenden 

Auslegung mitberücksichtigt werden (vgl. BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montes-

sori"; Urteil des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni 2019 E. 6.6 "Medical Park 

[fig.]/Medical Reha Park [fig.]"; je m.H.). Aus den zitierten Entscheiden kann 

folglich nicht auf Warengleichartigkeit geschlossen werden.  

5.  

Mangels Gleichartigkeit der einander gegenüberstehenden Waren erübrigt 

sich die Prüfung der übrigen vorgebrachten Argumente betreffend Zei-

chenähnlichkeit und Schutzumfang der Widerspruchsmarke bzw. Vorlie-

gen einer Verwechslungsgefahr (vgl. Urteil des BVGer B-644/2011 vom 

17. November 2011 E. 4 "Dole [fig.]/Dole [fig.]" m.H.). 

Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist 

daher abzuweisen.  

6.  

6.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerde-

führerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Bei der Bemessung der Kos-

tenhöhe ist unter anderem auf den Umfang und die Schwierigkeit der Streit-

sache sowie den Streitwert abzustellen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 

Abs. 1 und Art. 4 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten 

und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, 

SR 73.320.2]). Bei Zeichen wie dem vorliegenden wird praxisgemäss ein 

Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 

133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss" m.H.). Da keine konkreten Anhaltspunkte 

B-2585/2020 

Seite 11 

für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen, sind 

die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festzusetzen. Sie sind dem von der 

Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu ent-

nehmen. 

6.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine 

Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen 

werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-

schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-

wendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Das Gericht setzt die Partei-

entschädigung auf Grund der Kostennote fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 

VGKE). Die darin ausgewiesenen Kosten sind allerdings nicht unbesehen 

zu ersetzen. Es ist vielmehr zu prüfen, in welchem Umfang diese als für die 

Vertretung notwendig anerkannt werden können. Auch an den Detaillie-

rungsgrad der Kostennote werden gewisse Anforderungen gestellt. Aus 

der Kostennote hat nicht nur hervorzugehen, welche Arbeiten durchgeführt 

worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Tarif aufgewendet hat, son-

dern auch, wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Ar-

beiten verteilt (vgl. MICHAEL BEUSCH, Art. 64, in: Kommentar zum Bundes-

gesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2. Aufl., 2019, N. 17 f.; 

m.H. auch zum Folgenden). Nur dann kann überprüft werden, ob es sich 

beim geltend gemachten Aufwand um einen entschädigungspflichtigen 

notwendigen Aufwand im Sinn der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 

handelt (vgl. BGE 131 II 200 E. 7.2; Urteil des BVGer A-775/2017 vom 

13. März 2018 E. 8; je m.H.). 

6.3 Die Beschwerdegegnerin hat im vorliegenden Verfahren eine Kosten-

note über Fr. 9'983.80.– (inkl. MWST) eingereicht (vgl. Beilage Nr. 13 zur 

Beschwerdeantwort). Dabei wiesen ihre Vertreter für das Verfassen der 

Beschwerdeantwort insgesamt 35 Stunden und 15 Minuten aus. Dieser 

Aufwand ist nicht in allen Teilen nachvollziehbar. So hat im vorinstanzli-

chen Verfahren bereits ein doppelter Schriftenwechsel stattgefunden. Ver-

gleicht man die Eingaben der Beschwerdegegnerin im vorliegenden Be-

schwerdeverfahren und im vorinstanzlichen Verfahren, fällt auf, dass sich 

die Ausführungen inhaltlich in grossen Teilen wiederholen (vgl. insbeson-

dere Widerspruchsduplik vom 4. Dezember 2019, Rz. 4-11 und 20-24 so-

wie Beschwerdeantwort, Rz. 17-21 und 60-65). Letzteres heisst nun nicht, 

dass der Aufwand für das Beschwerdeverfahren überhaupt nicht zu ent-

schädigen wäre. Der Beschwerdegegnerin ist vielmehr derjenige Zeitauf-

wand zu ersetzen, den sie dafür aufwenden musste, um die Darlegungen 

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Seite 12 

der Beschwerdeführerin zu entkräften. Angesichts der erwähnten Wieder-

holungen, der Schwierigkeiten des Falles sowie der sich stellenden 

Rechts- und Sachverhaltsfragen erscheint ein Zeitaufwand von 12 Stunden 

für die Ausarbeitung der Beschwerdeantwort und von 10 Stunden für die 

Duplik angemessen. Geht man von einem mittleren Stundenansatz von 

Fr. 260.– aus, ergibt sich, dass die notwendigen Aufwendungen der Be-

schwerdegegnerin mit insgesamt Fr. 5'720.– (inkl. MWST) zu entschädi-

gen sind.  

7.  

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen 

(Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. 

(Dispositiv nächste Seite)  

  

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Seite 13 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auf-

erlegt. Sie werden dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss ent-

nommen. 

3.  

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschä-

digung in der Höhe von Fr. 5'720.– zu entrichten.  

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 100888; Einschreiben; Vorakten zurück) 

 

 

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: 

  

Martin Kayser Julian Beriger 

 

 

 

Versand: 20. April 2021