# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** e4edd71c-34b7-54ec-90c5-c0c8d1ef1f18
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2019-10-28
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2016_012
**Docket/Reference:** O2016_012
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/147/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

O2016_012

Besetzung

U r t e i l   v o m   2 8 .   O k t o b e r   2 0 1 9

Instruktionsrichter Dr. iur. Christoph Willi,
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. iur. Daniel M. Alder, 
Richter lic. iur. & Dipl. Mikrotech.-Ing. ETH 
Frank Schnyder, 
Richter Dr. sc. nat., Dipl. Phys. ETH Kurt Sutter,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Stemcup Medical Products AG,
Aargauerstrasse 180, 8048 Zürich, 

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Christian Hilti und
Dr. iur. Demian Stauber, Rentsch Partner AG, Bellerivestras-
se 203, Postfach, 8034 Zürich, patentanwaltlich beraten 
durch Dr. Bruno Meyer, Schneider Feldmann AG,
Beethovenstrasse 49, 8039 Zürich, sowie Dr. Jens Ottow, 
Rentsch Partner AG, Bellerivestrasse 203, Postfach, 
8034 Zürich

Klägerin

gegen

1. Implantec GmbH, Grenzgasse 38a, AT-2340 Mödling, 
2. Endoprothetik Schweiz GmbH 

(vormals ImplanTec Schweiz GmbH),
c/o LAUNCHOFFICE GmbH, Rathausstrasse 14, 
6341 Baar,

beide vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Michael
Ritscher und Dr. iur. Kilian Schärli, Meyerlustenberger 
Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765,
8031 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dipl. Ing. Herwig 
Margotti, Schwarz & Partner, Wipplingerstrasse 30, 1010 
Wien, Dr. Martin Müllner, Patentanwalt, Patentanwaltskanzlei 
Katschinka OG, sowie Dipl. Phys. ETH Werner A. Roshardt,

Keller & Partner Patentanwälte AG, Bahnhofplatz 18, Post-
fach 2005, 8401 Winterthur

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung, Auskunft und Rechnungslegung; 
Einschlagbarer Hüftgelenkprothesengrundkörper

O2016_012

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Prozessgeschichte

1.
Mit Klage vom 13. September 2016 stellte die Klägerin folgende Rechts-
begehren:

«1)  Den Beklagten sei zu verbieten, sog. Pressfit- bzw. „Hybrid“-Gelenkpfannen“ 

gemäss folgender Abbildung in die Schweiz zu importieren, in der Schweiz 

anzubieten, zu vertreiben und zu verkaufen,

die durch folgende Produktemerkmale charakterisiert sind:

die Gelenkpfanne hat einen schalenförmigen, um eine zentrale Achse rota-

tionssymmetrischen Grundkörper, dessen Rand eine  zur Achse senkrechte 

Grundfläche definiert;

auf der Aussenseite des Grundkörpers sind über den Umfang gleichmässig

verteilt sechs aus der  Aussenseite herausstehende,  schmale Einschlagste-

ge angeordnet;

die sechs Einschlagstege sind als ungekrümmte, ebene Platten ausgebildet;

die  sechs  Einschlagstege  sind  in  Umlaufrichtung  gegenüber  der  Grundflä-

che  jeweils  in  derselben  Richtung  gekippt  angeordnet,  derart,  dass  sie  je-

weils mit der Grundfläche einen Winkel von 83° - 87° einschliessen.

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2)  Eventualiter  sei  den  Beklagten  zu  verbieten,  klagepatentgemässe  Gelenk-

pfannen  gemäss  Rechtsbegehren  1  mit  mindestens  zwei  Einschlagstegen, 

die  einen  Winkel  von  unter  85°  entsprechend  den  Messresultaten  gemäss 

Klagebeilage KB 23 aufweisen, anzubieten.

3)  Die  Beklagte  1  sei  zu  verpflichten,  der  Klägerin  innert  60  Tagen  nach 

Rechtskraft des Teilurteils  nach anerkannten Grundsätzen  der Rechnungs-

legung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen bezüglich der 

klagepatentgemässen Gelenkpfannen, namentlich

- der Herstellungskosten;

- der Transferkosten (Verkaufspreis) an die Beklagte 2;

- wie viele klagepatentgemässe Gelenkpfannen sie seit der Gründung der 

Beklagten 2 in die Schweiz eingeführt und an die Beklagte 2 oder Dritte 

verkauft hat;

- die  Namen  und  Adressen  der  Drittabnehmer  und  der  abgenommenen 

Stückzahlen;

- die  Netto-Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  (Verkaufserlös  abzüglich 

Einstandspreis), die sie damit erzielt hat.

Wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach 

Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz-

und Betriebsbuchhaltung der Beklagten.

4)  Die  Begehren  1,  2  und  3  seien  zu  Lasten  der  Beklagten  1  mit  der  Andro-

hung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro Tag gern. Art. 343 Abs. 1 lit. 

c ZPO, mindestens aber CHF 5’000  gem. Art. 343  Abs. 1 lit. b ZPO sowie 

der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall 

zu verbinden.

5)  Die  Beklagte  2  sei  zu  verpflichten,  der  Klägerin  innert  60  Tagen  nach 

Rechtskraft des Teilurteils  nach anerkannten Grundsätzen  der Rechnungs-

legung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen bezüglich der 

klagepatentgemässen Gelenkpfannen, namentlich

- der Einkaufskosten von der Beklagten 1;

- wie viele klagepatentgemässe Gelenkpfannen sie seit ihrer Gründung in 

die Schweiz eingeführt und an Dritte verkauft hat;

- die Anzahl und Namen der Abnehmer und abgenommenen Stückzahlen;

- die  Netto-Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  (Verkaufserlös  abzüglich

Einstands-/ Einkaufspreis), die sie damit erzielt hat.

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Wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach 

Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz-

und Betriebsbuchhaltung der Beklagten 2.

6)  Die  Begehren  1,  2  und  5  seien  zu  Lasten  der  Beklagten  2  mit  der  Andro-

hung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro Tag gem. Art. 343 Abs. 1 lit. 

c  ZPO,  mindestens  aber  CHF  5’000  gem.  Art.  343  Abs.  1  it.  b  ZPO  sowie 

der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall 

zu verbinden.

7)  Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter 

Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands.»

2.
Mit Klageantwort vom 2. Dezember 2016 stellten die Beklagten folgende 
Rechtsbegehren:

«1.  Die Klage sei abzuweisen.

2.  Eventualiter zu Ziff. 1 seien Klagebegehren Nr. 3 und 5 dahingehend einzu-

schränken, dass keine Auskünfte, die eine Identifikation von Lieferanten und 

Kunden der Beklagten sowie von Drittparteien ermöglichen, zu erteilen sei-

en.

3.  Eventualiter zu Ziff. 2 seien Klagebegehren Nr. 3 und 5 dahingehend einzu-

schränken, dass die  Auskünfte an einen  vom Gericht zu  ernennenden, un-

abhängigen Gutachter zu erteilen seien und dieser dazu verpflichtet werde, 

dem Gericht und  der  Klägerin lediglich  die Gesamtzahl der gegebenenfalls 

patentverletzenden,  in  der  Schweiz  hergestellten  und/oder  verkauften 

"Pressfit- bzw.  Hybrid-Gelenkpfannen" sowie  den  damit  erzielten  Nettoge-

winn offen zu legen.

4.  Unter  Kosten- und  Entschädigungsfolgen,  zuzüglich  der  Auslagen  für  die 

mitwirkenden Patentanwälte, zulasten der Klägerin.»

3.
Mit Eingabe vom 2. Februar 2017 erstattete die Klägerin die beschränkte
Replik  betreffend  Rechtsbeständigkeit ohne  die  Rechtsbegehren  zu  än-
dern.

4.
Am 30. Mai 2017 fand eine Instruktionsverhandlung statt, anlässlich wel-
cher keine gütliche Einigung gefunden werden konnte.

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5.
Mit Eingabe vom 21. August 2017 erstattete die Klägerin die vervollstän-
digte Replik, wobei sie folgende Änderungen an den ursprünglich gestell-
ten Rechtsbegehren vornahm (Änderungen hervorgehoben):

«1)  Den Beklagten sei zu verbieten, sog. Pressfit- bzw. „Hybrid“ Gelenkpfannen“ 

gemäss folgender Abbildung in die Schweiz zu importieren, in der Schweiz 

anzubieten, zu vertreiben und zu verkaufen,

die durch folgende Produktemerkmale charakterisiert sind:

Die Gelenkpfanne hat einen schalenförmigen, um eine zentrale Achse rota-

tionssymmetrischen Grundkörper, dessen Rand eine  zur Achse senkrechte 

Grundfläche definiert;

auf der Aussenseite des Grundkörpers sind über den Umfang gleichmässig 

verteilt sechs aus der  Aussenseite herausstehende,  schmale Einschlagste-

ge angeordnet;

die sechs Einschlagstege sind als ungekrümmte, ebene Platten ausgebildet 

die  sechs  Einschlagstege  sind  in  Umlaufrichtung  gegenüber  der  Grundflä-

che  jeweils  in  derselben  Richtung  gekippt  angeordnet,  derart,  dass  sie  je-

weils mit der Grundfläche einen Winkel von 83° - 86.5° einschliessen.

2.  Eventualiter  sei  den  Beklagten  zu  verbieten,  klagepatentgemässe  Gelenk-

pfannen  gemäss  Rechtsbegehren  1  mit  mindestens  zwei  Einschlagstegen 

anzubieten,  zu  verkaufen  oder  sonst wie  in  Verkehr  zu  setzen,  die  einen 

Steigungswinkel von 84° bis 85° aufweisen, gemessen zwischen der Grund-

fläche der Gelenkpfanne und der mittig durch den Einschlagsteg verlaufen-

den Bezugsebene, die die Grundfläche (und die Pfanne) schneidet.

[Ziff. 3 bis 7 unverändert]

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8)  Die  Beklagte  1  sei  zu  verpflichten,  der  Klägerin  innert  60  Tagen  nach 

Rechtskraft  des  Teilurteils  nach  anerkannten  Grundsätzen  der  Rech-

nungslegung  detailliert  Rechnung  zu  legen  und  Auskunft  zu  erteilen 

bezüglich  der  mit  den  klagepatentgemässen  Gelenkpfannen  mitver-

kauften Inserts, namentlich

- der Herstellungskosten der lnserts;

- der Transferkosten (Verkaufspreis) der Inserts an die Beklagte 2;

- die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüg-

lich Einstandspreis), die sie mit den lnserts erzielt hat.

Wobei  die  erzielten  Netto-Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  separat 

nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jewei-

lige Finanz und Betriebsbuchhaltung der Beklagten.

9)  Das Begehren 8 sei zu Lasten der Beklagten 1 mit der Androhung einer 

Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag gem. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, 

mindestens  aber  CHF 5000  gem.  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO  sowie  der 

Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall 

zu verbinden.

10)  Die  Beklagte  2  sei  zu  verpflichten,  der  Klägerin  innert  60  Tagen  nach 

Rechtskraft  des  Teilurteils  nach  anerkannten  Grundsätzen  der  Rech-

nungslegung  detailliert  Rechnung  zu  legen  und  Auskunft  zu  erteilen 

bezüglich  der  mit  den  klagepatentgemässen  Gelenkpfannen  mitgelie-

ferten lnserts, namentlich

- der Einkaufskosten der lnserts von der Beklagten 1

- die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüg-

lich  Einstands-/  Einkaufspreis),  die  sie  mit  den  genannten  lnserts 

erzielt hat.

Wobei  die  erzielten  Netto-Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  separat 

nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jewei-

lige Finanz und Betriebsbuchhaltung der Beklagten 2.

11)  Das Begehren 9 sei zu Lasten der Beklagten 2 mit der Androhung einer 

Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag gem. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, 

mindestens  aber  CHF  5000  gem.  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO  sowie  der 

Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall 

zu verbinden.»

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6.
Mit  Eingabe  vom  23. Oktober  2017  erstatteten  die  Beklagten  die  Duplik, 
ohne dabei die Rechtsbegehren zu ändern.

7.
Am 27.  November  2017  nahm  die  Klägerin  Stellung  zur  Duplik. Am 13. 
Dezember  2017  erfolgte  eine  Stellungnahme  der  Beklagten. Am 22.  De-
zember 2017 erfolgte eine weitere Stellungnahme der Klägerin.

8.
Am 22. Juni 2018 erstattete Richter Tobias Bremi ein Fachrichtervotum.

9.
In der Folge wurden die Parteien auf den 3. Oktober 2018 zur Hauptver-
handlung vorgeladen.

10.
Am 23. Juli 2018 teilte die Klägerin mit, dass sie den Schweizer Teil des 
Klagepatents  EP  1  411 869  B1  beim  Eidgenössischen  Institut für Geisti-
ges Eigentum (IGE) durch Teilverzicht eingeschränkt habe (vgl. CH/EP 1 
411 869 H1).

11.
In der Folge stellten die Beklagten am 8. August 2018 die folgenden pro-
zessualen Anträge:

«1) Die  auf  den  27.  August  angesetzte  Frist  zur  Stellungnahme  zum  Fachrich-

tervotum ist abzunehmen.

2)  Nach  Einreichen  des  hinsichtlich  des  Anspruchswortlauts  geänderten 

Schweizer  Teils  des  EP 1 411  869  durch  die  Klägerin  ist  das  Verfahren 

einstweilen auf die Frage  zu beschränken, ob die Einführung dieses geän-

derten Patents in das hängige Verfahren zulässig ist.

3)  Eventualiter zu Antrag 2 ist die Klägerin aufzufordern, sich nach Einreichen 

des  hinsichtlich  des  Anspruchswortlauts  geänderten  Schweizer  Teils  des 

EP 1 411 869 zur Verletzung dieses Patents zu äussern, und anschliessend 

ist den Beklagten eine Frist von sechs Wochen zur Stellungnahme anzuset-

zen.

4)  Die auf den 3. Oktober 2018 angesetzte Hauptverhandlung ist abzusagen.»

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12.
In der Folge wurde den Parteien mit Schreiben vom 22. August 2018 die 
Frist  zur  Stellungnahme  zum  Fachrichtervotum  abgenommen  und  es 
wurde den Beklagten Frist gesetzt, um zur geänderten Fassung des Kla-
gepatents Stellung zu nehmen.

13.
Mit  Eingabe  vom  23.  August  2018  stellte  die  Klägerin  ihrerseits  die  fol-
genden prozessualen Anträge:

«1.  Den Parteien sei die abgenommene Frist zur Stellungnahme zum Fachrich-

tervotum ohne Verzug neu anzusetzen.

2.  Das  vorliegende  Fachrichtervotum  sei  prozessual  unverändert  als  "erster 

(und vorläufiger) Beitrag eines Richters zur Urteilsfindung" (Brändle) zu qua-

lifizieren und zu behandeln.

3.  Der Termin für die Hauptverhandlung vom 3. Oktober 2018 sei unverändert 

zu belassen und den Parteien sei (selbstverständlich) anlässlich der Haupt-

verhandlung Gelegenheit zu geben, noch einmal mündlich zu den Stellung-

nahmen der  Parteien  zum  Fachrichtervotum  und  zum  Novum  und  seinen 

Auswirkungen auf das Verfahren zu plädieren.»

14.
Am  13.  September  2018  reichten  die  Beklagten  ihre  Stellungnahme  zur 
geänderten Fassung des Klagepatents ein und stellten folgende Anträge:

«1.  Das Patent CH/EP 1 411 869 H1 ist nicht zu berücksichtigen.

2.  Das Verfahren ist wegen Gegenstandslosigkeit abzuschreiben.

3.  Eventualiter zu Ziffer 1 und 2 ist die Klage abzuweisen.

4.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.»

15.
Diese Eingabe wurde der Klägerin am 18. September 2018 zur Stellung-
nahme zugestellt. Gleichzeitig wurde die Hauptverhandlung vom 3. Okto-
ber 2018 abgesagt.

16.
Am  3.  Oktober  2018  erfolgte  die  Stellungnahme  der  Klägerin,  wobei  sie 
die folgenden Anträge stellte:

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«1)  Es  sei  gestützt  auf  die  Stellungnahmen  der  Parteien  und  die  einschlägige 

Lehre  und  Rechtsprechung  ein  prozessleitender  Entscheid  zur  Frage  der 

Zulässigkeit des Novums (betreffend Teilverzicht) zu erlassen.

2)  Es  sei  für  den  Fall,  dass  der  gegenüber dem  IGE  erklärte  Teilverzicht  der 

Klägerin  vom  Bundespatentgericht  nicht  berücksichtigt  werden  sollte,  die 

einredeweise  von  den  Beklagten  im  Zuge  ihrer  Duplik  geltend  gemachte 

(angebliche) unzulässige Änderung als inter partes unwirksam ausser Acht 

zu  lassen  und  es  sei  der  Anspruchswortlaut  von  Anspruch  1  des  Klagepa-

tents ohne das Wort „mindestens“ zu lesen.

3)  Es  sei  von  einem  erneuten  Fachrichtervotum  abzusehen;  eventualiter sei 

das bestehende Fachrichtervotum vom 22. Juni 2018 im Ermessen des Ge-

richts zu ergänzen.

4)  Es  sei  den  Parteien  gleichzeitig  mit  der  prozessleitenden  Verfügung  neu 

Frist anzusetzen, um zum gegebenenfalls ergänzten Fachrichtervotum Stel-

lung  zu  nehmen,  und  zwar  – abhängig  vom  prozessleitenden  Entscheid  –

mit oder ohne Berücksichtigung des Novums.

5)  Es  sei  nach  Ermessen  des  Gerichts  den  Beklagten  eine  von  dieser  ge-

wünschte angemessene zusätzliche (Nach-)Frist anzusetzen, um unter Be-

rücksichtigung  des  Novums  noch  einmal  zur  Frage  der  Verletzung  und 

Rechtsbeständigkeit  Stellung  nehmen  zu  können  – selbstverständlich  un-

verändert unter Beachtung der einschlägigen novenrechtlichen Grundsätze.

6)  Es  sei  gleichzeitig  mit  der  zusätzlichen  (Nach-)Frist  an  die  Beklagten  ein 

neuer  Termin  zur  Hauptverhandlung  zu  suchen  und  den  Parteien  anzuset-

zen.»

17.
Mit Schreiben vom 18. Oktober 2018 wurde den Beklagten eine Frist an-
gesetzt,  um  zur  geänderten  Fassung  des  Klagepatents  ergänzend  Stel-
lung zu nehmen, dass anschliessend ein ergänzendes Fachrichtervotum 
erfolge und dass das Gericht mit dem Endentscheid über die Zulässigkeit 
des Teilverzichts entscheiden werde.

18.
Am  16.  November  2018  erfolgte  eine  ergänzende  Stellungnahme  der 
Klägerin zur geänderten Fassung des Klagepatents.

19.
Am 22. November 2018 erstattete Richter Tobias Bremi aufgrund der ge-
änderten Fassung des Klagepatents ein ergänzendes Fachrichtervotum.

Seite 10

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20.
Am  7.  Januar  2019  reichte  die  Klägerin  ihre  Stellungnahme  zu  den  bei-
den Fachrichtervoten sowie zur Eingabe der Beklagten ein. 

Am  21.  Januar  2019  reichten  die  Beklagten  ihre  Stellungnahme  zu den 
Fachrichtervoten ein.

21.
Mit  Eingabe  vom  30.  Januar  2019  stellte  die  Klägerin  die  folgenden An-
träge:

«1)  Die von den Beklagten neu ins Recht gelegten Beilagen 26-33 sowie 

2)  die  folgenden  Ausführungen  der  Beklagten  seien  als  unzulässige  Vorbrin-

gen  im Sinne  von  Art.  132  ZPO,  jedenfalls  aber  als  unzulässige  Noven  im 

Sinne von Art. 229 ZPO aus dem Recht zu weisen:

Titel 

Text

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

Notwendige Genauigkeit der Blickrichtung

Fehlende Überprüfung der korrekten Blickrichtung durch die Klägerin

Nachträgliche Überprüfung der Blickrichtung anhand der klägerischen

Abbildung

Abschätzung des Fehlers der Blickrichtung

Notwendige Korrektur des Steigungswinkels

Berechnung  des  korrekten  Steigungswinkels  aufgrund  der  Fräserko-

ordinaten

1.8 

Berechnung  des  korrekten  Steigungswinkels  aufgrund  der  Fräserko-

ordinaten mittels Excel

1.9 

Berechnung  des  korrekten  Steigungswinkels  aufgrund  der  Abbildun-

gen der Klägerin

3.1.1 

Sichtbarkeit des ändernden Steigungswinkels»

22.
In  der  Folge  wurden  die  Parteien auf  den  29.  Mai  2019  zur  Hauptver-
handlung vorgeladen mit dem Hinweis, dass die Beklagten anlässlich der 
Hauptverhandlung Gelegenheit hätten, um zur Eingabe der Klägerin vom 
30. Januar 2019 Stellung zu nehmen.

Seite 11

23.
Mit  Eingabe  vom  7.  Februar  2019  beantragte  die  Klägerin,  das  Gericht 
solle  noch  vor  der  Hauptverhandlung  mit  prozessleitendem  Entscheid 
über ihre gestellten Anträge entscheiden.

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24.
Am 29. Mai 2019 fand die Hauptverhandlung statt.

Prozessuales

25.
Die Klägerin, eine schweizerische Aktiengesellschaft, hat ihren Sitz in der 
Schweiz.  Die  Beklagte  1 ist  Herstellerin  der  streitigen  Produkte  und hat 
ihren Sitz in Österreich. Die Beklagte 2 ist die Schweizer Vertriebsgesell-
schaft und hat ihren Sitz ebenfalls in der Schweiz. Damit liegt ein interna-
tionaler Sachverhalt vor. Gestützt auf Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 6 Abs. 
1 LugÜ und Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG ist die Zuständigkeit des Bundes-
patentgerichts gegeben.

Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar.

26.
Wie  oben  erwähnt,  hat  die  Klägerin  den  Schweizer Anteil  des  Klagepa-
tents EP 1 411 869 B1 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigen-
tum  (IGE)  durch  Teilverzicht  eingeschränkt  (vgl. CH/EP  1  411  869  H1). 
Die  Rechtsbegehren  liess  die  Klägerin  unverändert  und  sie  stellte  auch 
keine neuen Tatsachenbehauptungen auf.

27.
Was den Teilverzicht beim IGE durch die Klägerin betrifft, der zum geän-
derten Patent CH/EP 1 411 869 H1 geführt hat, so machen die Beklagten 
geltend, es habe alleine in der Macht der Klägerin gestanden, ob und zu 
welchem  Zeitpunkt  sie  beim  IGE  einen Teilverzicht  beantrage  und  damit 
neue  Tatsachen  schaffe.  Tatsachen,  deren  Entstehung  wesentlich  vom 
Willen  einer  Partei  abhingen  und  welche  diese  Partei  erst  in  einem  Zeit-
punkt  entstehen  lasse,  nachdem  Angriffs- und  Verteidigungsmittel  nicht 
mehr unbeschränkt vorgebracht werden dürften, seien als unechte Noven 
zu  qualifizieren.  Mit  der  Einschränkung  des  Klagepatents  bis  nach  Ab-
schluss des Schriftenwechsels und bis nach Vorliegen des Fachrichtervo-
tums  zuzuwarten,  obschon  die  Beklagten  in  der  Duplik  ausdrücklich  da-
rauf  hingewiesen  hätten,  dass  das  Klagepatent die  Anforderungen  von 
Art. 123(2) EPÜ bzw. Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG nicht erfülle, verstosse ge-
gen Treu und Glauben und verdiene keinen Rechtsschutz. Auf die Klage 

Seite 12

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sei  daher  nicht  einzutreten oder  die  Klage  infolge  Gegenstandslosigkeit 
abzuschreiben,  weil  das  Klagepatent verspätet  geändert  bzw.  das  neue 
Patent CH/EP 1 411  869  H1  verspätet  eingereicht  worden  sei  und  das 
Klagepatent in der ursprünglichen Form nicht mehr bestehe.

Weiter machen die Beklagten geltend, der Teilverzicht sei nicht ohne Ver-
zug  geltend  gemacht  worden.  Obschon  die  Klägerin  behaupte,  die  Be-
klagten  hätten  die  unzulässige  Änderung  erst  mit  ihrer  Duplik  vorgetra-
gen, habe sich die Klägerin nach Erhalt der Duplik vom 23. Oktober 2017 
rund neun Monate Zeit gelassen, um ihren Antrag auf Änderung des Kla-
gepatents beim IGE zu stellen.

Die Beklagten machen ferner geltend, sie hätten sich nicht vollumfänglich 
gegen das neue Patent verteidigen können. Sie hätten eine einzige Mög-
lichkeit  gehabt,  sich  zum  neuen  Patent  zu  äussern.  Sie  hätten  keinen 
zweiten Schriftenwechsel gehabt. 

28.
Nach Art.  24  PatG  kann  der  Patentinhaber  mittels  entsprechendem An-
trag beim IGE auf das Patent teilweise verzichten. Nach Art. 28a hat der 
Teilverzicht Wirkung ex tunc, d.h. die Wirkung gilt in dem Umfang, in dem 
verzichtet  wurde,  als  von  Anfang  an  nicht  eingetreten.  Die  vormals  im 
Rahmen von Art. 24 Abs. 1 lit. c vorgesehene zeitliche Beschränkung ei-
nes  Teilverzichts  auf  ein  Mal  innerhalb  von  4  Jahren  nach  der  Erteilung 
wurde per 13. Dezember 2007 ausdrücklich abgeschafft.1 Schranken gibt 
es gem. Art. 127 nur im Fall von Schweizer Teilen von Europäischen Pa-
tenten  bei  parallel  laufenden  Verfahren  vor  dem  EPA  wegen  der  damit 
verbundenen  Unsicherheit  über  die  für  die  Schweiz  verbindliche  Fas-
sung.2

Die  Klägerin  machte  von  dieser  Möglichkeit,  die  ausdrücklich  im  Gesetz 
vorgesehen  ist,  Gebrauch,  indem  sie  einen Teilverzicht  im  Sinne  von 
Art. 24 Abs. 1 lit. a und c PatG beim IGE am 12. Juli 2018 beantragte. Am 
15. August  2018  wurde  die  Verzichtserklärung  publiziert  und  damit  wirk-
sam. Gemäss Art. 28a PatG wirkt der Teilverzicht ex tunc, das heisst, das 
Patent wird so behandelt, wie wenn es von Anfang an im eingeschränkten 
Umfang  erteilt  worden  wäre.  Damit  handelt  es  sich  um  eine  neue Tatsa-
che  im  Sinne  von Art.  229 Abs.  1  lit.  a  ZPO (echtes  Novum),  denn  das 
Patent  in  der  eingeschränkten  Fassung ist  erst  nach  Abschluss  des 

1 Vgl. SHK Patentgesetz, Schweizer/Zech, Blumer Art. 24 N 4.
2 Vgl. SHK Patentgesetz, Schweizer/Zech, Bremi Art. 127 N 4.

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Schriftenwechsels  entstanden.  Dies  in  rückwirkender  Weise,  d.h.  es  än-
dert sich dadurch die Beurteilungsgrundlage für den im Schriftenwechsel 
vorgetragenen Sachverhalt.

Dass  die  Klägerin  die  Verzichtserklärung  schon  vor  Aktenschluss beim 
IGE hätte einreichen können bzw. dass der Teilverzicht eine von der Klä-
gerin  selbst  geschaffene  neue  Tatsache  darstellt,  ändert  nichts daran, 
dass es sich beim Patent in der eingeschränkten Fassung um ein echtes 
Novum handelt.3 Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO regelt nicht, wie oder von wem 
eine neue Tatsache entstanden oder geschaffen worden sein muss, damit 
sie als neue Tatsache i.S.v. Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO qualifiziert. Die Ent-
stehung  einer  Tatsache  nach  dem  Abschluss  des  Schriftenwechsels  ist 
die einzig notwendige und damit hinreichende Bedingung, damit ein ech-
tes  Novum  vorliegt.4 Zweifellos  ist  mit dem  Teilverzicht  tatsächlich  ein 
neuer  Sachverhalt  entstanden,  der  vorher  nicht  existierte:  Das  Klagepa-
tent in  der  ursprünglichen  Fassung  existiert  nicht  mehr,  neu  dafür  ent-
standen ist das Klagepatent in geänderter bzw. eingeschränkter Fassung. 
Deshalb ist das Verfahren auch nicht gegenstandslos geworden, wie die 
Beklagten geltend machen; dies wäre nur der Fall, wenn gar kein Klage-
patent mehr existieren würde.

Dass  ein  Teilverzicht  gemäss  Art.  24  PatG  ein  echtes  Novum  darstellt, 
und im Verfahren vor dem Bundespatentgericht umfassend berücksichtigt 
werden  muss,  hat  das  Bundesgericht  im  Übrigen  sinngemäss  bestätigt, 
indem  es  festhielt,  dass  echte  Noven  im  Beschwerdeverfahren  vor  dem 
Bundesgericht  unzulässig  seien,  es  der  Beschwerdeführerin  jedoch  un-
benommen  gewesen  sei,  die  zweite  Beschränkung  (gemäss  Art.  105a 
EPÜ entsprechend Art. 24 PatG) während des Verfahrens vor dem Bun-
despatentgericht zu beantragen und diesen Umstand in das vorinstanzli-
che  Verfahren  einzubringen.5 Die  Möglichkeiten  des  Teilverzichts  oder 
von  dessen  prozessualer  Berücksichtigung  im  Verfahren  vor  dem  Bun-
despatentgericht dürfen vor allem auch angesichts der Tatsache, dass es 
nur  eine  einzige  Vorinstanz  zum  Bundesgericht gibt,  und  die  Möglichkeit 
des Teilverzichts dann vor Bundesgericht als einziger Rechtsmittelinstanz
nicht mehr gegeben ist, nicht eingeschränkt werden.

3 Vgl. dazu auch ganz analog BGer 4A_439/2014, Urteil vom 16. Februar 2015,
E. 5.1-5.3; nicht einschlägig für die hier zu beurteilende Situation vor der einzigen 
und  ersten  Instanz  sind  die  von  der  Beklagten  zitierten  Entscheide  BGer 
4A_432/2013, Urteil vom 14. Januar 2014, E 2.3 sowie BGer 4A_569/2013, Urteil 
vom 24. März 2014, E. 2.3, da dort neue Tatsachen nach dem erstinstanzlichen 
Urteil im Beschwerdeverfahren zu beurteilen waren.
4 Droese Lorenz, Note zu BGer 4A_439/2014, SZZP 3/2015, S. 236.
5 BGer 4A_541/2013, Urteil vom 2. Juni 2014, E. 2.4.

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Auch der Botschaft zur ZPO ist zu entnehmen, dass anlässlich der ersten 
Parteivorträge  an  der  Hauptverhandlung,  d.h.  im  Rahmen  des  Behaup-
tungsstadiums,  echte  Noven  weiterhin  vorgebracht  werden  dürfen.  Die 
Weiterentwicklungen des Lebenssachverhalts, welcher der Klage zugrun-
de  liegt,  müssen  berücksichtigt  werden  können,  sonst  führt  der  Prozess 
an der materiellen Wahrheit vorbei.6

Die  Berücksichtigung  des  Teilverzichts ist  zudem  aus  prozessökonomi-
schen  Gründen  geboten: Würde  die  Klage  wegen  Gegenstandslosigkeit 
abgeschrieben oder  nicht  darauf  eingetreten,  müsste  die  Klägerin  eine 
neue Klage einreichen und das Bundespatentgericht hätte kurze Zeit spä-
ter über den gleichen Sachverhalt zu urteilen, wie er jetzt vorliegt. Würde 
eingetreten,  der  Teilverzicht  als  Novum  aber nicht  zugelassen,  müsste 
das  Bundespatentgericht  ein  Urteil  fällen,  welchem  das  Klagepatent  vor 
dem  Teilverzicht  zu  Grunde  liegt.  Das  Urteil  wäre  aber  dann  Makulatur, 
denn  es  beurteilt  die  Rechtslage  auf  Basis  eines  Patents,  das  es  in  der 
Form gar  nicht  mehr gibt. Weil  zudem  der Teilverzicht  im Gegensatz  zur 
Stellung von Eventualanträgen das Verfahren für die Patentinhaberin ver-
bindlich  und  rückwirkend  auf  eine  Fassung  der Ansprüche  festlegt,  wird 
das Verfahren in der Regel dadurch für das Gericht und die Gegenpartei 
fokussiert und vereinfacht.

Von  ganz  wesentlicher  Bedeutung  ist  vorliegend,  dass  der  Berücksichti-
gung  des  Teilverzichts  auch  der  Behauptungs- und  Sachverhaltsstand, 
den  die  Parteien  im  Rahmen  des  ordentlichen  Schriftenwechsels  aufge-
stellt  hatten,  und  die  von  der  Klägerin  im  Schriftenwechsel  gestellten 
Rechtsbegehren  nicht  entgegenstehen.  Die  Fassung  des  Klagepatents 
nach Teilverzicht beschränkt sich auf eine Präzisierung, die sich ohne Er-
gänzungsbedarf7 in den bereits davor etablierten Prozessgegenstand ein-
fügt. Die Parteirechte der Beklagten auf der anderen Seite wurden durch 
die  uneingeschränkte  vorliegend  sogar  doppelte Möglichkeit der schriftli-
chen  Stellungnahme  zur  Fassung  nach  dem  Teilverzicht  umfassend  ge-
wahrt.

Damit unterscheidet sich der vorliegende Sachverhalt auch von demjeni-
gen, der dem von den Beklagten zitierten Urteil des Bundesgerichts8 zu-

6 Botschaft  zur  Schweizerischen  Zivilprozessordnung  vom  28.  Juni  2006, 
S. 7340 f.
7 Ergänzungsbedarf im Sinne einer Klageänderung oder neuen Behauptungen s. 
dazu  Reut  Christoph,  RZ  83;  OGer  BE  ZK  2012  366  vom  13.  März  2014, 
E. 7.3.1.
8 BGer 4A_543/2017, Urteil vom 8. Mai 2018, E. 2.3; BPatGer O2015_012, Urteil 
vom  29.  August  2017,  E.  2.3;  analog  kein  echtes  Novum in  BGer  4A_70/2019, 

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grunde lag. Dort handelte es sich eben gerade nicht um ein ohne Verzug 
vorgetragenes  echtes Novum  im  Sinne  von  Art. 229  Abs.  1  lit.  a  ZPO, 
sondern  um  einen  erst anlässlich  einer  Hauptverhandlung gestellten An-
trag  inter  partes,  zu  dem  die  Gegenseite  nicht  vernünftigerweise  vor  Ort 
hätte Stellung nehmen können.

Nachdem der Teilverzicht, wie erwähnt, von der Klägerin am 12. Juli 2018 
eingereicht wurde und der Patentanwalt der Klägerin vom IGE am 19. Juli 
2018 die geprüfte und akzeptierte Teilverzichtserklärung zur Gegenzeich-
nung erhielt, erfolgte entsprechende Mitteilung der Klägerin ans Bundes-
patentgericht am 23. Juli 2018. Damit erfolgte die Mitteilung ohne Verzug
im Sinn von Art. 229 Abs. 1 ZPO.

29.
Zu prüfen ist, ob das Verhalten der Klägerin, d.h. der erst nach Abschluss 
des Schriftenwechsels bzw. nach Vorliegen des Fachrichtervotums erfolg-
te  Teilverzicht,  als  Verstoss  gegen  Treu  und  Glauben  zu  werten  ist,  wie 
dies  die  Beklagten  geltend  machen.  Konkret  fragt  sich,  ob  eine  von  der 
Klägerin  nach  Aktenschluss  selbst  geschaffene  neue  Tatsache  einen 
Missbrauch des Novenrechts darstellt. 

Nach Art. 2 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der 
Erfüllung  seiner  Pflichten  nach  Treu  und  Glauben  zu  handeln  (Abs.  1). 
Der  offenbare  Missbrauch  eines  Rechts  findet  keinen  Rechtsschutz 
(Abs. 2). Art. 2 Abs. 2 ZGB dient als korrigierender Notbehelf für Fälle, in 
denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde. Dabei 
ist  zu  beachten,  dass  Rechtsmissbrauch  nur  mit  Zurückhaltung und  in 
klaren Fällen anzunehmen ist.9

Das  Gebot  des  Handelns  nach  Treu  und  Glauben  und  das  Verbot  des 
Rechtsmissbrauchs gilt auch im Prozessrecht (Art. 52 ZPO).

Die Klägerin stellt nicht in Abrede, dass sie im Rahmen des Teilverzichts 
das  Wort  «mindestens» aus  dem  Anspruch  gestrichen  habe,  um  einer 
nach Auffassung des Fachrichters vom 22. Juni 2018 unterlaufenen unzu-

Urteil  vom  6.  August  2019,  dort  Einschränkung  der  Ansprüche  als  Antrag  inter 
partes  in  der  auf  die  Frage  der  Verletzung  beschränkten  Replik  und  nicht  als 
Teilverzicht, sowie in  BGer  4A_282/2018,  Urteil  vom  4.  Oktober  2018,  E.  5.2; 
O2015_008,  Urteil  vom  14.  März  2018,  E.  23,  dort  Einschränkung  ebenfalls  als 
Eventualantrag nach dem Fachrichtervotum.
9 BGE  139  III  24  E.  3.3;  BGer  4A_208/2017,  Urteil  vom  20. Januar  2017;  vgl. 
auch Moret Sébastien, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen 
Zivilprozessordnung, Zürich 2014, RZ 485.

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lässigen Änderung zu entgehen. Es kann daher nicht angenommen wer-
den,  die  Klägerin  habe  den  Teilverzicht  lediglich  zur  Verzögerung  des 
Prozesses vorgenommen, sondern zur Vermeidung des Risikos, dass ih-
re  Klage  wegen  fehlender  Rechtsbeständigkeit  des  Klagepatents  abge-
wiesen  werden  könnte.  Dass  die  Klägerin  dafür  die  Einschätzung  des 
Fachrichters  abwartete,  ist  nicht  als  rechtsmissbräuchlich  zu  werten,  da 
das Instrument  des Teilverzichts gemäss Art.  24 PatG  vom  Gesetzgeber 
ausdrücklich und ohne Schranken vorgesehen wurde, und für Schweizer 
Teile  von  Europäischen  Patenten  zudem Art.  138 Abs.  3  EPÜ  ausdrück-
lich  vorschreibt,  dass  Ansprüche  im  laufenden  Zivilverfahren  geändert 
werden können müssen. 

Der Umstand, dass die neue Tatsache von der Klägerin selbst und zudem 
nach  Vorliegen  des  ersten  Fachrichtervotums geschaffen  wurde  und  da-
mit zu einem gewissen Zusatzaufwand führte, kann aber bei der Kosten-
verteilung berücksichtigt werden.

30.
Schliesslich  ist  noch  auf  die  Bemerkung  der  Beklagten  einzugehen,  wo-
nach es im Interesse des Patentgerichtes sei, zu sagen, wann fertig sei. 
Sonst könne der Patentinhaber ja beliebig oft zuerst sich vom Fachrichter 
eine  Beurteilung  holen  und  dann  wieder  einschränken,  und  dann  noch-
mals  eine  Beurteilung  und  dann  nochmals  einschränken.  Irgendwann 
müsse  mal  Schluss  sein,  das  sei  Sinn  und  Zweck  von  Fristen  und  der 
Novenregelung. Die Klägerin hätte ihr Patent in Form von Eventualanträ-
gen mit der Klage einschränken können.

im 

das 

Urteil 

Fachrichtervotum 

Dem  ist  zu  entgegnen,  dass  mit  der  vorläufigen  Beurteilung  des 
Fachrichters 
keinesfalls 
vorweggenommen  wird.  Ob  der  Rest  des  Spruchkörpers  dessen 
Beurteilung  folgt,  ist  ungewiss.  Insofern  wird  der  Fall,  dass  nach  jeder 
Beurteilung erneut eine Einschränkung erfolgt bzw. dass nie Schluss sein 
soll in  der  Praxis  kaum  eine  Rolle  spielen.  Mit  einem  Teilverzicht  nach 
Art. 24 PatG geht der Patentinhaber ja auch ein gewisses Risiko ein, weil 
er  seine  Optionen  verbindlich  und  unwiderruflich  auf  eine  einzige 
Anspruchsfassung reduziert ohne zu wissen, wie der ganze Spruchkörper 
die  Sache  beurteilt.  Ob  nach  jedem  Teilverzicht  ein  ergänzendes 
Fachrichtervotum erforderlich und sachdienlich ist, ist zudem vom Gericht 
im konkreten Einzelfall zu prüfen. 

Seite 17

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Materielles

Fachmann:

31.
Die Klägerin definiert den Fachmann wie folgt:

Chirurg mit Erfahrung auf dem Gebiet von Hüftgelenkimplantaten – gege-
benenfalls in Zusammenarbeit mit einem Hersteller von Medizinaltechnik-
produkten auf diesem Gebiet.

Die Beklagten auf der anderen Seite definieren den Fachmann wie folgt:

Medizinaltechniker mit Erfahrung auf dem Gebiet der Knochenimplantate.

Die Klägerin bleibt bei ihrer Definition mit der Begründung, es handle sich 
bei den zu lösenden Problemen hauptsächlich um die feste Verankerung 
der  Gelenkpfanne  im  Knochen  eines  Patienten  und  die  Art  des  Einset-
zens. Der Operation vorgelagerte mechanische Probleme spielten nur ei-
ne  nebensächliche  Rolle.  Deshalb  sei  der  zuständige  Fachmann  nach 
wie  vor  im  Bereich  der Chirurgen  zu  suchen,  was  auch durch  die Tatsa-
che  bestätigt  werde,  dass  es  sich  bei  einem  der  beiden  Erfinder,  Herrn 
Hannes Hofer, um einen Chirurgen handle. Es sei durchwegs üblich, dass 
Chirurgen mit Implantat-Entwicklern zusammenarbeiteten.

32.
Tatsächlich  werden  bekanntlich  derartige  Implantat-Produkte,  die  von  ei-
nem  Chirurgen eingesetzt  werden,  sehr  häufig  in  einer  Zusammenarbeit 
zwischen den Chirurgen und den Medizinaltechnikern eines kommerziel-
len  Unternehmens  entwickelt.  Da  der  Fachmann  nicht  ein  Hersteller  von 
Medizinaltechnikprodukten  auf  einem  Gebiet  sein  kann,  sondern  nur  ein 
Medizinaltechniker eines derartigen Unternehmens, wird in der Folge von 
einer  leicht  modifizierten  Definition  des  Fachmanns  wie  vorgeschlagen 
von der Klägerin ausgegangen, oder besser einem quasi hybriden Fach-
mann aus den beiden Definitionen der beiden Parteien. 

Namentlich  handelt  es  sich  beim  hier  relevanten  Fachmann  um  einen 
Chirurgen  mit  Erfahrung  auf  dem  Gebiet  von  Hüftgelenkimplantaten  in 
Zusammenarbeit  mit  einem  Medizinaltechniker  mit  Erfahrung  auf  dem 
Gebiet der Knochenimplantate.

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Auslegung:

33.
Betreffend  Grundsätze  der  Auslegung  sei  verwiesen  auf  die  Rechtspre-
chung  des  Bundespatentgerichts  und  des  Bundesgerichts,  insbesondere 
wie  kürzlich  zusammengefasst  in  der  Entscheidung  O2016  vom  18.  De-
zember 2018, E25.

34.
Zu beurteilen sind vorliegend die beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 
2 der beschränkten Fassung gemäss CH/EP 1 411 869 H1. In der Folge 
werden  die  Merkmale  folgendermassen  bezeichnet  (Änderungen  zur  ur-
sprünglich erteilten Fassung sind hervorgehoben):

Anspruch 1:

M1 

M2

Gelenkprothese  mit  einem  Grundkörper  zum  Einschlagen  in  ei-
nen Knochen, dadurch gekennzeichnet, dass

auf  der Aussenseite  des  Grundkörpers  mindestens  zwei  Verrie-
gelungselemente angeordnet sind,

M2a.  welche jeweils mindestens einen Einschlagsteg (21) umfassen,

M2b.  welcher  mit  gleichbleibender  Steigung  einen  linearen  Verlauf 
aufweist und vom distalen Steganfang bis zum proximalen Steg-
ende mindestens eine Steigung von 85° bis 60° bezogen auf die 
Grundfläche definiert, was einem Drallwinkel von 5° bis 30° ent-
spricht.

Anspruch 2:

M1 

Pfanne (1) für ein künstliches Hüftgelenk

M2 

mit einem Grundkörper oder einer Schale (10),

M3 

M4 

der  eine  zur  Pfannenachse  (AP)  im  wesentlichen  rotationssym-
metrische,  insbesondere  sphärische,  ellipsoide  oder  konische 
Mantelfläche (11) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass

auf  der  Aussenseite  des  Grundkörpers  (10)  mindestens  zwei 
Verriegelungselemente (20) angeordnet sind,

M4a 

welche jeweils einen Einschlagsteg (21) umfassen,

Seite 19

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M4b 

welcher  mit  gleichbleibender  Steigung  einen  linearen  Verlauf 
aufweist und vom distalen Steganfang bis zum proximalen Steg-
ende mindestens eine Steigung von 85° bis 60° bezogen auf die 
Grundfläche (GP) definiert, was einem Drallwinkel von 5° bis 30° 
entspricht.

35.
Es scheinen folgende Begriffe auslegungsbedürftig zu sein: 

(1) Im Anspruch wird jeweils definiert, dass es mindestens zwei Verriege-
lungselemente gibt (Merkmal M2 von Anspruch 1, respektive Merkmal M4 
von Anspruch 2) und die Verriegelungselemente jeweils (mindestens) ei-
nen  Einschlagsteg  umfassen  (Merkmal  M2a  respektive  M4a).  Die  Ein-
schlagstege  werden  dann  hinsichtlich  Orientierung  in  den  Merkmalen 
M2b respektive M4b weiter charakterisiert.

Die Beklagten verstehen den Anspruch so, dass sämtliche Einschlagste-
ge die in den Merkmalen M2b respektive M4b angegebene Bedingung er-
füllen müssen, d.h. die dort definierte Orientierung aufweisen müssen.

Diese  Auslegung  ist  nicht  korrekt.  Die  Anspruchsformulierung  schliesst 
nicht aus, dass es auch noch Verriegelungselemente geben kann, die die 
Merkmale M2b respektive M4b nicht erfüllen, beispielsweise eine grösse-
re  Steigung  aufweisen. Um  anspruchsgemäss  zu  sein,  muss  es  wenigs-
tens  zwei  Verriegelungselemente  geben,  welche  jeweils  einen  linearen 
Einschlagsteg  mit  dem  geforderten Winkel  umfassen,  was  am  Ende  be-
deutet, dass es mindestens zwei Einschlagstege geben muss, welche die 
Bedingungen der Merkmale M2b respektive M4b erfüllen.

36.
(2) Zudem ist auszulegen, was unter einem Verriegelungselement zu ver-
stehen  ist,  welches  einen  Einschlagsteg  umfasst.  Der  Einschlagsteg 
muss gemäss Anspruch  jeweils  unter  einem  Steigungswinkel  respektive 
einem Drallwinkel angeordnet sein. 

Damit  diese  Steigung  überhaupt  bezogen  auf  die  Grundfläche  sinnvoll 
definiert  sein  kann,  muss  der  Einschlagsteg  jeweils  eine ebene  Fläche 
bilden, die von der Aussenseite des Grundkörpers absteht (vgl. auch die 
Figuren  3  und  4  sowie  [0025]).  Die  Verriegelungselemente  werden  in 
[0017] als Erläuterung als Elemente beschrieben, welche beim Einschla-
gen des Implantats in den Knochen einschneiden und die Pfannenschale 
verdrehen.

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Damit  ist  unter  einem  Verriegelungselement  umfassend  einen  Ein-
schlagsteg eine lineare kammartige Erhebung zu verstehen, die über eine 
bestimmungsgemäss genügende Höhe über die kalottenförmige Oberflä-
che hervorsteht und die eine Ebene definiert. 

Weiter  muss  der  jeweilige  Einschlagsteg  und  auch  die  Gesamtheit  der 
vorhandenen Einschlagstege so ausgebildet sein, dass effektiv eine Ver-
drehung  und  damit  Verriegelung  stattfindet.  Dies  ist  beispielsweise  nicht 
gewährleistet,  wenn  auf  der  Oberfläche  zwar  kammartige  Erhebungen 
vorhanden sind, diese aber derart gegenläufig angeordnet sind, dass sie 
keine Verdrehung der Pfanne beim Einschlagen bewirken und somit eben 
auch nicht als Verriegelungselemente bezeichnet werden können.

Zudem  ist  Bezug  nehmend  auf  die  Ausführungen  der  Beklagten  ergän-
zend  hinzuzufügen,  dass  im  Lichte  der  allgemeinen  Beschreibung  in 
[0016] und der dort beschriebenen Wirkungen sowie im Lichte der Erläu-
terungen in [0030] und [0031] im Klagepatent der Begriff bei Berücksich-
tigung der erfindungsgemässen Funktion (purposive construction) nur so 
ausgelegt  werden  kann,  dass  die  Einschlagstege  we-nigstens  teilweise
im distalen Mantelbereich der Pfannenschale angeord-net sein müssen.

37.
(3) Weiterhin auslegungsbedürftig ist die Begrifflichkeit der Merkmale M2b 
respektive M4b. 

Genau  lautet  das  auszulegende  Teil-Merkmal:  "[Einschlagsteg],  welcher 
mit  gleichbleibender  Steigung  einen  linearen  Verlauf  aufweist  und  vom 
distalen Steganfang bis zum proximalen Stegende eine Steigung von 85° 
bis 60° bezogen auf die Grundfläche definiert" (M2b resp. M4b). 

Aus  dem  Wortlaut  allein  heraus  und  im  Gesamtkontext  der  anderen 
Merkmale der Ansprüche 1 und 2 versteht der Fachmann dieses Merkmal 
so,  dass  der  Einschlagsteg  über  seine  gesamte  Länge  eine  konstante 
Steigung und einen linearen Verlauf aufweist (mithin entlang einer Gera-
den verläuft, d.h. geradlinig ausgebildet ist). Das wird im zweiten Teil des 
Merkmals quantifiziert, indem die Steigung vom distalen Steganfang zum 
proximalen  Stegende,  d.h.  über  die gesamte  Länge  des  Einschlagstegs, 
eine Steigung von 85° bis 60° bezogen auf die Grundfläche aufweist. Mit-
hin  fallen  bei  dieser  Definition  infolge  der  geradlinigen  Ausführung  des 
Einschlagstegs die globale Steigung und die lokale Steigung zusammen, 
ein solcher linearer Steg hat eine einzige konstante Steigung.

Seite 21

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Diese Auslegung  deckt  sich  beim  Blick  des  Fachmanns  in  die  Beschrei-
bung mit dem beschriebenen Gegenstand. In Figur 3 (vgl. [0025]) wird in 
einer  Aufsicht  ein  gekrümmter  Einschlagsteg  dargestellt,  und  in  Figur  4 
ein  geradliniger  Steg  in  einer  Seitenansicht.  Der  gekrümmte  Ein-
schlagsteg aus Figur 3 ist in Figur 4 mit einer gestrichelten Linie ebenfalls 
dargestellt. Zudem wird in [0025] ausgeführt, dass beide Stege eine (glo-
bale)  Steigung  von  75°  bezogen  auf  die  Grundfläche  aufweisen.  Mithin 
versteht  der  Fachmann  beim  Blick  in  die  Beschreibung  diese  Merkmale 
ebenfalls  so,  dass  der  Einschlagsteg  über  seine  gesamte  Länge  eine 
konstante  Steigung  und  einen  linearen  Verlauf  aufweist,  wobei  diese 
Steigung  bezogen  auf  die  Grundfläche  im  Bereich  von  85°-60°  liegen 
muss.

Rechtsbeständigkeit:

Zulässigkeit  der  Änderungen  im  Prüfungsverfahren  respektive  im 
Teilverzicht (Art. 123 (2) EPÜ, Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG):

38.
Den Verstoss gegen Art. 123 (2) EPÜ machen die Beklagten in Bezug auf 
die Fassung nach dem Teilverzicht als Nichtigkeitsgrund im Rahmen der 
Eingabe vom 13. September 2018 unverzüglich geltend.

Die Ansprüche 1 und 2 lassen sich mit hervorgehobenen Änderungen be-
züglich der ursprünglich eingereichten Fassung wie folgt darstellen:

Anspruch 1:

M1 

M2

Gelenkprothese  mit  einem  Grundkörper  zum  Einschlagen  in  ei-
nen Knochen, dadurch gekennzeichnet, dass

auf  der Aussenseite  des  Grundkörpers  mindestens  zwei  Verrie-
gelungselemente angeordnet sind,

M2a.  welche jeweils mindestens einen Einschlagsteg (21) umfassen,

M2b.  welcher  mit  gleichbleibender  Steigung  einen  linearen  Verlauf 
aufweist und vom distalen Steganfang bis zum proximalen Steg-
ende eine Steigung von 85° bis 60° bezogen auf die Grundfläche 
definiert, was einem Drallwinkel von 5° bis 30° entspricht.

Anspruch 2:

M1 

Pfanne (1) für ein künstliches Hüftgelenk

Seite 22

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M2 

mit einem Grundkörper oder einer Schale (10),

M3 

M4 

der  eine  zur  Pfannenachse  (AP)  im  wesentlichen  rotationssym-
metrische,  insbesondere  sphärische,  ellipsoide  oder  konische 
Mantelfläche (11) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass

auf  der  Aussenseite  des  Grundkörpers  (10)  mindestens  zwei 
Verriegelungselemente (20) angeordnet sind,

M4a 

welche jeweils einen Einschlagsteg (21) umfassen,

M4b 

welcher  mit  gleichbleibender  Steigung  einen  linearen  Verlauf 
aufweist und vom distalen Steganfang bis zum proximalen Steg-
ende eine Steigung von 85° bis 60° bezogen auf die Grundfläche 
(GP) definiert, was einem Drallwinkel von 5° bis 30° entspricht.

Die  jeweils  neu  hinzugefügten  Merkmale  M2b  respektive  M4b  stützen 
sich dabei auf den ursprünglich eingereichten Anspruch 17, der wie folgt 
lautet:

17.

Gelenkpfanne  (1)  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Einschlagstege  (21)  vom  distalen  Steganfang  bis  zum 
proximalen  Stegende  eine  Steigung  von  85° bis  60°,  bevorzugt 
80° bis  70°,  und  besonders  bevorzugt  75°,  bezogen  auf  die 
Grundfläche  (Gp)  definieren,  was  einem  Drallwinkel  von  5° bis 
30°,  bevorzugt  10° bis  20°,  und  besonders  bevorzugt  15° ent-
spricht.

Weiter  stützen  sich  die  neu  hinzugefügten  Merkmale  M2b  und  M4b  auf 
[0025]  (vergleiche  Art.  24  Abs.  1  lit.  c)  der  veröffentlichten  Patentschrift
sowie  auf  den Absatz,  der  die  Seiten  10  und  11  der  ursprünglich  einge-
reichten Unterlagen überbrückt.

39.
In  der  allgemeinen  Beschreibung  der  Erfindung  auf  den  Seiten  5  und  6 
der  ursprünglich  eingereichten  Unterlagen  gibt  es  keine  Offenbarung  zu 
den  Merkmalen gemäss  Anspruch  17  respektive  den  im  Rahmen  des 
Teilverzichts  hinzugefügten  Merkmalen  einer  gleich  bleibenden  Steigung 
und linearen Verlaufs [0025].

Die Merkmale von Anspruch 17 finden, genau wie das Merkmal der gleich 
bleibenden  Steigung  und  des  linearen Verlaufs,  nur  Erwähnung  im  Zu-
sammenhang  mit  der  spezifischen  Beschreibung  der  Darstellungen  in 

Seite 23

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den Figuren 3 und 4, und zwar auf den Seiten 10 und 11 der ursprünglich 
eingereichten  Unterlagen.  In  Figur  3  wird  eine  Situation  dargestellt,  bei 
welcher  der  Einschlagsteg  gekrümmt  ist,  d.h.  die  Steigung  nimmt  bezo-
gen  auf  die  senkrecht  zur  Pfannenachse  liegende  Pannengrundfläche 
vom distalen zum proximalen Ende (Pol) zu:

In  Figur  4  wird  ein  linearer  Steg  ohne  Krümmung  mit  gleichbleibender 
Steigung offenbart, strichliniert ist aber der gekrümmte Steg gemäss Figur 
3 auch in Figur 4 noch einmal dargestellt:

Seite 24

O2016_012

In der Beschreibung heisst es dazu (vgl. S. 10, 12. Zeile von unten): 

«Die Figur 4 zeigt in einer Seitenansicht einer Gelenkpfanne einen einfacher ge-

stalteten  Steg  21,  der  mit  gleichbleibender  Steigung  einen  linearen  Verlauf 

nimmt. Strichliniert ist in Figur 4 die Kontur des Steges gemäss Figur 3 angedeu-

tet, um die zunehmende Steigung des Einschlagstegs 21 aus der Figur 3 noch-

mals zu verdeutlichen. Vom Steganfang bis zum Ende weisen beide Stege eine 

Steigung  von  75°  bezogen  auf  die  Grundfläche  auf,  was  einem  Drallwinkel  von 

15°  entspricht.  Die  Steigung  der  Einschlagstege  21  kann  vom  distalen  Stegan-

fang bis zum proximalen Stegende zwischen 85° bis 60°, bevorzugt 80° bis 70°, 

und besonders bevorzugt 75°, bezogen auf die Grundfläche (GP) betragen. Der 

Drallwinkel  beträgt  entsprechend  5°  bis  30°,  bevorzugt  10°  bis  20°,  und  beson-

ders bevorzugt 15°.»

Damit  kann  der  Fachmann  die  Bereiche  gemäss  Anspruch  17  der  ur-
sprünglichen  Offenbarung  im  Lichte  der  Beschreibung  nur  so  verstehen, 
dass es sich um globale Steigungen handelt, sprich um den Winkel zwi-
schen  der  Grundfläche  und  einer  Geraden,  die  zwischen  den  beiden 
Endpunkten  des  Steges  gedacht  ist,  dies  in  einer  Seitenansicht  gemäss 
Figur 4.

Seite 25

O2016_012

40.
Wie  im  Zusammenhang  mit  der  Auslegung  dargelegt,  fallen  lokale  und 
globale  Steigung  bei  der  Fassung  gemäss Teilverzicht  zusammen,  denn 
die  lokale  Steigung  ist  konstant  die  gleiche  für  den  gesamten  Ein-
schlagsteg  und  damit  gleich  wie  die globale  Steigung.  Die  von  der  Be-
klagten  konstruierten  unterschiedlichen  Bedeutungen  für  den  Begriff  der 
Steigung  innerhalb  der  ursprünglich  eingereichten  Offenbarungsstelle 
mögen  vielleicht  vorhanden  sein,  sind  aber  am  Ende  im Anspruch  nicht 
mehr relevant und für das, was in der ursprünglich eingereichten Offenba-
rungsstelle für den geradlinigen Steg offenbart ist, ebenfalls nicht.

41.
Es  ist  richtig,  dass  in  [0016]  und  [0017]  des  erteilten  Patents  respektive 
der  letzte  Absatz  auf  Seite  5  und  der  erste  Absatz  auf  Seite  6  der  ur-
sprünglich  erteilten  Unterlagen  die  Verankerung gegen  Zugkräfte, gegen 
Torsionskräfte  und  gegen  kombinierte  Zug- und  Torsionskräfte  als  Ele-
mente  der  hervorragenden  Primärstabilisierung  erwähnt  werden.  Die 
Möglichkeit,  die  Steigung  der  Verriegelungselemente  bezogen  auf  die 
Pfannengrundfläche  zunehmend  zu  gestalten,  wird  aber  dort  nur  im 
Rahmen  einer  besonders  bevorzugten  Ausführungsform  erwähnt  und 
nicht als etwas, was im Gegensatz zu Erfindung steht oder nicht dazuge-
hört. Auch bei der Beschreibung der Darstellung in Figur 4 wird zwar von 
einem "einfacher gestalteten Steg" gesprochen, aber nicht von einem, der 
nicht erfindungsgemäss sein soll. Der ursprünglich eingereichte Anspruch 
1 schloss denn auch geradlinige Stege keineswegs aus, und gleiches gilt 
für  den  ursprünglich  eingereichten  Anspruch  17.  Die  Spezifikation  des 
Einschlagstegs  als  mit  gleichbleibender  Steigung  und  mit  linearem  Ver-
lauf war entsprechend von Anfang an im Rahmen der ursprünglichen Of-
fenbarung und auch im Rahmen der Erfindung.

42.
Es  ist  auch  keine  Zwischenverallgemeinerung  erkennbar,  denn  das  Bei-
spiel gemäss Figur 4 mit dem geradlinigen Steg dient nicht nur der Illust-
ration,  sondern  wird  vom  Fachmann  als  eine  allgemeine  erfindungsge-
mässe Ausgestaltung erkannt.

43.
Die  Beklagten machen diesbezüglich  folgende  weitere  Argumente  gel-
tend:

(1) Zwischenverallgemeinerung bei Stützung auf die Darstellung in Figur 
4,  weil  in  dieser  Figur  nur  Stege  dargestellt  sind,  die  bei  der  Äquatorial-

Seite 26

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ebene  (Pannengrundfläche)  beginnen,  was  in  [0030]-[0031]  im  Zusam-
menhang  mit  Figur  3,  welche Ausgangspunkt  ist  für  Figur  4,  als  wichtig 
hervorgehoben wird (RZ 103-113);

(2)  unzulässige  Erweiterung,  weil  im Anspruch  nicht  erwähnt  wird,  dass 
das  Verriegelungselement  "im  distalen  Bereich"  angeordnet  ist,  soweit 
der  Anspruch  nicht  so  ausgelegt  werden  sollte,  dass  ein  erfindungsge-
mässes  Verriegelungselement  ohnehin  im  distalen  Bereich  angeordnet 
sein muss (RZ 114);

(3) der ursprünglich eingereichte Anspruch 17 war nicht auf den dortigen 
Anspruch 1 zurückbezogen, in den ursprünglich eingereichten Unterlagen 
ist  nirgends  die  Rede  von  Gelenksprothesen,  die  nicht  Pfannen  für  ein 
künstliches Hüftgelenk sind (RZ 115-116). 

44.
Wie  oben  dargelegt,  wird  der  Begriff  "Verriegelungselement"  im  vorlie-
genden Fall so ausgelegt, dass ein solches wenigstens teilweise im dista-
len Bereich angeordnet sein muss. Damit erübrigt sich der oben genannte 
Aspekt (2) der Beklagten.

45.
Tatsächlich beginnen die Stege bei sämtlichen Darstellungen in den Figu-
ren  auf  der  Grundfläche,  insbesondere bei  den  Figuren  3  und  4.  In  den 
ursprünglich  eingereichten  Unterlagen  wird  aber  in  der  allgemeinen  Be-
schreibung auf Seite 5, letzter Absatz nur betont, dass die Verriegelungs-
elemente im distalen Mantelbereich der Pfannenschale angeordnet sind. 
Dass  die  Stege  auf  der  Grundfläche  beginnen  sollen,  wird  weder  in  der 
allgemeinen Beschreibung noch in den ursprünglich eingereichten Unter-
lagen hervorgehoben.

Zunächst wird auf Seite 10, zweiter Absatz der ursprünglich eingereichten 
Unterlagen Figur 3 vorgestellt, in welcher das Verriegelungselement nicht 
zwingend als an die distale Pfannengrundfläche grenzend dargestellt ist. 
Die im gleichen Absatz beschriebene Figur 4, deren Beschreibung für die 
Frage der genügenden Stützung durch die ursprünglich eingereichten Un-
terlagen  entscheidend  ist,  stellt  dann  aber  eindeutig  eine  Situation  dar, 
bei welcher der Steg bei der Pfannengrundfläche (Gp) beginnt. Die Tatsa-
che, dass der Steg an der Pfannengrundfläche beginnt, wird aber an die-
ser  Stelle  nicht  hervorgehoben.  Dass  der  Steg  in  Figur  3  bei  der  Pfan-
nengrundfläche beginnt, wird erst weiter hinten, konkret im letzten Absatz 
auf  Seite  12,  weiter  ausgeführt.  Anschliessend  folgt  in  dieser  Textstelle 

Seite 27

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eine  Diskussion,  dass  die  Wirkung  der  Stege  mit  zunehmender  Entfer-
nung von der Pfannengrundfläche abnimmt.

In  einer  Gesamtschau  entnimmt der  Fachmann  diesen  Textstellen  in 
Übereinstimmung  mit  der  allgemeinen  Einleitung  im  letzten  Absatz  auf 
Seite 5 die technische Lehre, dass die Stege wenigstens teilweise im dis-
talen  Mantelbereich  angeordnet  sein  müssen,  damit  die  erfindungsge-
mässe Wirkung überhaupt eintritt. Dass damit zwingend auch das Merk-
mal  verbunden  sein  muss,  dass  die  Stege  bei  der  Pfannengrundfläche 
beginnen,  ergibt  sich  in  einer  Gesamtschau  nicht.  Bei  der  spezifischen 
Erläuterung der Figuren 3 und 4 auf Seite 10, letzter Absatz wird auf die-
se Tatsache  gar  nicht  hingewiesen,  und  bei  der  spezifischen  Diskussion 
im  letzten  Absatz  auf  Seite  12  wird  die  Wirkung  auch  nicht  im  Zusam-
menhang  mit  dem  Beginn  der  Stege  an  der  Pfannengrundfläche  be-
schrieben, sondern nur im Zusammenhang mit deren Anordnung im dista-
len Mantelbereich.

Dass nicht gefordert wird, dass die Stege an der Pfannengrundfläche be-
ginnen,  stellt  entsprechend  keine  unzulässige  Änderung  und  keine  Zwi-
schenverallgemeinerung dar.

46.
Zum obigen Argument (3) Folgendes: Anspruch 17, wie ursprünglich ein-
gereicht, bezog sich tatsächlich nur auf Anspruch 2, wie ursprünglich ein-
gereicht,  gerichtet  auf  eine  Pfanne  für  ein  künstliches  Hüftgelenk,  nicht 
aber  auf Anspruch  1,  der  sich  allgemeiner  auf  eine  Gelenkprothese  mit 
einem Grundkörper richtet. Auch in der Beschreibung ist an keiner Stelle 
von  einer  Gelenkprothese  die  Rede,  dieser  Begriff  erscheint  nur  im  ur-
sprünglich eingereichten Anspruch 1.

Auf  der  anderen  Seite  erkennt  der  Fachmann  durch  die  nebeneinander 
gestellten unabhängigen Ansprüche 1 und 2 wie ursprünglich eingereicht, 
dass  es  bei  der  technischen  Lehre  um  eine  Pfanne  für  ein  künstliches 
Hüftgelenk  oder  aber  auch  allgemeiner  um  eine  Gelenkprothese  geht, 
und  zwar  gemäss Anspruch 1  zum  Einschlagen  in  einen  Knochen,  eine 
Terminologie,  die  auch  allgemein  im  letzten  Absatz  auf  Seite  5  aufge-
nommen ist. Daraus ergibt sich für den Fachmann, dass sich die techni-
sche  Lehre  nicht  nur  auf  eine  Pfanne  für  ein  künstliches  Hüftgelenk  mit 
einem Grundkörper bezieht (Anspruch 2 ff. der ursprünglich eingereichten 
Unterlagen),  sondern  analog  auch  allgemeiner  auf  eine  Gelenkprothese 
mit einem Grundkörper (Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Unter-

Seite 28

O2016_012

lagen).  Auch  darin  kann  also  keine  unzulässige  Änderung  erkannt  wer-
den.

47.
Zusammenfassend  ist  eine  unzulässige,  über  den  ursprünglichen  Offen-
barungsgehalt  des erteilten Patents hinausgehende  Änderung  nicht  er-
kennbar.

Unzulässige Erweiterung (Art. 123 (3) EPÜ Art. 24 Abs. 1 PatG):

48.
Die Beklagten machen geltend, gemäss [0016] und [0017] seien nur ge-
krümmte  Einschlagstege  bei  der  ursprünglich  erteilten  Fassung  gemeint 
gewesen,  und  deshalb  seien  die  nach  dem  Teilverzicht  beanspruchten 
geradlinigen  Einschlagstege  eine  unzulässige  Erweiterung  respektive  ei-
ne unzulässige Verschiebung des Schutzbereichs.

49.
Wie  oben  bereits  im  Zusammenhang  mit  der  Frage  der  Zulässigkeit  der 
Änderungen  dargelegt,  schliessen  die  Erläuterungen  im  Klagepatent  in 
[0016]  und  [0017]  keinesfalls  geradlinige  Stege  aus,  einen  anderen 
Schluss  lässt  auch  der  ursprünglich  erteilte Anspruch  1  oder  2  nicht  zu, 
definieren diese doch den Einschlagsteg nicht als gekrümmt.

50.
Die  ursprünglich  erteilte  Fassung  umfasste  mithin  gekrümmte  als  auch 
Einschlagstege mit gleichbleibender Steigung und einem linearen Verlauf, 
und eine unzulässige Erweiterung ist nicht gegeben.

Neuheit:

51.
Mangelnde  Neuheit  wird  von  den  Beklagten  nur  im  Rahmen  der  Kla-
geantwort  geltend  gemacht,  das Argument  wird  in  der  Duplik  nicht  mehr 
aufgegriffen.

52.
Die  Beklagten  machen  geltend,  der  beanspruchte  Gegenstand  sei  nicht 
neu gegenüber der FR 2781363 (in der Folge D1).

In diesem Dokument D1 wird eine Gelenkpfanne offenbart, welche äqua-
torial umlaufende Rippen 22 aufweist, vgl. auch Figur 1 der D1:

Seite 29

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Von  diesen  äquatorial  umlaufenden  Rippen  22  gibt  es  zur  Polspitze  wie 
Breitenkreise  mehrere.  Die  Rippen  22  haben  über  den  Umlauf  verteilt 
Vertiefungen 24. Diese sind nicht entlang gedachter Längenkreise ange-
ordnet, sondern versetzt.

Weiter  heisst  es  ausdrücklich,  dass  diese  Vertiefungen  in  gegenläufige
Richtungen versetzt angeordnet sind (vgl. in Figur 1 die obere Hälfte ver-
sus  die  untere  Hälfte). Als  Zweck  wird  dafür  auf  Seite  10:11-19  der  D1 
angegeben,  dass  nach  Osseointegration  keine  Verdrehung  um  die 
Hauptachse  8  mehr  möglich  ist,  aber  auch  nicht  mehr  um  eine  Achse 
senkrecht dazu.

Damit  sind  die  unter  einem  Neigungswinkel  verlaufenden  Serien  der  Er-
hebungen  von  benachbarten  umlaufenden  Rippen  22  keine  Verriege-
lungselemente  umfassend  einen  Einschlagsteg  im Sinne  des  Klagepa-
tents, und zwar aus folgenden Gründen:

Die  Erhebungen  der  D1  verfügen  nicht  über  eine  genügende  Höhe, um 
eine Ebene im Sinne eines Einschlagsteges und damit jeweils einen an-
spruchsgemässen Einschlagsteg zu definieren.

Die Erhebungen der D1 schneiden sich auch nicht im Sinne des Klagepa-
tents in verriegelnder Weise in den Knochen ein, und besonders verdre-
hen sie die Pfannenschale beim Einschlagen nicht um die Pfannenachse. 

Während unter Umständen die bei diesen Strukturen nach der D1 vorge-
sehenen  Rippen  nach  dem  Einwachsen  gegebenenfalls  die  Verdrehung 

Seite 30

O2016_012

verhindern,  werden  sie  beim  Einschlagen  auf  keinen  Fall  dazu  führen, 
dass sich die Pfanne um wenige Grad dreht. 

Die gegenläufige Anordnung dieser Erhebungen führt im Gegenteil dazu, 
dass  die Verdrehung  gerade  beim  Einschlagen  verhindert  wird.  Die  Se-
rien  der  Erhebungen  werden  wegen  der  gegenläufigen  Anordnung  in 
streng  axialer  Richtung  in  den  Knochen  getrieben.  Sie  wirken  dabei  wie 
einzelne  Zinken  einer  Mehrfach-Pflugschar,  hinterlassen  also, jeder  für 
sich, eine axiale Spur im Knochen. Die Primärstabilisierung einer solchen 
Struktur wird damit nicht durch Verriegelungselemente, die Einschlagste-
ge umfassen, und die sich in den Knochen einschneiden und einen Stei-
gungswinkel aufweisen, gewährleistet.

53.
Das  Gleiche  lässt  sich  im  Zusammenhang  mit  der  geltend  gemachten 
mangelnden  Neuheit  gegenüber  Equateur  (in  der  Folge  als  D2 bezeich-
net) sagen, wie eine Gegenüberstellung der ersten Seite von D2, und von 
Figur 1 der D1 aufzeigt:

Entsprechend ist auch hier Neuheit gegenüber der D2 gegeben.

54.
Zusammenfassend  ist  damit der  beanspruchte  Gegenstand,  das  betrifft 
sowohl Anspruch 1 als auch Anspruch 2, neu.

55.
In  ihrer  Stellungnahme  auf  den  Teilverzicht  machen die  Beklagten neu 
geltend, dass mangelnde Neuheit gegenüber der DE 196 06 057 (in der 
Folge  D5) gegeben  sei. Wie  oben  dargelegt,  sind  die  unabhängigen An-

Seite 31

  
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sprüche 1 und 2 nach dem Teilverzicht enger als die ursprünglich erteilten 
unabhängigen  Ansprüche.  Im  Rahmen  des  Schriftenwechsels  vor  dem 
Teilverzicht  hatten die  Beklagten noch  ausgeführt,  dass  das  Dokument 
D5 keine Steigung im Bereich von 85-60° für die Stege offenbare. In der 
Eingabe nach dem Teilverzicht behaupten sie nun, dass die Stege einen 
Winkel im beanspruchten Bereich hätten, worin ein gewisser Widerspruch 
zu sehen ist.

Nur der in der D5 in Figur 2 in der Mitte dargestellte Steg 30 kann über-
haupt  sinnvoll  als  Steg  im  Lichte  der  allgemeinen  Beschreibung  der  D5 
betrachtet werden (vgl. auch Diskussion der D5 weiter unten), da die bei-
den  weiter  aussen  dargestellten  Stege  gar  nicht  so  aussehen,  dass  sie 
Abschnitte eines eingängigen oder mehrgängigen Schraubgewindes sein 
können. Der in der Mitte in Figur 2 dargestellte Schneidanker schliesst ei-
nen Winkel von ca. 30° mit der Achse 9 ein, und liegt entsprechend klar 
ausserhalb des anspruchsgemässen Bereichs von 85-60°.

In der Stellungnahme auf den Teilverzicht machen die Beklagten sinnge-
mäss  für  die  in  Figur  2  dargestellten  Schneidanker  geltend,  dass  ein  so 
bestimmter Winkel  von  ca.  30°  nur  für  einen  von  ihr  als  "lahmer  Flügel" 
bezeichneten Steg zutreffend sein könne. Ein solcher könne ja aber dem 
Fachmann durch die D5 nicht offenbart worden sein. Vielmehr müsse der 
Steg so angeordnet sein, wie in der Stellungnahme der Beklagten RZ 138 
mit B dargestellt:

Dies würde dann aber bedeuten, dass auch der auf der Achse in Figur 2 
dargestellte  Steg  gar  nicht  richtig  wiedergegeben  ist,  denn  wenn  er  ge-

Seite 32

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mäss B ausgerichtet sein soll, müsste man gewissermassen teilweise von 
unten  auf  die  Seitenfläche  des  Steges  blicken.  Nach  dieser  Sichtweise 
der  Beklagten  ist  damit  keiner  der  in  der  Figur  wiedergegebenen  Stege 
überhaupt  richtig  dargestellt,  und  dann  lässt  sich  auch  kein  offenbarter 
Winkel aus den Darstellungen ableiten.

Entsprechend ist auch Neuheit gegenüber der D5 gegeben.

Erfinderische Tätigkeit:

56.
Die  Beklagten  machen,  aber  nur  im  Rahmen  der  Klageantwort, geltend, 
dass  mangelnde  erfinderische  Tätigkeit  gegeben  sei,  und  zwar  ausge-
hend  von  der  FR  2  716  106  (in  der  Folge  D3),  kombiniert  mit  der 
WO 98/05263 (in der Folge D4).

57.
Die  Beklagten  behaupten,  der  einzige  Unterschied zwischen  der  Offen-
barung  der  D3  und  dem  beanspruchten  Gegenstand  liege  in  den  Merk-
malen M2b respektive M4b von Anspruch 1 respektive Anspruch 2.

Die Klägerin auf der anderen Seite behauptet, die Darstellung des Unter-
schiedes  zwischen  der  D3  und  dem  beanspruchten  Gegenstand  durch 
die Beklagten sei nicht korrekt, wobei aber unklar bleibt, welches weitere 
Merkmal nach Auffassung der Klägerin zusätzlich effektiv unterscheidend 
sein soll.

Es wird von der Klägerin zwar dargelegt, dass es bei der D3 nicht um ei-
ne  Pressfit-Pfanne  gehe,  sondern  um  eine  Spreizpfanne,  inwiefern  dies 
aber  orientiert  an  den Anspruchsmerkmalen  einen  weiteren  Unterschied 
begründen  soll,  erschliesst  sich  nicht  aus  dem  Vortrag  der  Klägerin. An-
spruch 1 und Anspruch 2 lesen sich auch auf Spreizpfannen. 

Der  einzige  Unterschied  zwischen  der  D3  und  dem  beanspruchten  Ge-
genstand besteht darin, dass die Einschlagstege in der D3 nicht unter ei-
nem Winkel  von  90°,  sondern  unter  einer  Steigung  von  60-85°  angeord-
net sind.

58.
Ausgehend  von  diesem  Dokument  D3,  das  ähnlich  ist  wie  der  als  Aus-
gangspunkt  im  Klagepatent  genannte  Stand  der  Technik,  lässt  sich  die 
Aufgabe wie im Klagepatent angegeben (vgl. [0014]) formulieren: es geht 
darum,  eine  künstliche  Gelenkpfanne  zur  Verfügung  zu  stellen,  die  die 

Seite 33

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Nachteile  des  Standes  der Technik  nicht  oder  in  geringerem  Masse  auf-
weist.  Weiter  soll  sie  kostengünstig  hergestellt  werden  können  und  eine 
besonders  einfache  und  exakte  Implantation  und  eine  zuverlässige Pri-
märfixierung sicherstellen. 

Die  optimale  Wiederherstellung  der  anatomischen  Pfannenfunktion  des 
Hüftgelenkes  mit  physiologischer  Krafteinleitung  muss  dabei  ebenfalls 
gewährleistet sein.

59.
Wie  im  Klagepatent  insbesondere  in  [0016]  und  [0017]  dargelegt,  wird 
diese  Aufgabe  erfindungsgemäss  dadurch  gelöst,  dass  sich  infolge  der 
Verriegelungselemente  mit  den  Einschlagstegen  beim  Einschlagen  des 
Implantats die Verriegelungselemente in den Knochen einschneiden und 
die Pfannenschale um wenige Grad um die Pfannenachse verdrehen. 

Dadurch  wird  ein  Herausdrehen  entgegen  der  Einschlagrichtung  wir-
kungsvoll verhindert.

60.
Damit  mangelnde  erfinderische  Tätigkeit  begründet  werden  kann,  muss 
gezeigt werden, dass ausgehend von einem als Ausgangspunkt gewähl-
ten Dokument des Standes der Technik eine Motivation bestand, die er-
findungsgemässe  Änderung  vorzunehmen,  und  dass  angemessene 
Aussichten  auf  Erfolg bestanden,  dass  eine  solche  Modifikation  auch 
die erfindungsgemäss vorteilhafte Wirkung nach sich zieht.

61.
Bei  der  D3  geht  es um  eine  Pfanne,  welche  in  streng  axialer  Richtung 
eingeschlagen werden muss. Sie ist nicht kreissymmetrisch, sondern mit 
Cs Symmetrie ausgebildet, verfügt doch nur die auf der dem Schlitz 3 ab-
gewandte  Viertelkugeloberfläche  über  Flügel  10.  Weiter  weist  sie  aus-
drücklich mehrere nicht auf der zentralen Achse angeordnete Bohrungen 
15/16  auf,  mit  welchen  die  Pfanne  nach  dem  Einschlagen  am  Knochen 
zusätzlich fixiert wird. Vgl. Fig. 1 der D3:

Seite 34

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Damit  ist  davon  auszugehen,  dass  eine  solche  Pfanne  in  einer  spezifi-
schen  Rotationsposition  aufgesetzt  wird  und  anschliessend  sorgfältig  so 
eingeschlagen wird, dass diese Rotationsposition unverändert bleibt und 
vor  allem  dabei  auch  die  Pfanne  trotz  der  nur  einseitig  vorgesehenen 
Flügel  10  nicht  verkippt.  Die  Primärfixierung  erfolgt  anschliessend  nicht 
allein durch den Kraftschluss respektive Formschluss der Pfanne mit den 
eingeschnittenen  Flügeln  10,  sondern  vielmehr  werden  zusätzliche 
Schrauben  durch  die  Bohrungen  15  und  16  vorgesehen.  Mit  diesen 
Schrauben wird auch weitergehend verhindert, dass sich die Pfanne aus 
der Ausnehmung im Knochen herausdrehen kann.

62.
Beim Dokument D4 geht es zwar schon auch um ein Implantat, nicht aber 
um eine Gelenkpfanne. Eine Gelenkpfanne ist ein breites Bauteil, das in 
eine Ausnehmung mit einem grossen Durchmesser und einer vergleichs-
weise geringen Tiefe eingebracht wird. Da stellen sich andere Fragen, als 
wenn ein stiftförmiges Implantat, wie es in der D4 dargestellt ist, in ein tie-
fes  Loch  mit  im  Vergleich  zur  Tiefe  geringem  Durchmesser  eingebracht 
werden muss. 

63.
Weiter  spielt  die  Rotationsposition  bei  der  Implantierung  in  der  D3  eine 
Rolle,  während  dies  bei  der  stiftförmigen  Geometrie  und  dem  Anwen-
dungszweck der D4 nicht der Fall ist.

Entsprechend war der Fachmann ausgehend von der D3 gar nicht moti-
viert, das Dokument D4 hinzuzuziehen, weil es nicht die gleichen Frage-

Seite 35

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stellungen und nicht das gleiche Gebiet der Pfannen für Hüftgelenke be-
trifft.  Eine  Motivation,  das  Dokumente  D4  ausgehend von  der  D3  hinzu-
zuziehen, ist nicht erkennbar und wird von den Beklagten auch nicht vor-
getragen.

64.
Besonders ist beim Einbringen einer Gelenkpfanne nach der D3 ein Ver-
kippen problematisch. Durch die asymmetrische Anordnung der Flügel 10 
gewissermassen nur auf der oberen Hälfte in Figur 1 der D3, d.h. auf der 
der  Spalte  3  gegenüberliegenden  Viertelkugel,  besteht  grundsätzlich  die 
Gefahr,  dass  beim  Einschlagen  die  Pfanne  verkippt.  Dadurch,  dass  die 
Flügel 10 streng axial angeordnet sind, wird dieses Verkippen so weit wie 
möglich verhindert.

Die  direkte  Kombination  der  D3 mit  der  D4 (für welche,  wie  erwähnt, je-
doch  die  Motivation  fehlt)  würde  zu  einem  Gegenstand  führen,  bei  wel-
chem die Flügel 10, nur auf einer Viertelkugel angeordnet, eine Steigung 
gemäss  der  D4  aufweisen  würden.  Der  Fachmann  würde  dann  realisti-
scher  Weise  erwarten,  dass  durch  das  beim  Einschlagen  entstehende 
Drehmoment die Gefahr erhöht wird, dass sich die Pfanne (dreh)verkippt. 
Er  würde  entsprechend  davon  ausgehen,  dass  ein  solcher  Gegenstand 
eher nicht sicher gut funktioniert. Es fehlt hier also auch an der angemes-
senen  Erfolgserwartung.  Warum  eine  angemessene  Erfolgserwartung 
gegeben sein soll wird von den Beklagten auch nicht dargelegt.

65.
Soweit  hypothetisch  die  Flügel  10  der  D3  umlaufend  durch  die  Flügel 
gemäss der D4 ersetzt werden könnten, ist, abgesehen vom Hinweis auf 
rückschauende  Betrachtungsweise,  hervorzuheben,  dass  höchst  unklar 
um nicht zu sagen unwahrscheinlich ist, dass dann überhaupt die Spreiz-
funktion, die für das Implantat gemäss der D3 entscheidend ist, noch ge-
geben ist. 

66.
Selbst wenn der Fachmann die D3 und die D4 kombinieren würde, käme 
er nicht auf die Idee, die über die ganze Länge jeweils 90° überstreichen-
den Gewindeflügel der D4 als Ersatz für die streng axialen und nur in ei-
nem Halbraum angeordneten Stege der D3 in Betracht zu ziehen. Bei der 
D3  die  Rotationsposition  wichtig.  Aus  der  D3  heraus  ist  auch  nicht  er-
kennbar, was für Vorteile in einer leichten Rotation beim Einschlagen lie-
gen könnten. 

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Entsprechend ist es nicht naheliegend, die auf einem streng zylindrischen 
Körper angeordneten und jeweils 90° überstreichenden Gewindeflügel 13 
der  D4  einfach  als  Ersatz  für  die  axialen  Stege  10,  die  auf  einer  halben 
Kugelkalotte  angeordnet  sind,  in  Betracht  zu  ziehen. Abgesehen  davon, 
dass der Fachmann eben auch erwartet, dass das eher nicht funktionie-
ren würde wegen des Verkippens.

67.
Damit ist der beanspruchte Gegenstand im Lichte der geltend gemachten 
Kombination der Dokumente des Standes der Technik D3 und D4 erfinde-
risch.

68.
Die  Beklagten  machen  erstmals  im  Rahmen  der  Duplik,  geltend,  dass 
mangelnde  erfinderische  Tätigkeit  vorliegt  ausgehend  von  der  D5 wobei 
fehlende  erfinderische Tätigkeit  infolge  willkürlicher Auswahl  eines  Para-
meterbereichs  behauptet  wird,  sowie  ausgehend  von  der  FR  2  641  461 
(in  der  Folge  D6)  kombiniert  mit  der  D5 und  ebenfalls  mit  willkürlicher 
Auswahl eines Parameterbereichs.

69.
Die D5 beschreibt ein Implantat in Form einer Hüftpfanne, deren Aussen-
fläche im Wesentlichen die Form einer Halbkugel annimmt. Im eingesetz-
ten  Zustand  oberflächennahen  distalen  Umfangsbereich  sind  eine  Viel-
zahl von sogenannten Ansätzen 12 in mehreren Reihen vorgesehen, die-
se Ansätze sind in Figur 1 in einem Schnitt dargestellt und verfügen über 
jeweils  einen  Stiel  14  und  einen  verbreiteten  Kopf  16.  Am  besten  lässt 
sich das anhand von Figur 2 der D5 nachvollziehen:

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Eine solche Pfanne wird in eine entsprechende Ausnehmung im Knochen 
eingepresst  oder  eingeschlagen,  wobei  sich  dann  diese Ansätze  12  und 
22 in das umliegende Gewebe respektive den umliegenden Knochen ein-
graben.

Weiter gibt es gemäss Figur 2 mehrere auswärts gerichtete Schneidanker 
30, dazu heisst es in der Beschreibung wie folgt (vgl. Spalte 4:17-28):

«In  dem  Ansatzreihenbereich  der  Außenfläche  5  des  metallischen  Formteils  4, 

also im oberen Bereich der Außenschale der prothetischen Hüftpfanne sind meh-

rere  auswärts  gerichtete  Schneidanker  30  angeordnet,  die  als  Abschnitte  eines 

eingängigen oder mehrgängigen Schraubgewindes ausgebildet sind und an ihren 

freien Enden Schneidkanten aufweisen, welche sich beim Einsetzen des Implan-

tats  mechanisch  in  das  knöcherne  Implantatlager  eingraben  und  daher  die  me-

chanische  Primärstabilität  des  Implantats  unmittelbar  nach  der  Implantation  er-

höhen.»

Dabei fällt auf, dass eigentlich Figur 2 soweit die beiden seitlich von der 
Achse versetzten und rechts und links dargestellten Schneidanker 30 be-
troffen  sind,  gar  nicht  stimmen  kann.  In  der  richtigen  Perspektive  darge-
stellt  können  diese  Schneidanker  gar  nicht  so  aussehen,  wenn  sie  Ab-
schnitte  eines  eingängigen  oder  mehrgängigen  Schraubgewindes  sein 
sollen.  Das  erkennt  der  Fachmann.  Nur  der  auf  der  Achse  dargestellte 
Schneidanker scheint richtig dargestellt zu sein. 

Eine  weitergehende  Charakterisierung  der  Ausgestaltung  dieser 
Schneidanker durch eine Schnittdarstellung wird in der D5 nicht gegeben, 
in Figur 1 sind die Schneidanker nicht dargestellt.

Dieser zentrale in der Mitte in Figur 2 dargestellte Schneidanker schliesst 
in dieser Perspektive einen Winkel von ca. 30° mit der Achse 9 ein.

Zudem  wird  in  der  D5  beschrieben,  dass  diese  Schneidanker  zwar  als 
Abschnitte eines eingängigen oder mehrgängigen Schraubgewindes aus-
gebildet sind, offenbar verfügen sie aber an ihrem freien Ende, d.h. an der 
nach aussen gerichteten freien Kante und nicht, wenn man gewissermas-
sen  von  Gewindeabschnitten  und  quasi  im  wesentlichen  flügelförmigen, 
d.h. "rechteckigen" Schneidankern ausgeht (über die Höhe und Form der 
Schneidanker ist der D5 aber gar nichts zu entnehmen, Figur 2 zeigt nur 
einen Schnitt quer zur Hauptverlaufsrichtung), an der Vorderkante in Ein-
drehrichtung. Weiter heisst es, dass sich diese Schneidkanten beim Ein-

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setzen  des  Implantats  mechanisch  in  das knöcherne  Implantatlager  ein-
graben, und es ist nicht davon die Rede, dass sie sich einschneiden.

70.
Obwohl mithin diese Schneidanker der D5 als Abschnitte eines eingängi-
gen oder mehrgängigen Schraubgewindes beschrieben werden, scheinen 
sie hier offensichtlich nicht als solche zu wirken. Aufgrund der Anordnung 
im oberen Bereich der Aussenschale werden diese Schneidanker 30 erst 
kurz  vor  Erreichen  der  endgültigen  Position  in  der Ausnehmung  in  Kon-
takt  mit  der Wand  der Ausnehmung treten,  während  in  dieser  Phase  die 
Ansätze  bereits  in  den  aussen  liegenden  Randbereich  wenigstens  teil-
weise  eingegraben  sind.  Diese  Schneidanker  werden  entsprechend  we-
gen des bereits erfolgten Eingriffs der Ansätze in das Gewebe respektive 
den  Knochen  im  oberflächennahen  Bereich  auch  nicht  in  der  Lage  sein, 
sich  wie  ein  Gewinde  einzuschneiden  und  damit  die  Hüftpfanne  beim 
Einschlagen zu verdrehen. Im Gegenteil werden sie sich mit der Schneid-
kante am freien Ende wie ein Pflug eingraben, wie das auch beschrieben 
ist. 

Dieser  Effekt – das  weiss  der  Fachmann – wird  dadurch  verstärkt,  dass 
der oberflächennahe Bereich des Knochens, der sogenannte cortical bo-
ne,  eine  wesentlich  höhere  Dichte  und  damit  Festigkeit  aufweist,  als  der 
darunterliegende  trabecular  bone,  der  eher  porös,  schwammartig  und 
weicher ist. Die Ansätze graben sich also in den harten Bereich im corti-
cal bone ein, während die Schneidanker in den weichen trabecular bone 
eindringen.  D.h.  ein  Drehmoment  beim  Einschlagen  wegen  des  Eindrin-
gens  der  Schneidanker  in  diesen  weichen  Knochenabschnitt  ist  quasi
auszuschliessen.

71.
Die  Beklagten argumentieren nun  im  Zusammenhang  mit  der  erfinderi-
schen Tätigkeit wie folgt:

Die  Klägerin mache geltend,  die technische Wirkung  der  Erfindung  liege 
darin,  dass  die  Pfanne  sich  beim  Einschlagen  um  wenige  Grad  um  die 
Achse  verdrehe  und  die  Pfanne  gegen  Zugkräfte,  gegen  Torsionskräfte 
und gegen kombinierte Zug- und Torsionskräfte sichere, und die objektive 
Aufgabe  darin  liege,  eine  Pfanne  zu  schaffen,  welche  eine  zuverlässige 
bzw. zusätzlich  verbesserte Primärfixierung sicherstellt (vgl. auch [0014], 
[0016] sowie [0017] im Klagepatent).

Seite 39

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Messungen  mit  verschiedenen  Gelenkpfannen  mit  Einschlagstegen  mit 
unterschiedlicher  Steigung  würden  nicht  zeigen,  dass  im  beanspruchten 
Winkelbereich die Auszugskräfte besonders grosse Werte annähmen. Die 
Winkelstellung  der  Einschlagstege  zeige  entsprechend  keine  technische 
Wirkung.

Entsprechend müsse  ausgehend  von  der  D5  die Aufgabe  als Alternative 
formuliert werden, mithin ein alternatives Design einer Gelenkpfanne vor-
zuschlagen, bei dem die Primärstabilität insgesamt ausreichend ist.

72.
Damit  bestreiten die  Beklagten nicht,  dass  die  behaupteten  Effekte 
grundsätzlich  nicht  vorliegen  (Verdrehung,  Sicherung  gegen  Zugkräfte, 
Torsionskräfte und kombinierte Zug- und Torsionskräfte, sowie verbesser-
te  Primärfixierung),  sondern  behaupten (nur),  dass  die  spezifische  Aus-
wahl des Steigungswinkels im Bereich von 85-60° keine besonders aus-
gezeichnete gewissermassen erhöhte Wirkung zeigt.

73.
Geht man – gewissermassen als schlimmsten Fall für die Klägerin – hier-
von  aus,  d.h.  davon,  dass  die Aufgabe  als Alternative  formuliert  werden 
muss,  so  ist trotz  allem  auch  dann  zu  prüfen,  ob  ausgehend  vom  Stand 
der Technik der Fachmann motiviert gewesen wäre, als derartige Alterna-
tive  ausgehend  vom  nächstliegenden  Stand  der  Technik  eine  Verände-
rung  vorzunehmen,  die  dem  beanspruchten  Gegenstand  entspricht,  und 
ob der Fachmann eine vernünftige Aussicht auf Erfolg gehabt hätte, dass 
die Alternative eben diese Wirkungen ebenfalls bereitstellen kann.

74.
Der  Kernpunkt  der  D5,  vgl. Zusammenfassung  und  Anspruch  1,  ist  die 
Anordnung der stabförmigen Ansätze mit jeweils einem verbreiteten Kopf 
im distalen Bereich der Pfanne. Wie oben dargelegt geht der Fachmann 
davon aus, wenn er die D5 studiert, dass diese Pfanne beim Einschlagen 
nicht verdreht wird. 

Der Aspekt der Verdrehung ist entsprechend etwas, was der D5 nicht zu 
entnehmen ist, darf also auch nicht im Rahmen der Aufgabe berücksich-
tigt werden.

Um  eine  rückschauende  Betrachtungsweise  zu  vermeiden,  ist  entspre-
chend  die  Aufgabe  so  zu  formulieren:  eine  alternative  Pfanne  bereitzu-
stellen, welche gegen Zugkräfte, gegen Torsionskräfte und gegen kombi-

Seite 40

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nierte Zug- und Torsionskräfte gesichert ist, und eine zuverlässige Primär-
fixierung sicherstellt.

75.
Bei  der  Pfanne gemäss der  D5  wird  die  Sicherung gegen Torsionskräfte 
durch  die  stabförmigen Ansätze gewährleistet,  die  beim  Einschlagen ge-
wissermassen  axiale  Kanäle  in  die  Wandung  der  Ausnehmung  pflügen. 
Die  Schneidanker  können  eine  zusätzliche  Erhöhung  der  erforderlichen 
Zugkraft bewirken, da sie gewissermassen quasi quer zur Einschlagrich-
tung angeordnet sind.

Um  nun  ausgehend  von  der  D5  zur  beanspruchten  Erfindung  zu  gelan-
gen, muss der Steigungswinkel der Schneidanker von den offenbarten ca. 
30° auf die beanspruchten 60-85° erhöht werden, mithin mindestens ver-
doppelt werden.

76.
Dafür fehlt in der D5 die Motivation und die Aussicht auf Erfolg, dass die 
so  erhaltene  Gelenkpfanne  effektiv  eine  valable  Alternative  für  jene  ist, 
die ausdrücklich in der D5 beschrieben und dargestellt ist. Werden näm-
lich  die  Schneidanker  in  ihrem  Steigungswinkel erhöht,  so  reduziert  sich 
ihr  Wirkungsquerschnitt  in  axialer  Richtung  auf  ca.  die  Hälfte  und  damit 
graben sie sich, geht man davon aus, dass die Länge des Schneidankers 
gleich  bleibt,  über  eine  wesentlich  geringere  Breite  ein  (vgl. Beschrei-
bungsspalte  4:26).  In  diesem  Falle  hätte  der  Fachmann  erwartet,  dass
sich dann auch die Sicherungswirkung gegen Zugkräfte und kombinierte 
Zug- und Torsionskräfte reduziert. 

Der  Fachmann  käme  entsprechend  nicht  ohne  spezifischen  Hinweis  auf 
die Idee, den Steigungswinkel der Schneidanker nicht nur etwas von den 
dargestellten  ca.  30°  abweichen  zu  lassen,  sondern  mindestens  auf  60° 
zu verdoppeln, weil er nicht erwarten würde, dass er so eine im wesentli-
chen gleichwirkende Alternative erhalten würde. 

Die Aufgabe, eine alternative Gelenkpfanne zu finden, die über eine aus-
reichende  Primärstabilität  verfügt,  würde  der  Fachmann  ausgehend  von 
der D5 entsprechend nicht so lösen, dass er bei den Schneidankern der 
D5 den Steigungswinkel mindestens verdoppeln würde.

Seite 41

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77.
Es ist grundsätzlich richtig, dass der Fachmann, wenn man nun nur den 
Winkel  der  Schneidanker  in  der  D5  betrachtet,  grundsätzlich  nur  zwei 
Veränderungsmöglichkeiten  hat,  nämlich  diesen  Winkel  zu  vergrössern 
oder zu verkleinern. 

Mit  dieser  Sichtweise  ist  aber  die  Problemstellung  bereits  in  rückschau-
ender Weise auf die Lösung fokussiert. Die Aufgabe ist wie oben erwähnt 
die Bereitstellung einer alternativen Gelenkpfanne mit gleicher oder ähnli-
cher Primärstabilisierung. Da wäre aber erst einmal zu beantworten, wa-
rum  der  Fachmann  bei  dieser  Aufgabenstellung  überhaupt  auf  die  Idee 
käme, daran zu denken, am Schneidanker der D5 Veränderungen vorzu-
nehmen,  und  nicht  an  anderen  Elementen.  Weiter  kann  an  diesen 
Schneidankern unterschiedliches verändert werden, nicht nur der Winkel, 
sondern  auch  beispielsweise  deren  Länge,  deren  Höhe,  die  Gestaltung 
der Kanten, deren Profilierung, etc. 

Es ist nicht zu erkennen, warum der Fachmann nun gerade an dem Pa-
rameter des Anstellwinkels bei der Konstruktion in der D5 schrauben soll-
te,  und  aus  den  oben  dargelegten  Gründen  würde,  nimmt  man  an,  dass 
der Fachmann über den Anstellwinkel überhaupt nachdenken würde (wo-
für ein Hinweis in der D5 aber fehlt), dann wenn auch der Fachmann nicht 
in  Betracht  ziehen,  den Anstellwinkel  zu  erhöhen,  sondern  vielmehr,  ihn 
zu erniedrigen, um die Auszugskräfte zu erhöhen oder mindestens gleich 
zu behalten.

78.
Weiter  machen die  Beklagten in  ihrer  Eingabe  zum  Teilverzicht  geltend, 
es  liege  mangelnde  erfinderische  Tätigkeit  ausgehend  von  der  D5  vor. 
Damit greifen sie ein Argument auf, das bereits in einer früheren Eingabe 
vorgetragen  wurde,  damals  noch  im  Zusammenhang  mit  dem  breiteren 
Anspruchsgegenstand vor dem Teilverzicht. Gegenüber der früheren Ein-
gabe werden aber keine neuen Argumente geltend gemacht. Die techni-
sche  Aufgabe  wird  wiederum  als  Alternative  formuliert,  und  es  wird  be-
hauptet,  die  Einstellung  des Winkels  des  Steges  sei  eine Alternative  mit 
vorhersehbarem Effekt.

Soweit  die  Beklagten in  der  neueren  Eingabe  behaupten,  da  vom  Fach-
mann  nur  eine  Variation  des  Winkels  nach  oben  und  nach  unten  in  Be-
tracht  gezogen  werden  könne,  führe  eine  Variation  des  Winkels  nach 
oben unweigerlich in den Anspruchsbereich, weil in der D5 ein Winkel von 
knapp unter 60° offenbart werde, so ist dazu Folgendes zu sagen: 

Seite 42

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Aus  den  oben  angegebenen  Gründen  offenbart  die  D5  eben  gar  keinen 
Winkel  von  knapp  unter  60°  für  einen  Steg,  sondern  – wenn  überhaupt 
ein  Winkel  offenbart  wird  – einen  solchen  von  ca.  30°.  Sollte  der  Fach-
mann  eine  Variation  dieses  Winkels  nach  oben  in  Betracht  ziehen,  so 
würde  die  von  der  Beklagten  behauptete  leichte  Variation  nicht  automa-
tisch  in  den  Anspruchsbereich  führen,  im  Gegenteil,  der  Winkel  müsste 
quasi verdoppelt werden, wofür es aber aus den bereits im ersten Fach-
richtervotum dargelegten Gründen weder eine Motivation noch eine Aus-
sicht auf Erfolg gibt.

79.
Mangelnde  erfinderische Tätigkeit  ist  damit  ausgehend  von  der  D5  nicht 
erkennbar.

80.
Geht man von der D6 aus, so gilt Folgendes: Die D6 beschreibt eine Ge-
lenkpfanne,  die angrenzend  an  den  Äquator-Bereich  umlaufend  verteilt 
über eine Serie von keilförmig sich nach oben hin verjüngende Flügel ver-
fügt.  Dies  um  eine  präzise  und  stabil  verankerte  Pfanne  bereitzustellen, 
vgl. Figur 1:

Es  scheint  unbestritten,  dass  der  einzige Unterschied  zwischen  dem  in 
der  D6  beschriebenen  Gegenstand  und  dem  Anspruchsgegenstand  der 
Steigungswinkel  ist,  in  der  D6  beträgt  er  90°,  während  er  anspruchsge-
mäss im Bereich von 85-60° sein muss.

Als Aufgabe ist gleich wie ausgehend von der D5 zu formulieren, dass ei-
ne alternative Pfanne bereitgestellt werden soll, welche gegen Zugkräfte, 
gegen Torsionskräfte und gegen kombinierte Zug- und Torsionskräfte ge-
sichert ist, und eine zuverlässige Primärfixierung sicherstellt.

Seite 43

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81.
Die  Beklagten behaupten,  ausgehend  von  der  D6  würde  der  Fachmann 
die D5 hinzuziehen, weil die D5 im gleichen technischen Gebiet liegt und 
sich ebenfalls mit der gestellten Aufgabe befasst. 

Sie meinen dann, dass der D5 das Anbringen von schräg gestellten Ste-
gen  zu  entnehmen  sei, und  die  im  Patent gewählten konkreten  Grenzen 
von  85-60°  stellten  dabei  eine  bloss  willkürliche Auswahl  des  bekannten 
Winkelbereichs zwischen 90° (D6) und rund 45° (D5) dar.

82.
Die  Klägerin  hat recht, wenn  sie  zu  dieser Argumentation  bemerkt,  dass 
die  einfache  Kombination  der  D6  mit  der  D5  nicht  dazu  führt,  dass  die 
keilförmigen Flügel gemäss der D6 in einem anderen Winkel angeordnet 
werden, sondern vielmehr, dass die Schneidanker 30 gemäss der D5 zu-
sätzlich auf  der  Pfanne  gemäss  der  D6  vorgesehen  werden,  grafisch 
schematisch wie folgt:

Dies vor allem auch deswegen, weil bei der D5 in jenem Bereich, wo die 
Flügel 10 der D6 angeordnet sind, die oben bereits diskutierten und das 
Kernelement  der  Lehre  der  D5  bindenden Ansätze  angeordnet  sind  und 
diese  distalen  Strukturelemente  entsprechend  korrespondieren,  und  die 
Schneidanker 30 etwas Zusätzliches dazu sind.

Das  ist  aber  nicht  die  beanspruchte  Erfindung,  denn  die  Schneidanker 
sind  dann  immer  noch  unter  einem Winkel  von  ca.  30°  und  nicht  im An-
spruchsbereich. 

83.
Die Überlegungen, warum der Fachmann dann bei einer solchen Anord-
nung  von  zusätzlichen  Schneidankern  im  Polbereich  nicht  auf  die  Idee 
käme, den Anstellwinkel von den in der D5 offenbarten 30° auf die bean-
spruchten  60-85°  anzuheben,  entsprechen  jenen,  die  oben  im  Zusam-

Seite 44

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menhang  mit  der  D5  als  nächstliegender  Stand  der  Technik  gemacht 
wurden.  Entsprechend  ist  bei  diesem  Gedankengang  die  beanspruchte 
Erfindung erfinderisch.

84.
Geht  man  trotz  allem  einen  Schritt  weiter,  wofür  aber  eigentlich  bei  der 
Kombination der D6 mit der D5 keine naheliegende Veranlassung besteht 
und was mithin bereits erfinderische Überlegungen bedingen würde, und 
zieht in Betracht, dass es möglich wäre, auch die Flügel 10 der D6 unter 
einem  Winkel  anzustellen,  so  ist  die  direkte  Kombination  dann  immer 
noch  nicht  die  beanspruchte  Erfindung,  sondern  vielmehr  eine  Gelenk-
pfanne gemäss der D6, bei welcher die Flügel 10 unter einem Winkel von 
ca. 30° angeordnet werden. 

Eine Motivation, dann diese Flügel nicht unter 30°, sondern unter wenigs-
tens 60° anzuordnen, ist nicht erkennbar.

Ob  eine  solche  Konstruktion,  bei  welcher  dann  auch  noch  die  Steigung 
doppelt  so  gross  ist,  d.h.  ca.  60°  wie  im  Anspruchsbereich,  überhaupt 
funktionieren könnte, ist für den Fachmann zudem unklar. Es ist eher da-
von  auszugehen,  dass  dann  gerade  die  in  der  D6  auf  Seite  1:14-16  be-
schriebenen Nachteile des Standes der Technik wiedergegeben sind. 

Entsprechend gilt auch hier, dass der Fachmann zwar eine solche Modifi-
kation  vornehmen  könnte,  es  aber  nicht  würde,  weil  er  nicht  dazu  moti-
viert war und weil er keine angemessene Erfolgserwartung hätte.

85.
Entsprechend ist auch ausgehend von der D6 der beanspruchte Gegen-
stand erfinderisch.

86.
Der  von  der  Beklagten  in  das  Verfahren  eingeführte  Stand  der  Technik 
kann  zusammenfassend  im  Lichte  der  vorgetragenen  Argumente  die 
Rechtsbeständigkeit des Klagepatents entsprechend nicht infrage stellen.

Eingriff in den Schutzbereich und Verletzung:

87.
Unter den Parteien ist nur die Verwirklichung von Merkmal M2b respekti-
ve  M4b  strittig,  d.h.  die  Frage,  ob  die  Einschlagstege  eine  Steigung  von 
85-60° bezogen auf die Grundfläche aufweisen.

Seite 45

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Kernpunkt der Diskussion zu diesem strittigen Merkmal ist die Frage, wie 
dieser Winkel überhaupt zu bestimmen ist, um gemäss Anspruch verwirk-
licht zu sein.

88.
Die  Klägerin  hat  den Winkel  mit  der  von  der  Beklagten  als  optische  Me-
thode  bezeichneten  Methode  ausgemessen  respektive  ausmessen  las-
sen,  und  dabei Winkel  im  Bereich  von  84.31-85.04°  erhalten für  die  ver-
schiedenen Einschlagstege an mehreren Objekten.

89.
Die  Beklagten auf  der  anderen  Seite  legen dar,  welche  verschiedenen 
Möglichkeiten es zur Bestimmung der Steigung eines Einschlagstegs auf 
der gekrümmten Oberfläche geben soll. 

Sie beschreiben die oben genannte optische Methode als ein Verfahren, 
bei welchem es sich um eine selektive Projektionsmethode handelt, wenn 
die  Pfanne  um  die  Pfannenachse  gedreht  wird,  bis  der  Flügel  senkrecht 
zur  Zeichenebene  steht.  Sie  schliessen dieses  Verfahren dann  aus,  weil 
es nicht an der Offenbarung des Klagepatents orientiert sein soll, und weil 
das Verfahren nicht dazu geeignet sein soll, einen Einschlagsteg in Form 
einer gekrümmten Fläche hinsichtlich Steigung zu definieren. Die Beklag-
ten halten in diesem Zusammenhang aber auch fest, dass unter Verwen-
dung  der  Fräserkoordinaten  und  dieser  optischen  Winkelbestimmungs-
methode  der  Winkel  der  Einschlagstege  bei  der  angegriffenen  Ausfüh-
rungsform 84.75° beträgt.

Weiter erläutern die Beklagten dann noch die 3-Punkt-Methode, bei wel-
cher  der  Flügel  durch  drei  Punkte  am  Flügel  definiert  wird  und  verwirft 
aber auch dieses Verfahren, weil es für Stege mit zunehmender Steigung, 
wie sie im Klagepatent beschrieben werden, prinzipiell ungeeignet sei.

Zu  guter  Letzt  erwähnen  die  Beklagten  die  Mittelungsmethode,  bei  wel-
cher  aber  unklar  sei,  wie  die  Mittelung  zu  erfolgen  habe,  und  welche 
ebenfalls nicht auf gekrümmte Stege anwendbar sei, weil sich durch die-
se keine Symmetrieebene legen lasse.

90.
Am Ende verwenden die Beklagten für ihre Definition der Steigung keine 
dieser drei Methoden, sondern vielmehr eine vierte Methode, die hier als 
Grosskreismethode  bezeichnet  werden  soll,  und  bei  welcher  jeweils  ge-
wissermassen  ein  Grosskreis  definiert  werden  soll,  und  zwar  durch  den 

Seite 46

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Kugelmittelpunkt, den Steganfang und das Stegende, und dann als Stei-
gung  der  Winkel  zwischen  diesem  Grosskreis  und  der  Grundfläche  ge-
nommen werden soll. Warum ein Grosskreis Verwendung finden soll, ob-
wohl ein solcher im Klagepatent im Zusammenhang mit der Steigung kei-
ne Erwähnung findet, erläutern die Beklagten nicht.

Unter Verwendung der Fräserkoordinaten berechnen die Beklagten unter 
Verwendung  dieser  vierten  Methode  wegen  der  Krümmung  ihrer  Stege 
einen Verlauf der lokalen Steigungen, die dann im Bereich von 84.3-87.1° 
vom Steganfang zum Stegende zunehmen.

91.
Der  im  Laufe  des  Prüfungsverfahrens in  den  Hauptanspruch  aufgenom-
mene  Steigungswinkel  der  Einschlagstege  wird  im  Klagepatent,  neben 
den Ansprüchen  1,  2  und  17,  nur  im  Zusammenhang  mit  den  Figuren  3 
und 4 und in der Beschreibung in [0025]-[0026] erläutert.

Figur  3  ist  eine  Teilansicht  einer  Gelenkpfanne  mit  einem  gekrümmten 
Einschlagsteg  vom  Pol  aus  gesehen,  und  Figur  4  ist  eine  Seitenansicht 
auf eine Gelenkpfanne, wobei der gekrümmte Einschlagsteg von Figur 3 
mit einer  gestrichelten  Linie  wiedergegeben  ist,  und  ein  linearer  Ein-
schlagsteg mit ausgezogenen Linien.

Eine Seitenansicht, wie sie in Figur 4 dargestellt ist, ist eine selektive Pro-
jektion entlang der Grundfläche Gp, und in der Seitenansicht gemäss Fi-
gur 4 steht der Flügel senkrecht zur Zeichenebene.

92.
Es  gibt  effektiv  unterschiedliche  Möglichkeiten,  eine  Steigung  auf  einer 
solchen gekrümmten Oberfläche für einen derartigen Steg zu definieren. 
Je  nach  Definition  kann  der  erhaltene  Steigungswinkel  unterschiedliche 
Werte annehmen.

Die  Steigung  wird  in  den  Ansprüchen  bezogen  auf  die  Grundfläche  Gp 
definiert. Genau diese Steigung und genau bezogen auf die Grundfläche 
wird im Zusammenhang mit den Figuren 3 und 4 insbesondere im Absatz 
[0025]  beschrieben, und  dort  wird  angegeben  respektive  grafisch  darge-
stellt, was darunter zu verstehen ist und wie diese Steigung definiert ist.

Nicht zutreffend ist entsprechend, wenn die Beklagten behaupten, es ge-
be  im  Klagepatent  keine  Definition  der  anspruchsgemässen  Steigung. 
Diese  ist  genau  an  den  genannten  Textstellen  gegeben  und  der  im An-
spruch  genannten  Steigung  ist  im  Lichte  der  Beschreibung  (vgl. Art.  69 

Seite 47

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EPÜ) diese Auslegung zu geben. Die Tatsache, dass diese Definition im 
Patent gegebenenfalls für gewisse Ausgestaltungen von Einschlagstegen 
problematisch sein kann, ändert nichts daran, dass dies die Definition ist, 
die das Patent selber gibt, und die entsprechend der Auslegung des An-
spruchs zugrunde zu legen ist.

93.
Für  die  Frage,  ob  ein  Einschlagsteg  eine  Steigung  im  anspruchsgemäs-
sen Bereich aufweist, ist entsprechend das in Figur 4 beschriebene Ver-
fahren zu verwenden, das der von der Beklagten als optische Methode
bezeichneten Vorgehensweise entspricht.

94.
Die  Klägerin kommt  unter  Verwendung  dieser  Vorgehensweise  der  Mes-
sung  auf Werte  im  Bereich  von  84.31-85.04°.  Dabei  gibt  es  für  jede  der 
Pfannen  mindestens  zwei  Einschlagstege,  die  Winkel  unterhalb  von  85° 
aufweisen, und die Mittelwerte über jeweils alle Einschlagstege sind auch 
offensichtlich unterhalb von 85°.

Die  Beklagten bestreiten nicht,  dass  unter  Verwendung  der  bei  diesen 
Messungen  der  Klägerin  angewendeten  optischen  Methode  diese Werte 
resultieren. Sie stellen sich nur (aber immerhin) auf den Standpunkt, dass 
die optische Methode eine falsche Vorgehensweise sei. Das ist aber nicht 
zutreffend,  denn  die  Messungen  der  Klägerin  wurden  unter  Verwendung 
der korrekten Methode durchgeführt.

Entsprechend  kann  gestützt  auf  die  von  der  Klägerin  eingereichten  Be-
weismittel darauf erkannt werden, dass die Steigung der Einschlagstege, 
bestimmt gemäss Klagepatent, nämlich nach der sogenannten optischen 
Methode,  im  Bereich  von  84.31-85.04°  liegt,  und  bei  jeder  ausgemesse-
nen Hüftpfanne gibt es wenigstens zwei Einschlagstege, deren Steigung 
höchstens 85° beträgt.

Das  deckt  sich  auch  mit  der Aussage  der  Beklagten  selber,  die  bestäti-
gen, dass gestützt auf die Fräserkoordinaten und unter Verwendung die-
ser optischen Methode ein Winkel von 84.75° berechnet wird.

95.
Im Zusammenhang mit der optischen Methode aber auch sonst beziehen 
sich  die  Beklagten  häufig  auf  das Argument,  ihre  Stege  seien gekrümmt 
und  entsprechend  die  Steigung  so  nicht  bestimmbar.  Wenn  eine  solche 
Krümmung überhaupt vorhanden sein sollte, so ist sie, wie sich dies aus 

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den Darstellungen der Beklagten selber ergibt, dermassen winzig und ge-
ring,  dass  sie  sich  an Aufnahmen  und  an  den  Mustern  ohne  ausdrückli-
che  Hinweise  nicht  schlüssig feststellen  lässt,  und  mithin  diese  Krüm-
mung  weder  im  Zusammenhang  mit  der  Bestimmung  der  Steigung  rele-
vant  sein  kann,  noch  hinsichtlich  Funktion  einen  Unterschied  machen 
kann, noch aus dem Schutzbereich herausführen kann.

96.
In  Reaktion  auf  die  Anspruchsfassung  nach  dem  Teilverzicht  haben die 
Beklagten mit Eingabe vom 16. November 2018 auch zur Frage des Ein-
griffs  in  den  Schutzbereich  Stellung  bezogen.  Dabei  wird  der  Eingriff  in 
den  Schutzbereich  nur  mit  dem Argument  bestritten,  dass  die  Stege  bei 
der  angegriffenen Ausführungsform  keine  «gleichbleibende  Steigung  mit 
linearem Verlauf» aufwiesen.

Wie  bereits  oben festgehalten,  war  die  Frage  der  Krümmung  schon  vor 
dem Teilverzicht ein Thema, damals hatten die Beklagten sich einerseits 
auf die folgende Darstellung bezogen

und  Folgendes  ausgeführt:  «Da  es  sich  bei  der  Stegfläche  um  eine  ge-
krümmte Fläche handelt, kann man zwar die Pfanne um die Pfannenach-
se  drehen,  bis  das  untere  Stegende  senkrecht  zur  Zeichenebene  steht 
(was die Klägerin getan hat); dann sieht man aber auf das obere Stegen-
de etwas seitlich, und zwar von links. Das hat zur Folge, dass man zwar 

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die linke Fusspunktlinie genau sieht, die rechte Fusspunktlinie ist aber im 
oberen Bereich vom Rücken des Stegs verdeckt. Dies lässt sich recht gut 
bei  der  Abbildung  aus  act.  1_21 (Messung  durch  die  Fachhochschule 
Windisch) erkennen,  weit  dort  der  Stegrücken  am  (oberen)  Stegende 
glänzt,  wogegen  die  Fusspunktlinie  dunkel  erscheint.  Der  Bereich  zwi-
schen  den  beiden  grünen  Pfeilspitzen  ist  die  linke  Seitenwand  des  Ste-
ges.  Um  diesen  Abstand  erscheint  die  rechte  Fusspunktlinie  zu  weit 
rechts.» 

Dieser  Argumentation  kann  nicht  gefolgt  werden:  Der  Steg  erscheint  in 
dieser  Darstellung  offensichtlich  als  ebene  ungekrümmte  Platte.  Unter-
schiedliche Schattenbildungen können nicht eindeutig einer – wenn über-
haupt – äusserst geringen Krümmung zugeschrieben werden. Sie können 
aufgrund  der  Belichtung  oder  der  rauen  Oberflächenstruktur  zustande 
kommen.

Orientiert an den Mustern hatten die Beklagten sich andererseits auf die 
folgende Darstellung bezogen (Darstellung links):

Die oben links als vertikale, weisse, an der linken Kante des Steges an-
gelegte  Linie  ist eine  theoretisch  berechnete  Fusspunktlinie,  die  mit  ei-
nem  Scan  der  Fachhochschule  Windisch überlagert  ist.  Die  gekrümmte, 

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darübergelegte  weisse  Linie  führt  aber  zu  einer  optischen  Täuschung. 
Das  erkennt  man,  wenn  man  den  gleichen Ausschnitt  aus  dem  Original 
der Fachhochschule Windisch, wie oben auf der rechten Seite dargestellt, 
ohne  diese  weisse  Linie  danebenlegt. Eine  Krümmung  des  Steges  ist 
nicht erkennbar.

Bereits  im  Fachrichtervotum  wurde  dazu  ausgeführt, dass,  wenn  über-
haupt  vorhanden,  an  den Aufnahmen  und  Mustern  eine  Krümmung  der-
massen minim ist, dass sie nicht schlüssig festgestellt werden kann.

Daran  ändert  auch  die  von  den Beklagten  nach  dem  Fachrichtervotum 
eingereichte Darstellung nichts. Die behaupteten Tangenten können beim 
besten Willen  nicht  ausgemacht  werden,  und  entziehen  sich  damit  einer 
Überprüfung,  und  durch die  ebenfalls  dargestellten  Meridiane  resultieren 
optische Täuschungen, die eine Überprüfung verunmöglichen:

Zudem sind diese Darstellungen aus den Fräserdaten berechnet und stel-
len Bilder theoretischer Berechnungen dar. Für die Frage der Verletzung 
sind  diese  aber  nicht  relevant,  u.a.  da  nach  dem  Fräsen  die  Oberfläche 
augenscheinlich nachbearbeitet wird. Entscheidend ist einzig die konkrete 
angegriffene Ausführungsform des verkauften Produkts.

Soweit überhaupt eine Krümmung vorliegen sollte, ist diese somit auf den 
Darstellungen genau  wie  am Anschauungsobjekt  nicht  schlüssig  erkenn-
bar,  und  damit  – wenn  überhaupt  – so  gering,  dass  sie  nicht  aus  dem 
Rechtsbegehren oder dem Schutzbereich herausführen kann.

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O2016_012

97.
Damit liegen die angegriffenen Ausführungsformen innerhalb des Winkel-
bereichs  gemäss  Merkmal  M2b  respektive  M4b  und  stellen  eine  Nach-
machung  dar.  Damit  ist  dem als  Eventualbegehren  gestellten  Rechtsbe-
gehren Ziff. 2 stattzugeben.

98.
Die Beklagten haben im Vorfeld des Prozesses behauptet, ihre Hüftpfan-
nen hätten einen Steigungswinkel der Anschlagstege von 86.5° oder von 
85.5°. 

Im  Prozess  wurde  zunächst  in  der  Klageantwort  von  den  Beklagten  be-
hauptet,  angefragte  Experten  hätten sich  gar  nicht  in  der  Lage  gefühlt, 
derartige Winkel zu bestimmen, und die Ungenauigkeiten der Messungen 
der  Klägerin  seien  zu  gross,  als  dass  darauf  abgestützt  werden  könne. 
Die Messungen der Klägerin wurden bestritten und ohne Substantiierung 
wurde zudem in der Antwort behauptet, die Winkel seien grösser als 85°. 

In der Duplik wurden dann von den Beklagten doch noch Werte bestimmt: 
aus  Fräserkoordinaten  wurden  nach  einer  ersten  Methode  (Grosskreis-
methode)  Winkel  bestimmt,  die  teilweise  unter  und  teilweise  über  dem 
Grenzwert von 85° lagen; nach der sogenannt optischen Methode wurde 
auch aus den Fräserkoordinaten ein Wert von 84,75° bestimmt; eine so-
genannte  Drei-Punkte  Methode  wurde  verworfen,  weil  sie  zu  unklar  sei 
und im Patent nicht definiert sei, wie die dafür erforderliche Bezugsebene 
zu  legen  sei; auch  eine  sogenannte  Mittelungsmethode  wurde  als  nicht 
genügend zuverlässig verworfen.

Aus den oben dargelegten Gründen sind aber die Winkel bei Verwendung 
der  zutreffenden  optischen  Methode  bei  allen  Pfannen  der  Beklagten  in-
nerhalb  des  beanspruchten  Winkelbereichs,  und  das  wird  von  den Be-
klagten  bei  Verwendung  der  optischen  Methode im  Prozess  auch  nicht 
bestritten (bestritten wird, dass die optische die richtige Methode ist, und 
die Beklagten präsentieren andere Methoden, von welchen eine zu höhe-
ren Werten führen soll, siehe oben). 

Damit  fehlt  es  am  Rechtsschutzinteresse  für  die  Beurteilung  eines  über 
den Wortlaut hinausgehenden Schutzbereichs und damit für eine Beurtei-
lung des Rechtsbegehrens Ziff. 1 betreffend äquivalente Verletzung.

Auf das Rechtsbegehren Ziff. 1 ist damit nicht einzutreten.

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Auskunfts-/Rechnungslegungsbegehren (Rechtsbegehren  Ziff.  3,  5, 
8, 10)

99.
Die  Klägerin  macht  geltend,  beim  Anspruch  auf  Auskunftserteilung  und 
Rechnungslegung  handle  es  sich  um  einen  materiell-rechtlichen  An-
spruch  im  Sinne  von Art.  66  lit.  b  PatG,  der  unabhängig  von  einer  Wie-
dergutmachungsklage geltend gemacht werden könne. Sie erhebe vorlie-
gend  eine  Teilklage  und  behalte  sich  die  Geltendmachung  von  Wieder-
gutmachungsansprüchen in Form einer separaten Leistungsklage vor.

Die  Beklagten  machen  geltend,  das  Auskunftsbegehren  sei  überschies-
send. Für die Bezifferung der finanziellen Ansprüche benötige die Kläge-
rin  die  Namen  und Adressen  der  Drittabnehmer  bzw. Abnehmer  der  Be-
klagten nicht. Zudem würden den von der Klägerin verlangten Auskünften 
Geheimhaltungsinteressen der Beklagten gegenüberstehen.

Die  Beklagten  bestreiten  ferner  einen  Gewinnherausgabeanspruch  be-
züglich  der  Inserts  und  damit  auch  einen  entsprechenden  Auskunftsan-
spruch.

100.
Gemäss  Rechtsprechung  des  Bundespatentgerichts  bildet  Art. 66  lit. b 
PatG  die  materiell-rechtliche  Grundlage  für  den  Auskunfts- und  Rech-
nungslegungsanspruch, wenn es um Informationen geht, die der Beziffe-
rung der finanziellen Forderungen des Patentinhabers dienen.10

Da  die  Verletzung  eines  rechtsbeständigen  Patentanspruchs  nach  den 
vorstehenden Erwägungen erwiesen ist, steht der Klägerin grundsätzlich 
ein Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch zu. Was den Umfang des 
anbegehrten  Rechnungslegungsanspruchs  der  Klägerin  betrifft,  so reicht 
dieser grundsätzlich so weit, als er zur Durchsetzung einer möglichen fi-
nanziellen Forderung notwendig ist. Dazu gehören Informationen, um den 
mit den patentverletzenden Produkten erzielten Gewinn zu beziffern; vor-
liegend sind dahingehende Auskünfte zu den in die Schweiz importierten 
und  verkauften  Verletzungsprodukten  sowie  den  damit  erzielten  Netto-
Verkaufserlösen  und  Brutto-Gewinnen  (Verkaufserlös  abzüglich  Ein-
standspreis)  eingeklagt.11 Für  die  Namen  und Adressen  von  Drittabneh-
mern  hingegen  trägt  die  Klägerin  keinerlei  Begründung  vor,  sodass  ein 

10 BPatGer O2013_008, Urteil vom 25. August 2015, E. 5.4.
11 Allfällige  abzugsfähige  Kosten  zu  behaupten  und  zu  beweisen  ist  Sache  der 
Beklagten; BGE 134 III 306 E. 4.1.2.

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rechtlich  schützenswertes  Interesse  bzw.  eine  Notwendigkeit  zur  Durch-
setzung  möglicher  finanzieller  Ansprüche  vorliegend  im  Übrigen  weder 
dargetan noch ersichtlich ist.

101.
Die ursprüngliche Klage beinhaltete im Rahmen von Rechtsbegehren Ziff. 
5 nur die Auskunft über klagepatentgemässe Gelenkpfannen. 

Im  Rahmen  der  vervollständigten  Replik  ergänzte  die  Klägerin  ihre 
Rechtsbegehren  gerichtet  auf  die  Auskunft  durch  die  zusätzlichen 
Rechtsbegehren  Ziff.  8-11,  die  sich,  aufgeschlüsselt  auf  die  beiden  Be-
klagten  1  und  2,  auf  die  mit  den  klagepatentgemässen  Gelenkpfannen 
mitverkauften (Ziff. 8) respektive mitgelieferten (Ziff. 10) Inserts beziehen.

Herauszugeben  ist  der  Gewinn,  der  kausal  auf  die  Schutzrechtsverlet-
zung zurückzuführen ist.12 Soweit reicht auch der Auskunftsanspruch.

Die Klägerin behauptet diesbezüglich, dass die Gelenkpfannen praktisch 
zwingend  mit  den  von  der  Beklagten  angebotenen  Inserts  ausgestattet 
werden müssen. Zudem macht sie geltend, dass es drei verschiedene Ar-
ten  von  Inserts  gibt  mit  wesentlich  verschiedenen  Preisen  (Spanne  von 
mehr als Faktor 4). Aus der Anzahl verkaufter Pfannen lässt sich entspre-
chend auch nicht auf den mit den Inserts erzielten Umsatz schliessen.

Die Beklagten behaupten zwar, dass die Inlays von einem Dritten herge-
stellt  würden  und  eine  andere  Marke  trügen,  sowie  in  einer  separaten 
Verpackung verkauft werden, bestreiten dabei aber nicht, dass die Inlays 
für die angegriffenen Gelenkpfannen speziell ausgebildet sind und damit 
quasi zwingend mit den spezifisch ausgebildeten Gelenkpfannen der Be-
klagten  eingesetzt  werden  müssen.  Ein  Schadenersatz  sei  nur  dann ge-
schuldet, wenn der Verkauf der Inlays allein dem Umstand zu verdanken 
sei, dass der patentgemässe Gegenstand in der patentgemässen Ausge-
staltung  angeboten  werde.  Es  würden  aber  drei  verschiedene Arten  von 
derartigen  Inlays  angeboten,  und  für  den  Kaufentscheid  sei  die  Qualität 
des Inlays mindestens so entscheidend wie die Qualität der Pfannen.

Die  beiden  unabhängigen Ansprüche  1  und  2  richten  sich  auf  eine  Ge-
lenkprothese  respektive  eine  Pfanne  "mit einem  Grundkörper".  Die  An-
sprüche  schliessen  mithin  einen  für  die  Benutzung  ohnehin  zwingenden 
Insert nicht aus, sondern umfassen einen solchen ggf. mit. 

12 Vgl. z.B. SHK Patentgesetz, Schweizer/Zech – Schweizer, Art. 73 PatG, N 20 
ff., 42 ff.

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Es ist zudem notorisch, dass derartige aufeinander angepasste biomedi-
zinische  Produkte  regulatorisch  als  Einheit  betrachtet  werden  und  vom 
Spital o.ä. auch aus haftungsrechtlichen Gründen wohl kaum je nicht ge-
meinsam eingesetzt werden. 

Es  gibt  damit  eine  eindeutige  Kausalität  zwischen  dem  Verkauf  des  kla-
gepatentgemässen Grundkörpers  (Gelenkpfanne  gem.  Rechtsbegehren 
Ziff.  5)  und  dem  Insert,  und  weil  wie  gesagt  unterschiedliche  Inserts  mit 
unterschiedlichen  Verkaufspreisen  von  den  Beklagten  geliefert  werden, 
mithin aus der Zahl der verkauften Grundkörper nicht auf den damit ver-
bundenen  Umsatz  mit  den  Inserts  geschlossen  werden  kann,  besteht 
auch ein Rechtsschutzinteresse an den Informationen über die Inserts.

In welchem Umfang anschliessend der durch den Verkauf der Inserts er-
zielte Gewinn als Schadenersatz der Klägerin geschuldet ist, ist eine Fra-
ge, die im Rahmen des Schadensersatzprozesses zu klären ist und nicht 
im vorliegenden Prozess.

Entsprechend ist auch den Auskunftsbegehren betreffend Inserts stattzu-
geben.

102.
An  den mit  den  patentverletzenden  Produkten  erzielten  Netto-
Verkaufserlösen  und  Brutto-Gewinnen können die  Beklagten kein  schüt-
zenswertes Geheimhaltungsinteresse  geltend  machen.  Hingegen  wird 
bezüglich der Erforderlichkeit von Angaben zur Identität der gewerblichen 
Abnehmer  und  das  Ausmass  der  Weitergabe  von  patentverletzenden 
Produkten  seitens  der  Klägerin  keinerlei  Begründung  oder  rechtlich 
schützenswertes Interesse angeführt, sodass das von den Beklagten gel-
tend gemachte Geheimhaltungsinteresse in diesem Punkt zu berücksich-
tigen ist.

Die  Auskunftsbegehren  der  Klägerin  sind  somit  in  dem  Umfang  gutzu-
heissen,  als  sich  die  herauszugebenden  Informationen  und  Unterlagen 
auf  die mit  den  patentverletzenden  Produkten erzielten  Brutto-Gewinne
beziehen; im weiteren Umfang sind sie abzuweisen.

Kosten- und Entschädigungsfolgen

103.
Die  Klägerin obsiegt  in  Bezug  auf das  Unterlassungsbegehren  Ziff.  2
(Eventualbegehren)  sowie  teilweise  in  Bezug  auf  die  Auskunfts- und 
Rechnungslegungsbegehren  Ziff.  3, 5,  8  und  10. Zu berücksichtigen  ist 

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bei  der  Kostenverteilung,  dass  die  Klägerin  erst  zu  einem  späten  Zeit-
punkt im Verfahren einen Teilverzicht erklärt hat, der zu erheblichem Zu-
satzaufwand  geführt  hat.  Insofern  erscheint  eine  Kostenverteilung  nach 
Ermessen gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO angezeigt.

Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von CHF 200'000 
auf  CHF  30’000 festzusetzen  (Art.  1  KR-PatGer).  Davon  ist  der  Klägerin 
1/3 und den Beklagten sind 2/3 unter solidarischer Haftung untereinander
aufzuerlegen.  Die  Kosten  sind  mit  dem  Kostenvorschuss  der  Klägerin 
(CHF 24'000) zu verrechnen. Der Fehlbetrag von CHF 6'000 ist von den 
Beklagten  unter  solidarischer  Haftung  nachzufordern  (Art.  111  Abs.  1 
ZPO).  Die  Beklagten  haben  der  Klägerin  die  Kosten  um  Umfang  von 
CHF 14’000  zu  ersetzen,  ebenfalls  unter  solidarischer  Haftung  unterei-
nander (Art. 111 Abs. 2 ZPO; Art. 50 Abs. 1 OR).

Die  Entschädigung  für  die  rechtsanwaltliche  Vertretung  ist  ebenfalls  auf 
CHF 30'000 festzusetzen (Art. 3-5 KR-PatGer). Für die patentanwaltliche 
Beratung macht die Klägerin eine Entschädigung von CHF 50'242.50 gel-
tend, welche von den Beklagten anerkannt wird. Dieser Betrag erscheint 
angesichts des konkreten patentanwaltlichen Aufwands sowie der Praxis 
des  Bundespatentgerichts13 angemessen.  Dies  ergibt  eine  Parteient-
schädigung  von  total  CHF  80'242.50.  Gestützt  auf Art.  107  Abs.  1  lit.  f 
ZPO  sind  die  Beklagten  unter  solidarischer  Haftung  zu  verpflichten,  der 
Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von insgesamt CHF 53'495 
zu bezahlen (2/3 von 80'242.50).

13 BPatGer O2012_043, Urteil vom 10. Juni 2016, E. 5.5.

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Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Auf das Rechtsbegehren Ziff. 1 der Klage wird nicht eingetreten.

2. Den  Beklagten  wird  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1’000  für 
jeden  Tag  der  Nichterfüllung,  mindestens  aber 
CHF 5'000, sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für 
den  Widerhandlungsfall  verboten,  sogenannte Pressfit-
bzw. 
„Hybrid“-Gelenkpfannen gemäss folgender Abbildung in der Schweiz 
anzubieten, zu verkaufen, oder sonst wie in Verkehr zu setzen

die durch folgende Produktemerkmale charakterisiert sind:

Die Gelenkpfanne hat einen schalenförmigen, um eine zentrale Ach-
se rotationssymmetrischen Grundkörper, dessen Rand eine zur Ach-
se senkrechte Grundfläche definiert;

auf  der  Aussenseite  des  Grundkörpers  sind  über  den  Umfang 
gleichmässig  verteilt  sechs  aus  der  Aussenseite  herausstehende, 
schmale Einschlagstege angeordnet;

die sechs Einschlagstege sind als ungekrümmte, ebene Platten aus-
gebildet 

die  sechs  Einschlagstege  sind  in  Umlaufrichtung  gegenüber  der 
Grundfläche jeweils in derselben Richtung gekippt angeordnet, 

wobei  mindestens  zwei  Einschlagstege einen  Steigungswinkel  von 
84° bis 85° aufweisen, gemessen zwischen der Grundfläche der Ge-

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lenkpfanne und der mittig durch den Einschlagsteg verlaufenden Be-
zugsebene, die die Grundfläche (und die Pfanne) schneidet.

3. Die  Beklagte  1  wird unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse von 
jeden  Tag  der  Nichterfüllung,  mindestens  aber 
CHF 1’000  für 
CHF 5'000, sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für 
den  Widerhandlungsfall  verpflichtet,  der  Klägerin  innert  60  Tagen
nach  Rechtskraft  des  Urteils  nach  anerkannten  Grundsätzen  der 
Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu er-
teilen  bezüglich  der  klagepatentgemässen  Gelenkpfannen,  nament-
lich

- der  Menge und  Verkaufspreis der klagepatentgemässen Gelenk-
pfannen, die sie seit der Gründung der Beklagten 2 in die Schweiz 
eingeführt und an die Beklagte 2 oder Dritte verkauft hat;

- den  Netto-Verkaufserlös  und  Brutto-Gewinn,  den sie  damit  erzielt 
hat, wobei dieser separat nach Geschäftsjahr auszuweisen ist, ge-
stützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklag-
ten 1.

4. Die  Beklagte  2  wird  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1’000  für 
jeden  Tag  der  Nichterfüllung,  mindestens  aber 
CHF 5'000, sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für 
den  Widerhandlungsfall  verpflichtet,  der  Klägerin  innert  60  Tagen
nach  Rechtskraft  des  Urteils  nach  anerkannten  Grundsätzen  der 
Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu er-
teilen  bezüglich  der  klagepatentgemässen  Gelenkpfannen,  nament-
lich

- der  Menge  und  Verkaufspreis  der klagepatentgemässen Gelenk-
pfannen, die sie seit ihrer Gründung in die Schweiz eingeführt und 
an Dritte verkauft hat;

- den  Netto-Verkaufserlös  und  Brutto-Gewinn,  den  sie  damit  erzielt 
hat, wobei dieser separat nach Geschäftsjahr auszuweisen ist, ge-
stützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklag-
ten 2.

5. Die  Beklagte  1  wird unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1’000  für 
jeden  Tag  der  Nichterfüllung,  mindestens  aber 
CHF 5'000, sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für 
den  Widerhandlungsfall verpflichtet,  der  Klägerin  innert  60  Tagen

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nach  Rechtskraft  des  Urteils  nach  anerkannten  Grundsätzen  der 
Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu er-
teilen  bezüglich  der  mit  den  klagepatentgemässen  Gelenkpfannen 
mitverkauften Inserts, namentlich

- der  Menge  und  Verkaufspreis,  Netto-Verkaufserlös  und  Brutto-
Gewinn,  den  sie  damit  erzielt  hat,  wobei  dieser  separat  nach  Ge-
schäftsjahr  auszuweisen  ist,  gestützt  auf  die  jeweilige  Finanz- und 
Betriebsbuchhaltung der Beklagten 1.

6. Die  Beklagte  2  wird  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
jeden  Tag  der  Nichterfüllung,  mindestens  aber 
CHF 1’000  für 
CHF 5'000, sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für 
den  Widerhandlungsfall verpflichtet,  der  Klägerin  innert  60  Tagen
nach  Rechtskraft  des  Teilurteils  nach  anerkannten  Grundsätzen  der 
Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu er-
teilen  bezüglich  der  mit  den  klagepatentgemässen  Gelenkpfannen 
mitgelieferten lnserts, namentlich

- der  Menge  und  Verkaufspreis,  Netto-Verkaufserlös  und  Brutto-
Gewinn,  den  sie  damit  erzielt  hat,  wobei  dieser  separat  nach  Ge-
schäftsjahr  auszuweisen  ist,  gestützt  auf  die  jeweilige  Finanz- und 
Betriebsbuchhaltung der Beklagten 2.

7. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30’000.

8. Die  Kosten  werden  zu  1/3 der  Klägerin  und  zu  2/3 den  Beklagten 
auferlegt. Die  Gerichtsgebühr  wird  mit  dem  Kostenvorschuss  der 
Klägerin  (CHF 24'000)  verrechnet.  Der  Fehlbetrag  von  CHF  6'000 
wird  von  den Beklagten  unter  solidarischer  Haftung  nachgefordert. 
Die  Beklagten  haben  der  Klägerin  die  Kosten  um  Umfang  von 
CHF 14’000 zu ersetzen, ebenfalls unter solidarischer Haftung unter-
einander.

9. Die  Beklagten  werden  unter  solidarischer  Haftung  verpflichtet,  der 
Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 53'495 zu be-
zahlen.

10. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechts-
kraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen 
Empfangsbestätigung.

Seite 59

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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen  diesen  Entscheid  kann  innert  30 Tagen nach  Eröffnung  beim 
Bundesgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt 
werden  (Art. 72  ff.,  90  ff.  und  100  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Rechtsschrift  ist  in  einer  Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid  und  die  Beweismittel  sind beizulegen,  soweit  sie  die  be-
schwerdeführende Partei in Händen hat (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 28. Oktober 2019

Im Namen des Bundespatentgerichts

Instruktionsrichter

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Christoph Willi

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 31.10.2019

Seite 60

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Abweichende Meinung:

1. Der  prozessuale  Umgang  mit  Einschränkungen  von  Patentansprü-
chen ist für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht von grosser 
Bedeutung. Besonders wichtig ist die Frage, bis wann die Einschrän-
kung  erfolgen  muss,  damit  sie  vom  Gericht  berücksichtigt  werden 
darf.  Aufgrund  der  Bedeutung  dieser  Frage  hat  das  Gericht  den 
Spruchkörper um zwei weitere Richter erweitert und dies den Partei-
en entsprechend mitgeteilt. 

2. Mit  der  prozessualen  Zulässigkeit  von  Anspruchseinschränkungen 
hat  sich  das  Bundespatentgericht  bereits  wiederholt  befasst.  Diese 
Entscheide  sind  Ausgangspunkt  der  folgenden  Erwägungen.  Um  ei-
ne  konsistenten  Rechtsprechung  zu  gewährleisten,  sind  sie  noch 
einmal kurz in Erinnerung zu rufen:

Im  Urteil  O2015_012  vom  29.  August  2017  befasste  sich  das 
Bundespatentgericht  mit  einer  eventuell  und  erst  an  der 
Hauptverhandlung  beantragten  Einschränkung  («for  at  least  two 
weeks»). Mit folgender Begründung hat das Bundespatentgericht die 
Einschränkung nicht zugelassen, vgl. Urteil Ziff. 2.3: 

«Sie  [die  Beklagte]  unterbreitet  dem  Gericht  vielmehr  für  den  Fall, 
dass  das  Gericht  (entgegen  dem  Antrag  der  Beklagten)  die 
bestehenden Anträge als nichtig beurteilt, einen neuen Anspruch und 
damit  einen  neuen  Sachverhalt  zur  Beurteilung.  Das 
ihr 
grundsätzlich  erlaubt  (Art.  27  PatG  und  Art.  138  Abs.  3  EPÜ),  aber 
nur im Rahmen der zeitlichen Schranken der ZPO. Und nach dieser 
kann  neuer  Sachverhalt  an  der  Hauptverhandlung  nach 
abgeschlossenem  Schriftenwechsel  nur  noch  vorgebracht  werden, 
wenn die  Novenvoraussetzungen  nach  Art.  229  Abs.  1  lit.  a  oder  b 
ZPO  gegeben  sind.  Das  ist  hier  offensichtlich  nicht  der  Fall;  die 
Beklagte  macht  dies  denn  auch  nicht  geltend.»  (Hervorhebung 
hinzugefügt)

ist 

Bundesgericht 

Das 
des 
Bundespatentgerichts (4A_543/2017, Urteil vom 8. Mai 2018, E. 2.3):

Nichteintreten 

schützte 

das 

«Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass die Beschwerdeführerin 
mit ihrem neu formulierten Patentanspruch dem Gericht einen neuen 
Anspruch  und  damit  einen  neuen  Sachverhalt  zur  Beurteilung
unterbreitet  hat.  Dass  die  Beschwerdeführerin  Noven  gemäss 

Seite 1

O2016_012

Art. 229 ZPO in der Hauptverhandlung nicht mehr vorbringen konnte, 
und  der  neue  Patentanspruch  bei  dieser  Sachlage  verspätet
vorgebracht wurde, bestreitet sie im Übrigen nicht. Die Vorinstanz hat 
den in der Hauptverhandlung formulierten Patentanspruch zutreffend 
(Hervorhebung 
als 
hinzugefügt)

unberücksichtigt 

gelassen.»

verspätet 

Im  Urteil  O2015_008  vom  14.  März  2018  befasste  sich  das 
Bundespatentgericht  mit  einer  Eventualeinschränkung,  welche  die 
Klägerin  mit  der  Vernehmlassung  zum  Fachrichtervotum  beantragt 
hatte.  Das  Bundespatentgericht  liess  die  Anspruchseinschränkung 
nicht zu und begründete seinen Entscheid wie folgt, vgl. Urteil E. 23:

«Conformément  à  l’arrêt  O2015_012  du  29  août  2017,  c.  2.3,  de 
telles  nouvelles  conclusions  (encore  plus)  subsidiaires  ne  peuvent 
pas être considérées comme un acquiescement (art. 227 al. 3 CPC), 
car la Demanderesse n’a retiré ni ses conclusions principales ni ses 
conclusions  subsidiaires  de  rang  plus  élevé.  Par  conséquent,  le 
Tribunal  ne  peut  pas  entrer  en  matière  en  ce  qui  concerne  ces 
nouvelles conclusions (encore plus) subsidiaires. 

L’avis spécialisé est une contribution à la délibération du jugement et 
ne constitue pas un fait nouveau au sens de l’article 229 CPC. L’avis 
spécialisé  est  communiqué  préalablement  aux  parties  pour  que 
celles-ci  puissent  se  prononcer  sur  son  contenu  avant  le  jugement 
(art.  37  al.  3  LTFB).  A  l’inverse,  l’avis  spécialisé  n’est  pas  une 
invitation  aux  parties  d’enrichir  ou  de  compléter  leurs  soumissions 
antérieures, potentiellement incomplètes. Contrairement à l’allégation 
de  la  Demanderesse,  l’avis  spécialisé  en  l’espèce  ne  contenait  pas 
de  nouveaux  faits  ou  arguments  de  nature  technique  qui  n’avaient 
pas été plaidés par les parties.» (Hervorhebung hinzugefügt)

Das  Bundesgericht  schützte  das  Nichteintreten  auf  die  Anspruchs-
einschränkung  durch  das  Bundespatentgericht  (Urteil  4A_282/2018 
vom 4. Oktober 2018, E. 5.2):

«Contrairement à ce qu'allègue la recourante, un tel ajout n'équivaut 
pas de manière évidente à une restriction de la demande, admissible 
en  tout  état  de  la  cause  conformément  à  l'art.  227  al.  3  CPC. 
L'examen  de  cette  question  nécessite  une  évaluation  ne  se  limitant 
pas  à  des  questions  de  droit,  mais  faisant  appel  à  des  éléments 
factuels (arrêt 4A_543/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.2).  Il ne résulte 

Seite 2

O2016_012

la 

juridiction  précédente, 

pas  de  la  décision  entreprise  que  l'ajout  de  la  caractéristique  en 
question  équivaudrait  à  une  limitation  des  revendications  du  brevet 
litigieux,  soit  à  un  désistement  ou  acquiescement  partiel.  Bien  au 
contraire, 
la 
revendication  comme  le  ferait  l'homme  de  métier,  a  estimé  que 
l'importation  dans  la  caractéristique  7  du  brevet  litigieux  de  la 
nécessité  pour  les  masselottes  de  ne  pas  dépasser  la  surface 
extérieure  de  la  serge  n'était  pas  admissible.  Le  titulaire  aurait  dû 
énoncer  cette  caractéristique  dans  la  revendication  initiale  s'il  avait 
voulu l'intégrer dans l'objet de son invention.»

interprétant 

l'objet  de 

Im  Urteil  O2016_009  vom  18.  Dezember  2018  befasste  sich  das 
Bundespatentgericht mit einer eventualiter bzw. «verbal», d.h. für die 
Zwecke  dieses  Prozesses  gegenüber  dem  Gericht  beantragten 
Einschränkung, ohne konkret zu prüfen, inwiefern die Einschränkung 
durch  die  Dupliknoven  veranlasst  worden  war.  Das  Bundesgericht 
hob  den  bundespatentgerichtlichen  Entscheid  auf  und  forderte  das 
Bundespatentgericht  auf,  zu  prüfen,  ob  zwischen  dem  unechten 
Novum  und  der  verbalen  Einschränkung  des  Streitpatents  ein 
ausreichender  Kausalzusammenhang  bestand  (Urteil 4A_70/2019 
vom 6. August 2019 E. 2.5.1.-2.5.2):

«Mit  der  Neuformulierung  von  Patentansprüchen  wird  der 
Schutzbereich  des  Patents  neu  definiert.  Ob  die  Neuformulierung 
bzw.  Ergänzung  die  bisher  streitigen  Patentansprüche  in  zulässiger 
Weise  einschränkt,  ergibt  sich  erst  aufgrund  einer  Beurteilung, 
welche  eine  Prüfung  in  tatsächlicher  Hinsicht  erfordert.  Deshalb  ist 
die  Neuformulierung  von  Patentansprüchen  im  Zivilprozess  dem 
Vorbringen  von  Noven  gleich  zu  achten (vgl.  Urteile  4A_282/2018 
vom  4.  Oktober  2018  E.  5.2:  4A_543/2017  vom 8.  Mai  2018  E. 2.2-
2.3). Nach dem Aktenschluss haben die Parteien nur noch unter den 
eingeschränkten  Voraussetzungen  von  Art.  229  Abs.  1  ZPO das 
Recht,  neue  Tatsachen  und  Beweismittel  vorzubringen.  Das  gilt 
insbesondere  auch  für  die  Entgegnung  auf  sog. Dupliknoven,  d.h. 
neue  Tatsachen  oder  Beweismittel,  die  von  der  beklagten  Partei 
(erst)  in  der  Duplik  vorgetragen  werden  (m.w.H.).»  (Hervorhebung 
hinzugefügt)

3. Aufgrund  der  vorstehend  zitierten  Rechtsprechung  kann  davon  aus-
gegangen  werden,  dass  mit  der  Einschränkung  eines  Patents  ein 
neuer Sachverhalt geschaffen bzw. in das Verfahren eingeführt wird 
(vgl.  Urteile 4A_70/2019  vom  6  August  2019  E.  2.5.1;  4A_282/2018

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vom  4.  Oktober  2018  E.  5.2;  4A_543/2017  vom 8.  Mai  2018  E.  2.2-
2.3).  Ob  und  inwiefern  damit  auch  eine  Einschränkung  der  Rechts-
begehren  bzw.  Klage  erfolgt,  ist  unerheblich.  Wird  mit  der  An-
spruchseinschränkung ein neuer Sachverhalt in das Verfahren einge-
führt, so muss sodann die Frage nach den prozessualen Schranken 
geprüft  werden.  Zusätzlich  zu  den  materiell-rechtlichen  Schranken 
von  Art.  24  PatG  sind  dafür  auch  die  prozessualen  Schranken  der 
ZPO  einzuhalten,  insbesondere  in  zeitlicher  Hinsicht.  Nach  Ab-
schluss  eines  doppelten  Schriftenwechsels  ist  eine  Anspruchsände-
rung nur noch unter den einschränkenden Voraussetzungen von Art. 
229  Abs.  1  ZPO  zulässig,  so  die  konstante  Rechtsprechung  des 
Bundesgerichts,  vgl.  die  Urteile 4A_70/2019  vom  6.  August  2019  E. 
2.5.2;  4A_282/2018  vom  4.  Oktober  2018,  E.  5.2  und  4A_543/2017 
vom 8. Mai 2018, E. 2.3. 

4. Die Einrede der unzulässigen Erweiterung und damit einen Verstoss 
gegen  Art.  123  Abs.  2  EPÜ  hat  die  Beklagte  in  der  Duplik  vom  23. 
Oktober  2017  erhoben.  Es  handelte  sich  um  ein  zulässiges  Duplik-
novum.  Die  prozessuale  Zulässigkeit  ist  unbestritten.  Ist  die  Gegen-
partei  zur Entgegnung  auf  die  in  der  Duplik  vorgetragenen  und  sich 
auf neue Tatsachen und Beweismittel stützenden Behauptungen auf 
neue Angriffs- oder Verteidigungsmittel angewiesen, so darf sie diese 
in  das  Verfahren  einbringen  (vgl.  Urteil 4A_70/2019  vom  6.  August
2019 E. 2.5.2).

In  ihrer  Antwort  auf  die  Dupliknoven  hat  sich  die  Klägerin  darauf 
beschränkt, einen Verstoss gegen Art. 123 Abs. 2 EPÜ zu bestreiten. 
Auf  ihre  Bestreitung  ist  die  Klägerin  auch  später  nicht  mehr 
zurückgekommen,  auch  nicht  in  ihrer  Eingabe  vom  22.  Dezember 
2017.  Während  dem  gesamten  Verfahren  hat  die  Klägerin  dem 
Bundespatentgericht keine Anspruchseinschränkung beantragt, auch 
nicht eventuell. Gründe, warum ihr dies nicht möglich oder zumutbar 
gewesen wäre, werden von der Klägerin keine genannt. 

Am  22.  Juni  2018  erfolgte  das  Fachrichtervotum.  Darin  kam  Richter 
Tobias  Bremi  zum  Schluss,  dass  das  Streitpatent  in  unzulässiger 
Weise erweitert worden war. 

Mit  dem  Fachrichtervotum  hat  der  Fachrichter  keine  neuen 
Sachverhaltselemente in das Verfahren eingeführt. Er hat sich darauf 
beschränkt,  den  von  den  Parteien  vorgetragenen  Sachverhalt  zu 

Seite 4

O2016_012

würdigen.  Auch  dies  ist  unbestritten.  Nichts  Gegenteiliges  wird  von 
den Parteien geltend gemacht.

Am  19.  Juli  2018  hat  die  Klägerin  beim  IGE  einen  Teilverzicht 
beantragt.  Der  Zusammenhang  zwischen  der  Einschränkung  des 
Streitpatents  und  dem  Fachrichtervotum  wird  von  der  Klägerin 
anerkannt:

«Es  sind  also  einzig  die  Ausführungen  des  Fachrichters  bezüglich 
Zulässigkeit der Änderungen im Prüfungsverfahrens, die die Klägerin 
auf  dies  Weise  berücksichtigte  und  hinfällig  machte […].» 
(Hervorhebung hinzugefügt)

5. Soweit ersichtlich unterscheidet sich der vorliegende Sachverhalt von 
den bisher zu beurteilenden Fällen jedenfalls in zweifacher Hinsicht:

(1) Die  Einschränkung  wird  nicht  beim  Bundespatentgericht,  son-
dern beim IGE beantragt. Folglich ist die Wirkung der Einschrän-
kung nicht auf die Verfahrenspartei beschränkt, sondern gilt auch 
gegenüber jedem Dritten, also «erga omnes».

(2) Die Einschränkung erfolgt nicht eventuell, sondern unbedingt. 

Es  stellt  sich  deshalb  die  Frage,  ob  diese  Unterschiede  ein 
des 
etablierten 
Abweichen 
Bundespatentgerichts  rechtfertigen.  Diese  Frage  wird  von  der 
Mehrheit des Spruchkörpers bejaht, von einer Minderheit verneint.

Rechtsprechung 

von 

der 

6. Vorweg  ist  klarzustellen,  dass  die  Einschränkung  des  Streitpatents 
nicht  notwendigerweise  auch  eine  Klageänderung  zur  Folge  haben 
muss.  Tatsächlich  hat  die  Klägerin  die  Rechtsbegehren  nicht  geän-
dert. Mit der Einschränkung geändert hat sich aber der dem Verfah-
ren zu Grunde liegende Sachverhalt, nämlich die Ansprüche auf de-
ren  Grundlage  eine  allfällige  Verletzung  zu  beurteilen  ist.  Mit  ihrem 
Teilverzicht  hat  die  Klägerin  also  einen  neuen  Sachverhalt  in  das 
Verfahren eingeführt. Dies entspricht der gefestigten Rechtsprechung 
des  Bundesgerichts,  vgl.  Urteile 4A_70/2019  vom  6  August  2019  E. 
2.5.1;  4A_282/2018 vom  4.  Oktober  2018  E.  5.2;  4A_543/2017  vom 
8. Mai 2018 E. 2.2-2.3.

7. Nach Auffassung der Minderheit ist die Frage nach der prozessualen 
Zulässigkeit  mit  Blick  auf  die  Eventualmaxime  zu  beantworten,  wel-

Seite 5

O2016_012

che das Novenrecht beherrscht. Die Eventualmaxime bzw. der Kon-
zentrationsgrundsatz  besagt,  dass  sämtliche  Parteivorbringen  inner-
halb  eines  bestimmten  Verfahrensabschnittes  erfolgen  müssen  und 
im späteren Verfahrensverlauf nicht mehr nachgebracht werden dür-
fen.  Die  Eventualmaxime  hat  zur  Folge,  dass  die  Parteien  ihre  An-
griffs- und  Verteidigungsmittel  konzentriert  vorzubringen  und  sich 
auch  für  den  Fall  zu  äussern  haben,  dass  ihrem  Hauptstandpunkt 
kein Erfolg beschieden oder gegnerische Vorbringen wider Erwarten 
wichtig und richtig sein sollten (vgl. Eric Pahud, in: Dike-Kommentar 
ZPO, 2. Aufl., Art. 229 Rz. 1, mit Verweis auf Max Guldener, Schwei-
zerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 181 ff.; Hans Ul-
rich Walder, Zivilprozessrecht, 4 Aufl., Zürich 1996, § 19 Rz. 1; ferner 
auch  Laurent  Killias, Berner  Kommentar  ZPO,  Bern  2012,  Art.  229 
Rz. 1).

Gemäss  Walder  hat  die  Eventualmaxime  folgende  Auswirkungen, 
vgl. Walder § 19 Rz. 1: 

«Einer  Partei  ist  es  daher  nicht  gestattet,  sich  zunächst  auf  das 
Vorbringen  des 
zur  Begründung  eines  Hauptstandpunktes 
erforderlichen Materials zu beschränken und, falls sich später ergibt, 
dass  der  Hauptstandpunkt  nicht  geschützt  werden  kann,  dazu 
überzugehen,  neue  Angriffs-
zur 
Begründung eines Eventualstandpunktes vorzubringen.»

oder  Verteidigungsmittel 

Gleicher  Meinung  auch Frank/Sträuli/Messmer,  Kommentar  zur 
zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 1997, § 114 ZPO 
Rz. 1a:

«Nach dem Grundsatz der Eventualmaxime darf eine Partei mit ihrer 
Sachdarstellung  nicht  ein  sich  abzeichnendes  Ergebnis  des 
Verfahrens  abwarten  und  dann  nach  Gutdünken  neuen  Stoff 
vorzutragen.»

8. Genauso verhält es sich im vorliegenden Fall: Mit dem von ihr beim 
IGE  erwirkten  Teilverzicht  hat  die  Klägerin  zugewartet,  bis  ihr  das 
Fachrichtervotum  mitgeteilt  wurde.  Nach  der  für  sie  negativen  Beur-
teilung  hat  sich  die  Klägerin  zum  Teilverzicht  beim  IGE  veranlasst 
gesehen, was die Klägerin selber eingesteht. Aufgrund der publizier-
ten  Rechtsprechung  war  der  Klägerin  bekannt,  dass  das  Bundespa-
tentgericht  auf  eine  von  ihr  erst  nach  dem  Fachrichtervotum  bean-
tragten  Einschränkung  nicht  eintreten  würde.  Sie  sah  sich  deshalb 

Seite 6

O2016_012

veranlasst,  diese  stattdessen  über  den  Umweg  eines  Teilverzichts 
beim  IGE  zu  erwirken.  Im  Ergebnis  hat  die  Klägerin  damit  erreicht, 
was  ihr  vor  dem  Bundespatentgericht  nicht  mehr  zustand:  Die  An-
sprüche des Streitpatents einzuschränken nachdem das Fachrichter-
votum zu ihren Ungunsten ausgefallen war. 

9. Zur  Begründung  einer  grosszügigeren  Anwendung  der  Eventualma-
xime  wird  in  der  Literatur  auf  das  Ziel  der  materiellen  Wahrheitsfin-
dung,  dem  Prozessrisiko,  oder  der  Gefahr  einer  Aufblähung  von 
Rechtsschriften  hingewiesen  (vgl.  Leuenberger,  in:  Kommentar  zur 
Schweizerischen  Zivilprozessordnung,  3.  Aufl.  Zürich  2016,  Art.  229 
Rz. 1; Pahud, Art. 229 Rz. 1; Killias, Art. 229 Rz. 2 je mit Verweisen 
auf die bundesrätliche Botschaft zur ZPO, BBl. 2006 7340).

Im  vorliegenden  Fall  vermögen  diese  Gründe  eine  grosszügigere 
Zulassung von Noven aber gerade nicht zu rechtfertigen: Zur Einrede 
der  unzulässigen  Erweiterung  hatte  die  Klägerin  auch  inhaltlich 
Stellung  genommen.  Statt  zu  diesem  Zeitpunkt  eine  Einschränkung 
zu beantragen – und sei es auch nur eventuell – hat sie sich darauf 
beschränkt,  ein  Verstoss  gegen  Art.  123  Abs.  2  EPÜ  zu  bestreiten. 
Der Klägerin war bewusst, dass das Gericht das Streitpatent infolge 
unzulässiger  Erweiterung  als  nichtig  betrachten  und  ihre  Klage 
abweisen  könnte. 
Indem  sich  die  Klägerin  mit  der  blossen 
Bestreitung begnügt hat, hat sie dieses Risiko in Kauf genommen. Zu 
jenem  Zeitpunkt  stand  es  ihr  frei,  beim  Bundespatentgericht  oder 
beim 
beim 
Bundespatentgericht allenfalls auch nur eventualiter. 

Einschränkung 

beantragen, 

eine 

IGE 

zu 

Die Eventualmaxime will ein prozesstaktisches Lavieren – wenn nicht 
sogar  ein  Verhalten  wider  Treu  und  Glauben  – verhindern.  Wenn 
eine Partei auf Eventualanträge verzichtet um ihren Hauptstandpunkt 
nicht  zu  schwächen,  so  ist  dies  ihr  gutes  Recht.  Nachdem  das 
Fachrichtervotum  dann  aber  zu  ihren  Ungunsten  ausgefallen  ist, 
kann  sie  darauf  aber  nicht  mehr  zurückkommen.  Oder  nach  den 
treffenden  Worten  des  Bundespatentgerichts:  Das  Fachrichtervotum 
ist keine Einladung an die Parteien, ihre bisherigen Parteivorbringen 
(vgl.  Bundespatentgericht  Urteil 
nach  Belieben  zu  ergänzen 
O2015_008 
die 
vom 
Instruktionsverhandlung  darf  nicht  dazu  missbraucht  werden,  unter 
Umgehung 
und 
Verteidigungsmittel in das Verfahren einzuführen (vgl. Bundesgericht, 

Novenregelung 

23).  Auch 

14.  März 

2018  E. 

Angriffs-

neue 

der 

Seite 7

Urteil  4A_70/2019  vom  6.  August  2019  E.  2.3.1).  Entsprechendes 
muss auch für das Fachrichtervotum gelten. 

O2016_012

Unter  diesen  Umständen  kann  es  auch  nicht  darauf  ankommen,  ob 
die Klägerin die Einschränkung vorbehaltlos oder eventuell beantragt 
hat.  Als  Reaktion  auf  die  Dupliknova  der  Beklagten  hätte  sie  die 
Einschränkung  auch  eventuell  beantragen  können.  Darauf  zu 
verzichten  war  ihr  gutes  Recht,  nur  darauf  zurückkommen  kann  sie 
später  nicht  - nachdem  das  Fachrichtervotum  zu  ihren  Ungunsten 
ausgefallen war. Genau diese Beschränkung ist Sinn und Zweck der 
Eventualmaxime.  Sie 
und 
berechenbare Prozessführung zu gewährleisten. 

vorhersehbare 

bezweckt 

eine 

Aus  demselben  Grund  kann  es  auch  nicht  ankommen,  bei  welcher 
Instanz die Klägerin die Einschränkung beantragt, ob gegenüber dem 
Bundespatentgericht oder dem IGE. Es sind keine plausiblen Gründe 
ersichtlich,  warum  eine  Einschränkung  beim  Bundespatentgericht 
anders behandelt werden soll als ein Teilverzicht beim IGE. In Bezug 
auf  das  Verfahren,  und  das  ist  allein  von  Interesse,  sind  die 
Wirkungen dieselben. In beiden Fällen wird ein neuer Sachverhalt in 
ein  hängiges  Gerichtsverfahren  eingeführt.  Für  das  Novenrecht 
müssen  dieselben  Regeln  gelten,  egal  ob  die  Einschränkung  dem 
Bundespatentgericht  in  einem  hängigen  Verfahren  beantragt  oder 
IGE  erwirkt  wird:  Nach  doppeltem 
mittels  Teilverzicht  beim 
Schriftenwechsel  ist  eine  Änderung  des  Sachverhaltes  und  folglich 
eine  Einschränkung  der  Patentansprüche  nur  noch  nach  den 
einschränkenden Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig 
(vgl. Urteile 4A_70/2019 vom 6. August 2019 E. 2.5.2; 4A_282/2018 
vom 4. Oktober 2018, E. 5.2; 4A_543/2017 vom 8. Mai 2018, E. 2.3). 
Es  darf  deshalb  nicht  darauf  ankommen,  bei  welcher  Instanz  die 
Einschränkung beantragt wird. 

10. Nach  Auffassung  der  Mehrheit  ist  die  beim  IGE  erwirkte  An-
spruchseinschränkung jedoch als echtes Novum zu berücksichtigen, 
da das vom IGE eingeschränkte Patent erst nach dem Fachrichtervo-
tum entstanden ist. 

Selbst wenn der Gang zum IGE novenrechtlich relevant wäre, würde 
er  vorliegend  keine  Berücksichtigung  des  eingeschränkten  Patents 
rechtfertigen. Der Entscheid, ob und wann ein Teilverzichtsverfahren 
vor  dem  IGE  eingeleitet  wird,  obliegt  allein  der  Patentinhaberin, 

Seite 8

O2016_012

früheren  Regelung 

vorliegend  also  der  Klägerin  (vgl.  Art.  24  Abs.  2  PatG).  Entgegen 
ist  der  Teilverzicht  nicht  mehr 
einer 
eingeschränkt,  mit  anderen  Worten  kann  die  Patentinhaberin  das 
Patent  beliebig  oft  durch  das  IGE  einschränken  lassen  (vgl.  dazu 
Urteil  4A.1/2002  vom  29.  April  2002  E.  2;  zur  Begründung  dieser 
Gesetzesänderung,  vgl.  Botschaft  über  die  Genehmigung  von  zwei 
Abkommen  betreffend  das  europäische  Patentsystem  und  über  die 
Änderung  des  Patentgesetzes  vom  18.  Mai  2005,  BBl.  2005,  3773, 
S.  3800).  Es  ist  nicht  auszuschliessen,  dass  mit  jeder  zusätzlichen 
Einschränkung erneut ein Fachrichtervotum und die Stellungnahmen 
der  Parteien  dazu  eingeholt  werden  muss,  wie  das  ja  auch 
vorliegend  der  Fall gewesen  war  (vgl.  Art.  37  Abs.  2  und  3  PatGG). 
Dieser  Zusatzaufwand 
ist  einer  effizienten  Verfahrensführung 
abträglich. 

Obliegt  die  Entstehung  eines  Novums  aber  allein  dem  Willen  einer 
Partei,  wie  vorliegend  der  Antrag  auf  Teilverzicht,  so  vermag  die 
Unterscheidung  zwischen  echten  und  unechten  Noven  nicht  zu 
überzeugen,  jedenfalls  ist  sie  zu  relativieren.  Unabhängig  von  der
begrifflichen  Unterscheidung  zwischen  echten  und  unechten  Noven 
liegt  das  massgebliche  Kriterium  für  die  Zulässigkeit  von  Noven  in 
der  Entschuldbarkeit der  Verspätung (vgl.  Pahud, ZPO  229  Rz.  12). 
Da der Teilverzicht und die damit bewirkte Einschränkung allein vom 
Willen  der  Klägerin  abhängen,  kann  nicht  allein  auf  den 
Entstehungszeitpunkt  des  neuen  Sachverhaltes  abgestellt  werden. 
Vielmehr  ist  zu  prüfen,  ob  dieser  Vorgang  der  Klägerin  auch  zu 
einem früheren  Zeitpunkt möglich  oder  die  Verspätung  entschuldbar 
war. 

Der  Gang  zum  IGE  war  der  Klägerin  auch  zu  einem  früheren 
Zeitpunkt  möglich.  Es  war  ihr  unbenommen,  bereits  in  ihrer  Antwort 
auf  die  Dupliknoven  der  Beklagten  beim  Bundespatentgericht  eine 
Einschränkung zu beantragen, allenfalls auch nur eventuell, falls sie 
mit ihren Bestreitungen im Hauptpunkt unterliegen sollte, oder einen 
Teilverzicht  beim  IGE  zu  beantragen.  Ein  Zuwarten  von  rund  9 
Monaten  lässt  sich  nicht  rechtfertigen,  jedenfalls  kann  ihr  dies  nicht 
als  sorgfältiges  oder  beförderliches  Prozessieren  angerechnet 
werden. Gegenteiliges wird von der Klägerin auch nicht behauptet.

11. Gemäss Art. 229 Abs. 1 ZPO sind Noven «ohne Verzug» in das Ver-
fahren  einzubringen.  Nach  bundesgerichtlicher  Rechtsprechung  be-

Seite 9

O2016_012

deutet «ohne Verzug» bei «erster Gelegenheit» (BGE 142 III 413 E. 
2.2.4). Dieses Erfordernis gilt für echte und unechte Noven gleicher-
massen.  Die  Ansicht  der  Mehrheit  hätte  zur  Folge,  dass  dieses  ge-
setzlich für  Noven geltende  Erfordernis jegliche Bedeutung  verlieren 
würde - jedenfalls im Patentprozess. Sie eröffnet der Patentinhaberin 
die  Möglichkeit,  auch  noch  nach  dem  Fachrichtervotum  und  damit 
nach  Aktenschluss  eine  Einschränkung  zu  erwirken,  vorausgesetzt, 
dass  diese  nicht  beim  Bundespatentgericht  direkt  beantragt,  wohl 
aber beim IGE erwirkt wird. Es ist nicht nachzuvollziehen, wie ein 9-
monatiges  Zuwarten  mit  dem  Erfordernis  bei  «erster  Gelegenheit» 
vereinbart werden kann. 

Es verhält sich nicht anders als bei einer nach Aktenschluss erklärten 
Verrechnung  mit  Gegenforderungen,  vgl.  Bundesgericht,  Urteil 
4A_432/2013  vom  14.  Januar  2014,  bestätigt  in  Urteil  4A_69/2014 
vom 28. April 2014 E. 3.1, wonach materiell-rechtliche Einreden wie 
eine  Verrechnungseinrede  nur  berücksichtigt  werden  können,  wenn 
sie  novenrechtlich  zulässig  in  den  Prozess  eingebracht  werden  (E. 
2.3): 

«Die  beklagte  Partei  ist  zweifelsohne  befugt,  auf  eine  Verrechnung 
von  Gegenforderungen  im  Prozess  zu  verzichten.  Wenn  sie  dies 
aber  nicht  tut,  sondern  Verrechnung  geltend  machen  will,  darf  sie 
nicht  aus  bloss  taktischen  Gründen  bis  zum  Rechtsmittelverfahren 
zuwarten  und  dort  Weiterungen  und  Verzögerungen  bewirken.  Ein 
solches  Verhalten  widerspricht  der  Eventualmaxime  sowie  Treu  und 
Glauben.»

Der  Aktenschluss nach  doppeltem  Schriftenwechsel dient  einem 
geordneten  und  für  die  Parteien  berechenbaren  Prozessablauf.  Die 
Parteien  haben  mithin  nur  zweimal  das  Recht,  unbeschränkt 
Tatsachen  und  Beweismittel  vorzutragen
(vgl.  BGer  Urteil 
4A_338/2017 vom 24. November 2017 E. 2.1). Ist es verspätet, nach 
dem Fachrichtervotum die Einschränkung beim Bundespatentgericht 
direkt  zu  beantragen,  so  die  etablierte  Rechtsprechung,  so  muss 
entsprechendes  auch  für  die  «indirekte»  Einschränkung  über  den 
dem 
Umweg 
IGE gelten. 

zusätzlichen  Verwaltungsfahrens 

eines 

vor 

12. Doch selbst wenn man der Meinung ist, die Noveneingabe sei grund-
sätzlich relevant sowie frist- und formgerecht eingebracht worden, so 

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widerspricht  das  Verhalten  der  Klägerin Treu  und  Glauben. Die  Klä-
gerin hat 9 Monate zugewartet, bis sie den Teilverzicht beim IGE be-
antragt  hat.  Zu  diesem  Schritt  hat  sie  sich  erst  entschlossen,  nach-
dem  das  Fachrichtervotum  zu  ihren  Ungunsten ausgefallen  war.  Bis 
zu diesem Zeitpunkt hat die Klägerin einen Verstoss gegen Art. 123 
Abs.  2  EPÜ  bestritten.  Darauf  muss  sich  die  Klägerin  behaften  las-
sen.  Das  Zurückhalten  von  Angriffs- oder  Verteidigungsmitteln  für 
den Fall eines ungünstigen Prozessausgangs ist missbräuchlich, vgl. 
Urteil 4A_511/2018 vom 21. März 2019 E. 7.4: 

«Ledit  principe  interdit  les  comportements  contradictoires  dans  le 
procès; il interdit aux parties, notamment, de garder des moyens de 
défense en réserve en vue de les soulever en appel si le jugement se 
révèle défavorable […].»

Entsprechendes  muss  auch  in  Bezug  auf  das  Fachrichtervotum  im 
Verfahren vor dem Bundespatentgericht gelten, das neue Vorbringen 
nach Aktenschluss nicht rechtfertigt. Das Fachrichtervotum soll nicht 
zu  einer  Einladung  an  die  Parteien  degradieren,  ihre  bisherigen 
Parteivorbringen  nach  Belieben  zu  ergänzen  (in  diesem  Sinn  das 
Bundespatentgericht in Urteil O2015_008 vom 14. März 2018 E. 23, 
ferner auch Bundesgericht, Urteil 4A_70/2019 vom 6. August 2019 E. 
2.3.1).  An  dieser  Praxis  ist  festzuhalten.  Auch  die  Klägerin  nennt 
keine  überzeugenden  Gründe,  welche  ein  Abweichen  von  dieser 
etablierten Praxis rechtfertigen würden. 

13. Aus  den  vorstehend  genannten  Gründen  ist  die  Minderheit  des 
Spruchkörpers  der  Auffassung,  dass  die  von  der  Klägerin  mittels 
Teilverzicht beim IGE erwirkte Einschränkung des Streitpatents nicht 
als  Novum  in  diesem  Verfahren  zugelassen  werden  kann.  Die  Ein-
schränkung  kann  weder  als  echtes  noch  als  unechtes  Novum  im 
Sinne  von  Art.  229  Abs.  1  ZPO  berücksichtigt  werden.  Im  Übrigen 
verstösst das Verhalten der Klägerin auch gegen Treu und Glauben. 
Entsprechend ist auf die Klage nicht einzutreten. Es fehlt der Klägerin 
am  Rechtschutzinteresse,  die  Verletzung  einer  nicht  mehr  bean-
spruchten  technischen  Lehre,  die  von  Anfang  an  nie  Wirkung  hatte 
(vgl. Art. 28a PatG), gerichtlich prüfen zu lassen.

14. Ob  das  beim  IGE  eingeschränkte  Patent  nichtig  ist,  muss  hier  nicht 
beantwortet  werden.  Ebenso  wenig  muss  die  Frage abschliessend 
beantwortet  werden,  ob  das  klägerische  Rechtsbegehren,  i.B.  die 

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Bedingung,  dass  nur  Einschlagstege  zu  verbieten  sind, die  «als  un-
gekrümmte,  ebene  Platten  ausgebildet»  sind,  das  angegriffene Ver-
letzungsobjekt als  solches  (nicht  bloss  als  Nachahmung)  erfasst. 
Immerhin  konnte  die  Minderheit  durch  blossen  Augenschein  am  an-
gegriffenen  Verletzungsobjekt,  selbst  mit  Hilfe  eines  Lineals,  wegen 
der unterschwelligen Kugelkrümmung nicht mit Sicherheit feststellen, 
ob  eine  zusätzliche  Längskrümmung  (bei  einer  Herstellungstoleranz 
im  Millimeterbereich  oder  darunter)  entlang  der  kantenartigen  Ein-
schlagstege vorhanden ist. Da 2-dimensionale Projektionen von einer 
kugelartigen  3-dimensionalen  Fläche  unumgängliche  Verzerrungen 
und  optische  Täuschungen  mit  sich  bringen,  die  noch  durch  die  Er-
streckung  der  Stege  senkrecht  zur  Kugelfläche  vermischt  werden, 
kann  diese  Frage  auch  nicht  auf  Grund  von  2-dimensionalen  Abbil-
dungen  (e.g.  Fotos)  beantwortet  werden.  Um  diese  Frage  zu  beant-
worten  scheint  für  die  Minderheit  ein  Beweisverfahren  notwendig  zu 
sein,  da  dem  Gericht  die geeigneten  Messmittel für  eine sichere  Er-
mittlung  dazu  fehlen.  Darüber  hinaus  würde  eine  Vollstreckungsbe-
hörde mit den gleichen Schwierigkeiten konfrontiert sein. Da es sich 
um  eine  strittige  Verletzungsfrage  handelt,  trägt  die  Patentinhaberin 
und nicht die Verletzungsbeklagte die Beweislast und damit auch das 
Risiko,  dass  das  Vorhandensein  der  Krümmung  der  Stege  nicht 
schlüssig ermittelt werden kann.

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