# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** a4adf409-b8c6-548d-b7a9-4379b3a13a1e
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2013_009
**Docket/Reference:** O2013_009
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/24/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2013_009 

Besetzung 

Verfahrensbeteiligte 

  B e s c h l u s s   v o m   2 7 .   F e b r u a r   2 0 1 4    

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz), 
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dr. phil. II, dipl. chem. Erich Wäckerlin, 
Richter Dr. rer. nat., Dipl. Chem. Roland Dux, 
Richter Dr. iur. Thomas Legler, 
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger. 

A. AG 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und 
Rechtsanwalt Dr. Simon Holzer und patentanwaltlich beraten 
durch Gregor S. König, 

Klägerin 

gegen 

B. AG 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi und 
Rechtsanwalt James Merz und patentanwaltlich beraten 
durch Dr. Rainer Friedrich, 

Beklagte 

Gegenstand 

Patentverletzung; Drospirenon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2013_009 

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung,  

1.  
Mit Klage vom 28. Mai 2013  stellte die Klägerin u.a. folgendes Unterlas-
sungsbegehren:  

1. Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000.- pro 

Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber  CHF  5000.-  gemäss  Art. 

343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit 

Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz Kontrazeptiva mit dem 

Wirkstoff Drospirenon und der Bezeichnung „D 1“ (Swissmedic Zulassungsnum-

mer  a),  „D 2“  (Swissmedic  Zulassungsnummer  b),  „D 3“  (Swissmedic  Zulas-

sungsnummer  c)  und  „D 4“  (Swissmedic  Zulassungsnummer  d)  selber  oder 

durch  Dritte  herzustellen,  einzuführen,  auszuführen,  zu  lagern,  anzubieten,  zu 

verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, wobei der in den betref-

fenden  Kontrazeptiva  enthaltene  Wirkstoff  Drospirenon  (6β,  7β;  15β,  16β-

dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone)  durch  Wasserabspal-

tung  aus  6β,  7β;  15β,  16β-dimethylen-5β-hydroxy-3-oxo-17α-androstan-21,17-

carbolactone  durch  Zugabe  von  p-Toluolsulfonsäure  oder  Pyridin  mit  Wasser 

hergestellt wurde. 

2.  
Die Beklagte beantragte mit Klageantwort vom 14. August 2013  die  Ab-
weisung der Klage und machte unter anderem einredeweise die Nichtig-
keit  des  Patents  EP  1  149  840  B1,  auf  das  sich  ihres  Erachtens  das 
Rechtsbegehren Ziff. 1 stützte, geltend. 

3.  
Mit Replik vom 4. Oktober 2013 stellte die Klägerin ein Eventualbegehren 
Ziff.  1.b,  welches  gemäss  ihren Ausführungen  zu  prüfen  wäre,  falls  das 
Gericht das Rechtsbegehren Ziff. 1.a (entsprechend Rechtsbegehren Ziff. 
1 der Klageschrift) nicht gutheissen würde. Die Klägerin machte geltend, 
dieses Eventualbegehren sei im ordentlichen Verfahren gemäss Art. 219 
ff. ZPO und damit in der gleichen Verfahrensart zu erledigen wie die bis-
herigen  Klagebegehren,  und  zwischen  den  ursprünglichen  Klagebegeh-
ren und dem neuen Eventualbegehren bestehe ein enger sachlicher Zu-
sammenhang (Art. 227 Abs. 1 ZPO). 

Das neue Eventualbegehren Ziff. 1.b lautete wie folgt:  

1.b Eventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 1.a sei der Beklagten unter Androhung 

einer Ordnungsbusse  von  CHF 1000.-  pro Tag nach  Art. 343  Abs.  1  lit. c ZPO, 

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mindestens aber CHF  5000.- gemäss Art. 343  Abs.  1 lit.  b ZPO, sowie  der  Be-

strafung  ihrer  Organe  nach  Art.  292  StGB  mit  Busse  im  Widerhandlungsfall  zu 

verbieten,  in  der  Schweiz  Kontrazeptiva  mit  dem Wirkstoff  Drospirenon  und  der 

Bezeichnung  „D 1“  (Swissmedic  Zulassungsnummer  a),  „D 2“  (Swissmedic  Zu-

lassungsnummer  b),  „D 3“  (Swissmedic  Zulassungsnummer  c)  und  „D 4“ 

(Swissmedic Zulassungsnummer d) selber oder durch Dritte herzustellen, einzu-

führen, auszuführen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise 

in  Verkehr  zu  bringen,  wobei  der  in  den  betreffenden  Kontrazeptiva  enthaltene 

Wirkstoff  Drospirenon  (6β,  7β;  15β,  16β-dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-

21,17-carbolactone)  durch  katalytische  Hydrierung  von  17α-(3-hydroxy-1-

propynyl)-6β,  7β;15β,  16β-dimethylene-5β-androstane-3β,5,17β-triol  in  ein  17α-

(3-hydroxy-1-propyl)-6β,  7β;15β,  16β-dimethylene-5β-androstane-3β,  5,17β-triol 

und  durch  anschliessende  Oxidation  in  ein  6β,  7β;15β,  16β-dimethylene-5β-

hydroxy-3-oxo-17α-androstane-21,17-carbolactone  in  Gegenwart  des  Katalysa-

tors TEMPO (2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-yl)-oxyl) hergestellt wurde. 

4.  
Mit  einer  als  "nicht  abschliessende  Duplik"  bezeichneten  Eingabe  vom 
22. Oktober 2013 stellte die Beklagte folgende Anträge: 

1.  Die  Klage  vom  28.  Mai  2013  sei  abzuweisen  soweit  darauf  einzutreten  ist. 

2. Auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b der Replik vom 4. Oktober 2013 sei nicht einzu-

treten. 

Sodann stellte die Beklagte zusätzlich folgende prozessuale Anträge: 

1. Die Eingabe sei als vorgezogene Duplik beschränkt auf die Frage des Eintre-

tens auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b entgegenzunehmen. 

2. Über das Eintreten auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b sei sofort zu entscheiden und 

der Entscheid sei selbständig zu eröffnen.   

3.  In  Bezug  auf  Rechtsbegehren  Ziff.  1.b  sei  der  Beklagten  die  Frist  zur  Erstat-

tung der Duplik abzunehmen bis über das Eintreten auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b 

rechtskräftig entschieden ist. 

4. Eventuell sei der von der Klägerin zu leistende Kostenvorschuss auf das Dop-

pelte zu erhöhen.  

Die Eingabe befasste sich ausschliesslich mit Prozessualem und enthielt 
keine materielle Stellungnahme. 

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5.  
Mit  Stellungnahme  vom  4.  November  2013  zur  Eingabe  der  Beklagten 
vom 22. Oktober 2013 stellte die Klägerin folgende Anträge:  

1. Die prozessualen Anträge 2 , 3 und 4 seien abzuweisen, soweit darauf einzu-

treten ist.   

2.  Bezüglich  des  prozessualen  Antrags  1  verzichtet  die  Klägerin  auf  einen  An-

trag.  

6. 
Mit Eingabe vom 12. November 2013 nahm die Beklagte zur Eingabe der 
Klägerin vom 4. November 2013 Stellung. 

7. 
Am 20. November 2013 erstattete die Beklagte eine auf das Patent EP 1 
149  840  B1  beschränkte  Duplik.Hierzu  nahm  die  Klägerin  mit  Eingabe 
vom 2. Dezember 2013 Stellung. 

8. 
Mit  Schreiben  vom  20.  Dezember  2013  orientierte  der  für  die  Spruch-
kammer in Aussicht genommene Richter Dr. Roland Dux die Gerichtslei-
tung  im  Sinne  von Art.  8 Abs.  1  der  Richtlinien  zur  Unabhängigkeit  über 
Sachverhalte,  auf  welche  er  bei  der  Prüfung  seiner  Unabhängigkeit  ge-
stossen  war,  und  welche  einen  möglichen Ausstandsgrund  gemäss Art. 
47 Abs. 1 ZPO darstellen könnten. Richter Dux erklärte dabei, seines Er-
achtens liege kein Ausstandsgrund vor. Mit Verfügung vom 24. Dezember 
2013 wurde den Parteien die Eingabe von Richter Dr. Dux zugestellt und 
ihnen  Frist  bis  14.  Januar  2014  zur  Stellungnahme  im  Sinne  von Art.  8 
Abs. 3 der Richtlinien zur Unabhängigkeit angesetzt, mit dem Bemerken, 
dass  Stillschweigen  als  Verzicht  auf  Stellungnahme  gelte.  Mit  Eingabe 
vom 14. Januar 2014 teilte die Klägerin mit, dass die von Richter Dr. Dux 
erwähnten Umstände aus ihrer Sicht keinen Ablehnungsgrund darstellten. 
Seitens der Beklagten erfolgte keine Stellungnahme. 

9. 
Der Gegenstand der Klage wird bestimmt durch die von der Klägerin ge-
stellten  Rechtsbegehren,  die  das  Gericht  binden.  Das  Gericht  darf  der 
Klägerin  nicht  mehr  oder  etwas  anderes  zusprechen,  als  von  ihr  bean-
tragt worden ist (Dispositionsmaxime; vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO). Eine Kla-
geänderung ist gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig, wenn der geänder-

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te  oder  neue Anspruch nach  der gleichen Verfahrensart  zu beurteilen  ist 
und  (a)  mit  dem  bisherigen  Anspruch  in  einem  sachlichen  Zusammen-
hang steht oder (b) die Gegenpartei zustimmt.  

Dass  hier  der  geänderte  Anspruch  nach  der  gleichen  Verfahrensart  zu 
beurteilen ist, ist unstrittig. Die Beklagte stimmt indes der Änderung nicht 
zu, und damit hängt die Zulassung der Änderung davon ab, ob der neue 
Anspruch mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammen-
hang steht. 

10. 
Die vorliegende Rechtsstreitigkeit hat nach bestimmtem Verfahren herge-
stelltes Drospirenon zum Gegenstand. Dieser Wirkstoff selbst ist seit lan-
gem patentfrei; geschützt sind aber Herstellungsverfahren.   

11. 
In  der  Klagebegründung  wurden  zwei  Patente  behandelt,  die  EP  0  918 
791  B1  (nachfolgend  EP  '791;  Rutheniumsalz)  sowie  die  EP  1  149  840 
B1  (nachfolgend  EP  '840;  Wasserabspaltung  mit  p-Toluolsulfonsäure). 
Bezüglich  beider  Patente  wurde  ausführlich  das  Vorliegen  einer  Patent-
verletzung argumentiert (zur EP '840 in RZ 72 ff. und zu EP '791 in  RZ 
99 ff.). 

12. 
Der  hier  interessierende  Abschnitt  des  Verfahrens  der  Herstellung  von 
Drospirenon umfasst im Wesentlichen drei sequenzielle Schritte: 1) Hyd-
rierung, 2) Oxidation, 3) Wasserabspaltung. Die beiden Patente schützen 
zwei verschiedene Aspekte respektive Schritte dieses Herstellungsverfah-
rens. 

Die  EP  '791  betrifft  die  Verwendung  von  Rutheniumsalz  beim  mittleren 
Schritt 2), der Oxidation.  
Die EP  '840 betrifft die Art der Wasserabspaltung mit p-Toluolsulfonsäure 
beim letzten 3. Schritt.  

Oxidation  und Wasserabspaltung  sind  dabei  nicht  zwingend  miteinander 
verknüpft. Es ist zwar durchaus möglich, dass das Verfahren so durchge-
führt wird, dass eine Oxidation (Schritt 2) gemäss der EP '791 mit Ruthe-
niumsalz  eingesetzt  wird und  eine Wasserabspaltung  (Schritt  3) gemäss 
der  EP  '840.  Es  ist  aber  gleichermassen  möglich,  dass  eine  Oxidation 
gemäss der  EP  '791 mit  Rutheniumsalz  eingesetzt  wird,  aber  eine Was-

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serabspaltung nicht gemäss der EP '840 erfolgt, oder dass eine Oxidation 
nicht  gemäss  der  EP  '791  vorgenommen  wird,  aber  eine Wasserabspal-
tung gemäss der EP '840 mit p-Toluolsulfonsäure oder einem äquivalen-
ten  Mittel.  Letzteres  war  ja  auch  das,  was  das  Gericht  im  Rahmen  des 
diesem  Hauptverfahren  vorausgegangenen  Massnahmeverfahrens  fest-
gestellt hatte (S2013_001, Urteil vom 21. März 2013). 

13. 
Das  Unterlassungsbegehren  gemäss  Klageschrift  führte  als  Verfahrens-
schritt ausschliesslich die Wasserabspaltung und deren Bedingungen an 
("wobei  der  in  den  betreffenden  Kontrazeptiva  enthaltene  Wirkstoff 
Drospirenon  (6β,  7β;  15β,  16β-dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-
21,17-carbolactone)  durch  Wasserabspaltung  aus  6β,  7β;  15β,  16β-
dimethylen-5β-hydroxy-3-oxo-17α-androstan-21,17-carbolactone 
durch 
Zugabe von p-Toluolsulfonsäure oder Pyridin mit Wasser hergestellt wur-
de").  Damit  stützte  sich  dieses  Rechtsbegehren  nur  und  ausschliesslich 
auf die EP '840. 

14. 
Mit  der  Replik  wurde  als  Eventualbegehren    ein  Rechtsbegehren  formu-
liert, in welchem nun der Schritt der Oxidation ausdrücklich genannt wird 
("wobei  der  in  den  betreffenden  Kontrazeptiva  enthaltene  Wirkstoff 
Drospirenon  (6β,  7β;  15β,  16β-dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-
21,17-carbolactone) durch katalytische Hydrierung von 17α-(3-hydroxy-1-
propynyl)-6β,  7β;15β,  16β-dimethylene-5β-androstane-3β,5,17β-triol  in 
16β-dimethylene-5β-
ein 
androstane-3β, 5,17β-triol und durch anschliessende Oxidation in ein 6β, 
16β-dimethylene-5β-hydroxy-3-oxo-17α-androstane-21,17-
7β;15β, 
carbolactone 
(2,2,6,6-
in  Gegenwart  des  Katalysators  TEMPO 
Tetramethylpiperidine-1-yl)-oxyl)  hergestellt  wurde").  Damit  stützt  sich 
dieses Rechtsbegehren eindeutig auf das zweite Patent EP '791, und nur 
darauf. 

17α-(3-hydroxy-1-propyl)-6β, 

7β;15β, 

15. 
Die Klägerin macht dazu geltend: 

"Zudem  besteht  zwischen  den  ursprünglichen  Klagebegehren  und  dem  neuen 

Eventualbegehren  ein  enger  sachlicher  Zusammenhang.  Gegenstand  der  ur-

sprünglichen  Klagebegehren  bilden  die  patentverletzende  Herstellung  von 

Drospirenon  und  die  Einfuhr  und  das  lnverkehrbringen  von  Kontrazeptiva  mit 

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diesem  Wirkstoff  durch  die  Beklagte.  Das  neue  Eventualbegehren  bezieht  sich 

auf den gleichen Lebensvorgang. Betroffen sind die identischen Erzeugnisse." 

Das trifft indes so nicht zu. Das Rechtsbegehren gemäss Klageschrift be-
schlägt  keineswegs  "die  patentverletzende  Herstellung  von  Drospirenon 
und  die  Einfuhr  und  das  lnverkehrbringen  von  Kontrazeptiva  mit  diesem 
Wirkstoff durch die Beklagte" tel quel, sondern genau und nur die Herstel-
lung  von  Drospirenon  unter  Verwendung  des  letzten  Verfahrensschrittes 
"Wasserabspaltung mit p-Toluolsulfonsäure" und die Einfuhr und das 
lnverkehrbringen von Kontrazeptiva mit dem so hergestellten Wirkstoff 
durch die Beklagte. 

Das Eventualbegehren gemäss Replik hingegen beschlägt genau und nur 
die Herstellung von Drospirenon unter Verwendung von Rutheniumsalz 
beim  mittleren  Schritt  der  Oxidation  und  die  Einfuhr  und  das  lnver-
kehrbringen  von  Kontrazeptiva  mit  dem  so  hergestellten  Wirkstoff 
durch die Beklagte.  

Das  heisst,  der  von  den  beiden  Rechtsbegehren  umschriebene  Lebens-
vorgang ist nur teilweise derselbe, nämlich "Herstellung von Drospirenon 
und  die  Einfuhr  und  das  lnverkehrbringen  von  Kontrazeptiva  mit  diesem 
Wirkstoff  durch  die  Beklagte".  Damit  wird  aber  -  nachdem  der  Wirkstoff 
Drospirenon  patentfrei  ist  -  noch  keine  (behaupteterweise)  patentverlet-
zende  Handlung  umschrieben.  Dies  geschieht  erst  mit  der  Angabe  des  
Verfahrensschrittes,  und  dieser  Lebensvorgang  ist  eben  bei  den  beiden 
Rechtsbegehren,  wie  behandelt,  verschieden.  Ein  Sachzusammenhang 
zwischen  den  beiden  Rechtsbegehren  ist  –  soweit  es  die  patentverlet-
zende  Handlung  betrifft  -  nicht  ersichtlich.  Die  beiden  inkriminierten  Ver-
fahrenschritte  sind  verschieden  und  auch  nicht  voneinander  abhängig. 
Drospirenon  kann,  wie  behandelt,  hergestellt  werden  unter  Verwendung 
beider patentierter Verfahrensschritte, des einen oder des anderen paten-
tierten  Verfahrensschrittes  oder  gänzlich  ohne  die  beiden  patentierten 
Verfahrensschritte. Die von der Klägerin hervorgehobene Tatsache, dass 
die beiden Patente der gleichen Patentfamilie angehören, ist dabei uner-
heblich.  

Der  von Art.  227 Abs.  1  lit.  a  ZPO  geforderte  sachliche  Zusammenhang 
des  neu  geltend  gemachten  Anspruches  (Rechtsbegehren  Ziff.  1.b  der 
Replik)  mit  dem  bisherigen  Anspruch  (Rechtsbegehren  1  der  Klage)  ist 
demnach  nicht  gegeben.  Damit  ist  die  Klageänderung  nicht  zuzulassen, 

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und auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b der Replik vom 4. Oktober 2013 ist nicht 
einzutreten.  

Dies  scheint  auch  insbesondere  deshalb  sachgerecht,  weil  die  Beklagte 
angesichts  des  Rechtsbegehrens  gemäss  Klageschrift,  welches  ersicht-
lich ausschliesslich auf der EP '840 beruhte, keinen Anlass hatte, mit der 
Klageantwort eine Nichtigkeitswiderklage gegen die EP '791 zu erheben, 
und der nun, würde die mit der Replik erhobene Klageänderung zugelas-
sen,  verwehrt  wäre,  in  der  Duplik  eine  entsprechende  Nichtigkeitswider-
klage zu erheben (Art. 224 Abs. 1 ZPO). Muss die Klägerin hingegen, weil 
die  Klageänderung  nicht  zugelassen  wird,  dieses  Rechtsbegehren  in  ei-
nem  neuen  Prozess  vorbringen,  steht  dort  der  Beklagten  die  entspre-
chende  Nichtigkeitswiderklage  zu,  womit  die  ihr  zustehenden  Verteidi-
gungsrechte gewahrt sind. 

16. 
Über die Prozesskosten wird mit dem Endentscheid zu befinden sein (Art. 
104 Abs. 1 ZPO). 

Das Bundespatentgericht beschliesst: 

1. Auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b der Replik vom 4. Oktober 2013 wird nicht 
eingetreten. 

2. Über die Prozesskosten wird mit dem Endentscheid befunden.  

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Dieses Urteil geht an:  

–  Klägerin  (mit  Gerichtsurkunde);  Beilagen:  Duplik  vom  20.11.2013; 

Schreiben der Beklagten vom 28.01.2014   

–  Beklagte  (mit  Gerichtsurkunde);  Beilagen:  Stellungnahme  der  Kläge-

rin vom 02.12.2013; Schreiben der Klägerin vom 14.01.2014   

–  das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der  Rechtskraft,  mit 

Gerichtsurkunde) 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

St. Gallen, 27. Februar 2014   

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erster Gerichtsschreiber 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Jakob Zellweger 

Versand: 27.02.2014 / 03.03.2014 

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