# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** e6bcb98a-1a5b-5048-849b-207d79a00397
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2012_006
**Docket/Reference:** S2012_006
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/31/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2012_006 

  U r t e i l   v o m   2 7 .   A p r i l   2 0 1 2  

Besetzung 

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter 
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger 

Verfahrensbeteiligte 

X. AG  

Klägerin 

gegen 

Y. AG  

Beklagte 

Gegenstand 

Vorsorgliche Beweisführung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S2012_006 

Der Präsident zieht in Erwägung: 

1. 

 Am 3. April 2012 ging das folgende Begehren betreffend vorsorgliche Beweisführung  ein (act. 1):  

1. Die Gesuchsgegnerin, dort namentlich Herr Dr. A., CEO der Gesuchsgegnerin, oder eine andere mit der Zu-
sammensetzung der B. enthaltenden Tabletten der Gesuchgegnerin vertraute Person sei im Rahmen einer Partei-
befragung unter  Hinweis auf  die  Wahrheitspflicht  nach  Art.  191  Abs.  2  ZPO  unverzüglich und  ohne vorherige 
Anhörung zu befragen, wie hoch der C. von B. (…) in “D. 20 mg, ee. Filmtabletten“ und in “D. 40 mg, ee.- Film-
tabletten“ ist. 

2. Die Gesuchsgegnerin, dort namentlich Herr Dr. A., CEO der Gesuchsgegnerin, oder eine andere mit der Zu-
sammensetzung der B. enthaltenden Tabletten der Gesuchsgegnerin vertraute Person sei im Rahmen einer Partei-
befragung unter  Hinweis auf  die  Wahrheitspflicht  nach  Art.  191  Abs.  2  ZPO  unverzüglich und  ohne vorherige 
Anhörung zu befragen, ob bei “D. 20 mg, ee. Filmtabletten“ und bei “D. 40 mg, ee. Filmtabletten“ 

[Umschreibung der Merkmale gemäss EP 333] 

3. Die Gesuchsgegnerin, dort namentlich Herr Dr. A., CEO der Gesuchsgegnerin, oder eine andere mit dem Her-
stellungsverfahren  der  B.  enthaltenden  Tabletten  der  Gesuchsgegnerin  vertraute  Person  sei  im  Rahmen  einer 
Parteibefragung unter Hinweis auf die Wahrheitspflicht nach Art. 191 Abs. 2 ZPO unverzüglich und ohne vorhe-
rige Anhörung zu befragen, ob der Hersteller des in “D. 20 mg, ee. Filmtabletten“ und bei “D. 40 mg, ee. Filmtab-
letten“ enthaltenen Wirkstoffs B. die indische Unternehmung G. ist. Falls nein, sei nachzufragen, wer der Herstel-
ler des in den Tabletten D. 20 mg, ee.  Filmtabletten“ und bei “D. 40 mg, ee.  Filmtabletten“ enthaltenen Wirk-
stoffs B. ist. 

4. Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 
lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe 
nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall und unter Androhung direkter Zwangsvollstreckungsmass-
nahmen (Beschlagnahme)  unverzüglich und  ohne vorherige Anhörung  aufzufordern,  je zehn Packungen  “D. 20 
mg, ee. Filmtabletten“ und “D. 40 mg, ee. Filmtabletten“ an die Gesuchstellerin herauszugeben. 

5.  Sollte die Gesuchstellerin  nicht  innert  30  Tagen nach  Kenntnis der  Antworten beim  Bundespatentgericht  ein 
Verfahren  gegen  die  Gesuchsgegnerin  auf  Unterlassung  des  Anbietens  und  des  Vertriebs  von  “D.  20  mg,  ee. 
Filmtabletten“ und/oder von “D. 40 mg, ee. Filmtabletten“ einleiten, seien die Kosten- und Entschädigungsfolgen 
dieser vorsorglichen Beweisführung der Gesuchstellerin aufzuerlegen. Andernfalls sei über die Kosten- und Ent-
schädigungsfolgen im Rahmen des besagten Verfahrens zu entscheiden. 

2.  
Mit  Verfügung  vom  3.  April  2012  wurde der  Klägerin  Frist  zur  Zahlung eines  Kostenvorschusses 
und zur Einreichung von Aktendoppeln angesetzt (act. 2), welcher Aufforderung die Klägerin innert 
Frist nachkam. 

3. 
Die  Klägerin  macht  geltend,  sie  habe  Anhaltspunkte  dafür,  dass  die  Beklagte  Patentrechte  der 
Klägerin für ein sehr erfolgreiches und unter den Markennamen ―H.®― und ―I.®― bekanntes Origi-
nalpräparat verletze, indem sie erst vor kurzem und somit noch lange vor Ablauf des Patentschut-
zes ein Generikum nach erfolgter Marktzulassung auf die Spezialitätenliste habe aufnehmen las-
sen,  das  B.  enthält.  Der  Klägerin  fehlten  aber  noch  rechtsgenügliche  Beweise  für  die  anzuneh-

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mende  Patentverletzung  und  sie  könne  sich  diese  Beweise  nur  durch  Auskünfte  der  Beklagten 
und  durch  eine  Labor-Analyse  des  Produkts  der  Beklagten  verschaffen,  weil  das  Generikum  — 
trotz an sich nur bei Markterhältlichkeit zulässiger Aufnahme auf die Spezialitätenliste — zur Zeit 
noch  nicht  auf  dem  Schweizer  Markt  verfügbar sei.  Um  die  Aussichten  eines  Verletzungsverfah-
rens gegen die Beklagte beurteilen zu können, benötige die Klägerin von der Beklagten unverzüg-
lich  und  wahrheitsgemäss  Auskunft  darüber,  ob  deren  Produkte  Merkmale  der  Patente  EP  111, 
EP 222 und EP 333 aufweisen (act. 1, S. 3f.). 

4.  
In rechtlicher Hinsicht führt die Klägerin aus, gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO nehme das Gericht 
jederzeit Beweis ab, wenn die gesuchstellende Partei unter anderem ein schutzwürdiges Interesse 
glaubhaft  mache.  Ein  solches  Interesse  könne  insbesondere  in  der  Abklärung  der  Beweis-  und 
Prozessaussichten zur Vermeidung von aussichtslosen Prozessen liegen (Botschaft zur ZPO, BBI 
2006 7221, 7315). Die Klägerin beantrage die Durchführung einer Parteibefragung und einer Her-
ausgabe  von  Verletzungsobjekten,  die  von  der  Klägerin  in  einem  allfälligen  vorsorglichen  Mass-
nahmeverfahren  oder  ordentlichen  Klageverfahren  als  Beweismittel  eingereicht  werden  könnten. 
Gemäss jüngster Rechtsprechung des Bundesgerichts verlange Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO von der 
Klägerin, dass sie glaubhaft mache, dass ein Sachverhalt vorliege, gestützt auf den ihr das mate-
rielle  Recht  einen  Anspruch  gegen  die  Beklagte  gewährt,  und  zu  dessen  Beweis  das  abzuneh-
mende Beweismittel dienen könne (BGer vom 31. Januar 2012, 4A_532/2011, E. 2.4.2). Für Tat-
sachen,  die  mit  dem  vorsorglich  abzunehmenden  Beweismittel  bewiesen  werden  sollen,  werde 
keine  Glaubhaftmachung  verlangt,  sondern  es genüge,  wenn die  Klägerin  das  Vorliegen  der  an-
spruchsbegründenden Tatsachen lediglich substantiiert behaupte (BGer, a.a.O.) (act. 1, S. 8, Ziff. 
15 - 18). 

5. 
Die  Klägerin  stellt  die  einschlägige  Rechtsprechung  des  Bundesgerichts,  welcher  zu  folgen  ist, 
richtig dar. Damit ist vorab, nachdem das Interesse der Klägerin zur Abklärung von Beweis- bzw. 
Prozessaussichten offensichtlich gegeben ist, zu prüfen, ob die Klägerin - bezüglich jedes einzel-
nen  der  drei  Streitpatente  –  glaubhaft  macht,  dass  ein  Sachverhalt  vorliegt,  gestützt  auf  den  ihr 
nach  PatG  ein  Unterlassungsanspruch  zukommt.  Für  diejenigen  Tatsachen,  welche  mit  der  Be-
weisabnahme bewiesen werden sollen, genügt dabei eine substantiierte Behauptung. 

6. 
Zum Streitpatent 1 EP 111 (act. 1_13) führt die Klägerin aus, die Erteilung des Patents sei am X.Y. 
2009 veröffentlicht worden. Gegen die Patenterteilung sei beim Europäischen Patentamt ein Ein-
spruch  erhoben  worden,  der  gutgeheissen  worden  sei.  Dagegen  habe  die  Klägerin  Beschwerde 
erhoben. Diese sei hängig und habe aufschiebende Wirkung, d.h. das Patent sei in Kraft (act. 1, S. 
6, Ziff. 12). 

Es trifft zwar zu, dass das Streitpatent 1 wegen der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in 
Kraft ist, aber das ist hier nicht die entscheidende Frage. Entscheidend ist vielmehr, ob die Kläge-
rin glaubhaft macht, dass ihr aus dem materiellen Recht ein Unterlassungsanspruch zusteht. Und 
dieser  setzt  ein  gültiges  Patent  voraus,  beziehungsweise  genauer,  ein  Patent,  von  dem  die  be-
klagte Seite nicht dessen Ungültigkeit dartun kann. Nachdem die Klägerin hier eine ex parte Ent-
scheidung,  ohne  vorherige  Anhörung  der  Beklagten,  verlangt,  kann  ein  solcher  Nichtigkeitsein-
wand nicht  vorliegen.  Nachdem  aber  die Klägerin  selbst  darlegt,  dass  das Streitpatent  1 im  Ein-
spruchsverfahren  widerrufen  wurde,  und  sie  sich  mit  keinem  Wort  zu  den  Gründen  dieses  Ent-
scheids  äussert,  geschweige  denn  darlegt,  wie  sie  in  der  Beschwerde  begründet  habe,  weshalb 
dieser Entscheid falsch sein soll, so liegt als relevanter Sachverhalt nur vor, dass das Streitpatent 

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1  im  Einspruch  widerrufen  wurde.  Damit  ist  das  Bestehen  eines  Unterlassungsanspruchs  nicht 
glaubhaft zu machen. 

Entsprechend fehlt es bezüglich Streitpatent 1 an den Voraussetzungen für eine vorsorgliche Be-
weisführung. Dies führt zur Abweisung des diesbezüglichen Rechtsbegehrens 1. 

7. 
Das Streitpatent 2 EP 222 (act. 1_13) hat ein bestimmtes Verfahren zur Herstellung des Wirkstoffs 
B. zum Gegenstand (act. 1, S. 6f., Ziff. 13). 

Die Klägerin macht geltend, sie gehe davon aus, dass der Wirkstoff für ―D. 20 mg, ee. Filmtablet-
ten― und ―D. 40 mg, ee. Filmtabletten― mit Hilfe des durch das Streitpatent 2 geschützten Verfah-
rens hergestellt worden sei. Die Auskunft über den Hersteller des Wirkstoffs bilde Grundlage zur 
Abnahme  weiterer  Beweismittel,  namentlich  der  Vornahme  eines  Augenscheins  am  Herstellung-
sort des Wirkstoffs, dessen Würdigung seinerseits dazu geeignet sei, eine Verletzung des Streit-
patents 2 zu beweisen. Insbesondere die indische Gesellschaft G. mit Sitz in J. stelle den Wirkstoff 
B.  gemäss  dem  in  EP  222  beanspruchten  Verfahren  her.  Die  Klägerin  gehe  im  Ausland  bereits 
gegen mehrere Erzeugnisse vor, deren Wirkstoff B. von der G. unter Verletzung des Streitpatents 
2  hergestellt  werde.  Stelle  sich  im  Rahmen  der  beantragten  Parteibefragung  heraus,  dass  der 
Wirkstoff für ―D. 20 mg, ee. Filmtabletten― und ―D. 40 mg, ee. Filmtabletten― von der G. stamme, 
wäre dies ein unmittelbares Indiz für eine Verletzung des Streitpatents 2. Auch aus diesem Grund 
sei  das  schutzwürdige  Interesse  der  Gesuchstellerin  an  der  beantragten  Parteibefragung  hinrei-
chend begründet (act. 1, S. 11f., Ziff. 33 - 36). 

Mit diesen Ausführungen macht die Klägerin in keiner Art und Weise glaubhaft, dass ein Sachver-
halt  vorliege,  gestützt  auf  den  ihr  das  materielle  Recht  einen  Anspruch  gegen  die  Beklagte  ge-
währt. Die blosse Behauptung der Klägerin, sie gehe davon aus, der für die Tabletten der Beklag-
ten verwendete Wirkstoff sei nach dem Streitpatent 2 hergestellt worden, genügt dazu ersichtlich 
nicht.  

Entsprechend fehlt es bezüglich Streitpatent 2 an den Voraussetzungen für eine vorsorgliche Be-
weisführung. Dies führt zur Abweisung des diesbezüglichen Rechtsbegehrens 3.  

Anzufügen bleibt, dass die Klägerin gemäss Rechtsbegehren 3 nicht nur gefragt haben will, ob die 
G. der Hersteller ist, sondern, falls dies verneint werden sollte, wer dann. In diesem Zusammen-
hang  ist  in  Erinnerung  zu  rufen,  dass  Beweis  nur  abgenommen  wird  über  streitige  Tatsachen 
(sprich,  Tatsachen,  welche  die  eine  Seite  behauptet  und  die  andere  bestreitet;  Art.  150  Abs.  1 
ZPO).  Damit  ist  auch  der  Rahmen  für  die  vorsorgliche  Beweisführung  abgesteckt;  "wer"  ist  kein 
Beweisthema. 

8. 
Das Streitpatent 3 EP 333 (act. 1_17) schützt einen bestimmten Aufbau von ee. Tabletten mit dem 
Wirkstoff B. (act. 1, S. 10, Ziff. 29). 

Die Klägerin führt aus, der Anspruch 1 gliedere sich in folgende Merkmale: 

[Merkmale O1 bis O3, K1 bis K6]  

Die Klägerin macht geltend, aus dem Namen der beiden Arzneimittel ―D. 20 mg, ee. Filmtabletten― 
und ―D. 40 mg, ee. Filmtabletten― gehe hervor, dass es sich um ee. Filmtabletten mit dem Wirkstoff 
B.  handelt.  Die  Klägerin  gehe  daher  davon  aus,  dass  die betreffenden Tabletten  sämtliche  oben 

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aufgezeigten Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents 3 aufwiesen. Stelle sich im Rahmen der 
vorsorglichen Beweisführung heraus, dass dies zutreffe, verfüge die Klägerin gegenüber der Be-
klagten  über  einen  Anspruch  aus  Patentverletzung.  Mit  den  in  Rechtsbegehren  Nr.  2  und  Nr.  4 
beantragten Beweismitteln könne die Klägerin einen Anspruch gegenüber der Beklagten gestützt 
auf das Streitpatent 3 beweisen. Somit sei auch aus diesem Grund das schutzwürdige Interesse 
der Klägerin an der beantragten vorsorglichen Beweisführung nachgewiesen (act. 1, S. 11, Ziff. 31 
– 32). 

Wenn die Klägerin aus der Bezeichnung der Tabletten der Beklagten schliesst, es handle sich um 
"ee.  Filmtabletten mit  dem Wirkstoff  B.",  so  ist  das nachvollziehbar  und glaubhaft. Wenn  die Be-
klagte dann aber fortfährt, sie gehe "daher davon aus, dass die betreffenden Tabletten sämtliche 
oben aufgezeigten Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents 3 aufweisen", so lässt das die ge-
bührende  Ernsthaftigkeit  vermissen.  Nachdem  die  Klägerin  über  die  Erfüllung  der  sechs  kenn-
zeichnenden  Merkmale  durch  die  Tabletten  der  Beklagten  kein  einziges  Wort  verliert,  ist  kein 
Sachverhalt glaubhaft gemacht, ja nicht einmal behauptet, der in den Schutzbereich fiele und da-
mit den Unterlassungsanspruch begründen könnte (Art. 66 Bst. a PatG). Es entsteht vielmehr der 
Eindruck, die Klägerin wisse darüber schlicht gar nichts, und damit erwiese sich das Ansinnen der 
Klägerin als verpönte Fishing Expedition. 

Jedenfalls  aber  fehlt  es  bezüglich  Streitpatent  3  an  den  Voraussetzungen  für  eine  vorsorgliche 
Beweisführung. Dies führt zur Abweisung der diesbezüglichen Rechtsbegehren 2 und 4.  

8. 
Damit  ist  das  Begehren  um  vorsorgliche  Beweisführung  insgesamt  abzuweisen,  ohne  dass  eine 
Stellungnahme der Beklagten einzuholen wäre (Art. 253 ZPO). 

9. 
Ausgangsgemäss  wird  die  Klägerin  kostenpflichtig.  Der  Beklagten,  die  nicht  begrüsst  zu  werden 
brauchte, ist keine Parteientschädigung zuzusprechen. 

Der Streitwert beträgt CHF 100'000 (act. 1, S. 4, Ziff. ). 

Der Präsident verfügt: 

1.  
Das Gesuch um vorsorgliche Beweisführung wird abgewiesen.  

2.  
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 7'000.00. 

3.  
Die Kosten werden der Klägerin auferlegt. Sie werden aus dem von der Klägerin geleisteten Vor-
schuss von CHF 10'000.00 bezogen. Der Restbetrag wird der Klägerin zurückerstattet. 

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4.  
Der Beklagten wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 

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Dieses Urteil geht an:  

– 
– 
– 

die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)  
die Beklagte (mit Gerichtsurkunde unter Beilage von act. 1 und 2)  
das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde) 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen  diesen  Entscheid  kann  innert  30 Tagen  nach  Eröffnung  beim  Bundesgericht,  1000 
Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesge-
richtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache 
abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unter-
schrift  zu  enthalten.  Der  angefochtene  Entscheid  und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  be-
schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

St. Gallen, 27. April 2012 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erster Gerichtsschreiber 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Jakob Zellweger 

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