# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 6e61e63b-d20f-5807-a51e-ecd8e9e35493
**Source:** St. Gallen (SG)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2010-10-25
**Language:** de
**Title:** St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges 25.10.2010 HG.2006.65
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/SG_Gerichte/SG_KG_999_HG-2006-65_2010-10-25.pdf

## Full Text

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 1/49

Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Fall-Nr.: HG.2006.65

Stelle: Kantonsgericht

Rubrik: Handelsgericht

Publikationsdatum: 19.02.2020

Entscheiddatum: 25.10.2010

Entscheid Handelsgericht, 25.10.2010
Art. 7, 24, 26, 66, 71, 73 und 76 PatG (SR 232.14). Die Beklagte verletzt mit 
der Federwendevorrichtung in den Federkernmaschinen herkömmlicher 
Konstruktion das Klagepatent I und hat insbesondere Auskunft zu erteilen, 
wie viele Maschinen sie hergestellt und ausgeliefert und welchen Gewinn sie 
dabei erzielt hat. Die in den Maschinen neuer Konstruktion verwendete 
Federwendevorrichtung verletzt das Klagepatent I nicht. Das Klagepatent II 
ist, da dessen Gegenstand auch nach dem erfolgten Teilverzicht über den 
Inhalt des Patentgesuchs in der für die Anmeldung massgebenden Fassung 
hinausgeht, teilnichtig (Handelsgericht, 25. Oktober 2010, HG.2006.65).

  

HG_2006_65.doc 

Art. 7, 24, 26, 66, 71, 73 und 76 PatG (SR 232.14). Die Beklagte verletzt mit der 
Federwendevorrichtung in den Federkernmaschinen herkömmlicher Konstruktion das 
Klagepatent I und hat insbesondere Auskunft zu erteilen, wie viele Maschinen sie 
hergestellt und ausgeliefert und welchen Gewinn sie dabei erzielt hat. Die in den 
Maschinen neuer Konstruktion verwendete Federwendevorrichtung verletzt das 
Klagepatent I nicht. Das Klagepatent II ist, da dessen Gegenstand auch nach dem 
erfolgten Teilverzicht über den Inhalt des Patentgesuchs in der für die Anmeldung 
massgebenden Fassung hinausgeht, teilnichtig (Handelsgericht, 25. Oktober 2010, 
HG.2006.65). 

 
Rechtsbegehren der Klägerin 
 
a) gemäss Klage 
 

1. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams 
gegen eine amtliche Verfügung (Busse oder Haft) für den Zuwiderhandlungsfall zu 
verbieten, in Federkernmaschinen zum Einsatz gelangende 
Federwendevorrichtungen herzustellen, zu gebrauchen, anzubieten, zu vertreiben 
oder sonst wie in Verkehr zu bringen, bei welchen die Federn von einer 
Federwindemaschine angeliefert werden, von einem Transportstern mittels Klemmen 
erfasst und in eine Umsetzeinheit überführt werden und von dort über ein Kassettenrad 
an eine Federtransportvorrichtung zum Weitertransport der ausgerichteten Federn zum 
Montageautomaten gelangen, wobei die vorgenannte Umsetzeinheit ein aus zwei 
Klemmplatten bestehendes, antreibbares und sich beabstandet gegenüberliegendes 
Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame Drehachse relativ zu einer zentralen 
Drehachse umlaufend gelagert ist und durch einen Servomotor angetrieben wird, so 
dass eine zwischen dem Drehtellerpaar gespannt gehaltene Feder in eine beliebig 
wählbare Drehwinkel-Endstellung gebracht werden kann, insbesondere Vorrichtungen 
in vollautomatischen A.-Transfer-Linien (Typenbezeichnung B.) gemäss folgender 
Abbildung: 

 
 

 

 - 2 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

 
2. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin über den Umfang der seit dem 5. Februar 

2004 ausgelieferten Federkernmaschinen, die eine Federwendevorrichtung gemäss 
Ziffer 1 aufwiesen, Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen und zwar unter Angabe 

 
- der Herstellungsmengen und -zeiten; 
 
- der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -

preisen sowie Typenbezeichnungen und den Namen und Anschriften der 
Angebotsempfänger; 

 
- der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -

preisen sowie Typenbezeichnungen und Namen und Anschriften der Abnehmer; 
 

- der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagen, 
Verbreitungsräumen und Verbreitungsgebieten; 

 
- der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und 

des erzielten Gewinns; 
 

- wobei der Beklagten vorbehalten ist, den Namen und die Anschriften der nicht 
gewerblichen Abnehmer sowie der Angebotsempfänger anstelle der Klägerin 
einem von dieser zu bezeichnenden und ihre gegenüber zur Verschwiegenheit 
verpflichteten anerkannten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte 
dessen Kosten trägt und den Wirtschaftsprüfer ermächtigt und zugleich 
verpflichtet, der Klägerin auf Nachfrage hin Auskunft darüber zu erteilen, ob ein 
bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung 
enthalten ist. 

 
3. Die Beklagte sei zu verurteilen, der Klägerin finanzielle Wiedergutmachung zu leisten 

für den seit dem 5. Februar 2004 erfolgten Vertrieb von Federkern-Montagemaschinen, 
die eine Federwendevorrichtung gemäss Ziffer 1 aufweisen, wobei der Klägerin 
Gelegenheit zu geben ist, nach Durchführung der in Ziffer 2 begehrten 
Auskunftserteilung und Rechnungsablegung ihren Anspruch zu beziffern und sich für 
Schadenersatz oder Gewinnherausgabe zu entscheiden. 

 
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, einschliesslich der 

Kosten des beigezogenen Patentanwalts. 
 
 
b) gemäss Replik 
 

1. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams 
gegen eine amtliche Verfügung (Busse oder Haft) für den Zuwiderhandlungsfall zu 
verbieten, in Federkernmaschinen zum Einsatz gelangende 
Federwendevorrichtungen herzustellen, zu gebrauchen, anzubieten, zu vertreiben 
oder sonst wie in Verkehr zu bringen, bei welchen die Federn von einer 
Federwindemaschine angeliefert werden, von einem Transportstern mittels Klemmen 
erfasst und in eine Umsetzeinheit überführt werden und von dort über ein Kassettenrad 
an eine Federtransportvorrichtung zum Weitertransport der ausgerichteten Federn zum 
Montageautomaten gelangen, wobei die vorgenannte Umsetzeinheit ein aus zwei 
Klemmplatten bestehendes, antreibbares und sich beabstandet gegenüberliegendes 
Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame Drehachse relativ zu einer zentralen 
Drehachse umlaufend gelagert ist und durch einen Servomotor angetrieben wird, so 
dass eine zwischen dem Drehtellerpaar gespannt gehaltene Feder in eine beliebig 

 - 3 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

wählbare Drehwinkel-Endstellung gebracht werden kann, insbesondere Vorrichtungen 
in vollautomatischen A.-Transfer-Linien (Typenbezeichnung B.) gemäss folgender 
Abbildung: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams 
gegen eine amtliche Verfügung (Busse oder Haft) für den Zuwiderhandlungsfall zu 
verbieten, in Federkernmaschinen zum Einsatz gelangende Federwendevorrichtungen 
herzustellen, zu gebrauchen, anzubieten, zu vertreiben oder sonst wie in Verkehr zu 
bringen, bei welchen die Federn von einer Federwindemaschine angeliefert werden, von 
einem Transportstern mittels Klemmen erfasst und in eine Umsetzeinheit überführt 
werden und von dort über ein Kassettenrad an eine Federtransportvorrichtung zum 
Weitertransport der ausgerichteten Federn zum Montageautomaten gelangen, wobei die 
vorgenannte Umsetzeinheit ein aus zwei Klemmplatten bestehendes, antreibbares und 
sich beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame 
Drehachse sich linear hin- und her bewegt und durch einen Servomotor angetrieben wird, 
so dass eine zwischen dem Drehtellerpaar gespannt gehaltene Feder in eine beliebig 
wählbare Drehwinkel-Endstellung gebracht werden kann, insbesondere Vorrichtungen 
gemäss folgender Abbildung: 

 
 
 

 - 4 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

 
 
 
 

3. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin über den Umfang der seit dem 5. Februar 
2004 ausgelieferten Federkernmaschinen, die eine Federwendevorrichtung gemäss Ziffer 
1 und/oder Ziffer 2 aufweisen, Auskunft zu erteilen und für Federkernmaschinen gemäss 
Ziffer 1 und Ziffer 2 je separat Rechnung zu legen und zwar unter Angabe  

 
- der Herstellungsmengen und -daten; 
 
- der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt gemäss Angebotsmengen,  

-daten und -preisen sowie Typenbezeichnungen und den Namen und Anschriften 
der Angebotsempfänger; 

 
- der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -daten und -

preisen sowie Typenbezeichnungen und Namen und Anschriften der Abnehmer; 
 

- der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagen, 
Verbreitungsräumen und Verbreitungsgebieten; 

 
- der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und 

des erzielten Gewinns; 

 - 5 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

 
- wobei der Beklagten vorbehalten ist, den Namen und die Anschriften der nicht 

gewerblichen Abnehmer sowie der Angebotsempfänger anstelle der Klägerin 
einem von dieser zu bezeichnenden und ihre gegenüber zur Verschwiegenheit 
verpflichteten anerkannten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte 
dessen Kosten trägt und den Wirtschaftsprüfer ermächtigt und zugleich 
verpflichtet, der Klägerin auf Nachfrage hin Auskunft darüber zu erteilen, ob ein 
bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung 
enthalten ist; 

 
- ob, wann und wie Federkernmaschinen gemäss Ziffer 1 umgerüstet wurden und 

wer für die Umrüstungskosten aufkam. 
 
4. Die Beklagte sei zu verurteilen, der Klägerin finanzielle Wiedergutmachung zu leisten für 

den seit dem 5. Februar 2004 erfolgten Vertrieb von Federkernmaschinen, die eine 
Federwendevorrichtung gemäss Ziffer 1 und/oder Ziffer 2 aufweisen, wobei der Klägerin 
Gelegenheit zu geben ist, nach Durchführung der in Ziffer 3 begehrten Auskunftserteilung 
und Rechnungslegung ihren Anspruch zu beziffern und sich für Schadenersatz oder 
Gewinnherausgabe zu entscheiden. 

 
 Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, einschliesslich der 

Kosten des beigezogenen Patentanwalts. 
 
 
 
 
Rechtsbegehren der Beklagten 
 
a) gemäss Klageantwort 
 

1. Die Klage sei abzuweisen. 
 
2. Unabhängig vom Prozessausgang seien der Klägerin die Gerichts- und Parteikosten 

des zweiten Patentverletzungsprozesses aufzuerlegen, einschliesslich die Kosten für 
den notwendigerweise beigezogenen Patentanwalt. 

 
 
b) gemäss Duplik 
 
 Die Beklagte hält an ihren in der Klageantwort gestellten Anträgen vollumfänglich fest und 

macht einredeweise auch die Nichtigkeit des neu mit der Replik ins Recht eingeführten 
Schweizer Patents CH 000 003 geltend. 

 
 
 
 

 - 6 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

 
Erwägungen 
 

I. 

 

1. Die C. AG (Klägerin) entwickelt und stellt Federkernmaschinen her, mit denen aus 

Stahldraht Federkerne für Matratzen hergestellt werden. Sie ist Inhaberin folgender Patente: 

 

a) Europäisches Patent EP 0 000 001 betreffend Vorrichtung zum Ausrichten von Federn 
(nachfolgend EP 001), dessen Einspruchsfrist am 8. März 2006 unbenutzt abgelaufen ist 
(kläg.act. 2). EP 001 geht auf die internationale Anmeldung PCT/CH2003/000004 zurück, 

welche am 3. Juni 2003 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) hinterlegt 

wurde. Die internationale Anmeldung wurde unter der Veröffentlichungsnummer WO 

2004/000005 am 5. Februar 2004 auf Deutsch publiziert. Unbestrittenermassen besteht ein 

allfälliger Schadenersatzanspruch der Klägerin seit dem Datum der Veröffentlichung der PCT-

Anmeldung, also seit dem 5. Februar 2004 (Klage Rz. 89; Klageantwort Rz. 152; kläg.act. 3). 

Der Hinweis auf die Erteilung des EP 001 wurde am 8. Juni 2005 (Patentblatt 2005/01) 

veröffentlicht (kläg.act. 2).  

 

b) Schweizerisches Patent CH 000 002 (nachfolgend CH 002), welches 
unbestrittenermassen mit EP 001 gegenstandsgleich ist. Dieses wurde ebenfalls am 30. Juni 

2003 angemeldet und am 15. Februar 2005 erteilt und publiziert (kläg.act. 4). CH 002 geht 

ebenfalls auf die internationale Patentanmeldung WO 2004/00004 zurück, die am 5. Februar 

2004 veröffentlicht wurde. Unbestrittenermassen fiel die Wirkung von CH 002 gemäss Art. 125 

PatG im Zeitpunkt dahin, als am 8. Juni 2006 die Einspruchsfrist des europäischen Patents 

unbenutzt ablief (vgl. Klage Rz. 13). 

 

c) Schweizerisches Patent CH 000 003 betreffend Vorrichtung zum Ausrichten von Federn 
(nachfolgend CH 003), welches am 30. November 2006 erteilt und veröffentlicht wurde 
(kläg.act. 11). Mit Schreiben vom 13. Juli 2009 beantragte die Klägerin, nachdem das 

Gerichtsgutachten vorlag, beim IGE einen Teilverzicht auf CH 003 (Ger.act. 200a). Das IGE 

hielt mit Schreiben vom 5. August 2009 fest, die Voraussetzungen für einen Teilverzicht 

gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG seien erfüllt, womit der am 13. Juli 2009 vorgelegte 

Patentanspruch 1 in der neuen Fassung angenommen werden könne (Ger.act. 200b).  

 

Die A. AG (Beklagte) fertigt und vertreibt Federkernmaschinen. Sie reichte am 11. Februar 

2005 über den Patent Cooperation Treaty (PCT) eine Patentanmeldung ein, die am 25. August 

 - 7 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

2005 mit der Nr. WO 2005/00006 A1 unter der Bezeichnung Federwendevorrichtung 

veröffentlicht wurde (nachfolgend WO 2005/00006 bzw. A.-PCT-Patentanmeldung). Diese 

Anmeldung stützt sich auf die schweizerische Priorität der Patentanmeldung CH 000/07 vom 

13. Februar 2004 (kläg.act. 5). Es existiert noch keine europäische Patentanmeldung, auch 

wenn vom Europäischen Patentamt (EPA) bereits ein europäisches Aktenzeichen für eine 

Patentanmeldung (EP 2005/00000008) vergeben worden ist (Klage Rz. 28; Klageantwort 

Rz. 105f.). 

 

Zwischen einer Gesellschaft der D.-Gruppe und der Klägerin einerseits sowie der Beklagten 

andererseits war ein Prozess vor Handelsgericht wegen der Verletzung eines anderen Patents 

hängig (HG.2005.38-HGK; nachfolgend Erstprozess, während das vorliegende Verfahren als 

Zweitprozess bezeichnet wird). Er wurde am 18. Dezember 2009 zufolge Vergleichs bzw. 

Rückzugs von Klage und Widerklage als erledigt abgeschrieben.  

 

2. Mit Klage vom 20. Juli 2006 verlangt die Klägerin unter anderem, der Beklagten sei zu 

verbieten, in Federkernmaschinen bestimmt umschriebene, zum Einsatz gelangende 

Federwendevorrichtungen herzustellen und zu vertreiben. Die Klage stützt sich dabei auf 

EP 001 und CH 002 (nachfolgend Klagepatent I). Die Klägerin macht geltend, die 

Federwendevorrichtung der Beklagten, welche in den von ihr in Verkehr gebrachten 

Federkernmaschinen verwendet werde, verletze die Ansprüche 1 und 2 des Klagepatents I. 

Dabei stellt sie das Verletzungsobjekt dar anhand der WO 2005/000006 und anhand von Film- 

und Fotoaufnahmen, die von einer beklagtischen Federkernmaschine im Betrieb 2004 gemacht 

worden waren (kläg.act. 8, 9; Klage Rz. 46).  

 

3. Die Beklagte beantragt mit Klageantwort vom 27. November 2006 die kostenfällige 

Abweisung der Klage. Sie erhob die Einrede der Patentnichtigkeit, da den Gegenständen der 

Ansprüche 1 und 2 des Klagepatents I im Hinblick auf den vorbekannten Stand der Technik die 

notwendige erfinderische Tätigkeit fehle. Sie verwies dabei auf die deutsche 

Offenlegungsschrift DE-A-0-000 00 009 der Klägerin (Offenlegungstag 29.06.2000; 

bekl.act. 10) und das US-Patent US-A-0,000,010 vom 28.02.1950 (bekl.act. 7; vgl. 

Klageantwort Rz. 126 ff.). 

 

Sie machte geltend, die Maschine der Beklagten stelle weder eine Nachmachung noch eine 

Nachahmung dar (alte Maschinenversion). So könne bei der Federwendetechnologie der 

Beklagten nicht von einem "Transferelement" gesprochen werden, und das Drehtellerpaar sei 

auch nicht "in einem Abstand zu einer zentralen Achse umlaufend" gelagert (Klageantwort 

Rz. 64 ff., 76f.). Eine Patentverletzung sei auch zu verneinen, weil die von der Beklagten 

 - 8 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

eingesetzte Technologie dem Stand der Technik (US-A-0,000,010; DE-A1-000 00 009; 

kläg.act. 7, 10) entstamme (Klageantwort Rz. 78 ff.). Ferner führte sie aus, sie habe, um 

jegliches Risiko einer Patentverletzung auszuschliessen, ihre Maschinen anfangs 2005 

modifiziert und alle bereits ausgelieferten Maschinen nachträglich umgebaut. Trotz aller bereits 

vorhandenen Unterschiede zur Lösung des Klagepatents I habe sie den Transfermechanismus 

an ihren Maschinen in dem Sinne geändert, dass der Schwenkmechanismus für das 

Drehscheibenpaar ganz aufgegeben worden sei und statt dessen das Drehscheibenpaar beim 

Transfer einer Feder linear verschoben werde (Klageantwort Rz. 15 ff., 91 ff.). 

 

4. Mit Replik vom 14. März 2007 stellte die Klägerin ein ergänztes Rechtsbegehren, indem 

sie insbesondere das verlangte Verbot betreffend die in Federkernmaschinen der Beklagten 

zum Einsatz gelangenden Federwendevorrichtungen auf die von der Beklagten modifizierte 

Ausführungsform erweiterte. Sie hielt fest, veranlasst durch die Behauptungen der Beklagten in 

der Klageantwort begründe sie ihre Ansprüche neu auch mit dem am 30. November 2006 

erteilten CH 000 003 (nachfolgend Klagepatent II). EP 001 und CH 002 seien rechtsbeständig 

(Replik Rz. 95 ff.). Abgesehen von der behaupteten neuen Konstruktionsweise der A.-

Maschinen bestreite die Beklagte die Sachverhaltsvorbringen der Klägerin mit Ausnahme 

unerheblicher Details nicht. Die Beklagte behaupte allerdings, die von ihr gebauten Maschinen 

würden sich in zwei Details von ihrer Patentanmeldung WO 2005/00006 unterscheiden: 

Erstens hätten die Schwenkarme ihrer Maschinen eine andere Schwenkachse als die 

Schwenkfahnen, und zweitens würden die Drehteller ihrer Maschinen nur von einem Motor 

über eine gemeinsame Übertragungswelle angetrieben. Auch wenn diese Behauptungen 

zutreffen würden, wären die Patentrechte der Klägerin trotzdem verletzt (Replik Rz. 33 ff.). Die 

Patente EP 001, CH 002 und CH 003 würden auch durch die Maschinen der Beklagten mit 

angeblich neuer Konstruktion verletzt (Replik Rz. 70 ff.). 

 

5. Mit Verfügung vom 14. August 2007 liess der Handelsgerichtspräsident die Klageänderung 

gemäss Replik gestützt auf Art. 72 ZPO unter Vorbehalt des Entscheides des Gerichts zu und 

setzte der Beklagten Frist zur Einreichung der Duplik an (Ger.act. 71).  

 

6. In der Duplik vom 24. September 2007 hielt die Beklagte an ihren Anträgen fest und 

machte einredeweise zusätzlich auch die Nichtigkeit von CH 003 geltend. Zur Begründung hielt 

sie insbesondere fest, in seiner erteilten Fassung handle es sich bei CH 003 um eine 

unzulässige Erweiterung der angemeldeten Version gemäss Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG. In 

der erweiterten Form halte CH 003 keiner Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit 

stand (Art. 1, Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG). Die Ansprüche 1, 2 und 3 von CH 003 seien 

insbesondere in Berücksichtigung der Druckschriften WO 00/00011 (bekl.act. 2) und DE-A1-

 - 9 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

000 00 009 (bekl.act. 10) sowie US-A-0,000,012 (bekl.act. 24) nicht neu. Mit einer 

Einschränkung durch Teilverzicht zurück auf das zulässige, von der Prioritätsanmeldung 

gedeckte Mass gelange man zu einem mit EP 001 / CH 002 deckungsgleichen 

Geltungsbereich. Damit unterliege CH 003 dem Verbot des Doppelschutzes gemäss Art. 20a 

PatG. Die Beklagte bestritt eine Patentverletzung durch "herkömmliche" A.-Maschinen mit 

einem schwenkenden Federdrehmechanismus wie auch durch die geänderten A.-Maschinen 

mit einem linearen Federdrehmechanismus. Wie aus DE-AS-0 000 013 (bekl.act. 26) und DE-

OS-0 000 014 (bekl.act. 27), ferner aus WO 00/00011 (bekl.act. 2) hervorgehe, sei – auch 

seitens der Klägerin – auf dem Gebiet der Federkernherstellung schon immer klar zwischen 

Drehbewegungen und Schwenkbewegungen bzw. Drehachsen und Schwenkachsen 

unterschieden worden. Aufgrund von DE-U1-000 00 015 (bekl.act. 28), WO-A1-00/000016 

(bekl.act. 29) und DE-B3-00 0000 000 017 (bekl.act. 30) sei der Begriff der "umlaufenden 

Lagerung" in dem Sinne zu verstehen, dass die Lagerung eine Drehung um wenigstens einen 

Vollkreis von 360° ermögliche, womit sie sich deutlich von einer von vornherein 

winkelbegrenzten Schwenklagerung, wie sie die Beklagte in den geänderten Maschinen 

verwende, unterscheide. Es liege somit in jedem Fall keine Verletzung von EP 001, CH 002 

und CH 003 durch den neuen, spätestens ab Juni 2005 bei allen Maschinen der Beklagten zum 

Einsatz gelangten, linearen Federdrehmechanismus vor. 

 

7. Am 12. Oktober 2007 reichte die Klägerin eine nachträgliche Eingabe zur Duplik ein 

(Ger.act. 80), worauf die Beklagte ihrerseits am 26. Oktober 2007 eine nachträgliche Eingabe 

einreichte (Ger.act. 83). Zur nachträglichen Eingabe der Beklagten reichte die Klägerin am 9. 

November 2007 eine nachträgliche Eingabe ein (Ger.act. 86). Die Parteien erklärten sich in der 

Folge damit einverstanden, vor der Hauptverhandlung eine Gerichtsexpertise einzuholen, und 

sie einigten sich auf Patentanwalt E. in F. als Experten (Ger.act. 90, 92, 94, 95, 102). Nachdem 

der Experte und die Parteien Stellung nehmen konnten zu den Expertenfragen des Gerichts 

(Ger.act. 105, 109, 110, 114, 116), fand am 18. April 2008 die Experteninstruktion, verbunden 

mit einem Augenschein in den Räumlichkeiten der Beklagten statt. Dabei wurde ein 

Augenschein an einem Bausatz einer Federwendevorrichtung (herkömmliche Konstruktion, die 

nicht mehr verwendet wird) durchgeführt. Es wurden Digitalfotos und eine Videoaufnahme 

erstellt. Die Beklagte zeigte die Federwendevorrichtung an einer aktuellen Maschine 

(Ger.act. 134 S. 6, 134a, 134b, 135 [Antrag der Beklagten auf Protokoll-Berichtigung], 137 

[Stellungnahme der Klägerin], 138, 139 [überarbeitete Fassung des Protokolls]). 

 

Am 27. November 2008 erstattete der Experte das Gutachten (Ger.act. 146; nachfolgend 

Gutachten), wobei er zum Schluss kam, dass der in Patentanspruch 1 der CH 002 und EP 001 

beanspruchte Gegenstand der Erfindung gegenüber dem bekannten Stand der Technik auf 

 - 10 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Dagegen gehe der Gegenstand von CH 003 über den 

Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinaus, 

weshalb dieses Patent teilnichtig sei. Eine Einschränkung des Patents durch 

Rückgängigmachung der unzulässigen Änderungen sei jedoch möglich. Bezüglich der 

Patentverletzung mache die angegriffene Ausführungsform gemäss der herkömmlichen 

Konstruktion der Beklagten wortlautmässig von der in CH 002 und EP 001 patentierten 

Erfindung Gebrauch. Dagegen stelle die angegriffene Ausführungsform gemäss der neuen 

Konstruktion weder eine Nachmachung noch eine Nachahmung der patentierten Erfindung dar 

(Gutachten S. 41 Ziff. 6). 

 

Nachdem die Parteien Ergänzungsfragen eingereicht bzw. Stellung zu den Fragen der 

Gegenpartei genommen hatten (Ger.act. 162, 164, 167, 173) und diese vom Gericht am 

9. März 2009 an den Experten weitergeleitet worden waren (Ger.act. 172), beantwortete der 

Experte E. am 8. Mai 2009 die Ergänzungsfragen (Ger.act. 181; nachfolgend 

Ergänzungsgutachten). Dabei hielt er zusammenfassend fest, dass die Beantwortung der 

teilweise suggestiven und hypothetischen Ergänzungsfragen nichts an den Schlussfolgerungen 

des Gutachtens (S. 41) ändern würden (Ergänzungsgutachten S. 22 Ziff. 4). 

 

8. Die Klägerin teilte mit Schreiben vom 22. Mai 2009 mit, dass sie dem IGE beantragt habe, 

den Anspruch 1 von CH 003 mit einem neu formulierten Wortlaut zu erteilen, und ersuchte um 

Sistierung des Verfahrens bis zum Entscheid des IGE (Ger.act. 187), worauf die Beklagte am 

1. Juli 2009 die Abweisung des Sistierungsantrags beantragte (Ger.act. 196). Die Klägerin teilte 

am 19. August 2009 mit, das IGE habe mit Schreiben vom 5. August 2009 festhalten, dass die 

Voraussetzungen für einen Teilverzicht gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG erfüllt seien, womit 

der am 13. Juli 2009 vorgelegte Patentanspruch 1 von CH 003 in der neuen Fassung 

angenommen werden könne (Ger.act. 200, 200a, 200b). Die Beklagte beantragte am 2. 

September 2009, die Eingabe der Klägerin vom 19. August 2009 sei aus dem Recht zu weisen 

(Ger.act. 203). Die Klägerin reichte am 6. Oktober 2009 die am 30. September 2009 

publizierte, modifizierte Patentschrift CH 003 ein (Ger.act. 206, 206a). Die Klägerin hielt mit 

Eingabe vom 12. November 2009 fest, der Antrag der Beklagten, die Eingabe vom 19. August 

2009 sei aus dem Recht zu weisen, sei unbegründet sowie prozessökonomisch absurd und 

daher abzuweisen. Sie hielt fest, dass sie nicht auf eine mündliche Verhandlung verzichte 

(Ger.act. 212). Die Beklagte beantragte u.a. am 16. Dezember 2009, es sei eine 

Hauptverhandlung durchzuführen. Dem Experten sei die Gelegenheit zu geben, die aktuelle 

Fassung von Anspruch 1 von CH 003 gemäss Eingabe der Klägerin vom 12. November 2009 

(Ger.act. 212 S. 8-11) vor der Hauptverhandlung zur Kenntnis zu nehmen, um anlässlich der 

Hauptverhandlung dazu Stellung nehmen zu können (Ger.act. 215). Die Klägerin beantragte 

 - 11 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

u.a. mit Eingabe vom 19. Januar 2010, der Antrag auf Beizug des Experten an der 

Hauptverhandlung sei abzuweisen. Eventualiter sei das Beweisverfahren wieder zu öffnen, und 

es sei ein Gutachten von einem Zweitgutachter betreffend die Frage des im Anmeldeverfahren 

weggelassenen Merkmals von Anspruch 1 von CH 003 einzuholen (Ger.act. 221). Am 4. Mai 

wurde der Experte E. mit einer Ergänzung des Gutachtens beauftragt, wobei ihm insbesondere 

die Frage vorgelegt wurde, ob der Teilverzicht zulässig ist und ob sich mit diesem Teilverzicht 

eine Änderung der Beurteilung des Experten ergibt, wonach der Gegenstand von CH 003 über 

den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung 

hinausgeht, weshalb dieses Patent teilnichtig sei (Ger.act. 224). Die Klägerin nahm zu diesem 

Expertenauftrag am 21. Mai 2010 Stellung und beantragte insbesondere, es seien dem 

Experten zusätzliche Fragen zu unterbreiten (Ger.act. 229). Diese wurden dem Experten am 

25. Mai 2010 zur Beantwortung zugestellt (Ger.act. 231). Die Beklagte nahm am 9. Juni 2010 

zu den Fragen der Klägerin Stellung und legte dem Experten ihrerseits zwei Fragen vor 

(Ger.act. 233), die an den Experten zur Beantwortung weitergeleitet wurden (Ger.act. 235).  

 

Am 11. August 2010 erstattete der Experte E. das Gutachten "Beantwortung von 

Ergänzungsfragen nach Teilverzicht zur CH 000 003" (Ger.act. 240a; nachfolgend Gutachten 

zum Teilverzicht). Dabei kam er zusammenfassend zum Schluss, dass der Gegenstand der 

CH 003 auch nach dem erfolgten Teilverzicht über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das 

Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgehe, weshalb dieses Patent teilnichtig sei. 

Den Parteien wurde das Gutachten zum Teilverzicht zugestellt (Ger.act. 242), und es wurde 

ihnen in der Folge mitgeteilt, es sei vorgesehen, dass die Parteien an der Hauptverhandlung 

dem Experten Ergänzungsfragen stellen könnten, die dieser zu Protokoll beantworten werde. 

Ferner wurde dem Antrag der Beklagten, das Federtransferelement herkömmlicher 

Konstruktionsweise zur Hauptverhandlung mitzunehmen, stattgegeben (Ger.act. 248). Am 

10. September 2010 wurde den Parteien mitgeteilt, es habe sich aufgrund einer telefonischen 

Anfrage beim Experten ergeben, dass es zweckmässig sei, dass die Parteien die 

Ergänzungsfragen bereits vor der Hauptverhandlung dem Gericht und insbesondere dem 

Experten zustellen (Ger.act. 249). Die Beklagte teilte mit Schreiben vom 15. September 2010 

mit, dass sie zum Gutachten zum Teilverzicht keine zusätzlichen Fragen mehr habe 

(Ger.act. 250), worauf die Klägerin am 20. September 2010 mitteilte, dass auch sie zum 

jetzigen Zeitpunkt keine Ergänzungsfragen zum Gutachten habe (Ger.act. 253). Auf 

entsprechende Anfrage des Handelsgerichtspräsidenten teilten die Parteien am 23. bzw. 

24. September 2010 mit, dass die Teilnahme des Experten zu einer allfälligen Erläuterung des 

Gutachtens zum Teilverzicht entbehrlich sei (Ger.act. 256, 257, 259, 261).  

 

 - 12 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

9. An der Hauptverhandlung vom 30. September 2010 hielten die Parteien an den eingangs 

wiedergegebenen Rechtsbegehren fest. Dabei zeigte die Beklagte den Bausatz 

Federtransferelement herkömmlicher Konstruktionsweise.  

 

 

II. 

 

1. Zuständigkeit 
 

Die Zuständigkeit des Handelsgerichts ist unbestrittenermassen gegeben: Der Rechtsstreit 

zwischen den Parteien bezieht sich auf ein Erfindungspatent (Art. 76 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 15 

Abs. 1 lit. c ZPO), und die Beklagte ist im Kanton St. Gallen domiziliert (Art. 25 GestG). 

 

2. Stufenklagen (Art. 71 PatG) 
 

a) Die Beklagte machte geltend, es würden Patentstufenklagen im Sinne von Art. 71 PatG 

vorliegen: Im Erstprozess verklage die Klägerin (zusammen mit ihrer Muttergesellschaft) die 

Beklagte aufgrund der Herstellung und des Vertriebs von A.-Federkernmaschinen gestützt auf 

EP 000 018. Mit dem vorliegenden Zweitprozess verklage die Klägerin die Beklagte aufgrund 

der Herstellung und des Vertriebs derselben Federkernmaschinen erneut, diesmal gestützt auf 

EP 001 und CH 002. Der Zeitablauf zeige, dass die Klägerin bzw. die Klägerinnen bereits vor 

der Einleitung des auf EP 018 gestützten Erstprozesses am 28. April 2005 auch über sämtliche 

relevanten Sachverhaltsinformationen betreffend angebliche Verletzungshandlungen und 

angerufene Patentrechte (EP 001 und CH 002) verfügt hätten. Die Klägerinnen könnten 

deshalb nicht glaubhaft machen, dass sie im ersten Verfahren ohne ihr Verschulden nicht in 

der Lage gewesen wären, auch das damals bereits erteilte CH 002 geltend zu machen. 

Nachdem der Tatbestand der Stufenklagen erfüllt sei, hätten die Klägerinnen in jedem Fall die 

Gerichts- und Parteikosten des neuen Prozesses unabhängig von dessen Ausgang zu tragen 

(Klageantwort Rz. 5 ff., Rz. 132 ff.; Duplik Rz. 162 ff.; Plädoyernotizen [Ger.act. 265] Rz. 117 

ff.). Die Klägerin machte geltend, Art. 71 PatG sei vorliegend nicht anzuwenden, da keine 

Identität bzw. Gleichartigkeit der Verletzungshandlungen vorliege, und auch die Parteien des 

Erst- und Zweitprozesses nicht identisch seien. Im Übrigen würde der Klägerin auch der in 

Art. 71 PatG vorgesehene Entlastungsbeweis gelingen, indem sie ohne ihr Verschulden im 

Zeitpunkt der nach Art. 71 PatG massgebenden Klageerhebung des Erstprozesses 

(28.04.2005) noch nicht in der Lage gewesen sei, die Patente EP 001 bzw. CH 002 geltend zu 

machen (Replik Rz. 14 ff.; nachträgliche Eingabe Rz. 95 ff.). 

 

 - 13 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

b) Wer eine Patentverletzungs- oder Feststellungsklage oder eine Schadenersatzklage 

erhoben hat und später wegen der gleichen oder einer gleichartigen Handhabung aufgrund 

eines anderen Patentes eine weitere Klage gegen die gleiche Person erhebt, hat nach Art. 71 

PatG die Gerichts- und Parteikosten des neuen Prozesses zu tragen, wenn er nicht glaubhaft 

macht, dass er im früheren Verfahren ohne sein Verschulden nicht in der Lage war, auch 

dieses andere Patent geltend zu machen. Stufenklagen liegen also vor, wenn 

Verletzungsklagen zeitlich gestaffelt gegen denselben Beklagten wegen desselben 

Sachverhalts, gestützt auf verschiedene Patente, erhoben werden. Der Kläger hat jedoch die 

Möglichkeit, glaubhaft zu machen, dass er im ersten Verfahren das zweite Patent nicht 

ebenfalls geltend machen konnte (P. Heinrich, Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz 

und Europäischen Patentübereinkommen, 2. Aufl., Bern 2010 [PatG/EPÜ], Rz. 1f. zu Art. 71; 

L. David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Basel 1998, SIWR I/2, S. 164 mit 

dem Hinweis, dass das Institut der Stufenklagen weder in Deutschland, dessen Gesetzgebung 

der schweizerischen zum Vorbild gedient habe, noch in der Schweiz je eine praktische Rolle 

gespielt habe). Mit der Bestimmung soll vermieden werden, dass der Kläger den Beklagten 

durch eine Reihe von Klagen, deren Begehren hätten zusammen erhoben werden können, 

schikaniere bzw. ihm vermeidbare ökonomische Nachteile aufbürde (Blum/Pedrazzini, Das 

Schweizerische Patentrecht, Bd. III, 2. Aufl., Bern 1975, S. 516). Die Bestimmung von Art. 71 

PatG ist wegen ihres Ausnahmecharakters restriktiv zu interpretieren; dies bedeutet etwa, dass 

die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Handlung im engeren Sinne der Worte aufzufassen sind 

(Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 519 unten).  

 

c) In Bezug auf die einzelnen Voraussetzungen von Art. 71 PatG ist Folgendes festzuhalten:  

 

aa) Im Erstprozess (HG.2005.38-HGK) machten die G. Company und die Klägerin des 

Zweitprozesses die Verletzung des Patentes EP 000 018 geltend, das im Eigentum der 

G. Company steht. Gemäss unbestrittenen Angaben sind die G. Company und die Klägerin des 

Zweitprozesses (indirekte) Tochtergesellschaften von D., Inc., wobei keine der beiden 

Gesellschaften eine Beteiligung an der anderen hält. Damit ist die Voraussetzung der 

Parteiidentität nicht gegeben, nachdem im Zweitprozess ausschliesslich die C. AG Klägerin 

und Inhaberin der Patente EP 001, CH 002 und CH 003 ist. Bereits aus diesem Grund liegen 

keine Stufenklagen im Sinne von Art. 71 PatG vor (vgl. Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 518 unten) 

 

bb) Art. 71 PatG setzt voraus, dass eine gleiche oder gleichartige Verletzungshandlung 

besteht. Wie bereits erwähnt, sind diese Ausdrücke restriktiv zu interpretieren 

(Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 519 unten). Da gegen eine spätere Klage bezüglich des gleichen 

Patents und wegen der gleichen oder gleichartigen Handlung die Einrede der Litispendenz 

 - 14 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

erhoben werden kann, ist in diesem Fall Art. 71 PatG von vorneherein nicht anwendbar; daraus 

ist der Schluss zu ziehen, dass dessen Anwendungsbereich weiter zu fassen ist. Unter gleicher 

Handlung ist eine mit der zuerst eingeklagten identische Handlung zu verstehen. Eine 

gleichartige Handlung unterscheidet sich bloss durch das Zeitelement von einer gleichen 

Handlung. Aufgrund des Begriffes der Gleichartigkeit ist Art. 71 PatG somit auch dann 

anzuwenden, wenn die zweite Verletzungshandlung eine inhaltsgleiche, jedoch nicht eine 

identische ist (Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 520). Hingegen sollte der Verletzungskläger in jedem 

Fall seine Klage auf sämtliche Patentansprüche stützen, welche seiner Auffassung nach 

verletzt werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE vom 18.12.1999, sic! 

1999, 444 E. 6d) ist es rechtsmissbräuchlich, im Anschluss an ein Urteil, welches sich auf 

bestimmte, geltend gemachte Patentansprüche stützte, eine neue Klage auf nicht geltend 

gemachte Ansprüche desselben Patents zu stützen (vgl. Fritz Blumer, in: 

Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, 

Rz. 17.159). 

 

Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Klägerin ist vorweg zu verneinen, da es beim Erst- 

und Zweitprozess um verschiedene Patente der G. Company bzw. der C. AG geht. 

Grundsätzlich ist nicht notwendig, dass das zweite Patent mit dem ersten in einer engen 

technischen Beziehung steht, obwohl das Erfordernis der Gleichheit oder Gleichartigkeit der 

Handlungen mittelbar die technisch-wirtschaftliche Verwandtschaft beider Patente bedingt 

(Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 521). Vorliegend haben das im Erstverfahren zu beurteilende 

Klagepatent EP 000 018 und die im Zweitverfahren zu beurteilenden Patente EP 001, CH 002 

und CH 003 alle mit Federkernmaschinen zu tun, betreffen aber verschiedene Vorrichtungen. 

Während es im Erstprozess um eine Vorrichtung zur Reihenbildung von Federn mit beliebigen 

Abständen geht, ist im Zweitprozess eine Federwendevorrichtung zu beurteilen. Es handelt 

sich somit um verschiedene Teile der Maschine. Nicht substantiiert bestritten sind seitens der 

Beklagten die Ausführungen der Klägerin, wonach die Rechtsbegehren des Erst- und 

Zweitprozesses zwei verschiedene Vorrichtungen betreffen, die in den Maschinen der 

Beklagten in unterschiedlichen Baugruppen eingebaut sind, wobei die einzelnen Baugruppen 

über einen eigenen elektromechanischen Antrieb verfügen und grundsätzlich unabhängig 

voneinander gekauft und eingesetzt werden können. Es genügt somit vorliegend nicht, dass es 

im Erst- und im Zweitprozess um die gleiche A.-Transfermaschine geht (vgl. Duplik Rz. 175f.). 

Insgesamt ist somit auch das Erfordernis der "gleichen oder gleichartigen Handlung" nicht 

erfüllt.  

 

cc) Schliesslich hat die Klägerin glaubhaft gemacht, dass sie im Erstverfahren nicht die 

Verletzung von EP 001, CH 002 und CH 003 geltend machen konnte. Als Verschulden gilt nicht 

 - 15 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

nur Vorsatz sondern auch Fahrlässigkeit, wobei an die Sorgfalt des Patentinhabers bei der 

Prüfung der verletzten Patente strenge Anforderungen zu stellen sind. Der Ausdruck "nicht in 

der Lage sein" ist eng zu interpretieren und bezieht sich grundsätzlich nur auf die Kenntnis der 

fraglichen Umstände (Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 523f.).  

 

Auch die Beklagte behauptet nicht, dass das am 30. November 2006 erteilte CH 003 mit der 

am 28. April 2005 im Erstprozess eingereichten Klage hätte geltend gemacht werden können. 

In Bezug auf EP 001 legt die Klägerin glaubhaft dar, dass zum Zeitpunkt der Klageerhebung im 

Erstprozess (28.04.2005) dieses nicht gültig erteilt worden war. Gemäss Art. 97 Abs. 4 EPÜ 

wird die Erteilung eines europäischen Patents erst wirksam, wenn im europäischen Patentblatt 

auf die Erteilung hingewiesen worden ist. Dieser Hinweis auf die Erteilung von EP 001 erfolgte 

am 8. Juni 2005, mithin nach der Klageerhebung im Erstprozess vom 28. April 2005. Damit 

bestand keine Verpflichtung der Klägerin, das EP 001 schon anlässlich der Klageerhebung 

vom 28. April 2005, d.h. vor dessen Gültigkeit, geltend zu machen. 

 

Eine andere Sachlage besteht bei CH 002, welches am 15. Februar 2005 erteilt worden war 

(kläg.act. 4). Die Beklagte wirft der Klägerin vor, sie habe ihre Patentverletzungsvorwürfe 

sowohl bezüglich des Streitpatents des Erstprozesses als auch der Streitpatente des 

Zweitprozesses auf Sachverhaltsabklärungen abgestützt, die sie im Sommer 2004 

unternommen habe. Damit führe sie zu Unrecht aus (Replik Rz. 26), sie habe im Zeitpunkt der 

Einleitung des Erstprozesses vom 28. April 2005 noch keine gesicherte Kenntnis gehabt, dass 

CH 002 (und damit auch das inhaltsgleiche EP 001) verletzt seien (Duplik Rz. 183 ff.). 

Nachdem CH 002 und EP 001 inhaltsgleich sind, durfte die Klägerin zuwarten, bis das 

vorgeprüfte EP 001 wirksam wurde. Ferner legt sie glaubhaft dar, dass sie aus hinreichenden 

Gründen die Einspruchsfrist des gegenstandsgleichen EP001, welche am 8. März 2006 

(unbenutzt) abgelaufen war, abwartete. Damit gelingt der Klägerin auch in Bezug auf CH 002, 

den Exkulpationsgrund glaubhaft zu machen. 

 

d) Insgesamt hat die Beklagte nicht nachgewiesen, dass der Klägerin gestützt auf Art. 71 

PatG wegen Stufenklagen Prozesskosten aufzuerlegen sind. 

 

3. Klageänderung gemäss Replik (CH 003) 
 

Mit Entscheid vom 14. August 2007 liess der Handelsgerichtspräsident die Klageänderung 

gemäss Replik unter Vorbehalt des Entscheides des Gerichts zu und setzte der Beklagten Frist 

zur Duplik an (Ger.act. 71). Auf die im Entscheid gemachten Ausführungen, weshalb die 

Vorbringen der Klägerin in der Replik betreffend das neu behauptete Patent CH 000 003 nicht 

 - 16 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

eine unzulässige Klageänderung darstellen, kann verwiesen werden. Zusammenfassend ist 

nochmals festzuhalten, dass gemäss den unbestrittenen Ausführungen der Klägerin Ziffer 2 

des Rechtsbegehrens gemäss Replik nicht nur die gleiche Federkernmaschine der Beklagten 

wie Ziffer 1 des Rechtsbegehrens gemäss der Klage, sondern auch die gleiche Vorrichtung 

einer solchen Maschine, nämlich deren Federwendevorrichtung betrifft (vgl. Art. 72 Abs. 1 lit. a 

ZPO). Für die Beurteilung des neuen Rechtsbegehrens gemäss Replik und für die Frage der 

Verletzung von CH 003 ist in gleicher Weise das Handelsgericht zuständig (Art. 15 Abs. 1 lit. c 

ZPO), und es findet ebenso wie für die Beurteilung der Klage das ordentliche Verfahren 

Anwendung (Art. 72 Abs. 1 lit. b ZPO). Indem die Klägerin mit der Replik das neue Patent 

CH 003 eingebracht und ein neues Rechtsbegehren (mit entsprechenden Anpassungen bei 

weiteren Rechtsbegehren) gestellt hat, kann grundsätzlich nicht eine ungebührliche 

Verzögerung des Prozesses angenommen werden. Der Beklagten stand auch die Möglichkeit 

offen, einredeweise die Nichtigkeit von CH 003 geltend zu machen. Prozessökonomische 

Überlegungen sprechen für die Zulassung einer Klageänderung betreffend CH 003 (Art. 72 

Abs. 1 lit. c ZPO). Nachdem CH 003 als Klagegrund erst im Verlaufe des Prozesses 

entstanden ist und der Klägerin die behaupteten Änderungen an der Maschine der Beklagten 

mit der Klageantwort bekannt geworden sind, ist davon auszugehen, dass erst im gerichtlichen 

Verfahren Anlass für die Klägerin bestand, die Verletzung von CH 003 geltend zu machen. Ein 

von der Beklagten behauptetes rechtsmissbräuchliches Verhalten im Zusammenhang mit der 

Patenterteilung ist zu verneinen (Art. 72 Abs. 1 lit. d PatG). Insgesamt sind somit sämtliche 

Bedingungen für eine Klageänderung gemäss Art. 72 ZPO erfüllt, womit die Klägerin berechtigt 

ist, die ergänzten Rechtsbegehren Ziffer 2 - 4 der Replik zu stellen. Die von der Klägerin erst 

mit der Eingabe vom 15. Mai 2007 eingereichte Patentschrift CH 003 (kläg. act. 11) ist im 

vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen. 

 

4. Nachträgliche Eingaben 
 

Die Klägerin reichte am 12. Oktober 2007 eine nachträgliche Eingabe gemäss Art. 164 Abs. 1 

lit. b ZPO zur Wahrung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör ein (Ger.act. 80). Zur 

Begründung hielt sie fest, die Beklagte bringe in ihrer Duplik zahlreiche neue Angriffs- und 

Verteidigungsmittel vor, so die neue Behauptung der Nichtigkeit von CH 003 (Duplik Ziff. 4), 

neue Behauptungen, wonach EP 001, CH 002 und CH 003 nicht verletzt würden (Duplik 

Ziff. 6), neue Ausführungen zur Beweislast (Duplik Ziff. 7) und neue Vorbringen zur 

behaupteten Stufenklage (Duplik Ziff. 8). Die Beklagte beantragte mit nachträglicher Eingabe 

vom 26. Oktober 2007 (Ger.act. 83), die nachträgliche Eingabe der Klägerin vom 12. Oktober 

2007 sei aus dem Recht zu weisen. Eventualiter seien die Ausführungen in der nachträglichen 

Eingabe der Klägerin betreffend die Streitpatente EP 001 und CH 002 (Ziff. 4.1 bis 4.6 sowie 

 - 17 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

4.8 bis 4.11) und betreffend die Frage der Stufenklagen (Ziff. 5) aus dem Recht zu weisen. Die 

Klägerin beantragte mit nachträglicher Eingabe vom 9. November 2007 (Ger.act. 86), der 

prozessleitende Hauptantrag und der Eventualantrag der Beklagten gemäss nachträglicher 

Eingabe vom 26. Oktober 2007 seien abzuweisen.  

 

Gemäss Art. 164 Abs. 1 lit. b ZPO ist eine nachträgliche Eingabe zulässig, wenn das rechtliche 

Gehör es erfordert. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn neue Tatsachen oder 

Beweismittel insbesondere in der Duplik in den Prozess eingebracht werden, zu denen eine 

Partei noch nicht hat Stellung nehmen können (Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2 zu Art. 164 

ZPO). Die Partei, welche eine nachträgliche Eingabe einreicht, hat im Einzelnen darzutun, 

welche neuen Vorbringen der Gegenpartei eine Stellungnahme erfordern (GVP 1993 Nr. 65; 

Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, Bern 

1999, N 3b zu Art. 164 ZPO; vgl. BGE 124 II 132 ff.; 118 Ia 17 ff.; 106 Ia 4 ff.). 

 

Die Beklagte hat in der Duplik erstmals vorgebracht, CH 003 sei nichtig (Duplik Ziff. 4, S. 9 – 

29). Die Ausführungen der Klägerin dazu in der nachträglichen Eingabe sind damit zuzulassen 

(nachträgliche Eingabe Ziff. 2 und 3, Rz. 7 – 62). Aus dem gleichen Grund ist zuzulassen 

Ziff. 4.7 (Rz. 79) der nachträglichen Eingabe der Klägerin. Zuzulassen sind aber auch die 

Ausführungen der Klägerin zu den Vorbringen der Beklagten betreffend Patentverletzung, 

nachdem sie in der Duplik neue Unterlagen eingereicht hat und sich nicht nur zur (bestrittenen) 

Verletzung von EP 001 und CH 002, sondern auch von CH 003 äussert; zuzulassen sind somit 

Ziff. 4.1 – 4.6 und 4.8 – 4.11 der nachträglichen Eingabe (Rz. 63 – 78, 80 – 94). Aus dem 

Recht zu weisen sind die Ausführungen der Klägerin in der nachträglichen Eingabe zur 

Stufenklage (Ziff. 5, Rz 95 – 106), nachdem die Klägerin nicht darlegt, welche neuen 

Ausführungen der Beklagten in der Duplik zur Wahrung des rechtlichen Gehörs eine weitere 

Eingabe erfordern. 

 

Über die Zulässigkeit weiterer Eingaben der Parteien, welche nach Vorliegen des 

Gerichtsgutachtens eingereicht worden waren, ist – soweit dies für den Entscheid von 

Bedeutung ist – nachfolgend einzugehen. 

 

 

III.  

 

A. Grundlagen 
 

 - 18 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

1. Im Verlaufe des vorliegenden Verfahrens und insbesondere seit dem Augenschein und der 

Experteninstruktion vom 18. April 2008 traten verschiedene Gesetzesänderungen in Kraft. 

Insbesondere traten das revidierte Europäische Patentübereinkommen in der Fassung des 

Beschlusses des Verwaltungsrates der Europäischen Patentorganisation vom 28. Juni 2001 

(EPÜ 2000) und die dazugehörigen Ausführungsvorschriften am 13. Dezember 2007 in Kraft 

(vgl. Pedrazzini/Hilti, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, Bern 

2008, S. 42). Darauf ist, soweit erforderlich, nachfolgend einzugehen. Der Experte wies darauf 

hin, dass neue, vom EPA und vom IGE erlassene Prüfungsrichtlinien vorliegen würden. Es 

werde auf die derzeit aktuellen Rechtsnormen Bezug genommen, und, soweit nötig, werde 

explizit auf allfällige Unterschiede hingewiesen (Gutachten S. 3f. Ziff. 2.2). 

 

2. In Bezug auf den Massstab für den massgeblichen Fachmann hielt die Beklagte fest, es 
sei vom gleichen Fachmann auszugehen wie im Erstprozess (Klageantwort Rz. 146). Die 

Klägerin äusserte sich nicht dazu (Replik S. 41). 

 

a) Ausgangspunkt der Beurteilung erfinderischer Tätigkeit, insbesondere der Ermittlung des 

Gegenstands eines Patents, wozu u.a. auch die Feststellung des Inhalts von Begriffen in 

Ansprüchen gehört, und der Ermittlung des Schutzbereichs ist der durchschnittlich gut 

ausgebildete Fachmann, der eine hypothetische Person ist. Der Fachmann ist weder Experte 

des betreffenden technischen Sachgebiets noch Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er 

muss gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung über fundierte Kenntnisse und 

Fähigkeiten, über eine solide Ausbildung sowie über ausreichende Erfahrung verfügen und so 

für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein (BGE 123 III 491 E. 2b; 120 II 71 

E. 2; Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 78 ff. zu Art. 1; Damian Grassi, Der Fachmann im Patentrecht, 

sic! 1999, 551f.). Dieser Fachmann ist derselbe, der auch für die Beurteilung der Neuheit und 

des Naheliegens als Massstab genommen wird (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 22 zu Art. 7; F. 

Blumer, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 

2002, Rz. 14.39 ff.; vgl. Gutachten S. 7 Ziff. 5.1.1). 

 

b) Der Experte E. führte dazu aus, das technische Fachgebiet, zu dem die Klagepatente 

gehören würden, sei das Gebiet der Entwicklung und der Herstellung von Vorrichtungen zum 

Ausrichten der Knoten oder Drahtenden an den Endringen von Federn beim Transport der 

Federn von einer Federwindemaschine zu einem Federkern-Montageautomaten. Es handle 

sich damit um ein Spezialgebiet des Maschinenbaus, das in allgemeinen Lehrbüchern über 

Maschinenbau und Konstruktionslehre nicht beschrieben werde. Die Patentämter hätten 

deshalb bei den drei Streitpatenten teilweise unterschiedliche Patentklassifikationen vergeben. 

In Übereinstimmung mit der Beklagten könne vom gleichen Fachmann wie im Erstprozess 

 - 19 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

ausgegangen werden, nämlich von einem gut ausgebildeten Konstrukteur im Bereich 

Maschinenbau, eventuell mit Fachhochschulabschluss und mit mehrjähriger Erfahrung in der 

Konstruktion von Maschinen für die Herstellung von Federkernen für die Matratzen- und 

Polstermöbelindustrie (Gutachten S. 8 Ziff. 5.5.1). Diesen sachgerechten und 

nachvollziehbaren Ausführungen des Experten ist beizupflichten.  

 

3. Die Klägerin hielt fest, die Erfindungsaufgabe von EP 001 und CH 002 bestehe darin, 

eine Vorrichtung zum Ausrichten von Federn bzw. deren Knoten oder generell der Endbereiche 

in eine vorgebbare und jederzeit änderbare Winkellage zu schaffen. Dabei ermögliche eine 

besondere, in EP 001 und CH 002 beanspruchte Gestaltung der Vorrichtung, die Federn 

jederzeit während des Betriebs der Federkernmaschine so auszurichten, wie es die jeweilige 

Art und Gestaltung der Federn erfordert. In gleicher Weise wird auch die Erfindungsaufgabe in 

CH 003 umschrieben (CH 003, Absätze [0003], [0004]).  

 

a) Gemäss Art. 26 Abs. 3 PatV ist in der Einleitung die Erfindung so umreissen, dass danach 

die technische Aufgabe und ihre Lösung verstanden werden können (vgl. Ausführungsordnung 

[AO] EPÜ Regel 42 Abs. 1 lit. c). Die Aufgabe ist der Schritt vom Stand der Technik zur 

Erfindung (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 86 ff. zu Art. 1). Dabei ist von einer objektiviert gestellten 

Aufgabe des Streitpatents auszugehen (BGE 123 III 491 E. 2b a.E.), mithin ist allenfalls die in 

der Patentschrift angegebene Aufgabe dem wahren Stand der Technik und dem wahren 

Gegenstand des Patents entsprechend den Patentansprüchen anzupassen (Heinrich, 

PatG/EPÜ, Rz. 89 und 92 zu Art. 1). Auch bei der Beurteilung der Verletzung ist die 

objektivierte Aufgabe zu berücksichtigen (Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 359). 

 

b) Gemäss den Ausführungen des Experten ist Gegenstand der Erfindung bei allen drei 

Klagepatenten eine Vorrichtung zum Ausrichten von Federn, wie sie in den Oberbegriffen der 

unabhängigen Ansprüche 1 näher spezifiziert sind. Die Klagepatente würden dabei von einem 

in der Beschreibungseinleitung zitierten Stand der Technik gemäss Offenlegungsschrift DE 000 

00 019 (bekl.act. 33; Ger.act. 83a; Anmelder: C. AG; "Federeinlegestation für eine Maschine 

zur Herstellung von Federkernen für Matratzen, Polster und Sitzen") ausgehen. Diese 

Offenlegungsschrift wird denn auch unter den Entgegenhaltungen aufgeführt (kläg. act. 2 S. 1). 

Weiter führte der Experte aus, es sei danach bereits bekannt gewesen, dass an einer 

Federeinlegestation für eine Maschine zur Herstellung von Federkernen ein linear 

angetriebenes Ausrichtsystem vorhanden ist, das mit mindestens zwei gegenüberliegenden 

Richtbacken zusammen wirkt, so dass die Federn richtig positioniert werden und ohne grossen 

Richtaufwand den nachfolgenden Stationen zugeführt werden können. Die Ausrichtung der 

Federn sei deshalb von Bedeutung, weil die Enden von fehlerhaft ausgerichteten Federn an 

 - 20 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

der fertigen Federkernmatratze den Stoff durchstossen könnten. Bei den Klagepatenten werde 

die erfindungsgemäss gestellte Aufgabe darin gesehen, eine Vorrichtung zum Ausrichten von 

Federn bzw. deren Knoten oder generell der Endbereiche in eine vorgebbare und jederzeit 

änderbare Winkellage zu schaffen, mithin solle die Vorrichtung in der Lage sein, das 

Positionieren der Federn beim Transport der Federn von einer Federwindemaschine zu einem 

Federkernmontageautomaten ohne Auswechseln von Maschinenteilen und damit möglichst 

ohne Stillstandzeiten der Anlage zu ermöglichen (Gutachten S. 9 Ziff. 5.1.2). Gemäss den 

Ausführungen des Experten würden sich CH 003 einerseits und EP 001 und CH 002 

andererseits nur durch Anzahl und Schutzbereich der Patentansprüche unterscheiden, indem 

der beanspruchte Schutzbereich von CH 003 breiter sei als derjenige der beiden anderen 

Klagepatente (Gutachten S. 10 Ziff. 5.1.3). 

 

aa) Gemäss dem Experten wird die erfindungsgemässe Lösung der gestellten Aufgabe 

gemäss EP 001 und CH 002 darin gesehen, dass das Transferelement mindestens ein 
antreibbares sich beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasst, zwischen dem eine 

Feder gehalten und in eine beliebige Endlage gedreht werden kann, wobei die gemeinsame 

Drehachse des Drehtellerpaars in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend 

gelagert ist. Das Drehtellerpaar sei somit in der Lage, sich mit frei wählbarer 

Drehwinkelendstellung um die eigene Achse zu drehen und zum Überführen der Federn vom 

Transportstern zu den Transportbändern gleichzeitig um eine zentrale Drehachse zu drehen 

(Gutachten S. 11f. Ziff. 5.1.4). 

 

bb) In Bezug auf CH 003 umschrieb der Experte die erfindungsgemässe Lösung wie folgt: Der 
den Stand der Technik wiedergebende Oberbegriff, bestehend aus den Merkmalen O1 bis O6, 

sei praktisch identisch mit dem Oberbegriff der EP 001 und CH 002. Es sei lediglich das 

"Transferelement" in ein "Transfermittel" umgetauft worden, und aus dem "Paar 

Transportbänder" sei ein einziges Transportband geworden. Beim kennzeichnenden Teil, 

bestehend aus dem einzigen Merkmal K1 ("dadurch gekennzeichnet, dass das Transfermittel 

[17, 19] zum Drehen der Federn [7] beim Überführen der Federn [7] vom Transportstern [1] zu 

dem Transportband [13] ausgestaltet ist), werde der Unterschied jedoch im Hinblick auf den 

Schutzbereich bedeutsam. Es werde nun Schutz begehrt für ein beliebiges Transfermittel, das 

zum Drehen der Federn ausgestaltet sei, während diese vom Transportstern zu dem (einzigen) 

Transportband befördert werden. Die erfindungsgemässe Lösung werde somit nur noch darin 

gesehen, dass das Transfermittel die Federn auf eine beliebige Art und Weise in eine frei 

wählbare Drehwinkelendstellung bringt, wobei offen bleibe, welche Bewegung die einzelnen 

Federn beim Überführen vom Transportstern zu dem Transportband zurücklegen (Gutachten 

 - 21 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

S. 12f. Ziff. 5.1.5; vgl. die Zusammenfassung in Gutachten S. 42f. Fragen 2 und 3). Diese 

einlässlich begründeten Ausführungen sind nachvollziehbar, und es kann ihnen gefolgt werden.  

 

c) Die Klägerin stellte in diesem Zusammenhang die Ergänzungsfrage, ob die Aufgabe der 

Erfindung von EP 001 und CH 002 sowie der ursprünglichen Fassung der Anmeldung von 

CH 003 insbesondere darin liege, dass die Endbereiche von Federn, welche in einen 

Federkernmontageautomaten transportiert werden, in eine von Feder zu Feder frei wählbare 

und jederzeit änderbare Winkellage gebracht werden können (Ergänzungsgutachten S. 11 

Frage 1). Der Experte hielt dazu fest, die zu allen drei Klagepatenten erfindungsgemäss 

gestellte Aufgabe bestehe darin, eine Vorrichtung zum Ausrichten von Federn bzw. deren 

Knoten oder generell der Endbereiche in eine vorgebbare und jederzeit änderbare Winkellage 

zu schaffen (vgl. Gutachten S. 9 Ziff. 5.1.2 Abs. 3). Darunter sei eine beliebige Ausrichtung von 

Feder zu Feder zu verstehen. Auf die entsprechende Ergänzungsfrage der Klägerin verneinte 

er, dass es im Stand der Technik von EP 001 bzw. CH 002 bereits Vorrichtungen gegeben 

habe, welche die Aufgabe gemäss der soeben erwähnten Ergänzungsfrage gelöst hatten 

(Ergänzungsgutachten S. 11f. Fragen 1 und 2). Zur Begründung wies der Experte darauf hin, 

dass die Klägerin in der Replik (Rz. 82) und in der Eingabe vom 26. Januar 2009 (Ger.act. 162 

S. 2 Abs. 2) die Auffassung vertrete, das Wenden der Federn um die in den 

Ausführungsbeispielen mit "B" bezeichnete zentrale Drehachse trage nichts zur Lösung der 

objektivierten Aufgabenstellung bei. Die Lösung in DE 000 00 009 (bekl.act. 10) als 

nächstliegender Stand der Technik bestehe in einer Wendevorrichtung, mit deren Hilfe die 

Federn um eine zentrale Drehachse X um 180° gewendet werden können. Schon durch 

blosses Wenden der Federn könne somit eine für die spätere Verarbeitung günstigere Position 

der Federn erreicht werden. Diese Vorrichtung gemäss DE 000 00 009 erlaube aber noch 

keine vorgebbare und jederzeit änderbare Winkellage, was mit der erfindungsgemässen 

Vorrichtung gelöst werde. Trotzdem sei entgegen der Auffassung der Klägerin nicht ersichtlich, 

weshalb für den Fachmann das Weglassen der Wendebewegung um die zentrale Drehachse B 

klar erkennbar nichts mehr zur Lösung der Aufgabenstellung beitragen soll, zumal alternative 

Ausgestaltungen in den Klagepatenten auch nicht ansatzweise offenbart seien. Der Fachmann 

werde daher vielmehr daraus schliessen, dass der mit der DE 000 00 009 erzielbare Vorteil der 

Federwendung durch einen weiteren Vorteil gemäss den Streitpatenten ergänzt werde, nämlich 

die jederzeit änderbare Winkellage mit Hilfe des antreibbaren Drehtellerpaars. Die 

Ergänzungsfragen 1 und 2 der Klägerin seien somit im Grund genommen bereits durch das 

Gutachten (vgl. insbesondere S. 38f.) beantwortet worden und seien zudem nicht zielführend 

(Ergänzungsgutachten S. 4f. Ziff. 2.1.1). Diesen Überlegungen des Experten ist zu folgen, 

wobei insbesondere die Ausführungen des Experten als entscheidend hervorzuheben sind, 

dass bereits mit der in DE 000 00 009 vorgesehenen Wendevorrichtung die Federn um eine 

 - 22 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

zentrale Drehachse X um 180° gewendet werden können, und dieser Vorteil gemäss den 

Streitpatenten durch einen weiteren Vorteil ergänzt wird, nämlich die jederzeit änderbare 

Winkellage mit Hilfe des antreibbaren Drehtellerpaars.  

 

 

B. Rechtsbeständigkeit 
 

1. Die Beklagte machte in der Klageantwort einredeweise geltend, dass der Gegen- 

stand der Patentansprüche 1 und 2 von EP 001 und CH 002 nicht auf einer erfinderischen 
Tätigkeit beruhe, sondern sich in einer für den Durchschnittsfachmann naheliegenden Art und 

Weise aus den Druckschriften DE-A1-000 00 009 (bekl.act. 10) und US-A-0,000,010 

(bekl.act. 7) ergebe (Klageantwort Rz. 126 ff., Rz. 150; vgl. Replik Rz. 95 ff., Rz. 144; Duplik 

Rz. 73). Wenn dem Fachmann die Aufgabe von EP 001 und CH 002 gestellt gewesen sei, eine 

Vorrichtung zum Ausrichten (Drehen) von Federn zu schaffen, so dass deren Knoten oder 

generell Endbereiche in eine vorgebbare und jederzeit veränderbare Winkellage gebracht 

werden können, so habe es zumindest nahe gelegen, beim Drehsternpaar der DE-A1-000 00 

009  an den Flügeln Drehtellerpaare gemäss der US-A-0,000,010  vorzusehen, um eine von 

180° abweichende beliebige Drehung auszuführen (Klageantwort Rz. 131). 

 

a) Nach Art. 1 PatG und Art. 52 EPÜ werden für neue, gewerblich anwendbare Erfindungen 

Erfindungspatente erteilt. Eine patentfähige Erfindung muss somit namentlich neu sein, und als 

neu gilt sie nach Art. 7 PatG und Art. 54 EPÜ, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört, 

wobei der Stand der Technik alles bildet, was vor dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch 

schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich 

gemacht worden ist. Neuheit liegt vor, wenn die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen 

definiert ist, nicht identisch zum Stand der Technik gehört (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 19 zu 

Art. 7, vgl. Rz. 71 zu Art. 1).  

 

Neben Neuheit ist auch erfinderische Tätigkeit oder Nicht-Naheliegen erforderlich; denn was 

sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentfähige 

Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG, Art. 56 Satz 1 EPÜ; Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 72 ff. zu Art. 1). 

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist es für den Begriff des Erfinderischen 

entscheidend, ob der Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den 

Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des 

Streitpatents kommen kann, oder ob es dazu eines zusätzlichen schöpferischen Aufwands 

bedarf (BGE 123 III 488 E. 2a). Dabei ist es zweckmässig, entsprechend der Praxis der 

Beschwerdekammer des EPA den "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" anzuwenden (Kurt Sutter, Der 

 - 23 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

bundesgerichtliche Begriff des "Erfinderischen", sic! 2004, 474; Christoph Bertschinger, 

Patentfähige Erfindung, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches 

Patentrecht, Rz. 4.126). Die wertende Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit bedarf der 

Feststellung der Erfindung, des Standes der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes 

(BGE 4C.52/2005 vom 18.05.2007 E. 2.3, in: sic! 2005, 826; vgl. Gutachten S. 18 Ziff. 5.2.2). 

 

b) Der Experte hielt fest, die DE 000 00 009 (bekl.act. 10) komme der in EP 001 und CH 002 

beanspruchten Erfindung am Nächsten. Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 von EP 001 

und CH 002 ergebe sich am massgeblichen Prioritätstag für den Fachmann nicht in 

naheliegender Weise aus dem aktenkundigen Stand der Technik (Gutachten S. 43 Fragen 4, 

5). Der Experte stellte die von der Beklagten im Rahmen der Rechtsbeständigkeit von EP 001 

und CH 002 zitierten Druckschriften zum Stand der Technik, d.h. die DE-Patentanmeldung 000 

00 009 der C. AG vom 20. Oktober 1999 (bekl.act. 10), das US-Patent 0,000,010 C.G.C. vom 

6. Februar 1948 (bekl.act. 7), die WO 00/00011 C. AG vom 31. Januar 2000 (bekl.act. 2) und 

die US-Patentschrift 0,000,012 H.B.R. vom 10. Juni 1974 (bekl.act. 24) kurz dar (Gutachten 

S. 13 ff.) und hielt fest, DE 000 00 009 (bekl.act. 10) stelle den nächstliegenden Stand der 

Technik dar, wobei jedoch das antreibbare Drehtellerpaar gemäss Merkmal K1 fehle. Aus 

diesem Grund sei aber auch das Merkmal K2 entgegen der Auffassung der Beklagten nicht 

offenbart, denn dieses Merkmal schreibe vor, dass die gemeinsame Drehachse des 

Drehtellerpaars in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist. Es sei 

nicht nachvollziehbar, warum es naheliegend sein soll, im Hinblick auf die US-0,000,010 das 

Drehsternpaar gemäss DE 000 00 009 mit einem Drehtellerpaar, wie es in EP 001 und CH 002 

beschrieben wird, auszurüsten. Das nunmehr allein noch wirksame Klagepatent EP 001 beruhe 

deshalb im Hinblick auf die erwähnten Dokumente auf einer erfinderischen Tätigkeit (Gutachten 

S. 19f. Ziff. 5.2.2). Aufgrund der überzeugenden Darlegungen des Experten, dass EP 001 neu 

ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist der Schluss zu ziehen, dass dieses 

rechtsbeständig ist. Diese Schlussfolgerungen blieben denn auch seitens der Beklagten 

weitgehend unbestritten (vgl. Plädoyernotizen Rz. 16 ff.). 

 

2. Die Beklagte machte geltend, dass CH 003 nichtig sei wegen unzulässiger Erweiterung im 
Sinne von Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG und wegen fehlender Neuheit. Mit einer Einschränkung 

durch Teilverzicht zurück auf das zulässige, von der Prioritätsanmeldung gedeckte Mass 

gelange man zu einem mit EP 001 und CH 002 deckungsgleichen Geltungsbereich, womit 

CH 003 dem Verbot des Doppelschutzes gemäss Art. 20a PatG unterliege (Duplik Ziff. 4 Rz. 19 

ff.; vgl. nachträgliche Eingabe der Klägerin vom 12.10.2007 [Ger.act. 80] Ziff. 2 und 3 Rz. 7 ff.; 

nachträgliche Eingabe der Beklagten vom 26.10.2007 [Ger.act. 83] Rz. 15 ff.). Gemäss den 

Ausführungen der Beklagten benutzt die Klägerin gar nicht selbst die von ihr nachträglich 

 - 24 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

vorgenommene Erweiterung des Schutzumfangs von CH 003 (Duplik Rz. 11). Die Beklagte 

begründete den Vorwurf der unzulässigen Erweiterung in der Weise, dass sie die 

Prioritätsanmeldung von CH 003 (bekl.act. 20) dem erteilten Patent CH 003 gegenüber stellte 

und festhielt, im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs 1 sei an die Stelle des ursprünglich 

beanspruchten antreibbaren Drehtellerpaares, dessen gemeinsame Drehachse in einem 

Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist, ein Transfermittel getreten, das 

zum Drehen der Federn beim Überführen der Federn vom Transportstern zum Transportband 

ausgestaltet sei. Während im ursprünglichen Gesuch von Transportbandpaar oder 

Transportbänderpaar gesprochen werde, werde in CH 003 durchgehend von einem 

Transportband gesprochen. Der ursprüngliche Begriff Tansferelement sei durch Transfermittel 

ersetzt worden. Schliesslich sei in den erteilten Ansprüchen 4, 5 und 6 von CH 003 neu der 

Begriff der Drehteile eingeführt worden, wogegen im Gesuch durchgehend von Drehtellern 

oder Drehtellerpaar gesprochen worden sei. Die Klägerin bestritt die Vorbringen in tatsächlicher 

Hinsicht und warf der Beklagten ein falsches Verständnis von Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG vor 

(nachträgliche Eingabe der Klägerin [Ger.act. 80] Rz. 7 ff.; vgl. Duplik Rz. 29 ff.). 

 

a) Gemäss Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt der Richter auf Klage hin (oder aufgrund einer 

Einwendung; vgl. Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 15 zu Art. 26) die Nichtigkeit des Patents fest, wenn 

der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum 

massgebenden Fassung hinaus geht. Diese Bestimmung entspricht Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ 

und wurde in das nationale Recht übernommen; sie hängt mit Art. 58 Abs. 2 PatG zusammen 

(Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 12 zu Art. 26). Der Nichtigkeitsgrund von Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG 

(wie auch von Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ) hat den Zweck, die patentrechtliche Priorität des 

Anmeldetags zu sichern: Es darf dem Anmelder nicht gestattet sein, nach dem Anmeldetag 

seine Position durch Hinzufügen von ursprünglich nicht offenbarten Inhalten zu verbessern, da 

ihm dies zu einem nicht gerechtfertigten Vorteil verhelfen würde (Schachenmann/Bertschinger, 

a.a.O., Rz. 15.25). Hinsichtlich des sachlichen Umfangs des Änderungsrechts wurde dabei der 

Grundsatz des Art. 123 Abs. 1 EPÜ übernommen. Demnach reichen blosse "Anhaltspunkte" in 

der ursprünglichen Fassung für eine Änderung nicht mehr aus (Botschaft des Bundesrats über 

drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes vom 24.03.1976, S. 86). Der 

"Gegenstand" des Patents im Sinne von Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG ist nicht der "sachliche 

Geltungsbereich" des Art. 51 Abs. 2 PatG (bzw. der "Schutzbereich" des Art. 69 EPÜ), wie er 

durch die Ansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es um den "Gegenstand" im Sinne von 

Art. 58 Abs. 2 PatG (bzw. Art. 123 Abs. 2 EPÜ), einschliesslich der gesamten Offenbarung in 

der Beschreibung und in den Zeichnungen (vgl. Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 13f. zu Art. 26). 

Nachträgliche Änderungen in Patentanmeldungen sind an sich zulässig (Art. 58 PatG, Art. 123 

Abs. 1 EPÜ), wobei sie jedoch nur in den Schranken des Offenbarungsgehalts der 

 - 25 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

ursprünglichen Unterlagen erfolgen dürfen (SMI 1996, 120 E. 3). Die Bestimmung des 

Offenbarungsinhalts der ursprünglichen Anmeldung richtet sich dabei nach dem Wissen des 

massgeblichen Fachmanns, welcher identisch ist mit demjenigen, der eine Erfindung nach 

Art. 56 EPÜ beurteilt. Der "Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum 

massgebenden Fassung" bezeichnet alle für die Offenbarung der Erfindung massgebenden 

Unterlagen, nämlich die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen 

(Schachenmann/Bertschinger, a.a.O., N 15.26f.; Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 13f. zu Art. 26; vgl. 

auch Rz. 1 ff. zu Art. 58). Entsprechend wird in Ziff. 5.1.1 der "Richtlinien für die Sachprüfung 

der nationalen Patentgesuche" vom 1. Januar 2006 (S. 30f.) festgehalten, dass für das 

Anmeldedatum (Art. 58 Abs. 2 PatG) der Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen 

massgebend ist (vgl. auch Richtlinien, Ziff. 5.1.2, S. 31). Erweiterungen eines unabhängigen 

Patentanspruchs bewirken eine Datumsverschiebung, wenn sie über den Inhalt der 

ursprünglichen Unterlagen hinaus gehen (Richtlinien, Ziff. 5.2.2 S. 33). In Ziff. 5.2.3 der 

Richtlinien (S. 33) wird Folgendes festgehalten: "Als Erweiterungen gelten insbesondere der 

Ersatz eines Begriffs durch einen anderen, weiter gefassten Begriff, die Streichung eines 

Merkmals, die Verschiebung eines Grenzwertes nach aussen oder die Nennung eines 

zusätzlichen Gliedes einer Alternative" (vgl. Art. 58 Abs. 2 i.V.m. Art. 59 Abs. 2 PatG; Art. 64 

Abs. 5 i.V.m. mit Art. 67 Abs. 2 PatV; Bühler/Blind Burri, in: Patentrecht und Know-how, unter 

Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, SIWR IV, Basel 2006, S. 257; vgl. 

auch Gutachten S. 20f. Ziff. 5.2.3).  

 

b) Der Experte kam im Gutachten und im Ergänzungsgutachten zum Schluss, der 

Gegenstand der CH 003 in der Fassung vor dem Teilverzicht gehe über den Inhalt des 

Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinaus und zwar 

namentlich wegen den folgenden nachträglich eingeführten bzw. weggelassenen Merkmale: 

 

- Streichung des antreibbaren Drehtellerpaars, dessen gemeinsame Drehachse in einem 

Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist,  

- Einführung eines einzelnen Transportbandes anstelle von einem Paar Transportbänder, 

- Einführung eines Drehteils anstelle eines Drehtellers. 

 

Gemäss der Schlussfolgerung des Experten ist deshalb CH 003 in der Fassung vor dem 

Teilverzicht teilnichtig (Gutachten S. 41 Ziff. 6, S. 43f. Frage 6). In Beantwortung der Frage 7 

hielt er fest, man gelange, nachdem es sich bei CH 003 um eine unzulässige Erweiterung der 

angemeldeten Version handle, bei einer Einschränkung durch Teilverzicht zurück auf das 

zulässige, von der Prioritätsanmeldung gedeckte Mass zu einem mit EP 001/CH 002 

deckungsgleichen Geltungsbereich (Gutachten S. 44).  

 - 26 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

 

Zur Begründung hielt der Experte einleitend fest, entgegen den Ausführungen der Beklagten in 

der Duplik (S. 9-12, Rz. 22) könne die Zulässigkeit der Änderungen nicht allein anhand einer 

Gegenüberstellung der ursprünglich eingereichten und der erteilten Anspruchsfassung, ohne 

Hinterfragung des Offenbarungsinhalts der ursprünglichen Gesuchsunterlagen, vorgenommen 

werden. Die Klägerin habe mit Eingabe vom 28. Februar 2006 beantragt, der Prüfung des 

Gesuchs die geänderten Patentansprüche 1-10 zugrunde zu legen (bekl.act. 19). Diese 

Änderungen hätten auf eine Erweiterung der ursprünglich eingereichten Ansprüche abgezielt 

(Gutachten S. 21 Ziff. 5.2.3). Im Einzelnen führte der Experte zu den nachträglich eingeführten 

bzw. weggelassenen Merkmalen Folgendes aus: 

 

aa) Gemäss dem Experten handelt es sich bei der Änderung, wonach das Transferelement 

zum Drehen der Federn ausgestaltet ist, um eine Erweiterung von Patentanspruch 1, weil das 

ursprünglich zum Drehen der Federn vorgesehene antreibbare Drehtellerpaar gestrichen bzw. 

durch ein anderes, breiteres Merkmal ersetzt worden sei. Das Transferelement sei jetzt 

anspruchsgemäss plötzlich auf irgendeine Weise zum Drehen der Federn ausgestaltet. Der 

Experte wies darauf hin, die Streichung eines Merkmals sei dann zulässig, wenn der 

Fachmann aufgrund der ursprünglichen Anmeldung unmittelbar und eindeutig erkennen kann, 

dass das betreffende Merkmal in der Offenbarung als nicht wesentlich hingestellt worden ist 

oder dass es für die Lösung der erfindungsgemäss gestellten Aufgabe nicht unerlässlich ist. 

Ferner wies er darauf hin, es sei unzulässig, ein spezielles Merkmal durch einen umfassenden 

allgemeinen Ausdruck zu ersetzen, wenn durch diesen allgemeinen Ausdruck erstmals neue 

spezielle Merkmale und insbesondere ursprünglich nicht offenbarte äquivalente eingefügt 

werden (Gutachten S. 22 m.w.H.; vgl. Schachenmann/Bertschinger, a.a.O., Rz. 15.34f.). Der 

Experte wies darauf hin, dass sich in den ursprünglichen Unterlagen (bekl.act. 20) kein Hinweis 

finde, der eine derartige Erweiterung des Schutzbereichs rechtfertigen würde. In gleicher Weise 

gelte dies auch für das aus dem Anspruch 1 gestrichene Merkmal, wonach die gemeinsame 

Drehachse des Drehtellerpaars in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend 

gelagert ist. Das Drehtellerpaar und dessen rotative Bewegung würden in der gesamten 

ursprünglichen Offenbarung eine wesentliche Rolle spielen. Eine derart breite 

Anspruchsfassung finde in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offensichtlich keine 

Stütze, weshalb die diesbezügliche Änderung in Patentanspruch 1 nicht zulässig sei 

(Gutachten S. 21 ff. Ziff. 5.2.3 lit. a). 

 

bb) Gemäss den Ausführungen des Experten ist die Änderung "Transportband" anstelle von 

einem "Paar Transportbänder", die u.a. den Patentanspruch 1 betrifft, unzulässig. Die Klägerin 

stelle in ihrer Eingabe vom 28. Februar 2006 (bekl.act. 19) lediglich fest, es sei nicht zwingend, 

 - 27 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

die Federn mit mehr als einem Transportband zu fördern. Dies sei jedoch nicht die relevante 

Frage. Entscheidend sei vielmehr, dass sich eine alternative Förderung mit nur einem einzigen 

Transportband dem Fachmann keineswegs erschliesse (Gutachten S. 24f. Ziff. 5.2.3 lit. b).  

 

cc) Gemäss den Ausführungen des Experten wird die den Patentanspruch 1 betreffende 

Änderung, wonach "Transferelement" durch "Transfermittel" ersetzt wird, in der Eingabe der 

Klägerin vom 18. Februar 2006 (bekl.act. 19) nicht schlüssig begründet. Die Umbenennung von 

"Element" in "Mittel" ergebe zwar keinen Sinn und sei unnötig, gehe aber andererseits auch 

nicht über den ursprünglichen Gegenstand hinaus. Die Änderung sei daher zulässig 

(Gutachten S. 25 Ziff. 5.2.3 lit. c). 

 

dd) Gemäss der Auffassung des Experten ist die Änderung, wonach "Drehteller" durch 

"Drehteile" ersetzt wird, unzulässig. Diese Änderung betreffe nicht den Anspruch 1, in welchem 

der Ausdruck "Drehtellerpaar" unzulässigerweise gestrichen worden sei, sondern die neuen 

abhängigen Ansprüche 4 und 5. Erst im abhängigen Anspruch 6 würden dann 

gegenüberliegende Drehteile wieder zu einem Drehtellerpaar. Bei der Änderung handle es sich 

um eine Verallgemeinerung eines Merkmals, weil ein Drehteil strukturell offensichtlich weniger 

spezifiziert sei als ein Drehteller und erst recht als ein "Drehtellerpaar". Die Änderung werde 

von der Klägerin in ihrer Eingabe vom 28. Februar 2006 (bekl.act. 19) nicht begründet. Für eine 

derart allgemeine Interpretation des Begriffs "Drehteller" finde sich in den ursprünglichen 

Unterlagen keine Stütze, und dem Drehtellerpaar komme durchaus eine wichtige Rolle zu 

(Gutachten S. 26f. Ziff. 5.2.3 lit. d). 

 

c) Der Experte warf die Frage auf, ob die unzulässigen Änderungen rückgängig gemacht 

werden könnten, und hielt fest, CH 001 lasse sich auf einen im Hinblick auf die Änderungen 

zulässigen Gegenstand einschränken, der die gleiche Erfindung betreffe, wie die parallele 

CH 002 oder die gleichlautende EP 001 (Gutachten S. 27f. Ziff. 5.2.4). 

 

d) Die Beklagte stellte die Ergänzungsfrage, ob der Hauptanspruch 1 und die Unteransprüche 

2 und 3 von CH 003 in der erweiterten Fassung im Vergleich zum massgeblichen Stand der 

Technik neu wären und/oder ob die beanspruchte Erfindung in der erweiterten Fassung auf der 

Hand liegen würde. Der Experte hielt dazu fest, der Hauptanspruch 1 und der abhängige 

Anspruch 2 der CH 003 sei durch die WO 00/00011 neuheitsschädlich vorweg genommen. Der 

abhängige Anspruch 3 sei jedoch gegenüber diesem Stand der Technik neu und werde durch 

den nachgewiesenen Stand der Technik nicht nahegelegt (Ergänzungsgutachten S. 21 

Frage 2, vgl. S. 16 Ziff. 3.1.2). 

 

 - 28 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

3. Auf diese einlässlich begründeten und nachvollziehbaren Ausführungen des Experten 

kann abgestellt werden. Insbesondere in Bezug auf CH 003 in der Fassung vor dem 

nachfolgend (unter lit. C.) zu prüfenden Teilverzicht hielt der Experte einleuchtend fest, dass in 

CH 003 nun Schutz begehrt werde für ein beliebiges Transfermittel, das zum Drehen der 

Federn ausgestaltet ist, während diese vom Transportstern zum Transportband befördert 

werden. Wie der Experte dann zutreffend ausführte, wird die erfindungsgemässe Aufgabe nur 

noch darin gesehen, dass das Transfermittel die Federn auf eine beliebige Art und Weise in 

eine frei wählbare Drehwinkelendstellung bringt, wobei offen bleibt, welche Bewegung die 

einzelnen Federn beim Überführen vom Transportstern zum Transportband zurückführen. In 

Übereinstimmung mit dem Experten ist entgegen den Behauptungen der Klägerin davon 

auszugehen, dass die kennzeichnenden Anspruchsmerkmale der ursprünglichen Fassung von 

CH 003 nicht einfach "unwesentlich" sind, sondern den Schutzumfang von CH 003 wesentlich 

mitbestimmen, was zur Folge hat, dass deren Weglassung den Schutzumfang wesentlich 

erweitert. Der Experte hielt deshalb zutreffend fest, dass die beantragten Änderungen 

offensichtlich auf eine Erweiterung der ursprünglich eingereichten Ansprüche abgezielt hätten. 

Zutreffend ist der vom Experten festgehaltene Grundsatz, dass die Streichung eines Merkmals 

aus einem Patentanspruch in der Regel unzulässig ist. Der Experte verwies ferner 

richtigerweise auf die von diesem Grundsatz – nach herrschender Lehre und Rechtsprechung 

– bestehende Ausnahme, dass die Streichung eines Merkmals dann  – und nur dann – zulässig 

ist, wenn der Fachmann aufgrund der ursprünglichen Anmeldung unmittelbar und eindeutig 

erkennen kann, dass das betreffende Merkmal in der Offenbarung als nicht wesentlich 

hingestellt wird oder dass es für die Lösung der erfindungsgemäss gestellten Aufgabe nicht 

unerlässlich ist. Den im Anschluss an diese Grundsätze vom Experten gemachten 

Ausführungen ist zuzustimmen, dass das aus dem Anspruch 1 gestrichene Merkmal, wonach 

die gemeinsame Drehachse des Drehtellerpaars in einem Abstand zu einer zentralen 

Drehachse umlaufend gelagert ist, in der gesamten ursprünglichen Offenbarung eine 

wesentliche Rolle spielt, da dessen rotative Bewegung um eine zentrale Drehachse letztlich 

besonders vorteilhafte Ausgestaltungen mit mehreren Drehtellerpaaren zur Erhöhung der 

Kadenz ermöglicht.  

 

Aufgrund der oben gemachten Überlegungen des Experten, die vom Gericht nachvollzogen 

werden können und sich als zutreffend erweisen, steht fest, dass EP 001 auf einer 

erfinderischen Tätigkeit beruht und damit rechtsbeständig ist, wogegen CH 003 in der Fassung 

vor dem Teilverzicht teilnichtig ist, da dessen Gegenstand über den Inhalt des Patentgesuchs 

in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinaus geht. 

 

 

 - 29 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

C. Mittels Teilverzicht eingeschränkte Version von CH 003 
 

1. Nachdem die Klägerin am 13. Juli 2009 beim IGE ein Gesuch um Einschränkung von 

CH 0003 im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG gestellt hatte (Beilage 1 zur Eingabe der 

Klägerin vom 19.08.2009, Ger.act. 200a), hielt das IGE mit Verfügung vom 5. August 2009 fest, 

dass der vorgelegte Patentanspruch 1 in der neuen Fassung angenommen werden könne und 

die Voraussetzungen gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG erfüllt seien (Beilage 2 zur Eingabe der 

Klägerin vom 19.08.2009, Ger.act. 200b). Am 30. September 2009 wurde die neue 

Patentschrift CH 000 003 C 1 publiziert (Beilage 1 zur Eingabe der Klägerin vom 06.10.2009, 

Ger.act. 206a). Es ist zunächst zu prüfen, ob die neuen Vorbringen der Klägerin betreffend 

Teilverzicht rechtzeitig vorgebracht worden sind. 

 

a) Am 22. Mai 2009 teilte die Klägerin mit, dass sie beim IGE beantragen werde, Anspruch 1 

von CH 003 mit einem modifizierten Wortlaut zu erteilen (Ger.act. 187), worauf sich die 

Beklagte gegen die beantragte Sistierung wandte und beantragte, sofern ein Entscheid des 

IGE vorliege, sei eine allfällige Änderung des Anspruchs als unzulässig abzuweisen und als 

irrelevant (bezüglich Verletzung) aus dem Recht zu weisen (Ger.act. 196). Die Klägerin teilte 

mit Eingabe vom 19. August 2009 mit, dass das IGE den neuen eingeschränkten Wortlaut von 

Anspruch 1 von CH 003 gutgeheissen habe. Sie wies darauf hin, dass ein Teilverzicht auf ein 

Patent gegenüber dem IGE jederzeit – auch während einem hängigen Zivilverfahren – erklärt 

werden könne (Ger.act. 200 Rz. 16). Sie bestritt den von der Beklagten erhobenen Vorwurf des 

Rechtsmissbrauchs (Ger.act. 196 Rz. 6) und hielt fest, um eine unnötige Ausweitung des 

vorliegenden Verletzungsprozesses auf die für die Verletzung bloss indirekt relevanten Fragen 

zur Rechtsbeständigkeit von CH 003 zu vermeiden, habe sie (Klägerin) beim IGE ohne 

Anerkennung einer Rechtspflicht beantragt, die während dem Erteilungsverfahren 

vorgenommenen Änderungen abgesehen von einer Ausnahme wieder rückgängig zu machen 

(Ger.act. 200 Rz. 42). Die Beklagte beantragte mit Eingabe vom 2. September 2009 

(Ger.act. 203), die Eingabe der Klägerin vom 19. August 2009 (Ger.act. 200) sei aus dem 

Recht zu weisen, unter zusätzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin. 

Sie hielt fest, da die Frage der Sistierung mit dem Entscheid des IGE zwischenzeitlich hinfällig 

geworden sei, hätte sich eine Stellungnahme zu dieser Frage – und nur zu dieser Frage sei der 

Klägerin Frist zur Stellungnahme angesetzt worden – erübrigt. Stattdessen argumentiere die 

Klägerin, obwohl der Schriftenwechsel abgeschlossen sei, nunmehr in ihrer Eingabe, warum 

der Teilverzicht zulässig sein soll, und schlage vor, die Ansprüche der Klägerin aus CH 003 

seien im vorliegenden Verfahren neu anhand der nunmehr "eingeschränkten" Fassung von 

Anspruch 1 gemäss dem vom IGE gutgeheissenen Teilverzicht zu prüfen. Die Klägerin hielt in 

ihrer rechtlichen Würdigung und Beweiswürdigung vom 12. November 2009 (Ger.act. 212) fest, 

 - 30 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

das Begehren der Beklagten (Ger.act. 203), die Eingabe der Klägerin vom 19. August 2009 

(Ger.act. 200) sei aus dem Recht zu weisen, sei unbegründet sowie prozessökonomisch 

absurd und daher abzuweisen. 

 

Bei dem vom IGE mit neuem eingeschränktem Wortlaut von Anspruch 1 erteilten Patent 

CH 003 liegt eine vor dem Entscheid eingetretene Tatsache vor, die für diesen erheblich ist 

(Art. 164 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 247 lit. a ZPO; vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2 zu Art. 247 

ZPO). Voraussetzung ist ferner für die Zulässigkeit einer nachträglichen Eingabe, dass die 

Noven trotz zumutbarer Sorgfalt im früheren Verfahren nicht haben vorgebracht werden 

können (Art. 164 Abs. 1 lit. a ZPO; vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, N 4a zu Art. 247 ZPO). 

Vorliegend hatte die Klägerin bereits am 22. Mai 2009 darauf hingewiesen, dass sie beim IGE 

beantrage, Anspruch 1 von CH 003 mit einem geänderten Wortlaut zu erteilen, und sie teilte, 

nachdem ihr am 2. Juli 2009 entsprechend Frist angesetzt worden war, rechtzeitig mit, dass 

gemäss dem Entscheid des IGE der neue Wortlaut von Anspruch 1 von CH 003 sämtliche 

gesetzlichen Anforderungen erfülle. Die Eingaben betreffend Teilverzicht erfolgten damit 

rechtzeitig (Art. 164 Abs. 2 ZPO), und die Tatsache, dass CH 003 mit einem nunmehr 

modifizierten Wortlaut von Anspruch 1 am 30. September 2009 veröffentlicht worden ist (vgl. 

Ger.act. 206a), ist für den vorliegenden Entscheid erheblich. Die nachträglichen Eingaben der 

Klägerin inkl. die Beilagen sowie auch die entsprechenden Stellungnahmen der Beklagten sind 

deshalb zuzulassen. 

 

b) Gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG kann der Patentinhaber auf das Patent teilweise 

verzichten, indem er beim IGE den Antrag stellt, einen unabhängigen Patentanspruch auf 

anderem Weg einzuschränken; in diesem Fall muss sich der eingeschränkte Patentanspruch 

auf die gleiche Erfindung beziehen und eine Ausführungsart definieren, die in der 

veröffentlichten Patentschrift in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung des 

Patentgesuches vorgesehen ist. Der Patentinhaber kann durch Teilverzicht die Änderung der 

Patentansprüche selbst bewirken. Dabei kann ein solcher gegenüber dem IGE auch während 

eines hängigen Patentprozesses erklärt werden (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 32 zu Art. 24). 

Art. 24 Abs. 2 PatG, wonach ein Antrag nach lit. c für das gleiche Patent nur einmal zulässig 

und nach Ablauf von vier Jahren seit der Patenterteilung ausgeschlossen ist, wurde mit 

Wirkung seit 13. Dezember 2007 aufgehoben (AS 2007 6479, 6483). Damit ist ein Teilverzicht 
beliebig oft möglich. Anspruch 1 von CH 003 ist somit im vorliegenden Verfahren in der 

eingeschränkten, am 30. September 2009 veröffentlichten Fassung zu berücksichtigen. 

 

2. Die Beklagte machte geltend, die Voraussetzungen für einen Teilverzicht nach Art. 24 

Abs. 1 lit. c PatG seien nicht gegeben. Sowohl die Klägerin als auch das IGE würden von einer 

 - 31 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

falschen Basis, nämlich dem unzulässig erweitert erteilten Patent, ausgehen. Mithin sei das 

Patent auch in der "teilverzichteten" Version immer noch unzulässig erweitert (vgl. Ger.act. 203 

insbes. Rz. 33 ff.). Die Klägerin brachte insbesondere vor, das IGE habe bei der Prüfung der 

Voraussetzungen für einen Teilverzicht nach Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG insbesondere von Amtes 

wegen prüfen müssen, ob der neue Anspruch 1 in der für das Anmeldedatum massgebenden 

Fassung des Patentgesuches vorgesehen gewesen sei. Trotz den ihm bekannten 

Auffassungen der Beklagten und des Gerichtsexperten sei das IGE zum zutreffenden Schluss 

gekommen, dass der von der Klägerin beantragte neue Wortlaut von Anspruch 1 zulässig sei, 

weil das Merkmal der umlaufenden Lagerung des Drehtellerpaars um eine zentrale 

beabstandete Drehachse während des Anmeldeverfahrens habe weggelassen werden dürfen. 

Weiter habe das IGE auch alle übrigen Voraussetzungen für einen wirksamen Teilverzicht als 

erfüllt erachtet, insbesondere dass der Patentgegenstand auch nach Erteilung des Patents 

nicht erweitert worden sei (Ger.act. 212 insbes. Rz. 35f.). 

 

a) Das IGE prüft die Zulässigkeit und trägt den Teilverzicht in das Patentregister ein, wenn 

dieser den Vorschriften entspricht, ansonsten setzt das Institut dem Patentinhaber eine Frist 

zur Behebung des Mangels (Art. 97 Abs. 3 und Art. 98 Abs. 1 PatV). Ein Teilverzicht hat, wenn 

eine Nichtigkeitsklage hängig ist bzw. die Nichtigkeit einredeweise geltend gemacht wird, die 

Bedeutung einer teilweisen Klageanerkennung (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 32 zu Art. 24). Ob ein 

Teilverzicht zulässig war, kann ein Gericht im Rahmen einer Nichtigkeits- und/oder 

Verletzungsklage (auf Einwendung des Beklagten) überprüfen und den Teilverzicht 

gegebenenfalls als unwirksam behandeln (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 38 zu Art. 24; SMI 1974, 

93). 

 

Entgegen den Vorbringen der Klägerin ist somit das Gericht in keiner Weise an den Entscheid 

des IGE, gemäss welchem der von der Klägerin eingereichte Teilverzicht von Anspruch 1 von 

CH 003 zulässig ist, gebunden. Dem Gerichtsexperten E. wurde deshalb am 4. Mai 2010 

(Ger.act. 224) insbesondere die Frage vorgelegt, ob der Teilverzicht zulässig ist und ob sich mit 

diesem Teilverzicht eine Änderung seiner Beurteilung ergibt, wonach der Gegenstand von 

CH 003 über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden 

Fassung hinausgeht, weshalb dieses Patent teilnichtig sei. Im Übrigen könnte auf den 

Entscheid des IGE betreffend Teilverzicht auch deshalb nicht abgestellt werden, da dieser in 

keiner Weise begründet ist. Das IGE hielt in seinem Schreiben vom 5. August 2009 (Ger. 

act. 200b) lediglich fest, dass der Teilverzicht zulässig sei und Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG 

entspreche. Die Klägerin hat zwar dem IGE das Gerichtsgutachten vom 27. November 2008 

mit der Eingabe vom 13. Juli 2009 eingereicht (Ger.act. 200a). Nachdem das IGE den 

Entscheid betreffend Teilverzicht nicht begründet hat, steht entgegen den Vorbringen der 

 - 32 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

Klägerin auch nicht fest, ob es sich mit dem Gutachten E. auseinandergesetzt hat. Das IGE 

war auch nicht gehalten, im Zuge des beantragten Teilverzichts zu prüfen, ob die erteilte 

Fassung von CH 003 im Vergleich zu der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung 

unzulässig erweitert worden war. Wie erwähnt, steht aufgrund der nachvollziehbaren und 

einlässlich begründeten Ausführungen des Experten steht fest, dass der Gegenstand der 

CH 003 in der Fassung vor dem Teilverzicht über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das 

Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht. Gemäss den Ausführungen des Experten 

ist jedoch eine Einschränkung des Patents durch Rückgängigmachung der unzulässigen 

Änderungen möglich (Gutachten S. 41 Ziff. 6).  

 

b) Im Gutachten zum Teilverzicht (Ger.act. 240a) führte der Experte aus, dass der 

Teilverzicht nicht zu einem mit EP 001 / CH 002 deckungsgleichen Geltungsbereich führe 

(Gutachten zum Teilverzicht S. 5). Gemäss dem Experten waren bei der ursprünglichen 

Version von CH 003 die im Verlaufe des Anmeldeverfahrens vorgenommenen Änderungen 

und/oder Weglassungen mit einer einzigen Ausnahme (Ersatz des Ausdrucks 

"Transferelement" durch "Transfermittel") unzulässig, weil sie aus den ursprünglich 

eingereichten Unterlagen für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig hervorgingen und 

weil sie zu einem Patent geführt hatten, dessen Gegenstand über den Inhalt des 

Patentgesuches in der für das Anmeldeverfahren massgebenden Fassung hinausging. 

Unzulässig sei insbesondere die Erweiterung von Patentanspruch 1 durch Streichung nicht nur 

des antreibbaren Drehtellerpaars, sondern auch der zentralen Drehachse, um welche dieses 

Drehtellerpaar in einem Abstand umlaufend gelagert ist (Gutachten zum Teilverzicht S. 8). Wie 

bereits ausgeführt, erscheinen diese Überlegungen zutreffend, und es ist auf diese abzustellen.  

 

aa) Der Experte wies zu Recht darauf hin, dass das IGE den von der Klägerin zuletzt 

beantragen, nur teilweise vorgenommenen Teilverzicht – ohne dies schriftlich zu begründen – 

zugelassen hatte, da es von einer anderen Grundlage ausgegangen war. Das IGE durfte und 

musste von einmal erteilten Patent ausgehen. Wie der Experte nun aber zu Recht ausführt, 

besteht eine der Voraussetzungen für die Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs 

gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG unter anderem darin, dass der eingeschränkte 

Patentanspruch etwas definieren muss, das Gegenstand eines unabhängigen Patentanspruchs 

hätte sein können. Vorliegend sei jedoch eine Ausführungsart der Vorrichtung ohne Lagerung 

des Drehtellerpaars um eine zentrale Drehachse weder implizit noch explizit in den 

ursprünglichen Unterlagen offenbart, und eine derartige Ausführungsart hätte demzufolge auch 

nicht Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs sein können. Entscheidend sei, dass der 

Teilverzicht nun auf einem Patent, das aufgrund von unzulässigen Änderungen im 

Anmeldeverfahren erteilt worden sei und bei dem im Patentanspruch 1 das massgebliche 

 - 33 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

Merkmal bereits fehle. Dessen ungeachtet gebe es jedoch weder in der veröffentlichten 

Patentschrift noch in den für das Anmeldedatum massgebenden Unterlagen eine Grundlage für 

einen Patentanspruch für ein Drehtellerpaar ohne konkrete Angabe der Lagerung im Rahmen 

des Transfermittels.  

 

bb) Zum Verfahren vor dem IGE hielt der Experte fest, die Mitteilung des IGE vom 5. August 

2009 (Ger.act. 200b), welche auf die Eingabe der Klägerin vom 13. Juli 2009 (Ger.act. 200a) 

Bezug nehme, enthalte keine materielle Begründung zur Zulässigkeit der einzelnen 

Änderungen und auch keine Auseinandersetzung mit dem Gerichtsgutachten. Vielmehr 

bestehe die Mitteilung lediglich aus den üblichen Textbausteinen. Das IGE sei auch nicht zu 

einer Auseinandersetzung mit einem gerichtlichen Gutachten verpflichtet und berechtigt, 

danach zugunsten der einen oder anderen Partei des Gerichtsverfahrens zu entscheiden. Das 

IGE habe ja vorliegend die Streichung des kritischen Merkmals aus dem unabhängigen 

Anspruch 1 bereits im Anmeldeverfahren toleriert, ohne dass dies zu einer 

Datumsverschiebung geführt hätte. Eine Beanstandung dieser Streichung durch das IGE 

würde aber darauf hinauslaufen, dass das IGE einen zum Patent erteilten Anspruch im Hinblick 

auf dieses Merkmal wieder rückgängig machen würde. Was die übrigen im Rahmen des 

Teilverzichts geänderten oder hinzugefügten Merkmale betrifft, handle es sich durchwegs um 

eine Spezifizierung von Merkmalen auf der Grundlage der Patentschrift, so dass für das IGE 

diesbezüglich keine Veranlassung bestanden habe, den Antrag auf Teilverzicht 

zurückzuweisen (Gutachten zum Teilverzicht S. 14f.).  

 

Es war somit nicht Aufgabe des IGE, zu prüfen, ob das bereits erteilte Patent im Verlauf des 

abgeschlossenen Erteilungsverfahrens unzulässig erweitert worden war. Beim Teilverzicht 

nach erfolgter Erteilung hatte es somit nur noch zu prüfen, ob diese teilweise 

"Rückeinschränkung" des Patents durch die Klägerin überhaupt eine (ausschliesslich aus der 

Sicht des bereits erteilten) Patents zulässige Einschränkung darstellt. Dies bejahte auch der 

Experte, allerdings hielt er zu Recht fest, dass die Einschränkung nicht ausreicht, solange das 

Drehtellerpaar nicht umlaufend um eine zentrale Drehachse gelagert ist, weil dieser bloss 

teilweise vorgenommene Teilverzicht im Vergleich zur Prioritätsanmeldung immer noch eine 

unzulässige Erweiterung darstellt. Entscheidend und vom Experten geprüft und zu Recht 

verneint wurde die Zulässigkeit der Anspruchsänderung im Erteilungsverfahren des IGE mit 

Blick auf den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen. Da das IGE dazu gar 

nie Stellung genommen hat, weil es nicht Sache des IGE ist, seine eigenen Entscheide 

nachträglich zu überprüfen, ist es entgegen der Ansicht der Klägerin für vorliegenden Entscheid 

unerheblich, dass das IGE die aktuelle Fassung von Anspruch 1 von CH 003 als 

rechtsbeständig erachtet hat. 

 - 34 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

 

c) Der Experte setzte sich auch mit den Einwänden der Klägerin, welche sie insbesondere in 

Eingabe vom 12. November 2009 (Ger.act. 212) ausführlich begründete, auseinander.  

 

aa) Die Klägerin vertritt unter Berufung auf Lehre und Rechtsprechung sowie auf die 

Prüfungsrichtlinien des IGE die Auffassung, dass die Streichung des Merkmals der rotativen 

Lagerung bereits im Erteilungsverfahren unzulässig gewesen sei. Dabei geht sie davon aus, 

dass die Kriterien bezüglich des Weglassens eines Anspruchsmerkmals im europäischen und 

schweizerischen Recht identisch sind. Sie berief sich auf den Wesentlichkeitstest, dessen 

Fragestellung aus der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 331/87 vom 

6. Juli 1989 abgeleitet ist. Sie bezeichnete diese Entscheidung als Leading Case und 

beantwortete gestützt auf diese Entscheidung die entsprechend von ihr gestellten drei 

zentralen Fragen (Eingabe vom 12.11.2009 Rz. 55 ff.; Plädoyernotizen Klägerin S. 9 ff.).  

 

bb) Der Experte führte dazu unter Hinweis auf neuere Entscheide insbesondere der grossen 

Beschwerdekammer des EPA aus, es könne bei der Entscheidung T 331/87 nicht mehr 

zwingend von einem Leading Case gesprochen werden. Vor diesem Hintergrund habe bereits 

eine Beschwerdekammer die in T 331/87 festgelegten Kriterien nicht mehr beiziehen wollen. 

Gemäss der Entscheidung verstosse das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem 

Anspruch nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig 

erkennen würde, dass (1) das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt 

worden ist; (2) es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der 

technischen Aufgabe, die sie lösen soll, nicht unerlässlich ist; (3) das Ersetzen oder Streichen 

keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert. Der Experte liess die Frage, ob 

dieser sogenannte Wesentlichkeitstest in der Rechtsprechung noch eine Bedeutung hat oder 

nicht, offen und hielt fest, unabhängig davon bilde er bei richtiger Interpretation auch für die 

Klägerin keine Grundlage für die im Prüfungsverfahren vorgenommenen Streichung des 

fraglichen Merkmals. Es stelle sich aber auch noch die Frage, ob es hier tatsächlich 

ausschliesslich um die Erweiterung eines Patentanspruchs durch Streichung eines Merkmals 

gehe oder nicht auch um die Erweiterung eines Patentanspruchs durch Verallgemeinerung 

eines Merkmals. Bereits im Gutachten (S. 22 3. Absatz) habe er auf die Problematik der 

Verallgemeinerung hingewiesen und ausgeführt, dass es nicht zulässig sei, ein spezielles 

Merkmal durch einen umfassenden allgemeinen Ausdruck zu ersetzen, wenn durch diesen 

allgemeinen Ausdruck erstmals neue spezielle Merkmale und insbesondere ursprünglich nicht 

offenbarte Äquivalente eingefügt werden. Den Ausführungen der Klägerin zur Zulässigkeit der 

Streichung könne deshalb nicht gefolgt werden.  

 

 - 35 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

cc) Der Experte begründete diese Schlussfolgerung, indem er sich einlässlich mit den 

Vorbringen der Klägerin zum Teilverzicht auseinandersetzte. In Bezug auf das Kriterium 

("Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt") führte der Experte aus, es sei 

zwar zutreffend, dass ein Merkmal nicht schon allein dadurch als wesentlich zu betrachten sei, 

wenn es im kennzeichnenden Teil eines Patentanspruchs erwähnt wird. Die zentrale Frage 

laute jedoch, ob der Fachmann "unmittelbar und eindeutig" erkennen kann, dass das Merkmal 

in der Offenbarung als unwesentlich hingestellt worden ist, was vorliegend klarerweise nicht der 

Fall sei. Die ursprünglich eingereichten Gesuchsunterlagen würden zwar nicht explizit 

erwähnen, die umlaufende Lagerung der Drehteller um eine zentrale Drehachse sei 

unterlässlich; sie stellten aber dieses Merkmal auch nicht als unwesentlich hin. Vielmehr sei 

dieses Merkmal Bestandteil der Erfindungsdefinition in der Beschreibungseinleitung. Demnach 

sei die Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass das Transferelement mindestens ein 

antreibbares, sich beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasst, dessen 

gemeinsame Drehachse in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert 

ist. Was der Fachmann somit der ursprünglichen Anmeldung unmittelbar und eindeutig 

entnehmen könne, sei die Ausgestaltung und Funktion des Transferelements, mit dessen Hilfe 

die erfindungsgemäss gestellte Aufgabe gelöst werde. Demnach sei mindestens ein 

antreibbare Drehtellerpaar auf eine ganz bestimmte Art und Weise geführt und gelagert, damit 

es seine Funktion als Transferelement überhaupt erfüllen kann.  

 

Dies sei die Funktion der Erfindung im Sinne des zweiten Kriteriums der Entscheidung 

T 331/87 ("für die Lösung der technischen Aufgabe nicht unerlässlich"). Die umlaufende 

Lagerung des Drehtellerpaars um eine zentrale Drehachse sei aber offensichtlich für diese 

Funktion der Erfindung unerlässlich. Die Ausführungen der Klägerin (Eingabe vom 12.11.2009 

Rz. 69), dass die Federn allein schon durch die Drehung des Drehtellerpaars um die eigene 

Achse in eine beliebige und jederzeit abänderbare Drehwindelendstellung gebracht werden 

könnten, würden an der Sache vorbeigehen: Das Drehtellerpaar übernehme nämlich 

erfindungsgemäss die Funktion des Transferelements zum Überführen der Federn vom 

Transportstern zu den Transportbändern. Zur Lösung der gestellten Aufgabe müsse die 

Erfindung daher offenbaren, wie das Drehtellerpaar seine Transferfunktion erfüllt. Aufgrund 

dieser nachvollziehbar und einlässlich begründeten Ausführungen des Experten ist davon 

auszugehen, dass erfindungsgemäss die Transferfunktion nach der Abnahme vom 

Transportstern in einer rotativen Bewegung des Drehtellerpaars durch Lagerung um eine 

zentrale Drehachse erfolgt (Gutachten zum Teilverzicht S. 8 ff.). Der Experte führte weiter aus, 

aufgrund sämtlicher Ansprüche, Beschreibungsteile und Zeichnungen in den ursprünglichen 

Unterlagen sehe der Fachmann keine Veranlassung, von diesem Lagerungs- und 

Bewegungsprinzip ("rotative Bewegung des Drehtellerpaars durch Lagerung um eine zentrale 

 - 36 - 
 
 

 
 
HG_2006_65.doc 

Drehachse") abzuweichen. Es sei insbesondere nicht ersichtlich, weshalb der Fachmann den 

ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig entnehmen könne, dass kinematisch 

beliebig andere Lösungen für die Transferfunktion des Drehtellerpaars möglich sein sollten. 

Den ursprünglichen Anmeldeunterlagen könne nicht einmal andeutungsweise entnommen 

werden, dass jede Form des Federtransfers, ob "linear" oder "bogen- bzw. kreisförmig 

umlaufend", vom Schutzbereich erfasst se