# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 7664a649-ff6c-5ce0-b05d-f9af77ab4252
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2020-01-31
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2018_017
**Docket/Reference:** O2018_017
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/154/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

O2018_017

Besetzung

U r t e i l   v o m   3 1 .   J a n u a r 2 0 2 0

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richterin Dipl. Phys. ETH Natalia Clerc (Referentin),
Richter Dr. sc. nat., Dipl. Phys. ETH Kurt Sutter,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

F.J. Aschwanden AG, Grenzstrasse 24, 3250 Lyss, 

vertreten durch Maître Christoph Künzi, CBK LAW, 
Rue du Grenier 18, 2302 La Chaux-de-Fonds,
patentanwaltlich beraten durch Beat Scheuzger und Tarik 
Kapic, Bovard AG, Optingenstrasse 16, 3013 Bern,

Klägerin

gegen

1. acG Holding AG, Mülibüüne 7, 3422 Kirchberg, 
2. André Robert, Krokusweg 2, 9445 Rebstein, 

beide vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Felix Grether, 
EBD Rechtsanwälte AG, Rämistrasse 46, 8001 Zürich, 
beraten durch Daniel Maier, euromaier AG, Schmidberg-
strasse 23, 9630 Wattwil

Gegenstand

Beklagte

Patentnichtigkeit

O2018_017

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Prozessgeschichte

1.
Am 14. August 2018 reichte die Klägerin Klage auf Feststellung der Nich-
tigkeit des Streitpatents ein und stellte folgende Rechtsbegehren:

«a.  Es  sei  festzustellen,  dass  der  schweizerische Teil  des  europäischen 

Patents EP 2 475 827 B1 nichtig ist.

b.  Unter Kosten-und Entschädigungsfolge»

2.
Mit Klageantwort vom 23. Oktober 2018 beantragten die Beklagten Abwei-
sung  der  Klage  unter  Kosten- und  Entschädigungsfolgen  zu  Lasten  der 
Klägerin. 

3.
Am 11. Februar 2019 erfolgte die Replik und am 28. März 2019 erfolgte die 
Duplik, womit die Beklagten ihr Rechtsbegehren wie folgt änderten: 

«1.  Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen.

2.  Eventualiter sei der Patentanspruch 1 des Patents EP 2475827 B1 mit 
Wirkung für die Schweiz im Sinn von Beilage 19 zu präzisieren (nach-
folgend Rz 57 und 58).

3.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin, un-
ter Einschluss der Kosten für die beigezogenen Patentanwälte.»

4.
Am 8. Mai 2019 wurden die Parteien zur Hauptverhandlung auf den 18. No-
vember 2019 vorgeladen.

5.
Mit Eingabe vom 9. Mai 2019 reichte die Klägerin die Stellungnahme zur 
Duplik ein mit folgenden geänderten Rechtsbegehren: 

«a. Es  sei  festzustellen,  dass  der  schweizerische Teil  des  europäischen 
Patents EP 2 475 827 B1 sowohl in seiner ursprünglichen Fassung als 
auch in der Neufassung des Patentanspruchs 1 gemäss Eventualan-
trag der Beklagten nichtig ist.

b. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge» 

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6.
Am 16. Mai 2019 erfolgte eine Stellungnahme der Beklagten zur Eingabe 
der Klägerin vom 9. Mai 2019.

7.
Am 10. September 2019 erstattete die Referentin Natalia Clerc ihr Fach-
richtervotum,  das  den  Parteien  mit  Frist  zur  Stellungnahme  zugestellt 
wurde.  Mit  Schreiben  vom  8. Oktober  2019  verzichtete  die  Klägerin  auf 
eine Stellungnahme zum Fachrichtervotum. 

8.
Die  Beklagten  reichten  ihre  Stellungnahme  zum  Fachrichtervotum  am 
11. Oktober 2019 ein und stellten die folgenden prozessualen Anträge: 

«1.  Das vorliegende Verfahren sei zu sistieren bis zum rechtskräftigen Ab-
schluss  des  EP  2475827  B1  betreffenden  Einspruchverfahrens  vor 
dem  Europäischen  Patentamt.  Eventualiter  sei  das  vorliegende  Ver-
fahren zu sistieren bis zum Entscheid der Einspruchsabteilung des Eu-
ropäischen Patentamts.

2.  Sollte das Verfahren nicht sistiert werden, so seien eventualiter die Pa-
tentansprüche  des  Patents  EP  2475827  B1  mit  Wirkung  für  die 
Schweiz im Sinn von Beilage 34 anzupassen.»

9.
Die Stellungnahme der Beklagten wurde der Klägerin mit Schreiben vom 
15. Oktober 2019 zugestellt. Am 29. bzw. 30. Oktober 2019 teilten die Par-
teien dem Gericht die Teilnehmer der Hauptverhandlung mit, wobei die Klä-
gerin zu den Anträgen der Beklagten keine Stellung nahm.

10.
Mit Verfügung vom 30. Oktober 2019 wurde der Sistierungsantrag der Be-
klagten abgewiesen und es wurde festgehalten, dass über die Zulässigkeit 
der hilfsweisen Einschränkungen der Patentansprüche der Spruchkörper 
entscheiden werde.

11.
Am 18. November 2019 fand die Hauptverhandlung statt.

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Prozessuales

Sachliche und örtliche Zuständigkeit

12.
Die Parteien haben alle ihren Sitz bzw. Wohnsitz in der Schweiz und die 
Klage betrifft die Feststellung der Nichtigkeit des Schweizer Teils des eu-
ropäischen Patents EP 2 475 827 (Streitpatent), weshalb die Zuständigkeit 
des Bundespatentgerichts ohne Weiteres gegeben ist (Art. 10 Abs. 1 lit. a 
und b ZPO, Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG).

Feststellungsinteresse

13.
Gemäss Art. 28 PatG steht die Nichtigkeitsklage jedermann zu, der ein In-
teresse nachweist, die Klage aus Artikel 26 Abs.1 lit. d PatG (fehlende Be-
rechtigung) indessen nur dem Berechtigten. 

Die Praxis stellt geringe Anforderungen an das Feststellungsinteresse.1 Es 
genügt, wenn die Parteien in einem Wettbewerbsverhältnis stehen und der 
Schutzbereich des Patents sich auf das Tätigkeitsgebiet der Klägerin er-
streckt, ohne dass nachgewiesen werden müsste, dass ein von der Kläge-
rin vertriebenes oder hergestelltes Erzeugnis oder ein von ihr praktiziertes 
Verfahren tatsächlich in den Schutzbereich der erteilten Ansprüche fällt.2

Vorliegend  ist  die  Klägerin  im  Bereich  der  Entwicklung,  Fabrikation  und 
Handel mit Produkten und Lösungen im ingenieurmässigen Bauwesen, na-
mentlich von Systemen für die Bewehrung und Kraftübertragung im Stahl-
betonbau tätig. Der Schutzbereich des Streitpatents erstreckt sich auf den 
Tätigkeitsbereich der Klägerin. Sie hat daher ein Interesse an der Feststel-
lung der Nichtigkeit des Streitpatents, was von den Beklagten auch nicht 
bestritten wird.

Noveneingabe vom 9. Mai 2019 

14.
Mit der Stellungnahme zur Duplik vom 9. Mai 2019 reichte die Klägerin ei-

1 BGE 116 II 196 E. 2 – «Doxycyclin III».
2 BPatGer, Urteil O2012_030 vom 7. September 2013, E. 16.3 f.

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nen Prüfbescheid des Europäischen Patentamts vom 18. März 2019 be-
treffend eine Teilanmeldung zum Streitpatent ein. Es werde darin die Neu-
heit der patentierten Erfindung aufgrund der DE 200 22 421 U1 verneint.

Nach Eintritt des Aktenschlusses – für die Klägerin mit der Replik – sind 
neue  tatsächliche  Vorbringen  nur  noch  unter  den  Voraussetzungen  von 
Art. 229 Abs.  1  ZPO  zulässig.  Beim  Prüfbescheid  des  Europäischen  Pa-
tentamts vom 18. März 2019 handelt es sich um ein echtes Novum, das 
erst nach Einreichung der Replik am 11. Februar 2019 entstanden ist. In-
sofern ist der Prüfbescheid zu berücksichtigen. 

Die Beklagten weisen jedoch zu Recht darauf hin, dass die Teilanmeldung 
andere Patentansprüche aufweist als das Streitpatent und somit der von 
der Klägerin eingereichte Prüfbescheid für das vorliegende Verfahren irre-
levant ist. Der Prüfbescheid, der andere Ansprüche betrifft, hat für das vor-
liegende Verfahren in der Tat keine Bedeutung und ist nicht weiter zu be-
achten.

Hilfsweise Einschränkung der Ansprüche vom 11. Oktober 2019

15.
Nach inzwischen gefestigter bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Ein-
schränkungen  von  Patentansprüchen  im  Laufe  eines  Zivilprozesses  wie 
neues tatsächliches Vorbringen zu behandeln.3

Nach ebenfalls gefestigter Rechtsprechung haben die Parteien im ordentli-
chen Verfahren zweimal unbeschränkt die Möglichkeit, sich zur Sache zu 
äussern und namentlich neue Tatsachen in den Prozess einzuführen. Da-
nach haben sie nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen von 
Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzu-
bringen.4

Gemäss  Art.  229  Abs. 1  ZPO  werden  nach  Eintritt  des  Aktenschlusses 
neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne 
Verzug vorgebracht werden und a) erst nach Abschluss des Schriftenwech-
sels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung entstanden sind (echte 
Noven); oder b) bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der 

3 BGer,  Urteil  4A_70/2019  vom  6.  August  2019,  E.  2.5.1 [zur  Publikation 
vorgesehen].
4 BGer,  Urteil  4A_70/2019  vom  6.  August  2019,  E.  2.3.1  [zur  Publikation 
vorgesehen].

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letzten  Instruktionsverhandlung  vorhanden  waren,  aber  trotz  zumutbarer 
Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven).

16.
Die Beklagten beantragten am 11. Oktober 2019 in der Stellungnahme zum 
Fachrichtervotum, das Streitpatent eventualiter mit gemäss act. 35_34 ein-
geschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten. Zur Rechtzeitigkeit des Vor-
bringens führen sie aus, die Einschränkungen seien durch die vorläufige 
Stellungnahme der Einspruchsabteilung zur Zulässigkeit dieser Einschrän-
kungen im Einspruchsverfahren gegen das europäische Patent EP 2 475 
827 vom 26. Juni 2019 verursacht worden. Die vorläufige Stellungnahme 
sei erst nach Aktenschluss erfolgt und daher (so sinngemäss) ein echtes 
Novum i.S.v. Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO.

Die  Beklagten  haben  die  Einschränkungen  gemäss  act. 35_34  im  Ein-
spruchsverfahren  vor  dem  Europäischen  Patentamt  am  16. Januar  2019 
eingereicht. Die Duplik stammt vom 28. März 2019. Die Beklagten hätten 
die Aufrechterhaltung des Streitpatents in eingeschränkter Form bereits mit 
der Duplik beantragen können.

Die vorläufige rechtliche Beurteilung der Einspruchsabteilung vermag die 
Verspätung nicht zu entschuldigen. Neu ist ausschliesslich die vorläufige 
rechtliche  Beurteilung  der  eingeschränkten  Ansprüche  durch  die  Ein-
spruchsabteilung.  Diese  ist  ein  echtes  Novum  i.S.v. Art.  229 Abs. 1  lit. b 
ZPO  und  als  solches  zu  berücksichtigen.  Die  Einschränkungen  der  Pa-
tentansprüche hingegen hätten bei zumutbarer Sorgfalt schon vor der vor-
läufigen Beurteilung vorgenommen werden können.

Die nach Eintritt des Aktenschlusses eventualiter beantragte Aufrechterhal-
tung des Streitpatents in eingeschränkter Fassung gemäss act. 35_34 ist 
daher  verspätet  und  nicht  zu  berücksichtigen.  Der  entsprechende  pro-
zessuale Antrag der Beklagten ist daher abzuweisen.

Das weitere Argument der Beklagten, es handle sich dabei um eine jeder-
zeit zulässige teilweise Klageanerkennung, ist wegen der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung, die Einschränkungen von Patentansprüchen im Zi-
vilverfahren neuem tatsächlichen Vorbringen gleichstellt, unbehilflich.

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Sistierung wegen hängigem Einspruch

17.
Gemäss Art. 128 lit. b PatG kann das Gericht das Verfahren, insbesondere 
das Urteil, aussetzen, wenn die Gültigkeit des europäischen Patents strei-
tig ist und eine Partei nachweist, dass beim Europäischen Patentamt ein 
Einspruch noch möglich oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig 
entschieden worden ist.

Art. 128 PatG ist eine Kann-Vorschrift. Die blosse Rechtshängigkeit eines 
Verfahrens  vor  dem  Europäischen  Patentamt vermag  eine  automatische 
Aussetzung des Verfahrens vor Gericht nicht zu rechtfertigen.5 Das von Art. 
128 PatG geschützte Interesse an der Vermeidung widersprüchlicher Ent-
scheidungen  ist  abzuwägen  gegen  das  verfassungsrechtliche  Gebot  der 
beförderlichen Verfahrensführung (Art. 29 Abs. 1 BV).

Ob das Interesse an der Aussetzung überwiegt, hängt vor allem vom Zeit-
moment ab. Wenn mit einer baldigen rechtskräftigen Entscheidung durch 
das Europäische Patentamt (bzw. dessen Beschwerdekammern) gerech-
net  werden  kann,  rechtfertigt  es  sich,  zur  Vermeidung  widersprüchlicher 
Entscheidungen das nationale Verfahren, allenfalls nur das Urteil, auszu-
setzen. Dauert es bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung des Europäi-
schen Patentamts voraussichtlich noch länger, wird regelmässig das ver-
fassungsmässige  Recht  auf  eine  Beurteilung  innert  angemessener  Frist 
überwiegen.

18.
Die Beklagten führen aus, gegen die Erteilung des europäischen Patents 
EP 2 475 827 sei ein Einspruch beim Europäischen Patentamt hängig. Die 
mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung sei auf den 31. März 
2020 terminiert. Im Einspruchsverfahren sei der gleiche Stand der Technik 
zu beurteilen wie im Verfahren vor dem Bundespatentgericht. Es bestehe 
daher die Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen, insbesondere die Ge-
fahr, dass das Bundespatentgericht den Schweizer Teil von EP 2 475 827 
unwiderruflich für nichtig erkläre, obwohl das Europäische Patentamt den 
Einspruch gegen die Erteilung des europäischen Patents abweise.

5 WALTER,  Die  Aussetzung  des  Verletzungs- und  Nichtigkeitsprozesses  wegen 
eines  vor  dritten  Instanzen  anhängigen  Einspruchs- oder  Nichtigkeitsverfahrens 
nach schweizerischem Recht, GRUR Int. 1989, 441 ff., 442.

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Nachdem der Antrag der Beklagten, das Verfahren bis zu rechtskräftigen 
Entscheidung über den Einspruch zu sistieren, mit Verfügung vom 30. Ok-
tober  2019  abgewiesen  worden  war,  beantragten  die  Beklagten  an  der 
Hauptverhandlung, das Urteil auszusetzen, bis über den Einspruch rechts-
kräftig entschieden worden sei. Sie führen aus, wenn das Bundespatent-
gericht beim Europäischen Patentamt einen Beschleunigungsantrag stelle, 
seien das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren voraussichtlich im Früh-
jahr 2021 rechtskräftig abgeschlossen. Das Schweizer Verfahren sei unter 
Berücksichtigung  der  Beschwerde  an  das  Bundesgericht  voraussichtlich 
im Herbst 2020 abgeschlossen. Das Interesse, widersprüchliche Entschei-
dungen zu vermeiden, rechtfertige die Verlängerung des Verfahrens um ein 
halbes Jahr.

19.
Die Annahme der Beklagten, dass das Einspruchsverfahren bis im Früh-
jahr 2021 rechtskräftig erledigt sein wird, erscheint selbst unter Berücksich-
tigung, dass das Gericht einen Beschleunigungsantrag stellen wird, zu op-
timistisch. Zwischen der mündlichen Verhandlung und der Zustellung der 
schriftlichen Entscheidungsbegründung dauert es erfahrungsgemäss min-
destens sechs Wochen, manchmal aber auch bis zu sechs Monaten. Die 
Frist von zwei Monaten zur Einreichung der Beschwerde beginnt erst mit 
Zustellung der schriftlichen Begründung (Art. 108 EPÜ, SR 0.232.142.2). 
Binnen vier Monaten ab Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde 
zu begründen (Art. 108 EPÜ). Sie hat aufschiebende Wirkung (Art. 106(1) 
EPÜ). 

Selbst wenn man zugunsten der Beklagten von einer Verfahrensdauer von 
einem  Jahr  ab  Eingang der  begründeten  Beschwerde  ausgeht,  wird  das 
Beschwerdeverfahren  vor  den  Beschwerdekammern  des  EPA  daher  vo-
raussichtlich  nicht  vor  Herbst  2021,  und  damit  rund  ein  Jahr  nach  der 
rechtskräftigen Erledigung des Schweizer Verfahrens, abgeschlossen sein.

Ob der Klägerin ein so langes Zuwarten im Interesse der Vermeidung wi-
dersprüchlicher  Entscheidungen  zugemutet  werden  kann,  ist  angesichts 
des verfassungsrechtlichen Beschleunigungsgebots von Art. 29 Abs. 1 BV 
bzw. Art.  6  Ziff.  1  EMRK fraglich.  Entscheidend  ist  im  vorliegenden  Fall 
aber,  dass  gar  keine  Gefahr  widersprüchlicher  Entscheidungen  besteht. 
Wie in E. 16 ausgeführt, sind die eventualiter vorgebrachten Einschränkun-
gen der Patentansprüche, die den Ansprüchen entsprechen, die die Ein-
spruchsabteilung  als  voraussichtlich  rechtsbeständig  einschätzt, nicht  zu 
berücksichtigen. Selbst wenn das Europäische Patentamt das europäische 
Patent  mit  diesen Ansprüchen  als  rechtsbeständig  erachtet,  widerspricht 

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es nicht einem Schweizer Urteil, welches das Streitpatent mit anderen An-
sprüchen für nicht rechtsbeständig erachtet.

Daher führt das Interesse der Klägerin an einer beförderlichen Verfahrens-
führung  im  vorliegenden  Fall  dazu,  dass  der  Antrag,  das  Urteil  bis  zur 
rechtskräftigen  Erledigung  des  Einspruchs- und  Beschwerdeverfahrens 
vor dem EPA auszusetzen, abzuweisen ist. 

Materielles

Streitpatent 

20.
Die  Beklagten  sind Inhaber  des  schweizerischen Teils  des  europäischen 
Patents EP 2 475 827 B1. Das Patent wurde am 3. September 2010 ange-
meldet  und  am  29.  November  2017  erteilt.  Es  beansprucht  eine  Priorität 
der  internationalen  Patentanmeldung  PCT/IB2009/053923  vom  8. Sep-
tember 2009. 

21.
Das Patent beschlägt eine Vorrichtung zur Verstärkung von Betonbauten, 
wobei  die  Vorrichtung  mit  Bauelementen,  die  zusätzlich  zur  ursprünglich 
berechneten Armierung eingesetzt  sind, geschwächte  Zonen  überbrückt. 
Die geschwächten Zonen entstehen durch Einbauten, wie beispielsweise 
Leitungen  für  Wasser,  Abwasser,  Lüftung,  Elektro  oder  Kommunikation 
(Abs. [0001]–[0003]).

22.
Die Klägerin behauptet, das Streitpatent sei nichtig wegen mangelnder Of-
fenbarung (Art. 50 PatG/Art. 83 EPÜ), mangelnder Neuheit (Art. 7 Abs. 1 
PatG/Art. 54 EPÜ) und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Art. 1 Abs. 2 
PatG/Art. 56 EPÜ). Die Beklagten bestreiten dies. 

Massgeblicher Fachmann 

23.
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung  massgebliche  Fachgebiet,  anschliessend  Niveau  und  Umfang  der 
Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach-
gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach 

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dem technischen Gebiet oder den technischen Gebieten, auf dem das von 
der Erfindung gelöste Problem liegt.6

Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundes-
gericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fach-
mann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt 
werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets 
noch  ein  Spezialist  mit  hervorragenden  Kenntnissen.  Er  muss  nicht  den 
gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse 
und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung 
verfügen  und  so  für  den  in  Frage  stehenden  Fachbereich  gut  gerüstet 
sein».7 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziati-
ven oder intuitiven Denkens.8

24.
Die  Parteien  haben  zur  Definition  des massgeblichen  Fachmanns  nichts 
vorgetragen. 

Das Gericht geht im Folgenden von einem Fachmann aus, der ein abge-
schlossenes Bauingenieurstudium mit Bachelorabschluss und einige Jahre 
Berufserfahrung im Bereich der Armierungstechnik hat. 

Auslegung der Patentansprüche

25.
Patentansprüche sind aus der Sicht des Fachmanns unter Heranziehung 
der  Beschreibung  und  der  Zeichnungen  auszulegen  (Art.  51  Abs.  3 
PatG/Art. 69(1) EPÜ). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter li-
quider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel.9 Definiert die Patent-
schrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im 
betreffenden technischen Gebiet auszugehen.

Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so ver-
standen  werden,  dass  es  den  vorgesehenen  Zweck  erfüllen  kann.10 Der 
Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausfüh-

6 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.
7 BGE 120 II 71 E. 2.
8 BGE  120  II  312  E.  4b  – «cigarette  d‘un  diamètre  inférieur»;  CR-PI-LBI-
SCHEUCHZER, Art. 1 N 122.
9 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband».
10 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 25 – «Durchflussmess-
fühler».

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rungsbeispiele  wortsinngemäss  erfasst  werden;  andererseits  ist  der An-
spruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn 
er weitere Ausführungsformen erfasst.11 Wenn in der Rechtsprechung von 
einer  «breitesten  Auslegung» von  Anspruchsmerkmalen  gesprochen 
wird,12 so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, 
seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist 
grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, 
dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfindungsgemässe Wir-
kung nicht erzielen.13

26.
Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung, aufgeschlüsselt in 
einzelne  Merkmale  unter  Verwendung  der  Gliederung  der  Klägerin  (von 
den Beklagten akzeptiert) lautet wie folgt: 

A Vorrichtung zur Verstärkung von Betonbauten,
B die mittels eingesetzter Bauelemente geschwächte Zonen überbrückt,
C welche durch Einbauten entstehen, 
D und die Kräfte überträgt, 
E wobei zusätzlich zur konventionellen, ursprünglich durch den Bausta-

tiker berechneten Auslegung der Armierung 
und vor dem Eingiessen des Betons 

F
G die Einbauten mit mindestens einem Bauelement umgeben sind, 
H das  Bauelement  mindestens  ein  Zugelement  in  Form  einer  geraden 

Zugstange, eines gebogenen Stabs oder eines Rahmens beinhaltet,
I
welches an beiden Enden mit einer Verankerung verbunden ist, 
J mindestens eine Halterung vorhanden ist, welche mit dem Zugelement 
oder der Verankerung verbunden ist oder vom Zugelement selbst ge-
bildet ist, 

K wobei durch das Bauelement ein Kräftemodell gebildet ist, 
L welches das lokale Schubtragverhalten der Statik im Bereich der Ein-

bauten verstärkt, 

M und  damit  die  durch  die  Einbauten  geschwächte  Betonkonstruktion 

durch Übertragung der Kräfte verbessert, 

11 BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E. 4.2  – «elektrostatische 
Pulversprühpistole».
12 BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E. 4.2  – «elektrostatische 
Pulversprühpistole».
13 BPatGer,  Urteil  O2016_009 vom  18. Dezember  2018,  E. 25  – «Durchfluss-
messfühler»; BPatGer, Urteil  S2018_007  vom 2. Mai  2019, E. 14 – «Werkzeug-
einrichtung».

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N und die durch die Einbauten verursachten statischen Schwächungen 

der Betonkonstruktion reduziert oder beseitigt, 

O indem  Schub-,  Druck-,  Quer-,  Zugkräfte  und/oder  Biegemomente 

durch das Zugelement übernommen werden, 

P wobei  durch  das  Kräftemodell für  die  Einbauten  kraftneutrale  Zonen 

gebildet sind, 

Q das Bauelement diese kraftneutralen Zonen auf zwei einander gegen-

überliegenden Seiten zumindest teilweise, 

R sowie auf einer die beiden Seiten verbindenden dritten Seite vollstän-

dig umgibt, 

S die Halterung zum Halten der Einbauten in der kraftneutralen Zone an-
und  die  Einbauten  in  den kraftneutralen  Zonen 

geordnet ist T
untergebracht werden. 

Auslegung  der  Merkmale  «Betonbauten»  und  «Betonkonstruktion» 
(Merkmale A und M)

27.
Die Beklagten machen sinngemäss geltend, die Erfindung betreffe nur die 
Verstärkung von Wänden und Decken, nicht aber von Trägern und Stützen, 
d.h. «Betonbauten» und «Betonkonstruktion» sei einschränkend im Sinne 
von «Betonwände oder Betondecken» zu verstehen. Für die Klägerin sind 
die  Begriffe  Betonbauten  und  Betonkonstruktionen  nicht  derart  einge-
schränkt und umfassen auch Träger und Stützen.

Die Klägerin verweist für ihre Auffassung auf Abs. [0001]–[0004] des Streit-
patents. Gemäss dem Streitpatent stelle sich die Aufgabe, Betonkonstruk-
tionen, die als Decken, Wände und Träger ausgebildet seien, zu verbes-
sern, indem Mittel zur Verfügung gestellt werden, welche die Schwächun-
gen  durch  Medienleitungen  zumindest  reduzieren  könnten  und  die  auch 
noch zum Zeitpunkt der Abnahme der Armierung durch den Baustatiker lo-
kal eingebaut werden könnten und nach dem Eingiessen des Betons die 
Betonkonstruktion verstärkten.

Die  Beklagten  hingegen  unterscheiden  in  ihren Ausführungen  zwischen 
Decken/Wänden  einerseits  und  Trägern/Stützen  andererseits.  Bekannte 
Lösungen für quer durch Träger verlaufende Medienleitungen seien nicht 
ohne weiteres auf Lösungen für in Decken und Wänden eingelegte Medi-
enleitungen übertragbar. Verstärkungen im Bereich von Trägern und Stüt-
zen würden aufgrund derer offenkundigen statischen Bedeutung bereits im 
Voraus berechnet und dimensioniert, wobei Durchlässe für Medienleitun-

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gen bereits im Voraus definiert und bei der Berechnung und Dimensionie-
rung  der Armierung  berücksichtigt  würden.  Die  Beklagten  verweisen  auf 
eine mögliche Parteibefragung und auf eine SIA Norm. 

28.
Anspruch  1  nennt  keine  ausdrückliche  Beschränkung  auf  Decken  und 
Wände.  Ebenso  sind  gemäss Abs. [0001]  des  Streitpatents,  wie  von  der 
Klägerin angeführt, Decken, Wände und Träger gleichermassen vom Ober-
begriff «Betonkonstruktionen» umfasst. Decken, Wände und Träger dienen 
gleichermassen  der  Unterbringung  von  Medienleitungen  für Wasser, Ab-
wasser, Lüftung, Elektro und Kommunikation (Abs. [0001]). In der übrigen 
Beschreibung des Streitpatents ist kein Hinweis zu finden, dass Träger vom 
Schutzbereich ausgenommen werden sollen. Es ist zwar in Abs. [0008] er-
wähnt, dass Träger in dieser Hinsicht in der Planung besser berücksichtigt 
werden als Decken und Wände. Dies genügt jedoch nicht, die Merkmale 
«Betonbauten» und «Betonkonstruktionen» auf Decken und Wände zu be-
schränken.

Auch eine funktionale Betrachtung führt nicht zu dem von den Beklagten 
vertretenen einschränkendem Verständnis. Die Vorrichtung gemäss erteil-
tem Anspruch 1 soll Betonbauten verstärken, indem sie mit Bauelementen 
diejenigen Zonen  überbrückt,  die  durch  Einbauten  geschwächt  sind.  Die 
Bauelemente der beanspruchten Vorrichtung werden zusätzlich zu den ur-
sprünglich berechneten Auslegungen der Armierung eingesetzt. Es ist nicht 
ersichtlich, wieso dies bei Trägern und Stützen nicht funktionieren sollte. 

Anspruch 1 des Streitpatents ist daher nicht auf Decken und Wände be-
schränkt,  sondern  insbesondere Träger  sind  vom  Begriff  «Betonbauten» 
und «Betonkonstruktionen» umfasst. 

Irrelevant ist, ob die Fachwelt im Prioritätszeitpunkt zwischen Trägern und 
Decken unterschieden hat. Entscheidend ist, dass der erteilte Anspruch 1 
nicht auf Decken und Wände beschränkt ist. Die von den Beklagten ange-
botenen  Beweismittel  zum  damaligen  Fachwissen  zu  Unterschieden  von 
Trägern und Decken sind daher nicht abzunehmen. 

Seite 13

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Auslegung des Merkmals «zusätzlich zur konventionellen, ursprüng-
lich  durch  den  Baustatiker  berechneten Auslegung  der Armierung» 
(Merkmal E)

29.
Gemäss den Merkmalen E bis G werden die anspruchsgemässen Bauele-
mente zusätzlich zur konventionellen, ursprünglich durch den Baustatiker 
berechneten Auslegung  der Armierung  und  vor  dem  Eingiessen  des  Be-
tons um die Einbauten (Medienleitungen) angebracht. Die Beklagten ver-
stehen  «zusätzlich»  im  Sinne  von  «nachträglich»,  d.h.  die  anspruchsge-
mässen Bauelemente werden nach dem Verlegen der im Voraus berech-
neten Armierung eingebracht. Die Beklagten verweisen insbesondere auf 
Abs. [0009] des Streitpatents. 

30.
Der von den Beklagten angerufene Abs. [0009] lautet gekürzt:

Die  vorliegende  Erfindung  stellt  sich  nunmehr  die Aufgabe  mit  einem 
Bauelement die Betonkonstruktionen der eingangs genannten Art derart 
zu verbessern, dass in der Planungsphase Mittel zur Verfügung gestellt 
werden, welche lokal eingesetzt die Schwächungen durch Medienleitun-
gen reduzieren oder gar eliminieren können. Jedoch auch Mittel zur Ver-
fügung gestellt  werden, die  noch  zum  Zeitpunkt der Abnahme  der Ar-
mierung lokal eingebaut werden können, […]

Gemäss Abs. [0009] beschlägt die Erfindung demnach sowohl Vorrichtun-
gen, die vor dem Verlegen der im Voraus berechneten Armierung (in der 
Planungsphase)  eingesetzt  werden  können,  als auch  Mittel,  die  noch  im 
Zeitpunkt der Abnahme der Armierung (also nach dem Verlegen) eingebaut 
werden  können.  Eine  Beschränkung  des  Gegenstandes  von Anspruch 1 
auf Vorrichtungen, die nach dem Verlegen der im Voraus berechneten Ar-
mierungen verlegt werden, ergibt sich aus Abs. [0009] gerade nicht.

Eine derartige Beschränkung lässt sich auch dem Anspruchswortlaut, ins-
besondere  dem  Begriff  «zusätzlich»,  nicht  entnehmen.  Vielmehr  ist  «zu-
sätzlich», in Übereinstimmung mit Abs. [0009], so zu verstehen, dass die 
anspruchsgemässe Vorrichtung nach der (ersten) Berechnung der Armie-
rung  eingesetzt  wird.  Hingegen  ist  der Anspruch  nicht  auf  Vorrichtungen 
beschränkt, die nach dem Verlegen der im Voraus berechneten Armierung 
lokal eingebaut werden.

Seite 14

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Auslegung des Merkmals «Halterung» (Merkmale J und S)

31.
Der Gegenstand von Anspruch 1 umfasst eine Halterung, die mit dem Zu-
gelement oder der Verankerung verbunden ist oder vom Zugelement selbst
gebildet ist (Merkmal J) und zum Halten der Einbauten in der kraftneutralen 
Zone angeordnet ist (Merkmal S).

Aus  der  Beschreibung  des  Streitpatents  ergibt  sich,  dass  in  den Ausfüh-
rungsformen gemäss den Figuren 8 bis 11 das Zugelement 2 gleichzeitig 
auch die Halterung 4 für die Einbauten 20 bildet. 

Abbildung 1: Fig. 8 aus dem Streitpatent

Abbildung 2: Fig. 11 aus dem Streitpatent

Aus  der  Beschreibung  des  Streitpatents  ergeben  sich  auch  Beispiele für 
Halterungen 4, die zusätzlich zum Zugelement 2 vorhanden sind, beispiels-
weise aus den Figuren 4, 5, 13 und 14. Beispielhaft seien hier Figuren 4 
und 13 wiedergegeben:

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Abbildung 3: Fig. 4 und 13 aus dem Streitpatent

Die Einbauten 20 sind gemäss den oben genannten Beispielen des Streit-
patents in ihrer Position innerhalb der Halterung nicht lagefixiert. 

Unter dem Begriff «Halterung» ist somit ein Element zu verstehen, das die 
Einbauten in einem definierten Bereich hält, aber nicht notwendigerweise 
unverrückbar.  Während  des  Einbetonierens  können  die  Einbauten  auf-
schwimmen, sofern sie nicht mit weiteren Mitteln gesichert sind.

Auslegung  des  Merkmals  «kraftneutrale  Zonen»  (Merkmale  P,  Q,  S 
und T)

32.
Gemäss den Merkmalen P bis T des Anspruchs 1 werden für die Einbauten 
kraftneutralen Zonen gebildet, wobei das Bauelement diese kraftneutralen 
Zonen auf zwei einander gegenüberliegenden Seiten zumindest teilweise, 
sowie  auf  einer  die  beiden  Seiten  verbindenden  dritten  Seite  vollständig 
umgibt und die Halterung zum Halten der Einbauten in der kraftneutralen 
Zone angeordnet ist und die Einbauten in den kraftneutralen Zonen unter-
gebracht werden.

Beispiele für das im Anspruch 1 aufgeführte Kräftemodell, das kraftneutrale 
Zonen bildet, sind in der Beschreibung des Streitpatents unter anderem in 
Figur 7, obere Zeile, zu finden. Nachfolgend wird Fig. 7 eingeblendet, wo-
bei die Bezugszeichen 31, 31‘ die kraftneutralen Zonen bezeichnen.

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Abbildung 4: Fig. 7 aus dem Streitpatent

Da  gemäss  dem Streitpatent  (Sp. 4:11-35)  auch  die Ausführungsformen 
gemäss den Figuren 8 und 11 vom Wortlaut des Anspruchs 1 umfasst sein 
sollen, sind auch in Fig. 11 die Einbauten 20 in kraftneutralen Zonen, ge-
bildet durch das Kräftemodell, angeordnet.

Die Beklagten argumentieren sinngemäss, dass sich gemäss Anspruch in 
den kraftneutralen Zonen des Bewehrungselements keine Bestandteile der 
Grundarmierung befinden dürfen. 

Anspruchsgemäss bildet das Bauelement zwar ein Kräftemodell, das die 
Wirkungen gemäss Anspruch 1 zeigen muss. In Anspruch 1 ist jedoch nicht 
gefordert, dass diese Wirkung nur durch das Bewehrungselement erzielt 
wird und  nicht  in  diesem  Bereich  durch  Wirkungen  der  Grundarmierung 
überlagert sein kann. Merkmal L spricht beispielsweise lediglich von einer 
Verstärkung des  lokalen  Schubtragverhaltens  der  Statik  im  Bereich  der 
Einbauten durch das Kräftemodell des Bauelements. Dies ist auch durch 
die Merkmale P, S und T nicht näher präzisiert, da auch im Zusammenspiel 
mit einer Grundarmierung nach wie vor derartige kraftneutrale Zonen, ge-
bildet durch das Kräftemodell, vorhanden sein können. Der Anspruch ver-
langt demnach nicht, dass die kraftneutralen Zonen ausschliesslich durch 
das Bewehrungselement gebildet werden.

Zur Rechtsbeständigkeit des Streitpatents in der erteilten Fassung

Unzureichende Offenbarung

33.
Die Erfindung ist in der Patentschrift so darzulegen, dass der Fachmann 
sie  ausführen  kann  (Art. 50 Abs.  1  PatG/Art. 83  EPÜ).  Die  Patentschrift 
muss die Informationen liefern, die es dem Fachmann ermöglichen, die Er-
findung aufgrund seines allgemeinen Fachwissens praktisch auszuführen. 

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Fachtechnisch selbstverständliche Elemente müssen nicht offenbart wer-
den.14

Die Beweislast für die mangelnde Offenbarung trägt die Partei, die daraus 
die fehlende Rechtsbeständigkeit des Patents ableitet.15

Der Beweis der mangelnden Offenbarung muss entweder an einem kon-
kreten Beispiel (unter Nachweis von experimentellen Resultaten) oder we-
nigstens auf Basis von substanziierten und plausiblen Beispielen geführt 
werden, die zeigen, dass die erfindungsgemässe Aufgabe vom Fachmann
mit seinem allgemeinen Fachwissen nicht über den gesamten Anspruchs-
bereich ohne unzumutbaren Aufwand nachgearbeitet werden kann.16

34.
Die  Klägerin  macht  geltend,  die  Erfindung  sei  in  der  Patentschrift  unzu-
reichend offenbart. Merkmal H des Anspruchs 1 beinhalte mindestens ein 
Zugelement, das eine gerade Zugstange sein könne. Gemäss den Merk-
malen Q und R des Anspruchs 1 solle das Bauelement die kraftneutralen 
Zonen auf zwei einander gegenüberliegenden Seiten mindestens teilweise 
und auf einer diese zwei Seiten verbindenden dritten Seite vollständig um-
geben. Es sei somit nicht klar, wie dies mit einer geraden Zugstange er-
reicht werden soll. 

Die Beklagten verweisen auf den Wortlaut des Anspruchs 1, gemäss dem 
der  Begriff  «Bauelement»  breiter  sei  als  der  Begriff  «Zugelement».  Ein 
Bauelement könne  nebst  einer  Zugstange  noch weitere  Bauteile  aufwei-
sen.

Die Klägerin entgegnet, Anspruch 1 umfasse auch ein Ausführungsbeispiel 
mit einem einzigen Zugelement in Form eines gebogenen Stabes, der zu-
dem die Halterung bilde. Es sei nicht ersichtlich, wie in diesem Falle die 
Merkmale Q und R erfüllt seien. Die Beklagten führen sinngemäss aus, das 
Ausführungsbeispiel der Klägerin weise die von den Merkmalen Q und R 
geforderten körperlichen Merkmalen nicht auf. Aufgrund der Beschreibung 
des  Streitpatents  könne  der  Fachmann  jedoch  diese  fehlenden  körperli-
chen Merkmale problemlos auffinden. 

Die Beschreibung und Zeichnungen des Streitpatents zeigen Ausführungs-
beispiele, aus denen ersichtlich ist, wie die Zugelemente, Halterungen und 

14 BGer, Urteil 4C.10/2003 vom 18. März 2003, E. 4 – «Anschlaghalter».
15 BPatGer, Urteil O2012_033 vom 30. Januar 2014, E. 19 – «couronne dentée».
16 BPatGer Urteil O2014_002 vom 25. Januar 2016, E. 6.4.1 – «Urinalventil».

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Verankerungen  der  Bauelemente  gemäss  Anspruch  1  ausgebildet  sein 
können,  damit  der  Gegenstand  von Anspruch 1  resultiert.  So  zeigen  die 
Figuren 4 bis 6 Bauelemente mit geraden Zugstangen, Verankerungen und 
einem Rahmen. 

Merkmal H des Anspruchs 1 fordert ein Bauelement mit mindestens einem 
Zugelement und umfasst somit auch eine Variante mit einem einzigen Zu-
gelement mit einer einzigen Zugstange, die an beiden Enden mit einer Ver-
ankerung  verbunden  ist, wie  von  der  Klägerin  vorgetragen  wurde.  Die 
Merkmale  Q  und  R  fordern  jedoch,  wie  von  den  Beklagten  vorgetragen, 
dass das Bauelement, und somit nicht das Zugelement für sich alleine, die 
kraftneutralen Zonen in der besagten Art und Weise umgibt. Aus den Merk-
malen Q und R ergibt sich daher, dass das Bauelement im Falle einer ein-
zigen Zugstange, gebogen oder gerade, ferner strukturell so ausgebildet 
sein muss, dass auch die Merkmale Q und R erfüllt sind. Die Ausführungs-
beispiele in der Patentschrift zeigen dem Fachmann, wie das Bauelement 
ausgestaltet werden kann, damit die Merkmale Q und R erfüllt sind.

Die Erfindung ist deshalb im gesamten beanspruchten Schutzbereich aus-
führbar.

Neuheit des erteilten Anspruchs 1

35.
Eine  Erfindung  muss  neu  gegenüber  dem  gesamten  Stand  der  Technik 
sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG/Art. 52 EPÜ). Den Stand der Technik 
bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffent-
lichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung 
oder  in  sonstiger Weise  zugänglich  gemacht  worden  ist  (Art. 7  Abs. 2 
PatG).

Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Erfin-
dung  vor  dem  massgeblichen  Datum  in  einer  einzigen  Entgegenhaltung 
offenbart wurden.17

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kommen bei einem Vorrich-
tungsanspruch (Erzeugnisanspruch) Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsan-
gaben im Regelfall keine schutzbeschränkende Wirkung zu. Derartige An-
gaben dienen im Allgemeinen bloss als Verständnishilfen. Etwas anderes 

17 BGE  133  III  229  E.  4.1  – «kristalline  Citaloprambase»;  BPatGer,  Urteil 
O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique».

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gilt, wenn die offenbarte Verwendung nicht blosse Zweckangabe ist, son-
dern bereits die funktionelle Eignung der Vorrichtung und deren körperliche 
Ausgestaltung  erläuternd  klarstellt.18 Gemäss  der  Rechtsprechung  des 
EPA  ist  dagegen  die Angabe  einer  Zweckbestimmung  in  einem Vorrich-
tungsanspruch  schon  im  Grundsatz  dahingehend  auszulegen,  dass  die 
Vorrichtung für den angegebenen Zweck geeignet ist.19

Die Auslegungsgrundsätze des Bundesgerichts und des EPA führen zum 
gleichen Ergebnis: Eine bekannte Vorrichtung, die alle im Patentanspruch 
aufgeführten strukturellen (körperlichen) Merkmale besitzt, nimmt den Ge-
genstand  des  Patentanspruchs  neuheitsschädlich  vorweg,  wenn  die  be-
kannte Vorrichtung für den im Anspruch genannten Zweck geeignet ist.20

Neuheit gegenüber Suzuki et al. 2007

36.
Die Klägerin macht mangelnde Neuheit des Gegenstandes des Patentan-
spruchs 1 unter anderem gegenüber dem Dokument Suzuki/Aiahara/Ha-
rada/Oohashi,  High  Strength  Deformed  Bar-in-Coil  «HDC800»  für  Shear 
Reinforcement of RC Beam with Web-opening, Nippon Steel Technical Re-
port No. 96, Juli 2007, geltend («Suzuki et al. 2007»). Suzuki et al. 2007 
offenbare alle Merkmale des Anspruchs 1.

Die Beklagten bestreiten dies und machen geltend, dass Suzuki et al. 2007 
die Merkmale A, B, C, D, E, I, J, K, L, M, N, S und T des Anspruchs 1 nicht 
offenbare. 

37.
Suzuki  et  al.  2007  ist  gemäss  Datumsangabe  auf  der  ersten  Seite  oben 
rechts  ein  technischer  Report  von  Juli  2007.  Es  ist  unbestritten,  dass 
Suzuki et al. 2007 zum Stand der Technik für das Streitpatent gehört.

Suzuki et al. 2007 betrifft eine Querkraftverstärkung (shear reinforcement) 
eines verstärkten Betonträgers (RC [reinforced concrete] beam) oder von 
anderen  tragenden  Betonelementen,  die  Öffnungen  (web-openings)  auf-
weisen, die durch Rohre, Kanäle usw. entstehen (siehe Titel und Abschnitt 
«Introduction»).

Die Beklagten argumentieren, dass Suzuki et al. 2007 einen vorgefertigten 
Stahlbetonträger mit vordefinierten Öffnungen zeige und keine Vorrichtung 

18 BGE 122 III 81 E. 4b – «Belegen nichttextiler Unterlagen».
19 Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 9. Aufl. 2019, I.C.8.1.5.
20 BPatGer, Urteil S2019_002 vom 15. August 2019, E. 49.

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zur Verstärkung von Betonbauten und dass somit Merkmal A nicht offenbart 
sei. Hierzu verweisen sie auf Seite 67, Spalte 2, von Suzuki et al. 2007. 

Die Klägerin führt in ihrer Replik an, dass nicht der Träger vorgefertigt sei, 
sondern lediglich das Bauelement und dessen Verstärkung. Zudem offen-
bare Suzuki et al. 2007 mit dem Hinweis auf «other structural members» 
nicht nur Träger, sondern auch Decken und Wände. Hierzu verweist sie auf 
die Seiten 67 und 69 von Suzuki et al. 2007. 

In  der  Duplik  präzisieren  die  Beklagten,  dass  der Träger  nicht  zwingend 
vorgefertigt  sein  müsse,  jedoch  im  Voraus  berechnet  sei.  Es  gehe  aus 
Suzuki et al. 2007 klar hervor, dass die Aussparungen im Träger an vorde-
finierten Stellen geplant seien und ausschliesslich quer zur Längsrichtung 
des Trägers verliefen. Dies entspreche nicht dem Zweck der Erfindung. 

38.
Merkmal A des Anspruchs 1 besagt lediglich, dass die Vorrichtung zur Ver-
stärkung von Betonbauten geeignet sein muss. Suzuki et al. 2007 offenbart 
wie vorstehend dargelegt eine Verstärkung von Betonträgern und anderen 
tragenden Betonelementen. In Anspruch 1 ist zudem nicht gefordert, dass 
die Einbauten ausschliesslich in Längsrichtung der Betonkonstruktion ver-
laufen müssen. Auch dieses Argument der Beklagten geht fehl. Somit of-
fenbart Dokument Suzuki et al. 2007 Merkmal A.

Die in E. 37 erwähnte Argumentation der Beklagten betreffend die Voraus-
berechnung der Träger ist für Merkmal A nicht relevant, jedoch für die Be-
urteilung des Vorhandenseins der Gesamtheit der Merkmale. Es wird des-
halb bereits hier darauf eingegangen: 

Auf Seite 67 von Suzuki et al. 2007 steht:

«The  shear  reinforcements  of  RC  beams  with  web-openings  …  for 
which  HDC800  is  used,  are  factory-processed  products  which  are 
manufactured  through  straightening  a  deformed  bar-in-coil  and  sub-
jected them to a repeated and continuous bending process.»

Somit  offenbart  Suzuki et  al.  2007,  dass  die  «shear-reinforcements»  der 
armierten  Betonträger  vorgefertigt  sind.  Diese  «shear-reinforcements» 
sind Bauelemente gemäss Anspruch 1. 

Die Vorrichtung gemäss Suzuki et al. 2007 ist somit dazu geeignet, mittels 
Bauelementen Einbauten zusätzlich zur konventionellen, ursprünglich be-
rechneten Auslegung  der Armierung zu  umgeben  und  die  in Anspruch  1 

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aufgeführte Wirkung zu erzielen. Ob in Suzuki et al. 2007 bei der Berech-
nung der Vorrichtung die Grundarmierung miteinbezogen wird oder nicht, 
spielt keine Rolle. Relevant ist lediglich, dass die Bauelemente von Suzuki 
et al. 2007 die Eignung aufweisen, zusätzlich zu einer bereits vorberech-
neten Armierung eingesetzt zu werden. Ob diese Verwendungsart der Bau-
elemente,  d.h.  ihre  Verwendung  zusätzlich  zur  ursprünglich  berechneten 
Auslegung der Armierung, in Suzuki et al. 2007 ausdrücklich offenbart wird, 
ist für die Beurteilung der Neuheit nicht massgeblich. Dies gilt auch für die 
nachfolgenden  Argumentationen  der  Beklagten  zu  weiteren  Merkmalen 
des Anspruchs 1. 

39.
Dem Argument  der  Beklagten,  dass  in  Suzuki  et  al.  2007  der  gesamte 
Stahlbetonträger  das  eingesetzte  Bauelement  bilde,  kann  nicht  gefolgt 
werden.

Es ist in der Figur 1 auf Seite 69 von Suzuki et al. 2007 erkennbar, dass 
zusätzlich zur Armierung mit vertikalen und horizontalen Stäben ein dop-
pelrahmenförmiges  Element  vorhanden  ist,  das  in  der  Figur  als  «shear 
reinforcement for web-opening» bezeichnet ist. Dieses Element bildet das 
eingesetzte Bauelement. Merkmal B ist somit ebenfalls durch Suzuki et al. 
2007 offenbart.

Abbildung 5: Fig. 1 aus Suzuki et al. 2007

Seite 22

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40.
Die Argumentation der Beklagten, dass Merkmal C in Suzuki et al. 2007 
nicht offenbart werde, folgt aus der Argumentation zu Merkmal B, nämlich 
dass der gesamte Stahlbetonträger das eingesetzte Bauelement bilde und 
die geschwächte Zone somit zwischen den Auflagern des Trägers liegen 
müsse. 

Wie vorstehend dargelegt, ist jedoch nicht der gesamte Stahlbetonträger 
das eingesetzte Bauelement, so dass auch die Argumentation zu Merkmal 
C nicht greift. 

Die alternative Argumentation der Beklagten zu Merkmal C, dass es sich 
bei den «Einbauten» um nachträglich eingelegte Medienleitungen handeln 
müsse,  kann  auch  nicht  überzeugen. Anspruch  1  spricht  von  Einbauten, 
ohne  genaue  Masse  anzugeben  und  ohne  einschränkend  anzugeben, 
wozu  die  Einbauten  dienen.  Es  wird  in Anspruch  1  lediglich  angegeben, 
dass die Einbauten Schwächungen erzeugen. Suzuki et al. 2007 offenbart 
im Abschnitt  «Introductory»,  dass  Öffnungen  (web-openings)  vorhanden 
seien für Rohre, Kanäle usw. Rohre und Kanäle sind Einbauten im weites-
ten Sinne. Die konkreten Beispiele nehmen den generischen Begriff «Ein-
bauten» neuheitsschädlich vorweg. 

In Anspruch 1 ist auch nicht angegeben, ob die Einbauten längs oder quer 
zur Betonkonstruktion verlaufen. Damit überzeugt auch die diesbezügliche 
Argumentation der Beklagten gemäss Duplik nicht.

Die Einbauten gemäss Suzuki et al. 2007 sind durch eine Öffnung geführt. 
Die Öffnung bildet eine Schwachzone. Dies findet sich in Dokument Suzuki 
et  al.  2007  im  erwähnten Abschnitt  «Introductory».  Merkmal  C ist  somit 
durch Suzuki et al. 2007 ebenfalls offenbart. 

41.
Die  Beklagten  behaupten  zu  Merkmal  D,  dass  die  Vorrichtung  gemäss 
Suzuki et al. 2007 nur Kräfte übertragen könne, falls der gesamte Träger 
als die Vorrichtung betrachtet werde. Zudem habe die Klägerin nicht dar-
gelegt, welche Kräfte übertragen werden. In der Duplik anerkennen die Be-
klagten zwar, dass Kräfte übertragen werden. Diese würden jedoch nicht 
nur vom Bauelement und nicht derart übertragen, dass sie allein durch das 
in sich geschlossene statische System des Bauelements ein Kräftemodell 
mit kraftneutralen Zonen bildeten.

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In Suzuki et al. 2007 bildet das doppelrahmenförmige Element eine zusätz-
liche Verstärkung, wie dies in Figur 1 und auch auf Seite 69, unterste Zei-
len, zu erkennen ist: «In planning specimens, the amounts of main rebar 
and stirrups were decided on so that the shear fracture of the beam around 
the opening would always precede the bending fracture». Das doppelrah-
menförmige Bauelement überträgt somit Kräfte, wie sich aus dem Gesamt-
kontext von Suzuki et al. 2007 ergibt. 

Des Weiteren bildet das Bauelement gemäss Suzuki et al. 2007 ein eigen-
ständiges Bauteil. Seine sechseckige Form erlaubt eine Ausbildung eines 
Kräftemodells mit einer eigenen kraftneutralen Zone. Dass diese kraftneut-
rale Zone je nach Auslegung der Grundarmierung auch von der Grundar-
mierung beeinflusst wird, spielt dabei gemäss Anspruch 1 keine Rolle. 

Merkmal D ist somit durch Suzuki et al. 2007 ebenfalls offenbart. 

42.
Die Beklagten argumentieren zu Merkmal E, dass bei Suzuki et al. 2007 
alles  im  Voraus  berechnet  werde  und  somit keine  zusätzliche Armierung 
vorhanden sei. Das Bauelement gemäss Suzuki et al. 2007 sei keine zu-
sätzliche  Armierung,  sondern  Teil  der  konventionellen,  ursprünglich  be-
rechneten  Armierung.  In  Anspruch  1  sei  jedoch  ausdrücklich  gefordert, 
dass zusätzlich zur konventionellen, ursprünglich berechneten Armierung 
Bauelemente hinzukämen.

Die  Klägerin  verweist  dagegen  auf  Figur  1  von  Suzuki  et  al.  2007.  Die 
waagrechten  und  senkrechten Armierungen  stellten  die  ursprünglich  be-
rechnete Armierung dar. 

Tatsächlich  erkennt  der Fachmann  in  den  waagrechten  und senkrechten 
Armierungen gemäss Figur 1 aus Suzuki et al. 2007 die ursprünglich be-
rechnete Armierung, insbesondere, wenn die in E. 41 erwähnte Offenba-
rung auf Seite 69 unten berücksichtigt wird. 

Zu  beachten  ist  zudem,  dass  Merkmal  E  kein  strukturelles  Merkmal  ist. 
Merkmal E beschreibt, dass die Vorrichtung es ermöglichen soll, d.h. ge-
eignet ist, zusätzlich zur konventionellen, bereits berechneten Auslegung 
der Armierung  noch  eine  zusätzliche Armierung  anzubringen.  Diese  Eig-
nung ist der Vorrichtung aus Suzuki et al. 2007 auch inne. Es wird auch in 
Suzuki et al. 2007 von einer Grundarmierung und einer weiteren Armierung 
ausgegangen. Dass diese für das in Suzuki et al. 2007 beschriebene Ex-
periment eventuell auch noch berechnet wird, ist nicht von Belang, ebenso 

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wenig, dass es in Suzuki et al. 2007 als Teil der Grundarmierung verstan-
den werden könnte. 

Wesentlich  ist  lediglich, dass  diese  zusätzliche Armierung gebildet  durch 
den Doppelrahmen als separates Bauteil ausgebildet ist und somit als zu-
sätzliches  Bauteil  entweder  in  die  bereits  erstellte  Grundarmierung 
oder  bei  Erstellung  der  im  Voraus  berechneten  Grundarmierung  einge-
bracht werden kann.

Somit ist auch Merkmal E durch Suzuki et al. 2007 offenbart. 

43.
Die  Offenbarung  der Merkmale  F, G  und  H durch  Suzuki  et  al.  2007  ist 
unbestritten. Die doppelrahmenförmige Struktur des Fotos 1 und der Figur 
1 der Suzuki et al. 2007 bildet einen Rahmen gemäss Merkmal H.

Abbildung 6: Foto 1 aus Suzuki et al. 2007

44.
Die Klägerin gibt an, dass in Figur 1 aus Suzuki et al. 2007 ersichtlich sei, 
dass  die  schräg  verlaufenden  Zugstangen  oben  und  unten  mit  einem 
waagrecht verlaufenden Stab verbunden seien, wobei dieser Stab als Ver-
ankerung diene. 

Die Beklagten bestreiten, dass eine Verankerung gemäss Merkmal I vor-
handen  sei.  Es  scheine,  dass  die  waagrechten  Stäbe  dazu  dienten,  die 

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äusseren schräg verlaufenden Verstärkungen zu verbinden, damit sie am 
richtigen Ort positioniert seien.

Im  Bauwesen  stellt  eine  Verankerung  eine  zugsichere  Verbindung  von 
Bauteilen dar. Gemäss Abs. [0018] des Streitpatents dient die Verankerung 
zur Sicherung des Bauelements im Beton. Die Verankerung kann gemäss 
Streitpatent eine runde oder eckige Aufstauchung oder eine konventionelle 
Endverankerung  wie  ein  Quereisen  oder  eine Abbiegung  sein.  Gemäss 
Abs.  [0022]  des  Streitpatents  können  Zugstange  und  Verankerung  die 
Schubkräfte gemeinsam übernehmen. 

Der  von  der  Klägerin  erwähnte  waagrecht  verlaufende  Stab  ist  deshalb 
ebenfalls  eine  Verankerung  im  Sinne  des  Streitpatents.  Es  spielt  dabei 
keine Rolle, ob dieser waagrecht verlaufende Stab noch eine weitere Funk-
tion hat. 

Merkmal I ist somit durch Suzuki et al. 2007 ebenfalls offenbart.

45.
Die Klägerin identifiziert die nach innen gerichteten Stifte gemäss Figur 1 
von Suzuki et al. 2007 als Halterungen gemäss Merkmal J. 

Die Beklagten argumentieren, dass das Merkmal J nicht erfüllt sei, da nicht 
erkennbar sei, ob die Stifte mit dem Zugelement oder der Verankerung ver-
bunden seien und dass auch nicht eindeutig offenbart sei, ob sie der Hal-
terung  der  Einbauten  dienten.  Es  sei  auch  nicht  geklärt  und  auch  nicht 
nachvollziehbar, dass der in Figur 1 sichtbare Kreis Einbauten im Sinne der 
Erfindung darstelle.

Dass die Stifte an der doppelrahmenförmigen Struktur befestigt sind, ist die 
offensichtlichste Interpretation der Figur 1 von Suzuki et al. 2007. Auch das 
Foto 1 der Suzuki et al. 2007 lässt keine andere Interpretation zu. Die Stifte 
gemäss Figur 1 sind demnach «Halterungen» im Sinne des in E. 31 aus-
gelegten Begriffs. Dass diese Einbauten in Suzuki et al. 2007 durch den 
Kreis symbolisiert werden, ist ebenfalls die offensichtlichste Interpretation.
Die gegenteilige Auffassung der Beklagten ist auf ihr einschränkendes Ver-
ständnis von «Einbauten» zurückzuführen, das wie in E. 40 ausgeführt ab-
zulehnen ist.

Somit ist auch Merkmal J durch Suzuki et al. 2007 offenbart. 

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46.
Die Klägerin stützt sich in Bezug auf die Merkmale K und L auf den Ver-
gleich des Fotos 1 und der Figur 1 von Suzuki et al. 2007 mit der Figur 8 
des Streitpatents. 

Die Beklagten bestreiten, dass die Merkmale K und L durch Suzuki et al. 
2007  offenbart  seien.  Sie  verweist  hierzu  ebenfalls  auf  die  Figur  8  des 
Streitpatents und erläutert, dass in Suzuki et al. 2007 zusätzlich vertikale 
Zugstangen der Gesamtbewehrung vorhanden seien, welche die äusseren 
Begrenzungen bilden würden. Ferner führen sie aus, dass das Bauelement 
gemäss dem Streitpatent die durch Einbauten verursachten Schwächun-
gen unabhängig von der Grundarmierung beseitige. 

Merkmal K verlangt, dass das Bauelement ein Kräftemodell bildet, das ge-
mäss Merkmal L das lokale Schubtragverhalten im Bereich der Einbauten 
verstärkt. Diese Merkmale K und L verlangen nicht, dass das Bauelement 
ausschliesslich  für  die  Baustatik  in  diesem  Bereich  zuständig  ist.  Somit 
können  Elemente  der  Gesamtbewehrung  in  diesem  Bereich  vorhanden 
sein, die ebenfalls einen Beitrag zur Baustatik leisten. Des Weiteren sind 
die vertikalen Zugstangen bei Suzuki et al. beabstandet zur doppelrahmen-
förmigen Struktur angeordnet und greifen nicht in die von dieser Struktur 
umgebenen Zone ein.

Ein weiterer Unterschied zu Figur 8 des Streitpatents ist diesbezüglich nicht 
erkennbar.  Dass  das  Bauelement  ein  Kräftemodell  bildet  und  das  lokale 
Schubtragverhalten verstärkt, ergibt sich schon alleine aus der Namensge-
bung gemäss Figur 1, nämlich «shear reinforcement». 

Ebenfalls spielt es gemäss Anspruch 1 des Streitpatents keine Rolle, ob in 
Suzuki  et  al.  2007  die  Grundarmierung  im  Kräftemodell  miteinberechnet 
wird  oder  nicht.  Wesentlich  ist  lediglich,  dass  das  Bauelement  gemäss 
Suzuki et al. 2007 geeignet ist, unabhängig von der Grundarmierung durch 
Einbauten verursachte Schwächungen zu beseitigen. Dies ist aufgrund sei-
ner  Form  der  Fall,  wie  ein  Vergleich  des  Bauelements  von  Suzuki  et  al. 
2007  mit  den  in  den  Figuren  dargestellten  Ausführungsbeispielen  des 
Streitpatents zeigt. 

Somit sind auch die Merkmale K und L durch Suzuki et al. 2007 offenbart. 

47.
Die Klägerin verweist bezüglich der Merkmale M und N auf die Versuchs-
ergebnisse in Suzuki et al. 2007. 

Seite 27

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Die Beklagten argumentieren, dass in Suzuki et al. 2007 keine durch Ein-
bauten  geschwächte  Betonkonstruktion  vorhanden  sei  und  dass  es  sich 
beim  Träger  um  ein  in  jeder  Hinsicht  vorgefertigtes  Stahlbetonelement 
handle.

Suzuki et al. 2007 zeigt einen armierten Betonträger, der wissenschaftlich 
untersucht  wird.  Die  Armierung  besteht  aus  einem  Material  namens 
HDC800 (einem von Nippon Steel angebotenen Stahlstab) und die «shear-
reinforcements» der Stahlbetonträger sind vorgefertigt. Es werden Armie-
rungen um web-openings, verursacht durch Leitungen usw., erwähnt. 

Die Merkmale M und N geben technische Wirkungen an, nämlich, dass die 
Betonkonstruktion verbessert wird und dass Schwächungen reduziert oder 
beseitigt werden.  

In den Versuchsergebnissen in Suzuki et al. 2007, siehe Abschnitt «Con-
clusion», wird ausgeführt, dass «the shear reinforcement was effective to 
reinforce RC beams with web-openings.» Ferner wird in diesem Abschnitt 
erwähnt, dass eine Verbesserung des Widerstandes («improvement in re-
sistance») erzielt worden sei. 

Somit beschäftigt sich auch Suzuki et al. 2007 mit einer Betonkonstruktion, 
die durch Einbauten geschwächt ist und die dank des doppelrahmenförmi-
gen  Bauelements  verbessert  wird,  wobei  die  durch  die  Einbauten  verur-
sachten Schwächungen reduziert oder beseitigt werden. Auch hier ist le-
diglich wesentlich, dass das Bauelement gemäss Suzuki et al. 2007 geeig-
net ist, diese Wirkungen zu erzielen. 

Somit offenbaren die Versuchsergebnisse der Suzuki et al. 2007 die Merk-
male M und N. 

48.
Die Offenbarung des Merkmals O ist unbestritten.

49.
Die Beklagten bestreiten erstmals in der Duplik die Offenbarung der Merk-
male P, Q und R durch Suzuki et al. 2007. Die kraftneutrale Zone sei nicht 
unabhängig von der konventionellen Armierung und bilde somit kein in sich 
geschlossenes Kräftemodell. 

Wie bereits in E. 46 dargelegt, genügt es, wenn das Bauelement gemäss 
Suzuki et al. 2007 geeignet ist, kraftneutrale Zonen zu erzeugen. Dies ist 
aufgrund seiner Form der Fall, wie in E. 46 gezeigt. 

Seite 28

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Somit sind die Merkmale P, Q und R durch Suzuki et al. 2007 offenbart. 

50.
Die  Klägerin  argumentiert,  dass  sich  die  Halterung gemäss  Suzuki  et  al. 
2007  in  der  kraftneutralen  Zone  befinde  und  dass  die  Einbauten  in  der 
kraftneutralen Zone untergebracht seien. Somit seien die Merkmale S und 
T erfüllt.

Die Beklagten bestreiten dies und führen an, dass die Öffnungen in Suzuki 
et al. 2007 vordefiniert seien, dass beim Vergiessen ein Leerrohr eingezo-
gen und anschliessend wieder herausgenommen werde. Somit seien die 
Stäbe keine Halterungen für Einbauten. Dieses Argument wird so verstan-
den, dass die Beklagten auch hier davon ausgehen, dass der Stahlbeton-
träger fabrikseitig vollständig hergestellt wird. Des Weiteren führen die Be-
klagten  aus,  dass  aus  Suzuki  et  al.  2007  nicht  hervorgehe,  wo  sich  die 
kraftneutrale Zone befinde. In der Duplik führen die Beklagten an, dass der 
symbolhaft gezeichnete Kreis keine genaue Interpretation der Dimension 
oder Platzierung der Einbauten zulasse. 

Wie vorne in E. 39 dargelegt, offenbart Suzuki et al. 2007 nicht einen vor-
gefertigten Stahlbetonträger. Die Öffnung wird vor Ort beim Vergiessen des 
Betons gebildet. Gemäss Figur 1 von Suzuki et al. 2007 enden die Stifte 
beim Kreis, der die Öffnung (web-opening) darstellt, wobei Einbauten der-
artige Öffnungen bilden können. 

Die Stifte gemäss Suzuki et al. 2007 weisen die Strukturen von Halterun-
gen auf und sind dazu geeignet, Einbauten zu halten. Die Halterung ge-
mäss Anspruch  1 fordert keine  unverrückbare Platzierung  der  Einbauten
vor dem Einbetonieren (vorne, E. 31). Entsprechend ist es auch irrelevant, 
wenn die Einbauten beim Einbetonieren aufschwimmen, so lange sie in-
nerhalb der kraftneutralen Zone bleiben, was der Fall ist. 

Merkmal S ist somit durch Suzuki et al. 2007 offenbart. 

Der Rahmen, gebildet durch die doppelrahmenförmige Struktur, bildet au-
tomatisch eine kraftneutrale Zone, so dass die Einbauten in der kraftneut-
ralen Zone untergebracht werden. 

Merkmal T ist somit ebenfalls durch Suzuki et al. 2007 offenbart.

51.
Die Beklagten argumentieren ferner, dass Forschungsvorhaben zu Einbau-

Seite 29

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ten anspruchsgemässer Vorrichtungen in Decken erst nach dem relevan-
ten Datum des Streitpatents gestartet wurden und dass sich die Fachlite-
ratur bis dahin nicht diesbezüglich geäussert habe. Hierzu werden diverse 
Beweismittel eingereicht. 

Diese Argumentation geht für die Beurteilung der Neuheit fehl. Wie vorne 
in E. 36 dargelegt, ist für die Neuheitsprüfung nur relevant, ob eine Entge-
genhaltung die strukturellen (oder körperlichen) Merkmale der beanspruch-
ten Vorrichtung offenbart und dazu geeignet ist, die beanspruchten Zwecke 
und Wirkungen zu erzielen. Ob diese Wirkungen im Prioritätszeitpunkt be-
rechenbar waren, ist nicht massgeblich.

52.
Suzuki et al. 2007 offenbart daher sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 
und die Erfindung ist nicht neu gegenüber Suzuki et al. 2007.

Neuheit gegenüber JP 6-322890

53.
Die Klägerin macht mangelnde Neuheit des Gegenstandes des Patentan-
spruchs  1  gegenüber  der 
japanischen  Patentschrift  JP 6-322890 
(«JP 890») geltend. JP 890 wurde 1994 veröffentlicht und bildet unbestrit-
tenermassen Stand der Technik für die Erfindung gemäss Streitpatent.

Die  Beklagten  erachten  die  Merkmale  E  bis  H,  J,  K,  N,  P,  S  als  durch 
JP 890 nicht offenbart. JP 890 zeige eine im Voraus berechnete Armierung 
eines Trägers. Die Vorausberechnung sei darin zu erkennen, dass die ver-
tikalen Stäbe 6 im Bereich der Aussparung verschoben seien. Es handle 
sich somit um eine im Voraus geplante Aussparung. Es seien keine weite-
ren Bauelemente im Sinne der Merkmale E bis H des Streitpatents vorhan-
den. 

Gemäss  den  Beklagten  ist  auch  nicht  offenbart,  wie  der  Schlauch 
(sleeve 2) in der Metallplatte 3 gehalten werde. Es bestehe in der Zeich-
nung ein Abstand zu dieser. Ebenso sei nicht ersichtlich, wie ein Kräftemo-
dell gebildet sein könne.

54.
Die von der Klägerin eingereichte Übersetzung der JP 890 wird von den 
Beklagten nicht beanstandet. Die folgenden Ausführungen stützen sich auf 
diese Übersetzung und die Figuren 1 bis 4 der JP 890.

Seite 30

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JP 890 offenbart gemäss Abs. [0004] «a reinforcing metal fitting of a rein-
forced  concrete  or  steel  frame  reinforced  concrete  construction».  In 
Abs. [0005] ist beschrieben, dass die Grundarmierung aus main bars 5 und 
ribs 6 bestehe. Die iron plate 3 und die round bars 4 sind als gemeinsames 
eigenständiges  Bauelement  beschrieben  und  auch  so  in  Figur  4  darge-
stellt. Es ist ausdrücklich in Abs. [0005], letzter Satz, erwähnt, dass diese 
Halterung (bracket) auf der Baustelle eingesetzt werden kann: «this finis-
hed reinforcing bracket is transported to the site and only setting this set 
on site [sic]». Trotz der holprigen Übersetzung ist der Sinngehalt klar.

Abbildung 7: Fig. 1, 2 und 4 aus JP 890

55.
Es  handelt  sich  bei  der  Vorrichtung  aus  JP 890  um  eine  Vorrichtung  zur 
Verstärkung von Betonbauten (Merkmal A), die mittels eingesetzter Bau-
elemente  (3,  4)  geschwächte  Zonen  überbrückt  (Merkmal  B),  die  durch 
Einbauten (2) entstehen (Merkmal C) und die Kräfte überträgt (Merkmal 
D).  Die  Einbauten  (2)  sind  zusätzlich  zur  konventionellen,  ursprünglich 
durch den Baustatiker berechneten Auslegung der Armierung (5, 6) (Merk-
mal E) und vor dem Eingiessen des Betons (Merkmal F) mit mindestens 
einem Bauelement (3, 4) umgeben (Merkmal G). Das Bauelement (3, 4) 
weist mindestens ein Zugelement in Form einer geraden Zugstange, eines 
gebogenen Stabs oder eines Rahmens (rahmenförmige iron plate 3) auf 
(Merkmal H). Das Zugelement ist an beiden Enden mit einer Verankerung 
(4) verbunden (Merkmal I). Es ist mindestens eine Halterung vorhanden 
(unterer Bereich der iron plate 3, auf der die Einbaute 2 aufliegen kann).

Die  Verankerung  ist  vom  Zugelement  selbst  gebildet  (Merkmal  J).  Das 
Bauelement (3, 4) bildet ein Kräftemodell, welches das lokale Schubtrag-
verhalten im Bereich der Einbauten verstärkt, und damit die durch die Ein-

Seite 31

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bauten geschwächte Betonkonstruktion durch Übertragung der Kräfte ver-
bessert und die durch die Einbauten verursachten statischen Schwächun-
gen der Betonkonstruktion reduziert oder beseitigt, indem Schub-, Druck-, 
Quer-,  Zugkräfte  und/oder  Biegemomente  durch  das  Zugelement  über-
nommen  werden,  wobei  durch  das  Kräftemodell  für  die  Einbauten  kraft-
neutrale Zonen gebildet sind (dies ist nämlich Zweck der Vorrichtung ge-
mäss JP 890, siehe Abs. [0004], [0006], [0007]). Merkmale K bis P sind 
daher ebenfalls offenbart.

Der die Öffnung vollständig umgebende Rahmen 3 umgibt somit die kraft-
neutralen Zonen auf zwei einander gegenüberliegenden Seiten zumindest 
teilweise sowie auf einer die beiden Seiten verbindenden dritten Seite voll-
ständig (Merkmale Q und R). Die Halterung, gebildet durch den inneren 
Rand der rahmenförmigen iron plate 3 ist in der kraftneutralen Zone ange-
ordnet. Vergleiche dzu Figur 8 des Streitpatents, wo ein ebenfalls rechteck-
förmiger Rahmen 2 gleichzeitig die Halterung bildet und somit auch dessen 
innerer  Rand gemäss Anspruch  1  in  der kraftneutralen  Zone  angeordnet 
ist. (Merkmal S). Die Einbauten 2 sind in der kraftneutralen Zone, gebildet 
durch die Öffnung der iron plate 3, untergebracht (Merkmal T).

56.
Den Einwänden der Beklagten kann somit nicht gefolgt werden. Bezüglich 
der  Halterung,  der  Bildung  des  Kräftemodells  und  der  Bildung  der  kraft-
neutralen Zone (Merkmale J, K, N, P, S) offenbart die JP 890 nichts ande-
res,  als  was  in  den  Figuren  8  und  11  des  Streitpatents  erkannt  werden 
kann, die unstrittig Ausführungsformen sind, die unter den Anspruch 1 fal-
len.

Bezüglich den Merkmalen E bis H ist es irrelevant, ob die Bauelemente 3, 
4 gemäss JP 890 bereits in der Planung berücksichtigt werden oder erst 
nachträglich in Betracht gezogen werden. Es spielt auch keine Rolle, ob in 
Figur 1 die Stäbe 6 der Basisarmierung einen unterschiedlichen Abstand 
aufweisen.  Wesentlich  ist  lediglich,  dass  das  Bauelement  3,  4  gemäss 
JP 890 auf der Baustelle nachträglich eingeführt werden kann, d.h. dazu 
geeignet ist. Dies ist in JP 890 sogar erwähnt (Abs. [0005]). 

Auch die Bauelemente gemäss dem Streitpatent lassen sich auf der Bau-
stelle nachträglich nur dort einsetzen, wo zwischen den Stäben der Grun-
darmierung genügend Platz vorhanden ist, um eine Einbaute einzubringen. 
Dies ist auch beim Bauelement gemäss JP 890 der Fall. Auch diesbezüg-
lich liegt kein Unterschied vor. 

Seite 32

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57.
Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit durch JP 890 neuheitsschäd-
lich vorweggenommen.

58.
Die Klägerin behauptet die fehlende Neuheit, eventualiter das Naheliegen, 
des  Gegenstands  von Anspruch 1  gegenüber  weiteren  Entgegenhaltun-
gen. Da nach Überzeugung des Gerichts bereits die beiden Entgegenhal-
tungen Suzuki et al. 2007 und JP 890 die Erfindung gemäss Anspruch 1 
neuheitsschädlich vorwegnehmen, braucht auf diese weiteren Entgegen-
haltungen nicht eingegangen zu werden.

Zur Rechtsbeständigkeit des Streitpatents gemäss Eventualantrag

Änderungen im Anspruch 1 durch den Eventualantrag und Zulässig-
keit der Änderung

59.
Mit der Duplik beantragen die Beklagten eventualiter, das Streitpatent mit 
geändertem Anspruch 1 aufrechtzuerhalten. Diese Einschränkung des An-
spruchs  erfolgte  mit  dem  zweiten  Schriftsatz  und  damit  – anders  als  die 
Einschränkung mit der Stellungnahme zum Fachrichtervotum – rechtzeitig.

Die Änderungen sind gemäss den Beklagten die Folgenden (Änderungen 
durch Streichung und Fettdruck hervorgehoben): 

Merkmal A:  Vorrichtung zur Verstärkung von Betonbauten Stahlbetonde-

cken

Merkmal C:  welche durch in die Stahlbetondecke eingelegte Einbauten 

(20) entstehen

Die übrigen Merkmale bleiben unverändert. 

60.
Die Klägerin bestreitet nicht, dass der geänderte Anspruch unmittelbar und 
eindeutig der ursprünglichen Anmeldung entnommen werden kann.

Neuheit des eingeschränkten Anspruchs 1

61.
Die  Beklagten  behaupten  in  der  Duplik,  Suzuki  et  al.  2007  würde  aus-
schliesslich  Träger  (beams)  betreffen,  aber  nicht  Decken.  Die  weiteren 

Seite 33

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Ausführungen beziehen sich auf Unterschiede von Platten und Balken und 
auf die kraftneutrale Zone des DURA-Korbs.

Die Klägerin weist darauf hin, dass es ausschliesslich auf die körperlichen 
Merkmale ankomme und darauf, ob eine Vorrichtung gemäss dem Stand 
der Technik für die angegebene Verwendung geeignet sei. Dies sei bei den 
in Suzuki et al. 2007 offenbarten Vorrichtungen auch für Stahlbetondecken 
der Fall. 

62.
Merkmal A definiert auch gemäss Eventualantrag lediglich eine Vorrichtung 
mit einer Zweckangabe, der Verstärkung von Stahlbetondecken. 

Die Einschränkung auf Stahlbetondecken im Gegensatz zu den ursprüng-
lich genannten Betondecken ist für die Beurteilung der Neuheit nur insofern 
von Belang, als dass eine Vorrichtung des Standes der Technik auch für 
Stahlbetondecken geeignet sein muss, um das Merkmal A vorwegzuneh-
men.  Es ist weiterhin irrelevant, ob die vorbekannte Vorrichtung vor dem 
massgeblichen Datum tatsächlich in Stahlbetondecken eingebaut wurde. 

Die Vorrichtungen gemäss Suzuki et al. 2007 und JP 890 sind geeignet, in 
Stahlbetondecken  eingebaut  zu  werden.  Somit  ist  auch  das  geänderte 
Merkmal  A  durch  die  Entgegenhaltungen  neuheitsschädlich  vorwegge-
nommen.

63.
Merkmal C erläutert, wie die geschwächten Zonen (Merkmal B) entstehen, 
nämlich durch Einbauten. Gemäss eingeschränktem Anspruch 1 müssen 
die geschwächten Zonen durch Einbauten in Stahlbetondecken entstehen.
Weder die geschwächten Zonen noch die Einbauten sind Teil der paten-
tierten Vorrichtung. Sie sind Bestandteil der Betonbaute, bzw. Stahlbeton-
decke  beim  eingeschränkten Anspruch.  Merkmale  B  und  C  beschreiben 
daher nicht die Struktur der patentieren Vorrichtung. Entsprechend offen-
bart jede Entgegenhaltung, die dazu geeignet ist, durch Einbauten in Stahl-
betondecken entstandene geschwächte Zonen zu überbrücken, Merkmale 
B und C, auch wenn die Eignung nicht ausdrücklich genannt wird.

Suzuki et al. 2007, S. 67, linke Spalte, offenbart geschwächte Zonen, die 
durch Einbauten in Träger und andere Konstruktionen entstehen («Beams 
and  other  structural  members  are  provided  with  web-openings  through 

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O2018_017

which to pass piping, ducts, etc.»). Unter den Begriff «other structural mem-
bers» fallen alle Betonelemente, die eine tragende («structural») Funktion 
haben. Dazu gehören auch Stahlbetondecken.

Daher  offenbart  Suzuki et  al.  2007  auch  die  Merkmale  B  und  C gemäss 
eingeschränktem Anspruch. 

Wie in E. 55 erläutert, offenbart JP 890 eine Vorrichtung zur Verstärkung 
von  Betonbauten  (Merkmal A),  die  mittels  eingesetzter  Bauelemente  ge-
schwächte Zonen überbrückt (Merkmal B), die durch Einbauten (2) entste-
hen  (Merkmal  C).  Die  Vorrichtung  gemäss  JP 890  ist  ebenso  geeignet, 
Stahlbetondecken zu  verstärken  (Merkmal  A  nach  Einschränkung),  die 
durch  Einbauten  geschwächt  sind  (Merkmal  C  nach  Einschränkung). 
JP 890 offenbart daher auch die Merkmale B und C gemäss eingeschränk-
tem Anspruch 1.

64.
Auch  der  eingeschränkte Anspruch  1  ist  daher nicht  neu gegenüber  den 
Entgegenhaltungen Suzuki et al. 2007 und JP 890.

Abhängige Patentansprüche

65.
Praxisgemäss folgt aus der fehlenden Rechtsbeständigkeit der unabhän-
gigen Ansprüche die Nichtigkeit der abhängigen Ansprüche, wenn kein An-
trag vorliegt, dass diese mit einem unabhängigen Anspruch zu kombinieren 
seien.21

66.
Die Klägerin macht geltend, dass sämtliche abhängigen Patentansprüche 
2 bis 9 ebenfalls durch den Stand der Technik entweder offenbart oder zu-
mindest nahegelegt seien. 

Die Beklagten bestreiten dies, stellen aber keinen Antrag, das Patent mit 
eingeschränkten Ansprüchen  – d.h.  einer  Kombination  eines  unabhängi-
gen Anspruchs mit mindestens einem abhängigen Anspruch – aufrechtzu-
erhalten.

21 BGer, Urteil 4A_18/2017 vom 10. Juli 2017, E. 2.5.3 – «Kunststoffbehälter mit 
Deckel»;  BPatGer,  Urteil  O2015_017  vom  11.  August  2016,  E.  4.2  a.E.  –
«Beschriftungsmaschine  für  konische  Teile»;  Urteil  O2015_008  vom  12.  März 
2018, E. 68 – «balancier de montre»; Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 20.

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Mangels  eines  entsprechenden  Antrags,  das  Patent  in  eingeschränkter 
Fassung aufrechtzuerhalten, folgt aus der fehlenden Rechtsbeständigkeit 
des  einzigen  unabhängigen  Anspruchs  des  Streitpatents  die  Nichtigkeit 
des gesamten Patents.

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Zusammenfassung

67.
Zusammenfassend ist der Gegenstand sowohl des erteilten Anspruchs 1 
wie  auch  des  gemäss  dem  ersten  zulässigen  Eventualantrag  einge-
schränkten Anspruchs 1 nicht neu. Mangels Antrags, das Patent mit einem 
aus der Kombination des unabhängigen Anspruchs mit mindestens einem 
abhängigen Anspruch entstandenen Anspruch aufrechtzuerhalten, ist das 
Patent insgesamt nichtig.

Kosten- und Entschädigungsfolgen

68.
Ausgangsgemäss werden die Beklagten unter solidarischer Haftung kos-
ten- und  entschädigungspflichtig  (Art.  106 Abs.  1  ZPO). Ausgehend  von 
einem Streitwert von CHF 300’000 ist die Gerichtsgebühr auf CHF 30’000 
festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer) und mit dem Kostenvorschuss der Kläge-
rin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beklagten haben der Klägerin 
die Kosten von CHF 30’000 unter solidarischer Haftung zu ersetzen (Art. 
111 Abs. 2 ZPO).

Die Parteientschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung ist ebenfalls 
auf CHF 30’000 festzusetzen (Art. 4, 5 KR-PatGer). 

69.
Die unterliegende Partei hat der obsiegenden Partei Ersatz für deren not-
wendigen Auslagen zu erstatten (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-Pat-
Ger; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO). Praxisgemäss gehören die Aus-
lagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess zu den notwen-
digen Auslagen. Sie sind bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die 
Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif 
übersteigt,  «von  der  Grössenordnung  her  im  Bereich  der  rechtsanwaltli-
chen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer zu erstatten.22

22 BPatGer,  Urteil  O2016_009  vom  18.  Dezember  2018,  E.  64  –
«Durchflussmessfühler»;  Urteil  S2018_001  vom  23.  Mai  2018,  E.  5;  Urteil 
O2015_009  vom  21.  März  2018,  E.  11.2;  Urteil  O2012_43  vom  10.  Juni  2016, 
E. 5.5

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O2018_017

Ebenfalls  zu  den  notwendigen Auslagen  gehören  ausgewiesene Fremd-
kosten wie Reisespesen und Übernachtungskosten für die Anreise am Vor-
tag der Hauptverhandlung, wenn diese notwendig ist. Nicht zu den notwen-
digen Auslagen gehören Kanzleispesen, die von der Rechts- oder Patent-
anwaltskanzlei in Rechnung gestellt werden.23

70.
Die Klägerin beantragt die Erstattung von «Kosten und Auslagen» in der 
Höhe von CHF 3'705.90. Bei diesen Kosten handelt es sich entweder um 
Kanzleispesen (z.B. CHF 35 für «mails à Bovard + doc» vom 5. Februar 
2019) oder um Reise- und Übernachtungskosten, die nicht ausgewiesen 
sind (z.B. CHF 300 für «Reise St. Gallen, Hotel, Vpfl.» vom 17. November 
2019).

Diese Kosten und Auslagen sind daher nicht als notwendige Auslagen zu 
erstatten.

71.
Für die patentanwaltliche Beratung macht die Klägerin CHF 23’193.20 gel-
tend. Die Beklagten behaupten, in der Kostennote würden (auch) Sekreta-
riatsarbeiten aufgeführt. Diese seien zu streichen.

Tatsächlich  werden  in  der  Kostennote  der  Bovard AG  patentanwaltliche 
Leistungen  zu  einem  Stundenansatz  von  CHF 340  in  Rechnung  gestellt 
und 3 Stunden und 10 Minuten Sekretariatsarbeiten zu einem Stundenan-
satz von CHF 160.

Auch durch einen externen Dienstleister in Rechnung gestellte Sekretari-
atsarbeiten können notwendige Auslagen im Sinne von Art. 3 lit. a KR-Pat-
Ger/Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO sein. Ein Patent- oder Rechtsanwalt kann ef-
fizienter arbeiten, wenn er durch ein Sekretariat unterstützt wird und er wird 
entsprechend  weniger  eigene  Stunden  in  Rechnung  stellen.  Eine  Regel, 
dass Sekretariatsarbeit nicht zu den notwendigen Auslagen gehört, würde 
dazu  führen,  dass  der  Patentanwalt  selbst  eine  höhere  Rechnung  stellt. 
Wenn  Sekretariatsarbeiten  eines  externen  Dienstleisters tatsächlich  aus-
geführt und in Rechnung gestellt wurden, zählen sie daher zu den notwen-
digen Auslagen und sind zu erstatten.

Weiter umfasst der geltend gemachte Betrag von CHF 23’193.20 ausweis-
lich der Rechnung Mehrwertsteuer in der Höhe von CHF 1’658.20. Die Klä-

23 BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG, Art. 95 N 17.

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gerin,  eine  Gesellschaft mit  Sitz  in  der  Schweiz  die  im  Inland  mehrwert-
steuerpflichtig  ist,  kann  die  gezahlte  Mehrwertsteuer  von  der  von  ihr  ge-
schuldeten Mehrwertsteuer in Abzug bringen (Art. 28 Abs. 1 lit. a Mehrwert-
steuergesetz, SR 641.20). In dem Umfang der Mehrwertsteuer ist sie damit 
durch  die  Bezahlung  der  Rechnung  der  Bovard AG  vom  18.  November 
2019 nicht entreichert. Die Erstattung ist entsprechend um CHF 1’658.20 
auf CHF 21’535 zu reduzieren.

Die  Kostennote  der  Bovard  AG  umfasst  CHF 150  Kanzleispesen  und 
CHF 540 Fremdkosten. Bei den Fremdkosten handelt es sich gemäss S. 3 
der Kostennote um Reisespesen. Diese sind aber nicht ausgewiesen, d.h. 
die Klägerin reicht keine Quittungen für diese Fremdkosten ein.

Da  die  Fremdkosten  nicht  ausgewiesen  wurden  und  die  Kanzleispesen 
nicht  zu  erstatten  sind,  ist  der  zu  erstattende  Betrag  entsprechend  um 
CHF 690 auf CHF 20’845 zu kürzen.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Der prozessuale Antrag der Beklagten auf Aussetzung des Urteils und 
der  Eventualantrag  vom  11. Oktober  2019,  den schweizerischen Teil 
des europäischen Patents EP 2 475 827 B1 mit eingeschränkten An-
sprüchen aufrecht zu erhalten, werden abgewiesen.

2.

In  Gutheissung  der  Klage  wird  festgestellt,  dass  der  schweizerische 
Teil des europäischen Patents EP 2 475 827 B1 nichtig ist.

3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30’000.

4. Die Kosten werden den Beklagten auferlegt und mit dem Kostenvor-
schuss der Klägerin verrechnet. Die Beklagten haben der Klägerin die 
Kosten von CHF 30’000 unter solidarischer Haftung zu ersetzen.

5. Die Beklagten werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, der Klä-

gerin eine Parteientschädigung von CHF 50’845 zu bezahlen.

6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Verhandlungs-
protokolls sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische 
Institut für Geistiges Eigentum. 

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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätes-
tens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu des-
sen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplo-
matischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 
Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und 
hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die 
Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismit-
tel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizule-
gen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 31. Januar 2020

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Mark Schweizer

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 3. Februar 2020

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