# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** c2a4f088-e0de-5d54-abea-d86edac3bb79
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2010-11-03
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 03.11.2010 B-6046/2008
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-6046-2008_2010-11-03.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-6046/2008
{T 0/2}

U r t e i l  v o m  3 .  N o v e m b e r  2 0 1 0

Richter Francesco Brentani (Vorsitz), 
Richter Marc Steiner, Richter Claude Morvant, 
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.

X._______, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin Hitz, 
Troller Hitz Troller & Partner, Schweizerhofquai 2, 
Postfach, 6002 Luzern,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Treis, 
Baker & McKenzie, Zollikerstrasse 225, Postfach, 
8034 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Widerspruchsverfahren Nr. 9087; CH-Marke Nr. 540 935 
R Rothmans (fig.) c. CH-Marke Nr. 557 739 Roseman 
Crown Agencies KING SIZE (fig.).

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-6046/2008

Sachverhalt:

A.
Am 9. Mai 2007 wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) 
Nr. 89 die CH-Marke 557 739 "Roseman Crown Agencies KING SIZE" 
(fig.) publiziert. Sie sieht wie folgt aus: 

und ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 34
Zigaretten, Tabak, Produkte aus Tabak, Raucherartikel, Feuerzeuge für 
Raucher, Streichhölzer.

B.
Am 9. August 2007 erhob die Beschwerdegegnerin gegen die Eintra-
gung dieser Marke Widerspruch bei der Vorinstanz und beantragte den 
vollständigen Widerspruch in Bezug auf die Waren, für die die ange-
fochtene Marke eingetragen wurde. Sie stützte sich dabei auf die eige-
ne CH-Marke 540 935 „R Rothmans“ (fig.), welche im SHAB Nr. 253 
vom  29.  Dezember  2005  publiziert  wurde  und  folgendermassen 
aussieht: 

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und für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 34 
Zigaretten,  Tabak,  Produkte  aus  Tabak;  Raucherartikel;  Feuerzeuge, 
Streichhölzer.

Zur Begründung des Widerspruchs führte die Beschwerdegegnerin im 
Wesentlichen aus,  die  von der  angefochtenen Marke beanspruchten 
Waren seien mit denjenigen der Widerspruchsmarke identisch. Weiter 
bestehe Zeichenähnlichkeit in visueller und phonetischer Hinsicht so-
wie mit Bezug auf den Sinngehalt. Der Gesamteindruck der angefoch-
tenen  Marke  werde  vom englischen  Familiennamen  "Roseman"  ge-
prägt, nicht zuletzt weil der Verkehr dazu neige, längere Kennzeichen 
in seiner Erinnerung und im Sprachgebrauch auf den wesentlichen Be-
standteil  zu verkürzen. Die Wortelemente "Crown Agencies"  könnten 
angesichts  der  kleinen  Schrift,  in  der  sie  geschrieben  seien,  den 
Gesamteindruck  der  angefochtenen  Marke  nicht  wesentlich  beein-
flussen. Ebenso wenig könnten die Wortelemente  "King Size"  in  der 
angefochtenen Marke den Gesamteindruck prägen,  da sie  beschrei -
bend und freihaltebedürftig  seien. Die Wortelemente "King Size" be-
schrieben die Grösse der beanspruchten Waren. Indessen werde der 
Gesamteindruck  der  Widerspruchsmarke  vom  Wortelement 
"Rothmans" geprägt. Ihre graphische Gestaltung trete gegenüber dem 
Wortelement deutlich in den Hintergrund, zumal sich das schweizeri -
sche Publikum an die Wortelemente einer Marke besser erinnern kön-
ne  als  an deren  Bildelemente. Die  Zeichenähnlichkeit  zwischen  den 
beiden  Zeichen  sei  demnach  nur  gestützt  auf  einen  Vergleich  zwi-
schen "Roseman" und "Rothmans" zu beurteilen.

Unter dem visuellen Aspekt sei eine Zeichenähnlichkeit insofern zu be-
jahen, als die fraglichen Zeichen fast gleich lang seien, den gleichen 
Wortanfang "Ro" aufwiesen und hinsichtlich ihrer zweiten Silbe prak-
tisch  übereinstimmten.  Unterschiede  gebe  es  zwar  nur  beim dritten 
und vierten Buchstaben, diese könnten die überwiegenden klaren vi-
suellen Ähnlichkeiten jedoch nicht aufwiegen.

In  klanglicher  Hinsicht  sei  eine  Zeichenähnlichkeit  ebenfalls  zu  be-
jahen. Denn die beiden Wortbestandteile würden vom Verkehr englisch 
ausgesprochen.  Zudem führe  die  nahezu  übereinstimmende  Silben-
zahl  und  -länge  bei  der  Aussprache  zu  einem  übereinstimmenden 
Sprachrhythmus  und  einer  identischen  Sprachkadenz,  während  die 
Betonung der beiden Wortelemente jeweils auf der ersten Silbe liege. 

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Die unterschiedlichen Buchstaben in der Mitte "se" bzw. "th" würden in 
der Schweiz ähnlich ausgesprochen. Der Buchstabe "s" am Wortende 
des  Wortbestandteils  "Rothmans"  werde  im  Alltag  nicht  aus-
gesprochen.  Da  die  von  der  angefochtenen  und  der  Widerspruchs-
marke beanspruchten Tabakwaren oft  auch in  einem geräuschvollen 
Umfeld  vertrieben  würden  (z.  B.  Kiosk  am  Strassenrand,  Bahnhof, 
Bars,  Restaurants),  seien  akustische  Verwechslungen  bei  den  Be-
standteilen "Roseman" und "Rothmans" fast schon vorprogrammiert.

Bezüglich  des  Sinngehalts  wiesen  die  beiden  Wortbestandteile 
"Roseman" und "Rothmans" eine gewisse Ähnlichkeit  auf,  indem sie 
vom Publikum jeweils als englische Familiennamen erkannt würden. 

Angesichts der visuellen, akustischen und sinnbildlichen Ähnlichkeiten 
vergrössere sich die Gefahr, dass die beiden Marken in der Erinnerung 
des Publikums verwechselt oder zumindest miteinander in Verbindung 
gebracht würden.

C.
Mit Stellungnahme vom 8. Februar 2008 beantragte die Beschwerde-
führerin die kostenfällige Abweisung des Widerspruchs.

Zur Begründung wies sie darauf hin, im Widerspruchsverfahren werde 
die  Zeichenähnlichkeit  und die  Warengleichartigkeit  alleine nach der 
Eintragung im Register beurteilt. Bereits daraus ergebe sich, dass es 
entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin nicht zulässig sei, die 
angefochtene  Marke  auf  den  Bestandteil  "Roseman"  zu  reduzieren. 
Die Prüfung der Zeichenähnlichkeit habe richtigerweise aufgrund eines 
Vergleichs zwischen der Marke "Roseman Crown Agencies King Size" 
und  der  Marke  "Rothmans"  zu  erfolgen.  Dass  auch  die  jeweilige 
graphische Gestaltung der Zeichen komplett unterschiedlich sei, dürfte 
nicht unerwähnt gelassen werden. Auf der Ebene des Schriftbildes sei  
das Wortelement der  angefochtenen Marke fast  viermal  so lang wie 
dasjenige  der  Widerspruchsmarke.  Klanglich  unterscheide  sich  eine 
aus  5  Worten  bestehende  Marke  offensichtlich  von  einer  1-Wort-
Marke.  Selbst  bei  einer  isolierten  Betrachtung  der  sich  gegenüber-
stehenden  Marken  bestünden  klangliche  Unterschiede  sowohl  am 
Wortanfang als  auch am Wortende. Im Englischen werde "Rose"  im 
Vergleich zu "Roth" deutlich weniger und runder ausgesprochen. Nach 
Meinung  der  Beschwerdeführerin  bildet  der  komplett  unterschiedlich 
ausgesprochene  Vokal  "o"  ebenfalls  einen  markanten  Unterschied. 
Ferner  sprächen  Schweizer  Konsumenten  das  "th"  bei  "Roth"  als 

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scharfes  „s“  aus,  was  zu  einem  weiteren  akustischen  Unterschied 
führe.  Der  Endbuchstabe  "s"  bei  "Rothmans"  werde  entgegen  der 
Meinung  der  Beschwerdegegnerin  genauso  wenig  unterdrückt  wie 
beim  Namen  des  bekannten  Kaufhauses  "Harrods"  oder  der  be-
kannten  Bank  "Barclays".  Die  Wortelemente  "Roseman"  und 
"Rothmans"  unterschieden  sich  in  einem  klangstarken  Vokal  am 
Wortanfang  und  in  klangstarken  Konsonanten  in  der  Zeichenmitte 
sowie  am  Zeichenende.  Die  Wortelemente  der  gegenständlichen 
Marken unterschieden sich auch auf der Ebene des Sinngehalts,  da 
sie  vom  Publikum  als  zwei  verschiedene  englische  Familiennamen 
erkannt  würden.  Demnach  könne  keine  (unmittelbare  /  mittelbare) 
Verwechslungsgefahr bestehen. 

D.
Mit  Entscheid vom 20. August 2008 hiess die Vorinstanz den Wider-
spruch gut und widerrief die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 557 
739 vollumfänglich (Dispositiv Ziffer 1 und 2). Weiter verpflichtete sie 
die Widerspruchsgegnerin (hier  Beschwerdeführerin),  der  Widerspre-
chenden (hier Beschwerdegegnerin) eine Parteientschädigung zu be-
zahlen (Dispositiv Ziffer 4).

Hinsichtlich der von beiden Zeichen beanspruchten Waren ist die Vor-
instanz von Warenidentität ausgegangen. Sie ging vom Grundsatz aus, 
wonach  für  die  Beurteilung  von kombinierten  Wort-  und  Bildmarken 
der  Gesamteindruck  und  die  Kennzeichnungskraft  der  einzelnen 
Elemente ausschlaggebend seien. Gestützt darauf stellte sie sich auf 
den Standpunkt,  die Prüfung der Zeichenähnlichkeit  habe vorliegend 
anhand  der  Gegenüberstellung  der  Begriffe  "Rothmans"  und 
"Roseman"  zu  erfolgen.  Sie  begründete  die  Abstellung  auf  die 
Markenbestandteile "Rothmans" und "Roseman" damit, die in der an-
gefochtenen Marke ausgewiesenen graphischen Elemente (viereckige, 
in dunklem Grundton gehaltene Etikette, auf deren oberen Hälfte mit 
weissen Buchstaben das Wort  "Roseman" stehe) seien als schwach 
zu bezeichnen. Zudem könne die Angabe "Crown Agencies"  aufgrund 
der geringen Grösse leicht übersehen werden und das aufgrund der 
Grösse  und  Dicke  der  Buchstaben  dominante  visuelle  Element 
"Roseman" werde sich dem Abnehmer als  eigentlicher Blickfang der 
angefochtenen  Marke  primär  einprägen.  Beim  Zusatz  "King  Size" 
handle  es  sich  indes um eine beschreibende Angabe bezüglich  der 
Grösse  der  beanspruchten  Waren  in  Klasse  34.  Solche  be-
schreibenden  Hinweise  seien  in  der  Regel  nicht  geeignet,  den 

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Gesamteindruck  einer  Marke  zu  prägen.  Der  Verkehr  neige  dazu, 
Zeichen  zwecks  besserer  Merkbarkeit  auf  die  wesentlichen,  kenn-
zeichnenden Elemente zu verkürzen.

Auf der Ebene des Schriftbildes hat die Vorinstanz eine durchschnittli -
che Ähnlichkeit  zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen be-
jaht.  Beide  Marken  seien  nahezu  gleich  lang  (8  Buchstaben  bei 
"Rothmans", 7 Buchstaben bei "Roseman") und wiesen identische An-
fangsbuchstaben  (Ro)  sowie  identische  Schlusselemente  (man)  auf. 
Diese Ähnlichkeiten überwögen die Unterschiede in der Mitte der Zei-
chen ("th" gegen "se") sowie den am Schluss der Widerspruchsmarke 
angefügten Genitiv "s".

In  Bezug  auf  den  klanglichen  Vergleich  seien  sich  die  prägenden 
Elemente  beider  Marken  sehr  ähnlich.  In  korrektem Englisch  werde 
"Rothmans"  \rothmans\,  "Roseman"  \r zman\  ausgesprochen.  Dabeiō  
sei  anzumerken, dass nicht mit Sicherheit  festgestellt  werden könne, 
wie  ein  Abnehmer  ein  Wort  ausspreche,  das  nicht  seiner  Mutter-
sprache  angehöre.  Trotz  der  bestehenden  Unterschiede  bei  einer 
englischen Aussprache der zwei Marken bedürfe es einer sehr klaren 
Aussprache  und  eines  aufmerksamen  Zuhörers,  um die  klanglichen 
Differenzen  herauszuhören.  Bei  einer  französischen  Aussprache  der 
prägenden  Elemente  beider  Marken  bildeten  beide  je  zwei  Silben, 
wobei das "th" der Widerspruchsmarke schwach bis gar nicht betont 
werde. Damit würden die phonetischen Unterschiede zwischen diesen 
Zeichenbestandteilen umso mehr verwischt.

Auf  der  Ebene des Sinngehalts  würden "Rothmans" und "Roseman" 
als  englische  Familiennamen  wahrgenommen  und  wiesen  demnach 
keinen  konkreten  Sinngehalt  auf. Auch werde  der  Verkehr  kaum die 
beiden prägenden Elemente in einzelne Teile zerlegen (Roth-man bzw. 
Rose-man)  und  mit  einem  "roten  Mann"  bzw.  einem  "Rosenmann" 
assoziieren. Eine solche Zerlegung würde nur im relevanten Produkte-
bereich Sinn machen ("Roseman" für Blumen). Vorliegend komme kei-
nem der  beiden Markenbestandteile  eine Bedeutung im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren zu.

Aus diesen Gründen sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

E.
Am 22. September 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Ver-
fügung der  Vorinstanz vom 20. August  2008 Beschwerde beim Bun-

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desverwaltungsgericht.  Sie  beantragt  die  Aufhebung  der  Dis-
positiv-Ziffern  1,  2  und 4  der  angefochtenen Verfügung und  die  Ab-
weisung  des  Widerspruchs  Nr.  9087,  unter  Kosten-  und  Ent-
schädigungsfolgen auch im erstinstanzlichen Verfahren zu Lasten der 
Beschwerdegegnerin.

Im Wesentlichen bestreitet die Beschwerdeführerin die Ausführungen 
der  Vorinstanz  zur  Zeichenähnlichkeit  und  Verwechslungsgefahr. Sie 
erachte das Vorgehen der Vorinstanz aus sachverhaltlicher und rechtli -
cher Sicht als falsch, wenn sie aufgrund einer isoliert betrachteten, an-
geblichen Zeichenähnlichkeit der Wortelemente (bzw. Familiennamen) 
"Rothmans"  und  "Roseman"  auf  eine  direkte  Verwechselbarkeit  der 
zwei  Wort-/Bildmarken  schliesse,  obwohl  sich  diese  gemäss 
Registereintrag in Bezug auf verschiedene Elemente klar voneinander 
unterschieden. Dadurch führe die Vorinstanz den Grundsatz, dass die 
Marken  als  Ganzes  zu  würdigen  seien,  ad  absurdum.  Die  Be-
schwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, es sei nicht zulässig, 
das  aus  fünf  Worten  bestehende  Wortelement  der  angefochtenen 
Marke auf ein Wort zu reduzieren und eine inkorrekte oder undeutliche 
Aussprache von "Rothmans" und "Roseman" als Prüfungsprämisse zu 
unterstellen.  Es  sei  auch  nicht  nachvollziehbar,  dass  die  Vorinstanz 
dem Kriterium des Sinngehalts vorliegend keine Bedeutung zumesse, 
obwohl  sie davon ausgehe, dass  die Wortelemente "Rothmans"  und 
"Roseman  Crown  Agencies  King  Size"  verstanden  und  gedeutet 
würden.

Die  Prüfung der  Zeichenähnlichkeit  sei  demnach  anhand  eines Ver-
gleichs der angefochten Marke "Roseman Crown Agencies King Size" 
in ihrer Gesamtheit mit der Widerspruchsmarke "R Rothmans" vorzu-
nehmen.  Auf  dieser  Vergleichsebene  seien  die  gegenständlichen 
Zeichen auf der Ebene des Schriftbildes, Wortklangs und Sinngehalts 
komplett  verschieden.  Es  bestehe  weder  eine  mittelbare  noch  eine 
unmittelbare  Verwechslungsgefahr,  selbst  wenn  die  von  den  sich 
gegenüberstehenden Zeichen dieselben Waren beanspruchten.

Die Beschwerdeführerin verweist im Übrigen auf die Begründung ge-
mäss ihrer Stellungnahme zum Widerspruch. 

F.
Mit  Schreiben vom 25. November 2008 verzichtet  die Vorinstanz auf 
die Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf 

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die  Begründung  der  angefochtenen  Verfügung,  die  kostenfällige  Ab-
weisung der Beschwerde.

G.
Mit Beschwerdeantwort vom 26. März 2009 beantragt die Beschwerde-
gegnerin innert mit Verfügung vom 26. November 2008 bzw. 29. Januar 
2008 erstreckter Frist  die Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- 
und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Zur Be-
gründung  führt  sie  im  Wesentlichen  an,  die  Prüfung  der  Verwechs-
lungsgefahr sei anhand der dominierenden Elemente der sich gegen-
überstehenden Zeichen vorzunehmen, d. h. "Rothmans" für die Wider-
spruchsmarke und "Roseman"  für  die  angefochtene  Marke. Ein  Ver-
gleich zwischen den beiden zentralen Markenelementen zeige,  dass 
diese in phonetischer, schriftbildlicher und sinnbildlicher Hinsicht eine 
grosse  Zeichenähnlichkeit  aufwiesen. Im  Weiteren  sei  an  die  Unter-
scheidbarkeit der beiden sich gegenüberstehenden Marken ein beson-
ders hoher Massstab anzulegen, handle es sich bei den beanspruch-
ten Waren um solche des täglichen Gebrauchs, die häufig schnell und 
nur mit geringer Aufmerksamkeit erworben würden. Die grosse visuelle 
und phonetische Ähnlichkeit der prägenden Markenbestandteile erge-
be somit eine Verwechslungsgefahr. 

H.
Mangels  entsprechendem  Antrag  wurde  keine  Parteiverhandlung 
durchgeführt. 

Auf die erwähnten und weiteren Vorbringen und Unterlagen wird, so-
weit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen  Entscheide  der  Vorinstanz  in  Widerspruchssachen  zuständig 
(Art. 31, 31 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes über das Bundesver-
waltungsgericht vom 17. Juni 2005, VGG; SR 173.32).

Die  Beschwerdeführerin  ist  als  Adressatin  der  angefochtenen  Verfü-
gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an 
ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung 
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG).

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Eingabefrist  und  -form sind  gewahrt  (Art.  50  Abs.  1  und  52  Abs. 1 
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 3 
VwVG),  und  die  übrigen  Sachurteilsvoraussetzungen  liegen  vor 
(Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 

2.

2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzge-
setzes vom 28. August  1992 (MSchG, SR 232.11) ist  die Marke ein 
Zeichen, das geeignet ist,  Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 
Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können 
Marken  aus  Wörtern,  Buchstaben,  Zahlen,  bildlichen  Darstellungen, 
dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente unter-
einander oder mit Farben bestehen. 

2.2 Das  Markenrecht  entsteht  mit  der  Eintragung  ins  Register  und 
steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). 
Es  verleiht  dem Inhaber  das  ausschliessliche  Recht,  die  Marke  zur 
Kennzeichnung  der  Waren  oder  Dienstleistungen,  für  die  sie  bean-
sprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 
MSchG). 

2.3 Bei  den  Bestandteilen  "Roseman"  in  der  angefochtenen  und 
"Rothmans" in der Widerspruchsmarke handelt  es sich, darüber sind 
sich Parteien und Vorinstanz einig, um englische Familiennamen. 

Gemäss Rechtsprechung und Doktrin sind Personennamen grundsätz-
lich eintragungsfähig, sie können monopolisiert werden und geniessen 
entsprechenden Schutz. Das geltende Recht sieht für Marken, die aus 
Personennamen  bestehen,  keinen  unterschiedlichen  Schutz  vor, 
weshalb  auch  für  die  Eintragung  von  Vor-  und  Familiennamen  ins 
Markenregister  dieselben  absoluten  Kriterien  für  die  Eintragung  der 
übrigen Markenkategorien massgeblich sind (vgl. Urteil  des Bundes-
verwaltungsgerichts  vom 1. Dezember  2008  B-2635/2008  E. 2.3  mit 
zahlreichen Hinweisen auf Lehre und Praxis sowie vom 7. November 
2007 B-7433/2006 E. 3). Analog verhält es sich mit dem Widerspruchs-
verfahren. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken, 
die  aus  Personennamen bestehen,  kommen grundsätzlich  dieselben 

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Kriterien  wie  für  die  übrigen Markenkategorien zur  Anwendung (vgl. 
nachfolgend E. 4 ff.).

3.

3.1 Der  Inhaber  der  älteren  Marke  kann  gestützt  auf  Art.  3  Abs.  1 
MSchG Widerspruch gegen entsprechende Markeneintragungen erhe-
ben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die Eintragung der angefochtenen Marke 
wurde am 9. Mai 2007 veröffentlicht, womit der am 9. August 2007 er-
hobene Widerspruch rechtzeitig erfolgte (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG). 
Erweist  sich  ein  Widerspruch  als  begründet,  so  wird  die  Eintragung 
ganz oder teilweise widerrufen, andernfalls wird der Widerspruch ab-
gewiesen (Art. 33 MSchG). 

3.2 Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz 
aus,  wenn  sie  einer  älteren  Marke  derart  ähnlich  sind,  dass  sich 
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Gefahr der Verwechslung 
bedeutet,  dass ein Kennzeichen in seinem Schutzbereich durch glei -
che  oder  ähnliche  Zeichen  in  seiner  Funktion  der  Individualisierung 
bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können 
schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnun-
gen  derart  verursachen,  dass  die  Adressaten  die  gekennzeichneten 
Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen 
individualisiert  werden  (unmittelbare  Verwechslungsgefahr).  Ferner 
können die schlechter berechtigten Zeichen eine mittelbare Verwechs-
lungsgefahr schaffen, indem die Adressaten die Zeichen zwar ausein-
ander zu halten vermögen, aber auf Grund der Ähnlichkeit falsche Zu-
sammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die 
verschiedene  Produktelinien  des  gleichen  Unternehmens  oder  von 
mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kenn-
zeichnen (BGE 128 III 146 E. 2a, VW, BGE 128 III 441 E. 3.1 – Appen-
zeller, BGE 127 III 160 E. 2a – Securitas).

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Ge-
genteil  verwechselbar  sind,  ist  nicht  aufgrund  eines  abstrakten 
Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten 
Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit 
anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs 
ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, 
und anderseits  von den Waren und Dienstleistungen,  für  welche die 
sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 
– Kamillosan). 

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3.3 Der  Schutzumfang  einer  Marke  bestimmt  sich  nach  ihrer  Kenn-
zeichnungskraft. Für schwächere Marken ist  der geschützte Ähnlich-
keitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen da-
her schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unter-
scheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, 
deren  wesentliche  Bestandteile  sich  eng  an  Sachbegriffe  des 
allgemeinen  Sprachgebrauchs  anlehnen.  Stark  sind  demgegenüber 
Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen 
oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a 
– Kamillosan,  mit  Hinweisen; Urteil  vom Bundesgericht  4C.258/2004 
vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 – Yello). 

4.
Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es sowohl auf die 
Zeichenähnlichkeit  (vlg.  nachfolgend  E.  6)  als  auch  auf  die  Wa-
rengleichartigkeit (vgl. nachfolgend E. 5) an, wobei zwischen den bei -
den Elementen eine Wechselwirkung besteht (LUCAS DAVID, Kommentar 
zum  Markenschutzgesetz,  2.  Auflage,  Basel  1999,  N  8  ad  Art.  3 
MSchG). 

5.
Je  näher  sich  die  Waren  und  Dienstleistungen  sind,  für  welche  die 
Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechs-
lungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren 
abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein strenger Mass-
stab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Wa-
ren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 126 III 315 E. 6b/bb – 
apiella, BGE 122 III 382 E. 3a – Kamillosan). Im Weiteren ist von Be -
deutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter 
welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenarti-
keln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln,  ist  mit 
einer  geringeren  Aufmerksamkeit  und  einem geringeren  Unterschei-
dungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialproduk-
ten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen 
Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb – 
apiella, BGE 122 III 382 E. 3a – Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 – Yello).

Aus  den  entsprechenden  Einträgen  im  Markenregister  geht  hervor, 
dass sowohl die angefochtene Marke als auch die Widerspruchsmarke 
den  Markenschutz  für  verschiedene,  grösstenteils  identische  Waren 

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der Klasse 34 beanspruchen: Zigaretten, Tabak, Produkte aus Tabak; 
Raucherartikel;  Feuerzeuge  (für  Raucher),  Streichhölzer.  Bei  den 
Produkten, für welche die sich gegenüberstehenden Marken geschützt 
sind, gehen Lehre und Rechtsprechung davon aus, dass sich diese an 
bestehende,  aber  auch  an  potentielle  Raucherinnen  und  Raucher 
richten;  für  diese  Waren  komme  das  gesamte  breite  Publikum  als 
Endabnehmer  in  Frage  (vgl.  Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts 
vom 15. April  2009  B-7515/2008  E. 4.2  i. f.;  auch in  jenem Fall  be-
anspruchten  die  Vergleichszeichen  Waren  der  Klasse  34;  vgl.  auch 
ALEXANDER PFISTER,  Die  Absatzmittler  als  relevanter  Verkehrskreis  im 
Markeneintragungsverfahren,  in:  sic!  2009  S.  683  ff.,  insbesondere 
S. 687).  Unter diesen Umständen ist  nicht zu beanstanden, dass die 
Vorinstanz  in  der  angefochtenen  Verfügung  auf  Warenidentität  ge-
schlossen hat. Dies umso mehr, als ihre Würdigung von den Parteien 
auch nicht in Abrede gestellt wird. 

6.

6.1 Die  Ähnlichkeit  von  zwei  Zeichen  beurteilt  sich  nach  dem  Ge-
samteindruck, den diese in der Erinnerung der angesprochenen Ver-
kehrskreise  hinterlassen  (BGE  121  III  377  E.  2a  –  Boss;  EUGEN 
MARBACH, Markenrecht, 2., vollständig überarbeitete Auflage, in: Roland 
von Büren/Lucas David,  Schweizerisches Immaterialgüter-  und Wett-
bewerbsrecht, Dritter Band: Kennzeichenrecht, Erster Halbband SIWR 
III/1, 2009, Basel, Rz. 864 ff.).

Der  Gesamteindruck  wird  bei  Wortmarken  durch  den  Klang,  das 
Schriftbild und, gegebenenfalls, den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III 
160 E. 2b/cc – Securitas, BGE 122 III 382 E. 5a – Kamillosan). Dabei  
genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf 
nur eines dieser Kriterien bejaht wird (MARBACH, a. a. O., Rz. 875). Der 
Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprache-
kadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild 
durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 
119 II 473 E. 2c – Radion). 

6.2 Bei den sich vorliegend gegenüberstehenden Zeichen handelt es 
sich um zwei Wort-/Bildmarken. Bei  der Prüfung der Zeichenähnlich-
keit  hat  die Vorinstanz den Vergleich der Marken zunächst  aufgrund 
der  Gegenüberstellung  der  Wortelemente  "Rothmans"  der  Wider-
spruchsmarke  und  "Roseman"  der  angefochtenen  Marke  angestellt. 

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Dies seien die prägenden Bestandteile, welche den Gesamteindruck 
bestimmten (vgl. hierzu noch E. 6.3.1-6.3.3).

6.2.1 Auf  der  Ebene  des  Schriftbildes  ist  festzuhalten,  dass  das 
prägende Element der angefochtenen Marke ("Roseman") aus sieben 
bzw.  dasjenige  der  Widerspruchsmarke  ("Rothmans")  aus  acht 
Buchstaben besteht. Neben der beinahe identischen Wortlänge weisen 
beide Zeichen die identischen Anfangsbuchstaben "Ro" auf, während 
am Wortende drei  Buchstaben ("man")  identisch sind. Neben diesen 
stark  in  den  Vordergrund  tretenden  gemeinsamen  Punkten 
unterscheiden sich beide Marken im zweiten Teil der ersten Silbe ("th"  
bei  der  Widerspruchsmarke,  "se"  bei  der  angefochtenen  Marke).  Im 
Gegensatz  zur  angefochtenen  Marke  endet  die  Widerspruchsmarke 
mit  dem  angehängten  Genitiv-s.  Grundsätzlich  kann  festgehalten 
werden, dass hinsichtlich des Schriftbildes die Gemeinsamkeiten die 
Unterschiede  überwiegen.  Da  dem  Aspekt  des  Schriftbilds 
praxisgemäss aber eine eher geringe Bedeutung zugeschrieben wird 
(MschG-WILLI, N 78 ad Art. 3 MSchG; MARBACH in: SIWR III/1, a. a. O., 
Rz.  885),  sind  nachfolgend  die  Aspekte  des  Wortklangs  und 
Sinngehalts zu untersuchen.  

6.2.2 Mit  Bezug auf  die prägenden Elemente beider Marken hat  die 
Vorinstanz eine Ähnlichkeit im Wortklang bejaht.

Die  Vergleichsmarken stimmen in  der  Anzahl  Silben (2),  im Wortan-
fang  (jeweils  "Ro")  sowie  im Wortende  (jeweils  "man")  überein. Des 
Weiteren  weisen  sie  eine  ähnliche  Vokalfolge  auf.  Ein  Unterschied 
lässt sich bloss im zweiten Teil der ersten Silbe feststellen ("ro th" bei 
der Widerspruchs- bzw. "rose" bei der angefochtenen Marke) und im 
Schlussbuchstaben der Widerspruchsmarke (Genitiv-s).

Bei der Prüfung des Klangbilds ist die Aussprache in allen Landestei-
len zu berücksichtigen. Ausgangspunkt  ist  grundsätzlich die  korrekte 
Aussprache. Bei diesem Kriterium wird auf die allgemeinen Regeln der 
Aussprache  abgestellt.  Bei  fremdsprachigen  Marken  ist  die  Berück-
sichtigung einer fremdsprachigen Aussprache gerechtfertigt, wenn es 
sich erkennbar um eine fremdsprachige Marke handelt und die Abneh-
mer einer  entsprechenden Fremdsprache mächtig sind oder  das die 
Marke prägende Fremdwort allgemein geläufig ist, wie das namentlich 
bei englischsprachigen Marken der Fall sein kann (vgl. zum Thema der 
Aussprache: MSchG-WILLI N 71 f. ad  Art. 3  MSchG; vgl. auch LUCAS 

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DAVID, a. a. O., N 19 ad Art. 3 MSchG; MARBACH in SIWR III/1, a. a. O., 
Rz. 876).

In  korrektem  Englisch  wird  "Rothmans"  \rothmans\,  "Roseman" 
\r zman\  ausgesprochen.  Die  Endung  "s"  der  Widerō spruchsmarke 
vermag  den  Gesamteindruck  der  Marke  weniger  zu  prägen  als  der 
Wortanfang  und  die  Buchstabengruppe  "ro"  und  "man".  Dies  umso 
mehr,  als  das  angehängte  Genitiv-s  selbst  bei  einer  korrekten  Aus-
sprache weniger stark betont wird. Bei der Prüfung des Klangbilds auf -
grund des Markenvergleichs wird ersichtlich, dass die Buchstaben "th" 
bei der Widerspruchsmarke und "se" bei der angefochtenen Marke in 
Englisch  zwar  nicht  gleich  ausgesprochen  werden.  Dennoch,  selbst 
bei einer korrekten englischen Aussprache sind die Buchstabenpaare 
"th" und "se" im Vergleich zu den restlichen Markenelementen weniger 
stark akzentuiert und infolgedessen leicht zu überhören. Mit Bezug auf 
die Buchstabengruppe "Ro" am Anfang der jeweiligen Zeichen bringt 
die  Beschwerdeführerin  in  der  Stellungnahme vom 8. Februar  2008 
vor, der Vokal  "o"  werde bei  der  angefochtenen Marke aufgrund der 
unterschiedlich  nachfolgenden  Buchstaben  nicht  gleich  wie  bei  der 
Widerspruchsmarke, sondern runder und klangvoller  ausgesprochen. 
Ein allfälliger Unterschied in der Aussprache des gemeinsamen Wort -
anfangs  "ro"  aufgrund  der  nachfolgenden  Buchstaben  dürfte  für  die 
Mehrheit  der  angesprochenen  Konsumenten  aber  schwer  erkennbar 
sein und kann daher bloss marginale Bedeutung haben. Es ist  unter 
diesen Aspekten nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz festhält, 
dass es trotz der bestehenden Unterschiede in der Aussprache schon 
einer sehr klaren Aussprache und eines aufmerksamen Zuhörers be-
dürfe, um die klanglichen Unterschiede herauszuhören.

Wie bereits angeführt, wird bei der Prüfung des Klangbilds grundsätz-
lich  von der  korrekten Aussprache ausgegangen. Der  Vollständigkeit 
halber, wenn auch für sich allein nicht unbedingt ausschlaggebend, ist 
dennoch  anzumerken,  dass  der  englische  "th"-Laut  in  keiner  der 
schweizerischen Nationalsprachen vorkommt, weshalb dieser  – auch 
von Schweizerinnen und Schweizern,  die die  englische Sprache be-
herrschen  –  oft  fehlerhaft  ausgesprochen  wird.  Nicht  nur  bei 
Französisch-  sondern  auch  bei  Deutsch-  und  allenfalls  bei  Ita-
lienischsprachigen wird das Buchstabenpaar "th" oft als "s", "d" oder 
"z" gesprochen. Mit  Bezug auf den vorliegenden Fall ist somit zu er-
warten, dass Schweizer Abnehmer, die nicht über Englischkenntnisse 
verfügen oder trotz vorhandener Sprachkenntnisse Mühe mit der Aus-

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sprache haben, dazu neigen, den "th"-Laut der Widerspruchsmarke so 
ähnlich wie die Buchstaben "se" der angefochtenen Marke zu betonen, 
was  unvermeidlich  zu  einer  klanglichen  Ähnlichkeit  der  prägenden 
Markenbestandteile führt. Gemäss Rechtsprechung wird dem Wortan-
fang und der Endung in der Regel grössere Beachtung als die dazwi -
schen liegenden Silben geschenkt (vgl. BGE 122 III 390 Kamillosan /  
Kamillan und Kamillon). Wie bereits angeführt, weisen die zu beurtei-
lenden Marken  einen identischen Wortanfang (ro)  und eine  beinahe 
identische Endung (man) auf. Im dominanten Bestandteil stimmen die 
beiden  Zeichen  in  fünf  von  acht  Buchstaben  (Widerspruchsmarke) 
bzw. von sieben Buchstaben (angefochtene Marke) überein. Das "th" 
in der Widerspruchs- bzw. das "se" in der angefochtenen Marke sind 
als phonetisch schwach zu bezeichnen, da sie  – unabhängig davon, 
ob sie korrekt  ausgesprochen werden  – leicht  zu überhören bzw. zu 
übersehen sind. Die unterschiedlichen Buchstabenpaare am Ende der 
ersten  Silbe  vermögen  weder  die  überwiegenden  Ähnlichkeiten  im 
Klangbild aufzuheben noch den Gesamteindruck zu beeinflussen, den 
die Marken beim Publikum hinterlassen.

Nach den vorstehenden Ausführungen ist  festzuhalten, dass die hier 
zu beurteilenden Marken auch im Wortklang ähnlich sind.

6.2.3 Auf der Ebene des Sinngehalts sind sich die Parteien und die 
Vorinstanz darüber einig, dass beide Konfliktzeichen vom Publikum als 
allgemeine  englische  Familiennamen  wahrgenommen  werden.  Eher 
weit  hergeholt  und gekünstelt  erscheint  indessen das Argument  der 
Beschwerdeführerin,  wonach  die  gegenständlichen  englischen 
Familiennamen beim Betrachter auch unterschiedliche Sinnassoziatio-
nen  wecken,  nämlich  zu  einem "Rosenmann"  einerseits  und  einem 
"Rotmann" oder "roten Mann" bzw. einer Farbe andererseits (vgl. auch 
MARBACH in: SIWR III/1, a. a. O., N. 866 ad Art. 3 MSchG). Mit Bezug 
auf  die  semantische  Bedeutung  ist  zusammenfassend  anzumerken, 
dass in den Vergleichszeichen kein konkreter Sinngehalt zu erkennen 
ist. 

6.3 Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass die Vorinstanz bei der 
Prüfung der Zeichenähnlichkeit die sich gegenüberstehenden Marken 
einzig anhand der Wortelemente und Familiennamen "Rothmans" und 
"Roseman"  verglichen  habe,  obwohl  sich  die  Zeichen  gemäss 
Registereintrag  bezüglich  verschiedener  Elemente  klar  voneinander 

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unterschieden. Es sei nicht zulässig, das aus fünf Worten bestehende 
Wortelement der angefochtenen Marke auf ein Wort zu reduzieren.

6.3.1 Wie  bereits  ausgeführt,  beurteilt  sich  die  Zeichenähnlichkeit 
zweier Marken aufgrund des Gesamteindrucks, den sie bei den mass-
geblichen Vekehrskreisen hinterlassen (vgl. MSchG-WILLI N 63 ad Art. 
3 MSchG; MARBACH in: SIWR III/1, a. a. O., Rz. 864 ff.; BGE 128 III 441 
E.  3.1  Appenzeller;  121  III  377  E.  2  Boss/Boks;  119  II  473  E.  2c 
Radion/Radiomat).  Ausgangspunkt  für  die  Beurteilung  der  Marken-
ähnlichkeit sind grundsätzlich die Eintragungen im Register (BGE 119 
II 475 E. 2b Radion; MschG-Willi),  worauf die Beschwerdeführerin im 
Übrigen  zutreffend hinweist. Dabei  ist  allerdings  zu  berücksichtigen, 
dass  das angesprochene Publikum die  beiden Marken in  der  Regel 
nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild ab-
zustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren 
(vgl. MSchG-WILLI, N 67 f. ad Art. 3 MSchG; MARBACH in: SIWR III/1 a. a. 
O., Rz. 867 f.; Entscheid der RKGE vom 27. April 2005 E. 6 O (fig.)/O 
(fig.), veröffentlicht in sic! 2006 S. 673). Diesem Erinnerungsbild haftet 
zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit  an (MARBACH in: SIWR 
III, a. a. O., Rz. 867 f.), wobei es wesentlich durch das Erscheinungs-
bild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 
122 III 386 E. 2a Kamillosan). 

6.3.2 Die angefochtene Marke ist als kombinierte Wort-/Bildmarke im 
Register eingetragen. Bei den graphischen Elementen handelt es sich 
um eine rechteckige Etikette. Auf  ihrem  – gemäss Registereintrag  – 
dunklen  Hintergrund erscheint  in  der  oberen  Hälfte  das  Wort 
"Roseman" in  relativ grossen weissen Buchstaben. Unterhalb dieses 
Wortes  ist  in  deutlich  kleinerer  Schrift  das  Wortelement  "Crown 
Agencies"  angebracht.  Unmittelbar  unter  "Crown  Agencies"  wird  in 
etwas  grösserer  Schrift  das  in  Grossbuchstaben  gehaltene  Wort-
element "KING SIZE" sichtbar. 

Gemäss konstanter Rechtsprechung sind bei kombinierten Wort-/Bild-
marken  die  prägenden  Wort-  oder  Bildelemente  für  den  Gesamtein-
druck  entscheidend,  während  unterscheidungsschwache  Wort-  oder 
Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine 
Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so kön-
nen diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 9. Februar 2009 [B-3508/2008] E. 6 i. 
S. KaSa  K97  [fig.]  /  biocasa  [fig.]  und  vom 19.  Dezember  2007  [B-

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7500/2006] E. 6.4  – Diva Cravatte). Anders gesagt,  bei kombinierten 
Wort-/Bildmarken kann der Gesamteindruck praxisgemäss oft von den 
Wortelementen  geprägt  sein,  zumindest  wenn  die  graphischen 
Elemente nicht wegen besonderer Originalität auffallen und nicht ohne 
weiteres  in  der  Erinnerung der  Abnehmer  haften bleiben (vgl. Urteil  
BVGer  B-8011/2007  vom 24. Oktober  2008  Emotion/e  motion  (fig.), 
E. 6.3;  Urteil  BVGer  B-1171/2007  vom  3.  Juni  2008  Orthofix 
(fig.)/Orthofit (fig.) E. 8.2.1).

Im Sinne der geschilderten Praxis  ist  nachfolgend zu prüfen,  ob die 
Vorinstanz die Prüfung der Zeichenähnlichkeit  der fraglichen Marken 
zu  Recht  schwergewichtig  anhand  der  Bestandteile  "Roseman"  und 
"Rothmans"  vornahm.  Mit  Bezug  auf  die  angefochtene  Marke  stellt 
sich die Frage, ob die Vorinstanz auch die Bild- (Etikette)  und Wort-
Elemente ("Crown Agencies" und "King Size") hätte mitberücksichtigen 
sollen.

6.3.3 Vorliegend  zeichnet  sich  die  in  schwarzweiss  gehaltene vier-
eckige Etikette nicht durch besondere Originalität aus. Ebenso wenig 
sind  die  verschiedenen  Schreibweisen,  mit  welchen  die  drei  Wort-
elemente gestaltet sind, besonders auffallend oder aussergewöhnlich. 
Diese weichen auch nicht speziell  von den Standardschriften ab, die 
üblicherweise  auf  Zigarettenpackungen  gedruckt  sind.  Auf  der 
visuellen  Ebene  ist  anzumerken,  dass  sich  die  in  einer  grösseren 
Schrift  bzw. in  Grossbuchstaben  dargestellten  Wortelemente  grund-
sätzlich deutlicher als solche erkennen lassen, die in einer kleineren 
Schrift  in  Erscheinung  treten.  Unter  diesen  Umständen  ist  nach-
vollziehbar,  dass  die  Angabe  "Crown  Agencies"  auf  Grund  der 
kleineren  Schriftgrösse  leicht  übersehen  werden  kann.  Indessen  ist 
der  Wortbestandteil  "Roseman"  auf  Grund  seiner  grösseren  und 
dickeren  Buchstaben  ohne  weiteres  geeignet,  für  die  Wahrnehmung 
einen Blickfang darzustellen  und das Erinnerungsbild  der  Abnehmer 
entscheidend zu prägen. 

Entgegen  der  Meinung  der  Beschwerdeführerin  hat  die  Vorinstanz 
nicht nur beim bildlichen Vergleich sondern auch bei der Beurteilung 
des Sinngehalts als Teilaspekt der Zeichenähnlichkeit die angefochte-
ne  Marke  unter  Berücksichtigung  aller  Wortbestandteile  geprüft.  Ins 
Deutsche  übersetzt  heisst  das  Element  "Crown  Agencies"  wörtlich 
"Krone Agenturen", im übertragenen Sinn "Agenturen der (englischen) 
Krone". Gestützt auf diese Übersetzung dürften die Konsumenten den 

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Zusatz "Crown Agencies"  als  Hinweis auf  ein Königshaus bzw. eine 
Adelsfamilie interpretieren. Mit ähnlichen Ausdrücken, die Luxus, Ele-
ganz,  Prestige  und  Genuss  symbolisieren,  werden  Zigaretten  und 
Rauchwaren, wie sie von der angefochtenen Marke im Übrigen bean-
sprucht  werden,  auch  typischerweise  beworben  (vgl.  z.  B.  Dunhill, 
Benson  &  Hedges,  Philip  Morris).  Im  Segment  der  Raucherartikel 
kommt es zudem häufig vor, dass Hoheitszeichen in Form von Wappen 
zur  bildlichen  Darstellung  von Marken  verwendet  werden  (vgl.  Ziga-
rettenschachteln der Marken "Marlboro", "Benson & Hedges", "Philip 
Morris", "Dunhill", "Pall Mall"). Aus diesen Ausführungen folgt, dass der 
Wortbestandteil "Crown Agencies" weder unter dem visuellen noch un-
ter dem Aspekt des Sinngehalts das Erinnerungsvermögen der Abneh-
mer wesentlich zu beeinflussen vermag und daher für den Gesamtein-
druck der angefochtenen Marke nicht entscheidend sein dürfte.

Die englische Bezeichnung "King Size" heisst ins Deutsche übersetzt 
"extragross"  (Online-Duden-Oxford  Englisch-Deutsch). Mit  Bezug auf 
die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 34 
– namentlich Zigaretten – stellt sie einen beschreibenden Hinweis auf 
das (Zigaretten)format dar. Es darf daher angenommen werden, dass 
ein solcher beschreibender Zusatz nicht geeignet ist, den Gesamtein-
druck der angefochtenen Marke entscheidend zu beeinflussen.

Nach  dem  Gesagten  ergibt  sich,  dass  den  Markenbestandteilen 
"Crown  Agencies"  und  "King  Size"  schon  für  sich  allein  betrachtet 
keine  signifikante  Bedeutung zukommen kann. Aber  auch  in  Verbin-
dung  mit  dem Markenbestandteil  "Roseman"  vermögen  beide  kenn-
zeichnungsschwachen Wortelemente der Marke als  Ganzes nicht  zu 
einem höheren Individualisierungsgrad zu verhelfen. Denn gesamthaft 
betrachtet kann "Roseman Crown Agencies King Size" beim Publikum 
wohl kaum den Eindruck erwecken, dass sich hinter der angefochte-
nen Marke eine bestimmte reelle  oder  fiktive Persönlichkeit  verbirgt, 
zumal die Zusätze "Crown Agencies" bzw. "King Size" wohl kaum als 
Personennamen interpretiert  werden können (vgl. in  Bezug auf  Mar-
ken,  die aus einem Vor-  und Familiennamen zusammengesetzt  sind 
Urteil  BVGer  B-2635/2008  vom  1.  Dezember  2008  monari  /Anna 
Molinari E. 6.3). Es darf deshalb zu Recht angenommen werden, dass 
sich die Abnehmer im vorliegenden Fall aufgrund der schwachen Wort-
komponenten "Crown Agencies" bzw. "King Size" vorab am Familien-
namen  "Roseman"  orientieren  und  diesem  grösseres  Gewicht  zu-
messen.  Die  Fokussierung auf  den Familiennamen "Roseman"  lässt 

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sich im Übrigen auch sonst auf dem Zigarettenmarkt beobachten, wo 
zahlreiche  Marken  oft  nur  aus  einem  einzigen  Familien-  bzw. 
Phantasienamen  bestehen (vgl.  z.  B.  Davidoff,  Barclay,  Dunhill, 
Winston, Chesterfield, Vogue, Kent, usw.).

Zusammenfassend  ergibt  sich,  dass  die  Auffassung  der  Vorinstanz, 
wonach die Abnehmer im Fall der angefochtenen Marke nicht vom Ge-
samtnamen ausgehen, sondern auf  den wesentlichen kennzeichnen-
den Bestandteil  "Roseman"  abstellen  würden,  nicht  zu  beanstanden 
ist. 

7.
Schliesslich ist in einer wertenden Gesamtbetrachtung darüber zu be-
finden,  ob  eine  Verwechslungsgefahr  besteht  (Art.  3  Abs.  1  Bst.  c  
MSchG).  Bei  der  Beurteilung  der  Verwechslungsgefahr  von  Marken, 
die  aus  Personennamen  (Vor-  und  /  oder  Familiennamen)  gebildet 
sind, gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie für die übrigen Mar -
kenkategorien (vgl. RKGE in: sic! 2006 S. 859, E. 8 Pfleger/CP Caren 
Pfleger; BGE 116 II 614). 

7.1 Zunächst  einmal  ist  festzuhalten,  dass  die  Vergleichszeichen für 
praktisch identische Waren beansprucht werden, weshalb ein strenger 
Massstab  anzulegen  ist.  Als  Genussmittel  stellen  Zigaretten,  Tabak- 
und Rauchwaren, wie sie von den sich gegenüberstehenden Marken 
beansprucht  werden, sogenannte Produkte des täglichen Gebrauchs 
dar. Diese richten sich an ein breites Publikum, von dem bei der Prü-
fung  hinsichtlich  Markenunterschiede  keine  besondere  Aufmerksam-
keit erwartet werden darf (vgl. auch vorne E. 5 mit Hinweisen). 

7.2 Der Widerspruchsmarke "Rothmans" kann in Verbindung mit den 
massgeblichen  Waren  kein  beschreibender  Sinngehalt  zugeordnet 
werden, weshalb ihr – entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin 
– ein normaler Schutzumfang zukommt (vgl. vorne E. 3.3). 

Zwar sehen die graphischen Ausgestaltungen beider Marken auf den 
ersten Blick unterschiedlich aus, aber näher betrachtet stimmen sie in 
einem entscheidenden  Punkt  überein.  Bei  beiden  Zeichen  erscheint 
die weisse Invers-Schrift auf schwarzem Hintergrund. 

Die dominanten Wortbestandteile beider Marken stimmen in den An-
fangs- (Ro) und Endsilben (man) überein. Die gemeinsamen Buchsta-
ben stehen im Verhältnis fünf zu acht bei der Widerspruchsmarke bzw. 

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im Verhältnis  fünf  zu sieben bei  der angefochtenen Marke. Aufgrund 
der Überschneidung im Wortanfang und in drei von vier Schlussbuch-
staben  bzw. aufgrund  der  untergeordneten  Bedeutung  der  weiteren 
Markenkomponenten in der angefochtenen Marke ist eine Zeichenähn-
lichkeit auf der Ebene des Schriftbildes und des Wortklangs zu beja-
hen. Bezüglich des Sinngehalts ist festzuhalten, dass die Konsumen-
ten in  den Vergleichszeichen je einen Familiennamen erblicken kön-
nen.  Aufgrund  der  schwachen  Kennzeichnungskraft  der  zwei 
Markenelmente "Crown Agencies" und "King Size" der angefochtenen 
Marke ist davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise 
diesen Beifügungen keine grosse Bedeutung beimessen und ihre Auf-
merksamkeit auf den Familiennamen "Roseman" lenken. Da weder für 
die Widerspruchsmarke noch für die angefochtene Marke ein konkreter 
Sinngehalt  erkennbar ist  bzw. da unter  dem Aspekt  des Sinngehalts 
die  Vergleichszeichen  nicht  einer  bestimmten  Person  zugeordnet 
werden  können,  werden  die  Gemeinsamkeiten  auf  der  Ebene  des 
Schriftbildes und des Wortklangs nicht kompensiert. 

7.3 Aufgrund der  vorstehenden Erwägungen und unter  Berücksichti-
gung, dass die von den Vergleichszeichen beanspruchten Waren na-
hezu identisch sind, sich beide Marken in visueller und klanglicher Hin-
sicht  ähneln  und  beim Publikum unter  dem Aspekt  des  Sinngehalts 
keine  besonderen  Gedankenassoziationen  zu  bestimmten  Personen 
vermitteln, ist zu folgern, dass eine Gefahr von Fehlzurechnungen be-
steht. Es liegt somit eine Verwechslungsgefahr vor. 

8.
Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet, womit sie 
abzuweisen und die  Verfügung der  Vorinstanz zu bestätigen ist. Bei 
diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten-
pflichtig  und  es  steht  der  Beschwerdegegnerin  einen  Anspruch  auf 
Parteientschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

9.
Die Gerichtsgebühr  ist  nach Umfang und Schwierigkeit  der  Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzu-
legen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die 
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 
21.Februar 2008, VGKE, SR 173.320.2). Im Beschwerdeverfahren vor 
dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert  

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vor allem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenver-
letzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen 
und könnte im Verhältnis  zu  den relativ  geringen Kosten des erstin-
stanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall 
stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer 
streitwertrelevanter  Angaben  ist  der  Streitwert  darum  nach 
Erfahrungswerten  auf  einen  Betrag  zwischen  Fr.  50'000.– und 
Fr. 100'000.– festzulegen (J. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgü-
ter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. MEYER, Der Streitwert 
in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff.,  
L. DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches 
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im 
Immaterialgüterrecht,  Basel  1998,  29  f.).  Vorliegend  rechtfertigt  es 
sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festzulegen. Diese werden 
mit  dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in 
gleicher Höhe verrechnet.

10.
Die  Beschwerdeführerin  hat  der  Beschwerdegegnerin  für  das  Be-
schwerdeverfahren  eine  angemessene  Parteientschädigung  zu  ent-
richten  (Art.  64  Abs.  1  VwVG).  Die  Parteientschädigung  ist  nach 
Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzu-
setzten. Der  Aufwand des Rechtsvertreters der  Beschwerdegegnerin 
beschränkt sich auf die Einreichung einer Beschwerdeantwort kleine-
ren bis mittleren Umfangs (5 Seiten). Trotz der eingereichten Kosten-
note in der Höhe von Fr. 3'766.– erscheint vorliegend eine Parteient-
schädigung von Fr. 2'500.– angemessen (Art. 14 Abs. 2 in Verbindung 
mit Art. 7 Abs. 1 VGKE).

11.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur 
Verfügung  (Art.  73  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 17. Juni  2005, 
BGG, SR 173.110). Es ist deshalb endgültig. 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin 

Seite 21

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auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher 
Höhe verrechnet. 

3.
Die  Beschwerdeführerin  hat  die  Beschwerdegegnerin  für  das  Be-
schwerdeverfahren mit Fr. 2'500.– (inkl. MWSt) zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil geht an: 

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Akten zurück);
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben);
- die  Vorinstanz  (Widerspruchsverfahren  Nr.  9087;  Einschreiben; 

Vorakten zurück).

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani Corrado Bergomi

Versand: 10. November 2010

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