# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 2a3da1db-4f2e-5a44-b798-e19e3f366f8a
**Source:** Zürich (ZH)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2013-02-25
**Language:** de
**Title:** Zürich Handelsgericht 25.02.2013 HG100072
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/ZH_Obergericht/ZH_HG_001_HG100072_2013-02-25.pdf

## Full Text

Handelsgericht des Kantons Zürich 
    

 

 
 

Geschäfts-Nr. HG100072-O         U/ei 

 

 

Mitwirkend: Der Oberrichter Peter Helm, Präsident, die Ersatzoberrichterin  

Flurina Schorta, die Handelsrichterin Anna Menzl, Handelsrichter  

Dr. Jacques Troesch und Peter Leutenegger sowie die Gerichts-

schreiberin Vera Keller Bachofner 

 

Urteil vom 25. Februar 2013  
 

in Sachen 

 

A._____,  
Kläger und Widerbeklagter 

 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____  

 

gegen 

 

B._____ Ltd.,  
Beklagte und Widerklägerin 

 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____  

 

betreffend Marke 

- 2 - 

Rechtsbegehren gemäss Klage (act. 1 S 2 ff.): 

"1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, die Marke 1._____ C._____ 
und/oder die Marke 2._____ D._____ auf die Klägerin zu übertra-
gen; 

 2. Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei die Marke 1._____ C._____ 
und/oder die Marke 2._____ D._____ zu löschen; 

 3. a) Es sei festzustellen, dass die Klägerin der Beklagten nach Be-
endigung der Zusammenarbeit mit der Beklagten jederzeit unter-
sagen kann, Uhren, die mit dem Zeichen E._____ - alleine oder 
als Bestandteil eines Zeichens und unabhängig davon, ob mit  
oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die Bestandteile anei-
nander oder übereinander stehen und insbesondere in folgender 
Gestaltung: … [Logo 1 E._____] oder … [Logo 2 E._____] (je 
Fettdruck oder Normalschrift) - gekennzeichnet sind, in der 
Schweiz anzubieten, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu 
bringen oder durch Dritte anbieten, verkaufen oder in Verkehr 
bringen zu lassen; 

 b) Es sei der Beklagten zu verbieten, das Zeichen E._____ - al-
leine oder als Bestandteil eines Zeichens und unabhängig davon, 
ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die zwei Be-
standteile aneinander oder übereinander stehen und insbesonde-
re in folgender Gestaltung: … [Logo 1 E._____] oder … [Logo 2 
E._____] (je Fettdruck oder Normalschrift) - in der Werbung, im 
Internet, auf Geschäftspapieren oder sonst wie im geschäftlichen 
Verkehr zu gebrauchen; 

 4. Subeventualiter zu Rechtsbegehren 1 (und eventualiter zu 
Rechtsbegehren 2) sei festzustellen, dass die Marke 3._____ 
E._____ und/oder die Marke 4._____ E._____ (fig.) der Klägerin 
keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr zur Marke 
1._____ C._____ und/oder zur Marke 2._____ D._____ der Be-
klagten schaffen; 

 5. Subeventualiter zu Rechtsbegehren 1 (und eventualiter zu 
Rechtsbegehren 2) und/oder eventualiter zu Rechtsbegehren 3 
sei festzustellen, dass der Klägerin das Recht zusteht, 

 a) das Zeichen E._____ als Wortzeichen sowie insbesondere in 
der folgenden Gestaltung: … [Logo 3 E._____], je unabhängig 
davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die zwei 
Bestandteile aneinander oder übereinander stehen, zur Kenn-
zeichnung von Uhren in der Schweiz im Geschäftsverkehr zu nut-
zen und 

 b) mit E._____ als Wortzeichen sowie insbesondere in der fol-
genden Gestaltung: … [Logo 3 E._____], je unabhängig davon, 
ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die zwei Be-

- 3 - 

standteile aneinander oder übereinander stehen, gekennzeichne-
te Uhren in der Schweiz zu lagern, zu bewerben, anzubieten, zu 
verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen sowie 

 c) die Kennzeichnung von Uhren mit dem Zeichen E._____ als 
Wortzeichen sowie insbesondere in der folgenden Gestaltung: … 
[Logo 3 E._____], je unabhängig davon, ob mit oder ohne Binde-
strich geschrieben und ob die zwei Bestandteile aneinander oder 
übereinander stehen, sowie die Herstellung und Lagerung ent-
sprechend gekennzeichneter Uhren durch Dritte vornehmen zu 
lassen; 

 6. Es sei die Beklagte zu verpflichten, die notwendigen Erklärungen 
gegenüber der Schweizer Registrierungsstelle für Domainnamen 
"F._____" abzugeben, um den Domainnamen "E._____.ch" auf 
die Klägerin zu übertragen; 

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (inkl. MWSt) zulasten der 
Beklagten." 

Rechtsbegehren gemäss Eingabe vom 13. Juli 2010 (act. 21 S. 2): 

"1.-2. [...].  
 3. a) Es sei der Beklagten zu verbieten, Uhren, die mit dem Zeichen 

E._____ - alleine oder als Bestandteil eines Zeichens und unab-
hängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob 
die Bestandteile aneinander oder übereinander stehen und insbe-
sondere in der folgenden Gestaltung: … [Logo 1 E._____]oder … 
[Logo 2 E._____] (Fettdruck oder Normalschrift) - gekennzeichnet 
sind, in der Schweiz anzubieten, zu verkaufen oder sonst wie in 
Verkehr zu bringen oder durch Dritte anbieten, verkaufen oder in 
Verkehr bringen zu lassen; 

 insbesondere sei ihr zu verbieten, über ihre Website 
www.B1._____.ch und www.B1._____.com Uhren anzubieten 
und zu verkaufen, die mit dem Logo … [Logo 1 E._____] oder … 
[Logo 2 E._____] gekennzeichnet sind; 

 b) Es sei der Beklagten zu verbieten, im Zusammenhang mit Uh-
ren das Zeichen E._____ - alleine oder als Bestandteil eines Zei-
chens und unabhängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich ge-
schrieben und ob die zwei Bestandteile aneinander oder überei-
nander stehen und insbesondere in der folgenden Gestaltung: … 
[Logo 1 E._____] oder … [Logo 2 E._____] (Fettdruck oder Nor-
malschrift) - in der Werbung, im Internet, und da insbesondere auf 
ihrer Website www.B1._____.com sowie www. B1._____.ch, auf 
Geschäftspapieren oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu 
gebrauchen; 

- 4 - 

 c) Die unter Ziff. 3a und 3b beantragten Verbote seien unter An-
drohung der Bestrafung der verantwortlichen Organe mit Busse 
gemäss Art. 292 StGB für den Falle der Zuwiderhandlung auszu-
sprechen; 

 4.-6. [...]; 
alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (inkl. MWSt) zulasten der 
Beklagten." 

 

Rechtsbegehren gemäss Widerklageduplik (act. 86 S. 2 ff.)  

 "Es sei die Klage mit dem folgenden, leicht geänderten Rechtsbegeh-
ren vollumfänglich gutzuheissen: 

 1. Es sei die Marke 1._____ C._____ und/oder die Marke 2._____ 
D._____ zu löschen; 

 2. a) Es sei der Beklagten zu verbieten, Uhren, die mit dem Zeichen 
E._____ - alleine oder als Bestandteil eines Zeichens und unab-
hängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob 
die Bestandteile aneinander oder übereinander stehen und insbe-
sondere in der folgenden Gestaltung: … [Logo 1 E._____] oder … 
[Logo 2 E._____] (Fettdruck oder Normalschrift) - gekennzeichnet 
sind, in der Schweiz anzubieten, zu verkaufen oder sonst wie in 
Verkehr zu bringen oder durch Dritte anbieten, verkaufen oder in 
Verkehr bringen zu lassen; 

 insbesondere sei ihr zu verbieten, über ihre Website 
www.B1._____.ch und www.B1._____.com Uhren anzubieten 
und zu verkaufen, die mit dem Logo … [Logo 1 E._____] oder … 
[Logo 2 E._____] gekennzeichnet sind; 

 b) Es sei der Beklagten zu verbieten, im Zusammenhang mit Uh-
ren das Zeichen E._____ - alleine oder als Bestandteil eines Zei-
chens und unabhängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich ge-
schrieben und ob die zwei Bestandteile aneinander oder überei-
nander stehen und insbesondere in der folgenden Gestaltung: … 
[Logo 1 E._____] oder … [Logo 2 E._____] (Fettdruck oder Nor-
malschrift) - in der Werbung, im Internet, und da insbesondere auf 
ihrer Website www.B1._____.com sowie www. B1._____.ch, auf 
Geschäftspapieren oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu 
gebrauchen; 

 c) Die unter Ziff. 2a und 2b beantragten Verbote seien unter An-
drohung der Bestrafung der verantwortlichen Organe mit Busse 
gemäss Art. 292 StGB für den Falle der Zuwiderhandlung auszu-
sprechen; 

 3. Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei festzustellen, dass die Mar-
ke 3._____ E._____ und/oder die Marke 4._____ E._____ (fig.) 

- 5 - 

des Klägers, insbesondere in der vom Kläger gebrauchten Form 
E1._____, keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr zur 
Marke 1._____ C._____ und/oder zur Marke 2._____ D._____ 
der Beklagten schaffen; 

 4. Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 und/oder eventualiter zu 
Rechtsbegehren 2 sei festzustellen, dass dem Kläger das Recht 
zusteht, 

 a) das Zeichen E._____, insbesondere in der Gestaltung 
E1._____, unabhängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich ge-
schrieben und ob die zwei Bestandteile aneinander oder überei-
nander stehen, zur Kennzeichnung von Uhren in der Schweiz im 
Geschäftsverkehr zu nutzen und 

 b) mit E._____, insbesondere in der Gestaltung E1._____, unab-
hängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob 
die zwei Bestandteile aneinander oder übereinander stehen, ge-
kennzeichnete Uhren in der Schweiz zu lagern, zu bewerben, an-
zubieten, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen so-
wie 

 c) die Kennzeichnung von Uhren mit dem Zeichen E._____, ins-
besondere in der Gestaltung E1._____, unabhängig davon, ob mit 
oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die zwei Bestandteile 
aneinander oder übereinander stehen, sowie die Herstellung und 
Lagerung entsprechend gekennzeichneter Uhren durch Dritte 
vornehmen zu lassen; 

 5. Es sei die Beklagte zu verpflichten, die notwendigen Erklärungen 
gegenüber der Schweizer Registrierungsstelle für Domainnamen 
"F._____" abzugeben, um den Domainnamen "E._____.ch" auf 
den Kläger zu übertragen; 

 6. Es sei der Beklagten zu verbieten, auf Plakaten, in der Werbung 
oder sonst im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit oder 
in Bezug auf das Zeichen … [Logo E._____] die Aussage, "is a 
registered trademark of B._____ Ltd." zu verwenden; 

es sei die Widerklage vollumfänglich abzuweisen; 
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zulasten 
der Beklagten." 
 

Rechtsbegehren der Widerklage (act. 8 S 2 ff.): 

"2. Es sei die Nichtigkeit der klägerischen Marke Nr. 5._____ (… [Lo-
go]) für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessinstrumente" 
festzustellen. 

 Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuwei-
sen, die Marke Nr. 5._____ (… [Logo]) im schweizerischen Mar-

- 6 - 

kenregister für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessin-
strumente" zu löschen. 

 3.  Es sei die Nichtigkeit der klägerischen Marke Nr. 6._____ (… [Lo-
go]) für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessinstrumente" 
festzustellen. 

 Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuwei-
sen, die Marke Nr. 6._____ (… [Logo]) im schweizerischen Mar-
kenregister für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessin-
strumente" zu löschen. 

 4. Es sei die Nichtigkeit der klägerischen Marke Nr. 7._____ (… [Lo-
go]) für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessinstrumente" 
festzustellen. 

 Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuwei-
sen, die Marke Nr. 7._____ (… [Logo]) im schweizerischen Mar-
kenregister für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessin-
strumente" zu löschen. 

 5. Es sei die Nichtigkeit der klägerischen Marke Nr. 8._____ (… [Lo-
go]) für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessinstrumente" 
festzustellen. 

 Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuwei-
sen, die Marke Nr. 8._____ (… [Logo]) im schweizerischen Mar-
kenregister für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessin-
strumente" zu löschen. 

 6. Es sei die Klägerin und Widerbeklagte zu verpflichten, die 14 ihr 
als Muster übergebenen Modelle von E._____ Uhren: 

 ... (3 Modelle) 
... (2 Modelle) 
... (2 Modelle) 
... (2 Modelle) 
... (5 Modelle) 

 gemäss [Abbildung in act. 8 S. 4] 
 unbelastet an die Beklagte heraus zu geben; 

Eventualiter für den Fall dass die Klägerin nicht mehr im Besitze 
dieser Muster ist, 

 7. Es sei die Klägerin und Widerbeklagte zu verpflichten, der Be-
klagten für jedes der fehlenden Muster Fr. 500.-- zu bezahlen. 

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MwSt) zu Lasten 
der Klägerin und Widerbeklagten." 

- 7 - 

Erweitertes Widerklagebegehren (act. 32 S. 2): 

"1.-7. [...] 
 8. Es sei der Kläger/Widerbeklagte unter Androhung der Bestrafung 

seiner Organe mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB im Falle 
der Zuwiderhandlung zu verbieten, die Bezeichnung "E1._____" 
eigenständig in welcher Form auch immer gewerblich zu nutzen, 
insbesondere Uhren von Drittlieferanten unter dieser Bezeich-
nung zu verkaufen, zu bewerben oder in anderer Form selbst o-
der durch mit ihr direkt oder indirekt verbundene Dritte in Verkehr 
zu bringen." 

 
 

Das Gericht zieht in Erwägung: 

I. 
Einleitung und Sachverhalt 

1. Parteien 

 Der Kläger ist der A._____, welcher bezweckt, autonome Genossenschaften 

zusammenzuschliessen, die sich zu den A1._____-Werten bekennen und ihren 

Mitgliedern und der Bevölkerung preiswerte Waren und Dienstleistungen von gu-

ter Qualität sowie Kultur, Bildung und Freizeitangebote vermitteln. Er unterstützt 

die Genossenschaften in ihrer Tätigkeit im Sinne gemeinsamer Selbsthilfe und 

fördert Synergien innerhalb der A1._____ (act. 4/2). Die Beklagte wurde … ge-

gründet und bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Uhren und Uhren-

bestandteilen aller Art sowie Handel mit Waren aller Art (act. 4/3). 

2. Sachverhaltsübersicht 

 Die Zusammenarbeit der Parteien begann 1975. Damals erteilte der Kläger 

der Beklagten den Auftrag, Uhren unter der Marke G._____ herzustellen. Die 

G._____ Uhren wurden von der Beklagten hergestellt und vom Kläger vertrieben 

und verkauft. Ab 1983 vertrieb der Kläger exklusiv Uhren mit der Bezeichnung 

"E._____", welche von der Beklagten produziert wurden. Diese Zusammenarbeit 

- 8 - 

wurde aufgrund von Differenzen im Mai 2010 beendet. Die Parteien streiten sich 

seither darüber, wer von ihnen an der Bezeichnung "E._____" besser berechtigt 

sei. Der Kläger will mit vorliegender Klage, dass die beklagtischen Marken 

C._____ und D._____ gelöscht werden. Im Weiteren will er ihr die Verwendung 

des Zeichens E._____ für Uhren und den Gebrauch des Zeichens E._____ im 

Geschäftsverkehr verbieten (act. 1; act. 86). Der Kläger macht geltend, er sei 

besser berechtigt an der Marke E._____. Er beruft sich dabei auf die Marken 

"E._____" und "E1._____", die ihm zustehen würden, auf seine Serienmarke nach 

dem Schema "A2._____-Angebotsbezeichnung" sowie auf seine Dachmarke 

"A2._____". Die Beklagte habe die Marken nicht rechtserhaltend gebraucht 

(act. 1). Die Beklagte verlangt Abweisung der Klage. Sie habe die Marke C._____ 

bereits 1985, die Marke D._____ 2003 hinterlegen lassen und seither auch ge-

braucht. Sie beantragt sodann widerklageweise u.a. die Nichtigerklärung diverser 

Marken der Klägerin mit dem Grossbuchstaben "A2._____" (in verschiedener 

Ausgestaltung) für die Warenklasse 14 (Uhren und Zeitmesser), dies wegen 

Nichtgebrauchs der Marken (act. 8). Die Beklagte verlangt vom Kläger ausserdem 

die Herausgabe von ihm übergebenen Uhrenmodellen, eventualiter Wertersatz 

dafür (act. 8). Zudem will sie dem Kläger verbieten lassen, die Bezeichnung 

"E1._____" gewerblich zu nutzen (act. 32 S. 2). Die Beklagte hat gegen die Mar-

ken E._____ und E1._____, welche vom Kläger 2008 hinterlegt wurden, Wider-

spruch erhoben. Das Widerspruchsverfahren ist bis zur Erledigung des vorliegen-

den Verfahrens sistiert. 

II. 
Prozessuales 

1. Prozessgeschichte 

1. Am 9. März 2010 reichte der Kläger am Handelsgericht Klage ein (act. 1). 

Die Klageantwort und Widerklagebegründung datiert vom 31. Mai 2010 (act. 8). 

Am 1. Juni 2010 stellte der Kläger ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnah-

men (act. 10), welches mit Beschluss vom 23. August 2010 abgewiesen wurde 

(act. 22). Mit Eingabe vom 13. Juni 2010 reichte der Kläger eine Klageänderung 

- 9 - 

ein (act. 21). Mit Eingabe vom 7. Oktober 2010 hat die Beklagte ihre Widerklage 

durch Rechtsbegehren Ziffer 8 erweitert (act. 32). Ein Gesuch der Beklagten vom 

29. September 2010 um Erlass vorsorglicher Massnahmen (act. 35/1) wurde mit 

Beschluss vom 9. Februar 2011 abgewiesen (act. 62). Die Replik und Widerkla-

geantwort datiert vom 17. Januar 2011 (act. 57). Ein Gesuch der Beklagten um 

vorsorgliche Beweissicherung vom 7. Januar 2011 (act. 53) wurde mit Beschluss 

vom 10. März 2011 abgewiesen (act. 68). Am 5. Juli 2011 fand eine Referenten-

audienz und Vergleichsverhandlung statt, anlässlich welcher keine Einigung ge-

funden wurde (Prot. S. 23 f.). Mit Verfügung vom 23. September 2011 wurde das 

Hauptverfahren fortgesetzt (Prot. S. 26). Die Duplik und Widerklagereplik datiert 

vom 29. November 2011 (act. 82). Die Widerklageduplik datiert vom 12. März 

2012, worin der Kläger sein Rechtsbegehren erneut abänderte (act. 86). Die Stel-

lungnahme der Beklagten datiert vom 3. April 2012 (act. 90). 

2. Zuständigkeit 

2.1.  Am 1. Januar 2011 ist die eidgenössische Zivilprozessordnung (ZPO) in 

Kraft getreten. Nach deren Art. 404 Abs. 1 gilt für Verfahren, die bei Inkrafttreten 

dieses Gesetzes rechtshängig sind, das bisherige Verfahrensrecht bis zum Ab-

schluss vor der betroffenen Instanz. Die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich nach 

dem neuen Recht, wobei eine bestehende Zuständigkeit nach dem alten Recht 

erhalten bleibt (Art. 404 Abs. 2 ZPO). Für das vorliegende Verfahren ist demnach 

das frühere kantonale Prozessrecht (ZPO/ZH und GVG) massgebend. Das 

Rechtsmittel richtet sich hingegen nach dem Recht, das bei der Eröffnung des 

Entscheides in Kraft ist, mithin nach dem neuen Prozessrecht (Art. 405 Abs. 1 

ZPO).  

2.2. Die Zuständigkeit des hiesigen Gerichts ergibt sich demnach aus Art. 3 

Abs. 1 lit. b GestG in Verbindung mit § 61 Abs. 1 Ziff. 1 GVG. Beides blieb unbe-

stritten. 

 

- 10 - 

3. Klageänderung 

3.1. Klage 

3.1.1. Mit Eingabe vom 13. Juni 2010 änderte der Kläger sein Feststellungs-

begehren gemäss Ziff. 3 des Rechtsbegehrens in eine Leistungsklage (act. 21). 

Er begründet seine Klageänderung damit, dass die Zusammenarbeit mit der Be-

klagten mittlerweile - seit dem 10. Mai 2010 - beendet sei. Die Beklagte biete auf 

ihrer Homepage www.B1._____.com/www.B1._____.ch Uhren mit an, welche mit 

… [Logo 1 E._____] oder … [Logo 2 E._____] gekennzeichnet seien. Deshalb 

werde das mit der Klage gestellte Feststellungsbegehren Ziff. 3a entsprechend 

dem konkreten Verhalten der Beklagten in ein Unterlassungsbegehren, unter Ein-

bezug der Homepage der Beklagten, abgeändert. Ziff. 3b der Klage präzisierte 

der Kläger in dem Sinne, als er sein Verbot, das Zeichen E._____ im Geschäfts-

verkehr zu gebrauchen, 'im Zusammenhang mit Uhren verlangt'. In der neu ge-

stellten Ziff. 3c verlangt er die Bestrafung gemäss Art. 292 StGB für den Wider-

handlungsfall gegen das gerichtlich auszusprechende Verbot (act. 21). In ihrer 

Stellungnahme vom 8. September 2010 äussert sich die Beklagte nicht ausdrück-

lich zur Zulässigkeit der Klageänderung, sondern überlässt den Entscheid darüber 

dem Gericht. Materiellrechtlich stelle die Klageänderung keinen Nachteil für die 

Beklagte dar (act. 24). 

 Gemäss § 61 ZPO/ZH kann der Kläger in einem hängigen Prozess im Rah-

men der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts einen anderen oder weiteren 

Anspruch erheben, sofern der neue Anspruch mit dem bisher geltend gemachten 

in engem Zusammenhang steht. Durch die Klageänderung darf die Rechtsstel-

lung der Beklagten nicht wesentlich beeinträchtigt oder das Verfahren ungebühr-

lich verzögert werden. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Die neu ge-

stellten Unterlassungsbegehren basieren auf demselben Sachverhalt wie die ur-

sprünglich gestellten Feststellungsbegehren, nämlich dem Streit der Parteien um 

die Berechtigung am Zeichen E._____. Die verlangte Ausweitung des Verbotes 

gemäss Ziff. 3b auf die Website der Beklagten gründet ebenfalls in dieser Ausei-

nandersetzung. Der Kläger ändert mit seinem Unterlassungsbegehren lediglich 

die Rechtsschutzform, indem der Kläger neu eine Unterlassungs- anstelle einer 

- 11 - 

Feststellungsklage erhebt. Dies ist grundsätzlich zulässig (vgl. Frank/Sträuli/ 

Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO; 3. Aufl., Zürich 1997, § 61 N 10; 

ZR 55 Nr. 60). Auch ist es sachgerecht, da es zu einer ungebührlichen Verzöge-

rung des Verfahrens führen würde, wenn der Kläger im Falle des Nichteintretens 

auf sein Feststellungsbegehren eine neue Klage mit einem Unterlassungsbegeh-

ren erheben müsste. Wie die Beklagte selber ausführt (act. 24) wird auch ihre 

Rechtsstellung durch die Änderung der Begehren nicht beeinträchtigt. Die Verbin-

dung eines Rechtsbegehrens, welches die Beklagte zu einem Tun oder Unterlas-

sen verpflichten soll, mit der Sanktionsandrohung nach Art. 292 StGB ist sodann 

zulässig und stellt keine Klageänderung dar.  

 Die geänderten Rechtsbegehren Ziff. 3a)-c) des Klägers sind daher zulässig.  

3.1.2.1. Der Kläger hat sein Rechtsbegehren in der Widerklageduplik vom 

12. März 2012 sodann erneut geändert, indem er einerseits auf das Rechtsbegeh-

ren Ziffer 1 gemäss Klage vom 9. März 2010, in welchem er die Übertragung der 

beklagtischen Marken auf sich selber verlangt, verzichtet. Des Weiteren ändert er 

in seinen bisherigen Rechtsbegehren Ziff. 4 und 5 leicht die Formulierung. Und 

schliesslich stellt er neu den Antrag, der Beklagten sei es zu verbieten, auf Plaka-

ten, in der Werbung oder sonst im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit 

oder in Bezug auf das Zeichen … [Logo E._____] die Aussage, "is a registered 

trademark of B._____ Ltd." zu verwenden (neue Ziff. 6; act. 86). In ihrer Stellung-

nahme stellt die Beklagte folgende prozessuale Anträge (act. 90): 

"1. Es sei das Rechtsbegehren auf Klageänderung von Ziff. 1 (ursprünglicher Kla-
geantrag) der Klageanträge als Teilklagerückzug zu qualifizieren und hiervon 
Vormerk zu nehmen; 

2.1. Es sei der Teilklagerückzug des Klageantrages gemäss Ziff. 1 (ursprünglicher 
Klageantrag) entsprechend der klägerischen Begründung (Rz. 28 der Wider-
klageduplik) als gesamthafter Klagerückzug zu qualifizieren und die Klage als 
gegenstandslos abzuschreiben; 

2.2. Eventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 2.1 

 Es seien die Rechtsbegehren auf Klageänderung der Klageanträge Ziff. 1-6 
(Bezifferung gemäss Rechtsschrift vom 12. März 2012) abzuweisen; 

3. Es seien die nachfolgenden Ausführungen der klägerischen Rechtsschrift vom 
12. März 2012 aus dem Recht zu weisen: 

 - Rz. 14-27 (S. 8-13) 

 - Rz. 36-189 (S. 16-45) 

- 12 - 

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Klägers." 

 

3.1.2.2. Der Kläger hat die Klageänderung mit der Widerklageduplik geltend 

gemacht, mithin nach seiner letzten Rechtsschrift zur Hauptklage. Eine Klageän-

derung ist während des ganzen erstinstanzlichen Verfahrens zulässig, nach Ab-

schluss des Schriftenwechsels jedoch nur noch unter den Voraussetzungen von 

§ 115 Ziff. 1 ZPO/ZH. Insbesondere lässt § 115 Ziff. 1 ZPO/ZH Anträge, die mit 

der letzten Rechtsschrift nicht vorgebracht wurden, zu, wenn sie erst im Laufe des 

Prozesses veranlasst wurden. Dies ist in Bezug auf den vom Kläger neu gestell-

ten Antrag Ziffer 6 nicht der Fall.  

 Der Kläger führt aus, der neu gestellte Antrag Ziffer 6 sei erst durch die Ver-

haltensweisen der Beklagten von Mitte Februar 2012 veranlasst worden. Die Be-

klagte habe, obwohl sie nicht Inhaberin einer Marke E._____ sei, auf Plakaten, 

die sie in H._____ Mitte Februar 2012 habe aushängen lassen, behauptet, sie sei 

registrierte Inhaberin dieses Zeichens. Diese im Wettbewerb getätigte Behaup-

tung sei falsch und damit unlauter. Aus diesem Grund sei der neue Antrag Ziffer 6 

gutzuheissen (act. 86 S. 5 Rz. 6, S. 9 f. Rz. 18 f.). Vorliegend ist weder neu, dass 

der Kläger der Ansicht ist, ihm stehe die Marke "E._____" zu, noch, dass die Be-

klagte in Bezug auf von ihr hergestellte Uhren die Wendung "E._____ is a regis-

tered trademark of B._____ Ltd." gebraucht (vgl. u.a. Beschluss des Handelsge-

richtes vom 23. August 2010, act. 22; sowie Ausführungen des Klägers in der 

Replik, act. 57 S. 9 ff. Rz. 16). Ob sie dies nun neu - seit Februar 2012 - auch auf 

Werbeplakaten tut und ob dies vorher nicht der Fall gewesen ist, spielt keine Rol-

le. Umso weniger, als der Kläger der Beklagten mit seinem Rechtsbegehren nicht 

nur den Gebrauch der Aussage auf Plakaten, sondern ganz allgemein in der 

Werbung oder sonst im geschäftlichen Verkehr verbieten lassen will. Da damit die 

Voraussetzungen von § 115 Ziff. 1 ZPO/ZH in Bezug auf die im Sinne von § 114 

ZPO/ZH verspätet vorgebrachte Klageänderung nicht gegeben sind, ist darauf 

nicht einzutreten. 

 Betreffend die leichten Änderungen in der Formulierung der Rechtsbegehren 

ist zu sagen, dass solche keine Klageänderung darstellen, weshalb auch nicht 

- 13 - 

über deren Zulässigkeit entschieden werden muss. Da der Schriftenwechsel be-

züglich der Hauptklage jedoch abgeschlossen ist, bleibt es auch diesbezüglich 

beim Wortlaut des ursprünglichen Klagebegehrens - unter Berücksichtigung der 

Klageänderung vom 13. Juni 2010 (act. 21). 

3.1.2.3. Im Verzicht auf Rechtsbegehen Ziffer 1 der Klage (ursprüngliches Kla-

gebegehren) ist hingegen eine Beschränkung des Rechtsbegehrens und keine 

Klageänderung zu sehen. Eine solche Beschränkung kommt einem teilweisen 

Klagerückzug gleich und ist jederzeit zulässig (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., 

§ 107 N 7; § 61 N 2). Als gesamthafter Klagerückzug ist dieser Teilrückzug der 

Klage - entgegen der Ansicht der Beklagten - jedoch nicht zu qualifizieren, da sich 

ein solcher - wenn überhaupt - erst aus einer Würdigung der Begründung des 

Klägers ergeben würde. Ein Klagerückzug muss aber durch eine klare Parteier-

klärung erfolgen, welche hier nicht vorliegt (vgl. Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O. 

§ 54 N 20).  

3.1.2.4. Betreffend Antrag Ziffer 3 der Beklagten ist zu erwähnen, dass Ausfüh-

rungen, welche der Kläger ausserhalb der ihm prozessual zustehenden Rechts-

schriften macht, unbeachtlich sind. Die Eingabe des Klägers vom 12. März 2012 

diente der Widerklageduplik und der Begründung der prozessualen Anträge des 

Klägers; sodann der Stellungnahme zu allfälligen neuen Behauptungen bzw. Bei-

lagen der Hauptklageduplik (vgl. Prot. S. 27). Sollten sich in dieser Rechtsschrift 

auch neue Ausführungen in Bezug auf die Hauptklageduplik finden, welche nicht 

dem obgenannten Zweck dienen, so sind diese nicht beachtlich. Explizit aus dem 

Recht zu weisen sind einzelne Behauptungen deswegen jedoch nicht. 

3.2. Widerklage 

3.2.1. Die Beklagte reichte mit Eingabe vom 7. Oktober 2010 eine Änderung 

zu ihrer Widerklage ein. Darin erweiterte sie ihre Widerklage durch das Begehren 

Ziffer 8, mit welchem sie dem Kläger die gewerbliche Nutzung des Zeichens 

"E1._____", in welcher Form auch immer, verbieten lassen will (act. 32). Der Klä-

ger äussert sich nicht über die Zulässigkeit dieser (Wider-)Klageänderung im 

- 14 - 

Rahmen des Hauptverfahrens. Sie verlangt lediglich Abweisung des Antrags (vgl. 

act. 57 S. 89 f. Rz. 333 ff.).  

3.2.2. Das Recht zur Klageänderung steht grundsätzlich auch dem Widerklä-

ger zu. Der neue Anspruch muss mit dem bisher geltend gemachten in engem 

Zusammenhang stehen (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., § 61 N 3). Ein Verbot des 

Klägers zur Benutzung des Zeichens "E1._____" gründet auf dem gleichen Sach-

verhalt wie die restlichen Begehren der Klage und auch der Widerklage. Es geht 

auch hier letztlich um die Frage, wer am Zeichen "E1._____" besser berechtigt ist 

und wer es verwenden darf. Da die Widerklageänderung auch die Rechtsstellung 

des Klägers nicht beeinträchtigt und keine ungebührliche Verzögerung des Ver-

fahrens bewirkt, ist die Erweiterung der Widerklage durch das Rechtsbegehren 

Ziffer 8 zulässig. 

4. Klagerückzug 

 In der Widerklageduplik verzichtet der Kläger auf sein Klagebegehren Ziff. 1 

betreffend Übertragung der beklagtischen Marken auf sich (act. 86 S. 2). Dieser 

Verzicht ist - wie unter 3.1.2.3. bereits erwähnt - als Teilklagerückzug zu qualifizie-

ren. Von diesem teilweisen Klagerückzug ist Vormerk zu nehmen. 

5. Feststellungsinteresse  

5.1. Klage 

5.1.1. Der Kläger erhebt subeventualiter in Ziff. 4 und Ziff. 5 Feststellungsbe-

gehren. Das Feststellungsinteresse sei gegeben, weil der Kläger nach der Been-

digung des Herstellungsauftrags mit der Beklagten einen neuen Partner für die 

Herstellung von E._____ Uhren suchen werde. Der Kläger habe daher ein be-

rechtigtes Interesse daran - wenn das Löschungsbegehren abgewiesen werden 

sollte -, das Zeichen in der in Rechtsbegehren Ziff. 4 dargestellten Form weiter 

benützen zu dürfen (act. 1 S. 67 Rz. 178). 

5.1.2. Eine Feststellungsklage setzt ein Feststellungsinteresse voraus. Nach 

der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist ein solches gegeben, wenn die kla-

- 15 - 

gende Partei an der sofortigen Feststellung ein erhebliches schutzwürdiges Inte-

resse hat, welches kein rechtliches zu sein braucht, sondern auch bloss tatsächli-

cher Natur sein kann. Diese Voraussetzung ist namentlich gegeben, wenn die 

Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind und die Ungewissheit durch die 

richterliche Feststellung behoben werden kann. Dabei genügt nicht jede Unge-

wissheit; erforderlich ist vielmehr, dass ihre Fortdauer dem Kläger nicht mehr zu-

gemutet werden darf, weil sie ihn in seiner Bewegungsfreiheit behindert. Das 

Feststellungsinteresse muss im Zeitpunkt des Urteils noch gegeben sein (BGE 

131 III 319 W. 3.5 A. 324 f.; MAX GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 

Zürich 1979, S. 211). 

 Die Beklagte will dem Kläger mit Ziffer 8 ihrer erweiterten Widerklage verbie-

ten lassen, die Bezeichnung "E1._____" gewerblich zu nutzen, insbesondere Uh-

ren von Drittlieferanten unter dieser Bezeichnung zu verkaufen, zu bewerben oder 

in anderer Form selbst oder durch mit ihr direkt oder indirekt verbundene Dritte in 

Verkehr zu bringen. Damit erhebt sie die zu Ziffer 5 der Klage korrespondierende 

Leistungsklage. Mit den Feststellungsbegehren gemäss Ziffer 5a)-c) möchte der 

Kläger nämlich eventualiter festgestellt haben, dass ihm genau diese Nutzung des 

Zeichens "E1._____" erlaubt ist. Wenn ein Kläger gegen den Beklagten eine 

Feststellungsklage erhoben hat und der Beklagte daraufhin die korrespondieren-

de Leistungsklage erhebt, wird die Feststellungsklage unzulässig, da das Fest-

stellungsinteresse wegfällt (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., 

Zürich 1979, S. 211, Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsor-

ganisationsrecht, 2. Aufl., Basel und Frankfurt am Main 1990., § 35 N 435). Auf 

das Rechtsbegehren Ziff. 5 der Klage ist demzufolge nicht einzutreten. 

 Fraglich ist, ob bei diesem Ergebnis noch ein Feststellungsinteresse betref-

fend Ziffer 4 des Klagebegehrens besteht. Damit möchte der Kläger eventualiter 

festgestellt haben, dass seine Marke(n) E._____ keine rechtlich relevante Ver-

wechslungsgefahr zur Marke C._____ und D._____ der Beklagten schaffen. Wird 

jedoch das beklagtische Widerklagebegehren Ziffer 8 gutgeheissen und dem Klä-

ger verboten, die Bezeichnung E1._____ gewerblich zu nutzen, dann hat der Klä-

ger auch kein rechtlich relevantes Interesse mehr an der Feststellung, dass die 

- 16 - 

Bezeichnung E._____ keine Verwechslungsgefahr zu den beklagtischen Marken 

schafft. Denn diese Feststellung begehrt er ja nur deshalb, um die Marke auch 

tatsächlich nutzen zu können. Umgekehrt dürfte der Kläger bei einer Abweisung 

des Widerklagebegehrens Ziffer 8 das Zeichen E._____ nutzen, womit ein Inte-

resse an der Feststellung einer möglichen Verwechslungsgefahr auch nicht mehr 

vorhanden wäre. Damit fehlt es auch Ziffer 4 des klägerischen Rechtsbegehrens 

am nötigen Feststellungsinteresse, weshalb nicht darauf einzutreten ist.  

5.2. Widerklage 

5.2.1. Die Beklagte erhebt in Ziffer 2.-5. der Widerklage ebenfalls Feststellungs-

begehren. Sie will die Nichtigkeit diverser Marken des Klägers mit dem Gross-

buchstaben "A2._____" (in verschiedener Ausgestaltung) für die Warenklasse 14 

(Uhren und Zeitmesser) festgestellt haben. Die Nichtigkeit dieser Marken will sie 

deshalb festgestellt haben, damit der Kläger im vorliegenden Fall keine Rechte 

daraus ableiten könne, welche er den "E._____"-Marken der Beklagten entgegen 

zu halten versuche (act. 8 S. 70 Rz. 257). 

5.2.2. An das Feststellungsinteresse im Markenrecht dürfen nicht überhöhte An-

forderungen gestellt werden (von Büren, Marbach, Ducrey, Immaterialgüter- und 

Wettbewerbsrecht, Bern 2008, Rz. 978; Christoph Willi, Kommentar zum schwei-

zerischen Markenrecht, Zürich 2002, N 2 zu Art. 52; sic! 2008 S. 805 ff., Erw. 9). 

Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung liegt ein Feststellungsin-

teresse vor, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Unge-

wissheit durch die Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses 

beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden 

darf, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert (Entscheid des Bundesge-

richts 4C.369/2004, Erw. 2.2; BGE 123 III 414 E. 7b S. 429 m.w.H.). Vorliegend 

genügt daher, wenn die Beklagte durch den Bestand der klägerischen Marke in 

der Ausübung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit behindert wird (Willi, a.a.O. N 6 zu 

Art. 52). 

 Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt. Die Beklagte begründet ihr 

Feststellungsinteresse nicht, insbesondere legt sie nicht dar, inwiefern sie durch 

- 17 - 

den Eintrag der klägerischen "A2._____"-Marken in der Ausübung ihrer wirtschaft-

lichen Tätigkeit behindert wird. Sie äussert sich hauptsächlich zum Nichtgebrauch 

der klägerischen Marken. Die Parteien streiten sich im vorliegenden Verfahren 

über das Recht an der Marke "E._____". Insbesondere möchte die Beklagte ihre 

eingetragenen Marken C._____ und D._____ weiterhin benutzen dürfen. Diesem 

Zweck dienen aber bereits die klägerischen Begehren 2. und 3. bzw. wird bei der 

Prüfung dessen auch zu berücksichtigen sein, ob und wenn ja welche Marken 

und allenfalls auch welche "A2._____"-Marken der Kläger den beklagtischen Mar-

ken entgegen halten kann. Die Ungewissheit an der Berechtigung der beklagti-

schen Marken kann nicht dadurch beseitigt werden, dass die klägerischen 

"A2._____"-Marken für nichtig erklärt werden, vielmehr sind die streitigen Marken 

(C._____ und D._____) als Ganzes zu beurteilen. Insbesondere wird die Rechts-

unsicherheit der Beklagten in Bezug auf ihre Marken C._____ und D._____ allein 

mit der Nichtigerklärung der klägerischen "A2._____"-Marken nicht beseitigt. Wel-

che Rechte der Kläger aus den "A2._____"-Marken für sich ableiten kann, im 

Hinblick auf die Beurteilung, wem die Marke "E._____" zusteht, wird, wenn nötig, 

bereits bei der Beurteilung der Hauptklagebegehren zu entscheiden sein. Ein ei-

genständiges Feststellungsinteresse an der Beurteilung der beklagtischen Begeh-

ren Ziffer 2.-5. ist deshalb nicht ersichtlich. Auf die Begehren ist somit nicht einzu-

treten. 

III. 
Materielles 

A. Klage 

1. Parteibehauptungen 

1.1. Kläger 

1.1.1. Der Kläger macht zusammengefasst geltend, er sei in der Schweiz am 

Zeichen E._____ besser berechtigt als die Beklagte. Dieses bessere Recht lasse 

sich aus Lizenzvertrag, Markenrecht und UWG herleiten. Der Kläger pflege seit 

den 1960er Jahren seine A2._____ Dachmarke sowie seine Familie von Marken 

- 18 - 

nach dem Schema A2._____-Angebotsbezeichnung. Er hinterlege solche im Mar-

kenregister und brauche diese intensiv im Markt. Darüber hinaus brauche er auch 

Zeichen nach dem Schema A2._____-Angebotsbezeichnung, ohne diese als 

Marke zu hinterlegen. Das A2._____ habe sich über die Jahre als Stamm von Se-

rienzeichen zugunsten des Klägers etabliert. Der Markt erkenne Angebote eines 

Detailhandelsunternehmens, die sich aus einem vorangestellten A2._____ und 

einem beschreibenden Zusatz zusammensetzten, als solche des Klägers. Auf je-

den Fall werde der Verkehr aufgrund solcher Zeichen eine Verbindung zwischen 

einem allfälligen Dritten und der Klägerin vermuten (act. 1 S. 43 Rz. 108). Das seit 

1983 vom Kläger für die Kennzeichnung von Uhren verwendete Zeichen sowie 

die auf den Namen des Klägers seit 2008 eingetragenen zwei Marken E._____ für 

Uhren und Zeitmessinstrumente seien der Serienmarkenidee des Klägers ent-

sprungen. Das als Dachmarke und Serienelement allgegenwärtige A2._____ des 

Klägers finde sich in beiden Marken als Anfangsbuchstabe wieder (act. 1 S. 44 

Rz. 111). Der Kläger habe bis heute über sieben Millionen E._____ Uhren ver-

kauft. Alle vom Kläger angebotenen Uhren würden heute mit E._____ markiert. 

Die Marken E._____ würden wegen der Dauer und des Umfangs ihres Gebrauchs 

durch den Kläger zu seinem traditionellen Markenbestand gehören (act. 1 S. 45 

Rz. 115). 

 Dass die Anmeldung der E._____ Marken erst im Jahr 2008 vorgenommen 

worden sei, hänge mit den Umständen der Zusammenarbeit und der aufgetrete-

nen Schwierigkeiten zwischen dem Kläger und der Beklagten zusammen. Man 

habe sich aufgrund der mehrere Jahre andauernden, guten Zusammenarbeit hin-

sichtlich der G._____ Uhren sowie des damals herrschenden Vertrauensverhält-

nisses mit einer mündlichen Grundlage begnügt. Die zusätzliche Registrierung 

von E._____ sei angesichts des den kennzeichnungskräftigen Bestandteil bilden-

den A2._____, welches bereits als Marke des Klägers geschützt gewesen sei, 

und der Zugehörigkeit zur klägerischen Markenfamilie, nicht nötig gewesen. Zu-

dem habe die Beklagte selber bei Beginn der Zusammenarbeit mit Bezug auf 

E._____ keine entsprechende Marke hinterlegt und damit die Inhaberschaft des 

Klägers anerkannt. Die Marken C._____ und D._____ seien von der Beklagten 

treuhänderisch eingetragen worden (act. 1 S. 45 Rz. 116 ff.). Der Kläger habe der 

- 19 - 

Beklagten den Gebrauch von E._____ lizenziert. Der Kläger habe mit der Beklag-

ten hinsichtlich der Nutzung seines Kennzeichens - zunächst G._____ und dann 

parallel dazu auch E._____ - einen Lizenzvertrag abgeschlossen. Der Kläger ha-

be der Beklagten im Zusammenhang mit dem Auftrag, Uhren herzustellen, das 

Recht gewährt, die klägerischen Marken G._____ und später E._____ auf den 

hergestellten Uhren anzubringen. Die Beklagte sei als Lizenznehmerin nicht be-

rechtigt gewesen, die Marke E._____ in eigenem Namen eintragen zu lassen 

(act. 1 S. 56 ff. Rz. 148 ff.). 

 Der Kläger macht geltend, dass die Beklagte die Marke C._____ überhaupt 

nicht brauche, sie verwende nur E._____. Sie habe die Marke deshalb nicht 

rechtserhaltend gebraucht, weshalb diese löschungsreif geworden sei (act. 1 

S. 47 Rz. 121 ff.). Auch die Wortbildmarke D._____ habe die Beklagte nie ge-

braucht, weshalb auch diese Marke löschungsreif sei. Der Gebrauch des Zei-

chens, welches zwischen den Wortbestandteilen A2._____ und … ein farbiges, 

kreisrundes Schweizer Wappen zeige, stelle keinen rechtserhaltenden Gebrauch 

der Marke D._____ dar. Das Zeichen E._____ habe die Beklagte nie hinterlegt 

und sie sei auch nicht aus irgend einem anderen Grund Inhaberin dieses Zei-

chens (act. 1 S. 48 Rz. 125 ff.). Es sei der Kläger gewesen, der das Zeichen 

E._____ entwickelt habe und dem es gehört habe und gehöre. Er sei Inhaber der 

Marke E._____. Entsprechend habe er die Marken im Jahr 2008 hinterlegt (act. 1 

S. 52 Rz. 141).  

 Die von der Beklagten hinterlegten Marken C._____ und D._____ seien bei-

de mit den vom Kläger gehaltenen, prioritätsälteren 28 A2._____-Serienmarken 

und der Wortbildmarke A2._____ verwechselbar (act. 1 S. 53 ff. Rz. 144). Zudem 

sei der Gebrauch von … [Logo 1 E._____] und … [Logo 2 E._____] durch die Be-

klagte in der Schweiz markenrechtlich unzulässig und unlauter (act. 1 S. 61 ff, Rz. 

163 ff.). 

 Da der Kläger am Zeichen E._____ besser berechtigt sei als die Beklagte, 

habe die Beklagte auch keinerlei Rechte mit Bezug auf den Domainnamen 

E._____.ch. Um mit einem neuen Partner den Markt bearbeiten zu können, müs-

- 20 - 

se der Kläger im Besitze des seiner Marke E._____ entsprechenden Domainna-

mens sein (act. 1 S. 70 f. Rz. 186 ff.). 

1.1.2.  In seiner Replik führt der Kläger ergänzend aus, dass die Beklagte aus 

einem Schutzrechtsvermerk nichts zu ihren Gunsten ableiten könne. Ein solcher 

stelle eine reine Parteibehauptung dar. Soweit die Beklagte einen Schutzrechts-

vermerk zu ihren Gunsten für E._____ verwendet habe, habe sie eine der Rechts-

lage widersprechende und damit unrichtige und unlautere Aussage gemacht. Der 

Schutzrechtsvermerk richte sich gegen Konkurrenten, nicht aber gegen den Zu-

sammenarbeits-Partner. Die Beklagte habe den starken Personalwechsel beim 

Kläger ausgenutzt, um die neuen, mit der Vorgeschichte der Marke E._____ nicht 

vertrauten Mitarbeiter Glauben zu machen, sie sei Inhaberin der Marke. Der 

Schutzrechtsvermerk sei von der Beklagten erst nach der Abnahme des Gut zum 

Druck durch den Kläger angebracht worden (act. 57 S. 9 f. Rz. 16). Als die Be-

klagte am 17. Juli 2003 die Marke D._____ hinterlegt habe, habe der Kläger sein 

Zeichen E._____ bereits zwanzig Jahre zur Kennzeichnung seiner Uhren ge-

braucht, ohne dass dem Kläger die Berechtigung am Zeichen E._____ oder des-

sen Benutzung von der Beklagten je strittig gemacht worden sei (act. 57 S. 11 Rz. 

17). Das Zeichen … [Logo E._____] sei von der Beklagten bis heute nicht als 

Marke hinterlegt worden, sehr wohl aber vom Kläger (act. 57 S. 17 Rz. 42). Her-

stellerhinweise auf einem Produkt würden selbstredend nicht dazu führen, dass 

die Marke plötzlich dem Hersteller zuzurechnen wäre. Die Beklagte sei wegen all-

fällig angebrachten Herstellerhinweisen nicht Inhaberin der Marke E._____ ge-

worden (act. 57 S. 18 Rz. 46). Die Beklagte habe den unzutreffenden Schutz-

rechtsvermerk eigenmächtig und ohne Wissen des Klägers auf die neugestalteten 

Verpackungen der E._____ Uhr geschmuggelt (act. 57 S. 20 Rz. 53). 

 Die Gestaltung des Zeichens E._____ auf den ersten Uhren lasse keinen 

Zweifel offen, dass es der Kläger gewesen sei, der Zeichen und Gestaltung ent-

wickelt habe. Das Zeichen zeige das A2._____ in der für den Kläger typischen 

Art, nämlich in Arial Schrift wie folgt: E1._____ (act. 57 S. 23 Rz. 62). Wegen der 
klaren Sach- und Rechtslage sowie aufgrund des guten Zusammenarbeits- und 

Vertrauensverhältnisses mit der Beklagten habe es der Kläger nicht als notwendig 

- 21 - 

erachtet, die Inhaberschaft an der Marke E._____ zu regeln (act. 57 S. 25 Rz. 

69). Die Beklagte sei Lizenznehmerin des Klägers und als solche berechtigt ge-

wesen, die Marke auf den Uhren anzubringen (act. 57 S. 26 Rz. 73). Die Beklagte 

habe das Zeichen E._____ in der für den Kläger typischen Gestaltung (E1._____) 
1983 erstmals auf einer Uhr angebracht und dies für mindestens zehn Jahre und 

auf mindestens drei Millionen Uhren tagtäglich getan. Damit habe sie die klägeri-

sche Inhaberschaft am Zeichen anerkannt. Die Marke E._____ auf dem Zifferblatt 

sei nie als Gesamtheit mit dem Begriff B1._____ kombiniert worden (act 57 S. 27 

Rz. 75). Erst nach über zehn Jahren sei die Gestaltung in ein A2._____ in der 

Gestaltung eines verkehrten W angebracht worden (act. 57 S. 53 Rz. 194).  

 Der Kläger habe der Beklagten für das Ausland eine Lizenz zum Gebrauch 

von E._____ erteilt. Sie habe im Rahmen dieser Lizenz im Ausland Agentenmar-

ken hinterlegt (act. 57 S. 31 Rz. 93). 

 Die Marken A2._____ und A1._____ seien in einem so hohen Ausmasse 

bekannt, dass sie nicht "nur" als durchgesetzte Marken auch für Uhren gelten 

würden, vielmehr würden sie als berühmte Marken qualifizieren, die unabhängig 

von Produkten und Dienstleistungen zugunsten des Klägers geschützt seien 

(act. 57 S. 59 Rz. 216). Die Beklagte habe der Marke E._____ den Bestandteil 

B1._____ angefügt, damit sie die beschreibende Marke überhaupt habe eintragen 

können. Tatsächlich sei nämlich der Bestandteil B1._____ auf dem Ziffernblatt der 

E._____ Uhren überhaupt nicht verwendet worden; zumindest in den ersten paar 

Jahren (act. 57 S. 65 Rz. 231).  

 Die Beklagte habe die Marke C._____ auf Uhren nie rechtserhaltend ge-

braucht. Auch der Schutzrechtsvermerk als Ganzes sei kein rechtserhaltender 

Gebrauch, weil sich darin die Marke C._____ nicht wiederfinde (act. 57 S. 70 f. 

Rz. 257 ff.). Zudem sei der Schutzrechtsvermerk unrichtig, habe die Beklagte 

doch nie eine Marke E._____ hinterlegt (act. 57 S. 75 Rz. 278). Die Beklagte ha-

be die Marke D._____ hinterlegt, nicht … [Logo E._____]. Die Verwendung des 

Schweizer Wappens durch die Beklagte sei widerrechtlich und stehe unter Strafe. 

Ein solches Verhalten könne keinesfalls einen rechtserhaltenden Gebrauch einer 

Marke darstellen (act. 57 S. 71 f. Rz. 262 ff.). 

- 22 - 

 Der Schutz der Serienmarke A2._____-Angebotsbezeichnung sei nicht auf 

Zeichen mit einem Arial A2._____ als ersten Buchstaben beschränkt. Marken 

nach dem Schema A2._____-Angebotsbezeichnung mit einem umgekehrten … 

als A2._____ würden auf jeden Fall in den Schutzbereich der klägerischen Zei-

chen fallen (act. 57 S. 79 Rz. 299).  

1.2. Beklagte  

1.2.1. Die Beklagte führt aus, sie sei die Produzentin der E._____ Uhren ge-

wesen, welcher auch die entsprechende Fabrikmarke (Art. 1 aMSchG) zugestan-

den habe. Zwischen ihr und dem Kläger habe bezüglich der E._____ Uhren im-

mer ein kaufvertragliches Rechtsverhältnis bestanden. Der Kläger sei Exklusiv-

verkäufer der Uhren gewesen (act. 8 S. 16 f. Rz. 58 f.). Seit dem ersten Tag der 

Herstellung der E._____ Uhren sei sie als Markeninhaberin und Herstellerin der 

Uhr auf dem Uhrenboden deutlich erkennbar angebracht gewesen. Dies im Un-

terschied zu den vorgängig von ihr ebenfalls hergestellten G._____ und A3._____ 

Uhren. Der Markenauftritt der E._____ Uhren sei völlig anders konzipiert und 

ausgestaltet gewesen als jener der G._____ und A3._____ Uhren (act. 8 S. 10 f. 

Rz. 29 f.). 

 Hinsichtlich der Entstehung der Marke verweist die Beklagte auf eine Pres-

semitteilung vom 24. Februar 2003, wo festgehalten sei, dass sich die Beklagte 

und der Kläger rasch auf den Namen E._____ geeinigt hätten, wobei das 

"A2._____" sowohl für B1._____ wie auch für A1._____ verstanden werden kön-

ne. Die Marke werde von der Beklagten international registriert und der Kläger er-

halte die exklusiven Vertriebsrechte in der Schweiz (act. 8 S. 15 Rz. 50, 

act. 9/16). Angesichts der Zusammenarbeit zwischen den Parteien habe es nahe 

gelegen, für die erste Kollektion der E._____ das "A2._____" in fetter Arialschrift 

zu wählen, welches optisch auf den Kläger als Exklusivverkäufer der Uhren hin-

gewiesen habe. Daraus könne aber nichts für die Inhaberschaft der Marke abge-

leitet werden (act. 8 S. 21 Rz. 76). Der Kläger habe den eigentlichen Markenein-

trag der Marken E._____ nicht nur geduldet, sondern auch akzeptiert, indem er 

während Jahrzehnten sowohl auf seinen Werbemitteln wie auch auf den Produk-

- 23 - 

ten selbst "E._____® is a registered trademark of B._____ Ltd, H._____, Switzer-

land" propagiert habe (act. 8 S. 19 Rz. 67).  

 Seit dem 24. Dezember 1991 sei zudem das für die Beklagte typische ei-

genständige grosse "A2._____" zu Beginn des Wortes B1._____ in rotem Kreis 

markenrechtlich registriert worden. Seither sei sowohl in der Werbung wie auch 

auf den Uhren selbst das eigenständige B1._____ "A2._____" als Markenzug für 

die E._____ Uhren verwendet worden (act. 8 S. 22 Rz. 80 f.). Der Kläger sei seit 

der Registrierung der Marke E._____ über die Markeninhaberschaft durch die Be-

klagte orientiert gewesen und habe diese in Form der entsprechenden Hinweise 

auf Uhren und Werbemitteln aktiv unterstützt und bestätigt. Die Marke sei vom 

Kläger denn auch immer als Fremdmarke behandelt worden (act. 8 S. 25 ff. Rz. 

90 ff.).  

 Zum Zeitpunkt der Einführung von E._____ seien neben denjenigen des 

Klägers noch eine Reihe von A2._____-Marken markenrechtlich registriert gewe-

sen, so auch in der Warenklasse 14 (Uhren und Zeitmesser). Von einer durchge-

setzten "A2._____" Marke könne bei dieser Vielfalt von Marken, welche im dama-

ligen Zeitpunkt auf dem Markt gewesen und selbst für Uhren genutzt worden sei-

en, keine Rede sein (act. 8 S. 44 f. Rz. 169 ff.). Der Kläger habe durch den aus-

drücklichen Hinweis auf den E._____ Uhren "E._____® is a registered trademark 

of B._____ Ltd, H._____, Switzerland" während Jahren beim Konsumenten den 

Eindruck erweckt, dass es sich bei E._____ eben nicht um eine Marke des Klä-

gers handle, sondern dass diese Marke eindeutig und unmissverständlich auf den 

renommierten Uhrenhersteller, die Beklagte, hinweise (act. 8 S. 46 Rz. 179). 

 Betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke führt die Beklagte 

aus, dass seit Markteinführung der Uhren unter der Marke E._____ sämtliche Uh-

ren die Bezeichnung E._____ trügen. Von Anbeginn an hätten die Uhren den zu-

sätzlichen Hinweis B._____ Ltd. H._____ getragen. Auf den Verpackungen sei 

zudem der unmissverständliche Aufdruck "E._____® is a registered trademark of 

B._____ Ltd, H._____, Switzerland" verwendet worden (act. 8 S. 52 Rz. 207). Im 

Weiteren sei der Gebrauch einer Marke für die Ausfuhr (Exportmarke) gemäss 

Art. 11 Abs. 2 MSchG ausdrücklich dem Gebrauch im Inland gleichgestellt. Die 

- 24 - 

Beklagte verkaufe diese Uhren nicht nur in Deutschland, sie vertreibe E._____-

Uhren auch in anderen Ländern, so etwa den USA, Mexiko, Japan, Korea. Dabei 

würden die mit der Marke versehenen Produkte von der Schweiz aus angeboten 

und ins Ausland exportiert (act. 8 S. 51 Rz. 201 f.). Was den rechtserhaltenden 

Gebrauch der Marke C._____ anbetreffe, sei festgestellt, dass es nicht nötig sei, 

die Marke mit einem Blick zu erfassen. Dem Interessenten könne vielmehr zuge-

mutet werden, die Ware von verschiedenen Seiten zu betrachten. Diese Voraus-

setzungen seien in casu mehrfach erfüllt indem auf dem Zifferblatt selbst schon 

der gesamte Markenzug C._____ ersichtlich sei. Zudem werde durch Umdrehen 

auf dem Uhrenband gleichfalls die Verbindung zu B1._____ festgestellt (act. 8 

S. 52 f. Rz. 208 f.). Der gesamte Wortlaut der Marke C._____ sei auf den Uhren-

bändern zu finden. Der Markenhinweis sei auf sämtlichen Packungen aufgeführt 

gewesen (act. 8 S. 67 Rz. 246).  

 Betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke … [Logo E._____] 

sei zu bemerken, dass die Beklagte diese Marke in den letzten fünf Jahren unun-

terbrochen genutzt habe. Dass die Marke ohne das Schweizerkreuz eingetragen 

sei, liege daran, dass die Registrierung von Wappen der Eidgenossenschaft und 

der Kantone als Bestandteil von Fabrik- oder Handelsmarken untersagt sei. Als 

Verzierung auf Produkten sei die Verwendung von Schweizerkreuzen jedoch ge-

stattet, sofern daraus kein markenrechtlicher Anspruch geltend gemacht werde. 

Entsprechend sei die Marke … [Logo E._____] mit dem entsprechenden Schwei-

zerkreuz zum markenrechtlichen Schutz eingereicht worden. Die Marke sei dem-

gemäss unter Offenlassen des Kreises, welcher das Schweizerwappen getragen 

habe, markenrechtlich geschützt (act. 8 S. 53 Rz. 210 ff.). 

 Die Behauptung des Klägers, die Beklagte sei Lizenznehmerin, sei unrichtig 

und werde bestritten (act. 8 S. 61 f. Rz. 230 ff.). Die Beklagte sei in ihrer Funktion 

immer eigenständige Uhrenproduzentin gewesen und weder Agentin, Vertreterin 

oder in anderer Weise zum Gebrauch der ihr zustehenden E._____ seitens des 

Klägers berechtigt worden (act. 8 S. 63 Rz. 234). 

 Angesichts des während Jahren durch den Kläger selbst verwendeten Hin-

weises auf die Markeninhaberschaft, welche der Kläger selbst gegen seine Kon-

- 25 - 

sumenten als Alleinvertreiber kommuniziert habe, könne auch von einer wettbe-

werbsrechtlichen Täuschung gemäss Art. 3 lit. d UWG keine Rede sein (act. 8 

S. 65 f. Rz. 242 ff.). 

 Ausgehend davon, dass der klägerische Antrag auf Löschung der beklagti-

schen Marken abgewiesen würde, sei auch der akzessorische Anspruch auf 

Übertragung des Domainnamens abzulehnen (act. 8 S. 68 f. Rz. 249). 

1.2.2. In der Duplik führt die Beklagte ergänzend aus, dass der Gebrauch des 

Zeichens … [Logo E._____] grundsätzlich als rechtserhaltender Gebrauch der 

Marke D._____ zu betrachten sei (act. 82 A. 32 Rz. 107). Die fortgesetzte Benut-

zung der Bezeichnung E1._____, in welcher Form auch immer, durch den Kläger 

sei markenrechtswidrig, stelle diese Nutzung doch eine fortgesetzte Verwechs-

lungsgefahr für die besserberechtigten Zeichen … [Logo E._____] und … [Logo 

E._____] dar, welche Gebrauchsvarianten der markenrechtlich geschützten Mar-

ke D._____ der Beklagten seien. Der Kläger habe am 2. August 2011 zusätzlich 

die Marke E1._____-A1._____ registrieren lassen. Auch gegen diese Marke sei 

Widerspruch eingereicht worden. In dieser Marke werde gleichfalls das der Be-

klagten zustehende Zeichen E._____ in markenrechtswidriger Weise übernom-

men, sodass dem Kläger auch die Nutzung dieser Marke zu verbieten sei. Der 

Kläger könne sich auch nicht auf ein Weiterbenutzungsrecht gemäss Art. 14 

MSchG berufen, da er für keine Phase der 28-jährigen Zusammenarbeit mit der 

Beklagten einen Eigengebrauch des Zeichens E._____ respektive einen 

Fremdnutzungswillen der Beklagten habe glaubhaft machen können. Die Nutzung 

des Zeichens durch den Kläger sei immer gestützt auf die von ihm selbst in den 

Rahmenverträgen stipulierte Exklusivvertriebsklausel erfolgt (act. 82 S. 33 Rz. 

109 f.). 

 

- 26 - 

2. Löschungsbegehren (Rechtsbegehren Ziffer 2) 

2.1. Hinterlegungspriorität 

 In der Schweiz gilt im Markenrecht seit Inkraftsetzung des heute geltenden 

Markenschutzgesetzes am 1. April 1993 das sog. Eintragungsprinzip (Kamen 

Troller, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel/ 

Genf/München 2005, S. 233; Willi, a.a.O., N 4 zu Art. 6). Nach Massgabe der Hin-

terlegungspriorität steht das Markenrecht demjenigen zu, der die Marke zuerst 

hinterlegt (Art. 6 MSchG). Alsdann ist dem Markeninhaber eine fünfjährige Benut-

zungsschonfrist gewährt, während der er den zukünftigen Gebrauch vorbereiten 

kann (Art. 12 MSchG). Für Marken, die vor dem 1. April 1993 hinterlegt worden 

sind, ist das Datum der Gebrauchsaufnahme prioritätsbestimmend (Art. 76 Abs. 2 

lit. a MSchG). 

 Unbestritten ist vorliegend, dass die Beklagte ihre Marken C._____ und 

D._____, deren Löschung der Kläger beantragt, vor den Marken des Klägers 

E1._____ und E._____ hinterlegt hat. Die Hinterlegung der Marke C._____ erfolg-

te am 24. Juli 1985; die Hinterlegung von D._____ am 31. Juli 2003. Während-

dessen hinterlegte der Kläger seine Marken erst am 11. August bzw. 7. November 

2008. Da die Marke C._____ vor dem 1. April 1993 hinterlegt wurde, stellt sich 

grundsätzlich die Frage der Priorität nach altem Recht. Hierauf muss jedoch nicht 

näher eingegangen werden, da der Kläger nicht geltend macht, er habe die Marke 

C._____ zuerst gebraucht. Vielmehr beruft er sich auf eine vorgängige Benutzung 

des Zeichens E1._____ oder E._____. Wie nachfolgend (Ziff. 2.2.) zu zeigen sein 

wird, sind die vom Kläger eingetragenen Marken E1._____ und E._____ Ge-

brauchsformen der von der Beklagten prioritär hinterlegten Marke D._____, wel-

che unter der Geltung des neuen Markenrechts eingetragen wurde, weshalb die 

Beklagte an diesen Zeichen grundsätzlich besser berechtigt ist als der Kläger. 

 Um sich auf den Grundsatz der Hinterlegungspriorität berufen zu können, 

muss der Markeninhaber diese rechtserhaltend gebraucht haben (Art. 11 Abs. 1 

MSchG). Wenn der Inhaber der Marke diese fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf 

der dreimonatigen Widerspruchsfrist gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG nicht ge-

- 27 - 

braucht hat, kann er sich nicht mehr auf deren Schutz berufen (Art. 12 Abs. 1 

MSchG).  

2.2. Rechtserhaltender Gebrauch  

2.2.1. Der Kläger macht geltend, die Beklagte habe durch den Gebrauch des 

Zeichens … [Logo E._____] weder ihre Marke C._____ noch ihre Marke D._____ 

rechtserhaltend gebraucht. Unbestritten ist, dass die Beklagte die Zeichen 

E._____ und … [Logo E._____] zur Kennzeichnung von Uhren innert der mass-

geblichen fünf Jahre verwendet hat. Nach Ansicht der Beklagten gilt dieser Ge-

brauch zumindest als rechtserhaltend für die Marke D._____. Sodann habe sie 

auch die Marke C._____ rechtserhaltend gebraucht. 

2.2.2. Gebrauch der Marke D._____ 

2.2.2.1. Eine Marke muss grundsätzlich so benutzt werden, wie sie im Marken-

register eingetragen ist. Der Gebrauch der Marke in einer nicht wesentlich abwei-

chenden Form ist dabei ausreichend. Dabei muss der kennzeichnungskräftige 

Kern der Marke, welcher massgebend ist für deren Gesamtbild, erhalten bleiben 

(BGE 130 III 271 E. 2.4.; Willi, a.a.O., N 48 ff. zu Art. 11; Noth/Bühler/Thouvenin-

Wang, Art. 11 MSchG N 75). Vorausgesetzt wird dabei, dass der Verkehr das be-

nutzte Zeichen trotz wahrnehmbarer Unterschiede mit der eingetragenen Marke 

gleichsetzt. Entscheidend ist die Bewahrung des kennzeichnenden Charakters 

der eingetragenen Marke. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Verkehr den 

hinzugefügten oder weggelassenen Elementen keine eigene Kennzeichnungs-

kraft beimisst (BGE 130 III 272 E. 2.4.). Bei kombinierten Wort- /Bildmarken gibt 

es keinen Grundsatz, aufgrund dessen die Verwendung des Wortbestandteils al-

leine ausreichend ist für den rechtserhaltenden Gebrauch der kombinierten Mar-

ke. Im Rahmen des rechtserhaltenden Gebrauchs ist das Weglassen eines 

Bildelements zulässig, wenn es neben dem kennzeichnungskräftigen Kern der 

Marke nur eine ausschmückende Bedeutung hat oder als figuratives Beiwerk auf-

gefasst wird (Noth/Bühler/Thouvenin-Wang, Art. 11 MSchG N 90; Willi, a.a.O., N 

56 zu Art. 11). Dies ist vorliegend der Fall. 

- 28 - 

 Die Marke D._____ setzt sich zusammen aus "A2._____", Abstand, "…". 

Dabei bilden der Einzelbuchstabe "A2._____" und das Wort "…" die dominanten 

Gestaltungselemente. Derselbe Aufbau findet sich auch beim Zeichen "E._____". 

auch hier sind es primär das "A2._____" und "…" welches das Zeichen dominie-

ren. Die beiden Zeichen unterscheiden sich lediglich dadurch, dass der Abstand 

bei ersterem aus einem Kreiszeichen besteht, während beim zweiten der Abstand 

durch den Bindestrich gefüllt wird. Der in der eingetragenen Marke verwendete 

Kreis fügt der Aussage der Worte jedoch kein zusätzliches Gewicht hinzu. Er hat 

als figuratives Beiwerk weder begriffliche noch phonetische Bedeutung. Gleiches 

gilt für den Bindestrich, welcher ebenfalls als austauschbare Ausschmückung auf-

zufassen ist. Der Sinngehalt der Marke ändert sich für das Publikum durch das 

Ersetzen der nicht ausgefüllten Kreisform durch einen blossen Bindestrich jeden-

falls nicht massgebend. Durch diese geringfügigen grafischen Abweichungen wird 

der Gesamteindruck der Marke nicht beeinflusst. Keine Rolle spielt auch, ob 

E._____ in Fett- oder Normalschrift geschrieben wird, wird doch dadurch der 

kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert (vgl. auch Entscheid des 

Handelsgerichts Aargau vom 14. Juni 2011; sic! 1 2012 S. 36 ff.).  

 Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass der Gebrauch des Zeichens 

E._____ (sowohl in Fett- als auch in Normalschrift) als rechtserhaltender Ge-

brauch der Marke D._____ gilt. 

2.2.2.2. Zu prüfen ist weiter, ob die Marke D._____ auch durch das Zeichen … 

[Logo E._____] rechtserhaltend gebraucht worden ist. Das Zeichen … [Logo 

E._____] unterscheidet sich vom Zeichen D._____ insofern, als das das 

"A2._____" und das "..." verbindende leere Kreiszeichen durch einen ausgefüllten 

Kreis, das Schweizerkreuz enthaltend, ersetzt wird. Dabei verändert sich der Auf-

bau der Marke ("A2._____", kreisförmiges graphisches Element und "...") nicht. 

Der Austausch des leeren Kreiszeichens durch den das Schweizerkreuz enthal-

tenden Kreis erscheint als nicht erhebliche Abweichung des Zeichens. Dies muss 

umso mehr gelten, als dass das Schweizerkreuz als Marke oder als Bestandteil 

von Marken nicht verwendet, d.h. auch nicht eingetragen werden darf (Art. 2 Abs. 

1 Ziff. 1 Wappenschutzgesetz), die Verwendung eines Wappens als Verzierung 

- 29 - 

einer Marke nach Lehre und Praxis jedoch zulässig ist (Noth/Bühler/Thouvenin-

Holzer, Vorb. Art. 47-51 MSchG N 66, m.w.H.). Dies führt dazu, dass derjenige, 

der ein Wappen als Verzierung seiner Marke gebrauchen will, gar keine andere 

Möglichkeit hat, als die Marke ohne das verzierende Zeichen eintragen zu lassen 

und dieses im Gebrauch dann hinzuzufügen. Das Schweizerkreuz im runden 

Kreis im Zeichen … [Logo E._____] wird als Verzierung verwendet. Insofern stellt 

die Verwendung des Zeichens … [Logo E._____] nichts anderes als den Ge-

brauch der eingetragenen Marke D._____ der Beklagten dar. 

2.2.3. Gebrauch der Marke C._____ 

2.2.3.1. Zu prüfen ist weiter, ob die Beklagte auch ihre Marke C._____ in der 

eingetragenen Klasse rechtserhaltend gebraucht hat. Der Kläger macht diesbe-

züglich geltend, die Beklagte habe die Marke auf Uhren nie rechtserhaltend ge-

braucht. Sollten sich teilweise auch sämtliche Bestandteile der Marke auf einer 

Uhr finden, so seien sie auseinandergerissen. E._____ stehe oberhalb des Zent-

rums während B1._____ so klein geschrieben sei, dass es kaum gefunden werde. 

E._____ und B1._____ werde nicht als Einheit wahrgenommen, weshalb kein 

rechtserhaltender Gebrauch gegeben sei. Der Gebrauch auf Armbändern qualifi-

ziere nicht als rechtserhaltender Gebrauch für Uhren, weil Uhrenarmbänder von 

anderen Anbietern stammen könnten als Uhren (act. 57 S. 70 Rz. 257 ff.). Die 

Beklagte führt demgegenüber aus, dass auf dem Zifferblatt selbst schon der ge-

samte Markenzug C._____ ersichtlich sei, was für einen rechtserhaltenden Ge-

brauch genüge. Zudem werde durch Umdrehen auf dem Uhrenband gleichfalls 

die Verbindung zu B1._____ festgestellt (act. 8 S. 52 Rz. 208). 

2.2.3.2. Grundsätzlich nicht rechtserhaltend gebraucht wird eine Marke durch 

die getrennte Benützung ihrer einzelnen Bestandteile, zumal das Publikum die 

einzelnen Elemente regelmässig als selbständige Marken verstehen wird. So wird 

beispielsweise eine aus zwei Wortelementen bestehende Marke, deren beide Be-

standteile nicht unmittelbar hintereinander, sondern nur einzeln verwendet wer-

den, nicht rechtserhaltend gebraucht (Noth/Bühler/Thouvenin-Wang, Art. 11 

MSchG N 91, m.w.H.). Streng zu beurteilen ist insbesondere der Wegfall von 

Wortbestandteilen, der regelmässig Auswirkungen auf die Identität der Marke hat 

- 30 - 

(Willi, a.a.O., N 56 zu Art. 11). Insofern wäre der Gebrauch des Zeichens E._____ 

ohne den Bestandteil "B1._____" kein rechtserhaltender Gebrauch der genannten 

Marke. Sind die Bestandteile "E._____" und "B1._____" auf einzelnen Zifferblät-

tern räumlich in der Tat auseinandergestellt (E._____ oberhalb des Zentrums in 

grösserer Schrift geschrieben, B1._____ am unteren Rand des Ziffernblattes ne-

ben der Ziffer 6 in kleinerer Schrift geschrieben) (vgl. z.B. act. 9/114), so findet 

sich die Gesamtmarke zusammenhängend aber zumindest auf dem Uhrenarm-

band (act. 9/140). Dass dieser Gebrauch nicht als rechtserhaltend für die Waren-

klasse Uhren und Zeitmesser qualifizieren soll, wie dies der Kläger ausführt, 

leuchtet nicht ein. So muss der Gebrauch der Marke, um das Recht an der Marke 

erhalten zu können, funktionsgerecht erfolgen. Die Art der Benutzung muss es 

der Marke erlauben, von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung von Wa-

ren und Dienstleistungen erkannt zu werden. Diesen Zweck erfüllt die Marke 

dann, wenn sie bestimmten Waren oder Dienstleistungen zugeordnet werden 

kann (Willi, a.a.O., N 14 zu Art. 11). Gefordert wird dabei der Einsatz der Marke 

als produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal bzw. als kennzeichnender 

Hinweis auf konkrete, spezifizierte Produkte. Die Verwendung der Marke als pro-

duktidentifizierender Hinweis setzt deren Verwendung im Zusammenhang mit den 

beanspruchten Produkten voraus (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Das neue Recht setzt 

dabei, im Unterschied zum alten Recht, unter welchem das Erscheinen der Marke 

auf der gekennzeichneten Ware oder Verpackung erforderlich war, nur mehr vo-

raus, dass die Marke in funktionellem Zusammenhang mit den gekennzeichneten 

Produkten verwendet wird (Noth/Bühler/Thouvenin-Wang, Art. 11 MSchG N 7 ff., 

m.w.H.). Ein solcher funktioneller Zusammenhang ist bei der Anbringung der Mar-

ke auf einem Uhrenarmband zweifelsohne zu bejahen.  

 Dass dieser Gebrauch in der massgebenden Frist stattgefunden hat, ist of-

fensichtlich. Es kann deshalb festgestellt werden, dass auch die Marke C._____ 

von der Beklagten in rechtsgenüglicher Weise gebraucht wurde.  

2.3. Durchbrechung der Hinterlegungspriorität 

2.3.1. Gemäss obigen Ausführungen wurden die Zeichen E._____ und … 

[Logo E._____] zur Kennzeichnung von Uhren und damit im Sinne von Art. 11 

- 31 - 

Abs. 1 MSchG für die Warenklasse, für welche die Marke eingetragen ist, ver-

wendet. Da die Marken der Beklagten prioritär zu denjenigen des Klägers sind, ist 

zu prüfen, ob sich der Kläger auf eine Durchbrechung der Hinterlegungspriorität 

berufen kann. 

 Eine Durchbrechung der Hinterlegungspriorität wird angenommen, wenn der 

Inhaber des mittels Eintragung entstandenen Markenrechts nicht eingetragene, 

aber vor seiner Markenhinterlegung gebrauchte Drittzeichen dulden muss (Wei-

terbernützungsrecht), wenn das mittels Eintragung begründete Markenrecht sogar 

vor kraft Gebrauchs entstandenen Markenrechten zu weichen hat (notorisch be-

kannte Marke sowie altrechtliche Gebrauchspriorität) und schliesslich dann, wenn 

die ältere Markenhinterlegung missbräuchlich erfolgte (Noth/Bühler/Thouvenin-

Gasser, Art. 16 MSchG N 11).  

2.3.2.1. Missbräuchliche Markenhinterlegung  

a) Bei der missbräuchlichen Markenhinterlegung verstösst der Rechtserwerb 

angesichts der konkreten, zumeist subjektiven Umstände gegen den Grundsatz 

von Treu und Glauben. Eine Markenhinterlegung kann etwa dann als missbräuch-

lich betrachtet werden, wenn sie in Verletzung eines Treueverhältnisses, etwa ei-

nes Arbeitsvertrags oder Auftrags, oder unter Ausnutzung von Geschäftsgeheim-

nissen erfolgt. Als besonderer Anwendungsfall ist in Art. 4 MSchG die miss-

bräuchliche Markenhinterlegung durch den Agenten oder Vertreter des Markenin-

habers oder einen sonstigen zum Gebrauch Ermächtigten geregelt 

(Noth/Bühler/Thouvenin-Gasser, Art. 5 MSchG N 27 ff.). 

 Der Kläger behauptet, er sei es gewesen, der entschieden habe, dass Uhren 

mit dem Zeichen "E._____" gekennzeichnet würden. In materieller Hinsicht sei er 

Inhaber der Marken, da die Beklagte lediglich eine Agentenmarke aufgrund einer 

Lizenz des Klägers eingetragen habe. Die Beklagte wiederum macht geltend, sie 

habe dem Kläger den markenrechtlichen Gebrauch in Form eines Exklusivver-

triebsrechts in der Schweiz abgetreten. 

- 32 - 

b) Bevor eine missbräuchliche Markenhinterlegung durch die Beklagte geprüft 

werden muss, ist abzuklären, ob allfällige diesbezügliche markenrechtliche Ab-

wehransprüche des Klägers verwirkt sind (vgl. act. 8 S. 57 f.). Rechtsgrundlage 

für eine Verwirkung von markenrechtlichen Ansprüchen bildet Art. 2 Abs. 2 ZGB. 

Eine Verwirkung tritt dann ein, wenn der Berechtigte die Verletzung gekannt hat 

und während längerer Zeit inaktiv geblieben ist, der Verletzer einen wertvollen 

Besitzstand erworben hat und zudem gutgläubig war (Noth/Bühler/Thouvenin-

Staub, Vorb. Art. 52-60 MSchG N 58). Diese Voraussetzungen sind vorliegend 

gegeben. 

 Der Kläger ist während der ganzen Zeit, in welcher die Marken C._____ und 

D._____ der Beklagten eingetragen sind, bis zum Zeitpunkt der Einreichung der 

Klage am 9. März 2010 untätig geblieben, d.h. er hat nichts gegen die Markenein-

tragungen der Beklagten unternommen. Dies, obwohl ihm eine allfällige Verlet-

zung seiner Serienmarke "A2._____-Angebotsbezeichnung" bekannt war. So 

wurden doch die Uhren, die mit dem strittigen Zeichen versehen waren, in den 

Verkaufsstellen des Klägers angeboten und verkauft. Die Beklagte hat auf den 

Uhrenverpackungen während Jahren auf ihre Markeninhaberschaft hingewiesen. 

So findet sich auf diversen ins Recht gelegten Verpackungen der Hinweis 

"E._____® is a registered trademark of B._____ Ltd." (vgl. act. 3/51-55); desglei-

chen auf Bedienungsanleitungen und Broschüren, zum Teil seit 1998 (act. 9/56-

9/63; 9/46). Dass dieser Hinweis ohne das Wissen und hinter dem Rücken des 

Klägers erfolgt ist, kann als ausgeschlossen gelten. Einem Unternehmen in der 

Grösse des Klägers, welches über eine grosse Markenerfahrung verfügt und - wie 

der Kläger wiederholt selber betont (vgl. z.B. act. 1 S. 35 ff.) - besonders viel Wert 

auf seine Markenstrategie legt, unterläuft ein solcher Fehler nicht. Es muss als 

ausgeschlossen gelten, dass die Beklagte dem Kläger einen solchen Vermerk 

über Jahre hinweg "unterschmuggeln" konnte, ohne dass der Kläger dies bemerk-

te. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dieser Hinweis ganz bewusst auf den 

Produkten angebracht wurde. Wäre der Kläger der Meinung gewesen, der Ver-

merk sei falsch und das Zeichen "E._____" stünde tatsächlich ihm zu, so hätte er 

den Vermerk schlicht abgelehnt. Wer über sieben Jahre hinweg (nach Aussage 

des Klägers, vgl. act. 57 S. 37, gemäss Beklagte noch viel länger) die Uhr eines 

- 33 - 

Lieferanten in der Grössenordnung einer Stückzahl von mindestens einer Million 

vertreibt und auf der Uhrenverpackung den Hinweis anbringt, diese Marke gehöre 

der Beklagten, der muss sich zumindest die Kenntnis davon anrechnen lassen. 

Hinzukommt, dass der Kläger die Uhren der Beklagten gemäss den "Gestaltungs-

richtlinien für die A1._____ Fremdmarkenwerbung" beworben hat (vgl. act. 9/69, 

9/75-9/78) "[…] exklusiv in ihrer A1._____"). Die Verwendung dieser Richtlinien 

kann nur darauf hindeuten, dass der Kläger im Zeitpunkt des erfolgten Gebrauchs 

des Zeichens ebenfalls davon ausging, dass "E._____" kein ihm gehörendes 

Kennzeichen ist, sondern eben eine "Fremdmarke". Auch räumte die Beklagte 

dem Kläger dieses Exklusivverkaufsrecht, auf welches er in seiner Werbung hin-

weist, in den zwischen ihnen abgeschlossenen Rahmenverträgen ausdrücklich 

ein (act. 9/24-29). Auch dieses Exklusivverkaufsrecht weist auf die Inhaberschaft 

der Beklagten am Zeichen "E._____" hin. Wäre die Einräumung eines solchen 

doch nicht nötig gewesen, wenn der Kläger der materielle Markeninhaber gewe-

sen wäre. Der Kläger wies auch in der eigenen Werbung wiederholt darauf hin, 

dass die Markenrechte am Kennzeichen "E._____" der Beklagten zustünden 

(E._____® is a registered trademark of B._____ Ltd.; vgl. act. 9/64-9/67).  

 Gegen diese allfällige Verletzung seiner Rechte hat der Kläger nichts unter-

nommen, er hat sie vielmehr explizit geduldet und damit am angeblich marken-

rechtswidrigen Verhalten der Beklagten mitgewirkt. Die Beklagte hat sich durch 

die jahrelange Benutzung des Zeichens "E._____" in Form von … [Logo E._____] 

oder auch … [Logo E._____] eine zweifelsfrei günstige Wettbewerbsstellung im 

Billiguhrensegment aufgebaut. Dies wird vom Kläger auch nicht angezweifelt, ist 

dies ja auch mit der Hintergrund vorliegender Klage. Der Kläger macht nicht gel-

tend, er habe der Beklagten vor Einleitung dieser Klage bzw. Beginn des dieser 

zugrundeliegenden Rechtsstreits zu verstehen gegeben, sie dürfe dieses Zeichen 

nicht benutzen, oder sie gar verwarnt. Die Beklagte hat daher gutgläubig gehan-

delt, womit die Voraussetzungen einer Verwirkung gegeben sind.  

 Es kann deshalb offen bleiben, ob die Beklagte die Marke als Lizenznehme-

rin eingetragen hat. Hierzu ist allerdings der Vollständigkeit halber zu erwägen, 

dass nichts für einen allfälligen Lizenzvertrag zwischen den Parteien spricht. Die 

- 34 - 

Beklagte hat ihre Marken in eigenem Namen eingetragen und nicht als Lizenz-

nehmerin. Es wurde auch nichts Schriftliches vereinbart, was für ein Unternehmen 

in der Grösse des Klägers, mit immenser Markenerfahrung, doch eher ungewöhn-

lich wäre. Zumal der Kläger in seinen Rechtsschriften wiederholt betont, wie wich-

tig die Markenstrategie des Klägers sei und diese seit den 60er-Jahren gepflegt 

werde. Der Kläger macht, als angeblicher Lizenzgeber, heute geltend, die Beklag-

te habe die lizenzierte Marke gar nie rechtserhaltend gebraucht. Der Kläger hat 

sich aber nie darum bemüht, dass die Beklagte die lizenzierte Marke auch be-

nützt, obwohl der Lizenzgeber i.d.R. ein gewichtiges Interesse daran haben sollte, 

ist doch der Gebrauch einer Marke Voraussetzung für deren Aufrechterhaltung 

(Art. 12 Abs. 1 MSchG). Ein solches Verhalten ist widersprüchlich. Für die Verga-

be einer Lizenz an die Beklagte bestand sodann keine Notwendigkeit, insbeson-

dere nicht in der Form, wie die Marken schlussendlich eingetragen wurden. Auch 

ist nicht ersichtlich, dass die Beklagte dem Kläger eine Lizenzgebühr zu entrich-

ten gehabt hätte (was bei Lizenzverträgen die Regel darstellt, vgl. 

Noth/Bühler/Thouvenin-Bühler, Art. 18 MSchG N 37 ff.).  

 Auf eine Agentenmarke im Sinne von Art. 4 MSchG könnte sich der Kläger 

nicht berufen. Diesbezüglich wird vorausgesetzt, dass der Inhaber ein dem Nut-

zungsberechtigten vorgehendes Recht an der fraglichen Marke geltend machen 

kann, er mithin als der an der Marke besser Berechtigte erscheint (Willi, a.a.O., N 

10 zu Art. 4, Noth/Bühler/Thouvenin-Wang, Art. 4 MSchG N 7). Gegen den an der 

eingetragenen Marke besser Berechtigten - und das ist vorliegend die Beklagte - 

sind die Bestimmungen über die "Agentenmarke" daher von vornherein nicht an-

wendbar (vgl. Entscheid des Handelsgerichts Aargau vom 14. Juni 2011, sic! 1 

2012 S. 36 ff.). 

 

2.3.2.2. Weiterbenützungsrecht 

 Der Kläger könnte sich im Übrigen auch nicht auf ein Weiterbenützungsrecht 

im Sinne von Art. 14 MSchG berufen, wofür der Gebrauch eines Zeichens vor der 

Hinterlegung einer Marke vorausgesetzt wird. Wie oben gesehen, stellen die bei-

- 35 - 

den Zeichen E._____ und … [Logo E._____] Gebrauchsformen der Marke 

D._____ der Beklagten dar. Wer das Zeichen E._____ vor der Hinterlegung der 

beklagtischen Marke D._____ gebraucht hat, ist strittig. Jedenfalls hat aber der 

Kläger - wie gesehen - den Gebrauch des Zeichens durch die Beklagte seit Jah-

ren geduldet, indem er mindestens seit 2003 auf seinen Verpackungen den Hin-

weis "E._____® is a registered trademark of B._____ Ltd." aufführte. Der Hinweis 

auf die Beklagte als Markeninhaberin von E._____ findet sich bereits auch in 

Werbeprospekten von 1998 (vgl. act. 9/46: "©E._____ tradmark and models re-

gistered by the manufacturer B._____ Ltd, H._____"). Wie ebenfalls dargelegt, 

hat der Kläger die E._____ Uhren gemäss seinen Gestaltungsrichtlinien für die 

A1._____ Fremdmarkenwerbung beworben, womit er offensichtlich das Zeichen 

ebenfalls als der Beklagten zugehörig betrachtet hat. Unter all diesen Umständen 

ist der Gebrauch des Zeichens auch vor 2003 der Beklagten zuzurechnen und 

kann sich der Kläger nicht auf Art. 14 MSchG berufen. Auch würde es dem Ziel 

der Regelung widersprechen, wonach mit dem Weiterbenützungsrecht ein Aus-

gleich zwischen Unternehmen mit systematischer Markenpolitik und kleinen An-

bietern geschaffen werden soll, die ihre Kennzeichen nicht oder zu spät als Marke 

registrierten (Noth/Bühler/Thouvenin-Thouvenin, Art. 14 MSchG N 3). Verhält es 

sich vorliegend doch genau umgekehrt. Schliesslich handelt es sich bei Art. 14 

MSchG um ein Abwehrrecht gegen den Markeninhaber, d.h. derjenige, welcher 

eine Marke im Sinne von Art. 14 MSchG vorbenützt hat, darf dies auch weiterhin 

tun. Es führt jedoch nicht dazu, dass die Marken im Register zu löschen wären.  

2.3.2.3. Notorisch bekannte Marke sowie altrechtliche Gebrauchspriorität  

 Auf eine altrechtliche Gebrauchspriorität, wonach derjenige der eine Marke 

vor dem Inkrafttreten des MSchG vom 28. August 1992 zuerst gebrauchte, ge-

genüber dem ersten Hinterleger besser berechtigt ist, sofern er die Marke inner-

halb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des geltenden MSchG hinterlegt (vgl. 

Noth/Bühler/Thouvenin-Gasser, Art. 5 MSchG N 9 f.), beruft sich der Kläger 

schliesslich zu Recht nicht. Selbst wenn allfällige diesbezügliche Rechte des Klä-

gers nicht verwirkt wären, sind diese Voraussetzungen im Hinblick auf die vom 

Kläger 2008 eingetragenen Marken doch zum Vornherein nicht gegeben. Auch ist 

- 36 - 

nicht zu prüfen, ob es sich vorliegend um eine notorisch bekannte Marke handelt, 

ist diese doch nur bei Vorbenützung im Rahmen von internationalen Sachverhal-

ten anzurufen (Noth/Bühler/Thouvenin-Gasser, Art. 5 MSchG N 8; Noth/Bühler/ 

Thouvenin-Joller, Art. 3 MSchG N 311 ff.). Ein solcher liegt nicht vor.  

2.3.3. Nach dem Gesagten kann sich der Kläger nicht auf eine Durchbre-

chung der Hinterlegungspriorität der beklagtischen Marken berufen. 

2.4. Fazit 

 Aufgrund obiger Erwägungen ergibt sich kein Grund, weshalb die auf die 

Beklagte eingetragenen Marken C._____ und D._____ zu löschen sind. Das 

Rechtsbegehren Ziffer 2 des Klägers ist folglich abzuweisen. 

3. Verbot des Gebrauchs der Zeichen E._____ und … [Logo E._____] durch 

die Beklagte im Geschäftsverkehr (Rechtsbegehren Ziffer 3). 

3.1. Ist die Beklagte an der Marke D._____ berechtigt und sind die Zeichen 

E._____ und … [Logo E._____] wie unter 2.2. gesehen, gültige Gebrauchsvarian-

ten davon, dann darf sie die Marke auch so gebrauchen. Insbesondere kann der 

Kläger der Beklagten den Gebrauch der beiden Marken nicht gestützt darauf ver-

bieten, dass ihm die Marke "E._____" seit 1983 materiell zustehe. Die Marken der 

Beklagten C._____ und D._____ waren zuerst im Sinne von Art. 6 MSchG im 

Markenregister eingetragen und sind damit prioritär gegenüber den Marken des 

Klägers. Allfällige Abwehrrechte aufgrund einer Durchbrechung der Hinterle-

gungspriorität sind - wie unter Ziff. 2.3. gesehen - verwirkt. Der Kläger kann dem-

zufolge der Beklagten gestützt auf eine bessere Berechtigung an den Zeichen 

nicht verbieten, das Zeichen E._____, wie in Ziffer 3a und b seiner Rechtsbegeh-

ren gefordert, im Geschäftsverkehr zu gebrauchen.  

3.2. Der Kläger kann der Beklagten den Gebrauch der Zeichen E._____ und … 

[Logo E._____] für Uhren auch nicht gestützt auf seine Serienmarke "A2._____-

Angebotsbezeichnung" verbieten lassen, sind doch diesbezügliche allfällige Ab-

wehransprüche aufgrund einer möglichen Verwechslung ebenfalls verwirkt. Diese 

Voraussetzungen sind auch hinsichtlich eines Gebrauchsverbots durch die Be-

- 37 - 

klagte gegeben. Es kann hierzu vollumfänglich auf die Ausführungen unter Ziffer 

2.3. verwiesen werden. 

 Es kann deshalb auch offenbleiben, ob die Marke "A2._____" des Klägers 

eine berühmte Marke ist und diese durch die Verwendung der Zeichen E._____ 

und … [Logo E._____] durch die Beklagte verletzt wird. Dahingestellt bleiben 

kann im Übrigen, wer das Zeichen E._____ letztlich entwickelt hat. 

3.3. Der Kläger stützt seine Unterlassungsbegehren zudem auf Lauterkeitsrecht. 

Durch den Gebrauch der Zeichen "E._____" und … [Logo E._____] werde eine 

Verwechselbarkeit mit seinen Marken im Sinne von Art. 3 lit. d UWG geschaffen. 

Nach Art. 3 lit. d in Verbindung mit Art. 9 Abs. 1 lit b UWG kann der Erstverwen-

der eines Zeichens einem späteren Verwender den Gebrauch eines verwechsel-

baren Kennzeichens verbieten lassen. Vorliegend kann offen bleiben, wer welche 

Kennzeichen zuerst gebraucht hat, da mögliche Ansprüche des Klägers aufgrund 

einer allfälligen Verwechselbarkeit auch nach Lauterkeitsrecht verwirkt wären. Die 

Voraussetzungen der Verwirkung sind dieselben wie bei der Verwirkung von An-

sprüchen aus Markenrecht, wobei zusätzlich eine räumliche, zeitliche oder sachli-

che Marktüberschneidung gegeben sein muss (Peter Jung/Philippe Spitz, Bun-

desgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG); Bern 2010, N 228 zu Art. 9 

UWG). Auch eine solche ist vorliegend zweifellos gegeben.  

3.5. Die Rechtsbegehren Ziff. 3a-c der Klage sind folglich ebenfalls abzuweisen.  

4. Domainnamen "E._____.ch" (Rechtsbegehren Ziffer 6) 

Da die Beklagte - wie gesehen - am Zeichen E._____ besser berechtigt ist 

als der Kläger, ist sie auch zukünftig berechtigt, den von ihr registrierten Domain-

namen "E._____.ch" weiter zu benutzen. Der Kläger kann die Übertragung des 

Domainnamens auf sich nicht verlangen. Das diesbezügliche Klagebegehren Zif-

fer 6 ist somit abzuweisen. 

5. Fazit Klage 

 Soweit auf die Klage eingetreten wird, ist sie abzuweisen. 

- 38 - 

B. Widerklage 

1. Rückgabe der Uhrenmodelle (Widerklagebegehren Ziffer 6 und 7) 

1.1. Parteibehauptungen 

1.1.1. Betreffend Rechtsbegehren Ziffer 6 der Widerklage führt die Beklagte 

aus, dass die dem Kläger als Muster übergebenen 14 Uhrenmodelle im Eigentum 

der Beklagten stehen würden. Da es sich um einen Hinterlegungsvertrag handle, 

treffe den Kläger eine Aufbewahrungspflicht für die an ihn übergebenen Muster. 

Demgemäss sei er zur Herausgabe der ihm anvertrauten Modelle verpflichtet. So-

fern der Kläger nicht mehr in der Lage sein sollte, die ihm anvertrauten Muster zu-

rück zu geben, werde das entsprechende Haftungssurrogat in der Höhe von 

CHF 500.00 pro Modell geltend gemacht. In Anbetracht des Aufwands, welcher 

im Zusammenhang mit der Erstellung derartiger Muster erforderlich sei, dürfte der 

effektive Wert der Modelle den geltend gemachten Betrag wohl noch übersteigen 

(act. 8 S. 70 Rz. 258 f.). 

 Die Bestreitungen des Klägers seien unsubstantiiert. Absurd sei die Kon-

struktion, wonach die Vertreter des Klägers eigene kreative Leistungen zur Model-

lentwicklung erbracht hätten, da der Kläger dazu gar nicht in der Lage sei. Er ver-

füge über kein Know How in der Uhrenbranche. Vielmehr seien dem Kläger Mo-

delle vorgelegt worden, wobei dieser allenfalls Modifikationswünsche geäussert 

habe. Den Erhalt der Modelle bestreite der Kläger nicht (act. 82 S. 16 f. Rz. 62). 

1.1.2. Der Kläger bestreitet eine Rückgabeverpflichtung hinsichtlich der ihm 

übergebenen Modelle. Die neuen Modelle habe die Beklagte im Auftrag des Klä-

gers hergestellt und diesem übereignet; es bestehe diesbezüglich keine Leihe 

oder dergleichen und damit auch keine Rückgabeverpflichtung (act. 57 S. 45 Rz. 

153 ff.; act. 86 S. 30 Rz. 107 f.). Der Kläger bzw. seine Mitarbeiter seien mit Be-

zug auf die fraglichen Modelle Inhaber der Urheberrechte. Sie hätten den Mitar-

beitern der Beklagten vorgegeben, wie die Modelle zu gestalten seien. Sämtliche 

Ideen würden vom Kläger stammen. Die Beklagte habe bloss ausführende Auf-

gaben übernommen und die Modelle nach den Vorgaben des Klägers zusam-

- 39 - 

mengebaut (act. 57 S. 88 f. Rz. 329). Dem Kläger seien keine Kosten pro Modell 

von CHF 500.00 entstanden. Der Betrag von CHF 500.00 pro Modell sei nicht 

substantiiert dargetan und belegt; er werde bestritten (act. 57 S. 45 Rz. 153 ff.; 

act. 57 S. 88 f. Rz. 329 ff.; act. 86 S. 30 Rz. 108). 

1.2. Würdigung 

Die Beklagte beruft sich bezüglich der Rückgabeverpflichtung des Klägers 

auf Art. 222 in Verbindung mit Art. 472 ff. OR. Gemäss Art. 472 Abs. 1 OR ver-

pflichtet sich der Aufbewahrer dem Hinterleger, eine bewegliche Sache, die dieser 

ihm anvertraut, zu übernehmen und sie an einem sicheren Orte aufzubewahren. 

Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache jederzeit zurückfordern (Art. 475 

Abs. 1 OR). Beim sog. Kauf nach Muster handelt es sich um einen gewöhnlichen 

Kauf mit der Besonderheit, dass Musterkonformität zum Vertragsinhalt gehört. So 

wird eine Qualitätsbestimmung verabredet, deren Beweisbarkeit durch Übergabe 

eines Musters bei Vertragsabschluss sichergestellt wird (BK OR-Giger, Art. 222 

N 6). Dass die Beklagte dem Kläger Muster zu diesem Zwecke übergeben hat, 

ergibt sich aus den entsprechenden Rahmenverträgen, wo ausdrücklich auf Refe-

renzmuster zur Qualitätskontrolle verwiesen wird (vgl. u.a. act. 9/29, S. 4). Dass 

der Kläger offenbar auch davon ausging, von der Beklagten "Muster" erhalten zu 

haben, bestätigt er im Schreiben vom 21. Mai 2010 an die Beklagte, worin er die 

Rückgabe von Mustern deshalb verweigere, weil es der Beklagten nicht erlaubt 

sei, Uhren, die mit E._____ gekennzeichnet seien, in der Schweiz anzubieten o-

der in Verkehr zu setzen (act. 9/98). Qualifiziert sich der Vertrag zwischen den 

Parteien demnach als "Kauf nach Muster" so sind auch die entsprechenden Best-

immungen anwendbar und die als Muster übergebenen Modelle sind der Beklag-

ten herauszugeben. Daran ändert auch nichts, dass der Kläger der Beklagten 

Vorgaben dazu gemacht haben sollte, wie die einzelnen Uhren zu gestalten sei-

en. 

- 40 - 

2. Verbot der gewerblichen Nutzung des Zeichens "E1._____" durch den Klä-

ger (Widerklagebegehren Ziffer 8) 

2.1. Parteibehauptungen 

2.1.1. Die Beklagte bringt vor, dass die fortgesetzte Benutzung der Bezeich-

nung E1._____ durch den Kläger, in welcher Form auch immer, markenrechtswid-

rig sei, stelle diese Nutzung doch eine fortgesetzte Verwechslungsgefahr für die 

besserberechtigten Zeichen … [Logo E._____] und … [Logo E._____] dar, welche 

Gebrauchsvarianten der seit dem 7. Januar 2003 markenrechtlich geschützten 

Marke D._____ der Beklagten darstellen würden (act. 82 S. 33 Rz. 109). Der Klä-

ger habe seit Einführung der Uhren mit der Bezeichnung E._____ im Jahre 1983 

keine eigenen Rechte an dieser Bezeichnung. Der Gebrauch des Zeichens 

E._____, wie es seit 1998 von der Beklagten für ihre Uhren verwendet worden 

sei, stehe vielmehr der Beklagten zu. Sie sei damit auch berechtigt, die ihr als 

Markeninhaberin zustehenden Rechte zur Abwehr von verwechselbaren Zeichen 

wie etwa E1._____ in allen Gebrauchsformen geltend zu machen. Dass eine 

gleichlautende Bezeichnung E1._____ in starkem Masse mit den von der Beklag-

ten verwendeten Zeichen E._____ respektive D._____ verwechselbar sei, müsse 

angesichts der völligen Übereinstimmung in Wortbild und Wortklang nicht zusätz-

lich begründet werden. Als besser Berechtigte sei die Beklagte auch berechtigt, 

dem Kläger wie auch anderen Dritten, gestützt auf das ihr als Markeninhaberin 

zustehende Recht, den Gebrauch einer gleichlautenden Marke zu verbieten 

(act. 82 S. 36 Rz. 121 ff.).  

2.1.2. Der Kläger führt hierzu aus, dass er sich zum Schutz des Zeichens 

E1._____ auf seine Dachmarke A2._____ und seine Serienmarke A2._____-

Angebotsbezeichnung berufen könne, welche beide älter seien, als die beklagti-

schen Marken C._____ und D._____ (act. 57 S. 89 ff. Rz. 333 ff.). Selbst wenn 

die beklagtischen Marken C._____ und D._____ rechtsbeständig wären, wäre es 

nicht möglich, dem Kläger die Verwendung der Bezeichnung E1._____ zu verbie-
ten. ... sei als beschreibender Begriff ein für Uhren allseits benutzter und nicht 

monopolisierbarer Bestandteil, und der Buchstabe A2._____ - insbesondere so 

wie ihn der Kläger heute verwende - sei für den Kläger im Verkehr für die einge-

- 41 - 

tragenen Klassen, insbesondere auch für Uhren, durchgesetzt, nicht aber für die 

Beklagte (act. 57 S. 91 Rz. 341). 

 Der Kläger macht schliesslich geltend, dass ihm das Zeichen E._____ ur-

sprünglich zugestanden habe, weshalb er auch weiterhin berechtigt sei, das Zei-

chen zu nutzen. Er habe in jedem Fall Anspruch auf Weiterbenutzung des von 

ihm entwickelten und von ihm lange vor der Eintragung der beklagtischen Marken 

gebrauchten Zeichens E1._____ für seine Uhren. Dies allenfalls auch in Koexis-

tenz mit dem gleichzeitigen Gebrauch der Marken C._____ oder D._____ oder 

der Zeichen E._____ oder … [Logo E._____] durch die Beklagte und/oder Dritte 

(act. 86 S. 13 Rz. 28). Tatsächlich sei der Kläger 1982/83 Inhaber des Zeichens 

E._____ gewesen. Es habe damals das Arial A2._____ des Klägers gezeigt, 

weshalb es dem Kläger zuzuordnen gewesen sei (act. 86 S. 18 Rz. 42; S. 26 Rz. 

87 ff.). 

2.2 Würdigung 

2.2.1. Nach Art. 3 Abs. 1 MSchG bestimmt sich die Verwechslungsgefahr 

aufgrund der Markenähnlichkeit und der Gleichartigkeit von Waren und Dienstleis-

tungen. D.h. an die Verschiedenheit der Marken ist ein umso strengerer Massstab 

anzulegen, als die Waren und Dienstleistungen einander ähnlich sind (Willi, 

a.a.O., N 15 zu Art. 3). Nachdem beide Parteien ihre Zeichen für Uhren benutzen 

bzw. benutzen wollen, womit die Waren, für welche sie die Zeichen benutzen wol-

len, identisch sind, müssten sich die Zeichen wesentlich unterscheiden. Das ist 

vorliegend klarerweise nicht der Fall, bestimmt sich die Markenähnlichkeit doch 

nach dem Gesamteindruck (BGE 121 III 378). Alle genannten Zeichen setzen sich 

zusammen aus "A2._____", Abstand, und "...". Dabei bilden der Einzelbuchstabe 

"A2._____" und das Wort "..." die dominanten Gestaltungselemente. Die Zeichen 

unterscheiden sich lediglich dadurch, dass der Abstand zwischen "A2._____" und 

"..." einmal leer gelassen wird (E1._____), einmal durch einen Bindestrich gefüllt 

wird (E._____) und einmal einen Kreis enthält (D._____). Weder die Abstand fül-

lenden Zeichen noch das Leerlassen des Abstandes fügen den Worten zusätzli-

ches Gewicht hinzu. Sowohl der Sinngehalt wie auch der Gesamtausdruck bleibt 

- 42 - 

der Gleiche. Eine Verwechslungsgefahr der Zeichen ist deshalb zweifellos gege-

ben.  

2.2.2. Auch die Argumentation des Klägers, ... sei als beschreibender Begriff 

ein für Uhren allseits benutzter und nicht monopolisierbarer Bestandteil und der 

Buchstabe A2._____ - insbesondere so wie ihn der Kläger heute verwende - sei 

für den Kläger im Verkehr für die eingetragenen Klassen, insbesondere auch für 

Uhren, durchgesetzt, weshalb ihm die Benutzung von E1._____ nicht verboten 

werden könne, verfängt nicht. Im vorliegenden Rechtsstreit geht es weder um den 

Buchstaben A2._____ als solchen, noch um den alleinstehenden Begriff "...". Es 

geht um das Zeichen E1._____, und letztlich um die von der Beklagten eingetra-

gene Marke D._____, von welcher E._____ und … [Logo E._____] Gebrauchs-

formen darstellen. Dass diese Zeichen nicht eintragungsfähig seien oder es nicht 

verboten werden könne, diese Zeichen zu benutzen, kann der Kläger selber nicht 

ernsthaft behaupten, nachdem er in diesem Verfahren der Beklagten letzteres 

verbieten lassen will.  

2.2.3. Aufgrund obiger Erwägungen ergibt sich, dass die Beklagte als besser 

Berechtigte am Zeichen E._____ dem Kläger zukünftige konkrete Markenrechts-

verletzungen verbieten lassen kann. Das Widerklagebegehren Ziffer 8 ist folglich 

gutzuheissen. 

 Die Verpflichtung des Klägers zur Unterlassung des Gebrauchs des Zei-

chens "E1._____" ist mit der Androhung der Überweisung an den Strafrichter im 

Falle der Zuwiderhandlung gemäss Art. 292 StGB zu verknüpfen 

(Noth/Bühler/Thouvenin-Staub, Art. 55 MSchG N 51). Da es sich bei der Marke 

D._____ der Beklagten, aufgrund derer sie die Unterlassung begehrt, um eine 

schweizerische Marke handelt, ist das Verbot auf das Territorium der Schweiz zu 

begrenzen (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin-Wang, Art. 55 MSchG N 37). 

3. Fazit Widerklage 

 In Gutheissung von Rechtsbegehren Ziffer 6 der Widerklage ist der Kläger 

zu verpflichten, die 14 ihr als Muster übergebenen Modelle von E._____ Uhren an 

- 43 - 

die Beklagte herauszugeben. Sodann ist dem Kläger in Gutheissung von Rechts-

begehren Ziffer 8 der Widerklage zu verbieten, die Bezeichnung "E1._____" in der 

Schweiz gewerblich zu nutzen. 

IV. 
Kosten- und Entschädigungsfolgen 

1. Der Kläger verliert den Prozess. Er wird damit grundsätzlich kosten- und 

entschädigungspflichtig (§ 64 Abs. 2 ZPO und § 68 Abs. 1 ZPO). Aufgrund des 

Nichteintretens auf verschiedene Begehren der Beklagten rechtfertigt sich eine 

Kostenauflage an die Beklagte von 1/5. Die Prozessentschädigung reduziert sich 

dementsprechend. 

2. Der Streitwert ist vorliegend unbestimmt. Mit Beschluss vom 23. August 

2010 wurde den Parteien Frist angesetzt, um den Streitwert ihrer Klage bzw. Wi-

derklage zu beziffern (Prot. S. 7, act. 22). Dieser Aufforderungen kamen sie mit 

Eingabe vom 8. September 2010 (act. 24) und vom 15. September 2010 (act. 26) 

nach. Der Kläger beziffert den Streitwert der Klage mit CHF 500'000.00, denjeni-

gen der Widerklage mit CHF 100'000.00 (act. 26). Die Beklagte macht für die 

Streitsache um die Marke E._____ als Streitwert den Betrag von 

CHF 5'000'000.00 geltend (act. 24; act. 18 S. 19). 

Gemäss § 22 Abs 2 ZPO/ZH bestimmt das Gericht den Streitwert bei Unei-

nigkeit der Parteien nach freiem Ermessen, wobei in der Regel der höhere Betrag 

massgebend ist. Die Parteien streiten sich um das Zeichen "E._____" und letztlich 

darum, wer in Zukunft Uhren mit dieser Bezeichnung verkaufen darf. Geht man 

davon aus, dass Uhren mit dieser Bezeichnung seit 1983 millionenfach verkauft 

wurden, zu einem Durchschnittspreis von CHF 50.00 bis CHF 100.00, und der 

Verkauf von "E._____ Uhren" auch in Zukunft fortgesetzt wird, so rechtfertigt es 

sich, von dem von der Beklagten geschätzten Streitwert in der Höhe von 

CHF 5'000'000.00 auszugehen. 

- 44 - 

Das Gericht beschliesst:  

1. Das Verfahren wird im Umfang des klägerischen Begehrens Ziffer 1 als 

durch Klagerückzug erledigt abgeschrieben. 

2. Auf das Rechtsbegehren Ziffer 4 der Klage wird nicht eingetreten. 

3. Auf die Rechtsbegehren Ziffer 5 a)-c) der Klage wird nicht eingetreten. 

4. Auf die Rechtsbegehren Ziffer 2.-5. der Widerklage wird nicht eingetreten. 

5. Auf das Rechtsbegehren Ziffer 6 der Widerklageduplik (act. 86) wird nicht 

eingetreten. 

6. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Er-

kenntnis. 

und erkennt sodann: 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Der Kläger wird verpflichtet, die 14 ihm als Muster übergebenen Modelle von 

E._____ Uhren:  

... (3 Modelle) 

... (2 Modelle) 

... (2 Modelle) 

... (2 Modelle) 

... (5 Modelle) 

an die Beklagte heraus zu geben. 

3. Dem Kläger wird unter Androhung der Bestrafung seiner Organe mit Haft 

oder Busse nach Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung verboten, in 

der Schweiz die Bezeichnung "E1._____" eigenständig in welcher Form 

auch immer gewerblich zu nutzen, insbesondere Uhren von Drittlieferanten 

unter dieser Bezeichnung zu verkaufen, zu bewerben oder in anderer Form 

- 45 - 

selbst oder durch mit ihr direkt oder indirekt verbundene Dritte in Verkehr zu 

bringen.  

4. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 95'000.00. 

5. Die Kosten werden zu 4/5 dem Kläger und zu 1/5 der Beklagten auferlegt.    

6. Der Kläger wird verpflichtet, der Beklagten eine reduzierte Prozessentschä-

digung von CHF 60.000.00 zu bezahlen. 

7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien. 

8. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen von dessen Zustellung an 

beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, nach Massgabe 

von Art. 72 ff. sowie Art. 90 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) Be-

schwerde, allenfalls nach Massgabe von Art. 113 ff. BGG subsidiäre Verfas-

sungsbeschwerde erhoben werden. 

Der Streitwert beträgt CHF 5'000'000.00. 

 

_____________________________________ 

HANDELSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH 

 Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: 

 

 

 Oberrichter lic. iur. Peter Helm
 lic. iur. Vera Keller Bachofner 

 

 

	Rechtsbegehren gemäss Klage (act. 1 S 2 ff.):
	Rechtsbegehren gemäss Eingabe vom 13. Juli 2010 (act. 21 S. 2):
	Rechtsbegehren gemäss Widerklageduplik (act. 86 S. 2 ff.)
	Rechtsbegehren der Widerklage (act. 8 S 2 ff.):
	Erweitertes Widerklagebegehren (act. 32 S. 2):
	I.  Einleitung und Sachverhalt
	II.  Prozessuales
	III.  Materielles
	IV.  Kosten- und Entschädigungsfolgen

	Das Gericht beschliesst:
	1. Das Verfahren wird im Umfang des klägerischen Begehrens Ziffer 1 als durch Klagerückzug erledigt abgeschrieben.
	2. Auf das Rechtsbegehren Ziffer 4 der Klage wird nicht eingetreten.
	3. Auf die Rechtsbegehren Ziffer 5 a)-c) der Klage wird nicht eingetreten.
	4. Auf die Rechtsbegehren Ziffer 2.-5. der Widerklage wird nicht eingetreten.
	5. Auf das Rechtsbegehren Ziffer 6 der Widerklageduplik (act. 86) wird nicht eingetreten.
	6. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Erkenntnis.
	und erkennt sodann:
	1. Die Klage wird abgewiesen.
	2. Der Kläger wird verpflichtet, die 14 ihm als Muster übergebenen Modelle von E._____ Uhren:
	an die Beklagte heraus zu geben.
	3. Dem Kläger wird unter Androhung der Bestrafung seiner Organe mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung verboten, in der Schweiz die Bezeichnung "E1._____" eigenständig in welcher Form auch immer gewerblich zu nutzen, insbe...
	4. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 95'000.00.
	5. Die Kosten werden zu 4/5 dem Kläger und zu 1/5 der Beklagten auferlegt.
	6. Der Kläger wird verpflichtet, der Beklagten eine reduzierte Prozessentschädigung von CHF 60.000.00 zu bezahlen.
	7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
	8. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen von dessen Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, nach Massgabe von Art. 72 ff. sowie Art. 90 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) Beschwerde, allenfalls nach Massgabe von Art...