# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** c60cfe7e-bd94-58eb-8ddd-2ef079a92ccb
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2010-09-27
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 27.09.2010 B-7346/2009
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-7346-2009_2010-09-27.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-7346/2009
{T 0/2}

U r t e i l  v o m  2 7 .  S e p t e m b e r  2 0 1 0

Richter David Aschmann (Vorsitz), 
Richterin Vera Marantelli, Richter Francesco Brentani, 
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.

Q._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Patrick Troller und 
Rechtsanwalt lic. iur. Silvan Meier, Schweizerhofquai 2, 
Postfach, 6002 Luzern,
Beschwerdeführerin,

gegen

Z._______,
vertreten durch Fürsprecher lic. iur. Marc R. Büttler, 
Holenstein Rechtsanwälte AG, Utoquai 29/31, 
8008 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Verfügung vom 20. Oktober 2009 betreffend den 
Widerspruch Nr. 9389 Murolino/Murino.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-7346/2009

Sachverhalt:

A.
Die Schweizer Wortmarke Nr. 562'947 MURINO wurde am 16. Oktober 
2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 200 veröffent-
licht. Sie beansprucht Schutz für folgende Waren:

Klasse 19: Wärmedämmende, tragende Bauelemente (nicht aus Metall).

B.
Am 15. Januar 2008 erhob die Beschwerdegegnerin gestützt auf die 
Schweizer  Wortmarke  Nr.  552'333  MUROLINO  Widerspruch  gegen 
diese Eintragung. Die Widerspruchsmarke war am 14. November 2006 
ins Markenregister eingetragen worden für:

Klasse 19: Baumaterialien, nicht aus Metall, insbesondere Ziegelsteine.

Die Beschwerdegegnerin berief sich auf die Gleichartigkeit der Waren 
und die  Ähnlichkeit  der  Zeichen,  die  eine  Verwechslungsgefahr  zwi-
schen den Marken herbeiführen würden.

C.
In ihrer Widerspruchsantwort vom 25. Juli 2008 machte die Beschwer-
deführerin geltend, bei der Widerspruchsmarke MUROLINO handle es 
sich  wegen ihres offensichtlich beschreibenden Sinngehalts  um eine 
sehr schwache Marke, deren Schutzbereich praktisch auf ihre identi-
sche Nachmachung beschränkt sei. Das Zeichen ziehe seine geringe 
Kennzeichnungskraft  einzig  aus  der  Tatsache,  dass  "murolino"  nicht 
den im Sprachgebrauch allgemein üblichen Diminutivformen von "mu-
ro" entspreche.

D.
Die Beschwerdegegnerin verzichtete mit Schreiben vom 14. April 2009 
auf eine Replik.

E.
Mit Entscheid vom 20. Oktober 2009 hiess die Vorinstanz den Wider-
spruch gut und widerrief den Eintrag der Schweizer Marke Nr. 562'947 
MURINO. Die  von  den  Marken  beanspruchten  Waren  seien  gleich, 
weshalb ein strenger Beurteilungsmassstab anzulegen sei. Ein Unter-
schied  zwischen  den  Zeichen  liege  einzig  in  der  wenig  prägenden 
Buchstabenfolge  "ol"  in  der  Wortmitte  der  Widerspruchsmarke.  Im 
Sinngehalt enthielten zwar beide Marken eine Anspielung auf das ita-

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lienische Wort "muro" (Mauer, französisch "mur"). Doch dürfe auch ein 
kennzeichnungsschwaches  Zeichenelement  bei  der  Beurteilung  der 
Verwechslungsgefahr  nicht  ausgeklammert  werden.  Die  Marken 
stimmten nicht nur im Anlaut, sondern auch in ihrer Bauweise überein, 
weshalb,  auch  wenn von einer  erhöhten Aufmerksamkeit  der  Käufer 
ausgegangen werden könne, die Gefahr von Fehlzurechnungen beste-
he.

F.
Die  Beschwerdeführerin  erhob  am 24.  November  2009  Beschwerde 
ans Bundesverwaltungsgericht gegen diese Verfügung, beantragte die 
Aufhebung  ihrer  Ziffern  1,  2  und  4  und  die  Abweisung  des  Wider -
spruchs  Nr.  9389  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolge,  auch  im 
erstinstanzlichen Verfahren,  zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Ins-
besondere machte sie geltend, die Vorinstanz verkenne, dass sich die 
Zeichengemeinsamkeiten  in  gemeinfreien  Elementen  erschöpften, 
während die Zeichen ihre Unterscheidungskraft aus ihren Unterschie-
den bezögen. MUROLINO sei aufgrund seines offensichtlich beschrei-
benden Sinngehalts eine sehr schwache Marke. Der Vergleich der Zei -
chen zeige Unterschiede in der Vokal- und Konsonantenfolge, Silben-
zahl und Zeichenlänge. Zudem handle es sich um Waren, die mit er-
höhter Aufmerksamkeit gekauft würden.

G.
Mit Eingabe vom 3. Februar 2010 beantragte die Beschwerdegegnerin 
die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfol-
ge  zu  Lasten  der  Beschwerdeführerin.  Es  bestehe  Warenidentität, 
weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein besonders 
strenger  Massstab  anzulegen  sei.  "Muro"  sei  auch  nicht  direkt  be-
schreibend, denn die Marken würden nicht für "Mauern" beansprucht. 
Das  Zeichen  verliere  den  Charakter  einer  mittelbaren  Beschreibung 
sodann  durch  die  individuelle  Endung  "-lino".  Es  handle  sich  dabei 
nicht etwa um eine Verkleinerungs- oder Koseform, die Widerspruchs-
marke sei darum nicht Gemeingut.

H.
Die Vorinstanz verzichtete mit  Eingabe vom 4. Februar 2010 auf  die 
Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die 
Begründung  in  der  angefochtenen  Verfügung  die  Beschwerde  unter 
Kostenfolge abzuweisen.

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I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des 
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

J.
Auf die dargelegten und weitere  Vorbringen der Parteien und einge-
reichten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Er-
wägungen eingegangen. 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen  Entscheide  der  Vorinstanz  in  Widerspruchssachen  zuständig 
(Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde innert der ge-
setzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. De-
zember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) ein-
gereicht  und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig  geleistet. Als 
Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerdeführerin durch die angefoch-
tene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf 
die Beschwerde ist darum einzutreten.

2.  

2.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älte-
ren  Marke  ähnlich  und  für  gleiche  oder  gleichartige  Waren  oder 
Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechs-
lungsgefahr  ergibt  (Art.  3  Abs.  1  Bst.  c  des  Bundesgesetzes  vom 
28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben 
[Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]). Der Inhaber einer älteren 
Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Mo-
naten nach der Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch erheben 
(Art. 31 MSchG).

2.2 Die  Beurteilung  der  Verwechslungsgefahr  richtet  sich  nach  der 
Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 
121 III 377 E. 2a  Boss/Boks) und nach dem Mass an Gleichartigkeit 
zwischen  den  geschützten  Waren  und  Dienstleistungen.  Zwischen 
diesen  beiden Elementen besteht  eine Wechselwirkung. An die  Ver-
schiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, 
je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt  (LUCAS DAVID,  in: Kom-

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mentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- 
und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 8). Gleichartigkeit bedeutet, 
dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen 
können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren 
würden  angesichts  ihrer  üblichen  Herstellungs-  und  Vertriebsstätten 
aus  demselben Unternehmen stammen oder  doch  wenigstens  unter 
Kontrolle  eines  gemeinsamen  Markeninhabers  hergestellt  (DAVID, 
a.a.O., Art. 3, N. 35).

2.3 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit 
der sich gegenüberstehenden Marken Fehlzurechnungen zu befürch-
ten sind, die das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisie-
rungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a Securitas/Securi-
call). Dabei ist nicht erst von einer Verwechslungsgefahr auszugehen, 
wenn die angesprochenen Verkehrskreise die Marken nicht mehr aus-
einander  zu  halten  vermögen  ("unmittelbare  Verwechslungsgefahr"), 
sondern schon dann, wenn sie die Zeichen zwar unterscheiden, aber 
aufgrund  ihrer  Ähnlichkeit  unzutreffende  Zusammenhänge  vermuten 
("mittelbare Verwechslungsgefahr", BGE 128 III 441 E. 3.1  Appenzel-
ler, BGE 122 III 382 E. 1  Kamillosan/Kamillon, Kamillan, je mit weite-
ren Hinweisen). Die Beurteilung von Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet sich 
nach dem Registereintrag der Marken und nicht nach ihrem tatsächli -
chen  Gebrauch  (Urteile  des  Bundesverwaltungsgerichts  [BVGer] 
B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3  Adwista/ad-vista, mit Hin-
weisen, B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5  Converse All Star [fig.]/  
Army tex [fig.]).

2.4 Neben dem Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren 
oder  Dienstleistungen  nachfragen,  ist  auch  die  Kennzeichnungskraft 
der Widerspruchsmarke von Bedeutung,  da sie deren Schutzumfang 
bestimmt (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan/Kamillan, Kamillon; Urteil 
des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1  Fructa/Fructaid; 
GALLUS JOLLER,  in:  Michael  Noth/Gregor  Bühler/Florent  Thouvenin 
[Hrsg.],  Markenschutzgesetz  [MschG],  Bern  2009,  Art.  3  N.  69  ff.;  
CHRISTOPH WILLI, in:  Markenschutzgesetz,  Kommentar  zum  schweize-
rischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und in-
ternationalen  Markenrechts,  Zürich  2002,  Art.  3  N.  17  ff.).  Der  ge-
schützte  Ähnlichkeitsbereich für  schwache Marken ist  kleiner  als  für 
starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere 
Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr 
auszuschliessen (BGE 122 II 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan; 

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Urteile  des  BVGer  B-5440/2008  vom 24. Juli  2009  E.  4  jump [fig.]/  
Jumpman, B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1 Kremlyovskaya/ 
Kremlyevka, mit Hinweisen, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6  Aro-
mata/Aromathera).  Stark  sind  Marken,  die  entweder  aufgrund  ihres 
Fantasiegehalts ursprünglich unterscheidungskräftig sind oder sich im 
Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan/Kamil-
lon,  Kamillan, mit  Hinweisen;  Urteil  des  BVGer  B-7475/2006  vom 
20. Juni 2007 E. 6 und 7  Converse All Star [fig.]/Army tex [fig.];  Ent-
scheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum 
[RKGE] vom 26. Oktober 2006 E. 7 Red Bull [fig.];Red/Red Devil, ver-
öffentlicht  in  Zeitschrift  für  Immaterialgüter-,  Informations-  und  Wett-
bewerbsrecht,  sic!  2007  S.  531;  EUGEN MARBACH,  in  Roland  von  Bü-
ren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. Basel 2009, N. 979). Als 
schwach gelten demgegenüber Marken, die sich eng an Sachbegriffe 
anlehnen  oder  eine allgemein  gebräuchliche Bezeichnung  für  die  in 
Frage stehenden Waren und Dienstleistungen darstellen (Urteile des 
BVGer  B-5440/2008  vom 24. Juli  2009  E.  6.2  jump  [fig.]/Jumpman, 
B-5477/2007  vom  28. Februar  2008  E.  6  Regulat/H2O3  ph/Regulat  
[fig.], B-8320/2007 vom 13. Juni  2008 E. 5.1.1  iBond/HY-Bond Resi-
glass, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 Aromata/Aromathera; MAR-
BACH, a.a.O., N. 981 f.), wobei es genügt, wenn die fragliche Bedeutung 
nur von einem Teil der massgeblichen Verkehrskreise oder nur in einer 
schweizerischen  Sprachregion  verstanden  wird  (BGE  128  III  451 
E. 1.5  Premiere,  BGE 127 III 166 f. E. 2b/aa  Securitas, BGE 97 I 83 
Top Set).

2.5 Zusätzlich wird der Schutzumfang der Widerspruchsmarke durch 
die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei 
ist,  steht dem Verkehr zur freien Verwendung zu. Gemeingutähnliche 
Marken können zwar schutzfähig sein, doch erstreckt sich ihr Schutz 
nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element als solches (Urteil 
B-7506/2006 des BVGer vom 21. März 2007 E. 3  Karomuster  (fig.); 
Entscheid der RKGE vom 11. Mai 1999 E. 2c Compaq/CompactFlash, 
veröffentlicht in sic! 1999 S. 420; vgl. auch Entscheide der RKGE vom 
21. April 2006 E. 11 Sbrinz [fig.]/sbrinz [fig.], veröffentlicht in sic! 2006 
S. 484, vom 16. Mai 2000 E. 6 Assura (fig.)/Assurapoint etc., veröffent-
licht in sic! 2000 S. 378). Allerdings sind im Gemeingut stehende Mar-
kenelemente bei  der  Beurteilung der  Verwechslungsgefahr  nicht  ein-
fach wegzustreichen, sondern in Anrechnung ihrer für sich genommen 
geringen oder fehlenden Kennzeichnungskraft dennoch im Gesamtein-

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druck der Marke zu berücksichtigen. Ein Markenelement kann nämlich 
nicht nur für sich genommen, sondern auch im Zusammenspiel,  auf-
grund  seiner  Kombination  und  Komposition  mit  anderen  Elementen 
oder durch sinngehaltliche Bezugnahme auf jene zur Kennzeichnungs-
kraft der Marke beitragen (Urteile des BVGer B-516/2008 vom 23. Ja-
nuar 2009 E. 3  After hours, B-4848/2009 vom 14. April 2010 E. 2.5 f. 
Trendline,  Comfortline).  Hinwiederum  kann  der  Schutzumfang  einer 
Marke so eng sein, dass sie nicht einmal gegen ihre identische Ver-
wendung  durch  einen  Dritten  zu  schützen  ist  (Urteil  des  BVGer 
B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 5.1 Plus/Plusplus; GREGOR WILD, 
in:  Michael  Noth/Gregor  Bühler/Florent  Thouvenin  [Hrsg.],  Marken-
schutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 31 N. 10).

2.6 Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst  durch ihren 
Klang und ihr Schriftbild bestimmt; gegebenenfalls ist ihr Sinngehalt zu 
beachten. Das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinan-
derfolge  der  Vokale  prägen  insbesondere  den  Klang,  während  das 
Schriftbild  vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten 
der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des BVGer B-7492/ 
2006  vom 12.  Juli  2007  E.  4  Aromata/Aromathera,  mit  Hinweisen). 
Grundsätzlich  genügt  eine  Übereinstimmung  zwischen  Wortmarken 
unter einem der drei genannten Gesichtspunkte, Klang, Bild oder Sinn, 
um  die  Zeichenähnlichkeit  zu  bejahen.  Ein  klar  erkennbarer  unter-
schiedlicher Sinngehalt  im Widerspruch stehender Marken kann eine 
festgestellte  visuelle  oder  akustische Ähnlichkeit  jedoch wettmachen 
(Urteil des BVGer B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6 Adia/Adia Jobs,  
Adia Personal; Entscheid der RKGE vom 10. März 2006 E. 7 Minergie/  
Sinnergie,  veröffentlicht in sic! 2006 S. 413). Bei der Beurteilung der 
Zeichenähnlichkeit von Wortmarken wird, wie auch die Vorinstanz her-
vorhebt, dem Wortanfang und -ende in der Regel grössere Bedeutung 
beigemessen als der Wortmitte (BGE 122 III 588 E. 5a Kamillosan/Ka-
millon, Kamillan; Entscheid der RKGE vom 20. Oktober 2005 E. 6 Mic-
tonorm/Mictosan, veröffentlicht in sic! 2006 S. 90).

3.
Die Widerspruchsmarke wird für "Baumaterialien, nicht aus Metall, ins-
besondere Ziegelsteine", die angefochtene Marke für "wärmedämmen-
de, tragende Bauelemente (nicht aus Metall)" beansprucht. Diese Wa-
ren werden vor allem von Bauunternehmen und professionellen Bau-
handwerkern zum baulichen Gebrauch erworben, denn sie lassen sich 
nur mit handwerklichem Können sachgerecht verwenden. Private pfle-

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gen Ziegelsteine bzw. tragende Bauelemente nur ausnahmsweise und 
in geringer Quantität nachzufragen. Die massgeblichen Verkehrskreise 
werden  daher  aus  Bauunternehmen  und  Bauhandwerkern  gebildet, 
die,  wie die Vorinstanz zurecht  erinnert,  den Marken mit  fachmänni-
scher Aufmerksamkeit begegnen.

4.
Nach  im  Beschwerdeverfahren  unbestritten  gebliebener  Ansicht  der 
Vorinstanz besteht zwischen den Marken Warengleichheit, da die von 
der angefochtenen Marke beanspruchten Waren unter den Oberbegriff 
der Waren subsumiert werden können, für den die Widerspruchsmarke 
eingetragen ist. Wie die Vorinstanz zurecht  hervorhebt,  ist  die Frage 
der  Verwechslungsgefahr  darum nach  einem strengen  Massstab  zu 
prüfen (BGE 121 III 381 E. 3e Boss/Boks).

5.
Für  die  genannten  Adressatenkreise  erkennbar  ist  MUROLINO  aus 
dem Stamm MURO- und der Endung -LINO zusammengesetzt. Muro 
ist das italienische Wort für "Mauer". -ino oder -lino ist eine häufige ita -
lienische  Diminutivendung  (Selezione  dal  Reader's  Digest  S.p.A. 
[Hrsg.],  Come parlare e scrivere meglio,  Milano 1992, S. 138). Zwar 
lautet  der  übliche,  "richtige"  italienische  Diminutiv  von  "muro"  nicht 
"murolino", sondern "muretto" (GARZANTI LINGUISTICA, Dizionari per Defini-
zione,  GIACOMO DEVOTO/GIAN CARLO OLI, Dizionario Devoto Oli, beide als 
online-Ausgabe). Dennoch folgt "Murolino" der Bauweise von Diminuti-
ven mit  der  Endung  "-ino"  ordnungsgemäss  und  wird  es  vom italie-
nischsprachigen Publikum ohne Weiteres mit dem Sinngehalt "Mäuer-
chen" oder "Mäuerlein" verstanden. Für Ziegelsteine und andere nicht-
metallene Baumaterialien  ist  die  Widerspruchsmarke darum, wie die 
Beschwerdegegnerin zurecht geltend macht, kennzeichnungsschwach. 
Mauern entstehen als unmittelbares Produkt aus dem vorausgesetzten 
Gebrauch  solcher  Waren,  so  dass  die  Marke  deren  hauptsächliche 
Funktion  ohne  Zuhilfenahme der  Fantasie  zum Ausdruck  bringt.  Die 
Endung -lino hat, wie das Bundesgericht in BGE 112 II 362 E. 2 Esco-
lino/Seccolino festgehalten hat, wegen ihrer Häufigkeit keinen grossen 
Einfluss auf die Kennzeichnungskraft. Da die Widerspruchsmarke aber 
eine für muro unübliche Diminutivform verwendet und da die Grösse 
von Mauern nicht wesentlich von der Grösse oder Niedlichkeit der da-
für  verwendeten Baumaterialien abhängt,  weshalb  der  Gebrauch als 
Diminutivform auch nicht naheliegt, ist der Marke dennoch ein gering-

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fügiger  Schutzumfang  zuzubilligen. Eine  gesteigerte  Verkehrsgeltung 
der Widerspruchsmarke wurde nicht geltend gemacht.

6.

6.1 Die zu vergleichenden Zeichen sind Wortmarken. Sie stimmen in 
ihren ersten und letzten drei  Buchstaben überein und unterscheiden 
sich einzig in der Mittelsilbe "-ol-" der Widerspruchsmarke. Daraus er-
gibt  sich  im Wortklang zwischen ihnen ein  unterschiedliches Silben-
mass und eine leicht abweichende Vokalfolge bei ähnlicher Konsonan-
tenfolge. Die Schriftbilder gleichen sich aufgrund der Übereinstimmung 
in Zeichenanfang und -ende weitgehend.

6.2 Entscheidend für den vorliegenden Fall aber sind die Regeln der 
italienischen Diminutivbildung. Die italienische Sprache kennt nicht we-
niger  als  elf  verschiedene Bau- und Variationsweisen für  Diminutive, 
die dem Stammwort  zum Teil eine verniedlichende oder verächtliche 
Nebenbedeutung hinzufügen, nämlich: (1) -[l]ino, (2) -etto, (3) -ello, (4) 
-uccio, (5) -icciòlo, (6) -ùcolo, (7) -[u]olo, (8) -otto, (9) -acchiotto, (10) 
-iciattolo,  (11)  -icchio  (GIUSEPPE PATOTA,  Italiano  Grammatica,  Novara 
2006, S. 247 f.,  MAURIZIO DARDANO/PIETRO RIFONE, La Nuova Grammatica 
della lingua italiana, Bologna 1997, S. 538 ff.). Die Bauweisen können 
überdies zum Teil  miteinander  zu Doppeldiminutiven kombiniert  wer-
den ("tavolinetto",  "cagnolino"). Von dieser Auswahl verwenden beide 
Marken  dieselbe  nicht-reguläre  Diminutivform  -ino.  Für  diese  ist  ty-
pisch, dass sie nicht direkt an alle Substantive, sondern manchmal an 
ein  Zwischenelement  angehängt  wird,  das  zum Beispiel  "-ol-"  lautet 
(topo   top-ol-ino, vgl.  PATOTA,  a.a.O., S. 248). Eine Regel, wann die 
Endung -ino direkt oder mit Zwischenelement angehängt wird, scheint 
es  nicht  zu  geben  (http://it.wikipedia.org/wiki/Diminutivo#Diminutivo, 
besucht am 7. September 2010), so dass beide vorliegend zu verglei-
chenden Wortmarken, Mur-ino und Mur-ol-ino, nach derselben Diminu-
tivbildungsweise korrekt gebildete (wenn auch ungebräuchliche) Dimi-
nutive desselben Stammworts "muro" darstellen und mit diesem Sinn 
verstanden werden.

6.3 Angesichts der eindrücklichen Auswahl an nicht-gängigen italieni-
schen Diminutivformen wie muruccio, murolo oder muracchiotto usw. 
und der einen strengen Beurteilungsmassstab erheischenden Waren-
identität ist die Widerspruchsmarke sogar in Anbetracht ihres erheblich 
eingeschränkten Schutzumfangs vor einer derart unmittelbaren Nach-
ahmung ihrer ungewöhnlichen Diminutivbildung in Schutz zu nehmen. 

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http://it.wikipedia.org/wiki/Diminutivo#Diminutivo

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Da der  Beschwerdeführerin  etliche  sprachlich  adäquate  Alternativen 
für denselben Sinngehalt zur Verfügung stünden, ist nicht einzusehen, 
warum sie  die  von der  Beschwerdegegnerin  verwendete,  als  solche 
unübliche und insoweit kennzeichnungskräftige Wortbildungsweise un-
mittelbar nachmachen darf. Der grammatikalischen sowie wortarchitek-
tonischen  Nähe  der  zu  vergleichenden  Wortmarken  zufolge,  im  Zu-
sammenspiel mit ihren Ähnlichkeiten in Klang und Schriftbild, ist damit 
das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen ihnen zu bejahen.

7.
Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet und ist ab-
zuweisen. Bei  diesem Ausgang wird die Beschwerdeführerin kosten-
pflichtig. Die Beschwerdegegnerin hat Anspruch auf eine angemesse-
ne Parteientschädigung (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit -
sache,  Art  der  Prozessführung  und  finanzieller  Lage  der  Parteien 
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 
21.  Februar  2008  über  die  Kosten  und  Entschädigungen  vor  dem 
Bundesverwaltungsgericht  [VGKE,  SR  173.320.2]).  Im  Beschwerde-
verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu 
veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen 
ein Streitwert  zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen 
werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D], mit Hinweisen). 
Von diesem Erfahrungswert  ist  auch im vorliegenden Verfahren aus-
zugehen. Es  sprechen  keine  konkreten  Anhaltspunkte  für  einen  hö-
heren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

7.2 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie 
allfällige  weitere  notwendige  Auslagen  der  Partei  (Art.  8  VGKE). 
Wurde, wie im vorliegenden Fall,  keine Kostennote eingereicht,  setzt 
das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 
2 VGKE). In Anbetracht  der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin 
im einfachen Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung von 
Fr. 1'500.– (inkl. MWST) angemessen.

7.3 Gegen dieses Urteil  steht  keine Beschwerde an  das Bundesge-
richt zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG; SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig. 

Seite 10

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die  Beschwerde  wird  abgewiesen  und  die  angefochtene  Verfügung 
wird bestätigt.

2.
Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'000.– werden der 
Beschwerdeführerin  auferlegt  und  mit  dem  geleisteten  Kostenvor-
schuss von Fr. 4'000.– verrechnet.

3.
Die  Beschwerdeführerin  hat  der  Beschwerdegegnerin  für  das  Be-
schwerdeverfahren  eine  Parteientschädigung  von  Fr.  1'500.– (inkl. 
MWST) zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Einschreiben;  Beilage:  Beschwerdebeila-
gen zurück)

- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die  Vorinstanz  (Ref.-Nr.  MA-Wi  RH/09389;  Einschreiben;  Beilage: 

Vernehmlassungsbeilagen zurück)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann Beatrice Brügger

Versand: 28. September 2010

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