# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 018ecbb9-16ed-5e67-8b6b-91dfe0af0de0
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2010-10-26
**Language:** fr
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 26.10.2010 B-3064/2010
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-3064-2010_2010-10-26.pdf

## Full Text

Cour II
B-3064/2010
{T 1/2}

A r r ê t  d u  2 6  o c t o b r e  2 0 1 0

Bernard Maitre (président du collège), David Aschmann, 
Vera Marantelli, juges, 
Vanessa Thalmann, greffière.

Compagnie Gervais Danone, 
représentée par E. Blum & Co. AG,
recourante,

contre

Société des produits Nestlé S. A.,
représentée par Troller Hitz Troller & Partner,
intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Procédure d'opposition n° 9824 IR 852'825 (fig.) / 
CH 571'851 (fig.).

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Composit ion

Parties

Objet

B-3064/2010

Faits :

A.

A.a L'enregistrement de la marque suisse n° 571'851 (fig.) (ci-après : 
marque  attaquée)  a  été  publié  dans  la  Feuille  Officielle  Suisse  du 
Commerce (FOSC) n° 105 du 3 juin  2008. Dite  marque se présente 
comme suit :

Cette marque revendique la protection pour les produits suivants :
classe             1             :  Préparations  bactériologiques  autres  qu'à  usage  médical  ou 

vétérinaire.

classe             5             :  Produits  pharmaceutiques  et  vétérinaires ;  produits  hygiéniques 

pour  la  médecine ; aliments  et  substances  diététiques  à  usage médical  et 

clinique ;  aliments  et  substances  alimentaires  pour  bébés ;  aliments  et 

substances alimentaires à usage médical pour enfants et malades ; aliments 

et  substances  alimentaires  pour  les  mères  qui  allaitent  à  usage  médical  ; 

suppléments  nutritionnels  et  diététiques  à  usage médical ; préparations  de 

vitamines,  préparations à  base de minéraux ; confiserie  diététique à usage 

médical.

classe             29             : Légumes et  pommes de terre  (conservés,  congelés,  séchés ou 

cuits),  fruits  (conservés,  congelés,  séchés  ou  cuits),  champignons 

(conservés,  séchés  ou  cuits),  viande,  volaille,  gibier,  poisson  et  produits 

alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous forme d'extraits, de 

soupes,  de  gelées,  de  pâtes  à  tartiner,  de  conserves,  de  plats  cuisinés,  

surgelés ou déshydratés ; confitures ; oeufs ; lait,  crème, beurre, fromage et 

produits laitiers ; succédanés du lait ; boissons lactées où le lait prédomine ; 

desserts à base de lait et desserts à base de crème ; yoghourts ; lait de soja 

(succédané du lait), graines de soja conservés pour l'alimentation humaine ; 

huiles et graisses comestibles ; préparations de protéines pour l'alimentation 

humaine ; agents blanchissants du café et/ou du thé (succédanés de crème) ; 

saucisses ; charcuterie, beurre de cacahouète ; soupes, soupes concentrées, 

potage, bouillon-cubes, bouillon, consommés.

classe             32             : Bières ; eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, 

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eaux de  source,  eaux  minérales,  eaux  aromatisées ; boissons aromatisées 

aux fruits et boissons à base de fruits, jus de fruits et jus de légumes, nectars, 

limonades,  sodas  et  autres  boissons  non  alcooliques ;  sirops,  extraits  et 

essences et autres préparations pour faire des boissons non alcooliques (à 

l'exception des huiles essentielles) ; boissons à base de ferments lactiques ; 

boissons à base de soja ; boissons à base de malt ; boissons isotoniques.

A.b Le  30  juillet  2008,  Compagnie  Gervais  Danone  (ci-après : 
opposante) a formé opposition totale à l'encontre de l'enregistrement 
précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) en se 
fondant  sur  sa  marque  internationale  n° 852'825  (fig.)  (ci-après : 
marque opposante) qui se présente comme suit :

Cette marque est enregistrée pour les produits suivants :
classe             29             :  Viande,  poisson,  jambon,  volaille,  gibier,  charcuterie ;  fruits  et 

légumes séchés, conservés et/ou cuits ; compotes, confitures, coulis de fruits, 

gelées ;  soupes ;  conserves  contenant  essentiellement  de  la  viande,  du 

poisson,  du jambon,  de  la  volaille  et/ou  du gibier ; plats  préparés,  séchés, 

cuits,  en  conserve,  surgelés,  constitués  essentiellement  de  viande,  de 

poisson,  de jambon,  de volaille  et/ou  de gibier ; produits  apéritifs  salés ou 

sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de terre, aromatisés  

ou nature ; "chips", mélanges de fruits secs, tous oléagineux notamment noix 

et  noisettes  préparées  telles  que  cacahouètes,  noix  de  cajou ;  mini-

charcuterie pour apéritif ; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits 

battus ; produits  laitiers,  à  savoir  desserts  lactés,  yaourts,  yaourts  à  boire, 

mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, 

fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non 

affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages frais vendus 

sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés ; boissons composées 

majoritairement  de  lait  ou  de  produits  laitiers,  boissons  lactées  où  le  lait 

prédomine,  boissons  lactées  comprenant  des  fruits ;  produits  laitiers 

fermentés  nature ou  aromatisés ; huiles  comestibles,  huile  d'olive,  graisses 

comestibles, compotes de fruits, mélanges de fruits, purées de fruits.

classe             30             : café, thé, cacao, chocolat,  boissons à base de café, boissons à 

base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca ; 

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farines,  tartes  et  tourtes  (sucrées  ou  salées) ;  pizzas ;  pâtes  alimentaires 

nature  ou  aromatisées  et/ou  fourrées,  préparations  faites  de  céréales, 

céréales pour le petit  déjeuner ; plats préparés comprenant essentiellement 

des pâtes alimentaires ; plats préparés essentiellement composés de pâtes à 

tarte ; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux,  

pâtisseries ; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou 

aromatisés ;  produits  apéritifs  salés  ou  sucrés  comprenant  de  la  pâte 

boulangère, biscuitière ou pâtissière ; confiserie, glaces alimentaires, glaces 

composées  essentiellement  de  yaourt,  crèmes  glacées,  sorbets  (glaces 

alimentaires),  yaourts  glacés  (glaces  alimentaires) ;  miel,  sel,  moutarde, 

vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

classe             32             : eaux plates ou pétillantes (minérales ou non) ; jus de fruits ou de 

légumes ; boissons  aux  fruits  ou  aux  légumes ; limonades,  sodas,  sorbets 

(boissons) ;  préparations  pour  faire  des  boissons,  sirops  pour  boissons, 

extraits  de  fruits  ou  de  légumes  sans  alcool ;  boissons  non  alcoolisées 

comprenant des ferments lactiques.

A l'appui de son opposition, Compagnie Gervais Danone a fait valoir 
que les produits visés en classes 29 et 32 étaient identiques et que les 
produits  désignés en classes 1 et  5 par  la  marque attaquée étaient 
similaires au libellé de produits visés par la marque opposante. Elle a 
ensuite soutenu que son logo n'était  ni  descriptif  ni  générique,  mais 
original, unique et distinctif des points de vue structurel et graphique  ; 
il ne serait tout au plus qu'indirectement allusif. Selon elle, sa marque 
disposerait  ainsi  d'une  force  distinctive  normale,  voire  d'une  force 
distinctive  accrue  en  raison  de  son  important  usage.  Elle  a  enfin 
affirmé que les signes concordaient sur trois éléments spécifiques à 
l'identité  structurelle  et  visuelle  de son logo,  soit : la  silhouette  d'un 
buste féminin (sans tête) stylisé au moyen d'un simple trait, associé à 
la présence d'une flèche descendante de grande taille sur le ventre et 
le  tout  pour  un  produit  contenant  du  bifidus. Selon  elle,  les  seules 
différences  résident  dans  les  couleurs  et  le  graphisme de  la  flèche 
descendante.  Celles-ci  ne  seraient  pas  suffisantes  pour  éliminer 
l'impression  d'ensemble  coïncidente  laissée  dans  le  souvenir  du 
consommateur par le sens et la structure identiques des marques et 
leur graphisme général similaire. Elle a ainsi conclu à l'existence d'un 
risque d'association et de confusion, ainsi qu'à un risque de dilution de 
la marque opposante.

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A.c La  Société  des  Produits  Nestlé  SA,  titulaire  de  la  marque 
attaquée,  a  répondu  le  13 février  2009  en  proposant  le  rejet  de 
l'opposition.  Elle  a  souligné  que  le  signe  de  la  marque  opposante 
indiquait  de  manière  évidente  un  effet  digestif  des  produits 
alimentaires,  qu'il  n'était  pas  monopolisable  et  qu'il  était  utilisé  par 
d'autres  fabricants  de  produits  alimentaires ;  la  marque  opposante 
serait donc faible et disposerait d'un champ de protection restreint, de 
sorte  que  les  nombreuses  différences  "faciles  à  retenir"  (formes  de 
l'arrière-plan,  conception  des  flèches,  emplacement  des  éléments, 
etc.)  entre  les  signes suffisent  à  exclure  leur  similarité  et,  donc,  un 
risque de confusion. Elle a au surplus ajouté que l'opposition devrait  
de toute façon déjà être rejetée pour les produits des classes 1 et 5 au 
motif qu'ils ne sont pas similaires.

A.d Par réplique du 6 mai 2009, l'opposante a repris pour l'essentiel la 
motivation développée dans son opposition. Elle  a ajouté que,  sans 
effort  de réflexion, il  ne ressortait  pas de la représentation figurative 
complexe de sa marque que celle-ci décrivait le bienfait sur le transit. 
S'agissant  de  la  comparaison  des  signes,  elle  a  souligné  que  les  
quelques  différences  d'ordre  secondaire  énumérées  par  la 
défenderesse  ne  suffisaient  pas  à  compenser  la  ressemblance 
générale  des  marques,  étant  considéré  que  c'est  l'impression 
d'ensemble qui compte.

A.e La  défenderesse  a  dupliqué  en  date  du  13 juillet  2009  en 
reprenant pour l'essentiel la motivation développée dans sa réponse.

B.
Par décision du 22 mars 2010, l'IPI a rejeté l'opposition. S'agissant de 
la  comparaison des produits,  il  a admis la similarité,  respectivement 
l'identité,  pour  l'ensemble  des  produits  de  la  défenderesse,  à 
l'exclusion  des  «préparations  bactériologiques  autres  qu'à  usage 
médical ou vétérinaire» en classe 1 et des «produits pharmaceutiques 
et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine» en classe 5. 
Quant à la comparaison des signes, l'IPI a souligné que le signe de la 
marque  opposante  pris  dans  son  entier  disposait  d'une  force 
distinctive et d'un champ de protection normaux. Il  a toutefois ajouté 
que  les  éléments  principaux  de  la  marque  opposante,  à  savoir 
l'illustration d'un buste et d'une flèche, étaient banals et peu distinctifs  
pour  des  produits  alimentaires,  que  leur  sens  était  directement 

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identifiable  et  que  la  combinaison  de  ces  deux  éléments  laissait 
imaginer un effet digestif des produits alimentaires. Il  est ainsi d'avis 
que  le  champ  de  protection  de  la  marque  opposante  ne  saurait 
s'étendre  à  ces  éléments  qualifiés  de  faibles  tant  par  leur  aspect 
graphique que de par leur sens. Il a dès lors considéré que, les signes 
en  présence  ne  concordant  que  sur  leurs  éléments  principaux,  un 
risque de confusion devait être exclu.

C.
Par mémoire de recours du 29 avril 2010, mis à la poste le même jour, 
Compagnie Gervais  Danone (ci-après : recourante) a recouru contre 
cette  décision  auprès  du  Tribunal  administratif  fédéral  en  concluant, 
sous suite de frais  et  dépens pour la  procédure de recours et  celle 
auprès  de  l'IPI,  à  son  admission  et,  partant,  à  l'annulation  de  la 
décision  attaquée,  à  l'admission de  l'opposition  formée  le  30 juillet 
2008 et à la radiation de la marque suisse n° 571'851 (fig.) du Registre 
suisse des marques pour tous les produits désignés.

La  recourante  reprend  pour  l'essentiel  les  arguments  avancés  dans 
ses précédentes écritures. S'agissant de la comparaison des produits, 
elle conteste l'appréciation faite par l'IPI, dans la mesure où il a exclu 
de  la  similarité  ou  de  l'identité  les  produits  suivants :  «préparations 
bactériologiques  autres  qu'à  usage  médical  ou  vétérinaire» en 
classe 1  et  «produits  pharmaceutiques  et  vétérinaires ;  produits 
hygiéniques  pour  la  médecine» en  classe  5.  Selon  elle,  tous  les 
produits désignés par la marque attaquée sont identiques ou similaires 
à ceux visés par la marque opposante.

D.

D.a Invitée  à  se  prononcer  sur  le  recours,  la  titulaire  de  la  marque 
attaquée (ci-après : intimée) en a proposé le rejet, sous suite de frais 
et  dépens,  dans  sa  réponse  du  18 juin  2010  en  reprenant  pour 
l'essentiel les arguments déjà développés devant l'IPI. Elle a en outre 
apporté des précisions s'agissant de la comparaison des produits, de 
la force distinctive de la marque opposante et de l'absence de risque 
de confusion.

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D.b Egalement invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé 
le  rejet  au  terme de  sa réponse  du 21 juin  2010 en renvoyant  à  la 
motivation de la décision attaquée.

E.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, 
il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.

Les arguments avancés de part  et d'autre au cours de la procédure 
seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.
Le  Tribunal  administratif  fédéral  est  compétent  pour  statuer  sur  le 
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le 
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi 
fédérale  du  20 décembre  1968  sur  la  procédure  administrative  [PA, 
RS 172.021]).  La  qualité  pour  recourir  doit  être  reconnue  à  la 
recourante  (art. 48  al. 1  let. a  à  c  PA).  Les  autres  conditions  de 
recevabilité sont respectées (art. 11, 22a al. 1 let. a, 50, 52 al. 1 et 63 
al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

2.
La  marque  est  un  signe  propre  à  distinguer  les  produits  ou  les 
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art.  1 al. 1 de 
la loi  fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques [LPM, 
RS 232.11]).  A  teneur  de  l'art. 3  al. 1  let. c  LPM,  sont  exclus  de  la 
protection  comme  marque  les  signes  similaires  à  une  marque 
antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires lorsqu'il  
en résulte un risque de confusion.

3.
Il  n'est  en  l'espèce  pas  contesté  que  l'enregistrement  international  
n° 852'825 (fig.),  inscrit  le  19 octobre 2004 au registre international, 
est antérieur à la marque suisse n° 571'851 (fig.), déposée le 30 avril 
2008.

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4.
Pour l'appréciation du risque de confusion, il  convient de prendre en 
compte  la  similarité  aussi  bien  des  signes  que  des  produits  pour 
lesquels  ils  sont  enregistrés. Indépendamment  du fait  que ces  deux 
éléments  s'influencent  réciproquement,  en  ce  sens  que  les  produits 
doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et 
vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre 
les  signes  ou les  produits  peut  être  exclue,  il  n'est  plus  nécessaire 
d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes. 
Dans ces cas,  un risque de confusion est  a  priori  exclu. Il  convient  
également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font 
ordinairement  preuve  (arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral  [TAF] 
B-201/2009 du 26 mai 2009 consid. 3 Atlantic/TISSOT ATLAN-T).

5.
Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des 
consommateurs  concernés  peuvent  être  amenés  à  penser,  en 
présence  de  marques  similaires  et  au  regard  de  leurs  lieux  de 
production  et  de  distribution  usuels,  qu'ils  proviennent  de  la  même 
entreprise  ou  qu'ils  seraient  du  moins  produits  ou  offerts  par  des 
entreprises  liées  sur  le  plan  économique  et  sous  le  contrôle  d'un 
titulaire  unique  (LUCAS DAVID,  Kommentar  zum  schweizerischen 
Privatrecht,  Markenschutzgesetz,  Muster-  und  Modellgesetz,  2e éd., 
Bâle 1999, MSchG, n°s 8 et 35 ad art. 3). Sont des indices pour des 
produits  similaires  les  mêmes lieux  de  production,  le  même savoir-
faire spécifique, des canaux de distribution semblables, les cercles de 
consommateurs  semblables,  un  but  d'utilisation  semblable,  la 
substituabilité  des  produits,  un  champ  d'application  technologique 
semblable  de  même  que  le  rapport  entre  accessoire  et  produit 
principal. Constituent, en revanche, des indices contre la similarité des 
produits des canaux de distribution séparés pour une même catégorie 
d'acheteurs  ainsi  que  le  rapport  entre  produit  auxiliaire  et  produit 
principal. Il convient encore de comparer les produits concernés à la 
lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux. Tous 
ces  éléments  sont  habituellement  retenus  comme  indices  par  la 
doctrine  et  la  jurisprudence mais  aucun n'est  en soi  déterminant  et 
suffisant  et  chaque  cas  doit  être  examiné  séparément.  Enfin, 
l'appartenance  des  produits  revendiqués  à  la  même  classe 
internationale  selon l'accord  de Nice ne suffit  pas  pour  les  déclarer 
similaires  mais  constitue néanmoins  un indice à prendre en compte 

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(arrêt du TAF B-137/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4 et les arrêts 
cités ;  EUGEN MARBACH,  Schweizerisches  Immaterialgüter-  und 
Wettbewerbsrecht,  vol. III,  Kennzeichenrecht,  2e éd.,  Bâle  2009, 
nos 817 ss).

Il convient de garder à l'esprit que seuls sont pertinents les produits et 
services  qui  sont  offerts  à  titre  professionnel  par  le  titulaire  de  la 
marque. Les produits  ou services auxiliaires qui  servent  simplement 
d'appui au produit principal ne doivent pas être pris en considération 
(DAVID, op. cit., n° 37 ad art. 3 ; arrêt du TAF B-7437/2006 du 5 octobre 
2007  consid. 9  Old  Navy/Old  Navy). Enfin,  une  marque  n'est  en 
principe  protégée  que  pour  les  produits  et/ou  les  services  pour 
lesquels  elle  est  enregistrée  (principe  de  spécialité).  La  marque  de 
haute renommée constitue une exception à ce principe mais l'on ne 
peut  s'en  prévaloir  en  procédure  d'opposition  (arrêt  du  TAF 
B-7503/2006  du  11 mai  2007  consid. 3.5  Absolut et  B-7437/2006 
précité consid. 8 Old Navy/ Old Navy ; DAVID, op. cit., n° 52 ad art. 3).

5.1 En  l'espèce,  il  n'est  à  juste  titre  pas  contesté  que  les  produits 
revendiqués en classes 29,  30 et  32 par  la  marque opposante sont 
identiques ou similaires  à  ceux des classes 29 et  32 de la  marque 
attaquée. Est en revanche contestée la similarité ou non des produits  
désignés en classes 1 et 5 de la marque attaquée avec les produits 
revendiqués par la marque opposante.

5.2 La  marque  attaquée  revendique  la  protection  pour  les  produits 
suivants  en  classe 1 :  «préparations  bactériologiques  autres  qu'à 
usage médical ou vétérinaire».

5.2.1 L'IPI  a  considéré que,  s'il  est  vrai  que des ferments  lactiques 
sont  des  préparations  bactériologiques,  ils  ne peuvent  toutefois  pas 
être  considérés  comme  similaires  aux  produits  revendiqués  par 
l'opposante, dès lors qu'ils consistent en des composants, qu'ils n'ont 
pas les mêmes buts ni les mêmes destinataires que des boissons non 
alcoolisées comprenant des ferments lactiques et  qu'ils  sont  vendus 
dans des magasins différents.

Pour  sa  part,  la  recourante  souligne  qu'il  s'agit  de  «préparations 
bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire», lesquelles 
englobent en conséquence les préparations bactériologiques à usage 

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alimentaire,  tels  des  ferments  lactiques.  Si  elle  reconnaît  que  ces 
préparations bactériologiques sont  destinées à l'industrie  alimentaire 
et  non  au  consommateur  privé,  elle  estime  toutefois  qu'elles 
constituent  des  produits  similaires  aux  boissons,  yaourts  et  autres 
produits  contenant  des  ferments  lactiques,  tels  que  désignés  en 
classes 29 et 30 de la marque opposante. Selon elle, les producteurs 
de produits alimentaires pourraient penser à tort que, présentés sous 
des  marques  similaires,  des  préparations  bactériologiques  et  des 
boissons,  yaourts  ou autres produits  laitiers  contenant  des ferments 
lactiques proviennent du même producteur ou d'entreprises liées sous 
le contrôle d'un titulaire commun.

Quant  à  l'intimée,  elle  relève  que  les  marques  en  présence 
revendiquent  toutes  deux  des  ferments  lactiques  (Milchfermente) : 
pour la marque opposante, il s'agit de produits finis, alors que pour la 
marque  attaquée,  il  s'agit  de  préparations  bactériologiques  (autres 
qu'à  usage  médical  ou  vétérinaire).  Elle  souligne  que  les  ferments 
lactiques pour l'alimentation humaine ne se trouvent pas dans la liste 
alphabétique de la Classification de Nice. Elle ajoute que, d'après les 
remarques  générales  contenues  dans  dite  classification,  de  tels 
ferments lactiques doivent être classés en classe 29, dans la mesure 
où  il  s'agit  d'enzymes  pour  l'alimentation  humaine. Ainsi  selon  elle, 
même  si  l'on  doit  comprendre  la  formulation  «préparations 
bactériologiques» revendiqués par la marque attaquée comme ferment 
lactique,  il  ne  s'agit  toutefois  pas  de  ferments  lactiques  pour 
l'alimentation humaine.

5.2.2 Il  sied  de  constater  que  les  «préparations  bactériologiques 
autres qu'à usage médical  ou vétérinaire» désignées par  la  marque 
attaquée  en  classe  1  constituent  des  composants  qui  ne  sont  pas 
commercialisables  tels  quels,  alors  que  les  produits  de  l'opposante 
sont des produits finis ;  ils ne sont donc pas substituables et non pas  
les mêmes buts d'utilisation. De plus, dites préparations s'adressent à 
l'industrie et non aux consommateurs privés moyens. A cela s'ajoute 
que les préparations bactériologiques précitées n'appartiennent pas à 
la  même  classe  de  la  Classification  de  Nice  que  les  produits 
revendiqués par la marque opposante. Il convient ainsi d'admettre que 
les  éléments  susmentionnés  constituent  des  indices  suffisants  pour 
exclure  l'identité,  respectivement  la  similarité,  des  produits  en 

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question.  C'est  ainsi  à  juste  titre  que  l'IPI  a  nié  leur  identité, 
respectivement, leur similarité.

5.3 La marque attaquée revendique la protection des produits suivants 
de la classe 5 :  «Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et  substances diététiques à 
usage médical et clinique ; aliments et substances alimentaires pour 
bébés ;  aliments  et  substances  alimentaires  à  usage  médical  pour 
enfants  et  malades ;  aliments  et  substances  alimentaires  pour  les 
mères  qui  allaitent  à  usage  médical ;  suppléments  nutritionnels  et 
diététiques à usage médical ; préparations de vitamines, préparations 
à base de minéraux ; confiserie diététique à usage médical».

5.3.1 L'IPI  a  considéré  que  les  produits  «aliments  et  substances 
diététiques  à  usage  médical  et  clinique ;  aliments  et  substances 
alimentaires pour bébés ; aliments et substances alimentaires à usage 
médical pour enfants et malades ; aliments et substances alimentaires 
pour  les  mères  qui  allaitent  à  usage  médical ;  suppléments 
nutritionnels  et  diététiques  à  usage  médical ;  préparations  de 
vitamines,  préparations  à  base de minéraux ; confiserie  diététique à 
usage  médical»  étaient  similaires  aux  produits  revendiqués  par  la 
marque opposante. Selon lui,  il  existe entre ces produits et ceux de 
l'opposante  une  proximité  évidente  quant  à  leur  nature  et  à  leur 
utilisation, créant un risque que les consommateurs, en présence de 
marques  similaires,  les  attribuent  à  la  même  entreprise  ou  à  des 
entreprises liées sur le plan économique. Il ajoute qu'ils bénéficient du 
même  savoir-faire  et  des  mêmes  canaux  de  distributions,  qu'ils 
proviennent du même type d'entreprise et qu'ils partagent les mêmes 
rayons de magasins. En revanche, l'IPI a nié la similarité aux «produits 
pharmaceutiques et vétérinaires» et aux «produits hygiéniques pour la 
médecine» en raison d'une différence claire de nature, de but et  de 
cercles de destinataires.

La recourante estime, quant à elle, que tous les produits désignés en 
classe  5  sont  similaires  aux  produits  revendiqués  par  la  marque 
opposante. Elle ne comprend pas pourquoi l'IPI a nié la similarité des 
«produits  pharmaceutiques  et  vétérinaires»  et  des  «produits 
hygiéniques  pour  la  médecine» avec les  produits  de  l'intimée,  alors 
même qu'il l'a admise pour les «aliments et substances diététiques à 
usage médical et clinique» qui utilisent pourtant en partie les mêmes 

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canaux  de  production.  Elle  ajoute  que,  tous  les  produits 
pharmaceutiques  n'étant  pas  vendus  que  sur  ordonnance  et  n'étant 
pas  destinés  à  des  malades,  ils  peuvent,  tout  comme  les  produits 
alimentaires,  également  être  destinés  en partie  au même cercle  de 
consommateurs.  Ce  dernier  pourrait  ainsi  penser  que  tous  ces 
produits  proviennent  d'une  même  entreprise  ou  d'entreprises  liées 
économiquement.

L'intimée  rappelle  que  seule  la  marque  attaquée  revendique  des 
aliments  et  substances  diététiques.  Selon  elle,  le  fait  que  l'autorité 
inférieure a considéré que les «aliments et substances diététiques à 
usage médical et clinique» étaient similaires aux produits revendiqués 
par  la  marque opposante  ne signifie  pas  qu'il  faille  en tenir  compte 
pour  l'examen  de  la  similarité  des  autres  produits  désignés  par  la  
marque  attaquée  en  classe  5.  Elle  ajoute  que  les  «produits 
pharmaceutiques  et  vétérinaires ;  produits  hygiéniques  pour  la 
médecine» ne peuvent pas être similaires à des produits alimentaires 
en raison de leurs canaux de distribution différents et du fait que leur 
production nécessite des connaissances spécialisées.

5.3.2 Les produits  revendiqués par  la  marque attaquée en classe 5 
peuvent être répartis dans trois groupes.

Un  groupe  est  composé  des  produits  «aliments  et  substances 
alimentaires  pour  bébés»,   «préparations  de  vitamines» et 
«préparations  à  base  de  minéraux».  Ces  produits s'adressent  aux 
mêmes  cercles  de  consommateurs,  ont  les  mêmes  canaux  de 
distribution et partagent souvent les mêmes rayons de magasins, de 
sorte qu'ils peuvent être considérés comme similaires aux produits de 
la marque opposante.

Dans  le  second  groupe,  sont  contenus  les  produits 
alimentaires/diététiques  à  usage  médical, à  savoir  les  «aliments  et 
substances diététiques à usage médical et clinique», les «aliments et 
substances alimentaires à usage médical  pour enfants et  malades», 
les «aliments et substances alimentaires pour les mères qui allaitent à 
usage médical», les «suppléments nutritionnels et diététiques à usage 
médical» et la  «confiserie diététique à usage médical». Ces produits 
constituent des préparations alimentaires destinés à être consommées 
essentiellement dans un cadre médical. Ils n'ont pas la même nature 

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ni le même but que des produits alimentaires usuels et ne sont pas 
substituables. De plus, ils n'ont pas les mêmes canaux de distribution. 
Ces produits alimentaires/diététiques à usage médical ne peuvent en 
conséquence  pas  être  considérés  comme  similaires  aux  produits 
revendiqués par l'opposante.

Enfin, le troisième groupe est formé des «produits pharmaceutiques et 
vétérinaires» et  des  «produits  hygiéniques  pour  la  médecine».  Ces 
produits n'ont pas les mêmes buts d'utilisation ni la même nature que 
des  produits  alimentaires,  ils  n'ont  pas  les  mêmes  canaux  de 
distribution et, en principe, pas les mêmes lieux de production et ils ne 
bénéficient pas du même savoir-faire. Il  s'ensuit que ces produits ne 
peuvent pas non plus être considérés comme similaires aux produits 
revendiqués par la marque opposante.

5.4 Il  appert  de  ce  qui  précède  que  les  produits  «aliments  et 
substances alimentaires pour bébés»,  «préparations de vitamines» et 
«préparations  à  base  de  minéraux» désignés  en  classe 5  de  la 
marque  attaquée  doivent  être  considérés  comme  similaires  aux 
produits de la marque opposante. En revanche et contrairement à ce 
que prétend la recourante, les autres produits de la classe 5 ainsi que 
les produits de la classe 1 de la marque attaquée ne peuvent pas être 
considérés comme similaires aux produits de l'opposante.

6.
Il convient ensuite d'examiner la similarité entre les signes, étant établi  
de  jurisprudence  constante  que  c'est  l'impression  générale  qui  est 
déterminante  car  c'est  elle  qui  reste  dans  l'esprit  des  personnes 
concernées (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller).

6.1 L'IPI  considère  que  le  signe  de  la  marque  opposante  dispose 
d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en raison 
des couleurs revendiquées et du graphisme particulier de la flèche. Il  
estime en revanche que les éléments principaux, à savoir l'illustration 
d'un  buste  et  d'une  flèche,  sont  banals  et  peu  distinctifs  pour  des 
produits  alimentaires.  Il  souligne  que  leur  sens  est  directement 
identifiable  et  établit  un  lien  clair  avec les  produits.  Il  ajoute  que  la  
combinaison  de ces  deux  éléments  laisse imaginer  un  effet  digestif 
des produits alimentaires. Il en déduit que le champ de protection de la 

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marque opposante  ne saurait  s'étendre  à  ces  éléments  qualifiés  de 
faibles tant de par leur aspect graphique que de par leur sens.

De l'avis de la recourante, l'illustration de sa marque est une création 
propre complexe et distinctive allant bien au-delà de la protection du 
simple  concept  abstrait  de  buste  ou  ventre  féminin  avec  système 
digestif.  Selon  elle,  la  représentation  d'une  flèche  dans  un  buste 
féminin,  ou dans une silhouette  féminine,  n'est  pas  une symbolique 
banale.  Elle  relève  que  cette  représentation  n'est  pas  largement 
diffusée sur le marché et qu'il s'agit, au contraire, d'un élément original 
créé  par  Danone  qui  bénéficie  d'une  exclusivité  à  son  égard.  Elle 
soutient en outre que dite représentation dispose indirectement d'une 
force  distinctive  accrue  en  raison  de  la  notoriété  en  Suisse  et  à 
l'étranger  de  sa  marque  ACTIVIA  et  de  l'usage  intensif  de  cette 
marque ACTIVIA en  Suisse  pour  divers  produits  sur  lesquels  figure 
également la marque figurative litigieuse.

Quant à l'intimée, elle estime que, pour des produits alimentaires en 
général  et  pour  des  yaourts  en  particulier,  l'illustration  d'un  torse 
combiné avec une flèche dirigée vers le bas indique ordinairement un 
effet  digestif.  Elle  ajoute  que  plusieurs  fabricants  actifs  dans  le 
domaine de l'alimentaire (...) travaillent avec de tels symboles. Selon 
elle, la recourante n'a pas prouvé l'usage de la marque opposante sur 
le  marché ;  elle  s'est  uniquement  fondée  sur  une  autre  marque 
ACTIVIA, de sorte qu'elle ne peut pas invoquer une force distinctive 
accrue de la marque opposante. Elle considère donc que, le motif de 
la  marque opposante étant  très répandu et  descriptif,  le  signe dans 
son ensemble dispose d'une force distinctive faible.

6.2 La  comparaison  des  signes  suppose  en  premier  lieu  de 
s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante, celle-
ci  étant  indispensable pour  estimer  le  risque de confusion (arrêt  du 
TAF  B-1427/2007  du  28  février  2008  consid. 6.1 
Kremlyovskaya/Kremlyevka ; directives de l'IPI  du 1er janvier  2010 en 
matière de marques, p. 169 [ci-après : les directives IPI 2010]). Dans 
ses  directives,  l'IPI  souligne  avec  raison  que,  quand  bien  même 
l'opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs d'exclusion au 
sens de l'art. 3  al. 1  LPM,  cela  n'exclut  pas  de  déterminer,  dans  le 
cadre de l'examen du risque de confusion, le contenu distinctif et ainsi  
le champ de protection d'une marque. L'enregistrement d'une marque 

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ne dit en effet rien sur son caractère distinctif. Cela est dû au fait que 
les cas limites au regard des motifs absolus selon l'art. 2 let. a LPM 
doivent  être  enregistrés,  un  réexamen  par  les  tribunaux  civils  étant 
réservé en cas de litige (directives IPI  2010, p. 169). C'est  dire qu'il 
faut  tenir  compte,  au  moment  d'examiner  une  opposition,  des 
éventuels changements du caractère distinctif de la marque opposante 
au  regard  de  la  notoriété  acquise  ou  du  changement  de  la  langue 
depuis son enregistrement. Ainsi donc, l'autorité inférieure ne peut pas 
admettre  tacitement  la  validité  de  la  marque,  mais  doit  au  contraire 
examiner  préalablement  le  caractère  distinctif  et,  dans  ce  contexte, 
également  si  elle  s'est  imposée  dans  le  commerce  comme marque 
(arrêt  du  TAF  B-1698/2007  du  26  février  2008  consid. 5 
MOSKOVSKAYA/moskovskaya).

6.3 Le  périmètre  de  protection  d'une  marque  dépend  de  sa  force 
distinctive. Il  est plus restreint pour les marques faibles que pour les 
marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une 
distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les 
éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le 
langage courant. Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou 
ayant  acquis  une  notoriété  dans  le  commerce. Les  marques  fortes, 
résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le 
marché,  doivent  bénéficier  d'une protection  élargie  et  accrue contre 
les  signes  similaires  car  elles  sont  spécialement  exposées  à  des 
essais  de  rapprochement  (ATF 122  III  382  consid. 2a  Kamillosan ; 
arrêt  du  TF 4C.258/2004  du  6  octobre  2004  consid. 2.2  Yello ;  IVAN 
CHERPILLOD,  Le  droit  suisse  des  marques,  Lausanne  2007,  p. 116). 
Ainsi, celui qui choisit un signe faible, qui équivaut par exemple à une 
indication de qualité,  doit  assumer les conséquences de ce choix et 
admettre l'existence de signes ne se distinguant que très peu du sien 
(KAMEN TROLLER,  Précis  du  droit  suisse  des  biens  immatériels,  Bâle 
2006, p. 88).

6.4 Un signe est banal lorsqu'il est constitué par exemple de figures 
géométriques simples  (carré,  rectangle,  triangle,  cercle,  point,  cube, 
pyramide,  sphère  [DAVID,  op.  cit.,  n° 45  ad  art. 2 ;  sic!  2007  736 
consid. 4  Karomuster farbig/Karomuster et les réf. cit.]), de lettres de 
l'alphabet (voir cependant : sic! 2006 475 consid. 9-11  X/X-Pressure), 
de  chiffres,  de  couleurs  de  base,  de  signes  de  ponctuation  ou  de 
signes  mathématiques.  La  combinaison  de  tels  éléments  dans  un 

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signe  peut  toutefois  conférer  à  ce  dernier  un  caractère  distinctif 
(sic! 2004 853 consid. 4  Formes répétitives [3D] ;  CHERPILLOD,  op. cit., 
p. 72). Demeure toutefois réservée l'hypothèse où cette combinaison 
aurait un caractère descriptif.

Sont descriptifs les signes qui représentent d'une façon ou d'une autre 
la marchandise concernée. On peut distinguer entre les désignations 
génériques, à savoir les indications désignant le genre de produit ou 
de service, et les désignations descriptives, à savoir les indications sur  
les  caractéristiques  des  produits  ou  des  services.  Les  indications 
relatives  aux  caractéristiques  du  produit  ou  du  service  sont 
descriptives,  lorsqu'elles  portent,  par  exemple,  sur  son  aspect,  sa 
matière, sa composition, sa destination, sa fonction ou ses effets, le 
cercle de ses destinataires, sa provenance géographique, son lieu de 
vente,  son  prix,  sa  quantité  ou  encore  sa  qualité.  Sont  en  outre 
descriptifs les indications portant sur une composante particulière du 
produit,  les  indications  de  nature  publicitaire  ou  les  slogans  qui 
décrivent  directement  la  qualité  d'une  marchandise  ou  d'un  service 
(arrêt du TAF B-7485/2006 du 4 février 2008 consid. 7.1 Booster/Turbo 
Booster et les réf. cit.). Un élément de la marque n'exerce toutefois un 
effet descriptif que si cette acception se comprend facilement pour le 
consommateur  moyen  sans  effort  d'imagination  (ATF  114  II  371 
consid.  2  Alta  tensione,  ATF  108  II  216  consid.  2  Less).  Des 
associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport  éloigné 
avec le produit  ou le service concerné ne sont donc pas suffisantes 
pour admettre qu'une désignation est descriptive.

6.5 En  l'espèce,  la  force  distinctive  de  la  marque  opposante  se 
détermine en particulier d'après le caractère distinctif de son élément 
figuratif  dominant,  à  savoir  la  représentation  d'un  torse  féminin  à 
l'intérieur  duquel  figure une grosse flèche dirigée vers le  bas. A cet  
élément s'ajoutent, bien qu'ils soient moins susceptibles de demeurer 
dans  le  souvenir  du  consommateur  moyen,  la  forme arrondie  de  la 
marque,  sa  couleur  vert  foncé  ainsi  que  la  couleur  jaune  tant  du 
pourtour de la marque elle-même que de la représentation précitée. 
En relation avec des produits alimentaires, l'élément figuratif dominant 
de la marque opposante évoque, sans effort intellectuel ou imaginatif 
particulier, un effet digestif bénéfique des produits en question ou un 
effet sur le transit intestinal. Force est ainsi d'admettre que cet élément 

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ne revêt qu'une force distinctive faible, dès lors qu'il décrit clairement 
les effets des produits visés.

6.6 Il  n'existe  pas  de  risque  de  confusion  juridiquement  pertinent 
lorsque  les  marques  à  comparer  concordent  uniquement  sur  des 
éléments qui ne sont en soi pas dignes de protection (DAVID,  op. cit., 
n° 29 ad art. 3 ; arrêt  du TAF B-7489/2006 du 10 décembre 2008 in 
sic! 2009 260 consid. 5.2  Le Gruyère Switzerland/Gruyère cuisine) et 
même  pour  une  marque  forte,  la  protection  ne  s'étend  pas  aux 
éléments du domaine public (décisions de la CREPI du 11 août 2005 
in sic! 2005 805 consid. 4  Alba Moda/The Alba et du 11 mai 1999 in 
sic! 1999 420 consid. 2c Compaq/CompactFlash). Ainsi, même si une 
marque formée d'une combinaison d'éléments bénéficie d'une étendue 
de protection élargie grâce à sa notoriété, la reprise d'un élément qui 
doit  rester  à  la  libre  disposition  des  concurrents  ne  suffit,  en  règle 
générale, pas pour créer un risque de confusion ; les marques doivent 
bien davantage présenter d'autres similitudes (décision de la CREPI 
du  12  décembre  2006  in  sic!  2007  537  consid. 12  Swissair/swiss). 
Dans ce contexte, la CREPI n'a par exemple pas reconnu de risque de 
confusion  entre  les  marques  «ever-plast»  et  «evercare»  (sic!  2002 
679) ou «Natural  White» et  «Natural  White  TP.» (sic!  1999 275). En 
outre,  dans  une  affaire  opposant  les  signes  figuratifs  «Swatch»  et 
«B watch», elle a nié l'existence d'un risque de confusion en relevant 
que  même  en  admettant,  par  hypothèse,  que  la  marque  «Swatch» 
était une marque forte bénéficiant ainsi d'un champ de protection plus 
large,  celui-ci  ne  saurait  écarter  les  dissemblances  visuelles, 
phonétiques et sémantiques entre les signes (sic! 2004 686).

A  l'inverse,  la  CREPI  a  admis  dans  certains  cas  un  risque  de 
confusion  en  se  fondant  sur  des  éléments  faibles  concordants  de 
marques  verbales,  lorsque  la  différence  entre  les  autres  éléments 
n'atteignait  pas  un  certain  degré  (décision  du  8  décembre  2006  in 
sic! 2007  448  consid. 9  Actimel/Actismile avec  en  particulier  les 
réf. aux décisions Elle due/Elle [sic! 2000 802] et  Nicopatch/Nicoflash 
[sic! 1997 294] ; voir également les décisions Eurosport/Eurospot [sic! 
2006 411], Prevista/Previsa [sic! 2004 780] et Baguettine/Baghetti [sic! 
2004 504]).

6.7 L'IPI  indique  dans  ses  directives  que  pour  qu'un  risque  de 
confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine 

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public,  des  conditions  spécifiques  doivent  être  remplies. La  marque 
doit  par exemple avoir  acquis  un degré de connaissance plus élevé 
dans  son  ensemble  en  fonction  de  la  durée  de  son  usage  ou  de 
l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public 
doit  participer  au  champ  de  protection  élargi  (directives  IPI  2010, 
p. 169  et  les  réf. aux  arrêts  du  TAF  B-7439/2006  in  sic!  2008  36 
Kinder/Kinder  Party et  B-7491/2006  in  sic!  2007  745  Yeni  raki  
Tekel/Yeni Efe).

Un  signe  initialement  doté  d'une  force  distinctive  réduite  peut 
s'imposer auprès du public (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc  Securitas ; 
arrêt du TAF précité B-3512/2008 consid. 5.1.1  Z/Z-Brand ; décisions 
de la CREPI du 7 avril 1998 in sic! 1998 403 consid.  4 Elle/NaturElle 
collection et du 19 décembre 1997 in sic! 1998 197 consid. 2c Torres,  
Las  Torres/Baron  de  la  Torre ;  CHRISTOPH WILLI,  Kommentar  zum 
schweizerischen  Markenrecht  unter  Berücksichtigung  des 
europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, MSchG, 
n° 115 ad art. 3 ;  DAVID,  op. cit.,  n° 29 ad art. 3 ;  DAVID ASCHMANN,  Die 
Rechtsprechung  der  Rekurskommission  für  geistiges  Eigentum  im 
Jahre 2006 in sic!  2007 763, p. 767). Un signe s'est imposé dans le 
commerce à titre  de marque dès le moment où une part  importante 
des destinataires du produit ou service concerné le perçoivent comme 
une  référence  à  une  entreprise  déterminée.  Il  n'est  pas  nécessaire 
qu'ils connaissent le nom de cette entreprise mais le signe doit  être 
assimilé à une marque dans toute la Suisse (ATF 131 III 121 consid. 6 
Smarties, 128 III 441 consid. 1.2 Appenzeller ; DAVID, op. cit., n° 39 ad 
art. 2). Un signe générique ou descriptif  s'étant  imposé en tant  que 
marque constitue en principe un signe dont la sphère de protection est  
normale (CHERPILLOD,  op. cit.,  p. 117 ; décision de la CREPI du 6 juin 
2005  in  sic!  2005  749  consid. 7  Zurich  Private  Bank/First  Zurich  
Private Bank). Le caractère de marque imposée peut être constaté sur 
la base de faits autorisant, selon l'expérience, des déductions relatives 
à  la  perception  du  signe  par  le  public.  Ils  peuvent  en  particulier 
consister dans un volume d'affaires très important et réalisé lors d'une 
longue  période  avec  le  signe  en  question,  ou  dans  des  efforts 
publicitaires  intenses.  Il  est  également  possible  de  déterminer 
directement,  par un sondage représentatif  dans le public  visé,  si  un 
mot,  une  figure  ou  une  forme  y  est  perçu  comme  la  marque  de 
produits  ou  de  services  particuliers  (ATF 131  III  121  consid. 6 
Smarties).

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6.8 Ainsi,  bien  que  n'étant  guère  imaginatif  pour  des  produits 
cosmétiques,  le  signe  «Kamillosan»  a  été  considéré  comme  étant 
devenu fort  au  fil  des  ans,  bénéficiant  de  ce  fait  d'un  périmètre  de 
protection  accru ;  un  risque  de  confusion  a  été  reconnu  avec  les 
marques  «Kamillan»  et  «Kamillon»  (ATF 122  III  382).  De  même, 
relevant  que  l'élément  «Securi»  était  descriptif  pour  des  produits  et 
services offerts dans la branche de la sécurité et que l'on ne pouvait  
déduire  de  la  notoriété  acquise  par  «Securitas»  une  notoriété  pour 
l'élément «Securi», le Tribunal fédéral a relevé qu'il ne fallait toutefois 
pas  en  déduire  que  ce  dernier  élément  doive  demeurer  libre  pour 
d'autres entreprises de la branche sans égard aux autres éléments du 
signe distinctif  en cause. Admettant  que la  marque «Securitas»,  qui 
s'était imposée dans les affaires, n'était pas mentalement scindée en 
deux  éléments  «Securi»  et  «tas»  par  les  destinataires  mais  qu'elle 
était  comprise  comme  un  tout,  il  a  toutefois  indiqué  que  cela  ne 
signifiait  pas que les trois  premières syllabes ne revêtaient  dans ce 
contexte  aucune  signification.  Le  signe  «Securitas»  était  notoire  en 
Suisse  pour  les  services  de  sécurité  et  de  surveillance  et  toute 
marque commençant par un élément «Securi» serait dans ce domaine 
comprise comme une référence au groupe des demanderesses ; un 
risque de confusion devait être reconnu notamment entre les marques 
«Securitas» et «Securicall» (ATF 127 III 160). Le Tribunal administratif 
fédéral  a  pour  sa  part  considéré  que  l'élément  «kinder»,  en  soi 
descriptif  des  consommateurs  des  produits  visés,  avait  fait  l'objet 
d'une  publicité  intensive  depuis  de  nombreuses  années  et  était 
reconnu par les consommateurs en rapport avec ces produits comme 
une marque et un renvoi à une entreprise déterminée. En outre, cette 
marque  était  devenue  un  signe  fort  de  sorte  que  son  périmètre  de 
protection  s'en  trouvait  accru ; un  risque  de  confusion  a  été  admis 
avec la marque figurative «kinder Party» (arrêt du TAF B-7439/2006 du 
6 juillet 2007 in sic! 2008 36).

A cet égard, lorsqu'il relève dans ses directives 2010 que les marques 
connues  bénéficient  d'un  caractère  distinctif  accru,  l'IPI  ajoute 
toutefois  que  le  concept  «imposé  dans  le  commerce»  utilisé  par  le 
Tribunal  fédéral  est  problématique car  il  peut  être  confondu avec le 
concept de «marque imposée» au sens de l'art.  2 let. a LPM (p. 169, 
note de bas de page n° 201).

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6.9 Dans  le  cadre  de  la  procédure  d'opposition  auprès  de  l'IPI,  la 
recourante a produit diverses pièces à l'appui de son allégation selon 
laquelle  la  marque  opposante  disposait  d'un  champ  de  protection 
accru en raison de la notoriété de la marque ACTIVIA en Suisse et à  
l'étranger et de son usage intensif en Suisse pour divers produits sur 
lesquels  figurent  également  la  marque  figurative  opposante.  Il 
s'agissait d'un document intitulé «Proof of fame Activia» – comprenant 
deux  parties,  à  savoir  une  partie  «market  results» et  une  autre 
«investments  in  the  market» –,  d'un  CD  contenant  des  spots 
publicitaires d'«Activia» diffusés en Autriche, en Suisse, en France, en 
Allemagne et en Italie, de copies de factures émanant de (...) de mars 
2006  à  novembre  2007  s'agissant  de  spots  télévisés  «Activia»,  de 
copies de factures émanant de (...)  de septembre à novembre 2007 
concernant  des  campagnes  publicitaires  «Activia» (placement  de 
spots-tv  auprès  de  différentes  chaînes  de  télévision  diffusées  en 
Suisse), de copies de facture émanant de (...) pour l'année 2007 avec 
un  plan  de  diffusion  des  spots  publicitaires,  d'une  copie  d'une 
confirmation de la diffusion des spots de novembre 2007 de (...), d'un 
feuillet  présentant  l'évolution du logo de la  marque opposante et  de 
références à ses sites Internet activia et danone.

6.10 Il  a  été  relevé  ci-dessus  (consid. 6.2)  que  l'appréciation  du 
champ de protection de la marque opposante constitue une condition 
préalable à l'examen du risque de confusion entre deux signes. Ceci 
se justifie d'autant plus que, comme en attestent les exemples cités,  
une  marque  originellement  faible  ou  dotée  d'une  force  distinctive 
restreinte  peut,  avec  le  temps,  acquérir  une  certaine  renommée 
auprès des consommateurs visés, l'élément appartenant au domaine 
public  pouvant  participer  au  champ  de  protection  élargi.  Or,  en 
l'espèce, dans la décision attaquée, l'IPI n'a pas examiné si, comme le 
prétendait la recourante dans son mémoire d'opposition et sa réplique, 
la  marque  opposante  disposait  d'un  champ  de  protection  accru  en 
raison de son usage sur le produit «Activia», pour lequel la recourante 
indiquait  avoir  réalisé  d'importants  investissements  financiers  en 
communication publicitaire et en marketing afin de se démarquer de 
ses concurrents et d'asseoir la notoriété de son produit Activia et des 
différents éléments qui caractérisent le décor de ce produit. Pourtant, 
comme  l'indique  lui-même  l'IPI  dans  ses  directives,  un  risque  de 
confusion peut  exister  en cas de reprise d'éléments appartenant  au 
domaine public  lorsque des conditions spécifiques sont  remplies ; la 

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marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus 
élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de 
l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public 
doit participer au champ de protection élargi (supra consid. 6.7).

Selon  l'art. 61  al. 1  PA,  l'autorité  statue  elle-même  sur  l'affaire  ou 
exceptionnellement  la  renvoie  avec  des  instructions  impératives  à 
l'autorité inférieure. Dans la présente affaire, il  convient de constater 
que  l'IPI  n'a,  à  tort,  pas  procédé  à  l'examen  complet  de  la  force 
distinctive de la marque opposante préalablement à l'appréciation du 
risque  de  confusion.  Ce  faisant,  il  n'a  pas  déterminé  si  la  marque 
opposante  avait,  comme  le  prétendait  la  recourante,  acquis  une 
certaine notoriété en Suisse qui pourrait lui permettre de disposer d'un 
champ  de  protection  accru.  Ainsi,  l'IPI  ne  s'est  pas  matériellement 
prononcé de manière complète sur l'opposition. A cet égard, il sied de 
relever qu'invité à se prononcer sur le recours, ce dernier s'est limité à 
renvoyer  à  la  motivation  de  sa  décision,  malgré  les  arguments 
développés par la recourante. Partant, il se justifie de renvoyer l'affaire 
à l'IPI afin qu'il rende une nouvelle décision en examinant en premier  
lieu  l'aire  de  protection  à  accorder  à  la  marque  opposante  et  qu'il  
apprécie  à  nouveau,  dans  un  second  temps  et  compte  tenu  de  la 
conclusion à laquelle il sera parvenu, le risque de confusion entre les 
deux signes en cause. Dans le cas contraire, les parties perdraient le  
bénéfice d'une part de leurs droits en première instance (arrêt du TAF 
B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7.3 Torres/Torre Saracena).

7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis au sens des 
considérants et la décision de l'IPI du 22 mars 2010 annulée. L'affaire 
est renvoyée à l'IPI afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens 
des considérants.

8.

8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les 
débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art.  63 al. 1 
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, 
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, 
RS 173.320.2]). Aucun frais  de procédure n'est  mis à la  charge des 
autorités  inférieures,  ni  des  autorités  fédérales  recourantes  et 

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déboutées  (art. 63  al. 2  PA).  L'émolument  judiciaire  est  calculé  en 
fonction  de la  valeur  litigieuse,  de l'ampleur  et  de la  difficulté  de la  
cause,  de  la  façon  de  procéder  des  parties  et  de  leur  situation 
financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en 
matière  d'opposition,  il  y  a  lieu  d'évaluer  l'intérêt  de l'opposant  à  la 
radiation  de  la  marque,  respectivement  l'intérêt  du  défendeur  au 
maintien de la marque attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque 
cas les preuves concrètes de ces dépenses irait  trop loin et pourrait 
avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés 
de  la  procédure  de  première  instance.  Faute  d'autres  pièces 
pertinentes  quant  à  la  valeur  litigieuse,  l'ampleur  du  litige  doit  être 
fixée  selon  les  valeurs  empiriques,  soit  entre  Fr. 50'000.-  et 
Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490).

En l'espèce, la recourante obtient partiellement gain de cause, en ce 
sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende 
une  nouvelle  décision  au  sens  des  considérants.  L'intimée  obtient 
également  partiellement  gain  de  cause  pour  ce  qui  concerne  la 
similarité des produits. Dans ces circonstances, il se justifie de répartir  
les  frais  de  procédure,  lesquels  doivent  être  fixés  à  Fr. 3'000.-,  par 
moitié entre la recourante et  l'intimée.  Un montant  de Fr. 1'500.-  est 
ainsi  imputé  sur  l'avance  de  frais  de  Fr. 4'000.-  versée  par  la 
recourante  le  12 mai  2010.  Le  solde  de  Fr. 2'500.-  lui  est  restitué. 
L'intimée est invitée à s'acquitter d'un montant de Fr. 1'500.- au moyen 
du bulletin de versement joint en annexe dans les trente jours dès la 
notification du présent arrêt.

8.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, les dépens alloués aux 
parties, réduits dans la même mesure, sont compensés.

9.
Le présent arrêt  est  définitif  (art. 73 de la  loi  du 17 juin 2005 sur le 
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis au sens des considérants ; partant, la décision 
de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 22 mars 2010 est 
annulée et  la  cause est  renvoyée à ce dernier  pour  qu'il  rende une 
nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les  frais  de  procédure,  d'un  montant  de  Fr. 3'000.-,  sont  mis  à  la 
charge des parties à raison de Fr. 1'500.- chacune. Le montant dû par 
la  recourante  est  imputé  sur  l'avance  de  frais  de  Fr. 4'000.-  déjà 
versée  par  cette  dernière.  Le  solde  de  Fr. 2'500.-  lui  est  restitué. 
L'intimée est invitée à verser la somme de Fr. 1'500.-  sur le compte 
postal du Tribunal dans les trente jours dès la notification du présent 
arrêt au moyen du bulletin de versement joint en annexe.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Le présent arrêt est adressé : 

- à  la  recourante  (Recommandé  ;  annexes  :  actes  en  retour  et 
formulaire "Adresse de paiement")

- à l'intimée (Recommandé ; annexes : actes en retour et bulletin de 
versement)

- à  l'autorité  inférieure  (n°  de  réf.  W9824-sth/bs ;  Recommandé ; 
annexe : dossier en retour)

Le président du collège : La greffière :

Bernard Maitre Vanessa Thalmann

Expédition : 3 novembre 2010

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