# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 81d20d4a-fe65-52d3-9dd4-a0c6008ee578
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2019-06-26
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 26.06.2019 B-2165/2018
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-2165-2018_2019-06-26.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-2165/2018 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  2 6 .  J u n i  2 0 1 9   

Besetzung 
 Richter David Aschmann (Vorsitz), 

Richterin Maria Amgwerd, Richter Daniel Willisegger, 

Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska. 
 

 
 

Parteien 
 P&B (Foods) Limited,  

61 Planetrees Road, GB-BD4 8AE Bradfort, West Yorkshire,   

vertreten durch Rechtsanwältin Michèle Burnier,  

Pestalozzi Avocats SA,  

Cours de Rive 13, 1204 Genève,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

Hero AG,  

Karl Roth-Strasse 8, 5600 Lenzburg 1, 

vertreten durch Blum & Grob Rechtsanwälte,  

Neumühlequai 6, Postfach 3954, 8021 Zürich,  

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, 

Vorinstanz.  

 
 

 
 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 14843;  

CH 665'999 Hero (fig.) / CH 683'142 Heera (fig.). 

 

 

B-2165/2018 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Die Eintragung der Schweizer Wortbild-Marke CH 683'142 "Heera (fig.)" 

der Beschwerdeführerin für die nachgenannten Waren wurde am 21. Ja-

nuar 2016 auf Swissreg.ch publiziert: 

2 Colorants alimentaires; colorants pour boissons. 

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; huile de moutarde, huile de 

noix de coco, huile de jasmin, les produits précités étant à usage cosmé-

tique. 

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, mis en conserve, séchés 

et cuits; lentilles sèches; mélange de légumes séchés et épicés (Bombay 

mix); pulpe de fruit; gelées comestibles; confitures; produits laitiers; huiles 

et graisses comestibles; plats préparés à base de légumes ou de légumi-

neuses; soupes et bouillons, snacks à base de fruits ou de légumes, des-

serts à base de fruits, de produits laitiers ou de yaourt, chips de pomme de 

terre. 

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farine, céréales et préparations 

à base de céréales; préparations alimentaires pour la pâtisserie; pain, pâ-

tisseries et confiseries, popadoms (galettes à base de farine de haricots); 

snacks salés; miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vi-

naigre, sauces (condiments); assaisonnements; aromates et essences 

pour l'alimentation (à l'exception des huiles essentielles); épices; plats pré-

parés à base de riz ou de pâtisseries. 

31 Fruits et légumes; graines, fruits à coque et semences. 

32 Boissons non alcooliques; boissons à base de fruits, jus de fruits; sirops 

pour la fabrication de boissons. 

B-2165/2018 

Seite 3 

B.  

Am 20. April 2016 erhob die Beschwerdegegnerin vor der Vorinstanz Wi-

derspruch gegen die vorgenannte Marke, beschränkt auf alle eingetrage-

nen Waren der Klassen 29 bis 32, wegen Bestehens einer Verwechslungs-

gefahr mit ihrer Wortbildmarke CH 665'999 Hero (fig.; Widerspruchsverfah-

ren Nr. 14843). Gleichlautende Widersprüche erhob sie gleichzeitig gegen 

die Wortmarke 683'172 HEERA der Beschwerdeführerin (Widerspruchs-

verfahren Nr. 14844) und gegen dieselben Marken auch gestützt auf ihre 

Wortbildmarke P-500'158 Hero (fig.; Widerspruchsverfahren Nr. 14842 und 

14845). 

Die Widerspruchsmarke CH 665'999 sieht wie folgt aus: 

und ist für folgende Waren registriert: 

5 Babynahrung; Getränke für Babies; Speisen und Getränke für Säuglinge 

und Kleinkinder; Nahrungsergänzungsmittel für Säuglinge und Kleinkinder; 

Milchnahrung für Säuglinge; Babymilch; Muttermilchersatznahrung; Milch-

ersatznahrung für Säuglinge; Milchpulver für Säuglinge; Milchfermente zu 

medizinischen Zwecken; Nahrungsmittelzusätze für Säuglinge; glutenfreie 

Babykost; glutenfreie Nahrungsmittelzubereitungen und Erzeugnisse für 

medizinische Zwecke; glutenfreie Nahrungsmittel und Nahrungsergän-

zungsmittel für medizinische Zwecke; diätische Lebensmittel für medizini-

sche Zwecke; diätische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; eiweiss-

arme Nahrungsmittel für medizinische Zwecke; medizinische Nahrungser-

gänzungsmittel; Getränke und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nah-

rungsmittel für medizinische Zwecke für kranke Personen und Diabetiker. 

29 Konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Ge-

müse; Snacks, Riegel und Desserts auf Gemüse- oder Obstbasis, Frucht-

schnitten; Gelees; Konfitüren, Marmeladen und Kompotte; Fruchtaufstri-

che, Fruchtmark, Fruchtmuse, Fruchtpüree; Fruchtprodukte, Fruchtfleisch 

und/oder Fruchtaromen enthaltende Milchprodukte; Fleischextrakte; Milch 

und Milchprodukte. 

30 Zerealien; Getreidepräparate; Frühstückszerealien; Getreideriegel; Snacks 

auf Reis-, Getreide- oder Maisbasis; Honig; Mehl; Brot; Saucen; Gewürze. 

B-2165/2018 

Seite 4 

Die Beschwerdegegnerin begründete ihren Widerspruch dahingehend, die 

angefochtenen Marken gefährdeten nicht nur die Unterscheidungskraft der 

berühmten älteren Marke, sondern beuteten auch deren Ruf aus. Die je-

weils beanspruchten Waren seien gleich bzw. gleichartig, die Zeichen ei-

nander in Klang, Schriftbild und Sinngehalt ähnlich. 

C.  

Die Beschwerdeführerin beantragte mit Stellungnahme vom 21. Oktober 

2016 die Abweisung der Widersprüche 14842 und 14843 unter Kosten- 

und Entschädigungsfolgen, wobei sie die Einrede des Nichtgebrauchs der 

Marke P-500'158 für alle beanspruchten Waren erhob. Sie brachte vor, die 

Marken der Beschwerdegegnerin seien rechtsmissbräuchlich zwecks Ver-

längerung der Karenzfrist hinterlegt worden. Die Berühmtheit der älteren 

Wortbild-Marke "Hero" sei nicht belegt, sodass von einer gewöhnlichen 

Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Weder bestehe Warengleichartig-

keit noch Zeichenähnlichkeit. 

D.  

Mit Verfügung vom 1. Dezember 2016 hielt die Vorinstanz fest, die Karenz-

frist der am 11. November 2014 publizierten Marke CH 665'999 Hero (fig.) 

ende erst am 11. Februar 2020, weshalb deren Gebrauch nicht zu prüfen 

bzw. glaubhaft zu machen sei, und erklärte den Schriftenwechsel für been-

det. 

E.  

Beide auf die Marke CH 665'999 Hero (fig.) gestützten Widersprüche hiess 

die Vorinstanz mit Verfügung vom 28. Februar 2018 gut, wodurch die bei-

den anderen Verfahren gegenstandslos wurden. Das Argument, wonach 

es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Defensivmarke handle, prüfte 

sie mit Verweis auf den Gegenstand des Widerspruchsverfahrens nicht. 

Sie bejahte eine Gleichartigkeit und teilweise Identität hinsichtlich sämtli-

cher angefochtener Waren sowie eine Zeichenähnlichkeit auf phonetischer 

und schriftbildlicher Ebene. Der Widerspruchsmarke sprach sie einen nor-

malen Schutzumfang zu, da ihr Sinngehalt (engl. "Held") keine beschrei-

bende Bedeutung habe. Angesichts der für die beanspruchten Massenar-

tikel des täglichen Bedarfs aufgewandten geringen Aufmerksamkeit erach-

tete sie die ähnlichen Zwecke und Verkaufsorte der zu vergleichenden Wa-

ren sowie die Übereinstimmungen der zentralen Wortelemente beider Mar-

ken als ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Sie wider-

rief die Marken CH 683'142 Heera (fig.) im Widerspruchsverfahren 

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Seite 5 

Nr. 14843 (Dispositiv, Ziff. 1-2) und CH 683'172 HEERA im Widerspruchs-

verfahren Nr. 14845 (Ziff. 3-4) für alle Waren der Klassen 29 bis 32. 

F.  

Gegen diese Verfügung, soweit sie ihre Marke CH 683'142 Heera (fig.) im 

Verfahren Nr. 14843 betrifft, hat die Beschwerdeführerin am 13. April 2018 

Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht erhoben. Sie beantragt: 

A la forme 

1. Déclarer recevable le présent recours ; 

Au fond 

2.  Annuler les chiffres 1, 2, 5 et 6 de la décision de l'Institut fédéral de la pro-

priété intellectuelle du 28 février 2018 dans la procédure d'opposition 

n° 14843. 

3.  Rejeter l'opposition n°14843. 

4.  Confirmer l'enregistrement de la marque combinée suisse n° 683142 pour 

tous les produits des classes 29, 30, 31 et 32. 

5. Ordonner à Hero AG de payer une indemnité équitable à P&B (Foods) 

Limited pour les dépens en lien avec la procédure d'opposition n° 14843. 

6. Condamner Hero AG aux frais de la procédure d'opposition n° 14843. 

7. Condamner Hero AG aux frais et dépens de la présente procédure de re-

cours. 

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die miteinander zu vergleichenden 

Waren – namentlich frisches gegenüber verarbeitetem Obst und Gemüse 

und nichtalkoholische Getränke gegenüber Getränken für Babies – seien 

nicht gleichartig. Die Zeichen sähen sich aufgrund deutlicher Unterschiede 

der Bildelemente nicht ähnlich, wichen im Sinngehalt voneinander ab und 

würden vom indischen, sri-lankischen, bangladeschischen und pakistani-

schen Publikum in der Schweiz, an das sich die angefochtene Marke richte, 

nicht verwechselt. Die Widerspruchsmarke als Wiederholungsmarke sei 

zudem rechtsmissbräuchlich registriert, da sie die Karenzfrist für den Mar-

kengebrauch verlängere. Auch sei unverständlich, dass trotz einer gültigen 

Koexistenzvereinbarung zwischen den Parteien Widerspruch erhoben wor-

den sei. 

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Seite 6 

G.  

Mit Schreiben vom 16. Mai 2018 beantragt die Vorinstanz unter Verzicht 

auf eine inhaltliche Stellungnahme die Beschwerde abzuweisen. 

H.  

Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Beschwerdeantwort vom 27. Juni 

2018, die Beschwerde unter Bestätigung der angefochtenen Verfügung 

und Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin 

abzuweisen. Sie schliesst sich den Erwägungen der Vorinstanz mit Aus-

nahme der Ausführungen zur lediglich gewöhnlichen Kennzeichnungskraft 

sowie zum Sinngehalt der Widerspruchsmarke an. Sie ist der Ansicht, die 

Widerspruchsmarke werde von den Verkehrskreisen als Phantasiezeichen 

aufgefasst, sei bekannt und geniesse einen erweiterten Schutzumfang. 

Ausländische Registrierungen und tatsächliche Abnehmerkreise der 

Beschwerdeführerin seien für die Beurteilung des Widerspruchs unmass-

geblich. 

I.  

Mit Replik vom 3. Oktober 2018, Duplik vom 31. Oktober 2018 und einer 

unverlangten Eingabe der Beschwerdeführerin vom 19. November 2018 

halten beide Parteien an ihren jeweiligen Rechtsbegehren und Ausführun-

gen fest. 

J.  

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt. 

K.  

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen 

der folgenden Erwägungen eingegangen. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be-

schwerde zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsge-

setzes, VGG [SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsad-

ressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 des Verwaltungsverfah-

rensgesetzes, VwVG [SR 172.021]), hat ihren Kostenvorschuss fristge-

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recht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formge-

recht eingereicht (Art. 50 Abs.1 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde 

ist damit, unter Vorbehalt von E. 2 nachfolgend, einzutreten. 

2.  

2.1 Die auf Ziff. 1, 2, 5 und 6 der angefochtenen Verfügung beschränkte 

Beschwerde lässt den vorinstanzlichen Entscheid unangetastet, soweit er 

das Widerspruchsverfahren Nr. 14845 bzw. die Wortmarke CH 683'172 

HEERA betrifft, weshalb er in diesem Umfang in Rechtskraft erwachsen ist 

(vgl. Urteil des BVGer B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 2.3 

"Mobility"). 

2.2 Ausserhalb des Streitgegenstands des Widerspruchsverfahrens liegt, 

wie die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin zurecht einwenden, nach 

ständiger Praxis auch das Begehren der Beschwerdeführerin, der Wider-

spruchsmarke als reiner Defensiv-, nämlich Wiederholungsmarke, sei ge-

stützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben im Verwaltungsverfahren 

der Rechtsschutz zu versagen (Art. 31 MSchG; vgl. Urteile des BVGer 

B-4151/2009 vom 7. Dezember 2009, E. 3.2 "Golay/Golay Spierer", 

B-5830/2009 vom 15. Juli 2010, E. 3.2.4 "Fünf Streifen", B-6665/2010 vom 

21. Juli 2011, E. 3 "Home Box Office/Box Office", B-1251/2015 vom 5. Sep-

tember 2017, E. 10 "Sky TV/Skybranding"). Nach derselben Verfahrensbe-

schränkung von Art. 31 MSchG ist entgegen der Ansicht der Beschwerde-

führerin, trotz der Koexistenzvereinbarung der Parteien vom 12. November 

2007, der Widerspruch auch nicht ungültig oder unbeachtlich (vgl. Urteil 

des BVGer B-6249/2014 vom 25. Juli 2016 E. 2.2 "Campagnolo/F.lli Cam-

pagnolo"). 

Auf diese Punkte der Beschwerde ist damit nicht einzutreten. 

3.  

3.1 Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Annahme einer Ver-

wechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken durch die Vor-

instanz. Zwar kritisiert sie nicht, dass diese die in Kl. 29 bis 30 registrierten, 

verarbeiteten Lebensmittel wie gekochtes Obst und Gemüse, Getreideprä-

parate und Snacks, für welche beide Marken eingetragen sind, als iden-

tisch bzw. gleichartig angesehen hat. Sie sieht unverarbeitete Früchte und 

Gemüse, Saatgut, Schalenfrüchte und Samen in Kl. 31 aber zu jenen ver-

arbeiteten Speisen als warenverschieden an. Zudem dienten Saatgut und 

Samen anderen Zwecken und müssten erst verarbeitet werden, um als 

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Esswaren zu dienen. Dass alle Lebensmittel im Supermarkt erhältlich seien 

und von einzelnen Landwirten sowohl roh als auch verarbeitet verkauft 

würden, ändere daran nichts. Verarbeitete Lebensmittel richteten sich auch 

an ein anderes Publikum als nichtalkoholische Getränke und Säfte in 

Kl. 32, für welche ihre Marke registriert sei, und würden in anderen Läden 

verkauft als Säuglingsnahrung in Kl. 5, die ihr die Vorinstanz entgegen-

halte. Ausserdem wirkten die beiden Wortbild-Zeichen in ihrem Gesamtein-

druck unterschiedlich, nämlich das eine schlicht, das andere mit der Strahl-

kraft eines Schilds, einer Fahne und eines stilisierten Adlers im Gersten-

kranz. Schrifttyp und Schreibweise von "Heera" erinnerten an das kyrilli-

sche Alphabet. "Hero" und "Heera" würden unterschiedlich ausgesprochen 

und hätten abweichende Sinngehalte. "Heera" bedeute auf Indisch 

"Diamant", während "Hero" von den Verkehrskreisen als englischer Begriff 

für "Held" verstanden werde.  

3.2 Die Beschwerdegegnerin entgegnet, die zu vergleichenden Lebensmit-

tel seien sich aufgrund ihrer Zweckbestimmungen und Vertriebswege ähn-

lich. Die Rohstoffe beeinflussten die Qualität der Verarbeitung, Samen wür-

den auch roh zum Verzehr angeboten, Babyfood in Supermärkten vertrie-

ben und Nahrungsergänzungsmittel könnten auch Getränke sein. Die 

Grenzen zwischen klassischen Nahrungsmitteln, functional food, diäteti-

schen Lebens- und Nahrungsergänzungsmitteln verblassten mit der stei-

genden Rücksicht auf Unverträglichkeiten. Die Durchschnittsabnehmer 

hätten sich daran gewöhnt, alle Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel 

in Lebensmittelgeschäften zu erwerben. Zurecht habe die Vorinstanz daher 

eine Gleichartigkeit bzw. Gleichheit sämtlicher sich gegenüberstehenden 

Waren bejaht. Was den Zeichenvergleich angehe, seien die Bildelemente 

der Kollisionsmarke zwar nicht ausser Acht zu lassen, doch lenkten sie 

nicht vom Wortelement ab, an welchem sich das Publikum im Geschäfts-

verkehr hauptsächlich orientiere. Die Wortbestandteile "Hero" und "Heera" 

seien stark ähnlich. Die Marken würden ohne Sinngehalt verstanden; we-

der sei ein englisches Verständnis der Widerspruchsmarke in der Bedeu-

tung von "Held" nahegelegt, noch sei die Mehrheit der relevanten Verkehrs-

kreise des Indischen mächtig. Infolge ihrer überdurchschnittlichen Be-

kanntheit komme der Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungs-

kraft und damit ein erweiterter Schutzumfang zu. Ausländische Registrie-

rungen und die konkreten, angeblich asiatischen Abnehmerkreise seien für 

die Beurteilung irrelevant. Die Koexistenzvereinbarung der Parteien be-

ziehe sich auf einen anderen Sachverhalt und sei nicht Gegenstand des 

vorliegenden Widerspruchsverfahrens. Eine Verwechslungsgefahr sei da-

her nach wie vor zu bejahen.  

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3.3 Die Vorinstanz beantragt unter Hinweis auf ihre Ausführungen in der 

angefochtenen Verfügung, die Beschwerde abzuweisen. 

4.  

4.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere 

Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-

che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass 

sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver-

bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 

1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und 

Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher 

sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzel-

ler"; 128 III 96 E. 2c "Orfina"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massge-

benden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-

marke zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des 

BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay [fig.]"). Die 

Frage der Verwechslungsgefahr wird anhand der Einträge im Markenregis-

ter beurteilt, sofern keine Einschränkung durch eine Nichtgebrauchsein-

rede erfolgt (Urteile des BVGer B-2354/2016 E. 3.2.1 "Allianz/Allianz TGA 

Technische Gebäudeausrüstung"; B-531/2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]", 

je mit Hinweisen). 

4.2 Gleichartigkeit heisst, der Markt erwarte gleiche oder ähnliche Ver-

kehrswege – potentiell dieselbe betriebliche Herkunft – zweier Waren oder 

Dienstleistungen; unabhängig davon, ob diese ähnlich beschaffen oder da-

zu geeignet sind, ähnlichen Zwecken zu dienen (Urteil des BVGer 

B-3209/2017 vom 2. April 2019 E. 3.4.1 "Paradis/Blanc du Paradis; Rouge 

du Paradis"). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen 

sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungs-

paket als marktlogische Folge und die marktübliche Verknüpfung oder 

enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen 

und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2354/2016 E. 3.2.1 "Allianz/Alli-

anz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"; B-2269/2011 vom 9. März 

2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"). Lebensmittel des täglichen Bedarfs, die 

dazu bestimmt sind, in der Küche Verwendung zu finden, gelten als gleich-

artig (Urteile des BVGer B-7447/2006 E. 5 "Martini Baby/Martini [fig.]"; 

B-3488/2014 E. 4 "Teddy/Ta Di"), nicht aber Rohstoffe und Halbfabrikate 

im Verhältnis zu Fertigprodukten, die einen verschiedenen Verwendungs-

zweck, andere Verkaufsstellen und Abnehmer haben (Urteile des BVGer 

B-3622/2010 E. 3.2 "Wurzelbrot/Wurzelrusti", B-3488/2014, E. 4 "Teddy/Ta 

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Di"). Aufgrund ihres unterschiedlichen Anbaus und Vertriebs wurden auch 

Früchte und Schokolade als nicht gleichartig beurteilt (Urteil des BVGer 

B-7562/2016 E. 6 "Merci/Merci"). 

4.3 Die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit stellt auf den Gesamteindruck 

ab, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise 

hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; BGE 121 III 377 E. 2a 

"Boss/Boks"). Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind 

die einzelnen Bestandteile nach ihrem Einfluss auf die Kennzeichnungs-

kraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildele-

mente, während unterscheidungsschwache Wort- und Bildelemente den 

Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charak-

teristische Wort- als auch Bildelemente, können diese den Erinnerungsein-

druck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-7768/2015 vom 4. De-

zember 2017 E. 5.6 "Capsa/Cupsy [fig.]"; B-4159/2009 vom 25. November 

2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve"). 

4.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der 

Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-

rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-

sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-

rechnet werden. Die Verwechslungsgefahr besteht sogenannt unmittelbar, 

wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, 

und mittelbar, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar 

auseinanderhalten, aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den 

Markeninhabern vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile 

B-2354/2016 E. 3.5 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung 

[fig.]"; B-531/2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"). 

4.5 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad 

einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit 

die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten 

(BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 

20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Als stark gelten Marken, die 

entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aufgrund 

ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen 

(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 

6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello / Yellow Access AG"). Umgekehrt genügen 

bei schwachen Marken bescheidenere Abweichungen, um eine hinrei-

chende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamil-

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Seite 11 

losan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestand-

teile sich eng an Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 

vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jumpman"; B-5477/2007 vom 

28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat [fig.]"). Dazu gehören 

Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestim-

mung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder 

Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere 

Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in 

blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 "akustische 

Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 

"Noblewood"). 

5.  

Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, wofür vor 

allem auf das Warenverzeichnis der älteren Marke abzustellen ist (vgl. 

RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen 

Markenrecht, Diss. 2015, Rz. 13.06; Urteile des BVGer B-2354/2016 vom 

29. März 2017 E. 4 "Allianz/Allianz TGA [fig.]" und B-7562/2016 vom 

4. Dezember 2018, E. 4.1 "Merci/Merci"). Wie die Marke bisher tatsächlich 

gebraucht und wahrgenommen wird, ist hingegen nicht entscheidend (vgl. 

E. 4.1). Insbesondere folgt aus dem Registereintrag der angefochtenen 

Marke kein Anhaltspunkt für die Behauptung der Beschwerdeführerin, wo-

nach ihr Zeichen in der Schweiz nur von indischem, srilankischem, benga-

lischem oder pakistanischem Publikum wahrgenommen werde. 

Lebensmittel als Massenartikel des täglichen Bedarfs (Kl. 29 und 30) wer-

den mit geringer Aufmerksamkeit vom breiten Publikum erworben (Urteile 

des BVGer B-3488/2014 vom 25. Juni 2015, E. 4 "Teddy/Ta Di [fig.]"; 

B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 3.2 f. “Gallo/Gallay [fig.]”). Mehr Auf-

merksamkeit wird von den elterlichen und erzieherischen Kreisen, die sie 

ansprechen, Baby- und Kleinkindernahrung, -zusätzen und -ergänzungs-

mitteln sowie Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmitteln für medizinische 

Zwecke (Kl. 5) zuteil, welche vor allem mündige Patienten und medizini-

sche Fachkreise nachfragen. Eine Beschränkung der Verkehrskreise auf 

bestimmte ausländische Staatsangehörige (vgl. BGE 120 II 144 E. 3b/bb 

"Yeni Raki") folgt aus dieser Warenliste nicht. 

6.   

6.1 Zwischen den noch strittigen Waren ist die Gleichartigkeit zu prüfen. 

Unverarbeitete Früchte und Gemüse werden nach kurzer Zeit verderblich 

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Seite 12 

und werden darum auch von ihren Produzenten oft in gedörrter, konser-

vierter, gekochter oder tiefgekühlter Form, z.B. als Kompott oder Marme-

lade, feilgeboten. Die Qualität von verarbeitetem (Kl. 29) wie unverarbeite-

tem (KI. 31) Obst und Gemüse bestimmt sich mehrheitlich nach seinem 

Ursprung, seiner Erntereife und -frische, dem Aroma und Nährstoffreich-

tum, während die Art und Weise der Verarbeitung den Marktwert weniger 

beeinflusst. Die Vertriebswege von verarbeitetem und unverarbeitetem 

Obst und Gemüse decken sich deshalb weitergehend als dies bei Rohware 

und Endprodukt üblich ist. Von denselben Landwirtschaftsbetrieben wie 

Obst und Gemüse stammen auch Nüsse (Schalenfrüchte, fruits à coque), 

die täglich auch unverarbeitet in der Küche Verwendung finden und, auf-

grund der übereinstimmenden Erwartung des Verkehrs, daher mit Obst und 

Gemüse ebenfalls gleichartig sind (vgl. E. 4.2). 

6.2 Der Beschwerdeführerin ist jedoch beizupflichten, dass Lebensmittel 

nicht ihrer blossen Nährkraft wegen als gleichartig gelten, ihre Verwend-

barkeit zum Verzehr und die Nähe ihrer Aufstellung in Supermärkten, auf 

welche die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung abstellt, also noch 

keine übereinstimmende Verkehrswege von Sämereien und Saatgut 

(graines, sémences) in Kl. 31 einerseits und verarbeiteten Lebensmitteln 

aus Kl. 29-30 andererseits erwarten lassen. Vielmehr werden Samen in der 

Schweiz hauptsächlich zur Pflanzung feilgehalten und vertrieben. Websei-

ten wie www.saatgut-online.ch der Saatgut-online GmbH, St. Gallen, 

www.saemereien.ch der Botanik Saemereien GmbH, Wädenswil, www.zol-

linger.bio der Zollinger Bio Sàrl, Les Evouettes, oder www.samen-mau-

ser.ch der Samen Mauser AG, Winterthur, halten je 400-4'000 Samen für 

Nutz- und Zierpflanzen feil, ohne essbare, zum Verzehr bestimmte Samen 

als Produktgruppe auch nur zu erwähnen. Dass einzelne Samen wie Hanf˗, 

Chia-, Lein- und Sesamsamen als Gewürze oder Reform-Lebensmittel er-

hältlich und nicht bloss in verarbeiteter, sondern, wie die Beschwerdegeg-

nerin substantiiert hat, teilweise auch in unverarbeiteter Form zum Verzehr 

geeignet sind, kann die Erwartungen des Marktes darum noch nicht in der 

Weise verändern, dass Sämereien und Saatgut insgesamt die betriebliche 

Herkunft verarbeiteter Lebensmittel zugeschrieben würde. Vielmehr indi-

ziert die Einordnung von graines und semences in Klasse 31, wie die 

Beschwerdeführerin zurecht geltend macht, dass es sich um unverarbeite-

tes Saatgut und um nicht zum Verzehr angebotene Kerne und Samen han-

delt, die in Küchen zumindest nicht täglich Verwendung finden. Die Vor-

instanz hätte hierzu erkennen können, dass die international harmonisierte 

Liste des EUIPO und der nationalen Markenämter zur Nizza-Klassifikation 

B-2165/2018 

Seite 13 

verarbeitete und essbare Samenkörner der Klasse 29, wofür die angefoch-

tene Marke nicht beansprucht wird, von unverarbeitetem Saatgut der 

Klasse 31 unterscheidet (vgl. www.dpma.de  TMClass, besucht am 

5. Juni 2019). Eine Gleichartigkeit, und damit Verwechslungsgefahr, der 

angefochtenen Marke mit der Widerspruchsmarke hinsichtlich graines und 

semences in Kl. 31 ist darum zu verneinen. 

Die Beschwerde ist in diesem Punkt gutzuheissen. 

6.3 Schliesslich hat die Vorinstanz die Eintragung der angefochtenen 

Marke für nichtalkoholische Getränke, Fruchtgetränke und -säfte sowie 

Sirupe zur Getränkeherstellung in Klasse 32 als gleichartig mit Waren der 

Klassen 5, 29 und 30 beurteilt und erwogen, Getreidepräparate in Kl. 30 

umfassten auch Getreidekaffee; Getränke für Säuglinge und Kleinkinder in 

Kl. 5 umfassten auch Fruchtgetränke; Milchprodukte in Kl. 29 auch Teege-

tränke und "Frucht-smoothies" mit Milch. Die Beschwerdeführerin betont 

die unterschiedlichen Abnehmerkreise dieser Waren und ihre getrennte 

Aufstellung in Supermärkten. 

Während Getränke im Vergleich zu Esswaren meist eine andere betriebli-

che Herkunft erwarten lassen (vgl. RKGE in sic! 2002, S. 433 E. 5 

"SanPellegrino/SanPellegrino Mozzarella"), unterscheiden sich nach der 

Lebenserfahrung die Vertriebswege nichtalkoholischer Getränke in der Tat 

kaum. Zwar werden Getränke aus Milch oder Joghurt in Klasse 29, Kaffee-

getränke und Kaffeeersatzmittel auf Getreidebasis in Klasse 30 und alko-

holfreie Getränke mit Kaffeegeschmack in Klasse 32 eingeteilt. Der breite 

Getränkemarkt weckt durch seine Tendenz zu kombinierten Aromen und 

Stoffen aber natürlicherweise die Erwartung einer gemeinsamen betriebli-

chen Herkunft derartiger Mischgetränke und Verarbeitungen. Ähnlich breit 

ist die Marktpalette bei Kleinkindergetränken, die fast stufenlos von künst-

lichen Limonaden und Sirupen über Naturprodukte zu vitaminreichen und 

gesundheitsfördernden Präparaten samt Babyvollnahrung reicht. Die Be-

schwerdeführerin überzeugt daher nicht, wenn sie z.B. sinngemäss be-

hauptet, Babynahrung (Kl. 5) und Milchprodukte (Kl. 29) würden vom Markt 

getrennt. Den Erwägungen der Vorinstanz ist vielmehr zu folgen. 

B-2165/2018 

Seite 14 

7.  

7.1 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist, wie die Beschwerdefüh-

rerin richtig ausführt und wovon auch die Vorinstanz ausgegangen ist, in 

angemessenem Verhältnis auf die Wort- und Bildelemente jeder Marke ab-

zustellen (E. 4.3).  

Im Erinnerungsbild der Abnehmerkreise stimmen die Zeichen in einer 

dunklen, einmal lanzettförmigen und einmal kreisrunden Hintergrundfläche 

überein, in deren Mittelpunkt das Wort "Hero" bzw. "Heera" in charakteris-

tischer Schrift hell hervorgehoben ist. Dieses Wort wird in beiden Zeichen 

mit plakativer Fettschrift, grossem "H" und Kleinbuchstaben geschrieben, 

wobei der Buchstabe "r" spielerisch abweicht, nämlich im Wort "Heera" 

grossgeschrieben und im Wort "Hero" durch die Kontur einer geöffneten 

Konservendose gebildet wird. Schweizer Verkehrskreise erinnern nach der 

Praxis des Bundesverwaltungsgerichts selbst kyrillisch geschriebene Zei-

chen in lateinischer Lesart (vgl. Urteil des BVGer B-1698/2007 vom 

26. Februar 2008 E. 7 f. "Moskovskaya"). Auch die angefochtene Marke 

werden sie darum nicht kyrillisch lesen, wie die Beschwerdeführerin ver-

mutet, zumal sie das kyrillische Alphabet nicht kennen und weil, falls je-

mand es kennt, der Buchstabe "R" nicht darin vorkommt. 

7.2  Französischsprachige Verkehrskreise dürften "Heer-" und "Her-", wie 

die Beschwerdeführerin nachvollziehbar darlegt, unterschiedlich ausspre-

chen. Da auf Französisch kein doppeltes "e" in der Wortmitte vorkommt 

und die Angabe "Quality Product" eine englische Aussprache nahelegt, 

werden sie zu einer englischen Sprechweise wie z.B. [I:ra] tendieren (vgl. 

Urteile des BVGer B-4574/2017 vom 14. Februar 2019 E. 7.3.2.2 f. "Co-

co/Cocoo"; B-2717/2015 vom 11. November 2015 E. 4.1 "Joop/Loop"). 

Deutsch oder Italienisch sprechende Verkehrskreise hingegen werden 

beide Wörter ähnlich oder gleich prononcieren, da sie ein "ee" als langen 

Vokal wie in "He-" aussprechen. Da Vornamen mit einem doppelten "e" 

(z.B. Andrée, Reese, Doreen usw.) nichts Ungewöhnliches sind, vermögen 

die Abweichung im doppelten "e" und die Wortendung auf -a statt -o die 

angefochtene Marke in ihrer Gesamtwirkung damit nicht ausreichend zu 

individualisieren (vgl. Entscheide der RKGE in sic! 2001, S. 322 f. E. 2 

"Elsie/Elsa"; sic! 2004, S. 862 f. E. 3 "Amadeus/Amadea"; sic! 2006, 

S. 339 f. E. 9 "s.Oliver/Olivia"). 

7.3 Eine ähnliche visuelle Aufmerksamkeit wie der Wortbestandteil zieht 

bei der angefochtenen Marke zwar auch das darüberstehende Bild eines 

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Seite 15 

Adlers mit ausgebreiteten Schwingen über symmetrischen Fahnen auf 

sich, die den Ausdruck "Quality Product" tragen. Indessen verbinden die-

ses sehr häufige Wappentier und die unspezifische Anpreisung, die beide 

weder geografisch noch historisch näher bestimmbar sind, mit dem um 

beide Bestandteile verlaufenden Blätter- oder Ährenkranz eher zu einem 

leicht traditionalistischen oder imperialistischen, aber vor allem dekorativ 

wirkenden und wenig prägenden Kontextbild. Die erinnerungskräftige Wir-

kung für mit der Marke gekennzeichnete Waren wird, wie die Vorinstanz 

richtig erkannt hat, stärker vom Wortelement "Heera" übernommen. 

7.4  Sollte dem Verkehr der englische Sinngehalt "Held" der Widerspruchs-

marke bewusst werden, was hier aber offenbleiben kann, würde der an ein 

Feldzeichen erinnernde Bildeindruck der angefochtenen Marke, die auch 

von der Beschwerdeführerin betonte "Strahlkraft", gedanklich auch damit 

korrespondieren. Dass "Heera" auf Indisch und Pakistanisch "Diamant" be-

deutet, ist dem angesprochenen Schweizer Publikum dagegen unbekannt 

und vermag die Beurteilung nicht zu beeinflussen.  

7.5 Zurecht hat die Vorinstanz damit die Ähnlichkeit der Marken bejaht. 

8.  

Da keine Seite die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als ge-

schwächt ansieht oder gar in Frage stellt, kann, im Rahmen der festgestell-

ten Warengleichartigkeit, die von der Beschwerdegegnerin behauptete Be-

kanntheit der Widerspruchsmarke offenbleiben. Angesichts der festgestell-

ten Übereinstimmungen ist auch in einer abschliessenden Gesamtbetrach-

tung das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu 

bejahen. Die Beschwerde ist im Ergebnis teilweise gutzuheissen, soweit 

auf sie einzutreten ist, und der Widerspruch abzuweisen, soweit er sich 

gegen die Eintragung der angefochtenen Marke für "Graines, semences" 

in Klasse 31 richtet. Soweit weitergehend ist die Beschwerde abzuweisen. 

9.  

Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin un-

gefähr zu einem Zehntel. In diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- 

und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 

9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, 

Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen 

(Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 

B-2165/2018 

Seite 16 

2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-

gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-

verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), 

wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-

chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-

nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher 

unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen 

Fr. 50'000. und Fr. 100'000. angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 

"Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Ver-

fahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren 

oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen Im Ergebnis rechtfer-

tigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500. festzu-

legen. Der auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von 4'050. wird dem 

von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500. entnommen; die Diffe-

renz von Fr. 450. ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Der verblei-

bende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 450. wird der Beschwer-

degegnerin auferlegt. 

9.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen 

oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen 

Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädi-

gung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige 

Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder 

falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten 

festzulegen (Art. 8 VGKE). Anhand des aktenkundigen Aufwands bei ein-

fachem Schriftenwechsel erscheint eine anteilsmässig reduzierte Partei-

entschädigung von Fr. 5'400. zu Gunsten der grösstenteils obsiegenden 

Beschwerdegegnerin angemessen. 

10.  

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen 

(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, BGG, 173.110). 

Es wird daher mit seiner Eröffnung rechtskräftig. 

  

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Seite 17 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, soweit darauf eingetreten 

wird, und Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung dahingehend abgeändert, 

dass die angefochtene Marke Nr. 683'142 Heera (fig.) für sämtliche Waren 

der Klassen 29, 30, 31 mit Ausnahme von "Graines, semences", und 32 

widerrufen wird. 

2.  

Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen. 

3.  

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'500.– werden im Umfang 

von Fr. 4'050.– der Beschwerdeführerin auferlegt und dem geleisteten 

Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen. Die Differenz von Fr. 450.–

wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 

Der verbleibende Kostenanteil von Fr. 450.– wird der Beschwerdegegnerin 

auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Erhalt des vorliegenden 

Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 

4.  

Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine redu-

zierte Parteientschädigung von Fr. 5'400.– zulasten der Beschwerdeführe-

rin zugesprochen. 

  

B-2165/2018 

Seite 18 

5.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-

formular; Beschwerdebeilagen zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein; 

Beschwerdeantwort- und Duplikbeilagen zurück) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 14843; Einschreiben; Beilagen: Vorakten 

zurück) 

 

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

David Aschmann Agnieszka Taberska 

 

Versand: 27. Juni 2019