# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** ead60867-9ee4-5dbb-b9ff-a5d7e08e3289
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2016-07-14
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2016_006
**Docket/Reference:** S2016_006
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/89/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

S2016_006

U r t e i l   v o m   1 4 .   J u l i   2 0 1 6

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

A Ltd,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler und 
Rechtsanwalt M.A. HSG Manuel Blättler, patentanwaltlich 
beraten durch Björn Sommer,

Klägerin

gegen

B AG,  

Beklagte

Gegenstand

Gesuch um (super-)provisorische Massnahmen;
geräuschärmerer Turbolader

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Der Präsident zieht in Erwägung:

1. 
Mit  Eingabe  vom  12.  Juli  2016  stellte  die  Klägerin  folgendes  Massnah-
mebegehren:

"1.  Es  sei  der  Gesuchgegnerin  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1'000.– pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c ZPO,  mindestens  aber 
CHF 5'000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer 
Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 
StGB  mit  Busse  im Widerhandlungsfall  ohne  vorgängige  Anhörung  super-
provisorisch zu untersagen,

das  Fahrzeug  des  Typs  F1 mit  der Fahrzeugidentifikationsnummer  (VIN) 
ZZZ in der Schweiz  anzubieten,  zu  vertreiben,  zu  verkaufen, zu bewerben, 
in ein  EWR-Land  zu  exportieren  oder  zu  einem  dieser  Zwecke  zu  lagern 
und/oder  zu  solchen  Handlungen  Dritter  anzustiften,  bei ihnen  mitzuwirken 
oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.

2.  Es  sei  der  Gesuchgegnerin  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1'000.– pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO, mindestens  aber 
CHF 5'000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer 
Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 
StGB  mit  Busse  im  Widerhandlungsfall  ohne  vorgängige  Anhörung  super-
provisorisch zu untersagen,

Fahrzeuge der Typen F2, F3, F4, F5 und F6 ohne Zustimmung der Gesuch-
stellerin von ausserhalb des EWR zum Zweck der gewerblichen  Veräusse-
rung in die Schweiz zu importieren oder solche von ausserhalb des EWR in 
die Schweiz importierte Fahrzeuge ohne Zustimmung der Gesuchstellerin in 
der Schweiz für die Erstinverkehrbringung anzubieten, zu vertreiben, zu ver-
kaufen, zu bewerben, in ein EWR-Land zu exportieren oder zu einem dieser 
Zwecke  zu  lagern  und/oder  zu  solchen  Handlungen Dritter  anzustiften,  bei 
ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.

3.  Eventualiter  seien  die  Massnahmen  gemäss  Rechtsbegehren Nr.  1 

und/oder Nr. 2 vorsorglich anzuordnen.

4.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchgegnerin."

2. 
Die Klägerin führt aus, die Beklagte verletze ihr Patent EP 000 (nachste-
hend Streitpatent) indem sie Fahrzeuge, die unter das Streitpatent fielen, 
welche von der Klägerin ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR)  und  ausserhalb  der  Schweiz  in  Verkehr  gebracht worden  seien, 
gegen den Willen der Klägerin in die Schweiz importiere und hier für die 
Erstinverkehrbringung  zum  Kauf  anbiete.  Die  Klägerin  sieht  darin  einen 
nicht  leicht  wiedergutzumachenden  Nachteil,  dem  nur  durch  eine  super-
provisorische, eventuell vorsorgliche Anordnung begegnet werden könne.

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3.
Das Rechtsbegehren 1 richtet sich gegen ein durch seine Fahrzeugidenti-
fikationsnummer eindeutig bestimmtes Fahrzeug. Diesbezüglich liegt eine 
genügende Konkretisierung des Begehrens vor.

Rechtsbegehren 2 hingegen richtet sich gegen Fahrzeuge, von denen nur 
die  Typenbezeichnung  (F2,  F3,  F4,  F5 und  F6)  angegeben  wird.  Durch 
welche  konkreten  technischen  Merkmale  das  Streitpatent  bei  diesen 
Fahrzeugtypen benützt  wird,  ist  dem  Rechtsbegehren  nicht  zu  entneh-
men.  "Da  Typenbezeichnungen  problemlos  geändert  werden  können, 
sind  sie  allein  grundsätzlich  nicht  geeignet,  die  angegriffene  Ausführung 
zu individualisieren".1

Damit  ist  auf  das  Rechtsbegehren  2  mangels  genügender  Konkretisie-
rung nicht einzutreten.

4.
Die Klägerin hat ihren Sitz in [Ausland], die Beklagte in der Schweiz. Es 
handelt sich somit um einen internationalen Sachverhalt. Gemäss Art. 10 
lit. a i.V.m. Art. 109 Abs. 2 IPRG sowie Art. 26 lit. a PatGG ist das Bun-
despatentgericht örtlich und sachlich zuständig.

Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar.

5.
Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorgli-
chen  Massnahmen,  wenn  die  gesuchstellende  Partei  glaubhaft  macht, 
dass  ein  ihr  zustehender  Anspruch  verletzt  ist  oder  eine  Verletzung  zu 
befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergut-
zumachender  Nachteil  droht (lit.  b). Glaubhaft gemacht  ist  eine  Behaup-
tung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, auch wenn nicht al-
le Zweifel beseitigt sind. 

Zudem  ist  für  den  Erlass  einer  vorsorglichen  Massnahme  eine  gewisse 
Dringlichkeit erforderlich, für eine superprovisorische Anordnung eine be-
sondere Dringlichkeit (Art. 265 Abs. 1 ZPO).

6.
Zur Begründung des Vorliegens einer Patentverletzung führt die Klägerin 
aus, sie  habe  bei  ihrem  Patentanwalt,  DipI.-Ing.  D.,  eine  gutachterliche 
Stellungnahme  zur  Frage  eingeholt,  ob  die  in  den  Modellen  F3 und  F2

1 BGE 131 III 70 E. 3.6.

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verwendete  Technologie  zum  Zirkulieren  von  Kühlmittel  im  Turbolader 
der  Vorrichtung  gemäss  Anspruch  1 des  Streitpatents  entspreche.  "Der 
Patentanwalt  kommt  in  seiner  technischen  Beurteilung  zum  Ergebnis, 
dass  die  genannten  Modelle  mit  der  darin  verbauten  Kühlmittelversor-
gung  des  dort  vorhandenen  Turboladers  als  eine  solche  Gestaltung an-
gesehen  werden  können,  wie  sie  durch  den  Anspruch  1  des  Europäi-
schen  Patents  EP  000 definiert  ist.  BO:  Gutachterliche  Stellungnahme 
des Patentanwalts D. vom 12. Juli 2016, Beilage 22".

Eine Patentverletzung kann nur dadurch substantiiert begründet werden, 
dass – und zwar in der Rechtsschrift selbst – dargelegt wird, wie die ein-
zelnen Merkmale des Patentanspruchs in der angegriffenen Ausführungs-
form  konkret  technisch  umgesetzt  werden.  Daran  fehlt  es  hier  gänzlich. 
Die Klägerin beruft sich als Beweismittel auf das von ihr eingereichte Pri-
vatgutachten. Privatgutachten sind indes keine Beweismittel.2 Insofern ist 
das  Privatgutachten  der  Klägerin  nicht  dienlich.  Hingegen  stünde  es  der 
Klägerin  frei,  die  Ausführungen  ihres  Privatgutachters  als  Parteibehaup-
tungen in das Verfahren einzubringen. Ein globaler Verweis auf das Pri-
vatgutachten  hingegen,  wie  ihn  die  Klägerin  vornimmt,  ist  unzulässig. 
Vorbringen, die sich lediglich aus einer Beilage zu einer Rechtsschrift er-
geben,  von  der  Partei  aber  in  der  Rechtsschrift  selbst  nicht  hinreichend 
detailliert behauptet werden, sind unbeachtlich.3

Damit  liegt  keine  substantiierte  Behauptung  einer  Patentverletzung  vor, 
geschweige  denn  deren  Glaubhaftmachung.  Dies  führt  zur  Abweisung 
des Massnahmebegehrens.

Entsprechend  braucht  auch  nicht  weiter  darauf eingegangen  zu  werden, 
ob der in Rechtsbegehren 1 genannte F1 identisch oder wenigstens be-
züglich Turbolader baugleich ist mit dem im Privatgutachten behandelten
Fahrzeugtyp F7.

Anzufügen bleibt, dass der Umstand, dass die Klägerin eine Verwendung 
des Patentes durch sie selbst geltend macht, an der Substantiierungsan-
forderung  nichts  ändert.  Zwischen  Patentanmeldung  und  Vorliegen  der 
serienreifen Vorrichtung liegt regelmässig eine grössere Zeitspanne, wäh-
rend  welcher  die Vorrichtung,  die  der  Anmeldung  zugrunde  lag,  weiter-
entwickelt  werden  kann und  üblicherweise  auch  weiterentwickelt  wird. 
Deshalb  ist die  Frage,  ob  das  Endprodukt  tatsächlich  unter  das  Patent 
fällt, grundsätzlich völlig offen. D.h., es kann nicht etwa vermutet werden, 

2 BGE 141 III 433 E. 2.5.2. und 2.5.3
3 O2012_022, Verfügung vom 3. Mai 2012 E. 10.4 mit Verweisen.

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dass  der  Patentinhaber  nach  dem  Patent  arbeitet.  Das  muss  deshalb 
ausgeführt werden, wie oben behandelt.

7.
Die Klägerin legt dar, sie habe das in Rechtsbegehren 1 angesprochene 
Fahrzeug an einen Händler in Mazedonien, mithin ausserhalb des EWR, 
geliefert. 

Damit spielt die regionale Erschöpfung gemäss Art. 9a Abs. 1 PatG nicht. 
Hingegen spielt die internationale Erschöpfung nach Art. 9a Abs. 4 PatG, 
wenn  der  Patentschutz  für  die  funktionelle  Beschaffenheit  der  Ware  nur 
untergeordnete  Bedeutung hat.  Die  untergeordnete  Bedeutung  wird  ver-
mutet, wenn der Patentinhaber nicht das Gegenteil glaubhaft macht.

Die Klägerin macht geltend, das Streitpatent sei bedeutend für die funkti-
onale  Beschaffenheit.  Die  im  Streitpatent  beschriebene  Vorrichtung  zum 
Zirkulieren von Kühlmittel in einem Turbolader sei ein wichtiger und nicht 
abtrennbarer Bestandteil des Kühlsystems für den Turbolader in den be-
troffenen  Fahrzeugen.  Ohne  die  entsprechende  Vorrichtung  drohe  eine 
erhöhte  Lärmbelastung,  ein  Leistungsverlust  des  Motors,  Schäden  an 
den Bauteilen durch Überhitzung und eine empfindliche Einbusse bei der 
Sicherheit.  Damit  sei  die  im  Streitpatent  beschriebene  Vorrichtung  von 
zentraler  Bedeutung  für  die  primären  Funktionen  der  betreffenden  Fahr-
zeuge,  nämlich  die  technische  Fahrtauglichkeit  sowie  die  Sicherheit  der 
Passagiere.  Bereits  aus  diesem  Grund  sei  eine  untergeordnete  Bedeu-
tung im Sinne von Art. 9a Abs. 4 PatG zu verneinen.

Diese  Sachverhaltsdarstellung  weicht  offensichtlich  nach  dem  Ergebnis 
schielend  von  den  tatsächlichen  Gegebenheiten  ab.  Das  Streitpatent 
fasst die Erfindung wie folgt zusammen: "The present invention has been 
made  in  an  effort  to  provide  an  apparatus  for  circulating  a  coolant in  a
turbocharger which  prevents  factors  causing  noise  made by  a  coolant 
flowing into a turbocharger by structurally stopping the coolant from flow-
ing  into  a  hot  turbocharger in  idling  state  of  a  vehicle  that  is started 
again".  Es  geht  demnach  einzig  und  allein  um Geräuschverminderung. 
Von Leistungsverlust des Motors, Schäden an den Bauteilen durch Über-
hitzung,  Beeinträchtigung  der  technischen  Fahrtauglichkeit und  einer
empfindlichen Einbusse bei der Sicherheit für die Passagiere ist nicht die 
Rede.  Hätte  das  Fehlen  der  Vorrichtung  tatsächlich  diese  verheerenden 
Folgen, hätten die Turboladerfahrzeuge, welche die Klägerin bekanntlich 
seit vielen Jahren vertreibt, und die die patentierte Vorrichtung nicht auf-
weisen (das Patent wurde 2014 mit einer Priorität von 2013 angemeldet)

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nie  vertrieben  werden  können. Kurz,  das  Patent  bezweckt  die  Verhinde-
rung von gewissen Geräuschen im Leerlauf nach dem Neustart des Wa-
gens,  wie  das  auch  Anspruch  1  ausdrücklich  besagt,  mehr  nicht. Ent-
sprechend mag die Vorrichtung zwar "nice to have" sein, aber damit dürf-
te dem Patentschutz für die funktionelle Beschaffenheit der Ware nur un-
tergeordnete  Bedeutung zukommen;  jedenfalls  ist  es  der  Klägerin  nicht 
gelungen, dass Gegenteil glaubhaft zu machen.

Damit ist gemäss Art. 9a Abs. 4 PatG bezüglich des von Rechtsbegehren 
1  angesprochenen  Wagens  internationale  Erschöpfung  eingetreten,  wo-
mit  der  Patentschutz  nicht in  Anspruch  genommen  werden  kann,  was 
ebenfalls zur Abweisung des Massnahmebegehrens führt.

8.
Erweist sich das Begehren somit – soweit darauf einzutreten ist – als of-
fensichtlich  unbegründet,  erübrigt  sich  die  Abhandlung  der  weiteren  Vo-
raussetzungen  für  den  Erlass  einer  Massnahme  oder  superprovisori-
schen  Massnahme  wie  Dringlichkeit  und  nicht  leicht  wieder  gutzuma-
chender Nachteil.

Eine Stellungnahme der Beklagten ist nicht einzuholen (Art. 253 ZPO).

9.
Ausgangsgemäss  trägt  die  Klägerin  die  Gerichtskosten (Art.  106  Abs.  1 
ZPO).

Eine  Parteientschädigung  ist  der  Beklagten,  nachdem  sie nicht  begrüsst 
werden musste, nicht zuzusprechen.

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Der Präsident erkennt:

1.  Das  klägerische  Massnahmebegehren  wird  abgewiesen,  soweit  da-

rauf einzutreten ist.

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2.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 4'000.–.

3.  Die Kosten werden der Klägerin auferlegt.

4.  Der Beklagten wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

5.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage 
des  Massnahmegesuchs  mit  Beilagen,  sowie  nach  Eintritt  der 
Rechtskraft an  das  Institut  für  Geistiges  Eigentum,  je  gegen  Emp-
fangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 14. Juli 2016 

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 14. Juli 2016

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