# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** cabf39bd-a313-5928-8434-5ba183409584
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2007-03-13
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 13.03.2007 B-7501/2006
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-7501-2006_2007-03-13.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-7501/2006

œ{ T 0 / 4 }

Urteil vom 13. März 2007 

Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter); Richterin 
Vera Marantelli; Richterin Maria Amgwerd;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher

O._______
vertreten durch Rechtanwalt Dr. Roger Staub, Bellerivestrasse 201, 8034 Zürich

Beschwerdeführerin

gegen

S._______
vertreten durch Rechtsanwältin Regula Bähler, Oberdorfstrasse 19, 8024 Zürich

Beschwerdegegner

und

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Einsteinstrasse 2, 
3003 Bern

Vorinstanz

betreffend
Verfügungen in den Widerspruchsverfahren Nr. 7353, 7354, 7467, Inwa 
International Nordic Walking Association/NordicFitnessPoint.ch

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

2

Sachverhalt:
A. Die Beschwerdeführerin hat am 30. Dezember 2004 und 16. März 2005 drei 

Widersprüche gegen zwei Marken des Beschwerdegegners erhoben:

B. Die Marken sind für folgende Waren und Dienstleistungen registriert:

Widersprechende und

Beschwerdeführerin

Widerspruchs- und

Beschwerdegegner

Widerspruch 
Nr. 7353 

CH 509'015 CH 525'891

eingetragen für:

41 Elaboration de programmes de 
formation dans le  domaine de 
la  réhabilitation  et  des  exerci-
ces;  formation  par  le  biais  de  
l'organisation d'événements re-
latifs  à l'exercice et  à  la  mise 
en forme.

44 Soins de santé par le biais de 
programmes  de  réhabilitation 
et d'exercices.

eingetragen für:

28 Spiele,  Spielzeug;  Turn-  und 
Sportartikel,  soweit  sie  in  die-
ser  Klasse  enthalten  sind; 
Christbaumschmuck;  Spielkar-
ten.

41 Erziehung;  Ausbildung;  Unter-
haltung; sportliche und kulturel-
le Aktivitäten.

Widerspruch 
Nr. 7354

(nicht
angefochten)

CH 524'360 CH 525'891

Widerspruch 
Nr. 7467 

CH 509'015 CH 528'312

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eingetragen für:

41 Elaboration de programmes de 
formation dans le  domaine de 
la  réhabilitation  et  des  exerci-
ces;  formation  par  le  biais  de  
l'organisation d'événements re-
latifs  à l'exercice et  à  la  mise 
en forme.

44 Soins de santé par le biais de 
programmes  de  réhabilitation 
et d'exercices.

eingetragen für:

28 Spiele,  Spielzeug;  Turn-  und 
Sportartikel,  soweit  sie  in  die-
ser  Klasse  enthalten  sind; 
Christbaumschmuck;  Spielkar-
ten;  alle  vorgenannten  Waren 
schweizerischer Herkunft.

35 Werbung;  Geschäftsführung; 
Unternehmensverwaltung;  Bü-
roarbeiten.

41 Erziehung;  Ausbildung;  Unter-
haltung; sportliche und kulturel-
le Aktivitäten.

C. Der Beschwerdegegner nahm mit Schreiben vom 7. Februar 2005 zu den Wi-
dersprüchen Nr. 7353 und 7354 Stellung und bestritt das Bestehen einer Ver-
wechslungsgefahr.  Im  Widerspruchsverfahren  Nr.  7467  verzichtete  er  auf 
eine Stellungnahme. Dieses Verfahren ruhte auf Begehren beider Parteien 
vom 17. Juni bis 25. November 2005 und wurde anschliessend, da keine Eini-
gung gefunden wurde, fortgesetzt.

D. Mit Replik vom 25. November 2005 und Duplik vom 2. Februar 2006 hielten 
die Parteien in den Widerspruchsverfahren Nr. 7353 und 7354 an ihren Anträ-
gen  fest.  Im  Widerspruchsverfahren  Nr.  7467  fand  kein  zweiter  Schriften-
wechsel statt.

E. Mit Entscheiden vom 28. Juni 2006 wies die Vorinstanz alle drei Widersprü-
che mangels Bestehens einer Verwechslungsgefahr ab.

F. Die Beschwerdeführerin focht die Abweisung der Widersprüche Nr. 7353 und 
7467 mit Beschwerden vom 4. September 2006 vor der Eidgenössischen Re-
kurskommission für geistiges Eigentum an und beantragte, die Verfügungen 
der Vorinstanz vom 28. Juni 2006 aufzuheben und die angefochtenen Marken 
CH 525'891 Swiss Nordic Parc (fig.) und CH 528'312 NordicFintessPoint.ch 
(fig.) zu löschen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Be-
schwerdegegners. Er anerkannte dabei die Abweisung des Widerspruchs Nr. 
7354.

G. Die Beschwerden wurden mit Verfügung vom 4. September 2006 vereinigt. 
Mit Vernehmlassung vom 20. Oktober 2006 beantragte die Vorinstanz deren 
Abweisung.

H. Der  Beschwerdegegner  beantragte  mit  Stellungnahme vom 22.  November 
2006, die Beschwerden abzuweisen. An den Verfügungen der Vorinstanz in 
den Widerspruchsverfahren Nr. 7353, 7354 und 7467 sei festzuhalten, unter 
Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Widersprechenden und Be-
schwerdeführerin.

I. Auf eine mündliche und öffentliche Verhandlung haben die Beschwerdeführe-
rin  mit  Schreiben  vom  9.  Februar  2007  und  der  Beschwerdegegner  still-
schweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

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1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen 
Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 
33  lit.  d  des  Verwaltungsgerichtsgesetzes  vom  17.  Juni  2005  [VGG,  SR 
173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidg. 
Rekurskommission  für  geistiges  Eigentum  übernommen  (Art.  53  Abs.  2 
VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG; SR 172.021) 
am  14.  September  2006  eingereicht  und  der  verlangte  Kostenvorschuss 
rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Be-
schwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).

2. Der Beschwerdegegner hat die angefochtenen Marken im Laufe des vorins-
tanzlichen Verfahrens auf einen Dritten übertragen, der im Markenregister als 
neuer Inhaber registriert wurde. Zu Recht bejahte die Vorinstanz trotzdem die 
Passivlegitimation des Beschwerdegegners,  da dafür  der Zeitpunkt der Wi-
dersprüche massgeblich ist (vgl. E. II.3 des Entscheids im Widerspruchsver-
fahren Nr. 7467, Art. 21 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Zivilprozess 
vom 4. Dezember 1947 [BZP; SR 273] in Verbindung mit Art. 4 VwVG). Das-
selbe gilt  für die (unbestrittene) Passivlegitimation des Beschwerdegegners 
vor  dem Bundesverwaltungsgericht  (Eidgenössische  Rekurskommission  für 
Geistiges Eigentum/RKGE in sic! 2004 S. 777 E. 1 Lonsdale, sic! 2005 S. 757 
E. 1 Boss/Airboss). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

3. Vom Markenschutz  sind Zeichen ausgeschlossen,  die einer  älteren  Marke 
ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen regist-
riert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 
lit. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). 
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der 
Zeichen  im  Erinnerungsbild  des  Letztabnehmers  (BGE  121  III  378  E.  2a 
Boss, 119 II 477 E. 2d Radion) und nach der Gleichartigkeit der Waren und 
Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind. Zwischen diesen Ele-
menten besteht  eine Wechselwirkung:  An die Verschiedenheit  der Zeichen 
sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Waren sind, 
und umgekehrt  (LUCAS DAVID,  Kommentar  Markenschutzgesetz  Muster-  und 
Modellgesetz [hiernach: Kommentar DAVID], Basel 1999, Art. 3 MSchG, N. 8).

4. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den 
Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken ange-
priesenen Waren und Dienstleistungen stammten angesichts  ihrer üblichen 
Herstellungs-  und  Vertriebsstätten  aus  ein  und  demselben  Unternehmen 
(Kommentar  DAVID,  Art.  3  MSchG,  N.  35.).  Ähnliche  Verwendungszwecke 
(Substitutierbarkeit)  sprechen  für  gleichartige  Waren  und  Dienstleistungen, 
unterschiedliche Abnehmerkreise dagegen (RKGE in sic! 2006 S. 341 E. 5 
Avonex/Avontec, sic! 2001 S. 206 Swift/Swix).

5. Die  Waren  und  Dienstleistungen  der  Marken  sind  pro  Widerspruch  zu 
vergleichen. Die Beschwerdeführerin rügt, dass die Vorinstanz die Waren in 
Klasse 28 und Dienstleistungen in Klasse 35 zu Unrecht nicht als gleichartig 
mit  den  Dienstleistungen  in  Klasse  41  beurteilt  habe,  für  welche  die 
Widerspruchsmarke  registriert  ist.  Von  Veranstaltern  von  Aus-
bildungsprogrammen  könne  erwartet  werden,  dass  sie  auch  zur 

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Körperertüchtigung  geeignete  Waren  anböten.  Indessen  begründet  die 
Beschwerdeführerin  nicht  und  ist  auch  nicht  ersichtlich,  warum  "Spiele,  
Spielzeug,  Christbaumschmuck"  und  "Spielkarten"  der  körperlichen  Er-
tüchtigung dienen sollten. "Elaboration"  (Ausarbeitung) von sowie "soins de 
santé"  (Gesundheitspflege)  durch  Erziehungsprogramme(n)  im Bereich  der 
Rehabilitation  und  Ertüchtigung  sind  darum  nicht  nur  ungleichartig  mit 
denjenigen Waren und Dienstleistungen, für die die angefochtenen Marken in 
den  Klassen  28  und  35  eingetragen  sind.  Entgegen  der  Ansicht  der 
Vorinstanz  sind  sie  im  Eintrag  der  Widerspruchsmarke  auch  derart 
zweckgebunden als Dienstleistungen der Gesundheitsbranche definiert, dass 
auch die Gleichartigkeit mit den Dienstleistungen "Ausbildung,  Unterhaltung" 
und  "kulturellen  Aktivitäten" der  angefochtenen  Marken  verneint  werden 
muss.  Dagegen  hat  die  Vorinstanz  die  "élaboration  de  programmes  de 
formation dans le domaine de la réhabilitation et des exercices; formation par 
le biais de l'organisation d'événements relatifs à l'exercice et à la mise en 
forme" (Klasse 41) und die  "soins de santé par le biais de programmes de 
réhabilitation et d'exercices" (Klasse 44) zu Recht als gleichartig mit "Turn- 
und  Sportartikeln  [schweizerischer  Herkunft],  soweit  in  Klasse  28 
enthalten" (Klasse  28),  mit  "Erziehung" und  mit  "sportlichen 
Aktivitäten" (Klasse 41) bezeichnet, da diese Waren und Dienstleistungen ein 
vergleichbares  Fachwissen  erfordern.  Es  kann  erwartet  werden,  wie  die 
Vorinstanz richtig ausführt, dass sie aus demselben Angebot stammen.

6. Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind die sich gegenüberstehenden 
Wort-/Bildmarken in ihrem Gesamteindruck zu vergleichen. Ihr Schutzumfang 
beurteilt  sich  hauptsächlich  nach  den Wort-  und  Bildbestandteilen,  die  die 
Marken prägen, und nach deren Kennzeichnungskraft. Dabei ist im Einzelfall 
zu prüfen, welche Wort- oder Bildbestandteile stärker im Vordergrund stehen 
(Kommentar DAVID, Art. 3 MSchG, N. 11 und 24, EUGEN MARBACH, in: Schweize-
risches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,  Bd. III,  Markenrecht,  Basel 
1996 [hiernach Kommentar MARBACH], S. 122 f.). Die unveränderte Übernahme 
prägender, kennzeichnungskräftiger Bestandteile begründet in der Regel eine 
Verwechslungsgefahr (BGer in sic! 2001 S. 408 ff. Jaguar, RKGE in sic! 2006 
S. 858 E. 6  Puma, AppHof BE in sic! 1997 S. 574 E. 3  Butterverpackung, 
RKGE in Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht/SMI 1995 S. 
324 E. 3b Avenir/Avenit). Demgegenüber wird das abstrakte Bildmotiv als sol-
ches nicht geschützt und gelten Bildbestandteile als schwach, wenn sie die 
eingetragenen Waren und Dienstleistungen beschreiben (RKGE in sic! 1997 
S. 479 E. 4 ATP Tour/MTA, sic! 1998 S. 482 E. 9 Pincettes de poisson, sic! 
2002 S. 350 E. 6 Lab med). Auch schwache und gemeinfreie Elemente kön-
nen allerdings im Gesamteindruck eine Rolle spielen (Kommentar MARBACH, S. 
122, CHRISTOPH WILLI, in: Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 3 
MSchG Rz. 65, RKGE in sic! 2000 S. 107 E. 4 xx/XXL).

7. Die Bildbestandteile der zu vergleichenden Marken und die beiden Wortbe-
standteile "INWA" und "NordicFitnessPoint.ch" prägen die Widerspruchsmar-
ke und die angefochtene Marke CH 528'312 im Gesamteindruck je etwa im 
gleichen Mass. Demgegenüber fallen die klein geschriebenen und in Bezug 
auf die verbliebenen Dienstleistungen beschreibenden Wortbestandteile "In-

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ternational  Nordic  Walking  Association"  (Widerspruchsmarke)  und  "Swiss 
Nordic Parc" (angefochtene Marke CH 525 891) weniger ins Gewicht. Die bei-
den Markenpaare stimmen damit nur in Bezug auf die zentralen Bildbestand-
teile der nach rechts ziehenden, stilisierten Läufer mit schräggeneigten, ge-
streckten Körpern, unten spitz zulaufenden Beinen und parallel zum Körper 
gehaltenen Stöcken überein. Alle drei Marken zeigen solche stilisierten Läu-
ferfiguren in weiss vor einem schwarzen oder dunkelgrauen Kreis, den sie 
oben und unten durchbrechen. Die angefochtenen Marken sind grobkörniger 
und wie von Hand gezeichnet, zeigen zwei Läufer und vor jedem einen nach 
unten gebogenen, dunklen Pinselstrich. Die Widerspruchsmarke zeigt nur ei-
nen Läufer  und enthält  keine Grautöne.  Ihr Bildbestandteil  wirkt  maschinell 
gezeichnet und dadurch stilisierter.

8. Obwohl die Bildbestandteile in den genannten Einzelheiten teilweise überein-
stimmen, wird dadurch, entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin, keine 
Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke geschaffen. Das Bildmotiv 
eines oder mehrerer Nordic Walker ist schwach in Bezug auf die als gleichar-
tig beurteilten Dienstleistungen, nämlich in Bezug auf die "Ausarbeitung von 
Erziehungsprogrammen und Gesundheitspflege durch Erziehungsprogramme 
im Bereich der Rehabilitation und Ertüchtigung" einerseits und in Bezug auf 
"Turn- und Sportartikel  [schweizerischer Herkunft],  soweit in Klasse 28 ent-
halten, Erziehung und sportliche Aktivitäten" andererseits. Die Abweichungen 
in den teilweise unterscheidungskräftigen Wortbestandteilen und die erwähn-
ten Unterschiede in der Bilddarstellung wiegen darum im Gesamteindruck die 
erwähnten Übereinstimmungen auf. Es besteht folglich keine Verwechslungs-
gefahr zwischen den zu vergleichenden Markenpaaren.

9. Die Beschwerden sind darum abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfah-
rens ist die Gerichtsgebühr der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Zudem ist 
sie  gegenüber  dem Beschwerdegegner  zu  einer  angemessenen Parteient-
schädigung zu verpflichten.

10. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit  der Streitsache, Art 
der Prozessführung und finanzieller  Lage der Parteien festzulegen (Art.  63 
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen 
vor  dem  Bundesverwaltungsgericht  vom  11.  Dezember  2006  [VGKE,  SR 
173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist 
dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfah-
ren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden 
Partei  im Falle  einer  Markenverletzung durch die angefochtene Marke.  Es 
würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen 
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend  wirken,  wenn dafür 
stets  konkrete  Aufwandsnachweise  im Einzelfall  verlangt  würden.  Mangels 
anderer  streitwertrelevanter  Angaben  ist  der  Streitwert  darum nach  Erfah-
rungswerten auf Fr. 55'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im 
Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002 S. 505; LEONZ MEYER, Der 
Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001 S. 
559 ff.,  LUCAS DAVID, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 
f.).

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11. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfü-
gung  (Art.  73  des  Bundesgesetzes  über  das  Bundesgericht  vom 17.  Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerden werden abgewiesen und die angefochtenen Entscheide 

bestätigt.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'500.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt 
und mit dem erhobenen Kostenvorschuss verrechnet.

3. Die Beschwerdeführerin hat dem Beschwerdegegner eine Parteientschädi-
gung von Fr. 2'200.-- (inkl. allfällige MWST) zu bezahlen.

4. Dieses Urteil ist rechtskräftig. Es wird eröffnet:

- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
- dem Beschwerdegegner (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 7353-7354, 7467) (eingeschrieben).

Der Vorsitzende Der Gerichtsschreiber:
der Spruchkammer:

David Aschmann Philipp J. Dannacher

Versand am:  14. März 2007