# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 29c40bbe-c9fc-5b85-9d03-9e87622b02d5
**Source:** St. Gallen (SG)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2011-08-29
**Language:** de
**Title:** St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges 29.08.2011 HG.2011.199
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/SG_Gerichte/SG_KG_999_HG-2011-199_2011-08-29.pdf

## Full Text

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St.Galler Gerichte

Fall-Nr.: HG.2011.199

Stelle: Kantonsgericht

Rubrik: Handelsgericht

Publikationsdatum: 29.08.2011

Entscheiddatum: 29.08.2011

Entscheid Handelsgericht, 29.08.2011
Art. 261 i.V.m Art. 265 ZPO; Art. 2 lit. b MSchG; Art. 107 Abs. 2 BGG. 
Vorläufiges Vertriebsverbot für die Dauer des Massnahmeverfahrens Ein 
vorläufiges Vertriebsverbot für die Dauer des Massnahmeverfahrens setzt 
unter anderem die Glaubhaftmachung einer Rechtsverletzung voraus. Die 
Verletzung ist glaubhaft gemacht, wenn im Moment des vorläufigen 
Entscheides mehr für die behauptete Markenrechtsverletzung spricht als 
dagegen. Die Wahrscheinlichkeit für die Behauptung muss mit anderen 
Worten grösser als 50% sein.Nachdem das Bundesgericht in seinem 
Rückweisungsentscheid ausführte, für das Urteil im Massnahmeverfahren 
seien technische Fragen ausschlaggebend, welche der Richter mangels 
technischem Sachverstand nicht beurteilen könne, gilt es ein Kurzgutachten 
einzuholen. Das Ergebnis des Gutachtens und damit der Ausgang des 
Verfahrens sind unter solchen Umständen völlig offen und für den 
zuständigen Richter nicht voraussehbar. Mangels technischem 
Sachverstand ist es ihm auch nicht möglich, Wahrscheinlichkeiten in die 
eine oder andere Richtung zu beurteilen. Es kann damit im aktuellen 
Verfahrensstand nicht mehr davon ausgegangen werden, die 
Gesuchstellerinnen hätten erfolgreich nachgewiesen, dass mehr für die 
behauptete Markenrechtsverletzung spricht als dagegen. Die 
Voraussetzungen für eine Aufrechterhaltung eines in einem früheren 
Zeitpunkt verfügten Vertriebsverbots sind damit nicht mehr erfüllt (Entscheid 
des Präsidenten des Handelsgerichts St. Gallen vom 29. August 2011, HG.
2011.199). 

Erwägungen

 

I.

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1.    Am 6. Januar 2011 ersuchten die Gesuchstellerinnen im wesentlichen darum, dass 

den Gesuchsgegnerinnen vorsorglich zu untersagen sei, die Kapseln Denner Espresso 

Milano, Denner Ethiopian Dream, Denner Indian Summer und Denner Dolce Vita 

anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben, zu exportieren oder sonstwie in 

Verkehr zu bringen (Ziffer 1 des Gesuchs). Beschränkt auf die Gesuchsgegnerin 1 

wurde weiter beantragt, es sei ihr vorsorglich zu untersagen, unter dem Slogan 

"Denner - was suscht?", "Denner - quoi d'autre?" bzw. "Denner - cosa sennò?", und/

oder mit der Behauptung "Kompatibel zu lhrer Nespresso-Maschine", Kaffee 

anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonstwie in Verkehr zu 

bringen (Ziffer 2 des Gesuchs).

2.    Mit superprovisorischer Verfügung vom 10. Januar 2011 untersagte der 

Handelsgerichtspräsident den Gesuchsgegnerinnen mit sofortiger Wirkung vorsorglich, 

die genannten Kaffeekapseln u.a. zu verkaufen und zu bewerben (Ziffer 1 der 

superprovisorischen Massnahmen vom 10. Januar 2011). Ferner untersagte er der 

Gesuchsgegnerin 1 mit sofortiger Wirkung vorsorglich, unter dem Slogan "Denner − 

was suscht?", "Denner − quoi d'autre?" und "Denner − cosa sennó?", und/oder mit der 

Behauptung "Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine" Kaffee zu verkaufen und zu 

bewerben (Ziffer 2 der superprovisorischen Massnahmen vom 10. Januar 2011).

3.    Am 26. Januar 2011 reichten die Gesuchsgegnerinnen die Massnahmeantwort ein, 

wobei sie neben der kostenfälligen Abweisung des Massnahmegesuchs u.a. die 

"superprovisorische" Aufhebung der mit Verfügung vom 10. Januar 2011, Dispositiv

Ziff. 1-3 angeordneten superprovisorischen Massnahmen beantragten. Die 

Gesuchstellerinnen erstatteten die Massnahmereplik am 17. Februar 2011, wobei sie 

an ihren Anträgen gemäss Gesuch festhielten.

4.    Mit Entscheid vom 4. März 2011 wies der Präsident des Handelsgerichts 

St. Gallen, dass das Gesuch um Anordnung eines Verbots, die Kapseln Denner 

Espresso Milano, Denner Ethiopian Dream, Denner Indian Summer und Denner Dolce 

Vita anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben, zu exportieren oder 

sonstwie in Verkehr zu bringen (Ziffer 1 des Gesuchs vom 6. Januar 2011), ab. 

Dementsprechend wurde das am 10. Januar 2011 superprovisorisch angeordnete 

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diesbezügliche Verbot aufgehoben. In weitgehender Bestätigung von Ziffer 2 der 

superprovisorischen Verfügung vom 10. Januar 2011 blieb der Gesuchsgegnerin 1 

jedoch weiterhin vorsorglich untersagt, unter dem Slogan "Denner − was suscht?", 

"Denner − quoi d'autre?" bzw. "Denner − cosa sennó?" und/oder mit der Behauptung 

"Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine" Kaffee anzubieten, zu vertreiben, zu 

verkaufen, zu bewerben oder sonstwie in Verkehr zu bringen. Hingegen wurde es der 

Gesuchsgegnerin 1 erlaubt, in der Werbung und auf den Produkten bzw. der 

Verpackung den Hinweis anzubringen: "Kompatibel zu Nespresso-Maschinen", sofern 

der Schriftzug klein sei.

5.    Mit Beschwerde vom 17. März 2011 zogen die Gesuchstellerinnen den Entscheid 

des Präsidenten des Handelsgerichts vom 4. März 2011 an das Bundesgericht weiter 

und verlangten unter anderem, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu 

erteilen. Mit Verfügung vom 22. März 2011 entschied die Präsidentin der I. 

zivilrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts, dass über die aufschiebende Wirkung 

erst nach Anhörung der Gegenpartei zu entscheiden sei. Nach Anhörung der 

Gegenpartei wies die Präsidentin der I. zivilrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts 

mit Verfügung vom 19. April 2011 das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden 

Wirkung ab. Am 28. Juni 2011 wurde den Parteien das Dispositiv des 

bundesgerichtlichen Entscheides eröffnet, wonach die Ziffern 1, 5 und 6 des 

Entscheides vom 4. März 2011 aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an die 

Vorinstanz zurückgewiesen werde.

6.    Mit Eingabe vom 29. Juni 2011 beantragten die Gesuchsgegnerinnen, zusätzlich 

zur Aufhebung der mit Ziffer 1 des Entscheides vom 10. Januar 2011 verfügten 

Massnahmen seien auch die in Ziffer 2 angeordneten Massnahmen aufzuheben, soweit 

die Behauptung "Kompatibel mit ihrer Nespresso Maschine" betroffen ist. Über die 

Begehren sei "superprovisorisch", ohne Anhörung der Gesuchstellerinnen zu 

entscheiden. Mit Entscheid vom 30. Juni 2011 lehnte es der Handelsgerichtspräsident 

ab, ohne Anhörung der Gegenpartei zu entscheiden. Die Eingabe wurde der 

Gegenpartei zugestellt und diese eingeladen, innert 30 Tagen darauf zu antworten.

7.    Am Freitag, 22. Juli 2011, ging bei den Gesuchsgegnerinnen der begründete 

Entscheid des Bundesgerichts vom 28. Juni 2011 ein. In der Folge stellten sie 

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gleichentags den Antrag, die mit Verfügung vom 10. Januar 2011, Dispositiv Ziffer 1, 

angeordneten superprovisorischen Massnahmen seien aufzuheben. Wiederum 

beantragten sie, über diesen Antrag sei "superprovisorisch", ohne Anhörung der 

Gesuchstellerinnen zu entscheiden. Die Eingabe ging beim Handelsgericht St. Gallen 

am Mittag per Fax und um ca. 16:00 Uhr per Express ein. Mit Entscheid vom Montag, 

25. Juli 2011, wies der Präsident des Handelsgericht St. Gallen das Gesuch um einen 

Entscheid ohne Anhörung der Gegenpartei ab und lud die Gegenpartei ein, zu den 

hängigen Gesuchen betreffend Aufhebung der am 10. Januar 2011 superprovisorisch 

verfügten Massnahmen innert 10 Tagen Stellung zu nehmen. Am 29. Juli 2011 wurde 

die Frist bis zum 17. August 2011 erstreckt. Am 17. August 2011 ging die 

Stellungnahme beim Gericht ein und wurde am folgenden Tag an die Gegenparteien 

verschickt. Die Parteien wurden informiert, dass vorgesehen sei, umgehend über die 

Weitergeltung der mit Verfügung vom 10. Januar 2011 angeordneten 

superprovisorischen Massnahmen zu entscheiden.

 

II.

1.    Mit dem vorliegenden Gesuch wird ein Zwischenentscheid in einem Massnahme­

verfahren verlangt. Voraussetzung für die Zuständigkeit des Präsidenten des 

Handelsgerichts St. Gallen ist somit, dass bei ihm ein Massnahmeverfahren hängig ist. 

Nachdem im vorliegenden Verfahren das Bundesgericht in den Erwägungen seines 

Urteils vom 28. Juni 2011 ausdrücklich festhält, dass das Massnahmeverfahren 

wiederum beim Handelsgerichtspräsidenten rechtshängig ist und dieser 

gegebenenfalls auch über das Schicksal des Vertriebsverbotes während der Dauer des 

Massnahmeverfahrens zu befinden habe, ist die Zuständigkeit des Präsidenten des 

Handelsgerichts St. Gallen offensichtlich gegeben. Auf das Gesuch ist grundsätzlich 

einzutreten.

2.    Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen 

Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr 

zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der 

Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Dabei hat die 

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gesuchstellende Partei die Voraussetzungen des drohenden, nicht leicht 

wiedergutzumachenden Nachteils sowie der tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen 

des Hauptbegehrens glaubhaft zu machen. Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere 

bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne 

Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Die Voraussetzungen für 

den Erlass solcher superprovisorischer Massnahmen sind streng zu handhaben. Einmal 

ist eine qualifizierte zeitliche Dringlichkeit vorausgesetzt, d.h. eine Gefahrensituation, 

welche das schlagartige, sofortige Eingreifen des Richters erheischt (vgl. Lucas David, 

Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und 

Wettbewerbsrecht I/2, 3. A., Basel 2011, Rz. 630; SG GVP 2000 Nr. 57, 58, 59; Huber, 

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 265 N 7 ff.; Leuenberger/

Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, Rz. 11.203). Zum anderen 

muss die antragstellende Partei sämtliche wesentlichen Tatsachenvorbringen glaubhaft 

machen, indem sie dem Gericht objektive Anhaltspunkte liefert, nach denen eine 

erhebliche Wahrscheinlichkeit für den vorgebrachten Sachverhalt spricht. Das 

Beweismass der erheblichen Wahrscheinlichkeit schliesst dabei nicht aus, dass sich 

die Verhältnisse anders gestalten könnten (statt aller BGE 130 III 321 E. 3.3), doch 

muss mehr für als gegen die Verwirklichung der zu beweisenden 

Tatsachenbehauptungen sprechen (Dike-Kommentar-ZPO, Leu, Art. 157 N 66). Zur 

Veranschaulichung wird das Beweismass mit 51% und mehr umschrieben 

(Leuenberger/Uffer-Tobler, a.a.O., Rz. 9.166; Fellmann, Kommentar zur ZPO, Art. 158 

N 21; Dike-ZPO-Kommentar, Leu, Art. 157 N 67; Kurzkommentar ZPO Schmid, vor Art. 

150-193 N 13). Wird eine dringliche Massnahme angeordnet, so ist sie nach Eingang 

der Stellungnahme des Gesuchsgegners zu überprüfen.

3.    Das Gesuch um Anordnung einer superprovisorischen Massnahme wurde in der 

Verfügung vom 10. Januar 2011 mit der Begründung geschützt, die Gesuchstellerinnen 

hätten vorerst glaubhaft dargelegt, dass den Gesuchsgegnerinnen die in Ziff. 1 und 2 

des Rechtsbegehrens genannten Markenverletzungen und wettbewerbswidrigen 

Verhaltensweisen vorzuwerfen seien. So sei vorerst glaubhaft gemacht, dass die CH-

(Form-)Marke Nr. P-486 889 und die CH-Marke Nr. 609 901 WHAT ELSE? 

rechtsbeständig seien und die Werbung mit direktem Bezug zur Marke Nespresso 

unlauter sei.

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a)    Was die behauptete Verletzung der CH-Marke Nr. 609 901 WHAT ELSE? 

anbelangt, wurde der Gesuchsgegnerin 1 in weitgehender Bestätigung der 

superprovisorischen Verfügung vom 10. Januar 2011 mit Ziffer 2 des Entscheides vom 

4. März 2011 untersagt, unter dem Slogan "Denner – was suscht?", "Denner – quoi 

d'autre?" bzw. "Denner – caso sennó" Kaffee anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, 

zu bewerben oder sonstwie in Verkehr zu bringen, zu exportieren oder zu diesem 

Zweck zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen 

mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern. Diese Ziffer 2 des 

Entscheides des Handelsgerichtspräsidenten vom 4. März 2011 ersetzte in diesem 

Streitpunkt die superprovisorisch angeordnete Verfügung vom 10. Januar 2011 und 

blieb vor dem Bundesgericht unangefochten. Diesbezüglich ist somit auch das 

Massnahmeverfahren abgeschlossen. Dieser Streitpunkt bildet damit nicht mehr 

Gegenstand des nach dem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts wieder beim 

Handelsgerichtspräsidenten hängigen Massnahmeverfahrens, weshalb darauf nicht 

weiter einzugehen ist.

b)    Zurecht halten die Gesuchsgegnerinnen in ihrer Eingabe vom 22. Juli 2011 nicht 

mehr an ihrem in der Eingabe vom 29. Juni 2011 gestellten Antrag fest, es seien die mit 

Verfügung vom 10. Januar 2011 im Dispositiv Ziffer 2 angeordneten Massnahmen 

aufzuheben, soweit die Behauptung "Kompatibel mit ihrer Nespresso Maschine" 

betroffen sei. In Ziffer 2 des Entscheids vom 4. März 2011 wurde in diesem Punkt 

entschieden, es sei der Gesuchsgegnerin 1 erlaubt, in der Werbung und auf den 

Produkten bzw. der Verpackung den Hinweis anzubringen: "Kompatibel zu Nespresso-

Maschinen", sofern der Schriftzug klein ist, insbesondere wie er auf den im Dezember 

2010 verwendeten Verpackungen angebracht war. Der Gesuchsgegnerin 1 wurde 

hingegen weiterhin vorsorglich untersagt, über einen solchen diskreten Hinweis hinaus 

mit der Behauptung "Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine" Kaffee anzubieten, zu 

vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonstwie in Verkehr zu bringen, zu 

exportieren oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter 

anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu 

erleichtern. Da Ziffer 2 des Entscheides vom 4. März 2011 in diesem Punkt die 

superprovisorische Verfügung vom 10. Januar 2011 ersetzte und nicht angefochten 

wurde, ist das Massnahmeverfahren in diesem Punkt abgeschlossen. Dieser 

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Streitpunkt bildet damit nicht mehr Gegenstand des nach dem Rückweisungsentschied 

des Bundesgerichts wieder beim Handelsgerichtspräsidenten hängigen Verfahrens.

c)    Gegenstand des Massnahmeverfahrens bildet damit bloss noch die Ziffer 1 des 

von den Gesuchstellerinnen am 6. Januar 2011 gestellten und mit Verfügung vom 10. 

Januar 2011 geschützten Antrags, wonach den Gesuchsgegnerinnen, unter Androhung 

der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen 

Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den 

Zuwiderhandlungsfall, mit sofortiger Wirkung vorsorglich zu untersagen sei, 

insbesondere die Kapseln Denner Espresso Milano, Denner Ethiopian Dream, Denner 

Indian Summer und Denner Dolce Vita, anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu 

bewerben, zu exportieren oder sonstwie in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck 

zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken 

oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.

4.    Damit den Gesuchsgegnerinnen vorsorglich verboten werden kann, ihre Kapseln 

während des Massnahmeverfahrens zu vertreiben bzw. in Verkehr zu bringen, haben 

die Gesuchstellerinnen nach dem vorne Gesagten ihre Behauptung glaubhaft zu 

machen, dass mit diesem Verhalten die gesuchstellerische CH-(Form-)Marke Nr. P-486 

889 verletzt wird. Ein vorsorgliches Verbot setzt mithin voraus, dass mit einer 

Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% davon auszugehen ist, dass eine 

Markenverletzung vorliegt, wenn die gesuchsgegnerischen Kapseln in Verkehr 

gebracht werden. Dabei präsentiert sich die Lage nach Abschluss des 

bundesgerichtlichen Verfahrens wie folgt.

a)    In seinem Entscheid vom 4. März 2011 hielt der Präsident des Handelsgerichts 

St. Gallen in einem ersten Schritt fest, mit der CH-(Form)Marke Nr. P-486 889 werde 

einzig die 3-D-Form der Nespresso-Kapseln geschützt, nicht aber deren Komptabilität 

mit Nespresso-Maschinen. Die Gesuchstellerinnen bringen in ihrer Stellungnahme vom 

16. August 2011 vor, die Ausführungen des Bundesgerichts liessen den Schluss zu, 

dass es in einem Hauptverfahren im Sinne seiner bisherigen Rechtsprechung eine 

einschränkende Prüfung der technischen Notwendigkeit auf mit Nespresso-Maschinen 

kompatiblen Formen ablehnen würde. Sie hielten deshalb an ihrer Auffassung fest, 

dass in Bezug auf die technische Notwendigkeit im vorliegenden Verfahren Alternativen 

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zu prüfen seien, welche nicht in Nespresso-Maschinen verwendet werden können. 

Dabei übersehen die Gesuchstellerinnen allerdings, dass die Bindungswirkung eines 

Rückweisungsentscheides auch diejenigen Punkte beschlägt, bezüglich derer keine 

Rückweisung erfolgte (BSK-BGG, Meyer, Art. 107 N 18). Mit anderen Worten darf die 

Vorinstanz nicht auf einen Punkt zurückkommen, der vom Bundesgericht nicht zur 

neuen Entscheidung zurückgewiesen wurde. Das Bundesgericht hat in seinem 

Entschied vom 28. Juni 2011 in direktem Bezug auf das Erfordernis der Kompatibilität 

ausdrücklich festgehalten, die vom Handelsgerichtspräsidenten vorgenommene 

Einschränkung der Alternativformen auf Formen, welche in Nespresso-Maschinen 

verwendet werden können, sei unter Willkürgesichtspunkten vertretbar. Es hat damit 

die Streitsache in diesem Punkt nicht zur neuen Entscheidung zurückgewiesen, 

weshalb es dem Handelsgerichtspräsidenten verwehrt ist, diesen Punkt im gleichen 

Verfahren anders zu entscheiden, ohne dass sich die tatsächlichen Voraussetzungen 

geändert haben.

b)    In einem zweiten Schritt prüfte der Präsident des Handelsgerichts St. Gallen in 

seinem Entscheid vom 4. März 2011, ob die Voraussetzungen von Art. 2 lit. b MSchG 

erfüllt sind, wonach Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind, 

vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Er kam dabei zum Schluss, es sei von den 

Gesuchstellerinnen nicht glaubhaft dargelegt worden, dass für die Kapseln mögliche 

Alternativformen bestünden, welche ebenfalls in Nespresso-Maschinen verwendet 

werden könnten. Folgerichtig kam er zum Schluss, es bestünden erhebliche Zweifel an 

der Gültigkeit der Marke bzw. es bestünden sehr starke Anhaltspunkte dafür, dass die 

gesuchstellerische CH-(Form)Marke Nr. P-486 889 vom Markenschutz ausgeschlossen 

sei, was zur Abweisung des Gesuchs führte. Diesen Punkt der Entscheidung hob das 

Bundesgericht auf.

aa) Das Bundesgericht beanstandete in seinem Entscheid vom 28. Juni 2011 zum 

einen, dass der Präsident des Handelsgerichts St. Gallen zur Begründung seines 

Entscheides ausführte, die Gesuchstellerinnen hätten zwar behauptet, ihre Kapseln 

könnten durch "Verbeulen" umgeformt werden, ohne dass die Gebrauchstauglichkeit 

darunter leiden würde. Die Gesuchstellerinnen hätten sich jedoch nicht zur 

Widerstandsfähigkeit der auf diese Art umgeformten Kapseln geäussert. Das 

Bundesgericht stellte diesbezüglich fest, die Gesuchstellerinnen hätten sehr wohl 

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behauptet, die umgeformten Kapseln seien genügend widerstandsfähig und diese 

Behauptung mittels Augenschein sowie Expertise zum Beweis erstellt. Die 

anderslautenden Ausführungen des Präsidenten des Handelsgerichtspräsidenten seien 

offensichtlich aktenwidrig.

bb) Zum anderen beanstandete das Bundesgericht in seinem Entscheid vom 28. Juni 

2011, dass dem Präsidenten des Handelsgerichts St. Gallen die notwendige 

Fachkunde fehle, um die technische Bedeutung der konischen Form sowie der 

Funktionsfähigkeit anders geformter Kapseln zu beurteilen. Der 

Handelsgerichtspräsident führe zwar aus, schon alleine der Umstand, dass die 

Gesuchstellerinnen ein Gutachten zur technischen Notwendigkeit beantragten, zeige, 

dass die Grenzziehung unklar sei. Daraus dürfe er jedoch nicht den Schluss ziehen, die 

Gesuchstellerinnen hätten ungenügend dargetan, dass die Form nicht technisch 

notwendig sei. Eine solche Argumentation schneide nämlich den Gesuchtellerinnen 

den Beweis für die Glaubhaftmachung verwendbarer Alternativformen in unzulässiger 

Weise ab und verletzte damit den Anspruch auf rechtliches Gehör. Die Erkenntnis, dass 

sich die Beurteilung der Funktionsfähigkeit von behaupteten Alternativformen in 

Nespresso-Maschinen nicht auf Anhieb erschliesse, sondern die Klärung technischer 

Fragen voraussetze, spreche nicht gegen, sondern für die Abnahme des angebotenen 

Beweises.

cc) Abschliessend hielt das Bundesgericht ausdrücklich fest, im vorliegenden Verfahren 

sei zur rechtlichen Beurteilung der Markenrechtsstreitigkeit die Beantwortung rein 

technischer Fragen ausschlaggebend. Der zur Entscheidung allein zuständige 

Präsident des Handelsgerichts St. Gallen könne mangels besonderer Fachkenntnisse 

die technischen Vorbringen auf dem Gebiet der Herstellung von Kaffekapseln nicht 

hinreichend auf ihre Richtigkeit prüfen, weshalb er in Analogie zur bisherigen 

Rechtsprechung zu Patentstreitigkeiten einen unabhängigen gerichtlichen 

Sachverständigen beizuziehen habe.

5.    Aufgrund dieser bundesgerichtlichen Ausführungen steht unzweifelhaft fest, dass 

die Beantwortung rein technischer Fragen für die rechtliche Beurteilung der Streitigkeit 

ausschlaggebend ist und dem Gericht die notwendige besondere Fachkenntnis fehlt, 

um die technischen Vorbringen selber beurteilen zu können. Aus diesem Grunde ist zur 

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Streitentscheidung zwingend das von den Gesuchstellerinnen zur Glaubhaftmachung 

der von ihnen aufgestellten Tatsachenbehauptung beantragte gerichtliche 

Kurzgutachten einzuholen. Zu welchem Ergebnis der Gutachter gelangen wird, ist für 

den späteren Entscheid zwar ausschlaggebend, aber zum jetzigen Zeitpunkt völlig 

ungewiss; zumal der zuständige Präsident des Handelsgerichts St. Gallen mangels 

technischer Fachkenntnisse offensichtlich nicht in der Lage ist, mögliche 

Wahrscheinlichkeiten eines allfälligen Expertiseergebnisses zu beurteilen. Ist aufgrund 

des für den Richter in keiner Art und Weise vorhersehbaren Beweisergebnisses der 

Verfahrensausgang völlig offen, so kann nicht als glaubhaft gemacht gelten, es spreche 

mehr für das Vorliegen der von den Gesuchstellerinnen behaupteten 

Markenrechtsverletzung als für die gegenteilige Ansicht der Gesuchsgegnerinnen. Es 

kann damit im aktuellen Prozessstadium nicht als in hinreichendem Masse glaubhaft 

gemacht gelten, es drohe eine Verletzung der CH-(Form-)Marke Nr. P-486 889. Die 

Voraussetzungen für das mit Ziffer 1 der Verfügung vom 10. Januar 2011 

ausgesprochene Verbot sind somit nicht mehr erfüllt, weshalb es zumindest bis zum 

Vorliegen des Ergebnisses des Gutachtens und der durch die Parteien danach zu 

erfolgenden Würdigungen aufzuheben ist. Danach wird die Streitsache wohl 

entscheidreif sein, so dass nicht mehr neu darüber entschieden zu werden braucht, 

welcher Zustand während der Dauer des Massnahmeverfahrens gelten soll.

6.    Soweit die Gesuchsgegnerinnen auch die Aufhebung der Ziffer 3 des Entscheides 

vom 10. Januar 2011 beantragen, kommt diesem Antrag keine selbständige Bedeutung 

zu. Die Ziffer 3 des genannten Entscheides enthält die Strafandrohung für das in 

Ziffer 1 ausgesprochene Verbot. Wird nun aber das Verbot in Ziffer 1 aufgehoben, so 

vermag auch die Strafandrohung keine Wirkung mehr zu entfalten. Sie kann allerdings 

ohne weitere Folgen aufgehoben werden, nachdem die noch bestehenden und mit 

Strafandrohung versehenen Verbote ihre Grundlage nicht mehr in der Verfügung vom 

10. Januar 2011, sondern im Entscheid vom 4. März 2011 haben (vgl. dazu vorne 

Erwägungen 3a und 3b).

7.    Die Gesuchstellerinnen haben innert 10 Tagen für das gerichtliche 

Sachverständigengutachten einen Beweiskostenvorschuss von Fr. 10'000.00 zu 

bezahlen (Art. 102 Abs. 1 ZPO).

8.    Die Kosten dieses Entscheids bleiben vorläufig bei der Hauptsache.

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Demgemäss wird

 

verfügt:

1.      Ziffern 1 und 3 der superprovisorischen Verfügung des 

Handelsgerichtspräsidenten vom 10. Januar 2011 werden aufgehoben.

 

2.      Zum Beweis der von den Gesuchstellerinnen aufgestellten Tatsachenbehauptung, 

dass es im Vergleich zur gesuchstellerischen CH-(Form)Marke Nr. P-486889 mögliche 

sowie zumutbare Alternativformen gibt, welche in Nespresso-Maschinen funktionieren, 

wird bei einem unabhängigen gerichtlichen Experten ein Kurzgutachten eingeholt.

 

3.      Die Gesuchstellerinnen haben innert 10 Tagen einen Beweiskostenvorschuss von 

Fr. 10'000.00 zu bezahlen.

 

4.         Die Kosten dieser Verfügung bleiben vorläufig bei der Hauptsache.

 

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