# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** dfa06cf4-973a-5872-8b72-ade91013450a
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2014_008
**Docket/Reference:** O2014_008
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/63/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2014_008 

  D e c i s i o n e   d e l   5   m a r z o   2 0 1 5  

Composizione 

Dott. iur. Dieter Brändle, presidente, giudice unico 
Lic. iur. Susanne Anderhalden, prima cancelliera 

Parti 

1. JHD Acquisition SA, MMG Tower, 

53 Rd, E street, Marbella, PA- Ciudad de Panama,  

2. Thermoself SA, casa La Brasera, 6534 S. Vittore, recapi-

to destinatario: amministratore Carlo Brusatori, 
via Mulino Rosso 10, P.O. Box 145, 6517 Arbedo,  

1 patrocinata dall'avv. Matteo Baggi e dall'avv. Luca Baggi, 
Studio legale e notarile Baggi, via Giovannini 13, CP 1571, 
6710 Biasca, 

attrici 

contro 

1. Giuseppe Sarcinella, Residenza alla Cascata, Lavertez-
zo, 6595 Riazzino,   
2. SURICATE SA, via Monti 10, 6828 Balerna,   

entrambe patrocinate dall'avv. Stefano Codoni, Walder Wyss 
AG, via Ferruccio Pelli 7, casella postale 5162, 6901 Lugano,

convenuti 

Oggetto 

cessione/accertamento titolarità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando in fatto e in diritto: 

1.  Con  atto  del  28  marzo  2014,  le  parti  attrici  hanno  introdotto  azione 
formulando le seguenti conclusioni (act. 1, con rettifica del 10.6.2014: 

O2014_008 

"A. IN VIA PRINCIPALE 

1. L‘istanza accolta. 

1.1 Di conseguenza: 

a) accertato a favore della JHD Acquisition SA, Panama, il diritto alla pro-
prietà intellettuale sui brevetti menzionati in causa, rilasciati a nome Giu-
seppe Sarcinella, e più precisamente: 

a.1) brevetto Europeo Europeo N. 05805051.9 ‚EP n. 1896343, appli-
cation nr. 05805051.9 -1261,EP1 di cui al brevetto CH 698 072 B1 ri-
lasciato per la Svizzera ed il Liechtenstein il15.05.2009 (Priorita‘ Do-
manda CH N. 2005 1081/05 del 27.06.2005)  

comprese le estensioni/validazioni internazionali derivantene, fra le 
quali: 

ltalia (EP-IT no. 1896343, Francia (EP-FR 46 1O5EP 2009), 
Spagna (EP-ES/2332806), Regno unito di Gran Bretagna (EP-
GB/P100683GB99), Austria (EP-AT/E442319); DE, GR, SE, FI, 
RE, NL e ogni a) tra nazione alla quale la validazione stata 
estesa; 

a.2) brevetto europeo EP 2 619 279 A0; domanda internazionale n.ro 
WO 2012/038819 di cui al 

brevetto CH 703 828 A2 depositato ii 24.09.2010; Swiss priority Nr. 
01560/10 del 24.09.2010 

comprese le estensioni/validazioni internazionali derivantene, fra le 
quali 

EURASIA (n.ro 201300191 / Al), CINA (CN 103080268 A) 

b) è accertato il diritto a favore delle JHD Acquisition SA, Panama, di far 
trapassare a proprio nome J (testo come all’istanza) J o ogni altro dirit-
to inerente la proprietà intellettuale menzionata al punti a.1) cd a.2) pre-
cedenti; 

c) è ordinata la cessione a favore della JHD Acquisition SA, Panama di 
ogni diritto alla proprietà intellettuale e relativi sul brevetto menzionato in 

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causa con l‘indicazione CH 703 828 A2, pubblicato ii 30.03.2012, nro di 
pubblicazione internazionale con EP 2 619 279 AO- WO 2012 / 038819 e 
come ai punti a.1) cd a.2) precedenti; 

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punti da 1.2 a 2. come da istanza 

B. IN VIA ALTERNATIVA 

Punto 1.1 come IN VIA PRINCIPALE punti 1. / a) / a.1) 

Punto 1.2 : è accertato a favore della Thermoself SA, San Vittore, il diritto 
alla proprietà intellettuale brevetto europeo EP 2 619 279 A0; domanda 
internazionale n.ro WO 2012/038819 di cui al 

brevetto CH 703 828 A2 depositato il 24.09.2010; Swiss priority Nr. 
01560/10 del 24.09.2010 

comprese le estensioni/validazioni internazionali derivantene, fra le quali 

EURASIA (n.ro 201300191/ Al), CINA (CN 103080268 A) 

Punti 1.33 fino punto 2 : come da istanza." 

2.  Con atto del 23 settembre 2014, i convenuti chiedevano il deposito di 
una cauzione di CHF 75 000.– a copertura delle ripetibili (act. 25). 

3.   Con atto del 20 ottobre 2014, le attrici obiettavano in particolare che 
a  seguito  della  cessione  dei  contestati  diritti  di  brevetto,  la  proprietà  era 
stata  ceduta  alla  MPMC  Intellectual  Property  SA  con  sede  in  Svizzera, 
che la cessionaria subentrava nel processo in veste di attrice e di conse-
guenza la richiesta di cauzione era da considerarsi caduta. 

4.  Con decisione del 16 dicembre 2014, lo scrivente Tribunale ha stabi-
lito che per esaminare l’ammissibilità della sostituzione di parte dovevano 
essere ancora prodotti determinati atti e assegnato alle attrici un termine 
a tal fine. Il Tribunale ha inoltre spiegato con tanto di motivazione che per 
l’esame  della  richiesta  di  cauzione  la  questione  dell’ammissibilità  della 
sostituzione di parte poteva rimanere irrisolta. Alle attrici è stato fatto ob-
bligo di prestare una cauzione di CHF 62 000.– a garanzia delle ripetibili. 
All’attrice  1  ha  inoltre  ingiunto  di  produrre  determinati  atti  in  merito  alla 
in  merito 
cessione,  specificando  che  si  sarebbe  pronunciato 
all’ammissibilità  della  sostituzione  di  parte  una  volta  prodotti  gli  atti  in 
questione.  

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5.  Trascorso  infruttuoso  il  termine  già  prorogato  per  il  deposito  della 
cauzione, con decisione del 5 febbraio 2015 lo scrivente Tribunale ha im-
partito alle attrici un termine suppletorio ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CCP 
fino al 16 febbraio 2015, con la comminatoria che in caso di inadempien-
za non sarebbe entrato nel merito dell’azione. 

6.  Con atto del 16 febbraio 2015, le attrici hanno chiesto l’annullamento 
o la riduzione della richiesta di cauzione, allegando che il valore litigioso 
fosse nullo o nella migliore delle ipotesi pari a CHF 30 000.–, poiché sino-
ra, e anche nel futuro immediato, i brevetti non avrebbero ancora genera-
to alcun introito. Le attrici sostenevano inoltre che le convenute fossero in 
mala  fede,  poiché  sarebbero  state  perfettamente  consapevoli  che  i  bre-
vetti spetterebbero alle attrici. Infine, hanno chiesto anche il conferimento 
dell’effetto sospensivo. 

7.  Nei motivi della loro istanza, le attrici avevano quantificato il valore li-
tigioso  in  almeno  CHF  30 000.–.  Con  decisione  motivata  del  21 agosto 
2014  lo  scrivente  Tribunale  ha  fissato  il  valore  litigioso  della  causa  in 
CHF 500 000.–,  fissando  quindi  l’anticipo  delle  spese  dovuto  dalle attrici 
in CHF 25 000.– a testa. In seguito le attrici hanno tempestivamente pre-
stato l’anticipo richiesto. 

Non vi è motivo per riesaminare la fissazione del valore litigioso. In parti-
colare, il fatto che un brevetto non abbia ancora fruttato denaro non può 
essere determinante. Ciò che conta è il potenziale insito nei brevetti. Infi-
ne, la questione della malafede delle convenute, allegata da parte attrice, 
riguarda  la  fondatezza  materiale  dell’azione.  Lo  scrivente  Tribunale  po-
trebbe  dirimere  tale  questione  soltanto  in  una  sentenza  di  merito  ed  è 
evidente che il deposito di una cauzione non può essere fatto dipendere 
dall’esito del processo. 

Non vi è dunque motivo di riesaminare la richiesta di cauzione imposta. 

8.  Dato che la cauzione non è stata prestata nemmeno entro il termine 
suppletorio  fissato  al  16  febbraio  2015,  lo  scrivente  Tribunale  non  entra 
nel merito dell’azione (art. 101 cpv. 3 CCP). 

9.  A causa delle insolite modalità seguite dalle parti nel compiere gli atti 
processuali, per il Tribunale la causa è risultata impegnativa. Conclusioni 
manchevoli, confusione riguardo alla contemporanea introduzione di una 
causa  presso il  Tribunale  d’appello  di  Lugano  nonché  riguardo  alla  rap-
presentanza della attrici e un atto inammissibile inoltrato dalle attrici han-

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no richiesto continui interventi da parte del Tribunale. A queste complica-
zioni si aggiunge anche il dispendio in rapporto con l’esame dell’invocata 
sostituzione  di  parte  e  con  la  richiesta  di  cauzione.  Il  valore  litigioso  es-
sendo stato quantificato in CHF 500 000.–, la tassa di giustizia è fissata a 
CHF 20 000.– (art. 1 SpG-TFB) e ripartita tra le attrici a ragione di metà 
ciascuna, secondo  l’esito  della  procedura  (art. 106  cpv. 1  CCP  in  combi-
nato disposto con il cpv. 3 della stessa disposizione). La tassa di giustizia 
è compensata con l’anticipo prestato dalle attrici (art. 111 cpv. 1 CCP). Il 
saldo viene loro rimborsato. 

Alle  convenute,  che  non  hanno  ancora  dovuto  esprimersi  nel  merito,  è 
inoltre  accordata  un’indennità  a  titolo  di  ripetibili  di  CHF  5 000.-  a  carico 
delle attrici (art. 3-5 SpG-TFB). 

Per questi motivi, il giudice unico pronuncia: 

1.  Non si entra nel merito dell’azione. 

2.  La tassa di giustizia è fissata a CHF 20 000.–. 

3.  Le spese sono poste a carico dell’attrice in ragione di metà ciascuna 
e compensate con l’anticipo versato. Il saldo verrà loro rimborsato. 

4.  Si ingiunge alle attrici di versare alle convenute CHF 5 000.– a titolo 

di ripetibili.  

5.  Comunicazione per iscritto alle parti, alle convenute con act. 41A/41B 
e act. 41_FF a 41_GG in allegato, ad entrambe con avviso di ricevi-
mento. 

Rimedi giuridici: 

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civi-
le al Tribunale federale, 1000 Lausanne 14, entro un termine di 30 giorni 
dalla sua notificazione (art. 72 segg., 90 segg. e 100 della legge federale 
del  17  giugno  2005  sul  Tribunale  federale  [LTF;  RS  173.110]).  Gli  atti 
scritti  devono  essere  redatti  in  una  lingua  ufficiale,  contenere  le  conclu-
sioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La deci-
sione  impugnata  e  –  se in  possesso  della  parte ricorrente  –  i  documenti 
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). 

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San Gallo, 5 marzo 2015 

Per il Tribunale federale dei brevetti: 

Presidente del Tribunale 

Prima cancelliera 

Dott. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Data di spedizione: 05.03.2015 

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