# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** acee6762-d689-5c7d-9643-bfa86eb723a5
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2008-10-07
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 07.10.2008 B-1611/2007
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-1611-2007_2008-10-07.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-1611/2007

{T 1/2}

U r t e i l  v o m  7 .  O k t o b e r  2 0 0 8

Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Marc Steiner, 
Richterin Vera Marantelli;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

1. Eurocos Cosmetic GmbH, Zeppelinallee 47, 
DE-60487 Frankfurt
2. Procter & Gamble International Operations SA, 
Route de Saint-Georges 47, 1213 Petit-Lancy,
beide vertreten durch A. W. Metz & Co. AG, 
Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerinnen,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Markenrecht: Schutzverweigerung der IR Nr. 832'230 
Laura Biagiotti Aqua di Roma (Wortbildmarke).

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-1611/2007

Sachverhalt:

A.
Die IR-Marke Nr. 832'230 "Laura Biagiotti AQUA DI ROMA (fig.) wurde 
am 17. Juli 2004 mit Schutzausdehnung auf die Schweiz auf den Na-
men der  Beschwerdeführerin 1  im  Internationalen  Register  eingetra-
gen und sieht wie folgt aus: 

Die Registrierung beruht  auf  einer deutschen Basismarke mit  Priori-
tätsdatum vom 30. April 2004 und wurde am 7. Oktober 2004 von der 
Weltorganisation für Geistiges Eigentum an das Eidgenössische Insti-
tut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") notifiziert. Sie wird für folgen-
de Waren der Klasse 3 beansprucht:

Savonnettes, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,  
produits de toilette dérivés de parfums, préparations pour le lavage, le 
soin et la beauté de la peau, du cuir chevelu et des cheveux, déodo-
rants.

B.
Am 30. September 2005 erliess die Vorinstanz eine "Notification de re-
fus provisoire total (sur motifs absolus)" mit der Begründung, die Mar-
ke enthalte eine geografische Herkunftsbezeichnung, die für den Ver-
braucher  in  Bezug  auf  die  tatsächliche  Herkunft  der  beanspruchten 
Waren irreführend sei,  falls die damit  gekennzeichneten Waren nicht 
aus Italien stammten.

C.
In ihrer Stellungnahme vom 16. Februar 2006 machte die Beschwerde-
führerin 1 geltend, ROMA habe als Hinweis auf einen bestimmten Life-
stile  eine  symbolische Bedeutung. Im Sinnzusammenhang ihrer  Ele-

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mente lasse die Marke keine geografische Herkunft der entsprechen-
den Waren erwarten.

D.
Mit Schreiben vom 26. April 2006 hielt die Vorinstanz an ihrer Schutz-
verweigerung fest und befand, dass der Hinweis auf einen bestimmten 
Lebensstil  gegenüber dem geografischen Sinngehalt der Marke nicht 
im Vordergrund stehe.

E.
Hierauf  beantragte  die  Beschwerdeführerin 1  am 6. November  2006 
den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

F.
Mit Verfügung vom 6. Februar 2007 verweigerte die Vorinstanz der IR-
Marke Nr. 832'230 Laura Bagiotti AQUA DI ROMA (fig.) für alle bean-
spruchten Waren definitiv den Schutz in der Schweiz.

G.
Im Laufe des geschilderten Verfahrens vor der Vorinstanz wurde die 
IR-Marke Nr. 832'230 von der Beschwerdeführerin 1 an die Beschwer-
deführerin 2 übertragen.

H.
Beide  Beschwerdeführerinnen  erhoben  am 1. März  2007  gegen  die 
genannte Verfügung Beschwerde mit den Verfahrensanträgen:

1. Es sei  die  Beschwerdeführerin 1 aus dem Verfahren zu entlassen, und 
das Verfahren sei mit der Beschwerdeführerin 2 fortzusetzen;

2. eventualiter  sei  der  Vorinstanz Frist  zur  Stellungnahme anzusetzen,  ob 
sie  mit  der  Entlassung  der  Beschwerdeführerin 1  und  der  Fortsetzung 
des Verfahrens mit der Beschwerdeführerin 2 einverstanden sei.

und mit den materiellen Anträgen:

1. Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigen-
tum vom 6. Februar 2007 aufzuheben;

2. das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, der 
Internationalen Registrierung 832'230 LAURA BIAGIOTTI AQUA DI RO-
MA (Wortbildmarke) den Markenschutz für alle beanspruchten Waren zu 
erteilen,

3. alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz.

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I.
Die Vorinstanz stimmte mit Vernehmlassung vom 16. August 2007 dem 
Parteiwechsel zu und beantragte die Abweisung der Beschwerde.

J.
Auf Antrag der Beschwerdeführerinnen lud das Bundesverwaltungsge-
richt  alle  Beteiligten  mit  Verfügung  vom  25.  Januar  2008  zu  einer 
mündlichen  und  öffentlichen  Verhandlung  auf  den  20. Februar  2008 
ein. Am 8. Februar 2008 wurde zudem im Hinblick auf diese Verhand-
lung eine Beweiserhebung zu folgenden Fragen angeordnet:

1) Welche  der  beanspruchten  Waren  der  Klasse  3  werden in  Rom heute 
oder in naher Zukunft in nennenswertem Umfang produziert, bearbeitet, 
angeboten oder in die Schweiz zum Verkauf eingeführt?

Aus welchen anderen Anknüpfungen (z.B. Ausgangsstoffe, Ort  der For-
schung und Entwicklung)  ergibt  sich gegebenenfalls  ein  sachlicher  Zu-
sammenhang von Rom mit den obgenannten Waren?

2) In  welchen  Kombinationen  und  Bedeutungen  wird  "ROMA"  in  der 
Schweiz verwendet und verstanden?

Falls "ROMA" mehrdeutig ist: Wie häufig und von wem wird in der schwei-
zerischen  Tagespresse  oder  in  anderen  repräsentativen  Publikationen 
zum relevanten Sprachgebrauch welche dieser verschiedenen Bedeutun-
gen verwendet?

K.
Mit  Verfügung vom 18. Februar  2008 wurde der  Verhandlungstermin 
auf Antrag der Vorinstanz verschoben und das Beweisverfahren vorge-
zogen. Beschwerdeführerinnen und Vorinstanz äusserten sich in  Be-
weisantretungsschriften vom 20. Februar 2008 bzw. 7. April 2008  zu 
den genannten Beweisfragen und reichten dazu Beweismittel ein. Mit 
Schreiben vom 18. April 2008 verzichteten die Beschwerdeführerinnen 
auf  die Durchführung der mündlichen Verhandlung, die darum unter-
blieb.

L.
Zum Beweisergebnis äusserten sich die Vorinstanz mit Schreiben vom 
29. April 2008, die Beschwerdeführerinnen mit Schreiben vom 15. Mai 
2008. Die Stellungnahmen werden den Beteiligten zusammen mit dem 
vorliegenden Entscheid zur Kenntnis gebracht.

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M.
Auf die erwähnten sowie weitere Darlegungen der Parteien wird, so-
weit sie rechtserheblich sind, in den nachfolgenden Erwägungen ein-
gegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen  Eintragungsverfügungen  der  Vorinstanz  in  Markensachen  zu-
ständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[VGG,  SR  173.32]).  Die  Beschwerde  wurde  innert  der  gesetzlichen 
Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsver-
fahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht, und 
der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet.

Die Beschwerdeführerin 1 hat die vorliegend strittige Marke im Verlauf 
des erstinstanzlichen Verfahrens an die Beschwerdeführerin 2 übertra-
gen und beantragt, aus dem Beschwerdeverfahren entlassen zu wer-
den.  Die  Vorinstanz  hat  diesem Parteiwechsel  zugestimmt.  Gemäss 
Art.  21  des  Bundesgesetzes  über  den  Bundeszivilprozess  (SR 273) 
bleibt die Veräusserung der im Streite liegenden Sache während der 
Rechtshängigkeit  ohne  Einfluss  auf  die  Legitimation  zur  Sache.  Ein 
Parteiwechsel mit Zustimmung der Gegenpartei ist nach Art. 17 BZP in 
Verbindung mit Art. 4 VwVG jedoch zulässig (vgl. RKGE in sic! 2006, 
183 Banette/Panetta, sic! 2005, 757 E. 1 Boss/Airboss, sic! 2004, 777 
E. 1 Lonsdale). Die Beschwerdeführerin 1 ist darum ohne Kostenfolge 
aus  dem Verfahren  zu  entlassen,  das  mit  der  Beschwerdeführerin 2 
weitergeführt wird. Als Inhaberin der im Streit liegenden Marke ist die-
se durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und wie eine 
Verfügungsadressatin beschwert  (Art. 48 Abs. 1 Bst. b-c VwVG). Auf 
die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 ist somit einzutreten.

2.
Die  Beschwerdeführerin 2  macht  geltend,  mit  ihrer  Schutzverweige-
rung habe die Vorinstanz die IR-Marke Nr. 832'230 zu Unrecht als Her-
kunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG eingestuft. Das Zei-
chen  werde  von  den  massgeblichen  Abnehmerkreisen  vielmehr  als 
symbolische Angabe eines bestimmten "Lifestyle" aufgefasst.

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3.

3.1 Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 
eine neue Fassung des Protokolls  vom 27. Juni  1989 zum Madrider 
Abkommen  über  die  internationale  Registrierung  von  Marken  (SR 
0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind da-
durch neu die  Bestimmungen des MMP anstelle  jener  des  Madrider 
Abkommens  über  die  internationale  Registrierung  von Marken,  revi-
diert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) anzuwen-
den (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklau-
sel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.). Diese Änderung 
des  Staatsvertrages  wurde  bisher  allerdings  nicht  in  der  Amtlichen 
Sammlung der Bundesgesetze (AS) publiziert. Verpflichtungen aus völ-
kerrechtlichen Verträgen entstehen gemäss Art. 8 Abs. 2 des Bundes-
gesetzes über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundes-
blatt vom 18. Juni 2004 (Publikationsgesetz, PublG; SR 170.512) erst 
am Tag nach ihrer Veröffentlichung in der AS, sofern der Erlass dort 
nicht bereits vor dem Datum seines Inkrafttretens veröffentlich worden 
ist. Da bis zum Urteilszeitpunkt  keine solche Publikation,  namentlich 
nicht des revidierten Art. 9sexies MMP, in der AS erfolgt ist, ist der vorlie-
gende Fall noch nach den Regeln des MMA zu entscheiden. Nach Art. 
5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mittei-
lung einer internationalen Markenregistrierung erklären, sie verweige-
re  dieser  Registrierung  den  Schutz  in  der  Schweiz  (Entscheid  des 
Bundesverwaltungsgerichts B-7397/2006 vom 4. Juni 2007 E. 2 Gitar-
renkopf). Diese Jahresfrist wäre vorliegend am 6. Oktober 2005 abge-
laufen und wurde durch die Mitteilung des Refus provisoire total vom 
30. September 2005 eingehalten.

3.2 Gemäss Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. 
B Ziff. 2 und 3 PVÜ darf einer Marke der Schutz namentlich verweigert 
werden, wenn sie jeder Unterscheidungskraft entbehrt, ausschliesslich 
aus beschreibenden Angaben besteht oder wenn sie gegen die guten 
Sitten  oder  öffentliche  Ordnung  verstösst,  was  insbesondere  durch 
eine Täuschung des Publikums der Fall  sein kann. Dieser zwischen-
staatlichen Regelung entsprechen die Art. 2 Bst. a und c des Marken-
schutzgesetzes vom 28. August  1992 (MSchG,  SR 232.11),  wonach 
eine Marke vom Schutz ausgeschlossen ist, wenn sie zum Gemeingut 
gehört oder es sich um ein irreführendes Zeichen handelt. Lehre und 
Praxis zu diesen Bestimmungen können damit vorliegend herangezo-

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gen werden (BGE 128 III  457 E. 2  Yukon,  BGE 114 II 373 E. 1  Alta 
tensione).

3.3 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom 
Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr 
für  die Waren oder  Dienstleistungen durchgesetzt  haben,  für  die sie 
beansprucht  werden.  Zum  Gemeingut  gehören  unter  anderem  die 
auch in Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder An-
gaben, die spezifische Merkmale wie die Art, Beschaffenheit, Menge, 
Bestimmung usw. oder die Herkunft der entsprechenden Produkte be-
zeichnen. Ein solches Zeichen oder  eine solche Angabe muss nach 
ständiger Rechtsprechung direkt auf die Ware oder Dienstleistung hin-
weisen und ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden werden, um 
zum Gemeingut zu zählen (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, BGE 
128 III 450 f. E. 1.5 Première). Die Beurteilung ist aus der Sicht der an-
gesprochenen  Abnehmerkreise  dieser  Waren  oder  Dienstleistungen 
vorzunehmen (BGE 128 III  451 E. 1.6  Première,  BGE 116 II  611 f. 
E. 2c Fioretto).

3.4 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind zudem irreführende Zei-
chen (Art. 2 Bst. c MSchG). Geografisch irreführend ist  ein Zeichen, 
das eine geografische Angabe enthält und die Adressaten zur Annah-
me  verleitet,  die  gekennzeichneten  Waren  oder  Dienstleistungen 
stammten aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, 
obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 128 III 460 E. 2.2  Yu-
kon, BGE 132 III 772 E. 2.1 Colorado [fig.]). Die geografische Angabe 
muss  mit  anderen  Worten  bei  den  massgeblichen  Verkehrskreisen 
eine Herkunftserwartung wecken, damit sie vom Schutz ausgeschlos-
sen ist  (Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts  B-7408/2006  vom 21. 
Juni 2007 E. 4.2 bticino, Entscheid der RKGE vom 9. Oktober 2002 E. 
7 in sic! 2003 S. 429  ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz). Eine 
Herkunftserwartung  fehlt  namentlich,  wenn die  Marke in  eine  der  in 
BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon definierten Fallgruppen gehört, nämlich 
wenn der Ort, auf den das Zeichen hinweist, in der Schweiz unbekannt 
ist, das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen auf-
gefasst wird, der Ort, auf den das Zeichen hinweist, sich nicht als Pro-
duktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet, das Zeichen eine Ty-
penbezeichnung darstellt, sich für ein Unternehmen im Verkehr durch-
gesetzt hat oder zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist. Nach 
der Rechtsprechung der RKGE war in gewissen Fällen auch massge-
bend,  dass das Zeichen,  ohne direkt  zu einer dieser Fallgruppen zu 

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gehören, in seinem Gesamteindruck keinen geografischen Herkunfts-
bezug  aufwies. So  vermochten  etwa  zusätzliche  Wortelemente  eine 
Herkunftserwartung auszuschliessen (Entscheide der RKGE vom 19. 
Mai 2006 E. 3 f. in sic! 2006, S. 772 f. British American Tobacco Swit-
zerland [fig.], vom 15. Mai 2006 E. 2 in sic! 2006 S. 769 f. Off Broad-
way Shoe Warehouse [fig.], vom 12. April 2006 E. 3 in sic! 2006 S. 681 
Burberry Brit, vom 6. März 2006 E. 3 in sic! 2006 S. 586 Toscanol).

4.
Massgebliche Abnehmer/innen von Toilettenseifen, Parfumerieproduk-
ten,  ätherischen Ölen,  Kosmetika,  parfumhaltigen Toilettenprodukten, 
Wasch-, Pflege- und Schönheitsmitteln für die Haut, die Kopfhaut und 
die Haare sowie von Deodorants ist die breite Käuferschaft von Hygie-
nemitteln  des  täglichen  Gebrauchs.  Die  Warenliste  umfasst  jedoch 
nicht bloss Artikel mit niedrigem Preis, sondern auch teure Waren wie 
Parfum, die mit grösserer Aufmerksamkeit eingekauft werden.

5.
Das Bundesverwaltungsgericht setzt für die Prüfung der Frage, ob ein 
Zeichen eine geografische Herkunft erwarten lässt und dadurch im Zu-
sammenhang mit  bestimmten Waren oder Dienstleistungen zum Ge-
meingut zählt oder irreführend wirkt, in der Regel besondere Sachver-
haltsabklärungen voraus. Es prüft einerseits, ob die Vorinstanz die mit 
vernünftigem Aufwand erhältlichen  Beweismittel,  soweit  es  nicht  um 
allgemein notorische Tatsachen geht, vollständig erhoben und gewür-
digt hat. Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Sinngehalt 
im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Wa-
ren und Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, als Her-
kunftsbezeichnung aufgefasst wird, eine entsprechende Herkunft die-
ser Waren und Dienstleistungen erwarten lässt und – bei mehrdeuti-
gen Zeichen – von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne geografi-
schen Bezug in  den Hintergrund gerückt  wird,  ist  in  der  Regel  eine 
Herkunftserwartung  zu  bejahen.  Für  Weitergehendes  trägt  die  Be-
schwerdeführerin 2 die Folgen der Beweislosigkeit (vgl. Entscheid des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Oktober 2008, B-7412/2006 E. 4.3 
Afri-Cola).

6.
Im vorliegenden Fall wurden die benötigten Sachverhaltsabklärungen 
im Beschwerdeverfahren nachgeholt. Die Frage einer Herkunftserwar-

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tung im Zusammenhang mit der strittigen Marke ist aufgrund der von 
beiden Seiten eingereichten Beweise zu prüfen.

6.1 Die Beschwerdeführerin 2 hat anerkannt, dass "Roma" als Name 
der italienischen Hauptstadt  in  den massgeblichen Abnehmerkreisen 
ausreichend bekannt ist. Aufgrund der Grösse und Nähe dieser Stadt, 
ihrer touristischen und sowohl staats- wie religionspolitischen Bedeu-
tung  ist  dies  gerichtsnotorisch.  Die  strittige  Marke  kombiniert  somit 
drei verschiedenartige Hinweise auf das Land Italien, nämlich den Na-
men der Stadt "Roma", die in den Wörtern "Aqua" und "di" anklingen-
de italienische Sprache und den erkennbar italienischstämmigen Frau-
ennamen "Laura Biagiotti". Auch für Angehörige von Verkehrskreisen, 
die der italienischen Sprache nicht mächtig sind, wird dadurch begriff-
lich ein Bezug des Kennzeichens zu Italien nahe gelegt.

6.2 Die von der Vorinstanz beigebrachten Belege über die industrielle 
Herstellung von Kosmetika,  namentlich Parfum, in  Rom und in  ganz 
Italien zeigen glaubhaft, dass für eine Interpretation der strittigen Mar-
ke  als  Herkunftsangabe  der  damit  gekennzeichneten  Duftmittel  und 
Kosmetika auch tatsächliche Anhaltspunkte bestehen. Das italienische 
Institut für Statistik (Istituto Nazionale di Statistica) mit Sitz in Rom hat 
der Vorinstanz auf Anfrage mitgeteilt, im Jahr 2001 hätten allein in der 
Gemeinde  Rom 31  parfumherstellende  Betriebe  268  Mitarbeiter  be-
schäftigt.  Aus  der  Schweizer  Zoll-  und  Handelsstatistik  (www.swiss-
impex.ezv.admin.ch) geht hervor, dass im Jahr 2007 ca. 10% der Par-
fumimporte und rund 9% der Einfuhren von Seife und Kosmetikmitteln 
in die Schweiz mengenmässig aus Italien stammten. Etwas geringere 
Mengenanteile wurden im Jahr 2007 für die Importe von ätherischen 
Ölen (ca. 5%), Schminkwaren (ca. 7%), Badesalzen (ca. 5%), Sham-
poos (ca. 2%),  Frisiermittel,  Haarlack und anderen Haarkosmetikmit-
teln (ca. 7%) sowie Déodorants (ca. 6%) gemessen. Nach einer Infor-
mationsschrift des Staatssekretariats für Wirtschaft vom 6. November 
2007  ist  Italien  das  zweitwichtigste  Importland  der  Schweiz,  wobei 
Kosmetika nicht unter den wichtigsten vier Produktgruppen rangieren.

6.3 Durch diese Fakten erscheint der erwähnte Sinnbezug zu Italien 
insbesondere auch im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren 
hinreichend glaubhaft, doch bleibt noch zu prüfen, ob darin eine italie-
nische Warenherkunft oder ein anderer Bezug gelesen und verstanden 
wird.  Der  italienische  Vorname  "Laura"  kommt  auch  in  den  übrigen 
Landesteilen der Schweiz vor und wird als solcher erkannt. Aufgrund 

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der gemeinsamen Titelposition wird er mit "Biagiotti" zusammen gele-
sen.  Das  Wort  mit  der  Endung  -otti,  die  auch  in  bekannten  italieni-
schen  Personennamen  vorkommt  (Emilia  Galotti,  Luciano  Pavarotti, 
Giulio Andreotti usw.), wird nach "Laura" ohne Weiteres als Nachname 
angesehen. "Laura Biagiotti" wird darum, wovon beide Seiten überein-
stimmend ausgehen, als  Personennamen und Hinweis auf  eine Her-
stellerin oder Kreateurin der mit der Marke versehenen Waren verstan-
den.

Für die massgeblichen Verkehrskreise liegt es darum nahe, die abge-
setzt in Grossbuchstaben geschriebene Wortfolge AQUA DI ROMA als 
Produkt-  oder Liniennamen aufzufassen. In der Präpositionalfolge DI 
ROMA  (=  von,  aus  Rom),  die  ihrer  französischen  Übersetzung  "de 
Rome"  gleicht  und  darum  einem  breiten  schweizerischen  Publikum 
auch  bei  geringen  Italienischkenntnissen  leicht  verständlich  ist,  wird 
ein geografischer Herkunftsbezug explizit  hergestellt. DI ROMA weist 
damit  deutlicher  und  unmittelbarer  auf  eine  mögliche  geografische 
Herkunft hin als dies bei den Beispielen für rein symbolisch verstande-
ne  Einwortmarken  wie  "Galapagos",  "Congo"  oder  "Südpol"  in  BGE 
128 III 459 E. 2.1.2  Yukon der Fall ist. Die von diesen Symbolmarken 
bezeichneten Regionen liegen in  einer grossen Distanz zur  Schweiz 
und haben eine geringe wirtschaftliche Bedeutung, die eine geografi-
sche Herkunft  unglaubwürdig erscheinen lässt und es nahe legt,  die 
Zeichen symbolisch aufzufassen. Dies trifft auf die Stadt Rom nicht zu, 
weshalb  durch die  strittige  Marke,  mit  Bezug auf  die  eingetragenen 
Waren, ein geografischer Bezug zur Stadt Rom eher nahe gelegt wird, 
und  zwar  auch  unter  der  von  der  Beschwerdeführerin 2  vertretenen 
Annahme, dass Rom für Fussballclubs und "lifestyle" bekannter sei als 
für die industrielle Produktion von Verbrauchsgütern und dass "Roma" 
zugleich eine Volksgruppe bezeichne. Ein Bezug auf  einen Fussball-
club oder auf die Volksgruppe der Roma wäre im Sinnzusammenhang 
eines  Produkt-  oder  Linienzeichens  unerwartet  und  müsste  darum 
sprachlich besonders hervorgehoben werden. Er erscheint in der strit-
tigen Marke also wenig wahrscheinlich. Auch wenn die Marke aber auf 
einen  mit  der  Stadt  Rom  verbundenen  "lifestyle"  hinweisen  würde, 
wäre ein solcher Ruf erst durch typische Waren oder Charakteristika 
der entsprechenden Region entstanden. Der Schutz des Kennzeichen-
elemtens "di Roma" als Herkunftsangabe wäre auch dann zur Erhal-
tung dieses Rufs notwendig. Ob die Konsumenten erwarten, dass ein 
Parfum  oder  Kosmetikmittel  italienischer  Herkunft  vollumfänglich  in 
diesem Land produziert  wurde oder nur aus italienischen Ausgangs-

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stoffen und Bestandteilen besteht, ist unerheblich, da beide Fälle unter 
den Begriff der "Herkunft" fallen (Art. 48 Abs.1 MSchG).

Mit  Fug hat die Vorinstanz somit entschieden, dass die Marke Laura 
Biagiotti  AQUA DI  ROMA (fig). bei  den  angesprochenen  Abnehmer-
kreisen im Zusammenhang mit den genannten Waren eine italienische 
Herkunft  erwarten  lasse.  Ob  das  italienische  und  lateinische  Wort 
"aqua" mit  der Bedeutung "Wasser" von allen Beteiligten verstanden 
wird, obwohl in den übrigen Landessprachen kein ähnlich gebildetes 
Wort besteht, wie die RKGE in sic! 2005, 806 E. 6  Cool Water/Aqua 
Cool entschieden hat, ist nicht Gegenstand der Beweiseingaben, ver-
mag diese Herkunftserwartung aber  auch nicht  zu beeinflussen und 
kann darum offen bleiben.

7.
Ergänzend  beruft  sich  die  Beschwerdeführerin 2  mehrfach  auf  das 
Gleichbehandlungsgebot.  Die  Anwendung  des  Gleichbehandlungs-
grundsatzes hängt davon ab, ob das zu beurteilende Zeichen in Bezug 
auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit anderen einge-
tragenen Marken vergleichbar ist  (RKGE, sic!  10/2004,  S. 776 E. 10 
Ready2Snack). Im Markenrecht ist dieser Grundsatz mit Zurückhaltung 
anzuwenden, weil bei Marken selbst geringe Unterschiede im Hinblick 
auf die Unterscheidungskraft von erheblicher Bedeutung sein können 
(Urteil  des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996, in: sic! 
2/1997, S. 161 E. 5c Elle; Entscheid der RKGE vom 4. August 2003, in: 
sic! 2/2004, S. 97 E. 11 Ipublish).

7.1 Die Beschwerdeführerin 2 bringt erstens vor, die Vorinstanz habe 
angeboten, die Marke mit einer Einschränkung auf Waren italienischer 
und nicht  nur  auf  solche stadtrömischer  Herkunft  zuzulassen. Diese 
allzu grosszügige Praxis, Marken nur auf eine Herkunft aus dem ent-
sprechenden Land ohne weitergehende Begrenzung auf die konkrete 
Region einzuschränken,  sei  inkonsequent und aufzugeben. Während 
das Gesetz eine solche Grosszügigkeit  in  Art. 47 Abs. 4 MSchG für 
Dienstleistungen ausdrücklich vorschreibt, dürfte eine Irreführung des 
Publikums bei Warenmarken, die wie im vorliegenden Fall ein in relati-
ver Nähe zur Schweiz liegendes Gebiet bezeichnen, durch einen gro-
ben Länderraster in der Tat ungenügend verhindert werden und hat die 
Vorinstanz diese Praxis gelegentlich zu überprüfen. Auch das Bundes-
gericht hat sie in BGE 132 III 776 E. 3.2 Colorado nur unter dem Vor-
behalt von tatsächlichen Erhebungen und nur mit Bezug auf eine US-

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amerikanische Herkunftsangabe als mit der allgemeinen Lebenserfah-
rung übereinstimmend bezeichnet. Doch vermag die Beschwerdefüh-
rerin 2 aus einer ihr allenfalls zu Unrecht angebotenen Grosszügigkeit 
kein darüber noch hinausführendes Recht abzuleiten.

7.2 Sodann  macht  die  Beschwerdeführerin 2  einen  Anspruch  auf 
Gleichbehandlung mit ihrer Marke IR-Marke Nr. 734'001 ADR ACQUA 
DI  ROMA geltend,  die  ohne Einschränkung zum Schutz  zugelassen 
worden sei. Eine unrichtige frühere Praxis gegenüber der beschwerde-
führenden Partei selbst wird vom Bundesgericht von vornherein nicht 
als taugliche Grundlage für einen solchen Vertrauensanspruch ange-
sehen (BGer in sic! 1997, 161 E. 5c Elle, sic! 2004, 403 E. 4 Discovery 
Travel & Adventure Channel), was die Beschwerdeführerin 2 zwar un-
ter  Berufung  auf  DEGKWITZ kritisiert  (MICHAEL DEGKWITZ,  Anspruch  auf 
Gleichbehandlung auch bezüglich eigener, voreingetragener  Marken, 
sic! 2005, 607 f.), aber vorliegend nicht überprüft zu werden braucht, 
da durch eine fehlerhafte Eintragung in einem Einzelfall jedenfalls kein 
berechtigtes Vertrauen geschaffen wird (BGer in sic! 2005, 280 E. 4.3 
Firemaster, vgl. auch BGE 129 I 170 E. 4.2).

7.3 Schliesslich  beruft  sich  die  Beschwerdeführerin 2  auf  die  Zulas-
sung ihrer Marke in über 20 Ländern. Sie leitet auch daraus einen An-
spruch auf  Gleichbehandlung und Zulassung ihrer  Marke ab. Da die 
Bekanntheit  und  Bedeutung  einer  Stadt  oder  bestimmten  geografi-
schen Region sich von Land zu Land unterschiedlich auswirkt,  kann 
auch  aus  dem  internationalen  Vergleich  indessen  nichts  abgeleitet 
werden.

8.
Die Beschwerde ist darum abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Ver-
fahrens sind die Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerle-
gen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und 
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finan-
ziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 
Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und 
Entschädigungen  vor  dem  Bundesverwaltungsgericht  [VGKE,  SR 
173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt  ist  dafür ein Streitwert  zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei 
bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.-- 
und Fr. 100'000.-- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 
[Turbinenfuss]  [3D], mit  Hinweisen).  Von diesem Erfahrungswert  ist 

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auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Der  Vorinstanz ist  als 
Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 
3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Stellungnahmen der  Vorinstanz vom 29. April  2008 und der Be-
schwerdeführerinnen 1 und 2 vom 15. Mai 2008 werden den übrigen 
Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis zugestellt.

2.
Die  Beschwerde  der  Beschwerdeführerin 1  wird  vom  Geschäftsver-
zeichnis abgeschrieben, und die Beschwerdeführerin 1 wird aus dem 
Verfahren entlassen.

3.
Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 wird abgewiesen.

4.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin 2 
auferlegt  und  mit  dem  von  ihr  geleisteten  Kostenvorschuss  von 
Fr. 2'500.- nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils verrechnet.

5.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

6.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerinnen 1  und  2  (Gerichtsurkunde,  Beilage: 
Stellungnahme der Vorinstanz vom 29. April 2008)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 832'230; Gerichtsurkunde, Beilage: Stel-
lungnahme der Beschwerdeführerinnen 1 und 2 vom 15. Mai 2008)

- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-
de)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

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Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Philipp Dannacher

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. 
Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtsspra-
che abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe 
der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführen-
de Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 14. Oktober 2008

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