# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 13d34eeb-8def-50a6-a87e-887a0cc8b97f
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2019-11-07
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2017_015
**Docket/Reference:** O2017_015
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/150/

## Full Text

O2017_015

1

Décision du Tribunal fédéral des brevets du 7 novembre 2019
Dans la cause Alstom Transport Technologies SASU contre Bombardier Transportation

Regeste: 

Art. 56 CBE, Art. 1 al. 2 LBI; Activité inventive et désavantages techniques en modifiant l’état 
de la technique.
Un désavantage technique apparent pour l’homme du métier résultant d'une modification de 
l'état de la technique conduisant à l’invention revendiquée ne peut être invoqué pour soutenir 
que l'homme du métier ne procéderait pas à une telle modification de l’enseignement de l’état 
de la technique, si l’invention revendiquée ne remédie pas à ce désavantage d’une manière 
inattendue mais se contente de le tolérer. 

Art. 56 EPÜ, Art. 1 Abs. 1 PatG; Erfinderische Tätigkeit und technische Nachteile bei Ände-
rung der Lehre des Standes der Technik.
Wenn aus einer zur beanspruchten Erfindung führenden Änderung der Lehre eines Standes 
der Technik für den Fachmann ein offensichtlicher technischer Nachteil resultiert, kann nicht 
geltend gemacht werden, dass der Fachmann eine solche Änderung der Lehre des Standes 
der Technik nicht ernsthaft in Betracht ziehen würde, wenn gleichzeitig die beanspruchte Erfin-
dung diesen Nachteil nicht unerwarteterweise behebt, sondern lediglich hinnimmt.

Art. 56 CBE, Art. 1 cpv. 2 LBI; Attività inventiva e svantaggi tecnici in caso di modifica 
dell’insegnamento dello stato dell'arte.
Uno svantaggio tecnico evidente per il tecnico del ramo risultante da una modifica 
dell’insegnamento dello stato dell’arte che porta all’invenzione rivendicata non può essere in-
vocato per affermare che il tecnico del ramo non avrebbe seriamente contemplato una tale 
modifica dell’insegnamento dello stato dell’arte, se l’invenzione rivendicata non rimedia a tale 
svantaggio in maniera inattesa, ma semplicemente lo tollera.

Art. 56 EPC, Art. 1 para. 2 PatA; Inventive step and technical disadvantages in the event of a 
change in the teaching of the state of the art.
If an obvious technical disadvantage for the skilled person results from a change of the teach-
ing of a prior art leading to the claimed invention, it cannot be asserted, that the skilled person 
would not seriously consider such a change of the teaching of the prior art, if at the same time 
the claimed invention does not remedy that disadvantage in an unexpected manner, but merely 
accepts it.

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

O2017_015

Composition de la Cour

D é c i s i o n   d u 7   n o v e m b r e   2 0 1 9

Juge instructeur Philippe Ducor, dr en droit, dr en médecine,
Juge Tobias Bremi, dr en sciences naturelles EPF, 
Juge Christophe Saam, ing. él. dipl. EPF,
Greffière Agnieszka Taberska, MLaw

Parties à la procédure

Alstom Transport Technologies SASU,
48 Albert Dhalenne, FR-93400 Saint-Ouen, 

représentée par Maître Dr. iur. Thierry Calame et 
Maître lic. iur. Peter Ling, Lenz & Staehelin, 
Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, conseillée en matière 
de brevets par Charles Tuffreau, Bird & Bird, 
3 square Edouard VII, FR-75009 Paris,

demanderesse

contre

Bombardier Transportation (Switzerland) AG,
Brown-Boveri-Strasse 5, 8050 Zürich,  

représentée par Maître Dr. iur. Christian Hilti et
Maître Dr. iur. Demian Stauber, conseillée en matière de 
brevets par Dr. Jens Ottow, Rentsch Partner AG, Belleri-
vestrasse 203, Postfach, 8034 Zürich 

défenderesse

Objet

Violation de brevet d'invention (action échelonnée)
Rame ferroviaire modulaire

O2017_015

Le Tribunal fédéral des brevets considère :

Faits et déroulement de la procédure

1.
Par demande du 20 juillet 2017, la demanderesse a poursuivi la défende-
resse en contrefaçon du brevet EP 1 024 070 B1 (brevet litigieux) par le 
train express suisse Twindexx dans sa configuration IR100.

Elle a pris les conclusions suivantes :

« 1. Ordonner à la Défenderesse, sous la menace d’une amende d’ordre de 

1000 francs pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais 

au moins d’une amende d’ordre de 5000 francs selon l’art 343 al. 1 lit. b CPC 

et de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, 

de cesser immédiatement jusqu’à l'expiration de la partie suisse du brevet EP 

1024070  de  fabriquer,  entreposer,  offrir,  vendre  ou  mettre  en  circulation  de 

quelqu’autre manière, importer et/ou inciter des tiers à de tels actes, participer 

à de tels  actes ou favoriser de tels actes, des rames ferroviaires modulaires 

avec  les  caractéristiques  suivantes,  conformément  à  l’illustration  se  trouvant 

dans l’Annexe de la Demande:

- la rame est formée de quatre véhicules (V1,  V2,  V3 et V4) à deux niveaux 

superposés,

- la rame comporte deux véhicules à ses extrémités (V1 et V4) qui comportent 

chacun une cabine de conduite et deux véhicules interposés (V2 et V3) qui ne 

comportent pas de cabine de conduite,

- chaque véhicule comporte deux bogies,

- chaque bogie comporte deux essieux,

- les bogies sont disposés comme suit, en partant de l’une extrémité de la rame 

à l’autre, étant entendu que «Bo'» désigne un bogie dont les deux essieux sont 

motorisés et «2'» désigne un bogie dont aucun des essieux n‘est motorisé :

- la rame comporte les équipements suivants :

• trois convertisseurs de traction,

• au moins deux transformateurs,

• quatre convertisseurs auxiliaires, et

• deux pantographes,

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- deux pantographes, deux transformateurs et un convertisseur auxiliaire de la 

rame sont disposés comme suit :

• un pantographe placé au-dessus du bogie 2’ du premier véhicule (V1),

• un transformateur placé au-dessus du premier bogie 2’ du second véhi-

cule (V2), 

• un convertisseur auxiliaire placé au-dessus du second bogie 2’ du se-

cond véhicule (V2),

•  un  transformateur  placé  au-dessus  du  bogie  2’  du  troisième  véhicule 

(V3),

• un pantographe placé au-dessus du bogie 2’ du quatrième véhicule (V4).

2. Ordonner  à  la  Défenderesse de rendre des comptes concernant  le chiffre 

d’affaires  et  le  bénéfice  réalisés  par  les  actes  décrits  au  chiffre  1  ci-dessus, 

notamment en indiquant :

2.1 toute vente et livraison, en indiquant les quantités, les dates et les prix, 

ainsi que les noms et adresses des acheteurs,

2.2 les dates de fabrication et les quantités correspondantes,

2.3 les coûts de production, en indiquant chaque poste de ces coûts et la 
confirmation de l’exactitude de ces informations par un réviseur indé-
pendant et qualifié.

3. Permettre à la Demanderesse de chiffrer sa prétention financière après la 

reddition des comptes selon le chiffre 2 ci-dessus et ordonner à la Défende-

resse de payer à la Demanderesse le montant ainsi chiffré.

4. Condamner la Défenderesse à tous les frais et dépens de l'instance, y com-

pris le défraiement du conseil en brevet consulté par la Demanderesse. »

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Annexe 1:

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2.
Dans sa réponse datée du 20 novembre 2017, la défenderesse a contesté
tant la validité que la violation du brevet litigieux en concluant que :

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« 1. La demande soit rejetée sur le fond.

2.  Condamner la partie demanderesse aux dépens de la présente instance, 

y compris les frais nécessaires pour que le conseil en brevets assiste la 

défenderesse. »

La défenderesse fait valoir la nullité du brevet litigieux pour défaut de nou-
veauté au regard des documents D1 et D1', d’une part, et d’autre part pour 
manque d'activité inventive sur la base des documents D1/D1' en combi-
naison  avec  le savoir  général  commun,  les  documents D4,  D2,  D5  ainsi 
que D11-D18" (voir liste des références dans la réponse N 107) et sur la 
base du document D5 en combinaison avec le document D4.

Elle  a  contesté  toute  violation  littérale  du  brevet  litigieux  au  motif que la 
composition du train IR100 ne reproduisait pas littéralement ni la caracté-
ristique d'un train modulaire, ni la caractéristique de deux niveaux super-
posés. La défenderesse conteste par ailleurs une contrefaçon par équiva-
lence (non invoquée par la demanderesse) car la caractéristique de modu-
larité n'existait pas dans la réalisation attaquée.

3.
Invitée à commenter la défense de nullité, la demanderesse a déposé une 
réponse limitée à cette question le 5 février 2018, sans pour autant modifier 
ses conclusions.

4.
Après les débats d'instruction qui ont eu lieu le 9 mars 2018 et au cours 
desquels aucun compromis n'a pu être trouvé, la demanderesse, dans sa 
réplique datée du 9 mai 2018 limitée à la question de la violation du brevet 
litigieux, a déposée des conclusions modifiées comme suit (modifications 
par rapport à la version initiale soulignées) :

« 1. Ordonner à la Défenderesse, sous la menace d’une amende d’ordre de 

1000 francs pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais 

au moins d’une amende d’ordre de 5000 francs selon l’art 343 al. 1 lit. b CPC 

et de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, 

de cesser immédiatement jusqu’à l'expiration de la partie suisse du brevet EP 

1024070  de  fabriquer,  entreposer,  offrir,  vendre  ou  mettre  en  circulation  de 

quelqu’autre manière, importer et/ou inciter des tiers à de tels actes, participer 

à de tels  actes ou favoriser de tels actes, des rames ferroviaires modulaires

avec  les  caractéristiques  suivantes,  conformément  à  l’illustration  se  trouvant 

dans l’Annexe de la Demande :

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- la rame est formée de quatre véhicules (V1,  V2,  V3 et V4) à deux niveaux 

superposés,

- la rame comporte deux véhicules à ses extrémités (V1 et V4) qui comportent 

chacun une cabine de conduite et deux véhicules interposés (V2 et V3) qui ne 

comportent pas de cabine de conduite,

- chaque véhicule comporte deux bogies,

- chaque bogie comporte deux essieux,

- les bogies sont disposés comme suit, en partant de l’une extrémité de la rame

à l’autre, étant entendu que «Bo'» désigne un bogie dont les deux essieux sont 

motorisés et «2'» désigne un bogie dont aucun des essieux n‘est motorisé :

- la rame comporte les équipements suivants :

• trois convertisseurs de traction,

• au moins deux transformateurs,

• quatre convertisseurs auxiliaires, et

• deux pantographes,

- deux pantographes, deux transformateurs et un convertisseur auxiliaire de la 

rame sont disposés comme suit :

• un pantographe placé au-dessus du bogie 2’ du premier véhicule (V1),

• un transformateur placé au-dessus du premier bogie 2’ du second véhi-

cule (V2), 

• un convertisseur auxiliaire placé au-dessus du second bogie 2’ du se-

cond véhicule (V2),

•  un  transformateur  placé  au-dessus  du  bogie  2’  du  troisième  véhicule 

(V3),

• un pantographe placé au-dessus du bogie 2’ du quatrième véhicule (V4).

- Deux rames peuvent être reliées pour former un seul train ferroviaire ;

- Les véhicules peuvent être physiquement ajoutés ou retirés de la rame.

2. Ordonner  à  la  Défenderesse de rendre des comptes concernant  le chiffre 

d’affaires  et  le  bénéfice  réalisés  par  les  actes  décrits  au  chiffre  1  ci-dessus, 

notamment en indiquant :

2.1 toute vente et livraison, en indiquant les quantités, les dates et les prix, 

ainsi que les noms et adresses des acheteurs,

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2.2 les dates de fabrication et les quantités correspondantes,

2.3 les coûts de production, en indiquant chaque poste de ces coûts et la 
confirmation de l’exactitude de ces informations par un réviseur indé-
pendant et qualifié.

3. Permettre à la Demanderesse de chiffrer sa prétention financière après la 

reddition des comptes selon le chiffre 2 ci-dessus et ordonner à la Défende-

resse de payer à la Demanderesse le montant ainsi chiffré.

4. Condamner la Défenderesse à tous les frais et dépens de l'instance, y com-

pris le défraiement du conseil en brevet consulté par la Demanderesse. »

Dans son mémoire, la demanderesse a mis l'accent particulièrement sur 
l'objet de la revendication 7, tout en rappelant qu’elle avait déjà initialement 
invoqué la contrefaçon et la validité des revendications dépendantes 2, 3, 
4, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 16. En conséquence, l’argumentation de la de-
manderesse sera focalisée sur la revendication dépendante 7.

5.
Dans sa duplique datée du 26 juin 2018, la défenderesse n’a pas changé
ses conclusions ni présenté d’antériorités nouvelles à l'appui de la préten-
due nullité du brevet litigieux pour défaut de nouveauté et d'activité inven-
tive.  Elle  a fait  valoir que  les  conclusions telles que modifiées  par  la  de-
manderesse dépasseraient largement la portée du brevet revendiqué, en 
raison de la suppression du caractère « modulaire » et de l'insertion dans 
les conclusions d'une définition particulière de ce caractère.

6.
Dans  ses  observations  datées  du  21  août  2018,  la demanderesse s’est 
déterminée sur les nouvelles allégations contenues dans la duplique de la 
défenderesse.

7.
Le juge rapporteur Tobias Bremi a rendu son avis spécialisé le 27 février 
2019  sur  lequel  les  parties  ont  pris  position par  lettres du  26  mars  2019 
(défenderesse) et du 10 avril 2019 (demanderesse).

8.
Les débats principaux ont eu lieu le 20 septembre 2019, après qu’à la date 
prévue initialement le 1 juillet 2019, le Tribunal ait dû reporter les débats à 
court terme en raison de l’incapacité subite de l’un des juges.

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Sur la forme

9.
La demanderesse a son siège en France et la défenderesse a son siège 
en  Suisse.  La  compétence  locale  est  ainsi  fondée  sur  l’art.  2  al.  1  de  la 
Convention de Lugano (Convention concernant la compétence judiciaire, 
la  reconnaissance  et  l’exécution  des  décisions  en  matière  civile  et  com-
merciale, RS 0.275.12).

La compétence à raison de la matière du Tribunal fédéral des brevets est 
fondée sur l’art. 26 al. 1 let. a LTFB (RS 173.41). 

Sur le fond

L'homme du métier :

10.
Le domaine d’expertise pertinent, dont l’homme du métier fictif maîtrise les 
connaissances générales, est déterminé par le domaine technique de l’ob-
jet technique protégé ou, si le problème à résoudre est suggéré dans un 
document de l’art antérieur le plus proche ou consiste dans un problème 
général, par le domaine technique dont relève le problème à résoudre.1

11.
La défenderesse définit l'homme du métier comme suit :

« Because the Disputed Patent deals with railway specific mechanical aspects 

(e.g. distribution of weight onto various bogies, driving power per rake etc.) as 

well as railway specific electric issues (placement of electronic equipment, in-

verter, pantographs etc.), the skilled person is a machine engineer with a spe-

cialization in railway technology and profound knowledge of electric and elec-

tronic issues of electric railways. »

12.
La demanderesse y consent en principe, avec la réserve que la défende-
resse  surestime  le  contenu  des « connaissances approfondies » («pro-
found knowledge») de l'homme du métier. Dans l'analyse de la validité et 
de la contrefaçon qui suit, la demanderesse n’indique toutefois pas en quoi 

1 TFB, arrêt S2017_001 du 1er juin 2017, c. 4.4 – « Valsartan/Amlodipin Kombi-
nationspräparat »; Grassi, Der Fachmann im Patentrecht, sic! 1999, p. 547 ss, 550 
s (« problem solving approach »).

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une autre définition de l’homme du métier mènerait à une conclusion diffé-
rente de celle tirée par la défenderesse.

Comme  la  demanderesse  ne  propose  pas  une  définition  différente  de 
l'homme du métier clarifiant comment les connaissances approfondies de 
l'homme du métier devraient être placées à un niveau inférieur, la définition 
la défenderesse est utilisée dans l’analyse qui suit.

Interprétation :

13.
Dans sa réponse, la défenderesse propose une analyse de la revendica-
tion 1 dans les trois langues officielles de l'OEB en utilisant la numérotation 
O1  -  O1.5  pour  le  préambule,  et  K  1.6-1.8  pour  la  partie  caractérisante. 
Cette numérotation, reprise par la demanderesse, sera également retenue 
dans les considérations suivantes :

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La partie caractérisante de la revendication 7 sera désignée K7.1:

K7.1 « en ce qu'au moins un équipement d'alimentation (22, 25; 30) est disposé 

approximativement au-dessus d'un bogie (11) comprenant au moins un essieu 

simplement porteur ».

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14.
Les revendications déterminent l’étendue de la protection conférée par le 
brevet. Les instructions techniques et les termes définis dans les revendi-
cations  du brevet  doivent  être  interprétés  comme  l’homme  du métier  les 
comprend.2 Le point de départ de chaque interprétation réside dans la te-
neur des termes de la revendication du brevet. La description et les dessins 
doivent  être  utilisés  pour  l’interprétation  des  revendications  (art.  51  al.  3 
LBI). Les connaissances générales de l’homme du métier sont également 
un moyen d’interprétation.3

15.
Afin de délimiter l'état de la technique et d’examiner la violation du brevet 
litigieux, il s’avère nécessaire d’interpréter les caractéristiques essentielles 
suivantes : 

-

-

-

la  caractéristique  d'avoir  une  rame ferroviaire  modulaire (caractéris-
tique O1) ;

la  caractéristique  d'avoir  des  véhicules  à  deux  niveaux  superposés
(caractéristique O1.1) ;

les matériels embarqués (O1.4) et comment il faut comprendre la ré-
férence  à  ces  matériels embarqués dans  la  partie  caractérisante
(K 1.7) ;

- ainsi que, dans le contexte de la même partie caractérisante K1.7, ce 
qui  doit  être  compris  comme  étant  disposé  approximativement  au-
dessus de ce bogie.

16.
Rame ferroviaire modulaire (O1) :

Dans sa demande, la demanderesse n'aborde pas particulièrement l'inter-
prétation de la notion de « modularité ».

Dans sa réponse, la défenderesse adopte la position suivante (souligne-
ment ajouté) :

«The meaning of the term «modular» in the framework of the Disputed Patent 

becomes clear from the description: One main task or problem of the Disputed 

2 ATF 132 III 83 c. 3.4.  
3 TF, arrêt 4A_131/2016 du 3 octobre 2016 c. 4.2.1, pas publié à l’ATF 142 III 772.

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Patent  (para.  [0002])  is  to  ensure  a  good  rentability  for  the  train  operator 

through modularity. 

How this is to be understood can be drawn from para. [0049] and [0050] of the 

description: The modular way of construction is designed for the train operator, 

to  react  on  momentary  needs,  by  way  of  adding  additional  vehicles  or  even 

rakes in a preexisting train composition. Moreover, the capacity of each rake 

can be increased by adding one to three additional modules, without the ne-

cessity, for technical reasons, to simultaneously remove a module (vehicle) in 

the rake (para. [0049]): In para. ([0049]) of the Disputed Patent, it is explained 

that a rake can be formed from two to five modules.

The tailor-made approach is thus evident: On the one hand, as a result of the 

modularity,  rakes  with  different  vehicle  numbers  or  trains  with  different  rake 

lengths can be ordered from the manufacturer. On the other hand, the customer 

can itself easily modify pre-existing rakes by inserting or removing single vehi-

cles. The train operator can thus change and customize the capacity of a rake 

or train to meet changing market needs.

[…]

A «rame ferroviaire» I «railway rake» or train formed of such rakes is «modu-

laire», when the number of vehicles can be modified by adding or reducing ve-

hicles to meet a higher or lower demand or when railway rake modules can be 

composed for different use or purposes, e.g. for regional or urban use etc.»

17.
Dans sa réponse limitée à la défense de nullité, la demanderesse adopte 
la position suivante (soulignement ajouté) :

«Consequently, the term «modular railway rake» is not to be construed as allowing 

the train operator «to react on momentary needs» only, but as enabling an adap-

tation of the fleet on short, medium or long terms.

[…] 

Finally, Defendant purposefully omits to indicate that train operators do not add or 

remove vehicles from multiple units to address short-term needs. In fact, adding or 

removing single vehicles from multiple unit trains (contrary to a locomotive-hauled 

train) would be a time-consuming process, as the rake must be split up and con-

nected  together  again  (given  that  the  end  vehicles  equipped  with  drivers’  cabs 

must be kept in the rake). The skilled person knows that single cars can generally 

only be added to or removed from multiple units in a maintenance facility, contrary 

to locomotive hauled trains which are more flexible in this respect.

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The skilled person would thus not understand “modularity” in the context of multiple 

unit  trains  as  the  possibility  to  add  or  remove  single  cars  to  address  short-term 

needs only, but as enabling an adaptation of the fleet on short, medium or long

terms.» 

18.
Dans sa réplique limitée à la question de la violation du brevet litigieux, la 
demanderesse clarifie ce qu’elle entend par le terme « modulaire » en rem-
plaçant celui-ci dans la conclusion n. 1 par la formulation suivante:

- Deux rames peuvent être reliées pour former un seul train ferroviaire ;

- Les véhicules peuvent être physiquement ajoutés ou retirés de la rame.

En outre, elle précise la signification du terme « modulaire » comme suit :

«As a result of sections 1 and 2 above, the term «modular» has to be construed 

according  to  its  normal  meaning,  unless  the  description  of  EP'070  gives  it  a 

special meaning, by explicit definition or otherwise

The Oxford Dictionary defines «modular» as «employing or involving a module 

or modules as the basis of design or construction» and the website cnrtl.fr de-

fines the French term «modulaire» similarly as «qui est constitué d'un ensemble 

de modules ou de sous-ensembles».

What is more, the very first paragraph of EP'070 uses a similar definition and 

states that "the invention relates to a modular railway rake constituted by 

modules in the form of so-called «double-decker» ([0001] of the Disputed Pa-

tent).

When it comes to «module», a standard definition is «one of the set of separate 

parts that, when combined, form a complete whole».

It  is  true  that  the  description  of  EP'070  indicates  that  «this  modular  design» 

(«Cette conception modulaire», paragraph [0049]) and «this  design» («Cette 

conception», paragraph [0050]) aims at providing advantages referred to by the 

Defendant in its submissions. However, none of these paragraphs indicates or 

suggests  that  the  advantage  of  «this  design»  referred  to  in  the  description 

should serve as a basis to construe the term «modular» so as to restrict the 

scope of claim 1. It is clear that the advantages derive from «this modular de-

sign»: the advantages stem from «this design» which means the «invention». 

The fact that «this design» is modular does not interfere with the fact that the 

advantage is not related to the modularity by itself but related to the whole pa-

tented design.

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Consequently, a «modular railway rake» according to claim 1 should only be 

construed as a «railway rake constituted by modules» and any contentions to 

give  to  «modular»  a  more  restrictive  construction  is  therefore  devoid  of  any 

merits.»

19.
Comme l'a fait remarquer à juste titre la demanderesse, le terme « modu-
laire »  signifie  le  fait  d'utiliser  ou  d'impliquer  un  ou  plusieurs  modules 
comme base de conception ou de construction (voir p.ex. la définition du
dictionnaire anglais Oxford, similaire à celle de cnrtl.fr « Qui est constitué 
d'un ensemble de modules ou de sous-ensembles »).

Toutefois, si l'on se basait sur cette définition large, tout produit mécanique 
complexe tel qu'un wagon de chemin de fer devrait être considéré comme
implique  des  sous-ensembles individuels  tels  que  des 
modulaire,  car  il
roues, des essieux, des éléments de boîtier, des composants électriques, 
etc.

Par  conséquent, étant  donné  que  la  rame  ferroviaire  est  définie dans  la 
revendication comme étant « modulaire », ce terme doit nécessairement 
avoir une signification particulière, sinon il n'aurait pas été spécifié dans la 
revendication.

Dans  les  revendications  du  brevet litigieux,  le  terme  « modulaire » n'est 
pas précisé davantage, ni directement ni indirectement.

En principe, dans le contexte général d'une composition ferroviaire et selon 
la compréhension générale de l'homme du métier, le terme « modulaire »
peut se référer à divers aspects. Il peut s'agir de véhicules modulaires dans 
la manière dont ils sont organisés pour former un train complet, mais il peut 
également s'agir des véhicules en tant que tels et des éléments d'un véhi-
cule individuel qui peuvent être conçus de façon modulaire, c'est-à-dire que 
les véhicules peuvent comprendre des éléments modulaires tels que des 
sièges,  systèmes  de  climatisation  et  autres  (voir  p.ex. D1,  5ème para-
graphe à partir du bas).

Considérant l'absence d'une définition plus précise du terme « modulaire »
dans les revendications, et tenant compte de l'ambiguïté de la compréhen-
sion générale du terme par l'homme du métier, une interprétation à la lu-
mière de la description du brevet se révèle nécessaire.

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Selon para. [0002] du brevet litigieux, la modularité est associée à la répar-
tition des masses sur toute la longueur du convoi, à la performance inchan-
gée d'une composition quels que soient les véhicules combinés, et à une 
rentabilité  élevée.  Selon para. [0003],  la  modularité  doit  notamment  être 
considérée en relation avec l'adaptation de la capacité d'accueil des pas-
sagers  en fonction  des besoins.  Ceci figure dans  la  section générale  du 
brevet. 

Ceci est également souligné dans le contexte spécifique de l'invention aux 
paras. [0049] et [0050], où il est expressément indiqué que la modularité 
selon l'invention signifie qu'une rame peut facilement être adaptée aux be-
soins du moment en ajoutant des véhicules supplémentaires ou en ajou-
tant jusqu'à trois modules (véhicules, numéro de référence 3-5), d’une part,
et  que,  d'autre  part,  les  rames peuvent  également  être  associées  en  un 
convoi.

La modularité de la rame telle que revendiqué signifie par conséquent que 
la  rame  peut  être  adaptée  par  le  transporteur  au besoin du  moment en 
ajoutant des véhicules supplémentaires. Former un convoi en combinant 
deux ou plusieurs rames ferroviaires n'est donc pas ce qu'il faut entendre 
par « modulaire » au sens de la revendication 1, puisque la revendication 
1  définit  une rame ferroviaire  individuelle comme  étant  « modulaire » et 
formée d'au moins deux véhicules.

La  demanderesse  soutient  que  l'expression  « modulaire » n'impliquerait 
pas que la rame soit adaptée et apte à être réarrangée en insérant ou en 
retirant des véhicules pour réagir à des besoins momentanés, et que l'ex-
pression  « modulaire » devrait  être  interprétée  comme  permettant  une 
adaptation du parc à court, moyen ou long terme (se référant aux paras.
[0006]  et [0050]).  Le  terme  en  question  engloberait  donc  également les 
situations où un véritable réaménagement à court terme ne serait pas pos-
sible, mais seulement un réaménagement à moyen ou à long terme, par 
exemple dans une infrastructure de maintenance (par opposition aux situa-
tions courantes dans lesquelles les trains tirés par des locomotives peuvent 
être réarrangés rapidement en un lieu quelconque).

Cette  position  est contraire  à  la  lettre  même  du brevet  litigieux,  puisque 
dans para.  [0006],  dans  la  dernière  phrase,  il  est  expressément  indiqué 
que l'adaptation est possible aussi bien à court terme qu'à long terme (et 
aussi), ces deux options n'étant pas présentées comme alternatives. Dans
para. [0049] il est expressément indiqué que (soulignement ajouté) :

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« Cette conception modulaire permet d'une part au transporteur de répondre

aisément au besoin du moment en interposant si nécessaire un véhicule addi-

tionnel 3, et un véhicule complémentaire 4, ainsi éventuellement qu'un véhicule 

supplémentaire  5  non  motorisé,  et d'autre part d'associer deux rames pour

constituer un convoi. » 

En ce qui concerne para. [0050], il s'agit simplement de donner un exemple 
pour  l'aspect  à  moyen  terme,  mais  cela  ne  signifie  pas  pour  autant  que 
seuls ces avantages à moyen terme sont donnés, ou que la modularité est 
également  donnée  si  seules  des modifications  à moyen  terme sont  pos-
sibles. Ceci d'autant plus que le paragraphe précédent [0049] insiste ex-
pressément  sur  l'adaptation  momentanée  (à  court  terme)  en  interposant 
des véhicules supplémentaires.

En ce qui concerne la teneur des paras. [0037] et [0040], mis en avant par 
la demanderesse lors des débats principaux, on y trouve la divulgation que 
lors de l’ajout d’un véhicule, des éléments d’un véhicule adjacent sont re-
portés dans un caisson du toit du véhicule ajouté. Cela n’exclut pas pour 
autant que ce report soit possible et prévu à court terme.

20.
La modularité au sens de la caractéristique O1 doit donc être interprétée 
de manière fonctionnelle comme définissant que la rame ferroviaire et ses 
véhicules  individuels  doivent  être  structurellement  adaptés  et  appropriés 
pour  être  modulaires  dans  le  sens  où,  selon  les  besoins du  moment,  la 
longueur  de  la rame ferroviaire  correspondante peut  être  adaptée  par  le 
transporteur  en  interposant  des  véhicules  supplémentaires  et  en  combi-
nant des rames ferroviaires pour constituer un convoi, donnant la possibi-
lité d'adapter rapidement l'offre aux fluctuations de la demande au moyen 
d'un  nombre relativement  peu  élevé  de  véhicules. Par  conséquent,  le 
terme « modularité » au sens de la caractéristique O1 implique la présence 
des caractéristiques structurelles permettant la réalisation de ces buts.

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21.
Impact  sur  les  conclusions : La  suppression  du  terme  « modulaires » 
dans la conclusion n. 1 modifiée dans la réplique aboutit à un élargisse-
ment du champ de protection au-delà de celui conféré par le brevet litigieux 
en  sorte  que  cette  conclusion doit être  rejetée  pour  cette  seule  raison, 
comme l'affirme à juste titre la défenderesse.

Le fait que les rames puissent être reliées pour former un seul train ferro-
viaire,  et  que  des  véhicules  peuvent  être  ajoutés  ou  retirés  de  la  rame, 
n’implique en effet pas directement et sans ambiguïté que les rames ferro-
viaires  doivent  être  considérées  comme modulaires  selon  l’interprétation 
donnée plus haut.

En  particulier,  les  conclusions  de  la  demanderesse  couvrent  des  rames 
ferroviaires qui peuvent être reliées pour former un seul train ferroviaire, et 
auxquelles/desquelles on peut ajouter ou retirer des véhicules, mais qui ne 
comportent aucune caractéristique structurelle permettant au transporteur 
de les adapter à court terme et selon les besoins du moment en interposant 
des  véhicules  supplémentaires  et  en  combinant  des  rames  ferroviaires 
pour constituer un convoi.

Par conséquent, les conclusions modifiées sont rejetées car elles vont au-
delà du champ de protection conférée par le brevet. Il en va de même pour 
le brevet dans sa forme combinant les revendications 1 et 7.

22.
Même si les conclusions prises par la demanderesse n’allaient pas au-delà 
du  champ  de  protection  conférée  par  le  brevet,  la  demande  devrait  être 
rejetée pour les raisons exposées ci-dessous. 

23.
Véhicules à deux niveaux superposés (O1.1) :

La caractéristique en tant que telle semble claire à l'homme du métier: tout 
ce qui est requis est d'avoir deux niveaux superposés pour les passagers. 
Il  suffit  d'examiner  la  revendication  pour  constater  qu'il  n'y  a  pas  d'autre 
exigence que d'avoir ces deux niveaux.

En effet, dans la description, au para. [0001] il est fait mention d'un niveau 
intermédiaire  supplémentaire  pour  l'accès  au  véhicule.  Toutefois,  il  con-
vient de noter que le terme utilisé est « à deux niveaux », incluant selon
para. [0001] les deux niveaux superposés et le niveau intermédiaire. 

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Par conséquent, les deux niveaux superposés de la revendication ne sont 
pas  nécessairement  inclusifs, et  n’exigent pas  de niveau  intermédiaire. 
Ceci est confirmé dans le para. [0015], où encore une fois le terme géné-
rique est « à deux niveaux », lequel inclut alors les deux niveaux superpo-
sés  et  le  niveau  intermédiaire comme  deux  éléments  séparés,  un  seul 
d'entre eux étant mentionné dans la revendication.

Il en va de même au para. [0008] du brevet litigieux, où le niveau intermé-
diaire n'est pas mentionné lorsqu’il est question des deux niveaux super-
posés.

Par  conséquent,  la  caractéristique  « à  deux  niveaux »  n'exige  que  deux 
niveaux superposés, incluant facultativement un niveau intermédiaire mais 
ne l'exigeant pas.

24.
Matériels embarqués (O1.4) et référence à ces matériels embarqués 
dans la partie caractérisante (K 1.7) :

Les matériels embarqués sont mentionnés dans la revendication d'une part 
dans le préambule comme étant la caractéristique O1.4, suivie d'une liste 
non limitative d'exemples de O1.4.1-O1.4.4, et d'autre part dans la partie 
caractérisante dans le contexte de la caractéristique K1.7 où il est indiqué 
qu'au moins un bogie […] est associé au moins l'un desdits matériels em-
barqués disposé […].

Dans le cadre de la discussion sur la pertinence du document D1', la dé-
fenderesse,  dans  sa  réponse,  adopte  la  position  suivante (soulignement 
ajouté) :

«In the description of the  Disputed Patent, a  differentiation  is made between 

relatively  heavy  equipment  and  relatively  light  equipment.  Relatively  heavy 

equipment  are  the  equipment  items mentioned  in  features  O1.4.1  to  O1.4.4. 

However, this enumeration is not comprehensive because these items are only 
supposed  to  be  associated  «with  at  least  one  of  said  on-board  equipment»
(«associé au moins l’un desdits matériels embarqués»).

However, this differentiation between relatively heavy and relatively light mate-

rial is not reflected in claim 1. Moreover, the equipment mentioned in O1.4.3 for 

the auxiliary power supply for the auxiliary equipment may contain all possible 

switch boards, inverters etc., which provide the power supply for ventilation and 

cooling systems, compressor systems etc.

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In addition, feature O1.7 (recte K1.7) generally describes on-board equipment 

without referring or limiting itself to the features or items of O1.4.1 to O1.4.4.»

Dans sa réponse limitée à la défense de nullité, la demanderesse adopte 
la position suivante :

«First, the wording of claim 1 generally refers to the terms «on-board equipment 

items» in order to introduce a list of on-board equipment items actually covered 

by claim 1. When it is referred to «on-board equipment items» in claim 1, one 

must therefore consider the lists of equipment referred to in features O1.4.1 to 

O1.4.4 (i.e. at least one power supply electronic unit (19) for supplying motive 

power to  one  or more traction motors, at least one motive power supply unit 

(22, 25) for supplying  power to the electronic unit (19), at  least  one auxiliary 

power supply unit (30) for supplying power to auxiliary equipment, and at least 

one device (21) for connection to an overhead power supply network). The term 

«one of said on-board equipment» used in feature K1.7 of claim 1 thus refers 

to one of the equipment items listed in features O1.4.1 to O1.4.4 and not to any 

(heavy  or  light)  on-board  equipment  items  disclosed  in  the  description  of 

EP’070.

[…]

Consequently, the Defendant artificially misreads feature K1.7 in relation to fea-

tures O1.4, to O1.4.4 to contend that claim 1 would cover any «on-hoard equip-

ment  without  referring  or  limiting  itself  to  the  features  or  items  of  O1.4.1  to 

O1.4.4» and that the list of equipment in this feature should not be comprehen-

sive”.

This is incorrect already on the face of feature K1.7, which explicitly refers to 

«one of said on-hoard equipment items” (“l’un desdits matériels embarqués”); 

emphasis added).

Since, claim 1 does not refer to any «heavy equipment» but precisely provides 

a list of the claimed «on-board equipment items», there is no reason whatso-

ever to consider that any «heavy equipment» such as a motor compressor set 

should be covered by claim 1.»

Dans sa réponse limitée à la question de la violation du brevet litigieux, la 
demanderesse clarifie ce point :

«To construe the terms «said on-board equipment items» of feature K1.7, the 

Court is therefore required to choose an interpretation which both makes sense 

technically  speaking  and  takes  into  account  the  whole  disclosure  of  EP'070, 

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with  a  mind  willing  to  understand  so  as  to  rule  out  interpretations  which  are 

illogical.

The description of EP'070 discloses that railway rakes carry relatively light items 

of  equipment  and  significantly  heavy  items  of  equipment  among  which  the 

equipment items recited in features O1.4.1, O1.4.2, O1.4.3, O1.4.4 and O1.4.5 

of claim 1 (see  paragraph  [0015]  of the Disputed  Patent). The  description of 

EP'070 states that the «(...) invention exploits this disparity of the masses of the 

different kinds of equipment to load the heavier axles or bogies [i.e. driving bo-

gies]  less heavily than  the  lighter axles or bogies [i.e. carrying bogies]» (see 

paragraph [0016] of the Disputed Patent).

When presenting the invention, the description of EP'070 recites the features 

of claim 1, indicates that  «said on-board  equipment items [are]  disposed ap-

proximately over that [carrying] bogie] and then discloses that «by virtue of the 

invention (...) the total load can be made very similar at most of the bogies, if 

not all of them» (see paragraphs [0008] and [0009] of the Disputed Patent). The 

description of EP'070 also explains that according to the invention «the driving 

axles  [are]  less  heavily  loaded  than  the  carrying  axles  (...)  in  order  for  the 

masses to be correctly distributed in each module and as far as possible in each 

rake» (see paragraph [0028] of the Disputed Patent). This is further confirmed 

when the description states that this «(...) design also enables regular distribu-

tion of the axle loads, which avoids overloaded axles operating very close to 

limits authorized by the track infrastructure, with all the attendant drawbacks of 

this  practice»  (see  paragraph  [0028]  of  the  Disputed  Patent).  Consequently, 

when  construing  claim  1,  the  skilled  person  would  rule  out  the  interpretation 

proposed  by  Defendant,  since  it  would  contradict  the  disclosure  of  EP'070. 

More particularly, if the terms «said on-board equipment items» mentioned in 

feature  K1.7  were  referring  to  any  on-board  equipment  items  of  the  rake  as 

suggested by Defendant, then the invention would not enable regular distribu-

tion of the axle loads in the rake.

To the contrary, «said on-board equipment items» can only be interpreted in 

compliance with EPO case law if feature K1.7 is understood as a reference to 

the on board equipment items listed in features O1.4.1, O1.4.2, O1.4.3, O1.4.4 

and O1.4.5. All of the latter elements are referred to in the claim and described 

as  heavy equipment  items  in  the  description  of  EP'070.  The  skilled  person 

would  thus understand  that,  locating  one  of  said  listed  on-board  equipment 

items approximately over a carrying bogie is advantageous to distribute the axle 

load regularly over the rake. The skilled person thus interprets feature K1.7 of 

claim 1 as suggested by the Plaintiff.

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This understanding of the skilled person is confirmed by the fact that feature 

K1.7 refers to «said on-board equipment items (19; 22, 25; 30; 21 )» and thus 

explicitly  mentions  numerical  references  of  the  listed  on-board  equipment 

items,  while avoiding  any  numerical  references  to  other  on-board  equipment 

items referred to in the description of EP'070.

Based on the above, feature Kl.7 constitutes a reference solely to the «said»

list of on-board equipment items mentioned earlier in claim 1 and not to other 

on-board equipment items.»

Lors des débats principaux, la demanderesse a réaffirmé son point de vue 
selon lequel la liste contenue dans O1.4 devrait être interprété de manière 
limitative, et que la référence de K1.7 ne porte que sur les éléments figurant 
dans cette liste. 

Dans sa duplique, la défenderesse n’a fait référence qu'aux déclarations 
faites dans ses soumissions antérieures. Elle ne s’est pas prononcée sur 
ce sujet lors des débats principaux.

25.
En principe, les interprétations suivantes sont envisageables :

– Les  matériels  embarqués de  O1.4  comportent  les  éléments  O1.4.1-

O1.4.4 ou n’importe quel autre matériel embarqué lourd ou léger ;

– les  matériels  embarqués de  O1.4  comportent  les  éléments  O1.4.1-

O1.4.4 ou n’importe quel autre matériel embarqué lourd ;

– les matériels embarqués de O1.4 consistent seulement en les éléments 

O1.4.1-O1.4.4, qui sont tous des matériels embarqués lourds.

En outre, la référence de K1.7 peut se référer à l’une de ces possibilités.

26.
En ce qui concerne la caractéristique O1.4 (matériels embarqués) et la liste 
correspondante des matériels possibles dans le contexte des caractéris-
tiques O1.4.1-O1.4.4, il est clairement établi que la liste est exemplative et 
non  exhaustive,  les  éléments  figurant  dans  O1.4.1-O1.4.4  étant  simple-
ment  des  exemples  (comprenant/inclus/enthalten)  n’excluant  pas de ce 
groupe d'autres matériels embarqués. En fait, dans le domaine des brevets 
la  formulation  «  comprenant » signifie  internationalement,  systématique-
ment et sans ambiguïté qu’une la liste ainsi désignée n’est pas exhaustive, 

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par opposition à la formulation « consistant en ». Pour cette raison, la troi-
sième possibilité d’interprétation des matériels embarqués comme indiqué 
ci-dessus ne peut pas être retenue.

Dans la description du brevet au para. [0033], il est question du dispositif 
de raccordement au réseau d'alimentation électrique 21 (pantographe), ce 
qui correspond exactement à la définition de la caractéristique O1.4.4. Le 
même dispositif est mentionné au para. [0015], col. 5:37, dans la liste des 
équipements lourds embarqués. Les matériels embarqués lourds font donc 
clairement partie des matériels embarqués conformément à la caractéris-
tique O1.4. Ces matériels lourds embarqués sont décrits au para. [0015] à 
partir de la ligne 36 jusqu'à la ligne 55. Il est expressément indiqué que, 
par exemple, les batteries et les compresseurs appartiennent à la même 
catégorie et peuvent également être considérés comme des équipements 
embarqués.

Une autre question qui se pose en rapport avec la caractéristique des ma-
tériels embarqués est celle de savoir si le libellé de la caractéristique O1.4 
n'inclut que ce qui est décrit dans la description générale (voir para. [0015]) 
comme matériel lourd ou s’il pourrait également inclure ce qui est décrit au 
para. [0015] comme matériel moins lourd. 

La revendication parle de manière générale de matériels embarqués, et ne 
limite pas davantage ce terme. On ne peut pas déduire sans ambiguïté du 
para. [0015] du brevet que les matériels embarqués ne comprennent que 
de l'équipement lourd.

En  outre,  l’interprétation  de  la  caractéristique  O1.4  doit  tenir  compte 
d’autres caractéristiques de la revendication et du but de l’invention reven-
diquée, en particulier de la caractéristique K1.7.

27.
Dans le contexte de la caractéristique K1.7, il est fait référence à au moins 
un desdits matériels embarqués. K1.7 ne se réfère pas à au moins un des 
quatre  dispositifs  spécifiquement  mentionnés dans les  caractéristiques 
O1.4.1-O1.4.4,  mais  seulement  à  l'expression  générique  de  «  matériels
embarqués » telle que définie dans la caractéristique O1.4. 

Étant donné que l'expression générique de l'équipement embarqué est as-
sociée à une liste non exhaustive selon O1.4.1-O1.4.4 laquelle n'exclut pas 
d'autres équipements embarqués, la référence dans la caractéristique K1.7 
pourrait également être considérée comme non exhaustive en ce sens que,

Page 23

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pour que la caractéristique K1.7 soit remplie, au moins un des équipements
spécifiques selon O1.4.1-O1.4.4 doit être disposé au-dessus de ce bogie, 
en sus d’autres matériels embarqués, en particulier ceux mentionnés dans 
la description du brevet.

Toutefois, l'interprétation de la revendication telle que décrite ci-dessus doit 
tenir compte de la fonction remplie par la caractéristique correspondante 
selon l'invention. 

Comme indiqué ci-dessus, la localisation des équipements embarqués au-
dessus  d'un  bogie  comprenant  au  moins  un  essieu  porteur  est  l'un  des 
éléments  importants  pour  obtenir  une  répartition  équilibrée des masses
dans la mesure du possible. On ne parvient à une répartition équilibrée des
masses que si les équipements embarqués lourds sont placés approxima-
tivement au-dessus des bogies comportant au moins un essieu simplement 
porteur. Ainsi, en utilisant une construction téléologique («purposive cons-
truction»),  la  référence  dans  la  caractéristique  K1.7  doit  être  interprétée 
comme se référant spécifiquement aux équipements embarqués lourds, 
mais non pas limitée à ceux qui figurent dans la liste de O1.4.

En conséquence, l'expression « matériels embarqués » dans la caractéris-
tique O1.4 est interprétée, elle aussi, comme incluant au moins tout maté-
riel embarqué figurant dans la liste de la revendication elle-même à O1.4.1-
O1.4.4, mais  comprenant  également  d’autres  «  matériels  embarqués  »
lourds, p.ex. ceux qui se trouvent dans la description générale et au para.
[0015] du brevet.

28.
En résumé, la liste figurant dans le contexte des caractéristiques O1.4.1-
O1.4.4 est non exhaustive, et la référence générale à l'équipement embar-
qué dans la caractéristique O1.4 inclut les exemples spécifiques lourds se-
lon O1.4.1-O1.4.4 mais peut également inclure d'autres équipements em-
barqués lourds tels que des batteries et des compresseurs.

De même, la référence dans la caractéristique K1.7 se réfère aux équipe-
ments embarqués lourds selon O1.4, c’est-à-dire ou bien à un équipement 
embarqué lourd de la liste O1.4.1-O1.4.4 ou bien à un autre équipement 
embarqué lourd.

29.
Dans ce contexte il se pose en outre la question de l’interprétation de la 
caractéristique K7.1 de la revendication 7. Cette revendication se réfère à 

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un équipement d'alimentation disposé approximativement au-dessus d'un 
bogie comprenant au moins un essieu simplement porteur.

Le revendication 7 ne spécifie pas la nature de l’équipement d’alimentation. 
La description ne donne pas d’indication particulière (voir para. [0010] du 
brevet), et les numéros de référence ne peuvent pas servir à limiter l’inter-
prétation  d’un  terme  d’une  revendication. Il n’y  a  pas  d’indication qu’une 
construction téléologique («purposive construction») doive être appliquée
à la revendication dépendante 7, car le but de l’invention consistant en la 
répartition des masses est déjà obtenu avec les caractéristiques de la re-
vendication 1. Il ne ressort pas clairement de la description si ce but est 
également poursuivi par l’objet de la revendication 7 ou pas. De ce fait, une 
interprétation  large s’impose,  selon  laquelle l’équipement  d'alimentation 
conformément à K7.1 qui est disposé approximativement au-dessus d'un 
bogie qui comprend au moins un essieu simplement porteur, peut consister 
en un équipement d'alimentation lourd ou léger.

30.
Disposé approximativement au-dessus de ce bogie (K1.7) :

En  ce  qui  concerne  la question  de  savoir  ce  qu'il  faut  entendre  par les 
termes  « disposé  approximativement  au-dessus  de  ce  bogie »  figurant 
dans la caractéristique K1.7, il convient de noter que le libellé n'est pas «
disposé au-dessus de ce bogie », mais expressément approximativement
au-dessus de celui-ci. Bien que la clarté de cet adverbe soit discutable, il 
vise clairement à élargir la portée de la revendication.

Prenant en considération les figures, notamment la figure 1 en combinai-
son avec para. [0033],  on  constate  qu'en  ce  qui  concerne  les  matériels 
embarqués situés au-dessus  d'un  bogie  comportant  au moins  un  essieu 
porteur, il est fait expressément référence au dispositif de climatisation 18 
par rapport à ce bogie porteur qui n'est pas motorisé. Le dispositif de cli-
matisation 18 n'est pas situé directement au-dessus du bogie porteur res-
pectif, mais est légèrement décalé par rapport à celui-ci ou décalé le long 
de l'axe du train, mais toujours au même bout du véhicule. Il est évident
que la grande majorité du poids de l'appareil de climatisation 18 repose sur 
le bogie porteur.

Pour cette raison, il convient de donner une interprétation large à l'expres-
sion  « disposé  approximativement  au-dessus  de  ce  bogie »,  en  ce  sens 
qu'il s'agit non seulement de ce qui est situé exactement au-dessus de ce 

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bogie, mais aussi de ce qui est décalé sur l'axe du véhicule tandis que la 
partie significative du poids du dispositif correspondant repose toujours sur 
le bogie porteur concerné.

En résumé, selon la compréhension générale de l’homme du métier, pour 
qu’un  équipement  embarqué  soit  disposé  approximativement  au-dessus 
d’un bogie porteur, il faut que :

– le centre de gravité de cet équipement embarqué se trouve à un niveau 

vertical plus élevé que les axes du bogie ;

– une partie significative du poids de cet équipement embarqué repose 

sur le bogie porteur concerné.

Nouveauté :

31.
Nouveauté au vu de D1/D1' :

La demanderesse  conteste  la  divulgation  des  caractéristiques  suivantes 
de la revendication par D1 : O1.4.3 (en particulier down chopper module), 
K1.7 (position au-dessus du bogie) et K1.8 (rapport de force motrice). Dans 
l’hypothèse où le Tribunal adopte l’interprétation de l’expression « modu-
laire » comme  élaborée dans  l’avis  du  juge  spécialisé, la  demanderesse 
fait valoir que cette caractéristique n’est pas divulguée dans D1/D1’.

32.
En ce qui concerne le groupe de caractéristiques O1.4, compte tenu des 
considérations précédentes et du fait que la liste contenue dans O1.4 n'est 
pas  exhaustive,  l'argument  de  la  demanderesse selon  lequel  le  système 
de  compression  lourd  ne  devrait pas  être  considéré  comme  un matériel 
embarqué  conformément  à  la  caractéristique  O1.4, ne  peut  pas  être  re-
tenu.

En  outre,  l'argument  de  la  demanderesse  selon  lequel  le  down  chopper 
module ne serait pas conforme à la caractéristique O1.4.3 ne peut pas être 
suivi, un down chopper module constituant un exemple d’équipement d'ali-
mentation  en  énergie  auxiliaire  pour  fournir  de  l’énergie  à des  appareils
auxiliaires tel qu’explicitement mentionné dans la revendication.

Un équipement d'alimentation en énergie auxiliaire selon O1.4.3 est donc 
divulgué sous forme de down chopper module dans D1 et dans D1'.

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33.
En ce qui concerne la caractéristique K1.7, il n'y a pas d'indication spéci-
fique  dans  D1  quant  à  l’endroit où  le  système  de  compression  est  situé 
dans le véhicule correspondant. 

Il se peut fort bien, comme l'a fait valoir la défenderesse, que le système 
de compression puisse être situé au-dessus du bogie, qu'il soit même plus 
susceptible  de  s'y  trouver  qu'ailleurs,  mais  cela  n'est  pas  suffisant  pour 
conclure que le brevet litigieux soit dépourvu de nouveauté. Pour constater 
le défaut de nouveauté d’un brevet, une divulgation directe et sans ambi-
guïté d'une caractéristique correspondante est requise. 

Par conséquent, le système de compression de D1 n'est pas suffisant pour 
anticiper la caractéristique K1.7.

34.
En ce qui concerne l'argument de la défenderesse relatif à la caractéris-
tique K1.7 basée sur la salle des machines basse tension et le down chop-
per module situé dans cette chambre, pour les raisons exposées ci-dessus, 
et en tenant compte de l'interprétation des termes « disposé approximati-
vement  au-dessus  de  ce  bogie »,  de  l'interprétation  de  la  référence  aux
matériels embarqués dans la partie caractérisante (K 1.7), et du fait que le 
down  chopper  module  doit  être  considéré  comme un  bloc  d'alimentation 
auxiliaire selon O1.4.3, la caractéristique K1.7 n’est pas non plus anticipée
par D1. Le down chopper module pourrait être situé dans le « Low voltage 
machine room » (voir Fig. 2 et p. 32 de D1) avec son centre de gravité au 
même niveau ou à un niveau plus bas que les axes du bogie.

35.
En ce qui concerne la caractéristique K1.8, la demanderesse fait valoir que 
D1 divulguerait effectivement une réalisation du type 2'Bo'+2'2'+Bo'2', le-
quel, comme l'admet la demanderesse, aurait un facteur de puissance mo-
trice  comme  elle le  prétend,  mais  que  D1  révèle  également  une  rame à 
quatre  wagons  ayant un  facteur  de  puissance  motrice  hors  du  domaine 
revendiqué.

Pour  obtenir  la caractéristique  du facteur  de  puissance  motrice telle que
revendiquée dans la divulgation de D1 en même temps que les autres ca-
ractéristiques de la demande, il faut passer par un seul processus de sé-
lection  à  partir  de  la  divulgation  de  D1. Toutefois,  selon la jurisprudence 
constante, une seule sélection ne confère pas de nouveauté.

Page 27

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36.
En plus, ni D1 ni D1’ ne divulguent la modularité telle que définie ci-dessus. 
Ces documents ne parlent que de «simple addition or removal of sets to 
form different lengths of train» (voir p. 29, colonne centrale), mais un «set» 
selon D1 correspond à une rame selon la revendication («three or four car 
sets» ; voir p. 29, colonne à gauche en bas). L’addition ou l’élimination des 
véhicules d’une rame par le transporteur pour réagir à des besoins du mo-
ment à court terme n’est pas divulgué dans D1/D1’.

37.
Il s’ensuit de ce qui procède que le document D1 n’est pas destructeur de 
nouveauté pour la revendication 1 du brevet en cause.

Il est incontesté que D1' constitue essentiellement une traduction de D1, et 
par conséquent  n’est  pas  non  plus destructeur  de  nouveauté  pour  la re-
vendication 1 du brevet en cause.

Activité inventive :

38.
La défenderesse fait valoir que l’objet de la revendication 1 manque d’ac-
tivité inventive en partant du document D1.

Les différences entre l’objet revendiqué et la divulgation de D1 ont été dis-
cutées ci-dessus dans le cadre de la nouveauté :

– D1 ne divulgue pas des rames modulaires dans le sens du brevet : D1 
divulgue uniquement  des  rames  qui  peuvent  être  combinées  en  for-
mant des convois variables ;

– D1 ne divulgue pas non plus un matériel embarqué lourd qui se trouve 
approximativement au-dessus d’un bogie avec au moins un essieu sim-
plement porteur ; dans D1, le down chopper module se trouve dans le 
« Low voltage machine room », mais il n’est pas clair où il se trouve 
exactement.

Ces différences ont pour effet que la rame ferroviaire permet au transpor-
teur de réagir aux besoins du moment en ajoutant ou en éliminant des vé-
hicules de la rame à court terme, tout en gardant une bonne distribution du
poids le long de la rame.

Selon le brevet (voir paras. [0001] et [0002]), l'invention a pour but de créer 
des rames et convois modulaires constituées de modules sous la forme de 

Page 28

O2017_015

véhicules dits « à deux niveaux » (deux niveaux superposés et un niveau 
intermédiaire  d'accès  au  véhicule),  des convois ferroviaires formés de 
telles rames, présentant un bon confort pour les voyageurs et, quelle que 
soit leur composition, des masses approximativement également réparties 
sur toute la longueur de la rame ou du convoi, des performances pratique-
ment identiques d'une rame ou d'un convoi à un autre, et une bonne ren-
tabilité pour le transporteur.

Le document D1 met déjà à disposition une telle rame en ce qui concerne 
les  aspects  dits  «  à  deux  niveaux  »,  des convois ferroviaires formés de 
telles rames, présentant un bon confort pour les voyageurs et, quelle que 
soit leur composition, des masses approximativement également réparties 
sur toute la longueur de la rame ou du convoi, des performances pratique-
ment identiques d'une rame ou d'un convoi à un autre, et une bonne ren-
tabilité pour le transporteur.

En partant de D1, l’objet de l’invention est donc de créer de telles rames 
avec une bonne répartition des masses sur toute la longueur de la rame et 
une rentabilité augmentée pour le transporteur.

Le  document D1  divulgue le  concept  de rendre un  tel  système  de  trains
aussi flexible que possible. Les trains peuvent contenir 3 ou 4 voitures, et
peuvent être adaptés aux besoins à court terme en permettant de compo-
ser des convois de longueur différente (voir p. 29, colonne du milieu). Le 
fait que les rames individuelles puissent également être converties à court 
terme sur des rames de longueurs différentes, n’est pas directement divul-
gué dans D1. Cependant, D1 parle de rames de 3 ou 4 véhicules, les vé-
hicules situés au centre étant construits essentiellement de la même ma-
nière en ce qui concerne les composants liés à la conduite.

Une  optimisation  supplémentaire  de  l’opération  d’un  train  est  envisagée 
par l’homme du métier sans motivation particulière. En outre, l'homme du 
métier  comprendra  bien  que,  pour  répondre  aux  besoins,  des  véhicules
supplémentaires peuvent être ajoutés dans une telle rame. La construction 
des rames selon D1 ne fait pas obstacle à une telle flexibilisation supplé-
mentaire, car il n’est pas possible de reconnaître que les compositions de 
3  ou  4  véhicules ne  pourraient  pas  être  modifiées rapidement  dans  leur 
longueur en  ajoutant  un  véhicule  central  supplémentaire à  une  rame  de 
trois véhicules. Ainsi, un attelage automatique entre les différents véhicules
d’un train est mentionné dans D1 ainsi que des connexions simples à bran-
cher (voir chapitre 3.4, p. 30).

Page 29

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Si l'on part de l’hypothèse que le document D1 ne divulgue pas déjà impli-
citement la modularité selon la revendication du brevet litigieux comme dé-
crit ci-dessus, il s'agit alors d'une modification évidente pour l'homme du 
métier en  partant  de  D1.  Le  fait  d’assembler  des  convois  de  différentes 
longueurs pour répondre aux fluctuations à court terme a déjà été décrit à 
la  page  29 de  D1 ;  de même, supprimer  ou  ajouter  des  voitures supplé-
mentaires  à  court  terme  pour  répondre au  volume  de  passagers  est 
quelque chose que l’homme du métier envisagerait sans effort inventif par-
ticulier.

Dans  le  document D1,  le  down  chopper  module en  tant  qu’équipement 
lourd se trouve dans la salle dite Low-voltage machine room. D1 ne con-
tient pas d’indication plus précise quant à la localisation exacte du down
chopper module. La titulaire du brevet affirme à cet égard qu'un composant 
aussi lourd serait situé aussi bas que possible dans cet espace, et certai-
nement pas au-dessus du bogie. Cet argument est correct en tant que tel. 

Cependant, l’activité inventive ne peut pas être déduite du fait que l'homme 
du métier ne procéderait pas à une certaine modification à partir d'un état 
de  la  technique  en raison  des  inconvénients  escomptés, si  ces  inconvé-
nients ne sont pas surmontés de manière inattendue par l'invention reven-
diquée.

Concrètement, la question se pose de savoir si l'expert aurait l'idée de po-
sitionner le down chopper module, indiqué par la demanderesse sous la 
forme d'un carré rouge dans l'illustration ci-dessous, un peu plus haut, i.e. 
approximativement au-dessus du bogie, à savoir suffisamment haut pour 
que  le  centre  de  gravité de  ce  module  se  trouve  approximativement  au-
dessus des axes de l'entraînement du bogie. 

Page 30

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Il est vrai que le placement du down chopper module ou d’un autre équi-
pement lourd dans une position plus élevée peut présenter des inconvé-
nients, par exemple dans les courbes. Cela étant, cet inconvénient n'est 
pas  surmonté  de  manière  inattendue  par  l'invention  revendiquée.  Or  un 
désavantage résultant d'une modification de l'état de la technique ne peut 
être invoqué pour soutenir que l'homme du métier ne procéderait pas à une 
telle modification, si l’invention revendiquée ne remédie pas à ce désavan-
tage d’une manière inattendue mais se contente de le tolérer. 

Par  conséquent,  l’arrangement  légèrement  plus élevé  que  l’arrangement 
selon  la  représentation  de  la  demanderesse  est  quelque  chose  que 
l’homme du métier envisagerait facilement et sans effort inventif. En outre, 
selon la demanderesse, de tels modules sont eux-mêmes de gros compo-
sants en forme de boîte.  Disposer un tel composant dans la salle des ma-
chines dite à basse tension mentionnée dans D1 amènerait automatique-
ment à une situation dans laquelle ce composant lourd sera situé, avec son 
centre de gravité, approximativement au-dessus du bogie. 

Il  s’en  suit  que  l’objet  revendiqué  manque  d’activité  inventive  partant  du 
document D1 combiné avec les connaissances générales de l’homme du 
métier.

Page 31

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Revendication 7 :

39.
Dans la réplique limitée à la question de la violation du brevet contesté, la 
demanderesse met  particulièrement  l'accent  sur  la  revendication  dépen-
dante  7.  Il  se  pose  la  question  de  savoir  si  cette  revendication  doit  être 
examinée individuellement en ce qui concerne la question de sa validité.

Selon une jurisprudence constante, la nullité des revendications indépen-
dantes entraîne la nullité des revendications dépendantes s'il n'y a pas de 
demande de regroupement avec la revendication indépendante (ATF, arrêt 
4A_18/2017 du 10 juillet 2017, c. 2.5.3 - "Récipient en plastique avec cou-
vercle" ; TFB, arrêt O2015_017 du 11 août 2016, c. 4.2 - "Etiqueteuse pour 
pièces coniques" ; arrêt O2015_008 du 12 mars 2018, c. 68 - "balancier de 
montre").

En essence, la demanderesse a fait valoir à cet égard lors des débats prin-
cipaux que, bien qu'elle n'ait pas fait une limitation verbale explicite de l'ob-
jet de la revendication 7 dans les soumissions écrites, ni abandonné ex-
pressément l'objet de la revendication 1 telle que délivrée, elle aurait ex-
pressément affirmé, dans sa réplique du 9 mai 2018, la validité de la re-
vendication 7. Et elle aurait limité, en ce qui concerne tant la validité que la 
violation du brevet, son argumentation à cette revendication. Une modifi-
cation des conclusions n'était pas nécessaire en raison de cette limitation 
à la revendication 7. Ainsi, la demanderesse aurait fait tout ce qui était en 
son  pouvoir  pour  procéder à  une  limitation  verbale  dans  la  procédure  et 
pour affirmer tant la validité partielle du brevet dans le sens de la revendi-
cation 7 que la violation de la revendication 7 au sens de la jurisprudence
du Tribunal fédéral.

L'appréciation de l’atteinte à l'étendue de la protection d'un brevet présup-
pose l'existence d'un fondement suffisamment spécifique dans le sens des 
revendications du brevet. Il est vrai que la demanderesse avait introduit par 
analogie la requête à la base de la revendication 7. Toutefois, elle n'a pas 
suffisamment précisé dans sa soumission du 9 mai 2018 si la revendication 
7  était soulevée à  titre  subsidiaire à la  revendication  1.  Une  clarification 
correspondante n'a été apportée que tardivement dans la prise de position 
sur le rapport du juge spécialisé. En outre, il existe plusieurs possibilités de 
combiner les revendications 1 et 7. Par exemple, le libellé de la partie ca-
ractérisante de la revendication 7 peut être ajouté à la fin de la revendica-
tion 1 en forme d'un paragraphe supplémentaire. L'objet peut également 

Page 32

O2017_015

être inclu à un certain point dans la revendication 1 - dans le cas présent,
immédiatement après la caractéristique K1. 7 - ou même s'y intégrer ou s'y 
substituer. Par ailleurs, le sort des autres revendications dépendantes n’est 
pas clair si la revendication 1 devait être combinée avec la revendication 
7. La validité d'un brevet est déterminée par l'ensemble des revendications,
et il se peut que l'inclusion d'une revendication dépendante dans la reven-
dication  principale  donne  lieu  à  des  revendications  dépendantes  qui  ne 
sont  pas  divulguées dans  les  documents  initialement  déposés (p.ex.  en 
raison des  dépendances),  qui  ne  sont  pas  claires,  voire  contredisent  la 
nouvelle revendication indépendante. Par conséquent, la demande de ba-
ser la demande sur la revendication 7 n'est pas suffisamment précisée par 
la demanderesse.

Il ne suffit pas de prétendre, comme le fait la demanderesse, que la de-
mande de contrefaçon est fondée sur une certaine revendication dépen-
dante du  brevet.  Cette  demande doit  être  précisée sous  la  forme  d'une 
limitation verbale concrète de l'ensemble des revendications, et, si la de-
mande est déjà déposée, sous forme d’une demande à titre subsidiaire. 

En tous les cas, un «down chopper module» constitue un équipement d’ali-
mentation (l’expression  « équipement  d’alimentation » inclut  des  compo-
sants participant à l’alimentation). Par conséquent, l’objet de la revendica-
tion 7 est dépourvu d’activité inventive en partant de D1, pour les mêmes 
raisons que la revendication 1 (voir consid. 38).

Violation du brevet :

40.
La  défenderesse  conteste  la  violation  du  brevet  litigieux  en  fondant son
argumentation sur les caractéristiques suivantes :

1) IR100 n'est pas un rame ferroviaire modulaire (caractéristique O1) ;

2) Les véhicules du train IR 100 n'ont pas deux niveaux superposés (ca-
ractéristique O1.1) ;

3) Les véhicules du train IR 100 n'ont pas au moins un bogie comprenant 
au moins  un  essieu  simplement  porteur  qui  est  associé  à  au moins  l'un 
desdits matériels embarqués disposé approximativement au-dessus de ce 
bogie (K1.7).

Page 33

O2017_015

41.
En ce qui concerne le point 3) ci-dessus, il convient de noter que la défen-
deresse ne présente pas de déterminations étayées quant à la raison pour 
laquelle cette caractéristique ne serait pas réalisée dans l'IR100. Les réfé-
rences à la réponse figurant dans la duplique portent uniquement sur des 
passages de la réponse concernant l'interprétation des caractéristiques ou 
la  délimitation  de  l'état  de  la  technique.  L’argumentation de  la  défende-
resse ne semble donc pas suffisamment étayée en ce qui concerne le point 
3).

42.
En ce qui concerne le point 2) relatif aux deux niveaux superposés, l’argu-
ment de la défenderesse devient sans objet si l’on se base sur l'interpréta-
tion de la revendication susmentionnée. La rame de la défenderesse re-
produit la  caractéristique  O1.1,  même  si  elle  n’a pas  de  niveau  intermé-
diaire.

43.
Il reste à examiner le point 1), c'est-à-dire la question de la modularité de 
la rame ferroviaire (caractéristique K1.7). 

Dans sa demande, la demanderesse ne s'est pas prononcée sur ce sujet. 

44.
Dans sa réponse, la défenderesse a contesté la réalisation de la caracté-
ristique K1.7 en alléguant ce qui suit :

«First and foremost, the IR 100 is not a «rame ferroviaire modulaire» as defined 

by the Disputed Patent and understood in the railway community. It cannot be 

changed or adapted easily by the railway company for the following reasons: 

Each  vehicle consists of different components of highly technical  equipment. 

The drive power and architecture, too, is adapted to the 4-vehicle configuration 

of the IR100. The four vehicles of the IR 100 are equipped with a Train Control 

and Management System (TCMS). This system forms a unit which covers all 

four vehicles, i.e. its architecture is especially designed for the 4-vehicle train 

and cannot be easily modified or reduced. The above mentioned TCMS-archi-

tecture only knows 4-vehicle segments, which can be applied either in 4 vehicle 

(lR100) or in 8-vehicle (IR200) rakes. The addition or removal of a vehicle is 

excluded  due  to  the  configuration  of  the  control  and  communication  system 

(Leittechnik-Bus-System). A modification would require a new design and ad-

Page 34

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mission of the control system software and the changed rake or train. The ad-

mission process must go through the Bundesamt für Verkehr (BAV / Federal 

Office of Transport). It is done based on the attached guidelines. The IR 100 / 

TWIN DEXX will only be admitted in the versions, which will be admitted by the 

BAV. Adding or removing of a vehicle would require a new admission process. 

The scope of the admission process would depend on the scope of any imple-

mented change. Any change of the length of the train would require an admis-

sion process not only for the software but also of the brake power, due to the 

change of mass. The admission of the brake power alone accrues to approxi-

mately 50% of the complete burden of admission before the BAV (Zulassungs-

aufwand).»

45.
Dans sa réplique limitée à la question de la contrefaçon, la demanderesse 
a fait les observations suivantes concernant la contrefaçon littérale :

«IR100 is a modular railway rake since it is a rake composed of four «modules 

in the form of vehicles» (see paragraph [0001] of the Disputed Patent). There-

fore, the IR100 is a modular railway rake according to claim 1. […] As previously 

mentioned, the Defendant cannot seriously consider that the IR100 is outside 

of the scope of EP'070 merely because it (allegedly) comprises a Train Control 

and Management System software that allegedly needs to be updated to allow 

the  incorporation  of  additional  modules  or  vehicles  within  the  rake.  Similarly, 

the Defendant cannot contend either that the IR100 is not in the scope of claim 

1 or 7 simply because the Defendant and/or the rail network operator have not 

(yet) applied for the corresponding homologation with the competent state au-

thorities, although they could have done so and can still do so in the future.

Defendant's argument, in short, means that the infringement of claim 1 depends 

on the content of the software included in the Train Control and Management 

System and/or the homologation steps taken by Defendant and/or the train op-

erator,  even  though  these  issues  are  not  even  mentioned  in  EP'070.  These 

arguments, which Defendant does not even mention when it interprets the term 

«modular», have no connection with the claimed "modularity" of the rake and 

neither the claims nor the description of EP'070 contain any element that allows 

construing this term as narrowly as Defendant does.»

En  ce qui  concerne  la fonction  de  la  caractéristique,  la demanderesse a
ensuite formulé les observations suivantes à propos de la contrefaçon par 
équivalence de la caractéristique :

Page 35

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«In the unlikely case that the Court accepted Defendant's definition of the term 

«modulaire» and thus considered that the IR100 is not a «modular» train be-

cause the train operator itself cannot add or remove single vehicles from the 

rake to address short-term needs even though this is physically possible, the 

IR 100 would nevertheless constitute an imitation of claim 7 in connection with 

claim 1 of the Disputed Patent. 

[…]

In the case at hand, the Disputed Patent sets forth that the «modularity» ena-

bles the operator to limit its investments by allowing it to adapt its supply quickly 

with a limited amount of vehicles. This must be possible both on short and long 

terms at limited costs (Disputed Patent, § [0006]).

It is undisputed that the train operator can connect two IR100 rakes together to 

form a two-rake railway train to address both short and long term needs. It is 

also undisputed that vehicles can be added to the IR.100 to address long-term 

needs, even if this is first subject to a software update and the homologation of 

the modified rake.

As a result, both the rake pursuant to the invention and the IR100 rake allow 

the  operator  to  limit  its  investments  by  allowing  the  adaptation  of  its  supply 

quickly and with a limited amount of vehicles both on the short term (by con-

necting two rakes) and long term (by adding or removing vehicles) at limited 

costs, even if the IR100 was not deemed to be «modular» within the meaning 

of the Disputed Patent. Therefore, the replaced features have the same objec-

tive function (i.e., the «same effect»).»

46.
La défenderesse a réfuté ces arguments dans sa duplique, et a exposé ce 
qui suit concernant la fonction de la caractéristique K1.7 :

«The Plaintiff seems to consider the composing of two IR 100 to be a way to 

obtain the feature of modularity. However, Claim 1 requires that the modularity 

be given within each train rake. Combined trains consisting of the wagons of 

two IR 100 would no longer fall under the motorization ratio of claim 1 because 

two IR 100 have two nondrive wagons. These two wagons, considered a rake, 

the motorization ratio of a group of these non-drive wagons is 0. The ratio of 

the motorization ratio claimed would therefore have to begin with 0.

Page 36

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Plaintiff cannot argue that several trains can be combined together, in order to 

obtain the feature of modularity, but then only look at one train when consider-

ing the remaining features.

Moreover, connecting two train compositions is not only old state of the art. In 

addition, such connection is not what is meant by a "modular" train rake.

Of course, long term, with sufficient financial, regulatory and time efforts, virtu-

ally everything can be re-organized and re-combined and a pre-existing train 

rake can serve as a basis for a new one. But again, this is not what is meant by 

a modular railway rake.

Given the above, there is no same effect between the "modular" feature and 

the integrated IR 100.»

47.
La  notion  de  modularité  a  été interprétée  ci-dessus  comme  suit  (consid.
20) :

La modularité au sens de la caractéristique O1 doit être interprétée de ma-
nière fonctionnelle comme définissant que la rame ferroviaire et ses véhi-
cules individuels doivent être structurellement adaptés et appropriés pour 
être modulaires dans le sens où, selon les besoins du moment, la longueur 
de la rame ferroviaire correspondante peut être adaptée par le transporteur 
en interposant des véhicules supplémentaires et en combinant des rames 
ferroviaires pour constituer un convoi, donnant la possibilité d'adapter ra-
pidement  l'offre  aux  fluctuations  de  la  demande  au  moyen  d'un  nombre 
relativement peu élevé de véhicules. Par conséquent, le terme « modula-
rité » au sens de la caractéristique O1 implique la présence des caracté-
ristiques structurelles permettant la réalisation de ces buts.

48.
Il est évident que le train IR100 ne prévoit pas de modularité comprise dans 
ce sens, car avec les logiciels actuellement en service, les wagons indivi-
duels ne peuvent pas être ajoutés ou éliminés aussi rapidement dans une 
rame quand elles sont utilisées comme prévu. Il en découle que l’IR100 ne 
permet  pas  de  réagir  aux  fluctuations  de  la  demande à  court  terme en 
changeant la longueur des rames. 

Une réalisation littérale de la caractéristique O1 peut donc être exclue.

Page 37

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49.
Il convient encore d'examiner s'il y a imitation, c'est-à-dire une contrefaçon 
par équivalence de la caractéristique de modularité. Il convient en particu-
lier d'examiner les éléments suivants (TF, arrêt 4A_208/2017 du 20 octobre
2017) : 

« L'évaluation visant à déterminer si l'enseignement breveté est utilisé par des 

moyens équivalents repose régulièrement sur trois questions. Premièrement, il 

est  exigé  que  la  caractéristique  modifiée  remplisse  objectivement  la  même 

fonction pour la réalisation de l'enseignement technique que celle revendiquée 

dans le brevet (effet dit égal) ; deuxièmement, il est exigé que la caractéristique 

modifiée soit suggérée à l'homme du métier par l'enseignement breveté (capa-

cité de découverte) et, comme troisième critère, l'équivalence est requise dans 

le sens où la personne qualifiée considère la conception modifiée comme une 

solution équivalente (BGE 142 III 772 E. 6.2 avec références). Il faut toujours 

tenir compte du fait que, selon l'art. 1 du Protocole sur l'interprétation, l'étendue 

de  la  protection  du  brevet  européen  ne  doit  pas  seulement  être  comprise 

comme  celle  qui  résulte  du  libellé  exact  des  revendications  du  brevet,  mais 

aussi que les revendications du brevet ne servent pas seulement de guide et 

que l'étendue de la protection s'étend également à celle que l'homme du métier 

présente comme demande de protection du propriétaire du brevet après exa-

men de la description et du dessin. L'interprétation devrait plutôt se situer entre 

ces points de vue extrêmes et combiner une protection adéquate du breveté 

avec une sécurité juridique suffisante pour les tiers. »

50.
Lorsqu'elle  est  examinée  en  détail,  la  modularité  est  une  caractéristique 
fonctionnelle : la modularité d'une rame au sens du brevet considéré est la 
capacité de réagir rapidement aux fluctuations de la demande, par l'ajout 
ou le retrait à court terme de véhicules dans une rame. 

Cette fonction n'est clairement pas prévue par l'IR100, à tout le moins dans 
l’exécution  et  selon  la  certification  actuelle,  lorsque  l'IR100 est  utilisé
comme prévu. 

Si,  comme  en  l’espèce, la  fonction  d'une  caractéristique  qui  n'a  pas  été 
mise en œuvre littéralement est complètement absente dans la configura-
tion attaquée, il ne peut y avoir d'imitation. Il s’ensuit que le brevet n’est 
pas violé.

Suite de frais et dépens

Page 38

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51.
Selon la demanderesse, la valeur litigieuse se chiffre à CHF 1 million; la 
défenderesse n’a pas contesté cette estimation. 

Partant d’une valeur litigieuse de CHF 1 million, il se justifie d’arrêter l’émo-
lument judiciaire à CHF 60'000.00 (art. 1 al. 1 du Règlement concernant 
les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets ; FP-TFB).

Les  frais  sont  mis  à  la  charge  de  la  partie  qui  succombe  (art.  106  al.  1 
CPC). Vu le sort de la procédure, il convient de mettre les frais à la charge 
de  la  demanderesse.  Les  frais  sont  compensés  par  l’avance  de  frais  de 
CHF 60'000.00 versées par la demanderesse. 

La défenderesse qui a gain de cause obtient des dépens comprenant le 
remboursement des frais nécessaires et l’indemnité du représentant avo-
cat (art. 3 FP-TFB). L’indemnité de l’avocat représentant est fixée en fonc-
tion  de  la  valeur  litigieuse  (art.  4  FP-TFB).  Pour  cette  valeur  litigieuse, 
compte tenu de l'importance, de la difficulté et de l'ampleur de la présente 
affaire, l’indemnité de l’avocat de la défenderesse est fixé à CHF 70'000.00
(art. 4, 5 FP-TFB).

La  défenderesse  demande  une  indemnité  pour  le  conseil  en  brevet  de 
CHF 31'675.00. Ce montant n’est pas contesté par la demanderesse. Au 
final, le paiement en faveur de la défenderesse d’un montant total de CHF 
101'675.00 est mis à la charge de la demanderesse.

Page 39

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Le Tribunal fédéral des brevets décide :

1. La demande est rejetée.

2.  Arrêtés à CHF 60'000.00, les frais judiciaires sont mis à la charge de 
la  demanderesse  et  sont  compensés  avec  son  avance  de 
CHF 60'000.00. 

3.  La demanderesse est condamnée à verser à la défenderesse le mon-

tant de CHF 101'675.00 à titre de dépens. 

La présente décision est communiquée à : 

– à la Demanderesse, avec le procès-verbal des débats (sous acte 

judiciaire)

– à  la Défenderesse,  avec  le  procès-verbal  des  débats (sous  acte 

judiciaire)

– à  Institut  Fédéral  de  la  Propriété  Intellectuelle  (après  entrée  en 

force, sous acte judiciaire)

Voies de droit :

Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière civile auprès du Tri-
bunal  fédéral,  1000  Lausanne  14,  dans  les  30  jours dès  sa  notification 
(art. 72 ss., 90 ss. et 100 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral 
[LTF,  RS  173.110]).  Le  mémoire  de  recours  doit  être  rédigé  dans  une 
langue  officielle,  indiquer  les  conclusions,  les  motifs  et  les  moyens  de 
preuve et être signé. Le jugement attaqué ainsi que les moyens de preuve 
doivent  être  joints  au  mémoire,  pour  autant  qu’ils  soient  en  mains  de  la 
partie recourante (cf. art. 42 LTF).

Saint-Gall, le 7 novembre 2019

Au nom du Tribunal fédéral des brevets

Juge instructeur

Greffière

Philippe Ducor

Agnieszka Taberska

Expédition le :  11.11.2019

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