# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** f058666d-81d0-5568-9dd5-effe5105f568
**Source:** St. Gallen (SG)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2005-11-22
**Language:** de
**Title:** St.Gallen Handelsgericht 22.11.2005 HG.2005.61
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/SG_Gerichte/SG_HG_001_HG-2005-61_2005-11-22.pdf

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St.Galler Gerichte

Fall-Nr.: HG.2005.61

Stelle: Handelsgericht

Rubrik: Handelsgericht

Publikationsdatum: 22.11.2005

Entscheiddatum: 22.11.2005

Entscheid Handelsgericht, 22.11.2005
Art. 2, Art. 3 lit. a und b UWG (SR 241). Ein Verstoss gegen das 
Wettbewerbsgesetz liegt vor bei einer unberechtigten oder irreführenden 
Verwarnung wegen angeblicher Schutzrechtsverletzung. Verwarnungen 
wegen angeblicher Patentverletzung sind nur dann als unlauterer 
Wettbewerb zu qualifizieren, wenn der Verwarner mit Sicherheit um die 
Nichtigkeit des Patents weiss oder an dessen Rechtsbeständigkeit 
zumindest ernsthaft zweifeln muss (Handelsgericht, 22. November 2005, HG.
2005.61).

Erwägungen

 

I.

1. a) Am 28. April 2005 reichten die Klägerinnen eine auf das auch für die Schweiz 

erteilte europäische Patent EP 814 923 (Klagepatent) gestützte Klage ein, wobei sie 

insbesondere den Antrag stellten, der Beklagten sei unter Strafandrohung zu verbieten, 

bestimmt umschriebene Federkern-Montagemaschinen herzustellen und anzubieten, 

sowie die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin 2 finanzielle Wiedergutmachung zu 

leisten für den Vertrieb von Federkern-Montagemaschinen (Verfahren HG.2005.38-

HGK). Mit Klageantwort und Widerklage vom 30. Juni 2005 verlangte die Beklagte 

insbesondere die kostenfällige Abweisung der Klage und verlangte widerklageweise 

u.a., den Klägerinnen sei unter Strafandrohung zu verbieten, sich in 

wettbewerbswidriger Weise gegenüber potentiellen oder tatsächlichen Kunden für 

Federkern-Montagemaschinen der Beklagten zu äussern, und es sei der 

schweizerische Anteil des EP 814 923 nichtig zu erklären (nachfolgend Verfahren I).

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b) Die Muttergesellschaft der A&B-Gruppe ist die A & B, Incorporated, mit Sitz in den 

USA (Gesuchsbeilage 2, nachfolgend bekl.act. II/2). Beide Klägerinnen sind (indirekte) 

Tochtergesellschaften von A & B, Inc. Gemäss unbestrittenen Angaben der Klägerinnen 

hat die A&B Property Management Company (Klägerin 1) als einzigen Zweck das 

Halten und Verwalten von Immaterialgüterrechten in der A&B-Gruppe, insbesondere 

von Patenten und Immobilien. Die C. AG mit Sitz in W. (Klägerin 2) besitzt eine weltweit 

beherrschende Stellung auf dem Markt für Federkern-Maschinen, welche sie gemäss 

Angaben der Klägerinnen in über 140 Länder exportiert. Die Klägerin 2 gehört seit 1997 

zum A & B-Konzern und ist Lizenznehmerin der Klägerin 1, welche insbesondere 

Inhaberin des EP 814 923 (Klagepatent) ist (vgl. Klage Rz. 5 ff.). Die D. AG (Beklagte) 

mit Sitz in S. wurde 1990 im Handelsregister eingetragen und bezweckt insbesondere 

die Herstellung von sowie den Handel mit Drahtverarbeitungs- und Textilmaschinen 

(bekl.act. II/28). Gemäss Angaben der Beklagten war deren Hauptaktionär, B. G., von 

1971 - 1990 bei der Klägerin 2 angestellt und zuletzt als Gebietsverkaufsleiter tätig. 

Zwischen der Klägerin 2 und der Beklagten bestand seit Mai 1997 ein 

Zusammenarbeitsvertrag (bekl.act. II/5). Die Zusammenarbeit wurde im Jahre 2001 

beendet (bekl.act. II/6).

2. Mit dem vorliegenden Gesuch verlangt die Beklagte insbesondere, den Klägerinnen 

sei unter Strafandrohung zu verbieten, gegenüber Kunden für Federkern-Maschinen 

der Beklagten wettbewerbswidrige Aussagen zu machen und insbesondere zu 

behaupten, aufgrund des eingeleiteten Patentverletzungsprozesses würden D-

Maschinen nicht mehr ausgeliefert. Sie wies insbesondere auf Drohungen gegenüber 

ihrem Kunden Sealy Corporation, USA, hin, indem Sealy von Anwälten der Klägerin 1 in 

den USA mit der Behauptung unter Druck gesetzt worden sei, die Beklagte würde 

Patente der Klägerinnen verletzen. Sie machte ferner geltend, an der vom 29. April bis 

3. Mai 2005 stattfindenden europäischen Messe für Maschinen, Materialien und 

Zubehörteile für die Polstermöbel- und Matratzenfertigung, Köln ("Interzum"), sei 

insbesondere der Produktmanager der Com.40 limited, Polen, am Stand der Klägerin 1 

informiert worden, dass die Beklagte wegen Patentverletzung eingeklagt worden sei. 

Es sei deshalb den polnischen Unternehmen empfohlen worden, D-Maschinen mehr zu 

installieren, da diese durch A&B abgestellt werden könnten. Schliesslich reichte die 

Beklagte ein Rundschreiben der türkischen Gruppengesellschaften der Klägerin 1, A & 

B Turkey Inc., ein, in welchem auf Massnahmen bei Benutzung von kopierten 

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Maschinen, die international nicht patentiert sind, hingewiesen werde. Danach habe 

der Abnehmer solcher Maschinen in der Türkei insbesondere mit der Begutachtung der 

Maschinen und der Beschlagnahme zu rechnen.

Mit dringlicher Verfügung vom 22. Juni 2005 gab der Handelsgerichtspräsident den 

Begehren der Beklagten statt. Die Klägerinnen beantragten mit Eingabe vom 25. Juli 

2005 die Aufhebung der mit Entscheid vom 22. Juni 2005 superprovisorisch erlassenen 

Massnahmen und beantragten die kostenfällige Abweisung des Begehrens der 

Beklagten. Sie machten insbesondere geltend, dass die von der Beklagten erwähnten 

drei Vorkommnisse, welche teilweise schon länger zurückliegen würden, von dieser 

verzerrt und verfälscht wiedergegeben würden und in keinem Fall den Vorwurf, unlauter 

gehandelt zu haben, begründen würden. Die Beklagte reichte am 1. September 2005 

mit einem ergänzten Rechtsbegehren die Replik ein, und am 6. Oktober 2005 

erstatteten die Klägerinnen die Duplik.

 

II.

1. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichtspräsidenten ist 

unbestrittenermassen gegeben (Art. 3 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 33 GestG; Art. 10 IPRG; 

Art. 15 lit. d i.V.m. Art. 9 lit. a ZPO; dringliche Verfügung vom 22.06.2005 S. 5f. E.3).

Vorliegend ist schweizerisches Verfahrensrecht anzuwenden. Vorsorgliche 

Massnahmen können angeordnet werden, wenn der Gesuchsteller glaubhaft macht, 

dass er in seinen Wettbewerbsrechten verletzt wird oder eine solche Verletzung 

befürchten muss und dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht 

wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 14 UWG i.V.m. Art. 28c - 28f ZGB; Art. 198 

ZPO; Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. 

Gallen, N 6 zu Art. 198 ZPO; vgl. dringliche Verfügung S. 6 E.4).

Die Klägerin 2 und die Beklagte haben ihren Sitz in der Schweiz. Damit kommt 

zwischen diesen Parteien schweizerisches Recht zur Anwendung. Soweit die 

Klägerinnen gegenüber der Beklagten als Mittäterinnen unlauter handeln, ist ebenfalls 

schweizerisches Recht anzuwenden. Im internationalen Verhältnis unterstehen 

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Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb dem Recht des Staates, auf dessen Markt die 

unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet. Soweit sich marktbezogene, 

publikumswirksame Verstösse der Klägerinnen in der Schweiz als Marktstaat 

auswirken, ist schweizerisches Lauterkeitsrecht anzuwenden (IPRG-Dasser/

Drolshammer, Basler Kommentar, Art. 136 N 12; C. Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, 

Kommentar zum UWG, Basel 2001, Vor Art. 2 N 38 ff.).

2. Die Beklagte machte geltend, gut drei Monate vor der vorliegend anhängig 

gemachten Patentklage sei die Sealy Corporation, USA, von den Anwälten der Klägerin 

1 angegangen und mit der Behauptung unter Druck gesetzt worden, die Beklagte 

würde die Patente der Klägerinnen verletzen, und es sei Sealy angedroht worden, über 

die U.S. Federal Trade Commission den Import weiterer D-Maschinen zu verhindern. 

Die Klägerin 1 habe zum Zwecke der Stimmungsmache gegen die Beklagte auf dem 

Markt die Information, dass ein Patentverletzungsverfahren gegen die Beklagte 

eingeleitet worden sei, an Sealy weitergeleitet, bevor die Beklagte selber von dieser 

Tatsache erfahren habe (Gesuch Rz. 46 ff.). Trotz Ankündigungen im ersten Quartal 

dieses Jahres halte Sealy bis heute vier Bestellungen von D-Maschinen ohne nähere 

Begründung zurück (Gesuch Rz. 63; Replik Rz. 22, 59). Die Klägerinnen hielten fest, 

Sealy, bei welchem Unternehmen es sich um einen der wichtigsten Kunden von A & B 

handle, sei weder unter Druck gesetzt noch bedroht worden. Dies lasse sich 

insbesondere nicht mit dem Schreiben des Patentanwalts von A & B vom 25. Januar 

2005 (bekl.act. II/14) belegen (Gesuchsantwort Rz. 51 ff.; Duplik Rz. 50).

a) Im Schreiben vom 25. Januar 2005 an die Sealy, Inc. (bekl.act. II/14) hielt der 

Patentanwalt von A & B, Inc. fest, A&B habe Kenntnis erhalten, dass Sealy 

Federkernmaschinen von D. in die USA importiere. Ferner wurde die Sealy, Inc. darauf 

hingewiesen, A&B lege der D. AG zur Last, dass diese durch die Herstellung und den 

Verkauf von Federkernmaschinen insbesondere EP 814 923 (Klagepatent) und ein in 

der Schweiz angemeldetes Patent von A&B verletzen würden. Es wurde darauf 

hingewiesen, dass A&B beabsichtige, eine dem Schweizer Patent entsprechende 

Patentanmeldung gestützt auf die bestehende PCT-Anmeldungen in den USA 

einzureichen. In einem weiteren Absatz des erwähnten Schreibens wurde Sealy darauf 

aufmerksam gemacht, dass die Anstrengungen von A&B, um Patentverletzungen durch 

D. zu verhindern, über die Schweiz hinausgehen würden und insbesondere darin 

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bestehen könnten, eine Klage bei der US-Zollbehörde einzureichen, um den Import von 

nach Auffassung von A&B patentverletzenden Maschinen zu verhindern. Der 

Patentanwalt von A&B teilte Sealy weiter mit, dass seines Wissens Sealy bereits 

Maschinen, welche mit den beanstandeten Maschinen von D. im Wesentlichen 

identisch sind, importiert und bestellt habe. Als Zweck des Schreibens hielt er fest, 

Sealy auf diese bestehenden Patente von A&B und auf möglicherweise drohende 

Verfahren aufmerksam zu machen. Abschliessend wird Sealy der Ratschlag erteilt, den 

eigenen Patentanwalt zu konsultieren in Bezug auf die Frage, auf welche Weise Sealy 

vom Konflikt zwischen A & B, der C. AG und der D. AG betroffen sein könnte. Auch 

wenn das Schreiben vom Patentanwalt im Auftrag von A & B, Inc. an Sealy gesandt 

wurde, ist dieses der Klägerin 1 zuzurechnen, nachdem diese innerhalb der A&B-

Gruppe als einzigen Zweck insbesondere das Halten und Verwalten von Patenten hat 

(Gesuchsantwort Rz. 6). Die Beklagte legt den Inhalt des erwähnten Schreibens in dem 

Sinne aus, dass gegenüber Sealy missbräuchliche Patentverletzungsvorwürfe, 

verbunden mit Drohungen, erhoben worden seien, um Kunden der Beklagten von der 

Erteilung weiterer Bestellungen abzuhalten, was - im Sinne eines Aktes der Selbstjustiz 

- zur Gefährdung bzw. Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz der Beklagten führen 

könne.

Gemäss Art. 12 Abs. 2 PatG erfordern die geschäftliche Korrektheit und der Schutz des 

Verwarnten, dass dem Gegner offengelegt wird, auf welche schweizerischen oder 

europäischen Patente und -anmeldungen mit Geltung für die Schweiz die Verwarnung 

gestützt wird (P. Heinrich, Kommentar zum PatG/EPÜ, N 12.03, 12.05). Diese 

Bestimmung ist indessen vorliegend nicht anwendbar, nachdem es sich um eine der 

Klägerin 1 (Sitz in den USA) zuzurechnenden Verwarnung gegenüber einem 

Unternehmen mit Sitz in den USA in Bezug auf einen angeblich in den USA 

bestehenden Patentschutz handelt. Im Übrigen wäre aber auch der Patentanwalt von 

A&B der Bestimmung nachgekommen, indem er insbesondere auf das Klagepatent 

und PCT-Anmeldungen in den USA hingewiesen hatte. Ein Verstoss insbesondere 

gegen Art. 2 und Art. 3 lit. a und b UWG liegt vor bei einer unberechtigten oder 

irreführenden Verwarnung wegen angeblicher Schutzrechtsverletzung. Verwarnungen 

wegen angeblicher Patentverletzung sind nur dann als unlauterer Wettbewerb zu 

qualifizieren, wenn der Verwarner mit Sicherheit um die Nichtigkeit des Patents weiss 

oder an dessen Rechtsbeständigkeit zumindest ernsthaft zweifeln muss. Diese 

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Grundsätze werden bei fehlender Verletzung eines als gültig betrachteten Patents 

analog angewendet (BGE 108 II 225; sic! 1997, 414; J. Müller, in: Lauterkeitsrecht, 

SIWR V/1, S. 67; M. Streuli-Youssef, in: SIWR V/1 S. 123). Wie bereits ausgeführt, 

enthält das Schreiben des Patentanwalts von A&B hinreichend bestimmte Hinweise auf 

das Klagepatent sowie weitere Patentanmeldungen insbesondere in den USA, so dass 

Sealy hinreichend über die von A&B beanspruchten Rechte ins Bild gesetzt worden 

war. Im Schreiben wurde auch nicht der Eindruck erweckt, A&B könnte ein Verfahren 

gegen Sealy einleiten, insbesondere diese in einen Patentprozess hineinziehen. A&B 

war auch berechtigt, das Schreiben vor der vorliegend anhängig gemachten Klage an 

Sealy zu richten. Nachdem erst nach Durchführung des Hauptverfahrens festehen wird, 

ob das Klagepatent gültig ist und dessen Verletzung durch die Beklagte vorliegt, durfte 

sich A&B zu Recht auf das Klagepatent und daraus abgeleitete Rechte berufen. Die 

Beklagte hat damit nicht glaubhaft dargelegt, dass A&B bzw. der Klägerin 1 aufgrund 

des Schreibens vom 25. Januar 2005 ein unlauteres Verhalten vorzuwerfen ist.

b) Ein unlauteres Verhalten der Klägerinnen kann aber auch nicht aus dem Verhalten 

der Parteien und Sealy nach dem Schreiben vom 25. Januar 2005 abgeleitet werden. In 

den Schreiben von Sealy und der Beklagten bzw. deren Patentanwälte werden deren 

Einschätzung über die Gültigkeit insbesondere des Klagepatents und eine 

entsprechende rechtliche Beurteilung wiedergegeben (bekl.act. II/15-18), ohne dass 

daraus ein unlauteres Verhalten der Klägerinnen abgeleitet werden könnte. Insgesamt 

hat damit die Beklagte nicht glaubhaft dargelegt, dass den Klägerinnen in Bezug auf 

die Sealy Corporation ein unlauteres Verhalten zur Last gelegt werden kann.

3. Die Beklagte wirft den Klägerinnen eine gezielte Streuung von Gerüchten gegenüber 

Kunden der Beklagten in Ländern ohne Patentschutz vor, insbesondere an der vom 29. 

April bis 3. Mai 2005 in Köln durchgeführten europäischen Messe für Maschinen, 

Materialien und Zubehörteile für die Polstermöbel- und Matratzenfertigung ("Interzum"). 

So sei insbesondere Tomascz Kaczmarek, Product Manager der Com.40 limited 

Sp.z.o.o. aus Nowe Skalmierzyce (Polen) am Stand der Klägerin 1 informiert worden, 

dass die Beklagte wegen Patentverletzung eingeklagt worden sei. Die Vertreter der 

Klägerin 1 hätten ihm deshalb empfohlen, keine D-Maschinen mehr zu installieren, da 

diese durch A & B abgestellt werden könnten. T. Kaczmarek sei darüber äusserst 

besorgt gewesen und habe von der Beklagten eine Zusage verlangt, dass dieser Fall 

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nicht eintreten würde. Von der Klägerin 1 seien auch weitere Firmen an der Messe in 

Köln auf die einzuleitende Patentklage aufmerksam gemacht worden, was zu 

entsprechenden Anfragen von Unternehmen bei der Beklagten geführt habe (Gesuch 

Rz. 55 ff.). Die Klägerinnen bestritten die Ausführungen der Beklagten und hielten fest, 

gestützt auf eine in der Verwaltungsratssitzung vom 24. Januar 2005 der Klägerin 2 

geführten Diskussion seien die Mitarbeiter der Klägerin 2, insbesondere die an der 

"Interzum" teilnehmenden Verkäufer und Verkaufsagenten, durch die Geschäftsleitung 

von C. angewiesen worden, dass den Messeteilnehmern die Tatsache der 

Klageeinleitung kommuniziert werden dürfe, aber nicht mehr. Sie bestritten des Weitern 

insbesondere, dass überhaupt ein Gespräch von Mitarbeitern der Klägerin 2 mit T. 

Kaczmarek, Product Manager der Com.40 limited Sp.z.o.o., stattgefunden habe 

(Gesuchsantwort Rz. 56 ff.; vgl. Replik Rz. 50 ff.; Duplik Rz. 46 ff.).

a) Wie bereits ausgeführt, ist eine Verwarnung gegenüber einem Konkurrenten nicht 

unberechtigt, wenn der Verwarner mit hinreichender Sicherheit um die Begründetheit 

des Verletzungsvorwurfs weiss und auch nicht Zweifel an der Richtigkeit der von ihm 

verbreiteten Äusserungen haben muss. Die gleichen Grundsätze haben auch bei Äus-

serungen über laufende Gerichtsverfahren zu gelten. Nachdem die vorliegende 

Unterlassungsklage am 28. April 2005 beim Handelsgericht eingereicht worden war, 

war insbesondere die Klägerin 2 grundsätzlich berechtigt, an der "Interzum" vom 29. 

April bis 3. Mai 2005 Kunden auf die Tatsache der Klageeinleitung aufmerksam zu 

machen. Ob tatsächlich an einer Verwaltungsratssitzung der Klägerin 2 in Bezug auf 

die Klageeinleitung die Art und Weise der Kommunikation gegenüber Dritten festgelegt 

wurde (Gesuchsantwort Rz. 56; kläg.act. II/20), braucht vorliegend nicht entschieden zu 

werden, nachdem die Beklagte unlautere Äusserungen glaubhaft zu machen hat. Die 

Beklagte brachte in diesem Zusammenhang vor, die Klage sei just zwei Tage vor 

Beginn der "Interzum" der Post übergeben und so anhängig gemacht worden. Damit 

sei ganz offensichtlich das Ziel verfolgt worden, der Beklagten bis zur Messe keine 

Gelegenheit mehr zu geben, die in der Klage erhobenen Patentverletzungsvorwürfe im 

Einzelnen zu prüfen und so zu verhindern, dass die Beklagte noch vor oder an der 

Messe insbesondere mit die Patentverletzungsvorwürfe entkräftenden Argumente 

reagieren konnte. Selbst wenn die blosse Kommunikation der Tatsache einer anhängig 

gemachten Patentverletzungsklage noch nicht lauterkeitsrechtlich unzulässig sei, so 

könnten die Begleitumstände, insbesondere der bewusst gewählte Zeitpunkt der 

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Einreichung der Patentverletzungsklage und die entsprechende Kommunikation, 

welche zu einer Verunsicherung der Messeteilnehmer führe, die wettbewerbsrechtliche 

Unlauterkeit angesichts dieser Begleitumstände durchaus begründen. Es lag nun aber 

grundsätzlich in der freien Entscheidung der Klägerinnen, zu welchem Zeitpunkt sie die 

vorliegende Klage anhängig machen wollten. Ein wettbewerbswidriges Verhalten der 

Klägerinnen ist deshalb zu verneinen, soweit die Beklagte nicht glaubhaft darlegt, dass 

die Klägerin 2 nicht nur über die Tasache der eingereichten Patentverletzungsklage 

Kunden informiert sondern sich darüber hinaus in wettbewerbswidriger Weise verhalten 

hat.

b) Im Gesuch (Rz. 56) brachte die Beklagte vor, T. Kaczmarek sei "an der Interzum 

2005 am Stand der C. AG" über die eingereichte Patentverletzungsklage und die 

daraus sich ergebenden Folgen informiert worden. In der Replik (Rz. 56f.) präzisierte 

die Beklagte ihre Ausführungen in dem Sinne, dass T. Kaczmarek nicht von den 

Mitarbeitern der Klägerinnen (P. V., M. S., R. S., K. R., C. B.) über die 

Patentverletzungsklage und die daraus drohenden Folgen orientiert worden sei, 

sondern dass die ebenfalls anwesenden Verkaufsagenten für die entsprechenden 

Länder, d.h. nicht Angestellte der Klägerinnen, darauf angesetzt worden seien, die 

jeweiligen regionalen Interessenten von D-Maschinen auf die Klage und die daraus sich 

ergebenden Folgen aufmerksam zu machen. T. Kaczmarek sei von dem für Polen 

zuständigen C-Vertreter, B. Th., von der Mebel Art Sp.z.o.o. in 46-080 Chroicice, 

Polen, zur Seite gebeten worden, und B. Th. habe T. Kaczmarek aufgrund der 

eingeleiteten Patentverletzungsklage vom Kauf einer D. BT 247 abgeraten. Die 

Klägerinnen stellten nicht in Abrede, dass ein Gespräch zwischen B. Th. (resp. dessen 

Firma Mebel Art Sp.z.o.o.), der als Vermittlungsagent für die Klägerin 2 tätig war und 

ist, mit T. Kaczmarek an der "Interzum" 2005 stattfand, wobei ausschliesslich T. 

Kaczmarek und dessen Begleiter informiert habe, dass die Klägerinnen eine 

Patentklage gegen die Beklagte eingeleitet hätten. Auf die von beiden beantragte 

Einvernahme von T. Kaczmarek und B. Th. als Zeugen ist, da diese das Verfahren 

ungebührlich verzögern würden, zu verzichten (Art. 205 ZPO; vgl. Leuenberger/Uffer-

Tobler, N 2 zu Art. 205 ZPO). Das E-Mail von B. G. von der Beklagten an deren 

Rechtsvertreter vom 20. Mai 2005 betreffend das Gespräch mit T. Kaczmarek (bekl.act. 

II/22) genügt nicht, um den von der Beklagten behaupteten Inhalt des Gesprächs 

glaubhaft zu machen, da es sich beim erwähnten E-Mail um eine reine 

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Parteibehauptung handelt. Im Übrigen ist festzuhalten, dass im erwähnten E-Mail in 

sehr allgemeiner Weise der angebliche Inhalt des geführten Gesprächs erwähnt wird, 

wobei sich keinerlei Hinweise finden, dass das Gespräch nicht mit Mitarbeitern der 

Klägerin 2 sondern mit B. Thoma von der Mebel Art stattgefunden hatte. Damit gelingt 

es der Beklagten nicht, glaubhaft darzulegen, dass B. Thoma von der Mebel Art an der 

"Interzum" 2005 T. Kaczmarek aufgrund der eingeleiteten Patentverletzungsklage vom 

Kauf einer D BT 247 abgeraten habe. Ein unlauteres Verhalten der Klägerinnen ist 

damit nicht dargetan.

Im Übrigen legten die Klägerinnen unbestrittenermassen und damit glaubhaft dar, dass 

Mebel Art ein selbständiger und von beiden Klägerinnen unabhängig agierender 

Verkaufsagent sei, der für verschiedenste Hersteller tätig sei (vgl. 

www.mebelart.com.pl). Damit kann aber nicht angenommen werden, dass B. Th. in 

einem mit einem Arbeitsverhältnis vergleichbaren Unterordnungsverhältnis stand. Auch 

wenn B. Th. wettbewerbswidrige Äusserungen gemacht haben sollte, könnte dieses 

Verhalten nicht insbesondere gestützt auf Art. 11 UWG oder Art. 55 OR den 

Klägerinnen angerechnet werden. Damit ist eine Wettbewerbsverletzung in Bezug auf 

das mit T. Kaczmarek geführte Gespräch auch aus diesem Grund zu verneinen.

c) Die Beklagte wies ferner auf ein E-Mail vom Vorstand und Geschäftsführer (CEO) der 

Collection AB GmbH vom 11. Mai 2005 an die Beklagte hin, in welchem dieser 

mitteilte, dass auf der Messe das Gerücht gegangen sei, wonach C. die D. AG nun 

doch auf Patentverletzung verklage. Damit verbunden wurde im erwähnten E-Mail 

folgende Frage gestellt: "Wird das etwa die Nutzung unserer Maschinen 

betreffen?" (bekl.act. II/24). Weder dem entsprechenden E-Mail noch den 

Ausführungen der Beklagten kann entnommen werden, von wem diese angeblichen 

Informationen stammen sollen (vgl. Gesuch Rz. 58). Nachdem die Beklagte selber nicht 

behauptet hat, die Klägerinnen hätten ein entsprechendes Gerücht in Umlauf gesetzt, 

ist ein wettbewerbswidriges Verhalten der Klägerinnen weder behauptet noch glaubhaft 

dargetan worden.

4. Die Beklagte hielt schliesslich fest, die Klägerinnen würden ihre Marktmacht unter 

anderem durch Bedrohung von Kunden der Beklagten mit Liefer-Boykott für C-

Ersatzteile und C-Support missbrauchen, selbst in Ländern, wo kein Patentschutz 

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bestehe. So sei dem Geschäftsführer der Beklagten ein Rundschreiben der türkischen 

Gruppengesellschaft der Klägerin 1, A & B Turkey Inc., vom 18. Oktober 2004 

zugespielt worden, das den türkischen Kunden der Beklagten zugestellt worden sei. 

Das erwähnte Schreiben drohe unter anderem den Kunden der Beklagten 

insbesondere an, dass mit Massnahmen bei Benutzung von Maschinen, die nicht 

international patentiert sind, zu rechnen sei. Danach habe insbesondere der Abnehmer 

der Maschinen in der Türkei mit der Begutachtung der Maschinen und deren 

Beschlagnahme zu rechnen. Jeder, der wissentlich oder unwissentlich Produkte 

verwende, die auf solchen kopierten Maschinen hergestellt wurden, müsse mit den im 

Einzelnen im erwähnten Schreiben erwähnten Massnahmen rechnen (Gesuch Rz. 41 

ff.). Die Klägerinnen machten insbesondere geltend, das von der Beklagten eingelegte 

Schreiben (bekl.act. II/12) von Murat Mizrakli, einem Angestellten von A & B Turkey 

Inc., sei unvollständig und damit falsch übersetzt worden. Eine richtige Übersetzung 

des Schreibens führe zum Schluss, dass es sich um ein Informationsschreiben an 

einen Kreis von möglichen Abnehmern von Maschinen zur Herstellung von 

Taschenfedern handle. Die automatische Transfer-Maschine von D., die Gegenstand 

des Hauptprozesses bildet, könne keine Taschenfedern herstellen. Damit könne sich 

das erwähnte Schreiben nicht auf diesen Maschinentyp beziehen (Gesuchsantwort Rz. 

35 ff., insbesondere Rz. 45 ff.; Replik Rz. 14 ff.; Duplik Rz. 18 ff.).

a) Am 18. Oktober 2004 versandte die A & B Turkey Inc. ein Rundschreiben an ihre 

Kunden, das auch den türkischen Kunden der Beklagten, insbesondere der Firma 

Sipahioglu, Silivri, Türkei, zugestellt worden war (bekl.act. II/12). Zusammen mit dem 

Rundschreiben reichte die Beklagte eine Übersetzung vom 11. November 2004 ohne 

Hinweis auf deren Urheberschaft ein (bekl.act. II/12; "Bilgi Notu", dt. "Memorandum"). 

Gemäss der deutschen Übersetzung der Beklagten lautet der erste Absatz des 

Memorandums wie folgt:

"Auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft wollen wir Sie über einige wichtige Punkte in 

Bezug auf kopierte Maschinen und auch über Produkte, die auf solchen Maschinen 

hergestellt werden und wurden, informieren."

Die Klägerinnen übersetzen diesen ersten Absatz des Memorandums wie folgt:

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"In Bezug auf das EU-Beitrittsverfahren erachten wir es als sinnvoll, Sie auf die Risiken 

aus der Verwendung von nicht originalen Maschinen oder der Verwendung von 

Produkten, welche mit nicht originalen Maschinen hergestellt wurden, aufmerksam zu 

machen" (Gesuchsantwort Rz. 46).

In der von der Beklagten eingereichten Übersetzung lautet der zweite Absatz des 

Memorandums wie folgt:

"Bei Benutzung von kopierten Maschinen, die nicht international patentiert sind, ist mit 

folgenden Massnahmen zu rechnen:"

Die Klägerinnen übersetzen diesen zweiten Absatz wie folgt:

"Für den Fall, dass eine nachgeahmte/nachgemachte Maschine eingesetzt wird ohne 

internationales Patent:" (Duplik Rz. 21; kläg.act. II/22).

Unbestritten ist die Übersetzung der Beklagten, wonach bei einer Einsetzung bzw. 

Benutzung von einer kopierten bzw. nachgeahmten/nachgemachten Maschine ohne 

internationales Patent der Kunde mit Folgendem zu rechnen hat:

"1. Die Maschine wird vom eigentlichen Hersteller und von Gutachtern bis auf die letzte 

Schraube begutachtet. Sollte man dabei feststellen, dass sie identisch ist mit dem 

Original, wird die Maschine beschlagnahmt.

2. Die gesamte Produktion ab Kaufdatum der Maschine wird anhand der Buchführung 

durchsucht, und alles, was bis dato verkauft wurde, muss zum ermittelten Wert 

erstattet werden.

3. Im Falle einer Anzeige müssen Verkäufer/Hersteller und Käufer mit Freiheitsstrafen 

rechnen.

4. Die Maschinenkopierer und auch Käufer der kopierten Maschine werden in den 

Medien veröffentlicht.

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5. Jeder, der eine kopierte Maschine gekauft hat, muss damit rechnen, dass er keine 

Maschinen-Ersatzteile und keinen Service von A & B INC. bekommen wird. Es kann 

zum Abbruch jeglicher Geschäftsbeziehung kommen."

Gemäss Übersetzung der Beklagten lautet der letzte Absatz des Memorandums wie 

folgt:

"Jeder, der wissentlich oder unwissentlich Produkte verwendet, die auf solchen 

kopierten Maschinen hergestellt wurden, muss mit denselben Massnahmen wie oben 

aufgelistet rechnen."

Gemäss beglaubigter Übersetzung der X. GmbH, L. (Dr. E. S.) vom 20. Juli 2005 ist der 

letzte Absatz des Memorandums wie folgt zu übersetzen:

"Falls irgendwelche nicht mit einer Originalmaschine hergestellten Produkte, wie z.B. 

Taschenfedern, wissentlich oder unwissentlich verwendet werden, gelangen die oben 

stehenden Sanktionen zur Anwendung." (Gesuchtsantwort Rz. 46; kläg.act. II/15).

Die Beklagte räumte ein, dass - aufgrund eines Versehens - im letzten Absatz der 

Passus "wie z.B. Taschenfedern" nicht übersetzt worden sei (Replik Rz. 15; vgl. 

Gesuchsantwort Rz. 45).

Unbestrittenermassen besteht in der Türkei wegen Nichtbezahlung der 

Patentjahresgebühren für das Streitpatent der Klägerin 1 kein Patentschutz mehr 

(bekl.act. II/13). Dies war der Klägerin 1 bekannt. Es ist davon auszugehen, dass auch 

der Klägerin 2, welche Maschinen gemäss Klagepatent unter Lizenz der Klägerin 1 in 

der Schweiz herstellt und sie in die ganze Welt verkauft (vgl. Klage vom 28. April 2005, 

S. 4), dieser Umstand bekannt war bzw. sie darum wissen musste. Damit wäre, wie 

bereits ausgeführt, ein Verwarnungsschreiben, welche sich auf das Klagepatent stützt, 

wettbewerbswidrig.

b) Die Klägerinnen brachten vor, das Schreiben der A & B Turkey Inc. (bekl.act. II/12) 

habe nicht den ihm von der Beklagten zugeschriebenen Sinn sondern richte sich gegen 

einen türkischen Hersteller von Taschenfeder-Maschinen, nicht gegen D., und stütze 

sich auf ein in der Türkei gültig bestehendes Patent von A&B.

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aa) Im Memorandum wird nicht ausgeführt, auf welches Patent der Klägerin 1 bzw. der 

A&B-Gruppe sich die Verwarnung bezieht. Fest steht aber, dass es um eine Maschine 

gemäss dem Patent von A & B Inc. geht, nachdem demjenigen, der eine kopierte 

Maschine gekauft hat, angedroht wird, dass er keine Maschinen-Ersatzteile und keinen 

Service von A & B Inc. bekommen werde. Ein Hinweis, welche Maschinen von A & B 

Inc. gemeint sind, findet sich im letzten Absatz des Memorandums, wo auch 

demjenigen die Massnahmen gemäss Ziff. 1-5 des Memorandums angedroht werden, 

welcher nicht mit einer Originalmaschine hergestellte Produkte, wie z.B. 

Taschenfedern, verwendet. Nachdem im Memorandum Taschenfedern lediglich 

"beispielsweise" erwähnt werden, ist der Schluss zu ziehen, dass das Memorandum 

grundsätzlich nicht nur an Hersteller und Abnehmer von Maschinen zur Produktion von 

Taschenfedern sondern auch an Abnehmer von anderen Maschinen gerichtet sein 

kann. Gemäss Angaben der Gesuchstellerinnen erfuhr Murat Mizrakli von A & B Turkey 

Inc. anfangs Oktober 2004, dass die türkische Gesellschaft Umit Makine in Verletzung 

eines Patents der Klägerin 2 Maschinen zur Herstellung von Taschenfedern und 

Federkernen aus solchen Federn hergestellt und türkischen Kunden angeboten habe. 

Unbestrittenermassen sandte er das Schreiben vom 18. Oktober 2004 (bekl.act. II/12) 

an 18 Adressaten in der Türkei, die als mögliche oder tatsächliche Kaufinteressenten 

von Umit-Maschinen in Frage gekommen seien (kläg.act. II/18a, b; vgl. kläg.act. II/17a, 

b; Gesuchsantwort Rz. 48). Nicht von Bedeutung ist der in diesem Zusammenhang von 

der Beklagten erhobene Einwand, fünf der in kläg.act. II/18b aufgelisteten und 

telefonisch erreichten Unternehmen würden gemäss eigenen Angaben gar keine 

Taschenfederkern-Maschinen besitzen und Taschenfederkerne herstellen bzw. 

lediglich bei drei der acht erreichten Unternehmen stehe fest, dass diese über 

Taschenfederkern-Maschinen verfügten (Replik Rz. 24 fff.), nachdem die Klägerinnen 

selber ausführten, das Memorandum sei auch an mögliche, d.h. allenfalls zukünftige 

Käufer von Umit-Maschinen versandt worden. Unbestrittenermassen stellt nun aber die 

Beklagte ebenfalls Taschenfederkern-Maschinen (Pocket Spring Coilers/Pocket Spring 

Assemblers) her (bekl.act. II/31; Replik Rz. 19; Dulik Rz. 26). Auch wenn es - wie die 

Klägerinnen vorbringen - zutrifft, dass die Herstellung von eigenen Taschenfeder-

Maschinen durch Umit Makine damals in Industriekreisen in der Türkei intensiv 

diskutiert worden war, konnte sich das Schreiben in gleicher Weise auch auf 

Taschenfederkern-Maschinen der D. AG beziehen. Sämtliche 18 von A & B Turkey Inc. 

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 14/20

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angeschriebenen Adressaten konnten auch bestehende oder zukünftige Kunden der 

Beklagten, welche Taschenfederkern-Maschinen herstellt, sein. Damit konnte sich 

insbesondere der im Memorandum aufgeführte Hinweis, dass Käufer von kopierten 

Maschinen mit dem Abbruch jeglicher Geschäftsbeziehung und der Einstellung der 

Lieferung von Ersatzteilen rechnen müsse, auch auf bestehende oder zukünftige 

Kunden der Beklagten beziehen.

bb) Gemäss Ausführungen der Klägerinnen war die A&B Turkey Inc. der Auffassung, 

dass insbesondere die Maschinen der Umit Makine das Patent der C. AG für eine 

Methode und System, um Taschen-Spiralfedern in Reihen anzuordnen ("Method and 

System for forming Strings of pocketed Coil Springs"; International Publication Number 

WO 00/63113, registriert in der Türkei unter der Nummer TR 2001/02879 B; kläg.act. II/

16) verletzten. Beim kläg.act. II/16 handelt es sich um eine internationale 

Patentanmeldung PCT WO 00/63113, wobei als Gesuchstellerin für die 

Patentanmeldung für alle bezeichneten Staaten, ausgenommen die USA, die Klägerin 2 

aufgeführt wird. Als Verteter ("Agents") werden Keith R. Haupt et al., Ankara, Türkei, 

und Wood, Herron und Evans, L.L.P., 2700 Carew Tower, Cincinnati, Ohio 45202 

(USA), aufgeführt (vgl. kläg.act. II/24a - e). Gemäss eigenen Angaben ist Wood, Herron 

und Evans, L.L.P. ("law firm") Patentanwalt und Vertreter von A & B Inc. und sandte in 

dieser Funktion - wie erwähnt - die Patentverwarnung an Sealy (bekl.act. II/14). Das 

türkische Patent TR 2001/02879 B wurde der Klägerin 2 am 21. Mai 2003 durch das 

türkische Patentamt erteilt (kläg.act. II/23). Gemäss unbestrittenen Angaben musste die 

Klägerin gegenüber der PCT-Patentanmeldung in der Türkei auf die Patentansprüche 

28-31 verzichten, wobei es jedoch nur um Details gegangen sei, welche für die 

technische und wirtschaftliche Bedeutung des Patents nicht relevant seien (kläg.act. II/

24a-e; Duplik Rz. 34). Unbestrittenermassen verfügte somit die Klägerin 2 im Zeitpunkt, 

als A&B Turkey Inc. das Memorandum (bekl.act. II/12) versandte, über ein gültiges 

Patent für eine Methode und System, um Taschen-Spiralfedern in Reihen anzuordnen.

c) Vorliegend ist davon auszugehen, dass eine unberechtigte Verwarnung eines 

türkischen Unternehmens gegenüber anderen türkischen Unternehmen, welche 

bestehende oder zukünftige Abnehmer von D-Maschinen sind, sich in der Schweiz 

auswirkt, indem die verwarnten Unternehmen allenfalls bei der Beklagten in der 

Schweiz keine Maschinen erwerben. Entsprechend dem Marktauswirkungsprinzip ist 

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Schweizer Recht anzuwenden, auf welches sich im Übrigen auch beide Parteien 

berufen. Soweit es bei der Verwarnung von A&B Turkey Inc. (bekl.act. II/12) um 

Maschinen zur Herstellung von Taschenfedern ging, besteht das türkische Patent TR 

2001/02878 B der Klägerin 2. Damit war eine solche Verwarnung gestützt auf dieses 

Patent grundsätzlich nicht wettbewerbswidrig. Immerhin wurden aber die verwarnten 

Unternehmen nicht auf das bestehende Patent betreffend Taschen-Spiralfedern 

hingewiesen. Hingegen sind die im Memorandum bei einer Patentverletzung 

angedrohten Sanktionen als Verstoss gegen das Wettbewerbsgesetz zu betrachten. 

Auch die Klägerinnen behaupten nicht, dass die erwähnten Sanktionen nach 

türkischem Recht verhängt werden können, so etwa die Aussprechung von 

Freiheitsstrafen, die Veröffentlichung in den Medien und die Verhängung der gleichen 

Sanktionen, auch dann, wenn jemand wissentlich oder unwissentlich Produkte 

verwendet, die auf patentverletzenden Maschinen hergestellt worden sind. 

Wettbewerbswidrig erscheint des Weitern insbesondere auch die unmissverständliche 

Drohung gegenüber Kunden von A & B Inc. mit einem vollständigen Lieferboykott. Wie 

bereits ausgeführt, werden im erwähnten Memorandum Taschenfedern nur als Beispiel 

erwähnt, womit die Empfänger des Schreibens davon ausgehen konnten und mussten, 

dass sich die Verwarnung auch auf Maschinen gemäss Klagepatent der Klägerin 1 

beziehen konnte. Unbestrittenermassen bestand zu jenem Zeitpunkt für das 

Klagepatent der Klägerin 1 in der Türkei kein Patentschutz mehr. Damit ist das 

Memorandum betreffend Federkern-Montagemaschinen, da A&B Turkey Inc. mit 

Sicherheit wusste bzw. wissen musste, dass der Vorwurf der Verletzung unbegründet 

ist, wettbewerbswidrig.

In Bezug auf den Kunden von D., Sipahioglu, verwies die Beklagte auf die 

Ausführungen der Klägerinnen in der Klageschrift (Rz. 17), wonach es Murat Mizrakli 

(Verfasser des Schreibens der A&B Turkey Inc., bekl.act. II/12), welcher anscheinend 

auch "Mitarbeiter der Klägerin 1" ist, gelang, im Sommer 2004, eine von der Beklagten 

hergestellte und in die Türkei an die Sipahioglu, 34600 Güngören/Istanbul, gelieferte 

Maschine zu untersuchen, zu skizzieren und zu filmen. Aufgrund dieser Ausführungen 

der Klägerinnen, des Inhalts des Memorandums vom 18. Oktober 2004 (bekl.act. II/12) 

und der nicht substantiierten Bestreitungen der Klägerinnen ist von den glaubhaften 

Ausführungen der Beklagten davon auszugehen, dass Sipahioglu aufgrund der 

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 16/20

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Ausführungen von Murat Mizrakli entgegen ursprünglicher Absicht davon absah, 

weitere D-Maschinen zu bestellen (Gesuch Rz. 44; Replik Rz. 21, 71; Duplik Rz. 27).

d) Die Klägerinnen machten geltend, das Schreiben (bekl.act. II/12) von Murat Mizrakli, 

einem Angestellten von A&B Turkey Inc., sei von diesem ohne Wissen der Klägerinnen 

oder der Konzern-Zentrale versandt worden. Der Inhalt des Schreibens sei daher weder 

der Konzern-Holding und noch viel weniger den Klägerinnen zuzurechnen 

(Gesuchsantwort Rz. 50). Sie beantragten deshalb die Abweisung des Gesuchs wegen 

fehlender Passivlegitimation der Klägerinnen (Gesuchsantwort Rz. 69). Die Beklagte 

warf den Klägerinnen insbesondere vor, diese würden die Mitarbeiter ihres Konzerns je 

nach Situation einmal als eigene Mitarbeiter ausgeben und einmal als Mitarbeiter einer 

türkischen Tochtergesellschaft definieren, mit der sie keinerlei Verbindung haben und 

für deren Handlungen sie keinerlei Verantwortung übernehmen wollten. Solche 

Umgehungstaktiken verdienten keinen Rechtsschutz (Replik Rz. 40 ff., 60 ff.; vgl. 

Duplik Rz. 36 ff., 52 ff.).

aa) Im Verfahren HG.2005.38-HGK bezeichneten die Klägerinnen Murat Mizrakli, 

welcher das Memorandum (bekl.act. II/12) versandt hatte, als "Mitarbeiter der Klägerin 

1". In dieser Funktion habe er im Sommer 2004 eine von der Beklagten hergestellte 

und an die Sipahioglu, Güngören/Istanbul, gelieferte Maschine untersucht, skizziert und 

gefilmt (Klage Rz. 17). Im Gegensatz dazu führten sie im vorliegenden Verfahren aus, 

bei Murat Mizrakli handle es sich um einen Angestellten von A & B Turkey Inc. 

(Gesuchsantwort Rz. 50). In der Duplik (Rz. 36) führten sie wiederum aus, bei Murat 

Mizrakli habe es sich nicht um einen "Angestellten" der Klägerin 1 gehandelt, sondern 

um einen "Konzernmitarbeiter", der für die Klägerinnen einen bestimmten, von dieser 

gewollten und genehmigten Auftrag (Inspektion einer Maschine) auszuführen hatte 

(Duplik Rz. 36). Diese Ausführungen der Gesuchstellerinnen sind widersprüchlich und 

vermögen die Ausführungen der Beklagten nicht in Frage zu stellen, wonach sich eine 

Konzern-Patentinhaberin und/oder eine für die Patentpolitik zuständige Konzern-

Gesellschaft und/oder die Konzern-Mutter offensichtliche Verstösse einer dritten 

Konzern-Gesellschaft vor Ort gegen ihre eigenen Konzern-Richtlinien anrechnen lassen 

muss, zumal wenn die Patentinhaberin und die für die Patentpolitik verantwortliche 

Gesellschaft ihre Aktivlegitimation selbst wahrnehmen. Nachdem Murat Mizrakli, 

welcher wohl formell Arbeitnehmer der A & B Turkey Inc. ist, als "Konzernmitarbeiter" 

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 17/20

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von der Klägerin 1 beauftragt war, im Interesse beider Klägerinnen und auch der 

Konzern-Mutter A & B Inc. Beweismaterial für eine Klage der Klägerinnen zu 

beschaffen, ist mit nicht unerheblicher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass ein 

entsprechender Auftrag bzw. eine Weisung der Klägerin 1 und/oder der Klägerin 2 

betreffend das Verwarnungsschreiben (bekl.act. II/12) bestanden hatte. Entgegen den 

Vorbringen der Klägerinnen (Duplik Rz. 38) ist nicht entscheidend, dass das 

Memorandum mit einem Begleitschreiben der A & B Turkey Inc. versandt worden war. 

Entscheidend ist, dass sich die Klägerinnen selber darauf berufen, die 

Patentverwarnung (bekl.act. II/12) beziehe sich nur auf Taschenfedern, und diese sei 

aufgrund des türkischen Patents TR 2001/02879 B rechtmässig. Nicht nachvollziehbar 

ist aber damit, weshalb A & B Turkey Inc. gegenüber türkischen Unternehmungen 

Warnungen wegen Verletzung eines Patents aussprechen sollte, an welchem sie 

keinerlei Berechtigung hat sondern dessen Inhaberin die Klägerin 2 ist. Daraus ist der 

zwingende Schluss zu ziehen, dass die A & B Turkey Inc. im Interesse der Klägerin 2 

handelte, womit dieser das Verhalten von A&B Turkey Inc. unabhängig davon, ob eine 

ausdrückliche oder stillschweigende Beauftragung vorlag, anrechnen zu lassen hat. Die 

Klägerinnen sind des Weitern bei ihren Ausführungen zu behaften, wonach die Klägerin 

1 als einzigen Zweck das Halten und Verwalten insbesondere von Patenten in der A&B-

Gruppe hat. Damit ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass der 

Kägerin 1 Rechte an TR 2001/02879 B zukommen, womit glaubhaft gemacht ist, dass 

das Memorandum von A&B Turkey Inc. auch in ihrem Interesse und ausdrücklichen 

oder stillschweigenden Auftrag versandt worden ist. Eine Beauftragung von A&B 

Turkey Inc. durch Gesellschaften der A&B-Gruppe kann auch deshalb als hinreichend 

glaubhaft dargetan angenommen werden, nachdem im Memorandum ausdrücklich 

erwähnt wird, dass, wer eine kopierte Maschine gekauft habe, keine Ersatzteile und 

keinen Service von A & B Inc. (und nicht etwa von A & B Turkey Inc.) bekommen werde.

bb) Nachdem davon auszugehen ist, dass Murat Mizrakli aufgrund eines ausdrücklich 

oder stillschweigend erteilten Auftrags der Klägerinnen das Memorandum (bekl.act. II/

12) insbesondere an Abnehmer von Taschenfedermaschinen aber auch Federkern-

Montagemaschinen zugestellt hatte, ist auch glaubhaft dargelegt, dass die Klägerinnen 

in Bezug auf die beantragten Verbote passivlegitimiert sind. Entgegen den 

Ausführungen der Klägerinnen begründet das Memorandum nicht ausschliesslich eine 

Pflichtstellung von A & B Turkey Inc., auch wenn diese grundsätzlich als rechtlich 

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selbständige juristische Person insbesondere von den Klägerinnen oder der A & B, Inc. 

unabhängig handeln kann. Gerade dies war, wie die Beklagte glaubhaft dargelegt hat, 

vorliegend nicht der Fall, weshalb den Klägerinnen das Schreiben von A&B Turkey Inc. 

anzurechnen ist. Damit stellt sich die Frage eines Durchgriffs auf die Muttergesellschaft 

oder eine weitere Gesellschaft des Konzerns vorliegend nicht. Ferner kann auch die 

Frage offen gelassen werden, ob die beantragten Verbote gestützt auf die 

Haftungsregeln von Art. 50 und 55 OR bzw. Art. 11 UWG auszusprechen sind.

e) In der Replik ergänzte die Beklagte ihr Rechtsbegehren dahingehend, dass das 

gemäss Ziff. 1 des Gesuchs beantragte Verbot gegenüber den Klägerinnen - 

namentlich aber nicht ausschliesslich - auch bezüglich weiterer türkischer 

Gesellschaften auszusprechen sei. Sie wies insbesondere darauf hin, dass die 

Klägerinnen in der Gesuchsantwort eine Liste der mit dem Memorandum (bekl.act. II/

12) angegangenen türkischen Unternehmen ins Recht gelegt hätten und sich (und ihre 

türkische Schwestergesellschaft) in keiner Weise in lauterkeitsrechtlichem Unrecht 

sähen. Die Gesuchsantwort der Klägerinnen könne nur so verstanden werden, dass sie 

sich weiterhin im Recht wähnen würden, solche oder ähnliche Rundschreiben zu 

verfassen und in der Türkei (oder auch in andern Ländern) über entsprechende 

Ländergesellschaften an potentielle Kunden der Beklagten zu verschicken. Sofern 

sämtliche Voraussetzungen für den Erlass der beantragten Verbote erfüllt sind, steht 

einer Erweiterung der verlangten Massnahme auf die namentlich genannten 17 

Unternehmen in der Türkei nichts entgegen.

f) In Bezug auf die Begehungs- bzw. Wiederholungsgefahr führten die Klägerinnen aus, 

sie seien für das Schreiben von Murat Mizrakli nicht verantwortlich. Es bestehe darum 

kein Hinweis auf eine konkrete Gefahr, dass sie je ein solches Schreiben versenden 

würden oder Dritte instruieren würden, ein solches zu versenden. Es könne von den 

Klägerinnen einzig in Zukunft erwartet werden, dass sie der von der A & B-

Muttergesellschaft verabschiedeten Policy (kläg.act. II/13) nachleben und diese auch, 

wo nötig, durchsetzen würden (Duplik Rz. 67). Davon abweichend hielten die 

Klägerinnen an anderer Stelle fest, Jack Crusa, Senior V.P. und President of Specialist 

Products von A & B, Inc., habe mit E-Mail vom 12. Juli 2005 (kläg.act. II/17b) Murat 

Mizrakli klar instruiert, keine derartigen Schreiben (wie bekl.act. II/12) mehr zu 

versenden und angewiesen "work with our legal department here in Carthage before 

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 19/20

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making any future communications with customers or competitors regarding our 

patents and relating legal issues". Damit sei die Gefahr, dass Murat Mizrakli 

entsprechende Schreiben an türkische Unternehmen schicken werde, ausgeschlossen 

(Duplik Rz. 4). Vorweg ist festzuhalten, dass auch gemäss den Ausführungen der 

Klägerinnen es sich bei der A&B Turkey Inc. nicht um ein in jeder Hinsicht 

selbständiges Unternehmen handelt, sondern dass deren Angestellten vielmehr einem 

klaren Weisungsrecht von A & B, Inc. unterstehen. Dies stellt ein weiterer Hinweis dafür 

dar, dass das Memorandum (bekl.act. II/12) im ausdrücklichen oder stillschweigenden 

Auftrag der Klägerinnen und in deren Interesse versandt worden war, womit sie sich 

dieses anrechnen zu lassen haben. Aufgrund des widersprüchlichen Verhaltens der 

Klägerinnen, welche einerseits jegliche Verantwortung für das Schreiben von Murat 

Mizrakli bestreiten und andererseits ausführen, Murat Mizrakli unterstehe einem strikten 

Weisungsrecht, ist davon auszugehen, dass eine Wiederholungsgefahr hinreichend 

dargetan ist. Wer, wie die Klägerinnen, jegliche Unlauterkeit in Abrede stellt, behält sich 

damit implizit vor, mit Hilfe anderer Länder Agenten oder Konzerngesellschaften in der 

Türkei oder in andern Ländern auch in Zukunft gleich zu handeln. Im Übrigen besteht 

auch Anlass für die Klägerinnen bzw. von weisungsgebundenen Ländergesellschaften, 

weiterhin Warnungsschreiben zu versenden auch deshalb, da diese offensichtlich den 

gewünschten Erfolg bewirkt hatten. So hielt Murat Mizrakli in seinem E-Mail vom 11. 

Juli 2005 fest, er sei glücklich sagen zu können, dass bis heute (insbesondere als Folge 

des Verwarnungsschreibens) keine Maschine von Umit Makine verkauft worden sei, 

obwohl dieses Unternehmen Maschinen zu Preisen anbieten würde, die 40 % des 

Preises für C-Maschinen betrage (kläg.act. II/17a).

g) Die Klägerinnen machten geltend, es bestehe keine Dringlichkeit, nachdem die 

Beklagte mit der Einreichung des Massnahmebegehrens während neun Monaten (seit 

dem Schreiben von Murat Mizrakli) resp. vier Monaten (seit dem Schreiben der 

Patentanwälte an Sealy) zugewartet habe. Ein Unterlassungsanspruch, der während 

Monaten in Kenntnis aller Umstände nicht eingereicht werde, sei verwirkt, resp. seine 

Einreichung sei als "Vergeltung" für das Einreichen einer Patentverletzungsklage als 

rechtsmissbräuchlich zu betrachten. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten ist, 

nachdem die Beklagte lediglich von ihren Rechten Gebrauch gemacht hat, zu 

verneinen. Nachdem gemäss der bundesgerichtlichen Praxis nur noch relative 

Dringlichkeit verlangt wird (Mitt. 1983 II, 151; L. David, Der Rechtsschutz im 

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 20/20

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Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2.A., S. 178f.), durfte die Beklagte angesichts der bei 

lauterkeitsrechtlichen Massnahmen bestehenden Beweisschwierigkeiten sehr wohl 

zuwarten, bis sie genügenden Anlass hatte, um ein Massnahmeverfahren einzuleiten. 

Des Weitern ist auch der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil von der Beklagten 

hinreichend glaubhaft dargetan, indem sie darlegte, dass mit jeder Bestellung einer in 

Produktion befindlichen Federkern-Montagemaschine, die von einem Kunden annulliert 

wird und mit jeder Bestellung, die aufgrund der Verwarnungen der Klägerinnen nicht 

mehr platziert wird, der Beklagten ein Schaden droht, welcher später möglicherweise 

nicht mehr ermittelt und, wenn der Beklagten die Existenzgrundlage abgegraben 

würde, auch nicht mehr ersetzt werden könnte.

5. Zusammenfassend sind die beantragten Verbote, soweit sie insbesondere die Sealy 

Corporation und die Com.40 Limited Sp.z.o.o. betreffen, abzuweisen und im Übrigen 

Ziff. 1, soweit es die Sipahioglu und weitere 17 genannte Unternehmen in der Türkei 

betrifft, zu schützen.

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	Entscheid Handelsgericht, 22.11.2005
	Art. 2, Art. 3 lit. a und b UWG (SR 241). Ein Verstoss gegen das Wettbewerbsgesetz liegt vor bei einer unberechtigten oder irreführenden Verwarnung wegen angeblicher Schutzrechtsverletzung. Verwarnungen wegen angeblicher Patentverletzung sind nur dann als unlauterer Wettbewerb zu qualifizieren, wenn der Verwarner mit Sicherheit um die Nichtigkeit des Patents weiss oder an dessen Rechtsbeständigkeit zumindest ernsthaft zweifeln muss (Handelsgericht, 22. November 2005, HG.2005.61).

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