# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 8365b253-f6fc-5595-8ff5-ad7b374d2e5d
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2023-01-19
**Language:** it
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 19.01.2023 B-531/2022
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-531-2022_2023-01-19.pdf

## Full Text

B u n d e s v e r w a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b un a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b un a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b un a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Corte II 

B-531/2022 

 

 
 

  S e n t e n z a  d e l  1 9  g e n n a i o  2 0 2 3  

Composizione 

 
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),  

David Aschmann, Martin Kayser, Marc Steiner,  

Pascal Richard (presidente di corte), 

cancelliera Maria Cristina Lolli. 
 

 
 

Parti 

 
Mendes SA,  

Via S. Balestra 10, 6900 Lugano,   

patrocinata dall'avv. Raffaele De Vecchi,  

Ganzoni & Pedretti AG,  

Via Maistra 1, 7500 St. Moritz,  

ricorrente,   
 

 
contro 

 

 
Actial Farmaceutica S.r.l.,  

Viale Shakespeare 47, IT-00144 Roma,   

patrocinata dall'avv. Stefano Codoni,  

Walder Wyss SA,  

Via F. Pelli 12, casella postale 5162, 6901 Lugano,  

controparte,  

 

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berna,    

autorità inferiore.   
 

 
 

Oggetto 

 
Procedura di opposizione N° 13'837 –  

revoca della sospensione. 

 

B-531/2022 

Pagina 2 

Fatti: 

A.  

A.a In data 19 marzo 2014, Mendes SA (in seguito: la ricorrente), ha depo-

sitato presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI (in seguito: 

l'autorità inferiore, l'IPI o l'Istituto) il marchio n. 659 675 "VSL3 by De Si-

mone".  

A.b In data 4 settembre 2014, Actial Farmaceutica S.r.l. (in seguito: la con-

troparte) ha presentato opposizione contro tale registrazione, sulla base 

del proprio marchio "VSL#3". 

A.c Con decisione del 3 novembre 2015, l'IPI ha respinto l'opposizione di 

cui sopra, in quanto la medesima non aveva reso verosimile l'utilizzo del 

suo marchio nei cinque anni precedenti.  

A.d In seguito ad un ricorso del 16 novembre 2015 dinanzi al Tribunale 

amministrativo federale (B-7369/2015), e alle prove d'uso presentate, l'IPI 

ha annullato, in data 29 febbraio 2016, la propria decisione e ripreso l'istru-

zione della causa. 

A.e In data 14 gennaio 2016, la ricorrente ha presentato un'azione di nullità 

di marchio davanti al Tribunale d'appello del Canton Ticino. 

A.f In data 7 marzo 2016, la ricorrente ha chiesto la sospensione della pro-

cedura di opposizione, alla quale la controparte si è associata il 4 aprile 

2016. 

A.g Con decisione incidentale del 6 aprile 2016, l'IPI ha sospeso la proce-

dura di opposizione per un periodo indeterminato, concedendo a ciascuna 

delle parti la facoltà di richiedere la ripresa della procedura in ogni istante. 

A.h Con decisione di stralcio del 15 settembre 2016, il Tribunale ha accer-

tato che la procedura era divenuta priva di oggetto e ha stralciato la causa 

dai ruoli. 

A.i Con scritto del 15 settembre 2021, la controparte ha chiesto all'autorità 

inferiore di revocare la sospensione e di proseguire con la procedura di 

opposizione, in quanto il procedimento pendente presso il Tribunale d’ap-

pello del Canton Ticino contro il marchio resistente sarebbe stato prolun-

gato inutilmente dalla ricorrente e non sarebbe probabile che ciò venga 

concluso a breve. 

B-531/2022 

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B.  

Con decisione del 14 dicembre 2021, l'autorità inferiore ha revocato la so-

spensione della procedura di opposizione di cui sopra. A tal proposito, l'IPI 

ritiene che dopo un certo periodo di tempo, il requisito della celerità di una 

procedura prevalga sul principio di economia procedurale. Si tratterebbe di 

una procedura sospesa da più di quattro anni. 

C.  

Con ricorso del 31 gennaio 2022, la ricorrente ha impugnato detta deci-

sione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando testual-

mente: 

1. Il ricorso è accolto.  

2. Di conseguenza, la decisione dell'IPI sulla revoca della sospensione è 

annullata ed è riformata nel senso che la sospensione è mantenuta 

sino ad evasione dell'azione di nullità pendente presso il Tribunale 

d'appello del Canone Ticino (inc. n. 10.2016.1). 

3. Protestate tasse, spese e ripetibili. 

La ricorrente censura la violazione del divieto d'arbitrio da parte dell'autorità 

inferiore nell’adozione della sua nuova prassi (art. 49 lett. a PA), l'inade-

guatezza della decisione in quanto le causerebbe un pregiudizio irrepara-

bile (art. 49 lett. c PA) e l'accertamento incompleto dei fatti (art.49 lett. b 

PA). 

La decisione di revoca della sospensione si baserebbe su una nuova 

prassi, adottata daI 1° giugno 2021, secondo la quale iI principio di celerità 

imporrebbe di revocare una sospensione dopo il decorso di 4 anni, anche 

se l'economia procedurale prevedrebbe il contrario. Una revoca della so-

spensione ai sensi della nuova prassi escluderebbe "in linea di principio 

una rinnovata sospensione" (IPI Newsletter 2021/04 marchi, pubblicata il 

23 aprile 2021, tema 03). Tale prassi sarebbe stata adottata al fine di con-

trastare le sospensioni pluriennali in merito alle contestazioni di nuove iscri-

zioni di marchi. Tale comportamento dell'autorità inferiore, da considerare 

come “cambiamento di prassi”, non adempirebbe ai requisiti previsti dal 

diritto amministrativo in tale ambito. Per tale ragione, la prassi dell’lstituto, 

adottata in materia di sospensione, sarebbe arbitraria e, di conseguenza, 

la decisione incidentale inadeguata. 

Circa l’inadeguatezza della decisione incidentale dell’lstituto, la ricorrente 

afferma che il prosieguo del procedimento di opposizione al marchio “VSL3 

by De Simone” le causerebbe un pregiudizio irreparabile, daI momento che 

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Pagina 4 

iI suo marchio correrebbe il rischio di essere cancellato ancor prima che si 

decidesse in merito alla nullità del marchio opponente “VSL#3“. La ricor-

rente puntualizza, inoltre, che, qualora dovesse decadere il suo marchio di 

base in Svizzera, decadrebbe di riflesso anche la protezione internazionale 

di tale marchio basata sull’iscrizione svizzera. 

Per di più, l'IPI avrebbe violato il diritto di essere sentita della ricorrente, 

nella misura in cui avrebbe accolto la richiesta di revoca della sospensione 

della controparte, senza, tuttavia, dare alla ricorrente la possibilità di espri-

mersi al riguardo. 

D.    

Con scritto del 28 marzo 2022, la controparte ha preso posizione sul ri-

corso, chiedendone il rigetto, con protesta di spese e ripetibili, nonché l'at-

tribuzione alla ricorrente di un termine entro il quale presentare una duplica 

nell'ambito della procedura di opposizione pendente dinanzi all'IPI. 

Innanzitutto, la controparte mette in dubbio la ricevibilità del ricorso, in 

quanto la ricorrente non avrebbe allegato a quest'ultimo la decisione impu-

gnata, venendo meno ad uno dei requisiti minimi di forma.  

Nel merito, la controparte accusa la ricorrente di avere una condotta abu-

siva, che caratterizzerebbe sistematicamente il suo agire e che sarebbe 

alla base della richiesta di revoca della sospensione. Infatti, con il ricorso 

in questione, la ricorrente avrebbe come scopo quello di tenere bloccata 

per ulteriori mesi, se non anni, la procedura di opposizione, così come già 

fatto con successo da oltre 6 anni, con l’azione di nullità di marchio pen-

dente davanti al Tribunale d’appello del Canton Ticino, che era alla base 

della decisione inziale di sospensione della procedura di opposizione. La 

ricorrente avrebbe assunto nell'ambito dell'azione di nullità una condotta 

processuale abusiva e temeraria che avrebbe portato al blocco della 

stessa. 

Inoltre, quanto presentato dalla ricorrente, in allegato al ricorso, sarebbe 

irrilevante ai fini della "semplice e basilare questione oggetto di ricorso", 

ovvero la revoca della sospensione (osservazioni marg. 24). Ciò non fa-

rebbe altro "che dimostrare la tattica ostruzionistica e dilatoria che contrad-

distingue ormai da sei anni l'atteggiamento della ricorrente in questa vi-

cenda" (osservazioni marg. 25). 

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Infine, la revoca della sospensione sarebbe altresì giustificata dal fatto che 

tale opzione era stata prevista nella decisione di sospensione del 6 marzo 

2016, senza che la ricorrente si sia opposta. 

E.    

Con risposta del 17 maggio 2022, l'autorità inferiore ha preso posizione sul 

ricorso, chiedendone il rigetto, nella misura in cui risulti ammissibile. Con 

ciò, l'IPI ha rinviato a quanto esposto nella decisione impugnata, preci-

sando alcuni punti sollevati nel ricorso. Segnatamente, mancherebbero le 

condizioni per impugnare una decisione incidentale ai sensi dell'art. 46 

cpv. 1 PA. 

Per quanto concerne il pregiudizio irreparabile, l'autorità inferiore afferma 

che sarebbe difficilmente comprensibile come la decisione incidentale in 

questione possa arrecarne alla ricorrente. La revoca della sospensione 

della procedura di opposizione non pregiudicherebbe il diritto al marchio 

“VSL3 by De Simone” di per sé, ma permetterebbe semplicemente alla 

procedura di opposizione, originariamente avviata, di proseguire e fare il 

suo decorso. 

Inoltre, daI momento che iI marchio svizzero impugnato “VSL3 by De Si-

mone” sarebbe stato registrato a livello internazionale in data 6 giugno 

2014 (cfr. Madrid Monitor) e conformemente al principio di dipendenza, se-

condo il quale, per una durata di cinque anni a decorrere dalla registrazione 

internazionale, la registrazione del marchio rimane dipendente daI marchio 

nazionale di base precedentemente registrato (cfr. art. 6 dell’Accordo di 

Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma 

il 14 luglio 1967 e art. 6 deI Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all’Ac-

cordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi), andrebbe 

asserito che nella fattispecie un’eventuale cancellazione del marchio sviz-

zero “VSL3 by De Simone” non avrebbe alcuna incidenza sulla sua prote-

zione a livello internazionale. Tale aspetto si spiegherebbe per iI fatto che 

dalla data di registrazione internazionale del marchio in causa, ovvero iI 

6 giugno 2014, ad oggi sarebbero trascorsi ben più di cinque anni e tale 

registrazione internazionale sarebbe da considerarsi indipendente. La ri-

corrente affermerebbe quindi a torto che l’eventuale cancellazione antici-

pata del marchio “VSL3 by De Simone” comporterebbe un pregiudizio irre-

parabile per iI suo marchio, sia in Svizzera che a livello internazionale. 

Circa la sospensione, l'autorità inferiore sottolinea che, in presenza di mo-

tivi particolari e per mezzo di una decisione incidentale, la medesima può 

sospendere una procedura. 

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Nella fattispecie, con scritto del 15 settembre 2021, la controparte ha chie-

sto all'lstituto di revocare la sospensione e di proseguire la procedura di 

opposizione n° 13837, in quanto l’azione di nullità del marchio “VSL#3“, 

pendente presso il Tribunale d’appello del Canton Ticino, sarebbe stata 

prolungata inutilmente dalla ricorrente e che una conclusione, in tempi 

brevi, di tale procedimento non sarebbe prevedibile.  

Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la prassi, presentata 

nella Newsletter 2021/04 Marchi, non rappresenterebbe un cambio di que-

st'ultima, bensì una precisazione della medesima. II fatto che nella sua 

Newsletter l’lPI abbia fatto uso della terminologia ''changement de prati-

que" rispettivamente "neue Praxis", ovvero tradotto in lingua italiana “cam-

biamento di prassi'’ o “nuova prassi”, starebbe "unicamente ad indicare un 

mutamento nella prassi rispetto ad uno stadio anteriore, vale a dire ad 

esempio una chiarificazione o una precisazione delle regole vigenti sino a 

quel momento" (risposta pag. 4 punto 7). Dedurre dalla terminologia adot-

tata dall’lstituto un vero e proprio “cambiamento di prassi” ai sensi del diritto 

amministrativo, come fa la ricorrente, sarebbe approssimativo e privo di 

fondatezza.  

Sia l'art. 23 cpv. 4 dell'Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei 

marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM, RS 232.111), che le diret-

tive interne dell'IPI (cfr. Direttive archiviate disponibili su 

https://www.ige.ch/it/servizi/documenti-e-link/marchi/archivrichtlinien-im-

markenbereich) stabilirebbero da anni che le parti non hanno alcuna pre-

tesa giuridica alla sospensione di una procedura di opposizione. A tal pro-

posito, l'autorità inferiore disporrebbe di un grande potere di apprezza-

mento. La precisazione di tale prassi sarebbe scaturita dalle decisioni inci-

dentali inedite deI 5 gennaio e deI 2 marzo 2021 rilasciate daI Tribunale 

nelle cause B-6253/2016 e B-6271/2016, in cui per la prima volta verrebbe 

asserito che, dopo un certo lasso di tempo, iI principio di celerità debba 

prevalere suI principio di economia procedurale. "Di fronte a tale conside-

razione, l’lstituto si sarebbe semplicemente limitato a esercitare il suo po-

tere discrezionale, uniformando la prassi – già cristallizzata – in questione 

a quella deI Tribunale amministrativo federale." (risposta pag. 5 punto 7).  

Infine, l'IPI afferma che, allo stesso modo dei procedimenti B-6253/2016 e 

B-6271/2016, anche nella presente procedura di ricorso non vi sarebbe 

motivo per cui iI principio di celerità e I’interesse pubblico nell'integrità del 

registro dei marchi (ovvero l’interesse a chiarire il più presto possibile dopo 

la sua registrazione Ia sorte di un marchio oggetto di una procedura di op-

posizione) non debbano prevalere suI principio di economia procedurale.  

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Pagina 7 

F.   

In data 30 maggio 2022, la ricorrente ha inoltrato una replica spontanea, 

nella quale contesta integralmente quanto affermato dall'autorità inferiore 

e dalla controparte nelle loro rispettive prese di posizione. La medesima 

precisa di esser stata costretta ad introdurre ulteriori prove nella causa pen-

dente presso il Tribunale d’appello del Canton Ticino, non per fini dilatori o 

abusivi, bensì affinché quest'ultimo potesse accertare correttamente i fatti 

giuridicamente rilevanti. Essa avrebbe introdotto le nuove prove, man 

mano che la comunità scientifica constatava le differenze tra i due prodotti. 

Considerato che l’oggetto dei marchi in questione sono probiotici con prin-

cipi attivi completamente diversi, la procedura probatoria sarebbe lunga e 

dispendiosa. Tuttavia, sarebbe fondamentale per decidere, con cognizione 

di causa, la controversia. Con la nuova, contestata prassi, la ricorrente ri-

schierebbe che iI suo marchio venga, neI mentre, cancellato prima che iI 

fondamento dell'azione di merito abbia potuto essere debitamente accer-

tato dal Tribunale d’appello del Canton Ticino. 

Per quanto concerne il cambiamento di prassi, esso sarebbe rappresentato 

dalla mancata possibilità di fare richiesta di sospensione una seconda 

volta, in base alle necessità materiali del caso. Si tratterebbe di ben più che 

una precisazione della prassi già consolidata. Infatti, da giugno 2021 l'IPI 

avrebbe adottato con rigore la regola che le procedure, sospese da quattro 

anni, vengano attivate ed in nessun caso risospese, eccetto che le parti 

non dimostrino di essere in procinto di accordarsi. Pertanto, si tratterebbe 

di un vero e proprio cambiamento di prassi. 

G.  

Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi 

e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della ver-

tenza.  

  

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Pagina 8 

Diritto: 

1.  

1.1 Il Tribunale esamina d’ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che 

gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1). 

1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della 

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa ([PA, 

RS 172.021]; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-

strativo federale [LTAF, RS 173.32]). Sono decisioni anche le decisioni in-

cidentali ai sensi degli artt. 45 e 46 PA (art. 5 cpv. 2 PA). Contro le decisioni 

dell’autorità inferiore è ammesso il ricorso al Tribunale (art. 33 lett. e LTAF). 

Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 

La decisione incidentale si differenzia dalla decisione finale, in quanto non 

conclude il procedimento dinanzi all'istanza che si occupa della controver-

sia, bensì rappresenta esclusivamente una tappa verso la risoluzione del 

procedimento. La decisione circa la sospensione, nonché la revoca della 

stessa, costituisce una tale decisione incidentale (cfr. sentenza del TAF 

A-3924/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 1.2; decisione della Commis-

sione federale di ricorso in materia di personale federale del 2 ottobre 1996 

consid. 2b, GAAC 1997 n° 60 pag. 539 e segg.; vedi per analogia anche 

sentenza del TF 2C_635/2017 del 20 luglio 2017 consid. 1.1; DTAF 

2009/42 consid. 1.1). 

1.3 Dunque, nella fattispecie, la decisione di revoca della sospensione im-

pugnata è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 46 PA in collegamento 

con l'art. 5 PA, che non pone fine al procedimento. Tale qualificazione non 

è contestata da nessuna delle parti. 

1.4 Giusta l'art. 46 cpv. 1 PA, applicabile ai procedimenti di ricorso dinanzi 

al Tribunale amministrativo federale ai sensi dell'art. 37 LTAF, le decisioni 

incidentali notificate separatamente, che non riguardano la competenza o 

domande di ricusazione (art. 45 PA), sono impugnabili solo se possono 

causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso 

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evi-

tare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (lett. b). Se il ri-

corso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, 

le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro 

la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 46 

cpv. 2 PA). 

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1.4.1 L'impugnabilità limitata delle decisioni incidentali mira ad evitare che 

l'istanza ricorsuale debba riesaminare delle decisioni incidentali che, in 

caso di decisione di prima istanza favorevole alla parte interessata, perde-

rebbero qualsiasi svantaggio per la medesima. Di norma, l'istanza di ri-

corso dovrebbe occuparsi di una controversia una sola volta e non pronun-

ciarsi parzialmente nel merito in una fase iniziale del procedimento, senza 

una conoscenza sufficientemente completa della fattispecie (cfr. DTAF 

2015/26 consid. 3.2 con rinvii; sentenze del TAF B-7017/2018 del 13 marzo 

2020 consid. 2.1.3 con rinvii e B-3863/2013 del 2 settembre 2013 con-

sid. 1.2.2.3.4 in fine). 

1.4.2 L'art. 46 cpv. 1 lett. a PA non definisce il concetto di pregiudizio irre-

parabile. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, sussiste un pregiudizio 

irreparabile se (1) non si può escludere fin dall'inizio il verificarsi di un pre-

giudizio in relazione all'impugnazione della decisione finale, (2) esiste un 

interesse alla revoca o alla modifica immediata della decisione incidentale 

impugnata, meritevole di tutela, (3) vi è il rischio di almeno uno svantaggio 

effettivo di un certo peso e (4) quando ciò è sufficientemente motivato 

(cfr. MARTIN KAYSER/LYSANDRE PAPADOPOULOS/RAHEL ALTMANN, 

in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das 

Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurigo/San Gallo 2019, art. 46 marg. 7). 

In particolare, le decisioni incidentali che possono causare un pregiudizio 

irreparabile sono infatti autonomamente impugnabili, senza che sia neces-

sario che la decisione comporti effettivamente uno svantaggio, ma è suffi-

ciente che questo possa verificarsi, ossia che non possa essere escluso 

fin dall'inizio (KAYSER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, op. cit. art. 46 marg. 8). 

L’irreparabilità del pregiudizio deve, tuttavia, essere causata dalla deci-

sione incidentale stessa e dipendere dal pregiudizio che la ricorrente subi-

rebbe, qualora dovesse attendere la decisione finale, prima di poter impu-

gnare la decisione incidentale (sentenze del TAF B-4368/2015 del 19 set-

tembre 2017 consid. 10.1.1 e B-4363/2013 del 2 settembre 2013 con-

sid. 1.4.1.1 con rinvii).  

Nonostante la formulazione dell'art. 46 cpv. 1 PA sia identica a quella 

dell'art. 93 cpv. 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale 

(LTF, RS 173.110), a differenza di quest'ultimo, non è necessario un pre-

giudizio di natura giuridica, bensì è sufficiente che sussista un pregiudizio 

fattuale, anche di natura puramente economica, purché non si tratti sem-

plicemente di impedire un prolungamento dei tempi e un aumento delle 

spese di procedura (cfr. sentenza del TAF B-7017/2018 del 13 marzo 2020 

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consid. 2.1.2 con rinvii). Non è necessario che iI danno fatto valere sia "ir-

reparabile" in senso stretto, bensì basta che abbia un determinato peso. In 

altri termini, la ricorrente deve avere un interesse degno di protezione 

all’annullamento o alla modifica immediata della decisione incidentale, 

senza attendere il ricorso contro la decisione finale (cfr. DTAF 2015/26 con-

sid. 3.2 con rinvii; sentenze del TAF B-4363/2013 del 2 settembre 2013 

consid. 1.4.1.1 con rinvii; A-3924/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 2.2; 

KAYSER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, op. cit. art. 46 margg. 9-10).  Dall'obiet-

tivo fissato agli artt. 46 PA e 93 LTF (vedi consid. 1.4.1), ovvero che l'i-

stanza di ricorso si occupi di una controversia, di regola, una sola volta, 

bisognerebbe discostarsi soltanto in via eccezionale (DTF 142 III 798 con-

sid. 2.2; DTAF 2015/26 consid. 3.2; sentenza del TAF A-2082/2014 del 

9 luglio 2014 consid. 2.1 con rinvii). 

Secondo costante giurisprudenza riguardante l'art. 46 PA, spetta alla parte 

ricorrente illustrare perché la decisione incidentale impugnata le causi o 

potrebbe causare un pregiudizio irreparabile (sentenze del TAF 

B-7017/2018 del 13 marzo 2020 consid. 2.1.3 con rinvii, B-4368/2015 del 

19 settembre 2017 consid. 10.1.2 con rinvii, A-142/2017 del 5 settembre 

2017 consid. 6.1.3 e A-3924/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 2.3 con rin-

vii; KAYSER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, op. cit. art. 46 marg. 11), a meno che 

ciò non risulti in maniera evidente ed inequivocabile (sentenza del TAF 

B-5522/2021 del 4 maggio 2022 consid. 1.4 con rinvii). 

In linea di principio, un pregiudizio è considerato riparabile se è solo tem-

poraneo e se vi si può rimediare del tutto o addirittura annullarlo con una 

decisione finale favorevole. L'irreparabilità del pregiudizio, causato dalla 

sospensione di una procedura, è constatata nel caso di una violazione del 

principio di celerità equivalente ad un diniego formale di giustizia (cfr. KAY-

SER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, op. cit. art. 46 marg. 21), ma non in caso di 

un mero allungamento dei tempi di procedura (cfr. KAYSER/PAPADOPOU-

LOS/ALTMANN, op. cit. art. 46 marg. 27). 

Infine, in linea di massima, non viene ammessa l'irreparabilità di un even-

tuale pregiudizio in caso di ripresa di un procedimento sospeso (cfr. KAY-

SER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, op. cit. art. 46 marg. 27), oppure di rifiuto di 

una richiesta di sospensione (per l'art. 93 LTF cfr. segnatamente sentenze 

del TF 2C_700/2017 del 24 agosto 2017 consid. 2 e 2C_321/2018 del 

7 agosto 2018 consid. 3.2.2). 

1.4.3 Nel caso di specie, la ricorrente si limita a sostenere che la decisione 

impugnata le arrecherebbe un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 46 

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Pagina 11 

cpv. 1 lett. a PA, in quanto, riprendendo la procedura di opposizione vi sa-

rebbe il rischio che il suo marchio venga cancellato prima che i giudici del 

Tribunale d’appello del Canton Ticino statuiscano sull'azione di nullità pen-

dente.  

Per quanto la possibilità che l'autorità inferiore accolga l'opposizione della 

controparte e cancelli così il marchio della ricorrente nella decisione finale, 

costituisca uno scenario possibile, determinante è la questione se la sem-

plice ripresa della procedura di opposizione dinanzi all'IPI, già sospesa per 

più di sei anni, sia sufficiente a causare un pregiudizio irreparabile ai sensi 

dell'art. 46 cpv. 1 lett. a PA.  

In primo luogo, facendo valere il rischio di cui sopra, la ricorrente ignora il 

fatto che tale pregiudizio rappresenti una possibile conseguenza della de-

cisione finale dell'IPI e non della decisione incidentale impugnata. Infatti, 

l'oggetto della presente procedura di ricorso è la decisione di revoca della 

sospensione e non una decisione di cancellazione del marchio della ricor-

rente. Pertanto, non risulta veritiero che il pregiudizio irreparabile fatto va-

lere dalla ricorrente abbia un nesso causale con la decisione impugnata. 

In altre parole, può essere escluso che la decisione impugnata possa cau-

sare un pregiudizio alla ricorrente in attesa della decisione finale. 

In secondo luogo, certo è che la procedura di opposizione è ancora aperta 

dinanzi all’IPI e che la ricorrente avrà modo di contestare dinanzi a questo 

Tribunale, un'eventuale decisione finale a suo sfavore e far valere in tale 

circostanza le proprie ragioni. La medesima potrà segnatamente cercare 

di fare valere gli effetti negativi di una decisione finale da parte dell'IPI, 

prima che il Tribunale d’appello del Canton Ticino abbia potuto statuire 

sull'azione di nullità. Per di più, l'ipotetica radiazione del marchio, unico 

pregiudizio fatto valere dalla ricorrente, non potrà verificarsi fino alla cre-

scita in giudicato della decisione finale. Pertanto, la ricorrente non può far 

valere un interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento 

immediato della decisione impugnata.  

Infine, il semplice fatto di dover subire una procedura e gli inconvenienti ad 

essa collegati, non costituisce di per sé un pregiudizio irreparabile (DTF 

133 IV 139 consid. 4 con rinvii; sentenza del TF 1C_149/2008 del 12 ago-

sto 2008 consid. 2.1). D’altronde, la giurisprudenza non riconosce il carat-

tere irreparabile del pregiudizio legato ai tempi e ai costi generati (DTAF 

2015/26 consid. 3.2; sentenza del TAF B-7017/2018 del 13 marzo 2020 

consid. 2.1.2 con rinvii). Questo vale anche per due procedure parallele 

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secondo il diritto dei marchi davanti all'IPI e al Tribunale d’appello del Can-

ton Ticino. Nella fattispecie, non si pone nemmeno la questione secondo 

cui, ad esempio la richiesta di una perizia potrebbe rendere il procedimento 

particolarmente dispendioso (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, 

Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed., Basilea 2022, 

n. 2.48). 

Visto quanto precede, il pregiudizio ipotetico della ricorrente non sussiste 

allo stato attuale e, di conseguenza, non è irreparabile. Pertanto, non sod-

disfa le condizioni di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. a PA.  

1.4.4 In relazione all'art. 46 cpv. 1 lett. b PA, è evidente che l'accoglimento 

del ricorso non comporterebbe immediatamente una decisione finale, in 

quanto la procedura di opposizione si trova in fase di istruzione e deve 

essere ancora analizzata e decisa dall'IPI. 

1.4.5 Dunque, la revoca della sospensione della procedura di opposizione non 

è atta a causare un pregiudizio irreparabile alla ricorrente (art. 46 cpv. 1 lett. a 

PA), né, tantomeno, l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediata-

mente una decisione finale nel merito (art. 46 cpv. 1 lett. b PA).  

1.5 Visto quanto precede, il presente ricorso è inammissibile. 

1.6 Infine, la presente sentenza pone fine all'effetto sospensivo del ricorso. 

Poiché il termine fissato nella decisione impugnata dall'autorità inferiore alla 

ricorrente per inoltrare una duplica è scaduto il 14 febbraio 2022, il Tribunale 

amministrativo federale lascia all'autorità inferiore il compito di fissare alla ri-

corrente un nuovo termine che tenga conto della durata del presente procedi-

mento. 

2.   

2.1 Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a 

carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le 

medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regola-

mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause 

dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La 

tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'am-

piezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e 

della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). 

2.2 Nella fattispecie, le spese del procedimento davanti al Tribunale ven-

gono fissate a fr. 3'000.– e sono poste a carico della ricorrente, totalmente 

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Pagina 13 

soccombente. Tale cifra verrà compensata dall'anticipo di fr. 3'000.– già 

versato dalla ricorrente in data 23 febbraio 2022.  

3.  

3.1 La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto ad un'indennità 

per le spese ripetibili indispensabili derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA 

in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le spese ripetibili comprendono 

le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte 

(art. 8 TS-TAF). 

3.2 Visto l'esito del ricorso, alla ricorrente, totalmente soccombente, non si 

assegna alcuna indennità.  

3.3 Invece, la controparte rappresentata e vincente, ha diritto alla rifusione 

delle spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).  

L’apporto degli avvocati della controparte consiste essenzialmente 

nell’inoltro della risposta (cfr. fatti D). Considerato che la medesima non ha 

prodotto alcuna nota particolareggiata che permetta di verificare le ore im-

piegate, l’indennità è fissata sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). 

Non essendosi dovuta confrontare a delle questioni di fatto o di diritto ina-

bituali o eccezionalmente ardue, è giustificato ritenere che, per la contro-

parte, le spese necessarie derivanti dalla causa siano di fr. 5'000.–.  

Tale importo va messo a carico della ricorrente (cfr. art. 64 cpv. 3 PA). 

4.  

Infine, ritenuto che il ricorso in materia di diritto civile dinanzi al Tribunale 

federale è inammissibile contro le decisioni pronunciate nell’ambito della 

procedura di opposizione alla registrazione di un marchio (art. 73 LTF), la 

presente sentenza è definitiva.  

  

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Pagina 14 

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia: 

1.  

Il ricorso è inammissibile. 

2.  

Le spese processuali vengono fissate a fr. 3'000.– e sono poste a carico 

della ricorrente. Tale cifra verrà compensata dall'anticipo di fr. 3'000.– già 

versato dalla ricorrente in data 23 febbraio 2022.  

3.  

3.1 Alla ricorrente non vengono accordate indennità a titolo di spese ripe-

tibili. 

3.2 Alla controparte è accordata un'indennità a titolo di spese ripetibili di 

fr. 5'000.–. Essa è posta a carico della ricorrente. 

4.  

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla controparte e all'autorità 

inferiore. 

 

Il presidente del collegio: La cancelliera: 

  

Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli 

 

 

 

Data di spedizione: 26 gennaio 2023 

  

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Comunicazione a: 

– ricorrente (raccomandata; allegati: atti di ritorno)  

– controparte (raccomandata; allegati: atti di ritorno) 

– autorità inferiore (n. di rif. 13837; raccomandata; allegati: atti di ritorno)