# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** b68ebe8e-5469-534c-bf71-6bd34a6a134f
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2014-06-12
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 12.06.2014 B-3119/2013
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-3119-2013_2014-06-12.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 
 Abteilung II 

B-3119/2013 

 

 

  U r t e i l  v o m  1 2 .  J u n i  2 0 1 4  

Besetzung 

 
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), 

Richter Francesco Brentani, Richter Pascal Richard,    

Gerichtsschreiber Lukas Abegg. 

 

 
 

Parteien 

 
Mutterkuh Schweiz,  

Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG,   

vertreten durch Rechtsanwalt Mathias Meyer,  

E. Blum & Co. AG, Patent- und Markenanwälte VSP,  

Vorderberg 11, 8044 Zürich, 

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 

 
Sutter Delikatessen und Catering AG,  

Signalstrasse 20, 9400 Rorschach,   

vertreten durch Lardelli Bener Audétat,  

Harbertstrasse 1, 7001 Chur, 

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz 

 

Gegenstand 

 
Verfügung vom 30. April 2013 betreffend Widerspruchs-

verfahren Nr. 12149 CH 471'075 SWISSPRIMBEEF /  

CH 621'102 Appenzeller Prim(e) Beef (fig.). 

 

B-3119/2013 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Die Schweizer Marke Nr. 621 102 Appenzeller Prim(e) Beef (fig.) wurde 

am 5. Oktober 2011 in Swissreg als kombinierte Wort-/Bildmarke veröf-

fentlicht. Sie hat folgendes Aussehen  

 

und ist für folgende Waren eingetragen: 

Klasse 29 Fleisch; Tiernahrung, alle vorgenannten Waren aus den 

beiden Halbkantonen Appenzell stammend; Fleischex-

trakte, konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und 

gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfi-

türen, Kompotte, Speiseöle, Speisefette, alle vorge-

nannten Waren schweizerischer Herkunft. 

B.  

Am 23. Dezember 2011 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Eintra-

gung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Wi-

derruf. Sie stützte sich dabei auf ihre Schweizer Wortmarke Nr. 471 075 

SWISSPRIMBEEF, die für folgende Waren eingetragen ist: 

Klasse 29 Fleisch und Fleischprodukte von Tieren der Rindvieh-

gattung, soweit in Klasse 29 enthalten; 

Klasse 31 Lebende Tiere der Rindviehgattung 

Alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft. 

C.  

Die Vorinstanz wies mit Entscheid vom 30. April 2013 den Widerspruch 

vollumfänglich ab. Sie begründete ihren Entscheid damit, dass zwar die 

Waren mit der Ausnahme von Konfitüren und Speiseölen hochgradig 

gleichartig bis identisch seien und auch die strittigen Zeichen klanglich 

sowie bezüglich des Schriftbildes im Gesamteindruck Ähnlichkeit aufwei-

sen würden. Auch ein unterschiedlicher Sinngehalt stünde dieser Ähn-

lichkeit nicht im Wege. Die Verwechslungsgefahr sei aber trotzdem nicht 

https://www.swissreg.ch/srclient/images/loadImage?Action=LoadImg&ItemType=tm&ImageType=print&ImageHash=E40FF3C88E45EB9C908BE2B6E5ED1E8D65526A83.jpeg

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gegeben, da die Übereinstimmung der Zeichen in den Worten PRIMBEEF 

bzw. Prim(e) Beef Teile der Marken betreffen, welche von den relevanten 

Verkehrskreise als prime beef - zu Deutsch erstklassiges Rindfleisch - 

aufgefasst würden und daher aufgrund des beschreibenden Charakters 

gemeinfrei und somit nicht vom Schutzbereich der Widerspruchsmarke 

erfasst seien. Dem Argument der Beschwerdeführerin, wonach die Wi-

derspruchsmarke durch intensiven Gebrauch erhöhte Verkehrsbekannt-

heit erlangt habe und daher nicht mehr zum Gemeingut zähle, entgegne-

te die Vorinstanz damit, dass der Bestandteil PRIMBEEF, welcher die 

Zeichenähnlichkeit verantwortet, nicht an einem allfälligen erweiterten 

Schutz der Widerspruchsmarke teilnehme. Auch bestehe aufgrund der 

Aktenlage kein Anhaltspunkt, wonach der Ausdruck PRIMBEEF als Se-

rienmarke gebraucht würde, was unter Umständen zu einem erweiterten 

Schutz und damit zu einer Verwechslungsgefahr hätte führen können. 

D.  

Die Beschwerdeführerin erhebt mit Schriftsatz vom 3. Juni 2013 gegen 

diesen Entscheid Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und bean-

tragt den Entscheid der Vorinstanz unter Kostenfolge aufzuheben und 

den Widerspruch gegen die angefochtene Marke für alle beanspruchten 

Waren mit Ausnahme von Konfitüren und Speiseöle gutzuheissen. Die 

Beschwerdeführerin geht zwar mit der vorinstanzlichen Ansicht, dass Wa-

rengleichartigkeit bzw. –identität besteht, einig, bestreitet jedoch, dass die 

Widerspruchsmarke als prime beef im Sinne von erstklassigem Rind-

fleisch aufgefasst würde. Vielmehr werde die Marke in den Teilen SWISS 

PRIM BEEF wahrgenommen und sei daher nicht direkt beschreibend. 

Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Widerspruchs-

marke intensiv gebraucht würde und daher über einen erhöhten Schutz-

umfang verfüge, weshalb auch nicht mehr argumentiert werden könne, 

dass der relevante Teil der Widerspruchsmarke im Allgemeingut stünde. 

Hierzu legt die Beschwerdeführerin zahlreiche Beweise ins Recht. Zudem 

verfüge die Beschwerdeführerin über weitere Marken mit dem Element 

SWISSPRIM, weshalb sie sich auch auf den Schutz der Widerspruchs-

marke aufgrund der Seriennutzung berufen könne. 

E.  

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 14. August 2013 auf das 

Einreichen einer Vernehmlassung und beantragte unter Verweis auf die 

Begründung im angefochtenen Entscheid die Beschwerde unter Kosten-

folge abzuweisen.  

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F.  

Die Beschwerdegegnerin äusserte sich mit Schriftsatz vom 21. August 

2013 zur Beschwerde und beantragt die Beschwerde unter Kostenfolge 

abzuweisen. Die Beschwerdegegnerin argumentiert im Wesentlichen, 

dass die Übereinstimmung der strittigen Zeichen nur die im Gemeingut 

stehenden Elemente betreffe und daher eine Verwechslungsgefahr 

grundsätzlich ausgeschlossen sei. Sie bestreitet auch, dass die Wider-

spruchsmarke derart intensiv genutzt würde, dass ihr aufgrund dieser in-

tensiven Nutzung einen erhöhten Schutzumfang zustehen würde. Zumin-

dest aber würde das im Gemeingut stehende Element PRIMBEEF nicht 

an einem solchen erhöhten Schutzumfang teilnehmen.  

G.  

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Ver-

waltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-

gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig 

(Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzli-

chen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 

20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvor-

schuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung 

ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG.) 

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 

2.  

2.1 Zeichen sind unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlos-

sen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleicharti-

ge Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine 

Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgeset-

zes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Verwechslungsge-

fahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der 

Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, 

für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Michael 

G. Noth/ Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz 

[MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und 

der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht dabei eine 

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Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere 

Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte und Dienstleistungen 

sind und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen 

Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Ba-

sel 1999, MSchG Art. 3 N. 8). 

2.2 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtein-

druck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrs-

kreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 378 E. 2a 

Boss/Boks, BGE 119 II 473 E. 2d Radion). Bei kombinierten 

Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeich-

nungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die 

prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache 

Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke 

sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese 

den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile 

des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009 

E. 2.4 Efe [fig.]/Eve und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 Di-

va Cravatte [fig.]/ DD Divo Diva [fig.], je mit Hinweisen). 

2.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzum-

fang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 

B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 Plus/PlusPlus [fig.] mit Hinwei-

sen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei 

kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillo-

san/Kamillon, Kamillan; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor  

Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 

2009, Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken, 

deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 

2010/32 E. 7.3.1 Pernaton/Pernadol 400, Urteil des Bundesverwaltungs-

gerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 Aromata/Aromathera). Stark 

sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen 

Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillo-

san/Kamillon, Kamillan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsge-

richts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 Converse All Stars [fig.]/Army 

Tex [fig.]; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], 

Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-

kenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979, mit Hinweisen).  

2.4 Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche 

Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und unter 

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welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt bzw. angeboten wer-

den. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren 

Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der 

Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Spezialdienst-

leistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlosse-

nen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Urteil des Bundesgerichts 

4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3  Yello/Yellow Access, 

BGE 126 III 315 E. 6b/bb Rivella/Apiella; BGE 122 III 382 E. 3a Kamillo-

san/Kamillon, Kamillan). 

3.  

Die Waren der Klasse 29 und 31, für welche die Widerspruchsmarke ge-

braucht wird, richten sich an den Durchschnittsverbraucher sowie an 

Fachleute, insbesondere jene der Gastronomie. Spricht eine Marke, wie 

im vorliegenden Fall, gleichzeitig mehrere Verkehrskreise an, so genügt 

es zur Gutheissung eines Widerspruchs in der Regel, wenn eine Ver-

wechslungsgefahr mit Bezug auf einen dieser Verkehrskreise besteht (Ur-

teil des Bundesverwaltungsgerichts B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 4 

Sansan/Santasana, mit Hinweisen auf EUGEN MARBACH, in: Roland von 

Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-

bewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 954). Es ist 

daher vom Durchschnittsverbraucher als Massstab für den Grad der Auf-

merksamkeit auszugehen. 

4.  

Die Vorinstanz betrachtet die für die angefochtene Marke registrierten 

Waren Fleisch; Tiernahrung, alle vorgenannten Waren aus den beiden 

Halbkantonen Appenzell stammend; Fleischextrakte, konserviertes tief-

gekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Ge-

lees), Kompotte, Speisefette, alle vorgenannten Waren schweizerischer 

Herkunft als gleichartig mit den für die Widerspruchsmarke registrierten 

Waren Fleisch und Fleischprodukte von Tieren der Rindviehgattung, so-

weit in Klasse 29 enthalten; Lebende Tiere der Rindviehgattung. Die Vor-

instanz begründete diese Ansicht im Wesentlichen damit, dass die Waren 

entweder substituierbar seien oder sich gegenseitig ergänzen würden 

und die genannten Waren in den Erwartungen der Konsumenten von ein 

und demselben Hersteller kommen könnten. Nicht gleichartig mit den Wa-

ren der Widerspruchsmarke befand die Vorinstanz hingegen die Waren 

Konfitüren und Speiseöle. 

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Weder die Beschwerdeführerin noch die Beschwerdegegenerin hat diese 

Einschätzung gerügt; die Beschwerdeführerin nimmt von ihrem Antrag auf 

Gutheissung des Widerspruchs denn auch die Waren Konfitüren und 

Speiseöle aus (vgl. Sachverhalt D oben). Da die Beurteilung der Vorin-

stanz sachgerecht ist, kann ihr ohne weiteres gefolgt werden. 

5.  

Als nächstes ist die Ähnlichkeit der Zeichen zu beurteilen. Es stehen sich 

die Wortmarke SWISSPRIMBEEF und die kombinierte Wort-/Bildmarke 

Appenzeller Prim(e) Beef (fig.) gegenüber. Die Vorinstanz bejahte eine 

Zeichenähnlichkeit im Wesentlichen mit der folgenden Begründung. Das 

Bildelement der angefochtenen Marke mit dem Farbanspruch "hellgrün, 

rot" sowie den schräg- und hochgestellten Kleinbuchstaben e seien zwar 

im Gesamteindruck der Marke mitprägend, würden aber nicht derart vom 

Wortbestandteil ablenken, dass dieser in den Hintergrund gedrängt wür-

de. Somit werde die Marke in erster Linie von den Wortelementen ge-

prägt, deren nahezu vollständige Übereinstimmung im Element "PRIM-

BEEF" bzw. "Prim(e) Beef" zwangsläufig zu Ähnlichkeiten in Schrift- und 

Klangbild führe. Weiter würden, so die Vorinstanz, die Marken zwar über 

einen unterschiedlichen Sinngehalt verfügen, dieser sei aber nicht so 

gross, dass er die Ähnlichkeiten in Schrift- und Klangbild zu kompensie-

ren vermöchte. Denn das Wort prim, auf Deutsch "formell, geziert, ordent-

lich", würde dem vorliegend relevanten Durchschnittskonsumenten nicht 

ohne Weiteres bekannt sein, sodass nicht davon ausgegangen werden 

könne, dass überhaupt ein unterschiedlicher Sinngehalt erkannt würde.  

Diese Einschätzung der Ähnlichkeit der Zeichen wurde weder von der 

Beschwerdeführerin noch von der Beschwerdegegnerin beanstandet (zur 

umstrittenen Frage der Wahrnehmung der Zeichen und deren Auswirkung 

auf die Kennzeichnungskraft bzw. Verwechslungsgefahr vgl. E. 6 und E. 7 

nachfolgend). Da die Beurteilung der Vorinstanz bezüglich der Zeichen-

ähnlichkeit auch sachgerecht ist, kann ihr ebenfalls ohne weiteres gefolgt 

werden.  

6.   

Weiter ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu definieren. Dies-

bezüglich stellen sich in erster Linie zwei Fragen. Einerseits, ob die Wi-

derspruchsmarke beschreibend und daher schwach ist (vgl. E. 2.3) und 

andererseits, ob durch lange Aufbauarbeit und einen gesteigerten 

Gebrauch der Schutzumfang erweitert wurde (vgl. BGE 122 III 382 E. 2a 

Kamillosan/Kamillon, Kamillan; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth / 

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Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 

Bern 2009, Art. 3 N. 98; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas 

David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 

Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979) und eine allenfalls ur-

sprünglich bloss schwache Kennzeichnungskraft der Marke damit nicht 

mehr beachtlich ist. 

6.1 Die Widerspruchsmarke besteht aus den Bestandteilen SWISS, PRIM 

und BEEF wobei offensichtlich ist, dass die Bestandteile SWISS und 

BEEF für die beanspruchten Waren Fleisch und Fleischprodukte von Tie-

ren der Rindviehgattung, soweit in Klasse 29 enthalten; Lebende Tiere 

der Rindviehgattung (Klasse 31); alle vorgenannten Produkte schweizeri-

scher Herkunft beschreibend sind und daher über keine Kennzeich-

nungskraft verfügen. Der Wortbestandteil PRIM hat auf Deutsch die Be-

deutung steif, formell, gekünstelt (Langenscheidt e-Handwörterbuch Eng-

lisch-Deutsch Version 5.0). Dieses Wort gehört allerdings mitnichten in 

den englischen Grundwortschatz, welcher vom hier relevanten Verkehrs-

kreis, nämlich dem Durchschnittskonsumenten in der Schweiz, verstan-

den würde (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 22. Dezember 2003 

4A.5/2003 E. 3.2; DAVID ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor  

Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 

2009, Art. 2 lit. a N. 111 f. mit weiterer Kasuistik). Viel eher wahrscheinlich 

ist, dass der Durchschnittskonsument den Bestandteil PRIM als das Wort 

"prime" interpretiert, welches zum englischen Grundwortschatz gehört 

und mitunter auch aufgrund seiner Verwandtschaft mit dem französischen 

primé und dem italienischen primo bzw. prima in der Bedeutung "erst-

klassig, gut" verstanden wird. Dieses Verständnis hat unter anderem zur 

Folge, dass der besagte Markenbestandteil als anpreisend angesehen 

werden muss. Wörter, welche reklamehaft den Zweck oder Nutzen der 

gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, zählen zum 

Gemeingut und müssen daher allen Gewerbetreibenden zur Verfügung 

stehen. Entsprechend können derlei Elemente einer Marke keine Kenn-

zeichnungskraft verleihen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 

B-7504/2006 vom 8. März 2007 E. 4 Chic [fig.]/LIP CHIC; CHRISTOPH 

WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Mar-

kenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen 

Markenrechts, Zürich 2002, Art.  2, N. 79 ff.). 

Entsprechend sind alle Bestandteile der Widerspruchsmarke für die be-

anspruchten Waren beschreibend und/oder anpreisend. In einer Gesamt-

betrachtung ergibt sich somit ein Bild von zusammengefügten schwachen 

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Elementen, welche durch ihre Kombination der Marke insgesamt eine 

gewisse minimale ursprüngliche Kennzeichnungskraft verleiht.  

6.2 Die Beschwerdeführerin macht nun geltend, der Schutzumfang sei 

durch den intensiven Gebrauch und die daraus resultierende Bekanntheit 

der Marke ausgeweitet worden. Die Beschwerdeführerin legt zur Unter-

mauerung dieser Behauptung zahlreiche Belege ins Recht, welche den 

Gebrauch der Widerspruchsmarke SWISSPRIMBEEF nachweisen. Dass 

eine eigentlich schwache Marke durch intensiven Gebrauch ihren 

Schutzumfang erweitern kann, ist in Lehre und Rechtsprechung grund-

sätzlich unbestritten (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 

B-3622/201 vom 1. Dezember 2010 E. 5.1.2 Wurzelbrot/Wurzelrusti; 

GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin 

[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 100).  

6.2.1 Ein möglicher gesteigerter Schutzumfang der Marke hilft allerdings 

noch nicht über die Tatsache hinweg, dass sich die strittigen Marken le-

diglich in Teilen ähnlich sind, welche als gemeinfrei angesehen werden 

müssen. Namentlich sind dies die Elemente PRIM bzw. Prim(e) sowie 

BEEF und Beef, welche anpreisend und/oder beschreibend sind (vgl. 

E. 6.1 oben). Eine solche Übereinstimmung allein in gemeinfreien Ele-

menten kann grundsätzlich nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen 

(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 

E. 9.3 KaSa97/Biocasa, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-

7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 Quadrat [fig.]/Quadrat [fig.]; GALLUS 

JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], 

Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 125, EUGEN MAR-

BACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma-

terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 

2009, N. 273).  

Eine Verwechslungsgefahr durch Übereinstimmung in gemeinfreien Teilen 

könnte allerdings in jenem Fall bestehen, in welchem der gesteigerte 

Schutzumfang durch intensiven Gebrauch der Marke nicht nur die ge-

samte Marke umfasst, sondern auch die einzelnen grundsätzlich gemein-

freien Elemente der Marke für sich einen erhöhten Schutzumfang bean-

spruchen könnten. Dies wäre bspw. dann der Fall, wenn - unter ande-

rem - die relevanten Verkehrskreise die Marke bereits aufgrund eines 

entsprechenden Elements als solche erkennen würden (vgl. Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006 vom 16. März 2007 E. 8 Yeni 

Raki/Yeni Efe; vgl. auch EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas 

B-3119/2013 

Seite 10 

David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 

Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 989, CHRISTOPH WILLI, in: 

Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht un-

ter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 

Zürich 2002, Art.  3, N. 133 ff.). Die Beschwerdeführerin macht allerdings 

einen solchen gesteigerten Schutzumfang für einzelne Elemente der Wi-

derspruchsmarke gar nicht erst geltend sondern bezieht sich lediglich auf 

die gesamte Marke SWISSPRIMBEEF. Entsprechend kann der Be-

schwerdeführerin für die Wortelemente PRIM und/oder BEEF der Wider-

spruchsmarke keinen gesteigerten Schutzumfang aufgrund intensiver 

Marktbearbeitung zuerkannt werden. 

6.2.2 Ein gemeinfreier Teil einer Marke könnte weiter auch einen gestei-

gerten Schutzumfang beanspruchen und damit eine Verwechslungsge-

fahr begründen, wenn dieser als Element einer Serie registriert und ge-

nutzt wird. Dies macht die Beschwerdeführerin denn auch in ihrer Be-

schwerdeschrift geltend. So ist sie Inhaberin der Marken SWISSPRIM-

PORC (P-471073), SWISSPRIMLAMB (P-471074), SWISSPRIMGOUR-

MET (P-483398). Freilich setzt die Erlangung eines gesteigerten Schutz-

umfanges durch Seriennutzung voraus, dass die weiteren Serienmarken 

nicht nur im Register aufgenommen sind, sondern dem Publikum auf-

grund ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind (vgl. Urteil des Bundes-

verwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 8 – Converse All 

Star [Stern] [fig.]/Army tex [Stern] [fig.], mit Hinweis auf Entscheide der 

RKGE in sic! 2005 S. 805 E. 4 – Suprême des Ducs und sic! 1998 S. 198 

E. 2b – Torres). Zudem muss die Serie dem Publikum als solche bekannt 

sein, bzw. muss im Verkehrsverständnis verankert sein, dass der Marken-

inhaber den gemeinsamen Markenbestandteil für eine Vielzahl von Mar-

ken benützt (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], 

Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-

kenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 966; CHRISTOPH WILLI, in: Marken-

schutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Be-

rücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zü-

rich 2002, Art.  3, N. 116). Die Beschwerdeführerin hat lediglich Register-

auszüge weiterer Marken ins Recht gelegt und nicht nachgewiesen, dass 

die von ihr genannten Marken auch tatsächlich in Gebrauch stehen. Da-

her kann die Beschwerdeführerin für den gemeinfreien Teil ihrer Marke 

auch aufgrund einer Serienmarke keinen gesteigerten Schutzumfang gel-

tend machen.  

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Seite 11 

7.  

In einer wertenden Gesamtsicht muss nun die Verwechslungsgefahr be-

urteilt werden. Die eingetragenen Waren sind zwar mindestens gleichartig 

und auch die Zeichen weisen Ähnlichkeit auf, dennoch kann vorliegend 

nicht von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden. Denn die 

strittigen Marken stimmen lediglich in zwei Elementen überein, welche 

beschreibend und daher dem Gemeingut zugehörig sind, nämlich PRIM 

und BEEF, wahrgenommen als PRIME BEEF, einerseits und Prim(e) Beef 

andererseits. Dass diese im Gemeingut stehenden Elemente durch inten-

sive Nutzung eine grosse Bekanntheit und dadurch einen gesteigerten 

Schutzumfang errungen hätte, konnte die Beschwerdeführerin nicht 

nachweisen. Die Übereinstimmung in den lediglich gemeinfreien Bestand-

teilen kann jedoch nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen. Diese wä-

re allenfalls gegeben, wenn die übrigen Elemente der Marken Anlass da-

zu geben würden (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b Kamillosan/Kamillon, Kamil-

lan). Da sich vorliegend die weiteren Elemente der Marken, nämlich 

"SWISS" bzw. "Appenzeller" mit figurativem Teil, deutlich unterscheiden, 

ist die Verwechslungsgefahr gebannt. 

Eine Übereinstimmung in der Konstruktion der Marke, nämlich geografi-

sche Angabe & PRIM bzw. prime & BEEF kann für sich - entgegen der 

Argumentation der Beschwerdeführerin - keine Verwechslungsgefahr 

herbeiführen, da dem Markenrecht ein Konzeptschutz fremd ist (Urteil 

des Bundesverwaltungsgerichts B-5616/2012 vom 28. November 2013 

E. 4.3 VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum mit wei-

teren Hinweisen). 

Die Beschwerde ist damit abzuweisen.  

8.  

Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten- 

und entschädigungspflichtig (Art. 63. Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der 

Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien 

festzusetzen (Art. 63 Abs. 4
bis

 VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 

21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-

desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren 

vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-

gen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre 

und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, 

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wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streit-

wert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist 

(BGE133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen, Urteil des Bun-

desgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 we make ideas work mit 

Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-

ren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen 

höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorlie-

gend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf 

Fr. 4'000.– festgelegt.  

8.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemes-

sene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. 

Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten 

Kostennote der Beschwerdegegnerin fest. Ist wie im vorliegenden Fall 

keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädi-

gung für die notwendigen Kosten auf Grund der Akten fest 

(Art. 14 Abs. 2 VGKE). Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteient-

schädigung von Fr. 2'000.– inkl. MWST für das Beschwerdeverfahren an-

gemessen.  

9.  

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen 

(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 

173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin 

auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– wird zur Be-

zahlung dieser Verfahrenskosten verwendet. 

3.  

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteient-

schädigung in der Höhe von Fr. 2'000.– (inkl. MWST) für das Beschwer-

deverfahren zu entrichten.  

  

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4.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage zurück) 

– die Vorinstanz (Ref. Widerspruchsverfahren Nr. 12149; Einschreiben; 

Vorakten zurück) 

 

 

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: 

  

Vera Marantelli Lukas Abegg 

 

 

Versand: 18. Juni 2014