# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 7b71f29e-8634-50e3-9970-be8feba6c95f
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2009-07-16
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 16.07.2009 B-6748/2008
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-6748-2008_2009-07-16.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-6748/2008

{T 0/2}

U r t e i l  v o m  1 6 .  J u l i  2 0 0 9

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, 
Richter David Aschmann, 
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

H._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. Jürg Simon, 
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.

Teilweise Schutzverweigerung IR 913077 
XPERTSELECT.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-6748/2008

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 14. November 2006 auf-
grund einer in Deutschland eingetragenen Basismarke registrierten in-
ternationalen Marke Nr. 913077 XPERTSELECT. Sie beansprucht für 
dieses Zeichen auch Schutz in der Schweiz, und zwar für die folgen-
den Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Programmes  de  traitement  de  données;  
programmes de traitement de données mé-
morisés  sur  des  supports  de  données;  
équipements  pour  le  traitement  de  l'in-
formation  et  ordinateurs; accessoires pour  
les  équipements  pour  le  traitement  de 
l'information  (compris  dans  cette  classe);  
accessoires  pour  ordinateurs  (contenus 
dans cette classe).

Klasse 16: Produits  de  l'imprimerie,  livres,  manuels, 
brochures,  journaux,  magazines,  pério-
diques.

Klasse 35: Regroupement,  systématisation  et  gestion 
d'informations  et  données  dans  des  ban-
ques de données; recherche de personnel,  
sélection de personnel,  placement de per-
sonnel; placement de personnel intérimaire; 
mise à disposition de personnel intérimaire;  
gestion  de  personnel;  conseil  en  ressour-
ces  humaines,  notamment  dans  le  cadre 
de la recherche de personnel, de la sélec-
tion de personnel et du placement de per-
sonnel et de personnel intérimaire; conseil  
en  ressources  humaine,  notamment  dans 
le cadre de la gestion de personnel.

Klasse 38: Mise  à  disposition  et  transfert  d'infor-
mations  et  de  données  via  l'Internet  et  
d'autres  médias  électroniques;  fournitures 
d'accès  aux  banques  de  données  con-

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tenant des informations et des données sur  
l'Internet et d'autres médias électroniques.

Klasse 42: Conception et développement de program-
mes  pour  le  traitement  de  données;  con-
seils  pour  la  conception  et  le  développe-
ment de programmes pour le traitement de 
données. 

Die Registrierung der  Marke wurde den Behörden der  bezeichneten 
Bestimmungsländer am 8. März 2007 mitgeteilt. 

B.
Die Vorinstanz erliess am 31. Januar 2008 gegen den Schutz dieser 
Marke in der Schweiz mit der Begründung, dass das Zeichen zum Ge-
meingut zähle, eine totale provisorische Schutzverweigerung. 

C.
Mit Stellungnahme vom 4. März 2008 bestritt die Beschwerdeführerin 
den  Gemeingutcharakter  des  Zeichens  XPERTSELECT.  Es  handle 
sich um eine Wortneuschöpfung, die über keinen eindeutigen Sinnge-
halt verfüge und daher nicht als unmittelbare Qualitätsangabe interpre-
tiert  werden  könne.  Vielmehr  sei  das  Zeichen  originär  unterschei-
dungskräftig und nicht freihaltebedürftig.

D.
Mit Schreiben vom 2. Juni 2008 hielt die Vorinstanz an der Zurückwei-
sung der internationalen Registrierung XPERTSELECT für  die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 38 und 42 
sowie für programmes de traitement de données; programmes de trai-
tement de données mémorisés sur des supports de données in Klas-
se 9 fest. Das Zeichen setze sich aus einer leicht mutilierten Form des 
englischen  und  französischen  Ausdrucks  „expert“  sowie  dem  engli-
schen Verb bzw. Adjektiv „select“, welches sich mit „aussuchen, aus-
wählen, selektieren, herausfiltern“ bzw. „ausgewählt, exklusiv, erlesen“ 
übersetzen lasse, zusammen. In Verbindung mit den meisten der be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen dränge sich den massgebli-
chen  Verkehrskreisen  das  Verständnis  „einen  Experten  selektieren“ 
auf, weshalb die Wortverbindung unmittelbar beschreibend und daher 
auch freihaltebedürftig sei.

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E.
Mit Eingabe vom 23. Juni 2008 verzichtete die Beschwerdeführerin auf 
die Einreichung einer weiteren Stellungnahme und ersuchte um Erlass 
einer anfechtbaren Verfügung. 

F.
Mit  Verfügung vom 23. September 2008 gewährte die Vorinstanz der 
internationalen Registrierung XPERTSELECT für équipements pour le 
traitement de l'information et ordinateurs; accessoires pour les équipe-
ments pour le traitement de l'information (compris dans cette classe);  
accessoires pour ordinateurs (contenus dans cette classe) in Klasse 9, 
mise à disposition de personnel intérimaire; gestion de personnel; con-
seil  en ressources humaine, notamment dans le cadre de la gestion  
de personnel  in Klasse 35 sowie für sämtliche beanspruchten Dienst-
leistungen  in  Klasse 38  die  Eintragung. Den  übrigen  beanspruchten 
Waren und Dienstleistungen verweigerte sie den Schutz. 

G.
Mit  Eingabe  vom  24. Oktober  2008  reichte  die  Beschwerdeführerin 
beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, den 
Entscheid der Vorinstanz vom 23. September 2008, soweit dieser der 
internationalen Registrierung Nr. 913077 XPERTSELECT den Schutz 
in  der  Schweiz  verweigert,  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolge 
aufzuheben und das Zeichen für sämtliche beanspruchten Waren und 
Dienstleistungen  zum  Markenschutz  zuzulassen.  Zur  Begründung 
machte sie geltend, dass der Sinngehalt des Zeichens genügend fan-
tasievoll  sei,  könnten  die  massgeblichen  Verkehrskreise  doch  nicht 
oder zumindest nicht unmittelbar erkennen,  was das Zeichen im Zu-
sammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen tat-
sächlich  bedeute.  So  genüge  bereits  die  geistige  Zeitspanne  um 
XPERTSELECT im Sinne von EXPERT SELECT wahrzunehmen zur 
Begründung der Unterscheidungskraft. Mangels beschreibenden Cha-
rakters bestehe am Zeichen auch kein Freihaltebedürfnis. Im Übrigen 
gelte  es  den Grundsatz  auf  Gleichbehandlung,  seien im schweizeri-
schen  Markenregister  doch  zahlreiche äusserst  ähnliche  Marken  für 
weitgehend gleiche Waren und Dienstleistungen eingetragen,  zu be-
achten sowie die Zulassung des Zeichens in den vergleichbaren Län-
dern Deutschland und Österreich als Indizien zu berücksichtigen und 
dieses in der Schweiz zumindest als Grenzfall einzutragen. 

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H.
Mit  Vernehmlassung vom 16. Januar  2009 beantragte die Vorinstanz 
die  Beschwerde  unter  Kostenfolge  abzuweisen.  Zur  Begründung 
brachte sie vor, dass die Silbe „ex“ häufig mit dem Buchstaben „x“ ab-
gekürzt  werde,  was auch  keinen  Einfluss  auf  die  Aussprache  habe. 
Letzteres gelte auch für das Zusammenschreiben der beiden Zeichen-
bestandteile. Das Zeichen XPERTSELECT werde trotz Mutilation und 
fehlendem Zwischenraum als „einen Experten selektieren“,  „fachkun-
dig  selektieren“  oder  „fachkundig  selektiert“  verstanden. Ein  solches 
Zeichenverständnis  sei  für  die  strittigen Waren und Dienstleistungen 
direkt beschreibend, womit es dem Zeichen an Unterscheidungskraft 
fehle. Im Übrigen komme der Bezeichnung bezogen auf die strittigen 
Waren  und  Dienstleistungen  eindeutig  Gemeingutcharakter  zu,  wes-
halb  die  Eintragungen im Ausland keine Indizwirkungen zu entfalten 
vermöchten. 

I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid er-
heblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen. 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 23. September 2008 stellt eine Ver-
fügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über 
das  Verwaltungsverfahren  dar  (VwVG,  SR 172.021;  Art. 5  Abs. 1 
Bst. c).  Diese  Verfügung  kann  im  Rahmen  der  allgemeinen  Bestim-
mungen  der  Bundesverwaltungsrechtspflege  beim  Bundesverwal-
tungsgericht  angefochten  werden  (Art. 44 ff. VwVG  i.V.m.  Art. 31 ff. 
des  Verwaltungsgerichtsgesetzes  vom  17. Juni  2005  [VGG, 
SR 173.32]).

2.
Die  Beschwerdeführerin  ist  als  Adressatin  der  angefochtenen  Verfü-
gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an 
ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung 
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt 
(Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde frist-

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gerecht  bezahlt  (Art. 63  Abs. 4 VwVG),  und  die  übrigen  Sachurteils-
voraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

3.
Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, 
das  geeignet  ist,  Waren  oder  Dienstleistungen  eines  Unternehmens 
von  solchen  anderer  Unternehmen  zu  unterscheiden.  Art. 1 
Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können 
Marken  aus  Wörtern,  Buchstaben,  Zahlen,  bildlichen  Darstellungen, 
dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente unter-
einander oder mit Farben bestehen.

4.
Zwischen  Deutschland  und  der  Schweiz  ist  am  1. September  2008 
eine neue Fassung des Protokolls  vom 27. Juni  1989 zum Madrider 
Abkommen  über  die  internationale  Registrierung  von  Marken 
(SR 0.232.112.4;  MMP)  in  Kraft  getreten.  Gegenüber  diesem  Land 
sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Mad-
rider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken re-
vidiert  in  Stockholm am 14. Juli  1967 (MMA,  SR 0.232.112.3)  anzu-
wenden (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungs-
klausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.). 

5.
Nach Art. 5 Abs. 2 MMP kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres 
ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass 
sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere. Die Notifika-
tion der internationalen Marke Nr. 913077 XPERTSELECT erfolgte am 
8. März  2007.  Mit  dem Versand  der  provisorischen  Schutzverweige-
rung am 31. Januar 2008 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist gewahrt.

6.
Gestützt  auf  Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit  Art. 6 quinquies Bst. B 
Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft  zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) darf 
der Schutz namentlich verweigert  werden, wenn die Marke jeder Un-
terscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder An-
gaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, 
der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ur-

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sprungsortes  der  Erzeugnisse  oder  der  Zeit  der  Erzeugung  dienen 
können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder  in  den redli-
chen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. 
Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a MSchG, 
wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum 
Gemeingut  gehört.  Lehre  und  Praxis  zu  dieser  Bestimmung können 
damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 Yukon, BGE 114 II 
371 E. 1 alta tensione).

7.
Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehö-
ren, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Ver-
kehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchge-
setzt haben.

Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsver-
kehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die In-
dividualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers er-
forderliche  Unterscheidungskraft  fehlt  (RKGE in  sic!  2003,  495  E. 2 
Royal Comfort; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum 
schweizerischen  Markenrecht  unter  Berücksichtigung  des  europäi-
schen  und  internationalen  Markenrechts,  Zürich  2002,  Art. 2,  N. 34; 
EUGEN MARBACH,  Markenrecht,  in:  Roland  von  Büren  /  Lucas  David 
[Hrsg.]  Schweizerisches  Immaterialgüter-  und  Wettbewerbsrecht, 
3. Band  Kennzeichenrecht,  Basel  und  Frankfurt  a.M.  1996,  S. 35). 
Dazu  gehören  unter  anderem  Sachbezeichnungen,  sowie  Hinweise 
auf Eigenschaften, wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Ver-
wendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der 
Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde 
(Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in 
Zeitschrift  für  Immaterialgüter-,  Informations-  und  Wettbewerbsrecht 
[sic!]  2003,  495  E. 2  Royal  Comfort,  mit  Verweis  auf  das  Urteil  des 
Bundesgerichts  vom  23. März  1998  Avantgarde,  in  sic!  1998,  397; 
BGE 128 III 447 E. 1.5 Première; BGE 127 III 160 E. 2b/aa Securitas). 
Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemei-
nen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen 
(Urteil  des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli  2007 E. 4.3  we 
make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece I).

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Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder An-
spielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistun-
gen hindeuten,  macht  ein Zeichen aber  noch nicht  zum Gemeingut. 
Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen 
muss  vielmehr  derart  sein,  dass  der  beschreibende  Charakter  der 
Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressa-
ten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Phanta-
sie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 Première; BGE 127 III 160 
E. 2b/aa  Securitas; Urteile des Bundesgerichts vom 23. März 1998 in 
sic!  1998, 397 E. 1  Avantgarde, und vom 10. September 1998 in sic! 
1999, 29 E. 3 Swissline).

Setzt sich die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizeri-
schen Landessprache zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse der 
angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Die englische Sprache ist 
dem  schweizerischen  Durchschnittsverbraucher  zumindest  in  den 
Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht ver-
ständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstan-
den werden (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 17). Englische Begriffe müssen mit 
anderen Worten berücksichtigt  werden, sofern sie einem nicht unbe-
deutenden  Teil  der  Bevölkerung  unseres  Landes  bekannt  sind 
(BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece I; Urteile des Bundesverwaltungs-
gerichts  B-8371/2007  vom  19. Juni  2008  E. 5  Leader,  B-7403/2006 
vom 16. August 2007 E. 4.2 Engineered for men und B-7410/2006 vom 
20. Juli 2007 E. 3 Masterpiece II).

Bei  Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern  zusammen-
gesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu 
ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamt-
eindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmit-
telbar verständlicher Sinn ergibt (RKGE in sic! 2003, 495 E. 2  Royal 
Comfort;  Urteile  des  Bundesverwaltungsgerichts  B-804/2007  vom 
4. Dezember  2007  E. 2  Delight  Aromas [fig.]  und  B-5518/2007  vom 
18. April 2008 E. 4.2 Peach Mallow).

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zei-
chen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Ent-
scheidung  dem  Zivilrichter  zu  überlassen  (BGE 130  III  328  E. 3.2 
Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 Masterpiece I).

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8.
In einem ersten Schritt sind die massgebenden Verkehrskreise zu be-
stimmen.  Hinsichtlich  der  Frage  der  Unterscheidungskraft  sind  die 
massgebenden Verkehrskreise die Abnehmer, während sich das Frei-
haltebedürfnis  aus  Sicht  der  Branche,  d.h. der  Konkurrenzunterneh-
men  bestimmt  (WILLI,  a.a.O.,  Art. 2,  N. 41  und  44;  EUGEN MARBACH, 
Kennzeichenrecht,  N. 577,  in:  Roland von Büren /  Eugen Marbach  / 
Patrik Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 2008).

Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind solche aus dem 
Bereich  der  Personalvermittlung  und  -verwaltung,  des  Beratungswe-
sens, der Informatik sowie der Medien. Sie richten sich nur teilweise 
ausschliesslich  an  Fachleute,  sondern  auch  an  Durchschnittskonsu-
menten. Daher beschränken sich die relevanten Verkehrskreise nicht 
nur auf Fachkreise, wie dies etwa bei rezeptpflichtigen Medikamenten 
und Schulbüchern der Fall wäre, die ausschliesslich von Ärzten bzw. 
Lehrern  ausgewählt  werden  (EUGEN MARBACH,  Die  Verkehrskreise  im 
Markenrecht, in: sic! 2007 S. 3 - 12, S. 11). Für die Beurteilung der Un-
terscheidungskraft des Zeichens als beschreibend ist daher vom Ver-
ständnis  des Durchschnittskonsumenten auszugehen (vgl. Urteil  des 
Bundesverwaltungsgerichts  B-1710/2008  vom  6. November  2008 
E. 3.2 Swistec).

9.
Die  Vorinstanz  verneinte  die  Eintragungsfähigkeit  des  Zeichens 
XPERTSELECT für  programmes de traitement de données; program-
mes de traitement de données mémorisés sur des supports de don-
nées  in  Klasse 9,  die  beanspruchten Waren in  Klasse 16,  regroupe-
ment, systématisation et gestion d'informations et données dans des 
banques de données; recherche de personnel, sélection de personnel,  
placement de personnel; placement de personnel intérimaire; conseil  
en ressources humaines, notamment dans le cadre de la recherche de  
personnel, de la sélection de personnel et du placement de personnel  
et de personnel intérimaire  in Klasse 35 sowie für die beanspruchten 
Dienstleistungen  in  Klasse 42 im Wesentlichen mit  der  Begründung, 
dass sich beim aus einer leicht mutilierten Form des englischen und 
französischen Ausdrucks „expert“ sowie dem englischen Wort „select“ 
zusammengesetzten  Zeichen  in  Verbindung  mit  diesen  Waren  und 
Dienstleistungen  das  Verständnis  „einen  Experten  selektieren“  auf-
dränge, weshalb es unmittelbar beschreibend und somit auch freihal-
tebedürftig sei. Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Auf-

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fassung, dass der Sinngehalt des Zeichens genügend fantasievoll sei, 
könnten die massgeblichen Verkehrskreise doch nicht oder zumindest 
nicht unmittelbar erkennen, was das Zeichen im Zusammenhang mit 
den beanspruchten Waren und Dienstleistungen tatsächlich bedeute. 
So genüge bereits die geistige Zeitspanne um XPERTSELECT im Sin-
ne von EXPERT SELECT wahrzunehmen zur Begründung der Unter-
scheidungskraft. Mangels beschreibenden Charakters bestehe am Zei-
chen auch kein Freihaltebedürfnis. 

Zwischen den Parteien  ist  demnach umstritten,  ob  das  Zeichen von 
den relevanten Verkehrskreisen im Sinne von „einen Experten selektie-
ren“ aufgefasst wird und ob ein solches Markenverständnis für die be-
troffenen Waren und Dienstleistungen kennzeichnungskräftig ist. 

10.
Für die Beurteilung, ob ein Zeichen Gemeingut bildet, ist nach ständi-
ger Praxis der Gesamteindruck massgebend. Dieser resultiert aus der 
Kombination sämtlicher Zeichenelemente, wie beispielsweise den ver-
wendeten Wörtern, dem Schriftbild, der grafischen Darstellung sowie 
den  benutzten  Farben  (Urteil  des  BVGer  vom  13. September  2007, 
B-1643/2007 E. 6 basilea PHARMACEUTICA [fig.]). 

Vorliegend gilt es eine Wortmarke zu beurteilen, weshalb auf den be-
schreibenden Grad der Wörter bzw. Wortteile sowie auf das Schriftbild 
abzustellen ist. Letzteres ist unscheinbar. Es handelt sich um ein aus 
elf  Grossbuchstaben bestehendes und in einem Wort  geschriebenes 
Zeichen. Schwerer tun dürfte sich der Betrachter dagegen mit der Un-
terteilung des Zeichens in verständliche Wortelemente, bieten sich ihm 
doch  nach  Auffassung  des  Bundesverwaltungsgerichts  zwei  valable 
Möglichkeiten. Einerseits lässt sich die Wortmarke – wie die Parteien 
dies  getan haben –  in  XPERT und SELECT gliedern,  anderseits  ist 
auch eine Segmentierung in XPERTS und ELECT möglich. 

Bei „xpert“  handelt es sich um die verkürzte Schreibweise des engli-
schen Worts „expert“, was vom Durchschnittskonsumenten ohne wei-
teres erkannt  werden dürfte. Einerseits  ist  heutzutage der Gebrauch 
von  Abkürzung  insbesondere  durch  die  verbreitete  Korrespondenz 
über Email und SMS gang und gäbe. Andererseits zählt das Wort „ex-
pert“ nicht nur zum englischen Grundwortschatz, sondern verfügt auch 
über denselben Wortstamm wie die deutsche Übersetzung „Experte“ 
bzw. „Expertin“ und das französische Pendant „expert“ bzw. „experte“. 
Das englische und das französische Wort „expert“ stellen nicht nur ein 

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Substantiv, sondern auch ein Adjektiv dar, welches sich mit „erfahren, 
geschickt,  fachmännisch“  übersetzen lässt  (Langenscheidt  Handwör-
terbuch Englisch,  Berlin  und München 2005,  208; Le Nouveau Petit 
Robert,  Paris  2007,  981). Dagegen handelt  es  sich  bei  „xperts“  um 
eine Abkürzung von „experts“ und somit um den Plural des Substan-
tivs, was mit „Experten, Fachleute“ übersetzt werden kann. 

Der  Begriff  „select“  lässt  sich  mit  „auswählen,  ausgewählt,  exklusiv, 
wählerisch“  übersetzen  (Langenscheidt  Handwörterbuch  Englisch, 
a.a.o.,  531)  und  gehört  ebenfalls  zum  englischen  Grundwortschatz. 
Aufgrund desselben Wortstammes ist  der Begriff  auch im deutschen 
(„selektieren“)  und  im  französischen  („sélect/-e“  bzw.  „sélecter“) 
Sprachraum  gut  verständlich.  Weniger  verbreitet,  aber  immer  noch 
zum englischen Grundwortschatz gezählt  werden kann der Terminus 
„elect“,  worunter  „(jemanden in  ein  Amt)  wählen,  auserwählen,  erle-
sen,  auserwählt“  verstanden  wird  (Langenscheidt  Handwörterbuch 
Englisch, a.a.o., 191). Auch existieren in der deutschen („elektiv, Elek-
torat“) sowie in der französischen („électif/-ive, élection“) Sprache Be-
griffe mit demselben Wortstamm. 

Wegen der grösseren Bekanntheit des Wortes „select“ und weil „elect“ 
als  Verb vornehmlich  mit  politischen Wahlen in  Verbindung  gebracht 
wird,  sollte  dem  Betrachter  der  Wortmarke  die  Gliederung  des  Zei-
chens in die Bestandteile XPERT und SELECT näher liegen als dieje-
nige in XPERTS und ELECT. Vom Sinn her macht dies jedoch kaum ei-
nen  Unterschied. Die  Schweizer  Abnehmer  dürften  das  Zeichen  mit 
„(einen)  Experten  auswählen,  geschickt  auswählen,  fachmännisch 
auswählen,  exklusiver Experte,  erlesene Experten“ oder etwas freier 
schlicht und einfach mit „Expertenwahl“ übersetzen. 

11.
Die Beurteilung, ob ein Zeichen über einen beschreibenden Charakter 
verfüge, hat nicht bei abstrakter Betrachtung, sondern anhand der be-
anspruchten  Waren  und  Dienstleistungen  zu  erfolgen  (BGer  in  sic! 
2005, 279 Firemaster). Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähig-
keit der internationalen Registrierung XPERTSELECT für die die Per-
sonalsuche  und  die  Stellenvermittlung  betreffenden  Dienstleistungen 
in Klasse 35, mit der Begründung, dass die Zeichenbedeutung „einen 
Experten selektieren“ unmittelbar den Vorgang der Personalselektion 
beschreibe,  umfasse  „Personal“  doch  auch  „Experten“.  Dieses  Ver-
ständnis dränge sich ebenfalls in Verbindung mit der in Klasse 9 bean-

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spruchten  Software  und  der  in  Klasse 42  beanspruchten  Computer-
dienstleistungen inklusive diesbezüglicher Beratung auf, da es neben 
allgemeiner Human Resources Software auch spezifische Computer-
programme für  die  Personalselektion  gebe. Im Übrigen verstehe der 
Abnehmer das Zeichen auch bezüglich der in Klasse 16 beanspruch-
ten Druckerzeugnisse als direkter Hinweis auf deren Inhalt. 

Das  Bundesverwaltungsgericht  stimmt  mit  der  Vorinstanz  überein, 
dass die Auswahl von Personal einen Teil der Personalsuche bzw. der 
Personalvermittlung darstellt,  so beansprucht die Beschwerdeführerin 
für ihr Zeichen denn auch explizit Schutz von sélection de personnel in 
Klasse 35. Dagegen kann es die Auffassung, wonach der Konsument 
die  Registrierung  in  Verbindung  mit  den  beanstandeten  Waren  und 
Dienstleistungen als einen Hinweis auf den Vorgang der Personalse-
lektion wahrnehme, nicht teilen. Weitaus wahrscheinlicher ist, dass der 
Abnehmerkreis das Zeichen im Sinne von „expert selection“ bzw. „Ex-
pertenwahl“ als Anspielung auf die Kompetenz der Beschwerdeführe-
rin und somit als Qualitätsanpreisung versteht, zumal die Personalaus-
wahl weniger als eigenständige Dienstleistung denn als Teilbereich der 
Personalsuche  bzw.  der  Personalvermittlung  wahrgenommen  wird. 
Qualitative Bezeichnungen gehören zum Gemeingut und sind deshalb 
grundsätzlich nicht  eintragungsfähig (BGE 129 III  225 E. 5.1  Master-
piece I). Vorliegend ist weder das Zusammenschreiben der Wortmarke, 
die dadurch möglichen Lesarten „xpert select“ oder „xperts elect“, wo-
bei erstere naheliegender ist, die Mutilation des Wortes „expert“ noch 
die  Verwendung  von  „select“  anstelle  des  grammatikalisch  überzeu-
genderen Substantivs „selection“ geeignet,  der an sich  gemeinfreien 
Qualitätsbezeichnung einen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck 
zu verleihen. Sie erschweren die Verständlichkeit des beschreibenden 
Zeichengehalts  höchstens  marginal.  Anzumerken  bleibt,  dass  auch 
Wortneuschöpfungen Gemeingut  sein  können,  wenn ihr  Sinn für  die 
Kreise, an die sie sich richten, auf der Hand liegt (RKGE in sic! 2004, 
775 Ready2Snack). 

12.
Die Beschwerdeführerin beruft sich ferner darauf, dass es den Grund-
satz  der  Gleichbehandlung  zu  beachten  gelte,  seien  im  schweizeri-
schen  Markenregister  doch  zahlreiche äusserst  ähnliche  Marken  für 
weitgehend gleiche Waren und Dienstleistungen eingetragen. Ausser-
dem sei die Zulassung des Zeichens XPERTSELECT in den vergleich-

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baren Ländern Deutschland und Österreich als Indizien zu berücksich-
tigen und dieses in der Schweiz zumindest als Grenzfall einzutragen. 

Das  Bundesverwaltungsgericht  anerkennt  die  Gleichbehandlung  von 
Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in 
rechtlicher Hinsicht wesentlich unterscheiden. Wegen der Problematik 
einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit  einer Marke, die 
seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das anzuwenden-
de Kriterium, wonach Sachverhalte „ohne weiteres“ vergleichbar sein 
müssen,  restriktiv  angewendet  werden (RKGE in sic!  2003,  803  We 
keep our promises), zumal bereits geringfügige Unterschiede im Hin-
blick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von gros-
ser Bedeutung sein können (RKGE in sic! 1998, 303 Masterbanking). 
Das Bundesverwaltungsgericht kennt die näheren Umstände der Ein-
tragung der von der Beschwerdeführerin aufgeführten, den anpreisen-
den Bestandteil  „xpert“  enthaltenden,  im schweizerischen Markenre-
gister eingetragenen Zeichen nicht. Festhalten lässt sich jedoch, dass 
gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur ausnahmsweise ein 
Anspruch  auf  Gleichbehandlung  im  Unrecht  besteht,  nämlich  dann, 
wenn  eine  ständige  gesetzwidrige  Praxis  einer  rechtsanwendenden 
Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in 
Zukunft  nicht  von  dieser  Praxis  abzuweichen  gedenkt  (BGE 127  I 1 
E. 3a). Dies ist vorliegend offensichtlich nicht der Fall. Im Übrigen ha-
ben nach ständiger Praxis ausländische Eintragungsentscheide keine 
präjudizielle  Wirkung  (E.  MARBACH,  SIWR  III,  Basel  1996,  30).  Auch 
handelt es sich vorliegend nicht um einen Grenzfall, der es nahe legen 
würde, die ausländischen Entscheidungen als Indizien zu berücksichti-
gen (vgl. BGer in sic!  2005, 280  Firemaster und RKGE in sic!  2003, 
903 Proroot).

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen 
Registrierung Nr. 913077 XPERTSELECT für die umstrittenen Waren 
und Dienstleistungen in den Klassen 9, 16, 35 und 42 zurecht die Ein-
tragung in das schweizerische Markenregister verweigert hat. Die Be-
schwerde ist demnach als unbegründet abzuweisen.

13.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der 
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem 
geleisteten  Kostenvorschuss  zu  verrechnen.  Die  Gerichtsgebühren 
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-

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führung  und  finanzieller  Lage  der  Parteien  festzulegen  (Art. 63 
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsge-
richt [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Ver-
mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem 
Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach 
Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu ori-
entieren, wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich 
ein  Streitwert  zwischen  Fr. 50'000.-  und  Fr. 100'000.-  angenommen 
werden  darf  (Urteil  des  Bundesgerichts  4A.116/2007  vom  27. Juni 
2007 E. 3.3  mit  Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert  ist  auch im 
vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten An-
haltspunkte  für  einen  höheren  oder  niedrigeren  Wert  der  strittigen 
Marke.

14.
Eine Parteientschädigung ist  der  unterliegenden Beschwerdeführerin 
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin 
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- ver-
rechnet. Der Beschwerdeführerin werden demnach Fr. 500.- nach Ein-
tritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstat-
tet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

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4.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Gerichtsurkunde;  Beilage:  Rückerstat-
tungsformular)

- die  Vorinstanz  (Ref-Nr.  IR 913077  XPERTSELECT;  Gerichtsur-
kunde)

- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Hans Urech Marc Hunziker

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden  (Art. 72 ff.,  90 ff.  und  100  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch-
tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde-
führende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 21. Juli 2009

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