# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 9967c009-508d-5a54-891d-c62b51067be5
**Source:** Zürich (ZH)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2019-01-03
**Language:** de
**Title:** Zürich Handelsgericht 03.01.2019 HE180336
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/ZH_Obergericht/ZH_HG_001_HE180336_2019-01-03.pdf

## Full Text

Handelsgericht des Kantons Zürich 
Einzelgericht    

 
 

Geschäfts-Nr.: HE180336-O U/mk 

 

 

Mitwirkend: der Oberrichter Dr. Johann Zürcher sowie die Gerichtsschreiberin 

Adrienne Hennemann 

 

Verfügung und Urteil vom 3. Januar 2019 

 

in Sachen 

 

1. A._____ Limited,  
2. B._____ BVBA,  
Klägerinnen 

 

beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ 

 

gegen 

 

C._____ AG,  
Beklagte 

 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y1._____, und durch Rechtsanwalt Dr. iur. 

Y2._____, daselbst, und durch Rechtsanwalt MLaw Y3._____, daselbst 

 

betreffend vorsorgliche Massnahmen 
 

 

- 2 - 

Rechtsbegehren: 
(act. 1) 

 

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- 4 - 

 

Der Einzelrichter zieht in Erwägung: 

1. Der wesentlichste materielle Streitpunkt betrifft die "Exclusivity" gemäss Ver-

tragsziffer 5.1 (b) des sogenannten "Project Agreements", welche Vereinbarung 

die Gesuchstellerin 1 bzw. Klägerin 1 ("A._____") und die Gesuchsgegnerin bzw. 

Beklagte ("C._____") am 12. Juni 2015 geschlossen hatten (act. 3/1). Die Exklu-

sivitätsklausel in Vertragsziffer 5.1 (b) trägt folgenden Wortlaut: 

"C._____ agrees not do develop and/or manufacture any capsules, which are 

using a V-shape design (for an illustration see Annex C), for third parties (…)". 

2. Die Beklagte stellte aufgrund einer ergänzenden Vereinbarung mit A._____ 

vom 6. Oktober 2016 für die Gesuchstellerin 2 bzw. Klägerin 2 ("B._____") Kaf-

feekapseln her, welche ein V-förmiges Design aufweisen (sog. "E._____-

Kapseln", act. 3/5). Aktuell produziert die Beklagte auch für einen Dritten Kaffee-

kapseln, und zwar mit dem sogenannten "D._____ Design" (Wortwahl Klägerin-

nen) bzw. mit dem sogenannten "M-förmigen Design" (Wortwahl Beklagte) (sog. 

"D._____-Kapseln"). Zur Veranschaulichung wurden vorstehend nach dem 

Rechtsbegehren je zwei Zeichnungen der Klägerinnen bzw. eines Parteigutach-

ters und darunter zwei Zeichnungen der Beklagten bzw. eines Parteigutachters 

hineinkopiert ("Zeichnung/en"). Die Zeichnungen sind nicht massstabsgetreu. Sei-

tens der Parteien wurden zum Geheimnisschutz in allen Prozessunterlagen die 

Massstäbe nicht angegeben bzw. vorhandene geschwärzt. Die Zeichnung oben 

links entspricht - bis auf den Maschinenbestandteil "Deforming edge" - dem Quer-

schnitt in Annex C von act. 3/1 (Project Agreement). E._____-Kapseln und 

D._____-Kapseln wurden auch physisch eingereicht (vgl. act. 3/9, act. 3/22 und 

act. 22/2-4). 

3. Die Klägerschaft sieht in Herstellung und Vertrieb der D._____-Kapseln einen 

Verstoss gegen die zitierte Exklusivitätsklausel. Deshalb stellte sie das Mass-

nahmebegehren. 

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4. Das Gesuch wurde am 9. August 2018 eingereicht (act. 1). In der 93-seitigen 

Massnahmeantwort vom 25. September 2018 trug die Beklagte auf Nichteintre-

ten, eventualiter auf Abweisung an (act. 20). Am 1. Oktober 2018 verfügte das 

Gericht einen zweiten Schriftenwechsel mit Novenrecht (act. 23). Die Klägerinnen 

wurden ersucht, die Massnahmereplik auf 50 Seiten zu beschränken, die Beklag-

te wurde ersucht, die Massnahmeduplik alsdann auf 30 Seiten zu beschränken. 

Beide Seiten hielten sich an die Vorgaben. Die Replik datiert vom 12. November 

2018 (act. 29), die Duplik vom 10. Dezember 2018 (act. 33). 

5. Bestehen über die Bedeutung einer Vertragsklausel unterschiedliche Ansichten 

bzw. werden unterschiedliche Ansichten im Verfahren vorgetragen, so ist die 

Klausel auszulegen. In erster Linie ist nach dem tatsächlichen Konsens zu fragen 

(Tatfrage), in zweiter Linie nach dem normativen Konsens (Rechtsfrage). 

6. Schon vorprozessual machte die Beklagte in einem Schreiben an die Gegen-

seite vom 8. August 2018 geltend, man habe sich in den Vertragsverhandlungen 

intensiv über die verschiedenen Design - Varianten ausgetauscht (act. 3/29). An-

lässlich der Gespräche habe die Beklagte festgehalten, sie müsse frei sein, ande-

re Design-Varianten mit einem sog. "ridged design" zu verwenden. Das habe die 

Gegenseite akzeptiert. Wie die Beklagte weiter schrieb, verstehe sie unter "ridged 

design" ein solches, bei welchem auf dem Kapselkragen eine Kante ("ridge"; zum 

Teil auch Kamm oder Wölbung genannt) angeordnet sei, welche (beim Betrieb 

der Kaffeemaschine) als Dichtelement diene. Es ist auch für den Laien ohne Wei-

teres erkennbar, dass unter Kapselkragen der Bereich zwischen der Kapselwand 

und dem Ende des jene umrundenden Kapselbodens gemeint ist. Das ist der Be-

reich, in welchem der entsprechende Bestandteil der Kaffeemaschine die Kapsel 

fixiert. Aus den von ihr geltend gemachten Gründen hielt die Beklagte im erwähn-

ten Schreiben dafür, dass die für Dritte hergestellte Kapsel (es handelt sich um 

die D._____-Kapsel) mangels V-shape Design, wenn auch wie dieses ein ridged 

Design, die Exklusivitätsklausel nicht verletze. 

7. Wie dargelegt, berief sich die Beklagte insofern vorprozessual auf einen tat-

sächlichen Konsens, als sich die Exklusivität nicht auf alle Kapseln mit ridge im 

Kragen beziehen sollte. 

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8. Im Massnahmegesuch (act. 1) legte die Klägerschaft eingehend dar, was sie 

unter einem V-förmigen Design versteht. Sie erblickt in dem Teil, welcher in der 

Zeichnung oben links als "Outer limb" bezeichnet wird, eine V-förmige Wölbung 

(act. 1 Rz. 29). Dort werde die Kapsel durch den Maschinen - Bestandteil "Defor-

ming edge" arretiert. Diese Ausgestaltung unterscheide sich von der mit Schutz-

rechten versehenen Nespressokapsel, welche (im Kragen) ohne Wölbung (mithin 

ohne edge) funktioniere, bei welcher vielmehr durch die Verwendung von Silicon 

im Kragen die Arretierung erfolge. Nach klägerischer Auffassung entfernt sich die 

Beklagte mit der D._____-Kapsel zu wenig vom Design der E._____-Kapsel, da 

lediglich bei der Kapselwand eine zweite Wölbung hinzugefügt worden sei (act. 1 

Rz. 37; in der Zeichnung oben rechts als "Inner ridge" bezeichnet). Dieser komme 

bei der Versiegelung der Kapsel keine Funktion zu (act. 1 Rz. 40). Die klägeri-

schen Parteigutachter (vgl. die Zusammenfassung ihrer Schlüsse in act. 1 Rz. 42) 

argumentierten im Wesentlichen technisch, wie man es aus Patentrechtsstreitig-

keiten kennt, und kamen so zum Schluss, die wesentlichen Elemente des V-

förmigen Designs seien übernommen worden (act. 1 Rz. 45, act. 1 Rz. 49). Ins-

gesamt beschränkten sich die klägerischen Ausführungen bezüglich der Exklusivi-

tätsklausel auf den normativen Konsens. Über den tatsächlichen Konsens wurden 

trotz der Hinweise in act. 3/29 (Schreiben der Beklagten vom 8. August 2018) kei-

ne relevanten Behauptungen aufgestellt. 

9. In der Massnahmeantwort legte die Beklagte auch grosses Gewicht auf die 

Umstände der Vertragsentstehung. 

9.1 Der Verwaltungsratspräsident der Beklagten, F._____, schilderte seine Sicht 

der Dinge in einer schriftlichen Erklärung, die zu den Akten gereicht wurde 

(act. 21/16). Es handelt sich dabei um ein Parteivorbringen. Grundsätzlich gehö-

ren Parteivorbringen in die Rechtsschriften. Da die Erklärung von Herrn F._____ 

relativ kurz gestaltet ist und es leicht gewesen wäre, sie in die Rechtsschrift hin-

einzukopieren, kann sie als Bestandteil des Bestreitungsfundamentes betrachtet 

werden, zumal im umfangreichen Schriftsatz (act. 20) die Darstellung des Verwal-

tungsratspräsidenten ausgiebig wiederholt wurde. Herr F._____ schilderte, 

C._____ habe schon vor dem relevanten Vertragsschluss mit einer anderen Kun-

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din an der Konstruktion und Fertigung einer Kapsel mit ridged design gearbeitet. 

Er habe der Gegenseite von Anfang an gesagt, C._____ müsse frei bleiben, an-

dere Kapseln mit einem ridged design für Dritte herzustellen. Als das Anliegen 

gekommen sei, Kapseln mit einem V-Shape ausschliesslich für die Klägerschaft 

herzustellen, habe er dafür Verständnis aufgebracht, da es dabei nur um eine Va-

riante eines ridged design gegangen sei. Weil aber in einem Entwurf bezüglich 

der Exklusivitätsklausel die Umschreibung "ridged/V-shape design" verwendet 

worden sei, habe er das als unklar betrachtet, weil ridged design umfassender zu 

verstehen sei als V-Shape. Er habe deshalb am 11. Juni 2015 G._____ (von der 

Klägerin 2) angerufen und eine Modifikation verlangt, wobei er auch erklärt habe, 

dass C._____ für Dritte Aluminiumkapseln produzieren wolle, und zwar nicht mit 

einem V-Shape Design, sondern einem anderen ridged design. Deshalb könne 

sich die Exklusivität nur auf V-Shape beziehen, das Wort "ridged" müsse raus. 

Herr G._____ sei damit einverstanden gewesen. Da bei Vertragsschluss die für 

die Klägerschaft zu produzierenden Kapseln erst als Prototyp existiert hätten, ha-

be man im Vertrag Anpassungen vorbehalten, womit aber nur kleinere Änderun-

gen der Winkel und Masse verstanden worden seien. Die eigentliche Produktion 

sei im September 2016 gestartet worden. Bei der Zusammenarbeit mit dem Drit-

ten habe man darauf geachtet, dass das Design nichts mit einem V-Shape zu tun 

habe. So sei man auf das M-Shape gekommen. Auch diese Kapseln seien ab 

September 2016 produziert worden. Für Herrn F._____ ist klar, dass die Gegen-

seite von Letzterem schon seit längerer Zeit gewusst habe. 

9.2 In den Beilagen zur Massnahmeantwort (act. 20) wurden Unterlagen einge-

reicht, welche die Behauptungen von Herrn F._____ stützen sollen. Sie betreffen 

den Zeitraum bis zum Vertragsschluss und wurden in act. 20 Rz. 40 - Rz. 59 

kommentiert. Hier finden sich die wesentlichen Vorbringen zum tatsächlichen 

Konsens. 

9.2.1 Im Entwurf eines Letters of Intent schlug die Klägerschaft folgende Formu-

lierung vor (act. 21/10): "7. C._____ agrees to refrain from producing the Capsule 

[Vertragsgegenstand] or any similar capsule compatible with the Nespresso 

coffee machine of Nestlé for any third party." Die Beklagte beantwortete den Vor-

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schlag am 2. September 2014 so (act. 21/11): "3. C._____ will not accept to ref-

rain from producing similar capsules compatible with Nespresso coffee machines 

for third parties." 

9.2.2 In einem Schreiben eines klägerischen Rechtsvertreters vom 1. Oktober 

2014 wurde eine verfeinerte Umschreibung des der Beklagten zur Verwendung 

zuzugestehenden technischen Vorwissens thematisiert, unter besonderem Hin-

weis auf "Capsules Ridged with V-profile" und "Stacking Ring" (act. 21/12). 

9.2.3 Die Beklagte wies in einem am 13. November 2014 versandten Dokument 

(act. 21/13 Exhibit B) darauf hin, wegen Geheimhaltungsverpflichtungen könne 

über das ridged design, welches von einem anderen Kunden stamme, nicht in-

formiert werden, man sei aber bereit, das Wissen einem unabhängigen Experten 

zu unterbreiten, der dann mit "Ja" oder "Nein" antworten solle, "whether C._____ 

had pre-possessed design information on the Ridged Design before reciving the 

design information from B._____". Daraus wurde offenbar nichts. 

9.2.4 Am 23. Dezember 2014 sandte G._____ der Beklagten einen Vertragsent-

wurf (act. 21/14). Bezüglich Exklusivität war dieser wegen der Verweisungen recht 

kompliziert konzipiert, enthielt aber jedenfalls keinen spezifischen Hinweis auf ein 

vertraglich geschütztes Design (Ziff. 6). 

9.2.5 Am 7. April 2015 nahm die Beklagte zu klägerischen Vorschlägen Stellung, 

wobei sie für Annex A eine Ergänzung vorschlug, wonach C._____ bezüglich der 

dort beschriebenen Designs keine exklusiven Rechte anerkenne (act. 21/15). Die 

Ergänzung findet sich auch im Vertrag gemäss act. 3/1.  

9.2.6 Am 20. April 2015 wurde der Beklagten ein neuer Vertragsentwurf unterbrei-

tet (act. 21/17). Gemäss dessen Ziff. 5 (b) sollte sich C._____ verpflichten, keine 

konkurrierenden Produkte zu entwickeln bzw. herzustellen ("C._____ agrees not 

to develop and/or manufacture any competing capsules for third parties").  

9.2.7 Erklärtermassen ohne Rücksprache mit der Beklagten wies deren Rechts-

vertreter am 24. April 2015 darauf hin, nach seinem Verständnis würde sich 

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C._____ nur verpflichten, Kapseln mit einem "ridged / v-shape design" nicht für 

Dritte herzustellen. (act. 21/18). 

9.2.8 Die vorstehende Wendung war in einem Vertragsentwurf, der am 11. Mai 

2015 an die Beklagte ging, enthalten (act. 21/20 Ziff. 5 (b)). In einer Randanmer-

kung behielt sich der Rechtsvertreter der Beklagten eine präzisere Definition des 

V-Shape designs vor. Damit erklärte sich die Gegenseite einverstanden 

(act. 21/21 S. 9). 

9.2.9 Am 11. Juni 2015 wurde der Beklagten ein neuer Vorschlag unterbreitet, 

welcher - wie der klägerische Vertreter ausdrücklich festhielt - statt der Wendung 

"ridged/V-shape" nur noch "V-shape" enthielt, was die Herren G._____ und 

F._____ am gleichen Tag so abgemacht hätten (Mail gemäss act. 21/26, wobei 

die Vertragsklausel 5.1 (b) auf Annex C verwies, welcher aber einen Vorbehalt 

enthielt, indem auf Ziff. 5.2 des Vertrages verwiesen wurde, wo Änderungen am 

Produkt vorbehalten wurden, die dann auch unter die Exklusivität fallen würden. 

Die Zeichnungen in Annex C gleichen denjenigen gemäss Vertrag (act. 3/1), wo-

bei allenfalls Masse geringfügig verändert wurden. 

10. Wie erwähnt, finden sich die wesentlichen Ausführungen der Beklagten zum 

tatsächlichen Konsens in act. 20 Rz. 40 - Rz. 59. Hiezu nahm die Klägerschaft in 

act. 29 Rz. 16 - Rz. 43 Stellung, wobei die Ausführungen gegen das Ende immer 

technischer wurden. 

10.1 In act. 29 Rz. 17 wies die Klägerschaft auf den Letter of Intent gemäss act. 

21/10 hin, wobei es sich allerdings nur um einen Entwurf handelte (vgl. oben Erw. 

9.2.1).  

10.2 In act. 29 Rz. 18 sprang die Klägerschaft sogleich zum Annex A des 

schliesslich im Juni 2015 geschlossenen Vertrages (act. 3/1). Dort wird nach zwei 

Absätzen, welche Parteierklärungen bezüglich Vorwissen und Schutzrechten ent-

halten, die Funktionsweise der Arretierung (der Dichtmechanismus) des Vertrags-

gegenstandes eingehend beschrieben. Schlüsse daraus zog die Klägerschaft an 

dieser Stelle keine. 

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10.3 In act. 29 Rz. 19 hielt die Klägerschaft fest, mit ihrem "Verständnis der Ex-

klusivität ihres auch in einer Patentanmeldung niedergelegten Dichtungsmecha-

nismus[ses] [act. 21/71] hatten die Gesuchsteller auch nichts gegen das Ansinnen 

der Gesuchsgegnerin einzuwenden, dass diese frei bleibe, auch für Dritte Nes-

presso-kompatible Kaffeekapseln herzustellen". Diesbezüglich ist festzuhalten, 

dass die Klägerschaft nicht behauptete, sie habe die Beklagte über die Patentan-

meldung bzw. deren Inhalt informiert (vgl. act. 21/71). 

10.4 Bezüglich des Vertragsentwurfs gemäss act. 21/14 (versandt mit Mail vom 

23. Dezember 2014; vgl. oben Erw. 9.2.4) hielt die Klägerschaft in act. 29 Rz. 19 

fest, dort sei der Mechanismus, wie er in Annex A beschrieben worden sei, ge-

mäss Vertragsklausel Ziffer 6 unter die Exklusivität gefallen. Daran hätten - wie in 

act. 29 Rz. 20 festgehalten - auch die Anpassungen der Beklagten vom 7. April 

2015 (act. 21/15; vgl. oben Erw. 9.2.5) nichts geändert. Letztere Auffassung trifft 

die Realität nur entfernt. Die Beklagte schlug eine Ergänzung von Annex A vor, 

welche diesen relativierte (act. 21/15, am Beginn von Annex A). Zum Einen wollte 

sie sich vorbehalten, einen Annex B zu liefern, welche Ansprüche der Beklagten 

bezüglich "stacking rim and ridged design" dokumentieren sollten. Zum Andern 

bestritt die Beklagte Ansprüche der Klägerschaft aus geistigem Eigentum, welche 

ihr Exklusivitätsrechte bezüglich der in Annex A beschriebenen Konstruktions-

merkmale ("design features") geben würden. Die entsprechende Formulierung 

floss später in den Vertrag ein (act. 3/1 Annex A Abs. 2). 

10.5 Bezüglich der weiteren Vertragsgespräche bzw. -verhandlungen wiederholte 

die Klägerschaft in act. 29 Rz. 20 - Rz. 25 immer wieder, die Exklusivität sei an 

den Funktionsbeschrieb in Annex A geknüpft gewesen. 

10.6 Als act. 30/2 reichten die Klägerinnen ein seitens G._____ verfasstes 

"Statement" vom 31. Oktober 2018 zu den Akten. Es kann ebenfalls als Parteibe-

hauptung berücksichtigt werden, auch wenn Herr G._____ nach eigenen Anga-

ben nicht mehr für B._____ arbeitet und auch keine finanziellen Interessen an 

dieser Gesellschaft beansprucht. Wie er schreibt, sei es klar gewesen "to both 

parties, that A._____ seeks to have the exclusivity on the manufacturing of a 

Nespresso compatible aluminium capsule and the development of the capsule 

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has not yet been completed at that time". Damit sei jede Gestaltung ("any sha-

pes") durch die Exklusivität gedeckt gewesen. Nur im Lichte dieses Verständnis-

ses sei er bereit gewesen, die Bezeichnung "ridged" zu streichen.  

10.7 In act. 29 Rz. 30 - Rz. 42 wies die Klägerschaft auf diverse Modifikationen 

der Konstruktion / Gestaltung gemäss Annex C des Vertrages (act. 3/1) hin, die 

vor und nach Vertragsschluss diskutiert und teilweise auch produziert worden sei-

en (u.a. act. 30/3 - act. 30/18). 

11. In ihrer zweiten Stellungnahme, datierend vom 10. Dezember 2018, ging die 

Beklagte nochmals eingehend auf die strittigen Punkte ein (act. 29). Seitens der 

Klägerschaft unterblieb eine weitere Reaktion. 

12. Wie erwähnt, ist bei der Vertragsauslegung zuerst nach dem tatsächlichen 

Konsens zu fragen (vgl. als eines der jüngeren Präjudizien BGE 144 III 93). Die 

obige Zusammenfassung hat gezeigt, dass sich die Parteien recht intensiv über 

die Exklusivitätsklausel austauschten, welche im Verhältnis der Parteien auf eine 

Art vertraglichen Schutz von geistigem Eigentum hinauslief. 

12.1 Den Klägerinnen ging es offensichtlich um einen umfassenden Schutz, wel-

chen sie vertraglich in ihre Vertragsentwürfe einbauten (vgl. u.a. oben E. 9.2.1). 

Dabei stiess sie aber auf den erkennbaren Widerstand der Beklagten (vgl. u.a. 

oben E. 9.2.1), was sich im definitiven Vertragstext (act. 3/1) niederschlug.  

12.2 Aus dem vorgeschlagenen umfassende Verbot der Herstellung von Kapseln 

für einen Dritten wurde zunächst ein Verbot bzw. die Exklusivität bezüglich eines 

ridged/V-shape Designs und schliesslich eine solche betreffend V-shape - Design. 

Die Vorgeschichte zeigt klar, dass sich die Beklagte die Herstellung von Kapseln 

für Dritte mit ridged design nicht verbieten lassen wollte. Allerdings unterliess 

auch sie es aus Geheimhaltungs- oder anderen Gründen, klare Abgrenzungen zu 

formulieren, sei es durch eine Definition des V-shape Designs, sei es durch eine 

beispielhafte Umschreibung, welche Designs keine V-shape seien. Insofern ist ein 

tatsächlicher Konsens dessen, was erlaubt sein sollte und was nicht, selbst unter 

dem Beweismass des Glaubhaftmachens nicht evident.  

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12.3 Allerdings ist gleichzeitig festzuhalten, dass für die klägerische Auffassung, 

wonach mit der Exklusivitätsklausel eine technische Lehre, wie sie in Annex A des 

Vertrages (act. 3/1) beschrieben wurde, geschützt werden sollte, kein tatsächli-

cher Konsens glaubhaft erscheint. Für diesen Schluss sind zwei Vertragsbestand-

teile massgebend. Zunächst verwies die Exklusivitätsklausel "for an illustration" 

(des V-shape Designs) alleine auf Annex C. Annex C zeigt - wie oben in Erw. 2 

dargelegt - eine Zeichnung analog der Zeichnung oben links. Auch wenn sich die 

Klägerschaft Änderungen der Gestaltung vorbehielt (vgl. Erw. 9.2.9 bzw. act. 3/1 

Ziff. 5.2), ist das nicht dem Schutz einer technischen Lehre gleichzusetzen. Das 

hätte nämlich in einfacher Weise geschehen können, indem die Exklusivitätsklau-

sel einen Hinweis auf Annex A enthalten hätte, was aber nicht der Fall ist. Dies 

nährt die Vermutung, die Beklagte hätte einem solchen Hinweis nicht zugestimmt, 

was die Klägerschaft vermutlich wusste, weshalb schon gar kein entsprechender 

Versuch unternommen wurde. Zudem enthält Annex A den Vorbehalt der Beklag-

ten, wonach sie kein geistiges Eigentum "to the design features submitted by 

A._____ as described hereafter" anerkenne (vgl. oben Erw. 9.2.5).  

12.4 Fehlt im wichtigen Punkt, was unter einem V-shape Design zu verstehen sei, 

ein tatsächlicher Konsens, so ist nach dem normativen zu fragen. Hier regiert das 

Vertrauensprinzip, wobei alleine die Umstände bis zum Vertragsschluss zählen 

(BGE 129 III 675 E. 2.3).  

12.4.1 Die vorgelegten Privatgutachten beider Seiten argumentieren technisch, 

d.h. sie gehen entweder von einer technischen Lehre aus oder vergleichen die 

Konstruktionsmerkmale (act. 3/25, act. 3/26, act. 21/38, act. 21/43, act. 30/19, 

act. 30/80, act. 30/81). Aus Sicht des Gerichtes stellt das keinen gangbaren Weg 

dar. Einzuräumen ist allerdings, dass der sprachliche Hintergrund eine Rolle 

spielt. Die wesentlichen Dokument wurden in englischer Sprache verfasst, was 

bei der Auslegung zu gewissen Schwierigkeiten führen kann, zumal die Tiefe des 

sprachlichen Verständnisses bei allen Beteiligten unbekannt ist. In der Exklusivi-

tätsklausel (act. 3/1 Ziff. 5.2) ist von "design" und von "illustration" die Rede. Das 

deutet eher auf eine Übersetzung in das deutsche Wort "Gestaltung" hin, wie es 

in der Schweiz auch im Designgesetz verwendet wird (vgl. Art. 1 DesG). Zumin-

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dest das Verb "to design" kann allerdings auch mit "konstruieren" übersetzt wer-

den (vgl. zu den Übersetzungen dict.leo.org). In Annex A von act. 3/1 finden sich 

die Wendungen "design feature" und "design features", was mit Konstruktions-

merkmal bzw. konstruktive Massnahmen übersetzt werden kann. Von der Kon-

struktion zur technischen Lehre ist der Weg nicht weit. Nachdem aber die Exklusi-

vitätsklausel nur auf das Design und eine Zeichnung Bezug nahm und Annex A 

einen ausdrücklichen Vorbehalt der Beklagten aufwies, erscheint glaubhaft, dass 

nach Treu und Glauben nur die Gestaltung und die Zeichnung von der Klausel er-

fasst waren und sich der vertragliche Schutz nicht auf eine technische Lehre be-

zog. 

12.4.2 Geht man von der Begrifflichkeit der spezialgesetzlich geschützten Mate-

rien aus, so wäre nach dem Schutzbereich von Gestaltung und Zeichnung zu fra-

gen. Es trifft zwar zu, dass vertraglich Änderungen der Gestaltung möglich waren. 

Insofern kann der Schutzbereich nicht auf Identität beschränkt werden. Orientiert 

man sich am Markenrecht, so dürften ähnliche Gestaltungen geschützt sein 

(Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG), gemäss Designgesetz sind es die gleichen wesentli-

chen Merkmale, welche einen gleichen Gesamteindruck erwecken (Art. 8 DesG). 

Vorliegend grenzt sich das D._____ Design (die beiden Zeichnungen rechts) 

durch eine zweite Kante oder Wölbung (wie auch immer man "ridge" übersetzen 

will) von der Gestaltung des vertraglich geschützten Designs ab. Die beiden Kan-

ten oder Wölbungen bilden - was bei den Aufnahmen gemäss Rechtsbegehren 

und den Augenscheinsobjekten deutlicher zu erkennen ist - eine Rinne im Bereich 

der Auskragung, die weniger an ein "m" als vielmehr an ein "u" erinnert. Eine sol-

che Rinne fehlt beim V-shape Design, sofern man nicht die Fläche zwischen der 

Kante oder Wölbung und dem äusseren Rand der Kapsel dafür hält, welches 

Merkmal allerdings auch beim D._____ Design zu finden ist. Das V-shape Design 

(vgl. die beiden Zeichnungen links; zum Ausdruck gelangend auch bei den Au-

genscheinsobjekten) hat zwischen Kante oder Wölbung und der Kapselwand ei-

nen spitzen Winkel, welcher dem Buchstaben "V" gleicht, wie ihn auch die in die-

sem Entscheid verwendete Schriftart "Arial" oder auch die geläufige Schriftart 

"Times New Roman" aufweist (Arial: V; Times New Roman: V). Nach Treu und 

Glauben dürfen eine einzige Kante oder Wölbung und der spitze Winkel als we-

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sentliche Merkmale des vertraglich geschützten Designs betrachtet werden. Auch 

wenn sich die Klägerschaft Änderungen vorbehielt, durften diese nach Treu und 

Glauben den soeben definierten vertraglichen Schutzbereich nicht verlassen. Das 

Design der D._____ - Kapsel mit zwei Kanten oder Wölbungen und der Rinne 

steht ausserhalb davon. Somit ist keine Vertragsverletzung glaubhaft gemacht. 

12.5 Mangels Glaubhaftmachen einer Vertragsverletzung fehlt eine Anspruchs-

grundlage (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO). Deshalb ist das Massnahmebegehren ab-

zuweisen. Anzumerken bleibt, dass für eine Begutachtung kein Anlass bestand, 

da keine technischen Sachverhalte, für welche ein Spezialwissen nötig gewesen 

wäre, zu subsumieren waren (vgl. Andreas Müller, DIKE-Komm-ZPO, Art. 183 

N 7). 

13. Da die Verletzungsfrage von zentraler Bedeutung war, werden die strittigen 

Prozessvoraussetzungen ausnahmsweise erst jetzt behandelt. 

13.1 Es trifft zu, dass die Beklagte 2 im "Project Agreement" (act. 3/1) nicht als 

Partei geführt wurde. Andererseits war sie die Abnehmerin der Kapseln (act. 3/5) 

und hatte auch massgeblich die Vertragsgespräche geführt (act. 33 Rz. 9). Feder-

führend für die Klägerschaft war offenbar G._____, der in seiner Stellungnahme 

erklärte, er habe keine Verbindungen mehr zur Klägerin 2 (act. 30/2). Dass er je-

mals als Angestellter oder Organ für die Klägerin 1 tätig gewesen war, behauptete 

er nicht. Auch die Einlassungen F._____s indizieren, dass die Klägerin 2 stets 

seine Ansprechpartnerin war (act. 21/16). Es macht den Anschein, als sei die 

Klägerin 1 ohne grosse Diskussion und weil es der Beklagten offenbar egal war, 

mit wem sie kontrahierte, zur Vertragspartnerin geworden. Obwohl es keine Seite 

behauptet hat, ist nicht auszuschliessen, dass die Stellung der Klägerin 1 als Ver-

tragspartnerin nur vorgeschoben war. Aufgrund der geschilderten Umstände er-

scheint es jedenfalls glaubhaft. dass die Klägerin 2 auch Berechtigte aus dem 

Vertrag gemäss act. 3/1 war. Das Schriftlichkeitserfordernis gemäss Art. 23 LugÜ 

erfordert im Übrigen keine Unterschrift (vgl. BGE 131 III 398 = Pra 95 Nr. 9, 

E. 7.1.1). Falls die Stellung der Klägerin 1 als Vertragspartei nur simuliert gewe-

sen sein sollte, wäre die örtliche Zuständigkeit durch Einlassung bewirkt worden 

(Art. 6 IPRG, Art. 24 LugÜ). 

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13.2 Von der Verletzung des Bestimmtheitsgebotes kann keine Rede sein. Die 

Klägerschaft hat das angegriffene Design in genügender Klarheit im Rechtsbe-

gehren dargelegt. Mehr geht nicht. 

13.3 Auf das Massnahmebegehren war mithin einzutreten. 

14. Die Beilagen 27, 28, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 76, 88 und 90 der Beklagten, be-

züglich welcher sie Schutzmassnahmen beantragt hatte, tragen den Entscheid 

nicht. Die verschlossen gebliebenen Couverts sind der Beklagten nach Ablauf der 

Rechtsmittelfrist bzw. bei einem Weiterzug nach allfälliger Weisung des Bundes-

gerichtes in Gänze mit den übrigen Einlegerakten zurückzusenden. 

15. Nachdem die Klägerschaft den Streitwert im Massnahmegesuch mit mindes-

tens CHF 200'000 beziffert hatte (act. 1 Rz. 16), sah die Beklagte einen solchen 

von mindestens CHF 1 Mio. (act. 20 Rz. 14). Die Klägerschaft äusserte sich in der 

Folge zu dieser Schätzung nicht (act. 29), was als Zustimmung zu werten ist 

(Stein-Wigger, in Sutter-Somm et al., ZPO Komm., 3.A., Art. 91 N 25). Insofern 

besteht eine Einigung (Art. 91 Abs. 2 ZPO). 

16. Ausgangsgemäss werden die Klägerinnen kosten- und entschädigungspflich-

tig (Art. 106 ZPO). 

Der Einzelrichter verfügt und erkennt: 

1. Die Anträge betreffend Nichteintreten werden abgewiesen. 

2. Das Massnahmebegehren wird abgewiesen. 

3. Die Gerichtsgebühr von CHF 15'000 wird den Klägerinnen je zur Hälfte auf-

erlegt, unter solidarischer Haftung für den ganzen Betrage. 

4. Die Klägerinnen werden solidarisch verpflichtet, der Beklagten eine Partei-

entschädigung von CHF 18'000 zu bezahlen. 

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien. 

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6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb 

von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 

1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-

schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-

wert beträgt CHF 1 Mio. 

 

 
Zürich, 3. Januar 2019 

 
Handelsgericht des Kantons Zürich 

Einzelgericht 
 

Gerichtsschreiberin: 
 
 
 

Adrienne Hennemann 
 
 
 
 

	Verfügung und Urteil vom 3. Januar 2019
	
	Rechtsbegehren: (act. 1)
	Der Einzelrichter zieht in Erwägung:
	Der Einzelrichter verfügt und erkennt:
	1. Die Anträge betreffend Nichteintreten werden abgewiesen.
	2. Das Massnahmebegehren wird abgewiesen.
	3. Die Gerichtsgebühr von CHF 15'000 wird den Klägerinnen je zur Hälfte auferlegt, unter solidarischer Haftung für den ganzen Betrage.
	4. Die Klägerinnen werden solidarisch verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 18'000 zu bezahlen.
	5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
	6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff...