# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 5086de39-c1f9-58ff-9748-b62b26bd843e
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2022-02-16
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 16.02.2022 B-380/2020
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-380-2020_2022-02-16.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-380/2020 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  1 6 .  F e b r u a r  2 0 2 2  

Besetzung 
 Richter David Aschmann (Vorsitz), 

Richter Marc Steiner, Richterin Vera Marantelli,    

Gerichtsschreiberin Katherina Schwendener. 
 

 
 

Parteien 
 Building Robotics, Inc.,  

Suite 614, 300 Frank H. Ogawa Plaza,  

US-CA 94612 Oakland,   

vertreten durch Andreas Schlecht, Rechtsanwalt,  

Bovard AG, Patent- und Markenanwälte,  

Optingenstrasse 16, 3013 Bern,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

SOMFY ACTIVITIES SA,  

50, Avenue du Nouveau Monde, FR-74300 Cluses,   

vertreten durch Dr. rer. pol. Erich Hasler, Patentanwalt,  

Riederer Hasler & Partner Patentanwälte AG,  

Elestastrasse 8, 7310 Bad Ragaz,  

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 
 

 
 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 100754,  

IR 1'210'866 somfy (fig.) / IR 1'452'228 COMFY. 

B-380/2020 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Wortmarke 

Nr. 1'452'228 COMFY, die am 14. Januar 2019 gestützt auf eine US-ame-

rikanische Basiseintragung mit Prioritätsdatum vom 12. November 2015 in 

der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 2019/7 veröffentlicht 

wurde und für folgende Waren und Dienstleistungen registriert ist:  

Klasse 9  

Matériel informatique et logiciels mobiles pour la commande et l'automatisa-

tion de systèmes de construction et systèmes de climatisation. 

 

Klasse 42  

Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables 

en ligne pour la commande et l'automatisation de systèmes de construction et 

systèmes de climatisation. 

B.  

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung 

Nr. 1'210'866 "sOmfy (fig.)" und wird nachfolgend abgebildet: 

 

Sie wurde am 31. März 2014 gestützt auf eine Basiseintragung als Unions-

marke mit Prioritätsdatum vom 2. Oktober 2013 in der Gazette OMPI des 

marques internationales Nr. 2014/29 veröffentlicht und ist für die folgenden 

Waren und Dienstleistungen registriert:  

Klasse 6 

Barrières métalliques; portails métalliques et portes métalliques; grilles métal-

liques; serrures métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques. 

 

Klasse 7 

Dispositifs de commande de machines ou de moteurs; dispositifs électriques 

pour manœuvrer des portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, écrans, trappes 

d'aération, serrures, portes de garage, portails, barrières, grilles et bornes ré-

tractables; moteurs électriques ou électroniques pour manœuvrer les portes, 

fenêtres, volets, stores, rideaux, écrans, trappes d'aération, serrures, portes 

de garage, portails, barrières, grilles et bornes rétractables; motoréducteurs 

pour portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, écrans, trappes d'aération, ser-

rures, portes de garage, portails, barrières, grilles et bornes rétractables. 

 

Klasse 9 

Appareils et instruments électriques ou électroniques pour traiter, mémoriser, 

B-380/2020 

Seite 3 

transmettre, diffuser, recevoir des données relatives à l'automatisation et à la 

gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat; interfaces pour applica-

tions domotiques; appareils électriques ou électroniques de commande à dis-

tance de fonctions domotiques pour les équipements dans l'habitat et/ou le 

bâtiment, notamment par réseau de communication Internet, de télécommuni-

cation y compris téléphones mobiles, permettant l'installation, la configuration, 

la commande, la gestion, la surveillance, notamment depuis un ordinateur ou 

un téléphone mobile, de fonctions et applications domotiques d'automatismes 

et/ou de motorisations de volets, de stores, d'ouvertures de fenêtres, de ser-

rures, de portes, portails et autres systèmes d'accès, de l'éclairage, de la ven-

tilation, de la climatisation, du chauffage, de la commande, de la gestion de 

systèmes de sécurité, de contrôle d'accès, de surveillance, d'alarme, de dé-

tection incendie, d'appareils de mesure de la qualité de l'air ambiant, de ges-

tionnaires de veilles électriques (appareils électroniques destinés au contrôle 

de l'alimentation en énergie des appareils électriques) et/ou de consommation 

de gaz, d'électricité, de chaleur ou autre type d'énergie, de l'arrosage automa-

tique, des appareils de consommation d'eau; logiciels permettant le pilotage, 

l'automatisation et la commande de ces applications électriques, électroniques 

et/ou informatiques; serveurs pour applications domotiques permettant de re-

cevoir et de transmettre des ordres de commande à distance ainsi que d'opé-

rer le stockage de données; modems pour centrale domotique; connecteurs à 

un réseau informatique ou domotique; terminaux de télécommunication pour 

l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat; ap-

pareils émetteurs et récepteurs informatiques et de communication pour la do-

motique; stations d'accueil électroniques et tablette électronique numérique 

pour l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat; 

terminal numérique pour bâtiments tertiaires et résidentiels; terminal numé-

rique pour bâtiments tertiaires et résidentiels assurant des fonctions de trans-

mission, de réception et décodage; dispositifs électroniques portables desti-

nés à la réception et/ou la transmission sans fil de données pour l'automatisa-

tion et à la gestion à distance de l'habitat et des équipements de l'habitat; bro-

chures, guides et manuels d'instruction, sur support électronique concernant 

l'automatisation de l'habitat; cartes de contrôle d'accès, d'identité et d'identifi-

cation, magnétiques ou encodées; capteurs de présence, capteurs de vent, 

capteurs d'éclairement intérieur, capteurs d'ensoleillement, capteurs de tem-

pérature, capteurs de pluie, capteurs de neige pour appareillages électriques 

de commande d'éclairage ou d'alarme ou de stores ou de volets ou de chauf-

fage; détecteurs de fumée; détecteurs; visiophones; thermostats; caméras de 

vidéosurveillance; prises électriques; fiches et prises électriques; sirènes; ap-

pareils d'identification électronique fonctionnant à l'aide de techniques d'iden-

tification biométrique; appareils pour la reconnaissance biométrique, visuelle 

et vocale de personnes; batteries, batteries électriques, batteries rechar-

geables; balises lumineuses de sécurité ou de signalisation; signalisation lu-

mineuse; appareils et installations électriques ou électroniques de sécurité et 

de contrôle d'accès; clés électroniques; appareils et instruments électriques et 

électroniques de commande, signalisation et mesure pour systèmes de traite-

ment de données électriques et électroniques et supports de données, pour 

caisses enregistreuses, pour machines automatiques fonctionnant au moyen 

de billets de banques, pièces de monnaie, cartes magnétiques ou à micropro-

cesseur ou cartes bancaires, pour contrôler l'accès à des zones limitées et 

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Seite 4 

aires de stationnement; cartes magnétiques codées, à prépaiement, de con-

trôle d'accès, d'identité et d'identification; serrures électriques ou électro-

niques; serrures électriques à télécommande; douilles électriques télécom-

mandées. 

 

Klasse 19 

Portes, portails, clôtures, barrières, grilles, fenêtres, volets, stores non métal-

liques. 

C.  

Gestützt auf ihre ältere Marke widersprach die Beschwerdegegnerin am 

23. Mai 2019 der veröffentlichten Schutzausdehnung der Marke der Be-

schwerdeführerin und beantragte deren vollständigen Widerruf. Zur Be-

gründung machte sie geltend, die Zeichen erweckten aufgrund der Waren- 

und Dienstleistungsgleichartigkeit bzw. –identität und der hochgradigen 

Zeichenähnlichkeit einen verwechselbaren Gesamteindruck.  

D.  

Am 7. Juni 2019 erliess die Vorinstanz auf Grundlage des Widerspruchs 

eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung gegen die ange-

fochtene Marke ("refus provisoire total [fondé sur une opposition]"). Sie for-

derte die Beschwerdeführerin auf, innert drei Monaten ein schweizerisches 

Zustellungsdomizil zu bezeichnen (Art. 42 des Markenschutzgesetzes vom 

28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]) oder einen Vertreter zu benennen. 

Dieser Aufforderung kam die Beschwerdeführerin fristgerecht nach.  

E.  

Die Beschwerdeführerin beantragte mit Widerspruchsanwort vom 23. Sep-

tember 2019, der Widerspruch sei abzuweisen. Zwar geht sie von Wa-

renidentität bezüglich die Klasse 9 aus, die Dienstleistungen der Klasse 42 

seien hiervon aber abzugrenzen. Der Zeichenabstand genüge zudem, um 

eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. 

F.  

Mit Entscheid vom 19. Dezember 2019 hiess die Vorinstanz den Wider-

spruch vollumfänglich gut. Sie führte aus, unter Berücksichtigung des nor-

malen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke, der vorhandenen Zeichen-

ähnlichkeit und der Warengleichartigkeit bzw. –identität könne die Ver-

wechslungsgefahr auch bei leicht erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer 

nicht ausgeschlossen werden.  

G.  

Gegen diese Verfügung gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde 

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Seite 5 

vom 20. Januar 2020 an das Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die 

angefochtene Verfügung der Vorinstanz vom 19. Dezember 2019 sei auf-

zuheben und der Widerspruch abzuweisen, unter Kosten- und Entschädi-

gungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin. Sie rügt die unrichtige Be-

urteilung von Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit und Verwechs-

lungsgefahr. Zu Unrecht sei die Vorinstanz davon ausgegangen, die 

Dienstleistungen der Klasse 42 wiesen eine Ähnlichkeit zu den Waren der 

Klasse 9 auf. Aufgrund der grafischen Gestaltung der Widerspruchsmarke 

und des unterschiedlichen Wortanfangs sei der Zeichenabstand ausser-

dem hinreichend, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.  

H.  

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 17. Februar 2020 auf eine 

Vernehmlassung und beantragt unter Hinweis auf die Begründung im an-

gefochtenen Entscheid die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. 

I.  

Die Beschwerdegegnerin reichte innert Frist keine Beschwerdeantwort ein.  

J.  

Auf gemeinsames Ansinnen der Parteien wurde das Verfahren – unter 

mehrfacher gemeinsam begehrter Verlängerung – bis zum 23. Novem-

ber 2021 sistiert. Es wurde am 25. November 2021 fortgesetzt.  

K.  

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien 

stillschweigend verzichtet.  

L.  

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Ak-

ten, wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen ein-

gegangen.  

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be-

schwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdefüh-

rerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung beschwerdelegitimiert 

(Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss fristgerecht geleistet 

B-380/2020 

Seite 6 

(Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht einge-

reicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.  

2.  

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann der Eintragung einer jüngeren 

Marke widersprechen, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche 

oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich 

daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c und 31 

MSchG). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeich-

nungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartig-

keit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind 

(GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz 

[MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Als eine Wechselwirkung zwischen 

der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähn-

lichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderun-

gen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (MATTHIAS 

STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kom-

mentar zum Markenschutz-und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 

N. 154).  

2.2 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise an-

nehmen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen 

Waren oder Dienstleistungen stammten angesichts ihrer üblichen Herstel-

lungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen oder würden 

doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers 

hergestellt (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 

"Qnective/Q qnnect [fig.]"; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 "Nivea [fig.]/

Neauvia" E. 2.2; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 117). 

Gleichartig bedeutet nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern 

von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren 

und Leistungen betrifft (Urteile des BVGer B-259/2017 vom 19. März 2019 

E. 3.2 "Tesla Powerwall/Tesla Powerwall"; B-3209/2017 vom 2. April 2019 

E. 3.4.1 "Paradis/Blanc du Paradis"; B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 

E. 4.2 "Hero [f ig.]/Heera [fig.]"). Für die Annahme gleichartiger Waren und 

Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der glei-

che Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-

how, Substituierbarkeit, das Verhältnis von Hauptware und Zubehör sowie 

die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit glei-

chen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-758/

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Seite 7 

2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"; B-341/2013 vom 1. Ap-

ril 2015 E. 5.1 "Victorinox/Miltrorinox"). 

2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den 

die Marken in der Erinnerung der massgeblichen Verkehrskreise hinterlas-

sen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Books"; 

119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 

a.a.O., Art. 3 N. 41). Einschlägig hierfür ist die Eintragung, wie sie dem Re-

gister entnommen werden kann (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 

12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.]"; B-7475/2006 vom 

20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Dem Zeichen-

anfang kommt in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im 

Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer B-1403/2017 vom 28. Novem-

ber 2018 E. 2.3 "Real Nature Pure Quality for Dogs Wilderness [fig.]/Wolf 

of Wilderness"; B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; 

B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]"). 

Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild 

und unter Umständen der Sinngehalt ausschlaggebend (BGE 127 III 160 

E. 2b/cc "Securitas"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgü-

ter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 872 ff). 

Grundsätzlich genügt die Übereinstimmung auf einer Ebene, damit die Zei-

chenähnlichkeit bejaht werden kann (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 

20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentli-

chen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinander-

folge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und opti-

sche Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a 

"Kamillosan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat").  

Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und einer 

aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke bestehen. Bei 

kombinierten Wortbildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer 

Kennzeichnungskraft zu gewichten. Für den Gesamteindruck ausschlag-

gebend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente eines Zeichens, wäh-

rend die lediglich kennzeichnungsschwachen Wort- oder Bildelemente die-

sen nur marginal tangieren. Enthält eine Marke sowohl charakteristische 

Wort- als auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinne-

rungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 

vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve"; B-1615/2014 vom 23. März 

2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/aim [fig.]"). 

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Seite 8 

2.4 Für die Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist auch der 

Schutzumfang der Widerspruchsmarke von Belang. (Urteil des BVGer 

B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der 

Schutzumfang bestimmt sich nach der Kennzeichnungskraft einer Marke. 

Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für 

starke Marken (BGE 122 III 282 E. 2a "Kamillosan"). Eine Marke gilt als 

stark, wenn sie aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffällt oder dank 

intensiven Gebrauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit geniesst 

(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 

20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; EUGEN MAR-

BACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und 

Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 979).  

2.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der 

Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-

rechnungen zu befürchten sind. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr 

bedeutet, dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei einer mittel-

baren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die 

Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusam-

menhänge zwischen ihnen (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle"; Urteile des 

BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-

531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; STÄDELI/BIRK-

HÄUSER BRAUCHBAR, a.a.O., Art. 3 N. 26 f.). 

3.  

Ausgehend vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke 

sind die massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad 

zu bestimmen. Die Vorinstanz geht davon aus, die Waren und Dienstleis-

tungen der Klasse 9 und 42 seien keine solchen des täglichen Bedarfs und 

würden von der Abnehmerschaft, die sie nicht näher konkretisiert, mit leicht 

erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt. Diese Würdigung wird weder von 

der Beschwerdeführerin noch von der Beschwerdegegnerin bestritten und 

ist nicht zu beanstanden. Es ist folglich von einer leicht erhöhten Aufmerk-

samkeit auszugehen. Die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 

42 können vom technik-affinen breiten Publikum, aber auch von Fachkrei-

sen nachgefragt werden. Die relevanten Verkehrskreise bestehen somit 

aus Fachkreisen und dem allgemeinen Publikum (vgl. Urteil des BVGer B-

4612/2019 vom 18. März 2021 E. 3 "HANA/Hanalytics [fig.]"). 

B-380/2020 

Seite 9 

4.  

Zu prüfen ist sodann die Gleichartigkeit der sich gegenüberstehenden Wa-

ren und Dienstleistungen. 

4.1 Die Vorinstanz erwog, es bestehe Identität zwischen den Waren der 

Klasse 9 sowie Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen Dienstleistun-

gen der Klasse 42 und den Waren der Klasse 9. Im Widerspruchsverfahren 

bilden sowohl auf Seite der älteren als auch der jüngeren Marke die im 

Markenregister eingetragenen Waren und Dienstleistungen die Beurtei-

lungsgrundlage (JOLLER, a.a.O., N. 268 f.). 

Die Beschwerdeführerin argumentiert einerseits, trotz formeller Über-

schneidung in der Klasse 9 unterschieden sich die von ihr tatsächlich an-

gebotenen Waren und Dienstleistungen deutlich von denen der Beschwer-

degegnerin. Während es sich nämlich bei der beschwerdeführerischen 

"COMFY-APP" um eine kostenlose Applikation für den unternehmensinter-

nen Gebrauch handle, seien die unter "sOmfy" vertriebenen Waren und 

Dienstleistungen vor allem im Bereich Gebäudesicherheit, Gebäudeüber-

wachung, Steuerung und Smart Home angesiedelt. 

Andererseits bestehe auch zwischen den von der angefochtenen Marke in 

der Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen "Mise à disposition, pour 

utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 

commande e l'automatisation de systèmes de construction et systèmes de 

climatisation" und den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren 

der Klasse 9 keine Gleichartigkeit, denn die Beschwerdegegnerin habe ihr 

Zeichen gerade nicht für "nicht-herunterladbare Software für die temporäre 

Nutzung" schützen lassen. 

4.2  Die Beschwerdeführerin bestreitet die Gleichartigkeit zwischen den 

von der Beschwerdegegnerin tatsächlich angebotenen Waren der Klasse 

9 im Bereich Heimautomatisierung und Überwachung und ihrer eigenen 

App. Wie die Beschwerdegegnerin ihre Marke tatsächlich gebraucht, ist für 

die Beurteilung, ob die Waren und Dienstleistungen gleichartig sind, irrele-

vant, massgeblich sind einzig die Registereinträge (vgl. Urteil des BVGer 

B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "adwista/ad-vista [fig.]". 

Die Beschwerdeführerin beansprucht in Klasse 9 "Computerhardware und 

mobile Software zur Steuerung und Automatisierung von Gebäudesyste-

men und Klimaanlagen". Die Beschwerdegegnerin beansprucht in Klasse 

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Seite 10 

9 "elektrische oder elektronische Geräte zur Fernsteuerung von Hausauto-

matisierungsfunktionen für Einrichtungen im Wohn- und/oder Gebäudebe-

reich, insbesondere über ein Internetkommunikationsnetzwerk" und "Steu-

erung, Verwaltung und Überwachung, insbesondere von einem Computer 

oder einem Mobiltelefon aus, von Funktionen und Anwendungen der Haus-

automatisierung für Klimaanlagen und Heizungen". Die Steuerung und Au-

tomatisierung von Gebäudesystemen und Klimaanlagen über Hardware 

oder Applikationen ist gleichartig zur Steuerung, Verwaltung und Überwa-

chung von Funktionen und Anwendungen der Hausautomatisierung für Kli-

maanlagen und Heizungen. Betreffend die Warenklasse 9 besteht somit 

weitgehend Identität.  

4.3 Was die Gleichartigkeit zwischen der "Bereitstellung von nicht online 

herunterladbarer Software für die Steuerung und Automatisierung von Ge-

bäudesystemen und Klimaanlagen zur vorübergehenden Nutzung" (Klasse 

42) und den Waren der Klasse 9 der Beschwerdegegnerin anbelangt, so 

führt die Vorinstanz korrekt aus, dass Software und Hardware regelmässig 

in einem Ergänzungsverhältnis stehen (vgl. Urteil des BVGer B-681/2016 

vom 13. Januar 2018 E. 7.3 "Facebook/StressBook"). Selbst zwischen 

herunterladbarer und nicht herunterladbarer Software besteht zudem auf-

grund der Natur dieser Dienstleistung wenigstens Gleichartigkeit. Das Ar-

gument der Beschwerdeführerin, es komme massgeblich darauf an, ob 

eine Software heruntergeladen werden könne oder nicht, überzeugt nicht. 

4.4 Im Ergebnis hat die Vorinstanz die Waren- und Dienstleistungsidentität 

bzw. -gleichartigkeit zurecht festgestellt.  

5.  

Sodann ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Der älteren Wort-/Bildmarke 

"sOmfy" steht die Wortmarke COMFY gegenüber. 

5.1 Die Vorinstanz bejahte eine Zeichenähnlichkeit auf optischer sowie 

phonetischer Ebene, da die Zeichen sich nur im Anfangsbuchstaben unter-

schieden, worauf die identische Buchstabenfolge "-omfy" folge. Die Be-

schwerdeführerin verneint eine Zeichenähnlichkeit mit der Begründung, die 

Widerspruchsmarke hebe sich nicht nur in ihrer grafischen Gestaltung 

deutlich von ihrer angefochtenen Wortmarke ab. Auch der unterschiedliche 

Anfangsbuchstabe falle ins Gewicht, sei doch gerade der Wortbeginn aus-

schlaggebend für das Erinnerungsbild der Abnehmer. 

B-380/2020 

Seite 11 

5.2 Die Widerspruchsmarke "sOmfy" ist eine Wort-/Bildmarke ohne Farb-

anspruch, die aus zwei Silben (som-fy) und fünf Buchstaben besteht. Das 

Wort ist insgesamt in einer Art Schreibmaschinenschrift gehalten, wobei 

das "f" und besonders das "o" dadurch optisch leicht hervorgehoben sind, 

dass sie fettgedruckt sind. Dadurch erinnert das "o" an eine Schallplatte 

oder, wie die Vorinstanz erwog, eine "Schiessscheibe mit nur einem Ring". 

Die angefochtene Marke ist eine reine Wortmarke. Sie hat zwei Silben 

(com-fy) und fünf Buchstaben.  

5.3 Die Widerspruchsmarke wird "SOM-FY" ausgesprochen und die ange-

fochtene Marke "COM-FY". Die Vokalfolge und die Aussprachekadenz sind 

identisch, jedoch wird das "C" hinten im Gaumen wie ein "K" ausgespro-

chen und bewirkt eine harte Klangfolge, während das "S" vorne mit der 

Zunge an den Zähnen gebildet wird und entsprechend weicher bzw. zi-

schend klingt. Die Konsonantenabfolge "mf" ist eine Assimilation – d.h. 

lauthafte Angleichung – der Kombination "nf", die in der deutschen Sprache 

verbreiteter ist (vgl. hierzu Brockhaus Deutsches Wörterbuch: zwei Wörter, 

nämlich "Komfort" und "komfortabel", als einzige Treffer zur Anfangsbuch-

stabenfolge "KO-", hingegen 70 Wörter mit "nf", z.B. konform, Konfetti, 

konfus etc.). Zwar kommt dem Wortanfang eine erhöhte Bedeutung zu 

(vgl. vorne E. 2.3), doch sind die übereinstimmenden und voneinander ab-

weichenden Elemente letztlich im Gesamteindruck zu gewichten und kann 

nicht aufgrund einzelner Indizien über die Verwechslungsgefahr entschie-

den werden (Urteile des BVGer B-3325/32010 vom 15. Dezember 2010 

E. 4.5 "Bally/Tally"; B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 4.2 "Cellini [fig.]/Elini 

[fig.]"; RGKE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133, E. 4 "Otor/Artor"). Im vorlie-

genden Fall ist eine differenzierte Sichtweise geboten, da aufgrund der 

identischen, sich reimenden Endungen "-omfy" die marginalen Unter-

schiede aufgrund des Anfangsbuchstaben in Schriftbild und Aussprache 

zurücktreten und "-omfy" schliesslich auch aufgrund der ungewöhnlichen 

Konsonantenabfolge "mf" ein prägendes Gewicht beizumessen ist (vgl. Ur-

teil des BVGer B-2521/2018 vom 15. Januar 2019 E. 6.3 "Micasa/Swi-

casa"; RGKE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133, E. 4 "Otor/Artor). Eine Zei-

chenähnlichkeit auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene kann damit nicht 

von der Hand gewiesen werden. 

5.4 Die Frage nach einem allenfalls divergierenden Sinngehalt der Zeichen 

kann offengelassen werden, da angesichts der schriftbildlichen und klang-

lichen Übereinstimmungen ohnehin vom Vorliegen einer Zeichenähnlich-

keit auszugehen ist und in der Regel bereits eine phonetische, optische 

oder sinngemässe Übereinstimmung genügt, um eine Zeichenähnlichkeit 

B-380/2020 

Seite 12 

zu bejahen (vgl. Urteil des BVGer B-1084/2015 vom 22. März 2016 E.5.4 

"Drospira/Prospire"). Die Vorinstanz hat die Zeichenähnlichkeit im Ergeb-

nis zurecht bejaht. 

6.  

Die Vorinstanz stellt im angefochtenen Entscheid fest, das Zeichen 

"sOmfy" habe eine normale Kennzeichnungskraft. Dies wird von den Par-

teien nicht bestritten und es ist auch kein Grund ersichtlich von dieser Be-

urteilung abzuweichen. "sOmfy" ist für die beanspruchten Waren nicht be-

schreibend und normal kennzeichnungskräftig.  

6.1 Unter Berücksichtigung der normalen Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke, der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit und der Zei-

chenähnlichkeit ist somit die Verwechslungsgefahr zu behandeln. Aufgrund 

der Tatsache, dass es sich um gleichartige bzw. identische Waren- und 

Dienstleistungen handelt, ist ein strenger Massstab anzulegen und die an-

gefochtene Marke muss sich umso stärker von der Widerspruchsmarke 

abheben. Zwar unterscheiden sich die beiden Zeichen im Anfangsbuchsta-

ben. Tatsächlich genügt diese geringe Übereinstimmung bei identischen 

bzw. gleichartigen Waren- und Dienstleistungen aber selbst bei leicht er-

höhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise nicht, um Verwechslungsgefahr 

auszuschliessen. Auch die relativ unauffällige grafische Gestaltung der Wi-

derspruchsmarke vermag daran nichts zu ändern. Die angefochtene Marke 

hebt sich nicht genug von der Widerspruchsmarke ab und vermittelt keinen 

abweichenden Gesamteindruck. 

6.2 Die Vorinstanz hat den Widerspruch daher zu Recht gutgeheissen. Die 

Beschwerde ist abzuweisen.  

7.  

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- 

und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).  

7.1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der 

Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien 

(Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und 

Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Feb-

ruar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Dafür ist im Beschwerdeverfahren vor 

dem Bundesverwaltungsgericht ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 

VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse des 

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Seite 13 

Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Wider-

spruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen 

ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwi-

schen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 

"Turbinenfuss [3D]"). Im vorliegenden Verfahren ist von diesem Erfah-

rungswert auszugehen, da keine Anhaltspunkte vorliegen, die für einen hö-

heren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis 

rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– 

festzulegen. Dieser Betrag wird dem von der Beschwerdeführerin geleiste-

ten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen. 

7.2 Von Amtes wegen oder auf Antrag kann der obsiegenden Partei eine 

Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen 

werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die obsiegende 

Beschwerdegegnerin hat im Beschwerdeverfahren allerdings weder 

Schriftsätze eingereicht, noch einen Antrag auf Parteientschädigung ge-

stellt. Entsprechend wird der Beschwerdegegnerin keine Parteientschädi-

gung zugesprochen.  

8.  

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen 

(Art. 73 BGG), es wird mit Eröffnung rechtskräftig.  

B-380/2020 

Seite 14 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.–  werden der Beschwerdeführerin auf-

erlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe ent-

nommen.  

3.  

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 

4.  

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin 

und die Vorinstanz. 

 

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

David Aschmann Katherina Schwendener 

 

 

 

Versand: 18. Februar 2022 

  

B-380/2020 

Seite 15 

Zustellung erfolgt an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben mit Rückschein, Beschwerde-

beilagen zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben mit Rückschein) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 100754; Einschreiben mit Rückschein, Vorak-

ten zurück)