# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 71831c1c-cc2d-54f6-9c0e-4d84c069761e
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2013_011
**Docket/Reference:** S2013_011
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/44/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

S2013_011

Besetzung

U r t e i l   v o m   1 1 . J u l i   2 0 1 4

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. phil. II, dipl. chem. Erich Wäckerlin,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

A, Österreich

Kläger

gegen

C GmbH & Co. KG, Österreich,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Patrick Troller, unter 
Mitwirkung von Patentanwalt Rainer Schalch, 

Beklagte

Gegenstand

vorsorgliche Beweissicherung / genaue Beschreibung / vor-
sorgliche Beweisführung (Art. 158 ZPO / Art. 77 PatG)

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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Sachverhalt:

1.
Mit Massnahmegesuch vom 22. Oktober 2013, eingegangen am 23. Ok-
tober 2013, stellte der Kläger folgende Rechtsbegehren:

1) Es sei am Produktionsstandort der Beklagten, H, in Gegenwart des klägeri-

schen  Rechts- und  Patentanwalts,  vorzugsweise  in  einer  Wochenmitte, 

zwecks vorsorglicher Beweissicherung ein Augenschein durchzuführen und 

bei den dort in Produktion befindlichen R-Muffenautomaten festzustellen,

1.

dass  die  bei  der  Beklagten 

in  Betrieb  befindlichen  Polyolefin-

Muffenautomaten  eine  dem  Aufmuffprozess  nachgelagerte  Nachkühl-

und  Pressstation  aufweisen  in  der  die  im  Aufmuffprozess  geformten 

Muffen-Zwischenprodukte einem Pressvorgang ausgesetzt werden

und folgendes mittels Umfangmassband und lnfrarotmessgerät zu messen:

2.

die  Temperatur  eines  erwärmten  Rohrrohlings  unmittelbar  nach  dem 

Verlassen der 2. Heizstation und vor der Aufmuffstation (Aussentempe-

ratur und Innentemperatur);

3.

die  Temperatur  eines  Muffen-Zwischenprodukts  unmittelbar  nach  dem 

Verlassen der Aufmuffstation (mittels lnfrarotmessgerät);

4.

der  Aussendurchmesser  des  Muffen-Zwischenprodukts  unmittelbar 

nach dem Aufmuffvorgang;

5.

die  Temperatur  der  Muffe  unmittelbar  nach  dem  Pressvorgang  und 

dem Verlassen der Nachkühl- und Pressstation (Aussentemperatur und 

lnnentemperatur);

6.

7.

der Durchmesser der Nachkühl- und Pressstation (lnnendurchmesser);

der Aussendurchmesser der Muffe unmittelbar nach dem Pressvorgang 

in der Nachkühl- und Pressstation.

2) Es  seien  der  Muffenproduktionsprozess  und  insbesondere  der  Nachkühl-/ 

Pressvorgang sowie die Masse und Temperaturen gemäss Rechtsbegehren 

1 zudem als vorsorgliche Massnahme in Form einer genauen Beschreibung 

festzuhalten.

3) Die vorsorgliche Beweissicherung gemäss Rechtsbegehren 1 sei gleichzei-

tig als vorsorgliche Beweisführung i.S. von Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO wegen 

Gefährdung der Beweismittel bzw. der Beweisführung und wegen Vorliegen 

eines schutzwürdigen Interesses des Klägers zu genehmigen.

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4) Eventualiter, für den Fall, dass wider Erwarten anlässlich des anberaumten 

Augenscheins  kein  Muffenautomat  gemäss  Rechtsbegehren  1)  Ziff.  1  in 

Produktion sein sollte, seien die in schriftlicher, elektronischer oder anderer 

Form vorhandenen Einstellwerte / Parameter (analog den Massnahmebeila-

gen  33  und  34)  für  mindestens  zwei  Rohrdimensionen  mit  üblichen  Durch-

messern  zwischen  110  mm  bis  250  mm  x  4,3  mm  bis  7,7  mm gemäss  I-

Prospekt  X-Kanalisationsrohre  (Massnahmebeilage  10)  sicher  zu  stellen 

und der Herstellungsprozess sei bei zweiter Gelegenheit mit den festgehal-

tenen  Einstellwerten  durchzuführen  und  zu  verifizieren;  namentlich  seien 

festzuhalten,  welche  Einstellwerte  /  Parameter  für  welche  Rohrdimension 

bei einem Muffenproduktionsprozess je nach Muffengrösse zur Anwendung 

gelangt (analog Massnahmebeilagen 33 und 34) und

standardmässig eingegeben werden oder eingegeben sind;

welches  Polyethylen  (PE-)  oder  /  Polypropylen  (PP-)Material  zum  Einsatz 

gelangt;

welche Masse die Werkzeuge in Abhängigkeit zur Rohrdimension haben.

5) Die Massnahmen gemäss Ziff. 1, 2, 3 und 4 seien superprovisorisch, ohne 

Anhörung der Beklagten, zu verfügen.

6) Eventualiter  zu  5),  für  den  Fall, dass die Massnahmen gemäss Ziff. 1, 2, 3 

und  4  nicht  superprovisorisch  angeordnet  werden  sollten,  seien  diese  als 

vorsorgliche  Massnahmen  nach  kurzfristig  anberaumter  Anhörung  der  Be-

klagten zu erlassen.

7) Die Massnahmen gemäss Ziff. 1, 2, 3 und 4, eventualiter 5, seien rechtshil-

feweise durch das zuständige österreichische Gericht vollziehen zu lassen.

8) Eventualiter zu 7), für den Fall dass kein rechtshilfeweiser Vollzug angeord-

net werden sollte, sei dem Kläger der gutheissende Entscheid zwecks Voll-

streckung in eigener Verantwortung zuzustellen.

9) Eventualiter, für den Fall, dass die Massnahmen gemäss Ziff. 1, 2, 3 und 4 

nicht  superprovisorisch  angeordnet  werden  sollten,  sei  die  Beklagte  unter 

Androhung der Bestrafung ihres in der Schweiz wohnhaften mittelbaren Ge-

schäftsführers, Herrn E, nach Art. 292 StGB, zusätzlich anzuweisen, bis zur 

Durchführung  des  Augenscheins  keine  Änderungen  an  ihrem  Produktions-

verfahren mit R-Muffenautomaten vorzunehmen.

10) Alles  verbunden  mit  einem  Rückforderungsanspruch  der Kosten- und  Ent-

schädigungsfolgen  zulasten  der  Beklagten,  unter  Mitberücksichtigung  des 

patentanwaltlichen  Aufwands  im  Falle  des  Obsiegens  im  ordentlichen  Ver-

letzungs- bzw. Schadenersatz- / Gewinnherausgabeverfahren. 

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2.
Der Kläger ist eine natürliche Person und hat seinen Wohnsitz in F, Öster-
reich.  Er  ist  gemäss  seinen Angaben  Erfinder  und  Inhaber  des  Streitpa-
tents  CH/EP  111 "Verfahren  zum  Herstellen  von  Formteilen  aus  im  war-
men  Zustand  formbaren  Kunststoffen".  Inhaberin  des  österreichischen 
Teils  des  europäischen  Patents  ist  die  G AKTIENGESELLSCHAFT,  Ös-
terreich. Das Streitpatent wurde am 19. Oktober 2013 gelöscht. 

Bei  der  Beklagten,  der  C  GmbH  &  Co.  KG,  handelt  es  sich  um  eine 
Kommanditgesellschaft österreichischen Rechts mit Sitz in H, Österreich, 
wobei als Geschäftszweig die Kunststoffverarbeitung aufgeführt wird. Un-
beschränkt  haftende  Gesellschafterin  der  Beklagten  ist  die  D GmbH  mit 
Sitz  in  H,  Österreich.  Kommanditistin  bei  der  Beklagten  ist  die  I AG  mit 
Sitz in J, Kanton K, mit Adresse der Firma in L, Kanton K. 

3.
Gemäss den Ausführungen im Massnahmegesuch trafen sich der Kläger, 
A, und sein Sohn, B, am 25. Mai 2012 und 1. Juni 2012 mit E, dem einzi-
gen  Verwaltungsrat  der  I AG,  sowie mit  M, dem einzigen Zeichnungsbe-
rechtigten  der  I AG,  zu  Besprechungen. An  diesen  habe  M dem  Kläger 
und seinem Sohn aktuelle Muffenmuster gezeigt, welche diese eindeutig 
als Muffen, die mit einem Muffenautomaten der Firma R hergestellt wor-
den waren, hätten identifizieren können. Die Herren E und M hätten dem 
Kläger  und  seinem Sohn  bestätigt,  dass  die  Beklagte  über  drei  (von  der 
Beklagten bestritten) R-Muffenautomaten für die Produktion von Polyethy-
len (PE) und Polypropylen (PP) Rohrmuffen verfüge und diese auch ein-
setze.  Indessen  hätten  sie  aber  eine  Verletzung  des  Streitpatents  in Ab-
rede  gestellt.  Der  Kläger  schliesse  aber  aus  dem  Aussehen  der  herge-
stellten  Muffen,  dass  diese  auf  einem  R-Automaten  mit  Nachkühlstation 
hergestellt würden. Die Beklagte wende somit das patentverletzende Ver-
fahren  in  Österreich  an  und  habe  dieses  auch  schon  bis  zum  Patentab-
lauf am 19. Oktober 2013 angewendet. 

4.
Mit  Urteil  vom  27.  November  2013  trat  das  Bundespatentgericht  auf  die 
Rechtsbegehren  1-4  und  7-9,  soweit  sie  als  superprovisorische  Mass-
nahme  verlangt  wurden,  mangels  Zuständigkeit  nicht  ein. Es  setzte  der 
Beklagten  in  Bezug  auf  Rechtsbegehren  6  eine  Frist  zur  Stellungnahme 
an. 

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5.
Mit Stellungnahme vom 27. Dezember 2013 stellte die Beklagte folgende 
Rechtsbegehren: 

"1. Das Massnahmegesuch vom 22. Oktober 2013 sei, soweit darauf eingetre-

ten wird, abzuweisen. 

2. Unter  Kosten- und  Entschädigungsfolgen  zulasten  des  Klägers,  unter  Ein-
schluss der Kosten des notwendigerweise beigezogenen Patentanwalts."

Die Beklagte hielt fest, nachdem Inhaberin des österreichischen Teils des 
europäischen  Patents  EP  111 die  G AKTIENGESELLSCHAFT  und  nicht 
der Kläger sei, verletze die Handlung der Herstellung der fraglichen Roh-
re mit Muffen durch die Beklagte keinerlei Rechte des Klägers. Auch die 
Handlung  der Auslieferung  solcher  Rohre  in  Österreich  könne  keine  Pa-
tentverletzung  gegenüber  dem  Kläger darstellen.  Im  Übrigen  stelle  sie 
aber auch keine die Patentrechte der G AKTIENGESELLSCHAFT verlet-
zenden Produkte gestützt auf das streitpatentgemässe Verfahren her und 
sie liefere die gemäss dem von ihr angewandten Verfahren hergestellten 
Rohre mit Muffen auch nicht selbst in die Schweiz. Die in der Schweiz auf 
den  Markt  gelangenden  Rohre  würden  vielmehr  von  ihr im  Auftrag  der 
schweizerischen I AG in Österreich hergestellt und auch in Österreich ab 
Werk an die I AG ausgeliefert, welche diese Rohre mit Hilfe eigener Last-
wagen in Österreich beim Werk abhole und dann ihrerseits in die Schweiz 
importiere. 

Insgesamt  bestritt  die  Beklagte,  dass  sie  angeblich  patentverletzende 
Produkte  "in  die  Schweiz  liefere".  Diese  Behauptung  habe der  Kläger  in 
keiner  Weise  substantiiert  und  schon  gar  nicht  glaubhaft  gemacht.  Der 
Kläger  habe  somit  eine  (bestrittene)  Verletzungshandlung  der  Beklagten 
in der Schweiz weder behauptet noch glaubhaft gemacht. 

In Bezug auf den von ihren verwendeten R-Muffenautomaten brachte die 
Beklagte  vor,  entgegen  den Behauptungen  des  Klägers  habe  sie  kein 
streitpatentgemässes  "Nachkühl-"  oder  "Antischrumpfsystem",  sondern 
sie  habe  überhaupt  kein  solches  System.  Sie  verfüge  zudem  entgegen 
den Behauptungen des Klägers nur über einen (und nicht drei) seit 1995 
stets  unverändert  betriebenen  R-Muffenautomaten  aus  dem  Jahr  1994). 
Bei der von ihr verwendeten Maschine werde mit hohen Temperaturen im 
Bereich von 160°C sowie einem inneren Spreizkernwerkzeug, Aussenba-
cken  und  mit  Blasluft  gearbeitet,  was  direkt  zu  ausreichend  formstabilen 
Muffen führe, ohne Verwendung des Verfahrens des Klägers. Die Beklag-

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te bestritt weiter, dass eine Aufwärmung auf 134.7°C stattfinde. Sie arbei-
te  vielmehr  mit  sehr  viel  höheren  Temperaturen,  nämlich  mit  hohen An-
wärmtemperaturen von ca. 160°C und bei dickwandigeren Rohren sogar 
170°C, was dank der speziellen Spreizkernwerkzeuge möglich sei.  

6.
Mit  prozessleitender  Verfügung  vom  31.  Dezember  2013  ordnete  der 
Präsident einen zweiten Schriftenwechsel an. Mit Schreiben vom 22. Ja-
nuar  2014  teilte  der  vormalige  Rechtsvertreter  des  Klägers  mit,  die  Par-
teien  und  ihre  Vertreter  würden  zur  Zeit  noch  über  die  Möglichkeit  einer 
direkten Besichtigung bei der Beklagten in Anwesenheit der Herren A und 
B und von Herrn E, und zwar ohne Beisein der Rechtsvertreter oder des 
Gerichts,  verhandeln.  Die  Beklagte  hielt  mit  Schreiben  vom  28.  Januar 
2014  fest,  dass  sie  mit  der  vom  Kläger  beantragten  Sistierung  des  Ver-
fahrens  einverstanden  sei.  Dem  Sistierungsantrag  wurde  stattgegeben, 
und  dem  Kläger  wurde  die  Frist  zur  Einreichung  der  Massnahmereplik 
abgenommen.

7.
Mit  Schreiben  vom  9. April  2014  teilte  der  Rechtsvertreter  der  Beklagten 
mit, dass die Besichtigung der Maschine der Beklagten in H am 26. März 
2014, ab 11:00 Uhr, in Anwesenheit des Klägers und seines Sohnes so-
wie unter anderem von Herrn E stattgefunden habe. Die R-Maschine der 
Beklagten sei in laufender Produktion (Extrusionslinie mit Muffenfertigung 
in einer der vom Kläger gewünschten Dimensionen) gewesen. Die Herren 
A und B hätten Temperatur-, Durchmesser- bzw. Umfangmessungen vor-
nehmen können, und es sei ihnen auch ein derart hergestelltes Rohrmus-
ter zur Verfügung gestellt worden. Die besichtigte Maschine verfüge über 
keine Nachkühl-/ Pressstation. 

Die  Parteien  konnten  sich  in  der  Folge  nicht  vergleichsweise  einigen, 
worauf der zweite Schriftenwechsel wieder aufgenommen wurde.

8.
Am 24. April 2014 reichte der – nunmehr nicht mehr vertretene – Kläger 
die Massnahmereplik ein. Er bestätigte, dass sich die Herren A und B am 
26. März 2014 um 11:00 Uhr bei der Beklagten eingefunden hätten, wobei 
es zunächst eine kurze Vorbesprechung gegeben habe. Ab ca. 11:15 Uhr 
sei  die  R-Maschine  RR2 besichtigt  worden.  Diese  sei  ohne  Nachpress-
station/Nachkühlstation vorgefunden worden, jedoch seien folgende  Hin-
weise  einer  Demontage  der  Station  vorgefunden  worden:  abgeklemmte 

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Hydraulikleitungen, die für die Steuerung der Nachpressstation/Nachkühl-
station  verlegt  wurden;  demontierte  elektrische  Leitungen  für  die  Senso-
ren/Endschalter für die Steuerung der Nachpressstation/Nachkühlstation; 
Abdrücke/Abzeichnungen  der  Fixierplatten  der  zuvor  montierten  Nach-
pressstation/Nachkühlstation;  und  Freiraum/Platz  für  die  Nachpressstati-
on/Nachkühlstation.  Er  (Kläger)  habe  die  Hydraulikleitungen  und  elektri-
schen  Leitungen  in  der  Maschine  weiterverfolgen  wollen,  jedoch  sei  ein 
Stillstand  der  Maschine  und  das  Öffnen  der  Schutzgitter  nicht  gestattet 
worden. Die Beklagte habe dem Kläger keine Hydraulikpläne, Elektrikplä-
ne und Elektronikpläne der Maschine ausgehändigt, da solche angeblich 
nicht vorhanden waren. Dem Kläger sei eine frisch produzierte Muffe mit-
gegeben  worden,  und  die Herren A  und  B  hätten  auch  die  Gelegenheit 
gehabt, einige Muffen am Lagerplatz zu vermessen. Der Unterschied zwi-
schen  den  Muffen  am  Lagerplatz  und  der  mitgegebenen  Muffe  im  abge-
kühlten  Zustand  liege  bei  mehr  als  1  mm,  was  ein  weiterer  Hinweis  für 
den  Einsatz  der  Nachpressstation/Nachkühlstation  sei.  Da  die  Beklagte 
den laufenden Prozess der R-Maschine nicht habe unterbrechen wollen, 
sei den Herren A und B die Aufnahme von weiteren Zwischenprodukttem-
peraturen  und  -massen  nicht  gestattet  worden.  Die  Besichtigung  sei  um 
ca.  11:45  Uhr  beendet gewesen,  die  nachfolgende  Besprechung  um  ca. 
12:00 Uhr.

In  materieller  Hinsicht  hielt  der  Kläger  fest,  die  R-Maschine  könne  zwar 
ohne Nachkühlstation/Nachpressstation verwendet werden, wobei jedoch 
durch  Verwendung  der  streitgegenständlichen  Erfindung  (EP 111)  eine 
wesentliche Leistungserhöhung und Verbesserung des Gesamtprozesses 
der  Muffenherstellung  erzielt  werden  könne  und  daher  von  grosser  wirt-
schaftlicher Bedeutung für den Betreiber solcher Maschinen sei. Die von 
der  Beklagten  während  der  Besichtigung  ohne  Nachkühlstation/Nach-
pressstation hergestellten Muffen könnten nicht für den Verkauf freigege-
ben  werden,  da  die  Muffenmasse  nicht  mit  der  Norm  und  dem  Einsatz-
zweck  übereinstimmten.  Der  Kläger  beantragte  "eine  Zeugenbefragung 
durch  das  Gericht  um  einen  endgültigen  Nachweis  zu  dem  Einsatz  der 
Nachkühlstation/Nachpressstation führen zu können". 

9.
In  der  Massnahmeduplik  vom  7.  Mai  2014  hielt  die  Beklagte  an  ihrem 
Rechtsbegehren fest und brachte vor, der in der Massnahmereplik vorge-
brachte  Antrag  auf  "Zeugenbefragung"  sei  nicht  substantiiert,  weshalb 
das  Gericht  auf  diesen  nicht  eintreten  könne.  Angesichts  der  Tatsache, 
dass  vom  Kläger  nicht  eine  einzige  Ausführung  der  Beklagten  in  deren 

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Stellungnahme  vom  27.  Dezember  2013 bestritten  worden  sei  und  dass 
eine  Besichtigung  der  fraglichen  Maschine  in  der  Zwischenzeit  stattge-
funden  habe,  sei  davon  auszugehen,  dass  der  Kläger  selbst  nicht  mehr 
an  den  mit  Gesuch  vom  22.  Oktober  2013  gestellten  Rechtsbegehren 
festhalte, sondern auf diese verzichtet habe. Im Übrigen halte der Kläger 
zutreffend  fest,  dass  die  bei  der  Besichtigung  vorgefundene  R-Maschine 
der Beklagten keine Nachpressstation/Nachkühlstation aufweise. Die vom 
Kläger  behaupteten  Hinweise  auf  eine  "Demontage  der  Station"  seien 
völlig  aus  der  Luft  gegriffen,  sie  würden  denn  auch  lediglich  behauptet 
und  in  keiner  Weise  auch  nur  ansatzweise  glaubhaft  gemacht. Auch  die 
Behauptung  des  Klägers,  die  Beklagte  könne  ohne  die  Verwendung  sei-
nes Verfahrens keine normgerechten Muffen herstellen, sei absurd.

10.
Am 17. Juni 2014 wurde dem Kläger die Massnahmeduplik zur Kenntnis-
nahme zugestellt. Mit Eingabe vom 23. Juni 2014 erfolgte eine Stellung-
nahme des Klägers dazu, womit er neue Beilagen einreichte. Diese wur-
de  der  Beklagten  am  26.  Juni  2014 zur  Kenntnisnahme  zugestellt.  Die 
dazu  eingereichte  Stellungnahme  der  Beklagten  vom  4.  Juli  2014  wurde 
dem Kläger am 8. Juli 2014 zur Kenntnisnahme zugestellt.

Zuständigkeit:

11.
Die  örtliche  und  sachliche  Zuständigkeit  ist  von Amtes  wegen  zu  prüfen 
(Art. 59 Abs. 2 lit. b i.V.m. Art. 60 ZPO), wobei zwischen den superprovi-
sorisch und vorsorglich beantragten Massnahmen zu unterscheiden ist. 

12.
Die  sachliche  Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  ergibt  sich  un-
bestrittenermassen aus Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG. 

13.
In  Bezug  auf  die  örtliche  Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  beruft 
sich der Kläger auf Art. 5 Ziff. 3 des Übereinkommens über die gerichtli-
che Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11). Gemäss Kläger 
liegt  ein  internationaler  Sachverhalt  vor,  da  die  Ansprüche  des  Klägers 
ausschliesslich  den  schweizerischen  Anteil  des  europäischen  Streitpa-
tents betreffen würden und es um Verletzungshandlungen der Beklagten 
in der Schweiz gehe. 

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13.1 Die Schweiz und Österreich sind Vertragsstaaten des LugÜ bzw. der 
EuGVVO.1 Nach  der  überwiegenden  Lehre  und  Rechtsprechung  fordert 
die Anwendung  des  Lugano  Übereinkommens  einen Auslandbezug,  mit-
hin  ist  das  Lugano  Übereinkommen  auf  reine  Binnensachverhalte  nicht 
anwendbar.2 Ein  internationaler  Sachverhalt  liegt  immer  vor,  wenn  die 
Parteien Wohnsitz bzw. Sitz in verschiedenen Staaten haben. Ein Bezug 
zu  mehr  als  einem  Vertragsstaat  besteht  auch  dann,  wenn  eine  Zustän-
digkeit  in  mehr  als  einem  Vertragsstaat  in  Frage  kommt,  insbesondere 
wenn der Ort der deliktischen Handlung im Sinne von Art. 5 Nr. 3 LugÜ in 
einem  anderen  Staat  liegt  als  der Wohnort des Beklagten.3 Da  das  Sys-
tem  der  Anknüpfungspunkte  im  LugÜ  uneinheitlich  ist,  ist  der  räumlich-
persönliche  Anwendungsbereich  für  jede  LugÜ-Norm  einzeln  zu  prüfen, 
insbesondere auch für Art. 5 LugÜ.4

13.2 Vorliegend  haben  der  Kläger  und  die  Beklagte  ihren Wohnsitz  bzw. 
Sitz in Österreich. Der Kläger macht geltend, dass es um eine Beweissi-
cherung bzw. Beschreibung im Hinblick auf die Verletzung des schweize-
rischen Anteils  des  europäischen  Streitpatents  in  der  Schweiz  durch  die 
Beklagte gehe, nachdem die Beklagte und die I AG, J/L, Kanton K, unmit-
telbare  Erzeugnisse  des  vom  Streitpatent  geschützten  Verfahrens in  die 
Schweiz einführen würden. Ferner gehe es beim Gegenstand des Haupt-
verfahrens  in  der  Schweiz  um  die  damit  zusammenhängenden  Wieder-
gutmachungsansprüche. Dieser Sachverhalt wird von der Beklagten aus-
drücklich  nur  für  die  Frage  der  örtlichen  Zuständigkeit  des  angerufenen 
Gerichts  (im  Sinne  einer  doppelrelevanten  Tatsache)  anerkannt.  Es  liegt 
somit ein internationaler Sachverhalt vor, so dass das LugÜ grundsätzlich 
anwendbar ist. 

1 Verordnung  (EG)  Nr.  44/2001  des  Rates  vom  22.  Dezember  2000  über  die 
gerichtliche  Zuständigkeit  und  die  Anerkennung  und  Vollstreckung  von 
Entscheidungen  in  Zivil- und Handelssachen; vgl. Walter/Domej,  Internationales 
Zivilprozessrecht  der  Schweiz,  5.  Auflage,  Bern  2012,  S.  174  f.;  BSK  (Basler 
Kommentar 2011) LugÜ-Rohner/Lerch, Art. 1 RZ 14; Schnyder, Kommentar zum 
Lugano-Übereinkommen  zum  internationalen  Zivilverfahrensrecht,  Zürich/St. 
Gallen  2011,  LugÜ-Acocella,  Art.  1  RZ  142;  Dasser/Oberhammer-Dasser, 
Lugano-Übereinkommen, Bern 2011, Art. 1 LugÜ RZ 4 
2 BSK  LugÜ-Rohner/Lerch,  Art.  1  RZ  19;  Schnyder,  LugÜ-Acocella,  Art.  1  RZ 
147; Dasser/Oberhammer-Dasser, Art. 1 LugÜ RZ 10; vgl. Art. 1 Abs. 1 IPRG
3 Dasser/Oberhammer-Dasser, Art. 1 LugÜ RZ 12 mit Hinweis auf den analogen 
Fall  von  Art.  5  Nr.  2  LugÜ,  BGer  vom  26.09.2002,  5C.139/2002  E.  2.2;  BSK 
LugÜ-Rohner/Lerch,  Art.  1  RZ  20;  Calame/Hess-Blumer/Stieger,  Kommentar 
zum Patentgerichtgesetz, Basel 2013, Schindler Bühler, Vorbem. zum 4. Kapitel 
PatGG RZ 1
4 BSK LugÜ-Rohner/Lerch, Art. 1 RZ 12 f. und 25; Schnyder, LugÜ-Acocella, Art. 
1 RZ 147 f.; vgl. BGE 135 III 185 E. 3.3

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14.
14.1 Nach Art.  5  Nr.  3  LugÜ  kann  eine  Patentverletzungsklage  am  Ge-
richtsstand der unerlaubten Handlung (forum delicti) erhoben werden, so-
fern  der  Beklagte  keinen  Sitz  im  Forumsstaat  hat.  Zuständig  ist  das  Ge-
richt am Ort, "an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder ein-
zutreten droht". Von Art. 5 Nr. 3 LugÜ werden der Erfolgs- und auch der 
Handlungsort  erfasst.5 Erfolgsort  ist  nach  der  Definition  des  EuGH  der 
"Ort, an dem das auslösende Ereignis seine schädigende Wirkung entfal-
tet"  bzw.  an  dem  sich  der  "Schaden  konkret  zeigt",  mithin  z.B.  der 
Vertriebsort  von  patentverletzenden  Produkten.6 Bei  Patentverletzungen 
befinden sich nach Lehre und Rechtsprechung der Handlungs- und auch 
der  Erfolgsort  in  demjenigen  Staat,  in  dem  das  Schutzrecht  (bzw.  beim 
europäischen  Patent  sein  verletzter  Teil)  eingetragen  ist.7 Damit  besteht 
für  die  Verletzung  schweizerischer  Patentrechte  in  der  Schweiz  ein  De-
liktsgerichtsstand.8

Bei der Frage, ob überhaupt eine unerlaubte Handlung bzw. eine Patent-
verletzung vorliegt, handelt es sich um eine sogenannte doppelrelevante 
Tatsache. Es genügt deshalb die substantiierte Behauptung der tatsächli-
chen  Umstände  einer  zuständigkeitsbegründenden  unerlaubten  Hand-
lung, um die Zuständigkeit nach Art. 5 Nr. 3 LugÜ bejahen zu können.9

14.2 Der  Kläger  führt  substantiiert  und  teilweise  unter  Einreichung  ent-
sprechender  Belege  aus,  dass  die  Beklagte  zusammen  mit  der  I AG  mit 
Sitz  in  der  Schweiz  die  I-Gruppe  bildet  (die  I AG  ist  Kommanditistin  der 
Beklagten;  E ist  Geschäftsführer  bei  der  D  GmbH,  die  wiederum  unbe-
schränkt  haftende  Gesellschafterin  der  Beklagten  ist;  E ist  einziges  Mit-
glied des VR der I AG mit Einzelunterschrift und M verfügt ebenfalls über 
die  Einzelzeichnungsberechtigung).  Ferner  hält  der  Kläger  begründet 
fest, dass die Beklagte unter anderem für Kanalrohre zuständig ist, wozu 
auch  Rohre  mit  Muffen  gehören,  die  gemäss  Kläger  – was  von  der  Be-
klagten  bestritten  wird  – unter  Verletzung  des  Streitpatents  hergestellt 

5 Calame/Hess-Blumer/Stieger-Schindler Bühler, Vorbem. zum 4. Kapitel PatGG 
RZ 9
6 Calame/Hess-Blumer/Stieger-Schindler Bühler, Vorbem. zum 4. Kapitel PatGG 
RZ 9; Kropholler/von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9. Auflage, Frankfurt 
am Main 2011, Art. 5 EuGVO RZ 83a m.w.H.
7 Kropholler/von Hein, Art. 5 EuGVO RZ 83a S. 217 m.w.H.; 
Dasser/Oberhammer-Oberhammer, Art. 5 LugÜ RZ 107 m.w.H.; BSK LugÜ-
Hofmann/Kunz, Art. 5 RZ 607 f.
8 Calame/Hess-Blumer/Stieger-Schindler Bühler, Vorbem. zum 4. Kapitel PatGG 
RZ 10; BGE 132 III 778 E. 3 S. 784
9 Dasser/Oberhammer-Oberhammer, Art. 5 LugÜ RZ 113 m.w.H.

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worden sind. Damit ist – im Sinne einer doppelrelevanten Tatsache für die 
Frage der Zuständigkeit – hinreichend dargetan, dass die Beklagte an ih-
rem Produktionsstandort bei H Rohre mit Muffen herstellt, die unmittelba-
ren Erzeugnisse des  Verfahrens in die Schweiz einführt, und damit allen-
falls  das  Streitpatent  verletzt.  Ein  zusätzlicher  Hinweis  darauf,  dass  die 
Rohre  mit  den  Muffen  in  H  hergestellt  werden,  stellt  der  Umstand  dar, 
dass die I AG den Kläger, nachdem dieser ihr ein Angebot für einen Muf-
fenautomaten zugestellt hatte, ersuchte, "die Muster nach H" zu senden. 
Entscheidend  ist,  dass  sich  der  Kläger  als  Grundlage  für  das  Beweissi-
cherungsgesuch auf den schweizerischen Teil des europäischen Patents 
EP 111 beruft  (CH/EP 111)  beruft,  nicht  hingegen  auf  den  österreichi-
schen  Teil  des  europäischen  Patents  EP 111,  dessen  Inhaber  die 
G AKTIENGESELLSCHAFT ist. 

Gemäss eigenen Ausführungen trafen sich der Kläger und sein Sohn mit 
E und M zu Besprechungen am Freitag, 25. Mai 2012, und am Freitag, 1. 
Juni 2012, worauf der Kläger der I AG mit E-Mail vom 13. Juni 2012 ein 
"Angebot bezüglich des Muffenautomaten RR1, wie zuletzt besprochen!" 
zustellte. Gemäss Vorbringen der Beklagten ist seit 1994 nur ein einziger 
R-Muffenautomaten  bei  der  Beklagten  im  Einsatz.  Die  Beklagte  erklärte, 
sie habe sich mit dem Gedanken befasst, für den Produktionsstandort bei 
H einen zweiten Muffenautomaten anzuschaffen. M von der I AG bestätig-
te mit E-Mail vom 13. Juli 2012 den Eingang des Angebots für eine Muf-
fenmaschine.  Der  Kläger  reicht  Fotografien  von I-Endmuffen ein, die ge-
mäss seinen Angaben am 21. Oktober 2013 auf einer Baustelle in O ge-
macht worden sind. Die Rohre sind mit einer Etikette versehen, die unter 
der  Bezeichnung  "I  Kunststoffe"  die  Unternehmen  I AG,  P und  D  GmbH
aufführen. Auf einem Screenprint der Internetseite der I AG unter der Do-
main www.i.ch vom (wie der Kläger ausführt) 17. Oktober 2013 wird dar-
auf hingewiesen,  dass  die  I  AG  für  den  Vertrieb  der  Produkte  in  der 
Schweiz (und im Fürstentum Liechtenstein) zuständig ist. Damit behaup-
tet  der  Kläger  für  die  Frage  der  Zuständigkeit  hinreichend,  dass  die  von 
der  Beklagten  in  Österreich  hergestellten  Rohre  mit  Endmuffen  in  die 
Schweiz exportiert werden. Dies wird – ausschliesslich für die Frage der 
Zuständigkeit – von der Beklagten nicht bestritten. Es besteht somit infol-
ge Einfuhr der unmittelbaren Erzeugnisse des  Verfahrens  ein  Erfolgsort 
in der Schweiz.

15.
Besteht  eine  Zuständigkeit  des  Gerichts  für  die  Hauptsache  aus  Art.  5 
Nr. 3  LugÜ,  so  ist  das  Hauptsachegericht  nach  der  Rechtsprechung  des 

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EuGH und des Bundesgerichts grundsätzlich auch für die Anordnung vor-
sorglicher  Massnahmen  zuständig.10 Sicherungsmassnahmen,  die  be-
zwecken, ein Beweismittel zu sichern, um es in ein späteres Hauptsache-
verfahren  einzuführen,  fallen  unter  die  einstweiligen  Massnahmen  im 
Sinne von Art. 31 LugÜ.11

16.
Sämtliche  von  der  Klägerin  beantragten  Massnahmen,  ob  sie  unter Art. 
Art. 77 Abs. 1 lit. a oder b PatG oder unter Art. 158 ZPO fallen, sind Be-
weissicherungsmassnahmen  und  damit  im  weitesten  Sinne  vorsorgliche 
Massnahmen.  Sie  gehören  damit  zur  gleichen  Kategorie  wie  beispiels-
weise Arreste (gemäss BGE 138 III 80 ist Art. 77 PatG eine Alternative zu 
Art. 158 ZPO und damit der gleichen Kategorie zuzuordnen).12

16.1 Im  Verfahren  Denilauler/Couchet  Frères  (C  125/79)  des  EuGH 
(21.05.1980)  war  vom  französischen  Tribunal  de  Grande  Instance  (TGI) 
Montbrison  ohne  Ladung  und  Anhörung  des  beklagten  Schuldners  auf 
Antrag des Gläubigers eine Verarrestierung von Vermögensbestandteilen 
des Beklagten bei einer Bank in Frankfurt am Main als Sicherheit für eine 
Schuld  erlassen  worden  (saisie  conservatoire).  Dieser  Titel  wurde  an-
schliessend  direkt  in  Deutschland  vom  erstinstanzlichen  Richter  voll-
streckt, die zweite Instanz legte aber anschliessend dem EuGH die Frage 
vor,  ob  in  einer  solchen  Konstellation  ein  Urteil  in  einem  anderen  Ver-
tragsstaat überhaupt vollstreckbar sei.

16.2 In seinem Urteil hielt der EuGH fest, dass die Regelungen des EuG-
VÜ,  insbesondere  in  den  Kapiteln  II  und  III  – und  im  Sinne  der  Ausle-
gungskontinuität gilt dies analog für die EuGVO – im Lichte des Gesamt-
zusammenhangs  des  Übereinkommens  zu  verstehen  sind,  und  dass  in 
diesem immer vorausgesetzt wird, dass die Verfahren so stattfinden, dass 
die Verteidigungsrechte gewahrt bleiben (vgl. E. 13). 

Die  Regelungen  in  Kapitel  III  seien  besonders  liberal  im  Hinblick  auf  die 
Anerkennung  und  die  Durchsetzung;  sie seien  deswegen  nur  möglich, 
wenn  das  Verfahren  kontradiktorisch  geführt  worden  sei  (vgl.  E.  13  und 
14).  Es  wird  hervorgehoben,  dass  der  Erlass  von  superprovisorischen 

10 BGE 129 III 626 E. 5.3.2; BGer vom 31.08.2007, 4A_80/2007 E. 4.1; 
Calame/Hess-Blumer/Stieger-Schindler Bühler, Vorbem. zum 4. Kapitel PatGG 
RZ 56 f.; Dasser/Oberhammer-Kofmehl Ehrenzeller, Art. 31 LugÜ RZ 17; BSK 
LugÜ-Favalli/Augsburger, Art. 31 RZ 112
11 Dasser/Oberhammer-Kofmehl Ehrenzeller, Art. 31 LugÜ RZ 10
12 vergleiche diesbezüglich BSK ZPO-Guyan, Art. 158 RZ 2

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Massnahmen eine besondere Sorgfalt auf Seiten des Gerichts und detail-
lierte Kenntnisse der effektiven Umstände, unter welchen die Massnahme 
umgesetzt  wird,  erfordern  (vgl.  E.  15).  Nur die Gerichte am Ort der Voll-
streckung  seien  in  der  Lage,  diesen  Anforderungen  gerecht  zu  werden 
und insbesondere auch die Verfahren und die Bedingungen zu beurteilen, 
die  die  Klägerin  erfüllen  muss,  um  dem  Charakter  der  Massnahmen 
Rechnung zu tragen (vgl. E. 16 und 17). 

Diese  Sichtweise  scheint  nach  wie  vor  bei  den  Gerichten  zu  gelten,13
auch wenn die Praxis in der Literatur nicht unumstritten ist.14

Als Abhilfe wird vorgeschlagen, den entsprechenden Antrag in dem Staat 
zu stellen, in dem die Massnahme auch vollzogen werden soll.15

17.
Diese Rechtsprechung ist auch für die Gerichte in der Schweiz anwend-
bar, denn wie z.B. in BGE 129 III 626 in E. 5.2.1 festgehalten wird, muss 
die  Rechtsprechung  des  EuGH  unter  dem  LugÜ  berücksichtigt  werden 
(Art. 1 des Protokolls Nr. 2). Im genannten Bundesgerichtsentscheid 129 
III 626 wird zwar am Ende auf Vollstreckbarkeit erkannt, was aber damit 
zusammenhängt,  dass  dort in  einer  ersten  Phase  von  einem  englischen 
Gericht  ein  Urteil  unter Anhörung  der  Gegenseite  erlassen  worden war, 
und  dieses  nur  einschränkend  später  vom  Gericht  ohne  Anhörung  der 
Gegenseite präzisiert worden war. Das ursprüngliche Urteil umfasste aber 
den  Anspruch  der  Vollstreckung  in  der  Schweiz  bereits,  also  sah  das 
Bundesgericht  aus  diesem  Grund  keine  Anwendbarkeit  der  Rechtspre-
chung Denilauler, weil die Gegenseite angehört worden war.

18.
In  diesem  Zusammenhang  gesteht  der  Kläger  selber  die  Problematik  in 
der Klageschrift zu, denn er hält fest, dass er im Vollstreckungsstaat kei-
ne superprovisorische Verfügung erwirken könnte. Genau dies ist das An-
liegen  der  Rechtsprechung  Denilauler,  namentlich  sicherzustellen,  dass 
nicht über den Umweg eines ausländischen Gerichts die Kompetenz, Ver-
fahrenskontrolle  und  Verteidigungsrechtewahrung  des  Gerichtes  im  Voll-
streckungsstaat gewissermassen umgangen werden können. Die Bemer-
kung des Klägers liefert also die Begründung dafür, weshalb nicht für das 
Ausland superprovisorische Anordnungen erlassen werden dürfen. 

13 vergleiche Kropholler/von Hein, Art. 32 EuGVO RZ 22-23, S. Böttger in GRUR-
Prax 2013, S. 484, II.2
14 vergleiche umfangreiche Diskussion zur Literatur in BGE 129 III 626 E. 5.2.1
15 Kropholler/von Hein, Art. 32 EuGVO RZ 23

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19.
Aufgrund  dieser  Rechtsprechung  wurde  im  Urteil  vom  27.  November 
2013  auf  die  Rechtsbegehren  1,  2,  3  und  4,  soweit  sie  gemäss  Rechts-
begehren 5 superprovisorisch beantragt worden sind, nach Art. 59 Abs. 2 
lit. b ZPO nicht eingetreten, weil das angerufene Gericht eurointernational 
örtlich nicht zuständig ist für eine superprovisorische Anordnung im Aus-
land.  Aus  den  gleichen  Gründen  trat  das  Bundespatentgericht  auf  die 
Rechtsbegehren  7  und  8  nicht  ein.  Wie  das  Bundespatentgericht  ent-
schied,  hätte  auch  Rechtsbegehren  9  als  superprovisorische Anordnung 
ergehen  müssen,  weshalb auch  auf  diesen  Antrag  im  erwähnten  Urteil 
nicht eingetreten wurde.  

Nachdem auf die Rechtsbegehren 1-4 und 7-9, soweit sie als superprovi-
sorische  Massnahmen  verlangt  wurden,  nicht  einzutreten  war,  verblieb 
nur Rechtsbegehren 6. In diesem Sinne wurde das Begehren der Beklag-
ten rechtshilfeweise16 zugestellt und es wurde ihr Frist zu Stellungnahme 
angesetzt (Art. 253 ZPO). 

Wie  oben  ausgeführt  wurde,  war  auf  das  Gesuch,  soweit  es  superprovi-
sorisch  beantragt  wurde,  nicht  einzutreten.  Nachdem  nunmehr  Stellung-
nahmen  seitens  der  Beklagten  vorliegen,  ist  auf  das  Beweissicherungs-
gesuch einzutreten. Es ist somit nachfolgend zu prüfen, ob die beantrag-
ten  Beweissicherungsmassnahmen  anzuordnen  sind,  wobei  zur  Durch-
führung  das  zuständige  Gericht  in  Österreich  rechtshilfeweise  zu  ersu-
chen wäre. 

Würdigung:

20.
Auf  die  Parteivorbringen  ist  nachfolgend  nur  insoweit  einzugehen,  als 
dies für die Entscheidfindung notwendig ist. 

21.
Gemäss Art. 158 ZPO nimmt das Gericht jederzeit Beweise ab, wenn das 
Gesetz  einen  entsprechenden  Anspruch  gewährt,  oder  die  gesuchstel-
lende  Partei  eine  Gefährdung  der  Beweismittel  oder  ein  schutzwürdiges 

16 vergleiche Vertrag Schweiz-Österreich vom 26.8.1968; SR 0.274.181.631

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Interesse  glaubhaft  macht.  Dieses  Institut  der  vorsorglichen  Beweisfüh-
rung ermöglicht die zeitliche Vorverlegung der Beweisabnahme.17

21.1 Die Parteien haben einvernehmlich am 26. März 2014, ab 11:00 Uhr, 
am  Produktionsstandort  der  Beklagten,  H,  eine  Besichtigung  des  R-
Muffenautomaten  der  Beklagten  in Anwesenheit  des  Klägers  und  seines 
Sohnes, sowie  unter  anderem  von  Herrn  E von  der  Beklagten  durchge-
führt.  Wie  beide  Parteien  übereinstimmend  festhalten,  wurde  nur  ein R-
Muffenautomat  bei  der  Beklagten  vorgefunden.  Die  R-Maschine  der  Be-
klagten war in laufender Produktion (Extrusionslinie mit Muffenfertigung in 
einer  der  vom  Kläger  gewünschten  Dimensionen).  Die  Herren  A  und  B 
(d.h. insbesondere der Kläger) konnten Temperatur-, Durchmesser- bzw. 
Umfangmessungen vornehmen, und es wurde ihnen auch ein derart her-
gestelltes Rohrmuster zur Verfügung gestellt. Der Kläger bestätigt insbe-
sondere, dass Aussentemperaturen der angewärmten Rohre (ca. 150°C) 
und  die  Temperaturen  nach  dem  Entformen  aus  der  Muffenstation  (ca. 
45°C)  mit  dem  Lasertemperaturmessgerät  hätten  aufgenommen  werden 
können. Beide Parteien halten übereinstimmend fest, dass die besichtigte 
Maschine  über  keine  Nachkühl-/Pressstation  verfüge.  Der  Kläger  bestä-
tigt  ausdrücklich,  dass  die  R-Maschine  RR2 sehr  wohl  ohne  Nachkühl-
/Pressstation  verwendet  werden  könne.  Gemäss  den Ausführungen  des 
Klägers hätten Herr E und Herr N von der Beklagten bestritten, dass sie 
eine Nachkühl-/Pressstation einsetzen würden. 

21.2 In Rechtsbegehren Ziff. 1.1 des Gesuchs verlangt der Kläger, es sei 
mittels  eines  Augenscheins  bei  dem  in  Produktion  befindlichen  R-
Muffenautomaten  festzustellen,  dass  dieser  eine  nachgelagerte  Nach-
kühl- und Pressstation aufweise. Aufgrund der einvernehmlichen Besich-
tigung  der  R-Maschine  der  Beklagten  in  laufender  Produktion  halten  die 
Parteien  übereinstimmend 
fest,  dass  diese  über  keine  Nachkühl-
/Pressstation  verfüge.  Damit  ist  Rechtsbegehren  Ziff.  1.1  und  die  damit 
verbundenen,  verlangten  Messungen  (Rechtsbegehren  Ziff.  1.2-7)  ge-
genstandslos geworden (Art. 242 i.V.m. Art. 219 ZPO). 

21.3 Der  Kläger  macht  mit  der  Massnahmereplik  geltend,  er  habe  ver-
schiedene  Hinweise  für  eine  Demontage  der  Nachkühl-/Pressstation  an-
lässlich  der  Besichtigung  der  R-Maschine  vom  26.  März  2014  vorgefun-
den.  Er beantragt sodann  "eine  Zeugenbefragung  durch  das  Gericht  um 

17 Fellmann, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 6 zu 
Art. 158 ZPO

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einen  endgültigen  Nachweis  zu  dem  Einsatz  der  Nachkühlstati-
on/Nachpressstation führen zu können". 

Im  Massnahmegesuch  verlangt  der  Kläger  keine  Zeugeneinvernahme, 
entsprechend  werden  im  Gesuch  auch  keine Ausführungen über die tat-
sächlichen und rechtlichen Grundlagen für eine solche vorsorgliche Zeu-
geneinvernahme  gemacht. Auch  in  der  Massnahmereplik  fehlt  eine  ent-
sprechende Begründung, ebenso in der Eingabe vom 23. Juni 2014, wo-
mit der Kläger erneut beantragt, es seien "Zeugen zu befragen". Abgese-
hen  davon,  dass  dieser  Antrag  mit  der  genannten  Eingabe  ohnehin  zu 
spät erfolgt ist (vgl. Art. 219 i.V.m. Art. 221 ZPO), ist der Antrag auf Zeu-
genbefragung in keiner Weise substantiiert, da nicht ausgeführt wird, wel-
che Person in Bezug auf welche Wahrnehmungen was genau bezeugen 
können sollte. Damit sind die Anspruchsvoraussetzungen weder behaup-
tet noch glaubhaft gemacht  worden.  Zudem müsste der Kläger eine Ge-
fährdung  der  Beweismittel  darlegen  (Art.  158  Abs.  1  lit.  b  ZPO),  mithin 
müsste  er  vorbringen,  weshalb  Zweifel  bestehen,  dass  der  Zeuge  in  ei-
nem  allfälligen  Hauptverfahren  noch  aussagen  könnte. Im  Übrigen wird 
im  Massnahmegesuch  ein  Zeuge  zu  einem  völlig  anderen  Beweisthema 
betreffend  die  Firma  Q AG  angerufen.  Der  entsprechende  Antrag  des 
Klägers  stellt  damit  auch  kein  formgerecht  angebotenes  taugliches  Be-
weismittel im Sinne von Art. 152 Abs. 1 ZPO dar.

21.4 Der Kläger bringt in der Massnahmereplik verschiedene Argumente 
vor,  weshalb  er  der Ansicht  sei,  dass  an  der  R-Maschine  der  Beklagten 
eine  Nachkühl-/Pressstation  angebaut  und  diese  vor  der  Besichtigung 
vom 26. März 2014 demontiert worden sei. Belege, um seine Behauptun-
gen glaubhaft zu machen, sind vom Kläger nicht eingereicht worden. Die 
Beklagte bestreitet diese Vorbringen des Klägers und hält fest, dass ihre 
R-Maschine niemals eine Nachkühl-/ Nachpressstation gehabt habe. Un-
zutreffend und nicht belegt sei auch die Behauptung des Klägers, die Be-
klagte könne ohne die Verwendung des streitpatentgemässen Verfahrens 
gar  keine  normgerechten  Muffen  herstellen.  Die  technisch  detaillierten 
Ausführungen  der  Beklagten  stehen  deshalb  den  vom  Kläger  in  keiner 
Weise  glaubhaft  gemachten  Behauptungen  entgegen,  die  Nachkühl-
/Nachpressstation  sei  demontiert  worden.  Der  Kläger  räumt  denn  auch 
selber  ein,  dass  die  R-Maschine  ohne  Nachkühl-/Pressstation  betrieben 
werden  könne.  Damit  besteht  auch  keine  Grundlage  für  das  Rechtsbe-
gehren Ziff. 4, mit welchem für den Eventualfall, dass kein Muffenautomat 
mit Nachkühl-/Pressstation vorgefunden würde, beantragt wird, verschie-

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dene  Messungen  durchzuführen  und  Einstellwerte/Parameter  festzustel-
len. 

21.5 Aufgrund  der  obigen Ausführungen  ist  das Massnahmegesuch  vom 
22. Oktober 2013 abzuweisen, soweit es nicht gegenstandslos geworden 
ist.

22.
Die Massnahme erfolgt im Interesse des Klägers. Er wird deshalb kosten-
und  entschädigungspflichtig.18 Die  Gerichtskosten  sind ausgehend  von 
einem Streitwert von CHF 100'000.– auf CHF 6'000.– festzulegen (Art. 1 
und 2 KR-PatGer) und mit dem vom Kläger geleisteten Kostenvorschuss 
zu  verrechnen  (Art.  111 Abs.  1  ZPO).  Der  nicht  beanspruchte Anteil  des 
Kostenvorschusses  ist  dem Kläger  zurückzuerstatten.  Die  Beklagte 
macht einen Aufwand ihres Rechtsvertreters von CHF 20'018.30 geltend. 
Dieser Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Interesse der Beklagten, 
die  Besichtigung  einer  – gemäss  ihrer  Darstellung  – nicht  patentverlet-
zenden  Vorrichtung  zu  verhindern.  Es  besteht  deshalb  kein Anlass,  vom 
ordentlichen Tarifrahmen abzuweichen. Als Parteientschädigung sind der 
Beklagten  neben  einer  Entschädigung  für  die  rechtsanwaltliche  Vertre-
tung  von  CHF  10'000.– (Art. 5 und 6 KR-PatGer)  die  patentanwaltlichen 
Aufwendungen von CHF 2'743.– zuzusprechen (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 
lit. a KR-PatGer). 

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Das  Gesuch  um  vorsorgliche  Beweissicherung/Beschreibung/vor-
sorgliche  Beweisführung wird abgewiesen,  soweit  es  nicht  gegen-
standslos geworden ist. 

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 6'000.–. 

3. Die  Kosten  werden  dem  Kläger  auferlegt und  mit  dem  von  ihm  ge-
leisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht beanspruchte Anteil 
des Kostenvorschusses wird dem Kläger zurückerstattet. 

4. Der Kläger wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung 

von CHF 12'743.– zu bezahlen. 

18 BGE 4D_54/2013, BGE vom 6. Januar 2014; Fellmann, in: Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 37, 40 zu Art. 158 ZPO

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Dieser Entscheid geht an: 

– Kläger (mit Gerichtsurkunde) 
– Rechtsanwalt Dr. Patrick Troller (mit Gerichtsurkunde) 
– das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der  Rechtskraft,  mit 

Gerichtsurkunde)

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Der Fristenstillstand nach Art. 145 Abs. 1 ZPO gilt nicht. 

St. Gallen, 11. Juli 2014

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 11.07.2014

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