# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** bb2691d5-3a79-551f-abd8-300f8a919cfb
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2019-05-02
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2018_007
**Docket/Reference:** S2018_007
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/132/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

S2018_007

Besetzung

Verfahrensbeteiligte

U r t e i l   v o m 2 .   M a i 2 0 1 9

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richter Dr. sc. techn. ETH, Dipl. El.-Ing. ETH
Markus A. Müller (Referent),
Richter Dr. iur., Dipl. sc. nat. ETH Stefan Kohler, 
Gerichtsschreiberin MLaw Agnieszka Taberska

1. C&E Fein GmbH, Hans-Fein-Strasse 81, 
DE-73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, 
2. Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 

DE-70442 Stuttgart, 

beide vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Thierry Calame
und lic. iur. Peter Ling, Lenz & Staehelin, Brandschenke-
strasse 24, 8027 Zürich,
beide patentanwaltlich beraten durch Dr. Michael Wallinger, 
Wallinger Ricker Schlotter Tostmann, Zweibrückenstrasse
5-7, DE-80331 München,

Klägerinnen

gegen

Coram Tools GmbH, Märwilerstrasse 43b, 
9556 Affeltrangen,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess, Homburger 
AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich,
patentanwaltlich beraten durch Hans Rudolf Gachnang, 
Badstrasse 5, Postfach, 8501 Frauenfeld,

Beklagte

Gegenstand

Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme

S2018_007

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1.
Am  9.  November  2018  stellten  die  Klägerinnen  ein  Gesuch  um  Erlass 
vorsorglicher Massnahmen mit folgenden Rechtsbegehren:

„1. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 
1000  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber  CHF  5000  ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall einstweilen im Sinne einer vorsorglichen 
Massnahme zu verbieten, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu 
verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszu-
führen, oder bei diesen Handlungen mitzuwirken, Sägeblätter, insbesondere ge-
mäss  der  grafischen  Darstellung  in  Anhang  1,  welche  die  folgenden  Merkmale 
aufweisen:

A.

 Die  Sägeblätter  sind  dazu  geeignet,  im  einer  handgeführten  Werkzeug-
maschine,  insbesondere  des  Typs  Starlock®,  Starlock  Max®  oder  Star-
lock  Plus®,  mit  um  eine  Antriebsachse  oszillierend  bewegender  An-
triebseinrichtung, verwendet zu werden;

 Die Sägeblätter weisen eine Anschlusseinrichtung auf, mit der sie an der 
Werkzeugmaschine  derart  befestigbar  sind,  dass  deren  Antriebsachse 
und eine Werkzeugdrehachse zusammenfallen;

 Die Anschlusseinrichtung weist zur Aufnahme der Antriebskraft sechs im 
Abstand  zur  Werkzeugdrehachse  angeordnete  Antriebsflächenbereiche 
mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten auf;

 Die  Tangentialebenen  sind  an  diesen  Flächenpunkten  gegenüber  einer 
Axialebene, welche diese Werkzeugdrehachse einschliesst, geneigt;
 Diese Tangentialebenen sind gegenüber einer Radialebene, welche sich 

senkrecht zu der Werkzeugdrehachse erstreckt, geneigt;
 Die Anschlusseinrichtung weist eine Seitenwandung auf;
 Diese  Seitenwandung  verläuft  radial  beabstandet  von  der  Werkzeug-

drehachse;

 Diese  Seitenwandung  erstreckt  sich  zwischen  einer  ersten,  oberen  Be-

grenzungsebene und einer zweiten, unteren Begrenzungsebene;

 Diese Seitenwandung weist die Antriebsflächenbereiche auf;
 Durch  die  Seitenwandung  entsteht  ein  im  Wesentlichen  hohlkegeliger 
Abschnitt im Bereich der Anschlusseinrichtung, der einen Querschnitt mit 
variablem Abstand der Seitenwandung zur Werkzeugdrehachse in einer 
zu dieser Werkzeugdrehachse orthogonalen Ebene aufweist.

B. Eventualbegehren 1:
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1A, mit dem folgenden zusätzlichen Merk-
mal:

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 Die  sechs  Antriebsflächenbereiche  sind  an  den  Stellen  gekrümmt,  wo 

zwei Antriebsflächenbereiche aufeinander treffen.

C. Eventualbegehren 2:
Sägeblätter  gemäss  Rechtsbegehren  1A,  mit  den folgenden  zusätzlichen  Merk-
malen:



Beide  Begrenzungsebenen  sind  senkrecht  zur  Werkzeugdrehachse  an-
geordnet.

 Die Begrenzungsebenen sind voneinander beabstandet.
 Die  Antriebsflächenbereiche  sind  zwischen  den  beiden  Begrenzungs-

ebenen angeordnet.

D. Eventualbegehren 3:
Sägeblätter  gemäss  Rechtsbegehren  1A,  mit  den folgenden  zusätzlichen  Merk-
malen:

 Das Sägeblatt hat im Bereich der Anschlusseinrichtung eine Wandstärke 

von 1,15 bis 1,35 mm;

 Der  Abstand  zwischen  den  Begrenzungsebenen  beträgt  4,05  bis  4,25 

mm.

E. Eventualbegehren 4:
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1A, mit dem folgenden zusätzlichen Merk-
mal:

 Die  sechs  Antriebsflächenbereiche  sind  in  einem  Sechseck  rota-

tionssymmetrisch um die Werkzeugdrehachse angeordnet.

F. Eventualbegehren 5:
Sägeblätter  gemäss  Rechtsbegehren  1A,  mit  den folgenden  zusätzlichen  Merk-
malen:

 Die sechs Antriebsflächenbereiche sind zu einer Symmetrieebene, in der 

die Werkzeugdrehachse liegt, symmetrisch angeordnet;

 Die  sechs  Antriebsflächenbereiche  sind  aneinanderstossend  angeord-

net.

G. Eventualbegehren 6:
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1A, mit dem folgenden zusätzlichen Merk-
mal:

 Die  Seitenwandung  weist  eine  mittlere Wandstärke  von  1,1  bis  1,3  mm 

auf.

H. Eventualbegehren 7:
Sägeblätter  gemäss  Rechtsbegehren  1A,  mit  den folgenden  zusätzlichen  Merk-
malen:

 Die Anschlusseinrichtung weist einen Deckflächenabschnitt auf;
 Der  Deckflächenabschnitt  schliesst  unmittelbar  an  allen  sechs  Antriebs-

flächenbereichen an;

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 Die Erstreckung des Deckflächenabschnitts weist mehrere Komponenten 

senkrecht zur Werkzeugdrehachse auf;

 Der  Deckflächenabschnitt  ist  im  Bereich  der  ersten,  oberen  Begren-
zungsebene  angeordnet und erstreckt sich radial in  Richtung  zur Werk-
zeugdrehachse hin;

 Der Deckflächenabschnitt weist eine zentrale, sternförmige Ausnehmung 
im Bereich der Werkzeugdrehachse mit acht Spitzen auf, von denen vier 
länger  und  vier  kürzer  sind,  wobei  die  vier  längeren  Spitzen  rotations-
symmetrisch  zur  Werkzeugdrehachse  angeordnet  sind  und  wobei  jede 
kürzere  Spitze  sich  zwischen  zwei  längeren  Spitzen  befindet,  und  acht 
weitere,  von  der  Werkzeugdrehachse  radial  beabstandete  Ausnehmun-
gen, von denen sich je zwei zwischen zwei längeren Spitzen der zentra-
len sternförmigen Ausnehmung befinden.

I. Eventualbegehren 8:
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1A, mit dem folgenden zusätzlichen Merk-
mal:


Auf jeder Tangentialebene orientiert sich je ein Normalvektor in radialer 
Richtung  von  der  Werkzeugdrehachse  weg  und  ein  Normalvektor  zur 
Werkzeugdrehachse hin.

J. Eventualbegehren 9:
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1A, mit dem folgenden zusätzlichen Merk-
mal:


Eine  Tangentialebene  und  eine  senkrecht  zur  Werkzeugdrehachse  an-
geordnete Radialebene bilden einen Winkel von 67° bis 69° zueinander.

K. Eventualbegehren 10:
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1A, mit dem folgenden zusätzlichen Merk-
mal:

 Die  sechs  Antriebsflächenbereiche  bilden  ein  gleichseitiges  Sechseck 
mit  Abrundungen  an  den  Übergangsbereichen  zwischen  den  einzelnen 
Antriebsflächenbereichen.

L. Eventualbegehren 11:
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1A, mit dem folgenden zusätzlichen Merk-
mal:

 Die  Tangentialebenen  sind  gegenüber  einer  Geraden,  die  parallel  zur 

Werkzeugdrehachse verläuft, geneigt.

M. Eventualbegehren 12:
Sägeblätter mit allen Merkmalen gemäss Rechtsbegehren 1A bis 1L.

2.  Unter  Kosten- und  Entschädigungsfolgen  zu  Lasten  der  Gesuchsgegnerin, 
einschliesslich Kosten des mitwirkenden Patentanwalts.“

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2.
Am  20.  Dezember  2018  erstattete  die  Beklagte  die  Massnahmeantwort 
mit dem Antrag, das Gesuch sei abzuweisen.

3.
Mit  Eingabe  vom  28.  Januar  2019  nahmen  die  Klägerinnen  Stellung  zur 
Einrede  der  fehlenden  Rechtsbeständigkeit  des  Massnahmepatents. Am 
11. Februar 2019 reichte die Beklagte eine unaufgeforderte Stellungnah-
me zur Eingabe der Klägerinnen vom 28. Januar 2019 ein, auf welche die 
Klägerinnen am 19. Februar 2019 antworteten.

4.
Am 25. März 2019 erstattete der Referent das Fachrichtervotum.

5.
Am 15. April 2019 fand die mündliche Verhandlung statt.

Prozessuales

6.
Die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ergibt sich aus Art. 2 
Nr. 1  des  Übereinkommens über  die  gerichtliche  Zuständigkeit  und  die 
Anerkennung  und  Vollstreckung  von  Entscheidungen  in  Zivil- und  Han-
delssachen (SR 0.275.12). 

Die  sachliche  Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  ergibt  sich  aus 
Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG.

In Anwendung von Art. 23 Abs. 3 PatGG entscheidet das Gericht in Drei-
erbesetzung.

Sachverhalt

7.
Die  Klägerinnen  machen  eine  Verletzung  des  schweizerischen  Teils  von 
EP  3  027 362  B1 („Massnahmepatent“)  geltend.  Die  Klägerinnen  sind 
gemeinschaftliche Inhaberinnen des Massnahmepatents, das am 25. Juli 
2014  angemeldet  und  dessen  Erteilung  am  11. April  2018  veröffentlicht 
wurde.  Das  Massnahmepatent  beansprucht  die  Priorität  der  deutschen 
Gebrauchsmusterschrift DE 202013006920 U vom 1. August 2013.

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Die Klägerinnen behaupten, die von der Beklagten hergestellten und ver-
triebenen  Werkzeuge  „B-Cut  Sägeblätter  mit  Quickaufnahme“  verletzten 
den  unabhängigen Anspruch  1  und  die  von  diesem  abhängigen Ansprü-
che 2-9, 11, 13 und 14 des Massnahmepatents.

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Abbildung  1:  Ansichten  der  „B-Cut  Sägeblätter  mit  Quickaufnahme“  (aus  dem 
Massnahmegesuch, S. 34).

Die Beklagte bestreitet die Verletzung des Massnahmepatents nicht aus-
drücklich,  macht  aber  geltend,  dass  der  erteilte Anspruch 1  nicht  rechts-
beständig  sei,  weil  sein  Gegenstand  in  den  vorveröffentlichten  Druck-
schriften  DE  2  120  669    („DE  669“)  und  EP  0  596  831  A1    („EP  831“)
neuheitsschädlich  offenbart  worden  sei,  bzw.  ausgehend  von  DE 669 
nicht  erfinderisch sei. Auf die Argumente  der  Parteien  in  diesem  Zusam-
menhang wird bei der Beurteilung eingegangen.

Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen

8.
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen  vorsorglichen  Massnahmen,  wenn  die  gesuchstellende  Partei 
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine 
Verletzung zu befürchten ist (lit. a, „Verfügungsanspruch“) und ihr aus der 
Verletzung  ein  nicht  leicht  wiedergutzumachender  Nachteil  droht  (lit.  b, 
„Verfügungsgrund“).

Glaubhaft  gemacht  ist  eine  Tatsachenbehauptung,  wenn  für  deren  Vor-
handensein  gewisse  Elemente  sprechen,  selbst  wenn  das  Gericht  noch 
mit  der  Möglichkeit  rechnet,  dass  sie  sich  nicht  verwirklicht  haben  könn-

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te.1 Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwe-
re des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Be-
klagten  ab.  Wenn  die  beantragten  vorsorglichen  Massnahmen  die  Be-
klagte  schwer  beeinträchtigen,  sind  die  Anforderungen  höher  als  wenn 
die  Beklagte  nur  gering  beeinträchtigt  wird,  was  namentlich  bei  blossen 
Sicherungsmassnahmen der Fall ist.2

Verfügungsanspruch

9.
Die Klägerinnen müssen glaubhaft machen, dass sie Inhaberinnen (allen-
falls  ausschliessliche  Lizenznehmerinnen,  Art. 75  PatG)  eines  in  der 
Schweiz  formell  in  Kraft  stehenden  Patents  sind und  dass  die  Beklagte 
durch  ihr  zuzurechnende  Handlungen  in  den  Schutzbereich  dieses  Pa-
tents  eingreift  oder  in  den  Schutzbereich  einzugreifen  droht. Wendet  die 
Beklagte  ein,  dass  das  Massnahmepatent  nicht  rechtsbeständig  sei,  so 
prüft  das  Bundespatentgericht  im  Massnahmeverfahren,  ob  die  Rechts-
beständigkeit des Massnahmepatents unter Berücksichtigung der Einrede 
glaubhaft ist. 

Die Beweislast für das Vorliegen von Nichtigkeitsgründen trägt die Partei, 
die die Feststellung der Nichtigkeit eines Patents einrede- oder widerkla-
geweise  verlangt;3 im  vorliegenden  Fall  also  die  Beklagte.  Die  Behaup-
tungslast folgt nach allgemeiner Regel der Beweislast.

10.
Soweit sich die Parteien über das Verständnis des Anspruchs nicht einig 
sind,  ist  der  geltend  gemachte  Patentanspruch  aus  der  Sicht  des  mass-
gebenden Fachmanns im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen 
auszulegen  (Art.  51  Abs.  3  PatG /  Art. 69(1)  EPÜ).  Dazu  ist  vorab  der 
massgebliche Fachmann zu definieren.

Massgeblicher Fachmann

11.
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-

1 BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.).
2 BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – „chaudière miniature“.
3 Heinrich,  PatG/EPÜ,  3.  Aufl.  2018,  Art. 26  N 45;  Fritz  Blumer, 
für 
Bertschinger/Münch/Geiser 
Anwaltspraxis), Basel 2002, Rz. 18.49; CR PI-LBI-Scheuchzer, Art. 26 N 14.

(Handbücher 

Patentrecht 

(Hrsg.),

in: 
die 

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dung  massgebliche  Fachgebiet,  anschliessend  Niveau  und  Umfang  der 
Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach-
gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach 
dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem 
liegt.4

Die  Fähigkeiten  und  Kenntnisse  des  Fachmannes  umschreibt  das  Bun-
desgericht  mit  der  Formulierung,  der  durchschnittlich  gut  ausgebildete 
Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abge-
stellt  werde,  sei „weder ein  Experte  des  betreffenden  technischen  Sach-
gebiets  noch  ein  Spezialist  mit  hervorragenden  Kenntnissen.  Er  muss 
nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte 
Kenntnisse  und  Fähigkeiten,  über  eine  gute  Ausbildung  sowie  ausrei-
chende  Erfahrung  verfügen  und  so  für  den  in  Frage  stehenden  Fachbe-
reich  gut  gerüstet  sein“.5 Was  dem  fiktiven  Fachmann fehlt,  ist  jede  Fä-
higkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.6

12.
Gemäss der Beklagten ist der massgebliche Fachmann ein Maschinenin-
genieur  mit  Berufserfahrung  im  Bereich  der  Entwicklung  und  Weiterent-
wicklung  von  Werkzeugmaschinen,  den  zugehörigen  Werkzeugen  und 
dem Interface zwischen Werkzeugmaschinen und Werkzeugen. Weil der 
Stand  der  Technik  für  Werkzeuge  für  die  Verbindungsstelle  zur  Werk-
zeugmaschine teilweise Metallpatten verwendet, die mit einem Stanzvor-
gang ausgeschnitten und in spezielle Formen gebracht werden, habe der 
Fachmann zusätzlich Kenntnis im Tiefziehen und Abkanten von Blechen. 

Die  Klägerinnen  wenden  dagegen  ein,  die  Definition  der  Beklagten  sei 
nicht  an  der  Aufgabe,  sondern  an  der  Lösung  des  Massnahmepatents 
orientiert.  Der  Fachmann  sei  ein  Maschineningenieur  mit  Bachelorab-
schluss einer Fachhochschule oder technischer Hochschule mit zwei bis 
drei Jahren Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung von handgeführ-
ten Werkzeugmaschinen und den zugehörigen Werkzeugen.

4 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.
5 BGE 120 II 71 E. 2.
6 BGE  120  II  312  E.  4b  – „cigarette  d‘un  diamètre  inférieur“;  CR-PI-LBI-
Scheuchzer, Art. 1 N 122.

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Der Einwand der Klägerinnen ist berechtigt, soweit er das angeblich spe-
zielle  Wissen  des  massgeblichen  Fachmanns  im  Tiefziehen  und Abkan-
ten  von  Blechen  betrifft.  Der  vorliegend  massgebliche  Fachmann  ist,  im 
Wesentlichen gemäss der Definition der Klägerinnen, ein Maschineninge-
nieur mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss und Berufserfahrung 
im  Bereich  der  Entwicklung  und  Weiterentwicklung  von  handgeführten 
Werkzeugmaschinen,  den  zugehörigen  Werkzeugen  und  dem  Interface 
zwischen Werkzeugmaschinen und Werkzeugen.

Technischer Hintergrund

13.
Das  Massnahmepatent  betrifft  ein  austauschbares  Werkzeug,  beispiels-
weise  zum  Sägen,  Schneiden  oder  Schleifen,  zum  Anschluss  an  eine 
Werkzeugmaschine.  Die  Werkzeugmaschine  soll  insbesondere  handge-
führt sein und eine oszillierende Antriebsbewegung erzeugen. Der unab-
hängige Anspruch  1  ist  allerdings  nicht  auf  solche Anwendungen  einge-
schränkt. Die Vorteile des Gegenstands von Anspruch 1 werden dennoch 
ausführlich in Bezug auf oszillierend angetriebene Werkzeuge dargestellt 
(Massnahmepatent, Abs. [0022-0039]). 

Das  Massnahmepatent  beschreibt  das  Problem,  dass  das  Werkzeug 
beim Betrieb mit mehr oder weniger hohem Anpressdruck in Kontakt mit 
einem  Werkstück  gebracht wird,  an  dem  es  einen Bearbeitungsvorgang 
ausführt.  Die  dabei  im  Abstand  zur  Drehachse  auftretenden  Bearbei-
tungskräfte,  also  beispielsweise  Schnitt- oder  Schleifkräfte, führen  zu  ei-
nem  Drehmoment  um  die  Antriebsachse,  das durch  das  von  der  Werk-
zeugmaschine  auf  die  Werkzeugeinrichtung  übertragende  Antriebsmo-
ment  ausgeglichen  wird.  Die  Übertragung  dieses  Antriebsmoments  auf 
das Werkzeug erfolgt über die Anschlusseinrichtung des Werkzeugs, mit 
der dieses an der Antriebseinrichtung befestigt ist (vgl. Abs. [0006]).

Das  Massnahmepatent  setzt  sich  zum  Ziel,  das Werkzeug so  zu  gestal-
ten,  dass  das  über  die Antriebseinrichtung  eingeleitete  Drehmoment  zu-
verlässig  aufgenommen  wird (Abs. [0011]).  Dies  geschieht  über  eine 
Form der Anschlusseinrichtung, die von den Klägerinnen als „Gugelhupf“ 
(auch „Napfkuchen“) bezeichnet wird. 

Im  erteilten  Anspruch 1  wird  diese  Form  der  Anschlusseinrichtung  aller-
dings  sehr  viel  abstrakter  beschrieben.  Der  geltend  gemachte  unabhän-
gige  Anspruch 1  des  Massnahmepatents  lautet  (gemäss  der  von  den
Klägerinnen vorgeschlagenen Merkmalsgliederung):

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1.1  Werkzeugeinrichtung,  welche  zur  Verwendung  mit einer,  insbesondere 

handgeführten,  Werkzeugmaschine  geeignet  ist,  die  eine  sich  um  eine 

Antriebsachse,  insbesondere  oszillierend,  bewegende  Antriebseinrich-

tung aufweist, 

1.2  und  welche  eine  Anschlusseinrichtung  aufweist,  mit  der  sie  an  einer 

Werkzeugmaschine derart befestigbar ist, dass deren Antriebsachse und

eine Werkzeugdrehachse im Wesentlichen zusammenfallen,

1.3  wobei diese  Anschlusseinrichtung  zur  Aufnahme einer Antriebskraft we-

nigstens  zwei  im  Abstand  zu  dieser  Werkzeugdrehachse  angeordnete 

Antriebsflächenbereiche  mit  je  einer Vielzahl  von  Flächenpunkten  auf-

weist, 

1.4  dadurch  gekennzeichnet,  dass  Tangentialebenen  an  diesen  Flächen-

punkten gegenüber einer Axialebene, welche dieses Werkzeugdrehach-

se einschliesst, geneigt sind, 

1.5  wobei  diese  Tangentialebenen  gegenüber  einer  Radialebene,  welche 

sich senkrecht zu der Werkzeugdrehachse erstreckt, geneigt sind, 

1.6  wobei die Anschlusseinrichtung eine Seitenwandung aufweist, 

1.7  wobei  diese  Seitenwandung  radial  beabstandet  von  der  Werkzeugdreh-

achse verläuft, 

1.8  wobei sich diese Seitenwandung zwischen einer ersten, oberen Begren-

zungsebene  und  einer  zweiten,  unteren  Begrenzungsebene  erstreckt, 

und, 

1.9  wobei diese Seitenwandung die Antriebsflächenbereiche aufweist, 

1.10  wobei durch die  Seitenwandung ein im Wesentlichen hohlkegeliger  Ab-

schnitt  im Bereich  der  Anschlusseinrichtung  entsteht,  der  einen Quer-

schnitt  mit  variablem  Abstand  der  Seitenwandung  zur  Werkzeugdreh-

achse  in  einer zu  dieser  Werkzeugdrehachse  orthogonalen  Ebene  auf-

weist.

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Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche

14.
Patentansprüche  sind  aus  der  Sicht  des  massgebenden  Fachmanns  im 
Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 
PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der 
Technik ebenfalls Auslegungsmittel.7 Definiert die Patentschrift einen Be-
griff  nicht  abweichend,  so  ist  vom  üblichen  Verständnis  im  betreffenden 
technischen Gebiet auszugehen.

Patentansprüche  sind  funktional  auszulegen,  d.h.  ein  Merkmal  soll  so 
verstanden  werden,  dass  es  den  vorgesehenen  Zweck  erfüllen  kann.8
Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Aus-
führungsbeispiele  wortsinngemäss  erfasst  werden;  andererseits  ist  der 
Anspruchswortlaut  nicht auf  die  Ausführungsbeispiele  einzuschränken, 
wenn  er  weitere  Ausführungsformen  erfasst.9 Wenn  in  der  Rechtspre-
chung  von  einer  „breitesten  Auslegung“  von  Anspruchsmerkmalen  ge-
sprochen  wird,10 so  muss  das  derart  verstandene  Merkmal  immer  in  der 
Lage  sein,  seinen  Zweck  im  Rahmen  der  Erfindung  zu  erfüllen.  D.h.  der 
Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber 
auch  nicht  so,  dass  Ausführungsformen  erfasst  werden,  die  die erfin-
dungsgemässe Wirkung nicht erzielen.

Umstritten  und  für  den  Ausgang  des  Streits  massgeblich ist  vorliegend 
das Verständnis der Begriffe Werkzeugeinrichtung und Seitenwandung (in 
den E. 15 und 16 zitierte Textstellen beziehen sich auf das Massnahme-
patent).

Werkzeugeinrichtung

15.
Gemäss der Beklagten ist ein Schleifblatt eine Werkzeugeinrichtung i.S.d. 
Anspruchs  1.  Für  die  Klägerinnen  ist  ein  Schleifblatt  im  fachmännischen 
Verständnis kein Werkzeug, das zur Verwendung mit einer Werkzeugma-
schine geeignet ist, da es keine eigene Formfestigkeit aufweise. Die Klä-

7 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – „Fugenband“.
8 Brunner,  Der  Schutzbereich  europäisch  erteilter  Patente  aus  schweizerischer 
Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354.
9 BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E. 4.2  – „elektrostatische 
Pulversprühpistole“.
10 BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E. 4.2  – „elektrostatische 
Pulversprühpistole“.

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gerinnen  gehen  also  davon  aus,  dass  die  Werkzeugeinrichtung  gemäss 
Anspruch 1 eine gewisse Formfestigkeit oder Steifigkeit aufweisen muss.

Das Massnahmepatent verwendet die Begriffe Werkzeug und Werkzeug-
einrichtung synonym (Abs. [0003]). In Abs. [0006] wird das Werkzeug nä-
her beschrieben:

Im Stand der Technik ist eine Vielzahl von Werkzeugen bekannt, die dafür 

vorgesehen  sind,  mit  einer  Werkzeugmaschine  verwendet  zu  werden,  die 

eine  umlaufende  Antriebseinrichtung  aufweist.  Derartige  Werkzeugeinrich-

tungen sind z. B. Bohrer, Schleif- und Trennscheiben, Kreissägen, etc. Die-

se Werkzeuge  sind  an  der  Antriebseinrichtung  befestigt,  die  sich - je  nach 

Einsatz, Werkzeug und Maschine – mit einer Drehzahl zwischen nahe 0 bis 

zu einigen 1‘000 Umdrehungen/min., in Extremfällen aber auch deutlich hö-

her, dreht. Das Werkzeug wird beim Betrieb mit mehr oder weniger hohem 

Anpressdruck  in  Kontakt  mit  einem  Werkstück  gebracht,  an  dem  es  dann 

den  entsprechenden  Bearbeitungsvorgang  ausführt.  Die  dabei  im  Abstand 

zur Drehachse auftretenden Bearbeitungskräfte, also beispielsweise Schnitt-

oder  Schleifkräfte,  führen  zu  einem  Drehmoment  um  die  Antriebsachse, 

welches  durch  das  von  der  Werkzeugmaschine  auf  die  Werkzeugeinrich-

tung  übertragende  Antriebsmoment  ausgeglichen  wird.  Die  Übertragung 

dieses  Antriebsmoments  auf  das  Werkzeug  erfolgt  über  die  Anschlussein-

richtung des Werkzeugs, mit der dieses an der Antriebseinrichtung befestigt 

ist.

Ein  Werkzeug  kann  nur  dann  mit  mehr  oder  weniger  hohem  Anpress-
druck  in  Kontakt  mit  einem  Werkstück  gebracht  werden,  so  dass  ein 
Drehmoment  um  die  Antriebsachse  entsteht,  wenn  es  eine  gewisse 
Formfestigkeit oder Steifigkeit aufweist. 

Abs. [0006]  beschreibt  den  Stand  der Technik,  nicht  die  Erfindung,  wes-
halb  die  Ausführungen  in  Abs.  [0006]  nicht  unbesehen  auf  den  Gegen-
stand  des  Anspruchs 1  übertragen  werden  dürfen.  Jedoch  wird  in 
Abs. [0011]  ausgeführt,  dass  die von  der  Erfindung  zu  lösende Aufgabe
gerade  darin  liege,  eine  Werkzeugeinrichtung  so  zu  gestalten,  dass  das 
über die Antriebseinrichtung eingeleitete Drehmoment zuverlässig aufge-
nommen  werde. Diese Aufgabe  werde  durch  die  Erfindung  gemäss An-
spruch 1  gelöst  (Abs. [0012]).  Daher  darf  man  schliessen,  dass  bei  an-
spruchsgemässen  Werkzeugeinrichtungen  ein  Drehmoment  um  die  An-
triebsachse entstehen muss, wenn das Werkzeug mit mehr oder weniger 

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hohem  Anpressdruck  in  Kontakt  mit  dem  zu  bearbeitenden  Werkstück 
gebracht wird. 

Da Patentansprüche funktional auszulegen sind, d.h. Begriffen in den An-
sprüchen eine Bedeutung zu geben ist, die es erlaubt, dass sie die ihnen 
zugedachte(n)  Funktion(en)  im  Rahmen  der  Erfindung  erfüllen  können, 
muss eine Werkzeugeinrichtung i.S.v. Anspruch 1 eine gewisse Formfes-
tigkeit oder Steifigkeit aufweisen.

Seitenwandung

16.
Die Klägerinnen argumentieren, eine anspruchsgemässe Seitenwandung 
müsse  etwas  körperlich  Ausgedehntes  sein,  eine  Wandung habe  eine 
Wandstärke (Dicke) und begrenze einen Hohlraum. Ein massiver Körper 
werde  nicht  durch  Wandungen  begrenzt,  sondern  durch  Flächen. Das 
Massnahmepatent  unterscheide  zwischen  Antriebsflächen  und  Seiten-
wandungen,  weshalb  nicht  jede  Fläche  eine  Wandung  i.S.d.  Anspruchs 
sein könne.

Die Beklagte macht sinngemäss geltend, was eine Seitenwandung i.S.d. 
Erfindung  sei,  ergebe  sich  aus  den  konstruktiven Anforderungen  an  die 
Seitenwandung gemäss den Merkmalen 1.6-1.10. Eine Begrenzung eines 
massiven  Körpers,  der  die  erfindungsgemässen  Funktionen  einer  Sei-
tenwandung erfülle, sei eine Seitenwandung i.S.d. Anspruchs 1.

In der Beschreibung des Massnahmepatents wird der Begriff Seitenwan-
dung in verschiedenen Zusammenhängen verwendet: 

 Abs. [0052] setzt den Begriff ähnlich wie Anspruch 1 in Bezug zu 
Antriebsflächenbereichen,  der  Werkzeugdrehachse  und  einem 
hohlkegeligen Abschnitt, der durch die Gestaltung der Anschluss-
einrichtung mit einer Seitenwandung entsteht.

 Abs. [0053] weist der Seitenwandung wie Anspruch 7 eine mittlere 

Wandstärke zu (s. auch der letzte Satz in Abs. [0107]).

 Abs.  [0054]  beschreibt  nebst  geometrischen  Eigenschaften  der 

Seitenwandung (s. auch der letzte Satz in Abs. [0109]): 

„Insbesondere durch eine geschlossen umlaufende Seitenwan-
dung  ist  eine  besonders  stabile  Anschlusseinrichtung  erreich-

Seite 13

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bar;  durch  eine  unterbrochene  oder  Ausnehmungen  aufwei-
sende Seitenwandung ist insbesondere eine besonders leichte 
und  ein  geringes  Trägheitsmoment  aufweisende Anschlussein-
richtung erreichbar.“

 Abs.  [0089]  beschreibt Seitenwandungen  mit  davon  abgesetzten, 
insbesondere radial beabstandeten Antriebsflächenbereichen. 

 Abs. [0109, 0111, 0114] beschreiben die Seitenwandung als durch 
die  Antriebsflächenbereiche  gebildet.  Antriebsflächenbereiche 
wiederum sind gemäss Abs. [0117] i.V.m. Fig. 14 als flächenhafte 
Entitäten  zu  verstehen  (z.B.  Zylindermantelfläche,  Kegelmantel-
fläche, Kugeloberfläche, Ebene, …).

Die  Beschreibung  erlaubt  es  daher  nicht,  dem  Begriff  „Seitenwandung“ 
einen  eindeutigen Sinngehalt  zu  geben.  Die Abs. [0053] und [0054]  ver-
wenden  den  Begriff  so,  wie  ihn  die  Klägerinnen verstanden  haben  woll-
ten, d.h. als etwas räumlich Ausgedehntes, das eine Wandstärke aufwei-
sen kann. In den Abs. [0109], [0111] und [0114] hingegen wird der Begriff 
synonym mit Begrenzungsfläche verwendet, d.h. so, wie ihn die Beklagte 
verstehen will.

Im  abhängigen Anspruch 7  wird  der  Seitenwandung  eine  mittlere Wand-
stärke  t1 zugewiesen.  Die  Seitenwandung  gemäss Anspruch 7  ist  daher 
nur  mit  dem  Verständnis  der  Klägerinnen vereinbar,  da  eine  Fläche,  die 
einen massiven Körper begrenzt, keine Wandstärke hat. Aus dem abhän-
gigen Anspruch 7, der auf Anspruch 1 rückbezogen ist, lässt sich schlies-
sen, dass auch die Seitenwandung gemäss Anspruch 1 eine Wandstärke 
haben muss, aber eine Wandstärke von nicht näher definierter und somit 
beliebiger Dicke.

Nicht überzeugend ist der Einwand der Beklagten, dieser Schluss sei un-
zulässig,  weil  abhängige Ansprüche  den  unabhängigen Anspruch  immer 
einschränkten,  weshalb  aus  dem  engeren  Verständnis  von  „Seitenwan-
dung“  in  Anspruch 7  nichts  für  das  Verständnis  von  „Seitenwandung“ 
i.S.v. Anspruch 1 geschlossen werden könne. Im Sinne einer kohärenten 
Anspruchsauslegung ist davon auszugehen, dass den gleichen Begriffen 
in unabhängigen und abhängigen Ansprüchen die gleiche Bedeutung zu-
kommt, wenn nicht der abhängige Anspruch den Begriff anders definiert. 
Im vorliegenden Fall definiert der abhängige Anspruch 7 die Dimensionen
der Wandstärke der Seitenwandung gemäss Anspruch 1. Daher ist davon 

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auszugehen,  dass  auch  die  Seitenwandung  gemäss  Anspruch 1  eine 
Wandstärke  hat,  nur  eben  eine  mit  beliebigen  Dimensionen.  Der  abhän-
gige Anspruch 7 schränkt die Seitenwandung gemäss Anspruch 1 in ihren 
Abmessungen ein.

Daher  ist  eine  Seitenwandung  i.S.v. Anspruch 1 etwas  körperlich Ausge-
dehntes,  das  eine  beliebige Wandstärke  hat,  aber  nicht  eine  blosse  Be-
grenzungsfläche.

Rechtsbeständigkeit

Neuheit 

17.
Eine  Erfindung  muss  neu  gegenüber  dem  gesamten  Stand  der  Technik 
sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, 
was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch 
schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons-
tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG).

Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Er-
findung  vor  dem  massgeblichen  Datum  in  einer  einzigen  Entgegenhal-
tung offenbart wurden.11

Der  Offenbarungsgehalt  einer  Entgegenhaltung  ist  aus  Sicht  des  mass-
geblichen  Fachmanns  zu  bestimmen.  Dabei  ist  auf  die  Kenntnisse  und 
Fähigkeiten  des  Fachmanns  am  massgeblichen  Datum  (Anmelde- oder 
Prioritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.12

Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeu-
tig  aus  der  Entgegenhaltung  ergibt.13 Dies  schliesst  auch  Informationen 
ein, die in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksich-
tigung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart 
sind. Was aus Sicht des Fachmannes für die Ausführung der technischen 
Lehre, die in der Entgegenhaltung enthalten ist, selbstverständlich ist und 

11 BGE 133 III 229 E. 4.1 – „kristalline Citaloprambase”.
12 BGer, Urteil 4A_541/2017 vom 8. Mai 2018 – „Fulvestrant II“ (zur Publikation 
vorgesehen);  Heinrich, PatG/EPÜ,  3.  Aufl.  Bern  2018,  Art.  7  N  26; 
Blum/Pedrazzini, Patentrecht, 2. Aufl. Bern 1975, Art. 7 N 6.
13 vgl. G 1/92 E. 2.

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deshalb keiner gesonderten Offenbarung bedarf, wird von ihm quasi „mit-
gelesen“.14

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Neuheit gegenüber DE 2 120 669

18.
Gemäss der Beklagten ist DE 669 neuheitsschädlich für Anspruch 1 und 
alle geltend gemachten abhängigen Ansprüche des Massnahmepatents.

Die  Beklagte  führt  aus,  die  Kombination  von  Schleifblatt  und  Mitnehmer 
der  DE 669  entspräche  der  beanspruchten  Werkzeugeinrichtung  des 
Massnahmepatents.  Das  Schleifblatt 10 sei das  anspruchsgemässe 
Werkzeug und der Mitnehmer die Anschlusseinrichtung.

Abbildung 2: Fig. 1 aus DE 2 120 669  

Die  Form  des  Mitnehmers  in  seiner alternativen  Ausführung  gemäss 
Fig. 5  offenbare  sämtliche  Merkmale  der  beanspruchten  Anschlussein-
richtung.

14 vgl. BGH, Urteil X ZR 89/07 vom 16. Dezember 2008, Leitsatz 2 – „Olanzapin“.

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Abbildung 3: Fig. 5 aus DE 2 120 669  (alternative Form des Mitnehmers)

Die  Klägerinnen  stellen  dem  entgegen,  dass  das  Schleifblatt  gemäss 
DE 669 aus einem mit einem Schleifmaterial beschichteten Trägermateri-
al  aus  Fasern  oder  Stoff  bestehe.  Es  habe keine  Steifigkeit  und  sei kein 
Werkzeug i.S.d. Anspruchs. Werkzeug i.S.d. Anspruchs 1 sei die Kombi-
nation  aus  Schleifblatt,  Tragstück und  Mitnehmer.  An  der  Werkzeugma-
schine  befestigt  werde  das  Werkzeug  mit  dem  Verbindungszapfen 28. 
Dieser  sei  demnach  als  Anschlusseinrichtung  i.S.d.  Anspruchs 1  zu  be-
trachten. Der Verbindungszapfen weise nicht die Geometrie gemäss den 
Merkmalen 1.3-1.10 auf.

Gemäss der Definition der Werkzeugeinrichtung in E. 15 muss diese eine 
gewisse  Formfestigkeit  oder  Steifigkeit  aufweisen.  Das  Schleifblatt  ge-
mäss DE 669, das aus beschichtetem Fasermaterial oder beschichtetem 
Stoff  besteht,  ist  für  den  Fachmann  erkennbar  nicht  steif.  Entsprechend 
muss bei DE 669 wie von den Klägerinnen vorgetragen die Kombination 
aus  Schleifblatt,  Tragstück  und  Mitnehmer  als  Werkzeugeinrichtung  im 
Sinne des geltend gemachten Anspruchs gesehen werden. Dies führt da-
zu, dass die Anschlusseinrichtung, mit der das Werkzeug an der Maschi-
ne  befestigt  wird,  in  der  Tat  der  Zapfen 28  ist,  der  keine  geneigten  Tan-
gentialebenen  i.S.d.  Merkmale  1.4  und  1.5  und  keine  Seitenwandungen 
gemäss den Merkmalen 1.6-1.10 aufweist.

DE 669  offenbart  daher  nicht  alle  Merkmale  des  Gegenstands  von  An-
spruch 1  des  Massnahmepatents.  Die  Erfindung  gemäss  Anspruch 1  ist 
neu gegenüber DE 669.

Seite 17

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Neuheit gegenüber EP 0 596 831 A1

19.
Die Beklagte argumentiert, die Flanken 32, 33 der Öffnung in der Schleif-
scheibe  gemäss  EP 831  seien  die  anspruchsgemässen  Seitenwandun-
gen. EP 831 nehme folglich alle Merkmale des unabhängigen Anspruchs 
1 vorweg.

Die  Klägerinnen widersprechen,  weil  gemäss  ihrem  Vortrag  eine  Seiten-
wandung  keine  Begrenzung  eines  massiven  Körpers  (wie  der  Schleif-
scheibe gemäss EP 831) sein kann. Die Elemente 10 und 11 aus EP 831 
seien  zudem  nicht Teil  der Werkzeugmaschine  und  daher  sei  das  Zahn-
profil der Schleifscheibe nicht mit dieser verbunden. Entsprechend offen-
bare EP 831 die Merkmale 1.2, 1.3, 1.6 und die damit verknüpften Merk-
male 1.7 bis 1.10 nicht.

EP 831  offenbart  eine  handgeführte  Werkzeugmaschine,  nämlich  einen 
Winkelschleifer,  der  eine  sich  um  eine  Antriebsachse  bewegende  An-
triebseinrichtung aufweist. Die Maschine verfügt über ein Werkzeug, näm-
lich  einen  ringscheibenförmigen  Trägerkörper,  der  an  seinem  Umfang 
sowie  an  den  Seitenflächen  mit  Schleifkorn  belegt  ist  und  eine  zentrale 
Durchgangsbohrung  aufweist  (Sp. 4:21-25).  Merkmal  1.1  wird  daher  of-
fenbart.

Abbildung 4: Fig. 4 aus EP 0 596 831(Werkzeug mit Durchgangsbohrung)

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Die zentrale Durchgangsbohrung des Werkzeugs dient dem Anschluss an 
die  Werkzeugmaschine  und  ist  eine  Anschlusseinrichtung  i.S.v.  Merk-
mal 1.2 (s. Fig. 1, 2 und 3).

Die  Klägerinnen  wenden  dagegen  ein,  das  Werkzeug  (Schleifscheibe) 
werde bei der EP 831 nicht an der Werkzeugmaschine befestigt, sondern 
zwischen  dem  Befestigungselement  11  und  dem  flanschartigen  Element 
10  eingeklemmt,  wobei  das  Element 10  drehfest  mit  der Antriebspindel 
verbunden sei. 

Es bleibt unklar, was die Klägerinnen daraus ableiten möchten. Das Ele-
ment  10  ist  zweifellos  Teil  der  Werkzeugmaschine  (vgl.  Fig. 4,  nachste-
hend als Abbildung 5 eingeblendet). 

Das Befestigungselement 11 lässt  sich  von  der  Werkzeugmaschine  tren-
nen. Auch wenn das Befestigungselement 11 nicht als der Werkzeugma-
schine  zugehörig  angesehen  wird,  weist  das  Werkzeug  jedoch  in  Form 
der zentralen Durchgangsbohrung eine Anschlusseinrichtung auf. Darauf, 
dass  diese  mit  weiteren  Elementen  zusammenarbeiten  muss,  um  die 
Übertragung der Antriebskraft sicherzustellen, kommt es nicht an. Es wird 
darauf hingewiesen, dass auch die Anschlusseinrichtung patentgemässer 
Ausführungsformen,  wie  sie  die  Klägerinnen  anbieten,  über  ein  Element 
(Spreizdorn) verfügt, das mit der Anschlusseinrichtung am Werkzeug zu-
sammenwirkt, um den Anschluss sicherzustellen (vgl. die Abbildung oben 
im Massnahmegesuch, S. 37). Dass die Verbindung aus EP 831 für Oszil-
lationsmaschinen  nicht geeignet  wäre,  ist  irrelevant,  da Anspruch 1  nicht 
auf oszillierende Antriebe beschränkt ist.

Die Anschlusseinrichtung  des Werkzeugs  gemäss  der  Figur  4  weist  Mit-
nahmeflächen 32, 33 auf (Sp. 5:41-55). Diese dienen der Aufnahme des 
Antriebsdrehmoments  und  sind  von  der  Werkzeugdrehachse  beab-
standet. Weil es sich bei den Mitnahmeflächen um Flächen handelt, um-
fassen  diese  eine  Vielzahl  von  Flächenpunkten. Merkmal  1.3  ist  daher 
ebenfalls offenbart.

Die  Tangentialebenen  an  den  Flächenpunkten  der  Mitnahmeflächen  32, 
33 fallen mit diesen Mitnahmeflächen zusammen (vgl. Fig. 4 der EP 831). 
Die Mitnahmeflächen bilden die Flanken eines Zahnrades. Sie und damit 
die Tangentialebenen sind gegenüber einer die Werkzeugdrehachse ein-
schliessenden Axialebene geneigt. Merkmal 1.4 ist daher offenbart.

Seite 19

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Diese  Tangentialebenen  sind  gegenüber  einer  Radialebene,  die  sich 
senkrecht  zu  der  Werkzeugdrehachse  erstreckt,  i.S.d.  Merkmals  1.5  ge-
neigt. Dies ist ersichtlich z.B. aus Fig. 4 (nachstehend eingeblendet) und 
der zugehörigen Beschreibung in Sp. 4:29-35. Gemäss der Beschreibung 
verjüngt sich der Trägerkörper im Bereich der zentralen Durchgangsboh-
rung in Richtung Zentrum. Die zentrale Durchgangsbohrung weist kegel-
förmige Flächen 8c, 8d auf, die symmetrisch zueinander ausgebildet sind.

Abbildung 5: Fig. 4 aus EP 0 596 831 (rote Markierungen vom Gericht hinzugefügt)

Die  kegelförmigen  Flächen  8c,  8d  sind  Seitenwandungen 
i.S.d. 
Anspruchs  1. Wie  in  E. 16  ausgeführt,  hat  eine  Seitenwandung  gemäss 
Anspruch 1 eine Wandstärke, aber eine solche von beliebiger Dicke. Bei 
EP 831  entspricht  die  Wandstärke  dem  Abstand  vom  Rand  der 
Durchgangsbohrung zum  äusseren  Rand  des  Werkzeugs.  Selbst  wenn 
man  mit  den Klägerinnen  fordert,  dass eine Seitenwandung einen  Hohl-
körper  begrenzt,  bilden  die  profilierten  Flanken  der  Durchgangsbohrung
eine  Seitenwandung.  Das  Werkzeug  umschliesst  einen  Hohlraum  (die 
Durchgangsbohrung). Dass dieser Hohlraum flach und die Wandung dick 
ausfallen,  spielt  keine  Rolle,  da  dem  Anspruch  keine  entsprechende 
Beschränkung  zu  entnehmen  ist. Auch  eine  sehr  dicke  Seitenwandung 
kann  Antriebsflächenbereiche  aufweisen,  die  zur  Aufnahme  einer 
Antriebskraft geeignet sind. Merkmal 1.6 ist daher ebenfalls offenbart.

Die  Seitenwandung verläuft  radial  beabstandet  von  der  Werkzeug-
drehachse,  die  sich  im  Zentrum  der  Durchgangsbohrung befindet 
(Merkmal 1.7).

Seite 20

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Die  Seitenwandung  erstreckt  sich  zwischen  einer  ersten,  oberen 
Begrenzungsebene  und  einer  zweiten,  unteren  Begrenzungsebene. 
Gemäss  Sp. 5:45-50  verjüngt  sich  der  Trägerkörper  von  den  Seiten-
flächen  30  her konisch  zu  einer  rechtwinklig  zur  Durchgangsbohrung  31 
verlaufenden  Mittelebene  des  Trägerkörpers.  Die  Seitenwandung  er-
streckt sich damit zwischen der Seitenfläche 30 als erster Begrenzungs-
ebene  und  der  Mittelebene  als  zweiter  Begrenzungsebene.  In  der 
Abbildung 5 sind die Begrenzungsebenen als horizontale rote Linien ein-
gezeichnet. Merkmal 1.8 ist daher ebenfalls offenbart.

Gemäss  Sp. 3:32-40 ist  zur  Übertragung  des  vom  Antrieb  erzeugten 
Drehmoments  auf  den  ringscheibenförmigen  Trägerkörper  der  kegel-
förmige  Spannbereich  des  Befestigungselements  mit  einer  profilierten, 
vorzugsweise zahnartigen, Oberfläche versehen. Die Flanken der Zähne 
bilden  Mitnahmeflächen,  die  im  Wesentlichen  strahlenförmig  zu  einem 
Zentrum  gerichtet  sind.  Die  mit  den  Mitnahmeflächen  des  Befestigungs-
elements  korrespondierenden  Flächen  der  Durchgangsbohrung des 
Werkzeugs  sind  Antriebsflächen  i.S.d.  Anspruchs,  denn sie  dienen  der 
Übertragung  der  Antriebskraft  auf  das Werkzeug.  Merkmal  1.9  ist  daher 
offenbart.

Schliesslich  entsteht  durch  die  Flanken  der  Durchgangsbohrung ein  im 
Wesentlichen  hohlkegliger  Abschnitt 
im  Bereich  der  Anschlussver-
bindung,  der  einen  Querschnitt  mit  variablem  Abstand  der  Seiten-
wandung zur Werkzeugdrehachse in einer zu dieser Werkzeugdrehachse 
orthogonalen  Ebene  aufweist.  Dies  ist  aus  Fig.  2  der  EP 831  ersichtlich 
und  wird  in  Abbildung  5 zur  Veranschaulichung  rot  markiert.  Der  hohl-
kegelige  Abschnitt  ist  bei  EP 831  nicht  kreisrund,  sondern  sternförmig 
(siehe  Fig. 4), und  weist  damit  einen  im  Querschnitt  variablen  Abstand 
zur Werkzeugdrehachse auf. Merkmal 1.10 ist daher ebenfalls offenbart.

EP 831  offenbart  daher  alle  Merkmale  des  unabhängigen  Anspruchs 1. 
Die Erfindung gemäss Anspruch 1 ist folglich nicht neu.

Seite 21

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20.
Praxisgemäss folgt aus der fehlenden Rechtsbeständigkeit der unabhän-
gigen  Ansprüche  die  Nichtigkeit  der  abhängigen  Ansprüche,  wenn  kein 
Antrag vorliegt, dass diese mit dem unabhängigen Anspruch zu kombinie-
ren seien.15

Im  vorliegenden  Fall  machen  die  Klägerinnen  zwar  die  Verletzung  der 
abhängigen  Ansprüche  2-9,  11,  13  und  14  des  Massnahmepatents  gel-
tend. Sie beantragen aber nicht – auch nicht nur für die Zwecke des hän-
gigen  Verfahrens  –,  dass  der  unabhängige  Anspruch 1  mit  einem  oder 
mehreren  der  angeblich  verletzten  abhängigen Ansprüche  zu  kombinie-
ren sei. Entsprechend ist nicht nur der unabhängige Anspruch 1, sondern 
auch  alle  von  ihm  abhängigen Ansprüche,  und  damit  alle  angeblich  ver-
letzten Ansprüche, als voraussichtlich ungültig zu betrachten.

Verfügungsgrund

21.
Da  die  Klägerinnen  nicht  glaubhaft  machen  konnten,  dass ein  ihr  zu-
stehender  Anspruch  verletzt ist  oder  eine  Verletzung  zu  befürchten  ist, 
erübrigt  es  sich,  den  ihnen angeblich  drohenden nicht  leicht  wiedergut-
zumachenden Nachteil (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO) zu prüfen.

Kosten- und Entschädigungsfolgen

22.
Die  Beklagte  bestreitet  den  von  den  Klägerinnen  behaupteten  Streitwert 
von CHF 500‘000nicht substanziiert.

Ausgehend  von  einem  Streitwert  von  CHF 500‘000  (Art. 91 Abs. 2  ZPO) 
ist die Gerichtsgebühr in Anwendung von Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 
KR-PatGer (SR 173.413.2) auf CHF 25‘000 festzulegen.

Da  die  Klägerinnen  unterlegen  sind,  tragen  sie  die  Gerichtskosten 
(Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtsgebühr wird mit dem von ihnen geleis-
teten Vorschuss verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

15 BGer, Urteil 4A_18/2017 vom 10. Juli 2017, E. 2.5.3 – „Kunststoffbehälter mit 
Deckel“;  BPatGer,  Urteil  O2015_017  vom  11.  August  2016,  E.  4.2  a.E.  –
„Beschriftungsmaschine  für  konische  Teile“;  Urteil  O2015_008  vom  12.  März 
2018, E. 68 – „balancier de montre“.

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23.
Als  unterliegende  Parteien  schulden  die  Klägerinnen  der  Beklagten  eine 
Entschädigung  für  die  berufsmässige  rechtsanwaltliche  Vertretung,  die 
auf CHF 25‘000 zu bemessen ist (Art. 5 i.V.m. Art. 6 KR-PatG).

Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können 
praxisgemäss  als  notwendige Auslagen  erstattet  werden  (Art.  32  PatGG 
i.V.m. Art.  3  lit.  a  KR-PatGer;  entspricht Art.  95 Abs.  3  lit.  a  ZPO),  aller-
dings  nur  bis  zur  tatsächlichen  Höhe,  oder,  wenn  diese  die  Entschädi-
gung  für  die  berufsmässige  anwaltliche  Vertretung  gemäss  Tarif  über-
steigt,  „von  der  Grössenordnung  her  im  Bereich  der  rechtsanwaltlichen 
Entschädigung“ des Anwalts gemäss KR-PatGer.16

Die Beklagte macht Auslagen in der Höhe von CHF 18‘395.15 für die pa-
tentanwaltliche  Unterstützung  im  Prozess  geltend.  Die  Klägerinnen  be-
streiten  diese Auslagen  ihrer  Höhe  nach  nicht.  Entsprechend  haben  die 
Klägerinnen  der  Beklagten  als  Ersatz  für  notwendige Auslagen  den  Be-
trag von CHF 18‘395.15 zu erstatten.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1.  Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.

2.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 25‘000.

3.  Die Kosten werden den Klägerinnen unter solidarischer Haftung aufer-
legt und mit dem von ihnen geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

4.  Die Klägerinnen werden verpflichtet, der Beklagten unter solidarischer 
Haftung eine Parteientschädigung von CHF 43‘395.15 zu bezahlen.

5.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien (mit dem Verhandlungsprotokoll) 
sowie  an  das  Eidgenössische  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach 
Eintritt der Rechtskraft), je gegen Empfangsbestätigung.

16 BPatGer,  Urteil  O2012_043  vom  10.  Juni  2016,  E.  5.5 – „Antriebseinrichtung 
für Schienenfahrzeug“.

Seite 23

                                               
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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen,  2. Mai 2019

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Mark Schweizer

MLaw Agnieszka Taberska

Versand: 6. Mai 2019

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