# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 41b70c36-f16c-58ca-9471-2b3c720f4a89
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2014-04-01
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 01.04.2014 B-3547/2013
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-3547-2013_2014-04-01.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 
 Abteilung II 

B-3547/2013 

 

 

  U r t e i l  v o m  1 .  A p r i l  2 0 1 4  

Besetzung 

 
Richter David Aschmann (Vorsitz), 

Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Marc Steiner, 

Gerichtsschreiber Beat Lenel. 

 

 
 

Parteien 

 
Lotte Co. Ltd., 

20-1, Nishi-shinjuko 3-chome, Shinkuku-ku, JP-Tokyo, 

vertreten durch Dr. Philipp Rüfenacht, Patentanwalt, 

Keller & Partner Patentanwälte AG, Schmiedenplatz 5, 

3000 Bern 7 Bärenplatz, 

Beschwerdeführerin, 

 
 

 
gegen 

 

 
Kuchenmeister GmbH, 

Coesterweg 31, DE-59494 Soest, 

vertreten durch Dr. Peter J. Blumenthal, Rechtsanwalt, 

c/o Frau Heide Glatter, Altenbachstrasse 15, 8832 Wollerau, 

Beschwerdegegnerin, 

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, 

Vorinstanz. 

 

Gegenstand 

 
Widerspruchsverfahren Nr. 10'505 IR 433'300 KOALA /  

IR 990'156 Koala (3D). 

 

B-3547/2013 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Gestützt auf eine spanische Basisregistrierung vom 18. März 1974 hinter-

legte die Beschwerdeführerin am 27. Oktober 1977 die Wortmarke 

IR 433'300 KOALA (Widerspruchsmarke), unter anderem mit Schutzwir-

kung für das Gebiet der Schweiz, die sie für folgende Waren beansprucht: 

29 Purées. 

30 Chocolats, cacao, thés, cafés, sucres, miel et succédanés de ces pro-

duits, produits et préparations de confiserie, pâtisserie, glaces, bonbons 

et bonbons au chocolat, galettes, farines de toutes sortes, pain, biscuits 

et pâtes de panification, levures, céréales, semoules, tapiocas, fécules, 

amidon comestible, farine de maïs grillé, pâtes alimentaires, riz, vinai-

gres, sauces, condiments et épices. 

Diese Eintragung wurde der Vorinstanz am 25. November 1977 notifiziert. 

B.  

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Wort-/Bildmarke IR 990'156 

Koala (3D) (angefochtene Marke), die gestützt auf eine deutsche Basis-

registrierung mit Prioritätsdatum vom 31. Juli 2008 angemeldet und der 

Vorinstanz am 5. Februar 2009 notifiziert wurde. Der Schutz wird für die 

folgenden Waren beansprucht: 

30 Pâtisserie et confiserie, gâteaux, biscuits, bonbons, bonbons au choco-

lat, chocolats, crèmes glacées, préparations à base de céréales, pains. 

Sie sieht wie folgt aus: 

 

Am 12. Februar 2009 wurde die Marke in der WIPO Gazette publiziert. 

B-3547/2013 

Seite 3 

C.   

Die Beschwerdeführerin erhob am 2. Juni 2009 bei der Vorinstanz Wi-

derspruch gegen diese Eintragung, weil zwischen den Marken eine Ver-

wechslungsgefahr bestehe. 

D.  

Daraufhin verweigerte die Vorinstanz der angefochtenen Marke am 9. Ju-

ni 2009 vorläufig den Schutz für die Schweiz. 

E.  

Mit Schreiben vom 7. Juli 2009 beantragte die Beschwerdegegnerin die 

Sistierung des Verfahrens. Diesem Begehren stimmte die Beschwerde-

führerin am 18. August 2009 zu. Daraufhin verfügte die Vorinstanz am 

19. August 2009 die Sistierung des Verfahrens. 

F.  

Die Vorinstanz forderte die Parteien mit Schreiben vom 12. April 2012 auf, 

mitzuteilen, ob weiterhin Gründe für eine Sistierung vorliegen. 

G.  

Am 19. April 2012 teilte die Beschwerdeführerin per E-Mail mit, dass sie 

die Aufhebung der Sistierung beantrage. Gleichentags verfügte die Vorin-

stanz die Aufhebung der Sistierung. 

H.  

Mit Schreiben vom 6. Juni 2012 bestritt die Beschwerdegegnerin, dass 

die Widerspruchsmarke in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht wor-

den sei. 

I.  

Am 28. Dezember 2012 beantragte die Beschwerdeführerin eine noch-

malige Sistierung des Verfahrens. Die Beschwerdegegnerin verweigerte 

mit Schreiben vom 15. Januar 2013 die Zustimmung. 

J.  

Mit Entscheid vom 24. Mai 2013 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. 

Sie begründete dies damit, dass von der Beschwerdeführerin keine Un-

terlagen zum rechtserhaltenden Markengebrauch eingereicht worden sei-

en. 

K.  

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Fax und 

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Seite 4 

Schreiben vom 21. Juni 2013 Beschwerde ans Bundesverwaltungsge-

richt, mit den Anträgen: 

1. Der vorgenannte Entscheid im Widerspruchsverfahren sei aufzuheben 

und der Schweizer Anteil der Marke IR 990'156 "Koala" sei für alle bean-

spruchten Waren zu widerrufen. 

2. Die der Beschwerdeführerin im erstinstanzlichen und im Beschwerdever-

fahren entstandenen Kosten seien der Beschwerdegegnerin aufzuerle-

gen (Rechnung wird bei Bedarf nachgereicht). 

Sie führte aus, mittels Internetbelegen sei der Markengebrauch der Wi-

derspruchsmarke in der Schweiz und in Deutschland glaubhaft gemacht. 

Die beanspruchten Waren seien überdies gleichartig und es herrsche ei-

ne Verwechslungsgefahr. 

L.  

Die Beschwerdegegnerin konterte mit Beschwerdeantwort vom 17. Sep-

tember 2013, dass die Beschwerdeführerin den rechtserhaltenden 

Gebrauch nicht glaubhaft gemacht habe. Als japanische Gesellschaft 

könne sie das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland 

betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 

13. April 1892 (SR 0.232.149.136) nicht beanspruchen. Der geltend ge-

machte Gebrauch sei überdies in abweichender Form und nicht im aus-

reichenden Umfang erfolgt. 

M.  

Mit Stellungnahme vom 25. September 2013 liess die Vorinstanz verlau-

ten, sie beantrage die Abweisung der Beschwerde. Sie führte aus, dass 

die neu vorgelegten Belege nicht geeignet seien, den rechtserhaltenden 

Gebrauch im relevanten Zeitraum zu belegen. 

N.  

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien 

stillschweigend verzichtet. 

O.  

Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Er-

wägungen einzugehen. 

 

B-3547/2013 

Seite 5 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-

gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 

32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bun-

desverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). 

Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenom-

men und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie 

hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren 

Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 

48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Ver-

waltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind ge-

wahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss 

wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist 

daher einzutreten. 

2.  

Vorliegend strittig ist allein die Frage nach dem rechtserhaltenden 

Gebrauch der Widerspruchsmarke. Ob eine Verwechslungsgefahr be-

steht, hätte die Vorinstanz gegebenenfalls auf dem Weg der Rückweisung 

zu beantworten, wenn sich die Beschwerde als begründet erweist (Urteile 

des Bundesverwaltungsgerichts B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 2 

ebm (fig.)/EBM Ecotec, B-6372/2010 vom 31. Januar 2010 E. 4.1 Swiss 

Military by BTS). 

3.  

3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des 

Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen 

die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 

MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröf-

fentlichung der Eintragung bei der Vorinstanz einzureichen (Art. 31 Abs. 2 

Satz 1 MSchG). 

3.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den 

Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird 

(Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines un-

unterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein 

Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe 

für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der fehlende 

Gebrauch einer Marke wird allerdings nicht von Amtes wegen berücksich-

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Seite 6 

tigt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 

26. September 2008 E. 2 Red Bull/Dancing Bull, B-5325/2007 vom 

12. November 2007 E. 4 Adwista/Advista [fig.]; CHRISTOPH WILLI, Mar-

kenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter 

Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 

Zürich 2002, Art. 32 Rz. 2).  

3.3 Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellungnahme 

vor der Vorinstanz geltend gemacht werden, da die Einrede sonst ver-

wirkt. Sie muss weder begründet noch glaubhaft gemacht werden (Art. 22 

Abs. 3 Markenschutzverordnung [MSchV, SR 232.111]; Urteile des Bun-

desverwaltungsgerichts B-4471/2012 vom 29. Oktober 2013 E. 3 A-

laia/Lalla Alia, Lalla Alia [fig.], B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 5.3 

Seven/Room Seven, B-5325/2007 vom 27. November 2007 E. 4 

Adwista/ad-vista, B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 3.3 Acti-

via/Activia [fig.] und Activia; MARKUS WANG in: Noth/Bühler/Thouvenin 

[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 12 Rz. 45). Der 

Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu 

machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, zu dem 

die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Marke geltend macht 

(Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 

E. 2.2 Life, B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.1 Life/Mylife [fig.]; 

WANG in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 12 Rz. 9; KARIN BÜRGI LOCA-

TELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften 

zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 85, Bern 2008, S. 116 

m.w.H.). Bei der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs im Sinne von 

Art. 32 MSchG kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 

Abs. 1 VwVG) eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom 

Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Ver-

handlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des Bundesverwaltungsge-

richts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 Life, B-3416/2011 vom 

17. Februar 2012 E. 3.1 Life/Mylife [fig.], B-246/2008 vom 26. September 

2008 E. 2 Red Bull/Dancing Bull). 

3.4 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht wor-

den sein. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Ab-

nehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne 

eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann 

(WANG in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 11 Rz. 7; WILLI, a.a.O., 

Art. 11 Rz. 14). Massstab für den erforderlichen, ernsthaften Markenge-

brauch sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich 

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sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des 

Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls wie Grösse 

und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteile des Bundes-

verwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 Life, B-

5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 Fünf Streifen [fig.]/Fünf Streifen 

[fig.]; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage 

en droit des marques, Recherches juridiques lausannoises Vol. 22, 

Genf/Zürich/Basel 2005, 50 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 11 Rz. 38). Kein ernst-

hafter Markengebrauch ist etwa die bloss geringfügige oder nur kurzfristi-

ge Markenbenutzung für Produkte des Massenkonsums (Urteile des 

Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 Life, 

B-892/2009 vom 19. Juli 2009 E. 6.9 Heidiland/Heidi-Alpen; WANG in 

Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 11 Rz. 67, 72; s.a. EUGEN MARBACH, 

Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgü-

ter- und Wettbewerbsrecht Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009 [zit. SIWR III/1], 

Rz. 1343 ff.). 

3.5 Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle 

Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. Nur bezüglich 

derjenigen Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke tatsächlich 

gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für den Nichtgebrauch 

bestehen), treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs 

ein. Gebrauchshandlungen für einen Teilbegriff gelten umso mehr auch 

für den ganzen Oberbegriff, je prototypischer sie für diesen Oberbegriff 

stehen, je mehr Gebrauchshandlungen für unterschiedliche Waren des 

Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammenhängenden Warenbe-

reichs unter der Marke verbinden und je enger und präziser der Oberbe-

griff als solcher ist. Dies im Gegensatz zu isolierten Gebrauchshandlun-

gen, die untypisch und unspezifisch für den Oberbegriff sind und sich 

stärker von anderen im Oberbegriff enthaltenen Waren oder Dienstleis-

tungen unterscheiden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/ 

2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 Gadovist/Gadogita). 

3.6 Grundsätzlich muss die Marke in der Schweiz gebraucht werden. Es 

gibt aber zwei Ausnahmen von diesem sogenannten Territorialitätsprinzip, 

nämlich den Gebrauch für den Export sowie Art. 5 des Übereinkommens 

vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland, der den 

Gebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleichstellt (vgl. 

CHRISTOPH WILLI, in Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri-

schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und inter-

nationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 11 MSchG Rz. 33 ff.; MEIER, 

B-3547/2013 

Seite 8 

a.a.O., S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre de marque en droit 

suisse, in sic! 2005 Sonderheft, S. 108). Art. 5 Abs. 1 dieses Staatsver-

trags lautet: "Die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der ver-

tragschliessenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung, ein Muster oder 

Modell, eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten 

Frist ausgeführt, nachgebildet oder angewendet wird, sollen auch da-

durch ausgeschlossen werden, dass die Ausführung, Nachbildung oder 

Anwendung in dem Gebiete des anderen Teiles erfolgt". Die Rechte aus 

diesem Staatsvertrag können zum vornherein nur deutsche und schwei-

zerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz 

oder Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz beanspruchen, 

wobei es für juristische Personen allerdings genügt, wenn sie eine tat-

sächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Han-

delsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben (BGE 124 III 277 

S. 283; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2227/2011 vom 3. Januar 

2012 E. 4.4 ebm (fig.)/EBM Ecotec; MEIER, a.a.O., S. 110). Dabei gilt 

auch der Gebrauch als Exportmarke in Deutschland als rechtserhaltend, 

wenn er den Anforderungen von Art. 11 MSchG genügt (Urteile des Bun-

desverwaltungsgerichts B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.4 Egatrol/ 

Egatrol, B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.7 Life). 

3.7 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhalts-

punkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht 

bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 333 E. 3.2 Uh-

renarmband [3D], BGE 120 II 393 E. 4.c, BGE 88 I 14 E. 5.a; Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 Life; 

WILLI, a.a.O., Art. 32 Rz. 7; WANG in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., 

Art. 12 Rz. 62; CHRISTOPH GASSER in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., 

Art. 32 Rz. 21). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch 

muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen 

stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des Bundesver-

waltungsgerichts B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 Egatrol/Egatrol, 

B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 Life, B-4540/2007 vom 15. Sep-

tember 2008 E. 4 Exit [fig.]/Exit One; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz, 

Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 12 Rz. 16). 

3.8 Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Ur-

kunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etiket-

tenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Belege müssen sich 

auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs be-

ziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierte Be-

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lege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierba-

ren berücksichtigt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-

40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 Egatrol/Egatrol, B-4465/2012 vom 

11. Juni 2013 E. 2.9 Life, B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 Life/ 

Mylife [fig.], B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Exit [fig.]/Exit 

One; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192). Ohne Beweiskraft sind Ausdrucke 

von Internetseiten, die nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs erstellt 

wurden und keine Angaben enthalten, welche Rückschlüsse auf einen 

rechtserhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zuliessen 

(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 

6.5 Heidiland/Heidi-Alpen). Für den rechtserhaltenden Gebrauch ist es 

nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung 

selbst erscheint. Entscheidend ist, dass das Zeichen als Mittel zur Kenn-

zeichnung der eigentlichen Waren und Dienstleistungen verstanden wer-

den kann. Diese Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten 

kann gegebenenfalls auch mit Prospekten, Preislisten oder Rechnungen 

glaubhaft gemacht werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-

40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 Egatrol/Egatrol, B-4465/2012 vom 

11. Juni 2013 E. 2.10 Life, B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.3 Life/ 

Mylife [fig.]). 

4.  

4.1 Die Publikation der angefochtenen Marke in der Gazette erfolgte am 

12. Februar 2009. Für IR-Marken mit Schweizer Schutzlanddesignation 

beginnt die dreimonatige Widerspruchsfrist am ersten Tag des Monats zu 

laufen, der dem Monat der Veröffentlichung in der Gazette folgt (Art. 50 

MSchV; GREGOR WILD in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 31 Rz. 39). 

Unter Berücksichtigung der Gerichtsferien lief die Widerspruchsfrist am 

16. Juni 2009 ab, weshalb der am 2. Juni 2009 erhobene Widerspruch 

rechtzeitig erfolgte. 

4.2 Die erste Rechtsschrift der Beschwerdegegnerin erfolgte mit Schrei-

ben vom 7. Juli 2009, mit der sie allerdings ohne Stellungnahme die Sis-

tierung des Verfahrens beantragte. Die erste Stellungnahme der Be-

schwerdegegnerin erfolgte mit Schreiben vom 6. Juni 2012, mit der sie 

die Nichtgebrauchseinrede erhob. Somit wurde die Nichtgebrauchseinre-

de zwar in einem späten Verfahrensstadium, jedoch rechtzeitig erhoben. 

4.3 Die Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV 

(SR 232.111). Demnach endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der 

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Seite 10 

dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Das Frist-

ende wird mit dem Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, dem 

6. Juni 2012, fixiert. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf 

Jahre berechnet. Der Beschwerdeführerin ist darin zuzustimmen, dass 

korrekterweise der Beginn der Frist auf den 6. Juni 2007 anzusetzen ist. 

4.4 Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Japan, weshalb sie sich 

nach ständiger Rechtsprechung und entgegen der Ausführungen der Be-

schwerdeführerin nicht auf Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 

1892 zwischen der Schweiz und Deutschland berufen kann (E. 3.6). Da-

mit ist nur der Markengebrauch in der Schweiz zu prüfen. 

5.  

5.1 Im vorinstanzlichen Verfahren hat die Beschwerdeführerin keine 

Gebrauchsbelege ins Recht gelegt. Im Beschwerdeverfahren legt sie je-

doch acht Gebrauchsbelege vor, die nachfolgend zu prüfen sind: 

5.2 Der Bildschirmausdruck der Website "jimport.ch" zeigt einen Web-

shop für japanische Direktimporte. Dieser wird von Dominic Stör in Ri-

ckenbach bei Wil betrieben (http://jimport.ch/de/content/3-allgemeine-nut-

zungsbedingungen, besucht am 4. Februar 2014). Zwar werden Lotte 

Koala Produkte in japanischer Originalverpackung angeboten, doch ob 

auch Umsätze damit getätigt werden und wenn ja, in welchem Umfang, 

geht aus dem Screenshot nicht hervor. Von vier Produkten sind nur zwei 

auf Lager, der Rest ist ausverkauft. Dies ist ein Indiz dafür, dass es sich 

um äusserst geringe Mengen handelt, die hier umgesetzt werden, an-

sonsten die Lagerbestände jeweils rechtzeitig aufgestockt würden. Vor-

liegend handelt es sich aber um Produkte des Massenkonsums, für die 

nicht jeder noch so geringe Gebrauch rechtserhaltend ist. Zudem liegt der 

Zeitpunkt des Besuchs der Website am 20. Juni 2013 ausserhalb des re-

levanten Zeitfensters, das am 6. Juni 2012 endet. Dieser Beleg ist dem-

zufolge nicht geeignet, den rechtserhaltenden Markengebrauch in der 

Schweiz glaubhaft zu machen. 

5.3 Die zwei Ausdrucke des eBay-Stores "Candy and Bento napaJapan" 

beziehen sich auf die Website eines japanischen Anbieters aus Sapporo 

(http://stores.ebay.ch, nach shops suchen anhand des shopnamens "na-

paJapan", besucht am 4. Februar 2014). Die Tatsache, dass das Produkt 

über das Internet aus Japan in die Schweiz bestellt werden könnte, reicht 

jedoch nicht aus, um einen Markengebrauch in der Schweiz glaubhaft zu 

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Seite 11 

machen, insbesondere als auch hier der Zeitpunkt des Besuchs der Web-

site am 20. Juni 2013 ausserhalb des relevanten Zeitfensters liegt. Der 

Markengebrauch in der Schweiz kann damit nicht glaubhaft gemacht 

werden. 

5.4 Der Reisebericht "Die Kirschblütenfee in Japan" weist lediglich eine 

Textpassage auf, dass "Koara no machi Bären (also die zum Essen)" in 

Japan erhältlich seien. Eine Aussage über den Markengebrauch in der 

Schweiz fehlt. 

5.5 Die Auszüge aus den Foren "digital-nippon.de" und "empjapan.de" 

sowie von "www.lindt.ch" weisen keinerlei Bezüge zum vorliegenden Ver-

fahren auf. Die Website "de.yelp.ch" erwähnt nur, dass es in Zürich ein 

Take-Away namens "YumiHana" gebe, in dem Koala-Kekse verkauft wür-

den. Ob es diejenigen der Beschwerdeführerin oder diejenigen der Be-

schwerdegegnerin sind, ist aus dieser vagen Aussage jedoch nicht er-

sichtlich. 

5.6 Zusammenfassend ist festzustellen, dass die vorliegenden Belege 

keine Angaben über den rechtserhaltenden Markengebrauch der Wider-

spruchsmarke im relevanten Zeitraum in der Schweiz enthalten. Damit ist 

die Beschwerde abzuweisen. 

6.  

6.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin 

kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 

Abs. 1 VwVG). 

6.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der 

Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien 

festzulegen (Art. 63 Abs. 4
bis

 VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 

21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-

desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren 

vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-

gen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre 

und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, 

wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streit-

wert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist 

(BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen; Urteil des Bun-

desgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 we make ideas work mit 

Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren 

B-3547/2013 

Seite 12 

auszugehen. Es rechtfertigt sich daher, die Verfahrenskosten insgesamt 

auf Fr. 4'000.– festzulegen. 

6.3 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemes-

sene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. 

Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten 

Kostennote der Beschwerdegegnerin fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). 

Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat keine Kostennote ein-

gereicht. In Würdigung der Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung 

von Fr. 1'400.– (exkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren angemessen. 

6.4 Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im In-

land gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesge-

setzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuerge-

setz, MWSTG, SR 641.20]). Aufgrund des Sitzes der Beschwerdeführerin 

im Ausland ist davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleistung 

nicht im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; Urteile des 

Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 8.5 

Gallo/Gallay [fig.], B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 10.2 Zurcal/Zorca-

la). 

7.  

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen 

(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 

173.110]). Es ist daher mit seiner Eröffnung rechtskräftig. 

 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin 

auferlegt. Sie werden dem in der gleichen Höhe geleisteten Kostenvor-

schuss entnommen. 

  

B-3547/2013 

Seite 13 

3.  

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschä-

digung für das vorliegende Beschwerdeverfahren in der Höhe von 

Fr. 1'400.– (exkl. MWST) zu entrichten.  

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeila-

gen zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 10505; Einschrei-

ben; Beilagen: Vorakten zurück) 

 

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: 

  

David Aschmann Beat Lenel 

 

 

Versand: 3. April 2014