# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** a9a1a2c6-00bf-57c3-99b9-0768b683cbd0
**Source:** Zürich (ZH)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2014-07-08
**Language:** de
**Title:** Zürich Handelsgericht 08.07.2014 HG120071
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/ZH_Obergericht/ZH_HG_001_HG120071_2014-07-08.pdf

## Full Text

Handelsgericht des Kantons Zürich 
    
 
 

Geschäfts-Nr.: HG120071-O U/dz 

 

 

Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Vizepräsident, und Ersatzober-

richterin Flurina Schorta, die Handelsrichter Dr. Jacques Troesch, 

Dr. Samuel Gernet und Dr. med. Daniel Hüssy sowie der Gerichts-

schreiber Dr. Thomas Steininger 
 

Urteil vom 8. Juli 2014 

 

in Sachen 
 

A._____, Inc.,  
Klägerin 
 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____ 

vertreten durch Rechtsanwältin MLaw X2._____ 
 

gegen 
 

B._____ Products AG,  
Beklagte 
 

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y1._____ 

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y2._____ 
 

betreffend Marke / UWG 

 

- 2 - 

Inhaltsverzeichnis 

Rechtsbegehren .................................................................................................... 3 

Sachverhalt und Verfahren ................................................................................. 4 

A. Sachverhaltsübersicht .................................................................................... 4 
a. Parteien und ihre Stellung ........................................................................... 4 
b. Prozessgegenstand .................................................................................... 4 

B. Prozessverlauf ................................................................................................ 5 

Erwägungen ......................................................................................................... 5 

1. Formelles ........................................................................................................ 5 
1.1. Zuständigkeit ........................................................................................... 5 
1.2. Anwendbares Recht ................................................................................ 7 

2. Unterlassungs- und Feststellungsanspruch nach MSchG .............................. 7 
2.1. Übersicht über den unbestrittenen Sachverhalt ...................................... 7 
2.2. Parteistandpunkte ................................................................................... 9 
2.3. Ausgangslage ....................................................................................... 14 
2.4. Rechtsbeständigkeit der Marke BOTOX ............................................... 14 
2.5. Verletzung der klägerischen Marken ..................................................... 24 
2.5.1. Priorität der Marke BOTOX .................................................................... 24 
2.5.2. Keine berühmte Marke ........................................................................... 24 
2.5.3. Tatsächlicher Gebrauch der Marke ........................................................ 31 
2.5.4. Verwechslungsgefahr ............................................................................ 36 
2.6. Zwischenfazit ........................................................................................ 47 

3. Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch nach UWG ................................ 47 
3.1. Konkurrenz zwischen Markenrecht und UWG ....................................... 47 
3.2. Parteistandpunkte ................................................................................. 47 
3.3. Rechtliches ............................................................................................ 49 
3.4. Subsumtion ........................................................................................... 49 
3.5. Zwischenfazit ........................................................................................ 53 

4. Reparatorische Ansprüche ........................................................................... 53 

5. Zusammenfassung ....................................................................................... 53 

6. Kosten- und Entschädigungsfolgen .............................................................. 53 

Erkenntnis ........................................................................................................... 55 

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Rechtsbegehren: 
(act. 1 S. 2 f.) 

"1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse 
nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall sowie unter Androhung einer Ord-
nungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO 
zu verbieten, 

 a) Kosmetika mit dem Zeichen BOTOCARE zu kennzeichnen; 

 b) Kosmetika mit dem Zeichen BOTOCARE herzustellen, zu importieren, 
zu exportieren oder zu lagern; 

 c) Kosmetika mit dem Zeichen BOTOCARE zu bewerben, anzubieten, zu 
verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu setzen; 

 d) Das Zeichen BOTOCARE im Zusammenhang mit dem Anbieten, Ver-
treiben und Inverkehrbringen von Kosmetika in der Firma, in der Wer-
bung, auf Geschäftspapieren, im Internet, als Domainname oder sonst in 
irgendeiner Form im Geschäftsverkehr zu gebrauchen; 

 e) Handlungen gemäss den vorstehenden lit. a) bis d) durch Dritte vorneh-
men zu lassen. 

2. Es sei die ins Schweizer Markenregister eingetragene Marke Nr. … B._____ 
BOTOCARE für ungültig zu erklären und das Institut für Geistiges Eigentum 
anzuweisen, die Marke aus dem Register zu löschen. 

3.a) Es sei die Beklagte zu verpflichten, innert angemessener, vom Gericht anzu-
setzender Frist dem Gericht zuhanden der Klägerin unter Androhung der Be-
strafung ihrer Organe im Widerhandlungsfall Auskunft zu erteilen 

 - über die Art und Menge der kosmetischen Produkte, welche die Beklagte 
unter dem Zeichen BOTOCARE an Dritte verkauft hat 

 - und zwar durch Erstellen einer schriftlichen, chronologischen Aufstel-
lung, aus der die verkauften mit dem Zeichen BOTOCARE gekenn-
zeichneten Produkte, der Zeitpunkt des Verkaufs, die Einstandspreise, 
die einzelnen Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemeinkosten und die dem 
Abnehmer verrechneten Preise sowie die durch den Verkauf dieser Pro-
dukte erzielten Gewinne hervorgehen; 

 - alles unter Beilage der entsprechenden Rechnungen, Finanz- und Be-
triebsbuchhaltungsunterlagen, Bankbelege sowie weiteren einschlägigen 
Belegen. 

3.b) Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin einen Betrag zuzüglich Zins zu 
5% seit Datum des Eintritts des Schadens, des Gewinns oder der Bereiche-
rung zu bezahlen, der nach Auskunftserteilung gemäss vorstehender Ziff. 3.a) 
von der Klägerin zu beziffern ist und dem bei ihr eingetretenen Schaden, dem 
von der Beklagten erzielten Gewinn oder der Bereicherung der Beklagten aus 
den Handlungen gemäss vorstehender Ziff. 1 lit. a-e entspricht. 

Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten." 

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Sachverhalt und Verfahren 

A. Sachverhaltsübersicht 

a. Parteien und ihre Stellung 

Die Klägerin ist eine Gesellschaft amerikanischen Rechts mit Sitz in C._____, Ka-

lifornien. Sie ist über ein Netz von Tochtergesellschaften in mehr als 100 Ländern 

präsent und tätig und beschäftigt weltweit rund 10'000 Arbeitnehmer. In der 

Schweiz ist die Klägerin mit ihrer Tochtergesellschaft A._____ AG mit Sitz in 

D._____ vertreten. Sie ist weltweit in der Herstellung und Entwicklung sowie im 

Vertrieb von Arzneimitteln und im Bereich der ästhetischen Medizin tätig. Schwer-

punkte ihrer Produktepalette bilden die Augenpflege, Neurologie, Hautpflege und 

Urologie (act. 1 Rz. 8; von der Beklagten mit Nichtwissen bestritten: act. 15 

Rz. 12). 

Die Beklagte ist eine in E._____ domizilierte Aktiengesellschaft, welche sich seit 

1997 in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von kosmetischen Produk-

ten für den Bereich der Hautpflege engagiert. Sie ist Teil der B._____ Unterneh-

mensgruppe. Die Beklagte tritt am Markt mit den Produktelinien F._____ und BO-

TOCARE auf. Bei den Produkten beider Linien handelt es sich um kosmetische 

Produkte für die Schönheitspflege (act. 1 Rz. 10 ff; act. 15 Rz. 13). 

b. Prozessgegenstand 

Die Klägerin ist Inhaberin der Marke BOTOX. Sie wehrt sich mit der vorliegenden 

Klage gegen die Verwendung des Zeichens BOTOCARE in Zusammenhang mit 

Kosmetika und verlangt die Löschung der Marke B._____ BOTOCARE. Zur Be-

gründung stützt sie sich auf die Bestimmungen des Markenrechts und des Geset-

zes über den unlauteren Wettbewerb. Zwecks Erhebung reparatorischer Ansprü-

che verlangt sie ausserdem Auskunft über Verkaufs- und Gewinnzahlen der Be-

klagten.  

Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, dass BOTOX eine reine Sachbe-

zeichnung sei. Sollte das Zeichen überhaupt je originäre Unterscheidungskraft 

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beansprucht haben, sei der Begriff BOTOX in der Zwischenzeit zum Freizeichen 

degeneriert. Im Übrigen könne die behauptete Marke "BOTOX" im Kosmetikbe-

reich überhaupt nicht rechtserhaltend benutzt werden. Schliesslich bestehe keine 

marken- und/oder lauterkeitsrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zwischen 

den Zeichen "BOTOX" und "BOTOCARE" bzw. "B._____ BOTOCARE".  

B. Prozessverlauf  

Mit Eingabe der Klageschrift vom 29. März 2012 machte die Klägerin das Verfah-

ren rechtshängig (act. 1). Nach fristgerechter Bezahlung des mit Verfügung vom 

2. April 2012 verlangten Gerichtskostenvorschusses (Prot. S. 2; act. 7) und Ein-

gang der Klageantwort vom 31. August 2012 (act. 15) wurde den Parteien mit 

Verfügung vom 4. September 2012 Frist zur Bereinigung diverser Mängel ange-

setzt (act. 17). Nachdem die Parteien die Mängel behoben hatten (act. 20, 21, 23, 

27 und 28), fand am 26. Februar 2013 eine Vergleichsverhandlung statt, an der 

indes keine Einigung gefunden werden konnte (Prot. S. 13 f.). Deshalb wurde mit 

Verfügung vom 8. März 2013 ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet. Die Replik 

erging am 29. Mai 2013 (act. 33) und die Duplik am 30. August 2013 (act. 38); sie 

wurde der Klägerin am 3. September 2013 zugestellt (act. 40).  

Da die Parteien in Anwendung von Art. 233 ZPO auf die Durchführung einer 

Hauptverhandlung verzichtet haben (act. 44 und 45), erweist sich das Verfahren 

als spruchreif. 

Erwägungen 

1. Formelles 

1.1. Zuständigkeit 

1.1.1. Örtliche Zuständigkeit 

Die Klägerin hat Sitz in C._____, Kalifornien, USA. Damit liegt ein internationaler 

Sachverhalt vor. Anwendbar zur Bestimmung der örtliche Zuständigkeit sind des-

halb das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 

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1987 (IPRG, SR 291) sowie die einschlägigen Staatsverträge, namentlich das 

Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 30. Oktober 

2007 (LugÜ, SR 0.275.12), welches für die Schweiz am 1. Januar 2011 in Kraft 

getreten ist.  

Gemäss Art. 2 Abs. 1 LugÜ in Verbindung mit Art. 109 Abs. 2 IPRG sind für Kla-

gen betreffend Verletzung von Immaterialgüterrechten die schweizerischen Ge-

richte am Wohnsitz des Beklagten oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen an sei-

nem gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig. Überdies sind die schweizerischen 

Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort sowie für Klagen aufgrund der Tätigkeit 

einer Niederlassung in der Schweiz die Gerichte am Ort der Niederlassung zu-

ständig. Selbiges gilt für Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb (Art. 2 Abs. 1 

LugÜ in Verbindung mit Art. 129 Abs. 1 IPRG). Stehen mehrere Ansprüche gegen 

eine beklagte Partei, die nach diesem Gesetz in der Schweiz eingeklagt werden 

können, in einem sachlichen Zusammenhang, so ist jedes schweizerische Gericht 

zuständig, das für einen der Ansprüche zuständig ist (Art. 8a Abs. 2 IPRG).  

Die Beklagte hat ihren Sitz in E._____. Die Klägerin erhebt ihre Klage dennoch in 

Zürich mit der Begründung, dass sie in Zürich ein Produkt der Beklagten, das mit 

BOTOCARE gekennzeichnet gewesen sei, gekauft habe (act. 1 Rz. 2). Die Kläge-

rin nimmt mithin das Forum am Handlungs- und Erfolgsort in Anspruch. Im Lichte 

der genannten einschlägigen Gesetzesbestimmungen ist dies zulässig, nachdem 

die Beklagte den der Qualifikation als Handlungs- und Erfolgsort zugrunde liegen-

den Kauf eines ihrer Produkte nicht bestreitet. Ausserdem hat sie sich – soweit 

dies gemäss Art. 24 LugÜ resp. Art. 6 IPRG möglich ist – auf die Streitigkeit ein-

gelassen.  

Die Gerichte in Zürich erweisen sich damit als örtlich zuständig.  

1.1.2. Sachliche Zuständigkeit 

Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a und b sowie Art. 6 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit § 44 

lit. a und b GOG ist das Handelsgericht des Kantons Zürich sachlich zuständig.  

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1.2. Anwendbares Recht 

Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz 

der Immaterialgüter beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Ansprüche aus un-

lauterem Wettbewerb unterstehen dem Recht des Staates, auf dessen Markt die 

unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet (Art. 136 Abs. 1 IPRG). Ansprüche aus 

ungerechtfertigter Bereicherung unterstehen dem Recht des Staates, in dem die 

Bereicherung eingetreten ist, wenn kein Rechtsverhältnis besteht (Art. 128 Abs. 2 

IPRG). Schadenersatzansprüche sind – wenn Schädiger und Geschädigter ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt nicht im gleichen Staat haben – nach dem Recht des 

Staates zu beurteilen, in dem die unerlaubte Handlung begangen worden ist 

(Art. 133 Abs. 2 IPRG). Bei Ansprüchen aus unechter (angemasster) Geschäfts-

führung ohne Auftrag muss schliesslich auf die Kollisionsnormen des verletzten 

Rechtsgutes abgestellt werden (siehe SCHNYDER/DOSS, Handkommentar zum 

Schweizer Privatrecht, 2. Aufl. 2012, N 22 zu Art. 117).  

Sämtliche von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche (siehe dazu act. 1 

Rz. 54 ff.) sind demzufolge nach Schweizer Recht zu beurteilen. Dies wird von 

den Parteien nicht in Abrede gestellt.  

2. Unterlassungs- und Feststellungsanspruch nach MSchG 

2.1. Übersicht über den unbestrittenen Sachverhalt 

Gemäss übereinstimmender Parteidarstellung ist BOTOX zugunsten der Klägerin 

seit wenigstens dem 12. März 1991 geschützt. Die Klägerin ist namentlich Inhabe-

rin der folgenden Marken (act. 1 Rz. 18): 

CH P-… BOTOX 
hinterlegt am 12. März 1991 

Kl. 5 

CH … A._____ BOTOX 
hinterlegt am 3. Dezember 1992 

Kl. 5, 10 

CH P-… BOTOX 
hinterlegt am 15. Dezember 2000 

Kl. 5 

CH P-… BOTOX (fig.) 
hinterlegt am 15. Dezember 2000 

Kl. 5 

CH P-… BOTOX BOTULINUM TOXIN TYPE A (fig.)  Kl. 5 

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hinterlegt am 25. Oktober 2000 
IR … BOTOX 
hinterlegt am 12. März 2004 

Kl. 3 

Ausserdem hält sie die Marke CH … BOTOLIFT, die seit tt. September 2003 für 
Kosmetika und Make-Up der Klasse 3 eingetragen ist, und die Marke CH … 

G._____, die seit dem tt. November 2001 für Waren und Dienstleistungen der 
Klasse 5 hinterlegt ist. 

Unter der Marke BOTOX vertreibt die Klägerin ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff 

Clostridium botulinum Typ A Neurotoxinkomplex (auch: Botulinumtoxin Typ A), ei-

nem Nervengift, welches seit Anfang der 80er Jahre in der Neurologie bei der Be-

handlung von Bewegungsstörungen (Dystonien), Muskelerkrankungen oder 

übermässigem Schwitzen (Hyperhidrose) eingesetzt wird und für diese Anwen-

dungen auch in der Schweiz als Arzneimittel zugelassen ist (act. 1 Rz. 15 und 23; 

act. 33 Rz. 13). Sie verfügt über drei Swissmedic-Zulassungen, die alle der Abga-

bekategorie A (einmalige Abgabe auf eine ärztliche Verschreibung hin) unterlie-

gen (act. 15 Rz. 14). Der gleiche Wirkstoff wie in BOTOX wird auch für sogenann-

te kosmetische Anwendungen – namentlich für die Behandlung von mimisch be-

dingten Falten zwischen den Augenbrauen (sog. Zornes- oder Glabellafalten) – 

eingesetzt. Weil in der Schweiz wie auch in verschiedenen anderen Staaten Arz-

neimittel, die für kosmetische und andere medizinische Anwendungen zugelassen 

sind und den gleichen Wirkstoff wie ein anderes Pharmazeutikum enthalten (und 

daher für die nämlichen Zwecke eingesetzt werden könnten), nicht identisch ge-

kennzeichnet werden dürfen, damit keine Verwechslungen und Anwendungsfeh-

ler auftreten, werden die für kosmetische Anwendungen bestimmten Produkte der 

Klägerin daher nicht unter der Bezeichnung BOTOX COSMETIC (wie in den USA 

und Kanada), sondern unter der Bezeichnung G._____ vertrieben. Das Produkt 

G._____ ist in der Schweiz für die Behandlung von mittelschweren bis schweren 

Glabellafalten bei Erwachsenen zugelassen (act. 1 Rz. 16 f.; act. 15 Rz. 15 f.; 

act. 33 Rz. 14).  

Die Beklagte bietet eine BOTOCARE Creme, ein BOTOCARE Serum und eine 

BOTOCARE Mask an. Die Produkte ihrer BOTOCARE Linie bezeichnet sie als 

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solche einer "neue[n] Generation der Faltenbekämpfung"; es handle sich um ge-

radezu "revolutionäre" Produkte. Bei Anwendung der Produkte könne "eine Botu-

linähnliche Wirkung ohne Nadel erzielt werden" (act. 1 Rz. 35 f.). Der Wirkstoff in 

den BOTOCARE Produkten ist Hexapeptid. Dabei handelt es sich um ein synthe-

tisch hergestelltes Peptid, das in Crèmeform gegen Falten eingesetzt werden 

können soll. Medizinische Studien oder Langzeitstudien über den Wirkstoff gibt es 

soweit ersichtlich bisher keine (act. 1 Rz. 37). Die Marke B._____ BOTOCARE 

hat die Beklagte am 22. August 2011 zur Registrierung angemeldet (act. 1 

Rz. 42). Ihre Produkte kennzeichnet die Beklagte nur mit dem zweiten Markenbe-

standteil BOTOCARE (act. 1 Rz. 43). 

2.2. Parteistandpunkte 

2.2.1. Standpunkt der Klägerin 

Die Klägerin fühlt sich durch die Verwendung des Zeichen BOTOCARE für Kos-

metika in ihren Markenrechten verletzt. In ihren Ausführungen verwahrt sie sich 

zunächst vehement gegen die Behauptung, dass es sich bei der Marke BOTOX 

um eine Sachbezeichnung handle. Das Zeichen BOTOX stelle keinen Bezug zu 

dem im Produkt enthaltenen Wirkstoff her (act. 1 Rz. 66; act. 33 Rz. 78). Die Ge-

samtbevölkerung in der Schweiz erkenne im Zeichen BOTOX eine unterschei-

dungskräftige und kennzeichnungskräftige Marke für ein Produkt der Klägerin. Sie 

schliesse daraus weder auf den im Produkt enthaltenen Wirkstoff noch verstehe 

sie die Marke sonst beschreibend, im Sinne einer Sachbezeichnung oder einer 

Beschaffenheitsangabe (act. 1 Rz. 70). Sie – die Klägerin – gebrauche ihre Zei-

chen konsequent mit einem Schutzrechtsvermerk und signalisiere damit, dass es 

sich um eine Marke handle (act. 1 Rz. 72; siehe auch act 33. Rz. 63 ff.). Für den 

rechtserhaltenden Gebrauch der Marke sei nicht entscheidend, in welcher Darbie-

tungsform (Pulver, Lösung, vakuumgetrocknet oder nicht) ein Produkt angeboten 

wird, sondern für welche Verwendungen es eingesetzt wird (act. 33 Rz. 57). Des 

weiteren sei das Zeichen BOTOX seit seiner Eintragung ins Schweizer Markenre-

gister nicht zum Freizeichen degeneriert. Ein solches liege erst dann vor, wenn al-

le beteiligten Verkehrskreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf einen be-

stimmten Geschäftsbetrieb oder als Produktekennzeichen sondern als gemein-

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freie Sachbezeichnung verstehen würden (act. 1 Rz. 75). Wenigstens die Fach-

kreise seien sich bestens bewusst, dass es sich bei BOTOX um eine Marke hand-

le und würden dieses Zeichen nicht als Freizeichen verstehen (act. 1 Rz. 80; sie-

he auch act. 33 Rz. 69 ff.).  

BOTOX sei gar eine berühmte Marke. Sie sei weltweit wie in der Schweiz bei ei-

nem breiten Publikum bekannt. BOTOX geniesse auch im Ausland eine überra-

gende Verkehrsgeltung, was auf intensive Verkaufsförderungsmassnahmen zu-

rückzuführen sei und sich im weltweiten Umsatz von BOTOX in der Höhe von 

USD 1'419 Mio. für 2010 niederschlage. Diese Verkehrsgeltung im Ausland wirke 

sich effektiv auch auf die Bekanntheit der Marke BOTOX in der Schweiz aus 

(act. 1 Rz. 87 f.). Für das Ausland gelte, dass wenn das Produkt für kosmetische 

Anwendungen mit G._____ markiert werden muss (wie in der Schweiz), die an-

wendenden Ärzte, die Patienten und die Gesamtbevölkerung dennoch (in unzu-

treffender Weise) vom Produkt BOTOX sprechen und die G._____ Produkte unter 

dieser Marke wahrnehmen würden. Zudem finde auch im Ausland ein weiterge-

hender kosmetischer Gebrauch von BOTOX statt, sei es, dass die Zulassung für 

das Produkt weiter gefasst sei oder dass es sich dabei um einen "off-label use" 

handle (act.1 Rz. 88). Der Marke BOTOX ähnliche Drittmarken (einschliesslich 

derjenigen der Beklagten) seien dem Publikum praktisch unbekannt (act. 1 

Rz. 95). Der Marke BOTOX komme weltweit wie in der Schweiz überragende 

Verkehrsgeltung zu, sie geniesse allgemeine Wertschätzung und nehme eine Al-

leinstellung ein (act. 1 Rz. 96). Die Marke erreiche damit die quantitative und die 

qualitative Schwelle, um sich auch in der Schweiz als berühmte Marke zu qualifi-

zieren (act. 1 Rz. 106). 

Die Verletzung ihrer Marke erkennt die Klägerin zum einen in der Zeichenähnlich-

keit zwischen BOTOX und BOTOCARE. Dem Wortstamm "BOTO" und damit der 

klägerischen Marke BOTOX komme eine starke Kennzeichnungskraft zu. Es 

handle sich dabei um eine fantasievolle Neuentwicklung der Klägerin (act. 1 

Rz. 109). Der Wortanfang "BOTO" – mithin die Hälfte der Zeichen der Beklagten – 

stimme mit dem Wortstamm "BOTO" der Klägerin überein. Der Anfang sei für ein 

Wortzeichen grundsätzlich stärker prägend als nachfolgende Wortteile. Ausser-

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dem verwende die Beklagte als zweiten Zeichenbestandteil "CARE", bei welchem 

es sich um den englischen Ausdruck für "Pflege" handle. Dieser zweite Teil sei 

nicht kennzeichnungskräftig. Daran ändere auch die Voranstellung des Zeichens 

B._____ zur Marke B._____ BOTOCARE nichts. Dieser Zusatz sei ebenfalls nicht 

kennzeichnungskräftig (act. 1 Rz. 110 ff.). Zum andern handle es sich bei den 

BOTOX Produkten der Klägerin als auch bei der BOTOCARE Produktelinie der 

Beklagten um Produkte zur Körperpflege, namentlich zur Behandlung von Falten. 

Zur Glättung von Falten würden heute sowohl mehrere Pharmazeutika als auch 

eine Vielzahl von Kosmetika angeboten, ohne dass der Durchschnittsabnehmer 

diese Produkte nach ihrer Warenklasse unterscheiden würde. Die Gleichartigkeit 

zwischen diesen Produkten sei somit zu bejahen. Die Beklagte habe demnach ih-

re Marke für keine Waren und Dienstleistungen hinterlegt, die nicht mit den von 

der Beklagten für BOTOX beanspruchten Waren gleich oder gleichartig seien 

(act. 1 Rz. 199; siehe auch act. 33 Rz. 83 ff.). Aufgrund der Zeichenähnlichkeit 

(siehe dazu auch act. 33 Rz. 90 ff.) und Warengleichartigkeit zwischen den 

BOTOX Produkten der Klägerin und der B._____ BOTOCARE Produktelinie der 

Beklagten entstehe eine Verwechslungsgefahr. Es werde der Eindruck erweckt, 

bei den B._____ BOTOCARE Produkten handle es sich um Produkte aus der 

BOTOX Linie der Klägerin bzw. die beklagtischen Produkte seien von derselben 

Herstellerin wie die BOTOX Produkte produziert worden oder zwischen der Kläge-

rin und der Beklagten würden rechtliche oder wirtschaftliche Beziehungen beste-

hen (act. 1 Rz. 121 f.; act. 33 Rz. 119). Entgegen der Darstellung der Beklagten 

sei BOTOX keine schwache Marke. Auch könnten die lange Aufbauarbeit und die 

konstanten Forschungs- wie Verkaufsförderungsanstrengungen nicht zur Folge 

haben, dass der Marke nunmehr ein geringer Schutzumfang zuerkannt werde 

(act. 33 Rz. 114). Da die Marke BOTOX stattdessen als berühmte Marke zu quali-

fizieren sei, geniesse sie sodann einen erweiterten Schutzbereich, unabhängig 

von Waren- und Dienstleistungen (act. 1 Rz. 125). Die Beklagte nutze den Ruf, 

den sie – die Klägerin– sich mit ihrer Marke aufgebaut habe, um diesen zu ihren 

Gunsten auszubeuten (act. 1 Rz. 127 ff.; act. 33 Rz. 10, 12, 98).  

 

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2.2.2. Standpunkt der Beklagten 

Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass der Begriff BOTOX bloss als Sachbe-

zeichnung anzusehen sei. Sogar von Fachleuten werde BOTOX als Sachbe-

zeichnung verwendet (act. 15 Rz. 55; act. 38 Rz. 33 ff.). Soweit BOTOX zu Be-

ginn schutzfähig gewesen sein sollte, sei das Zeichen zumindest zum heutigen 

Zeitpunkt zum Freizeichen degeneriert (act. 15 Rz. 8; act. 38 Rz. 44, 49 f.). 

Die Beklagte verweist alsdann darauf, dass sich die klägerischen Marken allesamt 

nicht mehr in der fünfjährigen Gebrauchsschonfrist befänden. Entsprechend 

müssten sie für sämtliche registrierten Waren rechtserhaltend gebraucht werden, 

um den erlangten Markenschutz aufrecht zu erhalten (act. 15 Rz. 18). Der Ge-

brauch der Marke Botox sei indessen nur für die Bezeichnung von "vakuumge-

trocknetem Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung" zugelassen. Darüber 

hinaus, für alle anderen Implikationen, seien die Marken wegen Nichtgebrauchs 

anfechtbar und in diesem Umfang denn auch nichtig. Sie – die Beklagte – erkläre 

gegenüber der Klägerin formell den Nichtgebrauch und erhebe die Einrede des 

Nichtgebrauchs (act. 15 Rz. 19 f.; siehe auch act. 38 Rz. 52 ff.). Die Bekanntheit 

der Marke BOTOX werde bestritten. Aufgrund der vorgenannten regulatorischen 

Bestimmungen dürfe die Marke gar nicht für eine kosmetische Anwendung be-

nutzt werden. Eine entsprechende Bekanntheit in der Schweiz könne somit gar 

nicht vorliegen (act. 15 Rz. 22). Dass der im Medikament BOTOX enthaltene 

Wirkstoff auch zur Behandlung von mimischen Falten um die Augen, Nase-Lippe-

Falten, Stirn- und Lachfalten eingesetzt wird, möge zwar zutreffen, jedoch sei eine 

solche kosmetische Verwendung durch Swissmedic nicht zugelassen und daher 

entsprechend verboten. Diese Behandlung dürfe somit weder unter der Bezeich-

nung BOTOX noch unter der Bezeichnung G._____ erfolgen. Eine Bekanntheit 

des Zeichens BOTOX durch einen allfälligen "off-label use" sei damit nicht mög-

lich (act. 15 Rz. 28; siehe zudem act. 38 Rz. 19 ff.). 

Sämtliche Produkte der Produktelinie Botocare der Beklagten würden unter der 

Dachmarke F._____ auf dem Markt und im Handel angeboten. Es handle sich 

dabei um spezielle Hautcremen, die ausschliesslich im Kosmetikbereich zur An-

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wendung kämen. Ein Vergleich zu den G._____-Produkten der Klägerin sei nie 

angestrebt worden (act. 15 Rz. 29).  

Beim Vergleich zwischen den BOTOX-Marken der Klägerin und der beklagtischen 

Marke falle auf, dass die angefochtene Marke auch für kosmetische Produkte ge-

schützt sei, welche von den BOTOX-Marken nicht erfasst seien bzw. gar nicht er-

fasst sein dürften (heilmittelrechtliches Täuschungsverbot). Entsprechend sei eine 

Gleichartigkeit diesbezüglich zu verneinen und der vorliegende Löschungsan-

spruch – in diesem Umfang – bereits mangels Gleichartigkeit der Waren unbe-

gründet (act. 15 Rz. 42; act. 38 Rz. 55 ff.). Im Übrigen bestehe auch im Rahmen 

der Warenklasse 5 keine Gleichartigkeit der Waren, da die BOTOX-Marken nur 

für einen ganz spezifischen Bereich gebraucht werden dürften bzw. geschützt 

seien. Zu dem mit der Marke BOTOX geschützten Nervengift seien die Produkte 

jedenfalls nicht gleichartig. Auch diesbezüglich sei der Löschungsanspruch man-

gels Gleichartigkeit der Waren unbegründet (act. 15 Rz. 43).  

Des Weiteren sei das Wortelement "BOTOX" mit der Marke der Beklagten nicht 

ähnlich. Die Vergleichszeichen würden über einen unterschiedlichen Wortanfang, 

ein deutlich unterschiedliches Schriftbild, einen unterschiedlichen Klang sowie ei-

nen unterschiedlichen Sinngehalt verfügen (act. 15 Rz. 44 ff). Schliesslich führe 

auch die Kennzeichnungsschwäche des Begriffs BOTOX zur Verneinung einer 

Verwechslungsgefahr. So würden die vorliegend zu beurteilenden Zeichen einzig 

im Bestandteil "BOTO-" übereinstimmen. Dieser sei jedoch als Wortanfang von 

"Botulinumtoxin" bzw. "Botulismus" nicht monopolisierbar (act. 15 Rz. 62; siehe 

auch act. 38 Rz. 57 ff.).  

Aufgrund der fehlenden Verwechslungsgefahr und damit der nicht vorhandenen 

Rechtsverletzung bestehe kein Anspruch auf Schadenersatz (act. 15 Rz. 70). 

2.2.3. Auf die weiteren Parteivorbringen wird nachfolgend soweit von Bedeutung 

im Einzelnen eingegangen. 

- 14 - 

2.3. Ausgangslage  

Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder 

gefährdet wird, kann vom Richter verlangen: (a) eine drohende Verletzung zu 

verbieten; (b) eine bestehende Verletzung zu beseitigen; (c) den Beklagten zu 

verpflichten, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, 

die widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehen sind, anzu-

geben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abneh-

mer zu nennen (Art. 55 Abs. 1 MSchG).  

2.4. Rechtsbeständigkeit der Marke BOTOX 

2.4.1. Rechtliches 

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines 

Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 

MSchG). Zeichen, die dem Gemeingut angehören, können nicht als Marke einge-

tragen werden und geniessen den gesetzlichen Schutz nicht (Art. 2 lit. a MSchG). 

Nach herkömmlicher Einteilung gehören zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a 

MSchG elementare Zeichen, Herkunftsangaben, beschreibende Angaben über 

die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie 

Freizeichen (Urteil des Bundesgerichts 4A_619/2012 vom 7. März 2013, E. 2 

m.w.H.).  

Freizeichen sind Zeichen, die an sich kennzeichnende Kraft hätten und Marken 

sein könnten oder es einmal waren, eine Kennzeichnungskraft aber nicht mehr 

besitzen und daher Gemeingut sind. Sie entstehen namentlich, wenn auch nicht 

ausschliesslich dadurch, dass sie von mehreren unter sich unabhängigen Unter-

nehmen frei zur Kennzeichnung gleichartiger Waren oder Dienstleistungen ver-

wendet werden und daher ihre Unterscheidungs- und Individualisierungsfunktion 

einbüssen. Sie werden von den massgebenden Verkehrskreisen nicht mehr als 

spezifische Herkunfts- oder Produktebezeichnungen verstanden, sondern sind in 

deren Verständnis zu reinen Sach- oder Gattungsbezeichnungen degeneriert 

(BGE 130 III 113 E. 3.1 m.w.H.). Als Sachbezeichnungen werden Begriffe be-

- 15 - 

zeichnet, welche dem Verkehr – gleich auf welcher Sprachebene – zur gattungs-

mässigen Umschreibung von Produkten dienen. Sie können im gleichen Zusam-

menhang nicht als Marke beansprucht werden. Solchen Zeichen fehlt nicht nur 

die Unterscheidungskraft, sondern sie sind dem Verkehr regelmässig freihaltebe-

dürftig (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizeri-

sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 

2009, N 277). Ob ein Zeichen Gemeingut geworden ist, beurteilt sich, soweit nicht 

Herkunftsangaben in Frage stehen, nach der Sachlage in der Schweiz (BGE 130 

III 113 E. 3.2 m.w. H.). Bei der Beurteilung der Entartung eines markenfähigen 

Zeichens zum Freizeichen differenziert die Rechtsprechung zwischen registrierten 

und nicht registrierten Zeichen: Bei registrierten Zeichen ist die Umwandlung einer 

Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen, wenn alle an der Herstellung, dem 

Vertrieb und dem Erwerb der Ware bzw. der Inanspruchnahme der Dienstleistung 

beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf einen bestimmten Ge-

schäftsbetrieb bzw. eine spezifische Ware oder Dienstleistung, sondern als Ge-

meingut, d.h. als Waren- oder Gattungsname ansehen. Demgegenüber ist ein 

nicht als Marke geschütztes Zeichen schon dann Gemeingut, wenn nur ein be-

stimmter Kreis, z.B. die Fachleute oder die Abnehmer, es allgemein als Gattungs-

bezeichnung verwenden (BGE 130 III 113 E. 3.3 m.w.H.). 

Die Feststellungen über die in den massgebenden Kreisen herrschenden Auffas-

sungen sind tatsächlicher Natur. Beweispflichtig für den umfassenden Verständ-

niswandel ist die Beklagte, wobei an den Beweis strenge Anforderungen zu stel-

len sind, weil die Umwandlung einer eingetragenen Marke in ein Freizeichen et-

was Aussergewöhnliches bedeutet. Eine Beweisführung erübrigt sich bloss, so-

weit das umfassende Verständnis einer Bezeichnung als Gattungsbegriff ge-

richtsnotorisch ist, da über allgemein bekannte Tatsachen kein Beweis geführt 

werden muss (BGE 130 III 113 E. 3.4 m.w.H.). 

2.4.2. Subsumtion 

Die Beklagte macht zunächst geltend, dass der Begriff BOTOX gar nie originäre 

Unterscheidungskraft gehabt habe und deshalb stets eine reine Sachbezeichnung 

darstellte. Für den Fall, dass man dem Begriff BOTOX zumindest im Zeitpunkt der 

- 16 - 

Markenregistrierung originäre Unterscheidungskraft zurechnen wollte, sei der Be-

griff in der Zwischenzeit zum Freizeichen degeneriert (act. 15 Rz. 8). Es ist des-

halb nachfolgend zunächst zu prüfen, ob der Begriff BOTOX im Zeitpunkt der 

Markenregistrierung (1991) über originäre Unterscheidungskraft verfügte. In ei-

nem zweiten Schritt ist zu klären, ob der Begriff diese (allfällige) Unterschei-

dungskraft zwischenzeitlich verloren hat.  

2.4.2.1. BOTOX originär als Sachbezeichnung  

Die Klägerin legt dar, dass die Marke BOTOX aus einem Zusammenzug von zwei 

Buchstabengruppen aus Clostridium botulinum Typ A Neurotoxinkomplex ent-

standen sei, oder, wenn auf die populärwissenschaftliche Bezeichnung des Wirk-

stoffs abgestellt werde, aus dem Zusammenzug der Anfangsbuchstaben der Wor-

te "Botulinum" und "Toxin" (act. 1 Rz 67). Es handelt sich somit ursprünglich um 

eine Fantasiebezeichnung; auch die Beklagte macht im Übrigen nicht geltend, 

dass BOTOX von Beginn an als Sachbezeichnung für den Wirkstoff Verwendung 

fand. 

Massgebend ist im vorliegenden Zusammenhang jedoch der Zeitpunkt der ersten 

Eintragung der Marke. Gemäss unbestrittener Sachdarstellung wurde die Marke 

BOTOX erstmals am 12. März 1991 hinterlegt (act. 1 Rz. 18). Als Arzneimittel 

wird BOTOX seit Anfang der 80er Jahre eingesetzt (act. 1 Rz. 15). Öffentliche 

Aufmerksamkeit erlangte das unter dieser Marke vertriebene Produkt aber vor al-

lem seit dem Einsatz in der ästhetischen Chirurgie zur Faltenglättung. Dieser Ein-

satz des Produktes begann mit der Veröffentlichung einer Arbeit von J. und A. 

Carruthers über den glättenden Effekt von Botulinustoxin A auf Hautfalten im Jah-

re 1992 (act. 3/26 S. 2; act. 39/5 S. 2). Zugelassen für diese Indikation wurden die 

Produkte der Klägerin im Herkunftsland (USA) gar erst im Jahre 2002 von der 

U.S. Food and Drug Administration (act. 3/53; act. 39/5 S. 2). In der Folge unter-

nahm die Klägerin erhebliche Verkaufsförderungsmassnahmen, namentlich die 

Vervielfältigung von Werbe- und Dokumentationsmaterial in Fachkreisen (act. 1 

Rz. 27 ff.; act. 33 Rz. 41 und 115; von der Beklagten nur substantiiert bestritten in 

Zusammenhang mit Publikumswerbung: act. 15 Rz. 22; act. 38 Rz. 14 f.). Auch 

den von den Parteien zahlreich eingereichten Artikeln kann entnommen werden, 

- 17 - 

dass die Verbreitung und damit der Bekanntheitsgrad des Produktes "erst" in den 

vergangenen rund 15-20 Jahren Einzug nahm (act. 3/58, 3/66, 3/68, 39/9). Damit 

erscheint erstellt, dass das unter der Marke BOTOX vertriebene Produkt im Zeit-

punkt der Markenhinterlegung der breiten Bevölkerung noch kaum bekannt war. 

Genau in Bezug auf diesen Adressatenkreis, den "massgebenden Durchschnitts-

konsumenten", stellt die Beklagte mit ihrer Behauptung, BOTOX werde als Sach-

bezeichnung erkannt, ab (act. 15 Rz. 49; act. 39 Rz. 5). War das Produkt im Zeit-

punkt der Markenhinterlegung der breiten Masse aber noch gar nicht bekannt, 

konnte es von dieser auch nicht als Sachbezeichnung wahrgenommen werden. 

Dass es auch in Fachkreisen, über die das Produkt seine Verbreitung letztlich ge-

funden hat, 1991 bereits als Sachbezeichnung verwendet wurde, hat die Beklagte 

– wohl zu Recht – nicht behauptet. Diese Adressatenkreise sind es denn auch, 

die mit dem Produkt seit Beginn weg unmittelbar in Berührung kommen, sei es 

durch das Informations-/Werbematerial der Klägerin oder durch den direkten Be-

zug der Produkte. Wie die Klägerin dargelegt hat (act. 1 Rz. 72 ff.), verwendet sie 

bei der Vermarktung konsequent das Schutzzeichen ®. Diese Behauptung wurde 

von der Beklagten nicht bestritten. Unter diesen Umständen musste es für die 

Fachpersonen, von denen ohnehin anzunehmen ist, dass sie ein besseres Ver-

ständnis über das unter der Marke BOTOX verbreitete Produkt haben als der 

"Schweizer Durchschnittsabnehmer", klar sein, dass BOTOX keine Sachbezeich-

nung darstellte. Der Einwand der Beklagten, wonach der Begriff BOTOX bereits 

im Zeitpunkt der Markenhinterlegung lediglich einen Sachbegriff darstellte, ver-

fängt nach dem Gesagten nicht. Lediglich der Vollständigkeit halber ist darauf 

hinzuweisen, dass auch den von der Beklagten genannten Entscheiden des Eid-

genössischen Instituts für Geistiges Eigentum (nachfolgend: IGE) nicht zu ent-

nehmen ist, dass dieses den Begriff BOTOX originär als Sachbezeichnung quali-

fizierte. Das IGE führte vielmehr aus, dass Botox heute nicht als Marke mit be-

sonders weitem Schutzumfang, sondern als Begriff mit einem klaren Sinngehalt 

wahrgenommen werde (Ziff. V. 8. des Entscheides im Widerspruchsverfahren Nr. 

7352 vom 12. Mai 2005 i.S. BOTOX / BOTOINA, AB 7). An anderer Stelle findet 

sich die Erwägung, dass sich "Vor allem in der Pharma- bzw. in der Kosmetik-

branche […] der Begriff als Synonym für den (längeren und schwierigeren) Begriff 

- 18 - 

Botulinumtoxin eingebürgert" habe (Ziff. III. D. 8 des Entscheides im Wider-

spruchsverfahren Nr. 10617 vom 4. Januar 2011 i.S. BOTOX / BOTOCEUTICAL, 

AB 8; Hervorhebung nicht im Original). Weiter wird ausgeführt, dass der Begriff 

BOTOX heutzutage in vielen Beiträgen wie ein Sachbegriff benutzt werde, die 

Redaktoren davon ausgehen würden, dass das allgemeine Publikum diesen ver-

steht (Ziff. III. D. 10 und 12 des Entscheides im Widerspruchsverfahren Nr. 10617 

vom 4. Januar 2011 i.S. BOTOX / BOTOCEUTICAL, act. 16/8). Es erhellt, dass 

sich auch das IGE in seinen Entscheiden nicht auf den Standpunkt stellte, dass 

die Marke BOTOX von Anfang an lediglich eine Sachbezeichnung dargestellt ha-

be.  

2.4.2.2. Degeneration zum Freizeichen 

a) Wesentlich substantiierter präsentieren sich die Ausführungen der Beklagten 

in Bezug auf ihren Standpunkt, dass die Marke BOTOX zwischenzeitlich zum 

Freizeichen degeneriert sei, weil sie nur noch als Gattungsbezeichnung bekannt 

sei (siehe insb. act. 38 Rz. 33 ff.).  

b) Wie in Ziffer 2.4.1 der Erwägungen ausgeführt, kann eine registrierte Marke 

nur dann zum Freizeichen degenerieren, wenn alle Verkehrskreise das Zeichen 

nicht mehr als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb bzw. eine spezifi-

sche Ware oder Dienstleistung, sondern als Gemeingut wahrnehmen. Die Ab-

grenzung der massgeblichen Verkehrskreise stellt eine Rechtsfrage dar (siehe 

MARBACH, a.a.O., N 180 ff.). Im vorliegenden Fall kann aber auf eine abschlies-

sende Qualifikation sämtlicher in Frage kommender Verkehrskreise verzichtet 

werden. Fest steht auf jeden Fall, dass sowohl die Fachleute, welche das unter 

der Marke BOTOX vertriebene Produkt beziehen, wie auch die Endabnehmer, 

welche sich das Produkt zu medizinischen oder kosmetischen Zwecken injizieren 

lassen, je einen massgebenden Verkehrskreis bilden.  

c) Die Beklagte hat ausgeführt, dass bei einem Suchlauf mit der Suchmaschine 

google.ch auf der ersten Seite ausschliesslich Treffer, die BOTOX als Sachbe-

zeichnung verwenden, erscheinen würden. Auf Wikipedia finde man zu Botuli-

numtoxin folgende Aussage: "Die Anwendung der Botulinumtoxin-Medikamente 

- 19 - 

gegen Falten ist inzwischen so weit verbreitet und durch Massenmedien bekannt 

gemacht worden, dass sich der Begriff "Botoxbehandlung" unabhängig von der 

genauen Bezeichnung des verwendeten Medikaments metonymisch als Begriff 

durchgesetzt hat". Von Zeitschriften werde BOTOX direkt mit Botulinumtoxin 

gleichgesetzt. Sogar von Fachleuten werde BOTOX als Sachbezeichnung ver-

wendet. Auch der Film "Botox - ein Gift macht Karriere" befasse sich mit dem 

Stoff Botulinumtoxin als Solchem und verwende den Begriff BOTOX als Synonym 

dafür. Weiter habe das Bundesgericht im Urteil 2C_1246/2012 vom 12. April 2013 

"Botox" als Bezeichnung für ein Produkt mit dem Wirkstoff "Botulinumtoxin" ver-

wendet (act. 38 Rz. 33 ff.). Ausserdem habe das IGE im Rahmen der Wider-

spruchsverfahren Nr. 7352, 10617 und 10618 bestätigt, dass es sich bei BOTOX 

um eine blosse Sachbezeichnung handle (act. 38 Rz. 32).  

d) Die Klägerin behauptet, dass BOTOX als ihre Marke verstanden werde 

(act. 1 Rz. 75). Sie verwende das Zeichen BOTOX ganz bewusst immer mit ei-

nem ® Schutzrechtsvermerk, um darauf aufmerksam zu machen, dass es sich um 

einen ihr zuzurechnenden Produktenamen und um eine von ihr gehaltene Marke 

handle. Zudem verwende sie ihre Marke BOTOX oft in Kombination mit der Wirk-

stoffbezeichnung "Botulinum Toxin Typ A", weshalb jeder und jede, die mit den 

Produkten der Klägerin oder mit die Produkte der Klägerin betreffenden Doku-

menten und Werbematerialien in Kontakt komme, wisse, dass BOTOX eine Mar-

ke für ein Produkt sei, das Botulinum Toxin Typ A enthalte. Schon aus diesen 

Gründen könnten weder spezialisierte Kreise noch die Allgemeinheit der Meinung 

sein, bei BOTOX handle es sich um eine Gattungsbezeichnung oder eine be-

schreibende Angabe. Auch die Heilmittelzulassungsstelle Swissmedic verwende 

das Wort BOTOX klar als Marke und weder als Gattungsbezeichnung noch als 

Name des verwendeten Wirkstoffs. In seinem dem Urteil des Bundesverwal-

tungsgerichts vom 17. Oktober 2011 zugrundeliegenden Entscheid habe das 

Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic gar ausdrücklich festgehalten, das 

Argument, "der Begriff 'Botox-Behandlung' habe sich unabhängig von der genau-

en Bezeichnung des verwendeten Medikamentes als Begriff für das Therapiever-

fahren durchgesetzt, sei nicht stichhaltig. Bei Botox handle es sich um ein Arz-

neimittel ( ... )." Der Entscheid von Swissmedic sei durch das Bundesverwal-

- 20 - 

tungsgericht bestätigt worden; auch dieses verwende die Zeichen BOTOX (und 

G._____) konsequent als Marken für bestimmte Präparate. Im Arzneimittel-

Kompendium der Schweiz sei BOTOX ebenfalls unmissverständlich als Marke für 

ein Produkt der Klägerin aufgeführt; einmal mehr werde der Schutzrechtsvermerk 

® übernommen, um keine Zweifel am markenrechtlichen Charakter des Zeichens 

aufkommen zu lassen. Wenigstens die Fachkreise seien sich daher bestens be-

wusst, dass es sich bei BOTOX um eine Marke handle und würden dieses Zei-

chen nicht als Freizeichen verstehen. Auf dem Markt würden neben BOTOX unter 

anderen Marken Produkte angeboten, die den Wirkstoff Botulinum Toxin kennen 

und für die gleichen Zwecke wie BOTOX verwendet würden. Die relevanten Ver-

kehrskreise würden mit diesen anderen Produktenamen ebenfalls konfrontiert, 

weshalb sie nicht der Meinung sein könnten, bei BOTOX handle es sich um eine 

Gattungsbezeichnung oder eine beschreibende Angabe. Insbesondere speziali-

sierte Abnehmerkreise, wie beispielsweise die die Produkte anwendenden Ärzte, 

würden BOTOX nicht als Gattungsbezeichnung verstehen. Dies ergebe sich aus 

diversen Publikationen (act. 1 Rz. 75 ff.).  

e) Aus dem Vergleich der zu den Akten gereichten Publikationen geht hervor, 

dass der Begriff BOTOX – wie von der Beklagten behauptet – teilweise als Abkür-

zung für das Nervengift Botulinumtoxin (auch "Botulinum Toxin" geschrieben) und 

damit als blosse Sachbezeichnung verwendet wird (act. 39/9, 39/11, 39/15). Aus 

anderen Publikationen lässt sich aus der Verwendung des Begriffs BOTOX nicht 

ableiten, dass die Autoren die Marke als blosse Sachbezeichnung verwendeten. 

Der Begriff wird indifferent gebraucht, z.B. "BOTOX-Behandlung". Dabei bleibt 

unklar, ob der jeweilige Autor sich der Differenzierung zwischen der Marke 

BOTOX und dem in dem Produkt enthaltenen Nervengift bewusst ist (act. 3/80, 

3/81, 3/82, 39/6). Es handelt sich dabei ausschliesslich um Beiträge, die sich an 

die breite Öffentlichkeit wenden (Fernsehsendungen, Zeitungen, Zeitschriften). In 

der Mehrheit der Publikationen wird indessen zwischen dem Nervengift Botuli-

numtoxin und dem Produkt resp. Zeichen BOTOX differenziert. Dabei wird der 

Leserschaft teilweise ausdrücklich dargelegt, dass es sich beim Begriff BOTOX 

um den Handelsnamen für ein Produkt handle, welches ein Gift namens Botuli-

numtoxin enthalte (act. 3/37, 3/38, 3/62, 39/5, 39/13). In anderen Publikationen 

- 21 - 

wird BOTOX mit dem Schutzvermerk ® versehen und dadurch darauf hingewie-

sen, dass es sich nicht um eine Sachbezeichnung, sondern um ein ganz be-

stimmtes Produkt handelt (act. 3/35, 3/60, 3/61, 3/64, 39/12); dabei wird das Pro-

dukt zum Teil im Einklang mit weiteren Botulinumtoxin haltigen Medikamenten 

genannt. Schliesslich findet sich auch ein Reihe von Publikationen, in denen von 

"Botulinumtoxin" gesprochen wird und die Begriffe BOTOX und G._____ in 

Klammern hintan gesetzt werden (act. 3/63, 39/10). Bei dieser dritten Gruppe von 

Publikationen, in denen zwischen der Marke BOTOX und dem Nervengift Botuli-

numtoxin unterschieden wird, fällt auf, dass es sich bei der Autorenschaft in aller 

Regel um Fachinstitute/-personen handelt, die direkt mit dem unter der Marke 

BOTOX gehandelten Produkt zu tun haben (… [Aufzählung von Fachinstituten/-

personen]). Aber auch aus dem Wikipedia-Eintrag zu Botulinumtoxin geht hervor, 

dass BOTOX ein Handelsname ist (act. 39/5).  

Es erhellt, dass zumindest für Fachpersonen klar ist, dass BOTOX nicht der Na-

me für ein Nervengift und damit eine Sachbezeichnung, sondern die Marke eines 

Produktes ist, welches ein bestimmtes Nervengift enthält. Anders verhält es sich 

bei der durchschnittlichen Schweizer Gesamtbevölkerung, deren Verständnis 

durch die (Boulevard-)Presse reflektiert wird. In dieser scheint das Bewusstsein 

darüber, was BOTOX genau ist, zu schwinden, wird doch Botulinumtoxin regel-

mässig mit BOTOX gleichgesetzt. Es ergibt sich weiter der Eindruck, dass auch 

die Fachkreise dieses schwindende Bewusstsein der durchschnittlichen Schwei-

zer Gesamtbevölkerung erkannt haben: Damit erklärt sich, dass sie in Publikatio-

nen, mit denen sie sich an ihre potentielle Klientel wenden, auf eine exakte und 

deutliche Differenzierung verzichten.  

f) Die Beklagte verweist sodann darauf, dass das IGE in drei Widerspruchsver-

fahren (Nr. 7352, 10617 und 10618) bestätigt habe, dass BOTOX eine blosse 

Sachbezeichnung darstelle.  

Hierzu gilt es zunächst festzuhalten, dass das Gericht nach ständiger Bundesge-

richtsrechtsprechung nicht an die Entscheide des IGE gebunden ist (siehe LUCAS 

DAVID, Die Bindung des Zivilrichters ans verwaltungsrechtliche Präjudiz, in: sic! 

2012 S. 429, 433 m.w.H.). Dies gilt insbesondere für Widerspruchsverfahren: Die 

- 22 - 

Kognition des IGE beschränkt sich auf die Beurteilung der markenrechtlichen 

Verwechslungsgefahr der Widerspruchsmarke mit der angefochtenen Marke. Die 

Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke bildet nicht Gegenstand des Wi-

derspruchsverfahrens und kann nicht in Frage gestellt werden. Selbst wenn noch 

die Widerspruchssektion des IGE oder das Bundesverwaltungsgericht zum 

Schluss kommen sollten, die angefochtene Marke sei wegen fehlender Kenn-

zeichnungskraft überhaupt nichtig, kann deswegen deren Löschung nicht ange-

ordnet, sondern einzig von einer höchst bescheidenen Kennzeichnungskraft aus-

gegangen werden. Da somit das IGE und das Bundesverwaltungsgericht im Wi-

derspruchsverfahren nicht über die gleiche Kognition verfügen wie der Zivilrichter, 

der eine Nichtigkeitsklage oder -einrede zu beurteilen hat, wäre es verfehlt, den 

Widerspruchsentscheiden bindende Kraft im Zivilverfahren zuzuerkennen (siehe 

DAVID, a.a.O., S. 440).  

Ausserdem ist darauf hinzuweisen, dass offenbar auch das IGE sich nicht darauf 

festlegen will, dass BOTOX zum Sachbegriff degeneriert sei. So entschied es im 

Widerspruchsverfahren Nr. 12361 i.S. Botox Party (fig.) vom 26. September 2012 

(E. III.D.4): 

"Dieser Begriff (BOTOX) ist vor allem in der Pharma- bzw. in der Kosmetikbranche ziemlich ver-

breitet. Es bestehen gewisse Hinweise, dass BOTOX als Sammelbegriff für Präparate auf der Ba-

sis sog. neurotoxischer Proteine verwendet wird. Indessen ist dies nicht (medizinisch-)lexiko-

graphisch belegbar und selbst in wikipedia wird darauf hingewiesen, dass es sich bei BOTOX um 

einen „Handelsnamen“ handle (vgl. unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Botulinumtoxin, abgerufen 

am 26.09.2012)." 

Weiter wurde in diesem Entscheid ausgeführt (E. III.D.6): 

"Die Widersprechende hat zahlreiche Belege eingereicht, die glaubhaft darlegen, dass es sich bei 

BOTOX um eine Marke und nicht um eine Sachbezeichnung handelt. So wird z.B. ersichtlich, dass 

es verboten ist, Botox als Kennzeichnung in der Werbung zu verwenden, auf den Wirkstoff Botuli-

num Toxin darf man demgegenüber hinweisen. […] Der Widerspruchsmarke eignet somit zumin-

dest durchschnittliche Kennzeichnungskraft." 

Damit relativiert sich auch die bis dahin klarere Haltung des IGE (vgl. oben Ziff. 

2.4.2.1).  

- 23 - 

g) Es wurde bereits ausgeführt (Ziffer 2.4.1 der Erwägungen), dass es der Be-

klagten obliegt, den Beweis dafür zu erbringen, dass die Marke BOTOX zum Frei-

zeichen degeneriert ist. Nebst den bereits in Erwägung gezogenen Urkunden 

verweist die Beklagte als Beweismittel auf das Urteil des Bundesgerichts 

2C_1246/2012 vom 12. April 2013. In diesem werde "'Botox' als Bezeichnung für 

ein Produkt mit dem Wirkstoff 'Botulinumtoxin' verwendet" (act. 38 Rz. 36). Wenn 

das Bundesgericht den Begriff BOTOX für ein Produkt mit dem Wirkstoff "Botuli-

numtoxin" verwendet, zeigt dies gerade auf, dass auch das Bundesgericht er-

kennt, dass BOTOX eine Marke für ein Produkt darstellt und nicht der Name eines 

Nervengiftes ist. In Erwägung 8.4. des Urteils 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 hält 

das Bundesgericht ausserdem fest, dass es nicht notorisch sei, dass der Normal-

verbraucher [gemeint sind dabei die Abnehmerkreise, die etwas gegen ihre Haut-

falten unternehmen möchten, also die Endverbraucher] das Zeichen BOTOX als 

Abkürzung für den Wirkstoff Botulinum Toxin A, und damit als beschreibende 

Sachbezeichnung versteht. Die Beklagte kann aus diesem Urteil folglich nichts zu 

Gunsten ihres Standpunktes ableiten. Schliesslich offeriert die Beklagte als Be-

weismittel die Parteibefragung und/oder Beweisaussage, ohne aber zu bezeich-

nen, wer befragt werden soll (act. 38 Rz. 37). Es ist immerhin fraglich, ob die Be-

klagte damit ihre Beweismittel formgerecht angeboten hat. Selbst wenn dies aber 

der Fall wäre (vgl. Art. 159 ZPO), so ist nicht ersichtlich, was die Aussage der Or-

gane der Beklagten, die nicht mehr als ihre subjektive Einschätzung äussern 

könnten, der sich aus den eingereichten Urkunden ergebenden klaren Aktenlage 

entgegensetzen könnten. Auf die Beweisabnahme kann daher verzichtet werden. 

2.4.3. Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass BOTOX eine rechtsbeständige Marke 

ist. Es gibt zwar gewisse Tendenzen, dass die Marke zum Freizeichen degene-

riert. Zumindest in Fachkreisen wird aber nach wie vor klar diffenziert zwischen 

dem Nervengift Botulinumtoxin und dem unter der Marke BOTOX vertriebenen 

Medikament. Der Beklagten gelingt es nicht den gegenteiligen Beweis zu erbrin-

gen. Damit haben die aus der Registrierung der Marke BOTOX erwachsenen 

Markenrechte der Klägerin grundsätzlich weiterhin Bestand.  

- 24 - 

Es ist deshalb nachfolgend zu überprüfen, ob diese Rechte der Klägerin durch die 

Beklagte verletzt werden.  

2.5. Verletzung der klägerischen Marken  

Eine Verletzung der Rechte an einer Marke liegt dann vor, wenn der Beklagte oh-

ne Zustimmung des Rechtsinhabers (oder ohne einen sonstigen Rechtfertigungs-

grund) eine der in Art. 13 Abs. 2 MSchG näher definierten Handlungen vornimmt 

und dadurch in den Schutzbereich gemäss Art. 3 und/oder Art. 15 MSchG einer 

prioritätsälteren Marke eingreift (siehe ROGER STAUB, SHK-MschG, S. 963 Rz 8). 

Demgemäss wird das Recht an einer (älteren) Marke verletzt, wenn eine identi-

sche oder zumindest ähnliche (jüngere) Marke für gleiche oder gleichartige Waren 

und/oder Dienstleistungen verwendet und dadurch eine Verwechslungsgefahr ge-

schaffen wird (Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG). Ebenso liegt eine Verletzungs-

handlung vor, wenn der Gebrauch eines Drittzeichens eine Gefährdung der 

Kennzeichnungskraft oder eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung des guten 

Rufs einer berühmten Marke zur Folge haben könnte (Art. 15 MSchG; siehe 

CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum MSchG, N 5 zu Art. 15 MSchG). 

2.5.1. Priorität der Marke BOTOX 

Im Konflikt zwischen zwei Kennzeichen geniesst grundsätzlich das ältere den Vor-

rang (siehe dazu MARBACH, a.a.O., N. 718 ff.). Bei zwei hinterlegten Marken rich-

tet sich die Rangfolge nach dem Zeitpunkt ihrer Hinterlegung. Es wurde bereits 

ausgeführt, welche Marken von der Klägerin gehalten werden (siehe Ziffer 2.1. 

der Erwägungen). Die Beklagte hat ihre Marke CH … B._____ BOTOCARE für 

die Warenklassen 3 und 5 am 22. August 2011 hinterlegt (act. 3/44). 

Es ist offensichtlich und im Übrigen auch unbestritten, dass die klägerischen Mar-

ken gegenüber der Marke der Beklagten Priorität geniessen. 

2.5.2. Berühmte Marke? 

a) Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, die Marke BOTOX sei weltweit 

wie in der Schweiz bei einem breiten Publikum bekannt. Das Produkt BOTOX fin-

https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=DEx232x11xA13&AnchorTarget=
https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=DEx232x11&AnchorTarget=
https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=DEx232x11xA3&AnchorTarget=
https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=DEx232x11xA15&AnchorTarget=
https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=DEx232x11&AnchorTarget=

- 25 - 

de sowohl in seiner medizinischen als auch kosmetischen Anwendung erhebli-

chen Absatz (act. 1 Rz. 87). 2010 habe sie mit BOTOX bzw. G._____ in der 

Schweiz einen Umsatz von USD 13'017'050 erzielt. BOTOX geniesse auch im 

Ausland eine überragende Verkehrsgeltung, was auf intensive Verkaufsförde-

rungsmassnahmen zurückzuführen sei und sich im weltweiten Umsatz von 

BOTOX in der Höhe von USD 1'419 Mio. für 2010 niederschlage. Diese Ver-

kehrsgeltung im Ausland wirke sich effektiv auch auf die Bekanntheit der Marke 

BOTOX in der Schweiz aus. Für das Ausland gelte, dass wenn das Produkt für 

kosmetische Anwendungen mit G._____ markiert werden muss (wie in der 

Schweiz), die anwendenden Ärzte, die Patienten und die Gesamtbevölkerung 

dennoch (in unzutreffender Weise) vom Produkt BOTOX sprechen und die 

G._____ Produkte unter dieser Marke wahrnehmen würden. Zudem finde auch im 

Ausland ein weitergehender kosmetischer Gebrauch von BOTOX statt, sei es, 

dass die Zulassung für das Produkt weiter gefasst sei oder dass es sich dabei um 

einen off-label use handle (act. 1 Rz. 88). 

Bei den massgebenden Verkehrskreisen geniesse BOTOX einen ausseror-

dentlich hohen Kennzeichnungsgrad. Die Marke BOTOX geniesse aufgrund der 

Qualität und der gezielten und verlässlichen Wirksamkeit des Produktes BOTOX 

einen ausgezeichneten Ruf und werde vom Publikum im In- und Ausland sowohl 

in der medizinischen als auch kosmetischen Anwendung hoch geschätzt. Google-

Recherchen würden zeigen, dass die der Marke BOTOX ähnlichen Drittmarken 

(einschliesslich derjenigen der Beklagten) dem Publikum praktisch unbekannt 

seien. Sie würden die (relative) Alleinstellung der Marke BOTOX jedenfalls nicht 

auszuschliessen vermögen. Der Marke BOTOX der Klägerin komme weltweit wie 

in der Schweiz folglich überragende Verkehrsgeltung zu, sie geniesse allgemeine 

Wertschätzung und nehme eine Alleinstellung ein. Die Voraussetzungen an eine 

berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG seien mithin erfüllt (act. 1 Rz. 89 

ff.). Zu diesem Ergebnis seien auch die Behörden und Gerichte verschiedener 

anderer Staaten gelangt. Der Trend zur Faltenlosigkeit sei auch in der Schweiz 

präsenter denn je, was an den zahllosen Beiträgen zu diesem Thema in den 

Schweizer (Boulevard) Medien - auch über ausländische Nutzerinnen und Nutzer 

von Clostridium Botulinum Typ A Neurotoxinkomplex bzw. dem Produkt BOTOX 

- 26 - 

der Klägerin - ersichtlich sei. Aber auch seriöse Medien wie beispielsweise das 

Schweizer Fernsehen würden Faltenbehandlungen, Clostridium botulinum Typ A 

Neurotoxinkomplex und BOTOX Aufmerksamkeit schenken. Aus dem Gesagten 

folge, dass die Marke BOTOX die quantitative und die qualitative Schwelle errei-

che, um auch in der Schweiz als berühmte Marke zu qualifizieren (act. 1 Rz. 97 

ff.; siehe zudem die Ausführungen in act. 33 Rz. 124 ff.). 

b) Die Beklagte führt mit Hinweis auf die jüngste Rechtsprechung des Bundes-

gerichts aus, dass es nicht genüge, wenn das Zeichen einem bestimmten Pro-

zentsatz der Bevölkerung etwas sagt. Vielmehr müsse das Zeichen markenmäs-

sig, also zur Kennzeichnung eines Produkts bekannt sein. Dies sei im vorliegend 

fraglichen Bereich (Kosmetika) aufgrund der heilmittelrechtlichen Rahmenbedin-

gungen gar nicht möglich. Auch die von der Klägerin eingereichte Umfrage zeige 

auf, dass BOTOX zwar relativ vielen Leuten bekannt sei. Da aber diese Leute 

BOTOX als Sachbezeichnung verstehen würden, liege gerade nicht eine berühm-

te Marke, sondern ein Freizeichen vor (act. 38 Rz. 62).  

c) Gemäss Art. 15 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer berühmten Marke 

anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, 

wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder 

deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt. Das Gesetz definiert die Berühmtheit 

nicht. Die massgeblichen Kriterien für den Entscheid, ob eine solche Qualifikation 

auf eine bestimmte Marke anwendbar ist, können indessen aus dem Zweck von 

Art. 15 MSchG abgeleitet werden, der darin besteht, die berühmten Marken ge-

gen die Ausnützung ihres Rufes, dessen Beeinträchtigung und gegen die Gefähr-

dung der Unterscheidungskraft der Marke zu schützen. Ein solcher Schutz ist ge-

rechtfertigt, wenn es dem Inhaber der Marke gelungen ist, dieser eine solche Ver-

kehrsgeltung zu verschaffen, dass sie eine durchschlagende Werbekraft besitzt, 

die nicht nur zur Vermarktung im angestammten Waren- oder Dienstleistungsbe-

reich genutzt werden kann, sondern auch den Verkauf anderer Produkte oder die 

Erbringung anderer Dienstleistungen erheblich erleichtern kann. Dies setzt vo-

raus, dass die Marke bei einem breiten Publikum allgemeine Wertschätzung ge-

niesst. Denn solange nur begrenzte produktespezifische Abnehmerkreise die 

- 27 - 

Marke kennen und schätzen, besteht kein legitimes Interesse an einem erweiter-

ten Schutz. Für die Annahme einer berühmten Marke genügt es jedoch nicht, 

dass die Marke einem grösseren Personenkreis bekannt ist, denn sonst wäre es 

nicht mehr möglich, die Berühmtheit einer Marke von ihrer Bekanntheit zu unter-

scheiden. Das positive Ansehen, das eine Marke beim Publikum geniesst, ist folg-

lich ein nicht zu vernachlässigendes Kriterium. Es ist jedoch nicht erforderlich, 

dass dieses positive Image allgemeine Zustimmung findet in dem Sinne, dass die 

durch die berühmte Marke gekennzeichneten Produkte oder Dienstleistungen 

ausnahmslos allgemeinen Beifall finden. So können Zigaretten-Marken Berühmt-

heit erlangen, obwohl das Rauchen und folglich die dazu verwendeten Substan-

zen als solche in der Öffentlichkeit Gegenstand von Kontroversen bilden (siehe 

BGE 130 III 748 = Pra 94 [2005] Nr. 91 E. 1.1 m.w.H., siehe beispielsweise auch 

das Urteil des Bundesgerichts 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 3.2 in sic! 

2005 S. 390 ff.).  

Ob eine Marke einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist und ob sie bei den Perso-

nen, die sie kennen, ein positives Ansehen geniesst, sind Sachverhaltsfragen, zu 

denen Behauptungen erhoben werden müssen, die mit allen geeigneten Mitteln, 

wie etwa einer Meinungsumfrage, zu beweisen sind. Indessen müssen notorische 

Tatsachen weder behauptet noch bewiesen werden (BGE 130 III 748 = Pra 94 

[2005] Nr. 91 E. 1.2 m.w.H.). Die Qualifikation als berühmte Marke ist eine rechtli-

che Wertung (MARBACH, a.a.O., N 1649 und 1658). 

d) Um den Bekanntheitsgrad ihrer Marke darzulegen verweist die Klägerin un-

ter anderem auf eine jüngst von ihr in Auftrag gegebene "Repräsentativbefra-

gung" (act. 34/7). Dieser lässt sich entnehmen, dass 87% der befragten Personen 

die Frage "Kennen Sie das Wort BOTOX von irgendwoher?" bejahten. Aber nur 

gerade 7% der Befragten nannte als spontane Assoziation zum Wort BOTOX 

"Pharmazeutikum, Medikament, medizinisch". Im Wesentlichen wurde der Begriff 

mit "Falten, Faltenbehandlung, Hautstraffung, Gesichtsverjüngung" in Verbindung 

gebracht (46%), gefolgt von den Begriffen "Schönheit, Schönheitsbehandlung" 

(38%). An dritter und vierter Stelle standen Assoziationen mit "Nervengift, Gift" 

(27%) und "Spritze" (22%). Daraus erhellt, dass die Schweizer Gesamtbevölke-

- 28 - 

rung zwar den Begriff BOTOX kennt, diesen aber in erster Linie mit dem Verwen-

dungszweck und darüber hinaus mit Nervengift in Verbindung bringt, nicht aber 

mit einer Marke assoziiert, was wiederum für eine Entwicklung hin zum Freizei-

chen spricht (siehe Ziffer 2.4.2.2 lit. e der Erwägungen). Die Berühmtheit einer 

Marke setzt aber gerade die Bekanntheit des Begriffs als Marke voraus (siehe 

FLORENT THOUVENIN, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 

Bern 2009, N 17 zu Art. 15).  

Soweit die Klägerin auf die Umfrage aus dem Jahre 2003 in Frankreich verweist, 

ist ihr entgegen zu halten, dass die Umfrage zunächst einmal keineswegs geeig-

net ist, den Bekanntheitsgrad der Marke BOTOX im Zeitpunkt der Klageeinleitung 

in der Schweiz zu beweisen. Ausserdem erscheint fraglich, ob die Umfrage als 

repräsentativ bezeichnet werden kann, geht daraus doch hervor, dass lediglich 

136 Patienten befragt wurden, bei denen die Anwendung von G._____® vorgese-

hen war (act. 3/33 S. 3 ff.).  

Auch die spanische Umfrage aus dem Jahre 2011 (act. 3/34) eignet sich nicht, um 

den Bekanntheitsgrad in der Schweiz darzulegen. Im Übrigen ist diese Umfrage 

insofern zu beanstanden, als die Fragestellung suggestiv war: Auf die Frage "Are 

you aware of the trade mark BOTOX® or have you on occasion heard of it?" 

konnten die Teilnehmer lediglich mit "Yes" oder "No" antworten. Selbstverständ-

lich beantworteten alle Teilnehmer, die den Begriff BOTOX kannten, diese Frage 

mit "Yes". Dabei hatten sie keine Gelegenheit klarzustellen, ob sie lediglich den 

Begriff kannten, oder ob ihnen auch bewusst war, dass es sich dabei um eine 

Marke handelte. Wie die jüngste in der Schweiz durchgeführte Befragung zeigte, 

verhält es sich aber gerade so, dass die durchschnittliche Bevölkerung den Begriff 

zwar kennt, diesen aber nicht mit einer Marke assoziiert. Nachdem die Klägerin 

aus der Umfrage in Spanien auf den Bekanntheitsgrad in der Schweiz schliesst, 

muss konsequenterweise angenommen werden, dass sich das Bewusstsein in 

der schweizerischen und der spanischen Bevölkerung nach klägerischer Auffas-

sung in etwa deckt. Unter diesen Umständen müsste davon ausgegangen wer-

den, dass auch in Spanien der überwiegende Teil der Bevölkerung zwar den Be-

griff BOTOX kennt, diesen aber nicht mit der Marke in Verbindung bringt. 

- 29 - 

Schliesslich ist zur spanischen Umfrage festzuhalten, dass lediglich 49.4% der 

Bevölkerung die erste Frage mit "Yes" beantwortete.  

Das Bundesgericht hat im Fall "Riesen" entschieden, dass ein Bekanntheitsgrad 

von 46% der Gesamtbevölkerung nicht ausreicht, damit eine überragende Ver-

kehrsgeltung gegeben sei (Urteil des Bundesgerichts 4C.31/2004 vom 8. Novem-

ber 2004, in sic! 2005, S. 200 ff.). Weder in der spanischen Umfrage noch in der 

von der Klägerin jüngst eingeholten Repräsentativbefragung ist nach dem Gesag-

ten dieser erforderliche Bekanntheitsgrad für eine Qualifikation als berühmte Mar-

ke erreicht (siehe Urteil des Bundesgerichts 4C.31/2004 vom 8. November 2004, 

in sic! 2005, S. 200 ff.). Zwar hat das Bundesgericht in einem kürzlich ergangenen 

Urteil vom 7. August 2012 (4A_128/2012) einen kantonalen Entscheid als mit dem 

Bundesrecht vereinbar geschützt, der es – zudem gestützt auf ein von einer Par-

tei eingereichtes demoskopisches Gutachten – genügen liess, wenn eine von vier 

Personen die betreffende Marke kannte und positiv schätzte. Der Entscheid wur-

de mit einiger Überraschung kommentiert (vgl. Anmerkungen von Ralph Schlos-

ser in sic! 2013 41 ff., 44; SJZ 109/2013 S. 383) und steht, ohne nähere Begrün-

dung, sowohl in Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung als auch zu den An-

forderungen, die in der Literatur zum Kennzeichnungsgrad als massgebliches Kri-

terium für die Bestimmung der Berühmtheit gesetzt werden (vgl. Übersicht in 

THOUVENIN, a.a.O., N 18 ff. zu Art. 15). Selbst einen Kennzeichnungsgrad von 

25% erreicht BOTOX als Marke allerdings nicht, wie sich aus der von der Klägerin 

eingereichten Repräsentativbefragung ergibt. 

Die Klägerin beruft sich für den Fall, dass ihren Behauptungen zur Bekanntheit 

von BOTOX nicht gefolgt werde, auf ein gerichtliches demoskopisches Gutachten 

(act. 33 Rz. 51; Beweismittelverzeichnis act. 34 S. 1). Dies erscheint jedoch an-

gesichts der von der Klägerin selbst eingeholten Studie als obsolet, deren Ergeb-

nisse von der Beklagten nicht in Frage gestellt werden (act. 38 S. 16). Das Er-

gebnis der Befragung, "dass der Begriff 'BOTOX' dem deutlichen Grossteil der 

Bevölkerung bekannt ist und der Faltenbehandlung zugeordnet wird" (act. 34/7 S. 

9), deckt sich denn auch mit dem von der Klägerin angeführten Umstand, dass in 

den Schweizer Medien zahllose Beiträge dem Thema Faltenlosigkeit, Faltenbe-

- 30 - 

handlung sowie den Nutzerinnen und Nutzern von Clostridium Botulinum Typ A 

Neurotoxinkomplex bzw. von BOTOX Aufmerksamkeit schenken (act. 1 Rz. 103 

ff.). Wie bereits ausgeführt (vorne Ziff. 2.4.2.2 lit. e) wird gerade in solchen Veröf-

fentlichungen nicht klar zwischen der Marke und dem enthaltenen Wirkstoff unter-

schieden. Da mithin durchaus auf die klägerischerseits eingereichte Studie abge-

stellt werden kann, erübrigen sich zusätzliche Beweisabnahmen zu diesem The-

ma. Welche Schlüsse aus den erhobenen Befragungsdaten mit Bezug auf die Be-

rühmtheit der Marke zu ziehen sind, ist als Frage der Würdigung der rechtlichen 

Ebene zuzuordnen. 

e) Nebst dem hohen Bekanntheitsgrad muss die Marke beim Publikum gewis-

se, zwar inhaltlich meist nicht näher konkretisierte, aber wirtschaftlich verwertbare 

Assoziationen wecken, aufgrund derer diese Marken als solche und losgelöst von 

bestimmten Waren und Dienstleistungen einen äusserst grossen "kommunikati-

ven Wert in sich" darstellen (THOUVENIN, a.a.O., N 24 zu Art. 15). Als Ursache der 

Wertschätzungen kommen insbesondere konkrete Qualitätserwartungen, ein 

nachhaltiger Markterfolg, gewisse Luxus-, Exklusivitäts- und Prestigevorstellun-

gen, aber auch beliebige andere positive Assoziationen wie etwa ein bestimmter 

Lebensstil oder das Erwecken von Sympathien in Frage.  

Die Klägerin macht geltend, ihre Produkte würden dank ihrer verlässlichen und 

gezielten Wirkung "hoch geschätzt" (act. 1 Rz. 25, 34, 90 und 128). Weiter führt 

sie aus, BOTOX sei (vergleichbar mit Viagra) eine Lifestylemarke, die ein positi-

ves Image geniesse (act. 33 Rz. 131). Damit vermag sie jedoch den Substantiie-

rungsanforderungen in Bezug auf das qualitative Kriterium, das eine berühmte 

Marke erfüllen muss, kaum zu genügen. Zwar ist ihr zugute zu halten, dass die-

ses Kriterium äusserst schwer zu fassen ist. Auch das Bundesgericht hat es bis 

dato soweit bekannt noch nicht als eigenständiges Kriterium geprüft (siehe THOU-

VENIN, a.a.O., N 26 zu Art. 15). Immerhin hätte die Klägerin aber erklären können, 

weshalb die Marke BOTOX losgelöst von bestimmten Waren und Dienstleistun-

gen einen "äusserst grossen kommunikativen Wert in sich" trage (vgl. z.B. mit 

"Rolls Royce" als Kurzform für Qualitätsführerschaft; "Rolls Royce der Socken", 

siehe MARBACH, a.a.O., FN 2088). Eine derartige Behauptung hat die Klägerin 

- 31 - 

nicht aufgestellt. Richtig ist zwar, dass das Wort BOTOX (nach der erwähnten 

Repräsentativbefragung) in erster Linie mit Falten, Faltenbehandlung, Hautstraf-

fung, Gesichtsverjüngung, Schönheit und Schönheitsbehandlung in Verbindung 

gebracht wird, welche Begriffe ihrerseits einen gewissen Lifestyle verkörpern; no-

torisch ist sodann auch der von der Klägerin angerufene Trend hin zur ewigen Ju-

gendlichkeit und Faltenlosigkeit (act. 33 Rz. 129). Hingegen ist eine übertragene 

Verwendung von BOTOX losgelöst vom konkreten Anwendungsfeld des Produkts 

resp. des enthaltenen Wirkstoffes nicht erkennbar. Der Vergleich mit Viagra hinkt 

denn auch insofern, als diese Marke keine Nähe zum enthaltenen Wirkstoff 

(Sildenafil) aufweist. Nicht ersichtlich ist schliesslich, was das von der Klägerin in 

diesem Zusammenhang anerbotene demoskopische Gutachten betreffend den 

Ruf von BOTOX (act. 1 Rz. 90) nachweisen könnte, wenn bereits substantiierte 

Behauptungen zum losgelösten kommunikativen Wert von BOTOX fehlen.  

Selbst wenn man somit auf das jüngste Parteigutachten der Klägerin abstellt, er-

reicht die Marke BOTOX nicht den erforderlichen Bekanntheitsgrad, der zur Quali-

fikation als berühmte Marke nötig wäre. Ebensowenig hat die Klägerin das quali-

tative Kriterium, den vom Produkt losgelösten kommunikativen Wert der Marke, 

rechtsgenügend dargelegt. Die Marke kann mithin nicht als berühmt im Sinne von 

Art. 15 MSchG qualifiziert werden. 

2.5.3. Tatsächlicher Gebrauch der Marke 

a) Die Beklagte macht geltend, BOTOX bezeichne in erster Linie ein Arzneimit-

tel. Die Klägerin verfüge in der Schweiz über insgesamt drei Swissmedic-

Zulassungen für das Arzneimittel BOTOX. Da alle drei Zulassungen der Abgabe-

kategorie A (einmalige Abgabe auf eine ärztliche Verschreibung hin) unterliegen 

würden, seien sie verschreibungspflichtig. Entsprechend dürfe das Heilmittel nur 

von entsprechenden Fachärzten angewendet werden, die einerseits mit der Ap-

plikation von BOTOX selbst sowie andererseits mit der dafür erforderlichen Aus-

stattung die nötige Erfahrung hätten (act. 15 Rz. 14). Zur kosmetischen Anwen-

dung habe Swissmedic den im Arzneimittel enthaltenen Wirkstoff lediglich zur 

"Behandlung von mittelschweren bis schweren Glabellafalten bei Erwachsenen, 

die durch Aktivität des M corrugator und M procerus hevorgerufen werden" freige-

- 32 - 

geben. Aufgrund des heilmittelrechtlichen Täuschungsverbots dürfe aber hierfür 

nicht die Bezeichnung BOTOX verwendet werden. Die Klägerin vertreibe die zur 

kosmetischen Indikation bestimmten Produkte deshalb unter der Bezeichnung 

G._____ (act. 15 Rz. 15 f.). Damit stehe die Bezeichnung BOTOX – aufgrund der 

Swissmedic-Vorschriften – einzig für ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel in 

Form eines vakuumgetrockneten Pulvers zur Herstellung einer Injektionslösung 

(act. 15 Rz. 17). Soweit die klägerischen Marken deshalb Implikationen erfassen 

würden, die über die Swissmedic-Zulassung hinausgehen würden, seien sie nach 

Ablauf der Benützungsschonfrist nichtig (act. 15 Rz. 18 ff).  

b) Die Klägerin stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass für die Fra-

ge des Gebrauchs nicht entscheidend sei, ob die Gebrauchshandlung zulässig 

sei. Auch der rechtswidrige Einsatz einer Marke könne rechtserhaltend sein 

(act. 33 Rz. 53). Es treffe zwar zu, dass sie ihre BOTOX und G._____ Produkte 

ausschliesslich in Form eines vakuumgetrockneten Pulvers zur Herstellung einer 

Injektionslösung vertreibe (act. 33 Rz. 56). Für den rechtserhaltenden Gebrauch 

der Marke sei indes nicht entscheidend, in welcher Darbietungsform (Pulver, Lö-

sung, vakuumgetrocknet oder nicht) ein Produkt angeboten werde, sondern für 

welche Verwendungen es eingesetzt werde. Die Markenhinterlegungen der Klä-

gerin betreffend BOTOX würden denn auch keine bestimmte Form der Produkte 

vorsehen, sondern lediglich von "Pharmazeutika" bzw. "pharmazeutischen Präpa-

raten" sprechen. Das Pulver (bzw. die daraus hergestellte Lösung) werde 

schliesslich für exakt jene Zwecke verwendet, für die die Marken BOTOX der Klä-

gerin beansprucht würden (act.33 Rz. 56 ff.). Die Behandlung von Falten erfolge 

dabei einerseits durch den Einsatz von G._____ Produkten, welche vom Publikum 

aber als BOTOX wahrgenommen würden. Ihre Verwendung gelte daher ebenfalls 

als Gebrauch von BOTOX. Andererseits würden die BOTOX Produkte der Kläge-

rin im Rahmen von sogenanntem "off-label use" auch für kosmetische Behand-

lungen eingesetzt, würden sie doch den gleichen Wirkstoff wie die G._____ Pro-

dukte enthalten und könnten bei entsprechender Dosierung gleich wie Letztere 

verwendet werden (act. 33 Rz. 59).  

- 33 - 

c) Handelt es sich nicht um eine berühmte Marke, so beschränkt sich ihr 

Schutzumfang nach Ablauf der Benützungsschonfrist auf den tatsächlichen Ge-

brauch (Art. 11 Abs.1 MSchG). Als Gebrauch der Marke gelten auch der Ge-

brauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der 

Gebrauch für die Ausfuhr (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Hat der Inhaber die Marke im 

Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht 

wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütz-

tem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfah-

rens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, 

ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 

MSchG). Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu 

machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 

Abs. 3 MSchG).  

Rechtserhaltend ist nur die funktionsgerechte Benützung der Marke als Kennzei-

chen von Waren und Dienstleistungen. Diese Funktion erfüllt die Marke nur dann, 

wenn sie bestimmten Waren oder Dienstleistungen zugeordnet werden kann. Ge-

fordert ist somit der Einsatz der Marke als produkteidentifizierendes Unterschei-

dungsmerkmal bzw. als kennzeichnender Hinweis auf konkrete, spezifizierte Pro-

dukte (MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz, Bern 

2009, N 7 zu Art. 11 m.w.H.).  

d) Unumstritten ist, dass die Klägerin die Marke zum Vertrieb eines vakuumge-

trockneten Pulvers zur Herstellung einer Injektionslösung verwendet. Das Produkt 

wird für medizinische Zwecke verwendet. Pharmazeutische Erzeugnisse werden 

in der Warenklasse 5 der Nizza-Klassifikation (Stand 1. Januar 2007) erfasst. Nur 

in diesem Umfang ist das Produkt in der Schweiz von Swissmedic zugelassen. 

Die schweizerischen Marken P-… und P-… sind für Pharmazeutika für die thera-

peutische Behandlung von neurologischen Erkrankungen und Muskel-Dystonien 

(P-…) resp. pharmazeutische Präparate für die Behandlung von neurologischen 

Erkrankungen, Muskel-Dystonien, Erkrankungen der glatten Muskulatur, Erkran-

kungen der Eingeweidenerven, Kopfschmerzen, Falten, Hyperhidrose, Sportver-

letzungen, Zerebralparese, Krämpfen, Zittern und Schmerzen (P-…) registriert. 

- 34 - 

Die Beklagte bestreitet nicht, dass Botox für diese Zwecke verwendet wird. Damit 

erscheint der rechtserhaltende Gebrauch der Marke für die unter der Warenklasse 

5 geschützten Produkte als erstellt. Wie die Klägerin zutreffend ausführt, ist die 

Form, in der Swissmedic das klägerische Produkt zugelassen hat, nicht relevant. 

Der Markenschutz erstreckt sich auf pharmazeutische Präparate. Damit erstreckt 

sich der Schutz auf eine Warengattung, die sich durch ihren Zweck (pharmazeuti-

sche Verwendung) definiert und lediglich durch die Anwendungsgebiete begrenzt 

wird.  

Umstritten ist, ob die Klägerin die Marke BOTOX auch für die unter der Waren-

klasse 3 subsumierten Mittel zur Körper- und Schönheitspflege rechtserhaltend 

gebraucht. Die Klägerin hat ihre Marke für "Cosmetics, face creams and lotions; 

skin creams and lotions registriert" (IR …). Die Klägerin macht selbst nicht gel-

tend, dass sie das unter der Marke BOTOX vertriebene Produkt für Gesichts- und 

Körpercrèmen und -lotionen verwendet. Ihre Behauptung beschränkt sich darauf, 

dass das gleiche Produkt (Lösung zur Injektion ins Muskelgewebe) sowohl für 

medizinische als auch kosmetische Produkte verwendet wird. Nachdem die Be-

nutzungsschonfrist von fünf Jahren abgelaufen ist (die Marke wurde am 12. März 

2004 registriert), ist der Klägerin der Markenschutz für Gesichts- und Körper-

crèmen und -lotionen zu versagen. Dies gilt ungeachtet dessen, dass die Marke 

auch für den Oberbegriff "Kosmetika" registriert ist. Wird ein Oberbegriff bean-

sprucht, so wirkt der Gebrauch einzelner Waren nicht ohne weiteres rechtserhal-

tend für sämtliche unter den Oberbegriff zu subsumierenden Waren (WILLI, a.a.O., 

N 42 zu Art. 11 MSchG).  

Die Klägerin beruft sich darauf, dass das unter der Marke G._____ vertriebene 

Produkt von den Endabnehmern als BOTOX verstanden werde. Ausserdem fände 

ein sog. "off-label-use" statt, d.h. BOTOX werde entgegen den Richtlinien des 

Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic auch bei leichten Glabellafalten 

sowie für andere mimischen Falten wie Krähenfüssen um die Augen, Nase-

Lippen-Falten, Stirnfalten oder Lachfalten eingesetzt. Der Klägerin ist entgegen zu 

halten, dass eine Marke bei kennzeichnendem Gebrauch keine Wirkung als 

Kennzeichnungsmittel entfaltet (siehe WILLI, a.a.O., N 21 zu Art. 11 MSchG; siehe 

- 35 - 

auch WANG, a.a.O., N 14 zu Art. 11 MSchG). Wenn der Begriff BOTOX deshalb 

von der Ärzteschaft wie auch von den Endnutzern zur Bezeichnung des Produk-

tes G._____ verwendet wird, gilt dies nicht als Markengebrauch im Sinne von Art. 

11 MSchG. Ebenfalls nicht zu berücksichtigen ist der geltend gemachte "off-label-

use". Die Benutzung des unter der Marke BOTOX vertriebenen Produktes zu 

kosmetischen Zwecken durch Dritte, namentlich die anwendenden Ärzte, hat nur 

dann rechtserhaltende Wirkung für die Marke, wenn eine Zustimmung der Mar-

keninhaberin vorliegt. Die Zustimmung kann zwar stillschweigend erteilt werden. 

Das blosse Dulden von Handlungen Dritter oder sogar einer eigenmächtigen 

Verwendung durch Abnehmer stellt demgegenüber keine Zustimmung dar (siehe 

WILLI, a.a.O., N 61 zu Art. 11 MSchG). Die Klägerin behauptet nicht, dass sie dem 

"off-label-use" zustimme. Eine solche Behauptung wäre denn auch befremdend, 

würde die Klägerin damit doch klar statuieren, dass sie befürwortet, dass die Vor-

schriften des Swissmedic missachtet werden. Ebensowenig behauptet die Kläge-

rin, den "off-label-use" unterbinden zu wollen. Stattdessen weist sie einfach da-

rauf hin, dass es in der alleinigen Verantwortung der behandelnden Ärzte liege 

(act. 33 Rz. 17), wie sie ihr unter dem Begriff BOTOX vertriebenes Produkt ver-

wenden. Mit anderen Worten toleriert die Klägerin den "off-label-use" was aber im 

Lichte der Erwägungen nicht zur Annahme führt, die Marke werde im Sinne von 

Art. 11 MSchG für Kosmetika gebraucht.  

Zusammenfassend ist deshalb festzuhalten, dass die Beklagte mit ihrem Hinweis 

auf die Zulassungsbeschränkungen der Swissmedic glaubhaft gemacht hat, dass 

die Marke BOTOX nicht für Produkte der Warenklasse 3 verwendet wird. Die Be-

hauptungen der Klägerin zum Markengebrauch vermögen keinen Gebrauch der 

Marke für Waren der Warenklasse 3 zu begründen. Wichtige Gründe für den 

Nichtgebrauch wurden keine vorgebracht. Namentlich gilt die Zulassungsbe-

schränkung der Swissmedic nicht als wichtiger Grund, war diese doch – nach klä-

gerischer Darstellung – seit den 80er Jahren, d.h. lange vor der einschlägigen 

Markenregistrierung bekannt. Die Einrede des Nichtgebrauchs bewirkt nach rich-

tiger Darlegung von MARKUS WANG (a.a.O. N. 49 ff. zu Art. 12) den Verlust der zi-

vil- und strafrechtlichen Ansprüche aus der nicht rechtserhalten gebrauchten Mar-

ke gegenüber der Gegenpartei. Die Einrede hat keine erga omnes-Wirkung.  

- 36 - 

Nicht geltend gemacht hat die Klägerin den Gebrauch der Marke BOTOLIFT für 

Waren der Warenklasse 3. Nach dem Gesagten erwachsen der Klägerin deshalb 

auch daraus keine Ansprüche. 

2.5.4. Verwechslungsgefahr 

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in 

ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten 

ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zei-

chen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, 

dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen 

zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zu-

sammenhänge vermutet. Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamt-

eindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen. Ob 

zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwech-

selbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets 

vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Je stärker sich ein 

Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat, desto grösser ist sein Schutzumfang und je 

näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser 

wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere 

Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ob eine 

solche Gefahr besteht, ist eine Rechtsfrage (Urteil des Bundesgerichts 

4A_281/2011 vom 26. September 2011 E. 2.1 m.w.H.). 

2.5.4.1. Kennzeichnungskraft 

a) Die Beklagte macht geltend, dass BOTOX eine kennzeichnungsschwache 

Marke sei. Daraus leitet sie ab, dass der geschützte Ähnlichkeitsbereich sehr 

klein, gegen Null tendierend, sei (act. 15 Rz. 35, 54 und 62; act. 38 Rz. 59 und 

63). Die vorliegend zu beurteilenden Zeichen würden einzig im Bestandteil 

"BOTO-" übereinstimmen. Dieser sei jedoch als Wortanfang von "Botulinumtoxin" 

bzw. "Botulismus" nicht monopolisierbar (act. 15 Rz. 62).  

- 37 - 

b) Die Klägerin hält dagegen, dass die Gesamtbevölkerung in der Schweiz im 

Zeichen BOTOX eine unterscheidungskräftige und kennzeichnungskräftige Marke 

für ihr Produkt erkenne (act. 1 Rz. 70). Dem Wortstamm "BOTO" und damit der 

klägerischen Marke BOTOX komme eine starke Kennzeichnungskraft zu. Es 

handle sich dabei nicht um einen allgemein gebräuchlichen Wortstamm, sondern 

um eine fantasievolle Neuentwicklung der Klägerin. Der Bestandteil "BOTO" sei 

einprägsam, da er eine Wiederholung des gleichen Vokals "O" nach vorangestell-

ten Konsonanten enthalte. Die Marke BOTOX werde weder als Abkürzung für den 

in den BOTOX Produkten der Klägerin enthaltenen Wirkstoff Clostridium botuli-

num Typ A Neurotoxinkomplex noch als sonst wie beschreibend, im Sinne einer 

Sachbezeichnung oder einer Beschaffenheitsangabe verstanden (act. 1 Rz. 108 

ff.; act. 33 Rz. 94, 112). 

c) Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungs-

kraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für 

starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichun-

gen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten 

insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe 

des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, 

die entweder aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im 

Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a m.V. auf die einschlägige Li-

teratur).  

d) Die Klägerin behauptet, der Wirkstoff in ihrem unter der Marke BOTOX ver-

triebenen Produkt sei "Clostridium botulinum Typ A Neurotoxinkomplex". Tatsäch-

lich handelt es sich bei "Clostridium botulinum" um ein grampositives, stäbchen-

förmiges Bakterium der Familie der Bacillaceae. Die Bakterien erzeugen sieben 

verschiedene Botulinustoxine, wobei nur vier, unter anderem Typ A, humanto-

xisch sind (siehe PSCHYREMBEL, Klinisches Wörterbuch, 257. Aufl., S. 149 und 

271). Der Wirkstoff, den die Klägerin in ihren Produkten verwendet, ist nicht das 

Bakterium, sondern das durch das Bakterium erzeugte Gift: Das Botulinumtoxin. 

Der Begriff "Botulinus" stammt vom lateinischen Wort "botulus", was "Darm, 

Wurst" bedeutet. Der Name rührte daher, dass das Toxin häufig mit Wurst oder 

- 38 - 

Wurstkonserven in Verbindung gebracht wurde (siehe act. 3/26). "Botulinumtoxin" 

ist mithin die Sachbezeichnung für den im klägerischen Produkt enthaltenen 

Wirkstoff (siehe zur Definition: WILLI, MSchG-Kommentar, N 48 zu Art. 2 MSchG; 

MARBACH, a.a.O., N. 277). Der Begriff (regelmässig auch wie folgt geschrieben: 

"Botulinum Toxin") besteht aus zwei zusammengesetzten Wörtern: "Botulinum" 

und "Toxin". Der Klägerin ist zuzugestehen, dass die durchschnittliche Bevölke-

rung nicht mit der lateinischen Sprache vertraut ist, weshalb sie die Herkunft des 

Wortes "Botulinum" regelmässig nicht erkennen dürfte. Immerhin wird man aber 

den lateinischen Ursprung des Wortes bemerken. Anders hingegen verhält es 

sich mit dem Begriff "Toxin". Auch dieses Wort stammt aus dem griechisch-

lateinischen Sprachraum, ist jedoch im allgemeinen Sprachgebrauch weit verbrei-

tet (z.B. "Toxikologisches Institut"; www.toxi.ch), weshalb davon auszugehen ist, 

dass der Sinngehalt des Wortes der durchschnittlichen Schweizer Gesamtbevöl-

kerung bekannt ist. Der Umstand, dass das Wort bzw. der Wortteil klar als Be-

zeichnung für Gift verstanden wird, schliesst aus, dass die Gesamtbevölkerung 

"Botulinumtoxin" als reinen Fantasiebegriff wahrnimmt.  

Die klägerische Marke setzt sich aus zwei Silben zusammen: "BO" und "TOX". Es 

erscheint offensichtlich und wird von der Klägerin letztlich auch bestätigt (act. 1 

Rz. 67), dass der Begriff aus der Sachbezeichnung für das Nervengift "Botulinum-
toxin" abgeleitet ist. Nach klägerischer Auffassung würde dies, wenn überhaupt, 
aber sicherlich kein erheblicher Teil der massgeblichen Verkehrskreise, bei wel-

chen es sich um die Schweizer Gesamtbevölkerung handle, erkennen (act. 1 

Rz. 67). Im Umkehrschluss macht die Klägerin damit geltend, dass der Begriff 

"BOTOX" als blosse Fantasiebezeichnung wahrgenommen werde. Dies kann si-

cher nicht gelten in Fachkreisen, welche ebenfalls als massgebender Verkehrs-

kreis zu qualifizieren sind (siehe dazu Ziffer 2.4.2.2 der Erwägungen, insb. lit. e). 

Aber auch in der Schweizer Gesamtbevölkerung deren Bewusstsein über die 

Marke BOTOX und das Nervengift Botulinumtoxin naturgemäss wesentlich durch 

die Medien geprägt ist, trifft es – wie bereits gezeigt (siehe dazu Ziffer 2.4.2.2 der 

Erwägungen, insb. lit. e) – nicht zu, dass der Begriff "BOTOX" als reine Fantasie-

bezeichnung wahrgenommen wird. In der Mehrheit der Artikel wird ein Unter-

schied zwischen der Marke BOTOX und dem Nervengift Botulinumtoxin gemacht 

- 39 - 

oder das Gift zumindest namentlich genannt. Auch der von der Klägerin einge-

reichten "Repräsentativbefragung" vom 27. Mai 2013 (act. 34/7) ist zu entneh-

men, dass 27% der Befragten an ein (Nerven-)Gift denken, wenn sie den Begriff 

BOTOX hören. Es muss damit davon ausgegangen werden, dass auch in der 

breiten Bevölkerung ein Bewusstsein über das Gift und dessen tatsächliche Be-

zeichnung vorherrscht, auch wenn offenbar nur 2% die genaue Sachbezeichnung 

wiedergeben können (siehe act. 34/7). Entgegen der klägerischen Behauptung 

braucht es keineswegs viel Fantasie um die Herleitung des Begriffs "BOTOX" aus 

dem Namen des Nervengiftes zu machen.  

Die klägerische Marke BOTOX lehnt damit eng an den Sachbegriff "Botulinumto-

xin" an, was ihre Kennzeichnungskraft erheblich schwächt.  

e) Es stellt sich weiter die Frage, ob die Kennzeichnungskraft der Marke 

BOTOX durch Benutzung gestärkt wurde:  

Die Kennzeichnungskraft einer ursprünglich schwachen Marke kann durch die In-

tensität der Benutzung erhöht werden. Die Stärkung der Kennzeichnungskraft ist 

Ausdruck einer intensiven Aufbauarbeit des Markeninhabers; verlangt wird in der 

Regel ein langjähriger Gebrauch der Marke und intensive Werbung (WILLI, a.a.O., 

N 115 zu Art. 3 MSchG; GALLUS JOLLER, in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., N 98 ff. 

zu Art. 3). 

Wie bereits dargelegt (oben Ziff. 2.5.2 lit. a) verweist die Klägerin auf die überra-

gende Verkehrsgeltung, die intensiven Verkaufsförderungsmassnahmen und den 

grossen Umsatz, den sie mit BOTOX resp. G._____ in der Schweiz wie im Aus-

land erziele. Die Stärkung der Kennzeichnungskraft einer Marke setzt allerdings 

deren markenmässig intensive Benutzung voraus. Aufgrund des Verbots der Pub-

likumswerbung für Arzneimittel, die nur auf ärztliche Verschreibung abgegeben 

werden dürfen (Art. 32 Abs. 2 lit. a HMG), ist der Klägerin ausschliesslich Fach-

werbung zuhanden der Personen erlaubt, die BOTOX verschreiben oder abgeben 

dürfen (Art. 31 Abs. 1 lit. a HMG). Die unscharfe Abgrenzung von BOTOX, Botox-

Behandlung und Botulinumtoxin veranlasste denn auch das Schweizerische 

Heilmittelinstitut Swissmedic im Anschluss an ein vor dem Bundesverwaltungsge-

- 40 - 

richt geführten Verfahren (C-1795/2009) zum Erlass der sogenannten Botulinum-

toxin-Leitlinien, die die Verwendung des Begriffs "Botox" stark einschränken. 

Werbemassnahmen für BOTOX, die sich an die breite Öffentlichkeit wenden, sind 

der Klägerin somit bereits von Gesetzes wegen verwehrt. Nach dem Ergebnis der 

Erwägungen in Ziffer 2.5.2 lit. d ist sodann zwar davon auszugehen, dass BOTOX 

als Begriff bekannt ist, nicht aber als Marke. Das Zeichen scheint von der Schwei-

zer Gesamtbevölkerung gerade nicht als betriebliches Herkunftszeichen wahrge-

nommen zu werden, womit auch nicht der Schluss auf einen Hersteller gemacht 

wird. Anders verhält es sich indessen bei der Ärzteschaft, welche Direktabnehme-

rin des unter der  Marke vertriebenen Produktes ist (siehe dazu Ziffer 2.4.2.2. lit. e 

der Erwägungen).  

Im Lichte dieser Erwägungen ist der Marke BOTOX eine durchschnittliche Kenn-

zeichnungskraft einzuräumen. Zwar wird diese durch die starke Anlehnung an 

den Sachbegriff herabgesetzt; der Umstand, dass sie zumindest in Fachkreisen 

weit verbreitet und bekannt ist, vermag die Herabsetzung zu einem grossen Teil 

wieder aufzufangen. 

2.5.4.2. Zeichenähnlichkeit 

a) Die Klägerin hält dafür, dass der charakteristische und einprägsame Wort-

bestandteil in der Marke BOTOX insbesondere "BOTO" sei. Der Bestandteil 

"BOTO" sei einprägsam, da er eine Wiederholung des gleichen Vokals "O" nach 

vorangestellten Konsonanten enthalte. Die Beklagte verwende auf ihren und für 

ihre Produkte das Zeichen BOTOCARE. Der Wortanfang "BOTO" - mithin die 

Hälfte der Zeichen - stimme mit dem Wortstamm "BOTO" der Klägerin überein. 

Der Anfang sei für ein Wortzeichen grundsätzlich stärker prägend als nachfolgen-

de Wortteile. Ausserdem verwende die Beklagte als zweiten Zeichenbestandteil 

"CARE", bei welchem es sich um den englischen Ausdruck für "Pflege" handle. 

Der Zusatz vermöge nicht vom kennzeichnungskräftigen Element "BOTO" abzu-

lenken. Daran ändere auch die Voranstellung des Zeichens B._____ zur Marke 

B._____ BOTOCARE nichts. Der Zusatz B._____ stelle ebenfalls einen direkten 

Hinweis auf die Wirkungsweise der Produkte dar und vermöge nicht vom kenn-

zeichnungskräftigen Element "BOTO" abzulenken. Dies gelte umso mehr, als 

- 41 - 

dass das Zeichen B._____ von der Beklagten auf bzw. für ihre Produkte soweit 

ersichtlich gar nie zusammen mit BOTOCARE verwendet und damit von den Ab-

nehmern nicht als ein einheitlich gebrauchtes Zeichen wahrgenommen werde. Die 

kennzeichnungskräftigen Bestandteile der Zeichen BOTOX und BOTOCARE sei-

en somit identisch (act. 1 Rz. 108 ff.). Entscheidend für das Vorliegen einer Zei-

chenähnlichkeit seien nicht isolierte Elemente wie die Anzahl Buchstaben oder die 

Vokalfolge. Massgebend sei der Gesamteindruck eines Zeichens, wobei regel-

mässig gewisse Wortbestandteile eines Zeichens vom Publikum stärker wahrge-

nommen und erinnert würden als andere (act. 33 Rz. 92).  

b) Die Beklagte hält dagegen, dass Klang, Schriftbild und Sinngehalt der ge-

genüberstehenden Wortmarken BOTOX und B._____ BOTOCARE sich unter-

scheiden würden. Währenddem die klägerische Marke über zwei Silben verfüge 

(BO-TOX), weise die angefochtene Marke fünf Silben auf (B1._____-B2._____ 

BO-TO-CARE). Dies führe zu einer klar unterschiedlichen Aussprachekadenz. 

Ausserdem würden die Marken unterschiedliche Vokalfolgen aufweisen. Das 

durch die Wortlänge gekennzeichnete Schriftbild weise ebenfalls deutliche Unter-

schiede auf. Zudem sei darauf hinzuweisen, dass kurze Wörter sowohl akustisch 

wie optisch leichter erfasst würden als längere Wörter. Bei kurzen Zeichen wür-

den entsprechend auch Abweichungen schneller erkannt, sodass vergleichsweise 

geringe Modifikationen bereits hinreichend unterschieden werden könnten. Wäh-

rend die hier massgebenden Durchschnittskonsumenten in der Widerspruchs-

marke klar die Sachbezeichnung BOTOX erkennen würden, verfüge die beklagti-

sche Marke über keinen eindeutigen Sinngehalt. Entsprechend bestünden auch 

auf der semantischen Ebene Unterschiede. Der Umstand, dass sich die zu ver-

gleichenden Zeichen gerade im Wortanfang deutlich unterscheiden würden, 

schaffe somit einen zusätzlichen Abstand (act. 15 Rz. 44 ff.). Die Übereinstim-

mung im Teil "BOTO", der selbst beschreibend verstanden werde und deshalb 

über einen äusserst schwachen Schutzbereich verfüge, finde sich in ihrem Zei-

chen an einer nicht prominenten Stelle, nämlich am Anfang des zweiten Wortes. 

Das schwache Zeichen der Klägerin finde sich nicht einmal gänzlich im Zeichen 

der Beklagten. Hinzu kämen die zahlreichen Unterschiede zwischen den beiden 

Zeichen. Folglich liege das Zeichen der Beklagten ausserhalb des Schutzbereichs 

- 42 - 

des Zeichens der Klägerin und eine Zeichenähnlichkeit sei nicht vorhanden 

(act. 38 Rz. 60).  

c) Ausgangspunkt für die Beurteilung der Markenkollision ist der Eintrag im 

Markenregister. Eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr setzt vo-

raus, dass das (jüngere) Zeichen mit der älteren Marke identisch oder ähnlich ist 

(Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG). Die Markenähnlichkeit bestimmt sich nach dem 

Gesamteindruck. Zu berücksichtigen sind alle der menschlichen Wahrnehmung 

zugänglichen, äusserlichen und inhaltlichen Übereinstimmungen, aber auch Un-

terschiede. Die Prüfung nach dem Gesamteindruck soll dem Umstand Rechnung 

tragen, dass die Marke normalerweise als Ganzes wahrgenommen wird und Ein-

zelheiten weniger Bedeutung zugemessen wird. Nicht alle Markenbestandteile fal-

len gleich ins Gewicht. Den charakteristischen Bestandteilen kommt besondere 

Bedeutung zu. Demgegenüber begründet die Übereinstimmung in gemeinfreien 

Markenbestandteilen noch keine Verwechslungsgefahr. Dennoch können sie den 

Gesamteindruck von Marken mitbeeinflussen. Die Beurteilung von Wortmarken 

richtet sich nach dem Wortklang, dem Schriftbild und dem Sinngehalt. Zwischen 

den einzelnen Faktoren bestehen Wechselwirkungen. Grundlage für die Beurtei-

lung ist das Erinnerungsbild (siehe WILLI, a.a.O., N 55, 58, 63 und 67 ff. zu Art. 3 

MSchG).  

d) Der Wortklang prägt das Erinnerungsbild einer Marke in entscheidender 

Weise. Zur Beurteilung des Klangbildes werden das Silbenmass, die Aussprache-

kadenz sowie die Vokalfolge berücksichtigt (siehe WILLI, a.a.O., N 70 und 73 zu 

Art. 3 MSchG). Der Vergleich zwischen der klägerischen Marke BOTOX und der 

beklagtischen Marke B._____ BOTOCARE zeigt, dass die klägerische Marke aus 

zwei Silben (BO-TOX) und die beklagtische Marke aus fünf Silben (B1._____-

B2._____ BO-TO-CARE) besteht. Während bei der klägerischen Marke Silben-

träger der ersten Silbe der Vokal O ist und Silbengipfel der zweiten Silbe der Kon-

sonant X, liegen die besonders hervortretenden Laute bei der beklagtischen Mar-

ke bei jeder Silbe auf dem (ausgesprochenen) Vokal. Nicht deckend sind auch die 

Vokalfolgen: O-O bei der Klägerin, E-A-O-O-A bei der Beklagten. Dabei wird be-

rücksichtigt, dass beide Wörter der beklagtischen Marke mit dem Wortteil 

- 43 - 

"CARE", dem englischen Wort für "Pflege", enden. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass die massgebenden Verkehrskreise den Bedeutungsgehalt des 

Wortbestandteils "CARE" und dessen Herkunft kennen, weshalb auch davon 

ausgegangen werden muss, dass die englische Aussprache der beklagtischen 

Marke als korrekt empfunden wird. Im Lichte dieser Erwägungen ist die Zeichen-

ähnlichkeit grundsätzlich zu verneinen.  

Zu berücksichtigen ist auch die Kennzeichnungskraft, die den einzelnen Silben 

zukommt. Gemeinfreie und schwache Silben vermögen – selbst wenn sie betont 

werden – in der Regel keine relevante Ähnlichkeit zu begründen (JOLLER, a.a.O., 

N 153 zu Art. 3). Gleiches muss für Wortbestandteile oder ganze Wörter gelten. 

Im Umkehrschluss bedeutet das aber nicht, dass gemeinfreie Silben resp. Wort-

bestandteile nicht zur Abgrenzung der Zeichen beitragen können. Wie die Kläge-

rin zutreffend festhält, bedeutet "B._____" so viel wie "Zellen-/Gewebe-

/Hautpflege" (act.1 Rz. 112). Das erste Wort aus der beklagtischen Marke weist 

somit klar auf ein Pflegeprodukt hin. Dieser Hinweis wiederholt sich im zweiten 

Wortteil des Wortes "BOTOCARE": "CARE", d.h. "Pflege", bekräftigt den ohne 

weiteres erkennbaren Hinweis auf ein Pflegeprodukt. Die Begriffe "B._____" und 

"CARE" sind als Beschaffenheitsangaben für sich alleine genommen dem Mar-

kenschutz nicht zugänglich (siehe WILLI, a.a.O., N 53 ff. zu Art. 3 MSchG). Hinge-

gen dienen sie der Abgrenzung zu dem von der Klägerin unter der Marke BOTOX 

vertriebenen Produkt. Dieses dient nämlich keineswegs der Hautpflege. Der mit 

der Injektionslösung verabreichte Inhaltsstoff (ein Toxin, auf das mit der zweiten 

Silbe TOX der klägerischen Marke hingewiesen wird) dient einzig dazu, die Mus-

keln zu lähmen und damit – soweit das Produkt im Kosmetikbereich verwendet 

wird – die Alterserscheinungen zu beseitigen. Mit Hautpflege steht das klägeri-

sche Produkt in keinem Zusammenhang. Der Begriff "Pflege" verweist auf eine 

positive und möglichst nachhaltige Wirkung auf das Hautorgan. Diese wird mit 

dem unter der Marke BOTOX vertriebenen Produkt nicht angestrebt. Auch im 

Sinngehalt weichen die Zeichen folglich wesentlich voneinander ab.  

Hinsichtlich des Schriftbildes, bei dem die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder 

Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben entscheidend sind, sind ebenfalls 

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wesentliche Unterschiede zu erkennen. Die klägerische Marke enthält fünf Buch-

staben, diejenige der Beklagten deren 16. Übereinstimmend sind nur die Buch-

stabenkombinationen "BOTO". Diesen kommt zwar im Vergleich zu den übrigen 

Buchstabenkombinationen erhöhte Kennzeichnungskraft zu, weil der Sachzu-

sammenhang zumindest für den Schweizer Durchschnittsabnehmer zu Botuli-

numtoxin nicht ganz so leicht zu erkennen ist wie die Bedeutung der Wortteile 

"CARE" und "B1._____". Die Buchstabenkombination ist indes sehr kurz, weshalb 

bereits geringe Abweichungen auffallen. Der angehängte Konsonant X bei der 

klägerischen Marke BOTOX hat – wie gesagt – wesentlichen Einfluss auf den 

Sinngehalt des Begriffs und unterscheidet sich eindeutig vom Begriff "CARE", so-

dass auch unter diesem Gesichtspunkt eine Ähnlichkeit zu verneinen ist.  

2.5.4.3. Warengleichartigkeit 

a) Die Klägerin macht geltend, dass es sich bei ihren wie auch den Produkten 

der Beklagten um solche zur Körperpflege, namentlich zur Behandlung von Falten 

handle. Zur Glättung von Falten würden heute sowohl