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**Case Identifier:** f29269b7-7821-544c-853d-5955b7315e27
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2017-05-30
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 30.05.2017 B-3088/2016
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-3088-2016_2017-05-30.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-3088/2016 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  3 0 .  M a i  2 0 1 7    

 

Besetzung 
 Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), 

Richter Marc Steiner, Richter Pietro Angeli-Busi,    

Gerichtsschreiberin Katharina Niederberger. 
 

 
 

Parteien 
 Apple Inc.,  

1, Infinite Loop, US-CA 95014 Cupertino,   

vertreten durch Prof. Dr. iur. Jürg Simon, Rechtsanwalt,  

Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 
 

 
 

Gegenstand 
 Internationale Registrierung IR 1'184'394 "Musiknote" (fig.). 

 

 

 

B-3088/2016 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Die Apple Inc. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der Inter-

nationalen Registrierung Nr. 1'184'394 (fig.) mit Basiseintragung Vereinigte 

Staaten von Amerika. Am 5. Dezember 2013 notifizierte die Organisation 

Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) die beantragte Schutzaus-

dehnung auf die Schweiz. Die Bildmarke, welche die Farben rosa, violett 

und weiss in Anspruch nimmt, sieht wie folgt aus: 

 

Die Marke beansprucht Schutz für folgende Waren der Klasse 9 nach der 

Nizza-Klassifikation: 

Logiciels informatiques pour la recherche, l'exploration, la consultation, 

l'échantillonnage, la lecture, l'achat et le téléchargement de contenus audio et 

vidéo en direct et préenregistrés. 

 

B.  

Mit Schreiben vom 1. Dezember 2014 erklärte das Eidgenössische Institut 

für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) eine vollständige vorläu-

fige Schutzverweigerung. Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid mit 

der Zugehörigkeit des Zeichens zum Gemeingut. 

C.  

Mit Stellungnahme vom 13. März 2015 bestritt die Beschwerdeführerin das 

Vorliegen von absoluten Ausschlussgründen und beantragte die Zulassung 

der Bildmarke zum Markenschutz in der Schweiz.  

D.  

Am 12. Juni 2015 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass 

sie an der vollumfänglichen Schutzverweigerung festhalte.  

B-3088/2016 

Seite 3 

E.  

Mit Eingabe vom 12. Dezember 2015 ersuchte die Beschwerdeführerin die 

Vorinstanz erneut, den refus provisoire gegen die Internationale Registrie-

rung Nr. 1'184'394 für die beanspruchten Waren der Klasse 9 zurückzuzie-

hen. 

F.  

Mit Verfügung vom 13. April 2016 wies die Vorinstanz die ersuchte Schutz-

ausdehnung der Internationalen Registrierung Nr. 1'184'394 (fig.) auf die 

Schweiz für alle beanspruchten Waren der Klasse 9 definitiv zurück. In ih-

rer Entscheidbegründung führt sie aus, die Bildmarke werde als Icon für 

eine Anwendungssoftware (nachfolgend: App-Icon) wahrgenommen und 

vermittle den Abnehmern einen Hinweis auf die Zweckbestimmung, den 

Inhalt und die Funktion der jeweiligen Software. Die Abnehmer würden aus 

diesem Grund das Zeichen als banales Symbol für Software mit Musikfunk-

tionen wahrnehmen. Die Vorinstanz macht weiter geltend, der Gleichbe-

handlungsgrundsatz könne nur erfolgreich angerufen werden, wenn die 

Zeichen in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar seien, was vorliegend 

nicht zutreffe. Schliesslich könne sich die Beschwerdeführerin nicht auf den 

Vertrauensschutz berufen, weil sie dessen Wirksamkeitsvoraussetzungen 

nicht erfülle.  

G.  

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 17. Mai 2016 

mit folgenden Rechtsbegehren Beschwerde vor dem Bundesverwaltungs-

gericht: 

"1. Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 13. April 2016 betreffend die 

Schutzverweigerung der Internationalen Registrierung Nr. 1'184'394 sei 

aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, dem hinterlegten Zeichen 

für sämtliche beanspruchten Waren in der Klasse 9 Markenschutz in der 

Schweiz zu gewähren. 

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer." 

Die Beschwerdeführerin stellte den prozessualen Antrag, es sei ein Termin 

für eine mündliche und öffentliche Verhandlung anzusetzen.  

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz führe zu Unrecht einen "Origi-

nalitätstest" für App-Icons ein. Durch ihre ergebnisorientierte Recherche zu 

den Darstellungsweisen von Apps präjudiziere sie den Ausgang der Mar-

kenprüfung. Das Zeichen sei zur Kennzeichnung von Software, die unter 

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anderem zur Suche, zum Sammeln und Kaufen von Audio- und Videoin-

halten verwendet werden könne, unterscheidungskräftig. Zur Freihaltebe-

dürftigkeit äussert sich die Beschwerdeführerin dahingehend, dass der frei-

haltebedürftige Charakter eines in einer Bildmarke enthaltenen Motivs den 

Markenschutz nicht ausschliesse, weil sich der Schutzumfang auf die kon-

krete gestalterische Lösung und nicht auf das Motiv beschränke. Die Be-

schwerdeführerin beruft sich weiter auf den Vertrauensschutz und rügt eine 

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes.  

H.  

Mit Schriftsatz vom 21. September 2016 liess sich die Vorinstanz nach drei-

maliger Fristerstreckung mit dem Antrag auf kostenfällige Abweisung der 

Beschwerde vernehmen. Unter Bezugnahme auf die angefochtene Verfü-

gung vom 13. April 2016 hält sie ergänzend fest, es sei eine notorisch be-

kannte Tatsache, dass auf dem Markt eine grosse Anzahl von Apps für 

Smartphones, Tablets und Computer angeboten würden. Das strittige Zei-

chen unterscheide sich in der Art der grafischen Gestaltung nicht hinrei-

chend von den marktüblichen Darstellungen. Sie führt weiter aus, die Be-

schwerdeführerin könne aus den zitierten Vergleichsmarken nichts zu ihren 

Gunsten ableiten, weil sich die Sachlage seit deren Eintragung geändert 

habe. Die Wahrnehmung der Abnehmer in Bezug auf Piktogramme und 

App-Icons habe sich aufgrund der sehr hohen Verbreitung von mobilen 

Handgeräten während der vergangenen vier bis fünf Jahren verändert.  

I.   

Am 8. November 2016 replizierte die Beschwerdeführerin innert erstreckter 

Frist und erneuerte ihre gleichbleibenden Rechtsbegehren. Sie rügt, die 

vorinstanzlichen Erwägungen seien widersprüchlich. Einerseits halte die 

Vorinstanz fest, dass das strittige Bildzeichen nach den üblichen Standards 

geprüft habe. Andererseits räume sie ein, dass sie eine Praxisänderung 

vorgenommen habe, die im Übrigen nicht angekündigt worden sei. Ebenso 

verstricke sich die Vorinstanz mit der Behauptung in einen Widerspruch, 

Smartphones und Tablets hätten erst in den vergangenen vier bis fünf Jah-

ren eine so hohe Verbreitung gefunden, währenddessen sie im gleichen 

Zeitraum die ins Recht gelegten Voreintragungen zugelassen habe.  

J.  

Die Vorinstanz verzichtete am 29. November 2016 auf die Einreichung ei-

ner Duplik.   

B-3088/2016 

Seite 5 

K.  

Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde am 10. Januar 2017 am Sitz des 

Bundesverwaltungsgerichts eine mündliche und öffentliche Verhandlung 

durchgeführt, an der die Verfahrensbeteiligten an ihren Rechtsbegehren 

festhielten.  

L.  

Mit Schriftsatz vom 20. Januar 2017 nahm die Beschwerdeführerin ab-

schliessend Stellung. 

M.  

Mit Eingabe vom 31. Januar 2017 reichte die Vorinstanz ihre abschlies-

sende Stellungnahme ein. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-

gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig 

(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 

2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin hat die Beschwerdeführe-

rin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen. Sie ist durch die ange-

fochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Inte-

resse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde-

führung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 

1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Die Eingabe-

frist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift 

wurden gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvor-

schuss wurde innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen 

Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). 

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 

2.   

Die Vorinstanz hat die Schutzausdehnung auf die Schweiz gestützt auf 

Art. 5 Abs. 1 des Madrider Protokolls über die internationale Registrierung 

von Marken (MMP, SR 0.232.112.4), Art. 6quinquies Bst. B. Ziff. 2 der Pariser 

Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stock-

holm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) sowie Art. 2 Bst. a und Art. 30 

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Abs. 2 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz 

von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11) zurückgewiesen.  

2.1 Art. 5 Abs. 1 MMP gewährt der zuständigen Behörde einer Vertrags-

partei das Recht, einer internationalen Markenregistrierung die Verweige-

rung der Schutzausdehnung zu erklären. Die Schweiz hat der Organisation 

Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) die Schutzverweigerung für 

eine Marke mit Basiseintragung in den USA gestützt auf Art. 5 Abs. 2 

Bst. a–b MMP innerhalb von 18 Monaten mitzuteilen. Diese Frist wurde mit 

Erklärung der vollständigen provisorischen Schutzverweigerung vom 

1. Dezember 2014 gewahrt. 

2.2 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international re-

gistrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser 

Verbandsübereinkunft genannten Bedingungen die Eintragung in das nati-

onale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, 

wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich 

aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Be-

zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des 

Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung 

dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und 

ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz bean-

sprucht wird, üblich sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Diese zwischen-

staatliche Regelung korrespondiert mit dem in Art. 2 Bst. a MSchG vorge-

sehenen absoluten Ausschlussgrund (BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon"). Lehre 

und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteile 

des BVGer B-5182/2015 vom 1. Februar 2017 E. 2.2 "élement de prothèse 

[3D]" m.w.H.; B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 3 "Noblewood"). 

2.3 Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistun-

gen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unter-

scheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Das Gesetz schützt die Unterscheidungs- 

und die Herkunftsfunktion der Marke (Botschaft zu einem Bundesgesetz 

über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 21. November 

1990, BBl 1991 I, S. 19). Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen des Ge-

meinguts vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich 

als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die 

sie beansprucht werden. Die Gründe für den Schutzausschluss von Zei-

chen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürf-

nis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft (BGE 139 III 176 E. 2 

"You"; 131 III 121 E. 4.1, "Smarties" mit Hinweisen). 

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2.4 Nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind Zeichen, die aufgrund ih-

res Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen, beziehungsweise beschrei-

benden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht er-

füllen können (BGE 139 III 176 E. 2 "You" mit Hinweis). Als Gemeingut im 

Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind 

namentlich beschreibende Zeichen, die sich in Angaben über die Art, die 

Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merk-

male der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und 

daher die erforderliche Unterscheidungskraft nicht aufweisen (BGE 131 III 

495 E. 5 "Felsenkeller"). Ob eine Marke als beschreibende Angabe zum 

Gemeingut zählt, ist nach ihrem Gesamteindruck zu prüfen. Die beschrei-

bende, sachliche Beziehung zwischen Marke und Ware oder Dienstleis-

tung muss für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise 

ohne besondere Denkarbeit oder Aufwand an Fantasie zu erkennen sein 

(BGE 127 III 160 E. 2.b.aa "Securitas"; 106 II 609 E. 1c "Fioretto"). 

2.5 Geometrische Grundformen, Teile davon sowie ihre dreidimensionalen 

Entsprechungen sind Gemeingut, da sie auf Waren und Warenverpackun-

gen häufig vorkommen (BGer, PMMBl 1983 I, S. 18 f. "Levi Strauss"; DAVID 

ASCHMANN, in: Bühler/Noth/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Marken-

schutzgesetz, 2009, Art. 2 Bst. a N. 75; EUGEN MARBACH, Kennzeichen-

recht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter und 

Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, N. 344; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCH-

BAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappen-

schutzgesetz. Basler Kommentar, 3. A. 2017, Art. 2 N. 80). Ein Zeichen ist 

nicht bereits deshalb vom Markenschutz auszuschliessen, weil es einen 

gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die 

Marke in ihrer Gesamtheit nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird 

(CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen 

Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen 

Markenrechts, 2002, Art. 2 MSchG N. 124 mit Hinweis auf BGE 120 II 310 

"The Original [3D]").  

2.6 Der wirtschaftliche Wert von Waren oder Dienstleistungen kann in der 

Hauptsache im immateriellen Inhalt anstatt in den physischen Bestandtei-

len liegen. Liegt die Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise auf dem geisti-

gen Inhalt, kann es für sie naheliegen, auch den Sinngehalt des Kennzei-

chens als inhaltlichen, beziehungsweise thematischen Hinweis anstatt als 

Hinweis auf physische, äussere Merkmale zu interpretieren. In solchen Fäl-

len ist ein beschreibender Sinngehalt der Marke auch in Bezug auf den 

Inhalt zu prüfen (Urteile des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 

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E. 7.1 "Apotheken Cockpit"; B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 f. "Pi-

rates of the Caribbean"). Mit der zusätzlichen Prüfung eines Freihaltebe-

dürfnisses an Marken, die sich in einem Sinnbezug auf den Inhalt, die Form 

oder Gestalt der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöp-

fen, wird der Verbreitung und Häufigkeit des Motivs oder Themas am Markt 

und damit dem konkreten Verwendungsinteresse der Mitanbieter Rech-

nung getragen (Urteile des BVGer B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 

E. 4.4 "Rapunzel"; B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 5.3 "Froschkönig" 

m.w.H.). Freihaltebedürftig sind Marken, die auf Gestaltungsmotive hinwei-

sen, welche für die Waren allgemein üblich oder durch den Gebrauchs-

zweck in naheliegender Weise vorgegeben sind (Urteile des BVGer 

B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.3 "Froschkönig" m.w.H.; B-5168/2011 

vom 13. März 2013 E. 2.5 "Black Label"; vgl. MARBACH, SIWR III/1, 

N. 313 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 83).  

2.7 Für die Prüfung der Unterscheidungskraft einer Marke ist auf die Beur-

teilungsperspektive und auf das mutmassliche Verständnis der schweize-

rischen Abnehmer abzustellen, während bei der Freihaltebedürftigkeit ei-

nes Zeichens das Verständnis der Mitbewerber massgeblich ist (BGE 139 

III 176 E. 2 "You"; Urteil des BVGer B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.1 

"Froschkönig"; MARBACH, SIWR III/1, N. 181). Das Bundesverwaltungsge-

richt prüft grundsätzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebliche Adres-

satenkreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugren-

zen ist und wie das Publikum das Zeichen aufgrund der erwarteten Auf-

merksamkeit wahrnimmt (vgl. BGE 139 III 176 E. 2 "You"; 134 III 547 E. 2.3 

"Panton" m.w.H.).  

3.      

Die in Anspruch genommenen Waren logiciels informatiques pour la re-

cherche, l'exploration, la consultation, l'échantillonnage, la lecture, l'achat 

et le téléchargement de contenus audio et vidéo en direct et préenregistrés 

richten sich nicht nur an Fachkreise aus dem IT- und Elektronikbereich, 

sondern in hohem Mass auch an ein breites Publikum (vgl. Urteil des 

BVGer 2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 4 "buton [fig.]"). Diese Soft-

wareprodukte weisen einen technischen Charakter auf und sie werden auf 

hochwertigen elektronischen Geräten installiert. Es ist daher davon auszu-

gehen, dass auch die breiten Abnehmerkreise der Marke eine erhöhte Auf-

merksamkeit zuteil kommen lassen. 

 

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4.  

4.1 Die Vorinstanz begründet die Zugehörigkeit des Zeichens zum Ge-

meingut mit dem Argument, dass die Bildmarke den Abnehmern als App-

Icon einen Hinweis auf die Zweckbestimmung, den Inhalt und die Funktion 

der beanspruchten Software vermittle. Im Zusammenhang mit Musik- und 

Video-Softwareprogrammen würden die angesprochenen Abnehmer das 

Piktogramm rein beschreibend verstehen und nicht als Unternehmenshin-

weis auffassen. Für die Darstellung von App-Icons erschöpften sich Quad-

rate mit abgerundeten Ecken und entsprechende Farbverläufe im Nahelie-

genden. Der in der Darstellung enthaltene weisse Kreis sei auch in Kombi-

nation mit Musiknoten, welche für die Kennzeichnung von Waren der be-

anspruchten Art üblich seien, nicht unterscheidungskräftig. Im Gesamtein-

druck unterscheide sich das Zeichen nicht hinreichend deutlich von der üb-

licherweise für Musik-Apps verwendeten Gestaltung. Die Abnehmer wür-

den aus diesem Grund das Zeichen als banales Symbol für Software mit 

Musikfunktionen wahrnehmen. Da von einem klaren Fall von fehlender Un-

terscheidungskraft auszugehen sei, könne die Beurteilung eines möglichen 

Freihaltebedürfnisses offen bleiben. 

4.2 Die Beschwerdeführerin widerspricht der vorinstanzlichen Rechtsauf-

fassung mit dem Argument, dass diese überspannte Anforderungen an die 

Unterscheidungskraft von Bildzeichen stelle. Sie führe zu Unrecht eine Art 

"Originalitätstest" für App-Icons ein, was weder im Gesetz, noch in der Pra-

xis eine Grundlage finde. Entgegen der vorinstanzlichen Sachverhaltsfest-

stellung entfalte der konkrete, marktbezogene Gebrauch im Markeneintra-

gungsverfahren keine Relevanz. Durch ihre einschränkende und ergebnis-

orientierte Sicht auf Apps präjudiziere sie den Ausgang der Markenprüfung. 

Denn je spezifischer oder enger die Vergleichsgrösse sei, desto eher wür-

den sich Ähnlichkeiten zu einer konkreten Darstellungsform finden. Die 

Darstellung weise einen hohen Wiedererkennungswert auf und werde von 

den Abnehmern als Hinweis auf die Gesuchstellerin wahrgenommen. Zur 

Freihaltebedürftigkeit äussert sich die Beschwerdeführerin dahingehend, 

dass die Mitbewerber nicht daran gehindert seien, mit abweichenden, je-

doch ebenso geeigneten Darstellungen einer Musiknote, eines Noten-

schlüssels oder ähnlichen Motiven am Markt aufzutreten. Ein Freihaltebe-

dürfnis sei aus diesem Grund zu verneinen. 

4.3 Der Eintrag im Markenregister (<http://www.wipo.int/romarin/re-

sult.xhtml>, abgerufen am 30.3.2017) enthält neben der bildlichen Darstel-

lung folgende Zeichenbeschreibung mit Farbanspruch: "The mark consists 

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of a purple and pink square with rounded corners with a white stylized mu-

sical note in the center surrounded by a white circle." In Alleinstellung zäh-

len Notenzeichen zu den elementaren, freihaltebedürftigen Zeichen (MAR-

BACH, SIWR III/1, N. 346; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 

N. 41). Das zentrale Bildmotiv der strittigen Marke unterscheidet sich kaum 

von der üblichen Darstellung von zwei Achtelnoten, die am Notenhals 

durch einen Balken miteinander verbundenen sind. Wie die Beschwerde-

führerin mit Hinweis auf MARBACH zutreffend vorbringt, sind die gestalteri-

schen Möglichkeiten bei Bildzeichen so vielfältig, dass der beschreibende 

oder freihaltebedürftige Charakter des Motivs für sich allein genommen 

noch kein Eintragungshindernis darstellt. Die Beurteilung hat sich an der 

gestalterischen Lösung in ihrer Gesamtheit zu orientieren. Der Schutzum-

fang ist dabei auf die gewählte Bildgestaltung beschränkt und kann nur in 

Ausnahmefällen das Motiv als solches sperren, da die Darstellung keinen 

allgemeinen Motivschutz miteinschliesst (Urteil des BVGer B-4536/2007 

vom 27. November 2007 E. 7.3 "Salamander [fig.]"; MARBACH, SIWR III/1, 

N. 316; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 148). Aus Sicht 

des Wirtschaftsverkehrs ist das aktuelle und potenzielle Verwendungsinte-

resse an Notenzeichen als hoch einzustufen, weil Notenzeichen als Hin-

weis auf Anwendungssoftware für Musik und Musikvideos verbreitet und 

marktüblich sind (Vernehmlassungsbeilage 10). Die wettbewerbsbezogene 

Wertung, ob dem Verkehr ausreichend gleichwertige Alternativen zur Ver-

fügung stehen oder ob das Zeichen für den allgemeinen Gebrauch unent-

behrlich und damit absolut freihaltebedürftig ist, kann indessen offen blei-

ben. Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, dass das Bildzeichen in 

seiner Gesamtheit aufgrund Verkehrsdurchsetzung eintragbar geworden 

sei (vgl. Art. 2 Bst. a MSchG). Zur Beurteilung der Marke ist zudem der 

Farbanspruch nach der Häufigkeit seines Farbtons und dem Farbenbedürf-

nis am entsprechenden Markt zu beurteilen (RKGE in sic! 2004 S. 674 E. 5; 

ASCHMANN, a.a.O. Art. 2 lit. a N. 80). Mit der Geltendmachung eines Farb-

anspruchs bringt die Hinterlegerin zum Ausdruck, dass sie den Marken-

schutz nur in einer bestimmten Farbkombination beansprucht (vgl. 

B-5182/2015 vom 1. Februar 2017 E. 3.3 "élement de prothèse [3D]"). Die 

Farben des Zeichenhintergrundes verlaufen entlang der vertikalen Achse 

von der Startfarbe Pink zur Endfarbe Violett. Wie die Vorinstanz zutreffend 

ausführt, sind Farbverläufe der beanspruchten Art im fraglichen Produkt-

bereich üblich (Vernehmlassungsbeilage 10). Auch wenn die beanspruchte 

Farbkombination für sich genommen wenig zur originären Unterschei-

dungskraft der Marke beitragen kann, so handelt es sich doch nicht um ein 

bedeutungsloses Gestaltungsmerkmal, das nichts zum Gesamteindruck 

des Zeichens beizutragen vermag. Die Abbildung der zwei Achtelnoten in 

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Weiss anstatt in Schwarz ist ebenfalls nicht hinreichend ungewohnt, um 

den Farbkontrast im Gesamtzeichen zu einem einprägsamen und unter-

scheidungskräftigen Element werden zu lassen. Schliesslich gehören im 

Bereich der Bildmarken auch Kreise und Quadrate zu den freihaltebedürf-

tigen geometrischen Grundformen (Urteile des BVGer B-2713/2009 vom 

26. November 2009 E. 2 "Wireless USB"; B-7506/2006 vom 21. März 2007 

E. 8 "Karomuster"; MARBACH, SIWR III/1, N. 344). Die Beschwerdeführerin 

wendet ein, Quadrate mit abgerundeten Ecken würden durch die regel-

mässige Konfrontation im Markt als Hinweis auf die Markeninhaberin auf-

gefasst. Dem Einwand der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden. 

Aufgrund des Spezialitätsprinzips richtet sich die Markenprüfung im Eintra-

gungsverfahren nicht nach dem tatsächlichen Gebrauch der strittigen oder 

anderer Marken der Hinterlegerin im Markt, sondern ausschliesslich nach 

dem Warenverzeichnis, für welches die Eintragung begehrt wird.  

4.3.1 Die Feststellung, dass die im Zeichen enthaltenen Formen und Sym-

bole für sich genommen dem freihaltebedürftigen Gemeingut zugehören, 

schliesst indessen nicht aus, dass deren Kombination dem Zeichen in sei-

ner Gesamtheit Unterscheidungskraft verleihen kann (ASCHMANN, a.a.O., 

Art. 2 lit. a N. 76). Die Kombination eines Quadrates mit einer Musiknote in 

einem Kreis zeugt zwar nicht von einem besonderen Ideenreichtum. Die 

einzelnen Zeichenelemente sind indessen nicht beliebig gestaltet. Die kon-

sequent abgerundeten Notenköpfe und Winkel der Musiknoten unterstrei-

chen die Wirkung des nach den gleichen Gestaltungsprinzipien geformten 

Quadrates. In Kombination mit der Kreisform führt dies zu einer grossen 

Einheitlichkeit und Klarheit im Design. Dieses verleiht dem Zeichen im Ge-

samteindruck zumindest eine minimale Gestaltungshöhe. Wie die Be-

schwerdeführerin zutreffend ausführt, kann die fehlende Originalität der 

strittigen Bildmarke nicht dazu führen, dass ihr keine Unterscheidungskraft 

zuerkannt wird. Die Eintragung eines Bildzeichens als Marke hängt nicht 

von der Feststellung einer besonderen Originalität ab. Bei Bildmarken sind 

die markenrechtlichen Anforderungen an die Unterscheidungskraft bereits 

dann erfüllt, wenn die Marke es den massgeblichen Verkehrskreisen er-

möglicht, die Herkunft der gekennzeichneten Waren zu erkennen und 

diese von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (E. 2).  

4.3.2 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, dass diese Bestand-

teile, die isoliert betrachtet nicht unterscheidungskräftig sind, wegen ihrer 

Marktüblichkeit auch im Fall ihrer Kombination keine hinreichende Unter-

scheidungskraft erlangen. In der mündlichen Parteiverhandlung tritt sie 

dem Vorwurf, sie führe eine Art "Originalitätstest" für App-Icons ein, mit dem 

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Argument entgegen, es gehe ihr nicht um die Originalität oder Neuheit des 

Zeichens. Ausschlaggebend sei vielmehr, dass sich die grafische Gestal-

tung des Zeichens im Rahmen des üblicherweise im Markt verwendeten 

Formenschatzes bewege. 

4.3.3 Der Vorinstanz ist darin zu zuzustimmen, dass die Art, in der die strit-

tige Marke zusammengesetzt ist, im Zusammenhang mit Softwarepro-

grammen, die den Abnehmern das Suchen, Stöbern, Durchsehen, Sam-

meln, Abspielen, Herunterladen und Kaufen von Audioinhalten ermögli-

chen, vom Gewohnten und Erwarteten nicht abweicht. Es trifft auch zu, 

dass Software immateriell ist und im Unterschied zu Hardware über keine 

physische, sichtbare Gestalt verfügt (vgl. Urteil des BVGer B-2418/2014 

vom 17. Februar 2016 E. 5.3.2 "bouton [fig.]"). Für die Repräsentation von 

Anwendungssoftware werden auf der Benutzeroberfläche in der Regel 

Symbole verwendet, die gleichzeitig als Schaltflächen dienen. Damit sich 

die entsprechenden Geräte intuitiv bedienen lassen, enthalten diese 

Schaltflächen häufig einen thematischen Hinweis auf den Inhalt der instal-

lierten Anwendungssoftware. Es ist eine notorische Tatsache, dass die Ka-

chelform mit und ohne abgerundete Ecken eine der üblicherweise verwen-

deten Aussenformen für Schaltflächen dieser Art darstellt. Musiknoten wer-

den zur visuellen Darstellung von Klängen verwendet. Als bekanntes Kul-

turzeichen erschliesst sich der Sinngehalt einer Musiknote unmittelbar aus 

deren bildhaften Darstellung selbst (vgl. DAVID ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. 

a N. 129). Erschöpft sich eine Bilddarstellung in einer beschreibenden oder 

anpreisenden Darstellung bestimmter Eigenschaften, Vorzüge, Wirkungen 

oder Gebrauchsweisen der Ware oder ihrer Herkunft, ist dieser Sinngehalt 

gleich wie der Sinngehalt eines Wortes zu beurteilen und hemmt die Un-

terscheidungskraft des Ausdrucks in gleicher Weise wie ein verbal geäus-

serter Sinngehalt (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 79).  

4.3.4 Obwohl die Beschwerdeführerin bestreitet, dass die zwei Achtelnoten 

in einem Kreis auf einem Quadrat mit abgerundeten Ecken funktionell als 

Schaltfläche zu einem Musiksoftwareprogramm wahrgenommen werden, 

lässt der durch das Warenverzeichnis vermittelte Kontext, in dem diese 

Form und dieses Symbol zu sehen sind, keinen Zweifel daran, wie die Ab-

nehmer dieses Zeichen auffassen. Die überwiegende Zahl der Abnehmer 

wird durch die Verwendung unterschiedlicher technischer Geräte wie bei-

spielsweise Smart-TVs, Tablets, Notebooks oder Mobiltelefone täglich mit 

dieser Art von Hinweisen auf Anwendungssoftware konfrontiert (E. 6.2.4). 

Vor dem Hintergrund des Verwendungszusammenhangs der Marke und 

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unter Einbezug des Wissens, Verstehens und Erwartens der angesproche-

nen Verkehrskreise nehmen diese eine solche Form, wenn sie mit einem 

verständlichen Symbol kombiniert wird, daher regelmässig funktionsbezo-

gen und als inhaltlichen Hinweis auf das repräsentierte Softwareprogramm 

wahr. Keines der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumente 

stellt die Begründetheit dieser Beurteilung in Frage. Auch aus dem Um-

stand, dass die massgeblichen Verkehrskreise der Marke gegenüber eine 

erhöhte Aufmerksamkeit zuwenden, lassen sich vorliegend keine entschei-

denden Auswirkungen für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ablei-

ten. Aus dem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad folgt nicht zwingend, dass 

deswegen die Unterscheidungskraft zur Erlangung der Eintragungsfähig-

keit ausreicht.  

4.3.5 Wenig stichhaltig ist das anlässlich der öffentlichen Verhandlung vor-

getragene Argument, die neu geschaffene "Sonderkategorie Piktogramme" 

sei falsch, weil sie methodisch auf einer unrichtigen Prüfpraxis beruhe. Un-

ter Piktogrammen versteht man bildhafte, symbolische Repräsentationen, 

die in der Regel einen Hinweis- oder Aufforderungscharakter haben. Im 

Gegensatz zu der unmittelbar schematisierten Abbildung von Gegenstän-

den oder Situationen (ikonisches Piktogramm) handelt es sich bei einem 

Notenzeichen um ein Symbol, dessen Bedeutung durch Konvention fest-

gelegt ist und erlernt werden muss ([symbolisches Piktogramm]; vgl. KERS-

TIN ALEXANDER, Kompendium der visuellen Information und Kommunika-

tion, 2. A. 2013, S. 211; NORBERT DITTMAR, Transkription, 2002, S. 19). 

Dass ein sachbezogener Vorgang oder Hinweis bildlich dargestellt wird, 

rechtfertigt es für sich allein genommen nicht, Piktogrammen generell die 

Unterscheidungskraft abzusprechen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 

a.a.O., Art. 2 N. 149). Von diesem Grundsatz ist auch die Vorinstanz aus-

gegangen. Sie hat zu Recht bei der Prüfung, ob der Schutzausdehnung 

absolute Ausschlussgründe im Sinne von Art. 6quinquies Bst. B. Ziff. 2 PVÜ 

i.V.m. Art. 2 Bst. a MSchG entgegenstehen, auf das Beurteilungskriterium 

abgestellt, dass die Eintragungsfähigkeit von Bildmarken deren konkrete 

Unterscheidungskraft für die in Anspruch genommenen Waren voraus-

setzt. Da es gemäss ständiger Rechtsprechung marktüblichen und in ihrer 

beschreibenden Aussage unmittelbar verständlichen Darstellungen an der 

erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt (E. 2.2 und E. 2.4), ist für das 

Bundesverwaltungsgericht nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz vorlie-

gend von der Prüfpraxis zu herkömmlichen Bildzeichen abgewichen ist und 

die strittige Marke wegen ihrer Zugehörigkeit zur behaupteten "Sonderka-

tegorie Piktogramme" einem strengeren Prüfmassstab unterworfen haben 

soll.  

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4.4 Die Recherchen der Vorinstanz haben sich auf die Beantwortung der 

Frage gerichtet, ob die Darstellungsform des strittigen Zeichens im rele-

vanten Markt banal und üblich ist. Die vorinstanzliche Fragestellung ist 

nicht zu beanstanden, da Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ dieses Eintra-

gungshindernis explizit erwähnt und auch in der Schweiz die im Geschäfts-

verkehr üblicherweise verwendeten Angaben nicht eintragungsfähig sind 

(MARBACH, SIWR III/1, N. 263). Die Beschwerdeführerin rügt schwerwie-

gende methodische Mängel bei der Internetrecherche zur Sachverhaltser-

mittlung. Sie wirft dem Markenprüfer vor, dass dieser durch sein Vorwissen 

eine Marktsituation geschaffen habe, die im Warenverzeichnis keine 

Grundlage finde. Der Beschwerdeführerin ist hierzu zu erwidern, dass sie 

ihre Softwareprodukte im Warenverzeichnis funktional und inhaltlich so 

konkret umschreibt, dass sich die Annahme einer Anwendungssoftware für 

den Kauf und das Abspielen Musik und Videos geradezu aufdrängt. Entge-

gen der Auffassung der Beschwerdeführerin betrifft das unterstellte Vorwis-

sen über die Funktion und Verwendung von Anwendungssoftware für Mu-

sik und Videos damit nicht den tatsächlichen Gebrauch des iTunes-Zei-

chens, wie es im Markt in Erscheinung tritt. Die vorinstanzliche Beurteilung 

stellt vielmehr auf die mutmassliche Markterfahrung ab, welche die Abneh-

mer im täglichen Umgang mit unterschiedlicher, oft standardmässig auf ih-

ren technischen Geräten installierter Anwendungssoftware erlangt haben. 

Solche Kenntnisse im Umgang mit Multimedia-Inhalten erwerben die Ab-

nehmer im Übrigen unabhängig vom jeweils verwendeten Betriebssystem. 

Die vorinstanzliche Recherche zielt daher zu Recht auf die am Markt übli-

chen Repräsentationsformen für diese Kategorie von Software in den Be-

reichen, wie sie von der Beschwerdeführerin selbst beansprucht werden. 

Der Vorwurf der ergebnisorientierten Vergleichsmethode erweist sich damit 

als unbegründet.  

4.5 Unter Würdigung des vorstehend Ausgeführten ist die Vorinstanz zu-

treffend zum Ergebnis gelangt, dass das strittige Zeichen im Verwendungs-

zusammenhang mit den beanspruchten logiciels informatiques pour la re-

cherche, l'exploration, la consultation, l'échantillonnage, la lecture, l'achat 

et le téléchargement de contenus audio en direct et préenregistrés die in 

Art. 6quinquies Bst. B. Ziff. 2 PVÜ i.V.m. Art. 2 Bst. a MSchG genannten An-

forderungen an die Eintragungsfähigkeit nicht erfüllt. Angesichts seines 

ausschliesslich beschreibenden Gehalts, beziehungsweise des ohne ge-

dankliche Zwischenschritte erkennbaren Verwendungs- und Inhaltshinwei-

ses auf Musiksoftware der beanspruchten Art ist das Bildzeichen im Ge-

samteindruck originär nicht unterscheidungskräftig. Daran vermag auch 

die minimale Gestaltungshöhe des Zeichens nichts zu ändern. Das Design 

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ist nicht derart einprägsam, dass es im Erinnerungsbild der Abnehmer ei-

nen Eindruck hinterlässt, welcher die unternehmensbezogene Herkunfts-

funktion gewährleisten könnte.  

5.  

5.1 Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, dass der fehlende Sinnzu-

sammenhang zwischen dem Bildzeichen und den beanspruchten Waren 

besonders mit Blick auf die strittigen Videoinhalte offensichtlich sei. Sie 

wirft der Vorinstanz vor, sie habe erst gar nicht nach dem Suchbegriff "Vi-

deo-App" recherchiert. Die Vorinstanz begegnet dieser Rüge mit dem Ar-

gument, es sei eine notorisch bekannte Tatsache, dass Software, die mit 

einem auf Musik hinweisenden App-Icon dargestellt werde, nicht nur dem 

Kauf oder Abspielen von Musik diene, sondern auch die dazugehörenden 

Musikvideos beinhalte (Protokoll der mündlichen Parteiverhandlung vom 

10.1.2017). 

5.2 Die aus dem lateinischen stammende Bezeichnung video (wörtlich: ich 

sehe) wird im Zusammenhang mit Filmen verwendet, die auf Videoband, 

DVD oder in einem anderen Format der digitalen Aufzeichnung gespeichert 

sind. Der Begriff "Video" wird überdies als Kurzbezeichnung für Videotech-

nik verwendet. Eine Videodatei enthält einen Film, der vertont sein kann 

oder auch nicht (CHRISTIAN IMMLER/WALTER IMMLER, Das grosse Compu-

terlexikon, 2017, S. 613 f.; Die Brockhaus Enzyklopädie online, Stichwort: 

Video, Videotechnik, abgerufen am 31.3.2017). Videos werden hauptsäch-

lich wegen ihres Werkinhalts nachgefragt. Die Hinterlegerin beansprucht 

die Marke für inhaltsbezogene Waren, ohne diese selbst inhaltlich zu prä-

zisieren. In diesen Fällen ist die konkrete Unterscheidungskraft in Bezug 

auf den gesamten Warenbegriff zu prüfen (Urteil des BVGer B-7995/2015 

vom 15. März 2017 E. 6.3 "Touch-ID; B-3528/2012 vom 17. Dezember 

2013 E. 5.2.3 "Venus"). Der inhaltsoffene Begriff "Video" umfasst Inhalte 

wie beispielsweise Nachrichtensendungen, Dokumentationen, Spielfilme, 

Serien, Animationsfilme, Lernvideos, Kurzfilme, Konzertaufzeichnungen o-

der Musik-Clips. Inhaltsbezogene Kennzeichen unterscheiden sich gerade 

in diesem Gegensatz einer zugleich naheliegenden und dennoch nur mög-

licherweise beschreibenden Inhaltsangabe grundlegend von anderen Mar-

ken, da die Internationale Klassifikation, nach der die Waren- und Dienst-

leistungen bei der Anmeldung eingeteilt werden (Art. 11 Abs. 2 der Marken-

schutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]), aus-

schliesslich auf physische, äusserliche Merkmale abstellt. Die Internatio-

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Seite 16 

nale Klassifikation gestattet und fördert damit unter inhaltlichen Gesichts-

punkten breitere Bezeichnungen als unter physischen. Aus diesem Grund 

dürfen an die konkrete Unterscheidungskraft von Marken für inhaltsbezo-

gene Waren und Dienstleistungen nicht übertrieben hohe Anforderungen 

gestellt werden (Urteile des BVGer B-7995/2015 vom 15. März 2017 E. 6.3 

"Touch-ID"; B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.6 "Pirates of the Car-

ibbean"; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 170). Erschöpft sich der Sinn-

gehalt des hinterlegten Zeichens allerdings in einer unmittelbaren Be-

schreibung eines möglichen Inhalts und enthält die Marke keine weiteren 

Elemente, welche deren konkrete Unterscheidungskraft erhöhen könnten, 

ist die Bejahung der Gemeingutszugehörigkeit nicht als übermässig streng 

zu bezeichnen (Urteil des BVGer B-7995/2015 vom 15. März 2017 E. 6.3 

"Touch-ID").  

5.3 Im Verwendungszusammenhang mit den logiciels informatiques pour 

la recherche, l'exploration, la consultation, l'échantillonnage, la lecture, 

l'achat et le téléchargement de contenus video en direct et préenregistrés 

enthält das Zeichen nicht nur eine sehr entfernt mögliche Sachaussage zu 

konkreten Videoinhalten. Im Bereich der Popkultur produzieren Musikerin-

nen und Musiker zur Promotion ihrer Songs insbesondere seit den 70er 

Jahren regelmässig auch dazugehörende Musikvideos. Hinter nicht weni-

gen Musikvideos steht zudem die Absicht, ein multimediales Gesamtkunst-

werk zu schaffen. Die Produktnähe des Zeichens erhöht sich durch den 

Umstand, dass das Internet in den letzten Jahren das Fernsehen als Leit-

medium für Musikvideos abgelöst hat. Entgegen der von der Beschwerde-

führerin vertretenen Ansicht handelt es sich bei diesen Tatsachen nicht um 

ein Vorwissen, das im Warenverzeichnis keine Grundlage findet (E. 4.4). 

Durchschnittlich informierte Abnehmer werden ohne weitere Überlegungen 

oder gedankliche Zwischenschritte annehmen, dass über die mit einem 

Notenzeichen gekennzeichnete Softwareanwendung, die auf ihren multi-

mediatauglichen Geräten installiert ist, neben Werken der Musik auch die 

dazugehörenden Musikvideos angeboten werden. Auch wenn sich der 

Aussagegehalt des Zeichens nicht auf Musikvideos beschränkt, so wird 

doch die Erwartung geweckt, dass diese besonders gut vertreten sind (vgl. 

BGE 128 III 447 E. 1.6 "Premiere"). Aufgrund der vorgenannten Feststel-

lungen bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass das strittige Zeichen 

vom Inhalt und Verwendungszweck der in Anspruch genommenen Soft-

ware nicht hinreichend losgelöst ist, weil es sich im naheliegenden Hinweis 

auf das Suchen, Stöbern, Durchsehen, Sammeln, Abspielen, Herunterla-

den und Kaufen nicht nur von Musik, sondern auch von den marktüblich 

dazugehörenden Musikvideos erschöpft.  

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Seite 17 

5.4 Die Beschwerdeführerin wendet ein, die Vorinstanz habe sich zwar auf 

einen Textbaustein gestützt, der Art. 5 MMP und Art. 6quinquies Bst. B. Ziff. 2 

PVÜ als Rechtsgrundlagen nenne. Sie habe die IR-Marke jedoch rechts-

fehlerhaft geprüft, weil sie sich ausschliesslich auf die Beurteilungskriterien 

von Art. 2 Bst. a MSchG abgestützt und den Wortlaut der Bestimmung von 

Art. 6quinquies Bst. B. Ziff. 2 PVÜ unberücksichtigt gelassen habe. Nach die-

ser Praxis würden IR-Marken zu Unrecht bereits dann zurückgewiesen, 

wenn die konkrete Unterscheidungskraft fehle, und nicht erst, wenn Zei-

chen ausschliesslich beschreibend seien oder ihnen jede Unterschei-

dungskraft fehle. 

5.5 Art. 6quinquies Bst. B. Ziff. 2 PVÜ nennt als mögliche Eintragungshinder-

nisse oder Löschungsgründe erstens die fehlende Unterscheidungskraft, 

zweitens beschreibende Angaben und drittens allgemein sprachgebräuch-

liche Angaben und damit das Freihaltebedürfnis. Das erste Eintragungs-

hindernis ist dahingehend zu verstehen, dass "Marken, [die] jeder Unter-

scheidungskraft entbehren", von Zeichen, die lediglich unterscheidungs-

schwach sind, zu unterscheiden sind (SAM RICKETSON, The Paris Conven-

tion for the Protection of Industrial Property. A Commentary, 2015, 

N. 12.22 f.). Für die Schutzfähigkeit einer Marke genügt daher bereits eine 

geringe Unterscheidungskraft, die etwa allein in der konkreten grafischen 

Gestaltung liegen kann (E. 4.3.1; KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, 4. A. 

2009, Art. 6quinquies PVÜ N. 8 mit Hinweis auf BGH GRUR 1991, 136 "New 

Man" und BGH GRUR 1995, 732 "Füllkörper"). Gemäss vorinstanzlicher 

Auslegungspraxis sind Marken dann eintragungsunfähig, wenn ihnen "die 

konkrete Unterscheidungskraft fehlt". Der von der Beschwerdeführerin ge-

äusserten Annahme, dass die Anwendung des Kriteriums "jeder Unter-

scheidungskraft entbehren" eine weniger strenge Eintragungspraxis nach 

sich ziehe als das "Fehlen der konkreten Unterscheidungskraft", liegt eine 

Verwechslung zwischen der logischen und der semantischen Struktur die-

ser beiden Aussagen zugrunde. Der Wortlaut dieser Bestimmung lässt kei-

nen Zweifel daran, dass deskriptive Marken einen ausschliesslich be-

schreibenden Gehalt aufweisen müssen, um von der Markeneintragung 

ausgeschlossen zu werden. Mit anderen Worten dürfen nach dieser Be-

stimmung Marken nicht bereits deshalb zurückgewiesen werden, weil sie 

nur teilweise beschreibend sind oder beschreibende Elemente mit weiteren 

Bestandteilen kombiniert werden, welche dem Zeichen in seiner Gesamt-

heit Unterscheidungskraft verleihen (RICKETSON, a.a.O., N. 12.23b). Indes-

sen kann die Beschwerdeführerin in Bezug auf beschreibende Marken aus 

Art. 6quinquies Bst. B. Ziff. 2 PVÜ keine weitergehenden Rechte ableiten als 

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Seite 18 

aus Art. 2 Bst. a MSchG (vgl. BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon"). Denn die Aus-

legung für "teilweise beschreibende" Warenbezeichnungen darf im Zusam-

menhang mit der Verwendung von inhaltsoffenen Waren so wenig zur Um-

gehung von Eintragungshindernissen führen wie bei der Inanspruchnahme 

von Oberbegriffen (E. 5.2; vgl. Urteile des BGer 4A_618/2016 vom 20. Ja-

nuar 2017 E. 4 "Car-Net" m.w.H.; 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 4 

und E. 5.2.2 ; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 

E. 7.1.2 "Noblewood"; B-8117/2010 vom 3. Februar 2012 E. 6.2.1 "Green 

Package" m.w.H.). 

6.   

6.1 Die Beschwerdeführerin stützt ihr Rechtsbegehren zudem auf das in 

Art. 8 Abs. 1 BV verankerte Gleichbehandlungsgebot. Aus dem Umstand, 

dass zu einem früheren Zeitpunkt Bildmarken mit Musiknoten eingetragen 

worden sind, leitet sie einen Rechtsanspruch auf Gewährung der Schutz-

ausdehnung ab.   

6.1.1 Die Bildmarke 2P-335041 "Sechzehntelnoten" aus dem Jahr 1984 

wurde u.a. für die Aufnahme und Wiedergabe von Tönen (Klasse 9) regis-

triert. Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass sich diese Marke aufgrund 

ihres Alters für einen Vergleich nicht eignet. Das Alter von Voreintragungen 

kann der Beschwerdeführerin indessen dann nicht zum Nachteil gereichen, 

wenn die Vergleichsmarken eine konstante, langjährige und bis zum heu-

tigen Zeitpunkt andauernde Praxis der Vorinstanz darlegen (Urteil des 

BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 6.6 "Goldbären"). Die zweite 

Vergleichsmarke ist jüngeren Datums (IR 1118862/2013 [fig.]) und wurde 

für die Übertragung von Musikdateien und Musikvideos (Klasse 9) einge-

tragen. Entgegen der von der Beschwerdeführerin vertretenen Ansicht 

kann bei diesem Vergleichszeichen nicht von einer stilisierten Musiknote 

gesprochen werden. Der Darstellung fehlt die abstrahierende Reduktion 

auf die wesentlichen Grundzüge, die für jede Stilisierung kennzeichnend 

ist. Das Markenbild wird im Gegenteil durch detailreiche Elemente wie die 

Abbildung von Nord- und Südamerika und das zur wehenden Flagge um-

gestaltete Notenfähnchen geprägt. Zudem schafft sowohl die Linksneigung 

des Zeichens als auch der kugelförmige Notenkopf einen Verfremdungsef-

fekt. Anders als bei der strittigen Marke handelt es sich bei diesem Ver-

gleichszeichen damit nicht um eine weitestgehend originalgetreue Nach-

bildung einer Musiknote, die unmittelbar und ohne das Erfordernis gedank-

licher Zwischenschritte auf die in Anspruch genommenen Waren hinweist. 

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Seite 19 

6.1.2 Die Beschwerdeführerin reichte anlässlich der mündlichen Parteiver-

handlung vom 10. Januar 2017 mehrere neue Beweismittel ein. Wie die 

Vorinstanz in ihrer abschliessenden Stellungnahme zutreffend ausführt, ist 

die Gestaltung der Vergleichszeichen CH Nr. 686508/2015 (Klasse 35, 36, 

42, "gezackte Linie auf Kreis mit Dreieck"), CH Nr. 654046/2013 (Klasse 9, 

35, 38, 41, "drei gebogene Striche auf Kreis") und CH Nr. 591334/2009 

(Klasse 9, 35, 38, 41, 42, 45, "f auf Quadrat") weder marktüblich, noch er-

schöpfen sich die Zeichen in einer beschreibenden Aussage über die be-

anspruchten Waren und Dienstleistungen. Das quadratische Bildzeichen 

CH 682303/2015 (Klasse 9, 25, 35, 38, 41, 42, 45) enthält eine weitgehend 

realitätsgetreue Abbildung einer Fotokamera. In der umfangreichen Liste 

der Klasse 42 stehen Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Auf-

nahme von Fotografien stehen, nicht im Vordergrund. Indessen ist nicht 

von der Hand zu weisen, dass zumindest die Dienstleistungsumschreibun-

gen "Übermittlung von […] Bildern, […], Fotografien" sowie "Übertragung 

von […] fotografischen Bildern" eine erhebliche Produktnähe aufweisen. 

Die Marke CH 682302/2015 (Klasse 9, 35, 38, 42, 45) zeigt eine hochgra-

dig stilisierte Fotokamera. Der Vorinstanz ist darin zu folgen, dass die hoch 

stilisierte Darstellung von marktüblichen und banalen Abbildungen ab-

weicht. Für den Fall, dass ein erheblicher Teil der Abnehmer in dieser weit-

gehend abstrahierten Darstellung noch eine Kamera erkennen kann, so 

weisen die Dienstleistungen "Übermittlung von […] Bildern, […], Fotogra-

fien" sowie "Übertragung von […] fotografischen Bildern" ebenfalls einen 

beschreibenden Gehalt auf. Schliesslich steht der Vergleichbarkeit der 

Marke CH 671947/2014 (Klasse 9, 35, 37, 38, 39, 42, "blaue Karton-

schachtel") mit der strittigen Marke entgegen, dass das Dienstleistungsver-

zeichnis der Klasse 42 keine Begriffe enthält, die ohne die Notwendigkeit 

gedanklicher Zwischenschritte auf die beanspruchte Dienstleistung hinwei-

sen. Insbesondere ist die Abbildung einer blauen Kartonschachtel auch 

keine naheliegende Abbildung für die digitale Dienstleistungen "Hosting 

und Vermietung von Speicherplatz für Archivierung, […], Speicherung und 

Sicherung, Synchronisation, Übertragung, Streaming und Austausch von 

elektronischen Daten". Weicht die Praxis – wie vorliegend – nur in Einzel-

fällen vom Recht ab, kann aufgrund dieser Voreintragung kein Recht auf 

Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden. Allenfalls fehler-

hafte frühere Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung 

haben müssen (vgl. BGE 139 II 49 E. 7.1; 122 II 446 E. 4a; Urteil des BGer 

4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 "Doppelhelix [fig.]"; Urteil des BVGer 

B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 5.1 "Couronné" m.w.H.). Die Be-

schwerdeführerin kann sich folglich nicht mittels des angerufenen Gleich-

behandlungsgrundsatzes auf die allenfalls fehlerhafte Rechtsanwendung, 

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Seite 20 

die in wenigen Einzelfällen zugunsten anderer Markenhinterleger erfolgt 

ist, berufen. 

6.2 Mit Blick auf ihre eigenen Marken beruft sich die Beschwerdeführerin 

auf den Vertrauensschutz. Der in Art. 9 BV verankerte Grundsatz von Treu 

und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten 

Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Er-

wartungen begründendes Verhalten der Behörden. Dabei wird vorausge-

setzt, dass die sich die auf den Vertrauensschutz berufende Person be-

rechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf 

nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig ma-

chen kann; schliesslich scheitert die Berufung auf Treu und Glauben dann, 

wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen gegenüberstehen (Urteil des 

BGer 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 4 "Doppelhelix"; BGE 129 I 161 

E. 4.1 mit Hinweisen). 

6.2.1 Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass die Vorinstanz im Zeit-

raum von 2011 bis 2014 diverse Marken von Apple Inc. zum Markenschutz 

zugelassen habe, die heute der Kategorie "App-Icons" zugeordnet würden. 

Die Eintragungspraxis der Vorinstanz sei inkonsistent, weil praktisch alle 

Motive der eingetragenen Vergleichsmarken einen Produktbezug aufwei-

sen würden (Nr. 666090/2014 [fig.] "Play-Symbol" u.a. für digitale elektro-

nische Geräte und damit verbundene Software; Nr. 632127/2012 [fig.] 

"Mikrofon" für Spracherkennungssoftware; Nr. 641477/2013 [fig.] "Stras-

senkarte" u.a. für die globale Positionierung und Navigation; 

Nr. 668681/2015 [fig.] "Fotokabine" für logiciels pour le montage, l'acquisi-

tion et le visionnage d'images; Nr. 648973 [fig] "Achtelnoten" für Compu-

tersoftware; Nr. 641177/2013 [fig.] u.a. für die elektronische Publikation von 

Dokumenten; IR Nr. 1040959/2011 "Kompass" für Internet Browser Soft-

ware; IR Nr. 1074794/2012 und IR Nr. 1053153/2011 "Achtelnoten" u.a. für 

Computersoftware für Audio- und Videofiles; IR Nr. 1057958/2012 "Achtel-

noten" u.a. für Computersoftware für Audio- und Videoinhalte). Die genann-

ten Voreintragungen stellen nach Ansicht der Beschwerdeführerin eine 

taugliche Vertrauensgrundlage für die Registrierung des strittigen Zeichens 

dar. Sie rügt, der vorinstanzliche Abweisungsentscheid führe zu einer Än-

derung der Eintragungspraxis für App-Icons. Diese Praxisänderung sei we-

gen der fehlenden sachlichen Begründetheit materiell nicht zu schützen. 

6.2.2 Die Vorinstanz verwirft das Vorliegen eines Vertrauenstatbestandes. 

Im Bereich von Smartphones sei seit der Eintragung der zitierten Marken 

ein rascher technischer Wandel erfolgt und der Boom der letzten fünf Jahre 

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Seite 21 

habe sich auf die Eintragungsfähigkeit von App-Icons negativ ausgewirkt. 

Aus diesem Grund würden aus heutiger Sicht die damaligen Markeneintra-

gungen teilweise anders beurteilt werden. Zudem seien die von der Be-

schwerdeführerin angeführten Voreintragungen mit dem vorliegenden Fall 

nicht vergleichbar, weil die Marken unterschiedlich gestaltet seien und an-

dere Waren beträfen.  

6.2.3 Es ist indessen nicht von der Hand zu weisen, dass den zitierten Ver-

gleichsmarken "Mikrofon", "Strassenkarte", "Fotokabine" und "Dokumente" 

ebenfalls eine hohe Produktnähe eigen ist und sie zumindest konzeptionell 

ähnlich wie die strittige Marke aufgebaut sind. Insbesondere die Ver-

gleichsmarken Nr. 648973/2013 [fig] "Achtelnoten" (für Computersoftware), 

IR Nr. 1074794/2012 und IR Nr. 1053153/2011 "Achtelnoten" (u.a. für 

Computersoftware für Audio- und Video Files), IR Nr. 1057958/2012 "Ach-

telnoten" (u.a. für Computersoftware für Audio- und Videoinhalte) sind der 

strittigen Marke auch in Bezug auf die Motivgestaltung, die Detaildichte und 

die beanspruchten Waren ausgesprochen ähnlich. 

6.2.4 Die Vorinstanz legt eine durch das Marktforschungsinstitut Link im 

Januar 2016 durchgeführte repräsentative Umfrage zur Verbreitung von 

Smartphones und Tablets ins Recht (Vernehmlassungsbeilage 11). Wäh-

rend im Jahr 2012 48% der Schweizer Bevölkerung zwischen 15 und 74 

Jahren ein Smartphone und 14% ein Tablet besassen, wuchs deren pro-

zentualer Anteil bis 2014 auf 69%, bzw. 39%. Gemäss dieser Studie nimmt 

die Verbreitung der mobilen Geräte seither zwar noch zu, jedoch mit ver-

langsamtem Wachstum. Dieses Datenmaterial deckt indessen den vorlie-

gend relevanten Zeitraum nur unvollständig ab. Im Rechtsmittelverfahren 

kann die Behörde die tatsächlichen Feststellungen berichtigen oder ergän-

zen, wenn Zweifel an der materiellen Wahrheit bestehen (PATRICK KRAUS-

KOPF/KATRIN EMMENEGGER/FABIO BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, 

Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. A. 2016, Art. 12 N. 26). 

Eine durch das Marktforschungsinstitut GfS im Januar 2015 im Auftrag des 

Interessenverbandes Forum Mobil durchgeführte Marktbefragung bestätigt 

den festgestellten Trend (Forum Mobil, Neues Nutzungsverhalten, deutli-

che Nutzensicht, verstärkte Sensibilität gegenüber gesundheitlichen Risi-

ken <http://www.forummobil.ch/domains/forummobil_ch/data/free_docs/ 

Forum_Mobil_Mobilfunk_gfs.pdf>, abgerufen am 10.4.2017, S. 12). Gaben 

im Jahr 2010 24% aller Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz ab 16 

Jahren an, ihr Handy auch für Apps oder Anwendungen im Internet zu nut-

zen, waren es 2014 bereits 83% der befragten Personen. Damit hat sich 

die Nutzung von Apps oder Anwendungen im Internet innerhalb von vier 

B-3088/2016 

Seite 22 

Jahren von einer Nischenfunktion zu einer zentralen und hauptsächlichen 

Nutzungsart entwickelt. Das mobile Telefon ist damit im Vergleich zu 2010 

und früher nicht mehr ein Gerät zur effizienten akustischen Interaktion, son-

dern hauptsächlich ein Multifunktionsgerät (Forum Mobil, S. 15). Es spre-

chen folglich gewichtige Gründe für die Richtigkeit der vorinstanzlichen 

Schlussfolgerung, dass aufgrund der hohen Verbreitung mobiler Multifunk-

tionsgeräte ein erheblicher Teil der Abnehmer eine Bildmarke, die ein Sym-

bol in einer Kachelform enthält und deren Warenverzeichnis eine Anwen-

dungssoftware nahelegt, diese auch als App-Icon auffassen werden. Aus 

dem Umstand, dass der App-Store der Markeninhaberin bereits 2013 rund 

eine Million verfügbare Applikationen angeboten hat, lässt sich indessen 

höchstens ableiten, dass die Vorinstanz mit einer nicht unerheblichen zeit-

lichen Verzögerung auf die veränderten Marktverhältnisse in diesem Wa-

renbereich reagiert hat. Im Ergebnis bringt die Vorinstanz stichhaltige 

Gründe vor, um die Abkehr von ihrer früheren Beurteilung zur Marktüblich-

keit von Zeichen, die Musiknoten enthalten, zu rechtfertigen. Der Umstand, 

dass ähnliche Zeichen der Markeninhaberin zu einem früheren Zeitpunkt 

eingetragen worden sind, kann angesichts der Tatsache, dass sich die 

Rahmenbedingungen im Bereich von Softwareanwendungen der bean-

spruchten Art im vorliegend relevanten Zeitraum ganz erheblich verändert 

haben, nicht ausschlaggebend für die Bejahung der Eintragungsfähigkeit 

sein. Die Beschwerdeführerin kann sich damit nicht auf eine ständige Pra-

xis in vergleichbaren Fällen berufen, sondern lediglich auf aus heutiger 

Sicht möglicherweise anders zu beurteilende Eintragungen in wenigen Ein-

zelfällen, wodurch kein berechtigtes Vertrauen geschaffen wird (vgl. Urteile 

des BVGer B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.8 "toppharm Apothe-

ken (fig.)"; B-990/2009 vom 27. August 2009 E. 8.2 "Biotech Accelerator"). 

Wie die Vorinstanz zu Recht erkannte, sind die Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Berufung auf Treu und Glauben aufgrund von veränderten 

Sachvoraussetzungen vorliegend nicht erfüllt. Für die Beurteilung der 

Frage, ob der begehrten Schutzausdehnung auf die Schweiz ein Eintra-

gungshindernis entgegensteht, ist vorliegend damit einzig darauf abzustel-

len, ob im Eintragungszeitpunkt eines der konventionsrechtlich und gesetz-

lich geregelten Eintragungshindernisse vorliegt oder nicht.  

7.  

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Internationale Registrierung 

Nr. 1'184'394 (fig.) originär nicht unterscheidungskräftig ist. Die strittige 

Marke gehört dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG an und ist 

auch unter dem Titel von Art. 6quinquies Bst. B. Ziff. 2 nicht eintragungsfähig. 

Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen. 

B-3088/2016 

Seite 23 

8.  

8.1 Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Beschwer-

deverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). 

Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-

che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen 

(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 

2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-

gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Ver-

mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem 

Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach 

Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orien-

tieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert 

zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen ist (BGE 133 III 490 

E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das 

vorliegende Verfahren auszugehen. Die Beschwerdeführerin hat die 

Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verlangt. Damit sind die 

Gerichtskosten auf Fr. 5'000.– festzusetzen und angesichts des Verfah-

rensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr einbe-

zahlte Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'000.– wird zur Bezahlung 

der Verfahrenskosten verwendet. Den darüber hinausgehenden Betrag 

von Fr. 1'000.– hat die Beschwerdeführerin innert 30 Tagen nach Versand 

des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 

8.2 Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerde-

führerin, noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 

Abs. 1 und 3 VGKE). 

 

  

http://links.weblaw.ch/BGE-133-III-490

B-3088/2016 

Seite 24 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.– werden der Beschwerdeführerin auf-

erlegt. Der von der Beschwerdeführerin bezahlte Kostenvorschuss von 

Fr. 4'000.– wird diesem Betrag angerechnet. Der Restbetrag von 

Fr. 1'000.– hat die Beschwerdeführerin innert 30 Tagen nach Eintritt der 

Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu 

überweisen. 

3.  

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.  

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Beilage: Einzahlungsschein; 

Gerichtsurkunde) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 1184394; Gerichtsurkunde) 

– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsur-

kunde) 

 

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. 

 

 

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Vera Marantelli Katharina Niederberger 

  

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Seite 25 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 

(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache 

abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-

weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 

und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in 

Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). 

 

Versand: 6. Juni 2017