# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** aa4bf1ac-bffc-542b-9226-daa0b6b68363
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2009-10-15
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 15.10.2009 B-2323/2009
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-2323-2009_2009-10-15.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-2323/2009
{T 0/2}

U r t e i l  v o m  1 5 .  O k t o b e r  2 0 0 9

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), 
Richter David Aschmann, Richter Bernard Maitre, 
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

X._______, 
vertreten durch 
Rechtsanwalt lic. iur. Ernst A. Widmer und 
Rechtsanwalt lic. iur. Milan Kryka, 
Sears Wiederkehr Hugelshofer Widmer, 
Bahnhofstrasse 48, 8022 Zürich,
Beschwerdeführer,

gegen

Y._______, 
vertreten durch LL.M. Dr. iur Christoph Gasser, 
Staiger, Schwald & Partner AG, Genferstrasse 24, 
Postfach 2021, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Widerspruchsverfahren Nr. 9809 Circus Conelli.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-2323/2009

Sachverhalt:

A.
Am  30.  April  2008  wurde  im  Schweizerischen  Handelsamtsblatt 
(SHAB) die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 570'559 „Circus Co-
nelli“  der  Beschwerdegegnerin  publiziert.  Sie  ist  für  folgende  Waren 
und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbei-
ten.

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Akti-
vitäten.

Klasse 43: Verpflegung; Beherbergung von Gästen.

Gegen  diese  Markeneintragung  erhob  der  Beschwerdeführer  am 
25. Juli 2008 vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum 
(Vorinstanz) Widerspruch. Er stützte den Widerspruch auf die angeb-
lich  notorisch  bekannte  Marke  „Circus  Conelli“.  Die  notorische  Be-
kanntheit des Zeichens wurde für die identischen Dienstleistungen be-
hauptet. Der Beschwerdeführer beantragte,  er  sei  als Mitinhaber zur 
gesamten Hand der Marke Nr. 570'559 „Circus Conelli“ im Markenre-
gister  einzutragen (Antrag 1); eventualiter  sei  die  Marke Nr. 570'559 
„Circus  Conelli“  für  ungültig  zu erklären (Antrag 2). Zur  Begründung 
führte er aus, er habe den Circus Conelli zusammen mit dem im Jahre 
2007 verstorbenen Z. als Partner geführt. Somit seien Z. respektive die 
von  ihm  beherrschte  Beschwerdegegnerin  sowie  er  Gesamteigentü-
mer der älteren, nicht eingetragenen identischen Marke „Circus Conel-
li“. Die Marke sei als Bezeichnung für den Betrieb des gemeinsamen 
Zirkusgeschäfts definiert und verwendet worden. Es liege kein einstim-
miger Beschluss vor, wonach der als einfache Gesellschaft zu qualifi-
zierende Circus Conelli seine Rechte an der Marke „Circus Conelli“ an 
die Beschwerdegegnerin abgetreten habe, weswegen er als Mitinha-
ber  der  Marke,  die  sei  seit  1992  regelmässig  gebraucht  und  in  der 
ganzen Schweiz intensiv beworben worden sei, einzutragen sei. 

Mit Stellungnahme vom 30. September 2008 beantragte die Beschwer-
degegnerin, auf die Anträge des Beschwerdeführers sei nicht einzutre-
ten; eventualiter seien die Anträge abzuweisen. Zur Begründung führte 
sie aus, der Antrag 1 entbehre eines im Widerspruchsverfahren zuläs-
sigen  Rechtsbegehrens  und  folglich  einer  Sachentscheidvoraus- 
setzung. Auch auf den Antrag 2 sei nicht einzutreten, da nur der mate-

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rielle  Inhaber  einer  älteren  Marke  zur  Widerspruchseinreichung  be-
rechtigt  sei.  Der  Beschwerdeführer  könne  sich  nicht  auf  eine  ältere 
Marke berufen, da gar keine notorisch bekannte Marke vorliege: Zum 
einen sei der Beschwerdeführer nicht in der Lage zu zeigen, wie die 
angeblich notorisch bekannte Marke laute. Er zeige auch nicht, für wel-
che Waren und / oder Dienstleistungen diese Marke beansprucht wer-
de. Schliesslich bestehe keine Veranlassung, von der ständigen Praxis 
der Vorinstanz abzuweichen und beim vorliegend unstrittig  gebliebe-
nen reinen Binnensachverhalt  das Bestehen einer notorisch bekann-
ten Marke überhaupt in Betracht zu ziehen. Es handle sich somit vor-
liegend um einen Widerspruch ohne Widerspruchsmarke, weshalb auf 
den Widerspruch nicht eingetreten werden könne. Zudem wäre der Be-
schwerdeführer nicht berechtigt, als einzelner einfacher Gesellschafter 
gestützt auf eine angebliche notorisch bekannte Marke gegen die Ein-
tragung  der  Schweizer  Marke  Nr. 570'559  Widerspruch  zu  erheben, 
zumal sich der vorliegende Widerspruch auf keinen Gesellschaftsbe-
schluss stütze. Vielmehr hätten die Mitgesellschafter, B. und C., gegen 
die Einreichung und Aufrechterhaltung des markenrechtlichen Wider-
spruchs gesellschaftsrechtlichen Widerspruch (Veto) eingereicht. Auch 
von  einer  Notgeschäftsführungsbefugnis  könne  im  vorliegenden  Fall 
keine Rede sein. Sollte wider Erwarten auf die beiden Anträge einge-
treten werden, wären sie abzuweisen.

Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Verfügung vom 6. März 2009 
ab, soweit sie darauf eintrat. Sie führte aus, soweit der Beschwerde-
führer  obligationen-  respektive zivilrechtliche Ansprüche geltend ma-
che,  könne  er  im  vorliegenden  Widerspruchsverfahren  nicht  gehört 
werden, denn Gegenstand des Widerspruchsverfahrens sei allein die 
markenrechtliche Verwechslungsgefahr. Auf den Antrag des Beschwer-
deführers, dass er als Mitinhaber zur gesamten Hand der angefochte-
nen Marke im Markenregister einzutragen sei, sei daher nicht einzutre-
ten. Dagegen sei der Beschwerdeführer als Mitbegründer und Direktor 
des unter dem Namen „Circus Conelli“ geführten Zirkus-Geschäfts le-
gitimiert, gestützt auf die angeblich notorisch bekannte Marke „Circus 
Conelli“ Widerspruch einzureichen. Hinsichtlich der behaupteten Noto-
rietät der Widerspruchsmarke führte die Vorinstanz aus, gemäss ihrer 
Praxis  werde  insoweit  ein  internationaler  Sachverhalt  vorausgesetzt, 
als sich auf eine notorische Marke nur ein Inhaber einer (älteren) aus-
ländischen Marke berufen könne, dessen Marke in der Schweiz noto-
risch bekannt sei. Weder die mit dem Widerspruch eingereichten Un-
terlagen noch die Ausführungen des Beschwerdeführers liessen vorlie-

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gend Rückschlüsse auf das Bestehen einer ausländischen Marke, wel-
che dem Widerspruchzeichen entspreche, zu. Somit mangle es im vor-
liegenden  Fall  an  der  Voraussetzung  eines  internationalen  Sachver-
halts, weshalb der gestützt auf die angebliche notorische Bekanntheit 
des  Zeichens "Circus  Conelli"  eingereichte  Widerspruch abzuweisen 
sei.

B.
Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 9. April 2009 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, der an-
gefochtene Entscheid sei  aufzuheben und die Eintragung der Marke 
Nr. 570'559 „Circus Conelli“ sei ungültig zu erklären. Er macht im We-
sentlichen  geltend,  aus  dem  Entscheid  der  Rekurskommission  für 
geistiges Eigentum i.S. Richemont / Richmond Swiss Watch sowie der 
Auslegung  der  massgeblichen  Gesetzesbestimmung  gehe  hervor, 
dass sämtliche notorisch bekannten Zeichen, nicht nur ausländische, 
den Schutz der notorisch bekannten Marke genössen. Auch namhafte 
Stimmen in  der  Lehre  sprächen  sich  für  die  Anwendung  von Art.  3 
Abs. 2 Bst. b MSchG auf den reinen Binnensachverhalt aus. Es beste-
he damit Anlass, die Praxis der Vorinstanz zu korrigieren und von der 
Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts vollständig abzuse-
hen. Im Weiteren legte der Beschwerdeführer dar, weshalb die Marke 
„Circus Conelli“ als notorisch bekannt zu qualifizieren sei.

C.
Mit Stellungnahme vom 4. Juni 2009 beantragt die Vorinstanz, die Be-
schwerde  sei  vollumfänglich  abzuweisen.  Sie  führt  im  Wesentlichen 
aus, sie gehe gestützt auf die Praxis des Bundesgerichts davon aus, 
dass der Schutz der notorisch bekannten Marke als Ausnahmetatbe-
stand zu betrachten sei, der nur mit Zurückhaltung und Strenge anzu-
nehmen sei,  damit  das Eintragungsprinzip  und die  dadurch gewähr-
leistete Rechtssicherheit nicht zu stark relativiert würden. Daher setze 
ihre Praxis insoweit einen internationalen Sachverhalt voraus, als sich 
auf  eine  notorische  Marke  nur  ein  Inhaber  einer  (älteren)  ausländi-
schen Marke berufen könne, dessen Marke in der Schweiz notorisch 
bekannt  sei. Im vom Beschwerdeführer  angerufenen Richemont-Ent-
scheid der RKGE sei nicht eine notorisch bekannte Marke auf Grund 
eines  reinen  Binnensachverhalts  anerkannt  worden; diese  Frage sei 
vielmehr offen gelassen worden. Dagegen habe sie gestützt auf den 
genannten  Entscheid  ihre  bisherige  Praxis  dahingehend  angepasst, 
dass  nun auch Inländer  den  Schutz  der  notorisch bekannten  Marke 

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anrufen könnten. Mit  ihrer  Praxis  halte  sie  entgegen der  Auffassung 
des  Beschwerdeführers  nicht  an  einer  Inländer-Diskriminierung  fest, 
zumal die völkerrechtlichen Vorschriften zum Schutz der notorisch be-
kannten  Marke  den  Ausländern  in  der  Sache  keine  weitergehenden 
Rechte als den Inländern verschafften, weil auch die Ausländer an die 
Voraussetzung des speziellen internationalen Sachverhalts, d.h. Vorlie-
gen einer ausländischen Marke, welche in der Schweiz notorische Be-
kanntheit erlangt habe, gebunden seien. Es bestehe beim vorliegend 
unstrittig gegebenen Binnensachverhalt keine Veranlassung, von ihrer 
auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung gestützte Praxis abzuwei-
chen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke müsse im Sinne ei-
ner Ausnahme des Eintragungsprinzips auf eng zu definierende Sach-
verhalte beschränkt bleiben. An der Voraussetzung des Vorliegens ei-
ner ausländischen Marke sei festzuhalten.

D.
Mit Beschwerdeantwort vom 30. Juni 2009 beantragt die Beschwerde-
gegnerin, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten; eventualiter sei sie 
abzuweisen. Mit  gleicher  Begründung  wie  im Widerspruchsverfahren 
führt die Beschwerdegegnerin aus, weshalb es dem Beschwerdeführer 
an der  Beschwerdelegitimation fehle. Sie  rügt,  die  Vorinstanz sei  zu 
Unrecht auf den Widerspruch des Beschwerdeführers eingetreten. Der 
Widerspruchsentscheid sei aber insoweit richtig, als die Vorinstanz zu 
Recht in konstanter Praxis die Anerkennung notorisch bekannter Mar-
ken auf Grund reiner Binnensachverhalte ablehne. Die überwiegende 
Lehre und Gerichtspraxis stützten diese Auffassung. Kein Auslegungs-
element weise darauf hin, dass notorisch bekannte Marken auf Grund 
reiner  Binnensachverhalte  anerkannt  werden  könnten.  Würde  wider 
Erwarten die Möglichkeit einer notorisch bekannten Marke bei einem 
reinen  Binnensachverhalt  bejaht,  so  wären  im  vorliegenden  Fall  die 
hohen Anforderungen zur Annahme einer notorisch bekannten Marke 
nicht erfüllt.

E.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentli-
chen Verhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

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1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen Verfügungen der Vorinstanz in  Widerspruchssachen zuständig 
(Art.  31,  32  und  33  Bst.  d  des  Verwaltungsgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). 

1.1 Die Rechtsmittelinstanz prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvo-
raussetzungen vorliegen und auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl. 
BVGE 2007/6 E. 1; BGE 130 II 65 E. 1). Die entscheidende Instanz hat 
von Amtes wegen auch zu prüfen, ob die Prozessvoraussetzungen bei 
der Vorinstanz gegeben waren. Hat die Vorinstanz trotz Fehlens einer 
Prozessvoraussetzung  materiell  entschieden,  ist  der  angefochtene 
Entscheid aufzuheben (ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfah-
ren  und  Verwaltungsrechtspflege  des  Bundes,  Zürich  1998,  N.  412; 
BGE 128 V 89 E. 2a; BGE 125 V 401 E. 4a).

1.2 Nach Art. 31  Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August  1992 
über  den  Schutz  von  Marken  und  Herkunftsangaben  (MSchG, 
SR 232.11) zum Widerspruch legitimiert ist jeder Inhaber einer älteren 
Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 MSchG, gleichgültig, ob dieselbe be-
reits registriert oder erst angemeldet ist oder allenfalls nur notorische 
Bekanntheit  geniesst  (EUGEN MARBACH,  Kennzeichenrecht,  in:  Roland 
von  Büren  /  Eugen  Marbach  /  Patrik  Ducrey,  Immaterialgüter-  und 
Wettbewerbsrecht, Bern 2008, N. 694; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: 
Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterial-
güter-  und  Wettbewerbsrecht,  Bd.  III/1,  Basel  2009  [hiernach:  Mar-
bach, SIWR III/1], N. 1126 ff.; CHRISTOPH WILLI, MSchG, Kommentar zum 
schweizerischen  Markenrecht  unter  Berücksichtigung  des  europäi-
schen und internationalen Markenrechts,  Zürich  2002,  Art. 31,  N. 2; 
LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell 
/ Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizeri-
schen  Privatrecht,  Markenschutzgesetz  /  Muster-  und  Modellgesetz, 
Basel / Genf / München 1999 [hiernach: David, Kommentar MSchG], 
Art. 31, N. 3). Bei einer behaupteten Notorietät ist auf den Widerspruch 
einzutreten (WILLI, a.a.O., Art. 31, N. 4; Entscheid der Eidgenössischen 
Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Schweizerische 
Zeitschrift  für  Immaterialgüter-,  Informations-  und  Wettbewerbsrecht 
[sic!] 2000 S. 699 E. 2 – internet.com / InternetCom [fig.]), es sei denn, 
die widersprechende Partei  wäre nicht Trägerin des geltend gemach-
ten Rechtes (RKGE in sic! 2000 S. 699 E. 2 – internet.com / Internet-
Com [fig.]).

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1.2.1 Im vorliegenden Fall machte der Beschwerdeführer vor der Vor-
instanz geltend, er habe zusammen mit dem im Jahre 2007 verstorbe-
nen Z. den Circus Conelli als Partner geführt. Somit seien Z. respekti-
ve die von ihm beherrschte Beschwerdegegnerin sowie er Gesamtei-
gentümer der älteren, nicht eingetragenen identischen Marke „Circus 
Conelli“. Die Marke sei als Bezeichnung für den Betrieb des gemeinsa-
men  Zirkusgeschäfts  definiert  und  verwendet  worden.  Es  liege  kein 
einstimmiger Beschluss vor, wonach der als einfache Gesellschaft zu 
qualifizierende Circus Conelli seine Rechte an der Marke „Circus Co-
nelli“  an die Beschwerdegegnerin abgetreten habe, weswegen er als 
Mitinhaber der Marke, die seit 1992 regelmässig gebraucht und in der 
ganzen Schweiz intensiv beworben worden sei, einzutragen sei. Er sei 
legitimiert, die der einfachen Gesellschaft zustehenden und hier auch 
von und für diese beanspruchten Rechte durch die Einleitung des Wi-
derspruchsverfahrens  alleine,  d.h.  ohne  Mitwirkung  seines  Partners 
(Beschwerdegegnerin oder Erbengemeinschaft Z. und A.) wahrzuneh-
men, da grundsätzlich mangels anderer Absprache jeder Partner ge-
schäftsführend tätig sein dürfe. Es handle sich um eine dem normalen 
Geschäftsbetrieb zuzuordnende Massnahme zum Schutz und zur Ver-
teidigung bestehender  eigener  Rechte. Selbst  wenn das vorliegende 
Verfahren über den gewöhnlichen Betrieb der gemeinschaftliche Ge-
schäfte hinausgehen würde, wäre er ohne oder gegen den Willen sei-
ner Partner zum Anheben des Widerspruchs auf eigene Initiative be-
fugt.

Dem hielt  die  Beschwerdegegnerin  entgegen,  der  Beschwerdeführer 
sei nicht berechtigt, als einzelner einfacher Gesellschafter, gestützt auf 
eine angebliche notorisch bekannte Marke, gegen die Eintragung der 
Schweizer Marke Nr. 570'559 Widerspruch zu erheben, zumal sich der 
vorliegende  Widerspruch  auf  keinen  Gesellschaftsbeschluss  stütze. 
Vielmehr hätten die neuen Mitgesellschafter, B. und C., gegen die Ein-
reichung und Aufrechterhaltung des markenrechtlichen Widerspruchs 
gesellschaftsrechtlichen Widerspruch (Veto) eingereicht. Auch von ei-
ner  Notgeschäftsführungsbefugnis  könne  im  vorliegenden  Fall  keine 
Rede sein. 

1.2.2 Die Vorinstanz trat auf den Antrag 1 des Beschwerdeführers, er 
sei als Mitinhaber zur gesamten Hand der Marke Nr. 570'559 „Circus 
Conelli“  im Markenregister einzutragen,  nicht ein. Dieser Nichteintre-
tensentscheid blieb unangefochten. Die Beschwerde richtet sich allein 
gegen die  Abweisung des Widerspruchs respektive des  Eventualan-

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trags des Beschwerdeführers, die Marke Nr. 570'559 „Circus Conelli“ 
sei für ungültig zu erklären. Zum Eintreten auf diese Anträge hielt die 
Vorinstanz fest: Aus den mit der Widerspruchsschrift ins Recht geleg-
ten Unterlagen sei  ohne Weiteres ersichtlich,  dass der Beschwerde-
führer Mitbegründer und Direktor des unter dem Namen „Circus Conel-
li“ geführten Circus-Geschäfts sei, und dass das Zeichen „Circus Co-
nelli“ in den Geschäftsdokumenten gebraucht werde. Seine Aktivlegiti-
mation  bezüglich  des  gestützt  auf  die  angeblich  notorisch  bekannte 
Marke „Circus Conelli“ eingereichten Widerspruchs sei damit erstellt.

1.2.3 Aus den Akten ergibt  sich,  dass der Circus Conelli,  zumindest 
für das vorliegende Verfahren (vgl. Vorbehalt der Beschwerdegegnerin, 
Beschwerdeantwort  Ziff.  14),  unstrittig  als  einfache  Gesellschaft  im 
Sinn von Art. 530 ff. OR (SR 220) zu qualifizieren ist, welche in Zürich 
zur Weihnachtszeit einen Zirkus („Circustraum Conelli“ o.ä.) betrieb re-
spektive immer noch betreibt. Diese einfache Gesellschaft setzte sich 
bis zum Tod von Z. im Dezember 2007 aus dem Beschwerdeführer und 
Z. zusammen. Z. hinterliess seine Ehefrau A. sowie zwei Kinder, B. und 
C.. Im Frühjahr 2008 verstarb auch die Ehefrau A., womit unbestritte-
nermassen B. und C. (respektive die von ihnen beherrschte Beschwer-
degegnerin) Rechtsnachfolger von Z. an dessen Berechtigung am Zir-
kus sind (Widerspruchsschrift Ziff. 6 f.; Beschwerdeantwort Ziff. 15).

Gemäss Art. 545 Abs. 1 Ziff. 2 OR wird die einfache Gesellschaft auf-
gelöst, wenn ein Gesellschafter stirbt und für diesen Fall nicht schon 
vorher – oder erst nachträglich – vereinbart worden ist, dass die Ge-
sellschaft  mit  den  Erben  fortbestehen  solle.  Nicht  schon  der  Eintritt 
des  Auflösungsgrundes,  sondern  erst  der  Abschluss  der  Liquidation 
beendet das Gesellschaftsverhältnis (BGE 119 II 119 E. 3a, mit Hin-
weisen). 

Es besteht prima vista kein Anhaltspunkt dafür, dass die einfache Ge-
sellschaft mit dem Tod von Z. aufgelöst wurde, zumal auf dem Faltpro-
spekt zum vom 20. November 2008 bis 4. Januar 2009 stattfindenden 
Weihnachtszirkus Conelli („Circustraum Conelli“; Widerspruchsbeilage 
9) B. sowie der Beschwerdeführer als gemeinsam präsentierende Zir-
kusdirektoren  aufgeführt  werden  (analog  für  die  Spielsaison 
2009/2010,  vgl.  die  Website  www.circus-conelli.ch  [Über  uns  → Der 
Circus]), in Anlehnung an die Faltprospekte der vorangehenden beiden 
Jahre,  auf  denen Z. und der  Beschwerdeführer  gemeinsam genannt 
waren (vgl. Widerspruchsbeilagen 7 und 8). Auch die Beschwerdegeg-

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nerin stellt fest, dass seit dem Tod von Z. der Zirkus Conelli vom Be-
schwerdeführer sowie den Kindern des Verstorbenen, B. und C., weiter 
geführt wurde (Beschwerdeantwort Ziff. 16). Selbst wenn nicht verein-
bart worden wäre, dass die einfache Gesellschaft mit B. und C. fortge-
setzt würde, wäre sie mit dem Tod von Z. als noch nicht aufgelöst zu 
betrachten, sondern würde als Abwicklungsgesellschaft mit dem einzi-
gen Zweck der Liquidation weiter bestehen (BGE 119 II 119 E. 3a, mit 
Hinweisen). Es ist demnach für das vorliegende Verfahren davon aus-
zugehen, dass die einfache Gesellschaft „Circus Conelli“ nunmehr aus 
drei Personen, dem Beschwerdeführer, B. und C., besteht. 

Da gemäss Art. 544 Abs. 1 OR alle Sachen, dingliche Rechte und For-
derungen  unter  Vorbehalt  abweichender  Regelungen  allen  Gesell-
schaftern  gemeinschaftlich  gehören,  können  entsprechende  Ansprü-
che nur von allen Gesellschaftern gemeinsam, gegebenenfalls durch 
bevollmächtigte  Stellvertreter,  als  notwendige  Streitgenossenschaft 
geltend gemacht werden (BGE 119 Ia 342 E. 2a; Urteile des Bundes-
gerichts 4C.352/2006 vom 25. Januar 2007 E. 3.2.2 und 4C.218/2000 
vom 6. Oktober 2000 E. 2a; EUGEN MARBACH, Rechtsgemeinschaften an 
Immaterialgütern, Bern 1987, S. 211 f.). Dabei spielt es jedoch keine 
Rolle, ob die Gemeinschafter alle auf der gleichen Parteiseite stehen. 
Die  notwendige  Streitgenossenschaft  steht  gemeinschaftsinternen 
Auseinandersetzungen nicht entgegen (EUGEN MARBACH, Rechtsgemein-
schaften an Immaterialgütern, a.a.O., S. 212;  WILLI EGLOFF, Rechtsge-
meinschaften  an  verwandten  Schutzrechten,  in  sic!  1999  S. 539  ff., 
S. 545; vgl. auch BGE 119 Ia 342 E. 2a). 

Das  Bundesgericht  hat  in  seiner  Rechtsprechung  zur  Erbengemein-
schaft, gemäss Art. 602 Abs. 2 ZGB (SR 210) ebenfalls eine Gemein-
schaft in Gesamthand, Rechtsmittel einzelner Mitglieder einer Erben-
gemeinschaft  zugelassen,  wenn  ein  zur  Erbschaft  gehörender  An-
spruch gegenüber einzelnen Miterben von allen übrigen Erben geltend 
gemacht wird, oder wenn der Rechtsstreit Schulden der Gesamthand 
betrifft,  für  welche die  einzelnen Erben solidarisch haften  (BGE 119 
Ia 342 E. 2a, mit Verweis auf BGE 102 Ia 430 E. 3, BGE 93 II 11 E. 2b 
und BGE 54 II  243). Auch im Fall  einer einfachen Gesellschaft  liess 
das Bundesgericht das Rechtsmittel (staatsrechtliche Beschwerde) ei-
nes  einzelnen  Gesellschafters  gegen  eine  Nichteintretensverfügung 
der  Staatsanwaltschaft  zu. Es argumentierte,  auch der  einzelne Ge-
sellschafter müsse ein Rechtsmittel ergreifen können, wenn die übri-
gen  Mitgesellschafter  Straftaten  zum Nachteil  der  einfachen  Gesell-

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schaft begangen hätten, denn nur so könnten deren Rechte gewahrt 
werden. Die Ausnahme vom Grundsatz des gemeinsamen Handelns 
dränge sich auf, weil ansonsten die einfache Gesellschaft im Verhält-
nis zu ihren Gesellschaftern ihres strafprozessualen Schutzes verlus-
tig gehe. Die Alleinvertretungsbefugnis eines Gesellschafters sei auch 
unbedenklich,  weil  die  übrigen  Mitgesellschafter  vom Rekurs  gegen 
die Einstellungsverfügung betroffen und Partei im Rekursverfahren sei-
en,  so  dass  eine  Auseinandersetzung  unter  allen  Gesellschaftern 
stattfinde. Es sei also sachlich in keiner Weise gerechtfertigt gewesen, 
dem  einzelnen  Gesellschafter  die  Rekurslegitimation  abzusprechen, 
zumal es offensichtlich ausgeschlossen gewesen sei, dass die Mitge-
sellschafter einem Rekurs gegen die Einstellung der gegen sie gerich-
teten Strafuntersuchung zustimmen würden (BGE 119 Ia 342 E. 2a). 

Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer vor der Vorinstanz gel-
tend gemacht, die notorisch bekannte Marke „Circus Conelli“ stehe der 
einfachen Gesellschaft „Circus Conelli“ zu. Da seine Mitgesellschafter, 
B. und C., respektive die von ihnen beherrschte Beschwerdegegnerin, 
die Marke „Circus Conelli“ nicht für die einfache Gesellschaft, sondern 
für die Beschwerdegegnerin haben eintragen lassen, befürchtete der 
Beschwerdeführer offenbar, die einfache Gesellschaft „Circus Conelli“ 
gehe der seiner Ansicht nach ihr zustehenden Marke „Circus Conelli“ 
verlustig, weshalb er Widerspruch gegen die Eintragung der CH-Marke 
Nr. 570'559 „Circus Conelli“ erhob. Auf Grund der Interessenlage war 
es ausgeschlossen, dass die Mitgesellschafter des Beschwerdeführers 
ihre Zustimmung zur Einreichung des Widerspruchs geben würden. In 
diesem Sinne teilten sie denn auch je mit Schreiben vom 30. Septem-
ber 2008 an den Rechtsvertreter  der  Beschwerdegegnerin mit,  dass 
sie als Mitinhaber am Zirkus gegen die Einreichung und Aufrechterhal-
tung des Widerspruchs vom 25. Juli 2008 seien (Beschwerdeantwort-
beilagen 2 und 3). Es ist daher wohl davon auszugehen, dass der Be-
schwerdeführer  berechtigt  war,  ohne  Zustimmung  seiner  Mitgesell-
schafter  Widerspruch zu erheben,  um die Rechte der einfachen Ge-
sellschaft „Circus Conelli“ zu wahren. Folgerichtig trat die Vorinstanz, 
der die genannten Schreiben vom 30. September 2008 zur  Kenntnis 
gebracht wurden, zu Recht, wenn auch mit anderer Begründung, auf 
den Widerspruch des Beschwerdeführers ein. 

1.3 Als Widersprechender, auf dessen Widerspruch zu Recht eingetre-
ten  wurde,  ist  der  Beschwerdeführer  durch  die  angefochtene  Verfü-
gung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesge-

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setzes  vom  20.  Dezember  1968  über  das  Verwaltungsverfahren 
[VwVG,  SR 172.021]).  Eingabefrist  und  -form  sind  gewahrt  (Art.  50 
Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht 
bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich 
ausgewiesen  (Art.  11  VwVG)  und  die  übrigen  Sachurteilsvoraus- 
setzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). 

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Die Vorinstanz hat den Widerspruch einzig mit der Begründung abge-
wiesen, es mangle an einem internationalen Sachverhalt, weshalb sich 
der Beschwerdeführer nicht auf die notorische Bekanntheit der Wider-
spruchsmarke berufen könne. Solange die Frage einer Verwechslungs-
gefahr zwischen den beiden Marken in der angefochtenen Verfügung 
nicht geprüft worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht, falls es 
in Gutheissung der Beschwerde die notorische Bekanntheit des Wider-
spruchzeichens  bejaht,  die  Sache  zur  weiteren  Prüfung  an  die  Vor- 
instanz  zurückzuweisen  (vgl.  Urteile  des  Bundesverwaltungsgerichts 
B-7429/2006 vom 20. März 2008 E. 4 – Diacor / Diastor, B-246/2008 
vom 26. September 2008 E. 1 – Red Bull / Dancing Bull, mit Verwei-
sen).

3.
Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz aus-
geschlossen,  die  einer  älteren  Marke  ähnlich  und  für  gleiche  oder 
gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich 
daraus eine Verwechslungsgefahr  ergibt.  Als  ältere  Marke gilt  einer-
seits eine eingetragene oder doch wenigstens hinterlegte Marke, die 
eine bessere Priorität geniesst, und andererseits eine Marke, die zum 
Zeitpunkt der Hinterlegung der jüngeren Marke in der Schweiz im Sin-
ne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 
zum Schutz  des  gewerblichen  Eigentums  (Pariser  Verbandsüberein-
kunft, PVÜ, SR 0.232.04) bereits notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 
Bst. b MSchG).

Art.  6bis PVÜ  legt  den  Mitgliedstaaten  der  Pariser  Verbandsüberein-
kunft  die  Pflicht  auf,  die Eintragung von Fabrik-  und Handelsmarken 
zurückzuweisen,  wenn  sie  mit  einer  anderen  Marke  verwechselbar 
sind, von der notorisch feststeht, dass sie bereits einem Staatsange-
hörigen eines Landes der Pariser Verbandsübereinkunft gehört und für 
gleiche oder gleichartige Waren benutzt wird, die aber noch nicht im 

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hiesigen Register eingetragen ist. Dieselbe Pflicht dehnt Art. 16 Abs. 2 
des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geisti-
gem Eigentum (TRIPS-Abkommen [Anhang 1C des Abkommens vom 
15. April  1994 zur  Errichtung der Welthandelsorganisation,  WTO-Ab-
kommen, SR 0.632.20) auf Dienstleistungsmarken aus (RKGE in sic! 
1998  S.  51  E.  6  –  Joyride;  BGE  130  III  267  E.  4.1  –  Tripp  Trapp; 
CHRISTIAN ROHNER, Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz, Bern 
2002, S. 147; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 160; PHILIPPE GILLIÉRON, Les divers 
régimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le 
droit  des  marques,  Bern  2000,  N. 225;  OLIVER BRAND,  Übereinkünfte 
über geistiges Eigentum, in: Jan Busche /  Peter-Tobias Stoll  [Hrsg.], 
TRIPs, Internationales und europäisches Recht  des geistigen Eigen-
tums, Köln / Berlin / München 2007, Art. 2, N. 54; MARBACH, SIWR III/1, 
N. 758; ALESCH STAEHELIN, Das TRIPs-Abkommen, Bern 1999, S. 96; IVAN 
CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 129; FELIX 
LOCHER,  WIPO/PVÜ: Gemeinsame  Empfehlungen  zum Schutz  notori-
scher und berühmter Marken, in sic! 2000 S. 41 ff., S. 41 f.).

4.
Die Parteien einschliesslich der Vorinstanz sind sich darin einig, dass 
sich auch schweizerische Staatsangehörige respektive in der Schweiz 
domizilierte juristische Personen auf den Schutz ihrer im Inland noto-
risch  bekannten  Marke  im  Sinne  von  Art. 6bis PVÜ berufen  können. 
Dies  entspricht  denn  auch  der  herrschenden  Lehre  und  Rechtspre-
chung (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48; MARBACH, SIWR III/1, N. 
772; MARTIN S. SCHNEIDER, Die notorische Marke: Entstehung eines neu-
en Markentyps  im internationalen Recht  und ihre  Konsequenzen für 
das schweizerische Markenrecht,  in: Gewerblicher  Rechtsschutz und 
Urheberrecht Internationaler Teil [GRUR Int.] 1998 S. 461 ff.,  S. 463; 
ROHNER, a.a.O., S. 170;  CHRISTIAN HILTI, Schutz nicht registrierter Kenn-
zeichen, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches 
Immaterialgüter-  und  Wettbewerbsrecht,  Bd.  III/2,  Basel  2005  [hier-
nach: Hilti,  SIWR III/2], S. 132, Fn. 3;  HANS R. SCHIBLI, Multistate-Wer-
bung im internationalen Lauterkeitsrecht,  Zürich 2004,  N. 265;  KAMEN 
TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Band I, Basel 
und  Frankfurt  a.M.  1996,  S.  134;  GILLIÉRON,  a.a.O.,  N. 226;  LOCHER, 
a.a.O., S. 44; RKGE in sic! 2007 S. 521 E. 7 – Richemont / Richmond 
Swiss Watch; Verfügung des Einzelrichters am Handelsgericht Zürich 
vom 9. April 1997, in: Blätter für Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 97 
(1998) S. 40; a.M.: WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 162 und Art. 20, N. 5; a.M.: 
Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den 

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Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 S. 1ff. [nachfol-
gend: Botschaft], S. 22; a.M.: BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp).

Dass auch  natürlichen und juristischen Personen mit  (Wohn-)Sitz  in 
der Schweiz das Recht zusteht, den Schutz ihrer notorisch bekannten 
Marke geltend zu machen, wird, wenn überhaupt, zum Teil unter Beru-
fung auf  Art. 20 Abs. 2 MSchG begründet  (GILLIÉRON,  a.a.O.,  N. 226; 
DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48; Marbach, SIWR III/1, N. 772; 
RKGE in sic!  2007 E. 7 – Richemont /  Richmond Swiss Watch); da-
nach  gelten  für  die  Schweiz  verbindliche  völkerrechtliche  Verträge 
auch für schweizerische Staatsangehörige, wenn diese weitergehende 
Rechte als das Markenschutzgesetz gewähren. Zum Teil wird indessen 
auch argumentiert, dass der Schutz der notorisch bekannten Marke im 
Sinne  von  Art.  6bis PVÜ  hinsichtlich  der  Staatsangehörigkeit  neutral 
sei,  weshalb  Art.  20  Abs.  2  MSchG  nicht  zur  Anwendung  komme 
(WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 163; Verfügung des Einzelrichters am Handels-
gericht Zürich vom 9. April 1997, a.a.O., S. 40;  LOCHER, a.a.O., S. 44; 
wohl auch SCHNEIDER, a.a.O., S. 463). Schliesslich erklären ROHNER und 
TROLLER, dass die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG nicht nur 
auf Ausländer beschränkt sei, sondern auch auf Inländer Anwendung 
finde  (ROHNER,  a.a.O.,  S. 170;  TROLLER,  a.a.O.,  beruft  sich  alternativ 
auch auf Art. 20 Abs. 2 MSchG, S. 134, Fn. 92).

Auch die Vorinstanz hält, wie bereits erwähnt, nicht mehr dafür, dass 
sich nur Angehörige eines anderen Verbandsstaates auf  den Schutz 
ihrer  notorisch bekannten Marke berufen können. Unter  Hinweis  auf 
Art. 20 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ erklärt sie vielmehr, dass die-
ser  Schutz auch von Personen mit  Sitz  in  der Schweiz beansprucht 
werden kann. Gemäss ihrer Praxis verlangt sie jedoch, dass es sich 
bei der notorisch bekannten Marke um eine ausländische Marke han-
delt.  Insofern  setzt  die  Vorinstanz  einen  internationalen  Sachverhalt 
voraus. Ein solcher ist nach Auffassung der Vorinstanz im vorliegenden 
Fall indessen nicht gegeben, weil weder die mit dem Widerspruch ein-
gereichten Unterlagen noch die Ausführungen des Widersprechenden 
Rückschlüsse auf  das  Bestehen einer  ausländischen Marke,  welche 
dem Widerspruchzeichen entspreche, zuliessen.

Unter Berufung auf den Entscheid der Rekurskommission für geistiges 
Eigentum  i.S.  Richemont  /  Richmond  Swiss  Watch  macht  der  Be-
schwerdeführer demgegenüber geltend, damit sich eine Partei auf ein 

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notorisch bekanntes  Zeichen berufen könne,  sei  kein  internationaler 
Sachverhalt vorausgesetzt.

4.1 Im vom Beschwerdeführer erwähnten Fall Richemont hat die dorti-
ge  Beschwerdeführerin  respektive  Widersprechende  ihren  Wider-
spruch teilweise auf die angeblich im Uhrenbereich notorisch bekannte 
Marke "Richemont" gestützt. Dem Sachverhalt lässt sich zwar entneh-
men, dass die dortige Beschwerdeführerin Sitz in der Schweiz hat(te), 
nicht aber, ob es sich bei der Widerspruchsmarke um eine schweizeri-
sche oder ausländische Marke gehandelt hat. Die Frage, ob ein inter-
nationaler  Sachverhalt  vorliege,  verneinte die Rekurskommission mit 
der Begründung, die Widersprechende habe ihren Sitz in der Schweiz 
(RKGE in sic! 2007 S. 521 E. 6 – Richemont / Richmond Swiss Watch). 
Sie befasste sich zwar mit  der Frage, ob die Anwendung von Art. 3 
Abs. 2 Bst. b MSchG gemäss Rechtsprechung und Lehre einen inter-
nationalen Sachverhalt erfordert,  oder ob ein Binnensachverhalt aus-
reichend  sei,  definierte  indessen  nicht,  was  im  Hinblick  auf  Art.  3 
Abs. 2 Bst. b MSchG als internationaler respektive interner Sachver-
halt gilt. Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 MSchG entschied sie schliesslich, 
die in der Schweiz domizilierten Personen könnten sich ebenfalls auf 
ihre in der Schweiz notorisch bekannten Marken berufen, ohne dass 
ein internationaler Sachverhalt vorliege (vgl. RKGE in sic! 2007 S. 521 
E. 7 – Richemont / Richmond Swiss Watch).

4.2 Lehre  und  Rechtsprechung  sprechen  sich  demgegenüber  über-
wiegend dafür aus, dass es sich bei der notorisch bekannten Marke 
um  eine  ausländische  Marke  handeln  muss  (LOCHER,  a.a.O.,  S. 44; 
SCHNEIDER,  a.a.O.,  S.  463;  KARL-HEINZ FEZER,  Markenrecht,  München 
2001, Art. 6bis PVÜ, N. 4; BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 53 und 56; wohl auch 
GILLIÉRON, a.a.O., N. 226 f., HILTI, SIWR III/2, S. 132, WILLI, a.a.O., Art. 3, 
N. 162  und Art.  20,  N. 5  sowie  TROLLER,  a.a.O.,  S. 134; BGE 120  II 
144 E. 4b  –  Yeni  Raki;  Urteile  des  Bundesgerichts  vom 13. Novem-
ber 2000, in: La semaine judiciaire [SJ] 2001 S. 522, und vom 19. Feb-
ruar 2001, in: sic! 2001 S. 317 E. 3c – Central Perk; RKGE in sic! 1998 
S. 51 E. 6 – Joyride; Verfügung des Einzelrichters am Handelsgericht 
Zürich vom 9. April 1997, a.a.O., S. 40; a.M. ROHNER, a.a.O., S. 170 f.).

4.3 Ob nur eine ausländische Marke als notorisch bekannte Marke im 
Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ gilt, ist durch 
Auslegung zu ermitteln. Dabei  ist  die  Zielsetzung der  PVÜ und des 
TRIPS-Abkommens zu beachten (BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp, 

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mit Verweis auf Botschaft vom 19. September 1994 zur Genehmigung 
der GATT/WTO-Übereinkommen [GATT-Botschaft 1, BBl 1994 IV 1 ff., 
S. 332]). Das Gebot der einheitlichen Auslegung des Staatsvertrags-
rechts verpflichtet ausserdem dazu, auch die Empfehlungen der WIPO 
zur (authentischen) Auslegung der markenrechtlichen Bestimmungen 
des  TRIPS-Abkommens  zu  berücksichtigen,  welche  die  Generalver-
sammlung der Mitgliedsstaaten an ihrer Sitzung vom 20.- 29. Septem-
ber 1999 verabschiedet hat (Joint Recommendation Concerning Provi-
sions  on  the  Protection  of  Well-Known  Marks  vom 7. Oktober  1999 
[BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp]).

Auf der Suche nach dem Rechtssinn einer Norm sind alle klassischen 
Elemente (oder Methoden) der Auslegung in gleicher Weise zu berück-
sichtigen, nämlich das grammatikalische, das systematische, das his-
torische,  das  geltungszeitliche  und  das  teleologische  Element.  Eine 
Hierarchie besteht dabei nicht; es gilt vielmehr der Methodenpluralis-
mus.  Immerhin  bildet  die  grammatikalische  Auslegung  regelmässig 
den  Ausgangspunkt  der  Argumentation  (PIERRE TSCHANNEN /  ULRICH 
ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 25, N. 3; 
BGE 133 V 9 E. 3.1; BGE 135 V 50 E. 5.1). Im Verwaltungsrecht be-
steht aber eine besondere Bedeutung für die teleologische Auslegung, 
weil es stets um die Erfüllung von Staatsaufgaben geht,  die je ihren 
besonderen Zweck erfüllen  (TSCHANNEN /  ZIMMERLI,  a.a.O.,  §  25,  N. 5; 
zum Ganzen auch: ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, S. 42).

4.3.1 Wie das Bundesverwaltungsgericht bereits im kürzlich ergange-
nen Urteil i.S. Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.) festhielt, fällt bei ei-
ner grammatikalischen Auslegung auf, dass sich Art. 3 Abs. 2 Bst. b 
MSchG nicht  bloss auf  "Marken gemäss Art. 6bis PVÜ",  sondern auf 
alle Zeichen, die "im Sinne von Art. 6bis PVÜ in der Schweiz notorisch 
bekannt sind", bezieht. Der Verweis auf Art. 6bis PVÜ in Art. 3 Abs. 2 
Bst. b  MSchG lässt  sich daher (auch) als Definition des Grades der 
Bekanntheit  auslegen  (Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts 
B-1752/2009 vom 26. August  2009 E. 3.3.1  –  Swatch Group [fig.]  / 
watch ag [fig.], mit Verweis auf: RKGE in sic! 2000 S. 391 E. 2 – Hepa-
rinol / Hepasol; RKGE in sic! 2001 S. 415 E. 4 – Elcode / Elcode; DAVID, 
Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48; vgl. auch ROHNER, a.a.O., S. 165 ff.). 
Insofern  trägt  die  grammatikalische  Auslegung  nichts  zur  Beantwor-
tung der sich hier stellenden Frage bei.

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4.3.2 Systematisch befindet sich Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG im aller-
ersten Abschnitt des Markenschutzgesetzes, welcher dem "Schutz der 
Marken" gewidmet ist. Die dem hier zur Diskussion stehenden Art. 3 
Abs. 2 Bst. b MSchG im selben Abschnitt vorangehenden Artikel ha-
ben den Begriff  der  Marke (Art. 1),  die  absoluten Ausschlussgründe 
(Art. 2) sowie die relativen Ausschlussgründe (Art. 3 Abs. 1) zum In-
halt. Art. 3 Abs. 2 MSchG regelt den Begriff der älteren Marken, deren 
Inhaber sich auf die relativen Ausschlussgründe berufen kann (Art. 3 
Abs. 3 MSchG). Schliesslich behandelt der nachfolgende Art. 4 MSchG 
und zugleich der letzte Artikel des ersten Abschnittes die "Eintragung 
zugunsten Nutzungsberechtigter". Da der massgebliche Abschnitt des 
Markenschutzgesetzes nicht zwischen in- und ausländischen Marken 
differenziert, sondern den Schutz der Marken im Allgemeinen behan-
delt,  lässt  sich  auf  Grund  der  Einordnung  von  Art.  3  Abs.  2  Bst.  b 
MSchG in das Gesetz nicht  bestimmen,  welcher  Herkunft  die  ältere 
Marke gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG sein muss (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 3.3.2 – 
Swatch Group [fig.]  /  watch ag [fig.],  mit  Verweis auf:  ROHNER,  a.a.O., 
S. 167).  Somit  ergibt  sich  auch  aus  der  systematischen  Auslegung 
nichts Entscheidrelevantes.

4.3.3 Den Materialien lässt  sich Folgendes entnehmen: Gemäss der 
Botschaft  verpflichtet  Art.  6bis PVÜ  die  Verbandsstaaten,  die  Eintra-
gung von Marken, die mit einer notorisch bekannten Marke verwechs-
lungsfähig sind,  zurückzuweisen oder zu löschen und den Gebrauch 
zu  untersagen.  Notorietät  der  Marke  setze  voraus,  dass  sie  in  der 
Schweiz als eine dem Angehörigen eines anderen PVÜ-Staates gehö-
rende und von diesem für gleiche oder gleichartige Waren gebrauchte 
Marke bekannt  ist  (Botschaft,  a.a.O.,  S. 21  f.). Während  die  Auffas-
sung, die in der Schweiz notorisch bekannte Marke müsse dem Ange-
hörigen  eines  anderen  PVÜ-Staates  gehören,  als  überholt  gilt  (vgl. 
vorangehende E. 3), lässt sich auf Grund der Botschaft die Frage nach 
der Herkunft der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 
Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ nicht beantworten. Auch die Protokol-
le  der  parlamentarischen  Beratung  tragen  nichts  zur  Beantwortung 
dieser Frage bei (Urteil  des Bundesverwaltungsgerichts B-1752/2009 
vom 26. August 2009 E. 3.3.3 – Swatch Group [fig.] / watch ag [fig.], 
mit Verweis auf: Amtliches Bulletin der Bundesversammlung: Ständerat 
1992 S. 21 - 35, 385 - 387, 749; Nationalrat 1992 S. 395 - 407, 1181 - 
1185, 1475).

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4.3.4 Folgt man der teleologischen Auslegungsmethode, zeigt sich – 
wie sich aus dem zitierten Urteil  des Bundesverwaltungsgerichts i.S. 
Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.) ergibt (vgl. dortige E. 3.3.4) – kla-
rer, was mit der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 
Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ gemeint  ist: Art. 6bis PVÜ, auf den 
Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG verweist, dient dem Schutz notorisch be-
kannter  Marken  vor  Markenpiraterie  respektive  Markenusurpation 
(BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 53; LOCHER, a.a.O., S. 44; MARBACH, SIWR III/1, 
N.  765;  ROHNER,  a.a.O.,  S.  156;  GATT-Botschaft  1,  a.a.O.,  S. 295; 
ANNETTE KUR, TRIPs und das Markenrecht, in GRUR Int. 1994 S. 987 ff., 
S. 993;  ANNETTE KUR,  Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6bis 

PVÜ und die "bekannte Marke" im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, in 
GRUR 1994, S. 330 ff., S. 334; Richtlinien des Eidgenössischen Insti-
tuts für Geistiges Eigentum in Markensachen [Stand: 1. Juli 2008], Teil 
5, Ziff. 2.4.1.2.2). Dieser Schutz ist vor dem Hintergrund zu verstehen, 
dass nicht selten im Ausland erfolgreiche Marken im Inland usurpiert 
und hinterlegt werden, bevor der ausländische Inhaber sie auch hier 
eintragen lässt  (LOCHER,  a.a.O.,  S. 44;  SCHNEIDER,  a.a.O.,  S. 462;  HILTI, 
a.a.O.,  S.  132;  GILLIÉRON,  a.a.O.,  N.  224;  vgl.  auch  TROLLER,  a.a.O., 
S. 134). Daher wird in der Lehre häufig präzisiert, dass es bei Art. 6bis 

PVÜ um den Schutz ausländischer Marken gegen Aneignung im In-
land geht (LOCHER,  a.a.O., S. 44, mit  Verweisen;  BRAND,  a.a.O., Art. 2, 
N. 53;  WILLI,  a.a.O.,  Art.  3,  N. 159;  SCHNEIDER,  a.a.O.,  S. 462;  MARTIN 
W. METZ, Die Pariser Verbandsübereinkunft, in: Institut für gewerblichen 
Rechtsschutz  [Hrsg.],  Marke  und  Marketing,  Bern  1990,  S.  369  ff., 
S. 382; HILTI, SIWR III/2, S. 132).

4.3.5 Da die grundsätzlich auch zu berücksichtigende "Joint Recom-
mendation  Concerning  Provisions  on  the  Protection  of  Well-Known 
Marks"  ebenfalls  nichts  zur  sich hier  stellenden Frage beiträgt,  führt 
die  hier  im  Vordergrund  stehende  teleologische  Auslegungsmethode 
zur Schlussfolgerung, dass mit der notorisch bekannten Marke im Sin-
ne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ eine ausländi-
sche Marke gemeint ist. Denn während man sich in der Schweiz recht-
zeitig um den Schutz einer inländischen Marke bemühen kann, stellt 
sich für den Inhaber einer ausländischen Marke in einem ersten Schritt 
unter Umständen gar nicht die Frage nach einer Registrierung seiner 
Marke in der Schweiz, weil sich seine wirtschaftlichen Aktivitäten zu-
nächst auf das Land, in welchem seine Marke eingetragen wurde, kon-
zentrieren. Entscheidet sich der Inhaber der ausländischen Marke in 
einem weiteren  Schritt  für  eine  internationale  Registrierung,  wird  er 

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sich hinsichtlich der Anzahl Länder, in denen er seine Marke registriert 
haben will, insbesondere auf Grund der sich ergebenden Kosten ein-
schränken und so womöglich eine Eintragung in einem Land unterlas-
sen haben, in welchem seine Marke beispielsweise durch Werbung in 
ausländischen Medien derart  bekannt wird, dass diese ein Opfer der 
Markenpiraterie  wird  (Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts 
B-1752/2009  vom 26. August  2009  E.  3.3.5  –  Swatch  Group  [fig.]  / 
watch ag [fig.], mit Verweis auf: Gatt-Botschaft 1, a.a.O., S. 295; HILTI, 
SIWR III/2, S. 132; GILLIÉRON, a.a.O., N. 224; STAEHELIN, a.a.O., S. 97).

4.3.6 Auf Grund der soeben erwähnten speziellen Interessenlage und 
des von Art. 6bis PVÜ angestrebten Ziels ist der Sonderschutz der no-
torisch bekannten Marke nur ausländischen Marken zu gewähren (Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts B-1752/2009 vom 26. August 2009 
E. 3.3.6 – Swatch Group [fig.] / watch ag [fig.]).

Diese Strenge ist auch insofern gerechtfertigt, als mit dem Schutz der 
notorisch  bekannten  Marke  das  Registerprinzip,  welchem  für  die 
Rechtssicherheit  im  Markenrecht  wesentliche  Bedeutung  zukommt, 
nicht  unerheblich  relativiert  wird  (MARBACH,  SIWR III/1,  N. 763;  WILLI, 
a.a.O.,  Art. 3,  N. 159;  LOCHER,  a.a.O.,  S. 42 f.; Richtlinien in Marken- 
sachen, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.2; Urteile des Bundesgerichts vom 13. No-
vember 2000, in: SJ 2001 S. 522, und vom 19. Februar 2001 E. 3c, in: 
sic! 2001 S. 317 E. 3c – Central Perk; BGE 130 III 267 E. 4.5 – Tripp 
Trapp).

5.
Die  Marke  des  Beschwerdeführers  ist  unbestrittenermassen  keine 
ausländische Marke, d.h. sie ist im Ausland weder registriert noch hin-
terlegt worden (vgl.  BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 59;  FEZER, a.a.O., Art. 6bis 

PVÜ,  N. 9; vgl. auch  TROLLER,  a.a.O.,  134)  oder  sonstwie  nach dem 
Recht eines ausländischen Staates geschützt. Angesichts dieses feh-
lenden  Auslandbezugs  kann  sich  der  Beschwerdeführer  somit  nicht 
auf Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG berufen.

Im Übrigen sind auch ausländische Staatsangehörige an das Erforder-
nis  des  Vorliegens  einer  ausländischen  Marke  gebunden,  wenn  sie 
sich auf den Schutz der notorisch bekannten Marke berufen wollen. In-
sofern führt ein Teil der Lehre und Rechtsprechung zu Recht aus, dass 
Art. 20 Abs. 2 MSchG beim Schutz der notorisch bekannten Marke im 
Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG nicht angewendet werden muss, 
wenn sich eine in der Schweiz domizilierte Person wie der Beschwer-

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deführer auf ihre in der Schweiz angeblich notorisch bekannte Marke 
beruft (vgl. E. 3). Personen mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz sind 
umgekehrt nach Art. 2 Abs. 1 PVÜ in allen Verbandsländern zur Eintra-
gung dortiger nationaler Marken zugelassen. Auf diese ausländischen 
Marken können sie sich hierzulande berufen, falls diese Marken in der 
Schweiz notorisch bekannt geworden sind.

6.
Zusammenfassend ist  festzuhalten,  dass  die  Vorinstanz  den auf  die 
angeblich notorisch bekannte Marke "Circus Conelli"  (fig.)  gestützten 
Widerspruch  des  Beschwerdeführers  zu  Recht  abgewiesen  hat,  da 
dieser  sich nicht  auf  eine  im Ausland geschützte Marke hat  stützen 
können.

Die  Beschwerde  ist  daher  abzuweisen  und  der  angefochtene  Ent-
scheid der Vorinstanz zu bestätigen.

7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kos-
ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 
1 VwVG).

7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfah-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu ver-
anschlagen (Art. 4  VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht  dieser 
Streitwert  vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei  im 
Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde 
aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen 
Kosten des  erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken,  wenn 
dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. 
Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum 
nach Erfahrungswerten  auf  einen  Betrag zwischen Fr. 50'000.--  und 
Fr. 100'000.-- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3, mit Hinweisen). Von 
diesem Erfahrungswert  ist  auch im vorliegenden Verfahren auszuge-
hen. 

7.2 Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund 
der eingereichten Kostennote festzusetzen. 

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Die  Beschwerdegegnerin  macht  geltend,  die  vom Beschwerdeführer 
zu  bezahlende Parteientschädigung müsse über  die standardmässig 
zugesprochenen Beträge hinausgehen. Die Begründung für die niedri-
gen  Standardansätze  liege  darin,  dass  das  Widerspruchsverfahren 
einfach, rasch und kostengünstig sein solle. Das möge so sein, wenn 
auf  Grund  der  blossen  Registereinträge,  grundsätzlich  ohne  weitere 
Sachverhaltsprüfung,  das  Bestehen  einer  Verwechslungsgefahr  zwi-
schen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke beurteilt 
werden könne. Wer aber das markenrechtliche Widerspruchsverfahren 
entgegen der gesetzgeberischen Absicht zur Erledigung einer gesell-
schaftsrechtlichen  Streitigkeit  einsetze,  es  durch  eine  Vielzahl  von 
Sachverhaltselementen,  Dokumenten  und  gesellschaftsrechtlichen 
Vorbringen aufblähe und dadurch der Beschwerdegegnerin wesentlich 
höhere Parteikosten verursache, habe diese zu tragen. Entsprechend 
sei eine Parteientschädigung von mindestens Fr. 4'654.70 für das vor-
instanzliche Verfahren und Fr. 10'122.15 für das Beschwerdeverfahren 
zuzusprechen. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer darauf ver-
zichtet habe, gegen den Nichteintretensentscheid der Vorinstanz vom 
6. März 2009 hinsichtlich des Rechtsbegehrens 1 Beschwerde zu er-
heben, sei im Kostenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts selbst 
dann  zu  berücksichtigen,  wenn dieses  wider  Erwarten  auf  die  Be-
schwerde eintreten und diese gar teilweise oder gänzlich gutheissen 
sollte. Im Weiteren habe der Beschwerdeführer mit seiner Beschwerde 
zusätzliche  Beweismittel  eingereicht.  Dieses  verspätete  Einreichen 
führe zu zusätzlichen Kosten, welche auf jeden Fall der Beschwerde-
führer zu tragen habe.

7.2.1 Gemäss  Art.  34  MSchG hat  die  Vorinstanz  zu  bestimmen,  ob 
und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der un-
terliegenden  zu  ersetzen  sind.  Die  Vorinstanz  verfügt  demnach  von 
Gesetzes wegen über ein weites Ermessen, wobei freilich im konkre-
ten  Einzelfall die Zusprechung oder Verweigerung das Ermessen der 
Vorinstanz überschreiten kann (RKGE in sic! 2000 S. 395 E. 4 – Bull 
Power / Red Bull; RKGE in sic! 1998 S. 305 E. 1 – Nina de Nina Ricci / 
Nina).

Die Vorinstanz spricht pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Partei-
entschädigung von Fr. 1'000.-- zu (Richtlinien der Vorinstanz in  Mar-
kensachen, Teil 5, Ziff. 9.4 [Stand: 1. Juli 2008]). Im vorliegenden Fall 
beschränkte sich das Verfahren vor der Vorinstanz auf einen Schriften-
wechsel.  Entsprechend  der  vorgenannten  Praxis  hat  diese  der  Be-

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schwerdegegnerin daher  zu Lasten des Beschwerdeführers eine Par-
teientschädigung von Fr. 1'000.-- zugesprochen. 

Der Widerspruch kann ausdrücklich auch auf eine notorisch bekannte 
Marke gestützt werden (vgl. Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG). Dies bedingt 
indessen  mangels  Registereintrag  nebst  den  üblichen  Ausführungen 
zur  Verwechslungsgefahr  auch  solche  zur  Notorietät  der  Wider-
spruchsmarke, zur Berechtigung an der angeblich notorisch bekannten 
Marke und der damit einhergehenden Widerspruchslegitimation. Ange-
sichts dieser somit anzusprechenden Problematiken erscheint eine Wi-
derspruchsschrift  von 9 Seiten, wie sie der Beschwerdeführer einge-
reicht hat, als angemessen. Insofern kann ihm nicht vorgeworfen wer-
den, er habe die Anforderung von Art. 20 Bst. e der Markenschutzver-
ordnung  vom 23. Dezember  1992  (MschV, SR 232.111),  der  Wider-
spruch sei kurz zu begründen, überstrapaziert. Der im Widerspruchs-
verfahren unzulässige Antrag des Beschwerdeführers, er sei als Mitin-
haber zur gesamten Hand der Marke „Circus Conelli“ im Markenregis-
ter einzutragen (Antrag Ziff. 1 in der Widerspruchsschrift vom 25. Juli 
2008),  verursachte  der  Beschwerdegegnerin  zwar  einen  gewissen 
Mehraufwand. Dieser ist  aber  im Vergleich zum Umfang der  übrigen 
Ausführungen in der Widerspruchsantwort derart minim, dass eine zu-
sätzliche  Abgeltung  aus  diesem  Grund  nicht  als  gerechtfertigt  er-
scheint. 

Insgesamt  hat  das  Bundesverwaltungsgericht  daher  keine  Veranlas-
sung,  die der  Beschwerdegegnerin für  das vorinstanzliche Verfahren 
zugesprochene Parteientschädigung von Fr. 1'000.--  auf  Fr. 4'654.70 
zu erhöhen.

7.2.2 Auch in Bezug auf den geltend gemachten Aufwand für das Be-
schwerdeverfahren erscheint die Kostennote (Fr. 10'122.15) selbst un-
ter  Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades höher  als  die  effektiv 
notwendigen Kosten (Art. 7 Abs. 1 VGKE). Sie ist daher entsprechend 
herabzusetzen. Dass der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren 
weitere  Beweismittel  nachgereicht  hat,  vermag  daran  nichts  zu  än-
dern, zumal die Beweismittel von bescheidenem Umfang sind und den 
Rechtsstreit  inhaltlich nicht  verlagert  haben (vgl.  MARCEL MAILLARD,  in: 
Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommen-
tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich / Basel / 
Genf 2009, Art. 64, N. 29, mit Verweis auf BGE 131 II 200 E. 7.3). In 
Würdigung  der  umfangreichen  Beschwerdeantwort  erscheint  somit 

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eine  Parteientschädigung  von  Fr.  5'000.--  (inkl.  MWSt)  für  das  Be-
schwerdeverfahren als angemessen. 

8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht of-
fen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 
173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdeführer 
auferlegt.  Sie  werden  mit  dem  geleisteten  Kostenvorschuss  von 
Fr. 5'000.- verrechnet. Dem Beschwerdeführer sind daher Fr. 1'000.-- 
aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.
Der  Beschwerdeführer  hat  der  Beschwerdegegnerin  eine  Parteient-
schädigung von Fr. 5'000.-- (inkl. MWSt) zu entrichten.

4.
Dieses Urteil geht an: 

- den Beschwerdeführer  (Einschreiben; Beilage: Rückerstattungsfor-
mular; Beschwerdebeilagen zurück)

- die  Beschwerdegegnerin  (Einschreiben;  Beschwerdeantwortbeila-
gen zurück)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 9809; Einschrei-
ben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

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Vera Marantelli Kathrin Bigler

Versand: 21. Oktober 2009

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