# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 2c181625-a049-5a25-ad26-b3b14a36b228
**Source:** Bundesgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2021-01-01
**Language:** de
**Title:** Bundesgericht (BGE) Band III BGE 151 III 106
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BGE/CH_BGE_005_BGE-151-III-106_nodate.html

## Full Text

Urteilskopf

151 III 106

11. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Aa. Inc. gegen Bd. AG und C. GmbH sowie Bd. AG gegen Aa. Inc. und C. GmbH (Beschwerde in Zivilsachen)

4A_166/2024 / 4A_172/2024 vom 17. September 2024

  

Regeste a

Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG; unnötige Anlehnung.  Bei einer unnötigen Anlehnung wird die eigene Leistung mit derjenigen des Mitbewerbers verbunden, um den Bekanntheitsgrad der fremden Leistung oder des Mitbewerbers auszubeuten. Ein solcher Image-Transfer setzt einen (guten) Ruf des Mitbewerbers oder seines Erzeugnisses voraus (E. 4.4.1). Rein beschreibende Elemente verschaffen dem Vergleichsprodukt kein Image, das der Verletzer auf sein eigenes Produkt übertragen könnte (E. 4.4.2). Keine unnötige Anlehnung im vorliegenden Fall (E. 4). 

  

Regeste b

Art. 4 MSchG; Agentenmarken.  Agentenmarken; Voraussetzungen und Anwendungsbereich (E. 9.2, 10.2-10.6). "Inhaber" im Sinne von Art. 4 MSchG ist der an der hinterlegten Marke besser Berechtigte. Anders als für den rechtserhaltenden genügt für den rechtsbegründenden Drittgebrauch der stellvertretende Gebrauch durch den Agenten nicht, um ein vorbestehendes besseres Recht des Geschäftsherrn an der Marke zu erzeugen. Vorliegend fehlt es der Klägerin an einem vorbestehenden besseren Recht an den hinterlegten Marken (E. 11). 

  
  
  
  
  

Sachverhalt ab Seite 107

    BGE 151 III 106 S. 107

   

    A. 
   

    A.a Die Aa. Inc. (Klägerin) mit Sitz in den USA ist eine weltweit tätige Herstellerin von Plüschtieren. Die Bd. AG (vormals Ba. AG; Beklagte 1) mit Sitz in der Schweiz gehört zur "B.-Gruppe", zu der namentlich auch die Bb. AG ebenfalls mit Sitz in der Schweiz sowie die Bc. GmbH mit Sitz in Deutschland gehören. Die C. GmbH (Beklagte 2; weitere Verfahrensbeteiligte) mit Sitz in Deutschland ist eine international tätige Herstellerin von Plüschtieren.

    A.b Im Jahr 2010 schlossen die Klägerin und die Bc. GmbH eine als "Distributorship Agreement" bezeichnete Vereinbarung ab, in der die Klägerin die Bc. GmbH zur exklusiven Vertreiberin für ihre BGE 151 III 106 S. 108
Produkte in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz (sog. DACH-Region) ernannte. Die Klägerin kündigte das Distributorship Agreement per 18. Mai 2019. Seither vertreibt die Ab. Ltd. mit Sitz im Vereinigten Königreich die Produkte der Klägerin in der DACH-Region.

    A.c Unter der Bezeichnung "Beanie Boos" stellt die Klägerin Plüschtiere mit übergrossen Köpfen und Augen her. Die "Beanie Boos" wurden in der DACH-Region auch mit der Bezeichnung "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" - einem Hinweis auf deren übergrosse Augen ("Glubschaugen") - beworben.

    A.d Am 29. April 2013 hinterlegte die Beklagte 1 in der Schweiz die Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" und am 4. November 2015 gestützt auf eine deutsche Basismarke die internationale Wortmarke IR 1 281 710 "GLUBSCHIS". Ebenfalls meldete die Beklagte 1 am 4. November 2015 gestützt auf eine deutsche Basismarke ein "GLUBSCHI"-Logo als internationale Wort-/Bildmarke (IR 1 285 540) an.

    A.e Im Oktober 2019 kündigte die Beklagte 2 an, in der zweiten Jahreshälfte 2020 in Kooperation mit der Beklagten 1 eine "GLUBSCHI"-Plüschtierlinie auf den Markt zu bringen.

    A.f Nachdem die Klägerin am 10. Oktober 2019 die Wortmarke CH 737 011 "GLUBSCHIS" in der Schweiz als Marke hinterlegt hatte, verlangte die Beklagte 1, dass die Klägerin von einer kennzeichenmässigen Verwendung für unter anderem Plüschtiere absehe, eine entsprechende Unterlassungserklärung abgebe und die Marke löschen lasse. Die Klägerin wies diese Aufforderung zurück und verlangte ihrerseits, dass die Beklagte 1 ihre "GLUBSCHI"-Marken auf die Klägerin übertrage und von einem kennzeichenmässigen Gebrauch der Zeichen "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" absehe. Weiter mahnte die Klägerin auch die Beklagte 2 ab.

    B. 
   

    B.a Die Klägerin erhob in der Folge beim Handelsgericht des Kantons Aargau Klage und beantragte neben dem Verbot der Verwendung verschiedener im Rechtsbegehren abgebildeter Plüschtiere (Antrags-Ziff. 1), der Auskunft und Rechnungslegung (Antrags-Ziff. 2) sowie der finanziellen Wiedergutmachung nach erfolgter Rechnungslegung (Antrags-Ziff. 3), es sei die Marke CH 645 779 "Glubschi" sowie der Schweizer Teil der internationalen Marken IR 1 281 710 GLUBSCHIS und IR 1 285 540 GLUBSCHIS (fig.) der Beklagten 1 BGE 151 III 106 S. 109
für sämtliche beanspruchten Waren für nichtig zu erklären (Antrags-Ziff. 4).

    B.b Mit Teilurteil vom 25. April 2023 hiess das Handelsgericht Antrags-Ziff. 1 und 2 im Wesentlichen gut. Antrags-Ziff. 4 hiess es lediglich teilweise gut, indem es die Schweizer Marke der Beklagten 1 für bestimmte Produkte für nichtig erklärte (Dispositiv-Ziff. 1.4); im Übrigen wies es das Klagebegehren ab (Dispositiv-Ziff. 1.5). Das Handelsgericht liess das Argument der Klägerin nicht gelten, dass es sich bei den von ihr angegriffenen Marken der Beklagten 1 um unzulässige Agentenmarken handle, sondern erklärte - mangels rechtserhaltenden Gebrauchs - lediglich die Marke CH 646 779 "GLUBSCHI" mit Bezug auf verschiedene beanspruchte Waren (nicht aber für Spiele, Spielzeug und Plüschtiere) für nichtig.

    B.c Alle Parteien erhoben gegen das Teilurteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 25. April 2023 Beschwerde an das Bundesgericht. Dieses vereinigte die drei Verfahren und hiess mit Urteil vom 29. November 2023 die Beschwerden teilweise gut. Es hob das handelsgerichtliche Teilurteil auf und wies die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück (Verfahren 4A_290/2023 und andere, teilweise publ. in: BGE 150 III 83).

    C. Am 15. Februar 2024 fällte das Handelsgericht sein erneutes Urteil nach Rückweisung: In Gutheissung von Klagebegehren 4 ordnete es die vollständige Löschung der Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" und der Schweizer Teile der internationalen Wortmarke IR 1 281 710 "GLUBSCHIS" und der internationalen Wort-/Bildmarke IR 1 285 540 "GLUBSCHIS" (fig.) an. Im Übrigen wies es die Klage ab.

    D. Gegen dieses zweite Urteil vom 15. Februar 2024 erheben die Klägerin und die Beklagte 1 je Beschwerde an das Bundesgericht.

    D.a Im Verfahren 4A_166/2024 richtet sich die Klägerin gegen die teilweise Klageabweisung und beantragt, ihre Klage auch betreffend ihr Unterlassungsbegehren sowie ihr Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren gutzuheissen, eventualiter sei die Sache insoweit an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen.

    D.b Im Verfahren 4A_172/2024 begehrt die Beklagte 1, die angeordnete Markenlöschung aufzuheben und die Klage vollumfänglich abzuweisen.

    E. Das Bundesgericht vereinigt die Verfahren 4A_166/2024 und 4A_172/2024. Die Beschwerde der Klägerin (4A_166/2024) weist BGE 151 III 106 S. 110
es ab, soweit es darauf eintritt. Es heisst die Beschwerde der Beklagten 1 (4A_172/2024) gut und hebt das Urteil des Handelsgerichts vom 15. Februar 2024 auf. Für bestimmte Waren erklärt es die Wortmarke "GLUBSCHI" der Beklagten 1 für nichtig. Im Übrigen weist es die Klage ab.

    (Zusammenfassung)
    
   

  

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

    3. 
    Beschwerde der Klägerin (4A_166/2024)
   

(...)

    4. Die Klägerin wirft der Vorinstanz eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG (SR 241) vor.

    4.1 Unlauter handelt insbesondere, wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG).

Verhaltensweisen, mit denen sich ein Mitbewerber unnötig an die Leistungen eines Dritten anlehnt oder deren Ruf ausbeutet, gelten unabhängig von der Gefahr allfälliger Verwechslungen als unlauter. Die Rufausbeutung kann insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung derart in der eigenen Werbung eingesetzt wird, dass das Image auf die eigenen Angebote transferiert wird. Unlauter handelt, wer mit seinem Werbeauftritt im Ergebnis den guten Ruf von unter einem anderen Zeichen bekannten Waren auf seine eigenen überträgt, indem er Gedankenassoziationen zu diesen weckt, ohne dass es einer Verwechslungsgefahr bedarf. Insofern ist namentlich nicht die Verwendung eines Zeichens vorausgesetzt, das demjenigen des Mitbewerbers derart ähnlich ist, dass es damit in Alleinstellung verwechselbar wäre. Es genügt vielmehr, wenn ein Zeichen, das dem bekannten Drittzeichen ähnlich ist, in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an jenes gedeutet werden kann, und dies objektiv geeignet ist, bei den Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. zu den damit bezeichneten Produkten zu wecken (BGE 150 III 188 E. 6.4.2; BGE 135 III 446 E. 7.1).

    4.2 Die Klägerin machte unter dem Titel von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG geltend, die Beklagten beabsichtigten durch Verwendung der BGE 151 III 106 S. 111
Bezeichnung "GLUBSCHI" im Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Plüschtierprodukten, den Werbewert und somit den Ruf der klägerischen Plüschtierserie auszubeuten. Insbesondere werde der hohe Bekanntheits- bzw. Werbewert, der den klägerischen Plüschtierprodukten innewohne, ausgenutzt. Die Beklagten lehnten sich durch Verwendung der identischen Produktebezeichnung in Kombination mit auffällig ähnlich gestalteten Plüschtieren unnötig an die Plüschtierlinie der Klägerin an, dies in der Absicht, eine Gedankenassoziation mit den klägerischen Produkten hervorzurufen.

    4.3 Die Vorinstanz stellte in Übereinstimmung mit dem Bundesgericht (Urteil 4A_290/2023 und andere vom 29. November 2023 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 150 III 83) fest, dass die Gestaltung der klägerischen Plüschtierlinie "Beanie Boos" samt Verwendung sog. "Hangtags" im Markt verbreitet und üblich sei und auch von zahlreichen anderen Marktteilnehmern in vergleichbarer Art und Weise angeboten werde. Sie hebe sich nicht von vergleichbaren Plüschtierlinien ihrer Konkurrentinnen ab. Auch stelle die Klägerin wie ihre Konkurrentinnen ein günstiges Massenprodukt her. Die klägerischen Plüschtiere würden sich in qualitativer Hinsicht weder im positiven noch im negativen Sinn von den Konkurrenzprodukten abheben. Folglich führten weder das Design noch die Qualität der klägerischen Plüschtierprodukte zu einem guten Ruf, der von den Beklagten ausgebeutet werden könnte. Demnach sei nicht zu beanstanden, dass die Beklagten ähnliche Plüschtiere in vergleichbarer Qualität wie die Klägerin anböten. Die Ausbeutung könnte sich demnach nur daraus ergeben, dass die Beklagten diese Art von Plüschtieren als "GLUBSCHIS"bezeichneten. 

Die Bezeichnung "GLUBSCHI" habe sich bei den klägerischen Produkten lediglich auf (von der "B.-Gruppe" für den Vertrieb der klägerischen Plüschtiere verwendeten) Marketingmaterialien befunden. Die klägerischen Produkte hingegen seien stets mit der Bezeichnung "Beanie Boos" vertrieben worden und würden dies weiterhin. Die Bezeichnung "GLUBSCHIS" sei gemäss Bundesgericht direkt beschreibend. Die Werbebotschaft "GLUBSCHIS" könnte demnach nur einen Ruf als "glubschäugige" Plüschtiere verschaffen. Da aber zahlreiche andere glubschäugige Plüschtiere auf dem Markt seien, sei die Bewerbung als "glubschäugige" Plüschtiere nicht geeignet, den klägerischen Plüschtieren einen guten Ruf zu verschaffen. Eine über den beschreibenden Charakter hinausgehende zusätzliche Botschaft fehle. BGE 151 III 106 S. 112

   

Eine vergleichende Anlehnung setze notwendig voraus, dass es sich bei den Elementen, an welche sich die Konkurrenzausstattung anlehne, nicht bloss um beschreibende Elemente handle. Andernfalls sei eine Gedankenassoziation der Abnehmer zu einem anderen Produkt (nämlich zu demjenigen, das über einen guten Ruf verfügt) gar nicht möglich. Da die Abnehmer von glubschäugigen Plüschtieren - in den Worten des Bundesgerichts - die naheliegende Abkürzung "GLUBSCHI" ohne Weiteres unmittelbar als die äusseren Merkmale der Ware beschreibende Angabe wahrnehmen, scheide eine Gedankenassoziation zwischen den klägerischen und den beklagtischen Plüschtieren und damit eine unzulässige vergleichende Anlehnung bzw. Rufausbeutung aus.

    4.4 Der vorinstanzlichen Beurteilung ist zuzustimmen und die dagegen vorgebrachten Einwände der Klägerin dringen nicht durch:

    4.4.1 Sie erblickt zunächst eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG darin, dass die Vorinstanz für eine unnötige Anlehnung zwingend einen "Ruf" bzw. gar einen "guten Ruf" voraussetze. Einen solchen verlange das Gesetz bei der Tatbestandsvariante der unnötigen Anlehnung nicht.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Wie das Bundesgericht schon in BGE 135 III 446 E. 7.1 festhielt, bedarf es eines Image-Transfers vom fremden auf das eigene Produkt, indem die vergleichende Werbung eine Gedankenassoziation zu jenem weckt (vgl. auch Urteile 4A_689/2012 vom 24. April 2013 E. 2.4; 4A_128/2012 vom 7. August 2012 E. 4.2.2). Ohne vorhandenes Image kann kein Transfer eines solchen stattfinden. 

Bei der Anlehnung, sei sie verdeckt oder offen, geht es darum, die eigene Leistung mit derjenigen des Mitbewerbers zu verbinden, um deren oder dessen Bekanntheitsgrad auszunutzen. In der Doktrin wird zutreffend ausgeführt, eine Anlehnung mache praktisch nur Sinn, wenn das Vergleichsobjekt über einen gewissen Ruf verfügt, von dem durch die Anlehnung profitiert werden könnte (MAGDA STREULI-YOUSSEF, Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden [Art. 3 UWG], in: Lauterkeitsrecht, SIWR Bd. V/1, 3. Aufl. 2020, S. 185 Rz. 198). Berechtigt ist sodann der Hinweis, dass die grundsätzlich herrschende Nachahmungsfreiheit (BGE 131 III 384 E. 5.1; Urteil 4A_616/2009 vom 11. Mai 2010 E. 5.2) ausgehöhlt würde, wenn jede Anlehnung durch ähnliche Produkteausstattungen unter Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG zu subsumieren wäre (STAUBER/ISKIC, in: UWG, BGE 151 III 106 S. 113
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2018, N. 67 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG). 

Der Gesetzgeber bezweckte mit dieser Tatbestandsvariante unlauteren Handelns einzig den Schutz vor Rufausbeutung und stellte klar, dass nicht jede anlehnend-vergleichende Werbung unzulässig sei, sondern nur wenn sie "den guten Ruf des Konkurrenten oder seines Erzeugnisses ausbeutet" (Botschaft vom 18. Mai 1983 zu einem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], BBl 1983 II 1009 ff., 1063 Ziff. 241.34).

Insofern bildet das Vorhandensein eines Rufs notwendiges und zusätzliches Tatbestandsmerkmal für eine nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG verpönte unnötige Anlehnung (STAUBER/ISKIC, a.a.O., N. 69 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG; STREULI-YOUSSEF, a.a.O., N. 198 zu Art. 3 UWG; in diesem Sinn auch OETIKER/SINGH, in: Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 3. Aufl. 2023, N. 36 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG; CHRISTIAN SCHMID, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2013, N. 94 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG).

Entgegen der Klägerin, welche unter dem Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG (unnötige Anlehnung) auf einen vorhandenen Ruf verzichten will, hat die Vorinstanz demnach zu Recht einen Ruf, der durch die Anlehnung ausgebeutet werden könnte, vorausgesetzt.

Nachdem die Klägerin gemäss den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz weder einen (guten) Ruf noch den behaupteten "inländischen Besitzstand" bzw. eine hohe Bekanntheit ihrer Produkte beweisen konnte, fehlt es an einem Tatbestandselement für eine unnötige Anlehnung nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG. Dies hat die Vorinstanz zutreffend erkannt.

    4.4.2 Gleiches gilt für den klägerischen Einwand, die Vorinstanz verstosse gegen Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG, weil sie angesichts des beschreibenden Charakters von "GLUBSCHI" nicht nur eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr, sondern auch die Hervorrufung einer Gedankenassoziation durch ein beschreibendes Element ausgeschlossen habe.

Wohl geht die Herstellung einer Gedankenassoziation zu dem Bezugsprodukt weniger weit, als wenn eine Verwechslung mit diesem hervorgerufen werden soll. Das hat die Vorinstanz denn auch richtig erkannt und festgehalten, es bedürfe keiner lauterkeitsrechtlichen BGE 151 III 106 S. 114
Verwechslungsgefahr wie beim wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG. Das ändert jedoch nichts daran, dass das Vergleichsprodukt über eine gewisse Bekanntheit verfügen muss, damit es überhaupt eine Assoziation wecken kann. So ist die (verdeckte) Anlehnung dadurch charakterisiert, dass der Verletzer seine Produkte unmittelbar von den Vorstellungen des Publikums über das Vergleichsprodukt profitieren lässt, also einen Image-Transfer vornimmt (SCHMID, a.a.O., N. 94 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG). Rein beschreibende Elemente vermögen dem Vergleichsprodukt kein Image zu verschaffen, das der Verletzer auf sein Produkt transferieren könnte. Es ist objektiv nicht geeignet, beim Adressaten eine Gedankenverbindung zum Vergleichsprodukt zu wecken. Wenn die ähnliche Ausstattung mithin lediglich in einem direkt beschreibenden Element übereinstimmt, muss eine unzulässige Anlehnung ausscheiden.

Das bedeutet vorliegend, dass die Vorinstanz eine Gedankenassoziation zutreffend ausgeschlossen hat. Denn gemäss Bundesgericht (Urteil 4A_290/2023 und andere vom 29. November 2023 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 150 III 83) verstehen die Abnehmer von glubschäugigen Plüschtieren die naheliegende Abkürzung "GLUBSCHI" unmittelbar als die äusseren Merkmale der Ware beschreibende Angabe. Von dieser verbindlichen Feststellung ging die Vorinstanz aus. Eine zur Bezeichnung "GLUBSCHI" hinzutretende zusätzliche Botschaft im Sinne einer Assoziation über die Eigenschaft oder das Image des Produkts (beispielsweise hinsichtlich Qualität, Exklusivität, Tradition, Kultstatus) konnte die Vorinstanz nicht feststellen. Es verblieb mithin einzig die Bezeichnung "GLUBSCHI". Angesichts deren direkt beschreibenden Charakters verneinte die Vorinstanz die Herstellung einer Gedankenverbindung zu den Produkten der Klägerin zu Recht.

    4.4.3 Schliesslich wirft die Klägerin der Vorinstanz vor, Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG verletzt zu haben, indem sie keine lauterkeitsrechtliche Gesamtwürdigung vorgenommen habe.

Der Vorwurf geht fehl. Die Vorinstanz nahm keine unzulässige "Einzelprüfung bzw. isolierte Betrachtung einzelner Elemente" vor, sondern prüfte aufgrund des Beweisergebnisses, ob die klägerische Produktlinie das notwendige Tatbestandselement eines Rufes erfüllt oder nicht. Das schloss sie nach dem vorstehend Gesagten zutreffend aus. Somit brauchte sie die weiteren Voraussetzungen, BGE 151 III 106 S. 115
insbesondere ob sachliche Gründe für die Anlehnung bestehen, nicht zu vertiefen, wie die Klägerin zu Unrecht beanstandet.

    4.5 Zusammenfassend hat die Vorinstanz eine unnötige Anlehnung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG bundesrechtskonform verneint.

(...)

    9. 
    Beschwerde der Beklagten 1 (4A_172/2024)
   

(...)

    9.2 Unter der Marginalie "Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter" bestimmt Art. 4 MSchG (SR 232.11) Folgendes: Keinen Schutz geniessen ferner Marken, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben.

Der besondere Schutzausschlussgrund der eingetragenen Marke nach Art. 4 MSchG beruht - ähnlich wie die relativen Ausschlussgründe - auf dem Vorbestehen bestimmter Drittzeichen; diese sind zwar im Inland nicht als Marke eingetragen, aber vom besser Berechtigten im In- oder Ausland benutzt worden. Die Norm bezweckt den Schutz des wirtschaftlichen Inhabers einer Marke gegenüber einem Agenten, Vertreter oder einem anderen zur Nutzung des Zeichens während der Dauer der Zusammenarbeit Ermächtigten, der das Zeichen ohne Ermächtigung auf seinen Namen hinterlegt oder die Eintragung nach Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin behält. Dieser Schutz beruht auf der Annahme, dass der Nutzungsberechtigte gegenüber dem Inhaber aufgrund der Zusammenarbeit einer Interessenwahrungs- bzw. Loyalitätspflicht unterliegt, die einer Aneignung der Marke entgegensteht (BGE 150 III 83 E. 3.2.1; BGE 143 III 216 E. 2.1 mit Hinweisen). Die vom Gesetzgeber anvisierte besondere Konstellation setzt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung einen Vertrag zwischen dem wirklichen und dem angemassten Inhaber der Marke voraus, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat (BGE 150 III 83 E. 3.2.1; BGE 143 III 216 E. 2.1; BGE 131 III 581 E. 2.3; je mit Hinweisen; vgl. auch Urteil 4A_128/2013 vom 30. September 2013 E. 3.2.1, nicht publ. in: BGE 139 III 424).

    10. (...)

    10.2 Um als Agentenmarken zu gelten, ist vorausgesetzt: BGE 151 III 106 S. 116

   

1. dass der Geschäftsherr (das Gesetz spricht missverständlich vom "Inhaber") ein vorbestehendes besseres Recht an der Marke hat;

2. dass derjenige, auf dessen Name die Marke eingetragen ist, als "Nutzungsberechtigter" gilt;

3. dass zwischen dem Geschäftsherrn und dem Nutzungsberechtigten (bzw. dem wirklichen und dem angemassten Inhaber) ein Vertrag besteht, der (a) die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie (b) die Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat;

4. dass es sich bei der eingetragenen und der "fremden" Marke um identische Marken handelt;

5. dass sich die vertragliche Ermächtigung zum Gebrauch der Marke auch auf das Land der Hinterlegung, d.h. die Schweiz, bezieht (territorialer Zusammenhang);

6. dass die Hinterlegung während der Dauer der vertraglichen Loyalitätspflicht erfolgte (zeitlicher Zusammenhang);

7. dass keine Zustimmung des Geschäftsherrn zur Hinterlegung der Marke vorliegt oder diese weggefallen ist.

    10.3 Im Zusammenhang mit Voraussetzung 4 wird in der Lehre dafür gehalten, dass Art. 4 MSchG nicht nur vom Agenten hinterlegte Marken erfasst, die mit der fremden Marke, zu deren Gebrauch er ermächtigt wurde, identisch sind, sondern auch solche, die offensichtlich einem relativen Schutzausschlussgrund unterliegen, etwa weil sie offensichtlich verwechslungsfähig sind (CHRISTOPH WILLI, MSchG, Markenschutzgesetz, 2002, N. 11 zu Art. 4 MSchG; MARKUS WANG, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 4 MSchG). Das Bundesgericht hat diese Frage noch nicht entschieden (vgl. immerhin Urteil 4A_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1). Sie kann auch hier offenbleiben, da sie im vorliegenden Fall nicht entscheidrelevant ist.

    10.4 Nicht unter den Anwendungsbereich von Art. 4 MSchG fallen "Zweitmarken" des Agenten. Fügt dieser den Marken seines Lieferanten eine eigenständige Marke hinzu, unter welcher er die eingeführten Waren vertreibt und im betreffenden Markt bekannt macht, kann der Geschäftsherr nach Beendigung des Vertragsverhältnisses weder die Löschung noch die Übertragung der Zweitmarke verlangen. Gegebenenfalls kann er aber gestützt auf allfällige vertragliche Abmachungen, nicht jedoch gestützt auf Art. 4 MSchG, gegen die BGE 151 III 106 S. 117
Eintragung oder Verwendung solcher Marken vorgehen (WILLI, a.a.O., N. 12 zu Art. 4 MSchG; MATTHIAS STÄDELI, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 21 zu Art. 4 MSchG; WANG, a.a.O., N. 8 zu Art. 4 MSchG).

    10.5 Art. 4 MSchG bietet keine Handhabe gegen Markenpiraterie. Hinterlegt ein Dritter die Marke eines besser Berechtigten, mit dem er in keiner Vertragsbeziehung steht, die ihn zum Gebrauch der Marke ermächtigt, muss Art. 4 MSchG mangels Ermächtigung zum Gebrauch ausscheiden (WANG, a.a.O., N. 11 zu Art. 4 MSchG; STÄDELI, a.a.O., N. 13 zu Art. 4 MSchG; WILLI, a.a.O., N. 9 zu Art. 4 MSchG).

    10.6 Der Grund, weshalb der Gesetzgeber dem an der angemassten Marke besser Berechtigten mit Art. 4 MSchG einen Sonderschutz bereitstellt, fusst in der Interessenwahrungs- und Loyalitätspflicht, welcher der Nutzungsberechtigte aufgrund der vertraglichen Zusammenarbeit unterliegt (vgl. BGE 150 III 83 E. 3.2.1; BGE 143 III 216 E. 2.1; BGE 131 III 581 E. 2.3). Mit einer gewissen Berechtigung wird in der Literatur für eine restriktive Auslegung von Art. 4 MSchG plädiert, da es dem Geschäftsherrn in einer solchen Situation im Unterschied zu Opfern von Markenpiraterie möglich ist, seine Interessen gegenüber dem Agenten durch vertragliche Absprachen oder durch rechtzeitige eigene Markenanmeldung zu sichern (WILLI, a.a.O., N. 3 zu Art. 4 MSchG; vgl. auch WANG, a.a.O., N. 4 zu Art. 4 MSchG). Dies ist auch vorliegend im Auge zu behalten.

    11. 
   

    11.1 Nachdem das Bundesgericht im Rückweisungsurteil einzig die zweite der in Erwägung 10.2 genannten Voraussetzungen für die Annahme einer Agentenmarke geklärt hatte, prüfte die Vorinstanz die weiteren und bejahte sie allesamt. Die Beklagte 1 beanstandet dies in ihrer Beschwerde zu Recht.

Sie steht insbesondere auf dem Standpunkt, das Zeichen "GLUBSCHI" sei kein vorbestehendes Zeichen der Klägerin (prioritätsälteres, fremdes Zeichen gemäss Art. 4 MSchG). Die Klägerin habe das Zeichen "GLUBSCHI" nie selbst verwendet und sei zu keinem Zeitpunkt "Inhaberin" der streitbetroffenen Marken gewesen. Sie habe mangels eigener Rechte die Marken auch nicht stellvertretend durch einen Dritten, d.h. durch Bc. GmbH, in Gebrauch nehmen können. Vielmehr sei die Marke "GLUBSCHI" eine von der Vertriebsnehmerin (Bc. GmbH) während des Vertriebsverhältnisses BGE 151 III 106 S. 118
geschaffene "Zweitmarke", die nicht unter den Schutzausschlussgrund von Art. 4 MSchG falle.

    11.2 In der Tat lässt sich bereits die erste Voraussetzung, dass es sich beim "Inhaber", hier der Klägerin, um den an den hinterlegten Marken, hier an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS", besser Berechtigten handelt, auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz nicht halten.

    11.2.1 Besser berechtigt im Sinne von Art. 4 MSchG ist der Geschäftsherr ("Inhaber"), wenn er die betreffende Marke vor deren Hinterlegung im In- oder Ausland selber (markenmässig) gebraucht oder durch Dritte mit seiner Zustimmung hat gebrauchen lassen oder wenn er formelle (ausländische) Ausschliesslichkeitsrechte an dem Zeichen besitzt. Zur Begründung eines eigenen Rechts an der vom Agenten hinterlegten Marke genügen weder der stellvertretende Gebrauch durch den Vertreter noch die (nicht markenmässige) Benutzung in der Geschäftskorrespondenz des Geschäftsherrn mit dem Vertreter. Ferner muss der Geschäftsherr seine bessere Berechtigung zum Zeitpunkt der Markenhinterlegung durch den Agenten bereits erworben haben, es muss sich also um ein prioritäres Recht handeln (WILLI, a.a.O., N. 5 zu Art. 4 MSchG; WANG, a.a.O., N. 5 zu Art. 4 MSchG; STÄDELI, a.a.O., N. 13 zu Art. 4 MSchG; FLORENT THOUVENIN, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht, sic! 7/8/2009 S. 544 ff., S. 546).

    11.2.2 Die Vorinstanz erkannte durchaus, dass die Voraussetzung der vorbestehenden besseren Berechtigung der Klägerin an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" fraglich ist, führte sie doch aus, es erscheine "problematisch", dass die Klägerin das Zeichen "GLUBSCHI" nie selbst verwendet habe. Dieses sei stets von der Beklagten 1 verwendet worden, indem sie es zwecks Bewerbung der klägerischen Plüschtiere auf Prospekten, "Point of Sale"-Werbematerial (bspw. Plüschtierständern), Merchandising-Artikeln etc. abgedruckt habe. Eine bessere Berechtigung der Klägerin durch vorgängigen eigenen Gebrauch der betreffenden Zeichen scheidet mithin aus.

    11.2.3 Ebenso wenig ist festgestellt, dass die Klägerin formelle (ausländische) Ausschliesslichkeitsrechte an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" geltend machen kann.

    11.2.4 Die Vorinstanz mass der Klägerin dennoch "Inhaberschaft" im Sinne von Art. 4 MSchG zu mit der Begründung, entscheidend BGE 151 III 106 S. 119
erscheine, dass die Beklagte 1 das Zeichen stets für die Klägerin (nämlich in ihrer Eigenschaft als exklusive Distributorin für die klägerischen Plüschtiere) verwendet habe. Die Vorinstanz nahm mithin Rechtserwerb der Klägerin an den Marken durch stellvertretenden Gebrauch durch die Beklagte 1 an.

Dies macht die Klägerin denn auch geltend, wenn sie ausführt, die Beklagte 1 habe die strittigen Marken mindestens seit Januar 2012 und damit vor der Eintragung mit dem Einverständnis der Klägerin "für deren Produkte" in der DACH-Region benutzt. Dieser Gebrauch müsse klarerweise der Klägerin zugerechnet werden.
   

    11.2.5 Richtig zu stellen ist zunächst, dass die Beklagte 1 die Marken nach den Feststellungen der Vorinstanz nicht für die klägerischen Produkte (keine Anbringung auf den Plüschtieren), sondern für deren Bewerbung benutzte. Gemäss Vorinstanz wurden und werden die klägerischen Produkte stets mit der Bezeichnung "Beanie Boos" vertrieben.

    11.2.6 Vorinstanz und Klägerin verkennen mit ihrer Auffassung den stellvertretenden Gebrauch durch Dritte, den sich der Geschäftsherr anrechnen lassen kann. Anders als für den rechtserhaltenden Gebrauch kann für den rechtsbegründenden Drittgebrauch der stellvertretende Gebrauch durch den Agenten nicht genügen, um ein vorbestehendes besseres Recht des Geschäftsherrn an der Marke zu erzeugen. Der Agent zählt in diesem Kontext nicht zu den "Dritten". Der stellvertretende Gebrauch durch den Agenten führt nicht zur Begründung eines eigenen, sonst noch nicht bestehenden Rechts des Geschäftsherrn an der vom Agenten hinterlegten Marke (WILLI, a.a.O., N. 5 zu Art. 4 MSchG; WANG, a.a.O., N. 5 zu Art. 4 MSchG). Dem steht der Normzweck von Art. 4 MSchG entgegen, der den Inhaber eines vorbestehenden absoluten Ausschliesslichkeitsrechts an einer Marke vor deren Anmassung durch einen treuwidrigen Agenten schützen will. Der Agent ist im Verhältnis zum Geschäftsherr aufgrund des bestehenden Vertragsverhältnisses nicht irgendein Dritter. Wurde die Marke, wie in casu, einzig durch den Agenten gebraucht, vermag dies nicht zum Erwerb einer besseren Berechtigung des Geschäftsherrn durch stellvertretenden Gebrauch zu führen. Der Gebrauch durch die Beklagte 1, den die Vorinstanz einzig anführt, trägt demnach nicht als Begründung der "Inhaberschaft" der Klägerin im Sinne von Art. 4 MSchG an den Zeichen "GLUBSCHI" und "GLUBSCHIS", auch wenn die Beklagte 1 das Zeichen "stets für BGE 151 III 106 S. 120
die Klägerin" verwendete, wie die Vorinstanz zu Unrecht für entscheidend hält.

    11.2.7 Daran ändert nichts, dass die Bc. GmbH das Zeichen im Rahmen ihrer Aufgaben in der Vertragsbeziehung mit der Klägerin geschaffen habe, wie die Vorinstanz zur Begründung der von ihr bejahten wirtschaftlichen Berechtigung der Klägerin an den Zeichen weiter anführt.
   

Vielmehr rückt dieser Umstand das Zeichen "GLUBSCHI" in die Nähe einer "Zweitmarke", mit welcher hier die Konstellation gemeint ist, dass der Agent die Produkte des Geschäftsherrn unter einer eigenständigen Marke vertreibt und im betreffenden Markt bekannt macht (WILLI, a.a.O., N. 12 zu Art. 4 MSchG; STÄDELI, a.a.O., N. 21 zu Art. 4 MSchG). Solche eigenständigen "Zweitmarken" sind vom Anwendungsbereich von Art. 4 MSchG ausgenommen (s. die Angaben in E. 10.4). Bei dieser Konstellation setzt der Vertriebsnehmer die eigenständige Marke also typischerweise für die Vermarktung der Produkte des Vertriebsgebers ein, ohne dass Letzterer dadurch an der Marke automatisch wirtschaftliche Berechtigung erlangt, sofern er keine diesbezüglichen vertraglichen Abmachungen mit dem Vertriebsnehmer getroffen hat. Der von der Vorinstanz angeführte Umstand allein, dass die Bc. GmbH das Zeichen im Rahmen ihrer Aufgaben in der Vertragsbeziehung mit der Klägerin geschaffen habe, macht diese noch nicht zur "wirtschaftlich an diesem Zeichen" Berechtigten, auch wenn die Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" im Zusammenhang mit der Vermarktung der klägerischen Produkte kreiert worden sein sollten. Dass sich die Klägerin aufgrund von Sondervereinbarungen vertragliche Rechte an den Marken vorbehalten hätte, ist nicht festgestellt. Die Begründung der Vorinstanz für die angenommene wirtschaftliche Berechtigung der Klägerin an den Marken trägt daher nicht.

    11.2.8 Die Vorinstanz hat demnach Art. 4 MSchG verletzt, indem sie der Klägerin ein vorbestehendes besseres Recht an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" und damit die "Inhaberschaft" im Sinne von Art. 4 MSchG an den Zeichen zuerkannte.

    11.3 Somit scheidet eine Agentenmarke bereits mangels vorbestehender besserer Berechtigung der Klägerin an den Zeichen aus, und es erübrigen sich Bemerkungen zu den weiteren Voraussetzungen.