# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** d74d10a0-eb22-5cff-88d5-6a5e60453d96
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2012_013
**Docket/Reference:** O2012_013
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/9/

## Full Text

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B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

O2012_013

V e r f ü g u n g   v o m   2 9 .   M a i 2 0 1 3

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger.

Verfahrensbeteiligte

BioEqual AG, Hofackerstrasse 12, 4132 Muttenz,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Peter Heinrich, Strei-
chenberg Rechtsanwälte, Stockerstrasse 38, 8002 Zürich,
Klägerin,

gegen

1. Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 24, 4002 Basel,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Klaus Feger, Holzach 
Partner, Dufourstrasse 11, Postfach 336, 4010 Basel,
2. Oystershell NV, Booiebos 24, BE-9031 Drongen, Belgien, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Urs Zenhäusern, Baker & 
McKenzie, Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich,
3. JECARE SA, Boulevard de France 9A, BE-1420 Braine-
l'Alleud, Belgien, 
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Paul Bürgi, Buis Bürgi 
AG, Mühlebachstrasse 8, Postfach 672, 8024 Zürich,
Beklagte,

Gegenstand

Patentverletzung

O2012_013

Rechtsbegehren

a) gemäss Klagebegründung (act. 2_1)

1. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Bestrafung ihrer Or-

gane mit Haft im Widerhandlungsfall zu untersagen,

1.1 antimykotische Stifte gegen Nagelpilz, enthaltend Ethyllaktat und Es-
sigsäure sowie einen Wasseranteil von nicht mehr als 4%, ohne film-
und lackbildende Zusätze;

1.2  besonders  den  antimykotischen  Stift  gegen  Nagelpilz,  den  sie  unter 
der  Marke  „EXCILOR“  bewerben  und  verkaufen  (siehe  Beilage  1: 
Abbildung  des  „EXCILOR“-Stifts  mit  Verpackung);  in  die  Schweiz 
einzuführen,  hier  zu  bewerben,  anzubieten,  zu  verkaufen  oder  auf 
andere Weise gewerblich zu nutzen.

2. Die  Beklagten  1  und  2  seien  zu  verpflichten,  die  Gegenstände  ge-
mäss  dem  Rechtsbegehren  1  spätestens  30  Tage  nach  Rechtskraft 
des Urteils unter Aufsicht zu vernichten und dem Gericht eine schrift-
liche Bestätigung der erfolgten Vernichtung zu senden.

3. Die Beklagten seien zu verpflichten, dem Gericht zuhanden der Klä-
gerin  über  ihre  bisherigen  Verkäufe  von  antimykotischen  Stiften  ge-
mäss  dem  Rechtsbegehren  1  Auskunft  zu  geben,  und  zwar  durch 
Erstellen einer schriftlichen chronologischen Aufstellung, aus der die 
Anzahl  der  verkauften  antimykotischen  Stifte  hervorgeht,  aufge-
schlüsselt nach einzelnen Lieferungen, Art und Menge der gelieferten 
Ware, Abnehmer, Lieferzeit und Preis, einschliesslich des Apotheken-
Einkaufspreises, sowie die variablen Stückkosten der Produktion und 
des Vertriebs.

4. Die  Beklagten  seien  unter  solidarischer  Haftung  zu  verpflichten,  der 

Klägerin den höchsten der drei folgenden Beträge zu zahlen;

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den Ertragsverlust von EURO 1.80 pro Stück, den die Klägerin durch 
die Verkäufe der Beklagten von antimykotischen Stiften gemäss dem 
Rechtsbegehren 1 erleidet;

die Gewinne, welche jede Beklagte durch die Verkäufe von antimyko-
tischen  Stiften  gemäss  dem  Rechtsbegehren  1  erzielt,  ermittelt  aus 
den  gesamten  Verkaufserlösen  (zu  Apotheken-Einkaufspreisen)  ab-
züglich  der  entsprechenden  variablen  Stückkosten  der  Produktion 
bzw. des Einkaufs und des Vertriebs;

eine  angemessene  Lizenzgebühr  von  Fr.  5.40  von  jedem  durch  die 
Beklagte  1  erzielten  Verkauf  eines  antimykotischen  Stifts  gemäss 
dem Rechtsbegehren 1;

alles  entsprechend  dem  Ergebnis  des  Beweisverfahrens  und  der 
Auskünfte der Beklagten gemäss dem Rechtsbegehren 3.

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5. Die  Beklagten  seien  ausserdem  unter  solidarischer  Haftung  zu  ver-

pflichten, der Klägerin Fr. 51‘985 zu zahlen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.

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PROZESSUALER ANTRAG

Es  sei  zuerst  über  die  Rechtsbegehren  1-3  und  5 ein Teilurteil  zu  fällen 
und dann nach Vorliegen der Auskunft gemäss dem Begehren 3 das Teil-
urteil über das Rechtsbegehren 4 zu fällen.

b) gemäss Replik (act. 2_17)

(Ergänzung  der  bestehenden  Rechtsbegehren  1-5  der  Klageschrift  vom 
11.2.2011)

1.

(Es  sei  der  Gesuchsgegnerin  unter Androhung  der  Bestrafung  ihrer 
Organe mit Haft im Widerhandlungsfall zu untersagen,

1.1 — 1.2 unverändert)

1.3  antimykotische  Stifte  gegen  Nagelpilz,  enthaltend  unter  anderem 

Ethyllaktat;

1.4  den  antimykotischen  Stift  gegen  Nagelpilz,  den  sie  unter  der  Marke 
„EXCILOR“  bewerben  und  verkaufen  bzw.  beworben  und  verkauft 
haben  (siehe  Beilage  1: Abbildung  des  „EXCILOR“-Stifts  mit  Verpa-
ckung);

1.5 besonders in den Formulierungen mit 2% bzw. 4.7-7% Wassergehalt;

in  die  Schweiz  einzuführen,  hier  zu  bewerben,  anzubieten,  zu  ver-
kaufen oder auf andere Weise gewerblich zu nutzen.

2. Der Bezug auf das Rechtsbegehren 1 gilt auch für die neuen Begeh-

ren 1.3 - 1.5.

3. Der Bezug auf das Rechtsbegehren 1 gilt auch für die neuen Begeh-

ren 1.3 - 1.5.

4. Der Bezug auf das Rechtsbegehren 1 gilt auch für die neuen Begeh-

ren 1.3 - 1.5.

5. Das bestehende Rechtsbegehren 4 wird wie folgt abgeändert:

Die  Beklagten  seien  unter  solidarischer  Haftung  zu  verpflichten,  der 
Klägerin den höchsten der drei folgenden Beträge zu zahlen:

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Erster Spiegelstrich unverändert;

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Zweiter Spiegelstrich: der Ausdruck in der Klammer (,‚zu Apotheken-
Einkaufspreisen“) wird bezüglich der Beklagten 2 und 3 gestrichen;

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Dritter Spiegelstrich unverändert.

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6. Das bestehende Rechtsbegehren 5 wird wie folgt abgeändert:

Die  Beklagten  seien  ausserdem  unter  solidarischer  Haftung  zu  ver-
pflichten, der Klägerin a) Fr. 51‘645 und b) Fr. 624‘788 zu zahlen (un-
ter Vorbehalt der Erhöhung der Kosten nach dem 26.8.2011).

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.

PROZESSUALER ANTRAG

Das Verfahren sei im Sinn von Art. 125 lit. a ZPO auf die Rechtsbegehren 
1 (1.1-1.5), 2, 3 und 5 zu beschränken, und es sei ein Teilurteil über die 
Rechtsbegehren 1, 2, 3 und 5 zu fällen.

Nach Eintritt der Rechtskraft des Teilurteils

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sei  der  Klägerin  Gelegenheit  zu  geben,  ihr  Sachvorbringen  zum 
Rechtsbegehren  4  (Ausgleichsbegehren,  d.h.  Schadenersatz,  Ge-
winnherausgabe bzw. angemessene Lizenzgebühr) zu ergänzen und 
die  Wahl  zwischen  Schadenersatz,  Gewinnherausgabe  und  ange-
messener Lizenzgebühr zu treffen;

sei  den  Beklagten  Gelegenheit  zu  geben,  zur  Ergänzung  und  zur 
Wahl der Klägerin Stellung zu nehmen;

sei  nötigenfalls  das  Beweisverfahren  zum  Gegenstand  des  Rechts-
begehrens 4 durchzuführen;

und das Urteil über das Rechtsbegehren 4 zu fällen.

Der Präsident zieht in Erwägung:

1.
Mit  Eingabe  vom  11.  Februar  2011  machte  die  Klägerin  die  vorliegende 
Klage beim Handelsgericht Zürich rechtshängig (act. 2_1). Die Klageant-
wortschriften, mit denen die Abweisung der Klage beantragt wurde, datie-
ren vom 10. Mai 2011 (act. 2_9; act. 2_11; act. 2_13). Die Replik und die 
Duplikschriften wurden am 30. August 2011 bzw. 7. November 2011 ein-
gereicht (act. 2_17; act. 2_24; act. 2_26; act. 2_28). 

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Mit  Beschluss vom  11. Januar 2012 wurde das Verfahren,  HG110024-O,
an das Bundespatentgericht zur Beurteilung überwiesen (act. 1).

Am  7.  Dezember  2012  fand  hier  die  Instruktionsverhandlung  vor  dem 
Präsidenten und dem Referenten Dr. Tobias Bremi statt (act. 25). Am 10. 
Dezember 2012 wurde den Parteien das Fachrichtervotum von Dr. Bremi 
vom  7.  Dezember  2012  zur  Stellungnahme  zugestellt  (act.  26).  Die  Par-
teien nahmen fristgerecht Stellung (act. 30, 31, 32 und 47).

In  der  Folge  wurden  die  Parteien  auf  den  25. April  2013  zur mündlichen
Hauptverhandlung vorgeladen (act. 29).

2.
Mit  Eingabe  vom  24.  April  2013,  vorab  per  Fax,  welches  beim  Gericht 
gleichentags  im  Verlaufe  des  Vormittags  einging,  teilte  die  Klägerin  mit, 
die Parteien hätten ohne Erfolg über einen Vergleich verhandelt, deshalb 
ziehe  die  Klägerin  ihre  Klage  zurück.  Die  Klägerin  ersuchte  das  Gericht, 
die  Vorladung  zur  Hauptverhandlung  aufzuheben  (act.  50;  act.  52).  Den 
Parteien wurde umgehend mitgeteilt, dass die auf den 25. April 2013 an-
beraumte Haupthandlung nicht stattfinde (act. 51). Mit Verfügung vom 25. 
April 2013 wurde den Parteien Gelegenheit eingeräumt, ihre Anwalts- und
Patentanwaltsrechnungen  einzureichen  (act.  53).  Die  Beklagten  reichten 
diese  am  30. April  2013  und  3.  Mai  2013  ein  (act.  54;  act.  54_1  und  2;
act. 56; act. 56_1 - 4c; act. 57; act. 57_1).

3.
Mit  Eingabe  vom  3.  Mai  2013  stellte  die  Klägerin  den  Antrag,  die  Pro-
zesskosten seien im Verhältnis 2/3 (Klägerin) zu 1/3 (Beklagte) zu vertei-
len  (act.  55).  Sie  wies  darauf  hin,  dass  die  Prozesskosten  abweichend
von  der  Regel  von Art.  106 Abs.  1  ZPO  nach  der  Bestimmung  von Art.
107 Abs. 1 lit. a und f ZPO zu verteilen seien, wenn eine Partei in guten 
Treuen zur Prozessführung veranlasst gewesen sei, oder andere beson-
dere  Umstände  vorliegen  würden.  Die  Klägerin  habe  in  mehrjähriger Ar-
beit  ein  marktreifes  Produkt  ("Nailner")  auf  den  Markt  gebracht.  Der  Be-
klagten 3 sei eine Unterlizenz für Frankreich erteilt worden, womit es für 
diese sehr einfach gewesen sei, innert kürzester Zeit ein Konkurrenzpro-
dukt  basierend  auf  dem  Know-how  der  Klägerin  zu  entwickeln  und  auf 
den Markt zu bringen. Davon hätten auch die Beklagten 1 und 2 profitiert. 
Die  Erhebung  der  Klage  wegen  Patentverletzung  sei  deshalb  damals  in 
den Augen der Klägerin zwingend gewesen. Die Klägerin und ihr Vertreter
hätten  auch  nichts  von  einem  Problem  mit  der Aktivlegitimation  geahnt, 

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nachdem  die  Klägerin  als  Patentinhaberin  im  Patentregister  eingetragen 
gewesen  sei.  Sie  hätten  auch  nichts  geahnt  von  einem  Problem  mit  der 
Änderung der Patentanmeldung, nachdem das EPA das Patent erteilt und 
im Einschub des Disclaimers "ohne film- oder lackbildende Zusätze" kein 
Problem gesehen habe. Die Erhebung der Klage in guten Treuen  werde 
noch  verstärkt  durch  den  Umstand,  dass  der  spiritus  rector  bei  den  Be-
klagten (Beklagte 3) mit dem Lizenznehmer der Klägerin (Medner BV) im 
Bund gewesen sei, um das in den Augen der Klägerin patentverletzende 
Produkt "EXCILOR" auf den Markt zu bringen (act. 55, S. 2).

Die Beklagten beantragten mit Eingaben vom 13. Mai 2013, 15. Mai 2013
und 16. Mai 2013 (act. 59; act. 60; act. 61; act. 61_1; act. 61_2) je sinn-
gemäss, das Begehren der Klägerin um Verteilung der Prozesskosten im 
Verhältnis  2:1  sei  abzuweisen,  und  es  seien  die  Prozesskosten  vollum-
fänglich der Klägerin aufzuerlegen; es sei den Beklagten je die von Ihnen 
beantragte (und teilweise in Berücksichtigung des zusätzlichen Aufwands
erhöhte)  Parteientschädigung  zuzusprechen. Mit  Eingabe  vom  16.  Mai 
2013  nahm  die  Klägerin  zu  den  von  den  Beklagten  eingereichten  Rech-
nungen  für  die  Rechts- und  Patentanwälte  sowie  die  Reisekosten  der 
Parteien  Stellung  (act.  62).  Die  Rechtsvertreter  der  Beklagten  2  und  3 
nahmen  dazu  mit  Eingabe  vom  23.  Mai  2013  Stellung  (act.  64;  act.  65); 
der Rechtsvertreter der Beklagten 1 reichte seine Stellungnahme am 24.
Mai 2013 ein (act. 66).

4.
Das  Verfahren ist zufolge Klagerückzugs als erledigt abzuschreiben (Art. 
241 Abs. 3 ZPO).

5.
Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegen-
den Partei auferlegt. Bei Klagerückzug gilt die klagende Partei als unter-
liegend  (Art.  106 Abs.  1  Satz  2  ZPO). Die  Klägerin  selber  stellt  nicht  in 
Abrede, dass sie nach der Kostenverteilungsregelung von Art. 106 Abs. 1 
ZPO die Prozesskosten vollumfänglich zu tragen hat. Sie beruft sich aber 
auf die Bestimmung von Art. 107 Abs. 1 lit. a und f ZPO (act. 55, S. 1).

Gemäss  Art.  107  Abs.  1  ZPO  kann  das  Gericht  von  den  Verteilungs-
grundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, 
wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war (lit. 
b), oder wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung

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nach  dem Ausgang  des  Verfahrens  als  unbillig  erscheinen  lassen  (lit.  f; 
vgl. BGE 139 III 33 E. 4.2 S. 35). 

5.1 Prozessführung in guten Treuen (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO) kann etwa 
vorliegen, wenn die obsiegende Partei vorprozessual und für die unterlie-
gende  Partei  unerwartet  Einreden  und  Einwendungen  nicht  vorgebracht 
hat, die schlussendlich zum Obsiegen im Prozess führen. Ferner können 
darunter  Fälle  fallen,  in  denen  das  Unterliegen  durch  eine  unerwartete 
Praxisänderung  verursacht  wurde  oder  aufgrund  des  vorprozessualen 
Verhaltens der beklagten Partei (BGer 4A_166/2011). Die Prozessführung 
in guten Treuen  einer  Partei  setzt  nicht  per  se  das  fehlerhafte  Verhalten
in:  Sutter-Somm/Hasenböhler/
der  anderen  Partei  voraus  (Jenny, 
Leuenberger,  ZPO  Kommentar,  2.  Auflage  2013,  Art.  107  RZ  7  f.;  A.
Staehelin/D. Staehelin/P. Grolimund, Zivilprozessrecht, 2. Auflage, Zürich 
2013, § 16 RZ 36; BSK [Basler Kommentar] ZPO-Rüegg, Art. 107 RZ 5). 

Die Vorbringen  der  Klägerin  beschränken  sich  darauf,  das  im  Verfahren
bereits  Vorgebrachte  zu  wiederholen  und  die  von  ihr  eingenommenen 
Rechtstandpunkte  zu  bekräftigen.  Damit  legt  sie  in  keiner  Weise  hinrei-
chend  dar,  weshalb  gerade  in  diesem  Fall  eine  Prozessführung in guten 
Treuen vorlag (vgl. act. 55, S. 2 f.). 

5.2 Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO können weitere, nicht ausdrücklich 
in den Buchstaben a bis e geregelte Umstände berücksichtigt werden, die 
eine  ordentliche  Verteilung  nach  Verfahrensausgang  bzw. Verursacher-
prinzip als unbillig erscheinen lassen. Das Gericht nimmt eine Verteilung
der Kosten nach Ermessen vor. Indessen soll mit dieser Bestimmung die 
ordentliche Verteilung gemäss Art. 106 ZPO nicht ausgehebelt werden. 

Die  Klägerin  macht  geltend,  als  das  Konkurrenzprodukt  auf  den  Markt 
gekommen sei, hätte sie zwingend eine Patentverletzungsklage erheben 
müssen.  Von  den  Problemen  mit  Aktivlegitimation,  Patentrechtsbestän-
digkeit  und  Patentverletzung  hätte  sie  damals  nichts  geahnt  (act.  55,  S. 
2). Diese Behauptung erfolgt wider besseres Wissen. Bereits in dem die-
sem  Prozess  vorausgehenden  Massnahmeverfahren  am  Handelsgericht 
Zürich,  welches  mit  einem  Entscheid  vom  11.  Februar  2011  endete 
(HE100006),  hatten  die  Beklagten  fehlende  Aktivlegitimation,  fehlende
Rechtsbeständigkeit  und  fehlende  Verletzung  geltend  gemacht  (act. 
2_25_63).  Bei  der  Klageeinleitung  wusste  die  Klägerin  demnach  sehr 
wohl um diese Probleme.

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Die  Klägerin  bringt  weiter  vor,  der  spiritus  rector  bei  den  Beklagten  (Be-
klagte  3)  sei  mit  dem  Lizenznehmer  der  Klägerin  (Medner  BV)  im  Bund 
gewesen,  um  das  in  den Augen  der  Klägerin  patentverletzende  Produkt 
"EXCILOR"  auf  den  Markt  zu  bringen  (act.  55,  S.  3). Auch mit einer sol-
chen  (in  keiner  Weise  nachgewiesenen)  Begründung  wird  nicht    darge-
legt, weshalb hier besondere Umstände vorliegen sollten.

5.3 Insgesamt ist festzuhalten, dass von der Klägerin keine Gründe dar-
getan  werden,  die  eine Abweichung  von  der  Regelung  der  Kostenvertei-
lung gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO rechtfertigen würden 

6.
In  der  Klageschrift  bezifferte  die  Klägerin  den  Streitwert  mit  CHF 
1'000'000.00 übersteigend (act. 2_1, S. 5 Ziff. 1.6). In der Replik ergänzte 
die Klägerin das ursprüngliche Rechtsbegehren Ziffer 5 und klagte neben 
der bisherigen Forderung von CHF 51'645.00 zusätzlich CHF 624'788.00 
ein (act. 2_17, S. 3 Rechtsbegehren Ziff. 6). Es ist damit davon auszuge-
hen, dass der Streitwert rund CHF 1'700'000.00 beträgt (vgl. act. 54, S. 1 
f. Ziff. 1; act. 56, S. 2 Ziff. 1; act. 57, S. 1 f.).

7.
Ausgehend von einem Streitwert von CHF 1'700'000.00 ist die Gerichts-
gebühr  in Anwendung  von Art.  1  KR-PatGer  auf  CHF  70'000.00  festzu-
setzen. Bei  dieser  Festsetzung  der  Gebühr  wird  insbesondere  berück-
sichtigt,  dass  die  drei  Beklagten  jeweils  eigene  Rechtsschriften  einreich-
ten  und  eigenständige  Positionen  vertraten.  Entsprechend  umfangreich 
war  der Aufwand  für  die  Instruktionsverhandlung,  für  das  Fachrichtervo-
tum und – seitens aller fünf beteiligten Richter – für die Vorbereitung der 
Hauptverhandlung. Weil die Klägerin den Klagerückzug dem Gericht erst 
im Verlaufe des Vormittags des Vortages der Hauptverhandlung mitteilte, 
war der zu leistende Vorbereitungsaufwand bereits im vollen Umfang ent-
standen.

Dem Verfahrensausgang (Klagerückzug) entsprechend sind die Gerichts-
kosten der Klägerin aufzuerlegen. Dies gilt ebenso für die Gerichtskosten 
des  Handelsgerichts  Zürich  im  Verfahren HG110024-O,  welche  definitiv 
der Klägerin aufzuerlegen sind (Art 106 Abs. 1 ZPO). 

8.
Wie erwähnt (vgl. oben E. 7) war die Stellung der drei Beklagten im Ver-
fahren eine unterschiedliche, und sie vertraten eigenständige Rechtsposi-

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tionen. Dazu waren sie – entgegen den Vorbringen der Klägerin (act. 62, 
S.  2,  Ziff.  1)  – berechtigt,  womit  sie  Anspruch  auf  je  eine  (ungekürzte) 
Parteientschädigung haben.

8.1 Von  den  Beklagten  werden  folgende  Parteientschädigungen  geltend 
gemacht:

8.1.1 Der  Rechtsvertreter  der  Beklagten  1  machte  im  Schreiben  vom  3. 
Mai 2013 (act. 57) Ausführungen über die Höhe des Streitwerts und hielt 
fest,  ausgehend  von  den  klägerischen  Angaben  betrage  der  Streitwert
insgesamt  ca.  CHF  1'900'000.00,  sicherlich  aber  weit  mehr  als  CHF 
1'000'000.00. Er reichte eine Honorarnote vom 3. Mai 2013 (act. 57_1) in 
der Höhe von insgesamt CHF 80'359.80 ein. Das geltend gemachte Ho-
norar  von  CHF  72'240.00  berechnet  sich  aufgrund  eines  Aufwands  von 
225.45 Stunden und einem Stundenansatz von CHF 320.00. Mit Eingabe 
vom 15. Mai 2013 nahm der Rechtsvertreter der Beklagten 1 Stellung zu 
den Anträgen  der  Klägerin  betreffend  Kostenverteilung  und  hielt  fest,  es 
sei ihm zusätzlicher Aufwand von 3.5 Stunden à CHF 320.00, das heisst 
von  CHF  1'120.00  entstanden.  Unter  Hinzurechnung  von  3  %  Pauschal-
spesen (CHF 33.60) machte er (exklusive Mehrwertsteuer) einen zusätz-
lichen  Honoraranspruch  von  CHF  1'153.60  geltend  (act.  60  RZ  8),  total 
mithin CHF 81'513.40.

8.1.2 Der  Rechtsvertreter  der  Beklagten  2  hielt  fest,  der  Streitwert  der 
Klage  dürfte  bei  mindestens  ca.  CHF  1'700'000.00  gelegen  haben  (act. 
54 S. 2 oben). Er machte für die externen Rechtsanwaltskosten (Honora-
re  und  Auslagen)  der  Beklagten  2  für  das  Verfahren  vor  dem  Zürcher 
Handelsgericht – ohne Einschluss des seinerzeitigen Massnahmeverfah-
rens – und  vor  dem  Bundespatentgericht  per  Datum  der    Eingabe  (30. 
April 2013) ein Honorar von CHF 204'245.50 geltend (act. 54; act. 54_1). 
Die  Honorarnote  basiert  auf  den  Stundenaufschrieben  bzw. den gestützt
darauf gestellten Rechnungen des Rechtsvertreters der Beklagten 2, rund 
290  Stunden  à  CHF  700.00.  Der  Rechtsvertreter  wies  darauf  hin,  dass, 
soweit ein Teil dieser Rechnungen (nämlich jene vom 19. April 2011, 18. 
Juli 2011 und 18. Oktober 2011) noch Einträge enthalten würden, die sich 
auf Aufwendungen im Rahmen des Massnahmeverfahrens bezögen, die-
se entsprechend vermerkt und die relevanten Beträge vom oben genann-
ten Rechnungstotal abgezogen worden seien (act. 54, S. 2, Ziff. II.2.). Der 
Rechtsvertreter  der  Beklagten  2  reichte  ferner  die  Rechnungen  der  Pa-
tentanwältinnen  und  Patentanwälte  von  Schaad  Balass  Menzl  &  Partner 
AG  per  Datum  der    Eingabe  (30.  April  2013)  von  insgesamt  CHF 

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59'830.00 ein (act. 54_2). Er wies darauf hin, dass diese im Rahmen die-
ses  Prozesses  mehrere  Gutachten  erstellt  hätten,  welche  als  Beilagen 
eingereicht worden seien. Im Hinblick auf die Instruktions- und die (kurz-
fristig  annullierte)  Hauptverhandlung  seien  zusätzliche  Abklärungen  not-
wendig  gewesen,  insbesondere  auch  hinsichtlich  der  Stellungnahme  der 
Klägerin  zum  Fachrichtervotum  und  den  damit  eingereichten  neuen  Be-
weismitteln  (act.  54,  S.  2,  Ziff.  III.3).  Schliesslich  machte  er  Reisekosten 
für  den  Managing  Director  der  Beklagten  2  von  CHF  418.00  und  EUR 
2'095.84 (act. 54_3) geltend, nachdem dieser für die Instruktionsverhand-
lung vom 7. Dezember 2012 aus Belgien habe anreisen und in St. Gallen 
habe  übernachten  müssen.  Für  die  auf  den  25.  April  2013  terminierte 
Hauptverhandlung habe sich der Managing Director der Beklagten 2 be-
reits ein Flug- und ein Bahnticket beschafft und eine Hotelreservation ge-
tätigt;  diese  Buchungen  hätten  nicht  mehr  kostenfrei  storniert  werden 
können (act. 54, S. 3, Ziff. IV.4; vgl. act. 59).

8.1.3 Der Rechtsvertreter der Beklagten 3 ging in seiner Eingabe vom 3. 
Mai  2013  (act.  56)  ebenfalls  davon  aus,  dass  der  Streitwert  mindestens 
CHF  1'624'788.00  bzw.  rund  CHF  1'700'000.00  beträgt. Er  reichte  eine 
Honorarrechnung  über  CHF  77'476.60  (CHF  75'220.00  Honorare;  CHF 
2'256.60 Spesenpauschale von 3 % auf CHF 75'220.00 für Kopien, Porti, 
Telefon- und Faxgebühren, öV-Tickets) ein, wobei diese auf den verrech-
neten rund 170 Stunden und einem Stundenansatz von CHF 400.00 ba-
siert  (act.  56_1).  Ferner  reichte  er  die  Patentanwaltsrechnung  der  E. 
Blum & Co AG vom 10. Dezember 2010 im Betrag von CHF 4'271.00 ex-
klusive  Mehrwertsteuer  (act.  56  S.  2  Ziff.  2;  act.  56_2)  ein.  Schliesslich 
machte  er  weitere  notwendige Auslagen  geltend,  nachdem  der  Vertreter
der Beklagten 3 sowohl für die Instruktionsverhandlung vom 7. Dezember 
2012 als auch für die Hauptverhandlung vom 25. April 2013 zum persön-
lichen Erscheinen verpflichtet gewesen sei. Im einzelnen verlangte er die 
Erstattung  der  Kosten  für  das  Flugticket  von  EUR  970.05  und  EUR
683.75 (act. 56_4.a und act. 56_4.a) sowie jeweils je eine Übernachtung 
im Betrag von CHF 466.80 und CHF 473.50 (act. 56_3.c und act. 56_4.c). 
In der Eingabe vom 16. Mai 2013 (act. 61) nahm der Rechtsvertreter der 
Beklagten  3  zu  den  Anträgen  der  Klägerin betreffend  Kostenverteilung 
Stellung und machte für den zusätzliche entstandenen Aufwand Anwalts-
kosten von CHF 1'280.00 (3.2 Anwaltsstunden à CHF 400.00) zuzüglich 3 
% Pauschalspesen (CHF 38.40), also insgesamt CHF 1'318.40 exklusive 
8 % Mehrwertsteuer geltend (act. 61 RZ 9).

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O2012_013

8.2 Gestützt auf Art. 3 lit. b KR-PatGer in Verbindung mit Art. 4 und Art. 5 
KR-PatGer  scheint  eine  Entschädigung  für  die  berufsmässige  rechtsan-
waltliche Vertretung jeder Beklagten von Grössenordnung CHF 80'000.00 
angemessen. Die Beklagten waren hier – wie erwähnt – berechtigt, je ei-
teilweise  verschiedene 
nen  eigenen  Rechtsanwalt  beizuziehen,  da 
Standpunkte  zu  vertreten  waren.  Grundsätzlich  scheint  es  angemessen, 
für die Rechtsvertreter der Beklagten Entschädigungen in gleicher Gröö-
senordnung zuzusprechen. Zu berücksichtigen ist indessen der Umstand, 
dass  es  die  Rechtsvertreter  der  Beklagten  2  und  3  mit  ausländischen 
Kunden  zu  tun  hatten,  wodurch  ihnen  entsprechend  höherer  Aufwand
entstand.

Das  vom  Rechtsvertreter  der  Beklagte  1  geltend  gemachte  Honorar  von 
insgesamt  CHF  80'359.80  sowie  der  geltend  gemachte  Zusatzaufwand 
von  CHF  1'153.60  (act.  57_1;  act.  60  RZ  8)  sind  aufgrund  der  soeben 
gemachten Überlegungen zuzusprechen.

Hingegen liegt das vom Rechtsvertreter der Beklagten 2 geltend gemach-
te  Honorar  von  CHF  204'245.50  (act.  54_1)  weit  ausserhalb  des  Tarif-
rahmens. Zugesprochen werden können CHF 85'000.00 inkl. Nebenkos-
ten.

Das vom Rechtsvertreter der Beklagten 3 geltend gemachte Honorar von 
CHF  77'476.60  sowie  der  geltend  gemachte  Zusatzaufwand  von  CHF 
1'318.40 (act. 56_1; act. 61 RZ 9) sind als tarifgemäss zuzusprechen.

8.3 Das  von  der  Beklagten  2  geltend  gemachte  Honorar  für  die  Patent-
anwälte in der Höhe von CHF 59'830.00 (act. 54_2) scheint angemessen 
und wird von der Klägerin auch nicht bestritten. Es ist zuzusprechen. Die 
von der Beklagten 2 geltend gemachten Auslagen in der Höhe von CHF 
418.00  und  EUR  2'095.84  (act.  54  _  3)  sind  ebenfalls  ausgewiesen  und 
zuzusprechen.  Ferner  sind  auch  die  von  der  Beklagten  3  geltend  ge-
machten  Patentanwaltskosten  von  CHF  4'271.00  (act.  56_2)  sowie  die 
Auslagen  von  insgesamt  EUR  1'653.80  und  CHF  940.30  ausgewiesen 
und zuzusprechen.

8.4 Anzufügen  bleibt,  dass  das Ansinnen  der  Klägerin,  von  den  gemäss 
Tarif ermittelten Rechtsanwaltsentschädigungen die Patentanwaltskosten
abzuziehen (act. 62, Ziff. 1), dem Reglement über die Prozesskosten wi-
derspricht.  Dort  wird  festgelegt,  dass  die  Patentanwaltskosten  zusätzlich 

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zu den Rechtsanwaltskosten geltend gemacht werden können (Art. 3 lit. a 
und b in Verbindung mit Art. 4 und Art. 9 Abs. 1 KR-PatGer).

O2012_013

Der Präsident verfügt:

1. Das  Verfahren  wird  als  infolge  Klagerückzugs  erledigt  abgeschrie-

ben.

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 70'000.00.

3. Die  Kosten  des  Verfahrens  werden  der  Klägerin  auferlegt  und  aus 
dem  von  den  Klägerin  geleisteten  Kostenvorschuss  bezogen.  Der 
nicht  beanspruchte Anteil  des  Kostenvorschusses  wird  der  Klägerin 
zurückerstattet.  Die  Kosten  des  Verfahrens  HG110024-O  des  Han-
delsgerichts  Zürich  von  CHF  2'000.00  werden  definitiv  der  Klägerin
auferlegt.

4. Die Klägerin hat die Beklagten wie folgt zu entschädigen:
- Beklagte 1: Rechtsanwaltshonorar CHF 81'513.40
- Beklagte  2:  Rechtsanwaltshonorar  CHF  85'000.00;  Patentanwalts
kosten  CHF  59'830.00;  Auslagen  CHF  418.00  und  EUR  2'095.80
- Beklagte  3:  Rechtsanwaltshonorar  CHF  78'795.00;  Patentanwalts-
kosten CHF 4'271.00; Auslagen CHF 940.30 und EUR 1'653.80.

5. Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien,  je  gegen  Empfangsbestäti-
gung  (Beilage  für  die  Klägerin  und  die  Beklagten  1  und  2:  act.  65; 
Beilage für die Klägerin und die Beklagte 1 und 3: act. 64; Beilage für 
die Klägerin und die Beklagten 2 und 3: act. 66)

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 

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und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

O2012_013

St. Gallen, 29. Mai 2013 

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Jakob Zellweger

Versand: 4. Juni 2013

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