# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 953a7b26-c32a-5660-94c5-aded5ed880c9
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2007-05-03
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 03.05.2007 B-7422/2006
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-7422-2006_2007-05-03.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-7422/2006
{T 0/2}

Urteil vom 3. Mai 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter),
Richter Bernard Maitre, Richter Marc Steiner;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

M._______,
vertreten durch Herrn RA Matthias Städeli und RA Dr. Gregor Wild, Rentsch & 
Partner, Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich,

Beschwerdeführerin

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 
Bern,

Vorinstanz

betreffend

Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 57447/2004 
"Goldrentier" (3D)

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

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Sachverhalt:

A. Am 24.  Juni  2004  hinterlegte  die  Beschwerdeführerin  die  nachstehende 
dreidimensionale Marke für "Schokolade, Schokoladewaren" in Klasse 30 
beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz):

B. Die  Vorinstanz  beanstandete  die  Anmeldung  mit  Schreiben  vom 
8. November 2004, da die Marke nicht unterscheidungskräftig sei.

C. Mit  Schreiben vom 10.  Januar  2005 begründete  die Beschwerdeführerin 
ihren abweichenden Rechtsstandpunkt in Bezug auf die Unterscheidungs-
kraft der Marke.

D. Die Vorinstanz  hielt  mit  Schreiben vom 9.  März 2005 an ihrer  Einschät-
zung der Rechtslage fest, da die Form nur unwesentlich von der banalen 
Darstellung eines Hirschs oder Rentiers abweiche.

E. Am 1. Juli 2005 ersetzte die Beschwerdeführerin die Abbildung der Marke 
durch eine neue Abbildung,  worauf  die Marke auf  ihrer  linken Seite den 
Schriftzug "Lindt" trägt:

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F. Am 5. September 2005 verneinte die Vorinstanz die Unterscheidungskraft 
der Marke auch in der neuen Darstellung.

G. Mit Schreiben vom 7. November 2005 und 10. Januar 2006 hielten beide 
Seiten an ihren bereits geäusserten Auffassungen fest.

H. Am 9.  März 2006 reichte  die  Beschwerdeführerin  erneut  eine geänderte 
Abbildung der Marke ein und erklärte dazu, dass der Schriftzug "Lindt" nun 
auf beiden Seiten der Marke verwendet werde. Die Marke wurde nun wie 
folgt dargestellt: 

I. Mit Schreiben vom 1. Juni 2006 verfügte die Vorinstanz die Verschiebung 
des Hinterlegungsdatums der Marke auf den 9. März 2006. Sie verneinte 
ihre  Unterscheidungskraft  dennoch,  da  die  beidseitige  Verwendung  des 
Schriftzuges "Lindt" in der Abbildung nicht deutlich zum Ausdruck komme 
und zudem nicht genügen würde, um die Marke in ihrem Gesamteindruck 
zu "umfassen".

J. Mit Schreiben vom 23. August 2006 ersuchte die Beschwerdeführerin um 
Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

K. Am 13. Oktober 2006 verfügte die Vorinstanz die Zurückweisung des Mar-
keneintragungsgesuchs.

L. Hiegegen  erhob  die  Beschwerdeführerin  am  14.  November  2006  Be-
schwerde  an die eidgenössische Rekurskommission  für  geistiges  Eigen-
tum und stellte die Rechtsbegehren:

1) Die Verfügung des Beschwerdegegners vom 13. Oktober 2006 sei aufzuhe-
ben.

2) Die  unter  der  Gesuchs-Nr.  57447/2004 hinterlegte  Marke "Gold  Reindeer" 
(3D)  sei  ohne  Einschränkung  für  "Schokolade  und  Schokoladenwaren" 
(Klasse 30) in das Markenregister einzutragen.

3) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerde-
gegners.

M. Mit  Verfügung  vom  16.  November  2006  wurde  das  Verfahren  per 
1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

N. Mit Vernehmlassung vom 17. Januar 2007 beantragte die Vorinstanz, die 
Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

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O. Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung hat 
die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 2. Februar 2007 verzichtet.

P. Mit Schreiben vom 23. März 2007 beantragte die Vorinstanz, das Verfah-
ren aus Rücksicht auf ein hängiges Parallelverfahren vor dem Bundesge-
richt  zu  sistieren.  Die  Beschwerdeführerin  erklärte  mit  Schreiben  vom 
19. April  2007, sie sähe keinen Grund dem Sistierungsgesuch zuzustim-
men.

Q. Mit Verfügung vom 26. April 2007 wies das Bundesverwaltungsgericht das 
Sistierungsgesuch der Vorinstanz ab.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung  von Beschwerden ge-
gen  Eintragungsverfügungen  der  Vorinstanz  in  Markensachen  zuständig 
(Art.  31  des Verwaltungsgerichtsgesetzes/VGG,  SR 173.32).  Es  hat  das 
vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidg. Rekurskommission 
für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwer-
de wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes/VwVG (SR 172.021) am 10. Juli  2006 eingereicht  und der ver-
langte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist die 
Beschwerdeführerin  zur  Beschwerde  legitimiert  (Art.  48  VwVG).  Auf  die 
Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Vom Markenschutz  ausgeschlossen  sind  nach  Art.  2  lit.  a  des  Marken-
schutzgesetzes/MSchG Zeichen, die Gemeingut  sind, da ihnen die erfor-
derliche  Unterscheidungskraft  fehlt  oder  an  ihnen  ein  Freihaltebedürfnis 
besteht.  Dies gilt  auch für dreidimensionale Marken, die in der Form der 
gekennzeichneten  Ware  selbst  bestehen  können  ("Formmarken"),  sowie 
für  Kombinationen solcher  Formen mit  zweidimensionalen Bestandteilen. 
Ob  in  ihrem  Zusammenspiel  der  unterscheidungskräftige  Teil  dominiert, 
hängt nach einer Formulierung des Bundesgerichts davon ab, ob die ange-
meldete Form durch ihre Eigenheiten auffällt, vom Gewohnten und Erwar-
teten abweicht  und so im Gedächtnis  der  Abnehmer  haften  bleibt  (BGE 
120 II 310 E. 3b The Original, 129 III 525 E. 4.1 Lego). Eine nur individuel-
le und erinnerbare aber im Sinne dieser Formel nicht auffällige, ungewohn-
te oder unerwartete Form wird das Publikum in der Regel nicht als Hinweis 
auf eine betriebliche Herkunft  der entsprechenden Ware oder Dienstleis-
tung  ansehen,  da  Waren  und Dienstleistungen  stets  durch  Leistung  ge-
formter Gegenstände geliefert  oder erbracht  werden (P.  HEINRICH/  A. RUF, 
Markenschutz für Produktformen?, sic! 2003, 402, M.  STREULI-YOUSSEF, Zur 
Schutzfähigkeit  von Formmarken, sic! 2002, 796, BGE 130 III 334 E. 3.5 
Swatch).

3. Als gewohnt und erwartet – und damit als nicht unterscheidungskräftig im 
Sinne  der  vorstehenden  Ausführungen  –  hat  die  Rechtsprechung  einer-
seits technisch beeinflusste Formen und Merkmale bezeichnet, deren Ori-
ginalität  nicht  genügend  über  die  technischen  Gestaltungsvorgaben  hin-
ausgeht  (BGE 129 III  519 E. 2.4.3-4  Lego,  131 III  129 E. 4.3  Smarties). 

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Andererseits  wurden  Gewohnheiten  und  Erwartungen  der  Formgestalt 
auch mit  Gebrauchskonventionen der gekennzeichneten Ware begründet 
(BGE 131 III 130 E. 4.4 Smarties, RKGE in sic! 2004, 675 E. 5 Eiform, sic! 
2003,  499 E.  9  Weissblaue  Seifenform,  sic!  2003,  805 E.  5  Zahnpasta-
stränge,  sic!  2001,  129 E.  7  Baumkuchen).  Solche Gebrauchskonventio-
nen können sich unter  anderem aus kulturellen Zusammenhängen erge-
ben.  Die  Gewohnheiten  und  Erwartungen  sind  in  einem repräsentativen 
Branchenquerschnitt  abstrakt  zu  ermitteln,  ohne  dass  die  angemeldete 
Form mit einzelnen Konkurrenzprodukten verglichen wird (BGE 131 III 134 
E. 7.2  Smarties,  RKGE in sic!  2005,  472 E. 8  Wabenstruktur,  sic!  2000, 
299 E.  4 Fünfeckige Tablette),  und die ästhetischen Merkmale der Form 
sind  in  ihrem Zusammenspiel  im Gesamteindruck  zu  würdigen  (BGer  in 
sic! 2000, 286 E. 3b Runde Tablette,  BGE 120 II 149 E. 3b/aa The Origi-
nal, RKGE in sic! 2006, 265 E. 7 f.  Tetrapack, sic! 2000, 702 E. 4 Tablet-
tenform). An das Mass des Herkunftsbezugs sind dabei keine übertriebe-
nen Anforderungen zu stellen.  Vielmehr kann sich dieser auch aus einer 
Kombination an sich gemeinfreier Elemente ergeben (M.  LUCHSINGER, Drei-
dimensionale  Marken,  Formmarken  und  Gemeingut,  sic!  1999,  196,  C. 
WILLI, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 124 zu Art. 2 MSchG; RKGE in 
sic! 2004, 502 Eistorte). In einzelnen Produktgattungen mag sich das Pub-
likum  stärker  an  die  Unterscheidung  herkunftsbestimmender  Produktfor-
men gewöhnt  haben (STREULI-YOUSSEF,  S. 797).  Einfache und banale For-
men  sind  dem  Verkehr  aber  grundsätzlich  freizuhalten  (HEINRICH/RUF,  S. 
401 m.w.H., BGE 131 III 130 E. 4.4 Smarties). Auch besteht ein absolutes 
Freihaltebedürfnis bei Formen, die das Wesen der Ware ausmachen oder 
die technisch notwendig sind (BGE 129 III 518 E. 2.4.1-2 Lego, Art. 2 lit. b 
MSchG).

4. Schokolade in farbig bedruckter  Folie  und in Form stilisierter  Tiere wird, 
wie die Vorinstanz zurecht  feststellt,  in  der Schweiz  häufig  verkauft.  Die 
angemeldete Form ist ohne Zuhilfenahme der Fantasie als Spielart dieser 
Gruppe von Schokoladeprodukten erkennbar, auch wenn man nicht von al-
len Seiten sieht, dass sie ein Rentier darstellt. Gewisse Formelemente wie 
die braune Zeichnung der Beine, der Hufe und des Gesichts auf der Folie 
werden durch diese Tierfigur mitthematisiert und erscheinen darum, wenn 
man davon absieht, dass die Darstellung eines Rentiers im Unterschied zu 
derjenigen hier heimischer Tierarten allenfalls von kulturell bedingten Ge-
brauchskonventionen abweicht, wenig ungewöhnlich. Angemeldet und vor-
liegend zu beurteilen ist  jedoch nicht die abstrakte Idee, ein Rentier  aus 
Schokolade anzubieten. Gegenstand des vorliegenden Falles ist die ange-
meldete individuelle Form. Auffällig und für eine solche Tierdarstellung un-
typisch sind die hochgezogene, dreieckige Kopfform mit dem nur von vor-
ne ganz sichtbaren, aufgemalten Geweih, das rote Band mit der Glocke, 
die  goldene  Farbe  des  Tieres  und  der  auf  beiden  Seiten  angebrachte 
Schriftzug "Lindt" mit einem Firmensignet.

5. Es ist zu prüfen, ob der "unterscheidungskräftige Teil dominiert" (BGE 120 
II 310 E. 3b  The Original), also ob diese auffälligen Bestandteile im Ver-
hältnis  zu  den  gewöhnlichen  Elementen  der  Tierdarstellung  überwiegen 

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und im Gesamteindruck der angemeldeten Form auf ihre betriebliche Her-
kunft hinweisen. Das ist der Fall. Zwar fügen sich auch die eigentümliche 
Kopfform und Geweihbemalung in den Kontext der Tierdarstellung ein, so 
dass keines der dreidimensionalen Merkmale der Marke für sich allein un-
terscheidungskräftig  wäre.  Doch  führt  die  Kombination  der  Elemente  im 
Zusammenspiel dank der überlegten Farb- und Stilwahl und in Verbindung 
mit dem deutlich sichtbaren Schriftzug "Lindt" über das Thema eines blos-
sen Schokoladetiers hinaus. Im Gesamteindruck der Marke wird so ein er-
kennbarer  Bezug  zur  betrieblichen  Herkunft  der  Ware  geschaffen,  und 
wirkt die Marke unterscheidungskräftig.

6. Die Vorinstanz hat am 1. Juli 2005 ihre Prüfungspraxis bei Formmarken in 
Bezug auf zweidimensionale Bestandteile auf Formen verschärft.  Seither 
bestimmt sie in internen Prüfungsrichtlinien, dass ein unterscheidungskräf-
tiger Schriftzug den banalen Charakter einer angemeldeten, banalen Form 
nicht wesentlich beeinflusse, solange er nur auf einer Seite derselben an-
gebracht sei (IGE-Richtlinien in Markensachen, www.ige.ch/D/jurinfo/docu-
ments/10102d.pdf, Ziff. 4.10.3.1). Als Begründung erwähnt die Vorinstanz 
in publizierten "Erläuterungen betreffend die neuen Richtlinien im Marken-
bereich" vom 22. Juni 2005, mit dieser Praxisänderung solle sichergestellt 
werden,  dass  Inhaber  von  Formmarken  nicht  andere  Marktteilnehmer 
durch eine "faktische Sperrwirkung" der Marke am Gebrauch banaler For-
men hinderten. Gestützt auf diese Regel urteilte die Vorinstanz im vorlie-
genden Fall,  dass der Schriftzug "Lindt"  den Gesamteindruck  der  Marke 
nicht wesentlich beeinflusse.

7. Die Sorge der Vorinstanz ist in diesem Fall jedoch unbegründet, da es sich 
um keine banale,  freihaltebedürftige  Form handelt,  sondern  um das Zu-
sammenspiel von Gestaltungselementen, die zum Teil ungewöhnlich sind 
und in der oberen Mitte der Längsseiten durch den bekannten Schriftzug 
"Lindt"  ergänzt  werden,  wo er am leichtesten ins Auge sticht.  Verwendet 
ein  anderer  Marktteilnehmer  zufällig  dieselben  Konturen,  Proportionen 
oder die goldene Farbe dieser Marke, wird er ihrem Gesamteindruck da-
durch nicht nahekommen. Eine "faktische Sperrwirkung" ist  nicht ersicht-
lich: Von dieser Mitverwendung wird er gestützt auf die Marke nicht abge-
halten werden können. Ahmt er dagegen die Farbkombination, Zeichnung 
und den Schriftzug nach, soll sich die Beschwerdeführerin mit Fug dage-
gen wehren können. Für die Annahme eines Freihaltebeürfnisses am Zu-
sammenspiel dieser Elemente besteht kein Anlass.

8. Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführerin der Vorinstanz gleichzeitig mit 
ihrer Markenänderung vom 9. März 2006 erklärte, dass sie den Schriftzug 
"Lindt"  auf  beiden  Seiten  des  Rentiers  verwende.  Dadurch  wird  er  bei 
marktüblicher Aufstellung des Tiers von allen Seiten leicht gesehen. Im an-
gefochtenen Entscheid zweifelt die Vorinstanz zwar daran, ob der Schrift-
zug auf der rechten Seite nicht doch weggelassen werde, da die neue Ab-
bildung nur die linke zeige. Es wäre jedoch überspitzt, das identische Sei-
tenbild der Form auch von rechts zu verlangen, da die Vorinstanz die An-
melder zugleich verpflichtet,  die Form in einem Quadrat von nur 8 Zenti-
metern Seitenlänge vollständig abzubilden (vgl. das Anmeldeformular der 

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Vorinstanz  unter  www.ige.ch/D/bestell/documents/m530d.pdf),  was  für 
zweidimensionale Marken genügen mag, für die Darstellung einer dreidi-
mensionalen Marke aber Einschränkungen bedeutet. Dass eine Abbildung 
des Rentiers von rechts fehlt, lässt darum nicht den Schluss zu, dass der 
Schriftzug nur auf einer Seite angebracht werden soll. Die Vorinstanz hätte 
in diesem Punkt nur nach Klärung des Sachverhalts durch Rückfrage von 
dem für die Beschwerdeführerin ungünstigeren Sachverhalt ausgehen dür-
fen.  Zusammenfassend  ergibt  sich,  dass  der  Schriftzug  den Gesamtein-
druck der Marke auf jeden Fall  wesentlich prägt,  auch wenn es sie nicht 
als Ganzes umfasst.

9. Die Beschwerde ist folglich gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, 
die  Marke  im  schweizerischen  Markenregister  einzutragen.  Bei  diesem 
Ausgang  des  Verfahrens  sind  keine  Kosten  zu  erheben  (Art.  63  Abs.  2 
VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss 
zurück  zu erstatten.  Überdies ist  ihr  eine angemessene Parteientschädi-
gung zuzusprechen.

10. Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung der-
jenigen Körperschaft  oder autonomen Anstalt  aufzuerlegen,  in deren Na-
men die Vorinstanz verfügt  hat  (Art.  64 Abs.  2 VwVG).  Nach  Art.  1 des 
Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts 
für Geistiges Eigentum (IGEG; SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als 
autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Na-
men mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung 
des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 lit. a und b IGEG). Gestützt 
darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kas-
sierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vor-
instanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

11. Die  Spruchgebühr  des  Beschwerdeverfahrens  ist  nach  Umfang  und 
Schwierigkeit  der  Streitsache,  Art  der  Prozessführung  und  finanzieller 
Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG). In Markeneintra-
gungsverfahren  ist  dafür  das  Interesse  der  beschwerdeführenden  Partei 
am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der 
Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenanmeldung 
zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Ver-
hältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens ab-
schreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Ein-
zelfall  verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist 
der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- festzulegen 
(J.  ZÜRCHER,  Der Streitwert  im Immaterialgüter-  und Wettbewerbsprozess, 
sic! 2002, 505; L. MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüter-
rechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. DAVID, Der Rechtsschutz im Imma-
terialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung des Eidgenössi-
schen Instituts für Geistiges Eigentum vom 13. Oktober 2006 wird aufge-
hoben  und  das  Institut  wird  angewiesen,  die  Marke  im schweizerischen 
Markenregister einzutragen.

2. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- wird der Beschwerdefüh-
rerin zurückerstattet.

3. Der  Beschwerdeführerin  wird  zulasten  des  Eidgenössischen  Instituts  für 
Geistiges  Eigentum eine Parteientschädigung  von Fr.  3'200.--  zugespro-
chen.

4. Dieses Urteil wird eröffnet:

- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)

- der Vorinstanz (Ref-Nr. 57447/2004; mit Gerichtsurkunde)

- dem Eidgenössischen  Justiz-  und  Polizeidepartement  (per  A-Post,  zur 
Kenntnis)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Philipp J. Dannacher

Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundes-
gericht in Lausanne angefochten werden. 

Versand am: 4. Mai 2007