# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 92df375d-c61c-52e4-bf9c-d40fa7ee2122
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2008-09-15
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 15.09.2008 B-4540/2007
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-4540-2007_2008-09-15.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-4540/2007
{T 0/2}

U r t e i l  v o m  1 5 .  S e p t e m b e r  2 0 0 8

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), 
Richterin Maria Amgwerd, Richter Claude Morvant; 
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

X._______, 
vertreten durch Marken- und Designberater 
Adrian Zimmerli, 
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._______, 
vertreten durch Rechtsanwalt Jürg Simon, 
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, 
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Widerspruchsverfahren Nr. 7928: CH-Marke Nr. 386'331 
(Streifenmarke) c. CH-Marke Nr. 536'605 (Streifenmarke).

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-4540/2007

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 386'331 
(fig.), welche am 30. Oktober 1990 hinterlegt wurde.

Die Marke hat folgendes Aussehen:

Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt:

Klasse 25: 
Chaussures de sport, chaussures de marche, bottes, pantoufles, chaussures 
en cuir, en vinyl, en matière plastique, en étoffe, chemises et gilets, pantalons, 
sous-vêtements, manteaux et vestes, shorts, chaussettes et bas, chapeaux et 
casquettes, gants, cravates, écharpes, foulards et pulls.

B.
Gestützt  auf  diese Marke erhob die Beschwerdeführerin  am 30. No-
vember  2005  teilweise  Widerspruch  gegen  die  Schweizer  Marke 
Nr. 536'605 (fig.)  der Beschwerdegegnerin, welche am 30. Juni 2005 
für verschiedene Waren der Klassen 9, 10, 18 und 25 hinterlegt und 
am 30. August 2005 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffent-
licht worden war. Die angefochtene Marke sieht wie folgt aus:

Sie beantragte, der Widerspruch gegen die Eintragung der Schweizer 
Markeneintragung  Nr.  536'605  (fig.)  für  "Orthopädische  Schuhe"  in 
Klasse 10 und für  "Schuhwaren" in  Klasse 25 sei  gutzuheissen. Zur 
Begründung führte sie aus, die "orthopädischen Schuhe" in Klasse 10 
sowie die "Schuhwaren" in Klasse 25 der angefochtenen Marke seien 
mit "chaussures de sport, chaussures de marche, bottes, chaussures 
en cuir, en vinyl, en matière plastique, en étoffe" in Klasse 25 der Wi-
derspruchsmarke  identisch  respektive  hochgradig  gleichartig.  Daher 
sei  ein besonders strenger  Massstab an die ausreichende Verschie-

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denheit  der  sich  gegenüberstehenden  Marken  anzulegen.  Der  Ge-
samteindruck der angefochtenen Marke werde entscheidend geprägt 
durch die fünf nahezu parallel und nach oben leicht konisch verlaufen-
den Streifen. Auf Schuhen verwendet, entstehe zwangsläufig der Ein-
druck,  es  handle  sich  um  das  charakteristische  5-Streifen-Kennzei-
chen  der  Widersprechenden. Schon  im  direkten  Vergleich  seien  die 
zwei sich gegenüber stehenden Marken in den charakteristischen und 
einprägsamen  Merkmalen  jedenfalls  dann  sicher  nicht  ausreichend 
verschieden, wenn hier angesichts der markenrechtlich identischen Er-
zeugnisse ein besonders strenger Massstab an die ausreichende Ver-
schiedenheit  angelegt  werden  müsse. Umso eher  werde  der  Durch-
schnittsabnehmer im allein massgeblichen Erinnerungsbild unvermeid-
licherweise davon ausgehen müssen, bei den mit der angefochtenen 
Marke versehenen Schuhen handle es sich um Erzeugnisse der Wi-
dersprechenden.

C.
Mit Eingabe vom 22. Mai 2006 erhob die Beschwerdegegnerin die Ein-
rede des Nichtgebrauchs. Sie machte geltend, die Beschwerdeführerin 
habe  das  von  ihr  registrierte  Kennzeichen  in  dieser  Form  nie  ge-
braucht.  Darüber  hinaus  habe  sie  insbesondere  nie  orthopädische 
Schuhe hergestellt oder angeboten.

D.
Am 26. Mai 2006 forderte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin auf, 
eine Replik einzureichen und den Gebrauch oder wichtige Gründe für 
den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

E.
Mit Replik vom 30. Oktober 2006 reichte die Beschwerdeführerin Bele-
ge ein,  die den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke 
glaubhaft  machen  sollten.  Darüber  hinaus  führte  sie  aus,  die  Be-
schwerdegegnerin habe bis ins Jahr 2005 jahrelang die mit der Wider-
spruchsmarke  versehenen  Schuhe  der  Beschwerdeführerin  in  die 
Schweiz importiert  und an schweizerische Wiederverkäufer ausgelie-
fert. In  den letzten Jahren habe die  Beschwerdegegnerin  zudem im 
Auftrag  und  nach  Vorgabe  der  Beschwerdeführerin  qualitativ  an-
spruchsvollere  und  ebenfalls  mit  der  Widerspruchsmarke  versehene 
Schuhe selber hergestellt  und zwecks Verkauf an ausgewählte Fach-
geschäfte  in  Deutschland,  Benelux  und Grossbritannien an den nie-
derländischen  Verteiler  der  Beschwerdeführerin  geliefert.  Insofern 

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habe die Beschwerdegegnerin die Widerspruchsmarke stellvertretend 
gebraucht.

F.
Die  Beschwerdegegnerin  beantragte  mit  Duplik  vom 12.  April  2007, 
der Widerspruch sei  abzuweisen. Zur  Begründung führte sie im We-
sentlichen aus,  der  Gründer  der  Beschwerdegegnerin  habe anfangs 
der 60er Jahre die "fünf Streifen Patent-Schnürung" für  Sportschuhe 
unter anderem auch in den USA patentieren lassen. Die Gebrüder B., 
Gründer der B. Enterprises Ltd. (Vorgängerorganisation der Beschwer-
deführerin), hätten der Beschwerdegegnerin 1972 das US-Patent zur 
Herstellung dieser speziell  geschnürten Schuhe abgekauft und diese 
dann selbst produziert. Zwischen der Beschwerdeführerin und der Be-
schwerdegegnerin  habe  besonders  während  der  vergangenen  zehn 
Jahre ein engeres Geschäftsverhältnis bestanden. Dieses Geschäfts-
verhältnis  habe  im  Wesentlichen  zwei  Bereiche  betroffen: Einerseits 
habe die Beschwerdegegnerin in den Jahren 2001 bis 2005 für die Be-
schwerdeführerin in der Schweiz ingesamt 4507 Paar Schuhe herge-
stellt. Diese seien für den Export an die niederländische Tochtergesell-
schaft der Beschwerdeführerin bestimmt gewesen und an diese aus-
geliefert  worden. In  der  Schweiz  seien  sie  nicht  erhältlich  gewesen. 
Andererseits  habe die  Beschwerdegegnerin  den Vertrieb  für  Schuhe 
der  Beschwerdeführerin  in  der  Schweiz  übernommen.  Bis  im  Jahr 
1999 habe darüber ein schriftlicher Vertrag zwischen den Parteien be-
standen,  welcher  zwar nicht  offiziell  verlängert,  aber  – zumindest  in 
Teilen – bis zur Kündigung durch die Beschwerdeführerin im Novem-
ber 2005 als faktisches Vertragsverhältnis weitergeführt worden sei. 

Hinsichtlich des Gebrauchs der Widerspruchsmarke sei auszuführen, 
dass  die  Markenhinterlegung  nicht  der  Art  von  Streifen  entspreche, 
wie sie die Beschwerdeführerin tatsächlich im Verkehr verwende, son-
dern  davon wesentlich abweiche. Zudem verwende die Beschwerde-
führerin die fünf Streifen stets in Verbindung mit anderen, weitaus un-
terscheidungskräftigeren Zeichen. Letztere Zeichen seien es,  welche 
der  schweizerische  Durchschnittsabnehmer  als  Herkunftshinweise 
wahrnehme. Die  fünf  Streifen  dagegen betrachte  er  regelmässig  als 
blosse Dekoration oder aber als untergeordnete Bestandteile, als Ver-
zierung  einer  Mehrfachkennzeichnung.  Im  Weiteren  habe  die  Be-
schwerdeführerin mit Sitz in den USA ihre Schuhe, die in Asien produ-
ziert würden, zunächst an ihre niederländische Tochtergesellschaft ex-
portiert. Damit sei ihr Markenrecht erschöpft. Der darauf folgende Wei-

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terexport  von den Niederlanden in die Schweiz oder der Verkauf der 
Schuhe in der Schweiz stelle keinen rechtserhaltenden Gebrauch der 
fünf Streifen-Marke dar. Auch die von der Beschwerdeführerin mit ihrer 
Replik eingereichten Belege könnten den rechtserhaltenden Gebrauch 
nicht darlegen. 

Schliesslich bestehe zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechs-
lungsgefahr:  In  Bezug  auf  orthopädische  Schuhe  in  der  Klasse  10 
scheide eine Verwechslungsgefahr wegen des unterschiedlichen Ver-
wendungszweckes schon mangels Warengleichartigkeit aus. Bezüglich 
der Schuhwaren in der Klasse 25 und "Chaussures de sport, chaussu-
res de marche, bottes, pantoufles, chaussures en cuir, en vinyl, en ma-
tière plastique, en étoffe" in der Klasse 25 liege zwar Warenidentität 
vor, doch seien die Vergleichszeichen weder identisch noch ähnlich.

G.
Mit Entscheid vom 1. Juni 2007 wies die Vorinstanz den Widerspruch 
ab. Zur Begründung führte sie aus, auf Grund der eingereichten Bele-
ge erscheine ihr der rechtsgenügliche Gebrauch des Widerspruchzei-
chens im relevanten Zeitraum zwischen dem 22. Mai 2001 und 22. Mai 
2006 nicht als glaubhaft: Die einen Unterlagen seien unbeachtlich, weil 
sie  nicht  datiert  seien,  nicht  in  den  relevanten  Zeitraum fielen,  sich 
nicht über den markenmässigen Gebrauch des Widerspruchzeichens 
oder über den Umfang der Verkaufshandlungen in der Schweiz äus-
serten. Im Weiteren könnten die von der Beschwerdegegnerin getätig-
ten  Handlungen  nicht  ohne  weiteres  der  Beschwerdeführerin  zuge-
rechnet werden, da aus den Akten der Umfang der Lizenzierung, das 
genaue Vertragsobjekt sowie die Vertragsmodalitäten nicht ersichtlich 
seien. Die Rechnungen der niederländischen Tochtergesellschaft fielen 
zwar in den massgebenden Zeitraum. Doch würden Lieferadressen in 
Deutschland,  Belgien  und  Grossbritannien  genannt,  weshalb  die  in 
den Vereinigten Staaten domizilierte Widersprechende aus dieser Wa-
renlieferung ins Ausland nichts zu ihren Gunsten herleiten könne.

Es seien auch keine Gründe für den Nichtgebrauch geltend gemacht 
worden.  Der  Widerspruch  werde  folglich  auf  kein  durchsetzbares 
Markenrecht  gestützt  und  sei  daher  ohne  Beurteilung  der  relativen 
Ausschlussgründe abzuweisen.

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H.
Gegen  diesen  Entscheid  erhob  die  Beschwerdeführerin  am  4.  Juli 
2007 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, 
die Verfügung der Vorinstanz vom 1. Juni 2007 sei aufzuheben, der Wi-
derspruch  sei  gutzuheissen  und  die  Eintragung  der  angefochtenen 
Marke Nr. 536'605 (fig.) sei teilweise zu widerrufen, und zwar hinsicht-
lich "orthopädische Schuhe" in Klasse 10 sowie "Schuhwaren" in Klas-
se 25, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge auch im erstins-
tanzlichen Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Zur Begrün-
dung führte sie im Wesentlichen aus, sie habe mit einem langjährigen, 
enorm  aufwändigen  und  weltweiten  Publizitätsaufwand  die  Wider-
spruchsmarke entwickelt, im Markt positioniert und im Bewusstsein der 
Abnehmer verankert. Diese weltweite Positionierung sei der Mitbewer-
berin Adidas und ihrer  enorm erfolgreich verbreiteten 3-Streifen-Mar-
ke, sicherlich aber nicht der damals eher passiven Beschwerdegegne-
rin zu verdanken. Im Weiteren erklärte sie, die fünf Streifen der Wider-
spruchsmarke  erfüllten  heute  ausschliesslich  eine  Kennzeichnungs-
funktion und keinerlei Funktionalität mehr im Sinne des damaligen Pa-
tents. Zudem rügte die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz scheine die 
auch in der Duplik eigentlich klar gestellten zwei Zusammenarbeitsbe-
reiche zwischen den Parteien übersehen oder nicht verstanden zu ha-
ben: Einerseits habe die Beschwerdegegnerin während weniger Jahre 
ab 2002 für sie und nach ihren Vorgaben X.-Schuhe produziert und ex-
portiert. Die Lizenz habe unter anderem auch das Recht zur Anbrin-
gung der Widerspruchsmarke sowie der Hausmarke auf den Schuhen 
und den begleitenden Unterlagen umfasst. Der zweite Zusammenar-
beitsbereich  habe den faktisch und auf  Zusehen hin exklusiv  an die 
Beschwerdegegnerin  eingeräumten  Vertrieb  von  X.-Schuhen  asiati-
scher Herkunft in der Schweiz beinhaltet. Auch dieses Vertriebsrecht 
habe naturgemäss die  lizenzweise Verwendung der  Marken der  Be-
schwerdeführerin durch die Beschwerdegegnerin (z.B. in der Werbung 
und auf der Website) beinhaltet. Hinsichtlich des Gebrauchs von Vari-
anten  der  Widerspruchsmarke  machte  die  Beschwerdeführerin  gel-
tend, naturgemäss seien gewisse Bildmarken besonders geeignet, aus 
Marketinggründen auch in  verschiedensten Spielvarianten dargestellt 
zu  werden,  ohne  dass  dadurch  der  wesentliche  Aussagegehalt  und 
mithin die Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt werde. Eine Vorrei-
terrolle für solche Spielvarianten sei ihr wiederum durch Adidas vorge-
lebt worden,  deren 3-Streifen-Marke bekanntlich in unzähligen Spiel-
varianten  benützt  werde.  Ebenso  wie  bei  Adidas  gehöre  zu  dieser 
Strategie von Spielvarianten ganz bewusst der Umstand, dass gleich-

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zeitig eine oder mehrere Originalvarianten beibehalten und auch in der 
Werbung stark propagiert würden, wie bei ihren Produktelinien C. und 
L.. Von diesen zwei Produktelinien seien in den drei Jahren von 2003 
bis  2005  für  einen  Gesamtbetrag  von  EUR  ...  insgesamt  mehr  als 
10'000 Paar Schuhe an die Beschwerdegegnerin zum Weitervertrieb 
an die  Fachgeschäfte verkauft  worden. Des Weiteren gehöre es zur 
Selbstverständlichkeit  aller  Bildmarken, dass ihr Gebrauch in Kombi-
nation mit einer Firmen- oder Hausmarke in keiner Weise ihre Unter-
scheidungskraft beeinträchtige.

Die Beschwerdeführerin reichte zudem zusätzliche Belege ein, die den 
rechtserhaltenden  Gebrauch  der  Widerspruchsmarke  glaubhaft  ma-
chen  sollten  und  wies  darauf  hin,  bei  der  Beweiswürdigung  sei  zu-
nächst die besonders seltene Konstellation des vorliegenden Falles zu 
berücksichtigen, wonach der rechtserhaltende Markengebrauch durch 
eine mit den konkreten Verhältnissen bestens vertraute Insiderin, näm-
lich der in der Schweiz bisher exklusiven Vertriebspartnerin, selber be-
stritten werde. Die Beschwerdegegnerin befinde sich somit in der Rol-
le, den durch sie tatsächlich erfolgten Markengebrauch im eigenen In-
teresse als nicht rechtsgenügend hinzustellen. Sodann sei nicht jedes 
einzelne Dokument und auch nicht eine einzelne Kategorie ähnlicher 
Dokumente  isoliert  darauf  zu  überprüfen,  ob  dieses  einzelne  Doku-
ment respektive die betreffende Kategorie geeignet sei, den rechtsge-
nügenden Gebrauch als glaubhaft erscheinen zu lassen, um es im ver-
neinenden Fall einfach auszuscheiden. Vielmehr müsse erst die gleich-
zeitige Würdigung aller Dokumente diesem Test standhalten. 

Im Weiteren führte sie aus, der von der Beschwerdegegnerin erhobe-
ne Einwand einer  eingetretenen Erschöpfung sei  nicht  nachvollzieh-
bar,  weil  Erschöpfung nur den Weiterverkauf  betreffe  und nichts  mit 
der Frage eines rechtsgenügenden Gebrauchs zu tun habe. Schliess-
lich vertrat die Beschwerdeführerin nach wie vor die Auffassung, ange-
sichts der gleichen Erzeugnisse und der verwechselbaren Ähnlichkeit 
der sich gegenüberstehenden Marken bestehe die ernsthafte Gefahr, 
dass ein Markengebrauch durch die Beschwerdegegnerin versehent-
lich der Beschwerdeführerin zugerechnet oder als einen durch die Be-
schwerdeführerin lizenzierten Gebrauch der Widerspruchsmarke inter-
pretiert werden könnte.

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I.
Mit  Eingabe vom 12. September 2007 verzichtete die Vorinstanz auf 
die Einreichung einer Stellungnahme. Sie beantragt, unter Hinweis auf 
die  Begründung  der  angefochtenen  Verfügung,  die  Beschwerde  sei 
unter Kostenfolge abzuweisen.

J.
Die  Beschwerdeführerin  beantragt  mit  Beschwerdeantwort  vom 
17. September 2007, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschä-
digungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Zur Be-
gründung bringt sie vor, der Beschwerdeführerin gelinge es auch mit 
den  neu  eingereichten  Unterlagen  nicht,  den  rechtserhaltenden  Ge-
brauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Im Übrigen be-
tont  sie  wiederholt,  dass  zwischen den Vergleichsmarken keine Ver-
wechslungsgefahr bestehe.

K.
Mit verfahrensleitender Verfügung vom 4. März 2008 forderte das Bun-
desverwaltungsgericht  die Vorinstanz auf, das Bundesverwaltungsge-
richt über den Stand der an sie zurückgewiesenen und als Parallelfall 
erachteten Beschwerdesache B-763/2007 i.S. ... zu informieren,  res-
pektive, falls bereits ein Entscheid in der genannten Sache ergangen 
sei, diesen dem Bundesverwaltungsgericht zuzustellen.

Am 31. März 2008 teilte die Vorinstanz mit, die im Widerspruchsverfah-
ren Nr. 3271 (B-763/2007) angefochtene Marke ... sei in der Zwischen-
zeit  gelöscht  worden. Das Widerspruchsverfahren Nr. 3271 sei somit 
gegenstandslos  geworden  und  werde  vom  Protokoll  abgeschrieben 
werden.

L.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung haben die 
Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin stillschweigend ver-
zichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen  Entscheide  der  Vorinstanz  in  Widerspruchssachen  zuständig 
(Art. 31 f. und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über 

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das  Bundesverwaltungsgericht  [Verwaltungsgerichtsgesetz,  VGG,  SR 
173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 
Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwal-
tungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 4. Juli  2007 eingereicht und 
der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der 
angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde 
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzu-
treten.

2.
Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistun-
gen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unter-
scheiden  (Art.  1  Abs.  1  des  Bundesgesetzes  vom 28.  August  1992 
über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzge-
setz,  MSchG,  SR 232.11]). Vom Markenschutz  ausgeschlossen  sind 
Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichar-
tige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus 
eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

Im  vorliegenden  Fall  ist  nicht  bestritten,  dass  die  Schweizer  Marke 
Nr. 386'331 (fig.)  der  Beschwerdeführerin  älter  ist  als  die  Schweizer 
Marke Nr. 536'605 (fig.) der Beschwerdegegnerin.

3.
Hat  der  Inhaber  die  Marke im  Zusammenhang  mit  den  Waren  oder 
Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununter-
brochenen Zeitraums von fünf  Jahren nach  unbenütztem Ablauf  der 
Widerspruchsfrist  oder  nach  Abschluss  des  Widerspruchsverfahrens 
nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend ma-
chen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen 
(Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner den Nicht-
gebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG in seiner ers-
ten  Stellungnahme,  wie  im vorliegenden Fall,  so  hat  der  Widerspre-
chende  den  Gebrauch  seiner  Marke  oder  wichtige  Gründe  für  den 
Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 
3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 
232.111]). Die Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des 
Nichtgebrauchs durch den Widerspruchsgegner an rückwärts zu rech-
nen  (Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts  B-7439/2006  vom 6. Juli 
2007 E. 4 -  KINDER /  kinder  Party  [fig.];  Entscheid  der  Eidgenössi-
schen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift 

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für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2002 S. 
106 E. 6.1- Genesys/Genesis).

Im  vorliegenden  Fall  hat  die  Beschwerdegegnerin  die  Einrede  des 
Nichtgebrauchs am 22. Mai 2006 erhoben. Die Glaubhaftmachung des 
Gebrauch  hat  sich  daher  auf  den  Zeitraum  vom  22.  Mai  2001  bis 
22. Mai 2006 zu beziehen.

4.
Der Widersprechende muss den Gebrauch einer Marke in der Schweiz 
nicht  beweisen,  sondern  nur  glaubhaft  machen  (Art.  32  MSchG). 
Glaubhaftmachen  des  Gebrauchs  bedeutet,  dass  dem  Richter 
aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass 
die  in  Frage  stehenden  Tatsachen  nicht  bloss  möglich,  sondern 
wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, 
doch  muss  er  zumindest  die  Möglichkeit,  dass  die  behaupteten 
Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil  (Urteil  des 
Bundesverwaltungsgerichts B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 - 
EXIT (fig.) / EXIT ONE; RKGE in sic! 2004 S. 106 E. 3 - R Rivoli/Seiko 
Rivoli,  RKGE in sic! 2002 S. 53 E. 4 - Express/Express clothing, mit 
Verweis  auf  BGE  88  I  14  und  LUCAS DAVID,  Kommentar  zum 
Markenschutzgesetz,  in:  Heinrich  Honsell/Nedim  Peter  Vogt/  Lucas 
David  [Hrsg.],  Kommentar  zum  schweizerischen  Privatrecht, 
Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [hiernach: 
Kommentar MSchG], Art. 12 N. 16; vgl. auch BGE 130 III 321 E. 3.3, 
BGE  120  II  393  E.  4c;  CHRISTOPH WILLI,  Markenschutzgesetz, 
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung 
des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 
32 N. 7).

Das  Widerspruchsverfahren  wird  vom  Untersuchungsgrundsatz  be-
herrscht (Art. 12 VwVG), die beweisbelastete Partei  trifft  jedoch eine 
Mitwirkungspflicht  (Art.  13  VwVG),  welche auch im daran  anschlies-
senden Beschwerdeverfahren besteht. In diesem können auch Noven 
geltend  gemacht  werden  (RHINOW/KOLLER/KISS,  Öffentliches  Prozess-
recht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, N 1050; DAVID, a. 
a. O., Art. 36, N 9). Das Einreichen neuer Gebrauchsbelege in diesem 
Verfahrensstadium ist demnach zulässig (RKGE in sic! 1998, 406 E. 3 
Anchor/Ancora).

Als  mögliche Belege für  den Gebrauch dienen Urkunden (Rechnun-
gen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpa-

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ckungen, Kataloge, Prospekte). Zeugen können im Widerspruchsver-
fahren vor der Vorinstanz keine einvernommen werden. Im Beschwer-
deverfahren ist  dies  indessen möglich  (Art.  14  Abs. 1  Bst.  c  VwVG; 
WILLI, a. a. O., Art. 32 N 7).

Alle  Beweismittel  müssen  sich  auf  den  massgeblichen  Zeitraum vor 
der  Einrede  des  Nichtgebrauchs  beziehen,  was  deren  einwandfreie 
Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können unter Umstän-
den in  Kombination  mit  anderen,  datierbaren Gebrauchsbelegen be-
rücksichtigt  werden  (Entscheid  des  Bundesverwaltungsgerichts 
B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 -  EXIT / EXIT ONE; RKGE in 
sic! 2005 S. 754 E. 4 Gabel/Kabel 1).

5.
Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist die Marke geschützt, soweit sie im 
Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, 
für die sie beansprucht wird. Dieser Gebrauch muss ernsthaft sein. Zu 
berücksichtigen  sind  dabei  Art,  Umfang  und  Dauer  des  Gebrauchs 
(RKGE in sic! 2004 S. 38 E. 5 - Bosca). Die Belege müssen überdies 
vom funktionsgerechten Gebrauch der Marke zeugen. Kein funktions-
gerechter  Gebrauch  liegt  vor,  wenn  die  Marke  von  den  Abnehmern 
nicht  als  Mittel  zur  Unterscheidung  verschiedener  Produkte  erkannt 
wird. Ihren Zweck kann eine Marke nur erfüllen, wenn sie bestimmten 
Produkten zugeordnet werden kann (WILLI, a. a. O., Art. 11 N 14). Es ist 
nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung 
selbst erscheint (RKGE in sic! 2005, 754 E. 5 -  Gabel/Kabel 1). Die 
Zuordnung zu bestimmten Produkten kann zum Beispiel auch bei Pro-
spekten, Preislisten oder Rechnungen möglich sein.

Als Gebrauch der Marke gelten auch der Gebrauch in einer von der 
Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für 
die Ausfuhr (Art. 11 Abs. 2 MschG). Somit muss das Zeichen so, wie 
es  eingetragen  ist,  oder  in  hiervon  nur  unwesentlich  abweichender 
Form gebraucht worden sein (DAVID, a. a. O., Art. 11 N. 17; RKGE in 
sic! 2004 S. 106 E. 5 Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]). Das Weglassen ne-
bensächlicher  Bestandteile  und  Modernisierungen  der  Schreibweise 
der  Marke sind  zulässig,  während  das Weglassen eines  unterschei-
dungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu 
einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt (vgl. EUGEN 
MARBACH,  Markenrecht,  in:  Roland  von  Büren/Lucas  David  [Hrsg.], 
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III Kenn-

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zeichenrecht, Basel 1996, S. 177 f. [nachfolgend: MARBACH, SIWR III]). 
Entscheidend  ist,  dass  der  kennzeichnungskräftige  Kern  der  Marke, 
der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität be-
raubt  wird (BGE 130 III  267 E.4  -  Tripp Trapp). Durch die Änderung 
darf mit anderen Worten nicht der Charakter der Marke verloren gehen 
(DAVID, a. a. O., Art. 11 N. 14). Die eingetragene und die benutzte Mar-
ke müsse von den betroffenen Verkehrskreisen noch als ein und das-
selbe Zeichen angesehen werden (WILLI, a. a. O., Art. 11 N. 51).

Weiter gilt als Gebrauch der Marke auch der Gebrauch für die Ausfuhr 
(Art.  11 Abs. 2  MSchG; sogenannte  Exportmarke). Die  Exportmarke 
muss nicht in der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für Wa-
ren und Dienstleistungen verwendet werden, die von der Schweiz aus 
angeboten werden. Die reine Auslandsbenutzung ist nicht rechtserhal-
tend (WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 35; EUGEN MARBACH, Die Exportmarke: eine 
rechtliche Standortbestimmung,  in  sic!  1997,  S. 372 ff.,  S. 379). Ein 
ausschliesslicher Gebrauch der Marke zwischen zwei oder mehreren 
Gesellschaften, die in einem engen Verhältnis zueinander stehen, ge-
nügt nicht, um den rechtserhaltenden Gebrauch zu bejahen; vielmehr 
müssen die mit der Marke versehenen Produkte mit den Produkten ei-
nes Dritten in Konkurrenz gesetzt werden. Mit anderen Worten hat die 
im Inland markierte Exportware die innerbetriebliche Sphäre des Un-
ternehmens des Markeninhabers zu verlassen. Ein rechtserhaltender 
Markengebrauch liegt somit in der Regel nur vor, wenn die Waren oder 
Dienstleistungen  auch  ausserhalb  der  Konzerngesellschaften  erhält-
lich  sind  respektive die  Sphäre  der  Konzerntochter  verlassen (Urteil 
des  Bundesverwaltungsgerichts  B-763/2007  vom  5.  November  2007 
E. 7, mit Verweis u.a. auf: ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des 
marques, Genf /  Zürich /  Basel  2005,  S. 31;  FEZER,  Kommentar zum 
Markengesetz,  zur  Pariser  Verbandsübereinkunft  und  zum  Madrider 
Markenabkommen, 3. Auflage, München 2001, § 26 N. 67).

Schliesslich  kann  sich  der  Markeninhaber  auch  den  Gebrauch  der 
Marke durch Dritte  anrechnen lassen,  solange dieser  mit  seiner Zu-
stimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG; sogenannter stellvertreten-
der Gebrauch). Das Gesetz stellt an die Form der Zustimmung keine 
besonderen  Anforderungen.  Die  Zustimmung  kann  stillschweigend, 
etwa im Rahmen eines Konzernverhältnisses, oder vertraglich, z.B. auf 
der  Grundlage  eines  Lizenzvertrags  oder  eines  Distributionsabkom-
mens, erteilt werden. Von massgebender Bedeutung ist, dass der Mar-
kenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit ei-

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nem Fremdbenutzungswillen tätig wird (Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts  B-763/2007  vom  5. November  2007  E.  5,  mit  Verweis  auf: 
WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 60). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch 
findet etwa bei Markengebrauch durch Tochter-, Konzern- und mit dem 
Markeninhaber  anderweitig  wirtschaftlich  eng  verbundenen  Gesell-
schaften oder durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer, Alleinvertreter 
und Wiederverkäufer  statt  (DAVID,  Kommentar MSchG, Art. 11 N. 22; 
HERBERT PFORTMÜLLER,  Gebrauch durch den Lizenznehmer gilt  als mar-
kenmässiger Gebrauch, in:  MARTIN KURER ET AL., Binsenwahrheiten des 
Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, S. 125 
ff., S. 127; vgl. auch BGE 107 II 356 E. 1c - La San Marco). 

6.
Die Beschwerdeführerin reichte mit  ihrer Replik im Widerspruchsver-
fahren  verschiedene  Unterlagen  ein, um  den  Gebrauch  der  Wider-
spruchsmarke glaubhaft zu machen (Beilagen Nr. 3 – 6 ):

- Auszüge  aus  der  Website  der  Beschwerdeführerin  vom  5. 
September  2005  und  aus  der  Website  der  Beschwerdegegnerin 
vom 4. November 2005 (Beilage 3)

- 3  Rechnungskopien  vom  8.  Juli  2004,  21.  Juli  2004  und  vom 
4. August 2004 (Teil der Beilage 4)

- Abbildungen  von  Produkten  der  Beschwerdeführerin  (Teil  der 
Beilage 4)

- 2 Quittungen von "Sneakers" in Zürich für den Kauf von X.-Schuhen 
vom 30. Oktober 2006 (Teil der Beilage 4)

- 5 Rechnungskopien vom 5. April 2005, 27. Februar 2006 und vom 
2. März 2006 (Beilage 5)

- Abbildungen von X.-Schuhen (Beilage 6)

Im Beschwerdeverfahren  legte die Beschwerdeführerin dazu folgende 
weitere Belege ins Recht:

- eine Zusammenstellung, enthaltend: eine Übersichtsliste mit Artikel-
nummern  und  Artikelbeschreibungen;  Rechnungskopien  vom 
28. Januar 2003,  4. April  2003,  6. Mai 2003, 8. Juli  2004,  21. Juli 
2004, 4. August 2004, 4. Januar 2005, 10. Januar 2005, 8. Februar 

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2005;  Preislisten  sowie  Schuhabbildungen  aus  Katalogen  (Be-
schwerdebeilage 11)

- Bestätigung  des Bezirksverkaufsleiters  der  Sports  Lab  Kette  vom 
2. Juli 2007 (Beschwerdebeilage 12)

- Auszüge  aus  der  Website  der  Beschwerdegegnerin  vom 
4. November 2005 (Beschwerdebeilage 13).

Zudem machte die Beschwerdeführerin geltend, von den zwei Produk-
telinien C. und L. seien in den drei Jahren von 2003 bis 2005 für einen 
Gesamtbetrag von EUR ... insgesamt mehr als 10'000 Paar Schuhe an 
die  Beschwerdegegnerin  zum  Weitervertrieb  an  die  Fachgeschäfte 
verkauft worden. 

6.1 Folgende der soeben erwähnten Belege resp. Ausführungen kom-
men indessen für  die  Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Ge-
brauchs  der  Widerspruchsmarke  von  vornherein  nicht,  oder  nur  zu-
sammen mit anderen Unterlagen, in Frage:

6.1.1 Die  Abbildungen  von  Produkten  der  Beschwerdeführerin  (Teil 
der Beilage 4) sowie die Abbildungen von X.-Schuhen (Beilage 6): Sie 
sind nicht respektive mit der Datumsangabe "2006" zu ungenau datiert 
und daher für sich allein nicht geeignet, den Gebrauch im fraglichen 
Zeitraum zu belegen (RKGE in sic! 2006 S. 101 E. 3 – Amocid/Amosip, 
RKGE  in  sic!  2005  E.  4  –  Gabel/Kabel  1).  In  Kombination  mit  den 
Rechnungen dienen sie jedoch dazu,  das Warensortiment  zu veran-
schaulichen (RKGE in sic! 2005 E. 4 – Gabel/Kabel 1).

6.1.2 Die 2 Kaufquittungen von "Sneakers" in Zürich vom 30. Oktober 
2006  (Teil  der  Beilage  4).  Sie  liegen  ausserhalb  des  relevanten 
Zeitrahmens, weshalb sie nicht berücksichtigt werden können. 

6.1.3 Die  Liste  mit  Artikelnummern  und  Artikelbeschreibungen  (Be-
schwerdebeilage Nr. 11.1). Sie dient der Übersicht über die in den Ka-
talogkopien  abgebildeten  Schuhmodelle. Insofern  kann  sie  dem Ge-
richt als Arbeitshilfe nützlich sein; für sich allein genommen vermag sie 
indessen zur Frage des Glaubhaftmachens nichts Wesentliches beizu-
tragen. 

6.1.4 Die Bestellformulare (Beschwerdebeilage Nr. 11.3),  welche die 
Beschwerdegegnerin in einem Verfahren vor dem Handelsgericht des 

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Kantons Aargau zu den Akten gegeben hatte.  Sie geben zwar  Aus-
kunft über die Einkaufs- und Verkaufspreise verschiedener X.-Schuhe-
Modelle im 3. Quartal 2005; stammen somit vom relevanten Zeitraum. 
Da sie aber  das Widerspruchszeichen nicht aufweisen, sind auch sie 
für sich allein betrachtet nicht geeignet, dessen Gebrauch zu belegen.

6.1.5 Die von der  Beschwerdeführerin  genannten  Umsatzzahlen be-
treffend die zwei Produktelinien C. und L. während der relevanten Zeit-
spanne. Bei ihnen handelt es sich um eine Parteibehauptung der Be-
schwerdeführerin; zudem wird weder ein Gebrauch der Marke im Zu-
sammenhang mit den beanspruchten Waren noch ein Gebrauch im ge-
schäftlichen Verkehr dokumentiert. Die genannten Zahlen können des-
halb nicht berücksichtigt werden (vgl. RKGE in sic! 2006 S. 101 E. 3 – 
Amocid/Amosip, RKGE in sic! 2001 S. 426 E. 3.2 – Heidi/Heidi-Wii).

6.2 Zu den weiteren ins Recht gelegten Unterlagen ist demgegenüber 
Folgendes zu bemerken: 

6.2.1 Die Auszüge aus der  Website  der  Beschwerdeführerin  vom 5. 
September 2005 und aus der Website der Beschwerdegegnerin vom 4. 
November 2005 (Beilage 3 und Beschwerdebeilage 13) äussern sich 
zur Vertriebspartnerschaft  zwischen der Beschwerdeführerin  und der 
Beschwerdegegnerin. Auf dem Ausdruck vom 4. November 2005 der 
Website der Beschwerdegegnerin ist insbesondere zu lesen, dass X. 
seit 1994 von der Beschwerdegegnerin vertrieben wird.

Diesbezüglich  führte  die  Beschwerdeführerin  aus,  die  Beschwerde-
gegnerin habe auf Grund eines ihr faktisch und auf Zusehen hin einge-
räumten exklusiven Vertriebsrechts X.-Schuhe asiatischer Herkunft in 
der Schweiz vertrieben. Dieses Vertriebsrecht habe naturgemäss die 
lizenzweise  Verwendung  der  Marken  der  Beschwerdeführerin  durch 
die Beschwerdegegnerin  (z.B. in  der  Werbung und auf  der  Website) 
beinhaltet. Andererseits habe die Beschwerdegegnerin während weni-
ger Jahre ab 2002 für sie und nach ihren Vorgaben X.-Schuhe produ-
ziert  und exportiert. Die Lizenz habe unter anderem auch das Recht 
zur Anbringung der Widerspruchsmarke sowie der Hausmarke auf den 
Schuhen und den begleitenden Unterlagen umfasst.

Dass  zwischen  ihr  und  der  Beschwerdeführerin  ein  engeres  Ge-
schäftsverhältnis  bestanden  hat,  wird  von  der  Beschwerdeführerin 

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nicht bestritten. Die Zusammenarbeit wird von ihr in ihrer Beschwerde-
antwort wie folgt beschrieben: Einerseits habe sie in den Jahren 2001 
bis  2005 für  die  Beschwerdeführerin  in  der  Schweiz  ingesamt  4507 
Paar Schuhe hergestellt. Diese seien für den Export an die niederlän-
dische Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin bestimmt gewesen 
und an diese ausgeliefert  worden. In  der Schweiz seien die Schuhe 
nicht erhältlich gewesen. Andererseits habe sie seit 1997 den Vertrieb 
für  –  in  Asien hergestellte  –  Schuhe der  Beschwerdeführerin  in  der 
Schweiz übernommen. Bis im Jahr 1999 habe darüber ein schriftlicher 
Vertrag zwischen den Parteien bestanden, welcher zwar nicht offiziell 
verlängert, aber – zumindest in Teilen – bis zur Kündigung durch die 
Beschwerdeführerin im November 2005 als faktisches Vertragsverhält-
nis weitergeführt worden sei. 

Im vorliegenden Fall steht somit fest, dass zwischen der Beschwerde-
führerin  und der  Beschwerdegegnerin  zumindest  faktisch  ein  lizenz-
vertragliches Verhältnis bestanden hat. 

Unter Hinweis auf  ihre Richtlinien befand die Vorinstanz jedoch, aus 
den Akten seien der Umfang der Lizenzierung, das genaue Vertrags-
objekt sowie die Vertragsmodalitäten nicht ersichtlich. Die von der Be-
schwerdegegnerin  getätigten  Handlungen  könnten  daher  nicht  ohne 
weiteres der Widersprechenden zugerechnet werden (vgl. angefochte-
ner Widerspruchsentscheid E. 7 betreffend Beilage 3).

Demgegenüber entschied das Bundesverwaltungsgericht  im Parallel-
fall betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 3271 ..., in welchem dassel-
be Geschäftsverhältnis zu beurteilen war, ein allfälliger Gebrauch der 
Widerspruchsmarke durch die Beschwerdegegnerin (Lizenznehmerin) 
wäre  der  Beschwerdeführerin  (Markeninhaberin)  zuzurechnen  (vgl. 
hierzu das Urteil  B-763/2007 des Bundesverwaltungsgerichts vom 5. 
November 2007 E. 5). Damit bestätigte das Bundesverwaltungsgericht 
die Vorinstanz insofern, als diese befand, die Beschwerdeführerin kön-
ne sich den Gebrauch der Marke durch die Beschwerdegegnerin an-
rechnen lassen (vgl. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 3271 E. 
7).

Im vorliegenden Fall besteht keine Veranlassung, aus der Geschäfts-
beziehung zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegeg-
nerin  eine  andere  Schlussfolgerung  zu  ziehen,  zumal  das  faktische 

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Bestehen eines lizenzvertraglichen Verhältnisses unbestritten ist. Dies 
ergibt sich auch aus der Beilage 1 der Replik der Beschwerdeführerin 
im Widerspruchsverfahren: Die beiden Schreiben des früheren Vertre-
ters der Beschwerdegegnerin an den Vertreter der Beschwerdeführerin 
vom 26. April 2000 und 1. Dezember 2000 (Beilage 1) haben gemäss 
Betreff  "Markenkonflikte  zwischen Y. und X."  zum Inhalt. Aus diesen 
geht hervor, dass die Beschwerdegegnerin Waren für die Beschwerde-
führerin vertrieben hat. 

Als  Zwischenergebnis  ist  somit  festzuhalten,  dass  ein  allfälliger  Ge-
brauch  der  Widerspruchsmarke  durch  die  Beschwerdegegnerin  (Li-
zenznehmerin) gestützt auf Art. 11 Abs. 3 MSchG der Beschwerdefüh-
rerin (Markeninhaberin) zuzurechnen wäre.

6.2.2 Bei den Rechnungskopien vom 8. Juli  2004,  21. Juli  2004 und 
vom 4. August  2004 (Teil  der  Beilage 4)  und  den Rechnungskopien 
vom 28. Januar 2003, 4. April 2003, 6. Mai 2003, 8. Juli 2004, 21. Juli 
2004, 4. August 2004, 4. Januar 2005, 10. Januar 2005 und 8. Februar 
2005 (Beschwerdebeilage Nr. 11.2)  mit  Schweizer Lieferadressen ist 
als  Rechnungsempfängerin  jeweils  die  Beschwerdegegnerin  aufge-
führt. Wie der Fusszeile des Briefpapiers zu entnehmen ist,  sind die 
Rechnungen von „X., a division of KS Amsterdam BV“ respektive von 
„X., a division of X. Europe BV“ mit Adresse in Haarlem (Niederlande) 
ausgestellt.  Gemäss  Aussage  der  Beschwerdeführerin  in  der  Replik 
vor der Vorinstanz handelt es dabei um ihre niederländische Tochter-
gesellschaft.  In  der  Beschwerdebeilage  11.2  differenzierte  sie,  ihre 
niederländische Tochtergesellschaft sei „X. International BV“; „X. Euro-
pe BV“ respektive „KS Amsterdam BV“ sei die Kommissionärin von „X. 
International  BV“. Auf den Rechnungskopien sind zudem die Artikel-
nummern der bestellten Ware, deren Beschreibungen (z.B. „Men's L. 
TONGUE  TWISTER  white/black/black“),  Stückpreis,  Anzahl  bestellte 
Artikel,  allfällige  Rabatte sowie  der  Totalbetrag pro  bestellten  Artikel 
aufgeführt. Die Widerspruchsmarke befindet sich nicht auf den Rech-
nungen selbst. Auf den Schuhabbildungen von Prospekten (Beschwer-
debeilage 11.4) ist  indessen ersichtlich, dass beispielsweise das ge-
nannte Modell L. mit der Widerspruchsmarke versehen ist.

Die Beschwerdegegnerin machte geltend, die Beschwerdeführerin mit 
Sitz in den USA habe ihre Schuhe, die in Asien produziert würden, zu-
nächst  an  ihre  niederländische  Tochtergesellschaft  exportiert.  Damit 
sei  ihr  Markenrecht  erschöpft. Der  darauf  folgende Weiterexport  von 

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den Niederlanden in die Schweiz oder der Verkauf der Schuhe in der 
Schweiz stelle keinen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchs-
marke dar.

Dieser Einwand ist  für die Beschwerdeführerin nicht nachvollziehbar, 
weil  Erschöpfung  nur  den  Weiterverkauf  betreffe  und  nichts  mit  der 
Frage eines rechtsgenügenden Gebrauchs zu tun habe. Dabei beruft 
sie sich auf die Lehrmeinung von WILLI. Nach Ansicht der Beschwerde-
gegnerin äussert  sich dieser Autor aber nicht dahingehend, dass die 
Erschöpfung keinen Einfluss auf die Frage des rechtserhaltenden Ge-
brauchs habe. Vielmehr grenze er im Zusammenhang mit der Erschöp-
fung lediglich das Recht auf Weiterverkauf von den andern in Art. 13 
Abs. 2 lit. a bis 3 MschG aufgezählten Rechte ab.

Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG ist das Recht aus der Marke ein subjek-
tives Ausschliesslichkeitsrecht. Es ist  absolut und besteht gegenüber 
jedermann. Das Recht aus der Marke verschafft dem Markeninhaber 
eine  positive  Verfügungsmacht  und  eine  negative  Verbietungsmacht. 
Die positive Verfügungsmacht erlaubt es dem Markeninhaber, den in 
der Marke verkörperten Wert zu realisieren, indem er die Marke nach 
seinem  Belieben  übertragen  oder  Lizenzen  und  Pfandrechte  daran 
einräumen kann. Die negative Verbietungsmacht verleiht dem Marken-
inhaber Schutz vor Verwechslungen mit Waren oder Dienstleistungen, 
die mit den von ihm beanspruchten oder benutzten Produkten gleich-
artig sind (WILLI, a.a.O., Art. 13 N. 6 ff.; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 
13 N. 1 ff.; MARBACH, SIWR III, S. 193 ff.). 

Als  Erschöpfung  wird  die  Beschränkung  dieses  dem Markeninhaber 
zustehenden  Ausschliesslichkeitsrechts  bezeichnet,  nachdem  die 
Ware vom Markeninhaber  oder mit  dessen Zustimmung durch einen 
Dritten  in  Verkehr  gebracht  worden  ist  (WILLI,  a.a.O.,  Art.  13  N. 49; 
DAVID,  Kommentar  MSchG,  Art. 13 N. 16;  MARBACH,  SIWR III,  S. 202; 
BGE 122 III 469 E. 5e – Chanel). Danach soll das Markenrecht nicht 
als  Instrument  zur  weiteren  Steuerung  und  Kontrolle  des  Vertriebs 
eingesetzt  werden  können.  Der  Markeninhaber  hat  sein  Recht 
ausgeübt  und  soll  die  Weiterveräusserung  nicht  von  der  Erfüllung 
weiterer Voraussetzungen abhängig machen dürfen (WILLI, a.a.O., Art. 
13 N. 49; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 13 N. 16; MARBACH, SIWR III, 
S. 202). 

Bei  der  Frage der  Erschöpfung  des  Markenrechts  geht  es  somit  im 
weitesten Sinne um den Einfluss des Markeninhabers nach der Inver-

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kehrbringung der  Ware durch  ihn  oder  einen Dritten. Die  Frage des 
rechtserhaltenden  Gebrauchs  einer  Marke  betrifft  dagegen  Benut-
zungshandlungen des Markeninhabers oder eines Dritten. 

Das Argument der Beschwerdegegnerin, mit dem Export der in Asien 
produzierten  Schuhe  an  die  niederländische  Tochtergesellschaft  sei 
das Markenrecht der Beschwerdeführerin erschöpft, betrifft  somit eine 
andere,  im  vorliegenden  Zusammenhang  nicht  relevante  Thematik, 
weshalb es ins Leere stösst. 

Mit  den  zitierten  Rechnungskopien  belegt  die  Beschwerdeführerin 
aber,  dass  die  Kommissionärin  ihrer  niederländischen Tochtergesell-
schaft  Schuhe  der  Beschwerdeführerin  an  die  Beschwerdegegnerin 
geliefert  hat. Es ist zudem eine unbestrittene Tatsache, dass die Be-
schwerdegegnerin die Schuhe der Beschwerdeführerin, welche in Asi-
en hergestellt  worden sind, zwischen 1997 und 2004 in der Schweiz 
vertrieben hat. Die Schuhe, deren Lieferung an die Beschwerdegegne-
rin durch die genannten Rechnungskopien belegt ist, müssen somit in 
der  Schweiz  auf  den  Markt  gelangt  sein.  Die  Beschwerdegegnerin 
macht denn auch nicht geltend, sie hätte die an sie gelieferten Modelle 
in der Folge gar nicht, oder nicht an Unternehmen in der Schweiz ver-
äussert. So bestreitet sie insbesondere nicht, dass die Schuh-Modelle 
L. und C. an die „Sports Lab“-Kette geliefert worden sind, wie von der 
Beschwerdeführerin  im  Beschwerdeverfahren  behauptet  wurde 
(vgl. Beschwerdebeilage  12).  Lediglich  hinsichtlich  des  Zeitpunkts 
macht  sie geltend, sie habe erst seit  August 2004 X.-Schuhe an die 
Dosenbach-Ochsner  AG,  die  am  Markt  unter  anderem  als  „Sports 
Lab“-Kette auftrete, geliefert. Das von der Beschwerdeführerin im Be-
schwerdeverfahren zu den Akten gegebene Prospektmaterial (vgl. Be-
schwerdebeilage 11.4)  gibt  im Weiteren Aufschluss über das Ausse-
hen der an die Beschwerdegegnerin gelieferten Schuh-Modelle L., C. 
und R.. Aus den Abbildungen ergibt sich einerseits, dass die erwähn-
ten Modelle Sportschuhe (Klasse 25) und insofern zumindest eine von 
der Widerspruchsmarke beanspruchte Ware darstellen,  und anderer-
seits, dass die Modelle mit der Widerspruchsmarke (respektive zumin-
dest mit einer Fünf-Streifen-Marke) versehen sind. Zwar sind die Pros-
pektauszüge nicht  datiert,  doch reichen die  darin  enthaltenen Abbil-
dungen  durchaus,  um  glaubhaft  zu  machen,  dass  die  genannten 
Schuh-Modelle  im massgeblichen Zeitraum in der  gezeigten Art  und 
Weise über die Widerspruchsmarke verfügt haben. Denn es ist wenig 
wahrscheinlich,  dass  sich  das  Aussehen  von  namentlich  genannten 

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und mit Artikel-Nummern versehenen Schuh-Modellen ändert, ansons-
ten sich die Konsumenten nicht mehr zuverlässig an Hand von Modell-
Namen respektive Artikel-Nummern in der grossen Palette von Schu-
hen orientieren könnten.

Als  weiteres  Zwischenergebnis  ist  somit  –  unter  anderem auch  ge-
stützt auf neu eingereichte Dokumente und unbestrittene Tatsachen – 
festzuhalten,  dass bezüglich der Schuhe asiatischer  Herkunft  die  im 
Rahmen eines Glaubhaftmachens relevanten Kriterien des Inerschei-
nungtretens eines Zeichens

- im Wirtschaftsverkehr sowie 

- im Inland 

erfüllt wären.

6.2.3 Die 5 Rechnungskopien vom 5. April 2005, 27. Februar 2006 und 
vom 2. März 2006 (Beilage 5) stammen vom relevanten Zeitraum und 
sind ausgestellt von „X. Europe BV“ mit Adresse in Haarlem (Nieder-
lande), d.h. von der Kommissionärin von „X. International BV“. Sie sind 
an  Unternehmen  in  Deutschland,  Belgien,  Grossbritannien  und  den 
Niederlanden  gerichtet  und  enthalten  dieselben  Rechnungsrubriken 
wie die Rechnungskopien von Beilage 4 und Beschwerdebeilage 11.2. 
Als gelieferte Artikel  sind vor allem „SWISS MADE“-Schuhe der Be-
schwerdeführerin  aufgeführt,  d.h.  Modelle,  welche  die  Beschwerde-
gegnerin für die Beschwerdeführerin produziert hat. Zwei der drei Ab-
bildungen  von  Beilage  6  zeigen  Schuhkartons  derartiger  „SWISS 
MADE“-Modelle,  auf  welchen die Widerspruchsmarke angebracht  ist. 
Dass  es  sich  bei  den  zusätzlich  abgebildeten  X.-Schuhen,  welche 
ebenfalls mit der Widerspruchsmarke versehen sind, um diese „SWISS 
MADE“-Modelle handelt,  wird von der Beschwerdegegnerin nicht be-
stritten.

Nach Ansicht der Vorinstanz kann die in den Vereinigten Staaten domi-
zilierte Beschwerdeführerin aus diesen Warenlieferungen ins Ausland 
nichts  zu  ihren  Gunsten  herleiten  respektive  sich  nicht  für  den  Ge-
brauch in der Schweiz anrechnen lassen. Die Beschwerdeführerin kön-
ne sich auch nicht auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und 
Deutschland  berufen,  welches  nur  deutschen  und  schweizerischen 
Staatsangehörigen  sowie  Angehörigen  dritter  Staaten  mit  Wohnsitz 
oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz vorbehalten sei. 

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Gemäss Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens vom 13. April  1892 zwi-
schen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Pa-
tent-,  Muster-  und  Markenschutz  (SR  0.232.149.136)  werden  die 
Rechtsnachteile  des  Nichtgebrauchs  einer  Marke  ausgeschlossen, 
wenn diese im anderen Staat gebraucht wird. Insofern ist die Benut-
zung einer schweizerischen Marke in Deutschland mit der Benutzung 
in  der  Schweiz  gleichgestellt  (WILLI,  a.a.O.,  Art.  11  N. 36). Indessen 
können nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie An-
gehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutsch-
land oder in der Schweiz Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspru-
chen,  wobei  es für  juristische Personen allerdings  genügt,  wenn sie 
eine tatsächliche und nicht  nur zum Schein bestehende gewerbliche 
oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben (BGE 
124 III 277 E. 2c – Nike, mit Hinweisen).

Die Beschwerdeführerin, welche über die Kommissionärin ihrer nieder-
ländischen  Tochtergesellschaft  Kunden  in  Deutschland,  Belgien, 
Grossbritannien  und  den  Niederlanden beliefert  hat,  ist  in  den USA 
ansässig  und kann daher  aus dem schweizerisch-deutschen Staats-
vertrag von 1892 nur dann Rechte für sich herleiten, wenn sie in der 
Schweiz oder in Deutschland eine Niederlassung besitzt. Dem Artikel 
aus der Düsseldorfer Stadtpost vom 16. September 2004 (Teil der Bei-
lage 7; Beschwerdebeilage Nr. 3) ist zwar zu entnehmen, dass die Be-
schwerdeführerin in Düsseldorf (Deutschland) eine Niederlassung un-
terhält. Die Beschwerdeführerin beruft sich indessen nicht auf diesen 
Umstand; ebenso wenig werden Verkaufsaktivitäten dieser deutschen 
Niederlassung belegt. Mit  dem erwähnten Zeitungsartikel will  die Be-
schwerdeführerin lediglich auf ihren wirtschaftlichen Erfolg hinweisen, 
wie  der  Beschwerdeschrift  zu  entnehmen  ist.  Auf  den  genannten 
schweizerisch-deutschen  Staatsvertrag  von  1892  ist  somit  mangels 
Substanziierung durch  die  Beschwerdeführerin  nicht  weiter  einzuge-
hen.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte in ihrer Duplik vor der Vorins-
tanz, soweit die Beschwerdeführerin aus der Herstellung von Schuhen 
mit fünf Streifen durch sie – welche durch die Rechnungskopien nicht 
belegt  werde  –  etwas  für  den  rechtserhaltenden  Gebrauch  ableiten 
wolle, sei auf den Entscheid der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren 
Nr. 3271 zu verweisen. Dort führte die Vorinstanz auf, die Warenliefe-
rung der Lizenznehmerin an die Tochtergesellschaft der Beschwerde-

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führerin führe zu einem rein betriebsinternen Warenfluss, der nicht als 
rechtserhaltend eingestuft  werden könne,  da es sich nicht  um einen 
Wirtschaftsverkehr  mit  Dritten handle. Des Weiteren werde auch nur 
der Export an Dritte dem Gebrauch der Marke im Inland gleichgestellt, 
so dass die Lieferung an eine ausländische Tochtergesellschaft für das 
Glaubhaftmachen des Gebrauchs nicht in Betracht zu ziehen sei.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Parallelverfahren B-763/2007 
ebenfalls  Rechnungsbelege der  niederländischen Tochtergesellschaft 
der Beschwerdeführerin (respektive der Kommissionärin der niederlän-
dischen  Tochtergesellschaft  der  Beschwerdeführerin)  zu  beurteilen. 
Sie waren an Kunden in den Beneluxstaaten, Deutschland und Gross-
britannien gerichtet  und betrafen ebenfalls  zum Teil Lieferungen von 
Schuhen schweizerischer Herkunft. In diesem Zusammenhang führte 
das Bundesverwaltungsgericht  aus, allein  unter  dem Vorbehalt,  dass 
die niederländische Tochtergesellschaft die an sie gelieferten Produkte 
nicht  unter  Verwendung  der  Widerspruchsmarke  weiter  veräussere, 
lasse  sich  nachvollziehen,  dass  die  Vorinstanz  die  Auslieferung  von 
Produkten  der  schweizerischen  Lizenznehmerin  der  Be-
schwerdeführerin an deren niederländische Tochtergesellschaft als be-
triebsinternen Vorgang betrachte und daraus einen nicht rechtserhal-
tenden  Markengebrauch  ableite.  Werde  die  Warenflusskette  jedoch 
mittels Weiterveräusserung an Drittabnehmer weiter geführt und nicht 
durchbrochen, wie dies zum Beispiel bei der Aufbewahrung der Waren 
allein  zu Lagerungszwecken der Fall  sein könne und träten die Pro-
dukte unter  der entsprechenden Marke in  Konkurrenz mit  Produkten 
anderer  Marktteilnehmer,  so  könne  kaum mehr  von einem konzern- 
bzw. betriebsinternen Vorgang gesprochen werden. Allein der Einsatz 
einer ausländischen Tochtergesellschaft, welche die von der Schweiz 
an sie ausgelieferten, mit  der Marke der Muttergesellschaft  versehe-
nen Produkte  an Dritte  weiter  veräussere,  schliesse nicht  aus,  dass 
die Voraussetzungen für  den Gebrauch einer  Exportmarke im Sinne 
von Art. 11 Abs. 2 MSchG erfüllt seien. In Verbindung mit den als Bei-
lage  eingereichten  Schuhen  und  Schuhschachteln  bestünde  Anlass 
zur Annahme, dass die von der Schweiz aus angebotenen Schuhe un-
ter Verwendung der Widerspruchsmarke und in Konkurrenz zu gleich-
artigen Produkteanbietern auf den ausländischen Markt gelangt seien. 
Nachdem die  Beschwerdeführerin  Belege  eingereicht  habe,  die  teil-
weise in den massgeblichen Zeitraum fielen und glaubhaft  machten, 
dass  es  nicht  bei  einem rein  betriebsinternen  Warenfluss  geblieben 
sei,  dränge  sich  eine  neue  Gesamtbeurteilung  im  Hinblick  auf  die 

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Glaubhaftmachung eines rechtserhaltenden Markengebrauchs auf (Ur-
teil  des  Bundesverwaltungsgerichts  B-763/2007  vom  5. November 
2007 E. 10.6 f.). 

Da sich die Vorinstanz zu den neu eingereichten Belegen nicht geäu-
ssert hatte, erschien es dem Bundesverwaltungsgericht angezeigt, die 
Beschwerde  kassatorisch  gutzuheissen  und  die  Streitsache  an  die 
Vorinstanz als erstinstanzlich zuständige Fach- und Verfügungsinstanz 
zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen zurückzuweisen. Zu ei-
ner Neubeurteilung durch die Vorinstanz kam es indessen nicht mehr: 
Wie die Vorinstanz  auf  Anfrage des Bundesverwaltungsgerichts  vom 
4. März 2008 mit Schreiben vom 31. März 2008 mitteilte, sei die im Wi-
derspruchsverfahren  Nr.  3271  (B-763/2007)  angefochtene  Marke 
CH-455'720  ...  in  der  Zwischenzeit  gelöscht  worden.  Das  Wider-
spruchsverfahren  Nr. 3271  sei  somit  gegenstandslos  geworden  und 
werde vom Protokoll abgeschrieben werden. 

Im  vorliegenden  Fall  ist  unbestritten,  dass  die  (schweizerische)  Be-
schwerdegegnerin  für  die  Beschwerdeführerin  so  genannte  „SWISS 
MADE“-Schuhe  hergestellt  hat. Wie  bei  den  Modellen  L.,  C. und  R. 
handelt es sich auch hier um Sportschuhe (Klasse 25). Mit den Rech-
nungskopien der  Beilage 5 hat  die Beschwerdeführerin  belegt,  dass 
diese Schuhe über die niederländische Kommissionärin der niederlän-
dischen Tochtergesellschaft an Unternehmen in Deutschland, Belgien, 
Grossbritannien und den Niederlanden verkauft worden sind und somit 
die Konzernsphäre der Beschwerdeführerin verlassen haben. Im Wei-
teren  bestreitet  die  Beschwerdegegnerin  nicht,  dass  sie  die  Wider-
spruchsmarke in der Schweiz angebracht hat.

Als letztes Zwischenergebnis ist folglich festzuhalten, dass
mit dem Inerscheinungtreten des Zeichens
 
- im Wirtschaftsverkehr, sowie 

- für den Export 

auch bezüglich der "SWISS MADE"-Schuhe zwei Kriterien erfüllt  wä-
ren, die im Rahmen eines Glaubhaftmachens als relevant zu berück-
sichtigen sind. 

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7.
Noch ungeklärt  ist  jedoch,  ob die  Beschwerdeführerin  glaubhaft  ge-
macht hat, dass die Widerspruchsmarke

- im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren der Klasse 25

- nach Art einer Marke

- ernsthaft, sowie

- in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht 
wesentlich abweichenden Form

gebraucht worden ist (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 9 ff.). 

Es erscheint daher gerechtfertigt, die Beschwerde kassatorisch gutzu-
heissen und die Streitsache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit 
sie  die  vorgenannten  übrigen  Aspekte  des  rechtserhaltenden  Ge-
brauchs der Widerspruchsmarke und allenfalls die Verwechslungsge-
fahr  prüft.  Dabei  hat  die  Vorinstanz  die  vorstehend  genannten  Zwi-
schenergebnisse (vgl. E. 6.2.2 und E. 6.2.3, je in fine) einzubeziehen.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens erübrigt es sich vorderhand, den 
Bezirksverkaufsleiter der Sports Lab Kette zu seiner schriftlichen Aus-
sage vom 2. Juli 2007 (Beschwerdebeilage 12) und die Zeugin der Be-
schwerdegegnerin  (E. B.,  Category  Manager  der  Beschwerdegegne-
rin) zu befragen. Den entsprechenden Anträgen ist daher nicht statt zu 
geben.

9.
Bei  diesem  Ausgang  des  Verfahrens  wird  die  Beschwerdegegnerin 
kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 
Abs. 1 VwVG).

9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Febru-
ar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht  [VGKE,  SR  173.320.2]).  Im  Beschwerdeverfahren  vor 
dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert 

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vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei  im Fall  einer 
Markenverletzung durch die  angefochtene Marke. Es  würde aber  zu 
weit  führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten 
des  erstinstanzlichen  Verfahrens  abschreckend  wirken,  wenn  dafür 
stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Man-
gels  anderer  streitwertrelevanter  Angaben  ist  der  Streitwert  darum 
nach Erfahrungswerten  auf  einen  Betrag zwischen Fr. 50'000.--  und 
Fr. 100'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immateri-
algüter-  und Wettbewerbsrechtsprozess, sic!  2002 S. 493 ff.,  S. 505; 
LEONZ MEYER,  Der  Streitwert  in  Prozessen  um  Immaterialgüterrechte 
und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Im-
materialgüterrecht,  in:  Roland  von  Büren  /  Lucas  David  (Hrsg.), 
Schweizerisches  Immaterialgüter-  und  Wettbewerbsrecht,  Bd.  I/2,  2. 
Aufl., Basel 1998, S. 29 f.).

Im vorliegenden Fall ist nicht ersichtlich, weshalb die Beschwerdefüh-
rerin die als Beschwerdebeilagen 11 und 12 zu den Akten gereichten 
Dokumente erst im Beschwerdeverfahren und nicht bereits vor der Vor-
instanz eingereicht hat. Es rechtfertigt sich deshalb, der Beschwerde-
führerin einen Teil der Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 3 
VwVG  i.V.m.  Art.  37  VGG;  Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts 
B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 12, mit Verweis auf das Urteil 
des  Bundesverwaltungsgerichts  B-7491/2006  vom 16. März  2007  E. 
12).

9.2 Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund 
der  eingereichten  Kostennote  festzusetzen.  Ist  wie  im  vorliegenden 
Fall  keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Ent-
schädigung für die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der Ak-
ten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). In Würdigung der massgeblichen 
Faktoren sowie des Umstandes, der die Überbindung eines Teils der 
Verfahrenskosten  auf  die  Beschwerdeführerin  rechtfertigt,  erscheint 
eine  Parteientschädigung  von  Fr.  2'500.--  (inkl.  MWSt)  für  das  Be-
schwerdeverfahren als angemessen. Über die vorinstanzlichen Verfah-
renskosten  (Widerspruchsgebühr)  und  die  auszurichtende  Parteient-
schädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entspre-
chend  dem  Ausgang  und  unter  Berücksichtigung  des  vorliegenden 
Entscheides neu zu befinden.

10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur 

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Verfügung  (Art. 73  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom  17. Juni  2005 
[BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird insofern gutgeheissen, als die angefochtene Ver-
fügung vom 1. Juni 2007 aufgehoben und die Sache zur Neubeurtei-
lung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. 

2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.-- werden der Be-
schwerdegegnerin im Umfang von Fr. 2'500.-- auferlegt. Der Betrag ist 
innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung zu Gunsten der Gerichtskasse zu 
überweisen. 

3.
Der  Beschwerdeführerin  werden  Verfahrenskosten  im  Betrage  von 
Fr. 1'500.-- auferlegt. Der Betrag wird mit dem geleisteten Kostenvor-
schuss  von  Fr. 4'500.--  verrechnet,  womit  der  Beschwerdeführerin 
Fr. 3'000.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten sind.

4.
Die  Beschwerdegegnerin  hat  die  Beschwerdeführerin  für  das 
Beschwerdeverfahren mit Fr. 2'500.-- (inkl. MWSt) zu entschädigen.

5.
Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und 
die  auszurichtende  Parteientschädigung  im  erstinstanzlichen  Verfah-
ren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang und unter Berück-
sichtigung des vorliegenden Entscheides neu zu befinden.

6.
Dieses Urteil geht an: 

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Akten zurück)

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- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Akten zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W7928; Einschreiben; Akten zurück)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli Kathrin Bigler

Versand: 23. September 2008

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