# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 1e48e1f5-8649-5591-9623-c9b55c956507
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2014_006
**Docket/Reference:** O2014_006
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/53/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2014_006 

Besetzung 

Verfahrensbeteiligte 

  U r t e i l   v o m   6 .   O k t o b e r   2 0 1 4  

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi, 
Richter Dr. sc. techn., dipl. Masch.-Ing. ETH Herbert Laederach, 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

1. A AG,  

2. B AG,  

beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Hilti, 
patentanwaltlich beraten durch Dr. Jens Ottow,  

Klägerinnen 

gegen 

C AG,  

vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Lorenza Ferrari Hofer und 
Rechtsanwalt Dr. Michael Reinle, patentanwaltlich beraten 
durch Dr. Philipp Rüfenacht,  

Beklagte 

Gegenstand 

Patentverletzung / Vorsorgliche Massnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S2014_006 

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

Sachverhalt, Prozessgeschichte, Parteivorbringen 

1.1  Die  Klägerinnen  1  und  2  sind  schweizerische Aktiengesellschaften 
und  gehören  demselben  Konzern  an.  Die  Klägerin  1  entwickelt  und  ver-
treibt Spezialgeräte, die Klägerin 2 entwickelt, vertreibt und stellt Spezial-
geräte der Lebensmittel-Verarbeitung her. Dazu gehören Schlagsahneau-
tomaten,  Geräte  zur  Erzeugung  von  heissem  Milchschaum  und  insbe-
sondere auch Kaffeemaschinen. Die Klägerin 1 ist Inhaberin des Schwei-
zer  Patents  CH 111  (Klagepatent  1),  sowie  des  Europäischen  Patents 
EP 222 (Klagepatent 2) der gleichen Patentfamilie, welche ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zur Erzeugung von Milchschaum oder Milchgeträn-
ken zum Gegenstand haben. 

1.2  Die  Beklagte  ist  ebenfalls  eine  schweizerische  Aktiengesellschaft, 
welche  zur  international  tätigen  C-Gruppe  gehört.  Sie  produziert  Kaffee-
maschinen  und  ist  diesbezüglich  eine  weltweit  führende  Anbieterin.  Sie 
bietet  klassische  Espressomaschinen,  Brühautomaten  und  Kaffeeauto-
maten (mit Mahlwerk) an.  

Im  Mittelpunkt  des  Streits  steht  ein  Verfahren  zur  automatischen 

1.3 
Herstellung von kaltem Milchschaum. 

2.1  Mit  Eingabe  vom  13.  Juni  2014  stellten  die  Klägerinnen  folgende 
Massnahmebegehren: 

"1)  Der  Beklagten  sei  vorsorglich  zu  verbieten,  Kaffeemaschinen  herzustellen, 
anzubieten, anzupreisen, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu brin-
gen,  

die  geeignet  sind,  ein  Verfahren  zur  Erzeugung  von  Milchschaum  oder 
Milchgetränken mit folgenden Verfahrensschritten auszuführen: 
- die Milch wird mittels einer Pumpe aus einem Behälter angesaugt und zu 
einem Auslass gefördert; 
- der Milch wird Luft bzw. ein Gas beigemischt; 
-  das  Milch-/Luft-/Gas-Gemisch  kann  im  kalten  Zustand  zu  Milchschaum 
verarbeitet und als kalter Milchschaum zum Auslass gefördert werden; 

wobei die Kaffeemaschinen die folgende Bestandteile aufweisen: 
eine Milchschaumerzeugung  
mit einem Milchbehältnis  
und einem Auslass für den Milchschaum, 
einer Milchpumpe, die 
eingangsseitig über eine erste Leitung mit dem Milchbehältnis verbunden ist 

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wobei  in  diese  erste  (eingangsseitige)  Leitung  eine  Luftzufuhrstrecke  mün-
det, 
in welcher ein Rückschlagventil angeordnet ist und 
die  Milchpumpe  ausgangsseitig  über  eine  zweite  Leitung  mit  dem  Eingang 
eines Umschaltventils verbunden ist, wobei 
zwischen der Milchpumpe und dem Umschaltventil eine Drosselstelle mit ei-
ner lokalen Verengung des Durchlassquerschnitts angeordnet ist und 
der  eine  Ausgang  des  Umschaltventils  über  eine  dritte  Leitung  via  einem 
Durchlauferhitzer und 
der andere Ausgang des Umschaltventils über eine vierte Leitung 
direkt mit dem Auslass 
verbunden sind. 

2)  Der  Beklagten  sei  zu  verbieten,  das  klagepatentgemässe  Milchschaumver-
fahren  im  Zuge  der  Qualitätsprüfung  ihrer  Kaffeemaschinen  selber  anzu-
wenden  oder  in  Prospekten,  über  ihre  Internet-Webseite  oder  in  elektroni-
schen oder anderen Werbemedien anzupreisen bei dem 

die Milch mittels einer Pumpe aus einem Behälter angesaugt und zu einem 
Auslass gefördert wird, wobei der Milch auf der Ansaugseite vor der Pumpe 
Luft  zugeführt  wird  und  nach  der  Pumpe  eine  Drosselstelle  in  Form  einer 
Blende angeordnet ist, deren Durchlassöffnung verjüngt und wieder ausge-
dehnt  ist,  wodurch  das  hindurch  geführte  Milch-/Luftgemisch  zu  kaltem 
Milchschaum  umgewandelt  und  als  kalter  Schaum  über  eine  Leitung  zum 
Auslass gefördert werden kann. 

3)  Der  Beklagten  sei  zu  verbieten,  durch  den  Verkauf  ihrer  Kaffeemaschinen 
gemäss  Rechtsbegehren  1  und/oder  Anpreisung  des  Verfahrens  gemäss 
Rechtsbegehren  2,  Dritten  die  Anwendung  des  klagepatentgemässen  Ver-
fahrens zu ermöglichen. 

4)  Die Verbote seien für den Widerhandlungsfall mit der Androhung einer Ord-
nungsbusse von CHF 1000.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min-
destens aber einer Ordnungsbusse von CHF 5000.00 gemäss Art. 343 Abs. 
1  lit.  b  ZPO  sowie  kumulativ  mit  der  Strafandrohung  gegenüber  den  Orga-
nen der Beklagten gemäss Art. 292 StGB zu verbinden. 

5)  Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten unter 

Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands." 

2.2  Die  Klägerinnen  stützten  sich  dabei  auf  die  beiden  genannten  Pa-
tente,  einerseits  das  Schweizer  Patent  CH  111  (Klagepatent  1)  anderer-
seits auf das Europäische Patent EP 222 (Klagepatent 2), das die Priori-
tät der Anmeldung zum Klagepatent 1 beansprucht. Die Klägerinnen führ-
ten aus, dass sie sich auf beide Patente stützen, weil die Ansprüche nicht 
ganz identisch seien, weil das Klagepatent 2 im Einspruchsverfahren auf-
rechterhalten  worden sei  und  schliesslich weil  im  ordentlichen Verfahren 
gegebenenfalls  nur  gestützt  auf  das  Klagepatent  1  vorgegangen  würde. 

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Hinsichtlich  relevanten  Standes  der  Technik  wiesen  die  Klägerinnen  auf 
die folgenden Dokumente R1-R10 hin:  

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R1 = EP 0 157 069 A1,  

R2 = EP 1 593 330 A2,  

R3 = US 7,178,453 B2,  

R4 = EP 0 485 350 A1,  

R5 = WO 97/27793 A1,  

R6 = US 6,192,785 B1,  

R7 = WO 2006/053016 A2,  

R8 = US 2002/0141742 A1,  

R9 = DE 10 2004 004 817 A1,  

R10 = US 2003/0232115 A1. 

Für den Verfahrensanspruch 1 von Klagepatent 1 verwendeten die Kläge-
rinnen folgende Merkmalsanalyse, die auch im weiteren Verfahren beibe-
halten wird: 

1/O1  Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder Milchgetränken, 

1/O2  bei welchem Milch mittels einer Pumpe (1) aus einem Behälter (3, 

3') angesaugt und zu einem Auslass (11') gefördert wird, 

1/O3  wobei  der  Milch Luft  bzw.  ein Gas beigemischt wird,  dadurch ge-

kennzeichnet, dass 

1/K4  das Milch/Luft-Gemisch im kalten Zustand zu Milchschaum verar-

beitet wird 

1/K5  und als kalter Milchschaum zum Auslass (11') gefördert wird, 

1/K6  wobei das Milch/Luft-Gemisch von der Pumpe (1) angesaugt und 

zu dem Auslass (11') gepumpt wird, 

1/K7  und  zwar  über  eine  Drosselstelle  (12),  bei  der  die  Durchlassöff-
nung  verjüngt  und  anschliessend  wieder  ausgedehnt  wird,  womit 
das zugeführte Milch/Luft-Gemisch zu einem Milchschaum umge-
wandelt wird. 

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2.3  Betreffend den unabhängigen Vorrichtungsanspruch 3 von Klagepa-
tent  1  verwendeten  die  Klägerinnen  folgende  Merkmalsanalyse,  welche 
im weiteren Verfahren beibehalten wird: 

3/O1  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1 

oder 2  

3/O2  mit einer die Milch von einem Behälter (3, 3') über eine Ansauglei-

tung (2) ansaugenden Pumpe (1), 

3/O3  mit  einer  von  der  Pumpe  (1)  zu  einem  Auslass  (11')  führenden 

Auslassleitung (10), 

3/O4  mit  einer  in  die  Ansaugleitung  (2)  mündenden  Luftzufuhrleitung 

(5), dadurch gekennzeichnet, dass 

3/K5  die Auslassleitung  (10)  zwischen  der  Drosselstelle  (12)  und  dem 
Auslass (11) zwei über ein Ventil (15) wahlweise einschaltbare Pa-
rallelabschnitte (10a, 10b) aufweist, 

3/K6  wobei einem dieser Auslassleitungs-Abschnitte ein Durchlauferhit-

zer (16) zugeordnet ist. 

2.4  Ohne  eine  entsprechende  Merkmalsanalyse  von  Anspruch  1  von 
Klagepatent  2  anzugeben,  führten  die  Klägerinnen  unter  anderem  aus, 
der  Verfahrensanspruch  2  des  Klagepatents  1  entspreche  im  Wesentli-
chen  dem  im  europäischen  Einspruchsverfahren  aufrechterhaltenen 
Hauptanspruch 1 von Klagepatent 2. 

2.5 
Im  Hinblick  auf  die  Patentverletzung  machten  die  Klägerinnen gel-
tend, das Produkt S der Beklagten, das unter der Markenbezeichnung "T" 
angeboten  werde,  werde  von  der  Beklagten  regelmässig  infolge  ihrer 
Qualitätskontrollen  unter  Verwendung  des  Verfahrens  von  Anspruch  1 
von  Klagepatent  1  bzw.  Anspruch  1  von  Klagepatent  2  eingesetzt,  und 
das Produkt sei eine Nachmachung sowohl des in Anspruch 3 von Klage-
patent 1 als auch in Anspruch 2 von Klagepatent 2 geschützten Gegens-
tandes, wobei sie sich auf einen Prospekt sowie das folgende Wasserver-
laufsschema stützten: 

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wobei insbesondere der Teil auf der rechten Seite in diesem Schema von 
Interesse  sei.  Im  verkauften  Produkt  sei  die  mit  P100  im  Schema  be-
zeichnete Pumpe wie folgt ausgebildet: 

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und  die  stromab  dieser  Pumpe  angeordnete,  im  Schema  mit  BL0.8  be-
zeichnete Blende sei wie folgt ausgebildet: 

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und  bilde  eine  Drosselstelle,  an  welcher  das  zugeführte  Milch/Luft-
Gemisch  entspannt  werde  und  so  in  einen  feinporigen,  stabilen  (kalten) 
Milchschaum übergehe. 

2.6  Bezüglich Verletzung von Anspruch 1 des Klagepatents 1 machten 
die  Klägerinnen  geltend,  die  Beklagte  führe  das  Verfahren  gemäss  den 
Verfahrensansprüchen  1  und 2  mit  Sicherheit regelmässig im  Zuge ihrer 
Qualitätskontrollen  bei  ihren  Kaffeemaschinen  selber  aus.  Sie  biete  zu-
dem  die  erläuterten  Kaffeemaschinen  auch  in  der  Schweiz  zum  Verkauf 
an,  bei  denen  dieses  (klagepatentgemässe)  Verfahren  zur  Anwendung 
komme und womit sie an den patentverletzenden Handlungen teilnehme. 
Damit  verletzte  die  Beklagte  selbst  den  Verfahrensanspruch  und  leiste 
zudem  auch  Beihilfe  für  die  Anwendung  des  Verfahrens  durch  Dritte. 
Darüber hinaus stelle die Beklagte klagepatentgemässe Kaffeemaschinen 
nach Anspruch 3 von Klagepatent 1 her und verletze damit direkt die Vor-
richtungsansprüche des Klagepatents. 

In Bezug auf die Verletzung des Klagepatents 2 machten die Klägerinnen 
darüber hinaus geltend, die im Einspruchsverfahren in erster Instanz auf-
rechterhaltene EP  222  (Klagepatent  2)  unterscheide  sich  in  den Ansprü-
chen von CH 111 (Klagepatent 1) dadurch, dass an die Stelle der Ansprü-
che 1 und 2 des CH-Patents der Hauptanspruch 1 des EP-Patents trete, 
und  dass  an  die  Stelle  der  Ansprüche  8  und  9  des  CH-Patents  der  
Anspruch  7  des  EP-Patents  trete.  Die  Erfüllung  des  Anspruchs  1  des  

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EP-Patents  ergebe  sich  unmittelbar  aus  der  nachgewiesenen  Erfüllung 
der Ansprüche  1  und  2 des  CH-Patents.  Dasselbe gelte für  den  Vorrich-
tungsanspruch  2  des  EP-Patents,  der  mit  dem  Vorrichtungsanspruch  3 
des CH-Patents identisch sei. Für die übrigen Ansprüche des EP-Patents 
würden  die Aussagen gelten,  die für  die  entsprechenden Ansprüche des 
CH-Patents gemacht worden seien. 

2.7  Mit  Massnahmeantwort  vom  18.  Juli  2014  stellte  die  Beklagte  fol-
gende Begehren: 

"1.  Die  Massnahmenbegehren  1-5  der  Gesuchstellerinnen  vom  13.  Juni  2014 

seien vollumfänglich abzuweisen, sofern darauf einzutreten ist. 

2.  Eventualiter: Sollte das Gericht die beantragten vorsorglichen Massnahmen 
ganz  oder  teilweise  gewähren,  sind  die  Gesuchstellerinnen  solidarisch  zu 
verpflichten,  vorab  eine  Sicherheitsleistung  im  Sinne  von  Art.  264  ZPO  im 
Betrag von mindestens CHF 2'000'000.00 zu leisten. 

3.  Alles  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  (unter  voller  Berücksichti-
gung  des  rechts-  und  patentrechtlichen  Aufwands)  zu  Lasten  der  Gesuch-
stellerinnen." 

2.8  Die Beklagte  machte  einredeweise die Nichtigkeit  von Anspruch  1/ 
Klagepatent  1  geltend  wegen  mangelnder  Neuheit  ausgehend  von  R4 
oder  R6  oder  einer  offenkundigen  Vorbenutzung  mit  der  Bezeichnung 
"Esprè Magic". Ferner machte sie Nichtigkeit von Anspruch 2/Klagepatent 
1  zusammen  mit  der  Nichtigkeit  von  Anspruch  1/Klagepatent  2  geltend 
wegen  mangelnder  Neuheit  ausgehend  von  R6  oder  der  offenkundigen 
Vorbenutzung  "Esprè  Magic"  bzw.  wegen  mangelnder  erfinderischer Tä-
tigkeit bei einer Kombination der R4 mit der R6.  

Sodann  machte  die  Beklagte  Nichtigkeit  von  Anspruch  3/Klagepatent  1 
bzw. Anspruch  2/Klagepatent  2 geltend,  d.h.  der  Vorrichtungsansprüche, 
und zwar  wegen mangelnder  Neuheit  ausgehend  von  der  R6,  der  offen-
kundigen Vorbenutzung "Esprè Magic" sowie wegen mangelnder erfinde-
rischer Tätigkeit ausgehend von der R4. 

Im Hinblick auf die Verletzung machte die Beklagte geltend, das Produkt 
S sei nur von Januar 2013 bis Ende Februar 2014 produziert und weltweit 
vertrieben  und  nun  durch das  Produkt  U  abgelöst  worden.  Letzteres  un-
terscheide  sich  wesentlich  hinsichtlich  Zubereitung  des  Milchschaumes, 
namentlich  werde  hinter  der  Pumpe  eine  Gabelung  angeordnet,  hinter 
welcher  je  mit  einem  eigenen  Ventil  (Y45  und  Y46)  zwei  Leitungsab-
schnitte  vorgesehen  seien,  wobei  hinter  jedem  Ventil  eine  Blende  ange-

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ordnet  sei,  die  als  jeweils  selbstständiges  Drosselventil  wirke,  was  im 
entsprechenden Schaltschema wie folgt dargestellt sei: 

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Die Beklagte äusserte sich nicht zur Frage, inwieweit die "alte" Konstruk-
tion  S  keinen  Eingriff  in  den  Schutzbereich  darstelle,  sondern  äusserte 
sich  nur  zum  Nicht-Eingriff  durch  das  Modell  U.  Weder  wurden  die  von 
den  Klägerinnen  behaupteten  Verletzungshandlungen  mit  S  (Durchfüh-
rung des Verfahrens im Zuge von Qualitätskontrollen, Teilnahmehandlun-
gen sowie Verletzung durch Verkauf der Produkte) bestritten, noch wurde 
aufgezeigt, inwieweit das ermöglichte Verfahren bzw. die Bauweise von S 
die  Merkmale  von Anspruch  1  bzw. Anspruch  3  von  Klagepatent  1  oder 
von Rechtsbegehren 1 nicht erfülle. 

2.9  Mit Massnahmereplik vom 11. August 2014 stellten die Klägerinnen 
die nachfolgend aufgeführten neuen Rechtsbegehren: 

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"1)  Das  Massnahmeverfahren  sei  unverändert  auf  den  von  der  Klägerin  bean-
tragten  Streitgegenstand  (ursprünglicher  "Baustand"  der  S  mit  einer  Dros-
selstelle) gemäss Massnahmebegehren der Klägerinnen vom 13. Juni 2014 
zu beschränken. 

2)  Das  Rechtsbegehren  1  gemäss  Massnahmebegehren  vom  13.  Juni  2014 
wird  rein  vorsorglich  zusätzlich  wie  folgt  mit  Abbildungen  der  verletzenden 
Kaffeemaschine  ergänzt  und  die  Drosselstelle  näher  definiert,  sodass  die 
konkrete "Art der Milchpumpe", die "Querschnitte der Leitungen" und insbe-
sondere  die  "Geometrie  der  Drosselstelle"  wie  folgt  bildlich  ersichtlich  sind 
(wörtliche Ergänzung fett, kursiv und unterstrichen): 

Rechtsbegehren 1 

Der  Beklagten  sei  vorsorglich  zu  verbieten,  Kaffeemaschinen  herzustellen, 
anzubieten, anzupreisen, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu brin-
gen, 

die  geeignet  sind,  ein  Verfahren  zur  Erzeugung  von  Milchschaum  oder 
Milchgetränken mit folgenden Verfahrensschritten auszuführen: 

- die Milch wird mittels einer Pumpe aus einem Behälter angesaugt und zu 
einem Auslass gefördert; 

- der Milch wird Luft bzw. ein Gas beigemischt; 

-  das  Milch-/Luft-/Gas-Gemisch  kann  im  kalten  Zustand  zu  Milchschaum 
verarbeitet und als kalter Milchschaum zum Auslass gefördert werden; 

wobei die Kaffeemaschinen die folgende Bestandteile aufweisen: 

eine Milchschaumerzeugung 

mit einem Milchbehältnis und 

einem Auslass für den Milchschaum, 

einer Milchpumpe, 

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die  eingangsseitig  über  eine  erste  Leitung  mit  dem  Milchbehältnis  verbun-
den ist 

wobei  in  diese  erste  (eingangsseitige)  Leitung  eine  Luftzufuhrstrecke  mün-
det, in welcher ein Rückschlagventil angeordnet ist und 

die  Milchpumpe  ausgangsseitig  über  eine  zweite  Leitung  mit  dem  Eingang 
eines Umschaltventils verbunden ist, wobei  

zwischen  der  Milchpumpe  und  dem  Umschaltventil  eine  hydraulische 
Drossel 

mit einer lokalen Verengung des Durchlassquerschnitts angeordnet ist und 

der  eine  Ausgang  des  Umschaltventils  über  eine  dritte  Leitung  via  einem 
Durchlauferhitzer und 

der andere Ausgang des Umschaltventils über eine vierte Leitung 

direkt mit dem Auslass 

verbunden sind. 

3)  Das  Rechtsbegehren  2  gemäss  Massnahmebegehren  vom  13.  Juni  2014 
wird  ebenfalls  mit  einem  Verweis  auf  die  Abbildung  der  Drosselstelle 
gemäss Rechtsbegehren 1 oben ergänzt (kursiv, fett und unterstrichen): 

Rechtsbegehren 2 

Der Beklagten sei  zu verbieten, das  klagepatentgemässe MiIchschaumver-
fahren  im  Zuge  der  Qualitätsprüfung  ihrer  Kaffeemaschinen  selber  anzu-
wenden  oder  in  Prospekten,  über  ihre  Internet-Webseite  oder  in  elektroni-
schen oder anderen Werbemedien anzupreisen bei dem 

die Milch mittels einer Pumpe aus einem Behälter angesaugt und zu einem 
Auslass gefördert wird, wobei der Milch auf der Ansaugseite vor der Pumpe 
Luft  zugeführt  wird  und  nach  der  Pumpe  eine  hydraulische  Drossel  ge-
mäss  Rechtsbegehren  1  angeordnet  ist,  deren  Durchlassöffnung  verjüngt 
und  wieder  ausgedehnt  ist,  wodurch  das  hindurch  geführte  Milch-/Luft-

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gemisch zu kaltem Milchschaum umgewandelt und als kalter Schaum über 
eine Leitung zum Auslass gefördert werden kann. 

4)  Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter 

Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands." 

2.10  Die  Klägerinnen  ersetzten  somit  die  ursprünglichen  Rechtsbegeh-
ren durch die Rechtsbegehren in der Replik und hielten zudem ausdrück-
lich  fest,  dass  das  Verfahren  nach  wie  vor  nur  die  Bauweise  S  betreffe, 
und  die  neue  von  der  Beklagten  vorgetragene  Bauweise  U  nicht  erfasst 
sei. Die Klägerinnen hielten fest, dass auch so das Rechtsschutzinteres-
se gegeben sei, weil sich die Beklagte dem ursprünglichen Massnahme-
begehren  weder  formell  noch  rechtsverbindlich  unterzogen  habe.  Die 
Wiederholungsgefahr mit der ursprünglichen Bauweise S sei damit offen-
sichtlich nicht gebannt. 

Zur geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung "Esprè Magic" führ-
ten  die  Klägerinnen  insbesondere  aus,  dass  die  vorgelegten  Unterlagen 
nicht glaubhaft machen könnten, dass diese Maschinen im Jahr 2001 die 
gleiche Bauweise gehabt hätten wie heute und legte zudem dar, warum – 
selbst  wenn  davon  auszugehen  wäre  –  die  Technik  dieser  Konstruktion 
die  beanspruchten  Gegenstände  nicht  vorwegnehmen  oder  nahelegen 
könne. 

2.11  Mit Duplik vom 26. August 2014 stellte die Beklagte folgende geän-
derte Rechtsbegehren: 

"1.  Die  Massnahmebegehren  1-5  der  Gesuchstellerinnen  vom  13.  Juni  2014 
und die angepassten Massnahmebegehren 1-5 vom 11. August 2014 seien 
vollumfänglich abzuweisen, sofern darauf einzutreten ist. 

2.  Eventualiter: Sollte das Gericht die beantragten vorsorglichen Massnahmen 
ganz  oder  teilweise  gewähren,  sind  die  Gesuchstellerinnen  solidarisch  zu 
verpflichten,  vorab  eine  Sicherheitsleistung  im  Sinne  von  Art.  264  ZPO  im 
Betrag von mindestens CHF 2‘000‘000. 00 zu leisten. 

3.  Alles  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  (unter  voller  Berücksichti-
gung  des  rechts-  und  patentrechtlichen  Aufwands)  zu  Lasten  der  Gesuch-
stellerinnen." 

Im Hinblick auf die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung "Esprè 
Magic" legte die Beklagte eine eidesstattliche Erklärung vor, aus welcher 
hervorgehen  soll,  dass  die  2014  von  der  Beklagten  gekaufte  Maschine 
baugleich ist zu jener aus den Jahren 2001/2002. 

Seite 12 

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2.12  Mit  Eingabe  vom  1.  September  2014  reichten  die  Klägerinnen  die 
Belege für  die  Bemühungen  des  beigezogenen  Patentanwalts  ein  sowie 
als  echtes  Novum  zwei  einstweilige  Verfügungsurteile  des  Landgerichts 
Düsseldorf  zu  den  beiden  Bauweisen  S  und  U.  Beide  Urteile  seien  zum 
Schluss  gekommen,  dass  ein  Eingriff  in  den  Schutzbereich  vorliege  und 
auch  in  Bezug  auf  die  S  eine Wiederholungsgefahr  verbleibe,  wobei  zur 
Frage  der  Rechtsbeständigkeit  die  offenkundige  Vorbenutzung  "Esprè 
Magic" auch in diesen beiden Verfahren berücksichtigt worden sei. 

2.13  Mit Eingabe vom 5. September 2014 reichte die Beklagte ihrerseits 
die Kostennoten ein zusammen mit einer Stellungnahme zur Eingabe der 
Klägerinnen vom 1. September 2014. 

2.14  Mit  Eingabe  vom  9.  September  2014  opponierten  die  Klägerinnen 
gegen die Berücksichtigung der Kosten des deutschen Patentanwalts der 
Beklagten. 

2.15  Mit Eingabe vom 15. September 2014 nahmen die Beklagten dazu 
nochmals Stellung. 

Prozessuales 

Die  Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  steht  vorliegend  nicht 

3. 
in Frage und ist ohne Weiteres gegeben (Art. 26 PatGG). 

4.  Gemäss Art. 23 Abs. 3 PatGG sind vorsorgliche Massnahmen in ei-
ner Dreierbesetzung zu entscheiden, wenn wie vorliegend das Verständ-
nis des technischen Sachverhalts für den Entscheid von besonderer Be-
deutung ist. Da es – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – für die Beur-
teilung  nicht  einer  besonderen  Fachkunde  bedarf,  sondern  ein  allgemei-
nes  technisches  Verständnis  genügt  (vgl.  BGE  4A.52/2008,  E.  3.4),  ist 
kein  Fachrichtervotum  im  Sinne  von  Art.  183  Abs.  3  ZPO  i.V.m.  Art.  37 
Abs. 3 PatGG erforderlich. 

5.1  Die  Beklagte  machte  geltend,  es  fehle  ein  genügendes  Rechts-
schutzinteresse, da es sich beim von den Klägerinnen im Massnahmege-
such beschriebenen Verletzungsgegenstand um die Kaffeemaschine des 
Typs S handle. Die Herstellung und den Vertrieb des Typs S habe sie je-
doch anfangs März 2014 eingestellt. Seither würden ausschliesslich Ma-
schinen des weiterentwickelten und verbesserten Typs  U in der Schweiz 
hergestellt und vertrieben. Daher bestehe betreffend die Maschine S kei-
ne akute und drohende Verletzungsgefahr.  

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5.2  Das Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses ist als Prozessvoraus-
setzung von Amtes wegen zu prüfen (Art. 59 f. ZPO). 

Ein rechtlich geschütztes Interesse an einem Unterlassungsbegehren be-
steht nur, wenn eine Verletzung droht, das heisst, wenn das Verhalten der 
Beklagten  die künftige  Rechtsverletzung  ernsthaft  befürchten  lässt. Indiz 
für einen bevorstehenden Eingriff kann sein, dass gleichartige Eingriffe in 
der  Vergangenheit  stattgefunden  haben  und  eine  Wiederholung  zu  be-
fürchten  ist.  Wiederholungsgefahr  kann  regelmässig  angenommen  wer-
den, wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bestreitet. 
Das  trifft  etwa  zu,  wenn  der  Verletzer  zwar  im  Hinblick  auf  den  Prozess 
das beanstandete Verhalten eingestellt hat, in den Rechtsvorträgen aber 
nach wie vor sein Verhalten als rechtmässig verteidigt.1 Dabei handelt es 
sich um eine widerlegbare natürliche Vermutung. Eine Wiederholungsge-
fahr  entfällt  in  der  Regel,  wenn  der  Beklagte  eine  bedingungslose  und 
unzweideutige  Verzichts-  bzw.  Unterlassungserklärung  abgibt  und  diese 
nicht als bloss prozesstaktisches Manöver erscheint.2  

Wie  bereits  oben  erwähnt,  hat  die  Beklagte  nicht  bestritten,  dass  das 
Produkt S einen Eingriff in den Schutzbereich und damit eine Patentver-
letzung darstellt. Zudem bestreitet die Beklagte nach wie vor die Rechts-
beständigkeit der Klagepatente und sie hat auch keine vorbehaltslose Un-
terlassungserklärung abgegeben. Weiter hat sie gemäss eigener Behaup-
tung  das  Produkt  S  noch  bis  Ende  Februar  2014  produziert  und  vertrie-
ben, also noch während fünf Monaten nachdem sie von den Klägerinnen 
abgemahnt worden ist und es ist anzunehmen, dass die bis Ende Februar 
2014 produzierten Produkte S nach wie vor vertrieben werden, zumindest 
bis keine mehr vorhanden sind. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass 
die Beklagte geltend macht, das Produkt S sei durch das Produkt U abge-
löst worden, wobei sich letzteres wesentlich hinsichtlich Zubereitung des 
Milchschaumes unterscheide. Dies zeigt die Beklagte mit einer Abbildung 
des  entsprechenden  Schaltschemas,  welches  –  auffallenderweise  –  mit 
"S" bezeichnet ist.  

Somit  ist  davon  auszugehen,  dass  nach  wie  vor  eine  Verletzungsgefahr 
droht,  womit  das  Rechtsschutzinteresse  für  ein  Unterlassungsbegehren 
gegeben ist. 

1 BGE 124 III 72 E. 2.a; BGE 128 III 96 E. 2.e 
2 sic! 2011 S. 509, 511 

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Materielles 

6. 

Allgemeines 

Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorgli-
chen  Massnahmen,  wenn  die  gesuchstellende  Partei  glaubhaft  macht, 
dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu be-
fürchten  ist  (lit.  a)  und  ihr  aus  der  Verletzung  ein  nicht  leicht  wiedergut-
zumachender  Nachteil  droht (lit.  b). Glaubhaft gemacht  ist  eine  Behaup-
tung,  wenn  der  Richter  sie  überwiegend  für  wahr  hält,  d.h.  selbst  wenn 
nicht  alle  Zweifel  beseitigt  sind.  Die  Gegenpartei  hat  ihre  Einreden  oder 
Einwendungen  ebenfalls  nur  glaubhaft  zu  machen.3  Ferner  muss  eine 
gewisse  zeitliche  Dringlichkeit  gegeben  sein  und  die  anzuordnende 
Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.4 

7. 

Bestimmtheit der Rechtsbegehren 

7.1  Die  Klägerinnen  haben  sich  ausdrücklich  und  ausschliesslich  auf 
die  in  der  Replik  gestellten  Rechtsbegehren  bezogen  und  damit  die  ur-
sprünglichen Rechtsbegehren fallen gelassen.  Gemäss  dem  nun gelten-
den Rechtsbegehren 1 werden im zweiten Absatz die Merkmale 1/O1 bis 
1/K5  im  Wesentlichen  wörtlich  wiedergegeben.  Diese  Merkmale  werden 
zusammen mit den Merkmalen 1/K6 und 1/K7 in den im Rechtsbegehren 
1  wiedergegebenen  Formulierungen,  den  Fotografien  und  im  Schalt-
schema sehr genau präzisiert.  

Bevor die Situation hinsichtlich Anspruch 1 von Klagepatent 2 diesbezüg-
lich beurteilt werden kann, sind einige allgemeine Überlegungen erforder-
lich: 

Betrachtet man Anspruch 1 von Klagepatent 2, so lässt sich dieser in fol-
gende Merkmale aufteilen: 

E1/O1  Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder Milchgetränken, 

E1/O2  bei welchem Milch mittels einer Pumpe (1) aus einem Behälter (3, 3') an-

gesaugt und zu einem Auslass (11') gefördert wird, 

E1/O3  wobei der Milch Luft bzw. ein Gas beigemischt wird, 

3 BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E. 2; Leuenberger/Uffer-Tobler, 

Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f. 

4 BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO 

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E1/O4  wobei das Milch/Luft-Gemisch im kalten oder heissen Zustand zu Milch-

schaum  verarbeitet  und  als  kalter  oder  heisser  Milchschaum  zum  Aus-

lass (11') gefördert wird, dadurch gekennzeichnet, dass 

E1/K1  die von der Pumpe (1) angesaugte und mit der Luft bzw. dem Gas ver-

mischte Milch bzw. das Milch/Luft-Gemisch 

E1/K2  über eine Drosselstelle (12) 

E1/K3  wahlweise  direkt  oder  über  einen  Durchlauferhitzer(16)  zum  Auslass 

(11') gefördert wird. 

Der  durchgestrichene  Teil  ist  dabei  jener  Teil,  der  im  Rahmen  des  Ein-
spruchsverfahrens von der Patentinhaberin gestrichen und zum Hauptan-
trag  erhoben  wurde.  Das  Patent  wurde  in  dieser  Form  von  der  Ein-
spruchsabteilung  dem  Antrag  der  Patentinhaberin  entsprechend  auf-
rechterhalten.  Die  Patentinhaberin  hat  keine  Beschwerde  eingelegt  und 
somit  ist  auch  dieser  geänderte Anspruch  diesem  Verfahren  zu  Grunde 
zu legen. Die klägerische Darstellung des geltenden Anspruchs von Kla-
gepatent 2 ist daher nicht korrekt. Es ist von der oben angegebenen An-
spruchsfassung für Anspruch 1 von Klagepatent 2 auszugehen.  

Die Klägerinnen  stellen die  Situation  so dar,  als ob Anspruch  1  von  Kla-
gepatent 2 einfach einer Kombination der Ansprüche 1 und 2 von Klage-
patent 1 entsprechen würde. Dies ist jedoch aus den folgenden Gründen 
nicht zutreffend: Merkmal E1/O4 beinhaltet Merkmal 1/K4 (ist aber nur in 
der  aufrechterhaltenen  Form  identisch  mit  Merkmal  1/K4)  und  beinhaltet 
Merkmal 1/K5 (ist aber nicht identisch mit Merkmal 1/K5, denn E1/04 er-
fasst  zusätzlich  die  Möglichkeit,  dass  auch  heisser  Milchschaum  zum 
Auslass  befördert  wird).  Merkmal  E1/K1  beinhaltet  Merkmal  1/K6.  Merk-
mal  E1/K2  hingegen  beinhaltet  Merkmal  1/K7  keineswegs,  sondern  ist 
weniger  präzise  (es  fehlt  der  ganze  Textblock  "bei  der  die  Durchlassöff-
nung verjüngt und anschliessend wieder ausgedehnt wird, womit das zu-
geführte Milch/Luft-Gemisch zu einem Milchschaum umgewandelt wird"). 
Merkmal E1/K3 entstammt Anspruch 2 von Klagepatent 2. Diesen Unter-
schieden ist in der Folge Rechnung zu tragen. 

Bezogen  auf  Rechtsbegehren  1  stellt  man  fest,  dass  die  Merkmale 
E1/O1-O4  im  zweiten  Absatz  von  Rechtsbegehren  1  im  Wesentlichen 
wörtlich  wiedergegeben  werden.  Die  Merkmale  des  kennzeichnenden 
Teils  werden  im  folgenden  Teil  des  Rechtsbegehrens  sehr  konkret  be-
schrieben  und  dargestellt  unter  Zuhilfenahme  des  Schemas  und  der  Fo-
tografien,  und  insbesondere  das  Merkmal  E1/K3  ist  in  seiner  konkreten 
Realisierung in den letzten paar Absätzen ausdrücklich aufgeführt. 

Seite 16 

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7.2  Die Beklagte beanstandete die Formulierung "hydraulische Drossel" 
im Rechtsbegehren 1. Im Zusammenhang mit der dort angegebenen Fo-
tografie ist klar, dass es sich dabei um das in der Fotografie erkennbare 
Bauteil mit der lokalen Verengung des Durchlassquerschnitts handelt. Es 
gibt diesbezüglich also keine mangelnde Konkretisierung; konkreter lässt 
sich das entsprechende Bauteil kaum darstellen. 

7.3  Die  Beklagte  machte  zudem  geltend,  das  Rechtsbegehren  sei  zu 
wenig konkret, weil die Art der Milchpumpe nicht angegeben sei, Längen 
und Querschnitte der Leitungen und die Geometrie der Drosselstelle feh-
len würden. 

Rechtsbegehren  1  ist  eine  sehr  konkrete  Darstellung  des  ins  Recht  ge-
fassten  Gegenstandes,  die  Art  der  Milchpumpe  ist  im  weitesten  Sinne 
durch deren Form in der Fotografie erkennbar, das gleiche gilt für die re-
lative  Dimensionierung  der  Leitungen.  Auch  wurde  von  der  Beklagten 
weder  konkret  behauptet  noch  substantiiert,  aufgrund  welcher  techni-
scher  Argumente  hier  ein  Mangel  an  Bestimmtheit  wegen  der  Weglas-
sung dieser Parameter vorliegen soll. Rechtsbegehren 1 – das gleiche gilt 
analog für Rechtsbegehren 2 – ist damit genügend bestimmt und es kann 
auf diese Rechtsbegehren eingetreten werden. 

Weil,  wie  oben  dargestellt,  alle  Merkmale  von Anspruch  1  von  Klagepa-
tent  1  im  Rechtsbegehren  1  genannt  werden,  geht  Rechtsbegehren  1 
auch nicht über den Gegenstand von Anspruch 1 von Klagepatent 1 oder 
Anspruch 1 von Klagepatent 2 hinaus. 

7.4  Gleiches  gilt  für  die  Vorrichtungsansprüche,  d.h.  Anspruch  3  von 
Klagepatent 1 und Anspruch 2 von Klagepatent 2: Bis auf den notwendi-
gerweise  anders  formulierten  Rückbezug  auf  den  Verfahrensanspruch  1 
allein  sind Anspruch  3  von  Klagepatent  1  und Anspruch  2  von  Klagepa-
tent  2  identisch.  Wenn  entsprechend  in  der  Folge  auf  den  Vorrichtungs-
anspruch  Bezug  genommen  wird,  soll  in  beiden  Fällen  die  im  Zusam-
menhang  mit Anspruch  3  von  Klagepatent  1  angegebene  Merkmalsana-
lyse verwendet werden.  

Rechtsbegehren  1  führt  sämtliche  Merkmale  3/O1-3/K6  der  unabhängi-
gen Vorrichtungsansprüche der Klagepatente 1 und 2 im zweiten und drit-
ten Absatz auf, wobei die Leitungen im Schaltschema und im dritten Ab-
satz sowie im letzten Absatz genannt und weiter konkretisiert werden. 

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Auch  soweit  sich  die  Rechtsbegehren  auf  die  Vorrichtungsansprüche 
stützen, sind somit die Rechtsbegehren genügend konkret und gehen zu-
dem auch nicht über den Schutzbereich hinaus. 

7.5  Zusammengefasst sind die klägerischen Rechtsbegehren somit ge-
nügend bestimmt. 

8. 

Auslegung der Patentansprüche 

8.1  Merkmal der Drosselstelle 

Dieses  Merkmal  ist  in  den  beiden  Klagepatenten  in  den Ansprüchen  un-
terschiedlich definiert. In Klagepatent 1 heisst es in Merkmal 1/K7: 

1/K7 

und zwar über eine Drosselstelle (12), bei der die Durchlassöffnung ver-

jüngt  und  anschliessend  wieder  ausgedehnt  wird,  womit  das  zugeführte 

Milch/Luft-Gemisch zu einem Milchschaum umgewandelt wird 

Währenddessen ist Merkmal E1/K in Klagepatent 2 weniger spezifisch: 

E1/K2  über eine Drosselstelle (12) 

Im Klagepatent 1 wird die gleiche Formulierung wie in Merkmal 1/K7 auch 
in der Beschreibung verwendet in [0010], die gleiche Formulierung findet 
sich  auch  in  Klagepatent  2  in  Spalte  2:49-52,  allerdings  nur  in  der  Be-
schreibung.  Weiter  wird  in  beiden  Beschreibungen  ausgeführt,  dass  die 
Drosselstelle  ein  Drosselventil  oder  eine  Düse  sein  kann.  Zudem  wird 
beiderorts  festgehalten,  dass  die  Drosselstelle  einen  Überdruck  im  Sys-
tem bewirkt (Klagepatent 1 [0010]; Klagepatent 2 Spalte 2:45-46). Weite-
re Erläuterungen  zum  Begriff  der  Drosselstelle findet man  in den beiden 
Beschreibungen  im  Zusammenhang  mit  der  Erfindung  nicht,  auf  jeden 
Fall wird durch dieses Bauelement das zugeführte Milch/Luft-Gemisch zu 
einem Milchschaum umgewandelt. 

In  diesem  Zusammenhang  scheint  eine  Bemerkung  zur  Terminologie 
"Milch/Luft-Gemisch" und "Milchschaum" erforderlich: Die technische De-
finition  eines  Milchschaumes  ist  nicht  klar,  die  Klagepatente  enthalten 
keine  Definition  und  eine  Definition  wurde  von  den  Parteien  auch  nicht 
vorgetragen.  Die  in  der  Dissertation  von  Katja  Borcherding  angegebene 
Definition  eines  Volumenanteils  des  Gases  von  0.5-0.97  unter  Berufung 
auf eine einzige Quelle kann kaum als allgemeine und fachmännisch be-
kannte und akzeptierte Definition genügen. 

Seite 18 

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"Milch/Luft-Gemisch" ist ein breiter, klarer Begriff: Er umfasst jegliche Art 
von Gemisch von Milch und Luft, und schliesst damit auch Milchschaum, 
der im weitesten Sinne auch ein Gemisch aus Luft und Milch ist, ein.  

Was  den  Beitrag  der  Drosselstelle  betrifft,  so  muss  dies  im  Gesamtzu-
sammenhang der Klagepatente so verstanden werden, dass die Drossel-
stelle  die  Milchschaumbildung  wenigstens  teilweise  nachweislich  unter-
stützt, auch wenn als Milch/Luft-Gemisch von der Pumpe z.B. schon vor-
geformter Milchschaum zugeführt wird. 

In Klagepatent 1 ist im Anspruch festgehalten: "eine Drosselstelle ist eine 
Stelle,  bei  der  die  Durchlassöffnung  verjüngt  und  anschliessend  wieder 
ausgedehnt wird." Die Drosselstelle erzeugt einen Gegendruck und in der 
Gesamtwirkung ist die Drosselstelle so ausgebildet, dass das zugeführte 
Milch/Luft-Gemisch  zu  einem  Milchschaum  umgewandelt  wird,  verstan-
den  im  oben  angegebenen  Sinne.  Das  ist  auch  die  fachmännische Auf-
fassung,  wie  sie  von  den  Klägerinnen  vorgetragen  wird.  Dem  Begriff 
Drosselstelle als  Merkmal  E1/K2  in Klagepatent 2  ist  – mangels  anderer 
Anhaltspunkte in der Beschreibung – die gleiche Auslegung zu geben. 

Somit ist eine Drosselstelle im Sinne der beiden Klagepatente jegliche Art 
von  Verjüngung  und  anschliessender  Ausdehnung  des  Durchflussquer-
schnitts,  womit  ein  Gegendruck  erzeugt  wird,  wodurch  das  zugeführte 
Milch/Luft-Gemisch zu einem  Milchschaum  umgewandelt  oder  die  Milch-
schaumbildung  wenigstens  nachweislich  gefördert  wird.  Damit  sind  auch 
Bauelemente  wie  Düsen,  Blenden,  Ventile,  Drosseln  erfasst,  soweit  sie 
diese Eigenschaften aufweisen. 

9. 

Rechtsbeständigkeit von Klagepatent 1 

9.1  Die  Beklagte  machte  mangelnde  Neuheit  von  Anspruch 
1/Klagepatent 1 ausgehend von R4 geltend.  

Das Dokument R4 beschreibt eine Vorrichtung zur Erzeugung von Milch-
schaum (vgl. Spalte 1:1-10). Die Vorrichtung verfügt über eine Pumpe 1, 
die Milch aus einem Behälter 4 ansaugt, wobei die angesaugte Milch vor 
der  Pumpe  über  das  Ventil  5  und  die  entsprechende  Zuleitung  mit  Luft 
vermischt  wird  (vgl.  Spalte  1:56-Spalte  2:10).  Das  Milch/Luft-Gemisch 
wird von der Pumpe angesaugt und hinter der Pumpe durch die Leitung 6 
zu  einem  Auslass  12  (spout)  befördert.  Gemäss  Darstellung  in  Figur  4 
verfügt dieser Auslass über den gleichen Durchmesser wie die Leitung 6. 
In  einem Abschnitt  der  Leitung  6  wird  nun  ein  Stab  11  angeordnet,  aus-

Seite 19 

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drücklich mit dem Ziel, die Durchflussquerschnittsfläche in der Leitung zu 
reduzieren (vgl. Spalte 3:35-36). Die Leitung 6 hat damit hinter der Pum-
pe  erst  einen  grossen  Querschnitt,  welcher  sich  dann  im  Bereich  des 
Stabes  11  auf  einen geringeren  Durchflussquerschnitt reduziert  und  sich 
dann wieder erweitert, entweder im Auslass 12 oder spätestens unmittel-
bar  dahinter.  Das  Dokument  führt  dabei  aus,  dass  die  Konstruktion  des 
Ausgangs und der Leitung 6 so gewählt wird, dass einerseits in der Pum-
pe  die  Milch  geschlagen  wird,  und  andererseits  die  Führung  zur  Volu-
menzunahme (bulk increase) der geführten Flüssigkeit beiträgt (vgl. Spal-
te 2:11-19). 

9.2  Die Klägerinnen behaupteten zur Abgrenzung von der Offenbarung 
der R4, die Verjüngung in der Leitung 6 der R4 sei keine Drosselstelle, an 
der  sich  das  unter  Druck  stehende Gemisch  schlagartig entspanne.  Des 
Weiteren  machten  sie  geltend,  in  der  R4  werde  die  Schaumerzeugung 
durch  mechanisches  Schlagen  in  der  Pumpe  gelehrt,  wohingegen  das 
zentrale Prinzip des Klagepatents in der schnellen Dekompression beste-
he. 

9.3  Wie  bereits  oben  bei  der  Auslegung  ausgeführt,  wird  die  Drossel-
stelle im Klagepatent 1/Anspruch 1 sehr breit charakterisiert als eine Stel-
le,  bei  der  die  Durchlassöffnung  verjüngt  und  anschliessend  wieder  aus-
gedehnt wird, und analog wird das auch in der Beschreibung von Klage-
patent  2  in  Spalte  2:49-53  festgehalten.  Es  wird  im  Klagepatent  1  nicht 
erwähnt,  dass  die  Länge  (in  Strömungsrichtung)  ein  bestimmtes  Maxi-
mum nicht überschreiten darf, damit überhaupt die Wirkung eintritt, die im 
Anspruch 1 von Klagepatent 1 im letzten Merkmal genannt wird, nämlich 
dass durch die Drosselstelle das zugeführte Milch/Luft-Gemisch zu einem 
Milchschaum  umgewandelt  wird.  Damit  ist  davon  auszugehen,  dass  die 
Verjüngung in der Leitung 6 der R4 und die anschliessende Erweiterung 
am  Auslass  wenigstens  einen  Beitrag  zur  Schaumbildung  leistet.  Dies 
angesichts der ausdrücklichen Bemerkung in der R4, dass die Konstruk-
tion des Ausgangs und der Leitung 6 so gewählt wird, dass einerseits in 
der  Pumpe  die  Milch  geschlagen  wird  und  andererseits  die  Führung  zur 
Volumenzunahme  (bulk  increase)  der  geführten  Flüssigkeit  beiträgt 
(vgl. Spalte 2:11-19). 

9.4  Die  Argumente  der  Klägerinnen,  die  Verjüngungsstelle  in  der  R4 
entspanne  nicht  schlagartig,  scheinen  nicht  überzeugend.  Die  Entspan-
nung im Sinne eines schlagartigen Druckabfalls findet an der der Pumpe 
zugewandten  Spitze  des  Stabes  11  in  der  R4,  wo  der  Durchflussquer-
schnitt  verjüngt  wird,  wohl  statt,  ist  doch  bekanntlich  nach  Venturi  der 

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Druck  bei  der  verjüngten  Stelle  mit  hoher  Strömungsgeschwindigkeit 
niedriger  als  stromaufwärts  davon,  und  ist  der  Übergang  von  der  weiten 
zur verengten Zone in der R4 klar gestuft. 

9.5  Es stellt sich noch die Frage, ob die R4 auch das Merkmal 1/K5 von 
Klagepatent  1  bzw.  E1/O4  von  Klagepatent  2  offenbart,  d.h.  dass  das 
Milch/Luft-Gemisch  als  kalter  Milchschaum  zum  Auslass  gefördert  wird. 
Die  R4  beschreibt  in  Spalte  2  in  den  Zeilen  35-38  ausdrücklich,  dass 
Milchschaum oder geschlagene Sahne aus gekühltem Ausgangsmaterial 
erzeugt werden kann, indem die Leitungen bei Raumtemperatur gehalten 
werden. Dies bedeutet, dass das Heizelement 10 in Fig. 4 ausgeschaltet 
bleiben  kann  für  kalten  Milchschaum.  Diesfalls  wird  kalter  Milchschaum 
zum Auslass gefördert. Damit muss aus dem Offenbarungsgehalt der R4 
nur einmal ausgewählt werden (Sahne oder Milch als Ausgangsmaterial), 
um zum Anspruchsgegenstand zu gelangen, was zu mangelnder Neuheit 
führt.  

Es  ist  somit  glaubhaft,  dass  die  R4  neuheitsschädlich  ist  für Anspruch  1 
von Klagepatent 1. 

9.6  Nicht genau dasselbe scheint sich auf den ersten Blick aus der Ein-
spruchsentscheidung zu Klagepatent 2 zu ergeben (act. 1_31). Anspruch 
1 von Klagepatent 2 unterscheidet sich im Kern und im Sinne der obigen 
Auslegung  von  Anspruch  1  von  Klagepatent  1  durch  die  zusätzlichen, 
dem Anspruch  2  von  Klagepatent  1  entnommenen  Merkmale  des  kenn-
zeichnenden Teils.  

In  der  Einspruchsentscheidung  sind  diese  Merkmale  auf  S.  6  oben  als 
Merkmal  (i)  bezeichnet.  Die  R4  ist  die  als  D3  in  der  Entscheidung  be-
zeichnete EP 0 485 350. In der Entscheidung wird auf S. 7 oben ausge-
führt, dass die D3 dieses Merkmal (i) nicht offenbart.  

Auf S. 8 unten sowie S. 9 unten der Entscheidung wird das bestätigt (dort 
ist  allerdings  das  Merkmal  (i)  mit  Merkmal  (ii)  bezeichnet),  wenn  bei  der 
erfinderischen Tätigkeit von der D3 ausgegangen wird. Es wird dann aber 
ausgeführt,  dass  die  D3/R4  auch  nicht  offenbare,  dass  (i)  kalter  Milch-
schaum zum Auslass gefördert werde. Dies ist ein Merkmal, das auch in 
Anspruch  1  von  Klagepatent  1  geführt  wird  (Merkmal  1/K5).  Das  stimmt 
für  die  Beurteilung  der  erfinderischen  Tätigkeit  insofern,  als  für  das 
Merkmal (i) eine einfache Auswahl aus der Offenbarung der D3/R4 getrof-
fen werden muss (vgl. vorstehend Ziff. 9.5), deshalb ist das bei der Beur-
teilung  der  erfinderischen  Tätigkeit  als  Unterschied  auszuweisen,  kann 

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aber  nicht genügen,  um  Neuheit  zu gewährleisten,  wie  vorstehend unter 
Ziff. 9.5 dargelegt wurde. 

Damit  steht  die  hier  gefundene  mangelnde  Neuheit  von Anspruch  1  von 
Klagepatent  1  auch  in  Einklang mit  der  Entscheidung  der  Einspruchsab-
teilung zu Klagepatent 2.  

Zusammenfassend  ist  festzuhalten,  dass  Nichtigkeit  des  Klagepatents  1 
wegen mangelnder Neuheit glaubhaft gemacht wurde. 

10.  Rechtsbeständigkeit von Klagepatent 2 

10.1  Die  Beklagte  stützte  ihre  Nichtigkeitseinwände  gegen  Anspruch  1 
von Klagepatent 2 auf mangelnde Neuheit im Lichte von R6 oder im Lich-
te  der  offenkundigen  Vorbenutzung  "Esprè  Magic",  bzw.  auf  mangelnde 
erfinderische Tätigkeit bei einer Kombination der R4 mit der R6. 

Die  Entgegenhaltung  R6  entspricht  dem  Dokument  D1  aus  dem  Ein-
spruchsverfahren.  In  der  Entscheidung  der  Einspruchsabteilung  zu  Kla-
gepatent 2 wird begründet Neuheit gegenüber der R6 gefunden. Die Be-
klagte  legte  nicht  dar,  inwieweit  diese  Beurteilung  der  Einspruchsabtei-
lung nicht korrekt sein soll, weder bei der Diskussion dieses Dokumentes 
bei  der  Argumentation  zur  Neuheit  von  Anspruch  1/Klagepatent  1,  zur 
Neuheit  von Anspruch  2/Klagepatent  1,  noch  bei  der Argumentation  zur 
Neuheit von Anspruch 1/Klagepatent 2. 

Der Begründung der Einspruchsabteilung kann gefolgt werden. Die in Fi-
gur  4  der  R6  unten  links  separat  dargestellte  Verzweigung  19  könnte 
zwar  durchaus  so  ausgestaltet  sein,  dass  dort  eine  Veränderung  des 
Strömungsquerschnittes gegeben ist, sie könnte aber ebenso gut so aus-
gestaltet sein, dass der Strömungsquerschnitt gleich ist, bspw. indem die 
Arme des Y-Teiles in Bereiche des jeweiligen Schlauches eingreifen, der 
einen  angepasst  grösseren  Innendurchmesser  aufweist  als  der  restliche 
Bereich des Schlauches. Zudem wird in der R6 auch nicht darauf hinge-
wiesen, dass an dieser Stelle ein weiterer Beitrag zur Schaumbildung ge-
geben ist.  

Somit  ist  nicht  glaubhaft  gemacht,  dass  in  der  R6  eine  Drosselstelle  im 
Sinne  und  mit  der Wirkung  von Anspruch  1  von  Klagepatent  2  offenbart 
ist. Damit ist Anspruch 1 von Klagepatent 2 neu gegenüber der R6. 

10.2  Die  Klägerinnen  bestritten  die  Offenkundigkeit  der  Vorbenutzung 
"Esprè  Magic",  und  die  Beklagte  versuchte,  dies  durch  zwei  eidesstattli-

Seite 22 

S2014_006 

che Erklärungen von X vom 29. Juli 2014 bzw. vom 19. August 2014 aus-
zuräumen. Dabei fällt auf, dass in der ersten Erklärung vom 29. Juli 2014 
festgehalten  wird,  dass  die  2014  an  die  Beklagte  verkaufte  Maschine 
baugleich  sei  zu  jener,  die  2000-2002  von  der  Firma  Y  verkauft  worden 
sei  (wobei  sich  schon  der  angegebene  Zeitraum  nicht  mit  dem  von  der 
Beklagten geltend gemachten Zeitraum von 2001-2002 deckt). Diese Er-
klärung scheint anschliessend durch die zweite Erklärung vom 19. August 
2014  nicht  einfach  ergänzt,  sondern  vielmehr  revidiert  worden  zu  sein, 
denn in der zweiten Erklärung wird festgehalten, dass die 2014 verkaufte 
Maschine  nicht  mehr  ganz  vollständig  sei,  weil  ein  Thermoblock  nicht 
mehr vorhanden sei. 

Eine  solche  Erklärung,  die  sich  auf  einen  Sachverhalt  bezieht,  der  mehr 
als  zehn  Jahre  zurückliegt,  kann,  wenn  überhaupt,  nur  mit  grösster  Zu-
rückhaltung  berücksichtigt  werden,  insbesondere  wenn  keine  weiteren 
Dokumente wie bspw. technische Zeichnungen oder Fotografien von da-
mals verfügbar sind, und sich die Erklärung allein auf das Gedächtnis ab-
stützt. Im vorliegenden Fall wirft die Tatsache, dass in einer ersten Erklä-
rung  von  "baugleich"  die  Rede  ist,  und  in  einer  zweiten  späteren  Erklä-
rung  zugestanden  wird,  dass  eines  der  wesentlichsten  Elemente,  na-
mentlich  ein Thermoblock,  fehle,  erhebliche  Zweifel  an  deren  Richtigkeit 
auf.  

Auch im Rahmen eines Massnahmeverfahrens muss gerade bei der Gel-
tendmachung von offenkundigen Vorbenutzungen, die schon längere Zeit 
her  sind,  ein  strenger  Massstab  angelegt  werden,  wenn  es  darum  geht, 
zu beurteilen, ob tatsächlich genau der geltend gemachte technische Ge-
genstand damals der Öffentlichkeit verfügbar gemacht wurde. 

Die Erklärungen von X sind zudem auch in technischer Hinsicht nicht hin-
reichend konkret, und sie können angesichts der offensichtlich eben doch 
nicht identischen Bauweise nicht glaubhaft machen, dass die für die Be-
urteilung der Übereinstimmung mit dem Anspruchsgegenstand erforderli-
chen technischen Merkmale damals tatsächlich der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht worden sind. 

Diese Sichtweise deckt sich im Übrigen mit der Beurteilung des Landge-
richts  Düsseldorf  in  den  beiden  korrespondierenden  einstweiligen  Verfü-
gungsverfahren  zum  deutschen  Teil  von  Klagepatent  2,  wo  offenbar  die 
gleichen eidesstattlichen Erklärungen zum Beleg der Offenkundigkeit vor-
gelegt wurden. 

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Hinzu kommt, dass – selbst wenn man davon ausgehen würde, dass be-
reits damals eine Geometrie bei den von der Beklagten der Drosselstelle 
gleichgesetzten  Reduzierstücken  vorgelegen  hätte  wie bei  der  Maschine 
von 2014 – die Beklagte nicht aufgezeigt hat, dass diese Reduzierstücke 
dann  auch  tatsächlich  einen  Einfluss  auf  die  Schaumbildung  hätten.  Ein 
solcher  Einfluss  ist  aber  –  wie  oben  im  Zusammenhang  mit  der  Ausle-
gung dargelegt – erforderlich, damit ein solches Reduzierstück als Dros-
selstelle im Sinne von Anspruch 1 verstanden werden kann. 

Damit ist weder glaubhaft, dass mit der "Esprè Magic" eine offenkundige 
Vorbenutzung vorliegt, noch ist glaubhaft, dass sie technisch so ausges-
taltet  ist,  dass  sie  den  Gegenstand  von  Anspruch  1  von  Klagepatent  1 
vorweg nehmen kann. 

10.3  Des weiteren machte die Beklagte geltend, Anspruch 1 von Klage-
patent  2  sei  nicht  erfinderisch  gegenüber  einer  Kombination  der  R4  mit 
der R6.  

In der  zugehörigen  Einspruchsentscheidung  wird die erfinderische Tätig-
keit  gegenüber  einer  Kombination  von  D3  mit  D1  (entsprechend  der 
Kombination  von  R4  mit  R6)  dargelegt  und  die  Einspruchsabteilung 
kommt zum Schluss, dass erfinderische Tätigkeit vorliegt.  

Die  Begründung  der  Einspruchsabteilung  hält  auch  einer  Überprüfung 
stand, da der Fachmann bei einer Kombination dieser beiden Dokumente 
tatsächlich keinen Grund hätte, die Drosselstelle vor dem Durchlauferhit-
zer  zu  platzieren.  Die  Beklagte  trägt  diesbezüglich  auch  nicht  überzeu-
gend Gegenteiliges vor.  

Damit ist nicht glaubhaft, dass der Gegenstand von Anspruch 1 von Kla-
gepatent 2 nicht erfinderisch ist gegenüber einer Kombination der R4 mit 
der R6. 

10.4  Zusammenfassend  ist  somit  nicht  glaubhaft,  dass Anspruch  1  von 
Klagepatent 2 nicht rechtsbeständig ist. 

10.5  Hinsichtlich  der  Rechtsbeständigkeit  von  Vorrichtungsanspruch  2 
von  Klagepatent  2  argumentierte  die  Beklagte  vollständig  parallel  zur 
Rechtsbeständigkeit  von  Verfahrensanspruch  1  von  Klagepatent  2  und 
bringt, abgesehen von einer auf die Vorrichtungsmerkmale konkretisierten 
Argumentation,  keine  neuen  Argumente,  weder  bei  der  Diskussion  der 
Neuheit gegenüber  der R6,  noch  bei  der  Diskussion  der  Neuheit gegen-

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über der angeblichen offenkundigen Vorbenutzung, noch bei der Diskus-
sion der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der R4. 

10.6  Die  Einspruchsentscheidung  diskutiert  die  Neuheit  des  Vorrich-
tungsanspruchs  2  gegenüber  R6  und  die  erfinderische  Tätigkeit  ausge-
hend von der R4.  

Aus den oben im Zusammenhang mit dem Verfahrensanspruch 1 darge-
legten Gründen hält die Beurteilung der Einspruchsabteilung einer Über-
prüfung  stand,  und  weil  zusätzlich  die  geltend  gemachte  Vorbenutzung 
"Esprè Magic" – wie vorstehend dargelegt – nicht offenkundig ist, ist ent-
sprechend auch die mangelnde Rechtsbeständigkeit von Vorrichtungsan-
spruch 2 von Klagepatent 2 nicht glaubhaft. 

10.7  Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Nichtigkeit von Klage-
patent 2 nicht glaubhaft gemacht wurde. Damit verfügen die Klägerinnen 
insoweit über einen Anspruch im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO, als 
sich die Klage auf das Klagepatent 2 stützt. 

11.  Verletzung des Klagepatents 2 

Die Beklagte hat eine Patentverletzung nicht bestritten, sondern lediglich 
geltend  gemacht,  dass  sie  die  Bauweise  S  nicht  mehr  herstelle  und  an-
biete, sondern nur noch die Bauweise U.  

Damit  ist  glaubhaft,  dass  ein  den  Klägerinnen  zustehender  Anspruch 
durch die Bauweise S verletzt wird. 

12.  Nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil 

12.1  Was  den  geltend  gemachten  nicht  leicht  wiedergutzumachenden 
Nachteil betrifft, so ist ein solcher unter anderem dann gegeben, wenn ein 
Vermögensschaden später allenfalls nicht mehr oder nur schwer ermittelt, 
bemessen oder ersetzt werden kann.5  

12.2  Die Klägerinnen begründeten diese Voraussetzung damit, dass sich 
im  Nachhinein  kaum  werde  aufzeigen  lassen,  wie  sich  Umsatz  und  Ge-
winn  hinsichtlich  der  klägerischen  Kaffeemaschinen  ohne  die  patentver-
letzenden Handlungen der Beklagten entwickelt hätten. Der Nachweis ei-
nes kausal verursachten Schadens durch Patentverletzung  sei schwierig 

5 Zürcher, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Diss., Zürich 
1998, S. 101; Calame/Hess-Blumer/Stieger-Calame/Dorigo, N 47 zu Vorbem. 
zu Art. 23 PatGG 

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oder  nicht  möglich,  wenn  eine  Mehrzahl  von  Anbietern  von  Kaffeema-
schinen im Allgemeinen sowie von Kaffeemaschinen mit Milchschaumer-
zeugung  im  Besonderen  neben  den  Parteien  auf  dem  Markt  operierten, 
da  eine  sichere  Zuordnung  einzelner  Geschäfte  quasi  ausgeschlossen 
sei.  Inzwischen  hätte  ihre  deutsche  Vertriebsgesellschaft  festgestellt, 
dass Kunden angesichts des Angebots der Beklagten vom Erwerb kläge-
rischer  Maschinen Abstand  genommen  hätten.  Ebenfalls  hätten  Kunden 
schon angefragt, in welchem Verhältnis  ihre patentierte Erfindung zu der 
Maschine  S  der  Beklagten  stehe.  Dies  illustriere  die  Gefahr,  dass  Dritte 
angesichts  des  Angebots  der  Beklagten  davon  ausgehen  würden,  die 
Klagepatente  seien  nicht  (mehr)  zu  beachten  oder  würden  nicht  vertei-
digt. Hierin liegt ein Schaden durch Marktverwirrung, der künftig ebenfalls 
kaum mehr beziffert und ersetzt werden könne. 

12.3  Demgegenüber machte die Beklagte geltend, die Klägerinnen wür-
den  an  keiner  Stelle  erwähnen,  weshalb  sie  einen  nicht  wiedergutzuma-
chenden  Nachteil  erlitten  hätten,  der  nur  mit  der  Anordnung  provisori-
scher  Massnahmen  verhindert  werden  könne.  Es  würden  auf  pauschale 
Weise  lediglich  Beweisschwierigkeiten  betreffend  reparatorische Ansprü-
che sowie eine Marktverwirrung auf dem deutschen Markt behauptet. Im 
Zusammenhang mit den Beweisschwierigkeiten betreffend reparatorische 
Ansprüche würden die Klägerinnen darauf verweisen, dass sich im Nach-
hinein kaum aufzeigen lasse, wie sich Umsatz und Gewinn für die kläge-
rischen  Kaffeemaschinen  ohne  die  behauptete  Patentverletzung  entwi-
ckelt  hätten.  Der  Nachweis  eines  kausal  verursachten  Schadens  sei 
schwierig oder unmöglich, wenn eine Vielzahl von Anbietern vergleichba-
rer  Erzeugnisse  auf  dem  Markt  seien.  Die  Klägerinnen  würden  selber 
festhalten, das Marktumfeld sei sowohl auf der Hersteller- wie auch Käu-
ferseite  überschaubar.  Zudem  würden  sie geltend  machen,  ihr  patentier-
tes Verfahren und die damit zusammenhängende Milchschaumkonsistenz 
habe alles zuvor Dagewesene weit in den Schatten gestellt und ihr damit 
einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschafft. Die Klägerinnen würden 
somit quasi eine Monopolstellung behaupten und damit, dass sie, die Be-
klagte,  ihre  Monopolstellung  auf  einem  überschaubaren  Markt  zerstört 
hätte.  Gemäss  Praxis  des  Bundesgerichts  könnte  diesfalls  die  Er-
tragseinbusse geschätzt werden. Es sei eben nicht jeder Schaden schwer 
beweisbar.  Ferner könne der  entgangene Gewinn mittels  Lizenzanalogie 
berechnet werden. Die pauschalisierte Behauptung der Beweisschwierig-
keiten  treffe  daher  nicht  zu.  Ferner  sei  unwahrscheinlich,  dass  sich  die 
Kunden der Klägerinnen mit dem patentierten Verfahren auseinanderset-
zen würden. Falls es sich bei den angeblich verwirrten Kunden um deut-

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S2014_006 

sche Kunden handeln sollte,  sei zu berücksichtigen, dass vorliegend nur 
eine  Marktverwirrung  auf  dem  schweizerischen  Markt  relevant  sei. 
Schliesslich  sei  die  Behauptung  der  Klägerinnen,  sie  würden  durch  das 
beklagtische Verhalten Kunden verlieren, falsch und auch nicht substanti-
iert.  Die  Klägerinnen  würden  nicht  glaubhaft  darlegen,  weshalb  dieser 
behauptete  Schaden  irreversibel  sein  sollte,  insbesondere  weshalb  die 
Kunden  nicht  wieder  zurückerobert  werden  könnten.  Der  behauptete 
Schaden wäre daher, wenn überhaupt, zeitlich beschränkt. Dieser zeitlich 
beschränkte  Schaden  könnte  mittels  Gewinnabschöpfung  reguliert  wer-
den. 

12.4  Auch  wenn  der  Markt  in  Bezug  auf  das  im  Streit  liegende  Produkt 
überschaubar ist, so sind unbestritten mehrere Anbieter für ein vergleich-
bares Produkt auf dem Markt und die Klägerinnen haben tatsächlich kei-
ne Monopolstellung inne. Insofern trifft es zu, dass es für die Klägerinnen 
schwierig  werden  würde,  einen  kausal  durch  die  Beklagte  verursachten 
Schaden im Nachhinein nachzuweisen.  

Ein drohender, nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil ohne die be-
antragte vorsorgliche Massnahme erscheint daher glaubhaft. 

13.  Dringlichkeit 

13.1  Allgemein ist zeitliche Dringlichkeit dann nicht gegeben, wenn eine 
akute Gefährdungslage und damit ein Massnahmeinteresse fehlt und ein 
richterliches Endurteil im ordentlichen Verfahren ohne Weiteres abgewar-
tet werden kann.6 Ein Massnahmegesuch ist nicht (mehr) dringlich, wenn 
die Gesuchstellerin mit dem  Einreichen  des Gesuchs  so  lange zuwartet, 
dass  das  Massnahmeverfahren  voraussichtlich  länger  dauert  als  ein  or-
dentliches  Verfahren,  das  die  Gesuchstellerin  früher  hätte  einreichen 
können.7  

13.2  Die  Klägerinnen  machten  dazu  geltend,  mit  Schreiben  vom  Sep-
tember  2013  sei  die  Beklagte  verwarnt  worden.  Zuvor  und  nach  diesem 
Zeitpunkt  seien  Vergleichsgespräche  erfolgt,  ohne  zu  einer  gütlichen 
Streitbeilegung  zu kommen.  Das  Schweizer  Klagepatent (Klagepatent 1) 
sei im März 2014 erteilt worden. Erst ab diesem Zeitpunkt könne der Un-
terlassungsanspruch gegen Dritte geltend gemacht werden. Das europäi-

6 Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, N 22 zu 

Art. 261 ZPO; Zürcher, DIKE-Komm.-ZPO, N 9 zu Art. 261 ZPO 

7 Calame/Hess-Blumer/Stieger-Calame/Dorigo, N 54 zu Vorbem. zu Art. 23 
PatGG; Zürcher, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, 
Diss. Zürich 1998, S. 87 ff.  

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sche Klagepatent (Klagepatent 2) sei im Mai 2014 vor dem EPA aufrecht-
erhalten worden.  

13.3  Demgegenüber  wendete  die  Beklagte  ein,  das  Klagepatent  2  sei 
am 29. Februar 2012 erteilt worden. Ab diesem Datum hätten die  Kläge-
rinnen  ihre  Ausschliesslichkeitsansprüche  bei  Verletzungen  geltend  ma-
chen und  durchsetzen können. Am  9.  November  2012  hätte  sie,  die Be-
klagte, die Klägerin 2 darüber informiert, dass sie eine neue Milchschäu-
mer-Technologie  entwickeln  würde.  Im  betreffenden  Schreiben  hätte  sie 
der  Klägerin  2  auch  mitgeteilt,  dass  das  Klagepatent  2  ihrer  Meinung 
nach nichtig sei. Aus  Gründen  der  Rechtssicherheit  habe  sie  eine  Nicht-
angriffsvereinbarung  abschliessen  wollen.  Aufgrund  des  damaligen 
Schreibens  sei  klar  gewesen,  dass  sie  ihre  neue  Technologie  auf  den 
Markt  bringen  würde.  Aufgrund  der  Auffassung,  dass  die  Klagepatente 
nichtig  seien,  sei  auch  klar  gewesen,  dass  sie  keine  Patentrechtsverlet-
zung anerkennen würde und nicht auf die Vermarktung ihrer neuen Tech-
nologie verzichten würde. Die Klägerinnen würden denn auch bestätigen, 
dass  spätestens  mit  dem  beklagtischen  Einspruch  gegen  die  Erteilung 
des Klagepatents 2 sowie mit dem Schreiben vom 9. November 2012 die 
behauptete Rechtsverletzung gedroht habe. Während den ganzen weite-
ren Gesprächen sei eine Anerkennung der behaupteten Patentrechtsver-
letzung  oder  ein  Rückruf  der  betreffenden  Kaffeevollautomaten  nie  ein 
Thema gewesen. Anfangs 2013 habe sie den Kaffeevollautomaten S mit 
der neuen Technologie auf den Markt gebracht. Wie die Klägerinnen sel-
ber  darlegen  würden,  sei  der  Markt  betreffend  vollautomatische  Kaffee-
maschinen in der Schweiz recht übersichtlich. Die Klägerinnen hätten da-
her  ihre  neue Technologie  beim  Markteintritt  zur  Kenntnis  nehmen  müs-
sen. Zudem habe sie am 29. November 2012 Einspruch gegen die Ertei-
lung des Klagepatents 2 erhoben. Die Klägerinnen seien daher über den 
Markteintritt  der  neuen  Technologie  und  deren  mögliche  Konsequenzen 
alarmiert  gewesen.  Am  19. April  2013  hätten  sie  zudem  Mitarbeiter  der 
Klägerin 2 besucht und die Möglichkeit gehabt, die S und deren Kompo-
nenten zu untersuchen. Nach diesem Besuch sei die Klägerin 1 der Mei-
nung  gewesen,  dass  die  S  ihr  Klagepatent  2  verletzen  würde.  Weshalb 
die Klägerinnen sie trotz der Faktenlage erst mit Schreiben vom 30. Sep-
tember 2013 verwarnt hätten, könnten die Klägerinnen nicht darlegen.  

13.4  Das  Schweizer  Patent  (Klagepatent  1)  wurde  im  März  2014  erteilt 
und das Europäische Patent (Klagepatent 2) bereits im Februar 2012. Al-
lerdings hat u.a. die Beklagte im November 2012 Einspruch gegen die Er-
teilung des Klagepatents 2 erhoben und erst im Mai 2014 wurde letzteres 

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vom  EPA  aufrechterhalten.  Dass  die  Klägerinnen  sorgfältigerweise  den 
Verlauf des Einspruchverfahrens abwarten wollten, kann ihnen nicht zum 
Vorwurf gemacht werden und kurz nachdem das EPA entschieden hatte, 
haben  die  Klägerinnen  das  vorliegende  Massnahmebegehren  im  Juni 
2014 eingereicht. Damit ist im Hinblick auf die Voraussetzung der Dring-
lichkeit  das  Recht  der  Klägerinnen  auf  Durchführung  des  vorliegenden 
Massnahmeverfahrens nicht verwirkt. 

13.5  Mit Gutheissung des Antrags um Erlass vorsorglicher Massnahmen 
ist den Klägerinnen eine Frist von 30 Tagen zur Einreichung der Klage im 
ordentlichen Verfahren anzusetzen, unter der Androhung, dass die ange-
ordneten  Massnahmen  bei  Nichtbeachtung  der  Frist  ohne  Weiteres  da-
hinfallen (Art. 263 ZPO). 

14.  Sicherheitsleistung 

14.1  Gemäss Art. 264 Abs. 1 ZPO kann das Gericht die Anordnung vor-
sorglicher  Massnahmen  von  der  Leistung  einer  Sicherheit  durch  die  ge-
suchstellende  Partei  abhängig  machen,  wenn  ein  Schaden  für  die  Ge-
genpartei zu befürchten ist. Erforderlich ist dabei, dass der Gesuchsgeg-
ner Bestand der Schadenersatzgefahr und Höhe des allfälligen Schadens 
glaubhaft macht.8 

14.2  Die Beklagte machte geltend, sie verlange eine Sicherheitsleistung 
für  den  Fall,  dass  der  Gerichtspräsident  die  beantragten  vorsorglichen 
Massnahmen  wider  Erwarten  anordnen  würde,  also  eine  mögliche  Wie-
derherstellung und einen erneuten Verkauf der S (Baustand 1) durch sie 
bejahen würde. Für diesen Fall und rein vorsorglich wäre eine Sicherheit 
seitens  der  Klägerinnen  geschuldet,  da  dann  eine  wichtige  Vermögens-
einbusse  bei  ihr  entstehen  würde.  Sie  werde  die  S  auf keinen  Fall mehr 
auf  den  Markt  bringen.  Sie  habe  diesen  rein  hypothetischen  Schaden 
aufgrund  der Auftragslage  für  die  T  zu  quantifizieren  versucht  und  habe 
ihre  Ausführungen  mit  Angaben  über  die  Verkaufszahlen  und  -umsätze 
der U substantiiert. Welche C-Kunden sich für die S oder welche für die U 
entscheiden würden, könne sie nur grob schätzen. Die rein hypothetische 
Wiedereinführung  der  S  könnte  zu  einer  Kannibalisierung  der  Verkäufe 
der U führen. Gerade deshalb werde sie die S ja auf keinen Fall mehr ein-
führen. Wie gross dieser Kannibalisierungseffekt sein könnte, sei, da rein 
hypothetisch, kaum berechenbar. Ausgehend vom rationalen Kunden sei 
davon  auszugehen,  dass  sich  höchst  wahrscheinlich  die  Mehrheit  der  

8 Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 12 zu Art. 

264 ZPO 

Seite 29 

                                                
S2014_006 

C-Kunden für das neuere, verbesserte Modell (U) entscheiden würde. Sie 
verkaufe die S/U-Kaffeemaschinen weltweit durch ein spezialisiertes und 
gut  verankertes  Vertriebsnetz.  Die  Umsätze  mit  S/U-Kaffeemaschinen 
seien steigend. Sie rechne mit einem Totalumsatz von über CHF 45 Mio. 
für  das  Jahr  2014.  Sie  erwarte  für  2014  eine  Steigerung  der  Produktion 
auf 3200 S/U-Kaffeemaschinen. Es sei davon auszugehen, dass die Pro-
duktions-  und  Umsatzzahlen  auch  in  den  folgenden  Jahren  weiter  stei-
gend sein würden. Die Einstellung der Produktion und des Vertriebs wür-
de sie desaströs treffen. Folglich sei ohne Zweifel zu befürchten, dass ihr 
bei Anordnung der anbegehrten vorsorglichen Massnahmen ein Schaden 
in Form von Ruf- oder Ansehensbeeinträchtigung, drohender Konflikte mit 
Vertragspartnern,  Abgang  wertvoller  Vertriebspartner  sowie  Manipulati-
on/Verschwindenlassen  allfälliger  Beweismittel  entstehe.  Diese  vorab 
immateriellen Schäden seien schwer zu beziffern. Sie schätze den allfälli-
gen  Schaden  auf  mindestens  CHF 2'000'000.–  für  die  Dauer  des  Mass-
nahmeverfahrens. Bei einem geschätzten Umsatz von über CHF 45 Mio. 
für 2014 wäre ein S Anteil von 4,4 % (also CHF 2 Mio.) nicht übermässig 
hoch. 

14.3  Demgegenüber wandten die Klägerinnen ein, die Beklagte behaup-
te  selber,  dass  sie  den  Streitgegenstand  dieses  Massnahmeverfahrens, 
nämlich die ursprüngliche S Baustand 1 mit einer Drosselstelle gar nicht 
mehr herstelle. Insofern könne der Beklagten mit dem rechtsverbindlichen 
vorsorglichen  Verbot  mit  Bezug  auf  diesen  Streitgegenstand  gar  kein 
Schaden entstehen. Nur rein vorsorglich würden sie dennoch eine ange-
messene  Sicherheitsleistung  anbieten.  Eine  solche  müsste  von  der  Be-
klagten  aber  aufgrund  eines  tatsächlich  drohenden  Schadens  plausibel 
begründet  und  quantifiziert  werden.  Mit  der  Nennung  einer  blossen 
Summe  von  CHF  2  Mio.  sei  es  aufgrund  des  von  der  Beklagten  zurzeit 
gewählten Umgehungsversuchs jedenfalls nicht getan. 

14.4  Die  Beklagte  betonte  mehrmals,  dass  sie  aufgrund  der  technisch 
und geschäftsmässig begründeten Umstellung von der S zur U die S auf 
keinen  Fall  wieder  einführen  bzw.  auf  den  Markt  bringen  werde.  Damit 
aber kann der Beklagten mit der Anordnung des Verbots der Herstellung, 
des Anbietens,  des  Verkaufs  etc.  dieser  Maschine,  die sie  ohnehin nicht 
mehr herzustellen und zu vertreiben bzw. anderweitig in Verkehr zu brin-
gen gedenkt, kein Schaden entstehen, und zwar unabhängig davon, wie 
das  Gericht  die Wiederholungsgefahr  beurteilt.  Der  Bestand  einer  Scha-
densgefahr ist damit nicht glaubhaft gemacht und es ist auch kein Scha-

Seite 30 

S2014_006 

den zu befürchten, weshalb der Antrag der Beklagten auf Sicherheitsleis-
tung durch die Klägerinnen abzuweisen ist. 

15.  Kosten- und Entschädigungsfolgen 

15.1  Die Gerichtskosten sind den Klägerinnen aufzuerlegen und mit dem 
von  ihnen  geleisteten  Kostenvorschuss  zu  verrechnen;  die  endgültige 
Kosten-  und  Entschädigungsregelung  bleibt  dem  ordentlichen  Verfahren 
vorbehalten. Für den Fall, dass die Klägerinnen die Klage im ordentlichen 
Verfahren  nicht  fristgemäss  einreichen,  hat  es  mit  dieser  Kostenauflage 
sein Bewenden und die Klägerinnen haben der Beklagten eine Parteient-
schädigung zu entrichten (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 104 Abs. 3 ZPO und 
Art. 106 Abs. 1 ZPO).  

15.2  Ausgehend  von  einem  Streitwert  von  CHF  2  Mio.  ist  die  Gerichts-
gebühr  auf  CHF  45'000.–  festzusetzen  (Art.  1  i.V.m.  Art.  2  KR-PatGer) 
und  mit  dem  von  den  Klägerinnen  geleisteten  Kostenvorschuss  zu  ver-
rechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der nicht beanspruchte Anteil des Kosten-
vorschusses ist  den  Klägerinnen  zurückzuerstatten.  Die  Parteientschädi-
gung, welche die Klägerinnen der Beklagten für den Fall zu bezahlen ha-
ben, dass sie die Frist zur Einreichung der Klage unbenutzt verstreichen 
lassen,  ist  auf  insgesamt  CHF  65'580.60  festzusetzen.  Diese  setzt  sich 
zusammen  aus  einer  Entschädigung für  die rechtsanwaltliche  Vertretung 
von CHF 30'000.– (Art. 4, 5 und 6 KR-PatGer) sowie aus Auslagen in der 
Höhe von CHF 35'580.60 (inkl. 8% MWSt.) für die patentanwaltliche Be-
ratung, was von den Klägerinnen unbestritten geblieben ist (Art. 9 Abs. 2 
KR-PatGer).  Nicht  zusätzlich  zu  berücksichtigen  sind  die  Auslagen  für 
den  deutschen  Patentanwalt.  Diese  Aufwendungen  stehen  im  Zusam-
menhang  mit  dem  Beschwerdeverfahren  beim  EPA  und  können  vorlie-
gend nicht geltend gemacht werden.  

Das Bundespatentgericht erkennt: 

1. 

In Gutheissung des Begehrens um Erlass vorsorglicher Massnahmen 
wird  der  Beklagten  unter  Androhung  der  Bestrafung  ihrer  Organe 
nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall bis zum Ablauf 
des EP 222 vorsorglich verboten: 

a)  Kaffeemaschinen  herzustellen,  anzubieten,  anzupreisen,  zu  ver-
kaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen, die geeignet sind, 

Seite 31 

 
S2014_006 

ein Verfahren  zur  Erzeugung  von  Milchschaum  oder  Milchgeträn-
ken mit folgenden Verfahrensschritten auszuführen: 

-  die  Milch  wird  mittels  einer  Pumpe  aus  einem  Behälter  ange-

saugt und zu einem Auslass gefördert; 

-  der Milch wird Luft bzw. ein Gas beigemischt; 

-  das  Milch-/Luft-/Gas-Gemisch  kann  im  kalten  Zustand  zu 

Milchschaum  

verarbeitet  und  als  kalter  Milchschaum  zum  Auslass  gefördert 
werden; 

wobei die Kaffeemaschinen die folgende Bestandteile aufweisen: 

eine Milchschaumerzeugung  

mit einem Milchbehältnis  

und einem Auslass für den Milchschaum, 

einer Milchpumpe,  

die eingangsseitig über eine erste Leitung mit dem Milchbehältnis 
verbunden ist,  

wobei in diese erste (eingangsseitige) Leitung eine Luftzufuhrstre-
cke mündet, in welcher ein Rückschlagventil angeordnet ist und  

die Milchpumpe ausgangsseitig über eine zweite Leitung mit dem 
Eingang eines Umschaltventils verbunden ist, wobei  

Seite 32 

 
 
zwischen  der  Milchpumpe  und  dem  Umschaltventil  eine  hydrauli-
sche Drossel 

S2014_006 

mit  einer  lokalen  Verengung  des  Durchlassquerschnitts  angeord-
net ist und  

der eine Ausgang des Umschaltventils über eine dritte Leitung via 
einem Durchlauferhitzer und  

der andere Ausgang des Umschaltventils über eine vierte Leitung 
direkt mit dem Auslass verbunden sind. 

b)  Das Milchschaumverfahren gemäss lit. a vorstehend im Zuge der 
Qualitätsprüfung  ihrer  Kaffeemaschinen  selber  anzuwenden  oder 
in Prospekten,  über  ihre  Internet-Webseite  oder in elektronischen 
oder anderen Werbemedien anzupreisen bei dem die Milch mittels 
einer  Pumpe  aus  einem  Behälter  angesaugt  und  zu  einem  Aus-
lass  gefördert  wird,  wobei  der  Milch  auf  der Ansaugseite  vor  der 
Pumpe Luft zugeführt wird und nach der Pumpe eine hydraulische 
Drossel  gemäss  lit.  a  vorstehend  angeordnet  ist,  deren  Durch-
lassöffnung verjüngt und wieder ausgedehnt ist, wodurch das hin-
durch geführte  Milch-/Luftgemisch  zu kaltem  Milchschaum  umge-
wandelt und als kalter Schaum über eine Leitung zum Auslass ge-
fördert werden kann. 

c)  Durch  den  Verkauf  ihrer  Kaffeemaschinen gemäss  lit.  a  und/oder 
Anpreisung  des  Verfahrens  gemäss  lit.  b,  Dritten  die Anwendung 
des Verfahrens gemäss lit. a vorstehend zu ermöglichen. 

Seite 33 

 
 
S2014_006 

2.  Der Antrag der Beklagten auf Sicherheitsleistung durch die Klägerin-

nen wird abgewiesen. 

3.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 45'000.–. 

4.  Die  Kosten  werden  von  der  Klägerin  bezogen  und  mit  dem  von  ihr 
geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Die endgültige Kosten- und 
Entschädigungsregelung bleibt dem ordentlichen Verfahren vorbehal-
ten. Für den Fall, dass die Klägerin nicht innert Frist Klage im ordent-
lichen  Verfahren  einreicht,  hat  es  mit  dieser  Kostenauflage  sein  Be-
wenden. 

5.  Den  Klägerinnen  wird  eine  Frist  bis  7.  November  2014  zur  Einrei-
chung der Klage im ordentlichen Verfahren angesetzt, ansonsten die 
hiermit angeordneten vorsorglichen Massnahmen ohne Weiteres da-
hinfallen. 

6.  Für den Fall, dass die Klägerinnen nicht innert Frist Klage im ordent-
lichen Verfahren einreichen, haben sie der Beklagten eine Parteient-
schädigung von CHF 65'580.60 (inkl. 8% MWSt.) zu bezahlen. 

Dieses Urteil geht an:  

–  die Klägerinnen (mit Gerichtsurkunde)  
–  die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)  
–  das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der  Rechtskraft,  mit 

Gerichtsurkunde) 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

Seite 34 

 
 
S2014_006 

St. Gallen, 6. Oktober 2014 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 7. Oktober 2014 

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