# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** fa522475-3511-53ea-85ee-849c42f8d85c
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2023-02-08
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 08.02.2023 B-2729/2019
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-2729-2019_2023-02-08.pdf

## Full Text

B u n d e s v e r w a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b un a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b un a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b un a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

   

 

 Abteilung II 

B-2729/2019, B-2732/2019 

 

 

  U r t e i l  v o m  8 .  F e b r u a r  2 0 2 3  

Besetzung 
 Richter Marc Steiner (Vorsitz), 

Richter David Aschmann, Richterin Vera Marantelli,    

Gerichtsschreiberin Sabine Büttler. 
 

 
 

Parteien 
 Apple Inc.,  

1, Infinite Loop, US-CA 95014 Cupertino,   

vertreten durch die Rechtsanwälte 

Prof. Dr. iur. Jürg Simon und/oder David Hitz,  

Lenz & Staehelin,  

Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,  

Beschwerdeführerin,   
 

 
gegen 

 
 

Flash Europe International S.A.,  

19, rue Edmond Reuter, LU-5326 Contern,   

vertreten durch TRADAMARCA,  

Humphrey & Co,  

Avenue du Prieuré 8, 1009 Pully,  

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.   
 

 
 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 15786, IR 1'309'175 GENIUS 

GROVE (fig.) / IR 1'353'422 GeniusAcademy (fig.); 

Widerspruchsverfahren Nr. 15787, CH-Nr. 490'429 GENIUS 

BAR / IR 1'353'422 GeniusAcademy (fig.). 

B-2729/2019 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

A.a Am 6. Juli 2017 wurde in der Gazette des marque internationales 

(nachfolgend: Gazette) Nr. 24/2017 die Schutzausdehnung auf die 

Schweiz der internationalen Registrierung IR 1'353'422 "GeniusAcademy 

(fig.)" der Flash Europe International S.A. mitgeteilt. Die Wort-/Bildmarke 

wird wie folgt dargestellt:  

 

 

Ihr Dienstleistungsverzeichnis lautet: 

Kl. 39: Transport; conditionnement et emballage de marchandises; organisa-

tion de voyages; informations en matière de transport dans le cadre du suivi 

de véhicules de transport par ordinateurs; entreposage, transport et livraison 

de marchandises; prestation de conseils en matière de transport; services de 

courtage de fret et transport; services de logistique en matière de transport; 

services de transport par camionnette de déménagement; mise à disposition 

d'informations en matière de transport et de voyages par le biais de dispositifs 

et d'appareils de télécommunication mobiles; informations en matière de 

transport dans le cadre du suivi de parcs automobiles à l'aide de dispositifs de 

localisation et navigation électroniques; transport et livraison de produits, 

d'échantillons et de marchandises en tous genres par route, rail et navire; in-

formations en matière de transport dans le cadre du suivi de véhicules de 

transport de fret par le biais d'ordinateurs ou de gps. 

Kl. 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; 

organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, 

de congrès, de séminaires et de symposiums; organisation de concours (édu-

cation ou divertissement); cours par correspondance; informations en matière 

d'éducation; épreuves pédagogiques; enseignement; formation pratique (dé-

monstration); instruction (éducation); information en matière de formations 

professionnelles; mise à disposition de publications électroniques en ligne non 

téléchargeables; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs; orientation professionnelle (con-

seils en matière d'éducation ou de formation); perfectionnement professionnel; 

publication de textes autres que textes publicitaires; recyclage professionnel; 

éducation et formation, également relatives à la constitution et dynamisation 

d'équipes; coaching (formation); coaching commercial (formation); services de 

conseils en matière de formation dans le but d'optimaliser la communication 

entre le personnel d'une entreprise; éducation et formation, y compris coa-

ching, dans le cadre de l'accompagnement personnalisé d'individus; services 

de formation ou d'éducation dans le domaine du transport; services d'ensei-

gnement. 

B-2729/2019 

Seite 3 

A.b Gestützt auf ihre nachfolgenden Marken erhob die Apple Inc. (hier-

nach: Widersprechende) am 1. November 2017 beim Eidgenössischen 

Institut für Geistiges Eigentum (hiernach: Institut) vollständig Widerspruch 

gegen die Schutzausdehnung dieser Marke: 

– IR 1'309'175 "GENIUS GROVE (fig.)" (Widerspruch Nr. 15786)  

– CH-Nr. 490'429 "GENIUS BAR" (Widerspruch Nr. 15787) 

A.b.a Im Widerspruchsverfahren Nr. 15786 lautet die Widerspruchsmarke 

IR 1309175 "GENIUS GROVE (fig.)" (hiernach: Widerspruchsmarke 1). 

Sie wurde in der Schweiz am 10. August 2017 mit Prioritätsdatum 24. Juli 

2015 zum Schutz zugelassen und war zum Zeitpunkt des vorinstanzlichen 

Verfahrens (vgl. auch Sachverhalt Bst. B.g hiernach) für folgende Dienst-

leistungen eingetragen:  

Kl. 35: Services de magasins de vente au détail proposant des produits infor-

matiques, électroniques et de divertissement, appareils de télécommunication, 

téléphones mobiles, montres intelligentes, dispositifs électroniques numé-

riques mobiles portatifs, dispositifs électroniques à porter sur soi et autres pro-

duits électroniques grand public, logiciels informatiques, ainsi qu'accessoires, 

périphériques et étuis de transport pour ces produits; services de démonstra-

tion de produits fournis en magasin. 

Kl. 37: Services de maintenance, réparation et entretien de matériel informa-

tique, périphériques informatiques et dispositifs électroniques grand public; 

services d'assistance technique, à savoir services de dépannage sous forme 

de réparation de matériel informatique, périphériques informatiques et dispo-

sitifs électroniques grand public. 

Kl. 41: Services d'animation et de présentation de séminaires, d'ateliers et de 

cours dans le domaine des produits informatiques, électroniques et de diver-

tissement, appareils de télécommunication, téléphones mobiles, montres in-

telligentes, dispositifs électroniques numériques mobiles portatifs, dispositifs 

électroniques à porter sur soi et autres produits électroniques grand public, 

logiciels informatiques, ainsi qu'accessoires, périphériques et étuis de trans-

port pour ces produits. 

A.b.b Im Widerspruchsverfahren Nr. 15787 lautet die Widerspruchsmarke 

CH-Nr. 490'429 "GENIUS BAR" (hiernach: Widerspruchsmarke 2). Die 

Wortmarke wurde im schweizerischen Markenregister am 12. März 2001 

hinterlegt und ist für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 38 

und 42 eingetragen. Ihren Widerspruch stützt sie insbesondere auf die Wa-

ren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36 und 38:  

Kl. 9: Computer Software und Hardware; Ton-, Video- und Datenaufzeich-

nung; Digitalkameras; elektronische Datenträger; telekommunikative Geräte 

und Instrumente, Multimedia-Produkte bestehend aus oder für den Gebrauch 

B-2729/2019 

Seite 4 

von Übertragung von Audio- und Videodaten; Geräte zur Aufzeichnung, Über-

mittlung, Ver- und Entschlüsselung, zum Editieren, Abspielen und zur Spei-

cherung von Daten inklusive Audio- und Videoaufnahmen.  

Kl. 35: Werbung und Geschäftswesen. 

Kl. 36: Leasing von Kommunikationsgeräten und elektronischen Mail-Boxes. 

Kl. 38: Nachrichtenwesen; Telekommunikation; Vermietung und Mieten von 

Kommunikationsgeräten und elektronischen Mail-Boxes; elektronische Über-

mittlung von Daten und Dokumenten via Internet; Lieferung von Daten und 

Nachrichten via elektronische Übermittlung. 

A.b.c Zur Begründung beider Widersprüche führte die Widersprechende 

im Wesentlichen aus, infolge der Übernahme ihres Markenbestandteils 

"Genius" und des gleichen Zeichenaufbaus "GENIUS + [Begriff]" führe be-

stehe eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken. Da die bean-

spruchten Waren und Dienstleistungen aller Marken gleichartig seien und 

es sich bei den Widerspruchsmarken zudem um bekannte Marken handle, 

müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Die in der ange-

fochtenen Marke vorhandenen kleinen Unterschiede reichten nicht aus, um 

eine Verwechslungsgefahr zu bannen. 

A.c Mit Eingabe vom 26. April 2018 reichte die Widerspruchsgegnerin je-

weils ihre Widerspruchsantwort ein und beantragte in beiden Wider-

spruchsverfahren die kostenfällige Abweisung des Widerspruches.  

A.d Mit jeweiliger Verfügung vom 2. Mai 2018 schloss das Institut in beiden 

Verfahren die Instruktion. 

A.e Am 28. März 2019 wurde die Übertragung der angefochtenen Marke 

IR 1'353'422 "GeniusAcademy (fig.)" von der Flash Europe International 

S.A., 19 rue Edmond Reuter, L-5326 Contern auf die an der gleichen Ad-

resse domizilierten Redspher ins internationale Register eingetragen und 

am 11. April 2019 in der Gazette Nr. 13/2019 publiziert. Mangels Hinweises 

seitens der neuen Inhaberschaft, dass diese in das Widerspruchsverfahren 

eintreten wolle, führte das Institut beide Widerspruchsverfahren mit der 

ehemaligen Inhaberin als widerspruchsgegnerische Partei fort.  

A.f Jeweils mit Entscheid vom 30. April 2019 wies das Institut die Wider-

sprüche vollständig ab. Zum einen verneinte das Institut eine Verwechs-

lungsgefahr für die in den Klassen 35, 36, 37 und 38 und einen Teil der in 

Klasse 9 beanspruchten Waren und Dienstleistungen bereits mangels 

Gleichartigkeit gegenüber den Dienstleistungen der angefochtenen Marke. 

B-2729/2019 

Seite 5 

Zum anderen bejahte das Institut zwar einerseits eine Gleichartigkeit be-

züglich den von der angefochtenen Marke in Klasse 41 beanspruchten 

Ausbildungsdienstleistungen und den in Klasse 39 beanspruchten Dienst-

leistungen "Transport; organisation de voyages; prestation de conseils en 

matière de transport; mise à disposition d'informations en matière de trans-

port et de voyages par le biais de dispositifs et d'appareils de télécommu-

nication mobiles" zu den von der Widerspruchsmarke 1 in Klasse 41 bean-

spruchten Ausbildungsdienstleistungen und den von der Widerspruchs-

marke 2 in Klasse 9 beanspruchten "elektronische Datenträger; Videoauf-

zeichnung", und andererseits eine Zeichenähnlichkeit aufgrund der Über-

einstimmung im Zeichenelement "GENIUS" auf phonetischer und sinnge-

haltlicher Ebene. Indes verneinte das Institut in beiden Fällen, dass den 

Widerspruchsmarken und insbesondere dem Bestandteil "GENIUS" im Zu-

sammenhang mit den gleichartigen Dienstleistungen ein erweiterter 

Schutzumfang zukäme oder, dass diese auf Serienmarken hinweisen wür-

den. Folglich stellte das Institut fest, dass die Übereinstimmung der Marken 

im an sich beschreibenden Zeichenelement "GENIUS" keine Verwechs-

lungsgefahr begründe, und sich die weiteren Zeichenelemente der Ver-

gleichszeichen derart unterscheiden würden, dass eine Verwechslungsge-

fahr ausgeschlossen werden könne. 

B.  

B.a Mit Eingabe vom 3. Juni 2019 erhob die Widersprechende (hiernach: 

Beschwerdeführerin) gegen die Widerspruchsentscheide Nr. 15786 und 

15787 des Instituts (hiernach: Vorinstanz) Beschwerde an das Bundesver-

waltungsgericht. Die Beschwerdeverfahren wurden unter den Verfahrens-

nummern B-2729/2019 (Widerspruch Nr. 15786) und B-2732/2019 (Wider-

spruch Nr. 15787) eröffnet. In ihrer Beschwerde beantragt die Beschwer-

deführerin, beide Widersprüche seien vollumfänglich gutzuheissen und die 

Schutzausdehnung der internationalen Registrierung IR 1'353'422 voll-

ständig zu widerrufen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten 

der Widerspruchsgegnerin (hiernach: Beschwerdegegnerin). Sie rügt, die 

Vorinstanz habe den weiten Schutzumfang, der beiden Widerspruchsmar-

ken sowie jener, welcher der Marke "APPLE" aufgrund ihrer überragenden 

Bekanntheit für Waren in Klasse 9 zukomme und sich auch auf die vorlie-

gend strittigen Dienstleistungen erstrecke, nicht berücksichtigt. Das Zei-

chenelement "GENIUS" werde nicht etwa als beschreibende und anprei-

sende Aussage der entsprechend gekennzeichneten Waren und Dienst-

leistungen verstanden, sondern seiner Bekanntheit wegen direkt mit der 

Beschwerdeführerin assoziiert. Folglich sei bei gegebener Zeichenähnlich-

keit und Gleichartigkeit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. 

B-2729/2019 

Seite 6 

Prozessual beantragt die Beschwerdeführerin die Ansetzung einer mündli-

chen öffentlichen Verhandlung und die Vereinigung der Beschwerden be-

treffend die Widerspruchsverfahren Nr. 15786 und 15787. 

B.b Nachdem die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz mit Stellung-

nahmen vom 10. bzw. 12. Juli 2019 ihr Einverständnis zum prozessualen 

Antrag der Beschwerdeführerin mitgeteilt hatten, wurden die Beschwerde-

verfahren B-2729/2019 und B-2732/2019 mit Verfügung vom 17. Juli 2019 

antragsgemäss vereinigt und unter der Verfahrensnummer B-2729/2019 

weitergeführt. 

B.c Mit Eingabe vom 19. September 2019 reichte die Vorinstanz sämtliche 

Vorakten sowie ihre Vernehmlassung ein. Darin beantragt sie die kosten-

fällige Abweisung der Beschwerde. Sie verneint nach wie vor, dass den 

Widerspruchsmarken im Zusammenhang mit den strittigen Dienstleistun-

gen ein erweiterter Schutzumfang zukomme. Ebenso verneint die Vor-

instanz, dass sich die Bekanntheit der Marke "APPLE" im Zusammenhang 

mit Waren aus dem Informatikbereich auf die vorliegend massgebenden 

Waren und Dienstleistungen übertragen lasse und den Widerspruchsmar-

ken damit einen erweiterten Schutzumfang verleihe. Im Übrigen könne, 

selbst wenn den Widerspruchsmarken eine erhöhte Bekanntheit zugespro-

chen werden sollte, ein erweiterter Schutz der berühmten Marke aus-

serhalb des Gleichartigkeitsbereichs im Widerspruchsverfahren nicht gel-

tend gemacht werden. Vorliegend sei eine erhöhte Bekanntheit der Wider-

spruchsmarken von der Beschwerdeführerin nicht belegt worden. In Anbe-

tracht, dass die Vergleichszeichen einzig im an sich schwachen Zeichen-

element "GENIUS" übereinstimmen, und zwischen den Marken ansonsten 

keine Ähnlichkeiten vorhanden seien, bestünde dort wo eine Gleichartig-

keit bejaht wurde, aufgrund der vorhandenen Unterschiede in Sinngehalt 

und Zeichengestaltung keine Gefahr von Verwechslungen.  

B.d Die Beschwerdegegnerin verzichtete stillschweigend auf die Einrei-

chung einer Beschwerdeantwort.  

B.e In ihrer Replik vom 5. Dezember 2019 bestätigte die Beschwerdefüh-

rerin ihre Rechtsbegehren und reichte in Bezug auf den geltend gemachten 

erhöhten Schutzumfang ihrer Widerspruchsmarken weitere Gebrauchsbe-

lege ein.  

B.f Mit Schreiben vom 14. Januar 2020 bzw. vom 27. Januar 2020 teilten 

die Vorinstanz bzw. die Beschwerdegegnerin jeweils ihren Verzicht auf die 

Eingabe einer Duplik mit. 

B-2729/2019 

Seite 7 

B.g Am 6. August 2020 wurde in der Gazette Nr. 30/2020 die am 17. März 

2020 vorgenommene Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsver-

zeichnisses der internationalen Registrierung IR 1309175 "GENIUS 

GROVE (fig.)" (Widerspruchsmarke 1) publiziert. Demnach schränkte die 

Beschwerdeführerin den Markenschutz der Widerspruchsmarke 1 in der 

Schweiz auf die in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen ein und ver-

zichtete auf sämtliche in den Klassen 35 und 41 beanspruchten Dienstleis-

tungen (vgl. Sachverhalt Bst. A.b.a. hiervor).  

B.h Am 30. Juni 2021 fand auf Antrag der Beschwerdeführerin eine öffent-

liche Parteiverhandlung statt. Während die Beschwerdegegnerin und die 

Vorinstanz auf eine Teilnahme verzichteten, hielt die Beschwerdeführerin 

an ihren bisherigen Rechtsbegehren und rechtlichen Standpunkten fest.  

B.i Nachdem der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör zum Entwurf 

des Protokolls der Verhandlung vom 30. Juni 2021 gewährt worden war, 

teilte das Gericht den Verfahrensbeteiligten mit Verfügung vom 16. Sep-

tember 2021 mit, dass kein weiterer Schriftenwechsel im Verfahren vorge-

sehen sei.  

C.  

Auf die eingereichten Akten und weitere Vorbringen wird, soweit erforder-

lich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.  

  

B-2729/2019 

Seite 8 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden 

Beschwerden B-2729/2019 und B-2732/2019, welche sich je gegen einen 

Entscheid des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum in Widerspruchssa-

chen richten, zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichts-

gesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32] sowie Art. 5 Abs. 2 des 

Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren 

[VwVG, SR 172.021]).  

1.2 Die Beschwerden wurden innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 

VwVG am 3. Juni 2019 frist- und formgerecht eingereicht (Art. 52 Abs. 1 

VwVG) und die verlangten Kostenvorschüsse rechtzeitig geleistet (Art. 63 

Abs. 4 VwVG). Auch haben sich die Rechtsvertreter der Beschwerdeführe-

rin rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). 

1.3 Als jeweilige Widersprechende ist die Beschwerdeführerin Adressatin 

der angefochtenen Verfügungen. Sie ist daher nicht nur beschwert, son-

dern hat als unterliegende Widersprechende auch ein schutzwürdiges In-

teresse an deren Aufhebung oder Änderung. Damit ist sie zur Beschwer-

deführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG).  

1.4  

1.4.1 Mit Verfügung vom 17. Juli 2019 wurden die Beschwerdeverfahren 

B-2729/2019 und B-2732/2019 auf Antrag der Beschwerdeführerin verei-

nigt und unter der Verfahrensnummer B-2729/2019 weitergeführt. Trotz 

Vereinigung ist bei der Prüfung der übrigen Sachurteilsvoraussetzungen 

gemäss Art. 44 ff. VwVG eine pro Widerspruchsverfahren differenzierte 

Beurteilung vorzunehmen.  

1.4.2 Während im Widerspruchsverfahren Nr. 15787 betreffend die Wider-

spruchsmarke 2 "GENIUS BAR" die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen 

gemäss Art. 48 ff. VwVG vorliegen und demnach vollständig auf die Be-

schwerde mit der ursprünglichen Verfahrensnummer B-2732/2019 einzu-

treten ist, muss in der Beschwerde bezüglich dem Widerspruchsverfahren 

der Widerspruchsmarke 1 "GENIUS GROVE" was folgt differenziert wer-

den. 

1.4.3 Am 6. August 2020 wurde in der Gazette Nr. 30/2020 die Beschrän-

kung des Dienstleistungsverzeichnisses der internationalen Registrierung 

B-2729/2019 

Seite 9 

IR 1'309'175 "GENIUS GROVE (fig.)" (Widerspruchsmarke 1) auf die in 

Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen publiziert. Damit entfällt das 

Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin im Widerspruchsverfahren 

Nr. 15786 bezüglich den ursprünglich von der Widerspruchsmarke 1 bean-

spruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 41. Soweit die Beschwer-

deführerin ihren Widerspruch im Widerspruchsverfahren Nr. 15786 

(B-2729/2019) also auf die Klassen 35 und 41 stützt, wird die Beschwerde 

gemäss Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG mangels Rechtsschutzinteresse ge-

genstandslos (Urteil des BVGer B-2637/2021 vom 18. November 2021 E. 6 

m.w.H. und E. 7.1.1.2 "miu miu [fig.]/miu miu TIMEWEAR [fig.], MIU MIU 

[fig.]"; VERA MARANTELLI/SAID HUBER, in: Praxiskommentar Verwaltungs-

verfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, Art. 48 Rz. 15). Im Beschwerdeverfahren 

betreffend der Widerspruchsmarke 1 ist damit im Widerspruchsverfahren 

Nr. 15786 einzig die Verwechslungsgefahr zwischen den nachfolgenden 

Dienstleistungen der Klasse 37 sowie den von der angefochtenen Marke 

beanspruchten Dienstleistungen zu prüfen: 

Kl. 37: Services de maintenance, réparation et entretien de matériel 

informatique, périphériques informatiques et dispositifs électroniques grand 

public; services d'assistance technique, à savoir services de dépannage sous 

forme de réparation de matériel informatique, périphériques informatiques et 

dispositifs électroniques grand public. 

1.5 Am 28. März 2019 wurde die Übertragung der angefochtenen Marke 

IR 1'353'422 "GeniusAcademy (fig.)" von der Flash Europe International 

S.A., 19 rue Edmond Reuter, L-5326 Contern auf die Redspher, 19 rue 

Edmond Reuter, L-5326 Contern ins internationale Register eingetragen 

und am 11. April 2019 in der Gazette Nr. 13/2019 publiziert. Ohne explizite 

Mitteilung der neuen Inhaberschaft, sie wolle ins Widerspruchsverfahren 

eintreten, sowie dem Einverständnis der Gegenpartei zum Eintritt der 

neuen Inhaberschaft ins Verfahren, wird ein Verfahren gemäss Art. 17 

Abs. 1 und Art. 21 Abs. 2 BZP mit der ehemaligen Inhaberin weitergeführt 

(BVGE 2020 IV/4 E. 9.2.1 und E. 10.1 m.H. "Sparks/Sparkchief"). Nach-

dem weder die neue Inhaberin der angefochtenen Marke, noch die Wider-

sprechende sich der Weiterführung des Widerspruchsverfahrens mit der 

ehemaligen Inhaberin der angefochtenen Marke widersetzt haben, führte 

die Vorinstanz das Verfahren mit der ehemaligen Inhaberin als 

Widerspruchsgegnerin fort. Sie ist demnach auch zurecht Beschwerdegeg-

nerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren (BVGE 2020 IV/4 E. 9.2.1 und 

E. 10.1 m.H. "Sparks/Sparkchief").  

 

B-2729/2019 

Seite 10 

2.  

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere 

Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für 

gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so 

dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c 

i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 

[MSchG, SR 232.11]). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartig-

keit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an 

die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je 

ähnlicher sich die Produkte sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 

"Appenzeller Natural [fig.]", 128 III 96 E. 2a "Orfina"; Urteil des BVGer 

B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 5.1 "[Apfel] [fig.], APPLE/

APPLE BOUTIQUE"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden 

Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 

berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer 

B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 2.1 "Quantex/Quantum CapitalPart-

ners"). 

2.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich, 

soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht, aufgrund der 

Registereinträge (Urteil des BVGer B-1342/2018 E. 5.3 m.H. "[Apfel] [fig.], 

APPLE/APPLE BOUTIQUE"). Der tatsächliche oder beabsichtigte Ge-

brauch der Marke auf dem Markt ist irrelevant (Urteil des BVGer 

B-6921/2018 vom 27. Mai 2020 E. 3.2 und 7.5.3 "Facebook [fig.]/Facegirl 

[fig.]"). Entsprechend sind marketingmässige Segmentierungen bezüglich 

Preis und Qualität der Waren unbeachtlich (EUGEN MARBACH, in: von 

Büren/David [Hrsg.], SIWR, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009 [hiernach: 

Marbach, SIWR III/1], N. 822; RALPH SCHLOSSER/CLAUDIA MARADAN, in: de 

Werra/Gilliéron [Hrsg.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 

art. 3 LPM n. 142; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: 

David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 

2017, Art. 3 N. 128). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Ab-

nehmerkreise annehmen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken 

angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer übli-

chen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen 

stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen 

Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 

2020 E. 2.2 "Nivea [fig.]/Neauvia", B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 

"Qnective/Q qnnect [fig.]"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 

N. 117).  

B-2729/2019 

Seite 11 

2.3 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtein-

druck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrs-

kreise hinterlassen, abgestellt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller", 

121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der 

Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt 

(BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 

15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally", B-6012/2008 vom 25. November 

2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]").  

Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenen-

falls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 

Urteil des BVGer B-2354/2016 vom 29. März 2017 E. 3.4 "ALLIANZ/

ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"). Die Übereinstim-

mung auf einer Ebene genügt in der Regel zur Annahme einer Zeichen-

ähnlichkeit (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 

"Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silben-

zahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale be-

stimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der 

Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan", 

119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").  

Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinier-

ten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt 

werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für 

den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält eine Marke 

sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese 

das Erinnerungsbild gleichermassen prägen (Urteil des BVGer B-970/2019 

vom 11. Februar 2020 E. 6.1 m.H. "clever fit [fig.]/CLEVERFIT [fig.]"). Ent-

sprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Be-

zug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resul-

tieren (MARBACH, SIWR III/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kom-

binierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie 

beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteile des BVGer B-6173/2018 

vom 30. April 2019 E. 3.3 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH 

ECONOMIC FORUM [fig.]", B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.2 

m.H. "HÖFER FAMILY OFFICE [fig.]/HOFER"). Beim Zeichenvergleich ist 

von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer 

B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 m.H. "Adwista/ad-vista"; 

MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das 

angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig 

vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die 

B-2729/2019 

Seite 12 

Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE 

vom 27. April 2006 E. 6 "O [fig.]", in: sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinne-

rungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MAR-

BACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erschei-

nungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird 

(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.3 

"WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"). 

Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Be-

urteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden 

(MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b 

"Kamillosan"). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit 

dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche be-

einflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des 

BVGer B-1085/2008 vom 13. November 2008 "Red Bull, Bull/Stierbräu"). 

Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist 

zulässig (Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.3 "WORLD ECONOMIC 

FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]; MARBACH, SIWR III/1, 

N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 "Eden Club"). 

2.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn Fehlzurechnungen aufgrund 

der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren bzw. Dienstleis-

tungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen verse-

henen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-

rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn 

eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine 

mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar aus-

einanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Mar-

keninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (BGE 128 III 96 

E. 2a "Orfina/Orfina", 127 III 166 E. 2a "Securitas", 122 III 382 E. 1 

"Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b 

"Stoxx/StockX [fig.]"; Urteile des BVGer B-3417/2020 vom 27. Oktober 

2022 E. 3.4.2 "Hotel Tonight [fig.]/Verychic Tonight [fig.]", B-6173/2018 

E. 3.4 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC 

FORUM [fig.]", B-684/2017 E. 2.4 m.H. "Quantex/Quantum Capital-

Partners").  

2.5 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall 

der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder 

Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, 

da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu berück-

sichtigen (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent 

B-2729/2019 

Seite 13 

Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, Art. 3 N. 45). 

Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als 

für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere 

Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen 

(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.6 

m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM 

[fig.]"). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren prägende 

Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs 

anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol"; Urteile des BVGer 

B-1342/2018 E. 5.7 "[Apfel] [fig.], APPLE/APPLE BOUTIQUE", 

B-6173/2018 E. 3.6 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH 

ECONOMIC FORUM [fig.]", B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 2.6 

"MEISTER/ZeitMeister"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hin-

weise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck 

oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von 

den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand 

verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen 

(BGE 135 III 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteile des BVGer 

B-6173/2018 E. 3.5 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECO-

NOMIC FORUM [fig.]", B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noble-

wood"). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres 

fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt 

haben (BGE 122 III 382 E. 2a m.H. "Kamillosan"; Urteil des BGer 

4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; Urteil des BVGer 

B-6173/2018 E. 3.5 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH 

ECONOMIC FORUM [fig.]"; MARBACH, SIWR III/1, N. 979). Stimmen die 

Vergleichszeichen in einem anpreisend wirkenden und damit schwachen 

Bestandteil überein, werden in der Rechtsprechung bei der Prüfung der 

Verwechslungsgefahr unter anderem zwei Fallgruppen unterschieden. In 

der ersten Fallgruppe wird die Verwechslungsgefahr trotz Übereinstim-

mung einzig in einem vorwiegend beschreibenden Bestandteil bejaht, weil 

das übereinstimmende Zeichenelement lediglich leicht geschwächt wird 

(vgl. Urteile des BVGer B-3072/2021 vom 12. April 2022 E. 6.7 und E. 7 

"Prinz/Prinzenhaus", B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 6.3 "Meis-

ter/ZeitMeister"). In der zweiten Fallgruppe hingegen wird das Bestehen 

einer Verwechslungsgefahr mit der Begründung verneint, dass die Ver-

gleichszeichen sich in weiteren Zeichenelementen derart deutlich vonei-

nander unterscheiden, dass die Übereinstimmung im an sich schwachen 

Zeichenelement im Verhältnis zu dieser Abweichung nur noch schwach 

wirkt (vgl. Urteile des BVGer B-5530/2013 vom 6. August 2014 E. 5 mit 

Hinweisen "MILLESIMA/MILLEZIMUS", B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 

B-2729/2019 

Seite 14 

"SWISSPRIMBEEF/Appenzeller Prim[e] Beef [fig.]", B-7017/2008 vom 

11. Februar 2010 E. 6 "Plus/++Plusplus++ [fig.]"). Die Verwechselbarkeit 

zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenver-

gleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu 

beurteilen (Urteile des BVGer B-6046/2008 vom 11. März 2010 E. 3.2 

"R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]", 

B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 3.3 "DROSSARA/DROSIOLA"). 

3.  

3.1 In einem ersten Schritt sind, ausgehend vom Waren- und Dienstleis-

tungsverzeichnis der älteren Marke, die massgeblichen Verkehrskreise für 

die im Widerspruch stehenden Waren und Dienstleistungen sowie deren 

Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen (GALLUS JOLLER, in: Michael 

Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin, Markenschutzgesetz, Bern 2017, 

Art. 3 N. 51; RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im 

schweizerischen Markenrecht, 2015, S. 145 f.; EUGEN MARBACH, Die Ver-

kehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11).  

3.2 Die Widerspruchsmarke 1 "GENIUS GROVE (fig.)" beansprucht im 

massgebenden Zeitpunkt der Urteilsfindung die Dienstleistungen "Services 

de maintenance, réparation et entretien de matériel informatique, périphé-

riques informatiques et dispositifs électroniques grand public; services 

d'assistance technique, à savoir services de dépannage sous forme de ré-

paration de matériel informatique, périphériques informatiques et disposi-

tifs électroniques grand public" in Klasse 37 (vgl. E. 1.5 hiervor). Wie aus 

der Formulierung des Dienstleistungsverzeichnisses hervorgeht, betreffen 

die beanspruchten Service-, Installations-, Wartung- und Reparaturdienst-

leistungen jeweils Computerhardware und -peripheriegeräte sowie Unter-

haltungselektronik. Reparatur- und Servicedienstleistungen solcher 

Waren, welche sich zu gleichen Teilen an alle Verkehrsteilnehmer richten, 

werden entsprechend sowohl vom Endabnehmer wie auch von einer Fach-

kraft mit einer (leicht) erhöhten Aufmerksamkeit in Anspruch genommen 

(Urteile des BVGer B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 3.2 "e [fig.]/pick e bike 

[fig.]", B-2256/2019 vom 11. August 2020 E. 5.2 m.w.H. "carl software [fig.]/

TC Carl [fig.]", B-2354/2016 E. 4 "Allianz/Allianz TGA Technische 

Gebäudeausrüstung [fig.]"). 

3.3  

3.3.1 Die Widerspruchsmarke 2 ihrerseits stützt ihren Widerspruch insbe-

sondere auf die von ihr in den Klassen 9, 35, 36 und 38 beanspruchten 

B-2729/2019 

Seite 15 

Waren und Dienstleistungen (vgl. Widerspruchsschrift vom 1. November 

2017 [hiernach: Widerspruchsschrift], Rz. 9 und 15 ff.; Beschwerde, 

Rz. 15 ff.). Weder im vorinstanzlichen, noch im vorliegenden Beschwerde-

verfahren äusserte sich die Beschwerdeführerin zu den in Klasse 42 bean-

spruchten Dienstleistungen, weshalb anzunehmen ist, dass diese Klasse 

vom Widerspruch nicht umfasst wird.  

3.3.2 Aus der breiten Formulierung des Waren- und Dienstleistungsver-

zeichnisses folgert die Vorinstanz, dass sich die beanspruchten Waren und 

Dienstleistungen an einen entsprechend breiten Abnehmerkreis richten, 

nämlich sowohl an den Durchschnittsabnehmer als auch an eine Vielzahl 

von Fachkräften (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 

30. April 2019, III/B, Ziff. 5; Vernehmlassung, Ziff. 4). Es sei somit auf das 

Verständnis von Endabnehmern und Fachkreisen abzustellen. Die Be-

schwerdeführerin bestreitet diese Einschätzung nicht (Replik, Rz. 3). 

3.3.3 Demzufolge kann festgestellt werden, dass sich die in Klasse 9 be-

anspruchten Waren mehrheitlich sowohl an den Endabnehmer als auch an 

Fachleute richten. Diese Verkehrskreise stimmen auch mit den mitre-

gistrierten Hilfsdienstleistungen des entsprechenden Leasings dieser Ge-

räte in Klasse 36 überein (Urteil des BVGer B-259/2017 vom 13. März 2019 

E. 4 "TESLA, Powerwall/Tesla Powerwall"). Die in Klasse 35 beanspruch-

ten Dienstleistungen "Werbung und Geschäftswesen" richten sich – 

obschon sie von jedermann in Anspruch genommen werden können – nicht 

an das breite Publikum, da sie keine alltäglichen Bedürfnisse abdecken, 

sondern im Zusammenhang mit spezifischen Fragen des wirtschaftlichen 

Verkehrs erbracht werden (Urteil des BVGer B-1408/2015 vom 25. Oktober 

2017 E. 3 "Informa"). Deren Verkehrskreise setzen sich daher grundsätz-

lich aus Personen zusammen, die versiert bzw. darin professionell tätig 

sind, worunter sowohl Privat- als auch Fachpersonen zu zählen sind 

(Urteile des BVGer B-1408/2015 E. 3 "Informa", B-3920/2011 vom 29. Ja-

nuar 2013 E. 8 m.w.H. "Glass Fiber Net"). Die in Klasse 38 beanspruchten 

Telekommunikations- und Übermittlungsdienstleistungen richten sich so-

wohl an Fachkreise wie Telematiker, Informatiker und Journalisten als auch 

an Durchschnittskonsumenten (Urteile des BVGer B-259/2017 E. 4 

"TESLA, Powerwall/Tesla Powerwall", B-1408/2015 E. 3 m.w.H. "Informa"). 

3.3.4 Die in Klasse 9 beanspruchten Waren werden von den Endabneh-

mern und den Fachpersonen zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, 

aber doch nicht täglich erworben, so dass angenommen werden muss, 

dass der vorliegende Abnehmer den Markeninhaber bewusster, und daher 

B-2729/2019 

Seite 16 

zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussucht (Urteil des 

BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.1 m.w.H. "Intel inside/Galdat 

inside"). Auch in Bezug auf die in den Klassen 35, 36 und 38 beanspruch-

ten Dienstleistungen ist festzustellen, dass diese nicht nur Alltagsbedürf-

nisse abdecken und daher grundsätzlich eine intensivere wirtschaftliche 

Beziehung voraussetzen. Es ist demnach anzunehmen, dass die Abneh-

mer bei der Inanspruchnahme besagter Dienstleistungen einen (zumindest 

leicht) erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (Urteil des BVGer 

B-259/2017 E. 4 "TESLA, Powerwall/Tesla Powerwall", B-3663/2011 

E. 4.2.2 m.w.H. "Intel inside/Galdat inside"). 

4.  

Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt 

voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-

leistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil). Entsprechend ist in einem zwei-

ten Schritt zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren und Dienstleistun-

gen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Verkehrskreise 

identisch oder zumindest gleichartig sind. 

4.1 Vorab ist allerdings auf die von der Beschwerdeführerin behauptete er-

höhte Bekanntheit ihrer Widerspruchsmarken und die Auswirkung dieser 

Bekanntheit auf die Prüfung der Gleichartigkeit der strittigen Waren und 

Dienstleistungen einzugehen (vgl. Widerspruchsschrift, Rz. 18 und 26 ff.). 

Die Beschwerdeführerin führt aus, eine allfällige Bekanntheit ihrer Marken 

führe im Widerspruchsverfahren zu einer Ausdehnung ihres Schutzbe-

reichs. Wie die Vorinstanz in ihren Widerspruchsentscheiden zurecht klar-

stellte (vgl. angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15786 vom 30. April 

2019, III/B, Ziff. 6, angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 

30. April 2019, III/B, Ziff. 7), führt eine allfällige Bekanntheit einer Marke zu 

einem grösseren Schutzumfang, nicht aber zu einem erweiterten Gleichar-

tigkeitsbereich (BGE 122 III 387 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer 

B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 6.2 m.w.H. "MERCI/Merci [fig.]"). 

So lässt sich eine fehlende Warengleichartigkeit nicht mit der Bekanntheit 

der älteren Marke kompensieren, ansonsten das markenrechtliche Spezi-

alitätsprinzip ausgehebelt würde (Urteil des BGer 4A_242/2009 vom 

10. Dezember 2009 E. 5.6 "Coolwater/Davidoff Cool Water [fig.]"; Urteil des 

BVGer B-7562/2016 E. 6.2 "MERCI/Merci [fig.]"). Entsprechend kann der 

Schutz der berühmten Marke gemäss Art. 15 MSchG als Ausnahme vom 

Spezialitätsprinzip im Widerspruchsverfahren nicht angerufen werden 

(Urteile des BVGer B-7562/2016 E. 6.2 m.H. "MERCI/Merci [fig.]", 

B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 7.4 "Facebook/StressBook", 

B-2729/2019 

Seite 17 

B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 7 "Apple [fig.]/Adamis Group [fig.]"). Bei 

der Prüfung der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ist eine allfällige 

Bekanntheit einer Widerspruchsmarke daher unbeachtlich. 

4.2 Zunächst ist die Gleichartigkeit der im Widerspruchsverfahren 

Nr. 15786 (Widerspruchsmarke 1 "GENIUS GROVE") strittigen Dienstleis-

tungen zu prüfen. 

4.2.1 Wie in E. 1.4.3 hiervor festgestellt, hat die Widerspruchsmarke 1 im 

Laufe des Beschwerdeverfahrens auf die in Klassen 35 und 41 bean-

spruchten Dienstleistungen verzichtet, und ihr Waren- und Dienstleistungs-

verzeichnis auf die in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen einge-

schränkt. Demnach ist im Urteilszeitpunkt – anders als im vorinstanzlichen 

Widerspruchsentscheid – lediglich zu prüfen, ob zwischen den in Klasse 

37 von der Widerspruchsmarke 1 und den von der angefochtenen Marke 

in den Klassen 39 und 41 beanspruchten Dienstleistungen eine Gleichar-

tigkeit besteht.  

4.2.2 In der angefochtenen Verfügung kam die Vorinstanz bezüglich den 

von der Widerspruchsmarke 1 in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistun-

gen zum Schluss, diese seien mit den von der angefochtenen Marke in 

Klasse 39 und 41 beanspruchten Dienstleistungen nicht gleichartig (vgl. 

angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15786 vom 30. April 2019, III/B, 

Ziff. 5 und 9), und wies den Widerspruch bezüglich den von der Widerspre-

chenden in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen bereits mangels 

Gleichartigkeit ab. Sie begründete dies damit, dass keine markenrechtlich 

relevanten Zusammenhänge zwischen diesen Dienstleistungen ausge-

macht werden können (vgl. angefochtener Widerspruchsentscheid 

Nr. 15786 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 5). Die sich gegenüberstehenden 

Dienstleistungen würden sich nicht dem gleichen Markt zuordnen lassen, 

bedingten ein anderes fachspezifisches Know-how und dienten der Erfül-

lung anderer Bedürfnisse. Auch seien in der Regel die Infrastruktur, die Er-

bringungsorte und die Verkehrskreise der strittigen Dienstleistungen ver-

schieden. Folglich liege es nicht im Erwartungshorizont der Abnehmer 

(Fachkreise und Durchschnittskonsumenten), dass die sich gegenüberste-

henden Dienstleistungen einer einheitlichen Organisationsverantwortung 

unterstehen. Wohl können zur Unterstützung der Dienstleistungen der 

Klassen 39 und 41 die in Klasse 37 vorgenannten Dienstleistungen in An-

spruch genommen werden. Indessen dürfe nicht jede denkbare sachliche 

Verknüpfung für sich alleine schon als markenrechtliche Gleichartigkeit ge-

wertet werden. Zur Beurteilung der Gleichartigkeit von Bedeutung sind nur 

B-2729/2019 

Seite 18 

solche Dienstleistungen, welche nach der Erwartung der Konsumenten 

vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig gegenüber Dritten 

angeboten werden.  

4.2.3 In ihrer Beschwerde bestreitet die Beschwerdeführerin die vor-

instanzliche Beurteilung zur Gleichartigkeit der strittigen Dienstleistungen 

im Widerspruchsverfahren Nr. 15786 nicht und verweist ausdrücklich auf 

die Begründung des angefochtenen Widerspruchsentscheids (vgl. Be-

schwerde, Rz. 14). Insofern könnte geschlossen werden, dass sich die Be-

schwerdeführerin der vorinstanzlichen Beurteilung der Gleichartigkeit im 

Widerspruchsverfahren bezüglich der Widerspruchsmarke 1 unterzieht. In-

des ist die Rüge der Beschwerdeführerin, die vorinstanzliche Verfügung sei 

aufzuheben und der Widerspruch gutzuheissen, dahingehend zu verste-

hen, dass sie in allen Fällen – also auch in Bezug auf die Klasse 37 – eine 

Gutheissung beantragt und damit im Ergebnis die vorinstanzliche Beurtei-

lung auch diesbezüglich anficht.  

4.2.4 Bezugnehmend auf die von der Widerspruchsmarke 1 "GENIUS 

GROVE" in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen "Services de main-

tenance, réparation et entretien de matériel informatique, périphériques in-

formatiques et dispositifs électroniques grand public; services d'assistance 

technique, à savoir services de dépannage sous forme de réparation de 

matériel informatique, périphériques informatiques et dispositifs électroni-

ques grand public" ist im Einklang mit der Vorinstanz festzuhalten, dass die 

von der angefochtenen Marke in Klasse 39 und 41 beanspruchten Trans-

port-, Reiseveranstaltungs- und Logistikdienstleistungen sowie Coaching- 

und Schulungsdienstleistungen aus dem Gleichartigkeitsbereich der Wi-

derspruchsmarke fallen. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 

39 Transport-, Verpackungs-, Logistik- und Reiseveranstaltungsdienstleis-

tungen und in Klasse 41 Schulungsdienstleistungen. Die von der angefoch-

tenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 39 werden von 

spezialisierten Transport-, Logistik- und Reiseveranstaltungsunternehmen 

für Dritte erbracht. Gleiches gilt für die in Klasse 41 beanspruchten Schu-

lungs- und Coaching-Dienstleistungen, welche von Ausbildungs- und Be-

ratungsunternehmen für Dritte erbracht werden. Demgegenüber werden 

die von der Widerspruchsmarke beanspruchten IT-Wartungs- und Service-

dienste von einem Informatikunternehmen für Dritte erbracht. Es stehen 

sich damit Dienstleistungen gegenüber, die weder vom selben Unterneh-

men erbracht werden, noch das gleiche Know-how erfordern. Auch richten 

sie sich nicht an dasselbe relevante Publikum. Wenngleich die von der 

Widersprechenden in Klasse 37 beanspruchten Wartungs- und 

B-2729/2019 

Seite 19 

technischen Servicedienstleistungen von den Dienstleistungserbringern 

der Klassen 39 und 41 zur Unterstützung ihrer Dienste allenfalls in An-

spruch genommen werden, sind die strittigen Dienstleistungen weder kom-

plementär noch stehen sie im Wettbewerb zueinander. Die Abnehmer wer-

den also nicht erwarten, dass die strittigen Dienstleistungen aus einer Hand 

angeboten werden, und zum Beispiel der Logistikanbieter für seine eige-

nen Logistikdienste auch einen IT-Wartungsservice anbietet. Insofern ist 

der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren Nr. 15786 zu folgen und eine 

Gleichartigkeit zu verneinen. Damit ist das Bestehen einer Verwechslungs-

gefahr im Widerspruchsverfahren betreffend die Widerspruchsmarke 1 

"GENIUS GROVE" bereits mangels Gleichartigkeit auszuschliessen und 

es erübrigt sich die Prüfung der vorgebrachten Argumente zu Zeichenähn-

lichkeit und Schutzumfang der Widerspruchsmarke 1 (vgl. auch E. 5.1 hier-

nach).  

4.3 Weiter ist die Gleichartigkeit der im Widerspruchsverfahren Nr. 15787 

(Widerspruchsmarke 2 "GENIUS BAR") strittigen Waren und Dienstleistun-

gen zu prüfen.  

4.3.1 Die Beschwerdeführerin stützt ihren Widerspruch auf die von ihr in 

den Klassen 9, 35, 36 und 38 beanspruchten Waren und Dienstleistungen 

(vgl. E. 3.3.1 hiervor). Demgegenüber stehen die von der angefochtenen 

Marke in Klasse 39 und 41 beanspruchten Transport-, Reiseveranstal-

tungs- und Logistikdienstleistungen sowie Coaching- und Schulungs-

dienstleistungen. 

4.3.2  

4.3.2.1 Die Vorinstanz bejaht eine Gleichartigkeit zwischen der von der 

Widerspruchsmarke 2 in Klasse 9 beanspruchten Ware "elektronische Da-

tenträger" und sämtlichen von der angefochtenen Marke in Klasse 41 be-

anspruchten Dienstleistungen (angefochtener Widerspruchsentscheid 

Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 8 f.). Weiter bestehe zwischen den 

von der angefochtenen Marke beanspruchten Sport- und Unterhaltungs-

dienstleistungen in Klasse 41 eine logische und erwartete Marktverbindung 

zu den von der Widerspruchsmarke 2 in Klasse 9 beanspruchten Waren 

"Videoaufzeichnung" (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 

vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 10). Dieser Beurteilung schliesst sich die Be-

schwerdeführerin an (Beschwerde, Rz. 15). 

B-2729/2019 

Seite 20 

4.3.2.2 Darüber hinaus verneint die Vorinstanz hingegen eine Gleichartig-

keit zwischen den von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienst-

leistungen der Klasse 39 und den von der Widerspruchsmarke 2 in den 

Klassen 9, 35, 36 und 38 beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Ent-

sprechend wies sie den Widerspruch bezüglich der angefochtenen Klasse 

39 bereits mangels Gleichartigkeit ab (vgl. angefochtener Widerspruchs-

entscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 11). 

4.3.3  

4.3.3.1 Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz bringen vor, die von der 

angefochtenen Marke beanspruchten Publikationsdienstleistungen "mise à 

disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; 

mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; publication de textes autres 

que textes publicitaires" (Kl. 41) seien gleichartig zu den von der Wider-

spruchsmarke 2 beanspruchten "elektronische Datenträger" (Kl. 9). Das 

Publikum erwarte, dass ein Herausgeber von Publikationen, welche auf 

elektronische Datenträger gespeichert seien, diese Publikationen auch on-

line zur Verfügung stelle und weitere publizistische Dienstleistungen an-

biete (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 

2019, III/B, Ziff. 8; Beschwerde, Rz. 15).  

4.3.3.2 Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass zu den "elektronischen Da-

tenträgern" in erster Linie USB-Sticks, Chipkarten, SD-Karten oder Flash-

Memorycards zählen (vgl. Definitionen des Begriffs "elektronischer Daten-

träger", jeweils abrufbar unter: < https://www.storage-insider.de/was-ist-

ein-datenspeicher-a-950448/ >, < https://www.elektronik-kompendium.de/

sites/com/1905121.htm >, < https://de.wikipedia.org/wiki/Wechseldaten

tr%C3%A4ger >). Insbesondere zählen gerade CDs, DVDs oder Blu-ray-

Discs nicht zu den elektronischen, sondern zu den optischen Datenträgern 

(vgl. ebenda). Weiter ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass 

mittlerweile auch auf "elektronische Datenträger" gespeicherte Publikatio-

nen im Verkauf zu finden sind. Es sind dies beispielsweise auf USB-Sticks 

gespeicherte Hörbücher (vgl. Auswahl an Hörbücher auf USB-Sticks bei 

Orell Füssli < https://www.orellfuessli.ch/suche?sq=H%C3%B6rsticks >, 

bei amazon.de < https://www.amazon.de/USB-Stick-B%C3%BCcher-

H%C3%B6rbuch/s?k=USB-Stick&rh=n%3A186606%2Cp_n_bin-

ding_browse-bin%3A308849031 >, bei Ex Libris < https://www.exlib-

ris.ch/de/suche/?q=H%C3%B6rbuch%20Stick > und bei Globi 

< https://www.globi.ch/globi/hoerspiele/usb-stick/?sachgebiete=1418 >; 

alle zuletzt am 7. Februar 2023 abgerufen) oder auf "SD-Cards" gespei-

B-2729/2019 

Seite 21 

cherte Strassennavigationskarten für Autos (vgl. die Strassennavigations-

karten von Garmin < https://www.garmin.com/de-CH/c/road-maps/?FIL-

TER_FEATURE_CARD=true >, von TomTom < https://www.tomtom.com/

de_ch/navigation/accessories/sd-cards/europe-map-on-sd-card-for-carmi-

nat-tomtom/ >, von Audi, < https://shops.audi.com/de_DE/web/zubehoer/

p/navigationsfunktion-und-daten-8x0060883q-10?search_term=

SD+Karte >, von Mercedes Benz < https://shop.mercedes-benz.com/de-

de/collection/sd-card-navigation >; alle zuletzt am 7. Februar 2023 abgeru-

fen).  

4.3.3.3 Vor diesem Hintergrund und unter der Annahme, dass mangels ent-

sprechender Präzisierung in ihrem Warenverzeichnis davon auszugehen 

ist, dass die Widerspruchsmarke 2 Markenschutz für bespielte und unbe-

spielte elektronische Datenträger beansprucht, und "auf elektronische Da-

tenträger gespeicherte Publikationen" darunter zu subsumieren sind, ist 

eine – zumindest entfernte – Gleichartigkeit zwischen den vorgenannten 

Publikationsdienstleistungen und "elektronische Datenträger" (bzw. darun-

ter subsumierbare "auf elektronische Datenträger gespeicherte Publikatio-

nen") zu bejahen. In Anbetracht dessen, dass im Handel Bücher oder 

Strassenkarten als auf USB-Stick oder SD-Card gespeicherte Publikatio-

nen erhältlich sind, erscheinen die Publikationsdienstleistungen und die 

bespielte Variante des elektronischen Datenträgers für das Publikum als 

marktlogisches Angebot. Dabei kann vorliegend offenbleiben, ob eine 

Gleichartigkeit zwischen einem unbespielten elektronischen Datenträger 

und Publikationsdienstleistungen tatsächlich zu bejahen wäre. 

4.3.4  

4.3.4.1 Mit der Begründung, die Abnehmer der Dienstleistungen "éduca-

tion; formation; organisation et conduite d'ateliers de formation, de col-

loques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums; or-

ganisation de concours (éducation ou divertissement); cours par corres-

pondance; informations en matière d'éducation; épreuves pédagogiques; 

enseignement; formation pratique (démonstration); instruction (éducation); 

information en matière de formations professionnelles; organisation d'ex-

positions à buts culturels ou éducatifs; orientation professionnelle (conseils 

en matière d'éducation ou de formation); perfectionnement professionnel; 

recyclage professionnel; éducation et formation, également relatives à la 

constitution et dynamisation d'équipes; coaching (formation); coaching 

commercial (formation); services de conseils en matière de formation dans 

le but d'optimaliser la communication entre le personnel d'une entreprise; 

B-2729/2019 

Seite 22 

éducation et formation, y compris coaching, dans le cadre de l'accompa-

gnement personnalisé d'individus; services de formation ou d'éducation 

dans le domaine du transport; services d'enseignement" (Kl. 41) würden 

erwarten, die von ihnen besuchten Veranstaltungen, Ausstellungen, Schu-

lungen und Weiterbildungsanlässe auf bespielten elektronischen Da-

tenträgern wieder zu finden, bejahen die Beschwerdeführerin und die Vor-

instanz auch bezüglich diesen Dienstleistungen eine Gleichartigkeit zu den 

von der Widerspruchsmarke 2 in Klasse 9 beanspruchten "elektronische 

Datenträger" (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 

30. April 2019, III/B, Ziff. 9; Beschwerde, Rz. 15).  

4.3.4.2 Hierbei ist der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz allerdings 

entgegen zu halten, dass wenn gleich bei den beanspruchten Schulungs- 

und Berufscoachingdienstleistungen nicht auszuschliessen ist, dass Schu-

lungsmaterial zum Einsatz kommt, und an Symposien, Kongressen und 

Seminaren diverse Unterlagen und Publikationen der Teilnehmer zum Ver-

kauf angeboten werden, die auf Datenträger gespeicherte Publikationen 

oder Ausstellungen äusserst selten als auf einem "elektronischen Daten-

träger" gespeichert angeboten werden. Auch lassen sich kaum Verkaufs-

geschäfte finden in denen "elektronische Datenträger", also USB-Sticks 

oder Speicherkarten, erworben werden können, auf denen Schulungsun-

terlagen, Coachingdienste, Ausstellungen und Wettbewerbe oder Kultur- 

bzw. Sportveranstaltungen gespeichert sind. Vielmehr zeigt sich, dass Auf-

nahmen solcher Veranstaltungen oder Kurse heute noch auf optischen Da-

tenträgern wie CDs und DVDs angeboten werden, obschon heutzutage 

kaum ein fabrikneuer Computer mit einem integrierten CD-Laufwerk aus-

gestattet ist und optische Datenträger daher nicht zu den praktischsten Da-

tenträgern gehören. Diese Waren sind vom Warenverzeichnis der Wider-

spruchsmarke 2 allerdings nicht umfasst. Es ist zwar möglich, dass ein Ver-

anstalter seine Unterlagen im Rahmen der Schulungsveranstaltung an die 

Teilnehmer auf einem USB-Stick gespeichert abgibt, er wird diese Unterla-

gen aber ausserhalb der Schulungsveranstaltung kaum in der Form kom-

merzialisieren. Selbst wenn ein Dienstleistungsanbieter eine mit seinem 

Logo bedruckte SD-Card oder einen USB-Stick im Rahmen solcher Veran-

staltungen als Merchandising abgibt, so wird der Abnehmer diese als Wer-

bung und nicht als ein zusammenhängendes Angebot eines Anbieters er-

kennen. Demnach ist eine Gleichartigkeit zwischen den in E. 4.3.4.1 hier-

vor aufgeführten Dienstleistungen der Klasse 41 und selbst zwischen be-

spielten elektronischen Datenträgern (Kl. 9) – anders als von der Vor-

instanz und der Beschwerdeführerin angenommen (angefochtener Wider-

spruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 9; Beschwerde, 

B-2729/2019 

Seite 23 

Rz. 15) – zu verneinen. Weder werden "elektronische Datenträger" im Zu-

sammenhang mit den Dienstleistungen zum heutigen Zeitpunkt kommerzi-

alisiert, noch liegt eine entsprechende Konsumentenerwartung vor. Viel-

mehr zeigt sich im Übrigen, dass Besucher von Schulungsveranstaltungen 

heutzutage zumeist gehalten sind, ihre Unterlagen selber via Moodle und 

dergleichen herunterzuladen.  

4.3.5 Indes besteht ein Zusammenhang – anders als von der Vorinstanz 

angenommen – zwischen den in E. 4.3.4.1 hiervor aufgeführten Ausbil-

dungs-, Coaching- und Kulturdienstleistungen der Klasse 41 und der von 

der Widerspruchsmarke 2 beanspruchten Ware "Videoaufzeichnung" 

(Kl. 9). Gleich wie die zu Recht von der Vorinstanz und der Beschwerde-

führerin als zur Ware "Videoaufzeichnung" gleichartig beurteilten Dienst-

leistungen "divertissement; activités sportives et culturelles" der angefoch-

tenen Marke (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 

30. April 2019, III/B, Ziff. 9; Beschwerde, Rz. 15), sind die Abnehmer von 

Schulungsdiensten, Weiterbildungen, Coaching, Fernunterricht und diver-

sen Seminaren, Kolloquien und Ausstellungen es sich heutzutage ge-

wohnt, Videoaufnahmen dieser Veranstaltungen oder Lektionen wiederzu-

finden. Zum einen werden gerade in aktueller Zeit diverse Veranstaltungen 

entweder direkt via Videoaufnahme übertragen, oder sind diese Aufnah-

men andererseits für die Teilnehmer im Nachgang an die Veranstaltungen 

erhältlich. Insbesondere im Bereich von Aus- und Weiterbildungen werden 

den Teilnehmenden Videoaufnahmen von Schulungen zur Verfügung ge-

stellt. Insofern erscheint die von der Widerspruchsmarke 2 beanspruchte 

Ware "Videoaufzeichnung" (Kl. 9) für die massgebenden Abnehmer nicht 

nur als ein marktlogisches Angebot für die von der angefochtenen Marke 

beanspruchten Dienstleistungen "divertissement; activités sportives et cul-

turelles", sondern auch bezüglich der weiteren in Klasse 41 von der ange-

fochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen, nämlich "éducation; for-

mation; organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de 

conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums; organisation 

de concours (éducation ou divertissement); cours par correspondance; in-

formations en matière d'éducation; épreuves pédagogiques; enseigne-

ment; formation pratique (démonstration); instruction (éducation); informa-

tion en matière de formations professionnelles; organisation d'expositions 

à buts culturels ou éducatifs; orientation professionnelle (conseils en ma-

tière d'éducation ou de formation); perfectionnement professionnel; recy-

clage professionnel; éducation et formation, également relatives à la cons-

titution et dynamisation d'équipes; coaching (formation); coaching commer-

cial (formation); services de conseils en matière de formation dans le but 

B-2729/2019 

Seite 24 

d'optimaliser la communication entre le personnel d'une entreprise; éduca-

tion et formation, y compris coaching, dans le cadre de l'accompagnement 

personnalisé d'individus; services de formation ou d'éducation dans le do-

maine du transport; services d'enseignement".  

4.3.6  

4.3.6.1 Bestritten wird die vorinstanzliche Beurteilung der Gleichartigkeit im 

Widerspruchsverfahren betreffend die Widerspruchsmarke 2 von der Be-

schwerdeführerin in erster Linie insoweit, als sie im Gegensatz zur Vor-

instanz auch bezüglich den von der angefochtenen Marke in Klasse 39 be-

anspruchten Dienstleistungen eine Gleichartigkeit zu den von ihr bean-

spruchten Dienstleistungen bejaht (Beschwerde, Rz. 18; Replik, Rz. 29; 

Plädoyer, in: Protokoll der öffentl. Verhandlung [hiernach: Plädoyer], S. 6). 

Dabei macht die Beschwerdeführerin geltend, zwischen Dienstleistungen 

der Transportlogistik (Klasse 39) und des Geschäftswesens (Klasse 35) 

bestehe gerade deshalb eine Gleichartigkeit, weil für die Transportlogistik 

ein eigener Zweig des Geschäftswesens bestehe (Beschwerde, Rz. 18; 

Replik, Rz. 29; Plädoyer, S. 6). In der Schweiz existiere für die Logistik ein 

eigener KV-Abschluss, weshalb das gemeinsame bzw. aufeinander abge-

stimmte Anbieten beider Dienstleistungen in der Schweiz nicht unüblich sei 

(Plädoyer, S. 6). Auch sei auf die Schweizerische Normenvereinigung hin-

zuweisen, welche unter anderem zwischen "Transport" und "Dienstleistun-

gen im Transportwesen" unterscheide (Plädoyer, S. 6). Letztere werde 

unter die Kategorie "Service and Management" – das typische Geschäfts-

wesen – zusammengefasst. Die schweizerischen Abnehmer würden daher 

ein gemeinsames Anbieten dieser Dienstleistungen als marktlogische Kon-

sequenz empfinden (Beschwerde, Rz. 18; Replik, Rz. 29; Plädoyer, S. 6).  

4.3.6.2 Dieser Einschätzung ist im Einklang mit der Vorinstanz entgegen 

zu halten, dass zur Beurteilung der Gleichartigkeit nur solche Waren und 

Dienstleistungen von Bedeutung sind, welche vom Markeninhaber auch 

tatsächlich gewerbsmässig gegenüber Dritten angeboten werden (ange-

fochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/B, 

Ziff. 5). Wenngleich in der Schweiz ein auf den Fachbereich der Logistik 

abgestimmten KV-Abschluss existiert, stellt sich vorliegend die Frage, ob 

es für den massgeblichen Abnehmer marktlogisch erscheint, dass ein Lo-

gistikunternehmen, nebst Logistikdienste, für Dritte auch Dienstleistungen 

des Geschäftswesens anbietet. Im Einklang mit der Vorinstanz ist diese 

Frage zu verneinen (Vernehmlassung, Rz. 16). Wohl ist nicht auszuschlies-

sen, dass Logistikunternehmen im Unternehmen Mitarbeiter des Ge-

schäftswesens mit einem auf den Fachbereich Logistik spezialisierten 

B-2729/2019 

Seite 25 

KV-Abschluss angestellt haben. Indes ändert dies nichts an der Tatsache, 

dass ein Logistikunternehmen für Dritte Dienstleistungen der Logistik, und 

nicht des Geschäftswesens anbietet. Die Abnehmer werden daher nicht 

erwarten, dass Logistik- und Geschäftswesensdienstleistungen (Oberbe-

griff gemäss Nizza-Klassifikation: "gestion, organisation et administration 

des affaires commerciales") für Dritte vom selben Unternehmen erbracht 

werden. Jedenfalls stehen Anbieter dieser Dienstleistungen weder im Wett-

bewerb zueinander, noch richten sie sich an dasselbe relevante Publikum. 

4.3.7  

4.3.7.1 Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz 

habe zu Unrecht die Identität bzw. starke Gleichartigkeit der von der ange-

fochtenen Marke in Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen "informa-

tions en matière de transport dans le cadre du suivi de véhicules de trans-

port par ordinateurs; mise à disposition d'informations en matière de trans-

port et de voyages par le biais de dispositifs et d'appareils de télécommu-

nication mobiles; informations en matière de transport dans le cadre du 

suivi de parcs automobiles à l'aide de dispositifs de localisation et naviga-

tion électroniques; informations en matière de transport dans le cadre du 

suivi de véhicules de transport de fret par le biais d'ordinateurs ou de gps" 

und den von der Widerspruchsmarke 2 beanspruchten Waren der Klasse 9 

"Computer Software und Hardware; telekommunikative Geräte und Instru-

mente; Geräte zur Übermittlung von Daten" bzw. den Dienstleistungen "Te-

lekommunikation, elektronische Übermittlung von Daten und Dokumenten 

via Internet und Lieferung von Daten und Nachrichten via elektronische 

Übermittlung" der Klasse 38 verneint. Die vorgenannten Dienstleistungen 

der angefochtenen Marke würden nämlich Funktionalitäten betreffen, wel-

che den erwähnten Geräten der Klasse 9 standardmässig eigen seien 

(Beschwerde, Rz. 16), und die Dienstleistungen würden jeweils in beiden 

Fällen die elektronische Übermittlung von Daten zum Gegenstand haben 

(Beschwerde, Rz. 17). Damit liege eine marktübliche Verknüpfung vor, 

welche vom Abnehmer auch so wahrgenommen werde (Beschwerde, 

Rz. 16 f.). 

4.3.7.2 Hierzu ist zunächst im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen 

(Vernehmlassung, Ziff. 19), dass die von der angefochtenen Marke in 

Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen "informations en matière de 

transport dans le cadre du suivi de véhicules de transport par ordinateurs; 

mise à disposition d'informations en matière de transport et de voyages par 

le biais de dispositifs et d'appareils de télécommunication mobiles; infor-

B-2729/2019 

Seite 26 

mations en matière de transport dans le cadre du suivi de parcs automo-

biles à l'aide de dispositifs de localisation et navigation électroniques; in-

formations en matière de transport dans le cadre du suivi de véhicules de 

transport de fret par le biais d'ordinateurs ou de gps" eben gerade nicht die 

elektronische Übermittlung von Daten zum Inhalt haben (Vernehmlassung, 

Ziff. 19). Vielmehr handelt es sich hierbei um mit Transportdienstleistungen 

zusammenhängende Informationsdienstleistungen. Dabei stellt das Trans-

port- und Reiseunternehmen mit seinen Transport- und Reisedienstleistun-

gen in Zusammenhang stehende Informationen zur Verfügung auf welche 

der Nutzer zurückgreifen kann. Um diesen Zugriff vorzunehmen, wird der 

Nutzer zwar seinerseits auf Telekommunikationsdienste zurückgreifen 

müssen, doch handelt es sich bei diesem Zugriff um ein Mittel zum Zweck. 

Analog einem Smartphone oder einem Computer, bedarf es für die Nut-

zung der internetbasierten Applikationen dieser Geräte einen Internetzu-

griff via Telekommunikationsdienstleistungen. Dieser Zugriff wird von ei-

nem Telekommunikationsdienstleister ermöglicht, nicht aber vom Herstel-

ler des Smartphones oder Computers. Diese Tatsache ist dem Abnehmer 

bewusst, bezahlt er doch die monatliche Abonnementsgebühr für Telekom-

munikationsdienste nicht dem Hersteller seines Smartphones, sondern sei-

nem Telekommunikationsdienstleister. Dieselbe Logik ist auch vorliegend 

anzuwenden: Der Abnehmer erwartet nicht, dass Telekommunikations- 

und Informationsdienste zu Transport- und Reisedienstleistungen eines 

Transportunternehmens, vom selben Anbieter stammen. Vielmehr ist er 

sich bewusst, dass Telekommunikationsdienstleistungen ein anderes 

Know-how als Transport- und Reisedienstleistungen erfordern, und nicht 

vom selben Unternehmen erbracht werden. Die Anbieter von Telekommu-

nikationsdienstleistungen und Transport- bzw. Reisedienstleistungen ste-

hen jedenfalls nicht im Wettbewerb zueinander. Damit ist, anders als von 

der Beschwerdeführerin angenommen, eine Gleichartigkeit zwischen den 

strittigen Dienstleistungen der Klassen 38 und 39 zu verneinen.  

4.3.7.3 Vor diesem Hintergrund ist auch in Bezug auf die von der Wider-

spruchsmarke 2 beanspruchten Waren der Klasse 9 "Computer Software 

und Hardware; telekommunikative Geräte und Instrumente; Geräte zur 

Übermittlung von Daten" festzuhalten, dass diese Geräte zwar für das 

GPS-Tracking der Fahrzeuge eines Transport- und Reiseunternehmens 

verwendet werden können, und die Geräte dabei auf die vom Transportun-

ternehmen zur Verfügung gestellten "informations en matière de transport 

dans le cadre du suivi de véhicules de transport par ordinateurs; mise à 

disposition d'informations en matière de transport et de voyages par le biais 

de dispositifs et d'appareils de télécommunication mobiles; informations en 

B-2729/2019 

Seite 27 

matière de transport dans le cadre du suivi de parcs automobiles à l'aide 

de dispositifs de localisation et navigation électroniques; informations en 

matière de transport dans le cadre du suivi de véhicules de transport de 

fret par le biais d'ordinateurs ou de gps" der Klasse 39 zurückgreifen. Inso-

fern ist ein Zusammenspiel zwischen Ware und Dienstleistung möglich. In-

dessen ist eine Gleichartigkeit zwischen einer Ware und Dienstleistung 

nicht bereits deshalb zu bejahen, weil die Ware bei der Dienstleistungser-

bringung zum Einsatz kommt (Urteil des BVGer B-3663/2011 E. 5.5.2 "Intel 

inside/Galdat inside"). Wohl "trackt" das Transportunternehmen möglicher-

weise seine Fahrzeuge mittels eines GPS-Empfängers oder eines Daten-

loggers und kann dann anhand der von diesen Geräten gesammelten Da-

ten die von ihm in Klasse 39 beanspruchten Informationsdienstleistungen 

anbieten. Doch handelt es sich beim Gerät der Klasse 9 auch hier höchs-

tens um ein Hilfsmittel. Genauso wenig wie die Abnehmer annehmen, dass 

ein Hersteller eines GPS-Empfängers Transport- oder Reiseinformations-

dienstleistungen anbietet, ist umgekehrt nicht anzunehmen, dass sich die 

Dienstleister der Klasse 39 im Bereich des Fahrzeugverfolgers im Wettbe-

werb zu Herstellern von elektronischen Geräten stehen. Eine Gleichartig-

keit ist daher zu verneinen.  

5.  

In Bezug auf die Prüfung der Gleichartigkeit in beiden Widerspruchsverfah-

ren ist in einem Zwischenschritt das Folgende festzuhalten: 

5.1 Nachdem im Widerspruchsverfahren Nr. 15786 bezüglich der Wider-

spruchsmarke 1 "GENIUS GROVE (fig.)" eine Gleichartigkeit zwischen 

den im Urteilszeitpunkt strittigen Dienstleistungen der Vergleichszeichen 

verneint wurde (vgl. E. 4.2.4 hiervor), ist festzustellen, dass der Wider-

spruch zwischen der Widerspruchsmarke 1 "GENIUS GROVE" und der an-

gefochtenen Marke bereits mangels Gleichartigkeit abzuweisen ist, wes-

halb auch die Beschwerde gegen diesen angefochtenen Widerspruchsent-

scheid abzuweisen ist. Damit ist die Prüfung der Verwechslungsgefahr zwi-

schen der Widerspruchsmarke 1 "GENIUS GROVE" und der angefochte-

nen Marke "GeniusAcademy (fig.)" nicht mehr fortzusetzen. 

5.2  

5.2.1 Indessen ist im Widerspruch Nr. 15787 bezüglich der Widerspruchs-

marke 2 "GENIUS BAR" eine Gleichartigkeit zum einen zwischen den von 

der angefochtenen Marke in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen 

"divertissement; activités sportives et culturelles" bzw. "éducation; forma-

B-2729/2019 

Seite 28 

tion; organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de con-

férences, de congrès, de séminaires et de symposiums; organisation de 

concours (éducation ou divertissement); cours par correspondance; infor-

mations en matière d'éducation; épreuves pédagogiques; enseignement; 

formation pratique (démonstration); instruction (éducation); information en 

matière de formations professionnelles; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs; orientation professionnelle (conseils en matière 

d'éducation ou de formation); perfectionnement professionnel; recyclage 

professionnel; éducation et formation, également relatives à la constitution 

et dynamisation d'équipes; coaching (formation); coaching commercial 

(formation); services de conseils en matière de formation dans le but d'op-

timaliser la communication entre le personnel d'une entreprise; éducation 

et formation, y compris coaching, dans le cadre de l'accompagnement per-

sonnalisé d'individus; services de formation ou d'éducation dans le do-

maine du transport; services d'enseignement" und der von der 

Widerspruchsmarke 2 beanspruchten Ware "Videoaufzeichnung" der 

Klasse 9 zu bejahen (vgl. E. 4.3.5 hiervor). Zum anderen ist auch zwischen 

den von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der 

Klasse 41 "mise à disposition de publications électroniques en ligne non 

téléchargeables; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; publication 

de textes autres que textes publicitaires" und den von der Widerspruchs-

marke 2 beanspruchten Ware "elektronische Datenträger" eine, wenn-

gleich entfernte, Gleichartigkeit zu bejahen (vgl. E. 4.3.3.3 hiervor).  

5.2.2 Darüber hinaus ist im Widerspruch Nr. 15787 allerdings eine Gleich-

artigkeit zwischen den strittigen Waren und Dienstleistungen der Ver-

gleichszeichen zu verneinen (vgl. E. 4.3.4.2 sowie E. 4.3.6 und 4.3.7 hier-

vor), und der Widerspruch zwischen der Widerspruchsmarke 2 "GENIUS 

BAR" und der angefochtenen Marke im Zusammenhang mit den von der 

angefochtenen Marke in Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen be-

reits mangels Gleichartigkeit abzuweisen. 

5.3 Die nachstehend erfolgende weitere Prüfung der Verwechslungsgefahr 

(Zeichenähnlichkeit [vgl. E. 6 hiernach], Gesamtwertung der Verwechs-

lungsgefahr [vgl. E. 7 hiernach] und insbesondere des Schutzumfanges 

der Widerspruchsmarke [vgl. E. 7.2 hiernach]) betrifft damit nur noch das 

Widerspruchsverfahren Nr. 15787 betreffend der Widerspruchsmarke 2 

"GENIUS BAR" und den von der angefochtenen Marke in Klasse 41 bean-

spruchten Dienstleistungen einerseits, sowie den von der Widerspruchs-

marke 2 in Klasse 9 beanspruchten Waren "elektronische Datenträger; 

Videoaufzeichnung". 

B-2729/2019 

Seite 29 

6.  

Soweit also eine Gleichartigkeit zwischen den strittigen Waren und Dienst-

leistungen im Widerspruchsverfahren Nr. 15787 angenommen wird (vgl. 

E. 5.2.1 hiervor), ist die Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen der 

Widerspruchsmarke 2 "GENIUS BAR" und der angefochtenen Marke "Ge-

niusAcademy (fig.)" fortzusetzen. In Anbetracht, dass sich die Verwechs-

lungsgefahr nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zei-

chenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, 

für die die Marken hinterlegt sind, beurteilt (BGE 128 III 441 E. 3.2 "Appen-

zeller Natural [fig.]", 126 III 315 E. 6b-c "Rivella/Apiella [fig.]"; Urteil des 

BVGer B-1342/2018 E. 5.2 "[Apfel] [fig.], APPLE/APPLE BOUTIQUE"), ist 

als nächstes zu prüfen, ob unter den Aspekten Schriftbild, Klang und Sinn-

gehalt eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke 2 und 

der angefochtenen Marke besteht. 

6.1 Die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin bejahen eine Zeichenähn-

lichkeit zwischen der Wortmarke "GENIUS BAR" und der Wort-/Bildmarke 

"GeniusAcademy (fig.)" (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 

vom 30. April 2019, III/C, Ziff. 7; Beschwerde, Rz. 14 f.). Der beiden 

Marken gemeinsame Zeichenanfang "GENIUS" führe zu klanglichen Ähn-

lichkeiten und schaffe ähnliche Assoziationen auf der Ebene des Sinnge-

halts (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 

2019, III/C, Ziff. 4 und 7). Schliesslich falle das grafische Element der an-

gefochtenen Marke, welches einen abstrakt dargestellten Hochschulabsol-

venten zeige, im Zeichenvergleich in den Hintergrund, da dessen Gestal-

tung die Wortelemente nicht in den Hintergrund zu drängen vermöge (an-

gefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/C, 

Rz. 3). Entsprechend sei beim Zeichenvergleich das Augenmerk auf die 

Wortelemente der Vergleichszeichen zu richten (angefochtener Wider-

spruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/C, Rz. 3). 

6.2 Im schriftbildlichen und klanglichen Zeichenvergleich fällt zunächst auf, 

dass beide Marken aus zwei englischen Begriffen bestehen und mit dem 

Wort "GENIUS" beginnen. Die Marken stimmen damit in der Sprache, dem 

Zeichenbeginn und der Anzahl Wortelemente überein. Sie unterscheiden 

sich indes im jeweils zweiten Wortelement, nämlich "BAR" und "Academy". 

Dies führt zwar dazu, dass die Marken bezüglich Silbenanzahl (Wider-

spruchsmarke 2: 4 Silben; angefochtene Marke: 7 Silben), phonetischer 

Vokalfolge (E-I-U-A; E-I-U-A-A-E-Y [obschon ein Konsonant, wird das "y" 

wie ein "i" ausgesprochen]) und Konsonantenfolge (G-N-S-B-R; G-N-S-C-

B-2729/2019 

Seite 30 

D-M) nicht gänzlich übereinstimmen. Da die Vergleichszeichen aber im (re-

gelmässig) als besonders einprägsamen Anfang des Zeichens (vgl. E. 2.3 

hiervor; Urteil des BVGer B-2200/2021 vom 26. April 2022 E. 5.1 "HER-

VYYTA/Enhervyda [fig.]") und damit den ersten drei Silben beider Marken 

übereinstimmen, ist eine phonetische und schriftbildliche Ähnlichkeit zu be-

jahen.  

6.3 Im Unterschied zur Widerspruchsmarke 2 enthält die angefochtene 

Marke grafische Elemente. Einerseits ist das zweite Wortelement 

"Academy" fettgeschrieben, sodass die Wortelemente, obschon aneinan-

der geschrieben, sich visuell voneinander abheben. Andererseits enthält 

die angefochtene Marke eine Grafik. Diese zeigt eine in einem Talar geklei-

dete Person, welche in der linken Hand ein Dokument hält. Dieses Doku-

ment ist mit einem Siegel versehen und stellt wohl ein Diplom dar. Weiter 

trägt die Person einen Doktorhut nach angelsächsischer Tradition (Mortar-

board), dessen Quaste auf der linken Seite des Hutes liegt, was auf eine 

erfolgte Graduierung hindeutet (vgl. Ausführungen unter: 

< https://www.robe-academicus.com/robe-academicus/tradition/ >). 

Schliesslich deuten die Beine dieser Person den Buchstaben A an. Alles in 

allem stellt dies wohl einen Absolventen besagter "GeniusAcademy" dar. 

In Berücksichtigung, dass bei Zeichen, die sowohl Wort- als auch Bildbe-

standteile haben, der Wortbestandteil des Zeichens grundsätzlich eine 

stärkere Wirkung auf den Abnehmer hat als der Bildbestandteil, und das 

vorliegende Bildelement den Sinngehalt der Wortelemente durch seine Be-

zugnahme unterstreicht (vgl. E. 6.4.4 hiernach), gehen die Vorinstanz und 

die Beschwerdeführerin zu Recht davon aus, dass die Wortelemente der 

angefochtenen Marke nicht durch deren Grafik in den Hintergrund ge-

drängt werden. Der Zeichenvergleich findet daher in erster Linie aufgrund 

der Wortelemente statt (vgl. E. 6.1 hiervor). 

6.4 In Bezug auf die Sinngehalte beider Zeichen halten die Beschwerde-

führerin und die Vorinstanz übereinstimmend fest, dass angesichts der 

Übernahme des Begriffs "Genius" zwischen beiden Marken eine Nähe auf 

der Ebene des Sinngehalts entstehe, auch wenn sich die weiteren Zeichen-

elemente beider Marken deutlich unterscheiden (vgl. E. 6.1 hiervor; ange-

fochtene Marke, III/C, Ziff. 6 f.; Beschwerde, Rz. 12 ff.). Folglich sind als 

nächstes die Sinngehalte beider Zeichen miteinander zu vergleichen.  

6.4.1  

6.4.1.1 Beim beiden Marken gemeinsamen Zeichenelement "GENIUS" 

handelt es sich um einen englischen Begriff, der sowohl als Substantiv wie 

B-2729/2019 

Seite 31 

auch als Adjektiv verstanden werden kann (Eintrag zu "genius", in: COLLINS 

ENGLISH DICTIONARY, < https://www.collinsdictionary.com/dictionary/ 

english/genius >, in: MERRIAM-WEBSTER'S DICTIONARY, 

< https://www.merriam-webster.com/dictionary/genius > sowie in: 

CAMBRIDGE ENGLISH DICTIONARY, < https://dictionary.cambridge.org/

dictionary/english/genius >). Als Substantiv verstanden, wird mit diesem 

Begriff in erster Linie die aufgrund ihrer besonderen geistigen bzw. schöp-

ferischen Fähigkeiten als Genie bezeichnete Person bzw. deren besondere 

Fähigkeiten beschrieben (vgl. ebenda). Mit dem Adjektiv "genius" wird 

etwas als "brilliant, showing oder suggesting great cleverness, skill or ori-

ginality" beschrieben (vgl. Eintrag zu "genius", ebenda). Während das 

Adjektiv "genius" auf Deutsch mit "genial", auf Französisch mit "génial" und 

auf Italienisch mit "geniale" übersetzt wird, wird das Substantiv "genius" auf 

Deutsch mit "Genie", auf Französisch mit "génie" und auf Italienisch mit 

"genio" übersetzt (Eintrag zu "genius", in: PONS Online Wörterbuch 

Englisch-Deutsch < https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-

deutsch/genius?bidir=1 >, in: LAROUSSE DICTIONNAIRE ANGLAIS-FRANÇAIS 

< https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/genius/583198>, 

in: IL SANSONI INGLESE < https://dizionari.corriere.it/dizionario_inglese/

Inglese/G/genius.shtml >).  

6.4.1.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass "GENIUS" vom schweize-

rischen Abnehmer überhaupt verstanden wird (Replik, Rz. 5 mit Verweis 

auf Beilage 9; Plädoyer, S. 3). Der Begriff gehöre, so ihre Recherche, nicht 

zum englischen Wortschatz der Sprachlevels A1-B2 (Replik, Rz. 5 mit Ver-

weis auf Beilage 9). Dem ist im Einklang mit der Vorinstanz zu entgegnen, 

dass der englische Begriff "genius" derart nah an seine landessprachlichen 

Pendants "Genie/genial", "génie/génial", "genio/geniale" ist, dass die 

schweizerischen Abnehmer diesen Begriff unabhängig von ihren Englisch-

kenntnissen im Sinne von "Genie" ("überragende schöpferische Begabung 

bzw. Geisteskraft" oder "Mensch mit überragender schöpferischer Bega-

bung bzw. Geisteskraft") oder als Adjektiv im Sinne von "genial" verstehen.  

6.4.2 Als zweites Element führt die Widerspruchsmarke 2 den Begriff 

"BAR" auf. Dieser gehört – unter anderem – dem englischen Grundwort-

schatz an und gilt als ein dem breiten Publikum bekannten Begriff (Eintrag 

zu "bar", in: LANGENSCHEIDT, Schulwörterbuch Englisch, 2009, S. 67; vgl. 

Urteil des BVGer B-6390/2020 vom 4. Oktober 2022 E. 2.7 "AI Brain"). In-

des ist der Begriff nicht nur in Englisch, sondern auch in allen schweizeri-

schen Landessprachen im identischen Sinne – nämlich als Bezeichnung 

einer Gaststätte bzw. Theke (Einträge zu "Bar", in: DUDEN ONLINE, abrufbar 

B-2729/2019 

Seite 32 

unter < https://www.duden.de > Wörterbuch > Bar; in: LAROUSSE diction-

naire de la langue française, abrufbar unter: < https://www.larousse.fr/dic-

tionnaires/francais/bar/7896>; in: IL SABATINI COLETTI, abrufbar unter: 

< https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/B/bar.shtml >; in: 

MYPLEDARI, Pledari rumantsch-englais, abrufbar unter: 

< https://my.pledari.ch/index.php >) – gebräuchlich und wird daher in der 

Schweiz auch von Abnehmern ohne Englischkenntnisse im soeben be-

schriebenen Sinne verstanden. 

6.4.3 Auch das zweite Wortelement "academy" der angefochtenen Marke 

wird in seiner Bedeutung von "Akademie" für alle Abnehmer als bekannt 

vorausgesetzt. Nicht nur ist der englische Begriff "academy" phonetisch 

und sinngehaltlich mit dem deutschen Begriff "Akademie" und dem franzö-

sischen Begriff "académie" identisch (Eintrag zu "Akademie", in: Brockhaus 

Enzyklopädie Online, abrufbar unter: < https://brockhaus.de/ecs/enzy/ar-

ticle/akademie >; Eintrag zu "académie", in: Le Petit Robert de la langue 

française, abrufbar unter: < https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp >). 

Er unterscheidet sich auch kaum von den Pendants "accademia" auf Itali-

enisch und "academia" in Rumantsch Grischun, welche allesamt die glei-

che Bedeutung aufweisen (vgl. Eintrag zu "academy bzw. academia", in: 

myPledari, Pledari rumantsch-englais, abrufbar unter: 

< https://my.pledari.ch/index.php >; Eintrag zu "academy bzw. accademia", 

in: IL SANSONI INGLESE, abrufbar unter: https://dizionari.corriere.it/dizio-

nario_inglese/Inglese/A/academy.shtml). 

6.4.4 Der Widerspruchsmarke 2 kommt daher die Bedeutung "Genie Bar" 

bzw. "geniale Bar" und der angefochtenen Marke der Sinn "Genie Akade-

mie" bzw. "geniale Akademie" zu. Die Widerspruchsmarke 2 "GENIUS 

BAR" wird damit im Sinne von "geniale Bar/Theke" bzw. "Bar für Genies" 

und die angefochtene Marke "GeniusAcademy (fig.)" ihrerseits als "geniale 

Akademie" bzw. "Akademie für Genies" verstanden. Im Zeichenvergleich 

liegen damit zwischen beiden Zeichen nicht gänzlich übereinstimmende 

Sinngehalte vor. Indes ist Dank des in beiden Zeichen klar erkennbaren 

Elements "GENIUS" der Vorinstanz bei der Beurteilung der Zeichenähn-

lichkeit dahingehend zu folgen, dass diese Übereinstimmung eine gewisse 

Ähnlichkeit auf der Bedeutungsebene erzeugt.  

6.5 Damit ist im Einklang mit der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin 

festzustellen, dass die übereinstimmende Platzierung des gemeinsamen 

Zeichenelementes "Genius" eine gewisse Ähnlichkeit auf der klanglichen, 

schriftbildlichen und Bedeutungsebene verursacht. Jedenfalls führen die 

B-2729/2019 

Seite 33 

durch die jeweils zweiten Wortelemente bedingten Unterschiede nicht 

dazu, dass eine Zeichenähnlichkeit zu verneinen wäre. 

7.  

Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchs-

marke 2 "GENIUS BAR" und der angefochtenen Marke "GeniusAcademy 

[fig.]" unter Berücksichtigung des Aufmerksamkeitsgrades der mass-

geblichen Verkehrskreise und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-

marke 2 in einer wertenden Gesamtbetrachtung zu beurteilen. 

7.1  

7.1.1 Die Vorinstanz verneint eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden 

Marken mit der Begründung, die Widerspruchsmarke 2 und die angefoch-

tene Marke würden einzig in einem dem Gemeingut zugehörenden Begriff 

übereinstimmen. In Anbetracht, dass sich der Schutz der Widerspruchs-

marke 2 nicht auf das beschreibende Zeichenelement "GENIUS" beziehen 

könne, und zwischen den weiteren Wortelementen der Vergleichszeichen 

"Bar" und "Academy" keine Ähnlichkeiten bestünden, sei eine Verwechs-

lungsgefahr auszuschliessen.  

7.1.2 Die Beschwerdeführerin widerspricht dieser Beurteilung und rügt zu-

nächst, die Vorinstanz gehe zu Unrecht von einer schwachen Kennzeich-

nungskraft der Widerspruchsmarke 2 aus (Beschwerde, Rz. 21 und 23). In 

Anbetracht, dass der Sinngehalt "GENIUS BAR" im Zusammenhang mit 

den strittigen Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend sei, komme 

der Widerspruchsmarke 2 per se eine mindestens normale Kennzeich-

nungskraft zu. Des Weiteren verkenne die Vorinstanz die Bekanntheit und 

den sich daraus ergebenden breiten Schutzumfang der Widerspruchs-

marke 2 (Beschwerde, Rz. 29). Bei der Widerspruchsmarke 2 "GENIUS 

BAR" handle es sich um eine bekannte Marke im Dienstleistungsangebot 

der Beschwerdeführerin (Beschwerde, Rz. 25). In jedem Verkaufsgeschäft 

der Beschwerdeführerin können die Kunden an der sogenannten "GENIUS 

BAR" technische Support- und Servicedienstleistungen für die Geräte der 

Beschwerdeführerin in Anspruch nehmen (Beschwerde, Rz. 25). Wie sich 

aus den von ihr ins Recht gelegten Belege ergebe (vgl. E. 7.2.3 hiernach), 

könne aufgrund der starken Verbreitung von elektronischen Geräten der 

Beschwerdeführerin in der Schweiz angenommen werden, dass die mas-

sgebenden Verkehrskreise die betreffenden von der Widerspruchsmarke 2 

beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den schweizerischen Ver-

kaufsgeschäften der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerde, Rz. 25) schon 

B-2729/2019 

Seite 34 

selbst in Anspruch genommen haben (Beschwerde, Rz. 27 f.). Entspre-

chend sei von einer grossen Bekanntheit der Widerspruchsmarke 2 in der 

Schweiz auszugehen, und ihr ein breiter Schutzumfang zuzusprechen (Be-

schwerde, Rz. 28 f.). Indem die angefochtene Marke sich von der Wider-

spruchsmarke 2 einzig durch den im Zusammenhang mit den strittigen 

Dienstleistungen der Klasse 41 beschreibenden Zusatz "Academy" unter-

scheide, bestehe angesichts der bejahten Gleichartigkeit zumindest eine 

mittelbare Verwechslungsgefahr (Beschwerde, Rz. 24). 

7.2 Somit ist angesichts der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten 

Rüge betreffend die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 und 

dem sich aus dieser ergebenden Schutzumfang zu befinden.  

7.2.1 Im Zusammenhang mit der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der 

Widerspruchsmarke 2 durch die Vorinstanz ist festzustellen, dass unklar 

ist, welche Kennzeichnungskraft die Vorinstanz der Widerspruchsmarke 2 

als Ganzes tatsächlich zuspricht. Die Vorinstanz führt zwar aus, das Zei-

chenelement "GENIUS" sei aufgrund seines anpreisenden Charakters 

kennzeichnungsschwach, und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-

marke 2 ergebe sich daher aus der Kombination mit dem Begriff "BAR" 

(angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787, III/D, Ziff. 4). Doch sagt 

dies nichts über die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 in ih-

rer Gesamtheit aus, obgleich die Vorinstanz ausführt, der Schutzumfang 

der Widerspruchsmarke 2 könne sich nicht auf das Gemeingutelement 

"GENIUS" erstrecken (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787, 

III/D, Ziff. 2). 

7.2.2 Wenngleich die Vorinstanz mit Recht zum Begriff "GENIUS" festhält, 

dieser sei anpreisend bzw. lobend, so ist im Einklang mit der Beschwerde-

führerin festzuhalten, dass der Begriff vorliegend weder in Alleinstellung, 

noch ohne Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu 

beurteilen ist. Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass gerade ein positiv kon-

notiertes Adjektiv das ihm folgende Substantiv anpreist. Wird "genius" in 

casu als Adjektiv verstanden, so werden mit "GENIUS BAR" und "Geni-

usAcademy" eben die Bar bzw. Akademie als genial gelobt. Der Sinngehalt 

der Widerspruchsmarke 2 ist damit im Zusammenhang mit den vorliegend 

strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 nicht nur un-

gewöhnlich, sondern wie die Beschwerdeführerin zu Recht ausführt, nicht 

beschreibend. Das Gleiche gilt im Übrigen für den Sinngehalt "Bar/Theke 

für Genies", denn auch dieses Verständnis beschreibt oder preist weder 

die beanspruchten Waren noch die gleichartigen Dienstleistungen. Auch 

B-2729/2019 

Seite 35 

wenn das Zeichenelement "GENIUS" möglicherweise in Alleinstellung oder 

in Kombination mit einem seinerseits beschreibenden Zusatz anpreisend 

wirken mag, wird es vorliegend in Kombination mit einer Sachbezeichnung 

verwendet (vgl. mutatis mutandis das Urteil des BVGer B-7801/2015 vom 

20. Dezember 2017 E.6.5.3 "KÖNIG [fig.]/H.KOENIG [fig.]"), welche in kei-

nem Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen 

steht. Es ist daher – allenfalls im Unterschied zum Bestandteil "GENIUS" 

in Alleinstellung – mit Blick auf den Zeichenbestandteil "BAR" und mit Wir-

kung für das Zeichen insgesamt unwahrscheinlich, dass die Abnehmer in 

der Widerspruchsmarke 2 eine Beschreibung der Zweckbestimmung der 

damit gekennzeichneten Waren oder die Beschreibung der Dienstleis-

tungserbringung erkennen. Damit ist der Widerspruchsmarke 2 "GENIUS 

BAR" – anders als von der Vorinstanz im Ergebnis ausgeführt – im Zusam-

menhang mit den vorliegend betroffenen Waren "elektronische Datenträ-

ger; Videoaufzeichnung" der Klasse 9 grundsätzlich eine normale Kenn-

zeichnungskraft zuzusprechen (vgl. E. 7.2.6 hiernach).  

7.2.3 Nun macht die Beschwerdeführerin darüber hinaus geltend, ihrer Wi-

derspruchsmarke 2 stehe aufgrund ihrer erhöhten Bekanntheit für die in 

Klasse 9 beanspruchten Waren "elektronische Datenträger; Videoauf-

zeichnung" einen erweiterten Schutzumfang zu. Als Belege für die von ihr 

geltend gemachte Bekanntheit legt die Beschwerdeführerin folgende 

Dokumente ins Recht:  

– Beilage 4:  englischsprachiger Eintrag zu "Genius Bar", in: Wikipedia.com 
(besucht am 28. Mai 2019) 

– Beilage 5:  Artikel vom 24. Februar 2015 von Marcel Wüthrich, "Apple 
bringt Concierge-Service in Apple Stores", in: Swiss IT Maga-
zine, https://www.itmagazine.ch/artikel/59148/Apple_bringt_ 
Concierge-Service_in_Apple_Stores.html  

– Beilage 6:  Artikel vom 20. Mai 2016 "Neues Design: So sehen Apple 
Stores in Zukunft aus", in: Handelszeitung, https://www.han-
delszeitung.ch/unternehmen/neues-design-so-sehen-apple-
stores-zukunft-aus-1089063 

– Beilage 7:  Artikel vom 16. Mai 2017 von Rafael Zeier, "Apples neue Gra-
tiskurse starten in der Schweiz", in: Tages-Anzeiger, 
https://www.tagesanzeiger.ch/apples-neue-gratiskurse-starten 
-in-der-schweiz-485015854721 

– Beilage 8:  Artikel vom 29. September 2017 von Silke Wichert, "Warum 
Apple-Managerin Angela Ahrendts Bäume pflanzt", in: Neue 
Zürcher Zeitung NZZ, https://www.nzz.ch/gesellschaft/warum-
apple-managerin-angela-ahrendts-baeume-pflanzt-
ld.1319082 

– Beilage 10:  Witness-Statement Thomas R. La Perle vom 2. April 2018 
– Beilage 11:  Witness-Statement von Thomas R. La Perle vom 10. Januar 

2019 

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Seite 36 

– Beilage 12:  Exhibit "TLP-64" zu Beilage 11, Umsatzzahlen der Nettover-
käufe in Europa (inkl. Schweiz) von 2012-2018 

– Beilage 13:  Exhibit "TLP-65" zu Beilage 11, Anteil des Nettoumsatzes von 
Apple in Europa (inkl. Schweiz) vom 2012-2018 

– Beilage 14:  Artikel vom 13. März 2015 von Steve Kovach, "10 mind-blow-
ing facts about the Apple Store", in: Business Insider UK, 
http://uk.businessinsider.com/  

– Beilage 15:  Artikel vom 27. Juni 2016 von Karen Haslam, "Complete guide 
to the Apple Store: How to buy or return Apple products", in: 
http://www.macworld.co.uk/how-to/apple  

– Beilage 16:  Artikel vom 4. August 2015 von John Patrick Pullen, "7 Secrets 
of the Apple Genius Bar Everybody Should Know", in: TIME 
Magazine, http://time.com/3982060/apple-genius-bar/ 

– Beilage 17:  Artikel vom 7. Mai 2012 von Tim Bajarin, "6 Reasons Apple is 
so successful", in: TIME Magazine, http://tech-
land.time.com/2012/05/07/six-reasons-why-apple-is-success-
ful 

– Beilage 18:  Artikel vom 22. Februar 2016 von Max Gurman, "Apple stores 
ready of improvements to in-store Genius Bar support ser-
vices", in: https://9to5mac.com/2016/02/22/apple-stores-
ready-pair-of-improvements-to-in-store-genius-bar-support-
services/ 

– Beilage 19:  Artikel vom 26. Oktober 2015 von Max Gurman, "Apple to over-
haul Genius Bar, changing appointments and using phones as 
pagers", in: https://9to5mac.com/2015/02/23/apple-to-over-
haul-genius-bar-changing-appointments-and-using-phones-
as-pagers/ 

– Beilage 20:  Artikel vom 13.Oktober 2016 von Joe Rossignol, "Apple Pre-
views redesigned flagship Regent Street Store in London", in: 
https://www.macrumors.com/2016/10/13/apple-previews-new-
regent-street-store/ 

– Beilage 21:  Auszug vom 8. November 2019 der schweizerischen Website 
www.apple.ch bezüglich Anlaufstellen für Hardwaresupport  

7.2.4 Aus den als blosse Parteibehauptung zu qualifizierende Aussagen 

des Rechtsdienstleiters der Beschwerdeführerin (vgl. hierzu die Urteile des 

BVGer B-3250/2021 vom 15. September 2022 E. 5 "SET ONE/se:one – 

der deutsche Messestuhl" und B-4552/2020 vom 7. Juli 2021 E. 2.12 

"E*trade [fig.]/e trader [fig.]") geht hervor, dass in den Verkaufsgeschäften 

der Beschwerdeführerin seit 2001 eine sog. "GENIUS BAR" installiert ist 

(vgl. Beilagen 10 und 11), an welcher sich die Kunden der Beschwerdefüh-

rerin technischen Support, insbesondere im Zusammenhang mit Hardware 

holen können (Beschwerde, Rz. 25; Beilage 21). Der als Beilage 14 verur-

kundeten Artikel der britischen Online-Zeitung "Business Insider UK" hält 

fest, dass die Beschwerdeführerin weltweit 400 Verkaufsgeschäfte betreibt 

und die "Genius Bar" 2015 täglich rund 95'000 Kunden weltweit bediene. 

Weiter wird in einem weiteren britischen Zeitungsartikel beschrieben, wie 

man im Vereinigten Königreich an der "Genius Bar" einen Termin für die 

Reparaturen eines Apple-Geräts vereinbaren kann (vgl. Beilage 15). In den 

zwei Artikeln der amerikanischen Zeitschrift "TIME" wird im Beschrieb der 

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Seite 37 

Verkaufsgeschäfte der Beschwerdeführerin kurz auf die "Genius Bar" ein-

gegangen (vgl. Beilagen 16 und 17). In den englischsprachigen Artikeln der 

Website "9to5Mac" (vgl. Beilagen 18 und 19) wird auf 2015 und 2016 statt-

gefundenen Veränderungen der Terminvereinbarungsmöglichkeiten in den 

Verkaufsgeschäften der Beschwerdeführerin in den Vereinigten Staaten 

eingegangen. Auf diese Artikel nimmt der als Beilage 5 eingereichte Artikel 

des Swiss IT Magazine Bezug, und beschreibt, dass in den Genius Bars 

der Apple Stores neu ein Concierge-Service angeboten werde. Im eben-

falls englischsprachigen Artikel der Website "macrumors.com" wird mit Hin-

weis auf das 2016 eingeführte neue Verkaufskonzept in den Verkaufsge-

schäften der Beschwerdeführerin die Widerspruchsmarke 1 kurz erwähnt 

(vgl. Beilage 20). Auf das soeben erwähnte neue Design der Verkaufsge-

schäfte der Beschwerdeführerin wird in den schweizerischen Artikeln der 

Schweizerischen Handelszeitung, des Tages-Anzeigers und der Neuen 

Zürcher Zeitung eingegangen (vgl. Beilagen 6-8), wobei die Widerspruchs-

marke 2 u.a. als "Theke für Techsupport" beschrieben wird (vgl. Beilage 7). 

Schliesslich legt die Beschwerdeführerin einen Ausdruck der schweizeri-

schen Website der Beschwerdeführerin vor, in welchem die Anlaufstellen 

der Kunden der Beschwerdeführerin für Hardwaresupport aufgeführt sind, 

nämlich unter anderem die "Genius Bar" im Verkaufsgeschäft der Be-

schwerdeführerin (vgl. Beilage 21).  

7.2.5 Aus den eingereichten Belegen geht insofern glaubhaft hervor, dass 

die Beschwerdeführerin in ihren Verkaufsgeschäften eine "GENIUS BAR" 

genannte Stelle hat, an welcher die Kunden der Beschwerdeführerin Hard-

waresupport für die Produkte der Beschwerdeführerin erhalten können 

(vgl. Beilagen 5 bis 8, 10, 14 bis 17 und 21). Weiter belegt die Beschwer-

deführerin einen hohen weltweiten Gesamtnettoumsatz und die entspre-

chenden Betriebsergebnisse für die Jahre 2011 bis 2018 (vgl. Beilage 12), 

sowie den 2011 bis 2018 (hauptsächlich) über die Verkaufsgeschäfte der 

Beschwerdeführerin generierten Gesamtnettoumsatz durch Dienstleistun-

gen (vgl. Beilage 13). Aus den vorgelegten Belegen ist indes weder ein 

Gebrauch der Widerspruchsmarke 2 im Zusammenhang mit den von ihr 

beanspruchten und vorliegend als mit den Dienstleistungen der angefoch-

tenen Marke gleichartig beurteilten Waren "elektronische Datenträger; 

Videoaufzeichnung" erkennbar, noch bieten die Belege Anhaltspunkte da-

für, dass die Widerspruchsmarke 2 als solche im Zusammenhang mit die-

sen Waren überhaupt als Marke wahrgenommen wird. Dies gilt umso mehr 

als die Produkte der Beschwerdeführerin nicht nur direkt in ihren eigenen 

Verkaufsgeschäften erhältlich sind, sondern grösstenteils online und über 

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indirekte Kanäle (d.h. bei Dritten [wie z.B. Mobilfunkunternehmen], Gross-

händlern und Wiederverkäufern) erworben werden. Zur Begründung der 

Bekanntheit der Widerspruchsmarke 2 stützt sich die Beschwerdeführerin 

denn auch in erster Linie auf die Bekanntheit ihrer Marke "Apple", sowie 

auf die Tatsache, dass ihre Verkaufsgeschäfte selbst in der Schweiz in ho-

her Anzahl aufgesucht werden (Beschwerde, Rz. 27 f.; Beilagen 10 bis 14; 

Plädoyer, S. 4 f.). Die Beschwerdeführerin verkennt in ihren Ausführungen, 

dass die vorliegend zu beurteilende Widerspruchsmarke 2 gerade keinen 

Markenschutz für die offenbar mit "GENIUS BAR" gekennzeichneten Ser-

vice- und Supportdienstleistungen (Kl. 37) beansprucht, für welche sie in 

der Schweiz zufolge Bekanntheit einen erhöhten Schutzumfang geniessen 

soll. Es wundert daher nicht, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Argu-

mentation auf die wörtlich gleich wie die Widerspruchsmarke 2 lautenden 

internationalen Registrierungen IR 890'222 "GENIUS BAR" und 

IR 1'091'089 "GENIUS BAR [fig.]" verweist (vgl. Plädoyer, S. 5; Präsenta-

tion anlässlich der öffentl. Verhandlung, S. 12). Diese zwei Marken mögen 

zwar im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen der Klasse 37 in der 

Schweiz Markenschutz beanspruchen, doch stützt die Beschwerdeführerin 

den vorliegend zu beurteilenden Widerspruch eben nicht auf sie. Diese 

Marken – und ihre allfällige Bekanntheit – sind daher unbeachtlich. Soweit 

die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend macht, ihre Widerspruchs-

marke 2 sei in der Schweiz für diese Dienstleistungen notorisch bekannt, 

so hat sie dies ausdrücklich geltend und mittels entsprechender Belege 

glaubhaft zu machen (Urteil des BVGer B-5334/2016 vom 15. März 2019 

E. 5 "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]"). Dabei kann vorliegend auch 

offengelassen werden, inwiefern sich die Beschwerdeführerin angesichts 

der Tatsache, dass sie ihren Widerspruch auf eine in der Schweiz re-

gistrierte Marke stützt, überhaupt auf eine allenfalls notorisch bekannte (in 

der Schweiz nicht eingetragene) Marke stützen kann (vgl. Urteil des BVGer 

B-5334/2016 E. 6.5.3 "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]").  

7.2.6 Die Beschwerdeführerin legt damit keine Belege vor, aus denen auf 

eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke 2 in der Schweiz im Zu-

sammenhang mit den Waren "elektronische Datenträger; Videoaufzeich-

nung" geschlossen werden kann. Unabhängig davon, ob der Wider-

spruchsmarke 2 allenfalls im Zusammenhang mit anderen Waren und 

Dienstleistungen eine erhöhte Bekanntheit zukäme, kann die Wider-

spruchsmarke 2 diese aufgrund des Spezialitätenprinzips nicht auf andere 

Waren und Dienstleistungen übertragen. Auch kann sich die Beschwerde-

führerin im Widerspruchsverfahren nicht auf Art. 15 MSchG berufen. Bei 

der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist daher auf die ursprüngliche 

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