# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** c8dd1c12-2707-53ba-ac68-6110321b83ee
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2010-05-28
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 28.05.2010 B-2844/2009
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-2844-2009_2010-05-28.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-2844/2009
{T 0/2}

U r t e i l  v o m  2 8 .  M a i  2 0 1 0

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli, 
Richter Bernard Maitre, 
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

A._______,
vertreten durch Rechtsanwältin lic. Iur. Ursula Sury, 
Beschwerdeführerin,

gegen

S._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Peter Heinrich, 
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Vorinstanz.

Widerspruchsverfahren Nr. 9787 SAP / ;asap (fig.).

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-2844/2009

Sachverhalt:

A.
Die  Beschwerdegegnerin  ist  Inhaberin  der  am  15. November  1999 
aufgrund  einer  deutschen  Basismarke  eingetragenen  internationalen 
Registrierung  Nr. 726'890  SAP.  Das  Zeichen  beansprucht  in  der 
Schweiz Schutz für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9:  Supports  de  données  exploitables  par  machine  en  tous  
genres munis de programmes; programmes informatiques et logiciels  
en  tous  genres;  supports  magnétiques,  notamment  bandes  magné-
tiques, disques, plaquettes et cartes.

Klasse 16: Documentation pour logiciels et programmes de traitement  
de données, notamment manuels, catalogues, manuels d'exploitation  
et modes d'emploi.

Klasse 35: Services Internet, notamment préparation et mise à dispo-
sition de données et d'informations sur le réseau Internet en matière  
de développement, de programmation, de production, de performance,  
de vente, de distribution, d'emploi, d'utilisation, de fonctionnement, de  
manipulation, de modification, de maintenance, de location, de mise à  
jour, de conception et d'externalisation de programmes et logiciels in-
formatiques.

Klasse 41:  Formation à la programmation, à la conception, au déve-
loppement,  à l'utilisation et  aux applications de programmes et  logi -
ciels informatiques ainsi qu'au traitement électronique de données.

Klasse 42: Création, développement et conception de programmes et  
logiciels  informatiques,  notamment  dans  le  cadre  de  domaines  de  
fonctionnement interne tels que la gestion financière et la gestion de  
contrôles, la gestion de production et de matériaux, la gestion de la  
qualité et la maintenance d'installations, les ventes et la distribution, la  
gestion des ressources humaines et la gestion de projets, travaux de  
bureau courants tels que traitement de textes, courrier électronique et  
archivage;  mise  en  place,  location,  mise  à  jour,  externalisation  et  
maintenance de programmes et logiciels informatiques; prestation de  
conseils  en  matière  de  programmation,  de  conception,  de  
développement,  d'utilisation  et  d'applications  de  programmes  et  

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logiciels informatiques; recherche dans le domaine des programmes et  
logiciels informatiques.

B.
Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdegegnerin am 11. Juli 
2008 gegen die am 25. April 2008 für Telekommunikation in Klasse 38 
und  wissenschaftliche  und  technologische  Dienstleistungen  und  
Forschungsarbeiten  und  diesbezügliche  Designerdienstleistungen;  
industrielle  Analyse-  und  Forschungsdienstleistungen;  Entwurf  und  
Entwicklung  von Computerhardware  und  -software in  Klasse 42  ein-
getragene  und  am  14. Mai  2008  veröffentlichte  Schweizer  Marke 
Nr. 570'876  ;asap  (fig.)  bei  der  Vorinstanz  Widerspruch.  Das  an-
gefochtene Zeichen sieht wie folgt aus:

Zur  Begründung  des  Widerspruchs  führte  die  Beschwerdegegnerin 
aus,  dass  das jüngere Zeichen in  der  Widerspruchsmarke enthalten 
sei, weshalb eine visuelle und phonetische Verwechselbarkeit bestehe. 
Auch  seien  die  beanspruchten  Waren  bzw.  Dienstleistungen  beider 
Marken weitgehend identisch und müsse das ältere Zeichen als  be-
rühmt oder zumindest notorisch bekannt eingestuft werden.

C.
Mit Stellungnahme vom 14. November 2008 bestritt  die Beschwerde-
führerin die Verwechselbarkeit der Marken, die weitgehende Identität 
der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowie die Berühmtheit 
bzw. notorische Bekanntheit  der Widerspruchsmarke und beantragte, 
den Widerspruch abzuweisen.

D.
Mit  Verfügung  vom 17. März  2009  hiess  die  Vorinstanz  den  Wider-
spruch  gut  und  widerrief  die  angefochtene  Marke.  Zur  Begründung 
führte sie aus,  dass bezüglich  der  Waren und Dienstleistungen eine 
Gleichartigkeit  und  hinsichtlich  der  Zeichen  eine  Verwechselungs-
gefahr  vorliege.  Auch  wenn  die  Parteien  Dienstleistungen  in  unter-
schiedlichen  Sektoren  des  Softwarebereiches  anböten,  sei  für  die 
Prüfung  der  Gleichartigkeit  einzig  der  Registereintrag  massgebend. 
Dabei gälten Softwareprodukte als gleichartig zu den entsprechenden 
Programmierungsdienstleistungen  und  seien  Internetdienstleistungen 
und  Telekommunikation  eng  miteinander  verbunden.  Beim  Zeichen-
vergleich  könnten  die  minimalen  grafischen  Elemente  der  an-

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gefochtenen Marke vernachlässigt werden. Durch die integrale Über-
nahme der  Widerspruchsmarke in  das jüngere Zeichen entstehe die 
Gefahr des Überlesens bzw. Verhörens. Die vorhanden Unterschiede 
seien  nicht  geeignet,  das  Gesamtbild  der  angefochtenen  Marke 
wesentlich  zu  beeinflussen  und  eine  Verwechslungsgefahr  zu  be-
seitigen.

E.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 1. Mai 2009 
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, den an-
gefochtenen Entscheid,  unter Kosten- und Entschädigungsfolge, auf-
zuheben  und  die  Eintragung  ihrer  Marke  zu  bestätigen.  Zur  Be-
gründung  machte  sie  im  Wesentlichen  geltend,  dass  zwar  beide 
Parteien  Schutz  für  Dienstleistungen  gemäss  Klasse 42  be-
anspruchten,  ihre  Haupttätigkeiten  jedoch  unterschiedlich  gelagert 
seien. Während bei  der  Beschwerdeführerin  der  Schwerpunkt  in  der 
Entwicklung und dem Vertrieb von Software liege, befinde er sich bei 
ihr in wissenschaftlichen und technischen Forschungsdienstleistungen. 
Auch habe sie  sich,  anders  als  die  Beschwerdeführerin,  welche be-
triebswirtschaftliche  Gesamtlösungen  anbiete,  auf  die  elektronische 
Zutrittsorganisation,  welche  insbesondere  die  Identifikation  mittels 
Funkchiptechnologie  und  Biometrie  beinhalte,  spezialisiert.  Eine 
Gleichartigkeit  der  Waren  und  Dienstleistungen  müsse  deshalb  ver-
neint  werden.  Ferner  würden  sich  die  beiden  Marken  im  Er-
scheinungsbild  wesentlich  voneinander  unterscheiden.  Das  an-
gefochtene Zeichen sei entscheidend länger, verwende ausschliesslich 
Kleinbuchstaben und enthalte ein Semikolon, wobei das Satzzeichen 
sowie  der  zusätzliche  Buchstabe  aufgrund  der  Platzierung  am 
Zeichenbeginn besonders gut wahrgenommen würden. Anders als die 
Widerspruchsmarke würde ihr Zeichen in einem Zug ausgesprochen. 
Im Übrigen würde es nicht mit  dieser, sondern allenfalls mit  der Ab-
kürzung „as soon as possible“, assoziert.

F.
Mit Vernehmlassung vom 19. Juni 2009 verzichtete die Vorinstanz auf 
die  Einreichung  einer  Stellungnahme und  beantragte,  unter  Hinweis 
auf  die  Begründung  der  angefochtenen  Verfügung,  die  Beschwerde 
unter Kostenfolge abzuweisen.

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G.
Mit  Beschwerdeantwort  vom  14. August  2009  beantragte  die  Be-
schwerdegegnerin,  die  Beschwerde  unter  Kosten-  und  Ent-
schädigungsfolge  abzuweisen.  Zur  Begründung  brachte  sie  im 
Wesentlichen vor,  dass  sich  die  Tätigkeitsbereiche der  Parteien laut 
der Firmenzwecke weitestgehend deckten. Ebenfalls gleichartig seien 
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Insbesondere bildeten 
Internetdienstleistungen  in  Klasse 35  und  Telekommunikation  in 
Klasse 38 keinen Gegensatz, stelle das Internet doch eine Form der 
Telekommunikation dar. Auch seien sich die beiden Marken phonetisch 
und visuell  ähnlich,  wobei  die Abkürzung „as soon as possible“  den 
meisten  Schweizer  Konsumenten  nicht  geläufig  sei.  Im  Übrigen  ge-
niesse  die  Widerspruchsmarke für  die  umstrittenen  Dienstleistungen 
hohe Bekanntheit.

H.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid er -
heblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen  Verfügungen  der  Vorinstanz  in  Widerspruchsverfahren  zu-
ständig  (Art. 31,  32  und  33  Bst. d  des  Verwaltungsgerichtsgesetzes 
vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der 
gesetzlichen  Frist  von  Art. 50  des  Bundesgesetzes  über  das  Ver-
waltungsverfahren  vom  20. Dezember 1968  (Verwaltungsverfahrens-
gesetz, VwVG; SR 172.021) am 1. Mai 2009 eingereicht. Der verlangte 
Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerdeführerin ist 
durch die angefochtene Verfügung besonders berührt  und durch den 
Entscheid  beschwert  (Art. 48 VwVG).  Somit  ist  sie  zur  Beschwerde 
legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.
Vom Markenschutz  sind  Zeichen  ausgeschlossen,  die  einer  älteren 
Marke ähnlich  und für  gleiche oder  gleichartige  Waren oder  Dienst-
leistungen bestimmt  sind,  so  dass  sich  daraus  eine  Verwechslungs-

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gefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 
1992  über  den  Schutz  von Marken und  Herkunftsangaben  [Marken-
schutzgesetz, MSchG; SR 232.11]).

2.1 Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz 
aus,  wenn  sie  einer  älteren  Marke  derart  ähnlich  sind,  dass  sich 
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Gefahr der Verwechslung 
bedeutet,  dass  ein  Kennzeichen  in  seinem  Schutzbereich  durch 
gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung 
bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können 
schlechter  berechtigte,  gleiche  oder  ähnliche  Zeichen  Fehl-
zurechnungen derart  verursachen,  dass  die  Adressaten die  gekenn-
zeichneten  Gegenstände  für  jene  halten,  die  mit  den  besser  be-
rechtigten  Zeichen  individualisiert  werden  (unmittelbare  Ver-
wechslungsgefahr).  Ferner  können  die  schlechter  berechtigten 
Zeichen  eine  mittelbare  Verwechslungsgefahr  schaffen,  indem  die 
Adressaten die Zeichen zwar auseinander zu halten vermögen, aber 
auf  Grund  der  Ähnlichkeit  falsche  Zusammenhänge  vermuten,  ins-
besondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktelinien 
des  gleichen  Unternehmens  oder  von  mehreren,  wirtschaftlich  mit-
einander  verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III  146 
E. 2a VW; BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller; BGE 127 III 160 E. 2a 
Securitas).

Ob  zwei  Marken  sich  hinreichend  deutlich  unterscheiden  oder  im 
Gegenteil  verwechselbar  sind,  ist  nicht  aufgrund  eines  abstrakten 
Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten 
Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit 
anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs 
ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, 
und anderseits  von den Waren und Dienstleistungen,  für  welche die 
sich  gegenüberstehenden  Marken  hinterlegt  sind  (BGE 122  III  382 
E. 1 Kamillosan).

2.2 Der  Schutzumfang  einer  Marke  bestimmt  sich  nach  ihrer  Kenn-
zeichnungskraft.  Für  schwache  Marken  ist  der  geschützte  Ähnlich-
keitsbereich  kleiner  als  für  starke.  Bei  schwachen  Marken  genügen 
daher  schon  bescheidenere  Abweichungen,  um  eine  hinreichende 
Unterscheidbarkeit  zu  schaffen.  Als  schwach  gelten  insbesondere 
Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des 
allgemeinen  Sprachgebrauchs  anlehnen.  Stark  sind  demgegenüber 

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Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen 
oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a 
Kamillosan,  mit  Hinweisen;  Urteil  des  Bundesgerichts  4C.258/2004 
vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello).

2.3 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die 
Marken  registriert  sind,  desto  grösser  wird  das  Risiko  von  Ver-
wechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom 
älteren  abheben,  um  die  Verwechslungsgefahr  zu  bannen.  Ein  be-
sonders  strenger  Massstab  ist  anzulegen,  wenn  beide  Marken  für 
weitgehend  identische  Waren  oder  Dienstleistungen  bestimmt  sind 
(BGE 126 III 315 E. 6b/bb apiella; BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan). 
Im Weiteren ist  von Bedeutung,  an welche Abnehmerkreise sich die 
Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden 
pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise 
Lebensmitteln,  ist  mit  einer  geringeren  Aufmerksamkeit  und  einem 
geringeren  Unterscheidungsvermögen  der  Konsumenten  zu  rechnen 
als  bei  Spezialprodukten,  deren  Absatzmarkt  auf  einen  mehr  oder 
weniger  geschlossenen  Kreis  von  Berufsleuten  beschränkt  bleibt 
(BGE 126 III 315 E. 6b/bb  apiella; BGE 122 III 382 E. 3a  Kamillosan; 
Urteil  des  Bundesgerichts  4C.258/2004  vom 6. Oktober  2004  E. 2.3 
Yello).

3.
In  einem  ersten  Schritt  ist  zu  überprüfen,  ob  die  beanspruchten 
Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der 
Abnehmerkreise gleichartig sind.

3.1 Gleichartigkeit  bedeutet,  dass  die  massgeblichen  Abnehmer-
kreise  auf  den  Gedanken  kommen  können,  die  unter  Verwendung 
ähnlicher  Marken  angebotenen  Waren  würden  angesichts  ihrer  üb-
lichen  Herstellungs-  und  Vertriebsstätten  aus  demselben  Unter-
nehmen  stammen  oder  doch  wenigstens  unter  der  Kontrolle  eines 
gemeinsamen  Markeninhabers  hergestellt  (LUCAS DAVID,  Kommentar 
zum  Markenschutzgesetz,  in:  Kommentar  zum  schweizerischen 
Privatrecht,  Markenschutzgesetz/Muster-  und  Modellgesetz,  Basel 
1999, Art. 3, N. 35). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen 
Übereinstimmungen  zwischen  den  Herstellungsstätten  der  Waren, 
dem fabrikationsspezifisch  erforderlichen  Know-how,  den  Vertriebs-
kanälen,  den  Abnehmerkreisen  und  dem  Verwendungszweck  der 
Waren,  deren  Substituierbarkeit,  verwandte  oder  gleiche  techno-

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logische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und 
Zubehör  (Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts  B-7447/2006  vom 
17. April  2007  E. 5  Martini  Baby; RKGE  in  sic!  2004,  S. 863 
Harry/Harry's Bar; RKGE in sic! 2006, S. 36 Käserosette). Gegen das 
Vorliegen  von  Gleichartigkeit  sprechen  getrennte  Vertriebskanäle 
innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware 
oder  Rohstoff  zu  Haupt-,  Zwischen-  oder  Fertigware  (Urteil  des 
Bundesverwaltungsgerichts  B-7447/2006  vom  17. April  2007  E. 5 
Martini  Baby;  RKGE  in  sic!  2004  S. 863  Harry/Harry's  Bar; EUGEN 
MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches 
Immaterialgüter-  und  Wettbewerbsrecht,  Bd. III/1,  Markenrecht, 
2. Aufl., Basel 2009, N. 817 ff.).

3.2 Vorliegend  beanspruchen  beide  Zeichen  Schutz  für  Dienst-
leistungen  der  Klasse 42  –  die  Widerspruchsmarke  für  die  Ent-
wicklung,  Beratung  sowie  Forschung  im  Bereich  von  Computer-
programmen,  die angefochtene Marke für  Analyse-  und Forschungs-
dienstleistungen sowie die Entwicklung von Hard- und Software. Ana-
lysedienstleistungen  sind  mit  Beratungstätigkeiten  eng  verwandt, 
stellen erstere gewöhnlich doch eine unabdingbare Voraussetzung der 
letzteren  dar.  Ebenfalls  besteht  eine  enge  Beziehung  zwischen 
Computerhardware und -software. Die eine kann nicht ohne die andere 
funktionieren. Häufig bieten Computerunternehmen sowohl Hard- als 
auch  Software  an,  zu  denken  ist  dabei  etwa  an  Hardwarehersteller 
welche eine für  ihre  Erzeugnisse optimierte  Software mitliefern. Aus 
Sicht  des  betroffenen  Verkehrskreises,  zu  welchem  insbesondere 
mittelständische  Betriebe  und  Grossunternehmungen  zählen,  die 
Studien  in  Auftrag  geben  oder  für  ihr  Geschäft  eine  mass-
geschneiderte  Informatiklösung  benötigen,  liegt  demnach  offensicht-
lich eine Dienstleistungsgleichartigkeit vor. Unbehelflich ist der Hinweis 
der Beschwerdeführerin, dass sich die Parteien in verschiedenen Ge-
schäftsbereichen spezialisiert – sie sich im Bereich der Forschung und 
der elektronischen Zutrittsorganisation, die Beschwerdegegnerin sich 
auf dem Gebiet der betriebswirtschaftlichen Gesamtlösungen – hätten, 
ist  vorliegend  doch  einzig  die  Eintragung  im  Markenregister  mass-
gebend.  Ausserdem  sei  darauf  hingewiesen,  dass  die  meisten 
grösseren  Softwarehäuser  über  eigene  Forschungsabteilungen  ver-
fügen  und  somit  auch  für  externe  Forschungsaufträge  bestens  ge-
rüstet  wären,  und dass nicht  ausgeschlossen werden kann,  dass  in 
naher  Zukunft  die  Organisation  der  Zutrittsberechtigungen  mittels 
Identifikation per Funkchip oder Biometrie ein gewöhnlicher Bestand-

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teil  von  betriebswirtschaftlichen  Gesamtlösungen  darstellen  wird. 
Überdies  lässt  sich  der  Homepage  der  Beschwerdeführerin 
entnehmen, dass diese neben Systemlösungen im Sicherheitsbereich 
auch  andere  Dienstleistungen,  insbesondere  Software  für  „Business 
Intelligence,  Knowledge  Management,  Collaboration  und  betriebs-
wirtschaftliche  Gesamtlösungen“  entwickle  (http://www.asapch.com/ 
application/index.html). Das angefochtene Zeichen beansprucht ferner 
Schutz  für  Telekommunikation  in  Klasse 38,  wohingegen  die  Wider-
spruchsmarke  unter  anderem  noch  für  Internetdienstleistungen  in 
Klasse 35  ins  Markenregister  eingetragen  ist.  Unter  Tele-
kommunikation  bzw. Fernmeldewesen werden sämtliche Formen der 
elektronischen  Informationsübermittlung  über  grössere  Distanzen 
hinweg  verstanden,  worunter  auch  der  Datenaustausch  über  das 
Internet fällt. Letzterer erfolgt gewöhnlich über die vorhandenen Tele-
fon- und Fernsehleitungen, weshalb die meisten Telefonunternehmen 
und  Fernsehprovider  auch  Internetdienstleistungen  anbieten. 
Andererseits  wird  das Internet  vermehrt  auch zum Telefonieren  und 
Fernsehen verwendet. Aufgrund dieser engen Verknüpfung zwischen 
Internet  und  sonstiger  Telekommunikation  liegt  aus  Sicht  des  be-
troffenen  Abnehmerkreises,  zu  welchem  heutzutage  jedermann  und 
damit  auch  der  Durchschnittsverbraucher  zählt,  offensichtlich  eine 
Dienstleistungsgleichartigkeit vor.

Es  lässt  sich  demnach  festhalten,  dass  die  beanspruchten  Dienst-
leistungen der sich gegenüberstehenden Marken gleichartig sind.

4.
Ausgehend  von  dieser  Dienstleistungsgleichartigkeit  gilt  es  nun  in 
einem zweiten Schritt  die beiden Marken auf  ihre Zeichenähnlichkeit 
und Verwechselbarkeit hin zu überprüfen.

4.1 Die Markenähnlichkeit  beurteilt  sich nach dem Gesamteindruck, 
den  die  Marken  in  der  Erinnerung  der  angesprochenen  Verkehrs-
kreise  hinterlassen  (BGE 121  III  377  E. 2a  Boss;  MARBACH,  a.a.O., 
N. 864 ff.; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11 und 15; CHRISTOPH WILLI, Marken-
schutzgesetz,  Kommentar  zum  schweizerischen  Markenrecht  unter 
Berücksichtigung  des  europäischen  und  internationalen  Marken-
rechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 63 und 67). Beim Zeichenvergleich ist 
von  den  Eintragungen  im  Register  auszugehen  (BGE 119  II  475 
E. 2b  Radion),  doch  gilt  es  zu  berücksichtigen,  dass  das  an-
gesprochene Publikum die Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor 

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sich  hat.  Deshalb  ist  auf  das  Erinnerungsbild  abzustellen,  das  die 
Abnehmer  von den eingetragenen Marken bewahren  (RKGE in  sic! 
2006,  S. 673  O  [fig.]).  Diesem  Erinnerungsbild  haftet  zwangsläufig 
eine  gewisse  Verschwommenheit  an  (MARBACH,  a.a.O.,  N. 867 f.), 
wobei  es  wesentlich  durch  die  kennzeichnungskräftigen  Marken-
elemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a Kamillosan). Schwache 
oder  gemeinfreie  Markenbestandteile  dürfen  jedoch  bei  der  Be-
urteilung der Markenähnlichkeit  nicht einfach weggestrichen werden 
(WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65; vgl. Entscheid der RKGE vom 20. Oktober 
2005 E. 6 f. Mictonorm, veröffentlicht in sic! 2006, S. 90). Die unver-
änderte  Übernahme  der  Widerspruchsmarke  in  die  angefochtene 
Marke schafft in der Regel eine Verwechslungsgefahr, solange nicht 
neue  kennzeichnungskräftige  Bestandteile  zu  einem  kenn-
zeichnungsschwachen  Element  der  älteren  Marke  hinzugefügt 
werden  (Urteile  des  Bundesverwaltungsgerichts  B-3118/2006  vom 
6. November 2007 E. 2 Swing, B-439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 7.1.1. 
Kinder).

4.2 Der Gesamteindruck wird bei  Wortmarken durch den Klang,  das 
Schriftbild und, gegebenenfalls, den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III 
160 E. 2b/cc Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan). Dabei kann 
bereits  die  Nähe  auf  einer  dieser  Beurteilungsebenen  genügen,  um 
auf  Zeichenähnlichkeit  zu  schliessen  (MARBACH,  a.a.O.,  N. 875).  Der 
Wortklang  wird  im  Wesentlichen  durch  die  Silbenzahl,  die  Aus-
sprachekadenz  und  die  Aufeinanderfolge  der  Vokale  bestimmt,  das 
Schriftbild  durch  die  Wortlänge und die  optische Wirkung der  Buch-
staben  (BGE 127  III  160  E. 2b/cc  Securitas; BGE 122  III  382  E. 5a 
Kamillosan; BGE 119 II  473 E. 2c  Radion).  Bei  aus  Wort-  und  Bild-
elementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach 
ihrer  Unterscheidungskraft  zu  gewichten.  Entscheidend  sind  die 
prägenden  Wort-  oder  Bildelemente,  während  unterscheidungs-
schwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger be-
einflussen.  Enthält  eine  Marke  sowohl  charakteristische  Wort-  wie 
auch  Bildelemente,  so  können  diese  den  Erinnerungseindruck 
gleichermassen  prägen  (Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts  B-
7500/2006  vom 19.  Dezember  2007  E. 6.4  Diva  Cravatte; RKGE in 
sic ! 2005, S. 807 DVT Technisches Fernsehen [fig.]/DVT; WILLI, a.a.O., 
Art. 3 N. 143).

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4.3 Vorliegend stehen sich eine Wortmarke und eine Wort-/Bildmarke 
gegenüber. Die grafische Gestaltung des angefochtenen Zeichens ist 
jedoch  nicht  geeignet,  dessen  Gesamteindruck  massgebend  zu  be-
einflussen, handelt es sich doch um eine verkehrsübliche Schrift. Ein 
eigentlicher Bildbestandteil  fehlt gänzlich. Im Folgenden gilt  es daher 
die beiden Zeichen wie Wortmarken hinsichtlich des Schriftbilds, des 
Klangs sowie des Sinngehalts miteinander zu vergleichen.

4.3.1 Das Schriftbild der beiden Zeichen präsentiert sich unterschied-
lich. Während die Widerspruchsmarke aus drei  Grossbuchstaben be-
steht, sind es bei der angefochtenen Marke fünf Schriftzeichen – ein 
Semikolon sowie vier Kleinbuchstaben. Erstere Marke wirkt kurz und 
hoch,  letztere  dagegen  lang  und  schmal.  Auch  wird  die  Wider-
spruchsmarke im angefochtenen Zeichen nicht erkannt, zumal sich der 
Zeichenanfang stark unterscheidet. Sie ist mit den beiden zusätzlichen 
Schriftzeichen  zu  einer  Einheit  verschmolzen.  Soweit  aus  dem 
jüngeren Zeichen drei Buchstaben herausstechen sollten, dürfte dies 
aufgrund  der  symmetrischen  Anordnung  sowie  der  Lage  in  der 
Zeichenmitte der Bestandteil „asa“ sein.

4.3.2 Hinsichtlich  des  Klangs  lässt  sich  anmerken,  dass  zwar  die 
Tendenz  besteht,  längere  sowie  in  Kleinbuchstaben  geschriebene 
Zeichen in einem Fluss auszusprechen, kürzere sowie in Grossbuch-
staben verfasste dagegen zu buchstabieren, diesbezüglich aber keine 
verbindlichen  Regeln  existieren. Die  Marken können folglich  „S-A-P“ 
bzw „Sap“  und „A-S-A-P“  bzw. „Asap“  ausgesprochen werden. Beim 
jüngeren Zeichen dürfte in beiden Varianten die natürliche Betonung 
auf  dem  Anfangsbuchstaben  „A“  liegen.  Das  am  Zeichenanfang 
stehende  Semikolon  kommt  dagegen  akustisch  nicht  zur  Geltung. 
Klanglich wird die Widerspruchsmarke im angefochtenen Zeichen nicht 
wahrgenommen, sondern verschmilzt  mit  dem davorstehenden Vokal 
zu einer Einheit. Auch wenn die Gefahr des Überhörens des Zeichen-
anfangs nicht ganz ausgeschlossen werden kann, so ist diese im Be-
reich  der  Dienstleistungen  der  Klasse 42  doch,  insbesondere  unter 
Berücksichtigung  des  qualifizierten  Abnehmerkreises,  gering.  Aber 
auch bezüglich der sich an einen breiteren Verkehrskreis  richtenden 
Telekommunikations- bzw. Internetdienstleistungen hält sich das Risiko 
des Verhörens im zulässigen Rahmen.

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4.3.3 Die  beiden  Marken  lassen  keinen  Sinngehalt  erkennen.  Auch 
wenn einem Teil des Abnehmerkreises die Abkürzung „asap“  für  „as 
soon as possible“ bekannt sein sollte, so wird diese Bedeutung kaum 
mit dem angefochtenen Zeichen in Verbindung gebracht. Ebensowenig 
dürfte in seinem Anfangsbuchstaben „a“ eine negierende Vorsilbe er-
kannt  werden,  zumal  es  sich  bei  „sap“  um  kein  Adjektiv  handelt. 
Dagegen  dürften  die  Verkehrsteilnehmer  in  den  beiden  Kurzmarken 
Akronyme  unbestimmten  Inhalts  erblicken.  Da  das  angefochtene 
Zeichen sowohl vom Schriftbild als auch vom Klang her als eine Ein-
heit wahrgenommen wird, sollte es insbesondere auch nicht als eine 
Serienmarke der Beschwerdegegnerin aufgefasst werden.

4.4 Auch wenn  die  Beifügung  oder  Weglassung  eines  Buchstabens 
bei Wortmarken in aller Regel den Gesamteindruck nicht nachhaltig zu 
verändern vermag, so gilt dies nicht ohne weiteres bei Akronymen, die 
meistens  Kurzzeichen  sind.  Solche  werden  phonetisch  und  visuell 
leichter  erfasst,  so dass sich  auch deren Unterschiede,  selbst  wenn 
sie nur gerade einen Buchstaben betreffen, eher im Gedächtnis ein-
prägen  (RKGE  in  sic!  2005,  S. 476  SMI/RSMI mit  Hinweis  auf 
BGE 121 III  377 E. 2b  BOSS/BOKS;  MARBACH,  a.a.O., N. 895 f.). Dies 
gilt insbesondere dann, wenn der unterschiedliche Buchstabe sich am 
Anfang  des  Akronyms befindet,  da  Akronyme sich  häufig  nur  durch 
ihren ersten Buchstaben voneinander unterscheiden und das Publikum 
deshalb  besonders  auf  diesen  achtet  (RKGE  in  sic!  2005,  S. 476 
SMI/RSMI; RKGE in sic! 2001, S. 325 SFS/TFS). Vorliegend führen die 
unterschiedliche  Anzahl  von Schriftzeichen  und  die  daraus  folgende 
unterschiedliche  Wortlänge,  insbesondere  aber  die  deutliche  Ver-
schiedenheit des Zeichenanfangs in bildlicher und klanglicher Hinsicht 
dazu,  dass eine unmittelbare Ähnlichkeit  der  beiden Marken zu ver-
neinen ist. Ebensowenig liegt eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor, 
setzt  eine solche doch voraus,  dass das betreffende mit  der älteren 
Marke übereinstimmende Element der jüngeren Marke überhaupt als 
solches erkannt wird und nicht in einem neuen Gesamteindruck auf -
geht. Akronyme werden indessen in  aller  Regel  als  einheitliche Ge-
bilde  aufgefasst,  es  sei  denn  sie  würden  mittels  Trennstrich  oder 
anderer  grafischer  Mittel  unterteilt  (RKGE  in  sic!  2005,  S. 477 
SMI/RSMI). In casu liegt weder eine solche Aufteilung vor, noch steht  
die umstrittene Buchstabenfolge „sap“ am Anfang des angefochtenen 
Zeichens, wo ihr eine höhere Bedeutung zukäme. Im Übrigen ändert 
der  Umstand,  dass  die  vorliegend  zur  Diskussion  stehenden  Kurz-
marken auch in einem Fluss gelesen werden können, nichts an einer  

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Vergleichbarkeit  mit  den beiden als  nicht  verwechselbar  befundenen 
Zeichen  SMI  und  RSMI,  kommt  der  unterschiedliche  Zeichenanfang 
der jüngeren Marke doch bei beiden Lesearten genügend zur Geltung. 
Bezüglich  der  Gefahr  des Überhörens des Anfangsbuchstabens des 
angefochtenen Zeichens  sei  angemerkt,  dass  selbst  bei  weitgehend 
identischen  Waren  die  blosse,  entfernte  Möglichkeit  einer  Ver-
wechslung noch keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art.  3 Abs. 1 
lit. c MSchG begründet. Davon kann vielmehr erst die Rede sein, wenn 
wahrscheinlich  ist,  dass  das  Publikum  einer  Verwechslungsgefahr 
unterliegt (BGE 121 III 377 E. 2a BOSS/BOKS).

4.5 Die Beschwerdegegnerin brachte im Übrigen vor, dass die Wider-
spruchsmarke für die umstrittenen Dienstleistungen hohe Bekanntheit 
geniesse. Ob es sich dabei jedoch um eine berühmte oder notorisch 
bekannte  Marke  handelt,  welcher  ein  erhöhter  Schutzumfang  zuzu-
billigen  ist,  kann  in  casu  dahingestellt  bleiben,  würde  eine  Ver-
wechslungsgefahr doch auch diesfalls voraussetzen, dass das mit der 
älteren Marke übereinstimmende Element  der  jüngeren Marke über-
haupt als solches erkannt wird und nicht in einem neuen Gesamtein-
druck aufgeht. Wie bereits in der vorangehenden Erwägung erläutert, 
spricht nichts dafür, dass die in der angefochtenen Marke enthaltene 
Buchstabenfolge „sap“ als ein separates Element wahrgenommen und 
in Verbindung mit der Beschwerdegegnerin gebracht wird. Stattdessen 
wird das Zeichen als ein einheitliches Gebilde aufgefasst.

4.6 Mangels  Zeichenähnlichkeit  ist  eine  Verwechslungsgefahr  im 
Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ausgeschlossen. Die Beschwerde 
erweist  sich  demzufolge als  begründet,  womit  sie  gutzuheissen und 
die angefochtene Verfügung der Vorinstanz aufzuheben ist. Bei diesem 
Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kostenpflichtig 
und es  steht  der  Beschwerdeführerin  einen Anspruch auf  Parteient-
schädigung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

5.
Die  Gerichtsgebühr  ist  nach  Umfang  und  Schwierigkeit  der  Streit-
sache,  Art  der  Prozessführung  und  finanzieller  Lage  der  Parteien 
festzulegen  (Art. 63  Abs. 4bis VwVG,  Art. 2  Abs. 1  des  Reglements 
über  die  Kosten  und  Entschädigungen vor  dem Bundesverwaltungs-
gericht  vom  21.Februar  2008  [VGKE;  SR 173.320.2]).  Im  Be-
schwerdeverfahren  vor  dem  Bundesverwaltungsgericht  ist  dafür  ein 
Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren 

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besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Widersprechenden 
im  Fall  einer  Markenverletzung  durch  die  angefochtene  Marke.  Es 
würde  aber  zu  weit  führen  und  könnte  im  Verhältnis  zu  den  relativ 
geringen  Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wir-
ken,  wenn  dafür  im  Einzelfall  stets  konkrete  Aufwandsnachweise 
verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der 
Streitwert  darum nach  Erfahrungswerten  auf  einen  Betrag zwischen 
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streit-
wert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, S. 505; 
LEONZ MEYER,  Der  Streitwert  in  Prozessen  um Immaterialgüterrechte 
und  Firmen,  sic!  2001,S. 559 ff.,  LUCAS DAVID,  in:  Roland  von 
Büren/Lucas  David  [Hrsg.],  Schweizerisches  Immaterialgüter-  und 
Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, 
Basel 1998, S. 29 f.).

6.
Die  Parteientschädigung  ist  aufgrund  der  eingereichten  Kostennote 
festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht 
worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für 
die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. 
Art. 7  Abs. 1 VGKE).  In  Würdigung  der  massgeblichen  Faktoren  er-
scheint  eine  Parteientschädigung  der  Beschwerdegegnerin  an  die 
Beschwerdeführerin von Fr. 3'000.– (inkl. MWST) für das erstinstanz-
liche Verfahren sowie das Beschwerdeverfahren angemessen.

7.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur 
Verfügung  (Art. 73  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom  17. Juni  2005 
[BGG; SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird  gutgeheissen, Ziffer 1, 2 und 4 des Entscheids 
des  Eidgenössischen  Instituts  für  Geistiges  Eigentum vom 17. März 
2009 werden aufgehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und das 
Eidgenössische  Institut  für  Geistiges  Eigentum  angewiesen  der 
Schweizer Marke Nr. 570'876 vollumfänglich Schutz zu gewähren.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdegegnerin 
auferlegt.  Der  Betrag  ist  innert  30 Tagen  nach  Versand  des  vor-
liegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 

3.
Der  Beschwerdeführerin  ist  der  geleistete  Kostenvorschuss  von 
Fr. 5'000.– aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

4.
Die  Beschwerdegegnerin  hat  die  Beschwerdeführerin  für  das  erst-
instanzliche  Verfahren  und  das  Beschwerdeverfahren  mit  total 
Fr. 3'000.– (inkl. MWSt) zu entschädigen.

5.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Einschreiben; Beilage:  Beschwerdebei-
lagen zurück und Rückerstattungsformular)

- die  Beschwerdegegnerin  (Einschreiben;  Beilage:  Einzahlungs-
schein)

- die Vorinstanz (Wspr.-Nr. 9787; Einschreiben; Vernehmlassungsbei-
lagen zurück)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Hans Urech Marc Hunziker

Versand: 31. Mai 2010

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