# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 4965e6a7-83ab-583f-b542-9a9eb14709e0
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2008-11-06
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 06.11.2008 B-1710/2008
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-1710-2008_2008-11-06.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-1710/2008
{T 1/2}

U r t e i l  v o m  6 .  N o v e m b e r  2 0 0 8

Richter Marc Steiner (Vorsitz), 
Richter Francesco Brentani, Richterin Maria Amgwerd;
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Swistec Systems AG, Allmendstrasse 30, 
8320 Fehraltorf,
vertreten durch Anwalt lic. iur. Peter Rutz, 
Alpenstrasse 14, Postfach 4627, 6304 Zug,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs 
Nr. 57885/2007 SWISTEC.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-1710/2008

Sachverhalt:

A.
Die  Beschwerdeführerin  meldete  am 21. Juli  2007  (Nr. 57885/2007) 
die Wortmarke SWISTEC beim Eidgenössischen Institut für Geistiges 
Eigentum (Vorinstanz) zur Eintragung für folgende Waren und Dienst-
leistungen an:

Klasse 9
Erzeugnisse des elektrotechnischen und feinmechanischen Apparate-
baus; elektrische und elektronische Fernwirk- und Rundsteueranlagen 
und  deren  Bestandteile;  Energiemessungs-,  Energieverrechnungs-  
und  Energieüberwachungsgeräte  wie  Elektrizitätszähler  und  Wärme-
zähler;  insbesondere  Fernwirk-,  Rundsteuer-  und  Zähleranlagen 
basierend auf Festnetzkommunikation, Internet-Netzwerktechnologien 
und  Internetprotokollen  oder  basierend  auf  Funktechnologie,  insbe-
sondere  Mobilfunktechnologien;  Analysegeräte,  Prüfgeräte,  Eichsta-
tionen, Gebührenmelder, Gesprächszähler, Impulszähler, Steuer- und 
Regelgeräte für elektrische und nichtelektrische Grössen, Netzschutz-
einrichtungen,  Messumformer,  Übertragungsgeräte,  Datenbearbei-
tungsgeräte,  Prozessrechner,  programmierbare  Steuerungen  und 
Schalteinrichtungen,  Geräte  für  Telekommunikation,  insbesondere 
Geräte für die Telekommunikation mittels Festnetzen, Mobilfunknetzen 
oder das Internet, Komponenten und Module solcher Geräte.

Klasse 38
Telekommunikation;  Übertragung  von  Daten,  Steuersignalen  sowie 
Messwerten  und  Information,  insbesondere  technischer  oder  kauf-
männischer  Art;  insbesondere  Übertragung  von  Daten  von  Messge-
räten, Sensoren, Zählern, Steueranlagen, insbesondere Fernwirk- und 
Rundsteueranlagen,  Überwachungssystemen,  Alarmsystemen, 
Kostenabrechnungssystemen  über  Festnetze,  gegebenenfalls  Stand-
leitungen, über Internet-basierte Netze oder über Mobilfunknetze.

Klasse 42
Dienstleistungen  im  Bereich  Wissenschaft  und  Technologie,  sowie 
diesbezügliche  Forschungs-  und  Entwicklungsdienstleistungen;  indu-
strielle  Analysen  und  Forschung;  Entwurf  und  Entwicklung  von 
Computern  und  Computerprogrammen;  insbesondere  Computerpro-
gramme für Zähler, Fernwirk- und Rundsteueranlagen, Alarmsysteme, 
Sicherheitssysteme sowie Analysesysteme.

Seite 2

B-1710/2008

B.
Die  Vorinstanz  beanstandete  diese  Anmeldung  mit  Schreiben  vom 
12. Oktober  2007  wegen  formeller  Mängel  in  der  Liste  der  bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen sowie wegen materieller  Ver-
stösse  gegen  Art.  2  lit.  a  und  c  des  Markenschutzgesetzes.  Das 
Zeichen SWISTEC sei für die beanspruchten Warenklassen bezüglich 
Wesen und Herkunft beschreibend. Zur Vermeidung einer Täuschung 
über die Herkunft schlug die Vorinstanz vor, die bezeichneten Waren 
der Klasse 9 auf Waren schweizerischer Herkunft einzuschränken. 

C.
Mit  Schreiben vom 14. Oktober  2007 behob die Beschwerdeführerin 
die  formellen  Mängel. In  materieller  Hinsicht  bestritt  sie  sowohl  den 
beschreibenden Charakter als auch die von dem Zeichen ausgehende 
Täuschungsgefahr. 

D.
Im Schreiben vom 19. Dezember 2007 beantragte die Beschwerdefüh-
rerin,  das  Warenverzeichnis  auf  Waren  schweizerischer  Herkunft  zu 
beschränken und die Marke mit dieser Einschränkung einzutragen. 

E.
Mit  Verfügung  vom  15.  Februar  2008  wies  die  Vorinstanz  das 
Markeneintragungsgesuch  Nr.  57885/2007,  SWISTEC  für  sämtliche 
der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 
42  zurück.  Zur  Begründung  wurde  vorgebracht,  dass  das  Zeichen 
beschreibend  im  Sinne  von  Art.  2  lit.  a  MSchG  sei.  Die  enthaltene 
Mutilation,  SWIS  statt  SWISS,  verändere  weder  Sinngehalt  noch 
phonetische  Aussprache  genügend,  um einen  über  die  Addition  der 
Begriffe SWIS und TEC hinausgehenden Sinngehalt und damit einen 
betrieblichen  Herkunftshinweis  zu  erzeugen.  Die  Abnehmer 
verstünden  ohne  Gedankenaufwand,  dass  es  sich  um  Waren  und 
Dienstleistungen  handle,  welche technischer  Natur  seien und in  der 
Schweiz  erbracht  würden  und/oder  sich  auf  die  rechtlichen 
Gegebenheiten  in  der  Schweiz  bezögen.  Die  von  der  Beschwerde-
führerin  genannten  Voreintragungen  liessen  nicht  den  Schluss  zu, 
dass das Zeichen im Sinne einer Gleichbehandlung einzutragen sei. 
Ein Grenzfall liege nicht vor. Aus den firmenrechtliche Erwägungen der 
Beschwerdeführerin  lasse  sich  ebenfalls  nichts  zu  ihren  Gunsten 
ableiten.

Seite 3

B-1710/2008

F.
Am 16. März 2008 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwal-
tungsgericht  Beschwerde  gegen  die  zurückweisende  Verfügung  vom 
15. Februar 2008 mit folgenden Anträgen:

1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 15. Februar 2008 sei aufzuheben.
2. Die Marke der Beschwerdeführerin sei gemäss Eintragungsgesuch 

einzutragen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Vorinstanz.
4. Eventualiter wird beantragt, die Marke mit der Beschränkung auf Waren 

und Dienstleistungen schweizerischer Herkunft in das Markenregister 
einzutragen.

5. Hilfsweise wird beantragt, die Marke in den beanspruchten Klassen 
beschränkt auf Waren und Dienstleistungen einzutragen, die Fernwirk- 
und Rundsteueranlagen sowie Elektrizitätszähler betreffen. 

G.
Die  Vorinstanz  reichte  am  10.  Juni  2008  ihre  Vernehmlassung  zur 
Beschwerde  ein.  Sie  beantragt  deren  Abweisung  unter  Kostenfolge 
zulasten der Beschwerdeführerin. 

H.
Mit  Verfügung  vom  13.  Juni  2008  beanstandete  das  Gericht  auf 
Hinweis der Vorinstanz den Antrag der Beschwerdeführerin in Ziffer 5 
als unpräzise formuliert. 

I.
In  ihrer  Replik  vom  16.  Juni  2008  änderte  die  Beschwerdeführerin 
ihre Anträge wie folgt:

1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 15. Februar 2008 sei aufzuheben 
(unverändert)  .

2. Die Marke der Beschwerdeführerin sei gemäss Eintragungsgesuch 
jedoch mit der im Prüfungsverfahren erfolgten Beschränkung der 
Waren von Klasse 9 auf Waren schweizerischer Herkunft einzutragen 
(geändert)  .

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Vorinstanz 
(unverändert)  .

4. (zurückgenommen)  
5. Hilfsweise wird beantragt, die Marke mit dem hiermit eingereichten 

Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einzutragen, welche 
Fernwirk- und Rundsteueranlagen sowie Elektrizitätszähler betreffen  
(geändert)  . 

Klasse 9
Elektrische  und elektronische  Fernwirk-  und  Rundsteueranlagen  und  deren 
Bestandteile; Energiemessungs-,  Energieverrechnungs-  und Energieüberwa-
chungsgeräte  wie  Elektrizitätszähler  und  Wärmezähler;  insbesondere  Fern-
wirk-, Rundsteuer- und Zähleranlagen basierend auf Festnetzkommunikation,  
Internet-Netzwerktechnologien  und  Internetprotokollen  oder  basierend  auf 

Seite 4

B-1710/2008

Funktechnologie,  insbesondere  Mobilfunktechnologien  (alle  vorgenannten 
Waren schweizerischer Herkunft).

Klasse 38
Übertragung von Daten,  Steuersignalen, insbesondere Fernwirk- und Rund-
steueranlagen, über Festnetze, gegebenenfalls Standleitungen, über Internet-
basierte Netze oder über Mobilfunknetze.

Klasse 42
Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen für Zäh-
ler, Fernwirk- und Rundsteueranlagen.

Durch  die  in  Ziffer  5  ihres  Antrages  vorgenommene  Änderung  des 
Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses würden nur noch Fachkrei-
se angesprochen, in deren Augen die Bezeichnung SWISTEC keinen 
beschreibenden Charakter habe.

J.
In ihrer Duplik vom 4. August 2008 hielt die Vorinstanz an ihren Anträ-
gen fest. Sie wies daraufhin,  dass nach der abermaligen geographi-
schen  Einschränkung des Waren-  und  Dienstleistungsverzeichnisses 
das  Hinterlegungsdatum  durch  die  letzte  Ausweitung  dieses 
Verzeichnis in der Beschwerdeschrift auf das Datum ihrer Einreichung, 
den 16. März 2008, falle.  

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen  Eintragungsverfügungen  der  Vorinstanz  in  Markensachen  zu-
ständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist 
von  Art.  50  Abs. 1  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  vom 20. De-
zember  1968  (VwVG,  SR  172.021)  eingereicht  und  der  verlangte 
Kostenvorschuss  rechtzeitig  geleistet.  Als  Markenanmelderin  ist  die 
Beschwerdeführerin  zur  Beschwerde  legitimiert  (Art. 48  VwVG).  Auf 
die Beschwerde ist daher einzutreten. 

2.

2.1 Nach Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 
(MSchG. SR 232.11) sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz 
ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die Waren 

Seite 5

B-1710/2008

oder Dienstleistung, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durch-
gesetzt. Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifi-
kation  von  Waren  oder  Dienstleistungen  dienen  können  und  vom 
Publikum nicht  als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft  ver-
standen werden (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: 
Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar 
zum schweizerischen Privatrecht,  Markenschutzgesetz /  Muster-  und 
Modellgesetz,  2. Aufl.,  Basel  1999,  Art. 2  N. 5). Der  Begriff  Zeichen 
des  Gemeinguts  ist  ein  Sammelbegriff  für  beschreibende  Angaben, 
Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Grund für den Schutz-
ausschluss  ist  im  Freihaltebedürfnis  oder  in  der  fehlenden  Unter-
scheidungskraft  des  Zeichens  begründet  (Entscheid  der  Eidgenös-
sischen  Rekurskommission  für  geistiges  Eigentum  [RKGE]  vom 
17. Februar  2003 in: sic!  6/2003 495 E. 2  Royal  Comfort; Urteil  des 
Bundesverwaltungsgerichts  B-181/2007  vom  21. Juni  2006  E.  3 
Vuvuzela;  Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts  B-8371/2007  vom 
19. Juni 2008 E. 4 Leader; CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutz-
gesetz, Das schweizerische Markenrecht  unter Berücksichtigung des 
europäischen  und  internationalen  Markenrechts,  Zürich  2002,  Art.  2 
N. 34). Die Beurteilung ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmer-
kreise vorzunehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première; BGE 116 II 611 
f.  E. 2c  Fioretto),  wobei  es  ausreicht,  dass  der  beschreibende 
Charakter  für  einen  erheblichen  Teil  der  massgeblichen  Abnehmer 
ohne besondere Gedankenarbeit zu erkennen ist (Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts  B-7442/2006  vom  18. Mai  2007  E.  2.3  Feel'n 
learn/See'n learn). Auch das Verständnis betroffener Fachkreise ist zu 
berücksichtigen  (LUCAS DAVID,  in:  Kommentar  zum  schweizerischen 
Privatrecht,  Markenschutzgesetz/Muster-  und  Modellgesetz,  Basel 
1999,  MSchG Art.  2,  N. 18). Englische Ausdrücke können  ebenfalls 
Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Abnehmer-
kreise  verstanden  werden  (BGE  129  III  228  E.  5.1;  BGE  vom 
22. Dezember 2003 in: sic!  5/2004 401 f. E. 3.1-3.2  Discovery Travel 
and  Aventure  Channel;  Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts 
B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2  Engineered for men; Urteil 
des  Bundesverwaltungsgerichts  B-7395/2006  vom  16. Juli  2007 
E. 4.Projob).

2.2 Durch  Verbindung  beschreibender  Worte  kann  im  Einzelfall  der 
beschreibende Charakter entfallen. Ob eine Wortverbindung oder ein 
einheitlich zu betrachtendes Zeichen vorliegt,  beurteilt  sich nach der 
Auffassung der relevanten Verkehrskreise. Eine zergliedernde, analyti-

Seite 6

B-1710/2008

sche Betrachtungsweise ist zu vermeiden, wenn die Aufgliederung für 
den Verkehr nicht naheliegend ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
der  Sinngehalt  der  Bestandteile  nicht  offensichtlich  ist  (RKGE  vom 
17. Juli 1999 in: sic! 5/1999 559 E. 5 Dystar). Bei Wortverbindungen ist 
zuerst  der  Sinngehalt  der  einzelnen  Bestandteile  zu  ermitteln  und 
dann zu prüfen, ob sich aus der Kombination ein beschreibender, un-
mittelbar  verständlicher Sinn ergibt (Urteil  des Bundesverwaltungsge-
richts  B-5518/2007  vom 18. April  2008 E. 4.2  Peach Mallow;  RKGE 
vom 9. September 2002 in: sic!  2/2003 134  Cool  Action,  mit  Hinwei-
sen;  RKGE vom 24. Mai 2000 in: sic! 7/2000 592 Clearcut). Wortver-
bindungen sind nicht markenfähig, wenn ihnen eine unmittelbare Aus-
sage über die betreffenden Waren und Dienstleistungen zu entnehmen 
ist  (RKGE vom 10. März 2005 E. 3  Niteview). Regt  eine Wortverbin-
dung erst zum Nachdenken an, so ist nicht von einem beschreibenden 
Zeichen auszugehen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 88). Dies ist insbesondere 
bei  Mehrdeutigkeit  der  Fall  (BGE  vom  8.  April  2005  in:  sic!  9/2005 
E. 2.3 Globale Post; BGE vom 10. September 1998 in: sic! 1/1999, 30 
E. 4 Swissline; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 90). 

2.3 Grundsätzlich kann durch Buchstabenweglassung der Gesamtein-
druck eines Wortes verfremdet werden. Wortabwandlungen sind dem 
Markenschutz jedoch nicht zugänglich, sofern der Gesamteindruck von 
der  beschreibenden  Aussage  geprägt  wird  (BGE  vom  13. Oktober 
2004 in sic! 5/2005 366 E. 2.4 Micropor; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 95).

2.4 Dem  Zweck  der  Marke  entsprechend  ist  die  Auffassung  der 
relevanten Verkehrskreise massgebend für die Beurteilung der Unter-
scheidungskraft  (EUGEN MARBACH,  Die  Verkehrskreise  im Markenrecht, 
sic! 1/2007, S. 3, 4 f. und 6). Die relevanten Verkehrskreise lassen sich 
anhand  der  gemäss  Waren-  und  Dienstleistungsverzeichnis  bean-
spruchten Produkte und deren potentieller Abnehmerschaft bestimmen 
(MARBACH,  a.a.O.,  S. 7). Indessen sind die Verkehrskreise objektiv  zu 
umschreiben,  um  einem  gewissen  objektiven  Umstellungspotential 
Rechnung zu tragen und ein Unterlaufen des Markenschutzes durch 
hochspezifische  Nischenprodukte  zu  vermeiden  (MARBACH,  a.a.O., 
S. 7). 

3.

3.1 Das hinterlegte Zeichen SWISTEC ist  gemäss den Angaben der 
Beschwerdeführerin  in  Anlehnung  an  die  deutsche  Partnerfirma 
gewählt.  Als  Namensgeberin  diene  der  Bach  Swist,  der  durch 

Seite 7

B-1710/2008

Bornheim, den Ort des Firmensitzes, fliesse. Eine Anlehnung an das 
englische  Adjektiv  "swiss"  für  schweizerisch  sei  nicht  beabsichtigt. 
Fachkreise  verstünden  das  Zeichen  als  Einheit  und  damit  als 
betrieblichen Hinweis. 

3.2 Die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen richten sich 
vornehmlich  an  Spezialisten  der  Steuerungstechnik.  Unstreitig  ist 
jedoch, dass sich jedenfalls ein Teil  der Waren und Dienstleistungen 
auch  an  den  schweizerischen  Durchschnittskonsumenten  wendet 
(Beschwerdeschrift vom 16. März 2008, Ziff. 2.1 sowie Ziff. 10 und 11 
der  Verfügung  der  Vorinstanz  vom  15.  Februar  2008).  Daher 
beschränken sich  die  relevanten Verkehrskreise  nicht  nur  auf  mass-
gebliche Fachkreise, wie dies etwa bei rezeptpflichtigen Medikamenten 
und Schulbüchern der Fall wäre, die ausschliesslich von Ärzten bzw. 
Lehrern  ausgewählt  werden  (MARBACH,  a.a.O.,  S.  11).  Für  die  Beur-
teilung  der  Unterscheidungskraft  des  Zeichens  als  beschreibend  ist 
daher vom Verständnis des Durchschnittskonsumenten auszugehen.

3.3 Es  mag  dahinstehen,  ob  Spezialisten,  die  bereits  mit  der  Be-
schwerdeführerin oder ihrer deutschen Partnerin und ihren Produkten 
in Berührung gekommen sind, das Zeichen als Einheit auffassen. Die 
insoweit  bestehende  Intention  der  Beschwerdeführerin  ist  irrelevant, 
da  es  allein  auf  die  Perzeption  der  relevanten  Verkehrskreise  und 
vorliegend damit auch jener des Durchschnittskonsumenten ankommt. 
Auch von diesen,  macht  die Beschwerdeführerin  geltend,  werde das 
angemeldete  Zeichen  als  Einheit  aufgefasst  (Beschwerdeschrift 
Ziff. 2.3).  Dem  kann  sich  das  Gericht  nicht  anschliessen.  Der 
unbefangene  Konsument  sucht  in  einer  Bezeichnung  stets  einen 
bekannten Bedeutungsgehalt. Da das Zeichen SWISTEC als  Einheit 
für  ihn  keinen  eigenen  Bedeutungsgehalt  aufweist,  wird  der 
Konsument in einem nächsten Schritt versuchen, sich aus den Teilen 
des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen 
Fantasienamen ausgeht. 

3.4 Das Zeichen lässt sich sprachlich in SWI-STEC, SWIST-EC oder 
SWIS-TEC aufgliedern.  Eine Aufgliederung verbietet sich hier, anders 
als  bei  DYSTAR (RKGE vom 14. Juli  1999  in:  sic!  5/1999  559  E. 5 
Dystar),  nicht,  weil  es  sich  um die  einzige  sinngebende  Lesart  des 
Zeichens handelt. Von allen drei genannten Aufgliederungsmöglichkei-
ten ist SWIS-TEC am naheliegendsten. SWI-STEC ist bedeutungslos; 
dass SWIST-EC zum Beispiel für ein Unternehmen an der Swist und 

Seite 8

B-1710/2008

Dienstleistungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft,  die eng-
lisch EC abgekürzt  würden,  stehen könnte, ist  ein Rückschluss, den 
der schweizerische Konsument und auch der Spezialist in Unkenntnis 
des Baches Swist nicht ziehen kann. 

Der  Hinweis  der  Beschwerdeführerin  auf  die  Regeln  der  Silben-
trennung (sinngemäss: trenne nie "st",  denn es tut ihm weh) vermag 
nicht  zu  überzeugen.  Soweit  nämlich  der  Wortsinn  etwas  anderes 
vorgibt  (Haustür,  Glasteller  etc.),  wird auch die Buchstabenkombina-
tion "st" getrennt. 

Die Beschwerdeführerin wendet weiter ein, dass nicht von einer Muti-
lation des Adjektivs SWISS auszugehen sei (so aber die Vorinstanz in 
der  Verfügung  vom  15.  Februar  2008,  Ziff.  10),  da  es  sich  um  die 
einheitliche Bezeichnung SWISTEC und nicht die Wortverbindung aus 
SWISS, mutiliert zu SWIS, und TEC handele. Gemeint ist damit, dass 
der  Zeichenbestandteil  SWIS  gar  keine  eigenständige  Bedeutung 
habe und deswegen nicht als eigenständiger Teil einer Wortverbindung 
tauge. Zur Begründung führt sie an, dass noch 1995 die Marke SWIS 
eingetragen  werden  konnte  und  nicht  mit  dem  englischen  Adjektiv 
SWISS  in  Verbindung  gebracht  wurde.  Wie  die  von  der  Vorinstanz 
erwähnte Praxisänderung vermuten lässt,  sind seit  1995 keine Wort-
marken eingetragen worden,  die die Vorsilbe SWIS ohne Einschrän-
kung  auf  Produkte  schweizerischer  Herkunft  enthalten. Das  Vorhan-
densein  dieser  Einschränkung  sogar  in  noch  älteren  Eintragungen 
zeigt, dass auch vor 1995 in der Regel angenommen wurde, die Silbe 
SWIS könne mit der Schweiz in Verbindung gebracht werden. Zudem 
besteht ein Unterschied zwischen dem alleinstehenden Zeichen SWIS 
einerseits  und  der  Silbe  SWIS  als  Bestandteil  und  in  herkunftsbe-
zeichnender  Bezugnahme  auf  einen  Sachbegriff  (SWISNET,  SWIS-
TRAIN) andererseits. Das Zeichen ist daher als Wortkombination aus 
SWIS und TEC anzusehen.

3.5 Bei einzelner Betrachtung der Bestandteile der Wortkombination, 
würde die Mutilation des Wortes SWISS durch das weggelassene S 
nicht  die  für  die  Schutzfähigkeit  erforderliche  Kennzeichnungskraft 
begründen. Unbestritten ist, dass der zweite Markenbestandteil "TEC" 
im Sinne von "technologisch"  oder  "technisch" verstanden wird. Das 
Gericht teilt die Auffassung der Vorinstanz (Verfügung vom 15. Februar 
2008, Ziff. 11), wonach der Bestandteil "SWIS" eine (wenn auch sehr 
geringfügige) Mutilation des englischen Begriffs "swiss" ist. Phonetisch 

Seite 9

B-1710/2008

ist  der Markenbestandteil  "SWIS" identisch mit  dem englischen Wort 
"swiss".  Auch  die  Betonung  bleibt  unverändert.  Das  Weglassen  des 
Buchstabens  "S"  führt  auch  optisch  nur  zu  einem  minimalen 
Unterschied,  der  besonders  erst  dann  auffällt,  wenn  "swiss"  in 
korrekter  Schreibweise  danebengesetzt  wird.  Im  Übrigen  gilt  der 
Grundsatz, wonach das sprachregelwidrige Weglassen oder Ersetzen 
einzelner, nicht ausgesprochener Buchstaben den Gesamteindruck in 
der Regel nicht verändert (BGE vom 13. Oktober 2004 in: sic! 5/2005 
366 E. 2.4 Micropor; RKGE vom 16. Januar 2004 E. 5 valswiss; WILLI, 
a.a.O., Art. 2 N. 96 mit Hinweisen).

Der Hinweis der Beschwerdeführerin, dass die Mutilation von geogra-
phischen Bezeichnungen unüblich sei, entspricht nicht den Tatsachen. 
Mindestens  sieben  Anmeldungen  mit  dem  Bestandteil  SWIS  in  der 
Schweiz sowie Marken wie DANHAUS (Deutsches Markenregister Nr. 
39516938.0 für Häuser dänischen Typs), SWEDBANK (Nr. 429137 für 
eine schwedische Bank)  sprechen eine andere Sprache.   

3.6 Das  Zeichen  ist  in  Bezug  auf  die  beanspruchten  Waren-  und 
Dienstleistungen  der  Klassen 9,  38  und  42  beschreibend. Die  Silbe 
SWIS deutet auf die Schweiz und mit der Silbe TEC auf Technik und 
Technisches  hin,  ebenso  wie  das  Zeichen  AMERICAN BEAUTY als 
Hinweis  auf  Schönheitspflegeprodukte  amerikanischer  Herkunft  ver-
standen  wurde  (Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts  B-7406/2006 
vom 1. Juni 2007 E. 3.1.3  American Beauty). Für den Laien sind die 
von der  Beschwerdeführerin  hergestellten  spezialisierten  Waren und 
die von ihr angebotenen Dienstleistungen als Technik oder Technolo-
gie  zu  qualifizieren,  auch  wenn  diese  Beschreibung  aus  Sicht  des 
Spezialisten zu kurz greift. Die englischen Begriffe versteht der Durch-
schnittkonsument  ohne  Mühe,  unabhängig  davon,  welcher  Mutter-
sprache er  oder sie ist. In dieser für  den Durchschnittskonsumenten 
einzig  sinnmachenden  Lesart  ist  das  Zeichen  beschreibend.  Ohne 
Gedankenaufwand  gelangt  der  Konsument  zu  dem  zutreffenden 
Schluss  dass  technische  Waren  in  der  Schweiz  hergestellt  bzw. 
Dienstleistungen von der Schweiz aus erbracht werden (vgl. in Bezug 
auf  Schönheitspflegeprodukte  Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts 
B-7406/2006 vom 1. Juni 2007 E. 3.1.3 American Beauty). Der Sinnge-
halt  des  Zeichens  ist  offensichtlich  und  anders  als  etwa  im  Fall 
SWISSLINE (BGE  vom 10. September 1998 in: sic!  1/1999 30 E. 4) 
nicht mehrdeutig und deswegen nicht markenfähig.

Seite 10

B-1710/2008

4.
Die Beschwerdeführerin macht einen Anspruch auf Gleichbehandlung 
geltend und  verlangt,  dass  ihr  Zeichen  zumindest  aufgrund früherer 
Eintragungen  von  vergleichbaren  Marken  durch  die  Vorinstanz 
einzutragen  sei  (vgl.  zu  Voreintragungen  Bundesverwaltungsgericht 
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 Chocolat Pavot). 
Auf  das  von der  Beschwerdeführerin  herangezogene  Zeichen  SWIS 
(Nr. 416492)  wurde  bereits  eingegangen.  Da  die  Eintragung  bereits 
lange  Zeit  zurückliegt  und  die  Vorinstanz  bezüglich  dieser 
Buchstabenfolge  eine  Praxisänderung  vorgenommen  hat,  kann  die 
Beschwerdeführerin aus dieser Voreintragung nichts zu ihren Gunsten 
ableiten.  Wegen  eines  fehlenden  zweiten  Wortbestandteils  bei  der 
Bezeichnung  SWIS  (TEC,  LINE  etc.)  ist  eine  Vergleichbarkeit  der 
Zeichen ohnehin nicht gegeben.

4.1 Die Beschwerdeführerin stützt sich weiterhin vor allem auf einen 
Vergleich von SWISTEC mit dem Zeichen (Nr. 490611 für Autoteile):

Sie behauptet, dass nur die typographische Ausgestaltung, insbeson-
dere des Buchstaben "w" die Zeichen voneinander unterscheide und 
sie daher vergleichbar seien (Beschwerdeschrift Ziffer 2.82). Die Vorin-
stanz geht hingegen davon aus, dass gerade die typographische Aus-
gestaltung einen Vergleich der Zeichen ausschliesse (Verfügung vom 
15. Februar 2008, Ziffer 17). Gerade im Markenrecht ist der Grundsatz 
der Gleichbehandlung mit Zurückhaltung anzuwenden, weil bei Marken 
selbst geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Unterscheidungs-
kraft  von erheblicher  Bedeutung  sein  können (Urteil  des  Bundesge-
richts 4A. 13/1995 vom 20. August 1996, in: sic! 2/1997 161 E. 5c Elle; 
RKGE  in:  sic!  2/2004   97  E. 11 Ipublish;  Urteil des  Bundesverwal-
tungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 9 Pirates of the 
Caribbean). Es muss sich für eine Vergleichbarkeit allerdings nicht um 
die  gleichen  Waren  oder  Dienstleistungen  handeln  (RKGE  in  sic! 
7/8/2004 753 E. 8  Swiss  Business Hub). Ein Zeichen kann mitunter 
auch durch eine graphische Gestaltung (Schriftzug, Umrahmung oder 
Beschränkung auf eine Farbe) zu einem insgesamt schutzfähigen Zei-
chen  kombiniert  werden  (Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts 
B-7427/2006  vom  9. Januar  2008  E.  3.5  Chocolat  Pavot mit 
Hinweisen).  Vorliegend  weist  das  Zeichen  SWISSTEC  (Nr. 490611) 

Seite 11

B-1710/2008

eine  typographische  Gestaltung  auf,  die  es  unmöglich  macht,  die 
beiden  Zeichen  überhaupt  miteinander  zu  vergleichen.  Die  von  der 
Beschwerdeführerin  herbeigezogene  Literatur  (WILLI,  a.a.O.  Art. 2 
N. 97 und 98) bezieht sich darauf, ob durch Mutilation die Unterschei-
dungskraft  begründet  bzw. gestärkt  werden kann,  nicht  aber  auf  die 
Vergleichbarkeit zweier Zeichen im Rahmen einer Gleichbehandlungs-
prüfung. Bei der Vergleichbarkeit ist nicht nur auf die Schreibweise und 
die Aussprache, welche hier in der Tat identisch ist, sondern auf das 
Zeichen als Ganzes abzustellen. Die bei dem Zeichen SWISSTEC vor-
genommene typographische Ausgestaltung unterstützt in besonderem 
Masse  die  Wiedererkennbarkeit.  Daher  können  die  beiden  Zeichen 
nicht miteinander verglichen werden.   

4.2 Die  Beschwerdeführerin  stützt  sich  ausserdem auf  weitere  Mar-
ken, die den Bestandteil  SWISS und ein weiteres Element enthalten. 
Soweit es sich um Wortbildmarken handelt, K SWISS (Nr. 547457) und 
SWISS TIMING (Nr. 514931), hält die Beschwerdeführerin den figurati-
ven Bestandteil  für  weniger  kennzeichnungskräftig  als  die  Mutilation 
des von ihr beantragten Zeichens. Diese Wortbildmarken können nicht 
zum Vergleich herangezogen werden, da sie entgegen der vorerwähn-
ten Rechtsprechung gerade weitere unterscheidungskräftige Merkmale 
gegenüber einer reinen Wortmarke enthalten und deshalb im Rahmen 
der Gleichbehandlungsprüfung nicht als vergleichbar anzusehen sind.

Auch  in  Bezug  auf  die  weiteren  angeführten  Marken  kann  die 
Beschwerdeführerin  aus dem Anspruch auf  Gleichbehandlung nichts 
zu ihren Gunsten ableiten.

5.
Die Beschwerdeführerin vertritt  im Übrigen den Standpunkt,  dass ihr 
Zeichen über eine zumindest minimale Kennzeichnungskraft  verfüge. 
Es  handle  sich  folglich  um  einen  Grenzfall,  der  gemäss  bundesge-
richtlicher Praxis einzutragen sei. Das Bundesgericht trägt im Rahmen 
der  Prüfung  der  absoluten  Ausschlussgründe  gemäss  Art.  2  Bst. a 
MSchG Zweifelsfälle ein, zumal im Streitfall die Überprüfung eingetra-
gener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt  (BGE 103 Ib 
268  E.  3b  RED  &  WHITE;  Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts 
B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 4.4 und 6.4 Mobility; RKGE 
vom 16. Januar 2004 E. 10  valswiss mit  Hinweisen). Obwohl es sich 
um eine Wortverbindung mit Mutilation handelt, lässt sich dem Zeichen 
SWISTEC  offensichtlich  und  unmittelbar  der  Sinngehalt  "technische 

Seite 12

B-1710/2008

Waren  oder  Dienstleistungen  aus  der  Schweiz"  entnehmen  (vgl. 
E. 3.3).  Auch  steht  bezüglich  der  in  Frage  stehenden  Waren  und 
Dienstleistungen  der  Gemeingutcharakter  der  Marke  ausser  Zweifel. 
Es liegt somit kein Grenzfall vor, der nach bundesgerichtlicher Praxis 
einzutragen wäre.

6.
Die Beschwerdeführerin  hat  darüber  hinaus angeführt,  dass  bei  der 
handelsregisteramtlichen Eintragung der Firma SWISTEC AG, bei der 
ebenfalls  die  Unterscheidungskraft  geprüft  werde,  kein  reiner 
Sachbegriff  beanstandet wurde (Beschwerdeschrift  Ziff. 2.9). Aus der 
von beiden Parteien bemühten Bundesgerichtsentscheidung BGE 101 
Ib  363  lässt  sich  jedenfalls  nicht  ableiten,  dass  die  handelsregister-
amtliche Prüfung präjudizierend für die markenrechtliche ist. Aus dem 
Bundesgerichtsentscheid ergibt  sich auch nicht,  dass die  handelsre-
gisteramtliche  Prüfung  der  Unterscheidbarkeit  nach  denselben, 
vergleichsweise strengeren Kriterien des Markenrechts vorgenommen 
wird.  Der  Einwand  der  Beschwerdeführerin  vermag  daher  die 
Einordnung des Zeichens als beschreibend nicht abzuwenden.

7.
Hilfsweise beantragt die Beschwerdeführerin, die Eintragung mit dem 
eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorzunehmen. 
Sie  macht  geltend,  dass  diese Einschränkung dazu führe,  dass  das 
verbleibende Segment von Waren und Dienstleistungen nur von Fach-
kreisen,  nicht  aber  von  Durchschnittskonsumenten  wahrgenommen 
werde. Für diese habe das beantragte Zeichen Unterscheidungskraft, 
da  die  Produkte  der  deutschen  Partnerfirma  bekannt  seien.  Der 
Sperrbereich einer Marke beschränkt sich indessen nicht nur auf den 
effektiv  bearbeiteten  Markt.  Er  ist  erweitert  und  erfasst  gleichartige 
Waren  und  Dienstleistungen. Der  Schutz  einer  Marke  erstreckt  sich 
nach  dem  Willen  des  Gesetzgebers  auch  auf  Nachbarmärkte  und 
berücksichtigt das vorhandene Umstellungspotenzial (MARBACH, a.a.O., 
S. 9). Dies muss insbesondere gelten,  wenn der Gesuchsteller  zwar 
bereits auf anderen Märkten tätig ist, das Zeichen aber nur für einen 
Ausschnitt seiner Produktpalette beantragt. 

Die Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auf 
Fernwirk-  und  Rundsteueranlagen  erhöht  in  diesem  Fall  die  Unter-
scheidungskraft  des  Zeichens  nicht.  In  besonderen  Konstellationen 
kann ein Zeichen für bestimmte Unterbegriffe im Waren- und Dienst-

Seite 13

B-1710/2008

leistungsverzeichnis unterscheidungskräftig und für andere unter dem-
selben Oberbegriff beschreibend sein (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N 13). In 
diesen  Fällen  kann  es  nützlich  sein,  um  das  Eingreifen  absoluter 
Schutzhindernisse  zu  vermeiden,  im  Waren-  und  Dienstleistungs-
verzeichnis auf die Beanspruchung des Oberbegriffes und bestimmter 
Unterbegriffe  zu  verzichten,  wenn  es  aufgrund  von  Produktions-
bedingungen  und  anderer  äusserer  Umstände  ohnehin  unwahr-
scheinlich ist,  dass die Markenführung jemals auf  diese Waren oder 
Dienstleistungssegmente  ausgedehnt  wird.  Bei  einem  so  allgemein 
gehaltenen Zeichenbestandteil wie TEC bleibt die Einschränkung des 
Waren-  und  Dienstleistungsverzeichnisses  jedoch  wirkungslos.  Die 
Beschwerde ist daher vollumfänglich abzuweisen.

8.
Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr)  ist  nach Umfang und Schwierig-
keit  der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der 
Parteien  zu  bestimmen (Art.  63  Abs. 4bis  VwVG,  Art.  2  Abs. 1  des 
Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädi-
gungen  vor  dem  Bundesverwaltungsgericht  [VGKE],  SR 173.320.2). 
Bei  Markeneintragungsverfahren  geht  es  um  Vermögensinteressen. 
Die Gerichtsgebühr bemisst  sich folglich nach dem Streitwert  (Art. 4 
VGKE).  In  Markeneintragungsverfahren  ist  das  Interesse  der  be-
schwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung 
und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung 
der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer 
streitwertrelevanter  Angaben  ist  der  Umfang  der  Streitsache  darum 
nach Erfahrungswerten auf  Fr. 50'000.-  bis  Fr. 100'000.-  festzulegen 
(BGE  133  III  492  E.  3.3  mit  Hinweisen  Turbinenfuss).  Von  diesem 
Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen.  Demnach 
ist der Beschwerdeführerin eine Spruchgebühr von Fr. 2'500.-- aufzu-
erlegen (Art. 63 Abs. 1 S. 1 VwVG, Art. 4 VGKE), welche mittels des 
geleisteten  Kostenvorschusses  zu  decken  ist.  Ein  Anspruch  auf 
Parteientschädigung fällt ausser Betracht (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 
VGKE).

Seite 14

B-1710/2008

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin 
auferlegt.  Sie  werden  mit  dem  geleisteten  Kostenvorschuss  von 
Fr. 3'500.-  verrechnet.  Der  Restbetrag  wird  der  Beschwerdeführerin 
nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils überweisen. 

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Gerichtsurkunde;  Beilage:  Rückerstat-
tungsformular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 57885/2007; Gerichtsurkunde)
- das  Eidgenössische  Justiz-  und  Polizeidepartement  (Gerichts-

urkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner Miriam Sahlfeld

Seite 15

B-1710/2008

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden (Art. 72 ff.,  90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 
17. Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Rechtsschrift  ist  in  einer 
Amtssprache  abzufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung 
mit  Angabe  der  Beweismittel  und  die  Unterschrift  zu  enthalten.  Der 
angefochtene  Entscheid  und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die 
beschwerdeführende  Partei  in  Händen  hat,  beizulegen  (vgl.  Art.  42 
BGG).

Versand: 26. November 2008

Seite 16