# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** a8e1db70-44ee-513b-8fc9-e25989ae54e5
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2015_003
**Docket/Reference:** S2015_003
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/69/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2015_003 

  U r t e i l   v o m   5 .   A u g u s t   2 0 1 5    

Besetzung 

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

A.,   

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler und 
Rechtsanwältin Delia Fehr-Bosshard, 

Kläger 

gegen 

B. AG,   

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Jörg Walther und 
Rechtsanwältin Pia Gössi, 

Beklagte 

Gegenstand 

Abtretungsklage / Vorsorgliche Massnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Der Präsident zieht in Erwägung: 

1.  Prozessgeschichte 

1.1  Mit  Eingabe  vom  25.  Juni  2015  machte  der  Kläger  eine Abtretungs-
klage  (Prozess  Nr.  O2015_009)  sowie  das  vorliegende  Massnahmebe-
gehren (Ziffern 8 bis 10) rechtshängig und stellte folgende Anträge: 

"1.   Die Beklagte sei zu verpflichten, die Patentanmeldungen EP 111 (Anmelde-

Nr.  121)  und  EP  222  (Anmelde-Nr.  232)  innert  zehn  Tagen  ab  Rechtskraft 

des Urteils auf den Kläger zu übertragen. 

 2.   Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 1, sei festzustel-

len, dass der Anspruch auf Erteilung der Patente aus den Patentanmeldun-

gen gemäss Rechtsbegehren 1 alleine dem Kläger zusteht. 

 3.   Die  Beklagte  sei  zu  verpflichten,  alle  auf  den  Patentanmeldungen  nach 

Rechtsbegehren 1 basierenden Folgeanmeldungen, insbesondere die PCT-

Anmeldungen WO 333 und WO 444, innert zehn Tagen ab Rechtskraft des 

Urteils auf den Kläger zu übertragen. 

 4.   Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 3, sei festzustel-

len,  dass  alle  auf  den  Patentanmeldungen  nach  Rechtsbegehren  1  basie-

renden  Folgeanmeldungen,  insbesondere  die  PCT-Anmeldungen  WO  333 

und WO 444, alleine dem Kläger zustehen. 

 5.   Die  Beklagte  sei  zu  verpflichten,  in  den  PCT-Anmeldungen  WO  333  und 

WO  444  die  Löschung  des  Eintrags  von  C.  und  D.  als  Miterfinder  innert 

zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu beantragen. 

 6.   Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 5, sei festzustel-

len, dass C. und D. nicht Miterfinder der Patentanmeldungen nach Rechts-

begehren 5 sind. 

 7.   Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger innert zehn Tagen ab Rechts-

kraft  des  Urteils  alle  im  Zusammenhang  mit  den  Patentanmeldungen  ge-

mäss  Rechtsbegehren  1  und  3  stehende  Korrespondenz  mit  den  zuständi-

gen Anmeldestellen auszuhändigen. 

 8.   Es  sei  der  Beklagten  zu  verbieten,  während  der  Dauer  dieses  Verfahrens 

die Rechte an oder aus den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 

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und 3 ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigen-

tum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen. 

 9.   Es sei der Beklagten zu verbieten, während der Dauer dieses Verfahrens an 

den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 und 3 inhaltliche Ände-

rungen  vorzunehmen,  ohne  dem  Kläger  wenigstens  15  Arbeitstage  vorab 

schriftlich Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äussern oder gerichtliche Si-

cherungsmassnahmen zu beantragen. 

10.   Die  Anordnungen  gemäss  Rechtsbegehren  8  und  9  seien  als  vorsorgliche 

Massnahme  zu  erlassen,  jeweils  mit  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 

CHF 5'000 gemäss Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. b. ZPO sowie 

der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver-

fügung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu versehen. 

Alles  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen,  einschliesslich  der  Patentan-

waltskosten, zulasten der Beklagten." 

1.2  Das  ordentliche  Verfahren  wird  unter  der  Prozessnummer 
O2015_009 weitergeführt. 

1.3  Die  Massnahmeantwort erfolgte mit Eingabe vom 30. Juli 2015, wo-
mit  die  Beklagte Abweisung  des  Massnahmebegehrens  beantragte,  wo-
bei über die Kostenfolgen mit der Hauptsache zu entscheiden sei, even-
tualiter unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Klägers. 

2.  Prozessuales 

2.1  Der Kläger, eine natürliche Person, hat seinen Wohnsitz in Deutsch-
land. Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Es 
handelt sich somit um einen internationalen Sachverhalt. 

Die internationale Zuständigkeit bestimmt sich gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG 
nach  dem  EPÜ  bzw.  dem  Protokoll  über  die  gerichtliche  Zuständigkeit 
und  die Anerkennung  von  Entscheidungen  über den Anspruch  auf  Ertei-
lung  eines  europäischen  Patents 
(Anerkennungsprotokoll,  SR 
0.232.142.22; Art. 164 EPÜ und Art. 11 Abs. 1 Anerkennungsprotokoll).  

Die Anmelderin der europäischen Patentanmeldung mit Sitz in einem Ver-
tragsstaat  des  EPÜ  ist  vor  den  Gerichten  dieses  Vertragsstaats  zu  ver-
klagen  (Art.  2  Anerkennungsprotokoll).  Dies  gilt  auch  für  vorsorgliche 
Massnahmen  (Art.  1  Abs.  2  IPRG  i.V.m.  Art.  31  LugÜ).  Das  Bundespa 

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tentgericht  ist  daher  für  die  vorliegende  Streitigkeit  örtlich  und  sachlich 
zuständig (Art. 26 Abs. 2 PatGG).  

2.2  Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar. 

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3.  Parteivorbringen 

3.1  Der  Kläger  macht geltend,  er  habe  sich  im  September  2009  als  Pri-
vatperson intensiv mit der Wärmeaustausch-Technologie auseinanderge-
setzt  und  in  dieser  Zeit  ein  innovatives  Wärmetauschsystem  erfunden. 
Am  8.  September  2009  hätten  er  (für  seine  Einzelfirma  G.  Ltd.)  und  die 
Beklagte (für "H. Group, on behalf of itself and its direct and indirect affili-
ates  and  subsidiaries")  ein  "Confidential  Disclosure  Agreement"  unter-
zeichnet.  Dieses  sollte  ihm  erlauben,  der  Beklagten  sein  geheimes  und 
proprietäres  technisches  Wissen  mit  Blick  auf  eine  entsprechende  Ge-
schäftsbeziehung offen zu legen. 

Es hätten eine Reihe von Meetings zwischen dem Kläger und Repräsen-
tanten der Beklagten bzw. der H.-Gruppe stattgefunden, wobei es darum 
gegangen  sei,  das  innovative Wärmetauschsystem  durch  den  Kläger  of-
fenzulegen und die Idee zu diskutieren, aus dieser neuartigen Technolo-
gie in der H.-Gruppe Produkte zu entwickeln und weltweit zu vermarkten. 
Ferner  hätten  die  Parteien  über  mögliche  Beratungsaufgaben  des  Klä-
gers  im  Bereich  Geschäfts-  und  Unternehmensentwicklung  verhandelt, 
vorwiegend der H.-Gruppe in den USA. Andererseits hätten die Parteien 
in diesen Treffen besprochen, wie die Beklagte den Kläger vertraglich an 
sich  binden  und  unter  welchen  Bedingungen  die  Beklagte  die  Nutzung 
des  vom  Kläger  hervorgebrachten  innovativen  Wärmetauschsystems  für 
sich sichern könnte. Aus den Besprechungen hätten sich Eckwerte eines 
anzustrebenden  Vertragsverhältnisses  ergeben.  Der  eine  Vertrag  sollte 
die  Kompensation  des  Klägers  für  sein  geistiges  Eigentum  regeln,  der 
andere die Beratertätigkeit des Klägers für die Beklagte. Die Beklagte ha-
be sodann den sofortigen Beginn der Zusammenarbeit vorerst ohne Ver-
trag vorgeschlagen und der Kläger habe sich darauf eingelassen.  

Mit Aufnahme  der  Beratertätigkeit  für  die  Beklagte  habe  der  Kläger  eine 
erste  Patentanmeldung  ausgearbeitet.  Diese  habe  der  Kläger  an  einem 
Meeting am 6. Dezember 2011 in Düsseldorf mit 

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E. besprochen und anschliessend bis zum 16. Januar 2012 finalisiert. Da 
weiterhin kein formeller Vertrag zwischen der Beklagten und dem Kläger 
bestanden habe, habe E. dem Kläger am 24. Januar 2012 eine einseitige 
Erklärung  mit  dem  Titel  "Memorandum  of  Understanding"  unterbreitet. 
Diese  einseitige  Erklärung  habe  die  Unterschrift  von  E.  getragen  unter 
der "I." – eine Gruppengesellschaft der Beklagten – datiert vom 19. Janu-
ar  2012.  Die  Beklagte  (bzw.  die  B-Gruppe)  habe  damit  darauf  abgezielt, 
dass die J. AG diese erste Patentanmeldung trotz Fehlens einer vertragli-
chen  Abrede  bis  auf  weiteres  treuhänderisch  in  eigenem  Namen  habe 
einreichen können.  

Das erwähnte Memorandum habe klargestellt, dass die Ermächtigung der 
Beklagten zur treuhänderischen Patentanmeldung in eigenem Namen nur 
unter der resolutiven Bedingung des Vertragsschlusses über einen allfäl-
ligen Kauf oder eine Lizenzierung gelten sollte. Falls der Vertrag nicht bis 
20.  Februar  2012  zustande  kommen  sollte,  habe  sich  die  Beklagte  ver-
pflichtet, die Anmeldung – ohne weitere Bedingung – auf den Namen des 
Klägers zu überschreiben. 

Von Bedeutung sei, dass der Kläger – als unbestrittenermassen einziger 
Erfinder – in der Beschreibung zu Patentanmeldung 1 die erfinderischen 
Überlegungen, welche später zu den Patentanmeldungen 2 und 3 hätten 
führen sollen, bereits manifest gemacht habe. Namentlich habe er bereits 
in der Beschreibung der Patentanmeldung darauf hingewiesen, dass das 
Wärmetauschelement auch mittels Lamination hergestellt werden könne.  

Obschon über die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung zwischen der 
Beklagten  und  dem  Kläger  keiner  der  vorgesehenen  Verträge  zustande 
gekommen sei, hätten sich die Parteien immerhin über das Beraterhono-
rar  des  Klägers  geeinigt.  Die  Beklagte  habe  die  monatlich  gestellten 
Rechnungen des Klägers jedoch in den meisten Fällen nur auf wiederhol-
te  Mahnung  hin  gezahlt.  Die  Zahlungen  für  die  Tätigkeiten  des  Klägers 
zwischen Juni und Oktober 2014 seien dann gänzlich ausgeblieben. Ins-
besondere auch die Arbeiten des Klägers, zusammen mit dem Patentan-
walt  der  Beklagten,  C.,  um  die  streitgegenständlichen  Patentanmeldun-
gen 2 und 3 vorzubereiten, seien bis heute unbezahlt geblieben. 

Die  Parteien  hätten  in  der  Folge  weiter  über  zwei  Verträge  verhandelt, 
entsprechend  der  im  Memorandum  von  der  Beklagten  zugesicherten 
Konzeption. Neben einem Vertrag bezüglich die Beratertätigkeit des Klä- 

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gers sei ein Vertrag zur Nutzung der klägerischen proprietären Technolo-
gie  zur  Debatte gestanden.  Der  Kläger  habe  der  Beklagten  am  15.  Feb-
ruar  2012  seine  diesbezüglichen  Vorstellungen  in  einem  Dokument  dar-
gelegt. Parallel zu den Vertragsverhandlungen habe sich der Kläger Ge-
danken gemacht,  wie  der  Schutzgegenstand  der  Patentanmeldung  1  er-
weitert  werden  könnte,  so  dass  eine  Umgehung  durch  Konkurrenten 
möglichst  hätte  verhindert  werden  können.  Dabei  habe  er  sich  zunutze 
gemacht, was er bereits in der Beschreibung zu Patentanmeldung 1 ma-
nifest gemacht habe. Am 6. Mai 2013 habe der Kläger der Beklagten ent-
sprechende  Erweiterungen  der  ursprünglichen  Patentanmeldung  1  vor-
geschlagen.  Der  Kläger  sei  dabei  vom  Wortlaut  der  Patentanmeldung  1 
ausgegangen  und  habe  diesen  in  der  Weise  erweitert,  dass  in  den 
Schutzbereich  seiner  Erfindung  explizit  auch  Wärmetauscherelemente 
fallen sollten, deren Platten mit einem Film überzogen würden, um so die 
– luftdichten aber wasserdampfdurchlässigen – Poren zu versiegeln. 

Der  interne  Patentanwalt  der  Beklagten,  C.,  habe  nach  einer  Diskussion 
mit dem Kläger in der Folge zwei Szenarien für die Anmeldestrategie vor-
gelegt. Angesichts des Umstands, dass die Beschreibung des Klägers in 
Patentanmeldung  1  die vorgeschlagene  erweiterte  Patentanmeldung  be-
reits vorweggenommen habe, habe das Risiko bestanden, dass die Pub-
likation von Patentanmeldung 1 mit Blick auf diese Erweiterung neuheits-
schädlich sein könnte. Ausdrücklich habe der Patentanwalt der Beklagten 
auf  das  frühestmögliche  Publikationsdatum  der  Patentanmeldung  1  am 
20. Juli 2013 hingewiesen.  

Die Beklagte, vertreten durch E., habe dem Kläger am 16. Mai 2013 am 
Flughafen Zürich mündlich die einseitige Beendigung des Beraterverhält-
nisses in Aussicht gestellt. Der Kläger habe sich darüber erstaunt gezeigt 
und  darauf  hingewiesen,  dass  die  Beklagte  sich  damit  die  Möglichkeit 
nehmen  würde,  die  vom  Kläger  entwickelte  Wärmetauschertechnologie 
und  das  zugehörige geistige  Eigentum  zu  nutzen.  Die  Beklagte  habe es 
sich dann nochmals anders überlegt. Mit Email vom 20. Mai 2013 habe E. 
den  Kläger  wissen  lassen,  dass  er  ein  Gespräch  mit  F.  (Präsident  des 
Verwaltungsrats der H.-Gruppe) geführt habe, woraus sich ergeben habe, 
dass die Beklagte nach wie vor an dieser Technologie interessiert sei.  

Daraufhin  habe  E.  den  raschen  Abschluss  eines  diesbezüglichen  Ver-
trags  vorgeschlagen.  Der  Kläger  habe  diesen  Vorschlag  zurückhaltend 
aufgenommen und zum Ausdruck gebracht, dass er am 

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Konzept  von  zwei  Verträgen,  wie  vom  Memorandum  von  der  Beklagten 
zugesichert, festhalten wolle. Der Kläger habe darauf hingewiesen, nicht 
nur  die  Beratertätigkeit,  sondern  auch  die  Bedingungen,  unter  welchen 
die Beklagte das geistige Eigentum des Klägers habe nutzen dürfen, ver-
traglich geregelt werden müssten. 

Am  23.  Mai  2013  habe  der  Kläger  der  Beklagten  eine  Übersicht  seiner 
Vorstellungen für das bisher zwischen den Parteien verhandlungsgegen-
ständliche "Consulting Agreement" und das "Cooperation Agreement" un-
terbreitet. Die Beklagte habe darauf nicht reagiert. Zwischenzeitlich habe 
die Beklagte aber das Beraterhonorar des Klägers für die Monate Januar 
und  Februar  2013  beglichen.  Mit  Email  vom  14.  Juni  2013  an  E.  habe 
sich der Kläger für die Begleichung dieser Rechnungen bedankt und sich 
im Weiteren  besorgt  darüber  gezeigt,  dass  die  Beklagte  offenbar  keinen 
klaren Plan habe bezüglich des unternehmerischen Ziels seiner Berater-
tätigkeit.  Der  Kläger  habe  darauf  hingewiesen,  dass  er  es  jedenfalls  als 
prioritär  ansehe,  die  ergänzende  Patentanmeldung  vor  Ende  Juni  einzu-
reichen. Damit er (bzw. seine G. Ltd.) diese erweiterte Anmeldung in Ab-
stimmung  mit  der  Patentanmeldung  1  vor  deren  Publikation  einreichen 
könnte,  habe  er  die  umgehende  Rückübertragung  der  Patentanmeldung 
1 verlangt. Der Überschreibung der Patentanmeldung 1 durch die Beklag-
te auf den Kläger habe die Beklagte allerdings nicht zugestimmt. Vielmehr 
habe sie darauf hingewirkt, dass der Kläger weiterhin im Glauben geblie-
ben sei, doch noch mit der Beklagten ins Geschäft zu kommen.  

Das  Verhalten  der  Beklagten  habe  dem  Kläger Anlass  zur  Sorge  gege-
ben, dass die Beklagte die von ihm vorgeschlagene erweiterte Patentan-
meldung womöglich unabhängig von ihm in eigenem Namen vornehmen 
könnte.  Der  Kläger  habe  daraufhin  den  erstunterzeichneten Anwalt  kon-
taktiert. In der Folge habe dieser am 28. Juni 2013 die Beklagte schriftlich 
aufgefordert, dem Kläger uneingeschränkt zu allen Unterlagen betreffend 
die  eingereichte  Patentanmeldung  1  Zugang  zu gewähren.  Zudem  sollte 
die  Beklagte  alles  erforderliche  vornehmen,  um  dem  Kläger  die  Anmel-
dung der erweiterten Patentanmeldung zu ermöglichen. Dies habe zu ei-
nem Treffen zwischen der Beklagten (vertreten durch E. und Patentanwalt 
C.)  und  dem  Kläger  in  den  Räumlichkeiten  des  erstunterzeichneten An-
walts  am  9.  Juli  2013  in  Zürich  geführt.  Die  Beklagte  habe  ihr  Interesse 
an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Kläger bekräftigt. Die Beklag-
te habe anerkannt, dass die Erfindung, welche Gegenstand der erweiter-
ten Patentanmeldungen 2 und 3 

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werden  sollte,  allein  vom  Kläger  gemacht  worden  sei.  Die  entsprechend 
erweiterten Patentanmeldungen sollten von der Beklagten bis spätestens 
am 20. Juli 2013 treuhänderisch eingereicht werden, wobei vorausgesetzt 
worden  sei,  dass  im  Nachgang  dazu  innert  14  Tagen  die  Beklagte  und 
der  Kläger  einen  Vertag  (einschliesslich  Kompensationsregelung)  betref-
fend Übertragung der Eigentumsrechte an den erweiterten Patentanmel-
dungen  sowie  betreffend  Beratungstätigkeit  des  Klägers  abschliessen 
sollten.  Der  zusammengefasste  Inhalt  der  anlässlich  des  Treffens  vom 
9. Juli 2013 getroffenen Vereinbarung sei vom erstunterzeichneten Anwalt 
per  Email  vom  10.  Juli  2013  der  Beklagten  unterbreitet  worden  und  sei 
von  dieser  unter  Anbringung  von  Kommentaren  zu  zwei  Punkten  glei-
chentags bestätigt worden. Entsprechend dieser Korrespondenz habe der 
Kläger  zusammen  mit  dem  Patentanwalt  der  Beklagten  (C.)  im  Rahmen 
von einem Treffen am 15.-17. Juli 2013 die Erweiterung zur Patentanmel-
dung  1  ausgearbeitet.  Allerdings  habe  sich  die  Einreichung  der  Anmel-
dung durch die Beklagte hinausgezögert. Es habe die Publikation von Pa-
tentanmeldung  1  gedroht,  welche  hinsichtlich  der  geplanten,  erweiterten 
Patentanmeldung  ja  neuheitsschädlich  gewesen  wäre.  Zur  Sicherung 
seiner  immaterialgüterrechtlichen  Schutzposition  und  angesichts  des 
Umstands,  dass  die  Beklagte  ihn  über  das  konkret  vorgesehene  Einrei-
chungsdatum im Dunkeln gelassen habe, habe der Kläger für die Erwei-
terung  von  Patentanmeldung  1  mit  Prioritätsdatum  vom  19. Juli  2013  in 
seinem  eigenen  Namen  eine  Patentanmeldung  in  den  USA  eingereicht. 
Die  Beklagte  habe  das am Treffen  vom  9.  Juli  2013  dem  Kläger  zugesi-
cherte späteste Anmeldedatum vom 20. Juli 2013 tatsächlich verstreichen 
lassen.  Die Anmeldung  der  Beklagten  sei  erst  zwei  Tage  später  erfolgt, 
nämlich  am  22.  Juli  2013.  Die  Erweiterung  zu  Patentanmeldung  1  habe 
die Beklagte in zwei neue Europäische Patentanmeldungen gefasst (Pa-
tentanmeldungen 2 und 3).  

Als unbestrittenermassen einziger Erfinder sei für beide Anmeldungen der 
Kläger  benannt  worden.  Mit  jeder  dieser  beiden Anmeldungen  habe  die 
Beklagte das Memorandum vom 19. Januar 2012 eingereicht. Damit ha-
be  die  Beklagte  gegenüber  dem  Europäischen  Patentamt  explizit  bestä-
tigt,  dass  sie  auch  diese  beiden Anmeldungen  bloss treuhänderisch  vor-
genommen habe.  

Die  Parteien  hätten  in  der  Folge  versucht,  doch  noch  eine  vertragliche 
Regelung  ihrer  Rechtsbeziehung  und  insbesondere  auch  bezüglich  der 
von  der  Beklagten  treuhänderisch  angemeldeten  Patentanmeldungen  zu 
erzielen. Mit Brief vom 27. November 2013 habe der Kläger E. 

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angezeigt, dass er die Vertragsverhandlungen als gescheitert ansehe. Mit 
demselben Brief habe der Kläger von der Beklagten die Übertragung der 
drei  europäischen  Patentanmeldungen  1,  2  und  3  innert  14  Tagen  ver-
langt, die Unterlassung der Nutzung seiner von diesen drei Patentanmel-
dungen  beanspruchten  Erfindungen  und  des  zugehörigen  proprietären 
Know-hows,  die  Einhaltung  der  vertraglich  vereinbarten  Geheimhaltung 
gemäss der vereinbarten Geheimhaltungsvereinbarung sowie die Bezah-
lung der noch ausstehenden Beraterhonorare für die Monate Juli bis Ok-
tober 2013. Auch diesen Brief habe die Beklagte unbeantwortet gelassen.  

Durch anwaltliches Schreiben vom 6. Januar 2014 sei der Beklagten wie-
derum eine Frist von 14 Tagen für die Übertragung der in Frage stehen-
den drei Patentanmeldungen angesetzt worden. Auf dieses Schreiben hin 
habe sich die Beklagte (vertreten durch E.) erst mit Email vom 24. Januar 
2014  beim  Kläger  gemeldet  und  im  Namen  der  Beklagten  darauf  hinge-
wiesen, wegen eines Umzugs den Brief des Rechtsvertreters des Klägers 
erst verspätet erhalten zu haben. Mit seiner Email-Antwort vom 27. Janu-
ar 2014 habe der Kläger die Frist zur Übertragung der drei Patentanmel-
dungen  auf  den  31.  Januar  2014  verlängert.  Am  29. Januar  2014  habe 
alsdann  ein  Telefonat  zwischen  dem  Kläger  und  der  Beklagten  stattge-
funden. Die Beklagte habe darin ihre Bereitschaft, die Patentanmeldung 1 
an  den  Kläger  zu  übertragen,  bestätigt.  Was  die  Patentanmeldungen  2 
und 3 anbelangt habe, habe die Beklagte deren Übertragung an die Be-
dingung geknüpft,  dass der  Kläger  und  die  Beklagte sich  vorab  über  die 
Bedingungen einer Nutzungslizenz einigten.  

Es  seien  wiederum  Verhandlungen  zwischen  den  Parteien  erfolgt.  Am 
1. April  2014  habe  eine  Kommunikation  der  Rechtsvertreter  der  beiden 
Parteien  über  die  Übertragung  der  in  Frage  stehenden  Patentanmeldun-
gen auf den Kläger eingesetzt. Es habe sich abgezeichnet, dass die Be-
klagte zur Abtretung aller drei Patentanmeldungen nur dann bereit wäre, 
wenn  sie  im  Gegenzug  vom  Kläger  die  Nutzungsrechte  für  die  infrage 
stehende  Technologie  eingeräumt  erhielte.  Die  Beklagte  habe  sich  ab 
diesem  Zeitpunkt  auf  den  Standpunkt  gestellt,  rechtsgeschäftlich  Eigen-
tümerin der Patentanmeldungen 2 und 3 geworden zu sein, da zumindest 
die  Patente  Nr.  2  und  3  von  B.  gemeinsam  mit  ihrer  Klientschaft  entwi-
ckelt  worden  seien,  wobei  der  Kläger  als  Beauftragter  einer Auftragsent-
wicklung für seine Aufwände durch die Beklagte entschädigt worden sei.  

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Der  Kläger  bestreite,  dass  eine  rechtsgeschäftliche  Übertragung  des  Ei-
gentums  an  den  Patentanmeldungen  2  und  3  auf  die  Beklagte  jemals 
stattgefunden habe oder die Beklagte anderweitig daran berechtigt wäre. 
Derweil  habe  die  Übertragung  der  Patentanmeldung  1  höchste  Priorität 
für  den  Kläger  gehabt,  da  die  Frist  für  die  territoriale Ausdehnung  ange-
standen sei. Die Beklagte sei nicht bereit gewesen, eine Abtretungserklä-
rung  zu  Patentanmeldung  1  abzugeben,  ohne  in  den  Abtretungsvertrag 
eine Klausel 2 einzuführen, welche die Patentanmeldungen 2 und 3 aus-
drücklich  aus  dem  Geltungsbereich  des  Abtretungsvertrags  ausgeklam-
mert und festgehalten habe, dass die Parteien über ein "licensing agree-
ment"  zu  diesen  beiden  Patentanmeldungen  verhandeln  sollten.  In  der 
Folge habe die Beklagte aber strikt auf ihrem Eigentumsrecht an den Pa-
tentanmeldungen  2  und  3  beharrt,  was  selbstredend  Lizenzverhandlun-
gen zum Vornherein verunmöglicht hätten.  

Ein  "Agreement  for  Assignment  of  Intellectual  Property  Rights"  sei 
schliesslich  am  5.  Mai  2014  von  der  J.  AG  unterzeichnet  worden.  Der 
Kläger  sei  nun  fürs  erste  in  der  Lage  gewesen,  aufgrund  dieses  Abtre-
tungsvertrags  bei  den  betroffenen  Ämtern  die  Patentanmeldung  1  auf 
sich übertragen zu lassen.  

Mit Schreiben vom 5. Juni 2014 sei die Beklagte zur Übertragung der Pa-
tentanmeldungen  2  und  3  aufgefordert  worden.  Per  Email  vom  10.  Juni 
2014  habe  die  Beklagte  diese  Übertragung  verweigert.  Der  Kläger  habe 
die  Beklagte  darauf  hingewiesen,  für  denselben  Erfindungsgegenstand, 
wie von den Patentanmeldungen 2 und 3 beansprucht, eine zeitlich priori-
täre Anmeldung in den USA eingereicht zu haben. Die Beklagte habe da-
raufhin  in Aussicht  gestellt,  jede  Beeinträchtigung  ihrer  (vom  Kläger  be-
strittenen) Eigentümerstellung bezüglich der Patentanmeldungen 2 und 3 
zu bekämpfen. 

Im  November  2014  habe  der  Kläger festgestellt,  dass  die  J. AG,  welche 
seitens der Beklagten das "Agreement for Assignment of Intellectual Pro-
perty Rights" am 5. Mai 2014 unterzeichnet habe, an selbigem Datum gar 
nicht mehr existiert hätte. Per Fusionsvertrag vom 19. Februar 2014 seien 
nämlich alle Aktiven und Passiven der I AG, einschliesslich der drei streit-
gegenständlichen Patentanmeldungen, der B. AG (die vorliegend beklag-
te Partei) übertragen worden. Die J. AG sei noch vor der Unterzeichnung 
des Agreements liquidiert worden. Nachdem sich die Beklagte wiederum 
geweigert  habe,  die für die  Patentanmeldungen 1-3  erforderlichen  Über-
tragungserklärungen bedingungslos abzugeben, habe der Kläger der Be-
klagten mit Einschreiben  

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vom  8.  Mai  2015  eine  letztmalige  Frist  unter  Androhung  prozessualer 
Schritte angezeigt. Dieses Schreiben sei von der Beklagten bis dato un-
beantwortet geblieben. 

Schliesslich habe der Kläger auch noch realisieren müssen, dass die Be-
klagte,  ohne  Rücksprache  mit  ihm,  basierend  auf  den  Patentanmeldun-
gen 2 und 3 am 17. Juli 2014 je eine PCT-Anmeldungen eingereicht hät-
te.  In  beiden  PCT-Anmeldungen  habe  die  Beklagte  nicht  nur  den  Kläger 
als Erfinder genannt, sondern kurzerhand auch noch zwei Miterfinder an-
gefügt,  nämlich  den  hauseigenen  Patentanwalt  C.  sowie  D.,  der  bei  der 
H.-Gruppe die Forschungs- und Entwicklungsabteilung leite. 

Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil resultiere aus drei mögli-
chen  Handlungen  der  Beklagten,  die  mit  den  Massnahmen  gemäss 
Rechtsbegehren 8 und 9 verhindert werden könnten:  

Die  Übertragung  der  streitgegenständlichen  Patentanmeldungen  auf  ei-
nen  Dritten  zu  Eigentum:  Die  Passivlegitimation  der Abtretungsklage  sei 
auf  die  im  Patentregister  eingetragene  Inhaberin  bzw.  die  Beklagte  als 
deren  Rechtsnachfolgerin  beschränkt.  Durch  die  Übertragung  der  Streit-
patentanmeldungen auf einen Dritten, in- oder ausserhalb der H.-Gruppe, 
könne  die  Beklagte  die  Durchsetzung  der  Abtretungsklage  erschweren 
oder gar verunmöglichen. Mit der Übertragung der Rechte an den Streit-
patentanmeldungen  entfalle  die  Passivlegitimation  und  das  hängige  Ver-
fahren wäre gegenstandslos. In der Folge wäre ungewiss, ob der Kläger 
seinen  Abtretungsanspruch  gegenüber  der  Beklagten  bzw.  dem  neuen 
Inhaber noch geltend machen könnte. Auf jeden Fall wäre eine neue Kla-
ge  zu  erheben,  was  die  Rechtsverfolgung  massiv  verzögere.  Damit  ein-
hergehend  könnten  sowohl  Beklagte  als  auch  Erwerber  zwischenzeitlich 
neue Massnahmen zur Vereitelung der Durchsetzung des Anspruchs des 
Klägers ergreifen. Der drohende Nachteil lasse sich nicht finanziell quan-
tifizieren  und  damit  nachträglich  auch  nicht  mehr  wiedergutmachen.  Da-
her resultiert ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil für den Klä-
ger.  

Die  Einräumung  von  Rechten  wie  Lizenzen  oder  Belastungen  an  den 
streitgegenständlichen  Patentanmeldungen  zugunsten  Dritter:  Mit  der 
Einräumung  von  Rechten  wie  Lizenzen  oder  Belastungen  in  Form  von 
Verpfändungen werde die Verfügbarkeit und Verwendung sowie der Wert 
der  Patentanmeldungen  und  Patente  massiv  beschränkt.  Sofern  Dritte 
von der Beklagten oder deren Gruppengesellschaften gutgläubig solche 

Seite 11 

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Rechte  erwerben  sowie  genutzt  oder  besondere  Vorbereitungshandlun-
gen  treffen  würden,  bestünde  die  Gefahr,  dass  sich  der  Kläger  den 
Rechtserwerb  entgegenhalten  lassen  müsse  und  selbst  zur  Lizenzein-
räumung verpflichtet werde. Der durch eine derartige Lizenzerteilung dro-
hende Nachteil lasse sich finanziell nicht quantifizieren und deshalb nach-
träglich auch nicht mehr leicht wiedergutmachen.  

Die inhaltlichen Änderungen der streitgegenständlichen Patentanmeldun-
gen: Die Beklagte könne vor Erteilung der Patente die streitgegenständli-
chen  Patentanmeldungen  abändern.  Durch  zwischenzeitliche  inhaltliche 
Änderungen  an  den  Streitpatentanmeldungen  könne  die  Beklagte  den 
Ausgang  des  Prozesses  beeinflussen  und/oder  dem  Kläger  die  Rechts-
durchsetzung erschweren. Der durch Änderungen der Streitpatentanmel-
dungen  drohende  Nachteil  lasse  sich  finanziell  nicht  quantifizieren,  wes-
halb  er  nachträglich  auch  nicht  mehr  leicht  wiedergutgemacht  werden 
könne. 

Betreffend  Dringlichkeit  macht  der  Kläger  geltend,  da  die  Beklagte  mit 
Zustellung  der  Klage  bzw.  des  Massnahmegesuchs  davon  Kenntnis  er-
halte, dass der Kläger seine Ansprüche auf die Patentanmeldungen 2 und 
3  gerichtlich  durchsetzen  möchte,  wachse  die  Gefahr  von  Vereitelungen 
seitens  der  Beklagten  durch  Veräusserungen,  gruppeninternen  Übertra-
gungen, Belastungen oder inhaltlichen Änderungen der streitgegenständ-
lichen  Patentanmeldungen.  Die  beantragten  Massnahmen  gemäss 
Rechtsbegehren 8 und 9 dienten dazu, den Status quo aufrecht zu erhal-
ten,  solange  über  die Abtretungsklage  noch  nicht  rechtskräftig  entschie-
den sei.  

Die  Massnahmen  seien  darüber  hinaus  auch  verhältnismässig,  da  kein 
Nachteil seitens der Beklagten vorliege, wenn sie die Patenanmeldungen 
vorläufig während der Dauer des Verfahrens nicht übertragen bzw. belas-
ten oder ohne vorgängige Möglichkeit der Stellungnahme des Klägers in-
haltlich ändern könne.  

3.2  Die  Beklagte  bringt  mit  ihrer  Massnahmeantwort  vor,  dem  Kläger 
würden  keine  Nachteile  drohen,  da  sie  nicht  beabsichtige,  die  streitge-
genständlichen  Patentanmeldungen  zu  übertragen,  zu  belasten  oder  in-
haltliche  Änderungen  vorzunehmen,  es  sei  denn,  es  werde  vom  Patent-
amt  ausdrücklich  gefordert.  Das  ihr  vom  Kläger  unterstellte  Verhalten 
werde  bestritten.  Der  Umstand,  dass  die  Patentanmeldung  1  nicht  Ge-
genstand der Abtretungsklage sei, belege, dass die Beklagte den Kläger 
nicht  ausnutze.  Diese  Anmeldung  sei  auf  die  Einzelfirma  des  Klägers 

Seite 12 

übertragen  worden.  Wollte  sie  den  Kläger  ausnutzen,  hätte  es  keinen 
Grund für diese Übertragung gegeben.  

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4.  Beurteilung 

4.1  Das  Gericht  trifft gemäss Art.  261 Abs.  1  ZPO  die  notwendigen  vor-
sorglichen  Massnahmen,  wenn  die  gesuchstellende  Partei  glaubhaft 
macht,  dass  ein  ihr  zustehender  Anspruch  verletzt  ist  oder  eine  Verlet-
zung  zu  befürchten  ist  (lit.  a)  und  ihr  aus  der  Verletzung  ein  nicht  leicht 
wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine 
Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, d.h. selbst 
wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Einreden 
oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen.1 Ferner muss ei-
ne  gewisse  zeitliche  Dringlichkeit  gegeben  sein  und  die  anzuordnende 
Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.2 

Die Massnahme kann nur angeordnet werden, soweit sie zur Vereitelung 
eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils erforderlich ist. 

4.2  Nachdem die Beklagte die detaillierten und mit Dokumenten belegten 
Ausführungen zum Sachverhalt nicht substantiiert bestreitet, ist glaubhaft, 
dass  ein  dem  Kläger  zustehender Anspruch  verletzt  ist  bzw.  eine  Verlet-
zung zu befürchten ist. 

Die J. AG, ist – was vorliegend unbestritten ist – in Bezug auf die Abtre-
tung von Patentanmeldung 1 (welche vorliegend nicht im Streit liegt) be-
reits  einmal  unsorgfältig  vorgegangen,  indem  sie  den  Abtretungsvertrag 
betreffend  die  genannte  Patentanmeldung  zu  einem  Zeitpunkt  
(mit-)unterzeichnet hatte, als sie gar nicht mehr existierte und die Patent-
anmeldung bereits vor diesem Zeitpunkt durch Fusion auf die heutige Be-
klagte  übertragen  worden  war. Aufgrund  dieses  Verhaltens  ist  durchaus 
zu  befürchten,  die  Beklagte  könnte  die  strittigen  Patentanmeldungen  er-
neut  auf  Dritte  übertragen  oder  anderweitig  belasten.  Dass  mit  einer 
Übertragung, Lizenzierung, Belastung oder Änderung die vom Kläger an-
geführten  nicht  leicht  wiedergutzumachenden  Nachteile  verbunden  wä-
ren,  ist  offensichtlich.  Hinzu  kommt,  dass  die  Beklagte  ausdrücklich  vor-
gebracht  hat,  ohnehin  keine  Übertragung  der  strittigen  Patentanmeldun-
gen  oder  dergleichen  vornehmen  zu  wollen,  weshalb für  sie  mit  den  be-
antragten Massnahmen kein unverhält-  

1  BGE  132  III  83  E.  3.2;  BGE  103  II  287  E.  2;  Leuenberger/Uffer-Tobler, 

Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f. 

2 BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO 

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nismässiger  Nachteil  zu  erwarten  ist.  Allerdings  hat  die  Beklagte  keine 
entsprechende schriftliche, verbindliche und vorbehaltslose Erklärung ge-
genüber  dem  Gericht  abgegeben,  weshalb  es  dennoch  der  Anordnung 
der beantragen Massnahmen bedarf.  

Schliesslich ist insofern eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben, als 
die  beantragten  Massnahmen  nur  Sinn  machen,  wenn  sie  für  die  Dauer 
des  ordentlichen  Verfahrens  angeordnet  werden  und  die  Massnahme  ist 
erforderlich, um den bestehenden Zustand zu wahren (Art. 77 Abs. 1 lit. a 
PatG). 

4.3  Zusammengefasst  sind  die  beantragten  vorsorglichen  Massnahmen 
gutzuheissen.  Der  Vollständigkeit  halber  ist  anzufügen,  dass  die  bean-
tragten Massnahmen bezüglich des Verbots, Änderungen an den Anmel-
dungen vorzunehmen in Bezug auf die europäischen Patentanmeldungen 
EP  111  (Anmelde-Nr.  121)  und  EP  222  (Anmelde-Nr.  232) gegenstands-
los sind, nachdem das Europäische Patentamt am 30. Juli 2015 gemäss 
Regel  14  der  Ausführungsordnung  zum  EPÜ  (AO  EPÜ  2000,  SR 
0.232.142.21) diesbezüglich das Erteilungsverfahren ausgesetzt hat. 

4.4  Das Gericht, das die vorsorglichen Massnahmen anordnet, trifft auch 
die  erforderlichen  Vollstreckungsmassnahmen (Art.  267  ZPO).  Die anzu-
ordnenden  Massnahmen  sind  daher  im  Widerhandlungsfall  mit  Andro-
hung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  5'000.–  sowie  mit  der  Bestrafung 
der Organe der Beklagten wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver-
fügung  nach  Art.  292  StGB  zu  verbinden  (Art.  343  Abs.  1  lit.  b  und  a 
ZPO). 

5.  Kosten- und Entschädigungsfolgen 

Die  Gerichtsgebühr  für  das  Massnahmeverfahren  ist  ausgehend  von  ei-
nem  Streitwert  von  CHF  100'000.–  (sowohl  für  das  ordentliche  als  auch 
für  das  summarische  Verfahren)  auf  CHF  3'000.–  festzusetzen  und  mit 
dem  vom  Kläger  geleisteten  Vorschuss  zu  verrechnen.  Der  nicht  bean-
spruchte Anteil des Kostenvorschusses ist dem Kläger zurückzuerstatten. 
Über die endgültige Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen ist 
mit dem Endentscheid in der Hauptsache zu entscheiden (Art. 104 Abs. 3 
ZPO). 

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Der Präsident erkennt: 

1.  Der  Beklagten  wird  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 5'000.–  sowie  der  Bestrafung  ihrer  Organe  wegen  Ungehor-
sams gegen  eine  amtliche  Verfügung  nach Art. 292  StGB  im Wider-
handlungsfall verboten, während der Dauer des ordentlichen Verfah-
rens  (O2015_009)  die  Rechte  an  oder  aus  den  Patentanmeldungen 
EP 111  (Anmelde-Nr.  121)  und  EP  222  (Anmelde-Nr.  232)  sowie  an 
oder  aus  den  PCT-Anmeldungen  WO  333  und  WO  444  ganz  oder 
teilweise  auf  Dritte  zu  übertragen,  insbesondere  zu  Eigentum  oder 
durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen. 

2.  Der  Beklagten  wird  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 5'000.–  sowie  der  Bestrafung  ihrer  Organe  wegen  Ungehor-
sams gegen  eine  amtliche  Verfügung  nach Art. 292  StGB  im Wider-
handlungsfall verboten, während der Dauer des ordentlichen Verfah-
rens  (O2015_009)  an  den  Patentanmeldungen  gemäss  Dispositiv-
Ziff.  1  inhaltliche  Änderungen  vorzunehmen,  ohne  dem  Kläger  we-
nigstens  15 Arbeitstage vorab  schriftlich Gelegenheit  zu geben,  sich 
dazu zu äussern oder gerichtliche Sicherungsmassnahmen zu bean-
tragen. 

3.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 3'000.–. 

4.  Die  Gerichtsgebühr  wird  mit  dem  vom  Kläger  geleisteten  Vorschuss 
verrechnet und der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses 
wird  dem  Kläger  zurückerstattet.  Über  die  endgültige  Regelung  der 
Kosten- und Entschädigungsfolgen wird mit dem Endentscheid in der 
Hauptsache entschieden. 

5.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie nach Eintritt der Rechts-
kraft  an  das  Institut  für  Geistiges  Eigentum,  je  gegen  Empfangsbe-
stätigung. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab- 

Seite 15 

 
 
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

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St. Gallen, 5. August 2015  

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 06.08.2015 

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