# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 628a7eca-d861-56c3-b8e1-f25e5863e5c3
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2012_025
**Docket/Reference:** O2012_025
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/13/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2012_025 

  U r t e i l   v o m   1 6 .   J u l i   2 0 1 2      

Besetzung 

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter 
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger 

Verfahrensbeteiligte 

Spirig Pharma AG, Froschackerstrasse 6, 4622 Egerkingen,   
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi, Streichen-
berg und Partner, Stockerstrasse 38, 8002 Zürich, 

Klägerin 

gegen 

Merck & Co., Inc., 126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, 
US-07065 Rahway, NJ,   
vertreten durch Fürsprecherin Ursula In-Albon, Troller Hitz 
Troller & Partner, Münstergasse 38, 3011 Bern, 

Beklagte 

Gegenstand 

Nichtigkeit von EP-B 1 175 904 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Der Präsident zieht in Erwägung, 

1.  

Am  31.  März  2008  reichte  die  Klägerin  am  Handelsgericht  des  Kantons 
Zürich die Klageschrift mit folgendem Rechtsbegehren ein (act. 2_1): 

„1. Es sei festzustellen, dass der schweizerische Anteil des Europäischen 
Patents EP-B 1 175 904 nichtig ist. 

2.  Es  sei  das  Institut  für  geistiges  Eigentum  anzuweisen,  die  Löschung 
des  schweizerischen Anteils  des  Europäischen  Patents  EP-B  1  175  904 
im schweizerischen Patentregister vorzunehmen. 

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, ein-
schliesslich  der  Kosten  für  den  notwendigerweise  beigezogenen  Patent-
anwalt.“ 

2.  

Mit Verfügung vom 13. Mai 2008 sistierte das Handelsgericht das Verfah-
ren  (HG080082)  bis  zum  rechtskräftigen Abschluss  des  parallelen  Nich-
tigkeitsverfahrens HG080018 (Prot. Handelsgericht S. 6). 

3. 

Mit  Beschluss  vom  19.  Januar  2012  überwies  das  Handelsgericht  den 
Prozess zuständigkeitshalber dem Bundespatentgericht (act. 1). 

4. 

Mit Schreiben vom 30. Januar 2012 wurde der Klägerin eine Frist bis 16. 
Februar  2012  zur  Bezahlung  eines  Kostenvorschusses  von  CHF 
30'000.00 angesetzt. Gleichzeitig wurde der Beklagten aufgegeben, über 
den Stand des Verfahrens HG080018 zu orientieren (act. 3). 

5. 

Die  Beklagte  teilte  daraufhin  mit  Schreiben  vom  15.  Februar  2012  mit, 
nachdem  das  Streitpatent  widerrufen  worden  sei  und  die  Beschwerde 
hiergegen  von  der  Beschwerdekammer  des  Europäischen  Patentamts 
am 12. April 2011 abgewiesen worden sei, habe das Handelsgericht des 

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Kantons Zürich am 19. Dezember 2011 das Verfahren HG080018 als ge-
genstandslos abgeschrieben. Diese Abschreibung sei erfolgt, obwohl die 
Beklagte gegen den abschlägigen Entscheid der Beschwerdekammer die 
Grosse  Beschwerdekammer  angerufen  habe.  Das  Handelsgericht  habe 
dies  in  seiner  Verfügung  damit  begründet,  dass  dem  Weiterzug  an  die 
Grosse  Beschwerdekammer  keine  aufschiebende  Wirkung  zukomme. 
Wohl werde auch das Bundespatentgericht die Parteien demnächst dazu 
einladen,  zu  den Auswirkungen  des Widerrufs  des  Streitpatents  auf  das 
vorliegende Verfahren Stellung zu nehmen. Die Beklagte beantrage des-
halb bereits heute, dass das Verfahren nicht abgeschrieben, sondern bis 
zum Entscheid der Grossen Beschwerdekammer sistiert werde (act. 4). 

6. 

Nachdem  innert  Frist  kein  Kostenvorschuss  der  Klägerin  einging,  wurde 
ihr  mit  Schreiben  vom  22.  Februar  2012  eine  Nachfrist  bis  zum 
5. März 2012 angesetzt, um dem Bundespatentgericht den Vorschuss zu 
überweisen.  Die  Klägerin  wurde  darauf  hingewiesen,  dass  das  Gericht 
auf  die  Klage  nicht  eintrete,  wenn  die  Frist  unbenützt  ablaufe  (Art.  101 
Abs. 3 ZPO). Diese Nachfrist sei nicht erstreckbar (act. 6). 

7. 

Mit Schreiben vom 6. März 2012 legte die Klägerin dar, weshalb ihres Er-
achtens  die  Abschreibung  umgehend  vorzunehmen  sei;  zudem  reichte 
sie  den  Entscheid  des  Handelsgerichts  Zürich  im  Verfahren  HG080018 
ein (act. 7). 

8. 

Mit Schreiben vom 7. März 2012 wurde den Parteien im Hinblick auf eine 
allfällige Abschreibung des Verfahrens Frist bis 19. März 2012 zur Einrei-
chung  ihrer  Anwalts-  und  Patentanwaltsrechnungen  angesetzt  (act.  8), 
wovon die Parteien innert Frist Gebrauch machten (act. 9 und 10). 

9. 

Mit  Urteil  vom  10.  Mai  2012  trat  das  Bundespatentgericht  wegen  Nicht-
leistung  des  Kostenvorschusses  durch  die  Klägerin  auf  die  Klage  nicht 
ein (act. 13). 

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In  der  Folge  stellte  sich  heraus,  dass  der  Kostenvorschuss  seitens  der 
Klägerin  fristgerecht  geleistet  worden  war,  seitens  des  Bundesverwal-
tungsgerichts  (welches  für  die  Buchhaltung  des  Bundespatentgerichts 
zuständig  ist)  es  aber  unterlassen  wurde,  diese  Zahlung  im  Juris  des 
Bundespatentgerichts zu vermerken (act. 15). 

Mit  Eingabe  vom  30.  Mai  2012  stellte  die  Klägerin  ein  Gesuch  um  Wie-
derherstellung der Frist (act. 30), welchem Gesuch die Beklagte zustimm-
te (act. 29). 

Die Klägerin hatte die ihr gesetzte Frist gewahrt; das Gericht ging irrtüm-
lich  davon  aus,  sie  sei  verpasst  worden.  Damit  lag  keine  Säumnis  der 
Klägerin, sondern ein Fehler des Gerichts vor. Gemäss einer verbreiteten 
kantonalen  Praxis  wurde  das  Instrument  der  Wiederherstellung  indes 
auch  auf  solche  Fälle  angewendet  (BSK  ZPO-Gozzi,  Art.  148  N  29,  4. 
Lemma).  Dies  erschien  sachgerecht.  Damit  war,  nachdem  die  übrigen 
Voraussetzungen  von Art.  148  ZPO  erfüllt  waren  und  auch  eine  Zustim-
mung  der  Gegenseite  vorlag,  die  Wiederherstellung  vorzunehmen,  bzw. 
festzustellen,  dass  die  Zahlung  der  Klägerin  fristgerecht  erfolgt  sei.  Dies 
führte mit Entscheid vom 4. Juni 2012 zur Aufhebung des Urteils vom 10. 
Mai 2012 (act. 21). 

10. 

Mit  ihrer  Stellungnahme  vom  29.  Mai  2012  zum  Wiederherstellungsge-
such  der  Klägerin  hatte  die  Beklagte  zusätzlich  darüber  orientiert,  dass 
die Vorlage  an  die Grosse Beschwerdekammer zur  Überprüfung  der  ne-
gativen  Entscheidung  der  Beschwerdekammer  nicht  angenommen  wor-
den  sei.  Damit  seien  keinerlei  Rechtsmittel  gegen  den  Widerruf  des 
Streitpatentes mehr möglich (act. 19). 

11. 

Ist  das  Streitpatent  endgültig  widerrufen,  so  ist  der  Prozess  gegen-
standslos  geworden  (BGE  109  II  165)  und  entsprechend  abzuschreiben 
(Art. 242 ZPO). 

12. 

Bei Gegenstandslosigkeit sind die Prozesskosten nach Ermessen zu ver-
teilen (Art. 107 Abs. 1 Bst. e ZPO). 

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Die  Beklagte  macht  diesbezüglich  geltend,  die  Annahme,  die  Beklagte 
habe  die  Gegenstandslosigkeit  zu  verantworten,  weil  ihr  Patent  widerru-
fen wurde, wäre aus mehreren Gründen zu kurz gegriffen. So sei das vor-
liegende Verfahren von der Klägerin im Wissen darum eingeleitet worden, 
dass  die  Erteilung  des  Patents  noch  widerrufen  werden  könnte.  Diese 
Verfahrenseinleitung  sei  ohne  Not  geschehen.  Die  Klägerin  hätte  ohne 
Weiteres  den  Entscheid  der  Beschwerdekammer  des  Europäischen  Pa-
tentamts  abwarten  können,  zumal  sie  von  der  Beklagten  vorprozessual 
nicht angegangen worden sei. Falls die Klägerin trotzdem befürchtet ha-
ben  sollte,  von  der  Beklagten  wegen  Verletzung  eingeklagt  zu  werden, 
wäre  ihr  dannzumal  offen  gestanden,  die  Nichtigkeit  ohne  Rechtsverlust 
einrede-  oder  widerklageweise  geltend  zu  machen.  Zudem  sei  keines-
wegs erstellt, dass eine Beurteilung durch die hiesigen Gerichte zum sel-
ben  Ergebnis  wie  der  abweisende  Entscheid  der  EPA-Beschwerde-
kammer  geführt  hätte.  So  sei  der  Bescheid  der  Beschwerdekammer  auf 
Grund einer angeblichen nicht offenbarten Erweiterung des Patents (Art. 
123 EPÜ) ergangen. Diese Beanstandung sei aber mit der Klage vom 31. 
März 2008 nicht geltend gemacht worden. Die genannten Umstände sei-
en  durch  hälftige  Kostenauflage  an  die  Klägerin  und  Wettschlagung  der 
Parteientschädigungen zu berücksichtigen (act. 4). 

Demgegenüber beantragt die Klägerin unter Verweis auf die Begründung 
des Abschreibungsbeschlusses im Verfahren HG080018, mit der sich die 
Beklagte  auch  nicht  ansatzweise  befasst  habe,  die Abschreibung  eben-
falls  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  zu  Lasten  der  Beklagten 
vorzunehmen (act. 7).   

Analog der Begründung des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist von 
folgendem  auszugehen:  Das  Streitpatent  war  erteilt  und  dann  im  Ein-
spruchsverfahren  widerrufen  worden.  Diesen Entscheid hat  die Beklagte 
nicht  akzeptiert,  sondern  dagegen  Beschwerde  erhoben.  Wegen  deren 
aufschiebender  Wirkung  (Art.  106 Abs.  1  EPÜ)  blieb  das  Streitpatent  in 
Kraft. Die Klägerin hatte Grund zur Annahme, die Beklagte werde gegen 
sie  ein  Verletzungsklage  erheben  (act.  2_11,  Ziff.  7  und  8).  Bei  dieser 
Sachlage  war  die  Einleitung  der  Nichtigkeitsklage  -  insbesondere  ange-
sichts der nicht absehbaren und erfahrungsgemäss oft recht langen Dau-
er  der  Beschwerdeverfahren  -  durchaus  angemessen  und  keineswegs 
überflüssig. Mit dem Beharren auf dem nichtigen Streitpatent hat die Be-
klagte diese dagegen gerichtete Nichtigkeitsklage verursacht, weshalb es 
angemessen erscheint, ihr die Kosten aufzuerlegen und sie zu einer Pro-
zessentschädigung an die Klägerin zu verpflichten. 

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13. 

Die Beklagte  hat  die Kosten  des  vorliegenden  Verfahrens  zu tragen und 
der  Klägerin  die  Gerichtsgebühren  zu  ersetzen,  die  ihr  vom  Handelsge-
richt des Kantons Zürich auferlegt worden sind. 

Der Streitwert beträgt CHF 500'000.00 (act. 2_1, S. 4). Die Gerichtskos-
ten  sind,  weil  kein  Entscheid  in  der  Sache gefällt  werden musste,  in An-
wendung von Art. 1 Abs. 3 KR-PatGer unter den Ansätzen von Art. 1 Abs. 
1 KR-PatGer mit CHF 8'000.00 festzulegen. 

14. 

Betreffend  Parteientschädigung  macht  die  Klägerin  geltend,  bekanntlich 
hätte  das  Handelsgericht  des  Kantons  Zürich  das  Verfahren  HG080082 
sistiert, bis das Verfahren HG080018 rechtskräftig erledigt worden sei. Da 
sich das  Verfahren  HG080018 gegen  dasselbe Streitpatent gerichtet  ha-
be, habe die Klägerin im vorliegenden Prozess ein wesentliches Interesse 
daran  gehabt,  dass  die  Klägerinnen  im  parallelen  Verfahren  HG080018 
obsiegen  würden.  Würde  das  Streitpatent  in  jenem  Verfahren  für  nichtig 
erklärt,  so  hätte  dies  auch  Wirkung  für  die  Klägerin  hier.  Insbesondere 
würde  sie  von  den  Kosten  für  die  Fortsetzung  des  Verfahrens  entlastet. 
Aus  diesem  Grund  habe  die  Klägerin  die  Klägerinnen  des  Verfahrens 
HG080018  finanziell  unterstützt,  indem  sie  sich  anteilsmässig  an  den  in 
jenem Verfahren angefallenen Anwalts- und Patentanwaltskosten beteiligt 
habe. Insgesamt habe die Klägerin CHF 23‘273.55 an Anwalts- und CHF 
12‘469.75  an  Patentanwaltskosten  bezahlt.  Diese  Kosten  seien  im  Rah-
men der Ermessensprüfung zu berücksichtigen (act. 9). 

Die im Verfahren HG080018 angefallenen Rechtsanwalts- und Patentan-
waltskosten waren in jenem Verfahren geltend zu machen. Das ist offen-
sichtlich  auch  geschehen,  und  das  Handelsgericht  des  Kantons  Zürich 
hat den Klägerinnen CHF 29'250.00 als Prozessentschädigung und CHF 
49‘879.05 für Patentanwaltskosten zugesprochen (Beil. zu act. 7). Wenn 
sich die Klägerin an jenen Kosten beteiligt hat, ist es ihre Sache, von den 
dortigen  Klägerinnen  einen  entsprechenden Anteil  an  den  zugesproche-
nen  Beträgen  erhältlich  zu  machen.  Mit  dem  vorliegenden  Prozess  hat 
das nichts zu tun. 

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Die Klägerin hat Anspruch auf eine Entschädigung für die rechtsanwaltli-
che  Vertretung  gemäss  Art.  5  KR-PatGer.  Diese  ist  auf  CHF  24'000.00 
festzusetzen.  Der  Antrag  der  Beklagten,  CHF  5'000.00  zuzusprechen 
(act. 10), wäre nachvollziehbar, sofern er sich auf eine Entschädigung für 
die Beklagte (die noch keine Klageantwort zu erstatten gehabt hatte) be-
ziehen sollte, nicht hingegen bezüglich der Entschädigung für die Kläge-
rin. 

Die  Klägerin  macht  nicht  geltend,  im  vorliegenden  Verfahren  patentan-
waltliche Aufwendungen  gehabt  zu  haben.  Damit  ist  diesbezüglich  auch 
nichts zuzusprechen. 

Der Präsident erkennt: 

1. Das Verfahren wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben. 

2. Die Gerichtskosten werden festgesetzt auf CHF 8'000.00. 

3.  Die  Gerichtskosten  werden  der  Beklagten  auferlegt.  Sie  werden  aus 
dem  von  der  Klägerin  geleisteten  Vorschuss  von  CHF  30'000.00  bezo-
gen. Der nicht beanspruchte Teil des Kostenvorschusses wird der Kläge-
rin zurückerstattet. Die Gerichtskosten von CHF 8'000.00 sind der Kläge-
rin von der Beklagten zu erstatten, ebenso die CHF 3'000.00 Gerichtsge-
bühren des Handelsgerichts des Kantons Zürich.  

5. Die Beklagten wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung 
von CHF 24'000.00 zu bezahlen. 

Dieses Urteil geht an:  

–  die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)  
–  die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)  
–  das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der  Rechtskraft,  mit 

Gerichtsurkunde) 

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Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

St. Gallen, 16. Juli 2012  

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erster Gerichtsschreiber 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Jakob Zellweger 

Versand: 17. Juli 2012 

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