# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 91f444b4-ddd9-5399-9ec8-f9225b97e40e
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2014_003
**Docket/Reference:** S2014_003
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/46/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2014_003 (O2014_007) 

  U r t e i l   v o m   3 1 .   M ä r z   2 0 1 4  

Besetzung 

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter, 
Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

1. A A/S,  
2. B AG,  

beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und 
Rechtsanwalt Dr. Simon Holzer 

Klägerinnen 

gegen 

C AG 

Beklagte 

Gegenstand 

Verletzung eines ergänzenden Schutzzertifikats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2014_007 

Der Einzelrichter zieht in Erwägung, 

1.  
Mit Klage und Massnahmebegehren vom 27. März 2014, hier eingegan-
gen  am  31.  März  2014,  stellten  die  Klägerinnen  folgende  Rechtsbegeh-
ren: 

"1.  Der  Beklagten  sei  —  wegen  ausserordentlicher  Dringlichkeit  einst-
weilen  ohne  vorherige  Anhörung  —  unter  Androhung  einer  Ord-
nungsbusse von CHF 1'000.– pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, 
mindestens aber CHF 5'000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, so-
wie  der  Bestrafung  ihrer  Organe  nach Art.  292  StGB  mit  Busse  im 
Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz die Arzneimittel X 10 
und 20 mg Lactab (Swissmedic Zulassungsnummer 11111) und Y 5, 
10,  15,  und  20  mg  Lactab  (Swissmedic  Zulassungsnummer  22222) 
enthaltend den Wirkstoff Z bis und mit am 31. Mai 2014 zu bewerben, 
anzubieten, Bestellungen dafür entgegen zu nehmen, zu lagern, her-
zustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, 
zu verkaufen bzw. sonstwie in Verkehr zu bringen oder bei einer die-
ser  Handlungen mitzuwirken  oder  Dritte mit solchen  Handlungen  zu 
beauftragen. 

2.  Die Beklagte sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach 
Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innert 
30 Tagen, eventualiter innert einer anderen kurzen richterlich zu be-
stimmenden Frist nach Rechtskraft dieses Urteils,  

a)  Auskunft zu erteilen über alle Apotheken, Ärzte und andere Kun-
den der Beklagten in der Schweiz, bei denen die Beklagte oder 
ihre  Hilfspersonen  bis  und  mit  am  31.  Mai  2014  Unterlagen  zur 
Bestellung  von  Arzneimitteln  gemäss  Rechtsbegehren  1  abge-
geben haben (unter Angabe der Namen und Adressen dieser po-
tentiellen Abnehmer); 

b)  Auskunft  zu  erteilen  über  alle  von  ihr  oder  ihren  Hilfspersonen 
bis  und  mit  am  31.  Mai  2014  entgegengenommenen  Bestellun-
gen  für Arzneimittel  nach  Rechtsbegehren  1  (unter Angabe  der 
Besteller,  der  einzelnen  Bestellmengen  (aufgeschlüsselt  nach 
Dosierungsformen und Packungsgrössen), der Bestelldaten und 
der Beträge der einzelnen Bestellungen); 

c)  nach  anerkannten  Grundsätzen  der  Rechnungslegung  vollstän-
dig Rechnung zu legen über den Gesamtumsatz sowie den Net-
togewinn, welche die Beklagte mit Arzneimitteln gemäss Rechts-

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begehren 1 erzielt hat, deren Bestellung die Beklagte oder Hilfs-
personen  von  ihr  bis  und  mit  am  31.  Mai  2014  entgegen  ge-
nommen haben. 

Die  Beklagte  sei  insbesondere  zu  verpflichten,  anhand  ihrer  Fi-
nanz-  und  Betriebsbuchhaltung  betreffend  die  Arzneimittel  ge-
mäss Rechtsbegehren 1 Rechnung zu legen über die Einstands- 
bzw.  Herstellungskosten,  die  den Arzneimitteln  gemäss  Rechts-
begehren 1 unmittelbar zuzuordnenden Verwaltungs-, Vertriebs- 
und Gemeinkosten, den erzielten Verkaufserlös und den daraus 
berechneten Gewinn. 

3.  Die Beklagte sei zu verpflichten, den Klägerinnen eine nach erfolgter 
Auskunftserteilung  und  Rechnungslegung  von  den  Klägerinnen  zu 
beziffernde finanzielle Kompensation zuzüglich 5% Schadenszins zu 
bezahlen. 

4.  Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklag-

ten." 

2.  
Zur Begründung legen die Klägerinnen dar, sie seien Inhaberin bzw. aus-
schliessliche  Lizenznehmerin  des  in  der  Schweiz  registrierten  ergänzen-
den Schutzzertifikats ESZ-Nr. C00000000/00 für den Wirkstoff Z ("Mass-
nahme-Schutzzertifikat")  und  des  schweizerischen  Teils  des  Europäi-
schen  Patents  EP 0 000 000  ("Grundpatent"),  das  dem  Massnahme-
Schutzzertifikat  zugrunde 
liege.  Die  Laufdauer  des  Massnahme-
Schutzzertifikats ende am 31. Mai 2014. Das Schutzzertifikat stütze sich 
auf das Originalpräparat P®. 

Das Massnahme-Schutzzertifikat sei für den Wirkstoff Z erlassen worden 
und  schütze  gemäss Art.  140d Abs.  1  PatG  in  den  Grenzen  des  sachli-
chen  Geltungsbereichs  des  Grundpatents  alle  Verwendungen  des  Wirk-
stoffs Z als Arzneimittel, die vor Ablauf des Massnahme-Schutzzertifikats 
genehmigt  worden  seien.  Daraus 
folge,  dass  das  Massnahme-
Schutzzertifikat  Schutz  gegen  alle  Verwendungen  gewähre,  die  zum  ei-
nen in den Schutzbereich des Grundpatents fielen, und bei denen es sich 
zum anderen um eine Verwendung von Z als Arzneimittel handle, die von 
Swissmedic vor Ablauf des Massnahme-Schutzzertifikats genehmigt wor-
den sei.  

Die  Beklagte  sei  Inhaberin  der  Marktzulassung  für  X®  und Y®.  Sie  ent-
hielten als einzigen Wirkstoff Z. Als Anwendung dieser beiden Arzneimittel 

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werde 
in  der  publizierten  Marktzulassung  selektiver  Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer  angegeben. Anspruch  1  des  Grundpatents  sei 
auf Z und dessen nicht-toxische Säure-Additionssalze gerichtet. Die erste 
Voraussetzung für eine Verletzung des Schutzzertifikats sei damit erfüllt. 
Auch  das  Originalpräparat  P®  sei  als  selektiver  Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer zugelassen. Die Zulassung von X® und Y® sei 
vor Ablauf  des  klägerischen  Schutzzertifikats  erfolgt.  Damit  sei  auch  die 
zweite in Art. 140d PatG statuierte Voraussetzung erfüllt. 

Die  Beklagte  habe  seit  spätestens  dem  24.  März  2014,  also  noch  vor 
dem Ablauf des klägerischen Schutzzertifikats, damit begonnen, X® bzw. 
Y®  in  der  Schweiz  zu  bewerben  und  dafür  Bestellungen  entgegen  zu 
nehmen.  So  habe  eine  Frau  S.,  nach  eigener Aussage Aussendienstmi-
tarbeiterin der Beklagten, vor wenigen Tagen Dr. K., Inhaber der Apotheke 
Q,  ein  mit  dem  Logo  der  Beklagten  versehenes  Bestellformular  ausge-
händigt und das Formular vorgängig vorbereitet, damit Herr Dr. K. bei der 
Beklagten Generika für P® habe bestellen können. Frau S. habe auf die-
sem  Formular  eigenhändig  die  Dosierungen  und  Packungsgrössen  der 
P®-Generika  der  Beklagten  eingesetzt,  so  dass  Dr.  K.  nur  noch  die An-
zahl  der  jeweiligen  Packungen  hätte  einsetzen  und  das  Bestellformular 
an  die  vorgegebene  Fax-Nummer  der  Beklagten  hätte  abschicken  müs-
sen. Dass Frau S. im Bestellformular nicht die Markennamen der Generi-
kaprodukte der Beklagten, sondern die von der Klägerin 1 in der Schweiz 
durch  die  Internationale  Marke  IR  333  333  geschützte  Bezeichnung  „P“ 
verwendet  habe,  zeige,  wie  unverfroren  die  Beklagte  bereits  vor  Ablauf 
des Patents vom guten Ruf der Erzeugnisse der Klägerinnen zu profitie-
ren  versuche.  Die  Beklagte  verkaufe  keine  Präparate  der  Klägerinnen 
und schon gar kein P®. Die Verwendung der Bezeichnung „P“ durch Frau 
S.  auf  dem  Bestellformular  der  Beklagten  könne  daher  nur  als  Hinweis 
auf die Generikaprodukte der Beklagten verstanden werden. Bevor Dr. K. 
eine  Bestellung  an  die  Beklagte  geschickt  habe,  habe  er  am  24.  März 
2014  V.  (Senior  Product  Manager  Psychiatry)  der  Klägerin  2  angerufen. 
Dr.  K.  habe  V.  mitgeteilt,  dass  er  von  der  Beklagten  kontaktiert  worden 
und  auf  die  Möglichkeit  zur  Bestellung  von  Generika-Produkten  zu  P® 
aufmerksam  gemacht  worden  sei.  Nun  würde  er  gerne  wissen,  ob  die 
Klägerin  2  allenfalls  ein  eigenes  Generikum  bzw.  Co-Marketing-
arzneimittel auf den Markt bringen werde. Auf diese Weise habe die Klä-
gerin 2 zum ersten Mal  davon erfahren, dass die Beklagte bereits damit 
begonnen  hatte,  ihr  Generikum  anzubieten  und  zu  bewerben  und  sogar 
bereits Bestellungen entgegennehme. V. habe noch am gleichen Tag den 
unterzeichnenden  Rechtsanwalt  Dr.  Simon  Holzer  per  E-Mail  und  an-

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schliessend  telefonisch  über  diesen  Vorfall  informiert. Am  darauf  folgen-
den Tag hätten die Klägerinnen die unterzeichnenden Anwälte mit der un-
verzüglichen  Ausarbeitung  und  Einreichung  der  vorliegenden  Rechts-
schrift beauftragt. Nach allgemeiner Lebenserfahrung und dem gewöhnli-
chem Lauf der Dinge sei zu befürchten, dass es sich hier nicht um einen 
Einzelfall handle, sondern dass die Beklagte das geltende Schutzzertifikat 
der  Klägerinnen  systematisch  missachte.  Die  Beklagte  bewerbe  spätes-
tens seit dem 24. März 2014 ihre Z-Generika und verkaufe diese — nota-
bene  unter  der  geschützten  Markenbezeichnung  „P“  des  Produktes  der 
Klägerinnen.  Dies  obwohl  der  gesetzlich  verliehene  Patentschutz  resp. 
das klägerische Schutzzertifikat noch nicht abgelaufen seien. 

Die  Bewerbung  eines  Produkts,  auch  wenn  bloss  auf  Patentablauf  hin, 
stelle nach einhelliger Lehre eine Patentverletzung dar. Auch verletze der-
jenige  ein  Schutzrecht,  der  das  patentierte  Erzeugnis  anbiete,  unabhän-
gig davon, ob er auf allfällige Bestellungen hin eine solche Sache bereits 
liefere oder nicht. 

Durch das Vorgehen der Beklagten drohe den Klägerinnen ein nicht leicht 
wieder gutzumachender Nachteil insbesondere, weil der finanzielle Scha-
den,  den  sie  durch  das  widerrechtliche  Verhalten  der  Beklagten  erlitten, 
nur  sehr  schwer  bezifferbar  sei.  Der  Schaden  der  Klägerinnen  bestehe 
einerseits  darin,  dass  potenzielle  Kunden,  deren  Lager  mit  Z-Produkten 
demnächst ausliefen, bereits jetzt Bestellungen bei der Beklagten aufgä-
ben.  Diese  Bestellungen  und  der  den  Klägerinnen  daraus  entstehende 
Schaden  könnten  bei  Gutheissung  desgestellten  Auskunfts-  und  Rech-
nungslegungsanspruchs  relativ  gut  ermittelt  werden.  Schwieriger  werde 
es,  den  Schaden  zu  ermitteln,  der  den  Klägerinnen  dadurch  entstehe, 
dass  Kunden,  die  von  der  Beklagten  widerrechtlich  auf  die  Bestellmög-
lichkeit und baldige Lieferung von Z-Generika aufmerksam gemacht wor-
den seien, Bestellungen bei der Klägerin 2 zurückhielten und ihre Bestel-
lung  bei  der  Beklagten  erst  nach Ablauf  des  Schutzzertifikats  aufgäben. 
Wie gross dieser Anteil an Kunden sei, die aufgrund der widerrechtlichen 
Werbung  der  Beklagten  Bestellungen  bis  nach  dem Ablauf  des  Schutz-
zertifikats zurückhielten, lasse sich kaum genau ermitteln und der auf die-
se  Weise  entstandene  Schaden  könne  bloss  geschätzt  werden.  Noch 
schwieriger  zu  schätzen  sei  der  Schaden,  den  die  Klägerinnen  dadurch 
erlitten,  dass  die  Beklagte  sich  bereits  jetzt  vor Ablauf  des  Schutzzertifi-
kats widerrechtlich einen bestimmten Anteil am Markt mit Z-Erzeugnissen 
ergattere und diesen unlauteren Vorsprung nach Ablauf des ergänzenden 
Schutzzertifikats  mitnähme.  Statt  wie  vom  Gesetzgeber  vorgesehen  am 

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1. Juni 2014 mit einem Marktanteil von Null beginnen zu müssen, werde 
sich  die  Beklagte  durch  ihr  Verhalten  an  diesem  Datum  bereits  einen 
rechtswidrigen  Anfangsvorteil  gesichert  haben,  von  dem  sie  auch  nach 
Ablauf  des  Schutzzertifikats  noch  lange  profitieren  werde.  Wie  gezeigt, 
bedeuteten  diese  Unsicherheiten  bei  der  Berechnung  des  den  Klägerin-
nen  entstehenden  Schadens  einen  nicht  leicht  wieder  gutzumachenden 
Nachteil,  auch  wenn  grundsätzlich  anerkannt  sei,  dass  die  Beklagte  für 
ihr Verhalten eine finanzielle Wiedergutmachung schulde. 

Gemäss Art. 265 ZPO in Verbindung mit Art. 27 PatGG könne das Gericht 
die vorsorgliche Massnahme in Fällen besonderer Dringlichkeit sofort und 
zunächst ohne Anhörung der Gegenseite anordnen. Im vorliegenden Fall 
wögen die Argumente für eine superprovisorische Massnahme besonders 
schwer und die Abwägung der auf dem Spiel stehenden Interessen falle 
eindeutig  zugunsten  der  Klägerinnen  aus:  Ohne  sofortige  vorsorgliche 
Massnahmen würden die Klägerinnen mit jedem Tag einen grösseren wi-
derrechtlichen und ungerechtfertigten Verlust von Marktanteilen erleiden. 
Jeder weitere Tag, an dem die patentverletzenden Produkte der Beklag-
ten auf dem schweizerischen Markt vor dem kurz bevorstehenden Ablauf 
des Rechtsschutzes zusätzlich angeboten würden und der Klägerin 2 Be-
stellungen  verloren  gingen,  verschärfe  die  beschriebenen,  nicht  leicht 
wieder  gutzumachenden  negativen  Auswirkungen  für  die  Klägerinnen. 
Ohne umgehendes Verbot, drohe ein täglich wachsender Schaden. 

3. 
Vorsorgliche  Massnahmen  -  namentlich  zur  vorläufigen  Vollstreckung 
streitiger  Unterlassungsansprüche,  wie  vorliegend  beantragt  -  werden 
nach Art. 77 PatG in Verbindung mit Art. 261 Abs. 1 ZPO dann angeord-
net,  wenn  der Antragsteller  glaubhaft  macht,  dass  die  Gegenpartei  eine 
gegen  ein  Patent  des  Antragstellers  verstossende  Handlung  begangen 
hat oder vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm daraus ein nicht leicht 
ersetzbarer Nachteil droht. 

Glaubhaft  zu  machen  ist  demnach  zum  einen  die  Rechtsverletzung  und 
zum anderen, dass dem Antragsteller durch diese Verletzung ein Nachteil 
droht, der nicht leicht wiedergutzumachen ist.  

Für  eine  superprovisorische  Anordnung  ist  zusätzlich  eine  besondere 
Dringlichkeit glaubhaft zu machen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). 

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4. 
Das glaubhafterweise von der Aussendienstmitarbeiterin S. der Beklagten 
dem Apotheker Dr. K. vorgelegte Bestellformular präsentiert sich wie folgt: 

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[Abbildung] 

Das  Produkt  wird  zwar  mit  "P"  bezeichnet,  aber  nachdem  die  Beklagte 
glaubhafterweise keine Präparate der Klägerinnen und schon gar kein P® 
verkauft, hingegen die Zulassung für ein entsprechendes Generikum hat, 
kann das nur verstanden werden als quasi Tarnbezeichnung für das ent-
sprechende von der Beklagten zu liefernde Generikum.  

Nachdem  glaubhaft  dargetan  ist,  dass  das  Generikum  X®  bzw.  Y®  der 
Beklagten unter das Massnahme-Schutzzertifikat fällt, stellt die Einladung 
zu  dessen  Bestellung  ein Anbieten  und  damit  eine  Patentverletzung  dar 
(Art. 140d in Verbindung mit Art. 8 PatG). 

Dies gilt auch für den Fall, dass eine Lieferung erst auf nach Ablauf des 
Schutzzertifikates  in  Aussicht  gestellt  worden  sein  sollte.  Mit  dem  BGH 
(X ZR 76/05 vom 5. Dezember 2006, "Simvastatin", E. 10) ist davon aus-
zugehen, dass aus dem Sinn und Zweck des Verbots des Anbietens von 
Erzeugnissen,  die  Gegenstand  des  Schutzrechts  sind,  folgt,  dass  dem 
Schutzrechtsinhaber  während  der  Laufzeit  des  Schutzrechts  der  für  Er-
zeugnisse gewährte Schutz hinsichtlich aller Verletzungstatbestände und 
damit auch hinsichtlich des Anbietens ungeschmälert zur Verfügung ste-
hen  soll.  Deshalb  ist  es  jedem  Dritten,  solange  der  Schutz  besteht, 
schlechthin  verboten,  das geschützte  Erzeugnis anzubieten.  Dieses  um-
fassende  Verbot  ist  durch  die  zeitliche  Dimension  des  Patent-  bzw. 
Schutzzertifikatschutzes  gedeckt  und  dient  insbesondere  dazu,  den 
Schutzrechtsinhaber  in  effektiver  Weise  bis  zum  Schutzrechtsablauf  da-
durch zu schützen, dass jegliche schutzrechtsverletzende Handlung ver-
boten  ist.  "Eine  funktionsbezogene  Betrachtung  des  Verbots  des Anbie-
tens während der Schutzdauer dahin, ob sich das Angebot auf ein weite-
res Verhalten bezieht, das für sich, etwa als Herstellen, Inverkehrbringen 
oder Einfuhr, unter den zeitlich begrenzten Schutz des Patents fällt, ver-
bietet 
(http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&S
ort=12288&nr=38612&pos=10&anz=584). 

damit" 

sich 

Ebenfalls glaubhaft,  ja  nachgerade  offensichtlich  ist,  dass  das  Vorgehen 
der Beklagten einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil mit sich 

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bringt, und dass, weil dieser Nachteil sich täglich fortlaufend verstärkt, ein 
dringliches Einschreiten angezeigt ist. 

Damit sind die Voraussetzungen zum Erlass des superprovisorisch bean-
tragten Verbots gegeben. 

5. 
Mit der Anordnung der superprovisorischen Massnahme sind die Parteien 
zu  einer  Verhandlung  über  die  beantragte  vorsorgliche  Massnahme  und 
die  Aufrechterhaltung  der  superprovisorischen  Massnahme  vorzuladen. 
Diese Verhandlung hat in Nachachtung von  Art. 265 Abs. 2 ZPO unver-
züglich stattzufinden. 

6. 
Den Klägerinnen ist in Anwendung von Art. 98 ZPO ein Kostenvorschuss 
aufzuerlegen. 

7.  
Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass das Massnahmeverfahren 
unter der Prozessnummer S2014_003 und das ordentliche Verfahren un-
ter  der  Prozessnummer  O2014_007  läuft  und  dass  die  Klageantwortfrist 
im  ordentlichen  Verfahren  nach  Eingang  des  Kostenvorschusses  ange-
setzt werden wird. 

Der Einzelrichter erkennt: 

1.  Der  Beklagten  wird  mit  sofortiger  Wirkung  bis  und  mit  31.  Mai  2014 
vorsorglich verboten, in der Schweiz die Arzneimittel X 10 und 20 mg 
Lactab  (Swissmedic  Zulassungsnummer  11111)  und  Y  5,  10,  15,  und 
20 mg Lactab (Swissmedic Zulassungsnummer 22222) enthaltend den 
Wirkstoff Z zu bewerben, anzubieten, Bestellungen dafür entgegen zu 
nehmen, zu lagern, herzustellen, in die Schweiz  einzuführen, aus der 
Schweiz auszuführen, zu verkaufen bzw. sonstwie in Verkehr zu brin-
gen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken oder Dritte mit sol-
chen Handlungen zu beauftragen. Im Widerhandlungsfall würden ihre 
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse bestraft. 

2.  Die Verhandlung über die beantragte vorsorgliche Massnahme und die 
Aufrechterhaltung  der  superprovisorischen  Massnahme  wird  auf  den 
Montag, 7. April 2014, 9.30 Uhr, angesetzt. Die Vorladung liegt bei. 

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3.  Den  Klägerinnen  wird  Frist  bis  4. April  2014  zur  Leistung  eines  Kos-
tenvorschusses  von  CHF  40'000.00  angesetzt,  widrigenfalls  auf  die 
Klage und das Massnahmebegehren nicht eingetreten würde. 

O2014_007 

Dieses Urteil geht an:  

–  Rechtsanwalt  Dr.  Michael  Ritscher  (mit  Gerichtsurkunde),  unter 
Beilage der Rechnung Nr. 1185000400 sowie der Vorladung  

–  Beklagte  (per  Einschreiben)  unter  Beilage  des  Massnahmege-

suchs sowie der Vorladung  

St. Gallen, 31. März 2014 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Einzelrichter 

Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 31. März 2014 

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