# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 93d2a574-004d-5a1c-a04d-f21e4f9a3f06
**Source:** Graubünden (GR)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2006-05-29
**Language:** de
**Title:** Graubünden Kantonsgericht Sonstige Kammern 29.05.2006 ZFE 2005 2
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/GR_Gerichte/GR_KG_999_ZFE-2005-2_2006-05-29.pdf

## Full Text

Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni

___________________________________________________________________________________________________

Ref.: Chur, 29. Mai 2006 Schriftlich mitgeteilt am: 
ZFE 05 2

(Die gegen diese Entscheidung erhobenen Berufungen (beide Parteien haben 
ein Rechtsmittel ergriffen) hat das Bundesgericht mit Urteil vom 17. Juli 2007 
(4C.88/2007) abgewiesen.)

Teil-Urteil
Zivilkammer

Vorsitz Präsident Brunner
RichterInnen Rehli, Tomaschett-Murer, Vital und Zinsli
Aktuar Conrad

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In der Zivilsache

der Q .  G m b H  &  C o .  K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t , Klägerin und Widerbe-
klagte, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Hilti, Gotthardstrasse 53, 
8023 Zürich,

gegen

die X P .  S . r . l . , Via San Francesco 19, IT-22066 Mariano Comense, Beklagte 1 
und Widerklägerin 1, und die X V .  g m b h , Beklagte 2 und Widerklägerin 2, beide 
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Riet A. Ganzoni, Via Maistra 5, 7500 St. Moritz,

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betreffend Markenrecht ("zero" und "zerorh+"; Gleichartigkeit von Waren, Schutz-
umfang, Verwechslungsgefahr, Kennzeichnungskraft, Rechnungslegung/Gewinn-

herausgabe/Stufenklage; Nichtgebrauch/Feststellung Nichtigkeit)

hat sich ergeben:

A.1.a. Bei der Q. GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (im Folgenden 
Klägerin) handelt es sich um ein europaweit tätiges Modeunternehmen mit Sitz in 
Nb./Deutschland. Es wurde 1967 gegründet und beschäftigt heute über 800 Mitar-
beiter bei einem Jahresumsatz von rund 96 Mio. €. Die Klägerin vertreibt nach ei-
gener Darstellung moderne, urbane Frauenbekleidung mit hohem Qualitätsstan-
dard im mittleren Preissegment in insgesamt 147 Geschäften in bester Einkaufslage 
in städtischen Haupteinkaufsstrassen, Kaufhäusern und Einkaufszentren in den 
Ländern Deutschland, Schweiz, Österreich, Belgien, Slowenien, Slowakei und 
Tschechien. Ausserdem bietet die Klägerin Accessoires, darunter auch Sonnenbril-
len, Broschen und Gürtel in ihrem Sortiment an. In der Schweiz verfügt die Klägerin 
heute über 10 so genannte "Shop-In-Stores", namentlich der D. AG und der R. 
(Mode), an den Standorten in Zürich, Luzern, Bern, Basel, Lausanne Genf, Biel, 
Thun, Glatt Winterthur und  - nach eigenem Wissen des Kantonsgerichts - auch in 
Chur/Graubünden an. 

b. Die Klägerin ist sodann Inhaberin der international registrierten Wort-
marke IR 655298 – "zero" für die Warengruppen 18, 25 (Vêtements de dessus, y 
compris vêtements tissés à mailles et tricotés; chaussures, chapellerie, ceintures (à 
l'exception des ceintures en métaux précieux et communs et imitations), gants, 
châles, écharpes et fichus), 35 und 36 gemäss internationaler Nizza-Klassifikation 
sowie der Wortmarke IR 715258 – "zero" für die Warengruppen 3, 9 (lunettes, y 
compris lunettes de soleil), 14 (Joaillerie, bijouterie, y compris bijouterie de fantaisie; 
horlogerie, bracelets de montres) und 26. Diese Marken wurden mit Schutz auch 
für die Schweiz am 20. November 1995 respektive am 28. Mai 1999 in das interna-
tionale Register der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO/OMPI) in Genf 
eingetragen und in der WIPO Gazette of International Marks 1996/06 resp. 1999/14 
publiziert. Auf den Produkten, Werbemitteln und der Webseite der Klägerin wird die 
Wortmarke in folgenden Erscheinungsformen verwendet:

3

[Schriftzug "zero" in 
Kleinbuchstaben, 
schwarz auf weissem 
Hintergrund und in 
weiss auf schwarzem 
Hintergrund]

2.a. Die XP. S.r.l. (im Folgenden Beklagte 1) ist eine im Jahre 2000 ge-
gründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung italienischen Rechts mit Sitz in Ma-
riano Comense, Provinz Oc., Italien. Der hauptsächliche Gesellschaftszweck be-
steht in "ideazione, realizzazione, e distribuzione, in proprio e/o per conto di terzi, di 
prodotti ed articoli destinati alla persona, all'abitazione ed al tempo libero, ivi 
compresi gli articoli di moda ed accessori, di abbigliamento multifunzionale, anche 
di utilità tecnico-sportiva…". Die Beklagte 1 hat ihre Vertriebsaktivität von Italien 
ausgehend auf eine Vielzahl von Ländern ausgedehnt, worunter auch die Schweiz. 
Unter den vorgenannten Artikeln werden namentlich Brillen und Sonnenbrillen unter 
der Bezeichnung "zerorh+" hergestellt, beworben und vertrieben, sodann aber auch 
Bekleidung in einer als "redblood" bezeichneten Kollektion, welcher die Produzentin 
die Attribute Design, Leistung, Funktionalität und Mode zuschreibt und von ihr als 
rein technisch-funktionale Bekleidung zur Ausübung bestimmter Sportdisziplinen, 
insbesondere Rad-, Fitness- und Schneesport bezeichnet wird. In der Kollektion 
"redblood" werden Kleidungsstücke und Accessoires für beide Geschlechter in 3 
Linien (cycling, cross country, technofit) angeboten, wobei durchwegs eng anlie-
gende Gewebe aus elastischen Fasern verwendet werden, um bei jedem Klima 
Funktionalität und thermisches Wohlbefinden zu gewährleisten. Es gelangen unter 
Verwendung spezieller Techniken, wie z.B. Thermoschweissung, genähte und mit-
tels bestimmter Verfahren mit wasserabweisenden Oberflächen versehene Ge-
webe, wie impermeable Membranen, hochatmungsaktive, elastische, schweiss-
hemmende und antiabrasive Materialien mit funktionalen Details wie Windstopper, 
reflektierende Gummibänder, gleitfestes Silicon, stosshemmendes Gel in Hand-
schuhen, Neopren-Ärmelabschlüsse, Nahrungsmitteltaschen usw. zum Einsatz. Mit 
der hautnahen Einkleidung sollen Bewegungsabläufe unterstützt werden und sich 
der Körper beim Sport und in der Freizeit frei ausdrücken können. 

Nach eigener Darstellung konnte die Beklagte 1 die Bezeichnung "zerorh+" 
dank beträchtlichen Marketingbemühungen zu einer der führenden Marken im Sek-
tor aufbauen. So ist sie Sponsor und Ausrüster mit Sonnenbrillen des schweizeri-
schen Segelteams "Alinghi" seit dessen Gründung. Zu den Werbepartnern und Pro-
motoren der Brillen-Produkte der Beklagen 1 zählen weitere bekannte Persönlich-

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keiten aus der Sportwelt, namentlich des Formel-1-, Fussball-, Rad- und Skirenn-
sports. Die Produktion und den Vertrieb einer Linie "blueblood" aus dem Jahre 2002, 
mit als "urban" bezeichneten Kleidungsstücken für Damen und Herren, wie Jacken, 
Gilets, Hemden, Hosen, Jupes etc. behaupten die Beklagten in der Zwischenzeit 
eingestellt zu haben.

b. Die Beklagte 1 war sodann Inhaberin der, im Verhältnis zu den vorer-
wähnten Marken der Klägerin prioritätsjüngeren, international am 27. April 2001 re-
gistrierten Wort-/Bildmarke IR 765485 – "zerorh+" (figurativ)

[word "zerorh+", the first four 
letters being in red and the 
last three letters in white, 
placed in the upper right 
corner of a black rectangular 
field.]

für die Warenklassen 9 (Lunettes de protection et de vue; montures de lu-
nettes, notamment lunettes de soleil, lunettes pour le ski et l'alpinisme et pour les 
sports en général; verres de lunettes correcteurs et protecteurs; étuis à lunettes; 
casques et masques de protection en tous genres ainsi que verres et visières de 
protection pour casques et lunettes de protection; casques et lunettes de protection 
pour le ski et le cyclisme), 18, 25 (Vêtements, chaussures (y compris souliers, bottes 
et pantoufles), chapellerie; accessoires pour les articles précités compris dans cette 
classe, notamment pour les sports) und 28 gemäss Nizza-Klassifikation. 

Im Widerspruchsverfahren haben das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) 
am 16. Oktober 2003 und in zweiter und letzter Instanz die Rekurskommission für 
Geistiges Eigentum (RKGE) mit Entscheid vom 13. April 2005 der international re-
gistrierten Marke IR 765485 den Schutz in der Schweiz für die Waren der Klassen 
9, 18 und 25 verweigert.

3. Die XV. gmbh, Si.-TI./CH (im Folgenden Beklagte 2), mit dem Haupt-
zweck: Handel mit Sportartikeln und Produkten der Sporternährung sowie Über-
nahme entsprechender Handelsvertretungen, ist die derzeit mit dem Vertrieb der 
Produkte der Beklagten 1 in der Schweiz beauftragte Partnerin.

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B. Am 30. September 2004 wandte sich die Klägerin an die beiden Be-
klagten mit der tatsächlichen Feststellung, sie würden mit der Marke "zerorh+" ge-
kennzeichnete Produkte in die Schweiz importieren und in Sportgeschäften vertrei-
ben. In rechtlicher Hinsicht rügte sie eine Verletzung ihrer eigenen Marke "zero". 
Die Klägerin forderte eine rechtsverbindliche Zusicherung betreffend Unterlassung 
von Einfuhr und Vertrieb der entsprechend gekennzeichneten Produkte in der 
Schweiz. Die Beklagte 2 liess sich dazu nicht vernehmen. Die Beklagte 1 anerbot 
am 9. November 2004 die Aufnahme von Verhandlungen über eine "Koexistenzver-
einbarung", stellte sich im Übrigen aber ablehnend. Daraufhin kündigte die Q. 
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft am 17. Dezember 2004 gerichtliche Schritte 
an.

C. Kurz darauf liessen die hiesigen Beklagten XP. S.r.l. und die XV. gmbh 
am 22. Dezember 2004 beim Tribunale d'appello in Lugano eine negative Feststel-
lungsklage gemäss Art. 52 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und 
Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) erheben, mit dem 
Hauptantrag, es sei festzustellen, dass der Gebrauch des Zeichens "zerorh+" in der 
Schweiz in der figurativen Form "zerorh+" gemäss IR-Marke 765485 für Brillen und 
funktionelle Sportbekleidung (abbigliamento tecnico-sportivo) keine Verletzung der 
Marken IR 655298 und IR 715258 der Beklagten (hiesige Klägerin) Q. GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft darstelle. 

D.1. Mit Schriftsatz vom 29. April 2005 liess die Q. GmbH & Co. Komman-
ditgesellschaft ihrerseits gegen die XP. S.r.l. und die XV. gmbh eine Verletzungs- 
und Unterlassungsklage beim Kantonsgericht von Graubünden erheben. Sie stellte 
die folgenden Rechtsbegehren:

"1. Den Beklagten sei für das Gebiet der Schweiz zu verbieten, die Be-
zeichnung "ZERORH+" beziehungsweise auf Bekleidungsstücken und 
Sonnenbrillen zu verwenden, unter den Zeichen "ZERORH+" Beklei-
dungsstücke und Sonnenbrillen anzubieten, in Verkehr zu bringen oder 
zu lagern, solche Waren ein- oder auszuführen oder das Zeichen in der 
Schweiz auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder im geschäftlichen 
Verkehr für Bekleidung und Sonnenbrillen zu gebrauchen.

2. Das Verbot sei für den Fall der Widerhandlung mit der Androhung der 
Bestrafung der Organe der Beklagten gemäss Art. 292 StGB zu verbin-
den.

3. Die Beklagte 1 sei zu verpflichten, Auskunft zu erteilen und Rechnung 
zu legen über die in die Schweiz gelieferten und mit der Marke       "ZER-
ORH+" gekennzeichneten Kleidungsstücke und Sonnenbrillen, nament-
lich deren Anzahl, Herstellungs- oder Einkaufskosten und deren Wie-
derverkaufspreise an die Beklagte 2 

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und

die Beklagte 2 sei zu verpflichten, Auskunft zu geben und Rechnung zu 
legen bezüglich der bei der Beklagten 1 eingekauften und mit "ZER-
ORH+" gekennzeichneten Bekleidungsstücke, deren Einkaufs- und 
Wiederverkaufspreise an die Letztabnehmer.

4. Die Beklagten seien unter solidarischer Haftung zu verpflichten, den aus 
dem Verkauf der Kleidungsstücke und Sonnenbrillen gemäss Ziff. 2 
[recte Ziff. 3] erzielten Gewinn an die Klägerin herauszugeben zuzüglich 
5 % Zins ab 16. Oktober 2003.

5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten."

2. Mit Eingabe vom 27. Juni 2005 stellten die Beklagten das Gesuch, das 
hiesige Klageverfahren bis zum Entscheid über die Prozessvoraussetzungen des 
vor dem Tribunale d'appello im Kanton Tessin hängigen Prozesses gestützt auf Art. 
36 Abs. 1 GestG zu sistieren. Mit Präsidialverfügung vom 24. August 2005 wurde 
der Sistierungsantrag im Wesentlichen mit der Begründung abgewiesen, dass die 
vor dem Tribunale d’appello in Lugano hängige Klage enger gefasst sei und das 
Rechtsbegehren anders laute. Die Abweisung des Sicherstellungsbegehrens blieb 
unangefochten.

E. Aus der Überlegung, dass die IR Marke 715258 "zero" der Klägerin 
infolge Nichtgebrauchs teilweise, das heisst für die Warenklasse 9 (Brillen einsch-
liesslich Sonnenbrillen) und 14 (Schmuck, Bijouterie, einschliesslich Modeschmuck, 
Uhren und Uhrbänder), nichtig sei, liess die Beklagte 1 am 05. August 2005 beim 
IGE die Neueintragung einer schweizerischen Marke "zerorh+" für die Warenklasse 
9 hinterlegen (Gesuch Nr. 56419/2005). Die Marke wurde am 12. September 2005 
unter der Nr. 537 693 im Schutzrechtsregister swissreg eingetragen; ein Wider-
spruchsverfahren ist beim IGE hängig, jedoch sistiert. Weiter liess die Beklagte 1 
am 18. August 2005 zu Handen der WIPO ein Gesuch um Ausdehnung ihrer inter-
nationalen Marke 765485 "zerorh+" für die Warenklasse 9 auf das Gebiet der 
Schweiz deponieren.

F.1. Am 31. August 2005 erstatteten die Beklagten die Prozessantwort und 
liessen Widerklage erheben, mit den Anträgen:

"I. Rechtsbegehren:

Die Klage sei abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu-
lasten der Klägerin.

II. Widerklagebegehren:

1. Es sei festzustellen, dass die IR Marke Nr. 715258 "ZERO" der Klägerin 
für Warenklasse 9, Brillen einschliesslich Sonnenbrillen, sowie für Wa-

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renklasse 14, Schmuck, Bijouterie, einschliesslich Modeschmuck, Uh-
ren und Uhrbänder, für das Gebiet der Schweiz nichtig ist;

2. der Klägerin sei unter Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB 
im Fall der Widerhandlung zu verbieten, im Gebiet der Schweiz die Be-
zeichnung "ZERO" für Brillen und Sonnenbrillen zu verwenden und ins-
besondere unter dieser Bezeichnung Brillen und/oder Sonnenbrillen an-
zubieten, in Verkehr zu bringen oder zu lagern, solche Waren ein- oder 
auszuführen oder das Zeichen im geschäftlichen Verkehr für diese Wa-
ren in irgend einer Weise zu gebrauchen;

unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin und Wi-
derbeklagten.

III. Prozessuale Anträge:

1. Das Verfahren sei zunächst auf die Frage der Markenrechtsverletzung 
(Ziffern 1. u. 2. des klägerischen Klagebegehrens und Ziffer 1 des be-
klagtischen Widerklagebegehrens) zu beschränken;

2. für den Fall, dass das Gericht zum Schluss kommen sollte, dass die 
Beklagten das Markenrecht der Klägerin verletzt haben, sei den Beklag-
ten Frist anzusetzen, um die Klage mit Bezug auf die Frage der Rech-
nungslegung und Gewinnherausgabe (Ziffern 3. und 4. des klägeri-
schen Rechtsbegehrens) ausführlich zu begründen [recte: zu beantwor-
ten]."

2. Mit Replik und Widerklageantwort vom 12. Oktober 2005 hielt die Klä-
gerin an ihren Klagebegehren fest. 

Betreffend Widerklage sei gerichtlich Vormerk zu nehmen, dass die Klägerin 
auf die Beanspruchung der Warenklasse 14, namentlich Schmuck, Bijouteriewaren, 
einschliesslich Modeschmuck, Uhren und Uhrenbänder für das Gebiet der Schweiz 
und in Bezug auf ihre international registrierte Marke IR 715258 verzichte. Im Übri-
gen sei die Widerklage abzuweisen. 

Da die Beklagte 1 mit der Bezahlung der im markenrechtlichen Wider-
spruchsverfahren rechtskräftig zugesprochenen Parteientschädigungen säumig ge-
blieben und gegen sie aus diesem Grund Arrest auf deren neu eingetragene schwei-
zerische Marke "zerorh+" gelegt worden sei, beantragte die Klägerin in verfahrens-
rechtlicher Hinsicht sodann gestützt auf Art. 40 Abs. 1 Ziff. 1 ZPO, es sei die aus-
ländische Beklagte 1 zur Sicherstellung der mutmasslichen aussergerichtlichen 
Kosten der Klägerin im Betrag von Fr. 23'000.— zu verhalten.

3. In der Duplik und Widerklagereplik vom 7. Dezember 2005 hielten die 
Beklagten in der Hauptsache an ihren Rechtsbegehren fest. Sie schlossen sodann 
auf Abweisung des klägerischen Antrages betreffend Sicherstellung von deren aus-

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sergerichtlichen Kosten durch die Beklagte 1. Ferner sei gerichtlich vorzumerken, 
dass die Klägerin die Nichtigkeitsklage betreffend ihre Marke IR 715258 (Ziffer 1 der 
Widerklage) für die Produkte der Klasse 14 anerkannt habe, womit die Widerklage 
im Rahmen eines Teilurteils in diesem Umfang infolge Klageanerkennung gutzu-
heissen sei.

4. Mit Widerklageduplik vom 9. Januar 2006 hielt die Klägerin ihrerseits 
an den in Klage, Replik und Widerklageantwort gestellten Begehren und Rechtsauf-
fassungen fest. 

Zur umstrittenen Sachverhaltsfrage, ob sich Produktion und Vertrieb der Be-
klagten in der Warenklasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckun-
gen) tatsächlich auf ausschliesslich technisch-funktionale Sportbekleidung be-
schränke, reichte sie ferner Auszüge aus dem Frühjahrs-/Sommer-Katalog 2006 der 
Beklagten 1 und ab deren aktueller Internetseite als neue Beweisurkunden ein.

5. Mit Verfügung vom 10. Januar 2006 wurde den Beklagten die Wider-
klageduplik zur Kenntnisnahme zugestellt, mit der Möglichkeit, zu den klägerseits 
neu eingelegten Beweisurkunden allenfalls Anträge gemäss Art. 87 Abs. 2 ZPO zu 
stellen. Am 20. Februar 2005 reichten die Beklagten einen weiteren, Tatsachen und 
Rechtsanwendungen erörternden Schriftsatz ein. Insoweit die Eingabe über die pro-
zessualen Rechte gemäss Art. 87 Abs. 2 ZPO und Art. 98 ZPO hinausging, wurde 
sie mit Verfügung vom 21. Februar 2006 aus dem Recht gewiesen. Dies blieb un-
angefochten.

6. Mit Beweisverfügung vom 21. Februar 2006 wurden die mit den 
Rechtsschriften eingereichten Urkunden, samt einem Kleidungsstück als Augen-
scheinsobjekt, als Beweismittel zugelassen. Anordnungen bezüglich Erhebung wei-
terer Beweise wurden nicht getroffen. Die Möglichkeit, im Rahmen der in den 
Rechtsschriften aufgestellten Tatsachenbehauptungen bis zur Hauptverhandlung 
neue Urkunden als Beweismittel einzulegen (Art. 98 Ziff. 1 ZPO), wurde von den 
Parteien nicht benützt.

7. Mangels Nachweises der Zahlungsunfähigkeit der Beklagten 1 im 
Sinne von Art. 40 Abs. 1 Ziff. 2 ZPO wurde der Antrag der Klägerin auf Sicherstel-
lung ihrer mutmasslichen aussergerichtlichen Kosten mit prozessleitender Verfü-
gung vom 17. Mai 2006 abgewiesen, was ebenso unangefochten blieb. 

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G.1. Anlässlich der mündlichen Hauptverhandlung vom 29. Mai 2006 vor 
der Zivilkammer des Kantonsgerichts von Graubünden waren Rechtsanwalt Dr. iur. 
Christian Hilti für die Klägerin und Widerbeklagte sowie Rechtsanwalt lic. iur. Riet 
A. Ganzoni für die Beklagten und Widerklägerinnen anwesend. Einwendungen ge-
gen die Zuständigkeit und die Zusammensetzung des Kantonsgerichts wurden 
keine erhoben. Mangels Einverständnis der Klägerin im Sinne von Art. 108 Abs. 2 
ZPO wurde dem Antrag der Beklagten, es seien zwei weitere, ihnen nachträglich 
zugekommene Urkunden als Beweismittel zuzulassen, keine Folge gegeben. Das 
Beweisverfahren blieb geschlossen.

2.a. Der Rechtsvertreter der Klägerin bestätigte die in seinen Rechtsschrif-
ten gestellten Klagebegehren und Abweisungsanträge zur Widerklage. Die Klage 
wird im Wesentlichen damit begründet, es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen 
den prioritätsälteren, für Kleider und Brillen eingetragenen Markenzeichen "zero" 
der Klägerin und den prioritätsjüngeren, markenrechtlich nicht geschützten Bezeich-
nungen "zerorh+" oder "ZeroRH", die von den Beklagten ebenfalls zur Kennzeich-
nung von Bekleidung und Brillen verwendet würden. Zu beurteilen sei einzig die 
(Rechts-)Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den Markenzeichen "zero" der 
Klägerin und der von den Beklagten verwendeten Bezeichnungen für markenrecht-
lich absolut gleichartige Waren.

b. Der Rechtsvertreter der Beklagten bestätigte die in seinen Rechts-
schriften gestellten Abweisungsanträge zur Klage. Die Beklagten stellen sich dies-
bezüglich auf den Standpunkt, die Bezeichnung "zerorh+" weise keine Ähnlichkeit 
beziehungsweise Verwechselbarkeit mit der Wortmarke "zero" auf, weder auf der 
phonetischen, noch auf der graphischen und/oder auf der Ebene des Sinngehalts. 
Bei "zero" handle es sich überdies um ein schwaches Zeichen, so dass bereits ein 
geringfügiger Zusatz zum Wort "zero"  - vorliegend bestehend im seinerseits aus-
gesprochen kennzeichnungskräftigen "rh+" -  ausreichend sei, um jede Verwechs-
lungsgefahr auszuschliessen. Weiter fehle es in der Klasse 25 (Bekleidung) an der 
Gleichartigkeit der Waren. Der dortige Schutzumfang der klägerischen Marke sei 
auf Damenbekleidung des niederen bis mittleren Segments eingeschränkt, nach-
dem die Marke während der Gebrauchsfrist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG nur für 
"urbane" Damenbekleidung in diesem Bereich benutzt worden sei. Gleichzeitig wür-
den die Beklagten in der Warengruppe Bekleidung nur spezialisierte technischfunk-
tionale Sportbekleidung herstellen und vertreiben. Da die Klägerin keine Herrenbe-
kleidung anbiete, sei eine Warengleichartigkeit bezüglich der von den Beklagten 
angebotenen Herrensportbekleidung nicht gegeben. Hinsichtlich der von den Be-

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klagten hergestellten technisch-funktionalen Damensportbekleidung sei eine Wa-
rengleichartigkeit abzulehnen, weil die Artikel der Klägerin als modische Alltagsbe-
kleidung zu bezeichnen seien, diejenigen der Beklagten hingegen als Sportbeklei-
dung im engeren Sinne. Die Waren würden zudem nicht über die gleichen Vertriebs-
kanäle vertrieben. Die Klägerin selbst gebe an, ihre Kleider würden nur in zehn Lä-
den der Modehäuser Schild und Spengler verkauft. Die Artikel der Beklagten hinge-
gen würden in hochspezialisierten Sportfachgeschäften, ihre Brillen nur in speziali-
sierten Optikfachgeschäften angeboten. Überdies biete die Klägerin ihre Produkte 
im niederen bis mittleren Preissegment an, die Beklagten jedoch im obersten. Die 
Klägerin und die Beklagten seien mithin in vollkommen unterschiedlichen Märkten 
mit unterschiedlichen Vertriebskanälen und unterschiedlichem Zielpublikum tätig.

c. Die Widerklage der beiden Beklagten wird damit begründet, dass die 
in den Warenklassen 9 und 14 international registrierte Marke der Klägerin IR 
715258 "zero" am 28. Mai 1999 hinterlegt und am 19. August 1999 publiziert worden 
sei. Die Karenzfrist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG sei abgelaufen und die Klägerin 
habe die Marke für die genannten Warenklassen während dieser Zeit nicht ge-
braucht. Gemäss Ausdruck der Internetseite der Klägerin vom 21. Dezember 2004 
habe die Klägerin im Zeitpunkt der Klageeinleitung durch die Beklagten im Tessin 
(22. Dezember 2004) weder Brillen oder Sonnenbrillen noch Waren der Klasse 14 
in ihrem Sortiment geführt. Der markenrechtliche Schutz für diese beiden Klassen 
sei daher mit Ablauf der Karenzfrist mit Wirkung ex tunc verfallen, weshalb insoweit 
ihre Nichtigkeit richterlich festzustellen sei. Ein Vergleich mit der aktuellen Internet-
seite der Klägerin zeige zwar, dass die Klägerin seit kurzem Brillen in ihr Sortiment 
aufgenommen habe („Neu in unseren Kollektionen"). Dies jedoch erst nach Ablauf 
der Karenzfrist und nachdem der Nichtgebrauch im Rahmen der von den Beklagten 
angestrengten negativen Feststellungsklage im Kanton Tessin bereits geltend ge-
macht worden sei. Die Abklärungen der Beklagten hätten ferner ergeben, dass die 
auf der Internetseite angepriesenen Sonnenbrillen im Handel gar nicht erhältlich 
seien. Die Vermutung liege deshalb nahe, dass Brillen/Sonnenbrillen lediglich im 
Sinne einer Schutzbehauptung im Hinblick auf den aktuellen Rechtsstreit mit den 
Beklagten in die Internetseite der Klägerin aufgenommen worden sein. Im Rahmen 
früherer Korrespondenz habe die Klägerin zudem einen Vergleich bezüglich Son-
nenbrillen angeboten, was darauf schliessen lasse, dass sie der Gebrauch der Be-
zeichnung "zerorh+" für Brillen und Sonnenbrillen durch die Beklagte nicht störte, 
da sie die Bezeichnung für diese Ware selbst gar nicht gebrauchte. 

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Sollten Zeichen und Waren der Beklagten (zerorh+) wider Erwarten als mit 
denjenigen der Klägerin (zero) verwechselbar zu qualifizieren sein, müsse dies auch 
im umgekehrten Sinn gelten. Die Beklagten verwendeten die Bezeichnung "zer-
orh+" für Brillen und Sonnenbrillen seit dem Jahr 2000. Die Klägerin verwende das 
Zeichen "zero" für Sonnenbrillen hingegen erst seit Juni 2005. In dem Umfang, in 
welchem die Klägerin des Markenschutzes für die beanspruchten Warenklassen 9 
und 14 verlustig gegangen sei, würde die Klägerin die Beklagte durch das Angebot 
solcher Waren im Übrigen unlauter konkurrenzieren, was ihr gestützt Art. 3 lit. d/Art. 
9 Abs. 1 lit. a UWG gerichtlich zu verbieten wäre.

d. Hinsichtlich der Widerklage verneint die Klägerin in Bezug auf die Wa-
renklasse 14 ein Rechtsschutzinteresse der Beklagten an gerichtlicher Feststellung 
der Markennichtigkeit. Waren der Klasse 14 hätten nie Gegenstand des vorliegen-
den Streits gebildet. Weder habe die Klägerin die Beklagten entsprechend verwarnt, 
noch machten die Beklagten geltend, sie selbst verwendeten die Marke "zerorh+" 
für Schmuckwaren. Es gehe den Beklagten mit der Teilnichtigkeitsklage offenbar 
lediglich darum, der Klägerin Unannehmlichkeiten zu bereiten. Antragsgemäss sei 
jedoch Vormerk davon zu nehmen, dass die Klägerin auf die Beanspruchung der 
Warenklasse 14, namentlich Schmuck, Bijouteriewaren, einschliesslich Mode-
schmuck, Uhren und Uhrenbänder, für das Gebiet der Schweiz und in Bezug auf 
ihre international registrierte Marke IR 715258 verzichte.

In Bezug auf die Warenklasse 9 bringt die Widerbeklagte vor, nachdem die 
vormalige Marke "zerorh+" der Beklagten in der Schweiz für Brillen rechtskräftig 
gelöscht worden sei und die Klägerin die zwischenzeitlich neu eingetragene Marke 
mit Arrest habe belegen lassen und gegen deren Eintragung ausserdem Wider-
spruch einlegen werde, verfüge die Gegenseite über keine rechtliche Anspruchs-
grundlage in Form eines absoluten und subjektiven Markenrechts, die es ihr er-
laube, gegenüber der Klägerin ein Unterlassungsurteil zu erstreiten. Die Widerklage 
sei insoweit schon wegen fehlender Anspruchsgrundlage abzuweisen. Die Geltend-
machung des Nichtgebrauchs sei im Tessiner Verfahren zum anderen nicht rechts-
genügend gegenüber der Klägerin erfolgt, sondern bloss "präventiv" gegenüber 
dem Gericht vorgetragen worden. Falls das Tessiner Gericht auf die Feststellungs-
klage der hiesigen Beklagten nicht eintrete, habe dort zudem gar kein Verfahren 
stattgefunden, weshalb auch nicht von einer Geltendmachung des Nichtgebrauchs 
gesprochen werden könne. Markennichtigkeit von "zero" in der Klasse 9 sei erst-
mals mit hiesiger Widerklage am 31. August 2005 geltend gemacht worden, wohin-

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gegen erwiesen sei, dass die Klägerin ihre Marke "zero" für Sonnenbrillen schon 
seit dem 16. Juni 2005 gebraucht habe.

3. Die schriftlichen Ausfertigungen der mündlichen Plädoyers beider 
Rechtsvertreter wurden in Anwendung von Art. 51 Abs. 1 lit. b Abs. 2 OG zu den 
Akten genommen.

4. Auf die weiteren Ausführungen in den Rechtsschriften, die Begrün-
dung der Rechtsbegehren anlässlich der Hauptverhandlung sowie auf das sich in 
den Urkundeneinlagen erschöpfende Beweismaterial ist, soweit sachdienlich, in 
den nachfolgenden Erwägungen näher einzugehen.

Die Zivilkammer zieht in Erwägung :

1.1 Dem gegenständlichen Klageverfahren liegt ein Sachverhalt mit inter-
nationalen Bezügen zu Grunde. Alle Beteiligten sind juristische Personen. Die Be-
klagte 1 hat ihren Sitz in Italien und die Beklagte 2 in Si. (TI.). Bei der Klägerin 
handelt es sich um eine GmbH & Co. KG mit Sitz in Deutschland. Für die Frage der 
internationalen örtlichen Zuständigkeit ist dementsprechend das Übereinkommen 
vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ, SR 0.275.11) an-
wendbar, auch wenn die Verletzung eines schweizerischen Schutzrechts durch eine 
in der Schweiz domizilierte Gesellschaft geltend gemacht wird und die Vollstreckung 
des Urteils auf die Schweiz beschränkt ist (BGE 131 III 76 E. 2). Mit dem unbestrit-
tenen Vertrieb der mit "zerorh+" gekennzeichneten Waren durch die XV. GmbH ist 
das schädigende Ereignis (auch) in Si./Graubünden eingetreten. Die Zuständigkeit 
in Graubünden ergibt sich für die italienische Beklagte 1 demzufolge direkt aus Art. 
5 Ziff. 3 LugÜ (Erfolgsort unerlaubter Handlungen), da sie in einem anderen als 
ihrem Wohnsitzstaat verklagt wird (BGE 131 III 76 E. 3), allenfalls auch indirekt aus 
dem schweizerischen Sitz der Mitbeklagten 2 (Art. 6 Ziff. 1 LugÜ). Die internationale 
Zuständigkeit der Schweiz ergibt sich für die Beklagte 2 - als schweizerische Ver-
triebsberechtigte der Beklagten 1 - aus deren Sitz in der Schweiz (Art. 2 Abs. 1 
LugÜ). Die Bestimmung des in der Schweiz für die Beklagte 2 örtlich zuständigen 
Gerichts führt über Art. 109 (1. Satz) IPRG zum Gerichtsstand Si./Graubünden 
(BGE 131 III 76 E. 4). Sodann liegt - jedenfalls im internationalen Verhältnis - be-
züglich der Klagebegehren Einlassung gemäss Art. 18/20 LugÜ vor, da der aussch-
liessliche Gerichtsstand gemäss Art. 16 Ziff. 4 LugÜ nicht gegeben ist. Für die Wi-

13

derklagebegehren ist die internationale Zuständigkeit in der Schweiz auch unter 
Berücksichtigung von Art. 16 Ziff. 4 LugÜ gegeben.

1.2 Den Interessenwert ihrer Begehren hat die Klägerin mit 300'000 Fran-
ken beziffert. Die Beklagten haben sich weder dazu, noch zum Wert ihrer eigenen 
Widerklagebegehren geäussert. Vom genannten Gesamtstreitwert kann schät-
zungsweise als Minimum ausgegangen werden. Da in Bezug auf die Klage ein Teil-
urteil zu fällen sein wird und dieses selbständig weiterzüglich ist, ist dieser Teilinter-
essenwert zu bestimmen. Der geltend gemachte Rechnungslegungsanspruch ist 
ein vermögensrechtlicher, der sachgerecht mit einem Fünftel des Zielanspruchs auf 
Gewinnherausgabe über geschätzte Fr. 80'000.— veranschlagt werden darf (Pas-
cal Leumann Liebster, Die Stufenklage im schweizerischen Zivilprozessrecht, Bas-
ler Studien zur Rechtswissenschaft, Bd. 79, Basel 2005, S. 36 f., 245 unten). Zu-
sammen mit dem Hauptanspruch auf Unterlassung des weiteren Gebrauchs des 
Zeichens "zerorh+" liegt der Streitwert dieser in erster Stufe zu beurteilenden Kla-
geansprüche bei rund 230'000 Franken. Damit ist der Feststellungspflicht gemäss 
dem zur Zeit der Urteilsfällung noch anwendbaren Art. 51 Abs. 1 lit. a OG Genüge 
getan. Die direkte sachliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts Graubünden als ein-
zige kantonale Instanz für die Behandlung der auf das Bundesgesetz vom 28. Au-
gust 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzge-
setz (MSchG), SR 232.11) gestützten Klage ergibt sich ferner aus Art. 20 Abs. 2 
Ziff. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 Ziff. 2 ZPO und Art. 58 Abs. 3 MSchG. 

1.3 Die Passivlegitimation ist gegeben, auch gegenüber der Beklagten 2 
als Sekundärstörerin (vgl. Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und wett-
bewerbsrecht (SIWR), Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, 2. A. Ba-
sel 1998, S. 66 f.). Die markenrechtlichen Abwehransprüche stehen dem Marken-
inhaber gegen jede Person zu, die in den markenrechtlich geschützten Ausschliess-
lichkeitsbereich eingreift (Christoph Willi, Kommentar MSchG, Zürich 2002, N 44 zu 
Art. 13). Für den Fall, dass ein markenrechtlich geschützter Ausschliesslichkeitsbe-
reich im Sinne der Klägerin zu bejahen ist, sind solche (rechtswidrigen) Eingriffe 
durch die in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht unbestrittenen wirtschaftlichen 
Tätigkeiten der Beklagten, namentlich der Beklagten 2 (Zeichenverwendung auf 
Waren, Geschäftspapieren und in der Werbung; Anbieten, in Verkehr bringen, La-
gerung, Vertrieb sowie Ein- und Ausfuhr von mit "zerorh+" bezeichneten Waren der 
Klassen 9 und 14), ohne weiteres gegeben (Art. 13 Abs. 2 MSchG).

14

1.4 Die Klage wurde gestützt auf Art. 20 Abs. 2 Ziff. 2 in Verbindung mit 
Art. 20 Abs. 1 Ziff. 2 ZPO ohne Vermittlung beim Kantonsgericht anhängig gemacht. 
Die Widerklage war demzufolge mit der Prozessantwort anhängig zu machen (Art. 
67 Abs. 2 ZPO e contrario, Art. 84 ZPO), was die Beklagten getan haben. Die Wi-
derklage steht in einem sachlichen Zusammenhang zur Hauptklage. Die örtliche Zu-
ständigkeit des Kantonsgerichts für die Widerklage ergibt sich daher aus Art. 6 Abs. 
1 GestG. 

2. Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den 
der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Das IPRG 
bestimmt das anwendbare Recht nicht selbst durch einen abstrakt gewählten An-
knüpfungspunkt, sondern gibt die Wahl in die Hand des Klägers. Durch die Bean-
spruchung im Sinne von Art. 110 Abs. 1 IPRG trifft der Kläger die Wahl der lex 
causae, welche aufgrund ihrer eigenen Grenznormen bestimmt, ob sie Schutz ge-
währt. Ihr bleibt daher auch die Entscheidung überlassen, welchem kollisionsrecht-
lichen Modell sie folgt (Frank Vischer, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. A. 2004, 
N 2-4 zu Art. 110; Gion Jegher/Anton K. Schnyder, Basler Kommentar 1996, N 25 
zu Art. 110 IPRG). Klage und Widerklage verlangen - durchwegs unter Berufung auf 
schweizerisches materielles Recht - Schutz von Immaterialgüterrechten für das Ge-
biet der Schweiz beziehungsweise die Feststellung von deren Nichtbestand für das 
gleiche Gebiet. Die Anrufung des schweizerischen Markenrechts ist zu akzeptieren, 
nachdem die gerügten Handlungen im Geltungsbereich der angerufenen lex pro-
tectionis liegen. Denn nach schweizerischem Recht ist für die Anknüpfung in diesem 
Bereich allein der Erfolgsort massgeblich, das heisst der Ort, an dem das absolute 
Recht widerrechtlich tangiert wurde (vgl. Vischer, a.a.O., N 6 zu Art. 110), und dieser 
liegt in der Schweiz, wovon denn offensichtlich auch beide Parteien ausgehen.

3. Nachdem sie zur Klageantwort aufgefordert wurden, haben die Be-
klagten vorab eingewendet, zufolge des sachlichen Zusammenhangs zwischen den 
Klagen bestünden zwei konkurrierende schweizerische Gerichtsstände. Der Pro-
zess vor dem Bündner Kantonsgericht könne nur durchgeführt werden, falls das 
hängige Tessiner Verfahren durch einen Nichteintretensentscheid erledigt werde. 
Falls das Tessiner Gericht auf die Klage eintrete, wäre der hiesige Prozess in An-
wendung von Art. 36 Abs. 2 GestG an das Tribunale d'appello zu überweisen. Um 
in der gleichen Sache zwei unterschiedliche und womöglich einander widerspre-
chende Urteile zu verhindern sowie aus Gründen der Prozessökonomie müsse der 
nachgehend eingeleitete Prozess jedenfalls bis zum Zuständigkeits- beziehungs-

15

weise Eintretensentscheid des Tribunale d'appello gestützt auf Art. 36 Abs. 1 GestG 
sistiert werden. 

3.1 Aus Sicht von Parteien und Gerichten ist zum einen unökonomisch, 
wenn an zwei Fronten gleichzeitig ein Rechtsstreit über Dasselbe geführt wird. Re-
sultatbezogen will zum anderen vermieden werden, dass in der gleichen Sache Ur-
teile ergehen, die sich widersprechen (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zür-
cherischen ZPO, 3. A. Zürich 1997, N 8 zu § 107). Gemäss Art. 51 Ziff. 2 ZPO hat 
die Streitanhängigkeit - hier jene der Klage im Kanton Tessin - die Wirkung, dass 
gegenüber einer später in der gleichen Sache bei einem andern Gericht eingereich-
ten Klage - hier jene im Kanton Graubünden - der Gegenpartei die Einrede der 
Rechtsanhängigkeit zusteht. Die Rechtshängigkeit der beim zuständigen Gericht ei-
nes andern Kantons hängigen Klage war schon früher nach der Bundesverfassung 
zu berücksichtigen (vgl. Frank/Sträuli/ Messmer, a.a.O., N 15 zu § 107, mit Hinwei-
sen). Massgebend ist nunmehr Art. 35 GestG (Identische Klagen): Werden bei meh-
reren Gerichten Klagen über denselben Streitgegenstand zwischen denselben Par-
teien rechtshängig gemacht, so setzt jedes später angerufene Gericht das Verfah-
ren aus, bis das zuerst angerufene Gericht über seine Zuständigkeit entschieden 
hat (Abs. 1). Ein später angerufenes Gericht tritt auf die Klage nicht ein, sobald die 
Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht (Abs. 2). 

3.2 Einen förmlichen Nichteintretensantrag wegen Rechtshängigkeit der 
Streitsache im Kanton Tessin haben die Beklagten indessen nicht gestellt. Sie ha-
ben bloss den prozessleitenden Antrag auf einstweilige Sistierung des hiesigen Ver-
fahrens gestellt, bis über die Prozessvoraussetzungen der Klage im Kanton Tessin 
entschieden sei. Dieser Antrag wurde vom Kantonsgerichtspräsidenten abgewie-
sen. Soweit bloss die Prozessleitung in Frage steht, ist daher für die Zivilkammer 
weder Veranlassung noch die Möglichkeit gegeben, darauf zurückzukommen. Die 
Beklagten haben denn auch zu dieser Frage an der Hauptverhandlung nicht mehr 
plädiert; die einleitenden Ausführungen zu den prozessrechtlichen Fragen gemäss 
schriftlichen Plädoyernotizen wurden nicht mündlich vorgetragen (vgl. act. I.16). 

3.3 Die Einrede ist ein Verteidigungsmittel der beklagten Partei. Zumin-
dest nach dem gesetzlichen Wortlaut von Art. 51 Ziff. 2 ZPO handelt es sich beim 
Einwand, ein anderes Gericht befasse sich bereits mit der Sache, somit nicht um 
eine von Amtes wegen zu prüfende Prozessvoraussetzung (Sachurteilsvorausset-
zung) im eigentlichen Sinne, sondern allenfalls um ein nur auf Parteivorbringen hin 
zu prüfendes, dilatorisches (nicht peremptorisches) Prozesshindernis (vgl. Max Gul-

16

dener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich 3. A. 1979, S. 239, 224 f.), wie es 
beispielsweise auch die Einrede der materiellen Rechtskraft darstellt. Nach neuerer 
Praxis prüft das Bundesgericht die materielle Rechtskraft jedoch von Amtes wegen, 
was im Wesentlichen damit begründet wird, dass bei einem rechtskräftigen Urteil 
ein Rechtsschutzinteresse des Klägers am neuen Prozess fehle. Das Rechtsschut-
zinteresse sei daher als Prozessvoraussetzung von Amtes wegen zu prüfen (BGE 
112 II 272; ebenso Felix Dasser, in Müller/Wirth (Hrsg.), Kommentar zum Bundes-
gesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Zürich 2001, N 28 und 31 zu Art. 35 
GestG, sowie Thomas A, Castelberg, Die identischen und die in Zusammenhang 
stehenden Klagen im Gerichtsstandsgesetz, Diss. Bern 2005, S. 89 f., für den Fall 
der doppelten Rechtshängigkeit). Dem hat sich das zürcherische Prozessrecht an-
geschlossen, das neu in § 107 Abs. Ziff. 2 ZPO zum Ausdruck bringt, dass dem 
Kläger auch dann das Rechtsschutzinteresse an weiteren Verfahren in der gleichen 
Sache fehlt, wenn die Klage bereits bei einem zuständigen Gericht rechtshängig ist, 
und dass dieses Rechtsschutzinteresse von Amtes wegen zu prüfen ist. Das Gericht 
hat somit gegebenenfalls aus prozessökonomischen Gründen sogleich einen Nicht-
eintretensentscheid zu fällen (vgl. Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 1 f., N 16 zu § 
107). Die Koordinationsnorm von Art. 35 GestG bezweckt im Wesentlichen binnen-
staatlich dasselbe wie Art. 22 LugÜ und Art. 9 IPRG im europäischen beziehungs-
weise internationalen Verhältnis. Sie begründet keine örtliche Zuständigkeit ist aber 
eine "gerichtsstandsnahe" Bestimmung; der prozessleitende Entscheid über die 
Sistierung und deren Verweigerung ist ein selbständiger, gemäss Art. 49 Abs. 1 OG 
der Berufung ans Bundesgericht unterliegender Zwischenentscheid über die Zu-
ständigkeit (Castelberg, a.a.O., S. 51 f., 97). Ob der Sistierungsantrag der Beklagten 
vom 27. Juni 2005 als frist- und formgerechte Einrede der Rechtshängigkeit im 
Sinne von Art. 51 Ziff. 2 ZPO zu qualifizieren ist und das Gericht (nicht der Prozess-
leiter) die Frage auch ohne Einrede als Prozessvoraussetzung von Amtes wegen 
zu prüfen hat, kann letztlich offen bleiben. Wenn dem so wäre, und das Sistierungs-
gesuch als Einrede der Litispendenz durch die Zivilkammer zu behandeln wäre, 
müsste sie aus folgenden Überlegungen verworfen werden.

3.4 Die hiesige Klägerin hat in ihrer Klageschrift ausgeführt, das Tessiner 
Verfahren sei gegenstandslos, weil sich das dortige Rechtsbegehren auf die figura-
tive Marke "zerorh+" beschränke und der schweizerische Anteil dieser Marke zwi-
schenzeitlich gelöscht worden sei. Ein Rechtsbegehren könne sich nicht auf eine 
gelöschte Marke stützen. Weiter hätten die Beklagten, einzig um sich damit einen 
ihnen genehmen, das heisst einen italienisch-sprachigen Gerichtsstand zu sichern, 
missbräuchliches forum running betrieben, wenn sie mit ihrer Feststellungsklage 5 

17

Tage nach der schriftlichen Verwarnung durch die Klägerin und 3 Tage vor Weih-
nachten mit einer negativen Feststellungsklage vorgeprescht seien, und dies ob-
wohl eine Leistungsklage der (hiesigen) Klägerin absehbar gewesen sei. Sodann 
fehlten die Voraussetzungen für die Zulassung einer negativen Feststellungsklage, 
da es den Beklagten zumutbar gewesen sei, die angekündigte Leistungsklage der 
Gegenpartei abzuwarten. Soweit ein Feststellungsinteresse jemals bestanden 
habe, sei es mit der Einreichung der Leistungs- beziehungsweise Unterlassungs-
klage im Kanton Graubünden weggefallen. Schliesslich macht sie, gestützt auf Art. 
109 Abs. 3 IPRG, fehlende örtliche Zuständigkeit im Tessin geltend. Alle diese Ar-
gumente laufen darauf hinaus, die formelle Zulässigkeit der Klage im Kanton Tessin 
zu bestreiten. Insoweit es die Klägerin damit darauf angelegt hat, dem Kantonsge-
richt von Graubünden Äusserungen darüber zu entlocken, wie das Tessiner Appel-
lationsgericht mit der dortigen Klage zu verfahren und sie zu entscheiden hat, schei-
tert sie. Es ist auch nicht notwendig, auf diese Argumente bloss vorfrageweise ein-
zugehen. Im hier interessierenden Zusammenhang stellt sich nur die Frage, ob die 
hiesige Klage "in der gleichen Sache" respektive "identisch" ist, wie jene, die fünf 
Monate zuvor im Kanton Tessin eingereicht worden ist. Das ist zu verneinen. 

3.4.a Ob eine Klage wegen Rechtshängigkeit zurückzuweisen ist, beurteilt 
sich grundsätzlich nach kantonalem Prozessrecht. Die Frage der Anspruchsidentität 
ist dagegen bei bundesrechtlichen Ansprüchen nach Bundesrecht zu entscheiden. 
Würde nämlich eine auf das Bundesprivatrecht gestützte Klage zu Unrecht wegen 
Rechtshängigkeit zurückgewiesen, so würde dem Kläger die Möglichkeit abgespro-
chen, einen fälligen bundesrechtlichen Anspruch jederzeit gerichtlich geltend zu 
machen (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 8 zu § 107, mit Hinweisen auf BGE 105 
II 231, 98 II 158 E. 3 mit Zitaten, 80 II 100). Es ist wohl nicht in Abrede zu stellen, 
dass die beiden Rechtsstreitigkeiten in einem sachlichen Zusammenhang stehen; 
dieser ist auch mehr als nur lose, aber er ist beschränkt. Die partielle Übereinstim-
mung eines Teils der Rechtsbegehren erscheint jedenfalls nicht hinreichend, um 
von "der gleichen Sache" im Sinne von Klageidentität zu sprechen. Für eine erfolg-
reiche Einrede der Streithängigkeit, muss es sich um identische Klagen handeln, 
das heisst sie müssen die gleichen Parteien und das gleiche Rechtsbegehren be-
treffen (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 9 zu § 107, mit Hinweisen). Sie ist auch 
bei ungleichen Parteirollen zu bejahen (Forderungsklage und Aberkennungsklage; 
BGE 98 II 158 E. 3, ZR 75 Nr. 33, BGE 105 II 232). Gegenständlich von Relevanz 
ist die Ansicht, dass wohl die Gutheissung einer negativen Feststellungsklage einer 
späteren Leistungsklage gegenüber eine abgeurteilte Sache darstellt, dies jedoch 
nicht zugleich schon Identität in Bezug auf die Frage der Rechtshängigkeit bedeutet. 

18

Ein Urteil, das über eine Vorfrage zu einer anderen Klage entscheidet, kann für 
diese res iudicata bewirken, während eine entsprechende Klage nicht die Einrede 
der Rechtshängigkeit begründet. So wird diese Einrede mangels Identität versagt, 
wenn die erste Klage auf negative Feststellung, die zweite auf Leistung geht. Im 
Lichte des Gerichtsstandsgesetzes ist dieser Fall nicht nach dessen Art. 35 sondern 
nach Art. 36 zu beurteilen (Dasser, a.a.O., N 17 zu Art. 35 GestG), wovon auch die 
Beklagten auszugehen scheinen (siehe nachfolgende Erwägung 3.4.e). Weil die 
Feststellungsklage durchaus nicht zu einem Urteil führen muss, das dann tatsäch-
lich der Leistungsklage gegenüber Rechtskraftwirkung entfaltet, ist die unterschied-
liche Behandlung von Rechtskraft und Rechtshängigkeit hinsichtlich der Identität 
auch sachlich gerechtfertigt (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 10 zu § 107; BGE 
105 II 229, E. 1b). Betrifft die im Erstkanton erhobene Feststellungsklage des be-
triebenen Schuldners (mit dem Begehren, er schulde die in Betreibung gesetzte For-
derung nicht) und die später in einem andern Kanton erhobene Leistungsklage des 
betreibenden Gläubigers das gleiche Rechtsverhältnis, so ist nach ungeschriebe-
nem Bundesrecht ein zwingender Gerichtsstand des Sachzusammenhangs am Ort 
des zuerst angerufenen Gerichts dann begründet, wenn die einheitliche Beurteilung 
der beidseitigen Ansprüche aus Gründen des materiellen Rechts unerlässlich er-
scheint (Ergänzungsband Frank, Zürich 2000, zu Frank/Sträuli/ Messmer, a.a.O., N 
10 zu § 107, mit Hinweis auf Hauptband, N 7 zu § 13, N 29a zu § 59 und Guldener, 
a.a.O., S. 103).

3.4.b Nach der vorgenannten Ansicht spricht der Umstand, dass es sich bei 
der Klage im Tessin um eine negative Feststellungsklage und bei der hiesigen Klage 
um eine Unterlassungs- und Leistungsklage handelt, bereits im Grundsatz gegen 
die Berücksichtigung der entsprechenden Einrede. Das Bundesgericht hat diese in 
BGE 105 II 229 aufgenommene Rechtssprechung allerdings aufgegeben und in 
BGE 128 III 284, E.3b.bb (=Pra 2002 Nr. 134), unter Hinweis darauf, dass der Begriff 
der Identität des Streitgegenstandes bei Art. 35 GestG und Art. 21 LugÜ derselbe 
ist, festgehalten, dass eine hängige negative Feststellungsklage und eine hängige 
Leistungsklage zwischen denselben Parteien, die sich auf denselben Sachzusam-
menhang beziehen, als identisch im Sinne von Art. 35 GestG zu qualifizieren sind.

Objektive Klageidentität liegt hier trotzdem nicht vor. Ein Sachzusammen-
hang genügt nicht; es muss sich um denselben Sachzusammenhang handeln (Pra 
2002 Nr. 134, E. b.bb Abs. 4; BGE 128 III 284, E. b.bb Abs. 4, le même complexe 
de faits). Zwei Klagen betreffen denselben Anspruch, wenn sie dieselbe Grundlage 
und denselben Gegenstand haben. Unter Grundlage sind in diesem Zusammen-

19

hang das Tatsachenmaterial und die Rechtsvorschriften zu verstehen, auf welche 
die Klagen gestützt werden; unter Gegenstand ist der Zweck der Klagen zu verste-
hen. Vorliegend ist zumindest der Zweck der Klagen qualitativ und quantitativ an-
ders. Die Klägerin weist im Speziellen zu recht darauf hin, dass - gemessen an den 
Rechtsbegehren - die im Kanton Tessin anhängig gemachte negative Feststellungs-
klage der Beklagten nur eine relativ bescheidene Teilmenge der von der Klägerin in 
Graubünden anhängig gemachten Unterlassungs- und Leistungsklage darstellt. 
Aus der legitimen, umfassenden Streiterledigungsoptik der Klägerin als Markenin-
haberin ist das Tessiner Verfahren von eingeschränkter praktischer Relevanz, denn 
was die Klägerin in Graubünden verlangt, ist nicht bloss das positive Spiegelbild zur 
Tessiner Klage. Eine solche Konstellation liegt nur dann vor, wenn im neuen Ver-
fahren das kontradiktorische Gegenteil dessen beurteilt werden soll, was bereits 
hängig ist (vgl. BGE 123 III 16 E. 2.a zur Einrede der abgeurteilten Sache). Vor 
Kantonsgericht verlangt die Klägerin anderes und erheblich mehr als nur das Ge-
genteil des in der Tessiner Feststellungsklage geltend gemachten. Die Vorstellung 
der Beklagten, das hiesige Verfahren könne nur durchgeführt werden, wenn das 
Tessiner Appellationsgericht einen Nichteintretensentscheid fälle, ist mehrfach irrig. 
Die Beklagten haben im Tessiner Verfahren ihr Feststellungsbegehren explizit auf 
"funktionelle Sportbekleidung und Brillen" beschränkt und wollen dort ausserdem 
lediglich richterlich festgestellt wissen, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen 
der älteren Wortmarke "zero" der hiesigen Klägerin einerseits und dem jüngeren 
Markenzeichen "zerorh+" in der konkreten, von der Beklagten 1 registrierten graphi-
schen Gestaltung andererseits gegeben sei. Der behauptete Feststellungsanspruch 
ist also in doppeltem Sinne eingeschränkt. Ganz anders die Abwehrklage der Klä-
gerin vor Kantonsgericht Graubünden, welche zunächst darauf abzielt, mittels Un-
terlassungsurteil den Beklagten die Verwendung der Bezeichnung "zerorh+" gene-
rell zu untersagen, das heisst erstens vollkommen unabhängig von seiner graphi-
schen Gestaltung, namentlich auch in gewöhnlichen Klein- oder Grossbuchstaben, 
und zweitens für jegliche Bekleidungsstücke sowie für Sonnenbrillen. Darüber hin-
aus werden mit der Stufenklage im Kanton Graubünden auch ein Anspruch auf 
Rechnungslegung und eine obligationenrechtliche Forderung in Form von Heraus-
gabe des Verletzergewinns geltend gemacht. Die Einschränkung der Klage im Kan-
ton Tessin auf eine ganz bestimmte figurative Verwendung von "zerorh+" sowie auf 
technisch-funktionale Sportbekleidung führt zwangsläufig dazu, dass im Falle einer 
Gutheissung der Tessiner Klage einzig und allein darüber entschieden wäre, dass 
die Verwendung der Marke "zerorh+" in der konkreten graphischen Gestaltung und 
für funktionelle Sportbekleidung noch keine Verletzung der allgemein für Bekleidung 
hinterlegten klägerischen Marke "zero" durch die Verwendung der konkreten gra-

20

phischen Darstellung der Bezeichnung "zerorh+" durch die Beklagten für Beklei-
dung und Sonnenbrillen darstellen würde. In diesem für die hiesige Klägerin un-
günstigsten Fall wäre weiterhin offen, ob die Verwendung der Bezeichnung "zer-
orh+" in anderer Darstellung und für andere Bekleidungsstücke, das heisst für Bek-
leidung, die auch von der Klägerin vertrieben wird sowie für Sonnenbrillen, eine Ver-
letzung der klägerischen Wortmarke "zero" darstellt. So oder anders (bei Nichtein-
treten, Gutheissung oder Abweisung im Tessin) wäre demnach die im Kanton 
Graubünden anhängig gemachte Klage noch zu beurteilen. Eine Sistierung bringt 
im vorliegenden Fall deshalb keine prozessökonomischen Vorteile. 

3.4.c Der Vorhalt, die Klägerin habe es aus nicht ersichtlichen beziehungs-
weise offensichtlich nicht schützenswerten Gründen unterlassen, dieselben Rechts-
begehren wie im hiesigen Verfahren im Tessiner Prozess widerklageweise geltend 
zu machen, ist unter mehreren Aspekten zurückzuweisen. 

Der Ort der Widerklage stellt keinen ausschliesslichen oder gar zwingenden 
Gerichtsstand dar (Art. 6 Abs. 1 GestG). Es kann der Klägerin auch nicht indirekt 
verwehrt werden, ihre Unterlassungs- und Leistungsklage am ordentlichen Sitz und 
Gerichtsstand der Beklagten 2 im Kanton Graubünden anhängig zu machen, statt 
an einem Ort (Tessin), wo keine der gegnerischen Parteien domiziliert ist und - 
nebenbei bemerkt - auch kein Verletzungsort gegeben ist, denn die hiesige Klägerin 
behauptet nicht, sie vertreibe ihre "zero"-Kleider im Tessin. Daran ändert nichts, 
dass die Beklagten 1 und 2 in ihrer negativen Feststellungsklage im Tessin, die 
dortige örtliche Zuständigkeit gestützt auf Art. 5 Ziff. 3 LugÜ mit dem blossen 
Umstand zu begründen versucht haben, dass sie ihre eigenen "zerorh+"-Waren dort 
zum Verkauf anbieten (act. II.14, S. 3 f.). Das genügt nicht. Die Anwendung der aus 
BGE 125 III 346 folgenden Prämisse, dass eine negative Feststellungsklage dort 
anzubringen ist, wo der Beklagte die Leistungs- oder Unterlassungsklage 
anzubringen hätte, auf den vorliegenden Fall, spricht gegen das Vorgehen und die 
Haltung der Beklagten. Denn die hiesige Klägerin, und nota bene auch die 
Beklagten, behaupten nicht, die Klägerin entfalte entsprechende wirtschaftliche 
Tätigkeiten im Tessin. Die hiesige Klägerin als Inhaberin der Marke "zero" könnte 
demzufolge auch nicht selbständig im Tessin auf Unterlassung und Leistung klagen. 
Der Anknüpfungsort für den eurointernationalen, alternativen Gerichtsstand am 
Schutzort ist  - auch bei der negativen Feststellungsklage - dort, wo die 
Rechtsverletzung stattfindet - was voraussetzt, dass dort Ware des Rechtsinhabers 
angeboten wird - und nicht dort, wo (nur) der Verletzer seine Ware anbietet. Wollte 
man Letzterem statt geben, wäre unerwünschtem forum running und forum 

21

shopping Tür und Tor geöffnet. Das gilt analog auch innernational und führt zum 
bereits erwähnten Prinzip, dass eine negative Feststellungsklage dort anzubringen 
ist, wo der Beklagte die Leistungs- oder Unterlassungsklage anzubringen hätte. 
Vorliegend muss dies um so mehr gelten, als manifest ist, dass die hiesigen 
Beklagten sehr bald mit einer schriftlich angekündigten Unterlassungs-
/Leistungsklage seitens der Markeninhaberin zu rechnen hatten. Ist in kurzer Zeit 
mit einer Leistungsklage zu rechnen, so ist eine unzumutbare Fortdauer der 
Rechtsunsicherheit und damit ein hinreichendes Interesse an der Klärung einer 
umstrittenen Rechtsfrage durch ein Feststellungsurteil grundsätzlich zu verneinen. 
Da das Feststellungsinteresse unabhängig vom Gerichtsstand vorliegen muss, 
kann es nicht durch das Interesse an einem bestimmten Gerichtsstand ersetzt 
werden. Ansonsten würde die vom Gesetzgeber getroffene Regelung der 
Gerichtsstände umgangen beziehungsweise ausser Kraft gesetzt (BGE 131 III 319 
E. 3.5). Zur Frage der Zuständigkeit im Tessin hat sich die Zivilkammer nicht zu 
äussern; zumindest ist aber für die hiesigen Belange festzuhalten, dass die 
Auffassung der Beklagten, die Klägerin hätte im Tessin Widerklage erheben 
müssen, falsch ist.

3.4.d Die Berufung der Beklagten auf Art. 36 GestG (in Zusammenhang ste-
hende Klagen) geht ebenso fehl. Werden bei mehreren Gerichten Klagen rechts-
hängig gemacht, die miteinander in sachlichem Zusammenhang stehen, so kann 
jedes später angerufene Gericht das Verfahren aussetzen, bis das zuerst angeru-
fene entschieden hat. Anders als beim Fall der identischen Klagen gemäss Art. 35 
GestG sind die Rechtsfolgen bei in Zusammenhang stehenden Klagen gemäss Art. 
36 GestG sowohl bei Abs. 1 (Sistierung beim Zweitgericht) als auch bei Abs. 2 
(Überweisung an das Erstgericht) im Sinne einer Kann-Vorschrift beschränkt. Die 
beiden Rechtsstreitigkeiten stehen unbestreitbar in einem Zusammenhang. Wie ge-
sehen, macht jedoch ein Sachurteil im Kanton Tessin ein Sachurteil im Kanton 
Graubünden nicht obsolet, und es ist auch nicht einzusehen, dass ein einheitlicher 
Gerichtsstand des Sachzusammenhangs am Ort des zuerst angerufenen Gerichts 
geradezu unerlässlich ist, weil die einheitliche Beurteilung der beidseitigen An-
sprüche aus Gründen des materiellen Rechts dies zwingend erfordert. Gemäss Bot-
schaft zum Gerichtsstandsgesetz sind Prozesse, deren Streitgegenstände zwar 
nicht identisch sind (Art. 36 GestG [in der geltenden Fassung Art. 35 GestG]), die 
aber trotzdem in einem Zusammenhang stehen, grundsätzlich immer je selbständig 
durchzuführen. Anders als bei dem - hier nicht zutreffenden Fall - identischer Klagen 
kommt einem später befassten Gericht bezüglich des Vorgehens also ein Beurtei-
lungsspielraum zu. Bei gegebener Konnexität darf es - muss aber nicht (vgl. die 

22

Kann-Formulierungen in Abs. 1 und 2) -  einen Weg nach Art. 37 [in der geltenden 
Fassung Art. 36 GestG] einschlagen, denn getrennte Prozesse wären an sich zuläs-
sig und dürften auch die Regel bleiben. Die neue Bestimmung will also mit Zurück-
haltung angewendet sein; sie bezweckt, der Praxis Spielraum und Flexibilität ein-
zuräumen, um konnexe Verfahren möglichst ökonomisch zu bewältigen (vgl. Bot-
schaft zum GestG, BBI 1999, S. 2871 f.). Art. 36 GestG lässt dem Zweitgericht die 
Befugnis, das vor ihm hängige Verfahren trotz des Sachzusammenhangs fortzu-
führen (vgl. Marco Stacher, Prozessführungsverbote zur Verhinderung von sich wi-
dersprechenden Entscheiden, in Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozess- und 
Zwangsvollstreckungsrecht (ZZZ) 2006, S. 67; ebenso Art. 125 des Entwurfs zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung). Nach Auffassung der Zivilkammer darf nicht 
sein, dass eine präsumtive Beklagte durch Vorpreschen mit einer negativen Fest-
stellungsklage bezüglich eines kleinen Teils des Klagegegenstandes an einem ihr 
genehmen Gerichtsstand die Gegenseite mit dem vorgeschobenen Argument der 
Prozessökonomie bei der Durchsetzung erheblich weitergehender Ansprüche blo-
ckiert. Angesichts der gesamten Umstände erscheint der klägerische Argwohn, den 
Beklagten gehe es mit dem Sistierungsantrag respektive mit der Einrede der ander-
weitigen Rechtshängigkeit vorallem darum, die (umfassenden) markenrechtlichen 
Abwehransprüche der Klägerin möglichst lange zu hintertreiben, nicht aus der Luft 
gegriffen. Dies nicht zuletzt auch im Licht des eher ungewöhnlichen Umstandes, 
dass sich hier mit der Beklagten 2 eine schweizerische Gesellschaft gegen die 
Durchführung eines Verfahrens an ihrem ordentlichen Sitzgerichtsstand wehrt. Es 
ist fraglich, ob die Sistierung der Klägerin zumutbar ist. Sie hat nämlich einen Justi-
zgewährungsanspruch, weshalb die Sistierung nur aus zureichenden Gründen und 
damit nur zurückhaltend erfolgen darf (Dasser, a.a.O., N 12 zu Art. 36 GestG). Das 
Argument der Prozessökonomie muss zurückstehen.

3.4.e Unerspriesslich bleibt ferner der Einwand, die Klägerin habe, offen-
sichtlich mit dem Ziel, die fehlende Identität ihrer Unterlassungsklage mit der nega-
tiven Feststellungsklage begründen zu können, deutlich überklagt. Sie argumentie-
ren, das weit gefasste Rechtsbegehren des hiesigen Verfahrens gehe weit über das 
hinaus, was faktisch von Relevanz sei, nachdem die Beklagten die umstrittene 
Kennnzeichnung "zerorh+" heute nur noch für technisch-funktionale Sportbeklei-
dung verwenden würden und auch nicht die Absicht hätten, andere Bekleidung zu 
verkaufen. In der Vergangenheit hätten die Beklagten zwar unter einer als "blue-
blood" bezeichneten Linie Bekleidung angeboten, welche "möglicherweise nicht als 
technisch-funktionale Sportbekleidung im engeren Sinn" bezeichnet werden könne. 
Der Vertrieb dieser Linie sei indessen eingestellt worden. 

23

Damit übersehen die Beklagten zunächst, dass in Graubünden auch auf Ge-
winnherausgabe geklagt wird. Dass die Bekleidungsstücke in der Linie blueblood 
nur "möglicherweise" ausserhalb eines Segments technisch-funktionaler Sportbek-
leidung lagen, klingt sodann angesichts des Inhalts des Herbst-Winterkatalogs 
2002/2003 der Beklagten 1 (act. II.15), der u.a. auch ganz normale Jeans, Kragen-
hemden, Blousons, Jupes und andere als "urban" bezeichnete Kleidungsstücke 
zeigt, klar beschönigend, ist an dieser Stelle aber nicht abschliessend zu beurteilen. 
Immerhin kann aus der zu ihren eigenen Gunsten zurückhaltend formulierten Mei-
nung der Beklagten abgeleitet werden, dass sie ihren vormaligen Gebrauch der Be-
zeichnung "zerorh+" ausserhalb des Segments technisch-funktionaler Sportbeklei-
dung nach wie vor, beziehungsweise später erneut als rechtmässig verteidigen 
könnten. Die Behauptung, Produktion und Vertrieb der Linie "blueblood" aus dem 
Jahre 2002 seien eingestellt, trifft das Problem nicht. Die Klägerin war jedenfalls 
noch nach der Behauptung der Beklagten 1 vom 31. August 2005 in der Lage, Aus-
drucke ab der Internetseite der Beklagten 1 (www.zerorh.com) einzulegen, woraus 
hervorgeht, dass noch am 1. Dezember 2005 haufenweise Bekleidungsstücke aus 
der Linie "blueblood" angepriesen wurden (act. II.33). Auch die nachgelieferte Er-
klärung des Verwaltungsratspräsidenten der Beklagten 1 bleibt einigermassen 
wässrig, stellt sie doch einfach den aktuellen (Produktions)zustand fest. Es wird 
darin weder für den Bereich ausserhalb technisch-funktionaler Bekleidung eine 
frühere Rechtsverletzung eingeräumt noch kann er sich zu einer Abstandszusage 
für die Zukunft durchringen (act. III.19). Die Markenrechtsverletzung vorausgesetzt, 
würde die relative Uneinsichtigkeit der Beklagten ein Indiz für Begehungs- oder Wie-
derholungsgefahr liefern (vgl. Lucas David, Basler Kommentar, Muster- und Modell-
gesetz, 2. A. Basel 1999, N 16 zu Art. 55 MSchG; Urteil Bundesgericht vom 9. März 
2005, 4C.401/2004, E. 4.1). Angesichts dessen stellt der klägerische Einwand, es 
sei bloss eine akademische Frage, ob der Gebrauch von "zerorh+" zum Beispiel für 
Jeans oder Pelzmäntel eine Verletzung der Markenrechte der Klägerin bedeute, 
durchaus eine Verharmlosung dar. Eine gewisse Wiederholungsgefahr ist hinrei-
chend plausibel. 

Die Beklagten stellen sich zu Unrecht auf den Standpunkt, es fehle an der 
Voraussetzung der Begehungs- und Wiederholungsgefahr. Gemäss bundesgericht-
licher Rechtsprechung ist von einer Wiederholungsgefahr auszugehen, wenn eine 
Rechtsverletzung stattgefunden hat und der Verletzer diese Tatsache nicht aner-
kennt (Urteil Bundesgericht 4C.401/2004 vom 9. März 2005, E. 4.1). Die Beklagten 
begnügen sich mit dem Hinweis, die Produktion ihrer Linie "blueblood" aus dem 
Jahre 2002 sei eingestellt, das entsprechende Produkteangebot "abgesetzt" wor-

24

den etc. Diese Verlautbarungen der Beklagten, welche sie ohne weiteres revidieren 
könnten, sind ohne rechtlich verbindliche Wirkung. Mit Bezug auf das in diesem 
Zusammenhang allein relevante zukünftige Verhalten machen sie keine klaren Aus-
sagen. Es handelt sich also nicht einmal um Absichtserklärungen. Die Klägerin 
muss sich indessen nicht mit unverbindlichen Erklärungen abspeisen lassen (David, 
Basler Kommentar, a.a.O., N 16 zu Art. 55 MSchG). 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die beklagtische Einrede anderwei-
tiger Rechtshängigkeit zurückzuweisen ist.

4.1. Die Beklagten weisen verschiedentlich darauf hin, mit dem IGE und 
die RKGE seien bereits zwei ständig mit Markenrecht befasste Fachinstanzen da-
von ausgegangen, dass das Zeichen "zerorh+" aufgrund der bestehenden Ver-
wechslungsgefahr mit den älteren Marken "zero" der Klägerin im Sinne von Art. 3 
Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sei, weshalb sie "zerorh+" der 
Schutz für das Gebiet der Schweiz für Bekleidungsstücke und Brillen verweigerten. 
An der Tatsache, dass "zerorh+" für das Gebiet der Schweiz keinen Schutz mehr 
geniesse führe kein Weg vorbei. Ausserdem sei der von der Klägerin gegen die 
Gemeinschaftsmarke der Beklagten erhobene Widerspruch in erster Instanz eben-
falls gutgeheissen worden. 

Aus diesen Überlegungen kann zumindest für die hiesigen Rechtsbegehren 
der Klägerin nichts abgeleitet werden. Gegenstand ihrer Verletzungsklage ist nega-
torische Abwehr und Wiedergutmachung (Gewinnherausgabe). Um irgendwelchen 
kennzeichenrechtlichen Schutz der Beklagten (Schutzfähigkeit/Gültigkeit eines 
Markenrechts, Abwehrrechte, Eintrag und Inhalt des Registers) geht es dabei nicht. 
Im Sinne einer zwangsläufigen Konsequenz aus einer Klageabweisung erwüchse 
ihnen nur insofern "Schutz", als ihr (weiterer) tatsächlicher Gebrauch von "zerorh+" 
gegenüber der Klägerin als rechtlich unbedenklich zu qualifizieren wäre. Die Nicht-
eintragung als Marke bedeutet sodann nicht, dass ein Zeichen tatsächlich nicht ver-
wendet werden darf. Die negative Wirkung des Markenregisters besagt lediglich, 
dass das absolute Markenrecht ohne Eintrag weder entstehen noch Wirkung entfal-
ten kann (was aber noch nicht bedeutet, dass nicht registrierte Zeichen a priori 
schutzlos sind, dazu Christian Hilti, SIWR, Bd. III, S. 465). Gegenstand der Klage-
begehren ist indessen nicht ein absolutes Markenrecht der Beklagten, ja nicht ein-
mal der Schutz ihres tatsächlichen Verhaltens, sondern lediglich das Markenecht 
der Klägerin und dessen Schutzumfang. Oder mit anderen Worten: falls die Klägerin 
aus ihrem Markenrecht (oder sonst wie) kein Abwehrrecht gegen "zerorh+" zusteht, 

25

können die Beklagten die strittige Buchstaben- und Zeichenfolge auch dann ver-
wenden, wenn sie damit nicht im Register eingetragen sind.

Die zwischenzeitliche Löschung der Marke "zerorh+" der Beklagten 1 durch 
die Registerbehörden hat sodann keinerlei Bindungswirkung für die Entscheidung 
des Zivilrichters. Das Hauptbegehren der Klägerin geht dahin, den Beklagten die 
Verwendung des Zeichens "zerorh+" verbieten zu lassen. Hierbei ist für die Prüfung 
der Verwechslungsgefahr zwischen der von der Beklagten verwendeten Bezeich-
nung mit der Marke "zero" der Klägerin irrelevant, ob das von den Beklagten ver-
wendete Zeichen markenrechtlich geschützt ist oder ob es lediglich faktisch im Ge-
schäftsverkehr gebraucht wird; die Beurteilung ist grundsätzlich nach denselben 
Grundsätzen vorzunehmen. Der Umstand, dass die Registerbehörden dem jünge-
ren Markenhinterlegungsgesuch der Beklagten aufgrund der älteren Markenhinter-
legung der Klägerin keine Folge gaben, lässt weiter keine Aussagen darüber zu, ob 
die Beklagten mit der Bezeichnung "zerorh+" ihrer Produkte im konkreten Vergleich 
gegen das Markenrecht der Klägerin verstossen. Der dagegen erhobene Einwand 
der Klägerin, Anspruchsgrundlage  - auch für einen erfolgreichen Widerspruch ge-
genüber einer jüngeren Marke -  sei immer ein älteres bestehendes Markenrecht, 
geht an der Sache vorbei. Gegenstand der Unterlassungsklage ist eine Gegenüber-
stellung zwischen der registrierten Marke der Klägerin und dem von den Beklagten 
faktisch benutzten Zeichen, unabhängig davon, ob dieses registriert ist oder nicht. 
Dass die Klägerin ein älteres Markenrecht hat, ist unbestritten und ein Markenschutz 
von "zerorh+" für Bekleidung steht nicht zur Debatte. Die Verletzungsklage stützt 
sich ausschliesslich auf einen Vergleich der eingetragenen Klägermarke mit dem 
tatsächlichen Gebrauch eines Zeichens durch die Beklagten. Selbstredend ändert 
sich daran nichts, wenn die Beklagte vorher versucht hat, ihr Zeichen registrieren 
zu lassen, sei es, dass das Gesuch noch hängig ist, sei es, dass sie damit geschei-
tert ist.

Das Widerspruchsverfahren ist ein Verwaltungsverfahren, dessen Ausgang 
keinerlei materielle Rechtskraft entfaltet. Der Zivilrichter ist daran nicht gebunden; 
er kann selbst geprüfte Schutzrechte noch im Verletzungsverfahren für nichtig er-
klären (Eugen Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 
(SIWR), Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 157/162; David, SIWR, a.a.O., S. 
162). Die Registerbehörden prüfen im Rahmen des Widerspruchsverfahrens ledig-
lich abstrakt eine prioritär eingetragene Marke mit einem jüngeren Eintragungsge-
such, gegen das Widerspruch erhoben wurde. Weitere tatsächliche Verhältnisse, 
die hinter einer Markeneintragung stehen, wie effektiver Markengebrauch, Vertrieb 

26

von Produkten unter einer Marke oder Bezeichnung, unterschiedliche Marktseg-
mente, Vertriebskanäle, Marketingaktivitäten und deren Wirkung auf den Konsu-
menten etc., welche für die Frage des markenrechtlichen Schutzumfangs im kon-
kreten Kollisionsfall jedoch ebenfalls von Bedeutung sind, sind nicht Gegenstand 
des Registerverfahrens. Im Rahmen einer konkreten Verletzungsklage hat der Zi-
vilrichter hingegen zu prüfen, ob der effektive Gebrauch einer bestimmten Bezeich-
nung durch Dritte im Sinne von Art. 13 MSchG Abs. 1 das Markenrecht des Mar-
keninhabers verletzt. Mithin kommt dem Zivilrichter im Rahmen des Verletzungsver-
fahrens eine deutlich weiter gefasste Prüfungspflicht und Kognition zu.

4.2. Zur Begründung ihrer Position, dass keine Verwechslungsgefahr zwi-
schen "zero" und "zerorh+" bestehe, führen die Beklagten an, bei "zero" handle sich 
um eine ausgesprochen schwache Marke. Das Zeichen der Klägerin ist als Marke 
eingetragen. Die Registrierung bindet gemäss ständiger Rechtsprechung den Zivil-
richter nicht, insbesondere kann im Prozess die Frage nach der Schutzfähigkeit er-
neut aufgegriffen werden (BGE 130 III 328 E. 3.2). Wer eine schwache Marke wählt, 
exponiert sich deshalb dem Risiko einer Nichtigkeitsklage oder           Nichtigkeitsein-
rede (Marbach, a.a.O., S. 26 f.; David, Basler Kommentar, a.a.O, N 44 zu Art. 3 
MSchG). Nachdem von einer durchgesetzten Marke "zero" nicht gesprochen wer-
den kann, würde sich vorliegend denn auch grundsätzlich die Frage stellen, ob 
"zero" angesichts von Art. 2 lit. a MSchG nicht vom Schutz absolut ausgeschlossen 
ist. Denn einzelne arabische (Grund-)Zahlen respektive Zahlworte, und um ein sol-
ches dürfte es sich bei "zero", unbesehen davon, ob in den Landessprachen Italie-
nisch und Französisch oder in Englisch, im Bewusstsein des Durchschnittsbürgers 
handeln, auch wenn es keine natürliche Zahl ist, sind als primitive oder elementare 
Zeichen schutzunfähig, weil freihaltebedürftig. Ihre umfassende, an keine Waren- 
oder Dienstleistungskategorie gebundene allgemeine Bedeutung für den geschäft-
lichen Verkehr steht einer Monopolisierung entgegen (BGE 118 II 181 E. 2c, 109 II 
256 E. 2; Marbach, a.a.O., S. 49-51; David, Basler Kommentar, a.a.O., N 31 zu Art. 
2 MSchG; Von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. A. Bern 
2002, N 532; Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. A. Basel 1983, S. 309). 
Andererseits wirkt die Bezeichnung "zero" - ebenso wie "seven" beziehungsweise 
"7seven" für Warenklasse 25 (vgl. sic! 2003, 904 f.) - insoweit als Phantasiezeichen, 
als keine beschreibende Aussage über Beschaffenheit und Qualität von damit ge-
kennzeichneten Kleidungsstücken und Brillen macht, was in analoger Anwendung 
der bundesgerichtlichen Überlegungen zur Farbe gelb und den Zeichen "Yello" und 
"Yellow" zur Schutzfähigkeit führt (Urteil Bundesgericht 4C.258/2004 vom 6. Okto-
ber 2004, E. 3.4 (=sic! 205, 123), unter Hinweis auf BGE 103 Ib 268 E. 2a, BGE 129 

27

III 514 E. 4.1; David, Basler Kommentar, a.a.O., N 15 zu Art. 2 MSchG; Willi, a.a.O., 
N. 151 zu Art. 2 MSchG: Freihaltung der zahlenmässig beschränkten und daher 
Gemeingut darstellenden Grundfarben, hingegen Schutzfähigkeit einer Farbbe-
zeichnung als Wortmarke, falls das Zeichen für die beanspruchten Waren und 
Dienstleistungen nicht als beschreibend anzusehen ist). "zero" ist im Übrigen für die 
einschlägigen Waren als Mengenangabe, Grössenbezeichnung usw. nicht von Be-
deutung, so dass aus dieser Sicht ein Freihaltebedürfnis zu verneinen ist (vgl. sic! 
2003, 905).

Die Frage bleibt gegenständlich offen, denn als Folge der Dispositionsma-
xime ist der Richter nicht befugt, ohne dahingehenden Antrag ein Zeichen für nichtig 
zu erklären oder eine entsprechende, aber nicht erhobene Einrede zu berücksichti-
gen (Marbach, a.a.O., S. 27, Anm. 11). Da sie dasselbe Wort "zero" als Hauptbe-
standteil ihres Zeichens "zerorh+" verwenden, haben die Beklagten zwangsläufig 
einerseits in Bezug auf die Warenklasse 25 keine entsprechende Einrede der Schut-
zunfähigkeit der Marke der Gegenpartei erhoben und andererseits wird das Wider-
klagebegehren auf Feststellung der Nichtigkeit der klägerischen Marke in Bezug auf 
die Warenklassen 9 und 14 nicht mit Art. 2 MSchG sondern mit Art. 12 MSchG 
(Nichtgebrauch innert der Benutzungsschonfrist) begründet.

4.3 Zur Abwehr der Verletzungsklage in Bezug auf die Warenklasse 9 
(Brillen) haben die Beklagten ihrerseits Widerklage auf Vernichtung des älteren klä-
gerischen Schutzrechts "zero" erhoben. Mit deren Gutheissung wäre dem angrei-
fenden Verletzten die Basis seines Angriffs entzogen. Ist eine Nichtigkeitsklage als 
Antwort auf eine Verletzungsklage eingebracht worden, so rechtfertigt sich, diese 
vorweg zu beurteilen, da sie den angehobenen Verletzungsprozess präjudiziert 
(David, SIWR, a.a.O., S. 40; zur Behandlung der Widerklage vgl. nachstehende Er-
wägung 6). Nachfolgende Erwägungen beziehen sich daher nur auf die Waren der 
Klasse 25, wobei der Klägerin nur aus der Marke IR 655298 Schutz erwachsen 
kann, da die Marke IR 715258 nicht für Warenklasse 25 hinterlegt wurde und sich 
die Klägerin nicht auf Art. 15 Abs. 1 MSchG (berühmte Marke) beruft.

4.4 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG 
Zeichen, die: mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder 
Dienstleistungen bestimmt sind wie diese (lit. a), mit einer älteren Marke identisch 
und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich dar-
aus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. b); einer älteren Marke ähnlich und für 
gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich 

28

daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. c). Auf die Ausschlussgründe nach Art. 
3 MSchG kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen (Abs. 3); als ältere 
Marken gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach Art. 6–8 
MSchG geniessen und in der Schweiz notorisch bekannte Marken (Abs. 2).

"zero" und "zerorh+" sind nicht identisch, so dass nur der relative Ausschluss-
grund von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG in Betracht fällt, wobei erstellt und unstreitig ist, 
dass die Marke der Klägerin älter ist, als das von den Beklagten verwendete Zei-
chen. Gegenstand der Bestimmung von Art. 3 MSchG sind die relativen Ausschluss-
gründe, derart bezeichnet, weil sich nur der Eigentümer der älteren Marke darauf 
berufen und die daraus folgenden Unterlassungsansprüche gemäss Art. 13 Abs. 2 
MSchG geltend machen kann (Art. 3 Abs. 3 MSchG). Die relativen Ausschluss-
gründe sind von Bedeutung für die Beurteilung einer Markenkollision. Ein relativer 
Ausschlussgrund liegt vor, wenn einem Zeichen Rechte aus einer älteren Marke 
eines Dritten entgegenstehen. Das Vorliegen eines relativen Ausschlussgrundes 
hat nicht nur zur Folge, dass ein Zeichen vom Markenschutz ausgenommen ist (Art. 
3 Abs. 1 MSchG). Vielmehr stellt dessen tatsächliche kennzeichenmässige Verwen-
dung auch eine Verletzung des Markenrechts des Dritten dar, denn nach Art. 13 
Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrau-
chen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Unter 
zu verbietenden Gebrauch fallen insbesondere: das Zeichen auf Waren oder deren 
Verpackung anzubringen; unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu brin-
gen oder zu diesem Zweck zu lagern; unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubie-
ten oder zu erbringen; unter dem Zeichen Waren ein- oder auszuführen; das Zei-
chen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Ver-
kehr zu gebrauchen (lit. a-e). Die relativen Ausschlussgründe bestimmen also den 
Umfang der negativen Verbietungsmacht des Markenrechts. Im Unterschied zum 
sachenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrecht geht der immaterialgüterrechtliche Ver-
bietungsanspruch über das identische Zeichen hinaus und umfasst auch ähnliche 
Zeichen für gleichartige Waren, sofern sich daraus eine Verwechslungsgefahr er-
gibt. Andererseits ergibt sich aus Art. 13 Abs. 1 MSchG, dass das markenrechtliche 
Abwehrrecht beschränkt ist auf den kennzeichenmässigen Gebrauch im geschäftli-
chen Verkehr (BGE 120 II 148). Dass gegenständlich kennzeichenmässiger Ge-
brauch von "zerorh+" im Geschäftsverkehr durch die beiden Beklagten vorliegt, wird 
von diesen nicht in Abrede gestellt, ebenso wenig, dass das, was die Klägerin an 
Rechtsfolgen/Verboten verlangt (Zeichenverwendung, Warenangebot, in Verkehr 
bringen, Einfuhr, Ausfuhr und Lagerung entsprechend gekennzeichneter Ware), 

29

durch den Umfang ihrer Verbietungsanspruchs gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG ge-
deckt ist. 

Die Notwendigkeit eines erweiterten Schutzbereichs im Markenrecht, wel-
cher nicht nur identische sondern auch verwechselbare Zeichen vom Markenschutz 
ausnimmt, beruht auf der Erkenntnis, dass auch durch abweichende, ähnliche Zei-
chen die Funktionsfähigkeit der Marke gefährdet werden kann. Aufgrund des be-
schränkten menschlichen Wahrnehmungs- und Erinnerungsvermögens kann eine 
Verletzung schutzwürdiger Interessen des Markeninhabers nicht ausgeschlossen 
werden, wenn vom Markenbild oder den für die Marke beanspruchten Waren und 
Dienstleistungen abgewichen wird. Ein weiterer Grund für den Schutz vor der Ver-
wechslungsgefahr ist die menschliche Fähigkeit, trotz erkannter Unterschiede ge-
dankliche Assoziationen zwischen verschiedenen Zeichen herzustellen, deren In-
haber in Wirklichkeit keine wirtschaftliche oder rechtliche Verbindung zueinander 
haben. Zur Funktionsfähigkeit der Marke ist daher auch Schutz vor blosser Ver-
wechslungsgefahr und nicht nur gegen eingetragene oder einzutragende Marken 
sondern gegen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch gegeben. Zur Begründung 
einer Verwechslungsgefahr reicht andererseits nicht jede entfernte Möglichkeit ei-
ner Verwechslung aus. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr setzt voraus, 
dass die massgeblichen Verkehrskreise mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ei-
ner Verwechslung unterliegen werden. Das tatsächliche Auftreten von Verwechs-
lungen kann ein Indiz für eine Verwechslungsgefahr darstellen. Der Nachweis 
tatsächlich aufgetretener Verwechslungen ist aber weder erforderlich, noch wird da-
durch eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinn begründet. Eine Verwechslungsge-
fahr liegt nicht nur vor, wenn die Marken nicht unterschieden werden können und 
die eine Marke irrtümlich für die andere gehalten wird (unmittelbare Verwechslungs-
gefahr), sondern auch wenn Unterschiede zwar wahrgenommen werden, aufgrund 
der Ähnlichkeit aber fälschlicherweise ein Zusammenhang rechtlicher, wirtschaftli-
cher oder organisatorischer Art vermutet werden kann (mittelbare Verwechslungs-
gefahr). Nicht jede Gedankenverbindung begründet eine mittelbare Verwechslungs-
gefahr (Willi, a.a.O., N 6-12 zu Art. 3 MSchG).

Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG besteht, 
wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beein-
trächtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass 
die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irre-
führen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem fal-
schen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar ausein-

30

ander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge 
vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktelinien 
des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbun-
denen Unternehmen kennzeichnen (BGE 127 III 160 E. 2, 122 III 382 E. 1). Ob zwei 
Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar 
sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem 
Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (David, Basler Kommentar, 
a.a.O., N 14 zu Art. 3 MSchG; BGE 121 III 377 E. 2a, 84 II 441 E. 1c, je mit Hinwei-
sen), insbesondere hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den Umständen 
ab, unter denen die Adressaten die Zeichen im Alltag wahrnehmen, und von der Art, 
wie sie die Zeichen verstehen und vom Durchschnittskonsumenten der einschlägi-
gen Ware in der Erinnerung behalten werden (BGE 127 III 160 E. 2a). Der Mass-
stab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des 
Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspru-
chen kann, und anderseits von den Warengattungen, für welche die sich gegenü-
berstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 128 III 96 E. 2a, 122 III 382 E. 1 S. 385). 
Beide Prüfungselemente - Zeichenähnlichkeit und Warengleichartigkeit - sind somit 
insofern relative Kriterien, als sie der Qualifikation der Verwechslungsgefahr dienen.

a. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG verlangt, dass das verletzende jüngere Zei-
chen für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen wie das ältere be-
stimmt sein muss. Warengleichartigkeit besteht, wenn bei paralleler Verwendung 
der Zeichen die Kennzeichnungskraft der älteren Marke aufgrund sachlicher, struk-
tureller oder konzeptioneller Überschneidung der Angebote beeinträchtigt wird (Ma-
rbach, a.a.O., S. 107; Willi a.a.O., N 34, 36). Zur Gewährleistung der Unterschei-
dungsfunktion der Marke ist nach den gesamten Umständen ein genügender Ge-
samtabstand einzuhalten, wobei an die Unterschiedlichkeit der Waren umso höhere 
Anforderungen zu stellen sind, je ähnlicher sich die Zeichen sind. Je näher sich die 
Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko 
von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren 
abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Mass-
stab ist anzulegen, wenn beide Marken für identische Warengattungen bestimmt 
sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren 
richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Mas-
senartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln (vgl. BGE 126 
III 315 E. 6b/bb; 95 II 191 E. 2; 88 II 378 E. 2), ist mit einer geringeren Aufmerksam-
keit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rech-
nen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger ge-

31

schlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a, 117 
II 321 E. 4, je mit Hinweisen).

Die Beklagten machen geltend, der Schutzumfang der Marke der Klägerin 
beschränke sich auf Damenbekleidung des mittleren und niederen Segments nach-
dem sie während der Karenzfrist nur für "urbane" Damenbekleidung in diesem Be-
reich benutzt worden sei. Gleichzeitig würden die Beklagten in dieser Warengruppe 
Bekleidung völlig anderer Natur, nämlich ausschliesslich spezialisierte technisch-
funktionale Sportbekleidung, vertreiben. Da die Klägerin keinerlei Herrenbekleidung 
anbiete, sei eine Warengleichartigkeit bezüglich der von den Beklagten angebote-
nen Herrensportbekleidung nicht gegeben. Hinsichtlich der von den Beklagten her-
gestellten technisch-funktionalen Damensportbekleidung sei eine Warengleichartig-
keit abzulehnen, weil die Artikel der Klägerin als modische Alltagsbekleidung zu be-
zeichnen seien, diejenigen der Beklagten hingegen als Sportbekleidung im engeren 
Sinn. Überdies biete die Klägerin ihre Produkte im niederen bis mittleren Preisseg-
ment an, die Beklagten jedoch im obersten.

aa. Es ist davon auszugehen, dass die Marke der Klägerin nicht über ei-
nen hohen Bekanntheitsgrad verfügt. Sie ist nicht bekannt oder gerichtsnotorisch 
als Prestigemarke oder als Design-Marke. Auch die Klägerin selbst behauptet nicht, 
dass ihre Marke "zero" bekannt oder gar berühmt sei (vgl. dazu BGE 124 III 277 E. 
1a). Sie kann deshalb keinen erweiterten Schutzumfang im Sinne von Art. 15 
MSchG beanspruchen, sondern ein ausschliessliches Recht bloss für jene Waren, 
für die sie tatsächlich beansprucht wird (Art. 13 MSchG), das heisst im hier strittigen 
Bereich für Waren der Nizza-Klasse 25. 

bb. Je nach eigener Darstellung vertreiben die Klägerin unter ihrer Marke 
"zero" moderne, urbane Frauenbekleidung mit hohem Qualitätsstandard im mittle-
ren Preissegment und die Beklagten unter dem Zeichen "zerorh+" technisch-funkti-
onale Sportbekleidung des höchsten Preisniveaus für Frauen und Herren. Aus-
gangspunkt für die Beurteilung der Warengleichartigkeit ist das Verzeichnis der Wa-
ren und Dienstleistungen und welche der darin festgelegten Klassen beansprucht 
werden. Beide Waren gehören der Klasse 25 nach dem Nizza-Abkommen an. Diese 
Klassifizierung ist nicht bindend, weder im dem Sinne, dass Waren innerhalb einer 
Klasse stets als gleichartig, noch dass Waren in verschiedenen Klassen stets als 
ungleichartig zu gelten haben. Im Sinne eines Indizes spricht die Zugehörigkeit zur 
gleichen Klasse jedoch für Gleichartigkeit (Marbach, SWIR, a.a.O., S. 105 f.). Tech-
nisch-funktionale Sportbekleidung nach Lesart der Beklagten und modisch, freizeit-

32

lich urbane Frauenbekleidung  - beides Oberbekleidung - sind die gleiche Gattung. 
Wird das beklagtische Zeichen für die identische Warengattung verwendet, für wel-
che die klägerische Marke eingetragen ist, muss ein besonders strenger Massstab 
an die Unterscheidung angelegt werden. Jedenfalls ist angesichts der nicht ernst-
haft zu bestreitenden Nähe der beiden Zeichen eine relative Gleichartigkeit zu be-
jahen und aus diesem ersten Blickwinkel eine daraus entstehende Verwechslungs-
gefahr nicht von der Hand zu weisen.

cc. Eine grosse und heterogene Menge von Menschen kommt in Frage, 
die Produkte beider Parteien zu kaufen. Die Vorstellung der Beklagten über das 
völlig unterschiedliche Zielpublikum ist irrig. Der überwiegende Teil der Konsumen-
ten deckt sich mit dem ganzen Spektrum ein, von ausgesprochen schicklich 
(Anzüge, Abendroben), über Alltags- und Freizeitkleider, wetterfeste Kleidung bis 
hin zu mehr oder weniger spezialisierter Sportbekleidung. Auch wenn sich das An-
gebot der Klägerin weitgehend nur an das weibliche Publikum und dasjenige der 
Beklagten nach deren Behauptung vornehmlich an Sportler (und Sportlerinnen) 
richtet, handelt es sich beiderseits nicht um Spezialprodukte für ein ausgesuchtes 
Fachpublikum. Namentlich richtet sich das ganze Bekleidungsangebot der Beklag-
ten nicht schwergewichtig an eine abschätzbare Menge von Sportprofessionals. Die 
Zahl der Personen, welche gelegentlich, regelmässig oder als ambitionierte Ama-
teursportler häufig Radsport, Leichtathletik, Jogging/cross country, Fitness und der-
gleichen betreiben, ist unbestimmt gross. Andererseits wird solche Ware nicht täg-
lich oder allwöchentlich erstanden, sodass man nicht sagen kann, die Kennzeich-
nung spiele eine verschwindend kleine Rolle. Die Aufmerksamkeit, die der Durch-
schnittskunde den strittigen Zeichen widmet, dürfte aber nicht ausgeprägt sein.

dd. Der Einwand, die Ware der Klägerin werde im unteren bis mittleren 
Preissegment angeboten, jene der Beklagten im obersten, ist zumindest im Zusam-
menhang mit der Frage der Warengleichheit irrelevant. So sind beispielsweise von 
der reinen Warenspezifikation her identische T-Shirts, die einmal für Fr. 5.—  und 
einmal für Fr. 50.— verkauft werden, absolut warenidentisch. Es ist hier auch nicht 
so, dass die Marke quasi zur Ware wird und aus diesem Blickwinkel "Waren"unter-
schied bestünde. Mangels Berühmtheit des beklagtischen Zeichens ist mit dem Be-
sitz ihrer gekennzeichneten Ware kein soziales Prestige verbunden; ein Snobeffekt 
stellt sich nicht ein. 

ee. Die Kleider der Klägerin werden in der Schweiz in 10 so genannten 
"Shop-In-Stores" mit eigener Ausstattung in bekannten Modehäusern angeboten, 

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jene der Beklagten dagegen in Sportgeschäften. Dass es sich durchwegs um "hoch-
spezialisierte Sportfachgeschäfte" handeln soll, ist zwar behauptet, aber nicht be-
wiesen. Erfahrungsgemäss wird in Verkaufslokalen, die man gemeinhin als Sport-
geschäfte zu bezeichnen pflegt, auch Kleider verkauft, die mit Sport wenig zu tun 
haben, beziehungsweise solche, die auch bei nicht sportlicher Betätigung zweck-
entsprechend verwendet werden können. Das beklagtische Argument, die Waren 
der Parteien würden somit über ganz andere Vertriebskanäle und einem völlig un-
terschiedlichen Zielpublikum angeboten, überzeugt nicht, beziehungsweise es er-
scheint fraglich, dass dadurch Warenabstand geschaffen wird. Das Publikum unter-
scheidet im hier interessierenden Segment von Kleidungsstücken im Bereich von 
ungezwungen, freizeitlich bis hin zu sportlich – und sei es unter dem letztgenannten 
Aspekt auch funktional – nicht entscheidend, wo es angeboten wird. Eng anlie-
gende, aus Gründen der Beweglichkeit und des körperlichen Wohlbefindens und 
aus Spezialfasern gefertigte Kleidung wird von bekannten Grossdetaillisten über 
Warenhäuser bis hin zu Fachgeschäften angeboten. Das Publikum nimmt es eher 
als einheitliches Warenangebot wahr. Oder mit anderen Worten, im überschneiden-
den Angebotssegment böte es den potentiellen Kunden keine Überraschung, so-
wohl die Produkte der Klägerin als auch jene der Beklagten an gleicher Verkaufs-
stätte anzutreffen. 

ff. Die Beklagten wenden verschiedentlich ein, Personen, die sich aus-
serhalb sportlicher Betätigung, im Alltag, mit ihrer technisch-funktionalen Beklei-
dung zeigten, würden sich der Lächerlichkeit preisgeben. Die Vorstellung, dass Da-
men eng anliegende Fahrradanzüge bei einem nachmittäglichen Einkaufsbummel 
in der Stadt tragen könnten, sei an den Haaren herbeigezogen. 

Das Argument verfängt nicht. Wie tagtäglich festzustellen ist, gibt es eine be-
trächtliche Anzahl von Menschen, die bereit ist, sich dieser "Lächerlichkeit" im Alltag 
preis zu geben. Mode ist, was gefällt und Geschmack ist nicht justitiabel. Was der 
eine als Geschmacksverirrung bezeichnen mag, hat der Richter als (Erfah-
rungs)Tatsache zu nehmen. Jede Bekleidung erfüllt Funktion, die meisten Klei-
dungsstücke weit mehr als nur gerade jene, die Blösse zu verdecken. Abgesehen 
davon, dass in der von den Beklagten behaupteten strikten sport-technischen Funk-
tionalität ihrer Kleider durchaus Einbrüche festzustellen sind, ist die bemühte sport-
liche Funktionalität nicht derart spezifisch, dass ein anderweitiger, weniger sportli-
cher, das heisst mehr alltäglicher Gebrauch fern ist. Anders wäre es möglicherweise 
bei "Bekleidung" mit vorwiegend protektivem Charakter oder mit ausgesprochener 
Hilfsmittelfunktion wie zum Beispiel bei Hosen von Eishockeyspielern, Taucheran-

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zügen, Anzügen von Skirennfahrern und Skispringern und dergleichen, wobei dann 
eben bereits fraglich wäre, ob diese noch in die Warenklasse 25 oder bereits in die 
Klasse 28 (Sportgeräte) fallen. Soweit sich Kleidung in der Hauptsache auf Gewebe 
im weitesten Sinne beschränkt, ist eine feste und leicht praktikable Zuordnung zu 
Sport, Freizeit oder Alltag kaum jemals zu machen. 

Ganz einfach weil es "in" ist, tragen beispielsweise viele junge Leute, nicht 
nur in der Freizeit sondern auch bei der Arbeit und in der Schule authentische Jer-
seys von bekannten Basketball-, Fussball- oder Eishockeymannschaften, Leibchen 
von Radrennfahrern, Jacken des Motorrennsports und Ähnliches, welche in Grösse, 
Schnitt, Material etc. klarerweise für die professionelle Ausübung der genannten 
Sportarten hergestellt werden und insoweit die spezifischen Funktionalitäten (Be-
wegungsfreiheit, Leichtigkeit, Atmungsaktivität, mechanische Belastbarkeit, Schutz 
etc.) aufweisen, die es für den Alltag im Grunde genommen gar nicht bräuchte oder 
sich objektiv gar als störend erweisen. Sie sind aber im Alltag "tragbar" und werden 
erfahrungsgemäss denn auch häufig getragen. Ebenso gut wie erfahrungsgemäss 
festgestellt werden kann, dass eine wirtschaftlich nicht zu vernachlässigende An-
zahl von Personen einen Geländewagen kauft, obwohl sie sich damit nie ins 
Gelände begeben wird, kann festgestellt werden, dass auch Leute die Shirts, Gilets, 
Joggingjacken und -hosen, Wintersportjacken  und -hosen der Beklagten (act. II.32, 
act. II.4; www.zerorh.com) kaufen, die mit Sport wenig bis gar nichts am Hut haben.

gg. Die Beklagten behaupten, sie würden ausschliesslich technisch-funk-
tionale Sportbekleidungsartikel produzieren und vertreiben. Unter technisch-funkti-
onaler Sportbekleidung seien Bekleidungsstücke zu verstehen, die spezifisch zur 
Ausübung bestimmter Sportdisziplinen bestimmt sind, insbesondere Radsport, Fit-
ness und Schneesport. Da die Artikel den hohen Anforderungen von Sportlern und 
Sportdisziplinen zu genügen hätten, seien sie durch ausgewählte Eigenschaften 
charakterisiert wie zum Beispiel dem Einsatz hochtechnischer Gewebe wie imper-
meablen Membranen, hochatmungsaktiven, elastischen, schweisshemmenden und 
antiabrasiven Geweben. Sie seien mit hochgradig funktionalen Details wie Winds-
topper, reflektierenden Gummibändern in gleitfestem Silicon, stosshemmendem 
Gel in Handschuhen, Neopren-Ärmelabschlüssen, Nahrungsmitteltaschen usw. 
ausgestattet und durch die Verwendung von halbelastischen Materialien stark kör-
peranliegend. Darüber hinaus seien die Artikel unter Verwendung spezieller Tech-
niken, wie Thermoschweissung, genäht und mittels bestimmter Verfahren mit was-
serabweisenden Oberflächen versehen. All dies bewirke, dass diese Produkte für 

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den alltäglichen Gebrauch, als Freizeitmode, als so genannte "sportswear" oder "lei-
sure time" Mode völlig ungeeignet oder gar lächerlich sei.

Das Beweisergebnis zur Produktepräsentation der Beklagten widerlegt diese 
Behauptungen und Schlussfolgerungen. Nach eigener Darstellung der "Philoso-
phie" der Beklagten 1 soll ihr Angebot ausdrücklich auch die Bedürfnisse nach Be-
kleidung für die Freizeit und im Sinne von Mode befriedigen (Katalog Frühjahr/Som-
mer 2005, act. III.4, S. 3). Der Inhalt des Katalogs, namentlich verschiedene 
Oberkörperbekleidung und die ganze Linie "technofit" für irgendwelche Fitnessakti-
vitäten bestätigen diesen Eindruck. Der zum Beweis angerufene Frühjahr/Sommer 
Katalog 2005 der Beklagten 1 umfasst offensichtlich auch nicht die ganze Produkt-
palette der Beklagten 1. Gemäss deren Internetpräsentation - von ihr selbst und der 
Klägerin zum Beweis angerufen -  ist es ihr Ziel: "…di mettere lo sport al passo con 
le tendenze della moda" und "…dare vita ad un prodotto adatto a qualsiasi occasi-
one d'uso". Die dortige Bildergalerie unter "activewear + redblood" beweist sattsam, 
dass Mode und Freizeit ein wesentlicher Teil der Ausrichtung der Beklagten 1 ist 
(http://www.zerorh.com; per Datum der Urteilsfindung). Sie unterscheidet sich auch 
nicht wesentlich von der früheren Linie "blueblood" (vgl. screenshots der Internet-
seite vom 1.12.2005, act.II.33). Klickt man die Kollektion an, sieht man auf Anhieb, 
dass nicht nur technisch-funktionale Sportbekleidung, sondern ganz einfach auch 
modische Bekleidungsstücke verschiedenartigster Funktionalität, worunter auch ge-
wöhnliche urbane Freizeitbekleidung modisch-sportlichen Charakters, vor allem 
auch für Frauen, angeboten werden. Angesichts dessen, ist die in Zusammenhang 
mit der eingestellten Linie "blueblood" erhobene Behauptung, die Beklagten ver-
kauften keinerlei Freizeitbekleidung (mehr), unwahr.

Der Frühjahr/Sommer Katalog 2006 beweist desgleichen den allgemein 
sportlich-modischen Charakter eines erheblichen Teils der Textilien der Beklagten. 
Dort wird Bekleidung unter dem Titel Fitness präsentiert. Diese Oberkörperbeklei-
dung kann ohne aufzufallen anstelle eines normalen T-Shirts getragen werden und 
wird von der Anbieterin teilweise auch selbst als T-Shirt oder Jersey bezeichnet (act. 
II.32). Das Gleiche beweist das von der Klägerin in der Schweiz erworbene und zu 
den Akten gegebene Kleidungsstück (act. II.8) - ob atmungsaktiv, oder nicht. Die 
Beklagten selbst bezeichnen es als T-Shirt (act. I.7, S. 4 zu 5.). Nach den heutzu-
tage allgemein herrschenden Kleidungssitten  - Sitten im Sinne von sozial verpflich-
tenden Standards gibt es nur noch wenige - fällt eine junge Frau, die es offen trägt, 
deswegen nicht auf - und dies auch dann nicht, wenn sie sich fernab jeder sportli-
chen Betätigung als "Dame" auf einen nachmittäglichen Einkaufsbummel in die 

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Stadt begibt. Insoweit ist die ihm als sportspezifisch zugeordnete Funktionalität 
(enganliegend, atmungsaktiv, antiabrasiv etc.) mitnichten warenabgrenzend.

Die Kollektionsphilosophie der Klägerin ist andererseits nicht ausgesprochen 
"unsportlich"; auch sie bietet mehr oder weniger ungezwungene, moderne Freizeit-
bekleidung für junge Frauen an. Ihr Sortiment enthält modische und nach gewissem, 
hier nicht weiter zu prüfenden Verständnis eben sportlich-elegante Freizeitbeklei-
dung. Was die Klägerin unter Shirts/Tops, Blusen und Sweats anbietet 
(www.zero.de) ist jedenfalls nicht allzu weit vom Erscheinungsbild gewisser Ange-
bote der Beklagten entfernt. Wenn - im Bewusstsein ihrer teilweise unterschiedli-
chen Funktionalität - beispielsweise Herrenkleider und Regenmäntel sowie Um-
standskleider und Bébékleider unter sich warengleich sind (vgl. David, Basler Kom-
mentar, a.a.O., N 42 zu Art. 3 MSchG), dann sind es auch die im Bereich von urban 
(städtisch), casual (alltäglich), modern, freizeitlich bis hin zu ausgesprochen sport-
lich-funktional angebotenen Kleidungsstücke der Parteien. Die Waren beider Kon-
trahenten beschlagen den Bereich Oberbekleidung (vêtements de dessus, outer-
wear), namentlich umfasst technisch-funktionale Sportbekleidung auch Oberbeklei-
dung, zum Beispiel solche für den Wintersport. Letztere wird auch von den Beklag-
ten in der Linie "redblood" angeboten (www.zerorh.com). Zweck, Funktionalität, Na-
tur und produktspezifische Beschaffenheit dieser Sportbekleidung und von Oberbe-
kleidung im Allgemeinen sind im Wesentlichen gleichartig; sie schützen den Körper 
vor äusseren Einflüssen. Es sind nicht Kleidungsstücke "völlig anderer Natur". Nicht 
nur von der Warengattung Kleider, sondern auch von den konkreten Angeboten her 
betrachtet, gibt es zweifelsohne eine Überschneidung der Warenangebote der 
Streitenden, welche die Gefahr mit sich bringt, dass ein breiteres Zielpublikum dem 
Irrtum gleicher Herkunft aufsitzt oder doch zumindest annehmen könnte, die Kleider 
stünden unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen 
Unternehmen (David, Basler Kommentar, a.a.O., N 35 zu Art. 3 MSchG). Ange-
sichts der teilweise produktspezifischen Ähnlichkeit und der teilweisen funktionellen 
Austauschbarkeit (Marbach, SWIR, a.a.O., S. 104 f.), sind direkte oder indirekte 
Fehlzurechnungen wahrscheinlich. Wie die Klägerin mit gutem Grund einwendet, 
gebricht es schliesslich der Theorie der Beklagten bezüglich der Warenabgrenzung 
an der Praktikabilität im Vollzug. Ein Vollstreckungsrichter wäre ständig mit der 
Frage konfrontiert, ob es sich um Ware handelt, die in den "eng und präzis definier-
ten Bereich ausschliesslich technisch-funktionaler Sportbekleidung" fällt oder auch 
zu allgemeineren Zwecken eingesetzt werden kann.

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Vor diesem Hintergrund erscheint daher auch dem im Zusammenhang mit 
der Sistierung des hiesigen Verfahrens erhobenen Einwand der Beklagten, die Klä-
gerin habe bewusst und deutlich überklagt, um die im Grunde fehlende Identität der 
hiesigen Unterlassungsklage mit der Feststellungsklage in Kanton Tessin zu ka-
schieren, der Boden entzogen. Unter der Voraussetzung, dass die weiteren Bedin-
gungen von Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr gegeben sind, ist sehr 
wohl von Relevanz beziehungsweise legitim, die Verwendung von "zerorh+" für jeg-
liche Art von Bekleidungsstücken verbieten zu lassen.

b. Der relative Ausschlussgrund von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG nennt ne-
ben der Warengleichartigkeit eine zeichenbezogene Ähnlichkeit dergestalt, dass 
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Aufgrund des Eintragungsprinzips ist 
die Marke so geschützt, wie sie eingetragen ist. Aus der Massgeblichkeit des Re-
gistereintrages folgt, dass die weiteren Begleitumstände, wie das Präsentationsum-
feld, nicht zur Marke gehörende Hinweise, Aufdrucke oder Verpackungsbesonder-
heiten, bei der Beurteilung der Markenkollision nicht zu berücksichtigen sind (Willi, 
a.a.O., N 58 f zu Art. 3 MSchG). "zero" ist als Wortmarke, in Standard-Kleinbuch-
staben (inklusive Anfangsbuchstabe), eingetragen. Dem Umstand, dass das Zei-
chen auf der Webseite, in Werbematerialien etc. oft in weissen Lettern auf schwar-
zem Hintergrund verwendet wird, kommt bei der Würdigung der Kollision keine Be-
deutung zu.

Die beiden Zeichen werden den potenziellen Abnehmern einerseits niemals 
mit dieser Aufmerksamkeit gegenüber treten, wie dies vor Gericht der Fall ist; an-
dererseits aber auch nicht im direkten Vergleich. Für die Verwechselbarkeit von 
Marken ist der Gesamteindruck massgebend, und zwar nicht so, wie er durch direk-
tes Nebeneinanderhalten der streitbetroffenen Zeichen entsteht, sondern so, wie er 
durch die produktbezogene (Un-)Aufmerksamkeit und in der relativen Verschwom-
menheit der Erinnerung der Adressaten haften bleibt (BGE 128 III 441 E. 3.1; 121 
III 377 E. 2a; Willi, a.a.O., N 67 f. zu Art. 3 MSchG). Zu berücksichtigen sind alle der 
menschlichen Wahrnehmung zugänglichen, äusserlichen und inhaltlichen Überein-
stimmungen, aber auch Unterschiede. Die Prüfung nach dem Gesamteindruck soll 
dem Umstand Rechnung tragen, dass die Marke normalerweise als Ganzes wahr-
genommen wird und Einzelheiten weniger Bedeutung zugemessen wird. Unzuläs-
sig ist daher auch eine mosaikartige Betrachtung. Die Marke ist als Ganzes zu wür-
digen und darf nicht in ihre Einzelteile zergliedert und diese isoliert betrachtet wer-
den. Eine Verwechslungsgefahr wird weder dadurch ausgeschlossen, dass alle Be-
standteile der zu vergleichenden Marken verschieden sind, noch ist sie ohne weite-

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res gegeben, wenn einzelne von ihnen miteinander übereinstimmen. Die Massge-
blichkeit des Gesamteindrucks entbindet andererseits nicht davon, eine Wertung 
de