# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 1fa1779f-590d-5a74-8ce4-b12e90469508
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2021-07-06
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 06.07.2021 B-5422/2019
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-5422-2019_2021-07-06.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-5422/2019 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  6 .  J u l i  2 0 2 1  

Besetzung 
 Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), 

Richter Daniel Willisegger, Richter Pietro Angeli-Busi,    

Gerichtsschreiber Lukas Abegg. 
 

 
 

Parteien 
 Jemie B.V.,  

Beneluxweg 37, NL-4904 SJ Oosterhout,   

vertreten durch die Rechtsanwälte 

Dr. Roger Staub und/oder MLaw Monja Sieber,  

Walder Wyss AG,  

Seefeldstrasse 123, Postfach, 8034 Zürich,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

X._______ 

Beschwerdegegner,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 100690,  

IR 687'207 Canna (fig.) / CH 726'658 Cannatonic. 

 

B-5422/2019 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Am 28. Januar 2019 wurde die Eintragung der angefochtenen Wortmarke 

CH 726'658 "Cannatonic" in Swissreg veröffentlich. Soweit vorliegend re-

levant, ist sie für folgende Waren eingetragen: 

Klasse 5:  Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, 

Herbizide. 

Klasse 31:  Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirt-

schaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; rohe 

und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; fri-

sche Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, 

Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut. 

Klasse 34:  Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer. 

B.  

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch und 

beantragte den Widerruf der angefochtenen Marke im oben genannten 

Umfang. Die Beschwerdeführerin stützt sich dabei auf ihre internationale 

Registrierung IR 687'207 "Canna (fig.)", welche für folgende Waren ge-

schützt ist: 

Klasse 1: Engrais liquides pour les terres. 

Die Widerspruchsmarke hat folgendes Aussehen mit Farbanspruch grün: 

 

C.  

Die Vorinstanz hiess den Widerspruch mit Entscheid vom 10. September 

2019 teilweise gut. Die Eintragung der angefochtenen Marke "Cannatonic" 

wurde für die Waren Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungi-

zide, Herbizide der Klasse 5 widerrufen.  

Zur Begründung führte die Vorinstanz folgende Argumente an: Die ange-

fochtenen Waren der Klasse 34 sowie die angefochtenen Waren der 

B-5422/2019 

Seite 3 

Klasse 31 ausser rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Säme-

reien; Samenkörner als Pflanzengut seien mit den Engrais liquides pour 

les terres der Widerspruchsmarke nicht gleichartig, weshalb diesbezüglich 

der Widerspruch abgewiesen werden müsse.  

Weiter sei das Widerspruchszeichen "Canna (fig.)" für die Waren rohe und 

nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; Samenkörner als Pflan-

zengut beschreibend, da Canna für die tropische Pflanze "Blumenrohr" 

stehe. In dieser Bedeutung sei Canna eine Sachbezeichnung der genann-

ten Waren und Gemeingut. Da die Zeichen bezüglich dieser Waren nur in 

einem im Gemeingut stehenden Teil übereinstimmten, sei keine Verwechs-

lungsgefahr gegeben. Die Argumentation der Widersprechenden, dass ihre 

Marke derart intensiv genutzt würde, dass ihr eine erhöhte Verkehrsbe-

kanntheit zukäme und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz 

der Marke teilnehme, erachtete die Vorinstanz als nicht hinreichend belegt. 

Auch seien keine Hinweise sichtbar, wonach der Zeichenbestandteil 

Canna als Serienmarke genutzt würde. Hingegen sei Canna für die Waren 

Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide der 

Klasse 5 nicht beschreibend und die vollständige Übernahme des Wider-

spruchszeichens in die angefochtene Marke unzulässig.  

D.  

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 

16. Oktober 2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie bean-

tragt die Verfügung der Vorinstanz aufzuheben, den Widerspruch bezüglich 

aller beanspruchten Waren der Klassen 5 und 31 gutzuheissen und die 

angefochtene Marke für die genannten Waren zu widerrufen. Alles unter 

Kostenfolge zulasten des Beschwerdegegners.  

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, die Gleichartigkeit der Waren der 

Klasse 1 und diversen Waren der Klasse 31 sei durchaus gegeben und 

belegt dies mit Ausführungen zu den entsprechenden Kriterien der Gleich-

artigkeit. Weiter argumentiert die Beschwerdeführerin, dass Canna zwar 

tatsächlich die Bedeutung Blumenrohr trage, diese Pflanze in der Schweiz 

indes praktisch unbekannt sei, was erst recht für die Bezeichnung Canna 

gelte. Zudem bestehe dieser allfällig beschreibende Charakter nur in Be-

zug auf einen ganz geringen Teil der beanspruchten Waren, nämlich das 

Blumenrohr, nicht aber in Bezug auf zahlreiche andere Pflanzen, weshalb 

die Beurteilung des Zeichens als Gemeingutcharakter nicht richtig sein 

könne.  

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Seite 4 

Eventualiter macht die Beschwerdeführerin weiter geltend, dass die Vor-

instanz den Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke falsch eingeschätzt 

habe. Die Beschwerdeführerin legt zahlreiche Belege ins Recht, anhand 

welcher sie die erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke dargelegt wis-

sen will.  

E.  

Mit Schreiben vom 18. November 2019 teilt die Beschwerdeführerin mit, 

dass aufgrund eines Versehens die Beilagen 96 bis 115 mit Ausnahme der 

Beilage 101 nicht die korrekten Beweismittel enthielten. Die richtigerweise 

als Beilage gedachten Beweismittel fügte die Beschwerdeführerin dem 

Schreiben bei. Das Schreiben sowie die neuerdings eingereichten Beweis-

mittel wurden zusammen mit der Beschwerde den übrigen Verfahrensbe-

teiligten zugestellt. 

F.  

Die Vorinstanz lässt sich nach zweimal erstreckter Frist mit Schreiben vom 

13. Februar 2020 folgendermassen vernehmen. In Ergänzung zu ihrem 

Entscheid vom 16. Oktober 2019 führt die Vorinstanz weitere Argumente 

an, weshalb engrais liquides pour les terres der Klasse 1 nicht mit den be-

anspruchten Waren rohen und nicht verarbeiteten Erzeugnissen aus Land-

wirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft, den frischen Kräu-

tern, natürlichen Pflanzen und Blumen, Zwiebeln und Setzlingen als 

Pflanzgut der Klasse 31 gleichartig seien. Weiter erläutert die Vorinstanz, 

dass die Bezeichnung Canna nicht eine mögliche Ausstattung oder das 

Material der beanspruchten Waren beschreibe, sondern es sich um eine 

reine Sachbezeichnung handle, weshalb die von der Beschwerdeführerin 

zitierte Rechtsprechung nicht einschlägig sei. 

G.  

Der Beschwerdegegner reichte innert Frist keine Stellungnahme ein. 

H.  

Mit Schreiben vom 20. Mai 2020 ersucht die Beschwerdeführerin um eine 

öffentliche Parteiverhandlung, welche am 10. November 2020 stattfand.  

 

 

 

 

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Seite 5 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-

gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 

32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsge-

richt vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert 

der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. De-

zember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) einge-

reicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Wider-

sprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung 

besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). 

2.  

Die Beschwerdeführerin beantragt, die Ziffer zwei der angefochtenen Ver-

fügung aufzuheben und den Widerspruch für alle Waren der Klasse 5 und 

der Klasse 31, welche die angefochtene Marke beansprucht, gutzuheis-

sen. In besagter Ziffer 2 der vorinstanzlichen Verfügung wird indes der Wi-

derspruch für die beanspruchten Waren der Klasse 5 bereits gutgeheissen. 

Entsprechend ist die Beschwerdeführerin in diesem Punkt nicht beschwert. 

Auf den Antrag, den Widerspruch für die beanspruchten Waren der 

Klasse 5 gutzuheissen, ist daher nicht einzutreten.  

3.  

3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c 

MSchG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen die Eintragung ei-

ner jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich ist und für 

gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so 

dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsge-

fahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der 

Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistun-

gen, für die die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Büh-

ler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 

N. 46). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren 

und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschieden-

heit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die 

Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR-BIRKHÄUSER, in: 

David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutz-

gesetz, 3 Aufl. 2017, Art. 3 N. 154). 

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3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-

hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 

21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Gleichartigkeit liegt vor, wenn 

die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen können, die unter Verwen-

dung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden 

angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demsel-

ben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle ei-

nes gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer 

B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 2.2 "Nivea [fig.]/Neauvia", B-6761/2017 

vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnnect [fig.]"). Für das Bestehen 

gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstel-

lungsstätten, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Wa-

ren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indi-

kationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil 

des BVGer B-7934/2007 vom 2. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit 

Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen auch aus der Sicht des Ab-

nehmers sinnvolle Leistungspakete der zu vergleichenden Waren (Urteil 

des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"). Ge-

gen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle 

innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder 

Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des BVGer 

B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]"). 

3.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang 

der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Feb-

ruar 2012 E. 2.4 "Plus/Plus-Plus [fig.]" mit Hinweisen). Der geschützte Ähn-

lichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke 

Marken (BGE 122 II 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; GALLUS 

JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 78, mit 

Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Ele-

mente beschreibenden Charakter haben (BGE 128 III E. 2.1 "Yukon"; Urteil 

des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera") 

oder sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anleh-

nen oder durch eine allgemein gebräuchliche Bezeichnung für die in Frage 

stehenden Waren und Dienstleistungen geprägt wird (Urteil des BVGer 

B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 3.3 "Pernaton/Pernadol 400" mit Hinwei-

sen). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöp-

ferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a 

"Kamillosan/Kamillon, Kamillan", mit Hinweisen; Urteil des BVGer 

B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex 

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[fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-

werbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 979 mit Hinweisen). 

3.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der 

Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-

rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-

sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-

rechnet werden. Die Verwechslungsgefahr ist eine unmittelbare, wenn ei-

nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, und eine 

mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar aus-

einanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Mar-

keninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer 

B-2296/2014 vom 29. Juni 2015 E. 3.5 "ysl [fig.]/sl skinny love [fig.]"; 

B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"). 

4.  

Vorab sind die Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestim-

men. Die beanspruchten Waren engrais liquides pour les terres der Wider-

spruchsmarke richten sich sowohl an das breite Publikum der Freizeitgärt-

ner als auch an Spezialisten wie Gärtner oder Fachhändler. Deren Auf-

merksamkeitsgrad kann als normal angesehen werden. 

5.  

Als nächstes ist die Warengleichartigkeit zu prüfen. 

5.1 Die Vorinstanz bejahte die Gleichartigkeit zwischen der beanspruchten 

Ware engrais liquides pour les terres der Klasse 5 der Widerspruchsmarke 

mit den rohen und nicht verarbeiteten Samenkörnern und Sämereien so-

wie den Samenkörnern als Pflanzengut der Klasse 31 der angefochtenen 

Marke. Die Vorinstanz argumentiert, dass Samen und Dünger durchaus 

von denselben Herstellern, manchmal sogar im Kombiprodukt, angeboten 

werden. Dieser Einschätzung ist nichts entgegen zu halten, eine Gleichar-

tigkeit zwischen den genannten Waren ist gegeben. 

5.2 Hingegen verneinte die Vorinstanz die Gleichartigkeit zwischen engrais 

liquides pour les terres der Klasse 5 und den angefochtenen rohen und 

nicht verarbeiteten Erzeugnissen aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakul-

tur und Forstwirtschaft, frischen Kräutern, natürlichen Pflanzen und Blu-

men, Zwiebeln und Setzlingen als Pflanzgut.  

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5.2.1 Die Vorinstanz argumentiert, dass die Herstellung von Dünger sich 

klar von der Herstellung des besagten Pflanzengutes unterscheide und ein 

gleicher Vertriebsweg keine Gleichartigkeit begründen könne. 

5.2.2 Die Beschwerdeführerin ist demgegenüber der Ansicht, dass gleiche 

Vertriebsorte, insbesondere Spezialgeschäfte wie Gartencenter, für eine 

Gleichartigkeit sprächen. Ebenfalls stütze der Umstand, dass sich die frag-

lichen Waren ergänzten, die Gleichartigkeit der Waren. Weiter ist die Be-

schwerdeführerin der Ansicht, dass die Waren die gleichen Abnehmer-

kreise haben und eine teilweise gleiche Zweckbestimmung. Auch sei für 

die Herstellung beider Waren Know-How bezüglich der Frage nötig, wie 

rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aufgezogen werden, was eben-

falls eine Überschneidung und damit ein Hinweis auf die Gleichartigkeit sei.  

5.2.3 In der Tat werden Dünger und Pflanzen an denselben Orten, nament-

lich Gartencentern, verkauft. Auch teilen sich die Abnehmergruppen zu ei-

nem grossen Teil. Dem ist allerdings folgendes entgegen zu halten. Zum 

einen ist das Know-How entgegen der Argumentation der Beschwerdefüh-

rerin kaum vergleichbar. Um Dünger herzustellen bedarf es Expertise und 

Einrichtungen der Chemie, wohingegen die angefochtenen Waren, also 

bereits bestehende Pflanzen oder deren Erzeugnisse, in Gärtnereien mit 

dem entsprechenden Wissen über die Aufzucht von Pflanzen hergestellt 

werden. Diesbezüglich bestehen keine Überschneidungen. Weiter ist an-

zumerken, dass sich Dünger und Pflanzen kaum derart nahestehen, dass 

dazwischen ein Leistungspaket wie etwa Software und Programmierungs-

dienstleistung erblickt werden kann (vgl. Urteil des BVGer B-758/2007 vom 

26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/GMODE"). Vielmehr ist der Dünger in Bezie-

hung zu Pflanzen ein unterstützendes Produkt, weshalb deren Beziehung 

ähnlicher dem Verhältnis zwischen Haupt- und Hilfsware ist. Zwischen 

Haupt- und Hilfsware wird indes keine Gleichartigkeit angenommen (vgl. 

Urteil des BVGer B-4738/2013 vom 24. März 2014 E. 2.2.3 "BB [fig.]/BB 

[fig.]" mit Hinweisen). Insgesamt überwiegen daher die Argumente, wonach 

zwischen diesen strittigen Waren keine Gleichartigkeit vorliegt.  

5.2.4 Die Beurteilung der Warengleichartigkeit durch die Vorinstanz ist da-

mit nicht zu beanstanden. Zusammenfassend kann festgehalten werden, 

dass die Waren der angefochtenen Marke rohe und nicht verarbeitete Sa-

menkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut der 

Klasse 31 mit der Ware der Widerspruchsmarke engrais liquides pour les 

terres der Klasse 5 gleichartig sind. 

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6.  

Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Das Widerspruchszei-

chen besteht aus dem Wort CANNA in einer leicht verzierten Schrift auf 

grünlichem Hintergrund. Die angefochtene Marke besteht aus dem Wort 

Cannatonic. Durch die Übereinstimmung der beiden Marken im Wort 

Canna ist die Zeichenähnlichkeit offensichtlich. 

7.  

Als nächster Schritt ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu be-

stimmen.  

7.1 Als erstes ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu prü-

fen. Die Vorinstanz hat festgestellt, dass das Wort Canna auf Italienisch 

Rohr als Kurzform für Angelrute oder Joint heisst. Zudem ist Canna die 

lateinische Bezeichnung der tropischen Zierpflanze Blumenrohr, was die 

Beschwerdeführerin ebenso sieht. Für die beanspruchte Ware der Wider-

spruchsmarke engrais liquides pour les terres der Klasse 5 ist keine dieser 

Bedeutungen beschreibend oder in anderer Art dem Gemeingut zugehörig. 

Die Widerspruchsmarke hat entsprechend für ihre beanspruchte Ware eine 

mindestens normale Kennzeichnungskraft. 

7.2 Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke ergibt sich jedoch nicht 

ausschliesslich aus deren Kennzeichnungskraft. So kann sich der Schutz-

umfang einer Marke bspw. nicht auf Elemente erstrecken, welche im Ge-

meingut stehen. Entsprechend ist zu prüfen, ob das Zeichenelement 

Canna in Bezug auf die Waren des angefochtenen Zeichens allenfalls dem 

Gemeingut zugehörig sein könnte, insbesondere ob es freihaltebedürftig 

sei. 

7.2.1 Freihaltebedürftig sind Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternati-

ven im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind 

(MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick 

[Hrsg.], Markenschutzgesetz / Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 

3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 48). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter 

Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prü-

fen (Urteil des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio 

Suisse Romande"). Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen ange-

nommen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind; ist ein Zeichen 

sogar unentbehrlich, ist das Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 

E. 2.3.2 "M/M-Joy"; Urteil des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 

E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; BVGE 2013/41 E. 7.2 "Die Post"). Ein 

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absolutes Freihaltebedürfnis besteht, wenn das betroffene Zeichen im Wirt-

schaftsverkehr nicht nur wesentlich, sondern unentbehrlich ist, das heisst, 

wenn die Mitanbieter ein wesentliches Interesse an der Verwendung des 

in Frage stehenden Zeichens haben und keine zahlreichen gleichwertigen 

Alternativen bestehen (Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 

2008 E. 5.1 f. "Post"). Eine Verkehrsdurchsetzung ist bei Zeichen mit einem 

absoluten Freihaltebedürfnis, im Gegensatz zu Zeichen mit einem relativen 

Freihaltebedürfnis, nicht möglich (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy"). 

7.2.2 Bei der Beurteilung, ob am Zeichen ein Freihaltebedürfnis besteht, ist 

auf die Sichtweise von (potentiell) konkurrierenden Unternehmen abzustel-

len, die gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen anbieten 

(BGE 139 III 176 E. 2 "You"; Urteil des BVGer B-3541/2011 vom 17. Feb-

ruar 2012 E. 4.2 "Luminous"). Dabei darf auch der zukünftigen Entwicklung 

Rechnung getragen werden (Urteil des BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 

2007 E. 4.5 und 4.7.2 "Vuvuzela"). Fremdsprachige Sachbezeichnungen 

sind dabei schutzunfähig, sobald im Wirtschaftsverkehr ein legitimes Inte-

resse an deren Mitverwendung besteht (vgl. EUGEN MARBACH, Marken-

recht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma-

terialgüter- und Wettbewerbs-recht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 279). Bei 

Sachbezeichnungen bestehend aus einem einzigen Wort ist in der Regel 

von einem absoluten Freihaltebedürfnis auszugehen (BGE 64 II 244 E. 1 

"Wollen-Keller"; vgl. auch Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 

2008 E. 5 "Post").  

7.3 Das angefochtene Zeichen "Cannatonic" besteht aus den Elementen 

Canna sowie tonic. Canna ist, wie beschrieben, unter anderem die lateini-

sche Bezeichnung für Blumenrohr. Beansprucht von der angefochtenen 

Marke bzw. für das vorliegende Widerspruchsverfahren relevant (vgl. 

E. 5.2.4 oben) sind die Waren rohe und nicht verarbeitete Samenkörner 

und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut der Klasse 31.  

Blumenrohr ist zwar eine tropische Pflanze, kann aber ohne weiteres in der 

Schweiz in den gängigen Gartencentern insbesondere während dessen 

Pflanz- und Blütesaison erworben werden. Entsprechend gibt es Schwei-

zer Mitbewerber, welche ein Interesse an der Bezeichnung Canna haben 

könnten. Wie beim Verkauf von Pflanzen oder deren Samen und Setzlin-

gen durchwegs üblich, wird der lateinische Namen stets der deutschen Be-

zeichnung beigefügt. Es ergibt sich daher ohne weiteres, dass Mitbewerber 

auf dem Markt für die Waren rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und 

Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut der Klasse 31 ein grosses 

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Seite 11 

Interesse daran haben, das Wort Canna zur Bezeichnung von Blumenrohr-

setzlingen oder Blumenrohrpflanzen zu benützen. Da die lateinische Be-

zeichnung von Pflanzen sehr spezifisch ist und einer sehr exakten Fach-

terminologie folgt, ist es den Mitbewerbern auch nicht zuzumuten, auf eine 

andere Bezeichnung als Canna auszuweichen (vgl. zum Fachterminus ei-

ner zoologischen Gattungsbezeichnung BVGE 2010/32 E. 7.3.2 "Perna-

tol/Pernadon 400" bzw. zum gegenteiligen Fall Urteil des BVGer 

B-5786/2011 vom 23. November 2012 E. 6.3. "Qatar Ariways").  

Damit ist das Wort Canna für die Waren rohe und nicht verarbeitete Sa-

menkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut der Klasse 

31 absolut freihaltebedürftig.  

7.4 Die Beschwerdeführerin moniert diesbezüglich zwar, es könne nicht 

angehen, dass das Wort Canna für eine einzige Pflanze als Gemeingut 

angesehen werde und dadurch die ganze Warenkategorie rohe und nicht 

verarbeitete Samenkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflan-

zengut der Klasse 31 zum Gemeingut für das Zeichen Canna mache. Denn 

diese Warenkategorie beinhalte noch mehrere tausend andere Pflanzen, 

für welche Canna nicht Gemeingut sei.  

Dieser Einwand ist indes unbehilflich. Es ist gefestigte Rechtsprechung, 

dass ein Zeichen, welches für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung 

freihaltebedürftig ist, für die ganze Kategorie dieser Waren oder Dienstleis-

tungen als freihaltebedürftig gilt. So wurde bspw. eine technische Bezeich-

nung für eine Kampfsportart – WingTsun –  für alle Arten von Ausbildungen 

als freihaltebedürftig erkannt (BVGE 2018 IV/3 E. 6.3 "WingTsun"). Soweit 

ein Markeninhaber ein derartiges Zeichen für Waren oder Dienstleistungen 

ausserhalb der Gemeingutsphäre beanspruchen möchte, bleibt immerhin 

die Möglichkeit, eine Marke mit entsprechendem Disclaimer zu beantragen 

(vgl. Urteil des BVGer B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 6.1 

"Hirsch/Apfelhirsch"). 

7.5 Wie dargelegt, kann sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke 

nicht auf Elemente des Gemeinguts erstrecken. Da das Wort Canna für die 

besagten Waren absolut freihaltebedürftig ist, ist auch eine mögliche Ver-

kehrsdurchsetzung oder eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Wider-

spruchsmarke irrelevant (vgl. E. 7.2.1 oben). Entsprechend sind die von 

der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Nachweise der Marktbearbei-

tung für den vorliegenden Zeichenkonflikt unbehilflich, der Schutzumfang 

der Widerspruchsmarke kann das Zeichenelement Canna für die Waren 

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Seite 12 

rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien sowie Samen-

körner als Pflanzengut der Klasse 31 nicht umfassen. 

8.  

Damit kann nun die Verwechslungsgefahr zwischen den beiden strittigen 

Zeichen eruiert werden. Für die Waren der Klasse 31 ist eine Gleichartig-

keit gegeben und aufgrund des gleichlautenden Wortelements Canna be-

steht auch eine Zeichenähnlichkeit.  

Allerdings ist wegen der spezifischen Einschränkung des Schutzumfanges 

der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Waren rohe und nicht verarbei-

tete Samenkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut der 

Klasse 31 die Widerspruchsmarke "Canna (fig.)" in erster Linie mit dem 

Zeichenelement tonic der angefochtenen Marke zu vergleichen (vgl. BVGE 

2010/32 E. 7.4 "Pernatol/Pernadon 400"). Zwischen diesen beiden Zei-

chenelementen kann indes keine Zeichenähnlichkeit festgestellt werden. 

Insgesamt besteht somit zwischen der Widerspruchsmarke und der ange-

fochtenen Marke in Bezug auf die Waren rohe und nicht verarbeitete Sa-

menkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut der 

Klasse 31 keine Verwechslungsgefahr. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Entscheid der Vor-

instanz nicht zu beanstanden und die Beschwerde damit abzuweisen ist. 

9.  

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerde-

führerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind 

nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung 

und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, 

Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und 

Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, 

SR 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge-

richt ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Wi-

derspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an 

der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Be-

stand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden 

Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und 

Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von 

diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, 

da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert 

B-5422/2019 

Seite 13 

der strittigen Marke sprechen. Allerdings hat die Beschwerdeführerin die 

Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verlangt, was bei der 

Beurteilung der Kosten mitberücksichtigt werden muss. Damit sind die Ge-

richtskosten auf Fr. 5'500.– festzusetzen. 

9.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen 

oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen 

Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Der obsiegende 

Beschwerdegegner hat im Beschwerdeverfahren allerdings weder 

Schriftsätze eingereicht noch einen Antrag auf Parteientschädigung 

gestellt. Entsprechend wird dem Beschwerdegegner keine 

Parteientschädigung zugesprochen. 

10.  

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht of-

fen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 

[BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit der Eröffnung rechtskräftig. 

  

B-5422/2019 

Seite 14 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 5'500.– werden der Beschwerdeführerin auf-

erlegt. Fr. 4'500.– werden dem geleisteten Kostenvorschuss entnommen, 

der restliche Betrag von Fr. 1'000.– ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung 

des Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 

3.  

Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet. 

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rechnung, 

Beschwerdebeilagen zurück) 

– den Beschwerdegegner (Einschreiben) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 100690; Einschreiben; Vorakten zurück) 

 

 

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: 

  

Maria Amgwerd Lukas Abegg 

 

 

 

Versand: 13. Juli 2021