# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 4877925f-7ee6-5881-9460-c5b0836d3bbe
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2015_010
**Docket/Reference:** O2015_010
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/76/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2015_010 

  V e r f ü g u n g   v o m   5 .   J a n u a r   2 0 1 6    

Besetzung 

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

Actavis Switzerland AG, Wehntalerstrasse 190, 
8105 Regensdorf,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame und 
Rechtsanwältin lic. iur. Lara Dorigo, Lenz & Staehelin, Blei-
cherweg 58, 8027 Zürich, und patentanwaltlich beraten 
durch Joseph Schmitz, Isler & Pedrazzini, Gotthardstras-
se 53, 8002 Zürich, 

Klägerin 

gegen 

AstraZeneca AB, SE-15185 Södertälje,   

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Michael Ritscher, 
Dr. iur. Mark Schweizer und Dr. iur. Kilian Schärli,  
Meyerlustenberger Lachenal (Zürich), Forchstrasse 452, 
Postfach 1432, 8032 Zürich,  

Beklagte 

Gegenstand 

Patentnichtigkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2015_010 

Der Präsident zieht in Erwägung: 

1.1  Mit Eingabe vom 18. August 2015 reichte die Klägerin die vorliegen-
de Patentnichtigkeitsklage ein und stellte folgende Rechtsbegehren: 

1.  Es sei festzustellen, dass das Schweizer Patent CH 696 260 nicht ist; 

2.  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen,  inklusive der Kosten für den Bei-

zug eines Patentanwalts, zulasten der Beklagten." 

1.2  Mit  Klageantwort  vom  16.  November  2015  stellte  die  Beklagte  fol-
gendes Rechtsbegehren:  

1.  Das Verfahren soll als gegenstandslos geworden abgeschrieben werden. 

2.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin." 

1.3  Zur Begründung macht die Beklagte geltend, sie habe im Sinne von 
Art. 15 Abs. 1 lit. a PatG auf das Patent verzichtet und es sei rückwirkend 
per 15. März 2007 erloschen. Demzufolge entfalle das Rechtsschutzinte-
resse an der Feststellung der Nichtigkeit. Der Verzicht auf das Schweizer 
Patent  CH  696  260  (Klagepatent)  stelle  jedoch keine  Klageanerkennung 
dar, auch nicht teilweise.  

2.  Nachdem  das  Klagepatent  erloschen  ist,  ist  das  Verfahren  als  ge-
genstandslos abzuschreiben (Art. 242 ZPO). 

3.1  Ist  das  Verfahren  zufolge  Gegenstandslosigkeit  abzuschreiben,  sind 
die  Prozesskosten  nach  Ermessen  zu  verteilen  (Art.  107  Abs.  1  lit.  e 
ZPO).  Dabei  ist  zu  berücksichtigen,  welche  Partei Anlass  zur  Klage  ge-
geben  hat,  welches  der  mutmassliche  Prozessausgang  gewesen  wäre, 
bei welcher Partei Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit 
des  Verfahrens  geführt  haben  und  welche  Partei  unnötigerweise  Kosten 
verursacht hat.1 

3.2  Die  Beklagte  macht  betreffend  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen 
geltend,  die  Klägerin  habe  die  vorliegende  Klage  ohne  vorherige  War-
nung  rechtshängig  gemacht,  obschon  kein  Grund  zur  Dringlichkeit  und 
auch  kein  Verhalten  seitens  der  Beklagten  vorgelegen  habe,  das  eine 
vorherige  Warnung  hätte  obsolet  erscheinen  lassen.  Insofern  stelle  das 
Verhalten der Klägerin einen Klageüberfall dar. Das vorliegende Verfah- 

1  Jenny,  in:  Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,  ZPO  Komm.,  N  16  zu  Art. 

107; BSK ZPO-Rüegg, N 8 zu Art. 107. 

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ren  hätte  durch  einen  einfachen  Brief mit  der Aufforderung,  die  Beklagte 
solle auf das Patent verzichten, vermieden werden können. Aufgrund der 
Tatsache, dass die beiden Europäischen Patente EP 1 250 138 und EP 2 
266 573 in der Schweiz in Kraft seien, was der Klägerin bekannt sei, sei 
es  offensichtlich  für  jedermann,  der  sich  in  Patentangelegenheiten  aus-
kenne, dass die Beklagte kein ernsthaftes Interesse an der Aufrechterhal-
tung des Klagepatents habe. Daher habe die Klägerin die Prozesskosten 
zu tragen. 

3.3  Die  Klägerin  macht  demgegenüber  geltend,  die Aufgabe  des  Klage-
patents durch die Beklagte komme einer Klageanerkennung gleich, wes-
halb die Beklagte die Kosten zu tragen habe. Auch für den Fall, dass das 
Verfahren  zufolge  Gegenstandslosigkeit  abgeschrieben  werde,  habe  die 
Beklagte  die  Kosten  zu  tragen.  Indem  sie  das  Klagepatent  aufgegeben 
habe,  habe  sie  implizit  anerkannt,  dass  es  nichtig  sei.  Weiter  habe  die 
Aufgabe  des  Klagepatents  zur  Gegenstandslosigkeit  des  vorliegenden 
Verfahrens  geführt  und  schliesslich  habe  die  Beklagte  die  vorliegenden 
Kosten verursacht, indem sie grundlos so lange zugewartet habe, bis sie 
ein offensichtlich nichtiges Patent aufgegeben habe.  

Es treffe nicht zu, dass es sich vorliegend um einen "Klageüberfall" hand-
le, weshalb die Klägerin die Kosten zu tragen habe; das deutsche Prinzip 
des  "Klageüberfalls"  sei  vom  Schweizer  Recht  nicht  übernommen  wor-
den.  Im  Schweizer  Recht  sei  eine  Vorwarnung  nicht  vorgesehen.  Hinzu 
komme, dass die Parteien in mehreren Verfahren in der Schweiz und im 
Ausland involviert seien, in denen es um die Nichtigkeit diverser Patente 
der  Beklagten  gehe.  Von  diesen  Verfahren  wisse  die  Klägerin,  dass  die 
Beklagte  nicht  bereit  sei,  ihre  Patente  fallen  zu  lassen  aufgrund  einer 
schriftlichen  Warnung.  Die  Klägerin  habe  daher  in  guten  Treuen  davon 
ausgehen können, dass eine Vorwarnung die vorliegende Klage nicht hät-
te verhindern können. 

Ferner  habe  die  Klägerin  die  Beklagte  bereits  im  März  2015  um  Zustim-
mung ersucht, die Prozesse gegen das Klagepatent in Englisch führen zu 
können. Die Beklagte habe somit bereits mehrere Monate im Voraus ge-
wusst, dass die Klägerin die vorliegende Nichtigkeitsklage anhängig ma-
chen würde. Die Beklagte habe der Klägerin gegenüber mit keinem Wort 
erwähnt, dass sie beabsichtige, das Klagepatent fallen zu lassen. Im Ge-
genteil,  sie  habe  abgewartet,  bis  die  Klägerin  die  vorliegende  Klage  ein-
gereicht hätte.  

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Schliesslich  sei  die  Beklagte  nicht  ohne  Druck  bereit  gewesen,  ihre  ein-
deutig nichtigen Patente löschen zu lassen. Die Beklagte wisse, dass alle 
Patente  derselben  Patentfamilie  mit  den  Ansprüchen  gemäss  Klagepa-
tent,  welche  nach  dem  Anmeldedatum  von  WO  01/51056  angemeldet 
worden seien, eindeutig nichtig seien. Die Beklagte erhalte derzeit natio-
nale  Patente  in  ganz  Europa  aufrecht,  welche  derselben  Patentfamilie 
von  CH  696  260  angehören  würden,  obwohl  es  diesen  Patenten  aus 
denselben Gründen wie beim Klagepatent an Neuheit mangle.  

Für  rechtsanwaltliche Aufwendungen  machte  die  Klägerin  eine  Entschä-
digung von CHF 25'000.– geltend und für die patentanwaltliche Beratung 
eine solche von CHF 10'700.–. 

3.4  Die  Beklagte  verzichtet  auf  eine  weitere  Stellungnahme,  womit  die 
Ausführungen  der  Klägerin  unwidersprochen  bleiben.  Insbesondere  auf-
grund der Tatsache, dass die Klägerin die Beklagte bereits im März 2015 
um  Zustimmung  ersucht  hatte,  die  Prozesse  gegen  das  Klagepatent  in 
Englisch führen zu können, hat die Beklagte mehrere Monate im Voraus 
gewusst,  dass  die  Klägerin  die  vorliegende  Nichtigkeitsklage  anhängig 
machen  würde.  Von  einem  Klageüberfall  kann  somit  keine  Rede  sein. 
Auch  ein  einfacher  Brief  der  Klägerin  an  die  Beklagte  mit  der Aufforde-
rung, die Beklagte solle auf das Patent verzichten, hätte das vorliegende 
Verfahren offensichtlich nicht vermeiden können. Vielmehr hat es die Be-
klagte darauf ankommen lassen, dass das vorliegende Verfahren tatsäch-
lich eingeleitet wird. 

Somit  hat  das  Verhalten  der  Beklagten  dazu Anlass gegeben,  die  vorlie-
gende  Klage  einzuleiten  und  die  Beklagte  hat  auch  die  Gegenstandslo-
sigkeit  des  Verfahrens  verursacht.  Entsprechend  wird  die  Beklagte  voll-
umfänglich kosten- und entschädigungspflichtig.  

liefen 

4.  Die Klägerin beziffert den Streitwert mit CHF 250'000.–, die Beklagte 
– allerdings nachdem sie das Klagepatent hatte fallen lassen – wegen der 
Überlappung  mit  zwei  europäischen  Patenten,  gegen  die  auch  Nichtig-
(O2015_011  und  O2015_012),  mit  höchstens 
keitsklagen 
CHF 50'000.–.  Diese  Argumentation  überzeugt  nicht,  denn  würden  die 
beiden  europäischen  Patente  für  nichtig  erklärt,  bliebe  –  ohne  Nichtig-
keitsklage – das Schweizer Patent bestehen, womit für die Klägerin in der 
Schweiz nichts gewonnen wäre. Es ist deshalb von einem Streitwert von 
CHF 250'000.– auszugehen.  

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O2015_010 

Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 12'000.– festzusetzen und der Beklagten 
aufzuerlegen (Art. 1 KR-PatGer, Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Die Gerichts-
gebühr ist mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu ver-
rechnen (Art.  27  PatGG  i.V.m. Art.  111 Abs.  1  ZPO) und  der  nicht  bean-
spruchte  Anteil  des  Kostenvorschusses  ist  der  Klägerin  zurückzuerstat-
ten. Die Beklagte hat der Klägerin die Kosten von CHF 12'000.– zu erset-
zen (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 111 Abs. 2 ZPO). 

Ferner ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädi-
gung von insgesamt CHF 35'700.– zu bezahlen, wovon CHF 25'000.– auf 
die rechtsanwaltliche Vertretung und CHF 10'700.– auf die patentanwaltli-
che Beratung entfallen. 

Der Präsident verfügt: 

1.  Das Verfahren wird infolge Gegenstandslosigkeit erledigt abgeschrie-

ben. 

2.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 12'000.–. 

3.  Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und mit dem von der Klä-
gerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht beanspruch-
te Anteil des Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet. Die 
Beklagte hat der Klägerin die Kosten von CHF 12'000.– zu ersetzen. 

4.  Die  Beklagte  wird  verpflichtet,  der  Klägerin  eine Parteientschädigung 

von CHF 35'700.– zu bezahlen. 

5.  Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien,  an  die  Klägerin  unter  Beilage 

von act. 18, je gegen Empfangsbestätigung.  

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

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St. Gallen, 5. Januar 2016 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 05.01.2016 

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