# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 7626dffd-44d8-5627-83ee-dbada8b964c0
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2010-04-08
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 08.04.2010 B-7191/2009
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-7191-2009_2010-04-08.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-7191/2009
{T 0/2}

U r t e i l  v o m  8 .  A p r i l  2 0 1 0

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), 
Richter David Aschmann, Richter Claude Morvant, 
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

X._______, 
vertreten durch Luchs & Partner, Patentanwälte, 
Schulhausstrasse 12, 8002 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._______, 
vertreten durch Tradamarca, avenue de la Gare 10, 
case postale 1451, 1001 Lausanne,
Beschwerdegegner,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Widerspruchsverfahren Nr. 9672: IR Nr. 591 201 YO - 
CH-Marke Nr. 568 244 YOG (fig.).

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-7191/2009

Sachverhalt:

A.
Die  Schweizer  Wort-/Bildmarke  Nr.  568'244  YOG  des  Beschwerde-
gegners  wurde  am 7.  Dezember  2007  für  verschiedene  Waren  und 
Dienstleistungen hinterlegt und deren Eintragung am 4. März 2008 im 
Schweizerischen  Handelsamtsblatt  veröffentlicht.  Sie  sieht  wie  folgt 
aus:

Am 27. Mai 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Eintragung 
dieser Marke, gestützt auf die internationale Registrierung Nr. 591'201 
YO, teilweise Widerspruch beim Eidgenössischen Institut für Geistiges 
Eigentum (Vorinstanz). Die Widerspruchsmarke war am 7. August 1992 
unter  anderem  für  "boissons  non  alcooliques;  jus  de  fruits  et  de 
légumes, concentrés de jus de fruits; sirops de fruits; boissons aux jus 
de fruits"  in Klasse 32 international  registriert  worden (nachträgliche 
Schutzausdehnung auf die Schweiz am 7. Oktober 1999). Der Wider-
spruch bezog sich auf „eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcooliques; boissons  de  fruits  et  jus  de fruits;  sirops  et  autres 
préparations pour faire des boissons“ (Klasse 32), für welche die an-
gefochtene Marke unter anderem beansprucht wird. 

Mit  Stellungnahme  vom  6.  Oktober  2008  machte  der  Beschwerde-
gegner geltend, die Widerspruchsmarke sei nicht rechtserhaltend ge-
braucht worden. Zudem bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen 
beiden Zeichen.

Am  3.  Dezember  2008  reichte  die  Beschwerdeführerin  Gebrauchs-
belege ein und hielt  an  ihrem Antrag,  die angefochtene Marke YOG 
(fig.) sei teilweise zu widerrufen, fest.

Mit  Schreiben vom 7. April  2009 erklärte der Beschwerdegegner, die 
Beschwerdeführerin habe anhand der eingereichten Gebrauchsbelege 
nicht  glaubhaft  machen  können,  dass  sie  die  Widerspruchsmarke 
rechtserhaltend gebraucht habe.

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Die Vorinstanz wies mit Verfügung vom 16. Oktober 2009 den Wider-
spruch ab. Zur Begründung führte sie aus, die Gesamtbetrachtung der 
eingereichten  Belege  ergebe,  dass  die  Beschwerdeführerin  den 
rechtserhaltenden Gebrauch des Widerspruchzeichens in der Schweiz 
für die beanspruchten Waren in Klasse 32 "boissons non alcooliques; 
jus de fruits et de légumes, concentrés de jus de fruits; sirops de fruits; 
boissons  aux  jus  de  fruits"  habe  glaubhaft  machen  können.  Die 
Zeichen  wiesen  auf  Grund  ihrer  Kürze  auf  der  phonetischen  und 
visuellen  Ebene,  trotz  gewisser  Übereinstimmungen,  genügend 
Unterschiede  auf,  um ihre  Ähnlichkeit  zu  verneinen. Ungeachtet  der 
Warengleichheit  in  Klasse 32 sei  sowohl  eine unmittelbare  als  auch 
eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen.

B.
Gegen  diese  Verfügung  erhob  die  Beschwerdeführerin  am 
18. November 2009 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie 
beantragt,  die  angefochtene  Verfügung  sei  aufzuheben  und  die 
Schweizer  Marke  Nr.  586'244  sei  hinsichtlich  der  strittigen  Waren 
zurückzuweisen. 

C.
Mit  Beschwerdeantwort  vom  4.  Februar  2010  beantragt  der  Be-
schwerdegegner, die Beschwerde sei abzuweisen, wobei er an seiner 
Bestreitung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke 
festhielt.

D.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 8. März 2010, die 
Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

E.
Die  Parteien  haben  stillschweigend  auf  die  Durchführung  einer 
öffentlichen Verhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  gemäss Art. 31,  32 und 33 Bst. d 
des  Verwaltungsgerichtsgesetzes  vom  17.  Juni  2005  (VGG,  SR 
173.32) zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vor-
instanz in Widerspruchssachen zuständig. Die Beschwerdeführerin hat 
am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist  durch die an-

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gefochtene  Verfügung  besonders  berührt.  Sie  hat  zudem  ein  als 
schutzwürdig  anzuerkennendes  Interesse  an  deren  Aufhebung  und 
Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert  ist (Art. 48 Abs. 1 
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungs-
verfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist  und -form sind gewahrt  
(Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG),  der  verlangte Kostenvor-
schuss  wurde  fristgemäss  geleistet  (Art.  63  Abs. 4  VwVG),  und  die 
übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Vom Markenschutz  ausgeschlossen  sind  Zeichen,  die  einer  älteren 
Marke ähnlich  und für  gleiche oder  gleichartige  Waren oder  Dienst-
leistungen bestimmt  sind,  so  dass  sich  daraus  eine  Verwechslungs-
gefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August  
1992  über  den  Schutz  von Marken und  Herkunftsangaben  [Marken-
schutzgesetz, MSchG, SR 232.11]).

3.
Der  Beschwerdegegner  machte  in  seiner  Stellungnahme  vom 
6. Oktober  2008 vor  der  Vorinstanz geltend,  die  Beschwerdeführerin 
habe die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend gebraucht.

3.1 Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder 
Dienstleistungen,  für  die  sie  beansprucht  wird,  während  eines  un-
unterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf 
der  Widerspruchsfrist  oder  nach  Abschluss  des  Widerspruchsver-
fahrens  nicht  gebraucht,  so  kann  er  sein  Markenrecht  nicht  mehr 
geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch 
vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner 
den Nichtgebrauch der älteren Marke in seiner ersten Stellungnahme 
an  die  Vorinstanz,  wie  im  vorliegenden  Fall,  so  hat  der  Wider-
sprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den 
Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 
3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 
232.111]). Die Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des 
Nichtgebrauchs  durch  den  Widerspruchsgegner  an  rückwärts  zu 
rechnen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7500/2006 vom 19. 
Dezember 2007 E. 3 – Diva Cravatte [fig.] / DD DIVO DIVA [fig.], mit 
Verweisen).

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Im vorliegenden Fall  hat  sich die Glaubhaftmachung des Gebrauchs 
auf den Zeitraum vom 6. Oktober 2003 bis 6. Oktober 2008 (Einrede 
des Nichtgebrauchs) zu beziehen.

3.2 Die  Beschwerdeführerin  reichte  im  Widerspruchsverfahren 
folgende  Unterlagen  zur  Glaubhaftmachung  des  Gebrauchs  der 
Widerspruchsmarke ein:

- eidesstattliche  Versicherung  von  Herrn  Bernhard  Jelinek,  Inter-
national  Sales  Manager  der  Beschwerdeführerin,  bezüglich  Ge-
brauch der Widerspruchsmarke für Fruchtgetränke und -säfte in der 
Schweiz und für Fruchtsirupe in Deutschland (Beilage 1)

- Rechnungen  der  Beschwerdeführerin  für  Getränkelieferungen  an 
Abnehmer in der Schweiz und in Deutschland (Beilagen 2 und 3)

- Abbildungen  von  Flaschenetiketten  mit  der  Markenbezeichnung 
„YO“ (Beilage 4).

3.3 Die eingereichten Unterlagen können nur teilweise berücksichtigt 
werden: Nicht in den relevanten Zeitraum fallen die Rechnungen vom 
17. Februar 2003 und vom 4. August 2003. Auch nicht berücksichtigt 
können die Rechnungen vom 8. Februar 2005, 19. September 2005, 
11.  Januar  2006,  24.  Juli  2006,  6.  November  2007,  18.  Juli  2007, 
30. September 2008 und vom 4. Januar 2008 werden. Auf diesen sind 
je  eine  schweizerische  und  eine  österreichische  Lieferadresse  an-
gegeben. Die schweizerische Lieferadresse, ein Wein- und Getränke-
händler  in  Samnaun  (Kanton  Graubünden),  befindet  sich  auf  dem 
Rechnungskopf.  Die  österreichische  Lieferadresse,  ein  Getränke-
grosshändler in Landeck, ist zwei Mal unterhalb der Auflistung der ge-
lieferten  Waren  angebracht  und  einmal  mit  dem  Kürzel  „CPT“  ver-
sehen. Dabei handelt es sich um eine englische Abkürzung, welche im 
Zusammenhang mit Warenlieferungen „Carry Package to“ (zollamtliche 
Bezeichnung  für  „Bestimmungsort,  Lieferadresse“)  respektive 
„Carriage  paid  to“  („Fracht  entrichtet  bis“)  bedeutet  (vgl. 
www.abkuerzungen.de). Anhand der  Lieferscheine vom 6. November 
2007, 30. September 2008 und vom 4. Januar 2008, welche sich auf 
die  gleichentags  ausgestellten  Rechnungen  beziehen  und  den 
Firmenstempel sowie eine Unterschrift des österreichischen Händlers 
aufweisen, liegt der Schluss nahe, dass die Waren entsprechend dem 
Kürzel  „CPT“  an  den  österreichischen,  und  nicht  an  den 
schweizerischen Getränkehändler geliefert wurden.

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Von  den  eingereichten  Rechnungen  fallen  daher  nur  noch  die 
Rechnungen vom 28. Januar  2004 und  vom 20. September  2004 in 
Betracht. Danach sind Ende Januar 2004 respektive Ende September 
2004 je 720 Liter „YO Orangens.“ (Orangensaft), 720 Liter „YO Multi -
vitamins. gelb“ (Multivitaminsaft) sowie 720 Liter „YO Orangenn. C+E“ 
(Orangennektar)  an  den  bereits  genannten  Wein-  und  Getränke-
händler  in Samnaun geliefert  worden. Die gesamte in Rechnung ge-
stellte  Summe  (inkl.  Paletten  und  Fracht)  belief  sich  auf  je  EUR 
1'027.72. 

Der Umstand, dass die besagten Getränke in das zollfreie Samnaun 
geliefert worden sind, wirkt sich bei der Prüfung des rechtserhaltenden 
Gebrauchs  entgegen  der  Auffassung  des  Beschwerdegegners  nicht 
nachteilig aus, da auch Zollausschlussgebiete wie Samnaun und Zoll -
freilager zum schweizerischen Staatsgebiet gehören (vgl. LUCAS DAVID / 
MARK A. REUTTER, Schweizerisches Werberecht, Zürich 2001, S. 517). 

Fraglich ist indessen, ob die Lieferung von zwei Mal 2160 Literflaschen 
Fruchtsaft  (Orangensaft,  Multivitaminsaft  und  Orangennektar)  inner-
halb von 8 Monaten rechtsgenüglich ist. Dies wird vom Beschwerde-
gegner bestritten. Er bringt vor, die Beschwerdeführerin sei ein multi-
nationales Unternehmen, welches im schweizerischen Fruchtsaftmarkt 
beispielsweise  mit  den  Marken  „GRANINI“  und  „HOHES C“  auftrete 
und  dort  führend  sei.  Von  einem  solchen  Unternehmen  dürfe  man 
mehr erwarten als lediglich zwei Rechnungen, welche zudem in Euro 
und  an  eine  Adresse  in  einem Zollfreiheitsgebiet  an  der  Grenze zu 
Österreich ausgestellt seien. 

3.3.1 Wann der Gebrauch einer Marke eine genügende Ernsthaftigkeit 
aufweist,  kann  nicht  schematisch  für  alle  Fälle  festgelegt  werden. 
Massgebend  sind  die  branchenüblichen  Gepflogenheiten  eines 
wirtschaftlich  sinnvollen  Handelns. Zu berücksichtigen sind  Art,  Um-
fang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des 
Einzelfalls,  wie  z.B.  Grösse  und  Struktur  des  in  Frage  stehenden 
Unternehmens  (KARIN BÜRGI LOCATELLI,  Der  rechtserhaltende  Marken-
gebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation 
d'usage en droit des marques, Genf / Zürich / Basel 2005, S. 50 ff.).

Die  Rechtsprechung  verlangt  eine  minimale  Marktbearbeitung  über 
einen längeren Zeitraum, wobei der Umfang des Umsatzes je nach Art  
der  angebotenen  Waren  oder  Dienstleistungen  eine  massgebende 
Rolle  spielt  (BÜRGI LOCATELLI,  a.a.O.,  S. 40).  Bei  Massenartikeln  wird 

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eine  umfangreichere  Benutzung  der  Marke  gefordert  als  bei  Luxus-
gütern (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7439/2006 vom 6. Juli 
2007 E. 4.2.2 – KINDER / kinder Party [fig.], mit Verweis auf RKGE in  
sic! 2004 S. 106 E. 7 – R Rivoli / Seiko Rivoli; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 
42,  mit  Verweisen).  Entsprechend  erachtete  die  ehemalige  Rekurs-
kommission für geistiges Eigentum drei Lieferungen von Brot und Mehl 
an nur einen Abnehmer während einer Zeitspanne von fünf Jahren als  
nicht ausreichend (RKGE in sic! 2006 S. 183 E. 7 – Banette / Panetta 
[fig.]), ebensowenig drei Rechnungen für Tabakerzeugnisse an Firmen 
in Deutschland in der Höhe von DM 250.– (RKGE 2003 S. 138 E. 3b – 
Boss / Boss [fig.]).

3.3.2 Bei  den  fraglichen  Fruchtsäften  handelt  es  sich  um  ein 
Massenprodukt  im  unteren  Preissegment,  zumal  sich  die  Einkaufs-
preise zwischen 37 und 55 Cent, d.h. ca. 55 bis 82 Rappen bewegten. 
Fruchtsäfte werden über das ganze Jahr in sehr hoher Zahl verkauft,  
weswegen  eine  zweimalige  Lieferung  von  insgesamt  4320  Liter-
flaschen  Fruchtsaft  innerhalb  von  8  Monaten  als  sehr  gering  einzu-
stufen ist.

Hinzu kommt, dass im vorliegenden Fall wie im zitierten Fall „Banette / 
Panetta“  die  Lieferungen  an  nur  einen  Abnehmer  erfolgten. 
Lieferungen an einen  einzigen Abnehmer  sprechen zwar  noch  nicht 
gegen die Annahme eines ernsthaften Gebrauchs; soweit ein auf diese 
Weise  beschränkter  Vertrieb  aber  im  Rahmen  der  sonstigen 
wirtschaftlichen Tätigkeit  des Markeninhabers und auf Grund der Art  
der in Frage stehenden Waren unüblich ist, liegt die Vermutung einer 
Scheinbenutzung nahe (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 45). Es ist gerichts-
notorisch, dass die Beschwerdeführerin die Fruchtsäfte ihrer anderen 
Markenlinien „granini“ und „hohes c“ an zahlreiche Gross- und Detail -
händler  in  der  ganzen  Schweiz,  beispielsweise  an  Coop  und  Ge-
tränkefachmärkte,  liefert.  Angesichts  der  grossen  Marktpräsenz  der 
Beschwerdeführerin hinsichtlich der Markenlinien „granini“ und „hohes 
c“  in  der  ganzen Schweiz  spricht  die  zweimalige  Lieferung  von ins-
gesamt  4320  Literflaschen  Fruchtsaft  innerhalb  von  8  Monaten  an 
lediglich  einen  Abnehmer  in  der  Schweiz,  welcher  zudem  an  der 
schweizerisch-österreichischen Grenze domiziliert  ist  und daher  sein 
Angebot  speziell  auch  an  die  österreichischen  Kunden  ausgerichtet 
haben dürfte, gegen einen ernsthaften Gebrauch.

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3.3.3 Dieses Ergebnis vermag auch die eidesstattliche Erklärung von 
Bernhard Jelinek,  International  Sales  Manager  bei  der  Beschwerde-
führerin  (Beilage  4  zur  vorinstanzlichen  Duplik  der  Beschwerde-
führerin),  nicht  umzustossen.  Darin  wird  unter  Verweis  auf  die  ent -
sprechenden Umsätze bestätigt, dass die internationale Registrierung 
Nr.  591'201  in  der  Schweiz  für  Fruchtgetränke  und  -säfte  und  in 
Deutschland für Fruchtsirupe benutzt werde. 

Bei der Auflistung der Absatzzahlen für die Schweiz und Deutschland 
während der  relevanten Zeitspanne handelt  es  sich  um eine Partei -
behauptung der Beschwerdeführerin. Sie dokumentiert  zudem weder 
einen Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten 
Waren,  noch  einen  Gebrauch  im  geschäftlichen  Verkehr.  Sie  kann 
deshalb nicht berücksichtigt werden (Urteile des Bundesverwaltungs-
gerichts B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 5.1 – Diva Cravatte 
[fig.] / DD DIVO DIVA [fig.], mit Verweisen, und B-6600/2007 vom 23.  
Januar 2009 E. 7.4 – CEREZYME / CEREZYME). Abgesehen davon 
fehlt eine Information darüber, an wie viele Abnehmer geliefert worden 
ist.  Da,  wie  bereits  erörtert  wurde,  in  einem Massenmarkt  wie  dem 
Fruchtsaftmarkt  die  Anzahl  der  Abnehmer  bei  der  Prüfung  des 
rechtserhaltenden  Gebrauchs  relevant  ist,  sind  blosse  Absatzzahlen 
im  vorliegenden  Zusammenhang  von  bescheidenem  Informations-
gehalt.  Auf  Grund  der  eidesstattlichen  Erklärung  gelingt  es  der  Be-
schwerdeführerin daher nicht, einen ernsthaften Gebrauch der Wider-
spruchsmarke  in  der  Schweiz  oder  in  Deutschland  glaubhaft  zu 
machen. 

3.3.4 Hinsichtlich der an deutsche Abnehmer gerichteten Rechnungen 
ist  schliesslich  fraglich,  ob  die  österreichische  Beschwerdeführerin 
Rechte  aus  dem Übereinkommen vom 13. April  1892  zwischen  der 
Schweiz  und  Deutschland  betreffend  den  gegenseitigen  Patent-, 
Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136; nachfolgend: Überein-
kommen) beanspruchen kann, was die Vorinstanz verneint hat.

Gemäss Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens werden die Rechtsnach-
teile des Nichtgebrauchs einer Marke ausgeschlossen, wenn diese im 
anderen  Staat  gebraucht  wird.  Insofern  ist  die  Benutzung  einer 
schweizerischen Marke in Deutschland der Benutzung in der Schweiz 
gleichgestellt  (CHRISTOPH WILLI,  Markenschutzgesetz,  Kommentar  zum 
schweizerischen  Markenrecht  unter  Berücksichtigung  des 
europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art.  11, 

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N.  36).  Indessen  können  nur  deutsche  und  schweizerische  Staats-
angehörige  sowie  Angehörige  dritter  Staaten  mit  Wohnsitz  oder 
Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz Rechte aus diesem 
Staatsvertrag  beanspruchen,  wobei  es  für  juristische  Personen 
allerdings  genügt,  wenn  sie  eine  tatsächliche  und  nicht  nur  zum 
Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem 
der  Vertragsstaaten haben (BGE 124  III  277 E. 2c  –  Nike,  mit  Hin-
weisen;  WILLI,  a.a.O., Art. 11, N. 36;  EUGEN MARBACH,  Markenrecht,  in: 
Roland  von  Büren  /  Lucas  David  [Hrsg.],  Schweizerisches 
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 1353; 
Hinweis  auf  abweichende  Rechtsprechung  durch  den  Bundes-
gerichtshof  in Karlsruhe vgl.  UTE BUGNION,  Neues zum schweizerisch-
deutschen  Staatsvertrag  vom 13.  April  1892  betreffend  den  gegen-
seitigen Patent-,  Muster-  und Markenschutz,  abgeändert  am 26. Mai 
1902, in: sic! 2001 S. 448 ff., S. 451).

Die Beschwerdeführerin ist in Österreich ansässig und kann daher aus 
dem Übereinkommen nur dann Rechte für sich herleiten, wenn sie in 
der  Schweiz  oder  in  Deutschland  eine  Niederlassung  besitzt  (vgl. 
Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts  B-4540/2007  vom 
15. September 2008 E. 6.2.3 – Streifenmarke). Eine solche machte sie 
nicht geltend. In ihrer Beschwerde erklärte sie lediglich, gemäss dem 
Übereinkommen sei nicht massgeblich, in welchem Land die Marken-
inhaberin  ihren  Sitz  habe,  sondern  zum  einen,  dass  die  Marke  in 
Deutschland benutzt worden sei, und zum andern, dass die Marke  in 
Deutschland in identischer Weise eingetragen worden sei. Diese Be-
dingungen  seien  mit  den  im  Widerspruchsverfahren  eingereichten 
Beweismittel  zum  Gebrauch  der  Marke  in  Deutschland  sowie  auf 
Grund der identisch vorliegenden Marke in Deutschland eindeutig er-
füllt. 

Angesichts  der  klaren  Rechtsprechung  des  Bundesgerichts  zur  An-
wendbarkeit  des  genannten  Übereinkommens,  nach  der  wie  aus-
geführt  eine Niederlassung  in  der  Schweiz  oder  in  Deutschland  ge-
fordert  wird (BGE 124 III  277 E. 2c – Nike, mit  Hinweisen),  hat  das 
Bundesverwaltungsgericht  keine Veranlassung,  von diesem Erforder-
nis  abzurücken. Da die  Beschwerdeführerin  somit  keine Rechte  aus 
dem Übereinkommen ableiten kann, sind die an deutsche Abnehmer 
gerichteten Rechnungen als Gebrauchsbelege unbeachtlich. 

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3.3.5 Zusammenfassend  ist  festzuhalten,  dass  es  der  Beschwerde-
führerin  entgegen der  Auffassung  der  Vorinstanz  nicht  gelungen  ist, 
den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu 
machen. Es erübrigt sich daher die weitere Prüfung, ob zwischen den 
streitgegenständlichen Marken eine Verwechslungsgefahr besteht. 

Die  Beschwerde ist  daher  abzuweisen,  und der  vorinstanzliche Ent-
scheid ist, wenn auch mit anderer Begründung, zu bestätigen.

4.
Bei  diesem  Ausgang  des  Verfahrens  wird  die  Beschwerdeführerin 
kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 
Abs. 1 VwVG).

4.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit -
sache,  Art  der  Prozessführung  und  finanzieller  Lage  der  Parteien 
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 
21. Februar  2008  über  die  Kosten  und  Entschädigungen  vor  dem 
Bundesverwaltungsgericht  [VGKE,  SR  173.320.2]).  Im  Beschwerde-
verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu 
veranschlagen  (Art.  4  VGKE).  Im  Widerspruchsverfahren  besteht 
dieser  Streitwert  vor  allem  im  Schaden  der  beschwerdeführenden 
Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. 
Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ 
geringen  Kosten  des  erstinstanzlichen  Verfahrens  abschreckend 
wirken,  wenn  dafür  stets  konkrete  Aufwandsnachweise  im  Einzelfall 
verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der 
Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 
50'000.– und  Fr. 100'000.– festzulegen  (BGE  133  III  490  E.  3.3  – 
Turbinenfuss).  Von diesem Erfahrungswert  ist  auch  im  vorliegenden 
Verfahren  auszugehen.  Es  sprechen  keine  konkreten  Anhaltspunkte 
für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

4.2 Die Beschwerdeführerin hat dem Beschwerdegegner für das Be-
schwerdeverfahren  eine  angemessene  Parteientschädigung  zu  ent-
richten (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). Ist 
wie im vorliegenden Fall  keine Kostennote eingereicht  worden,  setzt 
das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten 
aufgrund der vorliegenden Akten nach Ermessen fest (Art. 14 Abs. 2 
Satz  2 VGKE). In  Würdigung der  genannten Faktoren erscheint  vor-
liegend eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– (inkl. MWSt) als an-
gemessen.

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5.
Gegen  dieses  Urteil  steht  keine  Beschwerde  an  das  Bundesgericht 
offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, 
SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin 
auferlegt.  Sie  werden  mit  dem  geleisteten  Kostenvorschuss  von 
Fr. 4'000.– verrechnet. 

3.
Die  Beschwerdeführerin  hat  dem Beschwerdegegner  eine  Parteient-
schädigung von Fr. 2'000.– (inkl. MWSt) auszurichten.

4.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Einschreiben;  Beilage:  Beschwerdebei-
lagen zurück)

- den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilage: Beilagen zurück)
- die  Vorinstanz  (Ref-Nr.  WV  Nr.  9672;  Einschreiben;  Beilage:  Vor-

akten zurück)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli Kathrin Bigler

Versand: 13. April 2010

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