# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** b589b208-77ec-5d4c-b253-f7ce141e3af3
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2008-10-01
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 01.10.2008 B-7412/2006
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-7412-2006_2008-10-01.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-7412/2006

{T 0/2}

U r t e i l  v o m  1 .  O k t o b e r  2 0 0 8

Richter David Aschmann, (Vorsitz), Richter Marc Steiner, 
Richterin Vera Marantelli; 
Gerichtsschreiberin Katja Stöckli.

X._______,
vertreten durch Fürsprecher, Prof. Dr. Jürg Simon, 
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, 
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Markenrecht (Schutzverweigerung der Internationa-
len Registrierung Nr. 820'386 – AFRI-COLA).

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-7412/2006

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 820'386 AFRI-
COLA (Wortmarke) mit Priorität der am 15. Juli  2003 in Deutschland 
hinterlegten Basiseintragung. Der Schutz dieser Marke wurde für fol-
gende Waren für das Gebiet der Schweiz beantragt: Mélanges à tarti-
ner essentiellement fabriqués à base de produits compris dans la clas-
se (Klasse 29),  café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succéda-
nés de café; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie  
et confiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;  
sel;  moutarde;  vinaigre,  sauces  (condiments);  épices;  glace  à  raf-
raîchir; glaces comestibles et préparations essentiellement à base de 
glaces  comestibles;  crèmes  glacées,  glaces  à  la  crème,  sorbets, 
vacherins; sucreries, chocolat, produits au chocolat y compris les pro-
duits au chocolat fourrés; pralines, y compris celles fourrées aux fruits,  
au café, aux boissons sans alcool, au vin et/ou autres spiritueux ainsi  
que celles à base de lait ou produits laitiers, notamment de yaourt; pâ-
tisseries de longue conservation, notamment gâteaux prêts à la con-
sommation et gaufres, bonbons (Klasse 30).

B.
Mit Schreiben vom 15. März 2005, irrtümlich datiert auf den 15. August 
2005,  erliess  das  Institut  für  Geistiges  Eigentum ("Vorinstanz")  eine 
"Notification de refus provisoire total (sur motifs absolus)" mit der Be-
gründung, AFRI-COLA sei für die beanspruchten Waren beschreibend, 
allenfalls täuschend. Einerseits sei AFRI eine geografische Herkunfts-
angabe, andererseits weise COLA für Extrakte aus dem Kolabaum be-
ziehungsweise der Kolanuss auf einen Bestandteil der gekennzeichne-
ten Ware hin. Als Ganzes werde das Zeichen ohne Fantasieaufwand 
als "Extrakt der afrikanischen Kolanuss" verstanden und gehöre des-
halb zum Gemeingut. Für Waren, welche nicht aus Afrika stammten, 
sei AFRI-COLA zudem täuschend.

C.
Mit Stellungnahme vom 12. Juli 2005 bestritt die Beschwerdeführerin, 
dass das hinterlegte Zeichen beschreibend oder  täuschend sei,  und 
hob den Fantasiecharakter des Zeichenbestandteils AFRI hervor. Zu-
dem werde COLA vom Durchschnittskonsumenten nicht  als  Hinweis 
auf den Kolabaum verstanden beziehungsweise erwarte er nicht, dass 
die Ware Kolanussextrakt enthalte.

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D.
Mit  Schreiben  vom  1.  September  2005  hielt  die  Vorinstanz  an  der 
Schutzverweigerung fest, worauf die Beschwerdeführerin am 21. Okto-
ber 2005 um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung ersuchte und 
die  Vorinstanz  der  IR-Marke  Nr. 820'386  AFRI-COLA  mit  Verfügung 
vom 11. Januar 2006 definitiv den Schutz für die beanspruchten Waren 
verweigerte.

E.
Die  Beschwerdeführerin  erhob  hiergegen  am  13.  Februar  2006  Be-
schwerde an die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Ei-
gentum (RKGE) und stellte folgende Rechtsbegehren:

1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 11. Januar 2006 betreffend die 
Schutzverweigerung  gegen  die  internationale  Registrierung 
Nr. 820'386 AFRI-COLA sei aufzuheben und diese in der Schweiz 
zuzulassen.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.

F.
Mit Vernehmlassung vom 25. April 2006 beantragte die Vorinstanz, die 
Beschwerde unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin voll-
umfänglich abzuweisen.

G.
Mit Schreiben vom 8. Juni 2006 stellte die Vorinstanz ein Gesuch um 
Sistierung des Verfahrens, da das Verfahren Nr. 4A.13/2006 vor dem 
Bundesgericht präjudizielle Wirkung auf das vorliegende Verfahren ha-
ben könnte. Mit Verfügung vom 12. Juni 2006 sistierte die RKGE das 
Beschwerdeverfahren bis zum Vorliegen des Endentscheids des Bun-
desgerichts im Verfahren Nr. 4A.13/2006.

H.
Mit  Verfügung vom 24. November  2006 teilte  die RKGE den Verfah-
rensbeteiligten mit, dass der erwartete Entscheid des Bundesgerichts 
ergangen sei, und die Beschwerdeführerin wurde aufgefordert, zu die-
sem Stellung zu nehmen. Gleichzeitig wurde das Verfahren per 1. Ja-
nuar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

I.
Mit Stellungnahme vom 9. Februar 2007 führte die Beschwerdeführe-
rin aus, dass der Entscheid des Bundesgerichts 4A.13/2006 (BGE 132 
III  770  Colorado)  nichts  an ihrem Standpunkt  ändere  und sie daran 

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festhalte,  dass  die  Marke  AFRI-COLA als  Fantasiebezeichnung  und 
nicht als geografische Herkunftsangabe wahrgenommen werde.

J.
Mit Verfügung vom 30. November 2007 wurden die Vorinstanz und die 
Beschwerdeführerin  aufgefordert,  beweiskräftige  Belege  zur  Beant-
wortung von drei  Sachverhaltsfragen im Zusammenhang mit  der be-
strittenen  Qualifikation  der  Marke AFRI-COLA als  irreführend  bezie-
hungsweise als  Gemeingut  für  die beanspruchten Waren der  Klasse 
29 und 30 einzureichen.

K.
Die  Beschwerdeführerin  antwortete  mit  Schreiben  vom  17.  Januar 
2008, dass für sie für die Beantwortung dieser Sachverhaltsfragen kei-
ne  Mitwirkungspflicht  bestehe,  weshalb  sie  auf  die  Einreichung  von 
Beweismitteln verzichte. Zudem wies sie darauf hin, dass bereits ver-
schiedene Marken mit den Bestandteilen "Afri" und "Cola" ins Marken-
register eingetragen worden seien.

L.
Mit  Schreiben  vom 18.  Februar  2008  reichte  die  Vorinstanz  Belege 
über Fair trade- und Entwicklungshilfeprojekte in Afrika für einen Teil 
der  beanspruchten  Waren  ein,  Auszüge  aus  dem Datenbanksystem 
der Eidgenössischen Zollverwaltung im Bereich Aussenhandelsstatis-
tik ("Swiss-Impex") für das Jahr 2007 sowie Auszüge aus dem schwei-
zerischen Pressearchiv ("Swissdox").

M.
Zur  Stellungnahme  zum  Beweisergebnis  aufgefordert,  hielt  die  Be-
schwerdeführerin  mit  Schreiben  vom  7. April  2008  an  ihrem  Stand-
punkt fest. Sie zweifelte an den Beweisen der Vorinstanz in Bezug auf 
die Verwendung der Wortbestandteile "Afri" und "Cola" in der schwei-
zerischen Presse und legte für die Verwendung der Wortbestandteile 
"Afri" und "Cola" in Schweizer Tageszeitungen der letzten sechs Mona-
te Textbeispiele vor. Mit Schreiben vom gleichen Tag nahm die Vorin-
stanz  zum Schreiben  der  Beschwerdeführerin  vom 17. Januar  2008 
Stellung und wies darauf hin,  dass es sich bei den meisten von der 
Beschwerdeführerin vorgebrachten Voreintragungen um alte Schutzti-
tel handle, die nicht mehr die aktuelle Praxis der Eintragungsbehörde 
widerspiegelten.

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N.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwal-
tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen  Eintragungsverfügungen  der  Vorinstanz  in  Markensachen  zu-
ständig (Art. 31 VGG). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 
2007 von der RKGE übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwer-
de wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes  vom  20.  Dezember  1968  (VwVG,  SR 
172.021)  eingereicht  und  der  verlangte  Kostenvorschuss  rechtzeitig 
geleistet.  Die  Beschwerdeführerin  ist  durch  die  angefochtene  Verfü-
gung in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren der Klasse 29 und 30 
besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde 
ist deshalb einzutreten.

2.

2.1 Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 
eine neue Fassung des Protokolls  vom 27. Juni  1989 zum Madrider 
Abkommen  über  die  internationale  Registrierung  von  Marken  (SR 
0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind da-
durch neu die  Bestimmungen des MMP anstelle  jener  des  Madrider 
Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA, 
SR 0.232.112.3) anzuwenden (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhe-
bung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, 
S. 571  ff.).  Diese Änderung  des Staatsvertrages  wurde  bisher  aller-
dings nicht in der Amtlichen Sammlung der Bundesgesetze (AS) publi-
ziert.  Verpflichtungen  aus  völkerrechtlichen  Verträgen  entstehen  ge-
mäss Art.  8  Abs. 2  des  Bundesgesetzes  über  die  Sammlungen des 
Bundesrechts und das Bundesblatt vom 18. Juni 2004 (Publikationsge-
setz,  PublG; SR 170.512) erst am Tag nach ihrer Veröffentlichung in 
der AS, sofern der Erlass dort nicht bereits vor dem Datum seines In-
krafttretens veröffentlicht worden ist. Da bis zum Urteilszeitpunkt keine 
solche Publikation, namentlich nicht des revidierten Art. 9sexies  MMP, in 
der AS erfolgt ist, ist der vorliegende Fall noch nach den Regeln des 
MMA zu entscheiden.

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2.2 Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jah-
res  ab  Mitteilung  einer  internationalen  Markenregistrierung  erklären, 
dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (vgl. den 
Entscheid  des  Bundesverwaltungsgerichts  B-7397/2006  vom  4.  Juni 
2007  E.  2  Gitarrenkopf).  Die  Notifikation  der  IR-Marke  Nr.  820'386 
AFRI-COLA erfolgte am 19. August 2004. Mit dem Versand der provi-
sorischen  Schutzverweigerung  (notification  de  refus  provisoire  total) 
am 15. März 2005, irrtümlich datiert  auf den 15. August 2005, wurde 
diese Jahresfrist gewahrt.

2.3 Gestützt  auf  Art.  5  Abs.  1  MMA  in  Verbindung  mit  Art.  6quinquies 

Bst. B Ziff. 2 und 3 PVÜ darf der Schutz namentlich verweigert  wer-
den,  wenn  die  Marke  jeder  Unterscheidungskraft  entbehrt,  aus-
schliesslich aus beschreibenden Angaben besteht oder wenn sie ge-
gen die  guten Sitten  oder  öffentliche Ordnung verstösst,  was insbe-
sondere durch Täuschung des Publikums der  Fall  sein kann. Dieser 
zwischenstaatlichen  Regelung  entsprechen  Art.  2  Bst.  a  und  c  des 
Markenschutzgesetzes  vom  28. August  1992  (MSchG,  SR  232.11), 
wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum 
Gemeingut gehört oder es sich um ein irreführendes Zeichen handelt. 
Damit  können  Lehre  und  Praxis  zu  diesen  Bestimmungen  herange-
zogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 Yukon, BGE 114 II 373 E. 1 Alta 
tensione).

2.4 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom 
Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr 
für  die Waren oder  Dienstleistungen durchgesetzt  haben,  für  die sie 
beansprucht  werden.  Zum  Gemeingut  gehören  unter  anderem  die 
auch in Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder Anga-
ben,  die  spezifische Merkmale  (Art,  Beschaffenheit,  Menge,  Bestim-
mung usw.) oder die Herkunft der entsprechenden Produkte bezeich-
nen. Ein solches Zeichen oder eine solche Angabe muss nach ständi-
ger Rechtsprechung direkt auf die Ware oder Dienstleistung hinweisen 
und ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden werden, um zum Ge-
meingut zu zählen (BGE 129 III 228 E. 5.1  Masterpiece, BGE 128 III 
450 f. E. 1.5 Première). Die Beurteilung ist aus der Sicht der angespro-
chenen  Abnehmerkreise  dieser  Waren  oder  Dienstleistungen  vorzu-
nehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première, BGE 116 II 611 f. E. 2c Fio-
retto). 

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2.5 Vom Markenschutz  ausgeschlossen  sind  zudem die  geografisch 
oder  sachlich  irreführenden Zeichen (Art. 2  Bst. c  MSchG). Geogra-
fisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthält 
und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus der 
Region oder dem Ort,  auf den die Angabe hinweist, obschon dies in 
Wirklichkeit  nicht zutrifft  (BGE 128 III  460 E. 2.2  Yukon,  BGE 132 III 
772 E. 2.1 Colorado [fig.]). Die geografische Angabe muss mit anderen 
Worten,  um vom Schutz  ausgeschlossen zu werden,  bei  den mass-
geblichen Verkehrskreisen eine Herkunftserwartung wecken (Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 4.2 bti-
cino (fig.)  und Entscheid der RKGE vom 9. Oktober 2002 E. 7, veröf-
fentlicht in sic! 2003 S. 429 ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz). 
Eine solche fehlt namentlich, wenn die Marke in eine der in BGE 128 
III  454 E. 2.1  Yukon definierten Fallgruppen gehört,  nämlich der Ort, 
auf den das Zeichen hinweist, in der Schweiz unbekannt ist, das Zei-
chen  wegen  seines  Symbolgehaltes  als  Fantasiezeichen  aufgefasst 
wird,  der  Ort,  auf  den  das  Zeichen  hinweist,  sich  nicht  als 
Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort  eignet, das Zeichen eine 
Typenbezeichnung  darstellt,  sich  für  ein  Unternehmen  im  Verkehr 
durchgesetzt hat oder zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert  ist. 
Nach  der  Rechtsprechung  der  RKGE  war  in  gewissen  Fällen  auch 
massgebend,  dass  das  Zeichen  in  seinem  Gesamteindruck  keinen 
geografischen Herkunftsbezug aufwies; so vermochten etwa zusätzli-
che  Wortelemente  eine  Herkunftserwartung  auszuschliessen  (Ent-
scheide der RKGE vom 19. Mai 2006 E. 3 f., veröffentlicht in sic! 2006 
S. 772 f. British American Tobacco Switzerland [fig.], vom 15. Mai 2006 
E. 2,  veröffentlicht  in  sic!  2006  S. 769  f.  Off  Broadway  Shoe 
Warehouse [fig.],  vom 12. April  2006 E. 3,  veröffentlicht  in  sic!  2006 
S. 681 Burberry Brit, vom 6. März 2006 E. 3, veröffentlicht in sic! 2006 
S. 586 Toscanol).

2.6 Als sachlich irreführend gelten Zeichen, die geeignet sind, irrefüh-
rende Vorstellungen über die Beschaffenheit oder Qualität von Waren 
und Dienstleistungen hervorzurufen,  wenn  die damit  gekennzeichne-
ten Produkte die beim Abnehmer bezüglich Materialien, Zweckbestim-
mung oder sonstiger Eigenschaften geweckten Erwartungen nicht er-
füllen  (EUGEN MARBACH,  in:  Roland  von  Büren/Lucas  David  [Hrsg.], 
Schweizerisches  Immaterialgüter-  und  Wettbewerbsrecht,  Bd. III, 
Kennzeichenrecht,  Basel  1996,  S. 80,  CHRISTOPH WILLI,  in:  Marken-
schutzgesetz,  Kommentar  zum  schweizerischen  Markenrecht  unter 
Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 

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Zürich 2002, Art. 2, N. 244; BGE 93 I 576 E. 3 Diamalt, Entscheid der 
RKGE vom 7. Dezember 2006 E. 4.3, veröffentlicht in sic! 2007 S. 278 
Champ). Die Vorinstanz pflegt Zeichen in diesem Zusammenhang al-
lerdings nur zurückzuweisen, wenn sie offensichtlich irreführend sind, 
nämlich bei den Abnehmern bestimmte Erwartungen wecken, die von 
den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen überhaupt nicht 
erfüllt werden können (Richtlinien in Markensachen, Bern 1. Juli 2008, 
S. 98 f. mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 4A.14/2006 vom 
7. Dezember 2006 Champ).

3.
Die massgeblichen Abnehmer/innen von  mélanges à tartiner essenti-
ellement fabriqués à base de produits compris dans la classe (Klasse 
29),  café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café,  
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confise-
rie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, mou-
tarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, glaces  
comestibles et préparations essentiellement à base de glaces comes-
tibles, crèmes glacées, glaces à la crème, sorbets, vacherins, sucre-
ries, chocolat, produits au chocolat y compris les produits au chocolat  
fourrés,  pralines,  y  compris  celles  fourrées  aux  fruits,  au  café,  aux 
boissons sans alcool, au vin et/ou autres spiritueux ainsi que celles à 
base de lait ou produits laitiers, notamment de yaourt, pâtisseries de 
longue conservation, notamment gâteaux prêts à la consommation et  
gaufres, bonbons (Klasse 30) sind überwiegend durchschnittliche Kon-
sumentinnen und Konsumenten von Waren des täglichen Bedarfs (vgl. 
auch  EUGEN MARBACH,  Die  Verkehrskreise  im  Markenrecht,  sic!  2007, 
S. 7).  Als  Abnehmer  solcher  Waren  kommen  aber  auch  Bäckerei-, 
Konditorei- oder Gastwirtschaftsbetriebe in Betracht.

4.

4.1 Die Gerichtspraxis zu Marken, die einen Herkunftshinweis enthal-
ten,  ist  vielfältig  und  einzelfallbezogen. So  wurden zum Beispiel  die 
Zeichen Colorado (fig.) für Waren der Klasse 18 und 25 (BGE 132 III 
770), Italia für Schallplatten, Kassetten und andere bespielte Tonträger 
(Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 31. Oktober 1979 
E. 2.a-e, veröffentlicht  in Schweizerische Mitteilungen über Gewerbli-
chen  Rechtsschutz  und  Urheberrecht  [SMI]  1980  S. 134  f.)  und 
Phoenix für  Körper-  und  Schönheitspflegemittel  der  Klasse  3  (Ent-
scheid der RKGE vom 11. November 2003 E. 3 ff., veröffentlicht in sic! 

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2004  S. 428  f.)  als  Herkunftsangaben  angesehen,  während  Bellagio 
für  Waren  der  Klasse  29  und  31  (Urteil  des  Bundesverwaltungsge-
richts  B-7411/2006 vom 22. Mai  2007 E. 5 ff.),  Yukon für  Waren der 
Klassen 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20-28 und 32 (BGE 128 III 
454) und British American Tobacco Switzerland für Waren und Dienst-
leistungen der Klassen 34, 35, 36 und 41 (Entscheid der RKGE vom 
19. Mai 2006 E. 2 ff., veröffentlicht in sic! 2006 S. 772 f.) zum Marken-
schutz zugelassen wurden.

Diese anhand von Einzelfällen entwickelte Rechtsprechung lässt sich 
jeweils erst nach vertiefter Prüfung auf neue Fälle übertragen und er-
laubt insbesondere nicht, Herkunftsangaben anhand von einfach fest-
stellbaren Merkmalen oder gar abstrakt von Nichtherkunftsangaben zu 
unterscheiden. Das Bundesverwaltungsgericht erachtet es deshalb als 
erforderlich, dass der massgebliche Sachverhalt bei Marken mit einem 
erkennbaren  geografischen  Bestandteil  in  der  Regel  genauer  abge-
klärt wird als bei Anmeldungen und Eintragungen, die keinen solchen 
Bestandteil aufweisen. Es wäre indes unverhältnismässig, dabei in al-
len  Fällen  eine  demoskopische  Umfrage  oder  andere  Beweismittel, 
welche nur mit übermässigem Aufwand beschafft werden können, vor-
auszusetzen. Die urteilende Behörde – sei es die Vorinstanz oder das 
Bundesverwaltungsgericht – hat den relevanten Sachverhalt vielmehr 
unter Mitwirkung des Markenanmelders bzw. -inhabers mit verhältnis-
mässigen Mitteln abzuklären und die vernünftigerweise erforderlichen 
Beweise  zu  erheben  oder  erheben  zu  lassen  (ALFRED KÖLZ/ISABELLE 
HÄNER,  Verwaltungsverfahren  und  Verwaltungsrechtspflege  des  Bun-
des, 2. Aufl. Zürich 1998, N 269).

4.2 Die Pflicht zur amtlichen Sachverhaltsfeststellung (Art. 12 VwVG) 
besteht unabhängig von der materiellen Beweislast des Markenanmel-
ders (MICHAEL PFEIFER, der Untersuchungsgrundsatz und die Offizialma-
xime im Verwaltungsverfahren, Basel 1980, S. 113 ff.). Auch die Mitwir-
kungspflicht der Verfahrensparteien nach Art. 13 VwVG beeinflusst – 
entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin – den Umfang ihrer Be-
weislast  nicht  (BGE 112 Ib  67 E. 3,  FRITZ GYGI,  Bundesverwaltungs-
rechtspflege,  2. Aufl.,  Bern  1983,  S. 281).  Soweit  eine  Mitwirkungs-
pflicht besteht, namentlich in Fällen wie dem markenrechtlichen Eintra-
gungsverfahren, die auf eigenes Begehren eingeleitet und in welchen 
eigene Rechte geltend gemacht werden, sowie mit  Bezug auf Tatsa-
chen, welche eine Partei besser als die Behörde kennt und die ohne 
Mitwirkung  nicht  mit  vernünftigem Aufwand erhoben werden  können 

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(BGE 128 II  142 E. 2b,  124 II  361 E.  2b),  erstreckt  sich  die  Mitwir-
kungspflicht  unabhängig  von ihrer  begünstigenden oder  belastenden 
Wirkung auf alle erhältlichen Beweismittel, die für das Verfahren rele-
vant sind. Sie kann auch Tatsachen umfassen, die gegen die  zur Mit-
wirkung verpflichtete  Partei  sprechen (BGE 132 II  115 E. 3.2,  EUGEN 
MARBACH,  in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],  Schweizerisches 
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Ba-
sel 1996, Markenrecht, S. 148), und vermag deren Beweislast darum 
nicht zu bestimmen. Erst wenn die erhältlichen Beweismittel nicht aus-
reichen und das Verfahren für bestimmte Tatfragen aufgrund von Indi-
zien entschieden werden muss, die für den erforderlichen Beweisgrad 
nicht oder nicht völlig genügen, treten die Folgen der Beweislosigkeit 
ein (MARBACH, a.a.O., S. 149). Nach der Beweislastregel von Art. 8 des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 
210), die auch im öffentlichen Recht gilt, hat der Markenanmelder da-
bei die Folgen einer Beweislosigkeit insoweit zu tragen, als er aus ei-
ner  unbewiesen  gebliebenen  oder  nach  dem  anwendbaren  Beweis-
grad nicht  glaubhaft  gemachten Tatsache Rechte ableitet  (Urteil  des 
Bundesgerichts 2A.343/2005 vom 10. November 2005 E. 4.2 mit Hin-
weisen; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2008, Rz. 1623 mit Hinweisen).

4.3 Aus dieser Beweislastregel folgt nicht, dass jeder Markenanmelder 
zugleich mit der Einreichung seiner Anmeldung glaubhaft zu machen 
hätte, dass seinem Zeichen kein absoluter Ausschlussgrund entgegen-
steht. Er darf sich in der Regel damit begnügen, die Marke anzumel-
den,  und  Abklärungen  der  Vorinstanz  über  allfällige  beschreibende, 
geografische oder  sittenwidrige Sinngehalte und weitere  Mängel  der 
Anmeldung abwarten (Art. 28 Abs. 2 MSchG, MARBACH, a.a.O., S. 148). 
Die Vorinstanz kann eine Marke auch nicht  schon darum zurückwei-
sen, weil die bei ihr eingereichten oder von ihr ermittelten Beweismittel 
einen geografischen Sinngehalt eines Markenelements aufzeigen. Viel-
mehr bedarf es konkreter Anhaltspunkte dafür, dass dieser Sinngehalt 
im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Wa-
ren und Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, tatsäch-
lich  als  Herkunftsbezeichnung  verstanden  wird,  eine  entsprechende 
Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen erwarten lässt und – bei 
mehrdeutigen Zeichen – von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne 
geografischen Bezug in den Hintergrund gerückt wird (vgl. BGE 132 III 
772 f. E. 2.1 Colorado, Entscheid der RKGE vom 19. Mai 2006, veröf-
fentlicht in sic! 2006 S. 772 f. E. 3 f. British American Tobacco Switzer-

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land [fig.]  und vom 12. April  2006,  veröffentlicht  in  sic!  2006 S. 681 
E. 3 Burberry Brit). Für das dafür massgebliche Verstehen und Erwar-
ten, inneren Tatsachen nicht namentlich ermittelter Verkehrskreise, be-
steht naturgemäss kein direkter Beweis und sind stattdessen indirekte 
Beweismittel zu erheben. Die urteilende Behörde hat somit allen An-
zeichen für einen geografischen oder anderen Sinngehalt und eine all-
fällige Herkunftserwartung nachzuforschen, soweit Beweismittel dafür 
greifbar  sind  oder  von  einer  Partei  vorgelegt  werden  (KÖLZ/HÄNER, 
a.a.O., N 268 f.). Zu den verfügbaren Beweismitteln gehören nicht nur 
Onlinerecherchen,  sondern  auch  die  Konsultation  wissenschaftlicher 
Standardwerke,  wesentlicher  Fachliteratur  und geeigneter  Datenban-
ken, die über aktuelle  Marktverhältnisse Auskunft  geben (MATTHIAS U. 
STUDER,  Urteilsanmerkung  in  sic!  2008,  S. 218 f.).  Mitunter  können 
auch erfolgsversprechende und angemessene Abklärungen auf  dem 
Korrespondenzweg erwogen werden; darunter das Einholen von Aus-
künften bei Amtsstellen oder wissenschaftlichen Instituten, sofern mit 
ihnen in einer bei der untersuchenden Behörde vertretenen Sprache 
kommuniziert werden kann. Begünstigenden und belastenden Indizien 
ist  gleichermassen  nachzuforschen.  Die  Beweismittel  sind  vor  dem 
Hintergrund des Erfahrungswissens der urteilenden Behörde zu prü-
fen.  Dem  Markenanmelder  ist  das  rechtliche  Gehör  zu  gewähren 
(Art. 29 Abs. 2 BV) und die Möglichkeit einzuräumen, eigene Beweis-
mittel nachzureichen (KÖLZ/HÄNER, a.a.O., N 271,  WILLI, a.a.O., Art. 28, 
N. 17).

4.4 Ergibt die Würdigung dieser greifbaren oder von einer Partei vor-
gelegten  Beweismittel,  dass  die  angesprochenen  Verkehrskreise  mit 
der  angemeldeten Marke eine Herkunftserwartung verbinden,  ist  ein 
weitergehendes  Glaubhaftmachen  des  Gegenteils  damit  zwar  nicht 
ausgeschlossen. Entsprechende weitergehende Beweismittel  müssen 
aber vom Markenanmelder beigebracht werden. Sprechen die gefun-
denen Indizien zwar klar für eine geografische Herkunftserwartung, er-
reichen  die  Belege  trotz  ausgiebiger  Ermittlung  des  massgeblichen 
Sachverhalts den erforderlichen Beweisgrad aber nicht,  hat der Mar-
kenanmelder  die  Folgen  dieser  Beweislosigkeit  zu  tragen  (MARBACH, 
a.a.O.,  S.  149).  Ihm  kann  gegebenenfalls  helfen,  dass  Zweifelsfälle 
einzutragen sind und ihre endgültige Beurteilung dem Zivilrichter in ei-
nem allfälligen späteren Verfahren zu überlassen ist, falls die Zugehö-
rigkeit des Zeichens zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG 
geprüft  wird (BGE  130 III  332 E. 3.2  Swatch-Uhrenarmband,  129 III 
229 E. 5.3 Masterpiece, 103 Ib 275 E. 3b Red & White). Mit Bezug auf 

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Art. 2 Bst. c MSchG, wo es um die Täuschung des Publikums geht, ist 
die Zweifelsfallregel hingegen nicht anwendbar (MARBACH, a.a.O., S. 32, 
Urteil des BGer vom 2. August 1994, veröffentlicht in Schweizerisches 
Patent-, Muster- und Markenblatt [PMMBl] 1994 I 78 Alaska).

4.5 Die Beschwerdeführerin kann in diesem Zusammenhang aus den 
Erwägungen  zur  Beweislastverteilung  im  Urteil  des  Bundesverwal-
tungsgerichts E-1555/2007 vom 7. Mai 2007 nichts zu ihren Gunsten 
ableiten. Besagter  Entscheid hatte die Mitwirkung bei  der  Abklärung 
eines Nichteintretensgrundes im Zusammenhang mit der Ausweisung 
eines Asylsuchenden zum Gegenstand und ist deshalb mit dem vorlie-
genden Sachverhalt  nicht  vergleichbar. Weshalb  der  Untersuchungs-
grundsatz  der  Mitwirkungspflicht  der  Beschwerdeführerin,  auf  deren 
Begehren  das Verfahren eingeleitet  worden  ist,  vorliegend entgegen 
stehen sollte, ist jedenfalls nicht ersichtlich (Art. 13 Abs. 1 lit. a VwVG; 
vgl.  MICHELE ALBERTINI,  Der  verfassungsmässige  Anspruch  auf  rechtli-
ches  Gehör  im  Verwaltungsverfahren  des  modernen  Staates,  Bern 
2000, S. 261 ff.).

5.
Aus diesen Gründen und um die Qualifikation des angemeldeten Zei-
chens als geografisch und/oder sachlich irreführende Angabe zu beur-
teilen hat das Bundesverwaltungsgericht mit Bezug auf die Waren, für 
welche die strittige Marke in den Klassen 29 und 30 eingetragen ist, 
ergänzende Sachverhaltsabklärungen  zu  folgenden  Fragen angeord-
net:

Welche der obigen Waren werden in Afrika heute oder in  naher Zu-
kunft  in  nennenswertem  Umfang  produziert,  angeboten  oder  in  die  
Schweiz zum Verkauf eingeführt?

Im  Hinblick  auf  ein  Freihaltebedürfnis  im  Interesse  der  ansässigen 
oder  künftig  ansässigen  Konkurrenz  der  Beschwerdeführerin  ist  be-
deutsam, ob am Ort der umstrittenen geografischen Angabe eine nen-
nenswerte wirtschaftliche Aktivität  der betreffenden Branche besteht. 
Die Frage beschlägt zugleich das mutmassliche Verständnis der Marke 
in den massgeblichen schweizerischen Verkehrskreisen (vgl. BGE 128 
III 458 E. 2.1 Yukon). Die Vorinstanz hat hierzu Ausführungen von zwei 
Fair-trade-Handelsunternehmen ("Max Havelaar" und "Claro") über de-
ren Warenangebot sowie Auszüge aus der amtlichen schweizerischen 

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Zollstatistik "Swiss-Impex" betreffend Importe der entsprechenden Wa-
ren aus Afrika in die Schweiz eingereicht.

In welchen Kombinationen und Bedeutungen wird der Wortbestandteil  
"Afri"  in  der  Schweiz  verwendet  und  verstanden?  Falls  der  Wortbe-
standteil mehrdeutig ist: Wie häufig und von wem wird in der schwei-
zerischen Tagespresse oder in anderen repräsentativen Publikationen 
zum relevanten Sprachgebrauch welche dieser verschiedenen Bedeu-
tungen verwendet?

In welchen Kombinationen und Bedeutungen wird der Wortbestandteil  
"Cola" in der Schweiz verwendet und verstanden? Falls der Wortbe-
standteil mehrdeutig ist: Wie häufig und von wem wird in der schwei-
zerischen Tagespresse oder in anderen repräsentativen Publikationen 
zum relevanten Sprachgebrauch welche dieser verschiedenen Bedeu-
tungen verwendet? Werden die beanspruchten Waren am Ort der geo-
grafischen Angabe in nennenswertem Umfang produziert  oder ange-
boten, beziehungsweise, ist dies in naher Zukunft zu erwarten?

Solche Mehrfachbedeutungen sind festzustellen, um zu prüfen, ob die 
Marke zu den erwähnten Kategorien der Fantasiezeichen (Symbole), 
Typenbezeichnungen, durchgesetzten Angaben, Gattungsbezeichnun-
gen oder im Gesamteindruck nicht irreführenden Angaben gehört, die 
dem Markenschutz zugänglich sind (BGE 128 III 453 f. E. 2.1.2-2.1.6 
Yukon,  vgl. vorstehend, E. 2.5).  Damit beurteilt  werden kann, welche 
Bedeutung  bei  mehrdeutigen  Zeichen  für  die  relevanten  Abnehmer-
kreise im Vordergrund stehen, ist zu prüfen, welche Bedeutungen des 
Zeichens in der Schweiz im täglichen Gebrauch im relevanten Kontext 
Verwendung finden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2007 vom 
26. September 2007 E. 2.3 f.  American Beauty,  Entscheid der RKGE 
vom 12. April 2006 E. 3 f., veröffentlicht  in sic! 2006 S. 682  Burberry 
Brit). Die Vorinstanz hat  hierzu  zwei  Überblicksrecherchen nach den 
Suchbegriffen "afri"  und "cola"  aus der Schweizer Printmediendaten-
bank www.swissdox.ch eingereicht, welche die Beschwerdeführerin mit 
ihrer Stellungnahme zum Beweisergebnis durch Artikel aus Schweizer 
Tageszeitungen ergänzte.

6.
Das angefochtene Zeichen AFRI-COLA setzt sich aus zwei Substanti-
ven, AFRI und COLA, zusammen. Das Zeichen AFRI ist eine Wortab-
wandlung des Begriffs "Afrika", die durch Weglassen der beiden letz-

Seite 13

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ten Buchstaben "-ka" entstanden ist. Durch die Mutilation dieser En-
dung wird der Gesamteindruck des ersten Zeichenbestandteils jedoch 
nicht derart verfremdet, dass ein eigenständiger und individueller Ein-
druck  entsteht.  Denn  sowohl  im  Deutschen,  Französischen,  Italieni-
schen als auch im Englischen steht AFRI für die beiden ersten, kenn-
zeichnenden  Silben  des  Begriffs  "Afrika"  beziehungsweise  "afrika-
nisch" und wird die Silbe "Afri-" aufgrund der vorliegenden Beweismit-
tel für keine weiteren möglichen Bedeutungen verwendet. Es kann da-
her mit der Vorinstanz festgehalten werden, dass der Zeichenbestand-
teil AFRI ein bekanntes und verbreitetes Wortbildungselement ist, um 
auf den Begriff "Afrika" hinzuweisen. Nach dem englischen etmyologi-
schen Wörterbuch ist AFRI (Plural von "Afer") zudem die Bezeichnung 
für  die  antike  Bevölkerung  von  Nordafrika  (THE CONCISE OXFORD 
DICTIONARY OF ENGLISH ETYMOLOGY,  Oxford 2003, S. 8). Diese Bedeutung 
dürfte den massgebenden Verkehrskreisen jedoch kaum bekannt sein. 

Der zweite Bestandteil, COLA, ist zum einen die Bezeichnung für die 
Nuss des Colabaums, zum andern ein generischer Begriff für die Be-
zeichnung von kohlensäurehaltigen Getränken, die aus Extrakten der 
Colanuss bzw. Colapflanze hergestellt werden (GRAND LAROUSSE UNIVER-
SEL, Bd. 4, Paris  1991,  LE GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE, Bd. 5, 
Paris  1991,  S. 893,  vgl. auch  DUDEN,  Die  deutsche Rechtschreibung, 
23. Aufl., Mannheim 2004, S. 263). Die Ursprungsregion der Colapflan-
ze ist Westafrika (PHILIP R. ASHURST [Hrsg.], Chemistry and Technology 
of Soft Drinks and Fruit Juices, 2. Aufl., Oxford 2005, S. 326, JAMES A. 
DUKE,  Handbook of  Nuts,  Boca Raton 2001,  S. 107,  ALBERT Y. LEUNG/ 
STEVEN FOSTER,  Encyclopedia of Common Natural Ingredients Used in 
Food, Drugs and Cosmetics, 2. Aufl.,  New Jersey 2003, S. 332). Die 
Extrakte der Colanuss werden nicht nur in Getränken, sondern auch in 
Backwaren, Süssigkeiten, gefrorenen Desserts, Gelatine und Pudding 
verwendet  (DUKE,  a.a.O.,  S. 107,  LEUNG/FORSTER,  a.a.O.,  S. 332).  Die 
Samen  der  Colanuss  finden  auch  als  Gewürz  Verwendung  (DUKE, 
a.a.O, S. 107). Der  hauptsächliche aktive Grundbestandteil  von Cola 
ist Coffein (LEUNG/FOSTER, a.a.O., S. 332,  ASHURST, a.a.O., S. 326), wo-
bei die Sorte "Cola Nitida" am meisten Coffein enthält und insbeson-
dere in den USA für die Herstellung von nichtalkoholischen Getränken 
verwendet wird (DUKE, a.a.O., S. 110).

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7.

7.1 Im vorliegenden Fall ist zuerst zu prüfen, ob die Marke AFRI-CO-
LA durch ihren Zeichenbestandteil  AFRI  bei  den massgeblichen Ab-
nehmerkreisen  eine  Herkunftserwartung  weckt,  mit  anderen  Worten 
als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG verstanden 
wird. Dabei ist einerseits gerichtsnotorisch, dass der Kontinent Afrika 
in der Schweiz allgemein bekannt ist. Ebenso notorisch ist anderseits, 
dass zwischen Afrika und der Schweiz eine erhebliche Distanz (rund 
4'000 km  im  Durchschnitt)  liegt  und  dass  die  afrikanischen  Länder 
deshalb nicht zu den naheliegendsten und primären Handelspartnern 
der Schweiz gehören.

7.2 Für die Waren  glace à rafraîchir,  glaces comestibles et  prépara-
tions essentiellement à base de glaces comestibles, crèmes glacées,  
glaces  à  la  crème,  sorbets  und vacherins  kommt  aus  der  Sicht  der 
Schweizer Abnehmer der Kontinent Afrika nicht oder kaum als Produk-
tions-,  Fabrikations-  oder  Handelsort  in  Frage,  da  solche  Speisen 
rasch  verderben  und  darum  nicht  über  derart  weite  Entfernungen 
transportiert  werden. Mit  dieser  Erfahrung stimmt überein,  dass ent-
sprechende Eintragungen in der Importstatistik "Swiss-Impex" gänzlich 
fehlen. Ebenso werden succédanées de café, tapioca, pain, pâtisserie 
et confiserie, sirop de mélasse, sauces (condiments),  levure, poudre 
pour faire lever, miel, moutard, vinaigre, sucreries, chocolat, produits 
au  chocolat  y  compris  les  produits  au  chocolat  fourrés,  pralines,  y 
compris celles fourrées aux fruits, au café, aux boissons sans alcool,  
au vin et/ou autres spiritueux ainsi que celles à base de lait ou produ-
its laitiers, notament de yaourt, und bonbons (Klasse 30) in der Regel 
nicht  aus Afrika in die Schweiz importiert,  weshalb die Importzahlen 
für diese Waren nach den Auszügen aus "Swiss-Impex" entsprechend 
tief sind. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sich die Einfuhr 
in  Bezug auf  die obgenannten Waren in naher Zukunft  ändern  wird. 
Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass die massgeblichen Schwei-
zer Abnehmer mit dem Zeichen AFRI-COLA in Bezug auf diese Waren 
eine Herkunftserwartung verbinden. 

Da von der Anmeldung für "farines et préparations faites de céréales" 
die unter diesen Begriff  fallenden Mais- und Couscousprodukte nicht 
ausgenommen wurden, Mais und Couscous nicht als nebensächliche 
Randprodukte jener Kategorie angesehen werden können und gemäss 
der vorgelegten Importstatistik in nicht geringen Mengen aus afrikani-

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schen Ländern  importiert  werden,  ist  Afrika  in  Bezug auf  farines  et 
préparations faites de céréales  insgesamt als Produktions- und Han-
delsort festzustellen. Gleich verhält es sich mit mélanges à tartiner es-
sentiellement  fabriqués  à  base  de  produits  compris  dans  la  classe 
(Klasse 29), wofür ein relevanter Import aus Afrika für Konfitüren aus 
Früchten ausgewiesen ist. Auch diese Waren wurden nicht von der An-
meldung ausgenommen und stellen eine wesentliche Spielart von mé-
langes à tartiner essentiellement fabriqués à base de produits compris 
dans la classe in Klasse 29 dar.

Anders  verhält  es  sich  bei  pâtisseries  de  longue  conservation,  no-
tamment gâteaux prêts à la consommation et gaufres. Auch wenn die 
Importstatistik  zeigt,  dass aus  Nordafrika Hostien  importiert  werden, 
die zwar unter diesen Oberbegriff fallen, aber auf anderen Verkehrswe-
gen  vertrieben  und  für  religiöse  Zwecke  gebraucht  werden,  werden 
alle massgeblich unter pâtisseries de longue conservation, notamment 
gâteaux prêts à la consommation et gaufres fallenden Waren nicht aus 
afrikanischen  Ländern  importiert  und  ist  Afrika  deshalb  insgesamt 
nicht als Handels- und Produktionsort solcher Waren zu qualifizieren.

Für die Waren  café, thé, sagou, sel  und riz wurde Afrika als Produk-
tions- und Handelsort hingegen, auch durch die Angaben der beiden 
Fair trade-Unternehmen, ausreichend ausgewiesen und kann auch an-
genommen  werden,  dass  die  Verkehrskreise  in  Zusammenhang  mit 
diesen  Waren entsprechende Handelsbeziehungen erwarten. Beson-
ders häufig werden der Importstatistik zufolge die Waren cacao, sucre 
und épices  aus Afrika in die Schweiz importiert. Für diese Waren so-
wie für farines et préparations faites de céréales (Klasse 30) und mé-
langes à tartiner essentiellement fabriqués à base de produits compris 
dans la classe (Klasse 29) ist daher im nächsten Schritt zu prüfen, ob 
die massgeblichen Schweizer Abnehmerkreise aus anderen Gründen 
mit dem Zeichen AFRI-COLA keine Herkunftserwartung verbinden, mit 
anderen  Worten,  ob  eine  Ausnahmekategorie  gemäss  der  Yukon-
Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 128 III 459 f. E. 2.1.1-2.1.6 
Yukon) vorliegt. 

7.3 Zu  einem  möglichen  Symbolgehalt  beziehungsweise  zu  einer 
möglichen  Typenbezeichnung  oder  Gattungsbezeichnung  des  Zei-
chens AFRI-COLA für die beanspruchten Waren  mélanges à tartiner 
essentiellement fabriqués à base de produits compris dans la classe 
(Klasse 29),  café, thé, sagou, sel, riz, sucre, cacao, épices  oder fari-

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nes et préparations faites de céréales (Klasse 30) äussert sich die Be-
schwerdeführerin nicht, noch reicht sie diesbezüglich Belege ein. Aus 
den Auszügen der  Vorinstanz  aus  www.swissdox.ch betreffend einer 
möglichen Mehrdeutigkeit des Zeichenbestandteils AFRI lässt sich we-
der  ein  Verständnis  als  Symbolgehalt,  Typenbezeichnung  noch  als 
Gattungsbezeichnung für die beanspruchten Waren ableiten. Auch ver-
mag der Zeichenbestandteil COLA den Gesamteindruck der angefoch-
tenen Marke nicht derart  zu verändern, dass die massgeblichen Ab-
nehmer von mélanges à tartiner essentiellement fabriqués à base de 
produits compris dans la classe (Klasse 29), café, thé, sagou, sel, riz,  
sucre,  cacao, épices  oder farines et  préparations faites  de céréales  
(Klasse 30) mit  dem Zeichenbestandteil  AFRI  keine Herkunftserwar-
tung mehr verbinden würden. Folglich kann als glaubhaft festgehalten 
werden,  dass die massgeblichen Schweizer  Abnehmer mit  dem Zei-
chen AFRI-COLA für die Waren  mélanges à tartiner essentiellement 
fabriqués à base de produits compris dans la classe (Klasse 29), café, 
thé, sagou, sel, riz, sucre, cacao, épices  und farines et préparations 
faites de céréales (Klasse 30) eine Herkunftserwartung verbinden. 

7.4 Zusammenfassend  ergibt  sich,  dass  für  die  massgeblichen 
Schweizer Abnehmer in Bezug auf die Waren glace à rafraîchir, glaces 
comestibles et préparations essentiellement à base de glaces comes-
tibles, crèmes glacées, glaces à la crème, sorbets, vacherins, succé-
danées de café, tapioca, pain, pâtisserie et confiserie, sirop de mélas-
se,  levure,  poudre pour  faire lever,  sauces (condiments),  miel,  mou-
tard, vinaigre, sucreries, chocolat, produits au chocolat y compris les 
produits au chocolat fourrés, pralines, y compris celles fourrées aux 
fruits, au café, aux boissons sans alcool, au vin et/ou autres spiritueux 
ainsi que celles à base de lait ou produits laitiers, notamment de ya-
ourt, pâtisseries de longue conservation, notamment gâteaux prêts à 
la  consommation  et  gaufres  und bonbons (Klasse  30)  das  Zeichen 
AFRI-COLA nicht mit einer Herkunftserwartung im Sinne eines afrika-
nischen Produktions- und Handelsorts verbinden. 

Hingegen stellt  das Zeichen AFRI-COLA bezüglich  mélanges à tarti-
ner essentiellement fabriqués à base de produits compris dans la clas-
se (Klasse 29), café, thé, sagou, sel, sucre, riz, cacao, épices und fari-
nes et préparations faites de céréales (Klasse 30) eine Herkunftsanga-
be im Sinne von Art. 47 Abs. 2 MSchG dar. Da das Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnis  insoweit  nicht  auf  Waren  afrikanischer  Herkunft 
beschränkt  wurde,  ist  die  angefochtene Marke für  diese Waren irre-

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führend,  weil  sie  die  Käuferschaft  zur  Annahme  verleitet,  die  Ware 
stamme aus Afrika,  obschon dies  in  Wirklichkeit  nicht  zwingend der 
Fall ist. 

8.
Weiter ist zu prüfen, ob das Zeichen AFRI-COLA für die beanspruch-
ten Waren sachlich irreführend ist (Art. 2 Bst. c MSchG). Da der haupt-
sächliche aktive Grundbestandteil  von Cola Coffein ist  (LEUNG/FOSTER, 
a.a.O., S. 332, ASHURST,  a.a.O., S. 326), was erfahrungsgemäss einem 
grossen Teil der massgeblichen Abnehmerkreise bekannt ist, wirkt der 
Zeichenbestandteil COLA sachlich offensichtlich irreführend für Waren, 
die kein Coffein enthalten können.

Die Ware  succédanés de café enthält  definitionsgemäss keinen Kaf-
fee, sondern setzt sich aus Pulver aus geeigneten gerösteten stärke- 
oder zuckerhaltigen Pflanzenteilen wie Zichorie, Getreide, Obst, Malz 
oder Eicheln oder aus Zuckerarten oder Melasse zusammen (Art. 64 
der Verordnung des EDI über alkoholfreie Getränke [insbesondere Tee, 
Kräutertee,  Kaffee,  Säfte,  Sirupe,  Limonaden]  vom  23. November 
2005, SR 817.022.111). Diese Inhaltsstoffe enthalten kein Coffein (vgl. 
insbesondere für  Zichorie  LEUNG/FOSTER,  a.a.O.,  S. 161 ff.). Coffein ist 
als  Bestandteil  geeignet,  den Kaufentschluss  massgeblich  zu  beein-
flussen (WILLI, a.a.O., Art. 2, N .18). Für diese Ware ist der Zeichenbe-
standteil COLA daher sachlich irreführend.

Für alle übrigen Waren, nämlich  mélanges à tartiner essentiellement 
fabriqués à base de produits compris dans la classe (Klasse 29), café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),  
épices, glace à rafraîchir, glaces comestibles et préparations essenti-
ellement à base de glaces comestibles, crèmes glacées, glaces à la  
crème, sorbets, vacherins, sucreries, chocolat, produits au chocolat y  
compris  les  produits  au  chocolat  fourrés,  pralines,  y  compris  celles 
fourrées aux fruits, au café, aux boissons sans alcool, au vin et/ou au-
tres spiritueux ainsi que celles à base de lait ou produits laitiers, no-
tamment  de yaourt,  pâtisseries  de  longue  conservation,  notamment 
gâteaux prêts à la consommation et gaufres und bonbons (Klasse 30) 
ist die Verwendung eines colahaltigen Lebensmittelzusatzes hingegen 
denkbar und der Zeichenbestandteil COLA darum sachlich nicht irre-
führend.

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9.
Schliesslich ist  zu prüfen, ob das Zeichen AFRI-COLA für die bean-
spruchten Waren beschreibend und deshalb – unter dem Vorbehalt ei-
ner  möglichen  Verkehrsdurchsetzung  –  vom  Markenschutz  ausge-
schlossen ist (Art. 2 Bst. a MSchG). Die Frage der Unterscheidungs-
kraft der Marke im Zusammenwirken ihrer beiden Wortelemente, von 
welchen  keines  das  andere  dominiert,  kann  jedoch  aus  folgenden 
Gründen offengelassen werden.

Für die Waren  glace à rafraîchir, glaces comestibles et  préparations 
essentiellement  à  base  de  glaces  comestibles,  crèmes  glacées,  
glaces à la crème, sorbets, vacherins, tapioca, pain, pâtisserie et con-
fiserie, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sauces (con-
diments), miel, moutard, vinaigre, sucreries, chocolat, produits au cho-
colat  y compris les produits au chocolat  fourrés, pralines, y compris  
celles fourrées aux fruits, au café, aux boissons sans alcool, au vin et/
ou autres spiritueux ainsi que celles à base de lait ou produits laitiers,  
notamment de yaourt, pâtisseries de longue conservation, notamment 
gâteaux prêts à la consommation et gaufres und bonbons (Klasse 30) 
stellt der Zeichenbestandteil  AFRI ausgangsgemäss keine Herkunfts-
angabe im Sinne von Art. 47 Abs. 2 MSchG dar (vgl. oben E. 6.2-6.4), 
weshalb  er  ein  grundsätzlich  schutzfähiges  Zeichenelement  ist.  Der 
Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens ist daher nicht von ge-
meinfreien Elementen geprägt; weder ist ein beschreibender Bestand-
teil  dominierend,  noch  sind  beide  Bestandteile  gemeinfrei  –  wobei 
auch deren Verbindung schutzunfähig ist (vgl. aber BGE 112 II 76 E. 
3.b  Coca-Cola Classic,  wo die Kombination der beschreibenden Zei-
chenelemente Coca,  Cola und Classic bzw. Cherry  als nicht  schutz-
fähig erachtet wurde). Das Zeichen AFRI-COLA ist für die genannten 
Waren folglich schutzfähig.

Für die Waren  mélanges à tartiner essentiellement fabriqués à base 
de produits compris dans la classe (Klasse 29),  café, thé, sagou, sel,  
sucre, riz, cacao, épices und farines et préparations faites de céréales 
(Klasse 30) für  die der  Zeichenbestandteil  AFRI  geografisch irrefüh-
rend ist,  kann hingegen offengelassen werden, ob das angefochtene 
Zeichen  AFRI-COLA  auch  beschreibend  im  Sinne  von  Art.  2  Bst. a 
MSchG ist,  da bereits gestützt auf Art. 2 Bst. c MSchG der Marken-
schutz verweigert  werden muss. Gleich verhält  es  sich  für  die Ware 
succédanées de café, wofür der Zeichenbestandteil COLA sachlich ir-

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reführend ist. Auch für diese Ware kann das Zeichen AFRI-COLA be-
reits gestützt auf Art. 2 Bst. c MSchG nicht geschützt werden. 

10.
Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter auf den Gleichbehandlungs-
grundsatz gemäss Art. 8  der Bundesverfassung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) und den Grund-
satz des Vertrauens ins Verwaltungshandeln mit Bezug auf eigene, un-
angefochtene, vergleichbare Voreintragungen sowie ausländische Ein-
tragungen der Marke AFRI-COLA. Das Bundesgericht hat in ständiger 
Praxis  einen Anspruch  auf  Gleichbehandlung  mit  Bezug auf  frühere 
Entscheide über Markeneintragungen und auf die Eintragung des Zei-
chens in  anderen Ländern verneint. Massgebend sei  einzig der Ein-
druck,  den  das  Zeichen  beim schweizerischen  Publikum hinterlasse 
(zuletzt in Urteil des Bundesgerichts 4A.265/2007 vom 26. September 
2007 E. 2.5 American Beauty). Eine Gleichbehandlung im Unrecht wä-
re einzig denkbar, wenn die Vorinstanz in ständiger Praxis vom Gesetz 
abweichen und zu erkennen geben würde,  dass  es auch in  Zukunft 
nicht gesetzeskonform entscheiden würde (Urteil des Bundesgerichts 
vom 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 Firemaster, Urteile des 
Bundesverwaltungsgerichts B-7407/2006 vom 18. September 2007 E. 
6 Toscanella und B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 11 ff. Projob). Eine 
solche Ausnahme liegt im vorliegenden Fall nicht vor. 

11.
Die Beschwerde ist damit teilweise gutzuheissen. Die Verfügung vom 
11. Januar  2006  ist  teilweise  aufzuheben  und  die  Vorinstanz  anzu-
weisen,  das  Zeichen  AFRI-COLA  für  die  Waren  glace  à  rafraîchir, 
glaces comestibles et préparations essentiellement à base de glaces 
comestibles, crèmes glacées, glaces à la crème, sorbets, vacherins,  
tapioca, pain, pâtisserie et confiserie, sirop de mélasse, levure, poud-
re pour faire lever, sauces (condiments),  miel,  moutard, vinaigre, su-
creries, chocolat, produits au chocolat y compris les produits au cho-
colat  fourrés,  pralines, y  compris  celles fourrées aux fruits,  au café,  
aux boissons sans alcool, au vin et/ou autres spiritueux ainsi que cel-
les à base de lait ou produits laitiers, notamment de yaourt, pâtisse-
ries de longue conservation, notamment gâteaux prêts à la consom-
mation et gaufres  und bonbons (Klasse 30) im Markenregister einzu-
tragen. In Bezug auf die Waren mélanges à tartiner essentiellement fa-
briqués à base de produits compris dans la classe (Klasse 29),  café, 
thé, sagou, sel, sucre, riz, cacao, épices, farines et préparations faites 

Seite 20

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de céréales und succédanées de café (Klasse 30) ist die Beschwerde 
hingegen abzuweisen.

12.
Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sachen,  Art  der  Prozessführung  und  finanzieller  Lage  der  Parteien 
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 
11. Dezember  2006  über  die  Kosten und Entschädigungen  vor  dem 
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintra-
gungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst 
sich  folglich  nach  dem Streitwert  (Art.  4  VGKE). Die  Schätzung des 
Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungs-
werten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden 
Zeichen  grundsätzlich  ein  Streitwert  zwischen  Fr. 50'000.-  und 
Fr. 100'000.-  angenommen werden darf  (BGE 133 III  492 E. 3.3 mit 
weiteren  Hinweisen).  Von diesem Erfahrungswert  ist  auch  im  vorlie-
genden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhalts-
punkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. 
Da die Beschwerdeführerin nur teilweise obsiegt, ist ihr ein angemes-
sener Teil der Gerichtskosten aufzuerlegen.

13.
Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung 
derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in de-
ren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 
1  des  Bundesgesetzes  über  Statut  und  Aufgaben  des  Eidgenössi-
schen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG; SR 172.010.31) handelt 
die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. 
Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes 
beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie 
die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und erhob auch in ei-
genem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz kann da-
her zur Zahlung einer Parteientschädigung verpflichtet werden. Da die 
Beschwerdeführerin teilweise obsiegt hat,  rechtfertigt es sich, ihr zu-
lasten der Vorinstanz eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe 
von Fr. 1'300.- (inkl. MWST) zuzusprechen. 

Seite 21

B-7412/2006

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziff. 1 der Verfügung vom 
11. Januar  2006  wird  teilweise  aufgehoben,  und die  Vorinstanz  wird 
angewiesen die  Marke AFRI-COLA für  die  Waren  glace à rafraîchir, 
glaces comestibles et préparations essentiellement à base de glaces 
comestibles, crèmes glacées, glaces à la crème, sorbets, vacherins,  
tapioca, pain, pâtisserie et confiserie, sirop de mélasse, levure, poud-
re pour faire lever, sauces (condiments),  miel,  moutard, vinaigre, su-
creries, chocolat, produits au chocolat y compris les produits au cho-
colat  fourrés,  pralines, y  compris  celles fourrées aux fruits,  au café,  
aux boissons sans alcool, au vin et/ou autres spiritueux ainsi que cel-
les à base de lait ou produits laitiers, notamment de yaourt, pâtisse-
ries de longue conservation, notamment gâteaux prêts à la consom-
mation  et  gaufres  und bonbons (Klasse  30)  ins  Markenregister  ein-
zutragen. Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen und 
die angefochtene Verfügung bestätigt.

2.
Der Beschwerdeführerin  werden die  Gerichtskosten teilweise,  in  der 
Höhe von Fr. 800.-  (inkl. MWST), auferlegt. Sie werden mit  dem von 
der  Beschwerdeführerin  geleisteten  Kostenvorschuss  von  Fr. 2'500.- 
verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'700.- wird der Beschwerdeführe-
rin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstat-
tet. 

3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung 
in der Höhe von Fr. 1'300.- (inkl. MWST) zu erstatten. 

4.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Gerichtsurkunde;  Beilage:  Rückerstat-
tungsformular)

- die Vorinstanz (Ref.: IR Nr. 820'386 AFRI-COLA; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-

de)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die folgende Seite verwiesen.

Seite 22

B-7412/2006

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann Katja Stöckli

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2, 90 ff. und 100 des Bundesgerichts-
gesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat 
die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die 
Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweis-
mittel  sind, soweit  sie der Beschwerdeführer in Händen hat,  beizule-
gen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 3. Oktober 2008

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