# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 50af53e8-b630-509e-8773-1c48a32db5e0
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2020-05-25
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 25.05.2020 BVGE 2020 IV/5
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_BVGE-2020-IV-5_2020-05-25.pdf

## Full Text

Markenschutz. Absolute Ausschlussgründe 2020 IV/5 

 

 

BVGE / ATAF / DTAF IV 47 

 

2020 IV/5 

Auszug aus dem Urteil der Abteilung II 
i. S. Swiss Re Ltd. gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum 

B–5011/2018 vom 25. Mai 2020 

Markenschutz. Absolute Ausschlussgründe. Herkunftsangaben. Kei-

ne Irreführungsgefahr bei zutreffender Herkunftsangabe für Dienst-

leistungen aus der Schweiz. 

Art. 2 Bst. c, Art. 47, Art. 49 Abs. 1 MSchG. 

1. « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » 
wird im Sinn von « Schweizerische Rückversicherung – wir ma-

chen die Welt widerstandsfähiger » verstanden. Das Zeichen ent-

hält einen Hinweis auf die geografische Herkunft der infrage ste-

henden Dienstleistungen aus der Schweiz (E. 3.1–3.2 und 5.2–5.6). 

2. Der Herkunftshinweis trifft vorliegend zu, da sich der Geschäfts-
sitz und ein Ort der tatsächlichen Verwaltung in der Schweiz be-

finden; keine Irreführung (E. 6.3). 

3. Enthält eine Dienstleistungsmarke eine geografische Herkunfts-
angabe, muss die Vorinstanz prüfen, ob der Hinterleger die Erfül-

lung der Kriterien in Art. 49 Abs. 1 MSchG im Hinblick auf seine 

Dienstleistungen glaubhaft machen kann (E. 6.4). 

Protection des marques. Motifs absolus d'exclusion. Indications de 

provenance. Pas de risque de tromperie si l'indication de provenance 

est exacte pour des services provenant de Suisse. 

Art. 2 let. c, art. 47, art. 49 al. 1 LPM. 

1. « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » 
est compris dans le sens « Réassurance suisse – nous rendons le 

monde plus résistant ». Le signe comprend une référence à la pro-

venance géographique suisse des services en question (consid. 3.1–

3.2 et 5.2–5.6). 

2. L'indication de provenance est exacte en l'espèce, car le siège et un 
réel site administratif se trouvent en Suisse; pas de risque de trom-

perie (consid. 6.3). 

2020 IV/5 Markenschutz. Absolute Ausschlussgründe 

 

 

48 IV BVGE / ATAF / DTAF  

 

3. Si une marque de services contient une indication de provenance 
géographique, l'autorité inférieure doit examiner dans quelle me-

sure le déposant peut rendre vraisemblable le respect des critères 

visés à l'art. 49 al. 1 LPM pour ses services (consid. 6.4). 

Protezione dei marchi. Motivi assoluti di esclusione. Indicazioni di 

provenienza. Nessun rischio di inganno se l'indicazione di provenienza 

per servizi provenienti dalla Svizzera è esatta. 

Art. 2 lett. c, art. 47, art. 49 cpv. 1 LPM. 

1. « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » 
è inteso come « Riassicurazione svizzera – rendiamo il mondo più 

resistente ». Il segno contiene un riferimento alla provenienza geo-

grafica svizzera dei servizi in questione (consid. 3.1–3.2 e 5.2–5.6). 

2. Nel caso in esame l'indicazione di provenienza è esatta, poiché la 
sede sociale e un luogo effettivo dell'amministrazione del fornitore 

dei servizi si trovano in Svizzera; nessun rischio di inganno 

(consid. 6.3). 

3. Se il marchio di un servizio contiene un'indicazione di provenienza 
geografica, l'autorità inferiore deve verificare se il depositante è in 

grado di rendere verosimile l'adempimento dei criteri di cui al-

l'art. 49 cpv. 1 LPM per i suoi servizi (consid. 6.4). 

 

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum wies die Anmeldung 

der Marke « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILI-

ENT » für die Dienstleistungen Versicherungswesen, Finanzwesen, Geld-

geschäfte, Immobilienwesen der Klasse 36 zurück. Das Zeichen enthalte 

mit dem Bestandteil « SWISS » einen Hinweis auf die geografische Her-

kunft der infrage stehenden Dienstleistungen, weshalb die Gefahr einer 

Irreführung bestehe. Ob die Voraussetzungen gemäss Art. 49 Abs. 1 des 

Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) erfüllt 

seien, könne im Markeneintragungsverfahren seit Inkrafttreten der 

« Swissness-Reform » angesichts des grossen Aufwands nicht mehr über-

prüft werden. Die Marke könne daher nur mit einer Einschränkung des 

Dienstleistungsverzeichnisses auf « Dienstleistungen Schweizer Her-

kunft » eingetragen werden. In ihrer Beschwerde ersuchte die Swiss Re 

das Bundesverwaltungsgericht um Eintragung ihrer Marke ohne Ein-

schränkung des Dienstleistungsverzeichnisses. 

Markenschutz. Absolute Ausschlussgründe 2020 IV/5 

 

 

BVGE / ATAF / DTAF IV 49 

 

Die Beschwerde wurde vom Bundesverwaltungsgericht gutgeheissen. Der 

Entscheid wurde vom Bundesgericht mit Urteil 4A_361/2020 vom 

8. März 2021 bestätigt. 

Aus den Erwägungen: 

3.  
3.1 Gemäss Art. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen vom 
Markenschutz absolut ausgeschlossen und nicht eintragungsfähig (Art. 30 

Abs. 2 Bst. c MSchG). Ein Zeichen ist unter anderem dann irreführend, 

wenn es eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus ei-

ner geografischen Bezeichnung besteht, die objektiv geeignet ist, die Mar-

kenadressaten zur Annahme einer Warenherkunft zu verleiten, die in 

Wirklichkeit nicht zutrifft. 

3.2 Gemäss Art. 47 MSchG sind Herkunftsangaben direkte oder indi-
rekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleis-

tungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigen-

schaften, die mit der Herkunft zusammenhängen (Abs. 1). Geografische 

Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als 

Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen 

verstanden werden, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von 

Absatz 1 (Abs. 2; …). 

3.3–5.1 (…) 

5.2 Der Markenbestandteil « Swiss » ist ein englisches Wort aus dem 
Grundwortschatz, das von den massgeblichen Verkehrskreisen verstanden 

wird (vgl. zum Grundwortschatz Urteile des BVGer B–3328/2015 vom 

18. Oktober 2017 E. 8.3.2 « STINGRAY/ROAMER STINGRAY »;  

B–2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.1 « TOTAL TRADER »). « Swiss » 

bedeutet als Substantiv « Schweizer(in) » oder in der Mehrzahl « die 

Schweizer » und als Adjektiv « schweizerisch » oder « Schweizer- » (vgl. 

< https://www.pons.de > Swiss, abgerufen am 10.05.2020). Auch eine 

Übersetzung mit « Eidgenoss(in) » oder « eidgenössisch » ist möglich 

(vgl. zum Ganzen Urteil des BVGer B–6372/2010 vom 31. Januar 2011 

E. 3.3 « SWISS MILITARY BY BTS »). 

Das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits mehrfach Gelegenheit, sich 

mit dem Wort « Swiss » als Markenbestandteil auseinanderzusetzen. Nach 

dieser vorliegend anwendbaren Rechtsprechung ist der einzelne Zeichen-

2020 IV/5 Markenschutz. Absolute Ausschlussgründe 

 

 

50 IV BVGE / ATAF / DTAF  

 

bestandteil « Swiss » als bekannte geografische Angabe geeignet, die Her-

kunft von Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen, die aus der Schweiz 

stammen (Urteile des BVGer B–6372/2010 E. 3.3 am Ende « SWISS 

MILITARY BY BTS »; B–5145/2015 vom 11. Dezember 2017 E. 9.2.1.1 

« The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL »; B–1710/2008 

vom 6. November 2008 E. 3.6 « SWISTEC »). Dies gilt auch in Bezug auf 

die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen Versicherungswesen, 

Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen der Klasse 36, welche 

durchaus aus der Schweiz stammen können. 

5.3 Der nächste Zeichenbestandteil « RE » lässt sich mit dem lateini-
schen beziehungsweise vorliegend englischen Präfix « re » für « wieder », 

« neu » oder « zurück » übersetzen, wie beispielsweise im Wort « re-

imbursement » (Rückerstattung) oder « reelection » (Wiederwahl). Das 

Abkürzungsverzeichnis < https://www.acronymfinder.com > (abgerufen 

am 10.05.2020) nennt 75 verschiedene Bedeutungen von « re », darunter 

auch die verbreitete Abkürzung für « reinsurance » (Rückversicherung). 

Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, dass die Buchstabenfolge 

« Re » von Rückversicherungsunternehmen häufig in ihren Firmennamen 

verwendet wird (z.B. Munich Re, Swiss Re, PartnerRe, Everest Re; vgl. 

eine Liste der 50 grössten Rückversicherungsunternehmen auf 

< https://www.reinsurancene.ws/top-50-reinsurance-groups/ >, abgerufen 

am 10.05.2020). Dieser Sinngehalt tritt daher vorliegend klar in den Vor-

dergrund, was umso mehr gilt, als sich die infrage stehenden Dienstleis-

tungen auch an Fachkreise richten ([…]). Auch die Parteien stimmen in 

diesem Punkt überein. Die Wortkombination « Swiss Re » wird von den 

massgeblichen Verkehrskreisen somit als « Schweizerische Rückversiche-

rung » verstanden. 

5.4 Die Vorinstanz geht davon aus, dass die massgeblichen Ver-
kehrskreise den durch einen Strich abgegrenzten Slogan « WE MAKE 

THE WORLD MORE RESILIENT » verstehen würden, da sämtliche 

Worte zum englischen Grundwortschatz gehören ([…]). Dies trifft 

zweifellos auf die Worte « we », « make », « the », « world » und « more » 

zu. Dem englischen Wort « resilient » kommen je nach Kontext verschie-

dene Bedeutungen zu. Als Fachbegriff aus der Psychologie ist das Wort 

sogar eingedeutscht (vgl. < https://www.duden.de > resilient, abgerufen 

am 10.5.2020). Resilient bedeutet (auf Deutsch und Englisch), abgeleitet 

vom Substantiv « Resilienz » oder « resilience », so viel wie belastbar, 

anpassungs- oder widerstandsfähig (vgl. < https://de.wikipedia.org/wiki/ 

Markenschutz. Absolute Ausschlussgründe 2020 IV/5 

 

 

BVGE / ATAF / DTAF IV 51 

 

Resilienz_(Psychologie) >, abgerufen am 10.05.2020). Im wirtschaftli-

chen Kontext wird « resilient » auch zur Bezeichnung eines regenerations- 

und entwicklungsfähigen Systems verwendet (vgl. HENRIK BRINKMANN et 

al., Economic Resilience – A new concept for policy making?, Inclusive 

Growth for Germany, No. 11, Bertelsmann Stiftung 2017, S. 12 f.). Die 

vom verfahrensgegenständlichen Zeichen angesprochenen Fachkreise, 

welche über erhöhte Englischkenntnisse verfügen (Urteil des BGer 

4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 « AdRank »), werden « resi-

lient » im soeben erläuterten wirtschaftlichen Sinn auffassen. Das 

ebenfalls angesprochene breite Publikum wird den englischen Begriff 

« resilient » auch allgemeiner im Sinne von « anpassungsfähig » 

beziehungsweise « belastbar » verstehen. 

5.5 Das vorliegend zu beurteilende Zeichen wird im Gesamteindruck 
wesentlich durch den Zeichenanfang « SWISS RE » und nicht den anprei-

senden Slogan « WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » ge-

prägt (vgl. zur Aussagekraft von Slogans Urteil des BVGer B–559/2019 

vom 8. Oktober 2019 E. 3.3 « Un gout de fou...jusq'au bout » m.H.). Die-

ser Eindruck wird durch den Strich, der den Leser zu einer kurzen Pause 

veranlasst, und durch die optische Zweiteilung des Zeichens noch ver-

stärkt. Weiter bezieht sich das Wort « we » im zweiten Markenbestandteil 

auf das erste Zeichenelement « SWISS RE ». 

5.6 Das infrage stehende Zeichen wird von den massgeblichen Ver-
kehrskreisen insgesamt als « Schweizerische Rückversicherung – wir ma-

chen die Welt widerstandsfähiger » verstanden. Der Zeichenbestandteil 

« SWISS » ist als bekannte geografische Angabe für sich genommen ge-

eignet, die Herkunft der infrage stehenden Dienstleistungen der Klasse 36 

zu bezeichnen. (…) 

6.–6.2 (…) 

6.3 Im vorliegenden Fall erfüllt die Beschwerdeführerin die Voraus-
setzungen von Art. 49 Abs. 1 MSchG offensichtlich, was auch von der 

Vorinstanz weder im vorinstanzlichen Verfahren noch im vorliegenden Be-

schwerdeverfahren bestritten wird. 

Der Geschäftssitz der Beschwerdeführerin befindet sich in Zürich (vgl. 

Handelsregisterauszug « Swiss Re AG », S. 1; […]). Weiter geht aus dem 

Handelsregisterauszug hervor, dass ein Grossteil der zeichnungsberechtig-

ten Personen ihren Wohnsitz in der Schweiz hat, sodass klarerweise ein 

Ort der tatsächlichen Verwaltung in der Schweiz vorliegt (vgl. Handelsre-

2020 IV/5 Markenschutz. Absolute Ausschlussgründe 

 

 

52 IV BVGE / ATAF / DTAF  

 

gisterauszug « Swiss Re AG », S. 3–5; […]). Dass die verfahrensgegen-

ständliche Marke in Zukunft auf einen Dritten übertragen oder lizenziert 

werden könnte, ändert daran nichts. Dieses Risiko hat bereits unter der 

alten Markeneintragungspraxis bestanden. Da die Kriterien von Art. 49 

Abs. 1 MSchG erfüllt sind, trifft die Herkunftsangabe der infrage stehen-

den Dienstleistungen zu, sodass die Marke « SWISS RE – WE MAKE 

THE WORLD MORE RESILIENT » nicht irreführend im Sinne von 

Art. 2 Bst. c MSchG sein kann. Die Beschwerde ist daher bereits aus die-

sem Grund gutzuheissen. 

6.4 (…) Anhand des vorliegenden Falls wird allerdings deutlich, dass 

auch die neu kumulativ zu erfüllenden Kriterien in Art. 49 Abs. 1 MSchG 

durchaus einer Prüfung zugänglich sind, die mit vertretbarem Aufwand 

durchgeführt werden kann (vgl. E. 6.3). Der Prüfungsaufwand erscheint 

im Hinblick auf die seit der « Swissness-Reform » präzisierten Kriterien 

nicht grundsätzlich grösser als unter dem alten Recht. Den Markenhinter-

legern hätte altrechtlich angesichts der verschiedenen alternativen An-

knüpfungspunkte tendenziell eher ein grösserer Spielraum zur Glaubhaft-

machung der Herkunft von Dienstleistungen zugestanden. Es liegt – wie 

bis anhin – in der Verantwortung der Hinterleger, anhand welcher Belege 

sie die Herkunft ihrer Dienstleistungen glaubhaft machen. Was die Un-

gleichbehandlung von Waren- und Dienstleistungsmarken betrifft, bestand 

diese bereits unter der bisherigen Markeneintragungspraxis. Eine solche 

erscheint zudem gerechtfertigt, da Dienstleistungen in einem weniger en-

gen Zusammenhang zu den örtlichen Verhältnissen stehen als Waren 

(Urteil des BVGer B–5228/2014 vom 15. Dezember 2016 E. 5.2.1 

« RENO »; ALEXANDER PFISTER, in: Basler Kommentar, Markenschutz-

gesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 49 MSchG N. 4, je m.H.). 

Die Vorinstanz ist nach dem Gesagten gehalten, wie bis anhin zumindest 

zu prüfen, ob es dem Hinterleger einer Dienstleistungsmarke, die eine geo-

grafische Angabe enthält, gelungen ist, die Erfüllung der Kriterien in 

Art. 49 Abs. 1 MSchG im Hinblick auf seine Dienstleistungen glaubhaft 

zu machen. Im Zweifelsfall ist eine Einschränkung des Dienstleistungs-

verzeichnisses vorzunehmen, was insbesondere für ausländische Her-

kunftsangaben gilt. Ob eine genügende tatsächliche Verwaltungstätigkeit 

vorliegt, ist im Streitfall vom Gericht zu entscheiden (Botschaft vom 

18. November 2009 zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu ei-
nem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer 

öffentlicher Zeichen [« Swissness »-Vorlage], BBl 2009 8533, 8599). Die 

Markenschutz. Absolute Ausschlussgründe 2020 IV/5 

 

 

BVGE / ATAF / DTAF IV 53 

 

Vorinstanz kann eine Prüfung der genannten Kriterien nicht gestützt auf 

die Vermeidung von übermässigem Prüfungsaufwand verweigern ([…]). 

6.5–7. (…) 

8. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz das Zei-
chen « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » für 

die Dienstleistungen Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, 

Immobilienwesen der Klasse 36 zu Unrecht nicht in das Schweizerische 

Markenregister eingetragen hat. Die Vorinstanz hätte prüfen müssen, ob 

das Vorliegen der Voraussetzungen in Art. 49 Abs. 1 MSchG in Bezug auf 

die infrage stehenden Dienstleistungen vorliegend glaubhaft gemacht wor-

den ist. Die Beschwerde ist demnach als begründet gutzuheissen und die 

Vorinstanz anzuweisen, das infrage stehende Zeichen ohne Einschränkung 

des Dienstleistungsverzeichnisses ins Markenregister einzutragen.