# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** be6a381f-0460-54da-8c06-5fa2c34d9db2
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2022-04-26
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2021_006
**Docket/Reference:** S2021_006
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/185/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

S2021_006

Besetzung

Verfahrensbeteiligte

U r t e i l   v o m   2 6 .   A p r i l   2 0 2 2

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. phil. II, Dipl. Biochem.  Andreas Schöllhorn 
Savary, 
Gerichtsschreiber Dr. iur. Lukas Abegg

Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Boulevard, US-NJ 07981-
0915 Whippany, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und/oder 
Rechtsanwältin MLaw Louisa Galbraith, patentanwaltlich be-
raten durch Dr. nat., Dipl. Chem. Ulrike Ciesla, alle bei MLL 
Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG, Schiffbaustrasse 2,
Postfach 1765, 8031 Zürich,

Klägerin

gegen

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld,  
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, TIMES 
Attorneys, Feldeggstrasse 12, 8024 Zürich, patentanwaltlich 
beraten durch Robin Ellis, Reddie & Grose GmbH, Hop-
fenstrasse 8, DE-80335 München,

Beklagte

Gegenstand

Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme
Sorafenibtosylat

S2021_006

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung,

1.
Am 11. Oktober 2021 reichte die Klägerin die Klageschrift ein mit folgen-
den  Rechtsbegehren  (Hervorhebungen  zu  den  Unterschieden  zwischen 
den verschiedenen Eventualanträgen diesseits hinzugefügt):

«1.  Es  sei  der Gesuchsgegnerin  unter Androhung  einer Ordnungsbusse  von 

CHF  1'000  pro  Tag gemäss Art. 343  Abs.  1  lit. c Zivilprozessordnung (ZPO) 

und  mindestens  CHF  5'000  gemäss  Art.  343 Abs.  1  lit.  b  ZPO,  sowie  einer 

Strafe  (Busse) für  die  im  Handelsregister eingetragenen leitenden Angestell-

ten nach  Art.  292  StGB  vorsorglich  zu  verbieten,  Arzneimittel  mit  dem  Wirk-

stoff Sorafenib in Form von Sorafenib-Tosylat, insbesondere das Arzneimittel 

«Sorafenib Zentiva» (Swissmedic-Zulassung Nr. 68210), in der Schweiz her-

zustellen,  zu lagern,  anzubieten,  zu  verkaufen,  zu  vertreiben, einzuführen, 

auszuführen oder sonst in den Verkehr zu bringen sowie zu diesen Zwecken 

zu besitzen und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen.

2. Eventualiter zu Ziff. 1 sei es der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer 

Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilpro-

zessordnung (ZPO) und mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b 

ZPO, sowie einer Strafe (Busse) für die im Handelsregister eingetragenen lei-

tenden Angestellten nach Art. 292 StGB vorsorglich zu verbieten, Arzneimittel 

zur oralen Verabreichung mit dem Wirkstoff Sorafenib in Form von Sorafenib-

Tosylat,  insbesondere  das Arzneimittel  «Sorafenib  Zentiva» (Swissmedic-

Zulassung Nr. 68210), in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu 

verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst in den Verkehr

zu bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte dazu anzu-

stiften und/oder dabei zu unterstützen.

3. Eventualiter zu Ziff. 2 sei es der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer 

Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilpro-

zessordnung (ZPO) und mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b 

ZPO, sowie einer Strafe (Busse) für die im Handelsregister eingetragenen lei-

tenden Angestellten nach Art. 292 StGB vorsorglich zu verbieten, Arzneimittel 

in einer oralen Dosierungsform mit dem Wirkstoff Sorafenib in Form von So-

rafenib-Tosylat,  insbesondere das  Arzneimittel «Sorafenib Zentiva» (Swiss-

medic-Zulassung Nr. 68210), in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubie-

ten,  zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst in den 

Verkehr zu bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte da-

zu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen.

Seite 2

S2021_006

4. Eventualiter zu Ziff. 3 sei es der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer 

Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilpro-

zessordnung (ZPO) und mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b 

ZPO, sowie einer Strafe (Busse) für die im Handelsregister eingetragenen lei-

tenden Angestellten nach Art. 292 StGB vorsorglich zu verbieten, Arzneimittel 

in der Form von Tabletten mit dem Wirkstoff Sorafenib in Form von Sorafenib-

Tosylat,

insbesondere das  Arzneimittel  «Sorafenib Zentiva» (Swissmedic-

Zulassung Nr. 68210), in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu 

verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst in den Verkehr 

zu bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte dazu anzu-

stiften und/oder dabei zu unterstützen.

5. Eventualiter zu Ziff. 4 sei es der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer 

Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilpro-

zessordnung (ZPO) und mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b 

ZPO, sowie einer Strafe (Busse) für die im Handelsregister eingetragenen lei-

tenden Angestellten nach Art. 292 StGB vorsorglich zu verbieten, Arzneimittel 

zur  Behandlung  von  Krebs  in  der  Form  von  Tabletten  mit  dem Wirkstoff  So-

rafenib  in  Form  von  Sorafenib-Tosylat,  insbesondere  das  Arzneimittel  «So-

rafenib  Zentiva» (Swissmedic-Zulassung  Nr.  68210), in  der  Schweiz  herzu-

stellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, aus-

zuführen oder sonst in den Verkehr zu bringen sowie  zu diesen Zwecken zu 

besitzen und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen

6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge inklusive der Auslagen für die not-

wendigerweise beigezogene Patentanwältin zulasten der Gesuchsgegnerin.»

2.
Am 4. November 2021 reichte die Klägerin ein für sie ungünstiges Urteil 
des  High Court of Justice von  England und Wales  vom 8. Oktober 2021 
im Zusammenhang mit dem britischen Teil von EP 2 305 255 ein.

3.
Am 23. November 2021 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit dem 
Antrag,  die  Klage  sei  unter  Kosten- und  Entschädigungsfolgen  abzuwei-
sen;  hilfsweise  sei  die  Anordnung  vorsorgliche  Massnahmen  von  der 
Leistung einer Sicherheit abhängig zu machen.

4.
Mit Verfügung vom 25. November 2021 lud das Gericht zur Verhandlung 
vom 4. April 2022 und setzte der Klägerin Frist zur Stellungnahme.

Seite 3

S2021_006

5.
Mit  Eingabe  vom  24.  Dezember  2021  äusserte  sich die  Klägerin  zur
Massnahmeantwort,  wobei  sie  zusätzlich  folgendes  Rechtsbegehren 
stellte:

«7.  Der  Antrag  der  Beklagten  um  Sicherheitsleistung  im  Sinne  von  Art.  264 

ZPO  sei  abzuweisen  und  die  in  Rechtsbegehren  Nr.  1-5  des  Gesuchs  um 

vorsorgliche Massnahmen vom 11. Oktober 2021 (act. 1) anbegehrten Mass-

nahmen seien ohne Anordnung einer Sicherheitsleistung gutzuheissen.»

6.
Am 25.  Januar  2022  nahm  die  Beklagte Stellung  zur  zweiten  Rechts-
schrift  der  Klägerin. Darauf  antwortete  die  Klägerin  mit  Eingabe  vom  7. 
Februar 2022.

7.
Das  Fachrichtervotum  vom  7.  Februar  2022  wurde  am  8.  Februar  2022 
an die Parteien versandt.

8.
Die Beklagte fragte an, ob eine Stellungnahme zur Eingabe der Klägerin 
vom 7. Februar 2022 zusammen mit der Stellungnahme zur Massnahme-
antwort als rechtzeitig angesehen würde, was das Gericht bestätigte. Am 
4. März 2022 nahmen beide Parteien Stellung zum Fachrichtervotum, die 
Beklagte  nahm  gleichzeitig  Stellung  zur  Eingabe  der  Klägerin  vom  24. 
Februar  2022. Die  Klägerin  wiederum  antwortete  am  18.  März  2022  auf 
die Stellungnahme der Beklagten.

9.
Am 4. April 2022 fand die mündliche Verhandlung statt.

10.
Mit  Eingabe  vom  14. April  2022  reichte  die  Klägerin  ein  Urteil  des  Han-
delsgerichts Wien vom 12. April 2022 und ein Urteil der Nederlandstalige 
Ondernemingsrechtbank Brussel vom 5. April 2022 ein.

Zuständigkeit

11.
Die Klägerin hat ihren Sitz in den USA, die  Beklagte in der  Schweiz. Es 
liegt  entsprechend  ein  internationaler  Sachverhalt  vor.  Die  örtliche  Zu-
ständigkeit  des  Bundespatentgerichts  für  das  vorliegende  Massnahme-

Seite 4

S2021_006

verfahren ergibt sich aus den Art. 2 Abs. 1, 5 Abs. 3 und Art. 31 Überein-
kommen  über  die  gerichtliche  Zuständigkeit  und  die  Anerkennung  und 
Vollstreckung  von  Entscheidungen 
in  Zivil- und  Handelssachen 
(SR 0.275.12) sowie Art. 10 und 109 IPRG. Geltend gemacht werden An-
sprüche  aus  der  Verletzung  eines  europäischen  Patents; die  sachliche 
Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  ergibt  sich  aus  Art.  26  Abs. 1 
lit. b PatGG.

Es ist schweizerisches Recht anwendbar (Art. 110 Abs. 1 IPRG).

12.
Der Einzelrichter entscheidet in Dreierbesetzung, wenn es die rechtlichen 
oder  tatsächlichen  Verhältnisse erfordern  (Art. 23 Abs. 3  PatGG). Vorlie-
gend stellen sich technische Fragen, die eine Dreierbesetzung verlangen.

Ausländische Verfahren

13.
Nationale  Teile  des  europäischen  Patents  EP 2  305  255  B1,  dessen 
Schweizer  Teil  Gegenstand  des  vorliegenden  Verfahrens  ist,  waren  Ge-
genstand von Urteilen ausländischer Gerichte. Die deutschen, belgischen
und  grossbritannischen  Teile  von  EP 2  305  255  B1  wurden  durch  das 
deutsche  Bundespatentgericht  mit  Urteil  vom  29.  September  2021,  dem 
High Court of Justice in England mit Urteil vom 8. Oktober 2021 und der
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank  Brussel mit Urteil vom 5. April 
2022 für ungültig befunden. Gegen die Urteile aus Deutschland und Eng-
land sind Beschwerden hängig.

Der Cour de Justice de Paris mit Urteil vom 29. September 2021, das Tri-
bunal  de  Comercio  de  Barcelona Nr.  1  mit  Urteil vom  19. Juli  2021 und 
die  Rechtbank  Den  Haag  mit  Urteil  vom  10. Dezember  2021  haben  es 
mangels  voraussichtlicher  Rechtsbeständigkeit  des  jeweiligen  Massnah-
mepatents abgelehnt, vorsorgliche Massnahmen gegen den Vertrieb von
Sorafenibtosylat zu erlassen. Hingegen hat das Handelsgericht Wien mit 
Urteil  vom  12. April  2022  vorsorgliche  Massnahmen  gegen  den  Vertrieb 
von Sorafenibtosylat gestützt auf den österreichischen Teil von EP 2 305 
255 B1 erlassen.

Seite 5

S2021_006

Berücksichtigung verschiedener Eingaben

14.
Im  summarischen  Verfahren  darf  sich  keine  der  Parteien  darauf  verlas-
sen,  dass  das  Gericht  nach  einmaliger  Anhörung  einen  zweiten  Schrif-
tenwechsel oder eine mündliche Hauptverhandlung anordnet.1 Es besteht 
insofern  kein Anspruch  der  Parteien  darauf,  sich  zweimal  zur  Sache  zu 
äussern. Grundsätzlich tritt der Aktenschluss nach einmaliger Äusserung 
ein.2

Die Beschränkung  auf  einen  einfachen Schriftenwechsel ändert nichts 
daran,  dass  den  Parteien  gestützt  auf  Art.  6  Ziff.  1  EMRK  und  Art.  29 
Abs. 1  und  2  BV  das  Recht  zusteht,  zu  jeder  Eingabe  der  Gegenpartei 
Stellung zu nehmen, und zwar unabhängig davon, ob diese neue und er-
hebliche Gesichtspunkte enthält.3 Eine solche Stellungnahme im Rahmen 
des unbedingten Replikrechts darf jedoch keine Noven beinhalten.4

Unabhängig  davon,  ob  ein  zweiter  Schriftenwechsel  angeordnet  wurde, 
darf eine  Partei  jedoch  auch  im  summarischen  Verfahren  mit neuen Be-
hauptungen  und  Beweismittel  auf  Noven  reagieren,  welche  die  Gegen-
partei  in  ihrer  letzten  Rechtsschrift  (zulässigerweise)  vorgebracht  hat.5
Voraussetzung dafür ist, dass die neuen Behauptungen oder Beweismit-
tel  der  Gegenpartei kausal  für  die Noveneingabe  sind,  d.h. das  Vorbrin-
gen  der  Noven  veranlasst  haben  und  in  technischer  bzw.  thematischer 
Hinsicht als Reaktion auf die Noven der Gegenpartei aufzufassen sind.6

15.
Die Parteien haben sich im vorliegenden Verfahren eine eigentliche Gut-
achterschlacht  geliefert.  Nachfolgend  eine  Übersicht  der  eingereichten 
Parteigutachten,  wobei  jedes  Gutachten  mit  einem  Satz  beschrieben 
wird. Das darf nicht dahingehend verstanden werden, dass sich das Gut-
achten  nur  zu  dem  genannten  Thema  geäussert  hat,  sondern  soll  der 
Verständlichkeit dienen.

1 BGer, Urteil 4A_273/2012 vom 30. Oktober 2012 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 138 
III 620.
2 BGE 144 III 117 E. 2.2.
3 BGE 144 III 117 E. 2.1.
4 BGE 144 III 117 E. 2.2.
5 Offen gelassen in BGE 144 117 E. 2.3.
6 Analog BGE 146 III 55 E. 2.5.2 – «Durchflussmessfühler».

Seite 6

                                                
S2021_006

1. Eidesstattliche  Versicherung  Prof.  Dr.  Bernd  Riedl  vom  28.  Juli 
2020, in der sich der Erfinder dazu äussert, wie es zur Erfindung 
gekommen ist (eingereicht durch die Klägerin)

2. Erklärung  von  Prof.  J.R.  Thomas  vom  17.  Juli  2020  zu  den  Vo-
raussetzungen  der  Übertragung  des  Prioritätsrechts  nach  US-
amerikanischen Recht (eingereicht durch die Klägerin)

3. Erklärung von Prof. J.R. Thomas vom 23. Juli 2020 in Ergänzung 
zur Erklärung vom 17. Juli 2020 (eingereicht durch die Klägerin)

4. Erklärung  Jonathan  R.  Harris  vom  21.  Mai  2021 zum Angestell-
tenstatus  der  Erfinder  im  Erfindungszeitpunkt (eingereicht  durch 
die Klägerin)

5. Erklärung William J. Klemick vom 26. August 2021 zum Angestell-
tenstatus  der  Erfinder  im  Erfindungszeitpunkt  (eingereicht  durch 
die Klägerin)

6. Gutachterliche  Stellungnahme  von  Prof.  Henderik  Willem  Frijlink 
vom 15. August 2021 zum Umfang eines Salz-Screenings (einge-
reicht durch die Klägerin)

7. Eidesstattliche Versicherung Dr. Kerstin Hartisch vom 13. Dezem-
ber  2021  zur  Messung  der  Auflösungsgeschwindigkeit  von  So-
rafenibtosylat mit einer Durchflusszelle (eingereicht durch die Klä-
gerin)

8. Eidesstattliche Versicherung Dr. Maximilian  Karl  vom 20. Oktober 
2021 zur Messung der Auflösungsgeschwindigkeit von  Sorafenib-
tosylat in einem Testgefäss mit Rührer (eingereicht durch die Klä-
gerin)

9. Erklärung  von  Prof.  Dr.  Karl  G.  Wagner  vom  9. August  2021  zur 
Erklärung  Prof.  Dr.  Bernd  Riedl  vom  28.  Juli  2020  (eingereicht 
durch die Beklagte) 

10. Affidavit  von  Prof.  Graham Buckton  vom  29.  November  2021 zur 
Erklärung  von  Dr.  Maximilian  Karl  vom  20.  Oktober  2021  (einge-
reicht durch die Beklagte)

Seite 7

S2021_006

11. Erklärung von Dr. Maximilian Karl vom 3. November 2021 zur Kri-
tik von Prof. Vromans vom 31. Oktober 2021 im niederländischen 
Parallelverfahren an  seiner  Erklärung  (eingereicht  durch  die  Klä-
gerin)

12. Erklärung von Prof. Henderik Willem Frijlink vom 27. Januar 2022
zur Messung der Auflösungsgeschwindigkeit von Sorafenibtosylat
(eingereicht durch die Klägerin)

13. Erklärung von Dr. Josef Beranek vom 18. Februar 2022 zur Mes-
sung  der Auflösungsgeschwindigkeit  von  Sorafenibtosylat  (einge-
reicht durch die Beklagte)

14. Affidavit von Prof. Henderik Willem Frijlink vom 17. März 2022 zur 
Erklärung  von  Dr.  Josef  Beranek  vom  18.  Februar  2022  (einge-
reicht durch die Klägerin)

15. Eidesstattliche  Versicherung  Dr.  Maximilian  Karl  vom  18.  März 
2022 zur Erklärung von Dr. Josef Beranek vom 18. Februar 2022 
(eingereicht durch die Klägerin)

Als  Parteigutachten  sind  diese  Gutachten  nach  bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung keine Beweismittel, sondern wie Parteibehauptungen zu 
behandeln.7 Das schliesst nicht aus, dass sie zusammen mit – durch Be-
weismittel nachgewiesenen – Indizien den Beweis erbringen.8

Nicht  bestrittene  Parteibehauptungen  gelten  als  anerkannt.  Die  Bestrei-
tung  hat  substanziiert  zu  erfolgen,  wobei  der  Grad  der  Substanziierung 
einer Behauptung den erforderlichen  Grad an  Substanziierung einer  Be-
streitung beeinflusst. Parteibehauptungen, denen ein Parteigutachten zu-
grunde  liegt,  werden  meist  besonders  substanziiert  sein.  Entsprechend 
genügt  eine  pauschale  Bestreitung  nicht;  die  Gegenpartei  ist  vielmehr 
gehalten  zu  substanziieren,  welche  einzelnen Tatsachen  sie  konkret  be-
streitet.9

16.
Im vorliegenden Fall wurde kein zweiter Schriftenwechsel angeordnet, die 
Klägerin  wurde  mit  Schreiben  vom  25.  November  2021  einzig  aufgefor-
dert,  zu  neuen Behauptungen  und  Beweismittel  in  der  Massnahmeant-

7 BGE 141 III 433 E. 2.3.
8 BGE 141 III 433 E. 2.6.
9 BGE 141 III 433 E. 2.6.

Seite 8

                                                
S2021_006

wort  Stellung  zu  nehmen.  Die  weiteren  Eingaben  wurden  den  Parteien 
nur  zur  Kenntnis  zugestellt. Die  Vorladung  zur  mündlichen  Verhandlung 
erfolgte  mit  dem  ausdrücklichen  Hinweis,  dass  die  Verhandlung  nur  zur
Wahrung des rechtlichen Gehörs diene.

Die  Beklagte  vertritt  die  Auffassung,  die  Ausführungen  der  Klägerin  zur 
Rechtsbeständigkeit  des  Massnahmepatents  in  der  Stellungnahme  vom 
24. Dezember 2021 auf die Massnahmeantwort seien verspätet. Die Klä-
gerin  habe  aus  den  ausländischen  Parallelverfahren  gegen  Konzernge-
sellschaften  der  Beklagten  gewusst,  dass  die  Rechtsbeständigkeit  um-
stritten sein werde und habe damit rechnen müssen, dass sie auch in der 
Schweiz bestritten werde. Zum Einwand der fehlenden Priorität habe sich 
die Klägerin ja auch bereits im Massnahmegesuch geäussert. Die Kläge-
rin erwidert, sie treffe die Beweislast, und damit die Behauptungslast, für 
die  gültige  Inanspruchnahme  der  Priorität.  Hingegen  treffe  die  Beklagte 
die Beweislast, und damit die Behauptungslast, für die Tatsachen, welche 
die Rechtsbeständigkeit des Massnahmepatents in Frage stellten. Daher 
habe sie abwarten dürfen, welche Argumente die Beklagte in der Schweiz 
vorbringen würde und dann auf diese neuen Behauptungen und Beweis-
mittel  ihrerseits  mit  neuen  Behauptungen  und  Beweismittel  reagieren 
können.

Tatsächlich  trifft  die  Beklagte  die  Glaubhaftmachungs- und  damit  auch 
Behauptungslast betreffend die Tatsachen, aus denen sie die mangelnde 
Rechtsbeständigkeit des Massahmepatents ableitet (hinten, E. 20). Damit 
ist  die  Klägerin  nicht  gehalten,  im  Massnahmegesuch  bereits  präventiv 
auf  mögliche  Nichtigkeitsargumente  einzugehen,  da  sie  nicht  wissen 
kann, welche konkreten Behauptungen die Beklagte in diesem Verfahren 
vorbringen wird. Daran ändert nichts, dass es ausländische Verfahren zu 
nationalen  Teilen  des  europäischen  Patents  gibt,  das  Gegenstand  des 
vorliegenden Verfahrens ist. Gerade bei einer Vielzahl von parallelen Pro-
zessen  ist  es  unzumutbar,  auf  sämtliche Argumente aus  allen  Verfahren 
präventiv einzugehen, ehe bekannt ist, welche Argumente in der Schweiz 
vorgebracht werden.

Die von der  Klägerin in  der  Stellungnahme vom 24.  Dezember 2021 auf 
die Massnahmeantwort  vorgebrachten  neuen  Behauptungen  und  Be-
weismittel zur Rechtsbeständigkeit erfolgten in Reaktion auf die erstmals 
in der Massnahmeantwort vorgebrachten Einwände gegen die Rechtsbe-
ständigkeit des Massnahmepatents und sind daher zu beachten.

Seite 9

S2021_006

17.
Die neuen Behauptungen und Beweismittel, welche die Beklagte mit ihrer 
Eingabe  vom  25.  Januar  2022  aufstellt  bzw.  einreicht,  wurden  ihrerseits 
durch  die  neuen  Behauptungen  in  der  klägerischen  Stellungnahme  vom 
24. Dezember 2021 veranlasst und sind ebenfalls zu beachten.

Nicht  zu  beachten  sind  hingegen  die  Behauptungen  in  den  beiden  Gut-
achten, welche die Klägerin zusammen mit ihrer Eingabe vom 7. Februar 
2022 einreicht.  Beim  Gutachten  von  Prof.  Frijlink  vom  27.  Januar  2022 
handelt  es  sich  um  einen Bericht  über  seine  Versuche,  die  intrinsische 
Auflösungsgeschwindigkeit  von  Sorafenibtosylat  zu  messen.  Sie  sind 
veranlasst  durch  die  Behauptung,  der  Fachmann  hätte  beim  Saltscree-
ning  nach  der  Löslichkeit  auch  die  Auflösungsgeschwindigkeit  von  So-
rafenibtosylat bestimmt und dabei festgestellt, dass Sorafenibtosylat trotz 
sehr  schlechter  Löslichkeit  in  wässrigem  Medium  eine  akzeptable Auflö-
sungsgeschwindigkeit  aufweise.  Die  Versuche  von  Prof.  Frijlink  zeigen 
angeblich,  dass  die  Bestimmung der Auflösungsgeschwindigkeit  von  So-
rafenibtosylat  mit  den  Methoden  des  Standes  der  Technik  im  Prioritäts-
zeitpunkt  nicht  möglich  gewesen  wäre.  Die  entsprechende  Behauptung 
zur  routinemässigen  Bestimmung  der  Auflösungsgeschwindigkeit  hatte 
die Beklagte aber bereits in der Massnahmeantwort aufgestellt. Entspre-
chend hätte die Klägerin bereits in ihrer Stellungnahme zur Massnahme-
antwort darauf reagieren müssen, was sie mit der Einreichung der Erklä-
rungen  von  Dr.  Hartisch  und  Dr. Karl  auch  getan  hat.  Die  Erklärung  von 
Prof. Frijlink vom 27. Januar 2022 zum gleichen Themenkreis hätte eben-
falls  bereits  dann  eingereicht  werden  müssen,  denn  sie  betrifft  generell 
die Frage der Messung der Auflösungsgeschwindigkeit und ist keine Re-
aktion auf das Gutachten von Prof. Buckton. Irrelevant ist, dass die Erklä-
rung  von  Prof.  Frijlink  vom  27.  Januar  2022  datiert  und  damit  nach  der 
Stellungnahme zur Massnahmeantwort vom 24. Dezember 2021 verfasst 
wurde. Denn das Gutachten ist wie eine Parteibehauptung zu behandeln, 
und  die  entsprechenden  Behauptungen  hätten  eben  in  der  Stellungnah-
me zur Massnahmeantwort aufgestellt werden müssen, und ist zudem ein 
von der Partei selber geschaffenes Novum.10

Ebenfalls  nicht  zu  beachten  ist  die  zweite  Erklärung  von  Dr.  Karl  vom 
3. November 2021 zur Kritik an seiner ersten Erklärung. Die Klägerin rea-
giert  damit  zwar  vorgeblich  auf  die  Kritik  der  Beklagten  in  der  Eingabe 
vom 25. Januar 2022, untermauert mit einem Gutachten von Prof. Buck-
ton. Aber  der  Klägerin  lag  das  Ergänzungsgutachten  von  Prof.  Karl  be-

10 Vgl. BGE 146 III 416 E. 5.2 zu «Potestativnoven».

Seite 10

                                                
S2021_006

reits vor, als sie sein erstes Gutachten einreichte. Es geht nicht an, dass 
eine  Partei  ein  Gutachten,  von  dem  sie  annehmen  kann,  dass  es  erklä-
rungs- bzw. ergänzungsbedürftig ist, vorerst unvollständig einreicht. Wird 
ein  Gutachten  eingereicht,  zu  dem  es  Ergänzungsgutachten  gibt,  sind 
diese  mit  einzureichen.  Die  Klägerin  selbst  hat  dies  im  Massnahmege-
such mit dem Gutachten von Prof. Thomas vom 17. Juli 2020 und der Er-
gänzung dazu vom 23. Juli 2020 auch so gemacht.

Das  Gutachten  von  Prof.  Frijlink  vom  27.  Januar  2022  und  das  Ergän-
zungsgutachten von Dr. Karl vom 3. November 2021 sind daher nicht zu 
berücksichtigen.

18.
Ebenfalls  nicht  zu  beachten  ist  die  Erklärung  von  Dr.  Beranek  vom 
18. Februar 2022 in der Eingabe der Beklagten vom 3. März 2022, in der 
er  über  Versuche  zur  Messung  der  Auflösungsgeschwindigkeit  von  So-
rafenibtosylat berichtet, die angeblich erfolgreich  waren.  Diese  Erklärung 
wird  vorgeblich  in  Reaktion  auf  das  Ergänzungsgutachten  von  Dr.  Karl 
vom  3.  November  2021  eingereicht,  das  die  Klägerin  mit  ihrer  Eingabe 
vom  7.  Februar  2022  vorbrachte.  Dr.  Karl  versucht  aber  nur  zu  zeigen, 
dass die Behauptung der Beklagten in der Massnahmeantwort, die Auflö-
sungsgeschwindigkeit  von  Sorafenibtosylat  wäre  routinemässig  gemes-
sen worden, nicht stimmen kann, weil sie sich mit den damaligen Metho-
den gar nicht messen liess. Die Erklärung von Dr. Beranek dient der Stüt-
zung  der  beklagtischen  Behauptung,  dass  die  Messung  der Auflösungs-
geschwindigkeit routinemässig möglich gewesen wäre und gezeigt hätte, 
dass  Sorafenibtosylat eine ausreichende Auflösungsgeschwindigkeit auf-
weist.  Diese  Behauptung  hat  die  Beklagte  aber  bereits  in  der  Massnah-
meantwort  aufgestellt,  entsprechend  hätte  sie  auch  dort  das  Gutachten 
Dr. Beranek einreichen müssen, oder spätestens in Reaktion auf die Be-
hauptung  der  Klägerin  in  der  Stellungnahme  vom  24.  Dezember  2021, 
dass  die Auflösungsgeschwindigkeit  nicht  messbar  gewesen  sei,  d.h.  in 
der  Eingabe  vom  25. Januar  2021  zusammen  mit  dem  Gutachten  von 
Prof. Buckton. Dass das Gutachten vom 18. Februar 2022 stammt, spielt 
auch hier keine Rolle, da es sich um ein von der Partei selbst geschaffe-
nes Novum handelt.11

Da  das  Gutachten  von  Dr.  Beranek  nicht  zu beachten  ist,  sind auch die 
Erklärungen  von  Prof.  Henderik  Willem  Frijlink  vom  17.  März  2022  und 

11 Vgl. BGE 146 III 416 E. 5.2 zu «Potestativnoven».

Seite 11

                                                
S2021_006

Dr. Maximilian Karl vom 18. März 2022 irrelevant, da sie nur der Bestrei-
tung der Behauptungen in Dr. Beraneks Gutachten dienen.

Zusammenfassend sind, bezogen auf die vorstehende Auflistung der Par-
teigutachten,  die  Gutachten  1.-10.  zu  berücksichtigen,  während  die Gut-
achten 11.-15. nicht zu berücksichtigen, bzw. irrelevant, sind.

Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen

19.
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen  vorsorglichen  Massnahmen,  wenn  die  gesuchstellende  Partei 
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine 
Verletzung  zu  befürchten  ist  (lit.  a)  und  ihr  aus  der  Verletzung  ein  nicht 
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b).

Glaubhaft  gemacht  ist  eine  Tatsachenbehauptung,  wenn  für  deren  Vor-
handensein  gewisse  Elemente  sprechen,  selbst  wenn  das  Gericht  noch 
mit  der  Möglichkeit  rechnet,  dass  sie  sich nicht  verwirklicht  haben  könn-
te.12 Die  Anforderungen  an  die  Glaubhaftmachung  hängen  von  der 
Schwere  des  verlangten  vorsorglichen  Eingriffs  in  die  Handlungssphäre 
des Beklagten ab. Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen die 
Beklagte schwer beeinträchtigen, sind die Anforderungen höher als wenn 
die  Beklagte  nur  gering  beeinträchtigt  wird,  was  namentlich  bei  blossen 
Sicherungsmassnahmen der Fall ist.13

20.
Die  Beweis- und  Behauptungslast für  Tatsachen,  aus  denen  sich  die 
Nichtigkeit  eines  Patents  ergibt, trägt  die  Partei,  die  die Feststellung  der 
Nichtigkeit  eines  Patents  einrede- oder  widerklageweise  verlangt;14 im 
vorliegenden Fall also die Beklagte.

Massnahmepatent

21.
Die Klägerin macht eine  Verletzung  des schweizerischen Teils  von  EP 2 
305 255 B1 («Massnahmepatent») geltend. 

12 BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.).
13 BPatGer,  Urteil  S2018_003  vom  24.  August  2018,  E. 7  – «chaudière 
miniature».
14 BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 9 m.w.H.

Seite 12

                                                
S2021_006

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Massnahmepatents, das am 
3. Dezember 2002 angemeldet und dessen Erteilung am 22. August 2012 
veröffentlicht wurde. Das Massnahmepatent beansprucht die Priorität der 
US 334609P vom 3. Dezember 2001.

Das  Massnahmepatent  geht  zurück  auf  eine  internationale  Anmeldung, 
die als WO 03/047579 A1 publiziert wurde. 

Aus dieser internationalen Anmeldung ging zunächst die europäische re-
gionale  Phase  EP  1  450  799  hervor,  zu  dieser  wurde  eine  erste  Teilan-
meldung eingereicht, die als EP 1 769 795 publiziert wurde, und das EP 2 
305  255  ist  eine  weitere  Teilanmeldung  zu  dieser  Teilanmeldung  erster 
Generation. Die Anmeldung wurde als EP 2 305 255 A1 offengelegt. Ein 
Einspruch wurde gegen das EP 2 305 255 nicht eingelegt.

22.
Das  Massnahmepatent  betrifft  zur  Hauptsache  die  Verwendung  einer 
Arylharnstoffverbindung  in  Kombination  mit  5-Fluoruracil  oder  eines 
pharmazeutisch  akzeptablen  Salzes  davon  zur  Herstellung  eines  Medi-
kaments  zur  Behandlung  von  Krebs,  wobei  die  Arylharnstoffverbindung 
ein  Tosylatsalz 
von  N-(4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)-N'-(4-(2-(N-
methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy)  phenyl)harnstoff  («Sorafenib»)  ist  (An-
spruch 1). 

In einem weiteren unabhängigen Anspruch betrifft es auch eine Arylharn-
stoffverbindung, die ein Tosylatsalz von Sorafenib ist, per se, d.h. nicht in 
Kombination mit 5-Fluoruracil (Anspruch 12). Der einzig geltend gemach-
te Anspruch 12 lautet:

Aryl urea compound, which is a tosylate salt of N-(4-chloro-3-(trifluoro-

methyl)phenyl-N'-(4-(2-(N-methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy)phenyl)urea.

Abbildung 1:  Strukturformel von Sorafenib,  d.h.  N-(4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)-N'-(4-
(2-(N-methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy)phenyl)harnstoff  gemäss  S.  310  von  Beilage  11  zur 
Massnahmeantwort

Seite 13

S2021_006

Sorafenib  ist  ein  Proteinkinaseinhibitor.  Proteinkinaseinhibitoren  blockie-
ren bestimmte Enzyme, die so genannten Proteinkinasen. Diese Enzyme 
befinden  sich  in  bestimmten  Rezeptoren  auf  der  Oberfläche  von  Krebs-
zellen,  wo  sie  am  Wachstum  und  Ausbreitung  der  Krebszellen  beteiligt 
sind, sowie in den Blutgefässen, die die Tumoren mit Blut versorgen. Die 
Anwendung  von  Sorafenib  bewirkt,  dass  diese  Enzyme,  einschliesslich 
der  Raf-Kinase, blockiert werden,  wodurch  das  Wachstum der  Krebszel-
len verringert und deren Blutzufuhr unterbrochen wird.

Ein  Salz ist eine  chemische  Verbindung, die aus  einer ionischen  Verbin-
dung von positiv geladenen Kationen und negativ geladenen Anionen be-
steht, was zu einer Verbindung ohne elektrische Nettoladung führt.

Fachmann

23.
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung  massgebliche  Fachgebiet,  anschliessend  Niveau  und  Umfang  der 
Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach-
gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach 
dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem 
liegt.15

Die  Fähigkeiten  und  Kenntnisse  des  Fachmannes  umschreibt  das  Bun-
desgericht  mit  der  Formulierung,  der  durchschnittlich  gut  ausgebildete 
Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abge-
stellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sach-
gebiets  noch  ein  Spezialist  mit  hervorragenden  Kenntnissen.  Er  muss 
nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte 
Kenntnisse  und  Fähigkeiten,  über  eine  gute  Ausbildung sowie  ausrei-
chende  Erfahrung  verfügen  und  so  für  den  in  Frage  stehenden  Fachbe-
reich gut gerüstet sein».16 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fä-
higkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.17

15 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.
16 BGE 120 II 71 E. 2.
17 BGE  120  II  312  E.  4b  – «cigarette  d‘un  diamètre  inférieur»;  CR-PI-LBI-
Scheuchzer, Art. 1 N 122.

Seite 14

                                                
S2021_006

Wo  ein  Problem  mehrere  technische  Gebiete  beschlägt,  kann  die  fiktive 
Fachperson  aus  einem  Team  von  Fachleuten  aus  unterschiedlichen 
Fachgebieten gebildet werden.18

24.
Die  Klägerin  setzt  als  Fachmann  ein  Team  an,  das  aus  einem  syntheti-
schen  Chemiker  und  einem  Pharmazeuten  mit  jeweils  mehrjähriger  Er-
fahrung  auf  dem  Gebiet  der  Wirkstoffentwicklung  und  -Formulierung  be-
steht.

Die Beklagte möchte ein Team aus einem organischen Chemiker mit Er-
fahrung  in  der  Synthese  pharmazeutisch  akzeptabler  Wirkstoffe  und  ei-
nem Pharmazeuten (insbesondere Galeniker) mit mehrjähriger Erfahrung 
auf dem Gebiet der Formulierung von Arzneimittelwirkstoffen ansetzen.

Damit sind sich die Parteien im Wesentlichen einig, und in der Folge wird 
für den Fachmann von einem Team aus einem Chemiker mit mehrjähriger 
Erfahrung in der Synthese pharmazeutisch akzeptabler Wirkstoffe und ei-
nem Pharmazeuten mit  mehrjähriger  Erfahrung  auf dem Gebiet der For-
mulierung von Arzneimittelwirkstoffen ausgegangen.

Allgemeines Fachwissen

25.
Wissen  aus  Lehrbüchern  des  technischen  Gebiets  des  einschlägigen 
Fachmanns gehört normalerweise zum allgemeinen Fachwissen.19

Wissenschaftliche  Publikationen  oder  der  Offenbarungsgehalt  von  Pa-
tentanmeldungen oder  Patentschriften  gehören  dagegen  normalweise 
nicht  zum  allgemeinen  Fachwissen.20 Erst  wenn  eine  technische  Lehre 
Eingang in Lehrbücher oder allgemeine Nachschlagewerke gefunden hat, 
kann  davon  ausgegangen  werden,  dass  sie  Teil  des  allgemeinen  Fach-
wissens ist.

Wissenschaftliche  Veröffentlichungen oder  der  Offenbarungsgehalt  von 
Patentanmeldungen oder  Patentschriften  können  ausnahmsweise  dem 
allgemeinen Fachwissen zugerechnet werden, wenn ein technisches Ge-

18 BGE  120  II  71  E.  2  – «Wegwerfwindel»;  BPatGer,  Urteil  S2017_001  vom  1. 
Juni 2017, E. 4.4.
19 BPatGer, Urteil O2018_008 vom 2. Februar 2021, E. 17 – «Tiotropium COPD 
Inhalationskapseln».
20 BPatGer,  Urteil  O2019_007  vom  19.  November  2021,  E.  34  – «sequence  by 
synthesis». 

Seite 15

                                                
S2021_006

biet so neu ist, dass es noch keinen Eingang in Lehrbücher gefunden hat 
oder  wenn  eine  Serie  von  Veröffentlichungen  übereinstimmend  zeigt, 
dass eine Technologie allgemein bekannt war.21

Das  allgemeine  Fachwissen  ist  substanziiert  zu  behaupten  und  im Be-
streitungsfall zu beweisen.22

26.
Die  Löslichkeit  (solubility)  eines  Stoffes  gibt  an,  in  welchem  Umfang  ein 
Reinstoff in einem Lösungsmittel gelöst werden kann. Sie wird in der Re-
gel in Gewicht des lösbaren Stoffes pro Volumen des Lösungsmittels an-
gegeben  und  beschreibt  einen  Zustand  (unstrittig).  Wenn  im  Folgenden 
nichts anderes angegeben ist, ist das Lösungsmittel ein wässriges Medi-
um.

Die  intrinsische  Auflösungsgeschwindigkeit  (intrinsic  dissolution  rate)  ist 
definiert  als  die  Menge  des  in  einer  Zeiteinheit  unter  bestimmten  Bedin-
gungen (Temperatur, pH, Oberfläche) gelösten Stoffes und wird daher als 
Rate ausgedrückt.  Anders  als  die  Löslichkeit,  die  einen  Zustand  be-
schreibt, beschreibt sie einen Prozess (unstrittig). Als intrinsisch  wird die 
Auflösungsgeschwindigkeit  bezeichnet,  wenn  sie  sich  auf  den  reinen 
Stoff,  ohne  Hilfsmittel,  welche  die Auflösung  beeinflussen,  bezieht.  Wird 
im  Folgenden  von  «Auflösungsgeschwindigkeit»  gesprochen,  ist  damit 
die intrinsische Auflösungsgeschwindigkeit gemeint, wenn nichts Anderes
spezifiziert ist.

Zwischen  Löslichkeit  und Auflösungsgeschwindigkeit besteht ein Zusam-
menhang  in  dem  Sinne,  dass  sich  ein  schlecht löslicher  Stoff  üblicher-
weise  auch  langsam  auflöst  (Noyes-Whitney-Gleichung).  Die  Beklagte 
bestreitet nicht, dass dieser Zusammenhang üblicherweise besteht, weist 
aber darauf hin, dass es Ausnahmen gibt, d.h. Stoffe, die schlecht löslich 
sind, sich aber (relativ) schnell auflösen.

Die  Bioverfügbarkeit bezeichnet  den  prozentualen  Anteil  des  Wirkstoffs 
einer  Arzneimitteldosis,  der  unverändert  im  systemischen  Kreislauf  zur 
Verfügung  steht.  Die  Bioverfügbarkeit  ist  eine  Messgrösse  dafür,  wie 

21 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34, unter Hinweis auf 
T 772/89 vom 18 Oktober 1991, E. 3.3; T 1347/11 vom 29. Oktober 2013, E. 4; T 
151/05 vom 22. November 2007, E. 3.4.1; T 412/09 vom 9. Mai 2012, E. 2.1.3.
22 BPatGer,  Urteil  O2013_033  vom  30.  Januar  2014,  E.  31;  BGer,  Urteil 
4A_142/2014 vom 2. Oktober 2014, E. 5 – «couronne dentée II».

Seite 16

                                                
S2021_006

schnell  und  in  welchem  Umfang  ein Arzneimittel  resorbiert  wird  und  am 
Wirkort zur Verfügung steht (gerichtsnotorisch und unstrittig).

Dem  Fachmann  ist  bekannt,  dass  schlecht  lösliche  Stoffe  in  der  Regel 
schlecht bioverfügbar sind. Unterhalb einer Löslichkeit von 1mg/ml wird er 
Probleme  erwarten  (Michael E.  Aulton,  Pharmaceutics:  The  Science  of 
Dosage Form Design, 1. Aufl. London 1988, nachgedruckt 1994, S. 227, 
«Aulton 1988»).

Dem Fachmann ist weiter bekannt, dass sich die Löslichkeit schlecht lös-
licher  Stoffe  oft  verbessern lässt,  wenn  sie  als  Salze  formuliert  werden 
(Aulton 1988, S. 226).

Um  eine  geeignete  Salzform  eines  Wirkstoffs  zu  finden,  wird  der  Fach-
mann mehrere Salze des Wirkstoffs formulieren – die Parteien gehen von 
vier  bis  fünf  aus  – und  deren  für  die  Bioverfügbarkeit  massgebliche  Pa-
rameter bestimmen (Bastin et al., Salt Selection and Optimisiation Proce-
dures  for  Pharmaceutical  New  Chemical  Entitities,  Organic  Process  Re-
search 2000, 427-435, «Bastin et al. 2000», Aulton 1988, S. 227; der all-
gemeine Teil dieser wissenschaftlichen Veröffentlichung ohne die Beispie-
le dokumentiert das allgemeine Fachwissen, was unter den Parteien auch 
unbestritten ist).

Zu den für jede Salzform vor allem zu bestimmenden Parametern gehö-
ren die  Löslichkeit, die Säurekonstante  (Aulton  1988,  S. 224), der 
Schmelzpunkt,  die  Hygroskopizität und die  Auflösungsgeschwindigkeit 
(Bastin et al. 2000, Tabelle 2). Die Klägerin bestreitet dies nicht ausdrück-
lich,  macht  aber  geltend,  dass  der  Fachmann  auf  die  Bestimmung  der 
Auflösungsgeschwindigkeit  verzichten  würde,  wenn  die  Löslichkeit  sehr 
schlecht ist. Darauf wird hinten, E. 50, eingegangen.

Die  Säurekonstante  KS ist  eine  Stoffkonstante,  die  Aufschluss  darüber
gibt,  in  welchem  Masse  ein  Stoff  in  einer  Gleichgewichtsreaktion  mit 
Wasser unter  Protolyse  (d.h. durch  Übertragung eines  Protons) reagiert. 
Sie ist ein Mass für die Stärke einer Säure. Die Gleichgewichtskonstante 
wird  meist  als  ihr  negativer  dekadischer  Logarithmus,  als pKS-Wert,  an-
gegeben (auch pKa, von engl. acid = Säure); d.h., je kleiner der pKS-Wert 
ist, desto stärker ist die Säure (unstrittig).

Seite 17

S2021_006

Rechtsbeständigkeit

Priorität

27.
Die  Inanspruchnahme  der  Priorität  einer  früheren  Patentanmeldung  be-
wirkt, vereinfacht gesagt, dass das Anmeldedatum der Erstanmeldung in 
Bezug  auf  den  zu  berücksichtigenden  Stand  der  Technik  als  relevantes 
Datum  der  Nachanmeldung  gilt  (Art. 89  EPÜ).  Das  Prioritätsrecht  einer 
Erstanmeldung kann durch den Anmelder der Erstanmeldung oder seinen 
Rechtsnachfolger in Anspruch genommen werden (Art. 87(1) EPÜ).

Das  Prioritätsrecht  kann  als  eigenständiges  Recht  unabhängig  von  den 
Rechten  an  der  Erstanmeldung  übertragen  werden.23 Nach  der  Recht-
sprechung  der  Beschwerdekammern  muss  das  Prioritätsrecht  vor  der 
Einreichung der Nachanmeldung übertragen worden sein, wenn nicht alle 
Anmelder  der  Erstanmeldung  auch  Anmelder  der Nachanmeldung  sind. 
Eine retroaktive Übertragung ist selbst dann nicht möglich, wenn sie nach 
dem  anwendbaren  nationalen  Recht  zulässig  wäre.24 Entgegen  der 
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA25 genügt es nach der 
Rechtsprechung  des  Bundespatentgerichts  für  die  Gültigkeit  der  Priori-
tätsbeanspruchung  gemäss Art.  87(1)  EPÜ,  wenn  wenigstens  einer  der 
Anmelder  der  Voranmeldung    und  einer  der  Anmelder  der  Nachanmel-
dung identisch sind.26

Ob  das  Prioritätsrecht  vor  dem  Anmeldetag  der  Nachanmeldung  gültig 
übertragen  wurde,  bestimmt  sich  nach  dem  anwendbaren nationalen 
Recht. Welches das anwendbare nationale Recht ist, ist für das Europäi-
sche  Patentamt  im  Erteilungs- und  Einspruchsverfahren  unklar,  weil das 
EPÜ keine Regeln zum anwendbaren Recht enthält.27

23 SHK PatG-BREMI, Art. 18 N 17, Zur Rechtsprechung des EPA vgl. T 0205/14 
vom 18. Juni 2015.
24 T 1201/14 vom 9. Februar 2017.
25 T  0844/18 vom  16.  Januar  2020  (st.  Rsp.);  zu  der  Frage  sind  derzeit  zwei 
(konsolidierte) Vorlagen an die Grosse Beschwerdekammer unter den Nummern 
G1/22 und G2/22 hängig, siehe T1513/17 und T 2719/19, beide vom 28. Januar 
2022.
26 BPatGer,  Urteil  O2015_009  vom  21.  März  2018,  E. 8.2  a.E.  –
«Wärmetauscherelement».
27 Zumindest  solange  kein  anwendbares  Recht  in  den  einschlägigen  Verträgen 
festgelegt  wurde,  siehe  die  Diskussion  zu  den  möglicherweise  anwendbaren 
nationalen Rechten in T 1201/14 vom 9. Februar 2017, E. 3.1.2.

Seite 18

                                                
S2021_006

Für ein  Schweizer Gericht bestimmt sich das anwendbare Recht,  vorbe-
hältlich  einschlägiger  Staatsverträge,  nach  dem  Bundesgesetz  über  das 
Internationale Privatrecht (IPRG, SR 291). Gemäss Art. 122 Abs. 1 IPRG 
unterstehen  Verträge  über  Immaterialgüterrechte,  soweit  keine  Rechts-
wahl getroffen wurde, dem Recht des Staates, in dem derjenige, der das 
Immaterialgüterrecht überträgt oder die Benutzung an ihm einräumt, sei-
nen  gewöhnlichen Aufenthalt  hat. Art.  122  IPRG  erfasst  auch  Patentan-
meldungen28 und Prioritätsrechte29. 

Strittig ist, ob dies auch für die Verfügung über Immaterialgüterrechte gilt. 
Nach der so genannten Spaltungstheorie regelt das Immaterialgüterstatut 
den  verfügungsrechtlichen  Teil  des  Übertragungsvertrags,  gemäss 
Art. 110 Abs. 1 IPRG also das Recht des Staates, für den der Schutz der 
Immaterialgüter beansprucht wird. Vertreter der Spaltungstheorie verwei-
sen  auf  das  Verkehrsschutzinteresse  und  Territorialitätsprinzip,  die  eine 
separate Anknüpfung der  Verfügung verlangten.30 Demgegenüber vertritt 
die  Einheitstheorie,  dass  Verfügungs- und  Verpflichtungsgeschäft  beide 
durch das  Vertragsstatut geregelt  werden.  Die Spaltungstheorie führe  im 
Rechtsverkehr zu unerträglicher Rechtszersplitterung.31

28.
Die Beklagte macht geltend, das Massnahmepatent beanspruche die Pri-

das 

über 

internationale  Privatrecht 

28 BGE 140 III 473 E. 2.3.
29 BSK IPRG-JEGHER/VASELLA, Art. 122 N 7.
30 TROLLER,  Das  internationale  Privat- und  Zivilprozessrecht  im  gewerblichen 
Rechtsschutz  und  Urheberrecht,  Basel  1952,  227;  TROLLER,  Neu  belebte 
des 
im  Bereich 
Diskussion 
Immaterialgüterrechts, 
Industriale,  Volume 
in:  Problemi  attuali  del  Diritto 
celebrativo del XXV anno della rivista di diritto Industriale, Mailand 1977, 1125 ff., 
1128 ff.;  STAUB,  IP-Klauseln/Datenschutz  in  IT-Verträgen,  in:  Jörg/Arter  (Hrsg.), 
Internet-Recht  und  IT-Verträge,  8.  Tagungsband,  Bern  2009,  179  ff. ;  HILTY, 
Urheberrecht,  Bern  2010,  388  ff.;  DUTOIT,  Droit  international  privé  suisse, 
Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4. Aufl., Basel 2005, Art. 
122  N  5;  CR  LIP-DUCOR,  Art.  110  N  12,  Art.  122  N  4 ;  BSK  IPRG-
JEGHER/VASELLA,  Art. 122  N 11 ;  FUCHS,  Vertrag  über  originäre  Urheber- und 
Nachbarrechte,  in:  Weinmann/Münch/Herren  (Hrsg.),  Schweizer  IP-Handbuch 
Intellectual Property – Konzepte, Checkliste und Musterdokumente für die Praxis, 
Basel 2013, 939 ff.
31

der 
Immaterialgüterrechte  aus  urheberrechtlicher  Sicht, Diss. Zürich  1993,  S.  46  f.; 
DESSEMONTET,  Le  droit  applicable  à  la  propriété  intellectuelle  dans  le  cyber-
espace,  Jusletter  vom  8. Januar  2001,  RZ 8;  BREMI,  Einreichung  von  US 
Provisional Applications und Übertragung von Prioritätsrechten: Einige Fallstricke 
in  der  Praxis,  sic!  2010,  301 
f.;  KREN  KOSTKIEWICZ,  Grundriss  des 
schweizerischen  Internationalen Privatrechts,  Bern  2012,  S.  472  N  1933; 
VISCHER,  in:  Müller-Chen/Widmer  Lüchinger  (Hrsg.),  Kommentar  IPRG,  3.  Aufl. 
Zürich 2018, Art. 122 N 13, SHK PatG-BREMI, Art. 18 N 25.

und  Zivilprozessrecht 

Internationale  Privat-

LOCHER,  Das 

Seite 19

                                                
S2021_006

orität  der  US  334609P nicht  gültig,  und  entsprechend  liege  mangelnde 
Neuheit gegenüber zwei wissenschaftlichen Publikationen vor, namentlich 
T. B. Lowinger et al., Design and Discovery of Small Molecules Targeting 
Raf-1 Kinase, Current  Pharmaceutical Design 2002, 2269 – 2278, sowie 
S. J. Hotte et al., BAY 43-9006: early clinical data in patients with advan-
ced  solid  malignancies,  Current  Pharmaceutical  Design  2002,  2249  –
2253,  die  beide  nach  dem  Prioritätsdatum  aber  vor  dem Anmeldedatum 
des Massnahmepatents veröffentlicht worden seien.

Die  Klägerin  bestreitet,  dass  die  Priorität  ungültig  sei. Zur  Gültigkeit  der 
Priorität  äussert  sie  sich bereits  im  Massnahmegesuch,  da  offenbar  die 
Beklagte in der vorprozessualen Korrespondenz die Gültigkeit des Priori-
tätsanspruchs bestritten hatte. 

Die Beklagte argumentiert, dass nicht nachgewiesen sei, dass eine Über-
tragung  des  Prioritätsrechts von  allen  Erfindern,  die  Anmelder  der  US-
Prioritätsanmeldung waren,  auf  die  Bayer  Corporation,  Whippany,  New 
Jersey,  USA (US-Tochtergesellschaft  der  Bayer AG  und Anmelderin  der 
internationalen Anmeldung nach Beilage 16 zum Massnahmegesuch) er-
folgt  sei. Konkret  bestreitet  die  Beklagte  die  Gültigkeit  der  Übertragung 
von den Erfindern/Anmeldern auf die Bayer Corporation auf Basis dreier 
Argumente: 

(1)  es  sei nicht gezeigt, dass alle  Erfinder/Anmelder  der Prioritätsan-
meldung bei der Bayer Corporation beschäftigt gewesen seien; 

(2)  selbst wenn alle Erfinder/Anmelder der Prioritätsanmeldung ange-
stellt  gewesen sein sollten,  sei nicht  gezeigt,  dass  deren Arbeits-
verträge identisch gewesen seien; 

(3)  die  Arbeitsverträge  bewiesen  nicht,  dass  das  Prioritätsdokument 
(recte:  das  durch  die  Prioritätsanmeldung  begründete  Prioritäts-
recht) an die Bayer Corporation übertragen worden sei. 

29.
Zur Anstellung aller Erfinder bei der Bayer  Corporation führt die Klägerin 
aus,  dass  alle  18  Erfinder,  die  gleichzeitig  Anmelder  der  US-
Prioritätsanmeldung gewesen  seien,  im  Zeitpunkt  der  Prioritätsanmel-
dung Angestellte der Bayer Corporation gewesen seien. 

Als  Beweismittel  reicht  sie  eine  Erklärung  von  Jonathan  R. Harris  vom 
21. Mai  2021 ein,  in  der  dieser  bestätigt, Zugriff  auf  eine Datenbank  der 

Seite 20

S2021_006

Bayer  Corporation  zu  haben,  aus  der  hervorgehe,  dass  sämtliche  Erfin-
der/Anmelder  der  Prioritätsanmeldung  zum  Zeitpunkt  der  Erfindung  An-
gestellte der Bayer Corporation gewesen seien. Für Jacques Dumas, U-
day  Khire,  Timothy  Lowinger,  Mary-Katerine  Monahan,  Reina  Natero, 
Bernd Riedl, William Scott und Roger Smith wird dies belegt durch unter-
schriebene  Kopien  der  «Bayer  Corporation Agreements», die  alle  gleich 
lauten und unter anderem die Rechte an geistigem Eigentum regeln.

Zusätzlich  wird  von  der  Klägerin  eine  Erklärung  von  William  J.  Klemick 
vom  26. August  2021  vorgelegt,  dem  im  Erfindungszeitpunkt für Anstel-
lungsfragen  zuständigen  Juristen  der  Bayer  Corporation.  William  J.  Kle-
mick  bestätigt ebenfalls,  er  habe  Zugang  auf  die alte  Mitarbeiter-
Datenbank  von  Bayer  Corporation,  und  aus  dieser könne  er  ersehen, 
dass sämtliche 18 Erfinder/Anmelder zum Zeitpunkt der Hinterlegung der 
US-Prioritätsanmeldung oder  vorher  im  relevanten  Zeitraum  Angestellte 
der Bayer Corporation gewesen seien (die entsprechende Beilage WK-2 
mit den Auszügen wird zwar nicht ins Recht gelegt, darauf beruft sich die 
Beklagte in ihrer Bestreitung aber auch nicht).

Die  diesbezüglichen  Bestreitungen  der  Beklagten  erschöpfen  sich  darin, 
zu behaupten, bezüglich der Erfinder/Anmelder, für die keine Kopien des 
«Bayer Corporation Agreements» vorlägen, sei  nicht erstellt, dass sie im 
massgeblichen  Zeitpunkt  Angestellte  der  Bayer  Corporation  gewesen 
seien.  Als  multinationales  Unternehmen  habe  die  Bayer  AG  zahlreiche 
Tochtergesellschaften,  und  es  sei möglich, dass ein Teil  der  Erfinder  bei 
anderen Einheiten als der Bayer Corporation angestellt gewesen seien.

Es  gibt  keine  konkreten  Hinweise  für die  Behauptung  der  Beklagten. 
Dass Arbeitsverträge mehr als 20 Jahre nach dem massgeblichen Datum 
nicht  mehr vorhanden  sind,  ist  nicht  überraschend.  Die  Erklärungen  von 
Jonathan R. Harris vom 21. Mai 2021 und William J. Klemick vom 26. Au-
gust  2021,  die  bestätigen,  dass  sämtliche  18 Anmelder/Erfinder  gemäss 
den  verfügbaren  Datenbankeinträgen  zum  relevanten  Zeitpunkt  Ange-
stellte gewesen seien, machen dies auf jeden Fall glaubhaft, was im vor-
sorglichen Massnahmeverfahren genügt. Im Übrigen genügt es nach der 
Rechtsprechung  des  Bundespatentgerichts,  wenn  wenigstens  einer  der 
Anmelder der Voranmeldung und einer der Anmelder der Nachanmeldung 
identisch sind. Da die Beklagte für die acht Erfinder/Anmelder, für die Ko-
pien  der  unterzeichneten  «Bayer  Corporation  Agreements»  eingereicht 
wurden,  nicht  zu  bestreiten  scheint,  dass  diese  im  massgeblichen  Zeit-

Seite 21

S2021_006

punkt Angestellte  der  Bayer  Corporation  waren,  wird die  Priorität  auf  je-
den Fall gültig beansprucht.

30.
Zur Behauptung, dass nicht alle Arbeitsverträge identisch gewesen seien,
legt  die  Klägerin  acht «Bayer  Corporation  Agreements»  ins  Recht  und 
behauptet,  dass  alle  Erfinder(innen)/Anmelder(innen)  in  den  vorliegend
relevanten Punkten identische Verträge hatten.

Die eingereichten  Kopien  der  unterschriebenen «Bayer  Corporation Ag-
reements» sind identisch. Es handelt sich um einen Standardvertrag, et-
was Anderes macht die Beklagte auch nicht geltend.

Es  gibt  keinen  Hinweis  darauf, dass  die  Verträge, die  von den  zehn An-
gestellten unterzeichnet wurden, für die keine Kopien des «Bayer Corpo-
ration Agreements» eingereicht wurden, anders lauten als die acht vorlie-
genden Kopien. Es  widerspricht jeder Lebenserfahrung, dass solche Ab-
tretungsverträge  für  verschiedene  Angestellte  verschieden  abgefasst 
werden.  Gerade  in  einem  Grossunternehmen  wie  Bayer  Corporation  ist 
ohne Nachweis des Gegenteils davon auszugehen, dass alle Abtretungs-
verträge gleich gelautet haben.

Angesichts des offensichtlichen Formularcharakters der «Bayer Corpora-
tion Agreements» der immerhin acht der 18 Anmelder/Erfinder und ange-
sichts  der  Erläuterungen  über  die  damals  zwingenden  Prozesse  bei  der 
Einstellung  von  Entwicklern  und  der  damit  verbundenen  Bestätigung, 
dass  entsprechende  Erklärungen  auch  von  den  anderen  Erfin-
dern/Anmeldern  unterschrieben  worden  seien  gemäss  Erklärung William 
J.  Klemick  vom  26. August  2021,  erachtet  es  das  Gericht  als  auf  jeden 
Fall glaubhaft, dass sämtliche der Anmelder/Erfinder Vereinbarungen ent-
sprechend dem «Bayer Corporation Agreement» eingegangen waren.

31.
Zur  Übertragung  des  Prioritätsrechts  durch  die  Arbeitsverträge erläutert 
die Klägerin unter Bezugnahme auf Klauseln 3 und 4 des «Bayer Corpo-
ration Agreement» und  unter  Vorlage  zweier Rechtsgutachten eines US-
amerikanischen  Rechtsprofessors  (Erklärungen  von  Prof.  J.R.  Thomas 
vom 17. Juli 2020 und 23. Juli 2020), dass die Formulierung dieser Klau-
seln in Übereinstimmung mit der US-Rechtsprechung auszulegen sei als 
eine  Vorausübertragung  ohne  Erfordernis  eines  weiteren  Verfügungsge-
schäfts, und dass sich die Übertragung zudem auch auf Basis der in den 

Seite 22

USA  etablierten  «hired-to-invent»  Doktrin  ergebe,  da  offensichtlich  alle 
der  Erfinder  angestellt  gewesen  seien,  um  Erfindungen  im  Bereich  des 
Massnahmepatents zu machen. 

S2021_006

Abbildung 2: Klauseln 3 und 4 des «Bayer Corporation Agreements» gem. Beilage 38 
zum Massnahmegesuch, Annex 1

Die  Beklagte  bestreitet  dies  unter  Bezugnahme  auf  in  der  Klausel  3  un-
terschiedlich gewählte Begrifflichkeiten. Klausel 3 des «Bayer Corporation 
Agreements»  beziehe  sich  auf  das  Eigentum  an  Erfindungen,  nicht  auf 
das  Eigentum  an  Immaterialgüterrechten.  Es  werde  zwischen  «Erfin-
dung»  im  ersten  Absatz  und  «Eigentumsrecht  an  einer  Erfindung»  im 
zweiten  Absatz  unterschieden.  Während  der  erste  Absatz  vorschreibe, 
dass  die  Erfindung  in  das  Eigentum  von  Bayer  übergehe,  verlange  der 
zweite Absatz lediglich, dass der Arbeitnehmer Bayer schriftlich informie-
re. Das Prioritätsdokument [recte: Prioritätsrecht] sei keine Erfindung. Es 
sei ein Eigentumsrecht, das auf den Namen des/der Erfinder(s) laute. Ob 
die  Erfindung,  die  dem  Eigentumsrecht  (Prioritätsrecht)  zugrunde  liege, 
der  Bayer  Corporation  gehörte  oder  nicht,  sei  irrelevant.  Das  US-
Patentrecht  verlange,  dass  das  Prioritätsdokument  [recte:  die  Prioritäts-
anmeldung]  im  Namen  der  Erfinder  eingereicht  werde,  so  dass  sich  im 
vorliegenden  Fall  nur  die  Frage  stelle,  ob  das  Prioritätsrecht  –  das  «Ei-
gentumsrecht» – auf die Bayer Corporation übertragen wurde. Der Zusatz 
zum  Arbeitsvertrag  regle  dies  nicht.  Zudem  werde  aus  Klausel  4  klar, 
dass  der  Arbeitnehmer  verpflichtet  sei,  Übertragungserklärungen  zu  un-
terzeichnen, und derartige Übertragungserklärungen seien nicht vorgelegt 
worden. 

32.
Entgegen  den  schwer  verständlichen  Ausführungen  der  Beklagten  ist 
Klausel  3  des  Zusatzes  zum Arbeitsvertrag  hinreichend  klar.  Jede  Erfin-
dung,  die  während  der  Anstellung  für  Bayer  Corporation  gemacht  wird, 

Seite 23

S2021_006

wird Eigentum der Bayer Corporation («shall become property of Bayer»). 
Davon ausgenommen sind freie Erfindungen, die keinen Zusammenhang 
mit der Anstellung haben. Es wird nicht behauptet, dass die Erfindung von 
Sorafenibtosylat  eine  derartige  freie  Erfindung  wäre.  Demnach  gehören 
alle  Rechte  an  der  Erfindung  der  Bayer  Corporation.  Dazu  gehört  auch 
das Prioritätsrecht einer Erstanmeldung, wie die Gutachten von Prof. J.R. 
Thomas vom 17. Juli und 23. Juli 2020 bestätigen.

Der zweite Absatz von Klausel 3 lautet «If I assert any property right in an 
invention I make during the period of time I am employed by Bayer, I will 
promptly notify Bayer in writing.», auf Deutsch: «Falls ich Eigentumsrech-
te an einer Erfindung geltend mache, die ich während der Zeit meiner An-
stellung bei Bayer mache, werde ich Bayer sofort schriftlich informieren.» 
Der zweite Absatz bezieht sich ersichtlich auf die gemäss dem ersten Ab-
satz  freien  Erfindungen,  d.h.  wenn  der  Mitarbeiter  behauptet,  dass  er –
und nicht Bayer – Eigentümer der Erfindung sei, ist Bayer Corporation so-
fort  zu  informieren.  An  der  Vorausverfügung  aller  Rechte  an  den  Erfin-
dungen, die keine freien Erfindungen sind, ändert Absatz 2 nichts.

Auch  aus  Klausel  4  ergibt  sich nicht,  dass  über  die  Eigentumsrechte  an 
Diensterfindungen gemäss Klausel 3 nicht bereits verfügt wurde. Patent-
ämter  verschiedener  Länder  verlangen  unterschiedliche  Nachweise  der 
Eigentümerstellung  des  Anmelders  an  der  Erfindung.  Manche  bestehen 
darauf,  dass  ihre  eigenen  Formulare  verwendet  werden,  andere  verlan-
gen eine notarielle Beurkundung. Mit Klausel 4 soll sichergestellt werden, 
dass die Arbeitnehmer/Erfinder solche  weiteren  schriftlichen Erklärungen 
im Sinne von Bestätigungen abgeben und für eventuelle Anhörungen er-
scheinen.  Das  ändert  nichts  daran,  dass  gemäss  übereinstimmendem 
Parteiwillen  bereits  über  die  Rechte  an  der  Erfindung  verfügt  wurde;  es 
geht dabei nur um den Nachweis gegenüber Dritten. Ein Schriftlichkeits-
erfordernis für die Verfügung unter den Parteien kann aus Klausel 4 nicht 
abgeleitet werden.

Entsprechend ist es vor dem Hintergrund der Ausführungen von Prof. J.R. 
Thomas  glaubhaft,  dass  das  Prioritätsrecht  nach  US-amerikanischem 
Recht  gültig  auf  die  Bayer  Corporation  übertragen  wurde.  Dass  es  von 
dieser  gültig  weiter  auf  die  Klägerin  übertragen  wurde,  wird  von  der  Be-
klagten nicht bestritten.

Seite 24

S2021_006

33.
Soweit  man  nach  der  Spaltungstheorie  auf  die  Verfügung  schweizeri-
sches Recht zur Anwendung bringen möchte, ergibt sich nichts Anderes. 
Es  ist  glaubhaft,  dass  alle  Erfinder  im  massgeblichen  Zeitpunkt  Arbeit-
nehmer der Bayer Corporation waren. Gemäss Art. 332 Abs. 1 OR gehö-
ren  Erfindungen, die  der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner  dienstlichen 
Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an de-
ren Hervorbringung er mitwirkt, unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit dem 
Arbeitgeber.  Nach  unstrittiger  Auffassung  entstehen  bei  Diensterfindun-
gen die Rechte auf und an der Erfindung originär, ohne weitere rechtsge-
schäftliche  Verfügung, beim Arbeitgeber.32 Die  Beklagte  behauptet  nicht, 
dass  es  sich  bei  der  Erfindung  von  Sorafenibtosylat  um  etwas  anderes 
als  eine  Diensterfindung  gehandelt  habe.  Entsprechend  würden  die 
Rechte  an  dieser  Erfindung,  und  damit  das  Prioritätsrecht (vgl.  Art. 18 
Abs. 2  PatG), auch dann der Bayer  Corporation gehören,  wenn  Schwei-
zer Recht auf die Verfügung angewendet würde.

34.
Zusammenfassend  ist glaubhaft  gemacht,  dass  die  Priorität  gültig  bean-
sprucht wird. Entsprechend braucht die Neuheit der Erfindung gegenüber 
Dokumenten,  die  nach  dem  Prioritätsdatum  publiziert  wurden,  nicht  ge-
prüft werden.

Zulässigkeit der Änderungen

35.
Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtig-
keit des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt 
des  Patentgesuchs  in  der  für  das  Anmeldedatum  massgebenden  Fas-
sung  hinausgeht.  Damit  wurde  der  Nichtigkeitsgrund  gemäss  Art.  138 
Abs. 1 lit. c EPÜ 2000 in das nationale Recht überführt.33  

Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits – soweit es um das euro-
päische Erteilungsverfahren geht – an Art. 123 (2) EPÜ an, wo die Zuläs-
sigkeit  von  Änderungen  im Anmeldeverfahren  eingeschränkt  wird.  Dem-
gemäss  dürfen  die  europäische  Patentanmeldung  und  das  europäische 
Patent  nicht  in  der  Weise  geändert  werden,  dass  ihr  Gegenstand  über 
den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hin-
ausgeht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausge-

32 Statt aller BSK OR II-PORTMANN/RUDOLPH, Art. 331-332, N 6.
33 BGE 146 III 177 E. 2.1.1.

Seite 25

                                                
S2021_006

schlossen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, in-
dem  er  für  Gegenstände  Schutz  beansprucht,  die  in  der  ursprünglichen 
Anmeldung  nicht  offenbart  worden  sind.  Dem Anmelder  soll es  verwehrt 
sein, nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmel-
deverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am 
Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird da-
rauf hingewiesen, dass  dieses  Änderungsverbot im Dienst der  Rechtssi-
cherheit  stehe:  Die Öffentlichkeit  soll  nicht  durch  Patentansprüche  über-
rascht werden, die aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht 
zu erwarten waren.34

Dabei  ist  unter  dem  «Gegenstand  des  Patents»  nicht  der  «Schutzbe-
reich» nach Art. 69 EPÜ zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche 
bestimmt  wird.  Vielmehr  geht  es  um  den  «Gegenstand»  im  Sinne  von 
Art. 123  (2)  EPÜ,  also  einschliesslich  der  gesamten  Offenbarung  in  der 
Beschreibung und in den Zeichnungen. Gemäss der Rechtsprechung der 
Beschwerdekammern des  Europäischen  Patentamts (EPA) erlaubt  diese 
Bestimmung eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, 
was  der  Fachmann  der  Gesamtheit  der  Anmeldeunterlagen  in  ihrer  ur-
sprünglich  eingereichten  Fassung  unter  Heranziehung  des  allgemeinen 
Fachwissens  – objektiv  und  bezogen  auf  den Anmeldetag  – unmittelbar 
und eindeutig entnehmen kann. Dieser Prüfmassstab wird als «Goldstan-
dard» bezeichnet.35

Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl 
im  Hinzufügen  als  auch  im  Weglassen  von  Informationen  bestehen.36
Nach  der  ständigen  Rechtsprechung  der  Beschwerdekammern  des  EPA 
ist  es  nicht  zulässig,  bei  der  Änderung  eines  Anspruchs  ein  isoliertes 
Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprüng-
lich  nur  in  Kombination  miteinander  (z.B.  in  einer  bestimmten  Ausfüh-
rungsform  in  der  Beschreibung)  offenbart  wurden.  Eine  derartige  Ände-
rung  stellt  eine  so  genannte  Zwischenverallgemeinerung  dar,  indem  sie 
zwar  den  beanspruchten  Gegenstand  an  sich  weiter  einschränkt,  aber 
dennoch  auf  eine  nicht  offenbarte  Kombination  von  Merkmalen  gerichtet 
ist, die breiter ist als der ursprünglich offenbarte Kontext.37

34 BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2.
35 BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen.
36 BGE 146 III 177 E. 2.1.3.
37 BGer,  Urteil  4A_490/2020 vom  25.  Mai  2021,  E.  7.1.2,  unter  Hinweis  auf 
T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1.

Seite 26

                                                
S2021_006

Eine  solche  Zwischenverallgemeinerung  ist  nur  zu  rechtfertigen,  wenn 
keinerlei  eindeutig  erkennbare  funktionale  oder  strukturelle  Verbindung 
zwischen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht bzw. das 
herausgegriffene  Merkmal  nicht  untrennbar  mit  diesen  Merkmalen  ver-
knüpft  ist.38 Sie  ist mithin nur zulässig, wenn der  Fachmann  aus der An-
meldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen 
kann, dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang 
mit  den  übrigen  Merkmalen  des Ausführungsbeispiels  aufweist,  sondern 
sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht.39

36.
Die  Beklagte  behauptet,  der  geltend  gemachte  Anspruch  12  resultiere 
aus  einer unzulässigen  Änderung,  denn  es gebe  keine  wörtliche  Grund-
lage  in  der  ursprünglich  eingereichten  Anmeldung  für  das  Sorafenibto-
sylat  an  sich.  Man  müsse  aus  dem  Offenbarungsgehalt,  insbesondere, 
wenn  Bezug  genommen  werde  auf  Abs.  [0008]  der  ursprünglich  einge-
reichten Unterlagen, für die Variablen A und B der Formel I Informationen 
aus mehreren  Textstellen  miteinander  kombinieren,  um  zu  diesem  Ge-
genstand  zu  gelangen.  Es  handle  sich  entsprechend  um  eine  Auswahl 
aus  mehreren  Listen,  und  eine  solche  Auswahl  sei  gemäss  ständiger 
Rechtsprechung als unzulässige Änderung zu qualifizieren. Soweit Bezug 
genommen  werde  auf  den  Abs.  [0014],  in  dem die  Verbindungen  der 
Formel I an sich als erfindungsgemäss qualifiziert würden, seien dort die 
Salze nicht  eingeschlossen. 
In  Bezug  auf  den  Verweis auf  den 
Abs. [0071],  auf  den  sich  die  Klägerin  beziehe,  wird  bemerkt,  dass  dies 
ein  Verweis  auf  die  Beispiele  sei,  und  in  den  Beispielen  werde  das  So-
rafenibtosylat  nur  in  einer  speziellen  Formulierung  mit  einem  Cremo-
phor/Ethanol-Träger und nach einem bestimmten Dosierungsschema so-
wie  in  Kombination  mit  einem  zytotoxischen  oder  zytostatischen  Mittel 
verabreicht,  es  liege  mit  anderen  Worten  eine  Zwischenverallgemeine-
rung vor.

Die Klägerin behauptet die unmittelbare und eindeutige Offenbarung von 
Anspruch 12 in der ursprünglichen Anmeldung und der Teilanmeldung EP 
2 305 255 A1.

38 BGer,  Urteil  4A_490/2020 vom  25.  Mai  2021,  E.  7.1,  unter  Hinweis  auf 
T 2489/13  vom  18.  April  2018  E.  2.3;  T  1944/10  vom  14. März  2014  E.  3.2; 
T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1.
39 BGer,  Urteil  4A_490/2020 vom  25.  Mai  2021,  E.  7.1,  unter  Hinweis  auf 
T 2489/13  vom  18.  April  2018 E.  2.3;  T  2185/10  vom  21.  Oktober  2014  E.  4.3; 
T 962/98 vom 15. Januar 2004 E. 2.5.

Seite 27

                                                
S2021_006

37.
Es  wird  zwar  tatsächlich  in  den  ursprünglich  eingereichten  Unterlagen 
(Offenlegungsschrift gemäss Beilage 14 zum Massnahmegesuch, der Of-
fenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung gemäss Beilage 16 zum 
Massnahmegesuch ist identisch) zunächst auf eine Kombinationstherapie 
von Sorafenib mit einer 5-Fluorouracilverbindung verwiesen (Abs. [0002]) 
und so auch in den Ansprüchen vorgegeben. Es wird aber in Abs. [0014] 
ausdrücklich  hervorgehoben,  dass  die  Erfindung  sich  auch  auf  die  Ver-
bindungen  gemäss  Formel  I  an  sich beziehe («The  invention  relates  to 
the  compounds  per  se,  of  formula  I»).  Die  Formel  I  wird  in  Abs. [0008] 
zwar nicht ausdrücklich als Salzform angegeben, unmittelbar davor heisst 
es aber im gleichen Absatz, dass die pharmazeutisch akzeptierten Salze 
von dieser Formel eingeschlossen sind. 

In einer Gesamtschau versteht dies der Fachmann so, dass nicht nur So-
rafenib im  Kombinationspräparat  mit  einer  5-Fluorouracil-Verbindung 
(Abs. [0007] und [0008]), und zwar jeweils entweder allein oder als phar-
mazeutisch  akzeptiertes  Salz,  erfindungsgemäss  ist,  sondern  auch  der 
Wirkstoff allein (Abs. [0014]).

Das  beanspruchte  Sorafenibtosylat  wird  ausdrücklich  in  den  Beispielen 
eingesetzt,  darauf  wird  verwiesen  in Abs.  [0071],  und  dabei  jeweils  u.a. 
auch  allein  und  nicht  in  Kombination  mit  einer  5-Fluorouracilverbindung. 
Es ist zwar richtig, dass in diesen Beispielen der Wirkstoff in einer Formu-
lierung  verabreicht  wird,  dass  er  auch  in  Kombination  mit  einer  5-
Fluorouracilverbindung eingesetzt wird und nach einem jeweils bestimm-
ten Dosierungsschema. Der Fachmann erkennt aber unmittelbar und ein-
deutig  wegen  des  sehr  allgemein  gehaltenen  Verweises  in  Abs.  [0071], 
dass der beanspruchte Wirkstoff Sorafenibtosylat ein bevorzugtes System 
ist, und zwar unabhängig von den anderen Elementen der Beispiele. We-
gen der Bemerkung in Abs. [0014] versteht er dies auch unmittelbar und 
eindeutig so, dass dieser spezifische Wirkstoff an sich erfindungsgemäss 
ist. 

Eine  unzulässige  Änderung  liegt  aber  auch  deswegen  nicht  vor,  da  bei-
spielsweise  in Abs.  [0007]  jeweils  Bezug  genommen  wird  auf  eine  «aryl 
urea  compound»  und  zwar  einschliesslich  pharmazeutisch  akzeptierter 
Salze,  und  diese  wird  dann  weiter  spezifiziert  in  Abs. [0008].  In 
Abs. [0032]  wird  dann  ebenfalls  die Tosylat-Salzform von  Sorafenib  als 
die bevorzugteste Auswahl für die «aryl urea compound» beschrieben. In 
Kombination  mit  der  Bemerkung in Abs.  [0014]  wird  dadurch dem  Fach-

Seite 28

S2021_006

mann  unmittelbar  und  eindeutig  auch  Sorafenibtosylat  an  sich und  nicht 
nur  im  Kombinationspräparat  als  erfindungsgemäss  in  den  ursprünglich 
eingereichten Unterlagen offenbart.

Eine unzulässige Änderung liegt deshalb bei Anspruch 12 in der erteilten 
Fassung nicht glaubhaft vor.

38.
Gleiches gilt für die Hilfsanträge. 

In Bezug auf den ersten Hilfsantrag, der die orale Verabreichung spezifi-
ziert,  sei  verwiesen  auf  die  generellen  Hinweise  auf  die  orale  Verabrei-
chung in Abs. [0044] und [0045], vor allem aber auf die bevorzugte orale 
Verabreichung in Abs. [0063]. 

Damit ist der erste Hilfsantrag durch die ursprünglich eingereichten Unter-
lagen genügend gestützt.

Gleiches gilt für den zweiten Hilfsantrag, der eine orale Dosierungsform
definiert, die in den gleichen Absätzen unmittelbar und eindeutig offenbart 
wird.

Die  im  dritten  Hilfsantrag  definierte  Dosierungsform  der  Tablette findet 
man  in  allgemeiner  Form  in Abs.  [0027]  sowie  [0045]  im  Rahmen  einer 
Liste.  Entsprechend  muss  nur  einmal  ausgewählt werden,  um  zum  Ge-
genstand  des  dritten  Hilfsantrags  zu  gelangen,  und  damit  liegt  gemäss 
Rechtsprechung  eine  unmittelbare  und  eindeutige  Offenbarung  vor,  auf 
die sich die geänderte Fassung stützen kann.40

Die im vierten Hilfsantrag zusätzlich definierte Verwendung zur Behand-
lung  von  Krebs ist  die  Indikation,  um  die  es  in  den  ursprünglich  einge-
reichten Unterlagen geht. Dass der beschriebene Wirkstoff allein zur Be-
handlung  von  Krebs  eingesetzt  wird,  ergibt  sich  aus  Abs. [0004],  aber 
auch aus den Absätzen [0015] und [0016]. Insbesondere in den Absätzen 
[0015]  und  [0016]  wird  zwar  von  der  Kombinationstherapie  gesprochen, 
es wird aber jeweils die Komponente A als in Kombination mit einem «an-
deren» zytotoxischen oder zytostatischen Wirkstoff beschrieben. Für den 
Fachmann wird damit unmittelbar und eindeutig klar, dass auch die Kom-
ponente A zur Krebsbehandlung vorgesehen ist.

40 Vgl. z.B. T 2134/10 vom 20. November 2013, E. 5.

Seite 29

                                                
Damit sind auch die Hilfsanträge durch die ursprünglich eingereichten Un-
terlagen genügend gestützt.

S2021_006

Neuheit

39.
Eine  Erfindung  muss  neu  gegenüber  dem  gesamten  Stand  der  Technik 
sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, 
was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch 
schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons-
tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG).

Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Er-
findung  vor  dem  massgeblichen  Datum  in  einer  einzigen  Entgegenhal-
tung offenbart wurden.41

Der  Offenbarungsgehalt  einer  Entgegenhaltung  ist  aus  Sicht  des  mass-
geblichen  Fachmanns  zu  bestimmen.  Dabei  ist  auf  die  Kenntnisse  und 
Fähigkeiten  des  Fachmanns  am  massgeblichen  Datum  (Anmelde- oder 
Prioritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.42

Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeu-
tig aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, 
die  in  der  Entgegenhaltung  zwar  nicht  explizit,  aber  unter  Berücksichti-
gung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart 
sind,  nicht  aber,  was  der  Fachmann  der  impliziten  Offenbarung  nahelie-
genderweise  hinzufügen würde.43

Nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist eine Kombination von Merk-
malen, die aus mehr als einer Liste in einer Entgegenhaltung ausgewählt 
werden müssen, wenn es für den Fachmann in der Entgegenhaltung kei-
nen  impliziten  oder  expliziten  Hinweis  gibt,  dass  genau  diese  Merkmale 
zu verbinden sind.44 Unmittelbar und eindeutig offenbart ist eine Kombina-

41 BGE  133  III  229  E.  4.1  – «kristalline  Citaloprambase»;  BPatGer,  Urteil 
O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique».
42 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II».
43 SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 f.
44 BPatGer, Urteil O2015_012 vom 29. August 2017, E. 4.4 – «Fulvestrant»; aus 
der  Rechtsprechung  des  EPA  T12/81  vom  9.  Februar  1982,  Leitsatz;  T1511/07 
vom 31. Juli 2009, E. 2.1; T1621/16 vom 14. Oktober 2019, E. 1.7.2.

Seite 30

                                                
S2021_006

tion  von  Merkmalen  aus  zwei  Listen,  wenn  aus  der Auswahl  aus  einer 
ersten Liste die Auswahl aus der zweiten Liste folgt.45

40.
Die Beklagte macht mangelnde Neuheit gegenüber der WO 00/42012 A1 
(in der Folge WO 012)  geltend.  Sie  verweist dabei insbesondere darauf, 
dass  die  spezifische  Formel  gemäss  Anspruch  12,  soweit der  Wirkstoff 
betroffen sei, in diesem Dokument offenbart sei, und zwar







in Tabelle 4 auf Seite 81 als Verbindung 42;

im Rahmen von Anspruch 61 auf Seite 110 in den Zeilen 9/10;

im  Rahmen  eines  Herstellungsverfahrens  auf  Seite  41:24-Seite 
42:11.

Das Salz dieses Wirkstoffs in Form eines Tosylats müsse dann nur noch 
von Seite 6:11-15 der WO 012 im Rahmen einer Auswahl aus einer einzi-
gen Liste ausgewählt werden, und eine Auswahl aus einer einzigen Liste 
führe zu mangelnder Neuheit.

In ihrer Stellungnahme auf die Massnahmeantwort bestreitet die Klägerin 
die mangelnde Neuheit dem Argument, der Wirkstoff Sorafenib werde oh-
ne das Gegenion in Form der freien Base jeweils bereits nur in Listen of-
fenbart, und zwar einerseits als Eintrag 42 in Tabelle 4 und andererseits 
in  den Ansprüchen  61  und  67. Im  Rahmen  einer  zweiten Liste  für  phar-
mazeutisch  akzeptable  Salze  werde  dann  auf  Seite  6:10-25  das  Tosylat 
wiederum  im  Rahmen  einer  umfangreichen  Liste  offenbart.  Eine  Bevor-
zugung  der  freien  Base  des  spezifischen  Wirkstoffs  oder  des  Tosylats, 
geschweige denn eine unmittelbar und eindeutige Offenbarung der Kom-
bination der beiden, sei dem Dokument WO 012 nicht zu entnehmen.

41.
Der  spezifische  Wirkstoff  Sorafenib  wird  in  der  Offenlegungsschrift 
WO 012 als freie Base offenbart, dies aber immer im Rahmen von Listen 
einer  Vielzahl  von  spezifischen  Beispielen  der  sehr  generisch  beschrie-
benen allgemeinen Definition der Komponente (I) der allgemeinen Struk-
tur A-D-B z.B. aus Anspruch 1 der WO 012. 

Die  von  der  Beklagten  angegebene  Tabelle  4  der WO  012  ist  eine  äus-
serst  lange  Liste  von  möglichen  Ausführungsformen  für  den  Grundbau-
stein, wie er  im Rahmen der Bezeichnung der Tabelle 4 unten  auf  Seite 

45  T366/96 vom 17. Februar 2000, Leitsatz.

Seite 31

                                                
S2021_006

80  angegeben  ist.  Um  zu  Sorafenib  zu  kommen,  muss  bereits  zweimal 
ausgewählt  werden,  und  zwar  muss  einmal  der  Grundbaustein  gemäss 
einer  der  Tabellen  1-6  ausgewählt  werden,  und  dann,  wenn  Tabelle  4 
ausgewählt wurde, innerhalb der Tabelle 4 in dieser von den dort geführ-
ten  Zeilen  41-84  für  den  als  R  bezeichneten  Rest  an  der  Formel  in  der 
Kopfzeile  der Tabelle die  Zeile 42  ausgewählt  werden.  Damit  liegt  sogar 
eine dreifache Auswahl vor, um zum Tosylatsalz von Sorafenib zu gelan-
gen, denn in der Tabelle ist die Base offenbart und für das Tosylat muss 
man auf die Liste auf Seite 6 der WO 012 zurückgreifen.

Geht man aus von Anspruch 61 der WO 012 auf Seite 110, so werden in 
diesem  Anspruch  verschiedene  Harnstoffderivate  im  Rahmen  von  ver-
schiedenen  nacheinander  geschalteten  Listen  angegeben,  und  im  Rah-
men einer dieser Listen gemäss Seite 110, Zeile 4, wird dann dort in einer 
weiteren Liste von vier Möglichkeiten als letztes Sorafenib genannt. Auch 
hier  liegt  entsprechend  eine  dreifache Auswahl  vor,  um  zum  Tosylatsalz
von  Sorafenib  zu  gelangen.  Mindestens liegt  aber  eine  zweifache  Aus-
wahl vor, denn im Anspruch 61 ist die Base offenbart. Es muss mithin das 
Tosylat  von  Seite  6  aus  einer  ersten  grossen  Liste  ausgewählt  werden, 
und  dann  das  Sorafenib  aus  einer  grossen  Liste  im  Rahmen  von  An-
spruch 61.

Nichts anderes ergibt sich, wenn man das Herstellungsverfahren auf Sei-
te  41,  Zeile  24-Seite  42,  Zeile  11  anschaut.  Auf  den  Seiten  17-75  der 
WO 012  wird  eine  beinah  unüberschaubare  Anzahl  von  verschiedenen 
Synthesevorschriften  für  die  unterschiedlichsten  Möglichkeiten  der  For-
mel I, wie sie auf Seite 2 unten oder im Anspruch 1 angegeben wird, of-
fenbart. Eine einzige dieser vielen Vorschriften richtet sich auf die Herstel-
lung von Sorafenib, und zwar nicht als Salz, sondern als freie Base. 

Um  zum  Anspruchsgegenstand  zu  gelangen,  muss  man  entsprechend 
auch hier wenigstens zweimal auswählen, und zwar muss man eines der 
spezifischen  Systeme,  das  im  Rahmen  der  vielen  Synthesevorschriften 
der WO 012 angegeben ist, auswählen, und dann nicht die Form als freie 
Base  nehmen  gemäss  Synthesevorschrift,  sondern  in  einem  zweiten 
Auswahlschritt ein Salz, und dann auch noch das spezifische Tosylatsalz 
aus der langen Liste auf Seite 6 der WO 012.

Damit  ist  der  Gegenstand  von  Anspruch  12  neu  gegenüber  WO 012, 
denn eine Kombination von Merkmalen, die aus mehreren Listen ausge-

Seite 32

S2021_006

wählt werden muss, bei denen es keinen spezifischen Hinweis auf die zu 
wählende Kombination gibt, ist nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. 

Entsprechend sind auch die gegenüber dem erteilten Anspruch 12 weiter 
eingeschränkten Hilfsansprüche neu gegenüber der WO 012.

Erfinderische Tätigkeit

42.
Was  sich  in naheliegender Weise  aus  dem  Stand  der Technik  ergibt,  ist 
keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige 
ex-post-Betrachtung  auszuschliessen»,  verlangt  das  Bundesgericht  eine 
nachvollziehbare Methode der Beurteilung.46

Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes 
der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens 
und Könnens.47

Das  Bundespatentgericht  wendet  bei  der  Beurteilung  der  erfinderischen 
Tätigkeit  grundsätzlich  den  vom  Europäischen  Patentamt  (EPA)  entwi-
ckelten  Aufgabe-Lösungs-Ansatz  an.48 Der  Aufgabe-Lösungs-Ansatz 
gliedert  sich  in  drei  Phasen:  i)  Ermittlung  des  «nächstliegenden  Stands 
der  Technik»,  ii)  Bestimmung  der  zu  lösenden  «objektiven  technischen 
Aufgabe» und iii) Prüfung der Frage, ob die  beanspruchte  Erfindung an-
gesichts  des  nächstliegenden  Stands  der  Technik  und  der  objektiven 
technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre.49

Der  nächstliegende  Stand  der  Technik  sollte  auf  einen ähnlichen  Zweck 
oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.50 In der Pra-
xis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem 
ähnlichen  Verwendungszweck entspricht und die  wenigsten  strukturellen 

46 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel».
47 BGer, a.a.O.
48 BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E.  4.4  – «elektrostatische 
Pulversprühpistole»;  Urteil  S2017_001  vom  1.  Juni  2017,  E.  4.6  –
«Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat»; Urteil O2015_011 vom 29. August 
2017, E. 4.5.1 – «Fulvestrant».
49 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe November 2019, G-VII, 5.
50 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6.

Seite 33

                                                
S2021_006

und funktionellen  Änderungen erfordert, um  zu der beanspruchten  Erfin-
dung zu gelangen.51 Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.52

Trotz  des  Superlativs  «nächstliegend» kann  es,  auch  nach  der  Recht-
sprechung der  Beschwerdekammern des EPA,53 mehrere «nächstliegen-
de» Entgegenhaltungen geben, die «gleich weit entfernt» sind von der Er-
findung.54 Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte techni-
sche  Lehre  nicht  naheliegend  ist,  der  Aufgabe-Lösungs-Ansatz  ausge-
hend  von  allen  Ausgangspunkten  durchgeführt  werden.  Das  Bundesge-
richt  hält  dabei  fest,  dass  es  «nicht  wesentlich  sein  [kann],  welches  von 
regelmässig  mehreren  naheliegenden  Elementen  im  Stande  der Technik 
zum Ausgangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob 
die Fachperson schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung 
des Streitpatents kommen kann».55

43.
Die Beklagte behauptet mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend ei-
nerseits  von  wissenschaftlichen Aufsatz  J.F. Lyons  et  al.,  Discovery  of  a 
novel  Raf  kinase  inhibitor,  Endocrine-Related  Cancer  2001,  219–225  (in 
der Folge «Lyons et al. 2001»), andererseits ausgehend von der bereits 
bei der Neuheit diskutierten WO 012.

Lyons et al. 2001 beschreibt die Ras-Signalwege und erklärt, weshalb die 
Hemmung der  Raf-Kinase  ein vielversprechender Ansatz  zur Zerstörung 
von Tumoren ist. Es wird über eine klinische Studie mit einer oralen For-
mulierung von BAY 43-9006 berichtet. Der Wirkstoff werde gut vertragen 
und  die  Dosis  erhöht.  Vorläufige  klinische  Daten  seien  ermutigend,  min-
destens 37% der Patienten hätten während mehr als zwölf Wochen einen 
stabilen  Krankheitsverlauf.  BAY  43-9006  ist  Sorafenib (offenbart  in  C. 
Chandra  Kumar  et  al.,  Drugs  targeted  against  protein  kinase,  Expert  O-
pinion  on  Emerging  Drugs 2001,  303-315,  «Kumar  et  al.  2001»).  Wäh-
rend  die  Klägerin  argumentiert,  dass  BAY  43-9006  spezifisch  die  freie 
Base  von  Sorafenib  bezeichne,  behauptet  die  Beklagte,  der  Offenba-
rungsgehalt von Lyons et  al. 2001  sei diesbezüglich  unklar.  Unstrittig  of-
fenbart Lyons et al. 2001 nicht ausdrücklich das Tosylat von Sorafenib.

51 Beschwerdekammer  des  EPA,  Entscheidung  T  606/89  vom  18.  September 
1990.
52 BGer,  Urteil  4A_282/2018 vom  4. Oktober  2018,  E. 4.3  – «balancier  de 
montre».
53 Vgl.  Beschwerdekammer  des  EPA,  Entscheidung  T  967/97  vom 25.  Oktober 
2001.
54 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6.
55 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd».

Seite 34

                                                
S2021_006

WO 012 betrifft die Verwendung einer Gruppe von Arylharnstoffen bei der 
Behandlung  von  Raf-vermittelten  Krankheiten  und  pharmazeutische  Zu-
sammensetzungen  zur  Verwendung  in  einer  entsprechenden Therapie
(S. 1:15-16).  Auch  hier  wird  erläutert,  dass pharmazeutische  Formulie-
rungen  von  Raf-Kinase-Inhibitoren  bei  der  Behandlung  von  Tumoren 
und/oder  Krebszellwachstum,  das  durch  Raf-Kinase  vermittelt  wird,  ein-
gesetzt werden können (S. 2:12-14). Daten aus klinischen Studien offen-
bart WO 012 nicht. Das Tosylatsalz von Sorafenib wird, wie vorstehend in 
E. 41 dargelegt, nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, aber Sorafenib 
ist ein Mitglied der offenbarten Gruppe von Arylharnstoffen, und Tosylat ist 
als  eines  von  zahlreichen  potenziellen Gegenionen  zur  Salzbildung  er-
wähnt. 

Sowohl  Lyons  et  al.  2001  als  auch  WO 012 offenbaren  demnach,  dass 
Sorafenib  potenziell  geeignet  ist  zur  Behandlung  von Tumoren bei  Men-
schen und Tieren. Lyons et al. 2001 ist insofern vielsprechender, als be-
reits  vorläufige  Daten  aus  einer  klinischen  Studie  offenbart  werden. 
WO 012 ist  aber  als  Ausgangspunkt  nicht  dermassen  fernliegend,  dass 
erfinderische Tätigkeit ausgehend von WO 012 nicht ebenfalls  zu prüfen 
wäre, zumal in der WO 012, im Gegensatz zu Lyons et al. 2001, das To-
sylat als mögliches Gegenion erwähnt wird. Entsprechend wird erfinderi-
sche Tätigkeit sowohl ausgehend von Lyons et al. 2001 als auch WO 012
geprüft.

Erfinderische Tätigkeit ausgehend von Lyons et al. 2001

44.
In der zweiten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird die zu lösende 
technische  Aufgabe  objektiv  bestimmt.  Hierfür  werden  das  Patent,  der 
nächstliegende  Stand  der  Technik  und  die  zwischen  der  beanspruchten 
Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Un-
terschiede  in  Bezug  auf  die  (strukturellen  oder  funktionellen)  Merkmale 
untersucht (die  auch als  Unterscheidungsmerkmal(e)  der  beanspruchten 
Erfindung bezeichnet werden), anschliessend wird die aus diesen Unter-
scheidungsmerkmalen  resultierende  technische  Wirkung  bestimmt  und 
dann die technische Aufgabe formuliert.56

45.
Die Klägerin  verweist auf Kumar et  al. 2001, aus dem hervorgehe, dass 
BAY 43-9006 die freie Base von Sorafenib bezeichne. Weiter verweist sie 

56 BPatGer, Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 32 – «Tadalafil 5 mg».

Seite 35

                                                
S2021_006

auf  die  Tabelle  2  aus  der  eidesstattlichen  Versicherung  Prof.  Dr.  Bernd 
Riedl  vom  28. Juli  2020,  aus  der  hervorgehe,  dass  Bayer  intern  andere 
Bezeichnungen für Salzformen von Sorafenib verwendet habe; diese Ta-
belle ist aber nicht Stand der Technik.

Die  Beklagte  argumentiert,  Lyons  et  al.  2001  offenbare  eine  zur  oralen 
Verabreichung  an  Menschen  geeignete  Tablette. Aus  Lyons  et  al.  2001 
sei daher bereits bekannt gewesen, dass Sorafenib in einer pharmazeu-
tisch akzeptablen Form wirksam verbreicht werden könne. Die objektiv zu 
lösende  Aufgabe  könne  daher  nur  in  einer  alternativen  pharmazeutisch 
akzeptablen Form von Sorafenib gesehen werden.

Abbildung 3: Tabelle 2 aus der Erklärung Prof. Riedl vom 28. Juli 2020

Das  Massnahmepatent  sagt  nicht,  dass  Sorafenibtosylat  gegenüber  an-
deren  Darreichungsformen  besondere  vorteilhafte  Eigenschaften  auf-
weist. Insbesondere gibt es keine Daten zur Bioverfügbarkeit des Sorafe-
nibtosylats allein.

Offenbart  werden  im  Massnahmepatent Tierversuche,  die  belegen, dass 
Sorafenibtosylat  allein  (Example  1,  Abs. 
[0076]  und  Example  2, 
Abs. [079]), 
formuliert  mit  Hilfsstoffen  aber  ohne  5-Fluorouracil-
Krebswirkstoff,  das  Wachstum  von  Krebs  hemmt  oder  sogar  verhindert. 
Damit  ist  glaubhaft,  dass  Sorafenibtosylat  für  sich  allein  erfolgreich  und 

Seite 36

S2021_006

damit  mit  einer  genügenden  Bioverfügbarkeit gegen  Krebs  eingesetzt 
werden kann, und zwar auch beim Menschen. Die Nachreichung von Da-
ten zur Untermauerung der Wirkung, wozu die Daten zur Bioverfügbarkeit 
gehören, ist damit zulässig.

Die nachgereichten  Daten  zur Bioverfügbarkeit  von  Sorafenibtosylat  zei-
gen,  dass  diese  rund  sieben  Mal  höher  ist  als  die  Bioverfügbarkeit  der 
freien Base von Sorafenib (s. Tabelle 2 aus der Erklärung Prof. Riedl, vor-
stehend Abbildung 3). Es geht nicht an, zu unterstellen, dass die Biover-
fügbarkeit der in Lyons et al. 2001 offenbarten oralen Tablette mindestens 
ebenso hoch gewesen sein soll. Mangels Angaben zur Bioverfügbarkeit in 
Lyons et al. 2001 kann der Fachmann dazu keine Annahmen treffen. An-
ders zu entscheiden würde bedeuten, dass gerade die fehlende Offenba-
rung eines Parameters im Stand der Technik gegen die erfinderische Tä-
tigkeit gewertet wird.

Als  objektive  technische  Aufgabe  ausgehend  von  Lyons  et  al.  2001  ist 
daher  die  Bereitstellung  einer  verbesserten  Darreichungsform  des  Wirk-
stoffs Sorafenib zu sehen.

46.
In der dritten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gilt es zu klären, ob 
sich  im  Stand  der  Technik  insgesamt  eine  Lehre  findet,  welche  den  mit 
der  objektiven  technischen  Aufgabe  befassten Fachmann veranlassen 
würde (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der 
Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen 
und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und 
das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird.57

47.
Die Parteien sind sich einig, dass für den Fachmann aufgrund der Struk-
turformel von Sorafenib erkennbar ist, dass Sorafenib in Wasser schlecht 
oder  sogar  sehr  schlecht  löslich  ist,  weil es  hydrophoben  Charakter  hat. 
Ebenfalls  ist  für  den  Fachmann  anhand  der  Strukturformel  erkennbar, 
dass es sich bei Sorafenib um eine schwache Base handelt. Die Beden-
ken bezüglich der schlechten Löslichkeit der freien Base von Sorafenib in 
wässrigen  Medien  würden  durch  routinemässige  Löslichkeitsversuche 
bestätigt. Tatsächlich liegt die Löslichkeit der freien Base von Sorafenib in 
wässrigen Medien bei 0,1 μg/ml. 

57 So  genannter  «could/would  approach»,  BPatGer, Urteil  S2017_001  vom 
1. Juni 2017, E. 4.6.

Seite 37

                                                
S2021_006

Der  Fachmann  weiss,  dass  sich  die  Löslichkeit  von  in  der  Form  ihrer 
freien  Base schlecht löslichen Wirkstoffen oft verbessern  lässt,  wenn  sie 
als Salze formuliert werden. Um experimentell zu prüfen, ob dies tatsäch-
lich der Fall ist und wenn ja, für welche Salzform die Löslichkeit am bes-
ten  ist,  wird  der  Fachmann  routinemässig  ein  Salz-Screening  durchfüh-
ren. Insofern sind sich die Parteien auch einig; sie differieren aber dahin-
gehend,  ob  Tosylat  als  Gegenion  routinemässig  in  das  Salz-Screening 
aufgenommen würde (vgl. vorne E. 26).

Die  Klägerin  argumentiert, Tosylat  werde  äusserst  selten  für  die  Salzbil-
dung von Wirkstoffen zur Verabreichung an Menschen eingesetzt. In den 
USA sei im Zeitpunkt der Massnahmepatentanmeldung kein einziges To-
sylatsalz eines Wirkstoffs für die orale Verabreichung an Menschen zuge-
lassen gewesen. Das hohe  Molekulargewicht von Tosylat habe abschre-
ckend gewirkt, da es zu einer hohen Dosis und einer grossen, kaum mehr 
schluckbaren Tablette führen könne. In der Liste möglicher Gegenionen in 
der zweiten Auflage des Lehrbuchs Aulton, die unmittelbar nach dem Pri-
oritätsdatum  erschienen  sei,  werde  es  nicht  mehr  erwähnt. Bereits  der 
Einschluss  des  Tosylatsalzes  in  das  Salz-Screening  sei  deswegen  nicht 
naheliegend.

Die  Beklagte  hält  dagegen,  Tosylat  werde  in  der  Liste  möglicher  Ge-
genionen in der im Prioritätszeitpunkt aktuellen ersten Auflage des Lehr-
buchs  Aulton  aufgeführt.  Auch  Bastin  et  al.  2000  würden  Tosylat  aus-
drücklich als  geeignetes Gegenion erwähnen. Der pKs-Wert von Sorafe-
nib  lasse  sich  vielleicht  nicht  experimentell  bestimmen,  aber mittels  übli-
cher  Softwareprogramme  als  zwischen  2,03  und  4,5 liegend  berechnen. 
Der Fachmann wisse, dass als Salzbildner entsprechend nur eine starke 
Säure mit einem niedrigen pKs-Wert in Frage komme, wobei die Mindest-
differenz zwischen dem pKs-Wert der freien Base und des Gegenions et-
wa  drei  Einheiten  betrage  sollte.  Tabelle  13.4  aus  dem  Lehrbuch Aulton 
nenne  die  pKs-Werte  einer  Reihe  von  Gegenionen.  Nach  dieser Tabelle 
hätten nur sechs Gegenionen einen pKs-Wert, der sie als geeignete Ge-
genionen  für  die  Salzbildung  von  Sorafenib  auswiesen.  Nach  der  Lehre 
von Bastin et al. 2000 und den eigenen Auswahlkriterien des klägerischen 
Parteigutachters Prof. Frijlink wären die bevorzugten Gegenionen aus der 
Tabelle 13.4 von Aulton Hydrochlorid, Sulfat, Toyslat und Mesylat. Es wä-
re für einen Fachmann somit naheliegend gewesen, zumindest diese vier 
Gegenionen  als  die  «vier bis  fünf  Salze»  zu  betrachten,  die  in  einem 
Standardsalzscreening hergestellt und analysiert würden.

Seite 38

S2021_006

48.
Das  Gericht  erachtet  es  als  glaubhaft,  dass  der  Fachmann  von  einem 
pKs-Wert der freien Base von Sorafenib von 2 bis 4,5 ausgegangen wäre. 
Es  war  ihm  ebenfalls  bekannt,  dass  für  die  Bildung  stabiler  Salze  der 
Salzbildner einen pKs-Wert mit einer Mindestdifferenz zum pKs-Wert des 
Stoffes,  der  in  eine  Salzform  gebracht  werden  soll,  aufweisen  muss
(E. 26). Diese Mindestdifferenz beträgt rund 3, wie aus Bastin et al. 2000 
bekannt. Bastin et al. 2000 gelingt es zwar, mit Salzbildner mit einer pKs-
Differenz  von  1  stabile  Salze  von  RPR 127963,  einer  schwachen  Base
(Citrat  und  Tartrat),  zu  bilden.  Es  geht  aus  Bastin  et  al.  2000  aber  nicht 
hervor,  dass  von  Anfang  an  nur  mit  diesen  fünf  Gegenionen  ein  Salz-
Screening  durchgeführt  wurde.  Gemäss  Bastin  et  al.  2000  zeigte  sich 
nach einer umfassenden Bewertung möglicher Salze, dass fünf kristalline 
Salze  leicht  hergestellt  werden  konnten,  darunter  auch  das  Citrat- und 
Tartratsalz.  Dies  impliziert,  dass  weitere  Salze  getestet  wurden,  die  sich 
aber nicht leicht herstellen liessen.

Auch der Parteigutachter der Klägerin, Prof. Frijlink, geht in seiner Erklä-
rung  vom  15. August  2021  davon  aus,  dass  der  Fachmann  zur  Bildung 
eines Salzes aus einer schwachen Base wie Sorafenib eine starke orga-
nische oder anorganische Säure mit einem tiefen pKs-Wert gewählt hätte. 
Tosylat  gehört  zusammen  mit  Hydrochlorid,  Sulfat  und  Mesylat  zu  den 
stärksten Säuren, die in der Tabelle 13.4 des Lehrbuchs Aulton 1988 auf-
geführt  sind.  Das  Gericht  erachtet  es  daher  als  glaubhaft,  dass  der 
Fachmann  Tosylat  routinemässig  in  ein  Salz-Screening  von  Sorafenib 
aufgenommen hätte. Die  theoretischen  Bedenken  der  Klägerin scheinen 
gesucht und hätten ihn davon nicht abgehalten.

49.
Nach  der  Herstellung  einer  geringen  Menge  von  Sorafenibtosylat  hätte 
der  Fachmann  als  erstes  dessen  Löslichkeit  bestimmt  und  festgestellt, 
dass diese mit 0,1 μg/ml sehr schlecht und nicht besser als die der freien 
Base  von  Sorafenib  ist.  Zur  oralen  Verabreichung  an  Menschen  scheint 
diese Löslichkeit zunächst zu gering; der Fachmann wird erwarten, dass 
die Bioverfügbarkeit ungenügend sein wird.

Die Parteistandpunkte gehen auseinander, was die weiteren Schritte des 
Fachmanns angeht. Die Klägerin vertritt, der Fachmann hätte Sorafenib-
tosylat nach Messung seiner Löslichkeit als Kandidaten für die Formulie-
rung einer oralen Darreichungsform ausgeschlossen, da er angenommen 
hätte,  dass  bei  einer  derart  geringen  Löslichkeit  auch  die Auflösungsge-

Seite 39

S2021_006

schwindigkeit tief und die Salzform daher ungeeignet für die orale Verab-
reichung sei. Selbst wenn er versucht hätte, die Auflösungsgeschwindig-
keit  von  Sorafenibtosylat  experimentell  zu  bestimmen,  wäre  ihm  das  mit 
dem  im  Prioritätszeitpunkt  routinemässig  verwendeten  Verfahren  nach 
Aulton  1988  nicht  gelungen.  Spätestens  jetzt  hätte  er  die  Formulierung 
einer oralen Darreichungsform aus Sorafenibtosylat als hoffnungslos auf-
gegeben und sich anderen Verabreichungsformen wie mit Flüssigkeit ge-
füllten Kapseln, festen Dispersionen, festen Lösungen oder Cyclodextrin-
Komplexen zugewandt.  Nur  aufgrund  einer  genialen  Eingebung  hätten 
die Erfinder Sorafenibtosylat (und andere schlecht lösliche Salze von So-
rafenib) dennoch Hunden verabreicht und dabei völlig überraschend fest-
gestellt, dass die Bioverfügbarkeit von Sorafenibtosylat viel höher als die-
jenige der freien Base war. 

Die  Beklagte  argumentiert,  die  Messung  der  Auflösungsgeschwindigkeit 
gehöre beim Salz-Screening routinemässig dazu, und die schlechte Lös-
lichkeit  allein  hätte  den  Fachmann  nicht  davon  abgehalten,  die  Auflö-
sungsgeschwindigkeit  von  Sorafenibtosylat  zu  messen.  Mit  einer  im 
Stand  der  Technik  bekannten  Durchflusszelle  (flow  cell)  hätte  die Auflö-
sungsgeschwindigkeit ohne weiteres gemessen werden können, und der 
Fachmann  hätte  dann  festgestellt,  dass  die  Auflösungsgeschwindigkeit 
von  Sorafenibtosylat  trotz  dessen  geringer  Löslichkeit  so  hoch  gewesen 
wäre, dass es als  Kandidat zur Formulierung einer oralen Darreichungs-
form  ernsthaft  und  mit  Aussicht  auf  Erfolg  in  Betracht  gezogen  worden 
wäre.

50.
Das  Gericht  erachtet  es  als  glaubhaft,  dass  der  Fachmann  im  Rahmen 
des Salz-Screenings routinemässig neben der Löslichkeit auch die Auflö-
sungsgeschwindigkeit der formulierten Salzformen testen wird, da es sich 
dabei um einen für die voraussichtliche  Bioverfügbarkeit  wichtigen  Para-
meter handelt. Er wird sich davon auch nicht von der schlechten Löslich-
keit  einer  Salzform  abhalten  lassen,  da  eine  schlechte  Löslichkeit  zwar 
üblicherweise auf eine  tiefe Auflösungsgeschwindigkeit hinweist,  es aber 
nicht  ausgeschlossen  ist,  dass  eine  Salzform  mit  geringer  Löslichkeit 
dennoch  eine  gute  Auflösungsgeschwindigkeit  aufweist.  Angesichts  der 
geringen Kosten im Verhältnis zu den weiteren Kosten von präklinischen 
Studien,  geschweige  denn  den  Kosten  von  klinischen  Studien,  wird  sich 
der  Fachmann  in  diesem  Fall  durch  eine  nicht  sehr  hohe  Erfolgserwar-

Seite 40

S2021_006

tung  nicht  davon  abhalten  lassen,  die  Auflösungsgeschwindigkeit  routi-
nemässig zu bestimmen.58

Das Gericht erachtet es aber nicht als glaubhaft, dass der Fachmann mit 
Verfahren,  die  im  Stand  der  Technik  zum  Prioritätszeitpunkt  zur  Routine 
gehörten,  tatsächlich  eine  Auflösungsgeschwindigkeit  von  Sorafenibto-
sylat  hätte  messen  können,  die  erstaunlich  hoch  war.  Die  Beklagte  be-
hauptet  dies  in  der  Massnahmeantwort.  Sie  verweist  auf  einen  Aufsatz 
von T.J. Looney, USP Apparatus 4 [Flow-Through Method] Primer, Disso-
lution  Technologies  November  1996,  10-12  («Looney  1996»). Sie  ver-
weist weiter auf Daten, welche die Klägerin im Erteilungsverfahren eines 
anderen  Patents  aus  der  gleichen  Familie  wie  das  Massnahmepatent 
eingereicht  habe  und  die  belegten,  dass  die  Auflösungsgeschwindigkeit 
von Sorafenibtosylat deutlich höher als die der freien Base von Sorafenib 
sei  (Eingabe  der  Klägerin  vom  14.  Februar  2017  im  Erteilungsverfahren 
EP 1 450 799).

In  Reaktion  darauf  bestreitet  die  Klägerin,  dass  es  sich  bei  der  Durch-
flussmessmethode,  die  von  Looney  1996  beschrieben  wurde,  im  Priori-
tätszeitpunkt um ein Standardverfahren zur Bestimmung der intrinsischen 
Auflösungsgeschwindigkeit eines Wirkstoffes gehandelt habe. Die Daten, 
die  im  Erteilungsverfahren  von  EP 1  450  799 eingereicht  worden  seien, 
seien Jahre nach dem Prioritätsdatum mit einer speziell dafür entwickel-
ten  Versuchsanordnung,  einer so  genannten  miniaturisierten  Durchfluss-
messzelle,  erhoben worden  und  bezögen  sich  auf  den  mit  Hilfsstoffen 
tablettierten  Wirkstoff,  weshalb  Rückschlüsse  auf  die  intrinsische  Auflö-
sungsgeschwindigkeit  von  Sorafenibtosylat  nicht  oder  nur  sehr  be-
schränkt  möglich  seien.  Die  Beklagte  habe  es  versäumt,  mit  eigenen 
Messungen zu zeigen, dass sich die intrinsische Auflösungsgeschwindig-
keit von Sorafenibtosylat mit Standardverfahren des Standes der Technik 
im Prioritätszeitpunkt habe bestimmen lassen.

Die  Beklagte  antwortet  darauf,  dass  es  sich  bei  der  Durchflussmethode 
möglicherweise nicht um die gängigste Methode zur Messung der Auflö-
sungsgeschwindigkeit handle, schliesse nicht aus, dass die Methode vom 
Fachmann  in  Betracht  gezogen  worden  wäre.  Gerade  für  pulverförmige 
Arzneimittel sei sie besonders geeignet. Auch wenn die von der Klägerin 
im  Erteilungsverfahren  zu  EP  1  450  799  eingereichten  Daten  nicht  zum 

58 Vgl. BPatGer, Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 36 - «Tadalafil 5mg» 
zur Motivation, eine tiefere Wirkstoffdosis trotz geringer Erfolgserwartung klinisch 
zu testen.

Seite 41

                                                
S2021_006

Stand der Technik gehörten, zeigten sie, dass sich diese Daten mit einer 
zum Stand der Technik gehörenden Methode hätten erheben lassen. Da 
die freie Base und das Tosylatsalz  von Sorafenib mit den  gleichen  Hilfs-
stoffen  formuliert  worden  seien,  erlaubten  die  Daten  einen  Rückschluss 
auf  die  relative  Auflösungsgeschwindigkeit  des  Salzes  im  Vergleich  zur 
freien Base, und das sei alles, was der Fachmann benötige.

Das  Lehrbuch  Aulton  beschreibt  in  seiner  zweiten  Auflage,  die  um  das
Prioritätsdatum erschienen ist, dass die Auflösungsgeschwindigkeit eines 
Wirkstoffs gemessen wird, indem er unter hohem Druck (um Porosität zu 
vermeiden) zu einer Scheibe verpresst wird, die an einem Stab befestigt 
wird, der zusammen mit der Scheibe in Wachs getaucht wird. Das Wachs 
wird  anschliessend  von  der  Unterseite  der  Scheibe  abgekratzt.  Die 
Scheibe wird mit 100 Umdrehungen/Minute bei 37° C in einer Flüssigkeit 
rotiert  und  die  Freisetzung  des  Wirkstoffs  mittels  UV-Spektroskopie  ge-
messen. Die Steigung der Messreihe geteilt durch die exponierte Fläche 
der  Scheibe  ergibt  die  intrinsische Auflösungsgeschwindigkeit.  Die  Mes-
sung  sollte  bei  verschiedenen  pH-Werten,  wie  sie  in  Magen  und  Darm 
vorkommen, wiederholt werden.

Für  das  Gericht  ist  glaubhaft,  dass  es  sich  bei  der  in  Aulton  2002  be-
schriebenen Methode um die Standardmethode zur Bestimmung der Auf-
lösungsgeschwindigkeit  im  Prioritätszeitpunkt  gehandelt  hat.  Die  von 
Looney  1996 beschriebene Durchflussmethode war  zwar bereits damals 
von der  US  Pharmacopeia  anerkannt.  Aber  die  von  Aulton  2002  be-
schriebene Rührmethode war die konventionelle Methode (Looney 1996, 
S. 10,  rechte  Spalte  oben).  Looney  1996  behauptet,  die  Durchflussme-
thode gewinne an Popularität und viele pharmazeutische Unternehmen in 
den USA und weltweit entwickelten neue Methoden mit der Durchflusszel-
le.  Daraus  lässt  sich  aber  nicht  schliessen, dass  die  Durchflussmethode 
bereits 1996, oder auch im Prioritätszeitpunkt 2001, die Standardmethode 
zur Bestimmung der Auflösungsgeschwindigkeit war.

Die Klägerin reicht einen Bericht von Dr. Maximilian Karl vom 20. Oktober 
2021  über  seine  Versuche  zur  Messung  der  Auflösungsgeschwindigkeit 
von Sorafenibtosylat nach der Methode  von Aulton 2002 ein, der angeb-
lich belegt,  dass  sich  die Auflösungsgeschwindigkeit mit dieser  Methode 
nicht hätte messen lassen, weil die Konzentration des gelösten Wirkstoffs 
unterhalb  der  Nachweisgrenze  liege. Die  Beklagte  kritisiert  an  diesen 
Versuch  von  Dr.  Karl,  dass  die  Versuche nicht  unter  Sink-Bedingungen 
durchgeführt worden sei und aufgrund der falschen Kalibrierung eine Auf-

Seite 42

S2021_006

lösung vor Erreichen der sehr geringen Gleichgewichtslöslichkeit von So-
rafenibtosylat  gar  nicht  hätte  gemessen  werden  können.  Das  geht  aber, 
wie bereits erwähnt (E. 18), an der Sache vorbei. Es ist die Beklagte, die 
behauptet,  der  Fachmann  hätte  neben  der  Löslichkeit  von  Sorafenibto-
sylat  routinemässig  auch  dessen  intrinsische Auflösungsgeschwindigkeit 
gemessen  und  dabei  festgestellt,  dass  diese  in  einem  Bereich  lag,  der 
Sorafenibtosylat  zu  einem  aussichtsreichen  Kandidaten  für  Studien  zur 
Bioverfügbarkeit  gemacht  hätte.  Entsprechend  trägt  die  Beklagte  die 
Glaubhaftmachungslast  dafür,  dass  diese  Messung  routinemässig  mög-
lich gewesen wäre und das behauptete Ergebnis gezeigt hätte, denn sie 
leitet daraus die Nichtigkeit des Massnahmepatents ab.

Mangels Glaubhaftmachung, dass sich die vorteilhafte intrinsische Auflö-
sungsgeschwindigkeit  von  Sorafenibtosylat  im  Prioritätszeitpunkt  hätte 
routinemässig  bestimmen  lassen,  geht  das  Gericht  in  diesem  Massnah-
meverfahren  davon  aus,  dass  es  nicht  naheliegend  war,  die  Bioverfüg-
barkeit  von  Sorafenibtosylat  zu  untersuchen.  Aufgrund  der  bekannten 
sehr  geringen  Löslichkeit  von  Sorafenibtosylat  und  fehlenden  Daten  zur 
Auflösungsgeschwindigkeit hatte der Fachmann keine begründete Erwar-
tung,  dass  die  Bioverfügbarkeit  von  Sorafenibtosylat  besser  als  die  der 
freien Base sein würde und in einem Bereich liegen würde, der eine For-
mulierung  von  Sorafenibtosylat  als  orale  Darreichungsform  als  vielver-
sprechend  erscheinen  lassen  würde.  Die  orale  Verabreichung  von  So-
rafenibtosylat war daher nicht naheliegend.

Anspruch 12 des Massnahmepatents beruht daher ausgehend von Lyons 
et al. 2001 glaubhaft auf erfinderischer Tätigkeit.

Erfinderische Tätigkeit ausgehend von WO 012

51.
WO 012 offenbart,  wie 
in  E.  41 erläutert,  eine  Vielzahl  von 
Arylharnstoffverbindungen und  deren  Verwendung  zur  Behandlung  von 
Raf-vermittelten Krankheiten und pharmazeutische Zusammensetzungen 
zur  Verwendung  in  einer entsprechenden Therapie.  Um  zu  Sorafenib  zu 
gelangen,  muss  die  entsprechende  Verbindung  aus  der  Gruppe  der  3-
(Trifluoromethyl)-4-chlorphenyl-Harnstoffe aus  Tabelle  4  auf  S. 81  von 
WO 012 ausgewählt werden, wobei Tabelle 4 insgesamt 84 Einträge ent-
hält.

Seite 43

S2021_006

WO 012 offenbart, dass  sich die Erfindung auch  auf pharmazeutisch  ak-
zeptable  Salze  der  zahlreichen  offenbarten Arylharnstoffverbindungen 
bezieht  (S. 6:11).  Als  anorganische  und  organische  Säuren  zur  Salzbil-
dung  werden  Salzsäure,  Bromwasserstoffsäure,  Schwefelsäure,  Phos-
phorsäure,  Methansulfonsäure,  Trifluormethansulfonsäure,  Benzolsulfon-
säure,  p-Toluolsulfonsäure, 1-Naphthalinsulfonsäure,  2-Naphthalinsulfon-
säure,  Essigsäure,  Trifluoressigsäure,  Apfelsäure,  Weinsäure,  Zitronen-
säure, Milchsäure, Oxalsäure, Bernsteinsäure, Fumarsäure, Maleinsäure, 
Benzoesäure,  Salicylsäure,  Phenylessigsäure  und  Mandelsäure genannt 
(S. 6:12-18). Mit  p-Toluolsulfonsäure,  das  zum  Tosylat  führt,  ist  dieses 
Gegenion damit in der Liste erwähnt.

WO 012 legt zwar dar, dass die offenbarten zahlreichen Arylharnstoffver-
bindungen  aus  theoretischen  Gründen  nützlich  zur  Behandlung  von 
Krebs sein können (S. 2:10-20). WO 012 offenbart aber keine Ergebnisse 
von Studien im Tiermodell, welche die behauptete Wirkung empirisch be-
legen  würden.  Zur  Bioverfügbarkeit  und  Verträglichkeit  der  offenbarten 
Arylharnstoffverbindungen  und  deren  pharmazeutisch  akzeptabler  Salze 
schweigt WO 012.

Entsprechend  kann als  objektive  technische  Aufgabe  ausgehend  von 
WO 012 die  Bereitstellung  einer  wirksamen  Arylharnstoffverbindung  ge-
sehen  werden,  die  für  die  orale  Verabreichung  geeignet  ist  (zur  Lösung 
dieser Aufgabe durch die Erfindung siehe E. 45).

Die  Motivation,  aus  den  zahlreichen  Arylharnstoffverbindungen,  die  in 
WO 012 offenbart werden, gerade Sorafenib auszuwählen, ergibt sich für 
den  Fachmann  aus  Lyons  et  al.  2001,  die  vielversprechende  vorläufige 
Ergebnisse einer klinischen Studie mit Sorafenib offenbaren.

Damit ist der Fachmann aber nicht weiter als ausgehend von Lyons et al. 
2001. Denn WO 012 lehrt ihn zwar, ein pharmazeutisch akzeptables Salz 
des gewählten Arylharnstoffs zu formulieren, aber nicht, welches Salz. Es 
gibt  in  WO 012 keinen  Hinweis  darauf,  dass  gerade  die  p-Toluolsulfon-
säure aus der Liste von nicht weniger als 23 auf S. 6 genannten Säuren 
zu wählen ist, um die Bioverfügbarkeit des in seiner Form als freie Base 
schlecht löslichen Sorafenibs zu verbessern.

Der  Fachmann  wird  daher  auch  ausgehend  von  WO 012 ein  Salz-
Screening  durchführen,  um  eine  geeignete  Salzform  zu  identifizieren. 
Dabei geht er nicht anders vor als ausgehend von Lyons et al. 2001. Die 

Seite 44

S2021_006

erfinderische Tätigkeit ausgehend von WO 012 beurteilt sich daher gleich 
wie ausgehend von Lyons et al. 2001. Auch ausgehend von WO 012 be-
ruht Anspruch 12 glaubhaft auf erfinderischer Tätigkeit.

52.
Das  angerufene  Gericht  kommt  bezüglich  der  voraussichtlichen  Rechts-
beständigkeit des Massnahmepatents zu einem anderen Ergebnis als die 
Gerichte  von  Deutschland,  Frankreich,  Grossbritannien,  den  Niederlan-
den  und  Spanien  bezüglich  der  (voraussichtlichen)  Rechtsbeständigkeit 
der jeweiligen nationalen Teile von EP 2 305 255 B1 (E. 13). Der Haupt-
grund scheint darin zu liegen, dass in den ausländischen Verfahren nicht 
strittig gewesen zu sein scheint, dass sich die Auflösungsgeschwindigkeit 
von  Sorafenibtosylat  routinemässig  zum  Prioritätszeitpunkt  bestimmen 
liess.  Strittig  war  offenbar  einzig,  ob  der  Fachmann  angesichts  der 
schlechten Löslichkeit die Auflösungsgeschwindigkeit überhaupt bestimmt 
hätte  oder  das  Salz-Screening  des  Tosylatsalzes  nach  den  entmutigen-
den  Werten  zu  dessen  Löslichkeit  abgebrochen  hätte  (Urteil  des  deut-
schen  Bundespatentgerichts  vom  29. September  2021,  E. 2  c).  In  ande-
ren Jurisdiktionen wurde Anspruch 12 als nichtig erachtet, weil der Fach-
mann ohne erfinderische Tätigkeit Sorafenibtosylat synthetisieren würde, 
unabhängig  davon,  ob  er  naheliegenderweise  erkennen  würde,  dass  es 
zur oralen Verabreichung geeignet und wirksam ist (Urteil der Rechtbank 
Den Haag vom 10. Dezember 2021, E. 4.43; Urteil des High Court of Jus-
tice  in  England  vom  8. Oktober  2021,  RZ 181).  Bei  auf  eine  chemische 
Verbindung als  solche  gerichteten Patenten  genügt es aber  zur  Begrün-
dung der erfinderischen Tätigkeit, wenn der beanspruchte Stoff eine über-
raschende Wirkung oder Eigenschaft aufweist.59

Verletzungshandlungen

53.
Die Beklagte ist Inhaberin der am 7. Januar 2021 in der Schweiz erteilten 
Marktzulassung Nr. 68210 für das Generikum «Sorafenib Zentiva 200 mg, 
Filmtabletten».  Wie  aus  der  Zulassung  hervorgeht,  enthält  «Sorafenib 
Zentiva» den Wirkstoff Sorafenib in Form von Sorafenibtosylat. Dass So-
rafenib Zentiva® in den Schutzbereich von Anspruch 12 fällt, ist unbestrit-
ten.

59 Vgl. BGH, Urteil X ZB 11/68 vom 27. Februar 1969 – «Disiloxan» unter 
Hinweis auf Urteil des Reichsgerichts vom 20. März 1889 – «Kongorot»; Urteil X 
ZB 2/71 vom 14. März 1972 – «Imidazoline» (st. Rsp.); Beschwerdekammer des 
EPA, Entscheidung T 181/82 vom 28. Februar 1984; Entscheidung T 2200/17 
vom 8. März 2021 (st. Rsp.); krit. UHRICH, Stoffschutz, Tübingen 2010, 395 ff.

Seite 45

                                                
S2021_006

Sorafenib Zentiva® ist seit dem 1. September 2021 auf der Spezialitäten-
liste des Bundesamtes für Gesundheit aufgeführt. Dies indiziert eine dro-
hende Patentverletzung, denn ein Arzneimittel wird von der Spezialitäten-
liste gestrichen, wenn es nicht auf dem Schweizer Markt erhältlich ist (un-
strittig).

Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil

54.
Die Klägerin muss glaubhaft machen, dass sie ohne Erlass vorsorglicher 
Massnahmen  einen  nicht  leicht  wiedergutzumachenden  Nachteil  erleidet 
(Art. 261  Abs. 1  lit. b  ZPO),  d.h.  einen  Nachteil,  der  insbesondere  nicht 
durch ein für  sie günstiges Urteil in der  Hauptsache  wieder gut gemacht 
würde.

Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts genügt es 
zur  Verneinung  des  nicht  leicht  wiedergutzumachenden  Nachteils  nicht, 
dass  dem  Patentinhaber  finanzielle  Wiedergutmachungsansprüche  zu-
stehen, da es notorisch schwierig ist, diese in der Höhe rechtsgenügend 
zu  beweisen.60 Entsprechend  ist  ein  nicht  leicht  wiedergutzumachender 
Nachteil in der Regel gegeben, wenn ein patentverletzendes Produkt auf 
dem  Markt  erhältlich  ist  oder  die  Markteinführung  unmittelbar  bevorsteht 
und der Patentinhaber die geschützte Lehre praktiziert.

Nach  der  Rechtsprechung  des  Bundespatentgerichts  ist  es  notorisch, 
dass  in  pharmazeutischen  Konzernen,  bei  denen  die  Schutzrechtsinha-
berschaft  und  der  Produktvertrieb  häufig  bei  verschiedenen  Konzernge-
sellschaften  liegen, die  Gruppe  bei  Markteintritt  eines  Generikums  eine 
Umsatzeinbusse  und  damit  wenigstens  indirekt  auch  die Inhaberin  des 
Schutzrechts einen Nachteil erleidet.61

55.
Die Beklagte bestreitet, dass die Klägerin einen nicht leicht wiedergutzu-
machenden  Nachteil  erleidet,  weil  sie  nicht  selbst  patentgemässe 
Nexavar®-Tabletten  in  der  Schweiz  vertreibe,  sondern  ihre  Konzernge-
sellschaft  Bayer  (Schweiz)  AG.  Daher  entgehe  auch  nicht  der  Klägerin, 

60 BPatGer, Urteil S2013_004 vom 12. Mai 2014, E. 4.7; Urteil S2017_006 vom 
30.  August  2017, E.  6; Urteil  S2017_006  vom 12. Oktober 2017, E. 26  – «ESZ 
Kombinationspräparat»;  Urteil  S2018_006  vom  8. Februar  2019,  E. 43  –
«Spiralfeder»
61 BPatGer,  Urteil  S2018_004  vom  22.  Oktober  2018,  E.  4.12  – «Abacavir  und 
Lamivudin».

Seite 46

                                                
S2021_006

sondern wenn überhaupt der Bayer (Schweiz) AG ein Gewinn. Die Kläge-
rin behaupte zwar, dass die Bayer (Schweiz) AG über eine kostenpflichti-
ge  Lizenz  verfüge,  aber  nicht,  dass  die  Lizenzgebühren  an  die  Klägerin 
bezahlt würden. 

Nach der zitierten Rechtsprechung genügt es, wenn eine Gruppengesell-
schaft der Klägerin, hier die Bayer (Schweiz) AG, finanzielle Nachteile er-
leidet.  Dass  die  Gewinne  der  Vertreiberin  des  Originalpräparats  sinken, 
wenn ein  Generikum angeboten  wird, bestreitet auch  die  Beklagte nicht. 
Die  gerichtsnotorische  Schwierigkeit  des  Nachweises  der  Höhe  des 
Schadens  begründet  den  nicht  leicht  wiedergutzumachenden  Nachteil, 
der durch ein vorsorgliches Vertriebsverbot abgewendet werden kann.

Das Bundesgericht hat die erwähnte Praxis des Bundespatentgerichts im 
Urteil 4A_575/2018 vom 12. März 2019, E. 2.3.2 als «mindestens vertret-
bar  und  daher  nicht  willkürlich»  bezeichnet.  Die  Beklagte  will  daraus 
schliessen,  dass  das  Bundesgericht  die  Praxis  bei  voller  Kognition  nicht 
geschützt hätte.

Das  kann  aus  dieser  Formulierung  aber  nicht  geschlossen  werden. We-
gen der in Beschwerden gegen Urteile im vorsorglichen Massnahmever-
fahren  auf  die  Verletzung  verfassungsmässiger  Rechte  eingeschränkten 
Kognition des Bundesgerichts (Art. 98 BGG) kann das Bundesgericht die 
Anwendung  einfachen  Gesetzesrechts  bei  Beschwerden  gegen  Mass-
nahmeurteile nur auf Willkür  überprüfen. Entsprechend stellt  es nur fest, 
dass die Anwendung im konkreten Fall mindestens vertretbar und (daher) 
nicht  willkürlich  war.  Einen  Schluss  auf  das  Ergebnis  einer  Prüfung  mit 
voller Kognition lässt sich daraus nicht ziehen.

Das Bundespatentgericht sieht sich daher nicht veranlasst, von seiner in 
Urteil  S2018_004  vom  22.  Oktober  2018  begründeten  Rechtsprechung 
abzuweichen. Die Klägerin hat folglich glaubhaft gemacht, dass sie – zu-
mindest indirekt  – einen  nicht  leicht  wiedergutzumachenden Nachteil er-
leidet,  wenn  die  Beklagte  das  Arzneimittel  Sorafenib  Zentiva®  während 
der Dauer des ordentlichen Verletzungsverfahrens weiter vertreibt.

Relative Dringlichkeit

56.
Nach  herrschender  Lehre  und  Rechtsprechung  ist  der Anspruch  auf  Er-
lass  einer  vorsorglichen  Massnahme  verwirkt,  wenn  der  Gesuchsteller, 
nachdem er in der Lage ist, das Gesuch einzureichen, mit dessen Einrei-

Seite 47

S2021_006

chung so lange zuwartet, dass ein ordentliches Verfahren, das er im frü-
hesten  möglichen  Zeitpunkt  eingeleitet  hätte,  eher  abgeschlossen  wäre 
als das (verspätet) eingeleitete Massnahmeverfahren (so genannte «rela-
tive  Dringlichkeit»).62 Nach  der  Praxis  des  Bundespatentgerichts  ist  der 
Anspruch  auf  Erlass  vorsorglicher  Massnahmen  prozessual  verwirkt, 
wenn der Kläger mit der Geltendmachung rund 14 Monate von dem Zeit-
punkt an, in dem ein ordentliches Verfahren hätte eingeleitet werden kön-
nen, zuwartet.63

57.
Sorafenib Zentiva® ist seit dem 1. September 2021 auf der Spezialitäten-
liste  des  Bundesamtes  für  Gesundheit  geführt.  Mit  Einreichung  des  vor-
liegenden Massnahmegesuchs am 11. Oktober 2021 ist der prozessuale 
Anspruch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme auf jeden Fall nicht 
verwirkt.

Verhältnismässigkeit

58.
Vorsorgliche  Massnahmen  dürfen  nicht  weiter  gehen,  als  zur  Verhinde-
rung  des  Eintritts  des  nicht  leicht  wiedergutzumachenden  Nachteils  not-
wendig ist.64

59.
Im vorliegenden Fall verlangt die Klägerin, es sei der Beklagten zu verbie-
ten, das Arzneimittel Sorafenib Zentiva® in der in der Schweiz herzustel-
len, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, aus-
zuführen oder sonst in den Verkehr zu bringen sowie zu diesen Zwecken 
zu besitzen (Hervorhebungen hinzugefügt).

Ein Verbot des Lagerns und Besitzens ist nicht notwendig, um den Eintritt 
des  nicht  leicht  wiedergutzumachenden  Nachteils  zu  verhindern,  denn 
durch  das  Lagern  oder  Besitzen  alleine,  ohne  anschliessendes  in  den 
Verkehr bringen, kann sich der Umsatz der Klägerin nicht verringern. Das 
Lagerverbot und Besitzverbot käme einer Vernichtung gleich, die erst im 

62 BGer, Urteil  vom  6. Oktober  1981,  E.  3,  in: SMI  1983,  148  ff.;  HGer  ZH, 
ZR 1996  306 ff.,  308  – «Leki-Skistöcke»;  HGer  AG,  Urteil  vom  19.  Dezember 
2001,  E. 5  – «Jet-Reactor»,  in:  sic!  2002,  353 ff.;  Rüetschi,  Die  Verwirkung  des 
Anspruchs  auf  vorsorglichen  Rechtsschutz  durch  Zeitablauf,  sic!  2002,  416  ff., 
422.
63 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 13 – «Spiralfeder».
64 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 49 – «Spiralfeder».

Seite 48

                                                
S2021_006

Endentscheid  des  ordentlichen  Verfahrens  gegebenenfalls  anzuordnen 
ist.65 Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Beklagte 
nicht an ein Vertriebsverbot halten wird, die es rechtfertigen könnten, be-
reits die abstrakten Gefährdungshandlungen des Lagerns und  Besitzens 
zu verbieten.

Rechtsbegehren Nr. 1 ist daher insoweit abzuweisen, als es sich auf das 
blosse Lagern oder Besitzen von Sorafenib Zentiva® bezieht.

Sicherheitsleistung

60.
Ist  ein  Schaden  für  die  Gegenpartei  zu  befürchten,  so  kann  das Gericht 
die Anordnung vorsorglicher Massnahmen von der Leistung einer Sicher-
heit durch die gesuchstellende Partei abhängig machen (Art. 264 ZPO).

In der Lehre wird vertreten, ein Verzicht auf Sicherheitsleistung trotz dro-
henden  Schadens sei auch  dann unzulässig, wenn  die  Solvenz der  Klä-
gerin unzweifelhaft sei.66

Art.  264 Abs.  1  ZPO  ist  als  «Kann»-Vorschrift  ausgestaltet.  Das  Gericht 
kann  in Ausübung  pflichtgemässen Ermessens  trotz gegebenen  Voraus-
setzungen  auf  die Auferlegung  einer  Sicherheitsleistung  verzichten.  Wo 
die Klägerin offensichtlich fähig ist, einen der Beklagten durch den Erlass 
der vorsorglichen Massnahme möglicherweise entstehenden Schaden zu 
ersetzen,  hat  die  Beklagte  kein  schutzwürdiges  Interesse  an  einer  Si-
cherheitsleistung. Der  Hinweis darauf, dass die  Solvenz  im  Urteilsdatum 
nicht bedeute, dass die Klägerin auch im Zeitpunkt der Durchsetzung ei-
nes  eventuellen  Schadenersatzanspruchs  – meist  Jahre  später  – noch 
solvent sein  werde, ist nicht falsch, kann sich aber im konkreten Fall als 
nicht stichhaltig erweisen.67

61.
Die  Beklagte  beantragt,  den  Erlass  eines  vorsorglichen  Vertriebsverbots 
von  der  Leistung  einer  Sicherheit 
in  der  Höhe  von  mindestens 
CHF 500’000 abhängig zu machen.

65 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 50 – «Spiralfeder».
66 HUBER in:  Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger  (Hrsg.),  Kommentar  zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 264 N 18; 
BK  ZPO-GÜNGERICH,  Art.  264  N  3;  DIKE-Komm  ZPO-ZÜRCHER,  Art.  264  N  4; 
BSK ZPO-SPRECHER, Art. 264 N 18. 
67 BPatGer, Urteil S2021_005 vom 15. Dezember 2021, E. 68 – «Deferasirox».

Seite 49

                                                
S2021_006

Die Beklagte erleidet durch den Erlass des vorsorglichen Vertriebsverbots 
für  Sorafenib  Zentiva®  zweifellos  einen  finanziellen  Schaden,  dessen 
Nachweis  ähnlich  schwierig  ist  wie  der  Nachweis  des  finanziellen  Scha-
dens der Klägerin. Anders als im Verfahren S2021_005, wo die äusserst 
solvente Klägerin (Muttergesellschaft des Novartis-Konzerns) ihren Sitz in 
der  Schweiz  hatte,  sitzt  die  Klägerin  im  vorliegenden  Verfahren  in  den 
USA.  Die  Durchsetzung  eines  Schadenersatzanspruchs  wegen  unge-
rechtfertigter  vorsorglicher  Massnahmen  im  Ausland  kann  sich  sehr 
schwierig  gestalten.  Daher  ist  es  vorliegend  gerechtfertigt,  die  vorsorgli-
chen  Massnahmen  von  der  Leistung  einer  Sicherheit  in  der  beantragten 
Höhe abhängig zu machen.

Um eine  weitere Verzögerung des  Inkrafttretens  des Vertriebsverbots  zu 
vermeiden, sind die vorsorglichen Massnahmen sofort anzuordnen, fallen 
jedoch dahin, wenn die Sicherheitsleistung nicht binnen 30 Tagen geleis-
tet wird.

Vollstreckungsmassnahmen

62.
Gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO kann eine Verpflichtung zum Tun, Unterlas-
sen  oder  Dulden  durch  indirekten  Zwang  (Ordnungsbusse,  Bestrafung 
nach Art. 292 StGB) vollstreckt werden. Auf Antrag der obsiegenden Par-
tei kann bereits das erkennende Gericht Vollstreckungsmassnahmen an-
ordnen (Art. 236 Abs. 3 ZPO).

Die  Bestrafung  wegen  Ungehorsams  gegen  amtliche  Verfügungen 
(Art. 292  StGB)  und  das  Ordnungsgeld  nach Art. 343 Abs.  1  lit.  b  und  c 
ZPO  können  nach  h.L.  verbunden  werden,  eine  Verbindung  wird  aber 
wegen der Rechtsklarheit «nicht empfohlen».68 Die Ordnungsbusse nach 
Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO kann als Zwangsgeld auch gegen juristi-
sche Personen verhängt werden, während sich die Ungehorsamkeitsstra-
fe nach Art. 292 StGB nur an natürliche Personen richtet.69

63.
Vorliegend  hat  die  Klägerin  beantragt,  die  Verpflichtungen  zum Tun  und 
Unterlassen  gemäss  den  Rechtsbegehren  Nr.  1  mit  der  Androhung  von 
Ordnungsbusse  gegenüber  der  Beklagten  und  Ungehorsamkeitsstrafe 

68 STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 343 N 18 
m.W.H.
69 BSK ZPO-ZINSLI, Art. 343 N 15, 20.

Seite 50

                                                
S2021_006

gegen deren im Handelsregister eingetragenen leitenden Angestellten zu 
verbinden.

Die Androhung der  Vollstreckungsmassnahmen bereits durch das erken-
nende  Gericht  ist  sachgerecht,  da  dadurch  ein  eventuelles  Vollstre-
ckungsverfahren  beschleunigt  wird,  was  gerade  im  Verfahren  des  vor-
sorglichen  Rechtsschutzes  wichtig  ist.  Da  sich  Ordnungsbusse  und  Un-
gehorsamkeitsstrafe nicht an die gleichen Personen richten, besteht auch 
nicht die von der Lehre kritisierte Gefahr der fehlenden Rechtsklarheit. 

Der Antrag auf Androhung  von indirektem Zwang  gemäss  Rechtsbegeh-
ren Nr. 1 ist entsprechend gutzuheissen.

Frist zur Klage im ordentlichen Verfahren

64.
Der Klägerin ist Frist zur Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren 
anzusetzen unter  der  Androhung,  dass  bei  Säumnis die  vorsorglichen 
Massnahmen dahinfallen (Art. 263 ZPO).

Kosten- und Entschädigungsfolgen

65.
Die  Gerichtskosten  sind der  Klägerin  aufzuerlegen  und  mit  dem  von  ihr 
geleisteten  Kostenvorschuss  zu  verrechnen  (Art.  111  Abs.  1  ZPO).  Die 
endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung bleibt dem ordentlichen 
Verfahren vorbehalten (Art. 104 Abs. 3 ZPO). 

Die  Parteien  bezeichnen  den  Streitwert  übereinstimmend mit 
CHF 500’000; dies  vor  dem  Hintergrund,  dass  die  Schutzdauer  des 
Massnahmepatents am 3. Dezember 2022 abläuft. Die Gerichtsgebühr ist 
daher ausgehend von einem Streitwert von CHF 500’000 auf CHF 30’000
festzusetzen (Art. 1 i.V.m. Art. 2 KR-PatGer).

Zu den Gerichtskosten  gehören die Kosten  für  Übersetzung und  Verdol-
metschung (Art. 95 Abs. 2 lit. d ZPO).  Die Beklagte  hat für die  Verhand-
lung  eine  Simultanübersetzung  ins  Englische  beantragt.  Die  entspre-
chenden Kosten belaufen sich auf CHF 2’967.80. Praxisgemäss sind die-
se Kosten der Beklagten als der Partei, die die Übersetzung verlangt hat, 
zu auferlegen.

Seite 51

S2021_006

Für den Fall, dass die Klägerin die Klage im ordentlichen Verfahren nicht 
fristgerecht  einreicht,  schuldet sie  der  Beklagten  eine  Parteientschädi-
gung gemäss Tarif für deren  berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung 
(Art. 4-6 KR-PatGer) und Ersatz für notwendige Auslagen (Art. 32 PatGG 
i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer).

Die  tarifliche  Entschädigung  ist  gestützt  auf Art.  5  und  6  KR-PatGer  auf 
CHF  30’000  zu  bemessen.  Ersatz  für  notwendige Auslagen  in  der  Form 
von Patentanwaltskosten werden bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn 
diese  die  Entschädigung  für  die  berufsmässige  anwaltliche  Vertretung 
gemäss  Tarif  übersteigt,  «von  der  Grössenordnung  her  im  Bereich  der 
rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer ent-
schädigt.70 Im  vorliegenden  Fall  hat  die  Beklagte  patentanwaltliche  Kos-
ten  in  der  Höhe  von  EUR 33’230.50 ausgewiesen,  nach  Umrechnungs-
kurs per 12. April 2022 CHF 33’663. Der beantragte Ersatz für die Kosten 
der patentanwaltlichen Unterstützung liegt somit von der Grössenordnung 
her  im  Bereich  der  tariflichen  Entschädigung  des  Rechtsanwalts  und  ist 
zu gewähren.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1.

In teilweiser Gutheissung von  Rechtsbegehren  Nr.  1 wird  der Beklag-
ten  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1’000  pro  Tag 
gemäss Art. 343 Abs. 1  lit.  c  Zivilprozessordnung (ZPO)  und mindes-
tens CHF 5’000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie einer Strafe 
(Busse) für die im Handelsregister eingetragenen leitenden Angestell-
ten  nach  Art.  292  StGB  vorsorglich  verboten,  Arzneimittel  mit  dem 
Wirkstoff  Sorafenib  in  Form  von  Sorafenib-Tosylat, insbesondere  das 
Arzneimittel  «Sorafenib  Zentiva» (Swissmedic-Zulassung  Nr. 68210), 
in  der  Schweiz  herzustellen,  anzubieten,  zu  verkaufen,  zu  vertreiben, 
einzuführen,  auszuführen  oder  sonst  in  den  Verkehr  zu  bringen 
und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen.

2.

Im weiteren Umfang wird das Massnahmegesuch abgewiesen.

3. Die  vorsorglichen  Massnahmen  fallen  dahin,  wenn  die  Klägerin  nicht 
bis 30. Mai 2022 eine Sicherheit in der Höhe von CHF 500’000 geleis-
tet hat.

70 BPatGer, Urteil O2012_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5 – «Antriebseinrichtung 
für Schienenfahrzeug».

Seite 52

                                                
S2021_006

4. Die  Gerichtsgebühr  wird  festgesetzt  auf  CHF  30’000. Die  weiteren 

Kosten betragen CHF 2’967.80 für Verdolmetschung.

5. Die  Gerichtsgebühr  wird  vorläufig  der  Klägerin  auferlegt  und  mit dem 
von  ihr  geleisteten  Kostenvorschuss  verrechnet. Die  endgültige  Kos-
ten- und  Entschädigungsregelung  bleibt  dem  ordentlichen  Verfahren 
vorbehalten. Für den Fall, dass die Klägerin nicht binnen Frist Klage im 
ordentlichen Verfahren einreicht und die Sicherheit leistet, wird die vor-
läufige Kostenauflage endgültig.

6. Die  weiteren  Kosten  in  der  Höhe von  CHF  2’967.80  werden  der  Be-

klagten auferlegt.

7. Für den Fall, dass die Klägerin nicht binnen Frist Klage im ordentlichen 
Verfahren einreicht und die Sicherheit leistet, schuldet sie der Beklag-
ten  eine  Entschädigung  für  die  berufsmässige  rechtsanwaltliche  Ver-
tretung  von  CHF 30’000  und  Ersatz  für  notwendige  Auslagen  in  der 
Höhe von EUR 33’230.50.

8. Der Klägerin wird eine Frist bis 30. Mai 2022 zur Einreichung der Kla-
ge  im  ordentlichen  Verfahren  angesetzt,  ansonsten  die  vorsorglichen 
Massnahmen dahinfallen.

9. Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien  unter  Beilage  des  Verhand-
lungsprotokolls und  der  Dolmetscherrechnungen,  sowie  nach  Eintritt 
der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, 
je gegen Empfangsbescheinigung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Frist  ist  gewahrt,  wenn  die  Beschwerde 
spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder 
zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen 
diplomatischen  oder  konsularischen  Vertretung  übergeben  worden  ist 
(Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufas-
sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit-
tel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die 

Seite 53

Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in  Händen 
hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

S2021_006

St. Gallen, 26. April 2022

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

Dr. iur. Lukas Abegg

Versand: 27.04.2022

Seite 54