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**Case Identifier:** 31ef2459-6d54-5d65-afe2-31f231b8efee
**Source:** St. Gallen (SG)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2008-04-21
**Language:** de
**Title:** St.Gallen Handelsgericht 21.04.2008 HG.2005.21
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/SG_Gerichte/SG_HG_001_HG-2005-21_2008-04-21.pdf

## Full Text

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St.Galler Gerichte

Fall-Nr.: HG.2005.21

Stelle: Handelsgericht

Rubrik: Handelsgericht

Publikationsdatum: 21.04.2008

Entscheiddatum: 21.04.2008

Entscheid Handelsgericht, 21.04.2008
Art. 164 ZPO (sGS 961.2); Art. 1 und Art. 7 PatG (SR 232.14). Im Sinne der 
Verhandlungsmaxime ist insbesondere der Nachweis des Standes der 
Technik Sache der Parteien, weshalb eine nachträgliche Eingabe nicht 
zuzulassen ist, mit welcher u.a. eine Patentschrift eingereicht wird, nach 
welcher seit einigen Monaten in Datenbanken hätte recherchiert werden 
können. Unter welchen Voraussetzungen ist bei einer 
Patentnichtigkeitsklage eine Erfindung neu und beruht auf einer 
erfinderischen Tätigkeit? (Handelsgericht St. Gallen, 21. April 2008, HG.
2005.21).Das Kassationsgericht hat dieses Urteil mit Entscheid vom 18. 
November 2008 aufgehoben.

I.

1.        Die A. GmbH (Klägerin) befasst sich mit dem Vertrieb von Induktionskochherden 

(kläg.act. 3). B. (Beklagter 1) und die C. AG (Beklagte 2) sind auf dem Gebiet der 

Herstellung und dem Vertrieb von Küchenapparaten, insbesondere von Kochherden, 

tätig (kläg.act. 1, 4). Der Beklagte 1 ist Inhaber des schweizerischen Patents Nr. … 

(kläg.act. 2, 5), an dem er eine Lizenz an die Beklagte 2 vergeben hat. Sie beruft sich 

für den Vertrieb ihrer Produkte auf das Streitpatent (kläg.act. 6).

Das Streitpatent (CH …; kläg. act. 5) bezieht sich auf ein Kochgerät, das eine induktive 

Heizvorrichtung aufweist. Es wurde am 31. August 1998 veröffentlicht. Mit Schreiben 

vom 21. Januar 2005 forderte die Klägerin, vertreten durch ihr Patentanwaltsbüro, die 

Beklagten auf, bis zum 4. Februar 2005 das Streitpatent zurückzuziehen (bekl.act. 1). 

Diese Frist verlängerte sie bis 28. Februar 2005, wobei die Beklagten bis zu jenem 

Zeitpunkt nicht materiell zur Gültigkeit des Streitpatents Stellung nahmen (bekl.act. 

2-6).

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2.    Kochgeräte mit einer induktiven Heizvorrichtung, die eine quadratische, 

üblicherweise in vier Heizelemente unterteilte Glaskeramikkochplatte aufweisen, waren 

im Prioritätszeitpunkt bekannt (kläg.act. 5, Spalte 1, Zeilen 6 ff.). Bei der Induktions-

Kochtechnik geht es um Folgendes: Bei herkömmlichen Kochherden wird die 

Kochplatte aus Stahl oder Glaskeramik durch elektrische Widerstände erhitzt, welche 

wiederum ihre Wärme an den meist eine erhebliche Masse aufweisenden 

Pfannenboden abgibt. Mit der Induktionstechnik soll die Hitze nicht zunächst auf einer 

Kochplatte ausserhalb der Pfanne, sondern direkt im Boden der Pfanne entstehen, was 

eine Zeit- und Energieersparnis bewirkt. Durch die Kochplatte wird bei der Induktions-

Kochtechnik lediglich ein magnetisches Wechselfeld erzeugt, das seinerseits im 

darüber stehenden Pfannenboden Wirbelströme und damit eine örtliche Erwärmung 

erzeugt. In der Patentbeschreibung wird festgehalten, dass bei einer induktiven 

Heizvorrichtung das Kochgerät als Kochplatte eine quadratische Glaskeramikplatte 

aufweist, an deren Unterseite sich die Heizvorrichtung, bestehend insbesondere aus 

spiralförmig verlaufenden Windungen einer Scheibenspule, befindet. Diese Windungen 

der Spule verlaufen so spiralförmig, dass der Durchmesser der im Wesentlichen 

kreisförmigen Windungen gegen den Randbereich der Scheibenspule hin zunimmt. 

Dies hat gemäss der Patentbeschreibung zur Folge, dass es zwischen den 

benachbarten (kreisförmigen) Heizelementen sowie den Heizelementen und dem Rand 

der Glaskeramikplatte jeweils Bereiche gibt, in welchen nur eine geringe Erwärmung 

eintritt. Entsprechend muss die Zahl der Kochtöpfe der Anzahl der Heizelemente 

(bestehend aus Scheibenspulen) entsprechen. In Grossküchen ist es aber gemäss der 

Patentbeschreibung von Vorteil, wenn möglichst viele Töpfe, d.h. mehr als die Anzahl 

der Kochstellen, welche der Anzahl der Heizelemente entspricht, auf der Kochplatte 

zugleich stehen können. Die in der Patentschrift genannte Aufgabe der Erfindung 

besteht darin, ein Kochgerät mit induktiven Heizelementen zu schaffen, das auch in 

Grossküchen verwendbar ist (kläg.act. 5, Spalte 1, Zeilen 6 ff.). Vereinfacht 

ausgedrückt sollen entsprechend der vom Patent beanspruchten Erfindung die 

Windungen der Scheibenspule nicht kreisförmig, sondern rechteckig gelegt werden, 

damit der Raum zwischen den Induktionsfeldern und bis zum Rand der (praktisch 

immer rechteckigen) Kochplatte besser ausgefüllt wird, womit nicht nur die 

Randbereiche zwischen den einzelnen Induktoren und dem anliegenden Rand der 

Kochplatte, sondern auch die Räume zwischen den einzelnen Induktoren dieses 

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Kochfeldes für Kochzwecke ausgenützt werden können (kläg.act. 5, Fig. 2-4 und 

Spalte 5, Zeilen 55 ff.).

3.    Die Klägerin reichte am 8. März 2005 die vorliegende Klage ein mit dem 

Rechtsbegehren, es sei festzustellen, dass CH … nichtig sei. Das von den Beklagten 

am 30. Mai 2005 eingereichte Sistierungsgesuch wurde vom Handelsgericht mit 

Entscheid vom 16. August 2005 abgewiesen. Die Beklagten reichten am 3. Oktober 

2005 die Klageantwort mit dem Antrag auf Nichteintreten und Abweisung der Klage 

ein. In der Replik hielt die Klägerin an ihren Rechtsbegehren fest, worauf die Beklagten 

in der Duplik neu das Rechtsbegehren stellten, eventuell sei der Prüfung des Bestands 

der Patentansprüche ein bestimmt umschriebener Teilverzicht, welcher sich von der 

Teilverzichtserklärung vom 23. Mai 2005 unterscheide, zugrunde zu legen, und 

subeventuell sei der Prüfung des Bestands der Patentansprüche ein nochmals auf eine 

andere Weise umschriebener Teilverzicht zugrunde zu legen. Die Klägerin reichte am 

30. Januar 2006 eine nachträgliche Eingabe ein (Ger.act. 58; nachfolgend 1. Eingabe 

Klägerin). Die Beklagten reichten am 10. Mai 2006 eine Eingabe ein (Ger.act. 62; 

nachfolgend 1. Eingabe Beklagte), wozu die Klägerin am 11. Mai 2006 Stellung nahm 

(Ger.act. 63; nachfolgend 2. Eingabe Klägerin). Die Beklagten nahmen zu diesen 

Vorbringen ebenfalls am 11. Mai 2006 Stellung (Ger.act. 65; nachfolgend 2. Eingabe 

Beklagte).

4.    Nach der mündlichen Verhandlung holte das Handelsgericht mit Beschluss vom 

12. Mai 2006 zur Frage der Rechtsbeständigkeit von CH … eine Expertise ein 

(Ger.act. 71). Die Parteien einigten sich auf den Experten Dipl. El.-Ing. ETH, lic.iur., 

Rechts- und Patentanwalt D. Am 8. August 2006 erfolgte die schriftliche 

Experteninstruktion (Ger.act. 95). Der Experte D. erstattete das Gutachten am 

19. Dezember 2006 (Ger.act. 111). Die Beklagten reichten am 12. Februar 2007 eine 

Stellungnahme zum Gutachten ein (Ger.act. 123; nachfolgend 3. Eingabe Beklagte). 

Die Zusatzfragen der Klägerin ergingen am 23. Februar 2007 (Ger.act. 129; 

nachfolgend 3. Eingabe Klägerin). Der Experte hielt am 10. April 2007 fest, zur 

Beantwortung der Ergänzungsfragen sei ein Augenschein an einem 

anspruchsgemässen Induktionsherd der Beklagten, der mit einer entfernbaren 

patentgemässen Abschirmung ausgerüstet sei, durchzuführen, um die Wirksamkeit 

oder Unwirksamkeit der Abschirmung zu zeigen (Ger.act. 136). Er führte den 

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Augenschein in Anwesenheit der Parteien am 6. Juni 2007 in den Räumlichkeiten der 

Beklagten 2 durch (vgl. Ger.act. 185 Beilage 1). Die Klägerin reichte am 18. Juni 2007 

eine nachträgliche Eingabe ein (Ger.act. 149, 151, 154, 155, 158; nachfolgend 4. 

Eingabe Klägerin), worauf die Beklagten am 9. Juli 2007 den Antrag stellten, die 4. 

Eingabe der Klägerin sei aus dem Recht zu weisen (Ger.act. 166; nachfolgend 4. 

Eingabe Beklagte). Die Klägerin reichte am 6. Juli 2007 ein weitere nachträgliche 

Eingabe ein (Ger.act. 161; nachfolgend 5. Eingabe Klägerin), worauf die Beklagten am 

21. August u.a. beantragte, die 5. Eingabe der Klägerin sei aus dem Recht zu weisen 

(Ger.act. 176; nachfolgend 5. Eingabe Beklagte). Die Klägerin nahm am 3. September 

2007 zur 5. Eingabe der Beklagten Stellung (Ger.act. 179; nachfolgend 6. Eingabe 

Klägerin). Am 25. Juni 2007 reichte der Experte die Beantwortung der 

Ergänzungsfragen zur Expertise ein (Ger.act. 185). Die Klägerin reichte am 

5. November 2007 eine Eingabe mit zusätzlichen Fragen ein und beantragte eine 

mündliche Schlussverhandlung (Ger.act. 197; nachfolgend 7. Eingabe Klägerin). Die 

Beklagten nahmen dazu am 14. Dezember 2007 Stellung (Ger.act. 209; nachfolgend 

6. Eingabe Beklagte). Mit Schreiben vom 29. Januar 2008 hielt der Rechtsvertreter der 

Beklagten fest, auch er würde an einer Schlussverhandlung mündlich Stellung nehmen, 

sofern nicht die Klägerin noch auf eine Schlussverhandlung verzichte (Ger.act. 212). 

Am 30. Januar 2008 reichte die Klägerin unter Bezugnahme auf die 5. Eingabe der 

Klägerin eine nachträgliche Eingabe mit einer thematischen Recherche des IGE vom 

24. Januar 2008 ein und hielt fest, dass auch durch eine noch so sorgfältige Recherche 

die US-Patentschrift 4'163'139, welche mit der 5. Eingabe der Klägerin eingereicht 

worden sei, nicht habe gefunden werden können (Ger.act. 217 inkl. Beilage 1, 

nachfolgend 8. Eingabe Klägerin). Am 21. April 2008 fand die mündliche 

Schlussverhandlung statt.

 

II.

1.    Unbestrittenermassen ist das Handelsgericht zur Beurteilung der vorliegenden 

Patentnichtigkeitsklage sachlich und örtlich zuständig (Art. 15 Abs. 1 lit. c ZPO; Art. 2, 

Art. 16 Ziff. 4 LugÜ; vgl. Entscheid des Handelsgerichts vom 16.08.2005, S. 3f. E.2).

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2.   a)     Die 1. Eingabe der Klägerin (Ger.act. 58) ist, nachdem die Beklagte in der 

Duplik zwei neue Rechtsbegehren gestellt und sich erst in der Duplik eingehend mit der 

Klageschrift auseinandergesetzt hat, ohne weiteres zuzulassen (Art. 164 ZPO; vgl. GVP 

1993 Nr. 65; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2 und N 3b zu Art. 164 ZPO/SG).

Die Klägerin stellte in der 1. Eingabe den zusätzlichen Antrag, die Nichtigkeit des 

Klagepatents sei auch hinsichtlich der je 8 neuen Patentansprüche gemäss den beiden 

neuen Eventualbegehren der Duplik (bekl. act. 9, 10) festzustellen. Sie erhebt damit 

ausdrücklich nicht den Einwand, es liege bei den neuen Rechtsbegehren in der Duplik 

eine unzulässige Klageänderung vor. Nachdem die Klageänderung in der Duplik die 

Voraussetzungen gemäss Art. 72 ZPO erfüllt und sich die Klägerin dieser auch nicht 

widersetzt, ist sie zuzulassen. Zuzulassen ist auch das gestützt auf die Klageänderung 

neu in der 1. Eingabe der Klägerin gestellte Rechtsbegehren, mit welchem zusätzlich 

auch in Bezug auf die beiden neuen Eventualbegehren der Duplik die Feststellung der 

Nichtigkeit des Klagepatents verlangt wird. Das neue Rechtsbegehren steht mit dem 

bisherigen in engem Zusammenhang, nachdem es um zwei weitere Teilverzichte in 

Bezug auf das Streitpatent geht (Art. 72 Abs. 1 lit. a ZPO). Es besteht die gleiche 

Zuständigkeit (Art. 72 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Beklagten können sich nicht darauf 

berufen, ihre Rechtsstellung werde beeinträchtigt (Art. 72 Abs. 1 lit. c ZPO), nachdem 

sie die neuen Rechtsbegehren erst mit der Duplik und nicht bereits mit der 

Klageantwort, was ihnen ohne weiteres möglich gewesen wäre, eingereicht hatten (vgl. 

Leuenberger/Uffer-Tobler, N 7 zu Art. 72 ZPO/SG). Der Anlass der Änderung ergab sich 

aufgrund der von den Beklagten in der Duplik neu gestellten Rechtsbegehren (Art. 72 

Abs. 1 lit. d ZPO). Es ist vorliegend auch zulässig, das neue Rechtsbegehren mit der 

nachträglichen Eingabe einzureichen (Art. 72 Abs. 2 ZPO; vgl. Leuenberger/Uffer-

Tobler, N 9a zu Art. 72 ZPO/SG), womit dieses zuzulassen ist.

b)    Die Parteien haben gegenseitig zur 1. Eingabe der Beklagten (Ger.act. 62), der 

2. Eingabe der Klägerin (Ger.act. 62) und der 2. Eingabe der Beklagten (Ger.act. 65) 

materiell Stellung genommen. Sie sind deshalb zuzulassen.

c)    Die Klägerin reichte an der Verhandlung vom 12. Mai 2006 neu die kläg. act. 16-22 

ein. Die Beklagten beantragten, diese Akten seien, soweit es um neue Unterlagen geht 

und diese nicht Auszüge aus Patentschriften sind, d.h. kläg. act. 16, 17 und 19, aus 

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dem Recht zu weisen. Die Akten (kläg. act. 16, 17 und 19), welche öffentlich zugänglich 

sind oder eine Argumentation der Klägerin graphisch verdeutlichen, sind zuzulassen. 

Es oblag dem Experten, sich mit diesen, soweit nötig, auseinanderzusetzen. Die 

übrigen Akten sind aus dem Recht zu weisen.

d) aa)    Nach dem Augenschein des Experten in Anwesenheit der Parteien vom 6. Juni 

2007 reichte die Klägerin die 4. Eingabe (Ger.act. 149, 151, 154, 155, 158) ein, worauf 

die Beklagten in der 4. Eingabe (Ger.act. 166) den Antrag stellten, die 4. Eingabe der 

Klägerin sei aus dem Recht zu weisen. In der 5. Eingabe (Ger.act. 161) stellte die 

Klägerin den Antrag, der Gegenstand der nachfolgenden Absätze 1.1. bis 1.8 seien als 

neue Tatsachenbehauptungen und die US-Patentschrift 4,163,139 selbst sei als neues 

Beweismittel zu den Akten zu nehmen. Insbesondere am Antrag auf Zulassung von 

US 4,163,139 hielt sie an der Schlussverhandlung fest. In der 5. Eingabe (Ger.act. 176) 

stellte die Beklagten den Antrag, die 5. Eingabe der Klägerin sei aus dem Recht zu 

weisen; eventuell sei für den Fall, dass die 5. Eingabe der Klägerin entgegengenommen 

werden sollte, vorliegende Eingabe als nachträgliche Eingabe im Sinne von Art. 164 

ZPO entgegenzunehmen. Die Klägerin nahm in der 6. Eingabe (Ger.act. 179) zur 

5. Eingabe der Beklagten Stellung.

bb) Am 12. Juli 2007 wurde der Experte ersucht, u.a. eine Beurteilung der von den 

Parteien in den nachträglichen Eingaben gemachten neuen Vorbringen vorzunehmen 

(Ger.act. 170). Der Experte hielt im Schreiben vom 27. Juli 2007 (Ger.act. 174) dazu 

fest, anlässlich des Augenscheins vom 6. Juni 2007 sei von einem Techniker der 

Beklagten ein Kochgerät mit und ohne Abschirmvorrichtung demonstriert worden. 

Dabei habe dieser Techniker einerseits mit einem Spannungsmessgerät gezeigt, dass 

ohne Abschirmvorrichtung eine Spannung zwischen einem Kochtopf und Erde auftrete. 

Andererseits sei der Effekt der Funkenbildung zwischen Kochtöpfen gezeigt worden. 

Das in der 5. Eingabe der Klägerin angeführte Dokument US 4,163,139 (Ger.act. 161a, 

Beilage 1) scheine relevant gegen den einzigen bisher als patentfähig eingestuften 

Hauptanspruch (Eventualantrag 1 der Beklagten) zu sein. Allenfalls werde dessen 

Patentfähigkeit anders zu beurteilen sein, wenn dieser Stand der Technik 

berücksichtigt würde. - Sollte erstellt werden können, dass die dem Gericht von der 

Klägerin überbrachte "Abschirmmatte" (Ger.act. 149) bereits vor dem Anmeldetag in 

Induktionsherden zwischen der Kochplatte und der Spule eingebaut worden und dass 

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derartige Herde vor dem Anmeldetag offenkundig geworden sind, so wäre auch diese 

offenkundige Vorbenutzung relevant gegen die selbe Anspruchsfassung 

(Eventualantrag 1).

Mit prozessleitender Verfügung vom 10. September 2007 hielt der 

Handelsgerichtspräsident fest, dass die 4. und 5. Eingabe der Klägerin inklusive der 

von ihr eingereichten Unterlagen vom Experten nicht zu berücksichtigen seien (Ger.act. 

181). Diese Verfügung ist, wie nachfolgend auszuführen ist, zu bestätigen.

cc) Die Verhandlungsmaxime gilt auch im Patentprozess. Es ist somit Sache der 

Parteien, alle entscheidungswesentlichen Tatsachen und insbesondere alle Urkunden, 

die ohne Hilfe des Gerichts erhältlich sind, beizubringen. Insbesondere ist die 

Recherche des Standes der Technik Sache der Parteien, nicht des Gutachters und 

auch nicht des (fachkundigen) Richters. Dabei bestimmt sich nach kantonalem 

Prozessrecht, bis zu welchem Zeitpunkt Behauptungen aufgestellt, Unterlagen 

eingereicht und Beweisanträge gestellt werden dürfen (Peter Heinrich, Kommentar zum 

Schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des 

Europäischen Patentübereinkommens, Zürich 1998, Rz. 76.33f., vgl. Rz. 76.26; Eugen 

Brunner, Der Patentnichtigkeitsprozess im schweizerischen Recht, SMI 1995, 20f.; Fritz 

Blumer, Patentnichtigkeitsprozess, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches 

und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 18.52, 18.56; SMI 1992, 303 E. 5.3; vgl. 

BGE 123 III 487f. E. 1; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2 zu Art. 56 ZPO/SG).

In der 4. Eingabe machte die Klägerin geltend, beim Augenschein vom 6. Juni 2007 

habe sich herausgestellt, dass es früher zu einem Missverständnis zwischen A. und 

seinen Vertretern, Rechtsanwalt Dr. E. und Patentanwalt F., gekommen sei, indem A. 

diese nicht dahin gehend instruiert habe, dass auch die Klägerin eine 

Abschirmvorrichtung verwende, allerdings nicht um den Funkensprung zwischen 

Pfannen zu verhindern, sondern dass eine Spannung von der Pfanne auf den Koch 

oder die Köchin überspringen kann. Wie die Beklagten in der 4. Eingabe zu Recht 

festhielten, waren aber spätestens mit dem Vorschlag des Experten vom 10. April 2007 

und der Stellungnahme des Rechtsvertreters der Klägerin vom 23. April 2007 mit der 

Zustimmung zu dem vom Experten vorgeschlagenen Vorgehen betreffend Augenschein 

an der von den Beklagten 2 verwendeten Abschirmvorrichtung keine 

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Missverständnisse mehr möglich. Damit hat die Klägerin schon aus diesem Grund die 

Frist von Art. 164 Abs. 2 ZPO nicht eingehalten. Nachdem insbesondere in Anspruch 

10 des Streitpatents und auch in der Beschreibung und u.a. in Fig. 4 von einer 

Abschirmvorrichtung die Rede ist, sind auch deshalb die Voraussetzungen für die 

nachträgliche Eingabe vom 18. Juni 2007 (inkl. Beilagen) nicht erfüllt, da sich die 

Fragen betreffend die Abschirmvorrichtung nicht erst im Verlaufe des Prozesses 

ergeben haben. Aus den gleichen Überlegungen ist auch die 5. Eingabe der Klägerin 

nicht zuzulassen, nachdem sich die Thematik betreffend Abschirmvorrichtung und 

damit der Grund insbesondere für die Einreichung der US-Patentschrift 4,163,139 nicht 

erst im Laufe des Verfahrens ergeben hat. Die Klägerin ist nicht zu hören mit den 

Vorbringen, dass sie die nachträglich eingereichten Beweismittel zum Stand der 

Technik trotz zumutbarer Sorgfalt nicht früher hätte vorbringen können. Sie hielt selber 

fest, dass die Firma Google seit einigen Monaten eine Datenbank betreibe, mit der man 

nach Patentschriften recherchieren könne. Die Klägerin hätte deshalb schon Monate 

vor der 5. Eingabe die Möglichkeit gehabt, u.a. US 4,163,139 einzureichen. Sie hätte 

dazu umso mehr Anlass gehabt, als sie selber behauptete, gewusst zu haben, dass 

geerdete Abschirmvorrichtungen bei Induktionskochherden vor der Anmeldung des 

Streitpatents verwendet sein sollen. Auch die 8. Eingabe der Klägerin (Ger.act. 217) 

wurde somit verspätet eingereicht (Art. 164 Abs. 3 ZPO). Sie ist aber auch deshalb 

verspätet, weil die Gründe für die Zulassung einer nachträglichen Eingabe mit der 

Eingabe (d.h. der 5. Eingabe der Klägerin) hätten verbunden müssen (GVP 1993 Nr. 65 

E. a; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 3a zu Art. 164 ZPO/SG). Es kann auch nicht 

angenommen werden, dass die in den nachträglichen Eingaben neu eingereichten 

Unterlagen von den bisherigen Behauptungen mitumfasst seien (Art. 164 ZPO; 

Leuenberger/Uffer-Tobler, N 1 zu Art. 164, N 4a zu Art. 247 ZPO/SG). Nicht 

entscheidend ist die Behauptung der Klägerin, dass auch ein Recherchespezialist des 

IGE bei einer noch so sorgfältig durchgeführten Recherche die US-Patentschrift 

4,163,139 nicht gefunden habe, nachdem die Klägerin selber diese (um einige Monate) 

verspätet eingereicht hat. Die 4., 5., 6. und 8. Eingabe der Klägerin sowie die 4. und 5. 

Eingabe der Beklagten sind damit inklusive der gleichzeitig eingereichten Unterlagen 

aus dem Recht zu weisen.

d) aa)    Mit 7. Eingabe (Ger.act. 197) und in entsprechender Weise an Schranken 

stellte die Klägerin den Antrag, es seien dem Experten die zusätzlichen Fragen zu 

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stellen, (1.1) ob die am Augenschein vom 6. Juni 2007 beobachteten kleinen Funken 

zwischen den verschiedenen Töpfen, die auf dem Kochherd stehen, in Bezug auf die 

Aufgabe des Streitpatents "elektrische Entladungen" seien und ob solche kleinen 

Funken unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit oder unter anderen praktischen 

Gesichtspunkten nachteilig seien, (1.2) ob die am 6. Juni 2007 beobachteten kleinen 

Funken zwischen verschiedenen Töpfen, die auf dem Kochherd stehen, nicht nur dann 

auftraten, wenn eine Person den einen Topf berührte, (1.3) ob die (echte) 

"Funkenproblematik" bei der Verwendung kleiner Pfannen, die sternförmig aufgestellt 

werden und sich berühren, was zum punktförmigen Verschweissen der Pfannenränder 

führen kann, durch eine Abschirmung (Lösung gemäss dem Patentanspruch 10 des 

Streitpatents) beseitigt werden kann oder nicht und (1.4) ob deswegen (1.1 - 1.3) eine 

Abschirmung, welche die echte Funkenproblematik (1.3) gar nicht löst, eine 

"Abschirmvorrichtung" im Sinne des Streitpatents ist oder nicht.

Zur Begründung brachte sie insbesondere vor, das Ergänzungsgutachten sage nichts 

über die Grösse und Bedeutung der Funken, die am Augenschein festgestellt worden 

seien. Die bei grösseren Pfannen (also im Versuch vom 6. Juni 2007) ohne 

Abschirmung beobachteten "Fünklein" seien technisch und praktisch ohne jeden 

Belang und könnten nicht Gegenstand der Lösung einer patentrechtlich relevanten 

technischen Aufgabe sein. Die erwähnte Abschirmung vermöge nur allerkleinste, 

vollkommen belanglose Potentialdifferenzen zu verhindern, aber nicht elektrische 

Entladungen von irgendwelcher Bedeutung. Sie stellten also keine "elektrostatischen 

Entladungen" im Sinne des Streitpatents dar. Das Ergänzungsgutachten enthalte also 

eine Lücke, indem es offen lasse, ob die beobachteten "Fünklein" "elektrische 

Entladungen" im Sinne des Streitpatents sind.

bb) Die Beklagten beantragten mit 6. Eingabe (Ger.act. 209) und an Schranken, die 

Zusatzfragen der Klägerin seien nicht zuzulassen, da sie für die Beurteilung der 

vorliegenden Streitsache unerheblich seien. Die ursprünglichen Zweifel des Experten 

hinsichtlich der Tatsache, dass die Abschirmung irgendwelche Wirkungen zeitigen 

könne, seien mit den Versuchen am 6. Juni 2007 ausgeräumt worden. Nachdem es 

gemäss dem Experten einzig darum gegangen sei, ob die Abschirmung den Effekt 

überhaupt liefern kann, sei es unerheblich, ob die Funken während der Vorführung klein 

waren oder die Grösse der Entladung während eines Gewitters erreicht haben. Die 

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Behauptungen der Klägerin, dass die Abschirmung die gestellte Aufgabe nicht lösen 

könne, seien angesichts der vom Experten festgestellten Resultate der Vorführung vom 

6. Juni 2007 unbegründet.

cc) Die von der Klägerin mit 7. Eingabe und an Schranken zusätzlich gestellten Fragen 

sind in Übereinstimmung mit der Verfügung des Handelsgerichtspräsidenten vom 

18. Dezember 2007 (Ger.act. 211) nicht zuzulassen. Nach Vorliegen des Gutachtens 

(Ger.act. 111) wurde den Parteien Gelegenheit zur Einreichung von Ergänzungsfragen 

eingeräumt (Ger.act. 114). Diese wurden von den Parteien am 12. und 23. Februar 

2007 (Ger.act. 123 und 129) eingereicht. Dem Anspruch der Parteien auf rechtliches 

Gehör wurde damit Genüge getan (Art. 115 Abs. 2 ZPO; Leuenberger/Uffer-Tobler, 

N 3a zu Art. 115 ZPO/SG; Frank/Sträuli/Messmer, N 2 zu § 180, N 2f. zu § 181 ZPO/

ZH). Es ist nachfolgend zu prüfen, ob das Gutachten genügend ist (Art. 115 Abs. 3 

ZPO; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 4 zu Art. 115 ZPO/SG; vgl. Frank/Sträuli/Messmer, 

N 4f. zu § 181 ZPO/ZH).

Im Gutachten (S. 26, 35) hielt der Experte fest, er könne nicht verifizieren, ob die 

Abschirmvorrichtung die Funkenbildung verhindere. Aus diesem Grund stellte die 

Klägerin u.a. die Ergänzungsfrage, ob der Experte Vorschläge machen könne, wie und 

durch wen die Versuche an den Kochgeräten mit und ohne Abschirmung durchgeführt 

werden könnten (Ger.act. 129 S. 4 Ziff. 11, S. 11 Ziff. 6). Mit Schreiben vom 10. April 

2007 schlug der Experte u.a. die Durchführung eines Augenscheins vor mit dem Ziel, 

die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit der Abschirmung zu zeigen (Ger.act. 136 Ziff. 1). 

Aufgrund eines gemeinsamen Antrags der Parteien fand der Augenschein in deren 

Anwesenheit am 6. Juni 2007 statt (Beilage 1 zum Ergänzungsgutachten, Ger.act. 185). 

Dabei konnte sich der Experte überzeugen, dass gelegentlich Funken zwischen den 

Töpfen übersprangen, wenn diese auf dem Kochbereich ohne Abschirmung standen, 

und dass keine Funken feststellbar waren, wenn die Töpfe auf dem Kochbereich mit 

Abschirmung standen. Ausdrücklich hielt der Experte dazu fest, dass nach seiner 

Meinung alle Anwesenden von den Messungen und der Funkenbildung Kenntnis 

genommen hätten und über das Gesehene einig gewesen seien (Beilage 1 zu Ger.act. 

185, S. 4). Im Ergänzungsgutachten (Ger.act. 185, S. 3) hielt der Experte u.a. fest, der 

Augenschein habe zweifelsfrei ergeben, dass durch das Vorsehen des beanspruchten 

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Leiters die Aufgabe gelöst werde. Mit anderen Worten werde die Aufgabe mit den 

angegebenen (gemäss Gutachten dem Fachmann nicht nahe gelegten) Mitteln gelöst.

Wie erwähnt, behauptet die Klägerin in der 7. Eingabe (Ger.act. 197 insbes. S. 5) u.a., 

die Funkenproblematik könne durch eine Abschirmung nicht gelöst werden, und es sei 

davon auszugehen, dass der Experte in seinem Bericht nur die kleinen und 

unwesentlichen Fünklein behandle, welche die Beklagten in ihrem Versuch mit grossen 

Pfannen vorgeführt hätten und welche nach der Auffassung der Klägerin keine 

"elektrischen Entladungen" im Sinne des Klagepatents seien. Die gestützt auf diese 

Vorbringen von der Klägerin gestellten zusätzlichen Fragen sind zum einen nicht 

zuzulassen, da — wie erwähnt — mit den bereits eingereichten Ergänzungsfragen der 

Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör gewahrt ist, und zum andern, da sich 

diese auf nicht zutreffende Annahmen gründen. Nachdem der Experte nach dem 

durchgeführten Augenschein festhielt, dass "mit dem Leiter bei mehreren auf den 

Kochfeldern und nahe beieinander stehenden Kochgeschirren kein Funkensprung 

ersichtlich" gewesen sei (Ger.act. 185 S. 3f.), ist nicht von Bedeutung, ob es sich bei 

den (nicht vorhandenen) Funken um "elektrische Entladungen" handelt oder ob 

zwischen verschiedenen Arten von Funken bzw. "elektrischen Entladungen" und von 

Töpfen in verschiedener Anordnung auf dem Kochherd zu unterscheiden ist. 

Entscheidend ist einzig die Feststellung des Experten, dass der Augenschein die 

Wirksamkeit der Abschirmung belegt hat (Ger.act. 185 z.B. S. 4). Im Übrigen ist auf die 

nachfolgende Beweiswürdigung zu verweisen.

3.    Die Beklagten begründeten ihren Antrag, auf die Klage sei nicht einzutreten, in 

keiner Weise. Die vorliegende Klage stützt sich auf Art. 26 Abs. 1 PatG, wonach der 

Richter auf Klage hin die Nichtigkeit des Patentes feststellt. Die Klägerin ist in Bezug 

auf die vorliegende Nichtigkeitsklage aktivlegitimiert (Art. 28 PatG; vgl. Heinrich, PatG/

EPÜ, Rz. 26.16), und ein Rechtsschutzinteresse ist ohne weiteres zu bejahen, nachdem 

die Klägerin Konkurrentin der Beklagten auf dem Gebiet des Patents ist (Heinrich, 

PatG/EPÜ, Rz. 28.02; Blumer, a.a.O., Rz. 18.29, 18.33f.). Bei der 

Patentnichtigkeitsklage ist der im Patentregister eingetragene Inhaber des Patents, d.h. 

vorliegend der Beklagte 1, passivlegitimiert. Hingegen ist der Lizenznehmer im 

Nichtigkeitsprozess grundsätzlich nicht passivlegitimiert (Blumer, a.a.O., Rz. 18.31; vgl. 

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Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 34.06 ff.). Die Klage ist somit, soweit sie die Beklagte 2 als 

Lizenznehmerin des Beklagten 1 betrifft, abzuweisen.

4.   a)     Mit Entscheid vom 16. August 2005 wies das Handelsgericht das 

Sistierungsgesuch der Beklagten ab. Die Beklagten machten geltend, die 

Überlegungen des Sistierungsentscheids seien unzutreffend, nachdem sich das 

Klagefundament im Rahmen des teilweisen Verzichts, für welche triftige Gründe 

vorliegen müssten, durch die Einreichung der eingeschränkten Patentansprüche so 

wesentlich geändert habe, dass die Argumente aus der Klagebegründung für dieses 

neue, zweite Klagefundament nicht mehr zutreffen würden. Nachdem in Bezug auf die 

eingeschränkten Patentansprüche seitens der Klägerin keine hinreichende Begründung 

vorliege, könne seitens der Beklagten auf eine diesbezügliche Entgegnung verzichtet 

werden. Die Beklagten seien aber auch nicht gehalten zu begründen, weshalb der 

Gegenstand der eingeschränkten Patentansprüche nunmehr die materiellen 

Voraussetzungen einer Erfindung erfüllen würde.

Am 23. Mai 2005 stellte der Patentanwalt der Beklagten beim Eidgenössischen Institut 

für Geistiges Eigentum (IGE) einen Antrag auf Teilverzicht in Bezug auf das Streitpatent 

und reichte gleichzeitig die neuen Patentansprüche 1-7 ein (bekl.act. 7). 

Unbestrittenermassen teilte Herr G. vom IGE dem Patentanwalt der Beklagten 

telefonisch mit, dass die formellen und materiellen Minimalerfordernisse mit diesem 

Antrag nicht erfüllt würden. Gemäss Angaben der Beklagten habe ihr Patentanwalt 

Herrn G. anlässlich des Telefongesprächs darum ersucht, eine schriftliche 

Beanstandung, in welcher auf die noch erforderlichen Änderungen hingewiesen würde, 

zu erlassen, was jener jedoch abgelehnt habe. Die Beklagten werfen Herrn G. vom IGE 

in diesem Zusammenhang eine Verletzung von Art. 97 Abs. 3 PatV vor. Aus Art. 97 

Abs. 3 PatV kann indessen nicht abgeleitet werden, dass das IGE schriftlich und im 

Einzelnen die Mängel bei der Erklärung des teilweisen Verzichts darzulegen hat, 

sondern es kommt dieser Bestimmung nach, wenn es dem Patentinhaber eine Frist zur 

Behebung des Mangels ansetzt. Gemäss den unbestrittenen Ausführungen der 

Klägerin erinnerte Herr G. vom IGE den Patentanwalt der Beklagten anlässlich eines 

telefonischen Gesprächs vom 8. Juli 2005 daran, dass das IGE noch keinen neuen 

Antrag erhalten habe, worauf er angekündigt habe, ein Antrag werde zu gegebener Zeit 

noch gestellt. Damit anerkannte aber der beklagtische Patentanwalt, dass der Antrag 

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vom 23. Mai 2005 mangelhaft und ein neuer Antrag zu stellen war. Einen solchen 

neuen Antrag reichte der Patentanwalt der Beklagten auch in der Folge beim IGE nicht 

ein. Als er Herrn G. vom IGE telefonisch um eine schriftliche Bestätigung ersuchte, 

dass das Verfahren betreffend Teilverzicht laufe, erklärte ihm Herr G., dass kein solches 

Verfahren laufe, nachdem kein ordentlicher Antrag beim IGE eingegangen und auch 

keine Gebühr bezahlt worden sei. Gemäss unbestrittenen Angaben der Klägerin faxte 

Herr G. darauf dem Patentanwalt der Beklagten ein Muster, wie ein ordnungsgemässer 

Antrag auf Teilverzicht aussehen müsste. Die Beklagten behaupten nicht, dass in der 

Folge ein solcher Antrag beim IGE eingereicht worden sei. Dieses wiederum war nicht 

gehalten, den Beklagten eine Gebühr für den Teilverzicht zu belasten, bevor ein solcher 

nicht ordnungsgemäss eingereicht worden war. Gemäss den unbestrittenen 

Ausführungen der Klägerin hielt Herr G. vom IGE am 24. Oktober 2005 ihr gegenüber 

fest, dass bis zu diesem Datum kein Teilverzicht eingegangen sei. Damit steht fest, 

dass bis heute keine gültige Erklärung eines teilweisen Verzichts auf das Streitpatent 

vorliegt. Wie im Sistierungsentscheid (S. 6f. E. 3c) festgehalten wurde, ist der von den 

Beklagten erklärte und von der Klägerin akzeptierte Teilverzicht im Sinn einer teilweisen 

Klageanerkennung auch ohne gültigen Antrag beim IGE zu berücksichtigen. Beim 

vorliegend zu beurteilenden Streitgegenstand handelt es sich somit um das gemäss 

der Erklärung vom 23. Mai 2005, dem Eventual- und dem Subeventualantrag 

„eingeschränkte“ Patent (bekl.act. 8, 9, 10).

b)    Die Beklagten werfen der Klägerin einen sogenannten „Klageüberfall“ vor. Die 

Klageerhebung seitens der Klägerin sei klar verfrüht erfolgt, nachdem sie den 

Beklagten eine unzumutbar kurze Frist zur Erklärung eines Verzichts auf das Patent 

eingeräumt habe.

Ein Teilverzicht kann erfolgen, um einer Nichtigkeitsklage auszuweichen, indem dem 

möglichen Kläger durch eine geeignete Einschränkung des Patents das 

Rechtschutzinteresse bezüglich des „zu weiten“ Teils genommen wird. Der 

Nichtigkeitskläger kann daher dem Patentinhaber vor Klageeinleitung die Möglichkeit 

geben, das Patent in genügendem Mass einzuschränken. Tut dies der Kläger nicht, 

können ihm allenfalls nach manchen Prozessordnungen Kosten auferlegt werden (sog. 

„Klageüberfall“; Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 24.02). Eine Pflicht des Nichtigkeitsklägers, 

dem Patentinhaber Zeit zur Erklärung eines Teilverzichts einzuräumen, besteht nicht 

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und führt nicht zur Verwirkung der Klagerechte. Die Klägerin war somit berechtigt, 

einen Teilverzicht der Beklagten 1 abzulehnen und auf der vollständigen Löschung des 

Streitpatents zu bestehen. Die Beklagten können aber auch nicht mit dem Einwand 

gehört werden, es sei ihnen eine unzumutbare Frist zur Erklärung eines Teilverzichts 

seitens der Klägerin eingeräumt worden (vgl. bekl.act. 1, 3, 5). Nachdem es die 

Beklagten seit Einreichung der vorliegenden Nichtigkeitsklage vom 8. März 2005, ohne 

im vorliegenden Fall einen Grund zu nennen, bis heute unterlassen hatten, beim IGE 

einen gültigen Antrag auf einen Teilverzicht einzureichen, besteht für den Vorwurf der 

verfrühten Klageeinleitung keine Grundlage (vgl. Klageantwort S. 5f. Ziff. III.4.; Duplik S. 

6f.).

 

III.

1.    Unbestrittenermassen waren zur Zeit der Anmeldung des Streitpatents vom 

9. Oktober 1994 schon folgende, den Stand der Technik bildende Dokumente 

veröffentlicht und können CH … in der Fassung gemäss der Patentschrift (kläg. act. 5) 

und den eingeschränkten Fassungen neuheitsschädlich entgegengehalten werden (vgl. 

Gutachten S. 11 ff. Ziff. 6):

D1: US-Patent 4,833,288 (Poumey), Veröffentlichung vom 23. Mai 1989 (kläg.act. 7);

D2: Europäische Patentanmeldung 0 602 797 (McGaffigan et al.), Veröffentlichung vom 

22. Juni 1994 (kläg.act. 8);

D3: US-Patent 3,843,857 (Cunningham), Veröffentlichung vom 22. Oktober 1974 

(kläg.act. 9);

D4: Europäische Patentanmeldung 0 442 219 (Dickens et al.), Veröffentlichung vom 

21. August 1991 (kläg.act. 10);

D5: US-Patent 4,792,652 (Seguy et al.), Veröffentlichung vom 20. Dezember 1988 

(kläg.act. 11);

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D6: Europäische Patentanmeldung 0 283 859 (Rilly et al.), Veröffentlichung vom 

28. September 1988 (kläg.act. 12);

D7: Deutsche Offenlegungsschrift 37 04 581, Veröffentlichung vom 15. September 

1988 (kläg.act. 13);

D8: US-Patent 4,959,631 (Hasegawa et al.), Veröffentlichung vom 25. September 1990 

(kläg.act. 14).

2.    Die Klägerin behauptet, dass sowohl CH … als auch das eingeschränkte 

Streitpatent entsprechend der Fassung vom 23. Mai 2005 (bekl.act. 7) nichtig seien. Sie 

machen ferner geltend, dass das Streitpatent auch hinsichtlich der neuen 

Patentansprüche gemäss Eventual- bzw. Subeventualbegehren in der Duplik (bekl.act. 

9, 10) nichtig sei. Es besteht eine Vermutung der Gültigkeit des erteilten Patents. 

Deshalb obliegt es dem Nichtigkeitskläger, die Nichtigkeitsgründe im Prozess zu 

behaupten und zu beweisen (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 26.23 und 60.02). Im 

Sistierungsentscheid vom 16. August 2005 wurde festgehalten, dass das 

Klagefundament durch die vom Beklagten 1 vorgenommene Zusammenlegung der 

bisherigen Patentansprüche 1-4 im neuen Patentanspruch 1 grundsätzlich keine 

Änderung erfahren habe, abgesehen davon, dass allenfalls mit der Zusammenlegung 

der bisherigen Patentansprüche 1-4 der Schutzbereich des Streitpatents eingeschränkt 

werde (Urteil S. 5 E. 3.a).

Mit Entscheid vom 12. Mai 2006 (Ger.act. 71) ordnete das Handelsgericht zur Frage der 

Rechtsbeständigkeit des Schweizer Patents Nr. … in der Fassung gemäss 

Patentschrift (kläg. act. 5), gemäss eingeschränkter Fassung vom 23. Mai 2005 (bekl. 

act. 7), gemäss Eventualantrag vom 18. Januar 2006 (bekl. act. 9) und gemäss 

Subeventualantrag vom 18. Januar 2006 (bekl. act. 10) die Durchführung einer 

Expertise an. Die Klägerin hatte weder in der Klage noch in der Replik und auch nicht in 

der 1. Eingabe einen Antrag auf Durchführung einer Expertise gestellt. Hingegen 

beantragten die Beklagten die Durchführung einer Expertise (Klageantwort S. 3 Ziff. 3; 

vgl. Duplik S. 14 Ziff. 4 in Bezug auf die Eventualanträge). Beweismittel, die vorgelegt 

oder angerufen worden sind, gelten als „gemeinschaftlich“, was bedeutet, dass sich 

jede Partei auf diese berufen kann (Art. 92 Abs. 3 ZPO; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 3 

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zu Art. 93 ZPO/SG). Damit konnte das Gericht gestützt auf den Beweisantrag der 

Beklagten eine Expertise anordnen. Im Übrigen hätte auch gestützt auf Art. 93 Abs. 2 

und 3 ZPO ein Gutachten von Amtes wegen angeordnet werden können, wenn es der 

Würdigung des Sachverhaltes dient oder wenn das Handelsgericht befürchtete, das 

Urteil auf einen unzutreffenden Sachverhalt stützen zu müssen (vgl. Leuenberger/Uffer-

Tobler, N 7 und 8 zu Art. 93 ZPO/SG).

Im Beweisbeschluss wurden acht Expertenfragen aufgeführt. In der schriftlichen 

Instruktion vom 8. August 2006 (Ger.act. 95) wurde der Expertenauftrag insoweit 

modifiziert, als die Ansprüche des erteilten Patentes keinen Prozessgegenstand mehr 

bilden. So bestritten die Beklagten den Einwand der Klägerin (Eingabe vom 20.06.2006 

Ziff. 2.1.1, Ger.act. 82) nicht, die Ansprüche des erteilten Patents (CH …; kläg. act. 5) 

bildeten keinen Prozessgegenstand mehr. Vielmehr führten sie in der Vernehmlassung 

vom 30. Juni 2006 (Ger.act. 87 S. 3) folgendes aus: "Nach dem Wegfall des 

Patentanspruchs 1 aus der Patentschrift Nr. … aufgrund des teilweisen Verzichts der 

Beklagten auf das Patent (…) entstanden so drei Sätze von Patentansprüchen, von 

welchen jeder eine der drei Erfindungen definiert". Sie beantragten deshalb am 

angeführten Ort, dass die Erfindungen gemäss ihren drei Anträgen vom Experten 

einzeln und voneinander unabhängig auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen 

seien. Damit hatte der Experte die Fragen betreffend Rechtsbeständigkeit des Patents 

des Beklagten 1 gemäss eingeschränkter Fassung vom 23. Mai 2005 (bekl. act. 8; 

Hauptantrag), gemäss Eventualantrag vom 18. Januar 2006 (bekl. act. 9) und gemäss 

Subeventualantrag vom 18. Januar 2006 (bekl. act. 10) zu prüfen, während — wovon 

die Parteien übereinstimmend ausgehen — die Prüfung der Rechtsbeständigkeit von 

CH … in der Fassung gemäss Patentschrift (kläg. act. 5) entfiel, nachdem das 

ursprünglich erteilte Patent nicht mehr Prozessgegenstand ist. Es ist deshalb 

festzustellen, dass die Beklagten an der Gültigkeit von CH … in der Fassung gemäss 

Patentschrift (kläg. act. 5) nicht festhalten, womit die Klage in Bezug auf die Frage der 

Rechtsbeständigkeit von CH … in der Fassung gemäss Patentschrift (kläg. act. 5) 

zufolge Anerkennung der Nichtigkeit als erledigt abgeschrieben werden kann.

3.    Ausgangspunkt der Beurteilung erfinderischer Tätigkeit ist der durchschnittlich gut 

ausgebildete Fachmann, der eine hypothetische Person ist. Der Fachmann ist weder 

Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch Spezialist mit hervorragenden 

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Kenntnissen. Bei der Bestimmung der erforderlichen Qualifikation sind jedoch die 

Besonderheiten des technischen Zweiges zu berücksichtigen (BGE 123 III 491 E. 2b; 

120 II 71 E. 2; Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 1.26f.). Die dem Fachmann unerstellte 

Qualifikationsstufe ist massgebend für die Anforderungen, die an ihn gestellt werden 

dürfen. Diese kann entsprechend dem Entwicklungsbereich vom gehobenen 

Handwerker bis zum promovierten Wissenschafter reichen (Damian Grassi, Der 

Fachmann im Patentrecht, sic! 1999, 551f.). Dieser Fachmann ist auch massgeblich für 

die Beurteilung der Neuheit der beanspruchten Erfindung (Heinrich, PatG/EPÜ, 

Rz. 7.07; vgl. Gutachten S. 9 Ziff. 4).

a)    Als massgebende Kenntnisse der Fachperson wird von beiden Parteien 

übereinstimmend das Wissen und Können eines erfahrenen Elektrotechnikers mit 

einem Abschluss als Ingenieur HTL oder einer vergleichbaren, mehrjährigen 

Berufserfahrung betrachtet. Einem so ausgebildeten und erfahrenen Elektrotechniker 

sind unbestrittenermassen die elektrotechnischen Grundlagen der Induktion und der 

elektrischen Schaltungen bekannt (Klage S. 8 Ziff. 8; Duplik S. 14 Ziff. 5).

b)    Der Experte hielt im Gutachten fest, es sei von einem Elektroingenieur mit 

Fachhochschulausbildung oder Hochschulausbildung als Fachperson auszugehen. 

Diese verfüge über die grundlegenden elektrotechnischen Kenntnisse, über Kenntnisse 

der Schaltungstechnik und über Berufserfahrung auf dem Gebiet der 

Induktionskochfelder (Gutachten S. 10 Ziff. 4, S. 15 Ziff. 7.1). Die Fachperson besitze 

somit grundlegende Kenntnisse über elektromagnetische Felder und gute Kenntnisse 

in der Konzeption und Entwicklung von elektronischen Schaltungen. Sie habe 

Berufserfahrung in der Ausgestaltung, Anordnung und Ansteuerung von induktiven 

Heizvorrichtungen und in der zugehörigen Messtechnik elektromagnetischer Felder 

(Gutachten S. 15f. Ziff. 7.1).

c)    Die Beklagten machten in ihrer Stellungnahme zum Gutachten (Ger.act. 123 S. 2f. 

lit. B) Ausführungen zu dem für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit 

massgebenden Fachmann. Dabei stellten sie sinngemäss die Frage, ob der 

massgebliche Fachmann ein "Elektriker" sei — wovon sie selber ausgehen — oder ob 

der Fachmann über eine Fachhochschul- oder eine Hochschulausbildung verfüge, 

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wovon der Experte im Gutachten (so insbes. S. 9f., S. 15f., S. 35 letzter Absatz) 

ausgegangen sei.

Wie der Experte im Ergänzungsgutachten (S. 7f. Ziff. 3.2) festhielt, ging er im Gutachten 

davon aus, dass der hypothetische Fachmann objektiv zu bestimmen sei. Mithin sei die 

Qualifikation des Fachmanns auf Grund der sich stellenden technischen Aufgabe zu 

bestimmen, während es nicht relevant sei, wen sich die Parteien subjektiv als Erfinder 

vorstellen würden. Vorliegend würden sich verschiedene objektive Aufgaben stellen, da 

die Beklagten unterschiedlich eingeschränkte Patentansprüche vorgelegt hätten. In 

keinem Fall sei aber ein "Elektriker" der massgebliche Fachmann 

(Ergänzungsgutachten S. 8 Ziff. 3.3 Abs. 3); dieser stelle auch keine ausreichend 

definierte Qualifikationsstufe dar (Ergänzungsgutachten, Beilage 2). Als 

Grundbildungsberuf bestehe der Elektroniker, wobei dieser in der Regel auf Anweisung 

arbeite (Ergänzungsgutachten, Beilage 3). Der Elektroniker weise nicht diejenige 

Qualifikationsstufe auf, dass er in der Industrie als Fachperson für die 

Weiterentwicklung von Induktionskochherden herangezogen würde. Unter Hinweis auf 

den Entscheid des BGH "Mauerkasten II" (GRUR 87, 351) hielt der Experte 

abschliessend fest, neben den im Gutachten genannten Ingenieuren könne als 

Fachmann mit der erforderlichen Qualifikationsstufe auch ein Techniker HF (d.h. 

Höhere Fachschule) mit Ausbildung in Elektronik genannt werden 

(Ergänzungsgutachten S. 8 oben und Beilage 4; Ergänzungsgutachten S. 8 Ziff. 3.3 

Abs. 3).

4.    Gemäss Art. 26 Abs. 3 PatV ist in der Einleitung die Erfindung so darzulegen, dass 

danach die technische Aufgabe und ihre Lösung verstanden werden können. Die 

Aufgabe ist der Schritt vom Stand der Technik zur Erfindung (Heinrich, PatG/EPÜ, 

Rz. 1.35). Dabei ist von einer objektiviert gestellten Aufgabe des Streitpatents 

auszugehen (BGE 123 III 491 E. 2b a.E.), mithin ist allenfalls die in der Patentschrift 

angegebene Aufgabe dem wahren Stand der Technik und dem wahren Gegenstand 

des Patents entsprechend den Patentansprüchen anzupassen (Heinrich, PatG/EPÜ, 

Rz. 1.36).

Gemäss CH … ist es Aufgabe des Patents, ein Kochgerät mit induktiven Heiz-

elementen zu schaffen, welches auch in Grossküchen verwendbar ist (kläg.act. 5, 

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Spalte 1, Zeilen 45-47). Gemäss Patentschrift sollen in Grossküchen möglichst viele 

Töpfe auf der Kochplatte zugleich stehen können (kläg.act. 5, Spalte 1, Zeilen 32-35). 

Dies sei mit kreisförmigen Windungen der Scheibenspule, d.h. runden Heizelementen, 

nicht möglich, weil im Randbereich und zwischen den Heizelementen zu viele nicht 

beheizte Zwischenräume vorhanden seien (kläg.act. 5, Spalte 1, Zeilen 19-32). Dies 

macht gemäss Streitpatent solche Kochgeräte für die gewerbliche Nutzung 

ungeeignet, da bei dieser eine Vielzahl von Kochgeschirren gleichzeitig auf dem 

Kochgerät stehen (und geheizt werden) sollen (vgl. kläg. act. 5, Spalte 1, Zeilen 6-47). 

Gemäss den Ausführungen des Experten ist bei den einzelnen unabhängigen 

Ansprüchen gemäss Haupt- und Eventualbegehren zu diskutieren, wie diese Aufgabe 

anzupassen ist, bzw. welche objektive Aufgabe sich dem Fachmann stellte (Gutachten 

S. 10 Ziff. 5, S. 16 Ziff. 7.1).

5.    Nach Art. 1 PatG und Art. 52 EPÜ werden für neue, gewerblich anwendbare 

Erfindungen Erfindungspatente erteilt. Eine patentfähige Erfindung muss somit 

namentlich neu sein, und als neu gilt sie nach Art. 7 PatG und Art. 54 EPÜ, wenn sie 

nicht zum Stand der Technik gehört, wobei der Stand der Technik alles bildet, was vor 

dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, 

durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. 

Voraussetzung für die Patentfähigkeit ist auch eine erfinderische Tätigkeit; denn was 

sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentfähige 

Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG, Art. 56 Satz 1 EPÜ).

Neuheit liegt vor, wenn die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen definiert ist, 

nicht identisch zum Stand der Technik gehört. Neuheit fehlt aber nur dann, "wenn die 

ganze zu prüfende Erfindung vollständig und identischin einem einzigen Element des 

Standes der Technik (z.B. einem Dokument oder einem Benützungsakt) enthalten 

ist" (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 7.06, vgl. Rz. 1.24).

Neben Neuheit ist auch erfinderische Tätigkeit oder Nicht-Naheliegen erforderlich. 

Was sich also in nahe liegender Weise aus der Technik ergibt, ist keine patentfähige 

Erfindung (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 1.25). Nach der bundesgerichtlichen 

Rechtsprechung ist es für den Begriff des Erfinderischen entscheidend, ob der 

Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der 

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Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des 

Streitpatents kommen kann, oder ob es dazu eines zusätzlichen schöpferischen 

Aufwands bedarf (BGE 123 III 488 E. 2a) Eine rückwärts blickende Betrachtungsweise, 

welche die Erfindung von der Lösung her beurteilt, ist bei der Prüfung des 

Erfinderischen zu vermeiden (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 1.37; vgl. Gutachten S. 39 Ziff. 

7.9). Wie im Gutachten (S. 17 Ziff. 7.2.1) festgehalten wird, ist es deshalb zweckmässig, 

entsprechend der Praxis des Beschwerdekammer des EPA den "Aufgabe-Lösungs-

Ansatz" anzuwenden (Kurt Sutter, Der bundesgerichtliche Begriff des "Erfinderischen", 

sic! 2004, 474; Christoph Bertschinger, Patentfähige Erfindung, in: Bertschinger/

Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Rz. 4.126).

a) aa)     Zum Patentanspruch 1 gemäss Fassung vom 23. Mai 2005 (bekl. act. 8; vgl. 

Klageantwort Ziff. III.2; nachfolgend Hauptantrag) führte der Experte aus, dieser sei 

durch Zusammenlegung der Patentansprüche 1 bis 4 des Streitpatents gebildet 

worden. Damit liege ein — grundsätzlich zulässiger (vgl. Stellungnahme der Klägerin 

zum Sistierungsgesuch, Ger.act. 15 Ziff. 5 letzter Absatz) — Teilverzicht gemäss Art. 24 

Abs. 1 lit. b PatG vor. Beim vorliegenden Teilverzicht würden die Merkmale aus 

Anspruch 3 des erteilten Patents fehlen, wonach die Heizelemente "ausgeführt" und 

"angeordnet" sind. Die Beklagten hätten einen entsprechend verbesserten Hauptantrag 

zu stellen, ansonsten ein Teilverzicht nach Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG vorliege (Gutachten 

S. 19 Ziff. 7.2.2.1).

bb) Gemäss den Ausführungen des Experten ist die Neuheit von Anspruch 1 gemäss 

Hauptantrag gegeben. Insbesondere seien D8, welche kein Kochgerät und somit auch 

keine Kochplatte zeige, sowie D1 und D2 nicht neuheitsschädlich (Gutachten S. 20 

Ziff. 7.2.2.2, S. 38 Ziff. 7.4 - 7.7).

cc) In Bezug auf die erfinderische Tätigkeit hielt der Experte u.a. fest, es sei dem 

Fachmann aus D2 klar, dass die Heizelemente — unter den Voraussetzungen, die auch 

das Streitpatent für erforderlich halte, aber nicht in Anspruch 1 beansprucht — sehr 

nahe beieinander positioniert werden könnten. Es sei damit für den Fachmann eine 

offensichtliche und nicht erfinderische Massnahme, die Heizelemente auch in einem 

gewissen Abstandsbereich anzuordnen (vgl. z.B. D6, D7), bei dem ein Kochgefäss in 

den Einflussbereich mehrerer Heizelemente gelangt. Der Experte kam somit zum 

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Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäss Hauptantrag der Beklagten 

nicht erfinderisch und somit nicht patentfähig sei (Gutachten S. 20 ff. Ziff. 7.2.2.3).

b) aa)     Zum Patentanspruch 1 gemäss Eventualantrag (eingeschränkte Fassung vom 

18. Januar 2006; bekl. act. 9; nachfolgend Eventualantrag) führte der Experte aus, es 

sei von den Beklagten eine Zusammenlegung nach Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG 

beabsichtigt, was zulässig sei. Die Beklagten hätten aber auch bei diesem Antrag die 

Zusammenlegung entgegen Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG nicht vollständig vorgenommen: 

So spreche Anspruch 3 des erteilten Patents auch von der Anordnung und nicht nur 

von der Ausführung der Heizelemente. Ferner werde in Anspruch 3 vom Bereich 

zwischen benachbarten Heizelementen gesprochen (Gutachten S. 23f. Ziff. 7.2.3.1).

Im Ergänzungsgutachten (S. 10 oben) hielt der Experte fest, der nun als Beilage 2 zur 

3. Eingabe der Beklagten (Ger.act. 123a) nach Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG formulierte 

Eventualantrag erachte er als auf zulässige Weise eingeschränkt.

bb) Gemäss den Ausführungen des Experten ist die Neuheit von Anspruch 1 gemäss 

Eventualantrag gegeben. So gehe auch die Klägerin selber davon aus, dass die von ihr 

als "Abschirmvorrichtung" bezeichnete Zwischenlage aus Glimmer und 

Glasfasergewebe, wie sie im Dokument D1, Spalte 3, Zeilen 31-35, vorgesehen ist, 

keinen elektrischen Leiter umfasst (Gutachten S. 25 Ziff. 7.2.3.3).

cc) In Bezug auf die erfinderische Tätigkeit hielt der Experte u.a. fest, die Dokumente 

D1 und D4 beschränkten sich auf eine rein elektrische und thermische Isolation und 

zeigten damit das Gegenteil der beanspruchten Abschirmung mit einem Leiter. Auch 

die weiteren Dokumente D2, D3 und D5 bis D8 leisteten keinen Beitrag zur Frage des 

Naheliegens des beanspruchten Gegenstandes. Aufgabe der beanspruchten 

Abschirmung mit geerdetem Leiter zwischen Heizelement und Kochplatte solle es sein, 

elektrische Entladungen zwischen auf der Kochplatte nahe beieinander aufgestellten 

Kochtöpfen zu verhindern. Diese Aufgabe sei in keinem Dokument des Standes der 

Technik erwähnt. Er könne aber als Experte nicht verifizieren, ob die Aufgabe mit den 

angegebenen Mitteln gelöst werden könne. Die Verhältnisse seien je nach 

Kochgeschirr und Ausführung der Heizeinrichtungen unterschiedlich, so dass er als 

Experte nur mit Versuchen an Kochgeräten mit und ohne die Abschirmung qualitative 

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Aussagen machen könne; er könne also ohne Versuche nicht verifizieren, ob die 

Abschirmvorrichtung die Funkenbildung verhindere (Gutachten S. 35 Ziff. 7.2.5). 

Insgesamt hielt der Experte fest, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des 

Eventualantrags der Beklagten neu und erfinderisch und somit patentfähig sei. Dabei 

müsse aber der Anspruch 1 von den Beklagten neu gefasst werden, um einen 

zulässigen Teilverzicht gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG zu begründen; diese 

Neufassung liegt, wie erwähnt, nunmehr vor (Gutachten S. 25f. Ziff. 7.2.3.4).

dd) Wie bereits erwähnt, fand am 6. Juni 2007 in Anwesendheit der Parteien ein 

Augenschein in den Räumlichkeiten der Beklagten 2 statt. Gemäss dem Bericht des 

Experten vom 25. Juni 2007 (Beilage 1 zum Ergänzungsgutachten) ging es darum, die 

Wirksamkeit oder Unwirksamkeit der mit dem Eventualantrag beanspruchten 

Abschirmung festzustellen (vgl. Ergänzungsgutachten S. 2 Ziff. 1). Von den Beklagten 

wurde, wie der Experte ausführt, ein Kochgerät mit zwei Kochbereichen und je vier 

Kochfeldern vorgeführt. Einer der beiden Kochbereiche sei nicht mit einer 

Abschirmvorrichtung versehen gewesen. Es seien drei Töpfe sehr nahe aneinander 

stehend einerseits auf dem Kochbereich ohne Abschirmung und andererseits auf dem 

Kochbereich mit Abschirmung platziert und die Kochbereiche mit derselben Leistung 

betrieben worden. Dabei seien gelegentlich Funken zwischen den Töpfen 

übergesprungen, wenn diese auf dem Kochbereich ohne Abschirmung gestanden 

hätten. Es seien jedoch keine Funken feststellbar gewesen, wenn die Töpfe auf dem 

Kochbereich mit Abschirmung gestanden hätten (Ergänzungsgutachten, Beilage 1 S. 2, 

4).

ee) Gemäss den Ausführungen des Experten im Ergänzungsgutachten (S. 3 Ziff. 2.1) 

hatte er im Gutachten (S. 26 Abs. 2) erläutert, dass keines der Dokumente des Standes 

der Technik die Aufgabe beschlage, elektrische Entladungen zwischen nahe 

aneinander stehenden Kochgeschirren zu verhindern. Keines der Dokumente zeige 

ferner einen geerdeten Leiter auf oder in einer Trägerplatte. Dem Fachmann würden 

somit die Merkmale E2, F2, G2 und H2 zur Lösung dieser Aufgabe nicht 

vorgeschlagen. Deshalb sei klar zu schliessen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 

dem Fachmann nicht nahe gelegt worden sei. Im Gutachten (S. 26 Abs. 3) habe er 

ausgeführt, dass er die Wirkung bzw. die Lösung der Aufgabe für glaubhaft halte, dies 

aber nicht verifizieren könne. Der Augenschein habe nun aber zweifelsfrei ergeben, 

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dass durch das Vorsehen des beanspruchten Leiters die Aufgabe gelöst werde: mit 

dem Leiter sei bei mehreren auf den Kochfeldern und nahe beieinander stehenden 

Kochgeschirren kein Funkensprung ersichtlich gewesen; ohne den Leiter sei ein 

solcher Funkensprung ersichtlich. Nach dem Augenschein stehe fest, dass die Aufgabe 

mit den angegebenen (gemäss Gutachten dem Fachmann nicht nahe gelegten) Mitteln 

gelöst werde (Ergänzungsgutachten S. 3 Ziff. 2.1).

Nach dem Augenschein, der die Wirksamkeit der Abschirmung belegt habe, bestehe 

keine Veranlassung, zu den Fragen nach hypothetischen Bedingungen der Klägerin 

und zur Erläuterung und dem Lehrbuchauszug der Beklagten Stellung zu nehmen. Es 

sei für das Resultat des Gutachtens auch nicht ausschlaggebend, ob die anlässlich des 

Augenscheins von den Beklagten abgegebene Erläuterung und der Lehrbuchauszug 

aufgrund der Bestimmungen der St. Galler ZPO zur Zulässigkeit von Noven vom 

Handelsgericht zugelassen werde oder nicht. Denn es bedürfe keiner theoretischen 

Begründung, weshalb der angestrebte technische Erfolg — der hier anlässlich des 

Augenscheins ersichtlich geworden sei — eintrete (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 50.11; 

Ergänzungsgutachten S. 4 Ziff. 2.2).

Gemäss den Ausführungen des Experten beinhaltet der Anspruch 1 gemäss 

Eventualantrag eine nachvollziehbare Lehre in dem Sinne, dass sie hinreichend 

offenbart ist, so dass sie durch die Fachperson ausführbar ist. Die Anweisungen 

betreffend den geerdeten Leiter seien insoweit klar. Wie oben erläutert, sei es aber 

nicht notwendig, dass die Lehre "physikalisch" nachvollziehbar sei 

(Ergänzungsgutachten S. 5 Ziff. 2.3). Die Ausführung und Anordnung der induktiven 

Heizvorrichtung derart, dass der zwischen benachbarten Heizelementen befindliche 

Bereich für Kochzwecke verwendbar ist, führe gerade dazu, dass beim Kochen die 

Kochgeschirre nahe beieinander aufgestellt werden könnten, was die 

Funkenproblematik ergebe, die mit dem Merkmal der Abschirmung gelöst werde 

(Ergänzungsgutachten S. 5 Ziff. 2.4).

c)    Ausführungen zum Patentanspruch 1 gemäss Subeventualantrag (eingeschränkte 

Fassung vom 18. Januar 2006; bekl. act. 10; nachfolgend Subeventualantrag) 

erübrigen sich grundsätzlich, nachdem die Klägerin mit ihrer Nichtigkeitsklage gegen 

den Eventualanspruch nicht durchdringt. Im Übrigen führte der Experte aus, dass die 

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Neuheit des Patentanspruchs 1 gemäss Subeventualantrag gegeben sei. Die 

Gesamtheit der Merkmale, also die Merkmale A3 bis Q3, seien aus keinem der 

Dokumente des Standes der Technik in der beanspruchten Form bekannt (Gutachten 

S. 29 Ziff. 7.2.4.2; vgl. die Präzisierung im Ergänzungsgutachten S. 8 Ziff. 3.3 Abs. 1). In 

Bezug auf die erfinderische Tätigkeit kam der Experte zum Schluss, insbesondere 

aufgrund von D2 und D4 und der Tatsache, dass gewisse Teillösungen als rein 

fachmännische Massnahmen zu beurteilen seien, sei der Gegenstand des Anspruchs 1 

des Subeventualantrags nicht patentfähig, da nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit 

beruhend (Gutachten S. 30 ff. Ziff. 7.2.4.3; Ergänzungsgutachten S. 8f. Ziff. 3.3 Absätze 

4-6 mit Hinweis auf Grassi, sic! 1999, 552, linke Spalte, Abs. 2).

d)    Zur Frage der Relation der Merkmale der Heizelemente einerseits und der 

Schaltung bzw. Abschirmvorrichtung andererseits hielt der Experte fest, dass mit 

Merkmale der Heizelemente der Anspruch 1 des Hauptantrags gemeint sei, wogegen 

mit der Schaltung bzw. der Abschirmvorrichtung die Ansprüche insbesondere des 

Eventualantrags gemeint seien. Diese drei unabhängigen Ansprüche bildeten drei 

einzelne und unabhängige Erfindungen, wovon allerdings nur der Gegenstand des 

Eventualantrags patentfähig sei (Gutachten S. 35 Ziff. 7.2.5). Die Abschirmvorrichtung, 

womit der Gegenstand des Anspruchs 1 des Eventualantrags gemeint sei, ergebe sich 

für einen "Elektriker" nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik. In 

Bezug auf die Steuerung (wie auch generell) sei ein "Elektriker" nicht die massgebliche 

Fachperson (Gutachten S. 35 Ziff. 2.4).

e)    Die Frage 3 (Sind die Unteransprüche, d.h. die Patentansprüche 2 ff., in 

Berücksichtigung des Standes der Technik neu) verstand der Experte so, dass er zu 

prüfen habe, ob sich im Falle eines unabhängigen Anspruchs 1 gemäss einem der 

Anträge der Beklagten, der sich als nicht patentfähig erwiesen hat, eine patentfähige 

Einschränkung mit einem oder mehreren der abhängigen Ansprüche des jeweiligen 

Anspruchssatzes ergeben würde (Gutachten S. 36 Ziff. 7.3).

Gemäss den Ausführungen des Experten ergibt sich für den Anspruch 1 gemäss 

Hauptantrag, dass eine Einschränkung mit den Merkmalen des Anspruchs 2 des 

Anspruchssatzes gemäss Hauptantrag neu und erfinderisch wäre. Hingegen sei eine 

Einschränkung des Anspruchs 1 des Anspruchssatzes gemäss Hauptantrag mit den 

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Merkmalen des Anspruchs 3, 4, 4 und 5, 6 des Anspruchssatzes nicht erfinderisch. In 

Bezug auf die Ansprüche 5 und 7 hielt der Experte fest, D2 sei als nächstkommender 

Stand der Technik zu betrachten, und es sei nicht ersichtlich, dass die demgegenüber 

geänderte Beschaltung der Spulen einen erfinderischen Beitrag leiste (Gutachten S. 

36f. Ziff. 7.3 lit. a-f; zum Subeventualantrag vgl. Gutachten S. 37f. Ziff. 7.3 lit. g-i).

g)    Insgesamt kann nach Auffassung des Gerichts auf das nachvollziehbar und 

einlässlich begründete Gerichtsgutachten abgestellt werden. In Übereinstimmung mit 

den Ausführungen des Experten ist festzuhalten,

aa) dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags keine patentfähige 

Erfindung darstellt, da dieser Gegenstand dem Fachmann aus dem Stand der Technik 

nahe gelegt wird (Gutachten S. 40 Ziff. 8 lit. b; vgl. vorne lit. a);

bb) dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Eventualantrags eine patentfähige 

Erfindung darstellt. Allerdings ist der Anspruch 1 gemäss den überzeugenden 

Ausführungen des Experten präziser im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG zu fassen, 

damit ein zulässiger Teilverzicht vorliegt (Gutachten S. 40 Ziff. 8 lit. a; vgl. vorne lit. b). 

Entsprechend den Ausführungen des Experten im Ergänzungsgutachten (S. 10 oben) 

ist davon auszugehen, dass der als Beilage 2 zur 3. Eingabe der Beklagten (Ger.act. 

123a) nach Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG formulierte Eventualantrag von dieser auf zulässige 

Weise eingeschränkt worden ist.

6.    Nachdem der Gegenstand des Anspruchs 1 des Eventualantrags eine patentfähige 

Erfindung darstellt und der nun als Beilage 2 zur 3. Eingabe der Beklagten 

(Ger.act. 123a) nach Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG formulierte Eventualantrag auf zulässige 

Weise eingeschränkt ist, ist die Klage auf Nichtigkeit des Patents CH …, da das Patent 

in der Fassung gemäss Eventualantrag rechtsbeständig ist, abzuweisen.

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	Entscheid Handelsgericht, 21.04.2008
	Art. 164 ZPO (sGS 961.2); Art. 1 und Art. 7 PatG (SR 232.14). Im Sinne der Verhandlungsmaxime ist insbesondere der Nachweis des Standes der Technik Sache der Parteien, weshalb eine nachträgliche Eingabe nicht zuzulassen ist, mit welcher u.a. eine Patentschrift eingereicht wird, nach welcher seit einigen Monaten in Datenbanken hätte recherchiert werden können. Unter welchen Voraussetzungen ist bei einer Patentnichtigkeitsklage eine Erfindung neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit? (Handelsgericht St. Gallen, 21. April 2008, HG.2005.21).Das Kassationsgericht hat dieses Urteil mit Entscheid vom 18. November 2008 aufgehoben.

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