# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** d36aabc0-6a43-5b86-af23-fff8b47b0423
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2019-08-15
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2019_002
**Docket/Reference:** S2019_002
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/144/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

S2019_002

Besetzung

Verfahrensbeteiligte

U r t e i l   v o m   1 5 .   A u g u s t   2 0 1 9

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richter Dipl. Phys. André Roland (Referent),
Richter Dr. rer. nat., Dipl. Chem. Michael Störzbach,
Gerichtsschreiberin MLaw Agnieszka Taberska

1. Evalve, Inc.,
    4045 Campbell Avenue, US-CA 94025 Menlo Park, 
2. Abbott Cardiovascular Systems, Inc.,

3200 Lakeside Drive, US-CA 95054 Santa Clara, 

3. Abbott Medical (Schweiz) AG, Pfingstweidstrasse 60, 

8005 Zürich, 

alle vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Thierry Calame 
und lic. iur. Peter Ling, Lenz & Staehelin, 
Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, 
alle patentanwaltlich beraten durch Christoph Müller, 
Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil SG, 

Klägerinnen

gegen

1. Edwards Lifesciences AG,
    Route de l'Etraz 70, 1260 Nyon,  
2. Edwards Lifesciences Technology Sàrl,

Route de l'Etraz 70, 1260 Nyon,  
3. Edwards Lifesciences IPRM AG,
    Route de l'Etraz 70, 1260 Nyon,  
4. Mitral Valve Technologies Sàrl,
    Route de l'Etraz 70, 1260 Nyon,  

alle vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess 
und lic. iur. Julian Schwaller, Homburger AG, 
Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, 
alle patentanwaltlich beraten durch Bernhard Thum, 
Wuesthoff & Wuesthoff, Schweigerstrasse 2, 
DE-81541 München, 

Beklagte

Gegenstand

Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme

S2019_002

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung,

Prozessgeschichte

1.
Mit  Eingabe  vom  28.  Januar  2019  stellten  die Klägerinnen  folgende 
Massnahmebegehren: 

1A.  Respondents  are  to  be  prohibited  by  way  of  a  preliminary  injunction  under 
threat of an administrative penalty of CHF 1000 per day according to Article 343 
(1) (c) Federal Code of Civil Procedure (CCP), but at least CHF 5000 according 
to Article 343 (1) (b) CCP, as well as under threat of penalty for their officers ac-
cording to Article 292 Penal Code (PC) in case of future violation, to import, ex-
port, store, manufacture, offer, sell or in any other way place on the market by it-
self or through third parties fixation devices for engaging mitral valve leaflets,

with the following features described by reference to the illustration in 
Annex 1 hereto: 

a)

b)

c)

d)

the device comprises a pair of fixation elements, each composed 
of  an  outer  paddle  and  an  inner  paddle,  each  fixation  element 
having  a  first  end,  a  free  end  opposite  the  first  end  and  an  en-
gagement  surface  therebetween  for  engaging  tissue,  which  en-
gagement surface is located on the inner paddles;

the first ends are movably coupled together and they are mova-
ble  between  (1)  a  closed  position  wherein  the  engagement  sur-
faces  face  each  other  and  (2)  an  inverted  position  wherein  the 
engagement  surfaces  face  away  from  each  other,  i.e.,  they  are 
rotated by an angle of more than 90° with regard to a longitudinal 
axis of the device;

the device comprises an actuation mechanism coupled to the fix-
ation elements which actuation mechanism comprises a rod and 
is adapted to move the fixation elements between the closed po-
sition and the inverted position;

the  device  comprises  a  pair  of  gripping  elements,  hereafter  re-
ferred  to  as  "clasps",  each  clasp  being  movable  with  respect  to 
one  of  the  fixation  elements  and  disposed  in  opposition  to  the 
engagement  surface  of  the  respective  fixation  element  so  as  to 
capture tissue therebetween;

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e)

the  clasps  are  movable  from  an  undeployed  configuration  in 
which  each  clasp  is  separated  from  an  opposing  engagement 
surface,  to  a  deployed  configuration  in  which  the  clasp  is  adja-
cent to the opposing engagement surface;

f)

the outer paddles of the fixation elements have a concave inner 
surface directed towards the longitudinal axis;

g) each  clasp  is  at  least  partially  recessed  within  the  fixation  ele-
ment  in  the  deployed  configuration;  i.e.,  in  the  configuration  in 
which the clasp is adjacent to the opposing engagement surface.

1B  Respondents  are  to  be  prohibited  by  way  of  a  preliminary  injunction  under 
threat of an administrative penalty of CHF 1000 per day according to Article 343 
(1) (c) Federal Code of Civil Procedure (CCP), but at least CHF 5000 according 
to Article 343 (1) (b) CCP, as well as under threat of penalty for their officers ac-
cording to Article 292 Penal Code (PC) in case of future violation, to import, ex-
port, store, manufacture, offer, sell or in any other way place on the market by it-
self or through third parties fixation devices for engaging mitral valve leaflets, with 
the following features described by reference to the illustration in Annex 1 hereto:

a)

b)

c)

d)

the device comprises a pair of fixation elements, each composed 
of  an  outer  paddle  and  an  inner  paddle,  each  fixation  element 
having  a  first  end,  a  free  end  opposite  the  first  end  and  an  en-
gagement  surface  therebetween  for  engaging  tissue,  which  en-
gagement surface is located on the inner paddles;

the first ends are movably coupled together and they are mova-
ble  between  (1)  a  closed  position  wherein  the  engagement  sur-
faces  face  each  other  and  (2)  an  inverted  position  wherein  the 
engagement  surfaces  face  away  from  each  other,  i.e.,  they  are 
rotated by an angle of more than 90° with regard to a longitudinal 
axis of the device;

the device comprises an actuation mechanism coupled to the fix-
ation elements which actuation mechanism comprises a rod and 
is adapted to move the fixation elements between the closed po-
sition and the inverted position;

the  device  comprises  a  pair  of  gripping  elements,  hereafter  re-
ferred  to  as  "clasps",  each  clasp  being  movable  with  respect  to 
one  of  the  fixation  elements  and  disposed  in  opposition  to  the 
engagement  surface  of  the  respective  fixation  element  so  as  to 
capture tissue therebetween;

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e)

the  clasps  are  movable  from  an  undeployed  configuration  in 
which  each  clasp  is  separated  from  an  opposing  engagement 
surface,  to  a  deployed  configuration  in  which  the  clasp  is  adja-
cent to the opposing engagement surface;

f)

the clasps are arranged as shown in Annex 1 in the undeployed 
configuration.

1C  Respondents  are  to  be  prohibited  by  way  of  a  preliminary  injunction  under 
threat of an administrative penalty of CHF 1000 per day according to Article 343 
(1) (c) Federal Code of Civil Procedure (CCP), but at least CHF 5000 according 
to Article 343 (1) (b) CCP, as well as under threat of penalty for their officers ac-
cording to Article 292 Penal Code (PC) in case of future violation, to import, ex-
port, store, manufacture, offer, sell or in any other way place on the market by it-
self or through third parties fixation devices for repairing mitral valve leaflets in a 
patient,  with  the  following  features  described  by  reference  to  the  illustration  in 
Annex 1 hereto:

a) an  interventional  catheter  comprising  a  shaft  having  a  proximal 
end, i.e.  an end  oriented towards  a person  operating the cathe-
ter, a distal end, i.e. an end configured to pass to a position with-
in  the  heart  adjacent  to  the  mitral  valve,  and  a  longitudinal  axis 
therebetween; 

b) a capture device  detachably  connected to the catheter compris-
ing  two  extendable  distal  elements  (hereafter  referred  to  as 
“paddles”)  and  two  extendable  proximal  elements  (hereafter  re-
ferred to as “clasps”);

c) each  of  the  clasps  and  the  paddles  being  disposed  adjacent  to 

the distal end of the shaft;

d) each of the clasps and the paddles are moveable between a re-
tracted position adjacent the shaft and an  extended position ex-
tending away from the shaft;

e)

the  two  clasps  and  the  two  paddles  are  independently  extenda-
ble, retractable and repositionable so that they are adapted to be 
extended  or  retracted  by  various  amounts  for  protrusion  of  vari-
ous distances from the shaft.

2.  Court fees and Applicants’ legal fees (including patent attorney fees as well as 
other expenses) to be borne by Respondents. 

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Die am 7. Juni 2019 nachgereichte deutsche Übersetzung der Massnah-
mebegehren lautet wie folgt: 

1A.  Es  sei  den  Gesuchsgegnerinnen  im Wege  einer  vorsorglichen  Massnahme 
unter Androhung einer Ordnungsbusse in Höhe von CHF 1000 pro Tag gemäss 
Art. 343 Abs. 1 ZPO, mindestens jedoch in Höhe von CHF 5000 gemäss Art. 343 
Abs. 1 lit. b ZPO sowie unter Strafandrohung gegenüber ihren Organen gemäss 
Art. 292 StGB für den Fall zukünftiger Verletzungen zu verbieten, Fixierungsvor-
richtungen,  um  mit  Mitralklappensegeln  in  Eingriff  zu  gelangen,  mit  den  folgen-
den,  unter  Bezugnahme  auf  die  Illustration  in  Anhang  1  zu  diesem  Gesuch  be-
schriebenen  Merkmalen  zu  importieren,  zu  exportieren,  zu  lagern,  herzustellen, 
anzubieten,  zu verkaufen  oder  in  irgendeiner  anderen Weise  selber  oder  durch 
Dritte in Verkehr zu bringen: 

a) die Vorrichtung umfasst ein Paar Fixierungselemente, die jeweils 
aus einem äusseren “paddle” und einem inneren “paddle” gebil-
det  sind,  wobei  jedes  Fixierungselement  über  ein  erstes  Ende, 
ein  freies  Ende  gegenüber  dem  ersten  Ende  und  eine  dazwi-
schenliegende Eingriffsfläche zum Eingriff mit dem Gewebe ver-
fügt,  wobei  diese  Eingriffsfläche  sich  auf  den  inneren  “paddles” 
befindet; 

b) die ersten Enden sind beweglich miteinander gekoppelt, und sie 
sind beweglich zwischen (1) einer geschlossenen Position, in der 
die Eingriffsflächen einander zugewandt sind und (2) einer inver-
tierten Position, in der die Eingriffsflächen voneinander weg  zei-
gen, d.h. sie sind um mehr als 90° in Bezug auf eine Längsachse 
der Vorrichtung gedreht;

c) die  Vorrichtung  enthält  einen  Betätigungsmechanismus,  der  mit 
den  Fixierungselementen  gekoppelt  ist,  und  dieser  Betätigungs-
mechanismus  ist  mit  einem  Stab  versehen  und  ausgelegt  zum 
Bewegen  der  Fixierungselemente  zwischen  der  geschlossenen 
Position und der invertierten Position;

d) die Vorrichtung umfasst ein Paar Greifelemente, nachfolgend als 
«clasps» bezeichnet, wobei jede «clasp» mit Bezug auf eines der 
Fixierungselemente beweglich und gegenüber der Eingriffsfläche 
des  jeweiligen  Fixierungselements  angeordnet  ist,  um  Gewebe 
dazwischen zu erfassen; 

e) die «clasps» sind von einer Nichteinsatzkonfiguration, in der jede 
«clasp»  von  einer  gegenüberliegenden  Eingriffsfläche  getrennt 
ist,  in  eine  Einsatzkonfiguration  beweglich,  in  der  sich  die 

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«clasp»  benachbart  zur  gegenüberliegenden  Eingriffsfläche  be-
findet;

f)

g)

die  äusseren  «paddles»  der  Fixierungselemente  haben  eine 
konkave, der Längsachse zugewandte Innenfläche;

jede «clasp» ist in der Einsatzkonfiguration wenigstens teilweise 
im Fixierungselement aufgenommen; d.h. in der Konfiguration, in 
welcher  die  «clasp»  sich  benachbart  zur  gegenüberliegenden 
Eingriffsfläche befindet. 

1B.  Es  sei  den  Gesuchsgegnerinnen  im Wege  einer  vorsorglichen  Massnahme 
unter Androhung einer Ordnungsbusse in Höhe von CHF 1000 pro Tag gemäss 
Art. 343 Abs. 1 ZPO, mindestens jedoch in Höhe von CHF 5000 gemäss Art. 343 
Abs. 1 lit. b ZPO sowie unter Strafandrohung gegenüber ihren Organen gemäss 
Art. 292 StGB für den Fall zukünftiger Verletzungen zu verbieten, Fixierungsvor-
richtungen,  um  mit  Mitralklappensegeln  in  Eingriff  zu  gelangen,  mit  den  folgen-
den,  unter  Bezugnahme  auf  die  Illustration  in  Anhang  1  zu  diesem  Gesuch  be-
schriebenen  Merkmalen  zu  importieren,  zu  exportieren,  zu  lagern,  herzustellen, 
anzubieten,  zu  verkaufen  oder  in  irgendeiner  anderen Weise  selber  oder  durch 
Dritte in Verkehr zu bringen: 

a) die Vorrichtung umfasst ein Paar Fixierungselemente, die jeweils 
aus einem äusseren “paddle” und einem inneren “paddle” gebil-
det  sind,  wobei  jedes  Fixierungselement  über  ein  erstes  Ende, 
ein  freies  Ende  gegenüber  dem  ersten  Ende  und  eine  dazwi-
schenliegende Eingriffsfläche zum Eingriff mit dem Gewebe ver-
fügt,  wobei  diese  Eingriffsfläche  sich  auf  den  inneren  “paddles” 
befindet; 

b) die ersten Enden sind beweglich miteinander gekoppelt, und sie 
sind beweglich zwischen (1) einer geschlossenen Position, in der 
die Eingriffsflächen einander zugewandt sind und (2) einer inver-
tierten Position, in der die Eingriffsflächen voneinander weg  zei-
gen, d.h. sie sind um mehr als 90° in Bezug auf eine Längsachse 
der Vorrichtung gedreht;

c) die  Vorrichtung  enthält  einen  Betätigungsmechanismus,  der  mit 
den  Fixierungselementen  gekoppelt  ist,  und  dieser  Betätigungs-
mechanismus  ist  mit  einem  Stab  versehen  und  ausgelegt  zum 
Bewegen  der  Fixierungselemente  zwischen  der  geschlossenen 
Position und der invertierten Position;

d) die Vorrichtung umfasst ein Paar Greifelemente, nachfolgend als 
«clasps» bezeichnet, wobei jede «clasp» mit Bezug auf eines der 

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Fixierungselemente beweglich und gegenüber der Eingriffsfläche 
des  jeweiligen  Fixierungselements  angeordnet  ist,  um  Gewebe 
dazwischen zu erfassen; 

e) die «clasps» sind von einer Nichteinsatzkonfiguration, in der jede 
«clasp»  von  einer  gegenüberliegenden  Eingriffsfläche  getrennt 
ist,  in  eine  Einsatzkonfiguration  beweglich,  in  der  sich  die 
«clasp»  benachbart  zur  gegenüberliegenden  Eingriffsfläche  be-
findet;

f)

die  «clasps»  sind  in  der  Nichteinsatzkonfiguration  entsprechend 
der Darstellung in Anhang 1 angeordnet.

1C.  Es  sei  den  Gesuchsgegnerinnen  im Wege  einer  vorsorglichen  Massnahme 
unter Androhung einer Ordnungsbusse in Höhe von CHF 1000 pro Tag gemäss 
Art. 343 Abs. 1 ZPO, mindestens jedoch in Höhe von CHF 5000 gemäss Art. 343 
Abs. 1 lit. b ZPO sowie unter Strafandrohung gegenüber ihren Organen gemäss 
Art. 292 StGB für den Fall zukünftiger Verletzungen zu verbieten, Fixierungsvor-
richtungen für die Reparatur von Mitralklappensegeln in einem Patienten mit den 
folgenden, unter Bezugnahme auf die Illustration in Anhang 1 zu diesem Gesuch 
beschriebenen  Merkmalen  zu  importieren,  zu  exportieren,  zu  lagern,  herzustel-
len,  anzubieten,  zu  verkaufen  oder  in  irgendeiner  anderen  Weise  selber  oder 
durch Dritte in Verkehr zu bringen: 

a) ein Interventionskatheter mit einem Schaft mit einem proximalen 
Ende, d.h. mit einem dem Operateur des Katheters zugewandten 
Ende, einem distalen Ende, d.h. einem Ende, das so gestaltet ist, 
dass es in eine Position im Herz in der Nähe der Mitralklappe ge-
langt, und einer dazwischen angeordneten Längsachse; 

b) eine Greifvorrichtung, die lösbar mit dem Katheter verbunden ist 
und  zwei aufweitbare  distale Elemente (nachfolgend  «paddles») 
und  zwei  aufweitbare  proximale  Elemente 
(nachfolgend 
«clasps») aufweist; 

c) wobei die «clasps» und «paddles» jeweils in der Nähe des dista-

len Endes des Schaftes angeordnet sind; 

d) wobei die «clasps» und «paddles» jeweils zwischen einer einge-
fahrenen Position in der Nähe des Schaftes und einer ausgefah-
renen Position, die sich von dem Schaft weg erstreckt, bewegbar 
sind; 

e) die beiden «clasps» und die beiden «paddles» sind unabhängig 
voneinander  erweiterbar,  einfahrbar  und  repositionierbar,  so 

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dass sie dazu geeignet sind, um verschiedene Beträge erweitert 
oder eingefahren zu werden, so dass sie sich mit verschiedenen 
Abständen von dem Schaft erstrecken.  

2.  Unter  Kosten- und  Entschädigungsfolgen  zulasten  der  Gesuchsgegnerinnen 
(einschliesslich der Patentanwaltskosten und sonstiger Aufwendungen).

2.
Auf  entsprechenden  Antrag  der  Klägerinnen  und  nach  erfolgter  Zustim-
mung der Beklagten wurden die Parteien mit Schreiben vom 19. Februar 
2019 darüber informiert, Parteisprache sei Englisch. 

Am 5. März 2019 reichten die Klägerinnen ihre Kostennoten ein.

Mit Massnahmeantwort vom 5. März 2019 stellten die Beklagten folgende 
Rechtsbegehren: 

1.  The Request shall be dismissed entirely.

2. Applicants shall be ordered to bear jointly and severally all costs and expens-
es of these proceedings and to compensate Respondents for legal and patent at-
torney costs. 

Sie bestritten die Patentverletzung und erhoben unter anderem die Einre-
de der fehlenden Rechtsbeständigkeit. 

Am 15. März 2019 reichten die Beklagten eine Noveneingabe ein. 

Nach  Einholung  des  Einverständnisses der  Parteien  wurden  diese  mit 
Schreiben vom 2. April 2019 darüber informiert, dass das Fachrichtervo-
tum werde auf Englisch verfasst werde.

Die Klägerinnen bezogen mit Eingabe vom 2. April 2019 Stellung zur Ein-
rede  der  fehlenden  Rechtsbeständigkeit.  Hierzu reichten  die  Beklagten 
mit Berufung auf das unbedingte Replikrecht am 16. April 2019 eine Stel-
lungnahme ein. 

Am  25.  April  2019  reichten  die  Klägerinnen  eine  Noveneingabe  ein,  zu 
der sich die Beklagten am 7. Mai 2019 äusserten. Hierzu und zu der No-

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veneingabe der Beklagten vom 13. Mai 2019 äusserten sich die Klägerin-
nen mit Eingabe vom 16. Mai 2019. 

Am 20. Mai 2019 erstattete der Referent sein Fachrichtervotum, das den 
Parteien am 22. Mai 2019 zugestellt wurde. 

Die Beklagten reichten am 27. Mai 2019 eine Stellungnahme zur Eingabe 
der  Klägerinnen  vom  16.  Mai  2019  ein.  Die  Klägerinnen  äusserten  sich 
mit Eingabe vom 4. Juni 2019 hierzu, die Beklagten bezogen Stellung mit 
Eingabe vom 13. Juni 2019.

Am 3. Juli 2019 wurde die Hauptverhandlung durchgeführt. 

Prozessuales

3.
Die Klägerinnen 1 und 2 sind juristische Personen nach amerikanischem 
Recht  mit  Sitz  in  den  USA,  die  Klägerin  3  sowie  die  Beklagten  sind 
schweizerische Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Im Streit liegen die 
Schweizer  Teile  der  europäischen  Patente  EP  1  624  810  und  EP  1  408 
850  (nachfolgend:  die  Streitpatente).  Der  Klage  liegt  ein  internationaler 
Sachverhalt zu Grunde. 

Die örtliche  Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts  für  das  vorliegende 
Massnahmeverfahren  ergibt  sich  aus  den  Art.  2  Abs.  1, 5  Abs.  3  und 
Art. 31  LugÜ  sowie  Art.  10  und  109  IPRG.  Die  sachliche  Zuständigkeit 
folgt  aus  Art.  26  Abs.  1  Bst.  b  PatGG.  Anwendbar  ist  Schweizer  Recht 
(Art. 110 IPRG).

4.
Der Einzelrichter entscheidet in Dreierbesetzung, wenn es die rechtlichen 
oder tatsächlichen  Verhältnisse  erfordern (Art.  23 Abs.  3  PatGG).  Vorlie-
gend stellen sich technische Fragen, die eine Dreierbesetzung verlangen.

5.
Die Parteien bedienen sich in diesem Verfahren der englischen Sprache 
(Art. 36  Abs.  3  PatGG).  Verfahrenssprache  ist  Deutsch  (Art. 36  Abs.  1 
PatGG).

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Klageberechtigung der Klägerinnen 1 und 2

6.
Gemäss Art. 75 Abs. 1 PatG ist der ausschliessliche Lizenznehmer unab-
hängig  von  der  Eintragung  der  Lizenz  im  Register selbständig  zur  Klage 
nach Art.  72  oder  73  PatG  berechtigt,  sofern  dies  im  Lizenzvertrag  nicht 
ausdrücklich  ausgeschlossen  worden  ist.  Nach  der  Übergangsbestim-
mung  von  Art. 145  Abs.  2  PatG  ist  Art.  75  nur  auf  Lizenzverträge  an-
wendbar, die nach dem 1. Juli 2008 abgeschlossen oder bestätigt worden 
sind.  Da  die  fraglichen  Lizenzverträge  vorliegend  im  Januar  2019  abge-
schlossen wurden, ist Art. 75 anwendbar.

Umstritten  ist  in  der  Lehre,  ob  Art. 75  PatG  eine  Prozessstandsschaft 
schafft oder dem Lizenznehmer ein Klagerecht sui generis einräumt.1 Bei 
der Prozessstandschaft macht der Lizenznehmer ein fremdes Recht (des 
Patentinhabers) in eigenem Namen geltend, während er beim Klagerecht 
sui  generis ein  eigenes  Recht  in  eigenem  Namen  ausübt.2 Folge  des 
selbständigen  Klagerechts  ist  insbesondere,  dass  der  Patentinhaber  ne-
ben dem Lizenznehmer klageberechtigt bleibt.3

Der  Gesetzgeber  ging  ausweislich  der  Botschaft  zur  Änderung  des  Pa-
tentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Pa-
tentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 23. November 2005 
davon  aus,  dass der  Schutzrechtsinhaber neben  dem  ausschliesslichen 
Lizenznehmer klagen kann, allerdings nur, «wenn er ein eigenes schutz-
würdiges Interesse hat, bspw. die Beeinträchtigung seines Anspruchs auf 
Lizenzgebühren».4 Die  Klageberechtigung  des  Patentinhabers  neben 
dem  Lizenznehmer  spricht  für  ein  selbständiges  Klagerecht  sui  generis, 
das  von  der  neueren  Lehre  mehrheitlich  vertreten  wird.5 Das  soweit er-
sichtlich einzige veröffentlichte Urteil, das sich zur Klageberechtigung des 
Lizenznehmers (dort nach Art. 62 Abs. 3 URG) äussert, kommt ebenfalls 

1 SHK PatG-DORIGO, Art. 75 N 12 ff. mit zahlreichen Hinweisen.
2 CR PI-LBI-CHERPILLOD, Art. 74 N 4.
3 SHK PatG-DORIGO, Art. 75 N 14.
4 BBl 2005 1 ff., 127.
5 SHK PatG-DORIGO, Art. 75 N 14 ff.

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zum  Schluss,  dass  dem  ausschliesslichen  Lizenzgeber  eine  Klagebe-
rechtigung neben dem ausschliesslichen Unterlizenznehmer zusteht, was 
ausdrücklich  damit gerechtfertigt  wird,  dass  die Interessenlage  zwischen 
Schutzrechtsinhaber  und  ausschliesslichem  Lizenznehmer  vergleichbar 
sei  mit  derjenigen  zwischen  ausschliesslichem  Lizenznehmer  und  aus-
schliesslichem  Unterlizenznehmer.6 Für  die  Zwecke  dieses  Massnahme-
verfahrens wird daher ebenfalls von einem selbständigen Klagerecht des 
Lizenznehmers  ausgegangen,  das  dieser  grundsätzlich  neben  dem  Li-
zenzgeber  (oder  ausschliesslichem  Lizenznehmer  im  Falle  der  Unterli-
zenz) geltend machen kann.

7.
Die  Klägerin  1  hat  der  Klägerin  2  eine  ausschliessliche  Lizenz  an  den 
Streitpatenten  erteilt  und  die  Klägerin  2  eine  Unterlizenz für  die  Schweiz 
an  die  Klägerin  3.  Die  Beklagten  bestreiten  die  Klageberechtigung  der 
Klägerinnen 1 und 2. Die Klägerin 2 habe die Rechte an den Streitpaten-
ten  für  das  Gebiet  der  Schweiz  ausschliesslich  an  die  Klägerin 3 lizen-
ziert.  Die  Klägerin  2  habe  daher  kein  schutzwürdiges  Interesse  an  einer 
Klage. Ebensowenig habe die Klägerin 1 als Patentinhaberin ein schutz-
würdiges  Interesse,  da  die  ausschliessliche  Lizenz  an  die  Klägerin  2 
ausweislich unentgeltlich erteilt worden sei.

Die Klägerinnen machen geltend, den ausschliesslichen Lizenznehmerin-
nen  stehe  neben  der  Patentinhaberin  ein  selbständiges  Klagerecht  zu. 
Die  Patentinhaberin  selbst  habe  auf  jeden  Fall  ein  eigenes  Interesse  an 
der Unterlassungsklage. Sie bestreiten aber nicht, dass die Lizenzen un-
entgeltlich eingeräumt wurden.

Nachdem die Klägerinnen nicht bestreiten, dass die ausschliessliche Un-
terlizenz  an  die  Klägerin  3  unentgeltlich  erteilt  wurde,  ist  in  der Tat  nicht 
ersichtlich,  welches  Interesse  die  Klägerin 2  (ausschliessliche  Lizenz-
nehmerin  und  Unterlizenzgeberin)  an  einer  Unterlassungsklage  haben 
könnte. Dass der Lizenzvertrag ihr ausdrücklich das Recht einräumt, «to 

6 HGer SG, Urteil HG.2012.95-HGK vom 30. November 2016, E. III. 1. d. bb.

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bring  or  maintain  any  actions  claiming  infringement  of  the  Licensed  Pa-
tents», befreit sie nicht vom Nachweis eines Rechtsschutzinteresses. 

Hingegen hat die Patentinhaberin, obwohl sie gemäss Aktenlage aus der 
Lizenzierung der Streitpatente keine Einnahmen erzielt, ein selbständiges 
Interesse  an  der  Durchsetzung  ihrer  Schutzrechte,  auch  wenn  diese  ex-
klusiv lizenziert sind.  Wie das Bundesgericht im Zusammenhang mit dem 
nicht  leicht  wiedergutzumachenden  Nachteil  i.S.v.  Art.  261  Abs. 1  lit. b 
ZPO  ausführt,  verliert ein  Schutzrecht  auch  insofern  an  Wert,  als  Dritte 
dazu verleitet werden können, das dem Anschein nach nicht mehr durch-
gesetzte Schutzrecht ebenfalls zu verletzen.7 Der Lizenzvertrag zwischen 
der  Klägerin 1  (Patentinhaberin)  und  der  Klägerin  2  ist  in  gegenseitigem 
Einverständnis oder bei wesentlichen Vertragsverletzungen vor Ablauf der 
Schutzdauer  der  lizenzierten  Patente  kündbar.  Die  Patentinhaberin  hat 
ein  Interesse  daran,  dass  nicht  der  Eindruck  entsteht,  die  Schutzrechte 
seien  nicht  durchsetzbar,  damit  sie  diese  im  Falle  der  Kündigung  des 
ausschliesslichen  Lizenzvertrags  erneut  (zu  vernünftigen  Bedingungen) 
lizenzieren kann.

8.
Folglich  ist  auf  das  Massnahmegesuch  der  Klägerin  2  mangels  Rechts-
schutzinteresse  nicht  einzutreten.  Die  Gesuche  der  Klägerinnen 1  und  3 
sind materiell zu prüfen.

Materielles

Streitpatente

9.
Die  Klägerin  1  ist  eingetragene  Inhaberin  der  schweizerischen  Teile  der 
europäischen  Patente  EP  1  624  810  («EP 810»)  und  EP  1  408  850 
(«EP 850»). 

7 BGer,  Urteil  4A_575/2018  vom  12.  März  2019,  E.  2.3.2,  mit  Hinweis  auf 
HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 77 N 60.

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EP 810  beansprucht  drei  US-Prioritäten,  jeweils  vom  19.  Mai  2003.  EP 
810 wurde am 5. Juli 2017 erteilt und es ist derzeit ein Einspruch gegen 
die Erteilung vor dem Europäischen Patentamt (EPA) hängig.

EP 850 beansprucht eine US-Priorität vom 27. Juni 2001. EP 850 wurde 
am 23. September 2009 erteilt. Gegen die Erteilung wurde kein Einspruch 
eingelegt.

Beide Streitpatente sind in der Schweiz validiert und in Kraft. Die Patente 
beschlagen  Fixierungsvorrichtungen  und  Systeme  zum  Eingriff  in  Gewe-
be  (EP 810)  und  Vorrichtungen  zum  Ergreifen  und  Fixieren  von  [Herz-
klappen-]Segeln bei der [Herz-]Klappenreparatur (EP 850).

Technischer Hintergrund

10.
Das menschliche Herz besteht aus vier Kammern: den linken und rechten 
Vorhöfen  sowie  den  linken  und  rechten  Herzkammern  (Ventrikel).  Die 
rechte Seite des Herzens pumpt Blut in den Lungenkreislauf (Lunge), die 
linke Seite pumpt Blut in den systemischen Kreislauf (Rest des Körpers).

Der  Herzzyklus  kann  in  zwei  verschiedene  Phasen  unterteilt  werden.  In 
der  Diastole  dehnen  sich  die  Ventrikel  aus  und  füllen  sich  mit  Blut,  zu-
nächst passiv und dann aktiv durch Kontraktion der Vorhöfe. In der Systo-
le  ziehen  sich die  Ventrikel  zusammen,  wodurch  Blut  in  die  Blutgefässe 
(ausserhalb  des  Herzens)  ausgestossen  wird.  Um  einen  Rückfluss  zu 
verhindern,  sind  die  Ventrikel  an  ihren  Ein- und Austrittspunkten  mit  vier 
Ventilen  (Herzklappen)  versehen.  Dies  sind  die  atrioventrikulären  (d.h. 
Trikuspidal- und  Mitralklappen)  und  die  halbmondförmigen  (d.h.  Lungen-
und Aortaklappen) Herzklappen.

Alle  vier  Herzklappen  öffnen  und  schliessen  sich  passiv  in  Reaktion  auf 
unterschiedlichen  Blutdruck.  Die  atrioventrikulären  Herzklappen  öffnen 
sich während der Diastole und schliessen sich während der Systole; das 
Gegenteil  gilt  für  die  halbmondförmigen  Herzklappen.  Die  Herzklappen 
der  linken  Seite  des  Herzens,  einschliesslich  der  Mitralklappe,  erfahren 
im Verlaufe des Herzzyklus erhebliche Druckbelastungen.

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Die  Mitralklappe  («mitral  valve»)  befindet  sich  zwischen  dem  linken  Vor-
hof («left atrium») und der linken Herzkammer («left ventricle»):

Abbildung  1:  Schematische  Darstellung  des  menschlichen  Herzens 
Massnahmegesuch, S. 15)

(aus  dem 

Die Mitralklappe ist bikuspidal, was bedeutet, dass sie zwei Klappensegel
(auch cuspis genannt) hat, die biegsame Strukturen sind. Normale Herz-
klappen stellen keinen nennenswerten Widerstand für den Blutstrom dar, 
da dieser sie im geöffneten Zustand einfach gegen die Herzwand drückt. 
Die  dann  einsetzende  Rückströmung  entfaltet  die  Herzklappen  und  ver-
schliesst  so  die  Strombahn. An  den  Segelklappen  wird  das  Umschlagen 
der  Klappensegel  in  die  falsche  Richtung  durch  Sehnenfäden  (chordae 
tendineae)  verhindert,  die  während  der  Systole  von  den  Papillarmuskeln 
der jeweiligen Herzkammer gestrafft werden.

11.
Herzklappen  funktionieren  manchmal  nicht  richtig.  Für  jede  Herzklappe 
gibt  es  die  zwei  folgenden  Formen  der  Fehlfunktion,  die Insuffizienz,  bei 
der  sie  nicht  ausreichend  abdichten  kann,  und  die  Stenose,  bei  der  sie 
sich nicht ausreichend öffnen kann. Eine unbehandelte Herzklappeninsuf-
fizienz  kann  zu  irreparablen  Schäden  am  Herzen  und  schliesslich  zum 
Tod führen.

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Neben  der  Operation  am  offenen  Herzen  und  dem  Austausch  oder  der 
Reparatur der Klappe kann eine Insuffizienz der Mitralklappe durch mini-
malinvasives Verbinden der Segel der Herzklappe behandelt werden. Bei 
diesem  Verfahren  wird  mittels  eines  Katheters  eine  Verbindungsvorrich-
tung («fixation device») in das Herz implantiert. Die Vorrichtung greift die 
Segel der Mitralklappe, verbindet sie und bleibt auf den Mitralklappense-
geln zurück. Somit erhält die Öffnung der Herzklappe die Form einer «8» 
statt  eines  «O»;  dies  reduziert  die  Öffnung  der  Herzklappe.  Dadurch 
nimmt der Rückfluss («regurgitation») des Blutes in den linken Vorhof ab 
und die Pumpleistung des Herzens steigt.

Abbildung 2: Fig. 5A aus EP 850, darstellend eine Mitralklappe (MV) mit zwei Segeln (LF),
die mit einer Wundnaht oder einer Fixationsvorrichtung (115) verbunden sind

Die  Verbindungsvorrichtung  reduziert  die  Herzklappenöffnung,  ver-
schliesst  die  Herzklappe  aber  nicht  vollständig.    Wenn  die  Öffnung  voll-
ständig  verschlossen  wäre,  könnte  das  Blut  nicht  mehr  in  Vorwärtsrich-
tung vom linken Vorhof in die linke Herzkammer fliessen. Der Zweck einer 
Herzklappe  («heart  valve»,  d.h.  Ventil)  ist  es,  den  Blutfluss  in  Richtung 
Herzkammer zu ermöglichen, aber in Richtung Vorhof (Rückfluss) zu un-
terbinden.

12.
Die Klägerinnen, respektive Gruppengesellschaften der Klägerinnen, bie-
ten seit rund 11 Jahren eine Vorrichtung zur minimalinvasiven Reparatur 

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von  Mitralklappeninsuffizienz  an,  den  so  genannten  «MitraClip».  Nach 
unbestrittener  Behauptung  der  Klägerinnen  gibt  es  neben  dem  angebli-
chen  Verletzungsobjekt  bislang  keine  Vorrichtungen  auf  dem  Markt,  die 
zum  gleichen  Zweck  angeboten  werden.  Ob  der klägerische  MitraClip  in 
den Schutzbereich eines oder beider Streitpatente fällt, ist strittig, aber für 
den Ausgang dieses Verfahrens irrelevant.

Verletzungsobjekt

13.
Die  Parteien  sind  sich  über  die  Struktur  des  angeblichen  Verletzungsob-
jekts, der beklagtischen «PASCAL»-Vorrichtung, einig. Streit besteht dar-
über,  ob  die  PASCAL-Vorrichtung  in  den  Schutzbereich  der  geltend  ge-
machten  Ansprüche  1  der  Streitpatente  fällt  und  ob  die  PASCAL-
Vorrichtung derzeit oder demnächst auf dem Schweizer Markt angeboten 
wird.  Hier  wird  daher  vorab  die  Ausgestaltung  und  Funktionsweise  der 
PASCAL-Vorrichtung erläutert, ehe bei der Anspruchsauslegung, der Prü-
fung  der  Verletzung  und  des  nicht  leicht  wiedergutzumachenden  Nach-
teils auf die strittigen Punkte eingegangen wird.

14.
Bei der PASCAL-Vorrichtung handelt es sich um eine Vorrichtung zur mi-
nimalinvasiven Reparatur von Mitralklappeninsuffizienz. Mittels eines Ka-
theters  wird  eine  Verbindungsvorrichtung  zwischen  die  Segel  der  Mitral-
klappe  eingeführt.  Die  Verbindungsvorrichtung  greift  die  beiden  Segel, 
wird  geschlossen  und  verbindet  die  Segel  dadurch.  Sie  wird  im  Herzen 
zurückgelassen, während der Katheter entfernt wird (siehe nachfolgende 
Abbildung 3).

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Abbildung  3:  Schematische  Funktionsweise  der  PASCAL-Vorrichtung (aus  dem 
Massnahmegesuch, S. 24)

15.
Die  Struktur  des  angeblichen  Verletzungsobjekts  lässt  sich  am  besten 
anhand der nachfolgen eingeblendeten Abbildungen darstellen. Abbildung 
4 zeigt die PASCAL-Vorrichtung in gestreckter Stellung («elongated posi-
tion»). In dieser Stellung wird sie durch den Katheter in das Herz einge-
führt.  Die  Verbindungs- oder  Fixierungseinrichtung  der  PASCAL-
Vorrichtung  weist  ein  Endstück  («cap»),  äussere  Flügel  («outer  padd-
les»),  innere  Flügel  («inner  paddles»),  Greifarme  («clasps»)  und  ein Ab-
standstück («spacer») auf.

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Abbildung  4:  PASCAL-Vorrichtung in  gestreckter  Stellung  (rote  Referenzbezeichnungen 
durch die Beklagten eingefügt, Massnahmeantwort S. 13)

16.
Die  Funktionsweise  der  PASCAL-Vorrichtung  veranschaulicht  die  Bildse-
quenz gemäss Abbildung  5,  welche  die  PASCAL-Vorrichtung  in  drei  ver-
schiedenen Stellungen zeigt.

Abbildung  5:  PASCAL-Vorrichtung in  drei  verschiedenen  Stellungen (aus Massnahme-
antwort, S. 15)

Links  wird  die  Fixierungsvorrichtung  der  PASCAL-Vorrichtung  in  der  be-
reits erwähnten gestreckten Stellung gezeigt, in der Mitte in der zum Grei-
fen (der Herzklappensegel) bereiten Stellung und rechts in der geschlos-
senen  Stellung,  in  der  die  Fixierungsvorrichtung  im  Herzen  zurückgelas-
sen wird (in der Abbildung 5 ist die Fixierungsvorrichtung immer noch mit 
der  blauen  Steuervorrichtung  verbunden,  die  vom  Operateur  ausserhalb 
des Körpers bedient wird).

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Abbildung 6: PASCAL-Vorrichtung in der zum Greifen bereiten Stellung, sichtbar sind die 
Steuerungsdrähte zur Steuerung der Greifarme (aus Massnahmeantwort, S. 11, Referenz 
durch das Gericht eingefügt)

Die  Greifarme  der  PASCAL-Vorrichtung  können  über  Steuerungsdrähte 
unabhängig voneinander und unabhängig von den inneren und äusseren 
Flügeln  bewegt  werden  (Abbildung  6).  Die  inneren  und  äusseren  Flügel 
können  nur  zusammen  bewegt  werden,  d.h.  beide  äusseren  Flügel  und 
beide inneren Flügel bewegen sich in Abhängigkeit voneinander.

Der in Abbildung 6 rot bezeichnete Stab ist lösbar mit dem Endstück der 
Fixierungsvorrichtung verbunden.  Wird  der  Stab  nach  vorne  geschoben, 
bewegt  sich  die  Fixierungsvorrichtung  in  die  gestreckte  Position,  wird  er 
nach hinten gezogen, erst in die zum Greifen bereite und dann in die ge-
schlossene Position.

Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen

17.
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen  vorsorglichen  Massnahmen,  wenn  die  gesuchstellende  Partei 
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine 
Verletzung  zu  befürchten  ist  (Art.  261 Abs.  1  lit.  a  ZPO)  und  ihr  aus  der 
Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 
Abs. 1 lit. b ZPO).

Glaubhaft  gemacht  ist  eine  Tatsachenbehauptung,  wenn  für  deren  Vor-
handensein  gewisse  Elemente  sprechen,  selbst  wenn  das  Gericht  noch 
mit  der  Möglichkeit  rechnet,  dass  sie  sich  nicht  verwirklicht  haben  könn-

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te.8 Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwe-
re des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Be-
klagten  ab.  Wenn  die  beantragten  vorsorglichen  Massnahmen  die  Be-
klagte  schwer  beeinträchtigen,  sind  die  Anforderungen  höher  als  wenn 
die  Beklagte  nur  gering  beeinträchtigt  wird,  was  namentlich  bei  blossen 
Sicherungsmassnahmen der Fall ist.9

Der  Anspruch  auf  Erlass  einer  vorsorglichen  Massnahme  ist  verwirkt, 
wenn der Kläger, nachdem er in der Lage ist, das Gesuch einzureichen,
mit dessen Einreichung so lange zuwartet, dass ein ordentliches Verfah-
ren, das er im frühesten möglichen Zeitpunkt eingeleitet hätte, eher abge-
schlossen wäre als das (verspätet) eingeleitete Massnahmeverfahren (so 
genannte „relative Dringlichkeit“).10 Nach der Praxis des Bundespatentge-
richts  ist  dies  der  Fall,    wenn  der  Kläger  mit  der  Geltendmachung  mehr 
als  14  Monate  von  dem  Zeitpunkt  an,  in  dem  ein  ordentliches  Verfahren 
hätte eingeleitet werden können, zuwartet.11

18.
Nachstehend  ist  daher  vorab  zu  prüfen,  ob  die  Klägerinnen  eine  Verlet-
zung  der  geltend  gemachten  Ansprüche  der  Streitpatente  glaubhaft  ge-
macht haben, ehe zu prüfen ist, ob ihnen ein nicht leicht wiedergutzuma-
chender  Nachteil  droht,  der  nur  durch  den  Erlass  einer  vorsorglichen 
Massnahme  abgewendet  werden  kann.  Dies  geschieht  zuerst  für  das 
Streitpatent  EP 810,  anschliessend  für  das  Streitpatent  EP 850.  Vorab 
wird jedoch der massgebliche Fachmann definiert, der sich für die beiden 
Streitpatente nicht unterscheidet.

8 BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.).
9 BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – „chaudière miniature“.
10 BGer, Urteil  vom  6. Oktober  1981,  E.  3,  in: SMI  1983,  148  ff.;  HGer  ZH, 
ZR 1996  306 ff.,  308  – „Leki-Skistöcke“;  HGer  AG,  Urteil  vom  19.  Dezember 
2001,  E. 5  – „Jet-Reactor“,  in:  sic!  2002,  353 ff.;  RÜETSCHI,  Die Verwirkung  des 
Anspruchs auf vorsorglichen Rechtsschutz durch Zeitablauf, sic! 2002, S. 416 ff., 
422.
11 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 13 – «Spiralfeder».

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Massgeblicher Fachmann

19.
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung  massgebliche  Fachgebiet,  anschliessend  sind  Niveau  und  Umfang 
der  Fähigkeiten  und  Kenntnisse  des  Fachmannes  des  entsprechenden 
Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich 
nach  dem  technischen  Gebiet,  auf  dem  das  von  der  Erfindung  gelöste 
Problem liegt.12

Die  Fähigkeiten  und  Kenntnisse  des  Fachmannes  umschreibt  das  Bun-
desgericht  mit  der  Formulierung,  der  durchschnittlich  gut  ausgebildete 
Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abge-
stellt  werde,  sei „weder ein  Experte  des  betreffenden  technischen  Sach-
gebiets  noch  ein  Spezialist  mit  hervorragenden  Kenntnissen.  Er  muss 
nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte 
Kenntnisse  und  Fähigkeiten,  über  eine  gute  Ausbildung  sowie  ausrei-
chende  Erfahrung  verfügen  und  so  für  den  in  Frage  stehenden  Fachbe-
reich gut gerüstet  sein“.13 Was dem fiktiven  Fachmann fehlt,  ist  jede  Fä-
higkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.14

20.
Die Erfindungen der Streitpatente liegen auf dem Gebiet der minimalinva-
siven  (Herz-)Chirurgie.  Die  Beklagten  schlagen  vor,  dass  der  Fachmann 
in diesem Fall ein Team von Fachpersonen ist, dem ein erfahrener Herz-
chirurg oder invasiver Kardiologe angehört, der mit den gängigen Opera-
tionstechniken zur Behebung von Herzfehlern wie der Mitralklappeninsuf-
fizienz vertraut ist. Darüber hinaus verfügt das Team über einen biomedi-
zinisch  ausgebildeten  Ingenieur  mit  umfassenden  Kenntnissen  auf  dem 
Gebiet der Herzchirurgie, insbesondere in Bezug auf Implantate und Ge-
räte für Herzoperationen zur Reparatur von Herzfehlern. Dieser Ingenieur 

12 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.
13 BGE 120 II 71 E. 2.
14 BGE  120  II  312  E.  4b  – „cigarette d‘un diamètre inférieur“;  CR-PI-LBI-
Scheuchzer, Art. 1 N 122.

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auf dem Gebiet der Medizinprodukte ist auch mit den allgemeinen Prinzi-
pien und dem Design von minimal-invasiven Kathetern vertraut.

Die Kläger haben der von den Beklagten vorgeschlagenen Definition des 
Fachmanns  nicht  widersprochen.  Da  die  von  den  Beklagten  vorgeschla-
gene  Definition  nicht  offensichtlich  falsch  ist,  wird  sie  diesem  Urteil  zu-
grunde gelegt.

Auslegung der geltend gemachten Ansprüche

21.
Patentansprüche sind aus der Sicht des Fachmanns unter Heranziehung 
der  Beschreibung  und  der  Zeichnungen  auszulegen  (Art.  51  Abs.  3 
PatG/Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ). Das allgemeine Fachwissen ist als so-
genannter  liquider  Stand  der  Technik  ebenfalls Auslegungsmittel.15 Defi-
niert die Patentschrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen 
Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen.

Patentansprüche  sind  funktional  auszulegen,  d.h.  ein  Merkmal  soll  so 
verstanden  werden,  dass  es  den  vorgesehenen  Zweck  erfüllen  kann.16
Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Aus-
führungsbeispiele  wortsinngemäss  erfasst  werden;  andererseits  ist  der 
Anspruchswortlaut  nicht  auf  die  Ausführungsbeispiele  einzuschränken, 
wenn  er  weitere  Ausführungsformen  erfasst.17 Wenn  in  der  Rechtspre-
chung  von  einer  „breitesten  Auslegung“  von  Anspruchsmerkmalen  ge-
sprochen  wird,18 so  muss  das  derart  verstandene  Merkmal  immer  in  der 
Lage  sein,  seinen  Zweck  im  Rahmen  der  Erfindung  zu  erfüllen.  D.h.  der 
Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber 

15 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – „Fugenband“.
16 BPatGer,  Urteil  O2016_009
„Durchflussmessfühler“.
17 BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E. 4.2  – „elektrostatische 
Pulversprühpistole“.
18 BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E. 4.2  – „elektrostatische 
Pulversprühpistole“.

vom  18. Dezember  2018,  E. 25  –

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auch  nicht  so,  dass  Ausführungsformen  erfasst  werden,  die  die  erfin-
dungsgemässe Wirkung nicht erzielen.19

22.
Die  Parteien  sind  sich  einig,  dass  die Ausführungsbeispiele  des  EP 850 
zum  grössten  Teil  nicht  vom  Anspruchswortlaut  des  unabhängigen  An-
spruchs 1 erfasst werden (gemäss den Beklagten wird nicht ein einziges 
Ausführungsbeispiel  vom  Anspruch  1  erfasst).  Die  Beklagten  bringen 
deshalb  vor,  dass  der Auslegungsgrundsatz,  gemäss  dem  der  unabhän-
gige Anspruch so auszulegen ist, dass er die Ausführungsbeispiele erfas-
se,  keine  Anwendung  finden  könne.  Die  Klägerinnen  meinen,  dass  die 
Ausführungsbeispiele dennoch zum Verständnis des Anspruchs beizuzie-
hen seien.

Wird ein Anspruch einer europäischen Patentanmeldung während des Er-
teilungsverfahrens geändert, sind die Beschreibung und die Zeichnungen 
entsprechend  anzupassen,  d.h.  die  Teile  der  Beschreibung  und  Zeich-
nungen,  die  nicht  mehr  vom Anspruch  erfasst  werden,  sind  zu  streichen 
(Art. 84  Satz  2  EPÜ).20 Wurde  dies  nicht  getan,  stellt  es  allerdings  nach 
Erteilung keinen Nichtigkeitsgrund dar (Art. 26 Abs. 1 PatG e contrario).

Gemäss  Art.  51  Abs.  3  PatG  /Art. 69  Abs. 1  Satz 2  EPÜ  sind  die  Be-
schreibung  und  die  Zeichnungen  zur  Auslegung  der  Patentansprüche 
heranzuziehen.  Dies  soll  dem  Verständnis  des  Patentanspruchs  dienen. 
Verbleibt  ein  (durch  Auslegung  des  Anspruchs)  unauflösbarer  Wider-
spruch zwischen Anspruchswortlaut und Beschreibung und Zeichnungen,
so dürfen diejenigen Teile der Beschreibung und Zeichnungen, die im Pa-
tentanspruch  keinen  Niederschlag  gefunden  haben,  nicht  zur  Bestim-
mung des Schutzgegenstandes herangezogen werden, denn durch diese 
Teile  der  Beschreibung  und  Zeichnungen  wird  das  Verständnis  des  An-
spruchs  nicht  gefördert. Angewendet  auf  den  Fall  von  EP 850  bedeutet 

19 BPatGer,  Urteil  O2016_009
vom  18. Dezember  2018,  E. 25  –
«Durchflussmessfühler»;  BPatGer,  Urteil  S2018_007  vom  2. Mai  2019,  E. 14  –
«Werkzeugeinrichtung».
20 Vgl. T 1808/06 vom 14. Februar 2008.

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dies,  dass  zur Auslegung  des  geltend  gemachten Anspruchs  1  in  erster 
Linie der allgemeine Teil der Beschreibung heranzuziehen ist.

Auslegung des geltend gemachten Anspruchs 1 von EP 810

23.
Der geltend gemacht Anspruch 1 von EP 810 lautet in der massgeblichen
englischen Sprachfassung und in der Merkmalsgliederung gemäss Beila-
ge 32 zum Massnahmegesuch wie folgt:

1.   A fixation device for engaging tissue

2.    comprising a pair of fixation elements (18)

2.1 each having a first end, a free end opposite the first end, and 
an  engagement  surface  (50)  therebetween  for  engaging  the 
tissue,

2.2 the  first  ends  being  movably  coupled  together  such  that  the 
fixation elements (18) are moveable between 1) a closed po-
sition wherein the engagement surfaces (50) face each other, 
and 2) an inverted position wherein the engagement surfaces 
(50) face away from each other;

3.   and  an  actuation  mechanism  (58)  coupled  to the  fixation  ele-
ments  adapted  to  move  the  fixation  elements  (18)  between  the 
closed position and the inverted position,

4.  

further comprising a pair of gripping elements (16),

4.1 each gripping element (16) moveable with respect to one of 
the  fixation  elements  (18)  and  being  disposed  in  opposition 
to one of the engagement surfaces (50) so as to capture tis-
sue therebetween,

4.2 wherein  the  gripping  elements  (16)  are  movable  from  an 
undeployed  configuration  in  which  each  gripping  element 
(16)  is  separated  from  an  opposing  engagement  surface 
(50),  to  a  deployed  configuration  in  which  the  gripping  ele-
ment  (16)  is  adjacent  to  the  opposing  engagement  surface 
(50)

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5.   and wherein each fixation element (18) is at least partially concave 
and each gripping element (16) is at least partially recessed within 
the fixation element (18) in the deployed configuration, or wherein 
the  gripping elements  are  approximately  parallel  to  each  other  in 
the undeployed configuration.

Die Kläger haben den geltend gemachten Anspruch 1 für die Zwecke die-
ses Verfahrens (inter partes) gegenüber dem erteilten Anspruch 1 dahin-
gehend geändert, dass sie das Merkmal 3 von «an actuation mechanism 
(58)  adapted  for  coupling to  the  fixation  elements»  zu  «an  actuation 
mechanism  coupled  to the  fixation  elements» geändert  haben.  Die  Än-
derung wurde in der vorstehend Merkmalsgliederung fett hervorgehoben.

Zwischen den Parteien ist die Auslegung verschiedener Begriffe respekti-
ve  Merkmale  des  geltend  gemachten Anspruchs  1  strittig.  Für  den Aus-
gang  des  Verfahrens  wesentlich  ist  die  Auslegung  von  «free  end»  und 
«engagement surface therebetween» gemäss Merkmal 2.1.

«Free end» im Sinne von Anspruch 1 von EP 810

24.
Gemäss  den  Klägerinnen  verlangt Anspruch  1  nur,  dass  die  «freien  En-
den»  des  Merkmals  2.1  nicht  miteinander  verbunden  sind,  während  die 
«ersten Enden» miteinander verbunden sind. Der Anspruch verlange hin-
gegen  nicht,  dass  die freien  Enden  nicht mit  einer  anderen  Struktur  ver-
bunden seien.

Die  Beklagten  wenden  ein,  «freies  Ende»  bedeute,  dass  das  Ende  nicht 
an einem anderen Element befestigt sei. Gemäss der Argumentation der 
Klägerinnen wäre das Knie das «freie Ende» des Beines, was offensicht-
lich absurd sei.

25.
Nach dem allgemeinen Sprachverständnis im Bereich der Mechanik wird 
das  «freie  Ende»  als  Gegenstück  zum  «festen  Ende»  verstanden.  Das 
freie  Ende  ist  nicht  mechanisch  mit  einer  Struktur  verbunden,  die  seine 
Beweglichkeit einschränken würde.

Seite 26

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Die  EP  810  definiert  «freies  Ende»  nicht  ausdrücklich.  Ein  freies  Ende 
wird in mehreren Passagen des allgemeinen Abschnitts der Beschreibung 
(z.B. Abs. [0018], [0019], [0020], [0037] oder [0039]) und in der Beschrei-
bung  der  Beispiele  (z.B.  Abs.  [0058])  erwähnt.  In  den  Ausführungsbei-
spielen  (siehe  z.B.  Fig.  7A-7D  oder  Fig.  36)  wird  das  freie  Ende  mit  der 
Referenz 54 bezeichnet (siehe nachstehend Abbildung 7).

Abbildung 7: Fig. 7A und 7D aus EP 810; Referenz 54 bezeichnet die freien Enden

In  der  Beschreibung  jeder  in  EP  810  offenbarten  Ausführungsform  wird 
der  Begriff  «freies  Ende»  in  der  gleichen  Weise  verwendet,  wie  sie  im 
Maschinenbau,  in  der  Physik  oder  in  der  Medizintechnik  üblich  ist.  Aus 
der  Patentschrift  ergibt  sich  deshalb  keine  vom  allgemeinen  Sprachver-
ständnis abweichende Definition des freien Endes.

Eine solche ergibt sich auch nicht aus der von den Klägerinnen angeführ-
ten  Fig. 30 (nachstehend  abgebildet).  Dort  sind an  den freien  Enden  mit 
der  Referenz  172  bezeichnete  «bumper»  (etwa  «Puffer»)  befestigt,  die 
das  Greifen  des  Gewebes  im  Zusammenspiel  mit  den  Widerhaken  170 
unterstützen sollen (Abs. [0103]).

Seite 27

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Abbildung 8: Fig. 30 aus EP 810

Diese Puffer werden vom Fachmann als Elemente der freien Enden ver-
standen. Sie schränken die freie Beweglichkeit der freien Enden nicht ein 
und machen diese nicht zu festen Enden.

Auch das Argument der Kläger, dass eine funktionale Auslegung des An-
spruchs zu einem unterschiedlichen Verständnis des Begriffs «freies En-
de»  führe,  ist  nicht  überzeugend.  Eine  funktionale  Auslegung  des  An-
spruchs,  wie  sie  in  nach  der  Rechtsprechung  des  Bundespatentgerichts 
verlangt  wird,  bedeutet,  dass  dem  Merkmal  eine  Bedeutung  gegeben 
werden muss, die es ihm ermöglicht, seinen erfindungsgemässen Zweck 
zu erfüllen. Ein freies Ende im Sinne des üblichen Sprachverständnisses 
ermöglicht  die Ausführung  der  Erfindung,  wie  die  in  EP  810  offenbarten 
Ausführungsbeispiele zeigen. Funktionale Auslegung bedeutet nicht, dass 
ein Anspruch so zu lesen ist, dass jedes Merkmal, das dieselbe Funktion 
wie  ein  im Anspruch  genanntes  Merkmal  erfüllt,  den Anspruch  wortsinn-
gemäss  verletzt.  Eine  solche  Auslegung  würde  dem  Wortlaut  des  An-
spruchs jede beschränkende Wirkung nehmen.

26.
«Freies  Ende»  ist  daher  in  Übereinstimmung  mit  dem  allgemeinen 
Sprachverständnis  in  der  Mechanik  und  in  Übereinstimmung  mit  Be-
schreibung  und  Zeichnungen  des  EP 810  als  Gegenstück  zum  «festen 
Ende» zu verstehen, d.h. als Ende, das nicht mechanisch mit einer Struk-
tur verbunden ist, die seine freie Beweglichkeit einschränken würde.

Seite 28

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«Engagement  surface therebetween»  im  Sinne  von Anspruch  1  von 
EP 810

27.
Merkmal 2.1 verlangt, dass jedes Fixierungselement ein erstes Ende, ein 
freies  Ende gegenüber dem  ersten  Ende  und  eine  Eingriffsfläche  dazwi-
schen zum  Eingreifen  in  das  Gewebe  umfasst  («each  [fixation  element] 
having a first end, a free end opposite the first end, and an engagement 
surface therebetween for engaging the tissue»).

Die Parteien streiten darüber, wie der Begriff «dazwischen» zu verstehen 
ist.  Nach  dem  Vortrag  der  Beklagten  bedeutet  dazwischen,  bezogen  auf 
eine von einem von einem ersten und einem freien Ende begrenzte Stre-
cke,  dass  sich  die  Eingriffsfläche  auf  der  Strecke  zwischen  dem  ersten 
Ende und dem freien Ende befindet.

Die  Klägerinnen  vertreten  ein  «topologisches»  Verständnis  des  Begriffs 
«dazwischen». Alles, was sich im Raum zwischen zwei Flächen befinde, 
befinde sich «dazwischen». Sie verweisen dazu auf die nachfolgend ein-
geblendete Abbildung aus den Plädoyernotizen, Folie 30. Alles, was sich 
im gelben Raum befinde, befinde sich zwischen den Flächen A und B.

Abbildung 9: Illustration des "topologischen" Verständnisses der Klägerinnen

28.
Wenn zwei Enden eine Struktur begrenzen, hier das erste Ende und das 
freie  Ende  das  Fixierungselement,  dann  befindet  sich  nach  allgemeinem 

Seite 29

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Sprachverständnis  alles  zwischen  diesen  beiden  Punkten,  was  sich  auf 
dem durch die beiden Endpunkte begrenzten Bauteil befindet. 

Aus  der  Beschreibung  und  den  Zeichnungen  ergibt  sich  nichts Anderes. 
In  EP  810  ist  die  Eingriffsfläche  in  mehreren  Passagen  des  allgemeinen 
Abschnitts  der  Beschreibung  (z.B.  Abs.  [0018]  bis  [0023])  und  der  Be-
schreibung  der  Ausführungsbeispiele  offenbart.  In  den  Ausführungsbei-
spielen (siehe z.B. Fig. 7A-7D, Fig. 11B oder 12B) wird die Eingriffsfläche 
mit der Referenz 50 bezeichnet. Aus der Verwendung des Begriffs «Ein-
griffsfläche  dazwischen»  in  EP  810  ist  die  Eingriffsfläche  als  Oberfläche 
zu  verstehen,  die  einen  integralen  Bestandteil  des  Elements  mit  einem 
ersten Ende und einem freien Ende bildet, wobei der Oberflächenteil zwi-
schen dem ersten und dem freien Ende angeordnet ist. Es ist nicht aus-
reichend,  dass  sich  die  Eingriffsfläche  in  einem  gedachten  «Projektions-
raum»  befindet,  der  zwischen  dem  ersten  und  dem  freien  Ende  aufge-
spannt wird.

29.
Merkmal  2.1  verlangt  daher,  dass  sich  die  Eingriffsfläche  auf  dem  Fixie-
rungselement  befindet, das  ein  erstes  und  ein freies  Ende  im  Sinne  des 
Merkmals aufweist.

Rechtsbeständigkeit von EP 810

30.
Da  der  geltend  gemachte  Anspruch  1  von  EP 810  durch  die  PASCAL-
Vorrichtung  voraussichtlich  nicht  verletzt  wird,  erübrigen  sich Ausführun-
gen zur angeblich fehlenden Rechtsbeständigkeit des Anspruchs 1.

Verletzung  von  Anspruch  1  von  EP 810  in  der  geltend  gemachten 
Fassung durch die PASCAL-Vorrichtung

31.
Die  Beklagten  behaupten,  die  PASCAL-Vorrichtung  weise  die  Merkmale 
2.1, 2.2 und 3 gemäss Merkmalsgliederung nicht auf.

Seite 30

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Nach Ansicht der Kläger sind die durch die gelben Pfeile in der untenste-
henden  Abbildung  gekennzeichneten  Punkte  «freie  Enden»  der  Fixie-
rungselemente im Sinne von Merkmal 2.1.

Abbildung  10: Computertomographischer  Scan  der  angeblich  verletzenden  PASCAL-
Vorrichtung

32.
Unstreitig  bilden  die  äusseren  und 
inneren  Flügel  der  PASCAL-
Vorrichtung  zusammen  jeweils  ein  Fixierungselement,  so  dass  die 
PASCAL-Vorrichtung  ein  Paar  Fixierungselemente  aufweist.  Die  Enden 
der äusseren Flügel der PASCAL-Vorrichtung sind an den Enden der in-
neren Flügel der PASCAL-Vorrichtung befestigt, welche die freie Beweg-
lichkeit  der  äusseren  Flügel  beschränken.  Bei  den  von  den  Klägerinnen 
als «freie» Enden bezeichnete Enden der äusseren Flügel handelt es sich 
daher nicht um freie Enden im Sinne des Merkmals 2.1, das bereits des-
halb durch die PASCAL-Vorrichtung nicht verwirklicht wird.

33.
Unstreitig  befinden  sich Eingriffsflächen  bei  der PASCAL-Vorrichtung  auf 
deren inneren Flügeln (in der geschlossenen Position wird das Segel der 
Herzklappe zwischen innerem Flügel und Greifarm eingeklemmt, vgl. Ab-
bildung 11).

Seite 31

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Abbildung 11: PASCAL-Vorrichtung mit rot markierten Eingriffsflächen

Durch  das  erste  und  freie  Ende  wird  aber  der  äussere  Flügel  der 
PASCAL-Vorrichtung  begrenzt.  Die  Eingriffsflächen  auf  den  inneren  Flü-
geln  befinden  sich  also  nicht  im  Sinne  des  Merkmals  2.1  zwischen  dem 
ersten und dem freien Ende. Auch aus diesem Grund weist die PASCAL-
Vorrichtung  das  Merkmal  2.1  des  geltend  gemachten Anspruchs  1  nicht 
auf.

34.
Da eine Verletzung des Anspruchs 1 von EP 810 in der geltend gemach-
ten  Fassung  durch  die  PASCAL-Vorrichtung  wegen  Fehlens  des  Merk-
mals  2.1  nicht  glaubhaft  gemacht  ist,  erübrigt  es sich,  auf  die  weiteren 
angeblich fehlenden Merkmale einzugehen.

Auslegung des geltend gemachten Anspruchs 1 von EP 850

35.
Der  geltend  gemachte Anspruch  1  von  EP 850  lautet  in  der  massgebli-
chen  englischen  Sprachfassung  und  in  der  Merkmalsgliederung  der  Be-
klagten, die von den Klägerinnen akzeptiert wurde, wie folgt:

1

A  device  adapted  for  repairing  a  cardiac  valve  in  a  patient,  the
cardiac valve having leaflets, said device comprising:

Seite 32

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1 .1 an interventional catheter (200) and

1.2 a capture device (204).

2  The interventional catheter (200)

3

4

5

2.1 comprising  a  shaft  (210)  having  a  proximal  end,  a  distal  end

and a longitudinal axis therebetween,

2.2 being  configured  to  pass  to  a  position  within  the  heart  adja-

cent to the cardiac valve.

The capture device (204) is detachably connected to the catheter 
(200).

The capture device (204) comprising:

4.1 at least two extendable distal elements (230/232) and

4.2 at least two extendable proximal elements (240/242).

Each  of 
240/242) being

the  proximal  and  distal  elements 

(230/232  and 

5.1 disposed near the distal portion of the shaft (210) and

5.2 being moveable for capturing the valve leaflets

5.2.1 between  a retracted  position  adjacent  the  shaft  (210) 
and an extended position extending away from the shaft 
(210).

6

The  at  least  two  distal  elements  (230I232)  and  the  at  least  two 
proximal elements (240I242)

6.1 are independently

6.1.1 extendable,

6.1.2 retractable and

6.1.3 repositionable,

6.2 so that they are adapted to be extended or retracted by vari-

ous amounts,

6.3  for protrusion of various distances from the shaft (210).

Seite 33

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Nach  Auffassung  des  Gerichts  entspricht  die  vorstehende  Gliederung 
nicht  in  allen  Punkten  dem  erteilten Anspruch  1  von  EP 850.  Da  jedoch 
beide  Parteien  von  dieser  Merkmalsgliederung  ausgehen,  wird  sie  auch 
diesem Urteil zugrunde gelegt.

Zwischen den Parteien ist die Auslegung verschiedener Begriffe respekti-
ve Merkmale des geltend gemachten Anspruchs 1 von EP 850 strittig. Für 
den  Ausgang  des  Verfahrens  wesentlich  ist  die  Auslegung  von  «inde-
pendently  extendable,  retractable  and  repositionable»  gemäss  Merkmal 
6.1, «adapted to be extended or retracted by various amounts for protru-
sion of various distances from the shaft» gemäss Merkmalen 6.2 und 6.3, 
«retracted position» und «extended position» gemäss Merkmal 5.2.1, und 
«being  disposed  near  the  distal  portion  of  the  shaft»  gemäss  Merk-
mal 5.1.

«Movable  between  a  retracted  position  and  extended  position»  im 
Sinne von Anspruch 1 von EP 850

36.
Gemäss Anspruch 1 von EP 850 muss die Vorrichtung zur Reparatur ei-
ner Herzklappe unter anderem eine Greifvorrichtung (capture device) um-
fassen,  die  mindestens  zwei  distale  und  zwei  proximale  Elemente  auf-
weist, wobei jedes der Elemente zwischen einer eingezogenen Position in 
der Nähe der Welle und einer erweiterten Position, die sich von der Welle 
weg erstreckt, bewegbar ist, um die Klappensegel zu ergreifen («each of 
the proximal and distal elements being moveable between a retracted po-
sition  adjacent  the  shaft  and  an  extended  position  extending  away  from 
the shaft for capturing the valve leaflets»).

Die  Bezeichnungen  «distal»  und  «proximal»  beziehen  sich  auf  die 
Längsachse der Welle («shaft»). Als «distal» wird ein Element oder eine 
Position  bezeichnet,  die  sich  näher  am  Ende  der  Wellenachse  befindet, 
das sich beim Einsatz der Vorrichtung im Patienten in dessen Körper be-
findet,  während  «proximal»  ein  Element  oder  eine  Position  bezeichnet, 
die sich näher am Ende der Wellenachse befindet, das sich beim Einsatz 
der  Vorrichtung  ausserhalb  des  Körpers  des  Patienten  befindet  (s.  z.B. 
Abs. [0018], unstreitig).

Seite 34

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Merkmal  5.2.1  verlangt, dass  sowohl  das  distale  als  auch  das  proximale 
Element der Greifvorrichtung zwischen zwei Positionen bewegbar ist. Die 
erste Position zeichnet sich dadurch aus, dass die Elemente näher an der 
Welle  sind.  Mehr  lässt  sich  in  den  Begriff  «adjacent the  shaft»  nicht  hin-
einlesen, der in der Beschreibung einzig bei der Diskussion des Standes 
der Technik WO 00/03759 verwendet wird (Abs. [0013]).

In der zweiten Position müssen sich die distalen und proximalen Elemen-
te  der Greifvorrichtung weiter  weg  von  der Welle  befinden,  um  die  Klap-
pensegel  zu  greifen  («extending  away  from  the  shaft  for  capturing  the 
leaflets»).  Nicht  verlangt  wird  vom  Anspruch,  dass  die  Klappensegel  in 
der erweiterten Position durch die Greifvorrichtung fixiert werden. Es ge-
nügt, wenn sie gegriffen werden können, d.h. die proximalen und distalen 
Elemente in der erweiterten Position zum Greifen bereit sind. Aus der Be-
schreibung von EP 850 ergeben sich keine Anhaltspunkte für ein anderes 
Verständnis.  «Extending  away  from  the  shaft»  kommt  nur  in Abs.  [0026] 
des  allgemeinen  Teils  der  Beschreibung  vor,  der  praktisch  wörtlich  dem 
erteilten  Anspruch  1  entspricht.  Ein  weiteres  Mal  wird  «extending  away 
from the shaft» einzig im Zusammenhang mit der Diskussion des Standes 
der Technik WO 00/03759 verwendet (Abs. [0013]).

«Each  of the  proximal and  distal  elements  being  disposed  near  the 
distal portion of the shaft» im Sinne von Anspruch 1 von EP 850

37.
Gemäss Merkmal 5.1 muss jedes der proximalen und distalen Elemente 
in der Nähe des distalen Bereichs der Welle angeordnet sein. Nach dem 
Verständnis  der  Beklagten  bedeutet  dies,  dass  die  Elemente  dauerhaft 
unmittelbar  am  distalen  Ende  der  Welle  angeordnet  sein  müssen.  Auf 
keinen  Fall  erstrecke  sich  das  distale  Ende  der  Welle  über  die  gesamte 
Länge  der  Greifvorrichtung,  denn  dann  habe  das  Merkmal  keine  eigen-
ständige  technische  Bedeutung  mehr.  Die  Klägerinnen  argumentieren, 
das  Verständnis  der  Beklagten  liefe  darauf  hinaus,  dass  die  proximalen 
und  distalen  Elemente  am  distalen  Ende  der  Greifvorrichtung («capture 
device») angeordnet sein müssten, was der Anspruch nicht verlange. Es 
genüge, wenn die Elemente in der Nähe des distalen Bereichs der Welle, 
die Teil des Interventionskatheters sei, angeordnet seien.

Seite 35

S2019_002

38.
Auch  «distal  portion  of  the  shaft»  wird  in  der  Beschreibung  von  EP 850 
nur  ein  einziges  Mal,  in Abs.  [0026],  verwendet.  Was  sich  für  den  Fach-
mann aus der Beschreibung von EP 850 ergibt, ist, dass die Welle, die im 
Interventionskatheter verläuft, sicher über einen Meter lang ist. Denn bei 
der  Erfindung  handelt  es  sich  um  eine  Vorrichtung  zur  endovaskulären 
Reparatur  von  Herzklappen,  d.h.  die  Greifvorrichtung  wird  mittels  eines 
Katheters  durch  eine  Arterie  oder  Vene  des  Patienten  in  dessen  Herz 
eingebracht  (Abs. [0014]).  Das  proximale  Ende  der  Welle  bleibt  dabei 
ausserhalb  des  Patienten,  wo  es  vom  Chirurgen  manipuliert  werden 
kann.

«In  der  Nähe»  ist  ein  relativer  Begriff,  dessen  Bedeutung  sich  erst  im 
Vergleich  zu  einer  Referenzgrösse  erschliesst.  Bezieht  sich  «in  der  Nä-
he» auf ein Element, das über einen Meter lang ist, so liegt auch etwas, 
das  wenige  Zentimeter  vom  Ende  des  Elements  (der Welle)  entfernt  ist, 
noch in der Nähe des distalen Endes. Ein einschränkendes Verständnis, 
wie  es  die  Beklagten  vertreten,  ergibt  sich  weder  aus  dem Wortlaut  des 
Anspruchs noch aus der Beschreibung oder aus der Funktion des Merk-
mals.

«The  at  least  two  distal  elements  and the  at least two  proximal  ele-
ments are independently extendable, retractable and repositionable» 
im Sinne von Anspruch 1 von EP 850

39.
Merkmal 6.1 des Anspruchs 1 von EP 850 verlangt, dass die mindestens 
zwei  distalen  und  mindestens  zwei  proximalen  Elemente  unabhängig 
voneinander erweiterbar, einziehbar und repositionierbar sind. Die richtige 
Auslegung  dieses  Merkmals  bildet  die  heftigste  Kontroverse  in  diesem 
Verfahren.

Nach  dem  Verständnis  der  Klägerinnen  genügt  es,  wenn  die  distalen 
Elemente  unabhängig  von  den  proximalen  Elementen  erweiterbar,  ein-
ziehbar und repositionierbar sind. D.h. das Merkmal verlange nicht, dass 
die zwei distalen Elemente unabhängig voneinander erweiterbar, einzieh-
bar und repositionierbar sind. Die Klägerinnen verweisen dazu insbeson-
dere  auf  den  abhängigen  Anspruch 4,  gemäss  dem  bei  der  Vorrichtung 

Seite 36

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nach Anspruch 1  jedes  der  («each  of  the»)  distalen  Elemente  und  jedes 
der  proximalen  Elemente  unabhängig  voneinander  erweiterbar,  einzieh-
bar  und  repositionierbar  ist.  Würde  die Auslegung  der  Beklagten  zutref-
fen,  so  wäre  der  abhängige Anspruch  4  keine  Einschränkung  des  unab-
hängigen Anspruchs  1.  Im  Sinne  einer  kohärenten Anspruchsauslegung 
sei eine solche Auslegung zu vermeiden.

Die  Beklagten  argumentieren,  die  Patentschrift  unterscheide  zwischen 
«separater»  und  «unabhängiger»  Positionierung.  In  der  Beschreibung 
würde  «separately»  verwendet,  wenn  die  proximalen  und  distalen  Ele-
mente separat voneinander, aber die zwei distalen Elemente (bzw. proxi-
malen  Elemente)  gleichzeitig  bewegt  würden.  Hingegen  verwende  die 
Beschreibung  konsequent  «independently»,  wenn  die  zwei  distalen  Ele-
mente (bzw. die zwei proximalen Elemente) unabhängig voneinander be-
wegt würden. 

Ein  Widerspruch  zwischen  Anspruch  1  und  Anspruch  4  entstehe  durch 
dieses Verständnis nicht. Erstens könne es sein, dass ein abhängiger An-
spruch keine  Einschränkung  des  unabhängigen Anspruchs  mit  sich  brin-
ge.  Es  gebe  keine  gesetzliche  Vorschrift,  die  besage,  dass  ein  abhängi-
ger Anspruch einschränkend sein müsse, und das europäische Patentamt 
prüfe dies im Erteilungsverfahren auch nicht.

Zweitens  schränke  der  abhängige  Anspruch  4  den  unabhängigen  An-
spruch bei richtigem Verständnis auch bei der Auslegung des unabhängi-
gen Anspruchs im Sinne der Beklagten ein. Gemäss dem Verständnis der 
Beklagten  verlange  Merkmal  6.1,  dass  ein  distales  Element  unabhängig 
vom anderen distalen Element bewegbar sei, und ein proximales Element 
unabhängig  vom  anderen  proximalen  Element  (vgl.  Abbildung  12).  Hin-
gegen verlange Anspruch 1 bei richtiger Auslegung nicht, dass die dista-
len  Elemente  unabhängig  von  den  proximalen  Elementen  bewegbar  sei-
en oder jedes (Teil-)Element unabhängig von jedem anderen. Dieses zu-
sätzliche  Erfordernis  (Einschränkung)  werde  erst  durch  den  abhängigen 
Anspruch 4 eingeführt.

Seite 37

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Abbildung 12: Illustration des beklagtischen Verständnisses von Merkmal 6.1

40.
Der Wortlaut des Anspruchs 1 lässt offen, wie die Unabhängigkeiten zwi-
schen  den  distalen  und  proximalen  Elementen  respektive  den  beiden21
distalen und beiden proximalen Elementen zu verstehen sind. Grundsätz-
lich  lässt  sich  sowohl  das  klägerische  wie  das  beklagtische  Verständnis 
mit dem Anspruchswortlaut vereinbaren.

Abs. [0022] des allgemeinen Teils der Beschreibung lautet:

Methods are  also  described in  which one or more valve  leaflets may be a-

traumatically  captured  with  the  capturing  device  and  the  captured  leaflets 

may be repositioned independently of each other. When the capture device 

comprises at least one distal element capable of protruding radially outward 

from the shaft, a leaflet may be atraumatically captured by pressing the dis-

21 Der Anspruch schliesst nicht aus, dass es mehr als zwei distale und mehr als 
zwei proximale  Elemente gibt. Um die  Lesbarkeit  zu  erhöhen,  wird hier  von der 
bevorzugten  Ausführungsform  ausgegangen,  die  je  zwei  distale  und  proximale 
Elemente umfasst.

Seite 38

                                               
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tal  element  against  the  leaflet  surface.  The  captured  leaflets  may  be  inde-

pendently  repositioned  by  independently  adjusting  the  distal  elements. 

Likewise, when the capture device comprises at least one proximal element 

and one distal element, each capable of protruding radially outward from the 

shaft,  the  atraumatically  capturing  step  comprises  holding  the  leaflet  be-

tween the proximal and distal elements. The captured leaflets may be inde-

pendently  repositioned  by  simultaneously  retracting  or  extending  the  proxi-

mal  element  and  distal  element  disposed  on  opposite  sides  of  the  leaflet. 

[…]

In  Abs. [0028]  wird  beschrieben,  dass  die  distalen  Elemente  individuell 
(«individually») bewegbar sind. Die individuelle Manipulation der Elemen-
te erlaube es, die Elemente individuell vorstehen («protrude») zu lassen, 
ehe die Klappensegel gegriffen werden, und erlaube es, die Elemente in-
dividuell zu bewegen, nachdem die Segel gegriffen wurden, um die Segel 
neu zu positionieren. 

In Abs. [0029]  werden  die  proximalen  Elemente  beschrieben,  die  grund-
sätzlich  gleich  ausgestaltet  sein  könnten  wie  die  distalen  Elemente.  Die 
proximalen  Elemente  könnten  separat  («separately»)  von  den  distalen 
Elementen ausgefahren («deployed») werden:

The  proximal  elements  may  be  deployed  separately  from  the  distal  ele-

ments.  For  example,  the  proximal  elements  may  be  constrained  within  a 

shaft while the distal elements elements are extended radially outward. The 

proximal elements may then be released by retracting the shaft.

Im  allgemeinen  Teil  der  Beschreibung  wird  «independently»  ansonsten 
nur  noch  in Abs. [0026] verwendet,  der  wie  bereits  erwähnt  im Wesentli-
chem dem Anspruchswortlaut entspricht und keinen Rückschluss auf das 
richtige Verständnis des Anspruchs erlaubt.

Abs.  [0022]  stützt  das  Verständnis  der  Beklagten.  In  diesem  Abschnitt 
wird «unabhängig» in der Tat dahingehend verwendet, dass sich ein dis-
tales  Element  unabhängig  von  dem  (oder  den)  anderen  distalen  Ele-
ment(en) bewegen lässt. Abs. [0028] verwendet den Begriff «individuell», 
der  sich  im  Anspruch  nicht  findet,  um  dasselbe  zu  beschreiben.  In 
Abs. [0029] wird beschrieben, dass die proximalen Elemente separat von 

Seite 39

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den distalen Elementen ausgefahren werden können, z.B. indem sie erst 
nach  den  distalen  Elementen  aus  einem  Katheter  («shaft»),  der  sie  zu-
sammendrückt,  geschoben  werden.  Dies  entspricht  dem  klägerischen 
Verständnis  von  Anspruch  1,  nur  dass  dort  eben  der  Begriff  «unabhän-
gig»  verwendet  wird.  Insofern  stützt  Abs. [0029]  die  Auffassung  der  Be-
klagten, dass «independently» etwas anderes als «separately» ist.

Im besonderen Teil der Beschreibung wird «independently» einzig in Zu-
sammenhang  mit  der  Fig.  13  in  Abs. [0052]  verwendet.  Dort  wird  be-
schrieben,  das  ein  distales  Element  unabhängig  vom  anderen  distalen 
Element  ausgefahren  werden  kann,  d.h.  «independently»  wird  so  ver-
wendet  wie  von  den  Beklagten  postuliert,  aber  eben  nur  im  Zusammen-
hang  mit  einer  bestimmten Ausführungsform,  nicht  mit  der  Erfindung  im 
Allgemeinen.

Der  Beschreibung  lassen  sich  daher Anhaltspunkte  entnehmen,  die  das 
beklagtische Verständnis des Merkmals 6.1 stützen. 

41.
Andererseits lässt sich das beklagtische Verständnis nicht mit einer kohä-
renten Anspruchsauslegung vereinbaren. Es ist zwar richtig, dass es kei-
ne  gesetzliche  Vorschrift  gibt,  die  vorschreiben  würde,  dass  abhängige 
Ansprüche  den  unabhängigen  Anspruch,  von  dem  sie  abhängen,  ein-
schränken  müssen. Entsprechend  wird  dies  vom  Europäischen  Patent-
amt im Erteilungsverfahren auch nicht geprüft.

Ziel der Einführung abhängiger Ansprüche ist es aber, Rückzugsmöglich-
keiten  zu  schaffen,  falls  sich  der  unabhängige Anspruch  nach  Erteilung 
als nicht rechtsbeständig erweisen sollte, z.B. weil Stand der Technik ge-
funden  wird,  der  im  Erteilungsverfahren  nicht  geprüft  wurde. Nach  den 
Richtlinien des EPA beschlagen abhängige Ansprüche denn auch beson-
dere Ausführungsformen der Erfindung, d.h. sie umfassen alle Merkmale
des unabhängigen Anspruchs und fügen diesem weitere Merkmale hinzu
(vgl.  auch  Regel  43(3) AO  EPÜ und Art. 55  PatG).22 Es  ist  daher  davon 

22 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe November 2018, F-IV, 3.4.

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auszugehen,  dass  abhängige  Ansprüche  zusätzliche  Merkmale  umfas-
sen, die nicht bereits im unabhängigen Anspruch enthalten sind. Eine An-
spruchsauslegung, die zu einem anderen Ergebnis kommt, ist vorbehält-
lich  eines  offensichtlichen  Versehens  bei  der  Redaktion der  Ansprüche 
falsch.

Die  Beklagten  argumentieren,  dass  ihre Anspruchsauslegung  des  unab-
hängigen Anspruchs 1 gar nicht zu einer inkohärenten Auslegung in dem 
Sinne führe, dass der abhängige Anspruch 4 gegenüber dem unabhängi-
gen Anspruch keine neuen Merkmale mehr umfasse. Die von den Beklag-
ten  vorgeschlagene  Auslegung  von  Anspruch 1,  welche  die  Inkohärenz 
von  Anspruch  1  und  Anspruch  4  verhindern  würde,  ist  aber  technisch 
nicht  sinnvoll:  wenn  die  beiden  distalen  und  proximalen  Elemente,  die 
sich  jeweils  gegenüberliegen,  nur  abhängig  voneinander  bewegbar  sind, 
ist ein Greifen und Fixieren der Klappensegel nicht möglich. Der Abstand 
zwischen  den  distalen  und  proximalen  Elementen  bleibt  dann  immer 
gleich, und die Segel können nicht zwischen den distalen und proximalen 
Elementen eingeklemmt werden (vgl. Abbildung 12). Das Greifen und Fi-
xieren der Klappensegel ist aber für die Wirkung der erfindungsgemässen 
Vorrichtung wesentlich. Da Merkmalen, wie in E. 21 erläutert, eine Bedeu-
tung gegeben  werden muss,  die  es  ihnen  erlaubt,  die  ihnen  im  Rahmen 
der Erfindung zugedachte Funktion zu erfüllen, ist die von den Beklagten 
vorgeschlagene Auslegung von Anspruch 1 abzulehnen.

42.
Merkmal 6.1 ist daher dahingehend zu verstehen, dass es genügt, wenn 
die distalen Elemente unabhängig von den proximalen Elementen erwei-
terbar, einziehbar und repositionierbar sind.

43.
Ein weiterer Streitpunkt bei der Auslegung von Merkmal 6.1 ist, ob «repo-
sitionierbar»  gegenüber  «erweiterbar  und  einziehbar»  ein  zusätzliches 
Merkmal ist (so die Beklagten) oder notwendigerweise erfüllt ist, wenn die 
Elemente unabhängig erweiterbar und einziehbar sind (so die Kläger).

Seite 41

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44.
Grundsätzlich  ist  davon  auszugehen,  dass  Patentansprüche  keine  über-
flüssigen  Merkmale  umfassen.  Ein Teil  der  Lehre  vertritt  jedoch die  Mei-
nung, dass Merkmale, die für den Fachmann erkennbar nichts zur Prob-
lemlösung  beitragen,  ignoriert  werden  können  (so  genannte  «Überbe-
stimmung»).23 Einig  ist  man  sich,  dass  eine  Überbestimmung  nur  äus-
serst zurückhaltend anzunehmen ist.24

Im  vorliegenden  Fall  ist  für  den  Fachmann  erkennbar  jedes  distale  und 
proximale Element, das erweiterbar und einziehbar ist, auch (re-) positio-
nierbar  (davon  zu  unterscheiden  ist,  ob  die  Greifvorrichtung  als  solche 
repositionierbar ist, was anlässlich der Verhandlung für einige Verwirrung 
sorgte).  Es ist nicht denkbar, dass ein Element zwar erweiterbar und ein-
ziehbar  ist,  sich  aber  nicht  positionieren  lässt.  Im  Zusammenhang  mit 
«erweiterbar und einziehbar» ist positionierbar daher erkennbar überflüs-
sig, es liegt ein Fall der Überbestimmung vor.

«The  at  least  two  distal  elements  and the  at least two  proximal  ele-
ments  are  […]  adapted  to  be  extended  or  retracted  by  various 
amounts  for  protrusion  of  various  distances  from  the  shaft»  im 
Sinne von Anspruch 1 von EP 850

45.
Die  Beklagten  vertreten,  die  Merkmale  6.2  und  6.3  verlangten,  dass  die 
distalen  und  proximalen Elemente  unterschiedliche  Längen  haben könn-
ten. Dies ergebe sich auch daraus, dass sie gemäss dem Merkmal unter-
schiedliche  Distanzen  aus  dem  «shaft»  herausragen  könnten.  Die  Be-
klagten  verweisen  auf  Abs. [0019]  des  allgemeinen  Teils  der  Beschrei-
bung, der ihre Auffassung stütze. Dort werde gesagt, «[s]uch adjustment 
may  include  adjusting the  length  of  protrusion  of  the  distal  element from 
the shaft. This may be achieved by retracting or extending the distal ele-

23 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer 
Sicht  – eine  Spätlese,  sic!  1998,  S. 348  ff.,  357;  krit.  SHK  PatG-SUTTER/HOCH-
REUTENER, Art. 51 N 71.
24 SHK PatG-SUTTER/HOCHREUTENER, Art. 51 N 70 m.H.

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ment». Im speziellen Teil der Beschreibung beschreibe Fig. 13 und dazu-
gehöriger Abs. [0052] das Merkmal im gleichen Sinne.

Die  Kläger  werfen  den  Beklagten  vor,  deren Auslegung  von  Merkmalen 
6.2 und 6.3 lese in den Anspruch hinein, dass sich die Elemente «out of 
the shaft» erstrecken und «into the shaft» zurückziehen lassen müssten. 
Das sei nicht der Fall, weil der erteilte Anspruch 1 die eingezogene Posi-
tion als in der Nähe der Welle definiere («a retracted position adjacent the 
shaft») und die erweiterte Position als sich von der Welle weg erstreckend 
(«an  extended  position  extending  away  from  the  shaft»,  Merkmal 5.2.1). 
Der Anspruch  sei  nicht  auf  die  von  den  Beklagten  herangezogene Aus-
führungsform  beschränkt,  wie  sich  z.B.  aus  dem  Ausführungsbeispiel 
gemäss  Fig. 52  und  53  und  dem  dazugehörigen  Abs. [0095]  ergebe. 
Gemäss  Abs. [0095]  könnten  die  proximalen  Elemente  «extend  radially 
outward  and  downward»  und  dabei  «remain  proximal  to,  move  to  within 
the same plane of, or move beyond the plane of the distal elements».

Abbildung 13: Fig. 52 (links) und 53 (rechts) aus EP 850

46.
Aus  dem  Gesamtzusammenhang  des Anspruchs  1  ergibt  sich,  dass  mit 
«extend»  und  «retract»  zumindest  auch  zwei  Positionen  der  Elemente 
gemeint sind, wie sie in Merkmal 5.2.1 definiert sind, d.h. in der Nähe der 
Welle  und  abstehend  von  der  Welle.  Wenn  Merkmal  6.2  verlangt,  dass 
die  Elemente  «extended or retracted by various amounts» werden  kön-

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nen,  so  ist  damit  (auch)  das  Verbringen  der  Elemente  von  der  Position 
anliegend  an  der  Welle  zur  Position  abstehend  von  der  Welle  gemeint.
Die «verschiedenen Abstände» im Sinne von Merkmal 6.3 beziehen sich 
dann  erkennbar  auf  den  radialen Abstand  der  äusseren  Enden der  Ele-
mente  von  der Welle. Zugegebenermassen  ist  «protrusion»  ein  eher  un-
gewöhnliches  Wort  für  diesen  Vorgang.  Es  lässt  sich  aber  nicht  nur  mit 
«Herausragen»  übersetzen,  sondern  auch  mit  «(Her)vorstehen»,  «Aus-
kragen»  oder  «Vorstossen».25 In  der  (nicht  massgeblichen)  deutschen 
Übersetzung des  Anspruchs  1  wird  «for protrusion of various distances
from the shaft»  übersetzt  als  «so  dass  sich Vorsprünge  mit  verschiede-
nen  Abständen  von  der  Welle  ergeben». Diese  Bedeutung  von  «for
protrusion of various distances from the shaft»  gemäss  Merkmal  6.3 ist 
kompatibel  mit  dem  hier  vertretenen  Verständnis  der  Abstände  gemäss 
Merkmal 6.2 als radial abstehend von der Welle.

Rechtsbeständigkeit von EP 850

47.
Die Beklagten bestreiten die Rechtsbeständigkeit des geltend gemachten 
Anspruchs 1 des Streitpatents EP 850 ausschliesslich gestützt auf angeb-
lich fehlende Neuheit, weshalb hier auch nur die Neuheit von Anspruch 1 
zu prüfen ist.

Neuheit von Anspruch 1 von EP 850

48.
Eine  Erfindung  muss  neu  gegenüber  dem  gesamten  Stand  der  Technik 
sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, 
was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch 
schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons-
tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG).

25 S. dict.leo.org/englisch-deutsch/protrude (besucht am 19. Juli 2019).

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Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Er-
findung  vor  dem  massgeblichen  Datum  in  einer  einzigen  Entgegenhal-
tung offenbart wurden.26

49.
Gemäss  bundesgerichtlicher  Rechtsprechung  kommt  bei  einem  Vorrich-
tungsanspruch  (Sachanspruch)  Zweck-,  Wirkungs- oder  Funktionsanga-
ben  im  Regelfall  keine  schutzbeschränkende  Wirkung  zu.  Derartige An-
gaben dienen im Allgemeinen bloss als Verständnishilfen. Etwas anderes 
gilt, wenn die offenbarte Verwendung nicht blosse Zweckangabe ist, son-
dern bereits die funktionelle Eignung der Vorrichtung und deren körperli-
che  Ausgestaltung  erläuternd  klarstellt.27 Gemäss  der  Rechtsprechung 
des  EPA  ist  dagegen  die Angabe  einer  Zweckbestimmung  in  einem  Vor-
richtungsanspruch  schon  im  Grundsatz  dahingehend  auszulegen,  dass 
die Vorrichtung für den angegebenen Zweck geeignet ist.28

Trotz  der  unterschiedlichen  Herangehensweisen  führen  die Auslegungs-
grundsätze des Bundesgerichts und des EPA zum gleichen Ergebnis: Ei-
ne  bekannte  Vorrichtung,  die  einem  anderen  Zweck  dient,  jedoch  sonst 
alle  im  Patentanspruch  aufgeführten  Merkmale  besitzt,  nimmt  den  Ge-
genstand des Patentanspruchs nur dann neuheitsschädlich vorweg, wenn 
die bekannte Vorrichtung für den im Anspruch genannten Zweck geeignet 
ist.29 Merkmale,  die  im  Patentanspruch  zwar  nicht  ausdrücklich  genannt 
werden, die jedoch durch die besondere Art der Verwendung vorgegeben 
sind, sind also zu berücksichtigen.30

26 BGE  133  III  229  E.  4.1  – «kristalline  Citaloprambase»;  BPatGer,  Urteil 
O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique».
27 BGE 122 III 81 E. 4b – «Belegen nichttextiler Unterlagen».
28 Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 8. Aufl. 2016, I.C.8.1.5.
29 SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 49.
30 Richtlinien  für  die  Prüfung  im  EPA,  Ausgabe  November  2018,  G-VI,  7;  vgl. 
BPatGer,  Urteil  S2012_004  vom  24.  März  2012,  E. 8 – «Schneidvorrichtung  für 
Strickmaschine» 
keine 
die 
schutzrechtsbeschränkende Wirkung und wurden deshalb nicht berücksichtigt).

Zweckangaben 

allerdings 

hatten 

(dort 

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Neuheit des Anspruchs 1 von EP 850 gegenüber US 3,874,388

50.
Die  Beklagten  behaupten,  dass  der  geltend  gemachte  Anspruch  1  von 
EP 850  von  US  3,874,388  («US  388»)  vorweggenommen  werde.  Die 
Kläger behaupten, dass US 388 mindestens die Merkmale 1, 2.2, 5.2 und 
6.1 des Anspruchs 1 nicht offenbare.

51.
US 388 ist auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Verschliessen ei-
nes  Septumdefekts gerichtet  (siehe  Zusammenfassung).  In  den  rechten 
bzw.  linken  Vorhof  werden  zwei  schirmähnliche  Elemente  zum  Ver-
schliessen  eines  Vorhofseptumdefekts  eingeführt.  Eine Ausführungsform 
der  Erfindung  von  US  388  ist  in  den  Spalten  9  und  10  von  US  388  be-
schrieben und in den Fig. 9A-9K dargestellt, wobei die Fig. 10A und 10B 
eine Draufsicht auf die Vorrichtung nach dem Aufsetzen auf das Gewebe 
zeigen.

Abbildung 14: Fig. 9A-9K und 10A/10B aus US 388

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Die US 388 offenbart kein «device adapted for repairing a cardiac valve»
im  Sinne  von  Merkmal  1  des  geltend  gemachten  Anspruchs.  Die
schirmförmige  Vorrichtung nach  US  388  ist  darauf  ausgerichtet,  einen 
Vorhofseptumdefekt  abzudichten,  d.h.  möglichst  vollständig  zu  ver-
schliessen.  Wie  in  E. 11 erläutert,  darf  eine  Vorrichtung  zur  Reparatur 
einer  Herzklappeninsuffizienz die  Klappe  nicht  vollständig  verschliessen. 
Die Vorrichtung gemäss US 388 ist daher bereits deshalb strukturell nicht 
geeignet, eine Herzklappe zu reparieren.

52.
Weiter sind die Kräfte, die auf eine Greifvorrichtung, die zwei Segel einer 
Mitralklappe  permanent verbindet,  während  des  Herzzyklus  um  ein  Viel-
faches  grösser  als  die  Kräfte,  die  auf  eine  Vorrichtung  zum  Verschluss 
eines  Vorhofseptumdefekts  wirken.  Der  klägerische  Parteigutachter 
Stephen J.D. Brecker führt dazu aus: «In the unlikely event that a moving 
valve  leaflet  could  be  positioned  between  the  two  parts  of  one  of  the 
septal  occlusion  devices  of  the  Documents  [u.a.  US 388],  it  would  be 
displaced within a few cardiac cycles».

Parteigutachten  sind  nach  der  bundesgerichtlichen  Rechtsprechung 
blosse Parteibehauptungen und keine Beweismittel.31 Das Bundespatent-
gericht  als  fachkundig  besetztes  Spezialgericht  ist  aber  in  der  Lage,  die 
Glaubhaftigkeit  von  Parteibehauptungen zu  technischen  Sachverhalten, 
seien sie durch die Partei selbst oder durch einen von ihr beigezogenen 
Gutachter  aufgestellt  worden,  zu  beurteilen.  Im  vorliegenden  Fall  er-
scheint dem Gericht die Behauptung glaubhaft, dass sich schirmähnliche 
Vorrichtungen  wie  diejenigen,  die  in  US 388  offenbart  sind,  wenn  sie 
denn  überhaupt  an  einer  sich  bewegenden  Herzklappe  angebracht 
werden können, wegen der auf die Herzklappe im Herzzyklus wirkenden 
Kräfte dort nicht dauerhaft verbleiben.

31 BGE  132  III  83 E. 3.4;  s.  aber  BGE  143  III  79 E. 7.2.3  (nicht  publ.),  gemäss 
dem auch Parteigutachten unter Umständen zusammen mit – durch Beweismittel 
nachgewiesenen  – Indizien  den  Beweis  für  eine  Tatsache  erbringen können 
(unter Hinweis auf BGE 141 III 433 E. 2.6).

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53.
Die Vorrichtungen gemäss US 388 sind daher strukturell ungeeignet, für 
die Reparatur einer Herzklappe verwendet zu werden. US 388 offenbart 
daher Merkmal 1 nicht und ist bereits deshalb nicht neuheitsschädlich für 
den geltend gemachten Anspruch 1 von EP 850.

54.
US  388  offenbart  auch  auf  die  Merkmale  6.1.2  und  6.1.3  nicht,  d.h.  die 
distalen  und/oder  proximalen schirmähnlichen  Elemente  sind  nicht  ein-
ziehbar.  US  388  verweist  auf  die  Drähte  7'  als  «retracting ties»  (Spalte 
8:17).  Die  Drähte  dienen  jedoch  dazu,  die  Schirme  zu  öffnen,  nicht 
(wieder)  zu  schliessen,  wie  in  Spalte  9:59-63  erläutert:  «As  the  inner 
catheter 2 is advanced and traction maintained on the elevating ties 7 and 
on  the  retracting  sutures  or  ties  7',  the  right  umbrella  9  is  opened
(Fig. 9G)  and  pushed  snugly  against the  inter-atrial  septum  by means  of 
the inner catheter 2. » (Hervorhebung hinzugefügt)

Nirgendwo  in  der  Beschreibung  von  US  388  wird  offenbart,  dass  die 
schirmähnlichen Vorrichtungen nach US 388 wieder geschlossen werden 
können,  sobald  sie  im  Herzen  des  Patienten  geöffnet  wurden.  US 388 
offenbart daher auch Merkmale 6.1.2 und 6.1.3 nicht.

Neuheit des Anspruchs 1 von EP 850 gegenüber WO 96/32882

55.
Die  Beklagten  behaupten,  dass  Anspruch  1  von  EP  850  von 
(«WO  882»)  vorweggenommen  werde.  Die  Kläger 
WO 96/32882 
behaupten,  dass  WO  882  mindestens  die  Merkmale  1,  2.2,  5.2,  5.2, 
6.1.2, 6.1.3 und 6.3 nicht offenbare.

56.
WO 882 ist auf ein Verfahren und eine Vorrichtung für thorakoskopische 
Chirurgie  ausgerichtet.  Eine  rohrförmige  Zugangsvorrichtung  22  wird 
zwischen  den  Rippen  in  den  Brustraum  gestossen.  Die  Zugangsvor-
richtung  dient  der  Einführung  länglicher  Instrumente  zur  Durchführung 
chirurgischer  Eingriffe  im  Brustraum,  einschliesslich  der  Reparatur  von 
Septumdefekten  (siehe  Zusammenfassung). Die  Erfindung  von  WO 882 
besteht darin, einen minimalinvasiven Zugang zum Herzen statt über ein 
Blutgefäss durch einen Rippenzwischenraum zu schaffen.

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Eine Septumreparaturvorrichtung ist z.B. in den Abb. 9, 16 und 18 darge-
stellt  (siehe  nachstehende  Abbildung  15).  Nach  Angaben  der  Beklagten 
offenbart diese Vorrichtung alle Merkmale von Anspruch 1 der EP 850.

Abbildung 15: Figs. 9, 16 und 18 aus WO 882

57.
Wie US 388 offenbart auch WO 882 keine Vorrichtung, die zur Reparatur 
einer Herzklappeninsuffizienz geeignet wäre. Die Beklagten verweisen für 
ihre gegenteilige Auffassung wiederholt auf S. 18:7-11 and S. 54:21-27 
von WO 882 wo tatsächlich gesagt wird: 

«By providing access to the interior of the heart without requiring a gross 

thoracotomy and without the need to induce cardioplegic arrest, the 

invention enables a variety of intracardiac procedures to be performed on a 

beating heart. In addition to septal defect repair and the electrophysiological 

procedures described above, these procedures may include repair of other 

types of congenital defects, transmyocardial laser revascularization, mitral, 

aortic, pulmonary, or tricuspid valve inspection and repair, pulmonary 

thrombectomy, intracardiac inspection, removal of growths, myxomas, 

neoplasms, hypertrophic obstructive cardiopmyopathy and vegetations, and 

other diagnostic and treatment procedures.»

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Mit  «the invention» sind  aber  nicht  die  schirmähnlichen  Vorrichtungen 
gemäss Fig. 9, 10 und 15-19 von WO 882 gemeint. Vielmehr bezieht sich 
«the invention» auf die rohrförmige Vorrichtung, mittels derer unterschied-
liche Geräte in  das  Herz  eingebracht  werden  können.  Diese  Geräte
können  auch  zur  Reparatur  von  Herzkappenfehlern  geeignet  sein,  aber 
daraus  kann  nicht  geschlossen  werden,  dass  die  schirmähnlichen 
Vorrichtungen  gemäss  Fig. 9,  10  und  15-19,  die  zur  Reparatur  von 
Septumdefekten geeignet  sind,  auch  zur  Reparatur  von  Herzklappen-
fehlern eingesetzt werden können. Es ist das «Zugangsrohr», dass auch 
dazu  geeignet  ist,  wie  unmittelbar  offenbar  wird  z.B.  aus  S.  54:24-27: 
«Low-profile,  elongated  instruments  may  be  introduced  through  access 
device  22  to  inspect  and  repair  the  mitral,  tricuspid,  pulmonary  or  aortic 
valves.» WO 882 offenbart daher genauso wenig wie US 388 Merkmal 1 
des Anspruchs 1 von EP 850.

58.
Weiter offenbart WO 882 nicht, dass beide Elemente («patches») wieder 
einziehbar  sind,  wie  von  Merkmal  6.1.2  verlangt.  Aus  S. 35:26-33  folgt 
nur,  dass  das  distale  Element  («distal  patch  144»)  wieder  eingefaltet 
werden kann («By tensioning the tie wires, struts 148 may be urged back 
into  a  collapsed  position  and  distal  patch 144  then  pulled  back  into 
delivery  shaft  134»,  Hervorhebung  hinzugefügt).  Folglich  wird  auch 
Merkmal 6.1.2 nicht offenbart.

Neuheit des Anspruchs 1 von EP 850 gegenüber CN 1 142 351

59.
Die  Beklagten  behaupten,  dass  Anspruch  1  von  EP  850  von 
CN 1 142 351 
(«CN  351»)  vorweggenommen  werde.  Die  Kläger 
behaupten,  dass  WO  882  mindestens  die  Merkmale  1,  2.2,  5.2,  5.2, 
6.1.2, 6.1.3 und 6.3 nicht offenbare.

60.
Die  CN  351  offenbart  eine  Verschlussvorrichtung  («occluder»)  für  einen 
atrialen  Septumdefekt  (S.  1:1-2).  Die  Vorrichtung  und  das  Verfahren  zu 
ihrer Verwendung sind in den Fig. 7-10 der CN 351 (siehe nachstehende 
Abbildung 16) dargestellt.

Seite 50

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Abbildung 16: Fig. 7-10 aus CN 351

61.
Nach  Überzeugung  des  Gerichts  offenbart  auch  die  CN 351  keine 
Vorrichtung, die zur Reparatur einer Herzklappe geeignet ist. Auch die in 
CN 351  offenbarte  Vorrichtung  ist,  wie  die  in  US 388  und  WO 882 
offenbarten  Vorrichtungen,  zur  Reparatur  eines  Septumdefekts  geeignet 
und strukturell ungeeignet, eine Herzklappe zu reparieren. 

Ebenfalls  ist  den  Beklagten  zu  folgen,  dass  Merkmal  5.2  nicht  erfüllt  ist, 
das  im  Hinblick  auf  Merkmal  1  verlangt,  dass  die  erweiterbaren 
(«extendable»)  distalen  und  proximalen  Elemente  geeignet  sind,  die 
Segel einer Herzklappe zu erfassen.

CN  351  offenbart  auch keine  eindeutige  Lehre, dass  die  ausstreckbaren 
Elemente 
in  verschiedenen  (radialen)  Distanzen  erweiterbar  sind, 
vielmehr  wird  nur  voll  erweitert  und  für  das  proximale  Element die  zu 
einer  Kegelform  maximal  zurückgeschlagene  Form  angegeben  (Fig.  10; 
Fig. 8, 9). Für das distale Element («main body 2») wird angegeben, dass 
es  wieder  in  das  äussere  Hüllrohr  zurückgezogen  werden  kann.  Es  gibt 
jedoch  keinerlei  Angabe,  in  welchem  Zustand  sich  das  distale  Element 
dann befindet. Namentlich ist vorstellbar, dass es durch ein gewaltsames 

Seite 51

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Zurückziehen  und  unkontrolliertes  Komprimieren 
im  Wesentlichen 
zerstört  und jedenfalls  nicht mehr  verwendbar  ist.  Das  Merkmal  6.1.2  ist 
daher ebenfalls nicht vorweggenommen.

In  diesem  Zusammenhang  sei  auch  angemerkt,  dass  die  diskutable 
Qualität der Übersetzung der CN 351 es erschwert, die technische Lehre 
zu erschliessen.

Verletzung  von  Anspruch  1  von  EP 850  durch  die  PASCAL-
Vorrichtung

62.
Die Beklagten bestreiten, dass die PASCAL-Vorrichtung eine Greifvorrich-
tung aufweist, deren distale und proximale Elemente in der Nähe des dis-
talen Bereichs der Welle angeordnet sind (Merkmal 5.1), dass die distalen 
und  proximalen  Elemente  unabhängig  voneinander  erweiterbar,  einzieh-
bar und repositionierbar sind (Merkmal 6.1), so dass sich Vorsprünge mit 
verschiedenen Abständen von der Welle ergeben (Merkmale 6.2 und 6.3). 
Es  wird  nicht  substanziiert  bestritten,  dass  die  PASCAL-Vorrichtung  die 
weiteren Merkmale des geltend gemachten Anspruchs 1 von EP 850 auf-
weist, weshalb im Folgenden nur auf die strittigen Merkmale 5.1 und 6.1-
6.3 eingegangen wird.

«Each of the proximal and distal elements [of the capture device] be-
ing  disposed  near  the  distal  portion  of  the  shaft»  gemäss  Merk-
mal 5.1

63.
Im Laufe des Verfahrens wurden unterschiedliche Auffassungen dazu ver-
treten,  welches  Element  des  Verletzungsobjekts  die  Welle  («shaft»)  im 
Sinne des Anspruchs darstellt. Die Kläger postulierten ursprünglich, dass 
der  in  den  Abbildungen  4  und  5  blau  dargestellte  Teil  der  PASCAL-
Vorrichtung die Welle sei. Die Beklagten stellten sich auf den Standpunkt, 
der in Abbildung 6 rot eingezeichnete Stab («rod») sei die Welle im Sinne 
des Anspruchs, in ihrer Stellungnahme vom 16. April 2019 gehen sie wie 
die Klägerinnen vom blauen Teil aus, während sie in der mündlichen Ver-
handlung  die  fehlende  Verletzung  arguendo auch  ausgehend  vom  Inter-
ventionskatheter als Welle («the sheath is the shaft») behaupteten.

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64.
Das  Gericht  betrachtet  den  in Abbildung  6  rot  eingezeichneten  Stab  als 
die  Welle  im  Sinne  des  Anspruchs.  Weder  der  Anspruchswortlaut  noch 
funktionale  Erwägungen  legen  eine  andere  Betrachtung  nahe.  Der Inter-
ventionskatheter kann nicht als Welle betrachtet werden, da der Anspruch 
zwischen Welle und Katheter unterscheidet (keine der Parteien behauptet 
denn  auch  ernsthaft,  der  Katheter  sei  als  Welle  zu  betrachten).  Sowohl 
der blaue Teil der PASCAL-Vorrichtung wie auch die innenliegende Welle 
können grundsätzlich als Welle im Sinne des Anspruchs gesehen werden. 
Wenn  nur  eine  Betrachtung  dazu  führt,  dass  der Anspruch  verletzt  wird, 
greift die PASCAL-Vorrichtung in den Schutzbereich von EP 850 ein. Da-
her  kann  offenbleiben,  ob  eine  Verletzung  auch  vorliegen  würde,  wenn 
man den blauen Teil als Welle im Sinne des Anspruchs betrachten würde. 
Unzulässig wäre es selbstverständlich, bei der Subsumtion der Elemente 
der  PASCAL-Vorrichtung  unter  den  Anspruchswortlaut  je  nach  Merkmal 
ein unterschiedliches Element als Welle im Sinne des Anspruchs anzuse-
hen.  Die  einmal  getroffene  Entscheidung  muss  sich  durch  die  gesamte 
Subsumtion durchziehen.

65.
Die  proximalen  Elemente  der  Greifvorrichtung  befinden  sich  bei  der 
PASCAL-Vorrichtung in der gestreckten Stellung der Greifvorrichtung un-
strittig nicht unmittelbar am Ende der Welle (vgl. Abbildung 6). Dies wird 
vom Anspruch  aber  auch  nicht  verlangt.  Merkmal  5.1  verlangt  nur,  dass 
sich distale und proximale Elemente «near the distal portion of the shaft» 
befinden. Bei einer über einen Meter langen Welle befindet sich auch ein 
Element,  das  wenige  Zentimeter  vom  Ende  der  Welle  entfernt  ist,  noch 
«in der Nähe des distalen Bereiches der Welle». Die Beklagten vertreten 
im Ergebnis, dass sich die distalen und proximalen Elemente unmittelbar 
am Ende der Welle befinden müssen, dies folgt jedoch nicht aus dem kor-
rekt  ausgelegten  Anspruchswortlaut  (vorne,  E.  38).    Da  in  Merkmal  5.1 
nicht  angegeben  ist,  in  welchem  Zustand  der  Vorrichtung  sich  die  Ele-
mente nahe am distalen Ende der Welle befinden, genügt es auch, wenn 
in  einem  der  möglichen  Betriebszustände,  die  dem  Anspruch  entspre-
chen,  dieses  Merkmal  erfüllt  ist.  Im  geschlossenen  Zustand  sind  alle 
Elemente nahe beieinander und auch am distalen Ende der Welle ange-
ordnet, so dass Merkmal 5.1 erfüllt ist.

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Die PASCAL-Vorrichtung erfüllt Merkmal 5.1 daher wortsinngemäss.

«The at least two distal elements and the at least two proximal 
elements are independently extendable, retractable and 
repositionable» gemäss Merkmal 6.1

66.
Bei der PASCAL-Vorrichtung sind unstrittig die beiden distalen Elemente 
(äussere  Flügel  und  innere  Flügel)  nur  zusammen  beweglich,  während 
die  proximalen  Elemente  der Greifvorrichtung (Greifarme  oder «clasps») 
unabhängig  von  den  distalen  Elementen  und unabhängig  voneinander 
beweglich sind.

67.
Gemäss der in E. 41 f. getroffenen Auslegung verlangt Merkmal 6.1 nicht, 
dass  die  beiden  distalen  Elemente  unabhängig  voneinander  und 
unabhängig  von  den  proximalen  Elementen  bewegt  werden  können.  Es 
genügt,  wenn  beide distalen  Elemente  unabhängig  von  beiden 
proximalen  Elementen  bewegt  werden  können.  Erst  der  abhängige 
Anspruch  4  verlangt,  dass  alle  Elemente  unabhängig  voneinander 
beweglich sind.

68.
Ebenfalls wurde in E. 44 dargelegt, dass jedes Element, das erweiterbar 
und  einziehbar  ist,  notwendigerweise  auch  repositionierbar  ist.  Da  die 
distalen  und  proximalen  Elemente  der  PASCAL-Vorrichtung  erweiterbar 
und  einziehbar  sind,  sind  sie  auch  repositionierbar  im  Sinne  des 
Anspruchs.

erfüllt 
Folglich 
wortsinngemäss.

die 

PASCAL-Vorrichtung

auch  Merkmal 6.1 

«The  at  least  two  distal  elements  and the  at least two  proximal  ele-
ments  are  […]  adapted  to  be  extended  or  retracted  by  various 
amounts for protrusion of various distances from the shaft» gemäss 
Merkmalen 6.2 und 6.3.

69.
Wie  in  E.  46  dargelegt,  verlangen  die  Merkmale  6.2  und  6.3  nicht,  dass 

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die  distalen und  proximalen  Elemente  der  Greifvorrichtung  in  die  Welle 
hinein  und  aus  der  Welle  heraus  bewegt  werden.  «From  the  shaft»  be-
zieht  sich  auf  die  Position,  die  nicht  «adjacent the  shaft»  ist  («an  exten-
ded  position  extending  away  from  the  shaft»).  Die  «verschiedenen  Ab-
stände»  im  Sinne  von  Merkmal 6.3  beziehen  sich  auf  den  radialen  Ab-
stand der äusseren Enden der Elemente von der Welle (vgl. Abbildung 5 
und dort die gestreckte Stellung «adjacent the shaft» und die zum Greifen 
bereite Stellung «extended away from the shaft»).

Auch  von  der  Beklagten  wird  erklärt  und  in  den  verschiedenen  Ausfüh-
rungen  zu  Merkmalen  6.2  und  6.3  nicht  bestritten,32 dass  es  bei  der 
PASCAL-Vorrichtung möglich ist, die Enden der Flügel und Greifarme zu 
verschiedenen Abständen  von  der  Welle  zu  bewegen,  indem  sie  in  ver-
schiedenen Ausmassen ausgeklappt oder eingezogen werden.

Die  PASCAL-Vorrichtung  erfüllt  daher  auch  Merkmale  6.2  und  6.3  wort-
sinngemäss. 

70.
Zusammengefasst  ist  glaubhaft  gemacht,  dass  die  PASCAL-Vorrichtung 
den geltend gemachten Anspruch 1 von EP 850 wortsinngemäss verletzt.

Verletzungshandlungen

71.
Die  Klägerinnen  müssen  glaubhaft machen,  dass  ein  ihnen  zustehender 
Anspruch  verletzt  ist  oder  eine  Verletzung  zu  befürchten  ist  (Art. 261 
Abs. 1 lit. a ZPO). 

32

Im  Gegensatz  zu  ausführlichen Äusserungen  zur  Bedeutung  von 
«independently»,  «retract»  und  «extend»,  s.  Massnahmeantwort,  N 79  – 106. 
Die Massnahmeantwort, N 103 bestreitet «various amounts» nur im Hinblick auf 
das Verständnis, dass sich die Länge der Flügel ändere; die Massnahmeantwort, 
N  105-107  bestätigt  dagegen  stillschweigend,  dass  bei  einem  hypothetischen 
Verständnis,  dass  verschieden  gewinkelte  Stellungen  gemeint  sind,  die 
PASCAL-Vorrichtung das  Merkmal  des  Ausstreckens  und  Einziehens 
in 
verschiedenem Ausmass erfülle.

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Lehre und Rechtsprechung unterscheiden zwischen Erstbegehungs- und 
Wiederholungsgefahr.  Analoge  Eingriffe  in  der  Vergangenheit  sind  ein 
Indiz  für  einen  bevorstehenden  Eingriff  (Wiederholungsgefahr).  Eine 
Wiederholungsgefahr  darf  angenommen  werden,  wenn  der  Beklagte  die 
Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch dann 
zu  vermuten,  dass  er  es  im  Vertrauen  auf  dessen  Rechtmässigkeit 
weiterführen wird.33

Wenn noch keine Verletzung stattgefunden hat, ist zu prüfen, ob konkrete 
Anhaltspunkte  dafür  bestehen,  dass  eine  Patentverletzung  bevorsteht. 
Solche  Anhaltspunkte  können  Ankündigungen  des  angeblichen 
Verletzers  sein,  dessen Anfragen  an  Lieferanten  und  Abnehmer  oder 
Vorbereitungshandlungen  wie  Aufträge  an  Werbeagenturen  oder 
Insertionsaufträge.34 Bereits erfolgte Verletzungen im Ausland können ein 
Hinweis  auf  künftige  Verletzungen  in  der  Schweiz  sein,  wenn  das 
entsprechende  Produkt  üblicherweise  in  allen  Ländern  in  der  gleichen 
Ausstattung angeboten wird und die ausländische Verletzerin, respektive 
eine ihrer Konzerngesellschaften, auch in der Schweiz tätig ist.35

72.
Die  Klägerinnen  machen  geltend,  der  Markteintritt  der  PASCAL-
Vorrichtung in  der  Schweiz  stehe  unmittelbar  bevor  bzw.  sei  bereits 
erfolgt.  Gruppengesellschaften  des  beklagtischen  Konzerns  hätten 
zwischen September 2016 und März 2017 unter anderem am Inselspital 
Bern die PASCAL-Vorrichtungen im Rahmen einer «compassionate use» 
durchgeführten 
Studie 
Investorenkonferenz  hätten  die  Beklagten  die  weltweite  Markteinführung 
der  PASCAL-Vorrichtung für  2019  angekündigt,  nähere  Informationen 
im  September  2018 
dazu  seien  an  einer  Konferenz 
vorgetragen  worden.  Die  Beklagte 1  hätte  Ende  September  2018  einen 
«Marketing  Manager  Mitral  /  PASCAL  Launch  Leader»  mit  Arbeitsort 

in  London 

eingesetzt. 

Ende 

einer 

2017 

An 

33 BGE 124 III 72 E. 2a – „Contra-Schmerz“.
34 DAVID ET AL. in David/von Büren (Hrsg.), Der Rechtsschutz im Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, 
Band I/2, 3. Aufl. Basel 2011, Rz. 272.
35 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 72 N 11.

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Nyon,  Kanton  Waadt,  gesucht, der  oder  die  fliessend  Englisch  und 
Deutsch  sprechen  müsse.  Anlässlich  der 
Investorenkonferenz  von 
Dezember 2018 sei die globale Markteinführung der PASCAL-Vorrichtung
für Mitte 2019 in Aussicht gestellt worden. Die PASCAL-Vorrichtung habe 
die  CE-Zertifizierung  erhalten  und  sei  in  Deutschland  und  Italien  bereits 
erhältlich. Im Januar 2019 habe die amerikanische Muttergesellschaft die 
Schweizer  Wortmarke  PASCAL  in  der  Nizza-Klasse  10  für  Instrumente 
zur  Behandlung  von  Herz-Kreislauf-Erkrankungen  eingetragen. Die 
Beklagten  hätten  auf  ihrer  Website  ein  Video  zur  Funktionsweise  der 
PASCAL-Vorrichtung veröffentlicht,  in  dem  am  Ende  «Edwards  Life-
sciences  – Route  de  l’Etraz 70,  1260  Nyon,  Switzerland»  eingeblendet 
werde,  ohne  dass  nach  einzelnen  Gruppengesellschaften  unterschieden 
werde. Mit  einer  Noveneingabe  vom  17. Juni  2019  reichen  die 
Klägerinnen  eine  E-Mail  eines  angeblich  am  Universitätsspital  Zürich 
tätigen  Kardiologen  ein,  in  dem  dieser  behauptet,  eine  beklagtische 
Konzerngesellschaft habe ihm eine PASCAL-Vorrichtung für CHF 32’000 
zum  Kauf  angeboten.  Die  Identität  des  angeblichen  Kardiologen  wird 
nicht offengelegt.

Die  Beklagten  machen  geltend, die  Beklagten  2,  3  und  4  würden  bloss 
die Schutzrechte der beklagtischen Konzerngesellschaften verwalten und 
seien  in  keiner  Weise  in  die  Herstellung  und/oder  den  Vertrieb  der 
PASCAL-Vorrichtungen  involviert.  Betreffend  der  Beklagten  1  hätten  die 
Klägerinnen  ihren  Vorwurf,  dass  die  PASCAL-Vorrichtungen  auch  in  der 
Schweiz angeboten würden, nicht substanziiert. In Nyon befinde sich das 
europäische  Hauptquartier  des  beklagtischen  Konzerns,  dort  würden 
auch  Tätigkeiten  für  den  europäischen  Markt  ausgeführt,  die  nicht  auf 
eine Markteinführung in der Schweiz schliessen liessen.

73.
Die  Beklagten  haben  nicht  bestritten,  dass  die  Beklagte  1  PASCAL-
Vorrichtungen  im  Rahmen  einer  «compassionate  use»  Studie  in  der 
Schweiz eingesetzt hat. Da das Zulassungsprivileg gemäss Art. 9 Abs. 1 
lit. c  PatG  nur  für  Arzneimittel  gilt,  stellt  diese  Verwendung  selbst  dann 
eine Patentverletzung dar, wenn sie im Hinblick auf eine Zertifizierung für 
die  Marktzulassung  erfolgte.  Angesichts  dessen,  dass  die  Beklagten  die 
Widerrechtlichkeit  ihrer  Handlungen  bestreiten,  besteht  grundsätzlich 
Wiederholungsgefahr.

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ist.  Es 

in  der  Schweiz 

für  Arzneimittel  und  Medizinaltechnologie 

74.
Nach  Überzeugung  des  Gerichts  ist  aber  auch  glaubhaft,  dass  die 
in  naher  Zukunft  zum  Kauf 
PASCAL-Vorrichtung 
angeboten  wird,  wenn  dies  nicht  bereits  der  Fall 
ist 
gerichtsnotorisch,  dass  die  Schweiz  ein  lukrativer,  wenn  auch  relativ 
kleiner,  Markt 
ist.  Ein 
die  PASCAL-Vorrichtung  wird 
Medizinaltechnologieprodukt  wie 
erfahrungsgemäss  bereits  aus  Gründen  der  Zertifizierung 
in  allen 
europäischen  Ländern  in  gleicher  Ausführung  angeboten.  Die  Beklagten 
machen  denn  auch  nicht  geltend,  es  gebe  eine  spezielle  Schweizer 
Version  der  PASCAL-Vorrichtung,  die  sich  von  der  Version,  die  in  den 
übrigen  europäischen  Ländern  angeboten  wird,  unterscheiden  würde. 
Eine  Gesamtschau  der  von  den  Klägerinnen  eingereichten  Beweismittel 
macht  glaubhaft,  dass  die  europäische  Markteinführung  der  PASCAL-
Vorrichtung  entweder  unmittelbar  bevorsteht  oder  bereits  erfolgt  ist.  Es 
gibt  keine  Anhaltspunkte  dafür,  dass  das  Produkt  nicht  auch  in  der 
Schweiz angeboten würde. Unter den Umständen ist glaubhaft, dass eine 
Verletzung  der  Rechte  der  Klägerinnen  durch  die  Beklagten  1  und  4 
unmittelbar  bevorsteht,  soweit  sie  nicht  bereits  erfolgt  ist.  Auf  die 
anonymisierte  E-Mail  vom 11. Juni  2019  braucht  dazu  nicht  abgestellt 
werden.  Es  sei  die  Bemerkung  erlaubt,  dass  anonyme  E-Mails  selbst  im 
summarischen Verfahren kaum einen Beweiswert haben.

75.
Bezüglich der Beklagten 2 (Edwards Lifesciences Technology Sàrl) und 3
(Edwards  Lifesciences  IPRM  AG)  gelingt  es  den  Klägerinnen  hingegen 
nicht, deren Beteiligung an den (bevorstehenden) Verletzungshandlungen 
glaubhaft  zu  machen.  Die  beklagtische  Behauptung,  diese  beiden 
Gesellschaften  würden  bloss  die  Schutzrechte  des  beklagtischen 
Konzerns  halten  bzw.  verwalten 
ist  angesichts  der  aus  den 
Handelsregisterauszügen  ersichtlichen  Gesellschaftszwecken  glaubhaft. 
Entsprechend ist das Massnahmegesuch betreffend die Beklagten 2 und 
3 abzuweisen. 

Nicht  überzeugend 
ist  der  entsprechende  Einwand  der  Beklagten 
bezüglich  der  Beklagten 4  (Mitral  Valve  Technologies  Sàrl).  Deren 
Gesellschaftszweck  umfasst  auch  die  Forschung  und  Entwicklung,  die 
Wiederherstellung  und  den  Austausch  von  Herzklappen-Produkten,  also 

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operative  Tätigkeiten,  die  über  das  blosse  Halten  und  Verwalten  von 
Schutzrechten und Beteiligungen hinausgehen.

Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil

76.
Die  Klägerinnen  müssen  weiter  glaubhaft  machen,  dass  ihnen  aus  der 
Verletzung  ohne  sofortigen  Erlass  der  beantragten  vorsorglichen 
Massnahme  ein  nicht 
leicht  wiedergutzumachender  Nachteil  droht 
(Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO).

In  der  Botschaft  zur  ZPO  wird  ausgeführt,  jede  Beeinträchtigung  in  der 
Ausübung  absoluter  Rechte  bedeute  einen  nicht 
leicht  wieder 
gutzumachenden  Nachteil.36 Wird  weniger  weitgehend  aufgrund  der 
tatsächlichen  Umstände  beurteilt,  ob  der  durch  die  unerlaubte  Nutzung 
des  gewerblichen  Schutzrechts  verursachte  Nachteil  nicht  leicht  wieder 
gutzumachen  ist,  kommt  es  bei  einer  rechtmässigen  Nutzung  des 
gewerblichen Schutzrechts durch Dritte auch darauf an, wie diese in der 
Vermarktung  der  geschützten  Produkte  beeinträchtigt  werden.  Ein 
Schutzrecht  verliert auch  insofern  an  Wert,  als  Dritte  dazu  verleitet 
werden  könnten,  das  dem  Anschein  nach  nicht  mehr  durchgesetzte 
Schutzrecht  ebenfalls  zu  verletzen.37 Bei  der  Nachteilsprognose  dürfen 
(indirekten)  Nachteile berücksichtigt  werden,  die  einer 
auch  die 
Gruppengesellschaft der Patentinhaberin entstehen.38

77.
Die  beklagtische  Gruppe  vertreibt  unstrittig  seit  rund  elf  Jahren  mit  der 
«MitraClip»-Vorrichtung  unter  anderem  auch 
in  der  Schweiz  eine 
Vorrichtung zur minimalinvasiven Reparatur von Herzklappeninsuffizienz, 

36 Botschaft  zur  Schweizerischen  ZPO  vom  28.  Juni  2006,  BBl  2006 7354 
Ziff. 5.19.
37 BGer,  Urteil  4A_575/2018  vom  12.  März  2019,  E.  2.3.2,  mit  Hinweis  auf 
HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 77 N 60.
38 BPatGer,  Urteil  S2018_004  vom  22.  Oktober  2018,  E. 4.12  – «Abacavir  und 
Lamivudin», durch BGer in Urteil 4A_575/2018 vom 12. März 2019, E. 2.3.2 als 
«mindestens vertretbar und daher nicht willkürlich» bezeichnet.

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die  durch  die  Markteinführung  der  PASCAL-Vorrichtung  erstmals 
konkurrenziert wird.

Nicht  massgeblich  ist  dabei,  ob  die  MitraClip-Vorrichtung  selbst  in  den 
Schutzbereich  eines  oder  beider  Streitpatente  fällt  (was  die  Beklagten 
bestreiten).  Der  nicht 
leicht  wiedergutzumachende  Nachteil  der 
Klägerinnen 1  und  3 hängt  davon  ab,  ob  das  eigene  Produkt 
konkurrenziert  wird,  da  damit  erfahrungsgemäss  eine  Umsatzeinbusse 
einhergeht,  deren  Ausmass  nur  schwer  zu  beweisen  ist,  weshalb  der 
leicht 
Verweis  auf 
wiedergutzumachenden Nachteil nicht beseitigt.39

finanzielle  Ausgleichsforderungen  den  nicht 

78.
Die  Klägerinnen  1  und  3 haben  daher  glaubhaft  gemacht,  dass  ihnen 
durch  die (bevorstehende) Einführung der PASCAL-Vorrichtung auf dem 
Schweizer  Markt  eine  Umsatzeinbusse  droht.  Nach  der  neueren 
Rechtsprechung  muss  dazu  nicht  ausgewiesen  werden,  bei  welcher 
Gruppengesellschaft die entgangenen Umsätze erzielt worden wären. Es 
ist aber glaubhaft, dass die Klägerin 3, welche die ausschliessliche Lizenz 
an den Streitpatenten für die Schweiz hält, direkt geschädigt würde.

Relative Dringlichkeit

79.
Es  wird  von  den  Beklagten  weder  behauptet  noch  ist aus  den  Akten 
ersichtlich,40 dass  die  Klägerinnen  mit  Einreichung  des  Massnahme-
gesuchs  mehr  als  14  Monate  seit  Kenntnis  der  Verletzung  zugewartet 
hätten,  weshalb  sich  weitere  Ausführungen  zur  relativen  Dringlichkeit 
erübrigen.

39 Vgl.  BPatGer,  Urteil  S2018_006  vom  8. Februar  2019,  E. 43  – «Spiralfeder» 
(st. Rsp.).
40 Als Form des Rechtsmissbrauchs ist die prozessuale Verwirkung grundsätzlich 
von  Amtes  wegen  zu  prüfen,  s.  BGE  104  II  99 E.  2b  (generell  für  den 
Rechtsmissbrauch).

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Verhältnismässigkeit

80.
Vorsorgliche  Massnahmen  müssen  verhältnismässig  in  dem  Sinne  sein, 
dass  der  Inhalt  der  angeordneten  Massnahme  geeignet  sein  muss,  den 
geltend gemachten Nachteil abzuwenden, und nicht weitergehen darf, als 
zur  Abwendung  des  Nachteils  unbedingt  erforderlich  ist («Verhältnis-
mässigkeit  im  engeren  Sinne»).41 Ob  der  Erlass  vorsorglicher  Mass-
nahmen  darüber  hinaus  auch  davon  abhängig  gemacht  werden  darf, 
dass  die  die  beantragte  vorsorgliche  Massnahme  nicht  unverhältnis-
mässig  schwer 
eingreift
(«Verhältnismässigkeit  im  weiteren  Sinne»),  ist  umstritten.42 Die  Frage 
kann  im  vorliegenden  Fall  offen  gelassen  werden,  weil  die  Beklagten 
nicht  behaupten,  dass  die  beantragte  vorsorgliche  Massnahme 
unverhältnismässig  schwer  in  ihre  Rechtssphäre  eingreife,  sondern  ein 
öffentliches  Interesse daran  bestehe,  dass  der  Vertrieb  der  PASCAL-
Vorrichtung in der Schweiz nicht vorsorglich verboten werde.

in  die  Rechtssphäre  des  Beklagten

81.
Im  Kern  bringen  die  Beklagten vor,  es  gebe  Patienten,  deren  Herz-
klappeninsuffizienz  mit  der  PASCAL-Vorrichtung erfolgreich  behandelt 
werden könne, nicht aber mit der klägerischen MitraClip-Vorrichtung, die 
inhärente  Beschränkungen  aufweise.  Ein  Verbot  des  Vertriebs  der 
PASCAL-Vorrichtung würde  die  wirksame  Behandlung  dieser  Patienten 
gefährden.  Die  Klägerinnen  bestreiten,  dass  die  MitraClip-Vorrichtung
gegenüber  der  PASCAL-Vorrichtung irgendwelche  Nachteile  aufweise. 

41 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 49 – «Spiralfeder»; BSK 
ZPO-SPRECHER, Art. 261 N 112.
42 Befürwortend  BGer,  Urteil  4A_367/2008  vom  14.  November  2008,  E.  4.2; 
BRUNNER,  Voraussetzungen  für  den  Erlass  vorsorglicher  Massnahmen  im 
gewerblichen Rechtsschutz, SMI 1989, 9 ff., 18; LEUPOLD, Die Nachteilsprognose 
als  Voraussetzung  vorsorglichen  Rechtsschutzes,  sic!  2000,  265  ff.,  274; 
ablehnend  BGE  106  II  66  E.  5a;  94  I  8  E.  5;  ALDER,  Der  einstweilige 
Rechtsschutz  im  Immaterialgüterrecht,  Bern  1993,  90  f.,  108,  133  ff.;  ZÜRCHER, 
Der  Einzelrichter  am  Handelsgericht  des  Kantons  Zürich,  Zürich  1998,  246  f.; 
STAUBER, 
superprovisorischen 
Massnahmen  und  seine  Auswirkungen  auf  die  besondere  Dringlichkeit,  sic! 
2010, 602 ff., 604.

Verhältnismässigkeitsprinzip 

Das 

bei 

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Soweit  solche  bestehen  würden,  würden  sie  spätestens  mit 
Markteinführung  der  vierten Generation  des  MitraClips,  die  für  Sommer 
2019  geplant  sei,  behoben,  so  dass  die  gleichen  Patienten,  die  mit  der 
PASCAL-Vorrichtung behandelt werden könnten, auch mit dem MitraClip 
der Klägerinnen behandelt werden könnten.

82.
Während es umstritten ist, ob der Erlass einer vorsorglichen Massnahme 
verweigert  werden  kann,  wenn  er  die 
Interessen  der  Beklagten 
unverhältnismässig  beeinträchtigt,  ist  es  zumindest  für  das  Patentrecht 
klar,  dass  öffentliche Interessen  nicht  im  Rahmen  der  Interessen-
abwägung  zu  berücksichtigen  sind.  Das  Patentgesetz  sieht  zum  Schutz 
der  Gefährdung  öffentlicher  Interessen  durch  die Durchsetzung  von 
patentrechtlichen  Ausschliesslichkeitsansprüchen  ein  grundsätzlich43 ab-
schliessendes  System  von  Zwangslizenzen  vor.44 Insbesondere  räumt 
Art. 40  PatG  einen  Anspruch  auf  eine  Zwangslizenz  aus  öffentlichem 
Interesse ein. Ob dieser Anspruch auch im Massnahmeverfahren geltend 
gemacht werden kann, wurde in der Schweiz bislang nicht entschieden.45

Die  Beklagten  machen  vorliegend  nicht  geltend,  ihnen  sei  zum  Schutz 
öffentlicher  Interessen  eine  Zwangslizenz  an  den  Lehren  der  Streit-
patente  einzuräumen.  Sie  haben  insbesondere  der Patentinhaberin kein 
Lizenzangebot  zu  angemessenen  Marktbedingungen  unterbreitet,  das 
diese  nicht  binnen  einer  angemessenen  Frist  angenommen  hat  (vgl. 
Art. 40  i.V.m.  40e  Abs.  1  PatG). Entsprechend  ist  ihr  Einwand,  die 
beantragten Massnahmen seien unverhältnismässig, abzulehnen.

43 Unter Vorbehalt der wettbewerbsrechtlichen Zwangslizenz.
44 HESS-BLUMER, Patent Trolls – eine Analyse nach Schweizer Recht, sic! 2009, 
851 ff.
45 Befürwortend für das deutsche Recht BGH, Urteil X ZB 2/17 vom 11. Juli 2017 
– «Raltegravir».

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Zusammenfassung

83.
Auf das Gesuch der Klägerin 2 ist nicht einzutreten.

Aufgrund  der  vorstehenden  Erwägungen  sind  das  Gesuch der  Klägerin-
nen 1 und 3 um Erlass vorsorglicher Massnahmen sowie die beantragten 
Vollstreckungsmassnahmen  gegenüber  den  Beklagten  1  und  4  in  dem 
Umfang gutzuheissen, als sie sich auf die Verletzung von EP 850 stützen,
d.h.  im  Umfang  von  Rechtsbegehren  1C. Darüberhinausgehend ist  das 
Gesuch  abzuweisen.  Gegenüber  den  Beklagten 2  und  3  ist  das Gesuch 
mangels  Glaubhaftmachung  einer  bestehenden  oder  drohenden 
Rechtsverletzung abzuweisen.

84.
Den Klägerinnen 1 und 3 ist Frist zur Erhebung der Klage im ordentlichen 
Verfahren  anzusetzen,  unter  der Androhung,  dass  ansonsten  die  Mass-
nahme dahinfällt (Art. 263 ZPO).

Kosten- und Entschädigungsfolgen

85.
Die  Gerichtskosten  sind den  Klägerinnen aufzuerlegen  und mit  dem  von 
ihnen geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 
Die endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung bleibt dem ordentli-
chen Verfahren vorbehalten (Art. 104 Abs. 3 ZPO). Dannzumal wird auch 
über den Antrag der Klägerinnen zu entscheiden sein, dass ihnen die Be-
klagten CHF 10’260.40 für die Übersetzung des Massnahmegesuchs auf 
Deutsch  erstatten,  weil  die  Beklagten  der  Verwendung  von  Englisch  als 
Parteisprache  verspätet zugestimmt  und  die  Klägerinnen  in  diesem  Zeit-
punkt bereits eine (unnötige) Übersetzung angefertigt hätten.

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 1 Million für das vorläufige Ver-
triebsverbot  ist  die  Gerichtsgebühr  auf  CHF 40‘000  festzusetzen  (Art. 1 
i.V.m. Art. 2 KR-PatGer).

Die  Klägerinnen  schulden  den  Beklagten  2  und 3  eine  reduzierte  Partei-
entschädigung  von  CHF  5’000  (Art.  4-6  und  8  KR-PatGer).  Reduziert 
deshalb, weil alle Beklagten von den gleichen Rechts- und Patentanwäl-

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ten  vertreten  sind  und  der  Zusatzaufwand für  die  Vertretung  der  Beklag-
ten 2  und  3  gering  ist.  Ersatz  für  notwendige Auslagen  in  der  Form  von 
Patentanwaltskosten schulden  die  Klägerinnen  den  Beklagten  2  und  3 
nicht,  da  sich  der  Aufwand  des  beigezogenen  Patentanwalts  durch  die 
Vertretung auch der Beklagten 2 und 3 nicht erhöht hat.

Für den Fall, dass die Klägerinnen 1 und 3 die Klage im ordentlichen Ver-
fahren  nicht fristgerecht einreichen,  schulden  sie  den  Beklagten  1  und 4 
eine  Parteientschädigung  gemäss  Tarif  für  deren  berufsmässige  rechts-
anwaltliche  Vertretung  (Art.  4-6  KR-PatGer)  und  Ersatz  für  notwendige 
Auslagen (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer). 

Die  tarifliche  Entschädigung  ist  gestützt  auf Art. 5  und  6  KR-PatGer  auf 
CHF 25’000  zu  bemessen.  Ersatz  für  notwendige Auslagen  in  der  Form 
von Patentanwaltskosten werden bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn 
diese  die  Entschädigung  für  die  berufsmässige  anwaltliche  Vertretung 
gemäss  Tarif  übersteigt,  «von  der  Grössenordnung  her  im  Bereich  der 
rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer ent-
schädigt.46 Im  vorliegenden  Fall  haben  die  Beklagten  patentanwaltliche 
Kosten ausgewiesen, die den tariflichen Rahmen für die rechtsanwaltliche 
Vertretung übersteigen. Der Ersatz der notwendigen Auslagen ist deshalb 
auf die tarifliche Entschädigung des Rechtsanwalts, d.h. CHF 25’000, zu 
beschränken.

46 BPatGer,  Urteil  O2012_043  vom  10.  Juni  2016,  E.  5.5  – „Antriebseinrichtung 
für Schienenfahrzeug“.

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Das Bundespatentgericht erkennt:

1.  Auf das Gesuch der Klägerin 2 wird nicht eingetreten.

2.  Das Gesuch der Klägerinnen 1 und 3 wird teilweise gutgeheissen. Den 
Beklagten 1 und 4 wird unter Androhung einer Ordnungsbusse in Höhe 
von  CHF 1’000  pro Tag  gemäss Art.  343 Abs.  1  ZPO,  mindestens  je-
doch in Höhe von CHF 5’000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie 
unter Strafandrohung gegenüber ihren Organen gemäss Art. 292 StGB 
für den Fall zukünftiger Verletzungen auf dem Gebiet der Schweiz und 
Liechtensteins  vorsorglich  verboten,  Fixierungsvorrichtungen  für  die 
Reparatur von Mitralklappensegeln in einem Patienten mit den folgen-
den, unter Bezugnahme auf die Illustration in Anhang 1 zu diesem Ur-
teil beschriebenen  Merkmalen  zu  importieren,  zu  exportieren,  zu  la-
gern, herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder in irgendeiner ande-
ren Weise selber oder durch Dritte in Verkehr zu bringen: 

a)  ein  Interventionskatheter  mit  einem  Schaft  mit  einem  proximalen 
Ende,  d.h.  mit  einem  dem  Operateur  des  Katheters  zugewandten 
Ende,  einem  distalen  Ende,  d.h.  einem  Ende,  das  so  gestaltet  ist, 
dass  es  in  eine  Position  im  Herz  in  der  Nähe  der  Mitralklappe  ge-
langt, und einer dazwischen angeordneten Längsachse; 

b)  eine  Greifvorrichtung,  die  lösbar  mit  dem  Katheter  verbunden  ist 
und  zwei  aufweitbare  distale  Elemente  («paddles»)  und  zwei  auf-
weitbare proximale Elemente («clasps») aufweist; 

c) wobei die «clasps» und «paddles» jeweils in der Nähe des distalen 

Endes des Schaftes angeordnet sind; 

d) wobei die «clasps» und «paddles» jeweils zwischen einer eingefah-
renen  Position  in  der  Nähe  des  Schaftes  und  einer  ausgefahrenen 
Position, die sich von dem Schaft weg erstreckt, bewegbar sind; 

e)  die  beiden  «clasps»  und  die  beiden  «paddles»  sind  unabhängig 
voneinander  erweiterbar,  einfahrbar  und  repositionierbar,  so  dass 
sie  dazu  geeignet  sind,  um  verschiedene  Beträge  erweitert  oder 

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eingefahren zu werden, so dass sie sich mit verschiedenen Abstän-
den von dem Schaft erstrecken.  

3. Im weiteren Umfang wird das Massnahmegesuch abgewiesen.

4. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 40‘000.

5. Die Kosten werden den Klägerinnen unter solidarischer Haftung aufer-
legt  und  mit  dem  von  ihnen geleisteten  Kostenvorschuss  verrechnet. 
Die  endgültige  Kosten- und  Entschädigungsregelung  bleibt  dem  or-
dentlichen Verfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Klägerinnen 1 
und 3 nicht innert Frist Klage im ordentlichen Verfahren einreichen, hat 
es mit dieser Kostenauflage sein Bewenden.

6. Die Klägerinnen werden verpflichtet, den Beklagten 2 und 3 unter soli-
in  der  Höhe  von 

darischer  Haftung  eine  Parteientschädigung 
CHF 5’000 zu bezahlen.

7. Für den Fall, dass die Klägerinnen 1 und 3 die Klage im ordentlichen 
Verfahren  nicht  binnen  der  Frist  gemäss  Ziff. 8  einreichen,  schulden 
sie den Beklagten 1 und 4 unter solidarischer Haftung eine Parteient-
schädigung  (inkl.  Ersatz  notwendiger Auslagen)  in  der  Höhe  von 
CHF 50’000.

8. Den Klägerinnen 1 und 3 wird eine Frist bis am 20. September 2019
zur  Einreichung  der  Klage  im  ordentlichen  Verfahren  angesetzt,  an-
sonsten die vorsorglichen Massnahmen ohne weiteres dahinfallen.

9. Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien  (unter  Beilage  des  Verhand-
lungsprotokolls) sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Ei-
gentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je gegen Empfangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 

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2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Frist  ist  gewahrt,  wenn  die  Beschwerde 
spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder 
zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen 
diplomatischen  oder  konsularischen  Vertretung  übergeben  worden  ist 
(Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufas-
sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit-
tel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die 
Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in  Händen 
hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b 
ZPO).

St. Gallen, 15. August 2019

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiberin

Mark Schweizer

Agnieszka Taberska

Versand: 20.08.2019

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Anhang 1

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