# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** b2c887a4-1238-527f-bd0e-225e7727ca5c
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2017-12-27
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2017_008
**Docket/Reference:** S2017_008
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/114/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2017_008 

  U r t e i l   v o m   2 9 .   D e z e m b e r   2 0 1 7  

Besetzung 

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

A.,  

vertreten durch die Advokaten Dr. iur. Peter Mosimann und 
MLaw Yannick Hostettler,  

Kläger 

gegen 

B. AG,  

Beklagte 

Gegenstand 

Vorsorgliche Massnahme / superprovisorische Massnahme 
Mischkapsel für Dentalmaterial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Der Präsident zieht in Erwägung: 

1.  
Mit Klage vom 22. Dezember 2017 (zur Post gegeben am 22. Dezember 
2017,  hier  eingegangen  am  28.  Dezember  2017)  stellte  der  Kläger  fol-
gende Rechtsbegehren: 

"1.  Es sei festzustellen, dass der Kläger alleiniger Erfinder und alleiniger Inha-

ber  der  internationalen  Patentanmeldung  PCT/111  bzw.  WO222  mit  der 

Schweizer Priorität 333 und aller aus dieser Anmeldung hervorgegangenen 

Patentanmeldungen ist, insbesondere der Schweizer Patentanmeldung 444, 

der Europäischen Patentanmeldung 555, der Patentanmeldung 666, der Pa-

tentanmeldung 777 sowie der Patentanmeldung 888. 

2.  Es  sei  die  Beklagte  zu  verpflichten,  die  internationale  Patentanmeldung 

PCT/111  bzw.  WO222  mit  der  Schweizer  Priorität  333  und  alle  aus  dieser 

Anmeldung  hervorgegangenen  Patentanmeldungen, 

insbesondere  die 

Schweizer  Patentanmeldung  444,  die  Europäische  Patentanmeldung  555, 

die  Patentanmeldung  666,  die  Patentanmeldung  777  sowie  die  Patentan-

meldung  888  innert  zweier Wochen  ab  Rechtskraft  des  Urteils  unter  Über-

nahme allfälliger Registerkosten an den Kläger abzutreten, unter Androhung 

der  Bestrafung  ihrer  Organe  mit  Busse  gemäss  Art.  292  StGB  für  den  Fall 

der Nichtbefolgung. 

3.  Es  sei  die  Beklagte  entsprechend  zu  verpflichten,  gegenüber  dem  Eidge-

nössischen  Institut  für  Geistiges  Eigentum,  dem  Europäischen  Patentamt 

und  allen  anderen  jeweiligen  (nationalen)  Patentämtern  alle  nötigen  Erklä-

rungen  und  Handlungen  vorzunehmen,  um  die  Inhaberschaft  des  Klägers 

an allen Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 bzw. die 

Abtretung diese Patentanmeldungen an den Kläger in den jeweiligen Regis-

tern  einzutragen,  unter  Androhung  der  Bestrafung  ihrer  Organe  mit  Busse 

gemäss Art. 292 StGB für den Fall der Nichtbefolgung. 

4.   Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten." 

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Verfahrensanträge: 

"1.  Der Beklagten sei superprovisorisch, eventualiter provisorisch, unter Andro-

hung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse gemäss Art. 292 StGB für den 

Fall der Nichtbefolgung, zu verbieten, während der Dauer dieses Verfahrens 

und  bis  zur  Erfüllung  der  durch  dieses  Urteil  auferlegten  Pflichten  über  die 

streitgegenständlichen Patentanmeldungen, also über die internationale Pa-

tentanmeldung  PCT/111  bzw.  WO222  mit  der  Schweizer  Priorität  333  und 

alle  aus  dieser  Anmeldung  hervorgegangenen  Patentanmeldungen,  insbe-

sondere  über  die  Schweizer  Patentanmeldung  444,  über  die  Europäische 

Patentanmeldung  555,  über  die  Patentanmeldung  666,  über  die  Patentan-

meldung  777  sowie  über  die  Patentanmeldung  888  ohne  die  vorgängige 

schriftliche Zustimmung des Klägers in irgendeiner Weise zu verfügen. Die-

ses  Verfügungsverbot  umfasst  insbesondere  auch  den  expliziten  Verzicht 

sowie das Nichtbezahlen von fälligen Gebühren. 

2.  Das angerufene Gericht wird ersucht, die vorsorgliche Massnahme gemäss 

vorstehender  Ziff.  1  dem  Europäischen  Patentamt  und  dem  Eidgenössi-

schen Institut für Geistiges Eigentum mitzuteilen. 

3. 

Im Sinne eines Eventualantrags zur zweiten Variante des letzten Satzes des 

vorstehenden  Verfahrensantrags  Ziff.  1  sei  die  Beklagte  unter  Androhung 

der  Bestrafung  ihrer  Organe  mit  Busse  gemäss  Art.  292  StGB  für  den  Fall 

der Nichtbefolgung zu verpflichten, sämtliche Gebührenrechnungen, die sie 

von  Patentämtern  für  die  Patentanmeldung  PCT/111  bzw.  WO222  mit  der 

Schweizer Priorität 333 und für alle aus dieser Anmeldung hervorgegange-

nen Patentanmeldungen, insbesondere für die Schweizer Patentanmeldung 

444,  für  die  Europäische  Patentanmeldung  555,  für  die  Patentanmeldung 

666,  für  die  Patentanmeldung  777  sowie  für  die  Patentanmeldung  888  er-

hält, umgehend nach Erhalt an den Kläger weiterzuleiten. 

4.  Die Beklagte sei zu verpflichten, Auskunft zu sämtlichen (Lizenz-) Verhand-

lungen und zu zustande gekommenen Rechtsgeschäften mit Dritten betref-

fend  die  Erfindung,  die  Gegenstand  der  Patentanmeldung  PCT/111  bzw. 

WO222 mit der Schweizer Priorität 333 und aller aus dieser Anmeldung her-

vorgegangenen  Patentanmeldungen  bildet,  zu  erteilen,  insbesondere  zur 

Schweizer Patentanmeldung 444, zur Europäischen Patentanmeldung 555, 

zur  Patentanmeldung  666,  zur  Patentanmeldung  777  sowie  zur  Patentan-

meldung 888 und sämtliche dazu vorhandenen Urkunden zu edieren. Insbe-

sondere  sei  die  Beklagte  zu  verpflichten,  den  Vertrag  (bzw.  alle  Verträge, 

falls es mehrere gibt) zwischen ihr und der C. AG zu edieren. 

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5.  Es sei die Beklagte zu verpflichten, Auskunft darüber zu erteilen, in welchen 

Ländern sie die Patentanmeldung PCT/111 bzw. WO222 weiterverfolgt hat, 

und  sämtliche  dazu  vorhandenen  Urkunden  zu  edieren.  Insbesondere  sei 

sie  zu  verpflichten,  die  Application  Number  aller  nationalen  Patentanmel-

dungen  in  jedem  Staat,  in  dem  sie  die  Patentanmeldung  PCT/111  bzw. 

WO222 weiterverfolgt hat, offenzulegen. 

6.  Es sei ein zweiter Schriftenwechsel durchzuführen." 

2. 
Die  Rechtsbegehren  1-4  sind  Klagebegehren,  welche  im  ordentlichen 
Verfahren  zu  behandeln  sind  (dieses  läuft  unter  der  Prozessnummer 
O2017_0xx), ebenso wie die diesbezüglichen Verfahrensanträge 4-6.  

Bei den ebenfalls als Verfahrensanträge bezeichneten Anträgen 1-3 han-
delt es sich um Anträge betreffend vorsorglicher Massnahmen, welche im 
vorliegenden  summarischen  Verfahren  (Prozessnummer  S2017_008)  zu 
behandeln sind. 

3. 
Der  Kläger,  eine  natürliche  Person,  hat  seinen  Wohnsitz  in  Frankreich. 
Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Es han-
delt  sich  somit  um  einen  internationalen  Sachverhalt.  Somit  ist  für  die 
Frage der Zuständigkeit das IPRG anwendbar (Art. 1 IPRG). 

Nach Art.  1 Abs.  2  IPRG  sind  völkerrechtliche  Verträge  vorbehalten.  Zu 
diesen  zählen 
im  vorliegenden  Fall  das  europäische  Patent-
übereinkommen (EPÜ; SR 0.232.142.2) mit dem nach Art. 164 EPÜ Be-
standteil  davon  bildenden  Protokoll  über  die  gerichtliche  Zuständigkeit 
und  die Anerkennung  von  Entscheidungen  über den Anspruch  auf  Ertei-
(Anerkennungsprotokoll; 
lung 
(LugÜ; 
SR 0.232.142.22) 
SR 0.275.12). Dabei gehen, soweit das EPÜ und das Anerkennungspro-
tokoll überhaupt anwendbar sind, diese nach Art. 11 Anerkennungsproto-
koll dem LugÜ vor. 

Lugano-Übereinkommen 

europäischen 

Patents 

sowie 

eines 

das 

Soweit  es  um  die  Berechtigung  an  der  europäischen  Patentanmeldung 
geht,  ist  damit  nur  das  EPÜ  anwendbar.  Gemäss  Art.  2  des  Anerken-
nungsprotokolls ist der Anmelder der europäischen Patentanmeldung mit 
Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ vor den Gerichten dieses Vertrags-
staats zu verklagen. Die Beklagte mit Sitz in der Schweiz ist als Inhaberin 
der streitgegenständlichen europäischen Patentanmeldung 555 eingetra-

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gen. Die örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist damit in Be-
zug auf die Klage und betreffend die Beurteilung der Berechtigung an der 
europäischen Patentanmeldung gegeben.  

Für  die  anderen  streitgegenständlichen Anmeldungen  gilt  die  Zuständig-
keitsregelung gemäss Art. 2 Abs. 1 LugÜ – am Domizil der Beklagten.  

Das  Bundespatentgericht  ist  daher  für  die  vorliegende  Streitigkeit  örtlich 
und sachlich zuständig (Art. 26 Abs. 2 PatGG). Dies gilt auch für vorsorg-
liche Massnahmen (Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 31 LugÜ sowie Art. 26 
Abs. 1 und 2 PatGG). 

Gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG entscheidet der Präsident als Einzel-
richter über Gesuche um vorsorgliche Massnahmen.  

4. 
Zur Begründung seines Massnahmebegehrens macht der Kläger geltend, 
er  habe  die  Erfindung  gemäss  der  streitgegenständlichen  Patentanmel-
dung gemacht und diese D., mit dem er schon früher zusammengearbei-
tet  habe,  per  SMS  und  MMS  vom  6.  November  2013  mitgeteilt,  worauf 
dieser sie – ohne dazu berechtigt zu sein – im Namen seiner Firma, der 
Beklagten, angemeldet habe.  

Die beantragte vorsorgliche Massnahme solle eine Vereitelung der Klage, 
etwa durch Fallenlassen der Anmeldung oder Übertragung an Dritte, ver-
hindern. 

5. 
Das  Gericht  trifft  gemäss  Art.  77  PatG  i.V.m.  Art.  261  Abs.  1  ZPO  die 
notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Par-
tei  glaubhaft  macht,  dass  ein  ihr  zustehender  Anspruch  verletzt  ist  oder 
eine  Verletzung  zu  befürchten  ist  (lit.  a)  und  ihr  aus  der  Verletzung  ein 
nicht  leicht  wiedergutzumachender  Nachteil  droht  (lit.  b).  Glaubhaft  ge-
macht  ist  eine  Behauptung,  wenn  der  Richter  sie  überwiegend  für  wahr 
hält. Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur 
glaubhaft  zu  machen.  Ferner  muss  eine  gewisse  zeitliche  Dringlichkeit 
gegeben  sein  und  die  anzuordnende  Massnahme  muss  zudem  verhält-
nismässig sein. 

Bei  besonderer  Dringlichkeit,  insbesondere  bei  Vereitelungsgefahr, kann 
das  Gericht  die  vorsorgliche  Massnahme  sofort  und  ohne  Anhörung  der 
Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).  

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Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die 
geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere u.a. ein 
Verbot oder eine Anweisung an eine Registerbehörde (vgl. Art. 262 lit. a 
und c ZPO). 

6. 
Zur  Begründung  des  ihm  zustehenden  Unterlassungsanspruchs  macht 
der  Kläger  geltend,  dass  er  Erfinder  und  damit  Berechtigter  an  den An-
meldungen sei, während die Beklagte seine Erfindung usurpiert habe.  

Seinen Anspruch  auf  das  Streitpatent  (bzw.  die  diesbezüglichen Anmel-
dungen) kann der Kläger nur glaubhaft machen, wenn er dartut (vgl. Urteil 
O2012_001 vom 6. Dezember 2013, E. 28), 

a) dass er die Erfindung gemacht hat (was genau, wann, wo, wie),  

b)  wie  diese  Erfindung  der  unberechtigten  Anmelderin  zur  Kenntnis  ge-
langt ist (Kausalität), 

c)  dass  der  am  Ende  in  der  Anmeldung  definierte  Gegenstand  der  von 
ihm gemachten Erfindung entspricht. 

Das sind die zentralen drei Begründungselemente. 

indes  nicht.  Er  macht 

Der Kläger scheitert jedenfalls am letzten Element. Die streitgegenständ-
liche PCT-Anmeldung umfasst 13 Ansprüche. Mit diesen befasst sich der 
lediglich  geltend:  "Bei  der  PCT-
Kläger 
Patentanmeldung  PCT/111  (WO222),  bei  den  Patentansprüchen  dieser 
Anmeldung  und  bei  allen  darauf  beruhenden  (nationalen)  Anmeldungen 
handelt es sich um die dargestellte Erfindung des Klägers, die dieser, wie 
dargestellt, am 6. November 2013 D. bzw. der Beklagten mitgeteilt hat; es 
liegt technische Übereinstimmung vor. Weitere Ausführungen im Bestrei-
tungsfalle bleiben vorbehalten." 

Am 6. November 2013 hatte der Kläger gemäss seiner Darstellung D. auf 
dessen Mobiltelefon folgende MMS/SMS geschickt: 

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Neben der bildlichen Darstellung enthielt die MMS folgenden Text:  

"poudre;  liquide;  séparation  par  opercule;  la  forme  du  fouet  dépend  du 
materiau; la vitesse de rotation dépend du matériau. 

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Paris 6.Xl.2013 [Unterschrift A.]". 

Und als SMS folgte der MMS folgender Text: 

„Voila  en  resume  le  modele  du  melangeur  pour  MTA,  CaOH2,  Super 
EBA... On peut meme imaginer en plus grand pour alginate. Merci de ton 
retour. A.". 

Die fragliche Patentanmeldung umfasst eine Beschreibung von 13 Seiten, 
sowie 17 Zeichnungen und 13 Ansprüche. Der Inhalt der Anmeldung geht 
offensichtlich um Grössenordnungen über das hinaus, was der Kläger D. 
am 6. November 2013 mitgeteilt hatte. Wenn der Kläger bei dieser Sach-
lage  behauptet,  zwischen  seiner  oben  wiedergegebenen  Mitteilung  und 
den  Ansprüchen  der  Anmeldung  liege  technische  Übereinstimmung  vor, 
so lässt dies die gebotene Ernsthaftigkeit vermissen, zumal auf den ers-
ten  Blick  ersichtlich  ist,  dass  jedenfalls  die  im  Anspruch  1  der  PCT-
Anmeldung genannten technischen Merkmale  

"pourvue d'une pluralité de compartiments (8) agencés de façon concen-
trique et destinés à autant de dits composants à mélanger" 

und 

"au moins une paroi d'isolation (4, 10) pour isoler les composants les uns 
des  autres  lors  du  stockage  et  pour  permettre  une  communication  flui-
dique entre les compartiments (8) lors du mélange" 

der fraglichen MMS/SMS nicht entnommen werden können. 

Es fehlt völlig an Ausführungen, geschweige denn substantiierten Ausfüh-
rungen  des  Klägers  darüber,  dass  der  am  Ende  in  der Anmeldung  defi-
nierte  Gegenstand  der  von  ihm  gemachten  Erfindung  entspricht.  Damit 
hat  der  Kläger  seinen  Anspruch  auf  die  streitgegenständlichen  Anmel-
dungen nicht glaubhaft gemacht. 

Zudem  begründet  der  Kläger  mit  keinem  Wort,  dass  und  weshalb  eine 
konkrete  Gefahr  bestehe,  dass  die  Beklagte  die  zu  verbietenden  Hand-
lungen  tatsächlich  vornehmen  könnte.  Auch  daran  scheitert  das  Mass-
nahmebegehren. 

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Damit ist das Massnahmebegehren abzuweisen, ohne dass die Beklagte 
begrüsst werden müsste (Art. 253 ZPO). 

7. 
Ausgangsgemäss  trägt  der  Kläger  die  Gerichtskosten  (Art.  106  Abs.  1 
ZPO). 

Eine  Parteientschädigung  ist  der  Beklagten,  nachdem  sie  nicht  begrüsst 
werden musste, nicht zuzusprechen. 

Für den Streitwert ist von CHF 100‘000.– auszugehen. 

Der Präsident erkennt: 

1.  Das klägerische Massnahmebegehren wird abgewiesen.  

2.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 3'000.–.  

3.  Die Kosten werden dem Kläger auferlegt. 

4.  Der Beklagten wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 

5.  Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien,  an  den  Kläger  unter  Beilage 
der  Rechnung  Nr.  1185000952,  an  die  Beklagte unter  Beilage  eines 
Doppels  der  Klage  mit  Beilagen,  sowie  nach  Eintritt  der  Rechtskraft 
an  das  Eidgenössische  Institut  für  Geistiges  Eigentum,  je  gegen 
Empfangsbestätigung. 

St. Gallen, 29. Dezember 2017 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

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