# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 16e026c5-8810-57f6-af19-eb8d7a6eeeba
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2021-09-15
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2021_003
**Docket/Reference:** S2021_003
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/170/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

S2021_003

U r t e i l   v o m   1 5 .   S e p t e m b e r   2 0 2 1

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Tobler AG, Langenhagstrasse 48-52, 9424 Rheineck, 

vertreten durch Rechtsanwalt Peter Widmer und Rechtsan-
wältin Simone Pacozzi-Lehmann, FMP Fuhrer Marbach & 
Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern, patentanwaltlich 
beraten durch Susanna Ruder, Hepp Wenger Ryffel AG,
Friedtalweg 5, 9500 Wil,

Klägerin

gegen

Vijator Schweiz GmbH,
Gösgerstrasse 79, 5015 Erlinsbach,

Beklagte

Gegenstand

Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme

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Der Präsident zieht in Erwägung:

1.
Mit Eingabe vom 25. Mai 2021 ersuchte die Klägerin um Erlass vorsorgli-
cher Massnahmen und stellte folgende Rechtsbegehren: 

«1.  Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 

für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens 

aber  CHF  5'000.00  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO  sowie  unter  Andro-

hung  der  Bestrafung  der  Organe  der  Beklagten  mit  Busse  nach  Art.  292 

StGB  vorsorglich  und  mit  sofortiger  Wirkung  zu  verbieten,  in  der  Schweiz

VertikaIrahmen  unter  der  Typenbezeichnung WAS-M für  Baugerüste  anzu-

bieten, zu bewerben, zu lagern und zu verkaufen bzw. in die Schweiz zu im-

portieren,  bei  denen  Diagonalstreben  zwischen  einer  Horizontal- und  zwei 

Vertikalstreben gemäss den nachstehenden Fotografien vorhanden sind:

und folgende Merkmale aufweisen:

a. 

zwei  Vertikalstreben und  mindestens eine Horizontalstrebe,  wobei  die  zwei

Vertikalstreben  in  ihrem  oberen  Bereich  durch  eine  obere  Horizontalstrebe

verbunden sind, wobei

i.  die Längsachsen der Vertikalstreben eine Höhe des Vertikalrahmens bil-

den und

ii.  die Horizontalstrebe eine Breite des Vertikalrahmens und

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iii. senkrecht zu Höhe und  Breite eine Tiefe des Vertikalrahmens ausgebil-

det ist,

b.  wobei  zwischen  der  oberen  Horizontalstrebe  und  jeweils  einer  der  beiden

Vertikalstreben  in  Frontansicht  eine  Diagonalstrebe  angeschweisst  ist,  und

zwar jeweils mit einem Ende an der Horizontalstrebe und dem anderen En-

de an je einer der Vertikalstreben;

c.  wobei die beiden Diagonalstreben je aus einem flachen Vierkanthohlrohr ge-

fertigt sind,  welches  einen  rechteckigen,  aber  nicht  quadratischen  Quer-

schnitt aufweist und

d.  wobei  diese  Vierkanthohlrohre welche  die  Diagonalstreben bilden,  eine  im

Querschnitt quer zur Längsachse des Vierkanthohlrohres längere Seite und

senkrecht dazu eine kürze Seite aufweisen, wobei sich deren längere Seite

entlang der Tiefe des Vertikalrahmens erstreckt.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Mit-

berücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands der Klägerin.»

2.
Am 14. Juni 2021 stellte die Klägerin das Gesuch um Erlass superprovi-
sorischer  Massnahmen.  Diesem  Gesuch  wurde  mit  Verfügung  vom  16. 
Juni 2021 teilweise entsprochen.

3.
Mit  Eingabe  vom  28.  Juni  2021  erfolgte  die  Massnahmeantwort,  womit 
die Beklagte die folgenden Rechtsbegehren stellte:

«1.  Auf das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen der Klägerin vom 25. 

Mai 2021 sei nicht einzutreten.

2.  Eventualiter sei das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen der Klä-

gerin vom 25. Mai 2021 abzuweisen.

3.  Die  superprovisorische  Verfügung  des  Bundespatentgerichts  vom  16. Juni 

2021 sei aufzuheben. 

4.  Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin.»

4.
Die  Replik  erfolgte  am  21.  Juli  2021,  womit  die  Klägerin  das  Rechtsbe-
gehren Ziff. 1 wie folgt änderte (Änderung unterstrichen hervorgehoben):

«1.  Der  Beklagten  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 
CHF 1'000.00  für  jeden  Tag der  Nichterfüllung  nach Art.  343 Abs.  1 

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lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. 
b  ZPO  sowie  unter  Androhung  der  Bestrafung  der  Organe  der  Be-
klagten mit  Busse  nach Art.  292  StGB  vorsorglich  und  mit sofortiger 
Wirkung  zu  verbieten,  in  der  Schweiz VertikaIrahmen  unter  der  Ty-
penbezeichnung  WAS-M  für  Baugerüste  anzubieten,  zu  bewerben, 
zu lagern und zu verkaufen bzw. in die Schweiz zu importieren oder 
aus  der  Schweiz  zu  exportieren,  bei  denen  Diagonalstreben  zwi-
schen  einer  Horizontal- und  zwei  Vertikalstreben  gemäss  den  nach-
stehenden Fotografien vorhanden sind:

[…]»

5.
Die  Duplik  erfolgte mit  Eingabe  vom 25. August 2021  mit  unveränderten 
Rechtsbegehren. 

6.
Am  31.  August  2021  teilte  der  Rechtsvertreter  der  Klägerin  telefonisch 
mit,  dass  kein  aussergerichtlicher  Vergleich  zwischen  den  Parteien  zu-
stande gekommen sei.

7.
Mit Schreiben vom 6. September 2021 teilte die damalige Rechtsvertrete-
rin der Beklagten mit, dass sie die Interessen der Beklagten nicht weiter 
vertreten würde und reichte ihre Kostennote ein.

8.
Die Klägerin reichte ihrerseits keine ergänzende Kostennote ein.

9.
Mit Schreiben vom 13. September 2021 reichte der beklagtische Patent-
anwalt seine Kostennote ein.

Zuständigkeit

10.
Die  Parteien,  beides  juristische  Personen,  haben  ihren  Sitz in  der 
ist  gegeben 
Schweiz.  Die  Zuständigkeit  des  Bundespatentgerichts 
(Art. 26. Abs. 1 lit. b i.V.m. lit. a PatGG). 

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Spruchkörper

11.
Der Einzelrichter entscheidet in Dreierbesetzung, wenn es die rechtlichen 
oder tatsächlichen Verhältnisse erfordern (Art. 23 Abs. 3 PatGG). Da vor-
liegend,  wie  nachfolgend  zu  zeigen  sein  wird,  keine  besonderen  fach-
technischen  Kenntnisse  für  die  Beurteilung  notwendig  sind,  entscheidet 
der Präsident als Einzelrichter.

Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen

12.
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen  vorsorglichen  Massnahmen,  wenn  die  gesuchstellende  Partei 
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine 
Verletzung  zu  befürchten  ist  (Art.  261 Abs.  1 lit.  a  ZPO)  und  ihr  aus  der 
Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 
Abs. 1 lit. b ZPO).

13.
Glaubhaft  gemacht  ist  eine  Tatsachenbehauptung,  wenn  für  deren  Vor-
handensein  gewisse  Elemente  sprechen,  selbst  wenn  das  Gericht  noch
mit  der  Möglichkeit  rechnet,  dass  sie  sich  nicht  verwirklicht  haben  könn-
te.1 Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwe-
re des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Be-
klagten  ab.  Wenn  die  beantragten  vorsorglichen  Massnahmen  die  Be-
klagte  schwer  beeinträchtigen,  sind  die  Anforderungen  höher  als  wenn 
die  Beklagte  nur  gering  beeinträchtigt  wird,  was  namentlich  bei  blossen 
Sicherungsmassnahmen der Fall ist.2

14.
Der  Anspruch  auf  Erlass  einer  vorsorglichen  Massnahme  ist  verwirkt, 
wenn der Kläger, nachdem er in der Lage ist, das Gesuch einzureichen, 
mit dessen Einreichung so lange zuwartet, dass ein ordentliches Verfah-
ren, das er im frühesten möglichen Zeitpunkt eingeleitet hätte, eher abge-
schlossen wäre als das (verspätet) eingeleitete Massnahmeverfahren (so 
genannte «relative Dringlichkeit»).3 Nach der Praxis des Bundespatentge-

1 BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.).
2 BPatGer,  Urteil  S2018_003  vom  24.  August  2018,  E. 7  – «chaudière
miniature».
3 BGer, Urteil  vom  6. Oktober  1981,  E.  3,  in: SMI  1983,  148  ff.;  HGer  ZH, 
ZR 1996  306 ff.,  308  – «Leki-Skistöcke»;  HGer  AG,  Urteil vom  19.  Dezember 

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richts ist dies der Fall, wenn der Kläger mit der Geltendmachung mehr als 
14 Monate von dem Zeitpunkt an, in dem ein ordentliches Verfahren hätte 
eingeleitet werden können, zuwartet.4

Drohende Rechtsverletzung

15.
Das  Patent  verschafft  seinem  Inhaber  das  Recht,  anderen  zu  verbieten, 
die  Erfindung gewerbsmässig  zu  benützen. Als Benützung gilt  insbeson-
dere  auch  die Ausfuhr  sowie  der  Besitz  zu  diesem  Zweck  (Art. 8 Abs. 1 
und 2 PatG).

16.
Die Beklagte anerkennt, dass die Klägerin Inhaberin des Schweizer Teils 
des europäischen Patents EP 2 881 521 B1 (nachfolgend «Streitpatent») 
ist, dass dieses rechtsbeständig ist und dass die von ihr eingeführten und 
teilweise  verkauften  Gerüstrahmen, d.h.  die  Vertikalrahmen WAS-M, un-
ter den Patentanspruch 1 des Streitpatents fallen und sie somit durch Im-
port,  Lagerung  und  Verkauf  der  entsprechenden  Gerüstrahmen  das 
Streitpatent verletzt.

Die  Beklagte  bestreitet  unter  dem  Titel  «Rechtsschutzinteresse»,  dass 
weitere  Verletzungshandlungen  drohten. Der  Kauf,  Import  und  Verkauf 
der Vertikalrahmen durch die Beklagte sei in gutem Treu und Glauben er-
folgt.  Sobald  sie  Kenntnis  vom  Patent  der  Klägerin  erlangt  habe,  mithin 
nach Zustellung des Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 
25.  Mai  2021,  habe  sie  der  Klägerin  mitgeteilt,  dass  sie  den  Import,  die 
Anbietung sowie den Verkauf der Vertikalrahmen umgehend gestoppt ha-
be  und  auch  die  Lagerung  der  Rahmen  einstellen  werde.  Damit  sei  be-
legt, dass die Beklagte den Forderungen der Klägerin, den Import, Export 
und  Verkauf der Gerüstrahmen  umgehend  einzustellen,  sofort  ab  Kennt-
nis des bestehenden Patentanspruchs der Klägerin nachgekommen sei. 

Sie  habe  der  Klägerin  zudem  mitgeteilt,  dass  sich  in  ihrem  Lager  noch 
wenige  Gerüstrahmen  befänden,  die  sie  an  die  Lieferantin,  die  Vijator 
LTD  (Serbija),  retournieren  oder  vernichten  lassen  werde.  Damit  sei  der 
Patentanspruch der Klägerin in Zukunft weder verletzt noch gefährdet.

2001, E. 5 – «Jet-Reactor», in: sic! 2002, 353 ff.; RÜETSCHI, Die Verwirkung des 
Anspruchs auf vorsorglichen Rechtsschutz durch Zeitablauf, sic! 2002, S. 416 ff., 
422.
4 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 13 – «Spiralfeder».

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Demgegenüber  macht  die  Klägerin  geltend,  dass  diese  Behauptungen 
der Beklagten im eklatanten Widerspruch zu ihrer aktuellen Website unter 
https://vijator.ch  stünden:  Denn  trotz  ihrer  Beteuerung,  das  patentverlet-
zende Gerüstsystem WAS-M aus ihrem Angebot entfernt zu haben, wer-
de dieses dort nach wie vor angeboten und beworben. Weiter stehe fest, 
dass die Beklagte bisher keine formelle, unbedingte und unbefristete Un-
terlassungs- und Beseitigungserklärung abgegeben habe. Dazu führe die 
Beklagte vielmehr aus, dass sie erst im Falle einer Gutheissung des Ge-
suchs um vorsorgliche Massnahmen durch das angerufene Gericht bereit 
wäre, schriftlich zu bestätigen, dass sie die Lagerung, den Import und den 
Verkauf der streitgegenständlichen Gerüstrahmen unterlassen werde.

17.
Hinweis auf eine drohende Rechtsverletzung kann sein, dass gleichartige 
Eingriffe  in  der  Vergangenheit  stattgefunden  haben  und  eine  Wiederho-
lung  zu  befürchten  ist.  Wiederholungsgefahr  kann  regelmässig  ange-
nommen werden, wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit seines Verhal-
tens bestreitet. Das trifft etwa zu, wenn der Verletzer zwar im Hinblick auf 
den  Prozess  das  beanstandete  Verhalten  eingestellt  hat,  in  den  Rechts-
vorträgen  aber  nach  wie  vor  sein  Verhalten  als  rechtmässig  verteidigt.5
Eine  Wiederholungsgefahr  entfällt  in  der Regel,  wenn  die  Beklagte  eine 
bedingungslose  und  unzweideutige  Verzichts- bzw.  Unterlassungserklä-
rung  abgibt  und  diese  nicht  als  bloss  prozesstaktisches  Manöver  er-
scheint.6

Mit  Schreiben  vom  9.  Juni  2021  kündigt  die  Beklagte,  nach  Zustellung 
des Massnahmegesuchs und in diesem Zeitpunkt bereits patentanwaltlich 
beraten, der Klägerin an, die sich noch in ihrem Besitz befindlichen ange-
griffenen  Ausführungsformen  «baldmöglichst  zu  exportieren».  Daraufhin 
wurde ihr die Ausfuhr superprovisorisch verboten.

In  der  nach  der  Verfügung  betreffend  superprovisorischer  Massnahmen 
eingereichten  Massnahmeantwort  führt  die  Beklagte  aus,  dass  sie dann 
schriftlich  bestätigen  bzw.  sich  verpflichten  würde,  dass  sie  Lagerung, 
Import  und  Verkauf  der  streitgegenständlichen  Gerüstrahmen  eingestellt 
habe  und  auch  künftig  unterlassen  werde,  wenn  das  Gericht es  als  not-
wendig erachte, entsprechende Verbote anzuordnen.

5 BGE 124 III 72 E. 2a – «Contra-Schmerz».
6 BPatGer, Urteil S2013_003 vom 12. Mai 2014, E. 4.2; sic! 2011, S. 509, 511.

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Die  Beklagte  hat  damit  nach  Zustellung  des  Massnahmegesuchs  an  sie 
patentverletzende  Handlungen  (Ausfuhr)  angekündigt  und  (mutmasslich) 
erst unterlassen, nachdem sie ihr gerichtlich verboten wurden. Sie hat bis 
heute  keine  bedingungslose  Unterlassungserklärung  abgegeben,  son-
dern eine solche nur für den Fall, dass das Gericht Massnahme zu treffen
beabsichtige, angekündigt. 

Unter den Umständen hat die Klägerin glaubhaft gemacht, dass (weitere) 
patentverletzende Handlungen drohen.

Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil

18.
Die Klägerin muss weiter glaubhaft machen, dass ihr aus der Verletzung 
ohne sofortigen  Erlass  der  beantragten  vorsorglichen  Massnahme  ein 
nicht  leicht  wiedergutzumachender  Nachteil  droht  (Art. 261  Abs.  1  lit.  b 
ZPO).

In  der  Botschaft  zur  ZPO  wird  ausgeführt,  jede  Beeinträchtigung  in  der 
Ausübung  absoluter  Rechte  bedeute  einen  nicht  leicht  wieder  gutzuma-
chenden  Nachteil.7 Ein  Schutzrecht  verliert  auch  insofern  an  Wert,  als 
Dritte dazu verleitet werden könnten, das dem Anschein nach nicht mehr 
durchgesetzte Schutzrecht ebenfalls zu verletzen.8

Der  dem  Patentinhaber  oder  seinen  Lizenznehmern  durch  den  Verkauf 
patentverletzender  Erzeugnisse  entstehende  finanzielle  Schaden  lässt 
sich nur schwer rechtsgenügend beweisen. Es entspricht deshalb ständi-
ger  Rechtsprechung  des  Bundespatentgerichts, dass  das Angebot  eines 
substituierbaren  Konkurrenzprodukts  einen  nicht  leicht  wiedergutzuma-
chenden Nachteil i.S.v. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO begründet.9

19.
Die  Klägerin  verweist  zur  Begründung  des  nicht  leicht  wiedergutzuma-
chenden Nachteils im Wesentlichen auf diese Rechtsprechung.

7 Botschaft  zur  Schweizerischen  ZPO  vom  28.  Juni  2006,  BBl  2006 7354 
Ziff. 5.19.
8 BGer,  Urteil  4A_575/2018  vom  12.  März  2019,  E.  2.3.2,  mit  Hinweis  auf 
HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 77 N 60.
9 BPatGer, Urteil S2018_004 vom 22. Oktober 2018, E. 4.12; vom BGer in Urteil 
4A_575/2018 vom  12.  März  2019,  E.  2.3.3,  als  zumindest  nicht  willkürlich 
beurteilt.

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Die  Beklagte  bestreitet  einen  Nachteil  mit  dem  Hinweis,  sie habe sich 
nach  Kenntnis  des  bestehenden  Patents  umgehend an  die  Klägerin  ge-
wandt  und  dieser  eine  aussergerichtliche  Lösung  vorgeschlagen,  da  es
nie  die Absicht  der  Beklagten gewesen  sei,  patentgeschützte Gerüstrah-
men zu  vertreiben,  sie  mithin keine  Kenntnis  davon  gehabt  habe.  Auf-
grund  dessen  habe die Beklagte  den Import  und  Verkauf  umgehend ge-
stoppt. Bis heute habe die Beklagte die betroffenen Gerüstrahmen aus ih-
rem Produkteangebot entfernt und weder weitere Gerüstrahmen des be-
troffenen Typs importiert, geschweige denn verkauft. Die Beklagte werde
auch künftig die Lagerung, den Import und den Verkauf unterlassen, was 
sie der Klägerin mitgeteilt habe. Damit drohe der Klägerin überhaupt kein 
Nachteil.

20.
Wie  bereits  erwähnt,  hat  die  Beklagte  bisher  keine  schriftliche  bedin-
gungslose  und  unzweideutige  Verzichts- bzw.  Unterlassungserklärung 
abgegeben (siehe vorne E. 17). Folglich kann nicht ausgeschlossen wer-
den,  dass  die  Beklagten  weitere  patentverletzende  Handlungen  begeht 
(vgl. vorne E. 16). Damit droht der Klägerin ohne Erlass der beantragten 
vorsorglichen  Massnahme  ein  nicht  leicht  wiedergutzumachender  Nach-
teil i.S.d. in E. 18 zitierten Rechtsprechung.

(Relative) Dringlichkeit

21.
Es wird von der Beklagten nicht bestritten, dass die Klägerin erst seit April 
2021  Kenntnis  von  den  patentverletzenden  Gerüstrahmen  und  Handlun-
gen der Beklagten habe. Folglich hat die Klägerin das vorliegende Mass-
nahmegesuch weniger als 14 Monate seit Kenntnis der Verletzung einge-
reicht. Damit ist die relative Dringlichkeit ohne weiteres gegeben.

Verhältnismässigkeit

22.
Vorsorgliche  Massnahmen  müssen  verhältnismässig  in  dem  Sinne  sein, 
dass  der  Inhalt  der  angeordneten  Massnahme  geeignet  sein  muss,  den 
geltend gemachten Nachteil abzuwenden, und nicht weitergehen darf, als 
zur  Abwendung  des  Nachteils  unbedingt  erforderlich  ist («Verhältnis-
mässigkeit im engeren Sinne»).10

10 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 49 – «Spiralfeder»; BSK 
ZPO-SPRECHER, Art. 261 N 112.

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23.
Die Beklagte bestreitet die Verhältnismässigkeit mit dem Argument, dass 
sie  den  Patentanspruch  umgehend  anerkannt,  sowohl  Import  als  auch 
Verkauf  umgehend  eingestellt  und  die  betroffenen  Gerüstrahmen  auch 
aus  ihrem Angebot sowie aus  dem  Produkt-Katalog  im  Internet  entfernt 
habe.  Infolge  dessen  bedürfe  es  keines  gerichtlichen  Verbots.  Folglich 
erweist  sich  die  Anordnung  vorsorglicher  Massnahmen  im  vorliegenden 
Fall allgemein als nicht notwendig und damit als nicht verhältnismässig.

24.
Die  Beklagte  vermischt  drohende  Rechtsverletzung und Verhältnismäs-
sigkeit.  Wie  vorne  unter  E.  0 ausgeführt,  hat  die  Klägerin  glaubhaft  ge-
macht, dass weitere Rechtsverletzungen drohen. Da die Beklagte geltend 
macht,  sie  würde  für  den  Fall,  dass  das  Gericht  vorsorgliche  Massnah-
men zu treffen beabsichtige, eine entsprechende Unterlassungserklärung 
abgegeben,  ist  dieses Verbot  nicht  unverhältnismässig,  denn  es geht 
nicht über das hinaus, wozu die Beklagte sich zu verpflichten bereit ist.

Sicherheitsleistung

25.
Weder  die  Klägerin  noch  die  Beklagte  sehen  die  Notwendigkeit,  den  Er-
lass  der  vorsorglichen  Massnahmen  von der  Leistung  einer  Sicherheit 
gemäss Art. 264 Abs. 1 ZPO abhängig zu machen. 

Vollstreckungsmassnahmen

26.
Gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO kann eine Verpflichtung zum Tun, Unterlas-
sen  oder  Dulden  durch  indirekten  Zwang  (Ordnungsbusse,  Bestrafung 
nach Art. 292 StGB) vollstreckt werden. Auf Antrag der obsiegenden Par-
tei kann bereits das erkennende Gericht Vollstreckungsmassnahmen an-
ordnen (Art. 236 Abs. 3 ZPO).

Die  Bestrafung  wegen  Ungehorsams  gegen  amtliche  Verfügungen 
(Art. 292  StGB)  und  das  Ordnungsgeld  nach Art. 343 Abs.  1  lit.  b  und  c 
ZPO  können  nach  h.L.  verbunden  werden,  eine  Verbindung  wird  aber 
wegen der Rechtsklarheit «nicht empfohlen».11 Die Ordnungsbusse nach 

11 STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 343 N 18 
m.W.H.

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Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO kann als Zwangsgeld auch gegen juristi-
sche Personen verhängt werden, während sich die Ungehorsamkeitsstra-
fe nach Art. 292 StGB nur an natürliche Personen richtet.12

27.
Die  Klägerin  beantragt,  das  Verbot mit  der  Androhung  einer  Ordnungs-
busse  von  CHF  1'000  für  jeden Tag  der  Nichterfüllung,  mindestens  aber 
CHF  5'000 sowie  der  Bestrafung  der  Organe  der  Beklagten  mit  Busse 
wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen nach Art. 292 StGB im 
Widerhandlungsfall zu verbinden (Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. 
a und c ZPO).

Die Androhung der Vollstreckungsmassnahmen bereits durch das erken-
nende  Gericht  ist  sachgerecht,  da  dadurch  ein  eventuelles  Vollstre-
ckungsverfahren  beschleunigt  wird.  Da  sich  Ordnungsbusse  und  Unge-
horsamkeitsstrafe  nicht  an  die  gleichen  Personen  richten,  besteht  auch 
nicht die von der Lehre kritisierte Gefahr der fehlenden Rechtsklarheit. 

Das  zu  erlassende  Verbot  ist  daher  mit  den  beantragten  Vollstreckungs-
massnahmen zu verbinden.

Frist zur Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren

28.
Der  Klägerin  ist  Frist  zur  Erhebung  der  Klage  im  ordentlichen  Verfahren 
anzusetzen,  unter  der  Androhung,  dass  ansonsten  die  Massnahme  da-
hinfällt (Art. 263 ZPO).

Kosten- und Entschädigungsfolgen

29.
Die Klägerin beziffert ohne Begründung den Streitwert mit CHF 100’000. 
Die Beklagte macht geltend, sie habe auf den verkauften Vertikalrahmen 
lediglich  einen  marginalen  Bruttogewinn  von  CHF  1’056  erzielt,  Geste-
hungskosten  nicht  eingerechnet.  Der  Streitwert  belaufe  sich  daher  auf 
maximal CHF 1’000.

12 BSK ZPO-ZINSLI, Art. 343 N 15, 20.

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30.
Sind sich die Parteien nicht einig über den Streitwert, so ist in der Regel 
der höhere Wert massgebend.13 Die Beklagte verkennt zudem, dass sich 
der  Streitwert  nach  dem  wirtschaftlichen  Interesse  der  Klägerin  an  der 
Klage bemisst.14 Das Interesse der Klägerin misst sich am Verbot zukünf-
tiger  patentverletzender Handlungen für  die  Dauer  des  ordentlichen  Ver-
fahren; der bisher erzielte Umsatz der Beklagte ist nicht massgeblich.

Folglich  sind  die  Gerichtskosten  ausgehend  von  einem  Streitwert  von 
CHF 100’000 auf CHF 6’000 festzusetzen (Art. 1 i.V.m. Art. 2 KR-PatGer). 
Dies  unter  der  Berücksichtigung,  dass  keine  Verhandlung  stattgefunden 
hat  und  keine  materielle  Beurteilung  betreffend  Rechtsbeständigkeit  und 
Verletzung zu erfolgen hatte, aber ein Entscheid betreffend superproviso-
rische Massnahmen getroffen werden musste. 

Die Gerichtskosten sind der Klägerin aufzuerlegen und mit ihrem Kosten-
vorschuss  zu  verrechnen  (Art.  111 Abs.  1  ZPO).  Die  endgültige  Kosten-
und Entschädigungsregelung bleibt dem ordentlichen Verfahren vorbehal-
ten (Art. 104 Abs. 3 ZPO). 

31.
Für den Fall, dass die Klägerin die Klage im ordentlichen Verfahren nicht 
fristgerecht einreicht, hat es mit dieser Kostenauflage sein Bewenden und 
die  Klägerin  ist zu  verpflichten,  der  Beklagten  eine  Parteientschädigung 
gemäss  Tarif  für  deren  berufsmässige  rechtsanwaltliche  Vertretung 
(Art. 3-6 KR-PatGer) und Ersatz für notwendige Auslagen (Art. 32 PatGG 
i.V.m. Art.  3  lit.  a  KR-PatGer)  zu  bezahlen.  Ersatz  für  notwendige Ausla-
gen  in  der Form  von  Patentanwaltskosten  werden  bis  zur  tatsächlichen 
Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwalt-
liche  Vertretung  gemäss  Tarif  übersteigt,  «von  der  Grössenordnung  her 
im  Bereich  der  rechtsanwaltlichen  Entschädigung» des Anwalts  gemäss 
KR-PatGer entschädigt.15

Die  Entschädigung  für  die  rechtanwaltliche  Vertretung  ist  auf  CHF 7’000
zu bemessen. Dies ebenfalls unter der Berücksichtigung, dass keine Ver-
handlung  stattgefunden  hat  und  keine  materielle  Beurteilung  betreffend 
Rechtsbeständigkeit und Verletzung zu erfolgen hatte. 

13 STEIN-WIGGER,  in:  Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,  ZPO  Komm.,  Art. 
91 N 26; BK ZPO-STERCHI, Art. 91 N 15.
14 FREY, Grundsätze der Streitwertbestimmung, Diss. Zürich 2017, RZ 137 f.
15 BPatGer, Urteil O2012_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5 – «Antriebseinrichtung 
für Schienenfahrzeug».

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Für  die  patentanwaltliche  Beratung  macht  die  Beklagte  CHF  12’024.70 
geltend.  Da  diese  Kosten  den  tariflichen  Rahmen  für  die  rechtsanwaltli-
che Vertretung übersteigen, ist der Ersatz der notwendigen Auslagen auf
CHF 5’000 zu beschränken; dies unter Berücksichtigung, dass sich nach 
der  Anerkennung  der  Rechtsbeständigkeit  und  Verletzung  des  Streitpa-
tents  durch  die  Beklagte  kein  weiterer  Bedarf  an  patentanwaltlicher  Un-
terstützung ergab.

Der Präsident erkennt:

1.

In Gutheissung des Massnahmebegehrens ist es der Beklagten unter 
Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1’000  für  jeden  Tag  der 
Nichterfüllung,  mindestens  aber  CHF  5’000  sowie  unter  Androhung 
der  Bestrafung  der  Organe  der  Beklagten  mit  Busse  nach  Art. 292 
StGB  verboten,  in  der  Schweiz  VertikaIrahmen  unter  der  Typenbe-
zeichnung  WAS-M  für  Baugerüste  anzubieten,  zu  bewerben,  zu  la-
gern  und  zu  verkaufen, in  die  Schweiz  zu  importieren oder  aus  der 
Schweiz  zu  exportieren,  bei  denen  Diagonalstreben  zwischen  einer 
Horizontal- und  zwei  Vertikalstreben  gemäss  den  nachstehenden 
Fotografien vorhanden sind:

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und folgende Merkmale aufweisen:

a.  zwei Vertikalstreben und mindestens eine Horizontalstrebe, wobei 
die zwei Vertikalstreben in ihrem oberen Bereich durch eine obere 
Horizontalstrebe verbunden sind, wobei

i.  die  Längsachsen  der  Vertikalstreben  eine  Höhe  des  Vertikal-

rahmens bilden und 

ii.  die Horizontalstrebe eine Breite des Vertikalrahmens und

iii. senkrecht  zu  Höhe  und  Breite  eine  Tiefe  des  Vertikalrahmens 

ausgebildet ist, 

b.  wobei zwischen der oberen Horizontalstrebe und jeweils einer der 
beiden  Vertikalstreben  in  Frontansicht  eine  Diagonalstrebe  ange-
schweisst ist, und zwar jeweils mit einem Ende an der Horizontal-
strebe und dem anderen Ende an je einer der Vertikalstreben;

c.  wobei  die  beiden  Diagonalstreben  je  aus  einem  flachen  Vier-
kanthohlrohr gefertigt sind, welches einen rechteckigen, aber nicht 
quadratischen Querschnitt aufweist und

d.  wobei diese Vierkanthohlrohre welche die Diagonalstreben bilden, 
eine  im  Querschnitt  quer  zur  Längsachse  des  Vierkanthohlrohres 
längere  Seite  und  senkrecht  dazu  eine  kürze  Seite  aufweisen, 
wobei  sich  deren  längere  Seite  entlang  der Tiefe  des  Vertikalrah-
mens erstreckt.

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 6’000.

3. Die  Kosten  werden  der  Klägerin auferlegt  und  mit  ihrem Kostenvor-

schuss verrechnet.

Die  endgültige  Kosten- und  Entschädigungsregelung  bleibt  dem  or-
dentlichen  Verfahren  vorbehalten.  Für  den  Fall,  dass  die  Klägerin 
nicht innert Frist Klage im ordentlichen Verfahren einreicht, hat es mit 
dieser Kostenauflage sein Bewenden.

4. Für  den  Fall,  dass  die  Klägerin  die  Klage  im  ordentlichen  Verfahren 
nicht  binnen  der  Frist  gemäss  Ziff. 5 einreicht,  wird  sie  verpflichtet, 
der Beklagten eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 12’000
zu bezahlen.

5. Der  Klägerin  wird  eine  Frist  bis  18.  Oktober  2021 zur  Einreichung 
der  Klage  im  ordentlichen  Verfahren  angesetzt,  ansonsten  die  vor-
sorglichen Massnahmen ohne weiteres dahinfallen.

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6. Schriftliche  Mitteilung  an  die  Parteien  unter  Beilage des Schreibens 
der  Beklagten vom  6.  September  2021,  Kostennote  der  Beklagten, 
Schreiben mit Kostennote des Patentanwalts der Beklagten vom 10. 
September  2021 für  die  Klägerin, Schreiben  der  Klägerin vom  7. 
September 2021 für die Beklagte sowie nach Eintritt der Rechtskraft 
an  das  Eidgenössische  Institut  für  Geistiges  Eigentum,  je  gegen 
Empfangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen  diesen  Entscheid  kann  innert  30 Tagen nach  Eröffnung  beim 
Bundesgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt 
werden  (Art. 72  ff.,  90  ff.  und  100  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Frist  ist  gewahrt,  wenn  die  Be-
schwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht einge-
reicht  oder  zu  dessen  Handen  der  Schweizerischen  Post  oder  einer 
schweizerischen  diplomatischen  oder  konsularischen  Vertretung  überge-
ben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende 
Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 15. September 2021

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Mark Schweizer

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 15. September 2021

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