# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 76c9b02a-112e-5283-9ef7-0725b12f1a97
**Source:** Bundesgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2021-11-19
**Language:** de
**Title:** Bundespatentgericht 19.11.2021 O2019_007
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BPatG/CH_PATG_001_O2019-007_2021-11-19.pdf

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l  d e s  b r e v e t s

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  d e i  b r e v e t t i

T r i b u n a l  f e d e r a l  d a  p a t e n t a s

F e d e r a l  P a t e n t  C o u r t

O2019_007

U r t e i l  v o m  1 9 .  N o v e m b e r  2 0 2 1

Besetzung
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),

Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),

Richter Dr. chem. Michael Kaufmann

Gerichtsschreiber Dr. iur. Lukas Abegg

Verfahrensbeteiligte
Illumina Cambridge Limited, 19 Granta Park, Great Abing-

ton, GB-CB21 6DF Cambridge, Cambridgeshire, 

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess und 

lic. iur. Julian Schwaller sowie Rechtsanwältin MLaw Andrea 

Heiniger, Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201,

8005 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Claudia Bi-

bus, E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich,

Klägerin

gegen

Latvia MGI Tech SIA, Dzirnavu iela 57A-4, LV-1010 Riga,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame und

Rechtsanwältin lic. iur. Lara Dorigo, Lenz & Staehelin,

Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, patentanwaltlich be-

raten durch Dr. Martin Wilming, Hepp Wenger Ryffel AG,

Friedtalweg 5, 9500 Wil,

Beklagte

Gegenstand
Patentverletzung (Unterlassung, Auskunft, Rechnungsle-

gung)

O2019_007

Seite 2

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung,

1.

Am 28. Juni 2019 reichte die Klägerin die Klage ein mit folgenden Rechts-

begehren (die Unterschiede in den zunehmend enger gefassten Rechts-

begehren 1-3 sowie 4-7 sind jeweils hervorgehoben):

«1. Defendant shall be prohibited, 

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland 

the following product, be it alone or as part of a kit:

a modified nucleotide molecule 

comprising a purine or pyrimidine base and 

a ribose or deoxyribose sugar moiety 

having a removable 3'-OH blocking group covalently attached thereto

such that the 3' carbon atom has attached a group of the structure -O-Z

wherein Z comprises an azido group and is (-CR'2-N3) and

wherein each R' is independently a hydrogen atom, an alkyl, substituted alkyl, 

arylalkyl, alkenyl, alkynyl, aryl, heteroaryl, heterocyclic, acyl, cyano, alkoxy, ar-

yloxy, heteroaryloxy or amido group, or a detectable label attached through a 

linking group,

or R'2 represents an alkylidene group of formula =C(R"')2 wherein each R"' may 

be the same or different and is selected from the group comprising hydrogen 

and halogen atoms and alkyl groups;

2. Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

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from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland 

the following product, be it alone or as part of a kit:

a modified nucleotide molecule

comprising a purine or pyrimidine base and

a ribose or deoxyribose sugar moiety

having a removable 3'-OH blocking group covalently attached thereto 

such that the 3' carbon atom has attached a group of the structure -O-Z

wherein Z is azidomethyl (-CH2-N3);

3. Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in

Switzerland, storing in Switzerland

the following product, be it alone or as part of a kit:

a modified nucleotide molecule 

comprising a purine or pyrimidine base and

a ribose or deoxyribose sugar moiety

having a removable 3'-OH blocking group covalently attached thereto

such that the 3' carbon atom has attached a group of the structure -O-Z

wherein Z is azidomethyl (-CH2-N3) 

and wherein said base is linked to a fluorophore via a cleavable linker;

4. Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

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from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland 

kits for sequencing at least two nucleotides of a template nucleic acid compris-

ing repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled 

nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic 

acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucle-

otide(s), 

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof;

5. Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland

kits for sequencing at least two nucleotides of a template nucleic acid compris-

ing repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled 

nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic 

acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucle-

otide(s), 

wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a 

nucleoside triphosphate, 

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof;

6. Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland 

kits for sequencing at least two nucleotides of a template nucleic acid compris-

ing repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled 

nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic 

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acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucle-

otide(s), 

wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a 

nucleoside triphosphate,

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof

wherein the ascorbic acid or salt thereof is present in the buffer at a concentra-

tion of at least 20 mM;

7. Defendant shall be prohibited, 

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1 )(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1 )(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance, 

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland

kits for sequencing at least two nucleotides of a template nucleic acid compris-

ing repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled 

nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic 

acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucle-

otide(s),

comprising one or more fluorescently labelled nucleotides, 

wherein the fluorescent label is linked to the nucleotides via a cleavable linker,

DNA polymerase

and a buffer comprising ascorbic acid or a salt thereof, or a supply of ascorbic 

acid or a salt thereof;

8. Defendant shall be ordered under threat of an administrative fine of CHF 

1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at 

least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of 

its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, to lay 

detailed accounts within 30 days in accordance with recognized principles of 

accounting, and grant information, as to the profits earned with Defendant's 

offering and selling of the products according to Prayers for Relief 1-7;

9. Defendant shall be ordered to pay the amount requested by Plaintiff after the 

accounts and information in accordance with Prayer for Relief 8 have been pro-

vided by Defendant; 

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With costs and indemnification (including patent attorney's expenses) to be 

borne by Defendant;

and the following Procedural Motions:

1. Proceedings shall be limited to infringement and injunctive relief (and, poten-

tially, validity) as well as provision of information and data according to Prayers 

for Relief 1 to 8, until a final judgment has been reached on these issues;

2. Proceedings shall for now be suspended as regards the claims for financial 

compensation according to Prayer for Relief 9.»

2.

Am 25. November 2019 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit dem 

Antrag, die Klage sei abzuweisen, dies mit folgenden Begehren:

«The Complaint shall be dismissed.

All costs and fees, including the expenses for the assisting patent attorneys to 

be borne by Plaintiff.

PROCEDURAL MOTIONS

The proceedings shall first be limited to the question of Defendant's capacity to 

be sued ("Passivlegitimation'') and a preliminary decision (Vorentscheid) shall 

be rendered in this respect.

Until such decision is rendered, the proceedings shall be suspended as regards 

all other issues.»

3.

Am 26. Februar 2020 fand eine Instruktionsverhandlung statt, eine gütliche 

Einigung konnte nicht gefunden werden.

4.

Am 11. Mai 2020 erstattete die Klägerin die Replik, hielt an den bereits 

gestellten Rechtsbegehren fest, und ergänzte dabei ihre Rechtsbegehren 

wie folgt (die Unterschiede in den zunehmend enger gefassten Rechtsbe-

gehren 4a-4c, 5a-5c, 6a-6c sowie 7a-7f sind jeweils hervorgehoben, unter-

strichen verglichen mit den bereits gestellten Rechtsbegehren und kursiv

verglichen mit Rechtsbegehren 4):

«Prayer for relief 4a, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 4:

Defendant shall be prohibited,

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under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s),

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof;

Prayer for relief 4b, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 4a:

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a)

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination,

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof;

Prayer for relief 4c, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 4b:

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

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from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination with

laser light,

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof;

Prayer for relief 5a, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 5:

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s),

wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a 

nucleoside triphosphate,

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof;

Prayer for relief 5b, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 5a: 

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland

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kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination

wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a 

nucleoside triphosphate,

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof;

Prayer for relief 5c, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 5b:

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland 

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination with 

laser light,

wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a 

nucleoside triphosphate,

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof;

Prayer for relief 6a, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 6:

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland

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kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s),

wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a 

nucleoside triphosphate,

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof

wherein the ascorbic acid or salt thereof is present in the buffer at a concentra-

tion of at least 20 mM;

Prayer for relief 6b, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 6a:

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland 

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination,

wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a 

nucleoside triphosphate,

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof

wherein the ascorbic acid or salt thereof is present in the buffer at a concentra-

tion of at least 20 mM;

Prayer for relief 6c, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 6b:

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

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Seite 11

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination with 

laser light,

wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a 

nucleoside triphosphate,

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof

wherein the ascorbic acid or salt thereof is present in the buffer at a concentra-

tion of at least 20 mM;

Prayer for relief 7a, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 7:

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s), 

comprising 

one or more fluorescently labelled nucleotides, wherein the fluorescent label is 

linked to the base of the nucleotides via a cleavable linker,

DNA polymerase

and a buffer comprising ascorbic acid or a salt thereof, or a supply of ascorbic 

acid or a salt thereof;

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Prayer for relief 7b, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 7a:

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination,

comprising

one or more fluorescently labelled nucleotides, wherein the fluorescent label is 

linked to the base of the nucleotides via a cleavable linker,

DNA polymerase

and a buffer comprising ascorbic acid or a salt thereof, or a supply of ascorbic 

acid or a salt thereof;

Prayer for relief 7c, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 7b:

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland 

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination with 

laser light,

comprising

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Seite 13

one or more fluorescently labelled nucleotides, wherein the fluorescent label is 

linked to the base of the nucleotides via a cleavable linker,

DNA polymerase

and a buffer comprising ascorbic acid or a salt thereof, or a supply of ascorbic 

acid or a salt thereof;

Prayer for relief 7d, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 7c:

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s),

comprising

one or more fluorescently labelled nucleotides, wherein the fluorescent label is 

linked to the base of the nucleotides via an azido moiety-containing cleavable 

linker,

DNA polymerase

and a buffer comprising ascorbic acid or a salt thereof, or a supply of ascorbic 

acid or a salt thereof;

Prayer for relief 7e, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 7d:

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland 

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kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination,

comprising

one or more fluorescently labelled nucleotides, wherein the fluorescent label is 

linked to the base of the nucleotides via an azido moiety-containing cleavable 

linker,

DNA polymerase

and a buffer comprising ascorbic acid or a salt thereof, or a supply of ascorbic 

acid or a salt thereof;

Prayer for relief 7f, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 7e:

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination with 

laser light,

comprising

one or more fluorescently labelled nucleotides, wherein the fluorescent label is 

linked to the base of the nucleotides via an azido moiety-containing cleavable 

linker,

DNA polymerase

and a buffer comprising ascorbic acid or a salt thereof, or a supply of ascorbic 

acid or a salt thereof.»

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5.

Am 25. Juni 2020 erstattete die Beklagte die Duplik, ohne dabei ihre 

Rechtsbegehren zu ändern.

6.

Mit Antwort vom 27. August 2020 reagierte die Klägerin auf die Duplik, wo-

bei sie die Rechtsbegehren erneut ergänzte, und zwar mit den folgenden

Hilfsbegehren:

«Prayer for relief 4d, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 4c:

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination,

wherein in step (b) illumination is applied to excite the fluorescent label of the 

incorporated nucleotide,

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof;

Prayer for relief 4e, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 4d:

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland 

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

O2019_007

Seite 16

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination,

wherein in step (a) the fluorescently labelled nucleotides comprise an azidome-

thyl group covalently attached at the 3'O-position of the sugar moiety,

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof;

Prayer for relief 4f, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 4e:

Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 

1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at 

least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of 

its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland 

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination,

wherein in step (a) the fluorescently labelled nucleotides comprise an azidome-

thyl group covalently attached at the 3'O-position of the sugar moiety,

wherein in step (b) illumination is applied to excite the fluorescent label of the 

incorporated nucleotide,

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof;

Prayer for relief 5d, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 5c:

Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 

1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at 

least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of 

its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, 

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland 

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

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Seite 17

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination

wherein in step (b) illumination is applied to excite the fluorescent label of the 

incorporated nucleotide.

wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a 

nucleoside triphosphate, 

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof;

Prayer for relief 5e, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 5d:

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination

wherein in step (a) the fluorescently labelled nucleotides comprise an azidome-

thyl group covalently attached at the 3'O-position of the sugar moiety.

wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a 

nucleoside triphosphate,

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof;

Prayer for relief 5f, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 5e:

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland

O2019_007

Seite 18

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination

wherein in step (a) the fluorescently labelled nucleotides comprise an azidome-

thyl group covalently attached at the 3'O-position of the sugar moiety.

wherein in step (b) illumination is applied to excite the fluorescent label of the 

incorporated nucleotide.

wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a 

nucleoside triphosphate,

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof; 

Prayer for relief 6d, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 6c:

Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 

1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at 

least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of 

its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination,

wherein in step (b) illumination is applied to excite the fluorescent label of the 

incorporated nucleotide.

wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a 

nucleoside triphosphate,

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof

wherein the ascorbic acid or salt thereof is present in the buffer at a concentra-

tion of at least 20 mM;

Prayer for relief 6e, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 6d:

Defendant shall be prohibited, 

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Seite 19

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination, 

wherein in step (a) the fluorescently labelled nucleotides comprise an azidome-

thyl group covalently attached at the 3'O-position of the sugar moiety,

wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a 

nucleoside triphosphate,

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof

wherein the ascorbic acid or salt thereof is present in the buffer at a concentra-

tion of at least 20 mM;

Prayer for relief 6f, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 6e:

Defendant shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance 

pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 

343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC 

in the event of non-compliance,

from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, of-

fering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in 

Switzerland, storing in Switzerland 

kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least 

two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) 

incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of 

nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining 

the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination,

wherein in step (a) the fluorescently labelled nucleotides comprise an azidome-

thyl group covalently attached at the 3'O-position of the sugar moiety.

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Seite 20

wherein in step (b) illumination is applied to excite the fluorescent label of the 

incorporated nucleotide.

wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a 

nucleoside triphosphate,

said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof

wherein the ascorbic acid or salt thereof is present in the buffer at a concentra-

tion of at least 20 mM;»

7.

Die Beklagte reagierte darauf mit Eingabe vom 24. September 2020, und 

die Klägerin ihrerseits mit Eingabe vom 21. Oktober 2020. Eine weitere 

Eingabe der Beklagten erfolgte am 5. November 2020, und mit Novenein-

gabe vom 11. November 2020 reichte die Klägerin ein Urteil des Landge-

richts Düsseldorf vom 3. November 2020 (nicht rechtskräftig) ein, mit dem

der deutsche Teil des Patents EP 1 530 578 B1 von der Klägerin in der 

ersten Instanz offenbar mit Erfolg gegen die Beklagte durchgesetzt worden 

war. Eine weitere Noveneingabe der Klägerin erfolgte am 18. November 

2021 mit einem Massnahmeurteil des Barcelona Commercial Court vom 

12. November 2021, in dem der spanische Teil des Patents EP 1 530 578 

B1 von der Klägerin in der ersten Instanz mit Erfolg gegen die Beklagte 

durchgesetzt worden war. In der gleichen Eingabe bezog die Klägerin auch 

Stellung zur Eingabe der Beklagten vom 5. November 2020. 

8.

Am 2. Dezember 2020 erstattete der Fachrichter das Fachrichtervotum. Mit 

Verfügung vom 25. Januar 2021 wurde das Verfahren ab dem 1. Februar 

2021 bis 31. Mai 2021 sistiert, weil die ursprünglich für den 12. Februar 

2021 terminierte Hauptverhandlung auf gemeinsamen Wunsch der Par-

teien verschoben wurde. Am 29. Januar 2021 nahmen die Parteien Stel-

lung zum Fachrichtervotum.

9.

Mit Eingabe vom 10. März 2021 reichte die Klägerin als weitere Novenein-

gabe eine angeblich erst kürzlich verfügbar gewordene «product and pro-

cess description» aus einem parallelen Verfahren in England ein. Die Be-

klagte verwahrte sich gegen diese Eingabe während der Sistierung. Das 

Gericht forderte darauf die Parteien auf, während der Sistierung auf weitere 

Noveneingaben zu verzichten; eine Stellungnahme zur Eingabe vom 

10. März 2021 würde als rechtzeitig erachtet, wenn sie binnen zehn Tagen 

nach dem Ende der Sistierung eingehe.

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Seite 21

10.

Am 1. Juni 2021 reichte die Klägerin als weitere Noven eine vorläufige Be-

urteilung des deutschen Bundespatentgerichts vom 19. Januar 2021, und 

Urteile des Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel vom 25. 

März 2021, des Landgerichts Düsseldorf vom 27. April 2021 und der Audi-

encia Provincial de Barcelona vom 5. Mai 2021 ein. Mit Eingabe vom 1. 

Juni 2021 nahm die Beklagte Stellung zur Noveneingabe vom 10. März 

2021 und reichte ihrerseits als Noven neue Unterlagen aus dem US Dis-

covery Verfahren ein, die angeblich erst seit Mitte Januar 2021 erhältlich 

waren. Die Rechtsanwälte der Beklagten wiesen darauf hin, dass Teile der 

eingereichten Unterlagen nicht ihrer Klientin bekannt gegeben dürften («at-

torneys’ eyes only»).

11.

In einer Telefonkonferenz vom 8. Juni 2021 besprachen der Präsident und 

die Parteianwälte die an der Hauptverhandlung zu beachtenden Geheim-

haltungsmassahmen. Im Wesentlichen erklärte sich die Klägerin bereit, an 

der Hauptverhandlung nicht aus den vertraulichen Unterlagen zu zitieren.

12.

Am 14. Juni 2021 fand die Hauptverhandlung statt.

Zuständigkeit

13.

Die Klägerin hat ihren Sitz in Cambridge, Grossbritannien, während die Be-

klagte ihren Sitz in Riga, Lettland, hat. Die Klage stützt sich auf die angeb-

liche Verletzung zweier Schweizer Teile von europäisch erteilten Patenten 

durch (drohende) Handlungen in der Schweiz.

Lettland ist als Mitgliedsstaat der Europäischen Union durch das Überein-

kommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll-

streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Über-

einkommen, LugÜ, SR 0.275.12) gebunden, die Schweiz ist Vertragspartei 

des Übereinkommens.

Wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten 

Handlung gleichgestellt ist, den Gegenstand des Verfahrens bilden, kann 

eine Partei, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines durch das Lugano-

Übereinkommen gebundenen Staates hat, vor dem Gericht des Ortes, an 

dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht, ver-

klagt werden (Art. 5 Nr. 3 LugÜ).

O2019_007

Seite 22

Vorliegend behauptet die Klägerin (drohende) Patentverletzungen in der 

Schweiz, also unerlaubte Handlungen i.S.v. Art. 5 Nr. 3 LugÜ. Die örtliche 

Zuständigkeit der Schweizer Gerichte ist daher gegeben. Die Zuständigkeit 

des Bundespatentgerichts ergibt sich aus Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG. 

Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist da-

her gegeben, was von der Beklagten auch nicht bestritten wird.

Keine Beschränkung des Verfahrens auf die Frage des Rechtsschutz-

interesses (drohende Verletzungshandlungen)

14.

Gemäss der Eventualmaxime (auch Konzentrationsgrundsatz) müssen

alle Angriffs- und Verteidigungsmittel in einem bestimmten Prozessstadium 

vorgebracht werden.1 Die Eventualmaxime zieht es nach sich, dass Vor-

bringen eventualiter formuliert und Beweismittel auch für den subsidiären 

Fall eingereicht werden müssen.

15.

Die Beklagte hat in der Klageantwort den Antrag gestellt, dass das Verfah-

ren – in Abweichung vom Konzentrationsgrundsatz – auf die Frage der 

Passivlegitimation der Beklagten zu beschränken sei. Damit meint sie, 

dass zuerst darüber zu entscheiden sei, ob die Beklagte in der Schweiz 

überhaupt Verletzungshandlungen begangen habe oder zu begehen 

drohe, was unter dem Titel des Rechtsschutzinteresses abgehandelt wird 

(nachstehend E. 24 f.). 

Bereits die Tatsache, dass das Gericht bis zu diesem Urteil nicht über die-

sen Antrag entschieden hat, zeigt, dass es den Antrag ablehnt. Das bringt 

für beide Parteien, aber natürlich v.a. für die Beklagte, die diesen Prozess 

nicht eingeleitet hat, die Beschwerlichkeit mit sich, dass sie sich zu kom-

plexen technischen Sachverhalten äussern müssen, die nicht entscheidre-

levant sind, wenn auf die Klage bereits mangels Rechtschutzinteresse 

nicht einzutreten ist.

Die Gutheissung des Antrags auf Verfahrensbeschränkung brächte aber

die Gefahr mit sich, dass das Verfahren wesentlich verzögert wird, wenn 

                                               
1 LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar 
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 229 
N 1.

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Seite 23

das Gericht nach zweimaligem Schriftenwechsel zum Rechtsschutzinte-

resse zum Schluss kommt, dass dieses gegeben ist. Dies lässt sich vor 

dem doppelten Schriftenwechsel kaum voraussehen, da die Klägerin in der 

zweiten Rechtsschrift unbeschränkt neue Tatsachenbehauptungen und 

Beweismittel einbringen kann. In Abwägung des Interesses an einer 

schlanken, d.h. eingeschränkten, und einer schnellen, d.h. umfassenden, 

Prozessführung überwiegt nach Auffassung des Gerichts regelmässig das 

Interesse an der schnellen Prozessführung, wie sie im Konzentrations-

grundsatz ihren Niederschlag gefunden hat. Dass die Parteien gezwungen 

sind, auch für den subsidiären Fall zu argumentieren, ist eine hinzuneh-

mende Folge der Eventualmaxime.

Der Antrag der Beklagten, das Verfahren auf das Rechtsschutzinteresse 

(«Passivlegitimation») zu beschränken, ist daher abzuweisen.

Bestimmtheit des Rechtsbegehrens Nr. 1

16.

Unterlassungsklagen müssen auf das Verbot eines genau umschriebenen 

Verhaltens gerichtet sein. Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie 

nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen 

wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen 

haben.2

17.

In ihrem Rechtsbegehren Nr. 1 beschreibt die Klägerin das zu verbietende 

Verhalten durch eine so genannte Markush-Formel. Spezifisch:

«[…] such that the 3' carbon atom has attached a group of the structure -O-Z

wherein Z comprises an azido group and is (-CR'2-N3) and

wherein each R' is independently a hydrogen atom, an alkyl, substituted alkyl, 

arylalkyl, alkenyl, alkynyl, aryl, heteroaryl, heterocyclic, acyl, cyano, alkoxy, 

aryloxy, heteroaryloxy or amido group, or a detectable label attached through 

a linking group,

or R'2 represents an alkylidene group of formula =C(R"')2 wherein each R"' 

may be the same or different and is selected from the group comprising hy-

drogen and halogen atoms and alkyl groups.»

                                               
2 BGE 142 III 587 E. 5.3 (st. Rsp.).

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Seite 24

Diese Umschreibung umfasst unzählige Moleküle, wobei einzelne davon –

z.B. «substituted alkyl» – auch noch völlig unbestimmt sind (es bleibt offen, 

welche Substituenten von Alkyl unter das Begehren fallen sollen und wie 

lange die Alkylkette sein soll).

Behauptet wird weiter einzig eine Verletzung durch eine Ausführungsform, 

bei der Z = Azidomethyl ist, d.h. R2 eine Methylengruppe ist. Die Klägerin 

behauptet nicht, dass die Gefahr drohe, dass die Beklagte ein anderes Mo-

lekül als Azidomethyl als Schutzgruppe verwenden wird. Daher fehlt es 

auch an einem Rechtsschutzinteresse an der Gutheissung des übermässig 

breiten Rechtsbegehrens Nr. 1.

Auf Rechtsbegehren Nr. 1 ist daher mangels Bestimmtheit sowie mangels 

Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten.

Kumulative Häufung der Rechtsbegehren

18.

Werden mehrere Rechtsbegehren gestellt, muss klar sein, in welchem Ver-

hältnis sie zueinanderstehen. Bei der eventuellen Häufung wird ein Even-

tualanspruch nur für den Fall gestellt, dass der übergeordnete Anspruch 

nicht durchdringt, womit die klagende Partei dem Gericht eine Reihenfolge 

der Beurteilung vorgibt. Unzulässig, weil gegen das Bestimmtheitsgebot 

verstossend, ist eine alternative Häufung, d.h. die klagende Partei macht 

mehrere Ansprüche geltend, überlasst es jedoch dem Gericht zu entschei-

den, über welchen bzw. welche davon befunden wird.3 Zulässig ist eine 

kumulative Häufung, wenn für die einzelnen Ansprüche das gleiche Gericht 

sachlich zuständig und dieselbe Verfahrensart anwendbar ist4 und die wei-

teren Prozessvoraussetzungen, insbesondere das Rechtsschutzinteresse, 

gegeben sind.

Stellt eine Partei kumulativ mehrere Unterlassungsbegehren, so fehlt es ihr 

an einem Rechtsschutzinteresse an der Gutheissung eines Unterlassungs-

begehrens, das enger ist als ein anderes kumulativ gestelltes Unterlas-

sungsbegehren, d.h. alle Merkmale des anderen Unterlassungsbegehrens 

und mindestens ein zusätzliches Merkmal umfasst oder mindestens ein 

Merkmal des anderen Unterlassungsbegehrens weiter präzisiert. Die 

blosse Möglichkeit, dass das Klagepatent später einmal eingeschränkt 

                                               
3 BGE 142 III 683 E. 5.3.2.
4 BGE 142 III 683 E. 5.3.2.

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Seite 25

werden könnte, genügt nicht für ein aktuelles Rechtsschutzinteresse. Hin-

gegen besteht grundsätzlich ein Rechtsschutzinteresse an der Gutheis-

sung eines Unterlassungsbegehrens, das etwas Anderes verbietet als ein 

anderes kumulativ gestelltes Unterlassungsbegehren, d.h. mindestens ein 

Merkmal eines anderen kumulativ gestellten Unterlassungsbegehrens

nicht umfasst.

19.

Die Klägerin stellt vorliegend mit der Klageschrift kumulativ sieben Unter-

lassungsbegehren (Rechtsbegehren Nr. 1-7) und in der Replik eventualiter 

zu den Unterlassungsbegehren Nr. 4 bis 6 jeweils drei Eventualbegehren 

(Rechtsbegehren Nr. 4a-c, 5a-c, 6a-c) und sechs Eventualbegehren zu 

Rechtsbegehren Nr. 7 (Nr. 7a-f).

Rechtsbegehren Nr. 3 umfasst alle Merkmale gemäss Rechtsbegehren Nr. 

2 sowie das zusätzliche Merkmal «and wherein said base is linked to a 

fluorophore via a cleavable linker». Damit fehlt es an einem Rechtsschutz-

interesse an Rechtsbegehren Nr. 3, wenn Rechtsbegehren Nr. 2 gutge-

heissen wird. Wird Rechtsbegehren Nr. 2 abgewiesen, besteht hingegen 

ein Interesse an der Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 3.

Rechtsbegehren Nr. 4 umfasst nicht alle Merkmale von Rechtsbegehren 

Nr. 2 oder 3. Die Klägerin hat daher ein Interesse an dessen Gutheissung 

neben der Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 2 oder 3. Rechtsbegehren 

Nr. 5 hingegen umfasst alle Merkmale von Rechtsbegehren Nr. 4 und ein 

zusätzliches Merkmal («wherein the substrate for incorporation of fluoro-

scently labelled nucleotide is a nucleoside triphosphate»). Falls Rechtsbe-

gehren Nr. 4 gutheissen wird, fehlt es daher an einem Rechtsschutzinte-

resse an Rechtsbegehren Nr. 5. Dasselbe gilt für Rechtsbegehren Nr. 6 im 

Verhältnis zu Nr. 5; auch Rechtsbegehren Nr. 6 umfasst alle Merkmale ge-

mäss Begehren Nr. 5 sowie ein zusätzliches Merkmal.

Hingegen ist Rechtsbegehren Nr. 7 auf etwas Anderes gerichtet als 

Rechtsbegehren Nr. 6 und auch als Rechtsbegehren Nr. 4 und 5, denn 

während der Reagenzienkit gemäss Rechtsbegehren Nr. 4-6 einen «buffer 

comprising ascorbic acid or a salt thereof» enthalten muss, genügt es ge-

mäss Nr. 7, dass er einen «buffer comprising ascorbic acid or a salt thereof 

or a supply of ascorbic acid or a salt thereof» enthält. Rechtsbegehren Nr. 

7 ist also in diesem Punkt breiter als die Rechtsbegehren Nr. 4-6 (enthält 

aber anderen zusätzliche Merkmale von Rechtsbegehren Nr. 6).

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Seite 26

Nicht zu übersehen ist, dass die Kumulation von Unterlassungsansprüchen 

in Verbindung mit Eventualanträgen das Gericht und die Gegenpartei er-

heblich belastet. Vorliegend stellt die Klägerin nicht weniger als 22 Unter-

lassungsbegehren (mit der Stellungnahme zur Duplik sogar 31). Irgend-

wann ist die Schwelle erreicht, bei der ausufernde Rechtsbegehren gegen 

das Verhalten nach Treu und Glauben im Prozess (Art. 52 ZPO) verstos-

sen.

Weitere Eventualbegehren gemäss Stellungnahme zur Duplik

20.

Nach nunmehr gefestigter Rechtsprechung haben die Parteien im ordentli-

chen Verfahren wie auch im vereinfachten Verfahren zweimal unbe-

schränkt die Möglichkeit, sich zur Sache zu äussern und namentlich neue 

Tatsachen in den Prozess einzuführen. Danach haben sie nur noch unter 

den eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, 

neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen.5 Die Neuformulierung von 

Patentansprüchen im Zivilprozess ist dem Vorbringen von Noven gleich zu 

achten.6

Gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO werden neue Tatsachen und Beweismit-

tel berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht wurden und bereits 

vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsver-

handlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher 

vorgebracht werden konnten (unechte Noven).

Bringt die Beklagte in der Duplik neue Tatsachenbehauptungen und/oder 

Beweismittel ein, so ist der Sorgfaltsnachweis gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. b 

ZPO erfüllt, wenn «die Dupliknoven für diese Noveneingabe kausal sind 

(…). Erforderlich ist einerseits, dass (erst) die Dupliknoven das Vorbringen 

der unechten Noven veranlasst haben, andererseits, dass die unechten 

Noven in technischer bzw. thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dup-

liknoven aufzufassen sind».7

21.

Die Klägerin reicht mit ihrer Stellungnahme zur Duplik vom 27. August 2020 

weiter eingeschränkte Ansprüche des Klagepatents EP 412 ein (Hilfsan-

                                               
5 BGE 146 III 55 E. 2.3.1 – «Durchflussmessfühler».
6 BGE 146 III 416 E. 4.1 m.w.H – «Gelenkpfanne».
7 BGE 146 III 55 E. 2.5.2 – «Durchflussmessfühler».

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Seite 27

sprüche 7-9). Auf diese inter partes geänderten Ansprüche stützen sich er-

sichtlich die Unterlassungsbegehren Nr. 4d-f, 5d-f und 6d-f, welche die Klä-

gerin ebenfalls mit der Stellungnahme zur Duplik einreicht.

Der Aktenschluss trat für die Klägerin mit der Replik ein.  Die mit der Stel-

lungnahme zur Duplik eingereichten geänderten Ansprüche könnten nur 

berücksichtigt werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO 

erfüllt wären; insbesondere, wenn die Änderungen durch neue tatsächliche 

Behauptungen in der Duplik verursacht wurden. Die Klägerin äussert sich 

mit keinem Wort dazu, weshalb die neuen Ansprüche gemäss Stellung-

nahme zur Duplik novenrechtlich zulässig sein sollten. Es ist auch nicht 

ersichtlich, welche neuen tatsächlichen Behauptungen in der Duplik die 

Änderungen der geltend gemachten Ansprüche rechtfertigen.

Die mit der Stellungnahme zur Duplik geänderten Ansprüche können daher 

nicht berücksichtigt werden. Sollten sich die rechtzeitig in den Prozess ein-

geführten Ansprüche alle als ungültig erweisen, erübrigt sich deshalb auch 

eine Prüfung der Rechtsbegehren Nr. 4d-f, 5d-f und 6d-f, da sich diese 

nicht auf einen rechtzeitig eingebrachten Patentanspruch stützen können.

Neue tatsächliche Behauptungen und Beweismittel gemäss Stellung-

nahme zur Duplik

22.

Die Klägerin reicht mit der Stellungnahme zur Duplik zahlreiche neue Be-

weismittel ein. Teilweise handelt es sich dabei um echte Noven, die zuläs-

sigerweise eingebracht werden können (z.B. Verfügung vom 13. Juni 

2020). Andere Beweismittel, die keine echten Noven sind, d.h. bereits im 

Zeitpunkt der Erstattung der Replik existierten, sind nur beachtlich, wenn 

ihre Einreichung durch neue tatsächliche Behauptungen in der Duplik ver-

ursacht wurde (vorne, E. 20). Die Beklagte beantragt, die Stellungnahme 

zur Duplik vom 27. August 2020 sei vollumfänglich nicht zu beachten.

23.

Zahlreiche der mit der Stellungnahme zur Duplik eingereichten Beweismit-

tel sind für die Urteilsbegründung nicht wesentlich. Ob sie zu beachten wä-

ren, kann daher offenbleiben.

Wesentlich ist Beilage 51 zur Stellungnahme zur Duplik, ein Wikipedia-Ar-

tikel zu Fluorescein. Dieser wurde eingereicht als Antwort auf die neue Be-

hauptung in der Duplik, Song et al., Photobleaching Kinetics of Fluorescein 

in Quantitative Fluorescence Microscopy, Biophysical Journal 1995, 2588-

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Seite 28

2600 belege, dass Photobleichung nach wenigen Mikrosekunden eintreten

könne (dazu hinten, E. 65). Da kausal verursacht und thematisch bezogen 

auf eine neue tatsächliche Behauptung in der Duplik, ist diese Beilage 51 

zu berücksichtigen.

Rechtsschutzinteresse

24.

Das Patent verschafft seinem Inhaber das Recht, anderen zu verbieten, 

die Erfindung gewerbsmässig zu benützen. Als Benützung gelten insbe-

sondere das Herstellen, das Lagern, das Anbieten, das Inverkehrbringen, 

die Ein-, Aus- und Durchfuhr sowie der Besitz zu diesen Zwecken (Art. 8 

Abs. 1 und 2 PatG).

Wer eine Erfindung widerrechtlich benützt, kann zivil- und strafrechtlich zur 

Verantwortung gezogen werden (Art. 66 lit. a PatG). Wer durch eine der in 

Art. 66 genannten Handlungen bedroht oder in seinen Rechten verletzt ist, 

kann auf Unterlassung oder auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes 

klagen (Art. 72 PatG).

Der Patentinhaber ist in seinen Rechten bedroht, wenn das Verhalten des 

Beklagten die künftige Patentverletzung ernsthaft befürchten lässt.8 Lehre 

und Rechtsprechung unterscheiden zwischen Erstbegehungs- und Wie-

derholungsgefahr. Analoge Eingriffe in der Vergangenheit sind ein Indiz für 

einen bevorstehenden Eingriff (Wiederholungsgefahr). 

Wenn noch keine Verletzung stattgefunden hat, ist zu prüfen, ob konkrete 

Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine Patentverletzung bevorsteht. Sol-

che Anhaltspunkte können Ankündigungen des angeblichen Verletzers 

sein, dessen Anfragen an Lieferanten und Abnehmer oder Vorbereitungs-

handlungen wie Aufträge an Werbeagenturen oder Insertionsaufträge.9 Be-

reits erfolgte Verletzungen im Ausland können ein Hinweis auf künftige Ver-

letzungen in der Schweiz sein, wenn das entsprechende Produkt üblicher-

weise in allen Ländern in der gleichen Ausstattung angeboten wird und die 

ausländische Verletzerin, bzw. eine ihrer Konzerngesellschaften, auch in 

der Schweiz tätig ist.10

                                               
8 BGE 124 III 72 E. 2a – «Contra-Schmerz».
9 DAVID et al., in: von Büren/David (Hrsg.), Der Rechtsschutz im 
Immaterialgüterrecht (SIWR I/2), 3. Aufl. 2011, RZ 272.
10 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 72 N 11.

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Nach Rechtsprechung und herrschender Lehre führt die fehlende Bedro-

hung in den Rechten zum Nichteintreten, da es an einem Rechtsschutzin-

teresse fehlt (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO).11

25.

Die Klägerin behauptet, es hätten bereits Verletzungshandlungen in der 

Schweiz stattgefunden. Insbesondere werde ein Sequenziergerät der Be-

klagten am Health 2030 Genome Center auf dem Campus Biotech in Genf 

betrieben, das nur mit Reagenzien (Kits) der Beklagten funktioniere. Auch 

biete die Beklagte auf ihrer Website, die sich auch an Kunden aus der

Schweiz richte, patentverletzende Dienstleistungen an. Die Beklagte be-

streitet, dass sie auf dem Gebiet der Schweiz patentverletzende Handlun-

gen begeht. Sie erbringe nur «after-sales services» wie Reparaturen und 

Schulungen, die nicht patentverletzend seien. Die Sequenziergeräte und 

Reagenzien würden von anderen Konzerngesellschaften geliefert. Die Klä-

gerin habe schlicht die falsche Gesellschaft eingeklagt.

Es ist in diesem Stadium des Verfahrens unstrittig, dass das in Genf betrie-

bene Sequenziergerät «MGISEQ-2000» (heutige Bezeichnung: 

«DNBSEQ-G400») nicht von der Beklagten, sondern einer anderen Kon-

zerngesellschaft, entweder BGI Complete Genomics Hong Kong Co. Ltd., 

Hongkong, oder MGI Tech Co., Ltd., Shenzen, China, geliefert wurde. An-

dererseits lässt sich das Sequenziergerät nur mit den dazugehörigen, aus 

dem Konzern der Beklagten stammenden, Reagenzien betreiben. Die ge-

genteilige Behauptung der Beklagten ist durch das Benutzerhandbuch, in 

dem gezeigt wird, dass der Barcode der Reagenzienkits gescannt werden 

muss, bevor diese in die Maschine eingesetzt werden, widerlegt. Nicht aus 

dem Konzern der Beklagten stammende Kits können nicht erfolgreich ge-

scannt werden; sie können nicht oder nur unter Umgehung der Benut-

zungsvorschriften eingesetzt werden.

Die Klägerin behauptet nicht, dass sie die Reagenzien, die sie analysiert 

hat, in der Schweiz erworben hat. M.a.W. ist es ihr offenbar nicht gelungen, 

einen Testkauf in der Schweiz zu tätigen. Die Beklagte ihrerseits behauptet, 

dass die in die Schweiz gelieferten Reagenzien (Kits) durch die MGI Inter-

national Sales Co., Hong Kong, geliefert würden, was die Klägerin nicht 

ausdrücklich bestreitet. Sie bemerkt dazu nur, dass die Ausführungen der 

Beklagten ausweichend seien.

                                               
11 BGE 140 III 297, nicht publ. E. 2.3.2 – «Keytrader».

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Seite 30

Für ihre weitere Argumentation stützt sich die Klägerin auf Broschüren für 

u.a. das Sequenziergerät DNBSEQ-G400, die sie aus Zürich «von der MGI 

Website» heruntergeladen habe, ohne allerdings die URL anzugeben, von 

der die Broschüren stammen (mutmasslich en.mgitech.cn). Es ist aller-

dings nach Überzeugung des Gerichts erstellt, dass diese Broschüren 

nicht länderspezifisch sind, sondern (in der gleichen Sprache, hier Eng-

lisch) weltweit identisch zum Herunterladen angeboten werden. Nicht be-

stritten ist, dass die Broschüren aus dem Konzern der Beklagten stammen 

und mit Wissen einer Konzerngesellschaft der Beklagten im Internet ver-

fügbar gemacht wurden.

In der Broschüre zum Sequenziergerät DNBSEQ-G400, die insgesamt 

sechs Seiten umfasst, findet sich die nachstehend eingeblendete Weltkarte 

mit Beschriftungen, die sich ähnlicher Weise auch auf der unter 

en.mgitech.ch zugänglichen Website findet.

Abbildung 1: Weltkarte aus der Broschüre für den DNBSEQ-G400 Sequenzierer

Die Beschriftungen zeigen die weltweiten Konzerngesellschaften bzw. Nie-

derlassungen des beklagtischen Konzerns. In Riga, Lettland, befindet sich 

die Beklagte. Als ihre Aufgaben werden angegeben «Qualification Center», 

«After-sales Service Center», «Training Center» und «Logistics Center». 

Auch die Niederlassung/Tochtergesellschaft in Hong Kong ist gemäss der 

Karte ein «Logistics Center» und «After-sales Service Center», und die 

MGI International Sales Co., Hong Kong, liefert nach Angaben der Beklag-

ten die angegriffenen Reagenzien in die Schweiz.

Die «After-sales Services» werden direkt unter der Weltkarte näher erläu-

tert (siehe nachstehende Abbildung).

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Seite 31

Abbildung 2: Umschreibung der After-sales Services

Gemäss dem ersten Punkt der Aufzählung bietet die Beklagte gratis Instal-

lation und Validierung [der gekauften Sequenzierer], inklusive aller dazu 

benötigter Reagenzien, an. Die für die Validierung benötigten Reagenzien 

sind die gleichen wie die für den produktiven Betrieb benötigten.

Die Beklagte bestreitet, dass die Verwendung der Reagenzien bei der Va-

lidierung – selbst wenn deren gewerbliche Nutzung patentverletzend wäre 

– patentverletzend sei. Die Reagenzien würden die Obhut der Beklagten 

nicht verlassen, der von der Beklagten mit der Validierung beauftragte 

Techniker würde diese selbst verwenden.

Die Verwendung der Reagenzien zur Validierung der Sequenziergeräte 

fällt unter die gemäss Art. 8 PatG dem Patentinhaber vorbehaltenen Hand-

lungen. Es handelt sich um eine gewerbsmässige Benutzung. Keine der 

Ausnahmen wie Forschungsprivileg, Unterricht oder Privatgebrauch (vgl. 

Art. 9 Abs. 1 PatG) greift. Dass der Techniker die Reagenzien nicht dem 

Kunden überlässt, ändert daran nichts. Ebenfalls müssen die Reagenzien, 

die unstrittig nicht in der Schweiz hergestellt werden, in die Schweiz einge-

führt werden, wenn ein Sequenziergerät in der Schweiz validiert werden 

soll. Bereits die Einfuhr – die wie erwähnt nicht zu rein privaten Zwecken 

erfolgt – ist eine dem Patentinhaber vorbehaltene Handlung (Art. 8 Abs. 2 

PatG). 

Das Angebot, die zur Validierung benötigten Reagenzien zu liefern oder 

eine Validierung unter Verwendung der Reagenzien vorzunehmen, ist 

ebenfalls dem Patentinhaber vorbehalten. Die Frage ist, ob sich dieses An-

gebot an Kunden aus der Schweiz richtet.

Das Angebot findet sich in einer englischsprachigen Broschüre, die von ei-

ner Website herunterladen werden kann, die auch aus der Schweiz zu-

gänglich ist. Mutmasslich handelt es sich um eine Website, die unter einem 

Domainnamen zugänglich ist, der unter der länderspezifischen Top Level 

Domain für China («.cn») registriert ist. Die bereitgestellten Informationen 

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Seite 32

sind aber weder sprachlich noch inhaltlich auf China beschränkt, sondern 

richten sich ersichtlich an weltweite Kundschaft.

Die Website ist nicht spezifisch auf die Schweiz ausgerichtet.12 Weder ist 

die Website in einer Landessprache verfasst, noch sind Preise in Schwei-

zer Franken angegeben oder ein Kontakt (Telefon, Adresse) in der 

Schweiz. Bei der Benutzung von Marken im Internet betont das Bundesge-

richt, dass die blosse Abrufbarkeit einer Internetseite aus der Schweiz noch 

nicht bedeute, dass die auf dieser Seite dargestellten Zeichen in der 

Schweiz gebraucht werden.13 Übertragen auf ein patentverletzendes An-

gebot auf einer Internetseite bedeutet dies, dass die blosse Tatsache, dass 

die entsprechende Seite auch aus der Schweiz abgerufen werden kann, 

noch nicht ohne weiteres eine Patentverletzung in der Schweiz begründet.

Andererseits betont das Bundesgericht auch, dass die Möglichkeit, Endge-

räte basierend auf der geographischen Zuordnung der von ihnen verwen-

deten Internet-Protokoll Adressen vom Zugriff auf eine Website auszu-

schliessen inzwischen derart gebräuchlich und ohne technische Schwie-

rigkeiten umsetzbar ist, dass das so genannte «Geoblocking» bei der Ab-

wägung des Interesses der Internetnutzer an einem umfassenden Zugang 

zu den angebotenen Informationen und dem Interesse der Inhaber territo-

rial beschränkter Schutzrechte an deren Durchsetzung zu berücksichtigen 

ist.14 Bei der Interessenabwägung ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass es 

für Dritte oft kaum möglich ist, mit hinreichender Sicherheit zu erkennen, 

welche Konzerngesellschaft eines global tätigen Konzerns in welchem 

Land welche Aufgaben übernimmt. Es gilt der Gefahr entgegenzutreten, 

dass international tätige Konzerne durch die Verwendung komplexer Struk-

turen die Durchsetzung berechtigter Interessen ins Leere laufen lassen; 

ähnlich einem Hütchenspieler, der die Kugel immer gerade dort erscheinen 

lässt, wo es seinen Interessen am besten dient.

Kaum ins Gewicht fällt die Tatsache, dass die Website und die Broschüren 

zu den Sequenziergeräten in englischer Sprache verfasst sind. In der 

Hochtechnologie, wozu die vorliegende Technik der Genomsequenzierung 

                                               
12 Vgl. zu den Kriterien den Art. 3 der für den Gebrauch von Marken im Internet 
verabschiedeten Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection 
of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet der 
Verbandsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft und der World Intellectual 
Property Organisation von 2001.
13 BGE 146 III 225 E. 3.3.1 – «Merck».
14 BGE 146 III 225 E. 3.3.3 – «Merck».

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Seite 33

gehört, hat sich die Verwendung von Englisch als lingua franca durchge-

setzt. Die angesprochenen Verkehrskreise kommunizieren auf Englisch. 

Aus der Verwendung der englischen Sprache lässt sich daher weder etwas 

für noch gegen die Ausrichtung auf den Schweizer Markt ableiten.

Auf der Website und in den Produktbroschüren fehlt jeder Hinweis, dass 

die fraglichen Dienstleistungen, namentlich auch die Validierung inklusive 

dazu benötigter Reagenzien, nicht in der Schweiz angeboten würden. 

Ebenfalls sind Besucher aus der Schweiz nicht durch technische Massnah-

men wie Geoblocking am Besuch der Website gehindert. Die Beklagte wird 

in den Produktbroschüren als europäische Vertreterin gelistet, ohne dass 

genauer gesagt würde, welche Länder zu Europa gehören. Damit ist die 

Schweiz, die zwar kein Mitglied der Europäischen Union ist, aber geogra-

phisch in Europa liegt, mitgemeint.

Die Beklagte in Riga, die angeblich keine Produkte in die Schweiz liefert, 

wird auf der Website und den Produktbroschüren genauso als «Logistics 

Center» bezeichnet wie die Tochtergesellschaft in Hong Kong, die nach 

klägerischer Auskunft tatsächlich in die Schweiz liefert. Dass die Klägerin 

unter den Umständen den Eindruck erhielt, dass die Beklagte – deren Sitz 

viel näher an der Schweiz liegt als Hong Kong – die innerhalb des beklag-

tischen Konzerns für die Belieferung der Schweiz zuständige Gesellschaft 

sei, ist daher verständlich. Diesen Rechtsschein, den sie bzw. ihre Kon-

zerngesellschaften verursacht hat, muss die Beklagte gegen sich gelten 

lassen.

Ebenfalls muss sich die Beklagte anrechnen lassen, dass in den Produkt-

broschüren Validierungsdienstleistungen unter Verwendung der angegrif-

fenen Reagenzien angeboten werden, ohne dass es einen Hinweis gäbe, 

dass diese Dienstleistungen nicht auch in der Schweiz erbracht würden 

und ohne dass versucht wird, Besucher aus der Schweiz am Besuch der 

Website zu hindern. Dadurch entsteht bei Dritten der Eindruck, dass die 

Beklagte – als «europäische Vertreterin» des beklagtischen Konzerns be-

zeichnet – diese Dienstleistungen auch in der Schweiz anbietet.

Durch das Angebot der Validierung inklusive der dazu benötigten Reagen-

zien verletzt die Beklagte daher die Ausschliesslichkeitsrechte der Patent-

inhaberin in der Schweiz, soweit die Reagenzien ein rechtsbeständiges 

Patent verletzen. Durch die Bezeichnung der Beklagten als «europäische 

Vertreterin» und «Logistics Center» entsteht zudem der Eindruck, dass die 

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Seite 34

Beklagte – wie ihre ebenfalls als «Logistics Center» bezeichnete Schwes-

tergesellschaft in Hong Kong – zukünftig auch Reagenzien in die Schweiz 

liefern wird. Damit bestehen konkrete Hinweise auf eine bevorstehende 

Verletzung in der Schweiz.

Die Klägerin hat daher ein Rechtsschutzinteresse daran, dass der Beklag-

ten das Angebot, der Vertrieb etc. der angeblich patentverletzenden Rea-

genzien in der Schweiz verboten wird, soweit die angebotenen Produkte 

tatsächlich in den Schutzbereich der geltend gemachten Patente fallen.

26.

Hingegen fehlt es an einem Rechtsschutzinteresse an der Gutheissung 

des Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehrens Nr. 8. Die Klägerin 

konnte nicht nachweisen, dass die Beklagte bereits Reagenzien-Kits in der 

Schweiz verkauft hat. Die drohende Rechtsverletzung ergibt sich wie vor-

stehend dargelegt aus dem Angebot, neu installierte Sequenziergeräte un-

ter Verwendung von Reagenzien-Kits zu validieren. 

Der Verkauf der Sequenziergeräte an sich ist nicht klagepatentverletzend. 

Es wird auch nicht behauptet, dass die Sequenziergeräte nur verkauft wür-

den, weil klagepatentgemässe Kits angeboten werden, m.a.W. es wird 

nicht behauptet, dass es nicht möglich wäre, die Sequenziergeräte mit Kits 

mit anderer Chemie zu betreiben, die nicht in den Schutzbereich der gel-

tend gemachten Ansprüche fällt. 

Die Validierung der Sequenziergeräte ist eine dem Verkauf nachgelagerte 

Dienstleistung, die «gratis» angeboten wird, d.h. im Verkaufspreis enthal-

ten ist. Es lässt sich nicht behaupten, dass die Beklagte an den für die 

Validierung verwendeten Kits Geld verdient. Entsprechend fehlt es an ei-

nem Rechtsschutzinteresse des für die Vorbereitung der finanziellen Wie-

dergutmachungsansprüche gestellten Auskunfts- und Rechnungslegungs-

begehrens.

Klagepatente

27.

Die Klage stützt sich auf die schweizerischen Teile von zwei europäischen 

Patenten, nämlich auf EP 1 530 578 B1 (im Folgenden EP 578) und auf EP 

1 828 412 B2 (im Folgenden EP 412).

Das Klagepatent EP 578 wurde am 22. August 2003 unter Beanspruchung 

dreier britischer und US-amerikanischer Prioritäten angemeldet und am 13. 

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März 2013 erteilt. Es ist für die Schweiz in Kraft und war Gegenstand eines 

Einspruchsverfahrens. Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch mit Ent-

scheidung vom 9. Dezember 2015 zurückgewiesen. Dagegen wurde Be-

schwerde eingelegt, die jedoch kurz vor der mündlichen Verhandlung zu-

rückgenommen und das Beschwerdeverfahren entsprechend abgeschrie-

ben wurde. Deshalb sind die Ansprüche für die Schweiz in Kraft, wie sie 

als Patentschrift B1 veröffentlicht wurden.

Das Klagepatent EP 412 wurde am 13. Dezember 2005 unter Beanspru-

chung zweier britischer Prioritäten angemeldet und am 28. November 2012 

erteilt. Es ist ebenfalls für die Schweiz in Kraft und war Gegenstand eines 

Einspruchsverfahrens. In erster Instanz wurde das Patent mit Entschei-

dung vom 9. Januar 2019 in geänderter Form aufrechterhalten. Dagegen

wurde Beschwerde eingelegt, aber auch in diesem Fall wurde kurz vor der 

mündlichen Verhandlung die Beschwerde zurückgenommen, das Be-

schwerdeverfahren abgeschrieben und die Entscheidung der Einspruchs-

abteilung über die Aufrechterhaltung in geänderter Form rechtskräftig. Des-

halb sind die Ansprüche für die Schweiz in Kraft, wie sie als Patentschrift 

B2 veröffentlicht wurden.

Technischer Hintergrund

28.

Die anschliessende Zusammenfassung folgt weitgehend der Darstellung 

durch die Klägerin in der Klageschrift, RZ 10-33. Die Beklagte bestreitet 

diese Ausführungen nicht, fügt ihr aber noch eigene Ausführungen hinzu.

Diese finden sich auszugsweise in den letzten Absätzen dieses Abschnitts.

Polynukleotide wie die DNA (Desoxyribonukleinsäure) und die RNA (Ribo-

nukleinsäure) sind langkettige Moleküle, die aus kleineren Einheiten, den 

Nukleotiden, bestehen. Die Sequenz der Nukleotide innerhalb eines Po-

lynukleotidstrangs kodiert die genetische Information.

Jedes Nukleotid besteht aus drei verschiedenen chemischen Untereinhei-

ten: einem Zuckermolekül mit fünf Kohlenstoffatomen (Pentose), einer 

stickstoffhaltigen Base und einer Phosphatgruppe. Die fünf Kohlenstoff-

atome des Zuckers sind von 1' bis 5' nummeriert. Hat der Zucker eine Hyd-

roxylgruppe (OH) an der 2'-Position, wird er Ribosezucker genannt; hat er 

nur ein Wasserstoffatom (H) an der 2'-Position, wird er Desoxyribosezucker 

genannt. Während die DNA als Zuckermoleküle Desoxyribose enthält, ent-

hält die RNA Ribose.

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Abbildung 3: Chemische Struktur von Nukleotiden (aus der Klageschrift, RZ 11)

Zusammen bilden der Zucker und die Base ein Nukleosid. Durch zusätzli-

che Anlagerung von einer, zwei oder drei Phosphatgruppen an die 5'-Posi-

tion des Zuckers wird ein Nukleotid gebildet, d.h. Nukleosidmonophosphat, 

Nukleosiddiphosphat oder Nukleosidtriphosphat sind Nukleotide.

Die Bausteine für die Synthese von DNA oder RNA sind Desoxyribonukle-

osidtriphosphate (abgekürzt als dNTPs) und Ribonukleosidtriphosphate 

(abgekürzt als NTPs).

Die stickstoffhaltige Base ist an die 1'-Position der Ribose- oder Desoxyri-

bose-Zuckerkomponente gebunden. Die vier verschiedenen stickstoffhalti-

gen Basen sind Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G) und Thymin (T).

Je nach ihrer spezifischen Stickstoffbase – Adenin, Cytosin, Guanin oder 

Thymin – werden die folgenden Desoxynukleosidtriphosphate (dNTPs) un-

terschieden: dATP, dCTP, dGTP und dTTP.

In der DNA sind die Nukleotide durch jeweils eine Phosphatgruppe am 5'-

Kohlenstoffatom der Desoxyribose eines Nukleotids mit dem 3'-Kohlen-

stoffatom der Desoxyribose des nächsten Nukleotids verbunden. Die Des-

oxyribose bildet zusammen mit den angehängten Phosphatgruppen das 

Zucker-Phosphat-Grundgerüst der DNA, während die Abfolge der aufei-

nanderfolgenden unterschiedlichen Basen – eine pro Nukleotid – die ge-

netische Information kodiert.

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Die DNA besteht aus zwei spiralförmigen Polynukleotidsträngen in Form 

einer Doppelhelix. Jeder der beiden Polynukleotidstränge besteht aus ei-

ner Sequenz von Nukleotiden (in der nachstehenden Abbildung 4 durch die 

farbigen Querbalken dargestellt).

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Doppelhelixstruktur der DNA (aus Klageschrift, 
RZ 17)

Die beiden komplementären Stränge setzen sich durch Basenpaarung zu-

sammen, wobei Wasserstoffbrücken zwischen den Basen gebildet werden. 

Cytosin (C) paart sich mit Guanin (G) und Adenin (A) mit Thymin (T).

29.

Die komplementäre Basenpaarung der DNA ermöglicht es, ein doppel-

strängiges DNA-Molekül aus einer einzelsträngigen Vorlage zu rekon-

struieren. In der Natur wird dieses Prinzip zur Replikation von DNA ge-

nutzt. Zunächst werden die beiden DNA-Stränge getrennt. Anschlies-

send synthetisiert das Enzym DNA-Polymerase zwei neue, komple-

mentäre DNA-Stränge, die zusammen mit den Einzelsträngen («Temp-

lates») zwei neue, doppelsträngige DNA-Moleküle bilden.

Die DNA-Polymerase synthetisiert neue DNA-Stränge in der Richtung von 

5' nach 3', indem sie freie Nukleotide in Form von dNTPs an das 3'-Ende 

des neuen DNA-Strangs anhängt, wie in der nachfolgenden Abbildung dar-

gestellt.

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Abbildung 5: Schematische Darstellung der Synthese neuer DNA-Doppelstränge (aus der 
Klageschrift, RZ 20)

Der Startpunkt der DNA-Replikation wird durch die Hybridisierung eines 

kleinen Oligonukleotids (manchmal als «Primer» bezeichnet; typischer-

weise 10-30 Basen) mit dem Template-DNA-Einzelstrang bestimmt, 

wodurch die Synthese des komplementären Strangs durch die DNA-Poly-

merase in Gang gesetzt wird. Ein Synthesezyklus führt dazu, dass ein wei-

teres Nukleotid in den wachsenden DNA-Strang eingebaut wird. Das Nuk-

leotid, das in den wachsenden DNA-Strang eingebaut wird, hat eine Base, 

die komplementär zur Base des Nukleotids auf dem Template-DNA-Strang 

ist – wie vorne erwähnt, A paart sich mit T, C paart sich mit G.

30.

Die Prinzipien der DNA-Replikation können auch für die Sequenzierung 

von DNA genutzt werden, d. h. für die Bestimmung der spezifischen 

Nukleotidsequenz in einem bestimmten DNA-Fragment.

Aus dem zu analysierenden DNA-Fragment wird ein Einzelstrang extra-

hiert, und die Stelle, an der die Sequenzierung beginnen soll, wird mit ei-

nem speziell ausgewählten Primer vorgegeben. Mit Hilfe der DNA-Poly-

merase wird dann, ausgehend vom an den Template-DNA-Einzelstrang 

hybridisierten Primer, ein komplementärer Strang aufgebaut, indem nach-

einander komplementäre Nukleotide angefügt werden. Mit Hilfe geeigneter 

Methoden kann bestimmt werden, welche Nukleotide an den komplemen-

tären Strang angefügt werden. Die modifizierten Nukleotide können bei-

spielsweise spezifische fluoreszierende Markierungen enthalten, die den 

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Seite 39

verschiedenen Basen entsprechen. Da jede Base nur an eine bestimmte 

andere Base bindet, kann aus der Sequenz der Nukleotide im komplemen-

tären Strang auf die Nukleotidsequenz des analysierten DNA-Fragments 

geschlossen werden.

Die DNA-Sequenzierung kann daher durch Synthese des zum zu analysie-

renden DNA-Einzelstrang komplementären Strangs erfolgen. Dieses Ver-

fahren wird als Sequenzierung durch Synthese (SBS für «Sequencing by 

Synthesis») bezeichnet.

31.

Das von der Klägerin, bzw. ihren Gruppengesellschaften, verwendete

SBS-Verfahren nutzt die DNA-Replikation durch DNA-Polymerase, um 

einzelsträngige Template-Stränge zu sequenzieren, die an einer festen 

Oberfläche, z. B. auf einem Array, befestigt sind. Im Gegensatz zur her-

kömmlichen DNA-Replikation wird beim SBS-Verfahren schrittweise 

nur ein Nukleotid an den wachsenden DNA-Strang angehängt und 

dann pausiert. Die Replikationsreaktion wird also nach jeder Zugabe 

eines Nukleotids angehalten, und die Identität des neu hinzugefügten 

Nukleotids wird vor der Anbindung eines weiteren Nukleotids zu dem 

wachsenden DNA-Strang bestimmt. Der Prozess wird durch die Ver-

wendung modifizierter Nukleotide unterbrochen, die eine blockierende 

Gruppe enthalten, die den weiteren Einbau von Nukleotiden durch die 

DNA-Polymerase verhindert. Die Blockierungsgruppe ist abtrennbar

angebracht und kann daher nach der jeweiligen Identitätsbestimmung 

entfernt werden, so dass ein weiterer Zyklus der DNA-Replikation (und 

Sequenzierung) stattfinden kann.

Die modifizierten Nukleotide, die in dem SBS-Verfahren der Klägerin

verwendet werden, enthalten eine abtrennbar gebundene 3'-Blockie-

rungsgruppe und eine abspaltbare fluoreszierende Markierung. Die 

Fluoreszenzsignale kennzeichnen das jeweilige modifizierte Nukleotid 

und können daher zur Identifizierung des eingebauten Nukleotids ver-

wendet werden, während die 3'-Blockierungsgruppe sicherstellt, dass 

jeweils pro Schritt nur ein einziges Nukleotid von der DNA-Polymerase 

an den wachsenden DNA-Strang angefügt wird.

Jedes der vier verschiedenen Nukleotide wird mit einer spezifischen 

Fluoreszenzmarkierung versehen. Die Identität des eingebauten Nuk-

leotids wird dann anhand der Farbe des von der Fluoreszenzmarkie-

rung erzeugten Fluoreszenzsignals festgestellt.

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Nach der Bestimmung der Identität des eingebauten Nukleotids werden 

die fluoreszierende Markierung und die 3'-Blockierungsgruppe abge-

spalten, und der Prozess wird durch die Hinzufügung eines weiteren 

Nukleotids zu dem wachsenden DNA-Strang fortgesetzt, gefolgt vom 

Nachweis dieses weiteren Nukleotids. Der Replikations- und Detekti-

onszyklus wird wiederholt, um eine Nukleotidsequenz des DNA-Frag-

ments zu bestimmen.

Das SBS-Verfahren, das in der nachstehenden Abbildung schematisch 

dargestellt ist, umfasst somit drei Phasen, die für jedes Nukleotid in den 

Template-DNA-Einzelsträngen wiederholt werden: (i) Nukleotid-Inkorpo-

ration, (ii) Detektion und (iii) Abspaltung

Während des Nukleotid-Inkorporationsphase baut die DNA-Poly-

merase ein einzelnes modifiziertes Nukleotid (d. h. modifiziertes dATP, 

dCTP, dGTP und dTTP) in jeden der wachsenden DNA-Stränge auf 

dem festen Träger ein. Um die DNA-Synthese nach jedem Replikati-

onszyklus zu unterbrechen, verwendet das SBS-Verfahren der Klägerin

modifizierte Nukleotide, die mit einer entfernbaren Blockierungsgruppe 

an der 3'-(OH)-Position und einer fluoreszierenden Markierung verse-

hen sind. Die Blockierungsgruppe verhindert, dass mehr als ein Nukle-

otid in den wachsenden DNA-Strang eingebaut wird, wodurch die Iden-

tität jedes neu im jeweiligen Schritt einzeln eingebauten Nukleotids fest-

gestellt werden kann. Bei jedem Sequenzierungszyklus werden in der 

Inkorporationsphase frische fluoreszenzmarkierte und blockierte Nuk-

leotide hinzugefügt und in den wachsenden DNA-Strang eingebaut

(von der Beklagten nicht bestritten).

Nach dem Einbau eines einzelnen komplementären Nukleotids in den 

wachsenden DNA-Strang wird die Identität des Nukleotids durch Bildge-

bung der festen Oberfläche, an die die Vorlage und die wachsenden DNA-

Stränge gebunden sind, bestimmt (Detektionsphase). Die Identität des 

eingebauten Nukleotids wird nachgewiesen, indem der Fluoreszenzmarker 

durch kurzwelliges Licht angeregt und die Wellenlänge des abgestrahlten 

Lichts bestimmt wird (s. nachstehend E. 32 zur Fluoreszenz).

Nach der Bildgebung werden sowohl die Fluoreszenzmarkierung als auch 

die 3'-Blockierungsgruppe vom wachsenden DNA-Strang durch Zugabe 

von geeigneten Chemikalien abgespalten. Durch die Abspaltung der Flu-

oreszenzmarkierung wird das ehemalige Fluoreszenzsignal aus dem 

wachsenden DNA-Strang entfernt, während durch die Abspaltung der 3'-

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Blockierungsgruppe eine freie 3'-OH-Gruppe bereitgestellt wird, die es er-

möglicht, ein weiteres Nukleotid durch die DNA-Polymerase an den wach-

senden Strang anzufügen. Das Verfahren kann daher durch Anhängen ei-

nes weiteren, wiederum fluoreszenzmarkierten und blockierten Nukleo-

tids an den wachsenden DNA-Strang fortgesetzt werden. Der Replikations-

nachweiszyklus wird so oft wie erforderlich wiederholt, um die Sequenz des 

DNA-Fragments zu bestimmen.

Abbildung 6: Schematische Darstellung der drei Phasen des klägerischen SBS-Verfahrens 
(aus der Klageschrift, RZ 32)

32.

Fluoreszenz ist die Emission von Licht durch eine Substanz, die zuvor Licht 

absorbiert hat. Solche Substanzen werden als Fluorophore bezeichnet.

Das emittierte Licht hat bei Fluoreszenz eine grössere Wellenlänge und 

damit eine geringere Energie als die zuvor absorbierte Strahlung. Nach-

dem ein Elektron ein hochenergetisches Photon absorbiert hat, wird das 

System elektronisch und schwingungsmässig angeregt. Das System ent-

spannt sich schwingungsmässig, d.h. Energie wird teilweise dissipiert, und 

fluoresziert schliesslich spontan und spinerlaubt mit der verbleibenden 

Energie bei einer längeren Wellenlänge.

Ein Fluorophor kann einen Fluoreszenzprozess wiederholt durchlaufen –

theoretisch beliebig oft. Dies ist nützlich, weil es bedeutet, dass ein Fluoro-

phormolekül ein Signal mehrfach erzeugen kann. In Wirklichkeit ist das Flu-

orophor jedoch häufig aufgrund seiner strukturellen Instabilität während 

des angeregten Zustands anfällig für Degradation. Besonders eine inten-

sive Bestrahlung kann dazu führen, dass der Fluorophor seine Struktur so 

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verändert, dass er nicht mehr in der gleichen Weise oder sogar gar nicht 

mehr fluoreszieren kann – dieser Effekt wird als Photobleichung bezeich-

net. Ob und wie schnell ein Fluorophor gebleicht wird, hängt unter anderem 

von der Intensität der Belichtung ab (unter Verweis auf Fuller et al., The 

challenges of sequencing by synthesis, Nature Biotechnology 2009, 1013-

1023, 1019).

Ein wichtiger Faktor für die Degradation von Fluorophoren in Lösung ist die 

Anwesenheit von gelöstem Sauerstoff. Molekularer Sauerstoff neigt dazu, 

andere Strukturen zu schädigen, indem er oxidativ hochreaktive Sauer-

stoffspezies zur Verfügung stellt (Dittrich et al., Photo bleaching and stabi-

lization of fluorophores used for single-molecule analysis with one- and 

two-photon excitation, Appl. Phys. B 2001, 829-837, 831). Aus diesem 

Grund werden daher häufig Antioxidantien eingesetzt, um die schädli-

chen Auswirkungen von reaktiven Sauerstoffspezies auf Fluorophore zu 

verringern.

Eine weitere Auswirkung reaktiver Sauerstoffspezies ist die Photobeschä-

digung («Photodamage»). Dies ist etwas Anderes als die Photobleichung. 

Der Begriff Photodamage wird verwendet, um die Schädigung anderer Mo-

leküle als des Fluorophors durch die von der starken Lichteinstrahlung er-

zeugten reaktiven Sauerstoffspezies zu bezeichnen (vgl. EP 412 Abs. 

[0005]). Eines der Moleküle im klägerischen SBS-Verfahren, das durch 

Photodamage beschädigt werden kann, ist der zu replizierende DNA-Ein-

zelstrang (das Template).

Rechtsbeständigkeit von Klagepatent EP 1 530 578 B1

33.

Die EP 578 betrifft modifizierte Nukleotide mit einer entfernbaren Schutz-

gruppe (Abs. [0001]), insbesondere zur Verwendung in einem Sequencing-

by-Synthesis Verfahren, bei dem an das zu sequenzierende Polynukleotid 

sukzessive komplementäre Nukleotide angehängt werden (Abs. [0004]). 

Konkret geht es in der EP 578 darum, für derartige Verfahren geeignete 

Nukleotide mit reversiblen Blockierungsgruppen, die unter DNA-kompatib-

len Bedingungen entfernt werden können, bereitzustellen (Abs. [0013]).

Der geltend gemachte unabhängige Erzeugnisanspruch 1 der EP 578 lau-

tet in der Merkmalsgliederung der Klägerin, die von der Beklagten akzep-

tiert wird:

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1. A modified nucleotide molecule 

1.1 comprising a purine or pyrimidine base and 

1.2 a ribose or deoxyribose sugar moiety 

1.3 having a removable 3’-OH blocking group covalently attached thereto, 

1.3.1 such that the 3’ carbon atom has attached a group of the structure -

O-Z

1.3.2 wherein Z is any of -C(R’)2-N(R")2, C(R’)2-N(H)R", and -C(R’)2-N3, 

1.3.3 wherein each R" is or is part of a removable protecting group;

1.3.4a each R’ is independently a hydrogen atom, an alkyl, substituted alkyl, 

arylalkyl, alkenyl, alkynyl, aryl, heteroaryl, heterocyclic, acyl, cyano, 

alkoxy, aryloxy, heteroaryloxy or amido group, or a detectable label 

attached through a linking group; 

1.3.4b or (R’)2 represents an alkylidene group of formula =C(R’’’)2 wherein 

each R’’’ may be the same or different and is selected from the group 

comprising hydrogen and halogen atoms and alkyl groups; and 

1.3.5 wherein said molecule may be reacted to yield an intermediate in 

which each R" is exchanged for H, which intermediate dissociates 

under aqueous conditions to afford a molecule with a free 3’OH.

Massgeblicher Fachmann

34.

Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 

zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-

dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend sind Niveau und Umfang 

der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden 

Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich 

nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste 

Problem liegt.15

Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundes-

gericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fach-

mann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt 

werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets 

noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den 

gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse 

                                               
15 BPatGer, Urteil S2019_003 vom 15. August 2019, E. 21.

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und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung 

verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet 

sein».16 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziati-

ven oder intuitiven Denkens.17

Als allgemeines Fachwissen gelten grundsätzlich nur Lehrbücher und all-

gemeine Nachschlagewerke,18 normalerweise aber nicht wissenschaftliche 

Publikationen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmeldungen.19 Da-

ran ändert auch die Zitierung von wissenschaftlichen Publikationen oder 

Patentanmeldungen in späteren Patentanmeldungen nichts, denn diese Zi-

tierungen sind kein verlässliches Mass dafür, ob das entsprechende Wis-

sen tatsächlich zum allgemeinen Fachwissen gezählt werden kann. Erst 

wenn eine technische Lehre Eingang in Lehrbücher oder allgemeine Nach-

schlagewerke gefunden hat, kann normalerweise davon ausgegangen 

werden, dass sie Teil des allgemeinen Fachwissens ist.

Nach der Rechtsprechung des EPA können wissenschaftliche Veröffentli-

chungen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmeldungen aus-

nahmsweise dem allgemeinen Fachwissen zugerechnet werden, wenn ein 

technisches Gebiet so neu ist, dass es noch keinen Eingang in Lehrbücher 

gefunden hat20 oder wenn eine Serie von Veröffentlichungen übereinstim-

mend zeigt, dass eine Technologie allgemein bekannt war.21

35.

In der Klage definiert die Klägerin den massgeblichen Fachmann nicht, we-

der für EP 578 noch für EP 412. Die Beklagte äussert sich in der Klageant-

wort dahingehend, dass der Fachmann im vorliegenden Fall ein Biochemi-

ker (oder Chemiker mit Spezialisierung auf Biochemie) mit Hochschulab-

schluss und mehrjähriger praktischer Erfahrung in der biochemischen In-

dustrie sei. Während seines Studiums habe er regelmässig eigene prakti-

sche Erfahrungen mit den klassischen Sequenzierungsmethoden, wie z. 

B. der Sanger-Methode, gesammelt. Er kenne auch die neueren Methoden 

und habe diese möglicherweise schon während seines Studiums oder in 

seiner weiteren beruflichen Laufbahn angewendet. Der Fachmann verfüge

auch über ein solides chemisches Wissen hinsichtlich der Bereitstellung 
                                               
16 BGE 120 II 71 E. 2.
17 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-
SCHEUCHZER, Art. 1 N 122.
18 BPatGer, Urteil O2018_008 vom 2. Februar 2021, E. 17 – «Tiotropium COPD 
Inhalationskapseln».
19 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 1 N 45. 
20 T 772/89 vom 18 Oktober 1991, E. 3.3; T 1347/11 vom 29. Oktober 2013, E. 4.
21 T 151/05 vom 22. November 2007, E. 3.4.1; T 412/09 vom 9. Mai 2012, E. 2.1.3.

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der entsprechenden Grundbausteine, wie Nukleotide und Nukleoside. Dies 

geschehe in der Regel nicht biochemisch, d.h. enzymatisch, sondern mit-

tels klassischer Synthesemethoden der organischen Chemie. Bei Bedarf 

werde der Fachmann daher zur Klärung von Detailfragen im Zusammen-

hang mit der chemischen Synthese von Nukleotiden oder Nukleosiden auf 

das Fachwissen eines organischen Chemikers zurückgreifen oder ein 

Team mit einem solchen Chemiker bilden.

Die Klägerin stimmt dem insofern zu, als dass der Fachmann einen Dok-

tortitel in Chemie, Molekularbiologie oder einer eng verwandten Disziplin 

und mindestens fünf Jahre praktische akademische oder industrielle Labo-

rerfahrung in der Forschung und Entwicklung von DNA-Sequenzierungs-

technologien habe und in einem Team arbeite. Hingegen wendet die Klä-

gerin ein, die Ausführungen der Beklagten zu den Kenntnissen des Fach-

manns über klassische Synthesemethoden der organischen Chemie seien 

rückblickend in Kenntnis der Erfindung von EP 578 formuliert.

36.

Die Parteien sind sich demnach einig, dass es sich beim Fachmann um 

einen Chemiker oder Biochemiker handelt, der mehrere Jahre Erfahrung 

im Gebiet des Sequencing-by-Synthesis hat, und der in einem Team arbei-

tet, d.h. gegebenenfalls im gleichen Team arbeitende Kollegen mit etwas 

anderem Hintergrund für Spezialfragen konsultieren wird. Davon ist in der 

Folge auszugehen.

Nicht zum allgemeinen Fachwissen des so definierten Fachmanns gehört 

die Veröffentlichungsschrift WO91/06678 («WO 678», im Einspruchsver-

fahren D25, auch als «Tsien» bezeichnet) sowie die wissenschaftliche Ver-

öffentlichung Kraevskii et al., Substrate Inhibitors of DNA Biosynthesis, 

MOLBBJ 1987, 25-29 («Kraevskii et al. 1987»).

Die Beklagte legt nicht überzeugend dar, dass es sich beim Gebiet der Er-

findung um ein derart junges technisches Gebiet handelt, dass die Gegen-

stände einschlägiger Patentanmeldungen noch nicht Eingang in Lehrbü-

cher gefunden haben, und sie zeigt auch nicht auf, dass eine Serie von 

Veröffentlichungen übereinstimmend zeigt, dass eine Technologie allge-

mein bekannt war. Konkret begründet die Beklagte ihr Argument, die Pa-

tentanmeldung WO 678 gehöre zum allgemeinen Fachwissen damit, dass 

die WO 678 bis zum Prioritätszeitpunkt in 46 später angemeldeten Patent-

familien zitiert worden sei, und bis heute sogar in 865 Patentveröffentli-

chungen.

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Massgeblich für die Frage, was zum Prioritätszeitpunkt dem allgemeinen 

Fachwissen zuzurechnen ist, sind höchstens die Zitate bis zum Prioritäts-

zeitpunkt (und damit auch nicht die von der Beklagten ins Feld geführte 

Verleihung des Nobelpreises an einen der Autoren, da diese nach dem Pri-

oritätszeitpunkt erfolgte). Diese Zitate zeigen nur, dass die WO 678 als 

Stand der Technik genannt wurde, nicht aber, ob die von der Beklagten aus 

der WO 678 als allgemeines Fachwissen behauptete technische Lehre in 

den zitierenden Dokumenten als allgemein bekannte Technologie darge-

stellt wird. Auch die Tatsache, dass die WO 678 mehr als 10 Jahre vor dem 

Prioritätszeitpunkt veröffentlicht wurde, und offenbar keinen Eingang in 

Lehrbücher gefunden hat22 obwohl es sich bei dem Gebiet der Biotechno-

logie schon damals um ein sich rasch entwickelndes technisches Gebiet 

handelte, bei der man eine regelmässige Überarbeitung der einschlägigen 

Lehrbücher erwarten würde, zeigt, dass die von der Beklagten behauptet

konkrete Offenbarung aus der WO