# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** f91eea35-2b11-55fd-888a-c9b3f3089283
**Source:** Appenzell Ausserrhoden (AR)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2016-06-07
**Language:** de
**Title:** Appenzell Ausserrhoden Obergericht 1. Abteilung 07.06.2016 OG D1Z-12-2
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/AR_Gerichte/AR_OG_001_OG-D1Z-12-2_2016-06-07.pdf

## Full Text

Klägerin 1 A___ Inc.  

 
Klägerin 2 B___ SA  

beide vertreten durch: RA C1___ und/oder 
RA C2___ 

 
 
 
Beklagte 1  D___ AG  

 
Beklagte 2  E___ AG 

beide vertreten durch: RA F___ 
 
 

 

Obergericht Appenzell Ausserrhoden  
1. Abteilung  
 
Eine von den Beklagten in Dispositiv 3 dieses Entscheids (Parteientschädigung) erhobene 
Beschwerde an das Bundesgericht, hat dieses mit Urteil vom 29. Mai 2017 teilweise 
gutgeheissen und selbst entschieden (A4_727/2016). 

Entscheid vom  7. Juni 2016  
 

Mitwirkende Obergerichtspräsident E. Zingg 
Oberrichterin S. Rohner 
Oberrichter B. Oberholzer, Hp. Blaser, H. Zingg 
Obergerichtsschreiberin B. Schittli 
 
 

Verfahren Nr. D1Z 12 2 
 
 

Sitzungsort Trogen 

Gegenstand Nichtigkeitsklage gegen die Marke Nr. 586709 "VOGUE  DE 
TRINITY" und Unterlassungsklage im Sinne des UWG  

 

Seite 2 

Rechtsbegehren 
 
 
a) der Klägerinnen: 
 
1. Es sei festzustellen, dass der Gebrauch der Schweizer Marke 586709 „VOGUE DE 

TRINITY“, welche von der Beklagten 1 am 12. Mai 2009 für „Mittel zur Körper- und 
Schönheitspflege“ (Nizza Klassifikation 3) hinterlegt wurde, widerrechtlich ist.  
 

2. Die schweizerische Marke 586709 „VOGUE DE TRINITY“, welche von der Beklagten 1 
am 12. Mai 2009 für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ (Nizza Klassifikation 3) 
hinterlegt wurde, sei für nichtig zu erklären und das Eidgenössische Institut für Geistiges 
Eigentum sei anzuweisen, die Marke 586709 zu löschen. 

 
3. Den Beklagten 1 und 2 sei zu verbieten, in der Schweiz das Zeichen „VOGUE“ alleine 

oder in Verbindung mit dem Zeichen „VOGUE DE TRINITY“ für jegliche Art von Waren, 
Produkten und/oder Dienstleistungen zu verwenden. 

 
4. Den Beklagten 1 und 2 sei zu verbieten, in der Schweiz die unter der Marke 586709 

„VOGUE DE TRINITY“ vertriebenen Produkte sowie Produkte mit dem Zeichen „VOGUE“ 
und/oder „VOGUE DE TRINITY“ herzustellen, zu benutzen, anzupreisen, zu importieren, 
zu exportieren, zu lagern, zu verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen oder bei 
entsprechenden Handlungen Dritter in irgendwelcher Weise mitzuwirken.  

 
5. Die Beklagten 1 und 2 seien zu verpflichten, das Zeichen „VOGUE“ und/oder „VOGUE DE 

TRINITY“ von sämtlichen bestehenden Produkten zu entfernen sowie die sich in der 
Schweiz im Handel befindlichen Produkte mit dem Zeichen „VOGUE“ und/oder „VOGUE 
DE TRINITY“ zurückzuziehen und sämtliche Verwendungen des Zeichens „VOGUE“ auf 
den Webseiten der Beklagten 1 und 2 zu entfernen.  

 
6. Die Beklagten 1 und 2 seien zu verpflichten, sämtliche Lizenznehmer, Abnehmer 

und/oder Kunden, welche Produkte mit dem Zeichen „VOGUE“ und/oder „VOGUE DE 
TRINITY“ oder andere Produkte mit dem Zeichen „VOGUE“ vertreiben, über die 
Nichtigkeit der Marke „VOGUE DE TRINITY“ zu informieren und diese aufzufordern, die 
Marke „VOGUE DE TRINITY“ nicht bzw. nicht weiter zu gebrauchen. 

 
Alles unter Androhung von Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen 
gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung und unter Kosten- und 
Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten 1 und 2.  

 
 
a) der Beklagten: 
 
1. Es sei die Klage vollumfänglich abzuweisen. 
 
2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Klägerinnen 1 und 2 in 

Solidarhaft.  
 

 

 

Seite 3 

Sachverhalt 

 

A. Übersicht 

 

a) Die Klägerin 1 ist ein nordamerikanischer Verlagskonzern namens A___ Inc., welche 

Beteiligungen verschiedener Gesellschaften hält. Die Klägerin 1 ist Alleinaktionärin der 

Klägerin 2. Die Klägerin 1 bezweckt die Publikation und Herausgabe verschiedener 

weltweit bekannter Zeitschriften. Sie ist Inhaberin der Schweizer Wortmarke VOGUE Nr. 

403969 für Monatszeitschriften und Schnittmuster (Nizza Klassifikation 16). Diese Marke 

ist eine Erneuerungsmarke der ursprünglichen Marke Nr. 49066 (act. 2/6).  

 

 

b) Die Klägerin 2 ist eine Gesellschaft in Frankreich. Auch ihr Zweck liegt in der Publikation 

verschiedener Zeitschriften. Sowohl die Klägerin 1 als auch die B___ S.A. (die 

Muttergesellschaft der Klägerin 2) gehören dem Konzern der Klägerin 1 (nämlich A___ 

Inc.) an (act. 2/5 und 2/7). Die Klägerin 2 ist Inhaberin unter anderem der Marke IR 

321684 „VOGUE“ für alle Druckereierzeugnisse und Schreibwaren (act. 2/8).  

 

 

c) Die Beklagte 1 ist eine Gesellschaft mit Sitz in G___. Gemäss Handelsregisterauszug 

betreibt die Beklagte 1 den Handel und Vertrieb von Friseurartikeln, Kosmetikprodukten, 

Ersatzhaar und allen sonstigen in einem Friseurgeschäft vorhandenen Artikeln und 

Gegenständen im In- und Ausland (act. 2/9).  Die Beklagte 1 ist Inhaberin der Marke 

VOGUE DE TRINITY Nr. 586709 und der Marke VOGUE DE TRINITY IR 1014885, beide 

eingetragen für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (act. 2/10 und 2/11).  

 

H___ ist Inhaberin des Internet Domainnamens <D___.ch>. H___ ist im Handelsregister 

als Mitglied des Verwaltungsrates der Beklagten 1 eingetragen (act. 2/9 und 2/12).  

 

 

d) Die Beklagte 2 hat ihren Sitz in K___. Sie vertreibt Kosmetikprodukte der Marken VOGUE 

DE TRINITY und E___ in der Schweiz (act. 2/13 und 2/14). Die Beklagte 2 ist Inhaberin 

der Internet Domainnamen <E___.ch> und <L___.ch> (act. 2/15 und 2/16).  

 

 

Seite 4 

B. Prozessgeschichte 

 

a) Die Klägerinnen liessen die Klage mit Eingabe vom 9. Mai 2012 beim Obergericht 

einreichen (act. 1).  

 

 

b) Mit Verfügungen vom 15. Mai 2012 wurden die Klägerinnen zur Übersetzung der 

eingereichten fremdsprachigen Beweismittel und zur Bezahlung eines Kostenvorschusses 

von CHF 10‘000.00 aufgefordert (act. 4 und 5). Der Kostenvorschuss wurde fristgerecht 

geleistet (act. 7). Die ins Deutsche übersetzten Unterlagen gingen am 14. Juni 2012 beim 

Obergericht ein (act. 11).  

 

 

c) Am 7. August 2012 ersuchte RA F___ namens der Beklagten um Sistierung des 

Hauptverfahrens bis zum Entscheid über das vorsorgliche Massnahmebegehren (act. 17). 

Diesem Begehren wurde mit Verfügung des Einzelrichters vom 28. September 2012 

stattgegeben (act. 25). Der Entscheid im vorsorglichen Massnahmeverfahren erging am 

30. November 2012 (act. 28). In der Folge wurde die Sistierung aufgehoben und die 

Beklagten wurden zur Einreichung der Klageantwort aufgefordert (act. 30). Diese ging am 

18. Januar 2013 beim Obergericht ein (act. 31).  

 

 

d) Mit Eingaben vom 29. Januar 2013 resp. 6. Februar 2013 verzichteten die Parteien auf 

die Durchführung einer mündlichen Verhandlung, ersuchten jedoch um Durchführung 

eines zweiten Schriftenwechsels (act. 35 und 36). Die Replik datiert vom 20. März 2013 

(act. 39), die Duplik vom 29. Mai 2013 (act. 43).  

 

 

e) Am 20. Januar 2014 beschloss das Obergericht, den Klägerinnen mittels eines 

demoskopischen Gutachtens Beweis zur Frage, ob die Marke VOGUE berühmt ist, 

abzunehmen, und die Parteien wurden aufgefordert, innert Frist von 20 Tagen Gutachter 

vorzuschlagen (act. 50).  

 

 

f) Am 10. bzw. 11. Februar 2014 teilten die Parteien mit, dass sie sich auf Dr. M___, M___ 

Rechtsforschung GmbH, Institut für Rechtsdemoskopie, München, als Gutachterin 

geeinigt hätten (act. 51 und 52).  

 

 

Seite 5 

 

g) Am 12. Februar 2014 forderte das Obergericht die Klägerinnen auf, ihre Fragen an die 

Gutachterin zu formulieren (act. 53). Dieser Aufforderung kamen die Klägerinnen am 

4. März 2014 nach (act. 54 und 55). Daraufhin erhielten die Beklagten Gelegenheit zur 

Stellungnahme (act. 56). Davon machten sie innert erstreckter Frist am 20. Mai 2014 

Gebrauch (act. 59 und 60).  

 

 

h) Mit Beschluss vom 7. Juli 2014 legte das Gericht die Modalitäten der demoskopischen 

Befragung sowie die Fragen selbst fest (act. 64). Die Parteien verlangten je die 

Ausfertigung des Beschlusses (act. 65 und 66). Der begründete Beschluss wurde am 

5. September 2014 verschickt (act. 68).  

 

 

i) In der Folge fanden zwischen den Parteien Vergleichsgespräche statt, welche jedoch 

nicht zu einer Einigung führten (act. 71-74). Das Verfahren wurde daher wieder 

aufgenommen. Die vorgeschlagene Gutachterin Dr. M___ erklärte sich bereit den 

Gutachtensauftrag zu übernehmen. Die Kosten der Expertise würden von der konkreten 

Ausgestaltung abhängen, wobei entscheidend sei, wie viele Interviews durchgeführt 

werden müssten und ob die Befragung im Rahmen einer Mehrthemenumfrage oder einer 

Individualbefragung stattfinde (act. 76).  

 

 

j) Nach Anhörung der Parteien zu diesen Fragen (act. 81 und 82) nahm das Gericht 

nochmals Rücksprache mit der M___ Rechtsforschung GmbH (act. 83). Alsdann wurde 

den Beklagten nochmals Gelegenheit gegeben, sich zur Anzahl der Interviews zu äussern 

(act. 85). Die Stellungnahme von RA F___ ging am 14. September 2015 beim Obergericht 

ein (act. 90).  

 

 

k) Mit Beschluss vom 24. November 2015 forderte das Obergericht die Klägerinnen auf, 

innert Frist von 20 Tagen die mutmasslichen Kosten für eine persönlich-mündliche 

Individual-Befragung auf der Basis eines Befragungsumfanges von 1‘500 Interviews im 

Betrag von € 77‘000.00 resp. CHF 83‘433.00 auf das Konto der Gerichtskasse 

einzuzahlen. Dabei wurden die Parteien darauf hingewiesen, dass die Beweisabnahme 

zum Nachteil der Klägerinnen unterbleibt, sollten diese den verlangten Kostenvorschuss 

nicht leisten und auch die Beklagten die Kosten nicht vorschiessen (act. 95).  

 

 

Seite 6 

 

l) Mit Eingabe vom 23. Dezember 2015 liessen die Klägerinnen dem Gericht mitteilen, dass 

sie aufgrund des hohen Kostenvorschusses auf das Beweismittel der demoskopischen 

Umfrage verzichten würden (act. 96).  

 

 

m) In der Folge gab das Gericht den Beklagten Gelegenheit den Kostenvorschuss zu leisten 

und wies wiederum darauf hin, dass die Beweisabnahme bei Nichtzahlung unterbleibt 

(act. 97).  

 

 

n) RA F___ nahm am 21. Januar 2016 Stellung und erklärte, dass die Beklagten den 

Kostenvorschuss ebenfalls nicht leisten würden (act. 98).  

 

 

o) Am 27. Januar 2016 informierte die Verfahrensleitung die Parteien, dass die Erstellung 

eines demoskopischen Gutachtens unterbleibe, nachdem der erforderliche 

Kostenvorschuss nicht geleistet wurde. Es sei nun vorgesehen, den Fall an einer 

nächsten Sitzung der 1. Abteilung des Obergerichts aufgrund der Akten zu beraten (act. 

99). Gleichzeitig wurden die Parteien aufgefordert, ihre Kostennoten einzureichen.  

 

 

p) Die Kostennote der Beklagten ging am 1. März 2016 beim Obergericht ein (act. 105 und 

106); diejenige der Klägerinnen datiert vom 16. März 2016 (act. 107 und 108).  

 

 

q) Am 21. März 2016 liessen sich die Klägerinnen zum Schreiben des Gerichts vom 

27. Januar 2016 sowie zur Eingabe der Gegenpartei vom 21. Januar 2016 vernehmen 

(act. 109) und reichten ein weiteres Beweisstück ein (act. 110).  

 

 

r) Mit Verfügung vom 13. April 2016 wurden die neue Eingabe der Klägerinnen sowie deren 

Honorarnote den Beklagten zur Kenntnis gebracht und RA C2___ die Kostennote der 

Beklagten zugestellt (act. 111). Weiter wurde den Parteien mitgeteilt, dass das Gericht 

anlässlich der Beratung des Prozesses darüber befinden werde, ob das mit der 

Stellungnahme vom 21. März 2016 eingereichte klägerische Aktenstück Nr. 153 aus dem 

Recht gewiesen werde oder nicht.  

 

 

Seite 7 

 

s) Auf diese Mitteilung reagierten die Beklagten mit der Eingabe vom 20. April 2016 (act. 

112) und die Klägerinnen mit derjenigen vom 28. April 2016 (act. 114). Diese wurden 

seitens des Gerichts umgehend je der Gegenpartei zur Kenntnisnahme zugestellt (act. 

113 und 115).  

 

 

t) RA F___ äusserte sich am 4. Mai 2016 abschliessend (act. 116). Diese Stellungnahme 

wurde am 9. Mai 2016 an die Klägerinnen weitergeleitet (act. 117).  

 

Auf die Ausführungen in den Schriftstücken gemäss den vorerwähnten lit. a bis u wird, 

soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen. 

 

 

 

C. Vorsorgliche Massnahmen 

 

Gleichzeitig mit der Klage reichten die Klägerinnen ein Begehren um Anordnung 

vorsorglicher Massnahmen ein (act. 1, S. 2 f.). Dieses wurde mit Entscheid vom 30. 

November 2012 abgelehnt (Verfahren Nr. ERZ 2012 35, act. 21). Der Entscheid erwuchs 

in Rechtskraft (Verfahren Nr. ERZ 2012 35, act. 23).  

 

 

 

D. Entscheid des Obergerichts 

 

Das Obergericht führte seine abschliessende Beratung am 7. Juni 2016 durch und 

eröffnete sein Urteil den Parteien am 9. Juni 2016 im Dispositiv (act. 118).  

 

 

 

Seite 8 

Erwägungen 

 

I. Formelles 

 

1. Sachliche und örtliche Zuständigkeit, anwendbare s Recht 

 

Die Klägerin 1 ist ein amerikanischer Verlagskonzern, die Klägerin 2 eine Gesellschaft mit 

Sitz in Frankreich (act. 1, S. 6 f.). Die Beklagten haben ihren Sitz im Kanton Appenzell 

Ausserrhoden (act. 2/9 und 2/13). Somit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. 

 

Für Klagen betreffend Immaterialgüterrechte sind die schweizerischen Gerichte am 

Wohnsitz des Beklagten örtlich zuständig (Art. 109 IPRG, SR 291 und Art. 2 Abs. 1 

Lugano-Übereinkommen, SR 0.275.12). Die sachliche Zuständigkeit des Obergerichtes 

Appenzell Ausserrhoden ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO in Verbindung mit 

Art. 24 Abs. 1 lit. a Justizgesetz (JG, bGS 145.31).  

 

Da die Streitsache offensichtlich internationalen Charakter hat, ist das anzuwendende 

Recht von Amtes wegen zu prüfen.1 Die Rechtsfrage entscheidet sich einerseits gemäss 

dem internationalen Privatrecht in Bezug auf den Gerichtsstand, andererseits im Hinblick 

auf das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 

(IPRG, SR 291)2. Angesichts der während dem Verfahren gestellten Begehren ist die 

Anwendung von Schweizer Recht in Bezug auf den Unlauteren Wettbewerb in 

Anwendung von Art. 136 Abs. 1 IPRG nicht fraglich, da diese Regel auf das Prinzip des 

Ortes der Marktauswirkungen oder des betroffenen Marktes abstellt3, und die behaupteten 

unlauteren Handlungen in der Schweiz stattfanden. Schweizer Recht ist auch für das 

Markenrecht anwendbar, da der Schutz des geistigen Eigentums für die Schweiz 

eingeräumt wurde (Art. 110 Abs. 1 IPRG)4. 

 

 

 

2. Noven  

 

2.1 Die Klägerinnen haben mit der Eingabe vom 21. März 2016 einen Artikel aus der Neuen 

Zürcher Zeitung (nachfolgend NZZ) vom 17. März 2016 eingereicht (act. 110).  

 

                                                
1 BGE 137 III 481, E. 2.1. 
2 BGE 137 III 481, E. 2.1. 
3 BGE 136 III 23, E. 6.1. 
4 Urteil Bundesgericht 4A_128/2012 vom 7. August 2012, E. 2. 

 

Seite 9 

 

2.2 Die Klägerinnen lassen dazu vorbringen (act. 114), die Beklagten hätten in ihrer Eingabe 

vom 20. April 2016 mit der Begründung, „es werde nichts relevant Neues vorgebracht“ 

ausdrücklich auf eine Erwiderung zu ihrer Eingabe vom 21. März 2016 verzichtet. 

Demzufolge seien sie in Bezug auf alle neuen Vorbringen der Klägerinnen im erwähnten 

Schreiben zu behaften. Ein Entscheid über die Zulassung des erwähnten Beweismittels 

erübrige sich bereits aus diesem Grunde. Im Übrigen habe der erwähnte Zeitungsartikel 

im Sinne von Art. 151 ZPO als offenkundige Tatsache zu gelten, da er der allgemeinen 

sicheren Wahrnehmung zugänglich sei. Dies habe umso mehr dort zu gelten, wo der 

Zugang weder zeitintensiv noch kostspielig bzw. sonst aufwändig sei, was insbesondere 

für den Zugriff via Internet gelte. Dies sei hier der Fall, da der Artikel ohne weiteres via 

Web zugänglich sei.  

 

 Dem liessen die Beklagten entgegen halten (act. 116), es sei richtig, dass sie zur Eingabe 

vom 21. März 2016 auf eine Stellungnahme verzichtet hätten. Damit hätten sie 

selbstverständlich nicht auf sämtliche bisher erfolgten Bestreitungen verzichtet. Ob ein 

eingereichtes Novum zulässig sei, sei eine Rechtsfrage, welche das Gericht von Amtes 

wegen zu prüfen habe, dies auch ohne ausdrückliche Bestreitung der Zulässigkeit der 

Eingabe durch die Beklagten. Der Verzicht auf eine Stellungnahme könne nicht als 

Zugeständnis gewertet werden.  

 

 

2.3 Es ist also zu prüfen, wie es sich bezüglich des nachträglich durch die Klägerinnen 

eingereichten Artikels in der NZZ mit dem Novenrecht verhält. 

 

 Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO bezeichnet für das erstinstanzliche Verfahren diejenigen 

Tatsachen und Beweismittel als echte Noven, welche nach Aktenschluss entstanden oder 

gefunden worden sind. Entgegen der „klassischen“ Definition wird somit nicht nur an den 

Zeitpunkt der Entstehung angeknüpft5. Als echte Noven im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. a 

ZPO gelten auch Tatsachen und Beweismittel, die objektiv bereits vor Aktenschluss 

existierten, jedoch erst nach Aktenschluss gefunden wurden. Als unechte Noven werde 

demgegenüber nach Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO diejenigen Sachvorbringen angesehen, die 

der betreffenden Partei bereits vor Aktenschluss bekannt waren, die aber aus 

irgendwelchen Gründen nicht vor Aktenschluss geltend gemacht worden sind6.  

 

                                                
5 SEBASTIEN MORET, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 

2014, Rz. 538 ff.). 
6 SEBASTIEN MORET, a.a.O.,  Rz. 583 ff. 

 

Seite 10 

 

2.4 Vorauszuschicken ist, dass hier die Bestimmungen über das erstinstanzliche Verfahren 

zur Anwendung gelangen, da das Obergericht als einzige kantonale Instanz entscheidet 

(Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO).  

 

 Zunächst stellt sich die Frage, wann vorliegend der Aktenschluss eingetreten ist. 

 

 Mit Eingaben vom 29. Januar 2013 und 6. Februar 2013 haben die Parteien auf eine 

mündliche Hauptverhandlung verzichtet (act. 35 und act. 36); dafür wurde ein doppelter 

Schriftenwechsel durchgeführt (act. 39 und act. 43). Nach SEBASTIEN MORET  tritt damit 

Aktenschluss ein7. Anlässlich der Beratung vom 20. Januar 2014 fällte das Obergericht 

sodann einen Beweisbeschluss (act. 50). In der Folge haben die Parteien konkludent auf 

das Beweisverfahren verzichtet, indem sie den Kostenvorschuss nicht geleistet haben 

(act. 96 und act. 98). Auch in diesem Fall können sie keine Noven mehr vorbringen8. 

 

 Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass der Aktenschluss mit dem Verzicht auf die 

Hauptverhandlung eintrat und der fragliche NZZ-Artikel erst im Anschluss daran 

eingereicht worden ist; dieser kann somit nicht mehr berücksichtigt werden.  

 

 Es stellt sich weiter die Frage, ob Fakten, die aus dem Internet erschlossen werden, 

offenkundig sind. Dies kann, wenn überhaupt, nur für solche Tatsachen gelten, die sich 

rasch, einfach und zuverlässig (aus sicheren Quellen) ermitteln lassen. Nach der 

Botschaft ZPO ist für die Offenkundigkeit entscheidend, dass die betreffende Tatsache 

der allgemeinen sicheren Wahrnehmung zugänglich ist. Indes genügen keineswegs alle 

im Internet enthaltenen Daten diesem Kriterium, gibt es doch Einträge, die nur wenige 

oder sogar nur einzelne Personen kennen. Interneteinträge gelten (nur) dann als 

offenkundige Tatsachen, wenn die betreffenden Daten von einem beliebigen 

Personenkreis unmittelbar wahrgenommen werden können und über die man sich aus 

zuverlässigen Quellen ohne besondere Fachkenntnisse sicher unterrichten kann9. 

 

 Presseartikel im Internet kann wohl jeder Mann und jede Frau einsehen. Dennoch handelt 

es sich bei diesen nach Meinung des Obergerichts nicht um offenkundige Tatsachen, da 

diese nicht aus sogenannt sicheren Quellen stammen (wie z.B. Handelsregistereinträge, 

Statistikdaten öffentlicher Behörden etc.), sondern im Wesentlichen lediglich die Meinung 
                                                
7 SEBASTIEN MORET, a.a.O., Rz. 209. 
8 SEBASTIEN MORET, a.a.O., Rz. 783; DANIEL WILLISEGGER, Basler Kommentar, ZPO, 2. Aufl. 2013, N. 

11 zu Art. 229 ZPO. 
9 FRANZ HASENBÖHLER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizeri-

schen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 3a zu Art. 151 ZPO mit weiteren Hinweisen; PETER 
GUYAN, Basler Kommentar, ZPO, 2. Aufl 2013, N. 2 zu Art. 151 ZPO. 

 

Seite 11 

des entsprechenden Verfassers/der entsprechenden Verfasserin des Artikels 

wiedergeben. Dem eingereichten Artikel aus der NZZ kommt also nicht die Qualität einer 

offenkundigen Tatsache im Sinne von Art. 151 ZPO zu und er kann auch aus diesem 

Grund keine Berücksichtigung im vorliegenden Verfahren finden. 

 

 

 

3. Streitwert 

 

3.1 Streitwert der Klage 

 

3.1.1 Streitgegenstand bildet die geltend gemachte Verletzung der Marke VOGUE der 

Klägerinnen durch die Marke VOGUE DE TRINITY der Beklagten. Dass es dabei um 

vermögensrechtliche Interessen geht, ist unbestritten (act. 1, S. 10 und act. 31, S. 6 ff.).  

 

3.1.2 Die Klägerinnen  gehen von einem Streitwert von CHF 50‘000.00 bis CHF 100‘000.00 aus 

(act. 1, S. 10 und 46). Für die Schätzung des Streitwerts in einem markenrechtlichen 

Verfahren sei nicht nur der Anschaffungswert, sondern insbesondere der Gebrauchswert 

entscheidend. Gemäss Lehre sei der Gebrauchswert einer neuen Marke zunächst gering, 

um dann mit dem Bekanntwerden der Marke, dem Vertrieb und der Werbung des 

Produkts allmählich anzusteigen. Bei der Festlegung des Streitwerts nehme das Gericht 

eine grobe Schätzung der Umsätze vor und trage dabei auch der Bekanntheit und der 

Zugkraft der Marke sowie der Mächtigkeit der Markeninhaberin Rechnung. In der Praxis 

habe sich eine Dreiteilung entwickelt. Gehe es um wirtschaftlich eher unbedeutende 

Zeichen - wie die Marke VOGUE DE TRINITY-  liege der Streitwert im Bereich von 

CHF 50‘000.00 bis CHF 100‘000.00. Die Beklagten hätten nicht bewiesen, dass mit der 

Marke VOGUE DE TRINITY ein hoher Umsatz erzielt werde oder dass die Marke auf dem 

Schweizer Markt aufgrund eines umfangreichen Vertriebs der Produkte VOGUE DE 

TRINITY Bedeutung erlangt habe. Damit rechtfertige sich in keiner Weise, den Streitwert 

mit einem Betrag von CHF 800‘000.00 zu beziffern (act. 39, S. 7 f.). Im Übrigen werde der 

Streitwert der vorliegenden Klage weder vom Wert der Marke VOGUE noch vom 

juristischen Aspekt des UWG berührt (act. 39, S. 9).  

 

Demgegenüber beläuft sich der Streitwert der Nichtigkeitsklage in Bezug auf die 

beklagtische Marke gemäss den Beklagten auf ca. CHF 800‘000.00. Ein Streitwert von 

CHF 50‘000.00 bis CHF 100‘000.00 sei für Nichtigkeitsklagen gegen alltägliche 

Duzendmarken gerechtfertigt. Bei Marken von mittlerer Bedeutung sei von einem 

Streitwert von CHF 250‘000.00 bis CHF 500‘000.00 auszugehen. Die Beklagte 1 habe die 

 

Seite 12 

Marke VOGUE DE TRINITY bereits vor drei Jahren hinterlegt, ohne dass die Klägerinnen 

Widerspruch eingelegt hätten. Inzwischen habe sie basierend auf dieser Schweizer 

Basismarke eine internationale Anmeldung für 26 Länder getätigt und alleine für diese 

Anmeldung bis heute mehrere zehntausend Schweizer Franken ausgegeben. Wäre die 

Klage in dieser Sache erfolgreich, würde der Schutz für all diese Länder dahinfallen. 

Angesichts dessen rechtfertige es sich, den Streitwert für die Schweizer Basismarke auf 

CHF 400‘000.00 festzulegen und dann wegen der internationalen Marke auf 

CHF 800‘000.00 zu erhöhen. Der Wert der Marke VOGUE für Zeitschriften sei ebenfalls 

zu berücksichtigen. Es sei davon auszugehen, dass die Schwächung und Ausnutzung 

einer, wenn sie dies denn wäre, berühmten Marke einen Schaden von CHF 100‘000.00 

verursachen würde (act. 31, S. 7 f.). Ein weiterer Streitwert von rund CHF 100‘000.00 sei 

gestützt auf das UWG zu gewärtigen (act. 31, S. 8). Kumuliert sei somit insgesamt von 

einem Streitwert von rund CHF 1‘000‘000.00 auszugehen.  

 

3.1.3 Der Streitwert in Angelegenheiten, die sich mit dem Bestand oder der Verletzung von 

Immaterialgüterrechten befassen, ist schwer bestimmbar. In der Lehre wird deshalb 

vorgeschlagen, es seien aufgrund von Erfahrungswerten über den Wert der umstrittenen 

Rechte Richtlinien oder Eckdaten aufzustellen, die vermutungsweise der Schätzung des 

prozessual massgebenden Streitwerts zugrunde gelegt werden können. In diesem Sinne 

wird in der Lehre gestützt auf die Erfahrungen in der Praxis angenommen, dass der 

Streitwert zwischen CHF 50‘000.00 und CHF 100‘000.00 liegt, wenn es um eher 

unbedeutende Zeichen geht. Der Streitwert beträgt CHF 500‘000.00 bis CHF 1 Million, 

sofern erhebliche Werte dahinter stehen (Umsatz, Werbung usw.) und beläuft sich auf 

mehr als CHF 1 Million bei sehr bekannten, wenn nicht berühmten Klagemarken, wobei 

dann auch eine erhebliche Verletzungshandlung zur Diskussion stehen muss10. 

 

 Massgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des Streitwerts ist der Zeitpunkt der 

Klageeinreichung beim Gericht11. Allgemein gilt die Regel, dass über Streitwertfragen 

keine Beweise zu erheben sind; der Prozess soll nicht durch ein langwieriges Verfahren 

über solche Punkte belastet werden12.  

 
                                                
10 BGE 133 III 490, E. 3.3 mit Hinweisen auf JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und 

Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 7/2002, S. 493/505, sowie LEONZ MEYER, Der Streitwert in 
Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 6/2001, S. 559/560 und LUCAS DAVID, Der 
Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 
[SIWR], Bd. I/2, 2. Aufl. 1998, S. 29.  

11 MATTHIAS STEIN-WIGGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 12 zu Art. 91 ZPO; JOHANN ZÜRCHER, 
a.a.O., S. 493/494. 

12 JOHANN ZÜRCHER, a.a.O., S. 493/496; PETER DIGGELMANN, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 
Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 26 zu Art. 91 ZPO; a.A. 
.MATTHIAS STEIN-WIGGER, a.a.O., N. 25 zu Art. 91 ZPO. 

 

Seite 13 

3.1.4 Auszugehen ist vorliegend vom Wert der Marke der Beklagten13, also VOGUE DE 

TRINITY, da das Unterlassungsinteresse der Klägerinnen nicht grösser sein kann als der 

Wert der beklagtischen Marke. Diesen hat der Rechtsvertreter der Beklagten nicht 

konkret, d.h. aufgrund von Umsatzzahlen etc., dargelegt. Zu beachten ist jedoch, dass die 

Marke VOGUE DE TRINITY erst seit drei Jahren existiert (act. 31, S. 6) und die beiden 

Marken weit voneinander entfernt sind, so dass die Gefahr einer Verwässerung klein ist, 

wie nachstehend noch dargelegt wird. Von einem völlig unbedeutenden Zeichen kann 

jedoch ebenfalls nicht die Rede sein. Der Streitwert ist deshalb an der Obergrenze für den 

bestrittenen Bestand solcher Zeichen, also bei CHF 100‘000.00, festzulegen. 

 

 

3.2 Streitwert für den Weiterzug an das Bundesgeric ht 

 

 Gemäss Art. 51 Abs. 1 lit. a Bundesgerichtsgesetz (BGG, SR 173.110) bestimmt sich der 

Streitwert bei Beschwerden gegen kantonale Endentscheide nach den Begehren, die vor 

der Vorinstanz streitig geblieben sind. Wie vorerwähnt verlangen die Klägerinnen die 

Nichtigerklärung der Marke VOGUE DE TRINITY sowie ein Verbot, die Marke VOGUE 

alleine oder in Verbindung mit VOGUE DE TRINIY in der Schweiz zu verwenden resp. die 

unter der Marke VOGUE DE TRINIY vertriebenen Produkte herzustellen, anzupreisen etc. 

Die Beklagten verlangen die vollumfängliche Abweisung der Klage. Für das vorliegende 

Verfahren hat das Obergericht den Streitwert auf CHF 100‘000.00 festgesetzt (E. 3.1.4). 

Damit wird die Streitwertgrenze für die Beschwerde in Zivilsachen von CHF 30‘000.00 

nach Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG auf jeden Fall erreicht.  

 

 

 

4. Beweisanträge 

 

4.1 Die Klägerinnen haben zu zahlreichen Behauptungen die Einvernahme von Zeuginnen 

bzw. Zeugen beantragt (act. 1, S. 14-23, act. 39, S. 30).  

 

 Wie noch darzulegen sein wird (E. 1.4), hängt der Ausgang der vorliegenden Streitsache 

massgeblich davon ab, ob die Marke VOGUE als berühmt angesehen wird oder nicht. Mit 

den von den Klägerinnen zum Zeugenbeweis verstellten Behauptungen allein lässt sich 

die Berühmtheit der Marke VOGUE indes nicht darlegen, weshalb von der Einvernahme 

der entsprechenden Personen abgesehen werden kann.  

 
                                                
13 JOHANN ZÜRCHER, a.a.O., S. 493/504. 

 

Seite 14 

 

4.2 Für die Behauptung, die Marke VOGUE sei berühmt, lassen die Klägerinnen  zunächst 

zahlreiche Presseartikel anführen (act. 1, S. 23-29, act. 2/56-123). Weiter verweisen sie 

auf die Ergebnisse einer Repräsentativbefragung zur Berühmtheit der Marke VOGUE in 

der Schweiz (act. 2/124) sowie verschiedene Gerichtsentscheide (act. 1, S. 34 ff., act. 

2/125, 2/126 und 2/136). Für den Fall, dass die Beklagten die eingereichte 

demoskopische Umfrage substantiiert bestreiten, wird die Erstellung eines gerichtlichen 

Gutachtens zu dieser Frage beantragt (act. 1, S. 33 f.).  

 

 Die Beklagten  bestreiten mit Nachdruck, dass die Marke VOGUE berühmt ist (act. 31, S. 

28 f.) und stellen mit dem Hinweis, dass es sich um ein reines Parteigutachten handle, 

auch die Aussagekraft der Verkehrsbefragung des Instituts für Demoskopie Allensbach 

(act. 2/124) in Frage (act. 31, S. 29 f.). Für den Fall, dass die Klägerinnen behaupten, ihre 

Marke VOGUE würde in der Schweiz für Haarkosmetik oder andere mit den Produkten 

der Beklagten verwechslungsfähige Produkte der Klasse 3 in Gebrauch sein und habe 

sich dafür im Verkehr durchgesetzt, wird ein gerichtliches Gutachten zur 

Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung VOGUE für derartige Produkte der Klasse 3 

beantragt (act. 31, S. 37).  

 

 

4.3.1 Das Obergericht hat am 20. Januar 2014 die Durchführung eines demoskopischen 

Gutachtens zur Frage, ob die Marke VOGUE berühmt ist, beschlossen (act. 50). Zur 

Erstellung des demoskopischen Gutachtens kam es in der Folge allerdings nicht, weil sich 

die Parteien nicht dazu bereit erklärten, den dafür erforderlichen Kostenvorschuss zu 

leisten (act. 96-98 und 100).  

 

4.3.2 Die Behauptung der Beklagten, die Marke VOGUE sei in der Schweiz für Haarkosmetik 

oder andere mit den Produkten der Beklagten verwechslungsfähige Produkte der Klasse 

3 nicht in Gebrauch und habe sich dafür im Verkehr auch nicht durchgesetzt, bezeichnen 

die Klägerinnen zwar als falsch (act. 39, S. 37), behaupten allerdings - für die Schweiz - 

auch nicht das Gegenteil, geschweige legen sie dies dar (act. 39, S. 30). Ein Gutachten 

zur Verkehrsdurchsetzung von VOGUE für Produkte der Klasse 3 ist somit ebenfalls 

entbehrlich. 

 

 

Seite 15 

 

II. Materielles 

 

1. Immaterialgüterrecht / Markenschutz 

 

1.1 Darstellung der Standpunkte der Parteien 

 

 Die Klägerinnen  machen im Wesentlichen geltend, bei der Zeitschrift VOGUE handle es 

sich um eine berühmte Marke (act. 1, S. 53 ff.). Die Bestimmung von Art. 15 MSchG 

vermittle berühmten Marken einen erweiterten Schutz, der über den Bereich gleicher bzw. 

gleichartiger Waren oder Dienstleistungen hinausgehe. Das Spezialitätsprinzip, welches 

das Markenrecht beherrsche, werde damit durchbrochen, um dem besonderen 

Schutzbedürfnis berühmter Marken Rechnung zu tragen. Aufgrund ihrer überragenden 

Verkehrsgeltung und wegen der allgemeinen Wertschätzung komme berühmten Marken 

auch ausserhalb des Bereichs der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ein äusserst 

grosser kommunikativer Wert zu, der sich dank seiner Verselbständigung von den 

typischerweise unter der berühmten Marke angebotenen Waren oder Dienstleistungen 

lösen und auf andere Produkte übertragen lasse. Dies mache berühmte Marken für 

Nutzungen durch Dritte besonders attraktiv und entsprechend anfällig (act. 1, S. 47 f.). 

Der Beweis in Bezug auf die Berühmtheit einer Marke lasse sich grundsätzlich auch ohne 

demoskopisches Gutachten erbringen. Zu Recht werde in der Lehre der Standpunkt 

vertreten, dass die Berühmtheit häufig gerichtsnotorisch sei (act. 1, S. 49). Diverse 

gerichtliche Instanzen in der Schweiz und im Ausland hätten bereits entschieden, dass die 

Marke VOGUE im Sinne von Art. 15 MSchG berühmt sei (act. 1, S. 50). Im Übrigen sei 

die Berühmtheit der Marke VOGUE gerichtsnotorisch (act. 1, S. 53). Gemäss Art. 13 

MSchG verleihe das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur 

Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werde, zu 

gebrauchen und darüber zu verfügen. Gemäss Praxis des Bundesgerichts zeichne sich 

die berühmte Marke dadurch aus, dass sich ihre grosse Werbekraft nicht nur zur 

Vermarktung der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen sei, sondern auch 

in anderen Bereichen wirtschaftlich nutzen lasse. Eine solche Nutzung solle dem Inhaber 

der berühmten Marke, welcher den Ruf aufgebaut habe, vorbehalten bleiben. Die Marken 

der Klägerinnen seien seit mehreren Jahren für die Klasse 16, insbesondere für 

Modezeitschriften, eingetragen. Diese würden in der Schweiz verwendet. Die Klägerinnen 

hätten zudem dargelegt, dass die Zeitschrift VOGUE als Werbeträgerin für verschiedene 

Kosmetik- und Haarprodukte diene. Schliesslich hätten sie aufgezeigt, dass die Zeitschrift 

VOGUE als Referenz in der Modebranche aufgefasst werde und einen aussergewöhnlich 

guten Ruf sowohl in der Modewelt, als auch in der Gesamtbevölkerung geniesse. Die 

 

Seite 16 

Beklagten würden den guten Ruf der Marke der Klägerinnen in schmarotzerischer Art und 

Weise ausnutzen, indem sie Haarprodukte unter der Marke VOGUE DE TRINITY 

vermarkten würden. Den verschiedenen ins Recht gelegten Beweismitteln sei zu 

entnehmen, dass die Beklagten ihre Wortmarke VOGUE DE TRINITY in einer Art 

verwendeten, in der das Zeichen VOGUE besonders in den Vordergrund gestellt werde. 

Diese führe zu einer Gefährdung der Unterscheidungskraft der klägerischen Marke 

VOGUE (act. 1, S. 53 f.). Die Schweiz habe die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz 

des gewerblichen Eigentums und das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der 

Rechte an geistigem Eigentum vom 15. April 1994 ratifiziert (SR 0.232.04; TRIPS; SR 

0.632.20, Anhang 1 C). Die Voraussetzungen von Art. 16 Abs. 3 TRIPS und Art. 6bis Abs. 

1 PVÜ seien vorliegend erfüllt. Die Beklagten führten durch den Gebrauch der Marke 

VOGUE auf ihren Produkten VOGUE DE TRINITY eine Verbindung zur Marke VOGUE 

herbei. Dieser Gebrauch diene ausschliesslich den Interessen der Beklagten, zumal den 

Abnehmern vorgetäuscht werde, die Produkte der Beklagten würden im Zusammenhang 

mit der berühmten Marke und Zeitschrift VOGUE stehen resp. insinuierten 

fälschlicherweise eine Zusammenarbeit der Klägerinnen mit den Beklagten. Sowohl unter 

Berücksichtigung von Art. 15 MSchG als auch unter Anwendung von Art. 16 Abs. 3 TRIPS 

und der Empfehlung der WIPO hätten die Klägerinnen aufgrund ihrer berühmten Marke 

VOGUE einen Anspruch, dass den Beklagten der Gebrauch der Marke VOGUE DE 

TRINITY für alle Produkte untersagt werde und diese Marke aus dem Schweizer 

Markenregister gelöscht werde (act. 1, S. 55 f.). 

 Inzwischen habe das Bundesgericht in einem Parallelfall (BGE 4A_128/2012) 

unmissverständlich festgehalten, dass die Marke VOGUE eine berühmte Marke im Sinne 

von Art. 15 MSchG sei und habe seine frühere Rechtsprechung mit Bezug auf die 

Schutzwirkung revidiert (ELLE - BGE in sic! 1997, S. 159). Weiter habe das 

Bundesgericht festgehalten, dass die Marke VOGUE einen erweiterten Schutz im Sinne 

von Art. 15 MSchG geniesse (act. 39, S. 11 f.). Die Beklagten würden das Urteil falsch 

zitieren und interpretieren. Das Bundesgericht habe im Urteil 4A_128/2012 bestätigt, dass 

einer berühmten Marke - unabhängig ob sie durchgesetzt sei oder nicht - der erweiterte 

Schutz im Sinne von Art. 15 MSchG zukomme. Mit anderen Worten werde das 

Spezialitätsprinzip auch in diesem Fall durchbrochen. Der Markeninhaber einer 

berühmten (und durchgesetzten) Marke könne anderen den Gebrauch der berühmten 

Marke für jede Art von Waren und Dienstleistungen verbieten, sofern die weiteren 

Voraussetzungen von Art. 15 MSchG erfüllt seien (act. 39, S. 13). Entgegen den 

Behauptungen der Beklagten sei die Verkehrsbefragung des Instituts für Demoskopie 

Allensbach gemäss der in der Schweiz allgemein anerkannten Befragungsmethode von 

Niedermann/Schneider durchgeführt worden. Das Gutachten sei auch aktuell. Die Marke 

VOGUE DE TRINITY sei im Mai 2009 in der Schweiz eingetragen worden. Gemäss Art. 

 

Seite 17 

15 Abs. 2 MSchG würden Rechte, die erworben wurden, bevor eine Marke Berühmtheit 

erlangt habe, vom erweiterten Schutz berühmter Marken unberührt bleiben. Die 

demoskopische Umfrage sei beachtlich, weil sie aufzeige, dass die Marke VOGUE bereits 

im Jahre 2009 berühmt gewesen sei. Im Übrigen sei notorisch, dass die Marke VOGUE 

seit Jahrzehnten berühmt sei, zumal Mode und damit auch die Zeitschrift VOGUE in der 

Gesellschaft kontinuierlich an Bedeutung gewonnen habe. Folglich könnten die Beklagten 

sich nicht auf Art. 15 Abs. 2 MSchG berufen (act. 39, S. 15 f.). Das Gutachten zeige, dass 

die klare Mehrheit derer, die VOGUE als Zeitschrift kennen, auch Gütervorstellungen 

äusserten: 61 Prozent des breiten Publikums insgesamt und 66 Prozent der Frauen 

würden VOGUE als „hochwertig“ einstufen (act. 39, S. 18). Eintragungen anderer 

VOGUE-Marken in Europäischen Markenregistern seien aufgrund des 

Territorialitätsprinzips nicht massgebend. Von den 86 im schweizerischen Markenregister 

eingetragenen Marken seien 16 gelöscht. 44 Marken würden einer Gesellschaft namens 

American-Cigarette Company (Overseas) gehören. Diese Marken seien der Firma von 

den Klägerinnen zediert worden und würden folglich mit deren Einverständnis gebraucht. 

6 Marken gehörten den Klägerinnen. Die anderen im schweizerischen Markenregister 

eingetragenen Marken würden nicht markenmässig in der Schweiz gebraucht oder 

beträfen Produkte, welche klar einem anderen Industriezweig als Mode zuzurechnen 

seien. Gegen die Marken VOGUE MY STYLE (2 Marken) und VOGUE DE TRINITY 

gingen die Klägerinnen bekanntlich gerichtlich vor. Damit sei der Beweis erbracht, dass 

die Klägerinnen ihre Marken aktiv schützen würden (act. 39, S. 20). Die Marke VOGUE 

sei nicht beschreibend. Die Beklagten würden verkennen, dass die deutsche Übersetzung 

des Wortes „vogue“ nicht für die Frage relevant sei, ob das Zeichen VOGUE 

freihaltebedürftig bzw. dem Gemeingut zugehörig sei. „vogue“ sei eine altmodische 

Bezeichnung und bedeute „Beliebtheit“. Die gängige Übersetzung von Mode im 

Französischen sei denn auch „mode“ und nicht „vogue“. Das Wort „vogue“ sei weder dem 

Gemeingut zugehörig noch freihaltebedürftig (act. 39, S. 21). Der Vermerk „durchgesetzt“ 

im Markenregister stelle keine Vermutung im Sinne von Art. 9 ZGB auf, sodass die 

Tatsache, dass sich eine Marke beim Publikum durchgesetzt habe, im Rahmen eines 

Zivilprozesses nach den Regeln von Art. 8 ZGB bewiesen werden müsse. Bedeutend sei 

in dieser Hinsicht jedoch die Tatsache, dass die Marke VOGUE, bevor das Institut für 

Geistiges Eigentum den Vermerk „durchgesetzte Marke“ angebracht habe, im 

Schweizerischen Markenregister von 1921 bis 1992 als Marke eingetragen gewesen sei. 

Es seien auch diverse VOGUE-Marken der Klägerinnen für die Klasse 16 im 

Europäischen Markenregister ohne den Zusatz „durchgesetzte Marke“ eingetragen. Das 

Institut scheine somit selber auch nicht vom beschreibenden Charakter der Marke 

VOGUE überzeugt zu sein, ansonsten es in Bezug auf die internationalen VOGUE-

Marken, welche in Klasse 16 eingetragen seien, die Schutzwirkung für die Schweiz nicht 

 

Seite 18 

akzeptiert hätte (act. 39, S. 21 ff.). Schliesslich treffe es nicht zu, dass seitens der 

Beklagten keine Rufausbeutung der Marke VOGUE vorliege (act. 39, S. 24 ff.). 

 

 Die Beklagten  liessen dem entgegenhalten, VOGUE sei keine berühmte Marke und 

könne es auch nicht sein, weil sie für Modebelange beschreibend sei („vogue“ heisse 

„Mode“) und im Markenregister deshalb nur als „durchgesetzte Marke“ eingetragen 

worden sei. Durchgesetzte Marken könnten à priori immer nur für die Belange, für welche 

sie sich durchgesetzt hätten, Berühmtheit erlangen. Eine nicht bestehende Berühmtheit 

könne nicht gerichtsnotorisch sein. Die Aussagekraft der Verkehrsbefragung des Instituts 

für Demoskopie Allensbach werde bestritten. Die Umfrage sei ein reines Parteigutachten 

und sei nicht in allen Bereichen so erstellt worden, wie vom Institut für Geistiges Eigentum 

zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer Marke verlangt. Den Beklagten sei zudem 

keine Gelegenheit gegeben worden, die gestellten Fragen zu beeinflussen resp. eigene 

Fragen zu stellen. Im Übrigen stamme die Umfrage aus dem Jahre 2009 und sei nicht 

aktuell (act. 31, S. 29). Das Institut für Demoskopie Allensbach lege seinen 

Schlussfolgerungen die Bestimmungen zur Verkehrsdurchsetzung zugrunde, nicht 

allfällige strengere zur Berühmtheit. Vorliegend gehe es aber gerade eben nicht um die 

Verkehrsdurchsetzung, jedenfalls nicht im Zusammenhang mit Zeitschriften. Die 

Erkenntnisse der Studie seien folglich nicht stringent (act. 31, S. 30). Um einen 

erweiterten Schutzbereich als berühmte Marke geltend machen zu können, müsste sich 

die Marke VOGUE, wäre sie denn berühmt, folglich auch für die Produkte der Klasse 3, 

für welche die Beklagten ihre Marke verwenden und geschützt haben, im Verkehr 

durchgesetzt haben. Dass sie dies habe, sei von den Klägerinnen an keiner Stelle auch 

nur behauptet, geschweige denn nachgewiesen worden. Die Marke VOGUE sei für 

Produkte der Klasse 3 offensichtlich nicht in Gebrauch, sondern ausschliesslich für ein 

Modemagazin und mithin für Klasse 16. Werde die Marke VOGUE für die Produkte der 

Beklagen der Klasse 3 nicht gebraucht, dann könne sie sich für diese im Verkehr 

logischerweise auch nicht durchgesetzt haben und die Klägerinnen könnten sogar dann 

für diese Produkte keinen erweiterten Schutzbereich geltend machen, wenn man ihre 

Marke VOGUE im Zusammenhang mit einer Modezeitschrift noch als berühmte Marke 

werten wollte (act. 31, S. 36 f.). Zusammenfassend würden die Klägerinnen für ihre Marke 

VOGUE keinen Markenschutz für Klasse 3 besitzen, die Marke VOGUE jedoch auch nicht 

für Produkte der Klasse 3 benutzen. „vogue“ sei der französische und englische Begriff für 

„Mode“ und somit eine Sachbezeichnung; dies gelte auch, wenn man „vogue“ mit 

„Beliebtheit“ übersetzen wolle. Sachbezeichnungen könnten nicht für diejenigen Belange, 

die sie beschreiben, als Marke geschützt werden. Sachbezeichnungen, die sich auf dem 

Markt als Marke etabliert hätten und von einem Bevölkerungsanteil von mindestens 50 % 

als Marke und mithin Hinweis auf einen bestimmten Hersteller eines bestimmten 

 

Seite 19 

Produktes erkannt würden, könnten als „durchgesetzte“ Marke im Markenregister 

eingetragen werden. So geschehen mit der Marke VOGUE der Klägerinnen, obwohl die 

Durchsetzung im vorliegenden Verfahren nicht genügend belegt werde; jedermann müsse 

- insbesondere im französischen Sprachraum - „Mode“ mit „vogue“ bezeichnen dürfen. 

Durchgesetzte Marken würden per definitionem einen hohen Bekanntheitsgrad besitzen, 

sonst würden sie nicht eingetragen. Dieser Bekanntheitsgrad könne auch zu einer 

markenrechtlich relevanten Berühmtheit führen (was bezüglich der hier zur Diskussion 

stehenden Marke VOGUE aber bestritten werde). Eine derartige durchgesetzte Marke, die 

Berühmtheit erlangt habe, geniesse theoretisch zwar auch einen erweiterten 

Schutzbereich, jedoch nicht wie kennzeichenkräftige andere berühmte Marken bezogen 

auf alle möglichen Waren und Dienstleistungen, sondern nur in Bezug auf diejenigen, für 

die sie, analog zu den bereits geschützten Waren und/oder Dienstleistungen, die 

Marktdurchsetzung beweisen könne. Auch wenn folglich die klägerische Marke VOGUE 

nicht für Produkte der Klasse 3 geschützt sei, könnten die Klägerinnen, wäre denn 

VOGUE eine berühmte Marke, sich (nur) dann gegen eine Verwendung der Bezeichnung 

für Produkte der Klasse 3 zur Wehr setzen, wenn sich ihre Marke auch für diese Produkte 

im Verkehr durchgesetzt hätte. Für diese Produkte sei die Marke VOGUE nicht in 

Gebrauch, geschweige denn, dass sie Verkehrsdurchsetzung erlangt hätte. Die Marke 

VOGUE könne auch deshalb keine Berühmtheit erlangen, weil es ihr an der erforderlichen 

Einmaligkeit fehle. Es gebe unzählige Marken mit dem Markenbestandteil VOGUE und 

unzählige weitere Benutzer würden ihre Produkte oder Dienstleistungen so nennen. 

Daraus folge, dass die Klägerinnen markenrechtlich nicht gegen die Beklagten vorgehen 

könnten (act. 31, S. 70 f.).  

 Der von den Klägerinnen zitierte Bundesgerichtsentscheid schaffe keine Praxisänderung 

und schon gar keine, die vorliegend relevant wäre. Die hier interessierende 

Gesetzesauslegung habe das Bundesgericht im Entscheid ELLE klar definiert und bis 

heute nicht umgestossen. Demnach sei eine „durchgesetzte Marke“, die berühmt sei, nur 

in dem Umfang über den im Register eingetragenen Schutzbereich hinaus geschützt, als 

sie sich auch für diesen zusätzlichen Schutzbereich auf dem Markt durchgesetzt habe. 

Auch in neuesten Bundesgerichtsentscheiden werde an der Richtigkeit des vorerwähnten 

Urteils festgehalten (vgl. 4A_619/2012, E. 5.2). Der Grundsatz wäre zudem nur 

anzuwenden, wenn VOGUE, was vorliegend bestritten werde, eine berühmte Marke wäre 

(act. 43, S. 5). Die Klägerinnen würden verkennen, dass das Bundesgericht den 

Sachverhalt im Fall, der dem Entscheid 4A_128/2012 zugrunde liege, nur beschränkt 

habe prüfen können. Dort hätten die Beschwerdeführerinnen - anders als die Beklagten 

im vorliegenden Verfahren - keine gerichtlich angeordnete Verkehrsbefragung zur 

Marktdurchsetzung oder gar zur Berühmtheit der Marke VOGUE verlangt, sondern die 

Umfrage (vgl. Klagebeilage 124) akzeptiert. Weiter hätten die Beschwerdeführerinnen - 

 

Seite 20 

anders als die Klägerinnen hier - den Nichtgebrauch der Marke VOGUE für die fraglichen 

Produkte - in jenem Fall Uhren - nicht rechtsgenügend glaubhaft gemacht. Wenn das 

Bundesgericht im fraglichen Urteil also feststelle, dass die Marke VOGUE eine „berühmte“ 

sei, dann sei dies vor diesem Hintergrund zu sehen und vor allem darauf zurückzuführen, 

dass entsprechende Parteianträge fehlten und das Bundesgericht deshalb auf das auch 

hier vorgelegte Parteigutachten habe abstellen müssen. Eine vertiefte Überprüfung der 

Berühmtheit der Marke VOGUE und des Parteigutachtens habe jedenfalls durch das 

Bundesgericht nicht stattgefunden. Daraus folge, dass die auf ungeprüften Feststellungen 

beruhenden Schlussfolgerungen des Bundesgerichtes keine Allgemeingültigkeit hätten 

erlangen können und auch nicht präjudiziell seien. Im fraglichen Urteil habe das 

Bundesgericht sich - mangels entsprechender Parteibehauptungen - unter keinem Aspekt 

zum beschreibenden Charakter der Bezeichnung VOGUE geäussert, noch gehe es 

darauf ein, dass VOGUE lediglich als durchgesetzte Marke eingetragen worden sei. Dass 

es sich bei VOGUE um eine durchgesetzte Marke handle, werde von den Beklagten 

vorliegend aber mit allem Nachdruck geltend gemacht. Damit eine Marke sich für gewisse 

Produkte oder Dienstleistungen auf dem Markt durchsetzen könne, müsse sie 

zwangsläufig dafür in Gebrauch sein. Die Marke VOGUE der Klägerinnen sei für keinerlei 

Produkte der Klasse 3 in Gebrauch; das sei von den Klägerinnen auch nie behauptet 

worden (act. 43, S. 11 ff.). Um eine Marke als „durchgesetzt“ registrieren zu können, 

brauche es einen Bekanntheitsgrad von wenigstens 50 % (Richtlinien in Markensachen, 

Juli 2012, Ziff. 10.3.8, S. 151). Bei einem unter 50 % liegenden Kennzeichnungsgrad 

werde das fragliche Zeichen nachweislich gerade nicht als Hinweis auf eine Herkunft aus 

einem bestimmten Unternehmen aufgefasst (act. 43, S. 15). Die Frage, ob VOGUE eine 

berühmte Marke sei oder nicht, könnte somit unbeantwortet bleiben. VOGUE sei eine 

Sachbezeichnung und werde nur als „durchgesetzte Marke“ für ein Modemagazin 

geschützt und sei für nichts anderes in Gebrauch. Demgemäss könne nach den 

Grundsätzen des ELLE-Entscheides auch dann nicht von einem erweiterten 

Schutzbereich ausgegangen werden, wenn VOGUE auch noch eine berühmte Marke 

wäre, was indessen bestritten werde. Weder das Neuenburger Gericht noch das 

Bundesgericht hätten die demoskopische Umfrage rechtlich gewürdigt, da dies von den 

Beklagten in jenem Verfahren nicht verlangt worden sei. Die Auswertung der 

demoskopischen Umfrage sei stur nach den üblichen Kriterien für kennzeichnende 

Marken geschehen und um eine solche gehe es vorliegend eben gerade nicht (act. 43, S. 

18). 

 

 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

 

 

Seite 21 

1.2.1 Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines 

Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 

Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind 

Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder 

Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a 

MSchG). Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register (Art. 5 MSchG) und 

steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt hat (Art. 6 MSchG). Die Marke ist 

geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht 

wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Das Markenrecht verleiht dem 

Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder 

Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen 

(Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Inhaber einer berühmten Marke kann anderen deren 

Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen vorbieten, wenn ein solcher 

Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder 

beeinträchtigt (Art. 15 Abs. 1 MSchG). Sind die Voraussetzungen von Art. 15 MSchG 

erfüllt, stehen dem Inhaber einer berühmten Marke grundsätzlich alle Rechtsbehelfe des 

Markenschutzgesetzes zu, neben dem zivilrechtlichen Rechtsschutz (Art. 52 ff. MSchG) 

namentlich auch die Strafbestimmungen (Art. 61 ff. MSchG)14. Wer ein rechtliches 

Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder 

Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht (Art. 52 MSchG). Wer in seinem Recht an 

der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter 

verlangen (Art. 55 Abs. 1 MSchG): 

a. eine drohende Verletzung zu verbieten; 
b. eine bestehende Verletzung zu beseitigen; 
c. den Beklagten zu verpflichten, Herkunft und Menge der in seinem Besitz 

befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke oder der 
Herkunftsangabe versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass 
einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen. 

 

1.2.2 Das Gesetz definiert die Berühmtheit nicht15, wobei der Gesetzgeber in der Botschaft 

immerhin drei Charakteristika berühmter Marken genannt hat, die von der Literatur und 

der Rechtsprechung im Wesentlichen übernommen wurden, nämlich die überragende 

Verkehrsgeltung , die Einmaligkeit  und die allgemeine Wertschätzung 16. Die 

massgeblichen Kriterien für den Entscheid, ob eine solche Qualifikation auf eine 

bestimmte Marke anwendbar ist, können sodann aus dem Zweck von Art. 15 MSchG 

abgeleitet werden, der darin besteht, die berühmten Marken gegen die Ausnützung ihres 

                                                
14 FLORENT THOUVENIN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Handkommentar, 

2009, N. 67 zu Art. 15 MSchG. 
15 FLORENT THOUVENIN, a.a.O., N. 13 zu Art. 15 MSchG. 
16 FLORENT THOUVENIN, a.a.O., N. 14 zu Art. 15 MSchG. 

 

Seite 22 

Rufes, dessen Beeinträchtigung und gegen die Gefährdung der Unterscheidungskraft der 

Marke zu schützen. Ein solcher Schutz ist gerechtfertigt, wenn es dem Inhaber der Marke 

gelungen ist, dieser eine solche Verkehrsgeltung zu verschaffen, dass sie eine 

durchschlagende Werbekraft besitzt, die nicht nur zur Vermarktung im angestammten 

Waren- oder Dienstleistungsbereich genutzt werden kann, sondern auch den Verkauf 

anderer Produkte oder die Erbringung anderer Dienstleistungen erheblich erleichtern 

kann. Dies setzt voraus, dass die Marke bei einem breiten Publikum allgemeine 

Wertschätzung geniesst. Denn solange nur begrenzte produktespezifische 

Abnehmerkreise die Marke kennen und schätzen, besteht kein legitimes Interesse an 

einem erweiterten Schutz. Für die Annahme einer berühmten Marke genügt es jedoch 

nicht, dass die Marke einem grösseren Personenkreis bekannt ist, denn sonst wäre es 

nicht mehr möglich, die Berühmtheit einer Marke von ihrer Bekanntheit zu unterscheiden. 

Das positive Ansehen, das eine Marke beim Publikum geniesst, ist folglich ein nicht zu 

vernachlässigendes Kriterium. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass dieses positive Image 

allgemeine Zustimmung findet in dem Sinne, dass die durch die berühmte Marke 

gekennzeichneten Produkte oder Dienstleistungen ausnahmslos allgemeinen Beifall 

finden. So können Zigaretten-Marken Berühmtheit erlangen, obwohl das Rauchen und 

folglich die dazu verwendeten Substanzen als solche in der Öffentlichkeit Gegenstand von 

Kontroversen bilden17. 

 Ob eine Marke einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist und ob sie bei den Personen, die 

sie kennen, ein positives Ansehen geniesst, sind Sachverhaltsfragen, zu denen 

Behauptungen erhoben werden müssen, die mit allen geeigneten Mitteln, wie etwa einer 

Meinungsumfrage, zu beweisen sind. Indessen müssen notorische Tatsachen weder 

behauptet noch bewiesen werden18. 

 Für die Inhaber berühmter Marken erweitert Art. 15 MSchG den Schutzbereich der durch 

die Marke geschützten Rechte; insofern ist das Subsidiaritätsprinzip, welches das 

schweizerische Immaterialgüterrecht beherrscht, nicht mehr anwendbar. Der Inhaber 

einer berühmten Marke kann folglich Dritten den Gebrauch dieser Marke für Produkte und 

Dienstleistungen jeder Art untersagen; insbesondere kann er ihnen verbieten, sie zu 

gebrauchen, um Waren oder Dienstleistungen anzubieten, sich ihrer zu Werbezwecken 

zu bedienen oder auch sie sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (Art. 13 

Abs. 2 MSchG). Das Verbot der Verwendung einer fremden Marke in der Werbung und im 

                                                
17 BGE 130 III 748 E. 1.1 „Nestlé“ = Pra. 94 (2005) Nr. 91, E. 1.1 mit weiteren Hinweisen; FLORENT 

THOUVENIN, a.a.O., N. 21 zu Art. 15 MSchG. 
18 BGE 130 III 748 E. 1.2 „Nestlé“ = Pra. 94 (2005) Nr. 91, E. 1.2 mit weiteren Hinweisen. 

 

Seite 23 

Geschäftsverkehr ist weit auszulegen. Es bezieht sich auch auf einen Gebrauch, der nicht 

im Zusammenhang mit den angebotenen Waren oder Dienstleistungen steht19. 

 

 

1.3 Bestrittener / unbestrittener Sachverhalt 

 

 Erstellt ist, dass die Klägerin 1 seit 1992 Inhaberin der Schweizer Wortmarke VOGUE Nr. 

403969 für Monatszeitschriften und Schnittmuster (Nizza Klassifikation 16) ist. Die 

Schweizer Marke Nr. 403969 wurde als durchgesetzte Marke registriert (act. 2/6). Die 

Klägerin 2 ist seit 1966 Inhaberin unter anderem der Marke IR 321684 VOGUE für alle 

Druckerzeugnisse und Schreibwaren (act. 2/8). Die Beklagte 1 ist Inhaberin der Marke 

VOGUE DE TRINITY Nr. 586709 und der Marke VOGUE DE TRINITY IR 1014885, beide 

eingetragen für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (Nizza Klassifikation 3, act. 2/10 

und 2/11).  

 

 Die Behauptung der Beklagten, die Marke VOGUE sei nicht für Produkte der Klasse 3 in 

Gebrauch, sondern ausschliesslich für ein Modemagazin und mithin für Klasse 16 (act. 

31. S. 36 f.), haben die Klägerinnen zwar als falsch bezeichnet, aber nicht mit Fakten 

widerlegt resp. entsprechende Beweisanträge gestellt (act. 39, S. 37). Auch in den Akten 

finden sich keine Anhaltspunkte, dass die Marke VOGUE in der Schweiz für Produkte der 

Klasse 3 in Gebrauch ist.  

 

 Umstritten ist zwischen den Parteien, ob VOGUE eine berühmte  Marke ist und welches 

die Folgen der Registrierung als durchgesetzte  Marke sind.  

 

 

1.4 Beurteilung durch das Obergericht 

 

1.4.1 Gemäss den Klägerinnen  ergibt sich aus dem Entscheid des Bundesgerichts 

4A_128/2012 vom 7. August 2012, dass die Marke VOGUE eine berühmte Marke im 

Sinne von Art. 15 MSchG ist (act. 39, S. 11). Die Klägerinnen des vorliegenden 

Verfahrens, die auch vor dem Neuenburger Kantonsgericht geklagt haben, haben für den 

Beweis, dass die Marke VOGUE berühmt sei, die Repräsentativbefragung des Institutes 

Allensbach vom 1. Oktober 2009 eingereicht. Auf diese stützen sie sich auch im 

vorliegenden Verfahren (act. 2/124).  

 

                                                
19 BGE 130 III 748 E. 1.3 „Nestlé“ = Pra. 94 (2005) Nr. 91, E. 1.3 mit weiteren Hinweisen. 

 

Seite 24 

 Die Beklagten  bestreiten demgegenüber den Beweiswert des Gutachtens Allensbach 

und machen insbesondere geltend, dabei handle es sich lediglich um ein Parteigutachten. 

Sie verlangen eine gerichtlich angeordnete Verkehrsbefragung zur Marktdurchsetzung 

resp. zur Berühmtheit der Marke VOGUE (act. 43, S. 11 f.).  

 

 Als Privatgutachten werden Gutachten bezeichnet, die nicht durch das Gericht 

angeordnet, sondern von einer Partei eingeholt und bezahlt worden sind. Sie können in 

Rechtsgutachten und Sachgutachten geschieden werden20. Die Sachgutachten befassen 

sich mit Untersuchungen, Feststellungen und Schlussfolgerungen zum streitigen 

Sachverhalt, zum Beispiel zu behaupteten Mängeln, deren Ursachen, Behebung und 

Kosten21. Private Sachgutachten sind keine Beweismittel im Sinne von Art. 183 ZPO und 

werden gemeinhin den Parteibehauptungen gleichgestellt22. Das von einer Partei zu den 

Akten gegebene Privatgutachten ist jedoch eine Urkunde, welche im Rahmen der freien 

Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO) Beachtung findet. Dabei fällt ins Gewicht, dass der 

Privatgutachter nicht unabhängig ist, sondern im Auftrag einer Partei im Rahmen des 

Vertretbaren deren Interessen zu wahren hat. Im Übrigen ergibt sich sein Beweiswert aus 

der fachlichen Qualifikation der Verfasserin und der Überzeugungskraft der 

Argumentation. Ein Privatgutachten kann das Gericht zur Ergänzung oder Erläuterung 

des Gerichtsgutachtens veranlassen oder dessen Schlussfolgerungen erschüttern. Ein 

gerichtliches Gutachten ersetzen kann das Privatgutachten jedoch nicht23. 

 

Das Bundesgericht hat im Entscheid 4A_128/2012 vom 7. August 2012, E. 4.1.2, 

festgehalten, dass die Beschwerdeführerinnen keine Umfrage auf einer kontradiktorischen 

Basis und unter juristischer Kontrolle verlangt hätten, um nachzuweisen, dass die Marke 

VOGUE eine berühmte Marke sei. Das kantonale Gericht habe sich demgemäss im Sinne 

eines Indizienbeweises auf eine demoskopische Umfrage abgestützt, die im Auftrag der 

Beschwerdegegnerinnen vom deutschen Meinungsforschungsinstitut „Institut für 

Demoskopie Allensbach“ in Zusammenarbeit mit der schweizerischen Gesellschaft 

Isopublic verfasst worden sei. Diese Vorgehensweise sei rechtmässig. […] Somit habe die 

kantonale Instanz die Ergebnisse der Meinungsumfrage zu Recht als aussagekräftig 

                                                
20 HANS SCHMID, in: Oberhammer/Domej/Haas, Schweizerische Zivilprozessordnung, 

Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 15 zu Art. 183 ZPO. 
21 HANS SCHMID, a.a.O., N 17 zu Art. 183 ZPO. 
22 HANS SCHMID, a.a.O., N. 18 zu Art. 183 ZPO; ANNETTE DOLGE, Basler Kommentar, ZPO, 2. Aufl. 

2013, N. 17 zu Art. 183 ZPO; Heinrich Andreas MÜLLER, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 
Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 28 zu Art. 183 ZPO; A.A. 
THOMAS WEIBEL, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen 
Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 177 ZPO. 

23 HANS SCHMID, a.a.O. mit weiteren Hinweisen; SVEN RÜETSCHI, Berner Kommentar, 2012, N. 34 ff. 
zu Art. 183 ZPO. 

 

Seite 25 

betrachtet und sei gestützt auf deren Ergebnisse zum Schluss gelangt, die Marke VOGUE 

sei eine berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG. 

 

 Das bedeutet, dass das Bundesgericht weder die Repräsentativbefragung durch das 

Institut für Demoskopie Allensbach noch die Frage, ob die Marke VOGUE berühmt sei, 

vertieft geprüft hat resp. mangels entsprechender Parteivorbringen prüfen konnte. 

Vielmehr hat es weitgehend auf die Sachverhaltsfeststellungen des Kantonsgerichts 

Neuenburg abgestellt. Daraus folgt, dass die auf ungeprüften Feststellungen beruhenden 

Schlussfolgerungen des Bundesgerichts im Entscheid 4A_128/2012 vom 7. August 2012 

für das vorliegende Verfahren keine Allgemeingültigkeit erlangen und damit auch nicht 

präjudiziell sein können.  

 

 An dieser Stelle ist weiter darauf hinzuweisen, dass die Repräsentativbefragung durch 

das Institut für Demoskopie Allensbach aus dem Jahre 2009 stammt, also bereits 7 Jahre 

alt ist. Das ist - gemessen am Alter der Marke - zwar kein allzu langer Zeitraum. Zu 

berücksichtigen ist jedoch, dass Printmedien nach allgemeiner Erfahrung in den letzten 

Jahren mit dem Aufkommen der digitalen Medien wie Smartphone, Internet etc., 

insbesondere bei der jüngeren Generation, stark an Bedeutung eingebüsst haben und 

deren Stellenwert in der Gesellschaft einem rasanten Wandel unterworfen ist. Nach 

Auffassung des Obergerichts ist also keineswegs gesagt, dass die Ergebnisse der 

Umfrage aus dem Jahre 2009 heute noch als repräsentativ angeschaut werden können. 

 

1.4.2 Das Obergericht hat deshalb beschlossen, den Klägerinnen mittels eines 

demoskopischen Gutachtens Beweis abzunehmen, ob die Marke VOGUE berühmt ist, 

das heisst, ob der Marke VOGUE überragende Verkehrsgeltung, Einmaligkeit und 

allgemeine Wertschätzung zukommt (act. 50). Weil die Parteien nicht bereit waren, den 

dafür erforderlichen Kostenvorschuss zu leisten (act. 96 und act. 98) unterblieb die 

Beweisabnahme androhungsgemäss (act. 99).  

 

1.4.3 Die Klägerinnen machen weiter geltend, die Berühmtheit der Marke VOGUE sei notorisch 

(act. 96).  

 

 Es ist grundsätzlich richtig, dass das Bundesgericht in verschiedenen Fällen die 

Berühmtheit von Marken als notorische Tatsache festgestellt hat. So zum Beispiel für 

Maggi24, Gucci25, Nestlé26, Coca Cola27 oder Bugatti28. Betreffend die Marke VOGUE hat 

es dies indessen gerade nicht getan29. 

                                                
24 Urteil Bundesgericht 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005, E. 3.2. 
25 BGE 116 II 614, E. 5 lit. d. 

 

Seite 26 

 

 Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche streitige Tatsachen (Art. 150 ZPO). 

Offenkundige und gerichtsnotorische Tatsachen sowie allgemein anerkannte 

Erfahrungssätze bedürfen keines Beweises (Art. 151 ZPO).  

 

 Gerichtskundig sind Tatsachen und Vorgänge, welche das Gericht in seiner amtlichen 

Tätigkeit wahrgenommen hat, ferner seine amtlichen Handlungen, z.B. Urteile. Die 

betreffenden Erkenntnisse werden durch Beizug der einschlägigen Akten (oder Auszügen 

hiervon) in den Prozess eingebracht. Der in einem andern Prozess über eine bestimmte 

Tatsache geführte Beweis macht diesen allerdings in einem späteren Verfahren nicht 

offenkundig, frühere Beweisführung darf nicht unbesehen übernommen werden. Bei 

Beweisergebnissen aus früheren Verfahren (z.B. in einem Haftpflichtprozess aus einem 

vorangegangenen Strafverfahren) ist danach zu differenzieren, ob es sich um ein 

zwischen denselben Parteien geführtes Verfahren handelt, ob ein Pilotprozess mit 

gleichem sachlichem Kontext geführt wurde, ob ein früheres Gutachten sich zu einer 

abstrakt-wissenschaftlichen Fachfrage geäussert hat und deshalb einer Äusserung im 

wissenschaftlichen Schrifttum gleichgestellt werden kann. Gegebenenfalls ist die 

Beweisführung zu ergänzen oder zu wiederholen30.  

 

 Dass auf die in einem vergleichbaren Verfahren verwendete Repräsentativbefragung nicht 

abgestellt werden kann, weil es sich lediglich um ein Parteigutachten handelt und die dort 

verwendeten Prämissen im vorliegenden Verfahren explizit bestritten werden, wurde 

bereits erörtert (E. 1.4.1). Dem Verweis auf die erwähnten Urteile des Bundesgerichts ist 

aus verschiedenen Gründen mit Zurückhaltung zu begegnen: So existierte im alten 

Markenrecht, unter welchem die Urteile zu GUCCI und COCA COLA ergingen, der Begriff 

der Berühmtheit (noch) nicht31. Zudem ging es bei den Urteilen, in denen das 

Bundesgericht verschiedenen Marken Berühmtheit zugestand - mit Ausnahme der 

Zeitschrift ELLE (BGE in sic! 1997, S. 159) - nicht um Sach-, sondern um 

Phantasiebezeichnungen resp. Eigennamen. Im Urteil des Bundesgerichtes 116 II 614 

(GUCCI) machte Paolo Gucci im Wesentlichen eine Verletzung seines Namens- und 

Urheberrechts geltend und es lässt sich dem Sachverhalt nicht entnehmen, inwieweit die 

Frage, ob es sich bei der Marke Gucci um eine berühmte Marke handelt, vor 

                                                                                                                                                       
26 BGE 130 III 748 E. 1.2 = Pra. 94 (2005) Nr. 91 E. 1.2. 
27 BGE 116 II 463. E. 2 lit. c. 
28 sic! 1998, E. 1.2.1, S. 586 ff. 
29 Urteil Bundesgericht 4A_128/2012 vom 7. August 2012, E. 4.1.2. 
30 JÜRGEN BRÖNNIMANN, Berner Kommentar, 2012, N. 4 f. zu Art. 151 ZPO; HANS SCHMID, a.a.O., N. 4 

ff. zu Art. 151 ZPO; CHRISTIAN LEU, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische 
Zivilprozssordnung, Dike-Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 19 zu Art. 151 ZPO. 

31 FLORENT THOUVENIN, a.a.O., N. 3 zu Art. 15 MSchG. 

 

Seite 27 

Bundesgericht - resp. überhaupt je - streitig war. Dasselbe gilt für die Verfahren bezüglich 

der Marken BUGATTI (BGE in sic! 1998, S. 586, E. 1.2.1) sowie COCA COLA (BGE 116 

II 463, E. 2.c). Im Verfahren 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005 (MAGGI) ging es primär 

um eine Kollision zwischen dem Namen- und dem Lauterkeitsrecht. Das Bundesgericht 

hielt apodiktisch fest, es könne als notorisch gelten, dass die Marke berühmt sei und der 

Beklagte beanstande die entsprechenden Feststellungen im angefochtenen Urteil zu 

Unrecht als offensichtliches Versehen (E. 3.2). Diese Auffassung begründete es indessen 

nicht näher. Einzig im Fall NESTLE (BGE 130 III 748 = Pra. 94 (2005) Nr. 91, E. 1.2), bei 

dem die Berühmtheit der Marke ebenfalls angezweifelt wurde, erklärte es, es könne - 

selbst ohne konkrete Beweise als notorisch gelten, dass NESTLE, weltweit eine der 

allerersten Nahrungsmittelgruppen, bestimmt der Mehrheit der Öffentlichkeit in der 

Schweiz - dem Staat, in welchem das Unternehmen seinen Sitz habe - bekannt sei, dass 

die unter dieser Marke auf den Markt gebrachten Produkte und Dienstleistungen 

allgemein als von besserer Qualität gelten und dass sie folglich ein hohes Ansehen bei 

der Öffentlichkeit geniessen würden. Nach Auffassung des Obergerichts kommt der 

Marke NESTLE, mit deren grosser Produktepalette fast jede Bewohnerin und jeder 

Bewohner der Schweiz beinahe täglich in Berührung kommt, indessen eine ungleich 

grössere „Strahlkraft“ zu als der Marke VOGUE, unter deren Namen ein 

Hochglanzmagazin für eine speziell interessierte, gutsituierte Käuferschaft vertrieben wird. 

Die Ausführungen des Bundesgerichts können daher nicht einfach auf die Marke VOGUE 

übertragen werden. Auch die unzähligen eingereichten Presseartikel (act. 2/60-120), in 

denen die VOGUE erwähnt wird, rechtfertigen es nach Ansicht des Obergerichts nicht, auf 

die Berühmtheit der Marke zu schliessen. Ein gewisser Bekanntheitsgrad ist der Marke 

VOGUE in modebewussten und -interessierten, finanziell gut bis sehr gut gestellten, 

urbanen Kreisen ohne weiteres zuzugestehen. Dass die Marke aber in allen Landesteilen, 

Regionen, Sprach- und Altersgruppen sowie sozialen Schichten der Schweiz überragende 

Verkehrsgeltung, Einmaligkeit und allgemeine Wertschätzung über die 

produktspezifischen Abnehmerkreise hinaus geniesst32 und dies offenkundig bzw. 

notorisch ist, ist nach Auffassung des Obergerichts nicht erstellt.  

 

1.4.4 VOGUE stammt aus dem Französischen und bedeutet „Beliebtheit“ oder „Mode“33. Es 

handelt sich also um eine Sachbezeichnung. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind 

Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder 

Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a 

MSchG). Die Verkehrsdurchsetzung ist erreicht, wenn die Marke in allen Landesteilen von 

                                                
32 FLORENT THOUVENIN, a.a.O., N. 14 zu Art. 15 MSchG; EUGEN MARBACH, in: von 

Büren/Marbach/Ducrey [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2008, Rz. 730. 
33  <http://www.dict.leo.org/frde/index_de.html, LEOs Online-Wörterbuch (besucht am 03. November 

2016). 

 

Seite 28 

einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender 

Hinweis auf bestimmte Produkte eines bestimmten Unternehmens verstanden wird34. Eine 

schweizerische Markenanmeldung, die von Haus aus zwar Gemeingut ist, deren 

Verkehrsdurchsetzung aber im Eintragungsverfahren glaubhaft gemacht wurde, wird mit 

dem Vermerk „durchgesetzte Marke“ im Markenregister eingetragen. Dieser 

Registervermerk verleiht der Marke indessen weder im Zivil- noch im 

Widerspruchsverfahren eine besondere Schutzvermutung, da der Richter nicht an die 

vorläufige Würdigung des Institutes für Geistiges Eigentum, Bern (IGE), im 

Eintragungsverfahren gebunden ist und diese aufgrund von erheblichen 

Beweiserleichterungen zu Stande kommt. Wird darum eine Verkehrsdurchsetzung der 

Marke im Kollisionsfall bestritten, hat sie der Inhaber im späteren Urteilszeitpunkt von 

neuem nachzuweisen35. 

 

Es wird nicht ernsthaft bestritten (act. 31, S. 54 und 66), dass VOGUE in der Schweiz ein 

durchgesetztes Zeichen für Modezeitschriften (= Nizza-Klassifikation 16) ist. Dies ergibt 

sich weiter aus dem Eintrag im Markenregister (act. 2/6). Dass sich VOGUE für Produkte 

der Klasse 3, d.h. für Kosmetika, Shampoos etc., ebenfalls durchgesetzt hat, wurde von 

den Klägerinnen weder behauptet noch rechtsgenüglich dargelegt oder zum Beweis 

verstellt (vgl. in diesem Zusammenhang act. 39, S. 30, wo ausgeführt wird, dass die 

Klägerinnen in Frankreich in Zusammenarbeit mit Sephora auch schon Produkte der 

Klasse 3 vertrieben hätten). Seitens der Beklagten wird dies explizit bestritten (act. 31, S. 

46). 

 

 Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur 

Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu 

gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Die Bestimmung von Art. 

13 MSchG definiert die Schutzwirkungen des Markenrechts. Der Markeninhaber hat das 

ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren und 

Dienstleistungen zu gebrauchen, vermag also Dritten den kennzeichenmässigen 

Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr zu verbieten. Zudem kann der 

Markeninhaber frei über seine Marke verfügen. Nicht in Art. 13 MSchG, sondern in Art. 3 

MSchG geregelt ist der Schutzumfang der Marke. Der Schutzumfang bestimmt, auf 

welche Kennzeichen sich die Abwehrbefugnisse des Markeninhabers erstrecken. Im 

konkreten Fall ist deshalb stets zu prüfen, ob eine bestimmte Handlung von den 

Verbotsrechten des Markeninhabers erfasst wird (Art. 13 Abs. 1 und 2 MSchG) und ein 

                                                
34 DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Handkommentar, 2009, 

N. 223 zu Art. 2 lit. a MSchG; BGE 130 III 328, E. 3.1. 
35 DAVID ASCHMANN, a.a.O., N. 244 zu Art. 2 lit. a MSchG. 

 

Seite 29 

Kennzeichen betrifft, das in den Schutzumfang der Marke fällt (Art. 3 MSchG). Fehlt es an 

einer dieser beiden Voraussetzungen, ist die fragliche Handlung markenrechtlich nicht zu 

beanstanden. In den Schutzumfang fallen sowohl identische Zeichen, die für gleiche 

Waren und Dienstleistungen benützt werden (Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG), als auch 

ähnliche oder identische Zeichen, die für gleiche oder gleichartige Waren und 

Dienstleistungen gebraucht werden, wenn dadurch beim Publikum eine 

Verwechslungsgefahr geschaffen wird (Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG). Der 

Schutzumfang wird durch die originäre Marke bestimmt, so dass schwachen Marken ein 

kleiner und starken Marken ein grosser Schutzumfang zukommt. Ein erweiterter Schutz 

wird berühmten Marken gewährt (Art. 15 MSchG)36. Damit der markenrechtliche 

Ausschliesslichkeitsanspruch geltend gemacht werden kann, müssen somit drei 

Voraussetzungen nachgewiesen sein37: 

- ein älteres Zeichen, 
- ein jüngeres Zeichen, das für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen 

bestimmt ist, 
- eine Zeichenähnlichkeit, aus welcher sich eine Verwechslungsgefahr ergibt. 

 

Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht zwischen Zeichen- und 

Produktabstand eine Wechselwirkung, das heisst, der erforderliche Zeichenabstand wird 

durch den Produkteabstand mitbestimmt. Je ähnlicher die Produkte sind, für welche der 

Markenschutz beansprucht wird, desto grösser ist das Risiko von Fehlzurechnungen und 

umso stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren unterscheiden, damit keine 

Verwechslungsgefahr resultiert. Sind beide Marken für gleiche oder sehr ähnliche Waren 

oder Dienstleistungen bestimmt, so ist daher bei der Beurteilung ein besonders strenger 

Massstab angezeigt. Entsprechend ist bei identischen oder sehr ähnlichen Marken auch 

ein grösserer Abstand der Waren bzw. Dienstleistungen erforderlich als bei weiter 

entfernten Zeichen38.  

 

Unbestritten ist VOGUE das ältere Zeichen (act. 2/6, 2/8, 2/10 und 2/11).  

 

In zeichenspezifischer Hinsicht wird der Schutzbereich einer Marke durch das Kriterium 

der Ähnlichkeit begrenzt. Einzig wenn aufgrund des jüngeren Zeichens Fehlzurechnungen 

drohen oder wenn dasselbe eine unzumutbare Nähe assoziiert, kann die 

Unterscheidungskraft der älteren Marke so beeinträchtig sein, dass dies den 

Abwehranspruch rechtfertigt39. Dabei ist der Gesamteindruck massgebend40. Das blosse 

                                                
36 FLORENT THOUVENIN/LARA DORIGO, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 

Handkommentar, 2009, N. 1 f. 13 MSchG. 
37 EUGEN MARBACH, a.a.O., Rz. 617. 
38 EUGEN MARBACH, a.a.O., Rz. 669; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Marken-

schutzgesetz, Handkommentar, 2009, N. 46 f. zu 3 MSchG; BGE 126 III 315, E. 6 lit. b. 
39 EUGEN MARBACH, a.a.O., Rz. 622. 

 

Seite 30 

Beifügen oder Weglassen von Markenbestandteilen verändert den Gesamteindruck 

meistens zu wenig. Insbesondere bei integraler Übernahme einer älteren Marke besteht 

daher in der Regel Zeichenähnlichkeit41.  

 

In der Schweiz sind sowohl VOGUE als auch VOGUE DE TRINITY als Wortmarken 

registriert (act. 2/6 und 2/10). Den Zeichenabstand erachtet das Obergericht nicht als 

gross, da die identischen Buchstaben Verwendung finden; immerhin gelangen 

unterschiedliche Schriften und Farben zur Anwendung (act. 1, S. 59 und 2/140 und 

2/142).  

 

 Das Kriterium der Gleichartigkeit definiert den Exklusivitätsbereich einer Marke in 

produktspezifischer Hinsicht. Selbst ein identisches Zeichen beeinträchtigt die 

Unterscheidungskraft solange nicht, als es für völlig andersartige Waren oder 

Dienstleistungen gebraucht wird42. Kriterien für die Bestimmung der Ähnlichkeit von 

Waren sind die Art der Waren, ihr Verwendungszweck, die Austauschbarkeit, die 

Herstellungsstätte, Technologie, Know-how, der Vertrieb, die Abnehmerkreise sowie die 

Nizza-Klassifizierung43. 

 

Während die Klägerinnen eine Modezeitschrift vertreiben (act. 1, S. 6 f.), bieten die 

Beklagten Haarpflegeprodukte an (act. 1, S. 7 f.). Die zu beurteilenden Produkte lassen 

sich also nicht unter einem einheitlichen Oberbegriff wie zum Beispiel Bekleidung oder 

Ernährung zusammenfassen. Auch vom Verwendungszweck her deckt eine 

Modezeitschrift nicht die gleichen Bedürfnisse ab wie ein Körperpflegeprodukt. Zwar 

könnte man sagen, dass sowohl eine Modezeitschrift wie auch ein Shampoo im weitesten 

Sinne mit Lifestyle zu tun hat. Indessen genügen blosse Überschneidungen auf 

allgemeiner, abstrakter Ebene in der Regel nicht für die Annahme von Gleichartigkeit44. 

Sodann sind Modezeitschriften und Shampoos nicht funktionell austauschbar45 und sie 

kommen auch nicht aus dem gleichen Haus46. Die Nizza-Klassifikation bindet die 

Vertragsländer nicht hinsichtlich der Beurteilung des Schutzumfangs von Marken. Nach 

ständiger Praxis sind weder alle Waren derselben Klasse zwingend gleichartig, noch sind 

Waren verschiedener Klassen stets nicht gleichartig. Die Zugehörigkeit zur gleichen 

Klasse der Nizza-Klassifikation kann aber als untergeordnetes Indiz für eine 

                                                                                                                                                       
40  EUGEN MARBACH, a.a.O., Rz. 644. 
41 EUGEN MARBACH, a.a.O., Rz. 646. 
42 EUGEN MARBACH, a.a.O., Rz. 621. 
43 GALLUS JOLLER, a.a.O., N. 241 ff. zu Art. 3 MSchG. 
44 GALLUS JOLLER, a.a.O., N. 252 zu Art. 3 MSchG. 
45 GALLUS JOLLER, a.a.O., N. 256 ff. zu Art. 3 MSchG. 
46 GALLUS JOLLER, a.a.O., N. 260 ff. zu Art. 3 MSchG. 

 

Seite 31 

Gleichartigkeit sprechen47. Vorliegend besteht zwischen den zu beurteilenden 

Erzeugnissen, nämlich einer Modezeitschrift (= Nizza-Klassifikation 16) und einem 

Shampoo (= Nizza-Klassifikation 3) ein grosser Warenabstand.  

 

Das Obergericht gelangt somit zum Schluss, dass es sich bei der Modezeitschrift VOGUE 

der Klägerinnen und dem von den Beklagten vertriebenen Shampoo VOGUE DE TRINITY 

keinesfalls um gleiche oder gleichartige Produkte handelt und zwischen diesen daher 

keine Verwechslungsgefahr besteht. Ein Anspruch der Klägerinnen gestützt auf Art. 3 

MSchG besteht somit nicht.  

 

 

 

 

 

1.5 Fazit 

 

 Zusammenfassend hält das Obergericht die Marke VOGUE also weder für berühmt noch 

erblickt es gegenüber der Marke der Beklagten VOGUE DE TRINITY eine 

Verwechslungsgefahr. Die durch die Klägerinnen geltend gemachten Ansprüche gestützt 

auf das Markenschutzgesetz sind deshalb abzuweisen.  

 

 

 

2. Unlauterer Wettbewerb 

 

2.1 Darstellung der Standpunkte der Parteien 

 

 Nach den Klägerinnen  (act. 1, S. 58 ff.), wird die Marke VOGUE im Zusammenhang mit 

der Zeitschrift VOGUE in diversen länderspezifischen Ausgaben in verschiedenen 

Sprachen verwendet. Darüber hinaus werde die Marke VOGUE in den diversen 

Webseiten der Klägerinnen sowie in dem Programm VOGUE TV gebraucht. Die 

Zeitschrift VOGUE sei weltweit eine Referenz in Sachen Mode und sei wohl die 

bekannteste und angesehenste Modezeitschrift der Welt. Die Beklagten würden das 

Zeichen VOGUE DE TRINITY für Haarprodukte verwenden und zwar auf den 

Verpackungen dieser Produkte, in Werbeinseraten und auf ihren Webseiten. Die 

Abbildungen würden zeigen, dass das auf der Verpackung dominante Zeichen VOGUE 

sei. Der Zusatz „de Trinity“ sei um ein Vielfaches kleiner als das Zeichen VOGUE und 
                                                
47 GALLUS JOLLER, a.a.O., N. 277 f. zu Art. 3 MSchG. 

 

Seite 32 

dadurch kaum erkennbar. Auch die Grafik zwischen beiden Zeichen sei sehr ähnlich. 

Einzig der Buchstabe „g“ werde durch die Parteien unterschiedlich verwendet. Ansonsten 

lehne sich die Schriftart, Farbe und Form des von den Beklagten verwendeten Zeichens 

stark an das Zeichen VOGUE an. Die Beklagten würden zudem kein 

unterscheidungskräftiges Zeichen auf der Verpackung ihrer Produkte verwenden, sondern 

provozierten die Verwechslung, indem sie den Zusatz „de Trinity“ absichtlich in kleiner 

Schrift neben VOGUE abbildeten. Dies zeige auf, dass das Verhalten der Beklagten eine 

Verwechslungsgefahr zwischen den Produkten der Beklagten und der Marke VOGUE 

hervorrufe und damit der Tatbestand von Art. 3 lit. d UWG erfüllt sei, weshalb auch in 

dieser Hinsicht die Nichtigkeit der Marke VOGUE DE TRINITY festzustellen und dieselbe 

aus dem Schweizer Markenregister zu löschen sei. Die Marketing- und Verkaufsstrategie 

der Klägerinnen bestehe darin (act. 1, S. 62 ff.), ihre berühmte Marke VOGUE im 

Zusammenhang mit diversen Zusätzen zu gebrauchen und zu kommerzialisieren. Damit 

möchten die Klägerinnen verschiedene Zielpublika erreichen und ihren Marktanteil und 

die Bekanntheit vergrössern resp. sicherstellen. Mit diesem Zweck hätten die Klägerinnen 

in den letzten 100 Jahren wesentliche finanzielle Mittel in die Etablierung ihrer Marke 

investiert. Die Beklagten würden ihre Wortmarke VOGUE DE TRINITY auf ihren 

Haarprodukten verwenden, indem sie überwiegend das Zeichen VOGUE in den 

VORDERGRUND stellten. Der Zusatz „de Trinity“ werde lediglich in kleiner Schrift und 

meist in kaum erkennbarer Weise abgebildet. Die Beklagten bezweckten durch einen 

solchen Gebrauch, eine Gedankenassoziation zwischen der berühmten Marke und 

Zeitschrift VOGUE und ihren Produkten herbeizuführen. Im Rahmen einer Veranstaltung 

namens „Roadshow“ würden die Beklagten in verschiedenen Städten in der Schweiz für 

den Verkauf der Produkte der Marke Trinity inklusive der Marke VOGUE DE TRINITY 

werben. In der Broschüre zur Roadshow werde sogar lediglich mit dem Zeichen VOGUE 

ohne den Zusatz „de Trinity“ geworben. Dieses Verhalten belege den Willen der 

Beklagten, den guten Ruf der Marke und der Zeitschrift VOGUE in schmarotzerischer Art 

und Weise auszubeuten. Im Weiteren stelle die Marke VOGUE DE TRINITY und die 

Bezeichnung der Haarprodukte mit dem Zeichen VOGUE DE TRINITY eine Anlehnung an 

die Marke und Modezeitschrift VOGUE dar. Dieses Verhalten sei unlauter, selbst bei 

Verneinung einer Verwechslungsgefahr. Das Verhalten der Beklagten erfülle damit den 

Tatbestand der Rufausbeutung im Sinne von Art. 2 und 3 lit. e UWG.  

 

 Die Beklagten  bestreiten eine Verwechslungsgefahr zwischen der Zeitschrift VOGUE und 

ihren Haarpflegeprodukten VOGUE DE TRINITY und vertreten die Meinung (act. 31, S. 

64 ff.), die Unterschiede zwischen den Zeichen seien offensichtlich. Die Klägerinnen 

würden einzig versuchen, eine Sachbezeichnung zu monopolisieren, was nicht statthaft 

sei. Die Verwendung von Sachbezeichnungen für die fragliche Sache könne nie eine 

 

Seite 33 

Verwechslungsgefahr begründen. Die Zeitschrift der Klägerinnen sei eine Zeitschrift über 

Mode und dazu gehörten alle Belange, die modischen Wechseln unterworfen seien, wie 

Kleidung, Schuhe, Accessoires. Deshalb nenne sie sich auch „Vogue“. „Vogue“ sei der 

englische und französische Begriff für Mode. Es sei richtig, dass die Beklagten eine ihrer 

Produkteserien, welche mit Mode zu tun habe, beispielsweise bestimmte Haarfarben, 

„Vogue“ nenne. Genau genommen „Vogue de Trinity“ oder eben „Modereihe der D___ 

AG“. Diese Produkte würden den Modetrends angepasst. Daneben hätten die Beklagten 

auch Produkte im Sortiment, die klassischerweise keiner Modeströmung unterliegen 

würden, wie etwa Pflegeshampoos oder Produkte gegen fettiges Haar, Schuppen und 

dergleichen. Diese Produkte würden nicht unter der Marke VOGUE DE TRINITY 

angeboten. Daraus ergebe sich, dass die Parteien zumindest in Teilbereichen mit 

Modeströmungen zu tun hätten und für diese Teilbereiche die Bezeichnung „Mode“ in 

ihrer englischen und französischen Version, die identisch sei, verwenden würden. Eine 

weitere Verbindung zwischen den angebotenen Produkten der Parteien sei nicht 

ersichtlich. Dass die Klägerinnen in ihrer Zeitschrift auch für Kosmetikartikel werben 

würden, stelle entgegen deren Behauptungen keinerlei Verbindung her, denn dabei werde 

für die Marken dieser Hersteller geworben, die sich klar von der Marke des Werbetools 

unterscheide. Für Kosmetikartikel werde in praktisch jedem Printmedium wie auch im 

Fernsehen und im Kino geworben. Die Beklagten bezweckten keine Anlehnung an den 

Marktauftritt der Klägerinnen, was schon alleine deshalb offensichtlich sei, weil ausser in 

der Verwendung der Bezeichnung „vogue“ für modische Belange rein gar nichts, weder 

die grafische Gestaltung der Marke, noch die Produkte, noch die Vertriebskanäle, noch 

das Zielpublikum irgendeine Ähnlichkeit aufweise. Die Klägerinnen würden verkennen, 

dass „vogue“ als klare Sachbezeichnung keinerlei Zuordnung zu bestimmten Produkten 

oder Unternehmen zulasse. Das Zeichen VOGUE habe sich, wenn überhaupt, lediglich 

für Zeitschriften durchgesetzt. Die Benutzung von „vogue“ für andere Produkte lasse in 

keiner Weise eine Gedankenassoziation zu, sondern werde als „Mode“ aufgefasst. Die 

Klägerinnen würden selbst zugestehen, dass Unlauterkeit nur vorliege, wenn „ein 

Zeichen, das dem bekannten Drittzeichen ähnlich sei, in einer Weise verwendet werde, 

dass es nicht anders  denn als Anlehnung an jenes gedeutet werden könne. Dass die 

Verwendung der Bezeichnung „vogue“ in Marken weit verbreitet und das Zeichen der 

Klägerinnen mithin alles andere als einmalig sei, sei bereits nachgewiesen worden. Im 

Rahmen der Roadshow gehe es nicht um die Verwendung der Marke VOGUE DE 

TRINITY, sondern um die Sachbezeichnung für Mode. Im angegebenen Flyer würden die 

Themen aufgeführt und ein Thema nenne sich „colours and vogue“, eben „Farben und 

Mode“. Es werde bestritten, dass die Beklagten das Zeichen VOGUE in 

schmarotzerischer Art und Weise und in Anlehnung an die Zeitschriften und die Marke 

VOGUE verwenden würden, um den guten Ruf der Zeitschrift der Klägerinnen für ihre 

 

Seite 34 

eigenen Zwecke und Interessen auszubeuten und eine Gedankenassoziation zwischen 

dem guten Ruf der Zeitschrift VOGUE und der berühmten Marke VOGUE mit ihren 

Produkten VOGUE DE TRINITY herzustellen.  

 

 

2.2 Verhältnis zwischen Immaterial- und Lauterkeits recht 

 

Zunächst drängen sich einige Überlegungen zum Verhältnis des Lauterkeitsrechts zu den 

immaterialgüterrechtlichen Spezialgesetzen auf: Grundsätzlich ist von einer kumulativen 

Anwendbarkeit des UWG im Verhältnis zu den immaterialgüterrechtlichen 

Schutzgesetzen auszugehen48. Auch die immaterialgüterrechtlichen Spezialgesetze 

haben einen Einfluss auf den Wettbewerb, indem sie an gewissen Objekten (Firma, 

Marke, Design, Erfindung, Sorte, Kunstwerk) ein gesetzliches Ausschliesslichkeitsrecht 

gewähren, d.h. einem Dritten verbieten, das betreffende Objekt wirtschaftlich zu nutzen. 

Daraus folgt gemäss herrschender Lehre und Praxis umgekehrt, dass eine Handlung, 

welche keines der Spezialgesetze verletzt, grundsätzlich auch lauterkeitsrechtlich erlaubt 

sein muss49. Damit das Lauterkeitsrecht in solchen Fällen Anwendung findet, müssen 

zusätzliche, lauterkeitsrechtlich relevante Umstände dazukommen50. In der Lehre wurden 

unterschiedliche Auffassungen vertreten, ob mit dem Inkrafttreten des neuen MSchG eine 

kumulative Anwendung von Art. 3 lit. d UWG und den Normen des Markenrechts noch 

möglich ist, da das MSchG eine abschliessende Regelung für die Waren- und 

Dienstleistungskennzeichen getroffen hat51. In BGE 129 III 353 hat das Bundesgericht 

entschieden, dass auch der Inhaber einer Marke diese nicht unlauter verwenden darf und 

markenrechtliche und lauterkeitsrechtliche Bestimmungen nebeneinander angewendet 

werden können52. Immerhin hat das Bundesgericht in seiner neuesten Rechtsprechung 

hervorgehoben, dass es der Kohärenz der Rechtsordnung widerspräche, wenn die für ein 

Recht ausdrücklich definierten Grenzen mit einer zu weit gezogenen Definition des 

Schutzes für ein anderes Recht unterlaufen werden könnten53. In der Tat dürfen 

Leistungen oder Arbeitsergebnisse, die als solche keinen Immaterialgüterschutz 

geniessen, von jedermann genutzt werden; das Lauterkeitsrecht enthält kein generelles 

Verbot, fremde Leistungen nachzuahmen, sondern es besteht grundsätzlich 

Nachahmungsfreiheit. Das UWG bezweckt die Gewährleistung der Lauterkeit des 

                                                
48 ROLAND VON BÜREN, in: von Büren/Marbach/Ducrey [Hrsg.], Immaterialgüter- und 

Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2008, Rz. 1081.  
49 ROLAND VON BÜREN, a.a.O., Rz. 1082. 
50 ROLAND VON BÜREN, a.a.O., Rz. 1083. 
51 ROLAND VON BÜREN, a.a.O., Rz. 1085 f. 
52 ROLAND VON BÜREN, a.a.O., Rz. 1087, bestätigt in Urteil Bundesgericht 4A_86/2009 vom 26. Mai 

2009, E. 4.1. 
53 BGE 134 III 547, E. 2.1. 

 

Seite 35 

Wettbewerbs, während es dem Immaterialgüterrecht vorbehalten ist, besondere 

Leistungen als solche zu schützen. Leistungen sind daher durch das UWG nicht als 

solche, sondern nur bei Vorliegen lauterkeitsrechtlich relevanter Umstände gegen 

Übernahme und Nachahmung geschützt, wie namentlich vermeidbarer 

Herkunftstäuschung, Rufausbeutung, hinterlistigem Verhalten oder behinderndem 

systematischem Vorgehen54.  

 

 Nach dem Gesagten ist das Handeln der Beklagten somit (auch) lauterkeitsrechtlich zu 

prüfen. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Grundsatz 

 

 Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den 

Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, 

welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern 

beeinflusst (Art. 2 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG, SR 241).  

 

 Die Generalklausel von Art. 2 UWG wird in den Artikeln 3 bis 8 UWG durch 

Spezialtatbestände konkretisiert. Aus der Generalklausel ergibt sich zunächst, dass nur 

Handlungen unlauter sein können, die objektiv geeignet sind, den Wettbewerb bzw. die 

Funktionsfähigkeit des Marktes zu beeinflussen. Erfüllt die Handlung einen der 

besonderen Tatbestände, bedarf es des Rückgriffs auf die Generalklausel nicht. Die 

Anwendbarkeit der Sondernormen ist daher nach der Rechtsprechung zuerst zu prüfen. 

Die Konkretisierungen in den Spezialtatbeständen sind allerdings nicht abschliessend zu 

verstehen, so dass als unlauter auch ein Verhalten in Betracht fällt, das keinen der 

Tatbestände nach Art. 3 bis 8 UWG erfüllt55. 

 

 Nach dem Gesagten sind zunächst die Spezialtatbestände zu prüfen. 

 

 

                                                
54 Urteil Bundesgericht 4A_86/2009 vom 26. Mai 2009, E. 4.1. 
55 Urteil Bundesgericht 4A_86/2009 vom 26. Mai 2009, E. 5.1 mit weiteren Hinweisen. 

 

Seite 36 

2.4 Irreführung über die Betriebsherkunft (Art. 3 l it. d UWG) 

 

2.4.1 Unlauter handelt gemäss Art. 3 lit. d UWG (und nach Art. 2 UWG) insbesondere, wer 

Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, 

Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Unter diesen 

mitunter als wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand der 

Schaffung einer Verwechslungsgefahr mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem 

Geschäftsbetrieb eines anderen fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das 

Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere 

um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten. Die Verwechselbarkeit kann dabei darin 

bestehen, dass die Ware eines Konkurrenten wegen ihrer äusseren Ausstattung für das 

bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis eines anderen gehalten werden kann. 

Indessen ist keine direkte warenbezogene Verwechselbarkeit erforderlich. Sie kann auch 

bloss eine mittelbare oder indirekte sein, indem beim Publikum der Eindruck erweckt wird, 

die verwechselbar gekennzeichneten oder ausgestatteten Waren stammten aus 

Betrieben, die wirtschaftlich eng verbunden seien. Die Gefahr der Verwechslung mit 

ähnlich gekennzeichneten Produkten ist anhand der tatsächlichen Warenpräsentation in 

gesamter Würdigung aller Umstände in Betracht zu ziehen, die für den durchschnittlich 

aufmerksamen Käufer die Individualisierung der gekennzeichneten Produkte mitprägen. 

Das Risiko von Verwechslungen ist umso grösser, je näher sich die Waren sind, für 

welche die in Frage stehenden Zeichen gebraucht werden. Wenn zwei Zeichen für 

identische Warengattungen verwendet werden, ist bei der Beurteilung der 

Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Massstab anzulegen. Zu beachten ist 

zudem, dass bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren 

Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu 

rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger 

geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt ist56. 

 

 Hat sich ein Zeichen als starke Marke im Verkehr durchgesetzt, ist der geschützte 

Ähnlichkeitsbereich grösser, als dies für schwache Marken der Fall ist. Dieser Grundsatz 

findet seine Rechtfertigung darin, dass starke Marken als Ergebnis einer schöpferischen 

Leistung oder einer langen Aufbauarbeit einen weiteren Ähnlichkeitsbereich verdienen. 

Zudem bedürfen starke Zeichen des Schutzes auch in erhöhtem Masse, weil sie 

Annäherungsversuchen besonders ausgesetzt sind. Schliesslich ist zu berücksichtigen, 

dass kennzeichnungskräftige Zeichen starke Erinnerungsvorstellungen hinterlassen. Das 

aber begünstigt unzutreffende Assoziationen: Bei der Wahrnehmung eines anderen 

                                                
56 Urteil Bundesgericht 4A_86/2009 vom 26. Mai 2009, E. 6.1 mit weiteren Hinweisen. 

 

Seite 37 

Zeichens genügt eine blosse Teilidentität, um im Bewusstsein des Konsumenten die 

Gedankenverbindung zum bekannten Zeichen hervorzurufen57. 

 

2.4.2 Für die Beurteilung der Verwechselbarkeit der Wortmarke VOGUE mit VOGUE DE 

TRINITY ist der Gesamteindruck der Wortmarke massgebend. Dieser wird zunächst 

durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt. Den Klang prägen insbesondere das 

Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das 

Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten 

Buchstaben gekennzeichnet wird58.  

 

2.4.3 Das Obergericht kann zwischen den Marken VOGUE und VOGUE DE TRINITY aus den 

folgenden Gründen keine Verwechslungsgefahr erkennen: 

 

- Identisch bei den beiden streitgegenständlichen Produkten ist einzig der Begriff 

„vogue“, d.h. die Buchstabenkombination. Grosse Unterschiede sind hingegen bei der 

graphischen Darstellung der beiden Zeichen auszumachen: Für die Zeitschrift 

VOGUE werden schwarze, eckige Grossbuchstaben auf weissem Grund verwendet, 

während beim Shampoo helle, runde Kleinbuchstaben auf farbigem resp. dunklem 

Hintergrund zum Einsatz gelangen (vgl. die Darstellungen in act. 1, S. 59 und act. 

2/140 und 2/142).  

- Die Waren der Klägerinnen (Zeitschriften, Druckerzeugnisse, Schnittmuster; Nizza 

Klassifikation 16) und diejenigen der Beklagten (Kosmetika, Haarpflegeprodukte; 

Nizza Klassifikation 3) gehören unterschiedlichen Gattungen an und sind nicht 

austauschbar. Den grossen Warenabstand vermag der Umstand, dass in der 

Zeitschrift VOGUE unter anderem auch für Kosmetika und teilweise für 

Haarpflegeprodukte Werbung gemacht wird, nicht zu überbrücken.  

- Dazu kommt, dass sich die Parteien mit ihren Produkten nicht an die gleichen 

Verkehrskreise wenden. Während die VOGUE sich an das modebewusste und 

modeinteressierte Publikum richtet, will VOGUE DE TRINITY die professionellen 

Abnehmer von Haarpflegeprodukten, d.h. die Inhaber und Inhaberinnen von Coiffeur-

Geschäften, ansprechen.  

 

Dass konkrete Verwechslungen stattgefunden haben, ist zwar nicht Voraussetzung für 

den Schutz durch Art. 3 lit. d UWG59. Jedoch würde das Vorhandensein von 

                                                
57 BGE 126 III 315, E. 6 b/cc. 
58 BGE 126 III 315, E. 6 c. 
59 MARIO M. PEDRAZZINI/FEDERICO A. PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb, 2. Aufl. 2002, Rz. 5.76; 

BGE 126 III 315, E. 4 lit. b. 

 

Seite 38 

Verwechslungen zumindest ein Indiz für die Verwechslungsgefahr darstellen. Eine solche 

haben die Klägerinnen indessen weder behauptet, geschweige denn nachgewiesen.  

 

2.4.4 Der Schutzanspruch der Klägerinnen gestützt auf Art. 3 lit. d UWG ist somit mangels einer 

Verwechslungsgefahr zu verneinen60. 

 

 

2.5 Vergleichende Werbung / verpönte Anlehnung (Art . 3 lit. e UWG) 

 

2.5.1 Nach Art. 3 lit. e UWG handelt unlauter, wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder 

deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender 

Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder 

in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt. Demnach wird derjenige 

Leistungsvergleich als unlauter angesehen, der unrichtig oder irreführend ist bzw. sich 

herabsetzend oder anlehnend auswirkt61. 

 

 Verhaltensweisen, mit der sich ein Mitbewerber unnötig an die Leistungen eines Dritten 

anlehnt oder deren Ruf ausbeutet, gelten unabhängig von der Gefahr allfälliger 

Verwechslungen als unlauter. Die Rufausbeutung kann insbesondere darin bestehen, 

dass die fremde Ware oder Leistung derart in der eigenen Werbung eingesetzt wird, dass 

das Image auf die eigenen Angebote transferiert wird. Unlauter handelt, wer mit seinem 

Werbeauftritt im Ergebnis den guten Ruf von unter einem anderen Zeichen bekannten 

Waren auf seine eigenen überträgt, indem er Gedankenassoziationen zu diesen weckt, 

ohne dass es einer Verwechslungsgefahr im vorstehend beschriebenen Sinn bedarf. 

Insofern ist namentlich nicht die Verwendung eines Zeichens vorausgesetzt, das 

demjenigen des Mitbewerbers derart ähnlich ist, dass es damit in Alleinstellung 

verwechselbar wäre. Es genügt vielmehr, wenn ein Zeichen, das dem bekannten 

Drittzeichen ähnlich ist, in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als 

Anlehnung an jenes gedeutet werden kann, und dies objektiv geeignet ist, bei den 

Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. zu den damit 

bezeichneten Produkten zu wecken. In der Rechtsprechung wurde sodann auch die 

Anlehnung an die Kennzeichnungs- und Werbekraft einer älteren Marke unbesehen 

eigentlicher Fehlzurechnungen als unlauter erachtet, wenn das jüngere Zeichen 

unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts „Ersatz für“ oder „gleich gut wie“ vermittelt. 

Eine entsprechende, produktebezogene Anlehnung bzw. Rufausbeutung lässt sich unter 

den Tatbestand von Art. 3 lit. e UWG subsumieren, wonach unter anderem unlauter 

                                                
60 MARIO M. PEDRAZZINI/FEDERICO A. PEDRAZZINI, a.a.O., Rz. 5.165. 
61 MARIO M. PEDRAZZINI/FEDERICO A. PEDRAZZINI, a.a.O., Rz. 5.30. 

 

Seite 39 

handelt, wer sich, seine Waren, Werke und Leistungen in unnötig anlehnender Weise mit 

anderen, ihren Waren, Werken oder Leistungen vergleicht. Dabei ist zu beachten, dass 

der vorausgesetzte Vergleich auch konkludent, implizit durch Werbe- oder 

Marketingmassnahmen erfolgen kann, die sich an die Ausstattung des Konkurrenten 

annähern, und nicht explizit vorgenommen werden muss62.  

 

2.5.2 In der Darstellung resp. Anpreisung der Produkte der Beklagten kann das Obergericht 

keine unzulässige vergleichende Werbung resp. eine verpönte Anlehnung erkennen: 

 

- Gegen eine bewusste Anlehnung/Rufausbeutung spricht zunächst der Umstand, dass 

das Wort „vogue“ nur bei einem sehr kleinen Teil der Angebotspalette der Beklagten 

eingesetzt wird (vgl. act. 2/140). Dies lässt die Erklärung der Beklagten, mit „VOGUE 

DE TRINITY“ sei die „Modereihe der D___ AG“ gemeint und damit würden lediglich 

Produkte bezeichnet, welche aktuellen Modeströmungen unterworfen seien wie zum 

Beispiel Haarfarben (act. 31, S. 64 unten), als glaubwürdig erscheinen.  

 

- „Vogue“ ist eine Sachbezeichnung und wird zum einen mit „Mode“ oder „beliebt“ („en 

vogue“) übersetzt63. Zum andern bedeutet die Bezeichnung in der englischen und 

französischen Sprache „Mode“64. Die Verwendung des Begriffs für ein Produkt wie 

ein Shampoo, das im weiteren Sinn ebenfalls mit Mode und