# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 51ed26bd-5ed0-53c9-8fea-cf1241b1fd26
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2008-11-06
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 06.11.2008 B-613/2008
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-613-2008_2008-11-06.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-613/2008
{T 0/2}

U r t e i l  v o m  6 .  N o v e m b e r  2 0 0 8

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann, 
Richterin Maria Amgwerd, 
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.

A._______,
vertreten durch Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30, 
Postfach 1077, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, 
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Schutz der internationalen Registrierung Nr. 875 477 
NANOBONE.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-613/2008

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 15. Juli 2005 internatio-
nal registrierten Wortmarke Nr. 875 477 NANOBONE mit Ursprungs-
land  Deutschland. Der  Schutz  aus  der  internationalen  Registrierung 
wurde für die Schweiz für folgende Waren der Klassen 1, 5 und 10 be-
gehrt:

"1: Produits chimiques à usage industriel et scientifique, notamment 
produits  chimiques  à  base  d'hydroxyapatite/dioxyde  de  silicium, 
notamment  sous  forme  de  granulés,  vitrocéramiques  et  articles 
moulés; implants enduits par procédés de projection au plasma ou 
toute  autre  méthode  d'enduction  (compris  dans  cette  classe); 
préparations à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium (comprises 
dans cette classe);
5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notamment matériaux 
inorganiques  de  substituts  osseux  pour  le  comblement  en  cas 
d'imperfection  ou  malformation  osseuse,  pour  le  remodelage 
osseux, pour la recalcification, y compris pour la redensification des 
os  ostéoporotiques;  produits  pour  le  traitement  de  problèmes 
parodontaux;  matériaux  de  substituts  osseux  notamment  sous 
forme de  granulés,  vitrocéramiques et  articles  moulés,  y  compris 
les matériaux de substituts osseux à base d'hydroxyapatite/dioxyde 
de silicium (hormis les articles de la classe 10);
10:  Implants  constitués  de  matériaux  artificiels  à  usage  médical, 
vétérinaire  et  dentaire;  implants  enduits  à  base  de  matériaux 
artificiels; y compris les implants enduits de substances chimiques 
à  base  d'hydroxyapatite/dioxyde  de  silicium,  notamment  implants 
orthopédiques, traumatologiques et dentaires."

B.
Am 15. Februar  2007  erliess  die  Vorinstanz  einen "refus  provisoire" 
für  sämtliche  beanspruchten  Waren  aufgrund  absoluter  Ausschluss-
gründe. Zur Begründung führte sie aus, das Zeichen sei beschreibend 
bezüglich Art, Zweckbestimmung, Eigenschaft und Zusammensetzung 
der beanspruchten Waren. "Bone" sei das englische Wort für Knochen. 
Bei "nano" handle es sich um ein Wortelement, das die Einheit, der es 
vorangestellt sei, um 109 teile, wie auch die übliche Abkürzung von Na-
notechnologie.  Die  Adressaten  würden  das  Zeichen  so  verstehen, 
dass es sich um Produkte handle, welche für die Nanotechnologie be-

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züglich Knochen bestimmt seien, oder als künstliche durch Nanotech-
nologie geschaffene Produkte (künstliche Knochen). Es sei für die be-
anspruchten Waren beschreibend und nicht unterscheidungsfähig. 

C.
Mit Schreiben vom 13. April 2007 machte die Beschwerdeführerin gel-
tend, NANOBONE sei eine Wortneuschöpfung ohne klar erkennbaren 
Sinngehalt.  Knochen  im  Nanometerbereich  würden  nicht  existieren. 
Auch  als  "Kleinstknochen"  verstanden,  ergebe  das  Zeichen  keinen 
vernünftigen Wortsinn. Im Weiteren verwies sie darauf, dass das Zei-
chen z.B. in Deutschland, den USA, Kanada und Australien eingetra-
gen worden sei. 

D.
Am 16. Juli 2007 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, sie 
halte an der Schutzverweigerung für sämtliche beanspruchten Waren 
fest. 

E.
Mit Stellungnahme vom 12. September 2007 hielt die Beschwerdefüh-
rerin daran fest, die Marke sei unterscheidungskräftig. Sie bemängelte, 
die  Vorinstanz  stelle  nur  auf  den  Begriff  "Nanotechnologie"  anstatt 
"nano" ab. Die Interpretation des Zeichens aufgrund des Begriffs Na-
notechnologie sei keineswegs eindeutig. Unklar sei auch, wie das Zei-
chen für chemische Substanzen oder pharmazeutische Produkte, wie 
sie in Klasse 1 eingetragen seien, beschreibend sein solle. 

F.
Mit Verfügung vom 14. Dezember 2007 verweigerte die Vorinstanz der 
Marke definitiv den Schutz für die folgenden Waren:

"1: Implants enduits par procédés de projection au plasma ou toute 
autre méthode d'enduction (compris dans cette classe);
5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notamment matériaux 
inorganiques  de  substituts  osseux  pour  le  comblement  en  cas 
d'imperfection  ou  malformation  osseuse,  pour  le  remodelage  os-
seux, pour la recalcification, y compris pour la redensification des 
os ostéoporotiques; produits pour le traitement de problèmes paro-
dontaux; matériaux de substituts osseux notamment sous forme de 
granulés, vitrocéramiques et articles moulés, y compris les matéri-
aux de substituts osseux à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silici-
um (hormis les articles de la classe 10);

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10: Implants constitués de matériaux artificiels à usage médical, vé-
térinaire  et  dentaire; implants  enduits  à  base  de matériaux  artifi-
ciels;  y  compris  les  implants  enduits  de  substances  chimiques  à 
base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium, notamment implants or-
thopédiques, traumatologiques et dentaires."

Gleichzeitig  liess  sie  die  internationale  Registrierung  Nr.  875  477 
NANOBONE für die folgenden Waren in der Schweiz zu:

"1: Produits chimiques à usage industriel et scientifique, notamment 
produits chimiques à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium, no-
tamment sous forme de granulés, vitrocéramiques et articles mou-
lés, préparations à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium (com-
prises dans cette classe). "

Sie  begründete  ihren  Entscheid  damit,  es  handle  sich  um  wissen-
schaftliche, medizinische und medizinaltechnische Waren, welche sich 
in  erster  Linie  an  Fachpersonen  richteten.  Die  massgebenden  Ver-
kehrskreise  setzten  sich  aus  Spezialisten  aus  dem  Gebiet  Wissen-
schaft, Technik, Medizin zusammen. Es könne vorausgesetzt werden, 
dass ihnen die Begriffe "nano" und "bone" bekannt seien. "Nano" sei 
ein  Wortbildungselement  mit  der  Bedeutung  "sehr  klein",  "winzig", 
"10-9" (z.B. in Nanometer) und werde in der Umgangssprache im Sinne 
von Nanotechnologie verwendet. "Bone" werde mit Knochen übersetzt. 
Die  Kombination  beider  Begriffe  werde  von  den  Abnehmerkreisen 
ohne  Gedankenaufwand  im  Sinne  von  "nanotechnologischer 
Knochen", "nanotechnologisch behandelte, hergestellte Knochen" oder 
"Waren für nanotechnologische Knochen" verstanden. Bei den bean-
spruchten Waren der Klasse 1 handle es sich zwar um Produkte, bei 
denen  nanotechnologisches  Material  eingesetzt  werden  könne.  Nur 
bei den Implantaten könne es sich aber um Knochen handeln. Bei die-
sen und den Produkten der anderen Klassen habe das Zeichen einen 
ausschliesslich beschreibenden Sinngehalt und es sei dem Abnehmer 
nicht möglich, darin einen Herkunftsnachweis zu sehen. Es fehle dem 
Zeichen  somit  die  konkrete  Unterscheidungskraft.  Aufgrund  des  be-
schreibenden  Charakters  des  Zeichens  sei  dieses  auch  freihaltebe-
dürftig.  Als  zum  Gemeingut  gehörend  und  freihaltebedürftig  müsse 
dem Zeichen der  Markenschutz in  der Schweiz – für  die genannten 
Waren – verweigert werden. Der Umstand, dass das Zeichen im Aus-
land eingetragen sei, führe zu keinem anderen Schluss. 

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G.
Mit Beschwerde vom 30. Januar 2008 beantragt die Beschwerdeführe-
rin,  der  internationalen  Marke  Nr.  875  477  NANOBONE  sei  in  der 
Schweiz vollumfänglicher Schutz zu gewähren. Sie macht geltend, das 
Zeichen sei  nicht  beschreibend. "Nano"  heisse nicht  "Nanotechnolo-
gie".  Selbst  wenn  man es  aber  als  "nanotechnologischen  Knochen" 
oder "nanotechnolgisch behandelte oder hergestellte Knochen" verste-
hen würde, dränge sich die Frage auf, was darunter zu verstehen sei. 
Eine solche Interpretation brauche zudem zusätzliche Gedankenarbeit. 
Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren habe das Zeichen 
keinen eindeutigen Sinngehalt und der Konsument werde darin keine 
direkte  Beschreibung  der  beanspruchten  Waren  sehen. Im  Weiteren 
sei die Schlussfolgerung, bei den in der 1. Klasse beanspruchten Wa-
ren könne es sich um Knochen handeln, falsch. Diese Klasse enthalte 
gemäss den Erläuterungen der Nizzaklassifikation keine chemischen 
Erzeugnisse  für  medizinische  Zwecke;  Knochenimplantate  dienten 
aber medizinischen Zwecken. Die Beschwerdeführerin verweist ferner 
auf den Eintrag des Zeichens Mikrolink und erwähnt die Eintragungen 
im Ausland. 

H.
In  ihrer  Vernehmlassung  vom  27.  März  2008  nimmt  die  Vorinstanz 
Stellung zu der Beschwerde und beantragt deren vollumfängliche Ab-
weisung. 

I.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien und die ein-
gereichten Beweismittel  wird,  soweit  sie  rechtserheblich sind,  in  den 
Erwägungen eingegangen.

J.
Auf  die  Durchführung  einer  öffentlichen  Verhandlung  hat  die  Be-
schwerdeführerin stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das  Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung  von  Beschwerden 
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zustän-
dig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 

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über das Bundesverwaltungsgericht  [Verwaltungsgerichtsgesetz,  VGG, 
SR 173.32]). 

Die  Beschwerdeführerin  ist  als  Adressatin  der  angefochtenen  Verfü-
gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an 
ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung 
legitimiert  (Art. 48  Abs. 1 des  Bundesgesetzes  vom  20.  Dezember 
1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabe-
frist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der 
Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der 
Vertreter  hat  sich  rechtsgenüglich  ausgewiesen  (Art. 11 VwVG)  und 
die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 
eine neue Fassung des Protokolls  vom 27. Juni  1989 zum Madrider 
Abkommen  über  die  internationale  Registrierung  von  Marken  (SR 
0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind da-
durch neu die  Bestimmungen des MMP anstelle  jener  des  Madrider 
Abkommens über die internationale Registrierung von Marken revidiert 
in  Stockholm am 14. Juli  1967 (MMA, SR 0.232.112.3)  anzuwenden 
(JULIE POUPINET,  Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" 
und  weitere  Änderungen,  in  Zeitschrift  für  Immaterialgüter-,  Informa-
tions- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2008, S. 571 ff.). Diese Änderung des 
Staatsvertrages wurde bisher allerdings nicht in der Amtlichen Samm-
lung  der  Bundesgesetze  (AS)  publiziert.  Verpflichtungen  aus  völker-
rechtlichen Verträgen entstehen gemäss Art. 8 Abs. 2 des Bundesge-
setzes über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt 
vom 18. Juni 2004 (Publikationsgesetz, PublG; SR 170.512) erst  am 
Tag nach ihrer Veröffentlichung in der AS, sofern der Erlass dort nicht 
bereits vor dem Datum seines Inkrafttretens veröffentlicht worden ist. 
Da bis zum Urteilszeitpunkt keine solche Publikation, namentlich nicht 
des revidierten Art. 9sexies MMP, in der AS erfolgt ist, ist der vorliegende 
Fall noch nach den Regeln des MMA zu entscheiden.

Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab 
Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie 
dieser  Marke  den  Schutz  in  der  Schweiz  verweigere  (vgl.  den  Ent-
scheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7397/2006 vom 4. Juni 2007 

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E. 2  Gitarrenkopf). Die Notifikation der IR-Marke Nr. 875 477 erfolgte 
am 2. März 2006. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverwei-
gerung am 15. Februar 2007 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist ge-
wahrt.

Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. B 
Ziff. 2 PVÜ darf der Schutz namentlich verweigert  werden,  wenn die 
Marke  jeder  Unterscheidungskraft  entbehrt  oder  ausschliesslich  aus 
Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist,  die im Verkehr zur Be-
zeichnung der Art,  der Beschaffenheit,  der Menge, der Bestimmung, 
des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Er-
zeugung  dienen  können,  oder  die  im  allgemeinen  Sprachgebrauch 
oder  in  den  redlichen  und  ständigen  Verkehrsgepflogenheiten  der 
Schweiz üblich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht 
Art.  2  Bst.  a  des  Bundesgesetzes  vom  28.  August  1992  über  den 
Schutz  von  Marken  und  Herkunftsangaben  (Markenschutzgesetz, 
MSchG, SR 232.11), wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, 
wenn die Marke zum Gemeingut  gehört. Lehre und Praxis zu dieser 
Bestimmung können damit herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 
2 Yukon, BGE 114 II 373 E. 1 Alta tensione).

2.2 Zum  Gemeingut  gehören  nach  der  Rechtsprechung  namentlich 
Zeichen,  die  sich  in  Angaben  über  die  Beschaffenheit  der  gekenn-
zeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu 
deren  Identifikation  erforderliche  Kennzeichnungs-  und  Unterschei-
dungskraft nicht aufweisen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Zei-
chen die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, den 
Gebrauchszweck,  Wert,  Ursprungsort  oder  die  Herstellungszeit  der 
Waren angeben, auf die sie sich beziehen. Der beschreibende Charak-
ter solcher Hinweise muss von den angesprochenen Abnehmerkreisen 
dieser  Waren  und Dienstleistungen ohne besondere  Denkarbeit  und 
ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkannt werden können (Urteil des 
Bundesgerichts  4C.439/2006  vom 4.  April  2007  E. 5.1  Eurojobs mit 
Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 Felsenkeller und BGE 128 III 447 E. 
1.5 Premiere). 

Konkret unterscheidungskräftige, jedoch für den Geschäftsverkehr un-
entbehrliche  (d.h. absolut  freihaltebedürftige)  Zeichen  sind  ebenfalls 
nicht schutzfähig und zudem keiner Verkehrsdurchsetzung zugänglich 
(vgl. BGE 120 II 144 E. 3.b.bb  Yeni Raki, BGE 118 II 181 E. 3c  Duo, 
BGE 117 II  321 E. 3  Valser). Die fehlende Unterscheidungskraft  wie 

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auch ein absolutes Freihaltebedürfnis können auch beim selben Zei-
chen  gleichzeitig  vorliegen  (vgl.  JÜRG MÜLLER,  Unterscheidungskraft, 
Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurchsetzung, in: INGRES (Hrsg.), Marke 
und Marketing, Bern 1990, S. 207; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches 
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Ba-
sel 1996, Markenrecht, S. 34).

Dass  eine  Angabe  neuartig,  ungewohnt  oder  fremdsprachig  ist, 
schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, 
ob  das  Zeichen  nach  dem  Sprachgebrauch  oder  den  Regeln  der 
Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als 
Aussage über  bestimmte Merkmale  oder  Eigenschaften der  gekenn-
zeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des Bun-
desgerichts  4C.439/2006 vom 4. April  2007 E. 5.1  Eurojobs mit  Ver-
weis  auf  BGE 108 II  487 E. 3  Vantage,  BGE 104 Ib 65 E. 2  Oister 
Foam,  BGE  103  II  339  E.  4c  More,  Urteil  des  Bundesgerichts 
4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1  Discovery Travel & Adven-
ture Channel, publ. in sic! 2004 400).

2.3 Marken sind im Gesamteindruck aus der Sicht der Abnehmerkreise 
zu beurteilen, an die das Angebot der Waren oder Dienstleistungen ge-
richtet ist (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 
Markenschutzgesetz/Muster-  und  Modellgesetz,  Basel  1999,  MSchG 
Art. 2 N. 8 f.). Das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschrei-
benden Charakters bilden die im Einzelfall  beanspruchten Waren oder 
Dienstleistungen. An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhan-
denen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann nämlich ein eindeutiger Sinn 
mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung 
zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird (Urteil  des 
Bundesgerichts  4A.5/2004 vom 25. November  2004 E. 3.3  Firemaster, 
publ. in  sic! 2005 278). Im Falle mehrdeutiger Zeichen ist entsprechend 
zu prüfen, welche Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten 
Waren und Dienstleistungen dominiert und deshalb für die markenrechtli-
che Beurteilung ausschlaggebend ist (Entscheid der Rekurskommission 
für geistiges Eigentum [RKGE] vom 27. Januar 2004 E. 7 Europac, in sic! 
2004 671).

2.4 Wie bereits die Vorinstanz feststellte, sind die beanspruchten Wa-
ren solche aus dem Bereich der Wissenschaft, Human- und Veterinär-
medizin  sowie  der  Medizinaltechnik.  Es  sind  Produkte,  die  sich  an 
Fachleute richten. Bei den massgebenden Verkehrskreisen handelt es 

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sich demzufolge in erster Linie um Spezialisten aus den Gebieten Wis-
senschaft, Technik und Medizin. In der Beschwerde wird dies nicht be-
stritten oder in Frage gestellt. Soweit  daher die konkrete Unterschei-
dungskraft des Zeichens NANOBONE geprüft wird, ist bei der Beurtei-
lung der Schutzfähigkeit des Zeichens auf die Sichtweise der erwähn-
ten Fachkreise abzustellen.

Für  die  Beurteilung  eines  allfälligen  Freihaltebedürfnisses  ist  demge-
genüber die Sichtweise der Konkurrenten der Hinterlegerin einer Marke 
massgebend (CHRISTOPH WILLI,  Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 2 
N. 44). Im vorliegenden Fall  handelt  es sich dabei  um  Unternehmen, 
welche gleiche oder ähnliche Produkte herstellen und anbieten.

3.
NANOBONE ist nicht ein bestehendes Wort, sondern eine neue Wort-
schöpfung. Das Zeichen setzt sich aus den Bestandteilen "nano" und 
"bone" zusammen. 

3.1

3.1.1 "Bone"  ist  das  englische  Wort  für  Knochen  (Langenscheidt 
Handwörterbuch  Englisch,  Teil  I  Englisch-Deutsch,  Berlin,  München, 
Wien, Zürich, New York 2005). 

3.1.2 "Nano" kommt aus dem griechischen und bedeutet ein Milliards-
tel  einer  Einheit  (Duden,  Die  deutsche Rechtschreibung,  Mannheim, 
Leipzig, Wien, Zürich, 24. Aufl., 2006, S. 718). So wird es z.B. in den 
Wörtern Nanosekunde oder Nanometer benutzt. 

Die Vorsilbe "Nano-" ist vor allem durch die Entwicklung der Nanotech-
nologie bekannt geworden. Die Nanotechnologie gilt heute als eine der 
wichtigsten  Zukunftstechnologien.  Unter  Nanotechnologie  wird  ge-
meinhin eine Vielzahl von (möglichen) Technologien und (möglichen) 
Produkten  verstanden,  deren  gemeinsames  Charakteristikum  in  der 
ausserordentlichen  Kleinheit  der  massgeblichen  Grössenverhältnisse 
besteht. Nanotechnologie betrifft  die  aktuelle  Forschung in  Quanten-
physik, Materialwissenschaften, Elektronik, Informatik, Chemie, Mikro-
biologie,  Molekularbiologie,  Zellbiologie  und  Medizin. In  der  Medizin 
wird  Nanotechnologie  eine  grosse  Zukunft  vorausgesagt  (WALTER 
BAUMGARTNER / BARBARA JÄCKLI / BERHARD SCHMITHÜSEN / FELIX WEBER, Nano-
technologie in der Medizin,, November 2003, S. Ziff.1.1 und Informati-
onsbroschüre  Nano!  Nanu?,  publicfocus "Nanotechnologien und ihre 

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Bedeutung für Gesundheit und Umwelt" 2006, beide TA-SWISS, Zent-
rum  für  Technologiefolgen-Abschätzung,  Bern,  auch  unter  www.ta-
swiss.ch, NZZ "Nano" – das Rezept für eine bessere Medizin?, publ. 
im Zusammenhang mit  dem ersten europäischen Kongress für  klini-
sche Nanomedizin in Basel, NZZ Online, 21. Mai 2008). 

Mit der zunehmenden Bedeutung der Nanotechnologie sind zahlreiche 
neue  Begriffe  entstanden,  bei  denen die  Vorsilbe  "Nano-"  auf  einen 
Zusammenhang mit  Nanotechnologie hinweist. So gibt  es die  Nano-
wissenschaften, Nanoprodukte, Nanomaterialien, Nanofood, Nanome-
dikamente, Nanoelektronik, Nanolacke, Nanoroboter und vieles ande-
res (vgl. Nano! Nanu?, a.a.O.). 

Der  Begriff  "nano"  wird  in  der  Umgangssprache auch  im Sinne von 
"klein" verwendet. Beispiele sind der iPod Nano, der kleine iPod von 
Apple  (www.apple.com),  oder  Tata  Nano,  ein  kleines  Auto  der  indi-
schen Tata Group (www.tata.com und www.tata.com > our companies 
> Tata Motors). Nano wird bereits als  Modewort  bezeichnet  (vgl. die 
oben  zitierte  Informationsbroschüre  Nano!  Nanu?  S.1, 
www.de.wikipedia.org > suche > Nanotechnologie, besucht am 3. No-
vember 2008). Sie wird auch mit dem "mikro" der 70er und 80er Jahr 
und dem "e-" der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts verglichen (Wi-
kipedia, a.a.O.). 

3.2 Wie oben dargelegt, handelt es sich bei den Adressaten der bean-
spruchten Waren um  Fachleute aus den Gebieten der Wissenschaft, 
Human- und Veterinärmedizin sowie der Medizinaltechnik. Es kann da-
von ausgegangen werden, dass diesen das englische Wort "bone" ver-
ständlich  ist. Da es sich  um Personen mit  einer  naturwissenschaftli-
chen Ausbildung handelt,  kann auch vorausgesetzt werden, dass sie 
den Begriff "nano" kennen und sie von der Nanotechnologie und deren 
Anwendung in der Medizin wissen. 

3.3 Im  Zeichen  NANOBONE  wird  "nano"  dem  Wort  "bone",  d.h. 
Knochen vorangestellt. 

3.3.1 Den zur Diskussion stehenden Waren ist  gemeinsam, dass sie 
alle einen sehr engen Bezug zu Knochen haben bzw. haben können: 

3.3.1.1 In Klasse 1 umstritten ist die Eintragung des Zeichens für "im-
plants  enduits  par  procédés de projection au plasma ou toute autre 
méthode d'enduction (compris dans cette classe)", d.h. für Implantate 

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die beschichtet sind mittels Plasmaspray oder anderen Verfahren. 

Implantate sind dem Körper eingepflanzte Gewebestücke oder Ähnli-
ches (Duden, a.a.O., S. 525); darunter fallen auch Knochenimplantate 
(vgl. dazu auch die in Klasse 10 eingetragenen Waren). 

Die Beschwerdeführerin macht geltend, Klasse 1 der Nizza-Klassifika-
tion enthalte keine chemischen Erzeugnisse für medizinische Zwecke, 
denn solche gehörten in Klasse 5. Es handle sich in dieser Klasse um 
chemische Substanzen,  welche in  der  wissenschaftlichen Forschung 
eingesetzt  würden.  Da  Knochenimplantate  rein  medizinischen  Zwe-
cken dienten, könne es sich hier nicht um solche handeln. 

Bei der Nizza-Klassifikation handelt es sich um ein blosses Ordnungs-
instrument (WILLI,  a.a.O.,  Vor 1, Ziff. 101). Wie die Vorinstanz in ihrer 
Vernehmlassung vom 27. März  2008 feststellt,  muss  vom konkreten 
Begriff  bzw. der  konkret  beanspruchten Ware ausgegangen  werden, 
zumal bei internationalen Registrierungen keine Korrektur der Waren-
liste vorgenommen werden kann. 

Aus den von der  Beschwerdeführerin  eingereichten  Unterlagen geht 
hervor, dass die Basismarke in Deutschland eingetragen ist für "durch 
Plasmaspraybeschichtung  oder  andere  Beschichtungsverfahren  auf 
Implantate  aufgebrachte  Schichten  (soweit  in  Klasse  01  enthalten)". 
Damit  stellt  –  anders als  bei  der  internationalen Registrierung – die 
Beschichtung und nicht das Implantat die Ware dar. Dies könnte die 
Eintragung in der Klasse 1 erklären. Die anderslautende Bezeichnung 
der Ware bei der Basismarke ist jedoch nicht massgebend für das vor-
liegende  Beschwerdeverfahren.  Anfechtungs-  und  Streitgegenstand 
dieses Verfahrens ist einzig die Schutzverweigerung nach Art. 5 Abs. 1 
MMA gegenüber der internationalen Registrierung, Demzufolge ist hier 
auf die Eintragung der Marke, wie sie international registriert ist, abzu-
stellen, d.h. auf die Beschreibung der Ware als Implantat. 

3.3.1.2 In Klasse 5 wird der Markenschutz beansprucht für "pharma-
zeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, insbesondere anor-
ganische Knochenersatzmaterialien zur Auffüllung von Knochendefek-
ten,  zum  Knochen-Remodeling,  zum  Knochenaufbau,  einschließlich 
dem Aufbau osteoporotischer Knochen; Präparate zur Heilung von Pa-
rodontaldefekten;  Knochenersatzmaterialien,  insbesondere  in  Form 
von Granulaten,  Glaskeramiken und Formkörpern,  einschließlich sol-

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cher  Kochenersatzmaterialien  auf  Hydroxylapatit/Siliziumdioxid-Basis 
(ausgenommen Waren der Klasse 10)". Bei diesen Waren handelt es 
sich um Knochenersatzmaterialen und -präparate. 

3.3.1.3 In Klasse 10 aufgeführt sind "Implantate aus künstlichem Ma-
terial für den Einsatz in der Human-, Zahn- und Veterinärmedizin; be-
schichtete Implantate aus künstlichem Material, einschließlich solcher 
Implantate, die mit einem chemischen Erzeugnis auf Hydroxylapatit/Si-
liziumdioxid-Basis beschichtet sind, insbesondere orthopädische, trau-
matologische und dentale Implantate". Es sind dies künstliche Implan-
tate. Darunter fallen auch, wie im Übrigen aus der Liste teilweise klar 
hervorgeht, Knochenimplantate. 

3.3.2 Beansprucht wird der Markenschutz somit für Waren, die künstli-
che  Knochen  oder  Teile  davon  bzw. Knochenersatz  darstellen  oder 
darstellen können. Der Wortteil "bone", Knochen, des Zeichens NANO-
BONE beschreibt demzufolge die Art und Zweckbestimmung der bean-
spruchten Waren.

3.4 "Nano" im Sinne von einem Milliardstel einer Einheit macht im Zu-
sammenhang mit dem Wort Knochen keinen Sinn, da ein Knochen kei-
ne Masseinheit ist. 

Es ist möglich, dass das dem Wort Knochen vorangesetzte "nano" im 
Sinne von "klein" bzw. "sehr klein" aufgefasst wird. In diesem Fall wäre 
das Zeichen beschreibend im Sinne eines kleinen Knochens. Die Fra-
ge, ob das Zeichen, wenn es so verstanden würde, beschreibend wäre 
für die beanspruchten Waren, kann offen bleiben. 

Wenn  "nano"  mit  dem  Begriff  Knochen  kombiniert  wird,  kann  dies 
nämlich auch darauf hinweisen, dass es sich um einen Knochen han-
delt, der durch Nanotechnologie geschaffen oder verändert wurde bzw. 
Nanoteile enthält.

Wie oben dargelegt wurde, findet Nanotechnologie in der Medizin eine 
sehr bedeutende Anwendung. Der mögliche Hinweis auf nanotechno-
logische  Methoden  oder  Bestandteile  ist  deshalb  bei  medizinischen 
Produkten von besonderem Interesse. Dies trifft umso mehr zu, als die 
hier beanspruchten Waren Fachleute ansprechen, für die eine beson-
dere Beschaffenheit (Art, Qualität, usw.) der Produkte für den Kaufent-
scheid von Bedeutung ist. Deshalb kann davon ausgegangen werden, 

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dass dieser  Sinngehalt  des Zeichens,  nämlich  "Knochen"  in  Zusam-
menhang mit nanotechnologischen Verfahren oder Bestandteilen, d.h. 
durch  Nanotechnologie  geschaffene  oder  veränderte  Knochen  bzw. 
Knochenmaterial, dominierend ist.  

Das Zeichen NANOBONE beschreibt also einerseits den Einsatz- oder 
Verwendungszweck – Knochen bzw. Teile davon oder Knochenersatz 
–  anderseits  die  Art  wie  diese hergestellt  oder  beschaffen – mittels 
Nanotechnologie  bzw.  mit  Nanobestandteilen  –  sind. Daraus  folgt, 
dass sich die angemeldete Marke NANOBONE im Zusammenhang mit 
den hier zur Diskussion stehenden Waren ausschliesslich als Beschaf-
fenheitsangabe erweist, die geeignet ist im Verkehr ohne Fantasieauf-
wand die Art  und Zusammensetzung der  Ware,  auf  die sie  sich be-
zieht, anzugeben. Er beschreibt eine wichtige Eigenschaft der Waren, 
nicht aber deren betriebliche Herkunft. 

Nicht von Bedeutung ist die Frage, ob das Zeichen allenfalls auch für 
andere Waren, die nicht mit Knochen oder Nanotechnologie in Verbin-
dung stehen, verwendet wird bzw. werden könnte. Ist ein Zeichen näm-
lich für ein Erzeugnis unmittelbar beschreibend, lässt es sich auch für 
den  Oberbegriff  dieses  Erzeugnisses  selbst  dann  nicht  als  Marke 
schützen,  wenn es für  andere unter  den selben Oberbegriff  fallende 
Erzeugnisse nicht  beschreibend ist  (RKGE vom 29. Juli  2003 in  sic! 
2004 220 E. 12 smartModule/smartCore).

3.5 Die Beschwerdeführerin verweist auf den Schutz des Zeichens Mi-
kroLink in der Schweiz sowie auf Eintragungen des Zeichens NANO-
BONE im Ausland.

3.5.1 Der Eintrag des Zeichens MikroLink lässt sich nicht mit dem vor-
liegenden Fall vergleichen, da MikroLink für Waren eingetragen wurde, 
in  deren  Zusammenhang  es  keinen  vernünftigen  Sinngehalt  ergab 
(RKGE vom 15. Oktober 1998 in sic! 1999 34 E. 4 MikroLink). 

3.5.2 Die Tatsache, dass ein Zeichen in andern Ländern eingetragen ist, 
ist für die Schweiz nicht ausschlaggebend, kann aber in Grenzfällen als 
Indiz für dessen Schutzfähigkeit berücksichtigt werden (BGE 129 III 225 
E. 5.5 Masterpiece, RKGE vom 4. Juli 2005 E. 9 in sic! 2005 875 Stars for 
free). Im vorliegenden Fall handelt es sich, wie aus den obigen Ausfüh-
rung hervorgeht, nicht um einen Grenzfall. Ausländische Entscheide lies-
sen im Übrigen auch keinen klaren Schluss zu: Die Beschwerdeführerin 

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erwähnt in ihrer Beschwerde vom 30. Januar 2008 die Eintragungen in 
Deutschland, den USA, Kanada und Australien. Zu beachten wäre aber 
auch die in der Zwischenzeit ergangene Decision of the First Board of 
Appeal vom 27. Februar 2008 des Office for Harmonization in the Internal 
Markt (Trade Marks and Designs) (R 1977/2007 – 1), in der das Zeichen 
NANOBONE als beschreibend – und zwar auch für die in der Schweiz 
eingetragenen Waren der Klasse 1 – beurteilt und die Nichtregistrierung 
als europäische Marke bestätigt wurden. 

4.
Zusammenfassend  ist  festzuhalten,  dass  das  Zeichen  NANOBONE 
für die zur Diskussion stehenden Waren beschreibend, d.h. nicht un-
terscheidungskräftig  ist. Dass sich das Zeichen im Geschäftsverkehr 
durchgesetzt hätte, wird von der Beschwerdeführerin nicht behauptet 
und ist auch aus den Akten nicht ersichtlich. Es ist ist folglich dem Ge-
meingut zuzurechnen.

Ob am Zeichen NANOBONE ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, 
kann unter diesen Umständen offen bleiben.

5.
Die Vorinstanz hat somit die zur Anmeldung gebrachte Marke Nr. 875 
477 für Waren der Klassen 1 (implants enduits par procédés de projec-
tion au plasma ou toute autre méthode d'enduction [compris dans cet-
te  classe])  5  (produits  pharmaceutiques  et  vétérinaires,  notamment 
matériaux inorganiques de substituts osseux pour le comblement en 
cas d'imperfection ou malformation osseuse, pour le remodelage os-
seux, pour la recalcification, y compris pour la redensification des os 
ostéoporotiques;  produits  pour  le  traitement  de  problèmes  parodon-
taux; matériaux de substituts osseux notamment sous forme de granu-
lés,  vitrocéramiques  et  articles  moulés,  y  compris  les  matériaux  de 
substituts osseux à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium [hormis 
les articles de la classe 10]) und 10 (implants constitués de matériaux 
artificiels à usage médical, vétérinaire et dentaire; implants enduits à 
base de matériaux artificiels; y compris les implants enduits de subs-
tances chimiques à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium, notam-
ment  implants  orthopédiques,  traumatologiques  et  dentaires)  im  Er-
gebnis zu Recht zurückgewiesen. 

Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen.

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6.
Bei  diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die 
Gerichtsgebühr  zu  tragen  (Art. 63  Abs. 1VwVG).  Die  Spruchgebühr 
des  Beschwerdeverfahrens  ist  nach  Umfang  und  Schwierigkeit  der 
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien 
zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2  Abs. 1 des Reglements 
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem 
Bundesverwaltungsgericht  vom  21.  Februar  2008,  VGKE, 
SR 173.320.2).  Bei  Markeneintragungsgesuchen  geht  es  um Vermö-
gensinteressen. Die  Gerichtsgebühr  richtet  sich  demnach  nach  dem 
Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich an 
den Erfahrungswerten zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden 
Zeichen  grundsätzlich  ein  Streitwert  zwischen  Fr.  50'000.-  und 
Fr. 100'000.-  angenommen  werden  darf  (Urteil  des  Bundesgerichts 
4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen).

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.- wer-
den der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kosten-
vorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 500.- wird 
der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zu-
rückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Gerichtsurkunde;  Beilage:  Rückerstat-
tungsformular)

- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-

de)

Für die Rechtmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Hans Urech Beatrice Brügger

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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. 
Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Rechtsschrift  ist  in  einer 
Amtssprache  abzufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung 
mit  Angabe  der  Beweismittel  und  die  Unterschrift  zu  enthalten.  Der 
angefochtene  Entscheid  und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  der 
Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 7. November 2008

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