# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** fea8c62c-2791-53fa-a980-e71adbf983fd
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2021-07-07
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 07.07.2021 B-4552/2020
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-4552-2020_2021-07-07.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-4552/2020 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  7 .  J u l i  2 0 2 1  

Besetzung 
 Richter David Aschmann (Vorsitz), 

Richter Martin Kayser, Richterin Vera Marantelli,    

Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz. 
 

 
 

Parteien 
 E*TRADE Financial Corporation,  

1271 Avenue of the Americas,  

14th Floor, US-NY 10020 New York,   

vertreten durch E. Blum & Co. AG,  

Vorderberg 11, 8044 Zürich,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

Cornèr Banca SA, 

Via Canova 16, 6900 Lugano,   

vertreten durch Troller Hitz Troller Rechtsanwälte,  

Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,  

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 
 

 
 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 16001,  

CH 486'078 E*trade (fig.) / CH 710'441 e trader (fig.). 

 

B-4552/2020 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Wort-Bildmarke CH 710’441 

"e trader (fig.)" (angefochtene Marke), die am 31. Mai 2017 hinterlegt und 

am 5. Dezember 2017 auf Swissreg veröffentlicht wurde. Die Marke ist für 

folgende Dienstleistungen eingetragen: 

Klasse 35 

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten. 

Klasse 36 

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen. 

Klasse 38 

Telekommunikation. 

und sieht wie folgt aus: 

 

 

B.  

Gegen diese Marke erhob die Beschwerdeführerin am 6. März 2018 Wi-

derspruch an die Vorinstanz. Diesen stützt sie auf ihre Schweizer Wort-

Bildmarke CH 486’978 "E*Trade (fig.)" für folgende Dienstleistungen:  

Klasse 36  

Finanzwesen, Finanzberatung, Finanzauskünfte und Finanzverwaltung. 

Klasse 42  

Beratung im Bereich von Computer-Hardware und -Software, Entwicklung und 

Wartung von Computer-Software. 

Das Zeichen sieht wie folgt aus: 

 

 

B-4552/2020 

Seite 3 

C.  

Mit Widerspruchsantwort vom 7. Mai 2018 beantragte die Beschwerdegeg-

nerin, den Widerspruch abzuweisen. Sie machte geltend, die Wider-

spruchsmarke sei nicht rechtserhaltend gebraucht worden und bestritt das 

Bestehen einer Verwechslungsgefahr.  

D.  

Die Beschwerdeführerin reichte mit Replik vom 16. November 2018 Belege 

ein, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaub-

haft zu machen. 

E.  

Nachdem die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 1. April 2019 dupli-

ziert hatte, schloss die Vorinstanz die Verfahrensinstruktion mit Verfügung 

vom 9. April 2019 ab.  

F.  

Mit Entscheid vom 20. Juli 2020 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. 

Zur Begründung führte sie aus, der Beschwerdeführerin sei es nicht gelun-

gen, mittels der eingereichten Belege einen markenmässigen Gebrauch 

der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Da sich somit der Wider-

spruch auf kein durchsetzbares Recht stütze, sei er ohne Beurteilung der 

relativen Ausschlussgründe abzuweisen. 

G.  

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 14. September 

2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:  

1. Es seien Ziffern 1., 2. und 3. des Entscheiddispositivs der Verfügung 

des IGE vom 20. Juli 2020 vollständig aufzuheben. 

2. Es sei der Widerspruch vom 6. März 2020 im Hinblick auf die Frage 

des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke in der 

Schweiz gutzuheissen und es sei die Sache in Bezug auf die Beurtei-

lung der relativen Ausschlussgründe an die Vorinstanz zur Entschei-

dung zurückzuweisen.  

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerde-

gegnerin. 

Die Beschwerdeführerin teilte im selben Schreiben mit, da die Instruktionen 

erst am Tag des Fristablaufs bei der unterzeichnenden Vertreterin einge-

gangen seien, werde die materielle Beschwerdebegründung in Kürze 

B-4552/2020 

Seite 4 

nachgereicht. Mit Verfügung vom 15. September 2020 wurde die Be-

schwerdeführerin aufgefordert, die Beschwerde bis zum 18. September 

2020 zu begründen. 

H.  

Am 18. September 2020 reichte die Beschwerdeführerin die Begründung 

nach. Sie führt aus, bei zutreffender Würdigung der ins Recht gelegten Ge-

brauchsbelege hätte die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Ge-

brauchs der Widerspruchsmarke bejaht werden müssen. Insbesondere 

habe die Vorinstanz das Affidavit zu Unrecht unberücksichtigt gelassen.  

Eidesstaatliche Versicherungen seien zwar als blosse Parteibehauptungen 

zu würdigen, im Rahmen der freien Beweiswürdigung aber gleichwohl zu 

berücksichtigen. Zu den Kontoauszügen in der Sammelbeilage 2 führt die 

Beschwerdeführerin weiter aus, es werde durch den Wohnsitz der Kunden 

in der Schweiz ein hinreichender Bezug zur Schweiz hergestellt und die 

Aufrechterhaltung und Pflege der Beziehungen mit den Schweizer Kunden 

könne sehr wohl als Marktbearbeitung in der Schweiz eingestuft werden, 

auch wenn sich ihr Sitz in den USA befinde.  

I.  

Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 28. Oktober 2020 die 

Abweisung der Beschwerde, verzichtet jedoch auf eine Stellungnahme. 

J.  

Mit Beschwerdeantwort vom 29. Oktober 2020 beantragt die Beschwerde-

gegnerin, die Rechtsschrift der Beschwerdeführerin vom 18. September 

2020 aus dem Recht zu weisen und auf die Beschwerde mangels rechts-

konformer Begründung nicht einzutreten. Eventualiter sei die Beschwerde 

abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden könne. Zur Begründung 

führt sie aus, es sei der Beschwerdeführerin zu Unrecht eine Nachfrist nach 

Art. 52 VwVG gewährt worden. Daher sei nur die Rechtsschrift vom 

14. September 2020 zu beachten. Für den Fall, dass das Bundesverwal-

tungsgericht auf die Beschwerde eintreten sollte, führt die Beschwerdegeg-

nerin aus, das Affidavit enthalte keine Aussage zum angeblichen Marken-

gebrauch in der Schweiz. Die Beschwerdeführerin habe auch sonst keinen 

Anhaltspunkt für eine noch so geringe aktive Marktbearbeitung in der 

Schweiz geliefert und keine einzige Werbeanstrengung unternommen, 

welche auf das Gebiet der Schweiz gerichtet sei.  

B-4552/2020 

Seite 5 

K.  

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien 

stillschweigend verzichtet. 

L.  

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den folgen-

den Erwägungen eingegangen. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden 

gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig 

(Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Als Widersprechende und Adressatin der 

angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese be-

schwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder 

Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 

Bst. a-c VwVG). 

1.2 Die Beschwerdeschrift hat neben anderen Erfordernissen eine Begrün-

dung zu enthalten; fehlt eine solche, so räumt die Beschwerdeinstanz dem 

Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein, sofern sich 

die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig herausstellt (Art. 52 

Abs. 1 und Abs. 2 VwVG). Diese Verbesserungsfrist bezweckt, aus Verse-

hen oder Unkenntnis begangene Unterlassungen zu beheben, obwohl das 

Gesetz nicht zwischen freiwilligen und unfreiwilligen Unterlassungen unter-

scheidet. Die Regel soll einen überspitzten Formalismus vermeiden, indem 

sie den Betroffenen die Möglichkeit gewährt, ein Versäumnis zu beseitigen. 

Reicht aber jemand bewusst eine mangelhafte Beschwerde ein, um einzig 

eine Verlängerung der Beschwerdefrist herbeizuführen, benutzt er diese 

Regelung in zweckwidriger Weise. Bei einem offensichtlichen Rechtsmiss-

brauch besteht kein Anspruch, die mangelhafte Beschwerdeschrift innert 

Nachfrist zu verbessern (BGE 142 I 10 E. 2.4.7; 134 II 244 E. 2.4.2; 121 II 

252 E. 4b; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozes-

sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, N. 2.236).  

1.3 Eine fehlende Begründung macht eine Beschwerde darum nicht von 

vornherein offensichtlich unzulässig (FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, 

in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, Art. 52 

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Seite 6 

VwVG N. 105). Wird die Beschwerde ohne Begründung eingereicht, er-

weckt sie aber den Verdacht, sie sei bewusst mangelhaft erhoben, ist – 

wenn ihr die Nachfrist nicht sogleich verweigert wird (vgl. BGE 121 II 252 

E. 4b) – anhand der nachgereichten Begründung zu prüfen, ob sie zuvor 

bewusst oder allenfalls "unverschuldeterweise" (Art. 24 Abs. 1 VwVG) un-

terlassen wurde. Die Gewährung der Nachfrist heilt den formellen Mangel 

also nicht, sondern es ist im Lichte der Beschwerdebegründung über die 

Erfüllung der Eintretensvoraussetzungen zu entscheiden (vgl. ALFRED 

KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver-

waltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. Zürich 2013 Rz. 1014; ANDRÉ 

MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, a.a.O., N. 2.235a). 

1.4 Die Beschwerdegegnerin argumentiert, der Beschwerdeführerin hätte 

vorliegend keine Nachfrist gewährt werden dürfen, da sie im Wissen um 

die fehlende Begründung die Beschwerde eingereicht und den Mangel ab-

sichtlich eingebaut habe.  

1.5 Gefolgt auf die Mitteilung der Vertreterin der Beschwerdeführerin vom 

14. September 2020, sie werde die Beschwerdebegründung nachreichen, 

da sie erst am letzten Tag der Beschwerdefrist instruiert worden sei, wurde 

der Beschwerdeführerin gemäss Art. 52 Abs. 2 VwVG eine Nachfrist ge-

währt. In der Beschwerdebegründung vom 18. September 2020 legt sie je-

doch nicht näher dar, weshalb sie die Beschwerde unbewusst mangelhaft 

eingereicht habe oder dass sie unverschuldeterweise abgehalten worden 

sei, binnen Frist zu handeln. Auch aufgrund der Akten sind keine Gründe 

ersichtlich, wieso die Rechtsvertreterin nicht rechtzeitig und vollständig 

hätte Beschwerde erheben können, zumal sie die Beschwerdeführerin be-

reits im vorinstanzlichen Verfahren vertreten hat. Die Beschwerde erweist 

sich damit als unzulässig, weshalb auf sie nicht einzutreten ist.  

2.  

Selbst wenn auf die Beschwerde einzutreten wäre, würde sie aus folgen-

den Erwägungen abgewiesen: 

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des 

Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen 

die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 

MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröf-

fentlichung der Eintragung bei der Vorinstanz einzureichen (Art. 31 Abs. 2 

Satz 1 MSchG). 

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Seite 7 

2.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den 

Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird 

(Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines unun-

terbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Mar-

kenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den 

Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der fehlende Gebrauch 

wird allerdings nicht von Amtes wegen berücksichtigt (Urteile des BVGer 

B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull", 

B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 4 "Adwista/Ad-vista [fig.]"). 

2.3 Die Einrede des Nichtgebrauchs muss im Widerspruchsverfahren mit 

der ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend gemacht werden, da 

die Einrede sonst verwirkt. Sie muss weder begründet noch glaubhaft ge-

macht werden (Art. 22 Abs. 3 Markenschutzverordnung [MSchV, 

SR 232.111]; Urteile des BVGer B-4471/2012 vom 29. Oktober 2013 E. 3 

"Alaia/Lalla Alia [fig.]", B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 5.3 "Seven/

Room Seven", Urteil B-5325/2007 E. 4, Urteil des BVGer B-8105/2007 vom 

17. November 2008 E. 3.3 "Activia/Activia [fig.]"; MARKUS WANG, in: Noth/

Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, 

Art. 12 N. 45). 

Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu 

machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, in dem die 

Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Marke geltend macht (Ur-

teile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 "Life", B-3416/2011 

vom 17. Februar 2012 E. 3.1 "Life/Mylife [fig.]"; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 9; 

KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der 

Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 85, 

2008, S. 116).  

Die Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV. Dem-

nach endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt 

wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Das Fristende wird mit dem Tag 

der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, dem 7. Mai 2018, fixiert.  

Bei der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs im Sinne von Art. 32 

MSchG kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1 

VwVG) eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Unter-

suchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhand-

lungsmaxime auszugehen ist (Urteile B-4465/2012 E. 2.8, B-3416/2011 

E. 3.1, B-246/2008 E. 2). 

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Seite 8 

2.4 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht wor-

den sein. Für den rechtserhaltenden Gebrauch ist es nicht erforderlich, 

dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint. Ein 

solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel 

zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf 

deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann (WANG, a.a.O., Art. 11 

N. 7). Massstab für den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind 

die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Han-

delns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs so-

wie die besonderen Umstände des Einzelfalls wie Grösse und Struktur des 

in Frage stehenden Unternehmens (Urteil B-4465/2012 E. 2.5, Urteil des 

BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "Fünf Streifen [fig.]/Fünf 

Streifen [fig.]"; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation 

d'usage en droit des marques, Recherches juridiques lausannoises 

Vol. 22, Genf/Zürich/Basel 2005, S. 50 ff.). Kein ernsthafter Markenge-

brauch ist etwa die bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markenbenut-

zung für Produkte des Massenkonsums (Urteil B-4465/2012 E. 2.5, Urteil 

des BVGer B-892/2009 vom 19. Juli 2009 E. 6.9 "Heidiland/Heidi-Alpen"; 

WANG, a.a.O., Art. 11 N. 70, 75; s.a. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von 

Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-

recht Bd. III/1, 2. Aufl. 2009 [zit. SIWR III/1], N. 1343 ff.). 

2.5 Der rechtserhaltende Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen 

ist, oder in nur einer hiervon unwesentlich abweichenden Form, marken-

mässig, ernsthaft und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren 

und Dienstleistungen erfolgen (Urteil B-3416/2011 E. 4.4, Urteil des BVGer 

B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 4 "Diva Cravatte [fig.]/DD Divo 

Diva [fig.]"). Eine wesentliche Abweichung vom Registereintrag ist die Ver-

änderung von Gesamtbild und kennzeichnendem Charakter, so dass der 

kennzeichnungskräftige Kern der Marke seiner Identität beraubt wird; eine 

unwesentliche Abweichung, wenn ein Bildbestandteil gedreht, anders po-

sitioniert oder der Schrifttyp leicht modernisiert wird (Urteile des BVGer 

B-576/2009 vom 25. Juni 2009 E. 8.2.3 "Verschränkte Bänder [fig.]", 

B-5732/2009 vom 31. März 2010 E. 7.3 "Longines-Adler [fig.]/Aviator [fig.]", 

B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 7.2.1 "No Name [fig.]/No Name 

[fig.]"). Der Gebrauch ist rechtserhaltend, wenn das abweichend benutzte 

Zeichen im Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt 

wird (Urteil des BVGer B-7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 8 "Ice/Ice-

cream [fig.]"). 

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Seite 9 

2.6 Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte 

anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 

Abs. 3 MSchG). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei 

der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninha-

ber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch 

Lizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer statt (WANG, a.a.O., 

Art. 11 N. 104; Urteil des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 4.2 "six 

[fig.]/sixx"; BGE 107 II 356 E. 1c "La San Marco"). 

2.7 Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle 

Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist. Nur bezüg-

lich derjenigen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, für die sie tat-

sächlich gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für den Nichtge-

brauch bestehen), gilt die Marke als geschützt (Urteil des BVGer 

B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 "Maxx [fig.]/max Maximum + value 

[fig.]"). Einer Zweckmässigkeitsabwägung bedarf es, wenn der Gebrauch 

manche Waren und Dienstleistungen auslässt, die unter den eingetrage-

nen Begriff fallen ("Teilgebrauch"). Gebrauchshandlungen für einen Teilbe-

griff gelten umso mehr auch für den registrierten Oberbegriff, je prototypi-

scher sie für diesen Oberbegriff stehen, je mehr Gebrauchshandlungen für 

unterschiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusam-

menhängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger 

und präziser der Oberbegriff als solcher ist. Ein dieserart erwartbares und 

homogenes Angebot steht im Gegensatz zu isolierten Gebrauchshandlun-

gen, die untypisch und unspezifisch für den Oberbegriff sind und sich stär-

ker von anderen im Oberbegriff enthaltenen Waren oder Dienstleistungen 

unterscheiden (Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 

"Gadovist/Gadogita"). 

2.8 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der Markengebrauch in der 

Schweiz erfolgt sein, wobei eine minimale Bearbeitung des schweizeri-

schen Marktes verlangt wird (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 51). Als Ausnahme 

von diesem Grundsatz gilt der Gebrauch der Marke für den Export eben-

falls als rechtserhaltend (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Art. 5 des Übereinkom-

mens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betref-

fend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz 

(SR 0.232.149.136) stellt überdies den Markengebrauch in Deutschland 

dem Gebrauch in der Schweiz gleich. 

Relevanter inländischer Markengebrauch setzt nicht nur voraus, dass die 

Marke in der Schweiz benutzt wird, sondern auch,  

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Seite 10 

1. dass die Benutzung entweder direkt im Zusammenhang mit tat-

sächlich in der Schweiz ausgelieferten oder bezogenen Waren  

2. und tatsächlich in der Schweiz erbrachten oder genutzten Dienst-

leistungen stehen,  

3. oder die Werbung hierfür speziell für die Schweiz konzipiert und 

hier gezielt und einigermassen regelmässig gestreut worden sein 

muss (vgl. RKGE in sic! 2004, 868 – "Globex/Globix").  

Dies ist vergleichbar mit der Exportmarke, bei welcher mit Erbringung der 

Dienstleistung eine Wertschöpfung im Inland verbunden ist, ansonsten von 

einer reinen Auslandnutzung ausgegangen werden muss (WANG, a.a.O., 

Art. 11 N. 60). 

Das Anbieten bzw. Bewerben von Produkten im Internet stellen jedoch 

noch keinen inländischen Gebrauch dar, insbesondere dann nicht, wenn 

die relevanten Seiten unter einer generic Top Level Domain (z.B. ".com") 

abrufbar sind. Ein direkter Zusammenhang mit der Schweiz und die Eig-

nung des Internetauftritts, in der Schweiz eine ernsthafte Nachfrage aus-

zulösen, müssen auch hier zusätzlich bestehen. Es genügt beispielsweise 

nicht, wenn nur die Webseite in einer Landessprache abgefasst ist. Viel-

mehr müssten die übers Internet angebotenen Produkte entweder einiger-

massen regelmässig und gezielt unter der beanspruchten Marke in der 

Schweiz beworben oder von der Schweiz aus regelmässig bestellt werden 

(WANG, a.a.O., Art. 11 N. 52). 

2.9 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhalts-

punkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht 

bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 333 E. 3.2 

"Swatch-Uhrenband"; 120 II 393 E. 4.c; 88 I 14 E. 5.a; Urteil B-4465/2012 

E. 2.8; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Marken-

schutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 32 N. 22; WANG, a.a.O., Art. 12 

N. 62). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss die-

ses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, 

höher einschätzen als das Gegenteil (Urteil des BVGer B-40/2013 vom 

21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/Egatrol", Urteil B-4465/2012 E. 2.8, Urteil 

des BVGer B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 "Exit [fig.]/Exit 

One"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 

2. Aufl.1999, Art. 12 N. 16). 

B-4552/2020 

Seite 11 

2.10 Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Ur-

kunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etiketten-

muster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Als weitere mögliche Be-

weismittel erwähnt Art. 12 VwVG auch Auskünfte der Parteien, Auskünfte 

oder Zeugnisse von Drittpersonen und Gutachten von Sachverständigen. 

Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des 

Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierung voraussetzt. 

Undatierbare Belege können unter Umständen in Kombination mit ande-

ren, datierbaren berücksichtigt werden (Urteile B-40/2013 vom 21. Oktober 

2013 E. 2.5, B-4465/2012 E. 2.9, B-3416/2011 E. 4.2, B-4540/2007 E. 4, 

BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192). Ohne Beweiskraft sind Ausdrucke von 

Internetseiten, die nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs erstellt wur-

den und keine Angaben enthalten, welche Rückschlüsse auf einen rechts-

erhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zulassen (Urteil 

B-892/2009 E. 6.5). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produk-

ten kann gegebenenfalls auch mit Prospekten, Preislisten oder Rechnun-

gen glaubhaft gemacht werden (Urteile B-40/2013 E. 2.5, B-4465/2012 

E. 2.10, B-3416/2011 E. 4.3). 

2.11 Dabei kann jeder Sachumstand grundsätzlich mit jedem denkbaren 

Beweismittel bewiesen werden (vgl. Urteil des BGer vom 17. August 1987, 

veröffentlicht in VPB 52.9 E. 1a). So besteht in der Praxis für Sachverhalte, 

welche sich nur durch die Schilderung einer Person glaubhaft machen las-

sen, das Bedürfnis, dass Parteien von sich aus private Bestätigungsschrei-

ben oder andere schriftliche Erklärungen einreichen können. (MARKUS KAI-

SER/DAVID RÜETSCHI in Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzge-

setz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Beweisrecht N. 72). Eine Beweismittelbe-

schränkung auf qualifizierte Beweisformen für bestimmte Rechtsfragen 

wäre unzulässig (BGE 130 III 333 E. 3.3). 

2.12 Eine besondere Form solcher privaten Zeugniserklärungen stellen  

"eidesstattliche Erklärungen", "eidesstattliche Versicherungen" oder "Affi-

davits" ausländischen Rechts dar. Unter solchen "Versicherungen" sind 

schriftliche Erklärungen von Tatsachen zu verstehen, die unter strafrecht-

lich sanktionierter Bekräftigung der Wahrheit in einer bestimmten Form ab-

gegeben werden (MARK SCHWEIZER/CHRISTIAN EICHENBERGER, Schriftliche 

Zeugenaussagen, Jusletter vom 28. Februar 2011, N. 21 mit Hinweisen; 

vgl. für das deutsche Recht etwa DIETER KALLERHOFF, in: Stelkens/Bonk/

Sachs [Hrsg.], Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVfG]. Kommentar, 9. Aufl. 

2018, § 27 N. 1). Im ausländischen Verfahrensrecht – so z.B. im deutschen 

Widerspruchsverfahren – reicht der Widerspruchsführer vor dem DPMA 

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Seite 12 

üblicherweise eine eigene eidesstattliche Versicherung zur Glaubhaftma-

chung der rechterhaltenden Benutzung ein. Falls diese sorgfältig begrün-

det ist, reicht sie ohne weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung aus, 

wenn aus ihr auch die tatsächliche Benutzungsform zu erkennen ist 

(BPatG, Beschluss vom 7.4.2004, 28 W (Pat) 183/03). Zurückhaltung ist 

dann geboten, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass sie leichtfertig abgege-

ben wurde (BGH VersR 1986, 59). 

Das schweizerische Recht kennt ein entsprechendes Rechtsinstitut nicht 

(vgl. Urteil B-4465/2012 E. 5.4.6). Den eidesstattlichen Erklärungen kommt 

gemäss der Rechtsprechung im Verwaltungsverfahren keine erhöhte Be-

weiskraft zu (Urteil B-3294/2013 E. 5.2; s.a. THOMAS RITSCHER, Affidavits 

und andere Erklärungen [zu Artikel 117 (1) g und Regel 72 (3) EPÜ], sic! 

2001, S. 693). Solche "Versicherungen" sind somit als blosse Parteibe-

hauptungen zu würdigen (Urteile des BGer 5A.507/2010, 5A.508/2010 

vom 15. Dezember 2010 E. 4.2; Urteile B-3294/2013 E. 5.2, B-4465/2012 

E. 5.4.6, Urteil des BVGer B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.3 mit Hin-

weisen "Yo/Yog [fig.]"). Gleichwohl sind sie im Rahmen der freien Beweis-

würdigung zu berücksichtigen und können in Verbindung mit anderen Be-

legen zur Rechtsfindung beitragen (vgl. Urteil B-3294/2013 E. 5.2). 

Allerdings ist zu beachten, dass sich die Beweiskraft nur auf die in der Ur-

kunde angegebene Identität des Zeugen, den in der Urkunde festgehalte-

nen Zeitpunkt der Erklärung, die Tatsache, dass die in der Urkunde enthal-

tene Aussage vom Zeugen gemacht wurde, und darauf beschränkt, dass 

die in der Urkunde festgehaltenen Sachumstände, die sich auf den beur-

kundungsrechtlichen Verfahrensablauf beziehen, der Wirklichkeit entspre-

chen (Urteil des BGer 5P.352/2001 vom 17. Januar 2002, E. 4b; SCHWEI-

ZER/EICHENBERGER, a.a.O., N. 3, 24). Die Erklärung erscheint überdies 

glaubwürdiger, wenn das persönliche Erscheinen des Zeugen vor Gericht 

angeboten wird (THOMAS RITSCHER, a.a.O., S. 694). Irgendwelche rechts-

geschäftlichen Erklärungen erhalten hingegen keine verstärkte Beweiskraft 

für ihre inhaltliche Richtigkeit, nur weil sie öffentlich beurkundet worden 

sind (Urteil des BGer 5A_507/2010, 5A_508/2010 vom 15. Dezember 2010 

E. 4.2).  

3.  

3.1 Die Publikation der angefochtenen Marke auf Swissreg erfolgte am 

5. Dezember 2017. Der Widerspruch ist am 6. März 2018 rechtzeitig innert 

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Seite 13 

der Widerspruchsfrist bis am 22. März 2018 – d.h. innerhalb von drei Mo-

naten nach der ersten Veröffentlichung der angefochtenen Marke auf 

Swissreg – eingereicht worden.  

3.2 Die Beschwerdegegnerin reichte am 7. Mai 2018 eine Widerspruchs-

antwort ein, mit der sie die Nichtgebrauchseinrede erhob. Damit wurde die 

Nichtgebrauchseinrede mit der ersten Rechtsschrift und folglich rechtzeitig 

erhoben. 

3.3 Die Beschwerdeführerin hat somit den rechtserhaltenden Gebrauch 

der Widerspruchsmarke bzw. wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch für 

den Zeitraum zwischen dem 7. Mai 2013 und dem 7. Mai 2018 glaubhaft 

zu machen. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch wurden von der Be-

schwerdeführerin nicht vorgebracht.  

4.  

Im vorinstanzlichen Verfahren legte die Beschwerdeführerin insgesamt vier 

Beilagen (vgl. Beilagen 1-4 zur Widerspruchsreplik vom 16. November 

2018) ins Recht, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchs-

marke im relevanten Zeitraum glaubhaft zu machen. Auf diese Beilagen 

bezieht sie sich ebenfalls in ihrer Beschwerde vom 18. September 2020.  

4.1 Die Beschwerdeführerin bemängelt, die Vorinstanz habe das ins Recht 

gelegte Affidavit (vgl. Beilage 1 zur Widerspruchsreplik vom 16. November 

2018) abschliessend als Parteibehauptung bewertet und habe sich zum 

Inhalt der Erklärung gar nicht geäussert (Beschwerde vom 18. September 

2020, N. 5.5). Der Beschwerdeführerin ist insoweit zuzustimmen, dass das 

Bundesgericht die Würdigung von eidesstattlichen Erklärungen, die im Hin-

blick auf einen Prozess erstellt wurden, nicht grundsätzlich ausschliesst; 

wie in E. 2.12 aufgezeigt wurde, könnten eidesstaatliche Erklärungen in 

Verbindung mit anderen Beweismitteln für Tatsachenbehauptungen durch-

aus Beweis erbringen.  

Die Vorinstanz hat den Inhalt des Affidavits zwar korrekterweise als reine 

Parteibehauptung eingestuft (vgl. Verfügung der Vorinstanz vom 20. Juli 

2020, N. 17). Sie führt aber nicht weiter aus, ob oder inwiefern das Affidavit 

– wenn auch nur reine Parteibehauptung – zur Rechtsfindung beiträgt.  

4.2 Das Affidavit wurde von der Leiterin der Rechtsabteilung der Beschwer-

deführerin unterzeichnet. In Ziffer 2 bestätigt diese, sie sei auf die straf-

rechtlichen Folgen gemäss Art. 251 StGB betreffend die Falschbeurkun-

B-4552/2020 

Seite 14 

dung aufmerksam gemacht worden und sei sowohl qualifiziert als auch er-

mächtigt, das Affidavit im Namen der Beschwerdeführerin abzugeben. In 

Ziffer 3 erklärt sie, die Beschwerdeführerin biete unter der Widerspruchs-

marke Kunden in der Schweiz Finanzdienstleistungen an. Es bestünden 

Geschäftsbeziehungen mit Kunden in der Schweiz, die ein offenes Konto 

bei der Beschwerdeführerin haben. Weiter führt sie die Anzahl der offenen 

Bank- und Investment-Konten von Kunden in der Schweiz für die Jahre 

2013-2019 auf. Schliesslich erklärt sie, all ihre Ausführungen seien auf ihr 

persönliches Wissen oder auf Dokumentationen der Beschwerdeführerin 

zurückzuführen. Damit besagt sie lediglich, die Beschwerdeführerin biete 

Dienstleistungen an in der Schweiz ansässige Personen an, sagt jedoch 

nichts darüber aus, ob diese Dienstleistungen auch in der Schweiz erbracht 

werden und die Widerspruchsmarke in diesem Zusammenhang gebraucht 

wird. Die Erklärung belegt aus sich heraus keinen Markengebrauch. 

4.3 Die Beschwerdeführerin stellt sich weiter auf den Standpunkt, das  

Affidavit könne zusammen mit zusätzlich ins Recht gelegten Dokumenten, 

als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen 

werden (vgl. Widerspruchsreplik vom 16. November 2018, N. 4). Hierzu 

reichte sie bereits im vorinstanzlichen Verfahren die Sammelbeilage 2, Bei-

lagen 3 und 4 ein. 

4.3.1 In der Sammelbeilage 2 befinden sich Kontoauszüge (hauptsächlich 

Investment-Konten), welche die Widerspruchsmarke zeigen, aber nicht im 

Namen der Beschwerdeführerin E*TRADE Financial Corporation, sondern 

im Namen der Tochtergesellschaft E*TRADE Securities LLC mit Sitz in Jer-

sey City, New York, ausgestellt wurden. Der Beschwerdeführerin ist inso-

weit zuzustimmen, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die 

Tochtergesellschaft – vorliegend mit mutmasslicher Zustimmung des Mar-

keninhabers – als rechtserhaltend gilt. Auf den einzelnen Dokumenten ist 

ersichtlich, dass diese an Personen mit einer Schweizer Adresse gerichtet 

sind. Sämtliche Konti werden in US-Dollar geführt. Ergänzend zu den er-

wähnten Kontoauszügen reichte die Beschwerdeführerin weitere Belege 

ein (vgl. Beilagen 1-3 zur Beschwerde vom 18. September 2020). Bei die-

sen Belegen handelt es sich um Ausdrucke von Webseiten Schweizer Ban-

ken, die Fremdwährungskonti (u.a. US-Dollar) eröffnen. Damit möchte die 

Beschwerdeführerin aufzeigen, dass die Währung keinen Hinweis für den 

Ort der Dienstleistungserbringung darstellt. Die Beschwerdeführerin macht 

lediglich glaubhaft, dass die Marke durch die Tochtergesellschaft ge-

braucht wird, ihr gelingt es aber nicht glaubhaft zu machen, inwiefern dieser 

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Seite 15 

Markengebrauch im Zusammenhang mit tatsächlich in der Schweiz er-

brachten oder genutzten Dienstleistungen stehen, noch lassen sich Hin-

weise darauf den eingereichten Belegen entnehmen. 

4.3.2 Mit den Beilagen 3 und 4 der Widerspruchsreplik vom 16. November 

2018 (Jahresberichte zum Konzernverhältnis) kann von vornherein kein 

Nachweis erbracht werden, inwiefern Finanzdienstleistungen in der 

Schweiz angeboten und in diesem Zusammenhang Marken verwendet 

werden. Somit kann das Affidavit auch in Verbindung mit den weiteren Be-

legen (Sammelbeilage 2, Beilage 3 und 4) nicht zur Rechtsfindung beitra-

gen.  

4.4 Nebst dem "Erbringen" und "Nutzen" der von der Widerspruchsmarke 

beanspruchten Dienstleistung in der Schweiz ist zu prüfen, ob unter be-

stimmten Umständen auch deren "Bewerbung" einen hinreichenden In-

landbezug begründen kann, insbesondere bei reinen Internetdienstleistun-

gen (vgl. E. 2.8). Hierzu reichte die Beschwerdeführerin die Beilagen 4-9 

im Beschwerdeverfahren ein.  

4.4.1 In der Beschwerdebeilage 4 handelt es sich um einen Ausdruck von 

der Webseite www.wallstreet-online.de zum Profil der Beschwerdeführerin. 

Gemäss der Beschwerdeführerin sei ihr Angebot aufgrund der obener-

wähnten Webseite in der Schweiz wahrnehmbar und werde entsprechend 

auch genutzt (vgl. Beschwerde vom 18. September 2020, N. 10). Einer-

seits ist dieser Ausdruck am 16. September 2020 erstellt worden – d.h. 

nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs – andererseits enthält er ent-

gegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keinerlei Angaben, welche 

Rückschlüsse auf eine aktive Marktbearbeitung bzw. Werbeanstrengung in 

der Schweiz im relevanten Zeitraum zuliessen (vgl. E. 2.10).  

4.4.2 Irrelevant sind auch die Beilagen 5-9, welche die Beschwerdeführerin 

ebenfalls erst im Beschwerdeverfahren eingereicht hat. Die Beschwerde-

gegnerin macht in der Widerspruchsduplik vom 1. April 2019 darauf auf-

merksam, die Webseite der Beschwerdeführerin (https://us.etrade.com/a/

home-v2) biete die Möglichkeit, einen Account zu eröffnen. Als Adresse des 

Neukunden können aber einzig Adressen in den USA angegeben werden. 

Weiter führt sie aus, die Webseite figuriere unter ".com" und es sei keinerlei 

Bezug zur Schweiz auf dieser Webseite erkennbar. Schliesslich sei die 

Webseite nicht in einer Landessprache, sondern nur auf Englisch abrufbar 

(vgl. Widerspruchsduplik vom 1. April 2019, N. 16-20). All dies sind Hin-

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Seite 16 

weise, die den Gebrauch im Internet nicht als inländischen Gebrauch qua-

lifizieren (vgl. E. 2.8). Für die Glaubhaftmachung des inländischen Ge-

brauchs hätte die Beschwerdeführerin somit Belege einreichen müssen, 

die gerade das Gegenteil aufzeigen. Ein solcher Nachweis lässt sich aus 

den Beilagen 5-9 nicht entnehmen. Stattdessen macht die Beschwerde-

führerin lediglich geltend, man könne aufgrund der erwähnten Umstände 

nicht ableiten, die Dienstleistungen würden sich nur an in den USA woh-

nende Abnehmer richten. 

4.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin 

nach gesamtheitlicher Betrachtung sämtlicher Belege nicht gelingt, den 

rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu ma-

chen. Die Beschwerde wäre somit selbst dann abzuweisen, wenn auf sie 

eingetreten werden könnte. 

5.  

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Bei diesem Ausgang des Ver-

fahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig 

(Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).  

5.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, 

Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen 

(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 

2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-

gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-

verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), 

wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-

chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-

nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher 

unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen 

Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur-

binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-

ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder 

niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es 

sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. 

Dieser Betrag ist mit dem in selber Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu 

verrechnen. 

5.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine 

Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen 

B-4552/2020 

Seite 17 

werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-

schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-

wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote 

oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten festzulegen 

(Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Kos-

tennote einen Aufwand von Fr. 5'819.30 (exkl. MWST) geltend. Dieser Be-

trag erscheint aufgrund des aktenkundigen Aufwands für den einfachen 

Schriftenwechsel zu hoch und ist angemessen auf Fr. 4'200.– (inkl. MWST, 

Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) zu kürzen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde 

ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).  

6.  

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen 

(Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.  

 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten und die Verfügung der Vorin-

stanz im Sinne der Erwägungen bestätigt. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auf-

erlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfah-

renskosten verwendet.  

3.  

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschä-

digung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 4'200.– (inkl. 

MWST) zu entrichten. 

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4.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen 

zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 16001; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zu-

rück) 

 

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

David Aschmann Gizem Yildiz 

 

 

Versand: 12. Juli 2021