# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** bc7b962e-9dc2-561e-8659-865d69c82a05
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2008-05-30
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 30.05.2008 B-6442/2007
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-6442-2007_2008-05-30.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-6442/2007
{T 0/2}

U r t e i l  v o m  3 0 .  M a i  2 0 0 8   

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Hans Urech, 
Richter David Aschmann, 
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

X._______, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thierry Calame und 
Rechtsanwalt Dr. Florent Thouvenin, 
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, 
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern
Vorinstanz.

Markeneintragungsgesuch Nr. 57135/2006 - BRORA.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-6442/2007

Sachverhalt:

A.
Am 11. August 2006 hinterlegte die Beschwerdeführerin das Zeichen 
BRORA als Wortmarke für folgende Waren:

Klasse  33:  Alkoholische  Getränke  (ausgenommen  Biere);  Whisky  und  auf 

Whisky basierende Getränke.

Mit Schreiben vom 11. Oktober 2006 beanstandete die Vorinstanz das 
Gesuch mit  der Begründung, BRORA sei  ein irreführendes Zeichen, 
da „Brora“  der Name einer Ortschaft  in  Schottland in  der Grafschaft 
Sutherland sei  und das hinterlegte Zeichen daher  eine geografische 
Bezeichnung wiedergebe, welche bei den Abnehmern der Waren eine 
geografische  Herkunftserwartung  provoziere.  Somit  müsse  dem 
hinterlegten  Zeichen  mit  dem  vorliegenden  Warenverzeichnis  der 
Markenschutz verweigert werden.

In  ihrer  Stellungnahme  vom  18. Oktober  2006  bestritt  die 
Beschwerdeführerin  die  Auffassung  der  Vorinstanz  und  machte 
geltend,  BRORA  werde  vom  schweizerischen  Publikum  nicht  als 
geografische  Herkunftsangabe  aufgefasst  und  sei  somit  nicht  ein 
Hinweis  auf  den  geografischen  Ursprung der  Waren. Sie  beantragte 
indessen,  die  Warenliste  auf  „Alkoholische Getränke (ausgenommen 
Biere);  Whisky  und  auf  Whisky  basierende  Getränke  schottischer 
Herkunft“ einzuschränken. 

Mit  Schreiben vom 23. Oktober  2006 präzisierte  die  Vorinstanz,  das 
Gesuch müsse nicht nur zurückgewiesen werden, weil das hinterlegte 
Zeichen  irreführend  sei,  sondern  auch,  weil  es  gegen  das  TRIPS-
Abkommen und insofern  gegen  geltendes Recht  verstosse. Gestützt 
auf  das  TRIPS-Abkommen  würden  geografische  Angaben  im 
Zusammenhang  mit  Weinen  oder  Spirituosen,  unabhängig  vom 
Vorliegen einer Irreführungsgefahr, geschützt. Es sei somit irrelevant, 
ob  die  betreffende  geografische  Angabe  den  schweizerischen 
Durchschnittsabnehmern  bekannt  sei.  Zudem sei  die  Einschränkung 
des  Warenverzeichnisses  nicht  ausreichend,  um  das  Zeichen  zum 
Markenschutz zuzulassen.

Am  21. November  2006  ersuchte  die  Beschwerdeführerin  die 
Vorinstanz,  die  angemeldete  Marke  ohne  Einschränkungen  in  den 

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beanspruchten Klassen zu registrieren. Sie erklärte, das angemeldete 
Zeichen  werde  von  den  massgeblichen  Verkehrskreisen  nicht  als 
Herkunftsangabe im Sinne des Gesetzes verstanden. Da zudem keine 
tatsächlichen  oder  nahe  liegenden  Beziehungen  zwischen  den 
angemeldeten  Warenklassen  und  dem  Begriff  BRORA  ersichtlich 
seien, könne das Publikum auch nicht über die Herkunft der mit dem 
angemeldeten Zeichen gekennzeichneten Produkte in die Irre geführt 
werden. Im Weiteren sei das angemeldete Zeichen keine geografische 
Herkunftsangabe  im  Sinne  des  TRIPS-Abkommens.  Schliesslich  sei 
darauf  hinzuweisen,  dass  die  Marke  BRORA  in  der  EU,  und  damit 
auch in Grossbritannien, in den Klassen 33 und 42 registriert sei, und 
zwar  ohne  jede  Einschränkung  auf  ein  bestimmtes  Herkunftsgebiet 
oder einen Herkunftsort. 

Mit Schreiben vom 21. Februar 2007 hielt die Vorinstanz für sämtliche 
in  Klasse  33  beanspruchten  Waren  an  ihrer  Zurückweisung  fest. 
Ergänzend begründete die Vorinstanz ihre Beanstandung damit,  das 
hinterlegte Zeichen gehöre zum Gemeingut.

In  ihrer  Stellungnahme  vom  22.  Mai  2007  teilte  die 
Beschwerdeführerin der Vorinstanz mit  einlässlicher Begründung mit, 
sie  halte  an ihrer  Auffassung fest,  dass einer  Eintragung der  Marke 
BRORA ohne Einschränkungen nichts im Wege stehe. 

Am  5.  Juni  2007  liess  die  Beschwerdeführerin  der  Vorinstanz  das 
Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts  vom  22.  Mai  2007  betreffend 
Schutzverweigerung  gegenüber  der  internationalen  Registrierung  IR 
819'223 – BELLAGIO zukommen. Sie hielt  im Wesentlichen fest,  die 
Argumente  des  Bundesverwaltungsgerichts  seien  auch  für  BRORA 
zutreffend.

Mit  Verfügung  vom  22. August  2007  wies  die  Vorinstanz  das 
Markeneintragungsgesuch  BRORA  für  sämtliche  beanspruchten 
Waren  der  Klassen  33  zurück. Zur  Begründung  führte  sie  aus,  das 
hinterlegte Zeichen verstosse einerseits gegen das TRIPS-Abkommen 
und somit gegen geltendes Recht. Würden – wie im vorliegenden Fall 
–  geografische  Angaben  im  Zusammenhang  mit  Weinen  oder 
Spirituosen  verwendet,  greife  insofern  ein  weiterer  Schutz,  als 
geografische Angaben im Sinne des TRIPS-Abkommens unabhängig 
vom Vorliegen  einer  Irreführungsgefahr  geschützt  würden,  wenn  die 
damit gekennzeichneten Weine und Spirituosen nicht aus dem Gebiet 
des  Ursprungsortes  stammten.  Es  sei  somit  irrelevant,  ob  die 

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betreffende  geografische  Angabe  den  schweizerischen 
Durchschnittsabnehmern  bekannt  sei.  BRORA  sei  der  Name  einer 
kleinen Ortschaft in der Grafschaft Sutherland im Norden Schottlands, 
in  der  gemäss  Internetrecherchen  Whisky  und  andere  alkoholische 
Getränke  produziert  würden.  Die  geografische  Herkunft  habe  bei 
Weinen und Spirituosen offensichtlich einen Einfluss auf die Qualität 
der  Waren.  Für  die  Produktion  von  Whisky  sei  insbesondere  die 
Qualität  des  Wassers  oder  das  Know-How eines  bestimmten  Ortes 
ausschlaggebend, um Waren dieser Herkunft von Waren aus anderen 
Regionen zu unterscheiden. Hinzu komme, dass die Ortschaft BRORA 
nachweislich  einen  besonderen  Ruf  für  die  beanspruchten  Waren 
habe.  Das  vorliegende  Zeichen  enthalte  somit  eine  geografische 
Angabe im Sinne des TRIPS-Abkommens. Derartige Zeichen dürften 
indessen nur zum Markenschutz zugelassen werden, wenn die durch 
die  Marke  gekennzeichneten  Weine  und  Spirituosen  auch  den 
entsprechenden  Ursprung  hätten.  Weiter  werde  das  Zeichen  als 
irreführend  für  die  beanspruchten  Waren  der  Klasse  33 
zurückgewiesen.  Zusätzlich  müsse  das  Zeichen  auch  als  zum 
Gemeingut  gehörend  und  freihaltebedürftig  zurückgewiesen  werden. 
Abschliessend  führte  die  Vorinstanz  aus,  der  von  der 
Beschwerdeführerin zitierte Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts 
BELLAGIO  führe  zu  keiner  anderen  Beurteilung  der 
Eintragungsfähigkeit  des  vorliegendenfalls  strittigen  Zeichens,  und 
ausländische  Entscheide  hätten  gemäss  ständiger  Rechtsprechung 
keine präjudizielle Wirkung. 

B.
Gegen  diese  Verfügung  erhob  die  Beschwerdeführerin  am 
24. September 2007 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. 
Sie  beantragt,  die  angefochtene  Verfügung  sei  aufzuheben  und  die 
Marke Nr. 57135/2006 – BRORA sei  in  allen beanspruchten Waren- 
und  Dienstleistungsklassen  zur  Eintragung  zuzulassen.  Zur 
Begründung machte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, 
alle  drei  Argumentationslinien  der  Vorinstanz  basierten  auf  der 
Prämisse, BRORA sei eine Herkunftsangabe im Sinne des Gesetzes. 
Ob  ein  Zeichen  als  Herkunftsangabe  zu  qualifizieren  sei,  bestimme 
sich  aus  Sicht  der  massgebenden  Verkehrskreise.  Massgebende 
Verkehrskreise seien die durchschnittlichen Abnehmer der fraglichen 
Waren oder Dienstleistungen. Da die schottische Ortschaft Brora nicht 
nur  abgelegen,  sondern  auch  unbekannt  und  zudem  ohne  jeden 
besonderen Ruf sei, sei die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische 

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Gehalt  des  Zeichens  BRORA  von  den  massgebenden 
Durchschnittskonsumenten  erkannt  werde,  äusserst  gering.  Dass 
diese  Konsumenten  das  Zeichen  BRORA  darüber  hinaus  gar  als 
Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren verstünden, könne 
ausgeschlossen werden. Werde BRORA aber von den massgebenden 
Verkehrskreisen  nicht  als  Herkunftsangabe  aufgefasst,  sei  es  weder 
beschreibend noch freihaltebedürftig und stelle somit nicht Gemeingut 
dar.  Aus  diesem  Grund  sei  auch  eine  Irreführungs-  oder 
Täuschungsgefahr ausgeschlossen. Da die Definition des Begriffs der 
Herkunftsangabe  im  TRIPS  inhaltlich  mit  derjenigen  im  MschG 
übereinstimme, sei BRORA auch keine Herkunftsangabe im Sinne des 
TRIPS,  weshalb  der  angebliche  Verstoss  gegen  geltendes  Recht 
entfalle.  Schliesslich  sei  BRORA  als  EU-Gemeinschaftsmarke 
eingetragen  worden  und  geniesse  damit  auch  in  Schottland 
Markenschutz. Habe das Ursprungsland dem Zeichen BRORA damit 
keinen Schutz als Herkunftsangabe gewährt, so könne die Schweizer 
Markenanmeldung auch nicht  wegen Verstosses gegen  die  auf  dem 
Ursprungslandprinzip  beruhende  massgebende  Bestimmung  des 
TRIPS-Abkommens zurückgewiesen werden.

C.
Mit  Vernehmlassung  vom 21. Januar  2008  beantragt  die  Vorinstanz, 
die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung bringt 
sie im Wesentlichen vor, die geografische Herkunft  habe bei Weinen 
und  Spirituosen  offensichtlich  einen  Einfluss  auf  die  Qualität  der 
Waren. Sie gehe deshalb davon aus, dass für Weine und Spirituosen 
immer  dann  eine  geografische  Angabe  im  Sinne  des  TRIPS-
Abkommens gegeben sei, wenn der Nachweis erbracht werden könne, 
dass  am  entsprechenden  Ort  Weine  oder  Spirituosen  hergestellt 
würden. Die  Beschwerdeführerin  produziere  in  BRORA Whisky,  und 
bis Beginn der 80er Jahre sei von Dritten ebenfalls Whisky hergestellt 
worden. Hinzu komme, dass ihre Abklärungen ergeben hätten,  dass 
die  Ortschaft  Brora  nachweislich  einen  besonderen  Ruf  für  die 
beanspruchten  Waren  habe.  Entgegen  der  Auffassung  der 
Beschwerdeführerin  habe  eine  Eintragung  im  Ursprungsland  keinen 
Einfluss  darauf,  ob  eine geografische Angabe im Sinne des TRIPS-
Abkommens  vorliege  oder  nicht.  Da  das  strittige  Zeichen  nicht  den 
Namen  der  Beschwerdeführerin  oder  ihres  Rechtsvorgängers 
darstelle, greife die entsprechende Ausnahmebestimmung des TRIPS 
nicht. Ohne Einschränkung der beanspruchten Waren der Klasse 33 
auf Waren, welche aus BRORA stammten, könne das strittige Zeichen 

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somit  wegen  Verstosses  gegen  geltendes  Recht  nicht  zum 
Markenschutz zugelassen werden. Hinsichtlich der Täuschungsgefahr 
und in Bezug auf den beschreibenden Charakter des Zeichens sei auf 
die diesbezüglichen Ausführungen in der angefochtenen Verfügung zu 
verweisen. Was die  Beurteilung  eines  Freihaltebedürfnisses  betreffe, 
sei  festzuhalten,  dass  zumindest  die  zukünftige  Verwendung  der 
Bezeichnung  Brora  als  geografische  Angabe  durch  Konkurrenten 
ernsthaft  in  Betracht  falle.  Schliesslich  könne  der  von  der 
Beschwerdeführerin  zitierte  Entscheid  Bellagio  nicht  zum  Vergleich 
herangezogen  werden,  da  unterschiedliche  Sachverhalte  vorlägen. 
Denn im vorliegenden Fall  müsse gerade nicht  beurteilt  werden,  ob 
eine Herkunftsangabe im Sinne des Gesetzes vorliege oder nicht. Zu 
beurteilen  sei,  ob  eine  geografische  Angabe  im  Sinne  des  TRIPS-
Abkommens vorliege, und dies sei zu bejahen.

D.
Auf  die  Durchführung  einer  öffentlichen  Verhandlung  hat  die 
Beschwerdeführerin stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung von Beschwerden 
gegen  Eintragungsverfügungen  der  Vorinstanz  in  Markensachen 
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 
2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, 
VGG, SR 173.32]).

Die  Beschwerdeführerin  ist  als  Adressatin  der  angefochtenen 
Verfügung  durch  diese  beschwert  und  hat  ein  schutzwürdiges 
Interesse  an  ihrer  Aufhebung  oder  Änderung.  Sie  ist  daher  zur 
Beschwerdeführung  legitimiert  (Art. 48  Abs. 1 des  Bundesgesetzes 
vom 20. Dezember 1968 über  das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 
172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 
Abs. 1 VwVG),  der  Kostenvorschuss  wurde  fristgerecht  bezahlt 
(Art. 63  Abs. 4 VwVG),  der  Vertreter  hat  sich  rechtsgenüglich 
ausgewiesen  (Art. 11 VwVG)  und  die  übrigen 
Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

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2.
Nach Art. 2 Bst. d des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den 
Schutz  von  Marken  und  Herkunftsangaben  (Markenschutzgesetz, 
MschG, SR 232.11) sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, 
die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, vom Markenschutz 
ausgeschlossen.  Als  rechtswidrige  Zeichen  -  und  damit  vom 
Markenschutz ausgenommen - sind Zeichen, die gegen Bundesrecht 
und  Staatsvertragsrecht  verstossen.  Nach  Art.  23  Ziff.  2  des 
Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem 
Eigentum (TRIPS), welches Bestandteil des Abkommens vom 15. April 
1994  zur  Errichtung  der  Welthandelsorganisation  ist  (WTO-
Abkommen, SR 0.632.20, Anhang 1C, für die Schweiz seit 1. Juli 1995 
in  Kraft),  wird  die  Eintragung  einer  Marke  für  Weine,  die  eine 
geografische  Angabe  enthält  oder  aus  ihr  besteht,  durch  die  Weine 
gekennzeichnet  werden,  oder  einer  Marke  für  Spirituosen,  die  eine 
geografische  Angabe  enthält  oder  aus  ihr  besteht,  durch  die 
Spirituosen  gekennzeichnet  werden,  in  Bezug  auf  Weine  oder 
Spirituosen,  die  diesen  Ursprung  nicht  haben,  von  Amtes  wegen, 
sofern  die  Rechtsvorschriften  des  Mitglieds  dies  zulassen,  oder  auf 
Antrag einer beteiligten Partei abgelehnt oder für ungültig erklärt.

3.
Unbestrittenermassen ist  das angemeldete Zeichen BRORA zugleich 
der  Name  einer  Ortschaft  in  der  Grafschaft  Sutherland  im  Norden 
Schottlands mit zirka 1'100 Einwohnern, in welcher bis zu Beginn der 
80er  Jahre  von Dritten  und heute  noch von der  Beschwerdeführerin 
Whisky produziert wird.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, Brora sei nicht nur abgelegen, 
sondern auch unbekannt und zudem ohne jeden besonderen Ruf. Die 
Wahrscheinlichkeit,  dass  der  geografische  Gehalt  des  Zeichens 
BRORA von  den  massgebenden  Durchschnittskonsumenten  erkannt 
werde,  sei  damit  äusserst  gering.  Dass  diese  Konsumenten  das 
Zeichen BRORA darüber hinaus gar als Hinweis auf die Herkunft der 
beanspruchten  Waren  verstünden,  könne  ausgeschlossen  werden. 
Eine Herkunftsangabe im Sinne des MSchG und TRIPS liege jedoch 
immer  nur  dann  vor,  wenn  das  Zeichen  von  den  massgebenden 
Verkehrskreisen  als  derartiger  Hinweis  verstanden  werde.  Einen 
solchen  Herkunftshinweis  könne  aber  nur  erkennen,  wer  die 
geografische  Angabe  als  solche  kenne.  Setze  damit  auch  die 
Anwendung von Art. 23 Ziff. 2 TRIPS voraus, dass die schweizerischen 

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Durchschnittskonsumenten die Ortschaft  Brora kennten und fehle es 
gerade an einer solchen Kenntnis, so könne dem Zeichen BRORA der 
Schutz als Marke nicht gestützt auf Art. 2 Bst. d MschG i.V.m. Art. 23 
Ziff. 2 TRIPS verwehrt werden.

Die  Vorinstanz  hielt  dagegen  fest,  bei  der  Anwendung  des  TRIPS-
Abkommens  spiele  es  keine  Rolle,  ob  die  im  Zeichen  enthaltene 
geografische  Angabe  dem  schweizerischen  Durchschnittsabnehmer 
bekannt sei.

3.1 Geografische  Angaben  im  Sinne  des  TRIPS-Abkommens  sind 
Angaben,  die  eine  Ware als  aus  dem Hoheitsgebiet  eines  Mitglieds 
oder aus einer  Region oder aus einem Ort  in  diesem Hoheitsgebiet 
stammend  kennzeichnen,  wenn  eine  bestimmte  Qualität,  ein 
bestimmter  Ruf  oder  ein  anderes  bestimmtes Merkmal  der  Ware im 
wesentlichen  seinem  geografischen  Ursprung  zuzuschreiben  ist 
(Art. 22 Ziff. 1 TRIPS).

Art.  23  TRIPS  betrifft  nur  diese  in  Art.  22  TRIPS  definierte  Art 
geografischer  Bezeichnungen  respektive  Produkte  mit  besonderem 
Ruf  oder  durch  die  Herkunft  geprägten  Eigenschaften  (J.  DAVID 
MEISSER / DAVID ASCHMANN, Herkunftsangaben und andere geographische 
Bezeichnungen,  in:  ROLAND VON BÜREN /  LUCAS DAVID,  Schweizerisches 
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,  3. Bd./2. Teilbd.,  Basel 2005 
[nachfolgend:  SIWR  III/2],  S.  244;  CHRISTOPH WILLI,  MSchG,  Das 
schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen 
und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Vor Art. 47 N. 52).

Inhaltlich stimmt die Definition von Art. 22 Ziff. 1 TRIPS weitgehend mit 
derjenigen von Art. 47  Abs. 1 MschG überein (ALESCH STAEHELIN,  Das 
TRIPs-Abkommen, Bern 1999, S. 110; vgl. auch KAMEN TROLLER, Manuel 
du droit suisse des biens immatériels, Basel und Frankfurt a.M. 1996, 
S. 1226). Nach Art. 47 Abs. 1 MschG sind Herkunftsangaben direkte 
oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren und 
Dienstleistungen,  einschliesslich  Hinweisen  auf  die  Beschaffenheit 
oder  auf  Eigenschaften,  die  mit  der  Herkunft  zusammenhängen. 
Art. 47  Abs.  2  MschG  schränkt  indessen  ein,  dass  geografische 
Namen  und  Zeichen,  die  von  den  massgebenden  Verkehrskreisen 
nicht  als  Hinweis  auf  eine  bestimmte  Herkunft  der  Waren  oder 
Dienstleistungen  verstanden  werden,  nicht  als  Herkunftsangabe  im 
Sinne von Absatz 1 gelten.

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Art. 23 TRIPS kennt im Gegensatz zu Art. 47 MschG keine derartige 
Einschränkung  (MEISSER /  ASCHMANN,  SIWR  III/2,  S.  245  f.).  Bei  der 
Frage, ob eine geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Ziff. 1 TRIPS 
vorliegt  oder  nicht,  spielt  daher  die  Sicht  der  massgebenden 
Verkehrskreise  keine Rolle; lediglich im hier  nicht  relevanten Art. 22 
Ziff.  3  TRIPS  wird  auf  die  Öffentlichkeit  und  insofern  auf  die 
massgebenden  Verkehrskreise  Bezug  genommen  (vgl.  MEISSER / 
ASCHMANN,  SIWR  III/2,  S.  245;  SEVERIN STRAUCH,  Geographische 
Angaben,  in:  JAN BUSCHE /  PETER-TOBIAS STOLL [Hrsg.],  TRIPs, 
Internationales  und  europäisches  Recht  des  geistigen  Eigentums, 
Köln / Berlin / München 2007, N. 38 zu Art. 22). Eine entscheidende 
Rolle bei der Beantwortung der Frage, ob eine geografische Angabe 
im  Sinne  des  TRIPS-Abkommens  vorliegt,  spielt  vielmehr  der 
Zusammenhang zwischen Ware und geografischer Herkunft (STAEHELIN, 
a.a.O., S. 111;  SEVERIN STRAUCH, a.a.O., N. 8 zu Art. 22;  ROLAND KNAAK, 
The  Protection  of  Geographical  Indications  According  to  the  TRIPs 
Agreement,  in:  FRIEDRICH-KARL BEIER /  GERHARD SCHRICKER [Hrsg.],  From 
GATT  to  TRIPs,  Weinheim  1996,  S.  117  ff.,  S.  128).  Der 
Zusammenhang  zwischen  Ware  und  geografischer  Herkunftsangabe 
verlangt,  dass  eine  bestimmte  Qualität,  der  Ruf  oder  eine  sonstige 
Eigenschaft  der  Ware  im  Wesentlichen  auf  ihrer  geografischen 
Herkunft beruht (SEVERIN STRAUCH, a.a.O., N. 8 zu Art. 22).

Da  viele  Spirituosen  nach  international  bekannten 
Herstellungsmethoden  aus  Rohstoffen  verschiedenster  Herkunft 
gebrannt  werden  können,  ohne  dass  sich  Qualität  oder  andere 
Eigenschaften  ändern,  beschränkt  sich  hinsichtlich  Spirituosen  der 
Schutz  des  TRIPS-Abkommens  auf  jene  geografischen 
Bezeichnungen,  die  einen  bestimmten  Ruf  besitzen,  und  jene 
Produkte,  die  durch  lokale  Verhältnisse  geprägt  sind  (MEISSER / 
ASCHMANN, SIWR III/2, S. 244). Dies ist im Folgenden zu prüfen.

3.1.1 Zunächst hat das Klima einer Region beim Brennen und Reifen, 
aber auch bei der Wahl des verwendeten Getreides einen Einfluss auf 
den  dort  produzierten  Whisky.  Im  Weiteren  beeinflussen  die 
geologischen  Verhältnisse  vor  Ort  das  zur  Destillation  verwendete 
Wasser. Denn je weicher das Gestein ist, desto mehr Mineralien löst 
das hindurchfliessende Wasser aus ihm heraus. Weil jede Gesteinsart 
andere  Mineralien  enthält,  schmeckt  das  Wasser  zudem  jeweils 
anders. Im hier  interessierenden  Sutherland  herrscht  Sandstein  vor, 
welcher  viel  Mineralien  an  das  Wasser  abgibt  und  dieses 

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entsprechend hart  macht. Für den Geschmack des Wassers ist auch 
entscheidend,  ob  dieses  auf  seinem  Weg  zur  Brennerei  über 
Heidemoore  oder  torfhaltige  Böden  geflossen  ist.  Insofern  prägt 
Wasser, das bei der Whiskyherstellung in grossen Mengen verwendet 
wird  und  dementsprechend  vor  Ort  ständig  verfügbar  sein  muss, 
abhängig  von  seiner  Herkunft  den  Geschmack  des  Whiskys.  Eine 
Rolle  spielt  im  Weiteren,  ob  die  Brennereien  und  Lagerhäuser  am 
Meer  liegen,  wie  das  bei  der  im  vorliegenden  Fall  interessierenden 
Ortschaft Brora der Fall ist (vgl. MICHAEL JACKSON, Whisky, London 2005, 
S. 24 ff.). 

3.1.2 Zusammenfassend  ist  festzuhalten,  dass  Whisky  zu  den 
Spirituosen gehört,  die durch lokale Verhältnisse geprägt  sind. Brora 
ist  denn  auch  bekannt  für  seinen  Whisky  (MICHAEL JACKSON,  a.a.O., 
S. 135),  welcher  die  Aromen der  nahen  Nordsee  zeigt  (The  Whisky 
Times,  Das  Whisky-Journal,  März  2004,  S.  4).  Die  Auffassung  der 
Beschwerdeführerin,  die  schottische  Ortschaft  Brora  sei  ohne  jeden 
besonderen Ruf, trifft somit nicht zu. Da es sich bei Brora zudem um 
eine Ortschaft im Vereinigten Königreich, ein Mitgliedstaat des WTO-
Abkommens, handelt, enthält das angemeldete Zeichen BRORA eine 
geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Ziff. 1 TRIPS. 

3.2 Ein  Zeichen,  welches  eine  geografische  Angabe  im  Sinne  von 
Art. 22  Ziff.  1  TRIPS  enthält  und  für  Weine  oder  Spirituosen 
beansprucht wird, ist gemäss Art. 23 Ziff. 2 TRIPS in Bezug auf Weine 
oder Spirituosen, die diesen Ursprung nicht haben, abzulehnen.

Das  angemeldete  Zeichen  BRORA  wird  für alkoholische  Getränke 
(ausgenommen Biere),  Whisky und auf  Whisky basierende Getränke 
(Klasse 33) beansprucht, ohne jegliche Einschränkung hinsichtlich der 
geografischen  Herkunft,  namentlich  nicht  auf  Brora.  Es  darf  daher 
gestützt auf Art. 2 Bst. d MschG i.V.m. Art. 23 Ziff. 2 TRIPS nicht zum 
Markenschutz zugelassen werden. 

3.3 Es bleibt zu prüfen, ob allenfalls eine der Ausnahmebestimmungen 
von Art. 24 TRIPS greift. Nach dem hier in Frage kommenden Art. 24 
Ziff.  9  TRIPS besteht  keine  Verpflichtung,  geografische  Angaben  zu 
schützen, die in ihrem Ursprungsland nicht oder nicht mehr geschützt 
sind oder in diesem Land ungebräuchlich geworden sind.

Wie in E. 3.1.2 erwähnt wurde, ist die Ortschaft Brora bekannt für ihren 
Whisky. Zwar  wird  unter  dieser  Bezeichnung  seit  1983  kein  Whisky 

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mehr produziert  (vgl.  JACKSON, a.a.O., S. 135; The Whisky Times, Das 
Whisky-Journal,  März  2004,  S.  4);  insofern  ist  „Brora“  als 
Herkunftsangabe  aufgegeben  worden.  Doch  es  wird  nach  wie  vor 
Whisky  unter  dieser  Bezeichnung  verkauft.  Es  handelt  sich  um  die 
letzten  Lagerbestände,  die  als  Spezialabfüllungen  auf  den  Markt 
kommen  und  einen  besonders  guten  Ruf  geniessen  (vgl.  JACKSON, 
a.a.O.,  S.  135;  http://www.huder.de/content/view/845/181).  Unter 
Whisky-Liebhabern  insbesondere  im  Vereinigten  Königreich  dürfte 
„Brora“  als  Bezeichnung für  Whisky mit  einem bestimmten Ursprung 
daher  zumindest  heute  noch bekannt  sein. Es  kann somit  nicht  der 
Schluss  gezogen  werden,  bei  „Brora“  handle  es  sich  um  eine  im 
Vereinigten Königreich ungebräuchliche geografische Angabe, welche 
gestützt  auf  Art.  24  Ziff. 9  TRIPS  wieder  als  Marke  beansprucht 
werden  darf.  Die  Beschwerdeführerin  hat  sich  denn  auch  nicht  auf 
diese Ausnahmebestimmung berufen.

3.4 Bei diesem Resultat erübrigt sich die Prüfung, ob die Vorinstanz 
das  hinterlegte  Zeichen  BRORA  zu  Recht  auch  gestützt  auf  Art.  2 
Bst. a und c MschG zurückgewiesen hat.

4.
Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf den Umstand, dass 
BRORA  als  EU-Gemeinschaftsmarke  eingetragen  worden  sei  und 
damit  auch  in  Schottland  Markenschutz  geniesse.  Habe  das 
Ursprungsland  dem  Zeichen  BRORA  damit  keinen  Schutz  als 
Herkunftsangabe gewährt, so könne die Schweizer Markenanmeldung 
auch nicht wegen Verstosses gegen die auf dem Ursprungslandprinzip 
beruhende  massgebende  Bestimmung  des  TRIPS-Abkommens 
zurückgewiesen werden.

Diesbezüglich  ist  festzuhalten,  dass  gemäss  ständiger 
Rechtsprechung  ausländischen  Entscheiden  grundsätzlich  keine 
präjudizierende  Wirkung  zukommt  (Urteil  des  Bundesgerichts 
4A.5/2004  E.  4.3  -  FIREMASTER;  Urteil  des 
Bundesverwaltungsgerichts  B-7427/2006 vom 9. Januar  2008 E. 8 – 
Chocolat  Pavot  [fig.],  Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts 
B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.7.3 – VUVUZELA, je mit Verweis 
auf:  WILLI,  a.a.O., Art. 2 N. 9). Von diesem Grundsatz ausgenommen 
sind  Entscheidungen  betreffend  ausländische  Herkunftsangaben, 
soweit  es  um  die  Frage  geht,  ob  ein  geografischer  Name 
freihaltebedürftig  ist  (vgl.  Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts 

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B-7411/2006 vom 22. Mai 2007 – BELLAGIO, mit Verweis u.a. auf BGE 
117  II  327  E.  2b  -  Montparnasse).  Der  Umstand,  dass  eine 
Bezeichnung im Ausland als Marke registriert wurde, ist folglich nur ein 
Kriterium unter  mehreren,  die  zu  berücksichtigen  sind  (BGE 129  III 
225 E. 5.5 – Masterpiece; Urteil  des Bundesgerichts 4A.6/2003 vom 
14. Januar 2004 E. 3 - BahnCard). 

Wie  festgestellt  wurde,  handelt  es  sich  beim  Zeichen  BRORA  im 
Zusammenhang mit  Whisky um eine geografische Angabe im Sinne 
von  Art.  22  Ziff.  1  des  TRIPS-Abkommens.  Angesichts  des  klaren 
Verstosses gegen Art. 23 Ziff. 2 des TRIPS-Abkommens - und somit 
gegen  geltendes  Recht  -  liegt  kein  Grenzfall  vor,  bei  dem  eine 
ausländische  Eintragung  als  Indiz  für  die  Schutzfähigkeit 
berücksichtigt werden kann (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 – Chocolat Pavot [fig.],  Urteil 
des  Bundesverwaltungsgerichts  B-7407/2006  vom  18.  September 
2007  E.  8  –  TOSCANELLA;  Entscheid  der  Rekurskommission  für 
geistiges  Eigentum  [RKGE]  in:  Zeitschrift  für  Immaterialgüter-, 
Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2005 S. 875 E. 9 – Stars for 
free; RKGE 2004 S. 668 E. 8 - PrimePower). 

5.
Zusammenfassend  ergibt  sich,  dass  die  Marke  Nr.  57135/2006  - 
BRORA nach Art. 2 Bst. d MschG gegen geltendes Recht verstösst. 
Die  Vorinstanz  hat  ihr  daher  zu  Recht  den  Schutz  in  der  Schweiz 
verweigert.  Die  Beschwerde  erweist  sich  demnach  als  unbegründet 
und ist abzuweisen.

6.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der 
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem 
geleisteten  Kostenvorschuss  zu  verrechnen.  Die  Gerichtsgebühren 
sind  nach  Umfang  und  Schwierigkeit  der  Streitsache,  Art  der 
Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 
Abs. 4bis VwVG,  Art. 2  Abs. 1  des  Reglements  vom  11. Dezember 
2006  über  die  Kosten  und  Entschädigungen  vor  dem 
Bundesverwaltungsgericht  [VGKE,  SR 173.320.2]).  Bei 
Markeneintragungen  geht  es  um  Vermögensinteressen.  Die 
Gerichtsgebühr  bemisst  sich  folglich  nach  dem  Streitwert 
(Art. 4 VGKE).  Die  Schätzung  des  Streitwertes  hat  sich  nach  Lehre 
und  Rechtsprechung  an  Erfahrungswerten  aus  der  Praxis  zu 

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orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein 
Streitwert  zwischen  Fr. 50'000.--  und  Fr. 100'000.--  angenommen 
werden  darf  (BGE  133  III  490  E. 3.3  mit  Hinweisen).  Von  diesem 
Erfahrungswert  ist  auch  im  vorliegenden  Verfahren  auszugehen.  Es 
sprechen  keine  konkreten  Anhaltspunkte  für  einen  höheren  oder 
niedrigeren Wert der strittigen Marke.

Eine Parteientschädigung ist  der  unterliegenden Beschwerdeführerin 
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin 
auferlegt.  Sie  werden  mit  dem  geleisteten  Kostenvorschuss  von 
Fr. 3'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin werden daher Fr. 500.- 
nach  Eintritt  der  Rechtskraft  dieses  Urteils  aus  der  Gerichtskasse 
zurückerstattet. 

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an: 

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. WI 57135/2006 BRORA; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli Kathrin Bigler

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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. 
Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Rechtsschrift  ist  in  einer 
Amtssprache  abzufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung 
mit  Angabe  der  Beweismittel  und  die  Unterschrift  zu  enthalten.  Der 
angefochtene  Entscheid  und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  der 
Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 5. Juni 2008

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