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**Case Identifier:** dbff6f9a-aebf-5730-800d-0608a047a35e
**Source:** Basel-Stadt (BS)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2018-06-21
**Language:** de
**Title:** Basel-Stadt Appellationsgericht 21.06.2018 ZK.2018.3 (AG.2018.408)
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/BS_Omni/BS_APG_001_ZK-2018-3_2018-06-21.html

## Full Text

Appellationsgericht

  
  des Kantons Basel-Stadt

  

  Einzelgericht

  

 

ZK.2018.3

 

ENTSCHEID

 

vom 21.
Juni 2018

 

 

Mitwirkende

 

Dr. Olivier Steiner   

und
Gerichtsschreiber PD Dr. Benedikt Seiler 

 

 

 

Parteien

 

A____                                                                                         Gesuchsteller
1

[...] 

 

B____                                                                                     Gesuchstellerin
2

[...] 

 

C____                                                                                     Gesuchstellerin
3

[...] 

alle vertreten durch D____,
Advokat, 

[...]

 

gegen

 

E____                                                                                  Gesuchsgegnerin
1

[...]

 

F____                                                                                  Gesuchsgegnerin
2

[...] 

 

G____                                                                                 Gesuchsgegnerin
3

[...]

 

H____                                                                                 Gesuchsgegnerin
4

[...] 

alle vertreten durch I____,
Rechtsanwalt, und/oder J____, Rechtsanwältin, 

[...]

 

 

Gegenstand

 

Vorsorgliche Massnahme 

betreffend Markenrecht,
Urheberrecht und Lauterkeitsrecht

Sachverhalt

 

Über die F____
(mit Sitz in Zürich, Gesuchsgegnerin 2) betrieben die A____ (mit Sitz in
Frankreich, Gesuchsgegnerin 4), A____ (Gesuchsteller 1) und K____ bis
Anfang 2017 im Rahmen einer geschäftlichen Partnerschaft verschiedene
Modeboutiquen in der Schweiz. Am 3. Mai 2016 wurde zum Aufbau des
Geschäfts mit Accessoires die [...] gegründet, welche heute unter B____ (mit
Sitz in Basel, Gesuchstellerin 2) firmiert. In der Folge wurde die
Design-Agentur L____ (mit Sitz in Frankreich) beauftragt, ein Monogramm zu
erstellen. Am 10. Mai 2016 präsentierte die L____ mehrere Monogramme,
unter anderem die „PROPOSITION 003", welche unter anderem die
Abbildung A enthält:

 

 

 

 

                                    […]                 Abbildung A

 

 

Am
15. November 2016 gründeten der Gesuchsteller 1 und K____ die C____ (mit
Sitz in Basel, Gesuchstellerin 3). Die Gesuchsgegnerin 4 bzw. die von ihr
zu 100 % gehaltene Gesuchsgegnerin 2 auf der einen Seite und der
Gesuchsteller 1 (allein oder mit K____ zusammen) auf der anderen Seite hielten
gemeinsam die E____ (Gesuchsgegnerin 1) und die Gesuchstellerin 2.
Mit Abtretungsvertrag vom 19. Januar 2017 übernahm die Gesuchsgegnerin 2
die Anteile des Gesuchstellers 1 und von K____ an der
Gesuchsgegnerin 1. Mit Abtretungsvertrag vom 30. Januar 2017 übertrug
die Gesuchsgegnerin 2 ihren Aktienanteil an der Gesuchstellerin 2 auf
den Gesuchsteller 1.

 

Bereits am
7. Juni 2016 liess der Gesuchsteller 1 die Abbildung A in der Schweiz als
nationale Marke Nr. [...] für Waren der Klassen 9, 14, 18 und 25 registrieren.
Es wurde kein Widerspruchsverfahren gegen diese nationale Markenanmeldung
eingeleitet. Gestützt auf diese nationale Marke hinterlegte der Gesuchsteller 1
am 24. Oktober 2016 (unter Wahrung der Priorität der Ersthinterlegung) bei
der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) eine internationale Marke
Nr. [...] für die Europäische Union für Waren der Klassen 9, 14, 18 und 25.
Auch gegen diese Markenanmeldung wurde kein Widerspruchsverfahren eingeleitet.
Seither wird diese Marke zur Kennzeichnung und Bewerbung von Waren der
Gesuchstellerin 2 und zudem als Enseigne im Schweizer Markt verwendet,
anfänglich zur Bezeichnung diverser Geschäftslokale der Gesuchsgegnerin 1,
insbesondere der Geschäftslokale in Lausanne (seit August 2016) und Gstaad
(seit Dezember 2016). Diese beiden Geschäftslokale wurden jedoch später im Zuge
der Auflösung der partnerschaftlichen Anteilhabe an der Gesuchsgegnerin 1
von dieser an die Gesuchstellerin 3 verkauft. Seit ihrer Gründung
im November 2016 hat die Gesuchstellerin 3 unter der vorgenannten
Enseigne weitere Geschäftslokale in Basel und im Herbst 2017 auch in Genf
eröffnet und gedenkt, dies auch inskünftig (im Herbst 2018) in Zürich zu tun.
Am 20. April 2017 liess der Gesuchsteller 1 die Abbildung A mit dem
Wortzusatz „[…]“ in der Schweiz als kombinierte Wort-/Bildmarke Nr. [...]
für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 18, 25 und 44 hinterlegen,
wobei diesbezüglich ein Widerspruchsverfahren hängig ist.

 

Im Mai 2017
forderte die Gesuchsgegnerin 4 die Gesuchsteller 1–3 und K____ auf, die
Nutzung der Abbildung A zu unterlassen und verlangte die Übertragung der auf
den Namen des Gesuchstellers 1 eingetragenen Marken. Dieser Forderung
kamen die Gesuchsteller 1–3 und K____ nicht nach. Mit Gesuch vom 19. Juli
2017 beantragten die Gesuchsgegnerinnen 1, 3 und 4, es sei den Gesuchstellern
1–3, deren Organen sowie K____ jegliche Verfügung, Nutzung und Verwendung über
die graphischen Werke unter anderem gemäss Abbildungen A vorsorglich mit
sofortiger Wirkung zu verbieten. Die beantragten Verbote und Anordnungen seien
superprovisorisch anzuordnen. Mit Zwischenentscheid vom 21. Juli 2017 wies
das Appellationsgericht das Gesuch vom 19. Juli 2017 um superprovisorische
Anordnung der beantragten Verbote und Anordnungen ab. Nach Durchführung eines
doppelten Schriftenwechsels wies das Appellationsgericht mit Entscheid vom
14. Dezember 2017 (AGE ZK.2017.12) das Gesuch vom 19. Juli 2017 um
Erlass vorsorglicher Massnahmen ab.

 

Mit Eingabe vom
18. Januar 2018 reichten die Gesuchsgegnerinnen eine Schutzschrift ein für
den Fall, dass die Gesuchsteller ein Gesuch um Erlass einer superprovisorischen
Massnahme einreichen sollten. Mit Eingabe vom 6. März 2018 beantragten die
Gesuchsteller, es sei den Gesuchsgegnerinnen unter Androhung von Straffolgen zu
verbieten, Waren eines Modegeschäfts mit der Abbildung A in der Schweiz
anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen, in die Schweiz zu importieren, durch die
Schweiz durchzuführen, aus der Schweiz zu exportieren oder sonst wie in der
Schweiz in Verkehr zu bringen, und es seien die Gesuchsgegnerinnen zu
verpflichten, die Abbildung A innert 5 Tagen aus ihren Modegeschäften in der
Schweiz und von Internetseiten unter ihrer Kontrolle zu entfernen. Die
beantragten Verbote und Anordnungen seien superprovisorisch anzuordnen. Mit
Zwischenentscheid vom 8. März 2018 wies das Appellationsgericht das Gesuch
um superprovisorische Anordnung vorsorglicher Massnahmen ab. Mit Gesuchsantwort
vom 9. April 2018 beantragen die Gesuchsgegnerinnen die Abweisung des
Gesuchs vom 6. März 2018, soweit darauf einzutreten sei. Mit Eingaben vom
24. April 2018 und 17. Mai 2018 halten die Parteien an ihren
Rechtsbegehren fest. Die Akten des Verfahrens [...] des Appellationsgerichts
Basel-Stadt werden beigezogen.

 

 

Erwägungen

 

1.         Zuständigkeit

1.1      Die
örtliche Zuständigkeit für die Beurteilung des vorliegenden Gesuchs richtet
sich nach dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG,
SR 291), falls der Kläger oder der Beklagte Wohnsitz im Ausland hat, der
Handlungs- oder Erfolgsort im Ausland liegt oder die Verletzung und/oder der
Bestand (auch) ausländischer Immaterialgüterrechte geltend gemacht wird (Jegher/Vasella, in: Honsell et al. [Hrsg.],
Basler Kommentar, 3. Auflage 2013, Art. 109 IPRG N 7). Die
Gesuchsgegnerin 4 hat ihren statutarischen Sitz in Frankreich. Damit liegt ein
internationaler Sachverhalt vor. Die internationale Zuständigkeit bestimmt sich
nach dem Lugano-Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 (LugÜ,
SR 0.275.12). Zur Anordnung (vorprozessualer) vorsorglicher Massnahmen
sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden zuständig, die in der
Hauptsache zuständig sind, oder die schweizerischen Gerichte und Behörden am
Ort, an dem die Massnahme vollstreckt werden soll (Art. 10 lit. a und b
IPRG; Art. 31 in Verbindung mit Art. 2 ff. LugÜ). Gemäss Art. 2 Ziff. 1
LugÜ ist die beklagte Partei im Staat zu verklagen, in dem sie ihren Sitz hat
bzw. bei Rechtshängigkeit hatte. Vorliegend haben die Gesuchsgegnerinnen 1–3
ihren Sitz in der Schweiz. In Verbindung mit Art. 2 LugÜ sowie
Art. 109 Abs. 2 IPRG ist die internationale und örtliche
Hauptsachen-Zuständigkeit der Gerichte in Basel-Stadt gegeben. Hinsichtlich der
Gesuchsgegnerin 4 ergibt sich die Zuständigkeit der Gerichte in
Basel-Stadt aus Art. 6 Ziff. 1 LugÜ. Damit sind die Gerichte in
Basel-Stadt für die Beurteilung des vorliegenden Gesuchs um Erlass
vorsorglicher Massnahmen örtlich zuständig. Im Übrigen haben sich die
Gesuchsgegnerinnen auf das Verfahren eingelassen (Art. 24 LugÜ).

 

1.2      Für
die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer
Klage betreffend Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum,
einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft,
Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte, ist das
Appellationsgericht als einzige kantonale Instanz zuständig (Art. 5
Abs. 1 lit. a und Art. 5 Abs. 2 der Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272] in Verbindung mit § 88 Abs. 1
des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Im Bereich des
Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241) ergibt sich
dieselbe Zuständigkeit aus den erwähnten Bestimmungen in Verbindung mit
Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO, sofern der Streitwert mindestens
CHF 30'000.− beträgt. Die Gesuchsgegnerinnen beziffern den
Streitwert in ihrer Schutzschrift mit mindestens CHF 500'000.–
(vgl. Schutzschrift Rz. 10). Die Gesuchsteller machen weder eigene
Angaben zum Streitwert noch bestreiten sie die Schätzung der
Gesuchsgegnerinnen. Ausgegangen wird im Folgenden von einem Streitwert von über
CHF 500'000.–, zumal eine Einigung über den Streitwert auch stillschweigend erfolgen
kann (Stein, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
3. Auflage, Zürich 2016 Art. 91 N 25 mit weiterem Hinweis).

 

2.         Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen

2.1      Im
internationalen Verhältnis untersteht der von der gesuchstellenden Partei
behauptete zivilrechtliche Anspruch, dessen drohende oder bereits erfolgte
Verletzung geltend gemacht wird, dem gemäss IPRG bzw. diesem vorgehenden
völkerrechtlichen Verträgen (vgl. Art. 1 Abs. 2 IPRG) anwendbaren
Recht. Ist vor diesem Hintergrund im Einzelfall ausländisches Recht anwendbar,
hat die gesuchstellende Partei den Inhalt des ausländischen Rechts glaubhaft zu
machen (Mächler-Erne/Wolf-Mettier,
in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2013, Art. 16 IPRG N 20; Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht, Zürich 2013, § 22 Rz. 46; Sprecher, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2017,
Art. 261 ZPO N 85; Güngerich,
in: Berner Kommentar, 2012, Art. 261 ZPO N 23; vgl. BGer
5A_60/2013 vom 27. Mai 2013 E. 3.2.1.2; Frick, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2017, Art. 59
MSchG N 8). Art. 16 Abs. 1 IPRG, wonach das anwendbare Recht von
Amtes wegen festzustellen ist, gilt insofern nicht für das summarische
Verfahren (vgl. Sprecher,
a.a.O., Art. 261 ZPO N 85; Staehelin/Staehelin/Grolimund,
a.a.O., § 22 Rz. 46). Insbesondere ist das angerufene Gericht nicht
gehalten, von allen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Feststellung des
ausländischen Rechts Gebrauch zu machen, wie es der Sachrichter im
Hauptverfahren tun würde (BGer 4A_336/2008 vom 2. September 2008
E. 5.2 mit weiteren Hinweisen). 

 

Die übrigen
(prozessualen) Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen werden
aufgrund der schweizerischen lex fori, d.h. nach Massgabe von Art. 261 ff.
ZPO, geprüft (Huber, in:
Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
3. Auflage, Zürich 2016, Art. 261 N 47; Güngerich, a.a.O., Art. 261 ZPO N 26). Demnach
trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende
Partei glaubhaft macht, dass ein ihr (nach Massgabe der anwendbaren
Rechtsordnung) zustehender zivilrechtlicher Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung
zu befürchten ist, und dass aus der Verletzung ein nicht leicht wieder
gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Ob diese
Voraussetzungen erfüllt sind, prüft das Gericht summarisch. Eine vorsorgliche
Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden
Nachteil abzuwenden, so insbesondere ein Verbot (Art. 262 lit. a
ZPO). Die angeordnete Massnahme muss verhältnismässig sein (Huber, a.a.O., Art. 261 ZPO
N 23). 

 

2.2      Eine
umfassende Interessenabwägung ist bei allen vorsorglichen Massnahmen
unabdingbar. Je einschneidender die vorsorgliche Massnahme die eingeklagte
Partei treffen kann, desto höhere Anforderungen sind an die Begründetheit des
Begehrens in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu stellen (BGE 131 III 473
S. 478). Nach der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann das
Gericht keine vorsorgliche Massnahme anordnen, die ihrer Natur nach einen
definitiven Entscheid über den zu schützenden Anspruch beinhaltet (BGE 141 III
564 E. 4.2.2 S. 568; vgl. AGE ZB.2017.1 vom 29. März 2017
E. 3.2.3; AGE ZB.2017.29 vom 14. September 2017 E. 4.7). Leistungsmassnahmen
auf vorzeitige vorläufige Vollstreckung, die praktisch eine definitive Wirkung
haben, sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zwar nicht
ausgeschlossen. Da sie die Rechtsstellung des Gesuchsgegners besonders stark
beeinträchtigen, gelten für solche Massnahmen aber bezüglich aller
Voraussetzungen erheblich höhere Anforderungen als im Allgemeinen und sind
solche Massnahmen nur restriktiv anzuordnen (BGE 138 III 378 E. 6.4
S. 381; BGE 131 III 473 E. 2.3 S. 476 f. und E. 3.2
S. 478 f.). Hinsichtlich der Voraussetzung des bestehenden
zivilrechtlichen Anspruchs ist bei vorsorglichen Massnahmen, welche die
Vollstreckung des Hauptanspruchs vorwegnehmen, zu verlangen, dass der Anspruch als
aussichtsreich erscheint (HGer BE, in: CAN 2013 Nr. 80 S. 214; Huber, a.a.O. Art. 261 N 25c;
vgl. auch KGer GR ZK2 16 26 vom 3. November 2016 E. 5.b).
Hinsichtlich der Voraussetzung der Gefährdung oder Verletzung dieses
aussichtsreichen zivilrechtlichen Anspruchs ist in derartigen Fällen sodann
eine offensichtliche Verletzung vorauszusetzen (Entscheid des Zivilgerichts
Basel-Stadt vom 2. März 2005, in: sic! 2005, S. 816 ff. E. 3.a
und 4.a; Altenpohl, Basler
Kommentar OR II, 5. Auflage, 2016, Art. 956 OR N 14 mit weiteren
Hinweisen).

 

Im Verfahren ZK.2017.12,
in welchem die Gesuchsgegnerinnen 1, 3 und 4 den Gesuchstellern 1–3 des
vorliegenden Verfahrens jegliche Nutzung und Verwendung des
streitgegenständlichen Zeichens im Rahmen einer vorsorglichen Massnahmen
verbieten lassen wollten, ging das Appellationsgericht von diesen erhöhten
Voraussetzungen an das Glaubhaftmachen aus. Begründet wurde dies damit, dass
die beantragte vorsorgliche Massnahme auf einen definitiven Rechtsschutz
hinausliefe, zumal die beantragte Unterlassung des Gebrauchs der streitgegenständlichen
Marken einem Wechsel des Firmennamens gleichgekommen wäre, was praktisch nicht
mehr hätte rückgängig gemacht werden können (AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember
2017 E. 3.2). Im vorliegenden Verfahren unterscheidet sich die Situation
insofern, als die Gesuchsgegnerinnen das Zeichen „[...]“ nicht in ihren
Firmennamen verwenden, die Gutheissung des Gesuchs somit nicht zu einem kaum
rückgängig zu machenden Wechsel im Firmennamen führen würde. Für den Erlass
vorsorglicher Massnahmen ist daher vorliegend nicht zu verlangen, dass eine
offensichtliche Verletzung eines aussichtsreichen Anspruchs vorliegt. Dennoch
hätte die Gutheissung des Gesuchs eine starke Beeinträchtigung der
Rechtsstellung der Gesuchsgegnerinnen zur Folge (vgl. Schutzschrift
Rz. 51; Gesuchsantwort Rz. 82), weshalb hinsichtlich aller Voraussetzungen
höhere Anforderungen als im Allgemeinen zu gelten haben. Insofern stellen sich
die Gesuchsteller zu Unrecht auf den Standpunkt, dass es für die Gutheissung
der beantragten Massnahme genüge, wenn sich der Anspruch nach einer
summarischen Prüfung als nicht aussichtslos erweise (vgl. Replik
Rz. 83).

 

3.         Markenrecht

3.1      Nach
Massgabe von Art. 110 Abs. 1 IPRG unterstehen Immaterialgüterrechte dem Recht
des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird. Die
Gesuchsteller stützen ihr Gesuch primär auf das behauptete Markenrecht des
Gesuchstellers 1. Die Beurteilung des markenrechtlich geltend gemachten
Anspruchs und die behauptete Verletzung desselben erfolgt somit im Licht des Bundesgesetzes
über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SG 232.11).
Bereits am 7. Juni 2016 liess der Gesuchsteller 1 das streitgegenständliche
Zeichen in der Schweiz als nationale Marke Nr. [...] für Waren der Klassen 9,
14, 18 und 25 eintragen (Gesuchsbeilage 14). Es wurde kein
Widerspruchsverfahren gegen die nationale Markenanmeldung eingeleitet. Daraus
leiten die Gesuchsteller ab, dass der Gesuchsteller 1 ein prioritäres
Markenrecht am streitgegenständlichen Zeichen und damit das ausschliessliche
Recht habe, die Marke zur Kennzeichnung von Waren, für die sie beansprucht
wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Damit könne er gemäss Art. 13
Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG anderen
verbieten, ein Zeichen zu verwenden, das mit seiner prioritären Marke identisch
sei und für die gleichen Waren bestimmt sei (Gesuch Rz. 65 ff.). 

 

Die
Gesuchsgegnerinnen stellen sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass die
Eintragung des streitgegenständlichen Zeichens unrechtmässig erfolgt sei, diese
somit eine unzulässige Markenanmassung gemäss Art. 53 in Verbindung mit
Art. 4 MSchG darstelle und die vorgenommene Markeneintragung folglich
nichtig sei (Schutzschrift Rz. 45 ff.; Gesuchsantwort Rz. 76 ff. und 99
ff.).

 

3.2      Als
öffentliches Register erbringt das Markenschutzregister für die durch den
Registereintrag bezeugten Tatsachen grundsätzlich den vollen Beweis (Art. 9 des
Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [ZGB, SR 210]). Die Tragweite der
Vermutung der Richtigkeit von Eintragungen in öffentlichen Registern hängt
jedoch davon ab, welche Tatsachen sie bezeugen (vgl. insbesondere BGE 130 III
478 E. 3.3 S. 480 f., wonach diese Vermutung im Zusammenhang der
Verkehrsdurchsetzung entfällt, weil das IGE diesbezüglich blosses
Glaubhaftmachen genügen lässt). Die zivilrechtliche Verfügungsbefugnis über das
angemeldete Zeichen wird im Rahmen des Eintragungsverfahrens nicht überprüft (Marbach, in: von Büren/David
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1:
Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009 N 1074). Folglich kann diesbezüglich keine
Vermutung aus dem Eintrag hergeleitet werden. Die Eintragung in das
Markenregister belegt somit keine materielle Berechtigung am eingetragenen
Zeichen (Marbach, a.a.O., N 1236).
Daran ändert auch nichts, wenn die Einleitung eines Widerspruchsverfahren
versäumt wird, da im Widerspruchsverfahren lediglich die relativen Ausschlussgründe
(Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 MschG) geprüft werden und dem
Entscheid im Widerspruchsverfahren aufgrund des beschränkten Beweismasses
(vgl. Volken, in: Basler
Kommentar, 3. Auflage, 2016, Art. 31 MSchG N 9; Marbach, a.a.O., N 1176) in einem
allfälligen Zivilprozess keine Bindungswirkung zukommt (vgl. Marbach, a.a.O, N 1176; BGE 128 III
441 [zur Nichtigerklärung einer Marke im Zivilprozess trotz vorgängiger
Abweisung eines gegen dieselbe Marke gerichteten Widerspruchs]). Alle anderen
privatrechtlichen Konflikte sind zum Vornherein nicht Gegenstand des
Widerspruchsverfahren und können nur vor dem Hintergrund eines umfassenden
Beweisverfahrens beurteilt werden, weshalb der Entscheid insoweit dem
Zivilrichter vorbehalten bleibt (vgl. Marbach,
a.a.O., N 1075).

 

Die Tatsache,
dass der Gesuchsteller 1 als Inhaber des Markenrechts eingetragen ist und dass
die Gesuchsgegnerinnen kein Widerspruchsverfahren eingeleitet haben, führt nach
dem Ausgeführten nicht dazu, dass die Gesuchsgegnerinnen vorliegend nicht mehr
vorbringen könnten, dass der Gesuchsteller 1 keine Befugnis zur
Markeneintragung hatte. Der Eintrag begründet auch keine Vermutung, wonach der
Gesuchsteller 1 die materielle Berechtigung am streitgegenständlichen Zeichen
innehat. Vielmehr gilt die allgemeine Regel (Art. 8 ZGB). Dementsprechend haben
die Gesuchsteller zunächst ihre materielle Berechtigung am streitgegenständlichen
Zeichen glaubhaft darzulegen. Der Umstand, dass der Gesuchsteller 1 als Inhaber
der streitgegenständlichen Marke im Markenregister eingetragen ist, hat keine
Beweislastumkehr in dem Sinn zur Folge, dass die Gesuchsgegnerinnen die fehlende
Berechtigung des Gesuchstellers 1 zu beweisen hätten.

 

3.3      

3.3.1   Im
Verfahren ZK.2017.12 hatten die Gesuchsgegnerinnen 1, 3 und 4 zwei
Abtretungserklärungen vom 19. April 2016 und vom 10. Mai 2016 (Beilage
13 zur Gesuchsantwort) ins Recht gelegt, um nachzuweisen, dass die originäre
Schöpferin des streitgegenständlichen Zeichens, die L____, die entsprechenden
umfassenden und exklusiven urheberrechtlichen Nutzungsrechte nach Massgabe des
gemäss Art. 110 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 122 Abs. 1 IPRG anwendbaren
französischen Rechts an die Gesuchsgegnerin 4 abgetreten habe. Dagegen
hatten die Gesuchsteller mit Verweis auf Art. 131-3 des Code de la propriété
intellectuelle français (CPI) und dem dazu ergangenen Entscheid der Cour de
Cassation vom 7. Januar 2015 (N° de pourvoi: 13-20224) die Formnichtigkeit
dieser Abtretungserklärungen eingewendet. Gestützt auf diese Einwendung und den
Entscheid des Tribunal de Grande Instance de Paris vom 19. Juni 2015 (N°
de pourvoi: 2012/08938) erachtete das Appellationsgericht die Nichtigkeit der
Abtretungserklärungen vom 19. April 2016 und vom 10. Mai 2016 als
glaubhaft dargelegt, weshalb es die Wirksamkeit der beiden
Abtretungserklärungen als glaubhaft bestritten erachtete. Damit gelang es den
Gesuchsgegnerinnen 1, 3 und 4 im Verfahren ZK.2017.12 nicht, die bessere
urheberrechtliche Berechtigung der Gesuchsgegnerin 4 am
streitgegenständlichen Zeichen im Zeitpunkt der Markenhinterlegungen durch den
Gesuchsteller 1 glaubhaft zu machen (AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017
E. 5.2). 

 

Die Gesuchsteller bringen im vorliegenden Verfahren vor, dass die M____
die Urheberrechte am streitgegenständlichen Zeichen im Nachgang zum Verfahren
ZK.2017.12 mit Abtretungsvereinbarung vom 22. Dezember 2017
(Gesuchsbeilage 22) an die Gesuchstellerin 2 abgetreten habe (Gesuch
Rz. 41 und 85 ff.). Gegen die Gültigkeit dieser Abtretungsvereinbarung
wenden die Gesuchsgegnerinnen nun ihrerseits mit Verweis auf die französische
Rechtsprechung (Entscheid der Cour d'Appel de Paris vom 7. Februar 2014
[N° de pourvoi 13/10689] und vom 19. November 1999 [PIBD2000, 694 III 144] =
Beilagen zur Schutzschrift 37 und 38) ein, dass nach dem französischen Code
Civile (CC) eine allfällige Nichtigkeit einer solchen Abtretungserklärung von
Nutzungsrechten nur vom Urheber, d.h. vorliegend von der M____, angerufen bzw.
gerichtlich geltend gemacht werden könne (sog. relative Nichtigkeit [„nullité
relative“]) und dass eine gerichtliche Berücksichtigung der Nichtigkeit von
Amtes wegen ausgeschlossen sei. Damit sei die Abtretung vom 10. Mai 2016
der M____ an die Gesuchsgegnerin 4 im Verhältnis zu Drittparteien
rechtsgültig, selbst wenn diese mit einem Formmangel behaftet sei, zumal die M____
eine allfällige Nichtigkeit der Abtretungserklärungen vom 19. April 2016
und vom 10. Mai 2016 nie gerichtlich geltend gemacht habe. Da diese
Abtretungserklärungen die exklusive Abtretung der Urheberrechte am
streitgegenständlichen Zeichen beinhalteten, sei die Abtretungserklärung vom
22. Dezember 2017 nicht rechtsgültig zustande gekommen, denn die nämlichen
Rechte könnten nicht ein zweites Mal an eine andere Partei abgetreten werden
(Schutzschrift Rz. 38 ff.; Gesuchsantwort Rz. 36 ff., 51 und 94 ff.;
Duplik Rz. 15). Die Gesuchsteller bestreiten diese Ausführungen der Gesuchsgegnerinnen
zum französischen Recht, indem sie ausführen, dass sich diese Rechtsprechung
nur auf bestimmte, vorliegend nicht einschlägige Konstellationen beziehe
(Replik Rz. 18 ff.), was von den Gesuchsgegnerinnen bestritten wird
(Duplik, Rz. 15). 

 

3.3.2   Das
Appellationsgericht hat in AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017 E. 5.3
gestützt auf die damaligen Ausführungen der Parteien zum französischen Recht
und den eigenen Abklärungen zu den vorgebrachten Hinweisen ausgeführt, dass es
die Formnichtigkeit der Abtretungserklärungen vom 19. April 2016 und vom
10. Mai 2016 als glaubhaft erachte. Die (Un-)Wirksamkeit dieser
Abtretungen ist auch für die sich im vorliegenden Fall stellende Frage der
Wirksamkeit der Abtretung vom 22. Dezember 2017 von Bedeutung.
Hinsichtlich der Wirksamkeit der Abtretungen vom 19. April 2016 und vom
10. Mai 2016 bringen die Parteien neue Hinweise zum französischen Recht
vor, welche im Verfahren ZK.2017.12 nicht beurteilt wurden. Damit stellt sich
die Frage, ob das Appellationsgericht im vorliegenden Fall diese neuen
Vorbringen berücksichtigen und allenfalls auf seine Einschätzung in AGE
ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017 E. 5.3 zurückkommen darf.

 

Einem Entscheid
über vorsorgliche Massnahmen kommt nur beschränkte Rechtskraft zu. Die neuere
Rechtsprechung spricht explizit nur noch von formeller, nicht aber von
materieller Rechtskraft (BGE 138 III 382 E. 3.2.1 S. 385 betreffend
Arrestentscheid als vorsorgliche Massnahme; BGE 133 II 393 E. 5.1 S. 396
betreffend Eheschutzmassnahmen). Indes wird festgehalten, dass einem neuen
Gesuch der Einwand der res iudicata dann entgegensteht, wenn es auf dem völlig
gleichen Sachverhalt beruht wie ein früheres Begehren (BGE 141 III 376 E. 3.3.4
S. 381; BGE 138 III 382 E. 3.2.2 S. 385 je mit Hinweisen; AGE BEZ.2018.18
vom 16. Mai 2018 E. 3.2).

 

Im vorliegenden
Fall machen die Gesuchsgegnerinnen hinsichtlich des französischen Rechts im Vergleich
zum Verfahren ZK.2017.12 neue Ausführungen. Auch wenn ausländisches Recht, das
im Inland angewendet werden soll, nicht Tatsachen-, sondern Normcharakter hat
(vgl. BGE 138 III 232 ff. E. 4.2.4), ist der Fall in Bezug auf die
Rechtskraftwirkung von vorsorglichen Massnahmen vergleichbar mit einem zweiten
Massnahmegesuch, mit welchem neue Tatsachen geltend gemacht werden, zumal das
ausländische Recht in Verfahren auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme nicht
von Amtes wegen anzuwenden, sondern von den Parteien glaubhaft zu machen ist
(vgl. oben E. 2.1). Im Übrigen machen die Gesuchsteller nicht nur neue
rechtliche Ausführungen, sondern bringen auch neue Tatsachen vor (vgl. oben
E. 3.3.1). Damit steht fest, dass hinsichtlich der Beurteilung der
Wirksamkeit der Abtretungserklärungen vom 19. April 2016 und vom
10. Mai 2016 keine Bindung an AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017
E. 5.3 besteht und die neuen Vorbringen zum französischen Recht vorliegend
zu berücksichtigen sind.

 

3.3.3   Die
Überprüfung des von den Gesuchsgegnerinnen vorgebrachten Einwands, wonach das
Nichteinhalten der Formvorschriften gemäss Art. 131-3 CPI lediglich eine
relative Nichtigkeit zur Folge habe, ergibt, dass die Nichtigkeit sowohl im
Fall der nullité absolue wie auch im Fall der nullité relative auf dem Weg der
Nichtigkeitsklage durchgesetzt werden muss. Art. 1178-1 CC hält in allgemeiner
Weise fest, dass die Nichtigkeit durch das Gericht ausgesprochen werden muss,
sofern sich die Parteien hierüber nicht einig sind („La nullité doit être
prononcéee par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun
accord“). Die Unterscheidung zwischen nullité absolue und nullité relative
wirkt sich auf die Geltendmachung der Nichtigkeit hinsichtlich des berechtigten
Personenkreises und der Verjährung der Klagemöglichkeit aus. Während die
nullité relative allgemein nur jene Personen geltend machen können, deren
Schutz die verletzte Rechtsvorschrift dient, kann die nullité absolue grundsätzlich
von jedermann geltend gemacht werden (Art. 1180 f. CC; Leveneur, Code Civil, 37. Auflage, Paris 2018, S. 810; Terré/Lequette/Simler,
Droit civil, Les obligations, 11. Auflage, Paris 2013, Rz. 394; Ferid/Sonnenberger, Das Französische
Zivilrecht, Band 1/1, Erster Teil: Allgemeine Lehren des Französischen
Zivilrechts: Einführung und Allgemeiner Teil des Zivilrechts, 2. Auflage,
Heidelberg 1994, Rz. 1 F 912 und Rz. 1 F 916). Hinsichtlich der Nichtigkeit im
Sinn des hier einschlägigen Art. 131-3 CPI wird auch in der Literatur
in allgemeiner Weise ausgeführt, dass die Verletzung dieser Bestimmung die nullité
relative zur Folge habe. Demnach darf sich nur der Urheber auf die Nichtigkeit
berufen, nicht aber etwa eine am Akt der Abtretung nicht beteiligte
Gesellschaft (Sirinelli/Durrande/La-treille/Daleau,
Code de la propriété intellectuelle, Dalloz, 15. Auflage, Paris 2015,
S. 219, Art. L. 131-3 N 15 mit weiteren Hinweisen). Dass sich
der Anwendungsbereich der nullité relative im vorliegenden Kontext nur auf Fälschungstatbestände
beschränkt, wie die Gesuchsteller behaupten (Replik Rz. 20 ff.), geht aus
der zitierten Rechtsprechung und Literatur nicht hervor.

 

Somit haben die
Gesuchsgegnerinnen nunmehr glaubhaft gemacht, dass die Abtretungen an die Gesuchsgegnerin 2
vom 19. April 2016 und vom 10. Mai 2016 nach Massgabe des
französischen Rechts mangels gerichtlicher Geltendmachung der Nichtigkeit durch
die M____ auch bei Vorliegen eines Formmangels nach wie vor gültig sind. Damit
haben sie glaubhaft gemacht, dass die M____ bis zu einer allfälligen, vom
Gericht auszusprechenden Nichtigkeit der Abtretungen vom 19. April 2016
und vom 10. Mai 2016 die Urheberrechte am streitgegenständlichen Zeichen
nicht erneut hat abtreten können, womit sie die Wirksamkeit der Abtretung an
die Gesuchstellerin 4 vom 22. Dezember 2017 glaubhaft bestritten
haben. 

 

3.3.4   Marken,
die ohne Zustimmung des Inhabers (d.h. derjenigen Person, die als am
fraglichen Zeichen besser berechtigt anzusehen ist, vgl. Wang, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.),
Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, Art. 4 N 5; Städeli, in: Basler Kommentar,
3. Auflage, 2016, Art. 4 MSchG N 1) auf den Namen von Agenten, Vertretern oder
anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der
Zustimmung im Register eingetragen bleiben, geniessen keinen Schutz. Wie
vorstehend ausgeführt (vgl. E. 3.3.3), haben die Gesuchsgegnerinnen
glaubhaft bestritten, dass den Gesuchstellern die bessere Berechtigung am
streitgegenständlichen Zeichen zukommt und die Markenhinterlegung vom
7. Juni 2016 rechtmässig erfolgte. Demgemäss erweist es sich als möglich,
dass der Gesuchsteller 1 als lediglich formeller („angemasster“) Inhaber
der vorliegenden Marke anzusehen ist. Dementsprechend sind die Gesuchsteller im
Rahmen dieses Verfahrens nicht in der Lage, einen markenrechtlichen Anspruch
gemäss Art. 13 MSchG und damit auch nicht die Verletzung eines solchen
glaubhaft darzulegen. Damit fehlt es an einer zentralen Voraussetzung für den Erlass
der vorliegend beantragten vorsorglichen Massnahmen (vgl. David et al., in: von Büren/David
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band I/2,
3. Auflage, Bern 2012, N 656).

 

4.         Lauterkeitsrecht

Die
Gesuchsteller machen sodann Ansprüche aus der Verletzung des UWG geltend (Gesuch
Rz. 77 ff. und Rz. 81 ff.). Angesichts der Tatsache, dass die bessere
materielle Berechtigung am streitgegenständlichen Zeichen von den Gesuchstellern
nicht glaubhaft gemacht werden kann (vgl. E. 3.3.3), scheitern die
Gesuchsteller bereits am Glaubhaftmachen eines lauterkeitsrechtlichen Anspruchs
und dessen Verletzung. Vor diesem Hintergrund vermögen die Gesuchsteller auch
nicht ihre Aktivlegitimation zur Einleitung von zivilrechtlichen Schritten
gegen unlautere Handlungen gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG glaubhaft darzutun.
Damit fehlt es auch in diesem Punkt an einer zentralen Voraussetzung für den Erlass
der vorliegend beantragten vorsorglichen Massnahmen (vgl. David et al., a.a.O., N 656).

 

5.         Urheberrecht

Schliesslich machen
die Gesuchsteller Ansprüche aus der Verletzung des behaupteten Urheberrechts
der Gesuchstellerin 2 am streitgegenständlichen Zeichen geltend (Gesuch
Rz. 85 ff.; zur urheberrechtlichen Schutzwürdigkeit des
streitgegenständlichen Zeichens vgl. AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember
2017 E. 5.2). Da die Gesuchsgegnerinnen die Unwirksamkeit der
Abtretungserklärung vom 22. Dezember 2017 im Licht des anwendbaren
französischen Urheberrechts glaubhaft bestritten haben (vgl. E. 3.3.3),
gelingt es den Gesuchstellern im vorliegenden Verfahren nicht, ihre bessere
urheberrechtliche Berechtigung an den streitgegenständlichen Zeichen glaubhaft
zu machen. Somit ist auch die Verletzung des behaupteten urheberrechtlichen
Anspruchs der Gesuchsteller nicht glaubhaft gemacht, welche Grundlage für die
Anordnung von Massnahmen im Sinn von Art. 65 URG bilden könnten.

 

6.         Entscheid und Prozesskosten

6.1      Aus
diesen Erwägungen ergibt sich, dass das Gesuch um Erlass vorsorglicher
Massnahmen mangels Glaubhaftmachung eines zivilrechtlichen Anspruchs bzw. einer
Verletzung der angeblichen Rechte der Gesuchsteller abzuweisen ist.

 

6.2      Entsprechend
dem Ausgang des Verfahrens werden die Prozesskosten den unterliegenden Gesuchstellerinnen
in solidarischer Verbindung auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die
Gerichtskosten werden mit CHF 12‘000.− festgesetzt (§ 11 Abs. 1 und
§ 10 Abs. 1 des Reglements über die Gerichtsgebühren [GGR, SG 154.810]). 

 

Bei einem
Streitwert von über CHF 500‘000.− bis CHF 1‘000‘000.− beträgt
das Grundhonorar CHF 28‘600.− bis CHF 48‘000.−
(vgl. § 11 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 lit. b der Honorarordnung für
die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt [HO, SG 291.400]).
Aufgrund der Reduktion von einem Drittel für das summarische Verfahren
(§ 10 Abs. 2 HO) ergibt sich eine Parteientschädigung von CHF 19‘067.−
bis CHF 32‘000.−. Vorliegend wird die Parteientschädigung auf CHF 20‘000.−
festgelegt (vgl. § 2 Abs. 1 HO). Diese wird ohne Mehrwertsteuer
zugesprochen, da die Gesuchsgegnerinnen 1–4 mehrwertsteuerpflichtig sind und
die ihnen in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer somit von ihrer eigenen
Mehrwertsteuerrechnung in Abzug bringen können.

 

 

Demgemäss
erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht):

 

://:        Das Gesuch vom 6. März 2018 um
Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.

 

            Die Gesuchsteller 1–3 tragen die
Gerichtskosten von CHF 12‘000.– in solidarischer Verbindung. 

 

Die Gesuchsteller 1–3 bezahlen in solidarischer
Verbindung Gesuchsgegnerinnen 1–4 eine Parteientschädigung von CHF 20‘000.–
(inklusive Auslagen).

 

            Mitteilung an:

-      
Gesuchsteller 1–3

-      
Gesuchsgegnerinnen 1–4

-      
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

 

APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT

 

Der Gerichtsschreiber

 

 

PD Dr. Benedikt Seiler

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung

 

Gegen diesen
Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des
Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde
in Zivilsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht dem
Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an deren
Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels
entscheidet das Bundesgericht. 

 

Ob an Stelle der
Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die
subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG),
ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl
Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide
Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.