# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** f9fb2da7-e259-5ed3-b6a4-8cec3b9e27cd
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2016-03-29
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 29.03.2016 B-2636/2015
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-2636-2015_2016-03-29.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
 
 

 

 

  

 
 Abteilung II 

B-2636/2015 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  2 9 .  M ä r z  2 0 1 6  

Besetzung 
 Richter David Aschmann (Vorsitz), 

Richterin Vera Marantelli, Richter Pietro Angeli-Busi,   

Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska. 
 

 
 

Parteien 
 Zeria Pharmaceutical Co Ltd.,  

10-11 Nihonbashi Kobuna-cho Chuo-ku,  

JP-103-8351 Tokyo,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Noth und  

Rechtsanwältin Dr. Barbara Abegg,  

Times Attorneys, Falkenstrasse 27, 8024 Zürich,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

Glaxo Group Limited,  

Clarges House, 6-12, Clarges Street, GB-W1Y 8DH London,  

vertreten durch Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30, 

Postfach 1067, 8032 Zürich,  

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,   

Vorinstanz.  

 
 

 
 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 13344 CH 387'498 AXOTIDE /  

IR 1'165'804 ACOFIDE. 

 

B-2636/2015 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung 

IR 1'165'804 ACOFIDE, deren Schutzausdehnung auf die Schweiz am 

18. Juli 2013 publiziert wurde. Die Marke beanspruchte bis 31. Juli 2014 

Schutz für folgende Waren: 

5 Préparations pharmaceutiques.  

B.  

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz 

am 31. Oktober 2013 Widerspruch. Dabei stützte sie sich auf ihre Schwei-

zer Marke CH 387'498 AXOTIDE, die am 5. November 1991 registriert 

wurde und für folgende Waren geschützt ist: 

5 Pharmazeutische Präparate und Substanzen. 

Zur Begründung brachte sie vor, aufgrund von Warenidentität und Zeichen-

ähnlichkeit sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.  

C.  

Am 11. November 2013 erliess die Vorinstanz gegen die angefochtene 

Marke eine provisorische Schutzverweigerung aus relativen Ausschluss-

gründen. 

D.  

Am 3. Juni 2014 beantragte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz, das 

Warenverzeichnis der angefochtenen Marke auf die Waren "Préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles du système 

digestif" in Klasse 5 einzuschränken. Das eingeschränkte Warenverzeich-

nis wurde am 31. Juli 2014 publiziert. 

E.  

Mit Widerspruchsantwort vom 4. Juni 2014 beantragte die Beschwerdefüh-

rerin die Abweisung des Widerspruchs und erhob die Einrede des Nichtge-

brauchs der Widerspruchsmarke. Sie führte aus, die Widerspruchsmarke 

werde einzig im Zusammenhang mit verschreibungspflichtigen Antiasth-

matika gebraucht. Dieser Gebrauch erstrecke sich nicht auf den gesamten 

Oberbegriff der pharmazeutischen Präparate und Substanzen. Zwischen 

Antiasthmatika und den von der angefochtenen Marke beanspruchten 

pharmazeutischen Erzeugnissen für die Behandlung von Krankheiten des 

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Verdauungssystems bestehe keine Gleichartigkeit. Durch den unterschied-

lichen Sinngehalt der Elemente TIDE (Gezeiten) und FIDE (Vertrauen) 

werde die klangliche und visuelle Ähnlichkeit relativiert oder gar beseitigt. 

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr sei folglich zu verneinen. 

F.  

Die Beschwerdegegnerin anerkannte in der Replik vom 13. August 2014, 

dass die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit einem Antiasthmati-

kum verwendet werde, und reichte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs 

Rechnungskopien der Jahre 2008 bis 2013 sowie Zulassungsbescheini-

gungen des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic ein. Sie befür-

wortete eine Gleichartigkeit zwischen den Waren, da viele Asthmatiker an 

Verdauungsproblemen litten und Medikamente zur Behandlung beider Be-

schwerden benötigten. Eine Zeichenähnlichkeit liege ebenfalls vor, ein 

Sinngehalt lasse sich in beiden Zeichen nicht ausmachen. Somit sei von 

Verwechslungsgefahr auszugehen. 

G.  

Mit Duplik vom 17. Dezember 2014 hielt die Beschwerdeführerin an ihren 

Ausführungen fest. Wegen unterschiedlicher Herstellungsweise, Vertriebs-

kanäle, Abnehmerkreise, Wirkung und Verwendungszwecke bestehe keine 

Warengleichartigkeit. Eine Verbindung zwischen Asthma und Verdauungs-

problemen sei wissenschaftlich nicht erwiesen. Den Verkehrskreisen, die 

über Lateinkenntnisse verfügten, sei die Bedeutung der Elemente FIDE 

und TIDE durchaus bewusst, sodass ein unterschiedlicher Sinngehalt vor-

liege. Wenn überhaupt, bestehe eine lediglich geringe Zeichenähnlichkeit.  

H.  

Mit Verfügung vom 18. März 2015 schrieb die Vorinstanz den Widerspruch 

im Umfang der Einschränkung in Klasse 5 zufolge Gegenstandslosigkeit 

als erledigt ab und hiess den Widerspruch in Bezug auf die verbleibenden 

angefochtenen Waren der Klasse 5 gut. Zur Begründung führte sie aus, 

aufgrund übereinstimmender Aussagen der Parteien sei von einem Ge-

brauch der Widerspruchsmarke für "verschreibungspflichtige Antiasthma-

tika" auszugehen. Ungeachtet der unterschiedlichen Indikation liege eine 

hochgradige Gleichartigkeit der Waren vor. Beide Zeichen seien Fantasie-

wörter ohne direkt erkennbaren Sinngehalt. Bei übereinstimmendem Zei-

chenanfang und -ende sowie gleicher Silbenzahl und Vokalfolge sei eine 

Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Der unterschiedliche Konsonant in der Zei-

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chenmitte sei nicht geeignet, der angefochtenen Marke einen anderen Ge-

samteindruck zu verleihen. Im Ergebnis sei das Vorliegen einer Verwechs-

lungsgefahr zu bejahen. 

I.  

Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 24. April 2015 

Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, es sei die 

Verfügung vom 18. März 2015 im Umfang der Gutheissung des Wider-

spruchs aufzuheben und der Widerspruch gegen die angefochtene Marke 

mit Bezug auf die Waren "préparations pharmaceutiques pour le traitement 

de maladies et troubles du système digestif" vollumfänglich abzuweisen, 

unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegne-

rin. Zur Begründung bestritt sie weiterhin die Gleichartigkeit zwischen den 

Waren, da die Arzneimittel hinsichtlich Herstellungsverfahren, Verwen-

dungszweck und Wirkung völlig unterschiedlich und nicht substituierbar 

seien. Eine Zeichenähnlichkeit sei ebenfalls zu verneinen, da die Mittelsil-

ben klanglich wie visuell erheblich unterschiedlich seien und die Zeichen 

aufgrund der Bestandteile TIDE und FIDE einen anderen Sinngehalt auf-

wiesen. Da die Widerspruchsmarke mit der Endung TIDE einen "common 

stem" der WHO verwende, verfüge sie über eine eingeschränkte Kenn-

zeichnungskraft. Gesamthaft liege keine Verwechslungsgefahr vor.  

J.  

Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 22. Juni 2015 auf das Einrei-

chen einer Vernehmlassung und beantragte die kostenfällige Abweisung 

der Beschwerde. 

K.  

Mit Beschwerdeantwort vom 8. Juli 2015 beantragte die Beschwerdegeg-

nerin, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten 

der Beschwerdeführerin abzuweisen. Sie beharrte darauf, eine Gleichar-

tigkeit zwischen den Waren sei zu bejahen, da ein enger Zusammenhang 

zwischen Atemwegs- und Magenerkrankungen bestehe und Medikamente 

zur Behandlung beider Beschwerden von demselben Hersteller stammen 

könnten. Auch wenn der Gebrauch eines Medikaments nicht rechtserhal-

tend für sämtliche pharmazeutischen Produkte sei, sei die entsprechende 

Arzneimittelgruppe weit zu ziehen und eine Warengleichartigkeit zu Medi-

kamenten für die Behandlung von Krankheiten, die eine gewisse Nähe auf-

wiesen, zu bejahen. Aufgrund der gleichen Anzahl und Folge der Silben 

und Vokale sowie derselben Wortlänge sei eine Zeichenähnlichkeit gege-

ben und das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen.   

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Seite 5 

L.  

Replicando und duplicando hielten die Parteien an ihren Ausführungen 

fest. 

M.   

Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öf-

fentlichen Verhandlung. 

N.   

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-

weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden 

gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig 

(Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 

[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widerspruchsgegnerin 

am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefoch-

tene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Ver-

waltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, 

SR 172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erho-

ben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss recht-

zeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzu-

treten. 

2.  

2.1 Der Beschwerdegegnerin wurde mit Verfügung vom 21. Mai 2015 Frist 

bis 22. Juni 2015 zum Einreichen einer Beschwerdeantwort angesetzt. Die 

vom 8. Juli 2015 datierte Beschwerdeantwort ging am 10. Juli 2015 beim 

Bundesverwaltungsgericht ein und erfolgte somit verspätet. Die Beschwer-

deführerin beantragt, die Eingabe aus dem Recht zu weisen. 

2.2 Die Beschwerdeinstanz würdigt alle erheblichen und rechtzeitigen Vor-

bringen der Parteien (Art. 32 Abs. 1 VwVG). Sie kann verspätet einge-

reichte Parteivorbringen berücksichtigen, sofern sie ausschlaggebend er-

scheinen (Art. 32 Abs. 2 VwVG). Trotz der "kann"-Formulierung geht die 

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herrschende Lehre von einer Verpflichtung zur Berücksichtigung verspäte-

ter Parteivorbringen aus, soweit diese ausschlaggebend erscheinen. Im 

Beschwerdeverfahren kann jedoch ausser Acht gelassen werden, was we-

gen nachlässiger Prozessführung oder zur Verschleppung des Prozesses 

verspätet eingereicht wird (PATRICK SUTTER, in: AUER ET AL., Kommentar 

zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG),  2008, Art. 32 

N 8 ff.; BERNHARD WALDMANN, in: WALDMANN ET AL., VwVG: Praxiskom-

mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2016, 

Art. 32 N 15 ff.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-

desverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, S. 118 N 2.206; BGE 136 II 165 

E. 4.2 f.; Urteil des BVGer B-4003/2014 vom 24. Juni 2015 E. 5.1). Nimmt 

die Behörde eine verspätete Eingabe entgegen, muss die Gegenpartei sie 

erhalten und sich dazu äussern können (Urteil des BVGer B-7818/2006 

vom 1. Februar 2008 E. 4).  

2.3 Die Beschwerdeantwort vom 8. Juli 2015 enthält detaillierte, mit Beila-

gen versehene Ausführungen zur Warengleichartigkeit, die für die Ent-

scheidfindung von Bedeutung sind. Für eine nachlässige Prozessführung 

oder die Verschleppung des Prozesses besteht kein Anzeichen. Zudem 

wurde der Beschwerdeführerin Gelegenheit gegeben, sich zur verspätet 

eingereichten Beschwerdeantwort in ihrer Duplik zu äussern. Die Be-

schwerdeantwort ist somit, trotz verspäteten Einreichens, zu berücksichti-

gen.  

3.  

3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere 

Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-

che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass 

sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver-

bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 

1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und 

Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher 

sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzel-

ler"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- 

und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksam-

keit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der 

Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a 

"Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 

mit Hinweisen "Gallo/Gallay (fig.)"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, 

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Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäi-

schen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.). 

3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-

hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 E. 2.2 

"Gallo/Gallay (fig.)"), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine 

Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 

2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD (fig.); GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thou-

venin (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG) 

[nachfolgend: MSchG], Art. 3 N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37). Gleichar-

tigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedan-

ken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebote-

nen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Her-

stellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen 

oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers 

hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 

"Lido Champs-Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.)"; 

B˗4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 "Efe (fig.)/Eve"; DAVID, a.a.O., 

Art. 3 N. 35). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen 

sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwen-

dungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, die markt-

übliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit 

gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer 

B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding (fig.)"; B-758/2007 

vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 221 

ff.). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bil-

det ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 "Lido 

Champs-Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.)"; JOLLER, MSchG, 

Art. 3 N. 242).  

3.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der 

Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11) 

sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, 

basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a 

"Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; MARBACH, Markenrecht, 

in: von Büren/David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-

bewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009. N. 867 [nachfolgend: SIWR]; 

DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel 

eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Ur-

teile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; 

B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex (fig.)"). 

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Seite 8 

3.4 Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild 

und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 

E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, SIWR, N. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im 

Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der Eidge-

nössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 

2006, in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; WILLI, a.a.O., Art. 3 

N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aus-

sprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schrift-

bild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die 

Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c 

"Radion"). 

3.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der 

Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-

rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-

sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-

rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ei-

nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mit-

telbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar ausei-

nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Marken-

inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer 

B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-5312013 

vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay (fig.)"; JOLLER, MSchG, Art. 3 

N. 22 f.). 

3.6 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei-

ner Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die 

Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 

445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 

E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD (fig.)"). Starke Marken sind das Er-

gebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und ver-

dienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a 

"Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 

E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Ver-

wechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Unter-

suchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen 

im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Me-

dien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).  

B-2636/2015 

Seite 9 

3.7 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner 

als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheide-

nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen 

(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, 

deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Ur-

teile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump (fig.)/Jump-

man", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/ Regu-

lat (fig.)"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigen-

schaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungs-

weise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskrei-

sen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden 

und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 

E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezem-

ber 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzumfang ist in der Regel schon 

eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Wa-

ren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Ur-

teile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 

vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.).  

4.  

4.1 Die Vorinstanz ging in der angefochtenen Verfügung, gestützt auf die 

übereinstimmenden Vorbringen der Parteien, von einem rechtserhaltenden 

Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren "verschreibungspflichtige 

Antiasthmatika" aus. Sie führte aus, die Anerkennung des Markenge-

brauchs für verschreibungspflichtige Antiasthmatika decke voraussichtlich 

auch den Gebrauch für den Oberbegriff "pharmazeutische Waren und Sub-

stanzen" in Klasse 5 ab, da erstere für diese eng und präzis gehaltenen 

Waren typisch seien und ins Sortiment eines branchentypischen Anbieters 

gehörten, liess die Frage jedoch offen. Die Beschwerdeführerin bestreitet, 

dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke für ein spezifisches Medika-

ment sich auf den gesamten Oberbegriff der pharmazeutischen Produkte 

erstrecke, da dieser sehr breit sei und nicht erwartet werden könne, dass 

die Widerspruchsmarke in Zukunft für alle pharmazeutischen Produkte ver-

wendet werde. Die Beschwerdegegnerin hält dafür, den Gebrauch der Wi-

derspruchsmarke – wenn auch nicht auf den gesamten Oberbegriff der 

Klasse 5 – so doch wenigstens auf eine weit definierte Arzneimittelgruppe 

auszudehnen. 

4.2 Wie die Beschwerdegegnerin bereits im Widerspruchsverfahren aner-

kannt und mit zahlreichen Gebrauchsbelegen betreffend den Zeitraum 

B-2636/2015 

Seite 10 

2007 - 2013 glaubhaft gemacht hat, wird die Widerspruchsmarke in der 

Schweiz im Zusammenhang mit verschreibungspflichtigen Antiasthmatika 

verwendet. Entgegen der Annahme der Vorinstanz, welche die Frage offen 

liess, ist dieser Gebrauch nicht rechtserhaltend für den beanspruchten 

Oberbegriff "pharmazeutische Präparate und Substanzen". Hierbei handelt 

es sich um einen äusserst breiten Oberbegriff, der zahlreiche Waren von 

unterschiedlicher Art und Beschaffenheit umfasst (vgl. Urteile des BVGer 

B-6375/2011 vom 12. August 2013 E. 4.8 "Fucidin/Fusiderm"; B-5871/2011 

vom 4. März 2013 E. 2.5 "Gadovist/Gadogita"). Pharmazeutische Präpa-

rate werden bei leichten und schweren, einmaligen und chronischen, psy-

chischen und physischen Beschwerden und Krankheiten, zur Diagnose-

stellung oder zur Kontrolle physiologischer Funktionen eingesetzt. Ange-

sichts der Bandbreite von Produkten, die vom Oberbegriff erfasst werden, 

lässt sich weder von eigentlichen Prototypen noch von einem gängigen 

Sortiment eines branchentypischen Anbieters sprechen. Zweifellos sind 

Antiasthmatika aber weder gemeinhin typisch für alle Arten pharmazeuti-

scher Präparate, noch werden sie von sämtlichen Pharmaunternehmen 

hergestellt. Eine Gebrauchshandlung für Antiasthmatika kann sich somit 

nicht auf den weiten Oberbegriff der pharmazeutischen Präparate und Sub-

stanzen erstrecken.  

4.3 Indessen muss eine während der Karenzfrist erfolgte Gebrauchshand-

lung eine rechtserhaltende Wirkung über die konkret beanspruchten Waren 

hinaus auch für einen zu erwartenden künftigen Gebrauch haben. Für die 

Bestimmung des Schutzumfangs ist der bisherige Gebrauch folglich auf die 

Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen zu verallgemeinern, deren 

künftigen Gebrauch er nahelegt und erwarten lässt (Urteile des BVGer 

B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita"; B-6375/2011 

E. 2.2 "Fucidin/Fusiderm"). Im Sinne der sog. erweiterten Minimallösung 

lässt sich der Gebrauch der Widerspruchsmarke unter Berücksichtigung 

einer naheliegenden künftigen Entwicklung auf "pharmazeutische Präpa-

rate und Substanzen zur Behandlung von Erkrankungen der Lungen und 

Atemwege" ausweiten.  

5.  

Nachfolgend sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Wider-

spruch stehenden Waren zu bestimmen. Bei einer gültig erhobenen Nicht-

gebrauchseinrede ist hierzu auf die rechtserhaltend gebrauchten Waren 

der älteren Marke abzustellen (DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 36; WILLI, a.a.O., 

Art. 32 N. 2; Urteile des BVGer B-6375/2011 E. 4. 7 "Fucidin/Fusiderm";  

B-3138/2013 vom 3. Oktober 2014 E. 3.2 "Trileptal/Desileptal"; 

B-2636/2015 

Seite 11 

B-2678/2012 vom 7. März 2013 E. 6.2.2.1 "Omix/Onyx Pharmaceuticals"). 

Unter die Waren "pharmazeutische Präparate und Substanzen zur Be-

handlung von Erkrankungen der Lungen und Atemwege" in Klasse 5 fallen 

sowohl rezeptpflichtige Waren, welche Patienten erst auf Anraten einer me-

dizinischen Fachperson abgegeben werden, als auch frei erhältliche Wa-

ren. Entsprechend umfassen die Verkehrskreise sowohl medizinisch fach-

kundige Abnehmer als auch das breite Publikum, welches beim Erwerb der 

betreffenden Waren eine grössere Aufmerksamkeit an den Tag legt als 

beim Erwerb von Gütern des täglichen Gebrauchs (Urteile des BVGer 

B-6375/2011 E. 4.7 "Fucidin/Fusiderm"; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 

E. 4.1 "Ironwood" m.w.H.; B-6770/2007 vom 9. Juni 2009 E. 7.2 "Nasa-

cort/Vasocor"; B-953/2013 E. 3.1 "Cizello/Scielo").  

6.  

Sodann ist die Gleichartigkeit zwischen "pharmazeutischen Präparaten 

und Substanzen zur Behandlung von Erkrankungen der Lungen und Atem-

wege" auf Seiten der Widerspruchsmarke und den von der angefochtenen 

Marke beanspruchten "préparations pharmaceutiques pour le traitement 

de maladies et troubles du système digestif" in Klasse 5 zu prüfen. 

6.1 Die Vorinstanz bejaht aufgrund des verwandten Herstellungs-Know-

how eine hochgradige Gleichartigkeit zwischen den Waren, ungeachtet de-

ren Indikation oder einer allfälligen Rezeptpflicht. Sie ist der Ansicht, auch 

die Einschränkung des Warenverzeichnisses vermöge die Gleichartigkeit 

nicht auszuschliessen.  

Die Beschwerdeführerin lehnt eine Gleichartigkeit zwischen pharmazeuti-

schen Produkten mit unterschiedlicher Indikation dagegen ab, da Herstel-

lungsverfahren, fabrikationsspezifisches Know-how, Verwendungszweck, 

Wirkung sowie Abnehmerkreise unterschiedlich seien. Die Waren deckten 

aufgrund unterschiedlicher Wirkstoffe nicht dieselben Bedürfnisse und 

seien nicht miteinander substituierbar. Die meisten Pharmaunternehmen 

seien auf die Herstellung spezifischer Arzneimittel spezialisiert, wobei An-

tiasthmatika nicht in ein logisches Sortiment jedes Arzneimittelherstellers 

gehörten. Zwischen Atemwegs- und Magenerkrankungen bestehe keine 

Verbindung. Im Übrigen sei eine allenfalls bestehende Nähe zwischen zwei 

Krankheitsbildern nicht aussagekräftig für die Beurteilung der Gleichartig-

keit zweier Arzneimittelgruppen. Eine konkrete Verwechslungsgefahr sei 

auch deshalb ausgeschlossen, da das Medikament ACOFIDE in Tabletten-

form vertrieben werde, während es sich bei AXOTIDE um einen Inhalator 

handle. Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der pharmazeutischen 

B-2636/2015 

Seite 12 

Produkte in Klasse 5 sei irrelevant, da es sich hierbei um einen sehr breiten 

und vagen Begriff handle, der eine Vielzahl unterschiedlicher Arzneimittel 

umfasse. Unbeachtlich seien auch die vergleichbaren Vertriebskanäle, da 

der Vertrieb verschreibungspflichtiger Arzneimittel von Gesetzes wegen 

nur über Ärzte und Apotheker erfolge. 

Die Beschwerdegegnerin bejaht das Vorliegen einer Warengleichartigkeit 

zwischen pharmazeutischen Produkten. Andernfalls könnten zwei unter-

schiedliche Medikamente den identischen Namen tragen, was für die Ab-

nehmer mit weitreichenden Folgen verbunden wäre. Zudem bestehe ein 

enger Zusammenhang zwischen Atemwegs- und Magenerkrankungen. 

Deshalb seien Pharmaunternehmen geradezu prädestiniert, Medikamente 

gegen beide Krankheiten zu entwickeln. Auf die aktuelle Darreichungsform 

komme es nicht an. Entsprechend bestehe auch nach Einschränkung des 

Warenverzeichnisses durch die Beschwerdeführerin Warengleichartigkeit.  

6.2 Gemäss ständiger Rechtsprechung gelten pharmazeutische Präparate 

– ungeachtet ihres Indikationsbereichs, ihrer Darreichungsform oder einer 

allfälligen Rezeptpflicht – als gleichartig, da bezüglich Vertriebskanälen, 

Herstellungsstätten, verwendetem Know-how und medizinischem Verwen-

dungszweck Übereinstimmung besteht (Urteile des BVGer B-1760/2012 

E. 5.2 "Zurcal/Zorcala"; B-6770/2007 E. 5 "Nasacort/Vasocor"; B-953/2013 

E. 4 "Cizello/Scielo"; B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 5 "Drossara/Dro-

siola"; B-3138/2013 vom 3. Oktober 2014 E. 3.1 "Trileptal/Desileptal"; Ent-

scheide der RKGE vom 4. April 2003, in: sic! 2003 E. 3 S. 501 "Rivotril/Ri-

mostil" und vom 15. März 2005, in: sic! 2005 E. 6 S. 577 "Silkis/Sipqis"). 

Zwar trifft es zu, dass die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff nur ein 

Indiz für Gleichartigkeit bildet und nicht allein darauf abgestellt werden 

kann (Urteil des BGer 4C.392/2000 vom 4. April 2001 E. 2b). Zudem sind 

die vorliegend zu beurteilenden Waren, wie die Beschwerdeführerin rich-

tigerweise vorbringt, nicht substituierbar, beruhen nicht auf derselben Tech-

nologie und bilden kein einheitliches Leistungspaket. Die Gemeinsamkei-

ten überwiegen jedoch gegenüber den Unterschieden. So sind die Herstel-

lungsstätten identisch. Pharmaunternehmen verfügen gewöhnlich über ein 

breites Portfolio und stellen pharmazeutische Präparate zur Behandlung 

vielfältiger Krankheiten her (www.bayer.ch/de/produkte/pharmaceuticals/; 

www.novartispharmaceuticals.com/en/pages/novartis-pharmaceuticals-

treatments). Die von der Beschwerdeführerin behauptete Beschränkung 

auf ein spezifisches Arzneimittel ist demgegenüber ungewöhnlich, sodass 

die Annahme durchaus nicht fern liegt, Pharmazeutika zur Behandlung von 

http://www.bayer.ch/de/produkte/pharmaceuticals/
http://www.novartispharmaceuticals.com/en/pages/novartis-pharmaceuticals-treatments
http://www.novartispharmaceuticals.com/en/pages/novartis-pharmaceuticals-treatments

B-2636/2015 

Seite 13 

Lungen-, Atemwegs- sowie Magenerkrankungen stammten von demsel-

ben Unternehmen. Selbst wenn die beanspruchten Waren zur Behandlung 

unterschiedlicher Krankheiten eingesetzt werden, ist sodann der Verwen-

dungszweck – die Behandlung von Krankheiten – derselbe. Vertriebsstät-

ten und Vertriebskanäle sind bei den beanspruchten Waren ungeachtet ih-

rer unterschiedlichen Indikation ebenfalls gleich, indem sie über Ärzte und 

Apotheker erfolgen. Dass das mit ACOFIDE gekennzeichnete Produkt in 

Tablettenform, das mit AXOTIDE gekennzeichnete Produkt hingegen als 

Inhalator vertrieben wird, ist unerheblich, da die Gleichartigkeit nicht ge-

stützt auf den konkreten Gebrauch, sondern ausgehend vom Warenregis-

ter geprüft wird (WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37).  

6.3 Würde eine Gleichartigkeit zwischen Pharmazeutika mit unterschiedli-

chen Indikationen generell verneint, hätte dies ausserdem zur Folge, dass 

jegliche Verwechslungsgefahr zwischen entsprechenden Marken von vorn-

herein verneint würde und der Schutz von Pharmamarken erheblich einge-

schränkt wäre (RKGE, in: sic! 2003 E. 3 S. 501 "Rivotril/Rimostil"). Zudem 

könnte ein identisches Zeichen zur Kennzeichnung von unterschiedlichen 

Arzneimitteln verwendet werden, wodurch Abnehmer mit geringerer Auf-

merksamkeit das eine Arzneimittel für das andere halten und einnehmen 

könnten. Dies wäre mit unter Umständen gesundheitlich weitreichenden 

Folgen verbunden. An der bisherigen Rechtsprechung ist folglich festzu-

halten und die Gleichartigkeit zwischen pharmazeutischen Präparaten, un-

geachtet deren Indikation oder einer allfälligen Rezeptpflicht, zu bejahen. 

Auf die Ausführungen der Parteien zu einer möglichen Verbindung zwi-

schen Atemwegserkrankungen und Verdauungsbeschwerden braucht 

nach dem Gesagten nicht eingegangen zu werden.  

7.  

7.1 Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin bejahen eine Zeichenähn-

lichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene. Bei den Zeichen handle 

es sich um Fantasiewörter, sodass kein unterschiedlicher Sinngehalt aus-

zumachen sei. 

Die Beschwerdeführerin bringt vor, eine gewisse visuelle und klangliche 

Ähnlichkeit lasse sich nicht leugnen, sie sei jedoch zu relativieren. Die mitt-

leren Silben XOTI/COFI seien sowohl visuell als auch klanglich erheblich 

verschieden. Das übereinstimmende Zeichenende -IDE sei durch sein 

häufiges Vorkommen als Endung von Marken für Pharmazeutika äusserst 

B-2636/2015 

Seite 14 

schwach. Zudem verfügten die Zeichen über einen unterschiedlichen Sinn-

gehalt und lösten verschiedene Assoziationen aus, indem TIDE in der Wi-

derspruchsmarke die Bedeutung von "Gezeiten" habe, FIDE in der ange-

fochtenen Marke hingegen "Vertrauen, Glaube, Treue" bedeute. Somit sei, 

wenn überhaupt, von einer beschränkten Zeichenähnlichkeit auszugehen.  

7.2 Die Zeichen AXOTIDE und ACOFIDE bestehen aus sieben Buchsta-

ben, wovon fünf identisch sind und an derselben Stelle stehen. Die Silben-

anzahl, Vokalfolge (A-O-I-E) sowie die Endsilben (IDE) beider Zeichen sind 

gleich. Die Zeichenanfänge weichen lediglich in einem Buchstaben (C/X) 

voneinander ab, auch die Zeichenmitte unterscheidet sich nur in einem 

Buchstaben (F/T). Durch die gleiche Wortlänge und Vokalfolge besteht 

eine grosse schriftbildliche sowie klangliche Ähnlichkeit.  

7.3 Soweit die Beschwerdeführerin einen unterschiedlichen Sinngehalt 

aufgrund der Bestandteile TIDE und FIDE geltend macht, kann ihr nicht 

gefolgt werden. "Tide" ist der nord- oder niederdeutsche Ausdruck für die 

Gezeiten (Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 26. Aufl. 2013; Wahrig 

Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl. 2011; https://de.wikipedia.org/wiki/Gezei-

ten, besucht am 10. März 2016). Niederdeutsch ist eine in Norddeutsch-

land sowie im Osten der Niederlande verbreitete, westgermanische Spra-

che mit einer Vielzahl unterschiedlicher Dialektformen (https://de.wikipe-

dia.org/wiki/Niederdeutsche_Sprache, besucht am 10. März 2016). Im Ge-

gensatz zum geläufigen Begriff "Gezeiten" ist nicht davon auszugehen, 

dass Verbraucher in der Schweiz die norddeutsche Entsprechung "Tide" 

verstehen. Im Übrigen weisen die beanspruchten pharmazeutischen Pro-

dukte keinen Zusammenhang zu den Gezeiten auf und ergibt die Kombi-

nation der Bestandteile AXO und TIDE keinen Sinn. Eine unwillkürliche und 

sofortige Assoziation wird durch den Zeichenbestandteil TIDE folglich nicht 

ausgelöst, sodass in der Widerspruchsmarke kein eindeutiger Sinngehalt 

auszumachen ist. 

7.4 "Fide" bildet den Ablativ des lateinischen Substantivs "fides", der mit 

"Glaube, Vertrauen, Treue, Ehrlichkeit" übersetzt wird. "Fide" bildet zudem 

den Imperativ des Verbs "fidere", Latein für "trauen, vertrauen, wagen" 

(http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=fide, besucht am 

10. März 2016; Langenscheidts Grosswörterbuch Lateinisch, 24. Aufl. 

1992). Es ist durchaus denkbar, dass den Schweizer Verkehrskreisen, ins-

besondere den medizinischen Fachleuten, die Bedeutung von "fide" be-

kannt ist. Dennoch drängt sich beim Zeichen ACOFIDE aufgrund der Kom-

https://de.wikipedia.org/wiki/Gezeiten
https://de.wikipedia.org/wiki/Gezeiten
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederdeutsche_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederdeutsche_Sprache
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=fide

B-2636/2015 

Seite 15 

bination mit dem Zusatz "Aco" keine unmittelbare und sofortige Gedanken-

assoziation auf. Die Anspielung auf ein verlässliches und vertrauenswürdi-

ges Produkt bleibt vielmehr im Vagen, sodass auch hier von keinem ein-

deutigen, sich unwillkürlich aufdrängenden Sinngehalt gesprochen werden 

kann. Beide Zeichen werden somit als Fantasiebegriffe aufgefasst. Da die 

klanglichen und schriftbildlichen Übereinstimmungen nicht durch Unter-

schiede im Sinngehalt kompensiert werden, ist im Ergebnis von einer gros-

sen Zeichenähnlichkeit auszugehen.  

8.  

Anschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung 

der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Verwechslungsge-

fahr zu prüfen.  

8.1 Die Vorinstanz beurteilte die Widerspruchsmarke als Fantasiezeichen 

ohne direkt erkennbaren und beschreibenden Sinngehalt und mit entspre-

chend gewöhnlichem Schutzumfang. Die Beschwerdeführerin macht einen 

eingeschränkten Schutzumfang der Widerspruchsmarke geltend. Sie 

bringt vor, die Endung TIDE bilde einen common stem der WHO mit der 

Definition "peptides and glycopeptides" und stehe deshalb im Gemeingut. 

Zudem sei das Zeichenende IDE durch die häufige Verwendung als En-

dung von Marken für Pharmazeutika äusserst schwach.  

Die Beschwerdegegnerin bestreitet, dass das Element TIDE die Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarke schwäche, da diesem im Zusam-

menhang mit den beanspruchten Waren kein Sinngehalt zukomme. Da die 

beanspruchten Waren keine "peptides and glycopeptides" enthielten, 

schmälere auch der common stem "tide" die Kennzeichnungskraft nicht. 

Zudem werde mehr auf den Wortanfang geachtet. 

8.2 Gibt es sehr viele ähnliche Zeichen und ist die Marke in ihrem kenn-

zeichnenden Gehalt deswegen stark verwässert, kommt ihr nur ein ent-

sprechend geringer Schutzumfang zu (MARBACH, SIWR, N. 713). Eine Ver-

wässerung setzt voraus, dass eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen in 

der Schweiz für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen tat-

sächlich gebraucht wird. Allein aufgrund der Registerlage darf nicht auf 

eine Verwässerung der Marke geschlossen werden, da erfahrungsgemäss 

nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen. Drittzeichen, die 

vom Markeninhaber oder dessen Lizenznehmern verwendet werden, 

schwächen die Kennzeichnungskraft seiner Marke nicht (Urteil des BVGer 

B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 "Pulcino/Dolcino"; B-1077/2008 vom 

B-2636/2015 

Seite 16 

3. März 2009 E. 6.2.2; "SKY/SkySIM"; Entscheide der RKGE vom 16. No-

vember 2006, in: sic! 2007 S. 535 E. 7 "Médecins sans frontières/Homéo-

pathes sans frontières Suisse" und vom 23. Juni 1999, in sic! 1999 S. 649 

E. 6 "Wave Rave/the Wave"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 104 ff. m.w.H.; 

WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 119).  

Die Beschwerdeführerin behauptet die Verwässerung der Endung –IDE mit 

Verweis auf zehn Suchergebnisse der Seite www.compendium.ch. Von 

den zehn Produktnamen sind jedoch lediglich zwei, BLEPHAMIDE 

(P-349662) und MIFLONIDE (P-433822), im schweizerischen Markenre-

gister für Waren der Klasse 5 eingetragen. Die dritte Marke SERETIDE 

(P-373039) lautet auf die Beschwerdegegnerin und kann dieser nicht ent-

gegen gehalten werden. Internationale Registrierungen mit Schutzausdeh-

nung in die Schweiz sind unter den Produktnamen nicht vertreten. Weitere 

Auszüge aus dem Markenregister mit entsprechenden Gebrauchsbelegen 

reichte die Beschwerdeführerin nicht ein. Gestützt auf zwei Markeneintra-

gungen, deren Gebrauch überdies nicht belegt wurde, kann nicht auf eine 

Verwässerung der Endung –IDE geschlossen werden.  

8.3 Der Suffix "tide" bildet, wie die Beschwerdeführerin vorbringt, einen von 

der Weltgesundheitsorganisation (WHO) publizierten gemeinschaftlichen 

Stamm ("common stem"). Common stems indizieren die Zugehörigkeit von 

International Nonproprietary Names ("INN") zu bestimmten Wirkstoffgrup-

pen. INN mit der Endung "-tide" zählen zu den Peptiden und Glykopepti-

den. Die entsprechende, von der WHO publizierte Liste enthält die nicht 

unbeträchtliche Anzahl von 54 INNs ("The Use of Common Stems in the 

Selection of International Nonproprietary Names (INN) for Pharmaceutical 

Substances", 2002, S. 118 f., abrufbar unter: http://apps.who.int/medicine-

docs/en/d/Js4895e/, besucht am 11. März 2016). Die WHO postuliert einen 

Schutz von INN sowie common stems und empfiehlt, diese nicht als Mar-

kenbestandteile zu verwenden. Inwieweit INN im nationalen Recht Schutz 

beanspruchen können, obliegt indessen den nationalen Gesetzgebern. Für 

die Schweiz haben die Regelungen der WHO betreffend INN und common 

stems keine Normwirkung, und eine Umsetzung von deren Schutz in der 

schweizerischen Gesetzgebung fand bisher nicht statt. Dass sich eine 

Marke an einen INN anlehnt oder einen common stem übernimmt, bildet 

somit an sich noch kein Schutzhindernis für die Eintragung der Marke und 

führt nicht ohne Weiteres zur Bejahung eines Freihaltebedürfnisses oder 

einer verminderten Kennzeichnungskraft (ausführlich zur Thematik Urteil 

des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.3.1 ff. "Gadovist/Gado-

gita").  

http://www.compendium.ch/
https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/trademark/sr1.jsp
https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/trademark/sr1.jsp
https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/trademark/sr1.jsp
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4895e/
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4895e/
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4895e/
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4895e/
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4895e/

B-2636/2015 

Seite 17 

Da die Endung TIDE an sich keinen unmittelbar verständlichen Sinngehalt 

zum Ausdruck bringt und die Kombination mit dem Zusatz AXO insgesamt 

ein unterscheidungskräftiges Zeichen ergibt, kommt der Widerspruchs-

marke ein gewöhnlicher Schutzumfang bei normaler Kennzeichnungskraft 

zu.  

8.4 Bei hochgradiger Warengleichartigkeit, grosser Zeichenähnlichkeit und 

gewöhnlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die Vo-

rinstanz das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, selbst unter Berück-

sichtigung der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise, zurecht 

bejaht. Im Ergebnis ist die Beschwerde abzuweisen und die angefochtene 

Verfügung der Vorinstanz vom 18. März 2015 zu bestätigen.  

9.  

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- 

und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG). 

9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, 

Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen 

(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 

2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-

gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-

verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), 

wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-

chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-

nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher 

unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen 

Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3  

"Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Ver-

fahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren 

oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfer-

tigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'000.– festzu-

legen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in glei-

cher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.  

9.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine 

Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen 

werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-

schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-

wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote 

oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen 

B-2636/2015 

Seite 18 

(Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat keine Kosten-

note eingereicht. Anhand des aktenkundigen Aufwands bei zweifachem 

Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung zugunsten der Be-

schwerdegegnerin von Fr. 2'500.– (ohne Mehrwertsteuerzuschlag, welcher 

vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 

MWSTG [SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) angemessen.  

9.3 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht 

offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, 

SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. 

 

  

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Seite 19 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung vom 

18. März 2015 bestätigt. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auf-

erlegt. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– wird zur Bezahlung 

der Verfahrenskosten verwendet. 

3.  

Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Partei-

entschädigung von Fr. 2'500.– zulasten der Beschwerdeführerin zugespro-

chen. 

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 13344; Einschreiben; Vorakten zurück) 

 

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

David Aschmann Agnieszka Taberska 

 

 

 

Versand: 30. März 2016