# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** d4257867-459e-566a-83b8-17a62352a51d
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2022-03-02
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2020_004
**Docket/Reference:** O2020_004
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/183/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2020_004 

Besetzung 

  U r t e i l   v o m   2 .   M ä r z   2 0 2 2  

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), 
Richter Dipl. El.-Ing. ETH, MSc. C.S. (Computer Science) 
Daniel Vogel (Referent), 
Richter Dipl. El.-Ing. ETH Peter Rigling, 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

yodoba AG, Poststrasse 30, 6300 Zug,  

vertreten durch die Rechtsanwälte lic. iur. Stephan Erbe und 
Dr. iur. Christian Hochstrasser, ThomannFischer, Elisabe-
thenstrasse 30, Postfach 632, 4010 Basel, patentanwaltlich 
beraten durch Dr. Dr. Fabian Leimgruber, ThomannFischer, 
Elisabethenstrasse 30, Postfach 632, 4010 Basel,  

Klägerin 

gegen 

Swisscom (Schweiz) AG,  
Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern Swisscom,   

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und 
Rechtsanwältin Louisa Galbraith, MLL Meyerlustenberger 
Lachenal Froriep AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 
8031 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Kurt Sutter 
und Martin Toleti, E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 
8044 Zürich,  

Beklagte 

Gegenstand 

Patentverletzung (Unterlassung, Auskunft, Rechnungsle-
gung); Multimedia-Daten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2020_004 

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

Prozessgeschichte 

1.  
Am  2.  März  2020  reichte  die  Klägerin  die  Klageschrift  ein  mit  folgenden 
Rechtsbegehren: 

«1.  Es  sei  der  Beklagten  bis  zum  Ablauf  des  Schweizer  Teils  des  Patents 
EP 1 650 961 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 pro 
Tag  (Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO),  mindestens  aber  CHF  5'000.00  pro  Tag 
(Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB für den Widerhandlungsfall zu verbieten: 

a) 

Set-Top-Boxen, sowohl als an ein Multimedia-Gerät angeschlossene 
Hardware  als  auch  in  ein  mobiles  Multimediagerät  integrierte  Soft-
ware, welche es Benutzern erlauben, 

-  einen Sendungsteil eines zeitabhängig gespeicherten Fernsehka-

nals auszuwählen, 

-  mit  Zeitverzögerung  als  eindeutig  gekennzeichnete  Multimedia-

Datenfiles von einem Server abzurufen 

-  und an einem Multimedia-Gerät als in den Multimedia-Datenfiles 
gespeichertes  Fernsehprogramm  des  Fernsehkanals  darzustel-
len, beginnend mit dem ausgewählten Sendungsteil, 

in der Schweiz selbst oder durch Dritte anzubieten, zu betreiben, zu verkau-
fen oder in sonstiger Weise in Verkehr zu bringen. 

b) 

Server in der Schweiz selbst oder durch Dritte zu betreiben, 

-  welche Sendungen eines Fernsehkanals zeitabhängig in mehre-
ren jeweils einen Sendungsteil repräsentierenden Multimedia-Da-
tenfiles abspeichern, 

-  welche eine Auswahl betreffend einer gespeicherten Teilsendung 

des Fernsehkanals für ein Multimedia-Gerät erhalten, 

-  wobei die Server mit Zeitverzögerung eindeutig gekennzeichnete 
Multimedia-Datenfiles,  die  jeweils  einen  ausgewählten  Sen-
dungsteil  eines  Fernsehkanals  darstellen,  über  Set-Top-Boxen, 
sowohl  als  an  eine  am  Multimediagerät  angeschlossene  Hard-
ware als auch in ei n mobiles Multimediagerät integrierte Software 
zur Bereitstellung am Multimedia-Gerät des Benutzers transferie-
ren,  wobei  die  Bereitstellung  mit  der  ausgewählten  Teilsendung 
beginnt. 

2. 

Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000.00 
pro Tag (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5’000.00 (Art. 
343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 

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60 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils nach den anerkannten Grunds-
ätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen bezüglich der klagpatent-
gemässen Replay-Funktion, namentlich 

a) 

b) 

c) 

d) 

wie  viele  Abonnemente  mit  Zugang  zu  Fernsehsendungen,  welche 
eine klagpatentgemässe Replay-Funktion aufweisen, sie seit der Ein-
führung der Replay-Funktion verkauft hat, wobei allenfalls zwischen 
verschiedenen Abonnementstypen zu differenzieren ist 

welches  die Netto-Verkaufserlöse und  Brutto-Gewinne (Verkaufser-
lös abzüglich Einstandspreis) der in lit. a) definierten Abonnemente 
waren bzw. sind, die sie mit deren Verkauf erzielt hat 

wie viele Abonnemente mit Zugang zu Fernsehsendungen ohne klag-
patentgemässe Replay-Funktion sie seit der Einführung der Replay-
Funktion verkauft hat, wobei allenfalls zwischen verschiedenen Abon-
nementstypen zu differenzieren ist 

welches  die Netto-Verkaufserlöse und  Brutto-Gewinne (Verkaufser-
lös abzüglich Einstandspreis) der in  lit. c) definierten  Abonnemente 
waren bzw. sind, die sie mit deren Verkauf erzielt hat. 

Die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne sind separat nach 
Geschäftsjahr auszuweisen, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz-
und Betriebsbuchhaltung der Beklagten. 

3. 

Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rech-
nungslegung gemäss Ziff. 2 hiervor zu beziffernden Betrag zuzüglich jährli-
cher Zinsen von 5% seit dem Datum einer jeden Patentverletzung zu be-
zahlen (geschätzter Mindestwert gemäss Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 
200’000.00). 

4. 

Unter Kosten- und Entschädigungsfolge (inkl. MWST, unter Mitberücksich-
tigung des patentanwaltlichen Aufwands) zulasten der Beklagten.» 

2.  
Am 9. Juni 2020 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit dem Antrag, 
die Klage sei abzuweisen. 

3.  
Der  an  der  Instruktions-  und  Vergleichsverhandlung  vom  18.  November 
2020 geschlossene Vergleich wurde von der Klägerin widerrufen und der 
Klägerin wurde Frist angesetzt, den zweiten Teil des Kostenvorschusses 
zu leisten und die Replik zu erstatten.  

4.  
Am  18. Januar  2021  stellte  die  Beklagte  den Antrag,  die  Klägerin  sei  zu 
verpflichten,  Sicherheit für  die  Parteientschädigung  zu  leisten.  Mit  Verfü-
gung vom 3. März 2021 wurde der Antrag abgewiesen. 

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5.  
Am  15.  Februar  2021  erstattete  die  Klägerin  die  Replik  und  angepasste 
Replik mit folgenden geänderten Rechtsbegehren: 

«1.  Es  sei  diesem  Verfahren  der  Schweizer  Teil  des  Europäischen  Patents 
EP 1 650 961 in erteiltem Umfang/gemäss Hauptantrag, hilfsweise im Um-
fang gemäss Hilfsantrag 1, hilfsweise im Umfang gemäss Hilfsantrag 2 oder 
Hilfsantrag 3 oder Hilfsantrag 4 oder Hilfsantrag 5 zugrunde zu legen. 

2. 

Es  sei  der  Beklagten  bis  zum  Ablauf  des  Schweizer  Teils  des  Patents 
EP 1 650 961 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 pro 
Tag  (Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO),  mindestens  aber  CHF  5'000.00  pro  Tag 
(Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB für den Widerhandlungsfall zu verbieten: 

a) 

Set-Top-Boxen, sowohl als an ein Multimedia-Gerät angeschlossene 
Hardware  als  auch  in  ein  mobiles  Multimediagerät  integrierte  Soft-
ware, welche es Benutzern erlauben, 

-  eine  Teilsendung  eines  zeitabhängig  gespeicherten  Fernsehka-
nals mittels der Set-Top-Boxen auf einem Server auszuwählen, 

-  mit  Zeitverzögerung  als  eindeutig  gekennzeichnete  Multimedia-
Datenfiles  von  einem  Server  abzurufen,  welche  in  Abhängigkeit 
der Abrufe vervielfältigter Form abgespeichert sind, 

-  und an einem Multimedia-Gerät als in den Multimedia-Datenfiles 
gespeichertes  Fernsehprogramm  des  Fernsehkanals  darzustel-
len, beginnend mit der ausgewählten Teilsendung, mit einer Zeit-
verzögerung  die  mindestens  so  gross  ist  wie  die  Differenz  zwi-
schen der tatsächlichen Sendezeit und dem Auswählzeitpunkt, 

in der Schweiz selbst oder durch Dritte anzubieten, zu betreiben, zu verkau-
fen oder in sonstiger Weise in Verkehr zu bringen. 

b) 

Server in der Schweiz selbst oder durch Dritte zu betreiben, 

-  welche Sendungen eines Fernsehkanals zeitabhängig in mehre-
ren  jeweils  eine  Teilsendung  repräsentierenden  Multimedia-Da-
tenfiles  in  Abhängigkeit  der  Abrufe  vervielfältigter  Form  abspei-
chern, 

-  welche eine Auswahl betreffend einer gespeicherten Teilsendung 

des Fernsehkanals für ein Multimedia-Gerät erhalten, 

-  wobei die Server mit Zeitverzögerung eindeutig gekennzeichnete 
Multimedia-Datenfiles, die jeweils eine ausgewählte Teilsendung 
eines Fernsehkanals darstellen, über Set-Top-Boxen, sowohl als 
an eine am Multimediagerät angeschlossene Hardware als auch 
in ein mobiles Multimediagerät integrierte Software zur Bereitstel-
lung am Multimedia-Gerät des Benutzers transferieren, wobei die 
Bereitstellung mit der ausgewählten Teilsendung beginnt mit einer 
Zeitverzögerung die mindestens so gross ist wie die Differenz zwi-
schen der tatsächlichen Sendezeit und dem Auswählzeitpunkt. 

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3. 

Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000.00 
pro Tag (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5’000.00 (Art. 
343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 
60 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils nach den anerkannten Grunds-
ätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen bezüglich der klagpatent-
gemässen Replay-Funktion, namentlich 

a) 

b) 

c) 

d) 

wie  viele  Abonnemente  mit  Zugang  zu  Fernsehsendungen,  welche 
eine patentgemässe Replay-Funktion aufweisen, sie seit der Einfüh-
rung der Replay-Funktion verkauft hat, wobei allenfalls zwischen ver-
schiedenen Abonnementstypen zu differenzieren ist 

welches  die Netto-Verkaufserlöse und  Brutto-Gewinne (Verkaufser-
lös abzüglich Einstandspreis) der in lit. a) definierten Abonnemente 
waren bzw. sind, die sie mit deren Verkauf erzielt hat 

wie viele Abonnemente mit Zugang zu Fernsehsendungen ohne pa-
tentgemässe  Replay-Funktion  sie  seit  der  Einführung  der  Replay-
Funktion verkauft hat, wobei allenfalls zwischen verschiedenen Abon-
nementstypen zu differenzieren ist 

welches  die Netto-Verkaufserlöse und  Brutto-Gewinne (Verkaufser-
lös abzüglich Einstandspreis) der in  lit. c) definierten  Abonnemente 
waren bzw. sind, die sie mit deren Verkauf erzielt hat. 

Die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne sind separat nach 
Geschäftsjahr auszuweisen, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz-
und Betriebsbuchhaltung der Beklagten. 

4. 

Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rech-
nungslegung gemäss Ziff. 2 [recte: 3] hiervor zu beziffernden Betrag zu-
züglich jährlicher Zinsen von 5% seit dem Datum einer jeden Patentverlet-
zung zu bezahlen (geschätzter Mindestwert gemäss Art. 85 Abs. 1 ZPO: 
CHF 200’000.00). 

5. 

Unter Kosten- und Entschädigungsfolge (inkl. MWST, unter Mitberücksich-
tigung des patentanwaltlichen Aufwands) zulasten der Beklagten.» 

6.  
In der Duplik hielt die Beklagte an ihrem Antrag fest, die Klage abzuweisen. 
Am 16. Juni 2021 nahm die Klägerin Stellung zu den neuen Behauptungen 
in der Duplik. Am 12. Juli 2021 nahm die Beklagte Stellung zu den neuen 
Behauptungen in der Stellungnahme zur Duplik. 

7.  
In der Folge wurden die Parteien zur Hauptverhandlung vorgeladen. 

8.  
Am 22. Juli 2021 nahm die Klägerin Stellung zu den neuen Behauptungen 
in der Stellungnahme vom 12. Juli 2021. 

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9.  
Am  11.  Oktober  2021  erstattete  der  Referent  sein  Fachrichtervotum 
(74 Seiten). Die Stellungnahmen zum Fachrichtervotum erfolgten mit Ein-
gaben vom 10. November 2021 (Beklagte) und vom 24. November 2021 
(Klägerin). In ihrer Stellungnahme zum Fachrichtervotum stellte die Kläge-
rin  den Antrag,  «dass  die  Patentansprüche  6,  11  und  16  und  die  davon 
abhängigen Ansprüche 7-10, 12-16 und 17-20 des Europäischen Patents 
EP 1 650 961 mit Wirkung erga omnes aufzuheben seien». 

10.  
Am 11. Januar 2022 fand die Hauptverhandlung statt. 

Prozessuales 

11.  
Sowohl  bei  der  Klägerin  als  auch  bei  der  Beklagten  handelt  es  sich  um 
schweizerische Aktiengesellschaften mit Sitz in der Schweiz. Die Klägerin 
macht Ansprüche gestützt auf den Schweizer Teil eines europäischen Pa-
tents geltend. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatent-
gerichts ist gemäss Art. 26 Abs. 1 PatGG gegeben. 

Zulässigkeit von Rechtsbegehren Nr. 1 

12.  
Die Beklagte bemängelt, das Rechtsbegehren Nr. 1 gemäss Replik lasse 
sich  keiner  der  in Art.  84  ZPO  abschliessend  aufgezählten  Klagearten  – 
Leistungs-,  Gestaltungs-  und  Feststellungklagen  –  zuordnen.  Es  könne 
auch nicht zum Dispositiv erhoben werden. Schliesslich sei unklar, in wel-
cher Reihenfolge die mit «oder» verbundenen Hilfsanträge zu prüfen seien. 
Eine alternative Häufung sei unzulässig, weil nicht bestimmt sei, in welcher 
Reihenfolge das Gericht die Anträge prüfen soll (Duplik RZ 14 unter Hin-
weis auf BGE 142 III 683 E. 5.3.2). 

13.  
Prozesshandlungen  der  Parteien  sind  nach  Treu  und  Glauben  auszule-
gen.1 Daraus folgt, dass Rechtsbegehren im Lichte der dazu gegebenen 
Begründung auszulegen sind.2 

1 BK ZPO-HURNI, Art. 52 N 18. 
2 BGE 105 II 149 E. 2a. 

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Aus der Replik folgt, dass die Klägerin das Klagepatent in Reaktion auf die 
Nichtigkeitseinrede in verschiedenen eingeschränkten Fassungen verteidi-
gen möchte. Rechtsbegehren Nr. 1 gemäss Replik lässt sich als prozessu-
aler Antrag verstehen, mit dem die Klägerin das Gericht bittet, das Klage-
patent  in  den  Fassungen  gemäss  der  erwähnten  Hilfsanträge  zu  prüfen. 
Dieser Antrag mag nicht notwendig sein, er schadet aber auch nicht. 

Was die Reihenfolge angeht, in der die Hilfsanträge zu prüfen sind, ist zu-
mindest die Reihenfolge von Hauptantrag und den ersten beiden Hilfsan-
trägen klar – der Hauptantrag ist zuerst, eventualiter der erste Hilfsantrag, 
subeventualiter der zweite Hilfsantrag zu prüfen. Ob die Reihenfolge der 
Prüfung  der  Hilfsanträge  3-5,  die  alle  mit  «oder»  verbunden  sind,  ohne 
dass  eine  hierarchische  Gliederung  ersichtlich  ist,  unklar  ist,  kann  offen-
bleiben,  da  es  ohnehin  an  einem  Rechtsschutzinteresse  an  der  Prüfung 
dieser Hilfsanträge fehlt (nachstehend, E. 17). 

Rechtsbegehren Nr. 1 gemäss Replik ist daher als prozessualer Antrag zu 
verstehen und als solcher zu beachten.  

Bestimmtheit von Rechtsbegehren Nr. 2 

14.  
Rechtsbegehren müssen so formuliert sein, dass sie ohne Änderungen ins 
Urteilsdispositiv  übernommen  werden  können.  Entsprechend  kann  eine 
Unterlassungsklage nur in demjenigen Umfang geschützt werden, in dem 
sie auf das Verbot eines genügend bestimmten Verhaltens gerichtet ist.3 
Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die 
Vollstreckungs-  oder  Strafbehörden  müssen  wissen,  welche  Handlungen 
sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben.4 Die behauptete Ver-
letzungs- oder Ausführungsform ist so zu beschreiben, dass durch blosse 
tatsächliche Kontrolle ohne weiteres festgestellt werden kann, ob die ver-
botene Ausführung  vorliegt.  Die  Verletzungsform  ist  als  reale  technische 
Handlung durch bestimmte Merkmale so zu umschreiben, dass es keiner 
Auslegung  rechtlicher  oder  mehrdeutiger  technischer  Begriffe  bedarf.5 

3 BGer, Urteil 5A_658/2014 vom 5. Mai 2015, E. 3.3. 
4 BGE 142 III 587 E. 5.3. 
5 BGE 131 III 70 E. 3.3 – «Sammelhefter V». 

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Werden technische Begriffe in der Urteilsbegründung definiert, ist es aber 
nicht notwendig, die Definitionen in das Urteilsdispositiv aufzunehmen.6 

Die genügende Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ist Prozessvorausset-
zung und damit grundsätzlich von Amtes wegen zu prüfen, wobei das Bun-
despatentgericht eine unzureichende Bestimmtheit mangels entsprechen-
der  Rüge  nur  sehr  zurückhaltend  annimmt.7  Folge  der  mangelnden  Be-
stimmtheit ist Nichteintreten auf die Klage.8  

15.  
Die Beklagte behauptet, die Verwendung des Begriffs «Teilsendung», des-
sen Bedeutung zwischen den Parteien strittig sei, im Rechtsbegehren Nr. 
2  mache  dieses  unbestimmt,  weil  auslegungsbedürftig.  Weiter  sei  nicht 
klar, ob der Relativsatz «welche eine Auswahl betreffend einer gespeicher-
ten Teilsendung des Fernsehkanals für ein Multimedia-Gerät erhalten» sich 
inhaltlich auf die «Server» im Einleitungssatz, die «Sendungen» oder die 
«Multimedia-Datenfiles» beziehe. Auch die Bedeutung des Begriffs «erhal-
ten» sei vollkommen unklar. Der gesamte Teil b) von Rechtsbegehren Nr. 
2 sei daher unverständlich. 

Nicht jede Verwendung eines umstrittenen Begriffs in einem Rechtsbegeh-
ren macht dieses unbestimmt. Entscheidend ist, ob dem Begriff nach der 
Auslegung ein technischer Sinngehalt zukommt, der einer bloss tatsächli-
chen  Prüfung,  ohne  erneute Auslegung,  zugänglich  ist.  Ist  dies  der  Fall, 
genügt  es,  wenn  der  Begriff  in  der  Urteilsbegründung  definiert  wird.  Die 
Aufnahme der Definition in das Rechtsbegehren würde dieses nur unnötig 
aufblähen  –  zumal  typischerweise  die  Bedeutungen  zahlreicher  Begriffe 
strittig  sind  –  ohne  dass  dadurch etwas  gewonnen  ist.  Vorliegend  ist  die 
Bedeutung des Begriffs «Teilsendung» zwischen den Parteien zwar strittig, 
nach erfolgter Auslegung (hinten E. 31 f.) hat der Begriff jedoch einen kla-
ren technischen Sinngehalt. Durch die Verwendung des Begriffs «Teilsen-
dung» wird Rechtsbegehren Nr. 2 daher nicht unbestimmt. 

Teil b) von Rechtsbegehren Nr. 2 lautet, in der Gliederung der Beklagten, 
auszugweise wie folgt: 

6 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 54 – «Durchfluss-
messfühler»; Urteil O2017_007 vom 1. November 2019, E. 15 – «animierte 
Lunge». 
7 BPatGer, Urteil O2017_007 vom 1. November 2019, E. 15 – «animierte Lunge». 
8 BPatGer, Urteil O2012_004 vom 24. August 2012, E. 9 – «Leichtbeton». 

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[Der Beklagten sei zu verbieten] Server in der Schweiz selbst oder durch 
Dritte zu betreiben, 

-  welche Sendungen eines Fernsehkanals zeitabhängig in mehreren 
jeweils  einen  Sendungsteil  repräsentierenden  Multimedia-Datenfi-
les abspeichern, 

-  welche  eine Auswahl  betreffend  einer  gespeicherten  Teilsendung 

des Fernsehkanals für ein Multimedia-Gerät erhalten, 

- 

[…] 

Weder eine Sendung noch ein Multimedia-Datenfile können eine Auswahl 
erhalten. Der Teilsatz «welche eine Auswahl betreffend einer gespeicher-
ten Teilsendung des Fernsehkanals für ein Multimedia-Gerät erhalten» be-
zieht sich daher ersichtlich auf die Server im Einleitungssatz. Weshalb «er-
halten» vollkommen unklar sein soll, erschliesst sich dem Gericht nicht. Der 
Server wird über die getroffene Auswahl informiert und «erhält» in diesem 
Sinne  eine  Auswahl.  Nicht  nur  Patentansprüche,  auch  Rechtsbegehren 
müssen nach Treu und Glauben und mit dem Willen, sie zu verstehen, ge-
lesen werden. Die Beklagte verkennt dies mit ihrer spitzfindigen Kritik.  

Rechtsbegehren Nr. 2 ist daher hinreichend bestimmt. 

Rechtsschutzinteresse 

16.  
Prozessvoraussetzung ist unter anderem ein schutzwürdiges Interesse der 
klagenden Partei (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). An der abstrakten Erörterung 
einer  Rechtsfrage  besteht  kein  Rechtsschutzinteresse;  das  Gericht  prüft 
nur Rechtsfragen, die für die Lösung des konkreten Falls erheblich sind.9 

17.  
Mit der Replik schränkt die Klägerin die geltend gemachten Ansprüche des 
Klagepatents in mehreren Hilfsanträgen ein. Sie unterlässt es jedoch, die 
neu  hinzugefügten  Merkmale  in  das  Unterlassungsbegehren  (Rechtsbe-
gehren Nr. 2) aufzunehmen. 

Selbst wenn das Klagepatent mit den eingeschränkten Ansprüchen rechts-
beständig  und  durch  die  angegriffene  Ausführungsform  verletzt  wäre, 

9  BGer,  Urteil  2C_838/2019  vom  17.  September  2020,  E.  1.3;  BGE  122  III  279 
E. 3a. 

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könnte  die  Klage  daher  nicht  gutgeheissen  werden.  Denn  das  Unterlas-
sungsbegehren  erfasst Verhalten,  das gemäss den  eingeschränkten  Pa-
tentansprüchen  nicht  verboten  werden  kann,  es  ist  «überschiessend». 
Dies führt zur Abweisung der Klage.10 

Ob das Klagepatent allenfalls in den Fassungen gemäss den Hilfsanträgen 
2-5 rechtsbeständig ist, wird daher nicht geprüft, da es sich um eine abs-
trakte  Rechtsfrage  ohne  Auswirkung  auf  den  Ausgang  des  konkreten 
Streitfalls handelt. Zu prüfen ist die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents 
in  der  Fassung  gemäss  Hilfsantrag  1,  da  das  Unterlassungsbegehren 
sämtliche Merkmale des Hauptanspruchs gemäss erstem Hilfsantrag um-
fasst. 

Einschränkung des Patents in der Stellungnahme zum Fachrichtervo-
tum 

18.  
Gemäss Art.  24  lit.  a  PatG  kann  der  Patentinhaber  gegenüber  dem  IGE 
teilweise auf das Patent verzichten, indem er den Antrag stellt, einen Pa-
tentanspruch  aufzuheben.  Gemäss  Art.  26  PatG  stellt  das  Gericht  auf 
Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn einer der abschliessend 
aufgezählten Nichtigkeitsgründe vorliegt. Trifft ein Nichtigkeitsgrund nur für 
einen Teil der patentierten Erfindung zu, so ist das Patent durch das Gericht 
entsprechend einzuschränken (Art. 27 Abs. 1 PatG). 

19.  
In der Stellungnahme zum Fachrichtervotum stellt die Klägerin den Antrag, 
dass die Patentansprüche 6, 11 und 16 und die davon abhängigen Ansprü-
che 7-10, 12-16 und 17- 20 des europäischen Patents EP 1 650 961 mit 
Wirkung  erga  omnes  aufzuheben  seien  und  dass  die  vorliegende  Klage 
somit vor dem Hintergrund des so angepassten Patents, insbesondere vor 
dem Hintergrund der unveränderten Ansprüche 1-5, zu beurteilen sei. 

Die  Rechtsbeständigkeit  des  Klagepatents  wird  im  vorliegenden  Verlet-
zungsprozess nur vorfrageweise geprüft, da die Beklagte die Einrede der 
mangelnden Rechtsbeständigkeit erhoben hat. Die Rechtsbeständigkeit ist 
aber nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Soweit die Klägerin 
und Patentinhaberin das Klagepatent mit Wirkung erga omnes aufheben 
möchte, muss sie einen entsprechenden Antrag an das IGE stellen. 

10 BPatGer, Urteil O2017_007 vom 1. November 2019, E. 15 – «animierte Lunge». 

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O2020_004 

Der Antrag der Klägerin kann jedoch nach Treu und Glauben als Antrag, 
das  Klagepatent für  die Zwecke  dieses  Verfahrens  («verbal»  oder  «inter 
partes») einzuschränken, verstanden werden (so auch die Klägerin an der 
Hauptverhandlung). Der Antrag beschränkt sich dabei auf den Schweizer 
Teil  von  EP  1  650  961,  obwohl  er  nicht  entsprechend  eingeschränkt  ist, 
denn nur dessen Rechtsbeständigkeit ist vorfrageweise zu prüfen. Durch 
die  Aufhebung  der  Patentansprüche  6-20  wird  dem  Gericht  kein  neuer 
technischer  Sachverhalt  unterbreitet,  weshalb  die  Einschränkung  auch 
nach Eintritt des Aktenschlusses für die Klägerin mit der Replik zulässig ist. 

Verwirkung 

20.  
Die  Verwirkung  als Ausprägung  des  allgemeinen  Rechtsmissbrauchsver-
bots (Verbot widersprüchlichen Verhaltens) kann auch gegenüber patent-
rechtlichen  Unterlassungsansprüchen  geltend  gemacht  werden.11  Ent-
scheidend ist, dass das Verhalten des Rechtsinhabers beim Verletzer zum 
Vertrauen  geführt  hat,  der  Rechtsinhaber  werde  seine  Ansprüche  nicht 
mehr durchsetzen, und der Verletzer dieses Vertrauen betätigt hat.12  

Das blosse Zuwarten mit der Rechtsdurchsetzung genügt alleine nicht, um 
Verwirkung eintreten zu lassen. Lehre und Rechtsprechung haben als Vo-
raussetzungen der Verwirkung durch Zeitablauf herausgearbeitet, dass (i) 
der Patentinhaber tatsächlich Kenntnis von der Verletzung hat oder bei An-
wendung pflichtgemässer Sorgfalt Kenntnis haben müsste; (ii) die Verlet-
zung aus objektivierter Sicht des Verletzers erkennbar ist; (iii) die Rechts-
durchsetzung während längerer Zeit unterlassen wurde;13 (iv) die Rechts-
durchsetzung für den Verletzer erkennbar zumutbar ist; und (v) die Verlet-
zung zu einem wertvollen Besitzstand des Verletzers geführt hat.14 

Zu den Sorgfaltsobliegenheiten des Patentinhabers hat das Bundespatent-
gericht  im  Zusammenhang  mit  der  prozessualen  Verwirkung  des  An-
spruchs auf Erlass vorsorglicher Massnahmen ausgeführt, die Anforderun-
gen an die Marktbeobachtungsobliegenheit dürften nicht überspannt wer-
den.  Den  Patentinhaber  trifft  keine  Obliegenheit,  Konkurrenzprodukte  zu 
zerlegen,  um  festzustellen,  ob  sie  von  der  patentgemässen  Lehre  Ge-

11 BGer, Urteil 4A_48/2008 vom 10. Juni 2008, E. 3 – «Radiatoren». 
12 BGE 117 II 575 E. 5b – «Iba/Iba.com». 
13 In BGer, Urteil 4A_48/2008 vom 10. Juni 2008, E. 3 – «Radiatoren» rund zehn 
Jahre. 
14 Vgl. SCHWEIZER, Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche, sic! 2009, 325 ff. 

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brauch machen. Nur wo die Patentverletzung bereits aufgrund der äusser-
lich wahrnehmbaren Form eines Produkts erkennbar und ohne Erwerb des 
Produktes  feststellbar  ist  und  der  Patentinhaber  aufgrund  der  Umstände 
vom Konkurrenzprodukt Kenntnis haben muss, kann man ihm eine Verlet-
zung seiner Sorgfaltsobliegenheiten vorwerfen, wenn er eine solch offen-
sichtliche Verletzung nicht erkennt.15  

Die Beweislast für die Umstände, die auf Rechtsmissbrauch schliessen las-
sen, trägt derjenige, der sich auf Rechtsmissbrauch beruft.16 Da die Ver-
wirkung ein Ausfluss des Rechtsmissbrauchsverbots ist, tragen die Beklag-
ten die Beweislast für das Vorliegen der Umstände, die auf ein übermässig 
langes Zuwarten bis zur Einreichung der Klage schliessen lassen. 

Ansprüche, die der Verjährung unterstehen, wie die aus einer Patentverlet-
zung folgenden finanziellen Wiedergutmachungsansprüche, verwirken in-
nerhalb  der  gesetzlichen  Verjährungsfristen  nur  unter  ganz  besonderen 
Umständen.17 

21.  
Die Beklagte macht geltend, die Unterlassungsansprüche seien verwirkt. 
Anlässlich der Generalversammlung der Klägerin vom 30. Juni 2009 habe 
Jose Munuera, Verwaltungsratspräsident der Klägerin, erklärt, jeder Anbie-
ter  von  Video-on-Demand  verletze  das  Klagepatent.  Die  Klägerin  könne 
jederzeit  z.B.  auf  die  Beklagte  zugehen  und  sagen  «Moment  mal,  eure 
Tochtergesellschaft Bluewin bietet ja TV und Kino auf Knopfdruck über In-
ternet an…». Nicht umsonst bilde die Beklagte Rückstellungen für zukünf-
tige Patentforderungen in Höhe von rund CHF 2 pro Monat und Nutzer zu 
dieser Sache. Damit sei erstellt, dass die Klägerin schon vor Erteilung des 
Klagepatents  davon  ausging,  dass  dieses  von  der  Beklagten  verletzt 
würde. Nach der Erteilung des Patents am 26. Mai 2011 sei die Klägerin 
daher in der Lage gewesen, ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen.  

Spätestens im April 2013 habe die Klägerin öffentlich angekündigt, sich auf 
die Verwertung des Klagepatents zu fokussieren, weshalb die Beklagte an-
nehmen musste, dass die Klägerin ihre Ansprüche geltend machen würde. 

«Swisscom TV» mit der angeblich patentverletzenden «Replay-Funktion» 
sei 2012 eingeführt worden, was der Klägerin nicht habe entgehen können. 

15 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 14 – «Siliziumspirale». 
16 BGE 138 III 425 E. 5.2. 
17 BGE 127 III 357 E. 4c. 

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Dennoch habe sie rund sechs Jahre, bis Ende 2018, zugewartet, bis sie 
sich erstmals an die Beklagte wandte. Nachdem keine Einigung erzielt wer-
den konnte, sei nochmals ungewöhnlich viel Zeit verstrichen, ehe im März 
2020 die vorliegende Klage eingereicht worden sei. Während dieser Zeit 
sei es für die Klägerin zumutbar gewesen, das Patent durchzusetzen. Die 
Beklagte habe sich in dieser Zeit einen wertvollen Besitzstand aufgebaut. 
Die Ansprüche der Klägerin seien deshalb durch Zeitablauf verwirkt. 

Die Klägerin wendet ein, die Patentverletzung habe nicht ohne eingehende 
Analyse und Erwerb des Produkts festgestellt werden können. Die Aussa-
gen von Herrn Munuera im 2009 hätten «in einem allgemeinen Zusammen-
hang zur Zukunft der Bildschirmunterhaltung und nicht in ausreichend spe-
zifischem Bezug zum verfahrensgegenständlichen Patent» gestanden. Die 
Beklagte habe noch nicht einmal behauptet, geschweige denn bewiesen, 
dass sie im Vertrauen darauf, dass die Klägerin ihre Ansprüche nicht durch-
setzen  würde,  Dispositionen  getätigt  habe,  die  sich  nicht  ohne  weiteres 
rückgängig machen liessen. Die Beklagte habe sich nicht in gutem Glau-
ben  befinden  können,  sie  habe  eine  eigene  Entwicklungsabteilung  und 
eine eigene Patentabteilung und habe das Klagepatent kennen müssen. 

22.  
Nach Darstellung der Beklagten, die für die Umstände, die zur Verwirkung 
führen,  beweispflichtig  ist,  hat  die  Klägerin mit  der  Geltendmachung  von 
Ansprüchen aus dem Klagepatent gegenüber der Beklagten nach der Er-
teilung des Patents rund sechs Jahre zugewartet. Dies ist weniger als die 
zehn  Jahre,  die gemäss  Bundesgericht,  und  die  acht  Jahre,  die gemäss 
der Cour de justice civile du Canton de Genève für eine Verwirkung patent-
rechtlicher Unterlassungsansprüche genügen.18 Das Gericht sieht keinen 
Anlass,  bereits  nach  einer  deutlich  kürzeren  Frist  von  sechs  Jahren  die 
Verwirkung durch Zeitablauf eintreten zu lassen. 

Indem  sich  die  Klägerin  Ende  2018  erstmals  an  die  Beklagte  gewandt 
hatte, wurde deren guter Glaube zerstört. Sie konnte nicht damit rechnen, 
dass die Klägerin auch weiterhin auf die Durchsetzung ihrer Rechte ver-
zichten würde. Zwar kann sich auch nach erfolgter Verwarnung wieder gu-
ter Glaube einstellen, aber dazu ist ein sehr viel längerer Zeitraum als die 
rund 15 Monate zwischen Verwarnung und Klageeinreichung notwendig. 

18 BGer, Urteil 4A_48/2008 vom 10. Juni 2008, E. 3; CJ GE, Urteil vom 29. Juni 
1973, E. 3, in: SMI 1974, 106. 

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Die Unterlassungsansprüche der Klägerin sind daher nicht verwirkt. Zu be-
achten ist, dass die finanziellen Wiedergutmachungsansprüche für vergan-
gene  Verletzungshandlungen  selbst  dann  nicht  verwirkt  wären,  wenn  es 
die Unterlassungsansprüche wären, denn die finanziellen Forderungen un-
terstehen der gesetzlich geregelten Verjährung. 

Klagepatent 

23.  
Die  Klägerin  macht  eine  Verletzung  des  schweizerischen  Teils  von 
EP 1 650 961  B1  («Klagepatent»)  geltend.  Die  Klägerin  ist  eingetragene 
Inhaberin  des  Klagepatents,  das  am  10.  Oktober  2005  angemeldet  und 
dessen Erteilung am 22. Juni 2011 veröffentlicht wurde. Das Klagepatent 
beansprucht die Priorität der DE 102004051668 vom 22. Oktober 2004. 

24.  
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren und System zur Bereitstellung von 
Multimedia-Daten  (Absatz  [0001]).  Das  Klagepatent gibt  als  zugrundelie-
gende Aufgabe an, ein Verfahren und System zur Bereitstellung von Multi-
media-Daten, insbesondere von Video- und/oder Audio-Daten, anzubieten, 
mit denen es möglich ist, individuellere Multimediabedürfnisse, insbeson-
dere  Fernsehbedürfnisse,  als  bisher  möglich  zu  befriedigen  (Absatz 
[0007]). Gemäss der Patentschrift wird dem Fernsehbenutzer ermöglicht, 
über ein von einem Client bereitgestelltes Menü, die von ihm gewünschten 
Fernsehsendungen ganz oder teilweise von einem Server abzurufen und 
anschliessend anzuschauen, vorausgesetzt wird einzig, dass der Fernseh-
kanal, der die gewünschte Sendung ausgestrahlt hat, von dem Server auf-
gezeichnet wird (Absatz [0012]). 

25.  
Der  geltend  gemachte Anspruch  1  in  der  erteilen  Fassung  lautet  in  der 
Merkmalsgliederung  der  Beklagten,  die  von  der Klägerin  akzeptiert  wird, 
wie folgt: 

1.A  Verfahren  zur  Bereitstellung  von  Multimedia-Daten  in  einer  einem 

Multimedia-Gerät (MG) zugeordneten Baugruppe (BG), umfassend 

1.B  Auswählen  mittels  einem  von  einer  Baugruppe  (BG)  unterstützten 
Client einer oder mehrerer Teilsendungen an einem Multimedia-Ge-
rät (MG); 

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1.C  Abrufen, aufgrund der vorherigen Auswahl, eines oder mehrerer Mul-
timedia-Datenfiles  aufgrund  einer  eindeutigen  Kennzeichnung,  wo-
bei 

1.C.1 mehrere der Multimedia-Datenfiles jeweils einen Sendungsteil 
einer Sendung (A bis H) eines Fernsehkanals (TV CH) reprä-
sentieren und 

1.C.2 ihre Kennzeichnungen jeweils eine eindeutig teilsendungsspe-

zifische Kennzeichnung ist zum Abruf von einem Server (S), 

1.C.3 auf dem jeweils die Sendung (A bis H) in einer von der mögli-
chen  Anzahl  der  Abrufvorgänge  abhängigen  vervielfachten 
Form abgespeichert wird; und 

1.D  Bereitstellen  eines  in  den  Datenfiles  gespeicherten  Fernsehpro-
gramms des Fernsehkanals (TV CH) am Multimedia-Gerät (MG) be-
ginnend mit der ausgewählten Teilsendung 

1.D.1 mit einer Zeitverzögerung, 

1.D.2 die mindestens so gross ist, wie die Differenz zwischen der tat-

sächlichen Sendezeit und dem Auswählzeitpunkt. 

26.  
In der Replik ergänzte die Klägerin den Anspruch 1 hilfsweise wie folgt (Er-
gänzung unterstrichen): 

1.A.  Verfahren  zur  Bereitstellung  von  Multimedia-Daten  in  einer  einem 

Multimedia-Gerät (MG) zugeordneten Baugruppe (BG), umfassend 

1.B.  Speichern aller Sendungen (A bis H) eines Fernsehkanals (TV CH) 
auf einem Server (S) ([0022], col. 5, l. 21-23; [0012], col. 3, l. 29-
32; [0011], col. 2, l. 54-58; Fig. 2-6), 

1.C.  Auswählen  mittels  einem  von  einer  Baugruppe  (BG)  unterstützten 
Client einer oder mehrerer Teilsendungen an einem Multimedia-Ge-
rät (MG); 

1.D.  Abrufen, aufgrund der vorherigen Auswahl, eines oder mehrerer Mul-
timedia-Datenfiles  aufgrund  einer  eindeutigen  Kennzeichnung,  wo-
bei 

1.D.1 mehrere der Multimedia-Datenfiles jeweils einen Sendungsteil 
einer Sendung (A bis H) des eines Fernsehkanals (TV CH) re-
präsentieren und 

Seite 15 

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1.D.2 ihre Kennzeichnungen jeweils eine eindeutig teilsendungsspe-
zifische Kennzeichnung ist zum Abruf von dem einem Server 
(S), 

1.D.3 auf dem jeweils die Sendung (A bis H) in einer von der mögli-
chen  Anzahl  der  Abrufvorgänge  abhängigen  vervielfachten 
Form abgespeichert wird; und 

1.E.  Bereitstellen eines in den Multimedia-Datenfiles gespeicherten Fern-
sehprogramms  des  Fernsehkanals  (TV  CH)  am  Multimedia-Gerät 
(MG) beginnend mit der ausgewählten Teilsendung 

1.E.1 mit einer Zeitverzögerung, 

1.E.2 die mindestens so gross ist, wie die Differenz zwischen der tat-

sächlichen Sendezeit und dem Auswählzeitpunkt. 

Massgeblicher Fachmann 

27.  
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung  massgebliche  Fachgebiet,  anschliessend  Niveau  und  Umfang  der 
Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach-
gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach 
dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem 
liegt.19 

Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundes-
gericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fach-
mann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt 
werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets 
noch  ein  Spezialist  mit  hervorragenden  Kenntnissen.  Er  muss  nicht  den 
gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse 
und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung 
verfügen  und  so  für  den  in  Frage  stehenden  Fachbereich  gut  gerüstet 
sein».20 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assozia-
tiven oder intuitiven Denkens.21 

19 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 
20 BGE 120 II 71 E. 2. 
21  BGE  120  II  312  E.  4b  –  «cigarette  d‘un  diamètre  inférieur»;  CR-PI-LBI-
Scheuchzer, Art. 1 N 122. 

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Wo  ein  Problem  mehrere  technische  Gebiete  beschlägt,  kann  die  fiktive 
Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fach-
gebieten gebildet werden.22 

28.  
Die Parteien sind sich einig, dass der Fachmann ein Ingenieur mit einem 
Master-Abschluss  in  Elektrotechnik  oder  Nachrichtentechnik  ist,  der  zu-
sätzlich Kenntnisse in der Distribution von Multimedia-Inhalten über Netz-
werke hat und erforderliche Kenntnisse über Kommunikations-Protokolle, 
Netzwerk-Systeme und IT besitzt. Da diese Definition nicht offensichtlich 
falsch ist, wird sie diesem Urteil zugrunde gelegt. 

Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche 

29.  
Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,23 d.h. 
der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünftigen 
technischen  Sinn  zu  geben,  zu  lesen.24  Dabei  ist  grundsätzlich  vom  Pa-
tentanspruch  als  Ganzes  auszugehen.25  Wo  sich  einem Anspruch  auch 
nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnun-
gen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt der Patent-
inhaber  die  Folgen  der  unrichtigen,  unvollständigen  oder  widersprüchli-
chen Definition des beanspruchten Gegenstandes.26 

Patentansprüche  sind  aus  der  Sicht  des  massgebenden  Fachmanns  im 
Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 
PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der 
Technik ebenfalls Auslegungsmittel.27 Definiert die Patentschrift einen Be-
griff  nicht  abweichend,  so  ist  vom  üblichen  Verständnis  im  betreffenden 
technischen Gebiet auszugehen. 

22 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 
2017, E. 4.4. 
23 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 
24  Die  ständige  Rechtsprechung  der  Beschwerdekammern  des  EPA,  verwendet 
den  Ausdruck  «with  a  mind  willing  to  understand»,  z.B.  T  190/99  vom  6. März 
2001, E. 2.4. 
25 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 
26  Vgl.  T 1018/02  vom  9.  Dezember  2003,  E. 3.8;  BGE  147  III  337  E.  6.1  – 
«Lumenspitze»;  Urteil  4A_581/2020  vom  26.  März  2021,  E.  3  –  «Peer-to-Peer 
Protokoll». 
27 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband». 

Seite 17 

                                                
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Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so ver-
standen  werden,  dass  es  den  vorgesehenen  Zweck  erfüllen  kann.28  Der 
Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausfüh-
rungsbeispiele  wortsinngemäss  erfasst  werden;  andererseits  ist  der An-
spruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn 
er weitere Ausführungsformen erfasst.29 Wenn in der Rechtsprechung von 
einer  «breitesten  Auslegung»  von  Anspruchsmerkmalen  gesprochen 
wird,30 so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, 
seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist 
grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, 
dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfindungsgemässe Wir-
kung nicht erzielen.31 

Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Ausle-
gung der Patentansprüche nicht massgebend.32 

Die Parteien vertreten unterschiedliche Auffassungen zur Bedeutung meh-
rerer Merkmale und Begriffe, die nachfolgend erläutert werden. Dabei wird 
auch die Bedeutung einiger unstrittiger Begriffe wiedergegeben, welche im 
Zusammenhang mit den strittigen Begriffen von Bedeutung sind. 

Sendung 

30.  
Die  Parteien  vertreten  übereinstimmend,  dass  unter  dem  Begriff  «Sen-
dung» eine einzelne Fernsehsendung, ein Film oder eine Folge eines Fern-
sehprogramms verstanden wird. 

28 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer 
Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354. 
29  BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E. 4.2  –  «elektrostatische 
Pulversprühpistole». 
30  BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E. 4.2  –  «elektrostatische 
Pulversprühpistole». 
31  BPatGer,  Urteil  O2016_009  vom  18. Dezember  2018,  E. 25  – 
«Durchflussmessfühler»;  BPatGer,  Urteil  S2018_007  vom  2. Mai  2019,  E. 14  – 
«Werkzeugeinrichtung». 
32 BGE 143 III 666 E. 4.3 – «Pemetrexed II». 

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Teilsendung 

31.  
Die  Parteien  sind  sich  einig,  dass  «Teilsendungen»  abrufbare,  auswähl-
bare, und bereitstellbare Teile einer Sendung sind.  

Sendungsteil 

32.  
Die  Klägerin  differenziert  erstmals  in  der  Replik  zwischen  den  Begriffen 
«Teilsendung» und «Sendungsteil». Ein Sendungsteil sei ein beliebiger Teil 
einer Sendung; aber ein beliebiger Teil einer Sendung sei nicht notwendi-
gerweise eine auswählbare, abrufbare und bereitstellbare Teilsendung mit 
zugeordnet abgespeicherten Multimedia-Datenfiles mit teilsendungsspezi-
fischer  Kennzeichnung.  Der  Begriff  «Sendungsteil»  komme  in  der  Be-
schreibung  des  Klagepatents  genau  einmal  vor,  in  Absatz  [0022].  Dort 
stehe «Die Aufzeichnung erfolgt dabei so, dass eine Sendung A bis H ent-
weder als eine einzelne Datei oder in mehrere jeweils einen Sendungsteil 
repräsentierende  Dateien  abgespeichert  werden»  (Hervorhebung  durch 
die  Klägerin).  Es  gehe  in Absatz [0022]  weder  um  das Auswählen,  noch 
Abrufen, noch Bereitstellen einer Teilsendung. 

Die Beklagte widerspricht dem und meint, dass die Begriffe «Teilsendung» 
und  «Sendungsteil»  im  Sinne  des  Klagepatents  Synonyme  seien.  Wie 
auch die Klägerin verweist die Beklagte auf den ersten Absatz von Seite 7 
der ursprünglichen Anmeldung des Klagepatents, der dem Absatz [0022] 
des Klagepatents entspricht. Die Beklagte führt mit Verweis auf die unten-
stehende (von ihr erstellte) grafische Darstellung an, dass im zitierten Ab-
satz  darauf  hingewiesen  werde,  dass  eine  Sendung  als  Ganzes  in  eine 
Datei  abgespeichert  werden  könne  (Variante  A),  oder  dass  sie  in  Sen-
dungsteile aufgeteilt werde, wobei jeder Sendungsteil jeweils als eine Datei 
abgespeichert werde (Variante B). 

Seite 19 

O2020_004 

Abbildung 1:   Illustration zu Abs. [0022] des Klagepatents, durch die Beklagte erstellt 

Die Beklagte hält weiter fest, dass im selben Absatz auch stehe, dass diese 
Dateien nach ihrer Aufzeichnung mittels einer Digital-Subscriber-Line von 
einer  Setupbox  oder  einem  anderen  dafür  vorgesehenen  Empfänger mit 
eindeutiger Adresse abgerufen und an einem Multimediagerät, wie z.B. ei-
nem Fernseher, einem Multimedia-Computer, abgespielt werden können. 
Sie schliesst daraus, dass die Dateien also gemäss dem zitierten Absatz 
mit eindeutiger Adresse abrufbar seien. 

Auf Seite 2:26-33 der ursprünglichen Anmeldung, die den Punkten a) und 
b) von Absatz [0009] des Klagepatents entspreche, werde derselbe Sach-
verhalt wiedergegen. Dabei werde allerdings anstelle von «Sendungsteil» 
von  «Teilsendung»  gesprochen.  Die  Beklagte  argumentiert,  dass  dem 
Fachmann aus Seite 7, erster Absatz, der ursprünglichen Anmeldung klar 
sei, dass ein Sendungsteil oder eine Teilsendung gemäss Variante B der-
jenige  Teil  sei,  der  in  einer  eigenen  Datei  mit  «teilsendungsspezifischer 
Kennzeichnung»  bzw.  «eindeutiger  Adresse»  abgespeichert  und  dann 
auch gezielt abgerufen werden könne. 

33.  
Der von beiden Parteien angerufene Absatz [0022] des Klagepatents, der 
S. 7:1-34 der ursprünglichen Anmeldung entspricht, lautet (Hervorhebung 
durch das Gericht): 

Figur 1 zeigt in schematischer Darstellung ein System zur Bereitstellung von 

Fernsehdaten (Multimedia-Daten.). Alle TV-Sendungen A bis H eines vorher 

in Vertrag genommenen Fernsehsenders TV_CH werden in digitalem Format 

auf einem Server S aufgezeichnet, der als Provider für die weitere Bereitstel-

lung dieser Daten dient. Die Aufzeichnung erfolgt dabei so, dass eine Sen-

dung A bis H entweder als eine einzelne Datei oder in mehrere jeweils einen 

Sendungsteil  repräsentierende  Dateien  abgespeichert  werden.  Die  Anzahl 

Seite 20 

 
O2020_004 

der Aufzeichnungen einer Sendung und der daraus entstehenden Files kann 

dabei je nach Anzahl der Konsumenten, welche anschliessend darauf Zugriff 

haben sollen,  verschieden  sein. Ungeachtet dessen  ist die Anzahl der Auf-

zeichnungen von der verwendeten Aufzeichnungs- und Datenbereitstellungs-

Technologie  abhängig.  Diese  Dateien  können  nach  ihrer  Aufzeichnung 

mittels einer Digital-Subscriber-Line von einer Setupbox BG oder einem an-

deren dafür vorgesehenen Empfänger mit eindeutiger Adresse abgerufen 

und an einem Multimediagerät MG, wie z.B. einem Fernsehgerät, einem Mul-

timedia-Computer,  abgespielt  werden.  […]  Unmittelbar  nach  der  Echtzeit-

Ausstrahlung  sind  die  Aufzeichnungen  der  jeweiligen  Sendungen  bzw.  der 

jeweiligen Teilsendungen für den Konsumenten abrufbar, was in Figur 2 bei-

spielhaft für die Sendung C dargestellt wird. […] 

Ein «Sendungsteil» wird gemäss dieser Offenbarung in einer Datei abge-
speichert  («mehrere  jeweils  einen  Sendungsteil  repräsentierende  Da-
teien», d.h. es gibt mehrere Dateien, weil es mehrere Sendungsteile gibt, 
aber nur eine Datei pro Sendungsteil). Diese Datei wird auf einem Server 
bereitgestellt. Sie kann mit eindeutiger Adresse abgerufen werden. Indem 
der Konsument sie abruft, wählt er sie aus. Weil die Datei den Sendungsteil 
repräsentiert, ist (auch) der Sendungsteil i.S.v. Absatz [0022] auswählbar, 
abrufbar und bereitstellbar, genauso wie die Teilsendungen i.S.d. Patents. 
Die Patentschrift trifft daher keine Unterscheidung zwischen «Teilsendung» 
und «Sendungsteil», die Begriffe sind im gleichen Sinne zu verstehen. 

Die Klägerin behauptet mit Verweis auf die Absätze [0009] und [0011] des 
Klagepatents,  dass  das  Klagepatent  dem  Fachmann  explizit  offenbare, 
dass sowohl «Sendungen» als auch «Teilsendungen» in mehreren Dateien 
abgespeichert sein könnten. Damit stehe die Auslegung, dass Teilsendun-
gen nur in einer Datei gespeichert werden, in direktem Widerspruch zum 
ausdrücklichen Offenbarungsgehalt des Klagepatents. 

Absatz [0009] lautet vollständig (Hervorhebung durch das Gericht hinzuge-
fügt): 

Ferner kann ein Verfahren zur Bereitstellung von Multimedia-Daten in einer 

einem Multimedia-Gerät zugeordneten Baugruppe mit den folgenden Schrit-

ten ausgeführt werden: 

Seite 21 

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a)   Sendungen und/oder Teilsendungen eines Fernsehkanals werden in 

einer Anzahl von Multimedia-Datenfiles mit jeweils eindeutiger sen-

dungs- bzw. teilsendungsspezifischer Kennzeichnung auf einem Ser-

ver gespeichert; 

b)   die  Baugruppe  unterstützt  einen  Client,  mittels  dessen  die  gespei-

cherten Sendungen und/oder gespeicherten Teilsendungen an dem 

Multimedia-Gerät ausgewählt werden; 

c)   aufgrund  der  vorherigen  Auswahl  werden  eines  oder  mehrere  der 

Multimedia-Datenfiles  aufgrund  ihrer  eindeutigen  Kennzeichnung 

vom Server abgerufen, wobei 

d)   die in dem Multimedia-Datenfile gespeicherte Sendung bzw. Teil-
sendung wird zu deren Neustart am Multimedia- Gerät bereitgestellt, 

oder 

e)   ein in den Datenfiles gespeichertes Fernsehprogramm des Fernseh-

kanals wird beginnend mit der ausgewählten Sendung bzw. Teilsen-

dung mit einer Zeitverzögerung, die mindestens so gross ist, wie die 

Differenz  zwischen  der  tatsächlichen  Sendezeit  und  dem  Auswähl-

zeitpunkt, am Multimedia-Gerät bereitgestellt. 

Zwar wird in dem von der Klägerin angerufenen Buchstaben a) von einer 
«Anzahl von Multimedia-Datenfiles» gesprochen, also mehreren Dateien. 
Aber  auch  die  «Teilsendungen»  stehen  in  der  Pluralform.  Dass  mehrere 
Teilsendungen  durch  mehrere  Dateien  repräsentiert  werden,  steht  einer 
Auslegung, gemäss der jede einzelne Teilsendung durch eine einzige Datei 
repräsentiert  wird,  nicht  entgegen.  Der  im  gleichen  Absatz  enthaltene 
Buchstabe d) spricht im Zusammenhang mit einer Teilsendung im Singular 
davon,  dass  diese  «in  dem  Multimedia-Datenfile»  gespeichert  ist.  Dies 
stützt die Auslegung, dass eine Teilsendung in einer einzigen Datei gespei-
chert wird. 

Teilsendung – inhaltlich oder auch zeitlich abgegrenzter Ausschnitt 

34.  
Die  Parteien  sind  sich  einig,  dass  eine  Teilsendung  ein  inhaltlich  abge-
grenzter Ausschnitt aus einer Sendung sein kann, z.B. aus einer Nachrich-
tensendung die Auslandnachrichten, die Sportnachrichten, das Wetter etc. 

Seite 22 

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Strittig ist unter den Parteien, ob eine Teilsendung auch ein nur zeitlich ab-
gegrenzter Ausschnitt aus einer Sendung sein kann, also z.B. die ersten 
fünf Minuten der Nachrichten, die Minuten 13-17 der Nachrichten etc. Die 
Klägerin  vertritt,  dass  auch  ein  nur  zeitlich  abgegrenzter Ausschnitt  eine 
Teilsendung  i.S.d.  Patents  sei,  die  Beklagte  widerspricht  dem.  Relevant 
wird dies im Zusammenhang mit den Vor- und Rückspringfunktionen von 
cloudbasierten digitalen Videorekordern. 

Die Beklagte verweist auf Absatz [0016] des Klagepatents, wo ausgeführt 
wird, eine vorteilhafte Ausgestaltung des Verfahrens könne vorsehen, mit-
tels des Clients themenbezogene Abonnements von Sendungen und/oder 
Teilsendungen auswählen zu können. Daraus ergebe sich, dass die Teil-
sendungen themenspezifisch abgegrenzt sein müssten. 

Die Klägerin argumentiert, dass die Beklagte den Absatz [0016] des Kla-
gepatents, in dem eine themenspezifische Auswahl von Teilsendungen be-
schrieben wird, isoliert heranziehe. Wenn die Patentschrift als Ganzes be-
trachtet werde, offenbarten die Absätze [0013] bis [0019] des Klagepatents 
unterschiedliche Ausführungsformen, von denen in Absatz [0016] nur eine 
beschrieben  sei.  Das  Klagepatent  offenbare  Funktionen  des  Vor-  und 
Rückspulens (unter Hinweis auf Absatz [0018] und Figur 3). Rück- und Vor-
spulen seien zeit-basierte Aktionen, bei denen in der Vergangenheit oder 
in der Zukunft liegende Teilsendungen nach Zeitkriterien auswählbar seien. 
Das Rück- und Vorspulen erfolge nicht inhaltsbezogen, sondern nach zeit-
lichen Kriterien. 

In ihrer Duplik hält die Beklagte diesen Argumenten entgegen, dass es sich 
bei  den  im  zitierten  Absatz  [0018]  beschriebenen  Pause-  und  Vorspul-
Funktionen um Funktionen handle, die innerhalb einer bereits ausgewähl-
ten  und  abgerufenen  Teilsendung  angeboten  würden.  Gemäss  Absatz 
[0018] könne eine bereits ausgewählte Teilsendung unterbrochen werden. 
Die Auswahl  der Teilsendung  erfolge  zeitlich  aber  vor  dem  Bereitstellen. 
Die Teilsendung sei bereits ausgewählt und abgerufen worden, bevor sie 
pausiert oder vorgespult werde. Deshalb stelle das Pausieren und Vorspu-
len keine neue (separate) Teilsendung zur Verfügung. Auch die Figur 3 und 
der Absatz [0023] könnten den Standpunkt der Klägerin nicht unterstützen, 
da  auch  dort  eine  Pause-Funktion  innerhalb  einer  bereits  ausgewählten 
Sendung erläutert werde. Eine Teilsendung könne demnach nicht als bloss 
zeitlicher Abschnitt einer Sendung definiert sein, sondern müsse inhaltlich 
abgegrenzt werden. Mit der Vor- und Rückspulfunktion könnten keine an-
spruchsgemässen Teilsendungen ausgewählt und abgerufen werden. 

Seite 23 

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35.  
Entgegen der von der Beklagten vertretenen Auffassung unterscheidet die 
Offenbarung  des  Klagepatents  nicht  zwischen  einer  «inhaltlichen»  und 
«zeitlichen» Abgrenzung  einer Teilsendung. Absatz  [0018]  zeigt  lediglich 
eine  Ausführungsform  («besonders  flexible  Ausgestaltung»)  und  ist  zur 
Einschränkung des Offenbarungsgehaltes des Klagepatentes untauglich. 
Wenn in Absatz [0022] gesagt wird, Teile der Sendung seien bereits unmit-
telbar nach Sendebeginn abrufbar, so lässt sich das mit einer inhaltlichen 
Abgrenzung nicht vereinbaren. Wenn der erste inhaltlich abgrenzbare Teil 
der Sendung länger dauert, kann er nicht unmittelbar nach Sendebeginn 
als  einzelne  Datei  abrufbar  sein.  Hingegen  können  zeitlich  abgegrenzte 
Teile,  z.B.  die  ersten  10  Sekunden  einer  Sendung,  unmittelbar  abrufbar 
sein.  

Mit Bezug auf die vorstehende Definition des Begriffs «Teilsendung» be-
deutet dies, dass eine Teilsendung ein abrufbarer, auswählbarer, und be-
reitstellbarer Teil einer Sendung ist, wobei dieser Sendungsteil durch ein 
Multimedia-Datenfile repräsentiert wird und inhaltlich oder zeitlich von der 
Sendung abgrenzbar ist.  

Multimedia-Datenfile 

36.  
Die Parteien sind sich einig, dass «Multimedia-Datenfiles» von Datenpake-
ten, insbesondere Transportprotokoll-Datenpakete, zu unterscheiden sind. 

Anzahl Multimedia-Datenfiles pro Sendungsteil 

37.  
Merkmal 1.C.1 von Anspruch 1 verlangt, dass mehrere der Multimedia-Da-
tenfiles jeweils einen Sendungsteil einer Sendung (A bis H) eines Fernseh-
kanals (TV CH) repräsentieren. 

In der Klage hält die Klägerin mit Verweis auf eine dort wiedergegebene 
Abbildung 4 fest, dass die angeblichen Multimedia-Datenfiles mit den Zei-
lennummern 1 bis 24 mehrere Multimedia-Datenfiles darstellten, die einen 
Sendungsteil der Sendung «Puls» des Fernsehsenders SRF1 HD reprä-
sentierten. Die Klägerin schliesst daraus, dass damit das Merkmal 1.C.1 
erfüllt sei, namentlich «wobei mehrere der Multimedia-Datenfiles jeweils ei-
nen  Sendungsteil  einer  Sendung  eines  Fernsehkanals  repräsentieren». 
Daraus ergibt sich, dass die Klägerin Merkmal 1.C.1 von Anspruch seinem 

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Wortlaut entsprechend versteht, d.h. so, dass mehrere Multimedia-Daten-
files  einen  Sendungsteil  repräsentieren.  Auch  argumentiert  die  Klägerin 
noch in der Replik, auf die Rüge einer angeblich unzulässigen Änderung 
durch  die  Beklagte reagierend,  dass  die  ursprüngliche  Patentanmeldung 
dem Fachmann unmittelbar und eindeutig offenbare, dass sowohl Sendun-
gen als auch Teilsendungen in mehreren Multimedia-Datenfiles abgespei-
chert sein könnten. 

Abbildung 2: Abbildung 4 aus der Klage 

Die Beklagte stellt dazu fest, dass sich die Parteien offenbar einig seien, 
dass das Merkmal 1.C.1 gemäss der erteilten Fassung des Klagepatents 
verlange,  dass  ein  Sendungsteil  von  mehreren Multimedia-Datenfiles  re-
präsentiert  werde.  Dies  kann  gemäss  der  Beklagten  durch  die  nachste-
hende Illustration grafisch dargestellt werden. 

Abbildung 3:   grafische Illustration der Bedeutung von Merkmal 1.C.1 (von der Beklagten 

erstellt) 

Seite 25 

 
 
O2020_004 

In ihrer abschliessenden Stellungnahme vom 22. Juli 2021 meint die Klä-
gerin, dass sie in ihrer Stellungnahme zur Duplik unter RZ 60-74 nur klar-
gemacht  habe,  dass falls  ein  Multimedia-Datenfile  in  vervielfachter  Form 
abgespeichert  werde  (in  den Anspruch  1  aufgenommenes  Merkmal  von 
[0019/0022] Klagepatent) und jede der vervielfacht abgespeicherten For-
men des Multimedia-Datenfiles jeweils einen Sendungsteil repräsentierten 
(in Anspruch 1 aufgenommenes Merkmal von [0022]), dann mehrere Mul-
timedia-Datenfiles,  namentlich  die  vervielfachten  Formen  des  jeweiligen 
Multimedia-Datenfiles, einen Sendungsteil repräsentierten, d.h. eben die-
sen Sendungsteil, der das jeweilig vervielfacht abgespeicherte Multimedi-
adatenfile repräsentiere. Die Aufnahme des Merkmals des «Abspeichern 
einer Sendung in vervielfachter Form», habe auch die Einführung des Plu-
rals bei den Multimedia-Datenfiles zur Folge. 

38.  
Der Wortlaut des Anspruchs ist Ausgangspunkt jeder Auslegung. Seinem 
Wortlaut nach ist die Bedeutung von Merkmal 1.C.1 klar. Merkmale 1.C und 
1.C.1 lauten: «[1.C] Abrufen […] eines oder mehrerer Multimedia-Datenfi-
les  […],  wobei  [1.C.1]  mehrere  der  Multimedia-Datenfiles  jeweils  einen 
Sendungsteil einer Sendung (A bis H) eines Fernsehkanals (TV_CH) re-
präsentieren».  Jeder  Sendungsteil  besteht  gemäss  dem  Wortlaut  von 
Merkmal 1.C.1 aus mehreren Dateien.  

Vorliegend führt auch die Betrachtung des Merkmals 1.C.1 im Gesamtkon-
text  des Anspruchs  nicht  zu  einem  anderen  Verständnis.  Entgegen  dem 
Hinweis  der  Klägerin  führt  ein  Verständnis  von  Merkmal  1.C.1,  das  ver-
langt, dass jeder Sendungsteil durch mehrere Dateien repräsentiert wird, 
nicht zu einem Widerspruch zu Merkmal 1.C.3 (so die Klägerin in der Stel-
lungnahme zur Duplik RZ 65 f.). Merkmal 1.C.3 bezieht sich auf den Ser-
ver, auf dem mehrere Kopien jeder Sendung gespeichert sind: «[1.C.2] […] 
zum Abruf von einem Server (S), [1.C.3] auf dem jeweils die Sendungen in 
einer  von  der  möglichen Anzahl  der Abrufvorgänge  abhängigen  verviel-
fachten Form abgespeichert wird». Die Sendungen – und damit auch die 
Sendungsteile, obwohl Merkmal 1.C.3 das nicht ausdrücklich sagt – wer-
den also in mehreren Kopien («vervielfachter Form») auf dem Server ge-
speichert. Daraus ergibt sich aber nicht, dass jeder Sendungsteil durch ein 
einziges Multimedia-Datenfile repräsentiert wird. Die Verwendung des Plu-
rals in Merkmal 1.C.3 ist der mehrfachen Speicherung der gleichen Sen-
dung,  bzw.  dem  gleichen  Sendungsteil,  geschuldet  und  vermag  die  Ver-
wendung des Plurals im Zusammenhang mit den Datenfiles, die einen Sen-
dungsteil repräsentieren, nicht zu erklären. 

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O2020_004 

Es  ist  auch  nicht  so,  dass  das  Verständnis  von  Merkmal  1.C.1,  gemäss 
dem jeder Sendungsteil von mehreren Multimedia-Datenfiles repräsentiert 
wird, keinen vernünftigen technischen Sinn ergibt. Die mehreren Datenfiles 
können  z.B.  unterschiedliche Aspekte  des Audio-/Videosignals  repräsen-
tieren, beispielsweise eine Datei für die Video-Information, eine Datei für 
die Audio-Information und eine weitere Datei für Hilfsinformationen wie Un-
tertitel oder Metadaten. Treu und Glauben gebieten es daher nicht, dem an 
sich  eindeutigen Wortlaut  von  Merkmal  1.C.1  eine  andere  Bedeutung  zu 
geben. 

Merkmal  1.C.1  ist  daher  in  dem  Sinne  zu  verstehen,  dass  jeder  Sen-
dungsteil einer Sendung von mehreren Multimedia-Datenfiles repräsentiert 
wird. 

Abrufen/Bereitstellen/Transferieren von Multimedia-Datenfiles 

39.  
Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass es sich beim Abrufen eines Mul-
timedia-Datenfiles um den Transfer dieses Multimedia-Datenfiles zur Set-
Top-Box  handelt,  wobei  von  den  unabhängigen  Ansprüchen  zwar  ein 
Download, aber nicht auch das Streaming, von Multimedia-Datenfiles um-
fasst sei. 

Die Klägerin bestreitet dies unter Hinweis auf Absatz [0013] des Klagepa-
tents  und  zitiert  daraus  den  nachfolgenden  Ausschnitt  (Hervorhebung 
durch die Klägerin): 

«Eine  besonders  einfache  Art  der  Datenübertragung  kann  dabei  in  Ausge-

staltung  der  Erfindung  darin  beruhen,  dass  die  Bereitstellung  der  ausge-
wählten Sendungen bzw. Teilsendungen im Zuge eines im wesentlichen 
kontinuierlichen Datentransports durchgeführt wird.» 

Die Klägerin verweist überdies auf Absatz [0014] des Klagepatents, wo als 
alternative Ausführungsmöglichkeit folgendes offenbart werde (Hervorhe-
bung durch die Klägerin): 

«Alternativ hierzu kann es aber vorgesehen sein, die Bereitstellung der aus-
gewählten Sendungen bzw. Teilsendungen im Zuge eines Downloads der 

entsprechenden  Multimedia-Datenfiles  durchzuführen  und  die  ausgewählte 

Sendung dann von dem Speicher der Baugruppe oder des Multimediageräts 

lokal abzurufen.» 

Seite 27 

O2020_004 

40.  
Wie die Klägerin überzeugend darlegt, verlangt Anspruch 1, nach Auswahl 
und Abruf auf dem Server (Merkmale 1.B und 1.C), lediglich das «Bereit-
stellen  eines  in  den  Datenfiles  gespeicherten  Fernsehprogramms  begin-
nend mit der ausgewählten Teilsendung». Ein derartiges Bereitstellen ei-
nes  Fernsehprogramms verlangt  nicht  das Transferieren  der  Multimedia-
Datenfiles im Sinne eines Downloads, sondern umfasst auch das im Kla-
gepatent gemäss  den Absätzen  [0013]  und [0025]  offenbarte  Streaming. 
Der Fachmann wird durch die Absätze [0013] und [0014] gerade dazu an-
gehalten,  Streaming  und  Download  als  alternative  Möglichkeiten  für  das 
Bereitstellen anzusehen. 

Die Begriffe «Abrufen», «Bereitstellen» und «Transferieren» von Multime-
dia-Datenfiles  werden  daher  anspruchsgemäss  so  verstanden,  dass  sie 
sich sowohl auf «Download» als auch auf «Streaming» als Datenübertra-
gungsarten beziehen. 

Vervielfachte Abspeicherung  in Abhängigkeit  der  möglichen Anzahl 
der Abrufvorgänge 

41.  
Merkmal 1.C.3 verlangt, dass die Sendung auf einem Server in einer von 
der möglichen Anzahl der Abrufvorgänge abhängigen vervielfachten Form 
abgespeichert wird. Strittig ist hier in erster Linie, ob ein «Abspeichern» im 
Sinne dieses Merkmals auch eine flüchtige Kopie im Arbeitsspeicher einer 
Datenverarbeitungsanlage erfasst, oder ob eine persistente Speicherung 
verlangt wird. 

In  der  Klage  verweist  die  Klägerin  auf  ein  Multimedia-Datenprotokoll  der 
zeitverzögert  betrachteten  Aufzeichnung  der  Sendung  «Puls»  vom 
12. Februar 2018 und erklärt, dass es sich dabei um eine Aufzeichnung für 
die TV-Box mit der Adresse 192.168.188.21 handle. Die Klägerin argumen-
tiert, dass diese Sendung somit in einer von der möglichen Anzahl von Ab-
rufvorgängen  abhängigen  vervielfachten  Form  mindestens  zur  Übertra-
gung  der  zeitlich  anschliessenden  Multimedia-Datenfiles  auf  einem  der 
Server der Beklagten abgespeichert werde, was einer von der möglichen 
Anzahl von Abrufvorgängen abhängigen vervielfachten Form der Aufzeich-
nungen  der  «Teilsendung»  auf  einem  der  Server  der  Beklagten  entspre-
che. Die Klägerin verweist auf die Absätze [0019] und [0022] des Klagepa-
tents  und  argumentiert, dort  offenbare  das  Klagepatent,  dass  die Anzahl 

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der Aufzeichnungen abgesehen davon, dass sie (i) basierend auf «empiri-
schen  Erfahrungen»  oder  (ii)  basierend  auf  «der Anzahl  der  Konsumen-
ten/Abonnements», auch (iii) basierend auf «der verwendeten Datenbereit-
stellungs-Technologie» bestimmt sein könne. Das Klagepatent spezifiziere 
nicht,  ob  die Anzahl  der  Speicherungen  temporär  (z.B.  nur  während  der 
Möglichkeit  der Auswahl  und  Bereitstellung  durch  einen  Benutzer)  oder 
permanent erfolge. 

Die  Beklagte  stellt  fest,  dass  die  Klägerin  somit  den  Begriff  «abgespei-
chert»  so  breit  auslege,  dass  nicht  nur  das  persistente Abspeichern  von 
Datenfiles, sondern auch das temporäre Zwischenspeichern von Datenpa-
keten  im  RAM  des  Servers  bei  der  Übermittlung  der  Sendung  an  unter-
schiedliche Nutzer darunter zu verstehen sei. Bei Merkmal 1.C.3 gehe es 
aber um die Anzahl Kopien einer Sendung und nicht nur um ein temporäres 
Buffering  von  Datenpaketen  gehe  (unter  Hinweis  auf Absatz  [0022]  des 
Klagepatents). 

42.  
Das Klagepatent offenbart nicht, ob eine Sendung «temporär» oder «per-
sistent»  in  vervielfachter  Form  auf  dem  Server  abgespeichert  wird.  Der 
massgebliche Absatz [0019] lautet: 

«Zur  Vermeidung  von  Engpässen  bei  der  Bereitstellung  der  ausgewählten 

Sendungen  am  Server  kann  es  zudem  vorgesehen  sein  den  Server  so  zu 

gestalten,  dass  eine  Sendung  und/oder  eine  Teilsendung  in  einer  von  der 

möglichen Anzahl der Abrufvorgänge abhängigen vervielfachten Form abge-

speichert  wird.  So  kann  beispielsweise  gewissen  empirischen  Erfahrungen 

Rechnung getragen werden oder eine Anpassung der zur Verfügung stehen-

den Daten an die bestehenden Abonnements vorgenommen werden.» 

Eine  Beschränkung  auf  persistente  Kopien  lässt  sich  diesem  Absatz 
ebenso wenig entnehmen wie dem Absatz [0022]. Entscheidend ist einzig, 
dass die vervielfachte Form geeignet ist, Engpässe bei der Bereitstellung 
der ausgewählten Sendungen zu vermeiden.  

Ungeachtet  der  Dauer  der Abspeicherung muss hingegen  der  Beklagten 
beigepflichtet werden, dass ein mehrfaches Speichern von einzelnen Da-
tenpaketen nicht das Kriterium des mehrfachen Abspeicherns von Sendun-
gen gemäss Klagepatent erfüllt. So betrifft Merkmal 1.C.3 eindeutig die ver-
vielfachte  Abspeicherung  einer  Sendung  auf  einem  Server.  Dabei  legt 
Merkmal  1.C.3  überdies  fest,  dass  die  vervielfachte  Abspeicherung  der 

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Sendung auf dem Server von der möglichen Anzahl der Abrufvorgänge ab-
hängt. Wie die Klägerin zutreffend ausführt, ist die Anzahl der Speicherun-
gen nicht zwingend identisch mit der Anzahl der Konsumenten/Abonnen-
ten, sie hängt lediglich von ihr ab. 

Zusammengefasst  ist  Merkmal  1.C.3  somit  dahingehend  zu  verstehen, 
dass auf einem Server mehrere Kopien einer Sendung temporär oder per-
sistent gespeichert werden, wobei die Anzahl der Kopien eine Funktion der 
möglichen Anzahl der Abrufvorgänge ist. Dabei sind sich die Parteien einig, 
dass die mögliche Anzahl der Abrufvorgänge von der Anzahl der Abonnen-
ten/Nutzer abhängt. 

Bereitstellen eines Fernsehprogramms beginnend mit Teilsendung  

43.  
Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass Merkmal 1.D bzw. 
1.E (im Hilfsanspruch 1), gemäss dem ein in den Multimedia-Datenfiles ge-
speichertes Fernsehprogramm am Multimedia-Gerät (MG) beginnend mit 
der ausgewählten Teilsendung bereitgestellt wird, in dem Sinne zu verste-
hen ist, dass bei der Auswahl auch nur einer Teilsendung durch den Nutzer 
nicht  nur  diese  Teilsendung  am  Multimedia-Gerät  zur Anzeige  gebracht 
wird, sondern auch alle nachfolgenden Teilsendungen dieser Sendung, wie 
auch die auf diese Sendung folgenden Sendungen, so dass in der Tat vom 
Abspielen eines Fernsehprogramms gesprochen werden kann. 

Zeitverzögerung  zwischen  ursprünglicher  Sendezeit  und  Auswähl-
zeitpunkt  

44.  
Gemäss  der  Klägerin  ist  bei  einem  zeitabhängig  gespeicherten  Live-
Stream  der Auswählzeitpunkt  im  Verhältnis  zum  tatsächlichen  Zeitpunkt 
der ursprünglichen Ausstrahlung im Real Time Modus die minimale Diffe-
renz zur zeitverzögerten Bereitstellung. Dieses zeitverzögerte Betrachten 
werde  auch  als  «Replay»  oder  «Timeshift»  bezeichnet.  Bei  der  Betrach-
tung einer Sendung im Replay- bzw. Timeshift-Modus sei die Zeitverzöge-
rung  mindestens  so  gross  wie  die  Differenz  zwischen  der  tatsächlichen 
Sendezeit und dem Auswählzeitpunkt.  

Für die Beklagte erlaubt das Klagepatent keine vernünftige Interpretation 
dieses  Merkmals;  entsprechend  schliesse  sie  sich  dem  Verständnis  der 
Klägerin an, dass eine in der Vergangenheit ausgestrahlte Sendung nicht 
früher betrachtet werden könne als sie ausgewählt werde bzw. dass eine 

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Aufzeichnung  einer  Teilsendung  erst  dann  zur  Wiedergabe  ausgewählt 
werden könne, nachdem sie auch ausgestrahlt wurde. 

Somit  sind  sich  die  Parteien  dahingehend  einig,  dass  ein  gespeichertes 
Fernsehprogramm am Multimedia-Gerät beginnend mit der ausgewählten 
Teilsendung  in  dem  Sinne  zeitverzögert  bereitgestellt  wird,  als  die Aus-
strahlung  der  Teilsendung  in  der  Vergangenheit  liegt  und  aufgezeichnet 
wurde und frühestens zum Auswählzeitpunkt bereitgestellt wird, wobei dies 
gemäss  den  Merkmalen  1.D.1  und  1.D.2  (bzw.  1.E.1  und  1.E.2  gemäss 
Hilfsanspruch 1) so definiert wird, das die Zeitverzögerung mindestens so 
gross ist, wie die Differenz zwischen der tatsächlichen Sendezeit und dem 
Auswählzeitpunkt, und nicht Null betragen soll.  

Rechtsbeständigkeit 

Unzulässige Änderungen 

45.  
Die  europäische  Patentanmeldung  und  das  europäische  Patent  dürfen 
nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt 
der  Anmeldung  in  der  ursprünglich  eingereichten  Fassung  hinausgeht 
(Art. 123(2) EPÜ). 

Diese  Beschränkung  der  Änderungen  der  Unterlagen,  insbesondere  der 
Ansprüche,  soll  ausschliessen,  dass  der  Anmelder  für  Gegenstände 
Schutz beanspruchen kann, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht of-
fenbart worden sind.33 Ein Dritter, der die ursprünglich eingereichten und 
in dieser Fassung auch veröffentlichten Anmeldungsunterlagen betrachtet, 
soll schon vor der Patenterteilung in der Lage sein, die Reichweite des Pa-
tentschutzes abzuschätzen, mit dem er möglicherweise konfrontiert wird. 34 
Eine Überraschung durch Patentansprüche, die aufgrund der ursprünglich 
eingereichten Anmeldung  nicht  zu  erwarten  waren,  soll  ausgeschlossen 
werden.35 Als ursprünglich offenbart gilt, was der Fachmann der Gesamt-

33 BGer, Urteil 4A_111/2011 vom 21. Juli 2011, E 4.3.1 – «Federkernmaschine». 
34 BLUMER, in: Singer/Stauder/Luginbühl (Hrsg.), EPÜ, 8. Aufl. Köln 2019, Art. 123 
N 36 sowie dort zitierte Rechtsprechung. 
35  BPatGer,  Urteil  O2016_016  vom  6.  Juni  2019,  E. 21  –  «Formulierung  mit 
Oxycodon und Naloxon». 

Seite 31 

                                                
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heit der ursprünglichen Offenbarung unter Inanspruchnahme seines allge-
meinen Fachwissens, objektiv und auf den Anmeldetag bezogen, unmittel-
bar und eindeutig entnehmen konnte (sogenannter «Goldstandard»).36 

Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl 
im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen.37 Nach 
der  ständigen  Rechtsprechung  der  Beschwerdekammern  des  Europäi-
schen Patentamts ist es in der Regel nicht zulässig, bei der Änderung eines 
Anspruchs isolierte Merkmale aus einer Reihe von Merkmalen herauszu-
greifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander (z. B. in einer be-
stimmten Ausführungsform  in  der  Beschreibung)  offenbart  waren.38  Eine 
solche  Änderung  führt  zu  einer  unzulässigen  «Zwischenverallgemeine-
rung» («généralisation intermédiaire»), wenn sie auf eine nicht offenbarte 
Kombination von Merkmalen abzielt. 

Letztgültiger  Massstab  für  die  Beurteilung,  ob  die  Erfordernisse  von 
Art. 123 (2) EPÜ erfüllt sind, ist auch im Fall einer Zwischenverallgemeine-
rung der «Goldstandard».39 Ein Merkmal, das aus einer bestimmten Aus-
führungsform herausgegriffen und in den Anspruch aufgenommen wurde, 
ist in der Regel im Zusammenhang mit den anderen Anspruchsmerkmalen 
nur  dann  ursprünglich  offenbart,  wenn  das  Merkmal  nicht  mit  weiteren, 
nicht  im  Anspruch  aufgeführten  Merkmalen  dieser  Ausführungsform  in 
funktionellem  oder  strukturellem  Zusammenhang  steht  oder  untrennbar 
verknüpft ist und die Gesamtoffenbarung die verallgemeinernde Isolierung 
des Merkmals und seine Aufnahme in den Anspruch rechtfertigt.40 

Die Beklagte macht geltend, dass die nebengeordneten Patentansprüche 
6 und 16 sowie die geänderten nebengeordnete Ansprüche 1 und 11 in der 
erteilten Fassung unzulässig geändert worden seien. Die Klägerin bestrei-
tet dies.  

36 Entscheidungen der Grossen Beschwerdekammer des EPA G 3/89 und G 11/91 
vom 19. November 1991, G 2/10 vom 30. August 2011. 
37 BGer, Urteil 4A_111/2011 vom 21. Juli 2011, E 4.3.1 sowie BLUMER, in: 
Singer/Stauder/Luginbühl (Hrsg.), EPÜ, 8. Aufl. Köln 2019, Art. 123 N 82. 
38 Zusammengefasst in T 219/09 vom 29. September 2010, E. 3.1; T 1944/10 vom 
14. März 2014, E. 3.2. 
39 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 32 – «Lumenspitze», unter 
Hinweis auf T 1471/10 vom 11. Juni 2014, E. 2.4.3; T 1791/12 vom 24. März 2015, 
E. 4.3. 
40 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 32 – «Lumenspitze», unter 
Hinweis auf T 962/98 vom 15. Januar 2004, E. 2.5, T 1944/10 E. 3.2 vom 14. März 
2014 mit Verweis auf T 1067/97 vom 4. Oktober 2000 und T 714/00 vom 6. August 
2002. 

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In diesem Zusammenhang besonders umstritten ist Merkmal 1.C.1 des er-
teilten Anspruchs 1.  

Merkmal 1.C.1 («wobei mehrere der Multimedia-Datenfiles jeweils ei-
nen Sendungsteil einer Sendung repräsentieren») 

46.  
Die  Beklagte  erläutert,  dass  das  Merkmal  1.C.1,  wonach  «mehrere  der 
Multimedia-Datenfiles jeweils einen Sendungsteil einer Sendung (A bis H) 
eines Fernsehkanals (TV CH) repräsentieren», durch die Klägerin im Ertei-
lungsverfahren gestützt auf die Offenbarung auf Seite 7:6-9, zweite Alter-
native,  der  ursprünglichen  Anmeldung  in  den  Anspruch  aufgenommen 
wurde, das Merkmal im Anspruch aber eine andere Bedeutung habe als in 
der ursprünglichen Offenbarung.  

Die Klägerin behauptet, die Argumentation der Beklagten beruhe auf der 
Gleichsetzung der Begriffe «Teilsendung» und «Sendungsteil», jedoch sei 
nicht jeder Sendungsteil eine Teilsendung (vgl. dazu vorne E. 32). Überdies 
offenbare die ursprüngliche Anmeldung EP 1 650 961 A2 dem Fachmann 
explizit  und mehrfach,  dass  sowohl  «Sendungen»  als  auch  «Teilsendun-
gen» in mehreren («in einer Anzahl») Multimedia-Datenfiles abgespeichert 
sein könnten. Die Klägerin verweist dazu auf Absatz [0006], Z. 8-12, und 
Absatz [0007], Z. 38-42, der EP 1 650 961 A2. Die Argumentation der Be-
klagten beruhe auf einer isolierten Betrachtung der Offenbarungsstelle EP 
1 650 961 A2 Absatz [0018], Z. 9-12, und widerspreche dem Inhalt der ur-
sprünglichen Offenbarung. Eine unzulässige Erweiterung liege deshalb bei 
Anspruch 1 in Bezug auf das Merkmal 1.C.1 nicht vor. 

47.  
Seinem Wortlaut nach ist Merkmal 1.C.1, wie in E. 37 dargelegt, klar und 
bedeutet, dass jeder einzelne Sendungsteil durch mehrere Multimedia-Da-
tenfiles repräsentiert wird. Dieses Verständnis führt auch zu einer glaub-
haften technischen Lehre (vorne, E. 37). 

Demgegenüber offenbart die ursprüngliche Anmeldung, wie vorne im Zu-
sammenhang  mit  der Auslegung  des  Begriffs  «Sendungsteil»  dargelegt, 
dass  jeder  Sendungsteil  durch  eine  Datei repräsentiert  wird  (S.  7,  erster 
Absatz, der ursprünglichen Anmeldung). Auch die weiteren von der Kläge-
rin  angerufenen  Stellen  der  ursprünglichen  Anmeldung,  namentlich  S. 

Seite 33 

O2020_004 

3:11-34, offenbaren nicht, dass mehrere Dateien einen Sendungsteil reprä-
sentieren (siehe insbesondere Buchstabe d) auf S. 3, der Buchstabe d) in 
Absatz [0009] des erteilten Patents entspricht, dazu vorne E. 32).  

Merkmal 1.C.1 erteilt 

Ursprüngliche Anmeldung 

wobei  mehrere  der  Multimedia-
jeweils  einen  Sen-
Datenfiles 
dungsteil  einer  Sendung  reprä-
sentieren 

eine Sendung … in mehrere jeweils 
repräsentie-
einen  Sendungsteil 
rende  Dateien  abgespeichert  … 
(S. 7:8-9) 

die in dem Multimedia-Datenfile ge-
speicherte  Sendung  bzw.  Teilsen-
dung (S. 3:30-31) 

Gegenüberstellung von Merkmal 1.C.1 und ursprünglicher Offenbarung 

Soweit auf S. 3:17-18 der ursprünglichen Anmeldung von «einer Anzahl» 
Multimedia-Datenfiles  gesprochen  wird,  ist  dies  darauf  zurückzuführen, 
dass dort auch von mehreren Teilsendungen die Rede ist. Dass mehrere 
Teilsendungen durch mehrere Dateien repräsentiert werden, widerspricht 
nicht der Offenbarung, dass jede einzelne Teilsendung durch eine einzige 
Datei repräsentiert wird. 

Damit lässt sich Merkmal 1.C.1, gemäss dem mehrere der Multimedia-Da-
tenfiles jeweils einen Sendungsteil einer Sendung repräsentieren, nicht un-
mittelbar und eindeutig der ursprünglichen Anmeldung entnehmen. Der un-
abhängige Anspruch 1 ist daher unzulässig geändert. Da sich das Merkmal 
1.C.1 beziehungsweise 1.D.1 auch in den abhängigen Ansprüchen 1 bis 5 
gemäss Hilfsantrag 1 der Replik findet, ist das Klagepatent insgesamt nicht 
rechtsbeständig. 

Seite 34 

 
 
O2020_004 

Neuheit 

48.  
Nachdem das Klagepatent in der noch geltend gemachten Fassung unzu-
lässig geändert ist, braucht die Neuheit der geltend gemachten Ansprüche 
nicht  mehr  geprüft  zu  werden.  Nachfolgend  wird  dennoch  gezeigt,  dass 
das  Klagepatent,  wenn man  Merkmal  1.C.1  in  dem  Sinne  versteht,  dass 
jeder Sendungsteil durch eine einzige Multimedia-Datei repräsentiert wird, 
zwar  nicht  unzulässig  geändert,  aber  nicht  neu  gegenüber  US 
2003/0208767 A1 ist. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass bei einer 
Zuordnung  jedes  Sendungsteils  zu  genau  einer  Datei  jede  eindeutige 
Kennzeichnung  der  Datei  auch  eine  teilsendungsspezifische  Kennzeich-
nung ist. 

49.  
Eine  Erfindung  muss  neu  gegenüber  dem  gesamten  Stand  der  Technik 
sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, 
was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch 
schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons-
tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). 

Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Erfin-
dung  vor  dem  massgeblichen  Datum  in  einer  einzigen  Entgegenhaltung 
offenbart wurden.41 

Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung ist aus Sicht des massge-
blichen Fachmanns zu bestimmen. Dabei ist auf die Kenntnisse und Fä-
higkeiten des Fachmanns am massgeblichen Datum (Anmelde- oder Prio-
ritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.42 

Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig 
aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, die 
in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksichtigung der 
Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart sind, nicht 
aber, was der Fachmann der impliziten Offenbarung naheliegenderweise 
hinzufügen würde.43 

41  BGE  133  III  229  E.  4.1  –  «kristalline  Citaloprambase»;  BPatGer,  Urteil 
O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique». 
42 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II». 
43 SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 f. 

Seite 35 

                                                
O2020_004 

Neuheit gegenüber US 2003/0208767 A1  

50.  
Die US 2003/0208767 A1 («US 767») wurde am 6. November 2003 veröf-
fentlicht und ist somit Stand der Technik für das Klagepatent. 

US  767  betrifft  ein  «network  based  digital  information  and  entertainment 
storage and delivery system» (Titel). Die Patentschrift erläutert, dass per-
sönliche Videorekorder für digital verbreitete Fernsehkanäle zwar Funktio-
nen  wie  Pausieren,  Zurückspringen,  Vorspringen  oder  das  Überspringen 
von Werbeblöcken aufwiesen. Ein wesentlicher Nachteil sei jedoch, dass 
nur  gerade  die  letzten  Minuten  des  ausgewählten  Fernsehkanals  aufge-
zeichnet würden, bzw. nur eine vorher vom Nutzer ausgewählte Sendung. 
Werde beispielsweise eine Sendung einem Nutzer nach ihrer Ausstrahlung 
empfohlen, könne er sie nicht mehr anschauen, da sie nicht aufgezeichnet 
wurde (Absatz [0010]). Die Erfindung will diese Nachteile durch eine netz-
werkbasierte Programmierung überwinden, bei der sämtliche Fernsehka-
näle unabhängig von einer vorgängigen Auswahl durch den Benutzer «re-
mote»,  d.h.  nicht  auf dem  persönlichen  Videorekorder  des  Nutzers,  son-
dern in der «Cloud», gespeichert werden und abgerufen werden können 
(Absatz [0011]). 

Die  Beklagte  argumentiert,  dass  US  767  sämtliche  Merkmale  von  An-
spruch 1 des Klagepatents neuheitsschädlich vorwegnehme. 

Die Klägerin bestreitet dies und behauptet, dass die US 767 «mindestens» 
die Merkmale 1.C, 1.C.1, 1.C.2 und 1.C.3 des unabhängigen Anspruchs 1 
nicht offenbare. 

Substanziiert bestritten ist somit die Offenbarung der Merkmale 1.C, 1.C.1, 
1.C.2 und 1.C.3 der US 767. 

Offenbarung von Teilmerkmalen 1.C, 1.C.1, 1.C.2 und 1.C.3 durch die 
US 767 

51.  
Gemäss  Merkmal  1.C  erfolgt  ein Abrufen,  aufgrund  der  vorherigen Aus-
wahl, eines oder mehrerer Multimedia-Datenfiles aufgrund einer eindeuti-
gen Kennzeichnung, wobei [1.C.1] mehrere der Multimedia-Datenfiles je-
weils einen Sendungsteil einer Sendung eines Fernsehkanals repräsentie-
ren und [1.C.2] ihre Kennzeichnungen jeweils eine eindeutig teilsendungs-
spezifische Kennzeichnung ist zum Abruf von einem Server [1.C.3] auf dem 

Seite 36 

O2020_004 

jeweils die Sendung in einer von der möglichen Anzahl der Abrufvorgänge 
abhängigen vervielfachten Form abgespeichert wird. 

Die  US  767  offenbart  die  Verwendung  von  «cue  tones»  zur  Unterteilung 
von  Sendungen  in  Teilsendungen  («program  segments»)  oder  Kapitel. 
Dies wird in Absatz [0044] für die nachstehend eingeblendete Fig. 2 erläu-
tert. Das Fernsehprogramm 201 wird durch die «cue tones» in die Teilsen-
dungen («show segments») 231, 233 und 235 und die Werbeblöcke 221 
und 227 unterteilt.  

Abbildung 4:Fig. 2 aus US 767 

Als «Kapitel» wird ein inhaltlich abgrenzbarer Teil einer Sendung bezeich-
net, z.B. ein Monolog, Lied, Nachrichten oder Wetterbericht. «With the cue-
tones  defining  one  such  chapter,  processor  109  is  capable  of  identifying 
the  chapter  and  create  an  asset  concerning  the  same»  (Absatz [0044]). 
D.h. der Prozessor macht aus der inhaltlich abgegrenzten Teilsendung ein 
«asset».  

Gemäss Abs. [0043] der US 767 ist ein «asset» «a container for any object 
or  set  of  objects  that  may  be  desired  to  implement  a  service,  including 
video,  audio,  images,  […]».  Ein  «asset»  kann  demnach  ein  Objekt  oder 
eine Menge von Objekten umfassen, wobei es sich bei diesem einen Ob-
jekt oder der Menge von Objekten um eine Video-Datei oder Video-Dateien 
handeln kann. 

Diese Assets werden in der «library storage» des «library managers» per-
sistent gespeichert (Absatz [0066]). Sie können vom Benutzer ausgewählt 
und abgerufen werden (Absatz [0066]). Erfolgt ein Abruf, erzeugt der Me-
dienprozessor 119 eine «cache» Kopie des ausgewählten Assets. Weitere 
Abrufe des gleichen Assets können durch die Cache-Kopie erfüllt werden 
(«In serving a VOD [video-on-demand] request by a user, media processor 
119  retrieves  a  copy  of  the  requested  VOD  from  the  library  storage  and 
caches the copy while serving the VOD. Subsequent requests for the same 

Seite 37 

 
O2020_004 

VOD would trigger a cache hit, therefore expediting the VOD presentation», 
Absatz [0066]). 

Die  Lehre gemäss  US  767  offenbart  also,  dass mindestens  zwei  Kopien 
einer Sendung gemacht werden, eine im Bibliotheksspeicher und eine wei-
tere im Cache-Speicher. Ob die Cache-Kopie persistent oder temporär ist, 
spielt keine Rolle, da der Anspruch nicht auf die persistente «vervielfachte 
Form» der Sendungen beschränkt ist (vorne, E. 42). Die Cache-Kopie be-
schleunigt  die  Erfüllung  der Anfrage  und  vermeidet  damit  in  der  Patent-
schrift nicht weitere spezifizierte Engpässe bei der Bereitstellung der aus-
gewählten Sendungen am Server. 

Abbildung 5: Fig. 1 aus US 767 

In  einer Ausführungsform  der  Erfindung gemäss  US  767  ist  die  «verviel-
fachte Form» der Sendungen und Teilsendungen auch von der Anzahl der 
Abrufvorgänge  abhängig.  «  …  a  number  of  caches  …  are  placed  at  se-
lected delivery points in the system 100, e.g. at the input modulator bank 
123, to cache any assets recently requested by, or delivered to, users in 
the  hope  that  the  same  assets  will  be  requested  repeatedly  because  of 
their  popularity,  thereby  increasing  the  chance  of  a  cache  hit»  (Ab-
satz [0066]). Je beliebter eine Sendung oder Teilsendung, desto eher wird 
sie abgerufen und desto eher werden mehrere Cache-Kopie erstellt. Die 
«selected delivery points» sind Teil der Server-Architektur von US 767. Der 
Anspruch schliesst nicht aus, dass es sich beim «Server» um eine Vielzahl 
verbundener Server handelt.  

Da die Assets auswählbar sind, müssen sie eindeutig gekennzeichnet sein. 
Soweit ein Asset eine Teilsendung repräsentiert, was wie gesagt möglich 
ist, ist diese Kennzeichnung auch teilsendungsspezifisch. 

Seite 38 

 
O2020_004 

Nicht offenbart ist in US 767, dass eine Teilsendung durch mehrere Multi-
media-Datenfiles repräsentiert wird. Versteht man den Anspruch 1 aber so, 
dass er dies verlangt, ist er unzulässig geändert. Versteht man ihn so, dass 
er nicht unzulässig geändert ist, nämlich so, dass eine Teilsendung jeweils 
durch eine Datei repräsentiert wird, wird dies in Absatz [0044] von US 767 
offenbart, denn das «asset» kann gemäss Abs. [0043] auch aus einem Ob-
jekt, und damit einer Datei, bestehen. 

Die Merkmale 1.C., 1.C.1, 1.C.2 und 1.C.3 werden durch die US 767 daher 
unmittelbar und eindeutig offenbart. 

Die Klägerin argumentiert, dass sich das Verfahren von US 767 mittels Vor-
verarbeitung und Manipulation des Inhalts («content is manipulated») des 
gespeicherten Fernsehkanals (Generieren von Indikatoren und/ oder Meta-
Files und/ oder Trick-Files) grundlegend vom Verfahren nach Anspruch 1 
des Klagepatents unterscheide. 

Ob das Verfahren des Klagepatents von US 767 abweicht, da in US 767 
beschriebene  Manipulationen  im  Klagepatent  weder  offenbart  noch  not-
wendig sind, namentlich die Vorverarbeitung des TV-Streams zur Abgren-
zung  des  Fernsehkanals  in  einzelne  Programme  und  Programm-Seg-
mente, mag zutreffen oder nicht, ist aber rechtlich irrelevant, da für die Neu-
heit einzig relevant ist, ob die US 767 die Merkmale 1.C, 1.C.1, 1.C.2 und 
1.C.3 des Klagepatents offenbart, und die angeblichen grundsätzlichen Un-
terschiede im Verfahren können daran nichts ändern. 

Auch der Einwand der Klägerin, dass Speicherungen und Vervielfältigun-
gen,  die  einen Ausdruck  des  reinen  Transport-Mechanismus  darstellten, 
wie  z.B.  ein  vorgelagerter  Multicast-Server  (reines  Multicast-Verfahren), 
nicht unter den Schutzbereich des Anspruchs 1 fallen, überzeugen nicht. 
US 767 offenbart ein hierarchisches Speichersystem bestehend (mindes-
tens) aus der Bibliotheksspeicherung («library storage»), die hunderte von 
Terabytes  umfasst  und  die  letzten  Z  Stunden  Fernsehsendungen  spei-
chert. Weiter umfasst das Speichersystem einen Cache-Speicher («cache 
memory»), z.B. eine Harddisc, die eine Kapazität von mehreren Terabytes 
hat, viel geringer als der Bibliotheksspeicher. Im Cache-Speicher werden 
Y Stunden Fernsehsendungen gespeichert, sehr viel weniger als im Bibli-
otheksspeicher (Absatz [0048]). Wie die Beklagte zutreffend ausführt, dient 
ein Cache-Speicher, der mehrere Stunden Fernsehsendungen speichert, 
nicht  mehr  nur  dem  Transport  der  digitalen  Assets,  zumal  es  ohnehin 
schwierig ist, die Speicherung zum Transport und zum Abruf abzugrenzen. 

Seite 39 

O2020_004 

Der Cache gemäss US 767 dient für den Fachmann ersichtlich dazu, die 
Erfüllung  der  Nutzerabfragen  zu  beschleunigen  («expediting  the  VOD 
presentation», Absatz  [0066]),  genauso  wie  die  Speicherung  in  «verviel-
fachter Form» gemäss Anspruch. 

Legt man Merkmal 1.C.3 daher so aus, dass Anspruch 1 nicht unzulässig 
erweitert ist, ist der Anspruch durch die Lehre von US 767 neuheitsschäd-
lich vorweggenommen. 

Offenbarung  aller  Merkmale  des Anspruchs  1  gemäss  Hilfsantrag  1 
durch die US 767 

52.  
Der Hilfsanspruch 1 gemäss Replik, S. 17, fügt dem erteilten Anspruch 1 
das Merkmal hinzu, dass alle Sendungen (A bis H) eines Fernsehkanals 
(TV CH) auf einem Server (S) gespeichert werden. Die Erfindung gemäss 
US  767  zielt  darauf  ab,  dass  zeitverzögerte  Betrachten  von  Sendungen 
unabhängig davon zu ermöglichen, dass diese Sendungen vorab vom Nut-
zer zur Aufzeichnung ausgewählt wurden (Absatz [0011]). Dies setzt not-
wendigerweise voraus, dass alle Sendungen eines Fernsehkanals gespei-
chert werden. Nichts anderes wird in Absatz [0012] von US 767 offenbart 
(«previously broadcast programs … have been recorded at the headend 
regardless of any user request»). 

Damit ist auch Anspruch 1 gemäss Hilfsanspruch 1 durch die US 767 neu-
heitsschädlich vorweggenommen. 

Die Nichtigkeit des unabhängigen Anspruchs hat die Nichtigkeit des gan-
zen Patents zur Folge.44 

Demzufolge ist die Klage mangels Rechtsbeständigkeit des Klagepatents 
abzuweisen. 

Kosten- und Entschädigungsfolgen 

53.  
Ausgangsgemäss  wird  die  Klägerin  kosten-  und  entschädigungspflichtig 
(Art. 106 Abs. 1 ZPO).  

44  BPatGer,  Urteil  O2015_017  vom  11.  August  2016,  E. 4.2  a.E.  – 
«Beschriftungsmaschine für konische Teile». 

Seite 40 

                                                
O2020_004 

Die Klägerin bezeichnet den Streitwert in der Klage mit CHF 200’000. Die 
Beklagte geht in der Klageantwort von einem Streitwert von CHF 5 Millio-
nen aus. Mehr als 1,5 Millionen Kunden würden die angeblich patentver-
letzenden  «Swisscom TV» Angebote  der  Beklagten nutzen.  Die  Klägerin 
äussert sich in der Replik nicht mehr zum Streitwert. 

Angesichts der zahlreichen Kunden, welche die angeblich patentverletzen-
den Angebote der Beklagten nutzen, sowie der Aussage des Verwaltungs-
ratspräsidenten  der  Klägerin,  dass  die  Beklagte  Rückstellungen  in  der 
Höhe von CHF 2 pro Kunde von «Swisscom TV» für Patentverletzungen 
bilde, erscheint ein Streitwert von CHF 5 Millionen angemessen.  

Die  Gerichtsgebühr  ist  ausgehend  von  einem  Streitwert  von  CHF  5  Mio. 
und unter Berücksichtigung, dass das Gericht die Verletzung nicht prüfen 
musste, auf CHF 80’000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer) und mit dem Kos-
tenvorschuss  der  Klägerin  zu  verrechnen  (Art.  111 Abs.  1  ZPO).  Der  die 
Gerichtsgebühr  übersteigende Teil  des  Vorschusses  ist  der  Klägerin  zu-
rückzuerstatten. 

Für  die 
CHF 100’000 festzusetzen (Art. 5 KR-PatGer). 

rechtsanwaltliche  Vertretung 

ist  die  Entschädigung  auf 

54.  
Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können 
praxisgemäss  als  notwendige Auslagen  erstattet  werden  (Art.  32  PatGG 
i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), allerdings 
nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die 
berufsmässige  anwaltliche  Vertretung  gemäss  Tarif  übersteigt,  «von  der 
Grössenordnung  her  im  Bereich  der  rechtsanwaltlichen  Entschädigung» 
des Anwalts gemäss KR-PatGer. 45 

Die Beklagte macht Kosten von CHF 173’814 (ohne MwSt) für die Unter-
stützung  durch  den  Patentanwalt  geltend.  Die  Klägerin  nennt  Kosten  für 
den Patentanwalt von CHF 60’000 bis CHF 80’000 als angemessen. 

Praxisgemäss werden die notwendigen Auslagen für den Patentanwalt in 
der Höhe der tariflichen Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche 
Vertretung erstattet, um das Prozesskostenrisiko zumindest einigermassen 

45  BPatGer,  Urteil  O2016_009  vom  18. Dezember  2018,  E. 64  – 
«Durchflussmessfühler»;  Urteil  S2018_001  vom  23.  Mai  2018,  E.  5;  Urteil 
O2015_009  vom  21.  März  2018,  E.  11.2;  Urteil  O2012_43  vom  10.  Juni  2016, 
E. 5.5.  

Seite 41 

                                                
O2020_004 

vorhersehbar zu machen. Vorliegend lag das Schwergewicht der sich stel-
lenden rechtlich relevanten Fragen auf dem Gebiet des materiellen Patent-
rechts. Es rechtfertigt sich, dass die Klägerin der Beklagten die notwendi-
gen Auslagen für den Patentanwalt in einem die tarifliche Entschädigung 
des berufsmässigen anwaltlichen Vertreters leicht übersteigenden Umfang 
von CHF 120’000 erstattet. Entsprechend hat die Klägerin der Beklagten 
eine Parteientschädigung von CHF 220’000 (CHF 100’000 für den Anwalt 
plus CHF 120’000 für die notwendigen Auslagen für den Patentanwalt) zu 
bezahlen. 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.   Die Klage wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 

2.   Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 80’000. 

3.  Die  Kosten  werden  der  Klägerin  auferlegt  und  mit  ihrem  Kostenvor-
schuss  verrechnet.  Der  die  Gerichtsgebühr  übersteigende  Teil  des 
Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet. 

4.  Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung 

von CHF 220’000 zu bezahlen. 

5.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien je unter Beilage des Protokolls 
der Hauptverhandlung, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eid-
genössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestä-
tigung. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätes-
tens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu des-
sen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplo-
matischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 
Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und 
hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die 

Seite 42 

 
Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismit-
tel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizule-
gen (vgl. Art. 42 BGG). 

O2020_004 

St. Gallen, 2. März 2022 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Mark Schweizer 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 22.03.2022 

Seite 43