# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** d8b314f3-ab71-5939-a514-02bd485adb42
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2012_003
**Docket/Reference:** S2012_003
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/28/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2012_003 

  U r t e i l   v o m   2 .   F e b r u a r   2 0 1 2    

Besetzung 

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz), 
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi , 
Vizepräsident lic. iur. & dipl. Mikrotech.-Ing. Frank Schnyder 

Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger 

Verfahrensbeteiligte 

Rego-Fix AG, Obermattweg 60, 4456 Tenniken,   
vertreten durch Rechtsanwalt Peter Widmer, Fuhrer Marbach 
& Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern, 
Klägerin 

gegen 

Gewitec AG, Weststrasse 11, 3273 Kappelen,   
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thomas Bähler, Kellerhals 
Anwälte, Effingerstrasse 1, Postfach 6916, 3001 Bern, 
Beklagte 

Gegenstand 

Vorsorgliche Massnahmen (Patentverletzung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

S2012_003 

Vorgeschichte und Prozessablauf 

1.  
Am 24. Februar 2011 reichte die Klägerin beim Handelsgericht des Kan-
tons  Bern  eine  Klage  ein,  verbunden  mit  einem  Gesuch  um  Erlass  vor-
sorglicher Massnahmen. 

Sie stellte folgende Rechtsbegehren: 

1. Es sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe ge-
mäss Art. 292 StGB und mit Busse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO im 
Widerhandlungsfall  mit  Wirkung  für  die  Schweiz  und  Liechtenstein  zu 
verbieten, 

- Dichtscheiben des Typs GEWITEC OZ32 und OZ40 sowie 

-  Dichtscheiben  des  Typs  GEWITEC  DS  (DIN  6499/DIN  6388/Erickson) 
gemäss KB 6.1 

herzustellen,  zu gebrauchen,  zu verkaufen,  zu liefern, gegenüber Dritten 
anzubieten  oder  zu  bewerben  (auch  auf  dem  Internet),  zu  importieren 
bzw. zu exportieren oder sonst wie in Verkehr zu setzen, die zur äusseren 
Abdichtung  einer  Spannzangenaufnahme  einer  Werkzeugmaschine  mit 
eingesetzter  Spannzange  dienen,  wobei  diese  Dichtscheiben  in  der  zy-
lindrischen  Fläche  der  Durchführungsöffnung,  welche  einem  aufzuneh-
menden  Werkzeugschaft  zugewandt  ist,  eine  ringförmig  umlaufende  Nut 
haben, 

a) in welcher sich ein formelastischer O-Ring befindet, 

b) wobei die Breite der Nut grösser ist als die Schnurdicke des verwende-
ten oder verwendbaren O-Rings und 

c)  die  Tiefe  der  Nut  so  dimensioniert  ist,  dass  dieser  O-Ring  in  der  Nut 
axial beweglich ist. 

Eventualiter: 

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1.1  Es  sei  die  Beklagte  unter  Androhung  der  Bestrafung  ihrer  Organe 
gemäss Art. 292 StGB und mit Busse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO 
im Widerhandlungsfall mit Wirkung  für  die  Schweiz  und  Liechtenstein  zu 
verbieten, 

- Dichtscheiben des Typs GEWITEC OZ32 und OZ40 sowie 

-  Dichtscheiben  des  Typs  GEWITEC  DS  (DIN  6499/DIN  6388/Erickson) 
gemäss KB 6.1  

herzustellen,  zu gebrauchen,  zu verkaufen,  zu liefern, gegenüber Dritten 
anzubieten  oder  zu  bewerben  (auch  auf  dem  Internet),  zu  importieren 
bzw. zu exportieren oder sonst wie in Verkehr zu setzen, die zur äusseren 
Abdichtung  einer  Spannzangenaufnahme  einer  Werkzeugmaschine  mit 
eingesetzter  Spannzange  dienen,  wobei  diese  Dichtscheiben  in  der  zy-
lindrischen  Fläche  der  Durchführungsöffnung,  welche  einem  aufzuneh-
menden  Werkzeugschaft  zugewandt  ist,  eine  ringförmig  umlaufende  Nut 
haben, zugewandt ist, eine ringförmig umlaufende Nut haben, 

a) in welcher sich ein formelastischer O-Ring befindet, 

b) wobei die Breite der Nut grösser ist als die Schnurdicke des verwende-
ten oder verwendbaren O-Ring Rings und 

c)  die  Tiefe  der  Nut  so  dimensioniert  ist,  dass  dieser  O-Ring  in  der  Nut 
axial beweglich ist, 

d) wobei der Innendurchmesser des O-Ring Rings einem Wert zwischen 
dem  kleineren  und  grösseren  Schaftmass  gemäss Gravur  auf  der  Dicht-
scheibe entspricht. 

2. Die Beklagte sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss 
Art. 292 StGB und mit Busse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO im Wider-
handlungsfall 
Internetseite 
verpflichten, 
http://www.gewitec.ch/userfiles/file/Gewitec_Typ_DS.pdf auf ihrer Websei-
te www.gewitec.ch innert gerichtlich  zu bestimmender Frist  zu entfernen, 
soweit dort Dichtscheiben gemäss Rechtsbegehren 1 gezeigt, angeboten 
und beworben werden. 

die 

zu 

3.  Es  sei  die  Beklagte  zu  verurteilen,  der  Klägerin  je  nach Ausgang  des 
Beweisverfahrens nach deren Wahl entweder 

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a)  den  bei  der  Klägerin  durch  die  in  Rechtsbegehren  1  umschriebenen 
Benutzungshandlungen entstandenen Schaden, mindestens jedoch CHF 
30‘000.00, zuzüglich Zinsen von 5% seit wann rechtens zu ersetzen, oder 

b) den von der Beklagten durch die in Rechtsbegehren 1 umschriebenen 
Benutzungshandlungen  erzielten  Gewinn,  mindestens 
jedoch  CHF 
30‘000.00,  zuzüglich  Zinsen  von  5%  seit  wann  rechtens  herauszugeben 
oder 

c)  die  bei  der  Beklagten  durch  die  in  Rechtsbegehren  1  umschriebenen 
Benutzungshandlungen  entstandene  ungerechtfertigte  Bereicherung, 
mindestens  jedoch  CHF  30‘000.00,  zuzüglich  Zinsen  von  5%  seit  wann 
rechtens herauszugeben. 

4.  Das  Verbot  gemäss  Rechtsbegehren  1,  eventualiter  Rechtsbegehren 
1.1,  sowie  die  Beseitigung  gemäss  Rechtsbegehren  2  sei  im  Sinne  von 
Art. 261 ff. ZPO als vorsorgliche Massnahme anzuordnen. 

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (act.3_3). 

2.  
Die  Beklagte  beantragte  Nichteintreten  auf  das  Massnahmebegehren, 
eventualiter Abweisung (act. 3_64). 

3.  
Mit Verfügung vom 5. Mai 2011 ordnete das Handelsgericht die Einholung 
eines Kurzgutachtens an und schlug die dem Gutachter, Dr. Herbert Lae-
derach, zu stellenden Fragen vor (act. 3_93). 

4.  
Nach  Stellungnahmen  der  Parteien  (act.  3_102,  3_108  und  3_112)  wur-
den dem Gutachter mit Verfügung vom 27. Juni 2011 folgende Fragen un-
terbreitet (act. 3_115): 

a) Wie definieren Sie den massgeblichen Fachmann? 

b) Handelt es sich beim Schweizerischen Patent Nr. CH 694 851 um eine 
Neuheit  und  liegt  eine  erfinderische  Tätigkeit  bzw.  ein  Nicht-Naheliegen 
zum damaligen Stand der Technik vor, wie er aus den eingereichten Un-
terlagen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin hervorgeht? 

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c) Ist der Anspruch des Schweizerischen Patentes Nr. CH 694 851 allen-
falls vorweggenommen insbesondere durch DE 19832793 (AB 9), US Pa-
tent  Nr.  5,617879  (AB4),  Tietze,  Handbuch  der  Dichtungspraxis  (AB  5) 
Patent, CH 684 938 (KB 17)? 

d)  Durch  welche(s)  Merkmal(e)  unterscheidet  sich  der  Anmeldungsge-
genstand von dem von Ihnen ermittelten nächstliegenden Dokument oder 
Stand der Technik? 

e) Ergab sich die technische Lehre gemäss Anspruch 1 des Schweizeri-
schen  Patents  Nr.  CH  694  851  für  den  Durchschnittsfachmann  in  nahe 
liegender Weise aus der Gesamtheit aller Kenntnisse, die vor dem Stich-
tag  26.  Oktober  2000  bzw.  9.  November  1999  durch  Beschreibung,  Be-
nutzung oder in sonstiger Weise, so u.a. durch DE 19832793 (AB 9) bzw. 
US Patent Nr. 5,617879 (AB 4) bzw. W. Tietze, Handbuch der Dichtungs-
praxis (AB 5) bzw. CH 684 938 (KB 17) bzw. Parker Präzisions-O-Ringe-
Handbuch 1994 (AB 7, 8, 13, 14) bzw. Shigley/Mischke, Standard Hand-
book  of  Machine  Design,  (AB  15)  bzw.  VSM-Normenauszug  1991  (Teil 
von  KB  7.1.)  —  einzeln  oder  zusammengefügt  —  der  Öffentlichkeit  zu-
gänglich gemacht worden sind? 

f)  Welches  ist  die  objektive  technische  Aufgabe,  welche  darin  besteht, 
über  die  Änderung  oder  Anpassung  des  nächstliegenden  Stands  der 
Technik  die  technischen  Wirkungen  zu  erzielen,  die  die  Erfindung,  d.h. 
der  Gegenstand  des Anspruchs  1  des  Schweizerischen  Patents  Nr.  694 
851, über den nächstliegenden Stand der Technik mit sich bringt? 

g) Gibt es im nächstliegenden Dokument oder einem der anderen Doku-
mente einen Hinweis, durch den der Durchschnittsfachmann (lit. a) dazu 
angeregt  worden  wäre,  das  fehlende  Merkmal  oder  die  fehlenden  Merk-
male aus einem anderen der ge nannten Dokumente zu entnehmen und 
ohne weiteres mit dem nächstliegenden Dokument zu kombinieren. Wenn 
ja,  welches  ist  der  Hinweis  und  welches  Dokument  enthält  das  fehlende 
Merkmal bzw. die fehlenden Merkmale? 

h) Was  lässt sich  gegebenenfalls  aus  der Abweisung  des  Löschungsbe-
gehrens in Deutschland (Bescheid vom 25. Februar 2009 (KB 8) und Be-
schluss  vom  20.  Mai  2009  (KB  9)  in  technischer  Hinsicht  (insbesondere 
Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit) ableiten? Sind das deut-
sche  Gebrauchsmuster  und  das  schweizerische  Patent  identisch  und 
welches sind gegebenenfalls die Unterschiede? 

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i)  Tangieren  die  von  der  Gewitec  AG  hergestellten  Dichtscheiben  des 
Typs  GEWITEC  OZ32  und  OZ40  sowie  des  Typs  GEWITEC  DS  (DIN 
6499/ DIN 6388/ Erickson) 16, 20, 25, 32, 40 und 50 das Patent der Ge-
suchstellerin,  wenn  ja,  in  welchen  Bereichen  und  welche  Dichtscheiben 
sind gegebenenfalls patentwidrig? 

j) 1) WeIche strukturellen und/oder funktionellen Merkmale des Patentan-
spruchs  1  sind  bei  dessen Auslegung  zwingend  erforderlich,  um  die  ge-
mäss lit. f ermittel te Aufgabe zu lösen? 

2)  WeIche  der  zur  Lösung  der Aufgabe  zwingend  erforderlichen  struktu-
rellen  und/oder  funktionellen  Merkmale  sind  bei  den  von  der  Gesuchs-
gegnerin  vertriebenen  Dichtscheibe  vorhanden,  beurteilt  nach  den  nach-
folgenden Typen gemäss den in den Messprotokollen KB 12.2, 15.1 und 
15.2 ausgewiesenen Varianten: 

a) GEWITEC OZ32 und OZ40 

b) GEWITEC DS (DIN 6499/ DIN 6388/ Erickson) 16, 20, 25, 32, 40 und 
50 

3)  Welche  der  zur  Lösung  der Aufgabe  zwingend  erforderlichen  struktu-
rellen  und/oder  funktionellen  Merkmale  sind  bei  den  von  der  Gesuchs-
gegnerin  vertriebenen  Dichtscheiben  gegebenenfalls  nicht  vorhanden, 
beurteilt  nach  den  nachfolgenden  Typen  gemäss  den  in  den  Messproto-
kollen KB 12.2., 15.1. und 15.2. ausgewiesenen Varianten: 

a) GEWITEC OZ32 und OZ40 

b) GEWITEC DS (DIN 6499/ DIN 6388/ Erickson) 16, 20, 25, 32, 40 und 
50 

4) Sind die in den Begehren (Ziffern 1. und 1.1.) des Gesuchs erwähnten 
strukturellen und/oder funktionellen Merkmale a) bis c) (Ziff. 1) bzw. a) bis 
d)  (Ziff.1.1.)  vor  dem  Hintergrund  von  Anspruch  1  des  Schweizerischen 
Patents  Nr.  CH  694  851  geeignet,  um  die  allenfalls  patentverletzenden 
Dichtscheiben technisch korrekt zu beschreiben? 

k) Inwieweit bilden grössere oder vergrösserte Produktionstoleranzen von 
Dichtscheibe und Dichtmittel (0-Ring) bei der Bestimmung des Schutzbe-
reiches der technischen Lehre gemäss Anspruch 1 des Schweizerischen 
Patents Nr. CH 694 851 einen freien Stand der Technik? 

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l) Wird mit dem im Gesuch gestellten Begehren (Ziffern 1. und 1.1) allen-
falls ein Schutz verlangt, welcher über den durch das Patent geschützten 
Bereich hinaus geht? 

m) Haben Sie weitere sachdienliche Hinweise? 

5.  
Am  29.  September  2011  erstattete  Dr.  Laederach  sein  Gutachten  (act. 
3_123). 

Er ermittelte folgende Merkmalsanalyse (S. 5f.): 

Oberbegriff: 

M1)  Dichtungsvorrichtung  zur  äusseren Abdichtung  einer  Spannzangen-
aufnahme einer Werkzeugmaschine mit eingesetzter Spannzange 

M2)  bestehend  aus  einer  der  Spannzange  vorgesetzten  Dichtungsschei-
be, 

M3)  die  in  ihrer  einem  aufzunehmenden  Werkzeugschaft  zugewandten 
zylindrischen Fläche eine ringförmig umlaufende Nut (aufweist) 

M4) und einen in derselben angeordneten formelastischen Dichtungskör-
per aufweist, 

Kennzeichnender Teil: 

M5)  wobei  die  Breite  der  genannten  Nut  grösser  ist  als  der  Querschnitt 
des formelastischen Dichtungskörpers 

M6) und die Tiefe der genannten Nut über ihre gesamte Breite grösser ist 
als der Querschnitt des formelastischen Dichtungskörpers 

M7) derart, dass der Dichtungskörper in der Nut axial beweglich ist. 

Dabei kam er - u.a. - zum Schluss, dass das Merkmal M7 technisch über-
flüssig  sei,  da  es  durch  die  Umsetzung  der  Merkmale  M5  und  M6  auto-
matisch erfüllt werde (S. 12). 

Sodann kam der Gutachter zum Schluss, dass sowohl Rechtsbegehren 1 
als  auch  Rechtsbegehren  1.1  insofern  über  den  Schutzbereich  des 

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Streitpatentes hinausgingen, als sie durch Weglassen des Merkmals, wo-
nach die Tiefe der Nut über ihre gesamte Breite  grösser ist als der Quer-
schnitt  des  Dichtungskörpers  [M6],  den  Schutzbereich  in  den  Stand  der 
Technik (DE 198 32 793; act. 3_64 AB9) hinein ausdehnten (S. 43f.).  

6.  
Mit Schreiben vom 30. November 2011 nahm die Klägerin zum Gutachten 
Stellung und reichte ein präzisiertes Unterlassungsbegehren ein: 

"Neues  Rechtsbegehren  Ziff.  1.  für  das  Gesuch  um  Erlass  vorsorglicher 
Massnahmen  in  der  Fassung  vom  30.  November  2011  gemäss  Rechts-
begehren Ziff. 4. der Klage vom 24. Februar 2011: 

Es  sei  der  Beklagten  unter  Androhung  der  Bestrafung  ihrer  Organe  ge-
mäss Art. 292 StGB und mit Busse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO im 
Widerhandlungsfall  mit  Wirkung  für  die  Schweiz  und  Liechtenstein  zu 
verbieten. 

- Dichtungsvorrichtungen des Typs GEWITEC OZ32 und OZ40 sowie 

-  Dichtungsvorrichtungen  des  Typs  GEWITEC  DS  (DN  6499/DIN 
6388/Erickson) gemäss KB 6.1  

herzustellen,  zu gebrauchen,  zu verkaufen,  zu liefern, gegenüber Dritten 
anzubieten  oder  zu  bewerben  (auch  auf  dem  Internet),  zu  importieren 
bzw. zu exportieren oder sonst wie in Verkehr zu setzen, die 

a)  zur  äusseren  Abdichtung  einer  Spannzangenaufnahme  einer  Werk-
zeugmaschine mit eingesetzter Spannzange bestimmt sind, 

b) aus einer der Spannzange vorgesetzten Dichtungsscheibe bestehen, 

c)  wobei  diese  Dichtungsscheibe  in  der  zylindrischen  Fläche  der  Durch-
führungsöffnung, welche einem eingesetzten Werkzeugschaft zugewandt 
ist, eine ringförmig umlaufende Nut aufweist, 

d) in welcher sich ein formelastischer O-Ring befindet, 

e)  wobei  die  Breite  der  genannten  Nut  grösser  ist  als  der  Schnurdurch-
messer des O- Rings 

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f) und die Tiefe der Nut, d.h. der Abstand zwischen dem Werkzeugschaft 
und  dem  Nutgrund,  für  mindestens  einen  Schaftdurchmesser  innerhalb 
des auf der Dichtscheibe selbst (z.B. durch Gravur) oder in Begleitmateri-
al  empfohlenen  Bereichs  grösser  ist  als  der  Schnurdurchmesser  des  O- 
Rings." (act. 3_184). 

7.  
Mit  Eingabe  vom  19.  Dezember  2011  machte  die  Beklagte geltend,  eine 
förmliche  Klageänderung  sei  in  der  Eingabe  der  Klägerin  vom  30.  No-
vember nicht zu erkennen, und eine solche wäre auch nicht zulässig (act. 
3_199). 

8.  
Darauf führte die Klägerin mit Eingabe vom 21. Dezember 2011 unter Be-
zugnahme  auf  das  Schreiben  der  Beklagten  vom  19.  Dezember  2011 
aus: 

"Das  dem  Gutachter  neu  zur  Prüfung  vorgelegte  Rechtsbegehren  stellt 
nichts anderes als eine Verdeutlichung des ursprünglichen Rechtsbegeh-
rens  dar,  indem  es  die  „Tiefe  der  Nut“  und  das  funktionale  Element  der 
„axialen  Beweglichkeit“  entsprechend  den  Erkenntnissen  aus  dem  Gut-
achten  präzisiert.  Eine  solche  Abänderung  des  Rechtsbegehrens  würde 
die Identität des Streitgegenstandes nicht verändern. Vielmehr entspricht 
dieses Vorgehen der bundesgerichtlichen Praxis, wonach das Rechtsbe-
gehren  die  funktionalen  Merkmale  des  Verletzungsgegenstandes  mög-
lichst genau abzubilden hat (BGE 131 III 70 - Sammelhefter V).  

Die  Beurteilung,  inwiefern  ein  bestimmtes  Rechtsbegehren  zulässig  ist, 
obliegt  selbstredend  nicht  dem  Gutachter.  Nachdem  der  Gutachter  das 
bisherige Rechtsbegehren jedoch in Bezug auf den Stand der Technik als 
zu  weitgehend  beurteilt  hat,  erachtet  es  die  Gesuchstellerin  als  legitim, 
dass  der  Gutachter  das  nunmehr  präzisierte  Rechtsbegehren  auf  seine 
Deckungsgleichheit mit dem Verletzungstatbestand prüft. Es handelt sich 
dabei  ausschliesslich  um  eine  technische  und  nicht  um  eine  rechtliche 
Frage, denn nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Verlet-
zungsform als reale technische Handlung durch bestimmte Merkmale so 
zu umschreiben, dass es keiner Auslegung rechtlicher oder mehrdeutiger 
technischer Begriffe bedarf (BGE 131 III 70 E. 3.3 Sammelhefter V). 

Soweit der Gutachter das vorgeschlagene Rechtsbegehren in technischer 
Hinsicht für tauglich befindet, stellt die Gesuchstellerin denn auch bereits 

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heute  in Aussicht,  dass  sie  ihr  Rechtsbegehren  entsprechend  anpassen 
wird." (act. 4). 

Mithin hatte die Klägerin mit ihrer Eingabe vom 30. November 2011 noch 
keine Änderung ihres Rechtsbegehrens vorgenommen, sondern sie hatte 
lediglich dem Gutachter einen Vorschlag zur Prüfung unterbreitet, und sie 
stellte  in  Aussicht,  dass  sie  ihr  Begehren,  soweit  es  der  Gutachter  für 
technisch tauglich befinde, entsprechend anpassen werde. 

9.  
Mit Verfügung vom 27. Dezember 2011 überwies der Präsident des Han-
delsgerichts des Kantons Bern die Sache dem Bundespatentgericht (act. 
1). Die Kosten des (bernischen) Massnahmeverfahrens wurden auf CHF 
4'000.00  festgelegt  und  aus  der  von  der  Klägerin  geleisteten  Vorschuss 
bezogen  (Disp.  Ziff.  3).  Die  Kosten  des  Gutachtens  von  CHF  18'610.00 
wurden aus den von den Parteien geleisteten Beweiskostenvorschüssen 
von je CHF 10'000.00 bezogen (Disp. Ziff. 4).  

10.  
Mit Verfügung vom 5. Januar 2012 wurde der Klägerin Frist bis 23. Janu-
ar 2012 zur Leistung eines Kostenvorschusses von CHF 15'000.00 ange-
setzt (act. 21). Die Zahlung erfolgte [innert erstreckter Frist] am 16. Janu-
ar 2012. 

Prozessuales 

11.  
Nachdem  vorliegend  das  Verständnis  eines  technischen  Sachverhaltes 
für den Entscheid von besonderer Bedeutung ist, ist in Dreierbesetzung, 
mit zwei technischen Richtern, zu entscheiden (Art. 23 Abs. 3 PatGG). 

Materielles 

12.  
Die Klägerin ist Inhaberin des Streitpatentes CH 694 851 (act. 3_3, Beila-
ge 2). 

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Die Klägerin macht geltend, die Beklagte verletze mit von ihr vertriebenen 
Dichtscheiben das Streitpatent. 

Die  Klägerin  macht  weiter geltend,  dass  ihr  dadurch  ein  nicht  leicht  wie-
der gutzumachender Nachteil entstehe (act. 3_3). 

13.  
Vorsorgliche  Massnahmen  -  namentlich  zur  vorläufigen  Vollstreckung 
streitiger  Unterlassungsansprüche,  wie  vorliegend  beantragt  -  werden 
nach Art. 77 PatG in Verbindung mit Art. 261 Abs. 1 ZPO dann angeord-
net, wenn der Antragssteller glaubhaft macht, dass die Gegenpartei eine 
gegen  ein  Patent  des Antragsstellers  verstossende  Handlung  begangen 
hat  oder  vorzunehmen  beabsichtigt  und  dass  ihm  daraus  ein  nicht  leicht 
ersetzbarer Nachteil droht. 

Glaubhaft  zu  machen  ist  demnach  zum  einen  die  Rechtsverletzung  und 
zum anderen, dass dem Gesuchsteller durch diese Verletzung ein Nach-
teil droht, der nicht leicht wiedergutzumachen ist.  

14.  
Damit ist vorerst zu prüfen, ob eine Verletzung des Streitpatents glaubhaft 
gemacht ist. 

Die  Gutheissung  des  Unterlassungsbegehrens  im  Patentprozess  setzt  - 
als notwendig, aber nicht hinreichend - voraus, dass, kumulativ  

a)  das  Rechtsbegehren  die  konkrete  technische  Ausgestaltung  der  zu 
verbietenden Ausführungsform – Vorrichtung bzw. Verfahren – benennt, 

b) der Beklagte genau diese Vorrichtung herstellt, vertreibt etc. bzw. das 
Verfahren verwendet, 

c) diese Vorrichtung bzw. dieses Verfahren – wortsinngemäss oder äqui-
valent – in den Schutzbereich des Streitpatentes fällt. 

Damit die Anforderung c) erfüllt ist, muss die Vorrichtung bzw. das Verfah-
ren, so wie im Rechtsbegehren definiert, – wortsinngemäss oder äquiva-
lent – als Ganzes im Schutzbereich des Streitpatentes liegen und darf al-
so nicht über den Schutzbereich des Streitpatentes hinausgehen, da an-
sonsten  auch konkrete Vorrichtungen  bzw.  Verfahren  vom  Rechtsbegeh-
ren umfasst würden, die das Streitpatent gar nicht schützt. 

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Ist  a)  nicht  erfüllt,  wird  auf  die  Klage  nicht  eingetreten,  sind  b)  oder  c) 
nicht erfüllt, wird die Klage abgewiesen (Art. 66 lit. a PatG). 

Dies bedeutet, dass im Massnahmeverfahren zur Glaubhaftmachung des 
Bestehens  des  behaupteten  Unterlassungsanspruches  a)  erfüllt  und  b) 
und c) glaubhaft gemacht sein müssen. 

15.  
In  ihrem  ursprünglichen  Rechtsbegehren  1  nahm  die  Klägerin  eine  ge-
wisse  Beschreibung  der  technischen  Ausgestaltung  der  angegriffenen 
Ausführungsform vor. Auf den Hinweis des Gutachters hin, wonach die so 
im  Rechtsbegehren  beschriebene  Ausführungsform  den  Schutzbereich 
des  Streitpatenes  überschreite,  schlug  die  Klägerin,  wie  behandelt,  eine 
Änderung  des  Rechtsbegehrens  vor.  Zur  Begründung  führte  sie  an: 
"Nachdem der Gutachter das bisherige Rechtsbegehren jedoch in Bezug 
auf den Stand der Technik als zu weitgehend beurteilt hat, erachtet es die 
Gesuchstellerin  als  legitim,  dass  der  Gutachter  das  nunmehr  präzisierte 
Rechtsbegehren auf seine Deckungsgleichheit mit dem Verletzungstatbe-
stand prüft."   

Damit  vermengt  die  Klägerin  zwei  der Anforderungen  an  das  Rechtsbe-
gehren: Der Gutachter war zum Schluss gekommen, dass das Rechtsbe-
gehren über den Schutzbereich hinausgehe (mithin die oben unter 3. auf-
geführte Anforderung  c  nicht  erfülle),  worauf  die  Klägerin  das  Rechtsbe-
gehren umformuliert und vom Gutachter geprüft haben will, ob es nun die 
Verletzungsform erfasst (mithin die Anforderung a und b erfüllt). 

Das Ansinnen  der  Klägerin,  dem  Gutachter  eine  neue  Formulierung  des 
Rechtsbegehrens sozusagen zur Vorprüfung vorzulegen, um dann im Er-
folgsfalle  das  Rechtsbegehren  entsprechend  zu  ändern,  scheitert  daran, 
dass  das  Gericht  ausschliesslich  gestellte  Rechtsbegehren,  mithin  sol-
che,  die  Prozessgegenstand  bilden,  beurteilt.  D.h.  solange  die  Klägerin 
die Änderung nicht vorgenommen hat, und das hat sie, wie oben Ziff. I. 8. 
behandelt,  nicht,  ist  sie  auch  nicht  zu  beurteilen,  weder  vom  Gutachter 
noch vom Gericht. 

Mit  dem  Gutachter  ist  davon  auszugehen,  dass  das  (ursprüngliche) 
Rechtsbegehren sowohl bezüglich Rechtsbegehren 1 als auch bezüglich 
Rechtsbegehren  1.1  insofern  über  den  Schutzbereich  des  Streitpatentes 
hinausgeht, als es durch Weglassen des Merkmals M6, wonach die Tiefe 
der  Nut  über  ihre  gesamte  Breite    grösser  ist  als  der  Querschnitt  des 

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Dichtungskörpers,  den  Schutzbereich  in  den  Stand  der Technik  (DE  198 
32  793;  act.  3_64 AB9)  hinein  ausdehnt  (act.  3_123,  S.  43f.).  Geht  das 
Rechtsbegehren  aber  über  den  Schutzbereich  hinaus, führt  dies  zur Ab-
weisung des Massnahmebegehrens, ohne dass auf weitere Fragen noch 
einzugehen wäre.  

Daran  ändert  auch  die  Angabe  von  Typenbezeichnungen  im  Rechtsbe-
gehren nichts; weil eine Typenbezeichnung jederzeit geändert bzw. unter 
der gleichen Typenbezeichnung anderes vertrieben werden kann, können 
Typenbezeichnungen  die  konkrete  Umschreibung  der  technischen  Aus-
gestaltung  der  angegriffenen Ausführungsform  nicht  ersetzen  (BGE  131 
III 70 E.3.3). 

16.  
Lediglich der Vollständigkeit halber sei festgehalten, dass auch dem neu 
vorgeschlagenen Rechtsbegehren das gleiche Schicksal beschieden wä-
re: Hier fehlt neben dem Merkmal M6 auch noch das Merkmal M7 (axiale 
Beweglichkeit).  Dabei  kann  offenbleiben  ob  mit  dem  Gutachter  das 
Merkmal  M7  bei  Erfüllung  von  M5  und  M6  als  überflüssig  bezeichnet 
werden kann, fehlt doch hier wie gesagt nicht nur M7, sondern auch M6. 

Bei  dieser  Sachlage  kann  auch  offenbleiben,  ob  der  von  der  Klägerin  in 
den  Änderungsvorschlag  übernommenen  Definition  des  Gutachters  be-
züglich der Nut-Tiefe gefolgt werden könnte. 

17. 
Ist das Massnahmebegehren abzuweisen, so erübrigt sich auch die Prü-
fung  der  Frage,  ob  die  zeitliche  Voraussetzung  für  die  Gewährung  einer 
vorsorglichen Massnahme (relative Dringlichkeit) hier gegeben sei, nach-
dem  die  Klägerin  die  angegriffene  Ausführungsform  bereits  seit  2007 
kannte und seither mit der Beklagten in diversen Verhandlungen gestan-
den hatte.  

Kosten und Entschädigungsfolgen 

18.  
Ausgangsgemäss wird die Klägerin kostenpflichtig. Sie hat auch die Kos-
ten des Gutachtens zu tragen, weshalb sie zu verpflichten ist, der Beklag-
ten  denjenigen  Betrag  zu  ersetzen,  welcher  für  das  Gutachten  dem  von 
der Beklagten geleisteten Beweiskostenvorschuss belastet wurde. 

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19.  
Zudem  hat  die  Klägerin  der  Beklagten  eine  Parteientschädigung  zu  ent-
richten.  

20.  
Den  Streitwert  (der  Hauptsache)  bezifferte  die  Klägerin  mit  CHF 
250'000.00  klar  übersteigend  (act.  3_3,  S.  9).  Zum  Streitwert  des  Mass-
nahmebegehrens hat sie sich nicht geäussert. 

Mit  der  Massnahmeantwort  bezeichnete  die  Beklagte  die  Streitwertbezif-
ferung der Klägerin als reichlich hoch, nachdem der von der Klägerin ge-
nannte  Mindestschaden  von  CHF  30'000.00  [Rechtsbegehren  Ziff.  3  der 
Hauptklage]  sich  viel  eher an  den günstigen  Stückkosten  des  von  vielen 
Anbietern in verhältnismässig geringen Stückzahlen vertriebenen Bauteils 
orientiere (act. 3_64, S. 3, Ziff. 2). Diese Argumentation geht indessen für 
das Massnahmeverfahren insofern an der Sache vorbei, als es hier nicht 
um  zurückliegende  Verletzungen, sondern  um  ein  Verbot für  die  Zukunft 
geht. Und diesbezüglich, nun im Zusammenhang mit der Sicherheitsleis-
tung für das Massnahmeverfahren, legt die Beklagte dar, dass und wes-
halb  ihr  durch  die  Massnahme  ein  Schaden  von  mindestens  CHF 
120'000.00 drohe (S. 6, Ziff. 17). 

Damit  scheint  es  angemessen,  für  das  Massnahmeverfahren  von  einem 
Streitwert von CHF 120'000.00 auszugehen.  

Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.  
Das Massnahmebegehren wird abgewiesen.  

2.  
Die  Gerichtsgebühr  für  das  bundespatentgerichtliche  Massnahmeverfah-
ren wird festgesetzt auf CHF 10'000.00. 

3.  
Die  Kosten  werden  der  Klägerin  auferlegt.  Sie  werden  aus  dem  von  der 
Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 15'000.00 bezogen. Der Restbe-
trag wird der Klägerin zurückerstattet. 

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4.  
Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten denjenigen Betrag zu erset-
zen,  welcher  für  das  Gutachten  dem  von  der  Beklagten  geleisteten  Be-
weiskostenvorschuss belastet wurde. 

5.  
Die  Klägerin  wird  verpflichtet,  der  Beklagten  eine  Prozessentschädigung 
von CHF 10'000.00 zu bezahlen. 

Dieses Urteil geht an:  

–  die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)  
–  die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)  
–  das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der  Rechtskraft,  mit 

Gerichtsurkunde) 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

St. Gallen, 2. Februar 2012 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident  

Erster Gerichtsschreiber 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Jakob Zellweger 

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