# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 3615fbc3-bae3-583d-8362-ccf524bca634
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2019-02-06
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2019_003
**Docket/Reference:** S2019_003
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/142/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

S2019_003

D é c i s i o n   d u 6   f é v r i e r   2 0 1 9

Composition de la Cour

Président du Tribunal Mark Schweizer,
Première greffière Susanne Anderhalden

Parties à la procédure

A. Sàrl,

représentée par Maître Stefano Fabbro, 

demanderesse

contre

1. B.,
2. C.,
3. D. S.A.,

défendeurs

Objet

Demande de mesures provisionnelles et superprovision-
nelles (interdiction de disposition)

S2019_003

Le président considère :

1.
Par acte du 31 janvier 2019, reçue le 5 février 2019, la demanderesse a 
introduit  une  demande  de  mesures  provisionnelles  et  superprovision-
nelles  concernant l’interdiction  de  disposition,  en  soutenant  les  conclu-
sions suivantes :

« Sur mesures superprovisionnelles

1. Déclarer la présente requête recevable.

2.

Faire  interdiction  à  Monsieur  B. et/ou  Monsieur  C. et/ou  D. S.A.,  sous  la 

menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de disposer de quelque façon 

que ce soit des demandes de brevets litigieuses, à savoir les demandes de 

brevets  suisses  n°  111,  222,  333,  444,  555,  666 ou  d'octroyer  à  des  tiers 

des droits quelconques sur l'une ou l'autre de ces demandes de brevets ou 

de retirer l'une ou l'autre de ces demandes de brevets ou de renoncer par-

tiellement ou totalement aux revendications qu'elles contiennent.

3. Ordonner  à  l'Institut  Fédéral  de  la  Propriété  Intellectuelle  de  ne  pas  entrer 

en matière sur une éventuelle requête de la part de Monsieur B. et/ou Mon-

sieur C. et/ou D. S.A. et/ou de tous mandataires agissant pour leur compte 

ou le compte de personnes ou sociétés autres qu'A. Sàrl,  ayant pour objet 

tout  acte  de  disposition  des  demandes  de  brevets  litigieuses  n°  111,  222, 

333, 444, 555, 666.

4. Ordonner à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle d'inscrire provisoi-

rement  au  registre  des  brevets  une  restriction  du  droit  de  disposition  des 

demandes de brevets litigieuses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666.

5. Ordonner à  l'Institut Fédéral  de  la Propriété Intellectuelle  de suspendre les 

demandes de brevets litigieuses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666.

6. Communiquer l'Ordonnance à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, 

Stauffacherstrassse 65/59g, 3003 Berne.

7. Dire que les effets de la décision de mesures superprovisionnelles resteront 

en vigueur jusqu'à la décision sur mesures provisionnelles.

8. Condamner Monsieur B., Monsieur C. et D. S.A., solidairement, en tous les 

frais judiciaires et dépens de l'instance.

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Sur mesures provisionnelles

9. Déclarer la présente requête recevable.

10. Constater qu'A. Sàrl est titulaire des demandes de brevets n° 111, 222, 333, 

444, 555, 666.

11. Faire  interdiction  à  Monsieur  B. et/ou  Monsieur  C. et/ou  D. S.A.,  sous  la 

menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de disposer de quelque façon 

que ce soit des demandes de brevets litigieuses, à savoir les demandes de 

brevets  suisses  n°  111,  222,  333,  444,  555,  666 ou  d'octroyer  à  des  tiers 

des droits quelconques sur l'une ou l'autre de ces demandes de brevets ou 

de retirer l'une ou l'autre de ces demandes de brevets ou de renoncer par-

tiellement ou totalement aux revendications qu'elles contiennent.

12. Ordonner  à  l'Institut  Fédéral  de  la  Propriété  Intellectuelle  de  ne  pas  entrer 

en matière sur une éventuelle requête de la part de Monsieur B. et/ou Mon-

sieur C. et/ou D. S.A. et/ou de tous mandataires agissant pour leur compte 

ou le compte de personnes ou sociétés autres qu'A. Sàrl,  ayant pour objet 

tout  acte  de  disposition  des  demandes  de  brevets  litigieuses  n°  111,  222, 

333, 444, 555, 666.

13. Ordonner à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle d'inscrire provisoi-

rement  au  registre  des  brevets  une  restriction  du  droit  de  disposition  des 

demandes de brevets litigieuses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666.

14. Ordonner à  l'Institut Fédéral  de  la Propriété Intellectuelle  de suspendre les 

demandes de brevets litigieuses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666.

15. Communiquer l'Ordonnance à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, 

Stauffacherstrassse 65/59g, 3003 Berne.

16. Dire  que  les  effets  de  la  décision  de  mesures  provisionnelles  resteront  en 

vigueur jusqu'à droit jugé sur le fond ou accord entre les parties.

17. Condamner Monsieur B., Monsieur C. et D. S.A., solidairement, en tous les 

frais judiciaires et dépens de l'instance.

18. Débouter Monsieur B., Monsieur C. et D. S.A. de toutes autres ou contraires 

conclusions.

19.

Impartir un délai à A. Sàrl pour ouvrir action au fond. »

2.
Les défendeurs 1 et 2 ont leur domicile en Suisse. La défenderesse 3, en 
revanche,  est  une  société  par  actions  enregistrée  au  Luxembourg.  La 
compétence à raison de lieu pour la défenderesse 3 est fondée sur l’art. 6 
al. 1 et 31 Convention de Lugano (Convention concernant la compétence 

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judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile 
et commerciale, SR 0.275.12).

La demande porte sur des mesures (super)provisionnelles concernant six 
demandes de brevet suisses. La compétence d’attribution du Tribunal fé-
déral des brevets est donc établie (art. 26 let. a en lien avec let. b LTFB).

3.
Par  application  de  l’art.  23  al.  1  let.  b  LTFB,  le  président  statue  en  tant 
que juge unique.

4.
La langue de procédure est le français (art. 36 LTFB).

5.
Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles requises en vertu de l’art. 
77 LBI en lien avec l’art. 261 al. 1 CPC lorsque la partie requérante rend 
vraisemblable  qu’une  prétention  dont  elle  est  titulaire  a  été  l’objet  d’une 
atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer 
un préjudice difficilement réparable (let. b). Une allégation est jugée vrai-
semblable  lorsque  le  juge  la  tient  pour  hautement  probable  alors  même 
que tous les doutes ne sont pas écartés. Il suffit également à la partie ad-
verse  de  rendre  vraisemblables  ses  exceptions  ou  objections.1 La  situa-
tion doit présenter par ailleurs une certaine urgence et la mesure ordon-
née doit être proportionnelle.2

En  cas  d’urgence  particulière,  notamment s’il  y  a  risque  d’entrave  à  leur 
exécution,  le  tribunal  peut  ordonner  des  mesures  provisionnelles  immé-
diatement,  sans  entendre  (à  titre  superprovisionnel)  la  partie  adverse 
(art. 265 al. 1 CPC).

Les mesures provisionnelles qui sont imposées sans avoir entendu le dé-
fendeur  portent  atteinte  au  droit constitutionnel  du  défendeur  d’être  en-
tendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ils ne doivent donc être ordonnés qu’en dernier 
ressort. Si l’urgence particulière est causée par le retard de la demande-
resse dans le dépôt de sa demande, la demande de mesures superprovi-
sionnelles doit être refusée. L’urgence spéciale requise ne s’applique pas 
si la demanderesse attend deux mois sans raison valable avant de dépo-

1 ATF 132 III 83 c. 3.2; 103 II 287 c.2; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizeri-

sches Zivilprozessrecht, Berne 2010, N 11.193 s.

2 BSK ZPO-Sprecher, art. 261 CPC N 10.

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ser  sa  demande.3 La  demande  doit  être déposée  immédiatement,  dans 
un délai d’une à deux semaines après que la demanderesse est en me-
sure de le faire.4

6.
La  demanderesse  fonde  sa  demande  sur  les  allégations  factuelles  sui-
vantes : 

Les  six  demandes  de  brevet  litigieuses ont  été  déposées  par  la  société 
E. SA,  entre  juin  et  octobre  2016.  Les  demandes  de  brevet  ont  servi  de 
garantie pour un prêt accordé à E. SA par F. SA. Selon la demanderesse, 
les six demandes de brevet lui ont été transférées par E. SA le 1er février 
2017 en échange de la reprise du prêt reçu par E. SA de F. SA.

Le 2 février 2017, F. SA et d’autres ont déposé une plainte pénale contre 
le défendeur 1, l’un des administrateurs de E. SA, alléguant que le défen-
deur 1 les avait conduits à investir dans une société surendettée.

Le 5 mai 2017, le défendeur 1 a demandé et obtenu de l’Institut de Pro-
priété  Intellectuelle  l’enregistrement  du  transfert  des  six  demandes  de 
brevet de E. SA, qui en était encore le titulaire enregistré, à lui-même et 
au défendeur 2 en tant que copropriétaire.

Le 19 mai 2017, G. et la demanderesse (en constitution) ont déposé une 
plainte pénale contre le défendeur 1 pour escroquerie au sens de l’article 
146  CP.  Le 22 mai 2017,  le  Ministère  public  de  l’Etat  de  Fribourg a  pro-
noncé le séquestre, en application de l’article 263 al. 1 let. c CPP, des six 
demandes  de  brevets  en  litige. Le  séquestre  était  confirmé,  sur  recours, 
par la chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois par jugement du 
9 août 2017. 

Par décision du 25 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de la 
Gruyère a prononcé la faillite de E. SA avec effet le même jour.

Par courrier du 3 novembre 2017, le Ministère public de l’Etat de Fribourg
avait imparti un délai à la demanderesse pour ouvrir action devant la Jus-
tice civile. Ce délai était prolongé plusieurs fois. Le 24 mai 2018, le Minis-
tère  public  a  prolongé  le  délai  jusqu’au  1er mars  2019  pour  attendre  la 

3 TFB, arrêt S2018_002 du 5 avril 2018, c. 7.
4 TFB, arrêt S2012_009 du 12 juin 2012, c. 5.

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prise de position de masse en faillite de E. SA en liquidation, qui revendi-
quait également la titularité des demandes de brevets litigieuses.

En date du 21 novembre 2018, le Ministère public de l’Etat de Fribourg a 
informé  les  parties  à  la procédure  pénale  ouverte  à  l’encontre  de  défen-
deur 1 que  ce  dernier  et  le  défendeur 2 avaient,  entre  autres,  cédé  les 
demandes  de  brevets  litigieuses  à  la  défenderesse 3 sise  au  Luxem-
bourg. Par la suite, la défenderesse 3 a tenté de faire enregistrer le trans-
fert  allégué  auprès  de  l’IPI,  mais  en  raison  du  blocage,  l’IPI  a  refusé 
d’enregistrer le transfert.

Dans  ce même  courrier,  le  Ministère  public  a  cependant  avancé  le  délai 
imparti  à  la  demanderesse pour  ouvrir  action  devant  la  Justice  civile  au 
31 janvier 2019. Le Ministère public a fait valoir que la procédure de liqui-
dation de la faillite de E. SA arrivait à son terme, que l’Office des faillites 
fribourgeois avait refusé de statuer sur la revendication des demandes de 
brevet  formulée  par  la  demanderesse  et  qu’une  action  révocatoire  au 
sens des articles 285 et suivants LP avait été portée à l’inventaire. Le Mi-
nistère public a menacé de lever le séquestre pénal des six demandes de 
brevet passé l’échéance du 31 janvier 2019.

Suite  à  une requête de  la  demanderesse,  le  Ministère  public  a  confirmé 
sa décision par lettre du 16 janvier 2019.

7.
Compte  tenu  du  comportement  antérieur  des  défendeurs et  notamment 
de la tentative d’enregistrement du transfert des demandes de brevet à la 
défenderesse 3,  il  existe  un risque qu’une fois  la  séquestre pénale  expi-
rée,  les  défendeurs  tentent  d’enregistrer  le  transfert  allégué  des  de-
mandes de brevet à la défenderesse 3.

La  mise  sous  séquestre  des  six  demandes  litigieuses  prenant  fin  le  31 
janvier 2019, il n’est évidemment pas possible d’entendre les défendeurs 
avant  d’ordonner  des  mesures  préliminaires  visant  à  empêcher 
l’enregistrement  d’un  transfert au  registre  de  brevets. En  ce  sens,  il  y  a 
une urgence particulière.

Mais  cette  urgence  est  due  au  dépôt  tardif  de  la  demande  de  mesures 
superprovisionnelles par  la  demanderesse.  La  demanderesse  a  été  in-
formée par le Ministère public le 21 novembre 2018 que le séquestre pé-
nal prendrait fin le 31 janvier 2019. Si la demanderesse avait déposé sa 
demande  en  temps  opportun,  c’est-à-dire  au  début  de  décembre  2018, 

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les défendeurs auraient eu suffisamment du temps pour prendre position 
sur cette demande (il est possible que la défenderesse 3 n’ait pas pu être 
entendue  à  temps,  car  elle  a  son  siège  à  Luxembourg,  mais  les  défen-
deurs 1 et  2  auraient  pu  être  entendus).  Le fait que  cela  n’est  plus  pos-
sible aujourd'hui est dû exclusivement au dépôt tardif de la requête par la 
demanderesse. Les défendeurs ne peuvent être privés de leur droit cons-
titutionnel d’être entendus en raison du retard de la demanderesse. Selon 
la jurisprudence du Tribunal fédéral des brevets, un retard de deux mois 
dans le dépôt d’une demande de mesures superprovisionnelles entraîne 
le rejet de la requête.5

La  demande de mesures  superprovisionnelles  est  en conséquence  reje-
tée.

8.
Il est imparti aux défendeurs 1 et 2 et à la défenderesse un délai pour se 
déterminer sur l’édiction de mesures provisionnelles (art. 253 CPC).

9.
Etant donné que la défenderesse 3 ne dispose d’aucun domicile de notifi-
cation ni d’un destinataire de la notification en Suisse, il convient confor-
mément à l’art. 140 CPC de l’intimer à élire en Suisse un domicile de noti-
fication.  Si  la  défenderesse 3 ne  s’est  pas  conformée  à  cette  injonction 
dans  le  délai  imparti,  la  notification  est  effectuée  par  publication  dans  la 
Feuille officielle suisse du commerce ; l’acte est alors réputé notifié le jour 
de la publication (art. 141 CPC).

10.
En  contradiction  avec  l’art.  221  al. 1  let. c CPC  en  lien avec  l’art. 219 
CPC, la  demanderesse  n’a  pas  déclaré  de  valeur  en  litige  pour  la  pré-
sente procédure. Elle est donc fixée un délai pour le faire.

11.
La décision sur les frais est prise dans la décision finale sur les mesures 
provisionnelles (art. 104 al. 1 CPC).

5 TFB, arrêt S2018_002 du 5 avril 2018, c. 7.

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Le président reconnaît :

1. La demande de mesures superprovisionnelles est rejetée.

2. Un délai jusqu‘au 21 février 2019 est imparti aux défendeurs 1 et 2
pour soumettre la réponse relative aux mesures provisionnelles.

3. Un  délai  de  14  jours  à  compter  de  la  notification de  la  présente 
décision  est  imparti  à  la  défenderesse 3 pour  soumettre  la  réponse 
relative aux mesures provisionnelles. La défenderesse 3 est invitée à 
désigner dans le même délai un domicile de notification ou un desti-
nataire  de  la  notification  en  Suisse. A  défaut,  la  notification  à  la  dé-
fenderesse se fait par voie de publication.

4. La  demanderesse  est  invitée  à  indiquer  la  valeur  litigieuse  pour  la 

présente procédure jusqu’au 21 février 2019.

5.  Le montant des frais judiciaires sera fixé dans le cadre de la décision 

finale.

6. La  présente  décision  est  communiquée  à  (contre  accusé  de  récep-

tion) :
– la demanderesse,
– les défendeurs 1 et 2 et la défenderesse 3 avec la demande et 

ses annexes (pour la défenderesse 3 par voie d’entraide 
judiciaire, sans annexes qui sera remis au destinataire de la 
notification en Suisse)

– Institut fédéral de la propriété intellectuelle

La suspension des délais ne s’applique pas dans cette affaire (art. 145 al. 
2 lit. b CPC).

Saint-Gall, le 6 février 2019

Au nom du Tribunal fédéral des brevets

Président du Tribunal

Première greffière

Mark Schweizer

Susanne Anderhalden

Envoi le : 07.02.2019

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