# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 3d8d6bd1-9c93-568f-a4e5-69752a98d063
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2007-05-10
**Language:** fr
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 10.05.2007 B-7438/2006
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-7438-2006_2007-05-10.pdf

## Full Text

Cour II
B-7438/2006
{T 0/2}

Arrêt du 10 mai 2007

Composition: Claude Morvant (président du collège), David Aschmann, 
Hans Urech, juges; Nadia Mangiullo, greffière

E._______,
représentée par Micheli & Cie SA, rue de Genève 122, 1226 Thônex,

recourante

contre

R._______,
représentée par Gros & Waltenspuhl, rue de Beauregard 9, 1204 Genève,

intimée

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), Einsteinstrasse 2, 3003 
Berne,

autorité inférieure

concernant

la procédure d'opposition n° 7428 CH 364'145 Cellini (fig.) / IR 833'013 Elini 
(fig.)

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

2

Faits:

A. L'enregistrement de la marque internationale n° 833'013 "Elini" (fig.), fondé 
sur un enregistrement de base bénélux du 20 mars 2001, a été publié le 
4 novembre  2004  dans  la  Gazette  OMPI  des  marques  internationales 
n° 32/2004. Il revendique la protection en Suisse des produits de la classe 
14 suivants:  articles de bijouterie;  montres;  bracelets;  verres,  boîtiers  et  
chaînes de montres; pierres précieuses.

B. Le  25  février  2005,  R._______  a  formé  opposition  à  l'encontre  de 
l'enregistrement  précité  devant l'Institut  Fédéral  de  la  Propriété 
Intellectuelle  (ci-après:  l'Institut  fédéral)  en  se  fondant  sur  sa  marque 
suisse n° 364'145 "Cellini" (fig.), enregistrée notamment pour les produits 
de  la  classe  14  suivants:  joaillerie,  bijouterie,  pierres  précieuses;  
horlogerie  et  autres  instruments  chronométriques,  parties  de  montres,  
bracelets de montres.

C. Le 2 mars 2005, l'Institut fédéral a émis un avis de refus provisoire total de 
protection  en  Suisse  de  la  marque  attaquée  pour  tous  les  produits 
revendiqués. 

D. Invitée à se prononcer sur l'opposition, E._______, titulaire de la marque 
internationale "Elini" (fig.), a conclu à son rejet au terme de sa réponse du 
30 août 2005.

E. Par décision du 24 novembre 2005, l'Institut  fédéral  a admis l'opposition 
formée par R._______, sous suite de frais et dépens, en considérant qu'il 
existait  un risque de confusion pour le consommateur compte tenu de la 
forte  similarité  des  signes  en  cause  et  de  l'identité  des  produits.  Il  a 
indiqué que l'effet phonétique des marques en présence était très proche, 
voire  quasi  identique,  que  visuellement,  ces  signes  se  ressemblaient 
également fortement, et que, le sens des marques étant indéterminé, il ne 
pouvait corriger la forte similarité visuelle et auditive. Dit institut a ensuite 
considéré  que la  marque  opposante  disposait  d'un  champ de protection 
accru  du fait  de sa  notoriété  et  qu'il  ressortait  des pièces  produites  par 
l'opposante  que  ce  signe  désignait  un  modèle  connu  de  l'entreprise 
R._______,  ajoutant  qu'il  existait  également  des  noms  de  domaine 
"Cellini.ch" et "Cellini.com" en relation avec le site "R._______.com".

F. Par  mémoire  du  23  décembre  2005,  complété  le  3  janvier  2006, 

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E._______ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès 
de  la  Commission  fédérale  de  recours  en  matière  de  propriété 
intellectuelle en concluant à ce qui suit:

a)  que  ladite  décision  du  24  novembre  2005  de  l'Institut  Fédéral  de  la  Propriété  
Intellectuelle soit annulée;

b) que l'opposition No. 7428 soit rejetée;

c)  que  la  marque  internationale  No.  833013  "Elini"  figurative  soit  acceptée  dans  son 
intégralité en Suisse;

d) le remboursement complet des dépens de la recourante et défenderesse engagés dans 
la procédure d'opposition No. 7428 et dans la présente procédure de recours.

A l'appui  de  ses conclusions,  la  recourante  soutient  qu'il  n'existe  aucun 
risque de confusion entre les signes en question et que leur impression 
générale  est  dissemblable  tant  au  niveau  visuel  que  phonétique.  Elle 
s'attache  ensuite  à  démontrer  que  le  sens  des  signes  n'est  pas 
indéterminé,  arguant  du  fait  que  la  majeure  partie  des  consommateurs 
concernés reconnaît  dans la  marque opposante  une allusion au célèbre 
orfèvre de la Renaissance Cellini, tandis que la marque contestée est de 
pure fantaisie. Admettant que R._______ jouit d'une grande réputation, la 
recourante  conteste  toutefois  que  la  marque  "Cellini"  bénéficierait  d'une 
telle  réputation  pour  lui  accorder  une  sphère  de  protection  supérieure, 
ajoutant  que  la  société  E._______coexiste  depuis  quinze  ans  avec 
R._______, ce qui exclut tout risque de confusion entre les deux marques. 
Elle  affirme  au  surplus  qu'il  est  en  l'espèce  question  de  produits 
d'horlogerie  et  de  bijouterie  de  grande  valeur  et  que  le  consommateur 
moyen fait preuve d'une attention particulière lors de l'examen et de l'achat 
de tels produits.  La recourante se réfère également à une recherche sur 
GOOGLE  qui  démontrerait  une  différence  conceptuelle  entre  le  nom 
"Cellini"  et  la  dénomination  "Elini"  et  relève  enfin  que  R._______  s'est 
opposée à sa demande de marque communautaire "Elini", que la division 
d'opposition  de l'Office  de  l'harmonisation  dans  le  marché  intérieur, 
Marques, Dessins et Modèles (ci-après: OHMI) a rejeté cette opposition en 
considérant  qu'il  n'y avait  pas de risque de confusion entre les marques 
"Cellini" et "Elini" et qu'un recours de R._______ contre cette décision était 
actuellement pendant. 

G. Invité à se prononcer sur le recours, l'Institut fédéral en a proposé le rejet 
au terme de sa réponse du 20 février 2006 en renonçant à présenter des 
remarques et observations et en renvoyant à la motivation de sa décision. 

H. Egalement  invitée  à  se  prononcer  sur  le  recours,  R._______  (ci-après: 
l'intimée) a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens dans 
sa réponse du 24 février 2006. Elle relève pour l'essentiel que les signes 
en présence  sont  enregistrés  pour  des  produits  identiques  et  qu'il  n'est 
nullement  question  de  produits  d'horlogerie  et  de  bijouterie  de  grande 
valeur.  Elle  relève  ensuite  que  les  marques  sont  très  similaires  tant 

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visuellement qu'auditivement et que leur sens doit être considéré comme 
indéterminé.  L'intimée  relève  s'être  opposée  immédiatement  et 
systématiquement  à  tous  les  dépôts  de  marque  "Elini"  et  n'avoir  jamais 
toléré  une  quelconque  coexistence.  Elle  allègue  ensuite  que  les 
conséquences  juridiques  que  la  recourante  tire  de  ses  recherches  sur 
GOOGLE se révèlent  aléatoires  et  contestables  et  que,  s'agissant  de la 
procédure en cours auprès de l'OHMI, la chambre de recours a admis le 
recours de R._______ par décision du 12 décembre 2005 en admettant un 
risque de confusion. Enfin, elle relève que la marque "Cellini" a acquis au 
fil  des ans un grand pouvoir  distinctif  et  qu'elle doit  par conséquent être 
considérée comme une marque forte. 

I. Par réplique du 22 juin 2006, la recourante a fait  valoir  qu'elle disposait 
d'un réseau de distribution mondial et que l'ampleur de la distribution des 
produits  de  la  marque  "Elini"  démontrait  qu'il  existait  une  coexistence 
pacifique entre les deux marques depuis de nombreuses années. 

J. Dans sa duplique du 31 juillet  2006, l'intimée a pour l'essentiel  contesté 
l'existence  d'un  réseau  de  distribution  mondial  qui  démontrerait  une 
coexistence pacifique entre les produits des marques "Elini" et "Cellini". 

K. Le 15 novembre 2006, la Commission fédérale de recours en matière de 
propriété intellectuelle a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral 
comme objet de sa compétence depuis le 1er janvier 2007. Par ordonnance 
du 19 janvier 2007, le Tribunal administratif  fédéral  a informé les parties 
qu'il  reprenait  le  traitement  du  recours  et  désigné  le  collège  des  juges 
appelé à statuer. Il a par ailleurs invité la recourante et l'intimée à dire si 
elles entendaient faire valoir leur droit à des débats publics, les avertissant 
qu'un silence de leur part vaudrait renoncement à de tels débats.

L. Par  courrier  du  26  janvier  2007,  l'intimée  a  formellement  renoncé  à  la 
tenue de débats publics. La recourante n'ayant pour sa part pas répondu, 
il n'a en conséquence pas été organisé de débats publics.

Les  arguments  avancés  de  part  et  d'autre  au  cours  de  la  présente 
procédure  seront  repris  plus  loin  dans  la  mesure  où  cela  se  révèle 
nécessaire.

Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:

1. A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal 
administratif  fédéral  (LTAF,  RS 173.32),  en  vigueur  depuis  le  1er  janvier 
2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à 
l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi  sont  traités  par  le  Tribunal 
administratif  fédéral  dans  la  mesure  où  celui-ci  est  compétent.  Ils  sont 
jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

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Le Tribunal administratif  fédéral connaît  des recours contre les décisions 
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure 
administrative  (PA,  RS  172.021;  art. 31  LTAF).  L'art. 33  let. d  LTAF 
prévoit  que  les  décisions  des  départements  et  des  unités  de 
l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement 
rattachées sont  susceptibles de recours auprès du Tribunal  administratif 
fédéral.  L'Institut  Fédéral  de  la  Propriété  Intellectuelle  est  une  unité  de 
l'administration  fédérale  décentralisée  (art. 29  de  l'ordonnance  du 
17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et 
police [Org DFJP, RS 172.213.1] en relation avec les art. 6 al. 1 let. f et 8, 
ainsi que l'annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation 
du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 
al. 1  de  la  loi  fédérale  du  24 mars  1995  sur  le  statut  et  les  tâches  de 
l'Institut  Fédéral  de  la  Propriété  Intellectuelle  [LIPI,  RS 172.010.31]). 
Aucune  des  clauses  d'exception  de  l'art. 32  LTAF  n'étant  par  ailleurs 
réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer 
sur le présent recours.

La décision de l'Institut fédéral du 24 novembre 2005 est une décision sur 
opposition au sens de l'art. 5 al. 2 PA. La recourante, qui a pris part à la 
procédure devant  l'autorité inférieure,  est  spécialement atteinte par cette 
décision  et  a  un  intérêt  digne  de  protection  à  son  annulation  ou  à  sa 
modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 
al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai 
de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 22a 
al. 1  let. c,  50  et  52  al. 1  PA),  ainsi  que  les  autres  conditions  de 
recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi 
recevable.

2. La marque est  un signe propre à distinguer les produits ou les services 
d'une  entreprise  de ceux  d'autres  entreprises.  Les  mots,  les  lettres,  les 
chiffres,  les représentations  graphiques,  les formes en trois  dimensions, 
seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier 
constituer des marques (art. 1 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 28 août 1992 
sur la protection des marques et des indications de provenance [Loi sur la 
protection des marques, LPM, RS 232.11]). A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c 
LPM, sont exclus de la protection comme marque les signes similaires à 
une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires 
lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la marque "Cellini" (fig.), enregistrée 
en Suisse le 14 mars 1968 et renouvelée le 11 mars 1988, est antérieure à 
la marque internationale "Elini" (fig.) enregistrée le 29 juillet 2004.

3. La marque "Elini" (fig.) de la recourante, attaquée en l'espèce, revendique 
les  produits  suivants  en  classe  14:  articles  de  bijouterie;  montres;  

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bracelets;  verres,  boîtiers  et  chaînes  de  montres;  pierres  précieuses. 
Quant à la marque de l'intimée et opposante "Cellini" (fig.), elle revendique 
les  produits  dans  la  classe  14  suivants:  joaillerie,  bijouterie,  pierres 
précieuses;  horlogerie et autres instruments chronométriques,  parties de 
montres, bracelets de montres. Il y a dès lors identité des produits pour les 
marques  en présence.  Dans ces  circonstances,  la  distinction  qu'il  s'agit 
d'exiger entre ces signes sera d'autant plus importante afin d'exclure tout 
risque de confusion. 

4. Dans la comparaison des signes, il convient de relever que, pour le risque 
de confusion, c'est l'impression générale qui prédomine car c'est elle qui 
reste dans l'esprit des personnes concernées (ATF 128 III 441 consid. 3.1 
Appenzeller). Selon la doctrine et la jurisprudence, la différence entre deux 
signes devra être d'autant plus importante que les produits sont similaires 
et vice-versa (ATF 122 III 382 consid. 3a Kamillosan; KAMEN TROLLER, Précis 
du droit  suisse  des  biens  immatériels,  2ème éd.,  Bâle  2006,  p. 83;  LUCAS 
DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 
Muster- und Modellgesetz, 2ème éd., Bâle 1999, MSchG, n° 8 ad art. 3).

Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont 
de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques ou 
similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette marchandise 
et  même  de  son  fabricant  soit  rendue  possible.  Le  consommateur  doit 
pouvoir retrouver un produit qu'il a apprécié parmi la multitude des produits 
offerts  (ATF  119  II  473  consid.  2c  Radion/Radomat).  Il  y  a  risque  de 
confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive 
d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les 
milieux intéressés seront induits en erreur par la ressemblance des signes 
et que les marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au 
faux détenteur  de la marque.  Une atteinte  existe aussi  lorsque le  public 
parvient  à  distinguer  les  deux  signes  mais  présume,  en  raison  de  leur 
ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en 
pensant  à  des  marques  de  série  qui  désignent  différentes  lignes  de 
produits  provenant  de  la  même  entreprise  ou  d'entreprises 
économiquement  liées  entre  elles  (ATF  128  III  441  consid.  3.1 
Appenzeller, ATF 126 III 315 consid. 6b/aa  Rivella/Apiella). Le risque de 
confusion ne résulte pas d'une vague et lointaine possibilité de confusion 
mais  présuppose  que  le  consommateur  moyen  soit  vraisemblablement 
exposé à ce risque (ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan, ATF 119 II 473 
consid. 2d Radion/Radomat). 

La plupart  du temps,  le  public  ne verra  ni  n'entendra  les deux marques 
simultanément.  En  réalité,  celle  des  deux  que  le  public  voit  ou  entend 
s'oppose dans la mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre, qui 
avait  été  vue  dans  le  temps.  Lors  de  la  comparaison  des  marques,  il 
convient  donc  d'examiner  les  caractéristiques  qui  sont  susceptibles  de 
subsister  dans  une  mémoire  moyennement  fidèle  ou  moyennement 

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défaillante  (ATF  121  III  377  consid.  2a  Boss/Boks).  Pour  déterminer  si 
deux marques se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu 
de prendre en compte plusieurs critères généraux et objectifs, comme par 
exemple l'effet auditif, l'image graphique ou encore le contenu sémantique, 
et la similitude des marques doit déjà être admise même lorsqu'un risque 
de confusion ne se manifeste qu'à l'un des trois niveaux suivants, soit la 
sonorité, la typographie et la signification (TROLLER, op. cit., p. 84; décision 
de  la  Commission  fédérale  de  recours  en  matière  de  propriété 
intellectuelle [ci-après: CREPI] du 7 juin 2000 in sic! 2001 133 consid. 3 
Otor/Artor; DAVID op. cit., n° 17 ad art. 3).

S'agissant  des  marques  combinées  d'éléments  verbaux  et  figuratifs, 
comme  en  l'espèce,  l'impression  d'ensemble  est  principalement 
déterminée  par  l'élément  verbal,  dans  la  mesure  où  le  consommateur 
moyen  se  souvient  avant  tout  des  mots.  Néanmoins,  l'élément  figuratif 
sera prépondérant s'il  a une fonction dominante  (TROLLER,  op. cit.,  p. 93). 
Les éléments graphiques d'une marque verbale et figurative ne sont pas 
en mesure d'écarter le risque de confusion résultant des éléments verbaux 
lorsqu'ils  ne constituent  qu'une conversion graphique de l'élément verbal 
caractéristique  (décision  de la  CREPI  du 26 juin  2003  in  sic!  2003 815 
consid. 10 Red Bull/Bluebull). La sonorité découle en particulier du nombre 
de syllabes et de la cadence et de la succession des voyelles. L'image de 
la  marque  dépend  quant  à  elle  de la  longueur  et  des  particularités  des 
lettres  employées.  Le  début  du  mot  et  sa  racine,  de  même  que  sa 
terminaison,  surtout  lorsqu'elle  reçoit  une  accentuation,  suscitent  plus 
l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 122 III 382 
consid. 5a Kamillosan, ATF 119 II 473 consid. 2c Radion/Radomat). 

4.1 D'un point  de  vue visuel,  l'Institut  fédéral  a  considéré  que l'écriture  des 
deux  signes,  leur  longueur,  ainsi  que  leur  terminaison  identique 
conféraient à leur impression d'ensemble une grande proximité.

La recourante  soutient  que l'impression générale  des deux marques est 
dissemblable  s'agissant  de  leur  aspect  visuel.  Elle  allègue  que  la  lettre 
initiale  "C"  de  la  marque  opposante  est  représentée  dans  un  style 
ornemental classique conférant à l'ensemble du signe une impression de 
classicisme et de tradition, alors que la lettre initiale "E" du signe "Elini" est 
écrite dans un style très contemporain et non conventionnel, ceci conférant 
à l'ensemble  de la  marque  une impression  générale  moderne.  Relevant 
qu'une  importance  particulière  doit  être  donnée  au  début  des  marques 
lorsque l'on considère  la  partie  verbale  des deux marques,  elle  observe 
que les initiales des marques en présence sont très différentes, soit  une 
consonne "C", respectivement une voyelle "E" et que cette différence est 
accentuée par leur représentation graphique. La recourante considère en 
outre que la coïncidence des quatre dernières lettres ne suffit pas à rendre 
les marques similaires. 

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In  casu,  la  marque attaquée est  composée de cinq lettres,  alors  que la 
marque opposante comporte sept caractères, dont un "C" et un second "L" 
ne se retrouvant pas dans le signe "Elini". Les quatre dernières lettres des 
deux  marques  coïncident.  S'agissant  de  la  calligraphie  des  signes  en 
question, on retrouve de part et d'autre  une écriture manuscrite élégante 
inclinée sur la droite dont le trait  se  révèle effectivement plus fin et plus 
emprunt de classicisme chez la marque opposante. La lettre initiale "C" de 
la  marque  opposante  est  représentée  élégamment  au  moyen  d'une 
calligraphie  raffinée  et  ornementale,  alors  que  la  lettre  initiale  "E"  de la 
marque attaquée,  dont  l'arrondi  peut faire penser à "C", est quant à elle 
reproduite de manière plus sobre et plus moderne.  Les lettres "L", "I" et 
"N" se retrouvant dans les deux marques sont écrites de la même manière, 
mise à part l'épaisseur du trait plus fine dans la marque opposante. 

Au vu de ce qui précède,  il  faut  certes  reconnaître  que la  longueur  des 
marques  diverge  légèrement,  que  les  initiales  des  deux  signes  sont 
différentes,  que  les  lettres  supplémentaires  "C"  et  "L"  figurent  dans  la 
marque opposante et que le  type d'écriture utilisé par les deux marques 
diffère légèrement. Toutefois,  d'un point de vue général,  c'est  avant tout 
l'image d'une écriture stylisée et soignée qui restera dans le souvenir du 
consommateur,  de  sorte  que,  nonobstant  les  légères  différences 
susmentionnées, il y a lieu d'admettre une certaine similitude visuelle entre 
les  signes  "Cellini"  et  "Elini",  dont  la  coïncidence  des  quatre  dernières 
lettres ne fait au demeurant que renforcer la proximité.

4.2 Du point de vue de l'effet phonétique, l'Institut fédéral a conclu que l'effet 
phonétique  des  marques  était  très  proche,  voire  quasi  identique.  Il  a 
indiqué que la suite des voyelles "è-i-i" et la cadence étaient les mêmes et 
que  la  suite  des  syllabes  était  pratiquement  identique,  les  seules 
différences consistant dans la présence de la consonne d'attaque "C" et du 
"L" double de la marque opposante. 

La recourante fait  valoir  que les deux marques se distinguent clairement 
d'un point  de vue phonétique en relevant  que la marque contestée sera 
prononcée de la même manière dans les différentes langues nationales, 
alors  que  la  première  syllabe  de  la  marque  opposante  sera  prononcée 
différemment  suivant  la  partie  linguistique  de  la  Suisse,  soit  "TSCHE", 
"SE"  ou  "TZE".  Elle  ajoute  que,  étant  donné  que  la  voyelle  "E"  de  la 
marque opposante est suivie d'un "L" double, sa prononciation différerait 
de celui de la marque contestée dont le "E" n'est suivi que d'un seul "L".

Les marques en question se subdivisent toutes deux en trois syllabes, soit 
"CE" – "LLI"  – "NI",  respectivement "E" – "LI" – "NI",  ceci leur conférant 
une cadence identique. Par ailleurs, les voyelles "È" – "I" – "I" marquent 
l'intonation  des  deux  signes  dans  un  même  rythme.  Il  est  vrai  que  la 
syllabe  d'attaque  de  la  marque  opposante  pourra  se  prononcer 

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différemment suivant les différentes régions linguistiques, en l'occurrence 
"TCHÈ", "SÈ" ou encore "TZÈ", alors que la première syllabe de la marque 
attaquée se prononcera en principe de la même manière quelle que soit la 
région linguistique en question.  Toutefois,  le début du mot ne détermine 
pas toujours l'impression générale d'une marque et il convient d'examiner, 
dans chaque cas particulier,  dans quelle  mesure les divers éléments du 
signe  ont  une  influence  sur  l'impression  d'ensemble  de  ce  dernier 
(décisions  de  la  CREPI  du  3  octobre  2006  in  sic!  2007  271  consid.  7 
Romain  Gauthier/Romain  Jérôme et  du  30  août  2005  in  sic!  2006  175 
consid. 5  Audatex/Indatex;  DAVID, op. cit., n° 11 ad art. 3). En l'espèce, la 
voyelle  "È"  comprise  dans  la  première  syllabe  des  deux  marques  se 
prononce de la  même manière  et  la sonorité  des deuxième et  troisième 
syllabes est commune aux deux marques,  ce qui leur confère un aspect 
auditif quasi identique. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, la 
prononciation du "L" double compris dans la marque opposante n'est  en 
définitive  pas  très  différente  de  la  prononciation  du  "L"  simple  de  la 
marque  attaquée  pour  la  majorité  du  public  et  ce  n'est  qu'une  partie 
seulement  des  consommateurs  qui  pourra  mettre  une  intonation  plus 
marquée et plus longue sur ce son. Il apparaît  enfin que la sonorité des 
deux dernières syllabes, soit "LINI" leur confère une consonance italienne 
qui  reste davantage  gravée dans la mémoire  du public  que le  début  du 
mot. Ainsi, malgré une syllabe d'attaque différente et la présence d'un "L" 
double dans la marque opposante,  force est d'admettre in casu que ces 
différences  ne  suffisent  toutefois  pas  à  supprimer  la  grande  similitude 
auditive ressortant des deux signes en présence lorsqu'ils sont pris dans 
leur ensemble. 

4.3 Au vu de ce qui précède, il appert que la marque attaquée est similaire à 
la marque opposante du point de vue auditif, et dans une moindre mesure 
visuel  eu  égard  aux  écritures  stylisées  relativement  proches,  et  qu'il  en 
résulte ainsi un risque de confusion entre ces deux marques.  En effet, le 
consommateur pourra confondre les deux signes et pourra être induit  en 
erreur sur l'origine des produits désignés sous les deux marques. 

4.4 Dès lors que le destinataire moyen d'une marque pense involontairement à 
ce qu'il entend et à ce qu'il lit, la signification d'une marque empruntée au 
langage courant peut également être déterminante. Hormis la signification 
sémantique des mots, les associations d'idées qu'appelle indiscutablement 
la  marque  entrent  en  considération.  Le  sens  marquant  imprégnant 
d'emblée la conscience en lisant la marque ou en l'entendant dominera en 
règle générale le souvenir que l'on en gardera. Lorsqu'une marque verbale 
possède une signification de ce genre qui ne se retrouve pas dans l'autre, 
la probabilité que le public des acheteurs se laisse tromper par un son ou 
une  image  graphique  analogue  s'atténue  (ATF  121  III  377  consid.  2b 
Boss/Boks). La signification d'une marque doit avoir un caractère dominant 
pour  être  en  mesure  d'effacer  la  similitude  dans  l'impression  sonore  et 
visuelle  (décision  de  la  CREPI  du  16  janvier  2003  in  sic!  2003  345 

10

consid. 7 Mobilat/Mobigel; DAVID op. cit., n° 32 ad art. 3).

4.4.1 L'Institut  fédéral  a considéré que le sens des signes était indéterminé et 
qu'il ne pouvait corriger la forte similarité visuelle et auditive. Selon lui, le 
fait  que la  marque  opposante  puisse faire  allusion à  un sculpteur  de la 
Renaissance ne change rien à cette constatation et il n'est pas certain que 
le consommateur moyen perçoive cette interprétation de la marque. 

La  recourante  fait  valoir  que  la  signification  des  deux  marques  est 
totalement  différente.  Selon  elle,  la  majeure  partie  des  acheteurs 
concernée  reconnaît  dans  la  marque  opposante  une  allusion  directe  au 
célèbre orfèvre  de la Renaissance  Benvenuto Cellini. Elle signale que ce 
renvoi est désiré par l'intimée qui indique sur son site Internet avoir créé 
cette collection de montres à son hommage. Relevant que les produits en 
question sont des produits d'orfèvrerie,  elle considère qu'il  y a ainsi  une 
association  directe entre l'orfèvre et  les produits.  La recourante observe 
ensuite  que la  marque postérieure  est  quant  à elle  de pure  fantaisie  et 
étrangère  à  une  telle  association  d'idées  et  qu'elle  ne  présente  aucune 
signification  pour  le  consommateur,  une  partie  de ces  derniers  pouvant 
éventuellement penser au prénom "Eline".

En l'espèce,  s'il  est  certes possible  que certains  consommateurs avertis 
reconnaissent  dans  la  dénomination  "Cellini"  le  renvoi  à  l'orfèvre  et 
sculpteur  italien  Benvenuto  Cellini  (Le  Petit  Robert  des  noms  propres, 
Paris  1997,  p.  401),  il  faut  néanmoins  admettre  qu'ils  ne  représentent 
qu'une infime partie des acheteurs et que la majorité des consommateurs 
va appréhender ce signe comme un nom de fantaisie, de sorte que c'est 
avant tout l'effet auditif et visuel qui restera gravé dans leur mémoire. Il en 
est de même du terme "Elini" pour lequel peu de consommateurs verront 
une référence au prénom "Eline", acheteurs qui seront encore plus rares à 
y voir le renvoi au nom d'un petit village sarde. Ainsi, il apparaît que tant la 
marque opposante que la marque attaquée ont  un sens indéterminé qui 
n'est pas en mesure d'occulter leur forte similarité visuelle et auditive.

4.4.2 La recourante indique qu'en entrant  le mot-clé "Cellini"  sur  le moteur de 
recherche GOOGLE, il  apparaîtrait  que six des dix premières références 
renvoient au sculpteur Benvenuto Cellini et qu'aucune ne concernerait  la 
ligne de montres "Cellini". Pour "Elini", une telle recherche ferait apparaître 
que  huit  des  dix  premières  références  concerneraient  directement  la 
société ou les produits de la maison E._______. Elle observe qu'il y a donc 
une  différence  conceptuelle  frappante  entre  le  nom  "Cellini",  faisant 
référence  au  sculpteur  précité,  et  la  dénomination  "Elini"  caractérisant 
clairement les produits et l'entreprise E._______. 

Dans sa réponse,  l'intimée relève que les conséquences juridiques tirés 
par la recourante de ses recherches sur GOOGLE paraissent aléatoires et 
contestables, observant qu'une récente recherche ferait apparaître le site 
"R._______.com" en deuxième position avec le mot-clé "Cellini" et qu'une 

11

recherche avec le terme "Elini" démontrerait  que seules deux références 
sur les dix premières concerneraient les produits de la recourante. 

En l'espèce, comme établi ci-dessus (supra consid. 4.4.1), même si la plus 
grande part du public concerné n'appréhende pas le mot "Cellini" comme 
un renvoi au sculpteur du même nom, il n'en demeure pas moins que ce 
dernier  a existé et  qu'il  est  donc normal  que de nombreuses références 
apparaissent lorsque l'on effectue une telle recherche sur GOOGLE. Par 
conséquent, la recourante ne saurait rien déduire de tels résultats.

5. La recourante note encore que les produits des deux sociétés en question 
sont  des  produits  d'horlogerie  et  de  bijouterie  de  grande  valeur  et  que 
l'acheteur moyen de ces produits fait preuve d'une attention particulière et 
accrue  lors  de l'examen et  de  l'achat  de ces  produits.  Relevant  que  ce 
dernier  est,  selon elle,  généralement très bien informé s'agissant  de tels 
produits  et  suffisamment  prudent  et  circonspect  pour  faire  la  distinction 
entre les deux marques "Cellini" et "Elini", la recourante fait valoir que ce 
point n'a pas été traité dans la décision attaquée. 

Dans sa réponse, l'intimée note que l'appréciation du risque de confusion 
se fait sur la base des marques telles qu'enregistrées. Observant qu'il n'est 
pas  question  de  produits  d'horlogerie  et  de  bijouterie  de  grande  valeur 
dans les listes de produits des deux marques, elle relève que l'argument 
de la recourante précité n'est pas fondé et ne saurait être retenu.

La capacité  de mémoriser  et  de  distinguer  les  marques sera  influencée 
notamment par les circonstances dans lesquelles se déroule d'ordinaire le 
commerce  des  marchandises  en  cause.  Elle  dépend  en  particulier  de 
l'attention  habituellement  portée  à  l'achat  de  marchandises  de  ce  type 
(ATF 121 III 377 consid. 2a Boss/Boks). L'inscription au registre, et non la 
manière dont est effectivement utilisée la marque, est déterminante pour 
l'appréciation  de  la  similitude  des  marques  (décision  de  la  CREPI  du 
30 août  2005  in  sic!  2006  175  consid.  7  Audatex/Indatex).  L'ancienne 
Commission  fédérale  de recours  en matière  de propriété  intellectuelle  a 
précisé,  dans  une  décision  du  20  août  2002,  que  les  montres  peuvent 
aussi bien être des articles de luxe que des produits grand public et que, 
dans le cas d'espèce, aucune des deux listes de produits n'excluant l'une 
ou l'autre catégorie, l'appréciation du risque de confusion devait dès lors 
se  baser  sur  une  attention  des  acheteurs  qui  n'était  ni  supérieure  ni 
inférieure  à la  moyenne  (décision  de la  CREPI  du 20 août  2002 in  sic! 
2002 756 consid. 3 Bally/Ball).

En  l'espèce,  l'examen  des  listes  de  produits  pour  lesquels  sont 
revendiqués  les  produits  des  deux  marques  en  question  fait  apparaître 
qu'il n'y est nullement mentionné qu'il s'agirait de biens de grande valeur. 
Ainsi, vu ce qui précède et contrairement à ce que prétend la recourante, 
le  public  concerné  ne  saurait  devoir  faire  preuve  d'une  attention 

12

particulière lors de l'achat  des marchandises  en cause,  laquelle  pourrait 
exclure un risque de confusion. 

6. La recourante relève encore que l'intimée a déjà formé opposition à l'égard 
de  la  demande  de  marque  communautaire  correspondante  n°  2140465 
"Elini" et que cette opposition a été rejetée le 30 juin 2004 par la division 
d'opposition   de  l'OHMI  qui  a  considéré  qu'il  n'existait  aucun  risque  de 
confusion  entre  les  marques  en  question.  Elle  ajoute  qu'un  recours 
interjeté par R._______ contre cette décision est encore pendant. 

Il ressort  en l'espèce de la lecture d'une décision du 12 décembre 2005, 
que l'intimée a jointe à sa réponse, que la quatrième chambre de recours 
de l'OHMI a admis le recours formé par R._______ contre la décision du 
30 juin 2004. Elle a en substance considéré que les produits revendiqués 
par  les  deux  marques  étaient  identiques  et  que  les  signes  étaient 
similaires  tant  du  point  de  vue  visuel  que  phonétique,  en  relevant  que 
seule une partie insignifiante du public concerné attribuait une signification 
particulière aux marques comparées. Sur la base de ces éléments, elle a 
considéré qu'il existait un risque de confusion entre les marques "Cellini" 
et "Elini" et a en conséquence annulé la décision du 30 juin 2004.
 
Au vu de ce qui  précède,  il  appert  que la  décision  du 30 juin  2004 sur 
laquelle  se  fonde la  recourante  pour  confirmer  l'absence  d'un risque de 
confusion  n'a  en  définitive  pas  été  confirmée  par  l'instance  de  recours, 
mais que cette dernière a au contraire conclu à l'existence d'un risque de 
confusion,  ce  qui  confirme  les  considérations  faites  ci-dessus  par  le 
Tribunal de céans.

7. La  recourante  relève  enfin  que  l'entreprise  E._______,  fondée  en 
septembre 1990, coexiste depuis quinze ans avec R._______ sans qu'il y 
ait eu des cas de confusion avec les produits et activités de R._______, ce 
qui prouve l'absence de tout risque de confusion entre ces deux marques. 
Dans son mémoire complémentaire, elle relève que R._______ connaît la 
société E._______ depuis de nombreuses années et que les deux sociétés 
participent depuis des années aux foires internationales de bijouterie sans 
objection  de  l'intimée,  ce  qui  démontrerait  une  longue  coexistence  des 
deux sociétés et marques en question. 

Dans  sa  réponse,  l'intimée  indique  s'être  immédiatement  et 
systématiquement opposée à tous les dépôts de marques de la recourante 
et n'avoir  jamais toléré une quelconque coexistence.  Elle relève que les 
rares  extraits  de  magazines  produits  par  la  recourante  ne  sauraient 
attester d'une présence suffisante sur le marché pour justifier et démontrer 
la coexistence pacifique entre les deux marques depuis quinze ans. 

En  l'espèce,  il  ressort  effectivement  du  dossier  que  l'intimée  s'est  à 
réitérées  reprises  opposée  à  toute  demande  d'enregistrement  de  la 

13

marque  "Elini".  En  premier  lieu,  l'intimée  relève  dans  sa  réponse  avoir 
introduit  une action en annulation contre le dépôt  de la marque bénélux 
n° 700789 "Elini" (fig.) du 20 mars 2001, ce que la recourante ne conteste 
au  demeurant  pas.  L'intimée  s'est  ensuite  opposée  à  la  demande  de 
marque  communautaire  n°  2140465  "Elini"  (fig.)  comme  en  atteste  la 
décision de l'OHMI du 12 décembre 2005. Enfin, R._______ s'est opposée 
le 25 février 2005 à l'enregistrement international n° 833'013 "Elini" (fig.), 
objet de la présente procédure. Par conséquent, la recourante ne saurait 
tirer en sa faveur aucun argument d'une quelconque coexistence entre les 
deux marques en question.

8. Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, compte tenu de l'identité des 
produits  revendiqués  par  les  deux  signes  en  question,  de  la  similarité 
visuelle  et  auditive  et  du  fort  risque  de  confusion  qui  en  résulte,  et 
finalement de l'impression générale, la marque attaquée doit être refusée 
à  l'enregistrement.  Dans  ces  conditions,  étant  établi  que  le  risque  de 
confusion est évident, la question peut rester ouverte de savoir si, comme 
l'a  considéré  l'Institut  fédéral,  la  marque  opposante  bénéficierait  d'un 
champ de protection accru du fait de sa notoriété. De même, l'argument de 
la  recourante,  selon  lequel  le  nom  commercial  et  la  marque  "Elini" 
jouiraient  d'une  réputation  indéniable  ne  peut  être  retenu  dès  lors  qu'il 
n'est pas décisif dans l'appréciation du risque de confusion. 

9. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit 
fédéral, qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète 
des  faits  et  qu'elle  n'est  pas  inopportune.  Partant,  le  recours  doit  être 
rejeté et la décision de l'Institut fédéral confirmée. 

10. Vu l'issue de la  procédure,  les  frais  de procédure  doivent  être  mis  à la 
charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA). L'émolument d'arrêté est calculé 
en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de 
procéder des parties et de leur situation financière (art. 63 al. 4bis PA et 
art. 2 al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés 
par  le  Tribunal  administratif  fédéral  du  11  décembre  2006  [FITAF, 
RS 173.320.2]). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il 
y  a  lieu  d'évaluer  l'intérêt  de  l'opposant  à  la  radiation  de  la  marque, 
respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de la marque attaquée. 
Toutefois,  le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces 
dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux 
frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute 
d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige 
doit  être  fixée,  selon  les  valeurs  empiriques,  à  Fr.  40'000.--  (JOHANN 
ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 
2002  493  p.  505;  LEONZ MEYER,  Der  Streitwert  in  Prozessen  um 
Immaterialgüterrechte  und  Firmen,  sic!  2001  p.  559  ss;  LUCAS DAVID,  in: 
Schweizerisches  Immaterialgüter-  und  Wettbewerbsrecht,  vol.  I/2,  Der 
Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Bâle 1998, p. 29 s.). Au regard de 

14

ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.--. Ces 
frais n'étant pas couverts par l'avance de frais de Fr. 3'500.-- versée par la 
recourante le 23 janvier 2006, celle-ci doit s'acquitter du solde.

L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, a 
droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). En 
l'espèce,  une indemnité  de Fr.  3'300.--  (TVA comprise)  lui  est  allouée à 
titre de dépens et mise à la charge de la recourante.

11. Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le 
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours  est  rejeté  et  la  décision  de  l'Institut  Fédéral  de  la  Propriété 
Intellectuelle du 24 novembre 2005 est confirmée.

2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 4'000.-- sont mis à la charge de 
la  recourante,  sous  déduction  de  l'avance  de  frais  de  Fr.  3'500.--  déjà 
versée. La recourante est invitée à verser le solde de Fr. 500.-- au moyen 
du bulletin de versement joint en annexe.

3. Des dépens d'un montant  de Fr.  3'300.--  (TVA comprise)  sont  alloués à 
l'intimée et mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué: 

- à  la  recourante  (sous  pli  recommandé;  annexes:  dossier  en retour  et 
1 bulletin de versement)

- à l'intimée (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour)

- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour)

Le juge: La greffière:

Claude Morvant Nadia Mangiullo

Date d'expédition: 22 mai 2007