# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 6717150d-71df-5a65-9664-865ec6c6939f
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2018-03-21
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2015_009
**Docket/Reference:** O2015_009
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/116/

## Full Text

O2015_009 

1 

Urteil i.S. Marcel Riendeau / Zehnder Group International AG vom 21. März 2018 

Regeste:  

Art. 58 Abs. 1 ZPO; Bindung an Rechtsbegehren, Dispositionsgrundsatz. 
Der Antrag, es sei festzustellen, dass der Kläger alleinberechtigt an einem Patent oder an einer 
Patentanmeldung sei, umfasst a maiore minus auch den Antrag, dass der Kläger nicht allein, 
sondern zusammen mit anderen an dem Patent oder der Anmeldung berechtigt sei (E. 2.3). 

Art. 58 al. 1 CPC ; conclusions liant le juge ; principe de disposition. 
La conclusion visant à faire constater que le droit à un brevet ou à une demande de brevet ap-
partient au seul demandeur inclut a maiore minus la demande tendant à faire constater que le 
droit au brevet ou à la demande de brevet appartient en commun au demandeur et à des tiers 
(cons. 2.3). 

Art. 58 al. 1 CPC; conclusioni vincolanti il giudice; corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 
Le conclusioni che chiedono di fare constatare che il diritto a un brevetto o a una domanda di 
brevetto appartengano al solo attore includono a maiore minus anche le conclusioni che tendo-
no a far accertare che il diritto al brevetto o alla domanda di brevetto appartengono in comune 
all’attore e a terzi (cons. 2.3). 

Art. 58 para. 1 CPC; binding nature of prayers for relief, principle of party disposition. 
The request that the court should find the plaintiff to be solely entitled to a patent or patent ap-
plication includes a maiore minus the request that the court should find the plaintiff to be enti-
tled to the patent or patent application together with another party (c. 2.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2015_009 

Besetzung 

  U r t e i l   v o m   2 1 .   M ä r z   2 0 1 8  

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer, 
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dr. phil. nat., Dipl. Phys. Philipp Rüfenacht, 
Richter Dr. iur. Ralph Schlosser, 
Richter Dr. iur. Christoph Willi, 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

Marcel Riendeau, Schlossgasse 4, DE-35423 Lich,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler und 
Rechtsanwältin Delia Fehr-Bosshard, Vischer AG, Schüt-
zengasse 1, Postfach 1230, 8021 Zürich, und patentanwalt-
lich beraten durch Benoit Yelle und Matthew Finn, Gowling 
Lafleur Henderson, 3700-1 Place Ville Marie, CA-H3B 
3P4 Montréal (Québec) und Dr. Martin Wilming, Hepp 
Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil/SG 

Kläger 

gegen 

Zehnder Group International AG,  
Moortalstrasse 1, 5722 Gränichen,  

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Jörg Walther, Schärer 
Rechtsanwälte, Hintere Bahnhofstrasse 6, 5001 Aarau und 
Rechtsanwältin MLaw Pia Gössi, Gössi Gyr Advokatur, Ger-
bergasse 53, Postfach, 4001 Basel 

Gegenstand 

Beklagte 

Abtretungsklage; 
Wärmetauscherelement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2015_009 

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

1.  Prozessgeschichte 

Mit Klage vom 25. Juni 2015 stellte der Kläger folgende Rechtsbegehren: 

„1.   Die  Beklagte sei  zu  verpflichten, die  Patentanmeldungen  EP  2829834 (An-

melde-Nr. 13003672) “enthalpy exchanger and element and method for the 

production“ und EP 2829836 (Anmelde-Nr. 13003673) “enthalpy exchanger 

element  and  method  for  the  production“  innert  zehn  Tagen  ab  Rechtskraft 

des Urteils auf den Kläger zu übertragen. 

2.   Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 1, sei festzustel-

len, dass der Anspruch auf Erteilung der Patente aus den Patentanmeldun-

gen gemäss Rechtsbegehren 1 alleine dem Kläger zusteht. 

3.   Die  Beklagte  sei  zu  verpflichten,  alle  auf  den  Patentanmeldungen  nach 

Rechtsbegehren 1 basierenden Folgeanmeldungen, insbesondere die PCT-

Anmeldungen WO2015/011543 und WO2015/011544, innert zehn Tagen ab 

Rechtskraft des Urteils auf den Kläger zu übertragen. 

4.   Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 3, sei festzustel-

len,  dass  alle  auf  den  Patentanmeldungen  nach  Rechtsbegehren  1  basie-

renden 

Folgeanmeldungen, 

insbesondere 

die  PCT-Anmeldungen 

WO2015/011543 und WO2015/011544, alleine dem Kläger zustehen. 

5.   Die Beklagte sei zu verpflichten, in den PCT-Anmeldungen WO2015/011543 

und WO2015/011544 die Löschung des Eintrags von Erhard Krumpholz und 

Christian Hirsch als Miterfinder innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils 

zu beantragen. 

6.   Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 5, sei festzustel-

len,  dass  Erhard  Krumpholz  und  Christian  Hirsch  nicht  Miterfinder  der  Pa-

tentanmeldungen nach Rechtsbegehren 5 sind. 

7.   Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger innert zehn Tagen ab Rechts-

kraft  des  Urteils  alle  im  Zusammenhang  mit  den  Patentanmeldungen  ge-

mäss  Rechtsbegehren  1  und  3  stehende  Korrespondenz  mit  den  zuständi-

gen Anmeldestellen auszuhändigen. 

VORSORGLICHE MASSNAHMEBEGEHREN 

8.   Es  sei  der  Beklagten  zu  verbieten,  während  der  Dauer  dieses  Verfahrens 

die Rechte an oder aus den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 

und 3 ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigen-

tum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen. 

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9.   Es sei der Beklagten zu verbieten, während der Dauer dieses Verfahrens an 

den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 und 3 inhaltliche Ände-

rungen  vorzunehmen,  ohne  dem  Kläger  wenigstens  15  Arbeitstage  vorab 

schriftlich Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äussern oder gerichtliche Si-

cherungsmassnahmen zu beantragen. 

10.   Die  Anordnungen  gemäss  Rechtsbegehren  8  und  9  seien  als  vorsorgliche 

Massnahme  zu  erlassen,  jeweils  mit  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 

CHF 5,000 gemäss Art. 236 Abs. 3 i. V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. b. ZPO sowie 

der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver-

fügung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu versehen.  

Alles  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen,  einschliesslich  der  Patentan-

waltskosten, zulasten der Beklagten.“ 

Den  vorsorglichen  Massnahmebegehren  wurde  mit  Urteil  vom  5. August 
2015 stattgegeben (S2015_003). 

Mit Klageantwort vom 20. Oktober 2015 beantragte die Beklagte, die Kla-
ge abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen inklusive Mehr-
wertsteuer  auch  für  das  Massnahmeverfahren  S2015_003  zulasten  der 
Klägerin. 

Am 1. März 2016 fand eine Instruktions-/Vergleichsverhandlung statt. An-
lässlich  dieser  vereinbarten  die  Parteien,  dass  die  Vergleichsgespräche 
aussergerichtlich fortgesetzt würden, weshalb das Verfahren in der Folge 
bis 30. April 2016 sistiert wurde. 

Am 2. Mai 2016 teilte die Klägerin mit, dass die Vergleichsverhandlungen 
gescheitert seien, weshalb das Verfahren fortzuführen sei. 

Die  Replik  erfolgte  am  4.  Juli  2016  mit  folgenden  geänderten  Rechtsbe-
gehren (Änderungen kursiv): 

„1.   Die  Beklagte sei  zu  verpflichten, die  Patentanmeldungen  EP  2829834 (An-

melde-Nr. 13003672) "enthalpy exchanger and element and method for the 

production" und EP 2829836 (Anmelde-Nr. 13003673) "enthalpy exchanger 

element  and  method  for  the  production"  innert  zehn  Tagen  ab  Rechtskraft 

des Urteils auf den Kläger zu übertragen. 

2.   Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 1, sei festzustel-

len, dass der Anspruch auf Erteilung der Patente aus den Patentanmeldun-

gen gemäss Rechtsbegehren 1 alleine dem Kläger zusteht. 

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3.   Die Beklagte sei zu verpflichten, bei allen nationalen Anmeldebehörden, wo 

die  Beklagte  gestützt  auf  die  PCT-Anmeldungen  WO2015/011543  und 

WO2015/011544  nationale  Anmeldungen  einreichte,  die  Bezugnahme  auf 

das  Prioritätsdatum  der  Patentanmeldungen  EP  2829834  (Anmelde-Nr. 

13003672)  und  EP  2829836  (Anmelde-Nr.  13003673)  zu  widerrufen,  und 

die  entsprechenden  Widerrufsschreiben  innert  zehn  Tagen  ab  Rechtskraft 

des Urteils dem Kläger in Kopie vorzulegen. 

4.a   Die Beklagte sei zu verpflichten, innert 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils 

für 

jede  einzelne  aus  den  PCT-Anmeldungen  WO2015/011543  und 

WO2015/011544  hervorgegangene  nationale  Anmeldung  die  schriftliche 

Einverständniserklärung von Christian Hirsch zu seiner Löschung als Miter-

finder  einzuholen  und,  soweit  diese  Einverständniserklärung  abgegeben 

wird, die Löschung von Christian Hirsch als Miterfinder bei allen zuständigen 

nationalen Anmeldestellen mit Kopie an den Kläger anzumelden.  

4.b  Die Beklagte sei zu verpflichten, innert 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils 

für 

jede  einzelne  aus  den  PCT-Anmeldungen  WO2015/011543  und 

WO2015/011544  hervorgegangene  nationale  Anmeldung  die  schriftliche 

Einverständniserklärung von Erhard Krumpholz zu seiner Löschung als Mit-

erfinder  einzuholen  und,  soweit  diese  Einverständniserklärung  abgegeben 

wird, die Löschung von Erhard Krumpholz als Miterfinder bei allen zuständi-

gen nationalen Anmeldestellen mit Kopie an den Kläger anzumelden.  

4.c  Für den Fall des Verweigerns der Einverständniserklärung gemäss Rechts-

begehren 4a. und 4b. durch Erhard Krumpholz und/oder Christian Hirsch sei 

die Beklagten zu verpflichten, dem Kläger dies innert 30 Tagen ab Rechts-

kraft des Urteils schriftlich zur Kenntnis zu bringen. 

5.   Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger innert zehn Tagen ab Rechts-

kraft  des  Urteils  alle  im  Zusammenhang  mit  den  Patentanmeldungen  ge-

mäss  Rechtsbegehren  1  und  3  stehende  Korrespondenz  mit  den  zuständi-

gen Anmeldestellen auszuhändigen, insoweit diese nicht öffentlich über ein 

Patentregister zugänglich ist.“ 

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Die Duplik erfolgte am 17. Oktober 2016 mit unveränderten Rechtsbegeh-
ren, aber mit folgenden Verfahrensanträgen: 

„1.   Es sei das Verfahren vorab auf die Streitwertfrage zu beschränken. 

 2.  Es  sei  vom  Kläger  ein  Kostenvorschuss  einzuverlangen,  der  den  voraus-

sichtlichen  Gerichtsgebühren  gemäss  Reglement  über  die  Prozesskosten 

beim Bundespatentgericht entspricht. 

 3.  Das Verfahren sei bis zur Bezahlung des Kostenvorschusses gemäss Ziff. 2 

der Verfahrensanträge zu sistieren.“ 

Am 24. Oktober wurde dem Kläger Frist gesetzt, um einen weiteren Kos-
tenvorschuss in der Höhe von CHF 48‘000 zu überweisen. 

Am 1. Dezember 2016 erfolgte die Stellungnahme des Klägers zur Dup-
lik. 

Am 9. Januar 2017 erfolgte eine weitere Stellungnahme der Beklagten. 

Am  20.  Juni  2017  erstattete  Richter  Dr.  sc.  nat.  ETH  Tobias  Bremi  ein 
Fachrichtervotum. 

Mit Eingabe vom 18. August 2017 verzichtete die Beklagte auf eine Stel-
lungnahme zum Fachrichtervotum. 

Am 8. September 2017 nahm der Kläger Stellung zum Fachrichtervotum 
und  änderte  seine  Rechtsbegehren  wie  folgt  (die  ursprüngliche  Ziff.  1 
entspricht  neu  Ziff.  1.1,  neu  sind  die  Ziffern  1.2,  2.1  und  2.2,  kursiv  her-
vorgehoben): 

„1.1  Die  Beklagte sei  zu  verpflichten, die  Patentanmeldungen  EP  2829834 (An-

melde-Nr. 13003672) “enthalpy exchanger element and method for the pro-

duction“  und  EP  2829836  (Anmelde-Nr.  13003673)  “enthalpy  exchanger 

element  and  method  for  the  production“  innert  zehn  Tagen  ab  Rechtskraft 

des Urteils auf den Kläger zu übertragen. 

 1.2  Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 1, sei festzustel-

len, dass der Anspruch auf Erteilung der Patente aus den Patentanmeldun-

gen gemäss Rechtsbegehren 1 alleine dem Kläger zusteht. 

 2.1  Sub-eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 1.1 und 1.2, 

sei  die  Beklagte  zu  verpflichten,  die  Patentanmeldungen  EP  2829834  (An-

melde-Nr. 13003672) “enthalpy exchanger element and method for the pro-

duction“  und  EP  2829836  (Anmelde-Nr.  13003673)  “enthalpy  exchanger 

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element  and  method  for  the  production“  innert  zehn  Tagen  ab  Rechtskraft 

des Urteils anteilig auf den Kläger zu übertragen, und zwar zu einem Anteil 

von 

- 

- 

jeweils 95% oder, sofern das Gericht diesen Anteil als zu hoch einstuft, 

jeweils zu einem geringeren, vom Gericht festzusetzenden Anteil. 

2.2   Sub-sub-eventualiter,  im  Falle  der  Abweisung  von  Rechtsbegehren  1-2.1, 

sei festzustellen, dass der Anspruch auf Erteilung der Patente aus den Pa-

tentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 2.1 dem Kläger und der Beklag-

ten gemeinsam als Bruchteilsgemeinschaft zusteht, und zwar zu einem An-

teil von 

- 

jeweils 95% für den Kläger oder, sofern das Gericht diesen Anteil als zu 

hoch einstuft, 

- 

jeweils zu einem geringeren, vom Gericht festzusetzenden Anteil. 

 3.  Die Beklagte sei zu verpflichten, bei allen nationalen Anmeldebehörden, wo 

die  Beklagte  gestützt  auf  die  PCT-Anmeldungen  WO2015/011543  und 

WO2015/011544  nationale  Anmeldungen  einreichte,  die  Bezugnahme  auf 

das  Prioritätsdatum  der  Patentanmeldungen  EP  2829834  (Anmelde-Nr. 

13003672)  und  EP  2829836  (Anmelde-Nr.  13003673)  zu  widerrufen,  und 

die  entsprechenden  Widerrufsschreiben  innert  zehn  Tagen  ab  Rechtskraft 

des Urteils dem Kläger in Kopie vorzulegen. 

 4a.  Die Beklagte sei zu verpflichten, innert 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils 

für 

jede  einzelne  aus  den  PCT-Anmeldungen  WO2015/011543  und 

WO2015/011544  hervorgegangene  nationale  Anmeldung  die  schriftliche 

Einverständniserklärung von Christian Hirsch zu seiner Löschung als Miter-

finder  einzuholen  und,  soweit  diese  Einverständniserklärung  abgegeben 

wird, die Löschung von Christian Hirsch als Miterfinder bei allen zuständigen 

nationalen Anmeldestellen mit Kopie an den Kläger anzumelden. 

4b.  Die Beklagte sei zu verpflichten, innert 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils 

für 

jede  einzelne  aus  den  PCT-Anmeldungen  WO2015/011543  und 

WO2015/011544  hervorgegangene  nationale  Anmeldung  die  schriftliche 

Einverständniserklärung  von  Erhard  Krumpholz  zur  seiner  Löschung  als 

Miterfinder  einzuholen  und,  soweit  diese  Einverständniserklärung  abgege-

ben  wird,  die  Löschung  von  Erhard  Krumpholz  als  Miterfinder  bei  allen  zu-

ständigen nationalen Anmeldestellen mit Kopie an den Kläger anzumelden. 

 4c.  Für  den  Fall  des  Verweigerns  der  Einverständniserklärung  gemäss  den 

Rechtsbegehren  4a.  und  4b.  durch  Erhard  Krumpholz  und/oder  Christian 

Hirsch, sei die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger dies innert 30 Tagen ab 

Rechtskraft des Urteils schriftlich zur Kenntnis zu bringen. 

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 5.  Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger innert zehn Tagen ab Rechts-

kraft  des  Urteils  alle  im  Zusammenhang  mit  den  Patentanmeldungen  ge-

mäss  Rechtsbegehren  1  und  3  stehende  Korrespondenz  mit  den  zuständi-

gen Anmeldestellen auszuhändigen, insoweit diese nicht öffentlich über ein 

Patentregister zugänglich ist. 

Alles  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen,  einschliesslich  der  Patentan-
waltskosten, zulasten der Beklagten.“ 

Am 28. Februar 2018 fand die Hauptverhandlung statt. 

2.  Prozessuales 

2.1  Örtliche und sachliche Zuständigkeit 

Der Kläger, eine natürliche Person, hat seinen Wohnsitz in Lich, Hessen, 
Deutschland.  Die  Beklagte  ist  eine  Aktiengesellschaft  mit  Sitz  in  Gräni-
chen, Kanton Aargau, Schweiz. Es liegt somit ein internationales Verhält-
nis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG vor. 

Nach Art.  1 Abs.  2  IPRG  sind  völkerrechtliche  Verträge  vorbehalten.  Zu 
diesen  zählen  im  vorliegenden  Fall  einschlägig  das  europäische  Patent-
übereinkommen (EPÜ; SR 0.232.142.2) mit dem nach Art. 164 EPÜ Be-
standteil  davon  bildenden  Protokoll  über  die  gerichtliche  Zuständigkeit 
und  die Anerkennung  von  Entscheidungen  über den Anspruch  auf  Ertei-
(Anerkennungsprotokoll; 
lung 
SR 0.232.142.22) 
(LugÜ; 
SR 0.275.12). Dabei gehen, soweit das EPÜ und das Anerkennungspro-
tokoll  anwendbar  sind,  diese  nach  Art.  11  Anerkennungsprotokoll  dem 
LugÜ vor. 

Lugano-Übereinkommen 

europäischen 

Patents 

sowie 

eines 

das 

Die  Anmelderin  einer  europäischen  Patentanmeldung  mit  Sitz  in  einem 
Vertragsstaat  des  EPÜ  ist  vor  den  Gerichten  dieses  Vertragsstaats  zu 
verklagen  (Art.  2  Anerkennungsprotokoll).  Das  Bundespatentgericht  ist 
daher  in  Bezug  auf  die  von  der  Beklagten  angemeldeten  europäischen 
Patentanmeldungen  örtlich  und  sachlich  zuständig  (Art.  26  Abs.  2 
PatGG).  

In Bezug auf die nationalen Patente respektive Patentanmeldungen rich-
tet sich die Zuständigkeit nach Art. 1 Abs. 2 IPRG i.v.m. Art. 2 Nr. 1 LugÜ 
und das Bundespatentgericht ist auch in Bezug auf die nationalen Paten-
te  und  Patentanmeldungen,  soweit  diese  überhaupt  noch  Streitgegen-
stand bilden, örtlich und sachlich zuständig. 

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2.2  Streitwert 

Der Kläger bezeichnet den Streitwert mit CHF 100‘000. Die Beklagte be-
streitet  dies  und  bezeichnet  den  Streitwert  mit  CHF  1,1  Millionen.  Der 
Kläger habe ihr am 14. Oktober 2015 zur Kenntnis gebracht, dass er ein 
Memorandum  of  Understanding  mit  einem  Konkurrenten  der  Beklagten 
abgeschlossen  habe,  das  für  die  streitgegenständliche  Wärmetausch-
technologie  unter  anderem  einen  gestaffelten  Zahlungsplan  über  EUR 3 
Millionen  vorsehe.  Sodann  habe  sie  selbst  bereits  rund  CHF  700‘000  in 
die  Entwicklung  eines  kommerzialisierbaren  Produkts  basierend  auf  den 
streitgegenständlichen Patentanmeldungen investiert.  

Das Gericht  hat  den  von  der  Beklagten genannten  Streitwert  mit  Schrei-
ben vom 24. Oktober 2016 als realistisch bezeichnet. Die dort genannten 
Gründe,  die  für  einen  Streitwert  von  CHF  1,1  Millionen  sprechen,  gelten 
noch immer. Entsprechend ist von einem Streitwert von CHF 1,1 Millionen 
auszugehen. 

2.3  Zulässigkeit der geänderten Rechtsbegehren gemäss Stellungnahme 
des Klägers vom 8. September 2017 

Der Kläger vertritt, dass die geänderten Rechtsbegehren Ziff. 2.1 und 2.2 
gemäss  Stellungnahme  zum  Fachrichtervotum  vom  8.  September  2017 
ein  jederzeit  zulässiger  teilweiser  Klagerückzug  seien.  Die  Beklagte  ver-
tritt, dass es sich dabei um eine Klageänderung handle, die nur unter den 
Voraussetzungen von Art. 230 ZPO zulässig sei, die im vorliegenden Fall 
nicht gegeben seien. 

Das  Gericht  hat  im  Urteil  O2015_009  vom  29. August  2017,  E. 2.3, fest-
gestellt, dass eine (teilweise) Klageanerkennung unbedingt erfolgen müs-
se.  Das  Gleiche  gilt  für  einen  (teilweisen)  Klagerückzug  (vgl.  BK  ZPO-
Killias, Art.  241  N  6).  Der  Kläger  stellt  seine  eingeschränkten  Rechtsbe-
gehren Ziff. 2.1 und 2.2 gemäss Stellungnahme des Klägers vom 8. Sep-
tember  2017  nur  eventualiter,  für  den  Fall,  dass  er  mit  seinem  weiterhin 
aufrechterhaltenen Hauptbegehren nicht durchdringt. Darin liegt kein un-
bedingter  Klagerückzug.  Die  geänderten  Rechtsbegehren  sind  daher 
grundsätzlich  verspätet.  Massgebend  sind  die  Rechtsbegehren  gemäss 
Replik vom 4. Juli 2016. 

Jedoch umfasst der Antrag, es sei festzustellen, dass der Kläger alleinbe-
rechtigt  an  einem  Patent  oder  an  einer  Patentanmeldung  sei,  a  maiore 
minus auch den Antrag, dass der Kläger nicht allein, sondern zusammen 

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mit  anderen  an  dem  Patent  oder  der  Anmeldung  berechtigt  sei.1  Darin 
liegt,  anders  als  bei  einer  Neufassung  der  Patentansprüche,  kein  neuer 
Sachverhalt.  Das  Gericht  kann  daher  im  Rahmen  des  Rechtsbegehrens 
Ziff. 2  der  Replik  (Ziff. 1.2  gemäss  Stellungnahme  des  Klägers  vom  8. 
September 2018) auch eine gemeinsame Berechtigung des Klägers und 
der  Beklagten  an  den  streitgegenständlichen  Patentanmeldungen  fest-
stellen. 

2.4 Anwendbares Recht 

 Nach Art. 60(1) EPÜ steht das Recht auf das europäische Patent dem Er-
finder oder seinem Rechtsnachfolger zu. Massgeblich ist für die europäi-
schen Anmeldungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 also nicht das 
nationale  Recht  der  benannten  Vertragsstaaten,  sondern  einzig  das 
EPÜ.2 

Wem das Recht auf eine nationale Patentanmeldung oder ein nationales 
Patent  zusteht,  bestimmt  sich  hingegen  gemäss  Art. 110  Abs. 1  IPRG 
nach  dem  Recht  des  Staates,  für  den  der  Schutz  beansprucht  wird.3  Im 
vorliegenden Fall wird nach den mit der Replik geänderten Rechtsbegeh-
ren eine Übertragung ausländischer nationaler Anmeldungen oder Paten-
te nicht mehr verlangt.  

Der Kläger verlangt jedoch gemäss dem massgeblichen Rechtsbegehren 
Ziff. 3,  die  Beklagte  sei  zu  verpflichten,  bei  allen  nationalen Anmeldebe-
hörden,  bei  denen  die  Beklagte  gestützt  auf  die  PCT-Anmeldungen 
WO2015/011543  und  WO2015/011544  nationale Anmeldungen  einreich-
te,  die  Bezugnahme  auf  das  Prioritätsdatum  der  Patentanmeldungen 
EP 2 829 834  und  EP 2 829 836  zu  widerrufen.  Dieser  Anspruch  kann 
sich nur darauf stützen, dass die Inanspruchnahme der Priorität nach Auf-
fassung  des  Klägers  unzulässig  ist.  Ob  eine  Priorität  zu  Recht  in  An-
spruch genommen wird, bestimmt sich nach dem Recht des Schutzlands 
(Art. 110 Abs. 1 IRPG), also den Rechten der Länder, in denen nationale 
Anmeldungen aus den PCT-Anmeldungen eingereicht wurden. Daran än-
dert, entgegen der Auffassung des Klägers, auch die Regelung der Priori-
tät in der PVÜ nichts. 

1  So  auch  die  Rechtsprechung  in  Deutschland,  BGH,  Urteil  X  ZR  139/03  vom 
11. April 2006 – „Schneidbrennerdüse“. 
2 BPatGer, Urteil O2012_001 vom 6. Dezember 2013, E. 25. 
3 Vgl. BPatGer, Urteil O2012_001 vom 6. Dezember 2013, E. 25. 

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Weiter  verlangt  der  Kläger gemäss  den  Rechtsbegehren  Ziff. 4a  und  4b, 
die  Beklagte  sei  zu  verpflichten,  für  jede  einzelne  aus  den  PCT-
Anmeldungen  WO2015/011543  und  WO2015/011544  hervorgegangene 
nationale Anmeldung  die  schriftliche  Einverständniserklärung  von  Erhard 
Krumpholz und Christian Hirsch zu deren Löschung als Miterfinder einzu-
holen und die beiden Personen als Miterfinder zu löschen. 

Wer  in  Bezug  auf  eine  nationale  Patentanmeldung  oder  ein  nationales 
Patent  als  Erfinder  zu  betrachten  ist,  bestimmt  sich  gemäss  Art. 110 
Abs. 1 IPRG wiederum nach dem Recht des Landes, in dem das Patent 
oder  die  Anmeldung  Schutz  geniesst,  also  den  Rechten  der  Länder,  in 
denen  nationale  Anmeldungen  aus  den  PCT-Anmeldungen  eingereicht 
wurden. 

Beide Parteien machen geltend, soweit sie nicht aufgrund ihrer Erfinder-
eigenschaft  – respektive  im  Falle  der  Beklagten aufgrund  der  Erfinderei-
genschaft  ihrer  Arbeitnehmer  –  an  den  beiden  europäischen  Patentan-
meldungen  berechtigt  seien,  ergebe  sich  ihre  Berechtigung  aus  der  ver-
traglichen  Beziehung  zwischen  den  Parteien. Wer  Rechtsnachfolger  des 
Erfinders im Sinne von Art. 60(1) EPÜ ist, bestimmt nicht das EPÜ, son-
dern  das  anwendbare  nationale  Recht  inklusive  dessen  kollisionsrechtli-
chen  Bestimmungen.4  Gemäss Art. 116 Abs. 1  IPRG  unterstehen  Verträ-
ge  grundsätzlich  dem  von  den  Parteien  gewählten  Recht.  Eine  Rechts-
wahl kann auch nachträglich getroffen werden und wirkt auf den Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses zurück.5  

Die  Parteien  haben  sich  anlässlich  der  Hauptverhandlung  geeinigt,  ihre 
gesamten  vertraglichen  Beziehungen  schweizerischem  Recht  zu  unter-
stellen. Auf die vertraglichen Beziehungen der Parteien ist daher schwei-
zerisches Recht anwendbar. 

3.  Unstreitiger Sachverhalt 

3.1  Zusammenarbeit der Parteien 

Das  Gericht fasst  vorab den  unbestrittenen  Sachverhalt  zusammen,  ehe 
im  Rahmen  der  Beweiswürdigung  auf  die  einzelnen  Behauptungen  der 
Parteien zum streitigen Sachverhalt eingegangen wird. 

4 Bremi/Stauder, in: Singer/Stauder (Hrsg.), EPÜ, Köln 2016, Art. 60 N 11. 
5 BSK IPRG-Amstutz/Wang, Art. 116 N 49 f. 

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Der ursprünglich aus Kanada stammende Kläger entwickelte in den 1970-
er  Jahren  einen  Plattenspieler,  der  von  der  Oracle  Audio  Corporation, 
Inc.,  Kanada,  vertrieben  wird.  In  den  1990-er  Jahren  begann  er  sich  für 
Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik zu interessieren. Er gründete in Kana-
da  die  Westwind  Strategic  Export  Inc.  und  beriet  verschiedene  kanadi-
sche Firmen im Bereich Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik. 2003 gründe-
te  er  die Westwind  Ltd.  in  London,  UK.  Dabei  handelt  es  sich,  trotz  teil-
weise missverständlicher Bezeichnung als „Einzelfirma“, um eine Gesell-
schaft  englischen  Rechts  mit  eigener  Rechtspersönlichkeit  (act. 24_37), 
die vom Kläger kontrolliert wird. Der Kläger entwickelte zu dieser Zeit ins-
besondere  einen  Enthalpie-Wärmetauscher  (zur  Technik  siehe  hinten, 
E. 3.2) 

Die Beklagte gehört zur börsenkotierten Zehnder-Gruppe, die Geräte zur 
Regulierung des Klimas und der Pflege der Luftqualität in Räumen entwi-
ckelt  und  weltweit  vertreibt.  Ihre  100%-ige  Tochtergesellschaft  PAUL 
Wärmerückgewinnung  GmbH,  Reinsdorf,  Deutschland,  entwickelt,  stellt 
her und vermarktet Enthalpie-Wärmetauscher. 

Im  September  2009 fand  ein  erster  Kontakt  zwischen  der Westwind  Ltd. 
und der Beklagten statt (Geheimhaltungsvereinbarung). In der Folge tra-
fen sich die Parteien wiederholt. Schriftliche Verträge wurden aber, bis auf 
die  Geheimhaltungsvereinbarung,  weder  zwischen  der  Westwind  Ltd. 
noch dem Kläger und der Beklagten abgeschlossen. Die Parteien schlos-
sen  aber  im  November  2011  mündlich  einen  Beratungsvertrag.  Der  Klä-
ger sollte für seine Leistungen monatlich EUR 16‘500 erhalten, sowie ein 
Erfolgshonorar  für  die  erfolgreiche  Vermittlung  von  Übernahmekandida-
ten.  Für geistiges  Eigentum,  das  in  die  Partnerschaft („partnership“)  ein-
gebracht  wurde,  sollte  er  Lizenzgebühren  erhalten  (E-Mail  von  Stefan 
Wiesendanger an den Kläger vom 22. November 2011). Der genaue Um-
fang der vom Kläger geschuldeten Leistungen ist strittig, weshalb dazu im 
Rahmen der Beweiswürdigung eingegangen wird (hinten, E. 6.4). 

Unstrittig ist, dass der Kläger von November 2011 bis Juni 2013 beratend 
für  die  Beklagte  tätig  war.  Seine  Leistungen  wurden  der  Beklagten,  res-
pektive einer niederländischen Tochtergesellschaft der Beklagten, von der 
Westwind Ltd. in Rechnung gestellt. Insgesamt erhielt der Kläger, respek-
tive die von ihm beherrschte Westwind Ltd., rund EUR 386‘000 für seine 
Tätigkeit.  Unklar  ist,  ob  Leistungen  des  Klägers,  die  er  im  Zeitraum  zwi-
schen Juli und Oktober 2013 erbracht hatte, unbezahlt blieben; dies kann 
aber offen bleiben, da er keine Forderungen daraus ableitet. 

Seite 11 

O2015_009 

Ebenfalls unstrittig ist, dass der Kläger im Rahmen seiner Beratungstätig-
keit für die Beklagte die Hilfe der Gesellschaft Chemsultants International, 
Inc., Ohio,  USA,  beanspruchte. Ob  die  Chemsultants  International  einen 
erfinderischen Beitrag geleistet oder nur auf Anweisung des Klägers Ver-
suche  durchgeführt  hat,  ist  hingegen  strittig.  Unstrittig  ist,  dass  die  Leis-
tungen der Chemsultants International von der Beklagten, respektive de-
ren Tochtergesellschaft PAUL Wärmerückgewinnung GmbH, bezahlt wur-
den. 

Unstrittig ist der Kläger der Erfinder (geistige Schöpfer) der in der Patent-
schrift  EP  2  618  090  B1  offenbarten  technischen  Lehre  und  hat  die  Be-
klagte  keine  Rechte  an  dieser  Erfindung  erworben.  Dieses  Schutzrecht 
wird in der Folge als EP 1 bezeichnet. Das Patent geht auf eine von der 
Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG, Gränichen, am 20. Januar 2012 
eingereichte  Anmeldung  zurück  und  wurde  am  24.  Juli  2013  publiziert. 
Die  Zehnder  Verkaufs-  und  Verwaltungs-AG  war  gemäss  „Memorandum 
of  Understanding“  vom  19.  Januar  2012  („MoU  2012“)  berechtigt,  diese 
Anmeldung in eigenem Namen anzumelden, wobei als „legitimate owner“ 
der  darin  offenbarten  Gegenstände  der  Kläger  gesehen  wurde.  Die  Par-
teien beabsichtigten, die Berechtigung an der (damals) Anmeldung in ei-
nem Vertrag zu regeln, dessen Abschluss wiederum von der Einigung auf 
ein  „Cooperation Agreement“  abhängen  sollte.  Falls  die  beiden  Verträge 
nicht  bis  20.  Februar  2012  abgeschlossen  werden  sollten,  sollte  die An-
meldung auf den Kläger übertragen werden. 

Zwischen Februar 2012 und Juni 2013 verhandelten die Parteien über ein 
„Consulting  Agreement“  und  ein  „Cooperation  Agreement“,  wobei  beim 
Consulting Agreement neben der Beklagten nur Westwind Ltd. als Partei 
genannt  wurde,  während  das  Cooperation Agreement  sowohl  Westwind 
Ltd.  wie  den  Kläger  als  Gegenparteien  der  Beklagten  nannte.  Bis  zum 
Schluss bestanden jedoch erhebliche Differenzen zwischen den Parteien, 
und die schriftlichen Vertragsentwürfe wurden nie unterzeichnet. 

Am  6.  Mai  2013  schlug  der  Kläger  der  Beklagten  vor,  eine  weitere  Pa-
tentanmeldung  einzureichen,  und übermittelte  Stefan Wiesendanger,  da-
mals geschäftsführender  Direktor  der  Zehnder  Nederland,  einen  Entwurf 
mit  18  Ansprüchen.  Am  16.  Mai  2013  trafen  sich  der  Patentanwalt  der 
Beklagten,  Erhard  Krumpholz,  und  der  Kläger,  um  die  neue Anmeldung 
zu  besprechen. Am  15./16.  Juli  2013  trafen  sich  der  Kläger  und  Erhard 
Krumpholz zu einem weiteren Arbeitstreffen, in dessen Vorfeld der Kläger 
einen überarbeiteten Entwurf der Patentanmeldung an Erhard Krumpholz 

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O2015_009 

übermittelte.  Dieser  Entwurf  enthielt  keine  als  solche  bezeichneten  An-
sprüche,  jedoch  unter  dem  Titel  „Abstract“  am  Ende  eine  Beschreibung 
der technischen Lehre. Anlässlich der Besprechung wurde dieser Entwurf 
bearbeitet und es wurden handschriftliche Notizen im Hinblick auf die Ein-
reichung  von  Patentanmeldungen  eingefügt.  Der  überarbeitete  Entwurf 
enthielt  zwei Anspruchssätze  mit  17 respektive  19 Ansprüchen.  Die  Par-
teien sind sich einig, dass die in schwarzer und blauer Tinte eingefügten 
handschriftlichen  Änderungen  vom  Kläger  geschrieben  wurden,  streiten 
sich jedoch darüber, ob daraus geschlossen werden kann, dass der Klä-
ger auch der geistige Urheber der entsprechenden Gedanken ist. 

In der Folge entschloss sich die Beklagte, nicht eine, sondern zwei neue 
Anmeldungen  einzureichen.  Die  EP  2  829  834  (Anmelde-Nr.  EP  13  003 
672.6)  mit  dem  Titel  “Enthalpy  exchanger  element  and  method  for  the 
production“  wird  im  Folgenden  als  EP 2  bezeichnet,  die  zweite  Anmel-
dung EP 2 829 836 (Anmelde-Nr. EP 13 003 673.6) mit dem gleichen Titel 
als EP 3. Beide Anmeldungen erfolgten am 22. Juli 2013. 

Ende Juni 2013 schaltete der Kläger seinen heutigen Rechtsvertreter ein, 
der die Beklagte aufforderte, die EP 1 auf den Kläger zu übertragen und 
zu bestätigen, dass die Beklagte keine Rechte an einer angeblichen zwei-
ten Erfindung des Klägers geltend mache. Am 9. Juli 2013 fand ein Tref-
fen  zwischen  dem  klägerischen  Anwalt  und  Stefan  Wiesendanger  und 
Erhard  Krumpholz  von  der  Beklagten  statt.  Da  strittig  ist,  ob  etwas  und 
falls ja was an dem Treffen vereinbart wurde, wird darauf im Rahmen der 
Beweiswürdigung näher eingegangen. 

Auch im Herbst 2013 versuchten die Parteien weiterhin, ihre Differenzen 
beizulegen und einen schriftlichen Vertrag zu schliessen, jedoch ohne Er-
folg,  worauf  der  Kläger  der  Beklagten  mitteilte,  er  erachte  die  Verhand-
lungen  als  gescheitert  und  die  Übertragung  der  drei  europäischen  Pa-
tentanmeldungen  EP  1,  EP  2  und  EP  3  verlangte.  Die  Beklagte  erklärte 
sich bereit, die Patentanmeldung EP 1 bedingungslos zu übertragen und 
die Anmeldungen EP 2 und EP 3 „if licensing is possible for Zehnder in an 
acceptable manner“ (E-Mail von Stefan Wiesendanger an den Kläger). 

Am  20. Mai  2014  schlossen  die  Zehnder  Verkaufs-  und  Verwaltungs-AG 
und die Beklagte auf der einen Seite und die Westwind Ltd. und der Klä-
ger  auf  der  anderen  Seite  ein  „Agreement  for Assignment  of  Intellectual 
Property Rights“ ab, gemäss dessen Artikel 1 alle Rechte an der EP 1 an 
den Kläger abgetreten wurden. Die Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-

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O2015_009 

AG  existierte  in  diesem  Zeitpunkt  allerdings  nicht  mehr,  da  sie  gemäss 
Fusionsvertrag vom 19. Februar 2014 durch die Beklagte absorbiert wor-
den  war.  Dies  hinderte  die  Westwind  Ltd.  jedoch  offenbar  nicht,  sich  im 
europäischen Patentregister auch als formelle Inhaberin der EP 1 eintra-
gen zu lassen. 

Das „Agreement for Assignment of Intellectual Property Rights“ enthält in 
seinem Artikel 2 einen Vorbehalt betreffend der Rechte an den zwei wei-
teren Patentanmeldungen, die von der Beklagten eingereicht worden wa-
ren. Unter dem Titel „Limits“ wird festgehalten: 

Bei  den  beiden  erwähnten Anmeldungen  EP  13  003  672.6  und  EP  003 
673.6 [recte: EP 13 003 673.6] handelt es sich um EP 2 und EP 3, deren 
Übertragung an sich der Kläger mit Rechtsbegehren Ziff. 1 verlangt. 

3.2 Gegenstände der Patentanmeldungen 

EP 1, EP 2 und EP 3 betreffen alle Enthalpie-Wärmetauscher respektive 
Verfahren zu deren Herstellung. Enthalpie, früher auch Wärmeinhalt, be-
zeichnet  die  Summe  aus  der  inneren  Energie  eines thermodynamischen 
Systems und dem Produkt aus Druck und Volumen des Systems. Enthal-
pie-Wärmetauscher entziehen der Luft sowohl fühlbare Wärme („sensible 
energy“,  Abs.  [0002])  als  auch  latente  Wärme  (beim  Phasenübergang 
aufgenommene  oder  abgegebene Wärme)  und sind  daher  effizienter  als 
Wärmetauscher,  die  nur  fühlbare  Wärme  tauschen.  Indem  Enthalpie-
Wärmetauscher die der Abluft entzogene Feuchtigkeit während der Heiz-
saison  der  kälteren  Frischluft  zuführen,  verhindern  sie  zudem  ein  über-
mässiges Austrocknen der Raumluft. 

EP 2 betrifft Wärmetauscher, bei denen die Platten insbesondere aus Me-
tall (z.B. Aluminium) bestehen (Abs. [0009]). EP 3 betrifft Wärmetauscher, 
bei  denen  die  Platten 
insbesondere  aus  Kunststoff  bestehen 
(Abs. [0009]).  Gegenüber  EP 1  ist  in  EP 2  und  EP 3  insbesondere  neu, 
dass  gelehrt  wird,  die  (wasserdampfdurchlässige)  Polymerschicht  als 

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O2015_009 

dünnen Polymerfilm „trocken“ auf mindestens einer Seite der Trägerplatte 
aufzubringen  (EP  2,  Abs. [0016]).  Demgegenüber  lehrt  EP 1,  die  Poly-
merschicht  als  Dispersion  „flüssig“  aufzubringen,  so  dass  die  Löcher  in 
der Trägerplatte gefüllt oder gedeckt werden (EP 1, Abs. [0016]).  

Um die Oberfläche der Platten zu vergrössern, werden diese in eine drei-
dimensionale  Form  („Welligkeit“  oder  „Korrugation“)  gebracht.  Dies  lehrt 
ebenfalls  bereits  die  EP 1  (Abs. [0010]).  In  EP 2  (für  Metallplatten)  wird 
gelehrt,  dass  die  Formung  der  Platten  und  das Aufbringen  des  Polymer-
films  in  zwei  Schritten  geschehen.  Zuerst  wird  die  (Metall-)Platte  ver-
formt, und anschliessend der Polymerfilm aufgebracht (Anspruch 1). EP 3 
(für Kunststoffplatten) lehrt hingegen, dass zuerst der Polymerfilm auf die 
flache Platte aufgebracht wird und anschliessend Platte und Polymerfilm 
in  einem  Schritt  in  eine  dreidimensionale  Form  gebracht  werden  (An-
spruch  1;  vgl.  Klageantwort RZ 36  f.,  wo  die  Beklagte  allerdings  die An-
meldungen verwechselt). 

Unter Inanspruchnahme der Prioritäten von EP 2 respektive EP 3 meldete 
die Beklagte am 17. Juli 2014 zwei internationale (PCT) Anmeldungen an, 
die  am  29.  Januar  2015  als  WO  2015/011544  A1  (WO  2)  und  WO 
2015/011543 A1 (WO 3) publiziert wurden. Während in den Anmeldungen 
EP 2  und  EP 3  nur  der  Kläger  als  Erfinder  genannt  wurde,  werden  in 
WO 2 und WO 3 neben dem Kläger Christian Hirsch und Erhard Krump-
holz als Miterfinder genannt. Beide sind Arbeitnehmer der Beklagten, res-
pektive  ihrer  Tochtergesellschaft  PAUL  Wärmerückgewinnung  GmbH. 
Neu gegenüber  EP 2  wird  in WO 2  zusätzlich  beschrieben,  dass  es  sich 
bei  dem  dünnen  Polymerfilm  um  einen  mehrschichtigen  Film  handeln 
kann („multilayer film“), dessen Eigenschaften näher beschrieben werden. 
In den Ansprüchen wird präzisiert, dass der Polymerfilm insbesondere auf 
die  Trägerplatten  geklebt  werden  kann  (Anspruch  11).  Die  gleichen  Er-
gänzungen  finden  sich  auch  in  WO 3.  Zusätzlich  wird  dort  ausgeführt, 
dass  man  –  statt  die  Trägerplatte  zu  perforieren  –  auch  eine  inhärent 
(aufgrund ihrer Materialeigenschaften) poröse Platte verwenden kann. 

4.   Parteistandpunkte 

Die Parteien streiten sich im Grundsatz darüber, wer die Merkmale erfun-
den  hat,  die  in  den Anmeldungen  EP  2  und  EP  3  neu  gegenüber  EP  1 
sind,  respektive,  soweit  der  Kläger  diese  (mit-)erfunden  hat,  ob  die  Be-
klagte seine Rechtsnachfolgerin betreffend der Rechte auf die Patentan-
meldungen ist. Der Kläger bringt im Wesentlichen vor, er habe die techni-

Seite 15 

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sche Lehre von EP 1 weiterentwickelt, während die Beklagte ihm nur Inf-
rastruktur  und  Dienstleistungen  zur  Verfügung  gestellt  habe.  Die  techni-
sche  Leistung  sei  von  ihm  gekommen.  Eine  Rechtsübertragung  auf  die 
Beklagte  habe  nicht  stattgefunden,  da  der  Beratungsvertrag  zwischen 
ihm und der Beklagten eine solche nicht vorgesehen habe. Die Beklagte 
hält dafür, dass die Verbesserung der Lehre von EP 1 in Zusammenarbeit 
zwischen dem Kläger und ihr entstanden sei und ihre Angestellten Chris-
tian Hirsch und Erhard Krumpholz wesentliche technische Gedanken bei-
gesteuert  hätten.  Dass  der  Kläger  möglicherweise  als  Miterfinder  anzu-
sehen  sei,  sei  irrelevant,  weil  sein  Recht  auf  das  Patent  durch  das Auf-
tragsverhältnis  auf  die  Beklagte  übergegangen  sei.  Auf  die  detaillierten 
Behauptungen der Parteien wird im Folgenden, soweit nötig, im Rahmen 
der Beweiswürdigung eingegangen. 

5.   Erfindereigenschaft  

5.1  Erfinder im Sinne von Art. 60 EPÜ 

Der  Begriff  des  Erfinders  im  Sinne  von Art. 60  EPÜ  ist  vertragsautonom 
zu  bestimmen.6  Erfinder  im  Sinne  des  EPÜ  ist  der  Mensch,  der  Urheber 
der  beanspruchten  Erfindung  ist,  d.h.  den  Erfindungsgedanken  erkannt 
und  in  schöpferischer  Tätigkeit  zu  einer  Anweisung  zum  technischen 
Handeln entwickelt hat.7 Dies unterscheidet sich nicht vom Erfinderbegriff 
des schweizerischen Rechts.8 

Miterfinder im Sinne von Art. 60(1) EPÜ ist, wer schöpferisch an der Ent-
wicklung der Erfindung beteiligt ist. Ein bloss handwerklicher Beitrag ge-
nügt  nicht,  um  Miterfinder  zu  sein,  aber  es  wird  nicht  verlangt,  dass  der 
Beitrag für sich genommen erfinderisch ist oder gar allein die Vorausset-
zungen der Patentierbarkeit erfüllt. Es genügt, dass der Beitrag zur bean-
spruchten  Lösung  beigetragen  hat,  wenn  es  sich  nicht  um  einen  bloss 
konstruktiven Beitrag handelt.9 Auch dies unterscheidet sich nicht grund-
sätzlich vom schweizerischen Recht. 

5.2  Beweislastverteilung und Behauptungslast 

6 Bremi/Stauder, in: Singer/Stauder (Hrsg.), EPÜ, Köln 2016, Art. 60 N 5. 
7 Melullis, in: Benkard (Hrsg.), EPÜ, München 2012, Art. 60 N 9. 
8  Zum  schweizerischen  Recht  Calame,  in:  von  Büren/David  (Hrsg.),  SIWR  IV, 
Basel 2006, S. 176. 
9 Melullis, a.a.O., Art. 60 N 16 f. 

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Die  Beweislastverteilung  bestimmt  sich  im  Prinzip  nach  dem  auf  das 
Rechtsverhältnis  anzuwendenden  materiellen  Recht  (lex  causae),  nicht 
nach der lex fori.10 Dies würde dazu führen, dass sich die Beweislast für 
die  Erfinderstellung  im  Sinne  von  Art. 60(1)  EPÜ  nach  dem  EPÜ  be-
stimmt.  Nun  enthält  das  EPÜ  aber  keine  expliziten  Beweislastregeln. 
Dennoch haben die Beschwerdekammern des EPA in einer reichen Pra-
xis  Regeln  zur  Beweislastverteilung  entwickelt  (siehe  z.B. R 4/09).  Diese 
betreffen  aber  nicht  die  Erfinderstellung,  denn  für  das  Europäische  Pa-
tentamt  gilt  der Anmelder  als  berechtigt,  das  Recht  auf  das  europäische 
Patent  geltend  zu  machen  (Art. 60(3)  EPÜ).  Dadurch  soll  das  Europäi-
sche Patentamt von Streitigkeiten um die materielle Berechtigung an der 
Anmeldung  entlastet  werden.  Entsprechend  können  sich  in  der  Praxis 
des EPA auch keine Regeln zur Beweislastverteilung bei einem Streit um 
die materielle Berechtigung an der Erfindung entwickeln. 

Es rechtfertigt sich daher, im vorliegenden Fall die Regeln des schweize-
rischen  Rechts  zur  Beweislastverteilung  anzuwenden.  Gemäss  der  all-
gemeinen  Regel  von Art. 8  ZGB  hat  derjenige  das  Vorhandensein  einer 
behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Der Klä-
ger  verlangt  in  seinem  Rechtsbegehren  Ziff. 1  gemäss  Replik,  dass  die 
beiden europäischen Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 an ihn übertra-
gen  werden.  Seinen  Anspruch  auf  die  Übertragung  leitet  er  aus  seiner 
Stellung  als  alleiniger  Erfinder  der  beanspruchten  technischen  Lehren 
und einer fehlenden Übertragung des sich aus der Erfinderstellung erge-
benden  Rechts  auf  das  Patent  an  eine  Dritte,  namentlich  die  Beklagte, 
ab. Den Kläger trifft daher die Beweislast für die Behauptung, dass er al-
leine die in EP 2 und EP 3 offenbarten Lehren erfunden hat und die Rech-
te  nicht  an  einen  Dritten  übertragen  wurden.  Das  Bundespatentgericht 
verlangt  insbesondere,  dass  der  Kläger,  der  die Abtretung  eines  Patents 
oder  einer  Patentanmeldung  verlangt,  substanziiert  behauptet  und  be-
weist,11 

•  dass er die Erfindung selber gemacht hat (wann, wo, wie),  

•  wie  diese  Erfindung  der  unberechtigten Anmelderin  zur  Kenntnis 

gelangt ist (Kausalität), und  

•  dass  der  am  Ende  in  der  Anmeldung  definierte  Gegenstand  der 

selber gemachten Erfindung entspricht. 

10 BGer, Urteil 4A_469/2010 vom 1. Dezember 2010, E. 2.1. 
11 BPatGer, Urteil O2012_001 vom 6. Dezember 2013, E. 27. 

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Wird  nicht  die  Miterfinderschaft,  sondern  Alleinerfinderschaft  behauptet, 
so muss der Kläger darlegen, dass die Gesamtheit der erfindungswesent-
lichen  Elemente  der  jeweiligen  Anmeldung,  oder  wenigstens  der  ent-
scheidende Beitrag dazu, allein auf ihn zurückzuführen ist. Dabei sind in 
der  Behauptungsphase  die  erforderlichen  substanziierten  Behauptungen 
aufzustellen, was bedeutet, dass für alle Anspruchsmerkmale und für die 
erkennbar  wichtigen  weiteren  Gegenstände,  die  in  der  Beschreibung  of-
fenbart sind, jeweils individuell und konkret unter Bezugnahme auf spezi-
fische  Textstellen  in  Dokumenten  oder  wenigstens  unter  Beweisangebot 
von Zeugen die obigen Elemente in den Rechtsschriften darzulegen sind. 
Darauf  wurde  der  Kläger  an  der  Instruktionsverhandlung  vom  1. März 
2016 aufmerksam gemacht; ebenso, dass sein bisheriger Vortrag diesen 
Anforderungen nicht genügte. 

Der Auffassung  des  Klägers,  es  genüge  zu  zeigen,  dass  er  die  Gegen-
stände  der  Merkmale  der  unabhängigen  Ansprüche  geschaffen  habe, 
kann  nicht  gefolgt  werden.  Eine  Patentanmeldung  umfasst  regelmässig 
technische Lehren, die über den Gegenstand der unabhängigen Ansprü-
che hinausgehen respektive diesen wesentlich weiter konkretisieren. Sol-
che Gegenstände können sich in den abhängigen Ansprüchen, aber auch 
in der Beschreibung finden. Wer behauptet, alleiniger Erfinder der in einer 
Patentanmeldung offenbarten Lehre zu sein, muss daher darlegen, dass 
er  der  geistige  Urheber  aller  darin  der  Fachperson  unmittelbar  und  ein-
deutig  offenbarten  Lehren  ist,  soweit  es  sich  bei  den  offenbarten  techni-
schen  Details  nicht  um  untergeordnete,  bloss  handwerkliche,  Beiträge 
handelt.  

Was den Beweis der fehlenden Übertragung an einen Dritten anbelangt, 
so  handelt  es  sich  dabei  allerdings  um  den  Beweis  einer  unbestimmten 
negativen Tatsache. Die nicht beweisbelastete Partei ist verpflichtet, sub-
stanziiert zu behaupten, weshalb die Rechte an sie oder an eine Drittpar-
tei übergegangen sind, wenn sie sich auf den Standpunkt stellt, die Rech-
te lägen nicht mehr beim ursprünglichen Inhaber.12 

An dieser Beweislastverteilung ändert auch nichts, dass der Kläger in den 
Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 – die durch die Beklagte eingereicht 
wurden  –  als  einziger  Erfinder  genannt  und  entsprechend  als  (einziger) 
Erfinder  im  europäischen  Patentregister  eingetragen  wurde.  Es  kann  of-
fen  bleiben,  ob  das  europäische  Patentregister  ein  öffentliches  Register 
im Sinne von Art. 179 ZPO ist, denn auf jeden Fall bezieht sich die Rich-

12 Vgl. BGE 119 II 305 E. 1b; BGer, Urteil 4C.64/2003 vom 18. Juli 2003, E. 4. 

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tigkeitsvermutung von Art. 179 ZPO nur auf Tatsachen, deren Richtigkeit 
von  der  Urkundsperson  entweder  geprüft  oder  kraft  eigener  Wahrneh-
mung  als  richtig  bescheinigt  worden  sind.13  Das  europäische  Patentamt 
prüft  im  Erteilungsverfahren  weder  die  materielle  Berechtigung  des  An-
melders an der Erfindung noch, ob die genannten Erfinder tatsächlich (als 
einzige) die Erfindung gemacht haben (Regel 19(2) Ausführungsordnung 
EPÜ). 

Aus  der  Nennung  des  Klägers  als  einzigem  Erfinder  in  den  am  22.  Juli 
2013 durch die Beklagte eingereichten Patentanmeldungen EP 2 und EP 
3 folgt jedoch eine natürliche Vermutung, dass der Kläger einer der Erfin-
der  der  offenbarten  technischen  Lehren  ist.  Dies  folgt  aus  dem  Erfah-
rungssatz, dass Anmelder kaum je jemanden als Erfinder nennen, insbe-
sondere nicht eine Drittperson, die nicht bei ihnen angestellt ist, der nichts 
zur  offenbarten  technischen  Lehre  beigetragen  hat. Anders  als  eine  ge-
setzliche  Vermutung  beschlägt  eine  natürliche  Vermutung  nicht  die  Be-
weislastverteilung, sondern die Beweiswürdigung.14 Die natürliche Vermu-
tung  wird  bereits  durch den  Gegenbeweis  umgestossen,  d.h.  es genügt, 
wenn  es  dem  Beweisgegner  gelingt,  ernsthafte  Zweifel  an  der  Vermu-
tungsfolge zu wecken. 

Aus  der  Nennung  des  Klägers  als  einzigem  Erfinder  folgt  jedoch  keine 
natürliche Vermutung, dass er der einzige Erfinder der in den streitgegen-
ständlichen Anmeldungen offenbarten Lehren ist. Es ist nicht ungewöhn-
lich, dass im Laufe des Erteilungsverfahrens weitere Personen als Erfin-
der genannt werden. Gerade bei internationalen Konzernen mit Standor-
ten in verschiedenen Ländern kann es vorkommen, dass die Patentabtei-
lung  am  Konzernhauptsitz  im  Zeitpunkt  der  Einreichung  der Anmeldung 
keine  abschliessende  Kenntnis  über  die  Beiträge  einzelner  Miterfinder 
hat. Im vorliegenden Fall fanden unstrittig zahlreiche Treffen am Sitz der 
deutschen  Tochter  der  Beklagten,  der  PAUL  Wärmerückgewinnung 
GmbH,  in  Reinsdorf,  Deutschland,  statt,  an  denen  die  Entwicklung  des 
Enthalpie-Wärmetauschers  besprochen  wurde.  Die  Patentanmeldungen 
EP 2  und  EP  3  wurden  aber  vom  internen  Patentanwalt  der  Beklagten 
Erhard Krumpholz eingereicht, der am Hauptsitz der Beklagten in Gräni-
chen, Schweiz, tätig ist. Dass er im Zeitpunkt der Einreichung der Anmel-
dungen  EP  2  und  EP  3  nicht  umfassend  informiert  darüber  war,  welche 
Beiträge  möglicherweise  Angestellte  der  deutschen  Tochtergesellschaft 

13 BSK ZPO-Dolge, Art. 179 N 10. 
14 BGE 117 II 256 E. 2b. 

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PAUL Wärmerückgewinnung GmbH, namentlich Christian Hirsch, zu den 
beanspruchten technischen Lehren geleistet haben, ist glaubhaft. 

5.3  Beweiswürdigung und Beweismass 

Beweiswürdigung  und  Beweismass  richten  sich nach  dem  anwendbaren 
Verfahrensrecht,15  also  der  ZPO.  Die  Beweiswürdigung  erfolgt  nach 
Art. 157  ZPO  frei,  was  bedeutet,  dass  es  keine  festen  Regeln  zum  Be-
weiswert einzelner Beweismittel gibt.16 Frei bedeutet aber nicht willkürlich. 
Der  Richter  muss  nach  seiner  gesamten  Sach-  und  Menschenkenntnis 
sowie  Lebenserfahrung  eine  gewissenhafte  Schlussfolgerung  ziehen;17 
die  Beweiswürdigung  muss  in  objektiv  nachvollziehbarer,  begründbarer 
Weise  erfolgen.18  Die  Begründung  muss  es  der  Rechtsmittelinstanz  er-
lauben, die Rationalität der Beweiswürdigung zu überprüfen.19 

Das  Beweismass  umschreibt  das  Bundesgericht  seit  langem  mit  der 
Formulierung, ein Beweis sei erbracht, wenn das Gericht nach objektiven 
Gesichtspunkten  von  der  Richtigkeit  einer  Sachbehauptung  überzeugt 
sei. Absolute Gewissheit könne dabei nicht verlangt werden. Es genüge, 
wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaf-
ten  Zweifel  mehr  habe  oder  allenfalls  verbleibende  Zweifel  als  leicht  er-
schienen.20 

15 BGer, Urteil 4A_510/2011 vom 22. März 2012, E. 3.1. 
16 Statt aller ZK ZPO-Hasenböhler, Art. 157 N 8. 
17 ZK ZPO-Hasenböhler, Art. 157 N 11. 
18 BK ZPO-Brönnimann, Art. 157 N 5. 
19 Bühler, in: Leuenberger (Hrsg.), Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, S. 72–
92, S. 89. 
20 BGE 132 II 321 E. 3.2. 

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5.4  Beweiswürdigung im vorliegenden Fall 

5.4.1 Die Gegenstände der Anmeldungen EP 2 und EP 3 im Einzelnen 

Die  in  den Ansprüchen  1  beanspruchten  Gegenstände  der  EP2  und  der 
EP3 lassen sich synoptisch gegenübergestellt wie folgt darstellen: 

EP 2 

EP 3 

0  Method for the production of 

enthalpy exchanger elements 
comprising steps of: 

Method for the production of 
enthalpy exchanger elements 
comprising the steps of: 

a 

b 

c 

a) perforating a flat plate ele-
ment (1) according to a prede-
termined perforation pattern 
within the plate outer dimen-
sions; 

a) perforating a flat plate ele-
ment (1) according to a prede-
termined perforation pattern 
within the plate outer dimen-
sions; 

b) forming the plate element (1) 
into a desired embossing pattern 
and geometrical shape; and 

c) applying to at least one side 
(1a) of the plate element (1) a 
polymer film (3) with water vapor 
permeation characteristics. 

b) applying to at least one side 
(1a) of the plate element (1) a 
thin polymer film (3) with water 
vapor transmission characteris-
tics; 

c) forming the plate element (1) 
into a desired shape exhibiting a 
corrugation pattern, whereby the 
polymer film (3) is formed into 
the same corrugation pattern 
shape as that of the plate ele-
ment (1). 

Aus dieser Gegenüberstellung wird ersichtlich, dass die Merkmale 0 und 
a bei EP 2 und EP 3 identisch sind, d.h. bei beiden Verfahren wird aus ei-
ner flachen Platte ein Perforationsmuster ausgestanzt. 

Die  dann  genannten  Schritte  b  und  c  sind  bei  den  beiden Anmeldungen 
gewissermassen vertauscht:  

Bei der EP 2 wird zunächst die flache perforierte Platte in eine dreidimen-
sionale  Form gebracht  (Schritt  b)  und  anschliessend  auf einer  Seite  die-
ser  topologisch  strukturierten  Platte  ein  wasserdampfdurchlässiger  Poly-

Seite 21 

 
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merfilm  aufgebracht  (Schritt  c).  Dieses  Verfahren  wird  vor  allem  für  Me-
tallplatten vorgeschlagen (vergleiche Anspruch 2 der EP 2). 

Bei  der  EP 3  dagegen  wird  zunächst  auf  wenigstens  eine  Seite  der  fla-
chen  perforierten  Platte  ein  wasserdampfdurchlässiger  Polymerfilm  auf-
gebracht  (Schritt  b)  und  anschliessend  wird  diese  Platte  mit  dem  darauf 
befindlichen  Polymerfilm  in  eine  dreidimensionale  Form  gebracht,  wobei 
der  Polymerfilm  die  gleiche  dreidimensionale  Form  erhält,  wie  die  Platte 
(Schritt  c).  Dieses  Verfahren  wird  vor  allem  für  Kunststoffplatten  vorge-
schlagen (vergleiche Anspruch 2 der EP 3). 

Weiter  sind  die  Produktansprüche  7  in  EP 2  respektive  8  in  EP 3  sehr 
ähnlich: Im Anspruch 7 der EP 2 heisst es: „with a shape exhibiting a pre-
determined  perforation  pattern“,  während  es  im  Anspruch  8  der  EP 3 
heisst „with a shape exhibiting a predetermined perforation pattern and a 
predetermined corrugation pattern“. 

Im Merkmal c bzw. b heisst es jeweils, dass ein Polymerfilm auf wenigs-
tens  einer  Seite  der  Platte  aufgebracht  wird.  Weiter  heisst  es,  dass  der 
Film  beispielsweise  in  einem  Hitzeschweissen  auf  der  Platte  befestigt 
werden  kann  (vergleiche  [0014]  in  EP 2  respektive  [0013]  in  EP 3).  Der 
Film wird bei dieser Vorgehensweise offenbar als tragende Struktur zuge-
führt  und  auf  einer  Seite  flächig  aufgebracht  (vergleiche  [0036]  sowie 
[0049] in EP 2 respektive [0036] sowie [0049] in EP 3). 

Somit  umfasst  dieses  Merkmal  wenigstens  auch  die  Situation,  bei  wel-
cher  ein  flächiger  Polymerfilm  auf  wenigstens  einer  Seite  der  Platte  an-
geordnet und mit dieser verbunden wird, wobei der Polymerfilm die Platte 
und die darin angeordneten Perforationen zusammenhängend überdeckt, 
aber nicht in die Perforationen eindringt. 

Grundsätzlich  ist  im  jeweiligen  Anspruch  1  die  Schrittreihenfolge  nicht 
zwingend vorgegeben (comprising the steps of). 

Tatsächlich wird in EP 2 die Möglichkeit, Schritt b) nach Schritt a) durch-
zuführen,  nur  als  bevorzugte  Variante  beschrieben  (vergleiche  [0028]). 
Auf jeden Fall wird der Film aber im Rahmen von Schritt c) erst aufgetra-
gen,  wenn  die  Schritte  a)  und  b),  in  welcher  Reihenfolge  auch  immer, 
durchgeführt worden sind (vergleiche [0035]). 

Die EP 2 umfasst als bevorzugte Ausführungsform jene Variante, bei wel-
cher  die  Schritte  a)  –  c)  in  der  im  Anspruch  angegebenen  Reihenfolge 
durchgeführt werden. 

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In EP 3 wird allgemein bevorzugt darauf hingewiesen, dass die Schritte b) 
und c) gleichzeitig durchgeführt werden können, d.h. der Film wird gleich-
zeitig aufgebracht, an der Platte befestigt und die anfangs flache Platte in 
eine 3-dimensionale Form umgeformt (vergleiche [0012]). 

5.4.2 Die Gegenstände von EP 2 und EP 3 sind nicht in EP 1 offenbart 

Der Kläger begründet den Abtretungsanspruch erstens damit, dass alles, 
was in den Anmeldungen EP 2 und EP 3 offenbart sei, bereits in der ers-
ten Anmeldung EP 1 offenbart gewesen sei, die unstrittig alleine auf den 
Kläger zurückgehe. 

Dieses Argument kann nicht überzeugen. In der EP 1 geht es darum, die 
Löcher in der Trägerplatte auszufüllen, und dann das Polymer zu vernet-
zen  (vgl. Anspruch  1  der  EP 1).  Es  wird  zwar  in  der  EP1  von  „covering“ 
der Löcher gesprochen, auch „lamination“ wird erwähnt (vgl. [0016]), aber 
ein Anbringen eines (trockenen) dünnen Polymerfilms auf der Trägerplat-
te wird in EP 1 nicht offenbart. Abs. [0016] von EP 1 bezieht sich eindeu-
tig nur auf das Aufbringen der Polymerschicht als Dispersion, d.h. in flüs-
siger  Form,  und  nicht  auf  das  Aufbringen  eines  trockenen  Films.  Die 
Fachperson schliesst aus der untechnischen Verwendung von „laminate“ 
nichts anderes. 

In  den  EP 2  und  EP 3  geht  es  im  Gegensatz  zu  einem  Füllen  des  Poly-
mers in die Perforationen, wie in der EP 1 beschrieben und beansprucht, 
wenigstens auch und zur Hauptsache um eine Beschichtung der Oberflä-
che der Platte mit einer tragend zugeführten Polymerschicht auf wenigs-
tens einer Seite, so dass die Perforationen überdeckt werden. 

EP 2  und  EP 3  verlangen  weiter  im  Gegensatz  zur  EP1  nicht  zwingend 
ein  Vernetzen  des  Polymers  (schliessen  es  aber  auch  nicht  aus).  Dass 
das  Füllen  und  Vernetzen  auch  weggelassen  werden  könnte,  kann  der 
EP 1 nicht entnommen werden. 

EP 2  und  EP 3  richten  sich  zu  guter  Letzt  auch  auf  spezifische  Herstel-
lungsfolgen  (jeweils  mit  a-c  bezeichnet),  die  der  EP 1  ebenfalls  nicht  zu 
entnehmen sind. 

Die Behauptung der Klägerin, die Gegenstände der EP 2 und EP 3 seien 
bereits  in  der  EP  1  enthalten,  widerspricht  auch  dem  Verhalten  der  Par-
teien vor der Eskalation des Streits und bevor EP 2 und EP 3 eingereicht 
wurden: EP 2 und EP 3 waren gemeinsam so vorbereitet  worden, dass 
der Anmeldetag von EP 2 und EP 3 knapp vor die Publikation der EP 1 zu 

Seite 23 

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liegen kam, damit eine Abgrenzung von der EP 1 nach Art. 54(3) EPÜ nur 
hinsichtlich  Neuheit  gegeben  sein  musste.  Es  musste  also  damals  ge-
meinsames  Verständnis  gewesen  sein,  dass  EP  2  und  EP  3  über  die 
EP 1 hinausgehen, ansonsten wäre EP 1 neuheitsschädlich für EP 2 und 
EP 3. 

In der EP 1 ist damit nicht alles schon offenbart, was in EP 2 und EP 3 of-
fenbart oder beansprucht ist.  

5.4.3   Das  Verfassen  der  Entwürfe  zur  Patentanmeldung  beweist  keine 

Erfindereigenschaft 

Der Kläger stützt seinen Abtretungsanspruch weiter darauf, dass der von 
ihm mit E-Mail vom 6. Mai 2013 der Beklagten übermittelte Entwurf einer 
Patentanmeldung,  der  die  neu  hinzugekommenen  Elemente  gegenüber 
der  Lehre  von  EP 1  hervorhebt (Klagebeilage  17),  und  ein  Entwurf  einer 
Patentanmeldung, die er dem Patentanwalt der Beklagten übermittelt ha-
be  (Replikbeilage  70),  die  Erfindungen gemäss EP 2  und  EP 3  offenbar-
ten  und  allein  auf  seiner  schöpferischen  Leistung  beruhten.  Der  Entwurf 
gemäss Replikbeilage 70 wurde anlässlich eines Treffens zwischen dem 
Kläger  und  dem  Patentanwalt  der  Beklagten,  Erhard  Krumpholz,  am 
15./16. Juli  2013  überarbeitet,  wobei  der  Kläger  handschriftliche  Ergän-
zungen in blau und schwarz anbrachte, Erhard Krumpholz in Rot. 

Die  Beklagte  bestreitet  nicht,  dass  der  Kläger  die  beiden  Entwürfe  ge-
mäss  Klagebeilage  17  und  Replikbeilage  70  niedergeschrieben  hat.  Sie 
weist aber darauf hin, dass aus der Niederschrift nicht geschlossen wer-
den könne, dass der Kläger alleiniger Urheber der in den Klagebeilage 17 
und  Replikbeilage  70  enthaltenen  technischen  Gedanken  sei.  In  seiner 
Funktion  als  Projektleiter  habe  er  vielmehr  die  Ergebnisse  der  gemein-
samen Entwicklungsarbeit niedergeschrieben.  

Der Beklagten ist darin zu folgen, dass aus der (unbestrittenen) Autoren-
schaft  des  Klägers  an  den  Entwürfen für  eine  Patentanmeldung gemäss 
Klagebeilage  17  und  Replikbeilage  70  nicht  geschlossen  werden  kann, 
dass der Kläger alleiniger geistiger Urheber der darin enthaltenen techni-
schen Lehren ist. Die Darstellung der Beklagten, dass diese Dokumente 
das Ergebnis der gemeinsamen Entwicklungsarbeit zusammenfassen, ist 
mindestens  ebenso  wahrscheinlich.  Da  der  Kläger  die  Beweislast  dafür 
trägt, dass er der alleinige Erfinder ist, trägt er die Folgen der verbleiben-
den Zweifel. 

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5.4.4   Die  Idee  der  Trockenlaminierung  stammt  nicht  ohne  Zweifel  vom 

Kläger 

Der  Kläger  behauptet  weiter,  er  habe  die  Idee  der  Trockenlaminierung 
gehabt, während die Beklagte – erst in der Duplik und in Widerspruch zu 
ihren  Ausführungen  in  der  Klageantwort,  wo  sie  behauptet,  die  Bede-
ckung mit Polymerfolie beruhe „massgeblich auf dem durch die Beklagte 
in  die  Zusammenarbeit  eingebrachten  geistigen  Eigentum“  –  behauptet, 
diese Idee stamme von Berry Decker von der Chemsultants International, 
Inc.. Der Kläger reicht zum Beweis seiner Behauptung ein E-Mail von Da-
vid  Westerfield  an  David  McCann  vom  25.  Oktober  2012  (Duplikbeilage 
96), ein E-Mail von ihm an David Westerfield vom 15. Januar 2013 (Rep-
likbeilage 53) und ein E-Mail von ihm an Berry Decker vom 26. März 2013 
(Replikbeilage 58) ein. 

Die  vom  Kläger  eingereichten  E-Mails  sind  nicht  geeignet,  zu  beweisen, 
dass  er  der  Urheber  des  Gedankens  ist,  die  Trägerplatte  mit  einem  tro-
ckenen Polymerfilm zu beschichten. In Replikbeilage 58 führt der Kläger 
aus,  dass  es  schön  wäre,  wenn  man  „polymer  sheets“  aus  Polystyrol 
(„polystyrene“) oder Polyester machen könnte, die wasserdampfdurchläs-
sig sind. Polystyrol wird in dem Abschlussbericht von Chemsultants Inter-
national, Inc., vom 14. Juni 2013 als Material für die Trägerplatten offen-
bart (S. 2, und dortige Abbildung), und nicht als Material für den die Trä-
gerplatten bedeckenden Polymerfilm. 

(Abbildung von S. 2 von Replikbeilage 58) 

Unter  diesen  Umständen  scheint  „sheet“  in  dem  E-Mail  vom  26. März 
2013 (Replikbeilage 58) die Trägerplatte zu bezeichnen. D.h. die Idee des 
Klägers  war  es,  wasserdampfdurchlässige  Trägerplatten  herzustellen, 
statt  perforierte  oder  poröse Trägerplatten  mit  einem  Polymerfilm  zu  be-
decken.  Dies  entspricht  aber  nicht  der  in  den  Anmeldungen  EP 2  und 
EP 3  offenbarten  Lehre  der  trockenen  Laminierung  mit  einem  Polymer-
film. 

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In Replikbeilage 53 und Duplikbeilage 96 wird zwar von „lamination“ res-
pektive  „laminate“  gesprochen.  Aber  es  bleibt  unklar,  ob  damit  wie  in 
Abs. [0016] von EP 1 untechnisch auch die nasse Beschichtung mit Auf-
füllen der Poren in der Trägerplatte gemeint ist. 

Im Übrigen könnte der Kläger selbst dann, wenn er Urheber der Idee der 
Trockenlaminierung  wäre,  daraus  keine  Alleinerfinderschaft  an  den  Ge-
genständen  von  EP 2  und  EP 3  ableiten,  da  diese,  wie  vorne  in  E. 5.4.1 
dargelegt,  neben  der  Trockenlaminierung  weitere  Lehren  enthalten,  die 
nicht  in  den  vom  Kläger  eingereichten  E-Mails  offenbart  sind,  so  insbe-
sondere die Schrittfolge der Herstellungsweise der Wärmetauscher. 

5.4.5 Die spezifische Schrittfolge lässt sich nicht dem Kläger zuschreiben 

Für  seine  geistige  Urheberschaft  an  der  spezifischen  Schrittfolge  des  in 
EP 2 und EP 3 offenbarten Herstellungsverfahrens beruft sich der Kläger 
– allerdings erst in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum, und daher 
grundsätzlich verspätet – auf die Entwürfe der Patentanmeldung gemäss 
Klagebeilage 17 und Replikbeilage 64 

Wie  bereits  vorne,  E. 5.4.3,  dargelegt,  folgt  daraus,  dass  der  Kläger  die 
Texte  gemäss  Klagebeilage  17  und  Replikbeilage  64  geschrieben  hat, 
nicht,  dass  er  der  geistige  Urheber  der  darin  verkörperten  Ideen  ist. 
Selbst  wenn  das  Vorbringen  in  der  Stellungnahme  des  Klägers  vom  8. 
September  2017  zu  beachten  wäre,  vermöchte  es  daher  die Alleinerfin-
derschaft des Klägers an den in EP 2 und EP 3 offenbarten Lehren nicht 
zu beweisen. 

5.5 Zusammenfassung der Beweiswürdigung 

Dem  Kläger  gelingt  es  daher  nicht,  zu  beweisen,  dass  er  der  alleinige 
geistige Urheber der gesamten in EP 2 und EP 3 offenbarten technischen 
Lehren ist. Er ist aber zweifellos einer der geistigen Urheber der in EP 2 
und  EP 3  verkörperten  technischen  Lehren.  Dies  bestreitet  auch  die  Be-
klagte  nicht.  Die  Beklagte  beruft  sich  aber  darauf,  dass  sie  rechtsge-
schäftliche Rechtsnachfolgerin des klägerischen Rechts auf die Erfindung 
und insofern allein an den streitgegenständlichen Patentanmeldungen be-
rechtigt  sei.  Es  ist  daher  zu  prüfen,  ob  die  Rechte  des  Klägers  auf  das 
Patent an die Beklagte übergegangen sind. 

Seite 26 

 
 
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6.   Rechtsgeschäftliche Übertragung des Rechts auf das Patent 

6.1  Parteistandpunkte 

Hauptstandpunkt  der  Beklagten  war  von  Anfang  an,  dass  es  gar  nicht 
massgeblich sei, ob der Kläger (Mit-)Erfinder der technischen Lehren von 
EP 2  und  EP 3  sei,  weil  alle  ihm  möglicherweise  ursprünglich  zustehen-
den Rechte aufgrund des zur Beklagten bestehenden Auftragsverhältnis-
ses  an  diese  übergegangen  seien.  Die  Parteien  seien  sich  einig  gewe-
sen, dass alle Rechte an Erfindungen, die der Kläger im Rahmen seiner 
Beratungstätigkeit für die Beklagte macht, der Beklagten gehören sollten. 
Die  Beklagte  verweist  auf  den  schriftlichen  Entwurf  des  „Consulting Ag-
reements“ mit Westwind Ltd, der in seinem Artikel 3.1 die Abtretung aller 
Rechte an solchen Erfindungen an die Beklagte vorsehe. Das gleiche er-
gebe sich aus der Präambel c und Artikel 4.2 des Entwurfs des „Coopera-
tion Agreement“. Der Abschluss der Verträge sei nicht mangels Einigung 
über  die  Bedingungen  des  Beratervertrags  gescheitert,  sondern  nur  an 
den  unterschiedlichen  Vorstellungen  über  die  für  die  Lizenzierung  von 
EP 1 geschuldeten Zahlungen. Auf jeden Fall habe ein stillschweigendes 
Auftragsverhältnis  bestanden,  und  zum Auftragsinhalt  habe  die  Entwick-
lung eines marktfähigen Produkts gehört. Alle in diesem Zusammenhang 
gemachten  Erfindungen gehörten  als Auftragserfindungen  daher  der  Be-
klagten. Die Beklagte sei selbstredend nie damit einverstanden gewesen, 
die  gesamten  Entwicklungsarbeiten  zu  finanzieren,  um  dann  mit  leeren 
Händen dazustehen. 

Der Kläger stellt sich auf den Standpunkt, die schriftlichen Entwürfe zum 
Beratungsvertrag  und  Zusammenarbeitsvertrag  seien  nie  unterzeichnet 
worden,  weil  bis  zuletzt  wesentliche  Differenzen  bestanden  hätten.  Aus 
dem Austausch schriftlicher Entwürfe lasse sich schliessen, dass die Par-
teien nicht vor deren Unterzeichnung gebunden sein wollten. Auftrag des 
Klägers sei die Unterstützung der Beklagten im Bereich Mergers & Acqui-
sitions,  Entwicklung  des  US-Marktes  und  die  Entwicklung  eines marktfä-
higen  und kommerzialisierbaren  Produkts  auf  der  Basis  von  EP 1 gewe-
sen, aber nicht, neue Erfindungen zu machen. Mit der Stellungnahme zur 
Duplik  behauptet  der  Kläger  erstmals,  die  Beklagte  habe  seine Alleiner-
finderschaft rechtsgeschäftlich anerkannt. 

Wie eingangs erwähnt, haben die Parteien ihr Rechtsverhältnis nachträg-
lich  schweizerischem  Recht  unterstellt.  Ob  sich  eine  Rechtswahl  bereits 
aus dem vorprozessualen Verhalten der Parteien ergibt, wie die Beklagte 
behauptet, braucht daher nicht entschieden zu werden. 

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6.2  Ein  Vertrag  setzt  die  übereinstimmende  gegenseitige  Willensäusse-

rung der Parteien voraus 

Zum  Abschluss  eines  Vertrags  ist  die  übereinstimmende  gegenseitige 
Willensäusserung  der  Parteien  erforderlich  (Art. 1  Abs. 1  OR).  Die  Wil-
lensäusserung  kann  auch  stillschweigend  erfolgen  (Art.  1  Abs. 2  OR), 
soweit das Gesetz keine besondere Form vorsieht (Art. 2 Abs. 3). Haben 
sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so wird vermu-
tet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertra-
ges nicht hindern sollte (Art. 2 Abs. 1 OR). 

impliziert  einen 
Die  Zustellung  eines  schriftlichen  Vertragsentwurfs 
Schriftformvorbehalt. Tauschen die Parteien im Rahmen der Vertragsver-
handlungen schriftliche Vertragsentwürfe aus, so ist deshalb zu vermuten, 
dass  sie  vor  Unterzeichnung  eines schriftlichen Vertrags  nicht gebunden 
sein wollen.21 Ein Verzicht auf eine zum vorneherein vorbehaltene Schrift-
form  ist  anzunehmen,  wenn  die  vertraglichen  Leistungen  trotz  Nichtein-
haltung  der  Form  vorbehaltlos  erbracht  und  entgegengenommen  wer-
den.22 

6.3  Aus  den  nicht  unterzeichneten  Vertragsentwürfen  ergibt  sich  keine 
tatsächliche übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung 

Die  Beklagte  war  offenbar  am  Know-how,  und  möglicherweise  Schutz-
rechten,  des  Klägers  betreffend  Enthalpie-Wärmetauscher  interessiert 
(Geheimhaltungsvereinbarung,  die  allerdings  nicht  den  Kläger,  sondern 
Westwind Ltd. als Partei nennt). Nach verschiedenen Treffen schickte der 
Kläger  am  15.  September  2011  ein  E-Mail  an  Stefan Wiesendanger,  da-
mals geschäftsführender Direktor der Zehnder Nederland, mit Eckwerten 
für einen abzuschliessenden Vertrag („Framework for Contractual Agree-
ment“). Am 30. Oktober 2011 schickte der Kläger ein „Bewerbungsschrei-
ben“ an Hans-Peter Zehnder, Präsident des Verwaltungsrats der Beklag-
ten,  in  dem  er  darlegte,  in  welchen  Bereichen  er  die  Beklagte  unterstüt-
zen  könne.  Unter  den  sechs  Bereichen  findet  sich  unter  dem  Stichwort 
„Innovative  technologies  (R&D)“  auch  ein  „neues  Konzept  für  Enthalpie-
Membrane,  zu  entwickeln  in  Zusammenarbeit mit  Experten für  Hochleis-
tungspolymere“.  Die  weiteren  erwähnten  Bereiche  sind  Organisations-
entwicklung,  Herstellungstechnologie  (Akquisition),  Herstellungsoptimie-
rung, Markterschliessung und Geschäftsausweitung durch Übernahmen. 

21 BGE 105 II 79 E. 1. 
22 BGE 105 II 79 E. 1. 

Seite 28 

                                                 
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Mit E-Mail vom 22. November 2011 bestätigte Stefan Wiesendanger eine 
mündliche  Abmachung,  gemäss  welcher  der  Kläger  monatlich 
EUR 16‘500 für seine Beratungstätigkeit (vier Tage pro Woche), eine Er-
folgsprämie für abgeschlossene M&A Transaktionen und Lizenzgebühren 
für  eingebrachte  Schutzrechte  erhalten  sollte.  Die  Parteien  beabsichtig-
ten,  einen  schriftlichen  Vertrag  abzuschliessen,  aber  der  Kläger  sollte 
seine  Rechnung  für  Beratungsdienstleistungen  „even  in  this  period  with-
out  contract“  an  die  Beklagte  schicken.  Im  Januar  2012  unterzeichnete 
die Beklagte, respektive ihre niederländische Tochtergesellschaft Zehnder 
Nederland,  das  bereits  erwähnte  MoU  2012,  das  den Abschluss  zweier 
schriftlicher Verträge bis Ende Februar 2012 in Aussicht stellte. 

In  den  folgenden  18  Monaten  verhandelten  der  Kläger  und  die  Beklagte 
über  einen  schriftlichen  Beratungsvertrag  zwischen  der  Westwind  Ltd. 
und  der  Beklagten  („Consulting  Agreement“)  und  einen  Zusammenar-
beitsvertrag  zwischen  der  Westwind  Ltd,  dem  Kläger  und  der  Beklagten 
(„Cooperation  Agreement“).  Eine  Einigung  über  den  schriftlichen  Ver-
tragswortlaut  konnte  aber  nicht  erzielt  werden  (vgl.  nur  E-Mail  vom  5. 
Februar  2013  des  Klägers  an  Stefan  Wiesendanger:  „clause  6  of  the 
Consulting Agreement is somehow out of tone with clause 2.2“, „clause 4 
of  the  Cooperation  Agreement  does  not  define  „start  of  selling“  while  it 
should clearly be the same as „ready to market“; S. 2, E-Mail des Klägers 
vom  7. Februar  2013  an  Stefan  Wiesendanger:  “I  just  wanted  to  draw 
your attention to the fact that clauses 1.8 and 4 make me incur significant 
additional  costs  on  a  yearly  basis”).  Für  den  Kläger  bestand  eine  Ver-
knüpfung  zwischen  dem  Beratungsvertrag  und  dem  Zusammenarbeits-
vertrag in dem Sinne, dass ein höheres Entgelt für die Beratungsleistun-
gen mit tieferen Lizenzzahlungen für die Nutzung von Schutzrechten ver-
bunden werden könnte (E-Mail des Klägers an Stefan Wiesendanger vom 
7.  Februar  2013;  E-Mail  des  Klägers  an  Stefan  Wiesendanger  vom 
22. Mai 2013). Am 22. Mai 2013 lehnte der Kläger die von der Beklagten 
vorgeschlagenen  Änderungen  des  Beratungsvertrags  ab  und  bemerkte, 
dass bezüglich des Zusammenarbeitsvertrages „wesentliche Änderungen 
notwendig  sind,  um  die  vorgesehene  Inhaberschaft  der  Schutzrechte 
durch die Zehnder Gruppe zu rechtfertigen“ („As for the Cooperation Ag-
reement,  significant  changes  are  needed  to  make  it  adequate  for  jus-
tifying current anticipated IP ownership status at ZG.“). Am 23. Mai 2013 
schlug  er  verschiedene  Änderungen  an  den  „derzeit  nicht  unterzeichne-
ten“ Verträgen vor. 

Auch  nachdem  der  Kläger  im  Juni  2013  einen Anwalt  einschaltete,  ver-
handelten  die  Parteien weiter  über  eine  umfassende  Einigung,  unter  an-

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derem  an  einem Treffen  vom  9. Juli  2013.  Diese  Verhandlungen  führten 
jedoch  nur  zum  Abschluss  des  ebenfalls  bereits  erwähnten  „Agreement 
for Assignment  of  Intellectual  Property  Rights“,  das  einen  Vorbehalt  be-
treffend der Rechte an den zwei streitgegenständlichen Patentanmeldun-
gen enthält. 

Der Kläger will aus der Formulierung dieses Vorbehalts ableiten, dass die 
Beklagte  anerkannt  habe,  dass  die  zwei  Anmeldungen  EP 2  und  EP 3 
ihm  zustünden.  Dies  geht  aus  dem  Wortlaut  der  Klagebeilage  33  aber 
nicht hervor. Der Vorbehalt betrifft „patent applications covering inventions 
made by the Inventor“, also Patentanmeldungen, die Erfindungen des Er-
finders (Klägers) umfassen. Patentanmeldungen umfassen aber auch Er-
findungen des Klägers, wenn dieser bloss deren Miterfinder ist; eine An-
erkennung  der  Stellung  des  Klägers  als Alleinerfinder  lässt  sich  aus  der 
Formulierung nicht ableiten. 

Mangels  Unterzeichnung  des  schriftlichen  Entwurfs  des  Beratungsver-
trags  hat  der  Kläger  der  darin  vorgesehenen  Übertragung  der  (Anwart-
schaften auf) Schutzrechte, die auf Erfindungen beruhen, die er während 
seiner  Beratungstätigkeit  für  die  Beklagte  gemacht  hat,  nie  zugestimmt. 
Es  genügt  entgegen  der  Beklagten  nicht,  dass  der  Kläger  der  entspre-
chenden Klausel nie explizit widersprochen hat (entgegen Duplik RZ 31). 
Die zwischen den Parteien noch offenen Punkte betrafen auch nicht blos-
se  Nebenpunkte,  sondern  unter  anderem  die  Höhe  der  (unter  verschie-
denen  Titeln)  geschuldeten  Zahlungen  der  Beklagten  an  den  Kläger  (s. 
vorne,  E. 3.1).  Dass  die  Beklagte  noch  im  Mai  2014  bereit  war,  Lizenz-
zahlungen für die Nutzung der Lehren von EP 2 und EP 3 zu leisten, deu-
tet  darauf  hin,  dass  sie  sich  ihrer  Inhaberschaft  offenbar  selbst  nicht  si-
cher war. 

Die  Parteien  haben  den  Beratungsvertrag  auch nicht  vorbehaltlos gelebt 
(entgegen  Duplik  RZ  25).  So  werden  die  klägerischen  Dienstleistungen 
gemäss  Beratungsvertrag  mit  einem Tagesansatz  von  EUR  1‘035  abge-
golten.  Der  Kläger,  respektive  die  Westwind  Ltd.,  hat  aber  unstrittig  für 
seine tatsächlich erbrachten Dienstleistungen eine fixes monatliches Ent-
gelt von EUR 16‘500 erhalten. Die Vermutung, dass der Kläger vor Unter-
zeichnung  des  schriftlichen  Beratungs-  und  Zusammenarbeitsvertrag 
nicht gebunden sein wollte, wird durch die Entgegenahme dieser monatli-
chen Zahlungen nicht umgestossen. 

Weiter  ist  zu  beachten,  dass  der  Beratungsvertrag  gemäss  Entwurf  mit 
der  Westwind  Ltd.  hätte  abgeschlossen  werden  sollen.  Dass  die  West-

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wind  Ltd.,  die  eigene  Rechtspersönlichkeit  hat,  Inhaberin  der  Rechte  an 
den vom Kläger geschaffenen Erfindungen ist, hat die Beklagte nicht be-
hauptet. Sollte die Westwind Ltd. nicht in der Lage sein, die gemäss Arti-
kel  3.1  Beratungsvertrag  vorgesehen  Rechtsübertragung  vorzunehmen, 
was die Replikbeilage 39 nahelegt, gehörten die Anmeldungen EP 2 und 
EP 3  selbst  bei  Abschluss  des  Beratungsvertrags  dem  Kläger.  Der  Be-
klagten  stünde  nur  ein  vertraglicher  Schadenersatzanspruch  gegen  die 
Westwind Ltd. zu. 

6.4  Der mündliche Auftrag umfasst keine Pflicht zur erfinderischen Tätig-

keit 

Zwischen den Parteien bestand aber zweifellos ein mündlich abgeschlos-
sener Auftrag. Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, als Auftragser-
findungen gehörten die in EP 2 und EP 3 offenbarten Lehren ohnehin ihr. 

Die  Rechte  an  einer  Erfindung,  die  ein Auftragnehmer  in  Erfüllung  eines 
Auftrags  (Art.  394  OR)  gemacht  hat,  gehören  nach  der  herrschenden 
Lehre dem Auftraggeber.23 Voraussetzung ist aber, dass die Erfindungstä-
tigkeit vom Auftrag umfasst ist.24 

Der  Umfang  des  dem  Kläger  erteilten Auftrags  lässt  sich  aus  den  oben 
dargelegten  Gründen  nicht  ohne  weiteres  aus  dem  Entwurf  des  Bera-
tungsvertrags  ableiten. Anhaltspunkte  für  den  Umfang  bilden  das  E-Mail 
von  Stefan  Wiesendanger  vom  22.  November  2011,  das  die  mündliche 
Vereinbarung bestätigt. Gemäss dieser Bestätigung umfasste der Auftrag 
neben der Entwicklung einer Technologie für den Feuchtigkeitstausch ba-
sierend auf Schutzrechten der Westwind Ltd., für die Westwind Ltd. eine 
Lizenzgebühr von 3% auf dem mit den entsprechenden Produkten erziel-
ten  Umsatz  erhalten  sollte,  auch  die  Akquisition  von  Übernahmezielen. 
Tatsächlich war der Kläger anfänglich auch mit der Bewertung von Über-
nahmezielen beschäftigt, später widmete er sich aber ausschliesslich der 
Weiterentwicklung  des  Enthalpie-Wärmetauschers  gemäss  EP 1  (vgl.  E-
Mail des Klägers an Stefan Wiesendanger vom 23. Mai 2013: „For most 
of the time, R&D work filled the 4 working days a week [Z]”). 

Die  vorliegenden  Beweismittel  belegen  nicht,  dass  es  zu  den Aufgaben 
des  Klägers  gehört  hätte,  erfinderisch  tätig  zu  sein.  Vielmehr  liegt  der 

23 Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 3 N 17; a.M. Münch/Herzog, in: Bertschinger/Münch/ 
Geiser (Hrsg.), Patentrecht, Basel 2002, RZ 5.51. 
24 Heinrich, a.a.O. 

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Schluss  nahe,  dass  die  Parteien  im  damaligen  Zeitpunkt  davon  ausgin-
gen, dass sich die in EP 1 beanspruchte Technologie ohne erfinderische 
Tätigkeit zu einem marktreifen Produkt entwickeln liesse. Daraus, dass es 
zu den Aufgaben des Klägers gehörte, ein marktreifes Produkt zu entwi-
ckeln,  kann  daher  nicht  geschlossen  werden,  dass  er  erfinderisch  tätig 
sein sollte. Da die Erfindungstätigkeit nicht eindeutig vom Auftrag umfasst 
ist, gehören die Rechte an den vom Kläger im Rahmen des Auftrags ge-
machten Erfindungen auch nicht der Beklagten. 

6.5  Keine rechtsgeschäftliche Anerkennung der Alleinerfinderstellung des 

Klägers durch die Beklagte 

Der  Kläger  leitet  in  erster  Linie  aus  einer  mündlichen  Vereinbarung,  die 
anlässlich des Treffens seines Rechtsvertreters mit Stefan Wiesendanger 
und Erhard Krumpholz von der Beklagten am 9. Juli 2013 abgeschlossen 
worden  sei,  ab,  die  Beklagte  habe  anerkannt,  dass  er  alleiniger  Erfinder 
der  in  den  EP 2  und  EP 3  offenbarten  Lehren  sei  und  sich  verpflichtet, 
diese Patentanmeldungen auf ihn zu übertragen. 

Mit  E-Mail  vom  10.  Juli  2013  an  Stefan  Wiesendanger  und  Erhard 
Krumpholz bestätigte der Anwalt des Klägers die anlässlich des Treffens 
vom  9. Juli  2013  angeblich  getroffene  Vereinbarung  unter  anderem  wie 
folgt: 

Weniger  als  eine  Stunde  später  antwortete  Stefan  Wiesendanger,  dass 
die Beklagte nicht akzeptiert habe, für die Nutzung des Geistigen Eigen-
tums („IP“), das der Kläger während seiner Tätigkeit für die Beklagte ge-
schaffen  habe,  Lizenzgebühren  zu  bezahlen.  Dass  der  Kläger  der  Erfin-
der der in der „zweiten Anmeldung“ offenbarten Lehre sei, bestritt Stefan 
Wiesendanger nicht ausdrücklich. 

Seite 32 

 
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Aus der unterlassenen ausdrücklichen Bestreitung kann aber nicht auf ei-
ne Willensäusserung der Beklagten geschlossen werden, die vom Anwalt 
der  Beklagten  verfasste  Zusammenfassung  der  angeblich  mündlich  ge-
troffenen Vereinbarung gegen sich gelten zu lassen (zumal sich die Frage 
stellen würde, inwiefern Stefan Wiesendanger, der damals Geschäftsfüh-
rer der Zehnder Nederland war, die Beklagte rechtsgeschäftlich verpflich-
ten  konnte).  Genauso  wenig,  wie  die  Beklagte  aus  der  unterlassenen 
ausdrücklichen  Ablehnung  der  im  Entwurf  des  „Consulting  Agreement“ 
enthaltenen Rechtsübertragungsklausel schliessen kann, dass der Kläger 
dieser zugestimmt hat, kann der Kläger aus der unterlassenen ausdrück-
lichen  Bestreitung  der  von  seinem  Anwalt  verfassten  schriftlichen  Zu-
sammenfassung  einer  angeblich  anlässlich  eines  Treffens  mündlich  ge-
troffenen Vereinbarung schliessen, dass die Beklagte einen entsprechen-
den Willen tatsächlich geäussert hat. 

Ebensowenig  kann  aus  dem  bereits  erwähnten  Vorbehalt  betreffend  der 
beiden neuen Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 in dem „Agreement for 
Assignment of Intellectual Property Rights“ geschlossen werden, dass die 
Beklagte anerkannt habe, dass die Gegenstände der zwei Anmeldungen 
EP  2  und  EP  3  einzig  von  ihm  stammten  (entgegen  Stellungnahme  des 
Klägers  vom  8.  September  2018,  RZ  15  a.E.). Dies geht  aus  dem Wort-
laut der Klagebeilage 33 nicht hervor. Der Vorbehalt betrifft „patent appli-
cations covering inventions made by the Inventor“, also Patentanmeldun-
gen,  die  Erfindungen  des  Erfinders  (Klägers)  umfassen.  Patentanmel-
dungen umfassen aber auch Erfindungen des Klägers, wenn dieser bloss 
deren  Miterfinder  ist;  eine Anerkennung  der  Stellung  des  Klägers  als Al-
leinerfinder lässt sich aus der Formulierung nicht ableiten. 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass Stefan Wiesendanger 
in  einer  E-Mail  an  Erhard  Krumpholz  vom  22.  Oktober  2012  den  Kläger 
als “our prime source of IP” betreffend ERV [Energy Recovery Ventilation] 
bezeichnet  hat.  Dass  der  Kläger  eine  „vorzügliche“  Quelle  für  geistiges 
Eigentum betreffend ERV ist, besagt nicht, dass er die einzige Quelle für 
dieses geistige Eigentum ist. 

6.6  Zusammenfassung der Beweiswürdigung 

Zusammenfassend gesagt  ergibt  die gesamtheitliche Würdigung  der  Be-
hauptungen und Beweismittel, dass die Parteien sich vorliegend nicht auf 
einen schriftlichen Beratungsvertrag, der eine ausdrückliche Rechtsüber-
tragung vorgesehen hätte, einigen konnten und diesen auch nicht vorbe-

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haltlos  lebten.  Der  mündliche Auftrag  an  den  Kläger  umfasste  nicht  ein-
deutig  die Aufgabe,  erfinderisch  tätig  zu  werden.  Die  Beklagte  ist  daher 
nicht  Rechtsnachfolgerin  des  Klägers  bezüglich  der  ihm  aufgrund  seiner 
Stellung als Miterfinder zustehenden Rechte auf das Patent. Andererseits 
gelingt es dem Kläger nicht nachzuweisen, dass die Beklagte seine Stel-
lung als Alleinerfinder rechtsgeschäftlich anerkannt hat. 

7.   Folge  für  den  Anspruch  auf  Übertragung  der  Patentanmeldun-
gen  EP 2  und  EP 3  und  den  Anspruch  auf  Feststellung  der  Al-
leinerfinderschaft 

7.1  Kein  Anspruch  auf  Übertragung  der  Patentanmeldungen  EP 2  und 

EP 3 

Da  der  Kläger  nicht  alleiniger  Erfinder  der  in  EP 2  und  EP 3  offenbarten 
technischen Lehren ist und er nicht nachgewiesen hat, dass die Beklagte 
sich rechtsgeschäftlich verpflichtet hat, die Anmeldungen an ihn zu über-
tragen,  hat  er  keinen  Anspruch  auf  Übertragung  der  Anmeldungen. 
Rechtsbegehren Ziff. 1 gemäss Replik ist daher abzuweisen. 

7.2   Anspruch auf Feststellung der gemeinsamen Inhaberschaft 

Wie vorne in E. 2.3 erwähnt, umfasst das Rechtsbegehren, es sei festzu-
stellen, dass jemandem das Recht auf das Patent alleine zusteht, den An-
trag, es sei festzustellen, dass demjenigen das Recht gemeinsam mit an-
deren zusteht. 

Die Ableitung des Rechts auf das Patent aus dem Recht an der Erfindung 
schliesst  eine  unterschiedliche  Behandlung  der  Miterfinder  aus.  Da  das 
Recht an der Erfindung aus der Stellung der Miterfinder als Schöpfer der 
geschaffenen technischen Lehre folgt, muss es allen an der Erfindung be-
teiligten  gleichermassen  zugebilligt  werden.  Darauf  folgt  zwangsläufig, 
dass  ihnen  in gleicher Weise  auch  das darauf beruhende  Recht  auf  das 
Patent zugeordnet werden muss.25 

Da  der  Kläger  Miterfinder  der  in  EP 2  und  EP 3  offenbarten  technischen 
Lehre(n)  ist  und  er  seine  ihm  dadurch  zustehenden  Rechte  auf  das  Pa-
tent nicht rechtsgeschäftlich an die Beklagte übertragen hat, ist festzustel-

25  Melullis,  in:  Benkard  (Hrsg.),  EPÜ,  München  2012,  Art. 60  N 14;  Heath,  in: 
Beier/Haertel/Schricker/Straus  (Hrsg.),  Europäisches  Patentübereinkommen: 
Münchner Gemeinschaftskommentar, Köln 2004, Art. 60 N 14. 

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len,  dass  er  und  die  Beklagte  gemeinsam  an  den  Patentanmeldungen 
EP 2 und EP 3 berechtigt sind. 

7.3 Umfang der Beteiligung im Innenverhältnis 

Für  das  Innenverhältnis  kommt  es  auf  die  vertragliche  Regelung  zwi-
schen  den  Erfindern  an.  Fehlt  eine  vertragliche  Regelung  über  die  Quo-
ten  der  einzelnen  Miterfinder,  so  sind  diese  nach  Umfang  ihres  techni-
schen  Beitrags  zur  Erfindung  zu  bestimmen.26  Wie  vorne,  E. 6,  ausge-
führt, fehlt  es  im  vorliegenden  Fall  an  einer  vertraglichen  Regelung  über 
die Berechtigung an der Erfindung und an den Patentanmeldungen. 

Der  Kläger  vertritt  den  Standpunkt,  die  gesamte  Erfindung  alleine  ge-
macht  zu  haben;  wenn  sich  dies  nicht  zur  Überzeugung  des  Gerichts 
nachweisen lasse, dann sei sein Beitrag zu den technischen Lehren von 
EP 2 und EP 2 mit 95% zu beziffern. Die Beklagte bestreitet nicht grund-
sätzlich, dass der Kläger einen technischen Beitrag geleistet hat, hat sich 
aber  nie  zum  Umfang  ihres  eigenen  oder  des  klägerischen  Beitrags  ge-
äussert. 

Der Kläger stützt seine Behauptung, sein technischer Beitrag sei mit 95% 
zu  beziffern,  ebenso  wie  seine  Behauptung,  er  sei  als  Alleinerfinder  zu 
betrachten,  massgeblich  auf  die  von  ihm  niedergeschriebenen  Entwürfe 
der Patentanmeldung, die später – auf zwei Anmeldungen aufgeteilt – als 
EP 2 und EP 3 eingereicht wurde. Wie vorne in E. 5.4.3 ausgeführt, kann 
der  Kläger  aus  der  Tatsache,  dass  er  diese  Entwürfe  verfasst  hat,  nicht 
ableiten,  alleiniger  geistiger  Urheber  der  darin  verkörperten  technischen 
Gedanken zu sein. Der Nachweis, dass er den ganz überwiegenden Bei-
trag  zu  den  Erfindungen  gemacht  hat,  gelingt  daher  ebenso  wenig  wie 
der Nachweis, dass er alleiniger Schöpfer der in EP 2 und EP 3 offenbar-
ten technischen Lehren ist. 

Die Beklagte ihrerseits hat nie behauptet, geschweige denn substanziiert, 
dass sie, respektive ihre Arbeitnehmer, den überwiegenden Teil der tech-
nischen Lehre von EP 2 und EP 3 geschaffen hätten. Sie anerkennt, dass 
der Kläger Miterfinder ist. 

Mangels  Beweises,  dass  die  eine  oder  andere Partei  einen  überwiegen-
den Beitrag zu den Erfindungen geleistet hat, ist der Anteil jeder Partei im 

26 Heath, in: Beier/Haertel/Schricker/Straus (Hrsg.), Europäisches Patentüber-
einkommen: Münchner Gemeinschaftskommentar, Köln 2004, Art. 60 N 15. 

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Innenverhältnis der gleiche; jeder Partei steht also im Innenverhältnis ei-
ne Quote von 50% zu. 

8.   Folge für den Prioritätsanspruch der nationalen Anmeldungen 

8.1  Rechtsbegehren Ziff. 3 

Der  Kläger  verlangt  mit  dem  massgeblichen  Rechtsbegehren  Ziff. 3  ge-
mäss Replik, die Beklagte sei zu verpflichten, bei allen nationalen Anmel-
debehörden,  bei  denen  die  Beklagte  gestützt  auf  die  PCT-Anmeldungen 
WO2015/011543  und  WO2015/011544  nationale Anmeldungen  einreich-
te,  die  Bezugnahme  auf  das  Prioritätsdatum  der  Patentanmeldungen 
EP 2 829 834 und EP 2 829 836 zu widerrufen. Wie vorne, E. 2.4, ausge-
führt,  richtet  sich  dieser Anspruch  nach  dem  nationalen  Recht  jeder  ein-
zelnen nationalen Patentanmeldung, respektive nationalem Patent. 

8.2  Fehlender Nachweis des ausländischen Rechts 

Gemäss Art. 16 Abs. 1 IPRG kann bei vermögensrechtlichen Ansprüchen 
der  Nachweis  ausländischen  Rechts  den  Parteien  überbunden  werden. 
Das  Gericht  hat  den  Kläger  an  der  Instruktionsverhandlung  vom  1. März 
2016  darauf  hingewiesen,  dass  auf  die  nationalen Anmeldungen  das  je-
weilige  nationale  Recht  Anwendung  findet,  und  es  dem  Kläger  obliegt, 
dieses nachzuweisen. 

Dieser Aufforderung ist der Kläger nur ungenügend nachgekommen. Ins-
besondere genügt der pauschale Hinweis auf die Art. 16 und 17 PatG, 35. 
U.S. Code § 119 und 154, 365, Sect. 15, 43- 43aa und 176 lit. g Australi-
an  Patents Act  [Compilation  No.  83,  1990],  Sect.  28.4  Canadian  Patent 
Act [R.S.C., 1985, c. P-4), Art. 50, 51 lit. c, 88 und 179 Canadian Patent 
Rules  [SOR/96-423] Art.  17-3,  43,  43-2  und  184-3  Japanese  Patent Act 
[Act No. 121 of April 13, 1959], Art. 54, 55 und 193 South Korean Patent 
Act [Act No. 11690, Mar. 23, 2013] und Art. 4 und 16 Brazilian Industrial 
Property  Law  [Law  No.  9.279  of  May  14,  1996]  nicht,  um  zu  belegen, 
dass die Beklagte die Priorität der Anmeldungen EP 2 und EP 3 gemäss 
diesen  nationalen  Rechten  nicht  in  Anspruch  nehmen  darf,  wenn  sie  – 
gemäss  den  Feststellungen  des  Gerichts  –  zwar  nicht  alleine  berechtigt 
an den Prioritätsanmeldungen ist, aber auch, gemeinsam mit einem Drit-
ten, an den Prioritätsanmeldungen berechtigt ist. 

Für  die  Situation  der  europäischen  regionalen  Phase  aus  WO  2  und 
WO 3  ist  die  Folge  der  gemeinsamen  Berechtigung  der  Parteien  an  der 

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Prioritätsanmeldung  für  die  Beanspruchung  der  Priorität  durch  die  Be-
klagte wie folgt zu beurteilen: 

Für die Gültigkeit der Prioritätsbeanspruchung im Hinblick auf die Frage, 
ob  Prioritäts-  und  Nachanmeldung  von  der  gleichen  Person  oder  ihrem 
Rechtsnachfolger eingereicht wurden, ist die Situation zum Zeitpunkt der 
Einreichung  der  Nachanmeldung  entscheidend.27  Zum  Zeitpunkt  der An-
meldung der WO 2 und WO 3 war die Beklagte Anmelderin von EP 2 und 
EP 3 und Anmelderin der WO 2 und WO 3. Gemäss Art. 87 (1) EPÜ war 
die Beklagte damit berechtigt, die Priorität der EP Anmeldungen EP 2 und 
EP 3  zu  beanspruchen  (Identität  der  Anmelderin  von  Prioritäts-  und 
Nachanmeldung).  

An  der  Tatsache,  dass  zum  Zeitpunkt  der  Anmeldung  von  WO 2  und 
WO 3 die Beklagte Anmelderin der EP 2 und EP 3 war, kann die hier ge-
troffene  Feststellung,  dass  der  Kläger gemeinsam mit  der  Beklagten  be-
rechtigt an EP 2 und EP 3 ist, nichts ändern, denn die Gültigkeit des Prio-
ritätsanspruchs  im  Hinblick  auf  die  Frage  der  Rechtsnachfolgerschaft 
(Art. 87 (1) EPÜ) orientiert sich an der formalen Anmelderstellung der Pri-
oritätsanmeldung  und  nicht  daran,  wer  materiell  an  der  Prioritätsanmel-
dung berechtigt wäre.28 

Selbst  wenn  für  die  Frage  der  Gültigkeit  der  Priorität  im  Hinblick  auf  die 
Frage,  ob  Prioritäts-  und  Nachanmeldung  von  der  gleichen  Person  oder 
ihrem  Rechtsnachfolger  eingereicht  wurden,  davon  auszugehen  wäre, 
dass  als Anmelder  von  EP 2  und  EP 3  die  Beklagte  und  der  Kläger  ge-
meinsam zu betrachten wären, mithin die materielle Berechtigung an der 
Anmeldung  und  nicht  die  formale Anmelderstellung  relevant  wäre,  wäre 
nach  Ansicht  des  Gerichts  die  Priorität  gültig,  und  zwar  aus  folgenden 
Gründen: Der Kläger hat im Laufe dieses Prozesses darauf verzichtet, ei-
nen  Abtretungsanspruch  bezüglich  der  WO 2  und  der  WO 3  geltend  zu 
machen,  weil  die  Frist,  aus  den  internationalen  Anmeldungen  nationale 
Anmeldungen einzureichen (Art. 22(1) Vertrag über die internationale Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, SR 0.232.141.1), zwi-
schenzeitlich abgelaufen war. Aus den obigen Überlegungen zur Berech-
tigung  des  Klägers  an  der  EP 2  und  der  EP 3  ergibt  sich  aber,  dass  der 
Kläger  auch  an  der  WO 2  und  WO 3  gemeinsam  mit  der  Beklagten  be-
rechtigt gewesen wäre. Mithin wären, selbst wenn die materielle Berech-
tigung  an  der  Prioritäts-  und  Nachanmeldung  für  die  gültige  Inanspruch-

27 Vgl. T1201/14, E. 3.2.1.1-3.2.1.6. 
28 T5/05 sowie T788/05. 

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nahme  der  Priorität  massgeblich  wäre,  die  beiden  Prioritätsansprüche 
gültig, weil Anmelder und Voranmelder identisch sind. 

Entgegen  der  Rechtsprechung  der  Beschwerdekammern  des  EPA29  ge-
nügt  es  zudem  für  die  Gültigkeit  der  Prioritätsbeanspruchung  gemäss 
Art. 87(1)  EPÜ,  wenn  wenigstens  einer  der Anmelder  der  Voranmeldung 
und einer der Anmelder der Nachanmeldung identisch sind. Melden meh-
rere Personen gemeinsam eine Prioritätsanmeldung an, lässt sich daraus 
im Lichte der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ, SR 0.232.04) genau so 
wenig  wie  aus  dem  EPÜ  ableiten,  dass  die  Beanspruchung  der  Priorität 
durch nur einen oder eine Untergruppe der Anmelder der Voranmeldung 
zu verbieten wäre.30 Soweit in der Nachanmeldung nicht mehr als Anmel-
der genannte Personen materielle Ansprüche auf das Patent geltend ma-
chen wollen, können sie das auf dem Wege der Abtretungsklage tun. Die 
Schaffung derartiger formeller Voraussetzungen führt zu einer Einschrän-
kung  der  Berechtigung,  das  Prioritätsrecht  zu  beanspruchen,  und  wider-
spricht dem Zweck der PVÜ, den internationalen Patentschutz zu ermög-
lichen und zu vereinfachen. 

Der Anspruch des Klägers, dass die Beklagte die entsprechenden Priori-
tätsbeanspruchungen zurückzunehmen hat, ist daher nicht ausgewiesen. 

9.   Folge für den Anspruch, die Miterfinder Christian Hirsch und Er-
hard  Krumpholz  aufzufordern,  auf  ihre  Nennung  als  Miterfinder 
zu verzichten 

9.1  Rechtsbegehren Ziff. 4a und 4b 

Weiter  verlangt  der  Kläger  gemäss  den  massgeblichen  Rechtsbegehren 
Ziff. 4a und 4b, die Beklagte sei zu verpflichten, für jede einzelne aus den 
PCT-Anmeldungen  WO2015/011543  und  WO2015/011544  hervorgegan-
gene  nationale  Anmeldung  die  schriftliche  Einverständniserklärung  von 
Erhard Krumpholz und Christian Hirsch zu deren Löschung als Miterfinder 
einzuholen und die beiden Personen anschliessend als Miterfinder zu lö-
schen. 

9.2  Kein  Anspruch  auf  Löschung  von  Erhard  Krumpholz  und  Christian 
Hirsch,  weil  die Alleinerfinderschaft  des  Klägers nicht  nachgewiesen 
ist 

29 Vgl. T788/05 E. 2 sowie T382/07 E. 9. 
30 So auch in den USA, vgl. USPTO, Manual of Patent Examining Procedure, 9. 
Aufl.,  Januar  2018,  Kapitel  200,  Sektion  211,  Claiming  the  Benefit  of  an  Earlier 
Filing Date Under 35 U.S.C. 120 and 119(e). 

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Inwiefern  der  Kläger  einen  solchen  Anspruch  überhaupt  gegen  die  Be-
klagte geltend machen kann, braucht im vorliegenden Fall nicht entschie-
den zu werden. Denn nach den Feststellungen des Gerichts ist nicht er-
wiesen, dass der Kläger alleiniger Erfinder der in EP 2 und EP 3 offenbar-
ten  Gegenstände  ist,  und  noch  weniger,  dass  er  alleiniger  Erfinder  der 
Gegenstände  der  Nachanmeldungen WO 2  und WO 3  ist.  Zwar  trifft  das 
Gericht  keine  positive  Feststellung,  dass  Christian  Hirsch  und  Erhard 
Krumpholz  Miterfinder  der  technischen  Lehren  von  EP 2  und  EP 3  und 
den Nachanmeldungen WO 2 und WO 3 sind. Da der Anspruch des Klä-
gers gemäss Rechtsbegehren Ziff. 4a und 4b aber nur gutgeheissen wer-
den  könnte,  wenn  nachgewiesen  wäre,  dass  die  beiden  genannten  Per-
sonen keine Miterfinder sind, sind Rechtsbegehren Ziff. 4a und 4b abzu-
weisen. 

Das gleiche Schicksal ereilt aus dem gleichen Grund den subsidiären An-
trag gemäss Rechtsbegehren Ziff. 4c. 

10.  Folge für den Anspruch auf Übermittlung der Korrespondenz mit 

den nationalen Patentämtern 

10.1 Rechtsbegehren Ziff. 5 

Mit Rechtsbegehren Ziff. 5 in der massgeblichen Fassung gemäss Replik 
verlangt der Kläger, die Beklagte sei zu verpflichten, ihm alle im Zusam-
menhang  mit  den  Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren  1  und 3 
stehende Korrespondenz mit den zuständigen Anmeldestellen auszuhän-
digen,  insoweit  diese  nicht  öffentlich  über  ein  Patentregister  zugänglich 
ist. 

10.2 Kein Anspruch auf Aushändigung der Korrespondenz 

Der Mitinhaber eines Patents oder einer Patentanmeldung hat grundsätz-
lich einen Anspruch darauf, dass ihm die anderen Mitinhaber umfassend 
über  die  das  Patent  oder  die  Anmeldung  betreffende  Erteilungs-,  Ein-
spruchs- und Gerichtsverfahren informieren. Sind die entsprechenden Ak-
ten  öffentlich  zugänglich,  fehlt  es  jedoch  an  einem  Rechtsschutzinteres-
se, diesen Auskunftsanspruch gerichtlich durchzusetzen. 

Im  vorliegenden  Fall  stellt  das  Gericht  fest,  dass  der  Kläger  gemeinsam 
mit  der  Beklagten  an  den  europäischen  Patentanmeldungen  EP 2  und 
EP 3 berechtigt ist. Damit ist sein Auskunftsanspruch grundsätzlich gege-
ben.  Da  das  Europäische  Patentamt  jedoch  sämtliche  Akten,  inklusive 
Korrespondenz,  im  Erteilungs-  und  Einspruchsverfahren  öffentlich  zu-

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gänglich  macht  (Europäisches  Patentregister,  register.epo.org),  fehlt  es 
an  einem  Rechtsschutzinteresse  des  Klägers,  sich  die  Korrespondenz 
durch die Beklagte aushändigen zu lassen. Es kann daher auch offen ge-
lassen  werden,  ob  dem Kläger  ein Anspruch  auf Aushändigung  der  Kor-
respondenz  zustehen  würde,  oder  nur  ein  Anspruch  auf  Auskunftsertei-
lung. 

Gemäss  den geänderten  Rechtsbegehren,  die der  Kläger  mit  der  Replik 
eingereicht hat, verlangt er nicht mehr, dass festgestellt wird, dass er In-
haber oder Mitinhaber der nationalen Anmeldungen ist, die die Prioritäten 
der Anmeldungen  EP 2 und  EP 3  beanspruchen.  Das Gericht trifft  daher 
auch keine entsprechende Feststellung. Da folglich nicht ausgewiesen ist, 
dass  der  Kläger  (Mit-)Inhaber  der  nationalen  Anmeldungen  ist,  ist  auch 
sein Anspruch auf Auskunftserteilung nicht ausgewiesen. 

Entsprechend ist Rechtsbegehren Ziff. 5 gemäss Replik abzuweisen, so-
weit darauf eingetreten werden kann. 

11.  Kosten- und Entschädigungsfolgen 

11.1 Obsiegen und Unterliegen 

Hat  keine  Partei  vollständig  obsiegt,  so  werden  die  Prozesskosten  nach 
dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Verlangt der 
Kläger  keine  bestimmte  Geldsumme,  ist  nach  wertender  Gewichtung  zu 
beurteilen, wer in welchem Ausmass obsiegt hat. 

Im  vorliegenden  Fall  ist  Rechtsbegehren  Ziff.  1  abzuweisen,  Rechtsbe-
gehren Ziff. 2 teilweise gutzuheissen und Rechtsbegehren Ziff. 3 bis 5 in 
der  massgeblichen  Fassung  gemäss  Replik  abzuweisen,  soweit  auf  sie 
einzutreten  ist.  Wären  die  Rechtsbegehren  alle  gleich  zu  gewichten,  so 
würde  der  Kläger  daher  überwiegend  unterliegen.  Die  Rechtsbegehren 
haben  aber  ersichtlich  nicht  das  gleiche  Gewicht.  Von  grundsätzlicher 
Bedeutung  ist  die  Feststellung,  wer  Inhaber  der  europäischen  Patentan-
meldungen  EP 2  und  EP 3  ist.  In  diesem  Punkt  hat  der  Kläger  teilweise 
obsiegt. Die Abweisung der Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 3 bis 5 ist ei-
ne Folge des nur teilweisen Obsiegens. 

Die  Beklagte  argumentiert,  die  Kosten  seien  überwiegend  dem  Kläger 
aufzuerlegen, da sie durch seinen Antrag, es sei festzustellen, dass er Al-
leininhaber der strittigen Anmeldungen sei, verursacht worden seien (Plä-
doyernotizen  S. 12).  Dem  kann  nicht  gefolgt  werden,  denn  die  Beklagte 
hätte es in der Hand gehabt, den Kläger als Mitinhaber der strittigen An-

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meldungen  in  den  entsprechenden  Patentregistern  einzutragen.  Sie  hat 
während des ganzen Prozesses nicht nur die Stellung des Klägers als Al-
leinerfinder,  sondern  auch  seine  Mitinhaberschaft  an  den  streitgegen-
ständlichen  Patentanmeldungen  bestritten.  Es  kann  daher  nicht  gesagt 
werden, dass der Aufwand einseitig durch den Kläger verursacht worden 
wäre. 

Es  rechtfertigt  sich  daher,  das  Obsiegen  des  Klägers  in  wertender  Ge-
wichtung auf die Hälfte festzulegen. 

11.2 Höhe der Prozesskosten 

Der  Streitwert  beträgt,  wie  vorne,  E. 2.2,  festgestellt,  CHF 1,1  Millionen, 
die Gerichtsgebühr ist entsprechend gemäss Art. 1 Abs. 1 KR-PatGer auf 
CHF 60‘000  festzusetzen.  Sie  ist  aus  dem  vom  Kläger  geleisteten  Vor-
schuss  zu  beziehen  (Art. 111 Abs. 1  ZPO).  Die Beklagte  hat  dem  Kläger 
die  Hälfte  des  Vorschusses,  also  CHF  30‘000,  zu  ersetzen  (vgl. Art. 111 
Abs. 2 ZPO). 

Der  Kläger  beantragt  eine  Parteientschädigung  für  die  berufsmässige 
rechtsanwaltliche  Vertretung  in  der  Höhe  des  anwendbaren  Tarifs.  Die 
Beklagte  beantragt  eine  Parteientschädigung  für  die  anwaltliche  Vertre-
tung  von  CHF 136‘122.15,  weil  der  Prozess  mit  besonderem  Aufwand 
verbunden  gewesen  sei.  Eine  übertarifliche  Entschädigung  rechtfertigt 
sich  im  vorliegenden  Verfahren,  das  ohne  Beweisverfahren  durchgeführt 
wurde, nicht. Da beide Parteien zur Hälfte obsiegt haben, sind die Partei-
entschädigungen  für  die  anwaltliche  Vertretung  wettzuschlagen  (Art. 106 
Abs. 2 ZPO). 

Der Kläger macht unter dem Titel notwendige Auslagen Kosten für die pa-
tentanwaltliche  Unterstützung 
in  der  Höhe  von  EUR 3‘170  und 
CHF 17‘980  geltend.  Kosten  für  die  patentanwaltliche  Beratung  im  Rah-
men der tariflichen Entschädigung für die anwaltliche Vertretung31 werden 
praxisgemäss  als  notwendige  Auslagen  entschädigt,  da  eine  patentan-
waltliche  Unterstützung  auch  in  Abtretungsprozessen  regelmässig  not-
wendig ist. Die Höhe der geltend gemachten Kosten für die patentanwalt-
liche Unterstützung übersteigt den tariflichen Rahmen nicht und erscheint 
angemessen.  Dem  Kläger  steht  daher  ein  Anspruch  auf  Ersatz  seiner 
notwendigen  Auslagen  im  Ausmass  seines  Obsiegens,  also  der  Hälfte, 
zu.  Zur  Vereinfachung  rechtfertigt  es  sich,  die  in  Euro  angefallenen  Pa-

31  Urteil  O2012_043  vom  10. Juni  2016,  E. 5.5  –  „Antriebseinrichtung  für 
Schienenfahrzeug“. 

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tentanwaltskosten  zum  Umrechnungskurs 
in 
Schweizer Franken umzurechnen (analog Art. 84 Abs. 2 OR). Am 13. Mai 
2015 lag der Umrechnungskurs bei EUR 1 = CHF 1.04, EUR 3‘170 waren 
entsprechend CHF 3‘297. Die Beklagte ist zu verpflichten, dem Kläger die 
Hälfte seiner notwendigen Auslagen, also CHF 10‘639, zu ersetzen. 

im  Fälligkeitszeitpunkt 

Die Beklagte macht keine notwendigen Auslagen geltend. 

11.3 Kosten des Massnahmeverfahrens 

Mit  Urteil  vom  5. August  2015 (S2015_003)  hiess  der  Präsident  ein  vom 
Kläger  eingereichtes  Massnahmegesuch  gut  und  verbot  der  Beklagten 
vorsorglich,  während  der  Dauer  des  ordentlichen  Verfahrens  über  die 
Rechte an oder aus den Patentanmeldungen EP 2 829 834 A1 EP 2 829 
836 A1  sowie  an  oder  aus  den  PCT-Anmeldungen WO  2015/011543 A1 
und  WO  2015/011544  A1  zu  verfügen.  Die  Gerichtsgebühr  wurde  auf 
CHF 3‘000  festgesetzt  und  mit  dem  vom  Kläger  geleisteten  Vorschuss 
verrechnet. Die endgültige Regelung der Kosten- und Entschädigungsfol-
gen wurde dem Endentscheid in der Hauptsache überlassen (vgl. Art. 104 
Abs. 3 ZPO). 

Der  Kläger  hat  im  Massnahmeverfahren  vollständig  obsiegt.  Sein  An-
spruch auf ein Verfügungsverbot ist auch ausgewiesen, wenn er nur ge-
meinsam  mit  der  Beklagten  an  den  streitgegenständlichen  Patentanmel-
dungen  berechtigt  ist.  Ihm  steht  daher  ein Anspruch  auf  Ersatz  der  aus 
seinem Vorschuss bezogenen Gerichtsgebühr für das Massnahmeverfah-
ren gegen die Beklagte in der Höhe von CHF 3‘000 zu. 

Der  Streitwert  wurde  im  Massnahmeverfahren  auf  CHF 100‘000  festge-
legt. Der Streitwert richtet sich nach dem Rechtsbegehren (Art. 91 Abs. 1 
ZPO). Trotz  der  Erhöhung  des  Streitwerts  für  das  Hauptverfahren  recht-
fertigt es sich, für das Massnahmeverfahren weiterhin von diesem Streit-
wert  auszugehen,  denn  das  Interesse  des  Klägers,  dass  die  Beklagte 
während der Dauer des ordentlichen Verfahrens nicht über die Patentan-
meldungen verfügt, ist geringer als sein Interesse, die Anmeldungen end-
gültig übertragen zu erhalten. 

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 100‘000 beträgt die Parteient-
schädigung  für  die  berufsmässige  rechtsanwaltliche  Vertretung  im  or-
dentlichen  Verfahren  zwischen  CHF  10‘000  und  CHF 24‘000  (Art. 5 
Abs. 1  KR-PatGer).  Innerhalb  dieser  Beträge  wird  sie  nach  der  Wichtig-
keit, der Schwierigkeit und dem Umfang der Streitsache sowie nach dem 

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Zeitaufwand  der  Anwältin  oder  des  Anwalts  bemessen  (Art. 4  KR-
PatGer). Im vorliegenden Fall rechtfertigt es sich, eine Entschädigung am 
unteren  Rand  der  Bandbreite  zuzusprechen,  da  sich  im  Massnahmever-
fahren keine schwierigen rechtlichen oder tatsächlichen Fragen stellten. 

In summarischen Verfahren wird die Entschädigung für die berufsmässige 
rechtsanwaltliche  Vertretung  in  der  Regel  auf  30-50  Prozent  reduziert 
(Art. 6 KR-PatGer). Dem Kläger ist daher eine Entschädigung für die be-
rufsmässige  Vertretung  im  Massnahmeverfahren  von  CHF 5‘000  zuzu-
sprechen. 

11.4 Zusammenfassung 

Die  Gerichtsgebühr  ist  auf  CHF  60‘000  festzusetzen  und  mit  dem  vom 
Kläger geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 
Ihm steht ein Ersatzanspruch in der Höhe von CHF 30‘000 gegen die Be-
klagte  zu  (Art.  111 Abs.  2  ZPO).  Die  Beklagte  ist  weiter  zu  verpflichten, 
dem  Kläger  die  Hälfte  seiner  notwendigen  Auslagen  (CHF 10‘639),  die 
Gerichtsgebühr des Massnahmeverfahrens (CHF 3‘000) und eine Partei-
entschädigung  für  das  Massnahmeverfahren  von  CHF 5‘000,  total  also 
CHF 18‘639, zu bezahlen. 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.  Es  wird  festgestellt,  dass  die  Parteien  an  den  europäischen  Patent-
anmeldungen  EP 2 829 834  (Anmelde-Nr.  13003672)  “enthalpy  ex-
the  production“  und 
changer  and  element  and  method 
EP 2 829 836 (Anmelde-Nr. 13003673) “enthalpy exchanger element 
and method for the production“ gemeinsam berechtigt sind. 

for 

2. 

Im  weiteren  Umfang  wird  die  Klage  abgewiesen,  soweit  auf  sie  ein-
getreten wird. 

3.   Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 60‘000. 

4.  Die Kosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt und mit dem 
Kostenvorschuss des Klägers verrechnet. Die Beklagte hat dem Klä-
ger den Betrag von CHF 30‘000 zu ersetzen. 

5.  Die  Beklagte  wird  verpflichtet,  dem  Kläger  eine  Entschädigung  von 

CHF 18‘639 zu bezahlen. 

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6.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechts-
kraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, Bern, je 
gegen Empfangsbestätigung. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

St. Gallen, 21. März 2018 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Mark Schweizer 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 03.04.2018 

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