# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** d0cac037-d7f4-50e1-b9e6-c4f09979bf1c
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2014_012
**Docket/Reference:** O2014_012
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/57/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

O2014_012

V e r f ü g u n g   v o m 2 3 .   S e p t e m b e r   2 0 1 4

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

A AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Hilti und pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. Jens Ottow

Klägerin

gegen

1. …..

2. B,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Robert Briner und pa-
tentanwaltlich beraten durch Peter Steinegger

Beklagter

Gegenstand

Patentverletzungsklage

O2014_012

Der Präsident zieht in Erwägung:

1.
Mit Eingabe vom 13. September 2013 reichte die Klägerin gegen den Be-
klagten 1, X, und den Beklagten 2, B (nachstehend Beklagter), Klage ein 
mit folgendem Rechtsbegehren:

"1) Den Beklagten 1 und 2 sei  zu  verbieten, …geräte in  der Schweiz anzubie-
ten, in die Schweiz zu importieren oder zu vertreiben, die folgende Charak-
teristika aufweisen:

….

2) Den Beklagten sei weiter zu verbieten, …geräte in der Schweiz anzubieten, 
in die Schweiz zu importieren oder zu vertreiben, die folgende Charakteristi-
ka aufweisen:

….

3) Namentlich sei den Beklagten zu verbieten, …geräte gemäss Rechtsbegeh-
ren 1 und 2 und gemäss folgenden Abbildungen in der Schweiz anzubieten, 
zu importieren oder zu vertreiben:

…

4) Es sei mit Blick auf die Urteilspublikation festzustellen, dass die Beklagten 

die Schweizer Patente Nr. CH NN und Nr. CH MM der Klägerin gemäss den 
Rechtsbegehren 1-3 verletzten und die Klägerin sei zu ermächtigen, das 
Dispositiv des Urteils je halbseitig einmal in der Schweizer Fachzeitschrift 
chemie plus - Chemische Rundschau sowie der Deutschen Branchenzeit-
schrift GIT-Labor-Fachzeitschrift je in üblicher Schriftgrösse auf Kosten der 
Beklagten zu publizieren.

5) Unter Vorbehalt einer späteren Klage auf Rechnungslegung, Auskunftsertei-

lung und Gewinnherausgabe.

6) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Mit-

berücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands."

2.
Mit  der  Klageantwort  vom  26.  November  2013  stellte  der  Beklagte  fol-
gende Anträge:

"1. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass der Beklagte [2] die Rechtsbegeh-

ren Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 anerkennt;

2. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass der Beklagte [2] das Rechtsbegeh-
ren  Nr.  4  bezüglich  der  anbegehrten  Feststellung  anerkennt,  soweit das 
Publikationsbegehren (Rechtsbegehren Nr. 5 [recte 4]) gutgeheissen wird;

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3. Bezüglich Rechtsbegehren Nr. 5 (Vorbehalt einer späteren Klage) sei davon 
Vormerk  zu  nehmen,  dass  der  Beklagte  [2]  die  Zulässigkeit  eines  solchen 
Vorbehaltes anerkennt;

4. Bezüglich der Anerkennung der Rechtsbegehrens Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 
5  und  der  Teil-Anerkennung  des  Rechtsbegehrens  Nr.  4  (Feststellung)  sei 
die  Klägerin  zu  verpflichten,  die  Gerichtskosten  zu  übernehmen  und  dem 
Beklagten [2] eine angemessene Entschädigung zu bezahlen;

5. Das Rechtsbegehren Nr. 4 bezüglich Urteilspublikation sei abzuweisen, un-

ter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin."

3.
Anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 19. September 2014 zog die 
Klägerin das Publikationsbegehren gegenüber dem Beklagten zurück.

4.
Damit  ist,  nachdem  es  sich  beim  klägerischen  Rechtsbegehren  5  nicht 
um  ein  vom  Gericht  zu  beurteilendes  Rechtsbegehren, sondern  nur  um 
eine Erklärung der Klägerin handelt, wonach sie sich eine spätere Klage 
vorbehält,  die  Klage  durch  Anerkennung  (Rechtsbegehren  1-3)  bezie-
hungsweise  Rückzug  (Rechtsbegehren  4) erledigt  und  abzuschreiben 
(Art. 241 ZPO).

5.
Zu regeln bleibt die Tragung der Prozesskosten.

Diese  sind  nach  Art.  106  ZPO  der  unterliegenden  Partei  aufzuerlegen 
(Abs. 1). Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten 
nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Abs. 2).

Der Beklagte macht nun aber geltend, es liege ein Klageüberfall vor, des-
halb  sollten  die  Kosten- und  Entschädigungsfolgen  die  Klägerin  treffen. 
Der Beklagte führt aus, ihm sei vor Eingang der Verfügung des Gerichts 
nicht  bewusst  gewesen,  dass  die  Klägerin  die  Streitpatente  halte.  Die 
Klägerin habe ihn vor der Klage nicht abgemahnt. "Wäre die Klägerin so 
vorgegangen,  wie  es  zu  Recht  als  sinnvoll  und üblich  gilt, nämlich  wenn 
sie  den  Beklagten [2]  vor  Klageeinleitung  auf  die  Klagepatente  aufmerk-
sam  gemacht  hätte,  dann  hätte  der  Beklagte  [2]  der  Klägerin  wie  heute 
geantwortet, nämlich dass er von der Existenz und der behaupteten Ver-
letzung  der  Klagepatente  nichts  gewusst  habe,  aber  Angebot,  Verkauf, 
Inverkehrsetzung  usw.  der  beanstandeten  Geräte  umgehend  einstelle. 
Die  Klägerin  hätte  völlig  unnötigen  Aufwand vermieden.  Aber  auch  der 
Beklagte  [2]  hätte,  wäre  die  Klägerin  nach Treu  und  Glauben  sowie  den 
Gepflogenheiten  entsprechend  vorgegangen,  Aufwand  vermeiden  kön-

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nen." Es  sei  deshalb  angezeigt,  hier  von  der  üblichen  Kostentragung 
durch  den  Unterliegenden  abzuweichen,  unter Anwendung  von Art.  107 
Abs.  1  Bst. f  ZPO,  welcher das  zulasse, "wenn [andere]  besondere  Um-
stände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens 
als unbillig erscheinen lassen“.

Der  Beklagte macht  demnach  sinngemäss geltend,  er  habe  immer  gut-
gläubig, und nicht etwa bösgläubig gehandelt.

Das Bundespatentgericht hat in seinem Entscheid WorldConnect / Rusil-
lon, O2013_007 vom 19. März 2014 zu diesem Thema ausgeführt: "Bös-
gläubig  ist,  wer,  gemessen  am  Massstab  von  Treu  und  Glauben  (Art.  2 
ZGB), wusste, wissen musste oder wissen konnte, dass eine fehlerhafte 
Rechtsstellung  vorliegt.  Der  Richter  hat  gemäss Art.  4  ZGB  nach  freiem 
Ermessen zu urteilen, wann die nach den Umständen gebotene Aufmerk-
samkeit  vorliegt.  Die  Unaufmerksamkeit  im  Sinne  von  Art.  3  ZGB  kann 
darin  liegen,  dass  der  Gutgläubige  zur  Entdeckung  des  Rechtsmangels 
erforderliche Nachforschungen unterlassen hat. Damit stellt sich die Fra-
ge,  welche  Nachforschungen  zu  tätigen  sind,  damit  der  Gutglaubens-
schutz nicht dahinfällt. Eine allgemeine Erkundigungspflicht besteht nicht, 
doch muss – wer Grund zum Verdacht hat – Abklärungen treffen" (E. 4.3).

Wie verhält sich das im vorliegenden Fall? Der Beklagte ist nicht einfach 
ein  Anwender  am  Ende  des  Verkaufsstranges,  sondern  er  ist  vielmehr 
Händler. Er importiert und verkauft weiter. Als Händler – das ist entschei-
dend – muss er die Schutzrechtssituation abklären, wenn Verletzungsge-
fahr besteht, andernfalls kann er nicht geltend machen, er habe gutgläu-
big gehandelt. A AG ist ein ganz bedeutender …hersteller und pflegt sei-
ne  Erfindungen  zu  patentieren.  Wenn  der  Beklagte  bei  dieser  Sachlage 
ein  Produkt  technisch-funktionell  sehr  ähnlich  einem  Produkt  von  A  AG
vertrieb,  dann  musste  für  ihn  die  Gefahr  einer  Patentverletzung  auf  der 
Hand  liegen.  Entsprechend  hatte  der  Beklagte zu  überprüfen,  ob  er  mit 
den Geräten nicht Patente von A AG verletze. Das hat er nicht getan, und 
damit kann er nicht Gutgläubigkeit für sich in Anspruch nehmen. 

Hat  der  Beklagte  damit  bösgläubig  gehandelt,  so  lässt  sich nicht  sagen, 
eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens erscheine als unbillig. 
Damit ist die Verteilung nach Obsiegen und Unterliegen vorzunehmen. 

Der Umfang der bisherigen Verletzungshandlungen war unstrittig minim –
es geht um zwei seit 2011 verkaufte Geräte (und ein drittes, das die Klä-
gerin  bestellt  hat).  Damit  kommt, nachdem  eine Ausdehnung  der  künfti-

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gen  Verkaufstätigkeit  nicht  dargetan  ist,  dem  Unterlassungsbegehren  er-
sichtlich keine grosse Bedeutung zu. Demgegenüber würde die beantrag-
te Publikation den Beklagten in der Schweiz und auch in Deutschland un-
differenziert  als  Patentverletzer  brandmarken.  Es  scheint deshalb  ange-
messen,  das  Unterlassungsbegehren, mit  dem  die  Klägerin  obsiegt,  und 
das Publikationsbegehren, mit dem sie unterliegt, gleich zu gewichten.

Damit sind die Kosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und keine 
Parteientschädigungen zuzusprechen.

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 120'000.00 sind die Gerichts-
gebühren auf CHF 4'000.00 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer).

Der Präsident verfügt:

1. Das Verfahren wird als durch Anerkennung der Rechtsbegehren 1-3 

und Rückzug des Rechtsbegehrens 4 erledigt abgeschrieben.

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 4'000.00. Sie wird aus 
dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss bezogen und ist ihr im 
Betrage von CHF 2'000.00 durch den Beklagten zu ersetzen.

3. Parteientschädigungen werden nicht zugesprochen.

Diese Verfügung geht an: 

– die Klägerin (mit Gerichtsurkunde) 

– den Beklagten (mit Gerichtsurkunde) 

St. Gallen, 23. September 2014

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 24.09.2014

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