# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** ae3ccb7e-bbd1-5307-afec-d82434be6298
**Source:** Bundesgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2019-06-27
**Language:** fr
**Title:** Bundespatentgericht 27.06.2019 O2016_001
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BPatG/CH_PATG_001_O2016-001_2019-06-27.pdf

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l  d e s  b r e v e t s

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  d e i  b r e v e t t i

T r i b u n a l  f e d e r a l  d a  p a t e n t a s

F e d e r a l  P a t e n t  C o u r t

O2016_001

D é c i s i o n  d u 2 7  j u i n  2 0 1 9   

Composition de la Cour Mark Schweizer, docteur en droit, Président

Tobias Bremi, docteur en sciences naturelles EPF, juge 

instructeur,

Thomas Legler, docteur en droit, juge,

Regula Rüedi, docteur en sciences naturelles EPF, juge,

Michael Störzbach, docteur en sciences naturelles, juge

Agnieszka Taberska, licenciée en droit, greffière

Parties à la procédure Harcane Sàrl, Site-Dubied 10, 2108 Couvet, 

représentée par Jean-Claude Schweizer, 

SLB Étude d'avocats, Rue du Château 7, 

Case Postale 2253, 2001 Neuchâtel 1,

demanderesse

contre

Comadur SA, Col-des-Roches 33, 2400 Le Locle,  

représentée par Maître Nathalie Tissot et 

Maître Marie Tissot, ETUDE TISSOT Avocats, 

Rue Neuve 8, 2300 La Chaux-de-Fonds,

conseillée en matière de brevets par Anne-Claire Honoré et 

Thierry Ravenel, ICB Ingénieurs Conseils en Brevets, 

Faubourg de l'Hôpital 3, 2000 Neuchâtel,

défenderesse

Objet Action en constatation de la nullité du brevet suisse 

CH 707 572 / action en cession

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Le Tribunal fédéral des brevets considère :

Déroulement de la procédure

1.

Par demande du 29 janvier 2016, la demanderesse a pris les conclusions 

suivantes : 

Principalement : 

1. Constater la nullité du brevet portant référence CH707572.

Subsidiairement : 

2. A supposer que le brevet portant référence CH707572 soit considéré 

comme étant valable, ordonner le transfert, respectivement la cession du-

dit brevet de Comadur SA à Harcane Sàrl.

3. Ordonner la modification des enregistrements de la titularité, respective-

ment des droits de propriété, sur ledit brevet dans les registres ad hoc.

En tout état de cause

4. Avec suite de frais et dépens.

La demanderesse a fait valoir la nullité du brevet attaqué, dont la défen-

deresse est titulaire, pour défaut de nouveauté et d’activité inventive. 

Dans l’hypothèse où le brevet litigieux devait s’avérer valable, il devrait 

être transféré à la demanderesse car c’est elle qui avait développé la ma-

tière à injection faisant objet du brevet dans le cadre d’un contrat 

d’approvisionnement conclu avec la défenderesse. 

2.

Dans sa réponse du 20 juin 2016, la défenderesse a pris les conclusions 

suivantes :

1. Déclarer la demande irrecevable.

2. Rejeter la demande en toutes ses conclusions.

3. Dans tous les cas, sous suite de frais et dépens.

La défenderesse a fait valoir que la question de la titularité des droits sur 

la matière à injection, en particulier de son liant, faisait l’objet d’une pro-

cédure pendante devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel depuis le 20 

novembre 2014, opposant Comadur SA à Harcane Sàrl et son associé-

gérant M. Rui Manuel Carrola. Le conglomérat de faits et l’objet du litige 

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étant les mêmes dans les deux procédures, la demande déposée auprès 

du TFB faisait l’objet d’une litispendance préexistante et devait être décla-

ré irrecevable. En outre, la défenderesse a contesté un intérêt digne de 

protection de la demanderesse à agir en nullité du brevet et seulement 

subsidiairement en cession.

La défenderesse a requis une limitation de la revendication 1 du brevet li-

tigieux. Le brevet tel que modifié serait nouveau par rapport à sa propre 

demande d’un autre brevet suisse CH 708 097 déposé antérieurement 

ainsi qu’aux documents cités par la demanderesse en relation avec le 

prétendu défaut de nouveauté. 

Quant à la titularité des droits sur la matière à injection, la défenderesse a 

fait valoir que celle-ci avait été développée par des employées de la dé-

fenderesse sur la base des recherches, tests et essais auxquelles la de-

manderesse n’avait pas participé. Les droits sur le liant objet du brevet li-

tigieux appartenaient bien à la défenderesse et non pas à la demande-

resse.  

3.

Le 15 août 2016, la défenderesse a transmis au Tribunal en copie la du-

plique de M. Carrola et la demanderesse déposée devant le Tribunal can-

tonal de Neuchâtel. 

4.

Le 15 novembre 2016 ont eu lieu les débats d’instruction lors desquels 

les parties ne sont pas parvenues à une transaction. 

5.

Dans sa réplique du 31 janvier 2017, la demanderesse a confirmé ses 

conclusions. Elle a contesté tant la prétendue exception de litispendance 

que le défaut de sa qualité pour agir devant le Tribunal fédéral des bre-

vets en alléguant que l’objet du litige n’était pas le même dans les deux 

procédures et que la demanderesse, étant à l’origine du développement 

de la matière à injection brevetée, avait un intérêt évident à défendre ses 

droits en matière de brevet. Sa demande était donc bien recevable. 

Elle a insisté sur ses arguments selon lesquels le brevet litigieux était dé-

pourvu de nouveauté et d’activité inventive et a affirmé que l’objet du bre-

vet était le résultat du travail de la demanderesse. Un de ses employés 

avait réalisé un mélange en 2012 qui présentait les mêmes caractéris-

tiques que celui faisant l’objet du brevet litigieux. Par contre, les re-

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cherches et travaux menés par les employés de la défenderesse 

n’avaient pas porté sur la matière à injection brevetée en question. 

6.

Dans sa duplique du 4 avril 2017, la défenderesse a modifié ses conclu-

sions comme suit :

I. Principalement

1. Allouer les revendications limitées du brevet CH 707 572 selon I’annexe 

89bis.

2. Déclarer irrecevable la demande déposée par Harcane Sàrl contre Coma-

dur SA le 27 janvier 2016.

II. Subsidiairement:

1. Allouer les revendications limitées du brevet CH 707 572 selon l’annexe 

89bis.

2. Suspendre la procédure jusqu’à droit connu au fond dans la procédure 

pendante devant le Tribunal cantonal neuchâtelois référencée 

CCIV.2014.5:

3. Après suspension:

3.1. Principalement : déclarer irrecevable la demande déposée par Harcane 

Sàrl contre Comadur SA le 27 janvier 2016

3.2. Subsidiairement : rejeter en toutes ses conclusions la demande déposée 

par Harcane Sàrl contre Comadur SA le 27 janvier 2016

III. En tout état de cause :

Sous suite de frais et dépens comprenant une indemnité pour l’activité des 

mandataires professionnels de Comadur SA (honoraires d’avocats et de 

conseil en brevets).

La défenderesse a insisté sur le fait que la demande devait être déclarée 

irrecevable. Subsidiairement, elle a requis la suspension de la procédure 

devant le TFB jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant le 

Tribunal cantonal neuchâtelois. 

La défenderesse a ensuite requis une renonciation partielle modifiée du 

brevet litigieux afin de rétablir la nouveauté du brevet par rapport à la 

demande de brevet suisse CH 708 097 déposée par la défenderesse. 

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7.

Par décision du 9 mai 2017, le Tribunal a déclaré ne pas tenir compte du 

document « Explications sur les faits de la duplique » déposé par la de-

manderesse le 8 mai 2017 faute d’allégations nouvelles. 

8.

Par mémoire du 16 mai 2017, la défenderesse a soumis des conclusions 

modifiées comme suit :

I. Principalement :

1. Allouer les revendications limitées du brevet CH 707 572 selon I’annexe 

89bis.

2. Déclarer irrecevable la demande déposée par Harcane Sàrl contre Co-

madur SA le 27 janvier 2016.

II. Subsidiairement:

1. Allouer les revendications limitées du brevet CH 707 572 selon l‘annexe 

89bis.

2.1 Suspendre la procédure jusqu‘à droit connu au fond dans la procédure 

pendante devant le Tribunal cantonal neuchâtelois référencée 

CCIV.2014.5 et après suspension :

1. Principalement : déclarer irrecevable la demande déposée par Har-

cane Sàrl contre Comadur SA le 27 janvier 2016

2. Subsidiairement : rejeter en toutes ses conclusions la demande dé-

posée par Harcane Sàrl contre Comadur SA le 27 janvier 2016

2.2 En cas de refus de la suspension : 

1. Principalement : déclarer irrecevable la demande déposée par Har-

cane Sàrl contre Comadur SA le 27 janvier 2016

2. Subsidiairement : rejeter en toutes ses conclusions la demande dépo-

sée par Harcane Sàrl contre Comadur SA le 27 janvier 2016

III. En tout état de cause :

Sous suite de frais et dépens comprenant une indemnité pour l‘activité 

des mandataires professionnels de Comadur SA (honoraires d‘avocats 

et de conseil en brevets).

9.

Par mémoire complémentaire du 16 octobre 2017, la défenderesse a dé-

posé le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâte-

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lois du 29 septembre 2017 (CCIV.2014.5) opposant la défenderesse à 

Harcane Sàrl et à son gérant, M. Rui Manuel Carrola. La demanderesse 

a informé le Tribunal le 18 octobre 2017 qu’elle allait recourir au Tribunal 

fédéral contre ledit jugement.

10.

Le 4 janvier 2018, le juge rapporteur a rendu l’avis spécialisé sur lequel 

les parties ont pris position par écrit.

11.

Les débats principaux ont été tenus le 3 mai 2018 à Saint-Gall. A 

l’occasion des débats principaux, la défenderesse a soumis des conclu-

sions modifiées comme suit :

1. Déclarer irrecevables et écarter du dossier la prise de position d'Har-

cane Sàrl du 16 février 2018 et ses annexes.

2. Allouer les revendications limitées du brevet CH 707 572 selon l'an-

nexe 89bis (act. 40_89bis).

3.1 Principalement : 

Déclarer irrecevable la demande déposée par Harcane Sàrl contre 

Comadur SA le 27 janvier 2016. 

3.2 Subsidiairement : 

Rejeter en toutes ses conclusions la demande déposée par Harcane 

Sàrl contre Comadur SA le 27 janvier 2016 

4. En tout état de cause, sous suite de frais et dépens comprenant une 

indemnité pour l'activité des mandataires professionnels de Comadur 

SA, couvrant les honoraires d'avocats et de conseils en brevets.

12.

Par décision incidente du 28 mai 2018, la procédure a été suspendue 

jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal fédéral 

concernant le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal de 

Neuchâtel le 29 septembre 2017 (les deux parties avaient exercé le re-

cours en matière civile auprès du Tribunal fédéral). 

13.

Par arrêt 4A_584/2017 du 9 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le 

recours de la défenderesse contre le jugement de la Cour civile du Tribu-

nal cantonal de Neuchâtel et a admis partiellement le recours de la de-

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manderesse. Il a considéré que la demanderesse se plaignait à bon droit 

de l’insuffisance du dispositif du jugement attaqué faisant interdiction à la 

commercialisation ou la divulgation du savoir-faire lié à la fabrication de 

saphir artificiel dit « craquelé ».

A la suite de la levée de la suspension par le Tribunal le 13 février 2019, 

la demanderesse s’est déterminée sur l’arrêt du Tribunal fédéral et les 

observations de la défenderesse s’y rapportant.

Sur la forme

Compétence du Tribunal : 

14.

Les parties ayant leur siège en Suisse, le litige concernant une action en 

constatation de la nullité et une action en cession d’un brevet d’invention 

suisse, délivré et publié en date du 15 août 2014, la compétence du Tri-

bunal fédéral des brevets est sans autre donnée (art. 1 al. 1 et art. 26 

al. 1 let. a et al. 2 LFB). 

Recevabilité/ Conclusions de la demanderesse :

Exception de litispendance / jugement entré en force 

15.

La défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de la demande en invoquant 

l’exception de litispendance. Elle est d’avis que la question de la titularité 

des droits sur la matière à injection CIM [Ceramic Injection Molding] fai-

sait l’objet de la procédure devant le Tribunal neuchâtelois et qu’il existait 

un risque de jugements contradictoires pour l’action en cession, laquelle 

impliquait également que soit tranchée la question du droit à la délivrance 

du brevet et de la titularité du brevet qui porte sur le liant utilisé dans le 

procédé de fabrication de la matière à injection CIM. 

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre le jugement rendu le 29 sep-

tembre 2017 par la Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel. Il con-

vient d’examiner si la présente procédure fait l’objet d’une litispendance 

préexistante ou d’un jugement entré en force au sens de l’art. 59 al. 2 let. 

d et e CPC.  

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16.

Selon l’art. 59 al. 2 let. d et e CPC, pour être recevable, une demande ne 

doit pas faire l’objet d’une litispendance préexistante ou d’un jugement 

entré en force. Il y a litispendance préexistante lorsque le même objet 

oppose les mêmes parties devant un tribunal saisi au préalable. L’objet 

du litige se détermine par les conclusions de la demande (l’objet au sens 

étroit) et par le conglomérat de faits à la base de la demande et son rat-

tachement juridique.1 L’objet du litige est différent lorsque les conclusions 

prises ont un contenu divergent.2

17.

Comadur SA, défenderesse dans la présente procédure, a pris les con-

clusions suivantes en tant que demanderesse devant le Tribunal cantonal 

de Neuchâtel : 

1. Constater la propriété de Comadur SA sur le procédé de fabrication de la 

Matière à injection CIM : 

a) utilisant comme matière de base de l’Oxyde de Zirconium ZrO2 blanc, 

b) utilisant un liant comprenant : 

– 26% de polyéthylène HD

– 10% de polypropylène

– 4% de copolymère d’éthylène et d’acide méthacrylique

– 11% de résine polymère méthacrylate d’iso-butyle (…)

– 1% de résine copolymère méthacrylate d’iso-butyle et N-Butyle (…)

– 11% de cire de carnauba

– 29% de cire de paraffine

– 8% de bis-stéaramide de N, N’-éthylène

(…)

2. Constater la propriété de Comadur SA sur le procédé de fabrication de la 

Matière à injection CIM : 

a) utilisant comme matière de base de l’Oxyde de Zirconium ZrO2 noir, 

b) utilisant un liant comprenant : 

– 24% de polyéthylène HD

– 10% de polypropylène

– 4% de copolymère d’éthylène et d’acide méthacrylique

– 10% de résine polymère méthacrylate d’iso-butyle (…)

– 1% de résine copolymère méthacrylate d’iso-butyle et N-Butyle (…)

– 11% de cire de carnauba

– 31% de cire de paraffine

                                               
1 CPC-Tappy, art. 59 N 47.
2 ATF 97 II 390 c. 4 ; Dröse, Res iudicata ius facit, Berne 2015, p. 33.

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– 6% de bis-stéaramide de N, N’-éthylène

– 3% d’un mélange d’acides stéarique et/ou palmitique

(…)

Comadur SA se fonde sur la loi contre la concurrence déloyale (LCD ; 

RS 241). Devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel, Comadur SA prétend 

avoir la titularité des droits sur la matière à injection.

Harcane Sàrl et son associé-gérant, M. Rui Manuel Carrola, ont conclu 

reconventionnellement dans leur réponse : 

2. Dire et constater qu’Harcane Sàrl et M. Carrola ont développé et sont donc 

titulaires exclusifs des secrets de fabrication relatifs à la composition et le 

procédé de fabrication de la matière à injection CIM à base d’oxyde de zir-

conium actuellement produite par Comadur, ou de toute matière à injection 

immédiatement dérivée de celle-ci. 

18.

Avec sa conclusion principale dans la présente procédure, la demande-

resse vise à constater la nullité du brevet portant référence CH 707 572. 

Cette conclusion diffère des conclusions prises devant le Tribunal canto-

nal neuchâtelois et ne se fonde pas sur les mêmes faits. La demande-

resse fait valoir la nullité du brevet pour défaut de nouveauté et d’activité 

inventive tout en précisant que le moyen tiré de la nullité du brevet liti-

gieux se base sur l’art. 26 al. I let. a LBI. Par conséquent, la conclusion 

principale de la demanderesse ne fait pas l’objet d’une litispendance pré-

existante.

Subsidiairement, la demanderesse conclut au transfert du brevet litigieux 

de la défenderesse à la demanderesse (défenderesse dans la procédure 

devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel). Cette conclusion prise devant 

le TFB n’est comprise, ni expressément ni implicitement, dans les conclu-

sions prises devant le Tribunal cantonal neuchâtelois. Même si ce dernier 

avait admis la conclusion de Harcane Sàrl et M. Carrola prise dans leur 

demande reconventionnelle visant à constater leur titularité exclusive des 

secrets de fabrication relatifs à la composition et au procédé de fabrica-

tion de la matière à injection CIM à base d’oxyde de zirconium actuelle-

ment produite par la défenderesse, cela n’aurait pas eu pour effet le 

transfert du brevet litigieux de la défenderesse à la demanderesse.

Les conclusions prises devant le Tribunal cantonal neuchâtelois n’étant 

comprises ni expressément ni implicitement dans les conclusions prises 

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dans la présente procédure et ne constituant pas leur pendant contradic-

toire, le présent litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante 

ou d’un jugement entré en force au sens de l’art. 59 al. 2 let. d et e CPC.

Cependant, certaines des questions préalables qui se posent avant de 

pouvoir statuer sur les conclusions subsidiaires de la demanderesse dans 

la présente procédure ainsi que sur les conclusions prises devant le Tri-

bunal cantonal de Neuchâtel fondées sur la LCD sont identiques. Ainsi, le 

mélange tel qu’il figure dans les conclusions et dans le dispositif du juge-

ment rendu par le Tribunal cantonal de Neuchâtel correspond aux 

exemples de réalisation 1 et 2 du brevet litigieux. Les questions de savoir 

qui a développé ce mélange et si les droits y relatifs ont été transmis sont 

en effet cruciales pour examiner tant la titularité du droit au brevet que le 

caractère éventuellement déloyal de la commercialisation dudit mélange. 

De ce fait, il était justifié de suspendre la présente procédure jusqu’à droit 

connu sur la procédure pendante devant le Tribunal fédéral concernant le

jugement rendu par le Tribunal cantonal neuchâtelois. Cette procédure 

est close avec l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 9 janvier 2019 en ce qui 

concerne les aspects à trancher dans la présente procédure.

Intérêt digne de protection :

19.

La défenderesse conteste la « qualité pour agir » de la demanderesse en 

nullité et subsidiairement seulement en cession du brevet pour défaut 

d’un intérêt digne de protection. Elle estime que, par analogie avec ce qui 

vaut en droit des marques, celui qui prétend être l’ayant-droit au brevet 

doit choisir entre l’action en cession ou l’action en nullité. La demande-

resse aurait donc dû opter pour l’une ou l’autre action mais ne saurait 

cumuler les deux. 

En outre, la demanderesse n’avait manifestement aucun intérêt digne de 

protection à agir en nullité du brevet. Etant liée par des obligations con-

tractuelles à la défenderesse, la demanderesse ne pourrait pas utiliser le 

procédé de fabrication du feedstock dont le liant était breveté.

20.

La défenderesse ne tient pas compte du fait que la demanderesse fonde 

sa demande en constatation de la nullité du brevet litigieux exclusivement 

sur l’art. 26 al. 1 let. a LBI et non pas sur l’art. 26 al. 1 let. d LBI. Les con-

clusions seraient en effet contradictoires dans l’hypothèse où la deman-

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deresse ferait valoir principalement la nullité du brevet pour défaut de titu-

larité du droit au brevet du détenteur et subsidiairement le transfert du 

brevet à elle-même ; dans ce cas, la conclusion principale devrait être 

admise lorsque la demanderesse sera titulaire du brevet. Toutefois, il 

n’est pas contradictoire de faire valoir, principalement, la nullité du brevet 

pour manque de nouveauté et d’activité inventive et de demander subsi-

diairement le transfert du brevet à soi-même. La demanderesse consi-

dère que l’objet du brevet n’est pas brevetable et réclame la titularité des 

droits sur l’invention dans le cas où le Tribunal ne partagerait pas son 

avis. Ce point de vue n’est pas contradictoire. Il reste à examiner s’il est 

bien fondé.

21.

L’argument de la défenderesse selon lequel la demanderesse n’avait au-

cun intérêt digne de protection à agir en nullité du brevet puisqu’il lui avait 

été interdit d’utiliser la technologie brevetée par jugement du Tribunal 

cantonal de Neuchâtel rendu le 29 septembre 2017 (confirmé par le Tri-

bunal fédéral par arrêt du 9 janvier 2019) semble évident à première vue. 

Cependant, le champ de protection du brevet CH 707 572 – même en te-

nant compte des revendications limitées – va au-delà de l’interdiction 

prononcée par le Tribunal cantonal neuchâtelois. 

Aussi longtemps que le brevet est en vigueur, des activités pour les-

quelles la demanderesse est autorisée selon le jugement du Tribunal can-

tonal neuchâtelois du 29 septembre 2017 lui restent interdites. 

Puisqu’il existe un intérêt public à ce que des brevets inscrits à tort dans 

le registre des brevets soient radiés avec effet erga omnes, les exigences 

quant à la justification de l’intérêt digne de protection à agir en nullité d’un 

brevet ne doivent pas être trop élevées.3 L’intérêt légitime à faire consta-

ter la nullité du brevet litigieux de la demanderesse est admis.

En conséquence, il est entré en matière sur la présente demande.

Allégation tardive par courrier du 15 mars 2019 

22.

Par courrier du 15 mars 2019, bien après la fin du second échange d'écri-

tures, la demanderesse fait valoir pour la première fois qu’on est en pré-

sence d’un cas de double brevetabilité, car tant le brevet litigieux que le 

                                               
3 ATF 116 II 196 c. 2 a – « Doxycycline III ».

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brevet CH 709 100 avaient un champ de protection identiques. Il n’est 

pas tenu compte de cette allégation tardive. 

Par le même courrier du 15 mars 2019, la demanderesse soumet de 

nouveaux documents en rapport avec l’activité inventive. Il s’agit, d’une 

part, des opinions écrites dans le cadre de la procédure PCT datant du 

1re décembre 2015. La demanderesse ne fait pas valoir que ces docu-

ments ne pouvaient être invoqués antérieurement. Il n’est pas tenu 

compte de ces documents soumis tardivement. D’autre part, la demande-

resse a soumis des documents relatifs à la procédure d'examen de 

l’Office européen des brevets concernant la demande de brevet no. 14 

725 705.9. La demanderesse ne fait pas valoir que ces documents 

n’avaient existé, respectivement n’avaient pu être soumis, qu’après la fin 

de l’échange d’écritures. Il en va de même pour les documents relatifs à 

la procédure d'examen de l’Office européen des brevets concernant la 

demande de brevet n° 13 176 523.3 et n° 18 150 909.2. 

Quant aux annexes act. 83_E1-E3, il s’agit de l’opinion de l’office de bre-

vets chinois concernant la demande de brevet CN 105 246 857. Ces do-

cuments ne sont pas datés. La demanderesse n’explique pas pourquoi 

ces documents n’auraient pas pu être déposés avant la clôture de 

l'échange d'écritures. 

En outre, la demanderesse soumet l’opinion écrite de l’administration 

chargée de la recherche internationale respectivement le rapport prélimi-

naire sur la brevetabilité dans le cadre de la demande de brevet interna-

tionale PCT/EP2014/060613. Les documents ont été issus le 

1er décembre 2015. La demanderesse n’explique pas pourquoi elle ne 

soumet ceux-ci que le 15 mars 2019. 

L’annexe act. 83_H1 est une prise de position du cabinet de conseil en 

brevets P&TS, Neuchâtel, concernant le prétendu manque d’activité in-

ventive de l’invention revendiqué par le brevet litigieux. Cette prise de po-

sition à l'intention de Maître Schweizer date du 2 septembre 2018, soit 

longtemps après même les débats principaux du 3 mai 2018. La deman-

deresse a déjà fait valoir le manque d’activité inventive dans sa demande. 

On ne comprend pas pour quelles raisons une prise de position réalisée 

plus de deux ans après l’introduction de la demande et plus d’un ans 

après la duplique, soit après l’échange d’écritures, devrait être prise en 

compte. Il s’agit d’une allégation qui aurait dû être introduite dans le cadre 

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de l’échange d’écritures. Il en va de même pour la demande de brevet 

européen EP 1 046 449 publiée le 25 octobre 2000. 

Les nouvelles allégations de la demanderesse soumises par son courrier 

du 15 mars 2019 s’avèrent tardives et la demanderesse ne fait même pas 

valoir qu’il s’agit de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de 

l’art. 229 al. 1 CPC. Par conséquent, le Tribunal n’en tient pas compte. 

Faits incontestés

23.

Le Tribunal résumera en premier lieu les faits incontestés de l’affaire, 

avant d’examiner les faits contestés, dans le cadre de l’appréciation des 

preuves.

La demanderesse est une société à responsabilité limitée inscrite au re-

gistre du commerce depuis le 18 juin 2010, ayant son siège à Fleurier. 

Son but social consiste, selon l’extrait du registre du commerce, en 

l’expertise et les conseils en organisation industrielle et gestion de pro-

jets, notamment l’étude et le développement de procédés et technologies 

utilisables dans des domaines tels que la synthèse et la transformation de 

produits en matériaux durs et en alliages métalliques. La demanderesse 

a été fondée par M. Rui Manuel Carrola alors que celui-ci allait démis-

sionner le 30 juin 2010 de sa fonction de directeur général de la défende-

resse.

La défenderesse est une société anonyme de droit suisse, inscrite au re-

gistre du commerce depuis le 7 septembre 1989, dont le but social est «le 

développement, la fabrication et le commerce de produits microtech-

niques notamment en matériaux durs, en particulier dans les domaines 

des cristaux synthétiques pour l’utilisation industrielle et décorative, des 

pierres industrielles, pierres d’horlogerie et pierres à trou, des glaces sa-

phir et de la céramique pour l’utilisation industrielle et décorative, des mi-

croaimants et des composants ». La défenderesse appartient entièrement 

à The Swatch Group SA.

Les 31 août et 6 septembre 2010, The Swatch Group SA d’une part et 

Harcane Sàrl et M. Carrola (pour les clauses 2, 4, 5, 6 et 8) d’autre part 

ont conclu un contrat de mandat (ci-après « contrat de mandat ») par le-

quel The Swatch Group SA confiait au mandataire — soit à la demande-

resse — les tâches d’analyse critique des produits et services de la dé-

fenderesse, et proposition d’améliorations pour répondre aux besoins des 

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marques du Swatch Group de rationalisation et diminution des coûts in-

hérents à l’utilisation de la matière première (recyclages) et des outillages 

(injection, pressage) ». L’objet du contrat précisait que « le type de pres-

tation, l’étendue technologique et industrielle, les moyens mis à disposi-

tion par le mandant ainsi que la priorité et la répartition du temps qui sera 

consacré par le Mandataire à chaque projet sera mentionné dans une 

fiche par projet (cahier de charges) spécifique. Celui-ci sera établi de 

commun accord, sous les directives du CEO de Swatch Group — Mon-

sieur G. N. Hayek » (chiffre 1.2 du contrat). Le chiffre 1.3 stipulait que 

« les tâches du mandataire peuvent être étendues ou modifiées en tout 

temps par consentement mutuel ». Le contrat précisait encore que le 

mandataire était tenu d’exécuter le mandat par Rui Manuel Carrola per-

sonnellement (chiffre 2.2) ; qu’il était « sujet aux directives et instructions 

du CEO de Swatch Group » et lié par les instructions du mandant (chiffre 

2.3) et que le mandataire devait consacrer en moyenne 18 jours par 

mois, sur 11 mois par année, exclusivement aux tâches définies à l’article 

1.1 du contrat, soit au total 198 journées de travail, rémunérées chacune 

par des honoraires de CHF 2’000 hors TVA par jour (chiffres 3.1 et 3.2). 

Le contrat prenait effet au 1er octobre 2010. Ce contrat comportait en 

outre la clause suivante :

5. Droits de propriété intellectuelle

5.1 Tous les droits de propriété intellectuelle tels que modèles, marques, in-

ventions, œuvres susceptibles de protection au titre du droit d’auteur, 

etc. nés en cours d’exécution par le mandataire de ses tâches dans le 

cadre du présent contrat appartiennent au mandant sans compensation 

particulière. Le mandant peut faire protéger les droits en question par 

des enregistrements correspondants déposés en son propre nom. Le 

mandant décide seul du type et de l’étendue de la protection de ces 

droits et en assume les frais.

5.2 A la demande du mandant, le mandataire mettra [à] la disposition de ce-

lui-ci tous les écrits, documents, cessions de droits, etc. nécessaires ou 

utiles et le soutiendra pour le maintien et l’obtention de ces droits.

Entre 2005 et 2009, la défenderesse s’est lancée dans un projet de re-

cherche tendant à développer de la matière à injection céramique. La ma-

tière à injection céramique, ou « feedstock CIM – Ceramic Injection Mol-

ding » ou « composition pour moulage par injection », est un granulé à 

base d’oxydes, tels que le dioxyde de Zirconium « ZrO2 » (abrégé « Zir-

cone »), qui, avec l’adjonction et le mélange de matières organiques, 

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constitue la matière première nécessaire à la production industrielle de 

composants en céramique, de première importance pour la fabrication de 

composants de montres. Tout l’intérêt du projet de matière à injection CIM 

est – en résumé – de mettre au point un mélange qui puisse être injecté 

dans des moules, à une échelle industrielle, de telle sorte que la pièce fi-

nale, une fois démoulée, présente toutes les caractéristiques optimales 

de solidité, de régularité, de dureté, de ténacité, de porosité, 

d’homogénéité, etc. Pour y parvenir, il est indispensable de maîtriser 

toutes les étapes de la production, depuis l’injection jusqu’au frittage, en 

passant par le démoulage et le déliantage.

La société bénéficiait déjà d’un feedstock qui lui était livré par la société 

BASF. Ce matériel présentait cependant des problèmes de qualité. La dé-

fenderesse souhaitait également disposer de sa propre matière à injec-

tion, pour renforcer son indépendance et ne pas dépendre d’une source 

unique d’approvisionnement. A l’interne de la défenderesse, le suivi du 

projet tendant à développer les feedstocks de céramique a été confié à 

Damien Cartier. Celui-ci a engagé successivement plusieurs stagiaires de 

l’École de mécanique et microtechnique de Besançon pour l’aider dans 

ses recherches et effectuer les nombreux tests nécessaires à la mise au 

point de la matière convoitée. Un de ces stagiaires était M. Mathias Les-

tarquit, qui a travaillé entre février 2010 et août 2010 pour la défende-

resse. Son stage a résulté dans un travail de stage intitulé 

« L’optimisation et la finalisation d’un feedstock de céramique ».

Depuis la fin de l’année 2010, la demanderesse et la défenderesse par-

tageaient des locaux sis à Girardet 53-55 au Locle. Rui Manuel Carrola y 

a installé son bureau et différents employés de Harcane Sàrl ont œuvré 

dans ces locaux. Il n’y avait toutefois pas de contrat de bail formalisant 

cette mise à disposition. Les équipements présents sur place apparte-

naient en grande partie à la défenderesse, à l’exception d’un mélangeur 

loué ou acquis par la demanderesse, utilisé dans le processus 

d’élaboration du feedstock et permettant de produire la matière CIM. En 

raison d’une méfiance croissante, Swatch Group a effectué deux audits 

de la demanderesse en 2012 et 2013. Le dimanche 14 avril 2013, des 

membres de Swatch Group ont demandé l’accès au locaux de la rue Gi-

rardet 53-55 et les ont visités. La demanderesse, ayant eu connaissance 

de cette visite, a déposé plainte pénale.

M. Carrola et la demanderesse ont aussi entrepris dès début 2011 un cer-

tain nombre d’essais de mélanges, en vue de parvenir à une composition 

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de matière à injection CIM qui réponde aux besoins d’industrialisation. Le 

2 novembre 2012, M. Lestarquit, qui travaillait pour la défenderesse de-

puis octobre 2011, a réalisé un essai de mélange qui, selon la « fiche de 

mélange » soumise par la défenderesse, est conforme à l’exemple 1 du 

brevet litigieux. 

Le 29 mars 2017, Mathias Lestarquit a signé une « déclaration écrite » 

statuant que :

« M. Damien Cartier, employé de Comadur SA, établissait la composition des 

mélanges et la transmettait aux employés d’Harcane Sàrl via des fiches de 

« mélanges de matières ». Les compositions établies par M. Cartier étaient 

ensuite testées par Harcane Sàrl. J’atteste que c’est M. Damien Cartier, em-

ployé de Comadur SA, qui a eu l’idée en octobre 2012 d’utiliser du polypropy-

lène (PP) dans la composition du liant pour aboutir à une combinaison finale 

quaternaire de la base polymérique du liant, constituée de polypropylène, po-

lyéthylène, de copolymère d’éthylène et d’acide méthacrylique et de résines 

acryliques. » 

M. Lestarquit a été interrogé comme témoin par le Tribunal cantonal neu-

châtelois le 5 décembre 2016. Selon le procès-verbal d’audition, pendant 

son emploi chez la demanderesse, il partageait le bureau de M. Cartier et 

travaillait tout le temps ensemble avec M. Cartier sur tous les projets, en 

particulier celui du CIM. Concernant la matière CIM, selon son témoi-

gnage, M. Lestarquit s’est basé dans ses travaux sur les instructions de 

M. Cartier, notamment pour les essais avec les liants 37 et 40.

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Page 17

Outre le contrat de mandat des 31 août et 6 septembre 2010 précité, la 

demanderesse en qualité de fournisseur et la défenderesse en qualité 

d’acquéreur (« client ») ont conclu les 21 et 22 décembre 2010 un contrat 

cadre ayant « pour objet de définir les quantités, termes et conditions de 

vente/achat de la matière d’injection (CIM) à base de zircone «ZrO2» » 

(ci-après « contrat cadre »). Le 22 décembre 2010, les parties ont conclu 

une convention de confidentialité et de non-divulgation qui couvre 

« toutes les informations auxquelles elles auront accès dans le cadre de 

leurs entretiens et contacts » comme Annexe III du contrat cadre. Environ 

60 tonnes de la matière d’injection ont été livrées par la demanderesse à 

la défenderesse selon les conditions du contrat cadre entre mi-2011 et fin 

2013. Par courrier du 5 décembre 2014, la défenderesse a invalidé le 

contrat cadre avec effet immédiat, invoquant la supercherie. La demande-

resse conteste l’invalidation du contrat cadre.

La demande de brevet litigieux CH 707 572 a été déposé le 15 juillet 

2013 au nom de la défenderesse. Damien Cartier est nommé inventeur 

unique. Le brevet a été délivré le 15 août 2014. La duplique du 5 avril 

2017 inclut une demande de limitation de la revendication 1 du brevet liti-

gieux, en supprimant les copolymères EVA de la revendication et en in-

troduisant un disclaimer en raison du brevet antérieur CH 708 097 ayant 

une date de dépôt antérieure à la date de dépôt du brevet litigieux mais 

ayant été publié après la date de dépôt du brevet litigieux.

Sur le fond

Validité du brevet litigieux (CH 707 572 B1)

Homme du métier

24.

Dans sa demande, sa réplique et ses « explications sur les faits de la du-

plique », la demanderesse ne propose aucune définition de l’homme du 

métier pertinent dans le présent contexte. Ce n’est que dans sa prise de 

position concernant l’avis spécialisé qu’elle propose une définition de 

l’homme du métier en tant que spécialiste des matériaux, maitrisant les 

processus de conception et d’élaboration de la matière première à base 

de poudres et de liants organiques ainsi que les processus de transfor-

mations y rattachés.

La défenderesse propose la définition suivante : « l’homme du métier est 

un chimiste qui dispose de connaissances et d’aptitudes et compétence 

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moyennes et qui possède les connaissances générales dans le domaine 

de la formulation des liants organiques ». 

Il n’existe pas de grandes différences entre ces deux définitions. Les par-

ties conviennent que l’homme du métier déterminant a des connais-

sances dans le domaine de la formulation des liants organiques. Si la 

demanderesse évoque un spécialiste des matériaux disposant de con-

naissances correspondantes, il s’agit pour la défenderesse d’un chimiste 

disposant de connaissances correspondantes. 

Il est clair que l’homme du métier possède les connaissances sur les pro-

priétés des liants organiques et autres excipients requises pour, selon 

l’état actuel de la technique, la production du feedstock pour le moulage 

par injection de composants en céramique ZrO2 complexes. Aussi bien le 

spécialiste en matériaux que le chimiste maîtrisent ce domaine. La suite 

de la discussion se base sur la définition de la défenderesse. Il convient 

simultanément de constater que le résultat serait le même en partant de 

la définition de l’homme du métier proposée par la demanderesse.

Nullité à cause du défaut de nouveauté et d’activité inventive :

25.

La demanderesse invoque la nullité du brevet sur la base de l’art. 26 al. 1 

let. a LBI en alléguant le défaut de nouveauté et d’activité inventive. La 

composition brevetée n’était rien d’autre qu’une recette de cuisine pour 

parvenir au produit exploitable, c’est-à-dire la matière à injection CIM. 

Une telle recette n’était en principe pas brevetable. Le procédé industriel 

aboutissant à la création de la matière à injection ressortait de travaux 

scientifiques et thèses de doctorat publiés, de brevets appartenant au 

domaine public ainsi que du savoir-faire technique de son fabriquant. Une 

simple modification du pourcentage de divers composants selon un pro-

cédé mis en évidence par les documents cités ne présentait pas un degré 

d’innovation suffisant pour être protégeable.

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En ce qui concerne le prétendu défaut de nouveauté, la demanderesse, 

dans sa demande, s’est référée aux documents suivants : 

– Brevet US 5,266,264 A1 (« US 264 »)

– Juan M. Adames, Caracterisation of polymeric binders for metal injec-

tion molding (MIM) process, thèse 2007, Université Akron, Ohio, USA;

– S. Kowalski, Rheology based investigation of a polymer mineral pow-

der mix for Iow pressure injection moulding , these 2005, Université 

de Limoges, France;

– C. Quinard, Expérimentation, modélisation et simulation dans le do-

maine de l’élaboration de microcomposants injectés à partir de 

poudres, thèse 2008, Université de Franche-Comté, France;

– Vente de « feedstock » comprenant le liant du brevet de Harcane à 

Comadur dès mi-2011 jusqu‘à 2013

Dans sa réplique, la demanderesse a mentionné les documents addition-

nels suivants en lien avec le défaut de nouveauté :

– Randall M. German & Animesh Bose, Injection Molding of Metals and 

Ceramics, ISBN 1-878-954-61

– Randall M. German, Powder Metallurgy & Particulate Materials Pro-

cessing, ISBN 0-9762057

– Brevet EP 511 428 B1

En ce qui concerne le défaut d’activité inventive allégué, la demande-

resse allègue que le défaut d’activité inventive se fonde sur le brevet 

US 264 en relation avec les connaissances techniques générales.

26.

Dans sa duplique, la défenderesse a requis une limitation de la revendi-

cation 1 du brevet litigieux, en supprimant les copolymères d’éthylène et 

d’acétate de vinyle (EVA) de la revendication et en introduisant un 

disclaimer au vu de son brevet CH 708 097 déposé le 28 mai 2013, avant 

le dépôt du brevet litigieux le 15 juillet 2013, mais publié après cette date.

La revendication 1 du brevet litigieux telle que limitée est décomposée 

dans les caractéristiques constitutives suivantes :

A Liant pour composition de moulage par injection comprenant:

- de 35 à 54% vol. d’une base polymérique

- de 40 à 55% vol. d’un mélange de cires,

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- et environ 10% vol. d’un surfactant

dans lequel la base polymérique contient des copolymères d’éthylène et 

d’acide méthacrylique ou acrylique, ou des copolymères d’éthylène et 

d’acétate de vinyle, ou des copolymères d’éthylène comprenant un an-

hydride maléique ou un mélange de ces copolymères, ainsi que du po-

lyéthylène, du polypropylène et une résine acrylique, et

B dans lequel lesdits copolymères sont des copolymères d’éthylène et 

d’acide méthacrylique ou acrylique, ou des copolymères d’éthylène com-

prenant un anhydride maléique ou un mélange de ces copolymères

C à l’exclusion d’un liant pour composition de moulage par injection com-

prenant de 35 à 50% vol d’une base polymérique, de 40 à 55 % vol d’un 

mélange de cires, et environ 10% vol d’un surfactant, dans lequel la base 

polymérique contient des copolymères d’éthylène et d’acide méthacry-

lique ou acrylique, ou des copolymères d’éthylène et d’acétate de vinyle, 

ou des copolymères d’éthylène comprenant un anhydride maléique ou 

un mélange de ces copolymères, ainsi que du polyéthylène, du polypro-

pylène et une résine acrylique.

La demanderesse ne conteste pas explicitement l’admissibilité de la limi-

tation, notant simplement qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal.

Admissibilité de la limitation :

27.

Selon l’art. 24 LBI, le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en 

demandant à l’Institut soit a. de supprimer une revendication (art. 51 et 

55) ou b. de limiter une revendication indépendante en y incorporant une 

ou plusieurs revendications qui en dépendent ou c. de limiter une reven-

dication indépendante d’une autre manière; dans ce cas, la revendication 

limitée doit se rapporter à la même invention et définir une forme 

d’exécution qui est prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la 

version de la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt. La 

renonciation peut, aux mêmes conditions, être déclarée au Tribunal éga-

lement dans le cadre d’une procédure civile.4

La revendication 1 est conforme à l'art. 24 al. 1 let. c LBI (limitation).  

Cette conformité résulte du fait que la caractéristique A selon la décom-

position ci-dessus correspond à la revendication 1 du brevet tel que déli-

vré initialement, la caractéristique B est une formulation « en cascade » 

                                               
4 cf. p. ex. TFB, arrêt O2012_030 du 17 septembre 2013, c. 17.

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Page 21

avec une limitation (suppression d’EVA) et la caractéristique C’est un 

disclaimer correspondant à l’identique à la revendication 1 du brevet an-

térieur CH 708 097 A2.

La conclusion 1 de la défenderesse selon les conclusions finales modi-

fiées du 17 mai 2017 est donc admise et le dispositif doit constater ex-

pressément que les revendications limitées au sens de l’act. 40_89bis sont 

licites.

Pas de défaut de nouveauté :

28.

Selon l’art. 26 al 1 lit a en relation avec l’art. 1 al 1 LBI, le brevet peut être 

révoqué pour défaut de nouveauté. Est réputée nouvelle l’invention qui 

n’est pas comprise dans l’état de la technique (art. 7 al. 1 LBI). Une in-

vention est donc considérée comme non nouvelle uniquement lorsqu’elle 

est divulguée à l’identique et intégralement sous une seule forme (docu-

ment ou usage antérieur)5. L’état de la technique est constitué par tout ce 

qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité 

par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (art. 7 

al. 2 LBI). Une technique est considérée comme accessible au public dès 

lors qu’elle quitte le cercle des personnes tenues au secret de fonction à 

l’égard de l’inventeur ou son ayant droit et qu’elle se propage librement 

au sein d’un public plus large, incontrôlable par l’auteur de l’information 

en raison de sa taille ou de la diversité de sa composition.6

Il revient à la personne qui demande la constatation en nullité de prouver 

l’existence des motifs de nullité,7 donc dans le cas d’espèce à la deman-

deresse.

                                               
5 CR PI-Scheuchzer, Art. 7 LBI N 24.
6 ATF 117 II 480 c.1a; arrêt 4A_427/2016 du 28 novembre 2016, c. 2.
7 art. 8 CC; CR-PI Scheuchzer, Art. 26 LBI N 14.

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Page 22

En conséquence, la demanderesse doit démontrer en substance le pré-

tendu manque de nouveauté de l’invention et en apporter la preuve en 

cas de contestation. Conformément à la pratique usuelle, il faut, pour 

démontrer un défaut de nouveauté, présenter les éléments suivants :

1. une analyse spécifique des caractéristiques de la revendication at-

taquée et 

2. la citation précise, pour chaque caractéristique, des parties spéci-

fiques des documents de l'art antérieur pertinent. 

En plus, il faut prouver que toutes les caractéristiques de la revendication 

dans leur ensemble sont divulguées à un endroit spécifique dans un do-

cument de l’art antérieur.

29.

Le Tribunal n’est pas chargé d’établir les faits d'office et il ne lui incombe 

pas de rechercher lui-même les informations dans les documents de l'art 

antérieur déposés en tant que pièce jointe. En particulier, une référence 

globale à un document dans le sens de « l’objet de la revendication 1 est 

divulgué dans le document X » ne suffit pas pour satisfaire au fardeau de 

l’allégation. Il faut au contraire alléguer les faits pertinents en fournissant 

des indications spécifiques, notamment par renvoi à un numéro de page, 

de ligne, tout en précisant quelle caractéristique de la revendication se re-

trouve dans le document de l’état de la technique invoqué.

30.

Les explications fournies par la demanderesse, représentée par un avo-

cat, dans la demande et la réplique ne suffisent en aucune manière aux 

exigences stipulées ci-avant. Dans sa demande, la demanderesse pré-

tend simplement que l’objet du brevet litigieux correspond à la matière 

d’injection CIM développée par la défenderesse et que cette dernière a 

développé ladite matière sur la base du brevet US 5 266 264 A1 et de 

trois thèses (Juan M. Adames, Caracterisation of polymeric binders for 

metal injection molding (MIM) process, Akron, USA, 2007; S. Kowalski, 

Rheology based investigation of a polymer mineral powder mix for Iow 

pressure injection moulding, Limoges 2005; et C. Quinard, Expérimenta-

tion, modélisation et simulation dans le domaine de l’élaboration de mi-

crocomposants injectés à partir de poudres, Franche-Comté 2008), rai-

son pour laquelle il y a défaut de nouveauté et d’activité inventive. Les 

documents produits comprennent plusieurs centaines de pages. Le Tri-

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Page 23

bunal ne saurait avoir pour tâche d’étudier plusieurs centaines de pages 

afin de déterminer si l’invention a ainsi été divulguée, annulant de facto 

son caractère de nouveauté.

Dans sa réplique, la demanderesse cite plusieurs pages tirées des thèses 

de Adames, Quinard et d’un ouvrage de Randall M. German, lesquelles 

sont censées présenter certains éléments de l’invention. Cette contesta-

tion du caractère de nouveauté doit être écartée déjà par le fait que la 

demanderesse ne montre pas ainsi que toutes les caractéristiques de 

l’invention auraient été divulguées intégralement dans une seule présen-

tation.

Faute d’allégations concluant que l’invention a été divulguée par écrit et 

qu’elle appartient à l’état actuel de la technique, l’objection quant au dé-

faut de nouveauté, dans la mesure où elle repose sur l’état de la tech-

nique tel que publié, doit être rejetée.

31.

La demanderesse fait en outre valoir que l’invention faisant objet du bre-

vet litigieux n’est pas nouvelle eu égard à un usage antérieur manifeste. 

Ainsi, dès lors que les mélanges produits par la demanderesse en no-

vembre 2012 et livrés à la défenderesse sont entrés dans le champ de 

protection du brevet litigieux, ils auraient perdu leur caractère de nou-

veauté. 

Les points à déterminer en ce qui concerne l’usage antérieur sont les sui-

vants :8

1. la date de l’usage, ce qui revient à s’interroger sur l’existence 

même de l’usage avant la date de référence (usage préalable) ; 

2. l’objet de l’usage, qui doit permettre de déterminer le degré de si-

militude entre l’objet de l’usage et celui du brevet (caractéristiques 

techniques); et 

3. toutes les circonstances de l’usage, ce qui doit permettre de dé-

terminer si et dans quelle mesure il a été rendu accessible au pu-

blic, par exemple le lieu et le mode d’exploitation. Ces derniers 

éléments sont importants dans la mesure où ils permettent de re-

                                               
8 TFB, arrêt O2013_006 du 7 octobre 2015, c. 4.1 – « hydraulisches Press-
gerät ».

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Page 24

cueillir des indications quant aux possibilités données au public 

d’avoir accès à cet usage, par exemple lors de la démonstration 

détaillée d'un procédé de fabrication dans une usine ou lors de la 

livraison et de la vente d’un produit.

32.

Les allégations de la demanderesse à cet égard sont étayées. La de-

manderesse indique la composition précise du mélange soi-disant livré à 

la défenderesse. Ont été livrés le 20 et 21 novembre 2012 les lots n° 

H401097 et H401100 de 100 kg chacun de granulés d’injection ZrO2, de 

type SPI8-100A-129-V40, consistant en la matière faisant l’objet du bre-

vet litigieux, dont les mélanges avaient été réalisés et testés par Harcane 

en date du 2 novembre 2012. La demanderesse indique ensuite, à l’appui 

de ses allégations, la date (21/22 novembre 2012), l’objet (le mélange 

conformément à la réplique N 10 et 11) et les circonstances du prétendu 

usage antérieur.

33.

Cependant, comme exposé plus haut, en date du 22 décembre 2010 les 

parties ont conclu une convention de confidentialité et de non-divulgation. 

Selon cette convention, les parties souhaitent avoir des entretien(s), en 

vue d’une éventuelle collaboration future portant sur « la matière pre-

mière, ”Feedstock” pour transformation par la technologie d’injection à 

chaud “CIM” ». Selon l’art. 2 de la convention, les parties traiteront de 

manière strictement confidentielle toutes les informations auxquelles elles 

auront accès dans le cadre de leurs entretiens et contacts. L’obligation de 

confidentialité et de non-divulgation s’étend à toutes les informations en 

question qu’elle qu’en soit la forme, écrite, orale, graphique ou autre, y 

compris tout plan, dessin, esquisse, prix, etc. Selon l’art. 7 de la conven-

tion, elle est valable pendant toute la durée des entretiens entre les par-

ties et pour une durée de trois ans postérieurement à la fin desdits entre-

tiens.

La convention de confidentialité et de non-divulgation du 22 décembre 

2010 a été conclue en application de l’art. 11 du contrat cadre. Selon l’art. 

11, les deux parties s’engagent à la plus stricte confidentialité de l’affaire, 

elles s’abstiendront de communiquer ou exploiter tout ou partie des élé-

ments communiquées au préjudice de l’autre partie. A ce titre, un accord 

de confidentialité est signé par les deux parties (Annexe III).

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Page 25

Il est dès lors clair, même si la convention du 22 décembre 2010 parle d’ 

« entretiens », que la livraison de matière d’injection (CIM) à base de Zir-

cone est aussi soumise à l’obligation de confidentialité puisque le contrat 

cadre, dont l’annexe III a été signée en tant qu’accord de confidentialité, 

règle précisément la livraison de la matière d’injection.

Etant donné que la défenderesse (à l'instar de la demanderesse) est en 

conséquence tenue à l’obligation de confidentialité relativement aux li-

vraisons du 21/22 novembre 2012, le fait de savoir qu’elle a reçu la livrai-

son ne rend pas l’information accessible au public au sens de l’art. 7 LBI. 

Il en résulte que les livraisons du 21/22 novembre 2012 ne constituent 

pas un état de la technique et qu’une action en nullité motivée sur cette 

base doit être écartée.

34.

La demanderesse prétend en outre qu’elle a vendu à des tiers de 

« feedstock » entrant dans le champ de protection de la revendication 1 

du brevet en litige avant la date de dépôt de la demande. La défende-

resse conteste cette allegation. Dans sa réplique, la demanderesse ne 

précise pas davantage les livraisons alléguées à des tiers, mais se réfère 

uniquement aux livraisons à la défenderesse.

En vertu de l’art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l’art. 222 al. 2 

CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respec-

tivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer la défenderesse. 

Ils peuvent l’être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange 

d'écritures est ordonné.

Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, 

d’une part, la défenderesse puisse dire clairement quels faits allégués 

dans la demande elle admet ou conteste et que, d’autre part, le Tribunal 

puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la 

détermination de la défenderesse dans la réponse, dresser le tableau 

exact des faits admis par les deux parties ou contestés par la défende-

resse, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de 

preuve, et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. 

Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépen-

dent, d’une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme 

invoquée et, d’autre part, de la façon dont la partie adverse s’est détermi-

née en procédure: dans un premier temps, la demanderesse doit énoncer 

O2016_001

Page 26

les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise 

pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire 

présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie 

adverse a contesté des faits, la demanderesse est contraint d’exposer de 

manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits con-

testés, de façon à permettre au Tribunal d’administrer les preuves néces-

saires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas par-

ticulier.9

35.

En l’espèce, la défenderesse a contesté que la « feedstock » en question 

ait été vendue à des tiers. Par la suite, la demanderesse n’a pas détaillé 

son allégation de quelque façon que ce soit. Cela est d’autant plus re-

marquable qu’il s’agit de ventes qui auraient été effectuées, selon les al-

légations, par la demanderesse. Elle doit donc être en possession de fac-

tures, de bordereaux d’expédition et d’autres documents indiquant 

l’identité des tiers, les montants vendus et, surtout, les dates des ventes 

alléguées. La demanderesse n’a toutefois pas précisé les acheteurs de la 

« feedstock » et les dates des ventes alléguées.

La demanderesse n’a donc pas détaillé ses allégations comme l’exige la 

jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, il n’est pas 

possible d’administrer les preuves nécessaires pour élucider l’allégation 

des ventes aux tiers avant le dépôt de brevet en litige. L’allégation selon 

laquelle des ventes pertinentes ont été effectuées à des tiers sera donc 

considérée comme non prouvée.

Pas de défaut d’activité inventive : 

36.

Selon l’art. 1 al. 2 LBI, ce qui découle d’une manière évidente de l’état de 

la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable. Se-

lon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d’examiner si l’homme 

du métier, selon tout ce qui représente l’état de la technique en termes de 

solutions partielles et contributions individuelles, peut déjà arriver avec un 

effort intellectuel moindre à la solution du brevet litigieux ou s’il nécessite 

à cette fin un travail créatif supplémentaire. Car, conformément à la pra-

tique usuelle, le champ de l’invention ne commence pas immédiatement 

au-delà de la limite de l’état de la technique mais seulement à partir du 

point qu’un homme du métier bien formé peut, sur cette base et grâce à 

                                               
9 ATF 144 III 519 cons. 5.2.1.1.

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Page 27

ses connaissances et ses aptitudes, développer et découvrir dans le do-

maine pertinent. Aucune théorie susceptible d’être développée en toute 

logique, en partant de l’état de la technique, par un homme du métier qui 

connait l’état de la technique et dispose d’aptitudes moyennes ne saurait 

être brevetée ; il faut pour cela un développement proprement qualitatif, 

une activité intuitive et par association d’idées.10

L’approche dite problème-solution développée par l’Office européen des 

brevets est habituellement utilisée par le Tribunal fédéral des brevets.11

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette approche est utile, bien 

qu’elle ne soit pas la seule approche permettant d’évaluer l’activité inven-

tive.12  

L’approche dite problème-solution consiste essentiellement à 

a) identifier « l’état de la technique le plus proche », 

b) évaluer les résultats (ou effets) techniques obtenus par l’invention 

revendiquée par rapport à « l’état de la technique le plus proche » 

qui a été établi, 

c) définir le problème technique que l’invention se propose de ré-

soudre, l’objet de l’invention étant d’obtenir ces résultats tech-

niques,

d) examiner si, compte tenu de l’état de la technique le plus proche, 

l’homme du métier aurait ou non suggéré les caractéristiques 

techniques revendiquées pour parvenir aux résultats obtenus par 

l’invention revendiquée.13

37.

La demanderesse fait état du défaut d’activité inventive dans sa demande 

mais non pas dans sa réplique. Dans sa prise de position relative à l’avis 

du juge spécialisé, la demanderesse fait valoir que les Nos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 30 et 33 de la réplique se réfère-

raient au défaut d’activité inventive. Cependant, tel n’est pas le cas. Les 

passages indiqués ne se prononcent que sur l’auteur prétendu de 

l’invention et sur le défaut de nouveauté. Par contre, dans sa prise de po-

                                               
10 ATF 138 III 111 E. 2.1 – « plaque à induction ».
11 Arrêt O2015_008 du 14 mars 2018, c. 64 – « balancier de montre ».
12 ATF 138 III 111 c. 2.2.
13 cf. TFB, arrêt O2015_008 du 14 mars 2018, c. 64.

O2016_001

Page 28

sition, la demanderesse s’exprime de manière détaillée, en se basant sur 

l’approche problème-solution, sur l'activité inventive partant du brevet 

US 264.

En ce qui concerne l’activité inventive, on ne peut se contenter 

d’argumenter que « si l'objet revendiqué n'est pas nouveau, il manque au 

moins d’activité inventive ». Si la demanderesse entend plaider le défaut 

d'activité inventive en se fondant sur un document qui a également été ci-

té pour documenter le défaut de nouveauté, il faut motiver cette requête, 

notamment en présentant une approche problème-solution ou toute autre 

argumentation remettant en cause l'activité inventive. 

Le Tribunal ne peut pas se substituer aux parties et ne peut dès lors pas 

compléter un état de fait lacunaire faute d’allégations des parties. La pré-

sente procédure n’est ainsi pas comparable aux procédures devant 

l’OEB, où la maxime d'office s’applique, l’OEB n'étant pas limité aux faits 

et allégations présentés par les parties. Dans une procédure civile rele-

vant du code de procédure civile suisse, c’est la maxime des débats qui 

s’applique, sous réserve d’exception non déterminante pour le cas 

d’espèce. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent 

leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 

CPC).

Déterminer si une invention se base sur une activité inventive est une 

question de droit. Tout ce qui concerne la matière des connaissances 

techniques générales, l’état de la technique le plus proche – en cas 

d’application de l’approche problème-solution –, les caractéristiques per-

mettant de différencier l’état de la technique le plus proche et l’invention 

de même que leurs conséquences relève en revanche des faits, et il re-

vient aux parties d’alléguer ces faits en vertu de leurs droits et de les faire 

valoir en cas de contestation. 

38.

Jusqu’à la prise de position relative à l’avis du juge spécialisé, la deman-

deresse a omis de présenter des allégations correspondantes. A ce mo-

ment, elle n’était toutefois plus admise à présenter de nouvelles alléga-

tions. Après le second échange d’écritures, les faits et moyens de preuve 

nouveaux ne sont admis que s’ils remplissent l’une des conditions selon 

l’art. 229 al. 1 CPC, à savoir s’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures 

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Page 29

ou s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures mais ne pou-

vaient être invoqués antérieurement.14

Les allégations de la demanderesse concernant le manque d’activité in-

ventive dans sa prise de position relative à l’avis du juge spécialisé ne 

remplissent pas les conditions prévues dans l’art. 229 CPC. Les faits al-

légués existaient déjà avant la réplique et pourraient, par une partie au 

procès attentive, être présentés au plus tard encore dans le cadre de la 

réplique. En conséquence, il n’est pas tenu compte des allégations cor-

respondantes dans la prise de position relative à l’avis du juge spécialisé. 

Par ailleurs, il n’en résulte pas que la requête doit être formellement réfu-

tée en droit ; elle est purement et simplement ignorée. La conclusion 1 de 

la défenderesse est rejetée dans la mesure où celle-ci exige que la prise 

de position du 16 février 2018 soit « écartée du dossier ». Les requêtes 

qui ne sont pas à prendre en considération constituent également des 

actes judiciaires. 

L’appréciation ci-après se base dès lors exclusivement sur les allégations 

présentées par la demanderesse dans la demande.

39.

Dans sa demande, la demanderesse présente l’invention protégée 

comme une recette de cuisine et prétend qu’une telle recette n’est en 

principe pas brevetable. Cette appréciation n’est pas correcte puisque les 

recettes de cuisine, même celles portant sur des aliments, sont bien bre-

vetables pour autant qu’elles soient nouvelles, inventives et susceptibles 

d’application industrielle.

La demanderesse fonde son raisonnement sur le brevet US 264 mais 

toujours en supposant erronément qu’il suffit que ce document divulgue 

une résine acrylate ou méthacrylate pour qu’il y ait défaut d’activité inven-

tive. Or, ce n’est pas ce qui est revendiqué dans le brevet litigieux. 

Ce qui est revendiqué dans le brevet litigieux ce sont (après radiation, 

des copolymères d’éthylène et d’acétate de vinyle (EVA)) des copoly-

mères d’éthylène et d’acide méthacrylique ou acrylique, des copolymères 

d’éthylène comprenant un anhydride maléique, ou un mélange de ces 

copolymères. 

                                               
14 ATF, arrêt 4A_338/2017 du 24 novembre 2017, cons. 2.1 [prévue pour 
publication], avec référence à l’ATF 143 III 297 cons. 6

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US 264 ne divulgue pas la molécule éthylène acrylate (EA) qui est reven-

diquée dans le brevet litigieux selon la caractéristique B. Le mélange se-

lon la revendication 1 d’US 264 contient un copolymère d’éthylène et 

d’acétate de vinyle (EVA) ou un copolymère d'éthylène-acrylate d'éthyle 

(EEA), ou un mélange des deux.  Il y a le choix entre l’EVA ou l’EEA mais 

aucun des systèmes selon la caractéristique B n’est mentionné. Le copo-

lymère d'éthylène-acrylate d'éthyle n’est pas identique au copolymère 

d’éthylène et d’acide acrylique (EA) qui est revendiqué dans le brevet liti-

gieux selon la caractéristique B. La molécule EEA contient des groupes 

ester d’éthyle dans les chaines latérales du polymère, alors que dans les 

copolymères d’éthylène et d’acide acrylique, de même que dans les co-

polymères d'acide méthacrylique, il y a des groupes carboxyliques libres 

dans les chaines latérales du polymère. Il ne s'agit dès lors pas de la 

même chimie, et les résines acryliques et méthacryliques selon la reven-

dication 1 du brevet litigieux ne ressortent pas du brevet US 264.

En effet, la demanderesse n'a pas été en mesure de prouver que les co-

polymères d’éthylène et d’acide méthacrylique ou acrylique, les copoly-

mères d’éthylène comprenant un anhydride maléique, ou un mélange de 

ces deux, auraient été divulgués dans l'art antérieur ou découleraient de 

l'art antérieur dans le contexte des liants pour composition de moulage 

par injection tel que revendiqué.

Dès lors, il y a activité inventive. Par conséquent, la conclusion 1 de la 

demanderesse visant à constater la nullité du brevet CH 707 572 par dé-

faut de nouveauté et d’activité inventive est rejetée.

Titularité

40.

Dans l’hypothèse où le brevet devait s’avérer valable, la demanderesse 

conclut au transfert, respectivement à la cession, de celui-ci car c’est elle 

et non pas la défenderesse qui aurait développé la matière faisant l’objet 

du brevet litigieux. La défenderesse n’aurait fait que recopier les résultats 

des travaux de la demanderesse. 

La demanderesse admet que M. Cartier et ses stagiaires avaient effectué 

des travaux mais conteste le fait que ces travaux, notamment les liants 

37 et 40, soient à l’origine du développement et de la mise au point de la 

matière à injection. C’est la demanderesse qui avait développé la CIM 

dès la conclusion du contrat cadre à fin 2010 et en avait livré en grandes 

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Page 31

quantités à la défenderesse dès mi-2011, alors que la défenderesse 

n’était pas en mesure de la produire elle-même. La rapide mise en œuvre 

de la matière à injection s’expliquait par la longue expérience profession-

nelle de M. Carrola dans le domaine des matériaux. Tant lui que ses em-

ployés avaient fait pas moins de 200 essais. Ce n’était qu’après une visite 

de la défenderesse dans les locaux de la demanderesse au cours de la-

quelle des échantillons avaient été prélevés fin 2013 que la défenderesse 

avait commencé à réaliser elle-même le processus de fabrication de la 

CIM.

Quant au contrat entre la demanderesse et M. Carrola d’une part et The 

Swatch Group SA, M. Carrola avait à plusieurs reprises réduit son temps 

de travail afin de consacrer du temps à la mise au point de la matière 

CIM. A partir de l’automne 2012, il n’était plus mandaté qu’à 20-25% par 

Swatch Group. Il avait donc travaillé sur la matière en dehors du contrat 

de mandat. Dès juillet 2011, il a employé du personnel, disposant ainsi 

des ressources suffisantes en vue du développement de la CIM.

41.

La défenderesse a fait valoir que son employé, M. Cartier, avait travaillé à 

l’aide de ses stagiaires pendant des années sur le développement de la 

matière à injection. Les droits de propriété intellectuelle issus de ces tra-

vaux appartenaient à la demanderesse. Contrairement à ce que soutenait 

la demanderesse, les travaux de M. Cartier et ses stagiaires ne s’étaient 

pas arrêtés aux liants 37 et 40, mais avaient continué jusqu’à 

l’aboutissement, après de nombreux essais, de la composition finale, ex-

ploitable industriellement, en décembre 2012. La demanderesse n’avait 

pas participé à la recherche, la découverte, la définition ni aux nombreux 

tests. Il s’agissait d’un travail nécessitant des centaines de tests en labo-

ratoire avec de nombreuses compositions, travail qui n’aurait pas pu être 

accompli par la demanderesse en quelques mois seulement entre fin 

2010 et été 2011, de surcroît sans effectuer aucun essai. 

Même si M. Carrola avait fourni des conseils utiles au développement de 

la CIM après son départ de la défenderesse, il l’avait nécessairement fait 

dans le cadre du mandat du 31 aout/6 septembre 2010 qui l’occupait à 

90%. Les droits de propriété intellectuelle réalisés dans le cadre de ce 

contrat appartenaient à The Swatch Group SA respectivement la défen-

deresse.   

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Page 32

42.

Selon l’art. 3 al. 1 LBI, le droit à la délivrance du brevet appartient à 

l’inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un 

autre titre. Les inventions que le travailleur a faites, ou à l'élaboration 

desquelles il a pris part, dans l'exercice de son activité au service de 

l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartien-

nent à l'employeur (art. 332 al. 1 CO). Le droit à la délivrance du brevet 

peut être transféré à des tiers, en tout ou en partie (art. 33 al. 1 LBI), et ce 

transfert n’est soumis à aucune forme particulière prescrite par la loi.

Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, se-

lon l’art. 3 LBI, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut 

demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été 

délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité (art. 29 al. 1 

LBI). Le fardeau de la preuve relativement à la véracité des allégations de 

faits dont il ressort que le droit au brevet lui revient incombe à la deman-

deresse car elle en déduit un droit, soit le transfert du brevet litigieux à 

elle-même.

Dans l’arrêt O2012_001 du 6 décembre 2013, c. 28, le Tribunal fédéral 

des brevets a précisé qu'une action en cession (art. 29 LBI) était rece-

vable pour autant que la demanderesse établisse les faits de façon détail-

lée et par des moyens de preuve tels que des journaux de laboratoire, 

des rapports d'essais ou des dessins, emails, etc., de contenu technique 

spécifique et qui comportent des justifications sur les éléments suivants :

1. Quel enseignement technique spécifique a été inventé, par quel 

inventeur et à quel moment (invention du demandeur);

2. Comment, le cas échéant, le droit au brevet a été transmis de cet 

inventeur à la demanderesse (transfert du droit au brevet);

3. Identification de la concordance technique et spécifique de ce qui 

a été inventé (voir 1) et de ce qui est revendiqué et décrit dans le 

brevet dont la demanderesse revendique la titularité (comparaison 

de l’invention faite par le demandeur et ce qui se trouve dans le 

brevet attaqué) ;

4. Comment l'enseignement technique qui a été inventé (voir 1) a été 

rendu accessible à la défenderesse et a permis la rédaction et le 

dépôt de la demande de brevet (causalité).

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Page 33

Pour tous ces éléments, il faut des allégations spécifiques dans les écri-

tures, supportées par des moyens de preuve, et il ne suffit pas de sim-

plement alléguer que le produit qu'on a inventé ou livré à la défenderesse 

est le même que celui qui est protégé par le brevet. La notion de ce qui 

est « le même » – aussi en matière technique – est trop général et dé-

pend toujours des circonstances techniques particulières. 

Il faut dès lors préciser la caractérisation technique du produit inventé ou 

livré dans les écritures et il faut établir la corrélation de cette caractérisa-

tion technique avec les caractéristiques individuelles de la revendication 

du brevet attaqué. 

En ce qui concerne la caractérisation technique du produit inventé ou li-

vré, il ne suffit pas de présenter des allégations générales dans les écri-

tures avec un renvoi global et non spécifique à des pièces jointes com-

portant une pluralité de modes d'exécution. 

En outre, il faut discuter les revendications et les autres éléments tech-

niques importants divulgués dans le brevet en détail dans les écritures et 

montrer que l'objet des revendications et les éléments de la description 

sont les mêmes ou que l'objet des revendications n'est qu'une modifica-

tion non inventive de ce qui a été inventé par l'inventeur initial.

43.

Les seules allégations suffisamment spécifiques et techniques en ce qui 

concerne l’objet technique prétendument inventé par la demanderesse se 

trouvent dans la réplique, aux articles 10 et 11.

Le mélange présenté dans l’article 10 de la réplique comporte 49 % d’une 

base polymérique tel que définie dans le disclaimer du brevet litigieux 

(somme de PEHD en tant que polyéthylène, PP en tant que polypropy-

lène, AM en tant que copolymère d'éthylène et d'acide méthacrylique, et 

Elite en tant que résine acrylique), 42 % de cires (somme de CW et PW) 

et 9 % d'un surfactant (somme de N,N' et ST). 

À supposer que les 9% d’un surfactant correspondent à « environ 10% » 

tel que formulé dans le disclaimer, ce qui semble à priori raisonnable, ce 

mélange n’est pas couvert par la revendication principale du brevet liti-

gieux et ne peut de toute façon pas être considéré comme suffisant pour 

prouver la titularité du brevet dans sa totalité.

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Page 34

Par contre le mélange présenté dans l'article 11 de la réplique et tel que 

prouvé par la demanderesse par une fiche d'essai mélange est couvert 

par le brevet après limitation avec le disclaimer, en supposant que les 9 

% d’un surfactant correspondent à « environ 10% » tel que formulé dans 

la revendication.

En outre, ce mélange correspond, dans son essence, au mélange de 

l'exemple 2 du brevet en litige (condition 3 ci-dessus).

44.

La question de savoir qui a réalisé le mélange visé par la fiche d’essai 

mélange 28.3 est litigieuse. Selon les allégations de la demanderesse, M. 

Carrola avait entrepris entre 2011 et 2012 200 d’essais de mélanges li-

vrés ensuite à la défenderesse pour procéder à des tests d’injection afin 

de vérifier si la matière correspondait aux exigences de celle-ci. C’était 

l’évolution de ces mélanges successifs réalisés par la demanderesse qui 

avaient permis d’aboutir au processus de fabrication de la CIM faisant 

l’objet du brevet litigieux. La demanderesse affirme que le mélange avait 

été réalisé par son employé M. Lestarquit le 2 novembre 2012.

Selon la version de la défenderesse, de février à juillet 2011, les sta-

giaires de la défenderesse MM. Noble et Dumain avaient continué à faire 

des tests sur le mélangeur de la demanderesse. Ils étaient arrivés aux 

compositions utilisées par la demanderesse pour la production et la livrai-

son à la défenderesse à partir de mi-juillet 2011. Fin août 2011, M. Cartier 

avait décidé de réintroduire de la résine acrylique en lieu du polystyrène 

et de procéder à un double déliantage du solvant. De février à juillet 

2012, le stagiaire M. Lisowski avait travaillé avec M. Cartier sur 

l’amélioration de la matière à injection déjà fabriquée et commercialisée 

par la demanderesse depuis mi-2011. En décembre 2012, M. Cartier 

avait abouti à la composition finale de la matière à injection CIM en réin-

troduisant du polypropylène (PP) dans la composition du liant. 

Le fait que la demanderesse, par son employé M. Lestarquit, ait procédé 

à l’essai de mélange en question n’établit pas que ce soit lui qui ait inven-

té la composition correspondante, mais tout au plus qu’il l’ait testée. En 

réalité, c’est M. Cartier, employé de la défenderesse, qui avait élaboré les 

compositions et les avait données au moyen de « fiches de mélange » à 

la demanderesse afin de les faire tester.

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Page 35

45.

Comme indiqué précédemment (cons. 29), la charge de la preuve de la ti-

tularité sur le droit au brevet incombe à la demanderesse. En cela, la de-

manderesse doit convaincre le Tribunal, par des arguments objectifs, la 

véracité de ses allégations.15

Compte tenu de la déposition écrite de M. Lestarquit qui explique avoir ef-

fectué le mélange en question conformément aux « fiches de mélanges » 

établies par Damien Cartier, employeur de la défenderesse, et du témoi-

gnage de M. Lestarquit du 5 décembre 2016 devant le Tribunal cantonal 

de Neuchâtel selon lequel il s’est basé dans ses travaux sur les instruc-

tions de M. Cartier, il n’est guère possible d’apporter cette preuve. Une 

audition supplémentaire de M. Cartier en qualité de témoin n’y changera 

rien, car on ne saurait admettre qu’il contredise – au risque de se voir 

condamner pour faux témoignage – les déclarations faites lors de 

l’audition du 5 décembre 2006. De même, un interrogatoire de M. Carrola 

par les parties serait tout aussi peu à même d’apporter la preuve de son 

droit de propriété intellectuelle sur l’invention, puisque l’intéressé, en qua-

lité de directeur et unique associé de la demanderesse, a un intérêt mani-

feste à l’issue de ce procès.16

46.

Toutefois, la question peut rester ouverte car, même si la paternité du mé-

lange décrit dans le brevet revenait à M. Carrola ou à l’un des employés 

de la demanderesse, les droits y relatifs sont de toute manière cédés à la 

défenderesse en vertu du contrat de mandat.

Les droits et obligations des parties à un contrat ressortent de leur volon-

té réelle concordante. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté 

réelle et commune des parties, il doit recourir à l'interprétation normative 

(ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant 

le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et 

devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.17 Ce 

principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration 

ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volon-

                                               
15 ATF 130 III 321 cons. 3.2.
16 Concernant les conditions de l’appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 134 
I 140 cons. 5.3; ATF 141 I 60 cons. 3.3; ATF, arrêt 4A_584/2017 du 9 janvier 
2019, cons. 9.3.
17 Application du principe de la confiance ; ATF 132 III 268 cons. 2.3.2.

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Page 36

té intime.18 La détermination de la volonté objective des parties, selon le 

principe de la confiance, est une question de droit.

Dans son arrêt du 29 septembre 2017, c. 10 (le Tribunal cantonal de 

Neuchâtel a apprécié les circonstances de la conclusion de contrat « sur 

la base d’une discussion méthodique et approfondie de nombreuses 

preuves »19. La défenderesse a cherché à s’attacher les services de M.

Carrola après la démission de celui-ci parce que son départ hypothéquait 

le projet de développement de la matière à injection CIM, alors même 

qu’il était d’importance cruciale pour la société. Le successeur de M. Car-

rola à la tête de la défenderesse, Christophe Seuret, avait insisté pour 

que la société s’adjoigne les services de M. Carrola et avait même posé 

cette condition pour reprendre la direction de la défenderesse. Il ne ferait 

aucun doute que la demanderesse entendait bien voir tomber sous le 

contrat de mandat les efforts déployés pour trouver le procédé CIM, qui 

était même la raison d’être, sinon unique, du moins principale du mandat.

Vu l’importance que le « projet CIM » présentait pour la défenderesse, 

l’art. 1.1 du contrat de mandat, qui précise les tâches du mandataire, au-

rait dû être formulé de manière plus claire. Malgré tout, un projet de ce 

type pourrait entrer dans la conception large des « proposition[s] 

d’améliorations pour répondre aux besoins des marques du Swatch 

Group ». Du reste, le deuxième tiret de l’article 1.1 énumère aussi des 

tâches que l’on peut mettre en lien avec le projet de développement de la 

matière CIM, puisqu’il y est question de « [r]ationalisation et diminution 

des coûts inhérents à l’utilisation de la matière première (recyclage) et 

des outillages (injection, pressage) », ces deux notions (injection et pres-

sage) étant directement utilisées dans le procédé recherché. Nonobstant 

la faiblesse rédactionnelle du contrat, il tomberait sous le sens que la ma-

tière litigieuse en ait été concernée, au point même d’en constituer le 

cœur.

Comme l’a démontré avec minutie le Tribunal cantonal de Neuchâtel, les 

parties ont précisé les tâches de la demanderesse dans le cadre de 

l’art. 1.2 du contrat de mandat, bien qu’aucun cahier des charges formel 

par projet n’avait été établi. En partant du contexte général, la demande-

resse devait conclure en vertu du principe de la confiance que le projet de 

développement de la matière CIM faisait partie de la mission principale 

de M Carrola suivant le contrat de mandat. La demanderesse elle-même 

                                               
18 ATF 130 III 417 cons. 3.2
19 Cf. TF, arrêt 4A_584/2017 du 9 janvier 2019, cons. 8.4.

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ne disait pas autre chose lorsqu’elle écrivait, sous la signature de Rui 

Carrola, au Swatch Group, le 26 avril 2013 : « Concernant les droits rela-

tifs â la matière d’injection, ils sont régis par ce même contrat du 

06.09.2010 / 31.08.210 (recte : 2010), notamment l’article 6.2 et 6.3 –

concernant les matières et outillages, ainsi que par tous les aspects 

commerciaux existants avec votre filiale ».

Au vu de l’ensemble des éléments développés par le Tribunal cantonal 

neuchâtelois, la thèse de la demanderesse selon laquelle les recherches 

relatives au projet CIM intervenaient en-dehors du contrat de mandat et 

sans aucun autre encadrement contractuel n’est pas bien fondé. Non 

seulement le projet CIM tombait donc sous le contrat de mandat, mais il 

n’est pas non plus crédible d’affirmer, comme l’a fait la demanderesse, 

qu’elle a procédé à quelques essais de matière CIM de son côté et dé-

couvert le procédé CIM à l’automne 2010, en quelques semaines, sans 

capter les ressources de la défenderesse, alors que d’autres cherchaient 

en vain ce procédé depuis des années, avec les moyens d’un groupe de 

la puissance du Swatch Group et de surcroît après que Rui Carrola a été 

incapable d’y parvenir du temps (récent) où il était employé de Comadur 

SA, dont c’était un des objectifs cardinaux.

Les résultats des recherches abouties tombent alors sous le contrat de 

mandat, l’art. 5.1 in initio prévoyant de manière claire que « [t]ous les 

droits de propriété intellectuelle tels que modèles, marques, inventions, 

œuvres susceptibles de protection au titre du droit d’auteur, etc. nés en 

cours d’exécution par le mandataire de ses tâches dans le cadre du pré-

sent contrat appartiennent au mandant sans compensation particulière ». 

Cette formulation ne laisse pas de place pour une interprétation diver-

gente du texte. La propriété intellectuelle sur le procédé CIM, et par con-

séquent le droit au brevet, appartient à la société The Swatch Group SA, 

mandant dans le contrat de mandat.

Dans son arrêt du 9 janvier 2019, le Tribunal fédéral va même plus loin 

en concluant qu’il y a là un véritable contrat en faveur de tiers, en 

l’occurrence la défenderesse, qui pourrait ainsi directement se référer à 

ce contrat.

Dans sa déclaration écrite du 15 mars 2019, la demanderesse réfute 

l’argumentation du Tribunal fédéral qu’elle qualifie « assez tortueux ». 

Dans le cas d’espèce, la question de savoir qui de The Swatch Group SA 

ou de la défenderesse est titulaire des droits correspondants est sans im-

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portance ; ce qui est déterminant, c’est que la demanderesse n’est en 

tout cas pas titulaire de ces droits car ils relèvent du contrat de mandat et 

ont donc été transférés en vertu de ce dernier. En conséquence, il est 

également sans importance de savoir si le brevet litigieux devait être éta-

bli au nom de The Swatch Group SA. La demande doit être rejetée si la 

demanderesse n’est pas en mesure de prouver que les droits sur 

l’invention lui reviennent ; la question de savoir si les droits appartiennent 

à la défenderesse ou à un tiers n’est donc en l’espèce pas déterminante.

Pour ces motifs, les conclusions subsidiaires 2 et 3 doivent être rejetées 

parce que la demanderesse n’a pas pu établir sa titularité sur le brevet li-

tigieux.

Suite de frais et dépens

47.

La demanderesse chiffre la valeur litigieuse à CHF 80’000. La défende-

resse conteste ce montant et situe la valeur litigieuse à CHF 660’000. Se-

lon la défenderesse, la valeur litigieuse correspond au moins aux 

CHF 660’000 à cause des coûts de recherche et de développement con-

sentis par elle pour le développement de la matière à injection CIM dont 

le liant fait l’objet du brevet. Ce montant représente ainsi la plus petite va-

leur objective du brevet.

La demanderesse conteste le montant et le mode de calcul de la valeur li-

tigieuse appliqué par la défenderesse. La valeur litigieuse s’entend de la 

valeur vénale du brevet litigieux, soit de la valeur à laquelle le brevet peut 

être revendu à un tiers, et en aucun cas des frais de recherche et de dé-

veloppement. Personne n’a le moindre intérêt à vouloir racheter le brevet 

déposé par la demanderesse, qui, de son coté, n’a aucune chance de le 

vendre.

Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent dé-

terminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent 

pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est mani-

festement erronée (art. 91 al. 2 CPC).

Il faut accorder à la demanderesse le fait que la valeur d’un brevet ne 

peut être déterminée sur la base des frais de développement de 

l’invention. Il est possible d’investir beaucoup d’argent dans une re-

cherche technique dont le résultat ne présente aucune valeur écono-

mique. La valeur d’un brevet se mesure bien davantage à la valeur des 

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droits exclusifs qu’il procure à son titulaire. Le prix du brevet sur le mar-

ché peut constituer un indice quant à la valeur de ces droits, mais il reste 

très difficile à déterminer faute d’un marché liquide.

Dans le cas d’espèce, le brevet litigieux après limitation couvre un champ 

de protection très limité. Il semble néanmoins, pour les deux parties, que 

le fait de pouvoir produire ou faire produire le mélange en question repré-

sente en soi une valeur économique considérable, sans quoi on ne sau-

rait expliquer la lutte acharnée qu’elles se livrent pour la titularité et la va-

lidité du brevet litigieux et pour l’exploitation commerciale des travaux de 

développement devant plusieurs tribunaux et à travers plusieurs ins-

tances. Les frais d’avocat et frais judiciaires dépassent certainement de 

loin le montant de CHF 80’000.

Pour le Tribunal, il est naturellement difficile d’évaluer la valeur écono-

mique du droit d’exclusivité. Au vu de l’acharnement que soulève le litige, 

une valeur fixée à CHF 500’000 pour le droit d’exclusivité ne semble pas 

excessive. Considérant la durée résiduelle du brevet litigieux de 14 ans 

environ (le brevet échoit au plus tard le 15 juillet 2033), ce montant cor-

respond à environ CHF 35’000 par an. 

Partant d’une valeur litigieuse de CHF 500’000, l’émolument judiciaire se 

monte à CHF 40’000 (art. 1 al. 1 Règlement concernant les frais de pro-

cès fixés par le Tribunal fédéral des brevets).

48.

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 

CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les 

frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En 

l’espèce, les conclusions de la demanderesse visant la déclaration de la 

nullité du brevet litigieux, subsidiairement la cession du brevet à lui, sont 

rejetés.

Toutefois, la défenderesse a limité le brevet litigieux au cours de la pré-

sente procédure. La limitation d’un brevet lors d’une action en nullité est 

une reconnaissance partielle de l’action ; la défenderesse reconnaît im-

plicitement que le brevet n’était pas valide dans la mesure où il avait été 

initialement délivré.

Par conséquent, aucune partie ne gagne entièrement et les frais de pro-

cédure doivent être répartis entre les parties selon le sort de la cause. 

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Après la limitation, le brevet litigieux a une portée de protection plutôt limi-

tée. Les deux parties gagneront et perdront donc à parts égales.

En conséquence, chaque partie supporte la moitié de l’émolument judi-

ciaire de CHF 40’000, soit CHF 20’000. La demanderesse a versé une 

avance de CHF 14’000. Sa part de l’émolument judiciaire est déduite de 

l’avance. Elle doit les CHF 6’000 restants au Tribunal.

49.

Étant donné que les parties gagnent à parts égales, aucune indemnité 

pour les frais d’avocat n’est due par l’une ou l’autre partie.

En ce qui concerne les frais nécessaires à l'assistance du conseil en bre-

vets, la demanderesse n’a mandaté son conseil en matière de brevets 

que lors de sa prise de position relative à l'avis du juge spécialisé du 16 

février 2018. A ce stade de la procédure, le conseil en brevets ne pouvait 

plus contribuer à l’issue du procès, le dossier ayant été clos (cons. 37). 

Les frais du conseil en brevets de la demanderesse ne sont donc pas né-

cessaires.

La défenderesse soumet une note d’honoraires de CHF 51’900 d’ICB In-

génieurs Conseils en Brevets SA, Neuchâtel. ICB est une société du 

Swatch Groupe, comme le montre le pied de page de la note 

d’honoraires. Selon la jurisprudence, aucune dépense intra-groupe ne se-

ra remboursée au titre des frais nécessaires.20 En conséquence, la de-

manderesse ne doit aucune indemnité à la défenderesse pour des frais 

en tant que conseil en brevets.

                                               
20 TFB, arrêt O2014_009 du 4 mai 2016, cons. 6.2 – « Stickmaschinenabstand-
halter ».

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Le Tribunal fédéral des brevets décide :

1. Les conclusions de la demanderesse sont rejetées.

2. La conclusion 1 de la défenderesse d’écarter du dossier la prise de

position de la demanderesse du 16 février 2018 est rejetée.

3. La conclusion 2 de la défenderesse est admise et il est constaté que le 

brevet CH 707 572 a les revendications suivantes :

1. Liant pour composition de moulage par injection comprenant :

- de 35 à 54% vol. d’une base polymérique

- de 40 à 55% vol. d’un mélange de cires,

- et environ 10% vol. d’un surfactant

dans lequel la base polymérique contient des copolymères 

d’éthylène et d’acide méthacrylique ou acrylique, ou des copoly-

mères d’éthylène et d’acétate de vinyle, ou des copolymères 

d’éthylène comprenant un anhydride maléique ou un mélange de 

ces copolymères, ainsi que du polyéthylène, du polypropylène et 

une résine acrylique, et dans lequel lesdits copolymères sont des 

copolymères d’éthylène et d’acide méthacrylique ou acrylique, ou 

des copolymères d’éthylène comprenant un anhydride maléique ou 

un mélange de ces copolymères ;

à l’exclusion d’un liant pour composition de moulage par injection 

comprenant de 35 à 50% vol d’une base polymérique, de 40 à 55 % 

vol d’un mélange de cires, et environ 10% vol d’un surfactant, dans 

lequel la base polymérique contient des copolymères d’éthylène et 

d’acide méthacrylique ou acrylique, ou des copolymères d’éthylène 

et d’acétate de vinyle, ou des copolymères d’éthylène comprenant 

un anhydride maléique ou un mélange de ces copolymères, ainsi 

que du polyéthylène, du polypropylène et une résine acrylique.

2. Liant selon la revendication 1 comprenant de 2 à 7% vol. d’un des-

dits copolymères ou de leurs mélanges, environ 25% vol. de polyé-

thylène, de 2 à 15 % vol. de polypropylène et de 6 à 15% vol. de 

résine acrylique.

3. Liant selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans lequel le 

copolymère d’éthylène et d’acide méthacrylique ou acrylique con-

tient de 3 à 10% pds. de comonomère méthacrylique ou acrylique, 

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et le copolymère d’éthylène et d’anhydride est un copolymère statis-

tique, random, d’éthylène et d’anhydride maléique ayant un point de 

fusion de 100 à 110°C ou un copolymère de polyéthylène HD et 

d’un anhydride modifié ayant une point de fusion de 130 à 134°C.

4. Liant selon l’une des revendications précédentes, dans lequel la ré-

sine acrylique présente un poids moléculaire compris entre 50 000 

et 220 000 et une viscosité de 0,21 à 0,83, et est choisie parmi les 

polymères méthacrylate d’isobutyle, de méthyle, d’éthyle et de N-

butyle, et les copolymères méthacrylates d’isobutyle et de N-butyle 

et méthacrylates de méthyle et de N-butyle ou un mélanges de ces 

polymères et/ou copolymères.

5. Liant selon l’une des revendications précédentes, dans lequel le 

mélange de cires comprend uen cire de Carnauba ou une cire de 

paraffine ou une huile de palme ou un mélanges de ces éléments.

6. Liant selon l’une des revendications précédentes, dans lequel le 

surfactant est un NN’-éthylène-bis (stéaramide), ou un mélange 

d’acides stéariques et palmitique, stéarine, ou un mélange de ces 

éléments.

4. L’émolument judiciaire est arrêté à CHF 40’000. Chaque partie sup-

porte la moitié de l’émolument judiciaire. La partie de l’émolument judi-

caire mise à la charge de la demanderesse est compensée avec 

l’avance de CHF 14’000 fournie par la demanderesse.

5. Aucune indemnité n’est due d’une partie à l’autre.

La présente décision est communiquée à : 

– la demanderesse (sous acte judiciaire, avec facture no. 1185001267) 

– la défenderesse (sous acte judiciaire, avec facture no. 1185001269)

– l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (après entrée en force, 

sous acte judiciaire) 

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Voies de droit :

Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière civile auprès du 

Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours dès sa notification 

(art. 72 ss., 90 ss. et 100 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral 

[LTF, RS 173.110]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une 

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de 

preuve et être signé. Le jugement attaqué ainsi que les moyens de 

preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains 

de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).

Saint-Gall, le 27 juin 2019

Au nom du Tribunal fédéral des brevets

Président du Tribunal Greffière

Mark Schweizer Agnieszka Taberska

Envoi le : 4 juillet 2019