# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 42483e83-5a60-5022-b5c0-6b94f0e1081f
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2008-11-17
**Language:** fr
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 17.11.2008 B-8105/2007
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-8105-2007_2008-11-17.pdf

## Full Text

Cour II
B-8105/2007
{T 0/2}

A r r ê t  d u  1 7  n o v e m b r e  2 0 0 8  

Claude Morvant (président du collège), 
Francesco Brentani, Hans Urech, juges, 
Nadia Mangiullo, greffière.

B-8105/2007 et B-8186/2007
X._______,
représentée par E. Blum & Co. AG,
recourante,

contre

Y._______,
représentée par Ruoss Vögele Partner,
intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Procédure d'opposition n° 9001 IR 725'041 ACTIVIA / 
CH 556'296 Activia (fig.) et
Procédure d'opposition n° 9002 IR 725'041 ACTIVIA / 
CH 556'293 Activia.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Composit ion

Parties

Objet

B-8105/2007

Faits :

A.
Les  enregistrements  des  marques  suisses  n° 556'293  «Activia»  et 
no 556'296 «Activia» (fig.)

ont été publiés dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) 
n° 60 du 27 mars 2007. Ces deux marques revendiquent la protection 
pour les produits des classes 9, 16, 25, 35 et 41 suivants :

Cl. 9 : Magnetdatenträger (Compact Disc, Schallplatten, Musikkassetten und DVD).
Cl. 16 : Zeitschriften.
Cl. 25 : Kleidung und Kopfbedeckung.
Cl. 35 : Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken.
Cl. 41 : Organisation  und  Durchführung  von  Messen  und  Ausstellungen  und  Kongressen  zu 
kulturellen und Unterrichtszwecken; Unterhaltung, kulturelle Aktivität.

B.
Le  27  juin  2007,  X._______  (ci-après :  l'opposante)  a  formé  deux 
oppositions  totales  à  l'encontre  des  enregistrements  précités  devant 
l'Institut  Fédéral  de  la  Propriété  Intellectuelle  (ci-après : IPI),  en  se 
fondant  sur  sa  marque  internationale  n° 725'041  «ACTIVIA» 
enregistrée pour les produits des classes 29, 30 et 32 suivants :

Cl. 29 :  Viande,  poisson,  jambon,  volaille,  gibier,  charcuterie;  fruits  et  légumes  séchés, 
conservés  et/ou  cuits,  compotes,  confitures,  coulis  de  fruits,  gelées,  soupes,  potages; 
conserves contenant  totalement  ou partiellement  de la  viande,  du poisson, du jambon, de la 
volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, 
constitués totalement ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier 
et/ou  de  charcuterie;  produits  apéritifs  salés  ou  sucrés  comprenant  de  la  pomme  de  terre, 
aromatisés  ou  nature;  mini-charcuterie  pour  apéritif;  lait,  laits  en  poudre,  laits  gélifiés 
aromatisés et laits battus; produits laitiers,  à savoir desserts  lactés, yaourts,  yaourts  à boire, 
mousses,  crèmes,  crèmes  dessert,  crème  fraîche,  beurre,  pâtes  fromagères,  fromages, 
fromages  affinés,  fromages  affinés  avec  moisissure,  fromages  non affinés  frais  et  fromages 
frais en saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme 
pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement  de lait  ou de 
produits laitiers,  boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou 
aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.
Cl. 30 :  Café,  thé,  cacao,  chocolat,  sucre,  riz,  riz  soufflé,  tapioca;  farines,  tartes  et  tourtes 
(sucrées  ou  salées),  pizzas;  pâtes  alimentaires  nature  ou  aromatisées  et/ou  fourrées, 
préparations  faites  de  céréales,  céréales  pour  le  petit  déjeuner;  plats  préparés  comprenant 
totalement ou partiellement des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou partiellement 
composés  de  pâte  à  tarte;  pain,  biscottes,  biscuits  (sucrés  ou  salés),  gaufrettes,  gaufres, 
gâteaux,  pâtisseries;  tous  ces  produits  étant  nature  et/ou  nappés  et/ou  fourrés  et/ou 
aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou 
pâtissière; confiserie,  glaces  alimentaires,  glaces  composées  totalement  ou  partiellement  de 
yaourt,  crèmes  glacées,  sorbets  (glaces  alimentaires),  yaourts  glacés  (glaces  alimentaires), 
eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, 
sauces pour pâtes, épices.

Page 2

B-8105/2007

Cl. 32 : Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits 
ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, 
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits 
ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées minoritairement de produits 
laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques; boissons 
composées majoritairement de ferments lactiques.

L'opposante  fit  valoir  que  les  marques  attaquées  «Activia»  (fig.)  et 
«Activia» étaient,  pour la première, fortement similaire ou quasiment 
identique et,  pour  la  seconde,  identique à la  marque opposante qui 
était connue et disposait d'un pouvoir distinctif accru. Elle soutint que 
les produits et services à comparer étaient liés dans leur usage, ce qui 
parlait en faveur de leur similarité. Vu l'identité des signes, le caractère 
distinctif  accru de la marque opposante et  le  fait  que cette dernière 
s'inscrivait  dans  une  série  d'autres  marques,  l'opposante  conclut  à 
l'existence d'un risque de confusion et d'associations entre les signes.

C.
Par décisions du 5 juillet  2007,  l'IPI  a invité Y._______ (ci-après : la 
défenderesse),  titulaire  des  marques  attaquées,  à  présenter  une 
réponse aux oppositions  dans les 30 jours à dater  de la  notification 
desdites décisions en l'avertissant  que,  sans réponse de sa part,  la 
procédure  serait  continuée  d'office.  Ces  décisions  ayant  été 
retournées  à  l'IPI  par  la  Poste  suisse  avec  la  mention  «parti  sans 
laisser  d'adresse»,  ce  dernier  fit  procéder  à  la  publication  de  leur 
dispositif  dans  la  Feuille  fédérale.  Par  décisions  du  28  septembre 
2007,  l'IPI  a  constaté  que  la  défenderesse  n'avait  pas  présenté  de 
réponse aux oppositions dans le délai imparti et a prononcé la clôture 
des procédures d'instruction.

D.
Par décisions  séparées  du  31  octobre  2007,  l'IPI  a  rejeté  les  deux 
oppositions. Il  conclut en premier lieu à l'absence de similarité entre 
les produits et services à comparer. S'agissant des signes, il considéra 
ensuite  que  la  marque  attaquée  «Activia»  (fig.)  était  similaire  à  la 
marque opposante, respectivement que la marque attaquée «Activia» 
lui  était  fortement  similaire  voire  quasi-identique.  Relevant  que  la 
marque opposante bénéficiait a priori d'un champ de protection normal 
vu son sens indéterminé, l'IPI considéra toutefois qu'il  ressortait des 
documents produits par l'opposante que cette marque était connue en 
relation  avec  certains  produits  laitiers,  notamment  les  yogourts  et 
certains  produits  proches et  dérivés,  et  qu'il  serait  ainsi  possible de 
considérer  qu'elle  disposerait  d'un  champ  de  protection  accru  en 

Page 3

B-8105/2007

rapport  avec  ces  produits.  Il  ajouta  que  cette  constatation  ne 
permettait cependant pas de passer outre le principe de spécialité en 
observant que les produits et services des marques attaquées étaient 
à ce point éloignés des yogourts et fromages que l'aire de protection 
éventuellement accrue en rapport avec ces produits ne permettait pas 
de compenser  l'absence de similarité  entre  les produits  et  services. 
Partant, vu cette absence de similarité entre les produits et services, 
un risque de confusion devait  être exclu. L'IPI notifia  le dispositif  de 
ses décisions à la défenderesse par voie de publication dans la Feuille 
fédérale. 

E.
Par mémoires séparés du 28 novembre 2007, X._______ (ci-après : la 
recourante)  a  recouru  contre  ces  décisions  auprès  du  Tribunal 
administratif fédéral en concluant à leur annulation, à l'admission des 
oppositions  et  à  la  radiation  des  marques  attaquées,  sous  suite  de 
frais et dépens. Elle soutient de prime abord que la marque opposante 
est largement connue et bénéficie d'un pouvoir distinctif accru et que 
la  recourante  est  titulaire  d'une  série  d'autres  enregistrements.  La 
recourante  conclut  ensuite  à  l'identité  des  signes  sur  les  plans 
phonétique et sémantique et à leur similarité au plan visuel en relevant 
que l'IPI  n'en  tient  pas  compte  dans son  appréciation  du risque de 
confusion. S'agissant de la comparaison des produits et des services, 
elle  soutient  que  l'IPI  fait  abstraction  du  fait  que  les  produits  et 
services  sont  présentés  sous  des  marques  identiques,  ou  tout  du 
moins identiques du point de vue phonétique et conceptuel, et qu'il ne 
précise pas en quoi les indices énumérés sont ou ne sont pas retenus 
en l'espèce. Relevant que la marque opposante est connue en Suisse, 
à tout  le moins pour les produits laitiers pro-biotiques, la recourante 
considère  que  les  produits  visés  par  la  marque  opposante  sont 
similaires  aux  produits  et  services  revendiqués  par  les  marques 
attaquées,  en  tant  qu'ils  présentent  une  certaine  complémentarité 
dans leur  usage. Soutenant  que  l'identité  phonétique  et  sémantique 
des signes doit compenser une certaine différence entre les produits 
et  services,  la  recourante  conclut  à  l'existence  d'un  risque  de 
confusion direct ou à tout le moins indirect. 

F.
Par décision incidente du 4 décembre 2007,  le Tribunal administratif 
fédéral a procédé à la jonction des causes et a désigné le collège des 
juges appelé à statuer sur le fond de la cause.

Page 4

B-8105/2007

L'exemplaire de la décision incidente précitée notifiée à Y._______ (ci-
après : l'intimée) à l'adresse figurant au registre suisse des marques a 
été retourné au Tribunal administratif fédéral par la Poste suisse le 6 
décembre  2007  avec  la  mention  «Le  destinataire  est  introuvable  à 
l'adresse indiquée». Suite à un examen de l'index central des raisons 
de commerce (zefix),  le Tribunal administratif  fédéral  a constaté que 
l'intimée avait changé d'adresse et que celle figurant au registre suisse 
des  marques  n'était  plus  actuelle.  Par  courrier  recommandé  du  7 
décembre 2007, il a adressé une nouvelle fois sa décision incidente du 
4 décembre 2007 à l'intimée, à sa nouvelle adresse.

G.
Invité  à  se  prononcer  sur  le  recours,  l'IPI  en  a  proposé  le  rejet  au 
terme de sa réponse du 18 janvier 2008 en renonçant à présenter des 
observations et en renvoyant à la motivation de ses décisions.

Egalement  invitée  à  se  prononcer  sur  le  recours,  l'intimée  en  a 
proposé le rejet, sous suite de frais et dépens, dans sa réponse du 18 
février 2008. Elle allègue qu'elle avait  simplement déménagé, que la 
nouvelle  adresse  n'avait  pas  encore  été  portée  au  registre  des 
marques  et  que  la  réexpédition  du  courrier  ne  fonctionnait  pas,  de 
sorte qu'elle n'avait pas eu connaissance du délai pour répondre aux 
oppositions. L'intimée poursuit  en invoquant un défaut d'usage de la 
marque opposante en tant que cette dernière serait utilisée sous une 
forme  divergeant  de  celle  enregistrée.  Elle  soutient  ensuite  que, 
jusqu'à ce que la marque opposante composée d'éléments descriptifs 
et fréquents comme «activ» et «ia» ne s'impose sur le marché et que 
son champ de protection s'en trouve accru, il faudrait plus que ce que 
présente la recourante. Elle  exclut  enfin  tout  risque de confusion vu 
l'absence de similarité entre les produits et les services.

H.
Par réplique du 31 mars 2008, la recourante fait valoir que l'intimée a 
fait preuve de négligence en ne faisant pas modifier son adresse au 
registre des marques,  qu'elle  doit  assumer les conséquences de ne 
pas avoir pu prendre position au stade de la procédure d'opposition et 
que le défaut d'usage invoqué dans la procédure de recours doit être 
considéré comme tardif. Observant toutefois que l'usage de la marque 
opposante et  la forme dans laquelle il  a eu lieu ont  leur importance 
dans  le  cadre  de  l'appréciation  de  la  notoriété  de  la  marque 
opposante,  elle  soutient  que  cette  dernière  a  été  utilisée  dans  une 

Page 5

B-8105/2007

forme  ne  divergeant  pas  essentiellement  de  la  marque  enregistrée. 
Elle note enfin que la marque opposante dispose dans son ensemble 
d'un caractère distinctif normal et que, si tant est qu'elle ait présenté 
une faiblesse initiale,  ce qu'elle conteste, elle  a acquis une certaine 
notoriété auprès des milieux intéressés et est devenue un signe fort 
par un usage intensif en Suisse depuis 2006.

I.
Dans  sa  duplique  du  8  mai  2008,  l'IPI  relève  que  si  l'intimée  veut 
invoquer le défaut d'usage de la marque opposante, elle doit le faire 
dans  sa  réponse  à  l'opposition  et  une  invocation  ultérieure,  en 
particulier dans la procédure de recours, n'est pas valable. 

Par  duplique  du  9  juin  2008,  l'intimée  relève  qu'elle  a  omis,  par 
inadvertance, de communiquer sa nouvelle adresse à l'IPI. Elle rejette 
tout grief fondé sur un acte de négligence et fait valoir que le défaut 
d'usage a été allégué à temps.

Les  arguments  avancés  de  part  et  d'autre  au  cours  de  la  présente 
procédure  seront  repris  plus  loin  dans la  mesure  où cela  se  révèle 
nécessaire.

Droit :

1.
Le  Tribunal  administratif  fédéral  examine  d'office  et  librement  la 
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 En  vertu  de  l'art. 31  de  la  loi  du  17  juin  2005  sur  le  Tribunal 
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral 
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi 
fédérale  du 20  décembre 1968 sur  la  procédure  administrative  (PA, 
RS 172.021),  prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et  34 
LTAF.  En  l'espèce,  les  décisions  attaquées  revêtent  la  qualité  de 
décisions sur opposition au sens de l'art. 5 al. 2 PA qui émanent d'une 
autorité  au  sens  de  l'art. 33  let. e  LTAF.  Aucune  des  clauses 
d'exception  de l'art. 32 LTAF n'étant  par  ailleurs  réalisée,  le  Tribunal 
administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur les recours.

1.2 La  recourante,  qui  a  pris  part  aux  procédures  devant  l'autorité 
inférieure, est spécialement atteinte par ces décisions et a un intérêt 

Page 6

B-8105/2007

digne de protection à leur annulation ou à leur modification. La qualité 
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).

1.3 Les  dispositions  relatives  à  la  représentation,  aux  délais  de 
recours, à la forme et au contenu des mémoires de recours (art. 11, 
50  et  52  al. 1  PA),  ainsi  que  les  autres  conditions  de  recevabilité 
(art. 44 ss  et  63  al. 4  PA)  sont  respectées.  Les  recours  sont  ainsi 
recevables.

1.4 En l'espèce,  il  y  a lieu de réunir  en  une seule procédure  et  de 
trancher dans un seul arrêt les deux recours qui présentent une étroite 
unité dans le contenu de leur état de fait et dans lesquels se posent 
les  mêmes  questions  de  droit,  une  telle  solution  répondant  à 
l'économie de procédure et  étant  dans l'intérêt  de toutes les parties 
(ATF  131  V  461  consid. 1.2 ;  arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral 
A-1476/2006 du 26 avril 2007 consid. 1.3). 

2.
A  teneur  de  la  loi  fédérale  du  28 août  1992  sur  la  protection  des 
marques (LPM, RS 232.11),  sont  notamment exclus de la protection 
comme  marque  les  signes  identiques  à  une  marque  antérieure  et 
destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il  en résulte un 
risque de confusion (art. 3 al. 1 let. b)  et les signes similaires à une 
marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires 
lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c). Il n'est in 
casu  pas  contesté  que  l'enregistrement  international  «ACTIVIA», 
inscrit au registre international le 13 octobre 1999 et bénéficiant d'une 
priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04) au 23 
avril  1999,  est  antérieur  aux  marques  suisses  «Activia»  (fig.)  et 
«Activia» déposées le 3 août 2006.

3.
Si,  à  compter  de  l'échéance  du  délai  d'opposition  ou,  en  cas 
d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas 
utilisé  la  marque  en  relation  avec  les  produits  ou  les  services 
enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut 
plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage 
ne  soit  dû  à  un  juste  motif  (art. 12  al. 1  LPM).  Dans  sa  première 
réponse,  le  défendeur  doit,  le  cas  échéant,  faire  valoir  le  défaut 
d'usage  de  la  marque  de  l'opposant  au  sens  de  l'art. 12  al. 1  LPM 
(art. 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection 

Page 7

B-8105/2007

des  marques  [OPM,  RS 232.111]).  Le  défendeur  doit  soulever  le 
défaut  d'usage  dans  la  réponse  à  l'opposition.  S'il  l'invoque 
ultérieurement dans la procédure, il n'en sera pas tenu compte (arrêt 
du  Tribunal  administratif  fédéral  B-7431/2006  du  3  mai  2007  in  sic! 
2008  47  consid. 5  EA/EA ; LUCAS DAVID,  Kommentar  zum 
schweizerischen  Privatrecht,  Markenschutzgesetz,  Muster- und 
Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, MSchG, n° 6 ad art. 32). En l'espèce, 
l'intimée invoque un défaut d'usage de la marque opposante pour la 
première fois au stade de la procédure de recours. Il convient dès lors 
d'examiner si ce grief a été formulé à temps ou s'il  doit au contraire 
être considéré comme tardif.

3.1 L'intimée relève qu'elle a déménagé à deux reprises et que, si elle 
a immédiatement communiqué ses changements d'adresse à l'Office 
du registre du commerce, elle a toutefois omis, par inadvertance, de 
communiquer sa nouvelle adresse à l'IPI. Elle ajoute que le contrat de 
réexpédition du courrier n'a pas fonctionné, raison pour laquelle elle 
n'a pas eu connaissance du délai pour prendre position devant l'IPI et 
qu'elle a omis de le faire «contre son gré». Elle a selon elle agi avec le 
soin voulu du fait qu'elle a immédiatement passé un ordre de transfert 
de  courrier  et  fait  enregistrer  sa  nouvelle  adresse  au  registre  du 
commerce, accessible par tous. L'intimée ajoute qu'il  s'agit  d'ailleurs 
simplement d'une obligation de communiquer tout changement relatif à 
l'IPI  dans  des  délais  raisonnables  et  que  cela  ne  constitue  pas  un 
manquement à une obligation légale explicite, en ajoutant que l'IPI a 
lui-même besoin de plusieurs semaines voire mois pour enregistrer les 
changements  demandés et  que de nombreuses inscriptions  dans le 
registre ne sont pas toujours actualisées. L'intimée rejette ainsi toute 
négligence et conclut que le défaut d'usage a été allégué à temps.

3.2 Comme  en  atteste  le  registre  du  commerce,  l'intimée,  sise 
initialement  à A._______, a ensuite  déménagé à deux reprises,  soit 
une première fois à B._______ et une seconde fois à C._______.

L'IPI  tient  le  registre  des  marques  (art. 37  LPM).  Chacun  peut 
consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu 
et en obtenir des extraits (art. 39 al. 1 LPM). L'art. 40 OPM, relatif au 
contenu  du  registre,  prévoit  que  l'enregistrement  de  la  marque 
comprend notamment le nom et le prénom ou la raison de commerce 
ainsi  que l'adresse du titulaire (al. 1 let. c). Sont en outre inscrits au 
registre avec la date de publication les modifications des indications 

Page 8

B-8105/2007

enregistrées (al. 3 let. h). Dans ses Directives en matière de marques 
2008,  l'IPI  souligne  qu'il  tient  le  registre  des  marques  en  vue  de 
garantir la sécurité juridique. Pour que cette dernière soit garantie, les 
indications doivent être conformes à la réalité et les tiers doivent être 
en mesure de se renseigner sur les marques enregistrées (p. 37). 

Dans  un  arrêt  en  matière  de  brevets,  le  Tribunal  de  céans  a  eu 
l'occasion de relever, s'agissant du registre suisse des brevets, que le 
requérant  doit  être  tenu  pour  responsable  des  indications  qu'il 
communique à l'IPI et ce dernier doit pouvoir s'y fier (B-6938/2007 du 
7 mai 2008 consid. 4.2.2).

3.3 L'examen  du  registre  suisse  des  marques  (www.swissreg.ch) 
montre en l'espèce que, jusqu'au 8 janvier 2008, l'adresse de l'intimée 
était  toujours  celle  de  A._______,  ce  qui  laisse  apparaître  que 
l'intimée n'a même pas fait adapter son adresse suite à son premier 
déménagement. C'est ainsi à juste titre que l'IPI a notifié ses décisions 
du  5  juillet  2007  invitant  l'intimée  à  présenter  une  réponse  aux 
oppositions  à  l'adresse  figurant  au  registre  des  marques  dans  la 
mesure  où,  à  cette  date,  aucun  changement  ne  lui  avait  été 
communiqué. C'est également conformément à ses Directives (p. 188) 
qu'il a fait procéder à la publication dans la Feuille fédérale du 7 août 
2007 (FF 2007 5694 et 5695) du dispositif de ces décisions qui lui ont 
été  retournées  par  la  Poste  suisse,  la  date  de  notification 
correspondant dans ce cas à la date de publication.  Contrairement à 
ce que soutient l'intimée, il convient de conclure que cette dernière  a 
fait  preuve  de  négligence  en  omettant  d'informer  l'IPI  de  ses 
changements d'adresse successifs. Peu importe sur ce point qu'elle ait 
fait modifier son adresse au registre du commerce ou qu'un problème 
soit survenu dans le transfert du courrier dans la mesure où elle est 
seule responsable des données fournies à l'IPI qui  sont  destinées à 
figurer au registre des marques et qu'il lui incombe de s'assurer du fait 
qu'elles soient conformes à la réalité. Ce n'est ainsi que par sa seule 
négligence qu'elle n'a pas été en mesure de prendre position dans le 
cadre de la procédure d'opposition et d'invoquer à ce stade le défaut 
d'usage  de  la  marque  opposante. Partant,  ce  grief  soulevé  pour  la 
première  fois  dans  la  présente  procédure  de  recours  est 
manifestement tardif. Il est ainsi irrecevable et il n'y a pas lieu d'entrer 
ici en matière sur cette question.

Page 9

B-8105/2007

4.
Pour l'appréciation du risque de confusion, il  convient de prendre en 
considération la similarité aussi bien des signes que des produits pour 
lesquels  ils  sont  enregistrés. Indépendamment  du fait  que ces  deux 
éléments  s'influencent  réciproquement,  en  ce  sens  que  les  produits 
doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et 
vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre 
les  signes  ou les  produits  peut  être  exclue,  il  n'est  plus  nécessaire 
d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes. 
Dans ces cas,  un risque de confusion est  a  priori  exclu. Il  convient 
également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font 
ordinairement  preuve  (arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral 
B-7485/2006 du 4 février 2008 consid. 5 et 5.1 Booster/Turbo booster). 

4.1 L'examen  du  libellé  des  produits  revendiqués  par  la  marque 
opposante dans les classes 29, 30 et 32 fait in casu apparaître qu'il 
s'agit de biens alimentaires de consommation courante et d'utilisation 
quotidienne que le  consommateur  moyen achète avec une attention 
moindre  (ATF 119 II  473 consid. 2c  Radion/Radomat ;  DAVID,  op. cit., 
no 14 ad art. 3). Il en va de même concernant les produits revendiqués 
par  les  marques  attaquées  en  classes  9,  16  et  25,  soit 
«Magnetdatenträger»,  «Zeitschriften»  et  «Kleidung  und  Kopfbe-
deckung»  qui  font  partie  des  articles  d'usage  quotidien  (arrêt  du 
Tribunal  administratif  fédéral  B-3118/2007  du  1er novembre  2007 
consid. 5  Swing/Swing  relaxx ;  décision  de  l'ancienne  Commission 
fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 
31  août  2006  in  sic!  2007  41  consid. 4  Okay/Okay).  Quant  aux 
services  de  la  classe  41  visés  par  les  marques  attaquées,  soit 
«Organisation und Durchführung von Messen und Ausstellungen und 
Kongressen  zu  kulturellen  und  Unterrichtszwecken;  Unterhaltung, 
kulturelle  Aktivität»,  il  convient  de  considérer  qu'ils  s'adressent  aux 
exposants,  soit  essentiellement  des  entreprises,  des  fédérations  ou 
des  associations  et  qu'ils  ont  pour  but  d'en  rassembler  un  certain 
nombre d'un secteur déterminé afin  de promouvoir  leurs activités et 
faciliter  les  échanges  commerciaux  (arrêt  du  Tribunal  administratif 
fédéral B-7394/2006 du 18 octobre 2007 consid. 3.1 Gipfeltreffen). La 
situation n'apparaît  pas différente pour les services de la classe 35, 
soit  «Veranstaltung  von  Messen  zu  gewerblichen  oder  zu 
Werbezwecken».  En  effet,  il  s'agit  en  l'occurrence  de  services  qui 
contribuent  à  offrir  des  marchandises  ou  des  services,  soit  des 
services  intermédiaires  qui  ne  s'adressent  pas  directement  au 

Page 10

B-8105/2007

consommateur  final  (pour  les  services  de  la  classe  35,  voir  par 
analogie la décision de la CREPI du 11 août 2006 in sic! 2007 39 Sud 
Express/Expressfashion).

4.2 Il  y  a  similarité  des  produits  lorsque  les  cercles  des 
consommateurs  concernés  peuvent  être  amenés  à  penser  que  les 
produits  vendus  sous  des  marques  identiques  ou  similaires 
proviennent, au regard de leurs lieux de production et de distribution 
usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins, produits sous le 
contrôle du titulaire par des entreprises liées (DAVID, op. cit., n° 8 et 35 
ad art. 3). Sont  des  indices  pour  des  produits  similaires  les  mêmes 
lieux de production, le même savoir faire spécifique (know-how), des 
canaux  de  distribution  semblables,  les  cercles  de  consommateurs 
semblables,  un  but  d'utilisation  semblable,  la  substituabilité  des 
produits,  un  champ d'application  technologique semblable  de même 
que le  rapport  entre  accessoire  et  produit  principal.  Constituent,  en 
revanche, des indices contre la similarité des produits des canaux de 
distribution séparés pour une même catégorie d'acheteurs ainsi que le 
rapport entre produit auxiliaire et produit principal. Il  convient encore 
de  comparer  les  produits  concernés  à  la  lumière  du  lien  et  de  la 
complémentarité  qui  existent  entre  eux.  Tous  ces  éléments  sont 
habituellement  retenus  comme  indices  par  la  doctrine  et  la 
jurisprudence  mais  aucun  n'est  en  soi  déterminant  et  suffisant  et 
chaque cas doit être examiné séparément. Enfin, l'appartenance des 
produits  revendiqués à la  même classe internationale selon l'accord 
de  Nice  ne  suffit  pas  pour  les  déclarer  similaires  mais  constitue 
néanmoins  un  indice  à  prendre  en  compte  (arrêt  du  Tribunal 
administratif  fédéral  précité  B-7485/2006  consid. 6  Booster/Turbo 
booster ; EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit  -  ein  markenrchtlicher 
Schlüsselbegriff ohne Konturen? in : Revue de droit suisse [RDS] 120 
[2001]  p. 264 ss  [ci-après :  MARBACH Gleichartigkeit] ;  EUGEN MARBACH, 
Schweizerisches  Immaterialgüter-  und  Wettbewerbsrecht,  vol. III, 
Kennzeichenrecht, Bâle 1996, p. 109 s. [ci-après : MARBACH SIWR]). 

Une  similarité  peut  également  exister  entre  des  produits  et  des 
services.  Il  est  alors  essentiel  de  déterminer  si  les  services  sont 
logiquement ou du moins usuellement liés à l'offre des produits et si 
l'utilisateur les perçoit comme un ensemble de prestations formant un 
tout au plan économique. Cette similarité sera admise lorsque le public 
concerné peut déduire, sur la base de leur signification économique et 
de leur destination ou encore de leur lieu de production habituel, que 

Page 11

B-8105/2007

les produits et les services proviennent de la même entreprise (arrêt 
du  Tribunal  administratif  fédéral  B-7502/2006  du  7  août  2007 
consid. 4.1  et  4.2  Chanel/Haute  Coiffure  Chanel ;  MARBACH SIWR, 
op. cit., p. 110 ; MARBACH Gleichartigkeit, op. cit., p. 267 s.). 

Il convient de garder à l'esprit que seuls sont pertinents les produits 
et services qui sont offerts à titre professionnel par le titulaire de la 
marque. Les produits ou services auxiliaires qui servent simplement 
d'appui au produit principal ne doivent pas être pris en considération 
(DAVID, op. cit., no 37 ad art. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral 
B-7437/2006 du 5 octobre 2007 consid. 9 Old Navy/Old Navy). Enfin, 
une marque n'est en principe protégée que pour les produits et/ou les 
services pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité). La 
marque  de  haute  renommée  constitue  une  exception  à  ce  principe 
mais l'on ne peut s'en prévaloir en procédure d'opposition (arrêts du 
Tribunal administratif fédéral B-7503/2006 du 11 mai 2007 consid. 3.5 
Absolut  et  B-7437/2006 consid. 8 Old Navy/Old Navy ;  DAVID,  op. cit., 
no 52 ad art. 3).

4.2.1 L'IPI  conclut  à  l'absence  de  similarité  entre  les  produits  et 
services à comparer en relevant qu'aucun des indices en faveur de la 
similarité ne permet de conclure que le consommateur pourrait penser 
que  les  produits  et  services  proviennent  de  la  même  entreprise.  Il 
s'agit en revanche selon lui de mentionner les critères en défaveur de 
la similarité, notamment les destinataires et les canaux de distribution 
différents, la nature complètement différente des produits et l'absence 
de lien logique entre l'offre de produits et de services. Ajoutant que la 
marque opposante a une signification indéterminée et qu'elle dispose 
ainsi  a  priori  d'un  champ de protection  normal,  l'IPI  relève toutefois 
qu'il  ressort  des  documents  produits  par  la  recourante  que  cette 
marque  est  connue  en  rapport  avec  certains  produits  laitiers, 
notamment  les  yogourts  et  certains  produits  proches  et  dérivés,  et 
qu'il serait ainsi possible de considérer, sur la base de ces documents, 
qu'elle dispose d'un champ de protection accru en rapport  avec ces 
produits. L'IPI considère cependant que cette constatation ne permet 
pas de passer outre au principe de spécialité,  en soutenant  que les 
produits et services des marques attaquées sont à ce point éloignés 
des  yogourts  et  fromages  que  l'aire  de  protection  éventuellement 
accrue  en  rapport  avec  ces  produits  ne  permet  pas  de  compenser 
l'absence  de  similarité  entre  les  produits  et  les  services.  Vu  cette 
absence de similarité, il exclut tout risque de confusion. 

Page 12

B-8105/2007

La  recourante  relève  que  l'IPI  a  d'abord  comparé  les  produits  et 
services puis les signes de manière indépendante avant d'analyser le 
risque de confusion et qualifie cette manière de procéder d'arbitraire et 
d'inexacte en alléguant que cela dégrade l'identité ou la similarité des 
marques à un simple élément subsidiaire aux produits et services en 
cause et que l'IPI contrevient au libellé de l'art. 3 al. 1 let. b et c LPM. 
Arguant du fait que la marque opposante est connue en Suisse, à tout 
le moins pour les produits laitiers pro-biotiques, la recourante soutient 
que le public pourrait admettre que les journaux (cl. 9) et supports de 
données magnétiques (cl. 16) se rapportent aux produits pro-biotiques 
ou  constituent  une  nouvelle  ligne  de  produits  de  la  recourante  ou 
d'entreprises liées en tant que soutien et complément logique à son 
produit  phare  «ACTIVIA». Ces produits  seraient  complémentaires  et 
donc  similaires  aux  produits  visés  par  la  marque  opposante, 
notamment les produits laitiers pro-biotiques. Il en irait de même des 
vêtements et couvre-chefs (cl. 25) qui servent aussi régulièrement de 
faire-valoir ou de support publicitaire à d'autres produits ou activités. 
La recourante allègue ensuite que le consommateur pourrait voir une 
complémentarité logique ou une convergence entre les services visés 
par  les  marques  litigieuses  en  classes  35  et  41  et  les  produits 
revendiqués  par  la  marque  opposante  en  soutenant  que  le 
consommateur pourrait penser que les foires et expositions «Activia» 
sont  consacrées  aux  produits  pro-biotiques  «ACTIVIA»  ou  que  ces 
manifestations sont une nouvelle ligne de services de la recourante ou 
d'entreprises  liées  en  tant  que  nouveau  secteur  d'activité  comme 
support  publicitaire,  commercial  ou  éducatif  autour  de  ses  produits 
«ACTIVIA». Ce serait d'autant plus vraisemblable que les produits pro-
biotiques  appartiennent  au  créneau  des  produits  alimentaires 
participant  à  la  bonne  forme  et  que  des  manifestations  autour  du 
«manger sain» et de la bonne forme sont à la mode. Selon elle, si les 
produits pro-biotiques s'adressent au public en général, les personnes 
d'un  certain  âge  ou  les  seniors  soucieux  de  leur  bonne  santé  sont 
particulièrement interpellés par ce type de produits. Elle ajoute que les 
acquéreurs  des  produits  et  services  à  comparer  appartiennent  au 
même cercle de consommateurs, soit le grand public soucieux de son 
fitness  et  en  particulier  le  public  d'un  certain  âge.  En  cela,  la 
convergence ou la complémentarité existant dans l'usage des produits 
pro-biotiques  de  la  marque  opposante  et  des  foires  et  séminaires 
proposés par les marques attaquées consacrés au fitness des seniors 
et à la santé par l'alimentation constitue clairement une indication de 
leur similarité. La recourante ne voit enfin aucune entorse au principe 

Page 13

B-8105/2007

de spécialité même si les produits et services sont enregistrés dans 
des classes différentes. 

4.2.2 En  l'espèce,  force  est  en  premier  lieu  de  constater  que  les 
produits  alimentaires  revendiqués  en  classes  29,  30  et  32  par  la 
marque  opposante  et  les  «supports  de  données  magnétiques», 
«revues»,  «vêtements»  et  «chapellerie»  visés par  les  marques 
attaquées en classes 9, 16 et 25 ne relèvent pas du même domaine 
économique  et  ne  répondent  pas  aux  mêmes  besoins,  qu'ils  n'ont 
pas  un  lieu  de  production  semblable  ni  n'exigent  le  même  savoir-
faire, qu'ils ne peuvent être considérés comme des accessoires l'un 
de l'autre et qu'ils ne sont enfin pas distribués dans les mêmes points 
de  vente. Il  y  a  dès  lors  lieu  de conclure  à  l'absence  de similarité 
entre ces produits. Il n'existe ensuite aucun lien étroit et logique qui 
pourrait  parler  en  faveur  d'une  similarité  entre  les  produits 
alimentaires en cause et les services revendiqués en classes 35 et 
41  par  les  marques  litigieuses  que  l'on  peut  traduire  par 
«organisation  de  foires  à  but  commercial  ou  publicitaire», 
respectivement «organisation et exécution de foires, d'expositions et 
de  congrès  à  but  culturel  et  éducatif ;  services  de  divertissement, 
activité culturelle». Ces services ne constituent  pas un complément 
naturel  ou  une  suite  logique  de  l'offre  des  produits  alimentaires. 
Ainsi,  le  consommateur ne les percevra pas comme une prestation 
formant un tout cohérent sur le plan économique. Il convient en outre 
de relever que la similitude entre les produits et  services est jugée 
uniquement sur la base des enregistrements respectifs des marques 
en  question  (arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral  B-5325/2007  du 
12  novembre  2007  in  sic!  2008  357  consid. 3  Adwista/ad-vista)  et 
qu'en l'espèce, cette liste ne fait  à aucun endroit  mention de foires 
spécialisées dans un domaine ou s'adressant à un public particulier. 

Point  n'est  besoin d'examiner  si,  comme l'a  conclu  l'IPI,  la  marque 
opposante est connue en relation avec certains produits laitiers. En 
effet,  même  un  champ  de  protection  accru  en  relation  avec  les 
produits  en  question  ne  saurait  suppléer  à  l'absence  de  similarité 
entre les produits et services en comparaison dans la mesure où ces 
produits laitiers sont de toute manière trop  éloignés des produits et 
services visés par les marques attaquées tant dans leur nature, leur 
fabrication ou encore leur destination. Au demeurant,  il  convient  de 
rappeler  que  la  haute  force  distinctive  d'une marque opposante  ne 
permet pas de compenser l'absence de similarité entre les produits 

Page 14

B-8105/2007

et  les  services  (arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral  précité 
B-7437/2006  consid. 9  Old  Navy/Old  Navy ;  CHRISTOPH WILLI, 
Kommentar  zum  schweizerischen  Markenrecht  unter 
Berücksichtigung  des  europäischen  und  internationalen 
Markenrechts, Zurich 2002, MSchG, n° 126 ad art. 3).

4.3 Faute de similarité entre les produits et services à comparer, un 
risque de confusion tant  direct  qu'indirect  doit  être exclu sans qu'il 
soit  besoin  d'examiner  la  similarité  des  signes  (arrêt  du  Tribunal 
administratif fédéral précité B-7503/2006 consid. 6  Absolut ; MARBACH 
Gleichartigkeit, op. cit., p. 259).

5.
Il  résulte de ce qui  précède que les décisions attaquées ne violent 
pas  le  droit  fédéral,  qu'elles  ne  reposent  pas  sur  une  constatation 
inexacte ou incomplète des faits et qu'elles ne sont pas inopportunes. 
Partant, les recours doivent être rejetés.

6.
Vu  l'issue  de  la  procédure,  les  frais  de  procédure  comprenant 
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de 
la  recourante  qui  succombe  (art. 63  al. 1  PA  et  art. 1  al. 1  du 
règlement  du  21  février  2008  concernant  les  frais,  dépens  et 
indemnités  fixés  par  le  Tribunal  administratif  fédéral  [FITAF, 
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la 
valeur  litigieuse,  de  l'ampleur  et  de  la  difficulté  de  la  cause,  de  la 
façon de procéder  des parties et  de leur situation financière (art. 2 
al. 1  et  4  FITAF).  Dans  les  procédures  de  recours  en  matière 
d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation 
de la marque, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de la 
marque  attaquée.  Toutefois,  le  fait  d'exiger  dans  chaque  cas  les 
preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un 
effet  dissuasif  par  rapport  aux  frais  relativement  peu  élevés  de  la 
procédure  de  première  instance.  Faute  d'autres  pièces  pertinentes 
quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les 
valeurs empiriques, soit  entre Fr. 50'000.-  et  Fr. 100'000.-  (ATF 133 
III  490 consid. 3.3). En l'espèce, les frais de procédure doivent être 
fixés  à  Fr. 5'000.-  et  mis  à  la  charge  de  la  recourante.  Ils  sont 
imputés sur l'avance de frais de Fr. 6'500.- versée par la recourante 
le 11 décembre 2007. Le solde de Fr. 1'500.- lui est restitué. 

Page 15

B-8105/2007

L'intimée,  qui  obtient  gain  de  cause  et  qui  est  représentée  par  un 
mandataire,  a  droit  à  des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation  avec 
l'art. 7  al. 1  FITAF).  En  l'espèce,  l'intimée  n'ayant  pas  présenté  de 
note de dépens, une indemnité de Fr. 2'500.- (TVA comprise) lui est 
allouée à titre de dépens et mise à la charge de la recourante (art. 14 
al. 2 FITAF).

7.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Il est procédé à la jonction des causes.

2.
Les recours sont rejetés.

3.
Les  frais  de  procédure,  d'un  montant  de  Fr. 5'000.-,  sont  mis  à  la 
charge de la recourante. Ce montant doit être compensé par l'avance 
de frais déjà versée de Fr. 6'500.-. Le solde de Fr. 1'500.- est restitué à 
la recourante.

4.
Des dépens d'un montant de Fr. 2'500.- (TVA comprise) sont alloués à 
l'intimée et mis à la charge de la recourante.

Page 16

B-8105/2007

5.
Le présent arrêt est adressé : 

- à la recourante (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'intimée (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Procédures d'opposition n°9001 et 

9002 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Nadia Mangiullo

Expédition : 18 novembre 2008

Page 17