# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 5dbcfa5e-ec90-5ce1-835a-de4c9cd2df52
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2009-08-26
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 26.08.2009 B-1752/2009
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-1752-2009_2009-08-26.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-1752/2009
{T 0/2}

U r t e i l  v o m  2 6 .  A u g u s t  2 0 0 9

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), 
Richter David Aschmann, Richter Bernard Maitre, 
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

X._______, 
vertreten durch Fürsprecher Dr. iur. Eugen Marbach, 
Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A, 
3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._______, 
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Widerspruchsverfahren Nr. 9531 betr. Swatch Group 
(fig.)/watch ag (fig.).

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-1752/2009

Sachverhalt:

A.
Am 27. Dezember 2007 wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt 
(SHAB)  die  Eintragung  der  Schweizer  Marke  Nr.  565'432  watch.ag 
(fig.)  der  Beschwerdegegnerin  publiziert.  Sie  ist  für  folgende  Waren 
und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 14: Uhren und Zeitmessinstrumente sowie deren Bestandteile und Zu-
behör (soweit in dieser Klasse enthalten) insbesondere Uhrwerke sowie deren 
Bestandteile und Zubehör, Uhrengehäuse, Zeiger und Zifferblätter, Uhrenarm-
bänder,  Etuis  für  Uhren; Edelmetalle  und  deren  Legierungen sowie  daraus 
hergestellte oder damit plattierte Waren soweit in Klasse 14 enthalten; Juwe-
lierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Modeschmuck.

Alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

Klasse 35: Marketing; Marktforschung; Markenberatung, Beratung in Fragen 
von Markennamen, Unternehmenskennzeichen, Titeln, Domainnamen, Werbe-
slogans und anderen gewerblichen Kennzeichen; Durchführung von Marktstu-
dien und Werbeerfolgskontrollen; Dienstleistungen einer Werbeagentur inklusi-
ve Werbemittlung und Public Relations; Unternehmensberatung, insbesondere 
die  Entwicklung  und  Durchsetzung  von  Beratungsstrategien;  betriebswirt-
schaftliche Beratung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Organisa-
tionsberatung.

Klasse 42: Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Dienstleistungen eines In-
dustriedesigners; Styling (industrielles Design); Design von Web-Seiten.

Klasse 45: Verwaltung von Urheberrechten; Vergabe von Lizenzen an gewerb-
lichen Schutz- und Urheberrechten.

Die Marke sieht wie folgt aus:

Gegen  diese  Markeneintragung  erhob  die  Beschwerdeführerin  am 
27. März 2008 vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigen-
tum (Vorinstanz)  Widerspruch. Sie  stützte  den  Widerspruch  auf  ihre 
angeblich notorisch bekannte Marke Swatch Group (fig.),  welche fol-
gendes Aussehen hat:

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Die notorische Bekanntheit des Zeichens Swatch Group (fig.) wird für 
Uhren, Schmuck und deren Bestandteile und Zubehör (Klasse 14) so-
wie in weiteren Industriebranchen behauptet. Hinsichtlich der Waren in 
Klasse 14 bestehe Warengleichheit, während zu den Dienstleistungen 
der  angefochtenen  Marke in  den  Klassen 35,  42  und 45 zumindest 
eine  gewisse  Gleichartigkeit  herrsche.  Da  sich  die  Zeichen  zudem 
ähnlich seien und die Widerspruchsmarke auf Grund ihrer notorischen 
Bekanntheit  einen  erweiterten  Schutzumfang  geniesse,  sei  die  Ver-
wechslungsgefahr klar zu bejahen.

Mit Stellungnahme vom 6. Oktober 2008 beantragte die Beschwerde-
gegnerin,  den  Widerspruch  zurückzuweisen.  Zur  Begründung  führte 
sie aus, die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen seien 
nicht  ansatzweise  geeignet,  die  behauptete  Notorietät  der  Wider-
spruchsmarke zu begründen. Es werde zudem bestritten, dass sich die 
behauptete Bekanntheit der konkreten Widerspruchsmarke auf die Wa-
ren der Klasse 14 erstrecke. Schliesslich wiesen die beiden Marken er-
hebliche Unterschiede auf, weshalb eine Verwechslungsgefahr zu ver-
neinen sei.

Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Verfügung vom 13. Februar 
2009  ab.  Hinsichtlich  der  behaupteten  Notorietät  der  Widerspruchs-
marke führte die Vorinstanz aus, gemäss ihrer Praxis werde insoweit 
ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt, als sich auf eine notori-
sche Marke nur ein Inhaber einer (älteren) ausländischen Marke beru-
fen könne, dessen Marke in der Schweiz notorisch bekannt sei. Weder 
die mit  dem Widerspruch eingereichten Unterlagen noch die Ausfüh-
rungen  der  Widersprechenden  liessen  vorliegend  Rückschlüsse  auf 
das Bestehen einer ausländischen Marke, welche dem Widerspruch-
zeichen entspreche, zu. Somit mangle es im vorliegenden Fall an der 
Voraussetzung  eines  internationalen  Sachverhalts,  weshalb  der  ge-
stützt auf die angebliche notorische Bekanntheit des Zeichens „Swatch 
Group“ (fig.) eingereichte Widerspruch abzuweisen sei.

B.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 18. März 
2009  Beschwerde  an  das  Bundesverwaltungsgericht.  Sie  beantragt, 
der  angefochtene Entscheid  sei  aufzuheben und die  Streitsache sei 
zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sie macht im 
Wesentlichen geltend, die Vorinstanz habe die massgeblichen gesetzli-
chen Bestimmungen falsch ausgelegt und Bundesrecht verletzt, indem 

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sie den Inhaber einer notorisch bekannten Marke nur bei internationa-
lem Sachverhalt zum Widerspruch zulassen wolle. Mit ihrer Auffassung 
setze sich die Vorinstanz über den Entscheid der Rekurskommission 
für  geistiges Eigentum i.S. Richemont  /  Richmond Swiss  Watch hin-
weg. Darin sei  befunden worden,  ein internationaler  Sachverhalt  sei 
nicht vorausgesetzt, damit sich eine Partei auf ein notorisch bekanntes 
Zeichen berufen könne. Weil die Vorinstanz irrtümlicherweise der Auf-
fassung gewesen sei, der Inländer dürfe im Markenrecht diskriminiert 
werden und sie deshalb die Legitimation an die Voraussetzungen ei-
nes internationalen Sachverhalts habe knüpfen wollen, seien die mate-
riellen Kernfragen ungeprüft geblieben. In dieser Situation sei praxis-
gemäss  kassatorisch  zu  entscheiden,  und  die  Sache  sei  zur  neuen 
Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

C.
Mit Stellungnahme vom 19. Mai 2009 beantragt die Vorinstanz, die Be-
schwerde  sei  vollumfänglich  abzuweisen.  Sie  führt  im  Wesentlichen 
aus, sie gehe gestützt auf die Praxis des Bundesgerichts davon aus, 
dass der Schutz der notorisch bekannten Marke als Ausnahmetatbe-
stand zu betrachten sei, der nur mit Zurückhaltung und Strenge anzu-
nehmen sei,  damit  das Eintragungsprinzip  und die  dadurch gewähr-
leistete Rechtssicherheit nicht zu stark relativiert würden. Daher setze 
ihre Praxis insoweit einen internationalen Sachverhalt voraus, als sich 
auf  eine  notorische  Marke  nur  ein  Inhaber  einer  (älteren)  ausländi-
schen Marke berufen könne, dessen Marke in der Schweiz notorisch 
bekannt sei. Im von der Beschwerdeführerin angerufenen Richemont-
Entscheid  der  RKGE  sei  nicht  eine  notorisch  bekannte  Marke  auf 
Grund eines reinen Binnensachverhalts anerkannt worden; diese Fra-
ge sei vielmehr offen gelassen worden. Dagegen habe sie gestützt auf 
den  genannten  Entscheid  ihre  bisherige  Praxis  dahingehend  ange-
passt,  dass  nun auch  Inländer  den  Schutz  der  notorisch bekannten 
Marke anrufen könnten. Mit ihrer Praxis halte sie entgegen der Auffas-
sung der Beschwerdeführerin nicht an einer Inländer-Diskriminierung 
fest, zumal die völkerrechtlichen Vorschriften zum Schutz der notorisch 
bekannten Marke den Ausländern in der Sache keine weitergehenden 
Rechte als den Inländern verschafften, weil auch die Ausländer an die 
Voraussetzung des speziellen internationalen Sachverhalts, d.h. Vorlie-
gen einer ausländischen Marke, welche in der Schweiz notorische Be-
kanntheit erlangt habe, gebunden seien. Es bestehe beim vorliegend 
unstrittig gegebenen Binnensachverhalt keine Veranlassung, von ihrer 
auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung gestützte Praxis abzuwei-

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chen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke müsse im Sinne ei-
ner Ausnahme des Eintragungsprinzips auf eng zu definierende Sach-
verhalte beschränkt bleiben. An der Voraussetzung des Vorliegens ei-
ner ausländischen Marke sei festzuhalten.

D.
Die  Beschwerdegegnerin  hat  sich  zur  Beschwerde  nicht  vernehmen 
lassen, obschon sich ein, sich als deren Rechtsvertreter bezeichnen-
der,  Anwalt  aus Deutschland telefonisch nach den Modalitäten einer 
Rechtsvertretung in der Schweiz sowie den für eine Fristwahrung not-
wendigen Vorkehrungen erkundigte.

Der in der Schweiz domizilierte Vertreter der Beschwerdegegnerin vor 
der Vorinstanz wurde daher mit  Verfügung vom 27. Mai 2009 in An-
wendung von Art. 11 Abs. 2 VwVG dazu aufgefordert, dem Bundesver-
waltungsgericht bis am 11. Juni 2009 eine Vollmacht einzureichen. Die 
gesetzte Frist lief unbenutzt ab. 

Unter  Hinweis  auf  die  soeben  erwähnte  Verfügung wurde  daher  die 
Vernehmlassung der Vorinstanz am 30. Juni 2009 der Beschwerdegeg-
nerin direkt zugestellt.

Diese hat sich wiederum nicht vernehmen lassen.

E.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentli-
chen Verhandlung verzichtet.

F.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen wird, soweit sie rechtser-
heblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwer-
den  gegen  Verfügungen  der  Vorinstanz  in  Widerspruchssachen  zu-
ständig  (Art.  31,  32  und 33 Bst. d  des  Verwaltungsgerichtsgesetzes 
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert 
der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensge-

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setzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und 
der  verlangte  Kostenvorschuss  rechtzeitig  geleistet.  Als  Widerspre-
chende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung 
besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG).

1.2 Die Vorinstanz hat den Widerspruch allerdings einzig mit der Be-
gründung abgewiesen, es mangle an einem internationalen Sachver-
halt, weshalb sich die Beschwerdeführerin nicht auf die notorische Be-
kanntheit  der  Widerspruchsmarke berufen könne. Solange die Frage 
einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken in der ange-
fochtenen Verfügung nicht  geprüft  worden ist,  pflegt  das Bundesver-
waltungsgericht,  falls  es  in  Gutheissung  der  Beschwerde  die  notori-
sche Bekanntheit des Widerspruchzeichens bejaht, die Sache zur wei-
teren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Urteile des Bun-
desverwaltungsgerichts B-7429/2006 vom 20. März 2008 E. 4 – Diacor 
/ Diastor, und B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 1 – Red Bull / 
Dancing Bull, mit Verweisen).

1.3 Auf die Beschwerde ist somit nur in dem Sinne einzutreten, als be-
antragt wird, dass die Sache zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr 
an die Vorinstanz zurückzuweisen sei.

2.
Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 
über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzge-
setz,  MSchG,  SR  232.11)  sind  Zeichen  vom  Markenschutz  ausge-
schlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleich-
artige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich dar-
aus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Als ältere Marke gilt  einerseits 
eine eingetragene oder doch wenigstens hinterlegte Marke,  die eine 
bessere Priorität geniesst, und andererseits eine Marke, die zum Zeit-
punkt der Hinterlegung der jüngeren Marke in der Schweiz im Sinne 
von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum 
Schutz  des  gewerblichen  Eigentums  (Pariser  Verbandsübereinkunft, 
PVÜ, SR 0.232.04) bereits notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 Bst. b 
MSchG).

Art.  6bis PVÜ  legt  den  Mitgliedstaaten  der  Pariser  Verbandsüberein-
kunft  die  Pflicht  auf,  die Eintragung von Fabrik-  und Handelsmarken 
zurückzuweisen,  wenn  sie  mit  einer  anderen  Marke  verwechselbar 
sind, von der notorisch feststeht, dass sie bereits einem Staatsange-
hörigen eines Landes der Pariser Verbandsübereinkunft gehört und für 

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gleiche oder gleichartige Waren benutzt wird, die aber noch nicht im 
hiesigen Register eingetragen ist. Dieselbe Pflicht dehnt Art. 16 Abs. 2 
des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geisti-
gem Eigentum (TRIPS-Abkommen [Anhang 1C des Abkommens vom 
15. April  1994 zur  Errichtung der Welthandelsorganisation,  WTO-Ab-
kommen, SR 0.632.20) auf Dienstleistungsmarken aus (Entscheid der 
Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: 
Schweizerische Zeitschrift für Immaterialgüter- Informations- und Wett-
bewerbsrecht [sic!] 1998 S. 51 E. 6 – Joyride; BGE 130 III 267 E. 4.1 – 
Tripp  Trapp;  CHRISTIAN ROHNER,  Die  notorisch  bekannte  Marke  in  der 
Schweiz,  Bern  2002,  S.  147;  CHRISTOPH WILLI,  Markenschutzgesetz, 
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung 
des  europäischen  und  internationalen  Markenrechts,  Zürich  2002, 
Art. 3, N. 160; PHILIPPE GILLIÉRON, Les divers régimes de protection des 
signes  distinctifs  et  leurs  rapports  avec  le  droit  des  marques,  Bern 
2000, N. 225; OLIVER BRAND, Übereinkünfte über geistiges Eigentum, in: 
Jan Busche / Peter-Tobias Stoll [Hrsg.], TRIPs, Internationales und eu-
ropäisches Recht  des geistigen Eigentums, Köln  /  Berlin  /  München 
2007,  Art.  2,  N.  54;  EUGEN MARBACH,  Markenrecht,  in:  Roland  von 
Büren  /  Lucas  David  [Hrsg.],  Schweizerisches  Immaterialgüter-  und 
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Marbach, SIWR III/
1], N. 758; ALESCH STAEHELIN, Das TRIPs-Abkommen, Bern 1999, S. 96; 
IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 129; 
FELIX LOCHER, WIPO/PVÜ: Gemeinsame Empfehlungen zum Schutz no-
torischer und berühmter Marken, in sic! 2000 S. 41 ff., S. 41 f.).

3.
Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz sind sich darin einig, dass 
sich auch schweizerische Staatsangehörige respektive juristische Per-
sonen, die wie die Beschwerdeführerin ihren Sitz in der Schweiz ha-
ben, auf den Schutz ihrer im Inland notorisch bekannten Marke im Sin-
ne von Art. 6bis PVÜ berufen können. Dies entspricht  denn auch der 
herrschenden  Lehre  und  Rechtsprechung  (LUCAS DAVID,  Kommentar 
zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lu-
cas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Mar-
kenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel / Genf / München 
1999  [hiernach:  David,  Kommentar  MSchG],  Art.  3,  N.  48;  MARBACH, 
SIWR III/1, N. 772; MARTIN S. SCHNEIDER, Die notorische Marke: Entste-
hung eines neuen Markentyps im internationalen Recht und ihre Kon-
sequenzen  für  das  schweizerische  Markenrecht,  in:  Gewerblicher 
Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil [GRUR Int.]  1998 

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S. 461 ff., S. 463;  ROHNER,  a.a.O., S. 170;  CHRISTIAN HILTI, Schutz nicht 
registrierter Kennzeichen, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], 
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/2, Ba-
sel  2005  [hiernach: Hilti,  SIWR III/2],  S. 132,  Fn. 3;  HANS R. SCHIBLI, 
Multistate-Werbung  im internationalen  Lauterkeitsrecht,  Zürich  2004, 
N. 265;  KAMEN TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 
Band  I,  Basel  und  Frankfurt  a.M.  1996,  S.  134;  GILLIÉRON,  a.a.O., 
N. 226; LOCHER, a.a.O., S. 44; RKGE in sic! 2007 S. 521 E. 7 – Riche-
mont / Richmond Swiss Watch; Verfügung des Einzelrichters am Han-
delsgericht  Zürich  vom  9.  April  1997,  in:  Blätter  für  Zürcherische 
Rechtsprechung [ZR] 97 (1998) S. 40; a.M.: WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 162 
und Art. 20, N. 5; a.M.: Botschaft vom 21. November 1990 zu einem 
Bundesgesetz  über  den Schutz  von Marken  und Herkunftsangaben, 
BBl 1991 S. 1ff. [nachfolgend: Botschaft], S. 22; a.M.: BGE 130 III 267 
E. 4.1 – Tripp Trapp).

Dass auch  natürlichen und juristischen Personen mit  (Wohn-)Sitz  in 
der Schweiz das Recht zusteht, den Schutz ihrer notorisch bekannten 
Marke geltend zu machen, wird, wenn überhaupt, zum Teil unter Beru-
fung auf  Art. 20 Abs. 2 MSchG begründet  (GILLIÉRON,  a.a.O.,  N. 226; 
DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48;  MARBACH, SIWR III/1, N. 772; 
RKGE in sic!  2007 E. 7 – Richemont /  Richmond Swiss Watch); da-
nach  gelten  für  die  Schweiz  verbindliche  völkerrechtliche  Verträge 
auch für schweizerische Staatsangehörige, wenn diese weitergehende 
Rechte als das Markenschutzgesetz gewähren. Zum Teil wird indessen 
auch argumentiert, dass der Schutz der notorisch bekannten Marke im 
Sinne  von  Art.  6bis PVÜ  hinsichtlich  der  Staatsangehörigkeit  neutral 
sei,  weshalb  Art.  20  Abs.  2  MSchG  nicht  zur  Anwendung  komme 
(WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 163; Verfügung des Einzelrichters am Handels-
gericht Zürich vom 9. April 1997, a.a.O., S. 40;  LOCHER, a.a.O., S. 44; 
wohl auch SCHNEIDER, a.a.O., S. 463). Schliesslich erklären ROHNER und 
TROLLER, dass die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG nicht nur 
auf Ausländer beschränkt  sei, sondern auch auf Inländer Anwendung 
finde  (ROHNER,  a.a.O.,  S. 170;  TROLLER,  a.a.O.,  beruft  sich  alternativ 
auch auf Art. 20 Abs. 2 MSchG, S. 134, Fn. 92). 

Auch die Vorinstanz  hält, wie bereits erwähnt, nicht mehr dafür, dass 
sich nur Angehörige eines anderen Verbandsstaates auf  den Schutz 
ihrer  notorisch bekannten Marke berufen können. Unter  Hinweis  auf 
Art. 20 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ erklärt sie vielmehr, dass die-
ser  Schutz auch von Personen mit  Sitz  in  der Schweiz beansprucht 

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werden kann. Gemäss ihrer Praxis verlangt sie jedoch, dass es sich 
bei der notorisch bekannten Marke um eine ausländische Marke han-
delt.  Insofern  setzt  die  Vorinstanz  einen  internationalen  Sachverhalt 
voraus. Ein solcher ist nach Auffassung der Vorinstanz im vorliegenden 
Fall indessen nicht gegeben, weil weder die mit dem Widerspruch ein-
gereichten Unterlagen noch die Ausführungen der Widersprechenden 
Rückschlüsse auf  das  Bestehen einer  ausländischen Marke,  welche 
dem Widerspruchzeichen entspreche, zuliessen.

Unter Berufung auf den Entscheid der Rekurskommission für geistiges 
Eigentum  i.S.  Richemont  /  Richmond  Swiss  Watch  macht  die  Be-
schwerdeführerin demgegenüber  geltend,  damit  sich  eine  Partei  auf 
ein notorisch bekanntes Zeichen berufen könne, sei kein internationa-
ler Sachverhalt vorausgesetzt. 

3.1 Im von der Beschwerdeführerin erwähnten Fall Richemont hat die 
dortige Beschwerdeführerin respektive Widersprechende ihren Wider-
spruch teilweise auf die angeblich im Uhrenbereich notorisch bekannte 
Marke „Richemont“ gestützt. Dem Sachverhalt lässt sich zwar entneh-
men, dass die dortige Beschwerdeführerin Sitz in der Schweiz hat(te), 
nicht aber, ob es sich bei der Widerspruchsmarke um eine schweizeri-
sche oder ausländische Marke gehandelt hat. Die Frage, ob ein inter-
nationaler  Sachverhalt  vorliege,  verneinte die Rekurskommission mit 
der Begründung, die Widersprechende habe ihren Sitz in der Schweiz 
(RKGE in sic! 2007 S. 521 E. 6 – Richemont / Richmond Swiss Watch). 
Sie befasste sich zwar mit  der Frage, ob die Anwendung von Art. 3 
Abs. 2 Bst. b MSchG gemäss Rechtsprechung und Lehre einen inter-
nationalen Sachverhalt erfordert,  oder ob ein Binnensachverhalt aus-
reichend  sei,  definierte  indessen  nicht,  was  im  Hinblick  auf  Art.  3 
Abs. 2 Bst. b MSchG als internationaler respektive interner Sachver-
halt gilt. Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 MSchG entschied sie schliesslich, 
die in der Schweiz domizilierten Personen könnten sich ebenfalls auf 
ihre in der Schweiz notorisch bekannten Marken berufen, ohne dass 
ein internationaler Sachverhalt vorliege (vgl. RKGE in sic! 2007 S. 521 
E. 7 – Richemont / Richmond Swiss Watch). 

3.2 Lehre  und  Rechtsprechung  sprechen  sich  demgegenüber 
überwiegend  dafür  aus,  dass  es  sich  bei  der  notorisch  bekannten 
Marke um eine ausländische Marke handeln muss (LOCHER, a.a.O., S. 
44; SCHNEIDER, a.a.O., S. 463; KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, München 
2001, Art. 6bis PVÜ, N. 4; BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 53 und 56; wohl auch 

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GILLIÉRON, a.a.O., N. 226 f., HILTI, SIWR III/2, S. 132, WILLI, a.a.O., Art. 3, 
N. 162 und Art. 20, N. 5 sowie TROLLER, a.a.O., S. 134; BGE 120 II 144 
E.  4b  –  Yeni  Raki;  Urteile  des  Bundesgerichts  vom  13. November 
2000, in: La semaine judiciaire [SJ] 2001 S. 522, und vom 19. Februar 
2001,  in: sic!  2001 S. 317 E. 3c  – Central  Perk; RKGE in sic!  1998 
S. 51 E. 6 – Joyride; Verfügung des Einzelrichters am Handelsgericht 
Zürich vom 9. April 1997, a.a.O., S. 40; a.M. ROHNER, a.a.O., S. 170 f.).

3.3 Ob nur eine ausländische Marke als notorisch bekannte Marke im 
Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ gilt, ist durch 
Auslegung zu ermitteln. Dabei  ist  die  Zielsetzung der  PVÜ und des 
TRIPS-Abkommens zu beachten (BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp, 
mit Verweis auf Botschaft vom 19. September 1994 zur Genehmigung 
der GATT/WTO-Übereinkommen [GATT-Botschaft 1, BBl 1994 IV 1 ff., 
S. 332]). Das Gebot der einheitlichen Auslegung des Staatsvertrags-
rechts verpflichtet ausserdem dazu, auch die Empfehlungen der WIPO 
zur (authentischen) Auslegung der markenrechtlichen Bestimmungen 
des  TRIPS-Abkommens  zu  berücksichtigen,  welche  die  Generalver-
sammlung der Mitgliedsstaaten an ihrer Sitzung vom 20.- 29. Septem-
ber 1999 verabschiedet hat (Joint Recommendation Concerning Provi-
sions  on  the  Protection  of  Well-Known  Marks  vom 7. Oktober  1999 
[BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp]).

Auf der Suche nach dem Rechtssinn einer Norm sind alle klassischen 
Elemente (oder Methoden) der Auslegung in gleicher Weise zu berück-
sichtigen, nämlich das grammatikalische, das systematische, das his-
torische, das geltungszeitliche und das teleologische Element. Eine Hi-
erarchie besteht dabei nicht; es gilt vielmehr der Methodenpluralismus. 
Immerhin bildet die grammatikalische Auslegung regelmässig den Aus-
gangspunkt der Argumentation (PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, All-
gemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 25, N. 3; BGE 133 V 
9 E. 3.1; BGE 135 V 50 E. 5.1). Im Verwaltungsrecht besteht aber eine 
besondere Bedeutung für  die teleologische Auslegung,  weil  es stets 
um die  Erfüllung  von Staatsaufgaben  geht,  die  je  ihren besonderen 
Zweck erfüllen (TSCHANNEN /  ZIMMERLI,  a.a.O.,  § 25,  N. 5; zum Ganzen 
auch:  ULRICH HÄFELIN /  GEORG MÜLLER /  FELIX UHLMANN,  Allgemeines Ver-
waltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, S. 42). 

3.3.1 Bei einer grammatikalischen Auslegung fällt auf, dass sich Art. 3 
Abs. 2 Bst. b MSchG nicht bloss auf „Marken gemäss Art. 6bis PVÜ“, 
sondern  auf  alle  Zeichen,  die  „im  Sinne  von  Art. 6bis PVÜ  in  der 

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Schweiz notorisch bekannt sind“, bezieht. Der Verweis auf Art. 6bis PVÜ 
in Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG lässt sich daher (auch) als Definition des 
Grades der Bekanntheit  auslegen (RKGE in sic!  2000 S. 391 E. 2 – 
Heparinol / Hepasol; RKGE in sic! 2001 S. 415 E. 4 – Elcode / Elcode; 
DAVID,  Kommentar  MSchG,  Art.  3,  N.  48;  vgl.  auch  ROHNER,  a.a.O., 
S. 165 ff.). Insofern  trägt  die  grammatikalische Auslegung nichts  zur 
Beantwortung der sich hier stellenden Frage bei.

3.3.2 Systematisch befindet sich Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG im aller-
ersten Abschnitt des Markenschutzgesetzes, welcher dem „Schutz der 
Marken“ gewidmet ist. Die dem hier zur Diskussion stehenden Art. 3 
Abs. 2 Bst. b MSchG im selben Abschnitt vorangehenden Artikel ha-
ben den Begriff  der  Marke (Art. 1),  die  absoluten Ausschlussgründe 
(Art. 2) sowie die relativen Ausschlussgründe (Art. 3 Abs. 1) zum In-
halt. Art. 3 Abs. 2 MSchG regelt den Begriff der älteren Marken, deren 
Inhaber sich auf die relativen Ausschlussgründe berufen kann (Art. 3 
Abs. 3 MSchG). Schliesslich behandelt der nachfolgende Art. 4 MSchG 
und zugleich der letzte Artikel des ersten Abschnittes die „Eintragung 
zugunsten Nutzungsberechtigter“. Da der massgebliche Abschnitt des 
Markenschutzgesetzes nicht zwischen in- und ausländischen Marken 
differenziert, sondern den Schutz der Marken im Allgemeinen behan-
delt,  lässt  sich  auf  Grund  der  Einordnung  von  Art.  3  Abs.  2  Bst.  b 
MSchG in das Gesetz nicht  bestimmen,  welcher  Herkunft  die  ältere 
Marke  gemäss  Art.  3  Abs.  2  Bst.  b  MSchG  sein  muss  (vgl.  auch 
ROHNER, a.a.O., S. 167). Somit ergibt sich auch aus der systematischen 
Auslegung nichts Entscheidrelevantes.

3.3.3 Den Materialien lässt  sich Folgendes entnehmen: Gemäss der 
Botschaft  verpflichtet  Art.  6bis PVÜ  die  Verbandsstaaten,  die  Eintra-
gung von Marken, die mit einer notorisch bekannten Marke verwechs-
lungsfähig sind,  zurückzuweisen oder zu löschen und den Gebrauch 
zu  untersagen.  Notorietät  der  Marke  setze  voraus,  dass  sie  in  der 
Schweiz als eine dem Angehörigen eines anderen PVÜ-Staates gehö-
rende und von diesem für gleiche oder gleichartige Waren gebrauchte 
Marke bekannt  ist  (Botschaft,  a.a.O.,  S. 21  f.). Während  die  Auffas-
sung, die in der Schweiz notorisch bekannte Marke müsse dem Ange-
hörigen eines anderen PVÜ-Staates gehören, als überholt gilt (vgl. vo-
rangehende E. 3), lässt sich auf Grund der Botschaft die Frage nach 
der Herkunft der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 
Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ nicht beantworten. Auch die Protokol-
le  der  parlamentarischen  Beratung  tragen  nichts  zur  Beantwortung 

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dieser  Frage  bei  (vgl.  Amtliches  Bulletin  der  Bundesversammlung: 
Ständerat 1992 S. 21 – 35, 385 – 387, 749; Nationalrat 1992 S. 395 – 
407, 1181 – 1185, 1475). 

3.3.4 Folgt  man  der  teleologischen  Auslegungsmethode,  zeigt  sich 
klarer,  was  mit  der  notorisch  bekannten  Marke im  Sinne  von Art.  3 
Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ gemeint ist: Art. 6bis PVÜ, auf 
den Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG verweist, dient dem Schutz notorisch 
bekannter  Marken  vor  Markenpiraterie  respektive  Markenusurpation 
(BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 53; LOCHER, a.a.O., S. 44; MARBACH, SIWR III/1, 
N.  765;  ROHNER,  a.a.O.,  S.  156;  GATT-Botschaft  1,  a.a.O.,  S. 295; 
ANNETTE KUR, TRIPs und das Markenrecht, in GRUR Int. 1994 S. 987 ff., 
S. 993;  ANNETTE KUR,  Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6bis 

PVÜ und die „bekannte Marke“ im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, in 
GRUR 1994, S. 330 ff., S. 334; Richtlinien des Eidgenössischen Insti-
tuts für Geistiges Eigentum in Markensachen [Stand: 1. Juli 2008], Teil 
5, Ziff. 2.4.1.2.2). Dieser Schutz ist vor dem Hintergrund zu verstehen, 
dass nicht selten im Ausland erfolgreiche Marken im Inland usurpiert 
und hinterlegt werden, bevor der ausländische Inhaber sie auch hier 
eintragen lässt (LOCHER,  a.a.O., S. 44;  SCHNEIDER,  a.a.O.,  S. 462;  HILTI, 
a.a.O., S. 132;  GILLIÉRON,  a.a.O.,  N. 224; vgl. auch  TROLLER,  a.a.O.,  S. 
134). Daher wird in der Lehre häufig  präzisiert,  dass es bei  Art. 6bis 

PVÜ um den Schutz ausländischer Marken gegen Aneignung im In-
land geht (LOCHER, a.a.O., S. 44, mit Verweisen;  BRAND,  a.a.O., Art. 2, 
N. 53; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 159; SCHNEIDER, a.a.O., S. 462; MARTIN W. 
METZ,  Die  Pariser  Verbandsübereinkunft,  in:  Institut  für  gewerblichen 
Rechtsschutz  [Hrsg.],  Marke  und  Marketing,  Bern  1990,  S.  369  ff., 
S. 382; HILTI, SIWR III/2, S. 132). 

3.3.5 Da die grundsätzlich auch zu berücksichtigende „Joint Recom-
mendation  Concerning  Provisions  on  the  Protection  of  Well-Known 
Marks“  ebenfalls nichts  zur  sich hier  stellenden Frage beiträgt,  führt 
die  hier  im  Vordergrund  stehende  teleologische  Auslegungsmethode 
zur Schlussfolgerung, dass mit der notorisch bekannten Marke im Sin-
ne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ eine ausländi-
sche Marke gemeint ist. Denn während man sich in der Schweiz recht-
zeitig um den Schutz einer inländischen Marke bemühen kann, stellt 
sich für den Inhaber einer ausländischen Marke in einem ersten Schritt 
unter Umständen  gar nicht die Frage nach einer Registrierung seiner 
Marke in der Schweiz, weil sich seine wirtschaftlichen Aktivitäten zu-
nächst auf das Land, in welchem seine Marke eingetragen wurde, kon-

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zentrieren. Entscheidet sich der Inhaber der ausländischen Marke in 
einem weiteren  Schritt  für  eine  internationale  Registrierung,  wird  er 
sich hinsichtlich der Anzahl Länder, in denen er seine Marke registriert 
haben will, insbesondere auf Grund der sich ergebenden Kosten ein-
schränken und so womöglich eine Eintragung in einem Land unterlas-
sen haben, in welchem seine Marke beispielsweise durch Werbung in 
ausländischen Medien derart  bekannt wird, dass diese ein Opfer der 
Markenpiraterie wird (vgl. Gatt-Botschaft 1, a.a.O., S. 295; HILTI, SIWR 
III/2, S. 132; GILLIÉRON, a.a.O., N. 224; STAEHELIN, a.a.O., S. 97). 

3.3.6 Auf Grund der soeben erwähnten speziellen Interessenlage und 
des  von  Art.  6bis PVÜ  angestrebten  Ziels  ist  der  Sonderschutz  der 
notorisch bekannten Marke nur ausländischen Marken zu gewähren.

Diese Strenge ist auch insofern gerechtfertigt, als mit dem Schutz der 
notorisch  bekannten  Marke  das  Registerprinzip,  welchem  für  die 
Rechtssicherheit  im  Markenrecht  wesentliche  Bedeutung  zukommt, 
nicht  unerheblich  relativiert  wird  (MARBACH,  SIWR III/1,  N. 763;  WILLI, 
a.a.O.,  Art.  3,  N.  159;  LOCHER,  a.a.O.,  S.  42  f.;  Richtlinien  in 
Markensachen, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.2; Urteile des Bundesgerichts vom 
13. November  2000,  in: SJ 2001 S. 522,  und vom 19. Februar 2001 
E. 3c, in: sic! 2001 S. 317 E. 3c – Central Perk; BGE 130 III 267 E. 4.5 
– Tripp Trapp). 

4.
Die  Marke  der  Beschwerdeführerin  ist  unbestrittenermassen  keine 
ausländische Marke, d.h. sie ist im Ausland weder registriert noch hin-
terlegt worden (vgl.  BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 59;  FEZER, a.a.O., Art. 6bis 

PVÜ,  N. 9; vgl. auch  TROLLER,  a.a.O.,  134)  oder  sonstwie  nach dem 
Recht eines ausländischen Staates geschützt. Angesichts dieses feh-
lenden Auslandbezugs kann sich die Beschwerdeführerin somit nicht 
auf Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG berufen. 

Im Übrigen sind auch ausländische Staatsangehörige an das Erforder-
nis  des  Vorliegens  einer  ausländischen  Marke  gebunden,  wenn  sie 
sich auf den Schutz der notorisch bekannten Marke berufen wollen. In-
sofern führt ein Teil der Lehre und Rechtsprechung zu Recht aus, dass 
Art. 20 Abs. 2 MSchG beim Schutz der notorisch bekannten Marke im 
Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG nicht angewendet werden muss, 
wenn sich eine in der Schweiz domizilierte Person wie die Beschwer-
deführerin auf ihre in der Schweiz angeblich notorisch bekannte Marke 
beruft (vgl. E. 3). Personen mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz sind 

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umgekehrt nach Art. 2 Abs. 1 PVÜ in allen Verbandsländern zur Eintra-
gung dortiger nationaler Marken zugelassen. Auf diese ausländischen 
Marken können sie sich hierzulande berufen, falls diese Marken in der 
Schweiz notorisch bekannt geworden sind.

5.
Zusammenfassend ist  festzuhalten,  dass  die  Vorinstanz  den auf  die 
angeblich notorisch bekannte Marke „Swatch Group“ (fig.) gestützten 
Widerspruch  der  Beschwerdeführerin  zu  Recht  abgewiesen  hat,  da 
diese sich  nicht  auf  eine  im Ausland  geschützte  Marke  hat  stützen 
können. 

Die  Beschwerde  ist  daher  abzuweisen  und  der  angefochtene  Ent-
scheid der Vorinstanz zu bestätigen.

6.
Bei  diesem  Ausgang  des  Verfahrens  wird  die  Beschwerdeführerin 
grundsätzlich  kosten-  und  entschädigungspflichtig  (Art.  63  Abs.  1 
VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

6.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfah-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu ver-
anschlagen (Art. 4  VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht  dieser 
Streitwert  vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei  im 
Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde 
aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen 
Kosten des  erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken,  wenn 
dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. 
Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum 
nach  Erfahrungswerten  auf  einen  Betrag  zwischen  Fr. 50'000.– und 
Fr. 100'000.– festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immateri-
algüter-  und Wettbewerbsrechtsprozess, sic!  2002 S. 493 ff.,  S. 505; 
LEONZ MEYER,  Der  Streitwert  in  Prozessen  um  Immaterialgüterrechte 
und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Im-
materialgüterrecht,  in:  Roland  von  Büren  /  Lucas  David  (Hrsg.), 
Schweizerisches  Immaterialgüter-  und  Wettbewerbsrecht,  Bd.  I/2,  2. 
Aufl., Basel 1998, S. 29 f.).

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6.2 Die Beschwerdegegnerin liess sich vor Bundesverwaltungsgericht 
nicht vernehmen. Ihr sind somit im Zusammenhang mit dem Verfahren 
vor  diesem  Gericht  keine  notwendigen  und  verhältnismässig  hohen 
Kosten  erwachsen,  die  das  Zusprechen  einer  Parteientschädigung 
rechtfertigen würden (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.
Gemäss Art. 11 Abs. 1 VwVG kann sich eine Partei,  wenn sie nicht 
persönlich  zu  handeln  hat,  auf  jeder  Stufe  des  Verfahrens  vertreten 
oder, soweit  die  Dringlichkeit  einer  amtlichen Untersuchung es nicht 
ausschliesst,  verbeiständen  lassen. Die  Behörde  kann  den  Vertreter 
auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen (Art. 11 Abs. 
2 VwVG). Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die 
Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter (Art. 11 Abs. 3 VwVG).

Da das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerdegegnerin respektive 
den diese ohne Einreichen einer schriftlichen Vollmacht vor der Vorins-
tanz vertretenden Anwalt  erfolglos darum ersuchte,  dem Bundesver-
waltungsgericht eine schriftliche Vollmacht einzureichen, ist  nicht da-
von auszugehen, dass sich die Beschwerdegegnerin im vorliegenden 
Verfahren vertreten liess.

Der  Entscheid  des  Bundesverwaltungsgerichtes  ist  ihr  daher  direkt 
zuzustellen. 

8.
Gegen  dieses  Urteil  steht  keine  Beschwerde  an  das  Bundesgericht 
offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, 
SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin 
auferlegt  und  mit  dem  geleisteten  Kostenvorschuss  von  Fr.  5'000.– 
verrechnet.  Der  Beschwerdeführerin  sind  daher  Fr.  1'000.– aus  der 
Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Einschreiben;  Beilagen:  Rückerstattungs-
formular, Akten zurück)

- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die  Vorinstanz  (Ref-Nr. Widerspruchsverf.  Nr.  9531;  Einschreiben; 

Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli Kathrin Bigler

Versand: 1. September 2009

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