# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** ab36fc26-bc61-50f4-95ac-616ed3e91752
**Source:** Ticino (TI)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2002-02-06
**Language:** it
**Title:** Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.02.2002 12.2001.52
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-2001-52_2002-02-06.html

## Full Text

Incarto n.

  12.2001.00052

  	
  Lugano

  6 febbraio
  2002/rgc

  	
  In nome

  della Repubblica e Cantone

  del Ticino

  	 

	
  La
  seconda Camera civile del Tribunale d'appello

  
	
   

  
	
   

  
						

 

	
  composta dei giudici:

  	
  Cocchi, presidente, 

  Chiesa e Rusca

  

 

	
  segretario:

  	
  Bettelini, vicecancelliere

  

 

 

sedente per statuire nella causa in materia di concorrenza
sleale -inc. DI.2000.533- della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con istanza 4 agosto 2000 da

 

	
   

  	
  __________

  rappr. dall'avv. __________ 

   

  
	
   

  	
  contro

  

 

	
   

  	
  __________

  rappr. dallo studio legale __________ 

   

  

 

in cui il segretario assessore, con decisione
provvisionale 15 marzo 2001, parzialmente confermando una sua analoga
decisione presa in via superprovvisionale, ha fatto ordine immediato alla
convenuta di astenersi da determinate attività lesive della LCSl, con la
comminatoria dell'art. 292 CP;

 

appellante la convenuta che, in riforma della
decisione impugnata, postula l'integrale reiezione della domanda di misure
provvisionali e, subordinatamente, chiede che controparte sia astretta a
fornire adeguate garanzie;

 

domande cui l'istante si oppone, chiedendo che
l'appello sia respinto;

 

visti gli atti e i documenti dell'incarto;

 

 

Considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   La
presente vertenza è sorta in seguito alla disdetta 22 dicembre 1999 di un
contratto che aveva legato le parti per poco meno di sei mesi e in base al
quale l'istante, in qualità di produttrice e di venditrice di materiale
tecnologico inerente a un sistema di controllo e gestione di impianti
elettrici, aveva concesso alla convenuta l'esclusiva totale di vendita di una
serie di pezzi, indicati precisamente in un allegato del contratto,
relativamente al territorio svizzero e all'estero, eccezion fatta per l'Italia,
e un'esclusiva parziale di vendita sul territorio italiano. 

 

                                   2.   Con
l'istanza in esame la ditta produttrice afferma, nell'ambito della descritta
collaborazione, di aver fornito e messo a disposizione della convenuta dati,
documenti, nonché informazioni commerciali e tecniche di grande importanza di
cui ora essa fa un uso contrario alla legge. In particolare i rimproveri
rivolti alla società di __________ sono:
imitazione parassitaria e sistematica del proprio materiale divulgativo, dei
grafici, degli schemi, delle idee e della presentazione pubblicitaria del
materiale; indicazioni inesatte e persino fallaci su sé stessa e le proprie
opere; incitamento a rescindere un contratto, con particolare riferimento a un
cliente italiano dell'istante.

 

                                   3.   In
via supercautelare (senza contraddittorio) il segretario assessore ha
parzialmente accolto l'istanza, facendo ordine alla convenuta di cessare
immediatamente l'uso del termine __________ per la commercializzazione dei suoi
prodotti e di non più affermare di aver ideato e di produrre le apparecchiature
invece ideate e prodotte dall'istante.

 

                                   4.   In
sede di discussione, successiva ad analoga istanza di parte convenuta, la
società __________ si è confermata nelle
proprie tesi, mentre controparte ha contestato ogni addebito mosso nei suoi
confronti. Dei singoli argomenti si dirà nel seguito. 

 

                                   5.   Con
la decisione impugnata, il primo giudice ha confermato i divieti decisi in via
supercautelare. Inoltre ha impartito l'ordine alla convenuta di togliere la
bandiera svizzera dai prodotti commercializzati che sono ideati e prodotti
dall'istante, nonché di cessare l'imitazione di idee, schemi, schizzi e
testi dell'istante nella divulgazione, commercializzazione e pubblicità dei
suoi prodotti. In sostanza il segretario assessore ha ritenuto che
l'istante abbia reso verosimili le attività da lei indicate come illecite.

 

                                         Delle
singole censure d'appello e delle osservazioni della parte resistente si dirà
affrontando il merito delle stesse.

 

                                   6.   Introduttivamente
l'appellante contesta la competenza della Pretura, sostenendo che l'istanza è
stata fondata anche sulla legge sui brevetti d'invenzione (LBI), di modo che la
vertenza atterrebbe all'ambito materiale di questa Camera d'appello come
autorità cantonale unica. In prima sede, contrariamente a quanto rilevato in
appello, non è stata sollevata eccezione d'incompetenza del giudice, ma è stato
semplicemente chiesto che egli verificasse tale presupposto. Ma tant'è, poiché
la competenza per materia dev'essere verificata d'ufficio dal giudice, in ogni
stadio della causa (art. 97 n. 3 CPC). Nel caso concreto, l'esame dell'istanza
non indica che __________ abbia invocato norme di protezione brevettuale, né
formalmente, né nella sostanza della propria azione, ciò che dev'essere letto
come rinuncia da parte sua, se mai ne fossero dati i presupposti materiali, di
chiedere al giudice oltre alla protezione offerta dalla LCSl anche quella della
LBI. E nemmeno è rilevante al riguardo la produzione della documentazione cui
fa cenno l'appellante (doc. BB) perché -al di là del significato formale di ciò
che essa attesta nell'ambito della procedura di rilascio di un brevetto
europeo- per mezzo di quella prova l'istante intendeva semplicemente orientare
sulla serietà e sulla validità inventiva della propria produzione. Comunque, giacché
la parte istante non ha invocato le norme della legge sui brevetti, non compete
al giudice di applicarle d'ufficio: infatti, è compito della parte che procede,
in particolare chiedendo un intervento cautelare, di indicare quale rapporto di
diritto privato considera leso nei suoi confronti e quindi che tipo di
protezione postula (Troller A., Immaterialgüterrecht, vol. II,
ed. 3, pag. 1066; Ernst R., Die vorsorglichen Massnahmen im Wettbewerbs-
und Immaterialgüterrecht, Zurigo 1992, pag. 54).

 

                                   7.   L'art.
14 LCSl concernente i provvedimenti cautelari rimanda agli art. 28c a 28f CC
applicabili per analogia. Ne consegue che può chiedere al giudice di ordinare
provvedimenti cautelari chi rende verosimile una lesione prevista dalla legge,
imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente
riparabile; laddove quest'ultimo presupposto è dato -in particolare proprio nel
campo della proprietà intellettuale e della concorrenza- già quando più tardi,
senza la protezione dell'intervento richiesto, il danno finanziario del leso
può essere calcolato o riparato solo difficilmente. Situazione che si verifica
in particolare a fronte della minaccia di una confusione nel mercato (Pedrazzini/
von Büren/ Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Berna
1998, pag. 192).

 

                                   8.   In
merito al divieto di utilizzare il termine __________ il primo giudice non ha
invero preso posizione sulle eccezioni della convenuta. Questa, a fronte della
prova portata dall'istante (doc. H, I, J, L) che facesse capo ripetutamente
nella propria pagina Internet (__________) al termine in esame, usato
dall'istante e messo in particolare rilievo nel proprio materiale divulgativo
come elemento caratteristico della sua tecnologia (doc. G), aveva eccepito,
oltre a rilevare che esso non risulta registrato come marchio, o comunque
protetto giuridicamente in favore di __________, che si tratta di un nome
comune, corrispondente a un concetto generalmente conosciuto nell'elettronica e
addirittura di dominio pubblico. Sono questi gli stessi argomenti offerti a
sostegno dell'appello e che meritano accoglimento. Infatti, la convenuta ha
prodotto in causa le prove della sua tesi, ossia numerosi esempi di siti
Internet, relativi anche al campo dell'elettronica, dove il termine __________ è effettivamente usato come concetto comune
sia in quel ramo della tecnica, sia nell'informatica, sia in genere con
riferimento all'idea di trasporto, di trasferimento di dati, ecc. (plico doc.
2) e anche con significato analogo a quello attribuitogli dall'istante (doc. G:
pag. 3). Ne consegue che il divieto come tale, ossia limitato all'uso di un
termine, non può essere confermato, dal momento che l'atto imputato alla
convenuta in sé non può rappresentare né -come pretende l'istante- sfruttamento
di una prestazione d'altri ai sensi dell'art. 5 LCSl, né, in genere,
comportamento sleale o illecito, rispettivamente pratica d'affari ingannevole
tale da alterare il rapporto fra concorrenti o fra fornitori e clienti (art. 2
LCSl). E' ben vero che l'istante, in replica, ha precisato, proprio in merito
all'uso dei termini __________ (o
__________) e __________, che la scorrettezza di controparte dev'essere
considerata nel complesso, ovvero per la ripresa sia di questi termini, sia
contestualmente di una serie di elementi grafici, fotografici, di testo, ecc.:
ma questa considerazione -fors'anche sostenibile- non ha avuto riscontro in
prima sede dove invece è stato deciso separatamente il divieto di uso del
termine come tale.

 

                                   9.   Il
secondo divieto pronunciato dal segretario assessore nei confronti della
convenuta è quello di cessare di affermare di aver ideato e di produrre le
apparecchiature commercializzate che sono state ideate e sono prodotte
dall'istante. Secondo l'appellante, che riprende qui le sue allegazioni di
prima sede, essa pubblicizza null'altro che prodotti propri, diversi da quelli
dell'istante. D'altra parte non mette in commercio prodotti dell'istante dopo
la cessazione del contratto di collaborazione di cui s'è detto in ingresso. Al
proposito l'istante aveva sostenuto davanti al primo giudice che sono false le
affermazioni pubblicizzate dalla convenuta di aver ideato il sistema
__________, di produrlo lei stessa (quindi offrendolo anche come prodotto
svizzero) e di averlo fatto certificare secondo le norme CE. La lite si è così
incentrata sull'identità, rispettivamente la diversità dei prodotti delle
parti, pacifico il fatto che la convenuta abbia una propria produzione nello
stesso campo d'attività dell'istante. La resistente osserva tuttavia che ciò non
basta per scagionare controparte, dal momento che le affermazioni considerate
fallaci erano sistematicamente abbinate alla raffigurazione grafica di schede
della controparte.

 

                                         L'art. 3
lett. b LCSl considera atteggiamento sleale per sé stesso quello di chi dà
indicazioni inesatte o fallaci su sé stesso, in particolare sulle proprie
merci, laddove basta che esista la prova, rispettivamente la verosimiglianza
(per quanto riguarda la procedura cautelare) del pericolo d'inganno (Baudenbacher
C., Lauterkeitsrecht, Basilea 2001, pag. 312). Diversi sono gli aspetti che
possono concernere le proprie merci; in particolare, il tentativo d'inganno può
essere diretto alla propria capacità produttiva, ad esempio quando nella
propria pubblicità vengono rappresentati articoli di altri (Baudenbacher,
op. cit., pag. 334). La questione dell'identità dei prodotti delle parti non è
quindi criterio in sé determinante, potendo semmai interessare altri diritti al
di fuori dei rapporti di concorrenza, rispettivamente di protezione dei
consumatori. Determinante -in concreto- è piuttosto che l'offerta pubblicitaria
in esame (via Internet) corrisponda ai prodotti propri, rispettivamente, in
questo stadio della vertenza, che l'istante abbia o no reso verosimile che la
pubblicità di controparte, invece di riguardare chiaramente i prodotti di
quella, sia atta a trarre in inganno i destinatari, rispettivamente a
compromettere il rapporto di concorrenza con l'istante. 

 

                                         In
concreto le schede prodotte da entrambe le parti (schede 9716 e 9708
dell'istante e schede 208 e 308 della convenuta) nonché la documentazione di
confronto (doc. Z1 e Z2), così come la descrizione tecnica delle schede della
convenuta (doc. I) e la sua pubblicità risultano essere mezzi di prova del
tutto inadeguati per provare che l'offerta pubblicitaria in esame sia in realtà
fondata su prodotti dell'istante. Malgrado l'abbondanza del materiale prodotto
e l'innegabile apparente similitudine fra certe riproduzioni fotografiche e le
schede vere e proprie allegate all'incarto, non è possibile azzardare un
giudizio sul contenuto tecnico delle schede che evidentemente può ben
difficilmente essere riprodotto, ma che rappresenta un momento di peso ben
maggiore dell'aspetto esteriore di una scheda. Infatti, nel capo cui appartiene
il materiale in esame, ancorché a livello di verosimiglianza, è necessario
l'esame di un perito per sorreggere un giudizio qual è l'oggetto dell'istanza,
parere che anche in una procedura come quella affrontata dal segretario
assessore avrebbe ben potuto essere ottenuto nella forma del cosiddetto referto
breve, prova peraltro comune alle cautelari in materia brevettuale. In
assenza di un tale elemento di valutazione, non si può così nemmeno escludere
la bontà della tesi di parte convenuta, venendo così a mancare un presupposto
fondamentale per poter applicare l'art. 28c cpv. 1 CC.

 

                                10.   Le
stesse considerazioni valgono di conseguenza per la raffigurazione di una croce
bianca in campo rosso (di piccole dimensioni) sulla base delle schede
pubblicizzate come proprie dalla convenuta, in particolare dal momento che non
può essere escluso che si tratti di prodotti svizzeri, diversi da quelli
dell'istante. D'altra parte la stessa resistente aveva osservato, in sede
conclusiva, di non aver nulla da obiettare sull'iniziativa di controparte,
purché lo facesse solo per prodotti propri.

 

                                11.   L'ultima
misura ordinata alla convenuta dal segretario assessore con la sentenza
impugnata è quella di cessare l'imitazione di idee, schemi, schizzi e testi
dell'istante nella divulgazione, commercializzazione e pubblicità dei suoi
prodotti. Al proposito l'istante aveva allestito un elenco di pretese
violazioni (cfr. istanza, punto 6.1) dove, oltre all'uso ripetuto del termine
__________ -di cui già s'è detto- vengono indicate le parti del materiale
divulgativo della controparte che risultano copiate o imitate da quello
proprio, relativamente al testo scritto, a schemi grafici e di presentazione,
nonché a schemi tecnici e dell'impiantistica. La convenuta aveva negato di aver
ripreso in modo parassitario il materiale divulgativo __________: ammettendo di
aver imitato alcune piccole parti dei prospetti che lei stessa aveva in gran
parte creato in collaborazione con la controparte, aveva reclamato la
propria buona fede.

 

                                         Richiamando
l'art. 5 LCSl, il primo giudice non ha invero specificato (né è possibile
dedurlo dalla sostanza delle motivazioni) quale fattispecie, fra le tre
indicate dalla norma, sia attuata in concreto. Ma tant'è poiché -a prescindere
da tale carente motivazione e dalle possibili conseguenze di tipo processuale
(art. 285 CPC)- in nessun caso è possibile confermare il provvedimento
ordinato. E' accertato che il materiale pubblicitario della convenuta, in
alcune parti, riprende alla lettera (o quasi) passaggi dei prospetti
dell'istante, rispettivamente, ancorché facendo capo a una diversa
presentazione grafica, riproduce schemi illustrativi intercalati al testo
scritto: così, in particolare, lo schema di cui al doc. G, pag. 10, ripreso nel
doc. I (ancorché con una veste grafica diversa); il testo di cui a pag. 2 (13
righe) e 6 (tre righe) del doc. G, ripreso nel doc. J; lo schema di cui al doc.
K, trasposto nel doc. L; testi e schema del doc. M, ripresi nei doc. N e O; il
testo del doc. P, ripreso nel doc. Q e testo e schema di cui al doc. R,
ritrovati nel doc. S (anche qui secondo un'impostazione grafica del tutto
diversa). Ne consegue che il "risultato" cui accennano sia la lett.
a) che la lett. c) dell'art. 5 LCSl, in concreto è costituito della
documentazione pubblicitaria dell'istante, ossia dei prospetti (doc. G e doc.
M), nonché di ulteriori documenti esplicativi della tecnica e dei prodotti
__________, di più pagine, dai quali sono stati estratti i doc. K, P ed R. 

 

                             11.1.   Secondo
l'art. 5 lett. c LCSl agisce in modo sleale chi riprende come tale, con mezzi
tecnici di riproduzione, senza prestazione personale appropriata, e sfrutta il
risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato. Orbene,
per escludere l'applicabilità della norma, di tutti i presupposti basta
osservare l'evidente mancanza di alcuni: così -in concreto- si può escludere
che alle pubblicazioni dell'istante debba essere riconosciuto il carattere di prestazione
di un certo livello (Baudenbacher, op. cit., pag. 730), trattandosi
di pubblicazioni che -pur descrivendo le caratteristiche di un prodotto di
verosimile interesse tecnico- non appaiono a un primo esame (né d'altra parte
l'istante lo sostiene) come frutto di studio particolare né quanto al
contenuto, né relativamente alla veste grafica. Inoltre, la norma prevede che
l'azione sleale concerna il fatto di riprendere qualcosa come tale. Al
di là dell'ipotesi che ciò voglia significare in toto, escludendo quindi
una ripresa soltanto di parti, non vi sono nemmeno elementi sufficienti per
giudicare se si possa attribuire alla convenuta un ripresa complessivamente e
qualitativamente tale da costituire atto di concorrenza sleale, dal momento che
il materiale pubblicitario né dell'una, né dell'altra parte è stato prodotto
agli atti integralmente e che le pretese copiature appaiono essere avvenute da
diversi documenti dell'istante su un'unica pubblicazione (Internet) della
convenuta, il che pure esclude l'attualità della norme a dipendenza della
mancata corrispondenza dell'oggetto riprodotto (Baudenbacher, op. cit.,
pag. 733 - 735). Comunque, il termine di "riprendere" esclude
concettualmente quello di imitare o copiare (Baudenbacher, op. cit.,
pag. 733) di cui al dispositivo impugnato.

 

                             11.2.   Più
vicina al caso concreto potrebbe essere la lett. a) dell'art. 5 LCSl secondo
cui agisce in modo sleale chi sfrutta, senza esserne autorizzato, il risultato
affidatogli di un lavoro, per esempio offerte, calcoli o piani; perché
caratteristica di questa fattispecie è la fiducia tradita di chi, ricevute
determinate informazioni sulla base di un rapporto preesistente,
rispettivamente per un determinato scopo, ne abusa a proprio vantaggio,
destinandole ad altro scopo (Perret F., I prezzi adescanti e lo
sfruttamento di una prestazione d'altri, in CFPG 1-1989, La nuova legge
federale contro la concorrenza sleale, pag. 41). E' ciò che potrebbe essersi
verificato in concreto a dipendenza della collaborazione intercorsa e cessata
fra le parti. Sennonché, anche in questo caso, manca il presupposto che il
prodotto originario, ossia le pubblicazioni dell'istante, siano frutto di una
prestazione di un certo livello (Baudenbacher, op. cit., pag. 726 -
727). Inoltre, l'istante non ha ritenuto di rendere verosimile che il materiale
in esame le sia stato "affidato", ciò che dev'essere inteso come
consegnato in fiducia di una certa riservatezza, ciò che non è evidentemente
connaturale a pubblicazioni destinate a una vasta cerchia di interessati (Pedrazzini/
von Büren/ Marbach, op. cit., pag. 173; Baudenbacher, op. cit., pag.
728 - 729). Né, d'altra parte, il fatto di imitare anche servilmente la
prestazione di un terzo è atto che di per sé rappresenti concorrenza sleale (Perret,
op. cit., pag. 40). 

 

                                12.   L'appello
-nel merito- deve così essere integralmente accolto e la decisione del primo
giudice conseguentemente riformata. Le spese, la tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza.

 

 

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e
la TOA

 

pronuncia:

 

                                    I.   L'appello
26 marzo 2001 di __________ è accolto.

 

                                         Di
conseguenza la sentenza 15 marzo 2001 del segretario assessore della Pretura di
Lugano, sezione 3, è riformata come segue:

 

                                         1. 
L'istanza 4 agosto 2000 di __________. è respinta.

 

                                   2. 
La tassa di giustizia del presente decreto di fr. 300.-(trecento), da
anticipare dall'istante, resta a suo carico. Essa

                                             
rifonderà inoltre alla convenuta fr. 500.- (cinquecento) per

                                             
ripetibili.

                                         

                                   II.   Le
spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 300.-, anticipate
dall'appellante, sono poste a carico di __________. Essa verserà inoltre alla
controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.

 

                                  III.   Intimazione:    -
__________

                                         Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 3.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il
segretario