# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** b17a860e-a7e4-5828-9826-1896418a0d5d
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2009-06-25
**Language:** fr
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 25.06.2009 B-576/2009
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-576-2009_2009-06-25.pdf

## Full Text

Cour II
B-576/2009/scl
{T 1/2}

A r r ê t  d u  2 5  j u i n  2 0 0 9

Bernard Maitre (président du collège), David Aschmann, 
Vera Marantelli, juges, 
Olivier Veluz, greffier.

B-576/2009 et
B-917/2009
Mundipharma SA,
représentée par Dr. Thomas Ritscher,
recourante,

contre

SANOFI PASTEUR MSD S.N.C,
représentée par Bugnion SA,
intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Procédure d'opposition n° 8949 IR 627'401 (fig.) / 
CH 555'406 Targin (fig.), et 
procédure d'opposition n° 8950 IR 627'401 (fig.) / 
CH 555'407 (fig.).

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Composit ion

Parties

Objet

B-576/2009

Faits :

A.
Procédure B-576/2009 – opposition n° 8949

A.a L'enregistrement de la marque suisse n° 555'406

(ci-après : la  marque attaquée 1),  déposée par  Mundipharma SA,  a 
été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 40 
du 27 février 2007. Mundipharma SA revendiquait la protection de sa 
marque pour les produits de la classe 5 suivants :  Pharmazeutische 
Erzeugnisse  für  den  humanmedizinischen  Gebrauch,  nämlich  
Analgetika.

Le  29 mai  2007,  Sanofi  Pasteur  MSD  S.N.C.  (ci-après :  Sanofi 
Pasteur) a formé opposition totale contre la marque attaquée 1 auprès 
de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Cette opposition 
se fondait sur la marque internationale n° 627'401

(ci-après :  la  marque  opposante)  enregistrée  en  Suisse  et  en 
Allemagne  notamment  pour  les  produits  de  la  classe  5  suivants : 
Produits pharmaceutiques.

Dans ses écritures du 27 juillet  2007,  Mundipharma SA a conclu au 
rejet de l'opposition formée par Sanofi Pasteur en contestant l'usage 
de la marque opposante. Elle a en outre nié l'existence d'un risque de 
confusion entre les marques opposées.

Dans  sa  réplique  du  6 février  2008,  Sanofi  Pasteur  a  confirmé  ses 
conclusions et a produit des moyens de preuves tendant à démontrer 
l'usage de la marque opposante.

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B-576/2009

Invitée à dupliquer, Mundipharma SA a confirmé ses conclusions dans 
ses écritures du 5 juin 2008.

A.b Par  décision  du  12 décembre  2008,  l'Institut  Fédéral  de  la 
Propriété  Intellectuelle  a  admis,  avec  suite  de  frais  et  de  dépens, 
l'opposition  totale  formée  par  Sanofi  Pasteur  contre  la  marque 
attaquée 1.

L'Institut  fédéral  a  d'abord  considéré  que  les  documents  versés  au 
dossier par Sanofi Pasteur démontraient la vraisemblance de l'usage 
de la marque opposante en Suisse en relation avec des vaccins.

L'IPI  a  relevé  que  les  produits  pour  lesquels  la  marque  attaquée  1 
revendiquait la protection étaient similaires aux produits de vaccination 
pour  lesquels  l'usage  de  la  marque  opposante  avait  été  rendu 
vraisemblable.

L'IPI  a  considéré  que  la  marque  opposante  était  constituée  d'un 
élément  figuratif  doté  d'une  certaine  originalité  dès  lors  qu'il  n'avait 
pas  de  sens  déterminé  en  relation  avec  des  vaccins  et  qu'il  ne 
s'agissait pas d'un signe simple. Il en a déduit que dite marque avait 
un champ de protection normal. La marque attaquée 1 serait quant à 
elle caractérisée par chacun des éléments qui la constituent, à savoir 
un élément figuratif similaire à la marque opposante et l'élément verbal 
"targin" dont le "a" serait stylisé. L'Institut fédéral a dès lors jugé que la 
reprise, dans la marque attaquée 1, de l'élément figuratif essentiel de 
la marque opposante était constitutive d'un risque de confusion direct 
que  l'adjonction  du  mot  "targin"  n'était  pas  en  mesure  d'écarter.  Et 
d'ajouter  que  le  "consommateur  potentiel",  qui  distinguerait  les 
marques  opposées,  pourrait  facilement  penser  que  la  marque 
attaquée 1 est une variante de la marque opposante et en déduire que 
dites  marques  proviennent  d'un  même titulaire  ou  de  titulaires  liés. 
Selon l'autorité inférieure, il existerait ainsi à tout le moins un risque de 
confusion indirect.

A.c Par écritures du 27 janvier 2009, mises à la poste le même jour, 
Mundipharma  SA  (ci-après :  la  recourante)  recourt  contre  cette 
décision  auprès  du  Tribunal  administratif  fédéral  en  concluant,  sous 
suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres un à trois de son 
dispositif et au rejet de l'opposition n° 8949.

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Pour motifs, la recourante soutient que les preuves versées au dossier 
démontrent  un  usage  de  la  marque  opposante  dans  une  forme 
divergeant  essentiellement  de  celle  enregistrée  –  adjonction  de 
"Aventis Pasteur MSD" ou de "Sanofi  Pasteur MSD" et utilisation de 
couleurs. En outre, certaines preuves d'usage ne se référeraient pas à 
la période à prendre en considération. La recourante prétend ainsi que 
l'usage de la marque opposante n'a pas été rendu vraisemblable.

S'agissant du cercle des consommateurs, la recourante allègue que la 
marque attaquée 1 est protégée pour un analgésique à base d'opium. 
Il  s'agirait  ainsi  d'un  médicament  délivré  sur  ordonnance  et  qui  ne 
serait commandé et acheté que par des spécialistes. La recourante en 
déduit que le cercle des consommateurs pertinents pour l'examen du 
risque  de  confusion  entre  les  marques  opposées  est  composé  de 
spécialistes, à savoir des médecins, des dentistes, des vétérinaires ou 
des pharmaciens.

Sous  l'angle  du  risque  de  confusion,  la  recourante  soutient  que  la 
marque opposante est faiblement distinctive en raison de la banalité 
de  ses  lignes.  Elle  resterait  difficilement  en  mémoire  des 
consommateurs cibles qui se souviendraient en premier lieu du nom 
des  médicaments.  Dite  marque  se  distinguerait  ainsi  de  l'élément 
figuratif de la marque attaquée 1. Celle-ci serait de surcroît dominée, 
dans  son  impression  d'ensemble,  par  l'élément  verbal  "targin".  La 
recourante  en  conclut  que  les  marques  opposées  ne  sont  pas 
similaires,  de sorte qu'il  y  a lieu d'exclure l'existence d'un risque de 
confusion, malgré la similarité des produits pour lesquelles elles sont 
enregistrées.

B.
Procédure B-917/2009 – opposition n° 8950

B.a L'enregistrement de la marque suisse n° 555'407

(ci-après : la  marque attaquée 2),  déposée par  la  recourante,  a été 
publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 40 du 

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27 février 2007. La recourante revendiquait la protection de sa marque 
pour  les  produits  de  la  classe  5  suivants :  Pharmazeutische 
Erzeugnisse  für  den  humanmedizinischen  Gebrauch,  nämlich  
Analgetika.

Le  29 mai  2007,  Sanofi  Pasteur  a  formé  opposition  totale  contre  la 
marque attaquée 2 auprès de l'IPI. Cette opposition se fondait sur la 
marque opposante mentionnée ci-dessus au point A.a.

Dans ses écritures du 27 juillet 2007, la recourante a conclu au rejet 
de l'opposition formée par Sanofi Pasteur en contestant l'usage de la 
marque  opposante.  Elle  a  en  outre  nié  l'existence  d'un  risque  de 
confusion entre les marques opposées.

Dans  sa  réplique  du  6 février  2008,  Sanofi  Pasteur  a  confirmé  ses 
conclusions et a produit des moyens de preuves tendant à démontrer 
l'usage de la marque opposante.

Invitée à dupliquer, la recourante a confirmé ses conclusions dans ses 
écritures du 6 juin 2008.

B.b Par  décision  du  12 décembre  2008,  l'Institut  Fédéral  de  la 
Propriété  Intellectuelle  a  admis,  avec  suite  de  frais  et  de  dépens, 
l'opposition  totale  formée  par  Sanofi  Pasteur  contre  la  marque 
attaquée 2.

L'Institut  fédéral  a en substance développé, dans cette décision, les 
mêmes  arguments  que  ceux  mentionnés  dans  la  décision  du 
12 décembre 2008 évoquée ci-dessus au point A.b.

B.c Par écritures du 27 janvier 2009, mises à la poste le même jour, 
Mundipharma  SA  recourt  contre  cette  décision  auprès  du  Tribunal 
administratif  fédéral  en  concluant,  sous  suite  de  frais  et  dépens,  à 
l'annulation  des  chiffres  un  à  trois  de  son  dispositif  et  au  rejet  de 
l'opposition n° 8950.

Pour  motifs,  la  recourante  développe  pour  l'essentiel  les  mêmes 
arguments  que  ceux  évoqués  dans  son  recours  du  27 janvier  2009 
mentionné ci-dessus au point A.c.

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B-576/2009

C.
Par  décision  incidente  du  16 mars  2009,  le  Tribunal  administratif 
fédéral  a  joint  les  causes  B-576/2009  (procédure  d'opposition 
n° 8949 ;  point  A)  et  B-917/2009  (procédure  d'opposition  n° 8950 ; 
point  B)  et  a  invité  l'autorité  inférieure  et  Sanofi  Pasteur  (ci-après : 
l'intimée) à répondre aux recours.

D.
Dans ses écritures du 20 avril  2009, l'Institut fédéral propose le rejet 
des recours. Il renonce à présenter des remarques et observations et 
renvoie aux motifs de ses décisions.

E.
Dans  sa  réponse  du  24 avril  2009,  l'intimée  conclut  au  rejet  des 
recours avec suite de frais et de dépens.

Pour  motifs,  l'intimée  soutient  que  c'est  à  bon  droit  que  l'autorité 
inférieure a conclu à la commercialisation effective et sérieuse de la 
marque opposante. L'adjonction à cette dernière de l'indication "Sanofi 
Pasteur MSD" ou "Aventis Pasteur MSD" serait usuelle dans le secteur 
pharmaceutique.  Une  telle  indication  constituerait  tout  au  plus  un 
usage à  titre  de raison sociale ou de nom commercial. Par ailleurs, 
cette  adjonction  n'estomperait  pas  l'effet  distinctif  de  la  marque 
opposante. L'intimée ajoute que, en l'absence de toute revendication 
de couleur, elle est en droit d'utiliser sa marque dans quelque couleur 
que ce soit. Enfin, les exemplaires d'emballage devraient être mis en 
relation  avec  les  autorisations  de  mise  sur  le  marché  délivrées  ou 
renouvelées  par  l'Institut  suisse  des  produits  thérapeutiques 
(Swissmedic) durant la période de contrôle.

S'agissant  du  cercle  des  destinataires,  l'intimée  relève  que  les 
marques  attaquées  sont  enregistrées  pour  des  analgésiques. Or,  la 
famille  des  analgésiques  comprendrait  de  nombreuses  spécialités 
disponibles  en  vente  libre,  dont  les  plus  courantes  (Aspirine  et 
Panadol)  seraient  utilisées  quotidiennement  par  le  consommateur 
final.  Dans  ces  conditions,  l'intimée  soutient  que  le  cercle  des 
destinataires  n'est  pas  composé  uniquement  de  spécialistes.  Les 
marques opposées s'adresseraient dès lors au grand public, de sorte 
qu'il conviendrait d'appliquer les critères habituels lors de l'examen du 
risque de confusion.

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Pour  le  surplus,  l'intimée  renvoie  aux  considérants  des  décisions 
querellées.

F.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, 
il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.

Les  arguments  avancés  de  part  et  d'autre  au  cours  de  la  présente 
procédure  seront  repris  plus  loin  dans la  mesure  où cela  se  révèle 
nécessaire.

Droit :

1.
Le  Tribunal  administratif  fédéral  examine  d'office  et  librement  la 
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Le  Tribunal  administratif  fédéral  connaît  des  recours  contre  les 
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (art. 31 de la loi du 
17 juin  2005 sur  le  Tribunal  administratif  fédéral  [LTAF, RS 173.32]), 
prises  par  les  autorités  mentionnées  à  l'art. 33  LTAF.  Demeurent 
réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.

Les actes attaqués sont des décisions au sens de l'art. 5 al. 2 PA. Ils 
émanent  d'une autorité  au sens de l'art. 33  let. e  LTAF. Aucune des 
clauses  d'exceptions  prévues  à  l'art. 32  LTAF  n'est  par  ailleurs 
réalisée.  Le  Tribunal  administratif  fédéral  est  donc  compétent  pour 
connaître des présents recours.

1.2 La  recourante,  qui  a  pris  part  aux  procédures  devant  l'autorité 
inférieure, est spécialement atteinte par les décisions attaquées et a 
un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur modification. 
La  qualité  pour  recourir  doit  dès lors  lui  être  reconnue (art. 48  al. 1 
PA).

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, 
à la forme et au contenu des mémoires de recours (art. 11, 20a al. 1 
let. c, 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité 
(art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées.

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Les recours sont donc recevables.

2.
Par  décision  incidente  du  16 mars  2009,  les  causes  B-576/2009  et 
B-917/2009 ont été jointes. Cette jonction se justifie, dans la mesure 
où,  conformément  à  la  jurisprudence,  les  recours  concernent  les 
mêmes parties, des faits de même nature et portent sur des questions 
matérielles semblables (voir en ce sens : ATF 131 V 461 consid. 1.2 ; 
arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral  A-1476/2006  du  26 avril  2007 
consid. 1.3 ;  VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER,  in :  Bernhard 
Waldmann/Philippe  Weissenberger,  Praxiskommentar  VwVG,  Zurich 
2009, n. 10 ad art. 10 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, 
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 114 s. 
n. 3.17).

3.
Une  marque  est  un  signe  propre  à  distinguer  les  produits  ou  les 
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de 
la  loi  sur  la  protection  des  marques  du  28 août  1992  [LPM, 
RS 232.11]).  Le  droit  à  la  marque  prend  naissance  par 
l'enregistrement (art. 5 LPM) et confère au titulaire le droit exclusif de 
faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services 
enregistrés  et  d'en  disposer  (art. 13  al. 1  LPM).  Sont  exclus  de  la 
protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à 
des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il  en résulte 
un  risque  de  confusion  (art. 3  al. 1  let. c  LPM).  Le  titulaire  d'une 
marque  antérieure  peut  former  opposition  contre  un  nouvel 
enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM). 
Si l'opposition est fondée, l'enregistrement est révoqué en tout ou en 
partie ; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée (art. 33 LPM).

4.
La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en 
relation  avec  les  produits  ou  les  services  enregistrés  (art. 11  al. 1 
LPM). Si,  à  compter  de l'échéance du délai  d'opposition ou,  en cas 
d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas 
utilisé  la  marque  en  relation  avec  les  produits  ou  les  services 
enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut 
plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage 
ne  soit  dû  à  un  juste  motif  (art. 12  al. 1  LPM).  Pour  les  marques 
internationales, le délai de cinq ans précité commence à courir après 

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l'écoulement du délai à disposition de l'Institut fédéral pour refuser la 
protection  en  Suisse  de  la  marque  ou  dès  le  retrait  d'un  refus 
provisoire (ATF 130 III 371 consid. 1.1 Color Focus ; IVAN CHERPILLOD, Le 
droit  suisse  des  marques,  Lausanne  2007,  p. 194,  note  de  bas  de 
page  n° 633).  Si  le  défendeur  invoque  le  non-usage  de  la  marque 
antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse, 
l'opposant  doit  rendre  vraisemblable  l'usage  de  sa  marque  ou 
l'existence  de  justes  motifs  pour  son  non-usage  (art. 32  LPM et  22 
al. 3  de  l'ordonnance  du  23 décembre  1992  sur  la  protection  des 
marques  [OPM,  RS 232.111]).  La  vraisemblance  de  l'usage  doit  se 
rapporter à une période de cinq ans rétroactivement à compter de la 
date  à  laquelle  le  défendeur  a  invoqué,  dans  sa  première 
détermination, le défaut d'usage de la marque opposante (sic! 2008 36 
consid. 4 Kinder).

5.
En l'espèce,  l'autorité  inférieure  a jugé que le  défaut  d'usage a été 
invoqué  à  temps  par  la  recourante  dans  sa  première  réponse  à 
l'opposition du 27 juillet 2007 et que la période à prendre en compte 
courait  du 27 juillet  2002 au 27 juillet  2007. Cette appréciation n'est 
pas contestée par les parties.

L'IPI  a  également  admis  la  vraisemblance  de l'usage  de  la  marque 
opposante. Au terme d'une  comparaison  de  cette  dernière  avec les 
marques attaquées,  l'autorité  inférieure  a  considéré  qu'un risque de 
confusion existait entre ces marques.

La recourante prétend pour sa part en bref que l'usage de la marque 
opposante  n'a  pas  été  rendu  vraisemblable  et  que  les  marques 
attaquées ne portent pas atteinte à la fonction distinctive de la marque 
opposante.

6.
La  marque  doit  être  utilisée  en  relation  avec  les  produits  ou  les 
services  enregistrés  (art. 11  al. 1  LPM)  et  dans  une  forme  ne 
divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée (art. 11 al. 2 
LPM). L'usage doit  être sérieux et doit  se rapporter, en principe,  au 
territoire suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5342/2007 du 
29 février 2008 consid. 5 Whale ; ATF 107 II 356 consid. 1c et les réf. 
La San Marco ; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, 
Zurich  2005,  p. 49 ss ;  CHERPILLOD,  op. cit.,  p. 191 ;  PHILIPPE GILLIÉRON, 

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L'usage à titre de marque en droit  suisse, in : sic!  2005 Sonderheft 
101, p. 108 et les réf.). Un usage local de la marque suffit toutefois à 
lui conférer une protection (ATF 102 II 111 consid. 3 Silva).

En vertu de l'art. 5 par. 1 de la convention du 13 avril  1892 entre la 
Suisse  et  l'Allemagne  concernant  la  protection  réciproque  des 
brevets,  dessins,  modèles  et  marques  (RS  0.232.149.136),  les 
conséquences  préjudiciables  qui,  d'après  les  lois  des  parties 
contractantes, résultent du fait qu'une invention n'a pas été mise en 
oeuvre, qu'un dessin ou un modèle n'a pas été reproduit, ou qu'une 
marque de fabrique ou de commerce n'a pas été employée dans un 
certain  délai,  ne  se  produiront  pas,  si  la  mise  en  oeuvre,  la 
reproduction  ou  l'emploi  ont  lieu  sur  le  territoire  de  l'autre  partie. 
L'usage en Allemagne  vaut  ainsi  également  usage  en  Suisse. Dite 
convention  s'applique,  selon  le  Tribunal  fédéral,  uniquement  aux 
ressortissants  suisses  et  allemands,  ainsi  qu'aux  ressortissants 
d'autres  pays  qui  sont  domiciliés  ou  qui  ont  un  établissement 
industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'un des 
deux pays (ATF 124 III  277 consid. 2c et la doctrine citée  Nike) – à 
noter  que,  sur  ce  point,  MEIER et  BUGNON sont  d'avis  que  les 
ressortissants des pays de l'Union pour la protection de la propriété 
industrielle (art. 2 al. 1 de la convention de Paris pour la protection 
de  la  propriété  industrielle  révisée  à  Stockholm  le  14 juillet  1967 
[RS 0.232.04 ;  ci-après :  CUP])  et  les  ressortissants  d'autres  pays 
s'ils sont domiciliés ou ont un établissement industriel ou commercial 
effectif  et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union (art. 3 
CUP)  peuvent  également  invoquer  l'usage  de  la  marque  en 
Allemagne pour éviter la nullité de la protection de l'enregistrement 
d'une  marque  (MEIER,  op.  cit.,  p. 112 ;  UTE BUGNION,  Neues  zum 
schweizerisch-deutschen Staatsvertrag vom 13. April 1892 betreffend 
den  gegenseitigen  Patent-,  Muster-  und  Markenschutz,  abgeändert 
am 26. Mai 1902, in : sic! 2001 448, p. 453 s.). L'application de l'art. 5 
de dite convention présuppose que la marque soit enregistrée aussi 
bien  en  Suisse  qu'en  Allemagne.  En  outre,  l'usage  en  Allemagne 
sera  retenu  uniquement  s'il  est  conforme  aux  exigences  du  droit 
suisse (ATF 100 II 230 et les réf. cit. Micronor ; MEIER, op. cit., p. 112 ; 
BUGNION, op. cit., p. 452).

6.1 La  marque  doit  être  utilisée  dans  sa  fonction  distinctive  des 
produits  ou  des  services  pour  lesquels  elle  est  protégée  (CHRISTOPH 
WILLI,  in : Markenschutzgesetz,  Kommentar  zum  schweizerischen 

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Markenrecht  unter  Berücksichtigung  des  europäischen  und 
internationalen Markenrechts, Zurich 2002, art. 11 n. marg. 14). Il n'est 
par conséquent pas nécessaire qu'elle soit apposée sur le produit ou 
sur son emballage (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 
du 20 août 2007 consid. 5 Exit ; voir également : MEIER, op. cit., p. 27). 
La marque peut donc également exercer sa fonction distinctive si elle 
figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures.

6.2 L'usage d'une marque est sérieux lorsque son titulaire a l'intention 
de l'utiliser dans un but commercial réel. Il doit manifester l'intention de 
satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les 
attentes  les  plus  optimistes.  Le  titulaire  doit  en  outre  prospecter  le 
marché  et  pouvoir  démontrer  une  activité  minimum  sur  ce  dernier 
durant  une  période  prolongée  (sic!  2006  37  consid. 6  Sycor ; 
CHERPILLOD,  op.  cit.,  p. 191 ;  MEIER,  op. cit.,  p. 50 ;  GILLIÉRON,  op. cit., 
p. 107). Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque fabrique 
de  nouveaux  produits.  La  seule  activité  de  vente  suffit  (GILLIÉRON, 
op. cit., p. 107) ; la vente sur le marché de l'occasion et de collection 
constitue  déjà  un  usage  valable  de  la  marque  (sic!  1998  586 
consid. 1.4 Bugatti).

Le degré de sériosité est relatif et dépend du type de produits ou de 
services  concernés.  Pour  déterminer  objectivement  le  sérieux  de 
l'usage,  il  faut  se  fonder  sur  l'ensemble  des  circonstances  du  cas 
particulier,  soit  les  produits  ou  les  services  concernés,  le  chiffre 
d'affaire  usuel,  ainsi  que  l'étendue  et  la  durée  de  l'usage  (MEIER, 
op. cit.,  p. 50 ss). Alors qu'un usage occasionnel suffit  lorsqu'il  s'agit 
de produits rares et précieux,  un usage régulier doit  être exigé pour 
les produits de consommation courante (GILLIÉRON, op. cit., p. 107 et les 
réf. à  sic!  2004 106 consid. 7  Seiko Rivoli et  sic!  2004 38 consid. 5 
Bosca).

7.
L'opposant ne doit pas démontrer l'usage de sa marque en Suisse ; il 
doit le rendre vraisemblable (art. 32 LPM). Le juge doit non seulement 
considérer l'usage comme possible mais également comme probable 
en  se  basant  sur  une  appréciation  objective  des  preuves  (arrêt  du 
Tribunal administratif  fédéral  B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 4 
et les réf. Exit). Il ne doit pas être persuadé du fait que la marque est 
utilisée ; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que 
celle  de  leur  inexactitude  (arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral 

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B-7439/2006  du  6 juillet  2007  consid. 4.2.1  Kinder ; LUCAS DAVID,  in: 
Kommentar  zum  schweizerischen  Privatrecht,  Markenschutz-
gesetz/Muster-  und  Modellgesetz,  Bâle  1999,  MSchG  art. 12  n. 
marg. 16 ; GILLIÉRON, op. cit., p. 104).

Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage 
d'une marque peuvent consister en des pièces justificatives (factures, 
bulletins  de  livraison)  et  des  documents  (exemples  d'étiquette, 
échantillons,  emballages,  catalogues,  prospectus).  Les  témoignages 
ne sont admis que lors de la procédure de recours (arrêt du Tribunal 
administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 4 Exit). Les 
preuves  d'usage  doivent  se  rapporter  à  la  période  de  contrôle  qui 
précède l'invocation du défaut d'usage, elles doivent par conséquent 
être  datées.  Les  preuves  non-datées  sont  toutefois  admissibles 
lorsqu'elles  peuvent  être  mises  en  relation  avec  d'autres  preuves 
datées (ibidem).

8.
L'intimée  a  produit,  dans  le  cadre  de  la  procédure  devant  l'autorité 
inférieure, les pièces suivantes en vue de rendre vraisemblable l'usage 
de  la  marque  opposante :  une  attestation  de  son  secrétaire 
général (annexe 3),  des  factures  (annexe  4),  des  copies  d'autorisa-
tions de mise sur le marché suisse (annexe 5), des extraits du Com-
pendium  Suisse  des  Médicaments  (annexe  6),  des  copies 
d'emballages de médicaments (annexe 7), des extraits du site Internet 
"InfoVac" (annexe 8), des extraits du site Internet de la pharmacie des 
Hôpitaux  Universitaires  de  Genève (HUG)  (annexe 9),  un  extrait  du 
site  Internet  "Publikums-  und  Fabrikabgabepreise  der  Medikamente 
auf der Spezialitätenliste" (annexe 10), un extrait du site Internet "zur 
Rose"  (annexe  11),  un  extrait  du  site  Internet  de  sa  filiale 
allemande (annexe  12),  des  copies  d'autorisations  de  mise  sur  le 
marché  allemand  (annexe  13),  des  copies  d'emballages  de 
médicaments commercialisés en Allemagne (annexe 14).

8.1 Les  annexes  3,  5,  6,  8,  9,  10,  11,  12  et  13  de  la  réplique  du 
6 février  2008  ne  contiennent  aucune  représentation  de  la  marque 
opposante.  Ces  documents  ne  permettent  par  conséquent  pas  de 
rendre  vraisemblable  son  usage  en  Suisse  ou  en  Allemagne  en 
relation avec des produits pharmaceutiques (voir dans le même sens : 
arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5342/2007 du 29 février 2008 
consid. 7.4  Whale). En outre,  les  annexes 8,  10,  11  et  12  sont  des 

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extraits  de  sites  Internet  qui  ne  peuvent  pas  être  retenus  comme 
preuves  d'un  usage  sérieux  de  la  marque  opposante,  dès  lors 
qu'aucun indice ne permet de constater  qu'ils  ont  été consultés par 
des consommateurs et que des achats y ont été effectués (MEIER, op. 
cit.,  p. 85 ;  arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral  B-1755/2007  du 
14 février 2008 consid. 6.2 No Name).

8.2 Les annexes 4, 7 et 14 de la réplique du 6 février 2008, à savoir 
des copies de factures, d'emballages de médicaments et d'une notice 
d'emballage, contiennent l'une ou l'autre des reproductions suivantes 
de la marque opposante :

Il  s'agit  d'examiner  si  ces  formes  d'usage  ne  divergent  pas 
essentiellement de la marque enregistrée (art. 11 al. 2 LMP).

8.2.1 Dans  sa  forme  enregistrée,  la  marque  opposante  est  une 
marque figurative monochrome sans revendication de couleur. Elle est 
composée  de  deux  rubans,  l'un  concave  et  l'autre  convexe,  qui  se 
recoupent  en  deux  points.  Il  s'agit  ainsi  d'une  figure  géométrique 
banale faiblement distinctive.

Dans  sa  forme  utilisée  dans  les  annexes  4,  7  et  14,  la  marque 
opposante est combinée d'un élément figuratif et d'un élément verbal. 
L'élément  figuratif  consiste  en  la  reprise  de  la  forme  géométrique 
précitée  constitutive  de  la  marque  inscrite  au  registre.  Le  ruban 
convexe est toutefois vert turquoise alors que le ruban concave est de 
couleur bleu pétrole. L'adjonction de ces couleurs permet de constater 
que  ces  deux  rubans  se  chevauchent  alternativement.  Sous  cette 
figure  géométrique  bicolore,  est  inscrite,  en  bleu pétrole,  l'indication 
"sanofi  pasteur"  ou  "Aventis  Pasteur"  suivie,  en  caractères  gras  et 
dans la même couleur, des lettres "MSD".

8.2.2 En principe, la marque doit être utilisée dans la forme inscrite au 
registre  (message  du  Conseil  fédéral  du  21 novembre  1990 
concernant  une  loi  fédérale  sur  la  protection  des  marques  et  des 

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indications  de  provenance  [FF  1991  I  1],  p. 24 ;  GILLIÉRON,  op. cit., 
p. 109). Le caractère dynamique du marché et  son évolution exigent 
toutefois  que le  titulaire  d'une marque adapte  cette  dernière  (MEIER, 
op. cit., p. 60). C'est la raison pour laquelle l'art. 11 al. 2 LMP précise 
que  l'usage  d'une  forme  de  la  marque  ne  doit  pas  diverger 
essentiellement (en  allemand :  wesentlich ;  en  italien :  in  maniera 
essenziale) de la marque enregistrée (voir  également dans le même 
sens : art. 5 let. a al. 2 CUP).

Selon la doctrine et la jurisprudence, il  faut examiner si  le caractère 
distinctif  de  la  marque  est  affecté  dans  son  identité  pour  apprécier 
l'importance des modifications apportées à la marque enregistrée. Les 
divergences  ne  sont  pas  essentielles  lorsque  le  public  assimile  la 
marque utilisée à la marque enregistrée, bien qu'il puisse percevoir de 
minimes différences (ATF 130 III 267 consid. 2.4 Tripp Trapp, ATF 99 II 
104  consid. 7  Silva ;  arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral 
B-4536/2007 du 27 novembre 2007 consid. 3.3  Salamander,  arrêt du 
Tribunal administratif  fédéral  B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 5 
Exit ; MEIER, op. cit., p. 63 ; DAVID, op. cit., art. 11 n. marg. 14 ; MARBACH, 
op.  cit.,  p. 176 ;  WILLI,op. cit.,  art.  11  n. marg.  51 ;  GILLIÉRON,  op. cit., 
p. 109). Ainsi, l'omission d'éléments secondaires ou la modernisation 
de l'écriture ne sont pas assimilées à des modifications substantielles 
(arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral  B-7439/2006 du 6 juillet  2007 
consid. 4.1 Kinder ; sic! 2004 106 consid. 5 Seiko Rivoli ; DAVID, op. cit., 
art. 11 n. marg. 14).

S'agissant des marques figuratives, la forme utilisée différera souvent 
de celle inscrite  au registre,  dès lors que de telles marques doivent 
évoluer, suivre les goûts et les attentes des consommateurs afin de ne 
pas  perdre  leur  attrait  (MEIR,  op. cit.,  p. 69).  Lorsqu'une  marque 
figurative  est  utilisée avec un autre  signe figuratif  ou  une indication 
verbale, l'usage ne sera retenu que si  ces adjonctions n'influent pas 
sur l'impression générale laissée par la marque (MEIER, op. cit., p. 70 ; 
arrêt du Tribunal administratif  fédéral  B-648/2008 du 29 janvier  2009 
consid. 6.2  Hirsch). Les marques inscrites avec une revendication de 
couleurs  doivent  être  utilisées  avec  ces  couleurs,  à  moins  que  la 
couleur ne joue qu'un rôle secondaire pour le caractère distinctif de la 
marque  (MEIER,  op. cit.,  p. 70).  S'agissant  enfin  des  marques  sans 
revendication de couleur, l'utilisation de couleurs permet de maintenir 
l'usage de la  marque, à moins que l'impression d'ensemble produite 

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par  la  marque  s'en  trouve  modifiée  (arrêt  du  Tribunal  administratif 
fédéral B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 6.1 et les réf. Hirsch).

8.2.3 Sous  l'angle  strictement  figuratif  d'abord,  l'impression 
d'ensemble  de  la  marque  opposante  dans  sa  forme  actuelle  est 
différente de celle suggérée par la marque inscrite au registre. Alors 
que cette dernière est une forme géométrique banale constituée par la 
superposition de deux rubans monochromes dénuée de perspective, 
l'adjonction  des  couleurs  vert  turquoise  et  bleu  pétrole  confère  une 
dynamique hélicoïdale à la marque opposante, qui peut suggérer chez 
certains  consommateurs une section  d'un brin  d'ADN. Ainsi,  l'usage 
figuratif  actuel  du  signe  opposant  est  visuellement  et 
conceptuellement différent de la marque enregistrée.

Par  ailleurs,  l'adjonction  de  l'indication  "sanofi  pasteur  MSD"  ou 
"Aventis  Pasteur  MSD"  modifie  également,  dans  le  cas  particulier, 
l'impression  d'ensemble  de  la  marque  opposante.  Comme  nous 
venons de le relever, cette dernière est en effet banale dans sa forme 
enregistrée, donc faible. Pour leur part, lesdits éléments verbaux sont 
fortement  distinctifs  à  défaut  d'avoir  un  sens  déterminé  en  relation 
avec des produits pharmaceutiques. C'est dire qu'ils ont un caractère 
dominant dans l'impression d'ensemble du signe opposant.

8.2.4 Il  ressort  de  ce qui  précède que les  adjonctions  des couleurs 
bleu pétrole et vert turquoise déjà mais également de l'élément verbal 
"sanofi  pasteur  MSD"  ou  "Aventis  Pasteur  MSD"  créent  un  signe 
visuellement  et  conceptuellement  distinct  de  la  marque  faiblement 
distinctive figurant au registre.  Le signe opposant a dès lors été utilisé 
dans une forme divergeant essentiellement de la marque enregistrée.

8.3 Dans la mesure où le signe opposant a été utilisé dans une forme 
divergeant  essentiellement  de  la  marque  enregistrée,  il  sied  de 
constater que son usage n'a pas été rendu vraisemblable. Dans ces 
conditions, dite marque n'est pas protégée (a contrario : art. 11 al. 1 
LMP). Partant, les recours formés par Mundipharma AG doivent déjà 
être admis pour ce motif.

9.
Compte  tenu  du  défaut  d'usage  de  la  marque  opposante,  les 
oppositions qui se fondaient sur cette marque doivent être rejetées. En 
principe,  le  Tribunal  administratif  fédéral  n'est  dès  lors  pas  tenu 
d'examiner  s'il  existe  un  risque  de  confusion  entre  les  marques 

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opposées  (voir  dans  le  même  sens :  arrêt  du  Tribunal  administratif 
fédéral  B-5342/2007  du  29 février  2008  consid. 8  Whale ; sic!  2004 
106 consid. 10 Seiko Rivoli).

A  titre  superfétatoire,  le  Tribunal  considère  cependant  qu'il  n'existe 
aucun risque de confusion entre les marques opposées. En effet,  la 
marque opposante telle qu'elle est inscrite au registre, qui consiste en 
une  forme  géographique  banale,  est  faiblement  distinctive.  En 
revanche,  la  marque  attaquée  1  est  une  marque  combinée  d'un 
élément  figuratif  bicolore  dynamique  et  d'un  élément  verbal  "targin" 
fortement  distinctif  dans  la  mesure  où  il  n'a  aucune  signification 
particulière en relation avec des produits pharmaceutiques. C'est dire 
que  les  caractéristiques  visuelles,  phonétiques  et  sémantiques  de 
cette  marque  permettent  clairement  de  la  distinguer  de  la  marque 
opposante  (cf.  mutatis  mutandis  consid. 8.2.3).  Quant  à  la  marque 
attaquée 2,  il  est  vrai  qu'à l'instar  de la  marque opposante,  elle  est 
monochrome et composée de deux rubans entrelacés, de sorte que 
ces  deux  marques  présentent  certaines  similitudes.  Cependant,  la 
marque  opposante  étant  faiblement  distinctive,  des  différences  plus 
modestes suffiront à créer une distinction suffisante (arrêt du Tribunal 
administratif  fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6  Sky). Or, 
en l'espèce, la forme des rubans de la marque attaquée 2 est distincte 
de celle des rubans qui constituent la marque opposante. De surcroît, 
même  en  l'absence  de  couleurs,  la  présentation  graphique  en 
perspective  des  rubans  de  la  marque  attaquée  2  confère  un  effet 
dynamique  à  la  marque  attaquée  2  dont  la  marque  opposante  telle 
qu'inscrite  au  registre  est  dépourvu.  C'est  dire  que  les  marques 
attaquées  ne  portent  manifestement  pas  atteinte  à  la  fonction 
distinctive de la marque opposante.

10.

10.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les 
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 
PA et  1  al. 1  du règlement  du 21 février  2008 concernant  les frais, 
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, 
RS 173.320.2]). L'émolument  judiciaire est  calculé  en fonction  de la 
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon 
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 
FITAF).

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Dans les  procédures  de recours  en matière  d'opposition,  il  y  a  lieu 
d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque, respecti-
vement  l'intérêt  du  défendeur  au  maintien  de  la  marque  attaquée. 
Toutefois,  le fait  d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de 
ces  dépenses  irait  trop  loin  et  pourrait  avoir  un  effet  dissuasif  par 
rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première 
instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, 
l'ampleur  du  litige  doit  être  fixée  selon  les  valeurs  empiriques,  soit 
entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3).

Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés 
à Fr. 5'000.- et mis à la charge de l'intimée qui succombe. Les avances 
de  frais  de  Fr. 5'000.-  (B-576/2009)  et  Fr. 2'500.-  (B-917/2009)  sont 
restituées à la recourante.

10.2 La recourante, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens 
pour les frais causés par son recours (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). 
Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels 
autres  frais  nécessaires  de  la  partie  (art.  8  FITAF).  Les  frais  de 
représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 
al.  1  let.  a  FITAF),  lesquels  sont  calculés  en  fonction  du  temps 
nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF).

En l'espèce, la recourante a produit deux notes d'honoraire, d'un mon-
tant  de  Fr. 3'520.-  chacune. Les  mémoires  de  recours  du 27 janvier 
2009 ont toutefois un contenu presque identique. Il se justifie dès lors 
d'allouer  à  l'intimée  une  indemnité  équitable  de  Fr. 5'000.-  (TVA 
comprise) à titre de dépens pour la présente procédure de recours.

Les procédures devant l'autorité inférieure ont quant à elles nécessité 
un double échange d'écritures. Il ressort du dossier que la recourante 
a  répondu  et  dupliqué  aux  actes  de  l'intimée  dans  deux  écritures 
unifiées. En application de la pratique de l'IPI (cf. Directives en matière 
de marques, Berne 2008, p. 186),  une indemnité de Fr. 2'000.- (TVA 
comprise) est ainsi allouée à la recourante à titre de dépens pour la 
procédure devant l'autorité inférieure.

11.
Le présent arrêt est définitif  (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le 
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les recours sont admis. Partant les chiffres 1 et 3 des dispositifs des 
décisions  de  l'Institut  Fédéral  de  la  Propriété  Intellectuelle  du 
12 décembre 2008 sont  annulés  et  les oppositions n°  8949 et  8950 
sont rejetées.

2.
Les  frais  de  procédure,  d'un  montant  de  Fr. 5'000.-,  sont  mis  à  la 
charge de l'intimée. Cette dernière est invitée à verser cette somme 
dans  les  trente  jours  au  moyen  du  bulletin  de  versement  joint  en 
annexe. Les avances de frais de Fr. 5'000.- et Fr. 2'500.- versées par la 
recourante sont restituées à cette dernière.

3.
Un montant de Fr. 7'000.- (TVA comprise),  à titre de dépens pour la 
présente procédure de recours et pour les procédures devant l'autorité 
inférieure, est alloué à la recourante et mis à la charge de l'intimée.

4.
Le présent arrêt est adressé : 

- à  la  recourante  (Recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de 
paiement" et actes en retour)

- à l'intimée (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité  inférieure  (n°  de réf. Procédure d'opposition  n°  8949 ; 

Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Maitre Olivier Veluz

Expédition : 30 juin 2009

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