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**Case Identifier:** 0198455a-6cbc-5c1c-9216-6a11e4aeebcd
**Source:** St. Gallen (SG)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2009-10-27
**Language:** de
**Title:** St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges 27.10.2009 HG.2005.14
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/SG_Gerichte/SG_KG_999_HG-2005-14_2009-10-27.pdf

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St.Galler Gerichte

Fall-Nr.: HG.2005.14

Stelle: Kantonsgericht

Rubrik: Handelsgericht

Publikationsdatum: 04.02.2020

Entscheiddatum: 27.10.2009

Entscheid Kantonsgericht, 27.10.2009
Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 und 3 und Art. 50 PatG (SR 232.14) bzw. Art. 138 Abs. 1 
lit. a und b und Art. 83 EPÜ (SR 0.232.142.2). Eine Erfindung ist im 
Patentgesuch so darzulegen, damit sie der Fachmann ausführen kann. Sie 
hat neu zu sein und auf einer erfinderischen Tätigkeit zu beruhen. Das 
Patent ist nichtig, wenn – wie der gerichtliche Sachverständige und das 
Deutsche Bundespatentgericht festhalten – in Bezug auf eine 
"einkomponentige Dichtmasse" die beanspruchte Zusammensetzung, 
insbesondere das darin enthaltende Vinylpolymere, nicht so dargelegt ist, 
dass ein Fachmann sie wiederholbar ausführen kann. Die Dichtmasse ist in 
Berücksichtigung einer deutschen Offenlegungsschrift nicht neu und beruht 
nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Handelsgericht St. Gallen, 27. 
Oktober 2009, HG.2005.14).

Erwägungen

I.

1.   a)     Die A. AG (Klägerin 1) mit Sitz in M. (kläg. act. 9) ist eine Tochtergesellschaft 

der B. Holding AG (kläg. act. 10), der nebst der Klägerin 1 die B. S. AG (kläg. act. 11), 

die B. C. AG (Klägerin 2; kläg. act. 12) und die B. F. AG (kläg. act. 13) angehören. Die 

B.-Gruppe ist tätig in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von 

Dichtungsmaterialien für den Einsatz in der Bauwirtschaft (vgl. kläg. act. 14). Die 

Klägerin 2 stellt eine Dichtmasse für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen und 

Dampfsperren (z.B. Polyethylenfolien) auf Mauerwerken her, die sie unter dem Namen 

"B.-P." vertreibt (vgl. kläg. act. 15).

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Die Klägerin 1 war Inhaberin des Europäischen Patents EP 0000 (kläg.act. 6). Sie hat 

auf dieses im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) verzichtet, 

womit dieses dahingefallen ist (Klageantwort Rz. 12f.; Replik Rz. 5; bekl.act. 4, 5).

Die Klägerin 1 ist Inhaberin des schweizerischen Patents CH 1111 "Einkomponentige 

Dispersionsdichtmasse in Kartuschen" (kläg.act. 7). Der (unabhängige) Patentanspruch 

1 lautet wie folgt:

        "Einkomponentige Dichtmasse auf der Basis einer Dispersion von Vinylpolymeren 

in einem wässrigen Medium, wobei die Dichtmasse im Nasszustand im Wesentlichen 

frei von flüchtigen anorganischen Verbindungen (VOC) ist, im Trockenzustand 

selbstklebend ist, und aus wenigstens einer Phase besteht, deren 

Glasübergangstemperatur Tg unter 10° C liegt."

In den (abhängigen) Patentansprüchen 2-9 werden Dichtmassen nach Anspruch 1 mit 

bestimmten zusätzlichen Charakteristika definiert; die Ansprüche 12 und 13 betreffen 

ein Verfahren zur Verwendung der Dichtmasse. Anspruch 14 betrifft die mit der 

Dichtmasse beschichteten Materialien und Anspruch 15 ein Herstellungsverfahren. CH 

1111 wurde mit Priorität 12. Januar 2000 (DE 2222; Beilage 1 zur nachträglichen 

Eingabe der Beklagten vom 12.05.2006 im Verfahren HG.2005.124-HGP [Ger.act. 55]) 

vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) am 30. April 2003 erteilt. Mit 

Beschluss vom 8. Mai 2006 widerrief das Deutsche Bundespatentgericht das Deutsche 

Patent DE 2222 in vollem Umfang (Beilagen 3, 4 zur nachträglichen Eingabe der 

Beklagten vom 12.05.2006 im Verfahren HG.2005.124-HGP [Ger.act. 55]; Beilage 1 zur 

nachträglichen Eingabe der Beklagten vom 16.08.2006 in den Verfahren HG.2005.124-

HGP [Ger.act. 85] und HG.2005.14-HGK). Der Widerruf erfolgte aufgrund fehlender 

Patentfähigkeit im Hinblick auf die DE OS (= Offenlegungsschrift) 3333 A1 (Anmelder: 

H. KGaA, Düsseldorf; nachfolgend OS H.; kläg. act. 51).

Die Klägerin 1 reichte am 25. Oktober 2002 eine Teilanmeldung zu EP 0000 ein, für 

welche ein Europäisches Patent, das EP 4444 "Einkomponentige Dichtmasse auf Basis 

einer Polyacrylatdispersion" (kläg.act. 8), erteilt wurde; der Hinweis auf die 

Patenterteilung wurde am 30. Juni 2004 veröffentlicht. EP 4444 hat auch Wirkung für 

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die Schweiz (kläg.act. 23). Der (unabhängige) Patentanspruch 1 von EP 4444 lautet wie 

folgt:

         "Einkomponentige Dichtmasse auf Basis einer Dispersion von Polyacrylaten in 

einem wässrigen Medium, wobei die Dichtmasse im Nasszustand 0 bis 10 

Gewichtsteile, auf 100 Gewichtsteile Dichtmasse, flüchtige organische Verbindungen 

(VOC) aufweist, und im Trockenzustand eine selbstklebende Eigenschaft aufweist, bei 

der der Weg einer laufenden Kugel bei Messung gemäss 'Test Methods for Pressure-

Sensitive Adhesives, 6th edition, Pressure sensitive tape councel, Itasca III' weniger als 

30 cm beträgt."

In den (abhängigen) Patentansprüchen 2-14 werden Dichtmassen nach Anspruch 1 mit 

bestimmten zusätzlichen Charakteristika definiert; die Ansprüche 15 und 16 betreffen 

die Verwendung der Dichtmasse, Anspruch 17 betrifft ein Verfahren zur Herstellung der 

Dichtmasse und die Ansprüche 18-24 betreffen ein System in Verbindung mit einer 

Dichtmasse. Der Patentanspruch 1 von EP 0000 enthält im Vergleich zu EP 4444 

zusätzliche Merkmale (Schälhaftung, Glasübergangstemperatur); er ist bezüglich der 

Definition von physikalischen Charakteristika somit enger als EP 4444. Hingegen ist EP 

0000 bezüglich chemischer Charakteristika (Vinylpolymere/Polyacrylate) breiter als EP 

4444 (vgl. Klageantwort Rz. 18). Eine Merkmalsanalyse, welche den Gegenstand von 

EP 4444 und CH 1111 gegenüberstellt, ergibt, dass zwischen diesen Patenten 

weitgehende Übereinstimmungen bestehen (Klageantwort Rz. 46 f., 49 und Anlage 1; 

Replik Rz. 68).

Die Klägerinnen stützen ihre Patentverletzungsklage nunmehr ausschliesslich auf EP 

4444; die Beklagten verlangen widerklageweise die Nichtigerklärung des 

schweizerischen Teils von EP 4444. Ferner verlangen sie widerklageweise die 

Nichtigerklärung von CH 1111.

b)    Die C. AG (Beklagte 1), R., vertreibt Systeme zur Abdichtung von Gebäudehüllen 

(kläg.act. 3). Sie bietet unter "Klebetechnik" insbesondere einen lösungsmittelfreien, 

luftdichten und dauerhaft elastischen "Randanschlusskleber" unter der Bezeichnung 

"E." an (kläg.act. 17-19). Dieser wird von der D. AG (Beklagte 2), S., hergestellt 

(kläg.act. 4, 20).

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2.    Am 6. April 2004 reichte die Klägerin 1 ein Gesuch um Erlass vorsorglicher 

Massnahmen ein. Sie behauptete, die Beklagten verletzten CH 1111 und EP 0000 

insbesondere mit der Fabrikation und dem Vertrieb des Produktes "E.". Mit Entscheid 

vom 24. Dezember 2004 verfügte der Handelsgerichtspräsident gegenüber den 

Beklagten ein Verbot gemäss den modifizierten Rechtsbegehren der Massnahmereplik 

und drohte ihnen bzw. ihren Organen Strafe im Sinne von Art. 292 StGB für den Fall 

der Nichtbeachtung an. Der Gerichtspräsident bestimmte, dass die Verfügung in Kraft 

trete, sobald die Gesuchstellerin eine Sicherheit im Betrag von Fr. 500'000.-- geleistet 

habe, und verpflichtete die Klägerin 1 zur Klageeinreichung im ordentlichen Prozess 

innert 30 Tagen ab Zustellung der Verfügung unter Androhung des Dahinfallens der 

Massnahme im Säumnisfall (HG.2004.28-HGP). Am 2. Februar 2005 machten die 

Klägerinnen gestützt auf Ziff. 4 des Entscheids des Handelsgerichtspräsidenten vom 

24. Dezember 2004 die vorliegende Klage anhängig mit einem Rechtsbegehren, 

welches teilweise über die Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1.a) und 1.b) des erwähnten 

Entscheids hinausgeht. Die Klägerinnen haben die Frist zur Prosequierung des 

Massnahmeentscheids unbestrittenermassen mit der vorliegenden Klage gewahrt (vgl. 

Klage Rz. 5).

3.    Mit Entscheid vom 26. April 2005 wies der Präsident des Kassationsgerichts des 

Kantons St. Gallen die gegen den Entscheid des Handelsgerichtspräsidenten vom 

24. Dezember 2004 (HG.2004.28-HGP) erhobene Nichtigkeitsbeschwerde der 

Beklagten ab.

4.    Mit Urteil vom 21. September 2005 hob das Bundesgericht in Gutheissung der 

staatsrechtlichen Beschwerde den Präsidialentscheid des Kassationsgerichts vom 

26. April 2005 auf (4P.145/2005). Mit Präsidialentscheid des Kassationsgerichts des 

Kantons St. Gallen vom 27. Dezember 2005 wurde die Nichtigkeitsbeschwerde der 

Beklagten geschützt, und es wurden Ziff. 1-4 des Entscheids des 

Handelsgerichtspräsidenten vom 24. Dezember 2004 (HG.2004.28-HGP) aufgehoben 

und die Streitsache an den Handelsgerichtspräsidenten zurückgewiesen.

5.    Im vorliegenden Verfahren hatten die Beklagten am 15. August 2005 die 

Klageantwort und Widerklage eingereicht. Gleichzeitig stellten sie den prozessualen 

Antrag, die mit Entscheid des Handelsgerichtspräsidenten vom 24. Dezember 2004 

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erlassenen vorsorglichen Massnahmen (HG.2004.28-HGP) seien mit sofortiger Wirkung 

und ohne Anhörung der Klägerinnen aufzuheben. Nachdem – wie erwähnt – mit 

Präsidialentscheid des Kassationsgerichts St. Gallen vom 27. Dezember 2005 die 

Ziffern 1-4 des Entscheid des Handelsgerichtspräsidenten vom 24. Dezember 2004 

aufgehoben worden waren, schrieb der Handelsgerichtspräsident die Streitsache mit 

Entscheid vom 7. Februar 2006 als erledigt ab (HG.2005.78-HGP).

6.    Nachdem – wie erwähnt – der Entscheid des Handelsgerichtspräsidenten vom 

24. Dezember 2004 (HG.2004.28-HGP) vom Präsidenten des Kassationsgerichts 

aufgehoben worden war und ein Verbot somit nicht mehr bestand, reichte die Klägerin 

1 am 3. Januar 2006 ein Gesuch gestützt auf Art. 203 ZPO ein mit dem Antrag, es 

seien mit sofortiger Wirkung und ohne Anhörung der Beklagten vorsorgliche 

Massnahmen gemäss dem in der Massnahmereplik vom 7. Juli 2004 (HG.2004.28-

HGP) gestellten Rechtsbegehren zu erlassen. Mit Entscheid vom 9. Januar 2006 wies 

der Handelsgerichtspräsident das Begehren um Erlass einer dringlichen Verfügung ab 

und ordnete zur Frage der Rechtsbeständigkeit von CH 1111 die Einholung eines 

Kurzgutachtens an (HG.2005.124-HGP). Am 28. September 2007 erstattete F., 

Patentanwalt VSP, G. AG, H., ein Kurzgutachten, in welchem er unter anderem 

festhielt, sofern CH 1111 eine neue und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhende 

Erfindung beinhalte, sei diese Erfindung nicht so dargelegt, dass der Fachmann diese 

wiederholbar ausführen könne. Die Parteien verzichteten in der Folge auf 

Ergänzungsfragen. Der Handelsgerichtspräsident kam im Massnahmeentscheid 

betreffend Rückweisung vom 23. Juni 2008 (HG.2004.28-HGP, HG.2005.124-HGP) 

zum Schluss, dass die Beklagten gestützt auf das Kurzgutachten von F. zumindest 

glaubhaft gemacht hätten, dass CH 1111 zufolge ungenügender Offenbarung und 

mangels erfinderischer Tätigkeit nichtig sei. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher 

Massnahmen gemäss dem in der Massnahmereplik vom 7. Juli 2004 von der Klägerin 1 

gestellten Rechtsbegehren (HG.2004.28-HGP) wurde abgewiesen. Der Entscheid ist 

rechtskräftig.

7.    Die Klägerinnen reichten am 6. Februar 2006 die Replik und Widerklageantwort 

ein. Mit Verfügung vom 8. Februar 2006 wies der Handelsgerichtspräsident den 

prozessualen Antrag Ziffer 2 der Beklagten ab, wonach das Hauptverfahren über die 

Hauptklage vorab auf Ziff. 1 des klägerischen Rechtsbegehrens zu beschränken sei. 

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Die Beklagten erstatteten am 6. Juli 2006 die Duplik und Widerklagereplik, wobei sie an 

ihren Rechtsbegehren festhielten. Die Widerklageduplik erging am 18. Dezember 2006, 

worauf die Beklagten am 8. Januar 2007 eine nachträgliche Eingabe einreichten. Die 

Klägerinnen nahmen dazu mit Schreiben vom 22. Januar 2007 Stellung. Die Beklagten 

reichten mit einer nachträglichen Eingabe vom 9. Februar 2007, für welche sie die 

Zulassung im vorliegenden Verfahren wie auch im Massnahmeverfahren (HG.2005.124-

HGP) verlangten, neue Unterlagen ein und beantragten, diese dem Experten F. 

zuzustellen. Die Klägerinnen nahmen dazu mit Schreiben vom 23. Februar 2007 

Stellung. Die Beklagten nahmen mit Eingabe vom 7. März 2007 zur Eingabe der 

Klägerinnen Stellung und beantragten, diese sei dem Experten F. zuzustellen. Mit 

nachträglicher Eingabe vom 11. Juni 2007 reichten die Beklagten einen Bescheid der 

Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Mai 2007 

ein und beantragten, diesen dem Gutachter F. zuzustellen. Wie erwähnt, erstattete der 

Experte F. am 28. September 2007 das Kurzgutachten im Massnahmeverfahren (HG.

2005.124-HGP). Mit nachträglicher Eingabe vom 18. Dezember 2007 reichten die 

Beklagten den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und 

Markenamts vom 13. Dezember 2007 ein.

8.    Die Klägerinnen beantragten am 31. Juli 2008 die Sistierung des Verfahrens bis zu 

dem Zeitpunkt, in dem der Einspruch gegen EP 4444 vor dem Europäischen Patentamt 

(EPA) rechtskräftig entschieden ist. Der Handelsgerichtspräsident wies das 

Sistierungsgesuch der Klägerinnen mit Verfügung vom 21. Oktober 2008 ab.

9.    Am 8. Juni 2009 fand die Hauptverhandlung statt. Das Handelsgericht beschloss, 

für die Frage der Rechtsbeständigkeit des schweizerischen Teils von EP 4444 und von 

CH 1111 ein Gutachten einzuholen. Zum Experten wurde F., dipl.chem./lic.iur., 

Patentanwalt VSP, G. AG, H., bestimmt, und die Klägerinnen wurden aufgefordert, 

einen Beweiskostenvorschuss zu bezahlen. Die Klägerinnen hielten mit Schreiben vom 

19. Juni 2009 fest, sie hätten an der Hauptverhandlung hinlänglich dargelegt, weshalb 

das neue Gutachten nicht mehr von F. erstellt werden dürfe bzw. er nicht Teil des 

beantragten Expertenteams sein dürfe. Die Klägerinnen erachteten die Einholung eines 

neuen Gutachtens, welches von F. erstellt werde, als sinnlos und unnötig. Sie würden 

deshalb der Aufforderung des Gerichts zur Leistung eines Beweiskostenvorschusses 

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für ein solches Gutachten in Kenntnis der möglichen Folgen dieses Verhaltens nicht 

nachkommen.

Die Beklagten reichten mit nachträglicher Eingabe vom 3. Juli 2009 insbesondere die 

Ladung des EPA zur mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren gegen EP 4444 

vom 23. Juni 2009 ein, worauf die Klägerinnen dazu am 14. Juli 2009 Stellung nahmen 

und insbesondere festhielten, bei der Zwischenmitteilung der Einspruchsabteilung des 

EPA vom 23. Juni 2009 handle es sich um eine vorläufige, nicht bindende Meinung der 

Einspruchsabteilung, mithin sei diese vorliegend ohne Relevanz.

Die Beklagten nahmen mit Schreiben vom 21. August 2009 zur Eingabe der 

Klägerinnen vom 19. Juni 2009 Stellung und hielten fest, die Klägerinnen selber hätten 

mit Eingabe vom 31. Juli 2008 die Einholung eines Gutachtens beantragt, hätten daran 

an Schranken festgehalten und die Beauftragung eines Doppelteams von Experten 

beantragt. Die Parteien seien zur Einholung einer Expertise und zur Person des 

Gutachters gehörig angehört worden, und die Klägerinnen hätten sich dazu geäussert. 

Dass das Gericht dem Antrag der Klägerinnen hinsichtlich Person des Experten bzw. 

Expertenteams nicht gefolgt sei, sei kein Grund, die Leistung des 

Beweiskostenvorschusses zu verweigern. Die Klägerinnen hätten in ihrem Schreiben 

nicht gerügt, der Vorschuss sei ihnen zu Unrecht auferlegt worden. Nachdem die 

Nichtigkeit der Streitpatente mehrfach nachgewiesen sei, habe das Gericht ohne 

Einholung eines weiteren Gutachtens zu entscheiden. Gleichzeitig reichten sie als 

nachträgliche Eingabe im Sinne von Art. 164 ZPO ihre Stellungnahme inkl. Beilagen zur 

Verhandlung vor Bundespatentgericht vom 12. August 2009 ein und hielten fest, 

mittlerweile habe auch das Bundespatentgericht die Beschwerde der Klägerinnen 

gegen den Entscheid der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und 

Markenamts abgewiesen und die Nichtigkeit des korrespondierenden deutschen 

Gebrauchsmusters DE 5555 im Hinblick auf die DE OS 3333 (OS H.) bestätigt. Die 

schriftliche Begründung stehe noch aus. Die erwähnte Eingabe vom 21. August 2009 

wurde den Klägerinnen am 24. August 2009 zur Kenntnis zugestellt.

II.

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1.    Die vorliegende Patentverletzungsklage stützt sich auf Art. 8 in Verbindung mit 

Art. 66 PatG. Die Zuständigkeit des Handelsgerichts ist unbestrittenermassen gegeben: 

Der Rechtsstreit zwischen den Parteien bezieht sich auf ein Erfindungspatent (Art. 15 

Abs. 1 lit. c ZPO), und die Beklagte 1, welche die von der Beklagten 2 hergestellten, 

allenfalls patentverletzenden Produkte vertrieb, hat ihren Sitz im Kanton St. Gallen 

(Art. 3 Abs. 1 lit. b, Art. 7 Abs. 1 GestG; vgl. Klage Rz. 2; Klageantwort Rz. 3). 

Unbestrittenermassen ist auch die örtliche und sachliche Zuständigkeit des 

Handelsgerichts für die Widerklage gegeben (Art. 6 GestG; vgl. Klageantwort Rz. 4; 

Replik Rz. 2).

2.    Die Klägerinnen hatten – wie erwähnt – mit Eingabe vom 31. Juli 2008 beantragt, 

das Verfahren sei zu sistieren im Sinne von Art. 128 lit. b PatG bis zum Zeitpunkt, in 

dem der Einspruch gegen EP 4444 vor dem EPA rechtskräftig entschieden worden ist. 

Die Beklagten hatten mit Eingabe vom 14. August 2008 u.a. die Abweisung des

Sistierungsbegehrens beantragt. Wie erwähnt, wies der Handelsgerichtspräsident mit 

Verfügung vom 21. Oktober 2008 das Sistierungsgesuch der Klägerinnen ab. Unter 

Hinweis auf die dort gemachten Ausführungen ist festzuhalten, dass eine Sistierung 

des Nichtigkeitsverfahrens nur bei Vorliegen triftiger Gründe und/oder bei einem innert 

Kürze absehbaren Nichtigkeitsurteil verfügt werden soll, ansonsten das Verfahren 

übermässig verzögert wird. Wie aus den mit der nachträglichen Eingabe der Beklagten 

vom 3. Juli 2009 eingereichten Unterlagen hervorgeht, ist das Einspruchsverfahren vor 

dem EPA betreffend EP 4444 noch hängig. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass das Einspruchsverfahren noch erhebliche Zeit in Anspruch nimmt. Art. 128 lit. b 

PatG bezieht sich auch auf Nichtigkeitsklagen gegen den schweizerischen Teil eines 

europäischen Patents, nicht aber gegen ein schweizerisches Patent. Auf die 

Nichtigkeitsklage der Beklagten betreffend CH 1111 ist Art. 128 lit. b PatG von 

vorneherein nicht anwendbar, da es nicht um ein europäisches Patent geht. Wie 

erwähnt, liegt im rechtskräftig entschiedenen Massnahmeverfahren (HG.2005.124-

HGP) bereits ein einlässlich begründetes Gutachten in Bezug auf die Gültigkeit von CH 

1111 vor, und es ist - wie nachfolgend auszuführen sein wird - auf die Einholung eines 

Gutachten im vorliegenden Verfahren zu verzichten. Die Voraussetzungen für eine 

Sistierungen des Verfahrens sind damit nicht gegeben. Die Klägerinnen haben denn 

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auch an Schranken den Sistierungsantrag nicht aufrecht erhalten und diesen in der 

Folge auch nicht erneuert.

3.    Die Klägerinnen führten aus, im Massnahmeverfahren sei die Klägerin 1 als 

Inhaberin der Klagepatente als Gesuchstellerin aufgetreten. Im vorliegenden Verfahren 

trete zusätzlich die Klägerin 2, Schwestergesellschaft der Klägerin 1, als Klägerin im 

Hinblick auf die Schadenersatzklage gemäss klägerischem Rechtsbegehren 3 auf. Die 

Klägerin 2 berufe sich auf ihre Exklusivlizenz mit der Klägerin 1 und auf unlauteren 

Wettbewerb in Verbindung mit Art. 72 PatG (Klage Rz. 10, 13). Gemäss schriftlicher 

Bestätigung der gesetzlichen Revisionsstelle der Klägerin 1 bezahlt die Klägerin 2 der 

Klägerin 1 für die selbstklebende Dichtmasse B.-P. eine Lizenzgebühr von 5 % des 

jährlichen Nettoumsatzes (kläg.act. 16). Mit der Replik (Rz. 26 ff.) reichten die 

Klägerinnen eine von ihnen am 1. Februar 2006 unterzeichnete Bestätigung ein, 

wonach seit dem Jahre 2001 zwischen ihnen ein mündlicher Exklusivlizenzvertrag 

bestehe (kläg.act. 65). Gemäss Ziff. 2.5 der Bestätigung eines mündlichen 

Exklusivlizenzvertrags räumte die Klägerin 1 der Klägerin 2 eine selbständige 

Klagebefugnis ein, womit gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine 

Klageberechtigung des Lizenznehmers besteht (vgl. BGE vom 18.12.1998, sic! 1999, S. 

444 ff., "Erythropoietin V"). Die Beklagten bestritten nunmehr in der Duplik (Rz. 24; vgl. 

aber Klageantwort Rz. 48) und an Schranken die Aktivlegitimation der Klägerin 2 nicht 

mehr.

4.    Die Beklagten machen geltend, das klägerische Rechtsbegehren 1 sei zu 

unbestimmt. Sie verweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung (BGE vom 

08.12.2004, sic! 2005, S. 208 ff., "Sammelhefter V"), wonach bei einem 

Unterlassungsbegehren die Verletzungsform als reale technische Handlung durch 

bestimmte Merkmale so zu umschreiben sei, dass es keiner Auslegung rechtlicher oder 

mehrdeutiger technischer Begriffe bedarf. Beim klägerischen Rechtsbegehren 1 fehle 

jegliche Konkretisierung des Verletzungsgegenstands. So seien insbesondere die 

Begriffe Dichtmasse und Standfestigkeit ohne Angabe eines Standfestigkeitswerts zu 

unbestimmt (Klageantwort Rz. 38 ff.). Die Klägerinnen hatten in der Klage (Rz. 230 ff.) 

Ausführungen zum klägerischen Rechtsbegehren 1 gemacht. Sie hielten insbesondere 

fest, der Begriff Dichtmasse habe für den Fachmann eine eindeutige und 

beschränkende Bedeutung. Eine Beschränkung des Unterlassungsbegehrens auf eine 

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konkrete Ausführung sei wegen der Umgehungsgefahr nicht zumutbar. Ansonsten 

bestehe die Gefahr, dass die Beklagten Parameter (z.B. VOC-Anteil, Tack, 

Glasübergangstemperatur, Schälhaftung) geringfügig variieren würden, so dass die 

Dichtmasse nach wie vor das Klagepatent verletzen, aber nicht mehr unter das 

Rechtsbegehren fallen würde (Klage Rz. 233f.; Replik Rz. 18; Duplik Rz. 12).

Der Frage, ob das klägerische Rechtsbegehren 1 genügend bestimmt ist, liegen 

verschiedene Auffassungen der Parteien betreffend die Abgrenzung zwischen 

Dichtmassen und Klebstoffen zugrunde. Während die Klägerinnen davon ausgehen, 

dass der Begriff Dichtmasse für den Fachmann eindeutig und hinreichend 

beschränkend ist, und dass Klebstoffe und Dichtmassen fundamental verschieden 

seien und sich nicht nur durch die Standfähigkeit unterscheiden würden, gehen die 

Beklagten davon aus, dass die Dichtmasse gemäss Klagepatent noch über weitere 

essenzielle Eigenschaften verfügen muss, um hinreichend abgegrenzt zu sein. Die 

Beklagte erhoben an Schranken den Einwand des unbestimmten Rechtsbegehren 

nicht mehr ausdrücklich, sondern brachten vor, die Streitpatente seien insbesondere 

wegen mangelnder Offenbarung nicht rechtsbeständig. Darauf wird im Folgenden 

zunächst einzugehen sein.

5.    Die Klage betreffend Patentverletzung stützt sich nunmehr ausschliesslich auf den 

schweizerischen Teil des EP 4444 (kläg.act. 8; vgl. Art. 72 Abs. 1 PatG; Klage Rz. 230). 

Die Klägerinnen machen geltend, bei dem von der Beklagten 1 vertriebenen 

lösungsmittelfreien, luftdichten "Randanschlusskleber" "E." (kläg.act. 17-19, 

insbesondere kläg.act. 18 S. 4 und 16) seien sämtliche Anspruchsmerkmale von EP 

4444 vorhanden. Es liege somit eine identische Verletzung bzw. Nachmachung vor. 

Insbesondere handle es sich bei "E." um eine Dichtmasse mit einem entsprechenden 

Standvermögen (kläg.act. 58). "E." sei einkomponentig (kläg.act. 59) und stelle eine 

Dispersion von Vinylpolymeren bzw. Polyacrylaten in einem wässrigen Medium dar. 

Schliesslich seien auch die weiteren Merkmale betreffend Gewichtsteile, flüchtige 

organische Verbindungen (VOC), selbstklebende Eigenschaft, Schälhaftung und 

Glasübergangstemperatur erfüllt (Klage Rz. 182 ff.). Ein Weiterbenutzungsrecht 

aufgrund einer Vorbenutzung durch das Produkt I. 33 bestehe nicht, nachdem dieses 

nicht die gleichen Merkmale aufweise wie EP 4444 (Klage Rz. 226 ff.). Insgesamt stelle 

somit die Herstellung der angegriffenen Dichtmasse "E." durch die Beklagte 2 und 

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deren Anbieten und Vertrieb durch die Beklagte 1 eine identische Verletzung der 

Ansprüche 1, 2, 4, 7 und 13 von EP 4444 im Sinne von Art. 66 lit. a PatG sowie 

Teilnahme an einer identischen Verletzung der Ansprüche 15 und 16 von EP 4444 im 

Sinne von Art. 66 lit. d PatG dar. Ein Weiterbenutzungsrecht nach Art. 35 PatG scheide 

mangels Identität mit dem vorbenutzten Produkt I. 33 aus (Klage Rz. 229).

Die Beklagten bestritten eine Patentverletzung und hielten unter anderem fest, eine 

solche sei insbesondere schon deshalb nicht gegeben, wenn auf die Behauptungen 

der Klägerinnen, wonach Klebemassen und Dichtmassen fundamental verschieden 

seien, abgestellt werde, nachdem das angebliche Verletzungsprodukt "E." ein 

Randanschlusskleber und nicht eine Dichtungsmasse sei. Entgegen den Behauptungen 

der Klägerinnen ermögliche das Kriterium "Standfestigkeit" keine Unterscheidung 

zwischen Klebemassen und Dichtmassen (vgl. bekl.act. 3 S. 10f.; bekl.act. 12 S. 6f. 

und S. 13). Nicht zutreffend sei auch die Behauptung der Klägerinnen, der 

Randanschlusskleber "E." sacke vor dem Abtrocknen nicht ab bzw. laufe nicht ab und 

sei deshalb eine Dichtmasse. "E." sei "fliessfähig" wie auch ein UHU-Alleskleber oder 

Zahnpasta, die man aus der Tube/Kartusche pressen könne; diese Eigenschaft, nicht 

"abzusacken" bzw. nicht "herunterzulaufen", mache jedoch aus einem Kleber 

offensichtlich keine Dichtmasse (Klageantwort Rz. 23 ff., Rz. 49 ff.). Die Beklagten 

machten zudem geltend, es bestehe ein Weiterbenutzungsrecht basierend auf I. 33, 

welches von der Beklagten 2 seit 1998 erfolgreich vertrieben werde (Klageantwort Rz. 

117f.).

Nachdem die Beklagten widerklageweise die Nichtigkeit von EP 4444 und CH 1111 

geltend machen, und sich im Massnahmeverfahren aufgrund des Kurzgutachtens von 

F. ergab, dass CH 1111 glaubhaft zufolge ungenügender Offenbarung und mangels 

erfinderischer Tätigkeit nichtig ist, ist zunächst die Frage der Gültigkeit von EP 4444 

und CH 1111 zu prüfen.

III.

1.    Gemäss Art. 50 Abs. 1 PatG bzw. Art. 83 EPÜ ist die Erfindung im Patentgesuch 

so darzulegen, dass der Fachmann sie ausführen kann. Die fehlende oder 

ungenügende Offenbarung der Erfindung in der Patentschrift ist ein Nichtigkeitsgrund 

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(Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG bzw. Art. 138 Abs. 1 lit. b EPÜ). Genügend ist eine 

Offenbarung dann, wenn eine Fachperson mit ihren normalen Fähigkeiten die Erfindung 

anhand der Patentschrift in der vollen beanspruchten Breite ausführen kann, ohne 

wiederum erfinderisch tätig werden zu müssen (P. Heinrich, Kommentar 

Schweizerisches Patentgesetz/Europäisches Patentübereinkommen, Zürich 1998, N 

50.01, 50.03; Schachenmann/Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, 

Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 15.12f., 15.18, 

15.20f.).

a)    Wie erwähnt, erstattete der Experte F. im Rahmen des vorsorglichen 

Massnahmeverfahrens ein Kurzgutachten betreffend die Gültigkeit von CH 1111. Die 

Parteien hatten im Schriftenwechsel die Einholung einer Expertise beantragt. An 

Schranken hielten die Beklagten fest, aufgrund des Gutachtens von F. und des 

Beschlusses des Deutschen Bundespatentgerichts vom 8. Mai 2006 betreffend das 

Deutsche Patent DE 2222 sei die Nichtigkeit der Streitpatente nachgewiesen. Es sei 

deshalb für den Entscheid des Handelsgerichts kein neues Gutachten nötig. Die 

Klägerinnen beantragten an Schranken, es sei ein neues, umfassendes Gutachten 

einzuholen.

Bei dem im Rahmen des Massnahmeverfahrens (HG.2005.124-HGP) eingeholten 

Gutachten wurde der Experte F. darauf hingewiesen, dass es um die Erstattung einer 

gerichtlichen Kurzexpertise gehe, das Grundlage für die Glaubhaftmachung der 

entsprechenden Parteibehauptungen bilde (Entscheid Handelsgerichtspräsident vom 

23.06.2008 S. 9 E. I.10). Nachdem es vorliegend um den Nachweis und nicht lediglich 

um die Glaubhaftmachung der geltend gemachten Nichtigkeit von EP 4444 und CH 

1111 geht, kann das Gutachten von F. nicht ohne weiteres Grundlage für das 

vorliegende Urteil sein. Auch aus dem Beschluss des Bundespatentgerichts vom 8. Mai 

2006 kann nicht ohne weiteres auf die Nichtigkeit der Streitpatente geschlossen 

werden, nachdem es in jenem Entscheid um DE 2222 geht und die Klägerin 1 im 

Massnahmeverfahren geltend machte, die Begründung des Bundespatentgerichts sei 

derart mangelhaft, dass sich aus dieser für die Frage der Rechtsbeständigkeit von 

CH 1111 nichts ableiten lasse (Entscheid vom 23.06.2008 S. 10 E. I.12). Das 

Handelsgericht ordnete deshalb mit Beweisbeschluss vom 8. Juni 2009 zur Frage der 

Rechtsbeständigkeit der Streitpatente die Einholung eines Gutachtens an (vgl. BGE 

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132 III 83 ff.; Heinrich, PatG/EPÜ, N 76.15 ff.; J.J. Zürcher, in: Bertschinger/Münch/

Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, N 19.90 ff.). Dabei sollte sich 

der Gutachter mit den Schlussfolgerungen des Gutachtens von F., wonach CH 1111 

nicht genügend offenbart sei, auseinandersetzen und entsprechend die Frage 

beantworten, ob EP 4444 und CH 1111 genügend offenbart sind (Beweisbeschluss 

Ziff. 1c). Ferner sollte er Auskunft geben, ob das Gutachten von F. aus der Sicht eines 

ordentlichen Gutachterauftrags zu ergänzen sei (Beweisbeschluss Ziff. 1d). Das 

Bundespatentgericht war im Beschluss vom 8. Mai 2009 zum Schluss gekommen, 

DE 2222 sei in Berücksichtigung der DE OS 3333 (OS H.) nicht neu, weshalb dem 

Gutachter die Fragen vorgelegt werden, ob die Streitpatente neu in Berücksichtigung 

der OS H. sind, und soweit dies zutrifft, inwieweit sie in Berücksichtigung der OS H. auf 

einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (Beweisbeschluss Ziff. 1a und 1b).

b)    Die Klägerinnen beantragten an Schranken, der mit der Erstellung des Gutachtens 

im Massnahmeverfahren beauftragte Gutachter F. sei im vorliegenden Verfahren nicht 

mehr mit der Erstellung eines neuen, umfassenden Gutachtens zu beauftragen. Sie 

machten im wesentlichen geltend, F. sei befangen und verfüge nicht über das 

notwendige Fachwissen eines Durchschnittsfachmanns.

aa) Die Klägerinnen brachten vor, die Klägerin 1 habe in verschiedenen Schreiben vor 

der Erstellung des Gutachtens erhebliche Bedenken an den fachlichen Fähigkeiten von 

F. geäussert und nach Vorliegen des Gutachtens dieses unmissverständlich kritisiert. 

Nachdem diese Eingaben F. bekannt seien, scheine das Verhältnis zwischen der 

Klägerin 1 und F. negativ belastet, weshalb berechtigte Zweifel an dessen 

Unbefangenheit bestünden. F. könne aber auch im neuen Gutachten deshalb nicht 

mehr von seinem Standpunkt abweichen, weil er damit die Klägerin 1, die sein 

Gutachten im Massnahmeverfahren so harsch kritisiert habe, in ihrer Kritik nachträglich 

bestätigen würde.

Der Sachverständige muss von den Verfahrensbeteiligten unabhängig sein und muss 

strenge Unparteilichkeit wahren. Da er Gehilfe des Richters ist, gelten für ihn die 

Ausstandsgründe sachgemäss (Art. 29 Abs. 1, Art. 30 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 1 EMRK; 

Art. 113 Abs. 3 ZPO; Art. 55 GerG; Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur 

Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, Bern 1999, N 3 zu Art. 113, N 1 zu Art. 

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114 ZPO; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. A., Bern 2006, 10 

Rz. 154; BGE 131 I 27 E. 1.3; 131 I 113 E. 3.6; 126 III 253f. E. 3c; 125 II 541 E. 4a; 124 I 

34; BGE 4P.254/2006 vom 06.12.2006 und dazu SZZP 2007, S. 126 ff.; SG GVP 1999 

Nr. 53; SG GVP 1994 Nr. 47; Christoph Leuenberger, Die Rechtssprechung des 

Bundesgerichts zum Zivilprozessrecht im Jahre 2005, ZBJV 2007, S. 157 ff.; Kiener/

Krüsi, Die Unabhängigkeit von Gerichtssachverständigen, ZSR 2006 I S. 487 ff.; Alfred 

Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, AJP 1999, S. 567 ff.; 

Alfred Bühler, Die Stellung von Experten in der Gerichtsverfassung - insbesondere im 

Spannungsfeld zwischen Gericht und Anwaltschaft, SJZ 2009, S. 329 ff.). Befangenheit 

ist anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die 

Unparteilichkeit des Sachverständigen zu erwecken. Es genügt, wenn Tatsachen 

vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit 

objektiv zu begründen vermögen (BGE 131 I 113 E. 3.4; 124 I 123 E. 3a; Vogel/Spühler, 

Zivilprozessrecht, 3 Rz. 39). Ein Richter, der eine vorsorgliche Massnahme erlassen hat, 

bzw. ein Sachverständiger, der im Massnahmeverfahren ein Gutachten verfasst hat, 

muss grundsätzlich im folgenden Hauptprozess nicht in den Ausstand treten, dies u.a. 

auch deshalb, weil sich das Verfahren über vorsorgliche Massnahmen während der 

Dauer oder vor Einleitung eines Hauptprozesses ganz wesentlich vom 

zugrundeliegenden Hauptprozess unterscheidet (SG GVP 1999 Nr. 53). Eine 

Befangenheit für den Hauptprozess ist auch dann zu verneinen, wenn ein 

erstinstanzlicher Gerichtspräsident ein Gesuch wegen Aussichtslosigkeit abgewiesen 

hatte, welcher Entscheid in der Folge vom Obergericht aufgehoben wurde; zur 

Annahme der Befangenheit des betreffenden Richters müssen weitere Gründe 

hinzutreten (BGE 131 I 113). Bei der Personalunion zwischen dem Richter, der über die 

Anordnung vorsorglicher Massnahmen entscheidet, und dem in der Hauptsache 

entscheidenden Richter ist eine Befangenheit wegen Vorbefassung grundsätzlich zu 

verneinen, da der vorläufige Rechtsschutz, auch wenn er stets den materiellrechtlichen 

Anspruch zum Gegenstand hat, anderen Zielen, insbesondere der Sicherung von 

Ansprüchen, dient und zudem auf bloss glaubhaft gemachten Tatsachen beruht und 

den Entscheid im Hauptprozess nicht präjudiziert (BGE 131 I 119 E. 3.6 mit Hinweis auf 

n.p. BGE 4C.514/1996 vom 15.12.1997; vgl. dazu Leuenberger, ZBJV 2007, S. 158f.). 

Das Verhalten eines Sachverständigen gegenüber einer Partei kann den Anschein der 

Befangenheit begründen, wenn daraus nach objektiver Betrachtung inhaltlich oder 

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durch die Art der Kommunikation auf besondere Sympathien oder Antipathien oder auf 

eine Ungleichbehandlung der Prozessbeteiligten geschlossen werden kann; dies ist 

aber nicht der Fall, wenn mit einer Feststellung keine Bewertung verbunden ist (BGE 

120 V 365f. E. 3b; vgl. BGE 4P.254/2006; Kiener/Krüsi, a.a.O., S. 504f.). Zu 

berücksichtigen ist dabei der Umstand, dass einzelne Parteien bewusst und mit den 

verschiedensten Mitteln (z.B. verbale Attacken, Vorwurf der Unfähigkeit, offensichtlich 

unbegründete Ablehnungsbegehren) versuchen können, den Sachverständigen zu 

provozieren, um daraufhin seine Unabhängigkeit in Zweifel zu ziehen. Reaktionen des 

Experten vermögen dabei nur dann einen Ausstandsgrund zu setzen, wenn sie objektiv 

betrachtet unverhältnismässig sind. Ansonsten hätten es die Parteien in der Hand, 

missliebige Gutachter ohne hinreichende Gründe des Amtes zu entledigen (Kiener/

Krüsi, a.a.O., S. 505 m.w.H.).

Vorliegend hat der Experte F. im Rahmen des Massnahmeverfahrens ein Gutachten 

verfasst, welches ausschliesslich CH 1111 und nicht auch EP 4444 betraf. Wie 

erwähnt, hatte F. ein Kurzgutachten zu verfassen, wobei es im Massnahmeverfahren 

um das Glaubhaftmachen der Rechtsbeständigkeit von CH 1111 ging. Wie erwähnt, 

muss ein Massnahmerichter bzw. ein Gutachter, der im Massnahmeverfahren ein 

Gutachten verfasst hat, grundsätzlich im Hauptverfahren nicht in den Ausstand treten. 

Entgegen der Auffassung der Klägerinnen besteht kein Grund, generell die 

Anforderungen beim Experten höher anzusetzen als beim Richter, es sei denn, es 

würden weitere Gründe hinzukommen, die auf eine Befangenheit des Experten 

schliessen lassen. So ist ein Experte ebenso wie ein Richter imstande, 

unvoreingenommen ein Gutachten zu erstatten. Im Massnahmeverfahren (HG.

2005.124-HGP) wurde F. zum Experten bestimmt, nachdem die Parteien keine 

hinreichend begründeten Einwände gegen ihn vorgebracht hatten (Entscheid vom 

23.06.2008 S. 7 E. I.8). Im Schreiben vom 2. Februar 2006 äusserte die Klägerin 1 

Bedenken gegenüber F in fachlicher Hinsicht, da er aufgrund seines Studiums der 

organischen und anorganischen Chemie soweit ersichtlich keine praktische Erfahrung 

auf dem Gebiet der Polymerchemie habe (HG.2005.124-HGP/Ger.act. 17). Der Experte 

F. hielt in der Folge selber fest, es bestehe in der Tat die Problematik, dass er als 

Patentanwalt nicht über die spezialisierte Erfahrung eines in diesem Gebiet tätigen 

Praktikers/Durchschnittsfachmanns verfüge. F. wurde entsprechend angewiesen, nach 

Durchsicht der Akten dem Gericht mitzuteilen, ob ein aussenstehender Experte 

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 16/30

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beizuziehen sei (Entscheid vom 23.06.2008 S. 7 E. I.8). In der Folge ersuchte F. nicht 

um Beizug eines zusätzlichen Experten, woraus zu schliessen ist, dass er das 

Gutachten gestützt auf seine Fachkunde erstatten konnte. Es liegen keine Hinweise 

dafür vor, dass der Experte aufgrund des Einwandes der beschränkten Fachkenntnisse 

auf dem Gebiet der Polymerchemie ein Gutachten einseitig zu Lasten der Klägerin 1 

erstellt hätte. Die Klägerinnen haben in diesem Zusammenhang auch keine 

entsprechenden, substantiierten Ausführungen gemacht. In der Eingabe vom 9. März 

2006 verlangte die Klägerin 1 ein Doppelteam von Experten (HG.2005.124-HGP/

Ger.act. 28 Rz. 25 ff.) und in der Eingabe vom 3. April 2006 hielt sie wörtlich fest, sie 

wolle "sich aber gegenüber dem Vorschlag des Gerichts, Herrn Patentanwalt F. als 

Patentexperten zu bestellen, nicht verschliessen, sofern - wie von den 

Gesuchsgegnerinnen in ihrer Vernehmlassung vom 9. Januar 2006, S. 25, beantragt - 

vorab das Fachwissen von Herrn F. auf dem Gebiet der Polymerchemie und der 

Dichtmassen und Klebstoffe geklärt wird" (HG.2005.124-HGP/Ger.act. 42). Diesen 

Einwand berücksichtigte der Handelsgerichtspräsident - wie erwähnt - mit der 

Möglichkeit des Beizugs eines weiteren Experten mit den entsprechenden 

Spezialkenntnissen. Auch in den weiteren Schreiben vom 20. April und 12. Mai 2006 

(HG.2005.124-HGP/Ger.act. 49 und 57) erklärte sich die Klägerin 1 unter dem 

erwähnten Vorbehalt mit der Ernennung von F. einverstanden, wobei sie ausdrücklich 

verlangte, es sei in der schriftlichen Experteninstruktion festzuhalten, beide Parteien 

verlangten, es sei das Fachwissen von F. auf dem Gebiet der Polymerchemie, 

Dichtmassen und Klebstoffe zu klären. Insgesamt hat die Klägerin 1 zwar in sachlicher 

Weise Einwände betreffend den Umfang des Spezialwissens von F. erhoben. Es liegen 

keine Hinweise dafür vor, dass diese geeignet waren, den Experten negativ zu 

beeinflussen. Eine Befangenheit ist aber in diesem Zusammenhang auch deshalb nicht 

anzunehmen, da diese, wenn jede kritische Äusserung einer Partei zur Befangenheit 

des Experten führen würde, nach Belieben die Ernennung eines bestimmten Experten 

verhindern könnten.

Das soeben Ausgeführte gilt auch in Bezug auf das Verhalten der Parteien nach 

Erstattung des Gutachtens. So ist es für einen Experten - wie auch für das Gericht - zu 

erwarten, dass sich die Parteien, insbesondere diejenige, deren Standpunkt vom 

Experten nicht geteilt wurde, kritisch über das Gutachten äussert. Die Klägerin 1 hat 

ihre im Schreiben vom 12. Oktober 2007 (HG.2005.124-HGP/Ger. act. 106) 

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 17/30

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vorgebrachten Einwendungen, sie erachte das Gutachten von F. als ungenügend und 

zweifle an der Tauglichkeit des Sachverständigen, in keiner Weise substantiiert 

begründet. Die nur allgemein gehaltenen und nicht im Einzelnen begründeten Vorwürfe 

der Klägerin 1 waren deshalb nicht geeignet, eine Befangenheit von F. zu begründen. 

Die Klägerin 1 hatte auf die Einreichung von Ergänzungsfragen verzichtet, womit für 

den Experten F. auch nicht ersichtlich war, aus welchen Gründen die Klägerin 1 zu 

diesem Schluss kam.

Die Klägerinnen führen nicht aus, F. habe im Rahmen des Massnahmeverfahrens ein 

Verhalten an den Tag gelegt, das dessen Befangenheit zu begründen vermöchte. 

Indem die Klägerin 1 im Massnahmeverfahren keine Ergänzungsfragen gestellt und 

auch den Entscheid vom 23. Juni 2008 nicht angefochten hat, kann sie mit ihren 

Vorbringen, weshalb das Gutachten fachlich ungenügend sei, nicht gehört werden. 

Nachdem F. - wie erwähnt - ein Kurzgutachten im Rahmen eines 

Massnahmeverfahrens erstattet hat, ist er - wie auch der Richter in einem 

nachfolgenden Hauptverfahren - nicht an die Schlussfolgerungen des Kurzgutachtens 

gebunden, sofern insbesondere aufgrund der zusätzlich eingereichten Akten, allenfalls 

zusätzlich eingeholter Beweise sowie weiterer fachlicher Abklärungen und unter 

Einbezug eines zusätzlichen spezialisierten Experten andere Schlussfolgerungen zu 

ziehen sind. Insgesamt liegen keine besonderen Umstände vor, die auf eine 

Befangenheit des Experten F. schliessen lassen.

bb) Die Klägerinnen wiesen darauf hin, dass die Klägerin 1 im Massnahmeverfahren die 

Beauftragung eines Doppelteams von Experten beantragt habe. Der Experte F. verfüge 

als Chemiker nicht über die spezialisierte Erfahrung des Durchschnittsfachmanns auf 

dem Gebiet der Polymerchemie oder der Dichtmassen und Klebstoffe. Dies sei umso 

schwerwiegender, als er in seinem Gutachten die ungenügende Offenbarung der 

Erfindung behaupte, wo das Wissen des Durchschnittsfachmanns von besonderer 

Bedeutung sei.

Wie bereits ausgeführt, hat die Klägerin 1 nach Vorliegen des Gutachtens von F. keine 

Ergänzungsfragen gestellt, und der Entscheid vom 23. Juni 2008 (HG.2005.124-HGP) 

ist rechtskräftig. Sie hat auch nicht hinreichend substantiiert ausgeführt, aus welchen 

Gründen das Gutachten fachlich ungenügend sei. Sie ist deshalb nicht mit Rügen zu 

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hören, die sie im Massnahmeverfahren bzw. bei Erhebung eines Rechtsmittels hätte 

erheben können. Es bestand im Massnahmeverfahren kein Anlass zur Annahme, das 

Gutachten von F. sei ungenügend (Entscheid vom 23.06.2008 S. 19 ff. E. 4), so dass 

ein neuer Sachverständiger zu bestellen gewesen wäre (Art. 115 Abs. 3 ZPO). Im 

Entscheid vom 23. Juni 2008 wurde festgehalten, F. habe anlässlich eines 

Telefongesprächs selber ausgeführt, es bestehe die Problematik, dass er als 

Patentanwalt nicht über die spezialisierte Erfahrung eines Praktikers/

Durchschnittsfachmanns verfüge. Gleichzeitig hielt er fest, fachlich imstande zu sein, 

das Kurzgutachten zu erstatten. F. sollte, wie erwähnt, dem Gericht mitteilen, ob ein 

weiterer Experte für die Ausarbeitung des Gutachtens beizuziehen sei (Entscheid S. 7 

E. I.8 und S. 20 E. II.4a). Wie im Entscheid festgehalten wurde, erfolgte seitens des 

Experten F. im Laufe der Ausarbeitung des Gutachtens keine entsprechende 

Mitteilung, weshalb der Schluss gezogen wurde, dass sich der Experte nach erfolgter 

Durchsicht der Akten imstande gesehen hatte, den Sachverhalt ohne Beizug eines 

Praktikers zu beurteilen (Entscheid S. 20 E. II.4a). Der Experte war als Chemiker 

imstande, eine Expertise auf dem Gebiet der Polymerchemie zu erstatten, 

insbesondere weil er in erster Linie die Frage der hinreichenden Offenbarung prüfte. 

Diese wiederum hätte nicht von einem Spezialisten auf dem Gebiet der Polymerchemie 

ohne das Wissen und die Erfahrung eines Patentanwalts beantwortet werden können.

Die Klägerinnen können nicht mit dem Einwand gehört werden, es sei fragwürdig, wenn 

ein Gerichtsexperte in einem Gebiet, in dem er - sogar nach seiner eigenen 

Einschätzung - nicht fachkundig sei, selber entscheiden müsse, ob sein Fachwissen für 

die Erstellung eines Gutachtens ausreiche oder ob er auf einen zusätzlichen 

technischen Sachverständigen angewiesen sei. Wie erwähnt, hat die Klägerin 1 im 

Massnahmeverfahren weder Ergänzungsfragen gestellt noch gegen den Entscheid ein 

Rechtsmittel ergriffen, und sie hat auch nicht hinreichend substantiierte, fachliche 

Einwendungen gegen das Gutachten vorgebracht. Sie kann das in jenem Verfahren 

Versäumte nicht im vorliegenden nachholen. Im Übrigen ist festzuhalten, dass es, 

nachdem die Rechtsbeständigkeit von CH 1111 lediglich glaubhaft zu machen war, 

und Beweisabnahmen nur eingeschränkt erfolgten (vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2 

zu Art. 201 ZPO), sachgerecht war, wonach der Experte aufgrund seiner 

Fachkenntnisse prüfte, wie weit er imstande war, das Gutachten zu erstatten. Der 

Experte war dabei imstande, sachgerecht zu entscheiden, ob entsprechend den zu 

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beantwortenden Fragen ein Spezialist auf dem Gebiet der Polymerchemie beizuziehen 

war. Ein solcher Beizug erübrigte sich, nachdem der Experte F. u.a. zum Schluss kam, 

unter Annahme der Arbeitshypothese von erfüllter Neuheit und erfinderischer Tätigkeit 

sei in CH 1111 die Erfindung nicht so dargelegt, dass der Fachmann diese 

wiederholbar ausführen könne. In keiner Weise begründet und belegt ist die 

Behauptung der Klägerinnen an Schranken, gerade für die Beurteilung der Offenbarung 

sei das Fachwissen des Durchschnittsfachmanns in besonderem Masse von 

Bedeutung; im Gutachten von F., auf das im Entscheid vom 23. Juni 2008 abgestellt 

worden war, ging der Experte davon aus, dass "nicht ersichtlich [sei], wo in CH 1111 

eine spezifisch nacharbeitbare Zusammensetzung beschrieben ist" (Gutachten S. 7). 

Lag aber keine und nicht nur eine ungenügende entsprechende Beschreibung vor - CH 

1111 nennt keine chemischen Zusammensetzungen -, konnte dies vom Experten, auch 

wenn er nicht Spezialist auf dem Gebiet der Polymerchemie ist, schlüssig festgestellt 

werden. Die Klägerinnen haben in keiner Weise substantiiert dargelegt, in welcher 

Weise das Wissen eines Spezialisten auf dem Gebiet der Polymerchemie vorliegend 

von entscheidender Bedeutung hätte sein sollen. Im rechtkräftigen Entscheid vom 23. 

Juni 2008 wurden Ausführungen zu den Einwänden der Klägerin 1 in Bezug auf die 

Schlussfolgerungen und deren Begründung gemacht, und es wurde unter anderem 

festgehalten, dass der Experte sehr wohl imstande sei, sich differenziert zu Fragen der 

Polymerchemie zu äussern (Entscheid S. 19 ff. E. 4).

c)    Insgesamt kann weder angenommen werden, dass F. befangen ist, noch liegen 

Hinweise vor, dass er nicht über hinreichende Fachkenntnisse zur Beurteilung der 

Rechtsbeständigkeit von CH 1111 verfügt. Nachdem F. bereits über erhebliche 

Kenntnisse betreffend das Massnahmeverfahren und CH 1111 verfügt, erschien es 

insbesondere auch aus prozessökonomischen Gründen sachgerecht, für die Frage der 

Rechtsbeständigkeit von EP 4444 und CH 1111 F. zum Experten zu bestimmen. Dabei 

ging das Gericht davon aus, dass es dem Experten durchaus möglich ist, sich 

insbesondere durch Konsultation von Fachliteratur das notwendige zusätzliche 

Fachwissen, insbesondere auf dem Gebiet der Polymerchemie, zu erarbeiten.

2.    In Ziff. 3 des Beweisbeschlusses vom 8. Juni 2009 wurden die Klägerinnen 

aufgefordert, einen Beweiskostenvorschuss von Fr. 20'000.-- zu bezahlen (Art. 99 

i.V.m. Art. 274 Abs. 1 lit. c ZPO). Im Rahmen des Beweisbeschlusses äussert sich die 

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Beweisführungslast bzw. die subjektive Beweislast dadurch, dass die betreffende 

Partei für die Durchführung eines Gutachtens zur Bezahlung eines 

Beweiskostenvorschusses aufgefordert wird. Vorschusspflichtig ist somit, in wessen 

Interesse die Beweiserhebung erfolgt (Art. 274 Abs. 1 lit. c ZPO; Leuenberger/Uffer-

Tobler, N 7a zu Art. 99 ZPO). Die Beweisführungslast folgt grundsätzlich der objektiven 

Beweislast, sofern es um den Hauptbeweis geht (Art. 8 ZGB; vgl. Leuenberger/Uffer-

Tobler, N 3 Vorbem. zu Art. 90 ff. ZPO). Will die Gegenpartei den Gegenbeweis führen, 

liegt die Beweisführungslast bei ihr, auch wenn die Hauptpartei (im objektiven Sinn) 

beweisbelastet ist. Beantragt eine Partei eine Oberexpertise oder die Beantwortung 

von Ergänzungsfragen, um den Gegenbeweis zu führen, so trifft diejenige Partei die 

Beweisführungslast und damit die Vorschusspflicht, die den entsprechenden Antrag 

gestellt hat (Leuenberger/Uffer-Tobler, N 7b zu Art. 99, N 4b zu Art. 274 ZPO; Frank/

Sträuli/Messmer, N 2 zu § 83 ZPO/ZH).

Vorliegend machen die Klägerinnen eine Patentverletzung gestützt auf den 

schweizerischen Teil von EP 4444 durch die Beklagten geltend. Sie haben somit die 

Rechtsbeständigkeit von EP 4444 und die erfolgte Verletzung nachzuweisen und sind 

damit diesbezüglich vorschusspflichtig. In Bezug auf CH 1111 besteht ein im 

Massnahmeverfahren eingeholtes Gutachten, welches dessen Rechtsbeständigkeit 

verneint. Damit besteht ein erhöhter Anschein in Bezug das in erster Linie auf 

genügende Offenbarung sowie ferner auch auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit 

geprüfte Schweizer Patent (Heinrich, PatG/EPÜ, N 59.02), dass dieses nicht 

rechtsbeständig ist. Obwohl die Beklagten widerklageweise die Nichtigkeit von CH 

1111 gelten machen, rechtfertigt es sich vorliegend angesichts des erheblichen 

Anscheins der fehlenden Rechtsbeständigkeit von CH 1111, die Klägerinnen auch in 

Bezug auf diese Frage zur Leistung eines Vorschusses verpflichten. Zu berücksichtigen 

ist ferner - wie nachfolgend auszuführen ist - der Umstand, dass die Streitpatente, 

abgesehen von einem minimalen Unterschied bei der Offenbarung, praktisch identisch 

sind. 

Nach der Zustellung des Beweisbeschlusses erklärten die Klägerinnen mit Schreiben 

vom 19. Juni 2009, sie würden der Aufforderung des Gerichts zur Leistung eines 

Beweiskostenvorschusses in Kenntnis der möglichen Folgen dieses Verhaltens nicht 

nachkommen. Aufgrund dieser Erklärung erübrigte sich die Ansetzung einer Nachfrist 

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gemäss Art. 275 Abs. 2 ZPO. Nachdem der Beweiskostenvorschuss von den 

Klägerinnen nicht bezahlt worden ist, wird das für die Frage der Rechtsbeständigkeit 

der Streitpatente angeordnete Gutachten nicht eingeholt. Es ist ohne das Gutachten 

aufgrund der Akten ein Sachurteil zu fällen, auch wenn dieses nicht der wahren 

Sachlage, die allenfalls im Rahmen der Expertise hätte festgestellt werden können, 

entspricht (vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2c zu Art. 275 ZPO).

3.    Die Beklagten hielten an Schranken fest, die Nichtigkeit der Streitpatente stehe 

aufgrund des Gutachtens von F. und des Entscheids des Deutschen 

Bundespatentgerichts, welches die fehlende Neuheit festgestellt habe, fest. Nachdem 

kein neues Gutachten eingeholt werden konnte, sind in erster Linie die bereits 

bestehenden Feststellungen des Experten F. bzw. eines ausländischen Fachgerichts zu 

berücksichtigen.

a) aa)    Im Gutachten vom 28. September 2007 (insbes. in Ziff. 7 S. 8 ff.) begründet der 

Experte F. einlässlich, weshalb in CH 1111 die Erfindung nicht so dargelegt ist, dass 

der Fachmann diese wiederholbar ausführen kann. In der Schlussfolgerung nimmt er 

gleichsam als Arbeitshypothese an, dass der Gegenstand von CH 1111 neu sei und auf 

einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Gutachten S. 12 Ziff. 7.3 Mitte), und prüft dann, 

ob die Erfindung in CH 1111 ausreichend offenbart ist. Er hält fest, dass sowohl im 

allgemeinen Teil der Beschreibung als auch im einzigen Beispiel von CH 1111 keine 

spezifisch definierte Dichtmasse beschrieben werde, die für einen Vergleichsversuch 

verwendet werden könnte. Der Fachmann sei ausgehend von der Beschreibung und 

mit Hilfe seines Fachwissens nicht in der Lage, die patentgemässen Vinylpolymer-

Dispersionen bereit zu stellen. Der Experte führt weiter aus (Gutachten S. 8 ff. Ziff. 7.1 

und 7.2), dass die Zusammensetzung der "Dichtmasse", abgesehen vom nicht 

hinreichend spezifizierten Hinweis, dass es sich um Polymere handelt ("Vinylpolymere" 

bzw. "Vinylpolymere auf Basis von Acrylat- und/oder Methacrylatmonomeren"), nicht 

konkret und nachvollziehbar offenbart sei (Gutachten S. 11 Ziff. 7.3 erstes Lemma). Die 

Polymerdispersion sei für die Erzielung der spezifischen neuen und unerwarteten 

Eigenschaften entscheidend, da die "Dichtmasse" gemäss CH 1111 ausschliesslich 

aus der Polymerdispersion ("Vinylpolymere und Wasser") bestehe (Gutachten S. 11 Ziff. 

7.3 zweites Lemma). Nachdem eine unmittelbar nacharbeitbare Polymerdispersion, 

welche die gewünschten Eigenschaften aufweist, in CH 1111 nicht angegeben sei 

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(Gutachten S. 11 Ziff. 7.3 drittes Lemma), untersuchte der Experte bei CH 1111 auch 

weitere Anhaltspunkte für eine Offenbarung (Gutachten S. 11f. Ziff. 7.3 viertes bis 

siebtes Lemma). Schliesslich hält der Experte fest, dass eine Feinabstimmung der 

Eigenschaften der "Dichtmasse" gemäss CH 1111 mit Additiven im Rahmen 

fachüblicher Routine eingestellt werden könne. Eine solche Tätigkeit des Fachmanns 

könne aber keine erfinderische Tätigkeit begründen und komme daher unter der 

Arbeitshypothese, dass Neuheit und erfinderische Tätigkeit vorliegen, ebenfalls nicht 

als erfindungsgemäss in Betracht (Gutachten S. 12 Ziff. 7.3 letztes Lemma). Unter 

Annahme der Arbeitshypothese von erfüllter Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zieht 

deshalb der Experte das Fazit, dass in CH 1111 die Erfindung nicht so dargelegt ist, 

dass der Fachmann diese wiederholbar ausführen kann (Gutachten S. 12 Mitte).

Der Experte hat neben der genügenden Offenbarung die Neuheit gemäss Art. 7 Abs. 1 

und 2 PatG sowie die erfinderische Tätigkeit gemäss Art. 1 Abs. 2 PatG von CH 1111 

geprüft. In Bezug auf die Neuheit hält der Experte fest, die in CH 1111 beanspruchte 

Erfindung könne infolge der ungenügenden Erfindungsdefinition nicht als neu 

gegenüber dem Stand der Technik abgegrenzt werden. Da zwei unterschiedliche 

Zusammensetzungen gleiche oder vergleichbare physikalische Eigenschaften 

aufweisen könnten, könne die vergleichende Beurteilung von Zusammensetzungen 

aufgrund der physikalischen Eigenschaften alleine, ohne Berücksichtigung der an sich 

definierbaren Komponenten der Zusammensetzungen, keine Neuigkeit begründen 

(Gutachten S. 12 Ziff. 8). Denn beim Ausdruck "Dichtmasse" handle es sich um eine 

nicht-limitierende Zweckbestimmung (Gutachten S. 6f. Ziff. 6). In Bezug auf die 

erfinderische Tätigkeit von CH 1111 führt der Experte aus, die Erfindung sei nicht so 

definiert, dass sie vom Stand der Technik abgegrenzt werden könne. Wie einlässlich in 

Ziff. 2 des Gutachtens ausgeführt worden sei, seien gemäss Beschreibung von CH 

1111 die jeweiligen Additive dem Fachmann bekannt. Ebenso könnten vom Fachmann 

die Eigenschaften der "Dichtmasse" im Rahmen fachüblicher Versuche eingestellt 

werden. Eine Tätigkeit, welche der Fachmann mit seinem Fachwissen ausführen kann, 

ohne erfinderisch tätig zu werden, werde als naheliegend beurteilt. Eine blosse 

Optimierung der Eigenschaften einer Zusammensetzung gemäss dem Wissen des 

Fachmanns stelle keine erfinderische Lehre dar (Gutachten S. 13 Ziff. 9). Wenn man 

eine neue Zusammensetzung mit speziellen neuen Eigenschaften "auf der Basis eines 

Acrylats" bzw. "auf der Basis von Vinylpolymeren" patentrechtlich schützen und dem 

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Fachmann eine Lehre zum reproduzierbaren Handeln vermitteln wolle, sei es zwingend 

nötig, die Zusammensetzung des Acrylats bzw. des Vinylpolymers und allenfalls auch 

dessen Herstellung anzugeben (Gutachten S. 16 Mitte; vgl. zum Ganzen Entscheid vom 

23.06.2009 S. 12. ff. E. II.1, S. 21 ff. E. II.5/6).

Auf dieses Gutachten kann, nachdem die Klägerinnen den Kostenvorschuss nicht 

geleistet haben, auch im vorliegenden Verfahren abgestellt werden. Aufgrund des 

einlässlich und nachvollziehbar begründeten und damit nicht ungenügenden (Art. 115 

Abs. 3 ZPO; vgl. GVP 2000 Nr. 55) Gutachtens steht fest, dass CH 1111 zufolge 

ungenügender Offenbarung und mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nichtig 

ist.

bb) Eine Gegenüberstellung von CH 1111 ("Einkomponentige Dispersionsdichtmasse in 

Kartuschen"; kläg.act. 7) und EP 4444 ("Einkomponentige Dichtmasse auf Basis einer 

Polyacrylatdispersion"; kläg.act. 8) zeigt, dass die Streitpatente auf die gleiche Priorität 

(12.01.2000, DE 2222) zurückgehen und die identische Offenbarungsgrundlage haben. 

Mit der Klageantwort/Widerklage (Rz. 49) reichten die Beklagten als Anlage 1 (vgl. an 

Schranken von den Beklagten eingereichte Beilage "Merkmalsübersicht der 

Klagepatente im Vergleich zu DE OS 3333 [OS H.]") eine Merkmalsanalyse ein, in 

welcher u.a. der Gegenstand von EP 4444 und CH 1111 einander gegenüber gestellt 

werden. Sie führten aus, alle Merkmale von EP 4444 würden sich auch in CH 1111 

finden, lediglich in leicht unterschiedlicher Verteilung auf Haupt- bzw. Unteransprüche. 

Ein Unterschied bestehe in Bezug auf das Merkmal A, indem EP 4444 eine Dispersion 

von Polyacrylaten fordere, während CH 1111 eine Dispersion von Vinylpolymeren 

beanspruche. Bei Polyacrylaten handle es sich um eine Untergruppe von 

Vinylpolymeren. Sofern der neuheitsschädliche Stand der Technik die Neuheit des 

Merkmals Polyacrylatdispersion zerstöre, gelte dies auch für das Merkmal 

Vinylpolymerdispersion: Die Offenbarung des speziellen Begriffs sei neuheitsschädlich 

für den allgemeinen Begriff (Klageantwort Rz. 46 f., 49). Die Klägerinnen hielten in der 

Replik fest, die Beklagten würden zutreffend bemerken, dass sich alle Merkmale von 

EP 4444 auch in CH 1111 finden würden, allerdings in leicht unterschiedlicher 

Verteilung auf Haupt- bzw. Unteransprüche und mit leicht unterschiedlichem Wortlaut. 

Sie gaben die Merkmalsanalyse von EP 4444 und CH 1111, welche auf der 

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Merkmalsanalyse der Beklagten gründe, mit geringfügigen Änderungen in der Replik 

(Rz. 68) nochmals wieder.

Beide Parteien gehen somit davon aus, dass EP 4444 und CH 1111 praktisch identisch 

sind und sich insbesondere in Bezug auf Offenbarung, Neuheit und erfinderische 

Tätigkeit praktisch nicht unterscheiden. Besteht aber zwischen den beiden 

Streitpatenten ein minimaler und vorliegend nicht relevanter Offenbarungsunterschied, 

gelten die Feststellungen von F., wonach CH 1111 nicht genügend offenbart sei, 

uneingeschränkt auch für EP 4444. Ferner ist davon auszugehen, dass EP 4444 nicht 

neu ist und dem Patent keine erfinderische Tätigkeit zugrunde liegt. Dies führt zum 

Schluss, dass der schweizerische Teil von EP 4444 somit zufolge ungenügender 

Offenbarung und mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nichtig ist.

4.    Mit nachträglicher Eingabe vom 16. August 2006 (HG.2005.14-HGK, HG.2005.124-

HGP) reichten die Beklagten die Begründung des Beschlusses des Deutschen 

Bundespatentgerichts vom 8. Mai 2006 in der Einspruchssache betreffend das Patent 

DE 2222 (Beilage 1) ein und beantragten, die nachträgliche Eingabe sowie die 

Begründung des Beschlusses seien im Massnahmeverfahren wie auch im vorliegenden 

Verfahren zuzulassen und dem Gutachter F. zuzustellen. Die Klägerin 1 erhob in der 

Eingabe vom 25. August 2006 (HG.2005.124-HGP) keine Einwendungen gegen die 

Zulassung der nachträglichen Eingabe vom 16. August 2006 und des Beschlusses des 

Bundespatentgerichts (Art. 164 Abs. 3 ZPO), hielt aber fest, der Beschluss enthalte 

derart mangelhaft begründete Aussagen, dass sich daraus für die Frage der 

Rechtbeständigkeit von CH 1111 nichts ableiten lasse. Zudem habe das 

Bundespatentgericht offenkundig übersehen, dass die DE OS 3333 (OS H.; kläg. act. 

51) eine Dichtmasse beschreibe, die im Trockenzustand nicht selbstklebend sei. Die 

DE OS 3333 sei auch aus diesem Grund nicht neuheitsschädlich.

a)    Wie erwähnt, gehen EP 4444 und CH 1111 auf die gleiche Priorität zurück, d.h. auf 

das am 12. Januar 2000 angemeldete deutsche Patent DE 2222. Mit nachträglicher 

Eingabe vom 12. Mai 2006 (HG.2005.124-HGP) reichten die Beklagten u.a. die DE 

2222 "Einkomponentige Dichtmasse auf Basis einer Dispersion von Polyacrylaten, 

Verfahren zu deren Herstellung und System" (Beilage 1) ein und stellten u.a. den 

Antrag, dem Experten sei die Frage zu stellen, ob davon auszugehen sei, dass die DE 

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OS 3333 angesichts des Widerrufs von DE 2222 durch das Bundespatentgericht am 8. 

Mai 2006 dem Gegenstand von CH 1111 patenthindernd entgegenstehe. Sie reichten 

eine Konkordanzliste der Patentansprüche CH 1111 und DE 2222 (Beilage 2) ein und 

hielten fest, die Ansprüche von CH 1111 und des deutschen Prioritäts-Schutzrechts 

seien, soweit es für die Rechtsbeständigkeit im Hinblick auf die DE OS 3333 (OS H.) 

gemäss Beschluss des Bundespatentgerichts von Bedeutung sei, deckungsgleich. Die 

Klägerin 1 erhob in der Eingabe vom 19. Mai 2006 (HG.2005.124-HGP) keine 

Einwendungen gegen die Zulassung der nachträglichen Eingabe vom 12. Mai 2006 und 

die eingereichten Beilagen (Art. 164 Abs. 3 ZPO), beantragte u.a. aber, die Frage der 

Beklagten, ob DE OS 3333 CH 1111 patenthindernd entgegenstehe, sei dem Experten 

nicht zu unterbreiten. Sie machte jedoch insbesondere nicht geltend, die von den 

Beklagten eingereichte Konkordanzliste der Patentansprüche CH 1111 und DE 2222 

(Beilage 2) sei nicht zutreffend.

In der Duplik/Widerklagereplik vom 6. Juli 2006 verwiesen die Beklagten auf den 

Beschluss des Bundespatentgerichts vom 8. Mai 2006 (Rz. 20; vgl. bekl. act. 37-39) 

und hielten u.a. fest, dass der Wortlaut der erteilten Patentansprüche von DE 2222 

identisch sei mit EP 4444 (kläg. act. 35: Merkmalsübersicht von EP 4444, CH 1111 und 

DE 2222 im Vergleich zum Stand der Technik, d.h. I. 33 und DE OS 3333 [OS H.). 

Während das Merkmal E (Tg unter 10°C) in CH 1111 bereits im Anspruch 1 enthalten 

sei, sei dieses Merkmal in EP 4444 und DE 2222 in Unteranspruch 4 enthalten (Duplik 

Rz. 27 und 119). Die Klägerinnen machten in der Widerklageduplik vom 18. Dezember 

2006 geltend, der Widerruf von DE 2222 durch das Bundespatentgericht sei zu Unrecht 

erfolgt und binde das Handelsgericht nicht (Widerklageduplik Rz. 9 und 11). Sie 

bestritten die Vorbringen der Beklagten in der Duplik Rz. 27 in keiner Weise, wonach 

aus bekl. act. 35 (Merkmalsanalyse) offensichtlich sei, dass EP 4444 und CH 1111 mit 

DE 2222 weitestgehend im Wortlaut identisch seien, EP 4444 sogar bis hin zur 

Anspruchsnummerierung (vgl. Widerklageduplik Rz. 65 als Stellungnahme zu Duplik 

Rz. 119, wo lediglich vermerkt wird, dass die Beklagten die Begründung des 

Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 08.05.2006 mit nachträglicher Eingabe 

vom 16.08.2006 zu den Akten des vorliegenden Verfahrens gereicht hätten).

Insgesamt steht somit unbestrittenermassen fest, dass der Wortlaut der erteilten 

Patentansprüche des für EP 4444 und CH 1111 prioritätsbegründenden DE 2222 

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praktisch identisch ist mit demjenigen der Ansprüche der Streitpatente, insbesondere 

mit EP 4444.

b)    In der Verhandlung vom 8. Mai 2006 widerrief der 15. Senat (Technischer 

Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts DE 2222 im Hinblick auf die DE OS 3333 

(OS H.; kläg. act. 51). Das Bundespatentgericht stellte dabei aus 

prozessökonomischen Gründen die Prüfung des durch Druckschriften dokumentierten 

Standes der Technik der aufwändigeren Prüfung der geltend gemachten 

Vorbenutzungen, z.B. I. 33, voran (Beschluss S. 37 ff.) und hielt fest, dass es einer 

einkomponentigen Dichtmasse mit den Merkmalen insbesondere gemäss 

Patentanspruch 1 bereits an der erforderlichen Neuheit gegenüber der Lehre gemäss 

der DE OS 3333 fehle (Beschluss S. 33 letzter Absatz; vgl. S. 40 vorletzter Absatz). 

Gemäss Ausführungen des Bundespatentgerichts bestehen bezüglich der Offenbarung 

keine Bedenken (Beschluss S. 35). Hingegen sei der Einwand der Einsprechenden 

weitgehend zutreffend, wonach in der gesamten Patentschrift und insbesondere auch 

im einzigen Ausführungsbeispiel nur vollkommen unkonkrete Angaben zu den 

verwendeten Komponenten gemacht würden und es mit den vorliegenden Angaben 

ohne unzumutbaren Aufwand nicht möglich sei, Dichtmassen herzustellen, welche die 

in DE 2222 definierten Eigenschaften aufweisen würden. In der Tat gehe aus der 

gesamten Patentschrift und insbesondere aus dem einzigen unkonkreten 

Ausführungsbeispiel nicht hervor, welche genauen stofflichen Merkmale für eine 

einkomponentige Dichtmasse im beanspruchten Umfang notwendig seien, damit die in 

den entsprechenden Merkmalen gemäss Streitpatent formulierten Eigenschaften erfüllt 

werden könnten. Das Bundespatentgericht hielt dann aber - ohne dies näher zu 

begründen - fest, die entsprechenden stofflichen Merkmale der beanspruchten 

einkomponentigen Dichtmasse seien zwar äusserst breit, aber doch noch so deutlich 

und vollständig gehalten, dass ein Fachmann die Lehre jedenfalls hinsichtlich der 

Bereitstellung einer diese stofflichen Merkmale umfassenden Zusammensetzung 

entsprechend den Funktionsmerkmalen des Streitpatents - wenn auch mit einigem 

Aufwand - ausführen könne (Beschluss S. 36f. E. III.3.c).

Das Bundespatentgericht untersuchte - wie erwähnt - die Abgrenzbarkeit der 

beanspruchten einkomponentigen Dichtmasse und damit die Frage der Neuheit 

gegenüber dem Stand der Technik, indem es DE OS 3333 (OS H.) heranzog (Beschluss 

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S. 37 ff.; vgl. dazu kläg. act. 35 und die von den Beklagten an Schranken eingereichte 

"Merkmalsübersicht der Klagepatente im Vergleich zu DE OS 3333 [OS H.]"). Gemäss 

Bundespatentgericht sind in der DE OS 3333 Massen zum Dichten auf Basis einer 

wässrigen Dispersion von Styrol-(Meth)Acrylat-Copolymeren mit 1-12 C-Atomen im 

Acrylat- bzw. Methacrylat-Teil beschrieben, die offensichtlich einkomponentig seien 

und damit die Merkmale 1, 1.1 und 2 (vgl. Beschluss S. 34 E. III.3.a) einer Dichtmasse 

gemäss Streitpatent, d.h. DE 2222, aufweisen würden. Bei den Styrol-(Meth)Acrylat-

Copolymer-Dispersionen handle es sich um Polyacrylat-Dispersionen entsprechend 

dem Merkmal 2 des Streitpatents (Beschluss S. 37 Mitte; Merkmal A gemäss kläg. act. 

35). Dass eine solche Dichtungsmasse des Weiteren im Nasszustand lediglich 0 bis 10 

Gew.-Teile flüchtige organische Verbindungen (VOC) aufweise und damit auch dem 

Merkmal 3 einer Dichtmasse gemäss Streitpatent genüge, ergebe sich aus den 

Ausführungsbeispielen in DE OS 3333, wonach flüchtige organische Verbindungen, 

dem Wortsinn des Streitpatents entsprechend, darin jedenfalls in nicht mehr als 10 

Gew.-Teilen enthalten seien (Beschluss S. 37 unten; Merkmal B gemäss kläg. act. 35). 

Mit den weiteren Merkmalen 4, 5 und 5.1 einer Dichtmasse gemäss Streitpatent lasse 

sich die beanspruchte einkomponentige Dichtmasse nicht von einer Dichtmasse auf 

Basis einer wässrigen Dispersion von insbesondere Styrol-Butylarylat-Copolymer-

Dispersionen gemäss Lehre der DE OS 3333 abgrenzen, weshalb die Neuheit zu 

verneinen sei. Denn die unter dem Namen Acronal 290 D handelsüblichen wässrigen 

Styrol-Butylarylat-Copolymer-Dispersionen der Ausführungsbeispiele in der DE OS 

3333 würden in Zusammensetzung mit verschiedenen üblichen, im Übrigen auch von 

der Lehre des Streitpatents umfassten Additiven eine dem Streitpatent entsprechende 

Haftklebrigkeit ergeben, dies insbesondere dann, wenn sich mit steigendem Zusatz 

eines Weichmachers, z.B. Polypropylenglykol 600, die Haftklebrigkeit des Polymerfilms 

erhöhe (Beschluss S. 38 oben; Merkmal C gemäss kläg. act. 35). Die mangelnde 

Eignung der Merkmale 4, 5 und 5.1 zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik 

ergebe sich bereits aus der Druckschrift "ASTM D 3121-94 'Standard Test Method for 

Tack of Pressure-Sensitive Adhesives by Rolling Ball', ASTM International, West 

Conshohocken, PA, USA" (vgl. Beilage 4 zur nachträglichen Eingabe der Beklagten 

vom 16.08.2006), wonach Untersuchungen des selben Polymerfilms bei verschiedenen 

Ausführenden (z.B. Laboratorien) um bis zu 50% unterschiedliche Zahlenwerte liefern 

würden, weshalb die Methode der rollenden Kugel ausdrücklich als nicht zur absoluten 

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Spezifikation von Endprodukten sondern lediglich als zur Qualitätskontrolle innerhalb 

eines Laboratoriums geeignet bezeichnet werde (Beschluss S. 39 Mitte; Merkmal C 

und Unteranspruch 12 von EP 4444 gemäss kläg. act. 35). Eine Abgrenzung gegenüber 

der Lehre gemäss DE OS 3333 ergebe sich auch nicht aufgrund der Merkmale 1.2 

(standfest), 1.3 (fliessfähig), 1.4 (aus einer Kartusche oder einem Kunststoffbeutel leicht 

herauspressbar), 6 (die Dichtmasse weist 1 bis 80 bzw. bis 70 Gewichtsteile Additive 

auf) und 6.1 (1 bis 70 Gewichtsteile Füllstoffe als Additive; vgl. Beschluss S. 34f.), so 

dass den entsprechenden Hilfsanträgen nicht entsprochen werden könne. Bei den 

Eigenschaften bzw. Funktionen "standfest, fliessfähig und aus einer Kartusche oder 

einem Kunststoffbeutel leicht herauspressbar" (Merkmale 1.2 - 1.4) handle es sich um 

zahlenmässig unbestimmt gehaltene und damit zur Abgrenzung ungeeignete 

Merkmale, unter die sich nicht nur die Dichtmassen gemäss Streitpatent, sondern 

letztlich auch alle Zusammensetzungen des Standes der Technik, die unter die 

stofflichen Merkmale 1.1, 1.2, 1.3, 6 und 6.1 fallen, zwangslos einordnen lassen 

würden. Das Bundespatentgericht könne einen stofflichen Unterschied der 

beanspruchten Dichtmasse gegenüber einer Masse zum Dichten gemäss DE OS 3333 

nicht feststellen (Beschluss S. 39 unten, S. 40 2. Absatz, S. 41 oben; Merkmal E, 

Unteranspruch 5 bzw. 3, Unteranspruch 13 bzw. 10 gemäss kläg. act. 35). Was die 

Verwendung der einkomponentigen Dichtmasse gemäss Streitpatent zum Abdichten 

und Anschliessen von Folien im Baubereich an Wänden aus Holz, Putz, Beton, 

Kalkstein oder Ziegelstein (Merkmal 7; vgl. Beschluss S. 35 Mitte) betreffe, so ergebe 

sich eine derartige Anwendbarkeit für den Fachmann in naheliegender Weise aus der 

DE OS 3333 in Verbindung mit dem Stand der Technik, wie er sich aus dem 

Prospektmaterial "B.-P. - Luftdicht verkleben von Dampfbremsen auf Mauerwerk" (vgl. 

Beilage 3 zur nachträglichen Eingabe der Beklagten vom 16.08.2006) darstelle. Denn in 

B.-P. werde eine einkomponentige lösungsmittelhaltige Klebe- und Dichtmasse auf 

Acrylatbasis zum luftdichten Verkleben von Dampfbremsen, darunter auch 

Polyethylenfolien, auf geeigneten Untergründen, z.B. Stein, Beton, Putz und Holz, an 

Wänden im Baubereich beschrieben. Ausgehend von DE OS 3333, wonach die dort 

beschriebene Dichtmasse u.a. auch zum Anschliessen von Fussbodenbelägen mit 

einer Rückenbeschichtung aus Polypropylen auf bauüblichen Untergründen geeignet 

sei, habe der Fachmann ohne Weiteres auch die ihm aus dem Prospektmaterial B.-P. 

bekannte Anwendungsmöglichkeit in Erwägung ziehen können, ohne dass es hierzu 

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erfinderischen Zutuns bedurft hätte (Beschluss S. 41 letzter Absatz; Anspruch 15 bzw. 

12, Anspruch 16 bzw. 13 gemäss kläg. act. 35).

c)    Insgesamt ist aufgrund der nachvollziehbaren und schlüssigen Ausführungen des 

Bundespatentgerichts davon auszugehen, dass DE 2222 und damit die Streitpatente 

auch wegen fehlender Neuheit nichtig sind. Mit nachträglicher Eingabe hatten die 

Beklagten die Ladung des EPA vom 23. Juni 2009 zur mündlichen Verhandlung im 

Einspruchsverfahren gegen EP 4444 (Klagepatent) eingereicht (Beilage 1). In der 

Zwischenmitteilung hielt die Einspruchsabteilung des EPA im Sinne einer vorläufigen 

Meinungsäusserung unter Berücksichtigung aller von den Parteien vorgebrachten 

Argumente und Beweismittel fest, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht die 

Erfordernisse des Art. 100(b) EPÜ erfülle, mithin die Erfindung nicht so deutlich und 

vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 83 EPÜ). Die aus 

zwei technischen Prüfern und einem Juristen zusammengesetzte Einspruchsabteilung 

hielt dabei insbesondere fest, in der gesamten Patentschrift werde zum einen keine 

konkrete Zusammensetzung der geeigneten Polyacrylate offenbart, und auch im 

Beispiel werde für das verwendete Polyacrylat keine konkrete 

Monomerzusammensetzung genannt. Zum andern könnten beliebige Mengen und 

Kombinationen von allen möglichen Additiven eingesetzt werden, die jeweils keinen 

besonderen Beschränkungen unterliegen würden. Die Patentschrift offenbare somit 

keine verallgemeinerungsfähige technische Lehre, die dem Fachmann das ganze 

Variantenspektrum, das unter die Definition der vorliegenden Ansprüche fällt, 

zugänglich mache. In Übereinstimmung mit dem Gutachten von F. kommt deshalb die 

Einspruchsabteilung zum vorläufigen Schluss, dass die Erfindung in EP 4444 

insgesamt nicht ausreichend offenbart sei. Die Klägerinnen wiesen in der Eingabe vom 

14. Juli 209 darauf hin, dass es sich dabei um eine vorläufige nicht bindende Meinung 

der Einspruchsabteilung handle, sie machten aber wiederum - was naheliegend 

gewesen wäre - keinerlei Ausführungen, aus welchen Gründen nach ihrer Auffassung 

die Erfindung in EP 4444 genügend offenbart sei. Damit kommt der 

Meinungsäusserung der Einspruchsabteilung ein erhöhter Beweiswert zu. Insgesamt ist 

festzuhalten, dass das Bundespatentgericht, welches - anders als der Experte F. und 

die Einspruchsabteilung des EPA - die Fragen der Offenbarung bzw. Ausführbarkeit 

nicht vertieft geprüft hat, mit einlässlicher und nachvollziehbarer Begründung unter 

Beizug ausschliesslich der DE OS 3333 die Neuheit des Streitpatents verneint. In erster 

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 30/30

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Linie steht aber aufgrund des Gutachtens von F., dessen Schlussfolgerungen von der 

Einspruchsabteilung des EPA vollumfänglich bestätigt werden, fest, dass CH 1111 und 

EP 4444 nicht genügend offenbart sind, womit CH 1111 und der schweizerische Teil 

von EP 4444 nichtig sind. Die Verletzungsklage ist demzufolge abzuweisen.

 

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	Entscheid Kantonsgericht, 27.10.2009
	Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 und 3 und Art. 50 PatG (SR 232.14) bzw. Art. 138 Abs. 1 lit. a und b und Art. 83 EPÜ (SR 0.232.142.2). Eine Erfindung ist im Patentgesuch so darzulegen, damit sie der Fachmann ausführen kann. Sie hat neu zu sein und auf einer erfinderischen Tätigkeit zu beruhen. Das Patent ist nichtig, wenn – wie der gerichtliche Sachverständige und das Deutsche Bundespatentgericht festhalten – in Bezug auf eine "einkomponentige Dichtmasse" die beanspruchte Zusammensetzung, insbesondere das darin enthaltende Vinylpolymere, nicht so dargelegt ist, dass ein Fachmann sie wiederholbar ausführen kann. Die Dichtmasse ist in Berücksichtigung einer deutschen Offenlegungsschrift nicht neu und beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Handelsgericht St. Gallen, 27. Oktober 2009, HG.2005.14).

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