# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 5ebcdfaf-d3d6-5f3a-b58f-409307cbe759
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2007-03-21
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 21.03.2007 B-7506/2006
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-7506-2006_2007-03-21.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-7506/2006

{ T  0 / 4 }

Urteil vom 21. März 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter);
Richter Bernard Maitre, Richter Francesco Brentani;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher

G._______
vertreten durch Dr. Thomas A. Frick und/oder Nicolas Birkhäuser, Niederer Kraft 
& Frey Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 13, 8001 Zürich,

Beschwerdeführerin

gegen

D._______
vertreten durch Schmauder & Partner AG, Zwängiweg 7, 8038 Zürich,

Beschwerdegegnerin

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 
Bern,

Vorinstanz

betreffend
Verfügung vom 20.7.2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 7944 IR 800'337 
[Karomuster] / IR 851'748 [Karomuster].

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

2

Sachverhalt:

A. Die  Marke  IR  851'748  der  Beschwerdeführerin  wurde  gestützt  auf  eine 
deutsche Basisregistrierung am 29. Dezember 2004 für die folgenden Wa-
ren und Dienstleistungen im Internationalen Register eingetragen:

9 Supports de son et d'images, en particulier supports de données optiques 
contenant des images ou des textes à caractère scientifique.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier périodiques et livres à caractère sci-
entifique;  matériel  d'instruction  ou  d'enseignement  (à  l'exception  des  ap-
pareils).

41 Services d'une maison d'édition (à l'exception des travaux d'imprimerie); pu-
blication électronique de livres et  de périodiques en ligne;  organisation et 
conduite de séminaires, en particulier dans le domaine scientifique.

B. Die Marke sieht wie folgt aus:

C. Die Beschwerdegegnerin erhob am 1. Dezember 2005 Widerspruch gegen 
diese Eintragung, die sie auf ihre Internationale Registrierung IR 800 337 
stützte:

Diese Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen (und ausserdem 
für Dienstleistungen in den Klassen 35, 36, 38, 39 und 42) registriert:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle ou d'enseignement (compris dans cette classe); 

3

appareils  d'enregistrement,  de  transmission  et  de  reproduction  de  son, 
d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; 
distributeurs  automatiques  et  mécanismes  pour  appareils  à  prépaiement; 
matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton 
ou en plastique; matériel pédagogique (à l'exception des appareils); articles 
de bureau (à l'exception des meubles).

41 Education;  formation;  divertissement;  activités  sportives  et  culturelles;  pu-
blication de livres,  magazines et  autres produits  imprimés ainsi  que leurs 
versions électroniques (notamment CD-ROM et CD-I).

D. Die Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin am 14. Dezember 2005 die 
einstweilige  Schutzverweigerung  mit.  Mit  Telefax  vom 3.  März  2006  be-
zeichnete diese einen schweizerischen Vertreter, worauf die Vorinstanz ihr 
mit Verfügung vom 8. März 2006 eine Frist zur Stellungnahme ansetzte.

E. Am 9. Juni 2006 nahm die Beschwerdeführerin zum Widerspruch Stellung.

F. Die Vorinstanz hiess am 20. Juli 2006 den Widerspruch gut und versagte 
der Marke der Beschwerdeführerin den Schutz für das Gebiet der Schweiz.

G. Mit Beschwerde vom 14. September 2006 an die eidgenössische Rekurs-
kommission für geistiges Eigentum ("RKGE") beantragte die Beschwerde-
führerin:

1. Der Widerspruch Nr. 7944 (IR 800'337 "(fig.)" / IR 851'748 "(fig.)" sei abzu-
weisen.

2. Eventualiter sei der internationalen Registrierung Nr. 851'748 "(fig.)" mit dem 
Farbanspruch "blau-grün (Pantone 3155)" in der Schweiz für sämtliche Wa-
ren und Dienstleistungen Schutz zu gewähren.

3. Der Widerspruchsgegnerin seien keine Kosten des Beschwerdeverfahrens 
aufzuerlegen.

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Widersprechenden.

H. Die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz beantragten je mit Stellung-
nahmen vom 13. November 2006, die Anträge der Beschwerdeführerin un-
ter Kosten- und Entschädigungsfolge abzuweisen.

I. Das Verfahren wurde mit Verfügung vom 15. November 2006 per 1. Janu-
ar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

J. Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung ha-
ben  die  Beschwerdeführerin  mit  Schreiben  vom  13.  Februar  2007  aus-
drücklich und die Beschwerdegegnerin stillschweigend verzichtet.

K. Mit Schreiben vom 13. Februar und 2. März 2007 reichten beide Parteien 
dem Bundesverwaltungsgericht ihre Kostennoten ein.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht  ist  zur  Beurteilung  von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 
des Verwaltungsgerichtsgesetzes  [VGG, SR 173.32]).  Es hat  das vorlie-
gende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidg. Rekurskommission für 

4

geistiges Eigentum übernommen (Art.  53 Abs.  2 VGG).  Die Beschwerde 
wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes (VwVG, SR 172.021) am 14. September 2006 eingereicht und der 
verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet.  Als Adressatin der ange-
fochtenen  Verfügung  ist  die  Beschwerdeführerin  zur  Beschwerde  legiti-
miert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

2. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke 
ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen re-
gistriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 
Abs. 1 lit. c des Markenschutzgesetzes [MSchG, SR 232.11]). Die Beurtei-
lung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit oder Ver-
schiedenheit  der  Zeichen  im  Erinnerungsbild  des  Letztabnehmers  (BGE 
121 III 378 E. 2a Boss, 119 II 477 E. 2d Radion) und nach der Gleichartig-
keit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind. 
Zwischen  diesen  Elementen  besteht  eine  Wechselwirkung:  An  die  Ver-
schiedenheit  der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je 
ähnlicher  die Waren sind,  und umgekehrt  (LUCAS DAVID,  Markenschutzge-
setz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. Basel 1999, N. 8 zu Art. 3 MSchG).

3. Keinen Schutz geniessen Marken, die Gemeingut sind, es sei denn, dass 
sie  sich  im Verkehr  für  die  beanspruchten  Waren  oder  Dienstleistungen 
durchgesetzt haben (Art. 2 lit. a MSchG). Infolgedessen besteht auch kein 
Schutz gegenüber  einer  Marke,  die in  kennzeichnungsschwachen Teilen 
mit  einer  älteren  Marke  übereinstimmt,  aber  deren  prägende  Elemente 
nicht verwendet (Kommentar DAVID, N. 29 zu Art. 3 MSchG, EUGEN MARBACH, 
Markenrecht,  SIWR III,  Basel  1996,  S.  114). Wird eine Marke nur in ba-
nalen,  als  solchen  nicht  unterscheidungskräftigen  Bestandteilen  nach-
geahmt,  müssen diese in der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwar 
mit berücksichtigt werden. Doch sind die prägenden Elemente der Marke 
entsprechend  stärker  zu  gewichten  (MARBACH,  a.a.O.,  S.  116,  CHRISTOPH 
WILLI, Markengesetz, Zürich 2002, Rz. 133 zu Art. 3 MSchG, RKGE in sic! 
1999, 276 E. 4 Natural White).

4. Flächenmuster, die nicht auf die Ausstattung oder Form der Ware hinwei-
sen oder diese nachzeichnen, können als Marke geschützt werden (RKGE 
in sic! 2005, 282 E. 7 Karomuster, sic! 2004, 854 E. 4 Formes répétitives,  
Kommentar  DAVID, N. 20 zu Art. 2 MSchG mit Hinweisen). Ist ein Element 
eines Flächenmusters technisch bedingt oder wird es nur ästhetisch-deko-
rativ und nicht kennzeichnend verstanden, hat es ähnlich wie ein Element 
einer Formmarke eine schwächere Wirkung als ein auffälliger Bestandteil, 
der mit kennzeichnender Wirkung für eine betriebliche Herkunft steht (vgl. 
BGE 120 II 310 E. 3b The Original, 129 III 518 ff. E. 2.4 Lego).

5. Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, beanspruchen die vorliegend 
zu vergleichenden Marken gleichartige und teilweise identische Waren und 
Dienstleistungen. Dass sich die Waren- und Dienstleistungslisten der bei-
den Zeichen im Schwerpunkt  an unterschiedliche Kreise richten,  wie die 
Beschwerdeführerin geltend macht, ist dabei nicht massgeblich. Entschei-

5

dend ist der Einzelvergleich jedes Waren- und Dienstleistungseintrags mit 
den Waren und Dienstleistungen der anderen Marke.

6. Die  Widerspruchsmarke  zeigt  ein  in  einem  Winkel  von  etwa  60°  nach 
rechts geneigtes Muster von fünf mal fünf regelmässig verteilten Quadra-
ten, die relativ weit auseinander liegen. Das mittlere Quadrat sticht magen-
tarot hervor. Die Quadrate, die es direkt umgeben, sind dunkel-lilagrau, die 
16  Quadrate  auf  der  Aussenlinie  hell-lilagrau.  Das  Muster  verjüngt  sich 
perspektivisch nach rechts. Demgegenüber besteht die angefochtene Mar-
ke aus  sieben  mal  sieben  schwarzen  Quadraten  auf  einer  waagrechten 
Ebene, die von der rechten vorderen Ecke aus gesehen werden. Die weis-
sen Linien zwischen diesen Quadraten sind schmaler  als bei  der Wider-
spruchsmarke  und  werden  in  der  ebenfalls  perspektivischen  Darstellung 
von links nach rechts und von vorne nach hinten leicht dicker.  Die Qua-
drate dieser Marke sind unscharf dargestellt  und an ihren Rändern leicht 
ausgefranst, jedoch gut als Quadrate erkennbar.

7. Das  menschliche  Hirn  geht  bei  der  Unterscheidung  von  geometrischen 
Formen grundlegend weniger spezifisch vor als bei Wörtern. Wahrgenom-
mene Formenteile werden im Geist nach Möglichkeit zu einer prägnanten 
Gesamtform  abstrahiert  und  vereinfacht  (E.  BRUCE GOLDSTEIN,  Wahrneh-
mungspsychologie,  2.  Aufl.  Berlin  2002,  S.  187  ff.,  MAGDALEN D.  VERNON, 
Wahrnehmung und Erfahrung, 2. Aufl. Eschborn 1997, S. 47, RAINER GUSKI, 
Wahrnehmung,  Stuttgart  1989,  S. 53,  vgl.  RKGE in SMI 1995,  317 E.  2 
Medusa). Ein bestimmter Blickwinkel,  unscharfe Einzelheiten und Abwei-
chungen in Nebenpunkten bleiben bei Formen darum weniger stark in der 
Erinnerung haften als eine verkehrte Buchstabenreihenfolge oder ähnliche 
Unterschiede bei Wörtern. Diese Schwäche des Erinnerungsbilds bedeutet 
für die zu beurteilenden Marken, dass die angesprochenen Abnehmer/in-
nen beide Karomuster als zusammenhängende Einheit auffassen und sich 
seine  Schräglage  und  den  genauen  Aufsichtswinkel  im  Erinnerungsbild 
nicht werden merken können. In der Erinnerung wird vielmehr ein gleich-
mässiges und spielerisches Muster zurückbleiben, das im Fall der Wider-
spruchsmarke vor allem von der magentarot  hervorgehobenen Mitte  und 
dem aufgehellten Rand geprägt wird.

8. Diese Farbgebung übernimmt die angefochtene Marke nicht. Sie erschöpft 
sich vielmehr im abstrahierten Erinnerungsbild, als Gesamtform, in einem 
indifferenten und kaum mehr kennzeichnungskräftigen Muster aus gleich-
mässigen dunklen Flächen und parallelen Linien, das vor allem dekorativ 
wirkt  und  darum im Zusammenhang  mit  den  beanspruchten  Waren  und 
Dienstleistungen keinen näheren Bezug zur Widerspruchsmarke nimmt als 
eine banale Form des Gemeinguts (vgl. RKGE in sic! 2005, 282 E. 7 Karo-
muster). Daran ändert auch die unscharfe Wiedergabe der angefochtenen 
Marke nichts, die sie von der Widerspruchsmarke eher unterscheidet. Da 
die angefochtene Marke kein einziges der prägenden Bestandteile der Wi-
derspruchsmarke übernimmt, ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr 
zwischen den Marken zu verneinen.  Die Beschwerdegegnerin hat  darauf 
verzichtet,  die  Vorinstanz  zur  Schutzverweigerung  gegenüber  der  ange-
fochtenen Marke innerhalb der zwölfmonatigen Frist von Art. 5 Abs. 2 des 

6

Madrider  Markenabkommens  (MMA,  SR  0.232.112.3)  aufzufordern.  Im 
Rahmen von Art. 48 Abs. 1 VwVG hätte sie, gestützt auf Art. 6quinquies lit. B 
Ziff.  2  der  Pariser  Verbandsübereinkunft  (PVÜ,  SR  0.232.04)  absolute 
Ausschlussgründe gegen eine ablehnende Verfügung der Vorinstanz be-
schwerdeweise geltend machen können. Im Widerspruchsverfahren kann 
sie dies nicht (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die angefochtene Marke ist darum 
im Register zu belassen und kann sich, falls ihr die ursprüngliche Unter-
scheidungskraft fehlen sollte, zumindest für einzelne Waren und Dienstlei-
stungen im Verkehr noch durchsetzen (Art. 2 lit. a MSchG).

9. Die Beschwerde ist damit gutzuheissen, der angefochtene Entscheid auf-
zuheben  und  der  Widerspruch  vollumfänglich  abzuweisen.  Bei  diesem 
Ausgang des Verfahrens wird  die Beschwerdegegnerin  kosten-  und ent-
schädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 3 VwVG).

10. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit  der Streitsache, Art 
der Prozessführung und finanzieller  Lage der Parteien festzulegen (Art.  63 
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen 
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerde-
verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veran-
schlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert 
vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Marken-
verletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und 
könnte  im Verhältnis  zu  den relativ  geringen  Kosten des  erstinstanzlichen 
Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnach-
weise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter An-
gaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- fest-
zulegen  (JOHANN ZÜRCHER,  Der  Streitwert  im  Immaterialgüter-  und  Wettbe-
werbsprozess, sic! 2002, 505;  LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um 
Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., LUCAS DAVID, Der Rechts-
schutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).

11. Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der einge-
reichten Kostennote der Beschwerdeführerin festzusetzen. In Bezug auf den 
geltend gemachten Aufwand erscheint die Kostennote jedoch auch unter Be-
rücksichtigung des erforderlichen Fachwissens höher als die notwendigen Ko-
sten. Sie ist entsprechend herabzusetzen (Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung 
der  umfangreichen  Stellungnahmen  der  Beschwerdeführerin  im  Wider-
spruchs- und Beschwerdeverfahren erscheint eine Parteientschädigung von 
Fr. 4'600.-- (inkl. MWST) für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfah-
ren angemessen.

12. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfü-
gung  (Art.  73  des  Bundesgesetzes  über  das  Bundesgericht  [BGG,  SR 
173.110]). Es ist darum rechtskräftig.

7

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1-4 des Entscheids des eidgenös-
sischen  Instituts  für  Geistiges  Eigentum vom 20.  Juli  2006  werden  auf-
gehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und das eidgenössische Insti-
tut für Geistiges Eigentum angewiesen, der Marke IR 851'748 den Schutz 
für die Schweiz definitiv zu gewähren.

2. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'000.-- werden der Be-
schwerdegegnerin auferlegt.

3. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanz-
liche und das Beschwerdeverfahren mit total Fr. 4'600.-- (inkl. MWST) zu 
entschädigen.

4. Der  Beschwerdeführerin  wird  der  geleistete  Kostenvorschuss  von  Fr. 
3'500.-- zurückerstattet.

5. Dieses Urteil ist rechtskräftig. Es wird eröffnet:

- der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
- der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 7944; eingeschrieben, mit Beilagen)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Philipp J. Dannacher

Versand am: 22. März 2007