# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 144d4d53-83c4-5691-b28f-0ffa930f7177
**Source:** Basel-Stadt (BS)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2017-12-14
**Language:** de
**Title:** Basel-Stadt Appellationsgericht 14.12.2017 ZK.2017.12 (AG.2017.823)
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/BS_Omni/BS_APG_001_ZK-2017-12_2017-12-14.html

## Full Text

Appellationsgericht

  
  des Kantons Basel-Stadt

  

  Einzelgericht

  

 

ZK.2017.12

 

ENTSCHEID

 

vom 14. Dezember 2017

 

 

Mitwirkende

 

Dr. Olivier Steiner   

und Gerichtsschreiber
PD Dr. Benedikt Seiler 

 

 

 

Parteien

 

A____                                                                                      Gesuchstellerin
1 

[...] 

 

B____                                                                                     Gesuchstellerin
2 

[...] 

 

C____                                                                                     Gesuchstellerin
3 

[...] 

 

alle vertreten durch D____,
Rechtsanwalt,

[...]

 

 

gegen

 

E____                                                                                     Gesuchsgegner
1 

[…]

 

F____                                                                                  Gesuchsgegnerin
2 

[…]

 

G____                                                                                 Gesuchsgegnerin
3 

[…]

 

H____                                                                                 Gesuchsgegnerin
4 

[…]

 

 

alle vertreten durch lic. iur. I____,
Advokatin, 

und/oder Dr. iur. J____, Advokat,

[...] 

 

 

Gegenstand

 

Vorsorgliche Massnahme
betreffend Markenrecht, Urheberrecht und Lauterkeitsrecht

 

Sachverhalt

 

Über die K____ (mit
Sitz in Zürich) betrieben die A____ (mit Sitz in Frankreich, Gesuchstellerin 1),
E____ (Gesuchgegner 1) und F____ (Gesuchsgegnerin 2) bis Anfang 2017 im Rahmen
einer geschäftlichen Partnerschaft verschiedene Modeboutiquen in der Schweiz.
Am 3. Mai 2016 wurde zum Aufbau des Geschäfts mit Accessoires die [...]
gegründet, welche heute unter H____ (mit Sitz in Basel, Gesuchsgegnerin 4)
firmiert. In der Folge wurde die Design-Agentur L____ (mit Sitz in Frankreich) beauftragt,
ein Monogramm zu erstellen. Am 10. Mai 2016 präsentierte die L____ mehrere
Monogramme, unter anderem die „PROPOSITION 003" (Abbildung A und
Abbildung B) sowie die „PROPOSITION 005“ (Abbildung C):

 

 

 

 

 

 

Abbildung
A                                                        Abbildung B                                                        Abbildung
C

 

Am
15. November 2016 gründeten der Gesuchsgegner 1 und die
Gesuchsgegnerin 2 die G____ (mit Sitz in Basel, Gesuchsgegnerin 3). Die
Gesuchstellerin 1 bzw. die von ihr zu 100 % gehaltene K____ auf der einen
Seite und der Gesuchsgegner 1 (allein oder mit der Gesuchsgegnerin 2 zusammen)
auf der anderen Seite hielten gemeinsam die B____ (Gesuchstellerin 2) und die Gesuchsgegnerin
4. Mit Abtretungsvertrag vom 19. Januar 2017 übernahm die K____ die Anteile
des Gesuchsgegners 1 und der Gesuchsgegnerin 2 an der
Gesuchstellerin 2. Mit Abtretungsvertrag vom 30. Januar 2017 übertrug
die K____ ihren Aktienanteil an der Gesuchsgegnerin 4 auf den
Gesuchsgegner 1.

 

Bereits am
7. Juni 2016 liess der Gesuchsgegner 1 die Abbildung A in der Schweiz
als nationale Marke Nr. 688870 für Waren der Klassen 9, 14, 18 und 25
registrieren. Es wurde kein Widerspruchsverfahren gegen diese nationale
Markenanmeldung eingeleitet. Gestützt auf diese nationale Marke hinterlegte der
Gesuchsgegner 1 am 24. Oktober 2016 (unter Wahrung der Priorität der
Ersthinterlegung) bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) eine
internationale Marke Nr. 1324621 für die Europäische Union für Waren der Klassen
9, 14, 18 und 25. Auch gegen diese Markenanmeldung wurde kein Widerspruchsverfahren
eingeleitet. Seither wird diese Marke zur Kennzeichnung und Bewerbung von Waren
der Gesuchsgegnerin 4 und zudem als Enseigne im Schweizer Markt verwendet,
anfänglich zur Bezeichnung diverser Geschäftslokale der Gesuchstellerin 2, insbesondere
der Geschäftslokale in Lausanne (seit August 2016) und Gstaad (seit Dezember
2016). Diese beiden Geschäftslokale wurden jedoch später im Zuge der Auflösung
der partnerschaftlichen Anteilhabe an der Gesuchstellerin 2 von dieser an die Gesuchsgegnerin
3 verkauft. Seit ihrer Gründung im November 2016 hat die Gesuchsgegnerin 3
unter der vorgenannten Enseigne weitere Geschäftslokale in Basel und seit
Herbst 2017 auch in Genf eröffnet und gedenkt dies auch inskünftig (ab Herbst
2018) in Zürich zu tun. Am 20. April 2017 liess der Gesuchsgegner 1
die Abbildung A mit dem Wortzusatz „La Suite“ in der Schweiz als kombinierte
Wort-/Bildmarke Nr. 703008 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen
14, 18, 25 und 44 hinterlegen, wobei diesbezüglich ein Widerspruchsverfahren
hängig ist.

 

Die
Gesuchstellerin 1 ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 1342303 „MAX & MOI
PARIS“ (Wortmarke) sowie der IR-Marke Nr. 1349056 „MAX & MOI PARIS“
(Wort-/Bild-marke), welche wie folgt gestaltet ist:

 

Abbildung D

 

Am
19. Dezember 2016 hinterlegte die Gesuchstellerin 1 die Abbildung A mit
dem geografischen Herkunftshinweis „Paris“ in Frankreich als nationale Marke
Nr. 4323459 und veranlasste am 20. März 2017 eine internationale
Schutzausdehnung der Marke auf die Schweiz und Italien für die Warenklassen 14,
18 und 25 (IR-Marke Nr. 1349057). Gegen diese internationale
Markenanmeldung hat der Gesuchsgegner 1 Widerspruch in der Schweiz und in
Italien erhoben. 

 

Im Mai 2017
forderte die Gesuchstellerin 1 die Gesuchsgegner auf, die Nutzung der
Abbildung A zu unterlassen und verlangte die Übertragung der auf den Namen des
Gesuchsgegners 1 eingetragenen Marken. Dieser Forderung kamen die
Gesuchsgegner nicht nach. Mit Gesuch vom 19. Juli 2017 beantragen die Gesuchstellerinnen,
es sei den Gesuchsgegnern sowie deren Organen jegliche Verfügung, Nutzung und
Verwendung über die graphischen Werke gemäss Abbildungen A, B und C vorsorglich
mit sofortiger Wirkung zu verbieten. Die Gesuchsgegner seien anzuweisen,
sämtliche durch sie, ihre Angestellten oder Beauftragten in physischer Form für
Dritte sichtbar gemachte Abbildungen und Wiedergaben der graphischen Werke
gemäss Abbildungen A, B und C unverzüglich zu entfernen bzw. zu löschen. Weiter
sei den Gesuchsgegnern vorsorglich jegliche Verfügung, Nutzung und Verwendung
der Schweizer Marken Nr. 688870 und Nr. 703008 sowie der IR-Marke
Nr. 1324621 mit sofortiger Wirkung zu verbieten. Die beantragten Verbote
und Anordnungen seien superprovisorisch anzuordnen.

 

Mit Entscheid vom
21. Juli 2017 wies das Appellationsgericht das Gesuch vom 19. Juli
2017 um superprovisorische Anordnung der beantragten Verbote und Anordnungen ab
und setzte den Gesuchsgegner eine Frist an, um zum Gesuch vom 19. Juli
2017 Stellung zu nehmen. Mit Gesuchsantwort vom 15. August 2017 beantragen
die Gesuchsgegner, es sei auf das Gesuch vom 19. Juli 2017 nicht einzutreten,
eventualiter sei das Gesuch vollumfänglich abzuweisen, subeventualiter seien
die Gesuchsteller in solidarischer Verbindung zur Leistung einer Sicherheit von
mindestens CHF 1,5 Millionen zu verpflichten. Mit Replik vom 8. September
2017 halten die Gesuchstellerinnen unter Präzisierung ihrer Anträge an ihrem
Gesuch fest. Mit Duplik vom 5. Oktober 2017 halten die Gesuchsgegner an
ihren in der Gesuchsantwort gestellten Anträgen fest. Am 27. Oktober 2017 reichten
die Gesuchstellerinnen unaufgefordert eine weitere schriftliche Stellungnahme
ein, in welcher sie an ihren (präzisierten) Anträgen festhalten. Der
vorliegende Entscheid ist auf dem Zirkulationsweg ergangen.

 

 

Erwägungen

 

1.         Zuständigkeit

1.1      Die
örtliche Zuständigkeit für die Beurteilung des vorliegenden Gesuchs richtet
sich nach dem Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG,
SR 291), falls der Kläger oder der Beklagte Wohnsitz im Ausland hat, der
Handlungs- oder Erfolgsort im Ausland liegt oder die Verletzung und/oder der
Bestand (auch) ausländischer Immaterialgüterrechte geltend gemacht wird (Jegher/Vasella, in: Honsell et al.
[Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Auflage 2013, Art. 109 IPRG N 7).
Die Gesuchstellerinnen, wovon die Gesuchstellerin 1 ihren statutarischen
Sitz in Frankreich hat, machen unter anderem die Verletzung ausländischer
Immaterialgüterrechte geltend (Gesuch Rz. 15 ff.). Damit liegt ein
internationaler Sachverhalt vor. Die internationale Zuständigkeit bestimmt sich
nach dem Lugano-Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 (LugÜ,
SR 0.275.12). Gemäss Art. 2 Ziffer 1 LugÜ ist die beklagte Partei im
Staat zu verklagen, in dem sie ihren Sitz hat bzw. bei Rechtshängigkeit
hatte, vorliegend also in der Schweiz. Überdies haben sich die Gesuchsgegner
auf das Verfahren eingelassen (Art. 24 LugÜ). In Verbindung mit Art. 2
sowie Art. 109 Abs. 2 IPRG ist die internationale und örtliche
Zuständigkeit der Gerichte in Basel-Stadt gegeben.

 

1.2      Für
die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer
Klage betreffend Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum,
einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft,
Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte, ist das
Appellationsgericht als einzige kantonale Instanz zuständig (Art. 5 Abs. 1
lit. a und Art. 5 Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung
[ZPO, SR 272] in Verbindung mit § 88 Abs. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes
[GOG, SG 154.100]). Im Bereich des Bundesgesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG, SR 241) ergibt sich dieselbe Zuständigkeit aus den
erwähnten Bestimmungen in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 lit. d
ZPO, sofern der Streitwert mindestens CHF 30'000.− beträgt. Die
Gesuchstellerinnen beziffern den Streitwert mit mindestens CHF 100'000.– (vgl. Gesuch
Rz. 8). Die Gesuchsgegner bestreiten dies nicht. Ausgegangen wird im
Folgenden von einem Streitwert von mindestens CHF 100'000.–.

 

2.         Bestimmtheit der Rechtsbegehren

Nach einem
allgemeinen Rechtsgrundsatz sind Rechtsbegehren so bestimmt zu formulieren,
dass sie bei Gutheissung zum Urteil erhoben werden können (BGer 4A_686/2014 vom
3. Juni 2015 E. 4.3.1). Dieselben Anforderungen an die Bestimmtheit
der Rechtsbegehren gelten auch im Rahmen eines vorsorglichen
Massnahmeverfahrens. In BGE 131 III 70 E. 3.3 S. 73 hat das
Bundesgericht bezogen auf Unterlassungsbegehren klargestellt, dass diese auf
das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein müssen. Die
verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs-
oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit
Strafe zu belegen haben. Im vorliegenden Fall bestreiten die Gesuchsgegner,
dass die von den Gesuchstellerinnen im Massnahmegesuch ursprünglich beantragten
Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren ausreichend bestimmt seien
(Gesuchsantwort Rz. 147 ff.). Mit Hilfe der nachträglich im Rahmen der
Replik erfolgten „Präzisierungen“ der ursprünglich gestellten Rechtsbegehren
ändern die Gesuchstellerinnen ihre Rechtsbegehren inhaltlich ab und versuchen
damit, den gegnerischen Einwänden der Unbestimmtheit der Rechtsbegehren
entgegen zu wirken (vgl. Replik Rz. 104). Eine derartige Änderung der
Rechtsbegehren in der Replik ist in analoger Anwendung von Art. 230 Abs. 1
ZPO nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO
erfüllt sind und die Klageänderung auf (zulässigen) Noven beruht (Klingler, in: Sutter-Somm et al.
[Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich
2016, Art. 252 N 34). Die Frage der hinreichenden Bestimmtheit unter
Einschluss der Frage der Zulässigkeit der nachträglichen Änderung der
Rechtsbegehren kann vorliegend jedoch offen bleiben, da das Gesuch, wie
nachfolgend darzulegen ist, ohnehin abzuweisen ist.

 

3.         Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen

3.1      Im
internationalen Verhältnis untersteht der von der gesuchstellenden Partei
behauptete zivilrechtliche Anspruch, dessen drohende oder bereits erfolgte
Verletzung geltend gemacht wird, dem gemäss IPRG bzw. diesem vorgehenden
völkerrechtlichen Verträgen (vgl. Art. 1 Abs. 2 IPRG) anwendbaren
Recht. Dabei hat die gesuchstellende Partei den Inhalt des ausländischen Rechts
glaubhaft zu machen (Mächler-Erne/Wolf-Mettier,
in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2013, Art. 16 IPRG N 20; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
Zürich 2013, § 22 Rz. 46; Sprecher,
in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 261 ZPO N 85; Güngerich, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 261
ZPO N 23; vgl. BGer 5A_60/2013 vom 27. Mai 2013 E. 3.2.1.2).
Art. 16 Abs. 1 IPRG, wonach das anwendbare Recht von Amtes wegen festzustellen
ist, findet im summarischen Verfahren nur eingeschränkt Anwendung (vgl. Sprecher, a.a.O., Art. 261 ZPO
N 85 und Staehelin/Staehelin/

Gro-limund, a.a.O., § 22 Rz. 46). Insbesondere ist das Gericht
nicht gehalten, von allen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Feststellung des
ausländischen Rechts Gebrauch zu machen, wie es der Sachrichter im
Hauptverfahren tun würde (BGer 4A_336/2008 vom 2. September 2008 E. 5.2
mit weiteren Hinweisen).

 

Die übrigen (prozessualen)
Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen werden aufgrund der
schweizerischen lex fori geprüft (Huber,
in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016, Art. 261 N 47; Güngerich, a.a.O., Art. 261 ZPO
N 26). Demnach trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen
Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr (nach
Massgabe der anwendbaren Rechtsordnung) zustehender zivilrechtlicher Anspruch
verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist, und dass aus der
Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261
Abs. 1 ZPO). Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, prüft das Gericht
summarisch. Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein,
die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, so insbesondere ein Verbot
(Art. 262 lit. a ZPO). Die angeordnete Massnahme muss
verhältnismässig sein (Huber,
a.a.O., Art. 261 ZPO N 23). 

 

3.2      Eine
umfassende Interessenabwägung ist bei allen vorsorglichen Massnahmen unabdingbar.
Je einschneidender die vorsorgliche Massnahme die eingeklagte Partei treffen
kann, desto höhere Anforderungen sind an die Begründetheit des Begehrens in
tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu stellen (BGE 131 III 473 S. 478).
Nach der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann das Gericht keine
vorsorgliche Massnahme anordnen, die ihrer Natur nach einen definitiven
Entscheid über den zu schützenden Anspruch beinhaltet (BGE 141 III 564 E. 4.2.2
S. 568; vgl. AGE ZB.2017.1 vom 29. März 2017 E. 3.2.3; AGE ZB.2017.29
vom 14. Sep-tember 2017 E. 4.7). Leistungsmassnahmen auf vorzeitige
vorläufige Vollstreckung, die praktisch eine definitive Wirkung haben, sind
nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zwar nicht ausgeschlossen. Da sie die
Rechtsstellung des Gesuchsgegners besonders stark beeinträchtigen, gelten für
solche Massnahmen bezüglich aller Voraussetzungen erheblich höhere
Anforderungen als im Allgemeinen und sind solche Massnahmen nur restriktiv
anzuordnen (BGE 138 III 378 E. 6.4 S. 381; BGE 131 III 473 E. 2.3
S. 476 f. und E. 3.2 S. 478 f.). Hinsichtlich der Vor-aussetzung
des bestehenden zivilrechtlichen Anspruchs ist bei vorsorglichen Massnahmen,
welche die Vollstreckung des Hauptanspruchs vorwegnehmen, zu verlangen, dass
der Anspruch aussichtsreich erscheint (HGer BE, in: CAN 2013 Nr. 80
S. 214; Huber, a.a.O.
Art. 261 N 25c; vgl. auch KGer GR ZK2 16 26 vom 3. November 2016
E. 5.b). Hinsichtlich der Voraussetzung der Gefährdung oder Verletzung dieses
aussichtsreichen zivilrechtlichen Anspruchs ist in derartigen Fällen sodann
eine offensichtliche Verletzung vorauszusetzen (Entscheid des
Zivilgerichts Basel-Stadt vom 2. März 2005, in: sic! 2005, S. 816 ff.
E. 3.a und 4.a; Altenpohl,
Basler Kommentar OR II, 5. Auflage 2016, Art. 956 OR N 14 mit weiteren
Hinweisen).

 

Diese erhöhten
Anforderungen wurden im Zusammenhang mit einem Verbot der Führung der im Handelsregister
eingetragenen Firma angewendet, und zwar mit der Begründung, dass das
Unternehmen, welchem der Gebrauch seiner Firma vorsorglich verboten würde,
gezwungen wäre, diese Firma aufzugeben und eine neue anzunehmen, was praktisch
nicht mehr rückgängig zu machen wäre. Stehen lauterkeitsrechtliche
Unterlassungsansprüche zur Diskussion, ist dieselbe hohe Messlatte anzulegen (vgl. Entscheid
des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 2. März 2005, in: sic! 2005, S. 816
ff. E. 3.a und 4.a; Altenpohl,
Basler Kommentar OR II, 5. Auflage 2016, Art. 956 OR N 14 mit
weiteren Hinweisen). Dasselbe hat zu gelten, wenn einer Partei die Verwendung einer
Marke verboten werden soll und sie damit gezwungen werden soll, eine neue Marke
aufzubauen. Im vorliegenden Fall verwenden die Gesuchsgegner die in den
streitgegenständlichen Marken verwendeten Zeichen „M&“ als Bestandteil der
Firma, wobei diesem Bestandteil eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt (vgl. hierzu
BGer 4A_123/2015 vom 25. August 2015). Somit käme die vorsorglich
beantragte Unterlassung des Gebrauchs der streitgegenständlichen Marken einem
Wechsel des Firmennamens gleich (vgl. auch Entscheid des Appellationshofs
Freiburg vom 31. August 2001, in: FRZ 2002, S. 60). Daraus
ergibt sich, dass die Anordnung der vorliegend beantragten vorsorglichen Massnahmen
das Vorliegen eines aussichtsreichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie eine offensichtliche
Verletzung desselben voraussetzt.

 

4.         Standpunkt der Gesuchstellerinnen im Überblick

Die
Gesuchstellerinnen machen in ihrem Gesuch Verletzungen von angeblich ihnen
zustehenden Immaterialgüterrechten geltend, insbesondere von Urheberrechten und
Markenrechten, sowie gestützt auf Art. 136 Abs. 1 IPRG Verstösse
gegen den lauteren Wettbewerb nach Massgabe der schweizerischen Rechtsordnung.
Der Gesuchsgegner 1 habe die streitgegenständliche Abbildung A auf dem Gebiet
der Schweiz und der Europäischen Union ohne ihre Zustimmung als Marke am 7. Juni
2016 hinterlegt und verwende seither diese Marke zusammen mit den übrigen
streitgegenständlichen Abbildungen B und C als solche kommerziell auf dem
Schweizer Markt zur Kennzeichnung und Bewerbung der Produkte und
Dienstleistungen der Gesuchsgegnerinnen 3 und 4 sowie seit August 2016 als
Enseigne zur Bezeichnung der aktuellen und künftigen Geschäfts- bzw.
Ladenlokale der Gesuchsgegnerin 3, deren Verwaltungsräte der Gesuchsgegner 1
und die Gesuchsgegnerin 2 seien. Nachfolgend (E. 5-9) wird auf diese geltend
gemachten Ansprüche im Einzelnen eingegangen.

 

5.         Urheberrecht

5.1      Soweit
die Gesuchstellerinnen ihre Aktivlegitimation zur Geltendmachung eines
urheberrechtlichen Anspruchs an den streitgegenständlichen Abbildungen
behaupten, ist zu beachten, dass nur der rechtmässige Inhaber von ausländischen
Urheberrechten sich auf den staatsvertraglich zugesicherten
Gleichbehandlungsgrundsatz (vgl. Art. 5 Abs. 1 der Berner
Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst [SR 0.231.12, RBÜ])
stützen und sich nach Massgabe von Art. 110 Abs. 1 IPRG im von ihm
auf dem Gebiet der Schweiz behaupteten Verletzungsfall seiner Rechte auf
urheberrechtlichen Schutz gemäss der schweizerischen Urheberrechtsordnung
berufen kann. Dabei bestimmen sich sowohl der Bestand als auch die Wirkungen
(d. h. Inhalt, Schranken und Schutz) des jeweils angerufenen Schutzrechts nach
Massgabe der Rechtsordnung jenes Landes, auf dessen Territorium Rechtsschutz
beansprucht wird (Jegher/Vasella,
a.a.O., Art. 110 IPRG N 10 ff.), vorliegend also im Licht des schweizerischen
Urheberrechts.

 

5.2      Die
Gesuchsgegner bestreiten die urheberrechtliche Werkqualität,
insbesondere die erforderliche Individualität der streitgegenständlichen
Abbildungen als solche gemäss schweizerischem Urheberrecht (Gesuchsantwort Rz. 102
ff.). Entgegen der Ansicht der Gesuchsgegner handelt es sich bei den vorliegend
zu beurteilenden Abbildungen jedoch nicht um Werke der „angewandten“ Kunst (wie
dies etwa bei Möbeln der Fall ist, vgl. hierzu BGE 143 III 373 E. 2.1
S. 377), bei denen die Praxis vergleichsweise hohe Anforderungen an den
individuellen Charakter stellt. Vielmehr sind diese als Werke der „bildenden“
Kunst im Sinn von Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2
lit. c des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
(URG, SR 231.1) zu qualifizieren, womit vorliegend keine erhöhten
Anforderungen an die Werkindividualität zu stellen sind (vgl. hierzu BGer 4C.86/2000
vom 13. Juni 2000 E. 3.c.bb). Das zu beurteilende grafische Zeichen
ist in seiner Gesamterscheinung ungeachtet seiner allfälligen
Entstehungsgeschichte, die zur Beurteilung der Werkqualität irrelevant ist, als
stilisierte Verformung und (formschöne) gestalterische Verschmelzung und damit
als schützenswerte Verfremdung zweier an sich gemeinfreier Elemente,
insbesondere des Buchstabens „M“ und des geläufigen Ersatzzeichens „&“ für
das Verknüpfungswort „und“, anzusehen. Die Gestaltung erschöpft sich weder in
Banalität noch ist sie als rein routinemässige Fleissarbeit zu würdigen. Angesichts
des bei Piktogrammen und Logos zur Verfügung stehenden offenen
Gestaltungsspielraums drängt sich die Gestaltung auch nicht als handwerkliches
Erzeugnis automatisch auf bzw. erscheint diese als zwingend durch die Sachlogik
vorgegeben. Die Gesuchstellerinnen verneinen insofern zu Recht, dass ein
Dritter bei gleicher Aufgabenstellung diese konkret zu beurteilende
gestalterische Kombination der beiden für sich genommenen gemeinfreien Elemente
identisch oder im Wesentlichen gleich erschaffen würde (Replik Rz. 82). Damit
sind die streitgegenständlichen Abbildungen A und B als individuelles Endprodukt
der geistigen, schöpferischen Tätigkeit der L____ im Sinn von Art. 2 Abs. 1
URG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 lit. c URG zu betrachten.

 

Gleiches gilt
für die streitgegenständliche Abbildung C. Selbst wenn der Ansicht der
Gesuchsgegner gefolgt würde, dass es sich bei der prägenden grafischen
Gestaltungsform der Abbildung C um eine schwarz ausgefüllte Blume handle
(Gesuchsantwort Rz. 105), was keineswegs als selbstverständlich erscheint,
ist zu beachten, dass im Hinblick auf die grafische Gestaltung einer „Blume“
ein grosser Gestaltungsspielraum besteht, etwa was die Anzahl, Anordnung und
Form- sowie Farbgestaltung der jeweiligen Blütenblätter anbelangt. Entsprechend
scheint es daher ausgeschlossen, dass ein Dritter bei gleicher Aufgabenstellung
dieselbe stilistische, minimalistische und keineswegs naturgetreue Blume, wie
sie sich in Abbildung C manifestiert, erschaffen hätte. Somit ist von der
urheberrechtlichen Schutzwürdigkeit der streitgegenständlichen Abbildungen A, B
und C nach Massgabe von Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2
lit. c URG auszugehen.

 

5.3      Zu
prüfen ist sodann, ob die Gesuchstellerin 1 und daraus abgeleitet auch die Gesuchstellerinnen
2 und 3 rechtmässige Inhaberinnen bzw. rechtmässige Lizenznehmerinnen der in
Frankreich geschaffenen und gemäss schweizerischem Urheberrecht als
schützenswert zu qualifizierenden (vgl. E. 5.2) streitgegenständlichen
Abbildungen A, B und C sind.

 

Zwischen den
Parteien ist umstritten, wer den Auftrag zur Erstellung der
streitgegenständlichen Abbildungen an die L____ erteilt hat (vgl. insbesondere Gesuch
Rz. 17 ff.; Gesuchsantwort Rz. 16 ff.; Replik Rz. 16 ff.;
Duplik Rz. 12 ff.). Die Gesuchstellerin 1 begründet ihre Aktivlegitimation
zur Geltendmachung der von ihr behaupteten Ansprüche im Licht der
schweizerischen Rechtsordnung jedoch damit, dass sie aufgrund der von ihr eingereichten
Abtretungserklärungen vom 10. Mai 2016 und vom 19. April 2016
(Gesuchsbeilagen 11 und 12) durch die L____, der originären Schöpferin der streitgegenständlichen
Abbildungen, die entsprechenden umfassenden und exklusive urheberrechtlichen
Nutzungsrechten derivativ erworben habe, womit die diesbezüglichen
Urheberrechte nach Massgabe des gemäss IPRG anwendbaren französischen Rechts
rechtmässig auf sie übergangen sein sollen (Gesuch Rz. 19 ff.). Entsprechend
ihrer Pflicht zur Glaubhaftmachung des Inhalts des kollisionsrechtlich
anwendbaren französischen Rechts (vgl. E. 3.1) reichen die
Gesuchstellerinnen ein Parteigutachten (Gesuchsbeilage 13) ein. Die darin
geschilderte ausländische Rechtslage haben die Gesuchstellerinnen jedoch nicht
substantiiert in ihr Gesuch einfliessen lassen, vielmehr begnügen sie sich mit
pauschalen Verweisen hierauf (Gesuch Rz. 20). 

 

Der von den
Gesuchstellerinnen behauptete Rechtsübergang nach Massgabe des französischen
Rechts wird von den Gesuchsgegnern – ebenfalls mit Hilfe eines Parteigutachtens
(Gesuchsantwortbeilage 30) – bestritten (Gesuchsantwort Rz. 32 ff.
und 110 ff.). Die Gesuchsgegner kommen mit Verweis auf Art. 131-3 der Code
de la propriété intellectuelle français und den dazu ergangenen Entscheid des
Cour de Cassation vom 7. Januar 2015 (N° de pourvoi: 13-20224) zum
Schluss, dass die Übertragung von Urheberrechten voraussetzt, dass jedes
abgetretene Recht separat in der Zessionserklärung aufgeführt und der
Verwendungsbereich der abgetretenen Rechte hinsichtlich Umfang und Bestimmung
sowie Ort und Dauer begrenzt sein müsse, andernfalls die Abtretung nichtig sei.
Da die von den Gesuchstellerinnen eingereichten Abtretungserklärungen diese
Voraussetzungen nicht erfüllten, erscheine die behauptete Abtretung nach
französischem Recht als höchst zweifelhaft (Gesuchsantwort Rz. 114). Damit
haben die Gesuchsgegner die von den Gesuchstellerinnen dargestellte
französische Rechtslage substantiiert bestritten und glaubhaft gemacht, dass
die Abtretungserklärungen nichtig sind. Die Rechtsprechung, auf die sich die
Gesuchsgegner berufen, wurde denn auch vom Tribunal de Grande Instance de Paris
am 19. Juni 2015 in Sachen R. (Emmauell) c. Coty (N° de pourvoi: 2012/08938)
bestätigt, indem es ausführt: 

 

„(...) Cependant,
en application des dispositions de l’article I, 131-3 alinéa 1er du
code de la propriété intellecuelle, la transmission des droits de l’auteur est
subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention
distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits
cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et
quant à la durée. Les conventions de cession de droits d’auteur doivent être
interprétées strictement, le contrat doit énumérer les modes d’exploitation
compris dans la cession et tout mode non expressément visé est réputé non cédé
ou concédé par l’auteur“. 

 

Somit gelingt es
den Gesuchstellerinnen nicht, auf Grundlage der eingereichten Abtretungserklärungen
(Gesuchsbeilagen 11 und 12) die bessere urheberrechtliche Berechtigung der
Gesuchstellerin 1 an den streitgegenständlichen Abbildungen im Zeitpunkt der
Markenhinterlegungen der Abbildung A durch den Gesuchsgegner 1 glaubhaft zu machen.
Damit ist ein aussichtsreicher urheberrechtlicher Anspruch und damit
einhergehend auch eine offensichtliche Verletzung desselben (vgl. E. 3.2) nicht
glaubhaft gemacht. Damit erübrigt es sich, auf die zwischen den Parteien
umstrittene Frage der Echtheit der Abtretungserklärungen, namentlich auf die
widersprüchlichen Aussagen von M____, CEO der L____, in diesem Zusammenhang (vgl. Gesuchsantwortbeilage
11 und Replikbeilage 44) einzugehen.

 

6.         Markenrecht

6.1      Die
Gesuchstellerinnen machen weiter Ansprüche gestützt auf das Bundesgesetz über
den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SG 232.11) geltend. Nach
Art. 5 MSchG entsteht das Markenrecht mit der Eintragung der Marke im
Schweizer Markenregister und verleiht dem Inhaber gemäss Art. 13 Abs. 1
MSchG auf dem Gebiet der Schweiz das ausschliessliche Recht, die Marke zur
Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu
gebrauchen und darüber zu verfügen. Der in Art. 6 MSchG statuierte
Grundsatz der Hinterlegungspriorität sieht zudem vor, dass das Markenrecht
demjenigen zusteht, der die Marke zuerst hinterlegt hat. 

 

6.2      Es
steht fest, dass der Gesuchsgegner 1 zufolge nationaler Markenhinterlegung am 7. Juni
2016 in der Schweiz (Marke Nr. 688870, Gesuchsbeilage 31) und
anschliessender internationaler Markenhinterlegung am 24. Oktober 2016 (unter
Wahrung der Priorität der Ersthinterlegung in der Schweiz [Marke Nr.1324621,
Gesuchsbeilage 32]) als Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union im Vergleich
zu den Gesuchstellerinnen über prioritätsältere Markenrechte an der
streitgegenständlichen Abbildung A für Waren der Klassen 9, 14, 18 und 25 verfügt.
Die Gesuchstellerin 1 hat erst am 19. Dezember 2016 die Abbildung A mit
dem geografischen Herkunftshinweis „Paris“ in Frankreich als nationale Marke (Marke
Nr. 4323459, Gesuchsbeilage 15) jeweils für Waren der Klassen 14, 18 und
25 und am 20. März 2017 (unter Wahrung der Priorität der Ersthinterlegung in
Frankreich) zudem auch als internationale Marke (IR-Marke Nr. 1349057) mit
Schutzausdehnung auf die Schweiz und Italien für die Warenklassen 14, 18 und 25
(Gesuchsbeilage 16) hinterlegt. Der Gesuchsgegner 1 hat offenbar bis anhin
nur gegen die international hinterlegte IR-Marke Nr. 1349057 der
Gesuchstellerin 1 mit Hinterlegungsdatum vom 20. März 2017 für Waren
der Klassen 14, 18 und 25, welche Schutz in der Schweiz und in Italien
beansprucht, Widerspruch erhoben (Gesuchsantwort Rz. 77; Duplik Rz. 149;
Duplikbeilage 36), nicht dagegen in Frankreich gegen die französische Marke
Nr. 4323459, obschon er dies angesichts seiner prioritätsälteren, in den
wesentlichen Elementen identischen Gemeinschaftsmarke mit Schutzanspruch für
die gleichen Wareklassen 14, 18 und 25 ebenso hätte tun können.
Prioritätsjünger zur internationalen Marke Nr. 1349057 der Gesuchstellerin
1 mit Hinterlegungsdatum vom 20. März 2017 wäre damit einzig die in der
Schweiz jüngst hinterlegte nationale Marke Nr. 703008 des Gesuchsgegners 1
mit Hinterlegungsdatum vom 20. April 2017 für Waren der Klassen 14, 18, 25
und 44, gegen welche derzeit ein Widerspruchsverfahren läuft und welche sich im
Wesentlichen durch den Zusatz „La Suite“ und der zusätzlich beanspruchten
Warenklasse 44 von der vorgenannten internationalen Marke der Gesuchstellerin 1
für Waren der Klassen 14, 18 und 25 und der noch prioritätsälteren Marke Nr. 688870
des Gesuchsgegners 1 mit Hinterlegungsdatum vom 7. Juni 2016 für
Waren der Klassen 9, 14, 18 und 25 unterscheidet, ansonsten aber mit diesen
übereinstimmt.

 

6.3      Im
vorliegenden Fall bleibt zum einen unklar, ob den Gesuchstellerinnen überhaupt
eine bessere urheberrechtliche Berechtigung an den streitgegenständlichen
Abbildungen im Zeitpunkt der erfolgten gesuchsgegnerischen Markenhinterlegung
der Abbildung A tatsächlich zustand (vgl. E. 5.3). Zum anderen bleibt auch
unklar, ob die Gesuchstellerinnen bereits vor der erfolgten gesuchsgegnerischen
Markenhinterlegung der Abbildung A überhaupt im In- oder Ausland diese
Abbildungen tatsächlich im Wesentlich identisch benutzt haben (vgl. E. 8.3).
Damit entfällt auch die rechtliche Grundlage, die Übertragung der
streitgegenständlichen prioritätsälteren Marken des Gesuchsgegners 1 gestützt
auf einer von den Gesuchstellerinnen bloss behaupteten und nicht weiter
glaubhaft gemachten Markenanmassung nach Massgabe von Art. 53 in
Verbindung mit Art. 4 MSchG geltend zu machen bzw. zur Sicherung der
Durchsetzung dieses markenrechtlichen Anspruchs im Hauptverfahren anhand des
vorliegenden vorsorglichen Massnahmegesuchs den Gebrauch der
streitgegenständlichen Abbildungen als Marke zu verbieten sowie diesbezügliche
Verfügungsverbote und Löschungsanweisungen anzuordnen.

 

Überdies sind die
auf dem Gebiet der Schweiz Schutz beanspruchenden internationalen Marken der
Gesuchstellerin 1, insbesondere die Wortmarke „Max & Moi Paris“, IR Nr. 1342303,
mit Hinterlegungsdatum vom 19. Dezember 2016 (Gesuchsbeilage 7) sowie
die Wort-/Bildmarke IR Nr. 1349056 mit Hinterlegungsdatum vom 20. März
2017 (Gesuchsbeilage 8), gegenüber den erwähnten gesuchsgegnerischen
Marken als prioritätsjüngere Marken einzustufen. Damit können die
Gesuchstellerinnen gestützt auf diesen Marken ebenso wenig gegen die prioritätsälteren
Marken des Gesuchsgegners vorgehen. Die Gesuchstellerin 1 verfügt lediglich
über eine prioritätsältere nationale Wortmarke in Frankreich lautend auf „Max
et Moi Paris“ für Waren der Klassen 14, 18, 25 (franz. Marke Nr. 3945392)
mit Hinterlegungsdatum vom 12. September 2012, wobei die Registrierung
letzterer Marke erst per 3. Juni 2016 beim französischen Markenamt erfolgt
ist (vgl. Gesuchsbeilage 7), da das französische Markenamt die
ursprünglich eingereichte Waren- und Dienstleistungsliste angesichts des in der
Marke enthaltenen geografischen Herkunftshinweises „Paris“ auf Produkte
französischer Herkunft sowie auf solche, die in Frankreich fabriziert wurden,
eingeschränkt hat. Mangels Schutzwirkung dieser prioritätsälteren französischen
Wortmarke auf dem Gebiet der Schweiz kann keine Markenkollision mit den
streitgegenständlichen, prioritätsjüngeren schweizerischen Marken des
Gesuchsgegners 1 nach Massgabe des schweizerischen Markenrechts vorliegen,
womit sich auch eine entsprechende Prüfung einer allfälligen Markenverletzung
und der damit einhergehenden Prüfung der Markenähnlichkeit und des Vorliegens
einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinn von Art. 13 Abs. 2
MSchG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG erübrigt. 

 

7.         Lauterkeitsrecht: Verwertung fremder Leistung

Die
Gesuchstellerinnen machen sodann eine Verletzung von lauterkeitsrechtlichen
Ansprüchen geltend. Sie behaupten, die Registrierung der Abbildung A als
Marke durch den Gesuchsgegner 1 sowie die kommerzielle Nutzung der
streitgegenständlichen Abbildungen im Schweizer Markt stellten jeweils eine
unbefugte Verwertung fremder Leistungen im Sinn von Art. 5 UWG dar (Gesuch
Rz. 58). 

 

Bei der
Verwertung fremder Leistungen sind nach Art. 5 UWG einzig die Betroffenen,
wie etwa der originäre Inhaber der streitgegenständlichen Abbildungen selbst
oder allfällige rechtmässige Lizenzträger zur Klageerhebung nach Art. 9
UWG aktivlegitimiert, nicht dagegen alle Branchenmitglieder (Brauchbar Birkhäuser, in: Jung/Spitz
[Hrsg.], Handkommentar UWG, 2. Auflage, Bern 2016, Art. 5 N 38; David/Jacobs, Schweizerisches
Wettbewerbsrecht, 5. Auflage, Bern 2012, Rz. 723). Angesichts der
Tatsache, dass die bessere Berechtigung an den streitgegenständlichen
Abbildungen von den Gesuchstellerinnen nicht glaubhaft gemacht werden konnte
(vgl. E. 5.3), vermögen die Gesuchstellerinnen im vorliegenden Verfahren
weder einen aussichtsreichen lauterkeitsrechtlichen Anspruch gemäss Art. 5
UWG noch ihre Aktivlegitimation gemäss Art. 9 UWG glaubhaft zu machen.

 

8.         Lauterkeitsrecht: Verwechslungsgefahr

8.1      Die
Gesuchstellerinnen behaupten sodann, die gesuchsgegnerischen
Markenregistrierungen der Abbildung A und die kommerzielle Verwendung und
Nutzung der streitgegenständlichen Abbildungen A, B und C durch die
Gesuchsgegner auf dem Schweizer Markt würden je eine lauterkeitsrechtliche
Verwechslungsgefahr im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG mit den
Marken der Gesuchstellerin 1 lautend auf „Max et Moi Paris“ sowie den „Max
& Moi Boutiquen“ der Gesuchstellerinnen 2 und 3 schaffen (Gesuch Rz. 58).

 

8.2      Nach
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gilt ein Verhalten als unlauter im Sinn
von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, wenn eine Partei nach dem
Auseinanderbrechen einer partnerschaftlichen Kooperation ein von der anderen
Partei zuerst verwendetes, jedoch nicht registriertes Zeichen hinterlegt und
gebraucht und damit die Gefahr der Verwechslung mit den Leistungen oder dem
Geschäftsbetrieb der Partei schafft, welche das Zeichen zuerst benutzte (BGE
129 III 353 E. 3.3 S. 359). Bei der Beurteilung einer angeblichen
Verwechslungsgefahr über die betriebliche Herkunft von Waren und über die betriebliche
Identität nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG zufolge Verwendung
identischer Zeichen ist somit entscheidend, welche Partei die
streitgegenständlichen Abbildungen erstmalig nach aussen wahrnehmbar im
Geschäftsverkehr in der Schweiz gebraucht hat (sog. Grundsatz der
Gebrauchspriorität; vgl. BGer 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.3.1;
von Büren, in: von Büren/Marbach/ Ducrey,
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, Bern 2008, Rz. 1137
ff.; Spitz/Brauchbar Birkhäuser,
in: Jung/Spitz [Hrsg.], Handkommentar UWG, 2. Auf-lage, Bern 2016, Art. 3
Abs. 1 lit. d N 21) und ob diese Partei seither eine
schützenswerte Marktposition aufgebaut hat. Eine schützenswerte Marktposition
liegt nicht vor, wenn ein Ansprecher eine Verwechslungsgefahr mit Bezug auf
Kennzeichen geltend macht, die in der Schweiz von ihm (noch) gar nicht benutzt
wurden. Dementsprechend ist die blosse Absicht der Benutzung nicht ausreichend,
um eine Gebrauchs-priorität zu begründen (Spitz/Brauchbar
Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. d N 21 und
N 24).

 

8.3      Die
Gesuchsgegner bestreiten die von den Gesuchstellerinnen behauptete
Gebrauchspriorität an der streitgegenständlichen Abbildung A auf dem Schweizer
Markt zu Recht (Gesuchsantwort Rz. 63, 133 und 183). Die Gesuchstellerinnen
legen mit ihrem Gesuch als Gebrauchsnachweis lediglich ein undatiertes Dokument
mit dem Titel „Collection Printemps/Été 2017“ (Gesuch Rz. 24; Gesuchsbeilage
14) ins Recht, welches jedoch keinen Zeitpunkt eines angeblich nach aussen
wahrnehmbaren Gebrauchs im Geschäftsverkehr darzulegen vermag. Darüber hinaus zeigen
die Gesuchstellerinnen auch nicht auf, ob und inwiefern sie überhaupt eine
schützenswerte Marktposition in der Schweiz in Bezug auf die
streitgegenständliche Abbildung A seit ihrer behaupteten erstmaligen
Gebrauchsaufnahme aufgebaut haben. Demgegenüber steht fest, dass die
streitgegenständlichen Abbildungen auf Geschäftspapier der Gesuchsgegnerin 4
figurieren (Gesuchsantwort Rz. 27; Gesuchsantwortbeilage 9), zudem
markenmässig zur Kennzeichnung von Waren verwendet werden, die von der
Gesuchsgegnerin 4 hergestellt und anschliessend in den Verkaufsstellen der
Gesuchstellerin 2 und Gesuchsgegnerin 3 den Endkunden angeboten wurden
(Gesuchsantwort Rz. 51 ff.; Gesuchsantwortbeilagen 18, 19, 22–24), sowie
auch als Enseigne zur Bezeichnung diverser gesuchsgegnerischer Verkaufslokale
in Gstaad und Lausanne (Gesuchsantwort Rz. 46, Gesuchsantwortbeilagen 14
und 15) verwendet werden.

 

Im Markenrecht
gilt der Grundsatz der internationalen Erschöpfung (BGE 122 III 469, E. 5e
S. 478). Danach ist das Markenrecht erschöpft, wenn die Ware vom
Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung erstmals in Verkehr gebracht
wurde. Damit kann die Originalware weiterverbreitet werden und die zur
Ankurbelung des Verkaufs damit einhergehende Werbung ebenso getätigt werden,
ohne dass der Markeninhaber sich gegen diesen kennzeichenmässigen Gebrauch
seiner Marke durch einen Dritten zur Wehr setzen kann. Folglich stellt der
Weiterverkauf einer mit Einwilligung des Gesuchsgegners 1 durch die
Gesuchsgegnerin 4 ursprünglich in den Verkehr gebrachte Ware allenfalls eine
„markenmässige Nutzung“ der gesuchsgegnerischen Marke dar, die der
Gesuchsgegner 1 aufgrund der internationalen Erschöpfung seiner Markenrechte
hinzunehmen hat. Dass die Gesuchstellerinnen die Ware als Rechtsinhaberinnen
bei der Gesuchsbeklaten 4 unter Lizenz herstellen liessen
(vgl. Replik Rz. 61), ist vorliegend – mangels Glaubhaftmachung der
Rechtsinhaberschaft (vgl. E. 5.3) – ebenfalls nicht glaubhaft dargetan. Vor
diesem Hintergrund können die Gesuchstellerinnen aus dem blossen Weiterverkauf von
durch die Gesuchsgegnerin 4 hergestellten Originalwaren auch keinen
Gebrauchsnachweis für die von ihnen behauptete Nutzung der eigenen, zur
damaligen Zeit von ihnen noch nicht eingetragenen Marke ableiten. Insofern
stellen sich die Gesuchsgegner zu Recht auf den Standpunkt, dass der Kauf von
Ware mit dem Logo gemäss Abbildung A von den Gesuchsgegnern und die Werbung zum
Verkauf dieser Ware keine Verwendung der Abbildung A als Marke der
Gesuchstellerin 1 sei (Gesuchsantwort Rz. 63).

 

Vor diesem
Hintergrund vermögen die Gesuchstellerinnen keine Gebrauchspriorität an den streitgegenständlichen
Abbildungen auf dem Schweizer Markt vor der Markenregistrierung der Abbildung A
durch den Gesuchsgegner 1 am 7. Juni 2016 und vor der seither durch die
Gesuchsgegner getätigten kommerziellen Nutzungen der streitgegenständlichen
Abbildungen A, B und C im Geschäftsverkehr glaubhaft zu machen. Somit erscheint
weder die offensichtliche Verletzung eines aussichtsreichen lauterkeitsrechtlichen
Anspruchs nach Massgabe von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG noch die
Aktivlegitimation der Gesuchstellerinnen gestützt auf Art. 9 UWG als
glaubhaft gemacht.

 

8.4 

8.4.1   Abzuklären
bleibt, ob die Verwendung der nationalen Marken des Gesuchsgegners 1 Nr. 688870
und Nr. 703008 auf dem Schweizer Markt eine lauterkeitsrechtliche
Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG mit den im
Schweizer Markt schon länger verwendeten, jedoch in der Schweiz nicht
als Marke registrierten französischen Wortmarken der Gesuchstellerin 1 lautend
auf „Max et Moi“ bzw. „Max et Moi Paris“, sowie der kombinierten
Wort-/Bildmarke gemäss Abbildung D und den „Max et Moi Boutiquen“ hervorzurufen
vermag. 

 

8.4.2   Im
Unterschied zum Markenrecht reicht es beim lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz
gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG nicht aus, dass bloss eine
Zeichenverwechselbarkeit – verstanden als Identität oder Ähnlichkeit der
Zeichen hinsichtlich Wortlaut, Form oder Bild – vorliegt. Vielmehr ist notwendig,
dass aufgrund einer solchen Zeichenähnlichkeit bei gleichzeitiger Warenidentität
oder ‑gleichartigkeit betriebliche Fehlzurechnungen zu befürchten sind,
welche die besser berechtigten Zeichen in ihrer Individualisierungsfunktion gefährden.
Dabei hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den jeweiligen Umständen ab,
unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die
Zeichen verstehen und in Erinnerung behalten (BGE 127 III 160 E. 2a
S. 166). Mangelt es indes an der Zeichenähnlichkeit zwischen den sich
gegenüberstehenden Kennzeichen des Gesuchsgegners 1 und jenen der
Gesuchstellerin 1, so verschafft weder die Registrierung noch die anschliessende
kommerzielle Nutzung der streitgegenständlichen Marken Nr. 688870 und Nr. 703008
des Gesuchsgegners 1 eine rechtsrelevante Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3
Abs. 1 lit. d UWG. Nach der Praxis des Bundesgerichts ist der Begriff
der Verwechslungsgefahr für den ganzen Bereich des Kennzeichnungsrechts ein
einheitlicher (BGE 126 III 239 E. 3a S. 245 mit weiteren Hinweisen),
womit auch die entsprechende markenrechtliche Rechtsprechung zur Beurteilung
dieses Falls, insbesondere zur Beurteilung einer allfälligen Zeichenähnlichkeit
herangezogen werden kann. Eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr kann
sich jedoch im Unterschied zur markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auch aus
den Begleitumständen ergeben. Vor diesem Hintergrund ist zunächst der
massgebliche Verkehrskreis, die Warengleichartigkeit/-identität und die
Zeichenähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen zu prüfen, um danach bei
gegebener Zeichenähnlichkeit die allfällig dadurch verursachte
Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG beurteilen
zu können. 

 

Die sich
gegenüberstehenden Marken des Gesuchsgegners 1 und jene der Gesuchstellerin 1
weisen die Gemeinsamkeit auf, dass sie für dieselben Warenklassen 14, 18 und 25
Markenschutz beanspruchen, wobei bezogen auf die in diesen Warenklassen konkret
beanspruchten Waren wohl Warenidentität, jedoch mindestens Warengleichartigkeit
vorliegt. Da das Risiko einer Verwechslung umso grösser ist, je ähnlicher sich
die Waren sind, ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit und der
allfällig darauffolgenden Prüfung der dadurch verursachten Verwechslungsgefahr
über die betriebliche Herkunft von Waren und/oder über die betriebliche
Identität ein strenger Massstab anzulegen. Ob eine Zeichenähnlichkeit und
gestützt darauf eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen den
Marken des Gesuchsgegners 1 und jenen der Gesuchstellerin 1 besteht, beurteilt
sich stets aus der Sicht des massgeblichen Verkehrskreises, wobei nach gängiger
Rechtsprechung bei Endverbrauchern von Modeartikeln der oberen Preisklasse ein
leicht höherer Aufmerksamkeitsgrad und damit ein grösseres Unterscheidungsvermögen
als beim Endverbraucher von Massenartikeln des täglichen Konsums vorausgesetzt
werden darf, zumal der Endkunde von luxuriösen Modewaren diese vor dem Kauf in
aller Regel genauer prüft und meist auch anprobiert (vgl. etwa BGE 121 III
377 E. 3b S. 381; BVGer

B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 3.1 und E. 5.2).

 

Bei der Beurteilung,
ob sich die gegenüberstehenden Marken hinreichend deutlich voneinander unterscheiden
oder angesichts deren Übereinstimmungen als zeichenähnlich zu qualifizieren
sind, ist stets der Gesamteindruck, wie er im Erinnerungsbild des massgeblichen
Verkehrskreises haften bleibt, entscheidend (BGE 128 III 441 E. 3.1
S. 446; 127 III 160 E. 2.b.cc S. 168; 116 II 365 E. 4a S.
370). Entsprechend ist jede Marke als Ganzes zu würdigen und darf nicht in ihre
Einzelelemente zergliedert werden. Der Gesamteindruck einer Wortmarke bestimmt
sich praxisgemäss durch den Wortklang, den Wortsinn und das Schriftbild (BGE
121 III 377 E. 2b S. 379 mit weiteren Hinweisen). Den Klang prägen insbesondere
das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während
das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der
verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 127 III 160 E. 2b.cc
S. 168; 119 II 473 E. 2c S. 475 f.). Dabei kommt dem Wortanfang
bzw. dem Wortstamm und der Endung in der Regel eine grössere Bedeutung als
dazwischen geschobenen, unbetonten weiteren Silben zu, da diese besser im
Gedächtnis haften bleiben (BGE 127 III 160 E. 2b.cc S. 168). 

 

8.4.3 Die
zu beurteilenden Marken des Gesuchsgegners 1 gemäss Abbildung A und mit dem
Zusatz „La Suite“ stimmen mit den Marken der Gesuchstellerin 1 lautend auf „Max
& Moi“, „Max & Moi Paris“ sowie gemäss Abbildung D einzig in dem für
sich alleine genommenen freihaltebedürftigen Anfangsbuchstaben „M“ und in dem
für sich genommen gemeinfreien Ersatzzeichen „&“, welches für das Verbindungswort
„und“ steht, überein. Im Übrigen unterscheiden sich die zu vergleichenden
Zeichen in ihrer Gesamterscheinung sowohl in phonetischer und visueller
Hinsicht wie auch ihrer Bedeutung nach. Die konkrete grafische Ausgestaltung
der Marke des Gesuchsgegners 1 gemäss Abbildung A bewirkt trotz
grundsätzlicher Banalität der einzelnen Gestaltungselemente, dass die
stilisierte Verschmelzung des an sich freihaltebedürftigen Einzelbuchstabens
„M“ mit dem an sich gemeinfreien Ersatzzeichen „&“ für das Verbindungswort
„und“ (lateinisch „et“) in Blockschrift als prägende und damit schutzwürdige Zeicheneinheit
durch den massgebenden Verkehrskreis wahrgenommen wird. Dies ergibt einen von
den Marken „Max & Moi“, „Max & Moi Paris“ sowie gemäss Abbildung D
abweichenden Gesamteindruck in Bezug auf den Wortklang („M et“ bzw. „M und“ zu
„Max et Moi“ bzw. „Max et Moi Paris“), Wortsinn (das Zeichen „M&“ verfügt
als Fantasiezeichen über keinen Sinngehalt im Vergleich zum Wortspiel „Max et
Moi Paris“, was bezogen auf die markenrechtlich beanspruchten Modewaren als
„Max und ich in der Modemetropole Paris“ verstanden werden kann) und das
Schriftbild (die Zeichenlänge des Akronyms „M&“ ist äusserst kurz und
besteht zwar aus zwei miteinander kombinierten Elementen, wird jedoch als
Zeicheneinheit wahrgenommen; dagegen besteht die Marke „Max & Moi Paris“
insgesamt aus drei Wörtern und einem Ersatzzeichen für das Verbindungswort „und“;
somit führt die konkret zu vergleichende Wörter- bzw. Zeichenabfolge zu einer
unterschiedlichen optischen Wahrnehmung). Die konkrete grafische Ausgestaltung
der Marke gemäss Abbildung D der Gesuchstellerin 1 weist zudem deutlich
darauf hin, dass der hervorgehobene Vorname „Max“ und das ebenso hervorgehobene
französische Pronomen „Moi“ die prägenden, kennzeichnungskräftigen Elemente
dieser Marke darstellen. Diese Wörter finden sich jedoch weder in
Alleinstellung noch in Kombination in den streitgegenständlichen Marken des
Gesuchsgegners 1 wieder, wodurch der Abstand zwischen den Vergleichszeichen
noch verstärkt wird. Darüber hinaus verschafft der Zusatz „La Suite“, welcher
vom Sinngehalt her vom massgeblichen Verkehrskreis als „die Fortsetzung“
verstanden werden kann, noch einen grösseren Zeichenabstand zu den Marken der
Gesuchstellerin 1. Insgesamt ist eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Marken
des Gesuchsgegners 1 gemäss Abbildung A und B und den Marken der
Gesuchstellerin 1 „Max & Moi“, „Max & Moi Paris“ sowie gemäss Abbildung
D aus diesen Gründen abzulehnen, womit auch die Grundlage zur Geltendmachung
einer lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1
lit. d UWG fehlt. Da die zu vergleichenden Zeichen lediglich eine
Übereinstimmung im für sich freihaltebedürftigen Anfangsbuchstaben „M“ und im
ebenso gemeinfreien Ersatzzeichen „&“ für das Verbindungswort „und“
(lateinisch „et“) aufweisen, ansonsten sich gestalterisch, visuell, phonetisch
und vom Sinngehalt her deutlich voneinander unterscheiden, wird der
massgebliche Verkehrskreis bei den streitgegenständlichen Marken des
Gesuchsgegners 1 auch nicht auf das Vorliegen eines Serienzeichens der
Gesuchstellerinnen schliessen können.

 

8.4.4 Die
Gesuchstellerinnen behaupten weiter eine Verwechslungsgefahr mit den „Max et
Moi Boutiquen“ (Gesuch Rz. 58 und 65). Auch bei unterschiedlichem
Gesamteindruck der zu vergleichenden Marken (vgl. E. 8.4.3) ist eine
(mittelbare) Verwechslungsgefahr nicht generell ausgeschlossen (vgl. BGer
4A_565/2016 vom 2. Mai 2017 E. 5.1). Die Gesuchstellerinnen begnügen
sich damit, eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu behaupten, legen diese aber
in keiner Weise konkret dar (vgl. Gesuch, Rz. 58 und 65). Damit ergibt sich, dass
die Gesuchstellerinnen einen aussichtsreichen lauterkeitsrechtlichen Anspruch
nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG einschliesslich der
Aktivlegitimation nach Art. 9 UWG nicht glaubhaft darzulegen vermögen. 

 

9.         Lauterkeitsrecht: Generalklausel

Die
Gesuchstellerinnen behaupten schliesslich eine Verletzung der lauterkeitsrechtlichen
Generalklausel nach Art. 2 UWG. Dabei begnügen sie sich mit dem Hinweis,
die „unberechtigten Markeneintragungen“ und die „unberechtigte kommerzielle
Nutzung“ der streitgegenständlichen Abbildungen sowie die Verwendung des
Elements „M&“ in den Firmen der Gesuchsgegnerinnen 3 und 4 seien insgesamt
als täuschendes oder zumindest in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu
und Glauben verstossendes Geschäftsgebaren im Sinn von Art. 2 UWG zu
qualifizieren (Gesuch Rz. 58). 

 

Angesichts der
Tatsache, dass die Gesuchstellerinnen zu ihren Gunsten keine bessere
urheberrechtliche Berechtigung an den streitgegenständlichen Abbildungen A, B
und C glaubhaft machen können (vgl. E. 5.3), und angesichts der Tatsache,
dass der Gesuchsgegner 1 über ältere Markenrechte in der Schweiz an der Abbildung
A verfügt (vgl. E. 6.2), kann ihm auch nicht gestützt auf Art. 2 UWG
verboten werden, seine Marke als solche oder zusammen mit dem Piktogramm im
Geschäftsverkehr und im Schweizer Markt zu gebrauchen. 

 

Insgesamt ergibt
sich somit, dass die Gesuchstellerinnen keinen aussichtsreichen
lauterkeitsrechtlichen Anspruch bzw. die offensichtliche Verletzung eines
solchen Anspruchs glaubhaft machen konnten

 

10.      Entscheid und Prozesskosten

10.1    Aus
diesen Erwägungen ergibt sich, dass das Gesuch um Erlass vorsorglicher
Massnahmen mangels Glaubhaftmachung eines aussichtsreichen zivilrechtlichen An-spruchs
bzw. mangels Vorliegens einer offensichtlichen Verletzung der angeblichen
Rechte der Gesuchstellerinnen abzuweisen ist. 

 

10.2    Entsprechend
dem Ausgang des Verfahrens werden die Prozesskosten den unterliegenden Gesuchstellerinnen
in solidarischer Verbindung auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Unter
Berücksichtigung des Streitwerts von mindestens CHF 100‘000.− (vgl. E. 1.2)
werden die Gerichtskosten mit CHF 12‘000.− festgesetzt (§ 11 Abs. 1
Ziffer 3 und § 8 Abs. 1 Ziff. 1.1 der Verordnung über die
Gerichtsgebühren [GebV, SG 154.810]). 

 

Bei einem
Streitwert von über CHF 100‘000.− bis CHF 200‘000.− beträgt
das Grundhonorar höchstens CHF 15‘000.− (vgl. § 11, § 4
Abs. 1 lit. b der Honorarordnung  für die Anwältinnen und Anwälte des Kantons
Basel-Stadt [HO, SG 291.400]). Aufgrund des Komplexitätszuschlags von
100 % (§ 5 Abs. 1 lit. a HO) und der Reduktion von einem
Drittel für das summarische Verfahren (§ 11 Abs. 2 HO) ergibt sich
eine Parteientschädigung von CHF 20‘000.−. Diese wird ohne
Mehrwertsteuer zugesprochen, da die Gesuchsgegnerinnen 3 und 4 mehrwertsteuerpflichtig
sind und die ihnen in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer somit von ihrer eigenen
Mehrwertsteuerrechnung in Abzug bringen können.

 

 

Demgemäss erkennt
das Appellationsgericht (Einzelgericht):

 

://:        Das Gesuch vom 19. Juli 2017 um
Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden
kann.

 

            Die Gesuchstellerinnen 1 - 3 tragen die
Gerichtskosten von CHF 12‘000.– in solidarischer Verbindung. Überdies tragen
sie in solidarischer Verbindung eine Parteientschädigung von CHF 20‘000.–
(inklusive Auslagen) an die Gesuchsgegner 1 - 4.

 

            Mitteilung an:

-      
Gesuchstellerin 1 - 3 

-      
Gesuchsgegner 1 - 4

-        Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum

 

 

APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT

 

Der Gerichtsschreiber

 

 

 

PD Dr. Benedikt Seiler

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung

 

Gegen diesen
Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des
Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde
in Zivilsachen erhoben werden. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten gilt
dies nur dann, wenn der Streitwert die Beschwerdesumme gemäss Art. 74 Abs. 1
lit. a oder b BGG erreicht (CHF 15'000.– bei Streitigkeiten aus Miete oder
Arbeitsverhältnis bzw. CHF 30'000.– in allen übrigen Fällen) oder wenn sich
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Die Beschwerdeschrift
ist fristgerecht dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die
Anforderungen an deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die
Zulässigkeit des Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht. 

 

Ob an Stelle der
Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die
subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113
BGG), ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl
Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide
Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.