# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 0bb50ce7-92eb-5ab6-9b8e-c71244526f17
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2016-09-14
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 14.09.2016 B-3601/2014
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-3601-2014_2016-09-14.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 
 Abteilung II 

B-3601/2014 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  1 4 .  S e p t e m b e r  2 0 1 6   

Besetzung 
 Richter Marc Steiner (Vorsitz), 

Richterin Maria Amgwerd,  

Richter David Aschmann,    

Gerichtsschreiberin Sabine Büttler. 
 

 
 

Parteien 
 Novartis AG,  

Lichtstrasse 35, 4002 Basel,   

vertreten durch Rechtsanwältin  

Dr. iur. Magda Streuli-Youssef,  

Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123,  

Postfach 1236, 8034 Zürich,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 

Gegenstand 
 Markeneintragungsgesuch CH-Nr. 57945/2013 (fig.)  

(Kapsel). 

 

 

 

B-3601/2014 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Die Novartis AG hinterlegte am 27. Juni 2013 beim Eidg. Institut für Geisti-

ges Eigentum (IGE) die nachfolgend dargestellte Bildmarke mit Farban-

spruch "gelb, weiss" für die Waren "Pharmazeutische Präparate zur Prä-

vention und Behandlung von Multiple Sklerose" in Klasse 5. Das Marken-

eintragungsgesuch erhielt die Nummer 57945/2013:  

 

B.  

Mit Schreiben vom 4. Juli 2013 beanstandete das IGE das Hinterlegungs-

gesuch gestützt auf Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. Au-

gust 1992 (MSchG, SR 232.11). Trotz Farbanspruch sei die Gemeingutzu-

gehörigkeit des Zeichens vorliegend gegeben. Beim hinterlegten Zeichen 

handle es sich um die Abbildung der beanspruchten Präparate und deren 

Gestaltung weiche nicht hinreichend von im betroffenen Warensegment 

üblicherweise vorzufindenden Gestaltungen ab.  

C.  

Die Hinterlegerin bestritt mit Eingabe vom 5. September 2013 die Gemein-

gutzugehörigkeit ihrer Bildmarke und beantragte deren Zulassung zum 

Markenschutz. Die Gestaltung der beanspruchten Form sei nämlich auf-

grund des Farbanspruches "gelb, weiss" sowie der gewählten Musterung 

(u.a. Ringe) unüblich und vom Gewohnten abweichend. Üblicherweise 

würden Medikamentenkapseln keine Ringe aufweisen. Ausserdem sei zu 

berücksichtigen, dass vorliegend Markenschutz im Zusammenhang mit 

Präparaten zur Behandlung und Vorbeugung der Krankheit Multiple Skle-

rose beansprucht werde. Typischerweise seien Präparate zur Behandlung 

dieser Krankheit intravenös einzunehmen, weshalb eine Kapselform nicht 

zum üblichen Formenschatz gehöre.  

D.  

Die Vorinstanz hielt an der Zurückweisung des Markeneintragungsgesu-

ches mit Schreiben vom 21. November 2013 fest. Die Tatsache, dass eine 

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Form neu sei oder gar nur vom Hinterleger benutzt werde, sei nicht erheb-

lich, solange die Form sich nicht hinreichend vom üblichen Formenschatz 

unterscheide. Dieser sei im betroffenen Warensegment gross, da nicht nur 

auf das Warensegment der pharmazeutischen Präparate im Bereich der 

Behandlung von Multiple Sklerose abzustellen sei, sondern grundsätzlich 

auf alle pharmazeutischen Präparate. Die hinterlegte Form unterscheide 

sich in keiner Weise von einer üblichen Medikamentenkapsel und deren 

zweifarbige Gestaltung sei nicht aussergewöhnlich. Die in der weissen 

Hälfte angebrachten gelben Streifen würden nicht auffällig von üblichen 

Gestaltungen abweichen. Dem Zeichen fehle es daher an der konkreten 

Unterscheidungskraft. Auch liege kein Grenzfall vor. 

E.  

Mit Eingabe vom 21. März 2014 nahm die Hinterlegerin noch einmal zu den 

Argumenten der Vorinstanz Stellung. Zum einen hielt sie fest, das IGE 

gehe zu weit, wenn es die Formenvielfalt in Bezug auf sämtliche im phar-

mazeutischen Bereich auffindbaren Formen definiere. Die Formmarke be-

anspruche Schutz im Zusammenhang mit Präparaten zur Behandlung und 

Vorbeugung der Krankheit Multiple Sklerose. Die hierbei auffindbare For-

menvielfalt sei bereits kleiner als jene des gesamten pharmazeutischen 

Spektrums. Andererseits stellte die Hinterlegerin in diesem Zusammen-

hang erstmals den Antrag, ihr Warenverzeichnis sei auf "Pharmazeutische 

Präparate zur Prävention und Behandlung von schubförmig remittierender 

Multiple Sklerose" einzuschränken, sollte dies zu einer Schutzzulassung 

führen. Beim betreffenden Präparat handle es sich nämlich um das erste 

in der Schweiz zugelassene, oral einnehmbare Medikament zur Behand-

lung der schubförmig remittierenden Multiplen Sklerose. Daher liege so-

wohl in der Form als auch in deren Musterung ein unterscheidungskräftiges 

Zeichen vor, so dass dem unterscheidungskräftigen Zeichen der Marken-

schutz zu gewähren sei. 

F.  

Am 26. Mai 2014 verfügte das IGE die vollständige Zurückweisung des 

Markeneintragungsgesuches Nr. 57945/2013 "fig." gemäss Art. 2 Bst. a 

MSchG. Die hinterlegte Warenform stelle eine im Warensegment üblicher-

weise auffindbare Warenform dar. Auch unterscheide sich deren Gestal-

tung nicht auffällig von üblichen Gestaltungen des beanspruchten Waren-

segments. Dem hinterlegten Zeichen mangle es daher an der konkreten 

Unterscheidungskraft. Zum Eventualantrag bezüglich Einschränkung des 

Warenverzeichnisses hielt die Vorinstanz fest, sie trete praxisgemäss auf 

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bedingtgestellte Begehren nicht ein, wobei die vorgeschlagene Einschrän-

kung nichts am Gemeingutcharakter des Zeichens ändern würde, da das 

Verständnis der Abnehmer stets gleich bleibe. 

G.  

Gegen diese Verfügung erhob die Novartis AG (nachfolgend: Beschwerde-

führerin) am 26. Juni 2014 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht 

mit den Rechtsbegehren:  

" 1.  Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum 

vom 26. Mai 2014 sei vollumfänglich aufzuheben und es sei das Mar-

keneintragungsgesuch CH-Nr. 57945/2013 (fig.) (Kapsel) in das 

Schweizerische Markenregister einzutragen; 

 2.  Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Eidgenössi-

schen Instituts für Geistiges Eigentum." 

Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin an, das IGE (nachfolgend: 

Vorinstanz) gehe fehl, wenn es annehme, bei der abgebildeten Medika-

mentenkapsel handle es sich um eine im Warensegment übliche Waren-

form. Vorliegend werde um Schutz für Präparate zur Behandlung und Prä-

vention von Multipler Sklerose (MS) ersucht. Diese Krankheit werde in ers-

ter Linie mit intravenös oder flüssig einzunehmenden Medikamenten be-

handelt. Das Produkt, wofür hier Markenschutz beantragt werde, sei das 

erste und bislang auch einzige in der Schweiz zugelassene Medikament 

zur Behandlung schubförmiger MS, welches in Tabletten- bzw. Kapselform 

einzunehmen sei. Daher sei bereits die Form des Präparats ein betriebli-

cher Herkunftshinweis. Das hinterlegte Zeichen weiche durch die Farbele-

mente sowie die Form deutlich von den für die Therapie schubförmiger MS 

üblichen Formen und Gestaltungen einer Medikamentenkapsel ab. 

H.  

Innert erstreckter Frist hielt die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 

27. Oktober 2014 fest, dass die vorliegende Bildmarke, dies sich in der Ab-

bildung der Ware, für die sie beansprucht wird, erschöpft, nicht schutzfähig 

sei. Es kämen die für die Prüfung dreidimensionaler Marken geltenden Kri-

terien analog zur Anwendung. Die Tatsache, dass die Hinterlegerin im spe-

zifischen Warensegment die bis anhin einzige Anbieterin kapselförmiger 

Präparate sei, ändere nichts an der Tatsache, dass es sich um eine ge-

wöhnliche Form und Gestaltung einer Medikamentenkapsel handle. Die 

Form sei – selbst wenn bis anhin in der Behandlung der betroffenen Krank-

heit unüblich – nicht überraschend. Medikamente würden häufig in der hin-

terlegten Form und Gestaltung produziert. In Bezug auf die massgebenden 

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Verkehrskreise hielt die Vorinstanz fest, dass Multiple Sklerose-Patienten 

auch alternativ-medizinische Arzneimitteln einnehmen würden (wie z.B. Vi-

tamin-D Präparate, Schüssler-Salze, Heilkräuter), welche rezeptfrei erhält-

lich seien. Aus diesem Grund sei das Verständnis der Endkonsumenten zu 

berücksichtigen. 

I.  

Die Beschwerdeführerin replizierte mit Eingabe vom 12. Januar 2015 in-

nert erstreckter Frist. Sie hielt an ihrer Argumentation bezüglich der Unter-

scheidungskraft der hinterlegten Form und Gestaltung fest. Sie bemän-

gelte, dass die Vorinstanz den massgebenden Abnehmerkreis der bean-

spruchten Waren unerlaubterweise ausweite. Das Warenverzeichnis laute 

nicht auf pharmazeutische Präparate zur Behandlung von Symptomen wie 

Schmerz, Depressionen etc., sondern auf die Verlaufsbehandlung der 

Krankheit Multiple Sklerose. Die angesprochenen Abnehmerkreise seien 

daher einerseits Fachleute (Apotheker, Ärzte, allen voran Neurologen) und 

andererseits von der Krankheit betroffene Patienten (Replik, S. 8, Rz. 20). 

Weiter hielt die Beschwerdeführerin fest, dass die Vorinstanz ihr rechtliches 

Gehör verletzt habe, als sie im Eintragungsverfahren die von der Be-

schwerdeführerin vorgeschlagene Einschränkung des Warenverzeichnis-

ses nicht behandelt und stattdessen gleich verfügt habe. Allerdings sei die 

Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung auf den Eventualantrag der 

Beschwerdeführerin gar nicht eingetreten (Replik, S. 5, Rz. 6-8).  

J.  

In ihrer Duplik vom 19. März 2015 hielt die Vorinstanz zur bisherigen Kor-

respondenz ergänzend fest, dass die von der Beschwerdeführerin vorge-

brachte Rüge der Verletzung ihres Anspruches auf rechtliches Gehör un-

begründet sei. Entgegen der Angabe der Beschwerdeführerin habe sie in 

ihrer Endverfügung dargelegt, weshalb die vorgeschlagene Einschränkung 

des Warenverzeichnisses nicht zur Schutzfähigkeit des Zeichens führe, 

und damit dem Anspruch des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin 

Genüge getan. Weiter betonte die Vorinstanz erneut, dass die Formulie-

rung des Warenverzeichnisses breit sei und auch komplementärmedizini-

sche sowie homöopathische Arzneimittel, für welche zumeist keine Re-

zeptpflicht bestünde, umfasse. Vor diesem Hintergrund müsse auf das Ver-

ständnis der Durchschnittskonsumenten und der Fachkreise abgestellt 

werden.  

K.  

Mit Stellungnahme vom 22. April 2015 hielt die Beschwerdeführerin der 

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Duplik der Vorinstanz entgegen, dass die Vorinstanz ihr in mehrfacher Hin-

sicht das rechtliche Gehör verweigert habe. Einerseits sei ihr Anspruch 

dadurch verletzt worden, dass der Beschwerdeführerin nicht mehr Gele-

genheit geboten worden sei, das Warenverzeichnis der hinterlegten Marke 

einzuschränken. Weiter sei in der unzureichenden und nicht nachvollzieh-

baren Begründung der Vorinstanz, weshalb eine Einschränkung/Präzisie-

rung des Warenverzeichnisses der Marke nicht zur Schutzfähigkeit des 

Zeichens führe, ebenfalls eine Gehörsverweigerung zu sehen. Die Praxis 

der Vorinstanz, wonach sie auf Eventualanträge nicht eintrete, sei rechts-

widrig. Es widerspreche Treu und Glauben, wenn die Vorinstanz, nachdem 

sie ein Markeneintragungsgesuch beanstandet habe und die Beschwerde-

führerin in der Folge die Einschränkung ihres Warenverzeichnisses als 

mögliche Behebung des Schutzausschlussgrundes angeboten habe, auf 

diesen Antrag nicht eintrete. In materieller Hinsicht stelle die Einschrän-

kung bzw. Präzisierung des Warenverzeichnisses eine Einschränkung des 

Markenhinterlegungsgesuchs dar. Eine solche Einschränkung in Bezug auf 

das Warenverzeichnis sei in der Markenpraxis weit verbreitet und üblich 

(so z.B. bei Abgrenzungsvereinbarungen oder Vergleichsverhandlungen). 

Da die Einschränkung des Warenverzeichnisses einer Marke – auch nach 

der Registrierung einer Marke – jederzeit möglich sei, dürfe die Einschrän-

kung nicht aus prozessualen Gründen verweigert werden (Stellungnahme 

zur Duplik, S. 7 f., Rz. 14 f.). 

L.  

Mit Eingabe vom 30. April 2015 ergänzte die Beschwerdeführerin ihr 

Rechtsbegehren mit dem folgenden Eventualantrag: 

"Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigen-

tum vom 26. Mai 2014 vollumfänglich aufzuheben und es sei das Marken-

eintragungsgesuch CH-Nr. 57945/2013 (fig.) (Kapsel) eventualiter unter 

Berücksichtigung der folgenden Einschränkung des Warenverzeichnisses 

'Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von schub-

förmig remittierender Multiple Sklerose' in das Schweizerische Marken-

register einzutragen." 

Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin aus, sie interpretiere die Er-

wägungen des Bundesverwaltungsgerichts in der Verfügung vom 27. April 

2015 dahingehend, dass dieses das "Nichteintreten" der Vorinstanz auf 

den bereits im Eintragungsverfahren vorgebrachten Eventualantrag, als re-

levant betrachte. Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, im Sinne der 

Prozessökonomie sei es sinnvoll, wenn die Beschwerdeinstanz die Schutz-

fähigkeit der hinterlegten Marke eventualiter auch mit der Einschränkung 

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des Warenverzeichnisses beurteile, selbst wenn der Beschwerdeführerin 

damit eine Instanz verloren ginge.  

M.  

Die Vorinstanz nahm mit Eingabe vom 29. Juni 2015 innert erstreckter Frist 

Stellung und führte u.a. aus, dass die Vorinstanz in ihrer Endverfügung be-

gründet habe, weshalb sie den Eventualantrag der Beschwerdeführerin 

nicht berücksichtige. Damit sei das rechtliche Gehör der Beschwerdefüh-

rerin nicht verletzt worden. Ausserdem gab sie zu bedenken, dass das 

Institut nicht auf Eventualanträge eintrete, weil ein Eventualantrag, welcher 

zusammen mit einem Hauptantrag gestellt werde, einem zweiten Hinterle-

gungsgesuch entspreche. Ein Eventualantrag auf Änderung stelle keine 

unmissverständliche und bedingungslose Hinterlegung im Sinne von 

Art. 28 Abs. 2 MSchG dar. Dies gelte insbesondere auch, da ein Eventu-

alantrag definitionsgemäss erst berücksichtigt werden solle, wenn der 

Hauptantrag zurückgewiesen werde, was erst bei Erlass der Endverfügung 

im Sinne von Art. 30 Abs. 2 MSchG der Fall sei. Entsprechend seien Even-

tualanträge im erstinstanzlichen Verfahren als unzulässig zu qualifizieren. 

Zum Eventualantrag selbst hält die Vorinstanz fest, dass die Wahrnehmung 

der hinterlegten Marke sich nicht ändere, weshalb die Einschränkung des 

Warenverzeichnisses das Zeichen nicht unterscheidungskräftig mache.  

N.  

Mit Verfügung vom 30. Juni 2015 wurde den Verfahrensparteien mitgeteilt, 

dass kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei. 

O.  

Mit Schreiben vom 5. Oktober 2015 reichte die Beschwerdeführerin eine 

Noveneingabe ein. Darin reichte sie dem Bundesverwaltungsgericht den 

Newsletter 2015/09 Marken vom 24. September 2015 der Vorinstanz zum 

Vorgehen bei bedingt gestellten Anträgen ein. Darin hielt die Vorinstanz 

insbesondere fest, dass dem Hinterleger, der einen Eventualantrag stellt, 

eine Frist angesetzt werde, innert welcher dieser bedingungslos erklären 

könne, ob er das ursprünglich eingereichte Zeichen durch ein neues bzw. 

das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ersetzen wolle. Die Beschwer-

deführerin führte weiter aus, dass diese Praxis zwar pro futuro gelte, die 

Vorinstanz aber damit darauf hinweise, dass sie die bisherige Praxis als 

mangelhaft erkannt habe.  

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Seite 8 

P.  

Die Vorinstanz nahm mit Eingabe vom 6. November 2015 Stellung zur No-

veneingabe der Beschwerdeführerin und bekräftigte ihre bisherige Argu-

mentation.  

Q.  

Mit Verfügung vom 10. November 2015 wurde den Verfahrensparteien er-

neut mitgeteilt, dass ohne anders lautende Anträge kein weiterer Schriften-

wechsel vorgesehen sei. 

R.  

Bezugnehmend auf die Verfügung vom 10. November 2015 wies die Be-

schwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 11. November 2015 unaufgefordert 

auf den Widerspruch in der vorinstanzlichen Argumentation in deren Stel-

lungnahme vom 6. November 2015 hin. 

S.  

Mit Verfügung vom 12. November 2015 wurde der Schriftenwechsel für ge-

schlossen erklärt. 

T.  

Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung wurde stillschweigend ver-

zichtet. 

U.  

Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin 

und der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilserwägungen einge-

gangen. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-

gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig 

(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 

2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der ange-

fochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert 

und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. 

Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bun-

desgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren 

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Seite 9 

[VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 

und 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kosten-

vorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die 

Rechtsvertreter haben sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 

VwVG).  

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. 

2.  

2.1 In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe 

ihren Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV mehrfach 

verletzt. Die Beschwerdeführerin habe im Eintragungsverfahren zur Behe-

bung des Schutzausschlussgrundes des Gemeinguts die Einschränkung 

des Warenverzeichnisses vorgeschlagen. Ohne weiteren Schriftenwechsel 

habe die Vorinstanz in der Folge ihre Endverfügung erlassen und darin er-

klärt, sie trete praxisgemäss auf Eventualanträge nicht ein (Replik, Rz. 9). 

Dennoch habe sie in einer antizipierten Würdigung befunden, dass der 

Eventualantrag so oder so nicht zur Schutzfähigkeit der Marke führen 

würde (Replik, S. 5, Rz. 6-8). Ihr Nichteintreten habe die Vorinstanz damit 

begründet, dass ein Teillöschungsverzicht eine bedingungsfeindliche Pro-

zesshandlung sei und ein im Konditional vorgeschlagener Teilverzicht da-

her nicht bedingungslos gestellt sei. Weil die Vorinstanz auf den Eventual-

antrag nicht eingetreten sei und diese "Würdigung" im Übrigen erst in ihrer 

Endverfügung vorgenommen habe, sei der Beschwerdeführerin das recht-

liche Gehör abgeschnitten worden. Generell sei die Praxis der Vorinstanz, 

wonach Eventualbegehren im Eintragungsverfahren nicht zugelassen 

seien, rechtswidrig. Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf den 

Newsletter der Vorinstanz vom September 2015 in welchem diese ihre Pra-

xis zu Eventualanträgen im Markeneintragungsverfahren präzisiert habe. 

Das IGE habe selber festgestellt, dass seine Praxis angepasst werden 

müsse und dem Hinterleger nunmehr Frist zur Stellungnahme anzusetzen 

sei, sollte dieser eine Zeichenänderung oder Änderung des Waren- und 

Dienstleistungsverzeichnisses bedingt vorschlagen.  

2.2 Die Vorinstanz weist eine Verletzung des rechtlichen Gehörs von sich. 

Sie habe sich in ihrer Endverfügung zum Eventualantrag geäussert. Weiter 

habe sie ihre Praxis, Markeneintragungsverfahren auf Eventualbegehren 

nicht einzugehen, ebenfalls in die Begründung aufgenommen. Ausserdem 

gibt sie zu bedenken, dass ein Eventualantrag, welcher zusammen mit ei-

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Seite 10 

nem Hauptantrag gestellt werde, einem zweiten Hinterlegungsgesuch ent-

spreche. Dies gelte insbesondere auch, da ein Eventualantrag definitions-

gemäss erst berücksichtigt werden sollte, wenn der Hauptantrag zurück-

gewiesen werde, was erst bei Erlass der Endverfügung im Sinne von 

Art. 30 Abs. 2 MSchG der Fall sei. Entsprechend seien Eventualanträge im 

erstinstanzlichen Verfahren als unzulässig zu qualifizieren. 

2.3 Das rechtliche Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV garantiert den betroffe-

nen Personen ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht im Verfah-

ren. Sie haben insbesondere Anspruch auf Äusserung zur Sache vor Fäl-

lung des Entscheids, auf Abnahme ihrer erheblichen, rechtzeitig und form-

richtig angebotenen Beweise und auf Mitwirkung an der Erhebung von Be-

weisen oder zumindest auf Stellungnahme zum Beweisergebnis (Urteil des 

BGer 6B_549/2014 vom 23. März 2015 E. 3 mit Hinweis auf BGE 140 I 99 

E. 3.4; 137 II 266 E. 3.2; 135 II 286 E. 5.1). Weiter ergibt sich aus dem 

Anspruch auf rechtliches Gehör, dass die Behörde die Vorbringen des vom 

Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft 

und in der Entscheidfindung berücksichtigt (Urteil des BGer 4A.15/2006 

vom 13. Dezember 2006 E. 4.1, mit Verweis auf BGE 124 I 241 E. 2 und 

BGE 124 I 49 E. 3a; vgl. auch Urteil des BVGer B-8515/2007 vom 9. Juli 

2008 E. 3 "Abfallhai [3D]"). Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ih-

ren Entscheid zu begründen. Die Begründungspflicht und der Anspruch auf 

Begründung sind nicht bereits dadurch verletzt, dass sich die urteilende 

Behörde nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt 

und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie 

sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Be-

gründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Trag-

weite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der 

Sache an die höhere Instanz weiter ziehen kann. In diesem Sinne müssen 

wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die 

Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 130 II 

530 E. 4.3; BGE 129 I 232 E. 3.2; BGE 126 I 97 E. 2b). 

2.4 Vorliegend hat die Vorinstanz sich zum Eventualantrag der Beschwer-

deführerin erst in der Endverfügung geäussert. Darin hat sie dessen Be-

stehen erwähnt, sogleich aber festgehalten, sie trete praxisgemäss nicht 

auf Eventualbegehren ein. Weiter hielt sie fest, die im Eventualantrag vor-

geschlagene Einschränkung des Warenverzeichnisses mache das Zei-

chen aus den vorgenannten Gründen nicht eintragungsfähig. Damit ist die 

Vorinstanz in der Endverfügung entgegen dem Wortlaut auf den Eventual-

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Seite 11 

antrag eingetreten. Dass sie dies erst in der Endverfügung getan hat, ver-

letzt das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin allerdings nicht, denn 

sie darf nach Ablauf einer Vernehmlassungsfrist unverzüglich verfügen 

(BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger 

[Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Nr. 16 zu Art. 32 VwVG). 

Vorliegend wurde der Eventualantrag im Eintragungsverfahren in der Dup-

lik bzw. der Stellungnahme zur sog. Festhaltung gestellt: Die Vorinstanz 

war daher nicht verpflichtet einen weiteren Schriftenwechsel auszulösen. 

Ein solches Vorgehen erscheint allerdings ungünstig, was die Vorinstanz 

im Übrigen wohl auch dazu veranlasst hat, ihre Praxis entsprechend anzu-

passen und Hinterlegern diesfalls Frist zur Stellungnahme ansetzt 

(vgl. Newsletter 2015/09 Marken vom 24. September 2015 des IGE als 

Beilage zur Noveneingabe vom 5. Oktober 2015). Vorliegend ist der Be-

schwerdeführerin zuzustimmen, wenn sie die vorinstanzliche Begründung 

als verwirrend beschreibt. Dies liegt in erster Linie daran, dass die Vor-

instanz zuerst angibt, sie trete praxisgemäss auf bedingtgestellte Begeh-

ren nicht ein. Sie führt aber sogleich unter Hinweis auf die Begründung im 

Hauptantrag aus, die vorgeschlagene Einschränkung mache das Zeichen 

nicht eintragungsfähig (angefochtene Verfügung, Rz. 17). Damit wurde der 

Beschwerdeführerin – wenn auch knapp und unter Hinweis auf das bisher 

Gesagte – bekannt gegeben, weshalb das von ihr vorgebrachte Argument 

aus ihrer Sicht nicht zu berücksichtigen sei bzw. an der Gemeingutszuge-

hörigkeit des Zeichens nichts ändere. In einer summarischen Begründung 

liegt aber nicht bereits eine Verletzung des rechtlichen Gehörs.  

2.5  

2.5.1 Die Beschwerdeführerin macht denn auch weiter geltend, die Verlet-

zung des rechtlichen Gehörs bestünde in der vorinstanzlichen Praxis, 

Eventualanträge im Eintragungsverfahren nicht zuzulassen. Die Vorinstanz 

selbst hält dazu fest, dass Prozesshandlungen bedingungsfeindlich seien 

(Duplik, Rz. 4 mit Verweis auf BGE 134 III 332 E. 2.3). Auch gibt sie zu 

bedenken, dass ein Eventualantrag, welcher zusammen mit einem Haupt-

antrag gestellt werde, einem zweiten Hinterlegungsgesuch entspreche 

(Stellungnahme vom 29. Juni 2015, Rz. 3). Schliesslich sei zu beachten, 

dass ein Eventualantrag auf Änderung keine unmissverständliche und be-

dingungslose Hinterlegung im Sinne des Markenrechts darstelle und den 

gesetzlichen Anforderungen gemäss Art. 28 Abs. 2 MSchG damit nicht ge-

nüge. Dies gelte insbesondere auch, da ein Eventualantrag definitionsge-

mäss erst berücksichtigt werden sollte, wenn der Hauptantrag zurückge-

wiesen werde, was erst bei Erlass der Endverfügung im Sinne von Art. 30 

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Seite 12 

Abs. 2 MSchG der Fall sei. Entsprechend seien Eventualanträge im erstin-

stanzlichen Verfahren als unzulässig zu qualifizieren (Stellungnahme vom 

29. Juni 2015, Rz. 3). 

2.5.2 Die Frage der Zulässigkeit von Eventualbegehren im markenrechtli-

chen Eintragungsverfahren hat das Bundesverwaltungsgericht bereits im 

Urteil B-8515/2007 beschäftigt. Darin liess das Gericht die Beantwortung 

der Frage der Zulässigkeit offen (Urteil des BVGer B-8515/2007 vom 9. Juli 

2008 E. 4 "Abfallhai [3D]"). Die in diesem Urteil besprochene Konstellation 

ist allerdings mit der vorliegenden nicht identisch. Gegenstand eines Even-

tualbegehrens kann ausserdem auch etwa eine Einschränkung in Bezug 

auf die geographische Herkunft sein (vgl. dazu etwa BGE 132 III 770 

E. 3.2 f. "Colorado"). Soweit die Vorinstanz demnach ausführt, praxisge-

mäss trete sie auf Eventualbegehren grundsätzlich nicht ein, ist fraglich, 

inwieweit die Aussage des Instituts in dieser Allgemeinheit haltbar ist. In-

dessen kann die aufgeworfene Frage auch im vorliegenden offengelassen 

werden, da die Vorinstanz auf den Eventualantrag trotz irreführendem 

Wortlaut eingetreten ist und dessen Abweisung in einer der Begründungs-

pflicht knapp genügenden Form begründet hat.  

2.6 Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin den bereits im Eintragungsver-

fahren gestellten Eventualantrag, das Warenverzeichnis auf "Pharmazeu-

tische Präparate zur Prävention und Behandlung von schubförmig remittie-

render Multiple Sklerose" in Klasse 5 einzuschränken, im Beschwerdever-

fahren erneut gestellt.  

2.6.1 Hierzu ist festzustellen, dass im Verfahren vor Bundesverwaltungs-

gericht mit dem Beschwerdeantrag gleichzeitig der Streitgegenstand be-

stimmt wird (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-

zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, S. 120 

Rz. 2.213). Dieser kann sich hiernach höchstens verengen und um nicht 

mehr streitige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten (MO-

SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., S. 121 Rz. 2.213). Auch ist zu beachten, 

dass gestützt auf die Eventualmaxime sämtliche Begehren und Eventual-

begehren in der Beschwerdeschrift vorzubringen sind (KÖLZ/HÄNER/BERT-

SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 

3. Aufl. 2013, S. 51, Rz. 147; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., 

S. 121 f. Rz. 2.215 mit Hinweis). Erst in der Replik (oder später) gestellte 

(neue) Begehren bzw. beantragte Varianten sind daher unzulässig (BGE 

136 II 173 E. 5; BVGE 2011/54 E. 2.1.1). Zu beachten ist aber auch, dass 

B-3601/2014 

Seite 13 

aufgrund der Geltung der Untersuchungsmaxime tatsächliche Behauptun-

gen und Beweismittel nachgebracht werden können (Art. 32 Abs. 2 VwVG; 

WALDMANN/BICKEL, a.a.O., Nr. 17 zu Art. 32 VwVG) ebenso wie auch die 

rechtliche Begründung – soweit keine nachlässige Prozessführung vorliegt 

und auch keine Verschleppung des Prozesses beabsichtigt war – im Laufe 

des Beschwerdeverfahrens angepasst werden kann (BGE 136 II 165 

E. 4 f.; WALDMANN/BICKEL, a.a.O., Nr. 17 zu Art. 32 VwVG). Schliesslich 

wird die Eventualmaxime dadurch herabgemindert, dass die Verfahrens-

beteiligten aufgrund des Replikrechts zu ihren jeweiligen Eingaben Stel-

lung nehmen können (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, a.a.O., S. 51, Rz. 149 mit 

Hinweis auf Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK).  

2.6.2 Das in der Beschwerdeschrift gestellte Rechtsbegehren umfasste 

keinen Eventualantrag. Als tatsächliches Begehren stellte die Beschwer-

deführerin den Antrag erst mit ihrer Stellungnahme zur Duplik. Unter dem 

Aspekt der Eventualmaxime erscheint dies verspätet (vgl. E. 2.6.1 hiervor). 

Allerdings gilt es zu beachten, dass der Eventualantrag zum einen schon 

im vorinstanzlichen Verfahren gestellt wurde. Auch ist er im Beschwerde-

verfahren bereits in die Begründung der Beschwerde aufgenommen. Damit 

sind spätestens seit Anhebung des Beschwerdeverfahrens zwischen den 

Verfahrensbeteiligten die Zulässigkeit des Antrages im vorinstanzlichen 

Verfahren sowie die Eintragungsfähigkeit des Zeichens im Zusammenhang 

mit dem vom Eventualantrag betroffenen Warenverzeichnis strittig. Weiter 

hat sich die Vorinstanz spätestens ab ihrer Vernehmlassung materiell ein-

gehend zur Eintragungsfähigkeit der Marke im Zusammenhang mit dem 

eingeschränkten Warenverzeichnis geäussert. Nachdem der Eventualan-

trag und dessen Folgen von den Verfahrensbeteiligten materiell im gesam-

ten Beschwerdeverfahren abgehandelt wurden, erscheint ein Nichteintre-

ten auf den Eventualantrag aufgrund der Eventualmaxime formalistisch. 

Dies gilt umso mehr, als es sich hierbei nicht um eine Ausweitung des ur-

sprünglichen Beschwerdeantrages handelt und sich die Beschwerdeführe-

rin – sollte sie mit ihrem Hauptbegehren nicht durchdringen – ausdrücklich 

damit einverstanden erklärt, dass die Beschwerdeinstanz darauf eintrete 

und diesen ohne Rückweisung an die Vorinstanz behandle (Eingabe vom 

30. April 2015, Rz. 2 f.).  

2.7 Es kann damit festgestellt werden, dass die Vorinstanz das rechtliche 

Gehör der Beschwerdeführerin nicht bereits damit verletzt hat, dass sie die 

Abweisung des Eventualantrages in der angefochtenen Verfügung sum-

marisch begründet hat. Auf den im Beschwerdeverfahren erneut gestellten 

Eventualantrag wird – trotz allfällig verspäteter Eingabe – einzutreten sein, 

B-3601/2014 

Seite 14 

sollte die Beschwerdeführerin mit ihrem Hauptbegehren nicht durchdrin-

gen. 

3.  

3.1 Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, 

sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie bean-

sprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a des Marken-

schutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Zum Gemein-

gut zählen Zeichen, welchen die zur Individualisierung der Ware oder 

Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und solche, die mit 

Blick auf einen funktionierenden Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (BGE 

139 III 176 E. 2 "You"; BGE 120 II 150 E. 3b/bb "Yeni Raki"; CHRISTOPH 

WILLI, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2002, Art. 2 N. 34). Bei einer 

aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzten Marke muss die Origi-

nalität zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen – und 

zwar indem diese in überraschender Weise kombiniert werden (Urteil des 

BVGer B-2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 3.2 m.w.H. "Bouton"). Die 

Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben End-

abnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen 

(Urteil des BGer 4A.528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect"; Ur-

teil 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Die Freihaltebedürf-

tigkeit beurteilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten 

des Markenanmelders, die mindestens ebenfalls ein virtuelles Interesse 

haben, das Zeichen für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu 

verwenden (Urteil des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Pa-

lace [fig.]"; Urteil B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Beton-

hülse"; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für 

Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007, S. 11; 

DERS., Markenrecht in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-

werbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 258; WILLI, a.a.O., Art. 2 

N. 44). 

3.2 Erschöpft sich ein Zeichen in der Abbildung der gekennzeichneten 

Ware oder deren Verpackung bzw. in einer Ware, die die Erbringung der 

gekennzeichneten Dienstleistung unmittelbar verkörpert, ohne dass eine 

ungewöhnliche Bildperspektive, stilisierte Darstellung oder andere beson-

dere Wiedergabe es unterscheidungskräftig individualisiert, unterliegt es 

denselben Voraussetzungen wie jene dreidimensionalen Marken, die in der 

Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst bestehen (sog. 

"Formmarken"; vgl. Urteile des BVGer B-1920/2014 vom 1. September 

https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2015&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-121%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page121
https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2015&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-121%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page121

B-3601/2014 

Seite 15 

2015 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]", B-6203/2008 vom 27. August 2009 E. 3.2 

"Chocolat Pavot II"; B-3273/2007 vom 11. März 2008 E. 3.2 "Knetfamilie"). 

Warenbilder fallen zwar nicht mit der Ware zusammen. Ihre Unterschei-

dungskraft aber geht, vorbehältlich der vorgenannten Ausnahmen, nicht 

weiter als jene. Zudem ist die Sperrwirkung der Warenbildmarke gegen 

Konkurrenzprodukte jener von Formmarken vergleichbar. Dem Einwand, 

die Ware könnte anders gestaltet sein als die Marke, ist darum in solchen 

Fällen nicht zu folgen, sondern zu berücksichtigen, dass Abnehmerkreise 

in der Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der 

Ware bzw. der Verpackung selber sehen (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 

13. Dezember 2006 E. 5 "Wellenflasche" mit Hinweis auf BGE 130 III 334 

E. 3.5 "Swatch"). Die Warenbildmarke hat dem Warengebrauch, den ihre 

bildliche Wiedergabe nahelegt und den sie Dritten durch ihre Rechtswir-

kung verbietet, darum rechtsgenüglich auch selber zu entsprechen. 

3.3 Ein betrieblicher Herkunftshinweis wird in der Warenbildmarke erst er-

kannt, wenn er über funktionale oder ästhetische Aspekte der gezeigten 

Warenform hinausgeht. Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion 

oder ästhetischen Attraktivität des Produkts erwarten, erreichen die erfor-

derliche Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b "The Origi-

nal"; Urteile des BVGer B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 E. 6 "Panton-

Stuhl" und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 "Behälter für Körper-

pflegemittel", je mit Verweis auf: MARKUS INEICHEN, Die Formmarke im 

Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Mar-

kenschutzgesetz, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Inter-

nationaler Teil [GRUR Int.] 3/2003, S. 193, 200; vgl. PETER HEINRICH/ 

ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, sic! 2003, S. 395, 402; 

MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002, 

S. 794, 797). Als Gemeingut gelten vor allem einfache geometrische Grun-

delemente und Formen, die weder in ihren Einzelheiten noch in Kombina-

tion vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Origi-

nalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III 345 

E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter" mit Hinweis u.a. auf 

BGE 129 III 524 f. E. 4.1 "Lego"). Dass die zur Frage stehende Form ledig-

lich Merkmale aufweist, anhand welcher sie sich von anderen Produkten 

unterscheidet, genügt dafür nicht (MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouve-

nin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2009, Art. 2 Bst. b 

N. 72, mit weiteren Hinweisen). Doch sind dabei die Merkmale nicht ein-

zeln, sondern im Gesamteindruck der Marke zu gewichten (BGE 120 II 310 

E. 3.b "The Original"; Urteil des BVGer B-2828/2010 vom 2. April 2011 

E. 4.2 "Roter Koffer [3D]"). 

B-3601/2014 

Seite 16 

3.4 Die Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die Ab-

nehmer dadurch in die Lage versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in 

der Menge des Angebots wiederzufinden. Für die Beurteilung der Unter-

scheidungskraft kommt es auf die Auffassung der Abnehmer an (BGE 134 

III 551 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D] II" mit weiteren Hinweisen; 

MARBACH, SIWR, N. 212). 

4.  

Vorab hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen 

(EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 3 [zit. 

Marbach, Verkehrskreise]). Vorliegend ist die Marke für "Pharmazeutische 

Präparate zur Prävention und Behandlung von Multiple Sklerose" in Klasse 

5 hinterlegt.  

4.1 Die Vorinstanz geht in ihrer Beurteilung davon aus, dass pharmazeuti-

sche Präparate zur Prävention und Behandlung von Multiple Sklerose auch 

rezeptfrei erhältlich seien, weshalb ebenso auf das Verständnis der be-

troffenen Patienten abzustellen sei (angefochtene Verfügung, Titel B, 

Rz. 9). Unter der gewählten Formulierung seien nämlich sämtliche Phar-

mazeutische Präparate zur Behandlung und Prophylaxe von Multiple Skle-

rose zu verstehen (Duplik, S. 3, Rz. 5 ff.). Dieses Warensegment sei breit 

gefasst und umfasse beispielsweise auch homöopathische sowie komple-

mentärmedizinische Präparate. So würden MS-Patienten zur Linderung ih-

rer Beschwerden bzw. zur Prophylaxe auch auf alternativ-medizinische 

Methoden zurückgreifen (vgl. Duplikbeilage 1). Zu denken sei da z.B. an 

Vitaminen, spagirische Mittel, Schüssler Salze, TCM (Trad. Chinesische 

Medizin) oder anthroposophische Arzneimittel. Gerade für solche Präpa-

rate bestünde häufig keine Verschreibungspflicht. Entsprechend dürfe das 

Verständnis des Durchschnittskonsumenten nicht ausser Acht gelassen 

werden (Duplik, S. 3, Rz. 7). 

4.2 Die Beschwerdeführerin ihrerseits schränkt den Abnehmerkreis in ers-

ter Linie auf Fachkräfte ein. Sie hält fest, dass vorliegend Markenschutz im 

Zusammenhang mit pharmazeutischen Präparaten zur Behandlung und 

Vorbeugung von Multipler Sklerose und nicht von Nebeneffekten bzw. an-

deren Symptomen beansprucht werde. Entsprechend seien auch nur die 

Abnehmer jener Präparate zu berücksichtigen, welche der Behandlung 

bzw. Vorbeugung dieser Krankheit dienten. 

4.3 Es ist im Einklang mit der Beschwerdeführerin festzustellen, dass vor-

liegend nicht Markenschutz für pharmazeutische Präparate im Generellen 

B-3601/2014 

Seite 17 

beansprucht wird, sondern spezifisch für jene, welche der Behandlung und 

Vorbeugung der Nervenkrankheit Multiple Sklerose dienen. Dass an MS 

erkrankte Patienten rezeptfrei erhältliche Vitaminersatze oder Schüssler-

Salze (wie von der Vorinstanz vorgebracht) zur Linderung eines Vitamin-

mangels einsetzen, ist durchaus möglich. Allerdings dienen diese Präpa-

rate dann nicht der Behandlung von Multipler Sklerose, sondern eines Vi-

taminmangels. Die Vorinstanz geht daher zu weit, wenn sie den Abnehmer-

kreis auch auf jene Präparate ausweitet, welche zur Behandlung einer Fol-

geerkrankung oder von Nebenerscheinungen (z.B. auch eines spezifi-

schen MS-Medikamentes) dienen. Es ist einzig und allein auf jene pharma-

zeutische Präparate abzustellen, welche zur Behandlung und Vorbeugung 

der Krankheit Multiple Sklerose dienen.  

4.4 Die bei der medikamentösen Behandlung von Multiple Sklerose ver-

wendeten Präparate zur Behandlung der Krankheit sind gemäss der 

Schweizerischen Multiple Sklerose Gesellschaft (auffindbar unter 

<http://www.multiplesklerose.ch>) in erster Linie keine "schwachen" Medi-

kamente. Deren Einnahme bedarf – egal ob oral oder intravenös – der ärzt-

lichen Überwachung (http://www.multiplesklerose.ch/ > über MS > Behand-

lung > Verlaufstherapie). Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch fort-

schreitende, neurologische Erkrankung, welche das zentrale Nervensys-

tem betrifft (https://www.multiplesklerose.ch > Über MS > Multiple Sklerose 

> Krankheitsbild). Die Krankheit verläuft unvorhersehbar und sehr individu-

ell (https://www.multiplesklerose.ch > Über MS > Multiple Sklerose > Ver-

lauf). Grundsätzlich wird zwischen mehreren Verlaufsformen unterschie-

den: Primär chronisch progrediente MS, schubförmig remittierende MS so-

wie sekundär chronisch progrediente MS (https://www.multiplesklerose.ch 

> Über MS > Multiple Sklerose > Verlauf). Bei rund 85% der Betroffenen 

beginnt die Krankheit mit Schüben (https://www.multiplesklerose.ch > Über 

MS > Multiple Sklerose > Verlauf > Schubförmige MS). Die Beschwerden 

bilden sich nach einem Schub oft zurück, können aber auch ganz oder teil-

weise bestehen bleiben (https://www.multiplesklerose.ch > Über MS > Mul-

tiple Sklerose > Verlauf > Schubförmige MS). Zwischen den Schüben findet 

keine Verschlechterung des Gesundheitszustandes statt. Ungefähr bei der 

Hälfte der MS-Patienten mit diesem Verlauf bleibt die Krankheit ein Leben 

lang schubförmig (https://www.multiplesklerose.ch > Über MS > Multiple 

Sklerose > Verlauf > Schubförmige MS). Die Verlaufs- oder Langzeitthera-

pie von MS erfolgt mit Medikamenten, welche das Immunsystem beeinflus-

sen und darauf abzielen, Schübe zu reduzieren sowie den Krankheitsver-

lauf und damit einhergehende Beeinträchtigungen zu mildern. Die Medika-

B-3601/2014 

Seite 18 

mente zur Langzeittherapie werden in Form von Spritzen, Tabletten, Kap-

seln oder Infusionen verabreicht (https://www.multiplesklerose.ch > Über 

MS > Behandlung > Verlaufstherapie). Bei der Behandlung von schubför-

miger MS sind die Medikamente tabletten- bzw. kapselförmig (Medikament 

mit Arzneistoff Dimethylfumarat; Medikament mit Arzneistoff Teriflunomid; 

Medikament mit Arzneistoff Fingolimod) bzw. werden als Infusion (Medika-

ment mit Wirkstoff Natalizumab) oder Spritze (z.B. Medikament mit Wirk-

stoff Glatirameracetat; Medikament mit Wirkstoff Peginterferon Beta-I a) 

verabreicht (vgl. Auflistung unter https://www.multiplesklerose.ch > Über 

MS > Behandlung > Verlaufstherapie). Die in der Schweiz zugelassenen 

Medikamente zur Behandlung von Multipler Sklerose gehören ausnahms-

los den Abgabekategorien A oder B an (vgl. Zulassungsangaben zu Medi-

kament jeweils mit Inhaltsstoff Dimethylfumarat, Teriflunomid, Fingolimod, 

Natalizumab, Glatirameracetat und Peginterferon Beta-I a unter 

http://www.swissmedic.ch > Startseite > Arzneimittel > zugelassene Präpa-

rate > Human- und Tierarzneimittel > Dokument "sortiert nach Zulassungs-

nummern" [hiernach: Swissmedic Zulassungen]), d.h. sie werden einzig 

auf ärztliche Verschreibung abgegeben (Art. 23 und 24 der Verordnung 

über die Arzneimittel vom 17. Oktober 2001 [Arzneimittelverordnung, VAM; 

SR 812.212.21]). Pharmazeutische Präparate, welche zur Behandlung und 

Prophylaxe von Multipler Sklerose in der Schweiz zugelassen sind, sind 

damit verschreibungspflichtig. Ausserdem besagt der von der Vorinstanz 

ins Recht gelegte Beleg über den Einsatz alternativ-medizinischer Behand-

lungen im Rahmen der Behandlung von MS-Patienten, dass bei der Ein-

nahme solcher Ersatzpräparate oder Phytoarzneimitteln Vorsicht geboten 

ist, da diese bei ungenauer Dosierung einen entzündenden Effekt haben 

können (Duplikbeilage 1, S. 2). Dies deutet also ebenfalls darauf hin, dass 

selbst eine Behandlung mit alternativ-medizinischen Präparaten vorzugs-

weise in Absprache mit dem behandelnden Arzt zu erfolgen hat. Damit ist 

nicht anzunehmen, dass sich ein Patient einzig in einer Apotheke beraten 

lässt und seine medikamentöse Behandlung selber zusammenstellt ohne 

sich vorgängig mit seinem Arzt abzusprechen. In den allermeisten Fällen 

geht dem eigenständigen Kauf der Medikamente in einer Apotheke eine 

ärztliche Beratung voraus. Im Einklang mit der Beschwerdeführerin (Rep-

lik, S. 8, Rz. 20) ist daher festzustellen, dass sich die beanspruchten Wa-

ren im Endeffekt zwar an MS-Patienten richten, diese die Waren jedoch 

nicht ohne vorgängige Information einer Fachperson erwerben. So ist in 

erster Linie auf das Verständnis der Fachkreise, nämlich Ärzte (insbeson-

dere Neurologen) und Apotheker, und erst in einer zweiten Linie auf das 

Verständnis der Patienten abzustellen, wobei es sich bei letzteren nicht um 

B-3601/2014 

Seite 19 

den Durchschnittskonsumenten, sondern um einen informierten Endkon-

sumenten handelt, der sich gezwungenermassen mit seiner Krankheit und 

deren Behandlungsmöglichkeiten intensiver befasst und informiert hat 

(Replik, S. 8, Rz. 20).  

5.  

Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marken verstehen 

und welchen Sinn sie ihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwen-

dungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf 

die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche es beansprucht 

wird (BGE 133 III 345 f. E. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"; 

MARBACH, SIWR, N. 209). Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach 

Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 310 E. 3a 

"The Original [3D]", Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigen-

tum [RKGE], in: sic! 2006 264 E. 5 "Tetrapack [3D]"). Nachfolgend ist daher 

zu untersuchen, ob der hinterlegten Abbildung der Form aus Sicht der an-

gesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die erforderli-

che Unterscheidungskraft zukommt. 

5.1 Die hinterlegte Marke besteht aus der fotografischen Abbildung einer 

Medikamentenkapsel. Während deren obere Hälfte einfarbig gelb gestaltet 

ist, sind an der unteren, weiss eingefärbten Hälfte zwei dünne, waagrecht 

umlaufende gelbe Streifen angebracht. Die Hinterlegerin macht einen 

Farbanspruch für Gelb und Weiss geltend. Es handelt sich unstreitig um 

die Abbildung der beanspruchten Waren. 

5.2 Die Vorinstanz begründet den Gemeingutcharakter des Zeichens mit 

dessen beschreibendem Charakter. So stelle die Bildmarke eine fotografi-

sche Abbildung der beanspruchten Ware dar. Deren Gestaltung und Form 

hebe sich nicht in hinreichendem Masse von üblichen Gestaltungen und 

Formen des Warensegmentes ab. Damit fehle dem Zeichen die nötige Un-

terscheidungskraft. 

5.3 Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, die hinterlegte Form stelle 

eine unterscheidungskräftige Marke dar, denn gerade die kapselförmige 

Form der abgebildeten Marke sei im betroffenen Warensegment ausserge-

wöhnlich. Sie sei nämlich die einzige Anbieterin kapselförmiger Medika-

mente zur Behandlung schubförmiger MS. Weiter seien die zwei gelben 

Ringe auf der weissen Hälfte der Kapsel einzigartig und unüblich. Dieses 

einzigartige Gestaltungselement lasse sich auf keiner auf dem Markt er-

hältlichen Medikamentenkapsel finden (Stellungnahme zur Duplik, S. 10, 

B-3601/2014 

Seite 20 

Rz. 22). Ausserdem seien die gelben Ringe weder ästhetisch noch funkti-

onal bedingte Elemente, sondern ein essentielles Unterscheidungsmerk-

mal der Marke. In Kombination mit der Tatsache, dass es im betroffenen 

Warensegment keine vergleichbare Darstellungsform gebe, liege damit 

klar ein unterscheidungskräftiges Zeichen vor. 

5.4 Das Zeichen beansprucht Schutz im Zusammenhang mit "Präparaten 

zur Behandlung und Prävention von Multipler Sklerose". Wie unter E. 4.4 

hiervor festgehalten, wird bei Multipler Sklerose grundsätzlich zwischen 

den Verlaufsformen primär chronisch progrediente MS, schubförmig remit-

tierende MS sowie sekundär chronisch progrediente MS unterschieden. 

Die Verlaufs- oder Langzeittherapie von MS erfolgt mit Medikamenten, wel-

che das Immunsystem beeinflussen und darauf abzielen, Schübe zu redu-

zieren sowie den Krankheitsverlauf und damit einhergehende Beeinträch-

tigungen zu mildern. Die Medikamente zur Langzeittherapie werden in 

Form von Spritzen, Tabletten, Kapseln oder Infusionen verabreicht 

(https://www.multiplesklerose.ch > Über MS > Behandlung > Verlaufsthe-

rapie).  

5.5 Hierzu ist festzuhalten, dass die Beurteilung der Formenvielfalt gemäss 

der Rechtsprechung unter Berücksichtigung sämtlicher im beanspruchten 

Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Eintragungsent-

scheides auffindbarer Formen zu erfolgen hat (BGE 137 III 403 E. 3.3.3 

"Wellenverpackung [3D]"; Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 

2014 E. 5.4 "Mischgeräte [3D]" mit weiteren Hinweisen). Wie unter E. 5.4 

festgestellt, werden die Medikamente zur Langzeittherapie von MS in Form 

von Spritzen, Tabletten, Kapseln oder Infusionen verabreicht, was bereits 

im Zeitpunkt des Eintragungsentscheides der Fall war (vgl. Zulassungsan-

gaben zu Medikamenten jeweils mit Inhaltsstoff Beta-Interferone, Glatira-

meracetat, Dimethylfumarat, Teriflunomid, Fingolimod [Beschwerdeführe-

rin] sowie Natalizumab, auffindbar in: Swissmedic Zulassungen). Davon 

betroffen sind einzig jene Medikamente, welche zur Behandlung und Vor-

beugung der Krankheit Multiple Sklerose zugelassen sind (vgl. E. 4.3 hier-

vor). Die in der Schweiz zum Zeitpunkt des Eintragungsentscheids auffind-

baren Formen sind Injektionslösungen in Fertigpens sowie in Fertigspritzen 

(jeweils für Wirkstoff Beta-Interferone, Glatirameracetat: alle Angaben ge-

mäss Swissmedic Zulassungen), Kapseln (jeweils für Wirkstoff Dimethyl-

fumarat und Fingolimod [Beschwerdeführerin]: alle Angaben gemäss 

Swissmedic Zulassungen), Infusionskonzentrat (für Wirkstoff Natalizumab 

gemäss Angabe in Swissmedic Zulassungen) sowie Tablette (für Wirkstoff 

B-3601/2014 

Seite 21 

Teriflunomid gemäss Angabe in Swissmedic Zulassungen). In diesem Wa-

rensegment ist die Formenvielfalt daher – wie die Vorinstanz zu Recht fest-

gestellt hat (angefochtene Verfügung, Rz. 15) – gross. Bei grosser Formen-

vielfalt ist es schwieriger, eine nicht banale sondern unterscheidungskräf-

tige Form zu schaffen (Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 

E. 3.1 "Mischgeräte [3D]").  

5.6 Die beanspruchte Form entspricht einer üblichen Medikamentenkap-

sel. Es handelt sich hierbei um eine banale Medikamentenform. Nicht sel-

ten sind Medikamentenkapseln zweifarbig gestaltet (vgl. Vorakte 4, Beila-

gen 5 und 6). Daher ist auch die zweifarbige Gestaltung der hinterlegten 

Kapsel an sich nicht auffällig. Das von der Beschwerdeführerin vorge-

brachte Argument, wonach die Hinterlegerin als erste und einzige ein kap-

selförmiges Präparat zur Behandlung und Vorbeugung schubförmig remit-

tierender MS anbiete und damit ein unterscheidungskräftiges Zeichen vor-

liege, greift nicht. Einerseits ist die Marke für "Pharmazeutische Präparate 

zur Prävention und Behandlung von Multiple Sklerose" hinterlegt, was über 

die Behandlung und Vorbeugung schubförmig remittierender MS deutlich 

hinausgeht. Andererseits ändert die Tatsache, dass der Einsatz kapselför-

miger Präparate bei der Behandlung einer bestimmten Form der Krankheit 

MS neu ist, nichts am Gemeingutcharakter der grundsätzlich banalen Form 

eines pharmazeutischen Präparates (BGE 137 III 403 E. 3.3.6 "Wellenver-

packung [3D]"; Urteil des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 5.4 

"Leimtube [3D]"). Die Vorinstanz weist im Übrigen zu Recht darauf hin, 

dass auch die Vielfalt an Warenformen im in Frage stehenden Warenseg-

ment (Tabletten, Spritzen, Kapseln, Infusionen) gegen die Schutzfähigkeit 

einer zweifarbigen Kapsel spricht (Urteil des BGer 4A_466/2007 vom 

23. Januar 2008 E. 2.4 "Milchmäuse").  

5.7 Es stellt sich nach dem Gesagten die Frage, ob die grafische Gestal-

tung der Kapsel dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen vermag, 

denn die Tatsache allein, dass die Form dem Gemeingut zuzurechnen ist, 

schliesst die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht aus (vgl. E. 3.2 hiervor). 

Wohl beschränkt sich der Spielraum bei der Gestaltung einer Medikamen-

tenkapsel grundsätzlich auf die grafische Gestaltung der Hülle (z.B. mittels 

Farbe oder durch die Anbringung von Wörtern, Symbolen etc.). Allerdings 

ist diese im Gesamtkontext der beanspruchten Formen und Gestaltungen 

zu sehen. Dass die Kapselhälften farbig und jeweils in einer anderen Farbe 

gestaltet sind, ist wie unter E. 5.6 hiervor festgestellt, nicht aussergewöhn-

lich. Die Tatsache, dass die Medikamente derart ausgestaltet werden, dass 

die relevanten Verkehrskreise diese aufgrund ihrer Farbe unterscheiden 

B-3601/2014 

Seite 22 

können – vor allem wenn mehrere Medikamente zu verabreichen oder ein-

zunehmen sind – impliziert im Zweifel keinen Herkunftshinweis. In diesem 

Sinne ebenfalls gewöhnlich ist die Kombination von Weiss mit einer ande-

ren Farbe (vgl. Vorakte 4, Beilagen 5 und 6). Die Beschwerdeführerin be-

antragt den Farbanspruch "gelb, weiss". Generell wird die Farbe Weiss mit 

Reinheit in Verbindung gebracht. Die Primärfarbe Gelb hat verschiedene 

Assoziationen und zieht den Blick jedenfalls an. Damit ist die Farbe Gelb 

zwar auffällig, doch gehört sie als Primärfarbe dem Gemeingut an (BVGE 

2007/22 E. 7.4 mit Hinweisen; die in der Schweiz eingetragenen gelben 

Farbmarken sind dies jeweils mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" [vgl. 

CH-Nr. P-496219, CH-Nr. 612176]). Die Farbenkombination hinterlässt da-

mit zwar einen augenfälligen Eindruck. Allerdings wird dieser Eindruck 

durch die herkömmliche Funktionalität der Einfärbung von Medikamenten 

im Sinne der Unterscheidbarkeit derselben (ohne Herkunftshinweis) ge-

prägt. Ergänzend dazu wird vorliegend in der einen Hälfte die Farbe der 

anderen Hälfte streifenförmig aufgenommen, worin eine gewisse Abwei-

chung von der üblichen Gestaltung zu sehen ist. Die Vorinstanz vertritt 

dazu die Auffassung, dass die beiden gelben Ringe lediglich als ästheti-

sches Merkmal wahrgenommen werden (angefochtene Verfügung, 

Rz. 16). Ergänzend ist dazu festzuhalten, dass – soweit in den beiden 

Streifen nicht nur ein ästhetisches Merkmal zu sehen ist – diese als Teil der 

Funktionalität der Farbgebung im beschriebenen Sinne und nicht als Her-

kunftshinweis wahrgenommen werden. Demnach ist der Vorinstanz im Er-

gebnis dahingehend zuzustimmen, dass das Hinzufügen zweier Streifen 

keine auffällige Abweichung darstellt.  

5.8 In der Gesamtbetrachtung ist grundsätzlich festzuhalten, dass sich 

eine unterscheidungskräftige Form und Gestaltung vom gewöhnlichen For-

menschatz unterscheiden und bei den massgeblichen Abnehmern auf-

grund der Originalität als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden 

muss (vgl. E. 3.3 hiervor). Im vorliegend beanspruchten Warensegment ist 

die Formenvielfalt gross. Diese Vielfalt führt dazu, dass es umso schwieri-

ger ist, eine originelle und unterscheidungskräftige Form zu schaffen, die 

beim Abnehmer als betrieblicher Herkunftshinweis haften bleibt (Urteil des 

BGer 4A_466/2007 vom 23. Januar 2008 E. 2.4 "Milchmäuse"). Wie unter 

E. 5.6 hiervor festgestellt, reicht der Umstand, dass eine Form allenfalls 

neu ist, nicht aus um den abstrakt erwarteten Formenschatz zu sprengen 

(Urteil des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 5.4 "Leimtube [3D]"). 

Vorliegend wird Schutz für eine übliche Form eines pharmazeutischen Prä-

parates beantragt: Diese Form ist aufgrund ihrer Banalität auch im Bereich 

der Medikation zur Krankheit Multiple Sklerose nicht überraschend – selbst 

B-3601/2014 

Seite 23 

wenn sie allenfalls neu ist. Damit verleiht die Form an sich dem Zeichen 

keine Unterscheidungskraft. Auch die grafische Gestaltung des Zeichens 

weicht nicht hinreichend vom Erwarteten ab. So ist die Kombination zweier 

Farben, insbesondere von Weiss und einer auffälligeren Farbe, üblich. 

Weiter wird mit Gelb eine Primärfarbe beansprucht, welche dem Gemein-

gut angehört. Zudem erschöpft sich die zweifarbige Einfärbung eines Me-

dikaments in der Funktion der Unterscheidbarkeit, was aber nicht mit einem 

betrieblichen Herkunftshinweis gleichzusetzen ist. Der geltend gemachte 

Farbanspruch führt daher nicht dazu, dass sich die Marke vom Gewohnten 

abhebt. Schliesslich ist der Beschwerdeführerin insofern beizupflichten, 

dass die Anbringung zweier Streifen in der weissen Hälfte vom Erwarteten 

abweicht. Dennoch ist diese Abweichung nicht derart, dass sie die funktio-

nale Wahrnehmung der farblichen Gestaltung aufheben würde. Die ange-

brachten Streifen prägen das Gesamtbild nicht solchermassen, dass die 

hinterlegte Kombination von Farbe und Form vom Erwarteten in kennzeich-

nungskräftiger Weise abweicht. Das Argument der Beschwerdeführerin, 

wonach sie in Zukunft wohl als diejenige mit den Streifen bekannt sein 

werde, dient ihr bei der Prüfung der originären Unterscheidungskraft nicht. 

Damit ist die hinterlegte Form auch unter Berücksichtigung des Farban-

spruchs und der grafischen Gestaltung nicht unterscheidungskräftig, wes-

halb die Beschwerdeführerin mit ihrem Hauptantrag nicht durchdringt.  

6.  

Nachdem die Beschwerde im Hauptpunkt abzuweisen ist, gilt es das Even-

tualbegehren (vgl. E. 2.7 hiervor), mit welchem die Eintragung des Zei-

chens mit dem eingeschränkten Warenverzeichnis "Pharmazeutische Prä-

parate zur Prävention und Behandlung von schubförmig remittierender 

Multiple Sklerose" in Klasse 5 beantragt wird, zu prüfen. 

6.1  

6.1.1 In ihrem Eventualstandpunkt beantragt die Beschwerdeführerin eine 

Einschränkung des Warenverzeichnisses auf "Pharmazeutische Präparate 

zur Prävention und Behandlung von schubförmig remittierender Multiple 

Sklerose". In der Schweiz sei sie die erste Anbieterin kapselförmiger Prä-

parate zur Behandlung und Prävention schubförmig remittierender MS. Ein 

vergleichbar gestaltetes Präparat sei in der Schweiz nicht zugelassen, 

weshalb die Beschwerdeführerin ihr Zeichen als unterscheidungskräftig er-

achtet. Bis anhin würden bei der Behandlung von schubförmig remittieren-

der MS in der Schweiz – ihre eigenen Produkte ausgenommen – keine 

B-3601/2014 

Seite 24 

kapselförmigen Präparate eingesetzt. Insofern handle es sich bei den ab-

gebildeten Präparaten nicht um gewöhnliche Produkte des betroffenen 

Warensegments. Vielmehr begründe gerade die Tatsache, dass es sich um 

eine Medikamentenkapsel handle, einen betrieblichen Herkunftshinweis 

und damit eine originäre Unterscheidungskraft.  

6.1.2 Die Vorinstanz ihrerseits geht mit der Beschwerdeführerin dahinge-

hend einig, dass die zur Eindämmung von Multipler Sklerose eingesetzten 

Medikamente meist in Spritzenform verabreicht würden (angefochtene 

Verfügung, Rz. 14). Allerdings seien auch Medikamente in Tablettenform 

erhältlich. Wohl sei die Hinterlegerin die einzige Anbieterin oral einnehm-

barer Medikamente, welche zum jetzigen Verfügungszeitpunkt in der 

Schweiz zugelassen seien, doch müsse gerade bei Fachkräften angenom-

men werden, dass diese über solche Entwicklungen – selbst solche im na-

hen Ausland – informiert seien (angefochtene Verfügung, Rz. 14). 

Schliesslich sei aus Sicht der Endabnehmer zu beachten, dass MS-Pati-

enten oftmals an unterschiedlichen Beschwerden leiden und entsprechend 

auch Medikamente für Beschwerden über ihre eigentliche Krankheit hinaus 

einnehmen müssen (angefochtene Verfügung, Rz. 15). Diese seien oft-

mals sowohl intravenös als auch oral einnehmbar. Aufgrund der Wahrneh-

mung der Abnehmer von pharmazeutischen Präparaten im Allgemeinen, 

seien es diese gewohnt, dass Präparate in Kapsel- und Tablettenform so-

wie flüssig angeboten werden. Allgemein sind Kapseln wie die in der Form-

marke abgebildet üblich und zwar sowohl unifarben als auch, wie hinter-

legt, zweifarbig (angefochtene Verfügung, Rz. 15). Die Abnehmer würden 

im hinterlegten Zeichen daher keinen betrieblichen Herkunftshinweis er-

kennen (angefochtene Verfügung, Rz. 16,18). Daran ändere auch eine 

Einschränkung der Warenliste auf "Pharmazeutische Präparate zur Be-

handlung und Prävention von schubförmig remittierender Multiplen Skle-

rose" nichts, da das Verständnis des hinterlegten Zeichens gleich bleibe 

(angefochtene Verfügung, Rz. 19). 

6.2 Auch im Eventualstandpunkt ist in einem ersten Schritt der Abnehmer-

kreis zu definieren. Dabei gilt es festzustellen, dass sich diese nicht von 

den im Hauptantrag definierten Verkehrskreisen unterscheiden. Da sämtli-

che Medikamente, welche zur Behandlung und Vorbeugung schubförmig 

remittierender MS zugelassen sind, zur Abgabekategorie A oder B gehören 

und sie damit zu rezeptpflichtigen Präparaten macht, kann auf die Ausfüh-

rungen unter E. 4 (insbesondere E. 4. 4) hiervor verwiesen werden. 

B-3601/2014 

Seite 25 

6.3 Zur Formenvielfalt im Segment der pharmazeutischen Präparate zur 

Behandlung und Vorbeugung schubförmig remittierender MS gibt die Be-

schwerdeführerin an, ihr Präparat sei das einzige kapselförmige Medika-

ment zur Behandlung dieser Krankheitsform, welches in der Schweiz zu-

gelassen sei. Diese Angabe ist mittlerweile überholt, denn seit dem 7. Au-

gust 2014 ist in der Schweiz ein weiteres kapselförmiges Präparat zur Be-

handlung schubförmig remittierender MS zugelassen (vgl. Angaben zu Me-

dikament mit Inhaltsstoff "Dimethylfumarat", http://compendium.ch/ > Su-

che nach "Dimethylfumarat"; Zulassungsangaben zu Medikament mit In-

haltsstoff "Dimethylfumarat" in: Swissmedic Zulassungen, S. 390). Die von 

der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung bereits vorgebrachte Argu-

mentation, wonach die Zulassung weiterer kapselförmiger Präparate mög-

lich sei (angefochtene Verfügung, Rz. 14), ist demnach eingetroffen. Aller-

dings hat die Beurteilung der Formenvielfalt gemäss der Rechtsprechung 

unter Berücksichtigung sämtlicher im beanspruchten Waren- oder Dienst-

leistungssegment im Zeitpunkt des Eintragungsentscheides auffindbaren 

Formen zu erfolgen (BGE 137 III 403 E. 3.3.3 "Wellenverpackung [3D]"; 

Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.4 "Mischgeräte 

[3D]" mit weiteren Hinweisen). Im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Marken-

hinterlegungsentscheides am 24. Mai 2014 war die Beschwerdeführerin 

tatsächlich die einzige Anbieterin deren kapselförmige Medikation zur Be-

handlung schubförmig remittierender MS zugelassen war. Die weiteren 

zum damaligen Zeitpunkt zugelassenen Präparate zur Behandlung dieser 

Krankheitsform waren Filmtabletten und Infusionskonzentrat (vgl. Angaben 

zu Medikamenten mit Wirkstoff "Teriflunomid" bzw. "Natalizumab" unter 

http://compendium.ch sowie unter Swissmedic Zulassungen, S. 41 und 

408). Insofern waren die auffindbaren Formen im Zeitpunkt des Eintra-

gungsentscheides im vom Eventualantrag betroffenen Warensegment, 

nämlich Präparate zur Behandlung und Prävention schubförmig remittie-

render MS, eingeschränkt auf je ein Präparat in Tabletten- und Kapselform 

sowie einem intravenös einnehmbaren Infusionskonzentrat. Damit kann im 

Einklang mit der Beschwerdeführerin festgestellt werden, dass im Waren-

segment der pharmazeutischen Präparate zur Behandlung und Vorbeu-

gung schubförmig remittierender MS – anders als beim erweiterten Waren-

segment (vgl. E. 5.5 hiervor) – keine grosse Formenvielfalt vorliegt. An die 

Abweichung der hinterlegten Form ist demnach keine qualifizierte Anforde-

rung zu stellen, da der Grundsatz nicht zur Anwendung gelangt, wonach 

es bei grosser Formenvielfalt schwieriger ist, eine nicht banale sondern un-

terscheidungskräftige Form zu schaffen (vgl. E. 5.5 hiervor). Dennoch 

muss die hinterlegte Form hinreichend vom Erwarteten und Gewohnten 

B-3601/2014 

Seite 26 

abweichen (Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.5 

"Mischgeräte [3D]"). 

6.4 Die im Warensegment auffindbaren Formen unterscheiden sich dahin-

gehend, dass zwischen intravenös (Infusionskonzentrat) und oraleinnehm-

baren Präparaten (Tablette und Kapsel) unterschieden werden kann. Die 

hinterlegte Kapselform an sich weicht nicht von einer im pharmazeutischen 

Spektrum üblichen Kapselform ab. Selbst wenn die Beschwerdeführerin 

zum Zeitpunkt des Eintragungsentscheides die einzige Anbieterin kapsel-

förmiger Präparate zur Behandlung schubförmig remittierender MS war, 

bleibt die Kapselform daher eine grundsätzlich banale Form eines pharma-

zeutischen Präparates, welche für sich nicht unterscheidungskräftig ist. Die 

Tatsache, dass der Einsatz kapselförmiger Präparate bei der Behandlung 

dieser Form der Krankheit MS neu ist, ändert am Gemeingutcharakter die-

ser (generell) üblichen Form einer Medikamentenhülle nichts (vgl. E. 5.6 

hiervor; BGE 137 III 403 E. 3.3.6 "Wellenverpackung [3D]"). Dass eine üb-

liche Medikamentenform nach Jahren der Entwicklung neu auch in einem 

Bereich der Medizin eingesetzt wird in welchem sie bis anhin nicht zur An-

wendung kam, entspricht – wie in casu geschehen (vgl. E. 6.3 hiervor) – 

einer logischen Marktentwicklung. Sofern die Form also wie vorliegend im 

Pharmazeutischen Bereich banal ist, muss sie sie aufgrund der Zugehörig-

keit zum pharmazeutischen Bereich auch in jenem Gesundheitsbereich in 

welchem sie "neu" ist, grundsätzlich allen Anbietern zugänglich sein (vgl. 

zum Thema der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens unter Berücksichti-

gung der zukünftigen Marktentwicklung das Urteil des BVGer B-181/2007 

vom 21. Juni 2007 E. 4.7.2 "VUVUZELA"). Damit kann festgestellt werden, 

dass die Form im vom Eventualantrag betroffenen Warenverzeichnis zwar 

neu aber dennoch dem Gemeingut zuzurechnen und für sich alleine nicht 

unterscheidungskräftig ist.  

6.5 Stellt sich daher die Frage, ob die grafische Gestaltung der Kapsel dem 

Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen mag, denn die Tatsache allein, 

dass die Form dem Gemeingut zuzurechnen ist, schliesst die Schutzfähig-

keit des Zeichens nicht aus (vgl. E. 3.2 hiervor). Der Spielraum bei der Ge-

staltung einer Medikamentenkapsel ist limitiert und beschränkt sich im 

Grunde auf die grafische Gestaltung der Hülle (z.B. mittels Farbe oder 

durch die Anbringung von Wörtern, Symbolen etc.). Wie bereits im Haupt-

antrag festgestellt, sind die Kapseln nicht selten zweifarbig gestaltet, wobei 

die jeweiligen Kapselhälften jeweils einfarbig und ohne weitere Elemente 

eingefärbt sind (vgl. E. 5.6 hiervor). Die zweifarbige Gestaltung einer Kap-

sel ist also nicht aussergewöhnlich. Bei Medikamentenkapseln ebenfalls 

B-3601/2014 

Seite 27 

gewöhnlich, ist die Farbkombination Weiss mit einer auffälligeren Farbe 

(vgl. E. 5.7 hiervor). Damit ändert die kleinere Formenvielfalt an der Beur-

teilung der beanspruchten Farben Weiss und Gelb nichts. Die beanspruch-

ten Farben werden auch im kleineren Formen- und Gestaltungsschatz als 

funktionale Bestandteile wahrgenommen und vom Abnehmer auf diese 

Funktion reduziert. Wie bereits im Hauptantrag festgehalten, weichen ein-

zig die zwei dünnen, gelben Streifen in der weissen Hälfte von einer übli-

chen Gestaltung ab. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist al-

lerdings festzustellen, dass die Anbringung zweier Streifen auch dann ein 

wenig überraschendes bzw. unerwartetes Gestaltungselement darstellt, 

wenn der Formen- und Gestaltungsschatz klein ist. Die Tatsache, dass die 

Beschwerdeführerin womöglich die einzige Anbieterin einer Medikamen-

tenkapsel mit zwei Streifen im Bereich der Medikation von schubförmig re-

mittierender MS ist, führt für sich alleine nicht dazu, dass die hinterlegte 

Form und Gestaltung ungewohnt und überraschend erscheint (Urteil des 

BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.8 "Mischgeräte [3D]").  

6.6 Es ist demnach festzustellen, dass die Formenvielfalt im betroffenen 

Warensegment der Pharmazeutischen Präparate zur Prävention und Be-

handlung von schubförmig remittierender Multiple Sklerose klein ist. Damit 

sind – anders als im Hauptantrag – an die Abweichung der hinterlegten 

Formen keine qualifizierten Anforderungen zu stellen, da der Grundsatz 

nicht zur Anwendung gelangt, wonach es bei grosser Formenvielfalt 

schwieriger ist, eine nicht banale sondern unterscheidungskräftige Form zu 

schaffen (Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.5 

"Mischgeräte [3D]". Dass die hinterlegte Form im betroffenen, einge-

schränkten Warensegment grundsätzlich neu ist und zum massgeblichen 

Zeitpunkt auch nur durch die Beschwerdeführerin verwendet wird, wissen 

die Abnehmer – insbesondere die Fachkreise – zwar. Weil es sich jedoch 

um eine im pharmazeutischen Bereich derart banale Warenform handelt, 

welche deswegen allen zugänglich sein muss, ist die Form trotz Neuheit 

dem Gemeingut zuzurechnen (Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Feb-

ruar 2014 E. 5.8 "Mischgeräte [3D]"). Die farbliche Gestaltung vermag dem 

Zeichen – wie unter E. 6.5 hiervor festgestellt – trotz Farbanspruch und 

Anbringung zweier Streifen, nicht die nötige Unterscheidungskraft zu ver-

leihen. Die farbliche Gestaltung wird einzig in ihrer Funktion der Unter-

scheidbarmachung wahrgenommen. Wohl weichen die zwei Streifen vom 

Erwarteten ab, werden aber aufgrund ihrer Einfärbung ebenfalls als funkti-

onelle und nicht als kennzeichnende Elemente wahrgenommen. Die Kom-

B-3601/2014 

Seite 28 

bination aller Form und Gestaltungselementen stellt damit trotz kleiner For-

menvielfalt auch keinen Grenzfall dar. Damit dringt die Beschwerdeführerin 

auch mit ihrem Eventualantrag nicht durch.  

7.  

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Vorinstanz das Markeneintra-

gungsgesuch Nr. 57945/2013 "(fig.) [Kapsel]" sowohl im Haupt- als auch 

im Eventualantrag zu Recht für die beanspruchte Waren "Pharmazeutische 

Präparate zur Prävention und Behandlung von Multiple Sklerose" bzw. 

"Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von schub-

förmig remittierender Multiple Sklerose" in der Klasse 5 zurückgewiesen 

hat.  

8.  

8.1 Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Beschwer-

deverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). 

Die Verfahrenskosten zulasten der unterliegenden Partei umfassen nebst 

der Gerichtsgebühr auch allfällige Kanzleigebühren (Art. 1 des Reglements 

vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-

desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Gerichtsgebühren sind 

nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung 

und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 

2 Abs. 1 VGKE). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteres-

sen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 

VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Recht-

sprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei 

eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen 

Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 

"Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorlie-

gende Verfahren auszugehen. Damit sind die Gerichtskosten auf 

Fr. 2'500.– festzusetzen und angesichts des Verfahrensausgangs der Be-

schwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr in dieser Höhe einbezahlte 

Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.  

8.2 Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen (Art. 64 Abs. 1 

VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE). 

 

 

http://links.weblaw.ch/BGE-133-III-490

B-3601/2014 

Seite 29 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auf-

erlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfah-

renskosten verwendet.  

3.  

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet. 

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreterin; Gerichtsurkunde) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 57945/2013; Gerichtsurkunde) 

 

 

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Marc Steiner Sabine Büttler 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 

(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache 

abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-

weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 

und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in 

Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). 

 

Versand: 21. September 2016