# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** e1f2d854-3a1c-5a7a-bc3e-3b2b327c69ef
**Source:** Basel-Stadt (BS)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2025-02-06
**Language:** de
**Title:** Basel-Stadt Appellationsgericht 06.02.2025 ZK.2024.3 (AG.2025.77)
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/BS_Omni/BS_APG_001_ZK-2024-3_2025-02-06.html

## Full Text

Appellationsgericht

  
  des Kantons Basel-Stadt

  

  Einzelgericht

  

 

ZK.2024.3

 

ENTSCHEID

 

vom 6. Februar 2025

 

 

Mitwirkende

 

Dr. Olivier Steiner

und Gerichtsschreiber
PD Dr. Benedikt Seiler

 

 

 

Parteien

 

A____                                                                                
Gesuchstellerin

[...]

vertreten durch [...], Rechtsanwältin,

[...]

 

gegen

 

B____                                                                             
Gesuchsgegnerin

[...]

vertreten durch [...], Rechtsanwalt,

und/oder [...], Rechtsanwältin,

[...]

 

 

Gegenstand

 

Vorsorgliche Massnahmen
betreffend Markenrecht

 

Sachverhalt

 

Die A____
(Gesuchstellerin) ist ein Verein mit Sitz in Bern und Inhaberin einer durch die
C____ mit Sitz in Irland gewährten exklusiven Lizenz für den Betrieb und
Vertrieb des sog. [...]-Zertifizierungsprogramms (vormals [...]-Zertifizierungsprogramm)
in der Schweiz und Liechtenstein. Es handelt sich um ein weltweit anerkanntes
Zertifizierungsprogramm, das die Beherrschung grundlegender Computerkenntnisse
nachweist. Die B____ (Gesuchsgegnerin) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in
Basel. Gestützt auf den zwischen der C____ und der Gesuchstellerin für die
Dauer vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2024 abgeschlossenen
Hauptlizenzvertrag schloss die Gesuchstellerin am 10. September 2019 einen Sublizenzvertrag
mit der Gesuchsgegnerin ab, welcher nach Ablauf einer festen Vertragsdauer von
drei Jahren eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit mit einer Frist von 18 Monaten
jeweils auf das Ende eines Kalenderjahrs vorsieht.

 

Mit Schreiben
vom 26. Juni 2023 teilte die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin mit, dass sie
den Sublizenzvertrag per 31. Dezember 2024 kündige. Mit Schreiben vom 22.
Oktober 2024 teilte die Gesuchsgegnerin der Gesuchstellerin mit, dass sie die
Kündigung als nichtig erachte.

 

Mit Eingabe vom
18. November 2024 beantragte die Gesuchstellerin beim Appellationsgericht
Basel-Stadt den Erlass vorsorglicher Massnahmen gegen die Gesuchsgegnerin.
Konkret stellte sie darin folgende Rechtsbegehren:

 

1.     Der B____ sei zu verbieten, ab dem
01. Januar 2025

 

1.1        die
Markennamen [...] und [...] zu verwenden und darunter am Markt aufzutreten;

1.2        die
von ihr für die Gesuchstellerin auf der Grundlage des Sublizenzvertrages vom
10. September 2019 erhobenen und bearbeiteten Kundendaten zu bearbeiten
und/oder verwenden.

 

2.     Die B____ sei anzuweisen, bis zum 31.
Dezember 2024

 

2.1        die
Übertragung der Domains [...].ch, [...].li, [...].ch und [...].li – soweit
nicht bereits auf den Namen der Gesuchstellerin registriert – vorzunehmen sowie
innert gerichtlich anzusetzender, angemessener Frist vor dem 31. Dezember 2024
in geeigneter Form die Inhalte und Zugangsdaten (Benutzernamen, Passwörter
u.ä.) zu den vorgenannten Webseiten und alle zu deren Bedienung allfällig
weiteren notwendigen Daten und Unterlagen an die Gesuchstellerin auszuhändigen;

2.2        der
Gesuchstellerin die [...], [...], die damit zusammenhängenden Inhalte sowie
alle von der C____ als vertraulich bezeichneten Unterlagen in allen vorhandenen
Formen und Sprachversionen zu übergeben;

2.3        der
Gesuchstellerin den Inhalt und alle Sicherungskopien der Datenbank bezüglich
der Inhaber von [...]- bzw. [...]-IDs und des Prüfungsstatus von [...]- bzw. [...]-Kandidaten
sowie der zertifizierten und lizenzierten Testpersonen und -zentren vollständig
und in geeigneter, maschinenlesbarer Form zu übergeben,

2.4        eventualiter
zu vorstehendem Rechtsbegehren 2.3: der Gesuchstellerin die notwendigen Zugänge
zur Datenbank bezüglich der Inhaber von [...]- bzw. [...]-IDs und des Prüfungsstatus
von [...]- bzw. [...]-Kandidaten sowie der zertifizierten und lizenzierten
Testpersonen und -zentren zu verschaffen, unter gleichzeitiger Sperrung aller
Zugänge der B____, und die entsprechenden Anweisungen an allfällige
Vertragspartner, welche die Datenbank im Auftrag der Gesuchsgegnerin betreiben,
zu erteilen;

2.5        der
Gesuchstellerin Kopien sämtlicher von B____ gestützt auf den Sub-Lizenzvertrag
vom 10. September 2019 mit Testzentren und Kooperationspartnern abgeschlossenen
Verträge auszuhändigen.

 

Mit
Stellungnahme vom 9. Dezember 2024 beantragte die Gesuchsgegnerin die Abweisung
des Gesuchs vom 18. November 2024, soweit darauf einzutreten sei. Zudem stellte
sie folgende Eventualanträge:

 

2.         eventualiter,
sei (i) das Verfahren zu sistieren, bis im Verfahren zwischen D____, E____ sowie
F____ und [der Gesuchstellerin], rechtshängig beim Regionalgericht Bern-
Mittelland, Verfahren Nr. [...], endgültig entschieden ist, ob die von der
Gesuchstellerin ausgesprochene Kündigung des Sub-Lizenzvertrags zwischen der
Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin rechtsgültig ausgesprochen worden ist,
und es sei (ii) die Gesuchsgegnerin anzuweisen, die von der Gesuchsgegnerin der
Gesuchstellerin gemäss dem Sub-Lizenzvertrag ab 1. Januar 2025 und bis zum
endgültigen Entscheid des vorgenannten Verfahrens geschuldeten Lizenzzahlungen
gemäss den Anweisungen des Gerichts zu hinterlegen;

3.         sub-eventualiter
sei die Anordnung der vorsorglichen Massnahmen von der von der Leistung einer
angemessenen, mindestens aber im Betrag von CHF 600'000.00 anzusetzenden
Sicherheitsleistung durch die Gesuchstellerin abhängig zu machen.

 

Mit Replik vom
24. Dezember 2024 und Duplik vom 13. Januar 2025 hielten die Parteien an ihren
Anträgen fest. Mit Eingabe vom 3. Februar 2025 reichte die Gesuchstellerin eine
Stellungnahme zur Duplik der Gesuchsgegnerin ein. Der vorliegende Entscheid erging
auf dem Zirkulationsweg.

 

 

Erwägungen

 

1.         Zuständigkeit

 

Für die
Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist grundsätzlich zwingend zuständig das
Gericht am Ort, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist oder
die Massnahme vollstreckt werden soll (Art. 13 der Schweizerischen Zivilprozessordnung
[ZPO, SR 272]). Wird von einer Person ein Tun, Dulden oder Unterlassen
verlangt, befindet sich der Vollstreckungsort am Wohnsitz, Aufenthaltsort oder
am Ort der geschäftlichen bzw. beruflichen Niederlassung des Gesuchsgegners (Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, Art. 13 N 14; Gschwend/Berti, in: Basler Kommentar, 4.
Auflage, 2024, Art. 13 ZPO N 10). Die Gesuchsgegnerin hat Sitz in Basel,
womit ein Gerichtsstand im Kanton Basel-Stadt besteht.

 

Für die Anordnung
vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage
betreffend Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum,
einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft,
Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte, ist das Appellationsgericht
als einzige kantonale Instanz zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. a und
Art. 5 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit § 88 Abs. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes
[GOG, SG 154.100]). Funktionell zuständig zum Erlass vorsorglicher
Massnahmen ist ein Präsident des Appellationsgerichts (§ 41 Abs. 1 GOG).

 

2.         Voraussetzungen
für den Erlass vorsorglicher Massnahmen

 

2.1      Der Erlass einer vorsorglichen Massnahme
setzt voraus, (1) dass dem Gesuchsteller gegenüber dem Gesuchsgegner ein
materieller zivilrechtlicher Anspruch (Verfügungsanspruch) zusteht (vgl. Art.
261 Abs. 1 lit. a ZPO), (2) dass der Gesuchsgegner diesen Anspruch verletzt
oder zu verletzen droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO), (3) dass dem
Gesuchsteller aus der Verletzung des Anspruchs ein nicht leicht wieder
gutzumachender Nachteil droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO), (4) dass die
Anordnung einer vorsorglichen Massnahme zeitlich dringlich ist und (5) dass die
vorsorgliche Massnahme verhältnismässig ist. Dabei bilden die Voraussetzungen 2
und 3 den Verfügungsgrund (AGE ZK.2020.6 vom 9. Dezember 2020 E. 2.1, ZB.2017.27
vom 21. August 2017 E. 5.2.1 mit Nachweisen). Die Gesuchstellerin muss das
Vorliegen dieser Voraussetzungen glaubhaft machen, was das Gericht summarisch
zu prüfen hat (statt vieler Huber/Jutzeler,
in: Sutter-Somm/Hasen-böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 4. Auf­lage, Zürich 2024, Art. 261 N 25). Bezüglich
des Verfügungsanspruchs hat das Gericht eine sog. Hauptsacheprognose zu
stellen, bezüglich des Verfügungsgrunds eine sog. Nachteilsprognose (Sprecher, in: Basler Kommentar, 4.
Auflage, 2024, Art. 261 ZPO N 12; Zürcher,
in: Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage,
Zürich/St. Gallen 2024, Art. 261 N 17).

 

Nach der bisherigen Rechtsprechung ist eine umfassende
Interessenabwägung bei allen vorsorglichen Massnahmen unabdingbar (BGE 131 III
473 E. 2.3; BGer 2C_149/2020 vom 23. Juli 2020 E. 3.1; BGer 4A_50/2019 E. 3.2;
BGer 5A_126/2015 vom 14. April 2015 E. 4; AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017
E. 3.2; OGer ZH LF220019 vom 4. Mai 2022 E. 3.6). Teilweise geht die
bundesgerichtliche Rechtsprechung auch davon aus, dass beim Entscheid über die
Frage, ob vorsorgliche Massnahmen zu treffen sind, grundsätzlich keine
Interessenabwägung vorzunehmen sei (BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E.
5.1 mit Verweis auf BGE 139 III 86 E. 5; BGer 4A_49/202 vom 3. Juni 2020 E.4.1).
Dies wird in der Lehre teilweise kritisiert (vgl. Huber/Jutzeler, a.a.O., Art. 261 N 23c; von Aarburg, Vorsorgliche Massnahmen nach der
Schweizerischen Zivilprozessordnung Diss. Zürich 2023, Rz. 68; anders
dagegen Zürcher, a.a.O., Art. 261
N 34). Unbestritten ist jedoch, dass soweit vorsorgliche Massnahmen zur
Diskussion stehen, die einer Vollstreckung des Hauptsacheanspruchs gleichkommen
und endgültige Wirkung haben, dem Umstand Rechnung zu tragen ist, dass
derartige Massnahmen besonders schwer in die Rechtsstellung der Gegenpartei
eingreifen (BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 5.2). Teilweise geht
das Bundesgericht sogar davon aus, dass das Gericht keine vorsorgliche
Massnahme anordnen kann, die ihrer Natur nach einen definitiven Entscheid über
den zu schützenden Anspruch beinhaltet (BGE 141 III 564 E. 4.2.2 S. 568;
vgl. AGE ZB.2017.1 vom 29. März 2017 E. 3.2.3; AGE ZB.2017.29
vom 14. September 2017 E. 4.7). Leistungsmassnahmen auf vorzeitige
vorläufige Vollstreckung, die praktisch eine definitive Wirkung haben, sind
nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung demgegenüber zwar nicht
ausgeschlossen. Da sie die Rechtsstellung der Gegenpartei besonders stark
beeinträchtigen, gelten für solche Massnahmen bezüglich aller Voraussetzungen –
insbesondere bezüglich des Verfügungsanspruchs und der Würdigung der von der
Gesuchstellerin geltend gemachten Nachteile – erheblich höhere Anforderungen
als im Allgemeinen und sind solche Massnahmen nur restriktiv anzuordnen (BGE
138 III 378 E. 6.4 S. 381; BGE 133 III 360 E. 9.2.1; BGE 131 III 473
E. 2.3 S. 476 f. und E. 3.2 S. 478 f.; BGer 4A_447/2022
vom 11. November 2022 E. 3.5; BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E.
5.2; HGer ZH HE110817 vom 19. Dezember 2011 E. 9.2).

 

2.2      Bei
den von der Gesuchstellerin beantragten Massnahmen handelt es sich um Leistungsmassnahmen
auf vorzeitige vorläufige Vollstreckung, denen eine definitive Wirkung zukommt.
Dies ergibt sich bereits daraus, dass der Gesuchsgegnerin unter anderem
vorsorglich die Verwendung einer Marke verboten werden soll (vgl. dazu AGE
ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017 E. 3.2) und dass die Gesuchsgegnerin
vorsorglich verpflichtet werden soll, Informationen bzw. Daten herauszugeben
(vgl. dazu BGE 141 III 564 E. 4.2.2; BGE 138 III 728 E. 2.5). Im Übrigen ist
unbestritten, dass die Gesuchsgegnerin im Jahr 2019 eigens für die Wahrnehmung
des Betriebs des [...]-Lizenzierungsgeschäfts gegründet wurde (Stellungnahme
Rz. 29, Replik Rz. 31; Duplik Rz. 23). Die Gesuchsgegnerin legt detailliert und
nachvollziehbar dar, dass die Gutheissung der beantragten Massnahmen die
Einstellung ihres Geschäftsbetriebs zur Folge hätte und damit eine Bedrohung
für ihre Existenz darstellen würde (Stellungnahme Rz. 28–36; Duplik, Rz. 23). Daraus
ergibt sich, dass für die Anordnung der vorliegend beantragten vorsorglichen
Massnahmen bezüglich aller Voraussetzungen erheblich höhere Anforderungen im
vorstehend dargestellten Sinn gelten.

 

3.         Verfügungsanspruch
(Hauptsacheprognose)

 

3.1      Die
Gesuchsgegnerin weist darauf hin, dass drei Mitglieder der Gesuchsgegnerin beim
Regionalgericht Bern-Mittelland fristgerecht eine Anfechtungsklage gegen die Gesuchstellerin
erhoben haben, worin sie die Nichtigkeit der Sublizenzvertragskündigung vom 26. Juni
2023 geltend machen. Erstens sei die Kündigung vom Präsidenten und der
Vizepräsidentin der Gesuchstellerin ausgestellt, aber nicht unterzeichnet
worden. Zweitens stelle die Kündigung eine vereinsrechtliche
Kompetenzüberschreitung dar, da sie vom Gesamtvorstand im Voraus hätte
bewilligt werden müssen. Drittens sei die Kündigung zweckwidrig, da die
Gesuchstellerin gemäss Handelsregistereintrag und Vereinsstatuten kein
gewinnstrebiges oder kaufmännisches Geschäft betreiben dürfe (Stellungnahme Rz.
8 ff. und 40 ff.; Duplik Rz. 34 ff.).

 

Die
Gesuchstellerin bringt demgegenüber vor, dass die Kündigung entgegen der
Ansicht der Gesuchsgegnerin in die Kompetenz des Vorstands falle und dieser
zudem die Kündigung nachträglich genehmigt habe, womit diese nicht mehr
anfechtbar sei, selbst wenn vereinsinterne Kompetenzrichtlinien missachtet
worden wären. Zudem handle es sich beim vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland
laufenden Verfahren um eine vereinsinterne Streitigkeit, deren Ausgang keinen
Einfluss darauf habe, dass die Kündigung gegen aussen gültig sei (Gesuch
Rz. 18 ff.; Replik Rz. 9 ff.).

 

3.2      Nach
der Rechtsprechung sind Vertretungshandlungen des Verwaltungsrats einer
Aktiengesellschaft nur in «Extremfällen» wegen Zweckwidrigkeit und damit
Überschreitung in der Vertretungsmacht für die Gesellschaft unverbindlich und
damit ungültig. Der Umfang der Vertretungsmacht des Verwaltungsrats im
Aussenverhältnis erfasst demnach alle Rechtsgeschäfte, die vom objektiv
verstandenen Gesellschaftszweck nicht geradezu ausgeschlossen sind (BGer
4A_46/2016 vom 20. Juni 2016 E. 5.2; BGer 4A_147/2014 vom 19. November
2014 E. 3.1.1 und E. 3.2.5). Diese Grundsätze sind auch auf die
Vertretungshandlungen des Vorstands eines Vereins anwendbar. Dessen
Vertretungsmacht gegenüber gutgläubigen Dritten erstreckt sich in sachlicher
Hinsicht folglich auf alle Rechtshandlungen, die vom Vereinszweck nicht
geradezu ausgeschlossen sind (Heini/Portmann,
Das Schweizerische Vereinsrecht, SPR II/5, 3. Auflage, Basel 2005 Rz. 488; Riemer, Berner Kommentar, 3. Auflage,
1993, Art. 54/55 ZGB N 43; vgl. BGer 4A_43/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.2.1
[betreffend Vertretungsmacht der Organe einer Stiftung]; BGer 4C.259/2000 vom 1.
Februar 2001 E. 2a).

 

3.3      Im
vorliegenden Fall ist zunächst fraglich, ob sich die Gesuchsgegnerin als Dritte
überhaupt auf die Nichteinhaltung interner Kompetenzrichtlinien berufen kann
(kritisch hierzu Koller/Mauerhofer,
Die arbeitsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2007, in: ZBJV
145 [2009], S. 912 f. [betreffend Aktiengesellschaften]; Frage offen gelassen
in BGer 4A_46/2016 vom 20. Juni 2016 E. 5.2 [betreffend
Aktiengesellschaften]). Die Frage braucht aus den nachfolgenden Gründen nicht
entschieden zu werden: im vorliegenden Fall spricht einiges für die Ansicht der
Gesuchstellerin, wonach die Kündigung vom 26. Juni 2023 mit dem Vereinszweck
der Gesuchstellerin vereinbar ist. Jedenfalls liegt kein Extremfall vor, der im
Sinn der vorgenannten Rechtsprechung zur Ungültigkeit bzw. Nichtigkeit der Kündigung
führt. In der Lehre ist zudem anerkannt, dass wenn ein Beschluss wegen
fehlender Zuständigkeit des ihn erlassenden Vereinsorgans gerügt wird, eine
erfolgreiche Anfechtung voraussetzt, dass das an sich zuständige Organ den fraglichen
Beschluss nicht nachträglich genehmigt (Scherrer/Brägger,
in: Basler Kommentar, 7. Auflage, 2022, Art. 75 ZGB N 11). Eine solche
nachträgliche Genehmigung ist im vorliegenden Fall jedoch unbestrittenermassen
erfolgt.

 

Damit gelingt es
der Gesuchstellerin, den Verfügungsanspruch als erste Voraussetzung für den
Erlass vorsorglicher Massnahmen – auch unter Anwendung der erheblich höheren
Anforderungen (vgl. oben E. 2) – glaubhaft zu machen.

 

4.         Verfügungsgrund
(Nachteilsprognose)

 

4.1      Sodann
ist zu prüfen, ob die Gesuchstellerin auch das Vorliegen eines Verfügungsgrunds
glaubhaft zu machen vermag. Es ist zunächst unbestritten, dass die
Gesuchsgegnerin den von der Gesuchstellerin glaubhaft gemachten
Verfügungsanspruch verletzt oder zu verletzen droht. Die Gesuchsgegnerin führt
denn auch selbst aus, dass sie ihre Geschäftstätigkeit gestützt auf den Sublizenzvertrag
vom 10. September 2019 auch nach dem 31. Dezember 2024 weiterführen wird
(vgl. etwa Stellungnahme Rz. 124). Es stellt sich somit die Frage, ob
der Gesuchstellerin daraus ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil
droht.

 

4.2      Die
Gesuchstellerin bringt in ihrem Gesuch vor, dass ihr erstens bei einer Weiterführung
des [...]-Zertifizierungsprogramms durch die Gesuchsgegnerin Sanktionen durch
die C____ drohten, schlimmstenfalls die Auflösung des National Operator
Agreement vom 16. Oktober 2024 und damit einhergehend der Verlust des Geschäfts
bezüglich dem [...]-Zertifizierungsprogramm insgesamt. Zweitens habe sie im
Oktober 2024 zur lückenlosen Sicherstellung des [...]-Angebots mit der G____
eine Absichtserklärung betreffend Abschluss eines Dienstleistungsvertrags
unterzeichnet, weshalb die Gesuchstellerin gegenüber der G____ schadenersatzpflichtig
zu werden drohe. Drittens drohe Verwirrung bei den Kunden bzw. auf dem Markt
und damit einhergehend ein Reputationsschaden, wenn die Gesuchsgegnerin
weiterhin [...]-Zertifikate anbiete (Gesuch Rz. 35 ff.).

 

Die
Gesuchsgegnerin führt dagegen aus, dass das National Operator Agreement kein
Verbot einer Sublizenzierung enthalte, und es sei nicht ersichtlich, inwiefern
der Gesuchstellerin bei einer Sublizenzierung Sanktionen durch die C____ drohten.
Die von der Gesuchstellerin vorgebrachte Bestimmung aus dem Hauptlizenzvertrag
(Ziff. 6.1) sei im exakt selben Wortlaut bereits im Hauptlizenzvertrag
vorgesehen gewesen. Auch in Bezug auf die behauptete drohende
Schadenersatzpflicht gestützt auf die Absichtserklärung mit der G____ lege die
Gesuchstellerin nicht näher dar, inwiefern ihr hieraus ein nicht leicht wiedergutzumachender
Nachteil drohe, zumal es sich dabei nicht um einen verbindlichen
Zusammenarbeitsvertrag mit verbindlichen Rechten und Pflichten handle und sie
zudem die Möglichkeit habe, diese Absichtserklärung innert 30 Tagen zu künden.
Da die Gesuchsgegnerin die Tätigkeit gemäss Sublizenzvertrag weiterführe, wie
sie es bereits in den letzten Jahren getan habe, könne auch keine
Marktverwirrung entstehen. Dementsprechend drohe auch kein Reputationsschaden. Zudem
könne ein allfälliger Schaden durch eine verzögerte Geschäftsübergabe finanziell
ausgeglichen werden (Stellungnahme Rz. 71 ff. und 126 ff.).

 

In ihrer Replik weist
die Gesuchstellerin erneut darauf hin, dass ihr Sanktionen seitens der C____,
schlimmstenfalls die Auflösung des National Operator Agreements drohten. Zudem
sei die Absichtserklärung mit der G____ rechtsverbindlich abgeschlossen worden
und es bestehe die Gefahr, dass ein geordneter Vollzug des [...]-Geschäfts
nicht möglich sei und so die Zusammenarbeit mit ihrer neuen Vertragspartnerin
gefährdet werde. Weiter bringt die Gesuchstellerin vor, die Gefahr, dass ein
schwer wieder gutzumachender Nachteil drohe, sei grundsätzlich erfüllt, wenn
eine Verwechslungsgefahr zumindest glaubhaft gemacht werden könne. Bei unklaren
Verhältnissen, wer nun berechtigter Anbieter des [...]-Zertifikats sei, nehme
die Glaubwürdigkeit Schaden. Schliesslich bestreitet die Gesuchstellerin, dass
kein Reputationsschaden drohe (Replik Rz. 52 ff.).

 

Die
Gesuchsgegnerin führt in ihrer Duplik aus, durch einen bis zum
vereinsrechtlichen Gerichtsentscheid zur Gültigkeit der Kündigung fortgesetzten
Betrieb werde die Glaub- und Vertrauenswürdigkeit der Marke nicht beeinflusst, selbst
wenn sich die Kündigung als gültig herausstellen sollte, da den Kunden
weiterhin Original-Zeugnisse zu den genau festgelegten Bedingungen des [...]-Programms
angeboten würden. Ein Reputationsschaden oder eine Verwechslungsgefahr bzw.
Verwirrung drohe gerade nicht (Duplik Rz. 110 ff.).

 

4.3

4.3.1   Die
Gesuchstellerin weist unter dem Titel des drohenden nicht leicht
wiedergutzumachenden Nachteils erstens darauf hin, dass ihr durch die C____
Sanktionen drohten, namentlich die Kündigung des National Operator Agreements.
Ihren Ausführungen kann entnommen werden, dass die C____ gewisse Vorbehalte zur
Zusammenarbeit mit der Gesuchsgegnerin hat. Die Gesuchstellerin vermag jedoch
keine konkreten Anhaltspunkte vorzubringen, dass ihr bereits für die Dauer
eines Hauptverfahrens betreffend die Gültigkeit der Sublizenzvertragskündigung
vom 26. Juni 2023 entsprechende Sanktionen durch die C____ drohen. Die von
ihr aufgestellte Behauptung, die C____ werde die Zusammenarbeit mit der
Gesuchstellerin künden (bzw. nicht verlängern) und ihr damit der Verlust des
Geschäfts bezüglich des [...]-Zertifizierungsprogramms insgesamt drohe, erweist
sich als unsubstantiiert. Diese Vorbringen sind deshalb nicht geeignet, das
Drohen eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils glaubhaft zu machen.

 

4.3.2   Zweitens
macht die Gesuchstellerin in ihrem Gesuch geltend, bei Nichtanordnung der
beantragten Massnahmen drohe sie schadenersatzpflichtig gegenüber der G____ zu
werden, dies aufgrund der mit dieser abgeschlossenen Absichtserklärung. Dies
wird von der Gesuchsgegnerin in ihrer Stellungnahme bestritten. In ihrer Replik
führt die Gesuchstellerin nunmehr lediglich aus, dass damit die Zusammenarbeit
mit ihrer neuen Vertragspartnerin gefährdet werde, während eine drohende
Schadenersatzpflicht nicht mehr geltend gemacht wird. Diese Ausführungen sind
ebenfalls nicht geeignet, einen drohenden nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil
glaubhaft zu machen.

 

4.3.3   Drittens
macht die Gesuchstellerin geltend, ein drohender nicht leicht
wiedergutzumachenden Nachteil sei ohne Weiteres glaubhaft, wenn eine
Verwechslungsgefahr glaubhaft gemacht werden könne. Bei der Prüfung des Vorliegens
einer Verwechslungsgefahr im Immaterialgüterrecht geht es stets um die
Beurteilung, ob ein Zeichen einem anderen Zeichen derart ähnlich ist, dass die
massgebenden Verkehrskreise Gefahr laufen, die gekennzeichneten Gegenstände zu
verwechseln oder falsche Zusammenhänge vermuten (BGE 134 I 83 E. 4.2.3; BGE 128
III 146 E. 2a; BGE 127 III 160 2b/c). Eine solche Situation mit zwei zu
vergleichenden (ähnlichen) Zeichen liegt hier nicht vor. Folglich sind die
Ausführungen der Gesuchstellerin, wonach das Glaubhaftmachen einer
Verwechslungsgefahr zur Annahme eines nicht leicht wiedergutzumachenden
Nachteils genüge, vorliegend nicht einschlägig.

 

Fraglich ist
allenfalls, ob die Weiterführung des [...]-Geschäfts durch die Gesuchsgegnerin
zu einer Marktverwirrung führt, wie dies die Gesuchstellerin ebenfalls geltend
macht. Unter Marktverwirrung wird die Auswirkung eines wettbewerbsrelevanten
Verhaltens verstanden, welches Fehlvorstellungen im Markt hervorruft, was
wiederum zu immateriellen oder auch geldwerten Schädigungen führen kann (HGer
AG HSU.2024.30 vom 18. September 2024 E. 6.2; KGer BL 430 20 284 vom 9. März
2021 E. 2.1.2). Der Schaden ist dabei in der Regel nicht zu messen, sondern zu
schätzen, weil der Nachweis der Schadenshöhe nicht leicht zu erbringen ist.
Trotz der erschwerten Nachweisbarkeit des Schadens hat die Gesuchstellerin in
diesem Zusammenhang glaubhaft zu machen, dass eine Marktverwirrung tatsächlich
schadensträchtig ist. In der Lehre und Rechtsprechung ist anerkannt, dass
selbst verpönte Wettbewerbspraktiken nicht immer zu derartigen Verwirrungen des
Marktes führen, so dass ein besonderes Interesse an der vorzeitigen
Realvollstreckung anzunehmen wäre. Vielmehr ist ein Schädigungspotential
konkret darzulegen. Es ist also substantiiert aufzuzeigen, in welcher konkreter
Weise sich die behauptete Rechtsverletzung auf dem Markt schädlich auswirkt (KGer
BL 430 20 284 vom 9. März 2021 E. 2.1.2; Leupold, Die Nachteilsprognose als Voraussetzung des
vorsorglichen Rechtsschutzes, in: sic! 2000 S. 268, S. 268 ff., 271; Zürcher, a.a.O., Art. 261 N 32). Im
vorliegenden Fall führt die Gesuchstellerin in ihren Rechtsschriften pauschal
aus, dass die von ihr behauptete Verwirrung zu einem erheblichen Image- oder
Reputationsschaden in Bezug auf das [...]-Zertifikationsprogramm und die damit
verbundene Marke führe. Sie legt jedoch nicht substantiiert dar, in welcher
konkreten Weise sich die behauptete Verwirrung auf dem Markt bzw. in Bezug auf
ihr Image schädigend auswirken soll. Sie vermag somit nicht glaubhaft zu
machen, dass die Weiterführung des [...]-Zertifikationsprogramms durch die
Gesuchsgegnerin zu einem Image- oder Reputationsschaden führt oder sonstige
(konkrete) Schäden zu befürchten sind.

 

4.3.4   Insgesamt
ergibt sich somit, dass die Gesuchstellerin das Drohen eines nicht leicht wiedergutzumachenden
Nachteils nicht glaubhaft zu machen vermag. Dies gilt umso mehr, als auch für
die Voraussetzung des Verfügungsgrunds vorliegend die erheblich höheren
Anforderungen zur Anwendung gelangen (vgl. oben E. 2). Damit erübrigt es sich,
auf die weiteren Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen einzugehen.
Namentlich kann die Frage offen bleiben, ob eine Interessenabwägung vorzunehmen
ist.

 

5.         Entscheid

 

5.1      Aus
den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass das Gesuch um Erlass
vorsorglicher Massnahmen mangels Glaubhaftmachung eines nicht leicht wieder
gutzumachenden Nachteils abzuweisen ist.

 

5.2      Entsprechend
dem Ausgang des Verfahrens werden die Prozesskosten der unterliegenden
Gesuchstellerin auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Unter
Berücksichtigung des Streitwerts von CHF 100‘000.− (vgl. dazu den
Entscheid des Obergerichts Aargau ZVE.2021.23 vom 4. Januar 2021, in: CAN 2022
S. 91 ff.) werden die Gerichtskosten mit CHF 6‘000.− festgesetzt (§ 11 und
§ 10 Abs. 1 des Reglements über die Gerichtsgebühren [GGR, SG 154.810]).

 

Bei einem Streitwert von über CHF 30'000.– bis CHF
100‘000.− beträgt das Grundhonorar CHF 4'500.– bis CHF 10'000.–
(vgl. § 5 Abs. 1 des Reglements über das Honorar und die Entschädigung der
berufsmässigen Vertretung im Gerichtsverfahren [HoR, SG 291.400]). Bei
einem Streitwert von CHF 100‘000.− ist ein Grundhonorar von CHF 10‘000.−
zugrundezulegen. Unter Berücksichtigung eines Zuschlags von 50 % für den
zweiten Schriftenwechsel (§ 8 Abs. 2 lit. c HoR) und eines
Komplexitätszuschlags von 50 % (§ 8 Abs. 2 lit. b HoR) ergibt sich
ein Grundhonorar von CHF 20‘000.−. Dieses ist angesichts des
Umstands, dass es sich um ein summarisches Verfahren handelt, auf die Hälfte zu
reduzieren (§ 7 Abs. 1 HoR), so dass sich eine Parteientschädigung
von CHF 10‘000.− ergibt. Hinzu kommen Auslagen von 3 % (§ 23
HoR). Da die Gesuchsgegnerin gemäss UID-Register mehrwertsteuerpflichtig ist,
das vorliegende Verfahren ihre unternehmerische Tätigkeit betrifft und sie
nicht nachweist, dass sie durch die Mehrwertsteuer belastet ist, ist gemäss
ständiger Rechtsprechung des Appellationsgerichts (vgl. statt vieler AGE
ZB.2021.47 vom 6. September 2022 E. 5.3.2) kein Zuschlag für die Mehrwertwertsteuer
zu berücksichtigen.

 

 

Demgemäss erkennt
das Appellationsgericht (Einzelgericht):

 

://:        Das Gesuch vom 18. November 2024 um
Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.

 

Die Gesuchstellerin trägt die Gerichtskosten von CHF 6‘000.–
und bezahlt der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 10‘300.–
(einschliesslich Auslagen).

 

Mitteilung an:

-      
Gesuchstellerin

-      
Gesuchsgegnerin

-      
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

 

APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT

 

Der Gerichtsschreiber

 

 

PD Dr. Benedikt Seiler

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung

 

Gegen diesen
Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des
Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde
in Zivilsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht dem
Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an deren
Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels
entscheidet das Bundesgericht.

 

Ob an Stelle der
Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die
subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG),
ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl
Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide
Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.