# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 00c11c18-de60-5563-918e-c0e82963a0ec
**Source:** Ticino (TI)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2011-09-16
**Language:** it
**Title:** Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.09.2011 10.2011.7
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/TI_Gerichte/TI_TRAC_003_10-2011-7_2011-09-16.html

## Full Text

Incarto n.

  10.2011.7

  	
  Lugano

  16 settembre 2011/rs

   

  	
  In nome

  della Repubblica e Cantone

  Ticino

  	 

	
  La terza Camera civile del Tribunale
  d'appello

  
	
   

   

   

   

   

   

   

  
	
  composta dei giudici:

  	
  Walser, presidente,

  Pellegrini e Celio

  
						

 

	
  vicecancelliera:

  	
  Meyer

  

 

sedente per giudicare sull’istanza di provvedimenti
cautelari 26 agosto 2011 presentata da

 

	
   

  	
  IS 1  

  IS 2  

  IS 3  

  tutti patrocinati dagli avv. PA 2 e  PA 1  

   

  
	
   

  	
  contro

  	 

 

	
   

  	
   CO 1  

   CO 2  

  CO 3 

  tutti
  patrocinati dall’avv. PA 3 

   

  
	
   

  	
   

  
	
   

  	
   

  	 

				

chiedente, con la comminatoria dell’art. 292 Codice
penale (CP), che sia fatto divieto alle parti convenute di utilizzare
determinati termini che possano creare confusione con i marchi “20 MINUTEN”,
“20 MINUTES” e “20 MINUTI”, rispettivamente dare origine a un rapporto di
concorrenza sleale,

 

preso atto delle osservazioni 9/13 settembre 2011 delle
parti convenute,

 

visti gli atti e i documenti prodotti.

 

 

Ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   La
IS 1 – titolare dei marchi svizzeri “20 MINUTI” (n. __________ dal 17 gennaio
2006), “20 MINUTI” (marchio combinato n. __________ dal 30 giugno 2000), “20
MINUTES” (n. __________ dal 17 gennaio 2006), “20 MINUTES” (marchio combinato
n. __________ dal 30 giugno 2000), “20 MINUTEN” (n. __________ dal 14 marzo
2005) e “20 MINUTEN” (marchio combinato n. __________ dal 13 gennaio 1999) – e
l’editore G__________ __________ hanno annunciato con comunicato stampa del 27
giugno 2011 il lancio in Ticino del giornale gratuito “20 minuti” a partire da
mercoledì 14 settembre 2011.

 

                                         In
seguito al summenzionato annuncio, CO 1 e CO 2 hanno comunicato in data 12
agosto 2011 l’intenzione di lanciare dal 7 settembre 2011 il quotidiano
gratuito “10 minuti” (doc. F e G), alfine di fornire “uno spazio tutto
ticinese all’aggressione mediatica d’oltre Gottardo”.

 

                                         Il
seguente 16 agosto 2011 la società IS 3 – nel cui consiglio d’amministrazione
siedono G__________ __________ quale presidente e R__________ __________ quale
membro – ha depositato la richiesta di iscrizione del marchio “10 MINUTI”.

 

                                         Con
scritto di medesima data, la IS 2 ha diffidato CO 1 e qualsiasi persona fisica
a lui vicina o giuridica da lui direttamente o indirettamente controllata
dall’utilizzare per la nuova iniziativa editoriale il nome “10 minuti” e/o
qualsiasi altra dicitura sleale o atta a generare un rischio di confondibilità
con “20 minuti”. Tale scritto è stato riportato integralmente sul Mattino della
Domenica del 21 agosto 2011, pubblicazione dalla quale traspare chiaramente
l’intenzione di CO 1 di voler ignorare la diffida.

 

 

                                   2.   Con
istanza 26 agosto 2011, le società IS 1, IS 2 e IS 3 hanno chiesto che, in via
cautelare inaudita parte e subordinatamente in via cautelare, venga fatto divieto
alle parti convenute, sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, di “utilizzare
per un giornale (quotidiano o periodico), direttamente o tramite persone
giuridiche da loro direttamente o indirettamente controllate, il nome “10
minuti” e/o qualsiasi altro nome recante l’abbinamento di una cifra risp. di un
numero in prosa e il termine “minuti”, “minutes” o “minuten”, e/o più in
generale qualsiasi dicitura che possa creare confusione con i marchi “20
MINUTEN”, “20 MINUTES” e “20 MINUTI”, rispettivamente un rapporto di
concorrenza sleale”.

 

                                         Gli
istanti rimproverano ai convenuti comportamenti lesivi della legge sulla
protezione dei marchi (LPM), della legge federale contro la concorrenza sleale
(LCSI) e dell’art. 956 cpv. 2 CO (protezione della ditta), e meglio:

 

-       
l’utilizzo dal 12 agosto 2011 del marchio “10
minuti”, il quale creerebbe un chiaro rischio di confusione da un punto di
vista fonetico, figurativo e letterale con i marchi “20 minuti”/“20
minutes”/“20 minuten”;

-       
l’utilizzo del marchio “10 minuti” in violazione
dell’art. 13 LPM;

-       
l’utilizzo della parola “minuti” (art. 2 LPM),
ritenuto che il marchio “20 minuti”/“20 minutes”/“20 minuten” è sul mercato da
oltre 10 anni;

-       
l’utilizzo dei marchi degli istanti per
pubblicizzare l’iniziativa “10 minuti”, atta a creare confusione nel pubblico
in violazione dell’art. 3 LCSI;

-       
il lancio del quotidiano gratuito “10 minuti” in
quanto comportamento lesivo delle norme della buona fede giusta l’art. 2 e 9
LCSI;

-       
l’uso indebito della ragione sociale “10 minuti”
in violazione dell’art. 956 cpv. 2 CO.

 

 

                                   3.   Con
osservazioni 9/13 settembre 2011 i convenuti chiedono innanzitutto che la
domanda provvisionale sia respinta in ordine, il periodico “10 minuti,
DesMinüt” essendo già uscito in tre edizioni in data 7, 8 e 9 settembre 2011.
Nel merito sostengono che le istanti non hanno reso verosimile un pregiudizio
difficilmente riparabile e contestano la propria legittimazione passiva, perché
CO 2 è soltanto direttore del giornale “10 minuti, DesMinüt”, mentre CO 1 e CO
3 non hanno interessi giuridici con la pubblicazione, ritenuto che editrice è
la __________. Essi postulano quindi la reiezione della domanda cautelare,
chiedendo nello stesso tempo che le istanti siano astrette a prestare una
garanzia di fr. 200'000.-. Degli ulteriori argomenti sollevati si dirà, in
quanto necessario, più oltre.

 

 

                                   4.   L’art.
5 del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) dispone che il
diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza
cantonale unica, segnatamente nell’ambito di controversie in materia di
proprietà intellettuale, o vertenti sull’uso di una ditta commerciale, così
come quelle secondo la legge federale del 19 dicembre 1986 contro la
concorrenza sleale se il valore litigioso ecceda fr. 30'000.-. L’art. 48 della
legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) ha attribuito la
competen­za per giudicare le cause previste dall’art. 5 cpv. 1 CPC alla Terza
Camera civile del Tribunale d’appello. Preso atto che entrambe le parti
concordano sul fatto che il valore di causa supera i fr. 30'000.-, la
competenza di questa Camera è pacifica.

 

 

                                   5.   Giusta
l’art. 261 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando
l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o è minacciato di esserlo
e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile. I
provvedimenti cautelari possono essere ordinati anche se la causa di merito non
è ancora pendente (art. 263 CPC). La procedura è quella sommaria (art. 248
CPC). Chi postula l’adozione di misure cautelari deve rendere verosimile
l’esistenza di una lesione illecita - attuale o imminente - e di un danno
difficilmente riparabile. Oltre a queste premesse, la misura richiesta deve
essere proporzionale e urgente (cfr. Marbach,
in: von Büren/Marbach/Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2008, n.
1018-1026).

 

 

                                   6.   Contrariamente
a quanto sostenuto dai convenuti, la domanda provvisionale non è divenuta priva
d’oggetto per il solo fatto che il periodico “10 minuti, DesMinüt” è stato
pubblicato in data 7, 8 e 9 settembre 2011. Dalle affermazioni degli stessi
promotori, l’iniziativa editoriale non è terminata, ed essi neppure sostengono
il contrario sicché la domanda cautelare conserva la sua attualità. Sarà quindi
necessario entrare nel merito della questione.

 

 

                                   7.   Le istanti, persone giuridiche distinte fra di loro, fondano le
proprie richieste su fatti simili, e meglio sull’intenzione annunciata dai
convenuti – e realizzata – di pubblicare un giornale dal titolo “10 minuti”,
rispettivamente sui medesimi titoli giuridici, invocando la legge sulla
protezione dei marchi (LPM), la legge federale contro la concorrenza sleale
(LCSI) e l’art. 956 cpv. 2 CO (protezione della ditta). Esse agiscono quindi
quale litisconsorzio facoltativo (art. 71 CPC). Questa circostanza non li
esimeva tuttavia dal dover rendere verosimile per ciascuna istante separatamente
la legittimazione a far valere le diverse normative nei confronti di quale
convenuto, cosa che esse non hanno fatto, non facendo distinzione alcuna, ciò
che crea non poca confusione e contraddizioni tra le posizioni delle stesse
istanti.

 

 

                                   8.   Presupposto
per l’adozione di provvedimenti cautelari è l’esistenza di un rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile. Le istanti non spiegano però in alcun
modo in cosa consiste il temuto pregiudizio né perché sarebbe irreparabile,
limitandosi a sostenere che “la presenza sul mercato di “10 minuti” è
continua, grazie soprattutto alla presenza online, e viola i diritti assoluti
(i marchi) di IS 1 e IS 3” (istanza pag. 10). Ciò però attiene
all’illiceità del comportamento dei convenuti, non al pregiudizio. Per quanto
riguarda poi la IS 2, le istanti sostengono che la stessa ha già concordato un
contratto di stampa per 36'000 esemplari ad un costo per edizione di fr. 3'500.-/5'500.-,
ha assunto una decina di dipendenti e ha preso in affitto i locali della redazione.
A prescindere dal fatto che trattasi di mere affermazioni di parte, senza alcun
sostegno probatorio, non vi sono sufficienti elementi per dedurne l’esistenza di
un rischio di pregiudizio irreparabile. Per quanto concerne in particolare la IS
3, non risulta che essa utilizzi il marchio “10 minuti” – ciò che peraltro,
stando alle affermazioni delle medesime istanti, costituirebbe una violazione
del marchio “20 minuti” – sicché non è dato di comprendere quale possa essere
l’incombente pregiudizio irreparabile che giustifichi l’adozione del richiesto
provvedimento cautelare.

 

                                         A
prescindere da ciò, anche l’esistenza degli ulteriori presupposti appare
perlomeno dubbia, segnatamente per quanto concerne la lesione illecita di
diritti delle procedenti. 

 

 

                                   9.   Le
istanti fanno valere in generale una violazione da parte dei convenuti del
marchio “10 minuti”, adducendo che l’utilizzo di “10 minuti” crea un chiaro
rischio di confusione da un punto di vista fonetico, figurativo e letterale con
il marchio “20 MINUTI” e che comporta una violazione degli art. 13 LPM, 2, 3 e
9 LCSI. È anzitutto perlomeno discutibile che la parola “minuti” possa essere
protetta da un marchio, trattandosi di termine di dominio pubblico ai sensi
dell’art. 2 lett. a LPM. Non è difatti possibile monopolizzare segni che
necessitano di rimanere in libera circolazione o a cui manca la necessaria
forza di distinzione per adempiere alla funzione specifica dei marchi di
rendere individuale una determinata cosa (Marbach, op. cit., n. 576 e segg.).
Irrilevante è qui il fatto che il marchio “20 MINUTEN” sia sul mercato da oltre
10 anni, ritenuto che il marchio “20 MINUTI” non è mai stato utilizzato e non
ha alcuna notorietà, alcun significato né importanza nel Canton Ticino.
L’iniziativa editoriale “10 minuti” non crea quindi confusione con i prodotti
“20 Minuten” e “20 Minutes”, trattandosi di un giornale dichiarata­mente nato
con l’intento di contrastare e polemizzare, quindi di nettamente distinguersi
dai summenzionati quotidiani gratuiti pubblicati al nord delle Alpi. Nel
pubblico non può quindi sorgere l’impressione che il “10 minuti, DesMinüt”
possa essere in qualche modo legato ai prodotti della IS 1. L’istante stessa ha
rilevato che i convenuti intendono lanciare “10 minuti” alfine di fornire “uno
spazio tutto ticinese all’aggressione media­tica d’oltre Gottardo”. Ciò è
stato confermato dal portale internet www.tio.ch che, in merito all’apparizione
del primo numero del nuovo quotidiano gratuito ha commentato: “10 minuti,
DesMinüt in definitiva si allontana ben poco dal “Mattino della domenica”, sia
nell’impaginazione che nel linguaggio, che nei toni” (doc. 5). Pure il
portale internet www.ticinonews.ch esprime la medesima opinione: “sfogliando
“10 minuti” la prima impressione è che si tratti effettivamente del
“fratellino” de “Il Mattino”. Lo stile rimane immutato…” (doc. 6). Tale
impressione è infine condivisa anche dal giornale La Regione Ticino: “Ventiquattro
pagine con una grafica molto simile (si potrebbe dire praticamente identica) a
quella del domenicale “Il Mattino della domenica”. E uguali, per non dire
identici, i contenuti tanto cari alla Lega dei Ticinesi. […] Un giornale che richiama i temi forti della Lega in ogni pagina,
salvo la cronaca sportiva. Uno stile “giornalistico” consolidato con il
domenicale leghista” (doc. 7). Da qui l’evidenza che non sussiste alcun rischio di confusione con i
due quotidiani gratuiti esistenti nella svizzera romanda e tedesca, in quanto
diversi nel logo, ma soprattutto nella presentazione, nel linguaggio e nei toni
da “10 minuti, DesMinüt”.

 

 

                                10.   Per
quanto concerne il rimprovero di svolgere un’attività contraria ai principi
della LCSI, si rileva che secondo l’art. 2 LCSI è sleale e illecito qualsiasi
comportamento o pratica d’affari ingannevole o altrimenti lesivo delle norme
della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e
clienti. L’art. 3 LCSI prevede poi un elenco (non esaustivo) di comportamenti
sleali, illeciti. L’istante IS 1 si limita ad asserire la violazione degli art.
2 e 3 LCSI, chiedendo di procedere secondo l’art. 9 LCSI, senza però indicare
in cosa consisterebbe il comportamento illecito dei convenuti. Il semplice
fatto di pubblicare un quotidiano gratuito in Ticino intitolato “10 minuti” non
è sufficiente a comprovare che la concorrenza annunciata dai convenuti sia
sleale ai sensi della LCSI. Certo, la parte istante si duole del fatto che i
convenuti stanno promuovendo la loro iniziativa editoriale “… attingendo a
piene mani dalla notorietà del marchio 20 minuti e dell’iniziativa editoriale
dell’istante e di G__________ __________ …” (istanza pag. 6). Se non che va
qui rilevato che la IS 1, titolare del marchio “20 MINUTI” dal 17 gennaio 2006
(n. __________), rispettivamente dal 30 giugno 2000 (marchio combinato n. __________),
non ha mai utilizzato tale marchio prima di oggi. Giusta l’art. 10 cpv. 1 LPM
la registrazione è valida durante dieci anni a contare dalla data del deposito.
Tuttavia, secondo l’art. 12 cpv. 1 LPM, il titolare che, per un periodo
ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di
opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il
marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato,
non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi
giustifichino il mancato uso. Si tratta di un cosiddetto obbligo all’uso
(“Gebrauchszwang”) entro il periodo di protezione (“Schonfrist”), decorso il
quale il marchio è protetto soltanto se è stato utilizzato, altrimenti non può più
essere imposto nei confronti di terzi (Marbach,
op. cit., n. 743-752). Se l’uso del marchio avviene dopo oltre
cinque anni, il diritto al marchio è ripristinato con l’effetto della priorità
originaria, a condizione che nessuno abbia invocato il mancato uso prima di
tale data (art. 12 cpv. 2 LPM). Nel caso concreto la IS 1 non ha fatto uso del
marchio “20 MINUTI” nei cinque anni posteriori alla scadenza inutilizzata del
termine di opposizione, con la conseguenza che, di principio, non essendo più
protetto, lo stesso non poteva più essere fatto valere nei confronti di terzi.
Vero è che i convenuti non hanno invocato il mancato uso neppure nelle proprie
osservazioni, sicché il diritto al marchio della IS 1 parrebbe ripristinato con
l’effetto della priorità originaria. Mal si vede però come si possa sostenere
in questa situazione che i convenuti attingono a piene mani dalla notorietà del
marchio “20 MINUTI”, quando lo stesso non è mai stato utilizzato.

 

 

                                11.   Per
quanto riguarda i marchi “20 MINUTES” e “20 MINUTEN”, che, a detta delle
istanti, godono di una certa notorietà nella svizzera romanda, rispettivamente
nella svizzera tedesca, mal si comprende come il nome del nuovo giornale “10
minuti”, lanciato soltanto nel Canton Ticino, possa creare in qualche modo un
rischio di confusione o comportare una violazione della LPM e della LCSI,
considerato che quei marchi in Ticino non sono diffusi né conosciuti. Non
avendo l’istante IS 1 portato alcun indizio a sostegno di tale affermazione e
non essendovi elementi atti a corroborare tale tesi, la domanda cautelare è
destinata all’insuccesso anche su questo punto.

 

 

                                12.   Nella
misura in cui la domanda cautelare è fondata sulla violazione della ragione
sociale di IS 3, si rileva che la questione è del tutto fuori luogo, non
esistendo alcuna società convenuta, la cui ditta è “10 minuti”. Anche su questo
punto, la domanda cautelare è priva di fondamento.

 

 

                                13.   Per i
motivi che precedono, la domanda cautelare dev’essere respinta. Le spese
processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC). 

 

                                         Le
domande di prestazione di cauzione formulate dai convenuti diventano di
conseguenza prive di oggetto.

 

                                         Per
quanto concerne il valore litigioso, le istanti indicano che, seppur
difficilmente determinabile, esso eccede di gran lunga i fr. 30'000.-,
ritenuto che gli introiti pubblicitari giornalieri della sola IS 1 “sono
abbondantemente a sei cifre” e che il marchio “20 MINUTI” nelle tre lingue
ha un valore “valutabile in svariate dozzine di milioni di franchi svizzeri”.
I convenuti ritengono di conseguenza che il valore di causa deve ammontare ad
almeno fr. 36'000'000.-.

                                         Tenuto
conto che trattasi di procedura provvisionale e che non sono state tenute
udienze, in applicazione della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata
in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è
fissata in considera­zione del valore, della natura e della complessità della
causa (art. 2. cpv. 1 LTG) e la quale prevede per i provvedimenti cautelari
davanti al Tribunale d’appello una tassa di giustizia fissata tra fr. 100.- e
20'000.- (art. 16 LTG), le spese processuali nel caso in rassegna sono
stabilite in complessivi fr. 2'500.-. Per quanto concerne invece le
ripetibili, in applicazione degli art. 11 e 13 del Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), tenuto conto del contenuto delle
osservazioni, esse sono fissate in complessivi fr. 3'000.-.

 

 

 

Per i quali motivi, richiamato l’art. 16 LTG,

 

 

pronuncia:              1.   L’istanza
26 agosto 2011 di IS 1, IS 2 e IS 3 è respinta.

 

                                   2.   Le
domande di prestazione di cauzione 9/13 settembre 2011 di CO 1, CO 2 e CO 3 sono prive d’oggetto.

 

                                   3.   Le
spese processuali di complessivi fr. 2’500.- sono poste a carico degli istanti
in solido, con l’obbligo di rifondere ai convenuti complessivamente fr. 3'000.-
a titolo di ripetibili.

 

                                   4.   Intimazione (unitamente alle osservazioni 9/13 settembre 2011
di parte convenuta):

	
   

  	
  -   e     

  -     

   

  

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La
vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art. 98
LTF.