# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** bfc292ec-9129-5352-b8f3-5b7ea3cb51ce
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2020-05-08
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2017_002
**Docket/Reference:** O2017_002
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/156/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

O2017_002

Besetzung

Verfahrensbeteiligte

U r t e i l   v o m   8 .   M a i   2 0 2 0

Instruktionsrichter Dr. iur. Thomas Legler (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),
Richter Dipl. Ing. Phys. EPFL Christoph Müller,
Richter Dipl. El.-Ing. EPFL Christophe Saam,
Richter Dr. iur., Dipl. El.-Ing. ETH Rudolf Rentsch,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Bystronic Laser AG, Industriestrasse, 3362 Niederönz, 
vertreten durch Dr. Markus Frick und Manuel Bigler, beide 
Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, Postfach, 8034 Zü-
rich, und patentanwaltlich beraten durch Dr. sc. ETH, Dipl. 
El.-lng. ETH Markus A. Müller und Dr. sc. nat. ETH, Dipl. 
Phys. Peter Walser, beide Frei Patentanwaltsbüro AG, 
Forchstrasse 420, 8702 Zollikon

Klägerin und Widerbeklagte

gegen

Tomologic AB, Saltmätargatan 9, SE-11140 Stockholm, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer, Meyer-
lustenberger Lachenal (Zürich), Forchstrasse 452, Postfach 
1432, 8032 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dipl.
Ing. 
Martin Toleti und Dr. sc. ETH, Dipl. Phys. Christoph Engel-
brecht, beide E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zü-
rich, 

-

Beklagte und Widerklägerin

Gegenstand

Feststellung Nichtigkeit, Feststellung Mitinhaberschaft / 
Widerklage auf Verletzung; Freiformschneidverfahren

O2017_002

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Prozessgeschichte

1.
Mit Eingabe vom 11. Januar 2017 reichte die Klägerin und Widerbeklagte 
(nachfolgend  Klägerin)  die  vorliegende  Klage  ein  und  stellte  folgende 
Rechtsbegehren:

«1.  Es  sei  richterlich  festzustellen,  dass  die  von  der  Klägerin  in  ihrer  Software 

angewandte technische Lösung, insbesondere BySoft 7, für sich allein und/o-

der in Verbindung mit Powernest1 oder Powernest2 (von Alma lndustrial Soft-

ware mit Sitz in F-384000 Saint-Martin-d‘Hères), gekennzeichnet durch 

rechnergestütztes Schneiden mittels Strahltechnologie und einem Satz von 

Steuerregeln  sowie  integrierten  Variablen  und  Regeln  zum  Schneiden  von 

zweidimensionalen  unterschiedlichen  Teilen  nach  unterschiedlichen 

Schneidvorgängen,  insbesondere  aus  Blech,  jedoch  mit  Common  Cut  (nur 

ein einziger Schnitt zwischen benachbarten Teilen), aber

• ohne  Regeln,  die  auszuschneidende  Teile  überprüfen,  ob  sie  Teile  mit 

freien Formen (= geometrische Formen, die mathematisch nur mit mehr 

als zwei Parametern beschrieben werden können) sind und, wenn diese 

Teile freie Formen aufweisen,  diese anschliessend  zu einer Gruppe  zu-

sammenlegen, und/oder

•  bei vorgegebenen Regeln, nach denen ein Common Gut nur entlang von 

geraden Linien durchgeführt wird, 

keine Verletzung des Europäischen Patents der Beklagten EP 2 485 864 B1 

ist;

1a. Vom Vorbehalt der Modifizierung der Definition "freie Form" sei ausdrücklich 

Vermerk zu nehmen.

Eventuell:

Es  sei  die  Nichtigkeit  des  Schweizer  Teils  des  Europäischen  Patents  EP 2 485 

864 B1 der Beklagten richterlich festzustellen;

2.  Es  sei  richterlich  festzustellen,  dass  die  Klägerin  Miteigentümerin  aller  Pa-

tente,  Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusteranmel-

dungen der Familie ist, die gestützt auf die internationale Patentanmeldung 

PCT/EP2009/063122 (WO 2011/042058 A1) vom 8.10.2009 hervorgegangen 

sind, insbesondere des Patents EP 2 485 864 B1, oder noch daraus hervor-

gehen;

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3.  Es  sei  richterlich  festzustellen,  dass  die  Klägerin  Miteigentümerin  aller  Pa-

tente,  Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusteranmel-

dungen der Familie ist, die gestützt auf die internationale Patentanmeldung 

PCT/EP2011/055438 (WO 2012/136262 A1) vom 7.4.2011 hervorgegangen 

sind oder noch daraus hervorgehen;

4.  Das Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, das Miteigentum der Klä-

gerin am Schweizer Teil des Patents EP 2 485 864 B1 einzutragen;

5.  Die Klägerin sei richterlich zu ermächtigen, gegenüber dem europäischen Pa-

tentamt und den jeweiligen nationalen Patentämtern alle nötigen Erklärungen 

und Handlungen vornehmen zu können, um das Miteigentum der Klägerin an 

allen  Patenten,  Patentanmeldungen,  Gebrauchsmustern  und  Gebrauchs-

musteranmeldungen gemäss Rechtsbegehren Ziffern 2 und 3 in den jeweili-

gen Registern eintragen zu lassen.

Eventuell:

Die  Beklagte  sei  unter  Androhung  mit  Androhung  von  Ordnungsbusse  von 

CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung und der Bestrafung ihrer Organe 

wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB im Wi-

derhandlungsfall  zu  verpflichten,  gegenüber  dem  europäischen  Patentamt  und 

den jeweiligen nationalen Patentämtern alle nötigen Erklärungen und Handlungen 

vorzunehmen, um die Mitinhaberschaft der Klägerin an allen Patenten, Patentan-

meldungen,  Gebrauchsmustern  und  Gebrauchsmusteranmeldungen  gemäss 

Rechtsbegehren Ziffern 2 und 3 in den jeweiligen Registern einzutragen.

alle Anträge unter Kosten- und Entschädigungsfolge, inklusive die Kosten für die 

patentanwaltliche Beratung bzw. Vertretung, alles zuzüglich MWSt., zu Lasten der 

Beklagten.»

2.
Am  18.  Mai  2017  erfolgten  Klageantwort  und  Widerklage  der  Beklagten 
und Widerklägerin (nachfolgend Beklagte) mit folgenden Rechtsbegehren:

«Klageantwort:

1. Auf die klägerischen Rechtsbegehren Nr. 1, 1a, 2, 3, 4, 5 und das Eventual-

begehren zu Rechtsbegehren Nr. 5 sei nicht einzutreten, eventualiter seien 

die betreffenden Begehren abzuweisen. 

2. Das  klägerische  Eventualbegehren  zu  Rechtsbegehren  Nr.  1  bzw.  1a  (Lö-

schungsklage gegen den Schweizer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 

864 B1) sei abzuweisen.

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3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. der Auslagen für die bei-

gezogenen Patentanwälte) zu Lasten der Klägerin.

Widerklage:

1.a Der  Widerbeklagten  sei  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von 

CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min-

destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestra-

fung ihrer Organe nach  Art. 292  StGB mit Busse im Widerhandlungsfall  zu 

verbieten,  eine  Software  zur  Steuerung  von  Laserstrahl- und/oder Wasser-

strahl- und/oder anderen Strahl-Schneidmaschinen in der Schweiz oder von 

der Schweiz aus zum Verkauf oder zur Lizenz anzubieten, auf den Markt zu 

bringen, anderweitig erhältlich zu machen, oder bei solchen Handlungen mit-

zuwirken, wobei diese Software:

a)  Steuerregeln und Variablen für die Steuerung des Schneidens von dreidi-

mensionalen Teilen entlang deren Konturen aus einem Werkstück zur Ver-

fügung stellt;

b)  wobei das Schneiden unter Berücksichtigung der Steuerregeln und Vari-

ablen gemäss a) die dreidimensionalen Teile hervorbringt;

c)  Steuerregeln für die Anordnung von zweidimensionalen Formen zur Ver-

fügung stellt, wobei basierend auf den Konturen dieser zweidimensionalen 

Formen  eine  ein  mit  den  folgenden  Rechtsbegehren  Gruppe  ("cluster") 

gebildet wird, in einer Art und Weise, dass Formen so nahe aneinander 

positioniert werden, dass nur die Stärke eines von dem Laser- oder Was-

serstrahl  oder  sonstigen  Strahl  auszuführenden  Schnitts  zwischen  be-

nachbarten Formen liegt, und ein Schneidpfad für das Ausschneiden mit 

dem Schneidstrahl für die ganze Gruppe unter Berücksichtigung der Kon-

turen der Formen erstellt wird, wobei beim Schneiden bloss ein einziger 

gemeinsamer Schnitt zwischen benachbarten Teilen durchgeführt wird, so 

dass die Software beispielsweise ermöglicht, dass

i.  die nachfolgenden zwei Formen (mit den Bezeichnungen S1 und S2 in 

der  nachstehenden  Abbildung),  die  durch  die  orangefarbenen  Linien 

definiert  werden,  in  einer  Art  und  Weise  mittels  der  vorstehend  be-

schriebenen  Software  basierend  auf  ihren  Konturen  angeordnet  und 

schliesslich mit einem Schneidstrahl aus einem Metallblech geschnit-

ten werden, dass der Abstand der beiden aus dem Metallblech ausge-

schnittenen Teile zwischen den Positionen C1 und C2 bloss die Stärke 

eines Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls 

beträgt,  der  die  beiden  benachbarten  Teile  schneidet,  und  das  Aus-

schneiden der beiden Teile zwischen den Positionen C1 und C2 aus 

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dem  Metallblech  bloss  mittels  eines  einzigen  Schnitts  des 

Schneidstrahls durchgeführt wird:

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und/oder

ii. die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden Abbildung), die durch die orangefarbenen Linien defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen  Software  basierend  auf  ihren  Konturen  angeordnet  und 

schliesslich mit einem Schneidstrahl aus einem Metallblech geschnit-

ten werden, dass der Abstand der aus dem Metallblech ausgeschnitte-

nen Teile zwischen den Positionen C1 und C5, C5 und C2, C3 und C5 

sowie  C5  und  C4  jeweils  bloss  die  Stärke  eines  Schnitts  des  Laser-

oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, der die benachbar-

ten Teile schneidet, und das Ausschneiden der jeweils benachbarten 

Teile zwischen den Positionen C1 und C5, C5 und C2, C3 und C5 so-

wie  C5  und  C4  aus  dem  Metallblech  jeweils  mittels  eines  einzigen 

Schnitts des Schneidstrahls durchgeführt wird:

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und/oder

iii. die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden Abbildung), die durch die orangefarbenen Linien defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen  Software  basierend  auf  ihren  Konturen  angeordnet  und 

schliesslich mit einem Schneidstrahl aus einem Metallblech geschnit-

ten werden, dass der Abstand zwischen den benachbarten, aus dem 

Metallblech ausgeschnittenen Teilen zwischen den Positionen C1 und 

C2, C2 und C3, C4 und C2 sowie C2 und C5 jeweils bloss die Stärke 

eines Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls 

beträgt, der die benachbarten Teile schneidet, und das Ausschneiden 

der jeweils benachbarten  Teile  zwischen  den Positionen C1 und C2, 

C2 und C3, C4 und C2 sowie C2 und C5 aus dem Metallblech jeweils 

mittels eines einzigen Schnitts des Schneidstrahls durchgeführt wird:

1.b Eventualiter zu 1.a: Der Widerbeklagten sei unter Androhung einer Ordnungs-

busse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. 

c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie 

der Bestrafung  ihrer Organe nach Art. 292  StGB mit Busse im Widerhand-

lungsfall zu verbieten, eine Software zur Steuerung von Laserstrahl- und/oder 

Wasserstrahl- und/oder anderen Strahl-Schneidmaschinen zum Verkauf an-

zubieten,  auf  den  Markt  zu  bringen  oder  anderweitig  erhältlich  zu  machen, 

wobei diese Software diejenige Software ist, die durch die Widerbeklagte in 

der Vergangenheit unter der Bezeichnung "BySoft 7" von der ersten Version 

bis zur Version 5.0.2 vertrieben wurde.

1.c Eventualiter zu 1.a: Der Widerbeklagten sei unter Androhung einer Ordnungs-

busse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c 

ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie 

der Bestrafung  ihrer Organe nach Art. 292  StGB mit Busse im Widerhand-

lungsfall zu verbieten, eine Software zur Steuerung von Laserstrahl- und/oder 

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Wasserstrahl- und/oder anderen Strahl-Schneidmaschinen zum Verkauf an-

zubieten,  auf  den  Markt  zu  bringen  oder  anderweitig  erhältlich  zu  machen,

wobei diese Software derjenigen Software entspricht, die durch die Widerbe-

klagte unter der Bezeichnung "BySoft 7" in Nachfolgeversionen zu der Ver-

sion 5.0.2 bis zum Urteilszeitpunkt vertrieben wurde bzw. wird.

2. Die Widerbeklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 

pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber 

CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Or-

gane nach Art.  292 StGB  mit Busse im Widerhandlungsfall  zu  verpflichten, 

innerhalb von 40 Tagen ab Rechtskraft des Urteils, Auskunft zu erteilen und 

nach  anerkannten  Grundsätzen  der  Rechnungslegung  Rechnung  zu  legen 

über  Software  gemäss  den  Rechtsbegehren  Nr.  1.a  und  eventualiter  1.b 

und/oder 1.c der Widerklage, insbesondere unter Angabe:

a)  jeder  einzelnen  Software,  Softwarelizenz  oder  Software-Unterlizenz,  die 

Endnutzern  durch  die  Widerbeklagte  und/oder  durch  eine  von  ihr  direkt 

oder  indirekt  kontrollierte  Gesellschaft  (Tochtergesellschaft)  seit  dem 

14. April  2011  in  der  Schweiz  oder  von  der  Schweiz  aus  zur  Verfügung 

gestellt wurde, unter Angabe:

i.  der Version der Software und der Seriennummer und/oder SAP Num-

mer der Software; 

ii. des Lizenzschlüssels für jede Software sowie sämtlicher diesbezügli-

chen Updates;

iii. der Namen und Adressen der Endnutzer sowie des Typs der Schneid-

maschine (Laserstrahl- [CO2 oder Faserlaser] und/oder Wasserstrahl-

und/oder andere Strahl-Schneidmaschinen) und der Ausgangsleistung 

in  kW  der  Schneidmaschine,  die  durch  die  Endnutzer  benutzt  und 

durch die Software gesteuert wird;

iv. ob die Software für sich allein oder zusammen mit anderen Produkten 

(z.B.  zusammen  mit  einer  Schneidmaschine)  zugänglich  gemacht 

wurde; 

v. ob  die  Endnutzer  die  Software  für  eine  unbegrenzte  Dauer  und/oder 

eine unbegrenzte Anzahl von Schneidplänen pro Monat benutzen dür-

fen und ob diese Schneidpläne unbegrenzt verwendet werden können;

vi. der durch die Endnutzer geleisteten finanziellen Vergütung für die Be-

nützung der Software, aufgeschlüsselt nach individuellen Endnutzern 

und den Schneidmaschinen, die durch die Software gesteuert werden, 

durch Offenlegung der durch die Widerbeklagte und/oder von ihr direkt 

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oder indirekt kontrollierten Gesellschaften (Tochtergesellschaften) aus-

gestellten Rechnungen und erhaltenen Zahlungen und anderen geld-

werten Leistungen;

vii. ob die Software im Rahmen des Lizenzprogramms zwischen der Wi-

derbeklagten und der Widerklägerin zur Verfügung gestellt wurde, das 

auf  dem  Service  Agreement  vom  1.  Oktober  2012  und  dem  Amend-

ment 1 vom 19. Februar 2015 basierte, unter Angabe der finanziellen 

Vergütung,  die  die Widerbeklagte  der Widerklägerin  für  die  Software 

unter dem Lizenzprogramm geleistet hat;

b)  wenn die Software, die Softwarelizenz oder Software-Unterlizenz gemäss 

den Rechtbegehren 1.a und eventualiter 1.b und/oder 1.c der Widerklage 

durch die Widerbeklagte und/oder eine von ihr direkt oder indirekt kontrol-

lierte  Gesellschaft  (Tochtergesellschaft)  den  Endnutzern  zusammen  mit 

einer Laserstrahl- oder Wasserstrahl- oder einer anderen Strahl-Schneid-

maschine zur Verfügung gestellt wurde, sind zusätzlich zu a) die folgenden 

Auskünfte zu erteilen:

i.  die Seriennummer jeder einzelnen Schneidmaschine; 

ii. die Namen und  Adressen  aller Wiederverkäufer von  Schneidmaschi-

nen mit Software gemäss Rechtsbegehren Nr. 1.a und eventualiter 1.b 

und/oder 1.c der Widerklage, unter Angabe der Wiederverkäufer jeder 

einzelnen Schneidmaschine;

iii. die Namen und Adressen aller Endnutzer, die eine Schneidmaschine 

mit  Software  gemäss  Rechtsbegehren  Nr.  1.a  und  eventualiter  1.b

und/oder 1.c der Widerklage erworben haben, unter Angabe der End-

nutzer jeder einzelnen Schneidmaschine;

iv. der Brutto- und Nettopreis für Schneidmaschinen mit Software gemäss 

Rechtsbegehren Nr. 1.a und eventualiter 1.b und/oder 1.c der Wider-

klage, durch Offenlegung der durch die Widerbeklagte und/oder von ihr 

kontrollierten  Gesellschaften  (Tochtergesellschaften)  Endnutzern  ge-

stellten Rechnungen für die Schneidmaschinen;

v. der von Endnutzern bezahlte Nettopreis für Schneidmaschinen, welche 

von einer Software gemäss Rechtsbegehren Nr. 1.a und eventualiter 

1.b  und/oder  1.c  der  Widerklage  gesteuert  werden,  aufgeschlüsselt 

nach individuellen Endnutzern und einzelnen Schneidmaschinen.

3. Nach erfolgter Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäss Rechtsbe-

gehren Nr. 2 der Widerklage sei die Widerbeklagte für den Zeitraum bis zur 

Anordnung und Einhaltung des in Rechtsbegehren Nr. 1.a und eventualiter 

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1.b und/oder 1.c der Widerklage beantragten Verbots zu verpflichten, der Wi-

derklägerin gemäss ihrer Wahl:

a) den  Schaden  aus  entgangenem  Gewinn  zu  ersetzen,  zuzüglich  Zins  zu 

5% seitdem jeweiligen Entstehungsdatum, oder

b) die  Nettogewinne  herauszugeben,  die  durch  die  zur  Verfügung  Stellung 

der Software gemäss Rechtsbegehren Nr. 1.a und eventualiter 1.b und/o-

der 1.c der Widerklage erzielt wurden, zuzüglich Zins zu 5% seit dem Da-

tum des Gewinnzuwachses, oder

c) eine angemessene Lizenzgebühr für die unberechtigte Nutzung des Pa-

tents EP 2 485 864, zuzüglich Zins zu 5% seit dem jeweiligen Nutzungs-

datum, zu bezahlen.

4. Die Widerbeklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 

pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber 

CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Or-

gane nach Art.  292 StGB  mit Busse im Widerhandlungsfall  zu  verpflichten, 

alle verfügbaren Kopien der Software gemäss Rechtsbegehren Nr. 1.a und 

eventualiter 1.b und/oder 1.c der Widerklage (Quellcode und Maschinencode) 

auf eigene Kosten zu vernichten oder zu löschen und das Vernichtungs- und 

Löschungsprotokoll, das die Vernichtung und Löschung der entsprechenden 

Software  unter  Angabe  von  Datum,  Ort  und  Anzahl  der  zerstörten  und  ge-

löschten Software bestätigt, innerhalb von 40 Tagen ab Vollstreckbarkeit des 

Urteils, dem Schweizerischen Bundespatentgericht sowie der Widerklägerin 

zuzustellen.

5. Die Widerbeklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 

pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber 

CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Or-

gane nach Art.  292 StGB  mit Busse im Widerhandlungsfall  zu  verpflichten, 

innerhalb von 5 Kalendertagen ab der Vollstreckbarkeit des Urteils sämtliche 

Software gemäss Rechtsbegehren Nr. 1.a und eventualiter 1.b und/oder 1.c 

der Widerklage, die von der Widerbeklagten und/odereiner von ihr direkt oder 

indirekt kontrollierten Gesellschaft (Tochtergesellschaft) in Umlauf gebracht 

worden ist, von den gewerblichen Abnehmern zurückzurufen und dabei die 

Abnehmer über den Patent verletzenden Status der Software zu informieren 

und gegenüber den Abnehmern anzugeben, sämtliche von ihnen für die Soft-

waregeleisteten Zahlungen und Auslagen im Zusammenhang mit dem Rück-

ruf zurückzuerstatten.

6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. der Auslagen für die not-

wendigerweise  beigezogenen  Patentanwälte)  zu  Lasten  der  Widerbeklag-

ten.»

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3.
Mit der Klageantwort bestritt die Beklagte unter anderem die örtliche Zu-
ständigkeit  des  Bundespatentgerichts  in  Bezug  auf  die  klägerischen 
Rechtsbegehren Ziff. 1, 2, 3, 4 und 5, weshalb der Klägerin Frist zur Stel-
lungnahme zur örtlichen Zuständigkeit angesetzt wurde.

4.
In der Folge wurden die Parteien auf den 19. Oktober 2017 zur Instruktions-
bzw. Vergleichsverhandlung vorgeladen.

5.
Die Stellungnahme der Klägerin betreffend örtliche Zuständigkeit erfolgte 
mit Eingabe vom 31. August 2017. Mit dieser Stellungnahme nahm die Klä-
gerin eine Änderung ihrer mit der Klage eingereichten Rechtsbegehren vor, 
wobei es sich um Präzisierungen handelte.

6.
Am 21. September 2017 erfolgte die Stellungnahme der Beklagten zur Ein-
gabe der Klägerin.

7.
Die  Instruktions-/Vergleichsverhandlung  vom  19.  Oktober  2017  führte  zu 
keiner Einigung.

8.
Am 30. Oktober 2017 stellte die Klägerin ein Gesuch um Sicherheitsleis-
tung gemäss Art. 99 Abs. 1 lit. d ZPO. Die Stellungnahme der Beklagten 
dazu erfolgte am 16. November 2017.

9.
Mit  Beschluss  vom  14.  Dezember  2017  wurde  die  Einrede  der  örtlichen 
Unzuständigkeit abgewiesen, auf die Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 1a 
der  Hauptklage  wurde  nicht  eingetreten,  die  Beklagte  wurde  verpflichtet, 
für die Parteientschädigung der Klägerin eine Sicherheit in der Höhe von 
CHF 80'000 zu leisten und es wurde Frist zur Erhöhung der jeweiligen Kos-
tenvorschüsse sowie für die Erstattung der Replik angesetzt.

10.
In der Folge nahm die Klägerin einen Anwalts- und Patentanwaltswechsel 
vor.

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11.
Mit  Eingabe  vom  14.  Februar  2018  stellte  die  Klägerin  das  Gesuch  um 
einstweilige  Beschränkung  des  Prozesses  auf  die  Frage  der  Rechtsbe-
ständigkeit des Schweizer Teils des Europäischen Patents EP 2 485 864 
B1. 

Mit Verfügung vom 8. März 2018 wurden die prozessualen Anträge der Klä-
gerin abgewiesen.

12.
Am 12. März 2018 erfolgte die Replik und Widerklageantwort mit folgenden 
erneut geänderten Rechtsbegehren:

«Rechtsbegehren der Replik:

1.

a)

Es  sei  festzustellen,  dass  der  Schweizer  Teil  des  europäischen 

Patents EP 2 485 864 B1 nichtig ist.

b) 

Eventualiter zu 1.a):

Die  Beklagte  sei  unter  Androhung  der  Bestrafung  ihrer  verantwortli-

chen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver-

fügung gemäss Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfall sowie unter An-

drohung einer Ordnungsbusse von Fr. 1‘000.– für jeden Tag der Nicht-

erfüllung  gemäss  Art. 343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber 

Fr. 5‘000.– gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO,  zu  verpflichten,  den 

Schweizer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1 der Kläge-

rin zu Mitinhaberschaft zu übertragen.

c) 

Subeventualiter zu 1.a) und 1.b):

Der Schweizer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1 sei der 

Klägerin zu Mitinhaberschaft zu übertragen.

2.  a) 

Die  Beklagte  sei  unter  Androhung  der  Bestrafung  ihrer  verantwortli-

chen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver-

fügung gemäss Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfall sowie unter An-

drohung einer Ordnungsbusse von Fr. 1‘000.– für jeden Tag der Nicht-

erfüllung  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber 

Fr. 5‘000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, zu verpflichten, folgende 

Patente und Patentanmeldungen der Klägerin zu Mitinhaberschaft zu 

übertragen:

i. 

Österreichischer Teil des  Europäischen Patents  EP  2 485 864 

B1;

ii. 

Belgischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

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iii. 

Bulgarischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

iv.

v.

vi.

Tschechischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

Deutscher Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

Dänischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

vii. 

Spanischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

viii.  Finnischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

ix. 

Französischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

x. 

Britischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

xi. 

Ungarischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

xii. 

Irischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

xiii. 

Italienischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

xiv.  Niederländischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 

B1;

xv.  Polnischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

xvi.  Rumänischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

xvii. Schwedischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

xviii. Slowakischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

xix.

Türkischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

xx.  Brasilianische Patentanmeldung BR112012007764

3;

xxi. Chinesisches Patent CN102574244 B;

-

xxii. 

Indische Patentanmeldung IN00745MN2012 A;

xxiii. Japanisches Patent JP5714017 B2;

xxiv. Japanisches Patent JP5894655 B2;

xxv. Südkoreanisches Patent KR101728481 B1; sowie

xxvi. US

Amerikanisches Patent US 9,108,272 B2.

b)

Eventualiter zu 2.a):
-

Die  Patente  und  Patentanmeldungen  gemäss  Rechtsbegehren

Ziff. 

2.a) i. bis xxvi. seien der Klägerin zu Mitinhaberschaft übertragen.

-

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c) 

Subeventualiter zu 2.a) und 2.b):

Es sei festzustellen, dass die Klägerin Mitberechtigte an den Patenten 

und Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren

Ziff. 2.a) i. bis xxvi. 

ist.

-

3.  a) 

Die  Beklagte  sei  unter  Androhung  der  Bestrafung  ihrer  verantwortli-

chen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver-

fügung gemäss Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfall sowie unter An-

drohung einer Ordnungsbusse von Fr. 1‘000.– für jeden Tag der Nicht-

erfüllung  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber 

Fr. 5‘000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, zu verpflichten, folgende 

Patente und Patentanmeldungen der Klägerin zu Mitinhaberschaft zu 

übertragen:

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

v. 

Europäische Patentanmeldung EP 2 694 241 A1; 

Brasilianische Patentanmeldung BR112013205570

6; 

Kanadische Patentanmeldung CA2831803 A1;

-

Chinesisches Patent CN103608145 B;

Indische Patentanmeldung IN08482DN2013 A;

vi. 

Japanisches Patent JP5828953 B2;

vii. 

Südkoreanische Patentanmeldung KR20140052993 A;

viii.  Russisches Patent RU2594921 C2; sowie

ix. 

US

Amerikanisches Patent US 9,469,338 B2.

b) 

Eventualiter zu 3.a):
-

Die  Patente  und  Patentanmeldungen  gemäss  Rechtsbegehren

Ziff. 

3.a) i. bis ix. seien der Klägerin zu Mitinhaberschaft zu übertragen.
-

c) 

Subeventualiter zu 3.a) und 3.b):

Es sei festzustellen, dass die Klägerin Mitberechtigte an den Patenten 

und Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren

Ziff. 3.a) i. bis ix. ist.

4. 

Das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  sei  anzuweisen,  die  Mitinhaber-

-

schaft der Klägerin am Schweizer Teil des Europäischen Patents EP 2 

485 864 B1 in seinem Patentregister einzutragen.

5.  a) 

Die Klägerin sei zu ermächtigen, gegenüber dem europäischen Patent-

amt und den jeweiligen nationalen Patentämtern alle nötigen Erklärun-

gen und Handlungen vorzunehmen, um die Mitinhaberschaft der Klä-

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gerin an den Patenten und Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegeh-

ren

Ziff. 2.a) i. bis xxvi. und 3.a) i. bis ix.in den jeweiligen Patentregis-

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tern eintragen zu lassen.

-

b) 

Eventualiter zu 5.a):

Die  Beklagte  sei  unter  Androhung  der  Bestrafung  ihrer  verantwortli-

chen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver-

fügung gemäss Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfall sowie unter An-

drohung einer Ordnungsbusse von Fr. 1‘000.– für jeden Tag der Nicht-

erfüllung  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber 

Fr. 5‘000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, zu verpflichten, gegen-

über dem europäischen Patentamt und den jeweiligen nationalen Pa-

tentämtern  alle  nötigen  Erklärungen  und  Handlungen  vorzunehmen, 

um die Mitinhaberschaft der Klägerin an den Patenten und Patentan-

meldungen gemäss Rechtsbegehren

Ziff. 2.a) i. bis xxvi. und 3.a) i. bis 

ix. in den jeweiligen Patentregistern eintragen zu lassen.

-

6. 

Alles unter Kosten

und Entschädigungsfolgen (inkl. Auslagen für die 

beigezogenen Patentanwälte) zulasten der Beklagten.

-

Rechtsbegehren der Widerklageantwort:

1. 

2. 

Die Widerklage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutre-

ten ist.

Alles unter Kosten

und Entschädigungsfolgen (inkl. Auslagen für die 

beigezogenen Patentanwälte) zulasten der Beklagten.»

-

13.
Die Duplik und Widerklagereplik der Beklagten erfolgte mit Eingabe vom 
28. Mai 2018 mit folgenden geänderten Rechtsbegehren:

«Rechtsbegehren im Klageverfahren

1. 

Das klägerische Rechtsbegehren 1a (Nichtigkeitsbegehren) sei abzuwei-

sen soweit darauf einzutreten ist.

2. 

Das klägerische Eventualbegehren 1b und das Subeventualbegehren 1c 

seien abzuweisen soweit auf sie einzutreten ist.

3. 

Die  klägerischen  Rechtsbegehren  2a  und  3a,  die  Eventualbegehren  2b 

und 3b und die Subeventualbegehren 3a und 3c seien abzuweisen soweit 

auf sie einzutreten ist.

4. 

Die  klägerischen  Rechtsbegehren  4,  5a  und  das  Eventualbegehren  5b 

seien abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist.

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5.1. 

Hilfsantrag 1: Eventualiter zum Rechtsbegehren 1 im Klageverfahren sei 

der  schweizerisch-liechtensteinische  Teil  des  europäischen  Patents 

EP 2 485 864 B1 mit den Änderungen gemäss Beilage 77 aufrecht zu er-

halten und das klägerische Rechtsbegehren 1a in diesem Umfang abzu-

weisen.

5.2. 

Hilfsantrag  2:  Eventualiter  zum  Rechtsbegehren  5.1.  im  Klageverfahren 

sei  der  schweizerisch-liechtensteinische  Teil  des  europäischen  Patents 

EP  2  485  864  B1  mit  den  Änderungen  gemäss  Beilage  78 aufrecht  zu 

erhalten das klägerische Rechtsbegehren 1a in diesem Umfang abzuwei-

sen.

5.3. 

Hilfsantrag  3:  Eventualiter  zum  Rechtsbegehren  5.2.  im  Klageverfahren 

sei  der  schweizerisch-liechtensteinische  Teil  des  europäischen  Patents 

EP  2  485  864  B1  mit  den  Änderungen  gemäss  Beilage  79 aufrecht  zu 

erhalten und das klägerische Rechtsbegehren 1a in diesem Umfang ab-

zuweisen.

5.4. 

Hilfsantrag  4:  Eventualiter  zum  Rechtsbegehren  5.3.  im  Klageverfahren 

sei  der  schweizerisch-liechtensteinische  Teil  des  europäischen  Patents 

EP  2  485  864  B1  mit  den  Änderungen  gemäss  Beilage  80 aufrecht  zu 

erhalten und das klägerische Rechtsbegehren 1a in diesem Umfang ab-

zuweisen.

5.5. 

Hilfsantrag  5:  Eventualiter  zum  Rechtsbegehren  5.4.  im  Klageverfahren 

sei  der  schweizerisch-liechtensteinische  Teil  des  europäischen  Patents 

EP  2  485  864  B1  mit  den  Änderungen  gemäss  Beilage  81 aufrecht  zu 

erhalten und das klägerische Rechtsbegehren 1a in diesem Umfang ab-

zuweisen.

5.6. 

Hilfsantrag  6:  Eventualiter  zum  Rechtsbegehren  5.5.  im  Klageverfahren 

sei  der  schweizerisch-liechtensteinische  Teil  des  europäischen  Patents 

EP  2  485  864  B1  mit  den  Änderungen  gemäss  Beilage  82 aufrecht  zu 

erhalten und das klägerische Rechtsbegehren 1a in diesem Umfang ab-

zuweisen.

5.7. 

Hilfsantrag  7:  Eventualiter  zum  Rechtsbegehren  5.6.  im  Klageverfahren 

sei  der  schweizerisch-liechtensteinische  Teil  des  europäischen  Patents 

EP  2  485  864  B1  mit  den  Änderungen  gemäss  Beilage  83 aufrecht  zu 

erhalten und das klägerische Rechtsbegehren 1a in diesem Umfang ab-

zuweisen.

5.8. 

Hilfsantrag  8:  Eventualiter  zum  Rechtsbegehren  5.7.  im  Klageverfahren 

sei  der  schweizerisch-liechtensteinische  Teil  des  europäischen  Patents 

EP  2  485  864  B1  mit  den  Änderungen  gemäss  Beilage  84 aufrecht  zu

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erhalten und das klägerische Rechtsbegehren 1a in diesem Umfang ab-

zuweisen.

5.9. 

Hilfsantrag  9:  Eventualiter  zum  Rechtsbegehren  5.8.  im  Klageverfahren 

sei  der  schweizerisch-liechtensteinische  Teil  des  europäischen  Patents 

EP  2  485  864  B1  mit  den  Änderungen  gemäss  Beilage  85 aufrecht  zu 

erhalten und das klägerische Rechtsbegehren 1a in diesem Umfang ab-

zuweisen.

5.10.  Hilfsantrag 10: Eventualiter zum Rechtsbegehren 5.9. im Klageverfahren 

sei  der  schweizerisch-liechtensteinische  Teil  des  europäischen  Patents

EP  2  485  864  B1  mit  den  Änderungen  gemäss  Beilage  86 aufrecht  zu 

erhalten und das klägerische Rechtsbegehren 1a in diesem Umfang ab-

zuweisen.

5.11.  Hilfsantrag 11: Eventualiter zum Rechtsbegehren 5.10. im Klageverfahren 

sei  der  schweizerisch-liechtensteinische  Teil  des  europäischen  Patents 

EP  2  485  864  B1  mit  den  Änderungen  gemäss  Beilage  87 aufrecht  zu 

erhalten und das klägerische Rechtsbegehren 1a in diesem Umfang ab-

zuweisen.

6.1. 

Eventualiter zum Rechtsbegehren 5.11. im Klageverfahren sei der schwei-

zerisch-liechtensteinische Teil des europäischen Patents EP 2 485 864 B1 

mit den folgenden  Änderungen  im jeweiligen  unabhängigen  Verfahrens-

und  Vorrichtungsanspruch  aufrechtzuerhalten  und  das  klägerische 

Rechtsbegehren 1a in diesem Umfang abzuweisen:

Method for machine cutting several parts out of a piece of material using 

a beam cuttinq technology; said method providing a set of controlling rules 

and variables for cutting two dimensional shapes or patterns, where one 

rule or a combination of several rules are  used for the cutting operation 

depending on the shape or pattern to be cut said shape or pattern forms 

said parts out of said  piece of material, characterised in that said set of 

controlling rules comprises rules for the forming of a cluster of parts with 

free form shapes said parts are positioned so close to each other so that 

only the thickness of the cutting beam one cut made by the cutting beam

is found between adjacent parts and so that only the thickness of one cut 

made by the cutting beam is found between adjacent parts, whenever the 

shape of said parts allows it.

System tor machine cutting several parts out of a piece of material, com-

prising a beam cutting device and a control unit tor controlling said beam 

cutting device, said control unit being adapted to follow a set of controlling 

rules for cutting two dimensional shapes or patterns, where one rule or a 

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combination of several rules can be used for the cutting operation depend-
ing on the shape or pattern to be cut, said shape or pattern forming 
said  parts  out  of  said  piece  of  material,  characterized  in  that  said 
control unit is adapted to follow a set of controlling rules comprising rules 

tor the forming of a cluster of parts with tree form shapes, said parts being 

positioned so close to each other so that only the thickness of the cutting 

beam one cut made by the cutting beamsis found between adjacent parts 

and so that only the thickness of one cut made by the cutting beam is found 

between adjacent parts whenever the shape of said parts allows it.

6.2. 

Eventualiter zum Rechtsbegehren 6.1. im Klageverfahren sei der schwei-

zerisch-liechtensteinische Teil des europäischen Patents EP 2 485 864 B1 

mit den folgenden  Änderungen  im jeweiligen  unabhängigen  Verfahrens-

und  Vorrichtungsanspruch  aufrechtzuerhalten  und  das  klägerische 

Rechtsbegehren 1 a in diesem Umfang abzuweisen:

Method for machine cutting several parts out of a piece of material using 

a  beam  cutting  technnology,  said  method  providing  a  set  of  controlling 

rules and variables for cutting two dimensional shapes or patterns, where 

one rule or a combination of several rules are used for the cutting operation 

depending on the shape or pattern to be cut said shape or pattern forms 

said parts out of said  piece of material, characterised in that said set of 

controlling rules comprises rules for the forming of a cluster of parts with 

free form shapes, said parts are positioned so close to each other so that 

only the thickness of the cutting beam one cut made by cutting beam is

found between adjacent parts, wherein the thickness of the cut is the same 

as the thickness of the beam whenever the shape of said parts allows it.

System tor machine cutting several parts out of a piece of material, com-

prising a beam cutting device and a control unit for controlling said beam 

cutting device, said control unit being adapted to follow a set of controlling 

rules for cutting two dimensional shapes or patterns, where one rule or a 

combination of several rules can be used for the cutting operation depend-

ing on the shape or pattern to be cut, said shape or pattern forming said 

parts out of said piece of material, characterized in, that said control unit 

is adapted to follow a set of controlling rules comprising rules tor the form-

ing of a cluster of parts with free form shapes, said parts being positioned 

so close to each other so that only the thickness of the cutting beam one 

cut made by the cutting beam is found between adjacent parts wherein the 

thickness of the cut is the same as the thickness of the beam whenever 

the shape of said parts allows it.

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6.3. 

Eventualiter zum Rechtsbegehren 6.2. im Klageverfahren sei der schwei-

zerisch-liechtensteinische Teil des europäischen Patents EP 2 485 864 B1 

mit den kombinierten Änderungen gemäss den folgenden Rechtsbegeh-

ren aufrecht zu erhalten und das klägerische Rechtsbegehren 1a in die-

sem Umfang abzuweisen: 

- Änderungen gemäss Rechtsbegehren 5.1. und 6.1. im Klageverfahren 

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.1. und 6.2. im Klageverfahren 

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.2. und 6.1. im Klageverfahren

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.2. und 6.2. im Klageverfahren

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.3. und 6.1. im Klageverfahren

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.3. und 6.2 im Klageverfahren

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.4. und 6.1. im Klageverfahren

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.4. und 6.2. im Klageverfahren

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.5. und 6.1. im Klageverfahren

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.5. und 6.2. im Klageverfahren

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.6. und 6.1. im Klageverfahren

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.6. und 6.2. im Klageverfahren

- Eventualiter  zum  vorstehenden  Gedankenstrich:  Änderungen 

in 

Rechtsbegehren 5.7. und 6.1. im Klageverfahren

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.7. und 6.2. im Klageverfahren

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.8. und 6.1. im Klageverfahren

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- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.8. und 6.2. im Klageverfahren

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.9. und 6.1. im Klageverfahren

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.9. und 6.2. im Klageverfahren

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.10. und 6.1. im Klageverfahren

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.10. und 6.2. im Klageverfahren

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.11. und 6.1. im Klageverfahren

- Eventualiter zum vorstehenden Gedankenstrich: Änderungen gemäss 

Rechtsbegehren 5.11. und 6.2. im Klageverfahren

7. 

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen inkl. der Auslagen für die 

beigezogenen Patentanwälte zu Lasten der Klägerin.

Widerklage:

1.  Der Klägerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro 

Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber 

CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Or-

gane nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine 

Software  in  der  Schweiz  oder  von  der  Schweiz  aus  zum  Verkauf  oder  zur 

Lizenz anzubieten, auf den Markt zu bringen, anderweitig erhältlich  zu ma-

chen, zu warten oder bei solchen Handlungen mitzuwirken, wobei diese Soft-

ware:

a)  Steuerregeln und Variablen für die Steuerung des Schneidens von dreidi-

mensionalen Teilen entlang deren Konturen aus einem Werkstück zur Ver-

fügung stellt;

b)  wobei  das  Schneiden  durch  Laserstrahl- und/oder  Wasserstrahl- und/

oder anderen Strahl-Schneidmaschinen unter Berücksichtigung der Steu-

erregeln  und  Variablen  gemäss  a)  die  dreidimensionalen  Teile  hervor-

bringt;

c) Steuerregeln für die Anordnung von zweidimensionalen Formen zur Ver-

fügung stellt, wobei basierend auf den Konturen dieser zweidimensionalen 

Formen eine Gruppe („cluster“) gebildet wird, in einer Art und Weise, dass 

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Formen so nahe aneinander positioniert werden, dass nur die Stärke eines 

von dem Laser- oder Wasserstrahl oder sonstigem Strahl auszuführenden 

Schnitts  zwischen  benachbarten  Formen  liegt,  und  ein  Schneidpfad  für 

das Ausschneiden mit dem Schneidstrahl für die ganze Gruppe unter Be-

rücksichtigung  der  Konturen  der  Formen  erstellt  wird,  so  dass  beim 

Schneiden bloss ein einziger gemeinsamer Schnitt zwischen benachbar-

ten Teilen durchgeführt wird, so dass die Software beispielsweise ermög-

licht, dass

i.  die nachfolgenden zwei Formen (mit den Bezeichnungen S1 und S2 in 

der  nachstehenden  Abbildung),  die  durch  die  orangefarbenen  Linien 

definiert  werden,  in  einer  Art  und  Weise  mittels  der  vorstehend  be-

schriebenen Software basierend auf ihren Konturen angeordnet (free 

form shape nesting) und schliesslich mit einem Schneidstrahl aus ei-

nem  Metallblech  geschnitten  werden  können,  dass  der  Abstand  der 

beiden aus dem Metallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Po-

sitionen  C1  und  C2  bloss  die  Stärke  eines  Schnitts  des  Laser- oder 

Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, der die beiden benach-

barten  Teile  schneidet,  und  das  Ausschneiden  der  beiden  Teile  zwi-

schen  den  Positionen  C1  und  C2  aus  dem  Metallblech  bloss  mittels 

eines einzigen Schnitts des Schneidstrahls, beispielsweise in Pfeilrich-

tung, durchgeführt werden kann:

und/oder

ii.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden  Abbildung),die  durch  die  orangefarbenen  Linien  defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen  Software  basierend  auf  ihren  Konturen  angeordnet  (free  form 

shape  nesting)  und  schliesslich  mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem 

Metallblech  geschnitten  werden können,  dass  der  Abstand  der  aus 

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dem Metallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 

und  C5,  C5  und  C2,  C3  und  C5  sowie  C5  und  C4  jeweils  bloss  die 

Stärke  eines  Schnitts  des  Laser- oder Wasserstrahls  oder  sonstigen 

Strahls  beträgt,  der  die  benachbarten  Teile  schneidet,  und  das  Aus-

schneiden der jeweils benachbarten Teile zwischen den Positionen C1 

und C5, C5 und C2, C3 und C5 sowie C5 und C4 aus dem Metallblech 

jeweils  mittels  eines  einzigen  Schnitts  des  Schneidstrahls,  beispiels-

weise in Pfeilrichtung, durchgeführt werden kann:

iii.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden  Abbildung),die  durch  die  orangefarbenen  Linien  defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen  Software  basierend  auf  ihren  Konturen  angeordnet  (free  form 

shape  nesting)  und  schliesslich  mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem 

Metallblech  geschnitten  werden  können,  dass  der  Abstand  zwischen 

den benachbarten, aus dem Metallblech ausgeschnittenen Teilen zwi-

schen den Positionen C1 und C2, C2 und C3, C4 und C2 sowie C2 und 

C5  jeweils  bloss  die  Stärke  eines  Schnitts  des  Laser- oder  Wasser-

strahls  oder  sonstigen  Strahls  beträgt,  der  die  benachbarten  Teile 

schneidet, und das Ausschneiden der jeweils benachbarten Teile zwi-

schen den Positionen C1 und C2, C2 und C3, C4 und C2 sowie C2 und 

C5  aus  dem  Metallblech  jeweils  mittels  eines  einzigen  Schnitts  des 

Schneidstrahls,  beispielsweise  in  Pfeilrichtung,  durchgeführt  werden 

kann:

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2.  Die Klägerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro 

Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber 

CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Or-

gane nach Art.  292 StGB  mit Busse im Widerhandlungsfall  zu  verpflichten, 

innerhalb von 40 Tagen ab Rechtskraft des Urteils, Auskunft zu erteilen und 

nach  anerkannten  Grundsätzen  der  Rechnungslegung  Rechnung  zu  legen 

über Software gemäss dem vom Gericht gutgeheissenen Rechtsbegehren 1, 

6.1., 6.2., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 8.1. oder 8.2. im Wi-

derklageverfahren, insbesondere unter Angabe:

a) jeder  einzelnen  Software,  Softwarelizenz  oder  Software-Unterlizenz,  die 

Endnutzern durch die Klägerin und/oder durch eine von ihr direkt oder in-

direkt  kontrollierte  Gesellschaft  (Tochtergesellschaft)  seit  dem  14.  April 

2011  in  der  Schweiz  oder  von  der  Schweiz  aus  zur  Verfügung  gestellt 

wurde, unter Angabe:

i. der Version der Software und der Seriennummer und/oder SAP Num-

mer der Software;

ii. des Lizenzschlüssels für jede Software sowie sämtlicher diesbezügli-

chen Updates;

iii. der Namen und Adressen der Endnutzer sowie des Typs der Schneid-

maschine (Laserstrahl- [CO2 oder Faserlaser] und/oder Wasserstrahl 

und/oder andere Strahl-Schneidmaschinen) und der Ausgangsleistung 

in  kW der  Schneidmaschine,  die  durch  die  Endnutzer  benutzt  und 

durch die Software gesteuert wird;

iv. ob die Software für sich allein oder zusammen mit anderen Produkten 

(z.B.  zusammen  mit  einer  Schneidmaschine)  zugänglich  gemacht 

wurde;

v. ob  die  Endnutzer  die  Software  für  eine  unbegrenzte  Dauer  und/oder 

eine unbegrenzte Anzahl von Schneidplänen pro Monat benutzen dür-

fen und ob diese Schneidpläne unbegrenzt verwendet werden können;

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vi. der durch die Endnutzer geleisteten finanziellen Vergütung für die Be-

nützung der Software, aufgeschlüsselt nach individuellen Endnutzern 

und den Schneidmaschinen, die durch die Software gesteuert werden, 

durch Offenlegung der durch die Klägerin und/oder von ihr direkt oder 

indirekt  kontrollierten  Gesellschaften  (Tochtergesellschaften)  ausge-

stellten Rechnungen und erhaltenen Zahlungen und anderen geldwer-

ten Leistungen;

vii. ob die Software im Rahmen des Lizenzprogramms zwischen der Klä-

gerin  und  der  Beklagten  zur  Verfügung  gestellt  wurde,  das  auf  dem 

Service Agreement vom 1. Oktober 2012 und dem Amendment 1 vom 

19. Februar  2015  basierte,  unter  Angabe  der  finanziellen  Vergütung, 

die die Klägerin der Beklagten für die Software unter dem Lizenzpro-

gramm geleistet hat;

b)  wenn die Software, die Softwarelizenz oder Software-Unterlizenz gemäss 

dem vom Gericht gutgeheissenen Rechtsbegehren 1, 6.1., 6.2., 7.1., 7.2., 

7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 8.1. oder 8.2. im Widerklageverfahren 

durch die Klägerin und/oder eine von ihr direkt oder indirekt kontrollierte 

Gesellschaft  (Tochtergesellschaft)  den  Endnutzern  zusammen  mit  einer 

Laserstrahl- oder  Wasserstrahl- oder  einer  anderen  Strahl-Schneidma-

schine zur Verfügung gestellt wurde, sind zusätzlich zu a) die folgenden 

Auskünfte zu erteilen:

i. die  Seriennummer  jeder  einzelnen  Schneidmaschine  gemäss  dem 

vom Gericht gutgeheissenen Rechtsbegehren 1, 6.1., 6.2., 7.1., 7.2., 

7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 8.1. oder 8.2. im Widerklageverfah-

ren;

ii. die Namen und  Adressen  aller Wiederverkäufer von  Schneidmaschi-

nenmit Software gemäss dem vom Gericht gutgeheissenen Rechtsbe-

gehren 1, 6.1., 6.2., 7.1.,7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7. 7., 7.8., 7.9., 8.1. 

oder 8.2. im Widerklageverfahren, unter Angabe der Wiederverkäufer 

jeder einzelnen Schneidmaschine;

iii. die Namen und Adressen aller Endnutzer, die eine Schneidmaschine 

mit Software gemäss dem vom Gericht gutgeheissenen Rechtsbegeh-

ren 1, 6.1., 6.2., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 8.1. oder 

8.2. im Widerklageverfahren erworben haben, unter Angabe der End-

nutzer jeder einzelnen Schneidmaschine;

iv. der Brutto- und Nettopreis für Schneidmaschinen mit Software gemäss 

dem vom Gericht gutgeheissenen Rechtsbegehren 1, 6.1., 6.2., 7.1., 

7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 8.1. oder 8.2. im Widerklage-

verfahren, durch Offenlegung der durch die Klägerin und/oder von ihr 

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kontrollierten  Gesellschaften  (Tochtergesellschaften)  Endnutzern  ge-

stellten Rechnungen für die Schneidmaschinen;

v. der von Endnutzern bezahlte Nettopreis für Schneidmaschinen, welche 

von einer Software gemäss dem vom Gericht gutgeheissenen Rechts-

begehren  1,  6.1.,  6.2.,  7.1.,  7.2.,  7.3.,  7.4.,  7.5.,  7.6.,  7.7.,  7.8.,  7.9., 

8.1. oder 8.2. im Widerklageverfahren gesteuert werden, aufgeschlüs-

selt nach individuellen Endnutzern und einzelnen Schneidmaschinen.

3.  Nach erfolgter Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäss Rechtsbe-

gehren 2 zur Widerklage sei die Klägerin für den Zeitraum bis zur Anordnung 

und Einhaltung des in den Rechtsbegehren 1, 6.1., 6.2., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 

7.5.,  7.6.,  7.7.,  7.8.,  7.9.,  8.1.und  8.2.  im Widerklageverfahren  beantragten 

und vom Gericht gutgeheissenen Verbots zu verpflichten, der Beklagten ge-

mäss ihrer Wahl:

a)  den  Schaden  aus  entgangenem  Gewinn  zu  ersetzen,  zuzüglich  Zins  zu 

5% seit dem jeweiligen Entstehungsdatum, oder

b) die Nettogewinne der Klägerin herauszugeben, zuzüglich Zins zu 5% seit 

dem Datum des Gewinnzuwachses, oder

c) eine angemessene Lizenzgebühr für die unberechtigte Nutzung des Pa-

tents EP 2 485 864, zuzüglich Zins zu 5% seit dem jeweiligen Nutzungs-

datum, zu bezahlen; 

insgesamt jedoch mindestens ein Betrag von vorläufig CHF 500'000.

4.  Die Klägerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro 

Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber 

CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Or-

gane nach Art.  292 StGB  mit Busse im Widerhandlungsfall  zu  verpflichten, 

alle verfügbaren Kopien der Software gemäss dem vom Gericht gutgeheisse-

nen Rechtsbegehren 1, 6.1., 6.2., 7.1., 7.2., 7.3.,7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 

8.1.  oder 8.2.  im Widerklageverfahren (Quellcode und Maschinencode) auf 

eigene Kosten zu vernichten oder zu löschen und das Vernichtungs- und Lö-

schungsprotokoll,  das  die  Vernichtung  und  Löschung  der  entsprechenden 

Software  unter  Angabe  von  Datum,  Ort  und  Anzahl  der  zerstörten  und  ge-

löschten Software bestätigt, innerhalb von 40 Tagen ab Rechtskraft des Ur-

teils, dem Schweizerischen Bundespatentgericht sowie der Beklagten zuzu-

stellen.

5.  Die Klägerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro 

Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber 

CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Or-

gane nach Art.  292 StGB  mit Busse im Widerhandlungsfall  zu  verpflichten, 

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innerhalb von 5 Kalendertagen ab Rechtskraft des Urteils sämtliche Software 

gemäss  dem  vom  Gericht  gutgeheissenen  Rechtsbegehren  1,  6.1.,  6.2., 

7.1.,7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 8.1. oder 8.2. im Widerklagever-

fahren, die von der Klägerin und/oder einer von ihr direkt oder indirekt kon-

trollierten Gesellschaft (Tochtergesellschaft) in Umlauf gebracht worden ist, 

von  den  gewerblichen  Abnehmern  zurückzurufen  und  dabei  die  Abnehmer 

über den patentverletzenden Status der Software zu informieren und gegen-

über den Abnehmern anzugeben, sämtliche von ihnen für die Software ge-

leisteten Zahlungen und Auslagen im Zusammenhang mit dem Rückruf zu-

rückzuerstatten.

6.1. Eventualiter zum Rechtsbegehren 1 im Widerklageverfahren sei der Klägerin 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichter-

füllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss 

Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 

StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine Software zur Ge-

nerierung von Schneidpfaden für Laserstrahl- und/oder Wasserstrahl- und/o-

der anderen Strahl-Schneidmaschinen in der Schweiz oder von der Schweiz 

aus zum Verkauf oder zur Lizenz anzubieten, auf den Markt zu bringen, an-

derweitig erhältlich zu machen, zu warten oder bei solchen Handlungen mit-

zuwirken, wobei diese Software diejenige Software ist, die durch die Klägerin 

in der Vergangenheit unter der Bezeichnung „BySoft 7“ von der ersten Ver-

sion bis zur Version 6.3.0 vertrieben wurde.

6.2. Eventualiter zum Rechtsbegehren 6.1 im Widerklageverfahren sei der Kläge-

rin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nicht-

erfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-

mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 

292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine Software zur 

Generierung  von  Schneidpfaden  für  Laserstrahl- und/oder  Wasserstrahl-

und/oder  anderen  Strahl-Schneidmaschinen  in  der  Schweiz  oder  von  der 

Schweiz aus zum Verkauf oder zur Lizenz anzubieten, auf den Markt zu brin-

gen, anderweitig erhältlich zu machen, zu warten oder bei solchen Handlun-

gen mitzuwirken, wobei diese Software diejenige Software ist, die durch die 

Klägerin in der Vergangenheit unter der Bezeichnung „BySoft 7“ von der ers-

ten Version bis zur Version 5.0.2 vertrieben wurde.

7.1. Eventualiter zum Rechtsbegehren 6.2 im Widerklageverfahren sei der Kläge-

rin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nicht-

erfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-

mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 

292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine Software in der

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Schweiz oder von der Schweiz aus zum Verkauf oder zur Lizenz anzubieten, 

auf den Markt zu bringen, anderweitig erhältlich zu machen, zu warten oder 

bei solchen Handlungen mitzuwirken, wobei diese Software:

a) zur Steuerung des Schneidens von zweidimensionalen Formen aus einem 

Werkstück Steuerregeln und Variablen zur Verfügung stellt;

b) wobei das Schneiden durch die gesteuerte Bewegung eines Schneidkop-

fes  der  Laserstrahl- und/oder  Wasserstrahl- und/oder  anderen  Strahl-

Schneidmaschine relativ zum Werkstück unter Berücksichtigung der Steu-

erregeln und Variablen gemäss a) Teile hervorbringt;

c) weitere  Steuerregeln  für  die  Anordnung  der  zweidimensionalen  Formen 

zur Verfügung stellt, wobei durch das Zueinanderausrichten von Kontur-

abschnitten dieser zweidimensionalen Formen eine Gruppe („cluster“) ge-

bildet wird, in einer Art und Weise, dass Formen so nahe aneinander po-

sitioniert werden, dass nur die Stärke eines von dem Laser- oder Wasser-

strahl oder sonstigem Strahl auszuführenden Schnitts zwischen benach-

barten Teilen liegt, und ein Schneidplan für die ganze Gruppe unter Be-

rücksichtigung der Anordnung der Formen in der Gruppe erstellt wird, und 

zwischen den Formen, die so nahe aneinander positioniert wurden, dass 

nur eine Schnittstärke zwischen ihnen liegt, so dass beim Schneiden bloss 

ein  einziger gemeinsamer Schnitt  zwischen diesen benachbarten Teilen 

durchgeführt wird, so dass unter anderem

i.  die nachfolgenden zwei Formen (mit den Bezeichnungen S1 und S2 in 

der  nachstehenden  Abbildung),  die  durch  die  orangefarbenen  Linien 

definiert  werden,  in  einer  Art  und  Weise  mittels  der  vorstehend  be-

schriebenen Software basierend auf ihren Konturen angeordnet (free 

form shape nesting) und schliesslich mit einem Schneidstrahl aus ei-

nem  Metallblech  geschnitten  werden  können,  dass  der  Abstand  der 

beiden aus dem Metallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Po-

sitionen  C1  und  C2  bloss  die  Stärke  eines  Schnitts  des  Laser- oder 

Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, der die beiden benach-

barten  Teile  schneidet,  und  das  Ausschneiden  der  beiden  Teile  zwi-

schen  den  Positionen  C1  und  C2  aus  dem  Metallblech  bloss  mittels 

eines einzigen Schnitts des Schneidstrahls, beispielsweise in Pfeilrich-

tung, durchgeführt wird:

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und/oder

ii.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden Abbildung), die durch die orangefarbenen Linien defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen  Software  basierend  auf  ihren  Konturen  angeordnet  (free  form 

shape  nesting)  und  schliesslich  mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem 

Metallblech geschnitten  werden, dass der Abstand  der aus dem Me-

tallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 und C5, 

C5 und C2, C3 und C5 sowie C5 und C4 jeweils bloss die Stärke eines 

Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, 

der die benachbarten Teile schneidet, und das Ausschneiden der je-

weils benachbarten Teile zwischen den Positionen C1 und C5, C5 und 

C2, C3 und C5 sowie C5 und C4 aus dem Metallblech jeweils mittels 

eines einzigen Schnitts des Schneidstrahls, beispielsweise in Pfeilrich-

tung, durchgeführt wird:

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und/oder

iii.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden  Abbildung},die  durch  die  orangefarbenen  Linien  defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen Software angeordnet (free form shape nesting) und schliesslich 

mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem  Metallblech  geschnitten  werden, 

dass der  Abstand  zwischen den  benachbarten, aus  dem Metallblech 

ausgeschnittenen Teilen zwischen den Positionen C1 und C2, C2 und 

C3, C4 und C2 sowie C2 und C5 jeweils bloss die Stärke eines Schnitts 

des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, der die 

benachbarten Teile schneidet, und das Ausschneiden der jeweils be-

nachbarten Teile zwischen den Positionen C1 und C2, C2 und C3, C4 

und  C2  sowie  C2  und  C5  aus  dem  Metallblech  jeweils  mittels  eines 

einzigen  Schnitts  des  Schneidstrahls,  beispielsweise  in  Pfeilrichtung, 

durchgeführt wird:

7.2. Eventualiter zum Rechtsbegehren 7.1. im Widerklageverfahren sei der Klä-

gerin  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  der 

Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 

gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach 

Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine Software 

in der Schweiz oder von der Schweiz aus zum Verkauf oder zur Lizenz anzu-

bieten, auf den Markt zu bringen, anderweitig erhältlich zu machen, zu warten 

oder bei solchen Handlungen mitzuwirken, wobei diese Software:

a)  zur Steuerung des Schneidens von zweidimensionalen Formen aus einem 

Werkstück Steuerregeln und Variablen zur Verfügung stellt;

b) wobei das Schneiden durch die gesteuerte Bewegung eines Schneidkop-

fes  der  Laserstrahl- und/oder  Wasserstrahl- und/oder  anderen  Strahl-

Schneidmaschine relativ zum Werkstück unter Berücksichtigung der Steu-

erregeln und Variablen gemäss a) Teile hervorbringt;

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c) weitere  Steuerregeln  für  die  Anordnung  der  zweidimensionalen  Formen 

zur Verfügung stellt, wobei durch das Zueinanderausrichten von Kontur-

abschnitten dieser zweidimensionalen Formen eine Gruppe („cluster“) ge-

bildet wird, in einer Art und Weise, dass Formen so nahe aneinander po-

sitioniert werden, dass nur die Stärke eines von dem Laser- oder Wasser-

strahl oder sonstigem Strahl auszuführenden Schnitts zwischen benach-

barten Teilen liegt, und ein Schneidplan für die ganze Gruppe unter Be-

rücksichtigung der Anordnung der Formen in der Gruppe erstellt wird, und 

zwischen den Formen, die so nahe aneinander positioniert wurden, dass 

nur eine Schnittstärke zwischen ihnen liegt, beim Schneiden bloss ein ein-

ziger gemeinsamer Schnitt zwischen diesen benachbarten Teilen durch-

geführt wird, und beim Schneiden der Gruppe ihre Aussenkontur zuletzt 

geschnitten wird, so dass unter anderem

i.  die nachfolgenden zwei Formen (mit den Bezeichnungen S1 und S2 in 

der  nachstehenden  Abbildung),  die  durch  die  orangefarbenen  Linien 

definiert  werden,  in  einer  Art  und  Weise  mittels  der  vorstehend  be-

schriebenen Software basierend auf ihren Konturen angeordnet (free 

form shape nesting) und schliesslich mit einem Schneidstrahl aus ei-

nem Metallblech geschnitten werden, dass der Abstand der beiden aus 

dem Metallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 

und C2 bloss die Stärke eines Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls 

oder  sonstigen  Strahls  beträgt,  der  die  beiden  benachbarten  Teile 

schneidet, das Ausschneiden der beiden Teile zwischen den Positio-

nen  C1  und  C2  aus  dem  Metallblechbloss  mittels  eines  einzigen 

Schnitts des Schneidstrahls, beispielsweise in Pfeilrichtung, durchge-

führt wird, und in der dargestellten Gruppe der zwei Formen zuletzt die 

Aussenkontur der Gruppe, zu welcher Aussenkontur der Teilumriss der

Form S1 von C2 nach C1 entgegen dem Uhrzeigersinn und der Teil-

umriss der Form S2 von C1 nach C2 entgegen dem Uhrzeigersinn bei-

tragen, beginnend bei Position C3 via C2 und C1 zurück zu C3 in Pfeil-

richtung geschnitten wird:

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und/oder

ii.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden  Abbildung),die  durch  die  orangefarbenen  Linien  defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen  Software  basierend  auf  ihren  Konturen  angeordnet  (free  form 

shape  nesting)  und  schliesslich  mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem 

Metallblech geschnitten  werden, dass der Abstand  der aus dem Me-

tallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 und C5, 

C5 und C2, C3 und C5 sowie C5 und C4 jeweils bloss die Stärke eines

Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, 

der die benachbarten Teile schneidet, und das Ausschneiden der je-

weils benachbarten Teile zwischen den Positionen C1 und C5, C5 und 

C2, C3 und C5 sowie C5 und C4 aus dem Metallblech jeweils mittels 

eines einzigen Schnitts des Schneidstrahls, beispielsweise in Pfeilrich-

tung, durchgeführt wird, und in der dargestellten Gruppe der vier For-

men  zuletzt  die  Aussenkontur  der  Gruppe,  zu  welcher  Aussenkontur 

der Teilumriss der Form S1 von C3 nach C1 entgegen dem Uhrzeiger-

sinn, der Teilumriss der Form S2 von C1 nach C4 entgegen dem Uhr-

zeigersinn, der Teilumriss der Form S4 von C4 nach C2 entgegen dem 

Uhrzeigersinn und der Teilumriss der Form S3 von C2 nach C3 entge-

gen  dem  Uhrzeigersinnbeitragen,  beginnend  bei  Position  C6  via  C3, 

C1, C4, C2 zurück zu C6 in Pfeilrichtung geschnitten wird:

und/oder

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iii.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden  Abbildung},die  durch  die  orangefarbenen  Linien  defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen Software angeordnet (free form shape nesting) und schliesslich 

mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem  Metallblech  geschnitten  werden, 

dass der  Abstand  zwischen den  benachbarten, aus  dem Metallblech 

ausgeschnittenen Teilen zwischen den Positionen C1 und C2, C2 und 

C3, C4 und C2 sowie C2 und C5 jeweils bloss die Stärke eines Schnitts 

des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, der die 

benachbarten Teile schneidet, und das Ausschneiden der jeweils be-

nachbarten Teile zwischen den Positionen C1 und C2, C2 und C3, C4 

und  C2  sowie  C2  und  C5  aus  dem  Metallblech  jeweils  mittels  eines 

einzigen  Schnitts  des  Schneidstrahls,  beispielsweise  in  Pfeilrichtung, 

durchgeführt wird, und in der dargestellten Gruppe der vier Formen zu-

letzt die Aussenkontur der Gruppe, zu welcher Aussenkontur der Teil-

umriss der Form S1 von C4 nach C1 entgegen dem Uhrzeigersinn, der 

Teilumriss der Form S2 von C1 nach C5 entgegen dem Uhrzeigersinn, 

der Teilumriss der Form S4 von C5 nach C3 entgegen dem Uhrzeiger-

sinn und der Teilumriss der Form S3 von C3 nach C4 entgegen dem 

Uhrzeigersinn beitragen, beginnend bei Position C6 via C4, C1, C5, C3 

zurück zu C6 in Pfeilrichtung geschnitten wird:

7.3. Eventualiter zum Rechtsbegehren 7.2. im Widerklageverfahren sei der Klä-

gerin  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  der 

Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 

gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach 

Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine Software 

in der Schweiz oder von der Schweiz aus zum Verkauf oder zur Lizenz anzu-

bieten, auf den Markt zu bringen, anderweitig erhältlich zu machen, zu warten 

oder bei solchen Handlungen mitzuwirken, wobei diese Software:

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a) zur Steuerung des Schneidens von zweidimensionalen Formen aus einem 

Werkstück Steuerregeln und Variablen zur Verfügung stellt;

b) wobei das Schneiden durch die gesteuerte Bewegung eines Schneidkop-

fes  der  Laserstrahl- und/oder  Wasserstrahl- und/oder  anderen  Strahl-

Schneidmaschine relativ zum Werkstück unter Berücksichtigung der Steu-

erregeln und Variablen gemäss a) Teile hervorbringt;

c) weitere  Steuerregeln  für  die  Anordnung  der  zweidimensionalen  Formen 

zur Verfügung stellt, wobei durch das Zueinanderausrichten von Kontur-

abschnitten dieser zweidimensionalen Formen eine Gruppe („cluster“) ge-

bildet wird, in einer Art und Weise, dass Formen so nahe aneinander po-

sitioniert werden, dass nur die Stärke eines von dem Laser- oder Wasser-

strahl oder sonstigem Strahl auszuführenden Schnitts zwischen benach-

barten Teilen liegt, und ein Schneidplan für die ganze Gruppe unter Be-

rücksichtigung der Anordnung der Formen in der Gruppe erstellt wird, und 

zwischen den Formen, die so nahe aneinander positioniert wurden, dass 

nur eine Schnittstärke zwischen ihnen liegt, beim Schneiden bloss ein ein-

ziger gemeinsamer Schnitt zwischen diesen benachbarten Teilen durch-

geführt wird, und beim Schneiden der Gruppe ihre Aussenkontur zuletzt 

geschnitten wird;

d) weitere Steuerregeln für das Erstellen von nach dem Schneiden verblei-

benden Mikroverbindungen zwischen benachbarten Teilen zur Verfügung 

stellt, und der Schneidplan vorsieht, dass ein die benachbarten Teile an-

dernfalls  vollständig  voneinander  trennender Schneidpfad  verkürzt  wird 

um einen die Stärke der Mikroverbindung definierenden Betrag entweder 

zu  seinem  Beginn  oder  an  seinem  Ende,  bei  welchem  verkürzten 

Schneidpfad  das  Schneiden  gegenüber  dem  Schneiden  des  vollständig 

trennenden Schneidpfads versetzt begonnen wird um eben den die Mikro-

verbindung  definierenden  Betrag,  oder  vorzeitig  beendet  wird,  um  eben 

den die Mikroverbindung definierenden Betrag, und/oder

e) weitere Steuerregeln  zur  Verfügung stellt, nach denen die Gruppe ohne 

verbleibende  Verbindung  zum  Werkstück  aus  diesem  ausgeschnitten 

wird, oder nach denen von den Teilen der Gruppe eingeschlossenes Ma-

terial  des Werkstücks  ohne  verbleibende  Verbindung  zu  den  Teilen  der 

Gruppe ausgeschnitten wird, so dass unter anderem

i.  die nachfolgenden zwei Formen (mit den Bezeichnungen S1 und S2 in 

der  nachstehenden  Abbildung),  die  durch  die  orangefarbenen  Linien 

definiert  werden,  in  einer  Art  und  Weise  mittels  der  vorstehend  be-

schriebenen Software basierend auf ihren Konturen angeordnet (free 

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form shape nesting) und schliesslich mit einem Schneidstrahl aus ei-

nem Metallblech geschnitten werden, dass der Abstand der beiden aus 

dem Metallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 

und C2 bloss die Stärke eines Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls 

oder  sonstigen  Strahls  beträgt,  der  die  beiden  benachbarten  Teile 

schneidet, das Ausschneiden der beiden Teile zwischen den Positio-

nen  C1  und  C2  aus  dem  Metallblech  bloss  mittels  eines  einzigen 

Schnitts des Schneidstrahls, beispielsweise in Pfeilrichtung, durchge-

führt wird,  wobei die Position C2 leicht beabstandet von der Position 

C21 ist, welche Position C21 durchlaufen wird beim abschliessenden 

Schneiden  der  Aussenkontur  der  Gruppe,  zu  welcher  Aussenkontur 

der Teilumriss der Form S1 von C21 nach C1 entgegen dem Uhrzei-

gersinn und der Teilumriss der Form S2 von C1 nach C21 entgegen 

dem Uhrzeigersinn beitragen, ausgehend von der Position C3 via C21, 

C1 und zurück zu C3 in Pfeilrichtung, so dass am Ende des Schneid-

vorgangs  keine  Verbindung  zum  umgebenden  Werkstück  verbleibt 

sondern  die  Gruppe  vollständig  vom  Werkstück  getrennt  ist,  jedoch 

zwischen den Positionen C2 und C21 eine Mikroverbindung zwischen 

den Teilen S1 und S2 diese zusammenhält:

und/oder

ii.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden Abbildung), die durch die orangefarbenen Linien defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen  Software  basierend  auf  ihren  Konturen  angeordnet  (free  form 

shape  nesting)  und  schliesslich  mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem 

Metallblech geschnitten  werden, dass der Abstand  der aus dem Me-

tallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 und C5, 

C5 und C2, C3 und C51 sowie C5 und C4 jeweils bloss die Stärke eines 

Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, 

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der die benachbarten Teile schneidet, und für das Ausschneiden der 

jeweils  benachbarten  Teile  zwischen  den  Positionen  C1  und  C5,  C5 

und C2, C3 und C5 sowie C5 und C4 aus dem Metallblech jeweils mit-

tels eines einzigen Schnitts des Schneidstrahls, beispielsweise in Pfeil-

richtung, durchgeführt wird, wobei die Position C2 leicht beabstandet 

von der Position C21 ist, und die Position C4 leicht beabstandet ist von 

der Position C41,welche Positionen C21 und C41 durchlaufen werden 

beim  abschliessenden  Schneiden  der  Aussenkontur  der  Gruppe,  zu 

welcher  Aussenkontur  der  Teilumriss  der  Form  S1  von  C3  nach  C1 

entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teilumriss der Form S2 von C1 nach 

C41 entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teilumriss der Form S4 von C41 

nach C21 entgegen dem Uhrzeigersinn und der Teilumriss der Form 

S3  von  C21  nach  C3  entgegen  dem  Uhrzeigersinnbeitragen,  ausge-

hend von der Position C6 via C3, C1, C41, C21 und zurück zu C6 in 

Pfeilrichtung, so dass nach dem Schneiden dieser Aussenkontur keine 

Verbindung zum umgebenden Werkstück verbleibt sondern die Gruppe 

vollständig vom Werkstück getrennt ist, jedoch am Ende des Schneid-

vorgangs zwischen den Positionen C2 und C21, sowie den Positionen 

C4  und  C41  eine  Mikroverbindung  zwischen den  Teilen  S3  und  S4, 

bzw. den Teilen S2 und S4 diese zusammenhält, und wobei die Posi-

tion C5 leicht beabstandet von der Position C51 ist, welche Position C5 

durchlaufen wird beim Schneiden des gemeinsamen Schnitts ausge-

hend  von der  Position C1  zu C2, so dass am Ende  des Schneidvor-

gangs zwischen den Positionen C5 und C51 eine Mikroverbindung zwi-

schen den Teilen S1 und S3 diese zusammenhält:

und/oder

Seite 34

iii.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

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nachstehenden  Abbildung),die  durch die  orangefarbenen  Linien  defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen Software angeordnet (free form shape nesting) und schliesslich 

mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem  Metallblech  geschnitten  werden, 

dass der  Abstand  zwischen den  benachbarten, aus  dem Metallblech 

ausgeschnittenen Teilen zwischen den Positionen C1 und C2, C2 und 

C3,  C4  und  C21  sowie  C2  und  C5  jeweils  bloss  die  Stärke  eines 

Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, 

der die benachbarten Teile schneidet, und das Ausschneiden der je-

weils benachbarten Teile zwischen den Positionen C1 und C2, C2 und 

C3, C4 und C21 sowie C2 und C5 aus dem Metallblech jeweils mittels 

eines einzigen Schnitts des Schneidstrahls, beispielsweise in Pfeilrich-

tung, durchgeführt wird, wobei die Position C3 leicht beabstandet von 

der Position C31 ist, und die Position C5 leicht beabstandet ist von der 

Position  C51,  welche  Positionen  C31  und  C51  durchlaufen  werden 

beim  Schneiden  der  abschliessenden  Aussenkontur  der  Gruppe,  zu 

welcher  Aussenkontur  der  Teilumriss  der  Form  S1  von  C4  nach  C1 

entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teilumriss der Form S2 von C1 nach 

C51 entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teilumriss der Form S4 von C51 

nach C31 entgegen dem Uhrzeigersinn und der Teilumriss der Form 

S3 von C31 nach C4 entgegen dem Uhrzeigersinn beitragen, ausge-

hend von der Position C6 via C4, C1, C51, C31 und zurück zu C6 in 

Pfeilrichtung,  so  dass  am  Ende  des  Schneidvorgangs  keine  Verbin-

dung zum umgebenden Werkstück verbleibt sondern die Gruppe voll-

ständig vom Werkstück getrennt ist, jedoch zwischen den Positionen 

C3 und C31, sowie zwischen den Positionen C5 und C51 eine Mikro-

verbindung zwischen den Teilen S3 und S4 bzw. den Teilen S2 und S4 

diese zusammenhält, und wobei die Position C2 leicht beabstandet von 

der Position C21 ist, welche Position C2 durchlaufen wird beim Schnei-

den des gemeinsamen Schnitts ausgehend von der Position C1 zu C3, 

so dass am Ende des Schneidvorgangs zwischen den Positionen C2 

und C21 eine Mikroverbindung zwischen den Teilen S1 und S3 diese 

zusammenhält:

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7.4. Eventualiter zum Rechtsbegehren 7.3. im Widerklageverfahren sei der Klä-

gerin  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  der 

Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 

gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach 

Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine Software 

in der Schweiz oder von der Schweiz aus zum Verkauf oder zur Lizenz anzu-

bieten, auf den Markt zu bringen, anderweitig erhältlich zu machen, zu warten 

oder bei solchen Handlungen mitzuwirken, wobei diese Software:

a) zur Steuerung des Schneidens von zweidimensionalen Formen aus einem 

Werkstück Steuerregeln und Variablen zur Verfügung stellt;

b) wobei das Schneiden durch die gesteuerte Bewegung eines Schneidkop-

fes  der  Laserstrahl- und/oder  Wasserstrahl- und/oder  anderen  Strahl-

Schneidmaschine relativ zum Werkstück unter Berücksichtigung der Steu-

erregeln und Variablengemäss a) Teile hervorbringt;

c) weitere  Steuerregeln  für  die  Anordnung  der  zweidimensionalen  Formen 

zur Verfügung stellt, wobei durch das Zueinanderausrichten von Kontur-

abschnitten dieser zweidimensionalen Formen eine Gruppe („cluster“) ge-

bildet wird, in einer Art und Weise, dass Formen so nahe aneinander po-

sitioniert werden, dass nur die Stärke eines von dem Laser- oder Wasser-

strahl oder sonstigem Strahl auszuführenden Schnitts zwischen benach-

barten Teilen liegt, und ein Schneidplan für die ganze Gruppe unter Be-

rücksichtigung der Anordnung der Formen in der Gruppe erstellt wird, und 

zwischen den Formen, die so nahe aneinander positioniert wurden, dass 

nur eine Schnittstärke zwischen ihnen liegt, beim Schneiden bloss ein ein-

ziger gemeinsamer Schnitt zwischen diesen benachbarten Teilen durch-

geführt  wird  und  beim  Schneiden  der  Gruppe  ihre  Aussenkontur  zuletzt 

geschnitten wird,

d) weitere Steuerregeln  zur  Verfügung stellt, nach denen die Gruppe ohne 

verbleibende  Verbindung  zum  Werkstück  aus  diesem  ausgeschnitten 

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wird, oder nach denen von den Teilen der Gruppe eingeschlossenes Ma-

terial  des Werkstücks  ohne  verbleibende  Verbindung  zu  den  Teilen  der 

Gruppe ausgeschnitten wird, so dass unter anderem

i.  die nachfolgenden zwei Formen (mit den Bezeichnungen S1 und S2 in 

der  nachstehenden  Abbildung),  die  durch  die  orangefarbenen  Linien 

definiert  werden,  in  einer  Art  und  Weise  mittels  der  vorstehend  be-

schriebenen Software basierend auf ihren Konturen angeordnet (free 

form shape nesting) und schliesslich mit einem Schneidstrahl aus ei-

nem Metallblech geschnitten werden, dass der Abstand der beiden aus 

dem Metallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 

und C2 bloss die Stärke eines Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls 

oder  sonstigen  Strahls  beträgt,  der  die  beiden  benachbarten  Teile 

schneidet, und das Ausschneiden der beiden Teile zwischen den Po-

sitionen C1 und C2 aus dem Metallblech bloss mittels eines einzigen 

Schnitts des Schneidstrahls, beispielsweise in Pfeilrichtung, durchge-

führt  wird  und  in  der  dargestellten  Gruppe  die  Aussenkontur  der 

Gruppe, zu welcher Aussenkontur der Teilumriss der Form S1 von C2 

nach C1 entgegen dem Uhrzeigersinn und der Teilumriss der Form S2 

von C1 nach C2 entgegen dem Uhrzeigersinn beitragen, beginnend bei 

Position C3 via C2 und C1 zurück zu C3 in Pfeilrichtung geschnitten 

wird, ohne dass nach dem Schneiden dieser Aussenkontur eine Ver-

bindung  zum  umgebenden  Werkstück  verbleibt  sondern  die  Gruppe 

vollständig vom Werkstück getrennt ist:

und/oder

Seite 37

O2017_002

ii.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden Abbildung), die durch die orangefarbenen Linien defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen  Software  basierend  auf  ihren  Konturen  angeordnet  (free  form 

shape  nesting)  und  schliesslich  mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem 

Metallblech geschnitten  werden, dass der Abstand  der aus dem Me-

tallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 und C5, 

C5 und C2, C3 und C5 sowie C5 und C4 jeweils bloss die Stärke eines 

Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, 

der die benachbarten Teile schneidet, und für das Ausschneiden der 

jeweils  benachbarten  Teile  zwischen  den  Positionen  C1  und  C5,  C5 

und C2, C3 und C5 sowie C5 und C4 aus dem Metallblech jeweils mit-

tels eines einzigen Schnitts des Schneidstrahls, beispielsweise in Pfeil-

richtung,  durchgeführt  wird und  in der dargestellten  Gruppe die  Aus-

senkontur  der  Gruppe,  zu  welcher  Aussenkontur  der  Teilumriss  der 

Form S1 von C3 nach C1 entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teilumriss 

der Form S2 von C1 nach C4 entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teil-

umriss der Form S4 von C4 nach C2 entgegen dem Uhrzeigersinn und 

der Teilumriss der Form S3 von C2 nach C3 entgegen dem Uhrzeiger-

sinn beitragen, beginnend bei Position C6 via C3, C1, C4, C2 und zu-

rück  zu  C6  in  Pfeilrichtung  geschnitten  wird,  ohne  dass  nach  dem 

Schneiden  dieser  Aussenkontur  eine  Verbindung  zum  umgebenden 

Werkstück  verbleibt  sondern  die  Gruppe  vollständig  vom  Werkstück 

getrennt ist

Seite 38

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und/oder

iii.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden  Abbildung),die  durch  die  orangefarbenen  Linien  defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen Software angeordnet (free form shape nesting) und schliesslich 

mit  einem  Schneidstrahl  aus einem  Metallblech  geschnitten  werden, 

dass der  Abstand  zwischen den  benachbarten, aus  dem Metallblech 

ausgeschnittenen Teilen zwischen den Positionen C1 und C2, C2 und 

C3, C4 und C2 sowie C2 und C5 jeweils bloss die Stärke eines Schnitts 

des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, der die 

benachbarten Teile schneidet, und das Ausschneiden der jeweils be-

nachbarten Teile zwischen den Positionen C1 und C2, C2 und C3, C4 

und  C2  sowie  C2  und  C5  aus  dem  Metallblech  jeweils  mittels  eines 

einzigen  Schnitts  des  Schneidstrahls,  beispielsweise  in  Pfeilrichtung, 

durchgeführt  wird  und  in  der  dargestellten  Gruppe  die  Aussenkontur 

der Gruppe, zu welcher Aussenkontur der Teilumriss der Form S1 von 

C4 nach C1 entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teilumriss der Form S2 

von C1 nach C5 entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teilumriss der Form 

S4 von C5 nach C3 entgegen dem Uhrzeigersinn und der Teilumriss 

der Form S3 von C3 nach C4 entgegen dem Uhrzeigersinn beitragen, 

beginnend  bei  Position  C6  via  C4,  C1,  C5,  C3  und  zurück  zu  C6  in 

Pfeilrichtung geschnitten wird, ohne dass nach dem Schneiden dieser 

Aussenkontur eine Verbindung zum umgebenden Werkstück verbleibt 

sondern die Gruppe vollständig vom Werkstück getrennt ist:

7.5. Eventualiter zum Rechtsbegehren 7.4. im Widerklageverfahren sei der Klä-

gerin  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1  '000  pro  Tag  der 

Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 

gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach 

Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine Software 

Seite 39

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in der Schweiz oder von der Schweiz aus zum Verkauf oder zur Lizenz anzu-

bieten, auf den Markt zu bringen, anderweitig erhältlich zu machen, zu warten 

oder bei solchen Handlungen mitzuwirken, wobei diese Software:

a) zur Steuerung des Schneidens von zweidimensionalen Formen aus einem 

Werkstück Steuerregeln und Variablen zur Verfügung stellt;

b) wobei das Schneiden durch die gesteuerte Bewegung eines Schneidkop-

fes  der  Laserstrahl- und/oder  Wasserstrahl- und/oder  anderen  Strahl-

Schneidmaschine relativ zum Werkstück unter Berücksichtigung der Steu-

erregeln und Variablen gemäss a) Teile hervorbringt;

c) weitere  Steuerregeln  für  die  Anordnung  der  zweidimensionalen  Formen 

zur Verfügung stellt, wobei durch das Zueinanderausrichten von Kontur-

abschnitten dieser zweidimensionalen Formen eine Gruppe („cluster") ge-

bildet wird, in einer Art und Weise, dass Formen so nahe aneinander po-

sitioniert werden, dass nur die Stärke eines von dem Laser- oder Wasser-

strahl oder sonstigem Strahl auszuführenden Schnitts zwischen benach-

barten Teilen liegt, und ein Schneidplan für die ganze Gruppe unter Be-

rücksichtigung der Anordnung der Formen in der Gruppe erstellt wird, und 

zwischen den Formen, die so nahe aneinander positioniert wurden, dass 

nur eine Schnittstärke zwischen ihnen liegt, beim Schneiden bloss ein ein-

ziger gemeinsamer Schnitt zwischen diesen benachbarten Teilen durch-

geführt wird, und

d) weitere  Steuerregeln  für  das  Erstellen  eines  Wendebereichs  für  den 

Schneidstrahl  zur  Verfügung  gestellt  wird,  indem  eine  Linie  oder  Kontur 

länger als nötig geschnitten wird und der dadurch entstehende Spalt als 

Wendebereich genutzt wird, in welchem die Schneidmaschine eine Bewe-

gungsrichtung ändert und dabei dem Schneidstrahl erlaubt, durch die ge-

samte Materialstärke einer Bewegung der Schneidmaschine zu folgen, so 

dass das Material in diesem Wendebereich komplett durchtrennt wird, so 

dass unter anderem

i. die nachfolgenden zwei Formen (mit den Bezeichnungen S1 und S2 in 

der  nachstehenden  Abbildung),  die  durch  die  orangefarbenen  Linien 

definiert  werden,  in  einer  Art  und  Weise  mittels  der  vorstehend  be-

schriebenen Software basierend auf ihren Konturen angeordnet (free 

form shape nesting) und schliesslich mit einem Schneidstrahl aus ei-

nem Metallblech geschnitten werden, dass der Abstand der beiden aus 

dem Metallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 

und C2 bloss die Stärke eines Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls 

oder  sonstigen  Strahls  beträgt,  der  die  beiden  benachbarten  Teile 

Seite 40

O2017_002

schneidet,  und  das  Ausschneiden  der  beiden  Teile  aus  dem  Metall-

blech  bloss  mittels  eines  einzigen  Schnitts  des  Schneidstrahls,  bei-

spielsweise  in  Pfeilrichtung,  zwischen  den  Positionen  C11  und  C22 

durchgeführt wird, und beim Schneiden der Aussenkontur der darge-

stellten Gruppe in Pfeilrichtung von der Position C3 nach C2 nach C1 

entgegen  dem  Uhrzeigersinn  und  weiter  von  C1  nach  C3  entgegen 

dem Uhrzeigersinn in den bereits erfolgten Schnitt zwischen den Posi-

tionen C11 und C22 hineingeschnitten wird, und in den Bereichen um 

die  Positionen  C1  und  C2  eine  Umkehr  der  Bewegungsrichtung  des 

Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls erfolgt und das Ma-

terial in diesen Bereichen vollständig durchtrennt wird:

und/oder

ii.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden  Abbildung),die  durch  die  orangefarbenen  Linien  defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen  Software  basierend  auf  ihren  Konturen  angeordnet  (free  form 

shape  nesting)  und  schliesslich  mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem 

Metallblech geschnitten  werden, dass der Abstand  der aus dem Me-

tallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 und C5, 

C5 und C2, C3 und C5 sowie C5 und C4 jeweils bloss die Stärke eines 

Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, 

der die benachbarten Teile schneidet, und für das Ausschneiden der 

jeweils benachbarten Teile aus dem Metallblech jeweils mittels eines 

einzigen  Schnitts  des  Schneidstrahls,  beispielsweise  in  Pfeilrichtung, 

zwischen den Positionen C11 und C5, C5 und C22, C3 und C5 sowie 

C5 und C4 durchgeführt wird, und beim Schneiden der Aussenkontur 

der dargestellten Gruppe in Pfeilrichtung, zu welcher Aussenkontur der 

Teilumriss der Form S1 von C3 nach C1 entgegen dem Uhrzeigersinn, 

Seite 41

O2017_002

der Teilumriss der Form S2 von C1 nach C4 entgegen dem Uhrzeiger-

sinn, der Teilumriss der Form S4 von C4 nach C2 entgegen dem Uhr-

zeigersinn und der Teilumriss der Form S3 von C2 nach C3 entgegen 

dem Uhrzeigersinn beitragen, in den bereits erfolgten Schnitt zwischen 

den Positionen C11 und C22 hineingeschnitten wird, und in den Berei-

chen um die Positionen C1 und C2 eine Umkehr der Bewegungsrich-

tung des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls erfolgt und 

das Material in diesen Bereichen vollständig durchtrennt wird:

und/oder

iii.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden  Abbildung),die  durch  die  orangefarbenen  Linien  defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen  Software  basierend  auf  ihren  Konturen  angeordnet  (free  form 

shape  nesting)  und  schliesslich  mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem 

Metallblech geschnitten  werden, dass der Abstand  der aus dem Me-

tallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 und C3, 

C4 und C2, C2 und C5 jeweils bloss die Stärke eines Schnitts des La-

ser- oder  Wasserstrahls  oder  sonstigen  Strahls  beträgt,  der  die  be-

nachbarten Teile schneidet, und für das Ausschneiden der jeweils be-

nachbarten  Teile  aus  dem  Metallblech  jeweils  mittels  eines  einzigen 

Schnitts des Schneidstrahls, beispielsweise in Pfeilrichtung, zwischen 

den Positionen C11 und C33, C4 und C2, C2 und C5 durchgeführt wird, 

und  beim  Schneiden  der  Aussenkontur  der  dargestellten  Gruppe  in 

Pfeilrichtung, von der Position C6 über C4 nach C1 und weiter nach C5 

und  C3  zurück  nach  C6  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  in  den  bereits 

erfolgten  Schnitt  zwischen  den  Positionen  C11  und  C33  hineinge-

schnitten wird, in diesen Bereichen um die Positionen C1 und C3 eine 

Seite 42

Umkehr der Bewegungsrichtung des Laser- oder Wasserstrahls oder 

sonstigen Strahls erfolgt und das Material in diesen Bereichen vollstän-

dig durchtrennt wird:

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7.6. Eventualiter zum Rechtsbegehren 7.5. im Widerklageverfahren sei der Klä-

gerin  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  der 

Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 

gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach 

Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine Software 

in der Schweiz oder von der Schweiz aus zum Verkauf oder zur Lizenz anzu-

bieten, auf den Markt zu bringen, anderweitig erhältlich zu machen, zu warten 

oder bei solchen Handlungen mitzuwirken, wobei diese Software:

a) zur Steuerung des Schneidens von zweidimensionalen Formen aus einem 

Werkstück Steuerregeln und Variablen zur Verfügung stellt; 

b) wobei das Schneiden durch die gesteuerte Bewegung eines Schneidkop-

fes  der  Laserstrahl- und/oder  Wasserstrahl- und/oder  anderen  Strahl-

Schneidmaschine relativ zum Werkstück unter Berücksichtigung der Steu-

erregeln und Variablen gemäss a) Teile hervorbringt;

c) weitere  Steuerregeln  für  die  Anordnung  der  zweidimensionalen  Formen 

zur Verfügung stellt, wobei durch das Zueinanderausrichten von Kontur-

abschnitten dieser zweidimensionalen Formen eine Gruppe („cluster") ge-

bildet wird, in einer Art und Weise, dass Formen so nahe aneinander po-

sitioniert werden, dass nur die Stärke eines von dem Laser- oder Wasser-

strahl oder sonstigem Strahl auszuführenden Schnitts zwischen benach-

barten Teilen liegt, und ein Schneidplan für die ganze Gruppe unter Be-

rücksichtigung der Anordnung der Formen in der Gruppe erstellt wird, und 

zwischen den Formen, die so nahe aneinander positioniert wurden, dass 

Seite 43

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nur eine Schnittstärke zwischen ihnen liegt, beim Schneiden bloss ein ein-

ziger gemeinsamer Schnitt zwischen diesen benachbarten Teilen durch-

geführt wird;

d) eine weitere Steuerregel zum Schneiden von Winkeln kleiner 90 Grad zur 

Verfügung stellt, nach der ein Winkel kleiner 90 Grad mittels zwei separa-

ten Schnitten geschnitten wird, ein Schnitt jeden Winkel definierende Linie, 

und  jeder  Schnitt  in  Richtung  des  Scheitelpunkts  des  Winkels,  so  dass 

unter anderem

i. die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden  Abbildung),die  durch  die  orangefarbenen  Linien  defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen  Software  basierend  auf  ihren  Konturen  angeordnet  (free  form 

shape  nesting)  und  schliesslich  mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem 

Metallblech geschnitten  werden, dass der Abstand  der aus dem Me-

tallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 und C5, 

C5 und C2, C3 und C5 sowie C5 und C4 jeweils bloss die Stärke eines 

Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, 

der die benachbarten Teile schneidet, und für das Ausschneiden der 

jeweils  benachbarten  Teile  zwischen  den  Positionen  C1  und  C5,  C5 

und C2, C3 und C5 sowie C5 und C4 aus dem Metallblech jeweils mit-

tels eines einzigen Schnitts des Schneidstrahls, beispielsweise in Pfeil-

richtung,  durchgeführt  wird und  in der dargestellten  Gruppe die  Aus-

senkontur  der  Gruppe,  zu  welcher  Aussenkontur  der  Teilumriss  der 

Form S1 von C3 nach C1 entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teilumriss

der Form S2 von C1 nach C4 entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teil-

umriss der Form S4 von C4 nach C2 entgegen dem Uhrzeigersinn und 

der Teilumriss der Form S3 von C2 nach C3 entgegen dem Uhrzeiger-

sinn beitragen, beginnend bei Position C6 via C3, C1, C11, C4, C2 und 

zurück zu C6 geschnitten wird, sodass der Winkel a zwischen den Li-

nien C11-C4 und C5-C4 durch zwei Schnitte geschnitten wird, nämlich 

den Schnitt von C5 nach C4 und den Schnitt von C11 nach C4, letzterer 

ausgehend von C1, welche beiden Schnitte gesondert geschnitten sind 

und in den Scheitelpunkt C4 des Winkels  führen:

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und/oder

ii.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden  Abbildung),die  durch  die  orangefarbenen  Linien  defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen Software angeordnet (free form shape nesting) und schliesslich 

mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem  Metallblech  geschnitten  werden, 

dass der  Abstand  zwischen den  benachbarten, aus  dem Metallblech 

ausgeschnittenen Teilen zwischen den Positionen C1 und C2, C2 und 

C3, C4 und C2 sowie C2 und C5 jeweils bloss die Stärke eines Schnitts 

des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, der die 

benachbarten Teile schneidet, und das Ausschneiden der jeweils be-

nachbarten Teile zwischen den Positionen C1 und C2, C2 und C3, C4 

und  C2  sowie  C2  und  C5  aus  dem  Metallblech  jeweils  mittels  eines 

einzigen  Schnitts  des  Schneidstrahls,  beispielsweise  in  Pfeilrichtung, 

durchgeführt  wird  und  in  der  dargestellten Gruppe  die  Aussenkontur 

der Gruppe, zu welcher Aussenkontur der Teilumriss der Form S1 von 

C4 nach C1 entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teilumriss der Form S2 

von C1 nach C5 entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teilumriss der Form 

S4 von C5 nach C3 entgegen dem Uhrzeigersinn und der Teilumriss 

der Form S3 von C3 nach C4 entgegen dem Uhrzeigersinn beitragen, 

beginnend bei Position C6 via C4, C1, C11, C5, C3 und zurück zu C6 

geschnitten  wird,  sodass  der  Winkel  ß  zwischen  den  Linien  C11-C5 

und C2-C5 durch zwei Schnitte geschnitten wird, nämlich den Schnitt 

von C2 nach C5 und den Schnitt von C11 nach C5, letzterer ausgehend 

von C1, welche beiden Schnitte gesondert geschnitten sind und in den 

Scheitelpunkt C5 des Winkels  führen:

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7.7. Eventualiter zum Rechtsbegehren 7.6. im Widerklageverfahren sei der Klä-

gerin  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  der 

Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 

gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach 

Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine Software 

in der Schweiz oder von der Schweiz aus zum Verkauf oder zur Lizenz anzu-

bieten, auf den Markt zu bringen, anderweitig erhältlich zu machen, zu warten 

oder bei solchen Handlungen mitzuwirken, wobei diese Software:

a)  zur Steuerung des Schneidens von zweidimensionalen Formen aus einem 

Werkstück Steuerregeln und Variablen zur Verfügung stellt;

b)  wobei das Schneiden durch die gesteuerte Bewegung eines Schneidkop-

fes  der  Laserstrahl- und/oder  Wasserstrahl- und/oder  anderen  Strahl-

Schneidmaschine relativ zum Werkstück unter Berücksichtigung der Steu-

erregeln und Variablen gemäss a) Teile hervorbringt;

c)  weitere  Steuerregeln  für  die  Anordnung  der  zweidimensionalen  Formen 

zur Verfügung stellt, wobei durch das Zueinanderausrichten von Kontur-

abschnitten dieser zweidimensionalen Formen eine Gruppe („cluster") ge-

bildet wird, in einer Art und Weise, dass Formen so nahe aneinander po-

sitioniert werden, dass nur die Stärke eines von dem Laser- oder Wasser-

strahl oder sonstigem Strahl auszuführenden Schnitts zwischen benach-

barten Teilen liegt, und ein Schneidplan für die ganze Gruppe unter Be-

rücksichtigung der Anordnung der Formen in der Gruppe erstellt wird, und 

zwischen den Formen, die so nahe aneinander positioniert wurden, dass 

nur eine Schnittstärke zwischen ihnen liegt, beim Schneiden bloss ein ein-

ziger gemeinsamer Schnitt zwischen diesen benachbarten Teilen durch-

geführt wird, und beim Schneiden der Gruppe ihre Aussenkontur zuletzt 

geschnitten wird, d) weitere Steuerregeln für das Erstellen von nach dem 

Schneiden  verbleibenden  Mikroverbindungen  zwischen  benachbarten 

Teilen zur Verfügung stellt, und der Schneidplan vorsieht, dass ein die be-

nachbarten  Teile  andernfalls  vollständig  voneinander 

trennender 

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Schneidpfad verkürzt wird um einen die Stärke der Mikroverbindung defi-

nierenden Betrag an seinem Ende, bei welchem verkürzten Schneidpfad 

das  Schneiden  gegenüber  dem  Schneiden  des  vollständig  trennenden 

Schneidpfads  vorzeitig  beendet  wird  um  eben  den  die  Mikroverbindung 

definierenden Betrag, so dass unter anderem

i.  die nachfolgenden zwei Formen (mit den Bezeichnungen S1 und S2 in 

der  nachstehenden  Abbildung),  die  durch  die  orangefarbenen  Linien 

definiert  werden,  in  einer  Art  und  Weisemittels  der  vorstehend  be-

schriebenen Software basierend auf ihren Konturen angeordnet (free 

form shape nesting) und schliesslich mit einem Schneidstrahl aus ei-

nem Metallblech geschnitten werden, dass der Abstand der beiden aus 

dem Metallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 

und C2 bloss die Stärke eines Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls 

oder  sonstigen  Strahls  beträgt,  der  die  beiden  benachbarten  Teile 

schneidet, das Ausschneiden der beiden Teile zwischen den Positio-

nen  C1  und  C2  aus  dem  Metallblech  bloss  mittels  eines  einzigen 

Schnitts des Schneidstrahls, beispielsweise in Pfeilrichtung, durchge-

führt wird,  wobei die Position C2 leicht beabstandet von der Position 

C21 ist, welche Position C21 durchlaufen wird beim abschliessenden 

Schneiden der Aussenkontur der Gruppe in Pfeilrichtung, zu welcher 

Aussenkontur der Teilumriss der Form S1 von C21 nach C1 entgegen 

dem Uhrzeigersinn und der Teilumriss der Form S2 von C1 nach C21 

entgegen  dem  Uhrzeigersinn  beitragen,  ausgehend  von  der  Position 

C3 via C21, C1 und zurück zu C3, so dass am Ende des Schneidvor-

gangs zwischen den Positionen C2 und C21 eine Mikroverbindung zwi-

schen den Teilen S1 und S2 diese zusammenhält:

und/oder

Seite 47

ii.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

O2017_002

nachstehenden Abbildung), die durch die orangefarbenen Linien defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen  Software  basierend  auf  ihren  Konturen  angeordnet  (free  form 

shape  nesting)  und  schliesslich  mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem 

Metallblech geschnitten  werden, dass der Abstand  der aus dem Me-

tallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 und C5, 

C5 und C2, C3 und C51 sowie C5 und C4 jeweils bloss die Stärke eines 

Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, 

der die benachbarten Teile schneidet, und für das Ausschneiden der 

jeweils  benachbarten  Teile  zwischen  den  Positionen  C1  und  C5,  C5 

und  C2,  C3  und  C51  sowie  C5  und  C4  aus  dem  Metallblech  jeweils 

mittels  eines  einzigen  Schnitts  des  Schneidstrahls,  beispielsweise  in 

Pfeilrichtung,  durchgeführt  wird,  wobei  die  Position  C2  leicht  beab-

standet von der Position C21 ist, und die Position C4 leicht beabstandet 

ist von der Position C41, welche Positionen C21 und C41 durchlaufen 

werden  beim  abschliessenden  Schneiden  der  Aussenkontur  der 

Gruppe  in  Pfeilrichtung,  zu  welcher  Aussenkontur  der  Teilumriss  der 

Form S1 von C3 nach C1 entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teilumriss 

der Form S2 von C1 nach C41 entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teil-

umriss der Form S4 von C41 nach C21 entgegen dem Uhrzeigersinn 

und der Teilumriss der Form S3 von C21 nach C3 entgegen dem Uhr-

zeigersinn beitragen, ausgehend von der Position C6 via C3, C1, C41, 

C21 und zurück zu C6, so dass am Ende des Schneidvorgangs zwi-

schen den Positionen C2 und C21, sowie den Positionen C4 und C41 

eine Mikroverbindung zwischen den Teilen S3 und S4, bzw. den Teilen 

S2 und S4 diese zusammenhält, und wobei die Position C5 leicht be-

abstandet  von  der  Position  C51  ist,  welche  Position  C5  durchlaufen 

wird beim  Schneidendes  gemeinsamen  Schnitts  ausgehend  von  der 

Position C1 zu C2, so dass am Ende des Schneidvorgangs zwischen 

den Positionen C5 und C51 eine Mikroverbindung zwischen den Teilen 

S1 und S3 diese zusammenhält:

Seite 48

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und/oder

iii.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden  Abbildung),die  durch  die  orangefarbenen  Linien  defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen Software angeordnet (free form shape nesting) und schliesslich 

mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem  Metallblech  geschnitten  werden, 

dass der  Abstand  zwischen den  benachbarten, aus  dem Metallblech 

ausgeschnittenen Teilen zwischen den Positionen C1 und C2, C2 und 

C3,  C4  und  C21  sowie  C2  und  C5  jeweils  bloss  die  Stärke  eines 

Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, 

der die benachbarten Teile schneidet, und das Ausschneiden der je-

weils benachbarten Teile zwischen den Positionen C1 und C2, C2 und 

C3, C4 und C21 sowie C2 und C5 aus dem Metallblech jeweils mittels 

eines einzigen Schnitts des Schneidstrahls, beispielsweise in Pfeilrich-

tung, durchgeführt wird, wobei die Position C3 leicht beabstandet von 

der Position C31 ist, und die Position C5 leicht beabstandet ist von der 

Position  C51,  welche  Positionen  C31  und  C51  durchlaufen  werden 

beim  Schneiden  der  abschliessenden  Aussenkontur  der  Gruppe  in 

Pfeilrichtung, zu welcher Aussenkontur der Teilumriss der Form S1von 

C4 nach C1 entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teilumriss der Form S2 

von  C1  nach  C51  entgegen  dem Uhrzeigersinn,  der  Teilumriss  der 

Form S4 von C51 nach C31 entgegen dem Uhrzeigersinn und der Teil-

umriss  der  Form  S3  von  C31  nach  C4  entgegen  dem  Uhrzeigersinn 

beitragen, ausgehend von der Position C6 via C4, C1, C51, C31 und 

zurück zu C6, so dass am Ende des Schneidvorgangs zwischen den 

Positionen C3 und C31, sowie den Positionen C5 und C51 eine Mikro-

verbindung zwischen den Teilen S3 und S4, bzw. den Teilen S2 und 

S4 diese zusammenhält, und wobei die Position C2 leicht beabstandet 

Seite 49

O2017_002

von  der  Position  C21  ist,  welche  Position  C2  durchlaufen  wird  beim 

Schneiden des gemeinsamen Schnitts ausgehend von der Position C1 

zu C3, so dass am Ende des Schneidvorgangs zwischen den Positio-

nen C2 und C21 eine Mikroverbindung zwischen den Teilen S1 und S3 

diese zusammenhält:

7.8. Eventualiter zum Rechtsbegehren 7.7. im Widerklageverfahren sei der Klä-

gerin  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  der 

Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 

gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach 

Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine Software 

in der Schweiz oder von der Schweiz aus zum Verkauf oder zur Lizenz anzu-

bieten, auf den Markt zu bringen, anderweitig erhältlich zu machen, zu warten 

oder bei solchen Handlungen mitzuwirken, wobei diese Software:

a) zur Steuerung des Schneidens von zweidimensionalen Formen aus einem 

Werkstück Steuerregeln und Variablen zur Verfügung stellt;

b) wobei das Schneiden durch die gesteuerte Bewegung eines Schneidkop-

fes  der  Laserstrahl- und/oder  Wasserstrahl- und/oder  anderen  Strahl-

Schneidmaschine relativ zum Werkstück unter Berücksichtigung der Steu-

erregeln und Variablengemäss a) Teile hervorbringt;

c) weitere  Steuerregeln  für  die  Anordnung  der  zweidimensionalen  Formen 

zur Verfügung stellt, wobei durch das Zueinanderausrichten von Kontur-

abschnitten dieser zweidimensionalen Formen eine Gruppe („cluster") ge-

bildet wird, in einer Art und Weise, dass Formen so nahe aneinander po-

sitioniert werden, dass nur die Stärke eines von dem Laser- oder Wasser-

strahl oder sonstigem Strahl auszuführenden Schnitts zwischen benach-

barten Teilen liegt, und ein Schneidplan für die ganze Gruppe unter Be-

rücksichtigung der Anordnung der Formen in der Gruppe erstellt wird, und 

zwischen den Formen, die so nahe aneinander positioniert wurden, dass 

Seite 50

O2017_002

nur eine Schnittstärke zwischen ihnen liegt, beim Schneiden bloss ein ein-

ziger gemeinsamer Schnitt zwischen diesen benachbarten Teilen durch-

geführt wird, und

d) weitere Steuerregeln zur Verfügung stellt, die dem Laserstrahl- und/oder 

Wasserstrahl- und/oder  anderen  Strahl  in  einem Schnittpunkt mit einem 

bereits geschnittenen Spalt erlauben, zur Bewegung des Schneidekopfs 

aufzuholen  durch  eine  Verlangsamung  der  Schnittgeschwindigkeit  beim 

Einfahren  in  den  bereits  geschnittenen  Spalt  und  anschliessendem 

Schneiden mit normaler Geschwindigkeit beim Verlassen des bereits ge-

schnittenen Spalts, so dass unter anderem

i.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden Abbildung), die durch die orangefarbenen Linien defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen  Software  basierend  auf  ihren  Konturen  angeordnet  (free  form 

shape  nesting)  und  schliesslich  mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem 

Metallblech geschnitten  werden, dass der Abstand  der aus dem Me-

tallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 und C5, 

C5 und C2, C3 und C5 sowie C5 und C4 jeweils bloss die Stärke eines 

Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, 

der die benachbarten Teile schneidet, und das Ausschneiden der je-

weils benachbarten Teile zwischen den Positionen C1 und C5, C5 und 

C2, C3 und C5 sowie C5 und C4 aus dem Metallblech jeweils mittels 

eines einzigen Schnitts des Schneidstrahls, beispielsweise in Pfeilrich-

tung, durchgeführt wird und beim Durchführen des Schnitts von der Po-

sition  C3  zur  Position  C5,  wenn  nahe  der  Position  C5  in  den  bereits 

geschnittenen  Spaltzwischen  den  Positionen  C1  und  C2  hineinge-

schnitten  wird,  dem  Schneidstrahl  erlaubt  wird,  zur  Bewegung  des 

Schneidekopfs aufzuholen  durch eine  Verlangsamung der Schnittge-

schwindigkeit beim Einfahren in den bereits geschnittenen Spalt zwi-

schen den Positionen C1 und C2 und das anschliessende Schneiden 

von der Position C5 zur Position C4 mit normaler Geschwindigkeit beim 

Verlassen des bereits geschnittenen Spalts zwischen den Positionen 

C1 und C2 ausgeführt wird:

Seite 51

O2017_002

und/oder

ii.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden Abbildung), die durch die orangefarbenen Linien defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen Software angeordnet (free form shape nesting) und schliesslich 

mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem  Metallblech  geschnitten  werden, 

dass der  Abstand  zwischen den  benachbarten, aus  dem Metallblech 

ausgeschnittenen Teilen zwischen den Positionen C1 und C2, C2 und 

C3, C4 und C2 sowie C2 und C5 jeweils bloss die Stärke eines Schnitts 

des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, der die 

benachbarten Teile schneidet, und das Ausschneiden der jeweils be-

nachbarten Teile zwischen den Positionen C1 und C2, C2 und C3, C4 

und  C2  sowie  C2  und  C5  aus  dem  Metallblech  jeweils  mittels  eines 

einzigen  Schnitts  des  Schneidstrahls,  beispielsweise  in  Pfeilrichtung, 

durchgeführt wird, und beim Durchführen des Schnitts von der Position 

C4 zur Position C2 wenn nahe der Position C2 in den bereits geschnit-

tenen Spalt zwischen den Positionen C1 und C3 hineingeschnitten wird 

dem Schneidstrahl erlaubt wird, zur Bewegung der Schneidmaschine 

aufzuholen  durch  eine  Verlangsamung  der  Schnittgeschwindigkeit 

beim Einfahren in den bereits geschnittenen Spalt zwischen den Posi-

tionen C1 und C3 und das anschliessende Schneiden von der Position 

C2 zur Position C5 mit normaler Geschwindigkeit beim Verlassen des 

bereits geschnittenen Spalts zwischen den Positionen C1 und C3 aus-

geführt wird:

Seite 52

O2017_002

7.9. Eventualiter zum Rechtsbegehren 7.8. im Widerklageverfahren sei der Klä-

gerin  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1  '000  pro  Tag  der 

Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 

gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach 

Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine Software 

in der Schweiz oder von der Schweiz aus zum Verkauf oder zur Lizenz anzu-

bieten, auf den Markt zu bringen, anderweitig erhältlich zu machen, zu warten 

oder bei solchen Handlungen mitzuwirken, wobei diese Software:

a)  zur Steuerung des Schneidens von zweidimensionalen Formen aus einem 

Werkstück Steuerregeln und Variablen zur Verfügung stellt;

b) wobei das Schneiden durch die gesteuerte Bewegung eines Schneidkop-

fes  der  Laserstrahl- und/oder  Wasserstrahl- und/oder  anderen  Strahl-

Schneidmaschine relativ zum Werkstück unter Berücksichtigung der Steu-

erregeln und Variablen gemäss a) Teile hervorbringt;

c) weitere  Steuerregeln  für  die  Anordnung  der  zweidimensionalen  Formen 

zur Verfügung stellt, wobei durch das Zueinanderausrichten von Kontur-

abschnitten dieser zweidimensionalen Formen eine Gruppe („cluster“) ge-

bildet wird, in einer Art und Weise, dass Formen so nahe aneinander po-

sitioniert werden, dass nur die Stärke eines von dem Laser- oder Wasser-

strahl oder sonstigem Strahl auszuführenden Schnitts zwischen benach-

barten Teilen liegt, und ein Schneidplan für die ganze Gruppe unter Be-

rücksichtigung der Anordnung der Formen in der Gruppe erstellt wird, und 

zwischen den Formen, die so nahe aneinander positioniert wurden, dass 

nur eine Schnittstärke zwischen ihnen liegt, beim Schneiden bloss ein ein-

ziger gemeinsamer Schnitt zwischen diesen benachbarten Teilen durch-

geführt wird,

d) welcher  gemeinsame  Schnitt  zwischen  benachbarten  Teilen  vor  dem 

Schneiden einer Aussenkontur der Gruppe durchgeführt wird, so dass un-

ter anderem

Seite 53

O2017_002

i.  die nachfolgenden zwei Formen (mit den Bezeichnungen S1 und S2 in 

der  nachstehenden  Abbildung),  die  durch  die  orangefarbenen  Linien 

definiert  werden,  in  einer  Art  und  Weise  mittels  der  vorstehend  be-

schriebenen Software basierend auf ihren Konturen angeordnet (free 

form shape nesting) und schliesslich mit einem Schneidstrahl aus ei-

nem Metallblech geschnitten werden, dass der Abstand der beiden aus

dem Metallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 

und C2 bloss die Stärke eines Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls 

oder  sonstigen  Strahls  beträgt,  der  die  beiden  benachbarten  Teile 

schneidet, und das Ausschneiden der beiden Teile zwischen den Po-

sitionen C1 und C2 aus dem Metallblech bloss mittels eines einzigen 

Schnitts des Schneidstrahls, beispielsweise in Pfeilrichtung, durchge-

führt  wird,  und  in  der  dargestellten  Gruppe  der  gemeinsame  Schnitt 

zwischen den Positionen C1 und C2 vor dem Schneiden der Aussen-

kontur der Gruppe, zu welcher Aussenkontur der Teilumriss der Form 

S1 von C2 nach C1 entgegen dem Uhrzeigersinn und der Teilumriss 

der Form S2 von C1 nach C2 entgegen dem Uhrzeigersinn beitragen, 

beginnend bei Position C3 via C2 und C1 zurück zu C3 in Pfeilrichtung 

geschnitten wird:

und/oder

ii.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden  Abbildung),die  durch  die  orangefarbenen  Linien  defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen  Software  basierend  auf  ihren  Konturen  angeordnet  (free  form 

shape  nesting)  und  schliesslich  mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem 

Metallblech geschnitten  werden, dass der Abstand  der aus dem Me-

tallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 und C5, 

C5 und C2, C3 und C5 sowie C5 und C4 jeweils bloss die Stärke eines 

Seite 54

O2017_002

Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, 

der die benachbarten Teile schneidet, und für das Ausschneiden der 

jeweils  benachbarten  Teile  zwischen  den  Positionen  C1  und  C5,  C5 

und C2, C3 und C5 sowie C5 und C4 aus dem Metallblech jeweils mit-

tels eines einzigen Schnitts des Schneidstrahls, beispielsweise in Pfeil-

richtung,  durchgeführt  wird  und  in  der  dargestellten  Gruppe  die  ge-

meinsamen Schnitte zwischen den Positionen C1 und C5, C5 und C2, 

C3 und C5 sowie C5 und C4 vordem Schneiden der Aussenkontur der 

Gruppe, zu welcher Aussenkontur der Teilumriss der Form S1 von C3 

nach C1 entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teilumriss der Form S2 von 

C1 nach C4 entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teilumriss der Form S4 

von C4 nach C2 entgegen dem Uhrzeigersinn und der Teilumriss der 

Form S3 von C2 nach C3 entgegen dem Uhrzeigersinn beitragen, be-

ginnend bei Position C6 via C3, C1, C4 und C2 zurück zu C6 in Pfeil-

richtung geschnitten wird:

und/oder

iii.  die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden  Abbildung),die  durch  die  orangefarbenen  Linien  defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen Software angeordnet (free form shape nesting) und schliesslich 

mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem  Metallblech  geschnitten  werden, 

dass der  Abstand  zwischen den  benachbarten, aus  dem Metallblech 

ausgeschnittenen Teilen zwischen den Positionen C1 und C2, C2 und 

C3, C4 und C2 sowie C2 und C5 jeweils bloss die Stärke eines Schnitts 

des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, der die 

Seite 55

O2017_002

benachbarten Teile schneidet, und das Ausschneiden der jeweils be-

nachbarten Teile zwischen den Positionen C1 und C2, C2 und C3, C4 

und  C2  sowie  C2  und  C5  aus  dem  Metallblech  jeweils  mittels  eines 

einzigen  Schnitts  des  Schneidstrahls,  beispielsweise  in  Pfeilrichtung, 

durchgeführt wird, und in der dargestellten Gruppe die gemeinsamen 

Schnitte zwischen den Positionen C1 und C2, C2 und C3, C4 und C2 

sowie C2 und C5 vor dem Schneiden der Aussenkontur der Gruppe, 

zu welcher Aussenkontur der Teilumriss der Form S1 von C4 nach C1 

entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teilumriss der Form S2 von C1 nach 

C5 entgegen dem Uhrzeigersinn, der Teilumriss der Form S4 von C5 

nach C3 entgegen dem Uhrzeigersinn und der Teilumriss der Form S3 

von C3 nach C4 entgegen dem Uhrzeigersinn beitragen, beginnend bei 

Position C6 via C4, C1, C5 und C3 zurück zu C6 in Pfeilrichtung ge-

schnitten wird:

8.1. Eventualiter zum Rechtsbegehren 7.9. im Widerklageverfahren sei der Klä-

gerin  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  der 

Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 

gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach 

Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine Software 

gemäss einem der Rechtsbegehren  1.,  7.1., 7.2.,  7.3., 7.4., 7.5.,  7.6., 7.7., 

7.8. oder 7.9. im Widerklageverfahren (im Sinne von Eventualbegehren in ab-

steigender Priorität) in der Schweiz oder von der Schweiz aus zum Verkauf 

oder zur Lizenz anzubieten, auf den Markt zu bringen, anderweitig erhältlich 

zu machen,  zu  warten  oder bei solchen Handlungen  mitzuwirken,  wobei  in 

Abweichung zu den Ausführungsformen gemäss den vorgenannten Rechts-

begehren zu verlangen ist, dass durch die von der Software zur Verfügung 

gestellten  Steuerregeln  für  die  Anordnung  von  zweidimensionalen  Formen 

die Formen so nahe aneinander positioniert werden, dass nur die Dicke des 

Schneidstrahls  zwischen  benachbarten  Formen  liegt  und  so  dass  nur  die 

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O2017_002

Breite eines Schnitts, ausgeführt durch den Schneidstrahl, zwischen benach-

barten Formen liegt.

8.2. Eventualiter zum Rechtsbegehren 8.1. im Widerklageverfahren sei der Klä-

gerin  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000  pro  Tag  der 

Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 

gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach 

Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine Software 

gemäss einem der Rechtsbegehren  1.,  7.1., 7.2.,  7.3., 7.4., 7.5.,  7.6., 7.7., 

7.8. oder 7.9. im Widerklageverfahren (im Sinne von Eventualbegehren in ab-

steigender Priorität) in der Schweiz oder von der Schweiz aus zum Verkauf 

oder zur Lizenz anzubieten, auf den Markt zu bringen, anderweitig erhältlich 

zu machen,  zu  warten  oder bei solchen Handlungen  mitzuwirken,  wobei  in 

Abweichung zu den Ausführungsformen in den vorgenannten Rechtsbegeh-

ren zu verlangen ist, dass durch die von der Software zur Verfügung gestell-

ten Steuerregeln für die Anordnung von zweidimensionalen Formen die For-

men  so  nahe  aneinander  positioniert  werden,  dass  nur  die  Dicke  des 

Schneidstrahls  zwischen  benachbarten  Formen  liegt,  wobei  die  Breite  des 

Schnitts die gleiche ist wie die Breite des Schneidstrahls.

9.  Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen inkl. der Auslagen für die bei-

gezogenen Patentanwälte zu Lasten der Klägerin.»

14.
Am  13.  Juli  2018  erstattete  die  Klägerin  die Widerklageduplik  und  nahm 
Stellung zur Hauptklageduplik. Dabei änderte sie erneut ihre Rechtsbegeh-
ren  infolge  zwischenzeitlich  zweier  erteilter  Patente.  Die geänderten  und 
für das vorliegende Verfahren relevanten klägerischen Rechtsbegeh-
ren (Änderungen hervorgehoben) lauten wie folgt:

«Rechtsbegehren der Replik:

1.

a)

Es  sei  festzustellen,  dass  der  Schweizer  Teil  des  europäischen  Pa-

tents EP 2 485 864 B1 nichtig ist.

b) 

Eventualiter zu 1.a):

Die  Beklagte  sei  unter  Androhung  der  Bestrafung  ihrer  verantwortli-

chen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver-

fügung gemäss Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfall sowie unter An-

drohung einer Ordnungsbusse von Fr. 1‘000.– für jeden Tag der Nicht-

erfüllung  gemäss  Art. 343  Abs.  1 lit.  c  ZPO,  mindestens  aber 

Fr. 5‘000.– gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  b  ZPO,  zu  verpflichten,  den 

Schweizer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1 der Kläge-

rin zu Mitinhaberschaft zu übertragen.

Seite 57

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c) 

Subeventualiter zu 1.a) und 1.b):

Der Schweizer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1 sei der 

Klägerin zu Mitinhaberschaft zu übertragen.

2.  a) 

Die  Beklagte  sei  unter  Androhung  der  Bestrafung  ihrer  verantwortli-

chen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver-

fügung gemäss Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfall sowie unter An-

drohung einer Ordnungsbusse von Fr. 1‘000.– für jeden Tag der Nicht-

erfüllung  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber 

Fr. 5‘000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, zu verpflichten, folgende 

Patente und Patentanmeldungen der Klägerin zu Mitinhaberschaft zu 

übertragen:

i. 

Österreichischer Teil des  Europäischen Patents  EP  2 485 864 

B1;

ii. 

Belgischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

iii. 

Bulgarischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

iv.

v.

vi.

Tschechischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

Deutscher Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

Dänischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

vii. 

Spanischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

viii.  Finnischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

ix. 

Französischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

x. 

Britischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

xi. 

Ungarischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

xii. 

Irischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

xiii. 

Italienischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

xiv.  Niederländischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 

B1;

xv.  Polnischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

xvi.  Rumänischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

xvii. Schwedischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

xviii. Slowakischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

xix.

Türkischer Teil des Europäischen Patents EP 2 485 864 B1;

xx.  Brasilianisches Patent BR112012007764 B1;

Seite 58

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xxi. Chinesisches Patent CN102574244 B;

xxii. 

Indische Patentanmeldung IN00745MN2012 A;

xxiii. Japanisches Patent JP5714017 B2;

xxiv. Japanisches Patent JP5894655 B2;

xxv. Südkoreanisches Patent KR101728481 B1; sowie

xxvi. US

Amerikanisches Patent US 9,108,272 B2.

b)

Eventualiter zu 2.a):
-

Die  Patente  und  Patentanmeldungen  gemäss  Rechtsbegehren

Ziff. 

2.a) i. bis xxvi. seien der Klägerin zu Mitinhaberschaft zu übertragen.

-

c) 

Subeventualiter zu 2.a) und 2.b):

Es sei festzustellen, dass die Klägerin Mitberechtigte an den Patenten 

und Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren

Ziff. 2.a) i. bis xxvi. 

ist.

-

3.  a) 

Die  Beklagte  sei  unter  Androhung  der  Bestrafung  ihrer  verantwortli-

chen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver-

fügung gemäss Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfall sowie unter An-

drohung einer Ordnungsbusse von Fr. 1‘000.– für jeden Tag der Nicht-

erfüllung  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber 

Fr. 5‘000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, zu verpflichten, folgende 

Patente und Patentanmeldungen der Klägerin zu Mitinhaberschaft zu 

übertragen:

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

v. 

Europäische Patentanmeldung EP 2 694 241 A1; 

Brasilianisches Patent BR112013025570 B1; 

Kanadische Patentanmeldung CA2831803 A1;

Chinesisches Patent CN103608145 B;

Indische Patentanmeldung IN08482DN2013 A;

vi. 

Japanisches Patent JP5828953 B2;

vii. 

Südkoreanische Patentanmeldung KR20140052993 A;

viii.  Russisches Patent RU2594921 C2; sowie

ix. 

US

Amerikanisches Patent US 9,469,338 B2.

b) 

Eventualiter zu 3.a):
-

Die  Patente  und  Patentanmeldungen  gemäss  Rechtsbegehren

Ziff. 

3.a) i. bis ix. seien der Klägerin zu Mitinhaberschaft zu übertragen.
-

Seite 59

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c) 

Subeventualiter zu 3.a) und 3.b):

Es sei festzustellen, dass die Klägerin Mitberechtigte an den Patenten 

und Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren

Ziff. 3.a) i. bis ix. ist.

4. 

Das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  sei  anzuweisen,  die  Mitinhaber-

-

schaft der Klägerin am Schweizer Teil des Europäischen Patents EP 2 

485 864 B1 in seinem Patentregister einzutragen.

5.  a) 

Die Klägerin sei zu ermächtigen, gegenüber dem europäischen Patent-

amt und den jeweiligen nationalen Patentämtern alle nötigen Erklärun-

gen und Handlungen vorzunehmen, um die Mitinhaberschaft der Klä-

gerin an den Patenten und Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegeh-

ren

Ziff. 2.a) i. bis xxvi. und 3.a) i. bis ix.in den jeweiligen Patentregis-

tern eintragen zu lassen.

-

b) 

Eventualiter zu 5.a):

Die  Beklagte  sei  unter  Androhung  der  Bestrafung  ihrer  verantwortli-

chen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver-

fügung gemäss Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfall sowie unter An-

drohung einer Ordnungsbusse von Fr. 1‘000.– für jeden Tag der Nicht-

erfüllung  gemäss  Art.  343  Abs.  1  lit.  c  ZPO,  mindestens  aber  Fr. 

5‘000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, zu verpflichten, gegenüber 

dem europäischen Patentamt und den jeweiligen nationalen Patentäm-

tern alle nötigen  Erklärungen und Handlungen vorzunehmen, um die 

Mitinhaberschaft der Klägerin an den Patenten und Patentanmeldun-

gen gemäss Rechtsbegehren

Ziff. 2.a) i. bis xxvi. und 3.a) i. bis ix. in 

den jeweiligen Patentregistern eintragen zu lassen.

-

6. 

Alles unter Kosten

und Entschädigungsfolgen (inkl. Auslagen für die 

beigezogenen Patentanwälte) zulasten der Beklagten.

-

Rechtsbegehren der Widerklageantwort:

1. 

2. 

Die Widerklage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutre-

ten ist.

Alles unter Kosten

und Entschädigungsfolgen (inkl. Auslagen für die 

beigezogenen Patentanwälte) zulasten der Beklagten.»

-

Seite 60

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15.
Am  6.  September  2018  erfolgte  die  Stellungnahme  der  Beklagten  dazu, 
wobei die Beklagte das Rechtsbegehren Ziff. 7.5 der Widerklage wie folgt 
änderte (Änderungen hervorgehoben):

«7.5. Eventualiter zum Rechtsbegehren 7.4. im Widerklageverfahren sei der Klä-

gerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichter-

füllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 

343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit 

Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine Software in der Schweiz oder von 

der Schweiz aus zum Verkauf oder zur Lizenz anzubieten, auf den Markt zu brin-

gen,  anderweitig  erhältlich  zu  machen,  zu  warten  oder  bei  solchen  Handlungen 

mitzuwirken, wobei diese Software:

a)

zur  Steuerung  des  Schneidens  von  zweidimensionalen  Formen  aus  einem 

Werkstück Steuerregeln und Variablen zur Verfügung stellt;

b)  wobei das Schneiden durch die gesteuerte Bewegung eines Schneidkopfes 

der  Laserstrahl- und/oder  Wasserstrahl- und/oder  anderen  Strahl-Schneid-

maschine  relativ  zum  Werkstück  unter  Berücksichtigung  der  Steuerregeln 

und Variablen gemäss a) Teile hervorbringt;

c)  weitere Steuerregeln für die Anordnung der zweidimensionalen Formen zur 

Verfügung stellt, wobei durch das Zueinanderausrichten von Konturabschnit-

ten dieser zweidimensionalen Formen eine Gruppe („cluster“) gebildet wird, 

in einer Art und Weise, dass Formen so nahe aneinander positioniert werden, 

dass nur die Stärke eines von dem Laser- oder Wasserstrahl oder sonstigem 

Strahl auszuführenden Schnitts zwischen benachbarten Teilen liegt, und ein 

Schneidplan für die ganze Gruppe unter Berücksichtigung der Anordnung der 

Formen in der Gruppe erstellt wird, und zwischen den Formen, die so nahe 

aneinander positioniert wurden, dass nur eine Schnittstärke zwischen ihnen 

liegt, beim Schneiden bloss ein einziger gemeinsamer Schnitt zwischen die-

sen benachbarten Teilen durchgeführt wird, und

d)  weitere Steuerregeln für das Erstellen eines Wendebereichs für den Schneid-

strahl zur Verfügung stellt, indem eine Linie oder Kontur länger als nötig ge-

schnitten wird und der dadurch entstehende Spalt als Wendebereich für ei-

nen weiteren Schnitt genutzt wird, mit welchem weiteren Schnitt zumin-

dest im Wendebereich eine Form geschnitten wird, in welchem Wende-

bereich der Schneidkopf seine Bewegungsrichtung ändert und dabei dem 

Schneidstrahl erlaubt, durch die gesamte Materialstärke einer Bewegung des 

Schneidkopfs zu folgen, so dass das Material in diesem Wendebereich kom-

plett durchtrennt wird, so dass unter anderem

Seite 61

i. 

die nachfolgenden zwei Formen (mit den Bezeichnungen S1 und S2 in 

O2017_002

der  nachstehenden  Abbildung),  die  durch  die  orangefarbenen  Linien 

definiert  werden,  in  einer  Art  und  Weise  mittels  der  vorstehend  be-

schriebenen Software basierend auf ihren Konturen angeordnet (free 

form shape nesting) und schliesslich mit einem Schneidstrahl aus ei-

nem Metallblech geschnitten werden, dass der Abstand der beiden aus 

dem Metallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 

und C2 bloss die Stärke eines Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls 

oder  sonstigen  Strahls  beträgt,  der  die  beiden  benachbarten  Teile 

schneidet,  und  das  Ausschneiden  der  beiden  Teile  aus  dem  Metall-

blech  bloss  mittels  eines  einzigen  Schnitts  des  Schneidstrahls,  bei-

spielsweise  in  Pfeilrichtung,  zwischen  den  Positionen  C11  und  C22 

durchgeführt  wird,  und  beim  Schneiden  der  Aussenkontur  der 

dargestellten Gruppe in Pfeilrichtung von der Position C3 nach C2 

nach C1 entgegen dem Uhrzeigersinn und weiter von C1 nach C3 

entgegen dem Uhrzeigersinn in den bereits erfolgten Schnitt zwi-

schen den Positionen C11 und C1 und zwischen den Positionen 

C2  und  C22  hineingeschnitten  wird,  und  in  den  Bereichen  zwi-

schen den Positionen C11 und C1 und zwischen den Positionen 

C2  und  C22 eine  Umkehr  der  Bewegungsrichtung  des  Laser- oder 

Wasserstrahls oder sonstigen Strahls erfolgt und das Material in diesen 

Bereichen vollständig durchtrennt wird:

und/oder

ii. 

die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden  Abbildung),die  durch  die  orangefarbenen  Linien  defi-

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen  Software  basierend  auf  ihren  Konturen  angeordnet  (free  form 

shape  nesting)  und  schliesslich  mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem 

Seite 62

O2017_002

Metallblech geschnitten  werden, dass der Abstand  der aus dem Me-

tallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 und C5, 

C5 und C2, C3 und C5 sowie C5 und C4 jeweils bloss die Stärke eines 

Schnitts des Laser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls beträgt, 

der die benachbarten Teile schneidet, und für das Ausschneiden der 

jeweils benachbarten Teile aus dem Metallblech jeweils mittels eines 

einzigen  Schnitts  des  Schneidstrahls,  beispielsweise  in  Pfeilrichtung, 

zwischen den Positionen C11 und C5, C5 und C22, C3 und C5 sowie 

C5 und C4 durchgeführt wird, und beim Schneiden der Aussenkontur 

der dargestellten Gruppe in Pfeilrichtung, zu welcher Aussenkontur der 

Teilumriss der Form S1 von C3 nach C1 entgegen dem Uhrzeigersinn, 

der Teilumriss der Form S2 von C1 nach C4 entgegen dem Uhrzeiger-

sinn, der Teilumriss der Form S4 von C4 nach C2 entgegen dem Uhr-

zeigersinn und der Teilumriss der Form S3 von C2 nach C3 entgegen 

dem Uhrzeigersinn beitragen, in den bereits erfolgten Schnitt zwischen 

den Positionen C1 und C11 und zwischen den Positionen C2 und 

C22 hineingeschnitten wird, und in den Bereichen zwischen den 

Positionen C1 und C11 und zwischen den Positionen C2 und C22

eine Umkehr der Bewegungsrichtung des Laser- oder Wasserstrahls 

oder  sonstigen  Strahls  erfolgt  und  das  Material  in  diesen  Bereichen 

vollständig durchtrennt wird:

und/oder

iii. 

die nachfolgenden vier Formen (mit den Bezeichnungen S1-S4 in der 

nachstehenden  Abbildung),die  durch  die  orangefarbenen  Linien  defi-

Seite 63

O2017_002

niert werden, in einer Art und Weise mittels der vorstehend beschrie-

benen  Software  basierend  auf  ihren  Konturen  angeordnet  (free  form 

shape  nesting)  und  schliesslich  mit  einem  Schneidstrahl  aus  einem 

Metallblech geschnitten  werden, dass der Abstand  der aus dem Me-

tallblech ausgeschnittenen Teile zwischen den Positionen C1 und C3, 

C4 und C2, C2 und C5 jeweils bloss die Stärke eines Schnitts des La-

ser- oder  Wasserstrahls  oder  sonstigen  Strahls  beträgt,  der  die  be-

nachbarten Teile schneidet, und für das Ausschneiden der jeweils be-

nachbarten  Teile  aus  dem  Metallblech  jeweils  mittels  eines  einzigen 

Schnitts des Schneidstrahls, beispielsweise in Pfeilrichtung, zwischen 

den Positionen C11 und C33, C4 und C2, C2 und C5 durchgeführt wird, 

und  beim  Schneiden  der  Aussenkontur  der  dargestellten  Gruppe  in 

Pfeilrichtung, von der Position C6 über C4 nach C1 und weiter nach C5 

und  C3  zurück  nach  C6  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  in  den  bereits 

erfolgten Schnitt zwischen den Positionen C1 und C11 und zwischen 

den Positionen C3 und C33 hineingeschnitten wird, in diesen Be-

reichen zwischen den Positionen C11 und C1 und zwischen den 

Positionen C3 und C33 eine Umkehr der Bewegungsrichtung des La-

ser- oder Wasserstrahls oder sonstigen Strahls erfolgt und das Material 

in diesen Bereichen vollständig durchtrennt wird:

[Die übrigen Rechtsbegehren unverändert.]»

16.
Am 27. September 2018 erfolgte eine Stellungnahme der Klägerin zur Stel-
lungnahme  der  Beklagten  vom  6.  September  2018,  womit  sie  geltend 
machte,  die  Klageänderung  der  Beklagten  (Widerklage-Rechtsbegehren 
Ziff. 7.5) sei unzulässig. 

17.
Am 15. Oktober 2018 erfolgte eine weitere Eingabe der Beklagten.

Seite 64

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18.
Am 7. Januar 2019 wurde der Beklagten Frist angesetzt, um ihre Eventu-
alrechtsbegehren in der Duplik/Widerklagereplik, Ziff. 6.3. auszuformulie-
ren.  Die  entsprechende  Eingabe  der  Beklagten  erfolgte  am  22. Januar 
2019. 

19.
Am  22.  Oktober  2019  erstattete  der  Referent  ein  Fachrichtervotum.  Die 
Stellungnahmen der Parteien dazu erfolgten mit Eingaben vom 14. Novem-
ber 2019 bzw. 10. Dezember 2019. 

20.
Der von der Beklagten mit ihrer Stellungnahme zum Fachrichtervotum ge-
stellte Antrag,  es  sei  das  Fachrichtervotum  bis  am  13.  Januar  2020  im 
Sinne einer Eventualprüfung zu ergänzen, wurde am 12. Dezember 2019 
abgewiesen.

21.
Die Hauptverhandlung fand am 5. Februar 2020 statt.

22.
Am  13.  März  2020  reichte  die  Beklagte  die  deutsche  Übersetzung  des 
schwedischen Entscheids vom 22. Februar 2018 nach.

Zuständigkeit

23.
Die  Klägerin,  eine  schweizerische  Aktiengesellschaft,  hat  Sitz  in  der 
Schweiz, die Beklagte, ein Unternehmen nach schwedischem Recht, hat 
Sitz in Schweden. Es liegt somit ein internationaler Sachverhalt im Sinne 
von Art. 1 Abs. 1 IPRG vor.

24.
Nach Art. 1 Abs. 2 IPRG sind völkerrechtliche Verträge vorbehalten. Zu die-
sen zählen im vorliegenden Fall einschlägig das europäische Patentüber-
einkommen (EPÜ; SR 0.232.142.2) mit dem nach Art. 164 EPÜ Bestandteil 
davon bildenden Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die An-
erkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines eu-
ropäischen Patents (Anerkennungsprotokoll; SR 0.232.142.22) sowie das 
Lugano-Übereinkommen  (LugÜ;  SR 0.275.12).  Dabei  gehen,  soweit  das 
EPÜ und das Anerkennungsprotokoll anwendbar sind, diese nach Art. 11 
Anerkennungsprotokoll dem LugÜ vor. 

Seite 65

O2017_002

25.
Die Beklagte hatte mit ihrer Klageantwort die Einrede der örtlichen Unzu-
ständigkeit des Bundespatentgerichts erhoben. In ihrer Stellungnahme ver-
wies die Klägerin zur Begründung der Zuständigkeit des Bundespatentge-
richts  auf  das  zwischen  den  Parteien  geschlossene  Service Agreement 
vom  1.  Oktober  2012,  das  in  Ziff.  18.3  eine  Gerichtsstandsvereinbarung 
enthält.

26.
In der Folge wurde mit Beschluss vom 14. Dezember 2017 die Zuständig-
keit  des  Bundespatentgerichts  gestützt  auf  die  Gerichtsstandsvereinba-
rung in Ziff. 18.3 des Service Agreement vom 1. Oktober 2012 bejaht. Die-
ser Entscheid ist rechtskräftig. 

Demnach ist die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Beurtei-
lung der Abtretung/Feststellung Berechtigung (Rechtsbegehren Ziff. 2, 3, 
4, 5) gestützt auf Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 23 LugÜ, der Feststellung 
der  Nichtigkeit  des  Schweizer  Teils  des  Klagepatents,  (Rechtsbegehren 
Ziff. 1) gestützt auf Art. 22 Abs. 4 LugÜ und für die Verletzungswiderklage 
gestützt auf Art. 23 LugÜ bzw Art. 2 LugÜ gegeben. 

Gleichzeitig wurde auf die Rechtsbegehren der Klage Ziff. 1 (Feststellung 
Nichtverletzung  von  EP  2  485  864  B1)  und  Ziff. 1a  (Vorbehalt  Modifizie-
rung) nicht eingetreten.

Anwendbares Recht

27.
Das anwendbare Recht bestimmt sich nach Art. 110 IPRG, wobei völker-
rechtliche Verträge, namentlich das EPÜ, vorbehalten sind (Art. 1 Abs. 2 
IPRG). 

Gemäss  Art.  110  Abs.  1  IPRG  unterstehen  Immaterialgüterrechte  dem 
Recht des Staates, für den Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird 
(lex  loci  protectionis).  Hinsichtlich  der  Feststellung  der  Nichtigkeit  des 
schweizerischen  Teils  des  europäischen  Patents  EP  2  485  864  B1 
(Rechtsbegehren  Ziff.  1.a)  ist  demnach  schweizerisches  Recht  anwend-
bar.

Hinsichtlich der Abtretung nationaler Teile des europäischen Patents EP 2 
485 864 B1 bzw. der Frage, wem das Recht auf das europäische Patent 

Seite 66

O2017_002

EP 2 485 864 B1 zusteht, ist das EPÜ, namentlich Art. 60 EPÜ anwend-
bar.1 Das betrifft die Rechtsbegehren Ziff. 1.b), 1.c), 2.a) i-xix.

Dasselbe  gilt  für  die  europäische  Patentanmeldung  EP  2  694  241  A1 
(Rechtsbegehren Ziff. 3.a) i).2

Nach  Art.  60(1)  EPÜ  steht  das  Recht  auf  ein  europäisches  Patent  dem 
Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu. Ist der Erfinder ein Arbeitneh-
mer – was vorliegend bei Beat Beutler, dem von der Klägerin behaupteten 
Miterfinder, der Fall ist – so bestimmt sich das Recht auf das europäische 
Patent  nach  dem  Recht  des  Staates,  in  dem  der  Arbeitnehmer überwie-
gend beschäftigt ist. Beat Beutler ist Angestellter der in der Schweiz domi-
zilierten Klägerin. Damit ist in dieser Hinsicht schweizerisches Recht an-
wendbar.

Auf der anderen Seite ist der bereits genannte und als solcher unbestrit-
tene (weitere) Erfinder, Magnus Norberg Ohlson Geschäftsführer und An-
gestellter  der  Beklagten,  was  auf  schwedisches Recht  verweisen  würde. 
Gemäss  einem  einschlägigen  internationalen  Kommentar  zum  geistigen 
Eigentum  wird  in  einer solchen gemischten  Situation  das  Recht mit  dem 
engsten Bezug zur Sachlage angewendet.3 Eine Anwendung der Ausnah-
meregel von Art. 15 IPRG (der hier nur zu Interpretationszwecken erwähnt 
wird) würde zum gleichen Ergebnis führen. 

Die Frage des engsten Bezugs kann hier aber für das europäische Patent 
EP 2 485 864 B1 und die europäische Patentanmeldung EP 2 694 241 A1 
offenbleiben,  denn  für  den  Begriff  des  Erfinders/Miterfinders  kommt  für 
beide Erfinder Art. 60 EPÜ vertragsautonom zur Anwendung (siehe unten, 
E. 62).

Für die nicht-europäischen Patente und Patentanmeldungen ist das jeweils 
nationale Recht anwendbar.4

Hinsichtlich  der  Abtretung  der  brasilianischen  Patente  (Rechtsbegehren 
Ziff. 2.a) xx, 3.a) ii) ist brasilianisches Recht anwendbar.

1 BPatGer O2012_001 vom 6. Dezember 2013, E. 25.
2 BPatGer O2012_001, a.a.O.
3 Vgl.  Torremans  Art.  3:401:C07  in  European  Max  Planck  Group  on  Conflict  of 
Laws in Intellectual Property: The Clip Principles and Commentary, Oxford 2013, 
wo es dazu heisst: “lt is held that, in situations of coauthorship, Article 3:201(2) has 
to be applied in a more flexible way, namely by reliance on the law of the country 
with which the entirety of the situation has a close connection.”
4 BPatGer O2012_001, a.a.O.

Seite 67

                                               
O2017_002

Hinsichtlich der Abtretung der kanadischen Patentanmeldung (Rechtsbe-
gehren Ziff. 3.a) iii) ist kanadisches Recht anwendbar.

Hinsichtlich der Abtretung der chinesischen Patente (Rechtsbegehren Ziff. 
2.a) xxi, 3.a) iv) ist chinesisches Recht anwendbar.

Hinsichtlich  der  Abtretung  der  indischen  Patentanmeldungen  (Rechtsbe-
gehren Ziff. 2.a) xxii, 3.a) v) ist indisches Recht anwendbar.

Hinsichtlich der Abtretung der japanischen Patente (Rechtsbegehren Ziff. 
2.a) xxiii-xxiv, 3.a) vi) ist japanisches Recht anwendbar.

Hinsichtlich  der  Abtretung  des  südkoreanischen  Patents/der  südkoreani-
schen Patentanmeldung (Rechtsbegehren Ziff. 2.a) xxv, 3.a) vii) ist südko-
reanisches Recht anwendbar.

Hinsichtlich der Abtretung der US-Patente (Rechtsbegehren Ziff. 2.a) xxvi, 
3.a) ix) ist amerikanisches Recht anwendbar.

Hinsichtlich  der  Abtretung  des  russischen  Patents  (Rechtsbegehren  Ziff. 
3.a) viii) ist russisches Recht anwendbar.

Prozessuales

28.
Im Laufe des Prozesses wurden von den Parteien diverse prozessuale An-
träge gestellt, auf welche in der Folge einzugehen ist.

-

29.
Die  Klägerin  macht  geltend,  das  von  der  Beklagten  gestellte,  sich  über 
mehr als zwei Seiten ziehende Unterlassungsbegehren gemäss Rechtsbe-
gehren
Ziff. 1.a sei einerseits zu unbestimmt, da es sich im Wesentlichen 
auf  die Wiedergabe  des  unabhängigen  Patentanspruchs  1  des  Klagepa-
tents (mit teilweise anderem Satzaufbau) beschränke. Andererseits sei das 
Begehren zu umfassend, da es den Schutzbereich einschränkende Merk-
male  des  Patentanspruchs  1  nicht  enthalte.  Nichts  anderes  gelte  für  die 
Eventualbegehren Ziff. 1.b und 1.c, wo die Beklagte eine Produktbezeich-
nung, nämlich die Software «BySoft 7» (gemäss Rechtsbegehren
Ziff. 1.c 
sogar in seiner derzeit noch unbekannten Version im Urteilszeitpunkt), auf-
führe.  Im  Weiteren  behauptet  die  Klägerin,  die  Beklagte  könne  in  ihren 
Rechtsbegehren aufgrund von Art. 221 ZPO nicht auf die beiden Zusätze 
zu den Rechtsbegehren (Beilagen 77-87 der Beklagten) verweisen, da die 
Rechtsbegehren in der Rechtsschrift enthalten sein müssten.

-

Seite 68

O2017_002

An anderer Stelle behauptet die Klägerin, die Unterlassungsansprüche der 
Beklagten seien verwirkt und die Auskunfts- und Rechnungsbegehren der 
Beklagten seien fehlerhaft bzw. unklar.

Weiter  macht  die  Klägerin  geltend,  die  Änderung  des  Rechtsbegehrens 
Ziff.  7.5  sei  nach  ihrer Ansicht  nach  abgeschlossenem  Schriftenwechsel 
nicht mehr zulässig.

Die Frage der Bestimmtheit bzw. Fehlerhaftigkeit/Unklarheit der ursprüng-
lich gestellten Rechtsbegehren, einer allfälligen Verwirkung und der Zuläs-
sigkeit der im Laufe des Prozesses geänderten Rechtsbegehren der Be-
klagten können offenbleiben, da, wie weiter unten darzulegen ist, die Wi-
derklage wegen mangelnder Rechtsbeständigkeit des Klagepatents abzu-
weisen ist.

30.
Die Beklagte macht geltend, die Klägerin hätte sich in ihrer Widerklagedup-
lik unzulässigerweise zur Frage der Rechtsbeständigkeit und der Inhaber-
schaft  des  Streitpatents  geäussert,  dies  seien  Themen  der  Hauptklage, 
und zu diesen Themen sei die Novenschranke für die Klägerin bereits mit 
der Replik in der Hauptklage gefallen.

Haupt- und Widerklage sind unabhängige Klagen. In beiden Klagen haben 
beide Parteien zweimal uneingeschränkt das Recht, sich zu äussern und 
neuen Sachverhalt in das Verfahren einzubringen. Die von der Beklagten 
als unzulässig behaupteten Aspekte, die die Klägerin im Rahmen der Wi-
derklageduplik vorgetragen hat, sind Aspekte, die sie im Zusammenhang 
mit der Verteidigung gegen die Widerklage vortrug. Die Tatsache, dass es 
sich dabei um Aspekte handelte, die auch in der Hauptklage Gegenstand 
waren, ändert nichts daran, dass die Klägerin im Rahmen der Widerklage 
uneingeschränkt die Möglichkeit hat, im Rahmen der Duplik zur Widerklage 
neuen Sachverhalt vorzutragen, soweit dieser in direktem oder indirektem 
Zusammenhang  mit  ihrer  Verteidigung  gegen  die  Widerklage  steht.  Der 
Vortrag der Klägerin in der Widerklageduplik ist insofern also nicht zu be-
anstanden.

31.
Die Klägerin macht geltend, die von der Beklagten im Rahmen ihrer Stel-
lungnahme  zur  Widerklageduplik  und  klägerischen  Stellungnahme  zur 
Hauptklageduplik eingereichten Beweismittel seien nach Aktenschluss und 
damit verspätet eingereicht worden und aus dem Recht zu weisen.

Seite 69

O2017_002

Die Frage, ob die von der Beklagten im Rahmen der genannten Stellung-
nahme eingereichten Beweismittel zuzulassen sind, kann vorliegend offen-
bleiben,  da  die  Widerklage  wegen  mangelnder  Rechtsbeständigkeit  des 
Patents abzuweisen ist, wie nachfolgend zu zeigen ist.

32.
Im  Rahmen  der  Stellungnahme  auf das  Fachrichtervotum macht  die  Be-
klagte  geltend,  im  Fachrichtervotum  sei  nur  die  Frage  der  Neuheit  des 
Hauptantrags  und  die  Frage  der Ausführbarkeit/Klarheit  der  Hilfsanträge 
behandelt  worden,  nicht  aber  die  Frage  der  erfinderischen Tätigkeit  und 
der Verletzung des Hilfsantrags und die Frage der Neuheit und Verletzung 
der Hilfsanträge.

Dieser Antrag wurde bereits vorläufig abgewiesen. Die Parteien haben kei-
nen Anspruch darauf, dass in einem Fachrichtervotum sämtliche Fragen, 
die sich gegebenenfalls stellen könnten, und die die Einordnung von tech-
nischem  Sachverhalt  durch  die  technischen  Fachrichter  betreffen,  abge-
handelt werden. Gerade in einer Situation wie der vorliegenden, d.h. wenn 
die  Parteien  im  Rahmen  einer  Verletzungsklage  sehr  viele  Nichtigkeits-
gründe  geltend  machen,  und  die  Patentinhaberin  sehr  viele  Hilfsanträge 
stellt (vorliegend 21) muss im Sinne der Prozessökonomie auch das Fach-
richtervotum  auf  die  nach Ansicht  des  Fachrichters  entscheidrelevanten 
Aspekte beschränkt werden können. Wäre das in der vorliegenden Situa-
tion nicht möglich gewesen, hätte das Fachrichtervotum unverhältnismäs-
sig viele Fragen beantworten müssen (für den Hauptantrag sämtliche gel-
tend gemachten Nichtigkeitsgründe und die Frage der Verletzung sowie für 
alle 22 Hilfsanträge ebenfalls jeweils sämtliche geltend gemachten Nichtig-
keitsgründe und die Frage der Verletzung), was die Erstellung des Fach-
richtervotums unzumutbar hinausgezögert hätte und das Fachrichtervotum 
unzumutbar und unverhältnismässig lang hätte werden lassen. 

Der  Fachrichter  muss  in  einer  solchen  Situation  eine Abwägung  treffen 
können, welche Aspekte er überhaupt behandelt, und in diese Abwägung 
fliesst u.a. ein, wie viele Anträge die Parteien gestellt haben, und mit wel-
cher Wahrscheinlichkeit  er  davon  ausgeht,  in  seiner  vorläufigen  Beurtei-
lung, dass der Spruchkörper seiner Beurteilung (hier der mangelnden Aus-
führbarkeit und der mangelnden Neuheit) folgen dürfte. 

Stellt  der  Spruchkörper  im  Nachgang  fest,  dass  dem  Fachrichtervotum 
nicht gefolgt werden soll, und ist dann für die Entscheidfindung eine fach-
technische Einordnung von technischem Sachverhalt erforderlich, die eine 

Seite 70

Ergänzung des Fachrichtervotums notwendig macht, wird dieses gegebe-
nenfalls  entsprechend  ergänzt.  Vorliegend  hat  das  Gesamtgericht  ent-
schieden,  dass eine  Ergänzung  des  Fachrichtervotums  nicht  erforderlich 
ist.

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Sachverhalt

33.
Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz, welche die 
Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb von Maschinen aller Art, insbe-
sondere Maschinen unter Anwendung der Laser-, Wasserstrahl- und Bie-
getechnik bezweckt.

34.
Die  Beklagte  ist  ein  schwedisches  Unternehmen,  das  softwarebasierte 
Dienstleistungen zum Schneiden von Teilen aus Metallblech oder anderen 
Materialien entwickelt und vertreibt. 

35.
Alle  im  Streit  befindlichen  Schutzrechte,  d.h.  das  europäische  Patent 
EP 2 485 864 B1 (nachfolgend Klagepatent) sowie die streitigen Patent-
anmeldungen  respektive  deren  Patentfamilien  PCT/EP2009/063122 
(WO 2011/042058 A1)  vom  8.  Oktober  2009  sowie  PCT/EP2011/055438 
(WO 2012/136262 A1) vom 7. April 2011 betreffen Verfahren zum maschi-
nellen Schneiden mehrerer Teile aus einem Materialstück unter Einsatz ei-
ner Strahl-Schneidtechnologie, wobei das Verfahren einen Satz von Steu-
erregeln  und  Variablen  zum  Schneiden  zweidimensionaler  Formen  oder 
Muster bereitstellt, wobei eine Regel oder eine Kombination mehrerer Re-
geln  für  den  Schneidvorgang  in Abhängigkeit  von  der  zu  schneidenden 
Form  oder  dem  zu  schneidenden  Muster  verwendet  wird,  und  wobei  die 
Form oder das Muster die Teile aus dem Materialstück bilden. Weiter be-
treffen  die  Schutzrechte  Systeme  sowie  Computerprogramme  für die 
Durchführung derartiger Verfahren. 

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des Klagepatents sowie der strei-
tigen Patente und Patentanmeldungen.

36.
Die Klägerin macht zusammengefasst geltend, sie sei mit Magnus Ohls-
son, dem heutigen Geschäftsführer der Beklagten, eine Kooperation ein-
gegangen, um eine Verbesserung der Technologie für Schneidmaschinen 

Seite 71

O2017_002

zu erreichen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit habe die Klägerin Mag-
nus Ohlsson Einblicke sowohl in ihr Geschäft als auch in die von ihr ver-
wendete  Schneidtechnologie  gewährt  und  ihm  substanzielles  Know
how 
offengelegt. Die durch diese Kooperation gewonnene Schneidplanoptimie-
Lösung  (nachfolgend  SO-Lösung),  zu  der  namentlich  der  klägeri-
rungs
sche Arbeitnehmer  Beat  Beutler  wesentlich  beigetragen  habe,  habe  sich 
dann aber die von Magnus Ohlsson gegründete Beklagte angemasst und 
dafür – ohne Wissen der Klägerin – in diversen Ländern Patente angemel-
det, welche ihr zum Teil auch bereits erteilt worden seien. 

-

-

Allen diesen Patenten sei jedoch insbesondere gemein, dass sie Neuheit 
und erfinderische Tätigkeit vermissen liessen. Sie gäben im Wesentlichen 
bloss den Stand der Technik wieder, in welchen die Klägerin Magnus Ohls-
son eingeführt habe. Ebenso wenig seien die Patente für den Fachmann 
ausführbar.  Ferner  seien  im  Anmeldeverfahren  unzulässige  Änderungen 
der Patentansprüche und der Erfindungsbeschreibung vorgenommen wor-
den.  Die  bereits  erteilten  Patente  erwiesen  sich  daher  grundsätzlich  als 
nichtig.

Mit der vorliegenden Klage verfolge die Klägerin massgeblich das Ziel, die 
beklagtischen  Patente und  Patentanmeldungen,  welche  gestützt  auf  die 
Zusammenarbeit zwischen ihr und der Beklagten hervorgegangen seien, 
zu Fall zu bringen. Der Klägerin gehe es mithin in erster Linie darum, nicht 
Gefahr zu laufen, in ihrem Geschäftsbetrieb durch die beklagtischen Pa-
tente  eingeschränkt  zu  werden.  Doch  genau  dies  beabsichtige  die  Be-
klagte mit ihrer Widerklage. Es erscheine als besonders stossend, ja gar 
als rechtsmissbräuchlich, dass die Beklagte die gemeinsame Entwicklung 
Lösung hätte im-
nun – nach dem Scheitern ihrer Software, welche die SO
plementieren sollen – dazu verwende, um gestützt darauf gegen die eins-
tige Kooperationspartnerin vorzugehen. 

-

Doch  selbst  wenn  man  mit  der  Beklagten  davon  ausginge,  die  Patente 
seien rechtsbeständig, so stünden sie auch der Klägerin zu: Die Arbeitneh-
mer der Klägerin, insbesondere Beat Beutler, hätten einen substanziellen 
Lösung beigetragen. Sämtliche Patente und 
Anteil zur gemeinsamen SO
Patentanmeldungen habe die Beklagte daher der Klägerin zu Mitinhaber-
schaft abzutreten, denn mit der Anmeldung im alleinigen Namen der Be-
klagten  habe  diese  sowohl  gegen  das  jeweils  anwendbare  Patentrecht 
verstossen, als auch der zwischen den Parteien bestehenden vertraglichen 
Bindung zuwidergehandelt.

-

Seite 72

O2017_002

37.
Die  Beklagte bringt  demgegenüber  zusammengefasst  vor,  die  Erfindung 
von Magnus Ohlsson, Inhaber und Geschäftsführer der Beklagten, betreffe 
eine grundlegend neue Methode für ein ressourcenschonendes Verfahren 
zur  Optimierung  von  Schneideplänen  für Teile  jeglicher  Form  aus  einem 
Material.  Es  würden  Regeln  zur  Verfügung gestellt für  die  automatisierte 
Positionierung  der  Formen  sowie  zur  anschliessenden  Festlegung  eines 
Schneidpfads für die gebildete Formengruppe, die auszuschneiden sei. 

Die  Entwicklung  des  streitgegenständlichen  Verfahrens  sei  alleine  durch 
Magnus Ohlsson erfolgt. Im Hinblick auf eine mögliche gemeinsame Um-
setzung der Erfindung von Magnus Ohlsson zusammen mit der Klägerin in 
eine Software – welche aber nie zustande gekommen sei – habe die Klä-
gerin mehrere von Magnus Ohlsson erstellte Schneidpläne auf ihren Ma-
schinen getestet. Auf der Grundlage einer daraufhin von einem Mitarbeiter 
der Klägerin, Beat Beutler, erstellten PowerPoint-Präsentation, mit der die 
Resultate der Schneidtests kommentiert worden seien, habe die Klägerin 
einen angeblichen erfinderischen Beitrag ihrerseits konstruiert und mache 
die Mitinhaberschaft an den für die streitgegenständliche Erfindung ange-
meldeten Patentrechten geltend. 

Die Ausführungen des Mitarbeiters der Klägerin in der genannten Power-
Point-Präsentation, welche sich in der Nennung verschiedener Probleme 
erschöpfe, beziehe sich aber nicht auf die Erfindung von Magnus Ohlsson, 
sondern auf Einstellungen der Schneidmaschine. 

38.
Gemäss den übereinstimmenden Ausführungen der Parteien sind in Bezug 
auf deren Geschäftsbeziehung drei Phasen zu unterscheiden. Eine erste 
Phase beinhaltet die Entwicklung eines Schneidverfahrens (oder die Ent-
wicklung  von  Verfahrensmethoden  zur  Schneidplanoptimierung;  von  der 
Klägerin «SO-Lösung» genannt). Eine zweite Phase beinhaltet die Umset-
zung  dieses  Schneidverfahrens  in  eine  Software  («TOSMOS»  oder 
«ByOptimizer» genannt).  Die  dritte  Phase  beinhaltet  die  individuelle  Ein-
richtung  der  Software  der  Beklagten  für  die Kommunikation  mit  den 
Schneidmaschinen der Klägerin, um sie für die Produkte der Kunden der 
Klägerin verfügbar zu machen. 

Gegenstand  des  Klagepatents  und  der  streitigen  Patentanmeldungen  ist 
unstreitig nur die Entwicklung eines Schneidverfahrens (SO-Lösung), also 
die erste Phase. Die Phase der Umsetzung des Schneidverfahrens in eine 

Seite 73

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Software, d.h. die Entwicklung der Software, spielt für die Frage der Inha-
berschaft der streitgegenständlichen Erfindung keine Rolle. Darin sind sich 
die Parteien einig. 

Es gilt daher, die beiden Phasen – einerseits die Entwicklung des Schneid-
verfahrens und andererseits die Entwicklung der Software, d.h. die Umset-
zung dieses Schneidverfahrens in eine Software – auseinanderzuhalten.

Auf diese und weitere Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit näher 
einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist.

39.
Zu  prüfen  ist  nachfolgend  somit  im  Zusammenhang mit  der  Hauptklage
zunächst, ob der Schweizer Teil von EP 2 485 864 B1 rechtsbeständig ist. 

Weiter ist zu prüfen, ob der Arbeitnehmer der Klägerin Beat Beutler einen 
schöpferischen Erfindungsbeitrag im Rahmen der ersten Phase, also der 
Entwicklung des Schneidverfahrens, geleistet hat und die Klägerin daher 
Mitinhaberin  der  streitigen  Schutzrechte  ist.  Ist  dies  zu  verneinen,  ist  zu 
prüfen, ob die Klägerin einen vertraglichen Abtretungsanspruch hat. 

Sofern  gefunden  wird,  dass  der  Schweizer  Teil  von  EP  2  485  864  B1 
rechtsbeständig ist, ist im Zusammenhang mit der Widerklage zu prüfen, 
ob  die  Klägerin  das  Klagepatent,  also  den  Schweizer  Teil  von  EP  2  485 
864 B1, verletzt.

Rechtsbeständigkeit  des  Schweizer  Teils  von  EP  2  485  864  B1 
(Klagepatent)

Titel 

betrifft 

Klagepatent 

40.
Das 
und 
gemäss 
-variablen für Schneidverfahren. Beansprucht werden aber nicht diese Re-
geln oder Variablen an sich, oder ein reines Auslegungsverfahren für einen 
Schneidprozess, sondern vielmehr ein konkretes Verfahren zum maschi-
nellen Schneiden von mehreren Teilen aus einem Materialstück (Anspruch 
1) und ein System zur Durchführung eines solchen Verfahrens (Anspruch 
19).

Steuerregeln 

Als Hintergrund erläutert das Klagepatent Folgendes: Strahlschneidever-
fahren,  beispielsweise  Laserschneiden,  Plasmaschneiden  etc.,  seien  zu 
unterscheiden von mechanischen Schneideverfahren, bei welchen ein me-
chanisches  Schneidmittel,  beispielsweise  ein  Schneidblatt  eingesetzt 
werde (vgl. [0003]).

Seite 74

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Es sei bekannt gewesen, Arbeitsplanoptimierungswerkzeuge einzusetzen 
basierend auf Nesting-Teilepositioniermethoden. Nesting basiere auf ver-
schiedenen  heuristischen  Suchalgorithmen,  die Polygone  in  einem  be-
stimmten Arbeitsbereich rotieren und packen. Für die Produktion sei dabei 
ein Sicherheitsabstand zwischen den Teilen erforderlich, dieser sei abhän-
gig  von  den  Bedingungen  und  liege  normalerweise  im  Bereich  von  5-20 
mm (vgl. [0004]). Es werden weiter Beispiele für Steuerungsregeln ange-
geben, oder vielmehr nicht eigentlich die entsprechenden Regeln, sondern 
vielmehr die durch diese Regeln ermöglichten Schritte im Sinne von mög-
lichen Schnittführungen (vgl. [0005]) und Materialberücksichtigungen (vgl. 
[0006]). Es wird ausgeführt, dass deswegen Ausschuss von Material zwi-
schen den ausgeschnittenen Teilen entstehe (vgl. [0007]). Weiter wird dar-
gelegt, dass die Dicke des Schnittes gleich sei oder korrespondiere mit der 
Dicke  des  Strahls,  der  den Schnitt  im  Material  erzeuge,  und  deswegen 
müsse die Dicke des Strahls berücksichtigt werden, wenn die Teile auf dem 
Material positioniert werden und der Sicherheitsabstand zwischen den Tei-
len festgelegt werde (vgl. [0008]). In diesem Zusammenhang wird insbe-
sondere weiter ausgeführt (vgl. [0011]), dass es bekannt gewesen sei, Ma-
terial-Ausschuss  zu  vermeiden,  indem  für  gerade  Linien  zwischen  zwei 
Punkten ein gemeinsamer Schnitt (common cut) eingesetzt werde. In ei-
nem solchen gemeinsamen Schnitt sei der Abstand zwischen den beiden 
(quasi  aneinandergrenzenden)  Teilen  nur  durch  die  Dicke  des  einen 
Schnittes gegeben und es werde dann keine «tool radius compensation» 
eingesetzt.

41.
Anspruch 1 des Klagepatents lautet in der Verfahrenssprache und gemäss 
Merkmalsgliederung der Beklagten wie folgt (zu den Hervorhebungen vgl. 
weiter unten):

1a

1b

1c

Method for machine cutting several parts out of a piece of mate-
rial using a beam cutting technology, 

said method providing a set of controlling rules and variables for 
cutting two dimensional shapes or patterns, where one rule or a 
combination of several rules are used for the cutting operation 
depending on the shape or pattern to be cut, 

said shape or pattern forming said parts out of said piece of ma-
terial, 

Seite 75

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1d

1e

characterised in, that said set of controlling rules comprises rules 
for the forming of a cluster of parts with free form shapes,

said parts being positioned so close to each other so that only 
the thickness of one cut made by the cutting beam is found be-
tween adjacent parts whenever the shape of said parts allows it.

Der Systemanspruch 19 beinhaltet im Wesentlichen die gleichen Merkmale 
noch in Kombination mit den für die Umsetzung der Schritte erforderlichen 
strukturellen Mitteln.

Massgeblicher Fachmann

42.
Die Klägerin definiert in der Klage den Fachmann für den konkreten Fall 
nicht, sondern macht nur generell abstrakte Ausführungen.

Die Beklagte auf der anderen Seite definiert den Fachmann wie folgt:

Der Fachmann verfügt über Kenntnisse auf dem Gebiet des maschinellen 
Schneidens mittels bekannter Strahlschneidverfahren und ist vertraut mit 
in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Verfahren zum Anordnen von 
Formen,  die  aus  einem  Werkstück  auszuschneiden  sind.  Somit  ist  der 
Fachmann  typischerweise  ein Softwareentwickler  mit  einem  Master-Ab-
schluss  in  Mathematik  oder  angewandter  Physik,  welcher  zusätzlich 
Kenntnisse  in  Strahlschneidverfahren  und  den  damit  zusammenhängen-
den Besonderheiten und Anforderungen hat.

Diese  Definition  des  Fachmanns  scheint  angemessen  und  wird  in  der 
Folge der Beurteilung zu Grunde gelegt.

Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche

43.
Patentansprüche  sind  aus  der  Sicht  des  massgebenden  Fachmanns  im 
Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 
PatG/Art. 69 EPÜ). Das allgemeine Fachwissen ist ebenfalls Auslegungs-
mittel.5 Definiert die Patentschrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom 
üblichen Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen.

5 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – „Fugenband“.

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Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so ver-
standen werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.6 Der An-
spruch  soll  so  gelesen  werden,  dass  die  im  Patent  genannten  Ausfüh-
rungsbeispiele  wortsinngemäss  erfasst  werden;  andererseits  ist  der An-
spruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn 
er weitere Ausführungsformen erfasst.7 Wenn in der Rechtsprechung von 
einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen gesprochen wird,8
so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen 
Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist grund-
sätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, dass 
Ausführungsformen  erfasst  werden,  die  die  erfindungsgemässe  Wirkung 
nicht erzielen.

44.
Vorliegend, insbesondere im Hinblick auf die Abgrenzung vom von der Klä-
gerin vorgebrachten Stand der Technik umstritten und damit auszulegen, 
sind die in der obigen Merkmalsauflistung von Anspruch 1 hervorgehoben 
angegebenen Merkmale, die in der Folge diskutiert werden.

45.
«With free form shapes»: In der Beschreibung findet man dazu in Absatz 
[0052]  die  Definition,  dass  dieser  Begriff  bedeutet,  dass  die  Teile
irgendeine beliebige Form («any form or shape») in den zwei Dimensio-
nen, die aus dem Material ausgeschnitten werden, haben können.

Der Begriff wird weiter noch in den Absätzen [0018] und [0103] gebraucht, 
dort aber hinsichtlich Bedeutung nicht weiter präzisiert.

Teile mit einer derartigen freien Form werden als «free shaped parts» be-
zeichnet und finden Erwähnung in den Absätzen [0014], [0043] und [0045], 
aber auch dort wird die Bedeutung nicht weiter präzisiert.

Diverse Beispiele von derartigen freien Formen sind in den Figuren darge-
stellt. So zum Beispiel in den Figuren 2–5. Vom Begriff erfasst sind damit 
auf jeden Fall auch Formen, deren Kontur lineare Abschnitte aufweist, wel-
che  direkt  aneinandergrenzen  können  (vgl.  beispielsweise  entlang  der 
Schnittlinie  35  oder  36  in  Figur  3).  Es  kann  sich  also  beispielsweise  bei 

6 Brunner,  Der  Schutzbereich  europäisch  erteilter  Patente  aus  schweizerischer 
Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354.
7 BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E. 4.2  – „elektrostatische 
Pulversprühpistole“.
8 BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E. 4.2  – „elektrostatische 
Pulversprühpistole“.

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einer «free form shape» auch um Rechtecke mit abgerundeten Ecken han-
deln, wie Figur 3 des Klagepatents zeigt. 

Das allgemeine Verständnis des Begriffs «free form shapes» ist sehr breit 
und umfasst sämtliche möglichen 2D-Formen, inklusive reguläre Formen, 
und schliesst mithin auch Rechtecke (vgl. ausdrücklich mit abgerundeten 
Kanten in Figur 3), Parallelogramme (vgl. ausdrücklich Figur 9) und Quad-
rate, sowie Kreise und Ovale (vgl. Figur 7 und 9) ein. 

Etwas Anderes  scheint  auch  die  Beklagte  in  Bezug  auf  die  Freiheit  der 
Konturwahl  nicht  behauptet  zu  haben.  Die  Beklagte  behauptet  aber  wie-
derholt, die «free form shapes» bezögen sich nicht auf die Teile, sondern 
vielmehr auf die Art der Anordnung respektive Clusterbildung, zur Abgren-
zung von Rechteck-Schachtelungsverfahren, bei welchen zunächst recht-
eckige  «bounding  boxes»  um  die  zu  erzeugenden  Formen  herumgelegt 
würden und dann diese Objekte angeordnet würden. Nach Ansicht der Be-
klagten  werde  kein  Rechteck-Schachtelungsverfahren  beschrieben  (ge-
mäss Beklagter ein «Rectangular Nesting»), wie dies in [0011] der Patent-
schrift dem Fachmann angegeben werde, sondern eine Freiformschachte-
lung,  oder  von  der  Beklagten  auch  als  «Free  Form  Shape  Nesting»  be-
zeichnet, wie in Absatz [0004] beschrieben.

Eine  solche Auslegung  wird  durch  die  Beschreibung  nicht  gestützt,  son-
dern  steht  im  Gegenteil im Widerspruch  zum Anspruchswortlaut  und  zur 
Beschreibung. Die «free form shapes» werden im Anspruch 1 ausdrücklich 
auf die Teile bezogen. Es ist irreführend, wenn die Beklagte das Merkmal 
1d wiedergibt als «forming a cluster with free form shapes», denn effektiv 
lautet es «forming of a cluster of parts with free form shapes». Der Bezug 
der freien Form auf die Teile ist damit eindeutig im Anspruch vorgegeben. 

Das wird auch beim Blick in die Beschreibung durch die Absätze [0018], 
[0052] und [0103] ausdrücklich bestätigt, denn die freie Form wird in allen 
diesen Textstellen ausdrücklich auf die Teile bezogen. 

Die  von  der  Beklagten  vertretene  aber  nicht  durch  das  Patent  gestützte 
Auslegung möchte das Teilmerkmal wie folgt interpretieren: «forming of a 
cluster of parts with free form shapes». Insbesondere im zweiten Satz von 
Absatz [0052] wird aber im Patent selber definiert, dass die «free form sha-
pes» sich auf die «parts» selber und nicht auf das «forming» beziehen, so 
dass eine derartige Auslegung zu einem inhaltlichen Widerspruch führen 
würde.

Seite 78

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Weiter gefestigt wird das auch durch die Terminologie der «free form parts» 
wie verwendet in den Absätzen [0014], [0043] und [0045]; die freie Form 
bezieht sich auf die Teile und nicht auf die Clusterbildung.

Das Klagepatent beschreibt entgegen den wiederholten Behauptungen der 
Beklagten keineswegs für den Fachmann eindeutig eine Rechteckschach-
telung (gemäss Beklagter ein «Rectangular Nesting») in Absatz [0011] der 
Patentschrift.  In  diesem Absatz  ist  weder  von  «nesting»  die  Rede,  noch 
von «rectangular», sondern ausschliesslich davon, dass bei geraden Kan-
ten ein «common cut» vorgesehen werden kann. 

Auch  ist  es  objektiv  betrachtet  nicht richtig,  dass,  wie  von  der  Beklagten 
behauptet, in Absatz [0004] eine Freiformschachtelung beschrieben wird. 
In Absatz  [0004]  wird  zwar  «nesting»  beschrieben,  aber  nicht  von  aus-
schliesslich freien Formen oder von «free form shapes» im Sinne von un-
regelmässigen Formen, sondern vielmehr von Polygonen, d.h. Vielecken 
(ein Rechteck ist ein reguläres Polygon). Der Absatz liest sich mithin ge-
nauso auf Rechteckschachtelung wie auf Freiformschachtelung. 

Abgesehen davon, dass diese beiden Textstellen in den Absätzen [0004] 
und [0011] bei der Beschreibung des Standes der Technik aufgeführt wer-
den, und damit fraglich ist, wie und in welchem Umfang diese Aussagen 
zur abgrenzenden Auslegung des Wortlauts des Anspruchs überhaupt bei-
gezogen werden können, lassen sie auf jeden Fall keine Differenzierung 
zwischen  einer  angelblichen  «Rechteckschachtelung»  und  einer  «Frei-
formschachtelung» zu. Die Begrifflichkeit im Anspruch «for the forming of 
a cluster of parts with free form shapes» ist breit und auch die hauptsäch-
lich von der Beklagten angezogenen Referenzen (Wikipedia und Bennell) 
führen da nicht weiter, denn der Wikipedia-Eintrag spricht im Zusammen-
hang mit «nesting» weder von «free form shape nesting» wie von der Be-
klagten  behauptet,  noch  von  «free  form  shapes»  generell  in  diesem  Zu-
sammenhang, sondern vielmehr von «odd shapes» oder «irregular parts» 
und  im  Zusammenhang mit  deren Anordnung  von  «profile  nesting»  oder 
«shape  nesting»,  und  keine  dieser  Begrifflichkeiten  lässt  sich  derjenigen 
des Anspruchs unmittelbar und eindeutig zuordnen. Die beiden Artikel von 
Bennell  sind  wissenschaftliche  Publikationen  und  können  schon  deshalb 
nicht ohne weiteres zum Beleg von Fachwissen beigezogen werden. Auch 
darin wird aber weder von «free form shape nesting» wie von der Beklagten 
behauptet gesprochen, noch  von  «free form  shapes» generell  in  diesem 
Zusammenhang, sondern vielmehr von «irregular shapes» und «irregular 
shape packing». 

Seite 79

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Ein  eindeutiger  Anhaltspunkt,  dass  das  allgemeine  fachmännische  Ver-
ständnis des Anspruchswortlauts «for the forming of a cluster of parts with 
free form shapes» von der Rechteckschachtelung abgegrenzt verstanden 
werden muss, kann somit nicht erkannt werden. 

46.
«Cluster of parts»: Eine eigentliche direkte Definition dieses Begriffs kann 
man dem Klagepatent nicht entnehmen.

Besonders interessant im Zusammenhang mit diesem Begriff ist die Einlei-
tung mit der Diskussion des Standes der Technik. In den Absätzen [0004]–
[0011] wird an keiner Stelle von «clustern» gesprochen, sondern nur von 
«nesting».  Es  bleibt  also  auf  Basis  dieser  Erläuterung  des  Standes  der 
Technik  unklar,  was  unter  dem  Begriff  zu  verstehen  ist.  Schaut  man  die 
spezifischen Beispiele und die zugehörigen Figuren an, so fällt Folgendes 
auf:

In Figur 2 (vgl. zugehörige Beschreibung in Absatz [0063]) wird ein Cluster 
beschrieben, der nur zwei Teile umfasst. Ein Teil davon hat eine T-Form, 
ist also eine einfache geometrische Form mit ausschliesslich geraden Be-
grenzungslinien.

In Figur 3 (vgl. zugehörige Beschreibung in Absatz [0064]) wird ein Cluster 
mit vier Teilen beschrieben, wobei es sich bei zwei Teilen (32 und 33) um 
einfache Rechtecke mit gerundeten Kanten handelt.

Im  Zusammenhang  mit  Figur  5  (vgl.  zugehörige  Beschreibung  in Absatz 
[0077]) wird ein Cluster beschrieben, welcher nur drei Teile umfasst. Diese 
sind in einer einzigen Reihe angeordnet und verfügen in ihrer Peripherie 
ausschliesslich  über  gerade  Begrenzungslinien.  Das  einzige,  was  diese 
Formen  in  diesem  Cluster  von  einfachen  Rechtecken  unterscheidet,  ist, 
dass einzelne Kanten abgeschrägt sind.

Da die Beispiele erfasst sein müssen, kann man nur zum Schluss kommen, 
dass  ein  Cluster  aus Teilen  mit  freier  Form  besteht,  beispielsweise  eine 
Gruppe mit zwei Rechtecken mit abgeschrägten oder abgerundeten Kan-
ten, die dann entsprechend der Erfindung so nebeneinander angeordnet 
werden, dass zwei gerade Randkanten aneinandergrenzen und nur um die 
Schnittbreite voneinander beabstandet sind («common cut» dazwischen).

47.
«Whenever  the  shape  of  said  parts  allows  it»:  Was  unter  dieser,  der 
gewünschten Klarheit entbehrenden, Formulierung zu verstehen ist, kann 

Seite 80

O2017_002

dem Klagepatent nicht ausdrücklich entnommen werden (vgl. zum Beispiel 
die Absätze [0018], 0053] und [0103]). 

Das Merkmal muss deshalb so verstanden werden, dass es immer dann 
erfüllt ist, wenn grundsätzlich eine Möglichkeit besteht, zwei Teile mit einem 
«common  cut»  nebeneinander  anzuordnen,  und  diese  Möglichkeit  auch 
dann  realisiert  ist,  wenn  es  sich  dabei  gegebenenfalls  geometrisch  be-
trachtet nur um einen Punkt handelt (vgl. dazu Figur 7, in der zwei Ovale
bzw. Ellipsen an der gemeinsamen Tangente als Schnittlinie aneinander-
gelegt  werden).  Darüber  hinaus  gehende  Anforderungen  bestehen  im 
Lichte der Beschreibung im Klagepatent selber nicht.

48.
Zusammenfassend für die verschiedenen oben ausgelegten Begriffe sind 
die Merkmale 1d und 1e, «cluster of parts with free form shapes, said parts 
being positioned so close to each other so that only the thickness of one 
cut made by the cutting beam is found between adjacent parts whenever 
the shape of said parts allows it» also bereits dann erfüllt, wenn es irgend-
einen Punkt oder eine gemeinsame gerade Konturlinie hat, an welcher die 
beiden Teile nur durch einen «common cut» getrennt sind.

Zulässigkeit von Änderungen

49.
Unter  dem  Titel  der  unzulässigen  Änderung  gemäss  Art.  123  (2)  EPÜ 
macht die Klägerin einerseits geltend, die Ansprüche 11–18 seien im Prü-
fungsverfahren über den ursprünglichen Offenbarungsgehalt hinaus geän-
dert worden. 

Im ursprünglichen Anspruch 12, der die Basis für Anspruch 11 sei, heisse 
es «Method according to claim 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 or 11…», während 
es im korrespondierenden erteilten Anspruch 11 heisse «Method according 
to any one of claim 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or 10».

Dies stellt keine unzulässige Änderung dar, unabhängig von der Frage, in 
welchem Verfahrensstadium sie vorgenommen wurde, denn inhaltlich ver-
ändert sich durch die vorgenommene Umformulierung nichts. Auch die ur-
sprüngliche Formulierung bedeutete nach der üblichen Formulierungspra-
xis im Patentbereich, dass das Verfahren gemäss irgendeinem der vorher-
gehenden Ansprüche ausgestaltet sein kann, was sich unter anderem an 
dem «oder» zwischen den letzten zwei in Bezug genommenen voranste-
henden Ansprüchen zeigt.

Seite 81

O2017_002

50.
Die Klägerin macht weiter geltend, die Beschreibung und wohl damit auch 
Anspruch 1 seien unzulässig geändert worden, weil folgende Umformulie-
rung  vorgenommen  worden  sei  (Merkmalsgliederung  gemäss  Beklagter; 
Änderungen  gegenüber  ursprünglich  eingereichter  Fassung  hervorgeho-
ben):

1a

1b

1c

1d

1e

Method for machine cutting several parts out of a piece of mate-
rial using a beam cutting technology, 

said method providing a set of controlling rules and variables for 
cutting two dimensional shapes or patterns, where one rule or a 
combination of several rules are used for the cutting operation 
depending on the shape or pattern to be cut,

said shape or pattern forming said parts out of said piece of ma-
terial, 

characterised in, that said set of controlling rules comprises rules 
for the forming of a cluster of parts with free form shapes,

said parts being positioned so close to each other so that only 
the thickness of one cut made by the cutting beam is found be-
tween adjacent parts whenever the shape of said parts allows it.

Die Dicke eines Schneidstrahls ist nicht so ohne weiteres definiert. Insbe-
sondere, wenn ein Schneidstrahl, wie sehr häufig, fokussiert ist, ist seine 
Dicke abhängig von der Z-Koordinate und eine Funktion davon. 

Wie in den ursprünglich eingereichten Unterlagen auf Seite 2:20–24 fest-
gehalten, entspricht die Dicke des Strahles zumindest gemäss einer bevor-
zugten Ausführungsform  der  Dicke  des  Schnittes.  Zudem  geht  aus  dem 
Gesamtkontext der Anmeldung hervor, dass es um die für die resultierende 
Breite  des  Schnittes  in  der  Materialschicht  relevante  Dicke  des  Strahls
geht. Es geht im Klagepatent ja darum, möglichst wenig Abfall zu produ-
zieren und überall dort, wo es möglich ist, die Formen mit einem «common 
cut» direkt aneinander angrenzend anzuordnen, sodass ohne dazwischen 
angeordnete Abfallstreifen die einzige Schnittlinie die Randkanten der bei-
den angrenzenden Teile erzeugt.

Seite 82

Entsprechend ist die vorgenommene Änderung im Merkmal 1e keine den 
technischen Gehalt verändernde Umformulierung, sondern nur eine Präzi-
sierung dessen, was bereits vorher das fachmännische Verständnis war. 
Eine unzulässige Änderung liegt deshalb nicht vor.

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Neuheit

51.
Die  Klägerin  macht  unter  anderem  mangelnde  Neuheit  gegenüber  der 
JP H09-285886 (nachfolgend D1) geltend.

52.
Das  Dokument  D1  betrifft  ein  Verfahren  und  eine  Vorrichtung  zum Aus-
schneiden von mehreren Teilen aus einem flachen Material mit einem La-
ser (vgl. Absatz [0001], entspricht Merkmal 1a). In diesem Zusammenhang 
wird  bei  der  Beschreibung  des  Standes  der  Technik  auf  die  Möglichkeit 
hingewiesen, Teile mit einem «common cut» nebeneinander anzuordnen 
(vgl. Absatz [0004], entspricht Merkmal 1e). Um das effektiv umzusetzen, 
müssen zwingend Kontrollregeln und Variablen zum Schneiden von diesen 
zweidimensionalen  Formen  implementiert  sein  (vgl.  Absatz  [0003],  ent-
spricht Merkmal 1c). 

In diesem Zusammenhang wird in D1 unter Bezugnahme auf Figur 8 dar-
gelegt (vgl. die Absätze [0005]-[0008]), wie zwei vorgegebene Teile (vgl. Fi-
gur 8A) mit freier Form (das auf der linken Seite dargestellte Teil entspricht 
im Wesentlichen der Form 51 in Figur 5 des Klagepatents, und das auf der 
rechten Seite dargestellte Teil ist ein noch komplexeres Teil) automatisch 
oder manuell bewegt werden (vgl. Figur 8B) bis zu einer Position (vgl. Figur 
8C),  in  welcher  die  beiden  Formen  so  aneinander  grenzend  angeordnet 
sind, dass dazwischen eine gemeinsame Schnittlinie («common cut») ge-
geben  ist.  Damit gibt  es  Kontrollregeln für  die Ausbildung  eines  Clusters 
mit freien Formen, wobei die Formen so angeordnet werden, dass sie so 
nahe liegen, dass nur die Dicke eines Schnittes des Strahls zwischen be-
nachbarten Teilen liegt (Merkmal 1d und 1e). Analoges ist im Zusammen-
hang mit Figur 6 in den Absätzen [0058]–[0062] beschrieben. 

Da, wie oben dargelegt, der Anspruch nicht auf eine Freiformschachtelung 
eingeschränkt  auszulegen  ist,  erübrigen  sich  auch  die  diesbezüglichen 
Ausführungen der Beklagten.

Damit ist das Dokument D1 neuheitsschädlich im Sinne von Art. 7 PatG/Art. 
54 EPÜ.

Seite 83

O2017_002

53.
Die  Klägerin  macht  sodann  mangelnde  Neuheit  gegenüber  der  wissen-
schaftlichen Publikation von Rao et al. geltend (nachfolgend Rao).

Rao  beschreibt  ein  Verfahren  zum  automatisierten  Anordnen  und  an-
schliessenden Schneiden von Teilen aus Metallblech (vgl. Titel sowie Zu-
sammenfassung, Merkmal 1a und 1c). Dabei wird Strahlschneiden einge-
setzt (vgl. Seite 437, linke Spalte, unten, Merkmal 1a). 

Beim  sogenannten  Nesting  wird  eine  Zahl  von  Regeln für  das Anordnen 
der Teile zum Schneiden vorgegeben, sowie Regeln für die Ausbildung von 
Clustern (vgl. insbesondere Kapitel 4.2.1, Merkmal 1d), dies für verschie-
dene Formen, unter anderem auch für Teile mit beliebiger Form (vgl. ins-
besondere Seite 442, rechte Spalte, in der Mitte). Zwingend damit verbun-
den ist die Anwesenheit von Regeln, die den anschliessenden Schneidpro-
zess in Abhängigkeit der Formen kontrollieren (Merkmal 1b und 1c).

Wichtig ist nun die oben in der rechten Spalte auf Seite 442 von Rao an-
gegebene Regel 3, dass bei langen, geraden Abschnitten zweier Teile eine 
gemeinsame  Schnittlinie  angestrebt  wird,  bei  welcher  für  die Ausbildung 
von  benachbarten Teilen  nur  einmal  geschnitten  werden  muss  (Merkmal 
1e).

Das Argument der Beklagten, in den Figuren 8–10 von Rao würden keine 
gemeinsamen Schnittlinien offenbart, überzeugt nicht, zumal die in diesen 
Figuren  angegebenen Abstände  gerade  der  Breite  des  Schnitts  entspre-
chen und da die Regel 3 ausdrücklich derartige gemeinsame Schnittlinie 
zum  Ziel  setzt,  womit  von  einer  gemeinsamen  Schnittlinie  ausgegangen 
werden muss.

Ebenfalls  nicht  überzeugen  kann  das Argument  der  Beklagten,  dass  die 
Regel 3 nur für gemeinsame lange gerade Kanten beschrieben sei. Dieses 
Argument kann nicht zur Abgrenzung beitragen. Wie oben dargelegt und 
übrigens auch beispielsweise aus den Figuren 3 und 5 des Klagepatents 
ersichtlich, umfasst das Klagepatent auch Anwendungen, bei denen lange 
gerade  Kanten  mit  einem  gemeinsamen  Schnitt  ausgeführt  werden.  Der 
Anspruch  ist keinesfalls auf komplexe  «common  cut» Angrenzungen  be-
schränkt, sondern schliesst gerade aneinandergrenzende Teile (vgl. Fig. 5) 
sowie sogar nur an einem Punkt aneinandergrenzende Teile (vgl. Fig. 7) 
ein.

Seite 84

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Da, wie oben dargelegt, der Anspruch nicht auf eine Freiformschachtelung 
eingeschränkt  auszulegen  ist,  erübrigen  sich  auch  die  diesbezüglichen 
Ausführungen der Beklagten.

Der beanspruchte Gegenstand ist damit auch nicht neu gegenüber Rao im 
Sinne von Art. 7 PatG/Art. 54 EPÜ.

54.
Die  Klägerin  macht  zudem  mangelnde  Neuheit  gegenüber  dem  Artikel 
«Faszination Blech» (nachfolgend Faszination Blech) geltend.

Das Lehrbuch beschreibt auf Seite 26 im Zusammenhang mit dem Schnei-
den von Blech die sogenannte optimale Tafelbelegung, d.h. die Anordnung 
von verschiedenen auszuscheidenden Teilen auf dem als Ausgangsmate-
rial verwendeten Blechabschnitt. Es wird beschrieben, dass es dafür soge-
nannte  Schachtelprogramme  gibt,  die  eine  optimale  Tafelbelegung  ge-
währleisten. Auf Seite 27 wird dann folgendes ausgeführt im Zusammen-
hang mit der unterhalb angegebenen Figur:

«Gemeinsamer Trennschnitt: Ist ein Teil so gestaltet, dass zwei benachbarte Kan-

ten mit einem Schnitt — sei es mit dem Laserstrahl oder mit einem Schneidstempel 

geringer Breite — gleichzeitig bearbeitet werden können, so lässt sich die Ferti-

gungszeit  drastisch  verkürzen.  Die  Einsparung  der  Fertigungszeit  ist  dabei  we-

sentlich wichtiger als die Einsparung von Material.»

Seite 85

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Auf  Seite  38  wird  zudem  im  Zusammenhang  mit  einem  sogenannten 
«freien Schachtelprozessor» für Teile mit beliebiger Form Folgendes aus-
geführt:

«Auch beim Modul Schachteln muss die spätere Bearbeitung schon mitbedacht 

werden.  Bei  der  Belegung  müssen  Tafelränder  und  Stegbreiten  berücksichtigt 

werden. Besonders dann, wenn mit gemeinsamen Trennschnitten gearbeitet wer-

den soll, ist eine Technologieorientierung beim Schachteln unerlässlich. Ein Bei-

spiel: Eine verschachtelte Tafel mit vielen verschiedenen Einzelteilen soll mit so 

wenig Laserschnitten wie möglich bearbeitet werden. Dazu ist es notwendig, dass 

die Werkstücke so aneinander gelegt werden, dass sie mit gemeinsamen Trenn-

schnitten bearbeitet werden können. Die Berechnung, welche Werkstücke mit wel-

chem Abstand aneinander gelegt werden, muss vom Schachtelprozessor geleistet 

werden. Dazu muss der Schachtelprozessor auf technologische Daten zurückgrei-

fen. Er muss zum Beispiel wissen, welcher Strahldurchmesser relevant ist, um den 

Stegabstand danach auszurichten.»

Es wird an dieser Stelle mithin im Zusammenhang mit der von der Beklag-
ten  behaupteten  Freiformschachtelung  ausdrücklich  darauf  hingewiesen, 

Seite 86

O2017_002

dass  eine  solche  mit  gemeinsamen  Schnittlinien  zwischen  zwei  benach-
barten Teilen ausgestaltet werden soll, und dass dann eben die effektiv im 
Prozess anwendbare Dicke des Schneidstrahls zwischen den benachbar-
ten Teilen berücksichtigt werden muss.

55.
Damit beschreibt auch dieses Lehrbuch ein Verfahren zum maschinellen 
Schneiden  mehrerer  Teile  aus  einem  Materialstück  unter  Einsatz  einer 
Strahlen-Schneidtechnologie (Merkmal 1a, vgl. Seite 27 und Seite 38), wo-
bei das Verfahren einen Satz von Steuerregeln und Variablen zum Schnei-
den zweidimensionaler Formen oder Muster bereitstellt, wobei eine Regel 
oder eine Kombination mehrerer Regeln für den Schneidvorgang in Abhän-
gigkeit von der zu schneidenden Form oder den zu schneidenden Muster 
verwendet  wird  (Merkmal  1b,  vgl.  Seite  27  und  Seite  38),  und  wobei  die 
Form oder das Muster die Teile aus dem Materialstück bilden (Merkmal 1c, 
vgl. insbesondere Figur auf Seite 27). 

Das beschriebene Verfahren ist weiter dadurch gekennzeichnet, dass der 
Satz  von  Steuerregeln  Regeln  zum  Bilden  einer  Gruppe  von  Teilen  mit 
freien  Formen  aufweist  (Merkmal  1d,  vgl.  Figur  auf  Seite  27  sowie  Be-
schreibung auf Seite 38), wobei die Teile so nahe aneinander positioniert 
sind,  dass  nur  die  Stärke  eines  von  dem  Schneidstrahl  herzustellenden 
Schnitts zwischen den benachbarten Teilen gefunden wird, wenn die Form 
der Teile es erlaubt (Merkmal 1e, vgl. Beschreibung und Figur auf Seite 27 
sowie Beschreibung auf Seite 38).

Die von der Beklagten zur Verteidigung der Neuheit gegenüber diesem Do-
kument  angeführten Argumente  überzeugen  nicht  (75  RZ  217-229).  Die 
Textstellen  auf  den  Seiten  27  und  38  werden  bei  einer  solchen Analyse 
nicht willkürlich miteinander kombiniert. An beiden Stellen geht es um die 
Ausbildung  einer  gemeinsamen  Schnittlinie  («common  cut»),  d.h.  allein 
schon deswegen sind die beiden Textstellen in einem gemeinsamen Kon-
text einzuordnen und nicht willkürlich miteinander zu kombinieren. Zudem 
sind aber auch allein schon die Erläuterungen auf Seite 27 des Dokuments, 
wo  zwar  nicht  ausdrücklich  auf  eine  Freiformschachtelung  hingewiesen 
wird,  neuheitsschädlich.  Wie  oben  dargelegt,  ist  der Anspruchswortlaut 
nicht auf die Freiformschachtelung eingeschränkt und die Offenbarung auf 
den Seiten 26 und 27 ergibt sämtliche Anspruchsmerkmale. Ob das Ver-
fahren automatisch oder manuell durchgeführt wird, ist dabei nicht erheb-
lich, weil dies ja im Anspruch auch nicht vorgegeben wird. Zudem zeigt die 
Anordnung der Formen in der oben wiedergegebenen Figur von Seite 27 

Seite 87

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des Dokuments eindeutig, dass nicht mit einer Rechteckschachtelung ge-
arbeitet  worden  sein  kann,  da  sich  die  dort  wiedergegebenen  Formen, 
wenn in ein Rechteck eingefügt, gar nicht so anordnen lassen würden.

Der  beanspruchte  Gegenstand  ist  damit  auch  nicht  neu  gegenüber  dem 
Dokument Faszination Blech im Sinne von Art. 7 PatG/Art. 54 EPÜ.

56.
Der beanspruchte Gegenstand ist damit offensichtlich nicht neu, und eine 
Überprüfung der weiteren Angriffe auf die Neuheit und der erfinderischen 
Tätigkeit sowie auch der Ausführbarkeit erübrigt sich. Auch die von der Klä-
gerin aufgeworfene Frage, ob die Rechtsbegehren der Widerklägerin ge-
nügend bestimmt sind, kann damit offenbleiben (siehe auch oben, E. 29).

Hilfsanträge der Beklagten

57.
Sämtliche  der  21  auf  mehr  als  120  Seiten  zusammengestellten  Hilfsan-
träge  der  Beklagten,  die  mit  der  Duplik  gestellt  wurden, beinhalten  das 
Merkmal 1d1 bzw. 2f1. Dieses Merkmal lautet wie folgt:

«by positioning details against each other which make it possible to use all 
tangent segments when clustering»

58.
Dieses  Merkmal  ist  offensichtlich  weder klar  noch  in  ausführbarer Weise 
offenbart.

Zum ersten ist unklar, was unter den in diesem Merkmal genannten «de-
tails» zu verstehen ist. Die Beschreibung gibt dazu keine nützlichen Hin-
weise. In Absatz [0013] wird unter Details offenbar ein Einzelteil verstan-
den, und in Absatz [0005] bei der Erläuterung des Standes der Technik wird 
Bezug genommen auf vorgeschnittene Details, wobei nicht weiter erläutert 
wird, was darunter zu verstehen ist. 

Es bleibt entsprechend unklar, ob unter einem «detail» einzelne Abschnitte 
der  Konturen  zu  verstehen  sind,  wie  dies  von  der  Beklagten  behauptet 
wird, oder auch Punkte von einzelnen Abschnitten, beispielsweise indivi-
duelle Eckpunkte o.ä.

Zum zweiten ist unklar, was unter einem «tangent segment» zu verstehen 
ist.  Der  Begriff  findet  sich  ausschliesslich  in Absatz  [0045]  des  Klagepa-
tents, der Textstelle, auf die sich diese Änderung auch in den ursprünglich 

Seite 88

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eingereichten  Unterlagen  stützt.  «Segments»  werden  nirgends  sonst  er-
wähnt. Auf  «tangents»  wird  im  Klagepatent  in  den Absätzen  [0028]  und 
[0032] Bezug genommen, im Zusammenhang mit Figur 7 in den Absätzen 
[0048], [0083] und [0084], weiter im Zusammenhang mit Figur 9 in den Ab-
sätzen [0117] und [0118], sowie in den Ansprüchen 12 und 30. Da geht es 
überall um die übliche Bedeutung einer Tangente, namentlich im Sinne ei-
ner Geraden, die eine gegebene Kurve in einem bestimmten Punkt berührt. 
Nicht ganz so eindeutig ist zunächst die Bezugnahme in Absatz [0033] auf 
den Radius einer Tangente. Im Zusammenhang mit Absatz [0118] und Fi-
gur 9 wird dann aber klar, dass es sich wohl um den Radius der Kurve am 
Berührungspunkt der Tangente handeln dürfte. 

Grundsätzlich versteht der Fachmann unter einem «segment» einer Gera-
den («segment» im Englischen wird im deutschen als Abschnitt bezeich-
net) einen Abschnitt einer Geraden, die von zwei Punkten begrenzt wird. 
Entsprechend ist ein «tangent segment» nach dem allgemeinen geometri-
schen Verständnis des Fachmanns ein Abschnitt einer Tangente.

«Tangent» heisst im englischen nach allgemeinem sprachlichem Verständ-
nis auch «berührend». Damit könnte nach allgemeinem sprachlichem Ver-
ständnis unter einem «tangent segment» auch ein berührender Abschnitt 
einer Geraden verstanden werden.

Es fehlen Erläuterungen dieses Begriffs «tangent segment» im Klagepa-
tent. 

Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, dass unter «tangent segment» 
im Zusammenhang mit diesem Merkmal zu verstehen sei, dass «Teilstücke 
der Form beim Bilden eines Clusters berücksichtigt werden können, reprä-
sentiert durch die jeweilige Tangente». 

Dafür fehlt im Klagepatent jegliche Basis und die Beklagte zeigt auch nicht 
auf, warum und gestützt auf welche Unterlagen (zum Beispiel Lehrbücher 
oder  Ähnliches)  der  Fachmann  in  diesem  Gebiet  in  diesem  Zusammen-
hang von diesem Verständnis ausgehen soll, das vom üblichen Verständ-
nis abweicht.

In einer solchen Situation muss dem Begriff das übliche Verständnis zuge-
ordnet  werden,  wonach  «tangent  segment»  die  Bedeutung  eines  Ab-
schnitts einer Tangente oder eines berührenden Abschnitts einer Geraden 
hat.

Seite 89

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Dann  ist  aber  unklar,  wie  dieses  Merkmal  zu verstehen  ist,  denn  es  er-
schliesst sich dem Fachmann nicht, wie solche Tangentensegmente oder 
ein  berührender Abschnitt  einer  Geraden  im  konkreten  Zusammenhang 
verstanden  werden  sollen  (Wie  sind  solche Abschnitte  definiert? Welche 
Tangenten/Geraden sind gemeint und welche Punkte definieren die Enden 
der  entsprechenden Abschnitte?),  geschweige  denn,  wie  derartige  Seg-
mente im Zusammenhang mit der Positionierung der Details im Sinne die-
ses Merkmals eingesetzt werden. Es fehlen hierzu jegliche Anweisungen 
im Sinne von Kontrollregeln oder Variablen.

Entsprechend mangelt es nicht nur an Klarheit, sondern auch an Ausführ-
barkeit, denn der Fachmann weiss nicht, wie er überhaupt solche Tangen-
tensegmente,  einmal  ausgehend  von  einigen Teilen,  mit  freier  Form,  die 
positioniert werden sollen, zu definieren hat, und wie er diese dann für die 
Positionierung  von  Details  (welchen?)  einsetzen  soll.  Die  Beschreibung 
gibt dem Fachmann diesbezüglich keine Hinweise.

Die mangelnde Ausführbarkeit wird akzentuiert durch die Formulierung in 
diesem  Merkmal,  dass  alle Segmente  für  die  Clusterbildung  eingesetzt 
werden müssen. Es ist nicht erkennbar, und die Beschreibung liefert dies-
bezüglich  auch  keine  Hinweise,  wie  der  Fachmann  dann  auch  noch  alle 
Segmente, selbst wenn man diese im Sinne der Beklagten auslegt, für die 
Positionierung der Details gegeneinander bei der Clusterbildung einsetzen 
könnte.  Wenn  überhaupt,  wird  wiederum  nur  ein  Ziel  vorgegeben,  ohne 
aber die konkreten technischen Anweisungen, wie dieses Ziel erreicht wer-
den kann.

Wie oben dargelegt, verfügen sämtliche gestellten Hilfsanträge über dieses 
Merkmal.  Sämtliche  Hilfsanträge  sind  demnach wegen  mangelnder  Klar-
heit und wegen mangelnder Ausführbarkeit nicht patentfähig. 

Seite 90

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Verletzung

59.
Die  Beklagte  macht  widerklageweise  die  Verletzung  des  Klagepatents 
durch die Klägerin geltend.

Angesichts der Nichtigkeit des Klagepatents unter mehreren Titeln und im 
Umfang sämtlicher Hilfsanträge erübrigt sich eine Prüfung der Verletzung 
desselben. Damit ist die Widerklage abzuweisen und es erübrigt sich eben-
falls, auf die von der Klägerin monierte Zulässigkeit bzw. Bestimmtheit der 
Widerklagerechtsbegehren einzugehen (siehe oben E. 29). Ferner erübrigt 
es sich, auf die klägerischen Eventualbegehren bezüglich Mitinhaberschaft 
des Klagepatents einzugehen.

Mitinhaberschaft der Klägerin an 1. und 2. Patentfamilie

60.
Die Klägerin beantragt die Übertragung der über den Schweizer Teil hin-
ausgehenden Teile des europäischen Patents zum Klagepatent sowie der 
korrespondierenden  brasilianischen,  chinesischen, 
japani-
schen,  südkoreanischen  und  US-amerikanischen  Schutzrechte  der  glei-
chen Patentfamilie zu Mitinhaberschaft (Rechtsbegehren Ziff. 2. a), nach-
folgend 1. streitige Patentfamilie). 

indischen, 

61.
Weiter beantragt die Klägerin die Mitinhaberschaft an einer weiteren Pat-
entfamilie der Beklagten, der Patentfamilie um die EP 2 694 241 A1, na-
mentlich die europäischen, brasilianischen, kanadischen, chinesischen, in-
dischen,  japanischen,  südkoreanischen,  russischen  und  US-amerikani-
schen Schutzrechte dieser Patentfamilie (Rechtsbegehren Ziff. 3. a), nach-
folgend 2. streitige Patentfamilie).

Patentrechtliche Anspruchsgrundlage

62.
Wie bereits oben unter E. 27 ausgeführt, kommt in Bezug auf europäische 
Patente/Patentanmeldungen das EPÜ zur Anwendung was die Miterfinder-
eigenschaft betrifft. 

Der Begriff des Erfinders im Sinne von Art. 60 EPÜ ist vertragsautonom zu 
bestimmen.9 Erfinder im Sinne des EPÜ ist der Mensch, der Urheber der 

9 Bremi/Stauder, a.a.O., Art. 60 N 5.

Seite 91

                                               
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beanspruchten Erfindung ist, d.h. den Erfindungsgedanken erkannt und in 
schöpferischer  Tätigkeit  zu  einer  Anweisung  zum  technischen  Handeln 
entwickelt hat.10 Dies entspricht schweizerischem Recht (Art. 3 PatG).11

Miterfinder im Sinne von Art. 60(1) EPÜ ist, wer schöpferisch an der Ent-
wicklung der Erfindung beteiligt ist. Ein bloss handwerklicher Beitrag ge-
nügt  nicht,  um  Miterfinder  zu  sein,  aber  es  wird  nicht  verlangt,  dass  der 
Beitrag für sich genommen erfinderisch ist oder gar allein die Vorausset-
zungen der Patentierbarkeit erfüllt. Es genügt, dass der Beitrag zur bean-
spruchten Lösung beigetragen hat, wenn es sich nicht um einen bloss kon-
struktiven  Beitrag  handelt.12 Auch  dies  unterscheidet  sich  nicht  vom 
schweizerischen Recht.13

63.
Die  Beweislastverteilung  bestimmt  sich  im  Prinzip  nach  dem  auf  das 
Rechtsverhältnis  anzuwendenden  materiellen  Recht.14 Das  EPÜ  enthält 
aber keine expliziten Beweislastregeln, weshalb es sich rechtfertigt, im vor-
liegenden Fall die Regeln des schweizerischen Rechts zur Beweislastver-
teilung  anzuwenden,  insoweit  europäische  Patentanmeldungen/Patente 
betroffen sind. 

Gemäss der allgemeinen Regel von Art. 8 ZGB hat derjenige das Vorhan-
densein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ab-
leitet.

Die  Klägerin  hat  somit  substantiiert  zu  behaupten  und  zu  beweisen  (vgl. 
O2012_001  vom  6.  Dezember  2013,  E.  28,  sowie  O2015_009  vom 
21. März 2018, E 5.2),15

1.  welche konkrete technische Lehre welcher Erfinder zu welchem Zeit-
punkt gemacht hat (originäre Entstehung des Rechts auf das Patent); 

2.  sofern wie hier der Erfinder nicht als Kläger auftritt: Wie ein Übergang 
des  Rechts  auf  ein  Patent  dieser  konkreten  technischen  Lehre  vom 
Erfinder/von den Erfindern auf die Klägerin erfolgt ist (derivativer Er-
werb des Rechts auf das Patent);

10 Melullis, in: Benkard (Hrsg.), EPÜ, München 2012, Art. 60 N 9.
11 Bremi  Art.  3  PatG  N  21-24  in  Patentgesetz,  Schweizer/Zech,  Stämpfli  Verlag 
2019.
12 Bremi/Stauder, a.a.O., Art. 60 N 8, Melullis, a.a.O., Art. 60 N 16 f.
13 Bremi a.a.O. Art. 3 PatG N 50-53. 
14 BGer, Urteil 4A_469/2010 vom 1. Dezember 2010, E. 2.1.; BSK IPRG-

Berti/Droese, vor Art. 2 N 23.
15 Bremi a.a.O. Art. 29 PatG N 28.

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3.  worin  die  spezifische  technische  Übereinstimmung  der  unter  1.  ge-
machten Erfindung mit den an die Beklagte übermittelten oder von die-
ser entwendeten Informationen besteht und wann diese Informationen 
mit welchem technischem Inhalt unter welchen Bedingungen wem sei-
tens der Beklagten effektiv zugänglich gemacht, gezeigt, oder von der 
Beklagten entwendet wurden (Kausalität);

4.  dass der am Ende in der Anmeldung/im Patent definierte Gegenstand 
der  selber  gemachten  und  übermittelten  Erfindung  entspricht  (Über-
einstimmung).

Die Klägerin leitet ihren Anspruch auf Übertragung zu Mitinhaberschaft ei-
nerseits aus ihrer Stellung als Miterfinderin ab. Sie trifft daher die Beweis-
last für  die  Behauptung,  dass  ihr  Arbeitnehmer Beat  Beutler  gemeinsam
mit Magnus Ohlsson die im europäischen Patent bzw. in den europäischen 
Patentanmeldungen offenbarten Lehren erfunden hat.

Für den Fall, dass die Klägerin die Miterfinderschaft von Beat Beutler nach-
weisen kann, ist unbestritten, dass dessen Teil des Rechts an der streitge-
genständlichen Erfindung auf die Klägerin übergegangen ist bzw. dass die 
Klägerin ein Recht an der streitgegenständlichen Erfindung hat.

64.
In Bezug auf die nicht-europäischen Patente/Patentanmeldungen kommt 
das  jeweilige  nationale  Recht  zur Anwendung  was  die  Miterfindereigen-
schaft betrifft. 

65.
Wem die Behauptungs- und Beweislast nach den betroffenen nationalen 
Rechtsordnungen  obliegt,  hat  die  Klägerin  nicht  geltend  gemacht.  Es ist 
somit  davon  auszugehen,  dass  die  gleichen  Regeln  wie  im  Schweizer 
Recht gelten (Art. 16 IPRG).

66.
Die  zur  Begründung  der  Mitinhaberschaft  von  der  Klägerin in  der  Klage
vorgetragenen Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen: Magnus 
Ohlsson,  der  bei den  Klageschutzrechten  genannte  Erfinder  seitens  der 
Beklagten, habe im Vorfeld eines Termins vom 22. Juli 2008 die Idee ge-
habt, die auszuscheidenden Teile eng, d.h. mit reduziertem Sicherheitsab-
stand bis zu einem «common cut», zu nesten. Die Reduktion des Abstan-
des auf einen «common cut» sei für den Fachmann aber ohnehin offen-
sichtlich gewesen, mithin eine handwerkliche Massnahme, und sie sei zu-
dem  auch  damals  schon  bereits  in  der  Software  der  Klägerin  umgesetzt 
gewesen  und  deswegen  nicht  neu  gewesen. Aus den  im  Nachgang  des 

Seite 93

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Termins vom 22. Juli 2008 von Magnus Ohlsson erstellten Schneidplänen 
vom 25./26. Juli 2008 sei auf den ersten Blick erkennbar gewesen, dass 
Magnus Ohlsson die Teile nur auf den «common cut» habe schachteln wol-
len. Genau dies und nicht mehr habe Magnus Ohlsson beim Treffen vom 
22. Juli 2008 also gezeigt. Die Klägerin habe daraufhin aber erkannt, dass 
diese Idee von Magnus Ohlsson zwar nicht neu gewesen sei, aber einen 
offenen  Kundenwunsch  befriedigen  könnte,  nämlich  in  Form  eines  Be-
triebssoftwaremoduls,  das  möglichst  auf  «common  cut»  schachtle.  Das 
Ziel  der  Zusammenarbeit  sei  es  dann  gewesen,  dieses  grundsätzliche 
Konzept in durch Software abbildbare Regeln zu überführen, mithin auto-
matisiert verfügbar zu machen. Es sei dann geplant gewesen, das ergebe 
sich aus der PowerPoint Präsentation «Mano Part» vom November 2008, 
die  Magnus  Ohlsson  und  die  Klägerin  gemeinsam  erarbeitet  hätten,  ein 
derartiges Modul mit hoher Intelligenz zu bestücken. Unmittelbar nach der 
ersten Besprechung vom 22. Juli 2008 habe eine intensive Zusammenar-
beit zwischen Magnus Ohlsson und der Klägerin begonnen, weil man die 
intern  als  Magnus-Methode  benannte  Methode  (nämlich  das  engere 
Schachteln) gemeinsam testen und überarbeiten wollte, wobei die Klägerin 
ihren Arbeitnehmer, Beat Beutler, angewiesen habe, zusammen mit Mag-
nus Ohlsson das Projekt zu entwickeln. Es seien anschliessend unter we-
sentlichem Beitrag von Beat Beutler die ursprünglich 7 Verfahrensmetho-
den von Magnus Ohlsson auf 16 Verfahrensmethoden ausgebaut worden. 

Die Klägerin erläutert aber nicht, worin genau dieser Ausbau in technischer 
Hinsicht bestanden haben soll. Sie erläutert auch nicht, welcher Teil davon 
von Beat Beutler wann erfunden worden sein soll, und wie dieser Beitrag 
von Beat Beutler Eingang in diese 16 Verfahrensmethoden gefunden ha-
ben soll. 

Es sei dann am 8. Oktober 2009 die erste Anmeldung der ersten Patentfa-
milie (PCT/EP 2009/063122) angemeldet worden, weder die Offenbarung 
dieser Anmeldung  noch  die  gemeinsam  von  Magnus  Ohlsson  und  Beat 
Beutler entwickelten 16 Methoden enthielten aber einen Algorithmus, nach 
dem eine Software arbeiten könne. Um die Methoden ausführbar zu ma-
chen, sei Magnus Ohlsson auf die Mithilfe der Klägerin, insbesondere Beat 
Beutler, angewiesen gewesen, und nur basierend auf den Resultaten und 
technischen Lösungen aus dieser gemeinsamen Entwicklungsarbeit habe 
Magnus Ohlsson bzw. später die Beklagte den neuen Algorithmus generie-
ren können. Am 7. April 2011 sei die zweite Anmeldung (WO 2012/136262) 
angemeldet worden, diese unterscheide sich kaum von der ersten Anmel-

Seite 94

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dung. Für die effektive Implementierung seien Magnus Ohlsson bzw. spä-
ter der Beklagten erhebliche in das gemeinsame Projekt investierte Mittel 
bereitgestellt worden.

Damit fehlen in der Klage substantiierte Behauptungen, welche technische 
Erfindung respektive welchen Beitrag Beat Beutler wann gemacht haben 
soll, wie dieser Beitrag in die gemeinsame Entwicklung eingebracht wor-
den sein soll, und wo sich dieser technische Beitrag in den eingeklagten 
für  die  erste  Patentfamilie 
Anmeldungen  wiederfindet. Das  gilt 
(WO 2011/042058) und  umso  mehr 
für  die  zweite  Anmeldung 
(WO 2012/136262), da zu dieser Anmeldung Ausführungen, die auf die da-
rin konkret beschriebenen und beanspruchten technischen Gegenstände 
bezogen sind, fehlen, und nur per genereller Analogie auf diese zweite An-
meldung verwiesen wird.

67.
Was den Erfindungsbeitrag von Beat Beutler betrifft, macht die Klägerin in 
der Replik geltend, sie habe im Sommer/Herbst 2008 mit der SO-Power-
Point-Präsentation  wesentlich  zur  Entwicklung  der  SO-Lösung  beigetra-
gen. Magnus Ohlsson habe die Klägerin bzw. Beat Beutler mit E-Mail vom 
28. Juli 2008 aufgefordert, ihm Fragen und Kommentare zum Test seiner 
Schneidpläne zukommen zu lassen. Die Klägerin habe die drei von Mag-
nus  Ohlsson  erstellten  Schneidpläne  getestet  und  kommentiert.  Da  die 
Schneidpläne Mängel gehabt hätten, habe die Klägerin weitere massgebli-
che Beiträge leisten müssen. Beat Beutler habe einen bedeutenden Anteil 
zur SO-Lösung beigetragen, der sich insbesondere in seiner am 22. August 
2008 erstellten PowerPoint-Präsentation befinde. Dieser klägerische Bei-
trag sei in die später zum Patent angemeldete SO-Lösung integriert wor-
den. 

In  dieser  SO-PowerPoint-Präsentation  habe  Beat  Beutler  unter  anderem 
festgehalten, dass beim Zusammenlegen von Kanten kleine Konturen ent-
stehen  könnten,  die  schwierig  zu  schneiden  seien.  Damit  sei  impliziert, 
dass  beim  Nesting  auf  die  Eignung  der  Formen  für  den  common  cut  zu 
achten  sei.  Dieser  Beitrag  finde  sich  in  Teilmerkmal  1e «whenever  the 
shape of said parts allows it» und in allen Ansprüchen des Klagepatents 
wieder sowie auch in der 2. streitigen Patentfamilie.

Im Weiteren habe Beat Beutler in seiner SO-PowerPoint-Präsentation be-
mängelt, dass im Schneidplan von Magnus Ohlsson Kanten derart zusam-
mengelegt würden, dass die Konturen mehrfach durch den Schneidstrahl 
angefahren worden seien, was zu sichtbaren Unregelmässigkeiten geführt 

Seite 95

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habe.  Damit  habe  Beat  Beutler  darauf  hingewiesen,  dass  zwischen  den 
Teilen bloss ein Abstand in der Grösse eines Schnitts des Schneidstrahls 
bestehen dürfe. Dieser Beitrag habe Eingang ins das Merkmal 1e gefun-
den, «one cut made by the cutting beam».

Sodann  sei  Beat  Beutler  zum  Schluss  gelangt,  dass  wesentliche  Fort-
schrittte zu den heutigen Möglichkeiten nur erreicht werden könnten, wenn 
eine  Automatik  das  Nesting  mit  common  cut  verbessere.  Dies  habe 
Eingang  gefunden  in  die Anspruchsmerkmale  1b und  1d,  «said  method 
providing a set of controlling rules and variables for cutting […] depending 
on the shape or pattern to be cut […] said set of rules comprises rules for 
the forming of a cluster of parts with free form shapes».

Beat Beutler habe in seiner SO-PowerPoint-Präsentation darauf hingewie-
sen, dass die Werkzeugkorrektur in den Schneidplänen nicht hinreichend 
berücksichtigt worden sei, was Massabweichungen zur Folge gehabt habe. 
Diese Fehler seien durch den Beitrag von Beat Beutler korrigiert worden 
und dadurch sei die SO-Lösung konkretisiert und im Prinzip technisch taug-
lich gemacht worden.

Weiter habe Beat Beutler in der SO-PowerPoint-Präsentation drei Folien 
mit Schneidplänen angefügt. Diese Folien zeigten eine Schachtelung, wel-
che  keine  Rechteckschachtelung  sei,  sondern  eine  Frei-Form-Schachte-
lung. Ausserdem seien common cuts zwischen den Teilen vorhanden. Sie 
würden also eine Kombination von common cuts mit shape nesting zeigen 
(Merkmale 1d und 1e).

Die  SO-PowerPoint-Präsentation  der  Klägerin  belege  somit  die  wesentli-
chen Beiträge von Beat Beutler zur gemeinsamen SO-Lösung. Beat Beut-
ler  habe  Magnus  Ohlsson  gelehrt,  nach  welchen  Gesichtspunkten  unter 
den gegebenen Umständen die Schneidpläne erstellt werden sollten.

68.
Die  Beklagte bestreitet  sämtliche  geltend  gemachten  erfinderischen  Bei-
träge  der  Klägerin.  Beat  Beutler  habe  mit  seiner  Bemerkung,  «Beim  Zu-
sammenlegen von Kanten können kleine Konturen entstehen, die schwie-
rig zum Schneiden sind. Dies müsste verhindert werden können», lediglich 
ein Problem aufgezeigt; er habe keinen Lösungsvorschlag gemacht. Dies 
könne  daher  keinen  erfinderischen  Beitrag  darstellen,  der  Eingang  ins 
Merkmal 1e gefunden habe. Auch die Bemerkung, «Beim Zusammenlegen 
von Kanten wird die Kontur mehrfach angefahren. Dies führt zu sichtbaren 
Unregelmässigkeiten», stelle keinen erfinderischen Beitrag dar. Es handle 

Seite 96

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sich wiederum nur um eine Feststellung eines Problems ohne Lösungsele-
mente. 

Ferner bestreitet die Beklagte auch einen erfinderischen Beitrag der Klä-
gerin an den Merkmalen 1b und 1d.

Die Werkzeugkorrektur einer Schneidmaschine stelle einen Korrekturwert 
für den Durchmesser des verwendeten Werkzeugs dar. Er sei zwar zu be-
rücksichtigen beim Nesten und Clustern von Formen und Teilen, sei aber 
nicht Teil der Erfindung von Magnus Ohlsson.

69.
Ein  patentrechtlicher  Abtretungsanspruch  setzt  voraus,  dass  der  Abtre-
tungskläger einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfindung geleistet hat. 
Die Anforderungen, welche an diesen Beitrag gestellt werden, unterschei-
den  sich  zwar  im  Detail  in  den  verschiedenen  in  Betracht  zu  ziehenden 
Rechtsordnungen, es geht aber immer darum, dass sich der Beitrag nicht 
in einer unwesentlichen oder rein handwerklichen Massnahme erschöpfen 
darf, sondern einen wesentlichen Beitrag zur Erfindung ausmachen muss. 
Die zentrale Frage ist deshalb, ob die Klägerin nachgewiesen hat, dass sie 
einen wesentlichen Beitrag an die Erfindung geleistet hat, so dass die Vo-
raussetzungen einer Miterfinderschaft erfüllt sind, denn ein solcher Tatbei-
trag wird von allen zu beurteilenden Rechtsordnungen verlangt. Die Kläge-
rin behauptet, dass ihr dieser Nachweis gelungen ist. Sie stützt sich dabei 
namentlich auf die Powerpoint-Präsentation von Beat Beutler vom 22. Au-
gust 2008. 

70.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich der Inhalt der genannten Power-
Point-Präsentation  darauf  beschränkt,  sich  ergebende  Probleme  bei  der 
effektiven  Umsetzung  der  von  Magnus  Ohlsson  vorgeschlagenen 
Schneidpläne in der Praxis, d.h. bei Anwendung auf einen Blechabschnitt, 
anzugeben. 

Ein Beitrag zur einer Erfindung lässt sich aber nicht damit begründen, dass 
Probleme aufgezeigt werden. Vielmehr geht es bei einem Beitrag zu einer 
Erfindung darum, technische Lösungen für technische Probleme bereitzu-
stellen,  oder  zumindest  wesentliche  Hinweise,  wie  derartige  Lösungen 
aussehen. 

Es ist zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass die Erkenntnis von 
Problemen  ebenfalls  einen  erfinderischen  Beitrag  darstellen  kann,  aber 

Seite 97

O2017_002

dies nur dann, wenn dann eben der Beitrag gerade darin besteht, das Prob-
lem an sich überhaupt zu erkennen. Eine solche Situation liegt hier nicht 
vor,  denn  der  Beitrag  von  Beat  Beutler  bei  der  Überprüfung  der 
Schneidpläne von Magnus Ohlsson erschöpfte sich darin, diese bei einer 
entsprechenden  Maschine  zu  implementieren  und  an  einem  Blechstück 
auszuprobieren.  Bei  diesem  Vorgang  gegebenenfalls  vorhandene  Prob-
leme zu erkennen, ist eine rein handwerkliche Massnahme und kann kei-
nesfalls als erfinderischer Beitrag betrachtet werden. Die Angabe verschie-
dener Unzulänglichkeiten bei der Umsetzung der Schneidpläne von Mag-
nus Ohlsson in der Praxis mittels PowerPoint Präsentation kann entspre-
chend nicht als Beitrag zu einer Erfindung betrachtet werden.

71.
Im  Einzelnen  stützt  sich  die  Klägerin  unter  Bezugnahme  auf  die  Power-
Point Präsentation auf folgende spezifischen Aspekte:

Die Klägerin verweist auf Folie 4 der Präsentation, bei welcher ausgeführt 
wird,  dass  beim  Zusammenlegen  von  Kanten kleine  Konturen  entstehen 
könnten,  die  schwierig  zu  schneiden  seien.  Es  wird  weiter  gesagt,  dass 
dies  verhindert  werden sollte.  Die  Klägerin  macht geltend,  dass dies  der 
Beitrag von Beat Beutler zu Merkmal «whenever the shape of said parts 
allows it» sei. 

Dazu ist zu sagen, dass auf der Folie 4 ausdrücklich nur das Problem dar-
gelegt wird, und gesagt wird, es wäre gut, wenn man dafür eine Lösung 
hätte. Eine konkrete Lösung im Sinne einer technischen Lehre wird aber 
nicht bereitgestellt. Es wird auf dieser Folie auch nicht darauf hingewiesen, 
dass  bei  der  Schachtelung  darauf  zu  achten  sei,  dass  gemeinsame 
Schnitte nur dort gelegt werden sollten, wo die Formen dies erlaubten (was 
an sich eine Trivialität ist, aber nicht einmal diese ist auf dieser Folie auch 
nur näherungsweise erkennbar).

Ein Beitrag zum behaupteten Anspruchsmerkmal kann entsprechend aus 
dieser Folie 4 nicht abgeleitet werden.

Die Klägerin verweist auf Folie 5 der Präsentation, bei welcher ausgeführt 
wird, dass beim Zusammenlegen von Kanten die Kontur mehrfach ange-
fahren  werde,  was  zu  sichtbaren  Unregelmässigkeiten  führe.  Auch  hier 
wird  nur  eine  Beobachtung  geschildert  (mehrfaches  Anfahren,  Unregel-
mässigkeiten),  die  sich  bei  der  einfachen  Umsetzung  der  Schneidpläne 
von Magnus Ohlsson von selbst ergeben. Auch hier wird also keine kon-
krete Lösung im Sinne einer technischen Lehre bereitgestellt. 

Seite 98

O2017_002

Dass – wie dies die Klägerin behauptet – deswegen der Abstand zwischen 
den Teilen  in  der  Grösse  des  Schnitts  des  Schneidstrahls  zu  wählen  ist, 
kann dieser Folie keineswegs entnommen werden. Es handelt sich dabei 
aber ebenfalls wiederum um eine Trivialität: Wenn ein «common cut» wie 
im Schneidplan von Magnus Ohlsson vorgeschlagen, gefahren wird, ist es 
offensichtlich,  dass  der  Abstand  zwischen  den  Teilen  der  Dicke  des 
Schneidstrahls entsprechen muss. 

Die auf dieser Folie geschilderten Probleme können entsprechend nicht als 
Beitrag  zum  Merkmal  «one  cut made  by  the  cutting  beam»,  wie  von  der 
Klägerin behauptet, gewertet werden.

Die Klägerin verweist weiter auf Folie 12 und den dort zu findenden Hin-
weis,  dass  wesentliche  Fortschritte  zu  den  damals  bereits  verfügbaren 
Möglichkeiten  nur  erreicht  werden  könnten,  wenn  eine Automatik  das 
Nesting mit «common cut» verbessere. 

Damit wird höchstens ein Desideratum formuliert, nicht aber eine techni-
sche Lösung, und entsprechend kann dieser Hinweis auch nicht, wie von 
der Klägerin behauptet, als wesentlicher Beitrag zu den Anspruchsmerk-
malen «said method providing a set of controlling rules and variables for 
cutting  […]  depending  on  the  shape  or  pattern  to  be  cut  […]  said  set  of 
rules  comprises  rules  for  the  forming  of  a  cluster  of  parts  with  free  form 
shapes» betrachtet werden.

Die  Klägerin  verweist  weiter  auf  Folie  3 in  der PowerPoint  Präsentation. 
Dort wird gesagt, dass beim gemeinsamen Trennschnitt die Werkzeugkor-
rektur  nur  auf  einen  Teil  gelegt  worden  sei,  was  zu  Massabweichungen 
führe.  Es  wird  behauptet,  Magnus  Ohlsson  hätte  die  Werkzeugkorrektur 
nicht für beide auszuschneidenden Formen, die entlang der gemeinsamen 
Schnittlinie  nebeneinanderlägen,  in  den  Schnittplänen  eingebaut.  Dieser 
Fehler sei von Beat Beutler korrigiert worden und dadurch die Lösung von 
Magnus Ohlsson erst technisch tauglich gemacht worden. 

Es  handelt  sich  dabei  aber  um  eine  rein  handwerkliche  Massnahme.  Es 
geht dabei um die oben genannte Trivialität, dass bei einem gemeinsamen 
Schnitt darauf zu achten ist, dass die Teile genau so nahe nebeneinander-
gelegt  werden,  dass  eben  die  Breite  des  effektiven  Schnitts  diesem Ab-
stand entspricht, und dies für die Praxis umzusetzen. Darin kann kein er-
finderischer Beitrag gesehen werden.

Seite 99

O2017_002

Weiter  verweist  die  Klägerin  auf  die  Folien  9-11 mit  eigenen  alten 
Schneidplänen  aus  der  Vergangenheit  der  Klägerin,  und  sie  behauptet, 
dass  die  Bereitstellung  dieser  Schneidpläne  einen  wesentlichen  Beitrag 
zum Merkmal «cluster of parts with free
form shapes, said shapes being 
positioned so close to each other so that only the thickness of one cut made 
by the cutting beam is found between adjacent parts whenever the shape 
of said parts allows it» geleistet habe. 

-

Dazu  ist  zu  sagen,  dass  auf  der  Folie  8,  mit  der  diese  drei  alten 
Schneidpläne eingeleitet werden, ausdrücklich gesagt wird, dass es sich 
bei diesen ebenfalls um gute Resultate handle, und die Resultate sehr ähn-
lich der Methode Magnus seien. Es ist entsprechend nicht erkennbar, in-
wieweit diese alten Schnittpläne etwas darstellen sollen, was über das hin-
ausgeht, was von Magnus Ohlsson bereits im Rahmen der drei bereitge-
stellten Pläne zur Verfügung gestellt wurde. Dazu fehlen auch die entspre-
chend substantiierten Behauptungen der Klägerin.

Zu guter Letzt verweist die Klägerin auf Folie 7 und Folie 8, wo weitere 
Probleme angesprochen werden, wiederum aber ohne dass Hinweise auf 
konkrete technische Lösungen zu diesen Problemen gegeben werden. 

Abgesehen davon, dass hier die substantiierten Behauptungen der Kläge-
rin, wie sich entsprechende Beiträge in den Klageschutzrechten reflektie-
ren, fehlen, ist auch nicht erkennbar, warum die auf diesen Folien geschil-
derten Probleme einen Beitrag zur Erfindung geliefert haben sollen.

Abschliessend sei bemerkt, dass bei allen Problemen, die in dieser Power-
Point-Präsentation  geschildert  werden,  auf  der  ersten  Folie  mit  den  we-
sentlichen Rückmeldungen aus der Produktion festgehalten wird, dass die 
Produktion sicher war, die hergestellten Teile verwendet werden konnten, 
und  dass  die  Schneidzeiten  kürzer  waren  dank  der  zusammengelegten 
Schnitte. Auch auf der letzten Folie wird ausdrücklich gesagt, dass die Rei-
henfolge  der  Bearbeitung  nach  System  Magnus  gut  und  sicher  sei.  Im 
Grundsatz wird also in der Präsentation festgehalten, dass die Vorschläge 
von Magnus Ohlsson in der Praxis, abgesehen von kleinen handwerklichen 
Anpassungen, die noch vorgenommen werden mussten, umgesetzt wer-
den konnten,  und  dass es  da  und  dort gewisse Probleme gab,  die  dann 
noch zu lösen wären. Diese Lösungen sind aber dann nicht von Beat Beut-
ler gekommen, zumindest finden sie sich nicht in dieser Präsentation und 
auch nicht in den eingeklagten Anmeldungen.

Seite 100

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Diese Sichtweise teilte damals übrigens auch der Mitarbeiter der Klägerin, 
Johan Elster, der in seiner E-Mail als Rückmeldung auf diese Präsentation 
gegenüber Magnus Ohlsson festhielt (Maschinenübersetzung): «Jetzt für 
deine Erfindung. Bystronic in der Schweiz hat alle drei Schneidepläne in 
der Produktion mit guten Ergebnissen geführt. Einige Nachteile sind auf-
getaucht, aber insgesamt sind sie zufrieden».

Der  klägerische Angestellte  Beat  Beutler  hat  damit  keinen  wesentlichen 
Beitrag zur SO-Lösung beigetragen. Das Bewerten einer im Entstehen be-
findlichen Erfindung ist noch kein schöpferischer Beitrag an die Entwick-
lung der Erfindung selbst. 

Es  mangelt  mithin  daran,  dass  von  der  Klägerin  nicht  gezeigt  werden 
konnte, dass obiges Kriterium 1 erfüllt ist, d.h. es wurde nicht gezeigt, dass 
der Angestellte der Klägerin Beat Beutler eine konkrete technische Lehre 
bereitgestellt hat, die einen wesentlichen Beitrag zur in den Klageschutz-
rechten  beanspruchten  und  beschriebenen  Erfindung  geleistet  hat.  Die 
PowerPoint Präsentation erschöpft sich in der Angabe von gewissen gerin-
geren handwerklichen Massnahmen, die an den von Magnus Ohlsson vor-
geschlagenen Schnittplänen noch vorgenommen werden mussten, damit 
sie  sich  konkret  in  die  Praxis  umsetzen  liessen,  und  in  der Angabe  von 
gewissen  Problemen,  die  sich  dann  noch  ergeben  haben,  ohne  aber für 
diese Probleme auch nur ansatzweise technische Lösungen bereitzustel-
len.

Aufgrund der obigen Erwägungen ist ein erfinderischer Beitrag der Klägerin 
nicht nachgewiesen, das gilt aus den oben dargelegten Gründen für alle 
Rechtsordnungen.  Zu  den  Schutzrechten  in  den  anderen  Rechtsordnun-
gen fehlen zudem ohnehin, angesichts der offensichtlich nicht überall glei-
chen Anspruchsfassungen,  genügend  substantiierte  Behauptungen,  wa-
rum auch in Bezug auf diese ein Abtretungsanspruch bestehen soll.

72.
Was  die  Stützung  der Argumentation  der  Klägerin  auf  die Absichtserklä-
rung der Parteien vom 28. Mai 2009 angeht, kommt hinzu, dass in dieser
Folgendes festgehalten wurde (Hervorhebungen hinzugefügt):

Seite 101

O2017_002

„Professor Mihai Nicolescu und Magnus Norberg Ohlsson von der KTH 
[Anm. des Übersetzers: KTH = Königlich-Technische Hochschule in Stock-
holm]  haben  eine  komplett  neue  Schneidetechnik  durch  Forschung 
hervorgebracht, welche über 10 %‚ normalerweise ungefähr 20 % und in 
einzelnen Fällen bis zu 50 % der Einzelkosten (Einzelkosten = Material + 
Produktionskosten) einspart. Bystronic hat in Zusammenarbeit mit den For-
schern  manuelle  handwerksmäßige  Studien  über  diese  Technik  direkt  in 
Bystronics  Produktion  durchgeführt,  welche  über  den  Erwartungen  lie-
gende gute Ergebnisse brachten. Deswegen erachtet Bystronic Scandina-
via AB diese Technik als strategisch sehr wichtig für nachhaltige und ge-
schäftsmäßige Entwicklungen der Zukunft. Falls diese Technik in eine ska-
lierbare Software eingearbeitet werden kann, ist Bystronic sehr daran inte-
ressiert, ein Kunde/Vermarkter dieses Produktes zu werden.“

Im von der Klägerin unterzeichneten Letter of Intent vom 11. August 2009 
ist zudem festgehalten (Hervorhebungen hinzugefügt):

„TOMOLOGIC  has  patented  a  totally  new  cutting  technology.  BY-
STRONIC  has  done  detailed  research  on  the  new  technology  and  it  is 
proven that the new technology gives approximately 20 percent less waste 
material (material and production resource) than the best nesting technol-
ogy used today.

[…]

BYSTRONIC has even done a detailed, global market research involving 
different  types  of  customers.  All  customers  are  very  positive  to  this  new 
technology. The high rate of material waste has been a major challenge to 
our industry over the last 20 years but no general solution has been found 
so  far.  The  new  technology  developed  by  TOMOLOGIC has  a  good 
chance to be one.”

Die Klägerin bestätigt, dass die Bystronic Scandinavia AB die Absichtser-
klärung vom 28. Mai 2009 ausgestellt und dass sie, die Klägerin, den Letter 
of Intent vom 11. August 2009 unterzeichnet hat, macht aber geltend, im-
merhin werde der Beitrag der Klägerin zur SO-Lösung erwähnt. Aus den 
Absichtserklärungen  lasse  sich  nicht  entnehmen,  dass  Magnus  Ohlsson 
die SO-Lösung alleine entwickelt hätte, geschweige denn, dass die Rechte 
an der SO-Lösung an Magnus Ohlsson übertragen werden sollten.

Ob Magnus Ohlsson die SO-Lösung alleine entwickelt hat, ist vorliegend 
nicht relevant. Relevant ist nur, ob die Klägerin Rechtsnachfolgerin eines 

Seite 102

O2017_002

Miterfinders ist. Ist dies zu verneinen, dann braucht es auch keine Rechte-
übertragung. Ein Erfindungsbeitrag seitens der Klägerin (oder besser sei-
tens des Angestellten Beat Beutler) wird in den Absichtserklärungen aber 
gerade nicht erwähnt, im Gegenteil, es wird nur festgehalten, dass Bystro-
nic Studien über diese Technik durchgeführt habe. Die Klägerin bestätigt 
zudem,  dass  mit  der  erwähnten  «komplett  neuen  Schneidetechnik» die 
SO-Lösung gemeint ist, die die Beklagte patentiert hat und die Gegenstand 
der  streitgegenständlichen  Patente/Patentanmeldungen  ist.  Mit  den  Ab-
sichtserklärungen bringt die Klägerin somit nicht zum Ausdruck, dass sie 
einen Erfindungsbeitrag geleistet hat, sondern vielmehr, dass sie gerade 
keinen Erfindungsbeitrag geleistet hat.

Ferner hat die Klägerin in ihrer Pressemitteilung vom November 2014 über
den Software Service «ByOptimizer» informiert und dass dieser auf einer 
von der Beklagten neu entwickelten und patentrechtlich geschützten Clus-
ter-Technologie beruhe.

Dazu sagt die Klägerin nur, dass sich die Pressemitteilung nicht auf das 
Klagepatent  beziehe,  dessen  zugrundeliegende  Erfindung  von  den  Par-
teien gemeinsam entwickelt worden sei, liess aber offen, auf welches Pa-
tent denn sonst.

Nachdem die Klägerin selber wiederholt geltend machte, dass die Umset-
zung  der  SO-Lösung  mittels  Software  Service  «ByOptimizer»  erfolgen 
sollte, ist offensichtlich, dass sich die Pressemitteilung auf das Klagepatent 
bezieht. Ansonsten hätte die Klägerin ausführen und belegen müssen, auf 
welches Patent sich die Pressemitteilung denn sonst beziehen sollte.

Somit ergibt sich, dass der Klägerin der Nachweis der Miterfinderschaft für 
keine der angerufenen Rechtsordnungen gelungen ist. 

73.
Auf  die  Frage,  ob  der Abtretungsanspruch,  nachdem  zwischen  Erteilung 
der  EP  2  485  864  B1  und  der Anhängigmachung  dieser  Klage  mehr  als 
zwei Jahre verstrichen sind (vgl. Art. 31 Abs. 1 PatG), verwirkt sein könnte, 
und ob Bösgläubigkeit vorlag, muss deshalb nicht weiter eingegangen wer-
den, auch nicht für die anderen Rechtsordnungen. 

Seite 103

Vertragsrechtliche Anspruchsgrundlage, Kooperationsvereinbarung

O2017_002

74.
Alternativ macht die Klägerin geltend, dass für die Abtretung auch eine ver-
tragsrechtliche  Anspruchsgrundlage  bestehe.  Unter  Annahme  der  An-
wendbarkeit schweizerischen Rechts (gestützt auf Art. 117 Abs. 2 IPRG) 
hätten die Parteien am 22. Juli 2008 konkludent eine Kooperationsverein-
barung  abgeschlossen.  Darin  habe  man  sich  geeinigt,  gemeinsam  eine 
Lösung habe 
SO-Lösung zu entwickeln. Ihren wesentlichen Beitrag zur SO
die Klägerin durch das Know
how und Arbeitsstunden ihrer Mitarbeiter so-
wie  durch  die  Zurverfügungstellung  von  Maschinen  und  Material  in  der 
Schweiz geleistet. Zusätzlich habe die Klägerin Magnus Ohlsson bei stra-
tegischen  sowie  finanziellen  Fragen  beraten  und  ihn  bei  Übersetzungen 
und Formulierungen unterstützt. Die Klägerin habe zudem auch detaillierte 
und globale Marktrecherchen bezüglich der Frage durchgeführt, ob die SO
Lösung  bei  Kunden  auf  Zuspruch  stossen  würde.  Der  Beitrag  Magnus 
-
Ohlssons habe sich hingegen darauf beschränkt, die bereits vor Vertrags-
abschluss  vorhandenen,  jedoch  noch  unausgereiften  Ideen  mit  dem  we-
sentlichen Beitrag von Beat Beutler in ein Abstract zusammenzufassen so-
wie  Schneidpläne  anhand  der  wiederum  von  der  Klägerin  zur  Verfügung 
gestellten Teile  zu  erstellen.  Die  charakteristische  Leistung  wurde  daher 
aufgrund des umfangreicheren und wesentlicheren Beitrags der Klägerin 
erbracht.

-

-

Es  sei  allen  Beteiligten  klar  gewesen,  dass  die  Klägerin  die  SO-Lösung 
jederzeit und kostenlos habe nutzen können.

In Missachtung ihrer Pflichten gemäss der Kooperationsvereinbarung habe 
die Beklagte ohne Zustimmung der Klägerin im Alleingang zwei internatio-
nale  Patente  angemeldet,  woraus  diverse  Patente  und  Patentanmeldun-
gen  hervorgegangen  seien.  Dadurch  habe  die  Beklagte  die  gemäss  Ko-
operationsvereinbarung gemeinsame Berechtigung an der SO-Lösung ver-
letzt.  Die  Beklagte  sei  daher  schadenersatzpflichtig,  wobei  die  Beklagte 
Wiedergutmachung in Form von Naturalersatz zu leisten habe, konkret mit-
tels Abtretung aller streitgegenständlichen Patente und Patentanmeldun-
gen an die Klägerin zu Mitinhaberschaft. Im Rahmen ihres Schadenersatz-
anspruches wegen Verletzung des Kooperationsvertrags, mache sie somit 
die Abtretung der Patente geltend.

Im Gegensatz zum Kooperationsvertrag habe das Service Agreement aus-
schliesslich die Entwicklung der Software zum Gegenstand gehabt. Die im 

Seite 104

O2017_002

Service Agreement enthaltene Regelung der Immaterialgüterrechte habe 
folglich nur die Rechte an der Software betroffen.

75.
Die  Beklagte,  ebenfalls  ausgehend  von  der  Anwendbarkeit  schweizeri-
schen Rechts, bestreitet das Zustandekommen einer Kooperationsverein-
barung. Der Sinn des Treffens am 22. Juli 2008 habe darin bestanden, zu 
entscheiden, ob eine Zusammenarbeit zustande komme zur Entwicklung 
einer  Software,  die  die  Erfindung  von  Magnus  Ohlsson  umsetze.  Selbst 
wenn ein Kooperationsvertrag zustande gekommen wäre, so hätte dieser 
nicht  die  streitgegenständliche  Erfindung  zum  Gegenstand  gehabt,  son-
dern die Entwicklung einer entsprechenden Software, welche die Erfindung 
umsetze. Abgesehen  davon  hätte  die  Klägerin  mit  Ziff.  8.1.  des  Service 
Agreements auf einen allfälligen Abtretungsanspruch nachträglich verzich-
tet. 

76.
Es ist in der Tat zwischen der eigentlichen Erfindung von Magnus Ohlsson 
und der anschliessenden Kooperation für die Entwicklung einer Software 
zu unterscheiden. Aus den Beilagen und den entsprechenden Willenser-
klärungen  der  Parteien  ergibt  sich  nicht,  weder  direkt  noch  konkludent, 
dass das Treffen vom 22. Juli 2008 dazu diente, eine Kooperation in Bezug 
auf die Erfindung zu stipulieren. Dass die Parteien sich im Umfeld dieses 
Treffens auch über den Schneidplan austauschten, ist zwar richtig, vermag 
aber nicht zu entkräften, dass das Ziel der Diskussionen bei der Entwick-
lung einer Software lag. Da es bei dieser allfälligen Kooperation somit nicht 
um die Erfindung selbst ging, konnte die Beklagte auch keine vertraglichen 
Verpflichtungen durch die Patentanmeldungen von Magnus Ohlsson ver-
letzen. In der Folge kann auch nicht von einem vertraglichen Abtretungs-
anspruch der Klägerin ausgegangen werden. 

Somit  fehlt  es  an  der  Grundlage  der  von  der  Klägerin  behaupteten  ver-
tragsrechtlichen  Anspruchsgrundlage  zur  Geltendmachung  des  Abtre-
tungsanspruchs.  Ob  die Abtretung  der  Patente  zur  Mitinhaberschaft  ge-
stützt auf eine Schadenersatzforderung in Form von Naturalersatz verlangt 
werden kann, muss demnach nicht mehr geprüft werden. 

Seite 105

O2017_002

Service Agreement

77.
Schliesslich  ist  festzuhalten,  dass  das  Service Agreement  zwischen  den 
Parteien vom 1. Oktober 2012 unbestritten den Software Service betrifft, 
dem die SO-Lösung, also das Klagepatent, zugrunde liegt. 

Ziff. 2 lautet: 

“Object of the service […] is to industrialize and make marketable an auto-
matic  software  service  for  optimization  of  cutting  plans  which  helps  BY-
STRONIC customers to optimize the waste of material and process time.”

Und in Ziff. 8.1. des Service Agreements steht: 

“The SERVICE (the finished software and all the intermediate steps preceding it) 

is the sole and unrestricted intellectual property of the SERVICE PARTNER.“

Wenn die Klägerin geltend, macht, mit «intellectual property» seien bloss 
die Urheberrechte der Beklagten am Service bzw. dem Softwareprogramm 
gemeint gewesen, dann geht das offensichtlich am Wortlaut vorbei. Wenn 
dem Service die SO-Lösung zugrunde liegt, dann kann das nur so verstan-
den  werden,  dass  eben  auch  die  Rechte  an  der  SO-Lösung  mitumfasst 
sind. Ansonsten ist unklar, was mit «all the intermediate steps preceding 
it» gemeint sein sollte. Damit wird ja gerade präzisiert, dass nicht nur die 
Immaterialgüterrechte  an  der  Software  selber  gemeint  sind.  Im  Zusam-
menhang mit Anhang 1 zum Service Agreement wird das noch verdeutlicht. 
Dort steht (Hervorhebung hinzugefügt): 

“The service can be used by customers who want to improve their sheet 
metal utilization using Tomologic’s patented nesting and cutting path 
strategies.”

Es  wird  also  ausdrücklich  festgehalten,  dass  mit  dem  Gebrauch  des 
TOSMOS-Service die von der Beklagten patentierte Technologie – nämlich 
die SO-Lösung – benützt wird. Auch hier geht die Behauptung der Klägerin, 
der Kunde nutze weder die Software noch die angeblich patentierte Tech-
nologie, völlig am Wortlaut vorbei. Und die Klägerin erklärt auch nicht, wie 
dieser Absatz sonst zu verstehen sein sollte bzw. welche patentierte Tech-
nologie sonst gemeint sein sollte.

Somit hat die Klägerin – selbst wenn sie Mitinhaberin an den streitigen Pat-
entrechten wäre, was sie aber wie oben gezeigt nicht ist – selbst im Service 

Seite 106

O2017_002

Agreement bestätigt, dass sie ihre vermeintlichen Patentrechte an der SO-
Lösung an die Beklagte abgetreten hat.

78.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Klägerin somit keine Mitinha-
berschaftsrechte an der Erfindung zustehen. Die Klage auf Abtretung der 
Schutzrechte der 1. und 2. Patentfamilie ist demzufolge abzuweisen.

Kosten und Entschädigungsfolgen

79.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Kosten- und Entschä-
digungsfolgen  zu regeln.  Der  Streitwert  ist  auf  CHF  2  Mio. festzusetzen. 
Der Streitwert der Widerklage von CHF 1 Mio. ist nicht zu addieren, da die 
Widerklage auf Patentverletzung des Schweizer Teils des EP 2 485 864 B1 
in der entsprechenden Nichtigkeitsklage aufgeht (Art. 94 Abs. 2 ZPO). Aus-
gehend davon und aufgrund des ausserordentlichen Umfangs der Rechts-
schriften und der sehr aufwändigen Art und Weise, wie das Verfahren von 
den Parteien geführt wurde, ist die Gerichtsgebühr auf CHF 120'000 fest-
zusetzen (Art. 1 KR-PatGer).

Die Klägerin obsiegt mit ihrer Nichtigkeitsklage betreffend den Schweizer 
Teil des EP 2 485 864 B1 gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.a). Damit entfällt 
die Beurteilung betreffend die klägerischen Eventualbegehren Ziff. 1.b) und 
c). Die Klägerin unterliegt jedoch mit ihrer Abtretungsklage gemäss Rechts-
begehren Ziff. 2. a)-c) und Ziff. 3. a)-c) und demzufolge auch bezüglich der 
Rechtsbegehren Ziff. 4 und Ziff. 5. a)-b). 

Auf die Eventual-Rechtsbegehren Ziff. 1.c, 2.b und 3.b der Klägerin ist al-
lerdings mangels eines Rechtsschutzinteresses von vornherein nicht ein-
zutreten. Gemäss Art. 236 Abs. 3 ZPO ordnet das Gericht auf Antrag der 
obsiegenden  Partei  Vollstreckungsmassnahmen  gemäss Art.  343 Abs.  1 
ZPO an. Das Gericht entscheidet darüber nach Ermessen und ohne Bin-
dung  an  den  Parteiantrag.16 Damit  sind  die  Eventual-Rechtsbegehren 
Ziff. 1.c, 2.b und 3.b angesichts der Rechtsbegehren Ziff. 1.b, 2.a und 3.a 
überflüssig.

Die Beklagte unterliegt mit ihrer Widerklage auf Patentverletzung vollum-
fänglich.

16 BSK ZPO-Steck/Brunner, N 43 zu Art. 236.

Seite 107

                                               
O2017_002

Es erscheint gerechtfertigt, die Gerichtskosten den Parteien je hälftig auf-
insgesamt 
zuerlegen  Die  Dolmetscherkosten 
CHF 4'695.75 sind unabhängig vom Ausgang des Verfahrens der Beklag-
ten aufzuerlegen. Der nicht beanspruchte Anteil der jeweiligen Kostenvor-
schüsse ist zurückzuerstatten.

in  der  Höhe  von 

Entsprechend  sind  die  Parteientschädigungen  wettzuschlagen.  Die  von 
der Beklagten geleistete Sicherheit in der Höhe von CHF 80'000 ist dieser 
zurückzuerstatten. 

Die  Beklagte machte  anlässlich  der  Hauptverhandlung geltend,  dass mit 
Beschluss vom 14. Dezember 2017 auf einen Teil der Klage, insbesondere 
auf die negative Feststellungsklage, nicht eingetreten worden sei. Das Ge-
richt habe der Beklagten für diesen Entscheid noch keine Parteikosten zu-
gesprochen.  Ebenfalls  habe  das  Gericht  noch  nicht  Vormerk genommen 
vom teilweisen Klagerückzug, mit dem die Klägerin die Handlungen, für die 
sie  eine  Nichtverletzung  festgestellt  haben  wollte,  von  weltweit  auf  die 
Schweiz  eingeschränkt  habe.  Für  diesen  teilweisen  Klagerückzug  (Be-
schränkung auf  die  Schweiz)  und  den  Nichteintretensbeschluss  der  ver-
bleibenden negativen Feststellungsklage fehle es noch an einer Parteikos-
tenentschädigung für die Beklagte.

Der von der Beklagten erwähnte «teilweise Klagerückzug» betrifft das ur-
sprüngliche  Rechtsbegehren  Ziff.  1  (vgl.  Klageschrift und  Stellungnahme 
zur Unzuständigkeitseinrede, Präzisierung «in der Schweiz»). Auf dieses 
ursprüngliche Rechtsbegehren Ziff. 1 gemäss Klage wurde mit Beschluss 
vom  14.  Dezember  2017  wegen  fehlendem  Rechtsschutzinteresse  nicht 
eingetreten.  Insofern  spielte  der  innerhalb  dieses  Rechtsbegehrens  teil-
weise Klagerückzug gar keine Rolle mehr und es erschliesst sich dem Ge-
richt weder, weshalb dieser vorzumerken wäre noch, dass die Beklagte da-
für eine Parteientschädigung erhalten sollte. 

Das Nichteintreten auf die ursprünglichen Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 
1a mangels eines Rechtsschutzinteresses fällt in einer Gesamtbetrachtung 
des Obsiegens und Unterliegens nicht ins Gewicht und ist in der beklagti-
schen Parteientschädigung, die wettzuschlagen ist, bereits enthalten. 

Seite 108

O2017_002

Das Bundespatentgericht erkennt:

1.

2.

In  teilweiser  Gutheissung  der  Hauptklage  wird  festgestellt,  dass  der 
Schweizer Teil des europäischen Patents EP 2 485 864 B1 nichtig ist.

Im Übrigen wird die Hauptklage abgewiesen, soweit darauf eingetre-
ten wird.

3. Die Widerklage wird abgewiesen.

4. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 120'000.

Die weiteren Kosten betragen CHF 4'695.70 (Dolmetscherkosten).

5. Die Kosten – mit Ausnahme der Dolmetscherkosten – werden den Par-
teien je zur Hälfte auferlegt und mit dem jeweiligen Kostenvorschuss 
verrechnet.  Die  Dolmetscherkosten  werden  der  Beklagten  auferlegt. 
Damit trägt die Klägerin CHF 60'000 und die Beklagte CHF 64'695.70 
der Kosten. Der nicht beanspruchte Anteil des jeweiligen Kostenvor-
schusses wird den Parteien zurückerstattet.

7. Die Parteientschädigungen werden wettgeschlagen. Die von der Be-
klagten geleistete  Sicherheit für  Parteientschädigung  wird  dieser  zu-
rückerstattet.

8. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechts-
kraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen 
Empfangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätes-
tens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu des-
sen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplo-
matischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 
Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und 
hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die 
Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismit-
tel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizule-
gen (vgl. Art. 42 BGG).

Seite 109

O2017_002

St. Gallen, 8. Mai 2020

Im Namen des Bundespatentgerichts

Instruktionsrichter

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Thomas Legler

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 14. Mai 2020

Seite 110