# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 15006974-da48-5905-8e20-c8e1d9fff3c5
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid S2014_002
**Docket/Reference:** S2014_002
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/45/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

S2014_002 

  U r t e i l   v o m   2 7 .   F e b r u a r   2 0 1 4      

Besetzung 

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter, 
Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

1. A A/S  

2. B AG 

beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher 
und/oder Rechtsanwalt Dr. Simon Holzer und/oder Rechts-
anwalt Dr. Kilian Schärli 

Klägerinnen 

gegen 

C AG 

Beklagte 

Gegenstand 

Verletzung eines Ergänzenden Schutzzertifikates 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S2014_002 

Der Einzelrichter zieht in Erwägung: 

1.  
Mit  Eingabe  vom  26.  Februar  2014  stellten  die  Klägerinnen  folgendes 
Massnahmebegehren: 

"1.  Der  Gesuchsgegnerin  sei  wegen  ausserordentlicher  Dringlichkeit  einstwei-

len  ohne  vorherige  Anhörung  der  Gesuchsgegnerin  und  unter  Androhung 

einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1‘000.-  pro  Tag  nach  Art.  343  Abs.  1  lit.  c 

ZPO, mindestens aber CHF 5‘000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, so-

wie  der  Bestrafung  ihrer  Organe  nach  Art.  292  StGB  mit  Busse  im Wider-

handlungsfall vorsorglich zu verbieten, in der Schweiz die Arzneimittel X Y® 

5/10/15/20  mg  Filmtabletten  (Zulassungsnummer  11111)  vor  dem  31.  Mai 

2014 zu bewerben, insbesondere durch Anfragen an Ärzte oder Apotheken 

mit folgendem Wortlaut: „Das Patent von  Z® (X) wird am 31. Mai 2014 ab-

laufen. Sie, als wichtiger Kunde, können uns mit dieser Bedarfsanfrage hel-

fen, unsere Lagermenge dem Bedarf anzupassen. Da dies bei grossen Pro-

dukten schwierig ist und wir eine kontinuierliche Lieferfähigkeit sicherstellen 

möchten, bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung.“ 

2.  Das  Verbot  gemäss  Ziffer  1  sei  nach  Anhörung  der  Gesuchsgegnerin  vor-

sorglich mit Wirkung über den 31. Mai 2014 hinaus bis zum 15. August 2014 

auszusprechen  und  um  das  Verbot  zu  ergänzen,  das  Arzneimittel  X  Y® 

5/10/15/20  mg  Filmtabletten  (Zulassungsnummer  11111)  während  dieser 

Zeit selber oder durch Dritte einzuführen, zu lagern, anzubieten, zu verkau-

fen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen. 

3.  Alles unter  Kosten- und Entschädigungsfolgen  zu  Lasten der Gesuchsgeg-

nerin." 

2.  
Zur Begründung legen die Klägerinnen dar, sie seien Inhaberin bzw. aus-
schliessliche  Lizenznehmerin  des  in  der  Schweiz  registrierten  ergänzen-
den Schutzzertifikats ESZ-Nr. C00000000/00 für den Wirkstoff X ("Mass-
nahme-Schutzzertifikat")  und  des  schweizerischen  Teils  des  Europäi-
schen  Patents  EP  0  000  000  ("Grundpatent"),  das  dem  Massnahme-
Schutzzertifikat  zugrunde 
liege.  Die  Laufdauer  des  Massnahme-
Schutzzertifikats ende am 31. Mai 2014. 

Das Massnahme-Schutzzertifikat sei für den Wirkstoff X erlassen worden 
und  schütze  gemäss Art.  140d Abs.  1  PatG  in  den  Grenzen  des  sachli-
chen  Geltungsbereichs  des  Grundpatents  alle  Verwendungen  des  Wirk-

Seite 2 

S2014_002 

stoffs X als Arzneimittel, die vor Ablauf des Massnahme-Schutzzertifikats 
folge,  dass  das  Massnahme-
genehmigt  worden  seien.  Daraus 
Schutzzertifikat  Schutz  gegen  alle  Verwendungen  gewähre,  die  zum  ei-
nen in den Schutzbereich des Grundpatents fielen, und bei denen es sich 
zum anderen um eine Verwendung von X als Arzneimittel handle, die von 
Swissmedic vor Ablauf des Massnahme-Schutzzertifikats genehmigt wor-
den sei.  

Die Beklagte sei Inhaberin der Marktzulassung für X Y®. Als Anwendung 
werde 
in  der  publizierten  Marktzulassung  selektiver  Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer  angegeben. Anspruch  7  des  Grundpatents  sei 
direkt auf X gerichtet. Entsprechend falle das Arzneimittel X Y®, welches 
den Wirkstoff  X  enthalte,  in  den  Schutzbereich  des  Grundpatents.  X  Y® 
enthalte  dieselbe  X-Dosierung  wie  das  Produkt  Z®  der  Klägerinnen  und 
sei  für  dieselbe  Indikation  zugelassen  wie  Z®,  nämlich  zur  Behandlung 
von Depressionen. Demzufolge sei die Verwendung von X in X Y® iden-
tisch mit der Verwendung von X als Arzneimittel, wie sie von der schwei-
des  Massnahme-
zerischen 
Schutzzertifikats  genehmigt  worden  sei.  Damit  seien  beide  Vorausset-
zungen von Art. 140d Abs. 1 PatG erfüllt; X Y® falle in den Schutzbereich 
des Massnahme-Schutzzertifikates. 

Zulassungsbehörde 

vor  Ablauf 

M.  H.,  eine  Mitarbeiterin  der  Klägerin  2,  habe  anlässlich eines  Praxisbe-
suches vom 13. Februar 2014 bei Dr. A. erfahren, dass vor kurzem eine 
Aussendienstmitarbeiterin der Beklagten bei Dr. A's Praxiskollegen Dr. B. 
vorstellig geworden sei und ihm eine (M. H. als Kopie zur Verfügung ge-
stellte) "Bedarfsanfrage" vorgelegt habe. 

Da ungewöhnlicher Weise weder Adresse noch Name der Firma auf dem 
Formular  vorhanden  gewesen  seien,  habe  sich  M.  H.  nach  dem  Erhalt 
der  „Bedarfsanfrage“  zur  Sicherheit  nochmals  erkundigt,  von  welcher 
Firma  dieses  Formular  gekommen  sei.  Dr. A.  wie  auch  ihre  Praxisassis-
tentin hätten daraufhin M. H. bestätigt, dass die „Bedarfsanfrage“ von der 
Beklagten  gekommen  sei. Auf  Frage  nach  dem  Namen  der  Mitarbeiterin 
der Beklagten habe Dr. A. M. H. mitgeteilt, dass sie Rücksprache mit ih-
rem  Praxiskollegen  genommen  habe  und  sie  zum  Schluss  gekommen 
seien, dass sie ihr nichts zusätzliches zu diesem Fall sagen möchten, da 
sie nicht in diese Angelegenheit involviert werden wollten. 

Es  sei  zu  befürchten,  dass  dieses  Vorgehen  keinen  Einzelfall  darstelle 
und  die  Beklagte  bei  einer  Vielzahl  von  Ärzten  und  Apothekern  auf  die 

Seite 3 

S2014_002 

Liefermöglichkeiten ihres Produktes hinweisen werde, trotz bestehendem 
Schutz.  Somit  sei  glaubhaft  gemacht,  dass  die  Beklagte  seit  spätestens 
dem  13.  Februar  2014  damit  begonnen  habe,  durch  Aussendienst-
Mitarbeiter verharmlosend als „Bedarfsanfragen“ bezeichnete und - offen-
sichtlich um die Verbindung zu ihr zu verschleiern - weder mit einem Ab-
sender noch mit einem Logo versehene Blätter bei Ärzten und Apotheken 
zu  verteilen,  die  ausdrücklich  auf  eine  kontinuierliche  Lieferfähigkeit  für 
ein Ersatzprodukt zu Z® hinwiesen. Die Beklagte vertreibe keine Produk-
te  der  Klägerinnen,  schon  gar  nicht  Z®. Auch  sonst  sei  kein  Grund  vor-
stellbar,  weshalb  sich  die  Beklagte  legalerweise  nach  dem  Bedarf  der 
Apotheken  und  Ärzte  an  X  für  die  nächsten  sechs  Monate  erkundigen 
sollte.  Die  Beklagte  bezwecke  mit  dieser  „Bedarfsanfrage“  ganz  offen-
sichtlich, Ärzte und Apotheker auf die baldige Verfügbarkeit ihres X Gene-
rikums hinzuweisen. Die Beklagte habe also seit spätestens Mitte Febru-
ar bereits damit begonnen, ihr Generikum zu Z® zu bewerben. Dies, ob-
wohl  der  gesetzlich  verliehene  Patentschutz  resp.  das  Massnahme-
Schutzzertifikat noch nicht abgelaufen sei. Die Bewerbung eines Produkts 
auf  Patentablauf  hin  stelle  nach  einhelliger  Lehre  eine  Patentverletzung 
dar. Auch verletze derjenige ein Schutzrecht, der das patentierte Erzeug-
nis in einem Prospekt oder Inserat mit allen patentgemässen Merkmalen 
anbiete, unabhängig davon, ob er auf allfällige Bestellungen hin eine sol-
che Sache liefere oder nicht.  

Den  Klägerinnen  erwachse  aus  dem  Vorgehen  der  Beklagten  ein  nicht 
leicht  wiedergutzumachender  Nachteil,  indem  Marktanteile  der  Klägerin 
verloren gingen, weil Ärzte ermuntert würden, ihren Lagerbestand an Z® 
herunterzufahren, da die Beklagte schon bald ihre „kontinuierliche Liefer-
fähigkeit“  zur  Verfügung stellen  werde.  Der  dadurch  der  Klägerin  entste-
hende Schaden sei kaum beweisbar und noch weniger bezifferbar. 

Gemäss Art. 265 ZPO in Verbindung mit Art. 27 PatGG könne das Gericht 
vorsorgliche  Massnahmen  in  Fällen  besonderer  Dringlichkeit  sofort  und 
zunächst ohne Anhörung der Gegenseite anordnen. Im vorliegenden Fall 
wögen die Argumente für eine superprovisorische Massnahme besonders 
schwer  und  die Abwägung  der  Interessen  falle  eindeutig  zugunsten  der 
Klägerinnen  aus:  Ohne  angemessene  sofortige  vorsorgliche  Massnah-
men würden die Klägerinnen einen widerrechtlichen und ungerechtfertig-
ten Verlust von Marktanteilen bei Z® erleiden. Jeder weitere Tag, an dem 
X Y® auf dem schweizerischen Markt vor dem kurz bevorstehenden Ab-
lauf des Rechtsschutzes zusätzlich beworben werde, verschärfe die vor-
stehend beschriebene, nicht wieder gutzumachende negative Auswirkung 

Seite 4 

S2014_002 

für  die  Klägerinnen.  Habe  die  Beklagte  ihre  unzulässigen  Hinweise  auf 
die  zukünftige  Lieferfähigkeit  von  X-Produkten  erst  einmal  verteilt,  lasse 
sich  diese  Information  nicht  mehr  aus  dem  Gedächtnis  der  betroffenen 
Ärzte löschen. 

3. 
Vorsorgliche  Massnahmen  -  namentlich  zur  vorläufigen  Vollstreckung 
streitiger  Unterlassungsansprüche,  wie  vorliegend  beantragt  -  werden 
nach Art. 77 PatG in Verbindung mit Art. 261 Abs. 1 ZPO dann angeord-
net, wenn der Antragssteller glaubhaft macht, dass die Gegenpartei eine 
gegen  ein  Patent  des Antragsstellers  verstossende  Handlung  begangen 
hat  oder  vorzunehmen  beabsichtigt  und  dass  ihm  daraus  ein  nicht  leicht 
ersetzbarer Nachteil droht. 

Glaubhaft  zu  machen  ist  demnach  zum  einen  die  Rechtsverletzung  und 
zum anderen, dass dem Gesuchsteller durch diese Verletzung ein Nach-
teil droht, der nicht leicht wiedergutzumachen ist.  

Für  eine  superprovisorische  Anordnung  ist  zusätzlich  eine  besondere 
Dringlichkeit glaubhaft zu machen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). 

4. 
Die Abgabe  einer  "Bedarfsanfrage"  (act.  1_23),  welche  ausdrücklich  auf 
den  demnächst  ablaufenden  Patentschutz  von  Z®  Bezug  nimmt,  mithin 
offensichtlich  auf  die Abgabe  eines  entsprechenden  Generikums  abzielt, 
stellt, nachdem glaubhaft dargetan ist, dass das Generikum X Y® der Be-
klagten unter das Massnahme-Schutzzertifikat fällt, eine Patentverletzung 
dar (Art. 140d in Verbindung mit Art. 8 PatG).  

Etwas heikler ist die Frage der Zurechnung der "Bedarfsanfrage" zur Be-
klagten. Die diesbezügliche Sachdarstellung der Klägerinnen ist, was den 
Bericht  von  M.  H.  angeht,  durchaus  glaubhaft,  insbesondere  auch,  dass 
Dr. A.  wie  auch  deren  Praxisassistentin  M.  H.  bestätigt  hätten,  dass  die 
„Bedarfsanfrage“  von  der  Beklagten  gekommen  sei.  Dass  diese  Bestäti-
gung den Tatsachen entsprach, ist zwar auch glaubhaft, aber hinsichtlich 
Zurechnung, das sei ausdrücklich erwähnt, bestehen Zweifel.  

Ebenfalls  glaubhaft,  ja  nachgerade  offensichtlich  ist,  dass  dieses  Vorge-
hen  einen  nicht  leicht  wiedergutzumachenden  Nachteil  mit  sich  bringt, 
und  dass,  weil  dieser  Nachteil  sich  fortlaufend  verstärkt,  ein  dringliches 
Einschreiten angezeigt ist. 

Seite 5 

S2014_002 

Damit sind die Voraussetzungen zum Erlass der superprovisorisch bean-
tragten Massnahme gegeben. 

Im  Sinne  einer  Kontrollüberlegung  zur  Verhältnismässigkeit  der  Anord-
nung  sei  angemerkt,  dass  für  den  Fall,  dass  die  "Bedarfsanfrage"  nicht 
von der Beklagten stammen sollte, dieser mit der Massnahme etwas vor-
zunehmen verboten würde, das sie nicht tut; mithin würde die Massnah-
me die Beklagte nicht treffen. 

5. 
Mit der Anordnung der superprovisorischen Massnahme werden die Par-
teien zu einer Verhandlung über die beantragte vorsorgliche Massnahme 
und  die Aufrechterhaltung  der  superprovisorischen  Massnahme  vorgela-
den.  Diese  Verhandlung  hat  in  Nachachtung  von    Art.  265 Abs.  2  ZPO 
unverzüglich stattzufinden. 

6.  
Den Klägerinnen ist in Anwendung von Art. 98 ZPO ein Kostenvorschuss 
aufzuerlegen. 

Der Einzelrichter erkennt: 

1.  Der Beklagten wird mit sofortiger Wirkung vorsorglich verboten, in der 
Schweiz  die  Arzneimittel  X  Y®  5/10/15/20  mg  Filmtabletten  (Zulas-
sungsnummer  11111)  vor  dem  31.  Mai  2014  zu  bewerben,  insbe-
sondere  durch  Anfragen  an  Ärzte  oder  Apotheken  mit  folgendem 
Wortlaut:  „Das  Patent  von  Z®  (X)  wird  am  31.  Mai  2014  ablaufen. 
Sie, als wichtiger Kunde, können uns mit dieser Bedarfsanfrage hel-
fen, unsere Lagermenge dem Bedarf anzupassen. Da dies bei gros-
sen  Produkten  schwierig  ist  und  wir  eine  kontinuierliche  Lieferfähig-
keit  sicherstellen  möchten,  bedanken  wir  uns  bei  Ihnen  für  Ihre  Un-
terstützung.“  Im  Widerhandlungsfall  würden  ihre  Organe  nach  Art. 
292 StGB mit Busse bestraft. 

2.  Die  Verhandlung  über  die  beantragte  vorsorgliche  Massnahme  und 
die  Aufrechterhaltung  der  superprovisorischen  Massnahme  wird  auf 
den 6. März 2014, 9.30 Uhr, angesetzt. Die Vorladung liegt bei. 

Seite 6 

 
3.  Den Klägerinnen wird Frist bis 5. März 2014 zur Leistung eines Kos-
tenvorschusses von  CHF 20'000.00  angesetzt,  widrigenfalls  auf  das 
Massnahmebegehren nicht eingetreten würde. 

S2014_002 

Dieses Urteil geht an:  

–  Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher (mit Gerichtsurkunde), unter Beila-

ge der Rechnung Nr. 1185000385, sowie Vorladung  

–  Beklagte  (per  Einschreiben)  unter  Beilage  des  Massnahmegesuchs 

sowie Vorladung  

St. Gallen, 27. Februar 2014 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 27.02.2014 

Seite 7