# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** f18f4d18-652f-5852-bc69-2cb8bb695961
**Source:** Bern Gerichte (BE)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2022-02-07
**Language:** de
**Title:** Bern Obergericht Handelsgericht 07.02.2022 HG 2021 10
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/BE_ZivilStraf/BE_OG_002_HG-2021-10_2022-02-07.pdf

## Full Text

Obergericht
des Kantons Bern

Handelsgericht

Cour suprême
du canton de Berne

Tribunal de commerce

Entscheid
HG 21 10

Hochschulstrasse 17
Postfach 
3001 Bern
Telefon +41 31 635 48 03
Fax +41 31 634 50 53
handelsgericht.bern@justice.be.ch
www.justice.be.ch/obergericht Bern, 7. Februar 2022

Besetzung Oberrichter Josi (Präsident), Handelsrichter Pfister und Handels-
richter Maurer
Gerichtsschreiber Loderer

Verfahrensbeteiligte A.________ Limited
vertreten durch Fürsprecher B.________

Klägerin

gegen

C.________ AG
vertreten durch Fürsprecher D.________

Beklagte

Gegenstand Markenrecht

Klage vom 3. Februar 2021

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Regeste

Markenrecht

Das Feststellungsinteresse an einer markenrechtlichen Nichtigkeitsklage aufgrund von 
Gemeingutzugehörigkeit erstreckt sich auf sämtliche vom Nichtigkeitsgrund erfassten Be-
reiche, ohne dass diesbezüglich eine Einschränkung hinsichtlich der Benutzung durch den 
Nichtigkeitskläger vorzunehmen wäre (E. 12).

Das Zeichen «Λ» gehört nicht zum markenrechtlichen Gemeingut, da es genügende Un-
terscheidungskraft aufweist und weder relativ noch absolut freihaltebedürftig ist (E. 23-34).

Die Nichtigkeit einer Marke aufgrund fehlender Gebrauchsabsicht ergibt sich nicht einzig 
gestützt auf ein breites Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. In solchen Fällen muss die 
beweisbelastete Nichtigkeitsklägerin darüber hinaus darlegen, aus welchen konkreten 
Gründen für eine bestimmte Klasse von fehlender Gebrauchsabsicht auszugehen ist. Erst 
wenn die Nichtgebrauchsabsicht klassenbezogen durch solche konkreten Indizien glaub-
haft gemacht ist, greift die Mitwirkungspflicht der beklagten Partei (E. 35-36).

Erwägungen:

I. Prozessgeschichte

1. Die A.________ Limited (nachfolgend Klägerin) stellte mit Klage vom 3. Februar 
2021 gegen die C.________ AG (nachfolgend Beklagte) folgendes Rechtsbegeh-
ren (pag. 1):

1. Es sei festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. 728755 « » der Beklagten nichtig ist. Die 
Nichtigkeit sei dem Institut für Geistiges Eigentum gestützt auf Art. 54 MSchG gerichtlich mitzu-
teilen.

– Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten –

2. Mit Klageantwort vom 23. April 2021 stellte die Beklagte folgendes Rechtsbegehren 
(pag. 24):
1. Die Klage sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

– unter Kosten- und Entschädigungsfolge –

3. Mit Replik vom 7. Juni 2021 stellte die Klägerin zusätzlich folgendes Eventualbe-
gehren (pag. 57):

2. Es sei festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. 728755 « » der Beklagten für sämtli-
che der in den Klassen 2, 6 - 8, 11 - 12, 17, 19, 23 und 40 beanspruchten Waren- und 
Dienstleistungen nichtig ist. Diese Teilnichtigkeit sei dem Institut für Geistiges Eigentum ge-
stützt auf Art. 54 MSchG gerichtlich mitzuteilen.

4. Mit Duplik vom 10. August 2021 bestätigte die Beklagte das mit Klageantwort vom 
23. April 2021 gestellte Rechtsbegehren (pag. 85).

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5. Die Hauptverhandlung fand am 3. Februar 2022 statt. Anlässlich der ersten Partei-
vorträge sowie der Schlussvorträge bestätigten die Parteien ihre Rechtsbegehren. 
Die Urteilsberatung fand in Abwesenheit der Parteien statt (pag. 125). Das Disposi-
tiv wurde den Parteien vorab am 7. Februar 2022 zugestellt (pag. 129 f.).

II. Formelles

6. Das Gericht tritt auf die Klage ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind 
(Art. 59 Abs. 1 Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272]). Das Vorliegen 
der Prozessvoraussetzungen wird von Amtes wegen geprüft (Art. 60 ZPO).

7. Die Klägerin hat ihren Sitz im Vereinigten Königreich (Klagebeilage [KB] 2.1), wes-
halb ein internationaler Sachverhalt i.S.v. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetztes über 
das internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vorliegt (vgl. BGE 135 III 185 E. 3.1; 
134 III 475 E. 4; 131 III 76 E. 2.3). Dem IPRG gehen jedoch völkerrechtliche Ver-
träge vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Nach Art. 22 Ziff. 4 des Übereinkommens über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zi-
vil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11) sind ohne Rücksicht auf den Wohn-
sitz für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegen-
stand haben, die Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zuständig, in dessen 
Hoheitsgebiet die Registrierung vorgenommen worden ist. Das Vereinigte König-
reich ist nach dem Brexit, d.h. dem Austritt aus der Europäischen Union, zwar nicht 
mehr Vertragspartei des LugÜ, aber Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht eine ausschliessliche 
und zwingende Zuständigkeit für Bestandesklagen über schweizerische Register-
rechte unabhängig vom Wohnsitz vor (GÜNGERICH, Basler Kommentar, 2. Aufl. 
2016, N 3, 7 zu Art. 22 LugÜ; JEGHER/KUNZ, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 11 
zu Art. 109 IPRG). Die streitgegenständliche Marke wurde in der Schweiz eingetra-
gen (KB 4). Die internationale Zuständigkeit schweizerischer Gerichte ist damit ge-
geben. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 109 Abs. 1 IPRG, wonach die 
Gerichte am Sitz des Beklagten zuständig sind. Die Beklagte hat Sitz in 
F.________ (KB 3.1). Damit ist das Handelsgericht des Kantons Bern örtlich zu-
ständig.

8. Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum ist das Handelsge-
richt als einzige kantonale Instanz sachlich zuständig (Art. 5 Abs. 1 Bst. a der 
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272] i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Ein-
führungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Ju-
gendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]).

9. Bei Streitigkeiten, für die nach Art. 5 und 6 ZPO eine einzige kantonale Instanz 
zuständig ist, entfällt das Schlichtungsverfahren (Art. 198 Bst. f ZPO).

10. Gemäss Art. 52 des Markenschutzgesetzes (MSchG; SR 232.11) kann, wer ein 
rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht 
oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Feststellungsklage zuzulassen, wenn 
die klagende Partei an der sofortigen Feststellung ein erhebliches schutzwürdiges 

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Interesse hat (vgl. auch Art. 59 Abs. 2 Bst. a ZPO, wo nur von schutzwürdigem In-
teresse die Rede ist, hierzu auch: BGE 141 III 68 E. 2.3), das kein rechtliches zu 
sein braucht, sondern auch bloss tatsächlicher Natur sein kann. Diese Vorausset-
zung ist namentlich gegeben, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss 
sind und die Ungewissheit durch die richterliche Feststellung behoben werden 
kann. Dabei genügt nicht jede Ungewissheit; erforderlich ist vielmehr, dass ihre 
Fortdauer dem Kläger nicht mehr zugemutet werden darf, weil sie ihn in seiner Be-
wegungsfreiheit behindert (ständige Rechtsprechung, zuletzt in Urteil des Bundes-
gerichts 4A_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 3.2 m.w.H.). Bei der Nichtigkeits-
klage sind die Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse geringer, namentlich 
wenn sich diese auf den Nichtgebrauch nach Art. 12 MSchG stützt (BGE 136 III 
102 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts 4A_516/2010 vom 2. Dezember 2010 E. 5.5; 
FRICK, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 21, 24 zu Art. 52 MSchG). Ein Interesse 
an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand be-
hindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behin-
dert zu werden. Zum Kreis der Klageberechtigten gehören daher insbesondere die 
Konkurrenten, welche die eingetragene Marke oder eine damit verwechselbare Be-
zeichnung ebenfalls verwenden wollen. Die blosse Sorge um die Reinerhaltung des 
Registers ist für sich alleine nicht schutzwürdig (FRICK, a.a.O., N 21 zu Art. 52 
MSchG; STAUB, SHK MSchG, 2. Aufl. 2017, N 53 zu Art. 52 MSchG; DAVID, Der 
Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, 
Rz. 133; a.M. WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, 2002, N 6 zu Art. 52 MSchG 
mit Verweis auf BGE 125 III 193 E. 2a). Das Feststellungsinteresse fehlt nur dann, 
wenn der Kläger das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnlichen Zeichen aus an-
deren Gründen gar nicht benutzen kann oder darf (BGE 136 III 102 E. 3.4; 125 III 
193 E. 2; vgl. auch DAVID, a.a.O., Rz. 133).

Die Klägerin hat ein Feststellungsinteresse an der Nichtigkeitsklage, da sie das 
Zeichen der Beklagten zur Bewerbung von Geländewagen zu benutzen beabsich-
tigt (Klage, Rz. 9). Zudem hat sie u.a. das Zeichen « » als Marke schützen wol-
len (Klageantwort, Rz. 17; Replik, Rz. 27), wogegen die Beklagte Widerspruch er-
hoben hat (Klageantwort, Rz. 3, 38; Replik, Rz. 12, 36). Aufgrund des vorliegenden 
Rechtstreits sind die zurzeit hängigen Widerspruchsverfahren vor dem Institut für 
Geistiges Eigentum (IGE) sistiert (Replik, Rz. 12; KB 13.1 und 13.2). Das Feststel-
lungsinteresse ist dadurch gegeben. Tatsachen und Umstände, welche darauf 
schliessen lassen würden, dass die Klägerin das fragliche Zeichen aus anderen 
Gründen gar nicht benützen könnte oder dürfte, sind nicht ersichtlich und werden 
auch nicht geltend gemacht.

11. Zwischen den Parteien ist das Verhältnis des Feststellungsinteresses und der Ak-
tivlegitimation umstritten. Die Beklagte führt aus, die Frage der Aktivlegitimation 
werde durch die Frage des Feststellungsinteresses weitgehend zurückgedrängt. 
Soweit ein Feststellungsinteresse bestehe, sei in diesem Umfang regelmässig auch 
die Aktivlegitimation gegeben (Klageantwort, Rz. 43). Die Klägerin hält dafür, es 
handle sich um zwei Seiten der gleichen Münze (Replik, Rz. 14).

11.1 In der Lehre wird ausgeführt (STAUB, a.a.O., N 8 zu Art. 52 MSchG) es sei unge-
klärt, ob es sich beim Feststellungsinteresse gemäss Art. 52 MSchG um eine Pro-

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zessvoraussetzung handle (so FRICK, a.a.O., N 16 zu Art. 52 MSchG; WILLI, a.a.O., 
N 5 zu Art. 52 MSchG; vgl. ferner BGE 116 II 196 E. 1b) oder ob es die Frage der 
Aktivlegitimation beschlage (so das Urteil des Kantonsgerichts Freiburg vom 30. 
Januar 2006, sic! 2006, 662 ff., E. 2a). In der kantonalen Rechtsprechung wird 
auch vertreten, das Feststellungsinteresse sei doppelrelevant, da es sowohl die 
Prozessvoraussetzungen betreffe als auch die materiell-rechtliche Sachlegitimation 
beschlage (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG150021 vom 6. März 
2019 E. 1.7). Dagegen geht das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung zu Art. 
52 MSchG bei der Frage des Feststellungsinteresses konsequenterweise von einer 
Prozessvoraussetzung aus, ohne separat bzw. explizit auf die Frage der Aktivlegi-
timation einzugehen (BGE 136 III 102 E. 3.1, 3.4, in welchem im Rahmen der Aus-
führungen zum Feststellungsinteresse aber auch von Klagelegitimation bzw. Legi-
timation die Rede ist; Urteile des Bundesgerichts 4A_129/2020 vom 26. Oktober 
2020 E. 3.2, 4A_516/2010 vom 2. Dezember 2010 E. 5.1, 4A_324/2009 vom 8. Ok-
tober 2009 E. 2, 4C.369/2004 vom 25. Januar 2005 E. 2.3).

11.2 Die Aktivlegitimation beantwortet die Frage der Rechtsinhaberschaft, d.h. welche 
Person aus einem bestimmten Rechtsverhältnis eigene Rechte ableiten kann. Ist 
die Person nicht Rechtsinhaberin, fehlt die Aktivlegitimation, sodass eine auf das 
Recht gestützte Klage unbegründet ist. Gegenstück der Aktivlegitimation bildet die 
Passivlegitimation; diese beschlägt die Frage, wer aus dem Rechtsverhältnis ver-
pflichtet ist. Das Markenrecht wird gestützt auf Gesetzesvorschrift vom Staat erteilt. 
Es verleiht dem Inhaber eine absolute Rechtsposition (vgl. Art. 13 MSchG; MAR-
BACH, Markenrecht, SIWR III/1, 2009, Rz. 4), die mit dem sachenrechtlichen Eigen-
tum vergleichbar ist. Ob und inwieweit das Markenrecht besteht, ergibt sich aus 
dem Gesetz. Ein Zeichen, das gemäss Art. 2 MSchG vom Markenschutz ausge-
nommen ist, ist nichtig, d.h. an dem Zeichen besteht entgegen dem Anschein, der 
sich aus dem Registereintrag ergibt, kein Markenrecht (vgl. MAR-
BACH/DUCREY/WILD, Immaterial- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2017, Rz. 1023). 
Die Nichtigkeit besteht von Anfang an und ist grundsätzlich von Amtes wegen zu 
berücksichtigen. Da ein nichtiges Recht keine Rechtsansprüche verleiht, stellt sich 
auch die Frage nach der Rechtsinhaberschaft nicht. Wer sich auf die Nichtigkeit be-
ruft, macht demnach nicht ein eigenes Recht geltend, sondern weist lediglich auf 
eine vorbestehende Rechtslage hin. Diese besteht unabhängig von seiner Person. 
Es gibt in diesem Sinne keinen materiellrechtlichen «Nichtigkeitsanspruch», der nur 
einer bestimmten Person zukäme und der wie ein Recht abgetreten werden könn-
te. Es erscheint deshalb verfehlt, im Zusammenhang mit der Nichtigkeitsklage von 
der Aktivlegitimation im Sinne einer materiellrechtlichen Rechtsinhaberschaft zu 
sprechen. Vielmehr legt das Gesetz lediglich fest, unter welchen Bedingungen der 
Streit um den Bestand eines Rechts vor einem Zivilgericht ausgetragen werden 
kann. Das Rechtsschutzinteresse bzw. die Aktivlegitimation beschlägt somit nicht 
das materielle Recht, sondern umschreibt allein die Voraussetzungen für den Zu-
gang zum Gericht. Es handelt sich demgemäss allein um eine Prozessvorausset-
zung.

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12. Zu beantworten ist noch die zwischen den Parteien umstrittene Frage, wie weit das 
Feststellungsinteresse der Klägerin reicht, d.h. in welchem Umfang sie ein Interes-
se an der Nichtigerklärung der angefochtenen Marke hat.

12.1 Nach Auffassung der Klägerin erstreckt sich das Feststellungsinteresse an der 
Nichtigerklärung auf sämtliche vom angerufenen Nichtigkeitsgrund betroffenen Be-
reiche (Replik, Rz. 15). Gemäss der Beklagten sei das Feststellungsinteresse im 
Bereich der Herstellung von Fahrzeugen (Klasse 12) unbestritten, darüber hinaus 
sei auf die Klage mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten (Klageantwort, 
Rz. 10-11; Duplik, Rz. 4).

12.2 Die Lehre führt aus, sofern ein Rechtsschutzinteresse bestehe, erstrecke sich die-
ses grundsätzlich auf die gesamte angefochtene Marke. Die Nichtigkeit werde in 
dem Umfang festgestellt, in welchem sie tatsächlich bestehe. So finde z.B. keine 
Einschränkung des Rechtsschutzinteresses auf diejenigen Klassen statt, für welche 
die Marke des Nichtigkeitsklägers eingetragen sei (STAUB, a.a.O., N 60 zu Art. 52 
MSchG mit Verweis auf BGE 136 III 102).

12.3 Das Bundesgericht setzte sich ein erstes Mal mit dieser Thematik im Urteil 
4C.431/2004 vom 2. März 2005 auseinander. Es bejahte das Feststellungsinteres-
se der Klägerin, welche den Slogan «c’est bon la vie!» für Kekse benutzte, da die 
Beklagte diesen Slogan als Marke für Waren der Klasse 30, die u.a. Brot, Backwa-
ren und Konditoreiwaren umfassen, eintragen liess. Folglich habe die Klägerin ein 
rechtliches Interesse an der Feststellung, dass die Beklagte keinen spezifischen 
markenrechtlichen Schutz für den beanstandeten Slogan beanspruchen könne 
(«[p]ar conséquent, la demanderesse a un intérêt juridique à faire constater que la 
défenderesse ne peut pas réclamer la protection spécifique du droit des marques 
pour le slogan contesté»). Der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Unterscheidungs-
kraft war begründet, ohne dass das Bundesgericht eine diesbezügliche Einschrän-
kung auf gewisse Waren vornahm (Urteil des Bundesgerichts 4C.431/2004 vom 2. 
März 2005 E. 3.1). Das Bundesgericht hat in diesem Urteil die Frage jedoch nicht 
abschliessend beantwortet. Denn der Ausschlussgrund der fehlenden Unterschei-
dungskraft betraf gemäss Ausführungen des Bundesgerichts «insbesondere Le-
bensmittel» und nur eine der beiden angegriffenen Marken (Urteil des Bundesge-
richts 4C.431/2004 vom 2. März 2005 E. 3.2). Für die andere der angefochtenen 
Marken wurde die Nichtigkeit gestützt auf fehlende Unterscheidungskraft offenge-
lassen, da diese schlussendlich ohnehin für beide Marken auf die Unlauterkeit der 
Markeneintragung gestützt wurde (Urteil des Bundesgerichts 4C.431/2004 vom 2. 
März 2005 E. 3.3).

12.4 In BGE 136 III 102 entschied das Bundesgericht die Frage für die Fallkonstellation 
der fehlenden Gebrauchsabsicht bzw. Rechtsmissbräuchlichkeit in der Hinterle-
gung (Defensivmarken). Demzufolge erklärt der Richter die angefochtene Marke in 
dem Umfang für nichtig, in dem sich der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund als 
begründet erweist. Eine Beschränkung der Nichtigerklärung der angefochtenen 
Marke auf die «gleichen Klassen», für welche die Marke des Opponenten eingetra-
gen ist, findet nicht statt. Vielmehr beschlägt die Nichtigerklärung bei Bejahung des 
angerufenen Nichtigkeitsgrundes die angefochtene Marke im gesamten betroffenen 
Umfang. Um ein solches Urteil zu ermöglichen, muss im selben Umfang auch das 

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Rechtsschutzinteresse, sofern es grundsätzlich gegeben ist, an einer entsprechen-
den Nichtigkeitsklage bejaht werden. Eine Einschränkung der Klagelegitimation 
nach Klassen gemäss dem Abkommen von Nizza über die internationale Klassifi-
kation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert in 
Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.112.8), ist nicht sachgerecht. Entscheidend 
könnte bei einer Einschränkung von vornherein nur der Gebrauch der Marke für 
gleichartige Waren oder Dienstleistungen sein, für welche die Klasseneinteilung 
nach dem Nizza-Abkommen nicht vorbehaltlos ausschlaggebend ist (BGE 136 III 
102 E. 3.4 m.w.H.). Bei den Nichtigkeitsgründen des Nichtgebrauchs bzw. der feh-
lenden Gebrauchsabsicht liegt keine Konstellation vor, bei welcher der Nichtig-
keitsgrund das Schutzrecht des Klägers bloss teilweise beschlägt (BGE 136 III 102 
E. 3.6).

12.5 Damit geht das Bundesgericht jedenfalls bei Defensivmarken von einem Feststel-
lungsinteresse im gesamten Umfang der angefochtenen Marke aus, in welchem 
sich der angefochtene Nichtigkeitsgrund als begründet erweist. Vorliegend behaup-
tet die Klägerin, das betreffe sämtliche Klassen der angefochtenen Marke ausser 1 
und 35. In diesem Umfang ist das Rechtsschutzinteresse der Klägerin sicherlich 
anzunehmen.

12.6 Bei der Nichtigkeit aufgrund von Gemeingutcharakter ist vom selben Grundsatz 
auszugehen. Würde das Rechtsschutzinteresse lediglich für die Waren und Dienst-
leistungen bestehen, für welche ein Gebrauch durch die Klägerin in Frage käme, 
würden bei Gutheissung solcher Klagen teilnichtige Marken im Register verbleiben. 
Das scheint schon nur aus prozessökonomischen Gesichtspunkten unsinnig. Denn 
in einem solchen Fall hatte sich das Gericht bereits aufgrund eines grundsätzlich 
gegebenen Rechtsschutzinteresses mit der Frage der Nichtigkeit der angefochte-
nen Marke zu befassen, selbst wenn die Klägerin allenfalls in ihrer Handlungs-
fähigkeit nur in einem beschränkten Umfang durch die angefochtene Marke betrof-
fen war. Um die Nichtigerklärung bei Bejahung des angerufenen Nichtigkeitsgrun-
des der angefochtenen Marke im gesamten betroffenen Umfang zu ermöglichen, 
muss im selben Umfang auch das Rechtsschutzinteresse, sofern es grundsätzlich 
gegeben ist, an einer entsprechenden Nichtigkeitsklage bejaht werden. Bildlich ge-
sprochen ist das Rechtsschutzinteresse in markenrechtlichen Nichtigkeitsklagen 
somit nur das Eintrittstor, nach dessen Passieren die Marke in ihrer Gesamtheit ei-
ner Prüfung unterliegt. Im Umfang des geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes des 
Gemeingutcharakters der Marke der Beklagten ist daher ein Feststellungsinteresse 
der Klägerin im gesamten Umfang der angefochtenen Marke anzunehmen.

13. Die Klägerin beziffert den Streitwert auf CHF 100'000.00, da ein nicht besonders 
bekanntes Zeichen vorläge (Klage, Rz. 4; Replik, Rz. 17). Das wird von der Beklag-
ten bestritten. Sie bringt vor, es handle sich um eine schweizerische Basismarke, 
weshalb praxisgemäss von einem wesentlich höheren Streitwert auszugehen sei 
(Klageantwort, Rz. 12; Duplik, Rz. 7). 

13.1 Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das 
Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre 
Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Bei Nichtigkeitsklagen 
ist auf den Wert der angegriffenen Marke für den Markeninhaber abzustellen 

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(FRICK, a.a.O., N 83 zu Vor Art. 51a-60 MSchG; STAUB, a.a.O., N 79 zu Art. 52 
MSchG). Weil der Streitwert angesichts der schwierigen Markenbewertung nur 
schwer bestimmbar ist, bedient sich die Rechtsprechung folgender Faustregel: 
CHF 50'000-100'000 für wirtschaftlich eher unbedeutende Marken, CHF 250'000-
500'000 bei mittlerer Bedeutung, CHF 500'000-1 Mio. bei erheblicher Bedeutung 
(FRICK, a.a.O., N 84 zu Vor Art. 51a-60 MSchG; ZÜRCHER, Der Streitwert im Imma-
terialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002, 493 ff., 505). Obwohl nur die 
schweizerische Marke Streitgegenstand bildet, können Auswirkungen auf den 
Rechtsschutz im Ausland mitberücksichtigt werden (STAUB, a.a.O., N 79 zu Art. 52 
MSchG). Im Einzelnen ist jedoch umstritten, wie der Streitwert zu berechnen ist, 
wenn während der Zeit der Abhängigkeit ausländischer Schutzrechte vom schwei-
zerischen Basisrecht dessen Nichtigkeit auch die ausländischen Parallelrechte zu 
Fall bringt (vgl. DAVID, a.a.O., Rz. 109; FRICK, a.a.O., N 85 zu Vor Art. 51a-60 
MSchG).

13.2 Vorliegend ist in Übereinstimmung mit der Klägerin von einer eher unbedeutenden 
Marke im Bereich von CHF 100'000.00 auszugehen. Abgesehen von der Eigen-
schaft als Basismarke bringt die Beklagte keine Umstände vor, die auf eine erhöhte 
wirtschaftliche Bedeutung ihrer Marke schliessen lassen würden. Im Gegenteil 
scheint die Marke der Beklagten kaum marktpräsent zu sein. Jedenfalls behauptet 
die Beklagte weder, dass ihre Marke auf ihren Produkten prominent platziert sei 
noch liesse sich ein solcher Schluss anhand der eingereichten Beweismittel ziehen. 
Ebenso ist unklar, in welchen anderen Ländern die Marke der Beklagten tatsächlich 
benutzt wird. Deshalb ist der Streitwert auf CHF 100'000.00 festzusetzen.

14. Der von der Klägerin eingeforderte Gerichtskostenvorschuss in der Höhe von 
CHF 14'600.00 ist innert Frist beim Handelsgericht eingelangt.

15. Die restlichen Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass.

16. Die Urteile des Handelsgerichts des Kantons Bern werden durch drei Richter ge-
fällt, davon zwei Fachrichter (Art. 3 ZPO i.V.m. Art. 45 Abs. 2 des Gesetzes über 
die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; 
BSG 161.1]).

III. Sachverhalt

17. Die Klägerin ist nach britischem Recht konstituierte Gesellschaft mit Sitz in 
I.________ (J.________). Sie bezweckt die Herstellung von Motorfahrzeugen (KB 
2.1).

18. Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in F.________. Ihr Zweck ist u.a. 
die Herstellung und der Vertrieb von chemischen und chemisch-technischen Er-
zeugnissen, insbesondere aus polymeren Werkstoffen (KB 3.1). Solche polymer-
basierten Erzeugnisse werden auch im Fahrzeugbau, insbesondere für Stossfän-
ger, eingesetzt (Klageantwort, Rz. 22; Replik, Rz. 22). Die Beklagte versorgt ent-

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sprechend Automobilzulieferer mit Materialien (Klageantwort, Rz. 22, Replik, Rz. 
22).

19. Die Beklagte ist eine Tochtergesellschaft der E.________ AG und Schwesterge-
sellschaft der H.________ Gruppe. Unbestritten ist, dass der H.________-Konzern 
eigenständige Pläne in den Bereichen alternative Antriebskonzepte, neue Mobi-
litätsansätze und Leichtbau verfolgt (Klageantwort, Rz. 23; Replik, Rz. 21-24). 
Ebenfalls unbestritten ist, dass die mit der Beklagten konzernmässig verbundene 
H.________ AG + Co. unter der Marke «G.________» ein E-Bike auf den Markt 
gebracht hat (Klageantwort, Rz. 23; Replik, Rz. 23) und es ein strategisches Ziel 
von Dr. K.________, Mitglied des die Beklagten kontrollierenden Verwaltungsrates 
der E.________ AG war, Elektrofahrzeuge zu entwickeln und zu vermarkten (Kla-
geantwort, Rz. 23; Replik, Rz. 24). Das von der E.________ AG für die Vermark-
tung von Elektrofahrzeugen für eine Verwendung beabsichtigte Zeichen 
«L.________» ist markenrechtlich mittlerweile nicht mehr geschützt (Klageantwort, 
Rz. 23; Replik, Rz. 24).

20. Die angefochtene Marke Nr. 728 755 der Beklagten ist für die Klassen 1, 2, 6-8, 11, 
12, 17, 19, 23, 35 und 40 wie folgt registriert (KB 4):

21. Im Zeitpunkt der Hinterlegung der Marke hatte die Beklagte unbestrittenermassen 
eine Gebrauchsabsicht für Waren sowie Dienstleistungen in der Klasse 1 und 35 
(Klage, Rz. 45; Replik, Rz. 61, 63-64, 66).

22. Die Klägerin beabsichtigt u.a. die Verwendung des nachfolgenden Zeichens für die 
Bewerbung von Geländewagen (Klasse 12) in der Schweiz:

22.1 Sie hat beim IGE u.a. ein Markeneintragungsgesuch für das Zeichen « » gestellt, 
wogegen die Beklagte Widerspruch erhoben hat (Klageantwort, Rz. 39; Replik, Rz. 
12; KB 13.1).

IV. Rechtliches

23. Gemeingutcharakter

23.1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind, es sei 
denn, dass sie sich als Marke für Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt ha-
ben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a MSchG). Die Gründe für den 
Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder 
im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Über-

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schneidungen ergeben können (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; 139 
III 176 E. 2). 

23.2 Zeichen sind dann nicht unterscheidungskräftig, wenn sie aufgrund ihres Erschei-
nungsbildes oder ihres sachlichen bzw. beschreibenden Gehalts die markenspezi-
fische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; 
143 III 127 E. 3.3.2; 139 III 176 E. 2). Sie werden von den beteiligten Verkehrskrei-
sen im Zusammenhang mit den entsprechenden Waren und Dienstleistungen nicht 
als Kennzeichen wahrgenommen (BGE 143 III 127 E. 3.3.2; ASCHMANN, SHK 
MSchG, 2. Aufl. 2017, N 8 zu Art. 2 Bst. a MSchG). Als originär unterscheidungs-
kräftig ist ein Zeichen schützbar, wenn es aufgrund einer minimalen ursprünglichen 
Unterscheidungskraft geeignet ist, die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienst-
leistungen zu individualisieren, und es dem Verbraucher dadurch ermöglicht, diese 
im allgemeinen Angebot gleichartiger Waren und Dienstleistungen wiederzuerken-
nen. Bei der Prüfung, ob diese Schutzvoraussetzung erfüllt ist, ist das Zeichen so 
zu betrachten, wie es vom Hinterleger angemeldet worden ist (BGE 145 III 178 E. 
2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; 140 III 109 E. 5.3.2). 

23.3 Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr an-
gewiesen ist. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen 
vom Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr we-
sentlich (relativ freihaltebedürftig) oder gar unentbehrlich (absolut freihaltebedürftig) 
sind und folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht monopolisiert wer-
den dürfen (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; 139 III 176 E. 2; 134 III 
314 E. 2.3.2; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 
48 zu Art. 2 MSchG). Der Gebrauch des fraglichen Zeichens für die beanspruchten 
Waren und Dienstleistungen ist namentlich unentbehrlich und damit absolut freihal-
tebedürftig, wenn das Zeichen allgemein gebräuchlich ist und den Mitanbietern 
mangels gleichwertiger Alternativen zur freien Verfügung stehen muss (STÄDE-
LI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 58 zu Art. 2 MSchG). Wesentliche bzw. rela-
tiv freihaltebedürftige Zeichen können hingegen durch zahlreiche gleichwertige Zei-
chen ersetzt werden, ihnen steht aber ein schützenswertes Kollektivinteresse einer 
Gruppe von Marktbeteiligten entgegen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 
50 zu Art. 2 MSchG). Da relativ freihaltebedürftige Zeichen im Wirtschaftsverkehr 
nicht unentbehrlich sind, können sie sich unter bestimmten Voraussetzungen – im 
Unterschied zu den absolut freihaltebedürftigen Zeichen – dennoch als Marke im 
Verkehr durchsetzen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 48 zu Art. 2 
MSchG). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist immer unter Bezugnahme auf 
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (BGE 131 III 121 E. 4.4; 
Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1).

23.4 Ob ein Zeichen Gemeingut ist, bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den es 
bei einem erheblichen bzw. nicht unerheblichen Teil der massgebenden Adressa-
ten in Erinnerung hinterlässt (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; STÄDE-
LI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 15 zu Art. 2 MSchG). Für die Frage der Un-
terscheidungskraft ist auf die Perspektive der Abnehmer der entsprechenden Wa-
ren und Dienstleistungen abzustellen. Für jene des Freihaltebedürfnisses ist die 
Perspektive der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Inhabers der Marke 

11

massgeblich. Sie müssen zumindest das virtuelle Interesse haben, das Zeichen für 
entsprechende Waren und Dienstleistungen zu verwenden (ASCHMANN, a.a.O., N 
29 zu Art. 2 Bst. a MSchG m.w.H.).

24. Registerprinzip

24.1 Die Beklagte bringt in grundsätzlicher Weise vor, dass vorliegend von der Eintra-
gung gemäss Register auszugehen sei (Duplik, Rz. 21-22, 37-39). Nach dem 
Grundsatz der Registergebundenheit wird die Frage der Zugehörigkeit der Marke 
zum Gemeingut allein nach ihrem Registereintrag beurteilt (ASCHMANN, a.a.O., N 
41 zu Art. 2 Bst. a MSchG; MARBACH, a.a.O., Rz. 204). Eine Ausnahme hiervon gilt 
für Registervariablen, d.h. für gewohnheitsrechtlich anerkannte, offene Parameter 
des Registereintrags, die den Gegenstand der Marke generalisieren und den vom 
Markeneintrag abgesteckten Schutzbereich vergrössern ohne im Register erwähnt 
zu werden. Sie relativieren den Grundsatz der Registergebundenheit, da sie den 
Gegenstand, der Markenschutz geniesst, über die formelle Festlegung des Zei-
chens im Register hinausführen. Hierzu gehören zum Beispiel die Schutzwirkung 
der Marke für jede Grösse ihrer Darstellung, die Schutzwirkung reiner Wortmarken 
für jede gewählte Farbe und Schreibeweise, die Schutzwirkung schwarz-weiss re-
gistrierter Marken für jede gewählte Farbausführung und die Schutzwirkung von 
konturlosen Farbmarken (ASCHMANN, a.a.O., N 43 zu Art. 2 Bst. a MSchG).

24.2 Nach dem Registerprinzip ist vorliegend einzig die Beurteilung des Zeichens 
gemäss Ausrichtung im Markenregister massgebend, nicht dessen mögliche ab-
weichende Ausrichtung. Insbesondere die Drehung eines Zeichens kann nicht als 
Registervariable qualifiziert werden. Ausser Acht gelassen werden kann daher der 
von der Klägerin behauptete Vergleich mit folgenden Abwandlungen:

- dem auf dem Kopf stehendem Zeichen, das dem Buchstaben «V» entsprechen 
würde (Klage, Rz. 20-21; Replik, Rz. 33, 46; Schlussvortrag der Klägerin, pag. 
117) und als solches schutzunfähig wäre (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts 
4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1);

- dem grösser als (>) bzw. kleiner als (<) Zeichen auf der Tastatur (Klage, Rz. 
29, 32; Replik, Rz. 47; Schlussvortrag der Klägerin, pag. 117);

- einem Winkelzeichen (Klage, Rz. 26; Replik, Rz. 25; vgl. hierzu auch E. 30.3 
unten).

25. Lateinischer Buchstabe «A»

25.1 Die Klägerin macht geltend, es handle sich beim Zeichen « » um eine Darstel-
lungsvariante des Buchstabens «A» (Klage, Rz. 20-23). Die Beklagte bringt dage-
gen vor, es handle sich nicht um einen Buchstaben des lateinischen Alphabets 
(Duplik, Rz. 56).

25.2 Einzelne Buchstaben des lateinischen Alphabets sind grundsätzlich schutzunfähig, 
es sei denn, ihre Unterscheidungskraft ergebe sich aus der grafischen Gestaltung 
(BGE 134 III 314 E. 2.3.5; Urteil des Bundesgerichts 4A_261/2010 vom 5. Oktober 
2010 E. 2.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-55/2010 vom 23. April 2010 
E. 2.2 m.w.H.). Die grafische Gestaltung des Zeichens darf sich aber nicht im Na-

12

heliegenden erschöpfen. Übliche Schriftarten und Handschriften sind beispielswei-
se nicht geeignet, den Gesamteindruck eines Zeichens wesentlich zu beeinflussen 
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-55/2010 vom 23. April 2010 E. 2.2 
m.w.H.).

25.3 Beim Zeichen « »handelt es sich nicht um einen Buchstaben des lateinischen 
Alphabets. Denn in Alleinstellung, so wie das Zeichen registriert ist, wird es im Ge-
samteindruck nicht als Buchstabe «A» aufgefasst, sondern als abstraktes Bildzei-
chen. Durch Auslassung des Balkens ist es derart vom Buchstaben «A» entfrem-
det, dass es ohne Kontext nicht als Buchstabe «A» aufgefasst wird. Der Sinngehalt 
des Zeichens der Beklagten als Buchstabe «A» ergibt sich somit nur in Kombinati-
on mit den anderen Buchstaben, d.h. regelmässig aufgrund der Verwendung des 
Zeichens in einem Wort. Das zeigen vor allem auch die von der Klägerin geltend 
gemachten Verwendungen des Zeichens als Buchstabe «A» (vgl. Klage, Rz. 21 f.). 
Selbst wenn man im Zeichen der Beklagten auch in Alleinstellung den Buchstaben 
«A» erkennen wollte, würde sich durch die grafische Ausgestaltung in Form der 
Auslassung des Balkens eine genügende Unterscheidungskraft ergeben.

25.4 Aus diesen Gründen ist auch kein Freihaltebedürfnis anzunehmen, zumal ohnehin 
genügend andere Varianten zur Verwendung des Buchstabens «A» bestehen. Im 
Übrigen macht die Klägerin nicht geltend, dass sich ihr Zeichen im Verkehr durch-
gesetzt habe.

26. Griechischer Buchstabe Lambda

26.1 Die Klägerin macht ferner geltend, das Zeichen « » sei als Grossbuchstabe 
Lambda des griechischen Alphabets nicht schutzfähig (Klage, Rz. 24-25). Sowohl 
in der Replik als auch anlässlich der Hauptverhandlung präzisierte sie, dass es 
nicht darum gehe, ob griechische Buchstaben eintragungsfähig seien, sondern, 
dass derart banalen Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle bzw. diese auf-
grund der Verwendung als Symbolzeichen freihaltebedürftig seien (Replik, Rz. 33; 
Schlussvortrag der Klägerin, pag. 124). Die Beklagte erwidert lediglich, dass der 
griechische Buchstabe Lambda typischerweise anders dargestellt werde, mit Spitze 
und unterschiedlich breiten Schenkeln (« ») und es somit um die Frage gehe, ob 
eine grafisch veränderte Variante eines griechischen Buchstabens schutzfähig sei 
(Klageantwort, Rz. 31-33).

26.2 Entgegen der Auffassung der Beklagten wird der griechische Buchstabe Lambda 
typischerweise nicht anders dargestellt. Denn wie die Klägerin zu Recht vorbringt, 
entspricht die Darstellung der gängigen Schrift Arial (vgl. Replik, Rz. 34 f.).

26.3 Das IGE trägt Einzelbuchstaben des griechischen Alphabets grundsätzlich ein, 
wenn sie nicht beschreibend sind. Nicht eintragungsfähig ist etwa der griechische 
Buchstabe «α» für Apparate zur Messung von Alphastrahlen, hingegen aber 
GAMMA für Klassen 9,42 (Marke Nr. 630735) oder DELTA für Klassen 35, 41, 45 
(Marke Nr. 658197) (Richtlinien in Markensachen, Stand 1. März 2022, Teil 5, Ziff. 
4.5.6.1, 141 f.). Dieser Auffassung schliesst sich auch die Lehre an (STÄDE-
LI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 76 zu Art. 2 MSchG; vgl. auch MARBACH, 
a.a.O., Rz. 338).

13

26.4 Hingegen deutete das Bundesverwaltungsgericht in einem Widerspruchsverfahren 
den Gemeingutcharakter von Buchstaben des griechischen Alphabets obiter dictum 
an (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-264/2017 vom 5. Juni 2018 E. 6.3). 
Bezugnehmend auf die zwei nachfolgenden Zeichen führte es aus:

angefochtene Marke
(Beschwerdeführerin)

Widerspruchszeichen
(Beschwerdegegnerin)

«Das Widerspruchszeichen gestaltet den Winkel durch eine Umrahmung, die leicht abgerundet ist, ei-
nen Schattierungseffekt sowie dadurch, dass die Schenkel auf einer Spitze stehen. Sie erschöpft sich 
damit nicht in einer geometrischen Figur (Kreis, Quadrat, Rechteck, Dreieck), welche freihaltebedürf-
tig ist und daher keine Kennzeichnungskraft hat […]. Bei einer abstrakten Betrachtung unterscheidet 
sich der Winkel zwar nicht wesentlich von geometrischen Formen und Figuren, aber er gewinnt durch 
die ungewöhnliche graphische Gestaltung eine gewisse Kennzeichnungskraft. Keine Kennzeich-
nungskraft kommt elementaren Zeichen zu. Die Zeichen und Ziffern des römischen und wohl auch 
noch des griechischen Alphabetes müssen jedermann zur Verfügung stehen und können nicht mono-
polisiert werden […]. Das vorliegende Zeichen erinnert entfernt an das Lamda als Grossbuchstaben 
des griechischen Alphabets (""), doch wird es in der Ausgestaltung derart entfremdet, dass das Wi-
derspruchszeichen nicht als einzelner Buchstabe wahrgenommen wird. Am ehesten vergleichbar ist 
der Winkel mit abstrakten Symbolen. So nimmt die Rechtsprechung bei Streifenmustern auf Sports-
chuhen eine geringe Kennzeichnungskraft an und bezeichnet sie als banales Zeichen […]. Das Wi-
derspruchszeichen, das nur aus einem gestalteten Winkel besteht, ist ebenso ein banales Zeichen. 
Das Zeichen der Beschwerdeführerin ist in der Gestaltung etwas abstrakter und noch banaler als das 
Widerspruchszeichen. Für beide Zeichen ist aufgrund der besonderen Umstände daher von einer ori-
ginär schwachen Kennzeichnungskraft auszugehen.»

26.5 Das Bundesverwaltungsgericht war im Widerspruchsverfahren jedoch nicht befugt, 
die Gültigkeit der Eintragungen zu überprüfen. Denn mit dem Widerspruch können 
nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht wer-
den, jedoch nicht absolute (VOLKEN, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 35 zu Art. 
31 MSchG).

26.6 In Übereinstimmung mit der Praxis des IGE und der sich anschliessenden Lehre 
geht das Handelsgericht davon aus, dass Buchstaben des griechischen Alphabets 
grundsätzlich schutzfähig sind, sofern ihnen in Bezug auf die beanspruchten Waren 
und Dienstleistungen keine spezifische Bedeutung zukommt. Einem Teil griechi-
scher Buchstaben dürfte hingegen die Unterscheidungskraft fehlen, weil sie (oft-
mals in Grossbuchstaben) gleich wie Einzelbuchstaben des lateinischen Alphabets 
dargestellt werden und somit auch relativ freihaltebedürftig sind.

26.7 Vorliegend entspricht das Zeichen der Beklagten jedenfalls keinem Buchstaben 
des lateinischen Alphabets (vgl. E. 25.3 oben) und es kommt ihm auch keine offen-
sichtliche Bedeutung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu. Die 

14

Klägerin behauptet denn auch nicht konkret, in Bezug auf welche spezifischen Wa-
ren und Dienstleistungen ein beschreibender Sinngehalt vorliegen soll. Sie macht 
lediglich geltend, dass dem Zeichen Lambda folgende grundsätzliche Bedeutung 
zukomme, ohne hierbei Bezug zu Waren oder Dienstleistungen herzustellen (Kla-
ge, Rz. 25): in der Schwingungslehre der klassischen Physik als Mass für die 
Dämpfung (logarithmisches Dekrement); in der Elementarteilchenphysik als Be-
zeichnung eines Λ-Baryons; in der Quantenfeldtheorie als Bezeichnung für den 
Cut-off-Parameter bei der Regularisierung; Albert Einsteins Kosmologische Kon-
stante, mit deren Hilfe er die Ausdehnung des Universums aus seinen Formeln 
verbannen wollte; in der Mathematik als übliche Bezeichnung für die Mangoldt-
Funktion; das Wappen auf den Schilden der Spartanischen Hopliten (L für Lake-
daimonier); im Flugzeugbau als Mass für die Flügelstreckung; ein japanischer Ra-
ketentyp.

26.8 Gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die 
sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Den Pro-
zessparteien obliegt die Behauptungslast (Urteil des Bundesgerichts 4A_264/2015 
vom 10. August 2015 E. 4.2.2). Die Aufteilung der Behauptungslast zwischen den 
Parteien folgt dabei der Beweislastverteilung nach Art. 8 ZGB (BGE 132 III 186 E. 
4). Eine Tatsachenbehauptung hat nicht alle Einzelheiten zu enthalten; es genügt, 
wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden rechtlichen Normen zu 
subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise 
in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden. Immerhin muss die 
Tatsachenbehauptung so konkret formuliert sein, dass ein substanziiertes Bestrei-
ten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 136 III 322 E. 
3.4.2). Zu behaupten sind sämtliche Tatbestandselemente der materiellrechtlichen 
Normen, die den gelten gemachten Anspruch begründen (BGE 144 III 519 E. 
5.2.1.1).

26.9 Die Klägerin behauptet somit nicht, dass dem Zeichen der Beklagten in Bezug auf 
konkret beanspruchte Waren und Dienstleistungen eine besondere Bedeutung zu-
kommt. Sie begnügt sich vielmehr damit, pauschale Ausführungen zu möglichen 
Bedeutungen des Zeichens Lambda zu machen. Selbst wenn das Gericht die Nich-
tigkeit von Amtes wegen festzustellen und das Recht von Amtes wegen anzuwen-
den hat, entbindet das die Klägerin jedoch nicht davon, ihrer Behauptungslast 
nachzukommen. Denn es ist nicht Aufgabe des Gerichts, das umfassende Waren- 
und Dienstleistungsverzeichnis der Marke der Beklagten auf die von der Klägerin 
vorgebrachten Bedeutungen des Zeichens Lambda hin zu untersuchen. Die Kläge-
rin hätte darlegen müssen, in Bezug auf welche Waren und Dienstleistungen ein 
beschreibender Sinngehalt des Zeichens vorliegt. Mit ihren abstrakten Behauptun-
gen ist sie somit ihrer Behauptungslast nicht nachgekommen. Ohnehin wäre aber 
aufgrund der von der Klägerin vorgebrachten Bedeutungen kein beschreibender 
Sinngehalt in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu erken-
nen.

27. Zirkumflex

15

27.1 Die Klägerin macht ferner geltend, das Zeichen sei als Zirkumflex auf der ISO-
Norm 8859-15 gelistet und gemäss den Richtlinien in Markensachen des IGE seien 
solche Zeichen schutzunfähig (Klage, Rz. 30-31). Die Beklagte wendet ein, dass 
ein Zirkumflex nie in Alleinstellung benutzt werde, sondern ausschliesslich in Ver-
bindung mit einem Vokal (Klageantwort, Rz. 51; vgl. Replik, Rz. 48).

27.2 Einzelne Buchstaben, Interpunktions- und andere Trivialzeichen aus dem Baukas-
ten von Sprache, Schrift und Kommunikation, z.B.  zählen wegen ihrer Ba-
nalität, Verbreitung (Universalität) und Markthäufigkeit (Quantität) zum Gemeingut 
(ASCHMANN, a.a.O., N 75 zu Art. 2 Bst. a MSchG). Interpunktionen und weitere 
druckbare Zeichen gelten aufgrund ihrer Banalität als nicht unterscheidungskräftig 
und sind wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung als freihaltebedürftig zu quali-
fizieren. Beispiele hierfür sind Punkt (.), Komma (,), Bindestrich (-) sowie die weite-
ren druckbaren Zeichen neben Buchstaben und Ziffern gemäss ISO-Norm 8859-15 
wie Gleichheitszeichen (=), Plus- (+) oder Minuszeichen (–) oder die simple Abbil-
dung eines Sterns (*) (Richtlinien in Markensachen, Stand 1. März 2022, Teil 5, 
Ziff. 4.5.5, 141).

27.3 Das Zeichen der Beklagten entspricht tatsächlich fast zu 100% einem Zirkumflex, 
welches auf der ISO-Norm 8859-15 zu finden ist:

27.4 Wie die Beklagte zurecht vorbringt (Klageantwort, Rz. 51), kommt ein Zirkumflex 
aber nicht in Alleinstellung vor. Das strittige Zeichen wird erst als Zirkumflex er-
kannt, wenn es gemeinsam mit bestimmten Vokalen verwendet wird. An einem 
Zeichen, das in Alleinstellung gar nicht verwendet wird, sondern nur als Bestandteil 
eines anderen Zeichens auftritt, kann kein Freihaltebedürfnis bestehen. Vielmehr 
ist das Freihaltebedürfnis für das Zeichen, als dessen Bestandteil es verwendet 
wird (hier â, ê, î, ô und û), und für das strittige Zeichen (hier « ») je gesondert zu 
prüfen. Mit anderen Worten kann das Freihaltebedürfnis eines Zeichens ohne ei-
genen Sinngehalt nicht damit begründet werden, dass es dazu verwendet werden 
kann, zusammen mit anderen Bestandteilen ein Zeichen mit Sinngehalt zu bilden. 
So ist ein Halbkreis nicht etwa deshalb freihaltebedürftig, weil er als Bestandteil des 
Buchstabens «e» verwendet werden kann, sondern weil er bereits in Alleinstellung 
als geometrische Figur erkennbar ist, die ausserdem häufig verwendet wird. Das 
Zeichen der Beklagten ist daher weder wegen der Verbreitung noch der Markthäu-
figkeit dem Gemeingut zuzuordnen und auch nicht freihaltebedürftig. Zudem wird 
trotz der übereinstimmenden Darstellung des Zeichens der Beklagten mit dem Zir-
kumflex gemäss ISO 8859-15 ein Zirkumflex in der allgemeinen Wahrnehmung 
breiter dargestellt.

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27.5 Es handelt sich beim Zeichen der Beklagten auch nicht um ein derart banales Zei-
chen wie das einzelne Ziffern, Buchstaben oder geläufigere Sonderzeichen wie (=), 
(+), (-) oder (*) darstellen. All diesen Zeichen kommt insbesondere eine eigenstän-
dige Bedeutung zu, wohingegen das Zirkumflex für sich genommen keine Bedeu-
tung hat. Das Zeichen der Beklagten erschöpft sich zudem nicht in einer geometri-
schen Figur (Kreis, Quadrat, Rechteck, Dreieck). Dem Zeichen der Beklagten fehlt 
es daher bereits an einer geometrischen Bezeichnung. Es verbindet zwei gleichsei-
tige Linien, die aber nicht in einer Spitze enden, sondern abgeflacht verbunden 
sind. Dem Zeichen ist somit eine minimale Unterscheidungskraft zuzusprechen und 
es ist daher auch geeignet, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens zu 
kennzeichnen. 

28. Unicode-Zugehörigkeit

28.1 Die Klägerin macht zudem geltend, das Zeichen sei im Unicode Nummer U+2227 
enthalten, weshalb es sich um ein allseits verwendetes, unentbehrliches und bana-
les Grundzeichen handle, welches dem Gemeingut zuzurechnen sei (Klage, Rz. 
34).

28.2 Einzig aufgrund der Unicode-Zugehörigkeit ist jedoch nicht von Schutzunfähigkeit 
auszugehen (vgl. bereits die Ausführungen in E. 27.4 sowie 27.5 hiervor sowie jene 
in E. 29.3 und 30.3 nachfolgend). Unicode beinhaltet beinahe 145’000 Zeichen und 
hält lediglich fest, wie die Schrift elektronisch gespeichert wird. Schon aufgrund der 
enormen Anzahl an Zeichen ist für Unicode-Zeichen nicht per se ein Freihaltebe-
dürfnis anzunehmen und zudem können diese auch eine genügende Unterschei-
dungskraft aufweisen. Der Umstand der Unicode-Zugehörigkeit ist einzig darauf 
zurückzuführen, dass das Zirkumflex zur Zeichenbildung mit Vokalen benötigt wird.

29. Dreieck ohne Grundlinie

29.1 Gemäss der Klägerin ist ein Dreieck schutzunfähig, weshalb dies für die banalere 
Form eines Dreiecks mit fehlender Grundlinie erst recht gelten müsse (Replik, Rz. 
43). Gemäss der Beklagten seien Veränderungen von Dreiecken, Rechtecken, 
Quadraten oder Kreisen sofort schutzfähig (Duplik, Rz. 45). Ihr Zeichen sei kein 
Dreieck, weil es nach unten offen und die Spitze abgeschnitten sei (Duplik, Rz. 46-
48).

29.2 Zu den einfachen Zeichen gehören gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts 
banale Figuren wie Rechtecke, Dreiecke, Quadrate, Kreise und Punkte, doch ist 
diese Aufzählung nicht abschliessend (Urteil des Bundesgerichts vom 30. Novem-
ber 1982 E. 3a, SMI 1984, 120 ff., 122). Die Lehre nennt darüber hinaus noch ge-
rade Striche, Ringe, Ovale, Parallelogramme, Trapeze, Gitter, Schattierungen, El-
lipsen und Scheiben (vgl. ASCHMANN, a.a.O., N 87 zu Art. 2 Bst. a MSchG; MAR-
BACH, a.a.O., Rz. 334; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 80 zu Art. 2 
MSchG). Zu den freihaltebedürftigen und nicht unterscheidungskräftigen Zeichen 
werden auch banale geometrische Figuren (z.B. Rahmenlinien in Form geometri-
scher Figuren) oder ganz einfache grafische Gestaltungen gezählt (STÄDE-
LI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 149 zu Art. 2 MSchG). Hingegen können ein-
fache geometrische Figuren mit grafischer Ausgestaltung, Kombinationen von ein-

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fachen geometrischen Figuren unter sich oder mit einfachen Zeichen durchaus 
schutzfähig sein (Richtlinien in Markensachen, Stand 1. März 2022, Teil 5, Ziff. 
4.5.4, 141).

29.3 Vorliegend ist (knapp) nicht mehr von einem einfachen geometrischen Zeichen 
auszugehen bzw. es liegt eine Kombination von einfachen geometrischen Figuren 
vor, die schutzfähig ist. Die Weglassung der Grundlinie bei einem Dreieck macht 
ein Zeichen nicht noch banaler. Vorliegend sind zwei Linien derart aneinanderge-
legt, dass in der Mitte ein weisses Dreieck sichtbar wird. Zudem ist die Spitze der 
Linien abgeschnitten. Dadurch erkennt man jedenfalls nicht eine eindeutig benenn-
bare geometrische Figur, sondern ein Nichtzeichen. Als solches ist es auch nicht 
freihaltebedürftig. Und nur, weil ein einfaches Zeichen vorliegt, bedeutet das nicht, 
dass diesem keine hinreichende Unterscheidungskraft zukommt. Andernfalls müss-
te auch einer Vielzahl eingetragener Marken wie etwa dem Omega-Zeichen (Marke 
Nr. 662801) oder dem Mastercard-Zeichen (Marke Nr. P-533299 oder 716538) die 
Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Die vorliegende – nicht parallele – 
Anordnung zwei gleich langer Linien, deren Verbindungsstelle abgeschnitten ist, er-
füllt als Kombination von einfachen geometrischen Figuren noch knapp die Anfor-
derungen an ein schutzfähiges Zeichen.

30. Winkelzeichen

30.1 Die Klägerin bringt weiter vor, es liege ein einfaches Winkelzeichen, d.h. eine in der 
Ebene liegende geometrische Figur bestehend aus einem Scheitelpunkt und zwei 
linienförmigen Schenkeln vor (Klage, Rz. 26). Dagegen wendet die Beklagte ein, 
dass ein Zeichen mit abgeschnittener Spitze nicht als Winkel verstanden werde 
(Klageantwort, Rz. 26, 48).

30.2 Zum Gemeingut gehören u.a. elementare Zeichen (BGE 134 III 314 E. 2.3.2). Ele-
mentare Zeichen werden als im wirtschaftlichen Verkehr unabdingbar und demzu-
folge freihaltebedürftig erachtet (BGE 139 III 176 E. 2). Ein Freihaltebedürfnis ver-
langt jedoch ein konkreteres Anzeichen für eine Behinderung, beispielsweise ein 
aktuelles, allgemeines Bedürfnis des Markts am beanspruchten Zeichen (ASCH-
MANN, a.a.O., N 24 zu Art. 2 Bst. a MSchG). Das Bundesgericht liess die Frage of-
fen, ob ein gleichschenkliger Winkel als Elementarzeichen zu qualifizieren ist (Urteil 
des Bundesgerichts 4A_261/2010 E. 3.3). 

30.3 Der Beklagten ist zuzustimmen, dass das Zeichen aufgrund der abgeschnittenen 
Spitze im Gesamteindruck nicht als Winkelzeichen wahrgenommen wird. Zudem ist 
das Zeichen gemäss dem Registerprinzip so zu beurteilen, wie es eingetragen ist 
und Winkelzeichen werden anders als das Zeichen der Beklagten nicht vertikal, 
sondern horizontal dargestellt (vgl. bereits E. 24.2 oben). Konkrete Anzeichen für 
eine Behinderung am Markt wurden durch die Klägerin sodann nicht behauptet.

31. Gebräuchliches Grundzeichen in der Mathematik

31.1 Die Klägerin macht ferner geltend, das Zeichen sei ein in der Mathematik ge-
bräuchliches Grundzeichen mit verschiedenen Bedeutungen (Klage, Rz. 35-39): Es 
entspreche dem in der Logik gebräuchlichen Verknüpfungszeichen für «UND»; im 
Bereich der Teilbarkeit stehe es für den grössten gemeinsamen Teiler; im Bereich 

18

der Vektorrechnung stehe es für das Dachprodukt von zwei Vektoren; und im Be-
reich der Quantoren stehe es für den Allquantor.

31.2 Einzig aufgrund dieser Bedeutungen ist nicht generell von Schutzunfähigkeit aus-
zugehen. Auch das Zeichen Omega (Ω) hat eine Vielzahl von mathematischen Be-
deutungen (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Omega), ist aber dennoch schutzfähig 
(vgl. Marke Nr. 2P-334114). Auch hier unterlässt es die Klägerin wiederum ihrer 
Behauptungslast nachzukommen und gibt nicht an, für welche Waren oder Dienst-
leistungen das Zeichen der Beklagten aufgrund der von ihr behaupteten Bedeutun-
gen dem Gemeingut zuzuordnen ist. Die Schutzunfähigkeit des Zeichens « » 
könnte aufgrund der von der Klägerin vorgebrachten Verwendungen beispielsweise 
zur Schutzunfähigkeit in Bezug auf mathematische Geräte wie Taschenrechner in 
Klasse 9 zutreffen. Doch sind diese von der angefochtenen Marke nicht umfasst.

32. Pfeil- bzw. Vektorzeichen

32.1 Die Klägerin bringt weiter vor, das Zeichen « »sei die einfachste Form eines Pfeil- 
bzw. Vektorzeichens, das eine bestimmte Richtung oder Position anzeigen solle 
und häufig als Icon zum Navigieren auf Websites oder auf Bedientasten für Ma-
schinen vorzufinden sei (Klage, Rz. 27):

Aus diesem Grund gehöre das angefochtene Zeichen zu den einfachen geometri-
schen Figuren, die derart trivial seien, dass sie dem Gemeingut zuzurechnen seien 
(Klage, Rz. 27-28).

32.2 Das Zeichen der Beklagten ist anhand des Eintrags im Register zu beurteilen. In 
Alleinstellung erweckt es jedenfalls nicht den Eindruck eines Pfeilzeichens. Hinzu 
kommt, dass Pfeilzeichen – wie die Beispiele der Klägerin belegen – entweder spitz 
oder leicht abgerundet zusammenlaufen und breiter aufgestellt sind. Hingegen ist 
das Zeichen der Beklagten steiler aufgestellt und oben abgeschnitten. Ein Pfeil 
möchte aber eine Richtung angeben und verengt sich in der Regel gegen oben hin 
und endet mit einer Spitze. Im Gesamteindruck erweckt das Zeichen der Beklagten 
daher nicht den Eindruck eines Pfeilzeichens und ist damit unterscheidungskräftig 
und nicht freihaltebedürftig.

32.3 Der banale Charakter eines Zeichens alleine reicht ohnehin nicht aus, um dieses 
einem absoluten Freihaltebedürfnis zu unterwerfen (BGE 134 III 314 E. 2.3.3). Eine 
konkrete Prüfung aller Umstände im Hinblick auf die beanspruchten Waren und 
Dienstleistungen ist in jedem Einzelfall erforderlich (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄU-
SER, a.a.O., N 60 zu Art. 2 MSchG). Die Klägerin legt einmal mehr nicht konkret 
dar, im Zusammenhang mit welchen Waren und Dienstleistungen das Zeichen der 
Beklagten oftmals als Pfeil- bzw. Vektorzeichen verwendet wird. Einzig von «Bedi-

https://de.wikipedia.org/wiki/Omega

19

entasten für Maschinen» zu sprechen, ist wenig spezifisch. Von einem absoluten 
Freihaltebedürfnis ist aber ohnehin nicht auszugehen, da das Zeichen – selbst 
wenn es als Vektorzeichen aufgefasst würde – nicht unentbehrlich ist, sondern es 
bestehen gleichwertige Alternativen. Namentlich kann das Zeichen auch durch un-
terschiedlich gestaltete Pfeile oder Dreiecke ersetzt werden.

32.4 In Bezug auf eine allfällige relative Freihaltebedürftigkeit legt die Klägerin ebenfalls 
nicht dar, dass das Zeichen von Konkurrenten der Beklagten effektiv verwendet 
würde und diese durch die Marke der Beklagten behindert würden. Sie behauptet 
nicht einmal, dass ein schützenswertes Kollektivinteresse einer Gruppe von Markt-
beteiligten anzunehmen ist oder konkretere Anzeichen für eine Behinderung vorlie-
gen.

32.5 Das Bundesgericht führte in Bezug auf das Freihaltebedürfnis zwar aus, es treffe 
zu, dass ein Schutz des Zeichens «YOU» als Marke die Verwendung des Aus-
drucks «YOU» als Bestandteil einer Marke nicht in jedem Fall verunmögliche, zu-
mal diesem Bestandteil nur ein schwacher Schutzumfang zuzugestehen wäre. In-
dessen würde dessen Verwendung in zahlreichen Fällen gesperrt bzw. erheblich 
erschwert, weil jedes Mal fraglich wäre, ob mit dem gewählten Zeichen hinreichend 
Abstand erlangt werde. In einer solchen Sperrung oder Erschwerung der Verwen-
dung eines unentbehrlichen und nicht substituierbaren Ausdrucks des Grundworts-
chatzes liege eine übermässige Behinderung des Geschäftsverkehrs, die für die 
Annahme eines Freihaltebedürfnisses genüge. Das Freihaltebedürfnis für Ele-
mentarzeichen setze nicht voraus, dass bei Gewährung von Markenschutz dessen 
Verwendung als Bestandteil einer Marke gänzlich ausgeschlossen sei. Ansonsten 
gäbe es diese Konstellation von Freihaltebedürftigkeit überhaupt nicht mehr, weil 
beispielsweise auch Elementarzeichen wie einzelne Buchstaben oder Zahlen stets 
zur Bildung von Marken herangezogen werden könnten. Trotzdem werde an sol-
chen Zeichen in Alleinstellung im Interesse des freien Wirtschaftsverkehrs, der auf 
die Verwendung dieser Elementarzeichen angewiesen sei, ein Freihaltebedürfnis 
bejaht (BGE 139 III 176 E. 5.1).

Diesbezüglich ist vorliegend von Relevanz, dass nicht ein Zeichen des trivialsten 
Grundwortschatzes zu beurteilen ist, das sehr häufig verwendet wird und dessen 
Sinn klar ist, sondern ein abstraktes Bildzeichen ohne konkreten Sinngehalt. Zu-
dem handelt es sich nicht um ein unentbehrliches und nicht substituierbares Zei-
chen. Der Beklagten ist sodann zuzustimmen (vgl. Klageantwort, Rz. 57-59), als 
eine diffuse, unklare Aussage – jedenfalls bei Wortmarken – ein Indiz für die 
Schutzfähigkeit des Zeichens ist (Richtlinien in Markensachen, Stand 1. März 2022, 
Teil 5, Ziff. 4.4.2.2, 123). Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts sollen aber 
auch für die Frage der Unterscheidungskraft eines Zeichens in der Wahrnehmung 
keine Unterschiede aus der Markenart folgen (Urteil des Bundesgerichts 
4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 3.3), weshalb auch ein unklarer Sinngehalt 
bei einem Bildzeichen berücksichtigt werden kann. Zudem würde das Zeichen der 
Beklagten höchstens im Kontext mit anderen Pfeilen als Pfeilzeichen aufgefasst. 
Massgebend ist aber wiederum, wie das Zeichen im Register eingetragen ist. Im 
Ergebnis wird vorliegend anders als beim Zeichen «YOU» keine übermässige Be-
hinderung des Geschäftsverkehrs bewirkt, weshalb ein Freihaltebedürfnis zu ver-

20

neinen ist. Hinzu kommt, dass das Schutzziel der freien Verwendung eines Zei-
chens in der Werbung oder zu einem anderen nicht markenmässigen Gebrauch 
unabhängig des Vorliegens eines absoluten Ausschlussgrundes auch über eine 
korrekte Auslegung des markenmässigen Gebrauchs in einem Verletzungsverfah-
ren erreicht werden kann (vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 60 zu 
Art. 2 MSchG). 

33. Ausländische Eintragungen

33.1 Die Beklagte beruft sich auf verschiedene ausländische Eintragungen, um die 
Schutzfähigkeit ihres Zeichens zu untermauern (Klageantwort, Rz. 28):

33.2 Ausländischen Entscheidungen kommt keine bindende präjudizielle Wirkung zu. 
Doch können sie im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung durchaus mit-
berücksichtigt werden, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische 
Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2; vgl. auch 
STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 31 zu Art. 2 MSchG; WILLI, a.a.O., N 9 
zu Art. 2 MSchG; ASCHMANN, a.a.O., N 40 zu Art. 2 MSchG, N 57 zu Art. 2 Bst. a 
MSchG; MARBACH, a.a.O., Rz. 222 ff.). Im Eintragungsverfahren wird ausländi-
schen Entscheiden jedoch nur bei Grenzfällen eine Indizwirkung zugesprochen (Ur-
teil des Bundesgerichts 4A_136/2019 vom 15. Juli 2019 E. 2.4.3 m.w.H.; Urteile 
des Bundesverwaltungsgerichts B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5, B-
7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 9).

33.3 Jedes Land prüft die Schutzfähigkeit einer Marke zwar nach seiner eigenen Ge-
setzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsanschauung. Dabei verfügen die ein-
zelnen Länder über einen grossen Ermessensspielraum und ihre Beurteilung kann 
demnach unterschiedlich ausfallen (Urteil des Bundesgerichts 4A_363/2016 vom 
7. Februar 2017 E. 4.2). Der Beklagten ist indessen insofern zuzustimmen, als bei 
reinen Bildzeichen unterschiedliche Sprachgewohnheiten keine bzw. eine geringe-
re Rolle spielen als bei Wortmarken (Klageantwort, Rz. 27; Duplik, Rz. 23, 43).

33.4 Vorliegend sind höchstens die Marken EU Nr. 005158183, IT Nr. 2016000002873 
sowie DE Nr. 30607972 einschlägig, da sie ein identisches Zeichen betreffen. Je-
doch sind diese für andere Waren und Dienstleistungen (konkret Männerkleider in 

21

Klasse 25) eingetragen und können daher nicht ohne weiteres herangezogen wer-
den. Immerhin dienen sie aber als zu berücksichtigendes Indiz, dass identische 
Zeichen auch im Ausland eingetragen werden.

34. Fazit zum Gemeingut

34.1 Das Zeichen der Beklagten gehört nicht zum Gemeingut an, da es genügende Un-
terscheidungskraft aufweist und weder relativ noch absolut freihaltebedürftig ist 
bzw. die Klägerin ihrer Behauptungslast nicht nachgekommen ist und nicht darge-
legt hat, in Bezug auf welche Waren- und Dienstleistungen allenfalls ein Freihalte-
bedürfnis anzunehmen ist. Zu prüfen ist hingegen noch, ob die Beklagte das Zei-
chen in rechtsmissbräuchlicher Weise hinterlegt hat.

35. Fehlende Gebrauchsabsicht

35.1 Die Klägerin bringt vor, die Beklagte beanspruche ein Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnis von über 22 A4-Seiten, worin mit 10’000 Wörtern der Schutzbereich 
von gegen 4’000 Produkten umschrieben werde. Die Beklagte sei ein Kunststoff-
Distributor bzw. ein Handelsunternehmen für Kunststoffe. Sie beliefere Unterneh-
men mit den für die Kunststoffherstellung erforderlichen Polymere und polymerbe-
zogenen Produkte für unterschiedliche Kunststoffproduktionsverfahren. Abgesehen 
von Waren in den Klassen 1 (Chemikalien, welche zur Kunststoffherstellung die-
nen) und 35 (Handel mit Kunststoffen) werde diese die Waren und Dienstleistun-
gen gar nie brauchen und habe keinerlei Absicht, dies je zu tun. Es sei nicht nur 
unwahrscheinlich, sondern geradezu unmöglich, dass ein Unternehmen tatsächlich 
eine derart breite Waren- und Dienstleistungspalette innert absehbarer Zeit werde 
anbieten können. Die Beklagte habe einzig während der fünfjährigen Schonfrist ei-
ne maximal mögliche Sperrwirkung gegenüber Dritten erzielen wollen (Klage, Rz. 
43-46, 48; Replik, Rz. 64, 66).

35.2 Die Beklagte wendet ein, sie sei eine Tochtergesellschaft der E.________ AG und 
bilde zusammen mit der Schwestergesellschaft H.________ Gruppe eine strategi-
sche Allianz (Klageantwort, Rz. 20). Der H.________-Konzern gehöre zu den inter-
national führenden Anbietern von polymerbasierten Produkten, welchen bei innova-
tiven, bezüglich Nachhaltigkeit den Anforderungen der heutigen Zeit entsprechen-
den Lösungen vielfach eine Schlüsselrolle zukomme. Innerhalb dieses Konzerns 
würden der Beklagten wesentliche Beschaffungsaktivitäten obliegen. Sie sei aber 
auch im freien Markt mit der Beschaffung und dem Vertrieb unterschiedlichster Wa-
ren und Dienstleistungen aktiv und erziele einen jährlichen Gesamtumsatz im 
zehnstelligen Bereich (Klageantwort, Rz. 21). Zwischen den Firmen des 
H.________-Konzerns und der Automobilindustrie bestünden traditionell sehr in-
tensive Beziehungen. Polymerbasierte Kunststoffe seien ein Schlüsselfaktor, um 
Fahrzeuge leichter und damit umweltverträglicher zu bauen. Stossfänger-Elemente 
aus Kunststoff seien z.B. heute im Automobilbau ein fast unverzichtbares Sicher-
heitselement und die H.________-Gruppe sei ein etablierter Systemlieferant der 
Automobilindustrie. Die Beklagte sei als strategischer Allianzpartner für die globale 
Beschaffung sämtlicher Produktionsmaterialien und Zukaufteile der durch die 
H.________-Gruppe in verschiedensten Werken in Europa, USA und Südafrika 
produzierten Automobilteile und versorge darüber hinaus weitere Automobilzuliefe-

22

rer mit Materialien. Die Beklagte verfüge somit seit Jahrzenten über umfassende 
Automobilkompetenzen im Projektmanagement, Qualitätswesen und Einkauf (Kla-
geantwort, Rz. 22). Der H.________-Konzern sei im Bereich Fahrzeuge aber nicht 
nur ein Zulieferant, sondern verfolge auch eigenständige Pläne und engagiere sich 
generell in den Bereichen alternativer Antriebskonzepte, neuer Mobilitätsansätze 
und Leichtbau. Die H.________-Gruppe habe z.B. auf der Grundlage ihrer Spritz-
guss-Technologie ein sehr innovatives E-Bike mit dem Namen G.________ entwi-
ckelt und im Jahr 2019 auf den Markt gebracht. Sehr früh sei es zudem ein strate-
gisches Ziel eines Mitglieds des Verwaltungsrates der E.________ AG gewesen, 
Elektrofahrzeuge zu entwickeln und zu vermarkten und die in Vergessenheit gera-
tene Schweizer Qualitätsmarke «L.________» neu zu lancieren. Zu diesem Zweck 
seien auch die entsprechenden Markenrechte gesichert worden. Dies würde das 
ernsthafte, schutzwürdige Interesse der Beklagten am Markenschutz in der Klasse 
12 belegen (Klageantwort, Rz. 23). Zentrale Triebfeder für diese innovativen Pro-
jekte aller Konzerngesellschaften sei das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Die Be-
klagte habe im Rahmen dieser strategischen Ausrichtung für den Bereich «Auto-
motive» auch weitere Pläne, welche Geschäftsgeheimnis bildeten. Sie habe aber 
aufgrund der Unternehmensphilosophie mit Fokussierung auf Innovation und 
Nachhaltigkeit jedoch ein legitimes Interesse, sich die hierzu erforderlichen Mar-
kenrechte zu sichern (Klageantwort, Rz. 24). Das Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnis basiere auf einer amerikanisch geprägten Redaktion (Klageantwort, Rz. 
65). Einer der wichtigsten Geschäftsbereiche der Beklagten liege traditionell im Be-
reich Fahrzeuge, das eng mit der Fahrzeugindustrie verbunden sei. Bei diesen Ver-
flechtungen sowie der Fokussierung auf innovative, nachhaltige Produkte sei es le-
gitim und nicht rechtsmissbräuchlich, dass die Beklagte eine geschäftlich nahelie-
gende Entwicklung markenrechtlich absichern wolle (Klageantwort, Rz. 66). Zudem 
führe eine zu breite Hinterlegung nicht einfach zur Nichtigkeit, sondern es resultiere 
höchstens Teilnichtigkeit. Die Klägerin müsse für jedes einzelne Produkt dokumen-
tieren, wieso es missbräuchlich sein solle, dass sich die Beklagte als Teil des 
H.________-Konzerns eine Unternehmensentwicklung vorbehalten wolle. Jeden-
falls im Bereich der Fahrzeuge der Klasse 12 gebe es hierfür nicht die geringsten 
Anhaltspunkte. Die Beweispflicht liege bei der Klägerin (Klageantwort, Rz. 68).

35.3 Die Klägerin entgegnet, in den USA sei die Marke nur in drei Klassen (19, 35 und 
40; KB 15.1) hinterlegt und das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entsprach 
gar nicht den amerikanischen Formulierungsvorgaben (Replik, Rz. 61, 28-31). Das 
sei eine Schutzbehauptung, da in den USA sehr strenge Anforderungen hinsichtlich 
des Gebrauchs gelten würden. Fünf bis sechs Jahre nach der Eintragung sei ein 
aktiver Nachweis des Gebrauchs mit Belegen für die beanspruchten Waren und 
Dienstleistungen erforderlich. Ein häufiger Fehler internationaler Anmelder in den 
USA sei, via IR-Marken ausschweifende Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse 
für die USA anzumelden, da diese die Marke angreifbar machten (Replik, Rz. 29-
30). Zudem sei das Zeichen vom US-Markenamt beanstandet worden, weil das 
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in zahlreichen Bereichen nicht den ameri-
kanischen Vorgaben zur Formulierung entsprochen habe (Replik, Rz. 31; KB 15.3). 
Die von der Beklagten behaupteten angeblichen Bezüge zum Fahrzeugbereich 
würden sich bei näherem Hinsehen als haltlos entpuppen: Es gehe um Tätigkeiten 

23

anderer Unternehmen der H.________-Gruppe oder von Einzelpersonen mit ande-
ren Kennzeichen (H.________, G.________, L.________). Produkte oder Tätigkei-
ten der Beklagten selber mit dem streitgegenständlichen Zeichen, die dem Fahr-
zeugbereich zuzurechnen seien, seien nirgends ersichtlich. Es sei somit entgegen 
der Behauptung der Beklagten nicht «aktenkundig», dass sie ernsthaft damit rech-
nete, das streitgegenständlich Zeichen für Waren im Fahrzeugbereich zu verwen-
den. Insgesamt seien Tätigkeiten oder Pläne mit Bezug zu allen anderen ausser-
halb des Kunststoff/Kunststoffhandelsbereichs (Klassen 1 und 35) liegenden Wa-
ren und Dienstleistungen nirgends dargelegt (Replik, Rz. 61). Wer wie die Beklagte 
Kunststoffe an alle möglichen Industrien liefere, nicht aber selber die aus den 
Kunststoffen hergestellten Waren produziere und keine Anhaltspunkte dafür liefere, 
warum sie dies je tun würde, habe jedenfalls kein legitimes Interesse daran, Mar-
kenschutz für sämtliche möglichen Endwaren zu verlangen (Replik, Rz. 62). Die 
Beklagte habe keine konkreten Anhaltspunkte dafür geboten, dass sie ein ernsthaf-
tes Interesse hätte, ausserhalb des Kunststoff- und Kunststoffhandelsbereichs in 
den Klassen 1 und 35 mit dem streitgegenständlichen Zeichen tätig zu werden. Sie 
habe nirgends belegt, dass die ausufernde Hinterlegung ihrer Marke zu etwas an-
derem diene als andere auszusperren (Replik, Rz. 63).

35.4 Gemäss der Beklagten liege ihre Kernkompetenz bei polymerbasierten Produkten. 
Seit Jahren befasse sich die H.________-Gruppe jedoch auch mit Projekten für zu-
kunftsträchtige Fahrzeuge. Dass die Aktivitäten der Schwestergesellschaft 
H.________-Gruppe kein Interesse der Beklagten am Markenschutz in Klasse 12 
belegen könne, sei weltfremd. Wer mit Konzernstrukturen vertraut sei, wisse, dass 
die Marken in aller Regel nicht bei der Produktionsgesellschaft positioniert seien. 
Tatsächlich sei nicht einzusehen, wieso sich die Beklagte als Handelsgesellschaft 
des H.________-Konzerns nicht zeitgerecht um den Aufbau des Markenschutzes 
für laufende Projektideen kümmern dürfen sollte (Duplik, Rz. 18). Innovative Fahr-
zeugkonzepte und Fahrzeuge würden bei der Strategie der Beklagten eine wichtige 
Rolle spielen. Als weiteres Beispiel sei H.________ mit der Firma M.________ eine 
strategische Partnerschaft eingegangen, um gemeinsam zukunftsfähige Mobilitäts-
Angebote zu entwickeln und voranzutreiben. Die Beklagte sei ihrerseits mit dem 
Handel mit Spezialfahrzeugen befasst, welche sie auf Kommissionsbasis vermittle. 
All diese Projekte und Aktivitäten belegten das strategische Ziel und das legitime 
Interesse am Markenschutz (Duplik, Rz. 19). Es stimme, dass das Projekt, für wel-
ches die Rechte an der Marke L.________ gesichert worden seien, nicht zum Flie-
gen gekommen sei. Auch ein gescheitertes Projekt dokumentiere jedoch das stra-
tegische Ziel, sich im Bereich nachhaltiger Fahrzeuge zu positionieren und in die-
sen Bereich zu investieren. Ein Konzern, welcher in den Bereich Fahrzeuge inves-
tiere, habe selbstverständlich auch ein legitimes Interesse, sich rechtzeitig bei Ent-
wicklungserfolg sachgerechten Markenschutz zu sichern (Duplik, Rz. 20). Der Be-
klagten sei im Bereich der einzig zu beurteilenden Klasse 12 ihrer Mitwirkungs-
pflicht nachgekommen. Sie habe aufgezeigt, dass sie seit längerer Zeit im Zusam-
menhang mit Fahrzeugen in eigene Projekte investiere und dass nachhaltige Mobi-
litätslösungen Teil ihrer aktuellen Unternehmensstrategie seien (Duplik, Rz. 60). Im 
Übrigen seien polymerbasierte Produkte sehr vielseitig einsetzbar, was auch einen 
entsprechend breiten Markenschutz rechtfertige. Die Beklagte habe ein legitimes 

24

Interesse, sich die Möglichkeit offenzuhalten, die von ihr gelieferten Komponenten 
entsprechend zu kennzeichnen (Duplik, Rz. 61).

35.5 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann für registrierte Marken kein 
Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinter-
legt worden sind, sondern in der Absicht, die Eintragung entsprechender Zeichen 
durch Dritte zu verhindern, den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken zu 
vergrössern (BGE 127 III 160 E. 1a m.w.H.) oder vom bisherigen Benutzer finanzi-
elle oder andere Vorteile zu erlangen (Urteile des Bundesgerichts 4A_234/2018 
vom 28. November 2018 E. 2.1, 4A_514/2012 vom 27. Februar 2013 E. 5, 
4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2, 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 
2.1.4). Das Fehlen einer Gebrauchsabsicht hat die Nichtigkeit der eingetragenen 
Marke zur Folge (BGE 127 III 160 E. 1a; Urteile des Bundesgerichts 4A_234/2018 
vom 28. November 2018 E. 2.1, 4A_514/2012 vom 27. Februar 2013 E. 5, 
4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2, 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 
2.1.5). Die Unzulässigkeit solcher ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuch-
lich eingetragener Marken stellt neben der Nichtaufnahme des Gebrauchs (Art. 12 
Abs. 1 MSchG) einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts 
dar, und der jeweilige Inhaber der Marke kann sich nicht auf die Benutzungsschon-
frist berufen, andernfalls sich die Frage der Nichtigkeit von Defensivmarken erübri-
gen würde (Urteile des Bundesgerichts 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 
2.1, 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2, 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 
2.1.5).

35.6 Massgebend sind die Absicht und die Beweggründe des Hinterlegers zum Hinter-
legungszeitpunkt. Umstände nach der Hinterlegung können berücksichtigt werden, 
soweit sie Hinweise auf die Absicht des Hinterlegers im Zeitpunkt der Hinterlegung 
erlauben (Urteil des Bundesgerichts 4A_242/2009 vom 10. Dezember 2009 E. 6.4 
m.w.H.). Im Zeitpunkt der Hinterlegung genügt eine abstrakte Gebrauchsabsicht 
(RIZVI/DAVID, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2016, N 42 zu Art. 5 MSchG; DORIGO, 
SHK MSchG, 2. Aufl. 2017, N 7 zu Art. 28 MSchG; BEBI, Gebrauchsabsicht bei 
Marken, sic! 2012, 610 ff., 611; Urteil des Bundesgerichts 4A_234/2018 vom 28. 
November 2018 E. 2.2.3).

35.7 Grundsätzlich muss die Gebrauchsabsicht beim Markeninhaber vorliegen. Ausrei-
chend ist aber die Absicht, die Marke durch einen Lizenznehmer oder sonstigen 
Dritten gebrauchen zu lassen. Damit ist insbesondere der stellvertretende Ge-
brauch gemäss Art. 11 Abs. 3 MSchG gemeint. Zulässig ist aber grundsätzlich 
auch, wenn der Hinterleger die Marke für einen Dritten anmeldet, welcher eine Ge-
brauchsabsicht hat und an den er die Marke danach übertragen wird. Hier liegt 
beim Hinterleger eigentlich keine Gebrauchsabsicht bzw. nur mittelbare Ge-
brauchsabsicht vor (BEBI, a.a.O., 612; vgl. auch RIZVI/DAVID, a.a.O., N 43 zu Art. 5 
MSchG; CHERPILLOD, Marques défensives, de réserve, et dépôts frauduleux, sic! 
2000, 367 ff.; WILLI, a.a.O., N 4 zu Art. 5 MSchG; GASSER, SHK MschG, 2. Aufl. 
2017, N 24 zu Art. 5 MSchG). Zulässig sei beispielsweise die Hinterlegung durch 
einen Vertreter, weil der eigentlich an der Marke Interessierte sich noch nicht zu er-
kennen geben will oder die Hinterlegung durch einen Designer, welcher eine für ei-
nen Dritten kreierte Marke zur Sicherung der Priorität selber anmeldet. Die Mutter-

25

gesellschaft kann sich den Markengebrauch durch ihre operativen Tochtergesell-
schaften anrechnen lassen, die Tochtergesellschaft den Vertrieb durch die kon-
zernmässig verbundene Schwestergesellschaft (MARBACH, a.a.O., Rz. 1403). Ein 
nach Art. 11 Abs. 3 MSchG stellvertretender Gebrauch muss jedoch glaubhaft ge-
macht sein (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_234/2018 vom 28. November 2018 
E. 2.2.3).

35.8 Ausgehend von der gesetzlichen Grundregel, dass derjenige eine Tatsache zu be-
weisen hat, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB), trägt grundsätzlich diejenige 
Partei die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht, die sich auf diesen Nich-
tigkeitsgrund beruft (vgl. BGE 127 III 160 E. 1a). Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass es sich bei der fehlenden Gebrauchsabsicht um eine negative und überdies 
innere Tatsache handelt, die kaum positiv bewiesen werden kann. Mit der Lehre ist 
daher anzunehmen, dass im Rahmen der Mitwirkungspflicht von der Gegenseite 
verlangt werden darf, dass sie die Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, 
wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche 
die Klägerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie 
bildet. Erscheint dem Richter diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abs-
trakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Ge-
samtwürdigung genügen (Urteile des Bundesgerichts 4A_234/2018 vom 28. No-
vember 2018 E. 2.1, 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.1; jeweils mit Ver-
weis auf MARBACH, a.a.O., Rz. 1446).

35.9 Ob eine rechtsmissbräuchliche Hinterlegung vorliegt, hat das Gericht in einer Ge-
samtwürdigung aller Umstände zu beurteilen (Urteile des Bundesgerichts 
4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2, 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4 
m.w.H.). Gerade die Inkompatibilität eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnis-
ses kann ein gewichtiges Indiz für eine rechtmissbräuchliche Hinterlegung der ge-
samten Marke sein (Urteil des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 
E. 5.2.1; BEBI, a.a.O., 616, 612; vgl. auch STAUB, a.a.O., N 78 zu Art. 12 MSchG; 
RIZVI/DAVID, a.a.O., N 54, 56 zu Art. 5 MSchG). Hinterlegt z.B. ein Finanzinstitut 
seine Marken auch für Zahnputzmittel, liegt der defensive Charakter auf der Hand. 
Kein einziges Unternehmen der Finanzwirtschaft hat bis heute je in das Zahnpasta-
Geschäft diversifiziert, und in den Marketingkreisen besteht auch Einigkeit, dass 
solches keinen Sinn machen würde. Solche marketingmässigen Inkompatibilitäten, 
welche den Rückschluss auf den defensiven Charakter einer Marke erlauben, be-
stehen dabei teilweise selbst innerhalb der gleichen Klasse: Baby-Kost und Mittel 
zur Vertilgung schädlicher Tiere z.B. sind beide in der Nizza-Klasse 5 eingereiht. 
Gleichwohl ist es offensichtlich, dass kaum denkbar wäre, Baby-Kost unter der 
gleichen Produktemarke anzubieten, wie sie auch für Mittel zur Vertilgung schädli-
cher Tiere verwendet wird (MARBACH, a.a.O., Rz. 1442).

35.10 Allerdings ist nur wegen eines umfangreichen beanspruchten Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnisses nicht zwingend auf ein Defensivzeichen zu schliessen (Ur-
teil des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.4; RIZVI/DAVID, 
a.a.O., N 56 zu Art. 5 MSchG; GASSER, a.a.O., N 41 zu Art. 5 MSchG; MARBACH, 
a.a.O., Rz. 1439). Denn der Hinterleger soll markenrechtlich nicht beschränkt wer-
den, künftige Entwicklungen oder Vermarktungskonzepte im Auge zu behalten 

26

(RIZVI/DAVID, a.a.O., N 56 zu Art. 5 MSchG). Es ist ein berechtigtes Anliegen des 
Markeneigentümers, sich im Zeitpunkt der Hinterlegung mittels bereiter Formulie-
rung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einen gewissen Spielraum of-
fen zu halten, wie er sein Zeichen später konkret positionieren will (MARBACH, 
a.a.O., Rz. 1439; BEBI, a.a.O., 612, der aufgrund des Bundesgerichtsentscheids 
Yello/Yallo II auf die schwierige und problematische Abgrenzung hinweist). Damit 
sind die unzulässigen Defensivmarken insbesondere von den zulässigen Vorrats-
marken abzugrenzen. Dies sind Zeichen, die der Markeninhaber zu benutzen be-
absichtigt, aber beispielsweise aufgrund eines noch zu entwickelnden Vermark-
tungskonzepts erst später verwenden möchte (RIZVI/DAVID, a.a.O., N 69 zu Art. 5 
MSchG; GASSER, a.a.O., N 49 zu Art. 5 MSchG; vgl. auch WILLI, a.a.O., N 67 zu 
Art. 11 MSchG). Insbesondere muss jedem Zeichenanmelder gestattet bleiben, be-
züglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen möglichst grossen 
Schutzbereich für seine Marken zu erreichen, z.B. für allfällige spätere Rechtsüber-
tragungen (RIZVI/DAVID, a.a.O., N 70 zu Art. 5 MSchG). Die Vorratsmarke muss 
aber mindestens mehr als nur mit einer theoretisch vorhandenen Wahrscheinlich-
keit in Gebrauch genommen werden (GASSER, a.a.O., N 49 zu Art. 5 MSchG). 
Gemäss Bundesgericht stellt eine bloss pauschal behauptete Ausdehnungs- und 
Diversifikationsabsicht keine ausreichende Gebrauchsabsicht dar, da grundsätzlich 
jedes gewinnorientierte Unternehmen eine solche Absicht hegen kann und diese 
daher grundsätzlich für jede Markenhinterlegung vorgebracht werden könnte (Urteil 
des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.4; vgl. BEBI, a.a.O., 
613). Die beabsichtigte Expansion oder Diversifikation muss vielmehr bereits kon-
kreter vorgesehen oder geplant sein. Andererseits bzw. im darüber hinausgehen-
den Umfang sei die Hinterlegung unzulässig, weshalb der Markeninhaber das Risi-
ko trage, dass er Dritte nicht daran hindern könne, Rechte zu erlangen, die eine 
weitere Diversifikation verunmöglichten (BEBI, a.a.O., 613). Gemäss Bundesgericht 
ist es zudem nicht Aufgabe des Gerichts, aus dem sehr umfangreichen Waren- und 
Dienstleistungsverzeichnis diejenigen Waren und Dienstleistungen herauszufiltern, 
die als zum «Kerngebiet» gehörend betrachtet werden können – jedenfalls sofern 
im Rahmen der Mitwirkungspflicht auch für das Kerngebiet keine substanziierte 
Behauptungen und diesbezüglich nachvollziehbaren Erklärungen für das Registrie-
rungsverhalten abgegeben wurden (Urteil des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 
23. Februar 2012 E. 5.3; kritisch BEBI, a.a.O., 617: «Es ist zu hoffen, dass dies 
nicht dazu führt, dass allein aus dem Grund Marken für vollständig nichtig erklärt 
werden, welche für zum Teil inkompatible Waren und Dienstleistungen hinterlegt 
wurden, weil es der Markeninhaber unterlässt oder es ihm nicht gelingt, eine in den 
Augen des betroffenen Gerichts einleuchtende Aufteilung vorzunehmen»).

35.11 Zu prüfen ist somit, welche auf eine fehlende Gebrauchsabsicht hindeutende Indi-
zien durch die Klägerin nachgewiesen sind und ob es der Beklagten gelingt, diese 
Indizien durch entsprechende Begründung zu entkräften (vgl. Urteil des Bundesge-
richts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.1).

35.12 Unbestritten ist die Gebrauchsabsicht der Beklagten in den Klassen 1 und 35. Für 
die übrigen Waren und Dienstleistungen in den Klassen 2, 6-8, 11-12, 17, 19, 23 
und 40 beruft sich die Klägerin grundsätzlich einzig auf das breite Waren- und 

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Dienstleistungsverzeichnis. Die Beklagte äussert sich ihrerseits nur zu einer Ge-
brauchsabsicht bzgl. Klasse 12.

35.13 Einzig gestützt auf ein breites Waren und Dienstleistungsverzeichnis kann jedoch 
nicht bereits auf fehlende Gebrauchsabsicht geschlossen werden. Denn wie in der 
Lehre zu Recht ausgeführt wird, dürfte ein Nachweis der Gebrauchsabsicht durch 
die Beklagte nur in den seltensten Fällen gelingen und damit wäre in vielen Fällen 
eine fehlende Gebrauchsabsicht einzig aufgrund eines breiten Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnisses anzunehmen. Aus Art 12 MSchG folgt zudem, dass der 
Markeninhaber während laufender Gebrauchsschonfrist auch bei fehlendem Mar-
kengebrauch grundsätzlich in seinem Markenrecht unangefochten bleibt. Wie oben 
dargelegt, schützt ihn dies zwar nicht vor dem Vorwurf fehlender Gebrauchsab-
sicht, doch darf aus dem fehlenden Markengebrauch allein, der grundsätzlich zu 
dulden ist, nicht schon auf fehlende Gebrauchsabsicht geschlossen werden. Damit 
es bei dieser Konstellation nicht zu einer Umkehr der Beweislast kommt, kann sich 
die beweisbelastete Nichtigkeitsklägerin daher nicht damit begnügen, ein umfang-
reiches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sowie fehlenden Gebrauch zu be-
haupten, sondern muss darüber hinaus darlegen, aus welchen konkreten Gründen 
für eine bestimmte Klasse von fehlender Gebrauchsabsicht auszugehen ist. Erst 
wenn die Nichtgebrauchsabsicht klassenbezogen durch solche konkreten Indizien 
glaubhaft gemacht ist, greift die Mitwirkungspflicht der beklagten Partei. 

35.14 Vorliegend führt die Klägerin konkret einzig aus, dass es unglaubwürdig sei, wenn 
die als globalagierende Kunststoff-Distributorin tätige Beklagte z.B. Düngemittel (Kl. 
1), gefüllte Tintenkartuschen für Drucker und Fotokopierer (Kl. 2), Safes (Kl. 6), 
Bulldozer (Kl. 7), Geräte und Werkzeuge zum Abbalgen von Tieren (Kl. 8), Rasier-
messer (Kl. 8), Tabakröster (Kl. 11), elektrische Sous-Vide-Garer (Kl. 11), Heliko-
pter (Kl. 12), selbstbalancierende Elektro-Stehroller (Kl. 12), Isolieröle (Kl. 17), As-
bestmörtel (Kl. 19), Kokosgarne (Kl. 23) oder Bierbrauen für Dritte (Kl. 40) unter der 
angefochtenen Marke anbieten möchte. Es sei nicht nur unwahrscheinlich, sondern 
geradezu unmöglich, dass ein Unternehmen tatsächlich eine derart absurd breite 
Waren- und Dienstleistungspalette innert absehbarer Zeit werde anbieten können 
(Klage, Rz. 45). Die Klägerin listet mithin nur Waren oder Dienstleistungen auf, oh-
ne konkret zu behaupten, wieso die Beklagte in diesem Bereich keine Gebrauchs-
absicht hatte oder haben kann. Insbesondere kann die Beklagte für diese Waren 
oder Dienstleistungen mit ihrer Marke versehene polymerbasierte Produkte liefern. 
Denn wie die Beklagte zu Recht vorbringt, sind polymerbasierte Produkte vielseitig 
einsetzbar. Es wäre an der Klägerin gelegen, konkret zu behaupten, wieso die Be-
klagte in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen keine Gebrauchsabsicht 
hatte oder haben konnte. Sie hätte hierzu insbesondere behaupten können, dass 
die Beklagte kein Konzept zur Benutzung ihrer Marke für diese Waren oder Dienst-
leistungen vorgelegt hat oder dass polymerbasierte Stoffe für gewisse Waren oder 
Dienstleistungen gar nicht eingesetzt werden oder verwendet werden können. Zu-
dem weist die Beklagte zu Recht auf ihre Einbettung in der H.________ Gruppe 
hin, deren Geschäftsfeld sich nicht nur auf polymerbasierte Kunststoffe beschränkt. 
Da eine Markenhinterlegung im Hinblick auf einen Gebrauch in konzernmässig 
verbundenen Gesellschaften genügt, greift der Hinweis auf das breite Waren- und 
Dienstleistungsverzeichnis der Beklagten und deren Geschäftszweck ohnehin zu 

28

kurz. Die Behauptungen der Klägerin genügen somit der Behauptungslast nicht 
und lösten in allen Klassen ausser Klasse 12 somit gar nicht die Mitwirkungspflicht 
der Beklagten aus. Denn die Mitwirkungspflicht der Beklagten führt nicht dazu, 
dass die Klägerin vom Beweis befreit wird oder gar eine Umkehr der Beweislast 
anzunehmen ist. Ebenso führen die vorliegenden Behauptungen der Klägerin nicht 
dazu, dass das Gericht aus dem umfassenden Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnis der Marke der Beklagten einzeln prüfen muss, ob diese zum Kerngebiet 
der Beklagten gehören.

35.15 In der umstrittenen Klasse 12 verfolgt der H.________-Konzern, welchem die Be-
klagte angehört, sodann unbestrittenermassen eigenständige Plänen in den Berei-
chen alternative Antriebskonzepte, neue Mobilitätsansätze und Leichtbau. Ebenso 
blieb unbestritten, dass die H.________ AG & Co. Unter der Marke «G.________» 
ein E-Bike auf den Markt gebracht hat und es ein strategisches Ziel von Dr. 
K.________, Mitglied des die Beklagten kontrollierenden Verwaltungsrates der 
E.________ AG war, Elektrofahrzeuge zu entwickeln und zu vermarkten. Zudem 
beabsichtigte die E.________ AG Elektrofahrzeuge mit dem Zeichen L.________ 
zu verwenden. Mit all diesen unbestritten gebliebenen Ausführungen hat die Be-
klagte behauptet, wieso ihre Hinterlegung eine auf Fairness beruhende Marken-
strategie bildet. Damit ist die Beklagte jedenfalls für Klasse 12 ihrer Mitwirkungs-
pflicht nachgekommen und hat eine innerhalb Konzernstrukturen anrechenbare 
Gebrauchsabsicht glaubhaft gemacht. Diese stellt eine zulässige Berücksichtigung 
künftiger Entwicklungen bzw. ein Vermarktungskonzept dar, das der Beklagten 
zulässigerweise einen gewissen Spielraum offen liess. Die Klägerin kann daher 
nichts zu ihren Gunsten ableiten, wenn sie einzig aus einem breiten Waren- und 
Dienstleistungsverzeichnis eine fehlende Gebrauchsabsicht der Beklagten herleiten 
möchte.

36. Fazit zur Gebrauchsabsicht

36.1 Die Klägerin ist in Bezug auf die fehlende Gebrauchsabsicht der Beklagten in den 
Klassen 2, 6-8, 11, 17, 19, 23 und 40 ihrer Behauptungslast nicht nachgekommen. 
In Bezug auf Klasse 12 hat die Beklagte glaubhaft gemacht, dass sie eine auf Fair-
ness beruhende Markenstrategie verfolgte. Zudem ist einzig gestützt auf ein breites 
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis noch keine Rechtsmissbräuchlichkeit anzu-
nehmen. 

37. Gesamtfazit

37.1 Die Marke der Beklagten gehört nicht zum Gemeingut und die Eintragung erfolgte 
nicht rechtsmissbräuchlich. Die Nichtigkeitsklage der Klägerin ist damit insgesamt 
abzuweisen. Eine abgewiesene Nichtigkeitsklage wirkt sich nur inter partes aus 
(FRICK, a.a.O., N 28 zu Art. 52 MSchG).

37.2 Der vorliegende Entscheid wird dem IGE in vollständiger Ausfertigung zugestellt 
(Art. 240 ZPO i.V.m. Art. 54 MSchG).

29

V. Kosten

38. Die Prozesskosten setzen sich aus den Gerichtskosten und der Parteientschädi-
gung zusammen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), wobei die Kantone die Tarife festsetzen 
(Art. 96 ZPO). Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Prozess-
kosten zu tragen.

39. Gerichtskosten

39.1 Die Gerichtskosten beschränken sich im vorliegenden Fall auf die Pauschale für 
den Entscheid (Entscheidgebühr; Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO). 

39.2 Die Entscheidgebühr richtet sich nach dem Streitwert des Verfahrens (Art. 96 ZPO 
i.V.m. Art. 21 EG ZSJ und Art. 42 Abs. 1 Dekrets betreffend die Verfahrenskosten 
und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft 
[VKD; BSG 161.12]). Der Streitwert beträgt vorliegend CHF 100'000.00, weshalb 
gemäss Praxis des Handelsgerichts Art. 42 Abs. 1 Bst. c und nicht Bst. b VKD, 
welcher Streitwerte «bis 100‘000 Franken» erwähnt, zur Anwendung gelangt (Urtei-
le des Handelsgerichts des Kantons Bern HG 16 2 vom 22. Februar 2017 E. 29.1; 
HG 13 11 vom 22. März 2013 E. IV.1; HG 11 154 vom 10. September 2012 E. 
VI.3). Die Entscheidgebühr beträgt bei einem Streitwert in dieser Höhe zwischen 
CHF 5'000.00 und CHF 40'000.00 (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 21 EG ZSJ und Art. 42 
Abs. 1 Bst. c VKD). Innerhalb dieses Rahmens bemessen sich die Gebühren 
gemäss Art. 5 VKD anhand des gesamten Zeit- und Arbeitsaufwands, der Bedeu-
tung des Geschäfts und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Parteien.

39.3 Die Bedeutung des Geschäfts ist als durchschnittlich zu werten. Hierbei ist einer-
seits zu berücksichtigen, dass es um ein Zeichen geht, das die Klägerin gerne für 
die Bewerbung eines Geländewagens verwenden möchte und welches die Beklag-
te als Basismarke verwendet. Andererseits ist der Streitwert am untersten Ende der 
Bandbreite des Gebührenrahmens gemäss Verfahrenskostendekret angesiedelt. 
Aufgrund der Durchführung des doppelten Schriftenwechsels und einer halbtägigen 
Verhandlung ist der Zeit- und Arbeitsaufwand ebenfalls als durchschnittlich zu ta-
xieren. 

39.4 Unter Berücksichtigung dieser Umstände erscheinen dem Gericht Gebühren und 
damit Gerichtskosten von CHF 12’000.00 als der Streitsache angemessen. Diese 
werden vollumfänglich der Klägerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kosten-
vorschuss von CHF 14'600.00 entnommen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin 
werden CHF 2'600.00 aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

40. Parteientschädigung

40.1 Als Parteientschädigung sind grundsätzlich der Ersatz der notwendigen Auslagen 
und die Kosten einer berufsmässigen Vertretung zu berücksichtigen (Art. 95 Abs. 3 
Bst. a und b ZPO). Die Parteien können eine Kostennote einreichen (Art. 105 Abs. 
2 ZPO).

40.2 Die Beklagte hat anlässlich der Hauptverhandlung ihre Kostennote eingereicht 
(pag. 127 f.). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 500'000.00 macht sie im 

30

vorliegenden Verfahren ein Honorar von CHF 30'800.00 geltend, zuzüglich einer 
Auslagenpauschale von 2%, ausmachend CHF 616.00.

40.3 Gemäss Art. 5 Abs. 1 der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersat-
zes (PKV; BSG 168.811) beträgt das Honorar bei einem Streitwert von 
CHF 50'000.00 bis und mit CHF 100'000.00 zwischen CHF 3'900.00 und 
CHF 23'700.00 (in der PKV ist im Gegensatz zum VKD unmissverständlich gere-
gelt, dass der nächst höhere Honorarrahmen erst bei einem Streitwert von «über» 
CHF 100'000.00 zur Anwendung gelangt). Innerhalb des Rahmentarifs bemisst 
sich der Parteikostenersatz gemäss Art. 41 Abs. 3 des Kantonalen Anwaltsgeset-
zes (KAG; BSG 168.1) nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand, der Bedeu-
tung der Streitsache und der Schwierigkeit des Prozesses.

40.4 Vorab wird auch in Bezug auf die Parteikostenentschädigung auf die vorne in Be-
zug auf die Gerichtskosten gemachten Erwägungen verwiesen, die grundsätzlich 
auch hier Geltung haben. Der Umfang der Rechtschriften und die als Beweismittel 
eingereichten Urkunden (und der damit verbundene Zeitaufwand) ist verglichen mit 
anderen Verfahren mit demselben Streitwert als durchschnittlich zu qualifizieren. 
Die Schwierigkeit des Prozesses (v.a. mit Blick auf die sich stellenden Rechtsfra-
gen) ist aufgrund der Prüfung des Gemeingutcharakters sowie der behaupteten 
Rechtsmissbräuchlichkeit als leicht überdurchschnittlich zu werten. Bei der Bedeu-
tung der Streitsache, welche regelmässig mit dem Streitwert gleichgesetzt wird, ist 
vorliegend zu beachten, dass letzterer (im Gegensatz zur Situation bei den Ge-
richtskosten) gerade am obersten Ende der Bandbreite liegt. Über alle Kriterien 
hinweg gesehen fällt die Entschädigung leicht überdurchschnittlich aus. 

40.5 Die Beklagte schöpft mit ihrem geltend gemachten Honorar von CHF 30’800.00 
den Rahmen um über 100% aus, ging jedoch von einem Streitwert von 
CHF 500'000.00 aus. Vorliegend ist jedenfalls kein Zuschlag gemäss Art. 9 PKV 
angebracht. Nach dem Gesagten erscheint dem Gericht dem gebotenen Aufwand, 
der Bedeutung sowie der Schwierigkeit der Sache eine Parteientschädigung von 
CHF 18'616.00 als sachgerecht (inkl. Auslagen). Die Beklagte hat hingegen keine 
Mehrwertsteuer geltend gemacht, die auch nicht geschuldet wäre (vgl. Art. 10 des 
Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG; 
SR 641.20] e contrario; Art. 28 MWSTG; Praxisfestlegung gemäss Beschluss der 
Zivilabteilung des Obergerichts Bern vom 13. November 2014; ebenso das Verwal-
tungsgericht des Kantons Bern in E. 6.2 ff. seines Urteils 100.2013.137U vom 
26. Mai 2014, abgedruckt in BVR 2014, 484 ff.; vgl. auch Urteile des Bundesge-
richts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5 und 4A_465/2016 vom 15. November 
2016 E. 3.2.3). Die Klägerin schuldet der Beklagten damit ein Honorar von insge-
samt CHF 18'616.00.

31

Das Handelsgericht entscheidet:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Gerichtskosten, bestimmt auf CHF 12’000.00, werden der Klägerin auferlegt und 
dem Gerichtskostenvorschuss von CHF 14'600.00 entnommen. Der Klägerin werden 
CHF 2'600.00 aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3. Die Klägerin wird verurteilt, der Beklagten eine Parteientschädigung von 
CHF 18'616.00 (inkl. Auslagen, keine Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

4. Zu eröffnen:
- den Parteien
- dem Institut für Geistiges Eigentum

Bern, 7. Februar 2022
(Ausfertigung am 12. April 2022)

Im Namen des Handelsgerichts

Der Präsident:

Oberrichter Josi

 Der Gerichtsschreiber:

Loderer
i.V. Brönnimann, Gerichtsschreiberin

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesge-
richt, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 39 ff., 72 ff. und 
90 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) geführt werden. Die Beschwerde muss den Anforde-
rungen von Art. 42 BGG entsprechen.

Hinweis: Das Bundesgericht hat die gegen den Entscheid erhobene Beschwerde mit Urteil vom 8. September 
2022 (4A_227/2022) abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde.