# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** c9877c44-4bb7-54a1-bd6e-4cf503da22b2
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2016-08-11
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2015_017
**Docket/Reference:** O2015_017
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/92/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2015_017 

Besetzung 

  U r t e i l   v o m   1 1 .   A u g u s t   2 0 1 6    

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Richter Dr. sc. nat. Bremi, Referent 
Richter lic. iur. & dipl. Mikrotech.-Ing. Frank Schnyder  
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 

Verfahrensbeteiligte 

MADAG Printing Systems AG,  
Brunaustrasse 185, 8951 Fahrweid,  

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Conrad Weinmann
und lic. iur. Fabian Wigger, WEINMANN ZIMMERLI, Apollo-
strasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich, und patentanwaltlich 
beraten durch Patentanwalt Marcel Schirbach, WEINMANN 
ZIMMERLI, Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich, 

Klägerin 

gegen 

Illinois Tool Works Inc.,  
3600 West Lake Avenue, US-IL 60026 Glenview, 

Beklagte 

Gegenstand 

Patentnichtigkeit; 
Beschriftungsmaschine für konische Teile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

1.  Prozessgeschichte 

1.1  Mit Eingabe vom 17. Dezember 2015 machte die Klägerin die vorlie-
gende  Nichtigkeitsklage  rechtshängig  und  stellte  folgende  Rechtsbegeh-
ren (act. 1): 

"1.  Es sei festzustellen, dass der Schweizer Teil des Patents EP 2 236 296 B1 

nichtig ist. 

 2.   Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  zu  Lasten  der  Beklagten,  unter  Ein-

schluss des patentanwaltlichen Aufwands." 

1.2  Mit  Verfügung  vom  19.  Januar  2016  wurde  der  Beklagten  Frist  ge-
setzt, um die Klage zu beantworten und um entweder ein Zustellungsdo-
mizil  oder  einen  Zustellungsempfänger  in  der  Schweiz  zu  bezeichnen. 
Letzteres unter der Androhung, dass im Säumnisfall die Zustellung an die 
Beklagte durch Publikation erfolgen werde (act. 4). 

1.3  Die Beklagte erhielt diese Verfügung per rechtshilfeweiser Zustellung 
am  22.  Februar  2016  (act.  7).  Die  Frist  sowohl  zur  Bezeichnung  eines 
Zustellungsdomizils oder eines Zustellungsempfängers in der Schweiz als 
auch zur Einreichung der Klageantwort liess die Beklagte indes ungenutzt 
verstreichen. In Anwendung von Art. 223 Abs. 1 ZPO wurde der Beklag-
ten daher eine Nachfrist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt, unter 
der Androhung, dass im Säumnisfall das Gericht einen Endentscheid trifft, 
sofern die Angelegenheit spruchreif ist, andernfalls zur Hauptverhandlung 
vorgeladen  wird  (act.  8).  Auch  diese  Nachfrist  liess  die  Beklagte  unbe-
nutzt verstreichen. 

1.4  Mit  Eingabe  vom  16. Juni  2016  reichte  die  Klägerin  ihre  Honorarno-
ten ein (act. 12, 12_1-2). Mit Verfügung vom 30. Juni 2016 wurde der Be-
klagten  Frist  zur  Stellungnahme  angesetzt  und  der  Spruchkörper  wurde 
bekannt  gegeben  (act.  13).  Innert  Frist  liess  sich  die  Beklagte  nicht  ver-
nehmen. 

1.5  Die Sache erweist sich als spruchreif (Art. 223 Abs. 2 ZPO). 

2.  Prozessuales 

2.1  Die Klägerin hat ihren Sitz in der Schweiz, die Beklagte in den USA. 
Gemäss Art.  1 Abs.  2  IPRG  i.V.m. Art.  22  Nr.  4  und Art.  60  Ziff.  1  LugÜ 

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sowie Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG ist das Bundespatentgericht für die vor-
liegende Streitsache örtlich und sachlich zuständig. 

2.2  Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar. 

2.3  Da  es  –  wie  nachfolgend  zu  zeigen  sein  wird  –  für  die  Beurteilung 
nicht einer besonderen Fachkunde bedarf, sondern ein allgemeines tech-
nisches  Verständnis  genügt,  ist  kein  Fachrichtervotum  im  Sinne  von 
Art. 183  Abs.  3  ZPO  i.V.m.  Art.  37  Abs.  3  PatGG  erforderlich.  Dies  ist 
auch für den fachtechnischen Laien nachvollziehbar.1 

3.  Sachverhalt 

3.1  Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz, wel-
che  unter  anderem  die  Entwicklung,  Herstellung  und  den  Vertrieb  von 
Heissprägemaschinen zum Zweck hat (act. 1 RZ 8). 

Die  Beklagte  ist  eine  amerikanische  Gesellschaft  und  Inhaberin  des  
Europäischen Patents EP 2 236 296 B1 (nachstehend Streitpatent; act. 1 
RZ 11). 

3.2  Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Mar-
kieren oder Etikettieren (act. 1 RZ 1, 12).  

Die Klägerin macht zur Begründung der Nichtigkeit insbesondere geltend, 
dass  der  beanspruchte  Gegenstand  nicht  neu  ist  im  Lichte  einer  offen-
kundigen Vorbenutzung (act. 1 RZ 2). 

Auf  diese  und  weitere  Vorbringen  der  Klägerin  ist  nachfolgend  insoweit 
einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist. 

4.  Beurteilung 

4.1  Rechtsschutzinteresse 

Die  Korrespondenz  der  Parteien  und  insbesondere  ein  Verwarnungs-
schreiben der Patentinhaberin vom 25. Februar 2015 (act. 1_20), in wel-
chem unter Bezugnahme auf das Streitpatent und angeblich dieses wort-
sinngemäss verletzende Handlungen der Klägerin eine Verletzungsklage 
angedroht wurde (vgl. act. 1 RZ 25-41), belegen ein Rechtsschutzinteres-
se der Klägerin an der Nichtigkeitsklage. 

1 BGE 4A_52/2008, E. 3.4, Urteil vom 29. April 2008. 

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4.2  Rechtsbeständigkeit 

Gemäss Darstellung der Klägerin weist das Streitpatent zwei unabhängi-
ge Ansprüche 1 und 11 auf.  

Anspruch 1 nach Darstellung der Klägerin aufgeschlüsselt, lautet wie folgt 
(vgl. act. 1 RZ 52, eckige Klammern von der Klägerin hinzugefügt): 

Merkmal: 

1.1  Maschine  (2)  zum  Markieren  oder  Etikettieren  von  rotationssym-

metrischen Teilen (4), wobei diese Maschine Folgendes umfasst: 

1.2 

ein Organ (6) zum Markieren oder Etikettieren 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

[erste]  Mittel  (8)  zum  relativen  Verlagern  des  Organs  und  eines 
Teils in einer ersten Richtung (D6), 

eine Wiege (12), die ein Teil während seiner Markierung oder wäh-
rend  der Aufbringung  eines  Etiketts  festhalten  kann,  wobei  diese 
Wiege  mit  [zweiten]  Mitteln  (34-44)  zum  rotatorischen  Antreiben 
des Teils um seine Drehachse (X4) versehen ist, und 

einen Schlitten (60) zum translatorischen (F2) Antreiben der Wie-
ge  in  einer  zu  der ersten  Richtung senkrechten zweiten  Richtung 
(D60),  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Maschine  Folgendes 
umfasst: 

[dritte]  Mittel  (80-90,  94-102)  zum  translatorischen  (F3) Antreiben 
des Schlittens (60) in einer zu der ersten und zu der zweiten Rich-
tung (D6, D60) senkrechten dritten Richtung (D80) und 

[vierte]  Mittel  (54,  56,  64)  zum  rotatorischen  (R1)  Antreiben  der 
Wiege (12) in Bezug auf den Schlitten (60) um eine zu der ersten 
Richtung parallele Achse (X54). 

Der weitere unabhängige Anspruch 11 lautet wie folgt: 

Merkmal: 

11.0  Verfahren zum Markieren oder Etikettieren eines rotationssymmet-
rischen  Teils  (4),  das  wenigstens  zum  Teil  kegelstumpfförmig  ist, 
wobei  dieses  Verfahren  mittels  einer  Maschine  nach  einem  der 

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vorhergehenden Ansprüche  ausgeführt  wird  und  die  Schritte  um-
fasst, die darin bestehen: 

11.1  a)  das Teil  [4]  auf  die Wiege  [12]  in  einer  Ladestation  (14)  zu  la-

den; 

11.2  b) die mit dem Teil versehene Wiege längs einer Bahn (T) zu ver-
lagern, die von einer Ladestation (14) zu einer Entladestation (16) 
verläuft 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

c) eine relative Verlagerung des Organs (6) und des Teils längs ei-
ner  ersten  Richtung  (D6)  in  der  Weise  zu  bewerkstelligen,  dass 
ein Markierungs- oder Etikettierungselement (20) auf dem Teil we-
nigstens während eines Teils der Verlagerung der Wiege längs der 
Bahn (T) des Schrittes b) aufgebracht wird und 

d) das Teil [4] in der Entladestation (16) von der Wiege [12] zu ent-
laden,  wobei  das  Verfahren  dadurch  gekennzeichnet  ist,  dass 
der Schritt b) darin besteht 

die mit dem Teil versehene Wiege längs der Bahn (T), die von der 
Ladestation  (14)  zu  der  Entladestation  (16)  verläuft  und  wenigs-
tens einen kreisbogenförmigen Abschnitt (T2) aufweist, der auf ei-
ne  zu  der  ersten  Richtung  (D6)  parallele[n]  zweite[n] Achse  (XT) 
zentriert ist, zu verlagern, 

indem der Schlitten (60) translatorisch (F2, F3) längs der zweiten 
und der dritten Richtung (D60, D80) verlagert wird und indem die 
Wiege [12]  in  Bezug  auf  den  Schlitten [60]   um die  zu  der  ersten 
Richtung (D6) parallele erste Achse (X54) gedreht (R1) wird. 

Die  Klägerin  legt  dar,  wie  sie  2003  im  Rahmen eines  Management  Buy-
outs gegründet wurde, um mit Kaufvertrag vom 11. Juli 2003 das Heiss-
präge-Geschäft der ITW Systems AG, Dietikon (nachstehend als ITW DS 
bezeichnet), inzwischen liquidiert und gelöscht, zu übernehmen. Die ITW 
DS sei eine mittelbare Tochter der Beklagten und Patentinhaberin (act. 1 
RZ 9). 

Seit Mitte 1990 hätte die Klägerin, respektive die Rechtsvorgängerin, die 
ITW  DS,  Heissprägemaschinen  zum  Bedrucken  zylindrischer  Kunststof-
felemente,  entwickelt.  Eine  besondere  Herausforderung  sei  dabei  das 

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bedrucken  konischer  Kunststoffelemente,  beispielsweise  Mascara-
Verpackungen (act. 1 RZ 14). 

2001 sei eine Heissprägemaschine des Typs FAPA-EK für konische Bau-
teile auf den Markt gebracht worden als Weiterentwicklung der Maschine 
FAPA-E, einer Maschine für die Bedruckung von zylindrischen und recht-
eckigen  Kunststoffteilen  (act.  1  RZ  15).  Zwischen  2001  und  2003  habe 
ITW DS insgesamt fünf derartige Heissprägemaschinen des Typs FAPA-
EK  an  die  Schwan  STABILO  Cosmetics  GmbH  ausgeliefert  (act.  1  RZ 
16).  Die  Klägerin  behauptet  dies  unter  Bezugnahme  auf  ein  Maschinen-
nummernverzeichnis  mit  Lieferungsdatum  (act.  1_8).  Weiter  wird  Bezug 
genommen  auf  eine Auftragsbestätigung  vom  1.  Dezember  2000  mit  ei-
ner  zugehörigen Auftragsnummer  MPS  5792,  die  auch  auf  dem  Maschi-
nennummernverzeichnis aufgeführt ist. Im Maschinenummernverzeichnis 
wird  diese  Auftragsnummer  zusätzlich  mit  der  Maschinennummer  3023 
korreliert. Aus der Auftragsbestätigung ergibt sich zudem, dass die gelie-
ferte  Maschine  weiter  eine  Heissprägepresse  P240  mit  der  Seriennum-
mer 1916 und eine Abrollvorrichtung AV 100 mit der Seriennummer 41024 
aufwies. 

Im  Hinblick  auf  die  Auseinandersetzung  mit  der  Beklagten  habe  die 
Schwan-STABILO Cosmetics GmbH der Klägerin im Januar 2015 erlaubt, 
Videoaufnahmen  einer  der  fünf  bei  ihr  seit  Anfang  der  2000er-Jahre  in 
Betrieb stehenden Heissprägemaschinen des Typs FAPA-EK zu erstellen. 
Bei  dieser  gefilmten  Maschine  handle  es  sich  um  die  erste  an  Schwan-
STABILO Cosmetics GmbH ausgelieferte FAPA-EK (act. 1 RZ 20). 

Weiter  gibt  die  Klägerin  eine  technische  Zeichnung  aus  dem  Jahr  2003 
wieder,  die  für  die  Lieferung  an  die  Schwan-STABILO  Cosmetics  GmbH 
angefertigt worden sei (act. 1 RZ 21). 

Die  Klägerin  behauptet,  am  technischen  Aufbau  der  damals  gelieferten 
Heissprägemaschinen sei in den mehr als 10 Jahren des Betriebs nichts 
geändert  worden,  was  sich  aus  der  Übereinstimmung  der  Videoaufnah-
men  aus  dem  Jahr  2015  und  der  technischen  Konstruktionszeichnung 
aus dem Jahre 2003 ergebe (act. 1 RZ 22). 

Weiter behauptet die Klägerin, die Käuferin Schwan-STABILO Cosmetics 
GmbH  sei  damals  nicht  zur  Geheimhaltung  verpflichtet  gewesen  (act.  1 
RZ 108). 

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Die  klägerische  Sachdarstellung  ist  unbestritten  und  die  Klägerin  hat 
plausibel  dargetan,  dass  2001,  d.h.  weit  vor  dem  Prioritätsdatum  des 
Streitpatents  –  das  früheste  Prioritätsdatum  des  Streitpatents  ist  der 
24. März 2009 – die Maschine des Typs FAPA-EK ohne Geheimhaltungs-
verpflichtung der Schwan-STABILO Cosmetics GmbH verkauft und in de-
ren  Produktionsstätten  in  Betrieb  genommen  wurde.  Diese  Sachdarstel-
lung  wird  zudem  untermauert  durch  die  Bezugnahme  auf  eingereichte 
Unterlagen  (Maschinennummernverzeichnis,  Auftragsbestätigung,  Foto-
grafien und Videoaufnahmen der 2015 bei der Schwan STABILO Cosme-
tics  GmbH  immer  noch  in  Betrieb  befindlichen  Maschine,  damit  überein-
stimmende technische Zeichnungen). 

Damit wird im Sinne der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (vgl. 
Entscheidung  O2013_006  vom  7.  Oktober  2015,  E  4.1.1)  ein  tatsächli-
cher Vorgang der öffentlichen Zugänglichmachung des Gegenstands dar-
gelegt,  namentlich,  wer  welchen  konkreten  technischen  Gegenstand  zu 
welchem  Zeitpunkt  vor  dem  Prioritätsdatum  unter  welchen  Bedingungen 
wem zugänglich gemacht hat.  

Weiter zu klären ist die Frage, ob der öffentlich zugänglich gemachte Ge-
genstand  technisch  das  offenbart,  was  vom  Streitpatent  beansprucht 
wird. 

Im Streitpatent wird eine recht komplex aufgebaute Heissprägemaschine 
mit  vielen  konstruktiven  Details  beschrieben.  Auch  der  zugänglich  ge-
machte  Gegenstand  ist  auf  den  ersten  Blick  komplex,  lässt  sich  aber  in 
einfache Elemente zerlegen. 

Ausgangspunkt  ist  dabei  die Tatsache,  dass  ein  konisches Teil  bekannt-
lich,  wenn  auf  einer  Oberfläche  abgerollt,  eine  (halb)kreisförmige  Bahn 
beschreibt. Entsprechend muss auch eine Maschine zum Markieren oder 
Etikettieren  eines  derartigen  Teils  in  der  Lage  sein,  eine  entsprechende 
halbkreisförmige  Bewegung  mit  dem  zu  beschriftenden Teil  unter  gleich-
zeitiger Rotation des Teils um seine Achse auszuführen. 

Damit  lässt  sich Anspruch  1  (Vorrichtungsanspruch),  bezugnehmend  auf 
die einzelnen  Merkmale gemäss der oben angegebenen Nummerierung, 
in die folgenden Funktionselemente in einfacherer und im Hinblick auf die 
Neuheit  gegenüber  der  offenkundigen  Vorbenutzung  spezifischerer  For-
mulierung wie folgt zerlegen: 

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Merkmal   

Funktionselement 

1.2; 1.3 

Auftragungskopf,  kann  in  einer  vertikalen  Richtung  ver-
schoben werden (D6 als vertikale Richtung ausgewählt, 
bewegt  sich  gewissermassen  von  oben  auf  das  zu  be-
schriftende Teil); 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

Halterungsvorrichtung für das zu beschriftende Teil, das 
Teil  kann  damit  um  seine  eigene  Achse  (X4)  gedreht 
werden; 

Schlitten, mit welchem die Halterungsvorrichtung für das 
zu  beschriftende  Teil  entlang  einer  ersten  horizontalen 
Richtung (D60) verschoben werden kann; 

der  Schlitten  kann  zusätzlich  senkrecht  zur  ersten  hori-
zontalen Richtung verschoben werden (D80); 

es  gibt  ein  Mittel,  welches  die  Halterungsvorrichtung  in 
Bezug  auf  den  Schlitten  zusätzlich  um  eine  vertikale 
Achse  (X54)  drehen  kann  (das  ist  genau  der  schwen-
kende  Halbkreis,  der  wegen  des  Abrollens  des  koni-
schen Teil auf dem Auftragungskopf erforderlich ist). 

Vereinfacht gesagt wird also eine Maschine beansprucht, bei welcher der 
Auftragungskopf  in  z-Richtung  (D6)  verschieblich  gelagert  ist,  bei  wel-
chem  das  zu  beschriftende  Teil  in  einer  Halterung  drehbar  um  seine 
Symmetrieachse (um X4) gelagert ist und die Halterung selber auf einem 
x-y-Schlitten (D60 und D60) angeordnet ist. Zudem gibt es das Mittel ge-
mäss  Merkmal  1.7,  welches  es  erlaubt,  das  zu  beschriftende  Bauteil  zu-
sätzlich zur Drehung um seine eigene Achse im erforderlichen Halbkreis 
so unter dem Auftragungskopf entlang zu führen, dass die Oberfläche des 
Bauteils an diesem abrollt. 

Anspruch  11  formuliert  das  damit  durchgeführte  Beschriftungsverfahren 
unter Verwendung einer derartigen Maschine, wobei zusätzlich, wiederum 
in vereinfachter Darstellung,  

Merkmal   

Funktionselement 

11.1 

a) das zu beschriftende Teil in einer Ladestation auf die 
Halterung (Wiege) geladen wird, 

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11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

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b)  das  zu  beschriftende  Teil  entlang  einer  Bahn  (T)  zu 
einer Entladestation verschoben wird, 

c)  der Auftragungskopf  so  vertikal  nach  unten  verscho-
ben wird, dass die Beschriftung möglich ist; 

d)  in  der  Entladestation  das  zu  beschriftende  Teil  von 
der Halterung abgenommen wird, 

wobei  die  dabei  beschriebene  Bahn  (T)  einen  kreisbo-
genförmigen Abschnitt (T2) aufweist,  

bei welchem die Halterung auf dem x-y-Schlitten in bei-
de  Richtungen  verschoben  wird  und  die  Halterung  um 
die zusätzliche vertikale Achse (X54) gedreht wird (wie-
derum die Halbkreis-Schwenkbewegung wegen der Ko-
nizität des Teils). 

Die  der  Öffentlichkeit  2001  zugänglich  gemachte  Maschine  des  Typs 
FAPA-EK  scheint  diese  Merkmale  des  Vorrichtungsanspruchs  1  bereits 
realisiert  zu  haben,  wie  sich  einerseits  aus  einem  entsprechend  mit  den 
Bezugszeichen des Streitpatents beschrifteten Seitenriss aus der techni-
schen Zeichnung mit angegebenen Achsen ergibt (act. 1 RZ 53): 

Seite 9 

 
und  andererseits  angesichts  des  Videos  und  den  daraus  abgeleiteten 
Standbildern (act. 1 RZ 77, 88, 89, 90): 

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Die Funktionsweise der Konstruktion der Maschine FAPA-EK hinsichtlich 
insbesondere der halbkreisförmigen Führung um die Achse X54 lässt sich 
am  besten  anhand  der  Abbildung  9  der  Klage  nachvollziehen  (act.  1 
RZ 57): 

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Um  den  unten  in  dieser Abbildung  angegebenen  fixen  Drehpunkt  ist  der 
Hebel 56 drehbar, und wird der Schlitten 80 von rechts nach links auf den 
Schienen  GS80  verschoben,  so  bewegt  sich  die  Wippe  12  auf  einem 
Halbkreis,  weil  gleichzeitig  die  Beweglichkeit  des  die  Wippe  tragenden 
Schlittens entlang der Richtung D60 mit den Schienen GS60 gegeben ist. 

Damit 
ist  diese  Maschine  des  Typs  FAPA-EK  von  2001  eine 
Heissprägemaschine,  also  eine  Maschine  (2)  zum  Markieren  oder 
Etikettieren von rotationssymmetrischen Teilen (4) nach Merkmal 1.1, mit: 

–  einem Organ (6) zum Markieren oder Etikettieren (Merkmal 1.2); 

–  ersten  Mitteln  (8)  zum  relativen  Verlagern  des  Organs  (6)  und  eines 
Teils (4) in einer ersten Richtung (D6), hier vertikal (Merkmal 1.3); 

–  einer  Wiege  (12),  die  ein  Teil  (4)  während  seiner  Markierung  oder 
während  der Aufbringung  eines  Etiketts festhalten kann,  wobei  diese 
Wiege  (12)  mit  zweiten  Mitteln  (34)  zum  rotatorischen Antreiben  des 
Teils (4) um seine Drehachse (X4) versehen ist (Merkmal 1.4);  

–  einem Schlitten (60) zum translatorischen Antreiben der Wiege (12) in 
einer  zu  der  ersten  Richtung  (DG)  senkrechten  zweiten  hier 
horizontalen Richtung (D60) (Merkmal 1.5); 

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wobei die Maschine (2) zudem Folgendes umfasst: 

–  dritte Mittel (80) zum translatorischen Antreiben des Schlittens (60) in 
einer  zu  der  ersten  und  zu  der  zweiten  Richtung  (DG,  D60) 
senkrechten  dritten  hier  horizontalen  Richtung  (D80),  realisiert  in 
Form  eines Tisches  (80),  auf  welchem  der  Schlitten  (60)  angeordnet 
ist (Merkmal 1.6);  

–  vierte  Mittel  (54‘,  56)  zum  rotatorischen Antreiben  der  Wiege  (12)  in 
Bezug  auf  den  Schlitten  (60)  um  eine  zu  der  ersten  Richtung  (DG) 
parallelen, hier vertikalen Achse (X54), realisiert indirekt mittels eines 
Dreharms (56) in einem festen Abstand an einem Drehlager (54‘) mit 
Drehachse XT, so dass sich die Wiege (12) beim Prägevorgang dreht 
um  eine  Achse  X54,  die  parallel  zu  der  Richtung  D6,  also  auch 
vertikal, verläuft (Merkmal 1.7). 

Von  der  Klägerin  wird  die  Verwirklichung  von  Merkmal  1.6  schlüssig 
behauptet  (act.  1  RZ  54-56  in  Verbindung  mit  den  Abbildungen  7-10  in 
act.  1).  Weiter  ist  das  Merkmal  1.6  durch  die  Formulierung  als  "Mittel" 
sehr  breit  gefasst,  und  es  ist  damit  nicht  ausgeschlossen,  dass  der 
Antrieb  der  dritten  Mittel  gemäss  Merkmal  1.6  und  der  vierten  Mittel 
gemäss  Merkmal  1.7  durch  das  gleiche  Bauteil  realisiert  werden  kann, 
namentlich  durch  den  Dreharm  56,  und  das Antreiben  gemäss  Merkmal 
1.6 und das Antreiben gemäss Merkmal 1.7 also indirekt erfolgen kann.  

Damit  nimmt  die  offenkundige  Vorbenutzung  FAPA-EK  von  2001 
sämtliche  Merkmale  des  Vorrichtungsanspruchs  1  vorweg,  und  ist  somit 
neuheitsschädlich.  

Wie von der Klägerin ebenfalls schlüssig behauptet, werden auch sämtli-
che Verfahrensschritte von Verfahrensanspruch 11 durch den Betrieb der 
Maschine FAPA-EK von 2001 verwirklicht (act. 1 RZ 91-94). 

Namentlich  wird  bei  dieser  alten  Maschine  (vgl.  auch  die  obigen  Abbil-
dungen) 

–  das Teil 4 auf die Wiege 12 in einer Ladestation 14 geladen (Merkmal 

11.1); 

–  die mit dem Teil 4 versehene Wiege 12 längs einer Bahn T verlagert, 
die  von  einer  Ladestation  14  zu  einer  Entladestation  16  verläuft 
(Merkmal 11.2); 

Seite 13 

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–  eine relative Verlagerung des Organs (Auftragungskopf) und des Teils 
4 längs einer vertikalen ersten Richtung (D6) in der Weise bewerkstel-
ligt, dass ein Markierungs- oder Etikettierungselement 20 auf dem Teil 
4  wenigstens  während  eines  Teils  der  Verlagerung  der  Wiege  12 
längs der Bahn T durch das Organ aufgebracht wird (Merkmal 11.3); 

–  das Teil 4 in der Entladestation 16 von der Wiege 12 entladen (Merk-

mal 11.4); 

–  wobei die mit dem Teil 4 versehene Wiege 12 längs der Bahn T ver-
läuft, die von der Ladestation 14 zur Entladestation verläuft, und einen 
kreisbogenförmigen Abschnitt T2 aufweist, der auf eine zu der vertika-
len  ersten  Richtung  D6  parallele[n]  zweite[n] Achse  (XT)  zentriert  ist 
(Merkmal 11.5),  

–  und  wobei  der  Schlitten  60  translatorisch  F2,  F3  längs  der  zweiten 
und der dritten Richtung D60, D80 verlagert wird und die Wiege 12 in 
Bezug auf den Schlitten 60 um die zu der ersten Richtung D6 paralle-
le[n] erste[n] Achse X54 gedreht R1 wird (Merkmal 11.6). 

Damit  nimmt  die  offenkundige  Vorbenutzung  FAPA-EK  von  2001  auch 
sämtliche  Merkmale  des  Verfahrensanspruchs  11  vorweg,  und  ist  somit 
neuheitsschädlich.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es keine erheblichen Zweifel an 
der  Richtigkeit  der  klägerischen  Sachdarstellung  gibt,  die  es  angesichts 
der  fortgesetzten  Säumnis  der  Beklagten  dem  Gericht  erlauben  würden, 
einen  anderen  Schluss  zu  ziehen.2  Die  Sachverhaltsdarstellung  der 
Klägerin  ist  klar  und  unwiderprüchlich,  bestimmt  und  nicht  offensichtlich 
unvollständig (Art. 56 ZPO).  

Der  Behauptungslast  ist  Genüge  getan,  wenn  die  Parteien  in  ihrem 
Tatsachenvortrag  in  allgemeiner  Weise  sämtliche  Tatsachen  in  den 
Grundzügen aber immerhin genügend detailliert benennen, dass sie unter 
die  ihr  Begehren  stützenden  Normen  subsumiert  werden  können.  Ein 
solchermassen  vollständiger  Tatsachenvortrag  wird  als  schlüssig 
bezeichnet,  da  er  bei  Unterstellung,  er  sei  wahr,  den  Schluss  auf  die 
anbegehrte  Rechtsfolge  zulässt.  Bestreitet  der  Prozessgegner  einen 
derartigen  schlüssigen  Tatsachenvortrag  der  behauptungsbelasteten 
Partei,  so  greift  eine  über  diese  Behauptungslast  hinausgehende 

2  vgl.  auch  Art.  153  Abs.  2  sowie  BSK  ZPO-Willisegger  Art.  223  N  23;  Engler 
OFK-ZPO ZPO 223 N 3; Pahud, DIKE Komm-ZPO, Art. 223 N 6; Leuenberger 
in  Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,  ZPO  Komm.,  Art.  223  N  7;  CPC 
Tappy, art. 223, N 11. 

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erweiterte Substantiierungslast. Die Vorbringen sind diesfalls nicht nur in 
den  Grundzügen,  sondern  in  Einzeltatsachen  zergliedert  so  umfassend 
und  klar  darzulegen,  dass  darüber  Beweis  abgenommen  oder  dagegen 
der  Gegenbeweis  angetreten  werden  kann.  Ein  globaler  Verweis  auf 
eingereichte  Unterlagen  genügt  den Anforderungen  an  Beahuptung  und 
Substantiierung nicht.3  

Da  die  Behauptungen  der  Klägerin  unbestritten  geblieben  sind,  obliegt 
der  Klägerin  vorliegend  keine  über  die  Behauptungslast  hinausgehende 
Substantiierungslast. 

Damit werden die beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 11 des Streitpa-
tents  neuheitsschädlich  vorweggenommen,  weshalb  der  Schweizer  Teil 
des  Europäischen  Patents  EP  2  236  296  B1  für  nichtig  zu  erklären  ist 
(Art. 109 Abs. 3 PatG i.V.m Art. 138 Abs. lit. a und Art. 54 EPÜ). 

5.  Kosten- und Entschädigungsfolgen 

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 200'000.– (vgl. act. 1 RZ 7) ist 
die  Gerichtsgebühr,  da keine  Klageantwort  eingereicht  wurde  und  weder 
eine 
Instruktions-  noch  eine  Hauptverhandlung  stattfand,  auf 
CHF 12'000.– festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer). Ausgangsgemäss sind die 
Kosten  der  Beklagten  aufzuerlegen  und  mit  dem  Kostenvorschuss  der 
Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte hat der Klä-
gerin CHF 12'000.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).  

Ferner ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädi-
gung von total CHF 20'000 zu bezahlen (Art. 106 ZPO, Art. 3 lit. a und b 
i.V.m.  Art.  5  und  Art. 9  Abs.  2  KR-PatGer),  wobei  CHF 10'000  auf  die 
rechtsanwaltliche  Vertretung  und  CHF 10'000  auf  die  patentanwaltliche 
Beratung entfallen. Die Reduktion gegenüber dem Tarif (Art. 5 und Art. 9 
Abs. 2 KR-PatGer) und gegenüber den von der Klägerin geltend gemach-
ten  Kosten  für  Rechtsanwalt  (CHF  21'327.60,  act.  12_1)  und  Patentan-
walt (CHF 30'480.40, act. 12_2) ergeben sich wie bei der Gerichtsgebühr 
daraus,  dass  keine  Klageantwort  eingereicht  wurde  und  weder  eine  In-
struktionsverhandlung  noch  eine  Hauptverhandlung  stattfand.  Ausser-
dem ist  weder  dargetan  noch  ersichtlich,  was  eine  Überschreitung  des 
anwendbaren Tarifes im Sinne der geltend gemachten Kosten begründen 
könnte (vgl. Art. 8 KR-PatGer). 

3 BGer 4A_1/2016, Urteil vom 25. April 2016, E 2.1. 

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Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.  Die  Klage  wird  gutgeheissen  und  der  Schweizer  Teil  des  Europäi-

schen Patents EP 2 236 296 B1 für nichtig erklärt. 

2.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 12'000.–. 

3.  Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und mit dem von der Klä-
gerin  geleisteten  Kostenvorschuss  verrechnet.  Die  Beklagte  hat  der 
Klägerin die Kosten von CHF 12'000.– zu ersetzen. 

4.  Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung 

von CHF 20'000.– zu bezahlen. 

5.  Schriftliche Mitteilung an:  

-  die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)  
-  die  Beklagte  (durch  Publikation  des  Dispositivs  im  Schweizeri-

schen Handelsamtsblatt)  

-  das  Eidgenössische  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt 

der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde) 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt  wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen  und  hat  die  Begehren,  deren  Begründung  mit Angabe  der  Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und  die  Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

St. Gallen, 11. August 2016 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Erste Gerichtsschreiberin 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Susanne Anderhalden 

Versand: 16.08.2016 

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