# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 8ed8dc6f-142b-5267-bf18-c4110a8aef32
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2009-07-07
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 07.07.2009 B-1729/2009
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-1729-2009_2009-07-07.pdf

## Full Text

Abtei lung II
B-1729/2009
{T 1/2}

U r t e i l  v o m  7 .  J u l i  2 0 0 9

Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Marc Steiner, 
Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Biotech International, 305, Allées de Craponne, 
FR-13300 Salon de Provence,
vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. 
Sabine Simkhovitch-Dreyfus, Cabinet Mayor Avocats, 
6, rue Eynard, 1205 Genf,
Beschwerdeführerin,

gegen

Franz Sutter, 3806 Bönigen b. Interlaken,
vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. iur. Eugen Marbach, 
Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A, 
3007 Bern,
Beschwerdegegner,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Verfügung vom 13. Februar 2009 betreffend EP Patente 
Nr. 01100395-96; Widerruf der Eintragung einer 
ausschliesslichen Lizenz.

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B-1729/2009

Sachverhalt:

A.
Am 8. Oktober 2001 räumte der Beschwerdegegner der Beschwerde-
führerin in einem Lizenzvertrag eine exklusive Lizenz an zwei Patenten 
im Zusammenhang mit Zahnimplantaten ein, die auf seinen Namen im 
Schweizerischen Patentregister  registriert  sind. Der  Vertrag gibt  bei-
den  Seiten  das  Recht,  das  Vertragsverhältnis  im Fall  schwerer  Ver-
tragsverletzungen  ("significant  contract  violations")  zu  kündigen.  Als 
Beispiel  einer solchen schweren Vertragsverletzung erwähnt er unter 
anderem das Nichteinhalten der Zahlungsfristen für die vierteljährlich 
zu entrichtenden Lizenzgebühren.

B.
Im April 2008 erinnerte der Beschwerdegegner die Beschwerdeführe-
rin  in  mehreren  Schreiben  und  unter  Ansetzung  von Nachfristen  an 
eine fällige Lizenzgebühr. Mit Schreiben vom 28. April 2008 forderte er 
sie auf, die Zahlung bis zum 6. Mai 2008 zu leisten, und drohte, dass 
er die Erfüllung des Vertrages sonst einstellen und Schadenersatz gel-
tend machen werde.

C.
Die Beschwerdeführerin beauftragte am 30. April  2008 ihre französi-
sche Bank, den gemahnten Betrag zu überweisen. Die Zahlung wurde 
jedoch  erst  nach  Ablauf  der  Nachfrist,  am  7.  Mai  2008,  auf  dem 
schweizerischen  Konto  des  Beschwerdeführers  gutgeschrieben.  Mit 
Schreiben vom 8. Mai 2008 trat  der Beschwerdegegner vom Lizenz-
vertrag zurück und kündigte diesen zugleich mangels pünktlicher Be-
zahlung der  Lizenzgebühr. In  der  weiteren Diskussion zwischen den 
Parteien  bestritt  die  Beschwerdeführerin  eine  gültige  Auflösung  des 
Vertrags und hielt am Bestehen ihrer Exklusivlizenz fest.

D.
Am 28. Januar 2009 beantragte die Beschwerdeführerin beim Eidge-
nössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz"), ihre exklusi-
ve Lizenz zulasten  der  lizenzierten  Patente  im  Patentregister  vorzu-
merken.  Die  Vorinstanz  verfügte  die  Vormerkungen  am  29.  Januar 
2009. Sie vollzog sie am 30. Januar 2009 im Register.

E.
Mit Schreiben vom 6. Februar 2009 ersuchte der Beschwerdegegner 

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die Vorinstanz um Wiedererwägung und Widerruf, eventuell Löschung 
der beiden Vormerkungen. Zur Begründung führte er aus, dass die Li-
zenz mit der Auflösung des Lizenzvertrages untergegangen sei.

F.
Die Vorinstanz  hiess dieses  Gesuch mit  Verfügung vom 13. Februar 
2009 im Hauptpunkt gut und verfügte den Widerruf der Vormerkungen, 
die sie im Register auch gleichentags löschte. Zur Begründung führte 
sie aus, die vom Beschwerdegegner vorgebrachten Tatsachen liessen 
darauf schliessen, dass der Lizenzvertrag nicht rechtswirksam sei. In 
Kenntnis  dieser  Sachlage  hätte  sie  die  Eintragung  nicht  vorgenom-
men.

G.
Die Beschwerdeführerin führte am 17. März 2009 gegen diesen Wider-
ruf Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und beantragte:

„1. Die Zulässigkeit der vorliegenden Beschwerde, welche fristgemäss bei 
der zuständigen Instanz eingereicht wurde, sei zu bestätigen.

2. Der beanstandeten Verfügung vom 13. Februar 2009 sei die aufschie-
bende Wirkung anzuerkennen

3. Die vorliegende Beschwerde sei gutzuheissen.
4. Die  Verfügung des  Eidgenössischen  Institutes  für  geistiges  Eigentum 

vom 13. Februar 2009 in obenerwähnter Angelegenheit sei aufzuheben.
5. Das Wiedererwägungsgesuch von Herrn Sutter vom 6. Februar 2009 sei 

abzuweisen.
6. Die Eintragung der exklusiven Lizenz zu Gunsten von Biotech bei den 

EP Patenten Nr. 01100395/01100396 sei zu bestätigen, und die Lizenz 
– falls gelöscht – wieder einzutragen.

7. Der Beschwerdegegner sei zur Übernahme der Gerichts- und Anwalts-
kosten der Beschwerde zu verurteilen.

8. Allfällige andere Anträge des Beschwerdegegners seien abzuweisen.“

Zur  Begründung führte sie aus,  der Beschwerdegegner beabsichtige 
den Abschluss neuer Lizenzverträge, weshalb sie die Eintragung ihrer 
Lizenz zur Wahrung ihrer Rechte veranlasst habe. Die Vertragskündi-
gung sei missbräuchlich erfolgt, da sie erst ausgesprochen wurde, als 
das Geld eingetroffen war, und weil keiner der im Vertrag genannten 
"significant  contract  violations"  erfüllt  sei.  Auch  sei  die  Wiedererwä-
gung der Vorinstanz zu Unrecht erfolgt, da Art. 106 der Patentverord-
nung (SR 232.141, PatV) dafür eine ausdrückliche Verzichtserklärung 
oder ein anderes gleichwertiges Dokument voraussetze, und weil eine 
ausdrücklich bestrittene und einseitige Willenserklärung den Beweis-
wert einer beidseitig unterzeichneten Urkunde nicht aufhebe.

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H.
Am 24. März 2009 verfügte das Bundesverwaltungsgericht die vorläufi-
ge Wiedereintragung der Lizenz ins Patentregister bis zum rechtskräf-
tigen  Abschluss  des  Beschwerdeverfahrens,  was  die  Vorinstanz  am 
1. April  2009 vollzog. Am 30. März 2009 überwies die Vorinstanz zu-
dem  das  Wiedererwägungsgesuch  des  Beschwerdegegners  vom 
6. Februar 2009 ans Bundesverwaltungsgericht mit dem Hinweis, dass 
diese Eingabe möglicherweise  als  Beschwerde gegen den Register-
eintrag vom 28. Januar 2009 angesehen werden könne.

I.
Der Beschwerdegegner ersuchte mit Schreiben vom 24. und 31. März 
2009  um  ein  beschleunigtes  Verfahren,  Akteneinsicht  und  baldige 
Fristansetzung  zur  Beschwerdeantwort.  Der  strittige  Registereintrag 
wirke sich für ihn "äusserst negativ" aus.

J.
Mit  Beschwerdeantwort  vom 11. Mai 2009 beantragte der Beschwer-
degegner, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge ab-
zuweisen. Eventualiter sei die Beschwerdeführerin zu verpflichten, un-
ter Androhung der Löschung des Registervermerks im Unterlassungs-
fall, binnen gerichtlich zu bestimmender Frist eine Sicherheitsleistung 
von mindestens  Fr. 500'000.-  zu  leisten. Zur  Begründung machte  er 
geltend, dass im Gesetz nur lückenhaft geregelt sei, ob ein Lizenzneh-
mer nach Beendigung des Lizenzvertrags noch die Vormerkung seiner 
Lizenz verlangen könne. Doch dürfe eine solche Eintragung die zivil-
rechtliche Auseinandersetzung zwischen den Parteien nicht präjudizie-
ren,  weshalb  die  Vorinstanz  den  Lizenzeintrag  zurecht  widerrufen 
habe.  Die  von  der  Beschwerdeführerin  gewollte  Registersperre  sei 
vom Zivilrichter zu erlassen. Da es nicht um einen Antrag des Patent-
inhabers auf  Löschung von eingetragenen Drittrechten im Sinne von 
Art. 106 PatV gehe,  berufe  sich  die  Beschwerdeführerin  zu  Unrecht 
auf diese Bestimmung. Da dem Beschwerdegegner ein grosser Scha-
den drohe,  sei  die  Beschwerdeführerin  eventualiter,  in  analoger  An-
wendung von Art. 79 Abs. 1 des Patentgesetzes (SR 232.14, PatG), 
zur Leistung einer angemessenen Sicherheit zu verpflichten.

K.
Die Vorinstanz beantragte mit  Vernehmlassung vom 3. Juni 2009 die 
Abweisung  der  Beschwerde  unter  Kostenfolge.  Verfügungen  seien 
grundsätzlich  widerrufbar  und die  Voraussetzungen dafür  vor  Eintritt 

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der formellen Rechtskraft der Verfügung weniger streng zu beurteilen. 
Hätte die Vorinstanz gewusst, dass der Beschwerdegegner das Beste-
hen der Lizenz bestreitet, hätte sie diesen angehört und von einer Vor-
merkung abgesehen. Zwar habe die Vorinstanz im Spannungsverhält-
nis zwischen Inhaber und Lizenznehmer nicht abschliessend über die 
Wirksamkeit des einer Lizenz zugrundeliegenden Rechtsgeschäfts zu 
befinden, doch dürfe sie den vorgelegten Unterlagen keinen genügen-
den Beweiswert im Sinne von Art. 105 Abs. 2 PatV zumessen, wenn 
diese zu Zweifeln an der Gültigkeit der Lizenz Anlass böten. Vielmehr 
seien die Voraussetzungen für die Registeränderung in diesem Fall in 
einem kontradiktorisch geführten Verfahren zu ermitteln. Dass ein sol-
ches im vorliegenden Fall trotz des bereits acht Jahre zurückliegenden 
Vertragsschlusses unterblieben sei,  bedeute einen schwerwiegenden 
Verfahrensfehler  und  rechtfertige  die  Rückgängigmachung  des  Ein-
trags.

L.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwal-
tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwer-
den gegen Verfügungen der Vorinstanz in Patentsachen zuständig (Art. 
31,  32 und 33 Bst. d  des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert  der gesetzli-
chen  Frist  von  Art.  50  Abs.  1  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVG,  SR  172.021)  eingereicht,  und  der  einverlangte  Kostenvor-
schuss  wurde  rechtzeitig  geleistet.  Als  Verfügungsadressatin  ist  die 
Beschwerdeführerin zur Erhebung legitimiert  (Art. 48 VwVG). Auf die 
Beschwerde ist darum einzutreten.

1.2 Anfechtungsobjekt ist die Widerrufsverfügung der Vorinstanz vom 
13. Februar 2009. Gegen ihre Verfügung vom 29. Januar 2009 hat der 
Beschwerdegegner keine Beschwerde erhoben; die Vorinstanz hat sei-
ne Eingabe vom 6. Februar 2009 aufgrund der darin gestellten Haupt-
anträge zurecht als Wiedererwägungsgesuch und nicht als Beschwer-
de entgegengenommen. Aufgrund der von ihr gewährten Wiedererwä-

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gung wie auch im Fall einer allfälligen Gutheissung der vorliegenden 
Beschwerde  durch  das  Bundesverwaltungsgericht  wäre  eine  solche 
Beschwerde zudem gegenstandslos geworden (Art. 58 Abs. 3 VwVG, 
vgl. Art. 8 Abs. 1 und 2 VwVG). Darum besteht kein Anlass, das Wie-
dererwägungsgesuch vom 6. Februar 2009, wie es die Vorinstanz vor-
schlägt, zusätzlich als Beschwerde entgegenzunehmen.

Zu prüfen ist damit die Widerrufsverfügung vom 13. Februar 2009.

2.

2.1 An die Zulässigkeit des Widerrufs einer nicht rechtskräftig gewor-
denen Verfügung werden in der Regel geringe Anforderungen gestellt. 
Grundsätzlich darf eine Behörde, ohne dass besondere Voraussetzun-
gen erfüllt  sein müssen,  auf eine unangefochtene Verfügung zurück-
kommen,  solange  die  Rechtsmittelfrist  nicht  abgelaufen  ist  (Art.  58 
Abs. 1 VwVG, BGE 121 II 277 E. 1a mit Hinweisen, VERA MARANTELLI-SO-
NANINI, Einführung in das öffentliche Recht, Band II, Bern 2005, S. 65, 
ANDREA PFLEIDERER,  in:  Bernhard  Waldmann/Philippe  Weissenberger, 
VwVG – Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren, Zürich 2009, Art. 58, Rn. 16, ANNETTE GUCKELBERGER, Der Wi-
derruf  von  Verfügungen  im  schweizerischen  Verwaltungsrecht,  ZBl 
2007, 309 ff.). Demgegenüber können formell rechtskräftige Verfügun-
gen  nur  unter  bestimmten  Voraussetzungen  widerrufen  werden. Na-
mentlich  ist,  falls  keine  spezialgesetzliche  Bestimmung  zur  Anwen-
dung gelangt,  eine Abwägung zwischen dem Interesse an der richti-
gen Anwendung des objektiven Rechts einerseits und dem Rechtssi-
cherheits- oder Vertrauensschutzinteresse andererseits durchzuführen 
(MARANTELLI-SONANINI, a.a.O., S. 66 f., PFLEIDERER, a.a.O., Art. 58, Rn. 19, 
GUCKELBERGER,  a.a.O.,  S. 303  f.;  BGE 134  V  261  E. 2.2,  119  Ia  310 
E. 4c).

2.2 Vorliegend hat die Vorinstanz ihre Verfügung vom 29. Januar 2009 
noch  während  der  Rechtsmittelfrist  am 13. Februar  2009  widerrufen 
(Art. 50 Abs. 1 VwVG). Zugleich hat sie aber beide Verfügungen kurz 
nach ihrem Erlass vollzogen, nämlich die Vormerkungen am Tag nach 
der ersten Verfügung im Register eingetragen und am Datum der zwei-
ten Verfügung wieder aus dem Register  gelöscht. Die Rechtswirkun-
gen  der  Vormerkungen  und  ihrer  Löschung  gemäss  Art.  34  Abs.  3 
PatG und Art. 105 PatV traten damit ungefähr gleichzeitig ein, wie die 
sie  anordnenden  Verfügungen  eröffnet  wurden.  Nun  realisierte  der 

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Vollzug dieser Löschungen das Interesse der Beschwerdeführerin am 
Vertrauensschutz gegenüber dem bisherigen Registerwortlaut aber of-
fensichtlich stärker als dies sonst mit dem Eintritt der Rechtskraft der 
ersten Verfügung der Fall gewesen wäre, ab welchem Moment die In-
teressenabwägung nach ständiger Praxis zu prüfen ist. Die widerrufe-
ne Verfügung kann darum nicht  mit  Verfügungen verglichen werden, 
die während der Dauer ihrer Anfechtbarkeit keine Rechtswirkung ent-
falten,  nicht  vollzogen  werden  und  frei  widerrufen  werden  können. 
Nachdem die Vorinstanz den Schwebezustand der widerrufenen Verfü-
gung  durch  den  Vollzug  der  Vormerkungen  beendet,  entsprechende 
Rechtswirkungen  herbeigeführt  und bei  der  Beschwerdeführerin  und 
dem das Register konsultierenden Teil der Öffentlichkeit Erwartungen 
geweckt hatte, war auf die Prüfung der Widerrufbarkeit der Verfügung 
und auf die dafür erforderliche Interessenabwägung nicht mehr zu ver-
zichten.

Die angefochtene Verfügung äussert  sich nur im Rahmen des Eintre-
tens auf das Wiedererwägungsgesuch zur Widerrufbarkeit  der ersten 
Verfügung und wägt die involvierten Interessen nicht  ab. Auch wenn 
die Vorinstanz in  ihrer  Vernehmlassung erwähnt,  dass das Interesse 
des Beschwerdegegners  angesichts  der  –  ihr  zufolge – nachträglich 
festgestellten  Unrichtigkeit  der  Eintragung,  unterbliebenen  Anhörung 
des Beschwerdegegners und ihm gegenüber unterlassenen Eröffnung 
der  ersten  Verfügung  den Widerruf  gerechtfertigt  hätte,  befasste  sie 
sich mit dem Interesse der Beschwerdeführerin an den Vormerkungen 
unvollständig.

3.
Als erstes ist damit der Widerruf der Vormerkungen in einer Abwägung 
der materiellen Rechtswirkungen derselben zu prüfen.

3.1 Art. 105 Abs. 1 Bst. d der Patentverordnung (PatV, SR 232.141) 
sieht vor, dass eine Einräumung von Rechten am Patent, beispielswei-
se  einer  Lizenz,  im  Patentregister  vorgemerkt  werden  kann.  Art.  34 
Abs. 3 PatG stellt klar, dass eine solche Vormerkung der Lizenz im Re-
gister  nicht  konstitutiv  wirkt,  sondern  die  Lizenz auch ohne  Vormer-
kung bestehen kann. Eine Lizenz ist nach dieser Bestimmung gegen-
über einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent unwirksam, 
wenn sie im Patentregister nicht vorgemerkt wurde. Daraus leitet die 
überwiegende Lehre als Umkehrschluss ab, die Lizenz bleibe – entwe-
der als blosse Verwendungsbefugnis oder als realobligatorischer An-

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spruch – gegenüber jedem neuen Erwerber von Rechten am Patent 
über den obligatorischen Lizenzvertrag hinaus wirksam, sofern dieser 
Erwerber entweder nicht  gutgläubig war oder die Lizenz im Register 
vorgemerkt wurde (PETER HEINRICH, PatG/EPÜ Kommentar zum Schwei-
zerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des 
Europäischen Patentübereinkommens, Zürich 1998, Rz. 34.10, ROLAND 
VON BÜREN,  Der  Lizenzvertrag,  in:  Roland  von  Büren/Lucas  David, 
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR) Band 
I/1, 2. Aufl. Basel 2002, S. 334, STEFANO CODONI, Zur Anwendbarkeit des 
Grundsatzes des Vorranges der absoluten Rechte gegenüber den rela-
tiven Rechten im Immaterialgüterrecht und insbesondere im Urheber-
recht, SJZ 1999, S. 6, WERNER STIEGER, Zur Beendigung des Lizenzver-
trages nach schweizerischem Recht,  sic!  1999,  S. 7 f.,  CONRAD WEIN-
MANN, Die Rechtsnatur der Lizenz, Diss. Bern 1996, S. 146,  RUDOLF E. 
BLUM/MARIO M. PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patentrecht, Kommentar 
zum  Bundesgesetz  betreffend  die  Erfindungspatente  vom  25.  Juni 
1954, Band II, S. 407, differenziert: ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, 
3. Aufl. Basel 1983, S. 466 ff.). Nach einem Teil der Lehre soll Art. 34 
Abs. 3 eingeschränkt interpretiert und die Wirksamkeit der Lizenz ge-
genüber Erwerbern nur bejaht werden, wenn diese im Register vorge-
merkt ist, ohne dass daneben auf den guten Glauben abzustellen ist 
(MATTHIAS REY,  Der Gutglaubenserwerb im Immaterialgüterrecht,  Diss. 
Bern 2009,  S. 246,  ROLAND FISCHER,  Lizenzverträge im Konkurs,  Bern 
2008, S. 48 f., RETO HILTY, Lizenzvertragsrecht, Bern 2001, S. 323).

3.2 In der Lehre ist zudem umstritten, ob auch die Einräumung einer 
Lizenz gegenüber einer Drittperson, die unvereinbar mit einer bereits 
bestehenden Lizenz ist,  unter  Art. 34 Abs. 3 PatG falle  oder ob nur 
Nutzniessungen oder Pfandrechte nach dieser Bestimmung unwirksam 
sein können. Wer die Lizenz als absolutes Recht versteht, möchte die 
Bestimmung auf Drittlizenzen anwenden (WEINMANN, a.a.O., S. 188, VON 
BÜREN,  a.a.O.,  S. 336); während gegen ihre  Anwendung ist,  wer  der 
vorgemerkten  Lizenz  nur  obligatorische  Wirkung  zuerkennt  (REY, 
a.a.O., S. 235, HILTY, a.a.O., S. 317).

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin nach eigener Darstel-
lung vor allem um Vormerkung der Lizenz ersucht, um einer erneuten 
Lizenzerteilung durch den Beschwerdegegner zuvorzukommen.

3.3 Beide Streitfragen waren in der schweizerischen Rechtsprechung 
bisher nicht zu beantworten. Auch im vorliegenden Fall ist nicht zu ent-

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scheiden, wie es sich damit verhält. Denn die zitierte Literatur ist sich 
darin einig, dass eine Vormerkung dem Lizenznehmer in jedem Fall ei-
nen besonderen materiellen Schutz gegenüber Erwerbern von Rech-
ten am Patent verschafft, auch wenn über den Typ und Umfang dieses 
Schutzes keine Einhelligkeit besteht (z.B.  HILTY,  a.a.O., S. 325,  WEIN-
MANN,  a.a.O.,  S. 137,  188,  VON BÜREN,  a.a.O.,  S. 334,  REY,  a.a.O.,  S. 
237). Von dieser Voraussetzung geht  auch die Vorinstanz aus,  wenn 
sie in der Vernehmlassung ausführt, die Eintragung einer Lizenz in das 
Register begründe subjektive Rechtsansprüche des eingetragenen Li-
zenznehmers.  Gleiches  behauptet  sinngemäss  der  Beschwerdegeg-
ner,  wenn er geltend macht,  dass ihm aufgrund der Vormerkung ein 
grosser Schaden drohe.

3.4 Allerdings ist zugleich davon auszugehen, dass mit einem Wegfall 
der Lizenz wegen gültiger Vertragsauflösung, ungeachtet der Rechts-
natur der Lizenz und der Einordnung ihres besonderen Rechtsschut-
zes nach Art. 34 Abs. 3 PatG, stets auch der von dieser Bestimmung 
verliehene  Rechtsschutz  dahinfällt,  der  Lizenznehmer  sich  also  auf 
materielle  Rechtswirkungen  seiner  Vormerkung  nicht  zeitlich  länger 
berufen  kann  als  der  Rechtsgrund  seiner  Lizenz  bejaht  wird  (HILTY, 
a.a.O., S. 337, VON BÜREN, a.a.O., S. 382). Da die Vormerkung in Bezug 
auf die Gültigkeit der Lizenz nur deklaratorische Wirkung entfaltet, ver-
körpert  sie kein zusätzliches, unabhängiges Recht, sondern wird mit 
ihr,  in  Abhängigkeit  von  der  Gültigkeit  der  Lizenz,  nur  diese  selbst 
sanktioniert. Auch einer  Klage des ausschliesslichen Lizenznehmers 
nach Art. 75 Abs. 1 PatG, welche Bestimmung im vorliegenden Fall al-
lerdings nicht anzuwenden wäre (vgl. Art. 145 Abs. 2 PatG), kann die 
Aufhebung des Lizenzvertrages entgegengehalten werden, da darauf 
und nicht etwa in seiner Vormerkung sein Klagerecht beruht (vgl. Bot-
schaft zur Patentgesetzrevision, BBl 2006, 127;  VON BÜREN,  a.a.O., S. 
334). Der Schutz von Art. 34 Abs. 3 PatG erweist sich also auch in ei-
nem Streit um die Gültigkeit der Lizenz, wie im vorliegenden Fall, aus-
schliesslich als materielles Sicherungsinstrument,  das nicht  über die 
Lizenz hinausbestehen kann. Entgegen der kaum substantiierten Be-
hauptung des Beschwerdegegners droht ihm darum aus dem beson-
deren materiellen Rechtsschutz von Art. 34 Abs. 3 PatG ein Schaden 
nur, wenn die Lizenz nach wie vor gültig ist und er Vertragsrücktritt und 
Kündigung zu Unrecht  erklärt  hat. Dieser  Schaden bestünde jedoch 
unmittelbar in der von Art. 34 Abs. 3 PatG beabsichtigten Rechtswir-
kung, so dass ihn der Beschwerdegegner hinzunehmen hätte.

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3.5 Da  dem  Beschwerdegegner  aus  einer  unrechtmässigen  Eintra-
gung der Lizenz kein materieller Rechtsverlust droht, die Beschwerde-
führerin im Fall einer unrechtmässigen Nichteintragung aber einen sol-
chen erleiden kann, ist  auch der Ansicht der Vorinstanz nicht zu fol-
gen, dass die Eintragung der Lizenz "unrichtig" gewesen sei, weil zwi-
schen den Parteien eine Meinungsverschiedenheit über die Gültigkeit 
des  Vertrags  besteht,  und  dass  die  Beschwerdeführerin  verpflichtet 
war, die Vorinstanz  über  diese in  Kenntnis  zu  setzen. Art. 105 PatV 
verlangt  nämlich mit  Bezug auf  die  Vormerkung keine ausdrückliche 
Zustimmung des Lizenzgebers,  sondern  lässt  auch einen Lizenzver-
trag  als  Beweisurkunde  genügen,  der  die  Vormerkung  gar  nicht  er-
wähnt. Die Beweisurkunde nach Art. 105 Abs. 2 PatV dient also nicht 
bloss als widerlegbare Beweiserleichterung für die Zustimmung des Li-
zenzgebers zur Vormerkung, sondern als Beleg für das Bestehen der 
Lizenz, die als solche den Anspruch des Lizenznehmers auf Vormer-
kung  begründet  (LUKAS BÜHLER/SONIA BLIND BURI,  Entstehung  des  Pa-
tents, in: Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Im-
materialgüter- und Wettbewerbsrecht/SIWR, Band IV, Patentrecht und 
Know-how,  unter  Einschluss  von  Gentechnik,  Software  und  Sorten-
schutz, Basel 2006, S. 263).

3.6 Dieses Bestehen der Lizenz und somit  die Gültigkeit  des einge-
reichten  Lizenzvertrags  hat  die  Vorinstanz,  worauf  sie  zurecht  hin-
weist,  auch materiell  kursorisch  zu  prüfen und den Lizenzgeber  zur 
Stellungnahme einzuladen, wenn sich aus dem Vertrag oder den Um-
ständen Zweifel  ergeben. Hierzu gehört  zwar  auch die  Kontrolle,  ob 
der Vertrag eine Vormerkung im Register untersagt, was die Parteien 
in  Abweichung  von  Art.  105  PatV  vereinbaren  können  (VON BÜREN, 
a.a.O., S. 346). In dieser Hinsicht ist der Beschwerdeführerin aber zu-
gute zu halten, dass der Lizenzvertrag zwischen den Parteien vorlie-
gend unbestrittenermassen gültig zustande gekommen ist  und jahre-
lang  korrekt  erfüllt  wurde.  Im  Unterschied  zur  Registrierung  einer 
Schutzrechtsübertragung, die für den Veräusserer einen Rechtsverlust 
bedeutet und darum seiner Zustimmung bedarf, wenn die schriftlichen 
Unterlagen  nicht  eindeutig  sind  (vgl.  Urteil  des  Bundesgerichts  vom 
11. Juli  1994  4A.3/1994  E. 4  Thymogen; Entscheid  der  Eidgenössi-
schen  Rekurskommission  für  geistiges  Eigentum  vom  24.  Oktober 
2006,  veröffentlicht  in sic!  2007 S. 454 E. 6  Markenübertragung),  ist 
das reine Sicherungsmittel der Vormerkung einer Lizenz bereits dann 
gerechtfertigt,  wenn die Lizenz unstrittig  zustande kam und an ihrer 
vom  Lizenzgeber  eingewendeten,  seitherigen  Aufhebung  erhebliche 

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Zweifel bestehen. Wie ausgeführt, bezweckt Art. 105 PatV unbescha-
det der Rechtsnatur der Lizenz die Sicherung berechtigter Ansprüche 
des  Lizenznehmers  gegenüber  Dritten.  Dieser  Schutz  würde  durch 
überspitzte Anforderungen an den Nachweis des Weiterbestehens der 
Lizenz illusorisch. Dem Lizenzgeber  würde es sonst  oft  leicht  fallen, 
durch entsprechende Erklärungen und Vorbringen Zweifel an diesem 
Weiterbestehen  zu  erwecken,  um damit  eine  bessere  Handelbarkeit 
seines  Schutzrechts  und  faktische  Vorteile  seiner  übrigen  Vertrags-
partner zu gewinnen.

Im vorliegenden Fall wurde die für die Gültigkeit des Vertragsrücktritts 
und der Vertragskündigung kausale Zahlung der Lizenzgebühr fristge-
recht  ausgelöst,  dem  Beschwerdegegner  aber  erst  nach  Ablauf  der 
Nachfrist  gutgeschrieben.  Bevor  dispositive  Geldleistungsregeln  auf 
diesen Zahlungsvorgang angewendet werden (z.B. Art. 77 Abs. 3 OR), 
ist  der  Lizenzvertrag auszulegen und zu prüfen, ob der übereinstim-
mende  Vertragswille  der  Parteien  vom Zeitpunkt  der  Auslösung  der 
Zahlung bei  der  Bank des Lizenznehmers oder  von ihrem Eintreffen 
bei der Bank des Lizenzgebers ausgeht. Hierfür könnte zum Beispiel 
von der in dieser Hinsicht nicht ganz eindeutigen Formulierung: "Within 
the same period licensee has to make payment of the royalties due to 
the licensor" im Vertrag ausgegangen werden (PETER GAUCH/WALTER R. 
SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht, 9. Aufl. Zürich 2008, Rn. 
2187, vgl. Rn. 2325;  BERNHARD BERGER, Allgemeines Schuldrecht, Bern 
2008, Rn. 1258). Diese materielle Beurteilung obliegt jedoch dem Zivil-
richter und ist  im Verwaltungsverfahren nicht detailliert  vorwegzuneh-
men (vgl. Entscheid des Bundesgerichts vom 23. Juli 1990, veröffent-
licht in PMMBl 1990 I 58, EUGEN MARBACH, Markenrecht, SIWR III/1, Ba-
sel 2009, Rn. 1746). Die Zweifel an der Aufhebung des Vertrages ge-
nügen darum im vorliegenden Fall,  um die Lizenz im Register vorzu-
merken. Anders  wäre  zu entscheiden,  wenn die  Beschwerdeführerin 
die Beendigung des Lizenzvertrags anerkannt hätte (VON BÜREN, a.a.O., 
S. 334).

3.7 Die Unsicherheit über die materielle Gültigkeit der Lizenz ist mit-
hin, unter Berücksichtigung des Interesses des Patentinhabers an der 
freien Verfügbarkeit seines Patents einerseits, jedoch aufgrund des Si-
cherungsinteresses des Lizenznehmers gemäss Art. 34 Abs. 3 PatG 
andererseits, kein hinreichender Grund, um die dem Lizenznehmer ge-
währten Vormerkungen von Lizenzen zu widerrufen.

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3.8 Da Art. 34 Abs. 3  PatG eine Vormerkungs-  und faktische Verfü-
gungsbeschränkung  gegenüber  dem  Patentinhaber  notwendig  impli-
ziert (vgl. E. 3.4 hiervor), ist auch dem Eventualantrag des Beschwer-
degegners nicht zu entsprechen, die Beschwerdeführerin zur Leistung 
einer Sicherheit zu verpflichten. Die von ihm angeführte Bestimmung 
von Art. 79 Abs. 1 PatG findet ohnedies nur im Massnahmeverfahren 
Anwendung, weshalb das Eventualbegehren des Beschwerdegegners 
abzuweisen ist.

4.
Zu keinem anderen Ergebnis führt ein Vergleich der registerrechtlichen 
Auswirkungen der Vormerkung. Solange eine ausschliessliche Lizenz 
im Register vorgemerkt ist, dürfen für das gleiche Patent keine Lizen-
zen vorgemerkt werden, die mit der ausschliesslichen Lizenz nicht ver-
einbar sind (Art. 105 Abs. 2 PatV). Von der Lehre wird diese Bestim-
mung einhellig als Ordnungsvorschrift bezeichnet, obwohl sie zur Fol-
ge hat, dass der zweite Lizenznehmer den Schutz nach Art. 34 Abs. 3 
PatG nicht seinerseits erwerben kann (HILTY, a.a.O., S. 327, REY, a.a.O 
S. 239,  VON BÜREN, a.a.O., S. 334). Dem Lizenzgeber, der seinen Ver-
trag mit  dem vorgemerkten Lizenznehmer für  ungültig  hält,  bleibt  es 
unbenommen, weitere Lizenzen an seiner Erfindung zu erteilen oder 
sein Patent zu veräussern. Dass ein Lizenznehmer oder Erwerber da-
mit, wie erwähnt, nach zum Teil umstrittener Ansicht einen Verlust sei-
ner  Befugnis  riskiert,  falls  die  vorgemerkte  Lizenz trotzdem Bestand 
hat, ist als die Kehrseite des Sicherungsanspruchs des Lizenznehmers 
hinzunehmen (Art. 34 Abs. 3 PatG). Dass die Beschwerdeführerin we-
gen ihrer Eintragung als Lizenznehmerin von der Vorinstanz in Kennt-
nis gesetzt wird, wenn der Beschwerdegegner auf das Patent verzich-
ten oder eine Jahresgebühr nicht bezahlen sollte (Rey, a.a.O., S. 239 
f.), entspricht ebenfalls bloss diesem Sicherungszweck.

5.
Aus diesen Gründen ist die Beschwerde gutzuheissen, und die ange-
fochtene Widerrufsverfügung ist aufzuheben. Die Anweisung, die Vor-
merkung wieder einzutragen, erübrigt sich, da die Vormerkung super-
provisorisch  bereits  wieder  eingetragen wurde. Bei  diesem Ausgang 
des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem unter-
liegenden Beschwerdegegner aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).

Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-

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zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht  [VGKE,  SR  173.320.2]).  Die  Vormerkung  der 
Patentlizenz dient der Sicherung von Vermögensinteressen, verschafft 
aber  keinen  vermögensmässigen  Anspruch.  Die  Gerichtsgebühr  be-
misst sich darum nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE), der jedoch nicht 
nach dem von der Beschwerdeführerin mit der lizenzierten Erfindung 
erzielten Gewinn, sondern nach ihrem Sicherungsinteresse zu schät-
zen ist. In Anbetracht der registerlichen Vorteile,  namentlich der Ver-
meidung eines Zivilprozesses für die Durchsetzung lizenzvertraglicher 
Ansprüche, sind Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- angemessen (Art. 4 
VKGE).

6.
Der  Beschwerdeführerin  ist  eine  angemessene  Parteientschädigung 
zulasten  des  Beschwerdegegners  zuzusprechen  (Art.  64  Abs.  1 
VwVG). Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht wor-
den, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachse-
nen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 
2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der genannten 
Faktoren erscheint für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädi-
gung von Fr. 2'000.- (inkl. MWST) angemessen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung vom 13. Feb-
ruar 2009 wird aufgehoben.

2.
Das Eventualbegehren des Beschwerdegegners um Anordnung einer 
Sicherheitsleistung wird abgewiesen.

3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden dem Beschwerdegegner 
auferlegt  und sind innert  30 Tagen nach Eintritt  der  Rechtskraft  des 
vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die 
Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post. Der ge-
leistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- wird der Beschwerdeführerin 
nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zurückerstattet.

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4.
Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin für das Beschwer-
deverfahren  eine  Parteientschädigung  von  Fr.  2'000.-  (inkl.  MWST) 
auszurichten.

5.
Dieses Urteil geht an: 

- die  Beschwerdeführerin  (Gerichtsurkunde;  Beilage:  Rückerstat-
tungsformular)

- den Beschwerdegegner (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. EP 01100395/6/muc; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Philipp J. Dannacher

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. 
Juni  2005  [BGG,  SR 173.110]).  Die  Rechtsschrift  ist  in  einer  Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch-
tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde-
führende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 10. Juli 2009

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