# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 031e450d-1feb-51ab-9e37-eebfcac0761f
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2014-11-14
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 14.11.2014 B-6103/2013
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-6103-2013_2014-11-14.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 
 Abteilung II 

B-6103/2013 

 

 

  U r t e i l  v o m  1 4 .  N o v e m b e r  2 0 1 4  

Besetzung 

 
Richter David Aschmann (Vorsitz), 

Richterin Maria Amgwerd, Richter Marc Steiner,    

Gerichtsschreiber Salim Rizvi. 

 

 
 

Parteien 

 
Homedia SA, 

Rue du Puits-Godet 10, 2000 Neuchâtel, 

vertreten durch Umbricht Rechtsanwälte, 

Bahnhofstrasse 22, Postfach 2957, 8022 Zürich, 

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 

 
TUI AG,  

Karl-Wiechert-Allee 4, DE-30625 Hannover,   

vertreten durch Rechtsanwalt Donald Schnyder,  

Wild Schnyder AG,  

Forchstrasse 30, Postfach 1067, 8032 Zürich, 

Beschwerdegegnerin, 

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, 

Vorinstanz. 

 

Gegenstand 

 
Widerspruchsverfahren Nr. 12694 IR 945'520 TUI Holly/CH 

632'534 HollyStar.  

 

B-6103/2013 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Die Schweizer Wortmarke Nr. 632'534 "HollyStar" wurde am 24. April 2012 

hinterlegt und am 2. August 2012 auf <www.swissreg.ch> veröffentlicht. 

Die Marke beansprucht unter anderem Schutz für folgende Dienstleistun-

gen: 

Klasse 35 Publicité; publicité par le biais de médias électroniques; marketing. 

Klasse 36 Paiements électroniques; transaction financière et facturation par élec-

tronique.  

Klasse 38 Télécommunications, y compris la transmission électronique de don-

nées, son, images, documents et communications par terminaux d'ordinateurs ou 

autres appareils sur réseaux informatiques et de communication Internet; trans-

mission en temps réel (stream, download) de données, films, images, documents, 

messages par les réseaux informatiques (Internet); mise à disposition d'accès à 

un réseau électronique en ligne pour récupération d'informations; location de 

temps d'accès à des bases de données informatisées. 

Klasse 41 Services de divertissement; activités sportives et culturelles; informa-

tions relatives à l'éducation, aux divertissements et aux événements sportifs et 

culturels, fournies en ligne à partir de bases de données informatisées ou de ré-

seau (Internet), ou par tout autre moyen; services de location vidéo et audio sur 

support physique ou dématérialisé (stream download) par le biais de réseaux de 

données (Internet, réseau local); services de divertissement de radio et de télévi-

sion; mise à disposition de publications électroniques; services de rédaction sur 

commande pour la compilation d'informations sur les films et les publications élec-

troniques; mise à disposition d'informations et services de consultation pour tous 

les services susmentionnées en classe 41. 

Klasse 42 Services informatiques, à savoir entretien, mise à jour et conception de 

logiciels et de programmes d'ordinateur; services de programmation d'ordinateurs; 

mise à disposition d'information en relation avec les ordinateurs et les accès aux 

réseaux d'ordinateurs; location d'ordinateurs; services de conception et de gra-

phisme sur commande pour la compilation des pages web sur le réseau global 

d'ordinateurs (dit Internet); création et entretien de sites web; hébergement de 

sites informatiques (hosting); installation et entretien de logiciels d'ordinateurs. 

B.  

Am 1. November 2012 erhob die Beschwerdegenerin bei der Vorinstanz 

bezüglich sämtlicher vorgenannter Dienstleistungen Widerspruch gegen 

diese Marke. Diesen stützte sie auf ihre Marke IR 945'520 "TUI Holly", die 

für folgende Dienstleistungen eingetragen ist: 

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Seite 3 

Klasse 35 Publicité, y compris publicité sur Internet, marketing, relations publiques, 

services publicitaires et promotionnels, location de matériel publicitaire, publipos-

tage; recherche de marché, y compris sondage d'opinion et analyse de marché; 

gestion d'affaires commerciales, en particulier prestation de conseils en organisa-

tion et direction d'entreprise; comptabilité; services de coordination, prestation de 

conseils et services de conseillers en organisation et affaires, en particulier dans 

le domaine du traitement de données; gestion hôtelière pour des tiers; services de 

coordination, prestation de conseils et services de conseillers en organisation et 

affaires d'agences de voyages, clubs de fitness et installations sportives et de loi-

sirs, ainsi que pour ceux-ci; distribution d'échantillons à des fins publicitaires, re-

production de documents; services de promoteurs immobiliers, à savoir prépara-

tion organisationnelle  de projets de construction; contrats de franchisage, notam-

ment obtention et transmission de savoir-faire en organisation et affaires; location 

d'espaces publicitaires sur Internet; parrainage, à savoir mise à disposition de con-

trats publicitaires et promotionnels pour des tiers; localisation et suivi de colis en 

transit par ordinateur; télémarketing; prestation de conseils pour consommateurs; 

promotion des ventes de produits et services de tiers; location d'équipements de 

bureau; recrutement de personnel de bureau; mise à disposition d'adresses à des 

fins commerciales; fourniture d'espaces publicitaires et contacts d'affaires, en par-

ticulier sur Internet; publicité sur le Web, à savoir marketing pour des tiers sur des 

réseaux numériques; services de détaillants proposant des produits compris dans 

les classes internationales 1 à 34; service de vente aux enchères, en particulier 

sur Internet; tous les services susmentionnés, en particulier dans le domaine des 

voyages et loisirs; organisation de foires et expositions à des fins commerciales 

ou publicitaires; exploitation de chaînes de téléachat, à savoir fourniture, conclu-

sion et concrétisation de contrats de vente de produits et prestation de services. 

Klasse 39 Transport et entreposage; transport de personnes et marchandises, en 

particuliers par voie routière, ferroviaire, maritime et aérienne; portage; transport 

d'argent et d'objets précieux; services d'intermédiaires, organisation et réservation 

en matière de voyages, excursions et croisières; organisation de services de trans-

port; location de combinaisons de plongée; organisation, réservation et services 

d'intermédiaires en matière d'excursions, visites à la journée et visites touristiques; 

services de conseillers en matière de voyages et accompagnement de voyageurs; 

location, réservation et mise à disposition d'avions, location, réservation et mise à 

disposition de bateaux, en particulier embarcations à rame et à moteur, voiliers et 

canoës, location, réservation et mise à disposition de véhicules à moteur, bicy-

clettes, chevaux et matériel de plongée compris dans cette classe; emballage et 

stockage de marchandises; livraison de colis; organisation d'excursions, vacances 

et visites touristiques; prestations et exploitation d'agences de voyage (comprises 

dans cette classe), en particulier services de conseillers et réservation en matière 

de voyages, mise à disposition d'informations sur les voyages, organisation de 

services de transport et voyage; services de réservation (compris dans cette 

classe), services d'informations, réservation et inscription en ligne dans le domaine 

du tourisme et des voyages d'affaires (agences de voyage en ligne); tous les ser-

vices susmentionnés, en particulier dans le domaine des voyages et loisirs. 

Klasse 41 Formation et formation continue, services de conseillers en éducation; 

enseignement, en particulier enseignement à distance et cours de langues; diver-

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Seite 4 

tissement; production de films et vidéos, location de films et vidéos, représenta-

tions de films et vidéos; services d'agences d'impresario; agences de modèles 

pour artistes; représentations musicales; représentations de cirque; divertisse-

ment grand public; représentations théâtrales; organisation et prestation de ser-

vices de prise en charge d'enfants (divertissement, éducation périscolaire); orga-

nisation de camps de vacances; enseignement des sports et langues, ainsi que 

représentations filmiques et musicales; services de clubs de santé (compris dans 

cette classe), clubs d'entraînement et clubs de fitness, parcours de golf, terrains 

de tennis, installations d'équitation, jardins d'enfants, cinémas, discothèques, mu-

sées (présentations, expositions), salles de jeu, camps de sport et installations 

sportives, parcs d'attractions; location d'équipements de plongée; organisation de 

compétitions sportives; organisation et animation de manifestations culturelles et 

sportives; services de réservation (compris dans cette classe) pour des manifes-

tations sportives, scientifiques, politiques et culturelles; exploitation de cybercafés 

(compris dans cette classe), notamment à des fins récréatives; jeux proposés en 

ligne; location de films, supports de données, à des fins éducatives et récréatives, 

appareils de projection et leurs accessoires; location et distribution de journaux et 

revues, publication de livres, journaux, revues et autres produits imprimés, ainsi 

que médias électroniques, y compris disques optiques compacts; publication de 

produits  imprimés, en particulier de livres, revues, catalogues et journaux, y com-

pris publications en ligne; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; organisation 

d'expositions à des fins culturelles et éducatives; services de parcs de loisirs et 

d'attractions dans le domaine de l'éducation et du divertissement; services d'inter-

prétation et de traduction; photographie; divertissement radiophonique, divertisse-

ment télévisuel. 

Klasse 43 Hébergement temporaire, restauration (aliments et boissons) d'hôtes; 

agences de logement; mise à disposition et location de maisons de vacances, ap-

partements de vacances; réservation de chambres et d'hôtels, services de pen-

sions et motels; services de traiteurs; services d'hôtels, pensions et motels; loca-

tion de salles de réunion; services de restauration (aliments et boissons) dans des 

restaurants et bars. 

Zur Begründung machte sie geltend, es sei von gleichen beziehungsweise 

gleichartigen Dienstleistungen auszugehen und die Marken stimmten im 

Zeichenbestandteil "Holly" überein. Der kennzeichnungsschwache Zusatz 

"Star" reiche nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen. 

C.  

Mit Stellungnahme vom 21. Januar 2013 beantragte die Beschwerdeführe-

rin die Abweisung des Widerspruchs. Die Vergleichszeichen seien sich we-

der im Sinngehalt noch im Wortklang oder Schriftbild ähnlich. Insbesondere 

sei beim Widerspruchszeichen der Zeichenbestandteil "TUI" und nicht 

"Holly" identitätsgebend. Zudem sei die Widerspruchsmarke nicht rechts-

erhaltend gebraucht worden. 

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Seite 5 

D.  

Mit Replik vom 18. April 2013 erklärte die Beschwerdegegnerin, die Ein-

rede des Nichtgebrauchs sei unzulässig, weil die Widerspruchsmarke sich 

noch in der Gebrauchsschonfrist befinde. Die Beschwerdeführerin weise 

selber darauf hin, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Seri-

enmarke handle, was die Verwechslungsgefahr noch erhöhe. Im Übrigen 

hielt sie an ihren bisherigen Ausführungen fest. 

E.  

Mit Verfügung vom 26. Juni 2013 stellte die Vorinstanz fest, die Einrede 

des Nichtgebrauchs sei unzulässig. Mit Verfügung vom 26. September 

2013 hiess sie den Widerspruch teilweise gut, nämlich für alle eingetrage-

nen Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 41. 

Zur Begründung erläuterte sie, die eingetragenen Dienstleistungen beider 

Marken in diesen Klassen seien gleich oder gleichartig; die Zeichen ähn-

lich, da insbesondere ein Zeichenbestandteil ("Holly") unverändert in die 

jüngere Marke übernommen sei und in beiden Zeichen als selbständiges 

Element diene. Das beigefügte Zeichenelement "Star" in der angegriffenen 

Marke sei kennzeichnungsschwach. Auf der Ebene des Sinngehalts seien 

deshalb keine genügenden Abweichungen vorhanden, um die schriftbildli-

che und phonetische Ähnlichkeit zu kompensieren. Die Zeichen seien ver-

wechselbar. 

F.  

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 25. Oktober 

2013 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbe-

gehren: 

"1. Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum 

vom 26. September 2013 im Widerspruchsverfahren Nr. 12694 aufzuheben, 

insofern sie die Klassen 35, 36 und 41 betrifft; 

2. Es sei die Eintragung der Marke 632534 HOLLYSTAR für die Klassen 9, 

35, 36, 38, 41 und 42 gutzuheissen;  

3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerde-

gegnerin." 

Zur Begründung bestritt sie grösstenteils die Gleichheit beziehungsweise 

Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen. Auch die Vergleichszeichen 

seien nicht ähnlich, weil die Zeichenbestandteile nicht isoliert betrachtet 

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werden dürften. Ohne Separation in ihre Einzelteile seien sie sowohl klang-

lich und schriftbildlich wie auch vom Sinngehalt her hinreichend verschie-

den. Bei der Widerspruchsmarke falle die Betonung auf den Zeichenbe-

standteil "TUI"; ihr Zusatz "Holly" werde mit dem Wort "Holiday" (Ferien) in 

Verbindung gebracht. Bei der angefochtenen Marke werde "Holly" dage-

gen als Hinweis auf Hollywood verstanden. Die angegriffene Marke sei 

denn auch für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermietung von 

visuellen Medien und nicht für Ferien bestimmt. Deshalb seien die Zeichen 

nicht verwechselbar. 

G.  

Mit Beschwerdeantwort vom 20. Dezember 2013 bestritt die Beschwerde-

gegnerin die Vorbringen der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdeführerin 

übersehe insbesondere, dass der Vergleich der Dienstleistungen abstrakt 

nach der Registereintragung und nicht nach dem konkreten Gebrauch zu 

beurteilen sei. 

H.  

Mit Vernehmlassung vom 3. Januar 2014 verzichtete die Vorinstanz auf die 

Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die Be-

gründung ihrer angefochtenen Verfügung, die Beschwerde abzuweisen. 

I.  

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien 

stillschweigend verzichtet. 

J.  

Auf weitere Vorbringen der Parteien ist, soweit erforderlich, in den folgen-

den Erwägungen einzugehen. 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden 

gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig 

(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das 

Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, 

SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz 

teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders be-

rührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an 

deren Aufhebung und Änderung, soweit damit die Löschung ihrer Marke 

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Seite 7 

angeordnet wurde, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 

1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsver-

fahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 

und 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt 

(Art. 63 Abs. 4 VwVG). 

1.2 Soweit die Vorinstanz den Widerspruch abgewiesen hat, ist ihre Verfü-

gung inzwischen in Rechtskraft erwachsen (Urteile des BVGer 

B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 2 "Aromata/Aromathera"; B-4536/2007 

vom 27. November 2007 E. 2 "Salamander/Salamander"). Ersucht die Be-

schwerdeführerin daher unter anderem um Gutheissung der Eintragung ih-

rer Marke für Dienstleistungen, für die sie bereits eingetragen ist, ist auf ihr 

Begehren nicht einzutreten (Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 

2014 E. 1.3 "Pallas/Pallas Seminare"). Beschwerdebegehren Nr. 2 ist statt-

dessen sinngemäss als Begehren, den Widerspruch abzuweisen, entge-

genzunehmen und im beschränkten Umfang der Dienstleistungen aus 

Klassen 35, 36 und 41 darauf einzutreten als die Vorinstanz jenen gutge-

heissen hat. 

2.  

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die zu vergleichenden Dienstleis-

tungen seien mehrheitlich ungleichartig. Zum Beispiel könnten die für die 

angefochtene Marke in Klasse 36 eingetragenen Dienstleistungen nicht 

unter den Begriff "comptabilité" der Widerspruchsmarke aus Klasse 35 

subsumiert werden. Bei Dienstleistungen des elektronischen Zahlungsver-

kehrs gehe es um die Ermöglichung der bargeldlosen Bezahlung, zum Bei-

spiel mit Kreditkarte, nicht aber um Buchhaltungsdienste. Auch seien die 

beidseits beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 41 nicht gleichartig. 

Die Vorinstanz hingegen hat in ihrem Entscheid eine weitgehende Gleich-

heit und zumindest starke Gleichartigkeit der zu vergleichenden Dienstleis-

tungen bejaht. Die Beschwerdegegnerin schliesst sich dieser Argumenta-

tion an und unterstreicht insbesondere die Gleichartigkeit von bargeldlo-

sem Zahlungsverkehr und Buchhaltung. 

Die Beschwerdeführerin trägt sodann vor, weder aufgrund ihres Klanges 

noch des Schriftbilds oder Sinngehalts seien sich die Vergleichszeichen 

ähnlich. Weil die Betonung bei der Widerspruchsmarke auf dem Zeichen-

bestandteil "TUI", bei der angefochtenen Marke aber auf "Holly" liege, gelte 

dies schon auf klanglicher Ebene. Ferner werde die Widerspruchsmarke 

mit einem Unterbruch zwischen den beiden Wörtern, das angefochtene 

http://links.weblaw.ch/BVGer-B-4536/2007

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Seite 8 

Zeichen dagegen in einem Zug ausgesprochen und als ein Wort wahrge-

nommen. Das Schriftbild sei verschieden, weil die Vergleichszeichen aus 

unterschiedlichen Wörtern bestünden; das Widerspruchszeichen werde 

mit einem Leerschlag getrennt und beim angefochtenen Zeichen werde 

das "S" grossgeschrieben. Auch sei das gemeinsame Element "Holly" je-

weils unterschiedlich positioniert. Bezüglich des Sinngehalts werde das 

Element "Holly" bei der angefochtenen Marke mit Hollywood in Verbindung 

gebracht, da das Zeichen im Zusammenhang mit der Vermietung von Fil-

men verwendet werde. Die Widersprechende sei eine bekannte Reisever-

anstalterin, weshalb ihr Zeichenbestandteil "Holly" mit Holiday (Ferien) as-

soziiert werde; deswegen komme diesem Element eine schwache Kenn-

zeichnungskraft zu. Es liege keine Verwechslungsgefahr vor, weil der 

Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke ("TUI") in der angefochtenen 

Marke nicht erscheine und für den Zeichenbestandteil "Holly" ein schwa-

cher Schutzumfang bestehe. 

Die Vorinstanz hält dem entgegen, der Zeichenbestandteil "Holly" werde in 

beiden Marken selbständig wahrgenommen. Eine Aufteilung der angefoch-

tenen Marke in "Holly" und "Star" liege nahe, da "Star" mit grossem S ge-

schrieben sei. "TUI" sei die Abkürzung für "Technikunterstützte Informati-

onsverarbeitung" oder "Telefon User Interface" und bezeichne daneben 

eine Stadt in Spanien, eine chinesische Gottheit und eine neuseeländische 

Vogelart. "Holly" bedeute auf englisch Stechpalme, werde von den Ver-

kehrskreisen aber als unbestimmter Begriff wahrgenommen, da diese Be-

deutung nicht zum englischen Grundwortschatz zähle. "Star" stehe im 

deutschen Sprachgebrauch für eine berühmte Persönlichkeit, wirke daher 

anpreisend und präge den Gesamteindruck der Marke nicht. Trotz gege-

benenfalls erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise bestehe eine Ver-

wechslungsgefahr, da "Holly" ganz im prägenden Anfang der angefochte-

nen Marke übernommen werde. Selbst wenn die Verkehrskreise Unter-

schiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen könnten, sei die Gefahr 

von Fehlzurechnungen im Sinne einer mittelbaren Verwechslungsgefahr 

zu bejahen. Die Beschwerdegegnerin bestreitet insbesondere die Sinnas-

soziation von "Holly" mit Holidays ("Ferien") oder "Hollywood" aus Sicht der 

massgeblichen Verkehrskreise und betont, der tatsächliche Gebrauch und 

die Gebrauchsabsicht des Inhabers seien für die Beurteilung der Frage der 

Verwechslungsgefahr nicht zu berücksichtigen. 

3.  

B-6103/2013 

Seite 9 

3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere 

Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder 

gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich dar-

aus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit 

Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, 

SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen 

sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Zeichen sind 

(BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; LUCAS 

DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., 1999, 

Art. 3 N. 8), und umgekehrt. Dabei sind die Aufmerksamkeit der massge-

benden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-

marke zu berücksichtigen (BGE 121 III 379 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des 

BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/ Gallay"; CHRIS-

TOPH WILLI, Markenschutzgesetz, 2002, Art. 3 N. 17 ff.). 

3.2 Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Vergleichszeichen ist, 

ohne dabei die Auffassung spezialisierter Verkehrskreise oder Zwischen-

händler und -händlerinnen aus den Augen zu verlieren, besonders die Auf-

fassung des allgemeinen Publikums beziehungsweise der Endabnehmer 

und -abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bil-

den (vgl. EUGEN MARBACH, Markenrecht, Schweizerisches  

Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl., 2009, 

N. 180; DERSELBE, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 3  

[zit. sic! 2007]; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 41; Urteile des Bundesverwaltungs-

gerichts B-2766/2013 vom 28. April 2014 E. 3.3 "Red Bull/Bulldog"; B‑

3541/ 2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"). Im Einzelfall ist so-

mit zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise das fragliche Produkt sich 

richtet (Urteil des Bundesgerichts 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 f. 

"Wilson"). 

3.3 Gleichartigkeit bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf 

den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken 

angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und 

Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigs-

tens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Ur-

teil des BVGer B-4536/2007 E. 5.1 "Salamander/Salamander"; DAVID, 

a.a.O., Art. 3 N. 35). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleis-

tungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles 

Leistungspaket als marktlogische Folge, die marktübliche Verknüpfung o-

der enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkrei-

sen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 

B-6103/2013 

Seite 10 

2012 E. 6.5.1 "Bonewelding"; B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 5.1 

mit weiteren Hinweisen  

"Salamander/Salamander"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 

"G-mode/Gmode"; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Flo-

rent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 

N. 299 f.). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen dagegen ge-

trennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Ver-

hältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware 

(Urteile des BVGer B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 5.1 "Sala-

mander/Salamander"; B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini 

Baby/martini"; RKGE vom 16. August 2004, in: sic! 11/2004 S. 864 E. 6 

"Harry/Harry's Bar Roma"; MARBACH, a.a.O, N. 853 ff.). 

3.4 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der 

Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11). 

Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen 

(Urteil des BVGer B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 2.2 "Connect/ 

Citroën Business Connected"; vgl. auch MARBACH, a.a.O., N. 705). Irrele-

vant ist im Widerspruchsverfahren (soweit nicht auf den rechtserhaltenden 

Gebrauch der Widerspruchsmarke abgestellt wird), welche Verkehrskreise 

der Markeninhaber tatsächlich bearbeitet (Urteile des BVGer B-3369/ 2013 

vom 12. März 2014 E. 2.2 "Xolair/Bloxair"; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 

E. 10 "Quadratischer Rahmen/Quadratischer Rahmen"). Bei der Beurtei-

lung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild 

und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 168 E. 2.b/cc 

"Securitas"; MARBACH, a.a.O., N. 872 ff.). Der Wortklang wird im Wesentli-

chen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinander-

folge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und die op-

tische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 389 

E. 5.a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; BGE 119 II 476 E. 2.c "Radion/Ra-

diomat"). Entscheidend für den gleichen Sinngehalt können neben der ei-

gentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen sein, die das Zei-

chen unweigerlich hervorruft (BGE 121 III 380 E. 2.b "Boss/Boks"). Weil 

zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, beurteilt sich 

die Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Abnehmers (BGE 121 

III 378 E. 2a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2d "Radion/Radiomat"; MARBACH, 

a.a.O., N. 867; DAVID, a.a.O., N. 15). Dabei kommt dem Wortanfang in der 

Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften 

bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 122 III 382 E. 5 "Kamil-

losan/Kamillan, Kamillon"; Urteile des BVGer B-2996/2011 vom 30. No-

vember 2012 E. 6.2  

http://links.weblaw.ch/BVGer-B-7447/2006

B-6103/2013 

Seite 11 

"Skincode/Swisscode"; B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 6.2  

"Sansan/Santasana"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 136 f.). 

3.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der 

Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-

rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit der jüngeren Marke ge-

kennzeichneten Waren und Dienstleistungen von den massgebenden Ver-

kehrskreisen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine un-

mittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eine der zu ver-

gleichenden Marken für die andere gehalten wird; eine mittelbare, wenn 

die Zeichen zwar auseinander gehalten, dahinter aber fälschlicherweise 

wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermutet werden (Ur-

teile des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay"; 

B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.1 "Gadovist/Gadogita"; JOLLER, 

a.a.O., Art. 3 N. 21 ff.). 

3.5.1 Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist insbesondere der Ein-

fluss kennzeichnungsstarker Zeichenbestandteile auf das Erinnerungsbild 

der Marke in deren Gesamteindruck zu berücksichtigen. Eine hohe Kenn-

zeichnungskraft erhöht die Wahrscheinlichkeit von Nachahmungshandlun-

gen und das Rechtsschutzbedürfnis des Inhabers. Starke Marken als Er-

gebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit verdienen 

einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 386 E. 2a "Kamillosan/Ka-

millan, Kamillon"; BGE 126 III 321 E. 6b/cc "Rivella/Apiella"). Als stark gel-

ten Marken, die aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder we-

gen ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittlich bekannt sind (Urteil 

des BVGer B-3369/2013 vom 12. März 2014 E. 2.2 "Xolair/ Bloxair"; MAR-

BACH, a.a.O., N. 979 mit weiteren Hinweisen). Auch die Zugehörigkeit der 

Widerspruchsmarke zu einer Markenserie wird zugunsten ihres Schutzum-

fangs berücksichtigt, falls die weiteren Serienmarken dem Publikum infolge 

ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind (Urteil des BVGer B-7541/2006 

E. 8 "Quadratischer Rahmen"; Entscheide der RKGE in sic! 2005 S. 805 

"Suprême des Ducs", sic! 1998 S. 198 E. 2b "Torres"). 

3.5.2 Ganz oder partiell kennzeichnungsschwach ist demgegenüber eine 

Marke, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Gemeingut anlehnen 

(Urteile des BVGer B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 5 "Murolino/ 

Murino"; B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump/Jumpman"; 

B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat]"). 

Hierzu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften 

der entsprechenden Waren und Dienstleistungen, die ohne besondere 

B-6103/2013 

Seite 12 

Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in 

blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische 

Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 

"Noblewood"). Ferner ist der Schutzumfang einer Marke kleiner und er-

scheint diese verwässert, wenn bereits viele ähnliche Zeichen für gleiche 

oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden oder allge-

mein üblich sind (Urteil des BVGer B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009 

E. 4.3 "La City/T-City"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 103 ff.). 

3.5.3 Grundsätzlich genügt eine Ähnlichkeit im Wortklang oder im Schrift-

bild der Marken um eine Verwechslungsgefahr anzunehmen (Urteil des 

BVGer B-2766/2013 vom 28. April 2014 E. 2.3 "Red Bull/Bulldog"; RKGE 

vom 5. Juli 2006, in: sic! 11/2006, S. 761 E. 4 mit Hinweisen "McDonald's/ 

McLake"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69 ff.; MARBACH, a.a.O., N. 875). Dennoch 

sind beim Zeichenvergleich alle Unterschiede und Argumente, welche die 

Gefahr von Fehlzurechnungen im Einzelfall beeinflussen, so auch eine auf-

fällig abweichende Silbe oder ein unterschiedlicher Sinngehalt des ange-

fochtenen Zeichens, zu berücksichtigen (BGE 126 III 321 E. 3c "Rivella/A-

piella"; BGE 121 III 380 E. 3a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-4511/2012 

vom 8. August 2014, E. 7.4 "Drossara/Drosiola"). Erschöpft sich die Über-

einstimmung mit einer Marke in einem rein beschreibenden Element, ist 

die Verwechslungsgefahr eher zu verneinen. Sie ist jedoch eher zu beja-

hen, wenn die angefochtene Marke nur in schwachen Elementen von der 

Widerspruchsmarke abweicht (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 

B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 6.5 und 7.1.3 "Land Rover/Land Glider"; 

B-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 5.1 "VZ VermögensZentrum/SVZ 

Schweizer VorsorgeZentrum"; B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. E. 6 ff. 

"Eco-Clin/Swiss Edo Clean [fig.]"). 

4.  

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. 

Hauptsächlich von einer erwachsenen, konsum- und mediengewöhnten 

Letztabnehmerschaft, aber auch von Fach- und Berufskreisen zu geschäft-

lichen Zwecken werden Dienstleistungen des elektronischen Zahlungsver-

kehrs in Klasse 36 und der Ausbildung und Beratung, der Film- und Video-

produktion, der Publikations- und Unterhaltungsindustrie in Klasse 41 

nachgefragt, für die die Marke der Beschwerdeführerin eingetragen ist (vgl. 

Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3663/2001 vom 17. April 2013 

E. 4.1 "Intel Inside"; B-2609/2013 vom 28. August 2013 E. 4.2 "Schweizer 

Fernsehen"). An Fachleute mit erhöhten Marktkenntnissen und besonderer 

B-6103/2013 

Seite 13 

Aufmerksamkeit richten sich hingegen die Werbe- und Buchhaltungs-

dienstleistungen, die Organisation von Sportanlässen und die Überset-

zungsdienstleistungen in den Klassen 35 und 41. 

5.  

Aus Sicht dieser Verkehrskreise sind die Dienstleistungen zu vergleichen. 

5.1 Werbung, elektronische Werbung, Marketing, Unterhaltung, Radio- und 

Fernsehunterhaltung, Sport- und Kulturveranstaltungen in den Klassen 35 

und 41, für welche die angefochtene Marke eingetragen ist, sind begrifflich 

mit "Publicité, y compris publicité sur Internet, marketing", "divertissement", 

"divertissement radiophonique, divertissement télévisuel", organisation et 

animation de maifestations culturelles et sportives" der Widerspruchs-

marke identisch. 

5.2 Die Dienstleistungen "paiements électroniques; transaction financière 

et facturation par électronique" in Klasse 36 ermöglichen Zahlungsanwei-

sungen, Finanztransaktionen und eine Rechnungsstellung an Dritte via In-

ternet, wie sie von grossen Banken angeboten werden. Dass sie mit Buch-

haltung ("comptabilité") aus Klasse 35 unter den gemeinsamen Oberbegriff 

der "Finanzdienstleistungen" subsumiert werden können, wie die Vo-

rinstanz argumentiert, und dass derartige Banken in anderem Zusammen-

hang auch Buchhaltung als Dienstleistung erbringen, beziehungsweise, 

wie die Beschwerdegegnerin darlegt, dass Buchhaltungsfirmen für kleine 

und mittlere Unternehmen oft Löhne abrechnen und entsprechende Zah-

lungen auslösen, bedeutet allerdings erst eine Überschneidung der Ver-

triebskanäle, die für die Annahme von Gleichartigkeit als solche nicht aus-

reicht (MARBACH, a.a.O., Rz. 835). Als Begriff umfasst "comptabilité" nur 

die korrekte Notation wirtschaftlicher Aktivitäten einer natürlichen oder ju-

ristischen Person (Le Grand Robert de la langue française, 2. Aufl. 2001, 

S. 376). Das Wort bezeichnet klassisch einen eigenen Markt und sogar 

Beruf einer regelkonformen kaufmännischen Buchführung, wie ihn nicht 

nur Unternehmen nachfragen und welcher typischerweise eine andere 

Ausbildung erfordert und andere technische Voraussetzungen stellt als die 

Dienstleistung des elektronischen Zahlungsverkehrs. Dass ein Buchhalter 

seinen Klienten die Dienstleistung elektronischer Zahlungsmöglichkeiten 

anbietet, ist kaum zu erwarten. Die Widerspruchsmarke ist darum gegen-

über der Eintragung der angefochtenen Marke in Klasse 36 ungleichartig. 

Insoweit ist die Beschwerde gutzuheissen und eine Verwechslungsgefahr 

zwischen den Marken zu verneinen. 

B-6103/2013 

Seite 14 

5.3 Anders verhält es sich mit dem Organisator von Ausbildungs-, Unter-

haltungs-, Sport- und Kulturveranstaltungen, von dem als Ankündigung o-

der als eigenständige Dienstleistung natürlicherweise Ansagen und Infor-

mationen über seine und Dritt-Veranstaltungen erwartet werden. Als gleich-

artig erweisen sich darum die Vermittlung von Informationen über Ausbil-

dung, Unterhaltung, Sport- und Kulturveranstaltungen sowie die Informa-

tion und redaktionelle Zusammenstellung von Informationen über Filme 

und ihre elektronische Publikation der angefochtenen Marke einerseits mit 

dem Angebot solcher Veranstaltungen und solcher Filme bei der Wider-

spruchsmarke in Klasse 41 andererseits. Ebenso ist Gleichartigkeit zwi-

schen der Online-Publikation von Büchern, Katalogen und Zeitschriften so-

wie der Vermietung von Filmen auf der einen Seite mit Streaming und elekt-

ronischer Publikation von Werken in Klasse 41 bei der angefochtenen 

Marke andererseits anzunehmen. 

6.  

Weiter ist die Frage der Zeichenähnlichkeit zu prüfen. 

6.1 Die viersilbige Widerspruchsmarke wie auch die dreisilbige angefoch-

tene Marke werden je als Abfolge von zwei Wörtern ausgesprochen, deren 

eines übereinstimmend "Holly", das andere mit "TUI" und "-star" aber sehr 

unterschiedlich lautet. In der Widerspruchsmarke ist "Holly" das zweite, in 

der angefochtenen Marke hingegen das erste Wort. Bei "TUI" und "Holly" 

wandern die Artikulationsstellen im Mund vom vorderen oder mittleren zum 

hinteren Gaumenbereich, während das einsilbige "-star" vor allem im mitt-

leren Gaumen geformt wird (vgl. HADUMOD BUSSMANN, Lexikon der 

Sprachwissenschaft, 2. Aufl., 1990, Schlagwort "Vokal" und "Konsonant"; 

GÜNTHER GREWENDORF/FRITZ HAMM/WOLFGANG STERNFELD, Sprachliches 

Wissen, 3. Aufl. 1989, S. 52). Auf phonetischer Ebene stimmen die Ver-

gleichszeichen somit nicht überein, aufgrund des identischen Elements 

"Holly" sind sie sich jedoch ähnlich. 

6.2 Auch im Schriftbild fällt in beiden Vergleichszeichen das Element 

"Holly" auf, welches in der Widerspruchsmarke mit einem Leerschlag und 

in der angefochtenen Marke durch den nachfolgenden Grossbuchstaben 

vom anderen Wort getrennt wird. "Holly" ist um zwei Buchstaben länger als 

das vorangehende "TUI", weshalb es trotz der Grossbuchstaben von TUI 

nicht übersehen wird. Die beiden Marken sind daher aufgrund des gemein-

samen Elements "Holly" auch optisch einander ähnlich. 

6.3 Zu prüfen ist der Sinngehalt der Vergleichszeichen. 

B-6103/2013 

Seite 15 

6.3.1 Der Zeichenbestandteil "TUI" hat keinen originären Sinn, während 

das in Kennzeichen und Werbung häufig anzutreffende Wort "-star"  

(ursprünglich englisch für Stern) ohne Gedankenaufwand als proklamative 

Anpreisung für ein angeblich bekanntes und bestes Angebot verstanden 

wird (vgl. Urteile des BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6 

"Swissprimbeef/Appenzeller Prim[e] Beef"; B-7504/2006 vom 8. März 2007 

E. 4 "Chic/Lip Chic"). 

6.3.2 Das Wort Holly (Stechpalme) zählt nicht zum englischen Grundwort-

schatz und wird den massgeblichen Verkehrskreisen daher nicht geläufig 

sein (Urteile des BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.1 "Swissprim-

beef/Appenzeller Prim[e] Beef"; B-5484 vom 22. Juli 2014 E. 5.2-5.3 "Com-

panions"). Auch dass jene dabei ohne Zuhilfenahme der Fantasie an "Ho-

liday" oder "Hollywood" denken, wie die Beschwerdeführerin geltend 

macht, erscheint angesichts seiner nicht ungewöhnlichen Wortbauweise 

spekulativ und ist im Zusammenhang mit den hier zu prüfenden Waren und 

Dienstleistungen nicht zu erwarten. 

7.  

Abschliessend ist in einem wertenden Gesamteindruck zu entscheiden, ob 

zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr besteht. 

7.1 Diese Beurteilung ist im vorliegenden Fall besonders vom Stellenwert 

abhängig, der im Erinnerungsbild der Widerspruchsmarke dem Bestandteil 

"TUI" zugemessen wird. Da "-star" auf Grund seiner Kürze und seines un-

spezifisch und direkt anpreisenden Sinngehalts die Erinnerung an die an-

gefochtene Marke nur wenig prägt (E. 6.3.1), entscheidet sich die Frage 

der Verwechslungsgefahr vor allem danach, ob das Erinnerungsbild der 

Widerspruchsmarke durch das Markenwort "TUI" derart unterschiedlich er-

scheint, dass zwischen den Marken kein hinreichender gedanklicher Bezug 

mehr besteht, womit die Ähnlichkeit auf Grund des zweiten Wortes "Holly" 

trotz dessen identischer Übernahme für die Annahme einer Verwechs-

lungsgefahr nicht ausreichen würde. 

Für diese Frage ist der Einfluss des Bestandteils "TUI" auf "Holly" einer-

seits anhand der eigenständigen Bekanntheit von "TUI" und anderseits auf 

Grund des Zusammenspiels dieser Wörter im Gesamteindruck der Wider-

spruchsmarke zu prüfen. 

7.2 Die Beschwerdeführerin macht hierzu namentlich geltend, das Wort 

"TUI" sei als Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke anzusehen, da es 

http://links.weblaw.ch/BVGer-B-3119/2013
http://links.weblaw.ch/BVGer-B-7504/2006

B-6103/2013 

Seite 16 

auch in weiteren Marken der Widersprechenden wie "TUI Cars", "TUI Ho-

tels", "TUI Travel", "TUI Cruises" usw. vorkomme. Damit nimmt sie, im 

Sinne eines Umkehrschlusses gegen einen Schutz der Widerspruchs-

marke, was die Übernahme von deren Bestandteil "Holly" betrifft, implizit 

auf die Praxis zum Schutz von Serienmarken im Rahmen der Beurteilung 

der Verwechslungsgefahr Bezug. 

Die Berücksichtigung von Serienmarken durchbricht aus Gerechtigkeits-

überlegungen, wie der Schutz bekannter Marken (vorne, E. 3.5.1), das 

Konzept der Verwechslungsgefahr, soweit dieses auf der Wahrnehmung, 

Erwartung und Aufmerksamkeit der Verkehrskreise aufbaut. So wird be-

kannten Marken zum Schutz der durch aktive und aufwändige Kommuni-

kation erworbenen Kennzeichnungskraft selbst dann ein erweiterter 

Schutzumfang gewährt, wenn die überdurchschnittliche Wiedererkennung 

ihrer Marke eine rein wahrnehmungsbezogene Verwechslung mit dem an-

deren Zeichen gerade verhindert und die Bekanntheit somit eigentlich ein 

Argument gegen und nicht für die Annahme einer unmittelbaren Verwechs-

lung darstellen würde (BGE 122 III 387 E. 2b "Kamillosan"; BGE 127 III 170 

E. 3b/dd "Securitas"; vgl. GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kenn-

zeichenrecht, Diss. Bern 2000, S. 196 f., 202 f.; JÜRG MÜLLER, Kollisionen 

von Kennzeichen, Bern 2010, S. 160 f.). Diese erhöhte Schutzwirkung gilt 

auch für die Übernahme von Serienmarkenbestandteilen (JOLLER, a.a.O., 

Art. 3 N. 78), lässt sich aber nicht zum Nachteil eines wenig bekannten 

Markenbestandteils der Widerspruchsmarke umkehren, der mit dem be-

kannten Bestandteil kombiniert wird. Die Markenserie würde sonst, wie 

eine allfällige Bekanntheit von "TUI", welche die Parteien vorliegend aller-

dings nicht geltend machen, für den Inhaber zur unerwünschten Belastung. 

Bei Marken, die aus einem erhöht schutzwürdigen und einem unbekannten 

Bestandteil zusammengesetzt sind, kann die vor Verwässerung geschützte 

Unterscheidungsfunktion darum, was den unbekannten Bestandteil betrifft, 

nicht zu einer reziprok reduzierten Unterscheidbarkeit führen. Die Marke ist 

vielmehr ohne nachteiligen Einfluss des schutzwürdigeren Elements auf 

ihre Kennzeichnungskraft zu prüfen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungs-

gerichts B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 7.4.4 "Intel inside/Galdat in-

side"; B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 7 "Connect/Citroën Business  

Connected"). 

7.3 Ohne Rücksicht auf seine Verkehrsgeltung als Hausmarke der Be-

schwerdegegnerin wirkt das Fantasiewort TUI zwar ungewohnt und exo-

tisch, doch vermag es das um eine Silbe und zwei Buchstaben längere 

HOLLY nicht in den Hintergrund zu drängen. TUI macht eher den Eindruck 

B-6103/2013 

Seite 17 

eines fremdsprachlichen Artikels oder einer Präposition für das nachfol-

gende Wort, welches das Erinnerungsbild der Marke darum massgeblich 

mitprägt. 

Die angefochtene Marke übernimmt aus dem Widerspruchszeichen den 

Bestandteil HOLLY unverändert und positioniert ihn als ihren prägenden 

Anfang. Durch den schwachen und darum deutlich untergeordneten Ab-

schluss "-star" unterscheidet sie sich zwar nach dem Gesagten im direkten 

Vergleich von der Widerspruchsmarke, nicht aber hinreichend, um auch die 

Erwartung einer wirtschaftlichen Verbundenheit der Marken zu verhindern, 

so dass im Einklang mit der Vorinstanz das Bestehen einer mittelbaren 

Verwechslungsgefahr bejaht werden muss. 

Die Beschwerde ist damit teilweise gutzuheissen und der Widerspruch für 

alle eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 36 abzuweisen. Soweit 

weitergehend ist die Beschwerde abzuweisen. 

8.  

8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin zu 

ungefähr vier Fünfteln, die Beschwerdegegnerin ungefähr zu einem Fünftel 

kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 

VwVG). 

8.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streit-

sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule-

gen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-

ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-

tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem 

Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen 

(Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und 

Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei 

bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwi-

schen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist 

(BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss" mit Hinweisen; Urteil des Bundes-

gerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "we make ideas work"). Von 

diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. 

Es rechtfertigt sich daher, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– 

festzulegen und der Beschwerdeführerin zu Fr. 3'200.– sowie der Be-

schwerdegegnerin zu Fr. 800.– aufzuerlegen. 

B-6103/2013 

Seite 18 

8.3 Beide Parteien haben einander für das vorinstanzliche und das Be-

schwerdeverfahren eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten 

(Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Diese umfasst die Kosten 

der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 

8 VGKE). Wird, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, 

setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten fest. In Anbetracht 

der Stellungnahmen der Parteien im einfachen Schriftenwechsel erscheint 

eine anteilsmässig reduzierte Parteientschädigung der Beschwerdeführe-

rin an die Beschwerdegegnerin von Fr. 2'000.– (inkl. MWSt) und der Be-

schwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 500.– für das erstin-

stanzliche und das Beschwerdeverfahren als angemessen. 

8.4 Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im In-

land gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesgeset-

zes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz, 

MWSTG, SR 641.20]). Aufgrund des Sitzes der Beschwerdegegnerin im 

Ausland ist davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleistung 

nicht im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG;  

Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 

E. 8.5 Gallo/Gallay [fig.], B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 10.2 Zur-

cal/Zorcala). 

9.  

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen 

(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, 

SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig. 

 

  

http://links.weblaw.ch/BVGer-B-531/2013
http://links.weblaw.ch/BVGer-B-1760/2012

B-6103/2013 

Seite 19 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

 

1.  

Die Beschwerde wird, soweit darauf einzutreten ist, teilweise gutgeheissen 

und Ziff. 1 und 2 der angefochtenen Verfügung insoweit aufgehoben, als 

der Widerspruch für alle Dienstleistungen der Klasse 36 abgewiesen wird. 

2.  

Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen und die angefoch-

tene Verfügung bestätigt. 

3.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden im Umfang von Fr. 3'200.– 

der Beschwerdeführerin auferlegt und dem im Umfang von Fr. 4'000.– ge-

leisteten Kostenvorschuss entnommen. Die Differenz von Fr. 800.– wird 

der Beschwerdeführerin zurückerstattet. Die Verfahrenskosten werden im 

Umfang von Fr. 800.– der Beschwerdegegnerin auferlegt, welche diesen 

Betrag innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Ge-

richtskasse zu überweisen hat. 

4.  

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das vorinstanzli-

che und das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung in der Höhe 

von Fr. 2'000.– (inkl. MWST) zu entrichten. Die Beschwerdegegnerin hat 

der Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche und das Beschwerdever-

fahren eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 500.– zu entrichten. 

  

B-6103/2013 

Seite 20 

5.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Rückerstattungs- 

formular; Beilage: Beschwerdebeilagen zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein) 

– die Vorinstanz (Widerspruchsverfahren Nr. 12694; Einschreiben;  

Beilage: Vorakten zurück) 

– Prof. Dr. Daniel Kraus, Kramgasse 68, 3000 Bern (gemäss Vollmacht; 

in Kopie) 

 

 

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: 

  

David Aschmann Salim Rizvi 

 

 

Versand: 17. November 2014