# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 60acf616-3139-5f36-a655-5e4d4eb24dfb
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2021-09-17
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2020_003
**Docket/Reference:** O2020_003
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/171/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t

O2020_003

Besetzung

U r t e i l   v o m   1 7 .   S e p t e m b e r   2 0 2 1

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richter Dipl. phys. ETH Kurt Stocker
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Hubert Hergeth, Chamerstrasse 47, 6300 Zug, 

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Christian Hilti und
Dr. iur. Demian Stauber, patentanwaltlich beraten durch Dr.
Alfred Köpf und Dr. Alena Bach, alle Rentsch Partner AG,
Bellerivestrasse 203, Postfach, 8034 Zürich,

Kläger

gegen

1. Uster Technologies AG,
Sonnenbergstrasse 10, 8610 Uster, 

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess, lic. iur. 
Julian Schwaller und Rechtsanwältin Dr. iur. des. Angelika 
Murer, Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201,
8005 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Paul Pliska, 
Uster Technologies AG, Sonnenbergstrasse 10, 8610 Uster,

2. Maschinenfabrik Rieter AG,
Klosterstrasse 20, 8406 Winterthur, 

vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Lara Dorigo, Lenz & 
Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, patentan-
waltlich beraten durch Dr. Andreas Wirth, Maschinenfabrik 
Rieter AG, Klosterstrasse 20, 8406 Winterthur,

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung (Unterlassung, Auskunft, Rechnungsle-
gung); Fremdfaserabscheidevorrichtung

O2020_003

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Prozessgeschichte

1.
Am 7. Februar 2020 reichte der Kläger die Klageschrift ein mit folgenden 
Rechtsbegehren:

«1. Stufe

1) Der Beklagten 1 sei zu verbieten, Faserreinigungsmaschinen (Fiber Cleaning) 

der Typen Uster® Jossi Vision Shield T, Uster® Jossi Vision Shield 2 herzustel-

len, anzubieten, zu lagern, in Verkehr zu bringen und zu exportieren oder bei ei-

ner dieser Handlungen mitzuwirken, die die folgenden Merkmale aufweisen:

Die Anlagen zum Reinigen von natürlichen Textilfasern, insbes. Baumwollfasern, 

umfassen  eine  Vorrichtung  zum  Ausscheiden  von  Fremdpartikeln  aus  vorgerei-

nigtem Fasermaterial aus einem ersten Transportluftstrom, 

wobei  die  Fremdpartikel  optisch  erkannt  und  weitgehend  selektiv  aus  dem  Fa-

serpartikelluftstrom ausgeblasen (umgeleitet) werden,

und  zwar  in  einen  Übergang  («Trichter»),  wobei  an  dessen  Ausgang  eine  Öff-

nung  für  einen  zweiten  Luftstrom  vorhanden  ist  und  die  Fremdpartikel  mit  bzw. 

von diesem zweiten Luftstrom abgeführt werden.

2)  Der  Beklagten  2  sei  zu  verbieten,  Verletzungsobjekte  gemäss  Rechtsbegeh-

ren 1 von der Beklagten 1 zu beziehen, zu lagern, in Verkehr zu bringen, zu ver-

treiben und zu exportieren oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken.

3) Die Verbote gemäss Rechtsbegehren 1 und 2 seien je separat für die Beklag-

te  1  und  die  Beklagte  2  unter  Androhung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1'000 

pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 

343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit 

Busse im Widerhandlungsfall zu erlassen.

4) Die Beklagte 1 sei zu verpflichten, dem Kläger innert 60 Tagen nach Rechts-

kraft des Teilurteils Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen bezüglich der je 

von  ihrer Rechtsvorgängerin, der Jossi Systems AG, und  ihr in Verkehr gesetz-

ten  oder verkauften Textilreinigungsmaschinen  gemäss Rechtsbegehren 1 bzw. 

2, und zwar nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung, detailliert mit 

der  Angabe,  welche  Netto-Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  (Verkaufserlös 

abzüglich  Einzelstückpreis)  sie  damit  erzielt  haben,  wobei  die  erzielten  Netto-

Verkaufserlöse  und  Brutto-Gewinne  separat  nach  Geschäftsjahr  auszuweisen 

und  mittels  Kopie  der  Verkaufsrechnung,  bei  denen  die  Kundennamen  und  -

adressen geschwärzt werden können, mit Maschinennummer und Verkaufspreis 

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zu belegen sind; sowie die Berechnungen der Beklagten 1 gegenüber ihrer Mut-

tergesellschaft, worin sie die absehbaren Nettogewinne aufgrund der Übernahme 

der Fremdpartikelausscheidersparte von Jossi präsentiert.

5) Die Beklagte 2 sei zu verpflichten, dem Kläger innert 60 Tagen nach Rechts-

kraft des Teilurteils Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen bezüglich der je 

von ihr in Verkehr gesetzten oder verkauften Textilreinigungsmaschinen gemäss 

Rechtsbegehren  1  bzw.  2,  und  zwar  nach  anerkannten  Grundsätzen  der  Rech-

nungslegung, detailliert mit der Angabe, welche Netto-Verkaufserlöse und Brutto-

Gewinne  (Verkaufserlös  abzüglich  Einstandspreis)  sie  damit  erzielt  hat,  wobei 

die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach Geschäfts-

jahr  auszuweisen  und  mittels  Kopie  der  Verkaufsrechnung,  bei  die  Kundenna-

men  und  -adressen  geschwärzt  werden  können,  mit  Maschinennummer  und 

Verkaufspreis zu belegen ist.

6) Die Auskunftserteilung sei je gegenüber der Beklagten 1 und der Beklagten 2 

mit der Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 

Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO,

sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhand-

lungsfall zu verbinden.

2. Stufe

7) Dem Kläger sei im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftserteilung 

gemäss Rechtsbegehren 4 Gelegenheit zu geben, den von der Beklagten an sie 

zu  bezahlenden  finanziellen Wiedergutmachungsanspruch  zu  beziffern,  und  die 

Beklagten seien zu verpflichten, dem Kläger den so bezifferten Betrag zuzüglich 

Verzugszinsen von 5 % zu bezahlen.

8) Alle Begehren unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklag-

ten, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands.

Prozessuale Anträge:

9)  Das  Verfahren  sei  einstweilen  auf  die  Fragen  der  Verletzung  bzw.  Unterlas-

sung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, d.h. auf die Rechtsbegehren 1-

5,  zu  beschränken,  bis  über  diese  Rechtsbegehren  ein  rechtskräftiges  Teilurteil 

vorliegt.

10) Das Verfahren sei bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Teilurteils gemäss 

prozessualem Antrag 1 mit Bezug auf die Substantiierung und Bezifferung der fi-

nanziellen Ansprüche des Klägers zu sistieren.»

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2.
Am  8.  Juni  2020  erstatteten  die  Beklagten  1  und  2  die  Klageantwort  mit 
dem Antrag,  die  Klage  sei  unter  Kosten- und  Entschädigungsfolgen  ab-
zuweisen.

3.
Am 1. September 2020 fand eine Instruktionsverhandlung statt, eine güt-
liche Einigung konnte dabei nicht gefunden werden.

4.
Mit Eingabe vom 14. Oktober 2020 erstattete der Kläger die Replik, wobei 
die  Rechtsbegehren  angepasst  wurden  (Änderungen  bezüglich  der  ur-
sprünglich  gestellten  Rechtsbegehren  hervorgehoben,  insbesondere die 
Figur im Rechtsbegehren 1 wurde hinzugefügt, aber auch der Textteil da-
nach):

«1)  Der  Beklagten  1  sei  zu  verbieten,  Faserreinigungsmaschinen  (Fiber 

Cleaning) der Typen Uster® Jossi Vision Shield T, Uster® Jossi Vision Shield 2 

herzustellen,  anzubieten, zu  lagern,  in  Verkehr  zu  bringen  und  zu  exportieren 

oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, die die folgenden Merkmale auf-

weisen:

Die Anlagen zum Reinigen von natürlichen Textilfasern, insbes. Baumwollfasern, 

umfassen  eine  Vorrichtung  zum  Ausscheiden  von  Fremdpartikeln  aus  vorgerei-

nigtem Fasermaterial aus einem ersten Transportluftstrom, 

wobei  die  Fremdpartikel  optisch  erkannt  und  weitgehend  selektiv  aus  dem  Fa-

serpartikelluftstrom ausgeblasen (umgeleitet) werden,

und  zwar  in  einen  Übergang  («Trichter»),  wobei  an  dessen  Ausgang  eine  Öff-

nung  für  einen  zweiten  Luftstrom  vorhanden  ist  und  die  Fremdpartikel  mit  bzw. 

von diesem zweiten Luftstrom abgeführt werden Verbindungskanal

14 gemäss folgender Abbildung

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Wobei  der  Verbindungskanal  (14)  an  seinem  Eingang  «Ü1/Ü2»  eine  grössere 

lichte Weite aufweist als an seinem Ausgang «A1 /A3» und sich in Durchström-

richtung eingangsseitig in Folge eines abgerundeten Übergangs bei Ü1 verjüngt 

und dann in einen parallelwandigen Bereich übergeht und am Ausgang «A1/A2» 

des  Verbindungskanals  eine  Öffnung  für  einen  zweiten,  vom  Transportluftstrom 

unabhängigen  Luftstrom  vorhanden  ist  und  die  Fremdpartikel  von  diesem  zwei-

ten Luftstrom abgeführt werden.

[2) -10) unverändert]».

5.
Die  Beklagten  erstatteten  die  Duplik  mit  Eingabe  vom  30.  November 
2020,  ohne  die  Rechtsbegehren  zu  ändern.  Eine  irrtümlich  falsche Aus-
sage  in  einem  mit  der  Duplik  eingereichten  Ergänzungsgutachten  korri-
gierten die Beklagten unverzüglich mit Eingabe vom 9. Dezember 2020.

6.
In der Folge wurden die Parteien auf den 7. Juli 2021 zur Hauptverhand-
lung vorgeladen.

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7.
Die  Stellungnahme  des  Klägers  zur  Duplik  erfolgte  mit  Eingabe  vom 
18. Januar 2021. Diese Stellungnahme wurde mit Schreiben vom 21. Ja-
nuar 2021 den Beklagten mit dem verfahrensleitenden Hinweis zugestellt, 
auf  weitere  schriftliche  Eingaben  zu  verzichten,  es  könne  anlässlich  der 
Hauptverhandlung  zum  Inhalt  und  zur  Zulässigkeit  der  letzten  Eingabe 
des Klägers Stellung bezogen werden. Mit Eingabe vom 29. Januar 2021 
wiesen die Beklagten darauf hin, dass dieser verfahrensleitende Hinweis 
das Prinzip der Waffengleichheit und den Anspruch auf rechtliches Gehör 
verletze, und zum Nachteil der Beklagten wegen unwidersprochener Aus-
sagen des Klägers gegebenenfalls einen Einfluss auf das Fachrichtervo-
tum  und  die  Vorbereitung  des  Spruchkörpers  auf  die  Hauptverhandlung 
haben werde, dass man sich aber an die Anordnung halte.

8.
Mit Eingabe vom 25. Februar 2021 reichte der Kläger aus dem parallelen 
Patentverletzungsverfahren  in  der  Türkei  angeblich  erst  kürzlich  wegen 
eines Augenscheins  verfügbar  gewordene  Bilder  der angegriffenen Aus-
führungsformen ein. Gemäss Stellungnahme der Beklagten vom 11. März 
2021 fand der Augenschein bereits am 2. Februar 2021 statt, die Einrei-
chung  sei  deshalb  mehr  als  drei  Wochen  nach  den  Aufnahmen  erfolgt 
und entsprechend verspätet. 

9.
Am 21. April 2021 erstattete der Referent sein Fachrichtervotum.

10.
Die Stellungnahmen der Parteien dazu erfolgten mit Eingaben vom 1. Ju-
ni 2021 bzw. vom 7. Juni 2021.

11.
Am 7. Juli 2021 fand die Hauptverhandlung statt.

Zuständigkeit

12.
Der  Kläger,  eine  natürliche  Person,  ist  der  Erfinder  und  eingetragene In-
haber  des  Schweizer  Patents  CH  698  484 B1  bzw.  C1 (nachfolgend 
«Streitpatent») und  hat  seinen  Wohnsitz  in  der  Schweiz. Er  macht  An-
sprüche aus der Verletzung des Streitpatents geltend.

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Die Beklagten 1 und 2 sind schweizerische Aktiengesellschaften mit Sitz 
in der Schweiz. 

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die 
Beurteilung  der  vorliegenden  Streitsache  ist  demnach  gegeben  (Art.  10 
Abs. 1 lit. b ZPO, Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG).

Verwirkung

13.
Die Verwirkung als Ausprägung des allgemeinen Rechtsmissbrauchsver-
bots (Verbot widersprüchlichen Verhaltens) kann auch gegenüber patent-
rechtlichen  Unterlassungsansprüchen  geltend  gemacht  werden.1 Ent-
scheidend  ist,  dass  das  Verhalten  des  Rechtsinhabers  beim  Verletzer 
zum  Vertrauen  geführt  hat,  der  Rechtsinhaber  werde  seine  Ansprüche
nicht mehr durchsetzen, und der Verletzer dieses Vertrauen betätigt hat.2

Das  blosse  Zuwarten  mit  der  Rechtsdurchsetzung  genügt  alleine  nicht, 
um Verwirkung eintreten zu lassen. Lehre und Rechtsprechung haben als 
Voraussetzungen der Verwirkung durch Zeitablauf herausgearbeitet, dass 
(i) der Patentinhaber tatsächlich Kenntnis von der Verletzung hat oder bei 
Anwendung pflichtgemässer Sorgfalt Kenntnis haben müsste; (ii) die Ver-
letzung  aus  objektivierter  Sicht  des  Verletzers  erkennbar  ist;  (iii)  die 
Rechtsdurchsetzung  während  längerer  Zeit  unterlassen  wurde;3 (iv)  die 
Rechtsdurchsetzung für den Verletzer erkennbar zumutbar ist; und (v) die 
Verletzung zu einem wertvollen Besitzstand des Verletzers geführt hat.4

Zu  den  Sorgfaltsobliegenheiten  des  Patentinhabers  hat  das  Bundespa-
tentgericht  im  Zusammenhang  mit  der  prozessualen  Verwirkung  des An-
spruchs  auf  Erlass  vorsorglicher  Massnahmen  ausgeführt,  die  Anforde-
rungen  an  die  Marktbeobachtungsobliegenheit  dürften  nicht  überspannt 
werden. Den Patentinhaber trifft keine Obliegenheit, Konkurrenzprodukte 
zu zerlegen, um festzustellen, ob sie von der patentgemässen Lehre Ge-
brauch  machen.  Nur  wo  die  Patentverletzung  bereits  aufgrund  der 
äusserlich  wahrnehmbaren  Form  eines  Produkts  erkennbar  und  ohne 
Erwerb des Produktes feststellbar ist und der Patentinhaber aufgrund der 
Umstände vom Konkurrenzprodukt Kenntnis haben muss, kann man ihm 

1 BGer, Urteil 4A_48/2008 vom 10. Juni 2008, E. 3 – «Radiatoren».
2 BGE 117 II 575 E. 5b – «Iba/Iba.com».
3 In BGer, Urteil 4A_48/2008 vom 10. Juni 2008, E. 3 – «Radiatoren» rund zehn 
Jahre.
4 Vgl. Schweizer, Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche, sic! 2009, 325 ff.

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eine  Verletzung  seiner  Sorgfaltsobliegenheiten  vorwerfen,  wenn  er  eine 
solch offensichtliche Verletzung nicht erkennt.5

Die  Beweislast  für  die  Umstände,  die  auf  Rechtsmissbrauch  schliessen 
lassen,  trägt  derjenige,  der  sich  auf  Rechtsmissbrauch  beruft.6 Da  die 
Verwirkung  ein  Ausfluss  des  Rechtsmissbrauchsverbots  ist,  tragen  die 
Beklagten  die  Beweislast  für  das  Vorliegen  der  Umstände,  die  auf  ein 
übermässig  langes  Zuwarten  bis  zur  Einreichung  der  Klage  schliessen 
lassen.

Ansprüche, die der Verjährung unterstehen, wie die aus einer Patentver-
letzung  folgenden  finanziellen  Wiedergutmachungsansprüche,  verwirken 
innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen nur unter ganz besonderen 
Umständen.7

14.
Die  Beklagten  machen  geltend,  die  Unterlassungsansprüche  seien  ver-
wirkt. Das  behauptete  Verletzungsobjekt  sei schon  vor  dem Anmeldetag 
des Streitpatents öffentlich zugänglich gewesen und sei es auch bis heute 
geblieben. Der Kläger habe die Marktführerin Jossi AG nicht nur gekannt, 
sondern  habe  auch  Kontakte  zu  ihr  gehabt. Er  habe am  28.  September 
2007  die  Patentanmeldung  CN  101  230  506 A  in  China  angemeldet.  Zu 
dieser  Anmeldung  habe  das  chinesische  Patentamt  SIPO  am  14.  Juli 
2010  einen  ersten  Amtsbescheid erlassen,  darin  werde  die  Anmeldung
WO  2006/079426  A  1  («WO 426») von  Jossis  Muttergesellschaft  Jossi 
Holding  AG  als  einziger  Stand  der  Technik  genannt  und  als  neuheits-
schädlich  für  die  Ansprüche  1-6  angesehen.  Der  Gegenstand  von 
WO 426 stimme  weitgehend  mit  dem  behaupteten  Verletzungsobjekt 
überein. Deshalb habe der Kläger spätestens im Jahr 2010 Kenntnis von 
der  behaupteten Verletzung gehabt.  Trotzdem  sei er  seither  untätig ge-
blieben.

Die Beklagten hätten unterdessen offensichtlich einen eigenen wertvollen 
Besitzstand erlangt. Selbst wenn sie hätten ahnen können (was nicht der 
Fall sei), wie sinnentleert der Kläger das Merkmal «Trichter» interpretiere, 
hätten  sie  sich  darauf  verlassen  dürfen,  dass  der  Kläger  auch  weiterhin 
untätig bleiben würde.

5 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 14 – «Siliziumspirale».
6 BGE 138 III 425 E. 5.2.
7 BGE 127 III 357 E. 4c.

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Der Kläger bestreitet, vor 2018 Kenntnis von der Funktionsweise der an-
gegriffenen Ausführungsformen gehabt zu haben, die es ihm erlaubt hät-
te, die Patentverletzung zu erkennen. Er habe erst 2018 in der Türkei ein
erstes Mal Zugang und Einblick in eine angegriffene Ausführungsform er-
langt. Die Beklagten wüssten zudem von anderen Klageverfahren, die der 
Kläger in den vergangenen Jahren gegen Branchenunternehmen wie z.B. 
gegen die Trützschler GmbH & Co KG, Mönchengladbach, Deutschland,
angestrengt  habe,  dass  er seine  Schutzrechte  vehement  verteidige  und 
könnten daher nicht in guten Treuen darauf vertrauen, dass er das Streit-
patent nicht gegen sie durchsetzen würde.

15.
Vorliegend  lässt  sich  entgegen  den Ausführungen  der  Beklagten  aus  öf-
fentlich  zugänglichen  Unterlagen  nicht  erkennen,  ob  die  angegriffenen 
Ausführungsformen  «Uster®  Jossi  Vision  Shield  T»  und «Uster®  Jossi 
Vision  Shield  2»  bzw.  das  2010  eingeführte  Vorgängermodell  «Vision 
Shield Inspect» die Merkmale des geltend gemachten Anspruchs aufwei-
sen.  Insbesondere  lässt sich  dem  Prospekt  zum «Vision  Shield  Inspect» 
von Oktober 2009 nicht entnehmen, dass dieser einen «Trichter» im Sin-
ne  des  Anspruchs  aufweist  (zur  Auslegung  des  Begriffs  siehe  hinten, 
E. 26). Im Prospekt wird von der neuen Geometrie des «collecting duct» 
gesprochen.  «Duct»  lässt  sich  als  «Röhre,  Schacht,  Gang,  Kanal  oder 
Rohr»  übersetzen.8 Aus  dem  Begriff  «duct»  lassen  sich  keine  Rück-
schlüsse  auf  die  spezifische  Geometrie  des  Kanals  ziehen.  Aus  dem 
Prospekt von Oktober 2009 ergibt sich daher nicht mit hinreichender Be-
stimmtheit, dass das darin beworbene Produkt das Streitpatent verletzt.

Bei  den  angegriffenen  Ausführungsformen  handelt  es  sich  um  relativ 
kostspielige Anlagegüter. Es ist dem Kläger nicht zuzumuten, auf blossen 
Verdacht hin eine solche Vorrichtung zu erwerben und zu öffnen, um de-
ren Funktionsweise, die von aussen nicht erkennbar ist, zu untersuchen. 
Weil die Patentverletzung äusserlich nicht erkennbar ist, kann dem Kläger 
auch  nicht  vorgeworfen  werden,  keine  Kenntnis  von  der  Verletzung  ge-
habt  zu  haben,  obwohl  er  mit  den  Beklagten  an  den  gleichen  Fachmes-
sen war.

Den  Beklagten,  die  die  Beweislast  tragen,  gelingt  es  daher  nicht,  nach-
zuweisen, dass der Kläger bereits seit 2010 Kenntnis von der Verletzung 
hatte oder bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte haben müssen.

8 siehe dict.leo.org/englisch-deutsch/duct (zuletzt besucht am 3. August 2021).

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Die Beklagten verweisen ferner darauf, dass dem Kläger die Anmeldung 
WO 426,  die  gemäss  ihrem  Vortrag  eine  Vorrichtung  zeige,  die  im  We-
sentlichen  den  angegriffenen  Ausführungsformen  entspreche,  seit  2010 
bekannt  gewesen  sei.  Die  Anmeldung  hätte  beim  Kläger  den  Verdacht 
wecken  müssen,  dass  die  Beklagten  Vorrichtungen  gemäss  WO 426 
auch herstellen und anbieten.

Die Frage offenlassend, ob aus einer Patentanmeldung bei pflichtgemäs-
ser Sorgfalt abgeleitet werden kann, dass der Anmelder die beanspruchte 
Erfindung auch kommerzialisiert, taugt die Entgegenhaltung der WO 426 
im  chinesischen  Patenterteilungsverfahren  auf  jeden  Fall  nicht  als  Ver-
trauensgrundlage. Bei der Prüfung der Verwirkung ist der Blickwinkel des 
angeblichen Verletzers einzunehmen; entscheidend ist, ob das Verhalten 
des  Rechtsinhabers  beim  angeblichen  Verletzer  zum  Vertrauen  geführt 
hat,  der  Rechtsinhaber  werde  sein  Recht  nicht  mehr  durchsetzen.9 Die 
Beklagten  behaupten  nicht,  dass  ihnen  bereits  2010  bekannt  war,  dass 
das chinesische Patentamt die Anmeldung WO 426 der Jossi Holding AG 
einer  Anmeldung  des  Klägers  entgegengehalten  hat.  Aus  dieser  Entge-
genhaltung lässt sich daher kein Vertrauen ableiten, dass der Kläger sei-
ne  Ansprüche  gegen  Vorrichtungen,  wie  sie  in  WO 426  offenbart  sind, 
nicht mehr durchsetzen wird.

Der Einwand der Verwirkung ist entsprechend abzuweisen.

Streitpatent

16.
Der  Kläger macht  eine Verletzung  des  Streitpatents geltend, das am  21. 
Oktober 2004 ohne Beanspruchung einer Priorität vom Kläger eingereicht 
und  am  31. August  2009  nach  umfangreichen  Änderungen  im  Prüfungs-
verfahren  sowohl  an  der  Beschreibung  als  auch  an  den Ansprüchen  er-
teilt wurde.

Kurz  vor  der  Einreichung  der  Klage  hat  der  Kläger  mit  Eingabe  vom 
24. Januar  2020  beim  Eidgenössischen  Institut  für  geistiges  Eigentum 
(IGE) nach Art. 24 Abs. 1 lit. a PatG teilweise auf das Patent verzichtet. In 
diesem Teilverzicht, der vom IGE eingetragen wurde, und der zur Publika-
tion der neuen Patentschrift CH 698 484 C1 führte, wurde der ursprüng-
lich erteilte unabhängige Anspruch 1 nicht eingeschränkt, es wurden aber 
die  ursprünglich  erteilten  abhängigen Ansprüche 3  und  4 gestrichen und

9 BGE 117 II 575 E. 5b – «Iba/Iba.com».

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die Rückbezüge und die Nummerierung der ursprünglich erteilten abhän-
gigen Ansprüche 5 und 6 angepasst. 

Zudem wurde im Teilverzicht auf die Figuren 2 und 3 verzichtet. Letzteres 
reflektiert  sich  ausdrücklich  in  der  nach  dem Teilverzicht  publizierten  Pa-
tentschrift, indem dort der gemäss Art. 97 Patentverordnung vorgesehene
Wortlaut  ausdrücklich  ergänzt  wurde  durch  den  hervorgehobenen  Satz-
teil:  «Soweit  Teile  der  Beschreibung  und  der  Zeichnungen  mit  der  Neu-
ordnung  der  Patentansprüche  nicht  vereinbar  sind,  namentlich  die  Figu-
ren 2 und 3, sollen sie als nicht vorhanden gelten». 

Massgebliche Fassung der Patentschrift

17.
Die  Beklagten  machen  geltend,  bei  einem  Teilverzicht  dürften  die  Be-
schreibung  und  Zeichnungen  nur  insoweit  geändert  werden,  als  sie  mit 
der  Änderung  der  Patentansprüche  nicht  vereinbar  seien.  Die  Figuren  2 
und 3 seien mit der Streichung der erteilten abhängigen Ansprüche 3 und 
4  vereinbar.  Entsprechend  sei  der  in  der  C1  Fassung  der  Patentschrift 
eingefügte Satz dahingehend zu verstehen, dass die Figuren 2 und 3 nur 
soweit,  als  sie  mit  den  Änderungen  nicht  vereinbar  seien,  als  nicht  vor-
handen  gelten.  Wenn  man  den  Satz  anders  verstehe,  nämlich  so,  dass 
die  Figuren  2  und  3  insgesamt  als  nicht  vorhanden  gälten,  dann  sei  der 
Satz gesetzeswidrig und als nicht vorhanden zu betrachten.

Der Kläger argumentiert, er habe im Rahmen des Teilverzichts verbindlich 
auf  die  Figuren  2  und  3  verzichtet,  dieser  Verzicht  sei  auch  für  das  Ge-
richt  bindend.  Die  massgebliche  C1  Fassung  der  Patentschrift  umfasse 
daher die Figuren 2 und 3 nicht.

18.
Gemäss  Art. 24  PatG  kann  der  Patentinhaber  auf  das  Patent  teilweise 
verzichten, indem er beim IGE den Antrag stellt, a) einen Patentanspruch 
aufzuheben, b) einen unabhängigen Patentanspruch durch Zusammenle-
gung  mit  einem  oder  mehreren  von  ihm  abhängigen  Patentansprüchen 
einzuschränken, oder c) einen unabhängigen Anspruch auf anderem Weg 
einzuschränken. 

Obwohl vorliegend durch die Streichung von abhängigen Ansprüchen oh-
ne  Änderung  des  unabhängigen  Anspruchs  keine  Einschränkung  des 
Schutzbereichs erfolgt, ist der Teilverzicht zulässig, da Art. 24 Abs. 1 lit. a 
PatG  ausdrücklich  auf  die  Möglichkeit  der Aufhebung  eines  abhängigen 

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Patentanspruchs  hinweist,  indem  er  auf  Art. 55  PatG  verweist,  der  die 
abhängigen Ansprüche beschlägt.

Gemäss Art. 97 Abs. 2 PatV können die die Beschreibung, die Zeichnun-
gen  und  die  Zusammenfassung  im  Rahmen  eines Teilverzichts  nicht ge-
ändert werden. Der Teilverzicht soll indessen eine Erklärung folgender Art 
enthalten:  «Soweit Teile  der  Beschreibung  und  der  Zeichnungen  mit  der 
Neuordnung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht 
vorhanden gelten». In den Richtlinien für die Sachprüfung wird dazu aus-
geführt,  die  Rechtssicherheit  gebiete,  dass  nur  die  durch  den  Verzicht 
bedingten  Änderungen  zugelassen  würden.  Der Teilverzicht  dürfe  weder 
vom Patentinhaber noch vom IGE als Gelegenheit benutzt werden, etwas 
anderes nachzuholen, das im Erteilungsverfahren übersehen wurde.10

19.
Die vorliegend in die C1 Fassung der Patentschrift eingefügte Erklärung, 
dass  die Teile  der  Beschreibung  und  der  Zeichnungen,  die  mit  der  Neu-
ordnung  der  Patentansprüche  nicht  vereinbar  sind,  namentlich  die  Figu-
ren  2  und  3, als  nicht  vorhanden  gelten  sollen,  kann  entgegen  den  Be-
klagten nur so verstanden werden, dass die Figuren 2 und 3 komplett ge-
strichen werden, und nicht nur die Teile der Figuren 2 und 3, die nicht mit 
der Änderung vereinbar sind.

Damit  hat  das  IGE  gegen  Art. 97  PatV und  die  eigenen  Prüfungsrichtli-
nien verstossen, denn materiell unvereinbar sind die Figuren 2 und 3 mit 
der Streichung der abhängigen Ansprüche 3 und 4 nicht. 

Dies  hat  aber  nicht  zur  Folge,  dass  die  für  das  Gericht  massgebliche 
Fassung  des  Streitpatents  die  Figuren  2  und  3  enthält.  Gemäss  Art. 26 
Abs. 1  lit. c  PatG  kann  das  zuständige  Zivilgericht  die  Nichtigkeit  eines 
Patents  feststellen,  wenn  der  Gegenstand  des  Patents  über  den  Inhalt 
des  Patentgesuchs  in  der  für  das  Anmeldedatum  massgebenden  Fas-
sung  hinausgeht.  Das  Gericht  kann  also  prüfen,  ob  z.B.  ein  Teilverzicht 
dazu führt, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patent-
gesuchs  in  der  ursprünglich  eingereichten  Fassung  hinausgeht.  Gegen-
stand der Prüfung ist aber, offensichtliche Versehen vorbehalten, die vom 
IGE  erteilte  Fassung  der  Patentschrift.  Wenn  diese Fehler  enthält,  sind 

10 IGE, Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen, Bern 
Januar 2021, Ziff. 12.2.1 (S. 94).

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sie  im  Verwaltungsverfahren  zu  bereinigen.11 Soweit  dies  nicht  im  Rah-
men  der  Feststellung  der  teilweisen  Nichtigkeit  eines  Patents  geschieht, 
ist  das Zivilgericht  nicht zuständig,  an  einer  erteilten  Fassung  einer  Pa-
tentschrift Änderungen vorzunehmen, wie z.B. vorliegend gestrichene Fi-
guren wieder einzufügen.

Für die Beurteilung massgeblich ist daher die erteilte C1 Fassung der Pa-
tentschrift, d.h. die Fassung ohne die Figuren 2 und 3.

Technischer Hintergrund

20.
Gemäss Zusammenfassung betrifft das Streitpatent eine Vorrichtung zum 
Ausschleusen und Ausscheiden von faserartigen Fremdpartikeln in einem 
Fasertransportluftstrom,  wobei  die  Partikel  in  einen  Trichter  geblasen 
werden und am Ausgang des Trichters ein weiterer Luftstrom die ausge-
schleusten Partikel übernimmt. 

Anlagen  zum  Ausscheiden  von  Fremdpartikeln  aus  einem  Strom  von 
(Baumwoll-)Fasern  sind  im  Stand  der  Technik  bekannt.  Typischerweise 
wird  dazu  der  Transportluftstrom  in  einem  verbreiterten  Kanal  an  einer 
oder mehreren Kameras vorbeigeführt. Erkennen diese einen Fremdpar-
tikel,  wird  dieser  durch  einen  Druckluftstoss  aus  einer  oder  mehreren 
stromabwärts befindlichen Druckluftdüsen selektiv aus dem Transportluft-
strom ausgeblasen. Nachstehend ist dies auf Basis der Figur 1 aus dem 
Streitpatent  dreidimensional  schematisch  gezeigt,  wobei  es  sich  bei  die-
ser Abbildung um eine vom Kläger erstellte Zeichnung handelt, deren Of-
fenbarungsgehalt  nicht  der  originalen  Figur  1  aus  dem Streitpatent  ent-
spricht.

11 Vgl. BPatGer,  Urteil O2017_016 vom 12. Juni 2018,  E. 4.2.2  – «Sevelamer»; 
BGer, Urteil 4A_415/2018 vom 7. Dezember 2018, E. 3.2 (in BGE 145 III 91 nicht 
publiziert).

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Abbildung 1: Dreidimensionale Darstellung auf Basis von Fig. 1 aus dem Streitpatent (vom 
Kläger erstellt)

Das  Streitpatent  beschlägt  die  weitere  Entfernung  der  Fremdpartikel.  Es 
sei bereits vor dem Anmeldedatum bekannt gewesen, zum Ausschleusen 
von Fremdfasern detektierte Fremdteile aus dem Transportkanal in einen 
annähernd  luftdichten  Raum  zu  blasen  (vgl. Abs.  [0001]).  Gemäss  der 
aus der EP 0 989 214 A1 (im Folgenden «EP 214») als Stand der Technik 
bekannten Vorgehensweise würden die Fasern in einen «annähernd luft-
dichten  Raum»  hineingeblasen,  und  aus  diesem  Raum  werde  durch  ei-
nen Ventilator zeitweise oder permanent die Luft und Fremdfasern abge-
saugt (vgl. Abs. [0004]). Würden jedoch einmal kurzzeitig sehr viele Aus-
schleusungen getätigt, was in der Praxis vorkomme, verstopfe der Venti-
lator und die Maschine sei in Störung. Werde ein leistungsfähigerer Venti-
lator eingesetzt, würden zu viele gute Fasern aus dem Flockenstrom ent-
nommen (vgl. Abs. [0006]). 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  gemäss  Streitpatent,  eine  Konstruktion  zu 
schaffen, die gelegentlich anfallende grosse Fasermassen sicher entfernt, 
ohne viele Gutfasern aus dem Flockenstrom zu saugen (vgl. Abs. [0007]). 

Als  Lösung  wird  beschrieben,  dass  die  Fremdfasern  in  einen  Trichter 
ausgeblasen werden, der «naturgemäss» (wohl im Sinne von «das ist ja 
wohl klar» für den Fachmann) oben eine grosse Öffnung über die ganze 
Maschinenbreite  hat  und  am  unteren  Ende  eine etwas  kleinere Öffnung. 
Quer  zur  Ausgangsöffnung  des  Trichters  wird  ein  sogenannt  «starker» 
Luftstrom  erzeugt,  der  die  Fremdfasern  übernimmt,  was  angeblich  dazu 
führt,  dass  die  guten  Fasern  nicht  in  den  Trichter  gezogen  werden,  und 

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trotzdem gelegentlich anfallende grosse Fremdfasermengen sicher über-
nommen und abgesaugt werden können (vgl. Abs. [0009]).

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Massgeblicher Fachmann

21.
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung  massgebliche  Fachgebiet,  anschliessend  Niveau  und  Umfang  der 
Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach-
gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach 
dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem 
liegt.12

Die  Fähigkeiten  und  Kenntnisse  des  Fachmannes  umschreibt  das  Bun-
desgericht  mit  der  Formulierung,  der  durchschnittlich  gut  ausgebildete 
Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abge-
stellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sach-
gebiets  noch  ein  Spezialist  mit  hervorragenden  Kenntnissen.  Er  muss 
nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte 
Kenntnisse  und  Fähigkeiten,  über  eine  gute  Ausbildung  sowie  ausrei-
chende  Erfahrung  verfügen  und  so  für  den  in  Frage  stehenden  Fachbe-
reich gut gerüstet sein».13 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fä-
higkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.14

22.
Den  massgeblichen  Fachmann  definiert  der  Kläger  als  Maschinenbauin-
genieur  mit  Fachhochschulabschluss  und  mehrjähriger  Erfahrung  auf 
dem Gebiet von Textilmaschinen.

Die  Beklagten  ihrerseits  meinen,  einschlägig  sei  ein  Maschinenbauinge-
nieur  mit  Fachhochschulabschluss  und  mehrjähriger  Erfahrung  auf  dem 
Gebiet  der  textilen  Faserreinigung.  Das Gebiet  von  Textilmaschinen  sei 
schier  unüberschaubar.  Es  erstrecke  sich  von  Maschinen  für  die  Spin-
nereivorbereitung  über  diejenigen für  das  Spinnen,  Spulen, Weben,  Stri-
cken, Sticken, Färben, Schneiden und Bedrucken bis zu Nähmaschinen, 
und  ein  Fachmann  mit  mehrjähriger  Erfahrung  in  diesen  ganz  unter-
schiedlichen Bereichen von Textilmaschinen sei unvorstellbar.

12 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.
13 BGE 120 II 71 E. 2.
14 BGE  120  II  312  E.  4b  – «cigarette  d‘un  diamètre  inférieur»;  CR-PI-LBI-
SCHEUCHZER, Art. 1 N 122.

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23.
Tatsächlich  gibt  es  verschiedene  Unterbereiche  zu  den  Textilmaschinen 
als Oberbegriff. Der einschlägige Fachmann ist auf jeden Fall ein Maschi-
nenbauingenieur  mit  Fachhochschulabschluss  auf  dem  Gebiet  von  Tex-
tilmaschinen (diese schliessen die textile Faserreinigung mit ein). Die Auf-
fassung der Beklagten widerspricht dem Kläger nicht eigentlich, sondern 
präzisiert dessen Definition. Die Präzisierung ist zutreffend, schliesst aber 
nicht  aus,  dass  der  einschlägige  Fachmann  auf  den  anderen  Gebieten 
der Textilmaschinen zumindest über Grundkenntnisse verfügt.

Entsprechend ist der Fachmann zu definieren als Maschinenbauingenieur 
mit  Fachhochschulabschluss mit  mehrjähriger  Erfahrung  auf  dem  Gebiet 
von Textilmaschinen und vertieften Kenntnissen auf dem Gebiet der texti-
len Faserreinigung.

Im  Zusammenhang  mit  der  Definition  des  Fachmanns  ist  zwischen  den 
Parteien  weiter  strittig,  wie  vertieft  dessen Kenntnisse  insbesondere  im 
Bereich  der  Fluidmechanik  und  auch  der  damit  im  Zusammenhang  ste-
henden computergestützten numerischen Strömungssimulationen sind.

Der einschlägige Fachmann in diesem Gebiet verfügte zum Anmeldezeit-
punkt über vertiefte Grundkenntnisse im Bereich der Fluidmechanik, weil 
dies zur Grundausbildung im Maschinenbau gehört und dieses Gebiet im 
hier  relevanten  Bereich  der  luftstromgeführten  Fasertrennung  für  die Ar-
beit des Fachmanns unabdingbar ist.

Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche

24.
Patentansprüche  sind  nach  den  Grundsätzen  von  Treu  und  Glauben,15
d.h. der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünf-
tigen technischen Sinn zu geben, zu lesen.16 Dabei ist grundsätzlich vom 
Patentanspruch als Ganzes auszugehen.17 Wo sich einem Anspruch auch 
nach  Auslegung  unter  Berücksichtigung  von  Beschreibung  und  Zeich-
nungen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt der Pa-

15 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».
16 Die  ständige  Rechtsprechung  der  Beschwerdekammern  des  EPA,  verwendet 
den  Ausdruck  «with  a  mind  willing  to  understand»,  z.B.  T  190/99  vom  6. März 
2001, E. 2.4: «He [the skilled person] should try […] to arrive at an interpretation 
of  the  claim  which  is  technically  sensible  and  takes  into  account  the  whole 
disclosure  of  the  patent  (Article  69  EPC).  The  patent  must  be  construed  by  a 
mind willing to understand not a mind desirous of misunderstanding.”
17 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».

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tentinhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder widersprüch-
lichen Definition des beanspruchten Gegenstandes.18

Patentansprüche  sind  aus  der  Sicht  des  massgebenden  Fachmanns  im 
Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 
PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der 
Technik ebenfalls Auslegungsmittel.19 Definiert die Patentschrift einen Be-
griff  nicht  abweichend,  so  ist  vom  üblichen  Verständnis  im  betreffenden 
technischen Gebiet auszugehen.

Patentansprüche  sind  funktional  auszulegen,  d.h.  ein  Merkmal  soll  so 
verstanden  werden,  dass  es  den  vorgesehenen  Zweck  erfüllen  kann.20
Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Aus-
führungsbeispiele  wortsinngemäss  erfasst  werden;  andererseits  ist  der 
Anspruchswortlaut  nicht  auf  die  Ausführungsbeispiele  einzuschränken, 
wenn  er  weitere  Ausführungsformen  erfasst.21 Wenn  in  der  Rechtspre-
chung  von  einer  «breitesten  Auslegung»  von  Anspruchsmerkmalen  ge-
sprochen  wird,22 so  muss  das  derart  verstandene  Merkmal  immer  in  der 
Lage  sein,  seinen  Zweck  im  Rahmen  der  Erfindung  zu  erfüllen.  D.h.  der 
Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber 
auch  nicht  so,  dass  Ausführungsformen  erfasst  werden,  die  die  erfin-
dungsgemässe Wirkung nicht erzielen.23

Die Entstehungsgeschichte  bzw.  das  Erteilungsverfahren  ist  für  die Aus-
legung der Patentansprüche nicht massgebend.24

18 Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 
25.  Mai  2021,  E.  6.1  – Lumenspitze  (zur  Publikation  vorgesehen);  Urteil 
4A_581/2020 vom 26. März 2021, E. 3 – Peer-to-Peer Protokoll.
19 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband».
20 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer 
Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354.
21 BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E. 4.2  – «elektrostatische 
Pulversprühpistole».
22 BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E. 4.2  – «elektrostatische 
Pulversprühpistole».
23 BPatGer,  Urteil  O2016_009
vom  18. Dezember  2018,  E. 25  –
«Durchflussmessfühler»;  BPatGer,  Urteil  S2018_007  vom  2. Mai  2019,  E. 14  –
«Werkzeugeinrichtung».
24 BGE 143 III 666 E. 4.3 – «Pemetrexed II».

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25.
Patentanspruch 1 des Streitpatents lautet wie folgt (Merkmalsanalyse des 
Klägers, akzeptiert von den Beklagten):

O1 Vorrichtung zum Ausschleusen und Abscheiden von faserartigen Fremdpar-

tikeln (8) 

O2 aus einem Transportluftstrom

O3 mittels optischer Erkennung (2) 

O4 durch selektives Ausblasen (4) 

dadurch gekennzeichnet, dass 

K1 die auszuscheidenden Partikel (8) in einen Trichter (5) geblasen werden, 

K2 bei dessen Ausgang sich eine Öffnung (6) für einen weiteren Luftstrom be-

findet, 

K3 sowie  eine  weitere  Öffnung  zur  Abführung  der  Fremdpartikel  mit  diesem 

Luftstrom vorhanden ist.

Die  Parteien  vertreten  unterschiedliche Auffassungen  zur  Bedeutung der 
Merkmale des kennzeichnenden Teils, d.h. K1-K3.

Auslegung von «die auszuscheidenden Partikel (8) in einen Trichter
(5) geblasen werden» (Merkmal K1)

26.
Nach  allgemeinem  Sprachgebrauch  ist  ein  Trichter  ein (zum  Abfüllen, 
Eingiessen  von  Flüssigkeiten  oder  rieselnden  Stoffen  in  Flaschen  oder 
andere  Gefässe  mit  enger  Öffnung  bestimmtes)  Gerät  von  konischer 
Form, das an seinem unteren Ende in ein enges Rohr übergeht.25

In  der  schematischen  Figur  1  des  Streitpatents  wird  der Trichter  so  dar-
gestellt,  dass  die  Seitenwände  kontinuierlich  linear  konvergent  verjüng-
end zusammenlaufen, weder in der Beschreibung noch im Anspruch wird 
das  aber  ausdrücklich  gefordert.  Dort ist  «nur»  von  einem  Trichter  die 
Rede.

25 www.duden.de/rechtschreibung/Trichter (zuletzt besucht am 3. August 2021).

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Abbildung 2: Fig. 1 aus dem Streitpatent mit Trichter (5) und Partikel (8)

Klar ist, dass ein Trichter gemäss Streitpatent nicht konisch (kegelförmig) 
sein  muss. Als  Kegel  wird  ein  geometrischer  Körper bezeichnet,  dessen 
Oberfläche  von  einer  in  einer  Spitze  endenden,  gleichmässig  gekrümm-
ten  Fläche  über  einer  kreisförmigen  oder  elliptischen  Grundfläche  gebil-
det wird. Weder muss der Querschnitt des Trichters gemäss Streitpatent 
kreisförmig oder elliptisch sein, noch muss er in einer Spitze enden.

Abbildung 3: Mögliche Formen eines anspruchsgemässen Trichters (vom Kläger erstellt)

Hingegen muss ein Trichter monoton, aber nicht notwendigerweise konti-
nuierlich,  verjüngende  Wände  aufweisen,  so  dass  ein  grösseres  (breite-
res) und ein kleineres (engeres) Ende gebildet werden (vgl. Abs. [0009]). 
Das weitere Ende wird dabei als «Eingang», das engere Ende als «Aus-
gang» des Trichters bezeichnet. Der Ausgang des Trichters befindet sich 
da, wo sich sein Querschnitt wieder verbreitert, d.h. schliesst sich an den 
verjüngenden  Bereich  ein  Bereich  mit  parallelen  Wänden (bzw.  mit  kon-
stantem Querschnitt) an,  so  befindet sich  der Ausgang  des Trichters  am 
Ende dieser parallelen Wände.

Seite 20

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Abbildung 4: Ausgang des Trichters befindet sich bei E2 (Abbildung vom Kläger erstellt)

Abbildung 3 zeigt verschiedene Formen eines anspruchsgemässen Trich-
ters.  Nicht  mehr  unter  den  Begriff  des  Trichters  fällt  hingegen  ein  Kanal 
mit  durchgängig  parallelen  Wänden (bzw.  konstantem  Querschnitt).  Der 
Kläger  verkennt,  dass  funktionale Auslegung  nicht  bedeutet,  dass  jedes 
Merkmal,  das  die  technische  Wirkung  eines  anspruchsgemässen  Merk-
mals  erzielt,  das  Merkmal  wortsinngemäss  erfüllt.  Es  mag  sein,  dass 
auch ein Verbindungskanal von geeigneter Länge mit parallelen Wänden 
«funktioniert» (so der Kläger). Das Patent beansprucht aber einen «Trich-
ter»,  und  ein  solcher  muss  einen  weiteren  Eingang  und  einen  engeren 
Ausgang aufweisen.

Auslegung von «bei dessen Ausgang sich eine Öffnung (6) für einen 
weiteren Luftstrom befindet» (Merkmal K2) und 

«sowie  eine  weitere  Öffnung zur  Abführung  der  Fremdpartikel  mit 
diesem Luftstrom vorhanden ist» (Merkmal K3)

27.
Strittig ist im Zusammenhang mit den Merkmalen K2 und K3, ob die «wei-
tere  Öffnung»  mit  der  Trichteröffnung  zusammenfallen  kann  oder  ob  es 
sich um eine zusätzliche Öffnung handeln muss, und wo sich diese weite-
re  Öffnung  zur Abführung  der  Fremdpartikel  mit  dem  weiteren  Luftstrom 
befinden  muss:  ebenfalls  beim Ausgang  des  Trichters  wie  die  erste  Öff-
nung  (so  die  Beklagten)  oder  an  einem  beliebigen  Ort,  d.h.  möglicher-
weise  beim  Ausgang  des  Trichters,  oder  aber  auch  vom  Ausgang  des 
Trichters entfernt am weiteren Luftstrom (so der Kläger).

Anspruch  1  umfasst  nur  sehr  wenige  strukturelle  Merkmale,  zu  diesen 
gehören  der Ausgang  des  Trichters,  eine  Öffnung  und  eine  weitere  Öff-
nung. Die Öffnung für den «weiteren Luftstrom» gemäss Merkmal K2 be-
findet  sich,  genau  wie  die  Öffnung  gemäss  Merkmal  K2 (dazu  gleich 

Seite 21

O2020_003

nachstehend), beim  Ausgang  des  Trichters.  Bereits  sprachlich  ist  damit 
klar, dass es sich um eine vom Ausgang des Trichters verschiedene Öff-
nung handeln muss. Nichts Anderes offenbaren Beschreibung und Zeich-
nung. 

Wäre  die  «weitere  Öffnung  zur Abführung  der  Fremdpartikel» gemäss 
Merkmal  K3 identisch  mit  dem  Ausgang  des  Trichters,  bräuchte  sie  im 
Anspruch nicht erwähnt zu werden. Dass der Ausgang des Trichters nicht 
luftdicht  verschlossen  sein  kann,  ist  vor  dem  technischen  Hintergrund 
klar, ebenso, dass die Fremdpartikel den Trichter durch dessen Ausgang 
verlassen. Entsprechend zeigt auch hier bereits der Wortlaut an, dass es 
sich  bei  der  «weiteren  Öffnung»  um  eine  zum Ausgang  des  Trichters  –
der  notwendigerweise  offen  sein  muss  – zusätzliche Öffnung  handeln 
muss. Nichts Anderes offenbaren Beschreibung und Zeichnung. 

Daher ist Merkmal K3 dahingehend zu verstehen, dass die «weitere Öff-
nung  zur  Abführung  der  Fremdpartikel»  eine  vom  offenen  Ausgang  des 
Trichters verschiedene Öffnung sein muss. 

Der  Kläger  geht  davon  aus,  dass  es  der  Wortlaut  des Anspruchs  offen-
lässt,  wo  sich  diese  «weitere Öffnung» befinden muss.  Die  von  ihm  ver-
wendete Merkmalsanalyse teilt die funktional mit dem weiteren Luftstrom 
verbundenen  strukturellen  Merkmale  der  Öffnung  und  der  weiteren  Öff-
nung, sowie ihre Lagen beim Ausgang des Trichters, in zwei Teilmerkmale 
auf. Die nachfolgende auf die Funktion des Trichters und auf die Funktion 
des  weiteren  Luftstromes  bezogene  Aufteilung  der  kennzeichnenden 
Merkmale:

die auszuscheidenden Partikel (8) in einen Trichter (5) geblasen werden, 

bei dessen Ausgang sich 

eine Öffnung (6) für einen weiteren Luftstrom befindet, 

sowie  eine  weitere  Öffnung  zur  Abführung  der  Fremdpartikel  mit  diesem 

Luftstrom vorhanden ist.

zeigt  zusammen  mit  dem  Begriff  «sowie»,  dass  beide  Öffnungen  beim 
Ausgang sein müssen.

Die funktionale Auslegung gebietet es zudem, einem Merkmal die Bedeu-
tung  zu  geben,  die  es  ihm  erlaubt,  die  erfindungsgemässe  technische 
Wirkung zu erzielen. 

Seite 22

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In  der  Beschreibung  wird  ausgeführt,  dass  die  untere  kleinere Öffnung 
des Trichters das untere Ende des Trichters bildet, und dass quer zu die-
ser  kleineren  Öffnung ein  starker  Luftstrom  erzeugt  wird. Nach  dem 
fachmännischen  Verständnis  muss  das  Merkmal  K2  so  verstanden  wer-
den,  dass  sich beim Ausgang  des Trichters eine  erste  (Eintritts-)Öffnung 
für einen weiteren Luftstrom befindet, wobei diese erste (Eintritts-)Öffnung 
für  den  weiteren  Luftstrom  verschieden  ist  von  der  Austrittsöffnung  des 
Trichters,  und  dass  die  im  Merkmal  K3  erwähnte  weitere  Öffnung  sich 
ebenfalls  beim  Ausgang  des  Trichters befinden  muss,  denn  sonst  kann 
kein Querluftstrom abgeführt werden.

Rechtsbeständigkeit

Zulässigkeit der Änderungen

Anwendbares Recht

28.
Gemäss Art. 58 Abs. 2 PatG dürfen die technischen Unterlagen nicht so 
geändert  werden,  dass  der  Gegenstand  des  geänderten  Patentgesuchs 
über  den  Inhalt  der  ursprünglich  eingereichten  technischen  Unterlagen 
hinausgeht. Ein Verstoss gegen diese Vorschrift führt zur Nichtigkeit des 
Patents  (Art. 26  Abs.  1  lit.  c  PatG).  Diese  Fassung  von  Art.  58  Abs.  2 
PatG ist seit 1. Juli 2008 in Kraft.26

Bis  Ende  Juni  2008  führte  eine  unzulässige  Änderung  «nur»  zu  einer 
Verschiebung des Anmeldedatums auf den Tag der Einreichung der neu-
en Unterlagen.27

Gemäss Art.  143  PatG  unterstehen  Patentgesuche,  die  bei  Inkrafttreten 
der  Änderung  vom  22.  Juni  2007  hängig  sind,  von  diesem  Zeitpunkt  an 
dem  neuen  Recht.  Nach  Abs.  2  richten  sich  aber  weiterhin  nach  altem 
Recht  die Ausstellungsimmunität  und  die  Patentierbarkeit,  wenn  die  Vo-
raussetzungen dafür nach altem Recht günstiger sind.

26 Fassung  gemäss  Art.  2  des  Bundesbeschlusses vom  22.  Juni  2007,  in  Kraft 
seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2677; BBl 2006 1).
27 Vor  dem  1.  Juli  2008  lautete  Art.  58  Abs.  2  wie  folgt:  «Geht  der  Gegenstand 
des  geänderten  Patentgesuches  über  den  Inhalt  der  ursprünglich  eingereichten 
Unterlagen  hinaus,  so  gilt  als  Anmeldedatum  der  Tag,  an  dem  Unterlagen 
eingereicht  werden,  welche  die  beanspruchte  Erfindung  offenbaren;  das 
ursprüngliche Anmeldedatum verliert in diesem Fall jede gesetzliche Wirkung».

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29.
Das Streitpatent wurde am 21. Oktober 2004 angemeldet und am 31. Au-
gust 2009 erteilt. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gesetzesänderung 
am 1. Juli 2008 befand sich das Streitpatent also noch im Gesuchsstadi-
um.  Nach  der  allgemeinen  Regel  von Art. 143  PatG  untersteht  es  daher
dem neuen Recht. 

Beim  Verbot von  über  den  Inhalt  der  ursprünglich  eingereichten  techni-
schen Unterlagen hinausgehenden Änderungen handelt es sich nicht um 
eine Frage  der «Patentierbarkeit»  i.S.v. Art. 143  PatG.  Ein  Verstoss  ge-
gen  das  Verbot  führt  zwar  wie  erwähnt  zur  Nichtigkeit  des  Patents  und 
hat  insofern  mit  der  Patentierbarkeit  zu  tun  – der  unzulässig  geänderte 
Gegenstand  ist  nicht  patentierbar.  Bei  der  Gesetzesrevision  von  2008 
wurden aber vor allem neue Einschränkungen bezüglich der patentierba-
ren  Materien  eingeführt;  ausgeschlossen  wurde  die  Patentierbarkeit  des 
menschlichen Körpers und seiner Bestandteile in ihrer natürlichen Umge-
bung (Art. 1a  Abs. 1  PatG),  natürlich  vorkommende  Gensequenzen  als 
solche  (Art. 1b  Abs.  1  PatG)  und  der  allgemeine  Vorbehalt  der  öffentli-
chen Ordnung und guten Sitten (Art. 2 Abs. 1 PatG) wurde konkretisiert. 28
Die Übergangsregelung nach Art.  143 Abs.  2  PatG  soll  verhindern,  dass 
die neuen Grenzen der Patentierbarkeit gemäss den revidierten Art. 1a-2 
PatG auf hängige Patentgesuche angewendet werden. 

Entsprechend  richten  sich  die  Rechtsfolgen  einer  eventuellen  unzulässi-
gen Änderung vorliegend nach neuem Recht, d.h. sie führen zur Nichtig-
keit  des  Streitpatents  und  nicht  bloss  zur  Verschiebung  des Anmeldeda-
tums.

Grundsatz

30.
Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtig-
keit des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt 
des  Patentgesuchs  in  der  für  das  Anmeldedatum  massgebenden  Fas-
sung  hinausgeht.  Damit  wird  auf  die  bereits  erwähnte  Regelung  von 
Art. 58 Abs. 2 PatG und auf Art. 123 (2) EPÜ verwiesen. 

28 Vgl.  Botschaft  zur  Änderung  des  Patentgesetzes  und  zum  Bundesbeschluss 
über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung 
vom 23. November 2005, BBl 2006 I 1 ff., 130. 

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Mit  der  Regelung  von Art. 58 Abs.  2  PatG  soll  ausgeschlossen  werden, 
dass  der  Patentinhaber  seine  Position  verbessert,  indem  er  für  Gegen-
stände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht of-
fenbart  worden  sind.  Dem Anmelder  soll  es  verwehrt  sein,  nachträgliche 
Änderungen  oder  Weiterentwicklungen  in  das  Anmeldeverfahren  einzu-
bringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand der Tech-
nik  zur  Zeit  der Anmeldung  gemessen  wird. Auch  wird  darauf  hingewie-
sen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssicherheit stehe: 
Die  Öffentlichkeit  soll  nicht  durch  Patentansprüche  überrascht  werden, 
die  aufgrund  der  ursprünglich  eingereichten  Fassung  nicht  zu  erwarten 
waren.29

Der  «Gegenstand  des geänderten  Patentgesuchs» im  Sinne  von Art.  58 
Abs.  2  ist  nicht  der  «sachliche  Geltungsbereich»  (Schutzbereich)  des 
Art. 51 Abs. 2, wie er durch die Ansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht 
es dabei um den Inhalt des Gesuchs einschliesslich der gesamten Offen-
barung  in  der  Beschreibung  und  in  den  Zeichnungen.30 Entsprechend 
können  auch  Änderungen  der  Beschreibung  ein  Hinausgehen  über  den 
ursprünglichen Offenbarungsgehalt zur Folge haben.31

Gemäss  der  Rechtsprechung  der  Beschwerdekammern  des  Europäi-
schen  Patentamts  (EPA)  zu Art. 123  (2)  EPÜ  erlaubt  diese  Bestimmung 
eine  Änderung  nach  der  Anmeldung  nur  im  Rahmen  dessen,  was  der 
Fachmann  der  Gesamtheit  der  Anmeldeunterlagen  in  ihrer  ursprünglich 
eingereichten  Fassung  unter  Heranziehung  des allgemeinen  Fachwis-
sens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und ein-
deutig  entnehmen  kann.  Dieser  Prüfmassstab  wird  als  «Goldstandard» 
bezeichnet.32 Art. 58 Abs. 2 PatG ist im Sinne der Harmonisierung des eu-
ropäischen Patentrechts im gleichen Sinne auszulegen. 

Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl 
im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen.33

29 BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2.
30 BGer,  Urteile  4A_109/2011  und  4A_111/2011  vom  11.  Juli  2012, E.  4.3.1  –
„Federkernmaschine“.
31 SHK  PatG-HANSMANN,  Art.  58  N 8  unter  Hinweis  auf  BLUMER,  Formulierung 
und  Änderung  der  Patentansprüche  im  europäischen  Patentrecht,  St.  Gallen 
1996, 310 ff.
32 BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen.
33 BGE 146 III 177 E. 2.1.3.

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Ob  eine  Änderung  im  Erteilungsverfahren  vom  Amt,  bzw.  IGE,  vorge-
schlagen  wurde,  kann  für  die  Beurteilung  ihrer  Zulässigkeit  keine  Rolle 
spielen.  Die  Herrschaft  über  die Anmeldung  liegt  beim Anmelder.  Er  hat 
es in der Hand, einer vom Amt vorgeschlagenen Änderung zuzustimmen, 
sie  abzulehnen  oder  einen  eigenen  Änderungsvorschlag  einzureichen. 
Akzeptiert er eine vorgeschlagene Änderung, trägt er die Konsequenzen.

Zulässigkeit der Änderung der Bezugszeichen

31.
Die Beklagten machen geltend, der in den ursprünglich eingereichten Un-
terlagen  der  die  Seiten  1/2  der  Beschreibung  überbrückende Absatz  sei 
unzulässig geändert worden (in der erteilten Fassung ist das Abs. [0009]). 
Es  wird  unter  anderem behauptet,  das  Hinzufügen der  Bezugszeichen 
aus  dem  im  Zusammenhang  mit  Figur  1  dargestellten  Ausführungsbei-
spiel zur allgemeinen Beschreibung sei nicht zulässig.

Der Kläger argumentiert, für den Fachmann sei im Lichte der Offenbarung 
klar,  dass  die  in  der  Abbildung  gezeigten  abgelenkten  Partikel  8  die 
Fremdfasern sein müssten. Auch die Zuordnung der in den Zeichnungen 
mit  dem  Bezugszeichen  8  bezifferten  Geometrie  als  Trichter  sei  im  Zu-
sammenhang mit der Beschreibung eindeutig.

32.
In den ursprünglich eingereichten Unterlagen heisst es im letzten Absatz 
vor den Patentansprüchen, dass die unerwünschten Partikel (8) in einen 
Trichter  (5)  geblasen  werden,  und  das  ist  auch,  was  in  der  ursprünglich 
eingereichten  Figur  1  dargestellt  ist.  In  einer  Gesamtschau  versteht  der 
Fachmann deswegen die allgemeine Beschreibung im letzten Absatz der 
ersten Seite überbrückend auf die zweite Seite so, dass die dort erwähn-
ten Fremdfasern, die ausgeblasen werden, den unerwünschten Partikeln 
(8)  der  Figurenbeschreibung  entsprechen  müssen,  und  der  dort  be-
schriebene  grosse Trichter  dem Trichter  (5)  in  der  Figurenbeschreibung. 
Da  die  Bezugszeichen  auch  in  der  allgemeinen  Beschreibung  nur  bei-
spielhaften  Charakter  haben,  wird durch  die  Übernahme  der  Bezugszei-
chen aus  der  Figurenbeschreibung  in  die  allgemeine  Beschreibung  der 
Gegenstand der eingereichten Unterlagen nicht unzulässig geändert.

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Zulässigkeit  der  Änderung  von  «annähernd  luftleeren  Raum»  zu
«annähernd luftdichten Raum»

33.
Weiter  behaupten  die  Beklagten,  die  Änderung  von  einem  «annähernd 
luftleeren Raum» auf einen «annähernd luftdichten Raum» in Abs. [0009] 
sei eine unzulässige Änderung. 

Der Kläger  meint  dazu, es  handle  sich  bei  dieser  Änderung  um  die  Kor-
rektur eines offensichtlichen Fehlers. Durch die Bezugnahme auf die Dis-
kussion des Standes der Technik sei klar, dass es sich nur um einen «an-
nähernd  luftdichten  Raum»  handeln  könne,  wie  er  weiter  oben  im  Zu-
sammenhang  mit  der  EP  214 beschrieben  werde. Die  Beklagten  bemer-
ken dazu, es sei völlig unverständlich, weshalb sich die Aussage im letz-
ten Absatz auf der ursprünglichen ersten Seite auf den Stand der Technik 
beziehen solle. Wäre der Fehler offensichtlich gewesen, so hätte er auch 
nicht korrigiert werden müssen.

34.
Ein luftleerer  Raum  ist  nicht  dasselbe  wie  ein  luftdichter  Raum;  letzterer 
kann  Luft  enthalten.  Ob  eine  unzulässige  Änderung  vorliegt,  muss  aber 
im Gesamtkontext der Offenbarung beurteilt werden. 

Durch  die  Verwendung  der  Anführungszeichen  im  ursprünglich  einge-
reichten  letzten Absatz auf  der  ersten  Seite  und  durch  die  ausdrückliche 
Abgrenzung  der  vorgeschlagenen  Erfindung  von  der  früheren  Vorge-
hensweise («…werden die Fremdfasern nicht in einen "annähernd luftlee-
ren Raum" geblasen, sondern …») ausdrücklich auf die Verwendung der 
entsprechenden  Begrifflichkeit  in  den  Abs.  4  und  5  direkt  oberhalb  ver-
wiesen, und dort wird zweimal von einem «annähernd luftdichten Raum» 
im Zusammenhang mit dem Dokument EP 214 des Standes der Technik 
gesprochen. «Annähernd luftleerer Raum» meint damit eindeutig «annäh-
rend luftdichter Raum». Dies ist auch aus technischer Sicht einleuchtend.

Es handelt sich daher um einen offensichtlichen Fehler, dessen Korrektur 
auch offensichtlich ist und der keine unzulässige Änderung begründet.34

34 Vgl.  Art.  22  Abs.  2  PatV  sowie  analog  R.  139  der  Ausführungsordnung  zum 
Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente, SR 0.232.142.21.

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Zulässigkeit  der  Änderung  von  «die  Fasern»  zu  «die  Fremdpartikel 
und die Fasern»

35.
Die Beklagten machen weiter geltend, der dritte Satz auf der zweiten Sei-
te der ursprünglichen sei unzulässig geändert worden, eine Änderung, die 
sich  wie  folgt  zusammenfassen  lässt: «Quer  zu  dieser  Öffnung  wird  ein 
starker  Luftstrom  erzeugt,  der  die  Fremdpartikel  und  die  Fasern  über-
nimmt.»

In diesem Anwendungsgebiet handle es sich bei den Fremdpartikeln zum 
Beispiel  um  Steinchen  mit  einer  grossen  Massendichte,  und  um  solche 
übernehmen zu können, müsse ein Luftstrom im Allgemeinen wesentlich 
anders  ausgebildet  sein,  als  wenn  er  nur  Fasern  mit  einer  geringeren 
Massendichte übernehmen müsse.

Der Kläger verteidigt sich diesbezüglich mit dem Argument, im ursprüng-
lich eingereichten Anspruch 1 werde von faserartigen Fremdpartikeln ge-
sprochen, und diese würden im gleichen Anspruch auch als abzuführen-
de Partikel bezeichnet. Fremdpartikel und Partikel seien entsprechend als 
Synonyme  zu  verstehen  und  Partikel  könnten  faserartig  sein,  müssten 
aber nicht.

Die  Beklagten  ergänzen  dazu,  im  ursprünglich  eingereichten Abs. [0009] 
sei stets nur von Fremdfasern oder Fasern die Rede, die ausgeschieden 
würden,  und  im  ursprünglich  eingereichten  Anspruch  1  werde  bei  der 
Verwendung des Begriffs Partikel auf die ebenfalls im gleichen Anspruch 
genannten faserartigen Fremdpartikel Bezug genommen wie folgt.

Der Kläger äussert sich dazu in der Stellungnahme zur Duplik, die Ände-
rung  gehe  auf  einen  Kommentar  des  Prüfers  im  Amtsexemplar  zurück, 
und  der  Kläger  habe  damals  keinen  Anlass  gehabt, zu  vermuten,  dass 
sich aus der Änderung ein Problem ergeben könne.

36.
In der ursprünglich eingereichten Fassung der Beschreibung wird nur von 
einer  Übernahme  «der  Fasern»  durch  den  Luftstrom  gesprochen,  dies 
wurde geändert auf «die Fremdpartikel und Fasern». Betrachtet man den 
ursprünglich  eingereichten  Anspruch,  so  wird  dort  von  faserartigen 
Fremdpartikeln gesprochen,  und  auf  diese  dann weiter  unten  Bezug ge-
nommen  als  Partikel  und  bei  der  Beschreibung  des  Beispiels  (Seite  2, 
letzter Absatz) wird von unerwünschten Partikeln gesprochen. 

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«Faserartige Fremdpartikel» und «Partikel» werden synonym verwendet. 
Die  Erfindung  ist  für  den  Fachmann  erkennbar  darauf  gerichtet,  Fremd-
stoffe aus einem Strom von (Baumwoll-)fasern zu entfernen. Jede Art von 
Fremdstoffen  – also  alles,  was  keine  Baumwolle  ist  – soll  dabei  entfernt 
werden; ob die Fremdstoffe faserartig sind oder nicht (z.B. Plastikfetzen) 
spielt ersichtlich keine Rolle. Auch Steinchen, wenn sie klein genug sind, 
um  mit  dem  Transportluftstrom  mitgerissen  zu  werden,  sollen  entfernt 
in 
werden.  Die  Ergänzung  von  «Fasern»  durch  «Fremdpartikel» 
Abs. [0009]  ist  daher  im  Gesamtkontext  der  ursprünglichen  Anmeldung 
unmittelbar und eindeutig offenbart.

Zulässigkeit  der  Änderung  von  «nicht  wesentlich  durch  den  Trich-
ter» zu «direkt aus der Umgebungsluft»

37.
Weiter  machen  die  Beklagten  geltend,  die  Änderung  der  ursprünglichen 
Formulierung  des  dritten  ganzen  Satzes  auf  der  zweiten  Seite  der  ur-
sprünglich eingereichten Unterlagen sei unzulässig. Diese Änderung lässt
sich  wie  folgt  zusammenfassen: «Die  Luft,  die den  Luftstrom  bildet,  wird 
direkt nicht wesentlich durch den Trichter gezogen, sondern aus der Um-
gebungsluft der Maschine gesaugt.»

Dadurch werde eine andere technische Lehre vermittelt. In der ursprüng-
lich eingereichten Fassung werde ein wesentliches Ziehen des Luftstroms 
durch  den  Trichter  ausgeschlossen,  in  der  neuen  Formulierung  sei  dies 
aber möglich.

Der Kläger verteidigt sich mit dem Argument, dieser Satz in der ursprüng-
lich  eingereichten  Fassung  wolle  zwei  Aussagen  treffen: erstens,  der 
Luftstrom  am  Ende  des Trichters  werde  aus  der Umgebungsluft  der  Ma-
schine  gesaugt,  und  zweitens,  aus  dem  Transportfaserstrom  solle  keine 
oder wenig Luft übernommen werden. Die ursprünglich eingereichte Figur 
1 zeige, dass die Luft des weiteren Luftstroms direkt aus der Umgebungs-
luft  gesaugt  werde. Auf  jeden  Fall  sei  die  Lehre  der  ursprünglichen An-
meldung  nicht  auf  ein  technisch  wenig  sinnvolles  indirektes  Ansaugen 
über einen Zwischenspeicher beschränkt. 

Seite 29

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38.
Die  ursprüngliche  Beschreibung  offenbart,  dass  der  weitere  Luftstrom 
nicht  wesentlich  durch  den Trichter  gezogen  wird,  sondern  aus  der  Um-
gebungsluft  der  Maschine  stammt.  Dies  bedeutet,  dass kaum  Luft  durch 
den Trichter gezogen wird, und dass der Hauptteil aus der Umgebungsluft 
der  Maschine  bezogen  wird.  Ob  die  Luft  direkt  aus  der  Umgebungsluft 
stammt,  oder  z.B.  über  eine  vorgeschaltete  Kammer  angesaugt  wird, 
lässt die ursprüngliche Anmeldung offen.

Die geänderte Fassung auf der anderen Seite verlangt, dass die Luft, die 
den weiteren Luftstrom bildet, direkt aus der Umgebungsluft der Maschi-
ne  gesaugt  wird.  Dies  schliesst  eine  indirekte  Zufuhr  aus  der  Umge-
bungsluft,  beispielsweise  aus  einer  vorgeschalteten  Kammer,  ausdrück-
lich aus. 

Selbst wenn man dem Kläger zustimmt, dass auch die geänderte Formu-
lierung  dahingehend  zu  verstehen  ist,  dass  die  Luft  des  weiteren  Luft-
stroms  nicht  wesentlich  durch  den  Trichter  gezogen  wird  – denn  dann 
wird sie nicht direkt aus der Umgebungsluft gesaugt – fügt die geänderte 
Fassung der ursprünglich offenbarten Lehre dennoch ein Merkmal hinzu, 
das  sich  nicht  unmittelbar  und  eindeutig  aus  der  ursprünglichen Anmel-
dung ergibt.

Das vom Kläger vorgetragene Argument, dass Fig. 1 ein direktes Ansau-
gen  aus  der  Umgebungsluft  zeige,  überzeugt  nicht.  Fig.  1  wie  ursprüng-
lich  eingereicht  ist  eine stark  vereinfachte  und  schematische  Darstellung 
ohne  Gehäuse  und  genaue  Strömungsleitungen,  die  damit  auch  offen 
lässt, woher der Strom bei der Öffnung beim Pfeil links oberhalb des Be-
zugszeichens 6 stammt. Es ist zwar gemäss Fig. 1 möglich, dass die Öff-
nung 6 die Luft direkt aus der Umgebungsluft ansaugt, aber es ist genau-
so  möglich,  dass  eine  Kammer  vorgeschaltet  ist,  mithin  indirekt Umge-
bungsluft  angesaugt  wird.  Entsprechend  fehlt  es  auch  in  Fig.  1  wie  ur-
sprünglich  eingereicht  an  einer  unmittelbar  eindeutigen  Offenbarung  ei-
nes direkt aus der Umgebungsluft angesaugten Luftstroms.

Diesbezüglich  wurden  die  ursprünglich  eingereichten  Unterlagen  mithin 
unzulässig geändert. 

Seite 30

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Unzulässige Änderung durch Hinzufügen von «die Aufgabe wird mit 
den Merkmalen von Patentanspruch 1 gelöst»

39.
Im Rahmen der Duplik machen die Beklagten weiter geltend, Abs. [0008] 
des Klagepatents sei unzulässig hinzugefügt worden. Der Kläger äussert 
sich  zur  geltend  gemachten  unzulässigen  Hinzufügung  von  Abs.  [0008] 
des  Klagepatents  dahingehend,  dass  es  sich  um  eine  Standardfloskel
handle.

Tatsächlich  handelt  es  sich  bei  Abs.  [0008]  des  Streitpatents  um  eine 
Standardfloskel, die keinen Beitrag zur technischen Lehre liefert, sondern 
nur auf den Anspruch 1 verweist. Diesbezüglich liegt daher, was die Be-
schreibung  angeht, keine  unzulässige  Änderung  vor. Ob Anspruch  1  un-
zulässig geändert wurde, wird weiter hinten, E. 43 ff., geprüft.

Unzulässige  Änderung  durch  Hinzufügen  von  Bezugszeichen  6  zur 
Beschreibung

40.
Die  Beklagten  behaupten,  in  den  ursprünglich  eingereichten  Unterlagen 
habe es in der Beschreibung keine Bezugnahme auf das Bezugszeichen 
6 gegeben. Dieses sei nur in der Figur 1 verwendet worden, und die Be-
zugnahme sei in der Figur geändert worden. In der Figur 1 wie ursprüng-
lich  eingereicht  verweise  das  Bezugszeichen  6  auf  eine  durchgezogene 
Linie und damit mutmasslich auf eine Wandung. Dies sei im Prüfungsver-
fahren  geändert  worden,  das  Bezugszeichen  zeige  nun  auf  die  Öffnung 
des  Kanals  für  den  weiteren  Luftstrom,  und  durch  die  Hinzufügung  des 
Bezugszeichens werde eine unzulässige Verbindung zwischen der Abbil-
dung der Figur 1 und Abs. [0009] und die dort genannte Bezugnahme auf 
eine Öffnung hergestellt, die dann abgegrenzt werden könne von der Öff-
nung am unteren Ende des Trichters.

Der  Kläger  führt  dazu  aus,  die  Änderung  gehe  auf  eine  Beanstandung 
des Prüfers zurück, es werde dadurch keine unzulässige Verbindung zur 
Beschreibung  hergestellt,  und  es  werde  keine  unzulässige  Änderung 
dadurch eingeführt.

Seite 31

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41.
Tatsächlich  zeigt  das  Bezugszeichen  6  in  der  ursprünglich  eingereichten 
Figur 1 auf die untere Wandung der unten querverlaufenden Leitung des 
Absaugkanals,  an  dessen  rechtem  Ende  der  Ventilator  7  angeordnet  ist. 
In der Beschreibung wie ursprünglich eingereicht wird das Bezugszeichen 
6  nicht  verwendet.  Im  ursprünglich  eingereichten  Anspruch  1  wird  be-
schrieben, dass beim Ausgang des Trichters eine Öffnung für einen Luft-
strom  vorgesehen  ist,  der  im  Wesentlichen  nicht  aus  der  Gutfasertrans-
portluft besteht, sowie eine weitere Öffnung zur Abführung der Partikel mit 
diesem Luftstrom vorhanden ist.

In einer Gesamtschau der technischen Unterlagen ist für den Fachmann 
klar, dass dort, wo im Rahmen des Prüfungsverfahrens der Endpunkt des 
Bezugszeichens 6 angegeben wurde, genau diese Öffnung für den weite-
ren Luftstrom vorgesehen ist. Entsprechend wurde auch kein nicht offen-
barter  technischer  Sachverhalt  eingeführt,  indem  das  ursprünglich  nicht 
beschriebene Bezugszeichen 6 für die ausdrückliche Bezeichnung dieser 
Öffnung für den weiteren Luftstrom eingesetzt wurde.

Diesbezüglich liegt daher keine unzulässige Änderung vor.

42.
Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass aus den oben dargelegten 
Gründen  bereits  die  Änderungen  an  der  Beschreibung im  Prüfungsver-
fahren zu einem Gegenstand führen, der nicht unmittelbar und eindeutig 
den ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen entnommen wer-
den kann, und deswegen das Klagepatent nichtig ist.

Unzulässige  Änderung  durch  Ersetzen  von  «Luftstrom,  der  im  We-
sentlichen  nicht  aus  der  Gutfasertransportluft  besteht»  zu  «einen 
weiteren Luftstrom» in Anspruch 1

43.
Weiter machen die Beklagten eine unzulässige Änderung von Anspruch 1 
und insbesondere Merkmal K2 geltend, weil dort ursprünglich im Zusam-
menhang mit dem Luftstrom formuliert war: «…für einen Luftstrom befin-
det,  der  im Wesentlichen  nicht  aus  der Gutfasertransportluft  besteht,  so-
wie …», was geändert wurde, auf einen «… für einen weiteren Luftstrom 
befindet,  sowie…».  Der  ursprünglich  eingereichte  Anspruch  habe  ent-
sprechend keine Situationen umfasst, bei denen ein wesentlicher Teil die-
ses  Luftstroms  durch  die Gutfasertransportluft bereitgestellt  werden (bei-

Seite 32

O2020_003

spielsweise  durch  eine  Abzweigung  oder  durch  Umleitung  durch  den 
Trichter), während der erteilte Anspruch solche Situationen erfasse.

Der Kläger meint dazu, die Streichung sei nur als Klarstellung und Benut-
zung  positiver  Merkmale zu  verstehen,  aus  der  gesamten  Offenbarung 
des  Streitpatents  sei  klar,  dass  eine  Entkopplung  zwischen  dem  Trans-
portluftstrom  der  Gutfasern  und  dem  weiteren  Luftstrom  angestrebt  sei, 
entsprechend könne der weiteren Luftstrom zur Abführung der Fremdpar-
tikel nicht aus der Gutfasertransportluft bestehen.

44.
Der  im  ursprünglichen  Anspruch  genannte  «Luftstrom,  der  im  Wesentli-
chen  nicht  aus  der  Gutfasertransportluft  besteht»,  dient  anspruchsge-
mäss dem Abführen der Fremdpartikel der durch selektives Ausblasen in 
den Trichter geblasenen Fremdpartikel. Die Beschreibung der ursprüngli-
chen Anmeldung erwähnt, dass der Luftstrom aus der Umgebungsluft der 
Maschine gesaugt werden kann (erster Absatz auf Seite 2 der ursprüng-
lich eingereichten Unterlagen), aus einem zentralen Filter stammen kann 
(Anspruch 3 der ursprünglich eingereichten Unterlagen), oder im Wesent-
lichen  aus  einem  Kreislauf  mit  einer  Partikelabscheidevorrichtung  stam-
men kann (vgl. Anspruch 4 wie ursprünglich eingereicht). Es werden also 
verschiedene Quellen des Luftstroms angegeben, die aber alle vom Gut-
fasertransportluftstrom verschieden sind. Anspruchsgemäss kann ein ge-
ringer  Anteil  des  Luftstroms  zu  Abtransport  der  Fremdpartikel  aus  dem 
Gutfasertransportluftstrom  stammen,  denn  dieser  darf  nur  «im  Wesentli-
chen»  nicht  aus  der  Gutfasertransportluft  bestehen.  Wie  der  Kläger  zu 
Recht ausführt, ist es für den Fachmann eindeutig, dass beim selektiven 
Ausblasen  immer  ein  geringer  Anteil  der  Luft  des  Gutfasertransportluft-
stroms in den Trichter geblasen und damit auch mit dem Luftstrom abge-
führt  wird,  der  die  Fremdpartikel  abführt.  Der  von  der  Erfindung  grund-
sätzlich beabsichtigten Trennung von Gutfasertransportluftstrom und «Ab-
führluftstrom» steht dies nicht entgegen.

Der im erteilten Anspruch genannte «weitere Luftstrom» wird hinsichtlich
seiner Zusammensetzung  nicht  ausdrücklich  definiert.  Die  Verwendung 
des Adjektivs «weitere» zeigt aber an, dass es sich um einen zum einzi-
gen  anderen  im Anspruch  genannten  Luftstrom,  dem  Gutfasertransport-
luftstrom,  zusätzlichen Luftstrom  handeln  muss.  Entsprechend  darf  der 
«weitere  Luftstrom»,  wie  ursprünglich  offenbart,  nicht  im  Wesentlichen 
aus dem Transportluftstrom stammen. Den von den Beklagten gezeigten 
«weiteren»  Luftstrom,  der  aus  der Gutfasertransportluft  abgezweigt  wird, 

Seite 33

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würde der Fachmann nicht als weiteren Luftstrom im Sinne des Streitpa-
tents bezeichnen.

Anspruch 1 ist daher diesbezüglich nicht unzulässig geändert worden.

Unzulässige  Änderung  durch  Ersetzung  von  «System»  durch  «Vor-
richtung» in Anspruch 1

45.
In der Duplik machen die Beklagten zum ersten Mal geltend, eine weitere 
unzulässige  Änderung  von  Anspruch  1  bestehe  darin,  dass  das  erste 
Wort  im  Anspruch  1  von  «System»  auf  «Vorrichtung»  geändert  worden 
sei. Die Beklagten sehen darin einen Kategorienwechsel, der nicht zuläs-
sig  sei,  und  ein  Systemanspruch  unterscheide  sich  von  einem  Vorrich-
tungsanspruch, indem ersterer sich in einem aktiven Betriebszustand be-
finden  müsse,  letzterer  dagegen  nur  noch  eine  reine  Vorrichtung  bean-
spruche.

46.
«System»  hat  verschiedene  Bedeutungen. Allgemein  ist  ein  System  ein 
Prinzip,  nach  dem  etwas  gegliedert,  geordnet  wird.  In  den  Naturwissen-
schaften  wird  darunter  eine  Gesamtheit  von  Objekten,  die  sich  in  einem 
ganzheitlichen  Zusammenhang  befinden  und  durch  die  Wechselbezie-
hungen  untereinander  gegenüber  ihrer  Umgebung  abzugrenzen  sind, 
verstanden. In der Technik wird System als eine Einheit aus technischen 
Anlagen,  Bauelementen,  die  eine gemeinsame  Funktion  haben, verstan-
den.35

In der allgemeinen Bedeutung verweist «System» auf ein Verfahren / eine 
Methode. Im Bereich der Technik hingegen wird System für eine Vorrich-
tung  verwendet.  Im  vorliegenden  technischen  Zusammenhang  bedeutet 
«System» aber «eine Einheit aus Bauelementen». Dies kann man durch 
«Vorrichtung»  ersetzen,  ohne  dass  dadurch  eine  andere  technische  In-
formation vermittelt wird.

Durch die Ersetzung von «System» durch «Vorrichtung» wird Anspruch 1 
daher nicht unzulässig geändert.

35 Alle  Bedeutungen  gemäss  www.duden.de/rechtschreibung/System (zuletzt 
besucht am 4. August 2021).

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Unzulässige  Änderung  durch  Einfügen  von  «Trichter,  der  derart 
ausgebildet ist, dass die Luft für den weiteren Luftstrom … aus der 
Umgebungsluft stammt» in Anspruch 2

47.
Die  Beklagten  machen  geltend,  den  ursprünglich  eingereichten  Unterla-
gen  könne  nicht  entnommen  werden,  das  die  Luft  für  den  Luftstrom  am 
Ausgang des Trichters durch die strukturelle Ausbildung des Trichters so 
kontrolliert werde, dass sie im Wesentlichen aus der Umgebung des Sys-
tems stamme, wie dies der geänderte Anspruch 2 verlange.

Tatsächlich  wurde  im  ursprünglich  eingereichten Anspruch  2  nur  spezifi-
ziert,  dass  die  Luft  für  den  Luftstrom  am Ausgang  des  Trichters  im  We-
sentlichen aus der Umgebung des Systems stammt. Dass dies durch ei-
ne spezifische Ausbildung des Trichters erfolgt, ist weder im ursprünglich 
eingereichten  Anspruch  2 noch  in  den  weiteren ursprünglichen  einge-
reichten technischen Unterlagen unmittelbar und eindeutig offenbart.

Anspruch 2 ist daher unzulässig geändert.

Unzulässige  Änderung  durch  Änderung von  «das  Trichterende und 
die  Querschnitte  der  Luftströmung  an  dem  Trichterende»  zu «der 
Querschnitt des Trichterendes  und  dadurch der  Querschnitt  des 
weiteren Luftstroms  an  dem  Trichterende» in  Anspruch  4  (=  ur-
sprünglicher Anspruch 6)

48.
Die  Beklagten  monieren,  dass  sich  die  Flächenangabe  zum  Querschnitt 
des  Luftstroms  am Trichterende  gemäss Anspruch  4  (ursprünglicher An-
spruch  6)  nach  der  Änderung  auf  einen  Querschnitt  des  Trichterendes 
beziehe, wofür es in der ursprünglichen Anmeldung keine Grundlage gä-
be.  Weiter  werde  durch  das  Einfügen  von  «dadurch»  in  den  Satz  «der 
Querschnitt des Trichterendes und dadurch der Querschnitt des weiteren 
Luftstroms an dem Trichterende» suggeriert, dass es der Querschnitt des 
Trichterendes sei, der den Querschnitt des weiteren Luftstroms offenbare.

Tatsächlich  ist  in  den  ursprünglich  eingereichten  Unterlagen  nicht  offen-
bart, wie der Querschnitt des Trichterendes den Querschnitt des weiteren 
Luftstroms,  der  gemäss  der  gesamten  Offenbarung  quer  zum  Ausgang 
des Trichters  verläuft,  bedingen  könnte.  Zumindest  der  durch  das  Einfü-
gen  von  «dadurch»  behauptete  Kausalzusammenhang  ändert  den  An-
spruch 4 daher unzulässig.

Seite 35

O2020_003

Zusammenfassung

49.
Zusammenfassend  ist  entsprechend  festzuhalten,  dass  das  Streitpatent 
sowohl hinsichtlich Beschreibung als auch hinsichtlich Ansprüchen unzu-
lässig geändert wurde.

Neuheit

50.
Eine  Erfindung  muss  neu  gegenüber  dem  gesamten  Stand  der  Technik 
sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, 
was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch 
schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons-
tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG).

Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Er-
findung  vor  dem  massgeblichen  Datum  in  einer  einzigen  Entgegenhal-
tung offenbart wurden.36

Der  Offenbarungsgehalt  einer  Entgegenhaltung  ist  aus  Sicht  des  mass-
geblichen  Fachmanns  zu  bestimmen.  Dabei  ist  auf  die  Kenntnisse  und 
Fähigkeiten  des  Fachmanns  am  massgeblichen  Datum  (Anmelde- oder 
Prioritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.37

Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeu-
tig aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, 
die  in  der  Entgegenhaltung  zwar  nicht  explizit,  aber  unter  Berücksichti-
gung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart 
sind,  nicht  aber,  was  der  Fachmann  der  impliziten  Offenbarung  nahelie-
genderweise hinzufügen würde.38

Eine  bekannte  Vorrichtung,  die  alle  im  Patentanspruch  aufgeführten 
strukturellen (körperlichen) Merkmale besitzt, nimmt den Gegenstand des 

36 BGE  133  III  229  E.  4.1  – «kristalline  Citaloprambase»;  BPatGer,  Urteil 
O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique».
37 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II».
38 SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 f.

Seite 36

                                               
O2020_003

Patentanspruchs  neuheitsschädlich  vorweg,  wenn  die  bekannte  Vorrich-
tung für den im Anspruch genannten Zweck geeignet ist.39

51.
Die  Beklagten  behaupten,  der  Gegenstand  des  geltend  gemachten  An-
spruchs 1 sei nicht neu gegenüber folgenden Entgegenhaltungen:

– EP 0 989 214 A1 (in der Folge EP 214), 

– WO 02/0667171 (in der Folge WO 171),

– Servicehandbuch  D  THE  VISION  SHIELD  DIRECT  (in  der  Folge 

Handbuch TVS),

– Service  Manual  E  THE  VISION  SHIELD  DIRECT  (vollständige  Fas-
sung,  Behauptung,  dass  inhaltlich  «im  Wesentlichen»  gleich  wie 
Handbuch, in der Folge Manual TVS),

– THE VISION SHIELD DIRECT (in der Folge TVS),

– Vetal Scan CCCM-03/S (in der Folge Vetal Scan),

– DE 102 33 011 A1 (in der Folge DE 011).

Neuheit gegenüber EP 0 989 214 A1

52.
Die EP 214 betrifft eine Vorrichtung zum Ausschleusen und Abführen von 
Fremdpartikeln  aus  einem  Strom  von  Fasermaterial.  Die  Beklagten  be-
ziehen sich insbesondere auf die nachstehend eingeblendete Figur 1 aus 
EP 214:

39 BPatGer,  Urteil  O2018_017 
«Bewehrungselement».

vom  31. 

Januar  2020,  E. 35  –

Seite 37

                                               
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Abbildung 5: Fig. 1 aus EP 214

Durch den horizontalen Kanal wird ein Strom mit Fasermaterial (Pfeil a in 
der Figur 1) von links nach rechts transportiert. 

Eine  Sensorvorrichtung  2  mit  Farbzeilenkameras  beobachtet  diesen 
Strom und wenn ein Fremdpartikel entdeckt wird, wird unter Berücksichti-
gung  der  Transportzeit  bis  zu  einer  stromabwärts angeordneten  Druck-
luftdüse  6  letztere  aktiviert.  Die  Druckluftdüse  6  bläst den  Fremdpartikel 
anschliessend quer zur Transportrichtung a des Fasermaterials aus dem 
Strom mit Fasermaterial heraus. 

Dazu  gibt  es  eine  laterale  Öffnung  7  im  Kanal 1,  und  hinter  der Öffnung 
gibt es ein Paar von konvergenten Leitblechen 10 in Form eines Trichters. 
Hinter diesem Trichter treten dann die Fremdpartikel in den sogenannten 
Ausscheidungsbehälter  8  ein. Dieser  Ausscheidungsbehälter  8  ist  luft-
dicht  gegenüber  der  Aussenluft  ausgebildet  und  dient  dazu,  die 
Fremdpartikel aufzunehmen. 

Kern der Offenbarung von EP 214 ist (vergleiche Anspruch 1), zusätzlich 
eine Luftabzugsöffnung (in der Figur mit dem Bezugszeichen 11 angege-
ben) vorzusehen. Dahinter ist ein Ventilator 29 angeordnet. Während der 
Dauer  des  Druckluftimpulses  durch  die  Druckluftdüse  6  wird  die  Luftab-
zugsöffnung 11  geöffnet und  Luft  aus  dem  Ausscheidungsbehälter  her-
ausgesaugt.  Die  Fremdpartikel  bleiben  dabei  im  Ausscheidungsbehälter 

Seite 38

O2020_003

und können gegebenenfalls über die Schleuse 9 daraus entfernt werden 
(vgl. Abs. [0012]-[0014]).

53.
Die  Beklagten  argumentieren  einerseits,  dass  ein  Ventilator  die  Luft  und 
Fremdfasern  aus  der  Schleuse  9  sauge.  Nach  Ansicht  der  Beklagten 
ergibt sich dadurch eine Strömung gemäss blauem Pfeil in der folgenden 
Darstellung:

Abbildung 6: Ausschnitt aus Fig. 1 aus EP 214 mit farbigen Markierungen der Beklagten

Nach Ansicht  der  Beklagten  ist  dann  die  Öffnung  für  den  weiteren  Luft-
strom gemäss Merkmal K2 der Abstand zwischen dem unteren Ende des 
Leitblechs  auf  der  linken  Seite  und  der  unteren Wand (in  der  vorstehen-
den  Zeichnung  von  den  Beklagten  mit  der  Ziff.  13  bezeichnet),  und  die 
weitere Öffnung gemäss Merkmal K3 die Eintrittsöffnung in den Kanal bei 
der Schleuse 9.

Dieser  Neuheitsangriff  scheitert  daran,  dass  EP  214  in  Bezug  auf  die 
Schleuse 9 nur folgendes offenbart (letzter Satz in Abs. [0012]): 

«Aus dem gegenüber der Atmosphäre weitgehend druckdichten Ausscheide-

behälter  8  können  die  verunreinigten  Fasern  permanent  oder  in  bestimmten 

Abständen über eine Schleuse 9 entfernt werden.»

Seite 39

O2020_003

Ein  Ventilator,  der  in  der  Schleuse  9  einen  Luftstrom  erzeugt,  ist  weder 
explizit noch implizit offenbart. Es wird nicht offenbart, wie die verunreinig-
ten Fasern permanent oder in bestimmten Abständen über die genannte 
Schleuse  9  entfernt  werden.  Die  Anordnung  eines  Ventilators  gemäss 
Behauptung  der  Beklagten  ist  nur  eine  der  Möglichkeiten, diese  Abfüh-
rung  zu  realisieren. Es  gibt  aber  auch  andere  Möglichkeiten,  beispiels-
weise  die  händische  Entfernung  oder  die  kurzzeitige  Erzeugung  eines 
Überdrucks  unter  Verwendung  des  beschriebenen  Ventilators  29  unter 
Schubumkehr.

Damit  fehlt  es  an  der  unmittelbaren  und  eindeutigen  Offenbarung  eines 
Luftstroms im Sinne des in der Figur angegebenen blauen Pfeils.

Andererseits argumentieren die Beklagten, dass der weitere Luftstrom 
entweder darin gesehen werden könne, dass ein Teil aus dem im Kanal 1 
strömenden Luftstroms durch den Unterdruck durch den Trichter gesaugt 
werde (blauer Pfeil in der nachstehenden Abbildung), oder im durch die 
Düse 6 erzeugten temporären Luftstrom in dem Moment, in dem eine 
Fremdfaser aus dem Hauptluftstrom ausgeblasen werde (roter Pfeil in der 
nachstehenden Abbildung). Diese beiden Sichtweisen haben die Beklag-
ten wie folgt dargestellt:

Abbildung 7: Fig. 1 aus EP 214 mit farbigen Markierungen der Beklagten

Gemäss  der  vorne getroffenen Auslegung muss es  sich  bei  den  Öffnun-
gen für  den  weiteren  Luftstrom  um  von  der Ausgangsöffnung  des  Trich-
ters  verschiedene  Öffnungen handeln.  Das Ausführungsbeispiel  gemäss 

Seite 40

O2020_003

EP 214  offenbart  beim  Ausgang  des  Trichters  keine  Öffnung  für  einen 
weiteren Luftstrom. Der weitere Luftstrom gemäss Merkmal K2 kann auch 
nicht  durch  den  Luftstrom  gebildet  werden,  der  durch  den  Trichter  ge-
sogen  wird,  denn  dieser  besteht  aus  der Transportluft.  Gemäss  der  vor-
stehenden Auslegung (E. 44) indiziert das Adjektiv «weiter» aber, dass es 
sich  bei  diesem  «Abführluftstrom»  um  einen  vom  Gutfasertransportluft-
strom verschiedenen Luftstrom handeln muss. 

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu gegenüber dem Ausfüh-
rungsbeispiel gemäss EP 214.

Neuheit gegenüber WO 02/0667171

54.
Die WO 717  beschlägt  das gleiche Gebiet  wie  das Streitpatent,  nament-
lich wird eine Vorrichtung zum Erkennen und Ausscheiden von Fremdstof-
fen  aus  einem  Fasermaterial  offenbart  (vergleiche  Zusammenfassung). 
Die Beklagte bezieht sich vorgängig auf das Ausführungsbeispiel gemäss 
Fig. 1 der WO 717, die nachstehend eingeblendet ist.

Abbildung 8: Fig. aus WO 717

Seite 41

O2020_003

Das Fasergut wird hier über einen Schacht 6 von oben zugeführt, gege-
benenfalls  nach  einer  Vorreinigung.  Es  passiert  dann  die  Öffnerwalze  4 
und das gereinigte Fasergut wird anschliessend unten rechts einer Abga-
beöffnung 20 zugeführt. 

Über den Kanal 22 wird dort bei der Abgabeöffnung von unten rechts ein 
Luftstrom L ungefähr tangential zur Walze zugeführt, löst die Fasern von 
der  Öffnerwalze  und  transportiert  sie  in  ein  Abgaberohr  24  zum  Trans-
portkanal 26. 

In einem ersten Teilabschnitt 28 dieses Abgaberohres gibt es zwei CCD-
Kameras 32/33, die die transportierten Fasern und darin enthaltene Ver-
unreinigungen  «beobachten».  Werden  vorbeifliegende  Fremdpartikel 
identifiziert, wird die Information an die Steuereinheit ST übergeben, und 
durch diese über eine Steuerleitung 45 das Ventil 48 einer Druckluftquelle 
geöffnet,  sodass  ein  Luftstrom  quer  zur  Strömungsrichtung  im  Abgabe-
rohr 24 durch die Ausblasdüse 50 erzeugt wird. Durch den entsprechen-
den  Luftimpuls  P  wird  detektiertes  Fremdmaterial  über  eine  gegenüber 
der  Ausblasdüse  50  angeordnete  Öffnung  52  in  den  Behälter  54  ge-
schossen. Der Kanal zu diesem Behälter bei der Öffnung 52 hat parallele 
Wände,  und  hinter  diesem  Kanal  erweitert  sich  der  Raum  zum  Behälter 
54 (vgl. dazu Figur 1 sowie die Beschreibung insbesondere auf den Seite 
6-8 der WO 717).

Abbildung 9: Ausschnitt aus Fig. 1 aus WO 717 mit grünen Markierungen der Beklagten

Die Beklagten sehen in dem Kanal 52 und dessen Erweiterung zum Be-
hälter 54 einen Trichter (unter Verweis auf die oben eingeblendete Zeich-
nung). 

Gemäss der Erfindung müssen die Fremdpartikel in die grössere Öffnung 
des Trichters geblasen werden. Der Ausgang des Trichters, aus dem die 
Fremdpartikel  austreten,  ist  die  kleinere  Öffnung.  Damit  offenbart  das 

Seite 42

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Ausführungsbeispiel  gemäss  Fig.  1  von  WO 717  keinen  anspruchsge-
mässen  Trichter,  denn  gemäss  dem  Ausführungsbeispiel  von  WO 717 
werden  die  Fremdpartikel  in  den  Kanal  hineingeblasen,  und  somit  in  die 
kleinere Öffnung des Trichters. Der hinter dem Kanal 52 sich aufweitende 
Raum  kann  nicht  als  Trichter  im  Sinne  von  Merkmal  K1  betrachtet  wer-
den, da der Trichter anspruchsgemäss in die andere Richtung konvergie-
ren muss, als dies bei der Fig. 1 aus WO 717 der Fall ist.

Auch  die  Merkmale  K2  und  K3  sind  nicht  neuheitsschädlich  vorwegge-
nommen. Die allgemeine Schilderung auf Seite 8/9, dass es im Behälter 
Öffnungen zur Atmosphäre geben kann, offenbart keine Öffnung gemäss 
Merkmal K2, da in der WO 717 nicht offenbart ist, wo derartige Öffnungen 
im Behälter 54 angeordnet sind, und entsprechend auch nicht, dass eine 
derartige Öffnung am Ausgang des Trichters angeordnet ist.

Der  Gegenstand  des  geltend  gemachten Anspruchs  1  ist  daher  neu  ge-
genüber der WO 717.

Neuheit gegenüber dem Handbuch TVS

55.
Das  Handbuch  weist  an  mehreren  Stellen  als  Datum  2002  aus,  d.h.  vor 
dem  Anmeldedatum  des  Streitpatents.  Der  Kläger  bestreitet  nicht,  dass 
das Handbuch TVS vor dem Anmeldedatum des Streitpatents der Öffent-
lichkeit i.S.v. Art. 7 Abs. 2 PatG zugänglich war.

56.
Das Handbuch TVS beschreibt die Funktionalität und die Bauweise einer 
Vorrichtung  zum  Ausschleusen  und  Abscheiden  von 
faserartigen 
Fremdpartikeln gemäss den Merkmalen O1-O4 des Oberbegriffs (unstrit-
tig).

Seite 43

In  Bezug  auf  das  Merkmal  K1  verweisen  die  Beklagten  auf  Sektion  14, 
Teil 3, Seite 4/12 des Handbuchs, wo folgendes dargestellt ist:

O2020_003

Abbildung 10: Auszug aus Handbuch 2002, S. 4/12

Seite 44

Im  entscheidenden  Detail  wird  dies  von  den  Beklagten  wie  folgt  darge-
stellt:

O2020_003

Abbildung  11:  Auszug  aus  Handbuch  TVS,  S.  4/12  mit  von  der  Klägerin  hinzugefügten 
Bezugszeichen (rot)

Der Kläger äussert sich zur Offenbarung des Merkmals K1 im Handbuch 
TVS nur dahingehend, dass sich aus der Sichtweise der Beklagten erge-
be,  dass  auch  im  Verletzungsobjekt  ein  Trichter  vorliege.  Entsprechend 
bestreitet der Kläger nicht, dass das Handbuch TVS das Merkmal K1 of-
fenbart, gemäss dem die auszuscheidenden Partikel in einen Trichter ge-
blasen werden.

In Bezug auf die Merkmale K2 und K3 verweisen die Beklagten auf Sekti-
on  14,  Teil  3,  Seite  2/12  des  Handbuchs TVS,  wo  folgendes  dargestellt 
ist:

Seite 45

O2020_003

Abbildung 12: Auszug aus dem Handbuch TVS (S. 2/12)

Die  Beklagten  behaupten,  die  Öffnung  beim  Zuluftschieber  sei  die  Öff-
nung gemäss Merkmal K2, und das Fremdmaterial werde von einem Ab-
gangsventilator  aus  dem  Ausscheidebehälter  abgesaugt,  was  mit  dem 
Pfeil  «V(Abgangsents.)»  dargestellt  sei.  Die Öffnung,  durch  die  das 
Fremdmaterial den Ausscheidebehälter verlasse, sei eine weitere Öffnung 
gemäss Merkmal K3.

57.
Weder  aus  den  Behauptungen  der  Beklagten  noch  aus  den  Darstellun-
gen im Handbuch ist unmittelbar und eindeutig zu erkennen, wo der von 
der Beklagten ins Feld geführte Zuluftschieber in der vorne angegebenen 
Übersichtsdarstellung von Sektion 14, Teil 3, Seite 4/12 effektiv angeord-
net ist.

Wie  vorne  dargelegt  (E.  27),  müssen die  Öffnung für  die  Zuführung  des 
weiteren  Luftstroms  (K2)  und  die  weitere  Öffnung  für  dessen Abführung 
(K3)  unmittelbar  beim  Ausgang  des  konvergenten Trichters  angeordnet 
sein.

Dass  die  Öffnung  beim  Zuluftschieber unmittelbar  beim  Ausgang  des 
Trichters angeordnet ist, und gleichermassen eine weitere Öffnung für die 
Abführung  unmittelbar  beim  Ausgang  des  Trichters angeordnet  ist,  wird 
von den Beklagten weder behauptet, noch lässt sich das den eingereich-
ten  Unterlagen  entnehmen.  Es  mag  sein,  dass  bei  der  Konstruktion  ge-

Seite 46

O2020_003

mäss  dem Handbuch TVS irgendwo  mit  einem  weiteren  Luftstrom  aus 
dem Ausscheidebehälter abgesaugt wird, und dass es für den Druckaus-
gleich dieser Absaugung eine Zuluftöffnung gibt. Es ist aber auf jeden Fall 
unklar, wo der Zuluftschieber und damit die Zuluftöffnung angeordnet ist, 
und  soweit  stromabwärts  der  Eintrittsöffnung  eine  Abführung  in  einen 
Ausscheidebehälter  erfolgt,  so  erfolgt  diese  in  der  Übersichtsdarstellung 
von Sektion 14, Teil 3, Seite 4/12 nicht im Wesentlichen unmittelbar beim 
Ausgang des Trichters.

Entsprechend  offenbart das  Handbuch  TVS  die  Merkmale  K2  und  K3 
nicht  unmittelbar  und  eindeutig und  es  ist  damit  nicht  neuheitsschädlich
für den Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs 1.

Manual TVS:

58.
In Bezug auf den technischen Offenbarungsgehalt verweisen die Beklag-
ten  darauf,  dass  im  englischen  Manual  TVS  der  gleiche  technische  Ge-
genstand dokumentiert sei wie im deutschen Handbuch TVS. 

Damit offenbart auch das englische Manual TVS die Merkmale K2 und K3 
nicht unmittelbar und eindeutig. 

Neuheit gegenüber der Vorrichtung «The Vision Shield Direct»

59.
Die  Beklagten  behaupten  weiter  eine  offenkundige  Vorbenutzung  durch 
eine Maschine gemäss Handbuch TVS, die bei einem Kunden in Corrien-
tes,  Argentinien,  installiert  worden sei.  Als  Beweismittel  reichen  die  Be-
klagten eine schriftliche Erklärung von Herrn Heppler, einem Angestellten 
der  Beklagten  2,  ein.  In  Bezug  auf  die  technischen  Merkmale  dieser  so 
verkauften  Maschine  wird  in  der  Erklärung  verwiesen  auf  das  Handbuch
TVS.

Der Kläger behauptet, die Vorbenutzungshandlung sei von den Beklagten 
nicht ausreichend substantiiert worden, und verweist des Weiteren für die 
technischen Merkmale auf die Ausführungen zum Handbuch.

Seite 47

O2020_003

60.
In  Bezug  auf  die  offenkundige  Vorbenutzung  ist  zu  unterscheiden  zwi-
schen  dem  tatsächlichen  Vorgang  der  öffentlichen  Zugänglichmachung 
des  Gegenstands  und  der  Frage,  ob  der  öffentlich  zugänglich  gemachte 
Gegenstand technisch das offenbart, was beansprucht wird.40

Die  öffentliche  Zugänglichmachung  wird  vorliegend  einzig  durch  eine 
schriftliche Erklärung belegt. Diese genügt in einem ordentlichen Verfah-
ren  nicht  als  Beweismittel;41 Zeugen  sind  durch  das  Gericht  einzuver-
nehmen. Herr Heppler wird denn auch als Zeuge angerufen, da er seinen 
Wohnsitz in Bogota, Kolumbien, hat, müsste er allerdings rechtshilfeweise 
einvernommen werden.

Eine  Einvernahme  des  Zeugen  Heppler  kann  unterbleiben,  weil  er  nur 
dazu  angerufen  wird,  zu  bestätigen,  dass  eine  Maschine  mit  den  Merk-
malen gemäss dem Handbuch TVS offenkundig vorbenutzt wurde. Da ei-
ne solche Maschine, wie in E. 57 dargelegt, nicht alle Merkmale des gel-
tend  gemachten  Anspruchs  offenbart,  ist  die  Einvernahme  des  Zeugen 
Heppler von vorneherein nicht zum Beweis der fehlenden Neuheit geeig-
net.  Ein Augenschein  an  einer  vor  dem  Anmeldedatum  ausgelieferten 
Maschine, der zeigen könnte, wo sich der Zuluftschieber genau befindet, 
wurde nicht angeboten (die entsprechende Maschine befindet sich offen-
bar in Argentinien).

Neuheit gegenüber der Vorrichtung Vetal Scan CCCM-03/S

61.
Die Beklagten behaupten, die Maschine Vetal Scan CCCM-03/S («Cotton 
Cleaning Machine 03 Single») sei im Dezember 2003 in Indien bei der A-
dinsankara Spinning Mills Ltd., Tamil Nadu, Indien, in Betrieb genommen 
worden,  und  belegen dies  durch  ein  Bestätigungsschreiben  von  Herrn 
Kannan,  leitender  Geschäftsführer  der  Adinsankara  Spinning  Mills  Ltd., 
der auch als Zeuge angerufen wird, sowie durch das Typenschild der Ma-
schine,  welches  das  Datum «12/2003»  trägt.  In  den  in  der  Klageantwort 
verwendeten  Darstellungen  wird  immer  eine  Maschine  mit  Polysensor-
Einheit gezeigt.

40 BPatGer,  Urteil  O2013_006 vom  7.  Oktober  2015,  E.  4.1.1 – «hydraulisches 
Pressgerät».
41 SCHWEIZER/EICHENBERGER,  Schriftliche  Zeugenaussagen, 
28. Februar 2011, RZ 27.

in:  Jusletter 

Seite 48

                                               
O2020_003

Der Kläger bestreitet, dass die Maschine tatsächlich der in der Klageant-
wort behaupteten Form im Dezember 2003 in Betrieb genommen wurde, 
und stützt dies darauf, dass die Polysensor-Einheit gemäss Herstelleran-
gaben  erst  im  Dezember  2004,  d.h.  nach  dem Anmeldedatum,  an  einer 
Messe  gezeigt  worden  sei,  zudem gebe  es  an keiner  Stelle  des  Bestäti-
gungsschreibens  einer  Aussage,  dass  die  dargestellte  Maschine  unver-
ändert  im  Originalzustand  verwendet  werde.  Bei  einem  derartig  langen 
Lebenszyklus  sei  es  üblich,  dass  nachträgliche  Modifikationen  durchge-
führt würden. Darauf deuteten verschiedene Indizien hin. So seien in der 
Abbildung aus der Duplik, RZ 347 (nachstehend eingeblendet) zwei me-
tallisch glänzende Flacheisen sichtbar, die die Abführkammer auf Distanz 
zum  Fasertransportkanal  hielten.  Es  sei  davon  auszugehen,  dass  diese 
Flacheisen, wenn sie bei der Auslieferung der Maschine bereits montiert 
gewesen wären, wie der Rest der Maschine lackiert gewesen wären. Die-
se  Flacheisen  zeigten  auch  keinerlei  Spuren  von  Rost,  die  nach  einem 
Betrieb  während  mehr  als  15  Jahren  in  feuchtheissen Bedingungen  zu 
erwarten wären.

Abbildung  13:  Aufnahme  aus  dem  Innern  des  Fasertransportkanals  der  Vetal  Scan 
Maschine (von den Beklagten erstellt)

Unter  Hinweis  auf  die  Abbildungen  in  act. 13_19 behauptet  der  Kläger, 
auch von aussen sei ersichtlich, dass die Flacheisen, welche die Abführ-
kammer von der Transportleitung trennten, nachträglich eingefügt worden 
seien.  Die  beiden  Gehäuseteile  verfügten  über  flanschartige  Verbin-
dungsbacken,  die  dazu  gedacht  seien,  miteinander  verschraubt  zu  wer-

Seite 49

den. Genau  in  dem  entscheidenden  Bereich sei die  bündige  Verbindung 
durch Flacheisen aufgehoben. 

O2020_003

Abbildung 14: Abbildung aus act. 13_19, S. 7, mit vom Kläger eingefügten Beschriftungen

Die Beklagten erklären darauf hin, der Polysensor sei ein fakultatives Er-
gänzungsprodukt  zum  Vetal  Scan  und  die  Nachrüstung  mit  dem  Poly-
sensor  sei  bei  der  betreffenden  Maschine erst  im  Juli  2008  erfolgt. Sie 
bieten einen Augenschein an der besagten Vetal Scan Maschine in Indien 
an. Nachdem sie angekündigt hatten, sich im Rahmen der Hauptverhand-
lung  zu  äussern,  äussern  sich  die  Beklagten  nicht  mehr  weiter  zum  Zu-
stand der Flacheisen.

62.
Die  Beweislast  dafür,  dass  eine  offenkundige  Vorbenutzung  vor  dem 
massgeblichen Anmelde- oder  Prioritätsdatum  der  Öffentlichkeit  zugäng-
lich gemacht worden ist, liegt bei der Partei, die aus der Vorbenutzung die 
fehlende Neuheit der Erfindung (als rechtsvernichtende Tatsache) geltend 
macht,42 vorliegend  also  bei  den  Beklagten.  Der  Beweis  ist  mangels  ab-
weichender gesetzlicher Regelung mit dem Regelbeweismass der vollen 
Überzeugung  zu  erbringen,  gemäss  dem  der  Beweis  als  erbracht  gilt, 
wenn das  Gericht  nach  objektiven  Gesichtspunkten  von  der  Richtigkeit 

42 BPatGer,  Urteil  O2013_006 vom  7.  Oktober  2015,  E.  4.1.2 – «hydraulisches 
Pressgerät».

Seite 50

                                               
O2020_003

einer  Sachbehauptung  überzeugt  ist.  Absolute  Gewissheit  kann  dabei 
nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der be-
haupteten  Tatsache  keine  ernsthaften  Zweifel  mehr  hat  oder  allenfalls 
verbleibende Zweifel als leicht erscheinen.43

Die Beklagten tragen vorliegend auch die Beweislast dafür, dass die an-
geblich  vor  dem  massgeblichen  Zeitpunkt  öffentlich  zugängliche  Vetal 
Scan Maschine alle Merkmale des geltend gemachten Anspruchs bereits 
vor dem massgeblichen Zeitpunkt offenbarte.44 Der Kläger bestreitet dies 
mit  dem  Hinweis,  dass  die  Maschine  geändert  worden  sei,  oder  zumin-
dest  nicht  ausgeschlossen  werden  könne,  dass  die  Maschine  zwischen 
ihrer Auslieferung  und  der  fotografischen  und  filmischen  Dokumentation 
durch die Beklagten – die unstrittig rund 15 Jahre nach der Auslieferung 
erstellt wurde – geändert wurde.

Da  die  Beklagten  beweisen  müssen,  dass  die  Vetal  Scan  Maschine  vor 
dem  21. Oktober  2004  (Anmeldedatum)  alle  Merkmale  der  Erfindung  of-
fenbarte,  tragen  sie  grundsätzlich  auch  die  Beweislast  dafür,  dass  der 
heutige Zustand der Vetal Scan Maschine ihrem Zustand vor dem 21. Ok-
tober 2004 entsprach. Da es sich dabei um den Beweis einer unbestimm-
ten  negativen  Tatsache  handelt  – nämlich,  dass  die  Maschine  während 
mehr als 15 Jahren nicht verändert wurde – dürfen die Anforderungen an 
diesen Beweis nicht überspannt werden. Erst wenn es der nicht beweis-
belasteten Partei gelingt, begründete Zweifel daran zu wecken, dass sich 
die  Maschine  noch  im Auslieferungszustand  befindet,  kann  von  der  be-
weisbelasteten  Partei  verlangt  werden,  dass  sie  weitere  Beweise  anbie-
tet, die dafür sprechen, dass die Maschine nicht umgebaut wurde.

63.
Vorliegend gelingt es dem Kläger, solche begründeten Zweifel zu wecken. 
Erstens  wurde  die  Vetal  Scan  Maschine  unstrittig  mit  einem  Polysensor 
nachgerüstet.  Dieser  hat  zwar  nichts  mit  der  strittigen  Konstruktion  des 
Übergangs  von  der  Transportleitung  in  die Abführkammer  zu  tun,  zeigt 
aber, dass die Maschine sich heute nicht mehr im Originalzustand befin-
det. 

Weiter weist  der  Kläger  darauf  hin,  dass  die  von  ihm  als  «Flacheisen» 
bezeichneten  Abstandhalter  zwischen  Transportleitung  und  Abführkam-

43 BGE 130 III 321 E. 3.2 (st. Rsp.).
44 Vgl.  BPatGer,  Urteil  O2013_006 vom  7.  Oktober  2015,  E.  4.1.1 –
«hydraulisches Pressgerät».

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mer  in  einem  erstaunlich  guten  Zustand  seien.  Tatsächlich  lehrt  die  Le-
benserfahrung,  dass  solche  Bauteile  nach  15  Jahren  in  einem  deutlich 
schlechteren  Zustand  sind.  Natürlich  könnte  es  sein,  dass  die  Teile  be-
reits bei der Auslieferung vorhanden waren und nur mit baugleichen Tei-
len ersetzt wurden, aber das behaupten die Beklagten nicht.

Schliesslich ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass die ganze Kon-
struktion des Abstands zwischen Transportleitung und Abführkammer, die 
in den Bildern in act. 13_19 ersichtlich ist, nicht einer ursprünglich im Ori-
ginalzustand  vorgesehenen  Bauweise  zu  entsprechen  scheint,  sondern 
einer nachträglich vorgenommenen lokalen Modifikation. 

Damit soll nicht unterstellt werden, dass die Vetal Scan Maschine tatsäch-
lich im entscheidenden Punkt nach dem 21. Oktober 2004 verändert wur-
de. Aber  die  Hinweise  genügen,  um  eine  erhöhte  Substanziierungs- und 
Beweislast der Beklagten zu begründen, dass die Maschine nicht verän-
dert wurde.

Dieser  erhöhten  Substanziierungs- und  Beweislast  kommen  die  Beklag-
ten nicht nach. Insbesondere wird der als Zeuge angerufene leitende Ge-
schäftsführer der Adinsankara Spinning Mills Ltd., Herr S. Kannan, gera-
de  nicht  zur  Behauptung  angerufen,  dass  die  Maschine  nicht  verändert 
worden  sei.  In  seiner  schriftlichen  Erklärung  vom  2.  April  2020  geht  er 
nicht auf diesen Punkt ein. Nachdem der Kläger mit der Replik einwende-
te, die Vetal Scan Maschine hätte verändert worden können, unterlassen 
es  die  Beklagten  in  der  Duplik,  den  Zeugen  zur  Behauptung  anzurufen, 
die Maschine befinde sich im Auslieferungszustand und bemerken einzig, 
die  Nachrüstung  der  Maschine  mit  dem  Polysensor  stehe  der  Tatsache 
nicht  entgegen,  dass  die  Maschine  im  Dezember  2003  in  Betrieb  ge-
nommen  wurde.  Dass die  Maschine  im  entscheidenden  Merkmal  seither 
unverändert ist, wird nicht einmal behauptet.

Den Beklagten gelingt der Beweis, dass die Vetal Scan Maschine sich be-
reits  vor  dem  21.  Oktober  2004  in  dem  Zustand  befand,  der  durch  die 
Dokumentation gemäss act. 13_19 belegt ist, daher nicht. Auf die Einver-
nahme des Zeugen S. Kannan kann verzichtet werden, weil er zum ent-
scheidenden  Punkt,  der  fehlenden  nachträglichen  Veränderung  der  Ma-
schine, nicht angerufen wurde. Der angebotene Augenschein in Indien ist 
nicht geeignet, zu beweisen, dass sich die Maschine im Auslieferungszu-
stand befindet.

Seite 52

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Neuheit gegenüber DE 102 33 011 A1

64.
In der Duplik stützen die Beklagten einen weiteren Neuheitsangriff auf die 
Ausführungsform gemäss Fig. 10 der DE 011.

Abbildung 15: Fig. 10 aus DE 011

Sie  behaupten  dabei,  die  pneumatische  Fremdteilausscheideeinrichtung 
32  blase  Fremdteile  in  einen  Trichter,  den  sie  durch  folgende  Struktur-
merkmale in dieser Figur 10 gegeben zu sein behaupten:

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Abbildung  16:  Ausschnitt  aus  Fig.  10  aus  DE  011  mit  von  den  Beklagten  eingefügten 
Bezugszeichen

Der Kläger bestreitet die Offenbarung sämtlicher Merkmale.

65.
Das Ausführungsbeispiel gemäss  DE 011  offenbart  keinen Transportluft-
strom,  mit  dem  Fasern  transportiert  werden  und  aus  dem  Fremdfasern 
ausgeschieden  werden. Es geht  um  eine  Vorrichtung,  bei  der  ein  Faser-
(beispielsweise  ein  Faservlies,  vgl. Zusammenfassung, 
verband 
Abs. [0005]),  der  beim  Ausführungsbeispiel  gemäss  Figur  10  über  die 
Walze 35 transportiert wird, durch eine Mehrzahl von Kameras abgetastet 
wird  (Abs.  [0001]  sowie  Abs. [0005]),  wobei  im  Rahmen  des  Ausfüh-
rungsbeispiels  gemäss  Figur  10  die  genannte  pneumatische  Fremdteil-
ausscheideeinrichtung  32  mit  einer  Vielzahl  von Ausblasdüsen  vorgese-
hen ist, um einzelne und gewünschte wenige Faserflocken aus Baumwol-
le auszuscheiden (Abs. [0041]).

Damit  fehlt  es  bereits  an  einer  unmittelbaren  und  eindeutigen  Offenba-
rung  eines  Transportluftstroms  im  Sinne  von  Merkmal  O2,  aus  dem 
Fremdpartikel selektiv ausgeblasen werden.

Es ist weiter nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, dass Flocken, die 
von einer Düse ausgeblasen werden, tatsächlich in den von den Beklag-
ten  behaupteten  Trichter  eintreten.  Es  wäre  auch  möglich,  dass  sie  im 
Bereich  links  davon  landen.  Entsprechend  offenbart  das  Dokument 

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DE 011 auch nicht unmittelbar und eindeutig, dass die auszuscheidenden 
Partikel in einen Trichter geblasen werden (Merkmal K1).

Das  Ausführungsbeispiel  gemäss  Fig.  10  aus  DE  011  offenbart  daher 
nicht alle Merkmale des geltend gemachten Anspruchs.

66.
Zusammenfassend ist der beanspruchte Gegenstand neu gegenüber den
behaupteten Entgegenhaltungen bzw. offenkundigen Vorbenutzungen.

Erfinderische Tätigkeit

67.
Was  sich  in  naheliegender  Weise  aus  dem  Stand  der Technik  ergibt,  ist 
keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige 
ex-post-Betrachtung  auszuschliessen»,  verlangt  das  Bundesgericht  eine 
nachvollziehbare Methode der Beurteilung.45

Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes 
der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens 
und Könnens.46

Das  Bundespatentgericht  wendet  bei  der  Beurteilung  der  erfinderischen 
Tätigkeit  den  vom  Europäischen  Patentamt  (EPA)  entwickelten Aufgabe-
Lösungs-Ansatz  an.47 Der  Aufgabe-Lösungs-Ansatz  gliedert  sich  in  drei 
Phasen:  i)  Ermittlung  des  «nächstliegenden  Stands  der Technik»,  ii)  Be-
stimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe» und iii) Prü-
fung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstlie-
gen-den  Stands  der Technik  und  der  objektiven technischen Aufgabe für 
die Fachperson naheliegend gewesen wäre.48

Der  nächstliegende  Stand  der  Technik  sollte  auf  einen  ähnlichen  Zweck 
oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.49 In der Pra-
xis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem 
ähnlichen  Verwendungszweck  entspricht  und  die  wenigsten  strukturellen 

45 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel».
46 BGer, a.a.O.
47 BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E.  4.4  – «elektrostatische 
Pulversprühpistole»;  Urteil  S2017_001  vom  1.  Juni  2017,  E.  4.6  –
«Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat»; Urteil O2015_011 vom 29. August 
2017, E. 4.5.1 – «Fulvestrant».
48 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe November 2019, G-VII, 5.
49 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6.

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und funktionellen  Änderungen  erfordert,  um  zu der  beanspruchten  Erfin-
dung zu gelangen.50 Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.51

Trotz  des  Superlativs  «nächstliegend» kann  es,  auch  nach  der  Recht-
sprechung der Beschwerdekammern des EPA,52 mehrere «nächstliegen-
de» Entgegenhaltungen geben, die «gleich weit entfernt» sind von der Er-
findung.53 Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte techni-
sche  Lehre  nicht  naheliegend  ist,  der  Aufgabe-Lösungs-Ansatz  ausge-
hend  von  allen  Ausgangspunkten  durchgeführt  werden.  Das  Bundesge-
richt  hält  dabei  fest,  dass  es  «nicht  wesentlich  sein  [kann],  welches  von 
regelmässig  mehreren  naheliegenden  Elementen  im  Stande  der Technik 
zum Ausgangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob 
die Fachperson schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung 
des Streitpatents kommen kann».54

68.
Erstmals in der Duplik machen die Beklagten neben mangelnder Neuheit 
auch mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend. Ausgegangen wird dabei 

– als nächstliegender Stand der Technik von einem Faserreinigungsge-
rät  namens  SCAN-e-JET  (in  der  Folge  SCAN-e-JET Faserreini-
gungsgerät) kombiniert mit WO 717 oder mit DE 011,

– als nächstliegender Stand der Technik von der DE 4340173 A1 (in der 

Folge DE 173) kombiniert mit WO 717,

– als nächstliegender Stand der Technik von der EP 214 kombiniert mit 
WO  717  und  deren  Bezugnahme  auf  die  DE  19  518  783 A1  (in  der 
Folge DE 783).

69.
Im  ersten  Schritt  des  Aufgabe-Lösungs-Ansatzes  ist  der  nächstliegende 
Stand der Technik im Sinne eines besten Ausgangspunkts für die Beurtei-
lung  der  erfinderischen  Tätigkeit  zu  bestimmen.  Der  nächstliegende 
Stand  der  Technik  sollte  auf  einen  ähnlichen  Zweck  oder  eine  ähnliche 

50 Beschwerdekammer  des  EPA,  Entscheidung  T  606/89  vom  18.  September 
1990.
51 BGer,  Urteil  4A_282/2018 vom  4. Oktober  2018,  E. 4.3  – «balancier  de 
montre».
52 Vgl.  Beschwerdekammer  des  EPA,  Entscheidung  T  967/97  vom 25.  Oktober 
2001.
53 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6.
54 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd».

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Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.55 In der Praxis ist der nächstlie-
gende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähnlichen Verwen-
dungszweck  entspricht  und  die  wenigsten  strukturellen  und funktionellen 
Änderungen  erfordert,  um  zu  der  beanspruchten  Erfindung  zu gelangen. 
Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.56

70.
Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Ausschleusen und Abschei-
den 
(Baumwoll-)
faserartigen  Fremdpartikeln  aus  einem 
Fasertransportluftstrom  (Titel,  Zusammenfassung  sowie Anspruch  1  und 
Abs. [0001]).

von 

Das  SCAN-e-JET  Faserreinigungsgerät  betrifft  eine  gattungsgleiche  Vor-
richtung  (siehe Kapitel  «Principle  of  Operation»),  und  die  Eignung  als 
nächstliegender Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen 
Tätigkeit wird vom Kläger auch nicht bestritten. Damit ist die erfinderische 
Tätigkeit ausgehend von dieser Entgegenhaltung in der Folge zu prüfen.

DE  173  betrifft  ein  Verfahren  zum  Erkennen  und  Ausscheiden  von  an-
dersfarbigen  Fremdteilen  in  Faserverarbeitungslinien  (Titel,  Zusammen-
fassung  Anspruch  1  sowie  Spalte  1:42-49).  Auch  hier  wird  vom  Kläger 
nicht bestritten, dass dieses Dokument als Ausgangspunkt für die Beurtei-
lung der erfinderischen Tätigkeit geeignet ist, entsprechend ist diese aus-
gehend von diesem Dokument zu prüfen.

EP 214 betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Ausscheiden von 
Fremdstoffen in Fasermaterial, insbesondere in Rohbaumwolle (Titel, Zu-
sammenfassung, Anspruch 1 sowie Abs. [0005]). EP 214 wird im Streitpa-
tent  prominent  als Ausgangspunkt für  den Gegenstand  des  Streitpatents 
beschrieben  (Abs.  [0004]-[0005]).  Auch  hier  bestreitet  der  Kläger  nicht, 
dass  das  Dokument  als Ausgangspunkt für  die Beurteilung  der  erfinderi-
schen Tätigkeit  geeignet  ist  und  entsprechend  ist  in  der  Folge  auch  von 
diesem  Dokument  ausgehend  der Aufgabe-Lösungs-Ansatz  durchzufüh-
ren.

55 Teilurteil  O2019_006  vom  22.  Dezember  2020,  E.  35  – «Fulvestrant-
Formulierung».
56 BGer,  Urteil  4A_282/2018  vom  4.  Oktober  2018, E.  4.3  – «balancier  de 
montre».

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Erfinderische  Tätigkeit  ausgehend  von  SCAN-e-JET  Faserreini-
gungsgerät

71.
Beim  SCAN-e-JET  Faserreinigungsgerät  der  Hergeth  GmbH,  Aachen, 
Deutschland,  werden  Fremdfasern  aus  einem Transportluftstrom  mit  Fa-
sern  unter  Verwendung  von  Ausblasdüsen  ausgeschieden.  In  den  von 
den Beklagten vorgelegten, und von der Klägerin hinsichtlich öffentlicher 
Zugänglichkeit  vor  dem Anmeldedatum  nicht  bestrittenen  Unterlagen  zur 
Funktionsweise des SCAN-e-JET Faserreinigungsgeräts die nachstehend 
eingeblendete schematische Darstellung gezeigt.

Abbildung 17: Bild aus der Dokumentation zum Scan-e-Jet Faserreinigungsgerät

Der  Fasertransportluftstrom  wird  über  einen  rechteckigen  Kanal  2  von 
links  zugeführt  und  in  einen  Untersuchungsbereich  3  transportiert.  Hier 
sind sogenannte «illumination tubes» 4, die offenbar Kameras beinhalten 
und  Fremdfasern  identifizieren.  Identifizierte  Fremdfasern  werden  strom-
abwärts des Untersuchungsbereichs 3 über Luftventile 6, die in der oben 
dargestellten Vorrichtung auf der Innenseite der Kurve für den Transport-
luftstrom  nach  oben  angeordnet  sind,  quer  zum Transportluftstrom  in  ei-
nen sogenannten «collecting chute» 5 ausgeschossen, der offensichtlich 

Seite 58

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konvergent zusammenlaufende Seitenwände aufweist, und deswegen als 
Trichter qualifiziert.

72.
Dass das SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät die Merkmale O1-O4 sowie 
K1 vorwegnimmt, ist unbestritten. 

Weiter  ist  unbestritten,  dass  das  SCAN-e-JET  Faserreinigungsgerät  das 
Merkmal K2 nicht offenbart.

73.
Die Beklagten behaupten, das Merkmal K3 werde durch das SCAN-e-JET 
Faserreinigungsgerät offenbart, denn es heisse in der Beschreibung «The
foreign parts are sucked away from the machine and can be blown into a 
collecting  bag»,  und  damit  müsse  eine  Öffnung  zur  Abführung  der 
Fremdpartikel mit einem Luftstrom vorhanden sein.

Der  Kläger  bestreitet,  dass  dies  eine  Offenbarung  von  Merkmal  K3  dar-
stelle,  weil  diese Aussage  auch  einfach  ein Absaugen  der  Fremdpartikel 
aus  dem  Bereich  5  bei abgeschalteter  Maschine  mit  einem  eingeführten 
Schlauch bedeuten könne.

74.
Tatsächlich wird  in  der  Dokumentation  zum  SCAN-e-JET  Faserreini-
gungsgerät keine Öffnung zur Abführung der Fremdpartikel im Sinne von 
Merkmal  K3  offenbart.  Es  bleibt  konstruktiv  offen,  wie  die  genannte Ab-
saugung  aus  der  Maschine  respektive  das  Blasen  in  einen Auffangsack 
erfolgen  soll,  und  es  nicht  ausgeschlossen,  dass  es  so  wie  vom  Kläger 
behauptet geschieht.

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Abbildung  18:  Abbildungen  aus  der  Dokumentation  zum  SCAN-e-JET  Faserreinigungs-
gerät; Beschriftungen von der Beklagten hinzugefügt

Die Beklagten verweisen auf eine weitere Abbildung aus der Dokumenta-
tion  zum  SCAN-e-JET  Faserreinigungsgerät,  aus  der  hervorgehe,  dass 
die Absaugung  über  einen  Schlauch  zu  einem Sammelbehälter («collec-
ting bag») erfolge. Der Schlauch sei eine Öffnung i.S.v. Merkmal K3. 

Abgesehen  davon,  dass  sich  aus  der  besagten  Abbildung  (vorstehend 
eingeblendet) der angebliche Schlauch kaum erkennen lässt, bleibt offen, 
wo  der  Schlauch  angebracht  ist.  Ebenfalls  ist,  selbst  wenn  sich  der 
Schlauch  am Ausgang  des  Trichters  befinden  würde,  nicht  erstellt,  dass 
das  Absaugen  über  den  Schlauch  im  Sinne  der  Merkmale  K1-K3 unter 
Erzielung des weiteren Luftstroms erfolgt beziehungsweise möglich ist. 

Damit unterscheidet sich der Anspruchsgegenstand von der Offenbarung 
durch das SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät durch die Merkmale K2 und 
K3.

75.
Es  gibt  in  der  Dokumentation  zum SCAN-e-JET  Faserreinigungsgerät 
keine detaillierten Informationen, wie die Fremdpartikel aus dem trichter-
förmigen  Bereich  5, bzw. dem  darunterliegenden  schematisch  durch  ei-
nen  Kreis  dargestellten  Bereich, entnommen  werden,  sondern  nur,  dass 
diese herausgesaugt werden oder in einen Auffangsack geblasen werden 
können.

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Die  Beklagten  behaupten  nun,  ohne  eine  Öffnung  gemäss  Merkmal  K2 
würden  nicht  nur  die  ausgeblasenen  Fremdpartikel,  sondern  auch  viele 
Gutfasern  aus  dem  Transportluftstrom  abgesaugt,  und  das  Merkmal  K2 
verhindere  dies,  entsprechend  sei  die  objektive  Aufgabe die  Bereitstel-
lung  einer  Ausschleuseeinheit,  mit  der  nur  wenige  Gutfasern  aus  dem 
Transportluftstrom abgesaugt werden.

Der  Kläger  auf  der  anderen  Seite  meint,  durch  die  Unterscheidungs-
merkmale  K2  und  K3  werde  nicht  bewirkt,  dass  Fremdpartikel  automa-
tisch  aus  einem  Ausscheidebehälter  entfernt  würden,  sondern  vielmehr, 
dass  auf  einen  solchen  vollkommen  verzichtet  werden  könne,  und  ent-
sprechend die Maschine kompakter gebaut und effizienter betrieben wer-
den  könne,  ohne  dass  zu  viele  gute  Fasern  aus  dem Transportluftstrom 
abgesaugt  würden.  Dies  unter  anderem, weil  der  kontinuierliche  weitere 
Luftstrom  eine  kontinuierliche  und  entkoppelte  Abfuhr  der  Fremdpartikel 
ermögliche, ohne dass der Transportluftstrom von der Abfuhr stark beein-
flusst werde.

Tatsächlich ermöglicht die Kombination der Merkmale K2 und K3 eine Ab-
fuhr  der  Fremdfasern  beim Ausgang  des Trichters,  ohne  dass  die  guten 
Fasern in diesem Trichter gezogen werden (Abs. [0009], letzter Satz). 

Als  objektive  Aufgabe  kann  entsprechend  formuliert  werden,  dass das
SCAN-e-JET  Faserreinigungsgerät  so  modifiziert  werden  soll,  dass  die 
Entfernung der Fremdfasern verbessert wird.

76.
Nach Ansicht der Beklagten würde der Fachmann die WO 717 bei dieser 
Fragestellung  naheliegend  beiziehen,  da  in  diesem  Dokument  eine  Vor-
richtung ähnlicher Art offenbart werde. Gemäss der WO 717 werde detek-
tiertes  Fremdmaterial  über  eine  Öffnung  52  in  einen  Behälter  54  ausge-
blasen,  und  gemäss  dem  die  Seiten  8-9  überbrückenden Absatz  könne 
der Behälter 54 mit Absaugeinrichtungen versehen sein, was die gleiche 
Problematik wie bei SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät darstelle (vgl. den 
als Abbildung 9 eingeblendeten Ausschnitt aus Fig. 1 von WO 717 vorne, 
S. 42). Da in der WO 717 auch Öffnungen im Behälter 54 zur Atmosphäre 
offenbart seien, sei der beanspruchte Gegenstand nicht erfinderisch.

Der  Kläger  bestreitet  nicht,  dass  der  Fachmann  bei  dieser  Aufgabe  die 
Offenlegungsschrift WO  717  beiziehen  würde,  bestreitet  aber,  dass 
dadurch die Merkmale K2 und K3 nahegelegt würden. Ein kontinuierlicher 

Seite 61

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Luftstrom gemäss den Merkmalen K2 und K3 werde in der WO 717 nicht 
offenbart.

77.
Wie vorne im Zusammenhang mit der Diskussion der Neuheit gegenüber 
der WO 717 diskutiert (E. 54), offenbart zwar das Dokument WO 717 die 
Möglichkeit, am Behälter 54 Einrichtungen zum Absaugen zum Entfernen 
des  abgeschiedenen  Materials  vorzusehen,  und  auch  die  Möglichkeit, 
den  Behälter  nicht  geschlossen,  sondern  mit  Öffnungen  zur Atmosphäre 
zu versehen. Die Patentanmeldung WO 717 offenbart aber nicht im Sinne 
von Merkmal K2, wo eine solche Öffnung zum Absaugen oder auch eine 
Öffnung  als  Verbindung  zur  Atmosphäre  beim  Behälter  54  angeordnet 
sein  soll.  Dass  eine  Öffnung für  einen  weiteren  Luftstrom  beim Ausgang 
des  Trichters angeordnet  wird,  und  eine  weitere  Öffnung  ebenfalls  beim 
Ausgang des Trichters zur Abführung der Fremdpartikel mit diesem Luft-
strom,  behaupten  die  Beklagten  nicht  konkret,  und  das  ergibt  sich  auch 
nicht  naheliegend  für  den  Fachmann,  wenn  er  ausgehend  von  SCAN-e-
JET  Faserreinigungsgerät  die  technische  Lehre  der WO  717  konsultiert. 
Der Fachmann würde wohl naheliegend eine Absaugöffnung irgendwo im 
unteren Abschnitt  des kreisförmigen  Bereiches  unterhalb  des Trichters  5 
des SCAN-e-JET  Faserreinigungsgeräts  anordnen,  und  eine  Verbindung 
zur  Atmosphäre  in  einem  oberen  Abschnitt  des  kreisförmigen  Bereichs, 
es  ist  aber  keine  Veranlassung  erkennbar,  die  beiden  Öffnungen  beim 
Ausgang des Trichters 5 anzuordnen.

Die Kombination des SCAN-e-JET Faserreinigungsgeräts mit WO 717 of-
fenbart  entsprechend  die  Merkmale  K2  und  K3  gar  nicht,  und  diese 
Merkmale ergeben sich auch nicht naheliegend für den Fachmann bei ei-
ner Berücksichtigung der Kombination dieser beiden Dokumente.

78.
Weiter  behaupten  Beklagten,  ausgehend  vom SCAN-e-JET  Faserreini-
gungsgerät  würde  der  Fachmann  naheliegend  die  DE  011  beiziehen,  da 
es  bei  diesem  Dokument  um  eine gattungsgleiche  Vorrichtung gehe,  bei 
der  Fremdstoffe  optisch  erkannt  und  selektiv  in  einen Trichter  ausgebla-
sen  und  dann  in  einem  Kanal  abgeführt  würden.  Für  letzteres  gebe  es 
beim Ausgang des Trichters eine Öffnung für einen weiteren Luftstrom.

Der Kläger bestreitet nicht, dass der Fachmann ausgehend von SCAN-e-
JET Faserreinigungsgerät ein Dokument wie die DE 011 bei der genann-

Seite 62

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ten  Fragestellung  beiziehen  würde.  Es  werde  in  der  DE 011  aber  kein 
kontinuierlicher Luftstrom zur Abführung offenbart.

Wie vorne im Zusammenhang mit der Diskussion der Neuheit gegenüber 
der  DE  011  diskutiert  (E.  64)  offenbart  dieses  Dokument  nicht  eindeutig, 
wo  genau  die  von  der  Walze  losgelösten  Verunreinigungen  verbleiben, 
und  was genau  in  dem von  den  Beklagten  als  trichterförmig  Bereich  be-
zeichneten Abschnitt in Figur 10 geschieht (vgl. Abbildung 16, S. 54).

Wie  ebenfalls  vorne  diskutiert  offenbart  die  Offenlegungsschrift DE  011 
auf  jeden  Fall  Merkmal K2  nicht.  Wie  der  von  den  Beklagten  in  der 
DE 011 behauptete trichterförmige Bereich in die Konstruktion des SCAN-
e-JET  Faserreinigungsgeräts  integriert  werden  soll,  damit  eine  Öffnung 
für  einen  weiteren  Luftstrom  beim Ausgang  des  Trichters angeordnet  ist 
und eine weitere Öffnung beim Ausgang des Trichters zur Abführung der 
Fremdpartikel mit diesem Luftstrom, ergibt sich nicht naheliegend für den
Fachmann,  wenn  er  ausgehend  vom SCAN-e-JET  Faserreinigungsgerät 
die  technische  Lehre  der  DE  011  konsultiert.  Es ist  nicht  ersichtlich,  wie 
und  wo  die  von  den  Beklagten  behaupteten  Öffnungen  für  den  weiteren 
Luftstrom  und  die  weitere  Öffnung  in  der  Konstruktion  des  SCAN-e-JET 
Faserreinigungsgeräts berücksichtigt werden könnten. 

Die Kombination des SCAN-e-JET Faserreinigungsgeräts mit der DE 011 
offenbart entsprechend zumindest Merkmal K2 nicht, und dieses Merkmal
ergibt sich auch nicht für den Fachmann naheliegend aus der Kombinati-
on dieser beiden Entgegenhaltungen.

Erfinderische Tätigkeit ausgehend von DE 4340173 A1

79.
Die  DE  173  beschreibt,  wie  ein  von  oben  zugeführter  Faserstrom  zwi-
schen einer Scheibe 18 und einem Transportband 6 verdichtet wird und in 
eine  Schütte  9  abgeführt  wird,  vergleiche  dazu  die  nachstehend  einge-
blendete einzige Figur aus der Offenlegungsschrift.

Seite 63

O2020_003

Abbildung 19: Fig. 1 aus DE 173

Im mittleren Bereich der Scheibe 18 ist eine Reihe von Farbsensoren 11 
angeordnet,  die  das  beleuchtete  Fasergut  beobachten.  Wird  eine  Farb-
abweichung  festgestellt,  betätigt  eine  Steuerung  zeitversetzt  entspre-
chend der Geschwindigkeit des Bandes das Ventil 15 einer entsprechen-
den  Luftdüse  13,  sodass  ein  Fremdteil  und  nur  ganz  wenige  Fasern  in 
den  Kanal  16  ausgesondert  und  in  einer  Kiste  10  gesammelt  werden 
(Spalte 1:42-Spalte 2:30).

Unter  den  Parteien  ist  unbestritten,  dass  die  DE  173  die  Merkmale  O1, 
und O3-O4 sowie K1 offenbart. Einigkeit besteht darüber, dass die Merk-
male K2 und K3 in der DE 173 nicht offenbart sind.

80.
Tatsächlich geht es bei der DE 173 nicht um Fasern in einem Transport-
luftstrom, sondern um Fasern, die als Fasermatte gepresst zwischen der 
Scheibe  18  und  dem  Transportband  6  nach  unten  transportiert  werden. 
Das Merkmal O2 wird entsprechend in der DE 173 nicht offenbart.

Seite 64

O2020_003

Damit  unterscheidet  sich  der  Anspruchsgegenstand  vom  Offenbarungs-
gehalt der DE 173 in den Merkmalen O2, K2 und K3.

81.
Nach Ansicht  der  Beklagten  ergibt  sich  aus  den  Merkmalen  K2  und  K3 
die  Wirkung,  dass  die  Fremdpartikel  aus  einem Auffangbehälter  entfernt 
werden, ohne dass viele Gutfasern aus dem Faserstrom abgesaugt wer-
den,  und  die  Aufgabe  ist  entsprechend,  die  Fremdpartikel  automatisch 
aus einem Auffangbehälter entfernen, ohne viele Gutfasern aus dem Fa-
serstrom zu saugen.

Der Kläger stellt sich auf den Standpunkt, diese Aufgabe sei schon des-
wegen  falsch,  weil  sie  nicht  berücksichtige,  dass  auch  das  Merkmal  O2 
im Ausgangsdokument nicht offenbart sei, und die Ausrichtung der Aufga-
be an einem Auffangbehälter führe zu einer rückschauenden Sichtweise. 
Der  Kläger  stellt  sich  entsprechend  auf  den  Standpunkt,  die  objektive 
technische  Aufgabe  müsse  darin  bestehen,  die  Abtrennung  der 
Fremdpartikel von den Gutfasern effizienter zu gestalten.

Tatsächlich  berücksichtigt  die  von  den  Beklagten  vorgeschlagene Aufga-
be  nicht,  dass  das  Merkmal  O2  der  DE  173  nicht  entnommen  werden 
kann. Die Beklagten formulieren die Aufgabe aber auch nicht als Verhin-
derung  des  Absaugens  von  Gutfasern  aus  einem  Transportluftstrom, 
sondern aus einem Faserstrom, was auch in der DE 173 offenbart wird. 

Als  objektive  Aufgabe  kann  entsprechend  formuliert  werden,  dass  die 
Vorrichtung  der  DE  173  so  modifiziert  werden  soll,  dass  die  Entfernung 
der  Fremdfasern  aus  dem Auffangbehälter  (Kiste  10  in  DE  173)  verbes-
sert und insbesondere möglichst ohne Absaugung von guten Fasern aus 
dem Faserstrom ermöglicht wird.

82.
Die  Beklagten kombinieren  ausgehend  von  der DE  173  zur  Begründung 
der fehlenden erfinderischen Tätigkeit mit der WO 717 respektive mit der 
DE 011. Es werden mithin die gleichen Sekundärdokumente beigezogen, 
wie bei der Begründung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausge-
hend vom SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät.

Das SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät ist offensichtlich das näher kom-
mende Ausgangsdokument als die DE 173 und das bessere Sprungbrett 
für  die  Beurteilung  der  erfinderischen  Tätigkeit,  weil  in  der  DE  173  kein 
Transportluftstrom  für  die  Fasern offenbart  wird,  sondern  der Transport 

Seite 65

O2020_003

eines  Faserverbundes,  während  das SCAN-e-JET  Faserreinigungsgerät 
einen  Transportluftstrom  offenbart.  In  beiden  Entgegenhaltungen,  der 
DE 173 und dem SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät werden die transpor-
tierten Fasern nach einer optischen Erkennung durch Luftdüsen in einen 
Trichter geblasen und hinter dem Trichter in einem Behälter aufgefangen. 
Im SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät gibt es, im Gegensatz zur DE 173, 
dazu aber noch ausdrücklich einen Hinweis, dass die in diesem Behälter 
gefangenen Fremdfasern abgesaugt werden können. Ein solcher Hinweis 
fehlt in der DE 173.

Soweit  entsprechend  ausgehend von  Entgegenhaltung  wie der  DE  173, 
bei  der nicht  in  einem  Transportluftstrom  geführte  Fasern,  sondern  als 
Faserverbund  transportierte  Fasern  von  Fremdfasern  selektiv  getrennt 
werden  sollen,  überhaupt  als  Sekundärdokument  auf  die WO  717  nahe-
liegend zurückgegriffen würde, ist der beanspruchte Gegenstand aus den 
gleichen  Gründen  nicht erfinderisch,  wie  vorne  ausgehend  von  der  Kon-
struktion  des  SCAN-e-JET  Faserreinigungsgeräts  dargelegt.  Dass  eine 
Öffnung für einen weiteren Luftstrom beim Ausgang des Trichters 16 der 
DE  173  angeordnet  wird  behaupten  die  Beklagten  nicht  konkret.  Das 
ergibt  sich  auch  nicht  naheliegend  für  den  Fachmann,  wenn  er  ausge-
hend  von  DE  173  die  technische  Lehre  der  WO  717  konsultiert:  Der 
Fachmann würde wohl naheliegend eine Absaugöffnung irgendwo im un-
teren Abschnitt beim Boden der Kiste 10 weit entfernt des Ausgangs des 
Trichters 16 der DE 173 anordnen, und eine Verbindung zur Atmosphäre 
im  Deckel  der  Kiste  10.  Es  ist  aber  keine  Veranlassung  erkennbar,  die 
Lufteintrittsöffnung am unteren Ende des Trichters 16 anzuordnen.

Die  Kombination  von  DE  173  mit WO 717  offenbart  entsprechend  Merk-
mal  K2  nicht,  und  dieses Merkmal  ergibt  sich  auch  nicht  für  den  Fach-
mann naheliegend aus der Kombination dieser beiden Dokumente.

Auch ist der beanspruchte Gegenstand aus den gleichen Gründen erfin-
derisch, wie vorne ausgehend von der Konstruktion des SCAN-e-JET Fa-
serreinigungsgeräts dargelegt, wenn DE 173 mit dem Sekundärdokument 
DE  011  kombiniert  wird.  Wie  der  von  den  Beklagten  in  der  DE  011  be-
hauptete trichterförmige Bereich in die Konstruktion der DE 173 integriert 
werden  soll,  damit  dann  eine  Öffnung  für  einen  weiteren  Luftstrom  beim 
Ausgang  des  Trichters  angeordnet  ist  (Merkmal  K2),  behaupten  die  Be-
klagten  nicht  konkret.  Das  ergibt  sich  auch  nicht  naheliegend  für  den 
Fachmann,  wenn  er  ausgehend  von  DE  173  die  technische  Lehre  der 
DE 011 konsultiert,  denn  es  ist  nicht  ersichtlich, wie  und  wo  die  von  den 

Seite 66

O2020_003

Beklagten  behaupteten  Öffnungen  in  der  Konstruktion  der  DE  173  be-
rücksichtigt werden könnten. 

Die Kombination der DE 173 mit DE 011 offenbart entsprechend mindes-
tens Merkmal K2 nicht, und dieses Merkmal ergibt sich auch nicht nahe-
liegend für den Fachmann aus der Kombination dieser beiden Dokumen-
te.

Erfinderische Tätigkeit ausgehend von EP 0 989 214 A1

83.
Bei der Begründung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend 
von der EP 214 nehmen die Beklagten hypothetisch an, die Merkmale K2 
und  K3 seien  in  der  EP 214  nicht  offenbart.  Darin  sind sich  die  Parteien 
einig.  Es  stimmt  insoweit  mit  der  Beurteilung  des  Gerichts  überein,  als 
dass  in  EP 214  keine  Öffnungen  für  einen  weiteren,  vom  Transportluft-
strom  verschiedenen,  Luftstrom  gezeigt  werden,  von  denen  sich  beide
am Ausgang des Trichters befinden (vorne, E. 52).

84.
Als objektive Aufgabe ausgehend von der EP 214 formulieren die Beklag-
ten die automatische Entfernung von Fremdstoffen aus dem Ausscheide-
behälter, ohne viele Gutfasern aus dem Faserstrom zu saugen.

Der Kläger stellt sich auf den Standpunkt, eine solche Aufgabe sei rück-
schauend  und  beinhalte  bereits  Hinweise  auf  die  Lösung,  und  formuliert 
die  Aufgabe  als  Bereitstellung  einer  effizienteren  Ausschleusung  von 
Fremdpartikeln aus dem Transportluftstrom.

Wie beim SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät wird auch in der EP 214 er-
wähnt, dass die Fasern aus dem Ausscheidebehälter 8 permanent oder in 
bestimmten Abständen über eine Schleuse 9, die ausdrücklich dargestellt 
wird, entfernt werden können, vgl. Fig. 1 ( Abbildung 5, S. 38).

Die  Kombination  der  Merkmale  K2  und  K3  ermöglicht  einen  weiteren 
Luftstrom zur Abfuhr der Fremdfasern beim Ausgang des Trichters, ohne 
dass  die  guten  Fasern  in  diesem  Trichter  gezogen  werden  (Streitpatent 
Abs. [0009], letzter Satz). 

Seite 67

O2020_003

Als  objektive  Aufgabe  kann  entsprechend,  ähnlich  wie  ausgehend  vom
SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät formuliert  werden,  dass  die  Vorrich-
tung gemäss dem Ausführungsbeispiel von EP 214 so modifiziert werden 
soll,  dass  die  in  der  Beschreibung  von  EP  214  angegebene  Entfernung 
der  Fremdfasern  verbessert  und  insbesondere  möglichst  ohne  Absau-
gung von guten Fasern aus dem Transportluftstrom ermöglicht wird.

85.
Die  Beklagten  kombinieren  ausgehend  von  der  EP  214  zur  Begründung 
der  erfinderischen  Tätigkeit  mit  der  WO  717  respektive  mit  der  DE 011. 
Es werden also die gleichen Sekundärdokumente beigezogen wie bei der 
Begründung  der  mangelnden  erfinderischen  Tätigkeit  ausgehend  vom
SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät.

Das SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät kommt dem Gegenstand des gel-
tend gemachten Anspruchs gleich nahe wie die EP 214: In beiden Doku-
menten  gibt  es  einen Transportluftstrom  für  die  Fasern.  In  beiden  Doku-
menten  werden  die  transportierten  Fasern  nach  einer  optischen  Erken-
nung durch Luftdüsen in einen Trichter geblasen und hinter dem Trichter 
in einem Behälter gefangen. In beiden Dokumenten gibt es ausdrücklich 
einen Hinweis, dass die in diesem Behälter gefangenen Fremdfasern ab-
geführt werden können.

Soweit  entsprechend  von  den  Beklagten  mangelnde  erfinderische Tätig-
keit  ausgehend  von  der  EP  214  unter  Rückgriff  auf  das  Sekundärdoku-
ment WO 717 begründet wird, ist der beanspruchte Gegenstand aus den 
gleichen Gründen erfinderisch, wie vorne ausgehend von der Konstrukti-
on des SCAN-e-JET Faserreinigungsgeräts dargelegt. Dass eine Öffnung 
für  einen  weiteren  Luftstrom  beim Ausgang  des Trichters 10  der  EP  214 
angeordnet wird, behaupten die Beklagten nicht konkret. Das ergibt sich 
auch  nicht  für  den  Fachmann  naheliegend,  wenn  er  ausgehend  von 
EP 214  die  technische  Lehre  der  WO 717  konsultiert:  Der  Fachmann 
würde  wohl  naheliegend  eine  Absaugöffnung  irgendwo  im  unteren  Ab-
schnitt beim Boden des Behälters 8 bei der Schleuse 9 weit unterhalb des 
Trichters 10 der EP 214 anordnen, und eine Verbindung zur Atmosphäre 
im  oberen  Bereich  der  vertikalen  Seitenwände  des Behälters  8,  es  ist 
aber  keine  Veranlassung  erkennbar,  die  beiden  Öffnungen  am  unteren 
Ende des Trichters 10 anzuordnen.

Die Kombination von EP 214 mit WO 717 offenbart entsprechend mindes-
tens das Merkmal K2 nicht, und dieses Merkmal ergibt sich auch nicht für 

Seite 68

O2020_003

den  Fachmann  naheliegend  aus  der Kombination  dieser  beiden  Doku-
mente.

Auch ist der beanspruchte Gegenstand aus den gleichen Gründen erfin-
derisch, wie vorne ausgehend von der Konstruktion des SCAN-e-JET Fa-
serreinigungsgeräts dargelegt, wenn als Sekundärdokument das Ausfüh-
rungsbeispiel gemäss EP 214 mit der DE  011 kombiniert wird. Die Kom-
bination  der  EP  214  mit  DE  011  offenbart  mindestens  das  Merkmal  K2
nicht, und dieses Merkmal ergibt sich auch nicht für den Fachmann nahe-
liegend aus der Kombination dieser beiden Dokumente.

Erfinderische Tätigkeit ausgehend von DE 102 33 011 A1

86.
Bei der Begründung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend 
von  der  DE  011  nehmen  die  Beklagten,  da  sie  auch  argumentieren,  die 
DE  011  sei  neuheitsschädlich,  hypothetisch  an,  das  Merkmal  O2  sei  in 
der DE 011 nicht offenbart. 

Der Kläger dagegen meint, auch die Merkmale K1-K3 des kennzeichnen-
den Teils würden durch die DE 011 nicht vorweggenommen.

87.
Wie  vorne  bei  der  Diskussion  der  Neuheit gegenüber  dem Ausführungs-
beispiel gemäss DE 011 dargelegt (vergleiche E. 64), offenbart das Aus-
führungsbeispiel  weder  einen  Transportluftstrom  (Merkmal  O2),  noch 
dass  die  Fasern  in  einen  Trichter  geblasen  werden  (Merkmal  K1),  ent-
sprechend  fehlt  es  auch  an  der  unmittelbaren  und  eindeutigen  Offenba-
rung der Merkmale K2 und K3.

88.
Unter  der Annahme,  dass  als  Unterschied  nur  das  Merkmal  O2  vorliegt, 
formulieren die Beklagten die Aufgabe als Weiterentwicklung der Vorrich-
tung gemäss Figur 10 der DE 011 so, dass die Fremdteile zuverlässiger 
erkannt werden können.

Der  Beklagte  formuliert  keine  seines  Erachtens  ausgehend  von  der 
DE 011 zutreffende Aufgabe, sondern kritisiert nur die von den Beklagten 
formulierte Aufgabe.

Seite 69

O2020_003

Da das Ausführungsbeispiel gemäss DE 011 im Gegensatz zum Ausfüh-
rungsbeispiel der bereits diskutierten DE 173 noch nicht einmal unmittel-
bar  und  eindeutig  einen Trichter gemäss  Merkmal  K1,  in  den  die  auszu-
scheidenden  Partikel  geblasen  werden,  offenbart,  ist  das  Ausführungs-
beispiel  gemäss  DE  011 die  weniger  nahekommende  Entgegenhaltung
als die DE 173. 

Als objektive Aufgabe kann dennoch ähnlich wie ausgehend vom Ausfüh-
rungsbeispiel gemäss DE 173 formuliert werden, dass die Vorrichtung der 
DE 011 so modifiziert werden soll, dass die Entfernung der Fremdfasern 
aus  einem Aufnahmebereich  verbessert  und  insbesondere  möglichst oh-
ne  Absaugung  von  guten  Fasern  aus  dem  Faserstrom  ermöglicht  wird. 
Dabei  ist  aber  zu  berücksichtigen,  dass,  wie  vorne  dargelegt,  nicht  ein-
deutig  ist,  wo  genau  die  Fremdfasern  bei  der Ausführungsform  gemäss 
Figur 10  der  DE  011  landen,  und  ob  sie  in  der  Vorrichtung  aufgefangen 
werden  oder  gegebenenfalls  abtransportiert  werden.  Die  diesbezügliche 
Beschreibung in Abs. [0041] schweigt sich dazu aus.

89.
Die Beklagten kombinieren ausgehend von vom Ausführungsbeispiel ge-
mäss  DE  011  zur  Begründung  der  erfinderischen  Tätigkeit  mit  der 
WO 717,  wobei  aber  nicht  nur  auf  dieses  Dokument  Bezug  genommen 
wird, sondern auch noch auf ein drittes Dokument, namentlich die DE 195 
18 783 A1 (in der Folge DE 783). Die DE 783 wird in der WO 717 bei der 
Diskussion des Standes der Technik als erstes Dokument beginnend auf 
Seite 1, zweiter Absatz, erwähnt. 

Da die Beklagten davon ausgehen, dass die DE 011 die Merkmale K1-K3 
offenbart,  äussern  sie  sich  bei  der  Begründung der  erfinderischen Tätig-
keit  nicht,  wie  der  Fachmann  ausgehend  vom  Ausführungsbeispiel  ge-
mäss  DE  011  auf  diese  Merkmale  kommen  könnte.  Sie  argumentieren 
nur  zur  Frage,  wie  der  Fachmann  ausgehend  vom Ausführungsbeispiel 
gemäss DE 011 auf das Merkmal O2 kommen könnte.

Damit  fehlt  es  an  substantiierten  Behauptungen  der  Beklagten,  wie  der 
Fachmann  ausgehend  vom  Ausführungsbeispiel  gemäss  DE  011  über-
haupt in naheliegender Weise zu den Merkmalen K1-K3 gelangen würde.

Soweit  aber  ausgehend  vom  Ausführungsbeispiel  gemäss  DE  011  als 
Sekundärdokument  auf  die  WO  717  zurückgegriffen  wird,  ist  der  bean-
spruchte  Gegenstand  aus  den  gleichen  Gründen  nicht  erfinderisch,  wie 

Seite 70

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vorne  ausgehend  von  der  Konstruktion  des  SCAN-e-JET  Faserreini-
gungsgeräts  dargelegt.  Die  Kombination  des  Ausführungsbeispiels ge-
mäss  DE  011  mit  der  WO  717  offenbart  entsprechend  mindestens  das
Merkmal K2,  und  dieses  Merkmal  ergibt  sich  auch  nicht  für  den  Fach-
mann naheliegend aus der Kombination dieser beiden Dokumente.

90.
Zusammenfassend ist der Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents 
erfinderisch ausgehend vom geltend gemachten Stand der Technik.

Verletzung

91.
Der Kläger stützt sich für den geltend gemachten wortsinngemässen Ein-
griff in den Schutzbereich des Anspruchs 1 des Streitpatents unter ande-
rem auf die auch im Rechtsbegehren angegebene Darstellung der ange-
griffenen Ausführungsform (nachstehend eingeblendet).

Abbildung 20: angegriffene Ausführungsform (Schnitt), orange Bezugszeichen durch den
Kläger eingefügt)

Seite 71

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Die  Beklagten  bestreiten  die  Verwirklichung  der  Merkmale  O1-O4  nicht. 
Entsprechend ist nur die Verwirklichung der Merkmale K1-K3 zu prüfen.

92.
Der  Eingangsbereich  des  Kanals,  in  den  die  Fremdfaser  ausgeblasen 
werden,  ist  bei  der  angegriffenen Ausführungsform  an  der  stromabwärts 
befindlichen Seite abgerundet. Dadurch ist der Eingangsbereich des Ka-
nals breiter (linker grüner Pfeil in Abbildung 20) als der sich weiter kanal-
abwärts  befindliche  Bereich  (rechter  grüner  Pfeil  in  Abbildung  20).  Ent-
sprechend wird ein Trichter i.S.d. der Auslegung (E. 26) mit einem breite-
ren  Eingang  und  einem engeren Ausgang gebildet.  Dass  die Abrundung 
nicht die Funktion hat, die Fremdfasern in den Trichter zu lenken, sondern 
zu  verhindern,  dass  sich  Gutfasern  an  der  Kante  festsetzen («wie  die 
Spatzen  auf  dem  Telegrafenmast»),  spielt  keine  Rolle,  da  der  Trichter 
nicht  funktional,  sondern  über  seine  Form definiert  ist. Merkmal  K1  ist 
entsprechend durch die angegriffene Ausführungsform verwirklicht.

Abbildung 21: vergrösserter Ausschnitt aus Abbildung 20 (aus den Folien der Beklagten, 
S. 30)

Der Trichter endet dort, wo die Wände wieder breiter werden. Dies ist bei 
der  angegriffenen  Ausführungsform  dort  der  Fall,  wo  ein  weiterer  Luft-
strom über zwei Öffnungen (in Abbildung 21 mit 15 bezeichnet) zugeführt 
wird.57 Merkmal  K2,  (mindestens)  eine  Öffnung  für  einen  weiteren  Luft-
strom  beim  Ausgang  des  Trichters,  wird  durch  die  angegriffene  Ausfüh-
rungsform daher auch verwirklicht.

57 Die  Abbildung  21 wurde  erst  anlässlich  der  Hauptverhandlung,  und  damit 
grundsätzlich verspätet, eingereicht. Sie zeigt jedoch nicht mehr als Abbildung 20
und wird verwendet, weil sie die Verhältnisse klarer zeigt.

Seite 72

                                               
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Jedoch  wird  Merkmal  K3,  eine  weitere  Öffnung  zum  Abführen  der 
Fremdpartikel mit diesem Luftstrom, nicht verwirklicht. Bei der angegriffe-
nen  Ausführungsform  fällt  der  notwendigerweise  offene  Ausgang  des 
Trichters und die Öffnung für die Abführung der Fremdpartikel zusammen. 
Der Anspruch verlangt aber, siehe vorne E. 27, dass neben dem Ausgang 
des Trichters eine zusätzliche Öffnung für die Abführung der Fremdparti-
kel beim Ausgang des Trichters vorhanden sein muss.

Die  angegriffenen  Ausführungsformen  «Uster®  Jossi  Vision  Shield  T»
und «Uster® Jossi Vision Shield 2» verletzen den geltend gemachten An-
spruch 1 des Streitpatents daher nicht wortsinngemäss.

93.
Sowohl  in  der  Klage  als  auch  in  der  Replik  äussert  sich  der  Kläger  zur 
Verletzung  durch  äquivalente  Mittel  nur  für  den  Fall,  dass  Merkmal  K1 
(Trichter)  bei  den  angegriffenen  Ausführungsformen  nicht  wortsinnge-
mäss  vorhanden  ist,  obwohl  die  Beklagten  insbesondere  in  ihrer  Duplik 
auch die Verwirklichung der Merkmale K2 und K3 bestritten haben.

Die  angegriffenen  Ausführungsformen  weisen  jedoch  einen  Trichter,  in 
den  die  auszuscheidenden  Fremdpartikel  geblasen  werden,  auf.  Was 
fehlt, ist die Öffnung für die Abführung der Partikel, die vom Ausgang des 
Trichters  verschieden  ist  (Merkmal  K3).  Der  Kläger  äussert  sich  jedoch 
nicht  zur  äquivalenten  Verwirklichung  von  Merkmal  K3,  weshalb  diese 
mangels entsprechender Tatsachenbehauptungen – u.a. zur Wirkung des 
Merkmals – nicht geprüft werden kann.

Zusammenfassung

94.
Zusammengefasst ist die Klage abzuweisen, weil das Streitpatent wegen 
unzulässiger  Änderung  nicht  rechtsbeständig  ist  und  die  angegriffenen 
Ausführungsformen  nicht  wortsinngemäss  in  den  Schutzbereich  des gel-
tend gemachten Anspruchs 1 eingreifen, weil sie keine vom Ausgang des 
Trichters  verschiedene  Öffnung  zur  Abführung  der  Fremdpartikel beim 
Ausgang  des  Trichters aufweisen  (Merkmal  K3).  Eine  Verwirklichung 
durch  äquivalente  Mittel  wurde  bezüglich  dieses  Merkmals  nicht  geltend 
gemacht.

Seite 73

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Kosten- und Entschädigungsfolgen

95.
Ausgangsgemäss  wird  der  Kläger  kosten- und  entschädigungspflichtig 
(Art. 106 Abs. 1 ZPO). 

Die  Gerichtsgebühr  ist  ausgehend  von  einem  Streitwert  von  CHF  1  Mio. 
auf CHF 60’000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer) und mit dem Kostenvor-
schuss des Klägers zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 

rechtsanwaltliche  Vertretung 

Für  die 
ist  die  Entschädigung  auf 
CHF 90’000 festzusetzen  (Art.  1 Abs.  1 KR-PatGer),  dies  unter  Berück-
sichtigung,  dass  die  beiden  Beklagten  zwar  durch  verschiedene Anwälte 
vertreten wurden, sich der Aufwand dadurch aber nicht verdoppelte, weil 
die  Anwälte  sich  koordinierten. Der  vorliegende  Fall  ist  zwar  komplex, 
aber  dies  ist  v.a.  auf  die  sehr  zahlreichen  erfolglosen  Angriffe  auf  die 
Neuheit  und  erfinderische  Tätigkeit  der  Beklagten  zurückzuführen.  Es 
rechtfertigt  sich  nicht,  ihnen  wegen  der  selbst  verursachten  Komplexität 
eine höhere Entschädigung zuzusprechen.

Auslagen  für  die  patentanwaltliche  Beratung  wurden  keine  geltend  ge-
macht, weil die Beklagten durch konzerninterne Patentanwälte unterstützt 
wurden, für die praxisgemäss keine Entschädigung geschuldet ist.58

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 60’000.

3. Die Kosten werden dem Kläger auferlegt und mit seinem Kostenvor-

schuss verrechnet.

4. Der  Kläger  wird  verpflichtet,  den  Beklagten  1  und  2  eine  Parteient-

schädigung von CHF 90’000 zu bezahlen.

58 Vgl.  BPatGer,  Urteil  O2014_009  vom  4.  Mai  2016,  E. 6.2  –
«Stickmaschinenabstandhalter»;  Urteil  O2016_001  vom  27.  Juni  2019,  E.  49  –
«matière à injection céramique».

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O2020_003

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je unter Beilage des Protokolls 
der  Hauptverhandlung,  sowie  nach  Eintritt  der  Rechtskraft an  das 
Eidgenössische  Institut für Geistiges  Eigentum, je gegen  Empfangs-
bestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen  diesen  Entscheid  kann  innert  30 Tagen nach  Eröffnung  beim 
Bundesgericht,  1000  Lausanne  14,  Beschwerde  in  Zivilsachen  geführt 
werden  (Art. 72  ff.,  90  ff.  und  100  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom 
17. Juni  2005  [BGG,  SR  173.110]).  Die  Frist  ist  gewahrt,  wenn  die  Be-
schwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht einge-
reicht  oder  zu  dessen  Handen  der  Schweizerischen  Post  oder  einer 
schweizerischen  diplomatischen  oder  konsularischen  Vertretung  überge-
ben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende 
Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 17. September 2021

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Mark Schweizer

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 20.09.2021

Seite 75