# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** acdd38e5-b859-5d03-977f-5e2c047d9f82
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2014-06-04
**Language:** it
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 04.06.2014 B-3056/2012
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-3056-2012_2014-06-04.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 
 Corte II 

B-3056/2012 

 

 

  S e n t e n z a  d e l  4  g i u g n o  2 0 1 4  

Composizione 

 
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),  

Pietro Angeli-Busi, David Aschmann,  

cancelliere Corrado Bergomi. 

 

 
 

Parti 

 
X._______ S.p.A.,  

patrocinata dall'avv. Stefano Codoni,  

ricorrente,  

 
 

 
contro 

 

 
Y._______ AG,  

patrocinata dagli avvocati  

Dr. iur. Adriano Viganò e/o lic. iur. Daniela Grahovac,  

controparte,  

 

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI, 

Stauffacherstrasse 65, 3003 Berna,    

autorità inferiore.  

 

Oggetto 

 
Procedura di opposizione no. 11380, marchio internazionale 

IR 542604 "ARTIC" (fig.) / marchio svizzero no. 602722 

"ARCTIC VELVET". 

 

B-3056/2012 

Pagina 2 

Fatti: 

A.  

Y._______ AG è titolare del marchio verbale svizzero n. 602'722 "ARCTIC 

VELVET", pubblicato la prima volta su swissreg il 7 luglio 2010. Esso è 

stato registrato per i seguenti beni e servizi: 

Classe 32: Biere; alkoholfreie Getränke; Essenzen für die Zubereitung von 

Getränken; Sorbets [Getränke]; Wässer [Getränke]; Fruchtgetränke und 

Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Geträn-

ken; Brausepulver für Getränke; alkoholfreie Fruchtgetränke; Gemüsesäfte 

[Getränke]; Brausetabletten für Getränke; Mineralwässer [Getränke]; Kwass 

[alkoholfreie Getränke]; Isotonische Getränke; Sodawasser; Tafelwässer; 

Mineralwässer; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere 

alkoholfreie Getränke. 

Classe 33: Alkoholische Fruchtgetränke; destillierte Getränke; alkoholische 

Getränke (ausgenommen Biere). 

Classe 43: Betrieb einer Bar; Verpflegung von Gästen in Schnellimbissre-

staurants [Snackbars]; Verpflegung von Gästen in Snackbars; Catering; 

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen. 

B.  

Il 7 ottobre 2010 X._______ S.p.A. si è opposta, per quanto attiene alle 

classi 32 e 33, alla registrazione del marchio appena indicato, poggiando 

la sua opposizione sul seguente marchio (figurativo) internazionale 

n. 542'604 di cui è titolare: 

 

 

iscritto nel registro internazionale il 6 ottobre 1989 per i seguenti prodotti: 

Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-

liques, sirops et autres préparations pour faire des boissons;  

Classe 33: Vins, alcools, liqueurs, boissons alcooliques; 

 

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come pure sulla seguente registrazione internazionale n° 736 122 (fig.) 

 

 

 

 

 

In data 28 aprile 2000 detto marchio è stato iscritto nel registro interna-

zionale per i prodotti seguenti: 

Classe 33: Alcoholic beverages, wines, alcohol and liqueurs. 

Per la procedura d'opposizione che poggia sulla registrazione internazio-

nale n° 542'604 l'autorità inferiore ha aperto l'incarto n° 11380, mentre per 

quella che poggia sulla registrazione internazionale n° 736 122 l'incarto 

n° 11381.  

C.  

Con risposta del 30 marzo 2011 Y._______ AG ha postulato la radiazione 

dei marchi internazionali n° 542 604 "ARTIC" (fig.) e n° 736 122 "ARTIC" 

(fig.) per la Svizzera, nonché la reiezione dell'opposizione presentata da 

X._______ S.p.A. e la rinuncia di radiare il marchio svizzero n° 602722 

"ARCTIC VELVET" dal registro dei marchi. Allo stesso modo Y._______ 

AG ha presentato un'istanza procedurale volta a limitare la procedura 

provvisoriamente alla questione dell'uso dei marchi dell'opponente in 

Svizzera, una condizione a suo avviso non adempiuta. Oltre a contestare 

il mancato uso dei marchi opponenti, Y._______ AG ha rilevato che se-

condo lei non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto.  

D.  

Con replica del 5 ottobre 2011, X._______ S.p.A. ha proposto di accoglie-

re la sua opposizione, producendo, a comprova dell'uso del marchio op-

ponente in Svizzera, "alcune fatture vendita emesse dalla X._______ 

Holding S.p.A., consociata della X._______ S.p.A., alla X._______ Sa dal 

2007 al 2011 nonché fatture vendita dalla X._______ SA a clienti svizze-

ri".  

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Pagina 4 

E.  

Con decisione del 6 ottobre 2011 l'autorità inferiore ha dichiarato irricevi-

bile l'opposizione n° 11381 per mancato pagamento della tasse di oppo-

sizione. La predetta decisione non è stata impugnata. 

F.  

Con duplica del 7 dicembre 2011, Y._______ AG ha in sostanza ripreso le 

conclusioni e motivazioni formulate in sede di risposta.  

G.  

Con decisione dell'8 maggio 2012, l'Istituto federale della proprietà intel-

lettuale (di seguito: IPI) ha respinto l'opposizione senza procedere all'e-

same dei motivi relativi d'esclusione. L'IPI ritiene che l'opposizione non è 

fondata su un diritto al marchio valido. In primo luogo l'uso del marchio 

non sarebbe stato reso verosimile, in quanto "i documenti inoltrati dall'op-

ponente mostrano l'elemento verbale ARTIC senza la rappresentazione 

stilizzata dell'orso polare", una componente del marchio che a suo dire 

non può essere considerata come mera decorazione e "se omessa con-

duce ad una forma del marchio che diverge in maniera essenziale dal 

marchio registrato". Pertanto, i giustificativi inoltrati non sarebbero idonei 

"a perpetuare la tutela del marchio opponente". In secondo luogo, non 

sussisterebbero motivi gravi per il mancato uso. 

H.  

Contro suddetta decisione X._______ S.p.A. (di seguito: ricorrente) è in-

sorta al Tribunale amministrativo federale con ricorso del 6 giugno 2012, 

chiedendo l'accoglimento integrale del medesimo, l'annullamento della 

decisione impugnata, nonché il rinvio dell'incarto all'IPI, affinché – con 

particolare riferimento al rischio di confusione del marchio oggetto di con-

testazione con il marchio di cui essa è titolare – statuisca sull'opposizione 

nel merito. Protestate tasse, spese e ripetibili.  

La ricorrente reputa che l'autorità inferiore abbia violato il diritto federale, 

in particolare interpretando in modo non corretto l'art. 11 cpv. 2 LPM e 

fondando la decisione impugnata su un accertamento incompleto ed ine-

satto dei fatti rilevanti. Ella adduce che già l'utilizzo della componente 

verbale "ARTIC" quale parte chiaramente dominante, distintiva e caratte-

rizzante del marchio stesso debba essere ritenuta sufficiente ad evitare la 

decadenza per mancato uso del proprio marchio. A suo dire, l'omissione 

di elementi secondari o puramente decorativi o la modernizzazione dello 

stile di scrittura non sono fatali per il mantenimento della validità del mar-

chio. La ricorrente è convinta che il consumatore riconosca nel termine 

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Pagina 5 

ARTIC il vero e proprio marchio e che la presenza dell'orso all'interno del-

la A non conferisca un'impressione d'insieme diversa, bensì al massimo 

una connotazione decorativa avente come effetto di "svuotare" comple-

tamente la lettera A. La "A" vuota, soggiunge la ricorrente, è anche una 

componente grafica del marchio effettivamente utilizzato, marchio i cui 

caratteri della scritta ARTIC sono sostanzialmente molto simili a quelli og-

getto della registrazione, sebbene siano utilizzati in nero anziché in bian-

co. In sede di ricorso la ricorrente produce ulteriori fatture di X._______ 

SA emesse tra il 30 marzo 2006 e il 30 marzo 2011 riferite a prodotti "Ar-

tic" (Doc. 6 e 7), nonché 4 bottiglie di Artic Vodka & Lemon, Vodka & Thai 

Fruits e Vodka & Coconuts (Doc. 8-10) e una bottiglia di Artic Vodka Pure 

(Doc. 11), indicando come il marchio utilizzato sulle bottiglie sia solo mi-

nimamente differente da come è registrato e rappresenti una semplice ed 

ammissibile modernizzazione. Sul fronte e sul retro delle bottiglie relative 

ai Doc. 8-10 il marchio ARTIC sarebbe raffigurato con il logo di un orso 

polare con un iceberg sullo sfondo, mentre la bottiglia relativa al Doc. 11 

recherebbe il marchio ARTIC e il logo dell'orso in rilievo sul vetro. La ri-

corrente ritiene che l'immagine dell'orso con lo sfondo di un iceberg sia in 

linea con l'elemento figurativo contenuto nella A del marchio registrato. 

Dalla documentazione e bottiglie prodotte in questo procedimento la ricor-

rente deduce che non possono sussistere dubbi in merito al fatto che nel 

periodo in questione il marchio, così come appare sulle bottiglie nei 

Doc. 8-11, sia stato utilizzato in modo esteso in Svizzera, sottolineando 

come sia stata prodotta solo una parte delle fatture con il numero di arti-

colo in questione e che dalla dichiarazione del Vice-Presidente di 

X._______ SA, risulti che vi sono almeno 167 fatture relative ai prodotti 

Doc. 8-10 e almeno 60 fatture relative ai prodotti Doc. 11. Di conseguen-

za, conclude la ricorrente, ella avrebbe reso verosimile l'uso del marchio 

ARTIC nel periodo di 5 anni precedenti l'eccezione di decadenza per 

mancato uso sollevata dalla resistente. 

I.  

Con osservazioni del 4 settembre 2012 Y._______ AG (di seguito: con-

troparte) ha proposto di respingere integralmente il ricorso e di conferma-

re la decisione impugnata. Protestate tasse, spese e ripetibili. La contro-

parte ritiene che la ricorrente non sia riuscita a rendere verosimile l'uso 

del marchio nemmeno con i giustificativi prodotti in sede di ricorso. Con 

particolare riferimento ai Doc. 8-11 la controparte reputa come, a suo av-

viso, il marchio riportato sulle bottiglie prodotte diverga notevolmente dal 

marchio effettivamente registrato e come in esso sia riconoscibile piutto-

sto una somiglianza con il marchio della ricorrente "ARTIC (fig.)" IR 

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736122, irrilevante per il presente procedimento dopo che l'autorità infe-

riore non era entrata nel merito della relativa opposizione della ricorrente. 

J.  

Con risposta del 10 settembre 2012 l'autorità inferiore postula la reiezione 

del gravame, con protesta di spese a carico della ricorrente. Essa riman-

da alla prassi dello scrivente Tribunale concernente l'esame di nuovi 

mezzi di prova inoltrati nella procedura di ricorso. Per il resto l'autorità in-

feriore insiste sull'uso in forma divergente del marchio della ricorrente e 

rinvia alla motivazione contenuta nella decisione impugnata. 

K.  

In seguito a un danneggiamento delle bottiglie allegate al ricorso (Doc. 

8-11) durante il trasporto postale e alla loro susseguente sostituzione da 

parte della ricorrente in data 24 settembre 2012 (Doc. 12-14), l'autorità in-

feriore ha avuto occasione di prenderne visione solo in un secondo tem-

po. Invitata quindi a completare la sua risposta al ricorso, l'autorità inferio-

re, con scritto del 10 ottobre 2012, ha rinunciato a esprimersi al riguardo. 

L.  

Con ordinanza del 19 ottobre 2012, questo Tribunale ha informato le parti 

che un ulteriore scambio di scritti non era previsto, riservati ulteriori prov-

vedimenti istruttori e domande delle parti. Esso si è inoltre riservato di e-

saminare la congiunzione di altre due procedure di ricorso pendenti, a-

venti le medesime parti e riguardanti due opposizioni fondate sullo stesso 

marchio opponente e dirette contro i marchi "ARCTIC VELVET TRÖPFLI" 

(B-4297/2012) e "ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL" (B-4637/2012) 

di cui la controparte è detentrice.  

Con scritto spontaneo del 26 ottobre 2012 la ricorrente ha indicato di non 

opporsi a una simile congiunzione, chiedendo tuttavia, in tale eventualità, 

che venga accertato che i marchi "ARCTIC VELVET" e "ARTIC" (fig.) so-

no confondibili e che il marchio oggetto di contestazione venga definiti-

vamente revocato per i prodotti appartenenti alla classe 33, mantenendo, 

per il resto, il petitum formulato in via subordinata in sede di ricorso. Sud-

detta comparsa è stata portata a conoscenza della controparte con ordi-

nanza del 2 novembre 2012. 

Con scritto del 15 novembre 2012 Y._______ AG si è per contro opposta 

a un'eventuale congiunzione dei diversi procedimenti pendenti dinanzi al 

Tribunale amministrativo federale, ritenendo in sostanza che si tratta di 

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oggetti litigiosi differenti. Tale scritto è stato trasmesso per conoscenza 

all'autorità inferiore e alla ricorrente con ordinanza del 19 novembre 2012. 

M.  

Le parti non hanno presentato alcuna istanza volta ad ordinare un dibat-

timento pubblico (art. 40 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul 

Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). 

N.  

Con scritto del 26 febbraio 2014 il rappresentante legale della ricorrente 

ha comunicato di essere entrato a far parte dal 1° ottobre 2013 dello stu-

dio legale Walder Wyss SA e di mantenere il mandato di patrocinio. 

O.  

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi 

nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente ver-

tenza. 

 

Diritto: 

1.  

Contro le decisioni dell'Istituto federale della proprietà intellettuale è am-

messo il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 31 e 33 lett. e 

LTAF). La decisione impugnata è stata inviata l'8 maggio 2012 ed è quindi 

pervenuta alla ricorrente, al più presto, il giorno successivo. Il ricorso, in-

trodotto il 6 giugno 2012, è quindi tempestivo (art. 50 cpv. 1 della legge 

federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 

172.021]). Esso è stato presentato nella forma prevista dall'art. 52 PA, 

l'anticipo richiesto è stato versato nel termine impartito e il rappresentante 

legale della ricorrente ha prodotto una procura scritta valida (art. 11 cpv. 2 

PA). La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-

riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e ha un inte-

resse degno di protezione alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 

PA). Il gravame è pertanto ricevibile. 

2.  

Giusta l'art. 24 della legge federale di procedura civile federale del 4 di-

cembre 1947 (PC, RS 273), applicabile per analogia in relazione con 

l'art. 4 PA, è possibile riunire in un'unica procedura più ricorsi che presen-

tano una stretta unità di contenuto relativa ai fatti e in cui vengono poste 

le medesime questioni giuridiche; tale soluzione corrisponde al principio 

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dell'economia procedurale ed è nell'interesse di tutte le parti (ANDRÉ MO-

SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-

desverwaltungsgericht, 2a edizione, Basilea 2013, N. 3.17; cfr. per il Tri-

bunale federale DTF 125 II 299 consid. 1b, DTF 122 II 368 consid. 1a). 

Tra le medesime parti sono attualmente pendenti, oltre alla presente pro-

cedura di ricorso, anche i procedimenti B-4297/2012 e B-4637/2012, con-

cernenti altrettante opposizioni formulate dalla ricorrente dinanzi all'autori-

tà inferiore sulla base del marchio internazionale n. 542'604 contro i mar-

chi della controparte "ARCTIC VELVET TRÖPFLI" e "ARCTIC VELVET 

NOTHING COCKTAIL".  

Oggetto del presente procedimento B-3056/2012 è la questione a sapere 

se la ricorrente sia riuscita a rendere verosimile l'uso a titolo di marchio 

del segno opponente senza che debba essere statuito sul rischio di con-

fusione tra i due marchi. La delimitazione dell'oggetto di lite si evince dalla 

decisione impugnata in cui l'autorità inferiore ha espressamente rinuncia-

to a procedere ad un esame dei motivi relativi d'esclusione dopo aver 

concluso che il marchio opponente non era stato verosimilmente utilizzato 

nel periodo determinante. Non esprimendosi sul rischio di confusione tra i 

marchi contrapposti nelle comparse inoltrate nel presente procedimento, 

anche le parti si mostrano concordi con detta delimitazione dell'oggetto di 

lite. I procedimenti B-4297/2012 e B-4637/2012 non hanno per oggetto 

l'esigenza dell'uso del segno a titolo di marchio, bensì il rischio di confu-

sione tra il marchio opponente e altri due differenti marchi di cui la contro-

parte è detentrice, ossia "ARCTIC VELVET TRÖPFLI" e "ARCTIC VEL-

VET NOTHING COCKTAIL". Si giustifica pertanto di evadere preliminar-

mente il relativo ricorso, peraltro anteriore in ordine di tempo, senza pro-

cedere ad una congiunzione con gli altri procedimenti poc'anzi menziona-

ti. 

3.  

L'autorità inferiore ha respinto l'opposizione presentata da X._______ 

S.p.A. con la motivazione che il marchio opponente, in relazione ai beni 

per i quali esso è rivendicato, sarebbe stato utilizzato in una forma diver-

gente dalla forma registrata e quindi non in modo da perpetuarne la tute-

la. L'autorità inferiore ha di conseguenza rinunciato a verificare il rischio di 

confusione addotto dalla ricorrente a fondamento dell'opposizione da co-

stei presentata. In simili casi, per costante prassi, il Tribunale amministra-

tivo federale suole rinviare – in caso di accoglimento del ricorso – la cau-

sa all'autorità inferiore affinché quest'ultima verifichi se sussiste un rischio 

di confusione tra i marchi contrapposti (sentenze del Tribunale ammini-

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Pagina 9 

strativo federale B-5543/2012 del 12 giugno 2013 consid. 2 six [fig.] / 

SIXX e six [fig.] / sixx [fig.] e B-3416/2011 del 17 febbraio 2012 consid. 2 

– LIFE / mylife [fig.] / mylife [fig.], con riferimenti). Per questi motivi ci si 

occuperà di seguito solo delle censure relative all'uso del marchio in ma-

niera da perpetuarne la tutela. 

4.  

4.1 Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'a-

zienda da quelli di un'altra azienda (art. 1 cpv. 1 della legge sulla prote-

zione dei marchi del 28 agosto 1992 [LPM, RS 232.11]). A norma 

dell'art. 3 cpv. 1 lett. c della LPM sono esclusi dalla protezione come mar-

chio i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi i-

dentici o simili, se ne risulta un rischio di confusione. In virtù di tale dispo-

sto, il titolare di un marchio anteriore può opporsi a una nuova registra-

zione entro tre mesi dalla sua pubblicazione (art. 31 cpv. 1 LPM). 

4.2 Il diritto al marchio insorge con la registrazione (art. 5 LPM) e conferi-

sce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i pro-

dotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne (art. 13 

cpv. 1 LPM). Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai 

prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato (art. 11 cpv. 1 LPM). L'uso 

di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal mar-

chio registrato nonché l’uso per l’esportazione sono assimilati all’uso del 

marchio (art. 11 cpv. 2 LMP). L'uso del marchio con il consenso del titola-

re è assimilato all'uso da parte del titolare (art. 11 cpv. 3 LPM). Il titolare 

che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata 

del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, 

non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso 

è rivendicato non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi 

motivi giustifichino il mancato uso (art. 12 cpv. 1 LMP). 

Se, in caso di opposizione, il resistente invoca il mancato uso del marchio 

conformemente all'art. 12 cpv. 1 LPM nella sua prima risposta, l'opponen-

te deve rendere verosimile l'uso del marchio o il mancato uso per gravi 

motivi (art. 32 LPM e art. 22 cpv. 3 dell'ordinanza del 23 dicembre 1992 

sulla protezione dei marchi [OPM, RS 232.111]). Il periodo per il quale 

l'opponente deve rendere verosimile l'utilizzo del marchio si estende sui 

cinque anni che precedono il momento in cui è stata sollevata l'eccezione 

del mancato uso (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale 

B-3416/2011 del 17 febbraio 2012, consid. 3.1 – LIFE / mylife [fig.] / mylife 

[fig.], con riferimenti).  

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Pagina 10 

Nel caso che ci riguarda, la controparte ha sollevato l'eccezione del man-

cato uso del marchio della ricorrente nella sua prima risposta del 30 mar-

zo 2011. L'art. 12 cpv. 1 LPM concede al titolare del marchio un termine di 

carenza di cinque anni per l'uso del marchio. Il marchio su cui è fondata 

l'opposizione è un marchio internazionale. In questo caso, il termine di ca-

renza decorre a partire dal momento in cui è stabilito che non vi è alcun 

motivo di esclusione che si oppone al segno, di regola a partire da un an-

no dalla data di notifica dell'estensione della protezione ("date de notifica-

tion"), ovvero dalla data in cui l'Organizzazione mondiale della proprietà 

intellettuale (OMPI) ha inviato il foglio del registro all'autorità nazionale e 

in cui inizia il termine per il rilascio di un rifiuto di protezione (cfr. regola 

18.1)a)iii) del Regolamento di esecuzione comune all’Accordo di Madrid 

per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a 

tale Accordo [ResC RS 0.232.112.21]; cfr. Direttive IPI Marchi, Parte 5 ci-

fra 6.3.1). Il termine di carenza ha cominciato a decorrere il 1° novembre 

1990 fino al 1° novembre 1995, per cui, nella data in cui è stata sollevata 

l'eccezione del mancato uso, il termine di carenza era già scaduto. Di 

conseguenza, la controparte ha potuto far valere l'eccezione del mancato 

uso.  

Poiché l'eccezione del mancato uso non è considerata d'ufficio, l'obbligo 

di cooperare delle parti giusta l'art. 13 PA acquisisce un'importanza di una 

notevolezza tale che per rendere verosimile l'utilizzo del marchio si parte 

dal presupposto che sia applicabile il principio attitatorio ("Verhandlun-

gsmaxime") in deroga al principio inquisitorio (sentenza del Tribunale 

amministrativo federale B-246/2008 del 26 settembre 2008 consid. 2 Red 

Bull/ Dancing Bull).  

4.3 L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da 

parte del titolare (art. 11 cpv. 3 LPM; cosiddetto uso sostitutivo). Un simile 

uso sostitutivo ha luogo nel caso in cui il marchio è utilizzato da una filia-

le, da una società del gruppo e da società in altro modo strettamente le-

gate al titolare del marchio dal profilo economico oppure da licenziatari, 

sottolicenziatari, distributori unici e rivenditori (MARKUS WANG, Art. 4, 

10-12 MSchG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz 

[MSchG], Bern 2009, n. 101 ad art. 11).  

Nel caso che ci riguarda, l'autorità inferiore ha rilevato a giusto titolo che 

con il contratto di distribuzione del 29 marzo 2004, rinnovato in data 

22 dicembre 2010, la ricorrente ha reso verosimile il suo consenso all'uso 

del marchio da parte della X._______ SA (…), durante i cinque anni pre-

cedenti l'eccezione del mancato uso sollevata dalla controparte, conclu-

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Pagina 11 

dendo che l'uso del marchio da parte della X._______ SA (…) è assimila-

to all'uso da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 LPM. 

4.4 L'uso del marchio deve avvenire in modo conforme al marchio (cfr. 

EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [editori], Schweizeri-

sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2a 

edizione, Basilea 2009, n. 1303). Un uso conforme al marchio è dato se il 

marchio può essere riconosciuto dagli acquirenti quale mezzo per con-

traddistinguere diversi prodotti nel senso di un'indicazione della prove-

nienza di una determinata azienda (WANG, op. cit., n. 7 ad art. 11 LPM; 

CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri-

schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und inter-

nationalen Markenrechts, Zurigo 2002, n. 14 ad art. 11 LPM). I criteri per 

stabilire un uso del marchio necessario e serio sono gli usi tipici di un set-

tore per un commercio economicamente ragionevole. In tale contesto oc-

corre tener conto della natura, della portata e della durata dell'uso come 

pure delle circostanze del singolo caso, come, ad esempio, grandezza e 

struttura dell'azienda in questione (sentenze del Tribunale amministrativo 

federale B-4465/2012 dell'11 giugno 2013 consid. 2.5 Life, B-5830/2009 

del 15 luglio 2010 consid. 3.2.1 Fünf Streifen [fig.]/Fünf Streifen [fig.]; KA-

RIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der 

Schweiz, Berna 2008, pag. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en 

droit des marques, Recherches juridiques lausannoises Vol. 22, Gine-

vra/Zurigo/Basilea 2005, pag. 50 segg.). Per i beni di consumo di massa 

è richiesto un uso del marchio più ampio rispetto ai beni di lusso (cfr. sen-

tenze del Tribunale amministrativo federale B-4465/2012 dell'11 giugno 

2013 consid. 2.5 Life, B-892/2009 del 19 luglio 2009 consid. 6.9 Heidi-

land/Heidi-Alpen; WANG, op. cit., n. 67 e 72 ad art. 11 LPM). 

4.5 Se il resistente invoca il mancato uso del marchio anteriore confor-

memente all'articolo 12 capoverso 1, l'opponente deve rendere verosimile 

l'uso del marchio in Svizzera nel periodo determinante (art. 32 LPM). Il 

concetto di "rendere verosimile l'uso del marchio" significa trasmettere al 

giudice, sulla base di indizi oggettivi, l'impressione che i fatti incerti non 

siano solo possibili ma probabili (DTF 130 III 333 consid. 3.2 Uhren-

armband [3D], DTF 120 II 393 consid. 4.c, DTF 88 I 14 E. 5.a; sentenza 

del Tribunale amministrativo federale B-4465/2012 dell'11 giugno 2013 

consid. 2.8 Life). Non occorre che il giudice sia pienamente persuaso che 

il marchio sia stato utilizzato e che siano dissipati tutti i dubbi, ma è suffi-

ciente che la veracità dei fatti portati dall'opponente gli sembri più elevata 

rispetto alla possibilità del contrario (cfr. sentenze del Tribunale ammini-

B-3056/2012 

Pagina 12 

strativo federale B-4465/2012 dell'11 giugno 2013 consid. 2.8 Life, 

B-4540/2007 del 15 settembre 2008 consid. 4 Exit [fig.]/Exit One).  

5.  

Di principio l'utilizzo del marchio deve essere avvenuto in Svizzera. Sono 

tuttavia ammissibili due eccezioni dal principio di territorialità (cfr. WILLI, 

op. cit., n. 33 ad art. 11 LPM; ERIC MEIER, op. cit., p. 109 segg.). Esse ri-

sultano dall'art. 11 cpv. 2 LPM (uso per l'esportazione) come pure 

dall'art. 5 della Convenzione fra la Svizzera e la Germania riguardante la 

reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi del 13 aprile 

1892 (RS 0232.149.136; cfr. sentenza del Tribunale amministrativo fede-

rale B-5543/2012 del 12 giugno 2013 consid. 5 con ulteriori rinvii six [fig.] 

/ SIXX). Tali eccezioni non sono rilevanti nel caso di specie. 

6.  

Quali possibili mezzi di prova per rendere verosimile l'uso del marchio 

possono servire documenti (fatture, bollettini di consegna) e oggetti (pro-

dotti, confezioni, etichette, imballaggi, cataloghi, prospetti). A differenza 

della procedura di ricorso, nella procedura di opposizione l'autorità inferio-

re non è autorizzata ad ordinare l'audizione di testimoni (art. 14 cpv. 

1 lett. c PA; WILLI, op. cit., n. 7 ad art. 32). Tutti i mezzi di prova devono ri-

ferirsi al periodo rilevante prima che sia stato eccepito il mancato uso del 

marchio, il che presuppone la databilità inequivocabile di simili mezzi di 

prova. I giustificativi non datati possono tuttavia essere considerati in re-

lazione con altri mezzi di prova recanti la data (Commissione di ricorso in 

materia di proprietà intellettuale, CRPI, in sic! 2005, 754 consid. 4 Ga-

bel/Kabel 1).Oltracciò, i giustificativi devono comprovare che il marchio è 

stato utilizzato in modo funzionale. Un uso non appropriato alla funzione 

è dato se il marchio non può essere riconosciuto dall'acquirente come un 

mezzo di identificazione per diversi prodotti (WILLI, op. cit., n. 14 ad 

art. 11; DAVID, op. cit., n. 10 ad art. 11; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse 

des marques, Losanna 2007, p. 191 seg.). 

7.  

7.1 Nella procedura dinnanzi all'autorità inferiore, conformemente all'an-

nesso 7 alla risposta dell'autorità inferiore, la ricorrente ha prodotto i se-

guenti documenti: 

 Contratto di distribuzione del 29.03.2004 tra la X._______ SPA (…) e la 

X._______ SA (…) incl. in allegato il listino prezzi e il rinnovo del contratto in 

data 22.12.2010;  

B-3056/2012 

Pagina 13 

 Fattura vendita data 31.10.2007 della X._______ SA alla (…), concernente 

ARTIC VODKA e ARTIC RED;  

 Fattura vendita data 31.10.2007 della X._______ SA alla (…), concernente 

ARTIC MELONE e ARTIC PESCA;  

 Fattura vendita data 07.02.2007 della X._______ SPA alla X._______ SA 

concernente ARTIC VODKA e ARTIC FRUTTA;  

 Fattura vendita data 09.05.2008 della X._______ SA a (…), concernente 

ARTIC PESCA e ARTIC HOT;  

 Fattura vendita data 10.07.2008 della X._______ SA a (…) concernente AR-

TIC MELONE, ARTIC PESCA, ARTIC LIMONE e ARTIC FRAGOLA;  

 Fattura vendita data 24.04.2008 della X._______ SPA alla X._______ SA 

concernente ARTIC HOT;  

 Fattura vendita data 06.02.2009 della X._______ SA a (…), Svizzera, con-

cernente ARTIC LIMONE, ARTIC PESCA e ARTIC FRAGOLA;  

 Fattura vendita data 26.01.2009 della X._______ SPA alla X._______ SA 

concernente ARTIC FRUTTA;  

 Fattura vendita data 06.02.2009 della X._______ SPA alla X._______ SA 

concernente ARTIC FRUTTA;  

 Fattura vendita data 16.07.2010 della X._______ SA a (…), concernente 

ARTIC FRAGOLA, ARTIC TROPICAL, ARTIC THAI FRUITS e ARTIC ME-

LONE; 

 Fattura vendita data 26.01.2010 della X._______ SPA alla X._______ SA 

concernente ARTIC FRUTTA e ARTIC VODKA; 

 Fattura vendita data 10.05.2011 della X._______ SA a (…), concernente 

ARTIC VODKA;  

 Fattura vendita data 04.03.2011 della X._______ SPA alla X._______ SA 

concernente ARTIC FRUTTA. 

Ad eccezione della fattura di data 10 maggio 2011, tutti gli allegati sum-

menzionati cadono nel periodo di controllo per rendere verosimile l'uso 

del marchio opponente (cfr. consid. 4.2). 

 

7.2 Nella presente procedura di ricorso la ricorrente ha allegato le se-

guenti pezze giustificative: 

B-3056/2012 

Pagina 14 

 Fattura vendita data 27.04.2006 della X._______ SA a (…) concernente AR-

TIC PESCA, ARTIC MELONE, ARTIC FRAGOLA e ARTIC LIMONE; 

 Fattura vendita data 27.04.2006 della X._______ SA e (…) concernente AR-

TIC COCCO, ARTIC LIMONE, ARTIC THAI FRUITS; 

 Fattura vendita data 26.10.2007 della X._______ SA e (…) concernente AR-

TIC THAI FRUITS, ARTIC TROPICAL, ARTIC FRAGOLA;  

 Fattura vendita data 22.12.2008 della X._______ SA e (…) concernente AR-

TIC THAI FRUITS, ARTIC FRAGOLA, ARTIC MELONE, ARTIC PESCA; 

 Fattura vendita data 06.03.2009 della X._______ SA e (…) concernente AR-

TIC THAI FRUITS, ARTIC PESCA E ARTIC LIMONE; 

 Fattura vendita data 31.05.2010 della X._______ SA e (…) concernente AR-

TIC THAI FRUITS; 

 Fattura vendita data 16.07.2010 della X._______ SA e (…) concernente AR-

TIC THAI FRUITS; 

 Fattura vendita data 17.02.2011 della X._______ SA e (…) concernente AR-

TIC COCCO; 

 Fattura vendita data 25.07.2011 della X._______ SA e (…) concernente AR-

TIC LIMONE, ARTIC COCCO, ARTIC THAI FRUITS; 

 Fattura vendita data 23.03.2012 della X._______ SA e (…) concernente AR-

TIC LIMONE, ARTIC COCCO e ARTIC THAIFRUITS; 

 Fattura vendita data 29.05.2012 della X._______ SA e (…) concernente AR-

TIC LIMONE; 

 Fattura vendita data 11.05.2006 della X._______ SA e (…) concernente AR-

TIC VOKDA; 

 Fattura vendita data 12.02.2007 della X._______ SA e (…) concernente AR-

TIC VODKA; 

 Fattura vendita data 23.10.2008 della X._______ SA e (…) concernente AR-

TIC VODKA; 

 Fattura vendita data 28.10.2009 della X._______ SA e (…) concernente AR-

TIC VODKA; 

 Fattura vendita data 21.04.10 della X._______ SA e (…) concernente ARTIC 

VODKA; 

B-3056/2012 

Pagina 15 

 Fattura vendita data 28.04.2011 della X._______ SA e (…) concernente AR-

TIC VODKA;  

 Fattura vendita data 31.05.2012 della X._______ SA e (…) concernente AR-

TIC VODKA; 

 Tre bottiglie di Vodka Artic Frutta (Lemon, Thai Fruits e Coconuts) e una bot-

tiglia Artic Vodka Pure (Doc. 8-11); 

 Una bottiglia Artic Vodka & Lemon (Doc. 12), una bottiglia Artic Vodka & Thai 

Fruits (Doc. 13) e una bottiglia Artic Vodka Coconuts (Doc. 14); 

 Dichiarazione del Dott. Gianfranco Caci, vicepresidente della X._______ SA, 

distributrice esclusiva di X._______ SPA, del 5 giugno 2012 (Doc. 5). 

Gli allegati recanti una data antecedente il 30 marzo 2006 o successiva al 

30 marzo 2011 non possono essere considerati in quanto non cadono nel 

periodo determinante (cfr. consid. 4.2 ed intero consid. 7.4.3). 

Per prassi costante dello scrivente Tribunale, nuovi giustificativi per ren-

dere verosimile l'uso del marchio possono di principio essere inoltrati ed 

esaminati anche nell'ambito della procedura di ricorso (sentenze del Tri-

bunale amministrativo federale B-2227/2011 del 3 gennaio 2011 con-

sid.3.2 ebm [fig.] / EBM Ecotec, B-7449/2006 del 2 luglio 2007 consid. 4 – 

Exit [fig.]/Exit One; B-7505/2006 consid. 4 – max MAXIMUM+VALUE 

[fig.]; B-648/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 7 – Hirsch [fig.]/Hirsch 

[fig.]; cfr. anche l'art. 32 cpv. 2 PA). Ciononostante il Tribunale opera in ta-

le ambito con un certo riserbo, in quanto l'opponente non dovrebbe esse-

re indotto a trascurare l'obbligo di collaborare derivante dall'art. 13 cpv. 

1 lett. a PA e valevole nella procedura di opposizione dinanzi all'autorità 

inferiore, mettendo insieme i giustificativi solamente nella procedura di ri-

corso; i mezzi di prova inoltrati nella procedura di ricorso dovrebbero in-

nanzitutto servire ad eliminare un'eventuale mancanza di chiarezza e a 

rendere completo il quadro dei giustificativi (cfr. GASSER, op. cit. n. 28 ad 

art. 32 LPM con ulteriori rinvii a prassi e dottrina). 

7.3 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha in sostanza ritenuto 

che i documenti inoltrati mostrassero l'elemento verbale ARTIC senza la 

rappresentazione stilizzata dell'orso polare contenuta nel marchio oppo-

nente che a suo avviso appartiene anch'essa al nucleo del marchio dal 

carattere distintivo. Di conseguenza, i giustificativi non sarebbero quindi 

idonei a perpetuare la tutela del marchio opponente.  

B-3056/2012 

Pagina 16 

Sulla scorta della nuova documentazione, la ricorrente sostiene che l'e-

lemento verbale del marchio opponente sia "chiaramente la parte domi-

nante" e che l'uso della componente verbale debba essere ritenuto suffi-

ciente, tanto più che il "piccolo orso" verrebbe percepito dal pubblico co-

me un elemento puramente decorativo "che può o non può essere appo-

sto all'interno del marchio in determinate occasioni". L'unico effetto 

dell'orso nella lettera "A" sarebbe quello di "svuotare" tale lettera. Proprio 

questo tratto, ovverosia la "A" vuota, sarebbe anche una componente del 

marchio effettivamente usato, i cui caratteri della scritta ARTIC sarebbero 

sostanzialmente molto simili a quelli oggetto della registrazione (ricorso 

del 6 giugno 2012, pag. 7 e segg.). In secondo luogo, la ricorrente addu-

ce che sulle bottiglie inoltrate il marchio ARTIC è stato utilizzato in una 

forma verbale e figurativa non identica, ma comunque non essenzialmen-

te divergente rispetto a quella registrata.   

Nella sua risposta del 4 settembre 2012, la controparte osserva che l'o-

missione dell'orso quale particolare segno distintivo e l'utilizzo di una 

scritta totalmente diversa sulle bottiglie trasmettono un'impressione d'in-

sieme completamente differente cosicché il carattere distintivo del segno 

opposto non può essere mantenuto sulla base dei giustificativi da 8-11. 

Ella conclude che la divergenza tra il marchio raffigurato sulle bottiglie 

prodotte in sede di ricorso e quello registrato non possa essere conside-

rata esigua (risposta del 4 settembre 2012, pag. 10).  

L'autorità inferiore ha rinunciato a esprimersi sui nuovi giustificativi e ri-

confermato le proprie conclusioni e motivazioni (osservazioni del 

10 settembre 2012, pag. 2).  

Occorre pertanto chinarsi a titolo preliminare sulla questione di sapere se 

– in applicazione dell'art. 11 cpv. 2 LPM – l'asserito uso del marchio sia 

avvenuto in un forma che non diverga in maniera essenziale dal marchio 

registrato. 

7.4  

7.4.1 Il marchio deve essere inoltre usato nel modo in cui è stato registra-

to o non divergere in maniera essenziale dal marchio registrato (art. 11 

cpv. 2 MSchG). Determinare se il marchio è stato utilizzato in una forma 

essenzialmente divergente dal marchio registrato è una questione di dirit-

to che viene esaminata basandosi sulla presumibile percezione del pub-

blico interessato e sull'impressione generale prodotta dal marchio (ERIC 

B-3056/2012 

Pagina 17 

MEIER, in: de Werra/Guilléron (ed.), Commentaire Romand, Propriété in-

tellectuelle, Basilea, 2013, n. 35 seg. ad art. 11 LPM).   

L'omissione di elementi accessori o un adeguamento del marchio alle 

tendenze correnti sono ammessi, mentre l'omissione di un elemento dal 

carattere distintivo è sovente atta a suscitare un'impressione d'insieme 

diversa e pertanto equivale ad un uso divergente del marchio registrato 

(sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2227/2011 consid. 4.8 

– ebm [fig.]/EBM Ecotec). È determinante che il nucleo del marchio dalla 

forza distintiva che ne determina profondamente l'impressione d'insieme 

specifica non sia privato della sua identità e che il carattere distintivo del 

marchio sia mantenuto malgrado l'uso divergente (DTF 130 III 267 con-

sid. 4 p. 272 Tripp Trapp). In altre parole, a causa dell'uso modificato ri-

spetto al marchio registrato non deve andare perso il carattere del mar-

chio (DAVID, op. cit., n. 14 ad art. 11). Il marchio registrato e quello utiliz-

zato devono essere visti come la stessa cosa (WILLI, op. cit., n. 51 ad 

art. 11 LPM). Nell'esaminare l'uso idoneo a perpetuare la tutela, la giuri-

sprudenza ha fino ad oggi valutato più severamente le divergenze dovute 

all'omissione di componenti del marchio registrate rispetto alle divergenze 

riconducibili ad un'aggiunta di elementi (sentenza del Tribunale ammini-

strativo federale B-648/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 5.1 Hirsch 

[fig.]/Hirsch [fig]).  

Per i marchi combinati (verbali/figurativi) prassi e dottrina hanno sviluppa-

to i seguenti criteri: Se la componente verbale costituisce l'elemento es-

senziale del marchio, la soppressione o la modifica di un elemento grafico 

non pregiudica il carattere distintivo dell'elemento verbale; se invece do-

mina la componente grafica, la soppressione o la modifica di un elemento 

verbale secondario non compromette la forza distintiva dell'elemento figu-

rativo, mentre se entrambe le componenti sono essenziali per produrre 

l'impressione d'insieme, allora il marchio deve essere utilizzato nella sua 

combinazione verbale-figurativa (sentenza del Tribunale amministrativo 

federale B-1755/2007 del 14 febbraio 2007 consid. 7 No Name [fig.]/No 

Name [fig.]; WANG, op. cit., n. 90 ad art 11 LPM; MEIER, Commentaire 

Romand, op. cit., n. 51 ad art. 11 LPM). Giusta la prassi del Tribunale fe-

derale non sussiste un principio generale conformemente al quale un se-

gno combinato registrato sia ritenuto usato in maniera da perpetuare la 

tutela già quando è utilizzata soltanto la componente verbale distintiva. In 

tale evenienza sono determinanti le circostanze del caso concreto. Nella 

misura in cui anche la componente figurativa influenza profondamente il 

marchio, allora deve essere utilizzato il marchio nella sua combinazione 

B-3056/2012 

Pagina 18 

(DTF 130 III 267 consid. 2.4 – Tripp Trapp III; WANG, op. cit., n. 90 ad 

art. 1 LPM; MEIER, Commentaire Romand, op. cit., n. 51 ad art. 11 LPM).  

In una recente sentenza, il Tribunale federale ha ritenuto come ogni o-

missione di un elemento dalla forza distintiva porti ad un'altra impressione 

d'insieme; a mente dell'Alta Corte, é consentito tralasciare solo quegli e-

lementi a cui è attribuito un ruolo secondario nel giudicare la possibilità di 

tutela del marchio; questo può esserne certamente il caso nell'omissione 

di elementi figurativi che nel commercio vengono percepiti soltanto come 

un addobbo ornamentale della sostanza del marchio dal carattere distinti-

vo e a cui non viene quindi attribuita una forza distintiva (DTF 139 III 424 

consid. 2.3.1 M-WATCH MONDAINE M0Watch). Tuttavia, l'elemento figu-

rativo di un marchio combinato contribuisce ad influenzarne profonda-

mente la sostanza soprattutto quando agli elementi verbali, ognuno per 

proprio conto, può difficilmente essere conferito un carattere distintivo 

proprio poiché appartenenti al dominio pubblico, trattandosi, da una parte, 

di una singola lettera dell'alfabeto che non si è imposta sul mercato come 

marchio ("M"), dall'altra di una semplice descrizione dei prodotti rivendica-

ti ("Watch", DTF 139 III 424 consid. 2.3.1). In tal caso, l'esclusione di un 

elemento grafico che si imprime facilmente nella memoria è atta a modifi-

care in maniera sostanziale l'impressione d'insieme del marchio, cosicché 

l'utilizzo dei soli elementi verbali di un marchio combinato non è sufficien-

te a perpetuarne la tutela (DTF 139 III 424 consid. 2.3.1 in fine). 

7.4.2 Nel caso di specie, la ricorrente ritiene che il consumatore riconosca 

nel termine ARTIC il vero e proprio marchio attribuendo alla figura dell'or-

so polare solo una connotazione decorativa. Da ciò deduce che i caratteri 

di scrittura in nero anziché bianco e l'omissione dell'orso polare del mar-

chio nella forma utilizzata non conferiscono un'impressione d'insieme di-

versa.  

In concreto, il marchio registrato è costituito da una componente verbale 

(la parola ARTIC) e da una componente figurativa, ossia la scritta ARTIC 

a caratteri maiuscoli bianchi con margine nero e la rappresentazione sti-

lizzata di un orso polare all'interno della lettera A.  

Per quanto attiene agli elementi grafici, la scritta a caratteri maiuscoli 

bianchi contornata di nero è orientata in senso orizzontale. All'interno del-

la lettera iniziale "A" è raffigurato, in forma stilizzata, un orso polare che 

occupa praticamente l'intero spazio interno della "A", sostituendo il tratti-

no orizzontale che di solito collega nel centro le due aste oblique, cosic-

ché la lettera "A" non si lascia leggere in modo chiaro, ma solo con l'intui-

B-3056/2012 

Pagina 19 

to. Secondo un principio generale sviluppato nella prassi, il pubblico pre-

sta di regola un'attenzione più accresciuta all'inizio ed alla fine di una pa-

rola (DTF 122 III 388 – Kamillosan; DTF 127 III 168 Securitas [fig.]). È 

quindi, in sostanza, del tutto comprensibile che chi posa lo sguardo sul 

marchio opponente resti particolarmente colpito dalla raffigurazione 

dell'orso polare nella lettera "A". In relazione ai prodotti rivendicati dal 

marchio opponente, la rappresentazione e la posizione dell'orso polare 

all'interno della lettera iniziale "A" sono, di principio, tali da catturare l'at-

tenzione degli acquirenti e da conferire al marchio opponente il carattere 

distintivo, malgrado l'orso rappresenti solo un quinto del marchio. La figu-

ra dell'orso polare è atta quindi ad essere ascritta al nucleo del marchio 

dalla forza distintiva. 

Conformemente alla severa prassi del Tribunale federale (DTF 139 III 

424) a cui si richiama nuovamente, è tollerabile rinunciare a quegli ele-

menti del marchio che hanno un'importanza secondaria, e nel caso di e-

lementi figurativi è consentita l'omissione di componenti che nel commer-

cio possono essere intese come meri addobbi decorativi. Come si è visto, 

alla figura dell'orso polare non può essere attribuita una funzione unica-

mente decorativa ed ornamentale in virtù della propria forza distintiva. Per 

l'esame dell'uso necessario di un marchio combinato in una forma che 

non diverge in modo essenziale dal marchio registrato devono quindi va-

lere esigenze più elevate. Nell'ipotesi che la rappresentazione dell'orso 

polare possa eventualmente essere vista come un semplice addobbo de-

corativo, tale elemento potrebbe al massimo essere tralasciato soltanto 

se si giungesse alla conclusione che la parola "ARTIC" disponga di un al-

to carattere distintivo in relazione ai prodotti rivendicati delle classi 32 e 

33, segnatamente birre, bevande analcoliche, vini e liquori, e non conten-

ga dunque elementi atti a sminuire tale carattere. Come dimostrano le al-

legazioni seguenti, ciò non è il caso.  

Invero, il termine "ARTIC" altro non è che l'aggettivo di lingua italiana "ar-

tico" mutilato della lettera finale. "Artico" significa situato nelle regioni del 

nord e anche attinente al Polo Nord (cfr. definizione ne "il Sabatini Coletti, 

Dizionario della Lingua Italiana" richiamabile all'indirizzo web 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/A/artico.shtml, consultato l'ul-

tima volta il 27 maggio 2014). In combinazione con i prodotti rivendicati 

dal marchio nelle classi 32 e 33, il termine "artic" non descrive forse alla 

lettera le qualità e le caratteristiche di tali prodotti, ma il consumatore di 

lingua madre italiana potrebbe, in tale evenienza, essere indotto a pensa-

re ad un drink o una bevanda serviti freddi o ghiacciati e percepire il ri-

mando simbolico al Polo Nord, senza per questo dover ricorrere ad un 

B-3056/2012 

Pagina 20 

notevole sforzo di immaginazione. Benché per prassi costante sia suffi-

ciente il modo di comprensione di un segno in una delle regioni linguisti-

che della Svizzera (sentenza del Tribunale federale 4A_330/2009 del 

3 settembre 2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM [fig.]; DTF 131 III 495, con-

sid. 5 – FELSENKELLER; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GLOBALE-

POST; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-3052/2009 del 

16 febbraio 2010 consid. 2.3 – DIAMONDS OF THE TSARS), è concepi-

bile che, se confrontati con la parola "ARTIC" messa in relazione con i 

prodotti in questione, anche i consumatori svizzero-tedeschi e romandi 

possano fare un'allusione simile ai colleghi di lingua italiana, atteso che 

solo difficilmente si possa presumere che il pubblico interessato pensi 

all'aggettivo tedesco "artig" o al verbo "articuler" in francese. Alla luce 

dell'associazione mentale con il Polo Nord che almeno l'acquirente di lin-

gua madre italiana potrebbe facilmente derivare dal termine "ARTIC" in 

relazione ai prodotti da esso rivendicati è possibile arguire che le modifi-

che apportate al marchio nella forma utilizzata (cambio dei caratteri di 

scrittura ed omissione dell'orso polare) rispetto alla versione registrata 

possano andare oltre i limiti posti dal Tribunale federale all'uso necessario 

dei marchi combinati giusta l'art. 11 cpv. 2 LPM. Le divergenze tra il mar-

chio effettivamente utilizzato e quello registrato possono essere conside-

rate essenziali anche se il riferimento mentale con il Polo Nord è atto ad 

indebolire solo in parte la forza distintiva dell'elemento verbale, senza che 

quest'ultimo vada per forza a cadere completamente nel dominio pubbli-

co. Del resto, anche la circostanza che il creatore storico del marchio ab-

bia scelto di introdurre la figura di un orso polare come elemento figurati-

vo può rappresentare un indizio per ritenere che egli abbia verosimilmen-

te contribuito a stabilire una connessione concettuale con il Polo Nord. In 

qualità di elemento grafico accessorio, la figura dell'orso polare si presta 

dunque a rinforzare le eventuali debolezze riscontrabili nel carattere di-

stintivo dell'elemento verbale, completando, sostenendo ed affiancando 

quest'ultimo e dando in questo modo un contributo considerevole, se non 

preponderante, alla sostanza del marchio nel suo complesso.  

Si può dunque affermare che il termine "ARTIC" e l'elemento figurativo 

dell'orso polare formano, complessivamente, gli elementi determinanti del 

marchio opponente, possedendo, nella loro somma, un carattere distinti-

vo proprio e conferendo al marchio la propria identità. 

Ne va da sé che l'omissione della rappresentazione stilizzata dell'orso po-

lare potrebbe condurre ad un'altra impressione generale ed equivarrebbe 

a riprodurre il marchio in una forma che diverge essenzialmente dal mar-

chio registrato. In considerazione di tali circostanze un uso perpetuante la 

B-3056/2012 

Pagina 21 

tutela del presente marchio combinato non potrebbe essere ammesso nel 

caso in cui il detentore del marchio utilizzi il segno unicamente nella sua 

componente verbale (in questo senso anche DTF 139 III 424 con-

sid. 2.3.1 M-WATCH MONDAINE M0Watch, DTF 130 III 267 consid. 2.4 

Tripp Trapp, sentenze del Tribunale amministrativo federale B-1755/2007 

del 14 febbraio 2008 consid. 7 No Name[fig.]/ No Name [fig.], 

B-4540/2007 del 15 settembre 2008 consid. 7.5 Exit [fig.]/Exit One).  

Di conseguenza non può essere condiviso il ragionamento della ricorren-

te secondo cui il marchio opponente è caratterizzato soltanto dalla com-

ponente verbale "ARTIC". Il solo utilizzo dell'elemento verbale "ARTIC" 

separato dalla componente figurativa con l'orso significherebbe privare il 

marchio opponente della propria identità. 

7.4.3 Di seguito viene esaminato se il marchio opponente è stato utilizza-

to in modo da perpetuarne la tutela sulle fatture di vendita, nonché sulle 

bottiglie.  

7.4.3.1 Tutte le quattordici fatture inoltrate nel corso della procedura di 

opposizione, tranne una datata 10 maggio 2011, cadono nel periodo de-

terminante per rendere verosimile l'uso del marchio, mentre delle diciotto 

fatture inoltrate nell'ambito della presente procedura di ricorso cinque re-

canti le date 28 aprile 2011, 25 luglio 2011, 23 marzo 2013, nonché 29 e 

31 maggio 2012 sono state emesse al di fuori di detto periodo (cfr. con-

sid. 7.1 seg.). Riferendosi alla vendita e fornitura di prodotti "ARTIC", in 

particolare "ARTIC COCCO", "ARTIC LIMONE" e "ARTIC THAI FRUITS", 

le fatture presentano una relazione con i prodotti rivendicati dal marchio 

della classe 33.  

Sulle fatture di vendita che possono entrare in linea di conto è raffigurato 

solo l'elemento verbale ARTIC in lettere nere invece delle lettere bianche 

dal contorno nero conformemente al marchio nella versione registrata. 

Manca inoltre la rappresentazione stilizzata dell'orso polare. Ciò significa 

che il marchio opponente è utilizzato solo nella sua forma verbale e non 

in combinazione con la componente figurativa distintiva. Come si è già 

avuto modo di vedere, l'omissione dell'orso polare, in qualità di elemento 

dal carattere distintivo che appartiene al cuore del marchio assieme all'e-

lemento verbale, conduce ad un'impressione d'insieme diversa (DTF 130 

III 267 consid. 2.4 – Tripp Trapp). Ne segue che il marchio opponente, 

nella forma utilizzata sulle fatture, si scosta in maniera essenziale da 

quella registrata. Detti mezzi di prova non possono perciò essere consi-

derati idonei a perpetuare la tutela del marchio opponente. 

B-3056/2012 

Pagina 22 

7.4.3.2 In riferimento alle bottiglie (allegati 8-11, sostituiti dagli allegati 

12-14 in seguito al danneggiamento durante la spedizione) la controparte 

contesta innanzitutto che esse siano state distribuite in Svizzera, come 

pure che il marchio apportato sulle medesime sia stato utilizzato in Sviz-

zera, poiché da esse non risulta il numero di serie del prodotto come e-

lencato nelle fatture. In relazione agli allegati 8-11 la ricorrente ha tuttavia 

prodotto una dichiarazione del Vicepresidente di X._______ SA in cui si 

legge come i prodotti con numero di codice 3930K, 3945K e 3933 come 

pure "Vodka Pure" menzionati nelle fatture corrispondano alle bottiglie i-

noltrate. Un'ulteriore conferma in riferimento alle bottiglie di cui agli alle-

gati 12-14 non è pervenuta.  

A prescindere dalla questione a sapere se le bottiglie in questione siano 

state effettivamente distribuite sul mercato svizzero e possano essere 

ammesse quali mezzi di prova per rendere verosimile l'uso del marchio 

opponente, va rilevato che il segno utilizzato sulle medesime non corri-

sponde al marchio nella forma registrata. Il marchio riportato sulle botti-

glie presenta caratteri corsivi maiuscoli in nero (allegati 8-11), rispettiva-

mente dal contorno argenteo e dall'interno di colore blu (allegati 12-14). 

La lettera A è priva della linea trasversale ed è pertanto aperta verso il 

basso. Accanto alla scritta ARTIC e non all'interno della lettera "A" è raffi-

gurata la testa di un orso, iscritta in un cerchio e con un iceberg stilizzato 

sullo sfondo. Sia il cerchio sia la testa d'orso sono di colore argenteo (o 

blu, sulla controetichetta). Come ritenuto dalla ricorrente e dalla contro-

parte, la bottiglia che corrispondeva al Doc. 11 recava il marchio verbale 

"ARTIC" con il logo dell'orso in rilievo sul vetro.  

In sintesi, non solo la forma grafica del marchio come appare sulle botti-

glie è differente da quello registrato, ma anche la raffigurazione dell'orso 

ai sensi di un elemento distintivo e di primo piano nella variante registrata 

del marchio è diventato un elemento di secondo piano e difficilmente di-

stinguibile nel marchio riprodotto sulle bottiglie. Nel senso della giurispru-

denza precitata non si può quindi ammettere che il marchio sia stato uti-

lizzato a norma dell'art. 11 cpv. 2 LMP in una forma che non diverge es-

senzialmente da quella registrata. 

7.4.3.3 Come del resto fatto notare dalla controparte, vi sono indizi che 

inducono a credere che nel marchio nella forma riprodotta sulle bottiglie si 

possa riconoscere una certa somiglianza con il marchio IR 736122 

(cfr. fatti, lettera B). I caratteri della componente verbale sono pressoché 

identici malgrado la disposizione in verticale sulle bottiglie. Rispetto al 

marchio registrato, il busto dell'orso sullo sfondo di un iceberg stilizzato 

B-3056/2012 

Pagina 23 

come appare sulle bottiglie non risulta appoggiato sulle lettere "R" e "T", 

ma separato dalla parola "ARTIC" ed è inoltre racchiuso in un cerchio di 

color argento. Le differenze grafiche tra il segno IR 736122 e la forma uti-

lizzata sulle bottiglie appaiono di lieve entità e non sembrano creare 

un'impressione d'insieme diversa. Il marchio IR 736122 diverge però in 

maniera essenziale dal marchio IR 542604. Già la sola circostanza che la 

ricorrente abbia fatto registrare entrambi può dimostrare che ella sia stata 

consapevole delle differenze sostanziali tra i due. Ne consegue che la ri-

corrente non può che appellarsi invano ad un segno simile al marchio 

IR 736122 per rendere verosimile l'uso del marchio IR 542604. 

7.4.4 Visto quanto precede, risulta che né sulle fatture di vendita, né sulle 

bottiglie - se queste ultime dovessero essere ammesse come mezzi di 

prova - il marchio opponente è stato utilizzato in modo da perpetuarne la 

tutela. In altre parole, la ricorrente non ha reso verosimile l'uso del mar-

chio su cui ha fondato l'opposizione in parola, né ha indicato eventuali 

motivi gravi per il mancato uso. Non vi sono indizi che l'autorità inferiore 

abbia violato il diritto federale, in particolare interpretando in modo non 

corretto l'art. 11 cpv. 2 LPM e fondando la decisione impugnata su un ac-

certamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti. Per questo motivo il 

ricorso va respinto senza previamente esaminare i motivi relativi d'esclu-

sione, mentre va confermata invece la decisione impugnata.  

8.  

8.1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo fede-

rale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi e seguono la soccom-

benza (art. 63 cpv. 1 PA; art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 

2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale 

amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di decisione è 

stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo 

di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 

cpv. 4bis PA, art. 2 TS-TAF). Nelle cause con interesse pecuniario, la tas-

sa di giustizia si determina in base al valore litigioso (art. 4 TS-TAF). Se-

condo dottrina e giurisprudenza, sulla base di valori empirici, il valore liti-

gioso nell'ambito della registrazione di marchi può essere situato di solito 

tra i 50'000 e 100'000 franchi (DTF 133 III 342 consid. 3.3 Turbinenfluss 

con rinvii). Si giustifica di fissare le spese del procedimento a fr. 3'500.-. 

Per il pagamento delle spese viene utilizzato l'anticipo, già versato, di pari 

importo.  

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Pagina 24 

8.2 La ricorrente, integralmente soccombente, deve rifondere un'indennità 

per ripetibili alla controparte (art. 64 cpv. 1 PA i. c. d. art. 7 cpv. 1 TS-

TAF). Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli 

avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese; se 

quest'ultima non è stata inoltrata, come nel caso di specie, il Tribunale 

fissa l'indennità sulla base degli atti in causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Nel 

presente procedimento si è svolto dapprima un semplice scambio di scrit-

ti. Oltracciò le parti hanno avuto occasione di esprimersi su un'eventuale 

congiunzione delle procedure. Il contributo del patrocinatore della contro-

parte si è limitato nella redazione della risposta al ricorso e della presa di 

posizione sulla riunione delle procedure. In totale, detti scritti si aggirano 

attorno alle 20 pagine. Sulla base di queste considerazioni, nonché della 

circostanza che il dispendio del patrocinatore nel presente procedimento 

non appare maggiore di quello derivatogli dalla procedura di opposizione, 

appare giustificato fissare l'ammontare dell'indennità a fr. 2'000.-.   

9.  

La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata al Tribuna-

le federale con un ricorso in materia di diritto civile (art. 73 della legge del 

17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 

  

B-3056/2012 

Pagina 25 

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia: 

1.  

Il ricorso è respinto. 

2.  

Le spese processuali, di fr. 3'500.–, sono poste a carico della ricorrente e 

per il loro pagamento è utilizzato l'anticipo, già versato, di pari importo. 

3.  

Alla controparte è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili per un 

importo di fr. 2'000.− (IVA compresa) a carico della ricorrente. 

4.  

Comunicazione a: 

– ricorrente (raccomandata; allegati al ricorso di ritorno);  

– controparte (raccomandata;  

allegati alla risposta del 4 settembre 2012 di ritorno); 

– autorità inferiore (n. di rif. 11380; raccomandata;  

atti preliminari di ritorno). 

 

 

Il presidente del collegio: Il cancelliere: 

  

Francesco Brentani Corrado Bergomi 

 

 

 

Data di spedizione: 11 giugno 2014