# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** ddd2777a-4e12-530d-86f6-c61707eae972
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2010-11-02
**Language:** fr
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 02.11.2010 B-3030/2010
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-3030-2010_2010-11-02.pdf

## Full Text

Cour II
B-3030/2010
{T 1/2}

A r r ê t  d u  2  n o v e m b r e  2 0 1 0

Bernard Maitre (président du collège), Hans Urech, 
Claude Morvant, juges, 
Olivier Veluz, greffier.

EBI SA,
représentée par P&TS Marques SA,
recourante,

contre

Touring Club Suisse (TCS),
représenté par Bugnion SA,
intimé,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Procédure d'opposition n° 10'444
CH P-414'166 "ETI" / CH 582'870 "E.B.I.".

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Composit ion

Parties

Objet

B-3030/2010

Faits :

A.
L'enregistrement de la marque suisse n° 582'870

E.B.I.

(marque attaquée), déposée par EBI SA, a été publié dans Swissreg 
le 11 février 2009. Dite société revendiquait la protection de sa marque 
pour  les  produits  suivants  de  la  classe  36 :  assurances ;  affaires 
financières ;  affaires  monétaires ;  affaires  bancaires ;  affacturage ;  
agences de recouvrement de créances ; consultation et  informations  
en  matière  d'assurances ;  consultation  et  informations  en  matière  
financière ; analyse  financière ; estimations  financières  (assurances,  
banques,  immobilier) ;  services  de  financement ;  cote  en  Bourse ;  
émission  de  bons  de  valeur ;  courtage ;  courtage  en  assurances ;  
courtage  en  Bourse ;  banque  directe  (home-banking) ;  émission  de 
cartes de crédit ; services de cartes de crédits ; services de cartes de  
débits ;  vérification  des  chèques ;  transfert  électronique  de  fonds ;  
constitution de fonds ; placement de fonds ; dépôt de valeurs ; dépôt 
en coffres-forts ; épargne ; assurance sur la vie ; gérance de fortunes ;  
constitution  de  capitaux ;  investissement  de  capitaux ;  garanties  et  
cautions ; services de liquidation d'entreprises (affaires financières) ;  
prêt  sur  nantissement ;  prêt  (finances) ;  agences  de  crédit ; crédit ;  
crédit-bail ;  opérations  de  change ;  opérations  de  change  et  de  
compensation ;  opérations  monétaires ;  transactions  et  opérations  
financières ; services fiduciaires ; paiement par acomptes ; parrainage 
financier.

Le  11 mai  2009,  le  Touring  Club  Suisse  (TCS)  a  formé  opposition 
totale  contre  cet  enregistrement  auprès  de  l'Institut  Fédéral  de  la 
Propriété Intellectuelle (IPI). Cette opposition se fondait sur la marque 
suisse antérieure n° P-414'166

ETI

(marque opposante),  protégée en relation avec les produits suivants 
des  classes  36,  39,  40  et  42 :  toutes  prestations  d'assurance  et  
d'assistance  à  l'étranger  aux  personnes,  à  savoir  assurance  
d'annulation  de  voyage,  recherche  et  sauvetage,  rapatriement  
sanitaire,  assurance  vol ;  toutes  prestations  d'assurance  et  

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d'assistance  à  l'étranger,  liées  à  l'utilisation  d'un  véhicule,  à  savoir  
dépannage,  remorquage,  envoi  de  pièces  détachées,  réparation  du  
véhicule,  rapatriement  du  véhicule,  dédouanement  du  véhicule ;  
assurance de protection juridique de circulation à l'étranger, à savoir  
démarches  amiables,  couverture  de  frais  d'expertise,  d'honoraires  
d'avocats,  de  frais  de  justice,  en  matière  civile,  pénale  et  
administrative.

Par écritures du 23 juillet 2009, EBI SA a conclu, avec suite de frais et 
de dépens, au rejet de l'opposition formée par le TCS. Dite société a  
contesté la similarité des marques opposées ainsi que l'existence d'un 
risque de confusion.

B.
Par décision du 25 mars 2010, l'Institut fédéral a admis, avec suite de 
frais  et  de  dépens,  l'opposition  formée  par  le  TCS  contre 
l'enregistrement  de  la  marque  attaquée.  Dite  autorité  a  en  bref 
considéré  que les  marques opposées  étaient  enregistrées  pour  des 
services  identiques  et  similaires  et  que  dites  marques  étaient 
similaires. Estimant que la marque opposante bénéficiait d'un champ 
de  protection  normal,  l'Institut  fédéral  a  par  conséquent  admis  qu'il 
existait un risque de confusion entre les marques opposées.

C.
Par écritures du 28 avril 2010, mises à la poste le même jour, EBI SA 
(ci-après : la recourante) recourt contre la décision de l'IPI du 25 mars 
2010 auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, avec suite 
de frais et de dépens, à son annulation, au rejet de l'opposition et à la  
confirmation  de  l'enregistrement  de  la  marque  suisse  n° 582'870 
"E.B.I.".

Pour motifs, la recourante conteste en partie l'appréciation de l'autorité 
inférieure  s'agissant  de  la  similarité  et  de  l'identité  des  services  en 
cause.  Elle  estime  en  effet  que  ces  derniers  ne  sont  qu'en  partie 
similaires,  à  savoir  seulement  pour  les  assurances,  consultations  et 
informations  en  matière  d'assurance,  estimations  financières 
(assurances), courtage en assurance et assurance sur la vie.

S'agissant de la similarité des marques en présence, la recourante fait  
valoir que ces dernières se distinguent sur les plans visuel et auditif. Il 
y aurait donc lieu de nier l'existence d'un danger de confusion entre 
ces marques.

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D.
Dans sa réponse du 21 juin 2010, le TCS (ci-après : l'intimé) conclut 
au rejet du recours, avec suite de frais et de dépens. A l'appui de ses 
conclusions,  l'intimé  renvoie  pour  l'essentiel  aux  considérants  de  la 
décision attaquée. Pour le surplus, il estime que la marque opposante 
mérite d'être mise au bénéfice d'une sphère de protection plus élevée 
que la moyenne, dans la mesure où elle est présente depuis un demi-
siècle sur le marché et où elle fait l'objet d'un effort publicitaire intensif.

E.
Dans ses écritures du 21 juin 2010, l'Institut fédéral propose le rejet du 
recours,  renonce à présenter  des remarques et  des observations et 
renvoie aux motifs de sa décision.

F.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, 
il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.

Droit :

1.
Le  Tribunal  administratif  fédéral  est  compétent  pour  statuer  sur  le 
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le 
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art.  5 al. 2 de la loi 
fédérale  du  20 décembre  1968  sur  la  procédure  administrative  [PA, 
RS 172.021]).  La  qualité  pour  recourir  doit  être  reconnue  à  la 
recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont 
respectées (art. 11, 22a al. 1 let. a, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).

2.
A teneur  de l'art. 3  al. 1  de la  loi  sur  la  protection  des marques du 
28 août  1992  (LPM,  RS  232.11),  sont  exclus  de  la  protection  les 
signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits 
ou  services  identiques  (let. a),  les  signes  identiques  à  une  marque 
antérieure et  destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il  
en résulte un risque de confusion (let. b) et les signes similaires à une 
marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques 
ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. c).

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3.
Pour l'appréciation du risque de confusion, il  convient de prendre en 
compte la  similarité  aussi  bien des signes que des produits  ou des 
services  pour  lesquels  ils  sont  enregistrés. Indépendamment  du fait  
que ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que 
les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que 
les signes sont  similaires et vice versa,  la pratique constante admet 
que,  lorsqu'une similarité  entre  les  signes  ou  les  produits  peut  être 
exclue,  il  n'est  plus  nécessaire  d'examiner  la  similarité  entre  les 
produits,  respectivement  les  signes.  Dans  ces  cas,  un  risque  de 
confusion est a priori exclu. Il convient également de tenir compte de 
l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve (arrêt du 
Tribunal  administratif  fédéral  B-8011/2007  du  24 octobre  2008 
consid. 3 Emotion).

S'agissant  du  cercle  des  destinataires  déterminant,  il  faut,  selon  la 
doctrine  et  la  jurisprudence,  prendre  en  considération  toutes  les 
circonstances,  en  particulier  la  capacité  de  perception  des 
destinataires  et  leur  comportement  effectif  lorsqu'ils  sont  mis  en 
situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain 
marché.  S'il  s'agit  de  produits  de  consommation  courante,  on  se 
fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on 
est  en  présence  de  produits  ou  de  services  pour  lesquels  il  est 
d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, 
on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un 
risque de confusion. Et si le public est composé de spécialistes dont 
on peut attendre une attention particulière lors de l'achat,  on devrait  
faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (arrêt 
du  Tribunal  administratif  fédéral  B-6770/2007  du  9 juin  2008 
consid. 7.2  Nasacort ; sic!  2002 163 consid. 6f  Audi ;  IVAN CHERPILLOD, 
Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ; EUGEN MARBACH, 
in :  Roland  Von  Büren/Lukas  David  [éd.],  Schweizerisches 
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2e éd., 
Bâle 2009, nos 995 ss).

En  l'espèce,  l'autorité  inférieure  a  implicitement  considéré  que  les 
services  revendiqués  par  les  marques  opposées  s'adressaient  au 
consommateur  moyen.  Avec  raison,  les  parties  ne  contestent  pas 
cette appréciation (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-137/2009 
du 30 septembre 2009 consid. 5.2.3 Diapason).

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4.
La  comparaison  des  signes  litigieux  suppose  en  premier  lieu  de 
s'interroger  sur  l'étendue  de  protection  de  la  marque  opposante, 
celle-ci étant indispensable pour estimer le risque de confusion (arrêt 
du  Tribunal  administratif  fédéral  B-8052/2008  du  29 octobre  2009 
consid. 7.2 G-Star). L'aire de protection d'une marque dépend de sa 
force distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que 
pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront à 
créer  une  distinction  suffisante.  Sont  en  particulier  faibles  les 
marques  dont  les  éléments  essentiels  dérivent  des  notions 
descriptives  utilisées  dans  le  langage  courant.  Sont  en  revanche 
fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans 
le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un 
patient travail pour s'imposer sur le marché, doivent bénéficier d'une 
protection  élargie  et  accrue  contre  les  signes  similaires,  car  elles 
sont  spécialement  exposées à  des essais  de rapprochement  (arrêt 
du  Tribunal  administratif  fédéral  B-1077/2008  du  3 mars  2009 
consid. 6 Sky ; ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan).

4.1 Un signe est banal lorsqu'il est constitué par exemple de figures 
géométriques simples (carré, rectangle, triangle, cercle, point, cube, 
pyramide,  sphère)  (DAVID,  op.  cit.,  n° 45  ad  art. 2 ;  sic!  2007  736 
consid. 4  et  les  réf. cit.  Karomuster  farbig),  de  lettres  de  l'alphabet 
(voir cependant : sic! 2006 475 consid. 9-11 X-Pressure), de chiffres, 
de  couleurs  de  base,  de  signes  de  ponctuation  ou  de  signes 
mathématiques. La combinaison de tels éléments dans un signe peut 
toutefois conférer à ce dernier un caractère distinctif  (sic! 2004 853 
consid. 4  Formes  répétitives  [3D] ;  CHERPILLOD,  op.  cit.,  p. 72). 
Demeure toutefois réservée l'hypothèse où cette combinaison aurait 
un caractère descriptif.

Sont  descriptifs  les  signes  qui  représentent  d'une  façon  ou  d'une 
autre la marchandise concernée. On peut distinguer les désignations 
génériques, à savoir les indications désignant le genre de produit ou 
de service, et les désignations descriptives, à savoir les indications 
sur  les  caractéristiques  du  produit  ou  du  service.  Les  indications 
relatives  aux  caractéristiques  du  produit  ou  du  service  sont 
descriptives,  qu'elles  portent,  par  exemple,  sur  son  aspect,  sa 
matière, sa composition, sa destination, sa fonction ou ses effets, le  
cercle de ses destinataires, sa provenance géographique, son lieu de 
vente,  son  prix,  sa  quantité  ou  encore  sa  qualité.  Sont  en  outre 
descriptifs les indications portant sur une composante particulière du 

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produit,  les  indications  de  nature  publicitaire  ou  les  slogans  qui 
décrivent  directement la  qualité  d'une marchandise ou d'un service 
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7485/2006 du 4 février 2008 
consid. 7.1  et  les  réf.  Booster).  Un  élément  de  la  marque  n'exerce 
toutefois  un  effet  descriptif  que  si  cette  acception  se  comprend 
facilement  par  le  consommateur  moyen  sans  effort  d'imagination 
(ATF 114  II  371  consid. 2  Alta  tensione,  ATF 108  II  216  consid. 2 
Less).  Des  associations  d'idées  ou  des  allusions  qui  n'ont  qu'un 
rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont donc 
pas  suffisantes  pour  admettre  qu'une  désignation  est  descriptive. 
Pour juger si une combinaison de mots est descriptive, il convient de 
déterminer  le  sens  de  chaque  élément  et  d'examiner  ensuite  si  la 
combinaison  de  ces  significations  donne  un  sens  logique  pouvant 
être  compris  par  les  milieux  intéressés  comme  une  dénomination 
descriptive sans effort  intellectuel  ou imaginatif  particulier  (arrêt  du 
Tribunal  administratif  fédéral  B-1171/2008  du  3 juin  2008 
consid. 8.1.3  Orthofix ; voir également en ce sens : arrêt du Tribunal 
administratif  fédéral  B-6770/2009  du  9 juin  2008  consid. 8.1  et  8.2 
Nasacort).

4.2 En  l'espèce,  la  marque  opposante  est  formée  du  terme  "eti". 
Avec l'autorité inférieure, il  sied de reconnaître que "eti" n'a pas de 
signification  déterminée ou générique en relation avec les  services 
pour lesquels la marque opposante est protégée. Au demeurant, les 
parties  ne  le  contestent  pas.  Dans  ces  conditions,  la  marque 
opposante jouit d'une force distinctive à tout le moins normale.

L'intimé  abonde  dans  ce  contexte  en  soutenant  que  la  marque 
opposante devrait  bénéficier d'une aire de protection étendue, dans 
la mesure où elle fait l'objet depuis plus de quarante ans d'un usage 
continu  et  intensif.  700'000  polices  d'assurance  "ETI"  auraient  été 
conclues  en  Suisse  en  2010  et  la  marque  serait  l'objet  d'un  effort 
publicitaire soutenu. A l'appui de ses allégations, l'intimé a produit un 
extrait  de son site  internet  relatant  son histoire  ainsi  qu'un tableau 
recensant le nombre de polices d'assurance "ETI Europe" conclues 
au  cours  des  dix  dernières  années.  Il  est  vrai  que  ce  dernier 
document  démontre  que  les  polices  d'assurance  proposées  par 
l'intimé ont  un  certain  succès. Cependant,  selon  le  cours  ordinaire 
des choses et l'expérience de la vie, le consommateur moyen garde 
davantage en mémoire le nom de son assureur que celui de la police 
d'assurance spécifique à laquelle il souscrit. Si le document retraçant 
l'histoire  du  TCS  mentionne  quant  à  lui  que  le  "Livret  ETI"  fut  la 

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grande  innovation  des  années  60  et  qu'il  s'agit  encore  aujourd'hui 
d'un  produit  d'assurance  phare,  il  ne  démontre  pas  que  le  public 
suisse,  confronté  au  terme  "eti",  le  comprend  comme  un  signe 
distinctif  renvoyant  au  TCS. On  doit  donc  bien  reconnaître  que  ce 
dernier  n'a  fourni  aucun  moyen  de  preuves  qui  permettrait  de 
démontrer  que  la  marque opposante  "ETI"  serait  connue  du public 
suisse et  bénéficierait  ainsi  d'un champ de protection élargi. Il  sied 
par conséquent de reconnaître à ladite marque une force distinctive 
normale  (voir  en  ce  sens :  arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral 
B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid 6.2.3 et les réf. Sky ; cf. ég. arrêt 
du  Tribunal  administratif  fédéral  B-8052/2008  du  29 octobre  2009 
consid. 7.8  s.  G-Star).  Au  demeurant,  l'appréciation  du  risque  de 
confusion  se  fait  sur  la  base  des  marques  telles  qu'elles  sont 
enregistrées  et  non  dans  la  forme  utilisée  (cf.  arrêt  du  Tribunal 
administratif  fédéral  B-576/2009  du  25 juin  2009  consid. 9  Targin ; 
sic! 2004 927 consid. 6  Ecofin). Or, c'est associé aux termes "livret" 
en  français  (Livret  ETI),  "libretto"  en  italien  (Libretto  ETI)  et 
"Schutzbrief"  en allemand (ETI Schutzbrief)  que le  mot  "eti"  est  en 
général reconnu par le public suisse comme un produit d'assurance 
de l'intimé.

5.
Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque 
sont  de  distinguer  une  marchandise  particulière  de  marchandises 
identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de 
cette  marchandise  et  même  de  son  fabricant  soit  rendue  possible 
(ATF  119  II  473  consid. 2c  Radion).  Il  y  a  risque  de  confusion 
lorsqu'un  signe  plus  récent  porte  atteinte  à  la  fonction  distinctive 
d'une  marque  antérieure. Telle  atteinte  existe  lorsqu'il  faut  craindre 
que  les  milieux  intéressés  seront  induits  en  erreur  par  la 
ressemblance  des  signes  et  que  les  marchandises  portant  l'un  ou 
l'autre signe seront associées au faux détenteur de la marque (risque 
de  confusion  direct).  Une  atteinte  existe  aussi  lorsque  le  public 
distingue  les  deux  signes  mais  présume,  en  raison  de  leur 
ressemblance,  de  l'existence  de  rapports  qui  n'existent  pas, 
notamment  en  pensant  à  des  marques  de  série  qui  désignent 
différentes  lignes  de  produits  provenant  de  la  même entreprise  ou 
d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion 
indirect)  (ATF 128 III  441  consid. 3.1  Appenzeller,  ATF 122  III  382 
Kamillosan).

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La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux signes 
simultanément. En réalité, celui des deux que le public voit ou entend 
s'oppose dans la mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre, 
qui a été vue dans le temps. Lors de la comparaison des signes, il  
convient  d'examiner  les  caractéristiques  susceptibles  de  subsister 
dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante 
(ATF 121 II 377 consid. 2a  Boss). Pour déterminer si deux marques 
se  ressemblent  au  sens  de  l'art. 3  al. 1  let. c  LPM,  il  y  a  lieu  de 
prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique ou 
encore leur contenu sémantique. La similitude des marques doit  en 
principe déjà être admise lorsqu'un risque de confusion se manifeste 
sur  la  base  de  l'un  de  ces  trois  critères  (DAVID,  op.  cit.,  n° 17  ad 
art. 3). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes ainsi  
que  de  la  cadence  et  de  la  succession  des  voyelles,  tandis  que 
l'image  de  la  marque  dépend  de  la  longueur  du  mot  et  des 
particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de 
même  que  sa  terminaison,  surtout  lorsqu'elle  reçoit  une 
accentuation,  suscitent  plus  l'attention  que  les  syllabes 
intermédiaires  non  accentuées  (ATF 127  III  160  consid. 2b/cc 
Securitas, ATF 122 III 382 Kamillosan).

5.1 En  l'espèce,  les  marques  en  présence  sont,  d'une  part,  "ETI" 
(marque opposante) et, d'autre part, "E.B.I." (marque attaquée).

Dans  la  décision  attaquée,  l'autorité  inférieure  a  estimé  que  les 
marques opposées étaient similaires sous les angles visuel et auditif. 
La  consonne  "b"  au  lieu  de  "t"  et  les  trois  points  de  la  marque 
attaquée  ne  permettraient  pas  de  distinguer  cette  dernière  de  la 
marque opposante. Le critère sémantique ne serait  par ailleurs pas 
pertinent,  les  marques  opposées  ayant  une  signification 
indéterminée.  Selon  l'Institut  fédéral,  un  risque  de  confusion 
résulterait de cette similarité.

La recourante soutient  que l'apparence visuelle  qui  se dégage des 
marques  opposées  est  clairement  différente.  La  lettre  "t"  se 
distinguerait  indiscutablement de la lettre "b". A cela s'ajouterait les 
trois  points de la marque "E.B.I.",  cette dernière apparaissant  ainsi 
plus longue et moins compacte que la marque opposante "ETI". Sous 
l'angle auditif, la recourante fait valoir que la marque opposante sera 
"prononcée  d'une  traite,  en  deux  syllabes  /e-ti/".  En  revanche,  les 
points  de  la  marque  attaquée  impliquerait  que  cette  dernière  soit  
perçue comme un acronyme et qu'elle soit prononcée une lettre à la  

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fois, en trois syllabes distinctes. La recourante expose en outre que 
les  lettres  "t"  et  "b"  constituent  des  phonèmes  incontestablement 
différents. 

L'intimé  défend  pour  sa  part  en  bref  que  les  différences  qui 
caractérisent  les  marques  opposées  sont  insuffisantes  pour  bannir 
un risque de confusion.

5.2 Il  s'agit donc dans un premier temps d'examiner si les marques 
opposées,  telles  qu'elles  figurent  au  registre,  présentent  des 
similitudes sous les angles visuel, auditif et sémantique.

5.2.1 D'un point de vue visuel, la marque opposante est une marque 
verbale  composée  du  terme  "eti",  à  savoir  trois  lettres  –  deux 
voyelles  et  une  consonne.  La  marque  attaquée  est  quant  à  elle  
formée de six caractères, à savoir trois lettres "e", "b" et "i", chacune 
d'elles étant suivie d'un point, sans espace : "E.B.I.".

Il appert de ce qui précède que, d'une part, la marque attaquée est 
plus longue de trois caractères. D'autre part, la présence des points 
qui suivent les lettres "e", "b" et "i" espacent ces dernières, donnant  
à la marque attaquée une impression visuelle plus aérée que celle de 
la marque opposante "ETI", dépourvue de tout signe de ponctuation. 
De  surcroît,  alors  que  cette  dernière  apparaît  comme une  marque 
formée  d'un  mot,  les  points  de  la  marque  attaquée  indiquent 
visuellement  qu'il  s'agit  d'un  acronyme.  Aussi  faut-il  déjà  admettre 
que les marques opposées sont visuellement distinctes, bien qu'elles 
aient  en  commun  les  lettres  "e"  et  "i".  Au  demeurant,  il  en  va  de 
même s'il est fait abstraction des trois points de la marque attaquée, 
que  le  consommateur  moyen  peut  ne  pas  garder  en  mémoire.  En 
effet,  la  consonne  "t"  de  la  marque  opposante  est  angulaire,  en 
particulier  en  majuscule,  et  se  distingue  ainsi  clairement  de  la 
consonne  "b"  de  la  marque  attaquée,  caractérisée  par  des  lignes 
arrondies  (voir  dans  le  même  sens :  ATF 121  III  377  consid. 3b 
Boss).

5.2.2 Sous l'angle phonétique,  la marque opposante  est  formée de 
deux syllabes é-ti ou è-ti, suivant la manière dont sera prononcée la 
lettre  "e"  initiale.  La  marque  attaquée,  du  fait  de  la  présence  des 
points, est  constituée de trois syllabes e-b-i,  prononcée telle quelle 
ou,  en  allemand  notamment,  é-b-i.  Ainsi  donc,  si  les  marques 
opposées ont en commun leurs deux voyelles, celle attaquée a une 

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cadence différente de celle opposante, plus brève.

A cela s'ajoute que les lettres "t" et "b" sont des phonèmes distincts, 
comme le relève avec raison la  recourante. Un phonème se définit 
comme la plus petite unité de langage parlé, dont la fonction est de 
constituer les signifiants et de les distinguer (Le nouveau Petit Robert  
de la langue française 2007, Paris 2006, p. 1887). La lettre "t" est en 
effet  une  consonne  occlusive  dentale.  Elle  est  ainsi  formée  par  le  
contact de la langue sur les dents. La lettre "b" est pour sa part une 
consonne  occlusive  bilabiale  sonore,  formée  par  le  contact  des 
lèvres  associé  à  la  vibration  des  cordes  vocales  (sur  les 
caractéristiques  phonétiques  de  ces  deux  lettres :  Cours  de 
phonétique en ligne de la  section de linguistique de la Faculté des 
Lettres  de  l'Université  de  Lausanne,  Description  des  consonnes, 
Occlusives orales, in : www.unil.ch/ling/page13338.html). Ainsi donc, 
le phonème formé par la lettre "b" est plus rond et sonore que celui 
de la lettre "t". Dans ces conditions, il n'est pas possible, sur le plan  
phonétique, de confondre "tag" et "bague" ou "trimer" et "brimer". Il  
sied d'ajouter dans ce contexte que le Tribunal fédéral a jugé que, sur  
le  plan  phonétique  notamment,  les  marques  "BOSS"  et  "BOKS" 
n'étaient  pas  similaires.  La  Haute  Cour  a  en  effet  considéré  qu'à 
l'évidence, ces marques avaient une sonorité analogue, mais qu'elles 
avaient  des  phonèmes  globalement  différents,  la  marque  "BOSS" 
possédant  un son rond alors que la  marque "BOKS" avait  quelque 
chose de haché en raison du groupe "-ks" qui se prononce comme 
"x".  Ainsi,  selon  le  Tribunal  fédéral,  la  dissimilitude  des  marques 
"BOSS" et "BOKS" ne sera pas négligée, d'autant plus qu'il s'agit de 
mots brefs (ATF 121 III 377 consid. 3a). En conséquence, s'il est en 
l'espèce  fait  abstraction  des  points  de  la  marque  "E.B.I."  de  sorte  
qu'elle  se  trouvera  prononcée  "é-bi"  ou  "è-bi",  on  ne  saurait  nier 
qu'elle se distingue phonétiquement de la marque opposante "ETI".

Force est  donc d'admettre  que les marques opposées ne sont  pas 
similaires sur le plan phonétique.

5.2.3 Sur  le  plan  sémantique  enfin,  il  y  a  lieu  de  relever  que  la 
marque opposante  est  formée du  terme fantaisiste  "eti"  qui  n'a  de 
signification ni en français, ni en allemand, ni en italien. On ne peut 
au  demeurant  exclure  qu'il  s'agisse  d'un  sigle,  au  sens  toutefois 
inconnu, partant à caractère fantaisiste. Quant à la marque attaquée, 
comme nous l'avons remarqué ci-dessus, la présence des points qui 
suivent  chacune  des  lettres  qui  la  forment  indique  qu'il  s'agit  d'un 

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acronyme.  Aucun  élément  au  dossier  ne  permet  cependant  de 
déterminer à quels termes se rapportent les lettres "e", "b" et "i" de 
l'acronyme de la marque attaquée. Le consommateur y verra ainsi un 
acronyme fantaisiste. Dans ces circonstances, à savoir en présence 
de deux signes fantaisistes, le critère sémantique n'est pas pertinent.

5.3 Il  ressort  de  ce  qui  précède  que  les  marques  opposées  se 
distinguent  l'une  de  l'autre  sur  les  plans  visuel  et  auditif.  En 
conséquence, ces marques ne peuvent pas être confondues.

6.
Compte tenu du fait  qu'un risque de confusion doit  être exclu sous 
l'angle  de  la  comparaison  des  marques  en  présence,  point  n'est 
besoin d'examiner la question de la similarité des services en relation 
avec lesquels elles sont protégées.

7.
Il  ressort  de ce qui  précède que la  marque attaquée ne porte  pas 
atteinte  à  la  fonction  distinctive  de  la  marque  opposante.  Partant, 
bien fondé, le recours formé par EBI SA doit être admis, les chiffres 
1, 2 et 4 du dispositif  de la décision de l'Institut fédéral du 25 mars 
2010 doivent être annulés et l'opposition n° 10'444 doit être rejetée.

7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les 
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art.  63 al. 1 
PA et  art. 1  al. 1  du  règlement  du  21 février  2008  concernant  les 
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral 
[FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction 
de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de  
la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art.  2 
al. 1  et  4  FITAF).  Dans  les  procédures  de  recours  en  matière 
d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation 
de  la  marque  attaquée,  respectivement  l'intérêt  du  défendeur  au 
maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas 
les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir 
un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la 
procédure  de  première  instance.  Faute  d'autres  pièces  quant  à  la 
valeur litigieuse,  l'ampleur du litige doit  être fixée selon les valeurs 
empiriques,  soit  entre  Fr. 50'000.-  et  Fr. 100'000.-  (ATF 133 III  490 
consid. 3.3).

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En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr.  4'000.- et 
mis  à  la  charge  de  l'intimé  qui  succombe.  L'avance  de  frais  de 
Fr. 4'000.- versée par la recourante est restituée à cette dernière.

7.2 La recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée 
par un avocat, a droit à des dépens (art.  64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). 
Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels 
autres  frais  nécessaires  de  la  partie  (art. 8  FITAF).  Les  frais  de 
représentation  comprennent  notamment  les  honoraires  d'avocat 
(art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps 
nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF).

En l'espèce, la recourante a demandé que les dépens de la première 
et  de  la  seconde  instance  soient  mis  à  la  charge  de  l'intimé. 
S'agissant  des dépens de la présente procédure de recours,  elle a 
produit  une  note  d'honoraires  de  Fr. 2'250.-  (TVA  comprise). 
Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, cette somme lui  est allouée à 
titre de dépens pour la présente procédure de recours et mise à la 
charge de l'intimé. A ce montant s'ajoute une indemnité de Fr.  1'000.- 
(TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure devant l'autorité 
inférieure, également mise à la charge de l'intimé.

8.
Le présent arrêt est définitif  (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le 
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. Partant, les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de la  
décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 25 mars 
2010 sont annulés et l'opposition n° 10'444 est rejetée.

2.
Les  frais  de  procédure,  d'un  montant  de  Fr. 4'000.-,  sont  mis  à  la 
charge  de  l'intimé.  Ce  montant  doit  être  versé  sur  le  compte  du 
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 
L'avance de frais de Fr. 4'000.- versée par la recourante est restituée à 
cette dernière.

3.
Des dépens,  d'un  montant  total  de  Fr. 3'250.-  (TVA comprise),  sont 
alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimé.

4.
Le présent arrêt est adressé : 

- à  la  recourante  (Recommandé  ;  annexes  :  actes  en  retour  et 
formulaire "Adresse de paiement")

- à l'intimé (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- à  l'autorité  inférieure  (n°  de  réf.  W10444-sth/bs  ; Recommandé ; 

annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Maitre Olivier Veluz

Expédition : 5 novembre 2010

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