# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 574064c4-64cf-5bae-a1dd-953ace317bdb
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2008-10-24
**Language:** fr
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 24.10.2008 B-8011/2007
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-8011-2007_2008-10-24.pdf

## Full Text

Cour II
B-8011/2007
{T 0/2}

A r r ê t  d u  2 4  o c t o b r e  2 0 0 8

Claude Morvant (président du collège), David Aschmann, 
Hans Urech, juges, 
Nadia Mangiullo, greffière.

X._______,
représentée par Ammann Patentanwälte AG Bern,
recourante,

contre

Y._______,
intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Procédure d'opposition n° 9035 IR 529'275 EMOTION / 
CH 556'743 e motion (fig.).

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  f é d é r a l

T r i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v  f e d e r a l

Composit ion

Parties

Objet

B-8011/2007

Faits :

A.
L'enregistrement de la marque suisse no 556'743 «e motion» (fig.)  a 
été publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) n° 70 
du 12 avril 2007. Il revendique la protection pour les produits suivants :
Cl. 12 : «Fahrzeuge ; Apparate zur Beförderung auf dem Lande».

Cl. 25 : «Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen». 

B.
Le  12  juillet  2007,  la  société  X._______  (ci-après :  l'opposante)  a 
formé  opposition  partielle  à  l'encontre  de  l'enregistrement  précité 
devant  l'Institut  Fédéral  de la  Propriété  Intellectuelle  (ci-après : l'IPI) 
pour tous les produits revendiqués en classe 12, en se fondant sur sa 
marque  internationale  no 529'275  «EMOTION»  enregistrée  pour  les 
produits suivants :
Cl. 12 : «Véhicules automobiles, voitures automobiles terrestres». 

Concluant à l'identité des produits revendiqués, l'opposante releva que 
l'effet  phonétique  des  signes  était  identique.  Sémantiquement,  elle 
considéra  que  les  signes  étaient  identiques  malgré  la  césure  de  la 
lettre  «e»  dans  la  marque  attaquée  du  fait  que  l'acheteur  pouvait 
également procéder intellectuellement à la même césure en lisant la 
marque opposante. Elle allégua enfin que l'effet visuel de la marque 
attaquée  n'imprégnait  pas  l'impression  d'ensemble.  Elle  conclut  à 
l'existence d'un risque de confusion direct et indirect entre les signes.

C.
Invitée à se prononcer sur l'opposition, la société Y._______ (ci-après : 
la  défenderesse),  titulaire  de  la  marque  «e motion»  (fig.), a  indiqué 
avoir informé l'opposante par un courrier du 17 septembre 2007 que la 
défenderesse ne visait  que la  distribution de deux-roues électriques 
(Elektro-Zweirädern)  sous  la  marque  attaquée  qui  se  différenciait 
suffisamment  de  la  marque  opposante.  Elle  ajouta  que  la  marque 
opposante n'était pas une véritable marque et qu'elle n'était pas non 
plus  utilisée  pour  désigner  un  type  de  véhicule,  mais  qu'elle  était 
uniquement employée comme «slogan publicitaire» (claim). 

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D.
Par décision du 24 octobre 2007, l'IPI a rejeté l'opposition. Concluant à 
l'identité  des produits,  il  considéra que les marques se distinguaient 
visuellement dans la mesure où la marque opposante était la simple 
marque verbale  «EMOTION» alors que la marque attaquée était une 
combinaison  entre  la  lettre  «e»  présentée  avec un  graphisme  et  le 
terme «motion» écrit de manière stylisée. Ajoutant que les signes en 
cause  présentaient  une  certaine  similitude  phonétique,  il  releva 
toutefois  que  celle-ci  était  compensée  par  le  sens  des  signes  qui 
divergeait de manière essentielle dès lors que, si la marque opposante 
désignait  le  mot  français  ou  anglais  «émotion»  qui  se  définissait 
notamment par «sensation considérée d'un point  de vue affectif»,  la 
marque  attaquée  revêtait  une  autre  signification  ou  serait  à  tout  le 
moins perçue différemment. La représentation graphique de la marque 
attaquée  mettant  en  évidence  la  séparation  des  éléments  «e»  et 
«motion»,  l'IPI  retint  qu'il  était  usuel  de  comprendre  le  terme  «e» 
comme  signifiant  «électronique»  ou  «électrique»  et  que  «motion» 
signifiait  «mouvement» en anglais,  de sorte que la combinaison des 
deux  termes  pourrait  signifier  «mouvement  électronique  ou 
électrique».  Selon  l'IPI,  cette  différence  sémantique  combinée  à 
l'absence de similarité visuelle annulait la légère similarité phonétique. 
Relevant  que  l'impression  d'ensemble  des  signes  divergeait 
essentiellement  et  qu'il  convenait  de  nier  leur  similarité,  il  conclut  à 
l'absence de risque de confusion malgré l'identité des produits.

E.
Par  mémoire  du  26  novembre  2007,  X._______  (ci-après :  la 
recourante)  a  recouru  contre  cette  décision  auprès  du  Tribunal 
administratif fédéral en concluant sur le fond à son annulation et à la 
radiation de la  marque attaquée sous suite  de frais et  dépens ainsi 
qu'au paiement d'un montant de Fr. 45'000.- à titre de réparation du 
préjudice subi.

A l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir que l'effet auditif 
des signes est identique, quelle que soit la langue officielle adoptée ou 
même selon la langue anglaise, et que la décision attaquée viole le 
principe jurisprudentiel  selon lequel  l'effet  auditif  l'emporte sur l'effet 
visuel  lors  de  la  comparaison  des  éléments  verbaux.  S'agissant  de 
l'aspect visuel,  la recourante allègue que la marque attaquée diffère 
quelque  peu  d'une  écriture  standard  mais  laisse  bien  apparent  le 
caractère  verbal,  si  bien  que  cette  différence  n'imprègne  pas 

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l'impression d'ensemble. La recourante ajoute que les considérations 
sémantiques ou intellectuelles ne sont pas propres à annihiler la quasi 
identité  des  signes,  en  dépit  de  la  césure  de  la  lettre  «e»  dans  la 
marque  attaquée.  A  cet  égard,  elle  relève  en  substance  qu'en 
appliquant  la  marque  opposante  «EMOTION»  à  des  véhicules 
électriques,  le  consommateur  moyen  relèverait  aussitôt  la  dualité 
sémantique que permet  ce mot et  que,  bien que pensant  certes au 
sens premier  de ce terme, il  ne  manquerait  pas de saisir  le  jeu de 
mots  qu'il  suggère  en  faisant  également  dans  son  esprit  la  césure 
entre «E» et «MOTION». Soutenant que les produits revendiqués sont 
identiques, que la marque opposante est forte et la marque attaquée 
faible,  la  recourante  conclut  à  l'existence  d'un  risque  de  confusion 
direct et indirect.

Au plan formel,  la recourante conclut à l'exclusion de Y._______ (ci-
après : l'intimée) de la procédure au motif que la réponse de l'intimée 
devant  l'IPI  avait  été  déposée tardivement. Subsidiairement,  si  cette 
conclusion  ne  pouvait  être  suivie,  la  recourante  demande à  pouvoir 
répliquer dans le cadre d'un second échange d'écritures et à ce qu'une 
procédure orale soit  ordonnée dans l'hypothèse où il ne pourrait pas 
être donné suite à ses requêtes.

F.
Par décision incidente du 3 mars 2008, le juge instructeur a rejeté la 
conclusion  de  la  recourante  tendant  à  l'exclusion  de  l'intimée  de  la 
procédure  en  considérant  que,  si  la  réponse  de  l'intimée  dans  la 
procédure  d'opposition  semblait  effectivement  tardive,  il  n'en 
demeurait pas moins que le délai imparti par l'IPI était un délai d'ordre 
et que l'autorité pouvait prendre en considération des allégués tardifs 
s'ils paraissaient décisifs.

G.
Invité  à  se  prononcer  sur  le  recours,  l'IPI  en  a  proposé  le  rejet  au 
terme de sa réponse du 28 mars 2008 en renonçant à présenter des 
observations et en renvoyant à sa décision. L'intimée ne s'étant pour 
sa part pas déterminée, un deuxième échange d'écritures n'a pas été 
ordonné.

H.
La recourante ayant été invitée, par ordonnance du 29 juillet 2008, à 
dire  si  sa  conclusion  tendant  à  l'organisation  d'une  procédure  orale 

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devait être comprise comme une demande de débats publics au sens 
de  l'art.  6  CEDH,  celle-ci  a  déclaré  renoncer  à  de  tels  débats  par 
courrier du 1er septembre 2008. 

Les  arguments  avancés  de  part  et  d'autre  au  cours  de  la  présente 
procédure  seront  repris  plus  loin  dans la  mesure  où cela  se  révèle 
nécessaire.

Droit :

1.
Le  Tribunal  administratif  fédéral  examine  d'office  et  librement  la 
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 En  vertu  de  l'art. 31  de  la  loi  du  17  juin  2005  sur  le  Tribunal 
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral 
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi 
fédérale  du 20  décembre 1968 sur  la  procédure  administrative  (PA, 
RS 172.021),  prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et  34 
LTAF. En l'espèce, la décision attaquée revêt la qualité de décision sur 
opposition  au  sens  de  l'art.  5  al. 2  PA qui  émane d'une  autorité  au 
sens  de  l'art. 33  let. e  LTAF.  Aucune  des  clauses  d'exception  de 
l'art. 32  LTAF  n'étant  par  ailleurs  réalisée,  le  Tribunal  administratif 
fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

1.2 La  recourante,  qui  a  pris  part  à  la  procédure  devant  l'autorité 
inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt 
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité 
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, 
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 
PA),  ainsi  que les  autres  conditions  de recevabilité  (art. 44 ss et  63 
al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable, sous réserve 
de ce qui suit.

1.4 En  procédure  administrative  contentieuse,  l'objet  du  litige 
correspond à l'objet de la décision attaquée dans la mesure où il est 
contesté  devant  l'instance  de  recours  (Jurisprudence  des  autorités 
administratives  de la  Confédération  [JAAC]  63.78 consid. 2b ;  BENOÎT 
BOVAY,  Procédure  administrative,  Berne  2000,  p. 390).  La  décision 
attaquée délimite à l'égard du recourant le cadre matériel admissible 

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de  l'objet  du  litige  (ATF  117  Ib  414  consid. 1d ;  PIERRE MOOR,  Droit 
administratif,  vol. II,  2e éd.  mise  à  jour  et  augmentée,  Berne  2002, 
no 5.7.1.4 ;  BOVAY,  op. cit.,  p. 390). En l'espèce, dans la mesure où la 
recourante conclut au paiement d'un montant de Fr. 45'000.- à titre de 
réparation du préjudice subi, sa conclusion est dès lors irrecevable car 
elle sort du cadre de l'objet litige qui, délimité par la décision attaquée, 
consiste uniquement à examiner le bien-fondé de l'enregistrement de 
la marque de l'intimée.

2.
A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection comme 
marque les signes similaires à une marque antérieure et  destinés à 
des produits identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de 
confusion.  En  l'espèce,  il  n'est  pas  contesté  que  l'enregistrement 
international  no 529'275 «EMOTION», inscrit  au registre international 
le 26 septembre 1988 et bénéficiant d'une priorité au 2 février 1988 
selon  la  Convention  de  Paris  pour  la  protection  de  la  propriété 
industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP, RS 0.232.04), 
est antérieur à la marque suisse no 556'743 «e motion» (fig.) déposée 
le 19 décembre 2006.

3.
Pour l'appréciation du risque de confusion, il  convient de prendre en 
considération la similarité aussi bien des signes que des produits pour 
lesquels  ils  sont  enregistrés. Indépendamment  du fait  que ces  deux 
éléments  s'influencent  réciproquement,  en  ce  sens  que  les  produits 
doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et 
vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre 
les  signes  ou les  produits  peut  être  exclue,  il  n'est  plus  nécessaire 
d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes. 
Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu. Le risque de 
confusion  entre  deux  marques  ne  peut  être  examiné  de  manière 
abstraite.  Il  s'agit  au  contraire  de  toujours  prendre  en  compte  les 
circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, si la différence entre 
les signes doit être d'autant plus grande que les produits pour lesquels 
ils sont utilisés sont identiques, il convient également de tenir compte 
de l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve (arrêt 
du  Tribunal  administratif  fédéral  B-7485/2006  du  4  février  2008 
consid. 5 et 5.1 Booster/Turbo booster).

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4.
En  l'espèce,  la  marque  recourante  revendique  en  classe  12  des 
véhicules  automobiles  et  des  voitures  automobiles  terrestres.  La 
marque  attaquée  revendique  dans  la  même  classe  les  produits 
«Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande». Bien que les 
produits  désignés  s'adressent  au  grand  public,  il  y  a  toutefois  lieu 
d'admettre  que,  lors  de  l'acquisition  de  tels  produits,  le  niveau 
d'attention du public ciblé doit  être considéré comme plus élevé que 
lors d'un achat courant et habituel dans la mesure où des véhicules 
sont des biens de consommation durables et relativement coûteux et 
que le consommateur n'en fera l'acquisition qu'au terme d'un examen 
attentif, ce qui tend à réduire le risque de confusion. 

5.
Il  y a similarité des produits lorsque les cercles des consommateurs 
concernés  peuvent  être  amenés  à  penser  que  les  produits  vendus 
sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de 
leurs  lieux  de  production  et  de  distribution  usuels,  de  la  même 
entreprise ou seraient, du moins, produits sous le contrôle du titulaire 
par  des  entreprises  liées  entre  elles  (LUCAS DAVID,  Kommentar  zum 
schweizerischen  Privatrecht,  Markenschutzgesetz,  Muster-und 
Modellgesetz,  2e éd.,  Bâle  1999,  MschG,  n° 8  et  35  ad  art. 3). 
L'appartenance  des  produits  revendiqués  à  la  même  classe 
internationale  selon  l'accord  de  Nice  n'est  pas  nécessaire  pour 
affirmer une similarité mais constitue toutefois un indice pour une telle 
conclusion.  Les  mêmes  lieux  de  production,  le  même  savoir-faire 
spécifique  (know-how),  des  canaux  de  distribution  semblables,  un 
cercle de consommateurs ou un champ d'application semblables sont 
des indices pour des produits similaires (arrêt du Tribunal administratif 
fédéral B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 4  Seven/Seven for 
all mankind).

En  l'espèce,  il  convient  en  premier  lieu  de  relever  que,  lorsqu'elle 
indique  dans  sa  réponse  à  l'opposition  que  la  recourante  a  été 
informée  du  fait  que  l'intimée  ne  visait  que  la  distribution  de  deux-
roues  électriques  sous  la  marque  attaquée,  l'intimée  semble 
méconnaître  le  principe  selon  lequel  l'appréciation  du  risque  de 
confusion se fait sur la base des marques telles qu'elles sont inscrites 
au  registre  et  non  sur  leur  utilisation  (actuelle)  dans  le  commerce 
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7438/2006 du 10 mai 2007 in 
sic! 2007 749 consid. 5 Cellini/Elini). Un véhicule peut notamment être 

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défini comme un engin à roue(s) ou à moyen de propulsion servant à 
transporter  des  personnes  ou  des  marchandises  (Le  Nouveau  Petit 
Robert  de  la  langue  française  2007  [ci-après :  le  Nouveau  Petit 
Robert], p. 2682). Est  réputé véhicule automobile au sens de l'art. 7 
al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 
(LCR,  RS 741.01)  tout  véhicule  pourvu  d'un  propre  dispositif  de 
propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une 
voie ferrée. Force est ainsi d'admettre que la notion de «véhicule» est 
plus large que celle de «véhicule automobile», ce qui plaide en faveur 
de  la similarité  des  produits  et  non  pas  de  leur  identité  comme l'a 
considéré l'IPI. 

6.
La similarité des produits devant être admise, il convient d'examiner la 
similarité entre les signes, étant établi de jurisprudence constante que 
c'est l'impression générale qui est déterminante car c'est elle qui reste 
dans l'esprit des personnes concernées (ATF 128 III  441 consid. 3.1 
Appenzeller).

6.1 La comparaison des signes litigieux suppose en premier lieu de 
s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante, celle-
ci  étant  indispensable pour  estimer  le  risque de confusion (arrêt  du 
Tribunal  administratif  fédéral  B-1427/2007  du  28  février  2008 
consid. 6.1  Kremlyovskaya). Le périmètre de protection d'une marque 
dépend de sa force distinctive. Il  est plus restreint pour les marques 
faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes 
suffiront à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles 
les  marques  dont  les  éléments  essentiels  dérivent  des  notions 
descriptives utilisées dans le langage courant. Sont au contraire fortes 
les  marques  imaginatives  ou  ayant  acquis  une  notoriété  dans  le 
commerce.  Les  marques  fortes,  résultant  d'un  acte  créatif  ou  d'un 
patient travail  pour s'imposer sur le marché, doivent bénéficier d'une 
protection élargie et accrue contre les signes similaires car elles sont 
spécialement exposées à des essais de rapprochement (ATF 122 III 
382 consid. 2a Kamillosan).

Le terme «EMOTION» dont est constituée la marque opposante peut 
notamment  être  défini  comme  une  «sensation  (agréable  ou 
désagréable),  considérée  du  point  de  vue  affectif»  et  s'oppose  aux 
notions  de  calme,  de  froideur,  d'indifférence  et  d'insensibilité  (le 
Nouveau Petit  Robert, op. cit., p. 850).  En relation  avec les  produits 

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revendiqués par la marque opposante, ce terme fait allusion à ce que 
pourrait  ressentir  le  conducteur  au  volant  du  véhicule  en  question. 
Dans  ce  contexte,  la  marque  opposante  revêt  un  certain  caractère 
descriptif  dont  il  y  a  lieu  de  tenir  compte  dans  le  périmètre  de 
protection.  En  outre,  s'agissant  de  l'argument  formulé  par  la 
recourante selon lequel la marque opposante serait  forte, il  convient 
d'admettre  que  ceci  ne  saurait  suffire  à  conférer  un  champ  de 
protection élargi à cette marque, dans la mesure où la recourante ne 
soutient  ni  n'étaye par d'autres pièces que sa marque serait  utilisée 
intensivement  (arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral  précité 
B-7468/2006 consid. 5.2 Seven/Seven for all mankind).

6.2 Selon  le  Tribunal  fédéral,  la  fonction  principale  et  le  but  de  la 
marque  sont  de  distinguer  une  marchandise  particulière  de 
marchandises  identiques  ou  similaires,  de  manière  à  ce  qu'une 
individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit 
rendue possible (ATF 119 II  473 consid. 2c  Radion/Radomat). Il  y  a 
risque  de  confusion  lorsqu'un  signe  plus  récent  porte  atteinte  à  la 
fonction  distinctive  d'une  marque  antérieure.  Telle  atteinte  existe 
lorsqu'il  faut  craindre  que  les  milieux  intéressés  seront  induits  en 
erreur  par  la  ressemblance  des  signes  et  que  les  marchandises 
portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux détenteur de la 
marque (risque de confusion direct). Une atteinte existe aussi lorsque 
le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur 
ressemblance,  de  l'existence  de  rapports  qui  n'existent  pas, 
notamment  en  pensant  à  des  marques  de  série  qui  désignent 
différentes  lignes  de  produits  provenant  de  la  même  entreprise  ou 
d'entreprises économiquement  liées entre elles (risque de confusion 
indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, 122 III 382 consid. 1 
Kamillosan ;  IVAN CHERPILLOD,  Le droit  suisse des  marques,  Lausanne 
2007, p. 108 s.). La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra 
les deux signes simultanément. En réalité, celui des deux que le public 
voit  ou  entend  s'oppose  dans  la  mémoire  à  l'image  plus  ou  moins 
effacée  de  l'autre,  qui  avait  été  vu  dans  le  temps.  Lors  de  la 
comparaison des marques, il convient d'examiner les caractéristiques 
susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou 
moyennement défaillante (ATF 121 III 377 consid. 2a Boss/Boks).

Pour déterminer si  deux marques se ressemblent au sens de l'art. 3 
al. 1  let. c  LPM,  il  y  a  lieu  de  prendre  en  compte  l'effet  auditif,  la 
représentation  graphique ou encore  le  contenu sémantique desdites 

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marques. La similitude des marques doit en principe déjà être admise 
lorsqu'un risque de confusion se manifeste sur la base de l'un de ces 
trois  critères  (KAMEN TROLLER,  Précis  du  droit  suisse  des  biens 
immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 84 ;  DAVID, op. cit.,  n° 17 ad art. 3 ; 
CHERPILLOD,  op.  cit.,  p. 114 ;  CHRISTOPH WILLI,  Kommentar  zum 
schweizerischen  Markenrecht  unter  Berücksichtigung  des 
europäischen und internationalen Markenrechts, MschG, Zurich 2002, 
p. 134). En raison de l'interaction existant  entre lesdits critères, il  se 
peut  cependant  que  la  similarité  des  signes  résultant  de  la 
concordance sur un seul  des trois critères soit  écartée en présence 
d'une différence évidente au niveau des autres critères, par exemple 
lorsque  la  similarité  auditive  est  compensée  par  une  signification 
différente (WILLI, op. cit., p. 134, CHERPILLOD op. cit., p. 115 ; ATF 121 III 
377  consid. 3c  Boss/Boks ;  arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral 
B-8320/2007 du 13 juin 2008 consid. 6 iBond/Hy-Bond Resiglass). 

6.3 La marque opposante «EMOTION» est une pure marque verbale 
tandis que la marque attaquée «e motion» (fig.) constitue une marque 
combinée d'un élément verbal et figuratif. L'impression générale des 
marques verbales est donnée par la suite des syllabes, la longueur du 
mot,  sa  sonorité  et  sa  typographie.  Pour  les  marques  combinées, 
l'impression  d'ensemble  est  largement marquée  par  les  éléments 
verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement 
originaux  et  que  ceux-ci  ne  sont  pas  en  mesure  de  conférer  à  la 
marque  une  image  facile  à  retenir  (arrêt  du  Tribunal  administratif 
fédéral  B-7439/2006  du  6  juillet  2007  in  sic!  2008  36  consid. 7.1 
Kinder/Kinder Party). La sonorité découle en particulier du nombre de 
syllabes et de la cadence et de la succession des voyelles. L'image de 
la  marque  dépend  quant  à  elle  de  la  longueur  du  mot  et  des 
particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de 
même que sa terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, 
suscitent  plus  l'attention  que  les  syllabes  intermédiaires  non 
accentuées  (ATF  127  III  160  consid. 2b/cc  Securitas,  122  III  382 
consid. 5a Kamillosan). 

6.4 L'IPI considère que les signes se distinguent visuellement par leur 
impression d'ensemble en relevant que la marque opposante est une 
simple  marque verbale  tandis que la  marque attaquée résulte  de la 
combinaison  entre  la  lettre  «e»  présentée  avec  un  graphisme  et  le 
terme «motion» écrit de manière stylisée.

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La recourante fait valoir que l'effet visuel de la marque attaquée diffère 
quelque peu d'une écriture standard en laissant toutefois le caractère 
verbal bien apparent, de sorte que cette différence n'est pas de nature 
à imprégner l'impression d'ensemble. 

En  l'espèce,  s'agissant  de  l'impression  visuelle,  l'élément  verbal 
«emotion» apparaît dans les deux signes en présence. Sur ce point, il 
sied ici  de rappeler  que la reprise intégrale d'une marque prioritaire 
provoque en règle générale sans autre un risque de confusion (arrêt 
du  Tribunal  administratif  fédéral  précité  B-7468/2006  consid. 6.1 
Seven/Seven  for  all  mankind).  Tandis  que  la  marque  opposante 
comprend  des  caractères  d'imprimerie  majuscules,  la  marque 
attaquée est quant à elle représentée graphiquement au moyen de la 
lettre «e», encerclée et représentée en clair sur un fond noir, et de la 
suite  de  lettres  «motion»,  le  tout  dans  des  caractères  d'imprimerie 
minuscules gras et légèrement stylisés. Il y a lieu de considérer que le 
graphisme  de  la  marque  attaquée,  qui  n'est  pas  particulièrement 
original  et  ne  contient  du  reste  aucune  couleur,  n'est  que  peu 
imprégnant du point de vue visuel. Ces nuances graphiques ne sont 
ainsi  pas  de  nature  à  occulter  la  composante  prédominante  et 
caractéristique de la marque attaquée, soit l'élément verbal «emotion» 
(décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de 
propriété  intellectuelle  [CREPI] du  10 février  2005  in  sic!  2005  574 
consid. 3  BrainStore/Brainstore).  Partant,  et  contrairement  à  ce  qu'a 
conclu l'IPI, une similitude visuelle doit être admise entre les signes en 
conflit.

6.5 L'IPI considère que les signes présentent une certaine similitude 
phonétique dans la suite des voyelles et des syllabes. 

La  recourante  soutient  que  l'effet  auditif  des  signes  est  identique 
quelle que soit  la langue officielle adoptée et même selon la langue 
anglaise, en ajoutant que, selon la décision attaquée, cette identité est 
déformée pour  ne devenir  d'abord  qu'une «certaine  similitude» puis 
plus qu'une «légère similitude», alors que la suite des voyelles et des 
consonnes, la cadence et le rythme sont identiques.

Dans le cas d'espèce, il convient de relever que le marché automobile 
est  international et  qu'il  n'y  a  de  ce  fait  aucune  prononciation 
spécifique attendue de la part du consommateur  s'agissant des deux 
marques  en cause. Ce  dernier,  ne  sachant  pas  dans  quelle  langue 

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prononcer les deux signes, pourra le faire en français, en anglais ou 
encore en allemand. Quoi qu'il  en soit, le consommateur prononcera 
les  deux  signes  en  cause  de  la  même  manière  quelle  que  soit  la 
langue  choisie  dans  la  mesure  où,  comme  établi  ci-dessus 
(consid. 6.4),  il  lira  le  même  terme  «emotion»  tant  dans  la  marque 
attaquée  que  dans  la  marque  opposante. Partant,  il  convient 
également d'admettre une similitude phonétique entre les signes.

6.6 Le sens d'un signe emprunté au langage courant peut également 
être  déterminant.  Hormis  la  signification  sémantique  des  mots,  les 
associations d'idées qu'appelle la marque entrent en considération. Le 
sens marquant imprégnant d'emblée la conscience en lisant la marque 
ou en l'entendant dominera en règle générale le souvenir que l'on en 
gardera. Lorsqu'une marque verbale possède une signification de ce 
genre qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le 
public se laisse tromper par un son ou une image graphique analogue 
s'atténue (ATF 121 III 377 consid. 2b Boss/Boks). La compensation de 
la similarité visuelle et auditive par des sens différents n'est possible 
que si  les  marques se différencient  par  un sens qui  est  sans autre 
compréhensible et à ce point frappant qu'il s'impose dans l'inconscient 
des  milieux  concernés  (arrêt  du  Tribunal  administratif  fédéral 
B-1171/2007 du 3 juin 2008 consid. 8.2.4 Orthofix/Orthofit).

L'IPI  considère  que  la  «certaine  similitude»  phonétique  entre  les 
signes  est  compensée  par  leur  sens  qui  diverge  de  manière 
essentielle.  Relevant  que  la  représentation  graphique  de  la  marque 
attaquée  met  en  évidence  la  séparation  des  éléments  «e»  et 
«motion»,  il  fait  valoir  qu'il  est  usuel  de  comprendre  le  terme  «e» 
comme  signifiant  «électronique»  ou  «électrique»  et  que  «motion» 
signifie  «mouvement»  en  anglais,  de  sorte  que  la  combinaison  des 
deux  termes  pourrait  signifier  «mouvement  électronique  ou 
électrique». Il ajoute que ce genre de construction de mots avec «e» 
pour désigner l'électronique ou l'électricité est courant de nos jours (e 
motion pour des fauteuils électriques/électroniques pour handicapés, e 
mobility, e  government ou e business). En relation avec les produits 
concernés,  cette  marque  peut  former  un  sens  en  désignant  le 
caractère  électronique et/ou  électrique des  véhicules  ou moyens de 
transport  visés.  Ainsi,  la  marque  opposante  vise  le  mot  «émotion» 
dans  le  sens  des  sentiments,  de  l'affection,  tandis  que  la  marque 
attaquée évoque la mobilité, le mouvement, le transport (électronique 
et/ou électrique). Selon l'IPI, cette différence sémantique, combinée à 

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l'absence de similarité visuelle, annule la légère similarité phonétique 
entre les signes.

La  recourante  allègue  que  les  considérations  sémantiques  ou 
intellectuelles  ne  sont  pas  propres  à  annihiler  la  quasi  identité  des 
signes, et ce en dépit  de la césure de la lettre «e» dans la marque 
attaquée.  Elle  relève  que  l'IPI,  après  avoir  constaté  que  la  marque 
attaquée était descriptive dans l'hypothèse où elle s'appliquerait à des 
véhicules  électriques  et  que  son  étendue  de  protection  serait  ainsi 
restreinte car limitée à l'écriture légèrement stylisée, considère contre 
toute attente que la différence sémantique combinée à l'absence de 
similarité  visuelle  annule  la  légère  similarité  phonétique  entre  les 
signes. Selon la recourante, c'est oublier qu'en se plaçant dans le cas 
de figure  envisagé par  l'IPI,  soit  l'application  du mot  «EMOTION» à 
des véhicules électriques, le consommateur moyen relèvera aussitôt la 
dualité  sémantique  permise  par  ce  mot.  Celui-là  pensera  certes  au 
sens  premier  de  ce  terme,  auquel  se  cantonne  l'IPI,  mais  ne 
manquera pas de saisir le jeu de mots qu'il suggère, faisant également 
dans son esprit la césure entre «E» et «MOTION». 

En  l'espèce,  il  a  été  établi  plus  haut  (consid. 6.4  et  6.5)  que  le 
consommateur concerné lira et prononcera les signes en conflit de la 
même manière en tant qu'il y verra à chaque fois le terme «emotion». 
Il  appréhendera  de  ce  fait  ce  mot comme  signifiant «sensation 
(agréable  ou  désagréable),  considérée  du  point  de  vue  affectif» 
(consid. 6.1). Force  est  dès  lors  de  constater  que  les  signes  en 
présence revêtent une signification identique. 

6.7 Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, compte tenu de la 
similarité des produits revendiqués par les marques en question et de 
la  similitude  visuelle,  auditive  et  sémantique  des  signes  due  à 
l'élément verbal  «emotion», il  y  a  lieu de conclure à l'existence d'un 
risque de confusion direct entre les signes en présence.

7.
Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  la  décision  attaquée  viole  le  droit 
fédéral.  Partant,  le  recours,  dans  la  mesure  où  il  est  recevable,  et 
l'opposition  n° 9035  doivent  être  admis.  Les  chiffres  1  et  3  de  la 
décision de l'IPI du 24 octobre 2007 sont annulés. La marque suisse 
no 556'743 «emotion» (fig.) doit être refusée à l'enregistrement pour ce 
qui concerne les produits de la classe 12.

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8.

8.1 Vu l'issue de la  procédure,  les frais  de la  procédure  de recours 
comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la 
charge de l'intimée qui  succombe (art. 63  al. 1  PA et  art. 1  al. 1  du 
règlement  du  21  février  2008  concernant  les  frais,  dépens  et 
indemnités  fixés  par  le  Tribunal  administratif  fédéral  [FITAF,  RS 
173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur 
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de 
procéder  des  parties  et  de  leur  situation financière (art. 2  al. 1  et  4 
FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a 
lieu  d'évaluer  l'intérêt  de  l'opposant  à  la  radiation  de  la  marque, 
respectivement  l'intérêt  du  défendeur  au  maintien  de  la  marque 
attaquée.  Toutefois,  le  fait  d'exiger  dans  chaque  cas  les  preuves 
concrètes  de  ces  dépenses  irait  trop  loin  et  pourrait  avoir  un  effet 
dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure 
de  première  instance.  Faute  d'autres  pièces  pertinentes  quant  à  la 
valeur  litigieuse,  l'ampleur  du  litige  doit  être  fixée  selon  les  valeurs 
empiriques,  soit  entre  Fr. 50'000.-  et  Fr. 100'000.-  (ATF  133  III  490 
consid. 3.3). En l'espèce, les frais de la procédure de recours doivent 
être fixés à Fr. 4'000.-. L'intimée est invitée à s'acquitter de ce montant 
au moyen du bulletin de versement joint en annexe.

8.2 Un  montant  de  Fr. 800.-  à  titre  de  remboursement  de  la  taxe 
d'opposition  doit  également  être  alloué à  la  recourante  et  mis  à  la 
charge de l'intimée qui succombe (art. 34 LPM). 

8.3 Il convient de mettre à la charge de la recourante les frais relatifs 
à  la  décision  incidente  du  3  mars  2008  dans  la  mesure  où  elle  a 
succombé  dans  sa  conclusion  tendant  à  exclure  l'intimée  de  la 
procédure.  En  l'espèce,  ces  frais  doivent  être  fixés à  Fr. 250.- et 
imputés sur l'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par la recourante le 
10 janvier 2008. Le solde de Fr. 4'250.- lui est restitué.

9.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie 
ayant  entièrement  gain  de  cause  une  indemnité  pour  les  frais 
indispensables  et  relativement  élevés  qui  lui  ont  été  occasionnés 
(art. 64  al. 1  PA en  relation  avec  l'art. 7  al. 1  FITAF).  Les  dépens 
comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais 
nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les 
parties  qui  ont  droit  aux  dépens  doivent  faire  parvenir  au  Tribunal, 

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avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le 
Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte (art. 14 al. 2 FITAF). 

La recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par un 
avocat a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). Cette dernière a produit 
le 26 novembre 2007 une note de frais et dépens qui se décompose 
de  la  manière  suivante : Fr. 4'500.-  pour  les  frais  et  honoraires  de 
première instance et Fr. 9'500.- pour les frais encourus pour le recours 
(soit Fr. 4'500.- de provision pour frais de procédure et Fr. 5'000.- pour 
travaux, frais et honoraires), soit un total de Fr. 14'000.-. En l'espèce, il 
y  a  lieu  d'admettre  que  si  la  présente  procédure  a  présenté  une 
certaine complexité, le mandataire de la recourante n'a cependant pas 
été  confronté  à  des  questions  de  fait  ou  de  droit  inhabituelles  ou 
exceptionnellement ardues et n'a pas été amené à étudier un dossier 
particulièrement  volumineux.  Le  montant  retenu  par  la  recourante 
paraît  donc  disproportionné.  Partant,  il  se  justifie  d'allouer  à  la 
recourante  une  indemnité  de  Fr. 2'000.-  (TVA  comprise)  à  titre  de 
dépens pour la procédure de recours, à laquelle s'ajoute un montant 
de  Fr. 1'000.-  (TVA comprise)  à  titre  de  dépens  pour  la  procédure 
devant l'autorité inférieure, soit un total de Fr. 3'000.- mis à la charge 
de l'intimée.

10.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'opposition 
no 9035  est  admise.  Partant,  les  chiffres  1  et  3  de  la  décision  de 
l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 24 octobre 2007 sont 
annulés et la marque suisse n° 556'743 «e motion» (fig.) est refusée à 
l'enregistrement pour les produits de la classe 12. 

2.
Les  frais  de  procédure,  d'un  montant  de  Fr. 4'000.-,  sont  mis  à  la 
charge de l'intimée qui est invitée à verser ce montant au moyen du 
bulletin de versement joint en annexe sur le compte postal du Tribunal 
dans les trente jours dès la notification du présent arrêt.

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Les frais de procédure relatifs à la décision incidente du 3 mars 2008, 
d'un montant de Fr. 250.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce 
montant  doit  être  compensé  par  l'avance  de  frais  déjà  versée  de 
Fr. 4'500.-. Le solde de Fr. 4'250.- est restitué à la recourante.

3.
Un montant de Fr. 800.- (TVA comprise) à titre de remboursement de 
la taxe d'opposition, ainsi qu'un montant de Fr. 3'000.- (TVA comprise) 
à titre  de dépens pour  la  présente  procédure  de recours et  pour  la 
procédure  devant  l'autorité  inférieure,  soit  au  total  Fr. 3'800.-,  sont 
alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée. 

4.
Le présent arrêt est adressé : 

- à la recourante (recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'intimée (recommandé ; bulletin de versement)
- à  l'autorité  inférieure  (n° de  réf. Procédure d'opposition  no 9035  ; 

recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège: La Greffière :

Claude Morvant Nadia Mangiullo

Expédition : 28 octobre 2008

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