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**Case Identifier:** 715c6cd8-7432-5df2-aada-d3e5cb11b035
**Source:** St. Gallen (SG)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2008-06-23
**Language:** de
**Title:** St.Gallen Handelsgericht 23.06.2008 HG.2005.124
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/SG_Gerichte/SG_HG_001_HG-2005-124_2008-06-23.pdf

## Full Text

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St.Galler Gerichte

Fall-Nr.: HG.2005.124

Stelle: Handelsgericht

Rubrik: Handelsgericht

Publikationsdatum: 23.06.2008

Entscheiddatum: 23.06.2008

Entscheid Handelsgericht, 23.06.2008
Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 50 PatG (SR 232.14). Eine Erfindung ist im 
Patentgesuch so darzulegen, damit sie der Fachmann ausführen kann. Das 
Patent ist nichtig, wenn – wie der gerichtliche Sachverständige festhält – in 
Bezug auf eine "einkomponentige Dichtmasse" die beanspruchte 
Zusammensetzung, insbesondere das darin enthaltende Vinylpolymere, 
nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie wiederholbar ausführen kann 
(Handelsgerichtspräsident, 23. Juni 2008, HG.2005.124).

I.

1.    Die A. AG (Gesuchstellerin) bezweckt namentlich die Fabrikation und den Vertrieb 

von selbstklebenden Produkten; sie ist Inhaberin des schweizerischen Patents Nr. (CH) 

0000 (nachfolgend Klagepatent II) "Einkomponentige Dispersionsdichtmasse in 

Kartuschen". Der (unabhängige) Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

       "Einkomponentige Dichtmasse auf der Basis einer Dispersion von Vinylpolymeren 

in einem wässrigen Medium, wobei die Dichtmasse im Nasszustand im Wesentlichen 

frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) ist, im Trockenzustand 

selbstklebend ist, und aus wenigstens einer Phase besteht, deren 

Glasübergangstemperatur Tg unter 10° C liegt."

In den (abhängigen) Patentansprüchen 2-9 werden Dichtmassen nach Anspruch 1 mit 

bestimmten zusätzlichen Charakteristika definiert; die Ansprüche 12 und 13 betreffen 

ein Verfahren zur Verwendung der Dichtmasse. Anspruch 14 betrifft die mit der 

Dichtmasse beschichteten Materialien und Anspruch 15 ein Herstellungsverfahren.

Das CH 0000 wurde mit Priorität 12. Januar 2000 (DE 1111) vom Eidgenössischen 

Institut für Geistiges Eigentum (IGE) am 30. April 2003 erteilt.

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Die Gesuchstellerin war Inhaberin des europäischen Patents EP 2222 (nachfolgend 

Klagepatent I) "Einkomponentige Dispersionsdichtmasse in Kartuschen". Das EP 2222 

mit Priorität 12. Januar 2000 (DE 1111) wurde vom Europäischen Patentamt (EPA) am 

9. April 2003 erteilt; dagegen erhob unter anderem die C. AG (Gesuchsgegnerin 2) 

Einspruch. Sie stellte in ihrer Eingabe an das EPA vom 9. Januar 2004 den Antrag, das 

erteilte Patent sei in vollem Umfang zu widerrufen, da es nicht neu sei und nicht auf 

einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. In der Folge verzichtete die Gesuchstellerin auf 

EP 2222, und dieses wurde am 12. Juli 2005 widerrufen.

Die B. AG (Gesuchsgegnerin 1) vertreibt Systeme zur Abdichtung von Gebäudehüllen. 

Sie bietet unter "Klebetechnik" insbesondere einen lösungsmittelfreien, luftdichten und 

dauerhaft elastischen "Randanschlusskleber" unter der Bezeichnung "Z." an. Dieser 

wird von der Gesuchsgegnerin 2 hergestellt.

2.    Am 6. April 2004 stellte die Gesuchstellerin ein Gesuch um Erlass vorsorglicher 

Massnahmen. Sie behauptete, die Gesuchsgegnerinnen verletzten CH 0000 und EP 

2222 insbesondere mit der Fabrikation und dem Vertrieb des Produktes "Z.". In der 

Replik stellte die Gesuchstellerin das eingangs wiedergegebene, neu formulierte 

Rechtsbegehren. Sie führte aus, das neue Rechtsbegehren orientiere sich nunmehr 

nicht mehr an CH 0000, sondern an EP 2222. Es seien nunmehr sämtliche 

beschränkenden Merkmale der Klagepatente in den Rechtsbegehren enthalten.

Mit Entscheid vom 24. Dezember 2004 verfügte der Handelsgerichtspräsident 

gegenüber den Gesuchsgegnerinnen ein Verbot gemäss den Rechtsbegehren der 

Replik und drohte ihnen bzw. ihren Organen Strafe im Sinne von Art. 292 StGB für den 

Fall der Nichtbeachtung an. Der Gerichtspräsident bestimmte, dass die Verfügung in 

Kraft trete, sobald die Gesuchstellerin eine Sicherheit im Betrag von Fr. 500'000.-- 

geleistet habe, und verpflichtete sie zur Klageeinreichung im ordentlichen Prozess 

innert 30 Tagen ab Zustellung der Verfügung unter Androhung des Dahinfallens der 

Massnahme im Säumnisfall (HG.2004.28-HGP).

3.    Am 2. Februar 2005 machten die Gesuchstellerin und die D. AG als Klägerinnen 

gestützt auf Ziff. 4 des Entscheids des Handelsgerichtspräsidenten vom 24. Dezember 

2004 eine Klage anhängig mit einem Rechtsbegehren, welches teilweise über die 

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Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1.a) und 1.b) des erwähnten Entscheids vom 24. 

Dezember 2004 hinausgeht (HG.2005.14-HGK). Dabei hielten sie fest, dass sie die 

vorliegende Klage nicht mehr auf CH 0000 (Klagepatent II) stützen würden, sondern auf 

EP 2222 (Klagepatent I) und neu auf EP 3333 (nachfolgend Klagepatent III). Die 

Beklagten reichten am 15. August 2005 die Klageantwort und Widerklage (HG.2005.14-

HGK) ein. Mit der Widerklage verlangten sie insbesondere, der schweizerische Teil von 

EP 3333 und das CH 0000 seien nichtig zu erklären.

4.    Mit Entscheid vom 26. April 2005 wies der Präsident des Kassationsgerichts des 

Kantons St. Gallen die gegen den Entscheids des Handelsgerichtspräsidenten vom 

24. Dezember 2004 (HG.2005.28-HGP) erhobene Nichtigkeitsbeschwerde der 

Gesuchsgegnerinnen ab.

5.    Mit Urteil vom 21. September 2005 hob das Bundesgericht in Gutheissung der 

staatsrechtlichen Beschwerde den Präsidialentscheid des Kassationsgerichts vom 

26. April 2005 auf (BGE 132 III 83, 4P.145/2005). Mit Präsidialentscheid des 

Kassationsgerichts des Kantons St. Gallen vom 27. Dezember 2005 wurde die 

Nichtigkeitsbeschwerde der Gesuchsgegnerinnen geschützt, und es wurden Ziff. 1-4 

des Entscheids des Handelsgerichtspräsidenten vom 24. Dezember 2004 aufgehoben. 

Die Streitsache wurde im Sinne der Erwägungen zu neuer Beurteilung an den 

Handelsgerichtspräsidenten zurückgewiesen.

6.    Am 3. Januar 2006 reichte die Gesuchstellerin ein Gesuch auf Erlass einer 

superprovisorischen Verfügung gemäss Artikel 203 ZPO ein mit dem Antrag, es seien 

mit sofortiger Wirkung und ohne Anhörung der Gesuchsgegnerinnen vorsorgliche 

Massnahmen gemäss dem in der Massnahmereplik vom 7. Juli 2004 gestellten 

Rechtsbegehren (HG.2004.28-HGP) zu erlassen. Mit Entscheid vom 9. Januar 2006 

wies der Handelsgerichtspräsident das Begehren um Erlass einer dringlichen 

Verfügung ab. Die Gesuchsgegnerinnen hatten bereits in der Antwort zum 

Massnahmegesuch vom 12. Mai 2004 (HG.2004.28-HGP) einredeweise die Nichtigkeit 

der Klagepatente behauptet. Gestützt auf das Urteil des Bundesgerichts vom 21. 

September 2005 (4P.145/2005 E. 3.4 f.) ordnete der Handelsgerichtspräsident im 

erwähnten Entscheid vom 9. Januar 2006 die Einholung eines Kurzgutachtens 

insbesondere zur Frage der Rechtsbeständigkeit von CH 0000 an und setzte den 

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Parteien eine Frist an, um allfällige Einwendungen gegen die Ernennung von X., 

Patentanwalt VSP, als Experten zu erheben.

Mit Eingabe vom 2. Februar 2006 stellten die Gesuchsgegnerinnen insbesondere den 

Antrag, auf das Gesuch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme sei nicht einzutreten 

und auf die Beauftragung eines Gutachters sei zu verzichten, eventualiter sei das 

Gesuch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme abzuweisen und auf die 

Beauftragung eines Gutachters sei zu verzichten, und subeventualiter würden die 

Gesuchsgegnerinnen keine Einwendungen gegen die Ernennung von X. als Experten 

für die Einholung eines Kurzgutachtens über die Frage der Patentverletzung erheben; 

sollte das Kurzgutachten auf die Fragen der Weiterbenutzung und der Nichtigkeit der 

Streitpatente ausgedehnt werden, sei zusätzlich zu X. die EMPA, Dübendorf, mit einem 

solchen Gutachten zu beauftragen. Die Gesuchstellerin meldete mit Eingabe vom 2. 

Februar 2006 gewisse Bedenken in fachlicher Hinsicht gegenüber Patentanwalt X. an, 

schlug einen anderen Experten vor und beantragte zudem die Ernennung eines 

Doppelteams von Experten.

Mit Eingabe vom 9. März 2006 stellte die Gesuchstellerin insbesondere den Antrag, es 

seien vorsorgliche Massnahmen gemäss dem in der Massnahmereplik vom 7. Juli 2004 

gestellten Rechtsbegehren (HG.2004.28-HGP) zu erlassen, der mit Vernehmlassung 

der Gesuchsgegnerinnen vom 2. Februar 2006 gestellte Antrag, wonach auf das 

Gesuch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme nicht einzutreten sei, und der 

Eventualantrag, wonach das Gesuch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme 

abzuweisen sei, seien abzuweisen, und es sei ein Doppelteam von Gutachtern für die 

Einholung eines Kurzgutachtens zu ernennen. Die Gesuchsgegnerinnen reichten am 

20. März 2006 eine Stellungnahme zur Eingabe der Gesuchstellerin vom 2. Februar 

2006 ein, hielten an ihren Anträgen gemäss Eingabe vom 2. Februar 2006 fest und 

lehnten insbesondere die von der Gesuchstellerin vorgeschlagenen Experten ab.

7.    Am 24. März 2006 reichten die Gesuchsgegnerinnen eine nachträgliche Eingabe 

mit dem prozessualen Antrag ein, diese sowie die damit eingereichten Beilagen seien 

zuzulassen und zu den Akten zu nehmen. Dabei hielten sie insbesondere fest, EP 3333 

(Klagepatent III) könne von der Gesuchstellerin nicht als Klagefundament 

nachgeschoben werden (vgl. vorne Ziff. I/3). Sie hielten insbesondere unter Einreichung 

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von entsprechenden Unterlagen fest, Acrylat-Copolymere gemäss Rechtsbegehren 

seien keine Polyacrylate gemäss EP 3333. Die Gesuchstellerin nahm am 3. April 2006 

zu dieser nachträglichen Eingabe Stellung, hielt an dem von ihr vorgeschlagenen 

Experten fest und führte aus, sie wolle sich aber gegenüber dem Vorschlag des 

Gerichts, Patentanwalt X. als Patentexperten zu bestellen, nicht verschliessen, sofern, 

wie auch von den Gesuchsgegnerinnen beantragt, vorab das Fachwissen von X. auf 

dem Gebiet der Polymer-Chemie und der Dichtmassen und Klebstoffe geklärt werde.

8.    Mit Verfügung vom 5. April 2006 bestimmte der Handelsgerichtspräsident 

Patentanwalt X., nachdem die Parteien keine hinreichend begründeten Einwände 

gegen ihn vorgebracht hatten, zum Experten. Festgehalten wurde, dass er, wie er 

anlässlich eines Telefongesprächs bestätigt habe, bereit und fachlich imstande sei, ein 

Kurzgutachten zu erstatten. Darauf hingewiesen wurde ferner, dass X. selber 

ausgeführt habe, es bestehe in der Tat die Problematik, dass er als Patentanwalt nicht 

über die spezialisierte Erfahrung eines Praktiker/Durchschnittfachmanns verfüge. In der 

erwähnten Verfügung des Handelsgerichtspräsidenten wurde festgehalten, dass X. 

nach Durchsicht der Akten dem Gericht mitteilen werde, ob ein Mitarbeiter der X. AG 

oder ein aussenstehender Experte für die Ausarbeitung des Gutachtens beizuziehen 

sei. Den Parteien wurde Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf für eine 

schriftliche Experteninstruktion gegeben.

In der erwähnten Verfügung vom 5. April 2006 wurde der sinngemäss gestellte Antrag 

der Gesuchstellerin, es sei in das vorliegende Verfahren auch EP 3333 (Klagepatent III) 

einzubeziehen, abgewiesen und festgehalten, dass das Klagefundament des 

vorliegenden Rückweisungsverfahrens ausschliesslich CH 0000 bilde.

Am 20. April 2006 reichte die Gesuchstellerin die Vernehmlassung zur 

Experteninstruktion ein. Die Gesuchsgegnerinnen erstatteten ihre Vernehmlassung zur 

Experteninstruktion am 4. Mai 2006, wobei sie den Antrag stellten, es sei eine 

mündliche Experteninstruktion mit Fallpräsentation durch die Parteien durchzuführen.

9.    In der nachträglichen Eingabe vom 12. Mai 2006 stellten die Gesuchsgegnerinnen 

neben den Anträgen auf Nichteintreten und Abweisung den neuen Subeventualantrag, 

bei der Befragung des Experten sei diesem vorab nur die Frage zu stellen, ob die 

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Behauptungen der Gesuchsgegnerinnen, die deutsche Offenlegungsschrift 4444 stehe 

dem Gegenstand des Streitpatents patenthindernd entgegen, angesichts des Widerrufs 

des korrespondierenden und prioritätsbegründenden Deutschen Patents DE 1111 B4 

durch das Bundespatentgericht am 8. Mai 2006 glaubhaft gemacht worden seien. 

Gleichzeitig reichten sie u.a. das Protokoll der Sitzung des 15. Senats des Deutschen 

Bundespatentgerichts vom 8. Mai 2006 ein und hielten fest, in der Verhandlung vom 

8. Mai 2006 habe das Bundespatentgericht DE 1111 vollumfänglich widerrufen.

Am 12. Mai 2006 reichte die Gesuchstellerin unaufgefordert eine Eingabe "aus 

Gründen der Waffengleichheit" ein, nachdem es den Gesuchsgegnerinnen durch das 

Beantragen der Fristerstreckung gelungen sei, in ihrer eigenen Vernehmlassung 

diejenige der Gesuchstellerin bereits mitzuberücksichtigen. Sie stimmte dem Antrag 

der Gesuchsgegnerinnen auf Durchführung einer mündlichen Experteninstruktion mit 

Fallpräsentation durch die Parteien zu, wobei sie auf die Gefahr von ausufernden 

Präsentationen durch die Parteien hinwies. Sie wandte sich gegen die umfangreichen 

Umformulierungsvorschläge der Gesuchsgegnerinnen und beantragte, da es um ein 

Kurzgutachten gehe, die Fragen an den Experten auf die Klärung der technischen 

Grundlagen zur Beurteilung der drei zentralen Rechtsfragen nach Verletzung und 

Nichtigkeit des Streitpatents sowie nach dem Bestand eines Weiterbenützungsrechts 

auszurichten.

Die Gesuchstellerin nahm am 19. Mai 2006 zur nachträglichen Eingabe der 

Gesuchsgegnerinnen vom 12. Mai 2006 Stellung und hielt insbesondere fest, aus dem 

noch nicht rechtskräftigen Beschluss des Bundespatentgerichts, mit welchem DE 1111 

B4 widerrufen worden sei, lasse sich für die Frage der Rechtsbeständigkeit von CH 

0000 nichts ableiten.

10. Am 19. Mai 2006 stellte der Handelsgerichtspräsident Patentanwalt X. die 

schriftliche Experteninstruktion und die Akten dieses Verfahrens (Verfahren IV, HG.

2005.124-HGP) und in sämtlichen mit diesem Verfahren zusammenhängenden 

Verfahren (Verfahren betreffend Schutzschrift, HG.2004.5-HGP; Verfahren I, HG.

2004.28-HGP; Verfahren II, HG.2005.14-HGK; Verfahren III, HG.2005.78-HGP) zu. 

Dabei wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass es im vorliegenden vorsorglichen 

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Massnahmeverfahren um die Einholung einer gerichtlichen Kurzexpertise gehe, das 

Grundlage für die Glaubhaftmachung der entsprechenden Parteibehauptungen bilde.

Der Experte X. hielt mit Brief vom 29. Juni 2006 fest, dass er zunächst die Frage der 

Rechtsbeständigkeit von CH 0000 (Klagepatent II) prüfen werde. Entsprechend diesem 

Schreiben, in welchem sich der Experte auch zu den voraussichtlichen Expertisekosten 

äusserte, wurde die Gesuchstellerin am 3. Juli 2006 aufgefordert, einen 

Kostenvorschuss von Fr. 35'000.-- zu leisten. Am 5. Juli 2006 umschrieb der Experte 

kurz den Umfang des vorgesehenen Gutachtens. Dabei hielt er insbesondere fest, eine 

Erfindung müsse im Patentgesuch so dargelegt sein, dass der Fachmann sie ausführen 

könne. In diesem Sinne bilde das Ausschliesslichkeitsrecht, welches das Patent dem 

Patentinhaber für eine beschränkte Zeit gewähre, die Gegenleistung für die 

Offenbarung der Erfindung. Es sei deshalb für die Begutachtung der Gültigkeit von CH 

0000 zu beurteilen, ob der Inhalt von CH 0000 die gesetzlichen Voraussetzungen 

bezüglich (i) der Neuheit, (ii) der erfinderischen Tätigkeit, (iii) der Wiederholbarkeit der 

technischen Lehre und (iv) der genügenden Offenbarung erfüllt. Der 

Handelsgerichtspräsident stimmte dem vom Experten skizzierten Vorgehen am 7. Juli 

2006 zu.

11. Nachdem, wie erwähnt, die Gesuchstellerin am 3. Juli 2006 zur Leistung eines 

Beweiskostenvorschusses von Fr. 35'000.-- verpflichtet worden war, stellte sie am 5. 

Juli 2006 ein Wiedererwägungsgesuch betreffend diesen Vorschuss, indem sie 

sinngemäss beantragte, es sei eine hälftige Aufteilung der Vorschusspflicht zu 

verfügen. Sie hielt am Antrag auf Durchführung einer mündlichen Experteninstruktion 

fest. Mit Eingabe vom 12. Juli 2006 machte die Gesuchstellerin geltend, der Experte 

habe die Rechtsbeständigkeit von CH 0000 nur bezüglich der Neuheit und 

erfinderischen Tätigkeit zu prüfen, nachdem die Gesuchsgegnerinnen im vorliegenden 

Massnahmeverfahren, bei welchem die Verhandlungs- und Dispositionsmaxime gelte 

(Art. 56 ZPO), keine Ausführungen zu den Fragen der genügenden Offenbarung und 

der Wiederholbarkeit der technischen Lehre gemacht hätten. Die Gesuchsgegnerinnen 

nahmen am 14. Juli 2006 zu den Eingaben vom 5. und 12. Juli 2006 Stellung und 

hielten fest, die Gesuchsgegnerinnen hätten die Nichtigkeit von CH 0000 glaubhaft 

gemacht. Nachdem die Gesuchstellerin trotz dieser glaubhaft gemachten Nichtigkeit 

eine vorsorgliche Massnahme erwirken wolle, erfolge die Beweiserhebung 

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ausschliesslich in ihrem Interesse, weshalb sie kostenvorschusspflichtig sei. Die 

Gesuchsgegnerinnen beantragten, es sei in diesem Verfahrensstadium auf eine 

Experteninstruktion mit Parteivorträgen zu verzichten, nachdem sich der Gutachter bei 

der zunächst vorzunehmenden Prüfung der Rechtsbeständigkeit lediglich mit dem 

dokumentierten Stand der Technik auseinanderzusetzen habe. Sie hielten fest, der 

Experte habe sich im Rahmen der Prüfung der Rechtsbeständigkeit von CH 0000 auch 

zu der im Hauptverfahren (HG.2005.14-HGK) geltend gemachten mangelnden 

Offenbarung zu äussern.

Mit Verfügung vom 20. Juli 2006 hielt der Handelsgerichtspräsident fest, dass es im 

gegenwärtigen Zeitpunkt bei der in der schriftlichen Experteninstruktion vom 19. Mai 

2006 enthaltenen Fragestellung bleibe und eine mündliche Experteninstruktion sich zur 

Zeit als nicht notwendig erweise; sie werde auch vom Experten nicht befürwortet. Der 

Experte habe entsprechend dem von ihm skizzierten Vorgehen das Gutachten in 

Angriff zu nehmen, wobei über den Umfang des Verhandlungsgrundsatzes, soweit 

notwendig, nach Durchführung der Expertise in der Massnahmeverfügung zu 

entscheiden sei. In Berücksichtigung des Wiedererwägungsgesuchs der 

Gesuchstellerin vom 5. Juli 2006 wurden die Parteien verpflichtet, je hälftig einen 

Kostenvorschuss zu leisten.

12. Die Gesuchsgegnerinnen reichten am 16. August 2006 eine nachträgliche Eingabe 

und u.a. die Begründung des Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 8. Mai 2006 

ein und beantragten, diese Eingabe sowie den Beschluss des Bundespatentgerichts 

zuzulassen und zu den Akten zu nehmen sowie dem Experten zuzustellen. Die 

Gesuchstellerin hielt in ihrer Vernehmlassung vom 25. August 2006 fest, die 

Begründung des Bundespatentgerichts sei derart mangelhaft, dass sich aus dieser für 

die Frage der Rechtsbeständigkeit von CH 0000 nichts ableiten lasse.

13. Mit nachträglicher Eingabe vom 9. Februar 2007 reichten die Gesuchsgegnerinnen 

die Offenlegungsschrift DE 5555 A1 und eine eidesstattliche Erklärung von Dr. Y. vom 

8. Februar 2007 von der Patentanwaltskanzlei U. AG ein mit dem Antrag, die Eingabe 

und diese Unterlagen zuzulassen und zu den Akten zu nehmen sowie dem Gutachter 

zuzustellen. Die Gesuchstellerin nahm zur Offenlegungsschrift DE 5555 A1 am 23. 

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Februar 2007 materiell Stellung und beantragte, dass ihre nachträgliche Eingabe 

ebenfalls zugelassen, zu den Akten genommen und dem Gutachter zugestellt werde.

14. Am 11. Juni 2007 reichten die Gesuchsgegnerinnen eine nachträgliche Eingabe ein 

und stellten den Antrag, diese Eingabe sowie der Bescheid der 

Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. Mai 

2007 seien zuzulassen, zu den Akten zu nehmen und unverzüglich dem Gutachter 

zuzustellen. Die technisch fachkundige Gebrauchsmusterabteilung habe die fehlende 

Neuheit des Streitpatents festgehalten, weshalb insbesondere der erwähnte Bescheid 

zuzulassen sei. Die Gesuchstellerin führte mit Eingabe vom 21. Juni 2007 aus, bei dem 

erwähnten Bescheid handle es sich lediglich um eine vorläufige Stellungnahme der 

Gebrauchsmusterabteilung auf der Grundlage des bisherigen Vortrags der Parteien, 

weshalb dieser schwerlich als "starkes Indiz für die Nichtigkeit des Streitpatents in den 

hiesigen Verfahren" herangezogen werden könne.

15. Am 28. September 2007 reichte der Experte X. das Gutachten ein, in welchem er 

u.a. festhielt, sofern CH 0000 eine neue und auf einer erfinderischen Tätigkeit 

beruhende Erfindung beinhalte, sei diese Erfindung nicht so dargelegt, dass der 

Fachmann diese wiederholbar ausführen könne.

Nachdem den Parteien am 1. Oktober 2007 Gelegenheit zur Einreichung von 

Ergänzungsfragen eingeräumt wurde, teilte die Gesuchstellerin am 12. Oktober 2007 

mit, sie erachte das Kurzgutachten als ungenügend. Sie zweifle an der Tauglichkeit des 

Sachverständigen X. und verzichte daher auf die Einreichung von Ergänzungsfragen. 

Die Gesuchsgegnerinnen stellten mit Eingabe vom 5. November 2007 die 

Ergänzungsfrage, wie der Experte die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit von CH 

0000 konkret im Hinblick auf die Entgegenhaltung DE 4444 A1 anhand einer 

Merkmalsanalyse beurteile. Die Gesuchstellerin wandte am 7. November 2007 ein, 

dass es den Gesuchsgegnerinnen betreffend die Ergänzungsfrage an einem 

Rechtsschutzinteresse fehle.

16. Am 18. Dezember 2007 reichten die Gesuchsgegnerinnen eine nachträgliche 

Eingabe und den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- 

und Markenamts vom 13. Dezember 2007 ein mit dem Antrag, diese und der 

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Beschluss seien zuzulassen und zu den Akten zu nehmen. Sie hielten fest, in der einzig 

verbliebenen Gebrauchsmusterlöschungssache gegen DE 6666 U1 liege nunmehr der 

begründete Beschluss der technisch fachkundigen Gebrauchsmusterabteilung I vor.

17. Im Schreiben vom 20. Dezember 2007 führte der Experte in Bezug auf die 

Ergänzungsfrage der Gesuchsgegnerinnen aus, wenn eine in CH 0000 beanspruchte 

(neue) Zusammensetzung mit einer entsprechenden Zusammensetzung aus DE 4444 

A1 verglichen und deren Neuheit beurteilt werden solle, so müsse logischerweise eine 

genaue Zusammensetzung aus CH 0000 bekannt sein. Dies sei aber nicht der Fall. 

Somit fehle für die Beantwortung der gestellten Frage die eigentliche Grundlage, was 

zur Folge habe, dass die Neuheit von CH 0000 (wegen ungenügender Offenbarung) 

gegenüber DE 4444 A1 nicht bestimmt werden könne. Die Gesuchsgegnerinnen hielten 

am 10. Januar 2008 fest, sie verzichteten angesichts des vollumfänglichen Widerrufs 

des korrespondierenden Patents DE 1111 B4 und der vollumfänglichen Löschung des 

Gebrauchsmusters DE 6666 U1 und in Würdigung des gesamten Sachverhalts auf eine 

detailliertere Beantwortung der von ihnen vorgeschlagenen Ergänzungsfrage durch den 

Experten X.

In einer ebenfalls auf den 10. Januar 2008 datierten Eingabe hielt die Gesuchstellerin 

fest, nachdem sich der Experte X. ausserstande gesehen habe, die angeblich fehlende 

Neuheit von CH 0000 gegenüber DE 4444 A1 zu bestimmen, würden die Ansicht der 

Gesuchsgegnerinnen und des Urteils des Bundespatentgerichtes vom 8. Mai 2006, 

wonach DE 4444 A1 offensichtlich neuheitsschädlich sei, vom Experten X. nicht 

gestützt.

18. Mit Schreiben vom 14. Januar 2008 hielt der Handelsgerichtspräsident fest, das 

Expertiseverfahren sei abgeschlossen, nachdem die Gesuchsgegnerinnen sinngemäss 

auf weitere Ergänzungsfragen verzichtet hätten. Am 30. Januar 2008 reichten die 

Gesuchsgegnerinnen die Beweiswürdigung zum Gutachten X. ein. Die Gesuchstellerin 

erstattete ihre Beweiswürdigung am 29. Februar 2008. Am 18. März 2008 reichten die 

Gesuchsgegnerinnen eine Stellungnahme zur Beweiswürdigung der Gesuchstellerin 

vom 29. Februar 2008 ein. Die entsprechende Stellungnahme seitens der 

Gesuchstellerin erging am 19. März 2008.

 

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II.

1.    Weist das Bundesgericht die Streitsache zur Ergänzung des Sachverhalts und zu 

neuer Entscheidung zurück, so bestimmt das kantonale Prozessrecht, in welcher Weise 

das Verfahren fortzusetzen ist. Den Parteien ist zur Wahrung des rechtlichen Gehörs 

nur dann Gelegenheit zur Würdigung oder zur Teilnahme zu geben, wenn 

Beweisabnahmen wiederholt oder neu angeordnet werden. Weitere Vorbringen sind 

nur zulässig, wenn die Voraussetzungen gemäss Art. 164 ZPO erfüllt sind (GVP 2006 

Nr. 86 m.w.H.).

Nach der für den Handelsgerichtspräsidenten massgeblichen Begründung des 

Bundesgerichts (BGE 4P.145/2005, E.3.4 und 3.5) können auch im Verfahren der 

vorsorglichen Massnahmen nach Art. 77 PatG, in dem eine Beschränkung der 

Beweismittel grundsätzlich nicht Platz greift, streitige Fragen etwa betreffend 

Beurteilung des Schutzumfangs oder Prüfung der Neuheit des Patents ohne weiteres 

mit Kurzgutachten geklärt werden. Das Bundesgericht hielt verbindlich fest, dass 

angesichts der unbestritten fachtechnischen Bedeutung eines für die Beurteilung des 

Streitfalles erheblichen Streitpunktes es nicht vertretbar und daher willkürlich sei, ohne 

eigene Fachkunde und ohne Beizug eines unabhängigen gerichtlichen 

Sachverständigen auf eine bestrittene Parteibehauptung abzustellen. Entsprechend 

hielt der Kassationsgerichtspräsident im Präsidialentscheid vom 27. Dezember 2005 (E.

9.5) für den Handelsgerichtspräsidenten verbindlich fest, dass die Frage, ob die 

Gesuchsgegnerinnen die Ungültigkeit des Patents der Gesuchstellerin glaubhaft 

gemacht hätten, neu unter Beizug eines unabhängigen gerichtlichen Experten zu 

beurteilen sei. Entsprechend diesen für den Handelsgerichtspräsidenten 

massgeblichen Begründungen des Bundesgerichts und des 

Kassationsgerichtspräsidenten wurde am 9. Januar 2006 beschlossen, insbesondere 

zur Frage der Rechtsbeständigkeit von CH 0000 ein Kurzgutachten einzuholen.

Der Einwand der Gesuchsgegnerinnen, dass das Patent der Gesuchstellerin ungültig 

sei, ist von den Gesuchsgegnerinnen bloss glaubhaft zu machen (BGE 4P.145/2005 E.

3.2 m.w.H.).

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2.    a) Der Experte X. hält in seinem Gutachten vom 28. September 2007 einleitend 

fest, die Erfindung sowie die damit verbundene Lehre zum technischen Handeln 

müssten im Patent so dargelegt sein, dass der Fachmann die Erfindung gemäss dieser 

Lehre ausführen könne. Für die patentrechtliche Begutachtung der Gültigkeit von CH 

0000 sei deshalb zu prüfen, ob der Inhalt von CH 0000 die gesetzlichen 

Voraussetzungen bezüglich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der 

genügenden Offenbarung respektive der Wiederholbarkeit der technischen Lehre 

erfülle (Gutachten S. 1 Ziff. 1). Damit die Neuheit einer Erfindung bestimmt bzw. die 

Erfindung vom Stand der Technik abgegrenzt werden könne, sei es notwendig, dass 

die Erfindung genügend genau definiert bzw. abgegrenzt sei. Sei dies nicht der Fall, so 

könne (logischerweise) die Neuheit der beanspruchten Erfindung nicht bestimmt 

werden (Gutachten S. 3 Ziff. 3.1). Aufgrund dieser Überlegungen prüft der Experte 

zunächst die Frage der genügenden Offenbarung im Einzelnen.

b)    Gemäss Art. 50 Abs. 1 PatG ist die Erfindung im Patentgesuch so darzulegen, 

dass der Fachmann sie ausführen kann. Die fehlende oder ungenügende Offenbarung 

der Erfindung in der Patentschrift ist ein Nichtigkeitsgrund (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG). 

Das Ausschliesslichkeitsrecht, welches das Patent für eine beschränkte Zeit gewährt, 

bildet die Gegenleistung für die Offenbarung der Erfindung durch den Patentanmelder. 

Genügend ist eine Offenbarung dann, wenn eine Fachperson mit ihren normalen 

Fähigkeiten die Erfindung anhand der Patentschrift in der vollen beanspruchten Breite 

ausführen kann, ohne wiederum erfinderisch tätig werden zu müssen (P. Heinrich, 

Kommentar Schweizerisches Patentgesetz/Europäisches Patentübereinkommen, 

Zürich 1998, N 50.01, 50.03; Schachenmann/Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/

Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 15.12f.). So 

muss etwa für eine neue chemische Verbindung ein wiederholbares Verfahren zu ihrer 

Herstellung beschrieben oder dem Fachmann sonst zugänglich sein. Bei der 

Beurteilung der Ausführbarkeit darf unterstellt werden, dass der Fachmann die 

Standard-Handbücher und Nachschlagewerke auf seinem Gebiet heranzieht (Heinrich, 

PatG/EPÜ, N 50.03; Schachenmann/Bertschinger, a.a.O., Rz. 15.18, 15.20f.). Als 

Beispiel erwähnt der Experte Braun eine chemische Zusammensetzung, enthaltend 

unterschiedliche Komponenten, und hält für diesen Fall fest, dass die 

Zusammensetzung in der Erfindungsbeschreibung so genügend offenbart bzw. 

definiert sein müsse, dass diese vom Stand der Technik deutlich abgegrenzt werden 

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könne. Sofern die Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik nicht durchführbar 

sei, ermangle es der Erfindung an einer genügenden Offenbarung (Gutachten S. 4 Ziff. 

3.3).

c)    Der Experte X. weist darauf hin, dass in Anspruch 1 von CH 0000 eine Dichtmasse 

auf der Basis einer Dispersion von Vinylpolymeren beansprucht werde, und hält 

einleitend dazu fest, dass monomere Vinylverbindungen kommerziell in reiner Form 

erhältlich und gezielt, einzeln oder im Gemisch, definierbar für die Herstellung 

polymerer Verbindungen einsetzbar seien (Gutachten S. 4f. Ziff. 4). Da die in Anspruch 

1 beanspruchte Dichtmasse insbesondere durch deren Eigenschaften definiert werde, 

dränge sich die Frage auf, ob der Inhalt von CH 0000 neben den Eigenschaften auch 

die Anweisung enthalte, wie diese Dichtmasse, und davon insbesondere die speziellen 

"Vinylpolymere", welche mit der Dichtmasse die definierten Eigenschaften ergeben 

würden, zusammengesetzt sind (Gutachten S. 6 Ziff. 5). Gemäss den Ausführungen 

des Experten hätte Anspruch 1 von CH 0000 auch in der Weise formuliert werden 

können, indem die beanspruchte Zusammensetzung, insbesondere das darin 

enthaltene Vinylpolymer, genügend definiert worden wäre. Vorliegend sei jedoch nicht 

ersichtlich, wo in CH 0000 eine spezifisch nacharbeitbare Zusammensetzung 

beschrieben sei, mit welcher die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit für die 

beanspruchte Erfindung nachgewiesen werden könnte (Gutachten S. 6 Ziff. 6 letzter 

Absatz, S. 7 Ziff. 6 Abs. 3). Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit müsste in 

CH 0000 nachgewiesen werden, dass die in CH 0000 beanspruchte Dichtmasse den 

vorbekannten Dichtmassen in nicht vorhersehbarer Weise überlegen sei. Dies könne 

nur durch die Nacharbeitung einer spezifisch in CH 0000 offenbarten Dichtmasse 

geschehen (Vergleichsversuche). Dies sei jedoch vorliegend nicht möglich, da sowohl 

im allgemeinen Teil der Beschreibung als auch im einzigen Beispiel von CH 0000 keine 

spezifisch definierte Dichtmasse beschrieben werde, die für einen Vergleichsversuch 

verwendet werden könnte (Gutachten S. 7 Ziff. 6 Abs. 5).

In Ziff. 7.1 und 7.2 des Gutachtens (S. 8 ff.) begründet der Experte, warum die 

beanspruchte Dichtmasse betreffend die stoffliche Zusammensetzung nicht so 

dargelegt ist, dass der Fachmann diese wiederholbar ausführen kann. In keinem der 

Ansprüche 1-15 würden die verwendeten "Vinylpolymere" (Anspruch 1) oder die 

"Vinylpolymere auf Basis von Acrylat- und/oder Methacrylatmonomeren" (Anspruch 5) 

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so genau definiert, dass ein Fachmann aus der Vielzahl der Monomere/Polymere 

entsprechende Verbindungen ohne erfinderisches Zutun respektive anders als durch 

Zufall auffinden könnte. Eine genügende Definition sei jedoch möglich, da 

Vinylpolymere und "Vinylpolymere auf Basis von Acrylat- und/oder 

Methacrylatmonomeren" an sich bekannt seien und industriell und in reproduzierbarer 

Weise aus definierten Ausgangsverbindungen hergestellt würden (Gutachten S. 8 Ziff. 

7.1 vorletzter Absatz). Die Eigenschaften von Vinylpolymeren seien jedoch je nach 

konkreter Struktur stark verschieden voneinander. Gerade auch deshalb müssten die 

erfindungsgemäss eingesetzten Vinylpolymere definiert sein. Die Eigenschaften der 

erfindungsgemäss verwendeten Vinylpolymere seien auch wichtig für die Herstellung 

einer stabilen wässrigen Dispersion, für deren Eigenschaften (im Nasszustand), als 

auch für die Eigenschaften der Dichtmasse im Trockenzustand. In den Ansprüchen 

1-14 seien jedoch die Polymere nicht weiter definiert, und auch Anspruch 15 lasse 

weder Rückschlüsse auf die verwendeten Monomere/Polymere zu noch enthalte er 

konkrete Angaben zum Herstellungsverfahren (Gutachten S. 9 Ziff. 7.1 Abs. 1 und 2). 

Aufgrund dieser Ausführungen kommt der Experte zum Schluss, dass die Ansprüche 

1-15 keine Lehre zum technischen Handeln enthalten würden, mittels welcher der 

Fachmann die beanspruchte Erfindung ausführen könnte (Gutachten S. 9 Ziff. 7.1 Abs. 

3).

Der Experte klärte ferner ab, ob allenfalls die Beschreibung weitere Hinweise enthalte, 

mittels welchen die beanspruchte Erfindung vom Fachmann reproduzierbar ausgeführt 

werden kann (Gutachten S. 9 Ziff. 7.2 Abs. 1). Der Experte führt verschiedene relevante 

Zitate aus CH 0000 an und stellt dann fest, "dass die Beschreibung keine genügende 

und reproduzierbare Anweisung zum technischen Handeln gibt für die Herstellung der 

Vinylpolymere oder der "Vinylpolymere auf Basis von Acrylat- und/oder 

Methacrylatmonomeren", sofern diese neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit 

beruhen. Die erwähnten Textstellen von CH 0000 würden die Polymere nur allgemein 

umschreiben, das heisst ohne genaue Definition bezüglich derjenigen 

Zusammensetzungen und Eigenschaften, welche gemäss CH 0000 erforderlich seien 

(Gutachten S. 10 Ziff. 7.2 Mitte). Sowohl kommerzielle Polymere als auch die in CH 

0000 erwähnten Additive seien dem Fachmann bekannt. Würden aber die 

Eigenschaften der Dichtmasse durch den Fachmann im Rahmen fachüblicher Versuche 

eingestellt, so sei dies keine erfinderische Tätigkeit (Gutachten S. 10 Ziff. 7.2 unten). 

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Auch die Verwendung von Polyacrylaten auf der Basis von 2-Ethylhexylacrylat und/

oder Butylacrylat gemäss CH 0000 könne nicht als erfinderisch gelten (Gutachten S. 11 

Ziff. 7.2 Abs. 1).

In Bezug auf die Frage der Neuheit von CH 0000 gemäss Art. 7 Abs. 1 und 2 PatG führt 

der Experte aus, vorliegend könne die in CH 0000 beanspruchte Erfindung infolge der 

ungenügenden Erfindungsdefinition nicht als neu gegenüber dem Stand der Technik 

abgegrenzt werden (Gutachten S. 12 Ziff. 8 unten). In Bezug auf die Frage der 

erfinderischen Tätigkeit gemäss Art. 1 Abs. 2 PatG hält der Experte fest, eine Tätigkeit, 

welche der Fachmann mit seinem Fachwissen ausführen kann, ohne erfinderisch tätig 

zu werden, werde als naheliegend beurteilt. Eine blosse Optimierung der Eigenschaften 

einer Zusammensetzung gemäss dem Wissen des Fachmanns stelle keine 

erfinderische Lehre dar. Die in CH 0000 beanspruchte Erfindung könne deshalb nicht 

als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, bzw. als nicht-naheliegend, bewertet 

werden (Gutachten S. 14 Ziff. 9 Mitte).

3.    In prozessualer Hinsicht macht die Gesuchstellerin geltend, der Experte rücke die 

ungenügende Offenbarung von CH 0000 in den Vordergrund des Gutachtens. 

Ungenügende Offenbarung des beanspruchten Gegenstands sei aber von den 

Gesuchsgegnerinnen im Massnahmeverfahren nie, sondern einzig im Hauptverfahren 

behauptet worden. Entsprechend würden sich in der Experteninstruktion des 

Handelsgerichtspräsidenten vom 19. Mai 2006 keinerlei Ausführungen zur Frage der 

ungenügenden Offenbarung finden. Indem der Gutachter die ungenügende 

Offenbarung geprüft habe, habe er den Verhandlungsgrundsatz (Art. 56 ZPO) verletzt. 

Die Gesuchsgegnerinnen hielten fest, die gewissenhafte Behandlung der Frage, ob CH 

0000 rechtsbeständig oder nichtig sei, schliesse die Thematik der ungenügenden 

Offenbarung ein, zumal die Gesuchsgegnerinnen mangelnde Offenbarung von Beginn 

der Verfahren an geltend gemacht hätten.

a)    Gemäss Art. 56 Abs. 1 ZPO gilt grundsätzlich im st.-gallischen Zivilprozess der 

Verhandlungsgrundsatz, indem die Parteien dem Gericht den Prozessstoff darlegen 

und die Beweise beantragen, und das Gericht die Streitsache rechtlich beurteilt 

(Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2a zu Art. 56 ZPO/SG). Ein zusammen mit einem 

Massnahmebegehren anhängig gemachter Hauptprozess stellt ein Teil dieses dar, 

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woraus zu schliessen ist, dass im Hauptverfahren vorgebrachte 

Tatsachenbehauptungen und Beweisanträge unter Umständen auch im 

Massnahmeverfahren zu berücksichtigen sind. Der Verhandlungsgrundsatz wird aber 

auch in verschiedener Hinsicht im Interesse der materiellen Wahrheit gemildert, indem 

etwa unter Umständen Tatsachen berücksichtigt werden dürfen, die zwar nicht 

ausdrücklich behauptet, jedoch durch das Beweisverfahren (nebenbei) erwiesen 

werden (vgl. Christoph Leuenberger, Nicht behauptete Tatsachen als Ergebnisse des 

Beweisverfahrens, in: Festschrift Franz Kellerhals, Bern 2005, S. 313 ff., insbes. S. 317 

f., 325 f.). Das Gericht kann ferner gemäss Art. 93 ZPO über behauptete Tatsachen u.a. 

Gutachten von Amtes wegen anordnen und ausnahmsweise auch ohne Parteiantrag 

andere Beweise erheben, wenn zu befürchten ist, dass sonst das Urteil auf einen 

unzutreffenden Sachverhalt gestützt werden müsste (Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2b 

zu Art. 56 ZPO/SG).

Die Gesamtheit der Vorbringen der Parteien und der von ihnen eingelegten Akten bildet 

den speziellen Gegenstand des Gutachtens, und der Sachverständige soll sich 

grundsätzlich nur damit beschäftigen. Dieser Grundsatz ist aber zu relativieren, was 

sich auch aus den dem Experten vorgelegten, offenen Fragestellungen ergibt. "Es wird 

vom Gutachter also nicht verlangt, er müsse sich bei jeder einzelnen Frage zwischen 

der Ansicht A des Klägers und der Ansicht B der beklagten Seite 

entscheiden" (Zürcher, in: Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Rz. 19.30f.). 

Er soll Fachwissen und Fachanalyse in einer objektiven Weise einbringen, so 

beispielsweise bei der Umschreibung des Durchschnittsfachmanns oder bei der 

Auslegung des Streitpatents (Zürcher, a.a.O., Rz. 19.31f.). Dem Sachverständigen soll 

es erlaubt sein, die Akten in ihrer Gänze zu berücksichtigen. "Konzentrierte sich 

beispielsweise eine Partei auf die Ansprüche 1 und 2 einer Entgegenhaltung, so darf 

der Experte wohl auch den Anspruch 3 des entsprechenden Dokumentes 

berücksichtigen" (Zürcher, a.a.O., Rz. 19.35).

b)    Die Gesuchstellerin reichte am 2. Februar 2005 zusammen mit der D. AG unter 

Bezugnahme auf Ziff. 4 des Entscheids des Handelsgerichtspräsidenten vom 

24. Dezember 2004 (HG.2004.28-HGP) eine Klage zwecks Prosequierung dieses 

Entscheids ein (HG.2005.14-HGK). Das vorliegende Massnahmeverfahren stellt damit 

ein Verfahren dar, bei welchem es sich um Erlass von Massnahmen vor oder während 

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des Hauptverfahrens handelt. Schon aus diesem Grund soll es dem Sachverständigen 

erlaubt sein, die Gesamtheit der Vorbringen und eingelegten Akten der Parteien im 

Massnahme- wie auch Hauptverfahren zu berücksichtigen.

Überdies haben beide Parteien ausdrücklich den Beizug der Akten und die 

Berücksichtigung der Ausführungen in den Rechtsschriften aus dem Hauptverfahren 

beantragt (vgl. Eingabe der Gesuchsgegnerinnen vom 02.02.2006 Rz. 21; 

Stellungnahme der Gesuchstellerin vom 09.03.2006 Rz. 18). Für den Fall, dass das 

Gericht dem übereinstimmenden Antrag der Parteien nicht stattgeben und auf einen 

Beizug der Akten aus dem Hauptprozess verzichten würde, beantragte die 

Gesuchstellerin in der erwähnten Stellungnahme, dass ihr eine Frist zur Einreichung der 

entsprechenden Schriftsätze angesetzt werde (Stellungnahme, Rz. 19). Damit ging die 

Gesuchstellerin selber davon aus, dass entweder sämtliche Vorbringen und Akten der 

Parteien des Hauptverfahrens im vorliegenden Massnahmeverfahren zu 

berücksichtigen seien, oder dass den Parteien die Möglichkeit, entsprechende 

Ergänzungen einzureichen, einzuräumen gewesen wäre. Nachdem entsprechend den 

Anträgen der Parteien dem Experten insbesondere sämtliche Akten aus dem 

Hauptverfahren zur Verfügung gestellt wurden (Experteninstruktion vom 19.05.2006 S. 

3), ist davon auszugehen, dass die Gesamtheit der Vorbringen der Parteien und der 

von ihnen eingelegten Akten im Hauptverfahren vom Experten zu berücksichtigen 

waren.

Im Hauptverfahren machten die Gesuchsgegnerinnen im Rahmen der Vorbringen 

betreffend Nichtigkeit die mangelnde Offenbarung geltend (vgl. Klageantwort und 

Widerklage vom 15.08.2005, Rz. 335 – 341; Duplik und Widerklagereplik vom 

06.07.2006, Rz. 170f.). Die Gesuchstellerin setzte sich denn auch mit dem Einwand der 

mangelnden Offenbarung auseinander (vgl. Replik vom 06.02.2006 Rz. 169 – 172, mit 

dem ausdrücklichen Antrag auf Einholung einer Expertise). Bei der vorliegenden 

Rückweisung ist allerdings zu berücksichtigen, dass eine Beschränkung neuer 

Vorbringen und Beweismittel besteht (vgl. vorne Ziff. II/1; GVP 2006 Nr. 86).

c)    Im Übrigen sind die Ausführungen des Experten zur mangelnden Offenbarung 

auch aus folgenden Gründen zu berücksichtigen:

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aa) Der Experte X. führte selber in nachvollziehbarer Weise aus, damit die Neuheit einer 

Erfindung bestimmt bzw. die Erfindung vom Stand der Technik abgegrenzt werden 

könne, sei es notwendig, dass die Erfindung genügend genau definiert bzw. 

abgegrenzt sei. Sei dies nicht der Fall, so könne logischerweise die Neuheit der 

beanspruchten Erfindung nicht bestimmt werden (Gutachten S. 3 Ziff. 3.1 Abs. 3; vgl. 

S. 4 Ziff. 3.2 oben, S. 11 Ziff. 7.3 unten). In Übereinstimmung mit dem Experten ist 

somit davon auszugehen, dass die Definition bzw. Abgrenzung der Erfindung vorweg 

abzuklären ist und damit Voraussetzung für die Beantwortung der Fragen der Neuheit 

und der erfinderischen Tätigkeit darstellt. In Ziff. 8 der Frage gemäss 

Experteninstruktion vom 19. Mai 2006, ob CH 0000 rechtsbeständig oder nichtig ist, ist 

somit die sich vorweg stellende Frage der hinreichenden Offenbarung der Erfindung 

enthalten.

bb) Aber auch wenn seitens der Gesuchsgegnerinnen der Einwand der ungenügenden 

Offenbarung nicht erhoben worden wäre und die Offenbarung vom Experten als 

Voraussetzung für die Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht vorweg 

zu prüfen wäre, würde die Behandlung der ungenügenden Offenbarung durch den 

Experten im Rahmen seines Fachwissens und seiner Fachanalyse nicht gegen den 

Verhandlungsgrundsatz verstossen. In der Experteninstruktion vom 19. Mai 2006 (S. 8 

lit. E) wurde der Experte ausdrücklich ermächtigt, im Rahmen des Beweisthemas 

eigene Erhebungen anzustellen und Auskünfte von Parteien und Dritten einzuholen (vgl. 

Art. 114 Abs. 3 ZPO; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 6 zu Art. 114 ZPO/SG). Wie erwähnt, 

ist dem Gutachter bei der Beantwortung der Expertenfragen eine erhebliche Freiheit 

einzugestehen, indem er insbesondere von seinem Fachwissen Gebrauch machen soll, 

womit er im Rahmen der Behandlung der Expertenfragen nicht strikte an die 

Standpunkte der Parteien gebunden ist.

4.    Gemäss den Vorbringen der Gesuchstellerin verfügt der Experte X. nicht über das 

notwendige Fachwissen des Durchschnittsfachmanns, weshalb das Gerichtsgutachten 

allein schon aus diesem Grund beweisuntauglich sei.

a)    Mit Verfügung vom 9. Januar 2006 räumte der Handelsgerichtspräsident den 

Parteien Gelegenheit ein, allfällige Einwendungen gegen die Ernennung von 

Patentanwalt X. als Experten zu erheben. Die Gesuchstellerin beantragte mit Eingabe 

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vom 2. Februar 2006, es sei ein Doppelteam von Experten zu ernennen, d.h. ausser 

dem Beizug eines Patentsachverständigen sei ein technischer Sachverständiger mit 

ausgewiesenen Kenntnissen im Bereich Polymere zu bestellen. Die 

Gesuchsgegnerinnen beantragten mit Eingabe vom 2. Februar 2006, es sei, sofern das 

Kurzgutachten insbesondere auf die Frage der Nichtigkeit ausgedehnt wird, zusätzlich 

zu Patentanwalt X. die EMPA, Dübendorf, mit einem solchen Gutachten zu 

beauftragen. Es sei das Fachwissen von X. auf dem Gebiet der Baukleber und 

Dichtmassen zu klären (Eingabe Rz. 72 ff.).

Gemäss Schreiben des Handelsgerichtspräsidenten vom 5. April 2006 hatte 

Patentanwalt X. telefonisch am 4. April erklärt, dass er bereit und fachlich imstande sei, 

im vorliegenden Verfahren ein Kurzgutachten zu erstatten. Dabei wies er darauf hin, 

dass er als Patentanwalt nicht über die spezialisierte Erfahrung eines Praktikers/Durch-

schnittfachmanns verfüge. Er werde deshalb nach Durchsicht der Akten dem Gericht 

mitteilen, ob ein Mitarbeiter der X. AG oder ein aussenstehender Experte für die 

Ausarbeitung des Gutachtens beizuziehen sei. Die Parteien würden Gelegenheit zur 

Stellungnahme erhalten zu dem von PA X. allenfalls vorgeschlagenen Experten. Den 

Parteien wurde Gelegenheit zur Vernehmlassung zum Entwurf für eine schriftliche 

Experteninstruktion eingeräumt, worauf am 19. Mai 2006 die schriftliche 

Experteninstruktion erfolgte; zu jenem Zeitpunkt wurden dem Experten die 

Verfahrensakten zugestellt.

Nachdem der Experte X. anlässlich des Telefongesprächs vom 4. April 2006 die Akten 

noch nicht erhalten und durchgesehen hatte, konnte er sich auch nicht darüber 

äussern, ob allenfalls ein Praktiker/Durchschnittfachmann beizuziehen war. Nachdem 

im Laufe der Ausarbeitung des Gutachtens keine entsprechende Mitteilung seitens des 

Experten erfolgte, ist davon auszugehen, dass er sich nach erfolgter Durchsicht der 

Akten ohne weiteres imstande sah, den Sachverhalt ohne Beizug eines Praktikers zu 

beurteilen. Als ausgebildeter organischer Chemiker ist der Experte imstande, eine 

Expertise auf dem Gebiet der Polymerchemie zu erstatten.

b)    Entgegen den Ausführungen der Gesuchstellerin ging der Experte nicht davon aus, 

dass es sich beim Kommentar PatG/EPÜ von P. Heinrich um eine Rechtsquelle handle, 

und der Experte war auch nicht gehalten, sich mit der Praxis des Europäischen 

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Patentamts (EPA) auseinander zu setzen. Der Experte hielt einleitend sachgerecht fest, 

dass Grundlage für die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit von CH 0000 das PatG 

sei, wobei "ergänzend respektive erklärend dazu" der Kommentar PatG/EPÜ von P. 

Heinrich verwendet worden sei (Gutachten S. 1 Ziff. 1 Abs. 1). Aufgabe des Experten ist 

es grundsätzlich, Lücken des Sachwissens zu schliessen und keine Rechtsfragen zu 

beantworten (Zürcher, a.a.O., Rz.19.16). Damit war der Experte X. nicht gehalten, sich 

bei der Frage, ob das schweizerische Patent CH 0000 genügend offenbart ist, 

insbesondere mit der Rechtsprechung zur Parallelnorm von Art. 83 EPÜ auseinander 

zu setzen.

c)    In Ziff. 4 des Gutachtens (S. 4f.) macht der Experte einlässliche Ausführungen zu 

den chemischen Grundlagen von CH 0000, die belegen, dass der Experte sehr wohl 

imstande ist, sich differenziert zu Fragen der Polymerchemie zu äussern. Auch wenn, 

wie die Gesuchstellerin behauptet (Eingabe vom 29.02.2008 S. 5 Ziff. 5), es sich dabei 

um "triviales Lehrbuchwissen über Polymerisation von Vinylverbindungen" handelt, 

wird von der Gesuchstellerin nicht dargelegt, aufgrund von welchen Umständen daraus 

auf die mangelnde Fachkenntnis des Experten zu schliessen ist. Die Gesuchstellerin 

weist zutreffend darauf hin, dass CH 0000 in Spalte 2, Zeilen 44-46, selbst Folgendes 

vorschlägt: "Erfindungsgemäss geeignete Polyvinylverbindungen werden durch dem 

Fachmann bekannte Dispersionspolymerisation hergestellt". Die Gesuchstellerin legt in 

keiner Weise dar, weshalb die vom Experten gezogene Schlussfolgerung, wonach in 

CH 0000 die Erfindung nicht so dargelegt sei, dass der Fachmann diese wiederholbar 

ausführen könne, unzutreffend sei. Nicht begründet widerlegt ist insbesondere etwa die 

Schlussfolgerung des Experten, wonach weder in der Beschreibung noch in den 

Patentansprüchen die "Vinylpolymere" (Anspruch 1) oder die "Vinylpolymere auf Basis 

von Acrylat- und/oder Methacrylatmonomeren" (Anspruch 5) genauer definiert seien. 

Nicht widerlegt ist somit auch die weitere Schlussfolgerung des Experten, dass, sofern 

diese Polymere neu sein sollen, sich in CH 0000 keine spezifische Beschreibung finde, 

aus welchem Monomer oder aus welchen Monomergemischen die "Vinylpolymere" 

oder die "Vinylpolymere auf Basis von Acrylat- und/oder Methacrylatmonomeren" 

spezifisch hergestellt sind (Gutachten S. 11 Ziff. 7.2 erstes Lemma).

d)    Insgesamt ist die Gesuchstellerin mit dem Einwand, der Gerichtsexperte X. verfüge 

nicht über das notwendige Fachwissen des Durchschnittsfachmanns, nicht zu hören.

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5.    Die Gesuchstellerin wirft dem Experten eine Vermischung patentrechtlicher 

Konzepte vor, indem er die Fragen der genügenden Offenbarung und die Abgrenzung 

der Erfindung vom Stand der Technik im Rahmen der Neuheitsprüfung vermische. Die 

Neuheit lasse sich bestimmen, selbst wenn eine Erfindung mangelhaft definiert sei. Die 

Gesuchsgegnerinnen hielten fest, der Experte vermische den Begriff der Neuheit nicht 

mit der Frage der ausreichenden Offenbarung, sondern unterstelle vielmehr als 

Arbeitshypothese für die Prüfung der ausreichenden Offenbarung, dass Neuheit und 

erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik gegeben ist.

a)    Nur was in der Patentschrift offenbart ist, kann geschützt werden und in den 

Patentanspruch eingebracht werden. Aus diesem Grund führt die mangelnde oder 

mangelhafte Offenbarung zur Nichtigkeit des Patents (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG). Zum 

einen soll die Offenbarung die Erfindung darlegen, und zum andern zwar so, dass der 

Fachmann sie ausführen kann (A. Briner, in: Patentrecht und Know-how, unter 

Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, SIWR IV, Basel 2006, S. 156). 

Die Offenbarung ist in mehrfacher Hinsicht die Grundlage für die rechtliche Beurteilung 

der Erfindung. Insbesondere auch im Nichtigkeitsprozess gilt, dass nur was 

hinreichend offenbart ist, auch im Patentanspruch als technische Lehre beansprucht 

werden kann. Die Offenbarung dient auch der Feststellung der Aufgabe und der 

Lösung, auf deren Grundlage das Verhältnis zum Stand der Technik bezüglich der 

Neuheit und erfinderischen Tätigkeit erfolgen kann. Die Offenbarung dient schliesslich 

in entscheidendem Masse als Mittel, um den Schutzbereich festzulegen, denn die 

Beschreibung und Zeichnungen sind zur Auslegung der den sachlichen Schutzbereich 

der Erfindung bestimmenden Patentansprüche beizuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG; 

Briner, SIWR IV, S. 157). Damit der Fachmann die Neuheit der Erfindung und ihr 

Naheliegen prüfen kann, hat der Erfinder die Erfindung so darzulegen, dass der 

Fachmann aus der Offenbarung die Aufgabe und die Lösung ermitteln kann. In Bezug 

auf die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit sind die Erfindung und der relevante 

Stand der Technik Vergleichsobjekte. Hingegen besteht betreffend der Ausführbarkeit 

der Erfindung dem Fachmann kein solches Vergleichsobjekt aus dem 

vorveröffentlichten Wissen zur Seite; der Einbezug des Standes der Technik hat hier 

keinen Platz. Es ist einzig danach zu fragen, ob der Fachmann aufgrund der 

Erläuterungen in der Patentschrift, unter Einbezug des allgemeinen Fachwissens auf 

dem betreffenden Fachgebiet, in der Lage ist, die erfinderische Lösung auszuführen 

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(Briner, SIWR IV, S. 158, S. 162 bei Fn. 654). Bei chemischen Stoffen ist es zu ihrer 

vollständigen Offenbarung unerlässlich, auch Angaben über ihre Herstellung, wie auch 

über die Ausgangs- und Zwischenprodukte zu geben, soweit sie der Fachmann nicht 

seinem allgemeinen Fachwissen entnehmen kann (Briner, SIWR IV, S. 166).

b)    Im Sinne der soeben gemachten Ausführungen führt der Experte X. sachgerecht 

aus, es sei notwendig, dass die Erfindung genügend genau definiert bzw. abgegrenzt 

sei, ansonsten die Neuheit der beanspruchten Erfindung nicht bestimmt werden könne 

(Gutachten S. 3 Ziff. 3.1 Abs. 3). In Ziff. 7 des Gutachtens (S. 8 ff.) äussert sich der 

Experte nicht zu den Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, sondern geht 

– im Sinne einer Arbeitshypothese – davon aus, dass die Neuheit besteht (vgl. z.B. 

Gutachten S. 11 Ziff. 7.3 erstes Lemma), und kommt zum folgenden Schluss 

(Gutachten S. 12 Ziff. 7.3 Mitte): "Beinhaltet CH 0000 eine neue und auf einer 

erfinderischen Tätigkeit beruhende Erfindung, so ist diese Erfindung nicht so dargelegt, 

dass der Fachmann diese wiederholbar ausführen kann." Damit steht fest, dass der 

Experte entgegen den Vorbringen der Gesuchstellerin Neuheit und erfinderische 

Tätigkeit nicht mit der Frage der Offenbarung der Erfindung vermischt, sondern als 

Schlussfolgerung festhält, dass, auch wenn CH 0000 neu wäre und auf einer 

erfinderischen Tätigkeit beruhen würde, der Fachmann aufgrund der Erläuterungen in 

der Patentschrift, unter Zuhilfenahme des allgemeinen Fachwissens auf dem 

betreffenden Fachgebiet, nicht in der Lage wäre, die erfinderische Lösung wiederholbar 

auszuführen.

6.    Die Gesuchstellerin brachte vor, entgegen dem Gutachten sei nicht allein der Inhalt 

einer Patentschrift relevant, um zu beurteilen, ob die Erfindung genügend offenbart ist. 

Der Fachmann könne die in der Anmeldung enthaltenen Informationen durch sein 

allgemeines Fachwissen vervollständigen. Weiter hält die Gesuchstellerin fest, das 

Gutachten "blendet das Fachwissen des Durchschnittsfachmannes konsequent aus", 

welches jedoch ergänzend zu berücksichtigen sei. Die Gesuchsgegnerinnen hielten 

fest, es lägen keinerlei Anzeichen vor, dass der Experte X. sklavisch ausschliesslich 

den Wortlaut des Streitpatents berücksichtigt hätte. Vielmehr zeigten gerade seine 

Ausführungen in Ziff. 4 des Gutachtens (S. 4f.), dass er den Sachverhalt insbesondere 

betreffend die chemischen Grundlagen weit über den blossen Wortlaut von CH 0000 

hinaus durchdrungen habe.

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a)    Nach Art. 50 PatG ist nur gefordert, dass die Fachperson die Erfindung ausführen 

kann. Angaben, die für die Fachperson selbstverständlich sind, weil sie zum Beispiel in 

Standardwerken enthalten sind, und Informationen, die ihr durch die Patentschrift in 

Verbindung mit dem Fachwissen nahegelegt werden, braucht die Patentschrift nicht zu 

enthalten (Heinrich, PatG/EPÜ, N 50.03 m.w.H.). Die in den Patentansprüchen 

definierte Erfindung ist in diesem Umfang aber so zu erläutern, dass die Nacharbeitung 

durch den Fachmann ermöglicht wird (Briner, SIWR IV, S. 62). Dabei muss dem 

Fachmann mindestens ein Weg deutlich aufgezeigt werden, mit welchem er ohne 

unzumutbaren Aufwand zur Erfindung gelangen kann, jedoch hat dieser eine Weg die 

Ausführung der Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich zu ermöglichen. Ein 

gewisses Probenmüssen ist im Rahmen der fachmännischen Möglichkeiten 

unschädlich, so lange einfache Versuche genügen, diese zu beheben (Briner, SIWR IV, 

S. 164f. m.w.H.). Auch wenn ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar 

ist, muss die Patentschrift und das allgemeine Fachwissen aber doch eine brauchbare 

Anleitung liefern, die den Fachmann nach Auswertung anfänglicher Fehlschläge ohne 

Umwege zum Erfolg führt (Schachenmann/Bertschinger, a.a.O., Rz. 15.21 m.w.H.).

b)    Der Experte legt in Bezug auf die "einkomponentige Dichtmasse" in 

nachvollziehbarer Weise dar, dass, sofern die beanspruchte Zusammensetzung, 

insbesondere das darin enthaltene Vinylpolymere, genügend definiert ist, diese 

Zusammensetzung inhärent die ihr zukommenden erfindungsgemässen Eigenschaften 

habe und geeignet für die beanspruchte erfindungsgemässe Verwendung sei. Weise 

die Zusammensetzung somit die gewünschten reproduzierbaren und messbaren 

Eigenschaften auf, so sei die Diskussion, ob die Zusammensetzung eine Dichtmasse 

oder einen Klebstoff oder eine Dichtmasse mit Klebstoffeigenschaften darstelle, bzw. 

entsprechend benannt werden soll, patentrechtlich unerheblich (Gutachten S. 6f. Ziff. 6 

Abs. 3 und 4). Die Gesuchstellerin behauptet in diesem Zusammenhang, der Gutachter 

ignoriere diese weiteren Aspekte von Anspruch 1 und reduziere den beanspruchten 

Gegenstand fälschlicherweise auf eine Dispersion von Vinylpolymeren. Sie setzt sich 

dabei weder mit den einlässlich begründeten Ausführungen des Gutachters 

auseinander noch legt sie hinreichend glaubhaft dar, weshalb die Ausführungen des 

Experten unzutreffend sein sollten.

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Weiter führt der Experte aus, für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit müsste in 

CH 0000 nachgewiesen werden, dass die in CH 0000 beanspruchte Dichtmasse den 

vorbekannten Dichtmassen in nicht vorhersehbarer Weise überlegen sei. Dies könne 

nur durch die Nacharbeitung einer spezifisch in CH 0000 offenbarten Dichtmasse 

geschehen (Vergleichsversuche). Vorliegend sei dies jedoch nicht möglich, da sowohl 

im allgemeinen Teil der Beschreibung als auch im einzigen Beispiel von CH 0000 keine 

spezifisch definierte Dichtmasse beschrieben werde, die für einen Vergleichsversuch 

verwendet werden könnte (Gutachten S. 7 Ziff. 6 zweitletzter Absatz). Diese 

nachvollziehbaren Ausführungen des Experten werden nicht durch die – nicht 

hinreichend glaubhaft gemachte – Behauptung der Gesuchstellerin umgestossen, 

wonach keine ungenügende Offenbarung vorliege, wenn die beste Ausführungsform 

nicht offenbart werde, mithin der Anmelder die Einzelheiten einer optimalen Lösung – 

wie "V." – geheim halte, wenn die offenbarte Lehre schon den in der Patentschrift 

angegebenen Erfolg herbeiführe.

c)    In Ziff. 7 des Gutachtens (S. 8 ff.) begründet der Experte einlässlich, weshalb in CH 

0000 die Erfindung nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann diese wiederholbar 

ausführen kann. In der Schlussfolgerung nimmt er, wie erwähnt, gleichsam als 

Arbeitshypothese an, dass der Gegenstand von CH 0000 neu sei und auf einer 

erfinderischen Tätigkeit beruhe (Gutachten S. 12 Ziff. 7.3 Mitte), und prüft dann, ob die 

Erfindung in CH 0000 ausreichend offenbart ist. Wie erwähnt, besteht keine 

Vermischung verschiedener patentrechtlicher Konzepte. Der Experte unterscheidet 

zwischen ausreichender Offenbarung einerseits und Neuheit und erfinderischer 

Tätigkeit andererseits, indem er als Arbeitshypothese Neuheit und erfinderische 

Tätigkeit als gegeben annimmt und gestützt darauf die Frage der ausreichenden 

Offenbarung prüft. Die Gesuchstellerin behauptet in diesem Zusammenhang, der 

Experte hätte einen aussenstehenden technischen Experten beiziehen müssen, 

welcher aufgrund seines Fachwissens gegebenenfalls die Offenbarung im Labor hätte 

nacharbeiten können. Diese Behauptungen werden in keiner Weise glaubhaft dargelegt 

und vermögen damit nicht Zweifel an der Richtigkeit der Ausführungen des Gutachters 

zu erwecken, wonach sowohl im allgemeinen Teil der Beschreibung als auch im 

einzigen Beispiel von CH 0000 keine spezifisch definierte Dichtmasse beschrieben 

werde, die für einen Vergleichsversuch verwendet werden könnte. In gleicher Weise 

nicht hinreichend glaubhaft gemacht ist auch die weitere Behauptung der 

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Gesuchstellerin, der Fachmann sei ausgehend von der Beschreibung und mit Hilfe 

seines Fachwissens sehr wohl in der Lage, die patentgemässen Vinylpolymer-

Dispersionen bereit zu stellen.

Aufgrund einlässlicher Abklärungen (Gutachten S. 8 ff. Ziff. 7.1 und 7.2) hält der 

Experte fest, dass die Zusammensetzung der "Dichtmasse", abgesehen vom nicht 

hinreichend spezifizierten Hinweis, dass es sich um Polymere handelt ("Vinylpolymere" 

bzw. "Vinylpolymere auf Basis von Acrylat- und/oder Methacrylatmonomeren"), nicht 

konkret und nachvollziehbar offenbart sei (Gutachten S. 11 Ziff. 7.3 erstes Lemma). Der 

Experte führte weiter aus, dass die Polymerdispersion für die Erzielung der 

spezifischen neuen und unerwarteten Eigenschaften entscheidend sei, da die 

"Dichtmasse" gemäss CH 0000 ausschliesslich aus der Polymerdispersion 

("Vinylpolymeren und Wasser") bestehe (Gutachten S. 11 Ziff. 7.3 zweites Lemma). 

Nachdem eine unmittelbar nacharbeitbare Polymerdispersion, die die gewünschten 

Eigenschaften aufweist, in CH 0000 nicht angegeben sei (Gutachten S. 11 Ziff. 7.3 

drittes Lemma), untersucht der Experte CH 0000 auch weitere Anhaltspunkte 

(Gutachten S. 11f. Ziff. 7.3 viertes bis siebtes Lemma). Schliesslich hält der Experte 

fest, dass eine Feinabstimmung der Eigenschaften der "Dichtmasse" gemäss CH 0000 

mit Additiven im Rahmen fachüblicher Routine eingestellt werden könne. Eine solche 

Tätigkeit des Fachmanns könne aber keine erfinderische Tätigkeit begründen und 

komme daher unter der Arbeitshypothese, dass Neuheit und erfinderische Tätigkeit 

vorliegen, ebenfalls nicht als erfindungsgemäss in Betracht (Gutachten S. 12 Ziff. 7.3 

letztes Lemma). Unter Annahme der Arbeitshypothese von erfüllter Neuheit und 

erfinderischer Tätigkeit zieht deshalb der Experte einlässlich begründet und 

nachvollziehbar das Fazit, dass in CH 0000 die Erfindung nicht so dargelegt ist, dass 

der Fachmann diese wiederholbar ausführen kann (Gutachten S. 12 Mitte).

d)    Der Vollständigkeit halber hat der Experte die Neuheit gemäss Art. 7 Abs. 1 und 2 

PatG sowie die erfinderische Tätigkeit gemäss Art. 1 Abs. 2 PatG von CH 0000 geprüft.

aa) In Bezug auf die Neuheit führte der Experte aus, die in CH 0000 beanspruchte 

Erfindung könne infolge der ungenügenden Erfindungsdefinition nicht als neu 

gegenüber dem Stand der Technik abgegrenzt werden. Da zwei unterschiedliche 

Zusammensetzungen gleiche oder vergleichbare physikalische Eigenschaften 

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aufweisen könnten, könne die vergleichende Beurteilung von Zusammensetzungen 

aufgrund der physikalischen Eigenschaften alleine, ohne Berücksichtigung der an sich 

definierbaren Komponenten der Zusammensetzungen, keine Neuigkeit begründen 

(Gutachten S. 12 Ziff. 8).

Wie bereits ausgeführt, liegt entgegen den Vorbringen der Gesuchstellerin keine 

Vermischung verschiedener patentrechtlicher Konzepte vor. Vielmehr führt der Experte 

in nachvollziehbarer Weise aus, dass bei ungenügender Erfindungsdefinition die 

Neuheit der beanspruchten Erfindung nicht bestimmt werden könne. Diese Feststellung 

steht insbesondere in Übereinstimmung mit den Ausführungen des Experten, wonach 

es sich bei dem Ausdruck "Dichtmasse" um eine nicht-limitierende Zweckbestimmung 

handle (Gutachten S. 6f. Ziff. 6). Nachdem der Experte angesichts der mangelnden 

Offenbarung der Erfindung in CH 0000 insbesondere nicht feststellen kann, dass sie 

über den Stand der Technik hinausgeht, ist nicht hinreichend glaubhaft dargetan, dass 

die Erfindung in CH 0000 neu im Sinne von Art. 7 PatG ist.

bb) In Bezug auf die erfinderische Tätigkeit von CH 0000 hielt der Experte fest, die 

Erfindung sei, wie vorgehend dargelegt, nicht so definiert, dass sie vom Stand der 

Technik abgegrenzt werden könne. Wie einlässlich in Ziff. 2 des Gutachtens ausgeführt 

worden sei, seien gemäss Beschreibung von CH 0000 die jeweiligen Additive dem 

Fachmann bekannt. Ebenso könnten vom Fachmann die Eigenschaften der 

"Dichtmasse" im Rahmen fachüblicher Versuche eingestellt werden. Eine Tätigkeit, 

welche der Fachmann mit seinem Fachwissen ausführen kann ohne erfinderisch tätig 

zu werden, werde als naheliegend beurteilt. Eine blosse Optimierung der Eigenschaften 

einer Zusammensetzung gemäss dem Wissen des Fachmanns stelle keine 

erfinderische Lehre dar (Gutachten S. 13 Ziff. 9).

Entgegen den Vorbringen der Gesuchstellerin stehen diese Ausführungen nicht im 

Widerspruch zu anderen vom Experten gemachten Feststellungen. Zu beachten ist 

vorweg, dass der Experte im vorliegenden Massnahmeverfahren ein Kurzgutachten zu 

erstatten hatte. Damit erscheint das Vorgehen des Experten angemessen, dass er sich 

einlässlich mit der Frage der Offenbarung der Erfindung auseinandersetzte und die 

Frage der erfinderischen Tätigkeit, nachdem er eine ungenügende Offenbarung 

festgestellt hatte, nur noch summarisch behandelte. Auf Seite 3 Ziff. 3.1 Abs. 3 des 

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Gutachtens äusserte sich der Experte zur Neuheit und nicht zur erfinderischen Tätigkeit 

und hielt in Bezug auf die Neuheit fest, dass die Erfindung genügend genau definiert 

bzw. abgegrenzt sein müsse. Die Ausführungen des Experten betreffend erfinderische 

Tätigkeit genügen den Anforderungen an ein Kurzgutachten, wonach die 

Gesuchsgegnerinnen die Nichtigkeit von CH 0000 lediglich glaubhaft zu machen 

haben, indem der Experte feststellt, dass gemäss Beschreibung von CH 0000 die 

jeweiligen Additive und eine entsprechende Optimierung der Eigenschaften bekannt 

seien, womit eine erfinderische Tätigkeit nicht ersichtlich sei, wenn die in CH 0000 

beanspruchte Optimierung "im Rahmen fachüblicher Versuche eingestellt werden" 

könne. Insgesamt kommt der Experte aufgrund nachvollziehbarer und hinreichend 

begründeter Überlegungen zum Schluss, dass die in CH 0000 beanspruchte Erfindung 

nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend bewertet werden kann.

e)    In Teil III des Gutachtens setzt sich der Experte mit von den Parteien eingereichten 

Unterlagen, insbesondere Privatgutachten, auseinander und hält fest, dass diese die 

von ihm vorgenommene Beurteilung unterstützen würden (Gutachten S. 14 ff. Ziff. III). 

Die von der Gesuchstellerin in diesem Zusammenhang vorgebrachten Einwendungen 

sind nicht zu hören, da aufgrund der vorgebrachten Behauptungen nicht glaubhaft 

dargelegt ist, dass das vorliegende Gutachten widersprüchlich und unzulänglich 

begründet ist oder falsche Schlussfolgerungen zieht. Insbesondere hat die 

Gesuchstellerin, wie erwähnt, ihre Behauptung, wonach der Anmelder die Einzelheiten 

einer optimalen Lösung – wie "V." – geheim halten könne, wenn die offenbarte Lehre 

schon den in der Patentschrift angegebenen Erfolg herbeiführe, nicht hinreichend 

glaubhaft dargetan. Insgesamt führt der Experte hinreichend begründet und 

nachvollziehbar aus, dass es, wenn man eine neue Zusammensetzung mit speziellen 

neuen Eigenschaften "auf der Basis eines Acrylats" bzw. "auf der Basis von 

Vinylpolymeren" patentrechtlich schützen und dem Fachmann eine Lehre zum 

reproduzierbaren Handeln vermitteln wolle, nötig sei, die Zusammensetzung des 

Acrylats bzw. des Vinylpolymers und allenfalls auch dessen Herstellung anzugeben 

(Gutachten S. 16 Mitte).

f)     Insgesamt ist aufgrund der gemachten Ausführungen festzuhalten, dass der 

Gerichtsexperte Braun über das erforderliche Fachwissen verfügt. Das Kurzgutachten 

ist einlässlich und nachvollziehbar begründet und damit nicht ungenügend im Sinn von 

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Art. 115 Abs. 3 ZPO (vgl. GVP 2000 Nr. 55). Der Antrag der Gesuchstellerin auf 

Einholung einer Oberexpertise ist abzuweisen. Gestützt auf das Kurzgutachten haben 

die Gesuchsgegnerinnen zumindest glaubhaft gemacht, dass CH 0000 zufolge 

ungenügender Offenbarung und mangels erfinderischer Tätigkeit nichtig ist. Das 

Gesuch ist abzuweisen.

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	Entscheid Handelsgericht, 23.06.2008
	Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 50 PatG (SR 232.14). Eine Erfindung ist im Patentgesuch so darzulegen, damit sie der Fachmann ausführen kann. Das Patent ist nichtig, wenn – wie der gerichtliche Sachverständige festhält – in Bezug auf eine "einkomponentige Dichtmasse" die beanspruchte Zusammensetzung, insbesondere das darin enthaltende Vinylpolymere, nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie wiederholbar ausführen kann (Handelsgerichtspräsident, 23. Juni 2008, HG.2005.124).

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