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**Case Identifier:** b2e364cc-1a84-517f-b7a8-69865a807c0b
**Source:** St. Gallen (SG)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2005-11-29
**Language:** de
**Title:** St.Gallen Handelsgericht 29.11.2005 HG.2001.31
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/SG_Gerichte/SG_HG_001_HG-2001-31_2005-11-29.pdf

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St.Galler Gerichte

Fall-Nr.: HG.2001.31

Stelle: Handelsgericht

Rubrik: Handelsgericht

Publikationsdatum: 29.11.2005

Entscheiddatum: 29.11.2005

Entscheid Handelsgericht, 29.11.2005
Art. 5 lit. a, 2 und 9 Abs. 1 lit. a und b und Abs. 3 UWG (SR 241); Art. 55 Abs. 1 
lit. a und b MSchG (SR 232.11); Art. 419 ff. OR (SR 220). Unlauteres Verhalten 
einer Partei nach Beendigung der Zusammenarbeit; Umfang der 
Auskunftspflicht nach Lauterkeits- und Markenrecht als Voraussetzung für 
die Ausübung des Wahlrechts der Gegenpartei auf Schadenersatz oder 
Gewinnherausgabe (Handelsgericht, 29. November 2005, HG.2001.31).

(Vorbemerkungen zum Sachverhalt: Die Parteien haben im Zeitraum zwischen 1997 

und Januar 2001 im Rahmen der Entwicklung eines mobilen Kommunikationssystems 

für Seilschaften zusammengearbeitet. Die Arbeitsteilung zwischen den Parteien sah 

vor, dass der Beklagte als Ingenieur die Kommunikationsbox (kurz: Combox) 

entwickeln und produzieren sollte, während die Klägerin insbesondere die Seile mit 

integrierten Übermittlungskabeln und die Taschen entwickeln und produzieren sowie 

den Vertrieb des Gesamtsystems übernehmen sollte. Diese Zusammenarbeit scheiterte 

aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien über 

Mindestbestellmengen und über das Genügen der Vertriebsbemühungen der Klägerin 

im Januar 2001. In der Folge trat die Klägerin im April 2001 mit einem nicht vom 

Beklagten hergestellten Konkurrenzprodukt der Combox am Markt auf. Zwischen den 

Parteien war aufgrund dieser Tatsache streitig, ob die Klägerin unter unlauterer 

Ausnützung des marktreifen Arbeitsergebnisses des Beklagten ihre Konkurrenz-

Combox entwickelt und auf den Markt gebracht hatte. Mit Zwischenentscheid vom 25. 

Juni 2003 hatte das Handelsgericht u.a. das Einholen einer Expertise über die 

Entwicklung der mobilen Kommunikationssysteme der Parteien entschieden; 

insbesondere über die Frage, ob und allenfalls inwieweit bei der Combox der Klägerin 

technische Merkmale der Combox des Beklagten Verwendung fanden.)

Aus den Erwägungen

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I.

9. b) In seiner Stellungnahme zur Experteninstruktion vom 26. April 2004 machte der 

Beklagte (...) geltend, die Ideen und Konzepte, welche den verschiedenen 

Entwicklungsgenerationen der Kommunikationsbox des Beklagten zu Grunde gelegen 

hätten und die der Klägerin verfügbar gemacht worden seien, seien zum jeweiligen 

Zeitpunkt innovativ und neu gewesen, und gälten als geschützte Arbeitsergebnisse im 

Sinne von Art. 5 UWG. Dies ergebe sich einerseits aus den damals vorhandenen 

Patentschriften sowie aus einer Recherche des Eidgenössischen Instituts für Geistiges 

Eigentum.

c) Das Gericht sollte aufgrund der Expertise in die Lage versetzt werden, die Frage zu 

beantworten, ob die Klägerin die beklagtische Entwicklung unlauter zur Entwicklung 

ihres Konkurrenzproduktes verwertet hat. Voraussetzung für diese Beantwortung war 

ein Vergleich der Entwicklungen der Parteien. Dabei war zu berücksichtigen, dass nach 

Art. 5 lit. a bzw. Art. 2 UWG nicht nur das Benützen der Unterlagen zur Nach- oder 

Übernahme, sondern auch die Nutzbarmachung des in der Unterlage verkörperten 

Wissens unlauter ist (vgl. Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum 

Gesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel / Genf / München 2001, N 32 zu 

Art. 5 UWG). Konkret müssen die (End-)produkte bezüglich ihrer besonderen Merkmale 

miteinander verglichen werden. Bei der Feststellung von identischen oder nur 

unwesentlich voneinander abweichenden Problemlösungen musste sodann beurteilt 

werden, ob ein Dritter - auch ohne Kenntnisse der beklagtischen Entwicklung - auf 

diese identischen oder nur unwesentlich abweichenden Lösungen gekommen wäre, 

oder ob für dieselbe Problemstellung theoretisch andere äquivalente Lösungsvarianten 

zur Verfügung gestanden hätten und es aufgrund dieser verschiedenen äquivalenten 

Lösungsmöglichkeiten eher unwahrscheinlich ist, dass ein Dritter (ohne Kenntnis der 

beklagtischen Entwicklung) auf eine identische oder nur unwesentlich abweichende 

Lösung gekommen wäre. Diese Fragen waren - soweit identische oder nur 

unwesentlich voneinander abweichende Lösungsansätze festgestellt werden - vom 

Experten für jedes einzelne Merkmal der Entwicklung des Beklagten zu beantworten.

10. Der Experte erstattete sein Gutachten am 13. September 2004. Er kam dabei im 

Wesentlichen zum folgenden Ergebnis:

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"Aus dem Vergleich der beiden Kommunikationsboxen (hier auch kurz "Boxen" 

genannt) auf der Basis der aufgebauten Platinen bzw. Layouts (Abb. 2 bzw. Abb. 4) 

kann Folgendes festgestellt werden:

1. Bei beiden Boxen ist ein lageabhängiger Schalter (A) vorhanden.

2. Die Verbindung zur Sprechgarnitur erfolgt bei beiden über 4- bzw. 5-polige Stecker 

(B,C).

3. Der Steckertyp für die Stecker B,C ist bei den beiden Boxen unterschiedlich.

4. Die Speisung erfolgt bei beiden durch eine 9V-Blockbatterie (D).

5. Für die Verstärkung der Signale wird dieselbe Integrierte Schaltung, Typ Motorola 

MC34119 (5), eingesetzt (E).

6. Bei beiden Boxen ist eine Leuchtdiode zur Kontrolle des Batteriezustandes 

vorhanden (F).

7. Bei beiden Boxen sind Jumper für die Einstellung der Konfiguration, für Tests, etc. 

vorhanden (G).

8. Beide Platinen enthalten denselben Spannungsregler MIC5201 (6) (H).

9. Das Layout, d.h. die Anordnung der elektronischen Komponenten auf der Platine ist 

unterschiedlich, ebenso die Lage des Batteriefachs."

Zusammenfassend beurteilt der Experte die Übereinstimmung der 

Kommunikationsboxen der beiden Parteien - insbesondere auch bis auf das Niveau der 

Schaltpläne der einzelnen Teilschaltungen - als generell sehr hoch. Es ist für den 

Experten über alles gesehen äusserst unwahrscheinlich, dass die Klägerin, bzw. der 

von ihr mit der Entwicklung der Kommunikationsbox Beauftragte, ohne Kenntnis der 

Details der Entwicklung des Beklagten zu besitzen, zu einer in so vielen Details 

identischen Lösung gelangen konnte. Die Gemeinsamkeiten in den allgemeinen 

Merkmalen der Kommunikationsboxsysteme der beiden Parteien sei hingegen 

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naheliegend, da die Parteien ja bei der Entwicklung längere Zeit zusammengearbeitet 

hätten. Dies betreffe insbesondere die Interfaces gemäss der ursprünglichen 

Aufgabenteilung, d.h. die Stecker gegen das Verbindungsseil hin, die Y-Kabel sowie 

die allgemeinen Merkmale der Batterieüberwachung und die gegenseitige 

Speisungsmöglichkeit. Der Beklagte beziffere seinen gesamten Entwicklungsaufwand 

für die 3 Prototypenserien auf ca. Fr. 200'000.--. Dies scheint dem Experten etwas 

hoch. Ein totaler Entwicklungsaufwand von ca. Fr. 100'000.-- bis Fr. 150‘000.-- sei 

jedoch für eine solche Entwicklung durchaus realistisch, wobei die Vergütungen der 

Klägerin für die ihr überlassenen Prototypen noch mitberücksichtigt werden müssten. 

Was die notwendige Dauer für die Entwicklung eines Kommunikationssystems wie dem 

vorliegenden anbelange, scheine ein Zeitraum von 6 bis 12 Monaten für eine 

Entwicklung mit zwei bis drei Prototypenserien inkl. Erprobung als untere Limite 

realistisch. Aufgrund dieser geschätzten Entwicklungszeit scheine es dem Experten 

sehr unwahrscheinlich, dass die Klägerin - wie behauptet - erst nach dem endgültigen 

Bruch zwischen den Parteien im Januar 2001 mit der Entwicklung ihrer eigenen 

Kommunikationsbox begonnen habe. Der hohe Grad an Übereinstimmung bis in viele 

technische Details der Kommunikationsboxen der beiden Parteien lasse dies als 

naheliegend erscheinen.

11. a) In der Folge wurde den Parteien Gelegenheit gegeben, dem Experten 

Ergänzungsfragen zu stellen. Während der Beklagte mit Eingabe vom 11. Oktober 2004 

auf die Stellung von Ergänzungsfragen verzichtete, reichte die Klägerin eine ganze Liste 

von Ergänzungsfragen ein. Die Klägerin begründete ihren Antrag auf Zulassung der 

Ergänzungsfragen damit, der Experte vergleiche in seinem Gutachten die von beiden 

Parteien verwendeten Schaltungen. Er berücksichtige - aufgrund der Fragestellung 

verständlicherweise - nicht den Umstand, dass die "C..."-Geräte zur Zeit der Erteilung 

des Entwicklungsauftrags durch die Klägerin (Januar 2001) kein Geheimnis dargestellt 

hätten, indem sie (seit Ende Juli 2000) bereits auf dem Markt und für jedermann 

erhältlich gewesen seien. Den Schaltplan der "C..."-Geräte als Plan habe weder der 

Beauftragte der Klägerin noch die Klägerin selbst besessen. Hingegen habe der 

Beauftragte der Klägerin - wie jeder Dritte - die auf dem Markt befindlichen Geräte 

analysieren und den Schaltplan aus der Platine rekonstruieren können. Dies habe der 

Beauftragte der Klägerin getan, wobei er den Schaltplan allerdings in einigen 

wesentlichen Punkten verbessert habe. Abgesehen davon, dass der Schaltplan infolge 

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der Zugänglichkeit der Platinen in den Geräten nicht geheim gewesen sei, lasse sich 

auch nicht sagen, dass das Besondere am "C..."-Gerät der Schaltplan gewesen sei. 

Gegensprechanlagen (über Funk oder Infrarot) habe jede Feuerwehr schon lange 

gehabt. Das Besondere am Gerät sei vielmehr das Prinzip der Signalübertragung durch 

das Sicherheitsseil. Wenn das Gutachten dem Urteil zugrunde gelegt werden solle, so 

müsse es diese Umstände berücksichtigen, weshalb die Klägerin 13 Zusatzfragen 

stelle. (...)

13. Im Ergänzungsgutachten vom 23. Januar 2005 kommt der Experte in Beantwortung 

der Fragen der Klägerin vom 23. November 2004 im Wesentlichen zu folgendem 

Ergebnis:

a) Das Layout (d.h. die Anordnung der elektronischen Bauteile auf der Platine) der 

beiden Parteien sei verschieden. Eine direkte Kopie sei daher auszuschliessen, sonst 

wären die Lage der Bauteile und die Aussenmasse der Platine exakt gleich. Das Layout 

der Platine der Klägerin sei jedenfalls neu gezeichnet (geroutet) worden. Ob technische 

Hilfsmittel des "reverse engineering" auf die Platine des Beklagten angewendet worden 

seien, sei indes nicht direkt ersichtlich; bzw. lasse sich allein aus dem Vergleich der 

Platinenlayouts nicht eindeutig feststellen, ob und in welcher Form dabei die 

Originaldaten des Beklagten zur Verfügung gestanden hätten.

b) Anhand der dem Experten vorliegenden Unterlagen lasse sich weder zweifelsfrei 

bestätigen noch ausschliessen, dass der Schaltplan der Combox des Beklagten durch 

die Klägerin bzw. deren Beauftragte durch ein technisches Reproduktionsverfahren als 

solches übernommen worden sei. Neben rein "technischen Reproduktionsverfahren" 

wie dem Kopieren, wäre es prinzipiell auch möglich, dass die Netzliste (entspricht der 

Beschreibung des Schaltplans in computerlesbarer Form) der Schaltung des Beklagten 

- falls sie der Klägerin bekannt war - übernommen worden sei. Es sei aber auch 

möglich, dass der Schaltplan durch den Beauftragten der Klägerin selbst ermittelt 

(rekonstruiert) worden sei, denn der Schaltplan sei insgesamt nicht so komplex, dass 

ein Fachmann ihn nicht innert nützlicher Frist aus einer ihm vorliegenden Platine 

rekonstruieren könne. Die direkte Übernahme der Netzliste - falls diese zur Verfügung 

gestanden habe - sei jedoch deutlich weniger aufwendig.

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c) Betreffend Gehäuse der Combox sei zu bemerken, dass das äussere 

Erscheinungsbild der Combox des Beklagten der Klägerin sicher aus der Zeit der 

gemeinsamen Entwicklung bekannt gewesen sei. Von einer "Reproduktion durch 

technische Verfahren" könne jedoch kaum gesprochen werden.

d) Ob eine Nachentwicklung der Combox mit oder ohne Verwendung geheimer 

Kenntnisse erfolgt sei, könne aus dem Endprodukt kaum erkannt werden. Die 

Verwertung geheimer, nicht allgemein zugänglicher Kenntnisse, z.B. einer Netzliste des 

Schaltplans, würde jedoch den Aufwand für die Nachentwicklung bedeutend 

verringern. Liege der Schaltplan einmal vor, durch "reverse engineering" oder direkte 

Übernahme, könne die Platine einfach daraus entworfen werden. Das Gehäuse könne 

(nach-)konstruiert werden, ohne geheime Kenntnisse zu verwenden. Eine 

Nachentwicklung einer "C...-Combox", d.h. des Schaltplans, der Platine und des 

Gehäuses sei auch für einen Dritten möglich, wenn ihm als Vorlage eine solche 

Combox zur Verfügung stehe.

e) Zusammenfassend sei zu betonen, dass allein die technische Möglichkeit einer 

Nachentwicklung (reverse engineering) ohne Verwertung geheimer, d.h. nicht allgemein 

bekannter oder aus dem Produkt ableitbarer Kenntnisse noch nicht beweise, dass eine 

solche Nachentwicklung tatsächlich ohne Nutzung geheimer Kenntnisse erfolgt sei. 

Denn reverse engineering sei im Allgemeinen deutlich aufwendiger als die Nutzung 

eventuell bereits vorliegender Kenntnisse aus einer vorgängigen gemeinsamen 

Entwicklungsphase. (...).

II.

(...).

3. In Bezug auf die von der Klägerin eingereichten nachträglichen Eingaben ist 

Folgendes zu befinden: (...)

da) Anlässlich der Schlussverhandlung vom 29. November 2005 reichte die Klägerin 

erneut zwei Rechnungen der W. AG vom 11. August 2000 sowie vom 30. Dezember 

2000 ein, welche belegen, dass die W. AG je ein 2-Mann-Set des 

Kommunikationssystems "U.../C..." mit Zubehör der Feuerwehr L. und der 

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Gemeindeverwaltung A. geliefert hat. Ausserdem bot die Klägerin für den Zeitraum der 

Nachentwicklung der Platine der Combox des Beklagten neu eine Einvernahme der 

Mitarbeiter oder Organe der S. AG (Unterbeauftragte der H. AG) als Beweis an.

db) Der Beklagte opponierte anlässlich der Schlussverhandlung weder gegen die 

Eingabe der genannten Rechnungen, noch gegen die genannte Beweisofferte. (...).

6. Zwischen den Parteien ist nach Vorliegen der Expertise und der Zugabe der Klägerin 

bezüglich Verwendung der Entwicklung des Beklagten nicht mehr strittig, dass die 

Comboxentwicklung des Beklagten der H. AG (Beauftragte der Klägerin) zur 

Herstellung des Konkurrenzproduktes zur Verfügung gestanden hat, d.h. von dieser 

bzw. deren Unterbeauftragten analysiert und die daraus gewonnen Informationen 

verwertet worden sind. Strittig bzw. unklar ist dagegen, ob im Zeitpunkt der 

Auftragserteilung der Klägerin an die beauftragte H. AG die Combox des Beklagten 

bereits als öffentlich auf dem Markt zugänglich, bzw. veröffentlicht zu gelten hat oder 

nicht (Frage des Geheimnischarakters im Zeitpunkt der Auftragserteilung). Zweitens ist 

zwischen den Parteien streitig, ob der Beklagte während der Entwicklung seiner 

Combox der Klägerin weitere geheime Unterlagen wie Produktbeschreibungen, 

Aktennotizen über technische Einzelheiten, vertrauliche technische Mitteilungen und 

regelmässige mündliche technische Informationen an Besprechungen übergeben hat 

und ob in der Folge die Klägerin im Rahmen der Entwicklung ihrer Konkurrenz-Combox 

diese ebenfalls verwertet hat, bzw. zur Verwertung ihrer Beauftragten übergeben hat. 

Das Gericht hat somit zu entscheiden, ob die Klägerin unter den konkreten Umständen 

Art. 5 lit. a UWG verletzt hat, indem sie die genannten Unterlagen anvertraut 

bekommen hat und diese nicht öffentlich zugänglichen Arbeitsergebnisse unlauter 

verwendet hat oder ob sie - unter Berücksichtigung der Vorgeschichte und der 

konkreten Umstände - i.S. der Generalklausel selbst dann UWG verletzt hat, wenn sie 

ihrer Beauftragten keine anderen Unterlagen als die Combox des Beklagten zwecks 

Nachahmung derselben übergeben hat.

7. Die Nachahmung unter Verwendung der Combox des Beklagten ist unter 

nachfolgenden Prämissen zu beurteilen: Ist eine technische Entwicklung durch ein 

Patent geschützt, so ist es jedem Konkurrenten untersagt, diese technische 

Entwicklung während der Schutzdauer zu kopieren. Wird allerdings - wie vorliegend 

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geschehen - die Nichtigkeit eines Patentes festgestellt, so entfällt der Patentschutz ex 

tunc, d.h. die Schutzwirkung entfällt rückwirkend, und die technische Entwicklung ist 

zu behandeln, wie wenn nie ein solcher patentrechtlicher Schutz bestanden hätte; dies 

mit der Folge, dass ein Konkurrent, welcher die streitpatentgemässe Lehre noch 

während der Gültigkeitsdauer des Streitpatentes verwendet hat, weder strafbar noch 

schadenersatzpflichtig wird. Denn ist eine technische Entwicklung nicht patentrechtlich 

geschützt bzw. nicht schutzwürdig, so darf im Prinzip jeder Konkurrent die auf dem 

Markt erhältliche Entwicklung (das Endprodukt) nachahmen, und der Geschädigte kann 

nicht auf dem Umweg über das Lauterkeitsrecht Schutz für seine technische 

Entwicklung bzw. Schadenersatz für deren Nachahmung verlangen, es sei denn, es 

treten im Einzelfall weitere Umstände hinzu, welche das Vorgehen des Nachahmers als 

unlauter erscheinen lassen. M.a.W. gilt im schweizerischen Recht der Grundsatz der 

Nachahmungsfreiheit ausserhalb des immaterialgüterrechtlichen Spezialschutzes 

(Patent, Design, Urheberrecht) und unter Vorbehalt der Sanktion treuwidrigen 

Verhaltens (vgl. zu den Grundsätzen auch das Urteil des Handelsgerichts Zürich vom 

18. August 1999 - "Schmiermittel II", publ. in: sic! 2001, 658).

8. a) Nach Art. 5 lit. a UWG handelt unlauter, wer ein ihm anvertrautes Arbeitsergebnis 

wie Offerten, Berechnungen oder Pläne unbefugt verwertet. Für die Anwendung von 

Art. 5 lit. a UWG sind damit die Umstände und die Weise, in der die strittigen Informa-

tionen gesammelt und ausgenutzt worden sind, massgebend für den Entscheid, ob ein 

unlauteres Verhalten vorliegt. Ein wettbewerbsrechtlicher Schutz kann so z.B. gewährt 

werden, wenn dem Nachahmer aufgrund der Umstände ein Vertrauensbruch 

vorgeworfen werden muss. Das Arbeitsergebnis muss im Rahmen von Art. 5 lit. a UWG 

auch nicht besonders originell oder geheim gewesen sein; es reicht, dass das 

Arbeitsergebnis anvertraut worden ist und derjenige, dem es anvertraut worden ist, 

dieses entgegen früherer Vereinbarungen verwendet (Entscheid der I. Zivilabteilung des 

Bundesgerichts vom 18. März 1999 (Siena II); publ. in: sic! 1999, 300). Im Rahmen von 

Art. 5 lit. a UWG geht es aufgrund der einschränkend genannten Beispiele aber 

durchwegs nur um Arbeitsergebnisse, die vorbereitender Natur sind (sog. 

Vorlagenausbeutung), nicht aber um den Schutz des Arbeitsergebnisses, welches in 

Realisierung der Vorlagen erzeugt worden ist. (Um ein Beispiel von Pedrazzini zu 

zitieren: "Es fällt also nur die Offerte oder der Plan (...) einer Werkzeugmaschine oder 

eines Heizungssystems unter Art. 5 lit. a UWG und nicht auch die gelieferte Maschine 

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oder das installierte System (Mario M. Pedrazzini / Federico A. Pedrazzini, Unlauterer 

Wettbewerb UWG, 2. Aufl., Bern 2002, S. 190, N 9.10)). Hintergrund dieser 

Einschränkung ist der, dass das Endprodukt, wenn es denn einmal auf dem Markt ist 

und sofern es nicht spezialgesetzlich geschützt ist, grundsätzlich von jedem 

Konkurrenten auf dem Markt beschafft und nachgeahmt werden darf.

Damit dürfte die nunmehr unbestrittene Tatsache, dass die Klägerin bzw. ihre 

Beauftragte bzw. deren Unterbeauftragte die Platine der Combox des Beklagten 

zumindest mittels reverse engineering weitgehend übernommen haben, nicht unter den 

Tatbestand von Art. 5 lit. a UWG fallen. Dagegen ist der Tatbestand von Art. 5 lit. a 

UWG unter Umständen erfüllt, wenn der Klägerin für die Fertigstellung ihres 

Konkurrenzproduktes weitere Unterlagen wie Skizzen und / oder weitere, ihr vom 

Beklagten anvertraute technische Informationen zur Verfügung gestanden haben und 

sie diese für ihre Entwicklung verwertet hat.

b) Der Beklagte und Widerkläger behauptet im Zusammenhang mit der unbefugten 

Verwertung von Arbeitsergebnissen denn auch, die Klägerin sei aufgrund ihrer 

Zusammenarbeit im Besitz nicht nur der Prototypen des Beklagten, sondern auch von 

Produktbeschreibungen, Aktennotizen über technische Einzelheiten und vertrauliche 

technische Mitteilungen gewesen und hätte auch regelmässig mündliche technische 

Informationen an Besprechungen erhalten.

c) Die Klägerin und Widerbeklagte hat im Schriftenwechsel nicht explizit bestritten, 

dass ihr die vom Beklagten genannten Unterlagen und Informationen tatsächlich 

übergeben worden sind, behauptete jedoch allgemein, keine Geheimnisse des 

Beklagten für die Entwicklung ihrer Konkurrenz-Combox verwertet zu haben. Zudem 

bestritt die Klägerin - nachdem der Experte die Frage der Verwertung des Schaltplans 

bzw. einer Netzliste aufgeworfen hatte - solche Unterlagen überhaupt je erhalten zu 

haben. Hingegen habe die Beauftragte der Klägerin - wie jeder Dritte - auf dem Markt 

befindliche Geräte analysieren und den Schaltplan aus der Platine rekonstruieren 

können. Dies habe ihre Beauftragte getan, wobei sie den Schaltplan allerdings in 

einigen wesentlichen Punkten verbessert habe. Da die Geräte des Beklagten seit Ende 

Juli 2000 bereits auf dem Markt und für jedermann erhältlich gewesen seien, sei der 

Schaltplan im Zeitpunkt der Erteilung des Entwicklungsauftrages durch die Klägerin an 

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ihre Beauftragte (nach Behauptung der Klägerin erst nach Abbruch der 

Zusammenarbeit mit dem Beklagten) infolge der Zugänglichkeit der Platinen in den 

Geräten aber nicht geheim gewesen.

d) Im Rahmen der Beantwortung der Ergänzungsfragen stellte der Experte fest, dass 

eine Nachentwicklung der Combox des Beklagten durch "reverse engineering" beim 

Vorliegen einer Combox des Beklagten absolut möglich sei, da der Schaltplan nicht 

übermässig komplex und die Platine nur einseitig mit Bauteilen bestückt sei. Ob eine 

solche Nachentwicklung mit oder ohne Verwendung geheimer Kenntnisse erfolgt sei, 

könne aus dem Endprodukt kaum erkannt werden. Die Verwertung geheimer, nicht 

allgemein zugänglicher Kenntnisse (z.B. Netzliste des Schaltplans) würde jedoch den 

Aufwand für die Nachentwicklung bedeutend verringern.

Aus den Vorbringen der Parteien und den im Recht liegenden Beweismittel (soweit 

verwertbar) geht auch nicht explizit hervor, ob ein Schaltplan bzw. eine Netzliste der 

Klägerin vom Beklagten tatsächlich übergeben worden sind; dies hat als bestritten und 

nicht bewiesen zu gelten. Unbestritten ist jedoch geblieben, dass der Beklagte der 

Klägerin neben den Prototypen der Combox auch Produktbeschreibungen, 

Aktennotizen über technische Einzelheiten und vertrauliche technische Mitteilungen 

übergeben hat. Dass diese von der Klägerin bzw. von deren Beauftragten im Rahmen 

zur Herstellung der Combox der Klägerin verwendet worden sind, kann von Aussen 

nachträglich kaum noch festgestellt werden, zumal der Beklagte den Inhalt dieser 

Informationen in seinen Rechtsschriften nicht genauer definiert. Damit stellt sich die 

Frage, wer die Folgen der Beweislosigkeit für die Verwendung weiterer vorbereitender 

Arbeitsergebnisse im Sinne von Art. 5 lit. a UWG trägt. Nach Art. 8 ZGB hat 

grundsätzlich derjenige eine Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Nach 

konstanter Praxis des Bundesgerichts findet Art. 8 ZGB auch dann Anwendung, wenn 

es um den Beweis negativer Tatsachen geht. So hat der Beweis, dass die Kenntnis 

einer Tatsache erworben worden ist, derjenige zu erbringen, der daraus ein Recht 

ableitet (Hans Schmid, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2. Aufl., 

Basel 2002, N 72 f. zu Art. 8 ZGB). Der Beklagte hat somit grundsätzlich zu beweisen, 

dass er andere i.S.v. Art. 5 lit. a UWG relevante Arbeitsergebnisse an die Klägerin 

übergeben hat. Damit ist aber noch nicht bewiesen, dass die Klägerin diese ohnehin 

seitens des Beklagten nicht hinreichend spezifizierten weiteren Informationen auch 

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tatsächlich für die Herstellung seines Konkurrenzproduktes verwertet hat. Aus dem 

Konkurrenzprodukt als Endprodukt lässt sich eine solche Verwendung vorliegend aber 

nicht ablesen. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung kann zwar davon ausgegangen 

werden, dass derjenige, welche neben dem fertigen Arbeitsergebnis weitere 

Produkteinformationen in Form von Aktennotizen oder technischen Daten etc. 

anvertraut erhalten hat, diese Produkteinformationen bei Auftragserteilung an einen 

Dritten zur Nachahmung dieses Arbeitsergebnisses ebenfalls an seinen Beauftragten 

weitergeben wird. Ob dies vorliegend auch als bewiesen gelten kann, ist aber fraglich, 

weshalb eine Verletzung von Art. 5 lit. a UWG offen gelassen wird. Wie noch zu zeigen 

sein wird (vgl. nachfolgende Erw. II.10) erfüllt das Verhalten der Klägerin jedenfalls aber 

den Tatbestand der Generalklausel.

9. Aufgrund des Ergebnisses der Expertise ist eine Verletzung von Art. 5 lit. c UWG zu 

verneinen. Es konnte - nachdem die Übergabe des Schaltplans und der Netzliste vom 

Beklagten an die Klägerin als bestritten und nicht bewiesen zu gelten hat - eine 

Verwertung durch technische Reproduktionsverfahren nicht bewiesen werden.

10. Nach der Generalklausel von Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich, "jedes in 

anderer Weise (als in den Sondertatbeständen Art. 3 - 8 aufgeführte) gegen den 

Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, 

welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und 

Abnehmern beeinflusst."

Fest steht, dass die Parteien nach längeren Differenzen über den Fortschritt des 

Produktvertriebs und über die Mindestbestellmengen am 22. Januar 2001 ihre 

Zusammenarbeit beendeten und dass die Klägerin nach eigenen Angaben ihr 

Konkurrenzprodukt spätestens am 3. April 2001 - mithin gut zwei Monate nach 

Abbruch der Zusammenarbeit zwischen den Parteien - der solothurnischen 

Gebäudeversicherung vorgeführt hat. Nicht klar ist indessen, wann die Klägerin der H. 

AG den Auftrag erteilt hat, eine Combox als Konkurrenzprodukt zur Entwicklung des 

Beklagten herzustellen. Tat sie dies bereits während der Dauer der Zusammenarbeit, 

so hat sie - selbst wenn die Combox in jenem Zeitpunkt bereits auf dem Markt 

erhältlich war - gegen die vertragliche Treuepflicht gegenüber dem Beklagten 

verstossen, denn während der Dauer der Zusammenarbeit durfte der Beklagte im 

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guten Treuen davon ausgehen, dass die Klägerin die von ihm entwickelte Combox, 

welche er in mehreren, teilweise zur Hälfte von ihm selbst finanzierten Exemplaren der 

Klägerin zum Vertrieb übergeben hat, nicht dazu verwendet, ein Nachahmungsprodukt 

herstellen zu lassen.

Die Klägerin behauptet, sie habe den Auftrag an die H. AG erst nach dem Abbruch der 

Zusammenarbeit zwischen den Parteien erteilt. Sie legt indessen hierfür keine Beweise 

vor. Dem Beklagten seinerseits ist ein Beweis dieser Tatsache nicht möglich, da sich 

diese Auftragserteilung im ausschliesslichen Machtbereich der Klägerin abgespielt hat. 

Die Behauptung der Klägerin, den Auftrag zur Nachahmung der Combox des 

Beklagten erst nach Abbruch der Zusammenarbeit an die H. AG erteilt zu haben hat 

damit als nicht bewiesen zu gelten. Im Übrigen hält das Handelsgericht eine Erteilung 

des Entwicklungsauftrags an die H. AG erst nach Abbruch der Zusammenarbeit 

zwischen den Parteien für äusserst unwahrscheinlich; dies aufgrund der selbst für ein 

Nachahmungsprodukt zu erwartenden Entwicklungsdauer von sicher länger als 

zweieinhalb Monaten, zumal wenn wie vorliegend von der hauptbeauftragten H. AG 

noch eine Kette aus mehreren Unterbeauftragten eingeschaltet werden musste. 

Aufgrund dieser Erwägungen ist davon auszugehen, dass die Klägerin den Auftrag an 

die H. AG noch während der Dauer der Zusammenarbeit zwischen den Parteien erteilt 

hat und damit gegenüber dem Beklagten in unlauterer Weise gegen Treu und Glauben 

im Sinne von Art. 2 UWG verstossen hat.

Aufgrund dieses unlauteren Verhaltens konnte die Klägerin mit ihrem System nach 

Beendigung der Zusammenarbeit gegenüber dem Beklagten einen wesentlichen 

finanziellen und zeitlichen Vorsprung realisieren, welchen es für den Beklagten 

erheblich erschwerte, seinerseits seine Entwicklung unter Ergänzung der während der 

Zusammenarbeit nicht von ihm, sondern der Klägerin hergestellten Komponenten 

(Seile, Taschen ...) unabhängig von der Klägerin auf dem Markt einzuführen; dies noch 

verbunden damit, dass sich die Klägerin auch nicht scheute, für ihr eigenes 

Konkurrenzprodukt das vom Beklagten markenrechtlich geschützte Zeichen "C..." 

weiter zu verwenden.

11. Sowohl wer in seinem Markenrecht als auch wer durch unlauteren Wettbewerb in 

seinen wirtschaftlichen Interessen verletzt wird, kann beim Richter u.a. beantragen, 

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eine drohende Verletzung zu verbieten bzw. eine bestehende Verletzung zu beseitigen 

(Art. 55 Abs. 1 lit. a und b MSchG, Art. 9 Abs. 1 lit. a und b UWG).

a) Bereits im Zwischenentscheid vom 25. Juni 2003 wurde Ziff. 1 des 

Widerklagebegehrens des Beklagten geschützt und der Klägerin untersagt, "das 

Zeichen "C..." zur Kennzeichnung von mobilen Kommunikationssystemen, 

elektronische Schaltungen oder auf andere Weise im Geschäftsverkehr zu nutzen oder 

nutzen zu lassen (...)".

ba) Im Zusammenhang mit den lauterkeitsrechtlichen Vorwürfen beantragte der 

Beklagte in Ziff. 6.a seines Widerklagebegehrens, es sei der Widerbeklagten, unter 

Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse wegen Ungehorsams 

gegen eine amtliche Verfügung i.S.v. Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle und unter 

Androhung der Zwangsvollstreckung zu verbieten, ohne Zustimmung des Widerklägers 

Kommunikationsboxen, Hörsprechgarnituren oder mobile Kommunikationssysteme für 

Personengruppen gemäss Beilage 15 (Prospekt "U..../C...") zu vertreiben, herzustellen, 

herstellen zu lassen oder Dritten an solchen Rechte einzuräumen, wobei sich diese 

Produkte insbesondere durch folgende Merkmale kennzeichnen:

(i) gegenseitige Batteriespeisung und -unterstützung;

(ii) optische Anzeige des Batterieladezustandes mittels Leuchtdioden (LED), kombiniert 

mit einem Lageschalter, der die Messschaltung aktiviert, wenn die Combox umgekehrt 

(auf den Kopf) gestellt wird;

(iii) besonders einfache und störungssichere Schaltungstechnik insbesondere für die 

Messschaltung der Batterieanzeige, für die Kompensa-tionsschaltung in Bezug auf die 

Anzahl angeschlossener Teilnehmer, die gegenseitige Batteriespeisung, die Schaltung 

für das Rückhören des eigenen Sprachsignals;

(iv) spezielles Y-Anschlusssystem, d.h. ein Gerätestecker auf Combox und zwei 

parallele Kupplungen (Dosen) für den Seilanschluss;

(v) Stecksystem analog Fabrikat Fischer bzw. ODU;

(vi) Gehäusesystem Typ Bopla.

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bb) Wie bereits dargetan, kann eine nicht patentrechtlich schützbare technische 

Entwicklung grundsätzlich nicht auf dem Umweg des Lauterkeitsrechts geschützt 

werden. Im vorliegenden Fall ist zudem zu berücksichtigen, dass nicht die 

Nachahmung als solche, sondern nur die Verwertung der Entwicklung des Beklagten 

unter den vorliegend konkreten Umständen sanktioniert wird. Ferner ist auch zu 

berücksichtigen, dass der Experte in seiner Expertise vom 13. September 2004 

festhielt, insgesamt seien alle genannten Merkmale in einem Kommunikationsgerät für 

den hier vorgesehenen Einsatzzweck bei Feuerwehren, Untertagbau, etc. durchaus 

üblich und marktrelevant. Die grundsätzliche Lösung der gegenseitigen Batterie-

Unterstützung durch Verwendung einer Ader der im Seil integrierten 

Verbindungsleitung mit geeigneter Entkoppelung über Dioden oder ähnlich, sei für ein 

solches Kommunikationssystem naheliegend. Dasselbe gelte auch für die Verwendung 

eines lageabhängigen Schalters, wenn die Funktionskontrolle der Batterie durch "Auf-

den-Kopf-Stellen" des Geräts realisiert werden solle. Der LED-Typ sowie die Führung 

des Lichts bzw. die Montage der Leuchtdiode für die Anzeige des 

Batterieladezustandes seien bei den beiden Entwicklungen unterschiedlich gelöst. Eine 

Schaltung für das Rückhören bzw. die Echodämpfung sei bei jedem Kommunikations- 

und Telefoniegerät standardmässig notwendig. Auch sei ein Y-förmiges 

Anschlusssystem für ein Kommunikationssystem, wie das hier zur Diskussion 

stehende, dem Fachmann relativ naheliegend, so sei denn auch die Verwendung des 

Y-Kabels weder in den (nichtig erklärten) Patentansprüchen erwähnt, noch gehe seine 

vorgesehene Verwendung aus den Abbildungen in der Patentschrift hervor. Dass bei 

beiden Entwicklungen auf der Seite in Richtung Verbindungsseil derselbe 

Schnappmechanismus-Stecker verwendet werde, sei zu erwarten, da hier die 

Schnittstelle zwischen den Entwicklungsteilen der beiden Parteien liege.

Unter Berücksichtigung dieser Feststellungen des Experten, kann Ziff. 6 lit. a des 

Widerklagebegehrens nicht geschützt werden. Seine Formulierung ist zu allgemein und 

das daraus resultierende Verbot wäre zu umfassend. Es liefe darauf hinaus, der 

Klägerin zu verbieten generell Kommunikationsgeräte für den in Beilage 15 

vorgesehenen Einsatzzweck mit den gemäss Experten durchaus üblichen und 

marktrelevanten Merkmalen zu vertreiben, herzustellen, herstellen zu lassen oder 

Dritten an solchen Rechte einzuräumen. Ziff. 6 lit. a des Widerklagebegehrens ist 

deshalb abzuweisen.

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12. a) Sowohl der in seinen Markenrechten wie auch der in seinen Wettbewerbsrechten 

Verletzte hat Anspruch auf Schadenersatz, auf Genugtuung sowie auf Herausgabe des 

Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag 

(Art. 55 Abs. 2 MSchG, Art. 9 Abs. 3 UWG, Art. 419 ff. OR). Gemäss der 

Rechtsprechung besteht zwischen dem Schadenersatzanspruch und dem 

Gewinnherausgabeanspruch Anspruchskonkurrenz dahingehend, dass die beiden 

Ansprüche sich gegenseitig grundsätzlich ausschliessen (vgl. BGE 97 II 178; Rolf H. 

Weber, Basler-Kommentar, N 13 zu Art. 423 OR). Wie bereits im Zwischenentscheid 

vom 25. Juni 2003 ausführlich dargetan, gibt es in der Praxis verschiedene Methoden 

zur Schadensberechnung.

b) Der Beklagte und Widerkläger begehrt in Bezug auf die Verletzung seines 

Markenrechts am Zeichen "C..." in Ziff. 4 seines Widerklagebegehrens, die Klägerin sei 

nach Abschluss des Beweisverfahrens, nach seiner Wahl entweder zur 

Gewinnherausgabe oder zum Schadenersatz zu verpflichten.

In Bezug auf die lauterkeitsrechtliche Verletzung begehrt der Beklagte in Ziff. 6 lit. b 

seines Widerklagebegehrens, die Klägerin sei nach Abschluss des Beweisverfahrens, 

nach seiner Wahl entweder zur Gewinnherausgabe oder zum Schadenersatz oder zur 

Bezahlung einer angemessenen Lizenzgebühr zu verpflichten.

Sodann begehrt der Beklagte, die Klägerin sei ihm zur Erstattung des 

Marktverwirrungsschadens in der Höhe von Fr. 50'000.-- zu verpflichten. Er macht in 

diesem Zusammenhang geltend, zur Bestimmung des konkreten Wertes einer Marke 

bzw. des Marktverwirrungsschadens gebe es unterschiedliche Methoden, welche 

allesamt als komplex zu bezeichnen seien. Neben der eigentlichen Marke seien auch 

die Assoziationen, welche bei massgeblichen Abnehmern damit verbunden würden 

(zusammen mit dem betroffenen Marktsegment) zu beurteilen. Im vorliegenden Fall 

handle es sich um einen überblickbaren schweizerischen Markt im Sicherheitsbereich, 

der sich durch eine verhältnismässig geringe Anzahl von Marktteilnehmern und 

Wettbewerbern (im Wesentlichen handle es sich um den Beklagten und die Klägerin) 

auszeichne. Im vorliegenden Fall sei von einer starken, einprägsamen Marke 

auszugehen, die aufgrund der Ausführungen in erster Linie mit dem Unternehmen des 

Beklagten in Verbindung gebracht worden sei. Entsprechend hoch sei der Wert der 

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Marke bzw. des Marktverwirrungsschadens anzusetzen. Der Beklagte behalte sich vor, 

nach der Offenlegung aller Unterlagen, welche die Klägerin gerichtlich zu offenbaren 

verpflichtet worden sei, die entsprechenden ergänzenden Ausführungen betreffend 

Schadenersatz sowie Marktverwirrungsschaden zu machen.

Im Übrigen machte der Beklagte mit Stellungnahme vom 8. Dezember 2003 in Bezug 

auf die Ausführungen im handelsgerichtlichen Urteil (Erw. 4.c, S. 22 ff.) geltend, dass 

die Klägerin nicht den gesamten Werbeaufwand zur Markteinführung getragen habe. 

Es sei vielmehr der Beklagte gewesen, welcher für die wesentlichen markenmässigen 

Aufwände aufgekommen sei. Erstens habe der Beklagte die Marke "C..." kreiert und 

international anmelden lassen sowie die damit verbunden Kosten getragen. Zweitens 

sei es ebenfalls der Beklagte gewesen, welcher an verschiedenen Fachmessen, 

zahlreichen Demonstrationen und Vorführungen teilgenommen habe und alle damit 

zusammenhängenden Fragen erledigt habe. Alleine der nachgewiesene Aufwand 

diesbezüglich betrage 198,5 h wobei der effektive Aufwand noch um einiges höher 

liege. Dem Handelsgericht sei insofern zuzustimmen, dass die Klägerin für die 

Druckkosten aufgekommen sei. Hingegen sei es wiederum der Beklagte gewesen, 

welcher durch seine Präsenz und seine Bemühungen beim massgeblichen Publikum 

den entsprechenden Goodwill geschaffen und für die entsprechend hohen 

Qualitätserwartungen verantwortlich gewesen sei, welche sich nun positiv auf den 

Absatz bzw. den Gewinn der Klägerin auswirkten bzw. ausgewirkt hätten. Nachweislich 

habe die Markteinführung bereits ab 1998 begonnen (Klageantwortbeilage 4 von 

anfangs 1998 (= Entwurf Produktebeschrieb C..., dat. 2.2.1998) und nicht erst ab 2001. 

Der aktualisierte Aufwanderfassungsauszug des Beklagten ergebe für die Jahre 1997 

bis 2000 insgesamt einen Werbe- und Marktbearbeitungsaufwand von insgesamt 345,5 

h).

c) Zur Substantiierung seiner Forderung hat der Anspruchsberechtigte im Rahmen des 

Gewinnherausgabeanspruchs einen materiellrechtlichen Auskunftsanspruch. Dagegen 

hat der Geschädigte im Rahmen des Schadenersatzanspruchs keinen 

materiellrechtlichen Auskunftsanspruch; die Auskunftsverweigerung des Haftpflichtigen 

kann indes im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt werden.

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13. a) Mit Zwischenentscheid vom 25. Juni 2005 wurde die Klägerin in Gutheissung der 

Ziff. 3 des Widerklagebegehrens verpflichtet, dem Handelsgericht innert 20 Tagen 

darüber Auskunft zu erstatten, in welchem Umfang (Anzahl Gegenstände, 

Liefermengen, Preise, Rabatte) und an welche Personen mobile 

Kommunikationssysteme, Rettungsapparate oder -instrumente oder elektronische 

Schaltungen nebst Zubehör mit der Bezeichnung "C..." seit dem 1. Januar 2001 

geliefert oder angeboten wurden. Die Klägerin reichte daraufhin mit Eingabe vom 27. 

Oktober 2003 u.a. eine als Geschäftsgeheimnis deklarierte Liste ihrer Kunden und eine 

Aufstellung über den von ihr getragenen Entwicklungsaufwand in Zusammenhang mit 

der Entwicklung der klägerischen Combox (Fr. 3‘500.-- für Sitzungen und Spesen) ein.

b) Mit Schreiben vom 8. Dezember 2003 nahm der Beklagte zur Eingabe der Klägerin 

vom 27. Oktober 2003 Stellung und hielt fest, dass ihr die (als Geschäftsgeheimnis 

deklarierten) Angaben der Gegenpartei nicht zugänglich gemacht worden seien und sie 

sich deshalb eine Stellungnahme zu einem späteren Zeitpunkt vorbehalte. Es sei indes 

bezeichnend, dass die Gegenpartei den Zeitraum nicht exakt darlege und lediglich über 

die verkauften, nicht aber über die gelieferten und angebotenen Systeme Auskunft 

erteilt habe, dies entgegen dem Wortlaut von Ziff. 4 genannten Urteils. Ferner erscheine 

es auf den ersten Blick nicht glaubwürdig, wenn alle Systeme zu einem Einheitspreis 

(ohne Rabatte) verkauft worden seien. Damit der Beklagte seinen Schadenersatz- bzw. 

Gewinnherausgabeanspruch substantiieren könne, sei die Angabe des Verkaufs-, 

Angebots- bzw. des Lieferzeitpunktes notwendig. Zudem sei darauf hinzuweisen, dass 

der Beklagte einen Anspruch auf Schadenersatz und Genugtuung sowie auf 

Herausgabe des Gewinnes entsprechend den Bestimmungen über die 

Geschäftsführung ohne Auftrag habe (Art. 55 Abs. 2 MSchG). Von Bundesrecht wegen 

sei diese beantragte Stufenklage in Form eines Auskunftsbegehrens mit einem 

Leistungsbegehren zulässig (BGE 123 III 142, Erw. 2b). Dieser Auskunftsanspruch bzw. 

das Wahlrecht stehe dem Widerkläger zu, damit er alsdann seine Ansprüche 

substantiieren könne. Im vorliegenden Fall gingen daher die materiellrechtlichen 

Auskunftsansprüche den Geheimhaltungsinteressen der Klägerin grundsätzlich vor und 

die eingereichten Dokumente seien demzufolge dem Beklagten offen zu legen, könnten 

doch aus den Unterlagen wichtige Rückschlüsse auf die Höhe des Schadenersatzes 

bzw. der Gewinnherausgabe gezogen werden, was die Klägerin zu verkennen scheine. 

Dieser Auskunftsanspruch umfasse insbesondere auch die Bekanntgabe von 

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Abnehmer, Käufer, Adressat von Werbeanstrengungen inklusive der Offenlegung des 

Zeitpunktes, denn der Verletzer solle nicht besser gestellt werden als ein Lizenznehmer, 

welcher regelmässig zur Bekanntgabe dieser Daten verpflichtet sei. Die von der 

Klägerin ins Recht gelegte Zusammenstellung betreffend Entwicklungsaufwand zeige 

klar, dass die klägerischen Aufwände im Vergleich zu jenen des Widerklägers 

vernachlässigbar seien. Auf diese Zusammenstellung und den Betrag von Fr. 3'500.-- 

sei die Klägerin zu behaften und dieser Betrag in diesem Sinne als eigenständige 

Entwicklung in der Schadenersatzberechnung zu berücksichtigen.

c) Mit Eingabe vom 6. Februar 2004 machte der Beklagte weiter geltend, die W. AG 

(Abnehmerin der Klägerin) habe mit Schreiben vom 15. Oktober 2003 an ihn selbst 

eingeräumt, im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2003 und dem 15. Oktober 2003 

insgesamt nur 7 Stück Kommunikationsgeräte "C..." von der Klägerin bezogen und 

verkauft zu haben. Der Aufbau eines Lagers sei aufgrund der geringen Stückzahl 

auszuschliessen. Wenn nun dieser Hauptabnehmer (W. AG) in einer aufwändigen und 

teuren Werbekampagne das Kommunikationsgerät "C...." in der Kalenderwoche 

25/2003 (25. August - 31. August 2003) zum Verkauf anpreise, dann müsse nach 

allgemeiner Lebenserfahrung davon ausgegangen werden, dass die W. AG von der 

Klägerin zuvor eine Liefergarantie erhalten oder aber von der Klägerin mehr Geräte 

bezogen habe, als diese in ihren Stellungnahmen offenbarten. Es stelle sich auch die 

Frage, wie die W. AG allfällige Kunden-Bestellungen für "C..."-Geräte ausführen wolle, 

nachdem sie solche jedenfalls nach Ablauf der Berufungsfrist am 15. September 2003 

nicht mehr durch die Widerbeklagte beziehen könne. Diese Widersprüche seien durch 

die Eingabe der Klägerin in keiner Weise beantwortet. Lediglich der Vollständigkeit 

halber sei darauf hingewiesen, dass die W. AG auf ihrer Homepage nach wie vor die 

Bezeichnung "C..." verwende (vgl. auch hiervor Erw. I. 16.b; (...)). Aufgrund des 

vorgenannten Sachverhalts erschienen daher auch die Behauptungen und Angaben 

der Klägerin in Bezug auf die vertriebenen Kommunikationsgeräte unglaubwürdig und 

nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend. Zudem vermöchten die sehr 

summarisch gehaltenen Angaben der Klägerin in ihrer Stellungnahme vom 27. Oktober 

2003 den bundesrechtlichen Offenlegungsanspruch des Beklagten bei weitem nicht zu 

genügen. Der Beklagte habe wie bereits früher ausgeführt von Bundesrechts wegen 

Anspruch auf Bekanntgabe sämtlicher Verkaufs- und Werbeaktivitäten sowie der 

Bekanntgabe sämtlicher damit in Zusammenhang stehender Verträge, geldwerten 

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 19/23

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Vorteile usw. Dieser Auskunftsanspruch umfasse insbesondere die namentliche 

Bekanntgabe von Zwischenhändlern, Käufern, Kaufpreis, Herstellungskosten, 

sonstigen geldwerten Leistungen zugunsten der Klägerin in diesem Zusammenhang, 

Lieferdatum, Adressaten von Werbeanstrengungen inkl. der Offenlegung des jeweiligen 

Zeitpunkts usw. Der Auskunftsanspruch beziehe sich auf das gesamte Gebaren der 

Klägerin. Aufgrund des Vorgesagten sei die Widerbeklagte zu einer ergänzenden 

Offenlegung ihrer Geschäftsaktivitäten bezüglich des Kommunikationsgerätes 

anzuhalten. Entsprechend werde das Handelsgericht ersucht, die Widerbeklagte 

anzuhalten, umgehend die folgenden Informationen per Stichdatum 31. Januar 2004 

nachzuliefern:

a) Anzahl und Zeitpunkt der Herstellung, Anzahl der Aufträge sowie Namen und 

Adressen der Hersteller, Lieferanten und Vorbesitzer;

b) Die einzelnen Lieferungen unter Angabe sämtlicher Lieferdaten (Menge, Zeiten, 

Preise und genaue Bezeichnungen sowie Namen und Adressen der gewerblichen 

Abnehmer);

c) Die einzelnen Angebote unter Angabe sämtlicher Daten (Menge, Zeiten, Preise und 

genaue Bezeichnungen sowie Namen und Adressen der Empfänger);

d) Werbeaufwand unter Angabe der Werbeträger, der Höhe der Auflage, Zeitraum und 

Gebiet der Verbreitung;

e) Gestehungskosten unter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren sowie erzielter 

Gewinn vor Abzug der Fixkosten oder variablen Gemeinkosten.

(...)

f) Für die Rechenschaftspflicht ist das Auftragsrecht analog anzuwenden. Die 

Information muss rechtzeitig, wahrheitsgemäss und vollständig sein. Rechenschaft ist 

über sämtliche relevanten Geschäftsführungsvorfälle abzulegen und hat hinreichend 

ausführlich und verständlich zu sein sowie berichtmässig alle wesentlichen Vorgänge 

zu umfassen (Rolf H. Weber, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., N 20 zu Art 420 OR sowie 

N 4 zu Art. 400 OR).

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Insofern die Klägerin die von ihr einverlangten Angaben, als Geschäftsgeheimnis 

deklariert hat, ist zu berücksichtigen, dass die Prozessordnung des Kantons St. Gallen 

mit Art. 96 ZPO den Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Rahmen der 

Beweiserhebung kennt. Der Richter hat dabei das Interesse an der 

Tatsachenfeststellung gegen das Interesse am Geheimnisschutz abzuwägen (Art. 96 

Abs. 2 ZPO). Insofern die Angaben schutzwürdige Geschäftsgeheimnisse der 

Rechenschaftspflichtigen umfassen, sind diese vorliegend grundsätzlich zu schützen 

insofern dadurch der materielle Auskunftsanspruch des Beklagten nicht vereitelt wird. 

Im Übrigen kennt auch Art. 15 UWG den Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Nach 

seinem Wortlaut beschlägt er zwar nur den Schutz von Geschäftsgeheimnissen im 

Zusammenhang mit Verletzungen nach Art. 3 lit. b und Art. 13a UWG. In der Lehre wird 

jedoch zu Recht die Auffassung vertreten, dass sich die Auslegung dieser Bestimmung 

nicht allein am Wortlaut orientieren darf, sondern deren Auslegung vielmehr eine 

systematische und teleologische Auslegung zugrunde zu legen ist. So vertritt u.a. 

Rauber die Auffassung, es sei bei der Auslegung von Art. 15 UWG dieselbe 

Zwecksetzung wie bei Art. 16 KG zu berücksichtigen, wonach man die beweisbelastete 

Partei nicht dadurch behindern dürfe, dass sie Geschäftsgeheimnisse nur unter 

Inkaufnahme des Risikos der Offenlegung als Beweismittel verwenden könne, zumal 

sie aus rechtsstaatlichen Gründen Anspruch darauf habe, sich mit allen zur Verfügung 

stehenden Beweismitteln gegen den Vorwurf der Wettbewerbswidrigkeit wehren zu 

können. Ausschlaggebend könne demnach nicht die Art des zu beurteilenden 

Unlauterkeitstatbestandes sein, vielmehr müsse das legitime Bedürfnis der Parteien 

nach Beweisführung mit Geschäftsgeheimnissen sein (Georg Rauber, 

Klageberechtigung und prozessrechtliche Bestimmungen in: Schweizerisches 

Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Teilbd. 1. Lauterkeitsrecht, 2. Aufl., 

Basel 1998, S. 280 f.; Pedrazzini / Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb - UWG, 2. Aufl., 

Bern 2002; N 10.17, m.w.H. auf die Lehre). Diese Überlegungen können auch auf die 

Behandlung von Informationen über Geschäftsvorgänge angewendet werden, zu deren 

Offenlegung eine Partei im Prozess verpflichtet wird.

In einem ersten Schritt ist also zu prüfen, ob es sich bei den seitens der Klägerin als 

Geschäftsgeheimnisse deklarierten Angaben tatsächlich um Geschäftsgeheimnisse 

handelt. Ist dies zu bejahen, dürfen Beweismittel, durch die solche Geheimnisse 

offenbart werden können, der Gegenpartei nur soweit zugänglich gemacht werden, als 

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 21/23

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dies mit der Wahrung der Geheimnisse vereinbar ist. Dabei ist allerdings zu 

berücksichtigen, dass bei aller Anerkennung der legitimen Interessen des 

Geheimnisträgers das Gericht sein Urteil nicht auf geheime Beweismittel stützen darf. 

Der Gegenpartei ist zur Wahrung ihrer Rechte (insbesondere ihres rechtlichen Gehörs 

und zur Ausübung ihres Wahlrechts auf Schadenersatz oder Gewinnherausgabe bzw. 

zur Substantiierung ihrer Ansprüche) Gelegenheit zu geben, sich - unter Wahrung des 

Geheimnischarakters der betroffenen Informationen - zum entscheidrelevanten Inhalt 

zu äussern. Dies kann z.B. dadurch bewerkstelligt werden, dass das Gericht der 

Gegenpartei eine gerichtlich sanktionierte Zusammenfassung der von der Klägerin 

gelieferten Informationen mit Geheimnischarakter zur Stellungnahme übergibt (z.B. 

Geschäftspartner nicht mit Namen sondern nur Anzahl nennen; die einzeln 

ausgewiesenen Einstands-Wiederverkaufspreise, Rabatte etc. nur in ihrer Summe 

bekannt geben). Beweismittel ist dann nicht das vertrauliche Dokument selbst (i.c. die 

Eingabe der Klägerin), sondern die gerichtlich sanktionierte Zusammenfassung (vgl. 

auch Rauber, a.a.O., S. 282 f.).

g) Bei den von der Klägerin als Geschäftsgeheimnis deklarierten Angaben handelt es 

sich um die Namen ihrer Abnehmer sowie die Anzahl der unter dem Zeichen "C..." 

verkauften Kommunikationsboxen. Das Geschäftsgeheimnis der Beklagten ist 

hinsichtlich der Namen der Abnehmer zu schützen, da der Kundenkreis grundsätzlich 

zum Geschäftsgeheimnis eines Unternehmens gehört und da die namentliche Nennung 

der Abnehmer der Klägerin für die Substantiierung des Gewinn- bzw. 

Schadenersatzherausgabeanspruchs des Beklagten nicht notwendig ist. Dem Gericht 

hat die Klägerin indes - zum Zweck der Überprüfbarkeit ihrer Angaben - detailliert über 

die einzelnen Abnehmer Auskunft zu erteilen. Dagegen ist die Anzahl der verkauften 

Exemplare für die Substantiierung der Forderung des Beklagten sowie zur Ausübung 

dessen Wahlrechts absolut notwendige Grundlage und kann deshalb grundsätzlich 

dem Beklagten vorliegend nicht unter dem Titel "Geschäftsgeheimnis" vorenthalten 

werden. Es ist nach Vorliegen der z.Z. nicht hinreichend vollständigen Auskünfte der 

Klägerin (vgl. hierzu nachfolgende Erw. II.13.h) dem Beklagten vielmehr die Anzahl 

Geräte pro Abnehmer bzw. pro Angebot zu offenbaren. Dasselbe muss auch für die 

weiteren noch zu erbringenden Angaben wie Einstandspreis, Marge, Rabatte etc. 

gelten, welche vom Gericht zu überprüfen und dem Beklagten pro Abnehmer allenfalls 

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 22/23

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nur im Gesamttotal zur Wahrung seines rechtlichen Gehörs, zur Substantiierung seiner 

Ansprüche sowie zur Ausübung seines Wahlrechts mitzuteilen sind.

h) Die Auskunft wie sie die Klägerin mit Eingabe vom 27. Oktober 2003 dem Gericht 

vorgelegt hat, ist in verschiedener Hinsicht ungenügend. So fehlen - wie der Beklagte 

zu Recht geltend macht - Auskünfte über die angebotenen Systeme, über 

Gestehungskosten bzw. Einstandspreise für die Kommunikationsbox der Klägerin 

sowie für die übrigen Bestandteile des klägerischen Gesamtsystems. Ferner fehlen 

auch die Angaben betreffend Verkaufspreise für das Gesamtsystem, über Rabatte, etc. 

Sodann bezieht sich die Auskunft der Klägerin nur auf die "unter dem Zeichen C..." 

verkauften Systeme, dagegen nicht auch auf die "nicht unter dem Zeichen C..." 

verkauften aber zufolge der festgestellten UWG-Verletzung ebenfalls zu 

berücksichtigen Systeme. Auch ist die Auskunftserteilung auf den Zeitraum bis zum 27. 

Oktober 2003 (Datum der Eingabe) beschränkt.

Aufgrund des materiellen Auskunftsanspruchs des Beklagten ist deshalb die Klägerin 

zu verpflichten, dem Gericht die fehlenden Informationen bis zu einem zu 

bestimmenden Stichdatum, detailliert, im vom Beklagten geforderten Umfang 

vorzulegen. (Damit der Anteil am Gewinn der Kommunikationsbox im Verhältnis zum 

Gesamtsystem berechnet werden kann, müssen zusätzlich auch die Gestehungskosten 

für die übrigen Komponenten des Gesamtsystems bekannt gegeben werden). 

Gleichzeitig hat die Klägerin im Einzelnen zu deklarieren, welche dieser Angaben - da 

Geschäftsgeheimnis - dem Beklagten nicht zugänglich gemacht werden dürfen. Das 

Gericht wird sodann über die Geheimnisqualität der Informationen zu entscheiden 

haben und dabei den Auskunftsanspruch des Beklagten gegen den 

Geheimniswahrungsanspruch der Klägerin abzuwägen haben. Dem Beklagten sind 

dabei die als Geschäftsgeheimnis deklarierten Informationen nur insofern 

weiterzugeben, als sie für die Substantiierung seiner Ansprüche bzw. zur Ausübung 

seines Wahlrechts notwendig sind. Dabei ist nach Möglichkeit eine dergestalt 

anonymisierte Form zu wählen, welche dem Geheimnischarakter der Informationen 

bestmöglichst Rechnung trägt, ohne den Auskunftsanspruch des Beklagten zu 

vereiteln.

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 23/23

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i) In Bezug auf die festgestellte Verletzung von Lauterkeitsrecht ist davon auszugehen, 

dass die Klägerin, wenn sie tatsächlich den Auftrag zur Nachentwicklung der Combox 

des Beklagten erst nach definitivem Abbruch der Zusammenarbeit zwischen den 

Parteien an die H. AG erteilt hätte, aus technischen Gründen rechtmässig frühestens 

Ende Juni 2001 mit ihrem Konkurrenzprodukt hätte auf dem Markt auftreten können. 

Der Zeitraum für die Auskunftserteilung ist daher auf Ende Juni 2001 zu begrenzen. Die 

Klägerin wird deshalb verpflichtet, dem Gericht innert 30 Tagen nach unbenutztem 

Ablauf der Frist für eine Berufung an das Bundesgericht für den Zeitraum bis Ende Juni 

2001 nachfolgende Auskünfte bezüglich den Gestehungskosten und dem Vertrieb ihres 

Kommunikationssystems detailliert zu erteilen:

Zum gleichen Zeitpunkt hat die Klägerin in Präzisierung ihres Schreibens vom 27. 

Oktober 2003 separat detailliert mit Datum auszuweisen, welche der Aufträge, 

Lieferungen, Angebote und Werbeaktionen bis heute gemäss vorstehenden Ziff. 2 lit. a 

- d des Dispositivs unter Verwendung der Marke "C......" erfolgt sind.

(...).

Anzahl und Zeitpunkt der Herstellung, Anzahl der Aufträge sowie Namen und 

Adressen der Hersteller, Lieferanten und Vorbesitzer;

–

Die einzelnen Lieferungen unter Angabe sämtlicher Lieferdaten (Menge, Zeiten / 

Daten, Preise, Rabatte und genaue Bezeichnungen sowie Namen und Adressen der 

gewerblichen Abnehmer);

–

Die einzelnen Angebote unter Angabe sämtlicher Angaben (Mengen, Zeiten / Daten, 

Preise, Rabatte und genaue Bezeichnungen sowie Namen und Adressen der 

Empfänger);

–

Werbeaufwand unter Angabe der Werbeträger, der Höhe der Auflage, Zeitraum und 

Gebiet der Verbreitung;

–

Gestehungskosten unter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren (Anteil Combox und 

Anteil übrige Komponenten des Gesamtsystems) sowie erzielter Gewinn vor Abzug 

der Fixkosten oder variablen Gemeinkosten.

–

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	Entscheid Handelsgericht, 29.11.2005
	Art. 5 lit. a, 2 und 9 Abs. 1 lit. a und b und Abs. 3 UWG (SR 241); Art. 55 Abs. 1 lit. a und b MSchG (SR 232.11); Art. 419 ff. OR (SR 220). Unlauteres Verhalten einer Partei nach Beendigung der Zusammenarbeit; Umfang der Auskunftspflicht nach Lauterkeits- und Markenrecht als Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts der Gegenpartei auf Schadenersatz oder Gewinnherausgabe (Handelsgericht, 29. November 2005, HG.2001.31).

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