# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** fa45b70e-1bd1-584c-b9d0-a850940d0dd1
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2012_030
**Docket/Reference:** O2012_030
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/15/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2012_030 

Besetzung 

Verfahrensbeteiligte 

  U r t e i l   v o m   1 7 .   S e p t e m b e r   2 0 1 3    

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dip. Masch.-Ing. André Georges Werner, 
Richter Dr. iur. Christoph Willi, 
Richter Dr. sc. techn. ETH, El.-Ing. ETH Markus A. Müller, 
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger. 

Targo Specialty Products AG, Brüelstrasse, 
8932 Mettmenstetten,   
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Hilti, und pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. sc. nat. ETH Alfred Köpf, 
beide Rentsch Partner AG, Fraumünsterstrasse 9, Postfach 
2441, 8022 Zürich, 

Klägerin 

gegen 

Silu Verwaltung AG, c/o Rigitreuhand AG, Huobmattstras-
se 7, 6045 Meggen,   
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame, Lenz & 
Staehelin, Bleicherweg 58, 8027 Zürich und 
patentanwaltlich beraten durch Marco Zardi, M. Zardi & Co. 
S.A., Via G.B. Pioda 6, 6900 Lugano, 

Beklagte 

Gegenstand 

Teilnichtigkeitsklage 

Seite 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachverhalt: 

1.  
Die Klägerin ist eine Schweizer Gesellschaft und bezweckt die Produktion 
und den Handel mit technischen Produkten, unter anderem mit selbstkle-
benden  Montagebändern.  Sie  stellte  mit  Klage  vom  28.  Februar  2012 
(eingegangen am 29. Februar 2012) folgendes Rechtsbegehren: 

1) Das europäische Patent EP 1 508 436 B1 sei bezüglich der Patentansprüche 

1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 und 23 für nichtig zu erklären. 

2) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Mitbe-

rücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands. 

Ihr  Rechtsschutzinteresse  für  die  Feststellung  der  Nichtigkeit  im  Sinne 
von  Art.  28  PatG  stützte  die  Klägerin  auf  das  Konkurrenzverhältnis  der 
Prozessparteien  aufgrund  der  Tätigkeit  im  gleichen  Gebiet  des  Handels 
mit selbstklebenden Montagebändern, sowie auf eine Verwarnung aus ei-
nem anderen Patent der Beklagten.  

Zur Stützung der angeblich fehlenden Patentfähigkeit der Ansprüche 1-4, 
7,  13-23  stützte  sich  die  Klägerin  auf  die  Dokumente  D1  -  D7  (D1:  US 
3,443,288; D2: US 3,257,678; D3A: JP 8311417 A2 mit zugehöriger deut-
scher  Übersetzung;  D3B;  D4:  EP  1  279  695  A1;  D5:  WO  02/01013  A1; 
D6: WO 02/00802 A1; D7: WO 02/092930 A1.  

Die Klägerin machte dabei spezifisch bei den Ansprüchen 1-3, 7, 13, 17, 
19  mangelnde  Neuheit  angesichts  der  D1  sowie  unabhängig  davon  ge-
genüber  der  D2  geltend,  bei  den  Ansprüchen  1,  2,  13-17  und  19  man-
gelnde Neuheit gegenüber der D3. Daneben wurde mangelnde erfinderi-
sche  Tätigkeit  der Ansprüche  4,  15,  16,  18,  20-23  geltend  gemacht  und 
in  Kombination  mit 
zwar 
D4/D5/D6/D7. 

jeweils  ausgehend  vom  Dokument  D3 

Wenn das klägerische Rechtsbegehren auf Nichtigerklärung des europäi-
schen Patents als solches geht, so handelt es sich dabei offensichtlich um 
ein  Versehen.  Gemeint  ist  die  Nichtigerklärung  lediglich  des  Schweizer 
Teils  des  Streitpatents.  Das  haben  beide  Parteien  auch  so  verstanden, 
und entsprechend argumentieren beide Parteien ausschliesslich zur Nich-
tigerklärung  dieses  Schweizer  Teils.  Das  Rechtsbegehren  ist  entspre-
chend in diesem Sinne als lediglich auf den Schweizer Teil gerichtet aus-
zulegen.  

Seite 2 

 
 
2.  
Die Beklagte beantragte mit Klageantwort vom 1. Juni 2012 Nichteintreten 
bzw. Abweisung der Klage, eventualiter die Aufrechterhaltung im Rahmen 
eines  eingeschränkten  Antrags,  subeventualiter  im  Rahmen  eines  noch 
weiter eingeschränkten Antrags, alles unter Kosten- und Entschädigungs-
folgen.  Das  gestellte  Rechtsbegehren  lautete  dabei  wie  folgt,  wobei  die 
jeweils  weiter  einschränkenden  Merkmale  oder  gestrichenen  Merkmale 
beim  Eventualantrag  respektive  beim  Subeventualantrag  in  der  folgend 
angegebenen  Fassung  hervorgehoben  bzw.  durchgestrichen  wurden. 
Ferner  wird  darauf  hingewiesen,  dass  beim  Subeventualantrag  die  An-
sprüche 3, 5, 6, 8, 9-12 gestrichen wurden: 

1. Es sei die Klage abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. 

2. Eventualiter sei Vormerk zu nehmen, dass die Beklagte die Patentansprüche 

des  Schweizer  Teils  des  europäischen  Patents  EP  0  508  436  wie  folgt  ein-

schränkt, und es sei die Klage im Übrigen abzuweisen, soweit darauf eingetreten 

werden kann: 

1.  Selbstklebendes  Band  zum  Verschliessen,  Abdichten  und  Verkleben  von  Fu-

gen insbesondere im Hausbau, und insbesondere von Fugen in Ecken und  Kan-

ten, mit einer Trägerschicht (1) an der Bandoberseite, einer Haftkleberbeschich-

tung  (2)  der  Trägerschicht  (1)  an  der  Bandunterseite  und  mit  einer  abziehbaren 

Abdeckfolie (3) an der Bandunterseite, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest 

ein  erster  Faltabschnitt  (4)  des  Bandes  in  Querrichtung  entlang  einer  in  Längs-

richtung  des  Bandes  verlaufenden  ersten  Faltungskante  (5)  umgefaltet  ist,  und 

dass mindestens ein Teil der Haftkleberbeschichtung (2) entlang eines Längsab-

schnitts des Bandes nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist. 

2. Band nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleberbeschich-

tung (2) zumindest im Bereich des ersten Faltabschnitts (4) nicht mit der Abdeck-

folie (3) abgedeckt ist. 

3. Band nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Band einen 

zweiten  Faltungsabschnitt  (6)  aufweist,  welcher  in  Querrichtung  entlang  einer  in 

Längsrichtung des Bandes verlaufenden zweiten Faltungskante (7) umgefaltet ist. 

4.  Band  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

die Abdeckfolie (3) zumindest einen Schlitz (8) in Längsrichtung des Bandes auf-

weist. 

5. Band nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass, die zweite Fal-

tungskante (7) mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt. 

6. Band nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass, die zweite Fal-

tungskante (7) nicht mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt. 

7.  Band  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche  oder  nach  Anspruch  6,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  ein  Randabschnitt  (9)  der  Abdeckfolie  (3)  über  die  erste 

Faltungskante (5) und/oder die zweite Faltungskante (7) vorsteht. 

Seite 3 

8.  Band  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 

Haftkleberbeschichtung  (2)  im  Bereich  des  zweiten  Faltabschnitts  (6)  nicht  mit 

der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist. 

9.  Band  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 

erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) jeweils gegenüberliegende 

Randabschnitte des Bandes sind. 

10. Band nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der 

erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) in Querrichtung des Ban-

des gesehen aneinander angrenzen. 

11. Band nach einem der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der 

erste Faltabschnitt (4) und der zweite Folienabschnitt (6) zumindest teilweise auf-

einanderliegen. 

12. Band nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der Ansprüche 3 

bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  Bereich  des  ersten  Faltabschnitts  (4) 

und/oder  des  zweiten  Faltabschnitts  (6)  Bandunterseite  auf  Bandunterseite  auf-

einanderliegt. 

13. Band nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der Ansprüche 3 

bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  Bereich  des  ersten  Faltabschnitts  (4) 

und/oder  des  zweiten Faltabschnitts (6)  Bandoberseite auf  Bandoberseite aufei-

nanderliegt. 

14. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

die Trägerschicht (1) aus einem Material aus der Gruppe Papier Kunststoff, Ge-

webe, Flies oder einer Kombination zumindest zweier dieser Materialien besteht 

und  die  Haftkleberbeschichtung  (2)  aus  der  Gruppe  selbstklebender  Acrylatkle-

ber,  Kautschukkleber,  Butylkleber,  Hotmelt  oder  eine  Kombination  zumindest 

zweier dieser Kleber ist. 

15. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch  gekennzeichnet, dass 

zumindest  die  Trägerschicht  (1)  so  beschaffen  ist,  dass  sie  quer  zur  Längsrich-

tung des Bandes von Hand reissbar ist. 

16. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

die Haftkleberbeschichtung (2) einen nichtklebenden Mittelstreifen aufweist. 

17. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

es in gefaltetem Zustand zu einer Klebeband-Rolle aufgerollt ist 

18.  Band  nach  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  mindestens  an  der 

Seite der ersten Faltungskante (5) der Rolle eine Zwischenlage vorgesehen ist. 

19. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

es in nicht gefaltetem Zustand mindestens 3 cm breit ist, bevorzugter eine Breite 

im  Bereich von 3 cm bis  50 cm, noch bevorzugter  eine  Breite im  Bereich von 4 

cm bis 30 cm und am meisten bevorzugt eine Breite im Bereich von 4,5 cm bis 20 

cm aufweist. 

20. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

zumindest ein Perforationsbereich des Bandes Perforationsöffnungen (10) mit ei-

nem durchschnittlichen Durchmesser von mindestens 3 Millimetern aufweist. 

Seite 4 

21.  Band  nach  Anspruch  20,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Perforationsöff-

nungen (10) durch die Trägerschicht (1), die Haftkleberbeschichtung (2) und die 

abziehbare Abdeckfolie (3) gehen. 

22. Band nach Anspruch 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Perfora-

tionsöffnungen (10) im wesentlichen rund, eckig oder oval sind.  

23. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

die  Trägerschicht  (1)  aus  einem  solchen,  insbesondere  offenporigen,  Material 

besteht, welches eine gute Hafteigenschaft für Mauerputz aufweist. 

3.  Subeventualiter  sei  Vormerk  zu  nehmen,  dass  die  Beklagte  die  Patentan-

sprüche  des  Schweizer  Teils  des  europäischen  Patents  EP  0  508  436  wie  folgt 

einschränkt, und es sei die Klage im Übrigen abzuweisen, soweit darauf eingetre-

ten werden kann: 

1.  Selbstklebendes  Band  zum  Verschliessen,  Abdichten  und  Verkleben  von  Fu-

gen  im  Hausbau,  und  insbesondere  von  Fugen  in  Ecken  und  Kanten,  mit  einer 

Trägerschicht  (1)  an  der  Bandoberseile,  einer  Haftkleberbeschichtung  (2)  der 

Trägerschicht  (1)  an  der  Bandunterseite  und  mit  einer  abziehbaren  Abdeckfolie 

(3) an der Bandunterseite, dadurch gekennzeichnet, dass  das Band einen einzi-

gen  Faltabschnitt  (4)  aufweist,  wobei  dieses  in  Querrichtung  entlang  einer  in 

Längsrichtung des Bandes verlaufenden Faltungskante (5) einmal umgefaltet ist, 

und  dass  mindestens  ein  Teil  der  Haftkleberbeschichtung  (2)  entlang  eines 

Längsabschnitts des Bandes nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist. 

2. Band nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleberbeschich-

tung (2) im Bereich des Faltabschnitts (4) nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt 

ist. 

3.  Band  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

die Abdeckfolie (3) zumindest einen Schlitz (8) in Längsrichtung des Bandes auf-

weist. 

4.  Band  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

ein Randabschnitt (9) der Abdeckfolie (3) über die Faltungskante (5) vorsteht. 

5.  Band  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im 

Bereich des Faltabschnitts (4) Bandoberseite auf Bandoberseite aufeinanderliegt. 

6.  Band  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

die Trägerschicht (1) aus einem Material aus der Gruppe Papier, Kunststoff Ge-

webe, Flies oder einer Kombination zumindest zweier dieser Materialien besteht 

und  die  Haftkleberbeschichtung  (2)  aus  der  Gruppe  selbstklebender  Acrylatkle-

ber,  Kautschukkleber,  Butylkleber,  Hotmelt  oder  eine  Kombination  zumindest 

zweier dieser Kleber ist. 

7.  Band  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

zumindest  die  Trägerschicht  (1)  so  beschaffen  ist,  dass  sie  quer  zur  Längsrich-

tung des Bandes von Hand reissbar ist. 

8.  Band  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

die Haftkleberbeschichtung (2) einen nichtklebenden Mittelstreifen aufweist. 

Seite 5 

9. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es 

in gefaltetem Zustand zu einer Klebeband-Rolle aufgerollt ist. 

10.  Band  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  mindestens  an  der 

Seite der Faltungskante (5) der Rolle eine Zwischenlage vorgesehen ist. 

11. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

es in nicht gefaltetem Zustand mindestens 3 cm breit ist, bevorzugter eine Breite 

im  Bereich von 3 cm bis  50 cm, noch bevorzugter  eine  Breite im  Bereich von 4 

cm bis 30 cm und am meisten bevorzugt eine Breite im Bereich von 4,5 cm bis 20 

cm aufweist. 

12. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

zumindest ein Perforationsbereich des Bandes Perforationsöffnungen (10) mit ei-

nem durchschnittlichen Durchmesser von mindestens 3 Millimetern aufweist. 

13.  Band  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Perforationsöff-

nungen (10) durch die Trägerschicht (1), die Haftkleberbeschichtung (2) und die 

abziehbare Abdeckfolie (3) gehen. 

14. Band nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Perfora-

tionsöffnungen (10) im wesentlichen rund, eckig oder oval sind. 

15. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

die  Trägerschicht  (1)  aus  einem  solchen,  insbesondere  offenporigen,  Material 

besteht, welches eine gute Hafteigenschaft für Mauerputz aufweist. 

4.  Unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  zulasten  der  Klägerin,  unter  Ein-
schluss des patentanwaltlichen Aufwands. 

3.  
Den Antrag auf Nichteintreten auf die Klage stützte die Beklagte unter an-
derem  auf  ein  mangelndes  Rechtsschutzinteresse.  Die  Beklagte  bestritt 
das  Konkurrenzverhältnis  zwischen  den  Prozessparteien  nicht,  genauso 
wenig wie die bereits erfolgte Verwarnung aus einem anderen Patent der 
Beklagten. Sie bestritt aber ein Rechtsschutzinteresse angesichts der Tat-
sache, dass die unbestritten erfolgte Verwarnung aus einem anderen Pa-
tent  ausgesprochen  worden  war,  und  damit  die  beantragte  Teilnichtiger-
klärung  des  Klagepatents  den  Patentverletzungsvorwurf  der  Beklagten 
nicht zu entkräften vermöge. Die Beklagte stützte sich dabei auf BGE 116 
II  196,  wo  festgehalten  worden  sei,  dass  ein  Rechtsschutzinteresse  für 
die Feststellung der Nichtigkeit nur dann vorliege, wenn die Klage die be-
hauptete  Beeinträchtigung  effektiv  zu  beseitigen  vermöge.  Sie  hielt  fest, 
dass der unabhängige Anspruch 1 sowie die abhängigen Ansprüche 1-4, 
7, 13-23 neu und nicht naheliegend seien und die von der Klägerin zitier-
ten Dokumente deren Nichtigkeit nicht zu begründen vermöchten.   

4.  
Mit Schreiben vom 13. Juli 2012 lud das Gericht die Parteien auf den 18. 
September  2012  zur  Instruktionsverhandlung/Vergleichsverhandlung  vor 
dem  Bundespatentgericht  vor. An der  Verhandlung stellte  das Gericht  im 

Seite 6 

formellen  Teil  Fragen  insbesondere  zur  Stützung  der  Änderungen  im 
Rahmen  des  Subeventualantrags.  In  der  informellen  folgenden  Ver-
gleichsverhandlung  konnte  keine  vergleichsweise  Einigung  gefunden 
werden.  Mit  Zustellung  des  Protokolls  wurde  der  Klägerin  mit  Schreiben 
vom 19. September 2012 eine Frist zur Einreichung der Replik angesetzt. 

5.  
In  der  Replik  vom  7.  November  2012  bestätigte  die  Klägerin  die geltend 
gemachte  fehlende  Neuheit  gegenüber  D1  und  D2,  sowohl  was  die  ur-
sprünglich  erteilten Ansprüche  angeht  als  auch  was  das  Eventualbegeh-
ren und das Subeventualbegehren angeht. Sie trug des weiteren fehlende 
Neuheit  gegenüber  D3A  respektive  der  Übersetzung  D3B  vor,  wobei  sie 
insbesondere darauf hinwies, dass Anspruch 16 ausdrücklich einen nicht-
klebenden  Mittelbereich  beanspruche  und  damit  der  Anspruch  nicht  so 
einschränkend  ausgelegt  werden  dürfe,  dass  davon  eine  Ausführungs-
form,  bei  welcher  der  Mittelbereich  keinen  Kleber  aufweist,  nicht  vom 
Hauptanspruch  umfasst  sei.  Des  weiteren  wurde  fehlende  Neuheit  ge-
genüber D4 geltend gemacht und fehlende erfinderische Tätigkeit ausge-
hend von den als mögliche Dokumente des nächstliegenden Standes der 
Technik  beurteilten  Offenbarungen  D3A  respektive  D3B/D4/D5/D6  in 
Kombination mit D3B. 

6.  
Am  24.  Januar  2013  erstattete  die  Beklagte  die  Duplik  und  stellte  neue, 
die zuvor geltenden Anträge ersetzende Anträge wie folgt (die Bemerkun-
gen in eckigen Klammern sind durch das Gericht hinzugefügt): 

1.  Es  sei  Vormerk  zu  nehmen,  dass  die  Beklagte  die  Patentansprüche  des 

Schweizer  Teils  des  europäischen  Patents  EP  0  508  436  wie  folgt  einschränkt, 

und  es  sei  die  Klage  im  Übrigen  abzuweisen,  soweit  darauf  eingetreten  werden 

kann: 

1.  Selbstklebendes  Band  zum  Verschliessen,  Abdichten  und  Verkleben  von  Fu-

gen  im  Hausbau  und  insbesondere  von  Fugen  in  Ecken  und  Kanten,  mit  einer 

Trägerschicht  (1)  an  der  Bandoberseite,  einer  Haftkleberbeschichtung  (2)  der 

Trägerschicht  (1)  an  der  Bandunterseite  und  mit  einer  abziehbaren  Abdeckfolie 

(3)  an  der  Bandunterseite,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zumindest  ein  erster 

Faltabschnitt (4) des Bandes in Querrichtung entlang einer in Längsrichtung des 

Bandes  verlaufenden  ersten  Faltungskante  (5)  umgefaltet  ist,  dass  mindestens 

ein  Teil  der  Haftkleberbeschichtung  (2)  entlang  eines  Längsabschnitts  des  Ban-

des nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist,  und dass das Band in gefalte-

tem Zustand zu einer Klebeband-Rolle aufgerollt ist. 

2. Band nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleberbeschich-

tung (2) zumindest im Bereich des ersten Faltabschnitts (4) nicht mit der Abdeck-

folie (3) abgedeckt ist. 

Seite 7 

3. Band nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Band einen 

zweiten  Faltungsabschnitt  (6)  aufweist,  welcher  in  Querrichtung  entlang  einer  in 

Längsrichtung des Bandes verlaufenden zweiten Faltungskante (7) umgefaltet ist. 

4.  Band  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

die Abdeckfolie (3) zumindest einen Schlitz (8) in Längsrichtung des Bandes auf-

weist. 

5.  Band  nach  Anspruch  3  und  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  zweite  Fal-

tungskante (7) mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt. 

6. Band nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass, die zweite Fal-

tungskante (7) nicht mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt. 

7.  Band  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche  oder  nach  Anspruch  6,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  ein  Randabschnitt  (9)  der  Abdeckfolie  (3)  über  die  erste 

Faltungskante (5) und/oder die zweite Faltungskante (7) vorsteht. 

8.  Band  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 

Haftkleberbeschichtung  (2)  im  Bereich  des  zweiten  Faltabschnitts  (6)  nicht  mit 

der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist. 

9.  Band  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 

erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) jeweils gegenüberliegende 

Randabschnitte des Bandes sind. 

10. Band nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der 

erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) in Querrichtung des Ban-

des gesehen aneinander angrenzen. 

11. Band nach einem der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der 

erste  Faltabschnitt  (4)  und  der  zweite  Faltabschnitt  (6)  zumindest  teilweise  auf-

einanderliegen. 

12. Band nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der Ansprüche 3 

bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  Bereich  des  ersten  Faltabschnitts  (4) 

und/oder  des  zweiten  Faltabschnitts  (6)  Bandunterseite  auf  Bandunterseite  auf- 

einanderliegt. 

13. Band nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der Ansprüche 3 

bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  Bereich  des  ersten  Faltabschnitts  (4) 

und/oder  des  zweiten  Faltabschnitts  (6)  Bandoberseite  auf  Bandoberseite  auf- 

einanderliegt. 

14. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

die Trägerschicht (1) aus einem Material aus der Gruppe Papier, Kunststoff Ge-

webe, Flies oder einer Kombination zumindest zweier dieser Materialien besteht 

und  die  Haftkleberbeschichtung  (2)  aus  der  Gruppe  selbstklebender  Acrylatkle-

ber,  Kautschukkleber,  Butylkleber,  Hotmelt  oder  eine  Kombination  zumindest 

zweier dieser Kleber ist. 

15. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

zumindest  die  Trägerschicht  (1)  so  beschaffen  ist,  dass  sie  quer  zur  Längsrich-

tung des Bandes von Hand reissbar ist. 

[ursprünglicher Anspruch 16 gestrichen] 

Seite 8 

[ursprünglicher Anspruch 17 gestrichen] 

16.  Band  nach  Anspruch  1  dadurch  gekennzeichnet,  dass  mindestens  an  der 

Seite der ersten Faltungskante (5) der Rolle eine Zwischenlage vorgesehen ist. 

17. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

es in nicht gefaltetem Zustand mindestens 3 cm breit ist, bevorzugter eine Breite 

im  Bereich von 3 cm bis  50 cm, noch bevorzugter  eine  Breite im  Bereich von 4 

cm bis 30 cm und am meisten bevorzugt eine Breite im Bereich von 4,5 cm bis 20 

cm aufweist. 

18. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

zumindest ein Perforationsbereich des Bandes Perforationsöffnungen (10) mit ei-

nem durchschnittlichen Durchmesser von mindestens 3 Millimetern aufweist. 

19. Band nach Anspruch 18 dadurch gekennzeichnet, dass die Perforationsöff-

nungen (10) durch die Trägerschicht (1), die Haftkleberbeschichtung (2) und die 

abziehbare Abdeckfolie (3) gehen. 

20. Band nach Anspruch 18 oder 19 dadurch gekennzeichnet, dass die Perfora-

tionsöffnungen (10) im wesentlichen rund, eckig oder oval sind. 

21. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

die  Trägerschicht  (1)  aus  einem  solchen,  insbesondere  offenporigen,  Material 

besteht, welches eine gute Hafteigenschaft für Mauerputz aufweist. 

2. Eventualiter sei Vormerk zu nehmen, dass die Beklagte die Patentansprüche 

des  Schweizer  Teils  des  europäischen  Patents  EP  0  508  436  wie  folgt  ein-

schränkt, und es sei die Klage im Übrigen abzuweisen, soweit darauf eingetreten 

werden kann: 

1.  Verwendung  eines  selbstklebenden  Bandes  zum  Verschliessen,  Abdichten 

und  Verkleben  von  Fugen  im  Hausbau,  und  insbesondere  von  Fugen  in  Ecken 

und  Kanten,  mit  einer  Trägerschicht  (1)  an  der  Bandoberseite,  einer  Haftkleber-

beschichtung  (2)  der  Trägerschicht  (1)  an  der  Bandunterseite  und  mit  einer  ab-

ziehbaren Abdeckfolie (3) an der Bandunterseite, dadurch gekennzeichnet, dass 

zumindest ein  erster Faltabschnitt (4)  des Bandes in Querrichtung entlang einer 

in  Längsrichtung  des  Bandes  verlaufenden  ersten  Faltungskante  (5)  umgefaltet 

ist,  dass  mindestens  ein  Teil  der  Haftkleberbeschichtung  (2)  entlang  eines 

Längsabschnitts  des  Bandes  nicht  mit  der  Abdeckfolie  (3)  abgedeckt  ist,  und 

dass  das  Band  in  gefaltetem  Zustand  zu  einer  Klebeband-Rolle  aufgerollt 

ist. 

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleber-

beschichtung (2) zumindest im Bereich des ersten Faltabschnitts (4,) nicht mit der 

Abdeckfolie (3) abgedeckt ist. 

3.  Verwendung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das 

Band einen zweiten Faltungsabschnitt (6) aufweist, welcher  in Querrichtung ent-

lang einer in Längsrichtung des Bandes verlaufenden zweiten Faltungskante (7) 

umgefaltet ist. 

Seite 9 

4. Verwendung nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Abdeckfolie (3) zumindest einen Schlitz (8) in Längsrichtung des Bandes 

aufweist. 

5.  Verwendung  nach  Anspruch  3  und  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass,  die 

zweite Faltungskante (7) mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt. 

6.  Verwendung  nach  Anspruch  3  und  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass,  die 

zweite Faltungskante (7) nicht mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammen-

fällt. 

7.  Verwendung  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche  oder  nach  Anspruch  6, 

dadurch gekennzeichnet, dass ein Randabschnitt (9) der Abdeckfolie (3) über die 

erste Faltungskante (5) und/oder die zweite Faltungskante (7) vorsteht. 

8.  Verwendung  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet, 

dass  die  Haftkleberbeschichtung  (2)  im  Bereich  des  zweiten  Faltabschnitts  (6) 

nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist. 

9.  Verwendung  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet, 

dass der erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) jeweils gegenü-

berliegende Randabschnitte des Bandes sind. 

10.  Verwendung  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet, 

dass der erste Faltabschnitt (4,) und der zweite Faltabschnitt (6) in Querrichtung 

des Bandes gesehen aneinander angrenzen. 

11. Verwendung nach einem der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 

dass der erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (‘6,) zumindest teil-

weise aufeinanderliegen. 

12. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der An-

sprüche  3  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  Bereich  des  ersten  Faltab-

schnitts (4) und/oder des zweiten Faltabschnitts (6) Bandunterseite auf Bandun-

terseite aufeinanderliegt. 

13. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der An-

sprüche  3  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  Bereich  des  ersten  Faltab-

schnitts (4) und/oder des zweiten Faltabschnitts (6) Bandoberseite auf Bandober-

seite aufeinanderliegt. 

14.  Verwendung  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich-

net,  dass  die  Trägerschicht  (1)  aus  einem  Material  aus  der  Gruppe  Papier, 

Kunststoff Gewebe, Flies oder einer Kombination zumindest zweier dieser Mate-

rialien besteht und die Haftkleberbeschichtung (2) aus der Gruppe selbstkleben-

der  Acrylatkleber,  Kautschukkleber,  Butylkleber,  Hotmelt  oder  eine  Kombination 

zumindest zweier dieser Kleber ist. 

15.  Verwendung  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich-

net,  dass  zumindest  die  Trägerschicht  (1)  so  beschaffen  ist,  dass  sie  quer  zur 

Längsrichtung des Bandes von Hand reissbar ist. 

[ursprünglicher Anspruch 16 gestrichen] 

[ursprünglicher Anspruch 17 gestrichen] 

Seite 10 

16. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 

an der Seite der ersten Faltungskante (5) der Rolle eine Zwischenlage vorgese-

hen ist. 

17.  Verwendung  nach  einen  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich-

net,  dass  es  in  nicht  gefaltetem  Zustand  mindestens  3  cm  breit  ist,  bevorzugter 

eine Breite im Bereich von 3 cm bis 50 cm, noch bevorzugter eine Breite im Be-

reich von 4 cm bis 30 cm und am meisten bevorzugt eine Breite im Bereich von 

4,5 cm bis 20 cm aufweist. 

18.  Verwendung  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich-

net,  dass  zumindest  ein  Perforationsbereich  des  Bandes  Perforationsöffnungen 

(10)  mit  einem  durchschnittlichen  Durchmesser  von  mindestens  3  Millimetern 

aufweist. 

19. Verwendung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Perfora-

tionsöffnungen  (10)  durch  die  Trägerschicht  (1),  die  Haftkleberbeschichtung  (2) 

und die abziehbare Abdeckfolie (3) gehen. 

20. Verwendung nach Anspruch 18 oder 19 dadurch gekennzeichnet, dass die 

Perforationsöffnungen (10) im wesentlichen rund, eckig oder oval sind. 

21.  Verwendung  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich-

net,  dass  die  Trägerschicht  (1)  aus  einem  solchen,  insbesondere  offenporigen, 

Material besteht, welches eine gute Hafteigenschaft für Mauerputz aufweist. 

3.  Das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  sei  anzuweisen,  die  neuen  Patentansprü-

che und eine Erklärung folgender Art im Patentregister einzutragen „Soweit Teile 

der  Beschreibung  und  der  Zeichnungen  mit  der  Neuordnung  der  Patentansprü-

che nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht vorhanden gelten. Insbesondere soll 

Absatz [0025] in der Beschreibung der europäischen Patentschrift EP 0 508 436 

als nicht vorhanden gelten.“ 

4.  Unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  zulasten  der  Klägerin,  unter  Ein-

schluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen. 

In  der  Duplik  wurden  insbesondere  im  Hinblick  auf  die  Abgrenzung  von 
der  D1 respektive der  D2 umfassende  Erläuterungen  dazu gemacht,  wie 
der Fachmann unter der Zweckangabe "für den Hausbau" über die im An-
spruch  genannten  Merkmale  hinausgehende  zwingende  Eigenschaften 
impliziert,  insbesondere  was  die  Klebkraft  angeht,  und  die  Beklagte  ver-
tiefte  die  Argumentation  zur  angeblichen  Neuheit  gegenüber  den  Doku-
menten  D1  und  D2  sowie  D3  und  zur  erfinderischen  Tätigkeit.  Weil  das 
Gericht  nach Ansicht  der  Beklagten  über  keine  genügende  Sachkompe-
tenz auf dem spezifischen Gebiet des Streitpatents verfügt, stellte die Be-
klagte zudem den Antrag, einen Sachverständigen beizuziehen.  

7.  
Mit  der  abschliessenden  Stellungnahme  zu  neuen  Vorbringen  in  der 
Duplik vom 14. Februar 2013 stellt die Klägerin folgende Begehren: 

Seite 11 

1) Die Prüfung der seitens der Beklagten vorgenommenen Einschränkungen des 

Streitpatents  sei  auf  den  unabhängigen  Patentanspruch  1  gemäss  Hauptantrag 

(Duplik, S. 2, Ziff. 1/1) sowie den unabhängigen Patentanspruch 1 gemäss Even-

tualantrag  (Duplik,  S.  4f./1)  zu  beschränken  und  die  beantragten  Einschränkun-

gen seien soweit überhaupt zulässig abzuweisen. 

2) Im übrigen hält die Klägerin an ihren Klagebegehren fest. 

3) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Mitbe-

rücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands. 

Die  Klägerin  argumentierte  auf  fehlende  Neuheit  des  Hauptantrags  ge-
genüber D1, D2 sowie D3, sowie fehlende erfinderische Tätigkeit wie be-
reits  in  den  vorherigen  Eingaben.  Hinsichtlich  Eventualbegehren  stellte 
sich die Klägerin unter Bezugnahme auf Art. 24 PatG und auf zugehörige 
Kommentare  (Peter  Heinrich,  PatG /  EPÜ,  2. Aufl.,  Bern  2010,  PatG Art. 
24,  Rz  29:  „Ein  Wechsel  der  Anspruchskategorie  wäre  hingegen  keine 
Einschränkung  und  ist  daher  nicht  möglich.“)  auf  den  Standpunkt,  dass 
ein  Wechsel  einer  Anspruchskategorie  im  vorgenommenen  Sinne  eine 
andere Erfindung sei und nicht zulässig sei. Zum Rechtsbegehren 3 stell-
te sich die Klägerin auf den Standpunkt, dass die Streichung der entspre-
chenden Textstelle die Auslegung  der Ansprüche  nicht  beeinflussen kön-
ne, und also nicht zulässig sei. 

8.  
Mit  Eingabe  vom  1.  März  2013  reichte  die  Beklagte  eine  Stellungnahme 
auf die Stellungnahme der Klägerin vom 14. Februar 2013 ein. Sie vertief-
te dabei  ihre Argumente  zur  Neuheit  und erfinderischen Tätigkeit gegen-
über D1, D2 sowie D3 und bekräftigte die Zulässigkeit des Wechsels der 
Anspruchskategorie  des  Eventualantrags  unter  Bezugnahme  auf  Recht-
sprechung und Literatur sowie im Rechtsvergleich. 

9.  
Mit  Eingabe  vom  8.  März  2013  legte  die  Beklagte  einen Antrag  auf  Be-
schränkung des Streitpatents nach Art. 105a EPÜ vom 4. März  2013 ins 
Recht, in welchem im Streitpatent Absatz [0025] und Anspruch 16 gestri-
chen, darüber hinausgehende Änderungen aber nicht vorgenommen wur-
den (abgesehen von Anpassungen der Rückbezüge in den Ansprüchen).  

10.  
Mit Eingabe vom 14. März 2013 reichte die Klägerin eine Stellungnahme 
zur  Eingabe  der  Beklagten  vom  8.  März  2013  ein.  Sie  bekräftigte,  dass 
die Streichung eines Textabsatzes und eines Unteranspruchs ein untaug-
liches Mittel zur Einschränkung des Patents sei. 

Seite 12 

11.  
Im  Fachrichtervotum  vom  22.  März  2013  kam  der  Fachrichter  Dr. Tobias 
Bremi  zum  Schluss,  dass  ein  Rechtsschutzinteresse für  die  Nichtigkeits-
klage aufgrund des Wettbewerbsverhältnisses zwischen den Parteien so-
wie aufgrund des Handels mit gleichen Artikeln gegeben sei, und dass die 
Änderung  der  Anspruchskategorie  im  Rahmen  der  Duplik  zulässig  sei. 
Hinsichtlich der Streichung von Teilen der Beschreibung im Rahmen eines 
nationalen Teilverzichts unter Art. 24 PatG fand der Fachrichter, dass Än-
derungen der Beschreibung, die über die Standarderklärung gemäss Art. 
97 Abs. 2 PatV hinausgehen, nicht möglich seien. Anspruch 1 des Antrags 
1 der  Beklagten gemäss  Duplik  wurde vom  Fachrichter  durch  die Entge-
genhaltung  JP  8311417  (D3)  als  neuheitsschädlich  vorweggenommen 
beurteilt, und gleichermassen Anspruch 1 des Eventualantrags 2 der Be-
klagten. 

12.  
Mit  Eingabe  vom  23. April  2013  stellte  die  Klägerin folgendes  Rechtsbe-
gehren: 

1)  Für  den  Fall,  dass  das  Gesamtgericht  wider  Erwarten  die  Auffassung  des 

Fachrichtervotums  bezüglich  fehlender  Rechtsbeständigkeit  des  Klagepatents 

nicht teilen sollte, seien die Entgegenhaltungen D1 und D2 sowie D4 bis D7 bei 

der  Beurteilung  der  Neuheit  bzw.  erfinderischen  Tätigkeit  des  Klagepatents  zu-

sätzlich noch mit zu berücksichtigen, und zwar sowohl bezüglich Rechtsbegehren 

1 als auch Eventualbegehren 2 der Duplik der Beklagten. 

2)  Alles  unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  zulasten  der  Beklagten,  unter 

Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands. 

Die  Klägerin  erklärte  sich  mit  den  vom  Fachrichter  im  Fachrichtervotum 
geäusserten  Schlüssen  grundsätzlich  einverstanden,  stellte  aber  klar, 
dass,  sollte  das  Richterkollegium  im  Rahmen  des  Endentscheides  keine 
mangelnde Neuheit oder mangelnde erfinderische Tätigkeit im Lichte der 
D3 finden,  das Gericht dann  auch noch  die  anderen weiteren Entgegen-
haltungen  zu  berücksichtigen  habe.  Hinsichtlich  Kategoriewechsel  (d.h. 
von einem Erzeugnis- auf einen Verwendungsanspruch) äusserte sich die 
Klägerin  dahingehend,  dass  keine  Beschwer  vorliege,  solange  die  Nich-
tigkeit des Klagepatents gefunden werde. Sie bemerkte aber, dass es bis-
her  keine  europäische  Rechtsprechung  zur  Frage  gebe,  ob  ein  Katego-
riewechsel  auch  im  Rahmen  eines  europäischen  Beschränkungsverfah-
rens möglich sei, und argumentierte, dass der Kategoriewechsel, obwohl 
er formal betrachtet  eine Einschränkung, ein "aliud" darstelle, angesichts 
der  Rechtssicherheit  für  Dritte  so  spät  nach  der  Erteilung  entsprechend 
nicht zulässig sein könne. Art. 24 PatG sehe nach Auslegung der Klägerin 
eine beschränktere Zulässigkeit der Einschränkung vor, wonach "der ein-
geschränkte  Patentanspruch  sich  auf  die  gleiche  Erfindung  beziehen" 

Seite 13 

 
 
müsse,  dies  sei  vom  Gesetzgeber  ausdrücklich  so  gewählt  worden.  Die 
nationale  Gesetzgebung  könne  denn  auch  zusätzliche  Voraussetzungen 
für eine zulässige Einschränkung vorgeben. 

13.  
Mit Stellungnahme zum Fachrichtervotum vom 23. April 2013 ergänzte die 
Beklagte  ihre  Rechtsbegehren 1 und  2 gemäss Duplik  mit  zwei  weiteren 
Eventualanträgen 3 und 4 sowie weiteren Rechtsbegehren. Dabei ersetzt 
der Eventualantrag 3 den bisherigen Eventualantrag 3 aus der Duplik. Im 
Einzelnen  lauten  die  ergänzten  Rechtsbegehren  wie  folgt  (die  Hervorhe-
bungen sind durch das Gericht hinzugefügt): 

1. Rechtsbegehren Ziff. 1 in der Fassung gemäss Duplik vom 24. Januar 2013. 

2. Rechtsbegehren Ziff. 2 in der Fassung gemäss Duplik vom 24. Januar 2013. 

3.  Subeventualiter  sei  Vormerk  zu  nehmen,  dass  die  Beklagte  die  Patentan-

sprüche  des  Schweizer  Teils  des  europäischen  Patents  EP  0  508  436  wie  folgt 

einschränkt, und es sei die Klage im Übrigen abzuweisen, soweit darauf eingetre-

ten werden kann: 

1.  Selbstklebendes  Band  zum  Verschliessen,  Abdichten  und  Verkleben  von  Fu-

gen im Hausbau,  und  insbesondere von Fugen  in  Ecken und  Kanten,  mit  einer 

Trägerschicht  (1)  an  der  Bandoberseite,  einer  Haftkleberbeschichtung  (2)  der 

Trägerschicht (1) an der Bandunterseite, wobei die Haftkleberbeschichtung (2) 

keinen nichtklebenden Mittelstreifen aufweist, und mit einer abziehbaren Ab-

deckfolie (3) an der Bandunterseite, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein 

erster  Faltabschnitt  (4)  des  Bandes  in  Querrichtung  entlang  einer  in  Längsrich-

tung des Bandes verlaufenden ersten Faltungskante (5) umgefaltet ist, dass min-

destens  ein  Teil  der  Haftkleberbeschichtung  (2)  entlang  eines  Längsabschnitts 

des Bandes nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist, und dass das Band in 

gefaltetem Zustand zu einer Klebeband-Rolle aufgerollt ist. 

2. Band nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleberbeschich-

tung (2) zumindest im Bereich des ersten Faltabschnitts (4) nicht mit der Abdeck-

folie (3) abgedeckt ist. 

3. Band nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Band einen 

zweiten  Faltungsabschnitt  (6)  aufweist,  welcher  in  Querrichtung  entlang  einer  in 

Längsrichtung des Bandes verlaufenden zweiten Faltungskante (7) umgefaltet ist. 

4.  Band  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

die Abdeckfolie (3) zumindest einen Schlitz (8) in Längsrichtung des Bandes auf-

weist. 

5.  Band  nach  Anspruch  3  und  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  zweite  Fal-

tungskante (7) mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt. 

6.  Band  nach  Anspruch  3  und  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  zweite  Fal-

tungskante (7) nicht mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt. 

Seite 14 

7.  Band  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche  oder  nach  Anspruch  6,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  ein  Randabschnitt  (9)  der  Abdeckfolie  (3)  über  die  erste 

Faltungskante (5) und/oder die zweite Faltungskante (7) vorsteht. 

8.  Band  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 

Haftkleberbeschichtung  (2)  im  Bereich  des  zweiten  Faltabschnitts  (6)  nicht  mit 

der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist. 

9.  Band  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 

erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) jeweils gegenüberliegende 

Randabschnitte des Bandes sind. 

10. Band nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der 

erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) in Querrichtung des Ban-

des gesehen aneinander angrenzen. 

11. Band nach einem der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der 

erste  Faltabschnitt  (4)  und  der  zweite  Faltabschnitt  (6)  zumindest  teilweise  auf-

einanderliegen. 

12. Band nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der Ansprüche 3 

bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  Bereich  des  ersten  Faltabschnitts  (4) 

und/oder  des  zweiten  Faltabschnitts  (6)  Bandunterseite  auf  Bandunterseite  auf- 

einanderliegt. 

13. Band nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der Ansprüche 3 

bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  Bereich  des  ersten  Faltabschnitts  (4) 

und/oder  des  zweiten  Faltabschnitts  (6)  Bandoberseite  auf  Bandoberseite  auf- 

einanderliegt. 

14. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

die Trägerschicht (1,) aus einem Material aus der Gruppe Papier, Kunststoff Ge-

webe, Flies oder einer Kombination zumindest zweier dieser Materialien besteht 

und  die  Haftkleberbeschichlung  (2)  aus  der  Gruppe  selbstklebender  Acrylatkle-

ber,  Kautschukkleber,  Buthylkleber,  Hotmelt  oder  eine  Kombination  zumindest 

zweier dieser Kleber ist. 

15. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

zumindest  die  Trägerschicht  (1)  so  beschaffen  ist,  dass  sie  quer  zur  Längsrich-

tung des Bandes von Hand reissbar ist. 

16.  Band  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  mindestens  an  der 

Seite der ersten Faltungskante (5) der Rolle eine Zwischenlage vorgesehen ist. 

17. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

es in nicht gefaltetem Zustand mindestens 3 cm breit ist, bevorzugter eine Breite 

im  Bereich von 3 cm bis  50 cm, noch bevorzugter  eine  Breite im  Bereich von 4 

cm bis 30 cm und am meisten bevorzugt eine Breite im Bereich von 4,5 cm bis 20 

cm aufweist. 

18. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

zumindest ein Perforationsbereich des Bandes Perforationsöffnungen (10) mit ei-

nem durchschnittlichen Durchmesser von mindestens 3 Millimetern aufweist. 

Seite 15 

19, Band nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Perforationsöff-

nungen (10) durch die Trägerschicht (1), die  Haftkleberbeschichtung (2) und die 

abziehbare Abdeckfolie (3) gehen. 

20. Band nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Perfo-

rationsöffnungen (10) im wesentlichen rund, eckig oder oval sind. 

21. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

die  Trägerschicht  (1)  aus  einem  solchen,  insbesondere  offenporigen,  Material 

besteht, welches eine gute Haftungseigenschaft für Mauerputz aufweist. 

4. Subsubeventualiter sei Vormerk zu nehmen, dass die Beklagte die Patentan-

sprüche  des  Schweizer  Teils  des  europäischen  Patents  EP  0  508  436  wie  folgt 

einschränkt, und es sei die Klage im Übrigen abzuweisen, soweit darauf eingetre-

ten werden kann: 

1.  Verwendung  eines  selbstklebenden  Bandes  zum  Verschliessen,  Abdichten 

und  Verkleben  von  Fugen  im  Hausbau,  und  insbesondere  von  Fugen  in  Ecken 

und  Kanten,  mit  einer  Trägerschicht  (1)  an  der  Bandoberseite,  einer  Haftkleber-

beschichtung  (2)  der  Trägerschicht  (1)  an  der  Bandunterseite,  wobei  die  Haft-

kleberbeschichtung  (2)  keinen  nichtklebenden  Mittelstreifen  aufweist,  und 

mit  einer  abziehbaren  Abdeckfolie  (3)  an  der  Bandunterseite,  dadurch  gekenn-

zeichnet, dass zumindest ein erster Faltabschnitt (4) des Bandes in Querrichtung 

entlang einer in Längsrichtung des Bandes verlaufenden ersten Faltungskante (5) 

umgefaltet  ist,  dass  mindestens  ein  Teil  der  Haftkleberbeschichtung  (2)  entlang 

eines  Längsabschnitts  des  Bandes  nicht  mit  der  Abdeckfolie  (3)  abgedeckt  ist, 

und dass das Band in gefaltetem Zustand zu einer Klebeband-Rolle aufge-

rollt ist. 

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleber-

beschichtung (2) zumindest im Bereich des ersten Faltabschnitts (4) nicht mit der 

Abdeckfolie (3) abgedeckt ist. 

3.  Verwendung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das 

Band einen zweiten Faltungsabschnitt (6) aufweist, welcher in Querrichtung ent-

lang einer in Längsrichtung des Bandes verlaufenden zweiten Faltungskante (7) 

umgefaltet ist. 

4. Verwendung nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Abdeckfolie (3) zumindest einen Schlitz (8) in Längsrichtung des Bandes 

aufweist. 

5. Verwendung nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-

te Faltungskante (7) mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt. 

6. Verwendung nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-

te Faltungskante (7) nicht mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt. 

7.  Verwendung  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche  oder  nach  Anspruch  6, 

dadurch gekennzeichnet, dass ein Randabschnitt (9) der Abdeckfolie (3) über die 

erste Faltungskante (5) und/oder die zweite Faltungskante (7) vorsteht. 

Seite 16 

8.  Verwendung  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet, 

dass  die  Haftkleberbeschichtung  (2)  im  Bereich  des  zweiten  Faltabschnitts  (6) 

nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist. 

9.  Verwendung  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet, 

dass  der  erste  Faltabschnitt  (4)  und  der  zweite  Faltabschnitt  (6)  jeweils  gegen- 

überliegende Randabschnitte des Bandes sind. 

10.  Verwendung  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet, 

dass der erste Faltabschnitt (4) und der  zweite Faltabschnitt (6) in Querrichtung 

des Bandes gesehen aneinander angrenzen, 

11. Verwendung nach einem der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 

dass  der  erste  Faltabschnitt  (4)  und  der  zweite  Faltabschnitt  (6)  zumindest  teil-

weise aufeinanderliegen. 

12. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der An-

sprüche  3  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  Bereich  des  ersten  Faltab-

schnitts (4) und/oder des zweiten Faltabschnitts (6) Bandunterseite auf Bandun-

terseite aufeinanderliegt. 

13. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der An-

sprüche  3  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  Bereich  des  ersten  Faltab-

schnitts (4) und/oder des zweiten Faltabschnitts (6) Bandoberseite auf Bandober-

seite aufeinanderliegt. 

14.  Verwendung  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich-

net,  dass  die  Trägerschicht  (1)  aus  einem  Material  aus  der  Gruppe  Papier, 

Kunststoff, Gewebe, Flies oder einer Kombination zumindest zweier dieser Mate-

rialien besteht und die Haftkleberbeschichtung (2) aus der Gruppe selbstkleben-

der  Acrylatkleber,  Kautschukkleber,  Butylkleber,  Hotmelt  oder  eine  Kombination 

zumindest zweier dieser Kleber ist. 

15.  Verwendung  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich-

net,  dass  zumindest  die  Trägerschicht  (1)  so  beschaffen  ist,  dass  sie  quer  zur 

Längsrichtung des Bandes von Hand reissbar ist. 

16. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 

an der Seite der ersten Faltungskante (5) der Rolle eine Zwischenlage vorgese-

hen ist. 

17.  Verwendung  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich-

net,  dass  es  in  nicht  gefaltetem  Zustand  mindestens  3  cm  breit  ist,  bevorzugter 

eine Breite im Bereich von 3 cm bis 50 cm, noch bevorzugter eine Breite im Be-

reich von 4 cm bis 30 cm und am meisten bevorzugt eine Breite im Bereich von 

4,5 cm bis 20 cm aufweist. 

18.  Verwendung  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich-

net,  dass  zumindest  ein  Perforationsbereich  des  Bandes  Perforationsöffnungen 

(10)  mit  einem  durchschnittlichen  Durchmesser  von  mindestens  3  Millimetern 

aufweist. 

Seite 17 

19. Verwendung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Perfora-

tionsöffnungen  (10)  durch  die  Trägerschicht  (1),  die  Haftkleberbeschichtung  (2) 

und die abziehbare Abdeckfolie (3) gehen. 

20. Verwendung nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Perforationsöffnungen (10) im wesentlichen rund, eckig oder oval sind. 

21.  Verwendung  nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich-

net,  dass  die  Trägerschicht  (1)  aus  einem  solchen,  insbesondere  offenporigen, 

Material besteht, welches eine gute Hafteigenschaft für Mauerputz aufweist. 

5.  Das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  sei  anzuweisen,  die  neuen  Patentansprü-

che und die Erklärung „Soweit Teile der Beschreibung und der Zeichnungen mit 

der  Neuordnung  der  Patentansprüche  nicht  vereinbar  sind,  sollen  sie  als  nicht 

vorhanden gelten“ (Art. 97 Abs. 2 PatV) im Patentregister einzutragen. 

6.  Unter  Kosten-  und  Entschädigungsfolgen  zulasten  der  Klägerin,  unter  Ein-

schluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen. 

Zudem  wurde  der  prozessuale  Antrag  gestellt,  das  Verfahren  bis  zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beschränkung des Streitpatents nach 
Art. 105a EPÜ zu sistieren. 

Hinsichtlich  der  neuen  Eventualanträge  erläuterte  die  Beklagte  zu  Even-
tualantrag  3,  dass  dieser  dem  auf  das  Produkt  bezogenen Antrag  1  ent-
spreche,  dass  er  aber  zusätzlich einen  Disclaimer  enthalte,  und  zwar  ei-
nen in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbarten Disclaimer (in 
Form  des  inzwischen  gestrichenen Anspruchs  16),  und  dass  ein  solcher 
Disclaimer im Lichte der Rechtsprechung G 2/101 zulässig sei. Der Even-
tualantrag 4 entspreche dem auf das Verfahren bezogenen Antrag 2 und 
beinhalte den gleichen Disclaimer wie Eventualantrag 3. Den Sistierungs-
antrag  begründete  die  Beklagte  damit,  dass  bei  paralleler  Anhängigkeit 
eines  nationalen  Nichtigkeitsverfahrens  und  eines  Beschränkungsverfah-
rens vor dem EPA die Aussetzung des nationalen Verfahrens zweckmäs-
sig  sei,  weil  die  Beschränkung  des  europäischen  Patents  unmittelbare 
Auswirkung  auf  Verlauf  und Ausgang  dieses  Verfahrens  habe,  und  dass 
wegen  der  kurzen  Verfahrensdauer  des  Beschränkungsverfahrens  keine 
ungebührlichen  Verzögerungen  zu  erwarten  seien.  Hinsichtlich  im  Fach-
richtervotum  gefundener  mangelnder  Neuheit  gegenüber  der  D3  meinte 
die Beklagte, dass zwar der Anspruchswortlaut nicht ausdrücklich auf eine 
vollflächige  bzw.  durchgängige  Beschichtung  mit  Haftkleber  auf  der  Un-
terseite  eingeschränkt  sei,  dass  der  Anspruch  aber  insbesondere  nach 
der  Streichung  von Absatz  [0025]  nur  noch  so  ausgelegt  werden  könne. 
Zur im Fachrichtervotum gefundenen mangelnden erfinderischen Tätigkeit 
führte  die  Beklagte  aus,  dass  der  Fachrichter  den  Problem-
Lösungsansatz nicht korrekt durchgeführt habe, und dass eine Kombina-
tion der Figuren 2 und 3 in der D3 vom Fachmann nicht in Betracht gezo-

1 Entscheid G 2/10 der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen 
Patentamtes 

Seite 18 

                                                
gen  worden  wäre,  und  entsprechend  der  Gegenstand  der Ansprüche  er-
finderisch sei. 

14.  
Nach  der Aufforderung durch das  Bundespatentgericht,  zum  Sistierungs-
antrag der Beklagten Stellung zu beziehen, äusserte sich die Klägerin mit 
Eingabe vom 6. Juni 2013 dahingehend, dass inzwischen dem Beschrän-
kungsantrag  stattgegeben  worden  sei  (Mitteilung  nach  Regel  95  (3)  AO 
EPÜ  ergangen),  und  entsprechend  kein  Raum  mehr  für  eine  Sistierung 
sei.  

15.  
An der Hauptverhandlung vom 17. September 2013 hielt die Klägerin an 
ihren Anträgen  fest  und  äusserte  sich  zur  Stellungnahme  der  Beklagten 
vom 23. April 2013 mit den geänderten Rechtsbegehren. Zu der im Zuge 
der  zentral  beim  EPA  durchgeführten  Einschränkung  des  Streitpatents 
durch  Streichung  des  abhängigen  Unteranspruchs  16  und  der  entspre-
chenden Textpassage  hielt  die  Klägerin  fest,  die  Streichung  des Ausfüh-
rungsbeispiels habe auf die hier geltend gemachte Nichtigkeit keinen Ein-
fluss,  nachdem  hier  nur der  unabhängige  Patentanspruch 1  relevant  sei. 
Wenn dieser nicht neu und erfinderisch sei, spiele es keine Rolle, ob ein 
davon  abhängiger Anspruch  und  die  entsprechende  Textpassage  gestri-
chen  würden.  Zu  dem  hier  eingefügten  "Disclaimer"  der  Beklagten  sei 
festzuhalten,  dass  ein  nichtklebender  Mittelstreifen  kein  Disclaimer  sei. 
Die Beklagte versuche, ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel eines Unter-
anspruchs  samt  Begleittext  im  EP-Beschränkungsverfahren  zu  streichen 
("bevorzugt mit nicht-klebendem Mittelstreifen"), um dadurch einen durch-
gehenden  Klebestreifen  als Auslegungsergebnis  des  Hauptanspruchs  zu 
erreichen, und um sich so vom Stand der Technik abzugrenzen. Die Strei-
chung eines Absatzes (oder eines abhängigen Anspruches) könne jedoch 
die Auslegung des unabhängigen Anspruchs nicht ändern, vor allem auch 
deshalb, da gar kein Disclaimer vorliege, sondern mit der doppelten Ver-
neinung  etwas  positiv  beansprucht  werde,  nämlich  neu  eine  Haftkleber-
beschichtung  mit  einem  klebenden  Mittelstreifen.  Das  sei  unzulässig,  da 
eine Einschränkung mittels Disclaimer im Schweizer Recht (Art. 24 PatG) 
auch grundsätzlich  nicht  vorgesehen  sei.  Der  Disclaimer,  der  auf  der  B3 
Schrift  basiere,  sei  aber  auch  gemäss  EP-Praxis  unzulässig,  da  mit  die-
sem eine Ausführungsform ausgeklammert werden solle, die in der mass-
gebenden  Version  des  beschränkten  Patents  (B3  Schrift)  gar  nicht  mehr 
offenbart sei. Die in G 1/03 und G 2/03 aufgestellten, strengen Vorausset-
zungen  für  einen  solchen  sogenannten  "non-disclosed  disclaimer"  seien 
hier nicht erfüllt.  

Die  Beklagte  brachte  an  der  Hauptverhandlung  im  Rahmen  des  ersten 
Parteivortrags  vor,  die neuen  Rechtsbegehren  3  und  4 gemäss  Stellung-
nahme  vom  23. April  2013  würden als Antwort  auf  das  Fachrichtervotum 

Seite 19 

gestellt,  wobei  es  sich  um  Subeventual-  bzw.  Subsubeventualanträge 
handle,  die  neu  u.a.  als  Verwendungsanspruch  formuliert  und  auf  den 
Gegenstand  des  Hausbaus  beschränkt  worden  seien.  Anspruch  16  und 
Absatz [0025] würden mit Wirkung ex tunc als nicht mehr vorhanden gel-
ten. Durch die Streichung dieses Beschreibungsteils solle der Zusatz nicht 
mehr gelesen werden. Dies sei dieselbe Stossrichtung wie der Disclaimer, 
dürfe aber mit diesem nicht vermischt werden. Neu sei die B3 Schrift (sie 
wird von der Beklagten neu eingereicht) zu lesen, und nur, wenn der Ge-
genstand nicht auf die durchgehende Haftklebung beschränkt verstanden 
werde,  sei  subsidiär  auf  den  Disclaimer  zurückzugreifen.  Die  Beklagte 
halte  an  ihren  Beweisanträgen  fest,  insbesondere  sei  ein  Augenschein 
betreffend  Herstellungsverfahren  im  Betrieb  der  SIGA-Gruppe  in  Scha-
chen (LU) durchzuführen, da damit die sich ergebenden, grossen Kosten-
einsparungen bei der Herstellung des beanspruchten Klebebandes darge-
legt werden könnten. Die Klägerin habe sich zu dem ohne Zweifel zuläs-
sigen  Anspruchskategorienwechsel  nicht  mehr  geäussert.  Die  Rechtssi-
cherheit stehe hier nicht in Frage, da das Beschränkungsverfahren zuläs-
sig sei,  nachdem  es  nicht  zu einem  erweiterten Schutzbereich führe  und 
der  Zweck  mit  dem  Anspruchskategorienwechsel  nicht  geändert  werde. 
Hier  seien  die  Voraussetzungen  für  eine  Einschränkung  nach  PatG  wie 
auch nach EPÜ gegeben. Mit dem zulässigen Disclaimer in Rechtsbegeh-
ren 3 und 4 werde klargestellt, dass nur eine durchgehende Haftkleberbe-
schichtung beansprucht werde und entsprechend in zulässiger Weise die 
Streichungen in der B3 Schrift vorgenommen worden seien. Bei der Ein-
schränkung seien die Voraussetzungen von Art. 123 (2) und (3) EPÜ er-
füllt, insbesondere auch die Anforderungen gemäss G 2/10. Entgegen der 
Ansicht  der  Klägerin  spiele  die  Umschreibung  des  hypothetischen  Fach-
manns hier eine erhebliche Rolle. Entscheidend sei neben dem Hersteller 
der  Bänder  auch  der Anwender.  Nachdem  Klebebänder  durchwegs  eine 
durchgehende Haftkleberbeschichtung (auch aus Kostengründen) hätten, 
komme es dem Fachmann nicht in den Sinn, Klebebänder als eine nicht 
vollflächige  Klebeschicht  aufweisend  zu  verstehen,  ein  anderer  Schluss 
würde eine ex post-Betrachtung darstellen. Entgegen dem Fachrichtervo-
tum gebe es weder in den Schriften noch im Stand der Technik eine Anre-
gung, eine nicht durchgehende Kleberschicht anzuwenden, womit eine er-
finderische Tätigkeit gegeben sei. 

Die  Klägerin  hielt  an  ihren  Ausführungen  fest,  worauf  die  Beklagte  im 
zweiten  Vortrag  vorbrachte,  das  Fachrichtervotum  argumentiere  nicht 
konsistent,  weshalb  am  Antrag  auf  Durchführung  einer  Expertise  (auch 
hier  -  und  nicht  nur  im Pharmabereich  - gehe es  um komplexe und spe-
zielle  Sachkenntnis  erfordernde  Fragen)  festgehalten  werde,  und  an-
tragsgemäss die Rechtsbegehren 3 und 4 zu beurteilen seien. In der Ter-
minologie von D3 und D4 sei die Kleberschicht immer ganz durchgehend 
und eine Auslegung sei nicht möglich, wonach eine einzige Kleberschicht 
auch  getrennt  angebracht  werden  könne.  Die  Perforation  von  Absatz 

Seite 20 

[0028] der B3 Schrift habe nichts zu tun mit der Auslegung des Anspruchs 
1. Es gebe zwar Teile, wo keine Kleberschicht sei, aber die Kleberschicht 
sei durchgehend. Es bestehe eine Vermutung der Rechtbeständigkeit des 
geprüften  europäischen  Patents,  und  die  Klägerin  habe  die  fehlende 
Rechtsbeständigkeit mit entsprechenden Unterlagen nicht nachgewiesen, 
womit im Zweifel das Patent aufrecht zu erhalten sei . 

Die Klägerin verzichtete auf eine weitere Stellungnahme (Protokoll).  

Beurteilung: 

16.  
16.1  Die  Beklagte  behauptet  mangelndes  Rechtsschutzinteresse  für  die 
Nichtigkeitsklage.  Die  Beklagte  bestreitet  das  Konkurrenzverhältnis  zwi-
schen den Prozessparteien nicht, genauso wenig wie die bereits erfolgte 
Verwarnung aus einem anderen Patent der Beklagten. Sie bestreitet aber 
ein Rechtsschutzinteresse angesichts der Tatsache, dass die unbestritten 
erfolgte  Verwarnung  aus  einem  anderen  Patent  ausgesprochen  worden 
sei, und damit die beantragte Nichtigerklärung des Klagepatents den Pa-
tentverletzungsvorwurf  der  Beklagten  nicht  zu  entkräften  vermöge.  Die 
Beklagte stützt sich dabei auf BGE 116 II 196, in dem ausgeführt worden 
sei,  dass  ein  Rechtsschutzinteresse  für  die  Feststellung  der  Nichtigkeit 
nur dann vorliege, wenn die Klage die behauptete Beeinträchtigung effek-
tiv zu beseitigen vermöge. 

16.2  Die  Beklagte  verkennt  dabei,  dass  es  bei  BGE  116  II  196  um  eine 
spezielle  Situation  ging,  wo  die  Patentinhaberin  den  Verletzungsvorwurf 
auch  aus  dem  gleichen,  eingeschränkten  Patent,  d.h.  einem  einge-
schränkten Patent mit einem Umfang, dessen Nichtigkeit von der Feststel-
lungsklägerin gar nicht beantragt wurde, aufrechterhalten würde und ent-
sprechend  "die  beantragte  Teilnichtigerklärung  des  Patentes  den  Verlet-
zungsvorwurf  nicht  zu  entkräften  vermag,  solange  die  Beklagte  ihn  auch 
aus  dem  eingeschränkten  Patent  aufrechterhält".2  Andere  Beeinträchti-
gungen aus dem nichtig zu erklärenden Umfang des Klagepatents werden 
von der Nichtigkeitsklägerin in diesem Verfahren nicht behauptet und sind 
entsprechend auch nicht Verfahrensgegenstand. 

Der Bundesgerichtsentscheid hielt im erwähnten Entscheid in grundsätzli-
cher Weise auch folgendes fest:3 

"Das  Bundesgericht  stellt  nach  ständiger  Praxis  wesentlich  auf  das  Be-
stehen  eines  wettbewerbsrechtlichen  Konkurrenzverhältnisses  der  Pro-

2  BGE 116 II 196 E. 3b 
3  BGE 116 II 196 E. 2 

Seite 21 

 
                                                
zessparteien ab. Es hat in diesem Sinn das Feststellungsinteresse bejaht, 
wenn  das  streitige  Patent  in  den  Industriebereich  des  Klägers  fiel  (BGE 
21, 295/6), es auch für seinen Geschäftsbetrieb von Bedeutung war (BGE 
24 II 474), er mit den gleichen Artikeln wie die patentierten handelte (BGE 
50 II 70) oder der Patentschutz seinen Absatz stark beeinträchtigte (BGE 
38 II 674). Im Grundsatz forderte das Bundesgericht aber stets eine recht-
liche  oder  tatsächliche,  gegenwärtige  oder  drohende  Behinderung  des 
Klägers  in  seiner  wirtschaftlichen  Bewegungsfreiheit  und  lehnte  es  na-
mentlich  ab,  den  Klageausschluss  auf  das  Schikaneverbot  zu  beschrän-
ken  (BGE  61  II  380).  Andererseits  machte  es  aber  nicht  zur  Vorausset-
zung,  dass  der  Kläger  die  angefochtene Ausführungsform  auch  tatsäch-
lich  zu  verwenden  beabsichtigte,  sondern  liess  genügen,  dass  der  Be-
stand  eines  Patentes  auf  seiten  des  Konkurrenten  ihm  im  Wettbewerb 
zum  Nachteil  gereichen konnte  (BGE  67  II  240 E.  2). Ohne weiteres  be-
jaht wurde das Interesse in einem Fall, in dem der Kläger mit der Nichtig-
keitsklage  den  vom  Beklagten  erhobenen  Verletzungsvorwurf  entkräften 
wollte (BGE 71 II 40)."  

16.3 Das Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien sowie der Handel 
mit gleichen Artikeln und ein Schutzbereich des Klagepatents im Bereich 
der industriellen Tätigkeit der Klägerin ist unbestritten, und dies genügt in 
einem Fall wie dem vorliegenden bereits für das Rechtsschutzinteresse.  

16.4 Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist zudem die Ab-
sicht, die angefochtene Ausführungsform tatsächlich zu verwenden, nicht 
erforderlich, sondern es genügt, dass der Bestand eines Patentes auf Sei-
ten des Konkurrenten dem Kläger im Wettbewerb zum Nachteil gereichen 
könnte. Angesichts der Tatsache, dass das im Rahmen der unbestrittenen 
vorprozessual erfolgten Verwarnung der Klägerin geltend gemachte euro-
päische Schutzrecht EP 1 508 648 B1 über den gleichen Prioritätstag ver-
fügt wie das Klagepatent, die exakt gleichen Figuren und die gleiche de-
taillierte  Beschreibung  wie  das  Klagepatent  aufweist,  zudem  ein  gat-
tungsgleiches  selbstklebendes  Band  beansprucht  wie  das  Klagepatent, 
und  des  weiteren  eine  Vielzahl  der  Unteransprüche  wortidentisch  ist  zu 
jenen  des  Klagepatents,  ist  offensichtlich,  dass der  Fortbestand  des  Kla-
gepatents, welches einen leicht verschobenen Gegenstand betrifft als je-
nes,  aus  welchem  verwarnt  wurde,  der  Klägerin  im  Wettbewerb  zum 
Nachteil gereichen könnte, weil es sie daran hindern würde, in Zukunft die 
Produkte  gemäss  Klagepatent  in  dessen  jetzigen  Schutzumfang  hinein 
abzuändern. 

Ein  Rechtsschutzinteresse  ist  entsprechend  gegeben.  Auf  die  Klage  ist 
einzutreten. 

17.  
17.1 Die Beklagte stellt in der Duplik vom 24. Januar 2013 und in der Stel-

Seite 22 

lungnahme vom 23. April 2013 auf das Fachrichtervotum neue, die zuvor 
geltenden Anträge ersetzende Anträge, dabei wird im Rahmen des Even-
tualantrags  und  des  Subsubeventualantrags  die  Kategorie  gewechselt. 
Namentlich werden die Produktansprüche in Verwendungsansprüche um-
formuliert.  

17.2 Beim Antrag der Beklagten handelt es sich um einen Antrag auf Teil-
verzicht  nach Art.  24 Abs.  1  lit.  c  PatG.  Gemäss  diesem  kann  ein  unab-
hängiger  Patentanspruch eingeschränkt  werden,  solange sich der  einge-
schränkte Patentanspruch auf die gleiche Erfindung bezieht und eine Aus-
führungsart definiert, die in der veröffentlichten Patentschrift und in der für 
das Anmeldedatum massgebenden Fassung  des  Patentgesuches  vorge-
sehen ist.  

Durch die Begrifflichkeit (Einschränkung) ergibt sich, dass der Schutzum-
fang des neu vorgelegten Patentanspruchs geringer sein muss als vor der 
Änderung, was dem Erfordernis von Art. 123 (3) EPÜ gleichkommt.  

Jede Art der Einschränkung führt dazu, dass die Erfindung verändert wird, 
und nicht  mehr  die gleiche  Erfindung  ist  wie  vor  der  Einschränkung.  Der 
Begriff der gleichen Erfindung kann sich also nicht auf die Situation bezie-
hen,  in  welcher  der  Schutzumfang  durch  die  Einschränkung  reduziert 
wird, sondern nur auf Situationen, wo der Schutzumfang verschoben wird. 
Damit  ist  auch  das  Erfordernis  der  gleichen  Erfindung Art.  123  (3)  EPÜ 
zuzurechnen.  

Die  Forderung  einer  Ausführungsart,  die  in  der  veröffentlichten  Patent-
schrift und in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung des Pa-
tentgesuches  vorgesehen  ist,  entspricht  nicht  dem  Erfordernis  von  Art. 
123 (2) EPÜ.  

Art.  123  (2)  EPÜ  legt  fest,  dass  die  europäische  Patentanmeldung  und 
das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden dürfen, dass 
ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich einge-
reichten  Fassung  hinausgeht.  Ein  Erfordernis  einer  "Ausführungsart,  die 
in  der  veröffentlichten  Patentschrift  und  in  der  für  das  Anmeldedatum 
massgebenden Fassung des Patentgesuches vorgesehen ist" gibt es da-
bei nicht.  

17.3  Während  also  die  Frage,  ob  eine  genügende  Basis  für  eine  Ände-
rung im Offenbarungsgehalt vorhanden ist, vor dem europäischen Patent-
amt nur bezogen auf den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich einge-
reichten  Fassung  zu  beantworten  ist,  ist  nach  Art.  24  Abs.  1  lit.  c  PatG 
nicht nur diese Frage zu prüfen, sondern zusätzlich auch noch zu prüfen, 
ob  in  der  veröffentlichten  Patentschrift  eine  genügende  Basis  vorhanden 
ist.  

Seite 23 

Zudem  sind  die  in  BGE  95  II  364  aus  dem  Jahre  1969  aufgestellten 
Grundsätze  für  die  inhaltliche  Zulässigkeit  von  solchen  Änderungen  ge-
gebenenfalls zu berücksichtigen: "Der Richter hat somit in die neue Defi-
nition  des  eingeschränkten  Patentanspruchs  keine  Merkmale  aufzuneh-
men,  die  in  der  Beschreibung  oder  den  Zeichnungen  nur  beiläufig  er-
wähnt sind; vielmehr ist erforderlich, dass der Fachmann in der Beschrei-
bung oder den Zeichnungen ein wesentliches Merkmal der Erfindung als 
klar geoffenbart zu erkennen vermag" (BGE 95 II 364 E. 4f). 

Damit  fallen  die  beiden  Regelungen  unter  dem  EPÜ  und  gemäss  PatG 
auseinander, was insbesondere deshalb relevant ist, weil damit über den 
Weg eines  zentralen  europäischen  Beschränkungsverfahrens  (Art.  105a-
105c EPÜ) grosszügigere Möglichkeiten für den Schutzrechtsinhaber zur 
Verfügung  stehen  als  bei  einem  schweizerischen  Beschränkungsverfah-
ren unter Art. 24 PatG. 

17.4 Die jetzige Fassung von Art. 24 PatG unterscheidet sich von derjeni-
gen im Jahre 1969, d.h. von der zum Zeitpunkt des oben genannten Bun-
desgerichtsentscheids  geltenden  Fassung.  Abgesehen  davon,  dass  es 
damals das europäische Patentsystem noch gar nicht gab, und schweize-
rische  Patentanmeldungen  vor  deren  Erteilung  nicht  publiziert  wurden, 
waren in der Fassung von PatG 1954 Anträge gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c 
aPatG für das gleiche Patent nur einmal zulässig und nach Ablauf von vier 
Jahren  nach  dem  amtlichen  Datum  der  Eintragung  des  Patentes  ausge-
schlossen.4  

Im Rahmen der Revision zur Anpassung an das EPÜ 2000 wurde Art. 24 
PatG insoweit angepasst, als die zeitliche und anzahlmässige Beschrän-
kung  für  Änderungen  unter  Stützung  auf  die  Beschreibung  gestrichen 
wurde5. In der Botschaft im Zusammenhang mit dieser Revision wird aus-
geführt:6 "Eine Beibehaltung der schweizerischen Sonderregel in Absatz 2 
ist  daher  nicht  mehr  zweckmässig.  Zwar  kann  der  Standpunkt  vertreten 
werden,  dass  ein  Teilverzicht  im  Zusammenhang  mit  einem  nationalen 
Patent  oder  einem  für  die  Schweiz  Wirkung  entfaltenden  europäischen 
Patent  auch  mit  einem  zentralisierten  Beschränkungsverfahren  möglich 
sein  wird  und  daher  ohne  weiteres  beibehalten  werden  könnte,  doch  ist 
die  Umgehungsmöglichkeit  mit  Bezug  auf  europäische  Patente  bei  einer 
unterschiedlichen  Regelung  auf  nationaler  und  auf  europäischer  Ebene 
offensichtlich.  Im  Weiteren  würden  Inhaber  von  nationalen  Patenten  und 
solche von europäischen Patenten ungleich behandelt. Absatz 2 von Arti-
kel 24 PatG ist daher aufzuheben." Obwohl die Revision mit dem Ziel ei-
ner  Harmonisierung mit  dem  EPÜ  2000  erfolgte,  wurde  bei  der  Revision 
von Art. 24 nur die Streichung von dessen Abs. 2 ausdrücklich angespro-

4  Art. 24 Abs. 2 aPatG 
5  Streichung von Art. 24 Abs. 2 aPatG 
6  BBl 2005, 3800 

Seite 24 

                                                
chen.  Nicht  angesprochen  wurde,  dass  in  Art.  24  Abs.  1  lit.  c  PatG  ein 
weiteres  Erfordernis  der  Stützung  in  der  Patentschrift  vorhanden  ist,  das 
in einem Beschränkungsverfahren vor dem europäischen Patentamt nicht 
berücksichtigt wird. 

17.5  Im  Lichte  des  allgemeinen  Harmonisierungsgedankens  von  Art.  24 
PatG in der Revision von 2005 ist davon auszugehen, dass das in Art. 24 
Abs.  1  lit.  c  PatG  vorgegebene  Erfordernis,  dass  mit  der  Änderung  eine 
Ausführungsart  definiert  wird,  die  in  der  für  das Anmeldedatum  massge-
benden  Fassung  des  Patentgesuches  vorgesehen  ist,  dem  Erfordernis 
von Art. 123 (2) EPÜ gleichzusetzen ist.  

Das im  EPÜ  nicht  vorgesehene Zusatzkriterium nach Art.  24 Abs.  1  lit.  c 
PatG, dass eine solche Änderung zusätzlich eine solche Basis im erteilten 
Patent finden muss, darf aber trotz Harmonisierung nicht unberücksichtigt 
bleiben (eine andere Sichtweise wäre contra legem), und ist auch im Lich-
te des genannten Bundesgerichtsentscheids im Hinblick auf die Rechtssi-
cherheit  der  Dritten  geboten.  Sind  Gegenstände  im  Rahmen  des  Prü-
fungsverfahrens,  eines  Einspruchsverfahrens  oder  im  Rahmen  eines  an-
schliessenden  Teilverzichts  respektive  Beschränkungsverfahrens  aus  ei-
nem  Patent  gestrichen  worden,  so  kann  auf  solche  Gegenstände  im 
Rahmen eines folgenden Teilverzichts nicht mehr als Offenbarung für Än-
derungen zurückgegriffen werden. 

18.  
Parallel zu den im Rahmen dieses Zivilverfahrens von der Beklagten be-
antragten  Beschränkungen  reichte  die  Beklagte  beim  Europäischen  Pa-
tentamt einen Antrag auf Beschränkung des Streitpatents nach Art. 105a 
EPÜ  ein,  der  die  ersatzlose  Streichung  von  Anspruch  16  und  Absatz 
[0025] zum Gegenstand hat (vgl. oben Erwägung 9). Die Veröffentlichung 
und Bekanntmachung des Hinweises auf die Entscheidung über den An-
trag auf Beschränkung erfolgte am 24. Juli 2013. Das zentral beschränkte 
Streitpatent  wurde  anlässlich  der  Hauptverhandlung  zu  den  Akten  ge-
reicht. 

Das Streitpatent ist gemäss Art. 109 Abs. 1 PatG ein europäisches Patent, 
das für die Schweiz wirksam ist. Nach Art. 109 Abs. 3 PatG hat das euro-
päische Patentübereinkommen für solche Patente Vorrang vor dem PatG. 
Auf der anderen Seite hat gemäss Art. 110 PatG das europäische Patent 
in der Schweiz dieselbe Wirkung wie ein Schweizer Patent.  

Damit kann ein europäisches Patent mit Wirkung für die Schweiz über das 
zentrale  Beschränkungsverfahren  gemäss  Art.  105a-105c  EPÜ  be-
schränkt  werden,  und  das  Beschränkungsverfahren  hat  Vorrang  gegen-
über  dem  Verfahren  des  nationalen  Teilverzichts  gemäss  Art.  24  PatG. 
Dies  äussert  sich  auch  darin,  dass  gemäss Art.  127  PatG  ein  teilweiser 

Seite 25 

Verzicht auf das europäische Patent nicht beantragt werden kann, solan-
ge  beim  europäischen  Patentamt  gegen  dieses  Patent  über  eine  Be-
schränkung noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist. 

Es  gibt  Unterschiede  zwischen  dem  Verfahren  des  nationalen  Teilver-
zichts  nach  Art.  24  PatG  und  dem  zentralen  Beschränkungsverfahren 
gemäss  Art.  105a-105c  EPÜ.  Ein  Unterschied,  der  hier  interessiert,  ist, 
dass es im Rahmen des Beschränkungsverfahrens vor dem europäischen 
Patentamt  möglich  ist,  Änderungen  an  der  Beschreibung  vorzunehmen,7 
insbesondere auch Teile der Beschreibung zu streichen, während dies im 
Rahmen eines Teilverzichtes nach Art. 24 PatG i.V.m. Art. 97 Abs. 2 PatV 
ausdrücklich nicht vorgesehen ist. Gemäss Art. 97 Abs. 2 PatV kann nur 
ein  spezifisch  in  der  Verordnung  definierter Textblock  im  Sinne  einer  Er-
klärung  abgegeben  werden:  "Soweit  Teile  der  Beschreibung  und  der 
Zeichnungen  mit  der  Neuordnung  der  Patentansprüche  nicht  vereinbar 
sind, sollen sie als nicht vorhanden gelten". Diese vom Gesetzgeber vor-
gegebenen  Unterschiede,  die  dem  Patentinhaber  auf  unterschiedlichen 
Wegen (zentralisierte Beschränkung versus nationaler Teilverzicht) unter-
schiedliche Möglichkeiten eröffnen, sind zu beachten. 

Wurde  im  Beschränkungsverfahren  vor  dem  europäischen  Patentamt 
dem  Antrag  auf  Beschränkung  rechtskräftig  stattgegeben,  so  gelten  die 
entsprechenden Auswirkungen  als  von Anfang  an  eingetreten.8  Dies  be-
deutet unter anderem, dass das beschränkte europäische Patent rückwir-
kend  an  die  Stelle  des  ursprünglich  erteilten  europäischen  Patents  tritt, 
und  zwar  auch  was  die  gesamte  Beschreibung  und  die  Ansprüche  an-
geht. 

19.  
19.1 Anspruch 1 gemäss Antrag 1 der Beklagten definiert den Schutzge-
genstand wie folgt (Hervorhebungen hinzugefügt): 

Selbstklebendes Band  zum Verschliessen,  Abdichten und  Verkleben von Fugen 

im  Hausbau  und  insbesondere  von  Fugen  in  Ecken  und  Kanten,  mit  einer  Trä-

gerschicht  (1)  an  der  Bandoberseite,  einer  Haftkleberbeschichtung  (2)  der  Trä-

gerschicht  (1)  an  der  Bandunterseite  und  mit  einer  abziehbaren  Abdeckfolie  (3) 

an der Bandunterseite, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein erster Falt-

abschnitt  (4)  des  Bandes  in  Querrichtung  entlang  einer  in  Längsrichtung  des 

Bandes  verlaufenden  ersten  Faltungskante  (5)  umgefaltet  ist,  dass  mindestens 

ein  Teil  der  Haftkleberbeschichtung  (2)  entlang  eines  Längsabschnitts  des  Ban-

des nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist,  und dass das Band in gefalte-

tem Zustand zu einer Klebeband-Rolle aufgerollt ist. 

7    vgl.  Regel  92(2)  d)  der  Ausführungsordnung  zum  Übereinkommen  über  die 
Erteilung  europäischer  Patente  [AO  EPÜ]  sowie  Richtlinien  für  die  Prüfung  im 
Europäischen Patentamt, Teil D Kapitel X-3 
8  Art. 68 EPÜ, Wirkung ex tunc, entspricht Art. 28a PatG 

Seite 26 

                                                
Anspruch  1  ist  damit  bis  auf  die  fett  hervorgehobenen  Stellen  identisch 
zum  Anspruch  1  des  beschränkten  europäischen  Streitpatents.  Die  Er-
gänzung der Zweckangabe "im Hausbau" stützt sich neben der optionalen 
Erwähnung  im  erteilten  Patent  auf  Absatz  [0008]  im  Streitpatent  sowie 
ebenfalls  auf  Absatz  [0008]  in  der  Offenlegungsschrift  der  ursprünglich 
eingereichten  Unterlagen.  Die  Ergänzung,  dass  das  Band  in  gefaltetem 
Zustand zu einer Klebeband-Rolle aufgerollt ist, geht zurück auf Anspruch 
16  im  beschränkten  europäischen  Streitpatent  und  findet  seine  Stützung 
in den ursprünglich eingereichten Unterlagen in Anspruch 17 der Offenle-
gungsschrift. Der Teilverzicht von Anspruch 1 entspricht also den Anforde-
rungen  von  Art.  24  PatG,  der  gemäss  bundesgerichtlicher  Rechtspre-
chung auch für eine Einschränkung im Nichtigkeitsverfahren im Sinne von 
Art. 27 PatG Anwendung findet.9 

JP  8311417  (D3)  respektive  die  zugehörige  unbestrittene  Übersetzung 
D3B  offenbart  ebenfalls  ein  selbstklebendes  Band  zum  Verschliessen, 
Abdichten  und  Verkleben  von  Fugen  zur  Verwendung  im  Hausbau  (vgl. 
Absatz [0001]). Das vorgeschlagene Band verfügt über eine Trägerschicht 
(das  Grundmaterial  gemäss  Absatz  [0008]  mit  dem  Bezugszeichen  2  in 
den  Figuren)  an  der  Bandoberseite,  eine  Haftkleberbeschichtung  (die 
Klebstoffschicht  gemäss Absatz  [0008]  mit  dem  Bezugszeichen  3  in  den 
Figuren)  der  Trägerschicht  an  der  Bandunterseite  und  eine  abziehbare 
Abdeckfolie  (Abziehstreifen  mit  Bezugszeichen  6  im Ausführungsbeispiel 
gemäss Figur 2 und dem Bezugszeichen 4 in den anderen Ausführungs-
beispielen) zur Abdeckung der Haftkleberbeschichtung an der Bandunter-
seite.  Wie  insbesondere  den  Figuren  entnommen  werden  kann,  gibt  es 
zumindest  einen  ersten  Faltabschnitt  des  Bandes  in  Querrichtung,  der 
entlang einer in Längsrichtung des Bandes verlaufenden ersten Faltungs-
kante  umgefaltet  ist.  Im  Ausführungsbeispiel  gemäss  Figur  2  ist  dabei 
mindestens  ein Teil  der  Haftkleberbeschichtung (3)  entlang  eines  Längs-
abschnitts des Bandes nicht mit der Abdeckfolie (6) abgedeckt. Zudem ist 
gemäss  allen  Figuren  das  Band  in  gefaltetem  Zustand  zu  einer  Klebe-
band-Rolle aufgerollt.  

Beim Ausführungsbeispiel der D3, bei welchem ein Teil der Haftkleberbe-
schichtung  (3)  entlang  eines  Längsabschnitts  des  Bandes  nicht  mit  der 
Abdeckfolie  (6)  abgedeckt  ist  (Figur  2),  ist  die  Haftkleberbeschichtung 
nicht vollflächig aufgetragen, sondern im Faltbereich verbleibt in Verlaufs-
richtung des Bandes eine Lücke ohne Kleber. 

9    BGE  92  II  280  E.  3a:  "La  loi  ne  précise  pas  de  quelle  manière  le  juge  doit 
procéder pour limiter un brevet. La nullité partielle conduit à un résultat semblable 
à celui de la renonciation partielle au brevet que le titulaire peut déclarer de son 
propre  chef  au  Bureau  fédéral  de  la  propriété  intellectuelle  (art.  24  LBI).  On 
appliquera donc par analogie les règles que l'art. 24 LBI énonce à propos de la 
renonciation partielle." 

Seite 27 

                                                
19.2 Die Beklagte macht geltend, dass unter dem Begriff der Haftkleber-
beschichtung  gemäss  Streitpatent  nur  eine  Beschichtung  verstanden 
werden könne, welche sich über die ganze Trägerschicht an der Bandun-
terseite erstreckt, und deshalb die D3 nicht neuheitsschädlich sein könne. 
Sie führt diesbezüglich aus, dass mangels gegenteiliger Anhaltspunkte im 
Streitpatent und insbesondere im Lichte der Figuren, die alle eine vollflä-
chige  Beschichtung  offenbaren  sollen,  der  Fachmann  dieses  Merkmal 
ausschliesslich so verstehen könne, dass sich die Haftkleberbeschichtung 
vollflächig über die ganze Trägerschicht an der Bandunterseite erstreckt. 

Die  Beklagte  gesteht  dabei  zu,  dass  der  Anspruchswortlaut  nicht  aus-
drücklich  auf  eine  vollflächige  bzw.  durchgängige  Beschichtung  einge-
schränkt ist, erläutert aber insbesondere unter Hinweis auf die D3 und die 
dort genannten Absätze [0008] und [0009] und die dort verwendete Mehr-
zahl  (Klebstoffschichten)  für  den  Fall  einer  nicht  durchgehenden  Kleb-
stoffschicht,  dass  die  korrekte  Auslegung  des  Begriffs  der  Haftklebeber-
schichtung  nur  eine  vollflächige  Beschichtung  sein  könne.  Letzteres  Ar-
gument greift  aber  u.a. schon deswegen  ins Leere,  weil  im  gleichen Do-
kument  D3  für  die Ausführungsform  mit  einem  nicht-klebenden  Mittelbe-
reich (Figur  2)  an  anderer  Stelle  der  D3  im Absatz  [0016]  davon gespro-
chen  wird,  dass  zwei  Streifen  einer  Klebstoffschicht  so  aufgetragen  wer-
den, dass eine Lücke zwischen diesen verbleibt. 

19.3  Unbestrittenermassen  ist  der Anspruchswortlaut  nicht  auf  eine  voll-
flächige Beschichtung mit Haftkleber auf der Unterseite eingeschränkt.  

Nach Art. 51 Abs. 2 PatG bestimmen die Patentansprüche den sachlichen 
Geltungsbereich  des  Patentes  (Anspruchsprimat).  Nach  Art.  51  Abs.  3 
PatG sind bei der Auslegung der Patentansprüche die Beschreibung und 
die Zeichnungen heranzuziehen.  

Vorliegend stellt  sich  im Zusammenhang mit  der Abgrenzung  vom  Stand 
der  Technik  die  Frage,  inwieweit  der  ausgelegte  Anspruchswortlaut  im 
Lichte der Beschreibung enger verstanden werden darf, als der ausdrück-
liche Anspruchswortlaut.  

Im Lichte des Anspruchsprimats und der Rechtssicherheit Dritter kann ein 
engeres  Verständnis  eines  Anspruchsmerkmals  durch  den  Fachmann, 
hier ein Spezialist für Klebebänder im Baubereich mit Kenntnissen in Be-
schichtungsverfahren  mit  Klebern,  im  Lichte  der  Beschreibung  zum  
Zwecke der Abgrenzung vom Stand der Technik nur dann in Frage kom-
men,  wenn  sich  ein  engeres  Verständnis  im  Lichte  der  Beschreibung für 
den in Betracht kommenden Fachmann zweifelsfrei und zwingend ergibt; 
mit anderen Worten nur in Ausnahmesituationen wie beispielsweise, wenn 
in  der  Beschreibung  eine  im  Anspruch  nicht  genannte  Zusatzeinschrän-
kung als technisch zwingend und in jedem Fall erfindungswesentlich her-

Seite 28 

vorgehoben  wird,  und  damit  der  Fachmann  diese  Zusatzeinschränkung 
bei  der  Lektüre  des  Anspruchs  mitliest.  So  ist  auch  die  vornehmliche 
Sichtweise  der  Beschwerdekammern  des  Europäischen  Patentamts,  die 
ausdrücklich  festhält,  dass  Art.  69  EPÜ  nicht  in  dem  Sinne  verstanden 
werden  darf,  dass  bei  der  Abgrenzung  vom  Stand  der  Technik  im  An-
spruch  nicht  explizit  einschränkend  genannte  Merkmale  unter  Berufung 
auf die Beschreibung als implizit enthalten in den Anspruch hineingelesen 
werden dürfen.10 

19.4  Es  ist  zutreffend,  dass  sich  in  vielen  Figuren  des  Streitpatents  die 
Haftkleberbeschichtung  in  Schnittdarstellungen  senkrecht  zur  Verlaufs-
richtung  des  Bandes  in  transversaler  Richtung  ununterbrochen  über  die 
ganze  Trägerschicht  erstreckt.  Es  gibt  aber  in  der  ganzen  Beschreibung 
an keiner Stelle einen ausdrücklichen Hinweis, dass tatsächlich die ganze 
Trägerschicht auf der Unterseite mit Haftkleber vollflächig, das heisst nicht 
nur in transversaler, sondern auch in Verlaufsrichtung, unterbruchsfrei be-
schichtet ist. Zudem hat die Klägerin richtig darauf hingewiesen, dass die 
im  Streitpatent  beschriebenen  und  in  den  Figuren  dargestellten  Ausfüh-
rungsbeispiele  mit  Perforationen  ebenfalls  keine  ununterbrochene  Be-
schichtung  mit  Haftkleber  beinhalten,  und  dass  die Anspruchsauslegung 
nicht  so  einschränkend  erfolgen  darf,  dass  diese  Ausführungsbeispiele 
nicht mehr darunter fallen, ansonsten hätten diese ebenfalls herausgestri-
chen  werden  müssen. Ausschliessen  lassen  sich  damit Ausgestaltungen 
mit nicht vollflächiger Haftkleberbeschichtung nicht. 

Im Streitpatent gibt es zwar in den Figuren Darstellungen von in transver-
saler Richtung ununterbrochenen Beschichtungen, dies aber eben immer 
nur  in  Schnittdarstellungen.  Es  gibt  aber  auch  Figuren  mit  den  oben  er-
wähnten  Perforationen.  Insbesondere  findet  sich  aber  in  der  Beschrei-
bung  keine  ausdrückliche  Erwähnung  einer  vollflächigen  Beschichtung, 
geschweige denn ein Hinweis, dass eine solche ein zwingendes Erforder-
nis für die Erfindung ist. Die D3 mit einer kleberfreien Lücke zeigt zudem, 
dass  der  Fachmann  zum  Anmeldezeitpunkt  gerade  in  diesem  spezifi-
schen technischen Gebiet keineswegs davon ausgehen musste, dass der 
Kleber  vollflächig  aufgetragen  sein  muss.  Im  Lichte  des  obigen  kann 
demnach  der  Anspruch  nicht  so  ausgelegt  werden,  dass  er  sich  aus-
schliesslich auf Strukturen erstreckt, bei welchem die Haftkleberbeschich-
tung vollflächig auf der Unterseite aufgetragen ist. 

19.5  Damit  offenbart  die  Entgegenhaltung  D3  sämtliche Anspruchsmerk-
male von Anspruch 1 des Antrags 1 der Beklagten und ist neuheitsschäd-
lich.  

10    vgl.  Rechtsprechung  der  Beschwerdekammern  des  Europäischen  Patent-
amtes, 6. Auflage 2010, II.B.5.3 

Seite 29 

                                                
Damit erweist sich der eingeschränkte Anspruch gemäss Antrag 1 der Be-
klagten  als  nichtig,  und  weil  damit  der  einzige  unabhängige  Anspruch 
nichtig ist, ist ein nach diesem Antrag 1 eingeschränktes Patent als Gan-
zes nichtig. 

19.6  Selbst  wenn  übrigens  die Auslegung  des Anspruchs  so  wäre,  dass 
nur  eine  vollflächige  Beschichtung  als  erfindungsgemäss  zu  betrachten 
wäre,  wäre  das  beklagtische  Rechtsbegehren  1  abzuweisen,  und  zwar 
wegen  mangelnder  erfinderischer  Tätigkeit.  In  Figur  3  der  D3  ist  eine 
Bauweise  eines  solchen  Klebebandes  mit  einer  durchgängigen  Haft-
kleberbeschichtung  offenbart;  diese  ist  dort  über  die gesamte Fläche mit 
einer  Abdeckfolie  bedeckt.  Es  ist  aber  ausdrücklich  eine  Perforierung 
(Abs.  [0009],  Bezugszeichen  7)  vorgesehen,  welche  im  Gebrauch  offen-
sichtlich dazu vorgesehen ist, von der Abdeckfolie entweder nur den obe-
ren oder nur den unteren Abschnitt zuerst zu entfernen.  

Damit  wird  das  Merkmal  der  nur  teilweisen  Abdeckung  durch  eine  Ab-
deckfolie  nahegelegt,  weil  der  Fachmann  erkennen  kann,  dass  er  die 
durchgängige  Haftkleberbeschichtung  gemäss  Figur  3  ohne  weiteres 
auch  im  Zusammenhang  mit  einer  Anordnung  einer  Abdeckfolie  nur  auf 
einer  Seite  gemäss  der  unmittelbar  daneben  wiedergegebenen  Figur  2 
einsetzen kann. Die in Figur 3 dargestellte Perforation der Abdeckfolie ist 
ein  klarer  Hinweis,  dass  die  Ausführungsbeispiele  der  Figuren  3  und  2 
durch den  Fachmann  im  gleichen Kontext gesehen  und verstanden  wer-
den.  Die Haftkleberbeschichtung des  Bandes gemäss Figur  2 der  D3 an 
der  Bandunterseite  ist  nämlich  die  Gesamtheit  der  Haftkleberbeschich-
tung  auf  der  Bandunterseite  (vgl.  ausdrücklich  so  offenbart  in  [0016]  der 
D3, wo es, Hervorhebungen hinzugefügt, heisst: "…werden zwei Streifen 
einer Klebstoffschicht … so aufgetragen, dass eine Lücke … verbleibt…") 
und setzt sich zusammen aus dem unteren, mit der Abdeckfolie direkt ab-
gedeckten  Streifen  und  dem  oberen,  im  ausgerolltem  Zustand  nicht  mit 
Abdeckfolie  bedeckten  Streifen.  Das  zeigt  sich  auch  daran,  dass  beide 
Bereiche  mit  den  gleichen  Bezugszeichen  3  bezeichnet  sind.  Damit  ist 
beim Band gemäss Figur 2 nur ein Teil der Haftkleberbeschichtung mit der 
Abdeckfolie abgedeckt. 

Ausgehend  von  der  Variante  der  Figur  3  würde  der  Fachmann  aufgrund 
der  Variante  der  Figur  2  unmittelbar  erkennen,  dass  der  in  Figur  3  zum 
Abreissen entlang der Längsperforation (7) vorgesehene Teil der einseitig 
behandelten Abdeckfolie (4) ohne weiteres bereits in der Produktion weg-
gelassen  werden  kann  und  der  verbleibende  Teil  dieser  Abdeckfolie  (4) 
durch  eine  beidseitig  behandelte  Abdeckfolie  (6)  ersetzt  werden  kann. 
Das  sich  so  ergebende  Band  weist  eine  durchgehende  Haftkleberbe-
schichtung auf, von welcher nur ein Teil mit der Abdeckfolie abgedeckt ist, 
und entspricht damit dem Gegenstand von Anspruch 1. 

Seite 30 

20.  
Der  erste  Eventualantrag  der  Beklagten  (Antrag  2)  bezieht  sich  auf  eine 
Verwendung  eines  solchen  selbstklebenden  Bandes  im  Hausbau.  Wie 
oben  dargelegt  beschreibt  die  D3  das  Band  genau  zur  und  im  Zusam-
menhang  mit  der  Verwendung  im  Hausbau,  folglich  ist  die  D3  auch  für 
Anspruch 1 des Eventualantrags neuheitsschädlich. 

Damit  ist  der  eingeschränkte  Anspruch  gemäss  erstem  Eventualantrag 
der  Beklagten  nichtig,  und  weil  damit  der  einzige  unabhängige Anspruch 
nichtig ist, ist ein nach diesem Eventualantrag eingeschränktes Patent als 
Ganzes nichtig, unabhängig von der Frage, ob der von der Beklagten be-
antragte  Wechsel  der  Anspruchskategorie  zulässig  ist,  was  die  Klägerin 
bestreitet.  

20.1  Der  zweite Eventualantrag (Subeventualantrag, Antrag  3)  entspricht 
Antrag 1, enthält zusätzlich einen Disclaimer (Hervorhebung) wie folgt:  

1.  Selbstklebendes  Band  zum  Verschliessen,  Abdichten  und  Verkleben  von  Fu-

gen  im  Hausbau,  und  insbesondere  von  Fugen  in  Ecken  und  Kanten,  mit  einer 

Trägerschicht  (1)  an  der  Bandoberseite,  einer  Haftkleberbeschichtung  (2)  der 

Trägerschicht (1) an der Bandunterseite, wobei die Haftkleberbeschichtung (2) 

keinen nichtklebenden Mittelstreifen aufweist, und mit einer abziehbaren Ab-

deckfolie (3) an der Bandunterseite, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein 

erster  Faltabschnitt  (4)  des  Bandes  in  Querrichtung  entlang  einer  in  Längsrich-

tung des Bandes verlaufenden ersten Faltungskante (5) umgefaltet ist, dass min-

destens  ein  Teil  der  Haftkleberbeschichtung  (2)  entlang  eines  Längsabschnitts 

des Bandes nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist, und dass das Band in ge-

faltetem Zustand zu einer Klebeband-Rolle aufgerollt ist. 

Die  Beklagte  macht  geltend,  dass  es  sich  hierbei  um  einen  ursprünglich 
offenbarten Disclaimer handle, das heisst es wird ein Gegenstand ausge-
schlossen, der in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als positives 
Merkmal offenbart war. Sie stützt sich diesbezüglich auf die Entscheidung 
der grossen Beschwerdekammer G 02/10 vom 30. August 2011.  

Die Klägerin macht geltend, dass grundsätzlich nach dem Schweizer Ge-
setz  keine  Disclaimer  möglich  seien,  da  diese  im  Schweizer  Gesetz  gar 
nicht explizit vorgesehen seien. Dieser Sichtweise kann nicht gefolgt wer-
den,  denn  auch  im  EPÜ  findet  sich  keine  explizite  Rechtsgrundlage  im 
Übereinkommen oder der Ausführungsordnung,11 Disclaimer an sich sind 
aber  in  Praxis  und  Rechtsprechung  in  Verfahren  vor  dem  EPA  unbestrit-
ten, dem ist auch in der Schweiz zu folgen. 

20.2 Disclaimer können entweder so genannte nicht-offenbarte Disclaimer 
sein, das heisst es können Gegenstände ausgeschlossen werden, welche 

11 AO EPÜ 

Seite 31 

                                                
in den Anmeldungsunterlagen gar nicht offenbart waren, oder sie können 
offenbarte  Disclaimer  sein,  die  in  den  Anmeldungsunterlagen  enthalten 
waren.  

Die Zulässigkeit Ersterer wurde in der Entscheidung G 01/03 vom 8. April 
2004  diskutiert.  Solche  Disclaimer  sind  nur  in  Ausnahmefällen  möglich, 
insbesondere  nur  dann, wenn der  Disclaimer  im Zusammenhang mit  der 
erfinderischen  Tätigkeit  nicht  relevant  werden  kann,  also  bei  Stand  der 
Technik unter Art. 54 (3) EPÜ oder bei zufälligen Vorwegnahmen.  

Die  Zulässigkeit  Letzterer  wurde  in  der  G  02/10  diskutiert.  Unproblema-
tisch  ist  hier  die  Situation,  wo  ein  Disclaimer  bereits  als  negatives  Merk-
mal, das heisst effektiv als Disclaimer, in den Anmeldungsunterlagen ent-
halten  war.  Die  Einführung  eines  solchen  Disclaimers  entspricht  norma-
lerweise den Anforderungen von Art. 123 (2) EPÜ. Die G 02/10 beschäf-
tigte sich mit der Frage, ob in den ursprünglich eingereichten Unterlagen 
positiv angegebene Merkmale ohne unzulässige Erweiterung in einen An-
spruch  als  negatives  Merkmal,  eben  als  Disclaimer,  eingebaut  werden 
können. Ausgangspunkt  für  diese  Entscheidung war  dabei  die  Frage,  ob 
ein  derartiger  Disclaimer  die  Erfordernisse  von Art.  123  (2)  EPÜ  erfüllen 
kann. 

20.3  Es  handelt  es  sich  bei Antrag  3  um  einen  beantragten  Teilverzicht, 
der  die  Bedingungen  von Art.  24  PatG  erfüllen  muss.  Im  Gegensatz  zur 
Situation im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt muss dabei eine 
Änderung, damit sie zulässig ist, eine Stütze nicht nur in den ursprünglich 
eingereichten Unterlagen finden, sondern zusätzlich auch in der veröffent-
lichten Patentschrift.12 Ausgangspunkt ist also nicht allein die Erfüllung der 
Erfordernisse  von  Art.  123  (2)  EPÜ,  sondern  darüber  hinaus  muss  eine 
Stützung  in  der  Patentschrift  vorhanden  sein.13  Dieses  Zusatzkriterium 
muss  bei  der  Anwendung  der  Prinzipien  der  Entscheidung  G  02/10  be-
rücksichtigt werden. 

Als  Patentschrift  ist  hier  wegen  des  rechtskräftig  abgeschlossenen  Be-
schränkungsverfahrens  die  europäische  Patentschrift  des  beschränkten 
Streitpatents gemäss Mitteilung nach Regel 95 (3) AO EPÜ zu verstehen . 
Diese enthält nun aber das Merkmal, welches im Rahmen dieses Teilver-
zichts  in  Anspruch  1  als  Disclaimer  eingebaut  werden  soll,  nicht  mehr, 
weder  als  positives  Merkmal  noch  als  negatives  Merkmal,  weil  der  im 
Rahmen des Beschränkungsverfahrens erteilte Anspruch 16 sowie Absatz 
[0025] gestrichen wurden. Damit ist der Disclaimer kein offenbarter Disc-
laimer mehr, und die G 02/10 kann keine Anwendung finden. 

12  vgl. oben Erwägung 17.5 
13  Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG 

Seite 32 

                                                
Das Dokument, gegenüber welchem  hier mit dem Disclaimer abgegrenzt 
werden  soll,  ist  die  D3,  ein  vorpubliziertes  Dokument  aus  dem  gleichen 
technischen  Gebiet.  Entsprechend  kann  auch  die G  01/03  keine Anwen-
dung finden. 

Damit  entspricht  der Teilverzicht  gemäss Antrag 3 den Bedingungen  von 
Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG mangels Stütze in der Patentschrift nicht und ist 
deshalb unzulässig. 

21.  
Antrag 4 (Subsubeventualantrag) enthält den gleichen Disclaimer wie An-
trag 3. Entsprechend ist auch der Teilverzicht gemäss diesem Antrag un-
zulässig  mangels  Stütze  in der  Patentschrift  im Sinne  von Art.  24 Abs.  1 
lit. c PatG. 

22.  
Da sich der ursprüngliche unabhängige Anspruch als nichtig erweist, und 
die  beklagtischen  Einschränkungsanträge  alle  nicht  gewährbar  sind,  ist 
nach Art. 26 PatG die Nichtigkeit des Streitpatentes für die Schweiz fest-
zustellen. Dabei ist unerheblich, dass die Klägerin nicht in Bezug auf alle 
abhängigen Patentansprüche die Nichtigkeit beantragt hat.  

23.  
Dem Antrag der Beklagten, es sei ein gerichtlicher Sachverständiger bei-
zuziehen, ist nicht stattzugeben, nachdem nach Auffassung des Gerichts 
das Fachrichtervotum schlüssig ist und auch in Berücksichtigung der wei-
teren  Vorbringen  der  Parteien  von  dessen  Schlussfolgerungen  nicht  ab-
zuweichen ist. Auch die übrigen von der Beklagten angebotenen Beweise 
brauchen  nicht  abgenommen  zu  werden,  weil  sie  keine  Tatsachen  be-
schlagen, die für das Urteil relevant sind14. 

24.  
Die  Beklagte  hat  als  unterliegende  Partei  die  Prozesskosten  zu  bezah-
len.15  Beide  Parteien  beziffern  den  Streitwert  übereinstimmend  mit  CHF 
400'000.00.  Die Gerichtsgebühr  ist  in Berücksichtigung des  aufwendigen 
Verfahrens auf CHF 30'000.00 festzusetzen.  

25.  
Zudem hat die Beklagte der Klägerin eine Parteientschädigung zu entrich-
ten. Die Klägerin beantragt eine Parteientschädigung von CHF 48'000.00 
für  die  rechtsanwaltliche  Vertretung  und  von  CHF  56'000.00  für  die  pa-
tentanwaltliche Beratung, wobei darin je die Mehrwertsteuer enthalten ist. 
Dieser  Aufwand  ist  höher  als  der  von  der  Beklagten  geltend  gemachte 
Aufwand für die rechtsanwaltliche Vertretung von CHF 35'000.00 und für 

14 Art. 150 Abs. 1 ZPO 
15 Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO 

Seite 33 

                                                
die patentanwaltliche Beratung von CHF 25'000.00, was jedoch darin be-
gründet ist, dass die Beklagte ihr Patent kennt und ihr aus dessen Vertei-
digung  deshalb  ein  geringerer  Aufwand  erwachsen  ist,  als  dies  bei  der 
Klägerin  der  Fall  war.  Die  beantragten  Beträge  sind  deshalb  als  tarifge-
mässer rechtsanwaltlicher beziehungsweise angemessener patentanwalt-
licher Aufwand zuzusprechen16. 

16 Art. 32 und 33 PatGG i.V.m. Art. 3 ff. KR-PatGer; Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer 

Seite 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.  
In  Gutheissung  der  Klage  wird  festgestellt,  dass  der  Schweizerische Teil 
des europäischen Patents EP 1 508 436 B1 nichtig ist. 

2.  
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30'000.00.  

3.  
Die Kosten werden der Beklagten auferlegt. Sie werden aus dem von der 
Klägerin  geleisteten  Vorschuss  von  CHF  30'000.00  bezogen.  Die  Ge-
richtskosten  von  CHF  30'000.00  sind  der  Klägerin  von  der  Beklagten  zu 
erstatten.  

4.  
Die  Beklagte  wird  verpflichtet  der  Klägerin  eine  Parteientschädigung  von 
CHF 104'000.00 zu bezahlen. 

Dieser Entscheid geht an:  

–  Rechtsanwalt  Dr.  Christian  Hilti  (mit  Gerichtsurkunde;  Beilage:  Ver-

handlungsprotokoll)  

–  Rechtsanwalt  Dr. Thierry  Calame  (mit  Gerichtsurkunde;  Beilage:  Ver-

handlungsprotokoll)  

–  das  Institut  für  Geistiges  Eigentum  (nach  Eintritt  der  Rechtskraft,  mit 

Gerichtsurkunde) 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[BGG,  SR 173.110]).  Die Rechtsschrift  ist  in einer Amtssprache  abzufas-
sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit-
tel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die 
Beweismittel  sind,  soweit  sie  die  beschwerdeführende  Partei  in  Händen 
hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

Seite 35 

 
 
 
 
 
 
St. Gallen, 30. September 2013 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident  

Erster Gerichtsschreiber 

Dr. iur. Dieter Brändle 

lic. iur. Jakob Zellweger 

Versand am 30.09.2013 

Seite 36