# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** be8b444a-db2d-5959-b0f6-e3c256dd59cc
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2012-03-19
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 19.03.2012 B-8557/2010
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-8557-2010_2012-03-19.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 

  

 
 Abteilung II 

B-8557/2010 

 

 

  U r t e i l  v o m  1 9 .  M ä r z  2 0 1 2  

Besetzung 

 
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), 

Richter David Aschmann, Richter Bernard Maitre, 

Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch. 

 

 
 

Parteien 

 
Omega Optix, s.r.o.,  

Klimentska 46/1216, CZ-11002 Praha, 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Jürg Simon,  

Bleicherweg 58, 8027 Zürich, 

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 

 
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 

Gegenstand 

 
Internationale Registrierung Nr. 982661 - WE CARE ABOUT 

EYECARE (fig.). 

 

 

B-8557/2010 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung 

Nr. 982'661 "We care about eyecare" (fig.) mit Ursprung in der EU. Sie 

beansprucht in der Schweiz Schutz für folgende Waren und Dienstleis-

tungen: 

Klasse 9: Appareils et instruments optiques. 

Klasse 36: Affaires financières. 

Klasse 40: Traitement de matériaux. 

Klasse 44: Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres hu-

mains ou animaux. 

Die Marke hat folgendes Aussehen: 

 

Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 25. November 

2009 eine vorläufige teilweise Schutzverweigerung ("refus provisoire par-

tiel"). Sie machte geltend, das Zeichen gehöre zum Gemeingut. Es be-

deute "Wir kümmern uns um Augenpflege", was für einen Teil der bean-

spruchten Waren und Produkte ein anpreisender Hinweis auf eine Be-

sonderheit und eine Eigenschaft, insbesondere die Qualität, sei. Daher 

werde die Marke nur für folgende Waren und Dienstleistungen zum 

Schutz in der Schweiz zugelassen: 

Klasse 36: (unverändert). 

Klasse 44: Soins de beauté pour êtres humains ou animaux. 

Mit Eingabe vom 23. April 2010 beantragte die Beschwerdeführerin, dem 

Zeichen sei für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen Schutz 

für die Schweiz zu gewähren, und die provisorische Schutzverweigerung 

sei zurückzuziehen. Der Slogan "We care about eyecare" zeichne sich 

durch eine sprachliche Originalität und Rhythmik aus, sei prägnant und 

löse durch das Wortspiel ("We care" werde als Wortspiel in Bezug zum 

zweiten Teil des Satzes gesetzt "Eyecare") bei den angesprochenen Ver-

kehrskreisen einen Denkprozess aus. Die Wortkombination sei somit 

nicht dem Gemeingut zuzurechnen. Die grafische Wiedergabe in Form 

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Seite 3 

eines rechteckigen blauen Banners und den modernen Grossbuchstaben 

unterstütze in Kombination mit dem prägnanten Slogan die Wiederer-

kennbarkeit des Zeichens. Schliesslich verwies die Beschwerdeführerin 

auf das Gleichbehandlungsgebot und den Umstand, dass die Marke als 

Gemeinschaftsmarke eingetragen sei. 

Die Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 5. Au-

gust 2010 mit, sie halte an der provisorischen Zurückweisung vom 25. 

November 2009 fest. Das Zeichen "We care about eyecare" bestehe ein-

zig aus einer werbemässig anpreisenden Aussage. Die grafische Ausges-

taltung sei ebenfalls ungenügend, um dem Zeichen Unterscheidungskraft 

zu verleihen, weshalb es dem Gemeingut zuzurechnen sei. 

Nachdem die Beschwerdeführerin die Gelegenheit, bis zum 6. Oktober 

2010 eine letzte Stellungnahme einzureichen, unbenutzt hatte verstrei-

chen lassen, teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit Schreiben 

vom 10. November 2010 mit, die strittige Marke könne nur teilweise zum 

Markenschutz zugelassen werden. Die entsprechende Mitteilung werde 

der Beschwerdeführerin oder deren bei der OMPI ("Organisation Mondia-

le de la Propriété Intellectuelle") eingetragenen Vertretung direkt durch 

die OMPI zugestellt. In der Beilage erhielt die Beschwerdeführerin eine 

Kopie der Information "Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant 

suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution 

commun (sur motifs absolus)" vom 10. November 2010. Darin verfügte 

die Vorinstanz, dass die internationale Registrierung Nr. 982'661 "We ca-

re about eyecare" (fig.) in der Schweiz nur für folgende Dienstleistungen 

zum Schutz zugelassen werde: 

Klasse 36: (ohne Änderungen) 

Klasse 44: Soins de beauté pour être humains ou animaux. 

B.  

Gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 10. November 2010 reichte die 

Beschwerdeführerin am 13. Dezember 2010 Beschwerde beim Bundes-

verwaltungsgericht ein. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei für 

die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen aufzuheben. Die 

Schutzverweigerung sei auch für "appareils et instruments optiques" in 

Klasse 9, "traitement de matériaux" in Klasse 40, sowie für "services 

médicaux" und "soins d'hygiène pour être humains ou animaux" in Klasse 

44 zurückzuziehen, und die IR-Marke für diese Waren und Dienstleistun-

gen zum Markenschutz zuzulassen. Hinsichtlich der angefochtenen Ver-

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fügung teilte die Beschwerdeführerin mit, sie habe bis zum heutigen Tag 

keine andere Verfügung der Vorinstanz als die Mitteilung vom 10. No-

vember 2010 erhalten, welche das Anfechtungsobjekt bilden könnte.  

C.  

Am 28. Februar 2011 liess sich die Vorinstanz vernehmen. Sie beantragt, 

die Beschwerde sei unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin 

abzuweisen. Hinsichtlich des Anfechtungsobjekts hielt die Vorinstanz fest, 

sie habe am 10. November 2010, irrtümlicherweise ohne vorherigen Ver-

sand einer Verfügung, eine teilweise Schutzgewährung an die OMPI ver-

sandt. Nachdem sie am 9. Dezember 2010 von der Beschwerdeführerin 

auf diese Unstimmigkeit aufmerksam gemacht worden sei, habe sie am 

13. Dezember 2010 eine korrekte Verfügung erlassen und eröffnet. Diese 

neue Verfügung habe sich offensichtlich mit der gleichentags aufgegebe-

nen Beschwerde gekreuzt. Die Verfügung betreffend die teilweise 

Schutzgewährung habe sie am 14. Dezember 2010 bei der OMPI wider-

rufen. Anfechtungsobjekt sei somit nicht die zwischenzeitlich widerrufene 

teilweise Schutzgewährung gegenüber der Schutzausdehnung vom 

10. November 2010, sondern die vom Institut am 13. Dezember 2010 er-

lassene Verfügung. In materieller Hinsicht verweist die Vorinstanz auf die 

in der Festhaltung vom 5. August 2010 enthaltene Begründung zur 

Schutzverweigerung. Ergänzend hält sie fest, der Slogan "We care about 

eyecare" erschöpfe sich in einer reklamemässigen Selbstdarstellung der 

Beschwerdeführerin. Die Wortfolge werde als blosses Schlagwort wahr-

genommen und gebreche daher jeglicher Unterscheidungskraft.  

D.  

In ihrer Eingabe vom 11. April 2011 hielt die Beschwerdeführerin an ihren 

Rechtsbegehren fest. Sie bezweifelte, ob Verfügungen, mit denen positiv 

eine Schutzgewährung erfolge bzw. kommuniziert werde, "einfach so" wi-

derrufen werden könnten. 

E.  

Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer 

öffentlichen Verhandlung verzichtet. 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

In der vorliegenden Sache wurden von der Vorinstanz zwei Verfügungen 

erlassen: Mit der Verfügung vom 10. November 2010, welche die Be-

schwerdeführerin lediglich als Orientierungskopie erhielt, wurde der inter-

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Seite 5 

nationalen Registrierung Nr. 982'661 "We care about eyecare" (fig.) für 

"Affaires financières" (Klasse 36) sowie "Soins de beauté pour être hu-

mains ou animaux" (Klasse 44) Schutz in der Schweiz gewährt. Bei die-

ser Verfügung handelte es sich um eine an die OMPI gerichtete "Déclara-

tion d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire – 

règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun (sur motifs absolus)" 

(zu den Details vgl. Richtlinien der Vorinstanz in Markensachen [Stand: 1. 

1. 2011], Teil 3, Kap. 2.2.4). Am 13. Dezember 2010 erliess die Vorinstanz 

eine zweite, an die Beschwerdeführerin selbst gerichtete Verfügung in 

derselben Sache. Darin entschied die Vorinstanz, dass der internationa-

len Registrierung Nr. 982'661 für "Appareils et instruments optiques" 

(Klasse 9), "Traitement de matériaux" (Klasse 40) sowie für "Services 

médicaux, soins d'hygiène pour être humains ou animaux" (Klasse 44) 

der Schutz in der Schweiz verweigert werde. Für "Affaires financières" 

(Klasse 36) sowie "Soins de beauté pour être humains ou animaux" 

(Klasse 44) werde die internationalen Registrierung Nr. 982'661 zum 

Schutz in der Schweiz zugelassen.  

Die Beschwerdeführerin hat lediglich gegen die Verfügung vom 10. No-

vember 2010 Beschwerde erhoben. Diese Verfügung wurde indessen in 

der Zwischenzeit von der Vorinstanz bei der OMPI widerrufen. Es stellt 

sich somit die Frage, wie die Beschwerde vom 13. Dezember 2010 gegen 

die Verfügung vom 10. November 2010 angesichts der Tatsache, dass 

zeitgleich zur Beschwerdeerhebung eine neue Verfügung erlassen wor-

den ist, zu würdigen ist. 

1.1. Soweit die Beschwerdeführerin bezweifelt, dass Verfügungen, mit 

denen positiv eine Schutzgewährung erfolge bzw. kommuniziert werde, 

"einfach so" widerrufen werden könnten, ist auf Art. 58 Abs. 1 des Bun-

desgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren 

(VwVG, SR 172.021) hinzuweisen. Danach kann die Vorinstanz bis zu ih-

rer Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung 

ziehen, sofern – was im vorliegenden Fall zu bejahen ist (vgl. E. 1.3) – die 

Anpassung nicht zu Ungunsten des Beschwerdeführers ausfällt (vgl. 

ANDREA PFLEIDERER, in: Waldmann / Weissenberger [Hrsg.], Praxiskom-

mentar VwVG, Zürich 2009, Art. 58, N. 39). Die vorgenannte Bestimmung 

ist im vorliegenden Fall anwendbar, da die Beschwerdeführerin mit der 

Beschwerdeerhebung ein Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwal-

tungsgericht anhängig gemacht hat (BGE 125 V 345 E. 2b/bb; PFLEIDE-

RER, a.a.O., Art. 58, N. 23), während sie von der neuen Verfügung noch 

gar keine Kenntnis hatte.  

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1.2. Erlässt die Vorinstanz eine neue Verfügung, ersetzt diese die ange-

fochtene Verfügung und tritt an deren Stelle. Der neue, lite pendente er-

lassene Sachentscheid gilt durch die bereits erhobene Beschwerde ge-

gen die ursprüngliche Verfügung stets als mit angefochten (PFLEIDERER, 

a.a.O., Art. 58, N. 44 und 46, mit Verweis auf BGE 113 V 237 E. 1a und 

BGE 107 V 250 E. 3). 

Daher ist die Beschwerde vom 13. Dezember 2010 gegen die Verfügung 

vom 10. November 2010 auch als Beschwerde gegen die Verfügung vom 

13. Dezember 2010 zu werten. 

1.3. Die Beschwerdeinstanz muss auch auf die Vorbringen gegen die zu-

erst erlassene Verfügung eintreten, soweit die neue Verfügung die Streit-

frage nicht vollständig löst und somit das Rechtsschutzinteresse nicht 

weggefallen ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-

2258/2006 vom 14. April 2008 E. 1.1, mit Verweis auf BGE 113 V 237 E. 

1, und ISABELLE HÄNER, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und 

Verwaltungsprozess, Zürich 2000, S. 313, FN. 1607). 

Sowohl durch die (widerrufene) Verfügung vom 10. November 2010 als 

auch durch die Verfügung vom 13. Dezember 2010 wurde die internatio-

nale Registrierung Nr. 982'661 lediglich für "Affaires financières" (Klasse 

36) sowie "Soins de beauté pour être humains ou animaux" (Klasse 44) in 

der Schweiz zum Schutz zugelassen. Somit kam die Vorinstanz in beiden 

Verfügungen zum gleichen Schluss, weshalb das Rechtsschutzinteresse 

der Beschwerdeführerin (vgl. Art. 48 VwVG) auch hinsichtlich der neuen, 

hier massgebenden Verfügung vom 13. Dezember 2010 nicht weggefal-

len ist (vgl. Urteil des BVGer B-2258/2006 vom 14. April 2008 E. 1.1). 

1.4. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden 

gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zustän-

dig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 

17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Eingabefrist und -form sind gewahrt 

(Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristge-

recht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsge-

nüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteils-

voraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). 

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten. 

2.  

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in der Tschechischen Republik. 

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Seite 7 

Nach Art. 9
sexies

 Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Mad-

rider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken 

(SR 0.232.112.4; MMP) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die 

– wie die Tschechische Republik und die Schweiz – Vertragsparteien so-

wohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale 

Registrierung von Marken (MMA; SR 0.232.112.3; in der in Stockholm am 

14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung. Mit 

der provisorischen Schutzverweigerung vom 25. November 2009 wurde 

die Rügefrist von Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b MMP eingehalten. 

Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international regist-

rierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser 

Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ; 

SR 0.232.04; in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) 

genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register ver-

weigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder 

Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder  

Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, 

der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des 

Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen 

können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und stän-

digen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind (Art. 6
quinquies

 

Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser Ausschlussgrund ist auch im Bundesgesetz 

vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsanga-

ben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das Zeichen 

des Gemeinguts, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte 

Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, vom Markenschutz 

ausschliesst (Art. 2 Bst. a MSchG). Lehre und Praxis zu dieser Norm 

können damit herangezogen werden. 

3.  

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestimmt sich die Frage, ob 

ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Kennzeichnungs- und Unterschei-

dungskraft zum Gemeingut gehört, vorwiegend nach dem Kriterium des 

beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht kennzeichnungskräftig 

sind demnach insbesondere Sachbezeichnungen und Hinweise auf Ei-

genschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder 

Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom 

angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fanta-

sieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen 

erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 – akustische Marke, mit Verweis auf 

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Seite 8 

BGE 131 III 495 E. 5 – Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 – Lego, und 

BGE 128 III 454 E. 2.1 – Yukon). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch 

Zeichen, die ausschliesslich aus allgemeinen Qualitätshinweisen oder re-

klamehaften Anpreisungen bestehen (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 

4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 – "We make ideas work"; BGE 129 

III 225 E. 5.1 – Masterpiece I). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre-

chung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzu-

tragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen 

(BGE 130 III 328 E. 3.2 – Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 – 

Masterpiece I). 

4.  

In der Lehre wird die Auffassung vertreten, ein Slogan werde nur als Mar-

ke aufgefasst, wenn er von einer gewissen Kürze sei und eine bestimmte 

Kernaussage vermittle (vgl. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland 

von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und 

Wettbewerbsrecht, Bd. III/1 [kurz: SIWR III/1], Basel 2009, N. 145; MI-

CHAEL NOTH / FLORENT THOUVENIN, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Flo-

rent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 1 N. 48). In 

der Tat kann im sprachlichen Umfang und in der Funktion eines Marken-

texts eine Grenze der abstrakten Unterscheidungseignung bestehen. 

Übertrifft ein Markentext erheblich die kommunikativen Erwartungen, die 

an ein betriebliches Herkunftszeichen gestellt werden – erweist er sich 

etwa als heterogene Zeichenansammlung mit mehreren Kernaussagen, 

als Gebrauchsanweisung oder als Warendekoration mit sprachlichen Mit-

teln – fehlt ihm die abstrakte Unterscheidungseignung nach Art. 1 Abs. 1 

MSchG (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 3.1 – 

"Aus der Region. Für die Region"). 

4.1. Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) präzisierte in seiner 

Rechtsprechung, dass es für die Unterscheidungskraft einer Marke uner-

heblich sei, ob die Marke gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Wer-

beslogan aufgefasst werde, sofern sie von den angesprochenen Ver-

kehrskreisen (daneben) als Herkunftshinweis wahrgenommen werde (Ur-

teil des EuGH vom 21. Januar 2010 in der Rechtssache C-398/08 P 

Randnr. 47 – Vorsprung durch Technik; vgl. OLIVER LÖFFEL, Markenschutz 

für Slogans: Nicht immer, aber immer öfter?, Gewerblicher Rechtsschutz 

und Urheberrecht Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 

[GRUR Prax], 2011, S. 116). Bindend ist diese Auffassung für die schwei-

zerischen Behörden und Gerichte bei der Auslegung des MSchG aller-

http://links.weblaw.ch/BGE-131-III-495
http://links.weblaw.ch/BGE-129-III-514
http://links.weblaw.ch/BGE-128-III-454
http://links.weblaw.ch/4A.161/2007
http://links.weblaw.ch/BGE-129-III-225
http://links.weblaw.ch/BGE-129-III-225
http://links.weblaw.ch/BGE-130-III-328
http://links.weblaw.ch/BGE-129-III-225

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Seite 9 

dings nicht (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 3.2 

– "Aus der Region. Für die Region"). 

4.2. Sloganmarken sind konkret schutzfähig, wenn sich ihre Sinnaussage 

weder in allgemeinen oder gar banalen Redewendungen des Gemeinguts 

erschöpft, die jedermann so äussern würde, noch in einem anpreisenden 

Qualitätshinweis, der ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden wird 

(Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 3.3 – "Aus der 

Region. Für die Region", mit Verweis auf die Urteile des BGer 

4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.2 – we make ideas work, 

4C.431/2004 vom 2. März 2005 E. 2.2 – C'est bon la vie; vgl. auch IVAN 

CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 62; MAR-

BACH, SIWR III/1, N. 412 f.; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, 

Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung 

des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, 

N. 82).  

4.3. Auch an Slogans kann ein Freihaltebedürfnis bestehen, wenn sie un-

entbehrlich sind, zum Beispiel aufgrund einer umfassenden, an keine Wa-

ren- oder Dienstleistungskategorie gebundenen, allgemeinen Bedeutung 

für den geschäftlichen Verkehr freigehalten werden müssen (Urteil des 

BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 3.3 – "Aus der Region. Für 

die Region", mit Verweis auf Urteil des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 

2007 E. 6.3 – we make ideas work, und Urteile des BVGer B−7442/2008 

vom 18. Mai 2007 E. 2.3 – Feel'n Learn / See'n Learn; vgl. auch MAR-

BACH, SIWR III/1, N. 259). 

5.  

In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ih-

ren Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV [SR 101]) verletzt. 

Die Vorinstanz habe im Schreiben vom 5. August 2010 ihre Ausführun-

gen vom 23. April 2010 bezüglich des im vorliegenden Slogans enthalte-

nen Wortspiels, des Wortrhythmus sowie der Prägnanz und des Erinne-

rungspotentials einfach mit der Aussage abgetan, das strittige Zeichen 

bestehe ausschliesslich aus einer Sachangabe.  

5.1. Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör ergibt sich, dass die Be-

hörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betrof-

fenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksich-

tigt (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 4.1, mit 

Verweis auf BGE 124 I 241 E. 2 und BGE 124 I 49 E. 3a). Daraus folgt 

http://links.weblaw.ch/4A.15/2006
http://links.weblaw.ch/BGE-124-I-241
http://links.weblaw.ch/BGE-124-I-49

B-8557/2010 

Seite 10 

die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Die Be-

gründungspflicht und der Anspruch auf Begründung sind nicht bereits da-

durch verletzt, dass sich die urteilende Behörde nicht mit allen Partei-

standpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen 

ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid 

wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst 

sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Re-

chenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere In-

stanz weiter ziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die 

Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten 

lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 130 II 530 E. 4.3, BGE 

129 I 232 E. 3.2, BGE 126 I 97 E. 2b). 

5.2. In ihrer Eingabe vom 23. April 2010 wies die Beschwerdeführerin auf 

das dem strittigen Slogan inhärente Wortspiel, den Wortrhythmus sowie 

dessen Prägnanz und Erinnerungspotenzial hin. Damit erläuterte sie, aus 

welchen Gründen dem Slogan "We care about eyecare" Unterschei-

dungskraft zukommt. Daraufhin begründete die Vorinstanz im Schreiben 

vom 5. August 2010, weshalb es dem Slogan ihrer Ansicht nach an ei-

nem unterscheidungskräftigen Element und damit an Erinnerungspotenti-

al mangle. Weiter führte sie aus, dass der Slogan ausschliesslich aus ei-

ner Sachangabe bestehe. Daher weise er gerade keine Originalität oder 

Prägnanz auf, welche ihn leicht merkfähig bzw. unterscheidungskräftig 

machen würde. Ein individualisierendes Element sei vorliegend nicht vor-

handen, weshalb den Ausführungen bezüglich Wortspiel nicht gefolgt 

werden könne. Es sei nicht einzusehen, wie der vorliegend strittige Slo-

gan bei den Abnehmern "Perplexität", welche unterscheidungskräftig wir-

ke, auslösen solle. Auch der Exkurs bezüglich des Wortspiels wirke nicht 

überzeugend. Vielmehr sei der Slogan schlicht mit der werbemässigen 

Aussage "Wir kümmern uns um (die) Augenpflege" zu übersetzen.  

Wie den voranstehenden Ausführungen zu entnehmen ist, ist die Vorin-

stanz nur pauschal auf die Argumente des Wortspiels und –rhythmus, 

welche nach Ansicht der Beschwerdeführerin dem Slogan Prägnanz und 

Erinnerungspotential verliehen, eingegangen. Sie hat indessen im 

Schreiben vom 5. August 2010, auf welches sie in der angefochtenen 

Verfügung verwiesen hat, ausführlich die Überlegungen genannt, wes-

halb sie den strittigen Slogan nicht zum Schutz zulassen will. Damit hat 

sie den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör im Sinne 

der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. E. 5.1) nicht verletzt.  

http://links.weblaw.ch/BGE-130-II-530
http://links.weblaw.ch/BGE-129-I-232
http://links.weblaw.ch/BGE-126-I-97

B-8557/2010 

Seite 11 

5.3. Selbst wenn von einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Ge-

hör ausgegangen würde, was im vorliegenden Fall zu verneinen ist, 

müsste eine solche als geheilt gelten. Denn die Vorinstanz ist in ihrer 

Vernehmlassung ans Bundesverwaltungsgericht vom 28. Februar 2011 

näher auf die Argumente der Beschwerdeführerin eingegangen. Sie hielt 

fest, das Publikum sei sich nicht gewohnt, Werbeschlagworte wie den 

vorliegenden Slogan gedanklich auseinander zu nehmen und die einzel-

nen Bestandteile auf grammatikalisch, syntaktische oder lyrische Nuan-

cen hin zu untersuchen. Die anpreisend-beschreibende Aussage "Wir 

kümmern uns um (die) Augenpflege" werde von den Abnehmern ohne 

jegliche Gedankenarbeit auf Anhieb erkannt.  

6.  

Die internationale Registrierung "We care about eyecare" wird, soweit 

strittig, in der Schweiz beansprucht für: 

Klasse 9: Appareils et instruments optiques (optische Apparate und Instru-

mente) 

Klasse 40: Traitement de matériaux (Materialbearbeitung) 

Klasse 44: Services médicaux, soins d'hygiène pour êtres humains ou ani-

maux (Medizinische Dienstleistungen, Gesundheitspflege für Menschen und 

Tiere). 

Wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat, richten sich solche Waren 

sowohl an Durchschnittskonsumenten wie auch an Fachleute (Optiker, 

Augenärzte, Pflegepersonal). In der Mehrzahl der Fälle ist vorliegend 

aber auf die Wahrnehmung der Durchschnittskonsumenten abzustellen, 

soweit die konkrete Unterscheidungskraft des hinterlegten Zeichens ge-

prüft wird (WILLI, Art. 2, N. 41). Für die Beurteilung eines allfälligen Frei-

haltebedürfnisses ist demgegenüber die Sichtweise von Unternehmen, 

welche gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen anbieten, 

massgebend (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 44). 

7.   

Die Vorinstanz hat dem Slogan "We care about eyecare" den Schutz in 

der Schweiz für optische Apparate und Instrumente (Klasse 8), Material-

bearbeitung (Klasse 40) sowie für medizinische Dienstleistungen und Ge-

sundheitspflege von Menschen und Tieren (Klasse 44) verweigert. Das 

Zeichen "We care about eyecare" werde von den Abnehmern im Sinne 

von "Wir kümmern uns um (die) Augenpflege" verstanden. Dieser Slogan 

stelle die werbemässig anpreisende Behauptung auf, dass die strittigen 

B-8557/2010 

Seite 12 

Waren bzw. die Erbringer der strittigen Dienstleistungen sich um die Au-

genpflege kümmern würden. Die strittigen Waren und Dienstleistungen 

seien dazu allesamt geeignet: "Care" (Pflege) bedeute "Behandlung mit 

den erforderlichen Massnahmen zur Erhaltung eines guten Zustands". 

Die optischen Apparate und Instrumente dienten der Sehfähigkeit und 

damit der Augenpflege im Sinne einer Behandlung mit den erforderlichen 

Massnahmen zur Erhaltung eines guten Zustands. Unter die Materialbe-

arbeitung falle auch der Schliff von Brillengläsern, was auch der Sehfä-

higkeit und damit der Pflege der Augen diene. Unter die medizinischen 

Dienstleistungen bzw. der Gesundheitspflege von Menschen und Tieren 

fielen auch solche bezüglich Augenpflege; diese betreffe auch die Be-

handlung mit den erforderlichen Massnahmen zur Erhaltung eines guten 

Zustands. Davon abzugrenzen seien die Schönheitsdienstleistungen, 

welche einzig das Aussehen beträfen und daher nicht als anpreisend zu-

rückgewiesen worden seien. Die blosse Hinterlegung der Schrift mit ei-

nem blauen Hintergrund vermöge an der fehlenden Unterscheidungskraft 

des Zeichens nichts zu ändern. 

Die Beschwerdeführerin vertritt in ihrer Beschwerde die Ansicht, der 

Durchschnittsabnehmer werde den Slogan im Sinne von "Uns liegt die 

Augenpflege am Herzen" verstehen. Bei diesem (korrekten) Verständnis 

des Slogan erschliesse sich, weshalb sich der Slogan nicht in einem an-

preisenden Sinngehalt erschöpfe. Der Slogan basiere auf einem be-

stimmten Sprachkonzept: Der erste Teil der Aussage "We care" werde als 

Wortspiel in Bezug zum zweiten Teil des Satzes gesetzt: "eyecare". Die 

Aussage "We care about care" stelle eine gewollte Wiederholung dar, die 

selten anzutreffen sei. Es heisse eben nicht einfach: "wir kümmern uns 

um irgendetwas", sondern "wir sorgen uns um die Sorge zu den Augen". 

Löse man sich vom Schriftbild und beurteile den Satz rein phonetisch, so 

könnte der Slogan auch folgendermassen geschrieben sein: "We care 

about I care". Diese Aussage löse eine Perplexität aus, welche zusätzlich 

unterscheidungskräftig wirke. Zudem weise der Slogan einen besonderen 

Wortrhythmus auf. Im Weiteren bestreitet die Beschwerdeführerin, dass 

der Slogan "We care about eyecare" für die strittigen Waren und Dienst-

leistungen eine anpreisende Behauptung darstelle. Wenn eine Anprei-

sung angenommen werde, so könne sie sich immer nur auf den Herstel-

ler der strittigen Waren respektive den Erbringer der strittigen Dienstleis-

tungen beziehen. Es sei nämlich gänzlich unmöglich, dass den optischen 

Apparaten und Instrumenten "die Augenpflege am Herzen liegt". In Bezug 

auf die strittigen Dienstleistungen in den Klassen 40 und 44 sei die Marke 

ebenfalls nicht beschreibend; es werde nämlich nicht die Dienstleistung 

B-8557/2010 

Seite 13 

selbst angepriesen, sondern nur der Erbringer der Dienstleistung. Ein di-

rekt beschreibender Hinweis auf die Qualität des Produkts oder der 

Dienstleistung sei nicht ersichtlich. Die willkürliche Unterscheidung zwi-

schen den beanspruchten Schönheitsdienstleistungen für Menschen und 

Tiere, welche die Vorinstanz zum Markenschutz zulassen wolle, und der 

Gesundheitspflege für Menschen und Tiere mit der Begründung, erstere 

würden nur das Aussehen betreffen, verdeutliche die verfehlte Sichtweise 

der Vorinstanz. Schliesslich erhöhe die farbliche Akzentuierung, beste-

hend aus dem blauen Grund und den weissen Buchstaben, die Unter-

scheidungskraft und reduziere gleichzeitig das Freihaltebedürfnis. 

7.1. Die Wortfolge "We care about eyecare" übertrifft hinsichtlich ihres 

sprachlichen Umfangs und ihrer Gestaltung nicht derart die kommunikati-

ven Erwartungen, die an ein betriebliches Herkunftszeichen gestellt wer-

den, dass sie als Zeichenansammlung, Gebrauchsanweisung oder blosse 

sprachliche Warendekoration aufgefasst würde. Daher ist sie im Sinne 

von Art. 1 Abs. 1 MSchG markenfähig (vgl. E. 4). 

7.2. Die im strittigen Slogan verwendete Wortwendung "to care about" 

entstammt dem Englischen und bedeutet "sich sorgen über / sich sorgen 

für" (LANGENSCHEIDT e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) respektive 

"sich für etwas interessieren, etwas wichtig nehmen" (vgl. dict.leo.org). 

Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin lässt sich der Ausdruck 

auch mit "sich kümmern um" übersetzen (vgl. PONS-Praxiswörterbuch 

Englisch-Deutsch / Deutsch-Englisch, Stuttgart 1988, S. 32). Dieser Aus-

druck ist aus Wörtern des englischen Grundwortschatzes zusammenge-

stellt. Zudem wird er auch in der Schweiz häufig verwendet, wie eine 

google-Recherche mit der Suchanfrage "We care about", beschränkt auf 

Seiten aus der Schweiz, ergeben hat. Solche Treffer, d.h. inländische, 

aber auch ausländische Internetseiten, können Indizien für den Sprach-

gebrauch liefern (vgl. Urteil des BVGer B-990/2009 vom 27. August 2009 

E. 4.2.2 – Biotech Accelerator, mit Verweisen auf Literatur und Recht-

sprechung; vgl. auch Beilagen 7 und 8 zum Schreiben der Vorinstanz 

vom 5. August 2010). Die von der Vorinstanz herbeigezogene Suchma-

schine "Linguee.de" gibt nach ihrer Selbstdarstellung an, "wie andere 

Leute 'we care about' übersetzen" (vgl. Vernehmlassungsbeilage 7). Inso-

fern liefert sie Übersetzungen, die, in Verbindung mit dem Studium von 

Wörterbüchern, Gültigkeit haben können. Dieses auch von der Be-

schwerdeführerin hervorgehobene Erfordernis hat die Vorinstanz erfüllt. 

Auch gestützt auf die dort von der Vorinstanz erzielten Treffer ist davon 

B-8557/2010 

Seite 14 

auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise den Ausdruck "we 

care about" kennen und ihn in einem der vorgenannten Sinne übersetzen.  

Für "eyecare" findet sich im Wörterbuch keine Bedeutung. Die Adressaten 

werden indessen sofort erkennen, dass "eyecare" aus den dem engli-

schen Grundwortschatz entstammenden Substantiven "eye" und "care" 

zusammengesetzt ist. "Eye" bedeutet "Auge", "care" "(Für-)Sorge, Kum-

mer, Sorgfalt, Pflege" (LANGENSCHEIDT e-Handwörterbuch Englisch-

Deutsch 5.0; vgl. auch Entscheid der Rekurskommission für geistiges Ei-

gentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und 

Wettbewerbsrecht [sic!] 2005 S. 876 E. 3 – Soft Care [fig.]; Urteil des 

BVGer B-5709/2007 vom 16. Januar 2008 E. 4 – Nexcare / Newcare). Im 

Zusammenhang mit Augen ergibt die Übersetzung von "care" mit "Pflege" 

oder "Fürsorge" am meisten Sinn. Der Ausdruck "eyecare" ist somit mit 

"Augenpflege" oder "Augenfürsorge" zu übersetzen. 

Zusammengesetzt bedeutet der Slogan "We care about eyecare" somit 

"Wir sorgen/kümmern uns um Augenpflege/Augenfürsorge" respektive 

"Wir nehmen Augenpflege wichtig". Die Übersetzung der Beschwerdefüh-

rerin ("Uns liegt die Augenpflege am Herzen") läuft auf dieselbe Bedeu-

tung hinaus. Auf Grund dieser vielen Übersetzungsvarianten lässt sich 

der Schluss ziehen, dass es keine allgemeingültige Übersetzung für den 

strittigen Slogan gibt. Auszugehen ist denn auch vom englischen Wort-

laut, den die angesprochenen Konsumenten in einem der obgenannten 

oder ähnlichen Sinne übersetzen, wenn sie überhaupt eine gedankliche 

Übersetzung für nötig halten. Daher ist die Vorgehensweise der Be-

schwerdeführerin, auf Grund der von ihr erachteten korrekten Überset-

zung des Slogans ("Uns liegt die Augenpflege am Herzen") Unterschei-

dungskraft für den Slogan abzuleiten, nach Ansicht des Bundesverwal-

tungsgerichts verfehlt.  

7.3. Wie bereits aufgezeigt wurde, sind Slogans, welche mit "We care 

about …" beginnen, in der Schweiz häufig anzutreffen (vgl. E. 7.2). Auch 

das Wort "eyecare" zeichnet sich nicht durch besondere Originalität aus. 

Dies wird von der Beschwerdeführerin denn auch nicht behauptet. Sie 

weist vielmehr darauf hin, dass "We care" als Wortspiel in Bezug zum 

zweiten Teil des Satzes ("eyecare") gesetzt werde. Ob dieses Wortspiel 

erkannt wird, ist indessen fraglich, da für die angesprochenen Verkehrs-

kreise der Informationsgehalt des Wortes "eyecare" im Vordergrund steht. 

Denn "eyecare" ist die Antwort auf die primär interessierende Frage, wel-

che Ware respektive welche Dienstleistung das Objekt der Sorge oder 

B-8557/2010 

Seite 15 

des Interesses darstellt. Auch optisch wird das von der Beschwerdeführe-

rin genannte Wortspiel nicht in den Vordergrund gerückt. Noch weniger 

als das genannte Wortspiel werden die Adressaten erkennen, dass man 

den strittigen Slogan auch "We care about I care" schreiben könnte, um 

zum gleichen phonetischen Ergebnis zu gelangen, denn es fehlt ein An-

haltspunkt (z.B. in der Grafik) für eine solche gedankliche Schreibweise. 

Auch der von der Beschwerdeführerin behauptete Wortrhythmus er-

schliesst sich den angesprochenen Verkehrskreisen kaum, denn der ers-

te Teil "we care" besteht aus zwei Silben, der zweite Teil "about eyecare" 

aus vier Silben, was einem fliessenden, eingängigen Rhythmus entge-

gensteht. 

Der Slogan "We care about eyecare" erschöpft sich in der Aussage, dass 

sich ein Unternehmen respektive seine Mitarbeiter um Augenpflege re-

spektive um "Augenfürsorge" kümmert. Mithin beschreibt der Slogan den 

Unternehmenszweck und damit die Art der angebotenen Waren und 

Dienstleistungen. Haben diese einen direkt erkennbaren Zusammenhang 

mit Augenpflege / Augenfürsorge, so kann der Slogan kaum als unter-

scheidungskräftig qualifiziert werden. Die Vorinstanz versteht unter "care" 

(Pflege) die "Behandlung mit den erforderlichen Massnahmen zur Erhal-

tung eines guten Zustands", und unter Augenpflege auch Massnahmen 

zur Erhaltung der Sehfähigkeit. Dieses Verständnis ist nach Ansicht des 

Bundesverwaltungsgerichts verfehlt. Denn im (Augenpflege-)Markt und in 

Ratgebern, welche sich an das breite Publikum richten, wird unter Au-

genpflege die Pflege der Augen respektive der Augenpartie mit einem 

Augenpflegeprodukt (z.B. Creme, Gel, Spray, Tropfen) oder mit einem 

Hausmittel (z.B. Auflegen eines Schwarzteebeutels) verstanden (vgl. 

www.louis-widmer.ch [Augenpflege]; www.beautyssima.ch [Augenpflege]; 

www.weleda.ch [Granatapfel Straffende Augenpflege]; 

www.federerbuchs.ch [Kontaktlinsen & Augenpflege]; www.em-

produkte.ch [EM Augenpflege]; www.babylounge.ch [Baby Augen Pflege]; 

www.sov.ch [Grundlagen der Augenoptik 7/8 – Seh-& Augenpflege]; 

www.blick.ch [Artikel vom 20. 07. 2004: "Augenpflege / Ein kurzer Augen-

blick genügt"]). "Medizinische Dienstleistungen und Gesundheitspflege 

von Menschen und Tieren" (Klasse 44) kann die Pflege der Augen mit 

solchen Augenpflegeprodukten oder andern Mitteln zum Gegenstand ha-

ben. Insofern enthält der Slogan "We care about eyecare" einerseits eine 

Sachaussage, nämlich einen Hinweis auf den Tätigkeitsbereich. Anderer-

seits ist der Slogan auch eine reklamehafte Selbstdarstellung der Be-

schwerdeführerin, da er mit dem Ausdruck "We care" den angesproche-

http://www.louis-widmer.ch/
http://www.beautyssima.ch/
http://www.weleda.ch/
http://www.federerbuchs.ch/
http://www.em-produkte.ch/
http://www.em-produkte.ch/
http://www.babylounge.ch/
http://www.sov.ch/
http://www.blick.ch/

B-8557/2010 

Seite 16 

nen Durchschnittskonsumenten zu verstehen gibt, dass die Tätigkeit der 

Beschwerdeführerin über eine blosse Erledigung einer Arbeit hinausgeht.  

Wie erwähnt, kann unter "eyecare" auch "Augenfürsorge" verstanden 

werden. Dieser Begriff ist weiter gefasst als "Augenpflege" und beinhaltet 

Massnahmen, die den Augen selbst zu Gute kommen. Wird der Slogan 

"We care about eyecare" im Zusammenhang mit den ebenfalls bean-

spruchten "optischen Apparaten und Instrumenten" (Klasse 9) verwendet, 

werden die angesprochenen Verkehrskreise sofort erkennen, dass das 

mit diesem Slogan werbende Unternehmen optische Apparate und In-

strumente zur Verbesserung der Sehfähigkeit oder zur Korrektur von Seh-

fehlern anbietet oder herstellt. Nebst dieser Sachaussage enthält der 

Slogan, wie bei den "Medizinischen Dienstleistungen und Gesundheits-

pflege von Menschen und Tieren" eine reklamehafte Darstellung der Be-

schwerdeführerin. 

Bei "Materialbearbeitung" (Klasse 40) braucht es dagegen die Zuhilfe-

nahme eines weiteren Gedankenschrittes, um im Slogan eine Sachaus-

sage zu erkennen, denn Materialbearbeitung dient in erster Linie dazu, 

einem Material eine andere Form etc. zu verleihen. Erst wenn es sich bei 

diesem Material um optische Gläser o.ä. handelt, kann Materialbearbei-

tung Augenfürsorge bezwecken. Bezüglich dieser Dienstleistung ist auch 

kein Freihaltebedürfnis auszumachen. 

Das grafische Element des Zeichens (weisse Blockschrift auf blauem 

Rechteck) ist schliesslich derart banal, dass es nichts zur, im Fall von 

"Medizinischen Dienstleistungen und Gesundheitspflege von Menschen 

und Tieren" sowie "optischen Apparaten und Instrumenten" verneinten, 

Unterscheidungskraft beitragen kann.  

7.4. Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass die Vorinstanz den 

Slogan "We care about eyecare" im Zusammenhang mit "Materialbear-

beitung" (Klasse 40) zu Unrecht dem Gemeingut zugeordnet hat. Hin-

sichtlich "Medizinischen Dienstleistungen und Gesundheitspflege von 

Menschen und Tieren" (Klasse 44) sowie "optischen Apparaten und In-

strumenten" (Klasse 9) hat die Vorinstanz dem Slogan dagegen zu Recht 

die Schutzfähigkeit abgesprochen. 

8.  

Im Weiteren rügt die Beschwerdeführerin indessen, die Vorinstanz habe 

ihren Anspruch auf rechtsgleiche Behandlung verletzt, indem sie zahlrei-

B-8557/2010 

Seite 17 

che Slogans eingetragen habe, selbst wenn diese einzig aus einer an-

preisenden Sachaussage bestanden hätten (Nr. 586383 – we care for 

your hair; Nr. 577060 – you drink we care; Nr. 510815 – WE HAVE CHO-

SEN DERMATOLOGY; Nr. 512983 – WEIL SCHÖNE HAUT KEIN ZU-

FALL IST; Nr. P-457309 – JENSEITS VON REINIGUNG IST REINHEIT; 

Nr. 515867 – THE SCIENCE OF SKIN CARE [fig.]; Nr. 540'683 – AGE 

RENEW; Nr. 554599 – energy care; Nr. 572'008 – CULTIVATING BEAU-

TY; Nr. 514630 – ALL ABOUT HAIR; Nr. 575305 – BEAUTY THAT 

COUNTS). 

Die Vorinstanz hält nur die Marke Nr. 586383 – "we care for your hair" mit 

dem strittigen Slogan vergleichbar, weist jedoch darauf hin, dass diese 

Marke nicht für Körperpflegeprodukte, sondern für Detailhandel eingetra-

gen worden sei. 

8.1. Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz den Slogan "We care about 

eyecare" hinsichtlich "services médicaux, soins d'hygiène pour être hu-

mains ou animaux" und "appareils et instruments optiques" bundes-

rechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, das 

Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 BV) sei verletzt worden, nur noch die 

Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der bundesgerichtli-

chen Rechtsprechung wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Un-

recht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Pra-

xis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu er-

kennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuwei-

chen gedenke (Urteil des BGer vom 4A.5/2004 vom 25. November 2004 

E. 4.3 – Firemaster, mit Verweis auf BGE 127 I 1 E. 3a; Urteile des 

BVGer B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.1 – Bioscience Accelerator, 

und B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 – Afri-Cola). 

8.2. Das Bundesverwaltungsgericht teilt die Meinung der Vorinstanz, wo-

nach nur die Marke Nr. 586383 – "we care for your hair" vom Aufbau her 

mit der internationalen Registrierung "We care about eyecare" vergleich-

bar ist, denn es ist die einzige Voreintragung, welche mit "we care" be-

ginnt. Die Vergleichbarkeit muss sich indessen, ohne damit eine wortwört-

liche Übereinstimmung zu verlangen, auch auf die beanspruchten Waren 

und Dienstleistungen beziehen (vgl. Urteil des BVGer B-3331/2010 vom 

3. November 2010 E. 8.1 – Paradies). Eine solche ist im vorliegenden 

Fall nicht gegeben, da die Marke Nr. 586383 – "we care for your hair" 

nicht für Waren oder Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege, son-

dern (insbesondere) für "Detailhandel mit Kosmetika und Körperpflege-

http://links.weblaw.ch/4A.5/2004
http://links.weblaw.ch/BGE-127-I-1
http://links.weblaw.ch/BVGer-B-985/2009
http://links.weblaw.ch/BVGer-B-7412/2006

B-8557/2010 

Seite 18 

produkten" (Klasse 35) eingetragen ist. Denn unter "Detailhandel" wird 

das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren 

Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser 

Waren zu erleichtern, verstanden (Richtlinien der Vorinstanz in Marken-

sachen, Teil 1, Kap. 4.8; Urteil des BVGer B-516/2008 vom 23. Januar 

2009 E. 4.2.1 – After hours; vgl. auch die Umschreibung der OMPI in der 

Vollversion der Nizza-Klassifikation, 9. A., S. 27). Die Dienstleistung "De-

tailhandel" richtet sich denn auch nicht an Endkonsumenten (wie im Fall 

der hier noch strittigen Dienstleistungen und Waren), sondern an Produ-

zenten und Handelsunternehmen (vgl. Urteil des BVGer B-516/2008 vom 

23. Januar 2009 E. 4.2.1 – After hours), bei welchen der Slogan "we care 

for your hair" keine anpreisende Bedeutung haben kann. 

Selbst wenn diese Eintragung als Fehleintragung gewertet werden müss-

te, könnte noch kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend 

gemacht werden kann, da selbst einige wenige vergleichbare und fälsch-

licherweise eingetragene Zeichen noch nicht ausreichen, um eine ständi-

ge rechtswidrige Praxis der Vorinstanz zu begründen (vgl. Urteil des 

BVGer B-2937/2010 vom 14. Juli 2010 E. 6.5 – Gran Maestro). 

9.  

Schliesslich weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass die internatio-

nale Registrierung Nr. 982'661 "We care about eyecare" am 10. Juni 

2009 unter der Nummer 007222052 als Gemeinschaftsmarke für alle vor-

liegend strittigen Waren und Dienstleistungen eingetragen worden sei.  

Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle 

Wirkung. In Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung in Ländern mit ähn-

licher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein (Urteile 

des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 – Sprühflaschen, und 

B-6291/2007 vom 28. Mai 2008 E. 9 – Corposana). Angesichts des klaren 

Gemeingutcharakters der strittigen Marke in Bezug auf "Services médi-

caux, soins d'hygiène pour être humains ou animaux" und "appareils et 

instruments optiques" hat die ausländische Voreintragung indessen keine 

Indizwirkung für die Schweiz. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, 

bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Aus-

schlag für die Eintragung geben könnte (Urteil des BVGer B-498/2008 

vom 23. Oktober 2008 E. 5 – Sprühflaschen, mit Verweis u.a. auf Urteile 

des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 – Chocolat Pavot [fig.], 

und B-7407/2006 vom 18. September 2007 E. 8 - Toscanella). Die Be-

http://links.weblaw.ch/BVGer-B-498/2008
http://links.weblaw.ch/BVGer-B-6291/2007
http://links.weblaw.ch/BVGer-B-498/2008
http://links.weblaw.ch/BVGer-B-7427/2006
http://links.weblaw.ch/BVGer-B-7407/2006

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Seite 19 

schwerdeführerin kann daher aus der Eintragung des Zeichens "We care 

about eyecare" in der EU nichts zu ihren Gunsten ableiten. 

10.  

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen 

Registrierung Nr. 982'661 "We care about eyecare" (fig.) den Marken-

schutz in der Schweiz für die Dienstleistung "traitement de matériaux" 

(Klasse 40) zu Unrecht verweigert hat. Die Beschwerde ist daher bezüg-

lich dieser Dienstleistung gutzuheissen. Im Übrigen ist die Beschwerde 

abzuweisen.  

11.  

Die Beschwerdeführerin obsiegt bei diesem Ergebnis teilweise. Im ent-

sprechenden Umfang sind die Verfahrenskosten auf die Gerichtskasse zu 

nehmen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die reduzierte Spruchgebühr, welche mit 

dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss zu ver-

rechnen ist, ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der 

Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 

Abs. 4
bis

 VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über 

die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht 

[VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögens-

interessen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert 

(Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und 

Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wo-

bei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwi-

schen Fr. 50'000. und Fr. 100'000. angenommen werden darf (BGE 133 

III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im 

vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten An-

haltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. 

Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine gekürzte Partei-

entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe 

Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten der Vorinstanz zuzuspre-

chen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdeführerin keine Kostenno-

te eingereicht hat, ist die Parteientschädigung auf Grund der Akten zu 

bestimmen und auf Fr. 1'000.- festzusetzen (Art. 8 und 14 Abs. 2 VGKE). 

  

http://links.weblaw.ch/BGE-133-III-490
http://links.weblaw.ch/BGE-133-III-490

B-8557/2010 

Seite 20 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

1.1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, Ziff. 1 der die internati-

onale Registrierung Nr. 982'661 "We care about eyecare" betreffende 

Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 

13. Dezember 2010 wird so weit aufgehoben, als das Institut angewiesen 

wird, der internationalen Registrierung Nr. 982'661 "We care about eyeca-

re" auch für "Traitement de matériaux" (Klasse 40) in der Schweiz definitiv 

Schutz zu gewähren. 

1.2. Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen. 

2.  

Die Verfahrenskosten werden im Umfang von Fr. 1'700.- der Beschwerde-

führerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von 

Fr. 2'500.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind daher nach der Ein-

tritt der Rechtskraft dieses Urteils Fr. 800.- aus der Gerichtskasse zurück-

zuerstatten. 

3.  

Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten des Eidgenössischen Instituts für 

Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.- (exkl. 

MWSt) zugesprochen.  

  

B-8557/2010 

Seite 21 

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde Beilage: Rückerstattungs-

formular) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. vas; Gerichtsurkunde) 

– Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-

de) 

 

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Maria Amgwerd Kathrin Bigler Schoch 

 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-

den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 

2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Be-

gründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. 

Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be-

schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). 

 

Versand: 21. März 2012