# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** b422bd33-7b78-5256-9e1b-cf4d9af5aabc
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2019-01-15
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 15.01.2019 B-2521/2018
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-2521-2018_2019-01-15.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung II 

B-2521/2018 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  1 5 .  J a n u a r  2 0 1 9  

Besetzung 
 Richter Daniel Willisegger (Vorsitz), 

Richterin Maria Amgwerd, Richter David Aschmann,    

Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel. 
 

 
 

Parteien 
 Baumanagement Johannes Tribelhorn,  

Alpenstrasse 7, 6300 Zug,   

vertreten durch OK pat AG,  

Industriestrasse 47, 6300 Zug,  

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 
 

Migros-Genossenschafts-Bund,  

Limmatstrasse 152, Postfach, 8031 Zürich,   

vertreten durch Swissberg AG,  

Seefeldstrasse 224, Postfach, 8034 Zürich,  

Beschwerdegegner,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 

Gegenstand 
 Widerspruchsverfahren Nr. 15552;  

CH 499'659 MICASA / CH 699'865 SWICASA. 

 

 

 

B-2521/2018 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Am 14. März 2017 wurde die Schweizer Marke Nr. 699'865 SWICASA der 

Beschwerdeführerin im Swissreg veröffentlicht. Sie ist unter anderem für 

folgende Waren eingetragen: 

Klasse 20: Möbel, Spiegel, Rahmen. 

B.  

Der Beschwerdegegner ist Inhaber der Schweizer Marke Nr. 499'659 MI-

CASA mit Hinterlegungsdatum 14. August 2000. Er erhob am 14. Juni 

2017 gegen die Eintragung der Beschwerdeführerin teilweise, nämlich be-

treffend der obgenannten Waren, Widerspruch und ist unter anderem für 

folgende Waren eingetragen: 

Klasse 20: Möbel, Spiegel, Bilder- und andere Rahmen. 

C.  

Mit Verfügung vom 26. März 2018 hiess die Vorinstanz den Widerspruch 

gut (Ziffer 1) und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke betref-

fend die Waren in Klasse 20 (Ziffer 2). Sie stellte fest, dass die Wider-

spruchsgebühr von Fr. 800.– beim Institut verbleibt (Ziffer 3) und die Wi-

derspruchsgegnerin dem Widersprechenden eine Parteientschädigung 

von Fr. 3'200. – (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen hat (Ziffer 4).  

Sie führte im Wesentlichen aus, die Zeichen seien schriftbildlich, klanglich 

und im Sinngehalt ähnlich, weshalb die Zeichenähnlichkeit zu bejahen sei. 

Bei der Widerspruchsmarke handle es sich im Zusammenhang mit Möbeln 

der Klasse 20 um eine institutsnotorisch bekannte Marke mit einer zumin-

dest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft. Unter Berücksichtigung der 

Bekanntheit der Widerspruchsmarke, der Warengleichheit, der Zeichen-

ähnlichkeit und des normalen Aufmerksamkeitsgrades der Abnehmer be-

stehe die Verwechslungsgefahr trotz der Tatsache, dass das Zeichenele-

ment CASA in Alleinstellung zum Gemeingut gehöre. Der Widerspruch sei 

deshalb gutzuheissen. 

D.  

Mit Eingabe vom 27. April 2018 erhob die Beschwerdeführerin beim Bun-

desverwaltungsgericht Beschwerde. Sie beantragte die Aufhebung der an-

gefochtenen Verfügung sowie die Bestätigung der Eintragung der ange-

fochtenen Marke. 

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Seite 3 

Sie machte im Wesentlichen geltend, die kennzeichnungsrechtlichen An-

sprüche des Beschwerdegegners gegenüber der Beschwerdeführerin 

seien verwirkt. Die beiden Marken hätten in der Schweiz seit 1996 friedlich 

nebeneinander koexistiert und der Beschwerdegegner habe nie eine Mar-

kenrechtsverletzung geltend gemacht. Weiter behaupte die Vorinstanz 

ohne Begründung, dass die Widerspruchsmarke institutsnotorisch bekannt 

sei. Diese sei jedoch aufgrund ihres beschränkten Schutzumfanges kenn-

zeichnungsschwach. Die beiden Marken würden sich in der kennzeich-

nungskräftigen Vorsilbe unterscheiden und hätten unterschiedliche Sinn-

gehalte. Vor diesem Hintergrund bestehe keine Verwechslungsgefahr. 

E.  

Mit Eingabe vom 13. Juni 2018 verzichtete die Vorinstanz auf die Einrei-

chung einer Vernehmlassung und beantragte, unter Hinweis auf die Be-

gründung im angefochtenen Entscheid, die Abweisung der Beschwerde. 

F.  

Mit Eingabe vom 13. Juli 2018 reichte der Beschwerdegegner die Be-

schwerdeantwort ein. 

Er führte im Wesentlichen aus, es treffe bereits faktisch nicht zu, dass die 

beiden Marken seit 1996 in der Schweiz koexistieren würden, da die Marke 

der Beschwerdeführerin markenmässig nicht benutzt worden sei. Das 

Rechtsinstitut der Verwirkung sei nicht Gegenstand des Widerspruchsver-

fahrens. Die hohe Bekanntheit der Marke MICASA sei notorisch und werde 

von der Beschwerdeführerin nicht substantiiert bestritten. Aufgrund der 

nachgewiesenen Verkehrsdurchsetzung sei im vorliegenden Fall zumin-

dest von einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke auszu-

gehen. Vorliegend bestehe sowohl eine direkte als auch eine indirekte Ver-

wechslungsgefahr. 

G.  

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be-

schwerde zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführe-

rin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 

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Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 

Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht 

(Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 

2.  

Die Beschwerdeführerin bringt vor, der Beschwerdegegner habe seine 

kennzeichnungsrechtlichen Ansprüche verwirkt. Sie verkennt, dass das 

Institut der Verwirkung nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens sein 

kann (vgl. Urteil des BVGer B-850/2016 vom 22. Januar 2018 E. 6.2.2 

"Swiss Military/Swiss Military"). Der Verwirkung unterliegt der markenrecht-

liche Verbotsanspruch, wenn dessen Durchsetzung aufgrund der Vorge-

schichte als missbräuchlich erscheint (EUGEN MARBACH, in: von Büren/Da-

vid [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 

Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 1567). Wie der Beschwerdegegner 

zu Recht vorbringt, könnte die Beschwerdeführerin im vorliegenden Ver-

fahren nur den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke nach Art. 32 des 

Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) geltend 

machen. Solches bringt sie aber nicht vor. 

3.  

3.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind Zeichen unter anderem dann 

vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich 

und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt 

sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechs-

lungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren 

Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienst-

leistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: 

Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 

2017, Art. 3 N. 46). Zwischen der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistun-

gen und der Zeichenähnlichkeit besteht eine Wechselwirkung: An die Ver-

schiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je 

ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRK-

HÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wap-

penschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154). 

3.2 Ob die Zeichen ähnlich sind, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, 

den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hin-

terlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Books"; BGE 119 II 473 E. 2d "Ra-

dion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41). 

Massgebend ist einzig die Eintragung, wie sie dem Register entnommen 

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werden kann (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 

E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.]" m.H. und B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 

"Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Bei reinen Wortmarken sind der 

Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend 

(BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-2354/2016 vom 

29. März 2017 E. 3.4 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA Technische Gebäudeaus-

rüstung [fig.]"). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt in der Regel 

zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 

20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen 

durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der 

Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wir-

kung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamil-

losan/Kamillon, Kamillan"; BGE 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat"). 

3.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom 

Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 

vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" m.H.). Der geschützte 

Ähnlichkeitsbereich ist für schwache Marken kleiner als jener für starke 

Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Schwach 

sind namentlich Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Cha-

rakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 "Pernaton/Pernadol 400"; Urteil des 

BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark 

sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen 

Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamil-

losan/Kamillon, Kamillan" m.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 

20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; MARBACH, 

SIWR III/1, N. 979 m.H.). 

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach einem strengen Massstab, 

wenn die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hin-

terlegt sind (BGE 117 II 321 E. 4 "Valser"), weil diese mit einem weniger 

hohen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit 

des Konsums hängt der Aufmerksamkeitsgrad von den massgeblichen 

Verkehrskreisen im Einzelfall ab (BGE 126 III 315 E. 6 b bb "Rivella"). 

Die Verwechslungsgefahr kann zu zwei Fehlzurechnungen führen. Einmal 

kommt es zur Verwechslung, wenn eines der vergleichenden Zeichen für 

das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"). Eine Ver-

wechslung liegt auch vor, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zei-

chen zwar auseinanderhalten können, dahinter aber unrichtige wirtschaft-

liche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide 

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gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mit-

telbare Verwechslungsgefahr"; BGE 127 III 160 E. 2a "Securitas"; 

BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina/Orfina"; Entscheid des BGer 4C.171/2001 

vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]"). 

4.  

Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt 

voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-

leistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil). 

Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass die beanspruchten 

Waren der Klasse 20 der zu vergleichenden Marken gleich sind. Das trifft 

zu, weshalb sich weitere Ausführungen dazu erübrigen. Die unbestrittene 

Identität der Waren legt in Bezug auf den Zeichenabstand einen besonders 

strengen Massstab nahe (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Kamillon, Ka-

millan"). 

5.  

Für die im Widerspruch stehenden Waren sind die massgeblichen Ver-

kehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Mar-

kenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestim-

mung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke 

(GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51). 

Die Widerspruchsmarke wendet sich für Möbel, Spiegel und Bilder- und 

andere Rahmen der Klasse 20 an ein breites Publikum. Hauptsächlich sind 

erwachsene Personen angesprochen, die zu Privat- oder geschäftlichen 

Zwecken nachfragen. Die Waren werden regelmässig nachgefragt, sind 

aber keine Massenartikel des täglichen Gebrauchs. Das angesprochene 

Publikum erwirbt sie mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit. 

6.  

6.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG 

setzt voraus, dass die Zeichen ähnlich sind (1. Satz, 1. Teil). 

6.2 Die Vorinstanz kommt zum Schluss, die Zeichen seien schriftbildlich 

und klanglich ähnlich. Zudem würden die Abnehmer in beiden Zeichen das 

ihnen bekannte Wort CASA erkennen, weshalb auch Ähnlichkeiten im 

Sinngehalt bestehen würden. 

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Die Beschwerdeführerin hingegen bringt zur Zeichenähnlichkeit vor, die 

beiden Marken würden im gemeinfreien letzten Zeichenelement CASA 

übereinstimmen. Im Übrigen würden sich die Marken im kennzeichnungs-

kräftigen Teil der Vorsilbe unterscheiden. Es bestehe sowohl eine unter-

schiedliche Konsonanten- als auch Vokalfolge und die Wörter hätten un-

terschiedlich viele Buchstaben. Es liege somit lediglich beim kennzeich-

nungsschwachen Markenbestandteil eine schriftbildliche Ähnlichkeit vor, 

wohingegen beim Kern beider Marken keine solche vorliege. Da SWICASA 

keine Bedeutung habe, würden die beiden Marken im Sinngehalt klar nicht 

übereinstimmen. 

Der Beschwerdegegner führt aus, die Zeichen seien sehr ähnlich. Dem 

stummen Wortanfang „M“ respektive „SW“ folge die identische Endung „-

ICASA“. Entsprechend seien die Zeichen phonetisch sehr ähnlich. Eben-

falls sei die Betonung beider Marken gleich. Der identische Markenbe-

standteil „-ICASA“ suggeriere einen ähnlichen Sinngehalt. Die Aussage der 

Beschwerdeführerin, dass die Sinngehalte beider Zeichen klar nicht über-

einstimmen würden, sei eine Schutzbehauptung. 

6.3 Gegenüber stehen sich die beiden Wortmarken MICASA und SWI-

CASA. Die beiden Marken bestehen aus einem Wort und stimmen im Be-

standteil „-ICASA“ überein. Während die Widerspruchsmarke aus sechs 

Buchstaben besteht, setzt sich die angefochtene Marke aus sieben Buch-

staben zusammen. Trotz kleiner Unterschiede in der Wortlänge und dem 

Wortanfang ist festzustellen, dass die beiden Marken schriftbildlich stark 

übereinstimmen und sich ähnlich sind.  

Gleiches gilt für die klangliche Komponente. Aufgrund der Übereinstim-

mung im Bestandteil „-ICASA“, der gleichen Silbenanzahl (MI-CA-SA bzw. 

SWI-CA-SA), der gleichen Vokalfolge (I-A-A) und der lediglich minimalen 

Unterscheidung im stummen Wortanfang („M“ bzw. „SW“) muss auch hier 

von Ähnlichkeit ausgegangen werden. 

Bezüglich Sinngehalt kommt den beiden Zeichen als Ganzes keine lexika-

lische Bedeutung zu. Jedoch erkennen die massgebenden Verkehrskreise 

in beiden Zeichen den Bestandteil CASA. Das italienische Substantiv be-

deutet zu Deutsch „Haus“ oder „Zuhause“ (PONS Online Wörterbuch Itali-

enisch-Deutsch, http://de.pons.com, abgerufen am 19.12.18). Das Wort 

des italienischen Grundwortschatzes dürfte für die deutsch- und franzö-

sischsprechenden Verkehrskreise ohne Weiteres in seiner Bedeutung er-

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kannt werden. Der Bestandteil MI der Widerspruchsmarke wird vom Italie-

nischen auf Deutsch in Alleinstellung mit „mir“ oder „mich“ übersetzt“ 

(PONS Online Wörterbuch Italienisch-Deutsch, http://de.pons.com, abge-

rufen am 19.12.18). Obwohl grammatikalisch nicht korrekt wird der aus den 

Bestandteilen MI und CASA bestehenden Widerspruchmarke der Sinngeh-

alt „mein Haus“ zugeschrieben. Die französische Bedeutung von MI im 

Sinne von „Mitte“ oder „Hälfte“ als Vorsilbe (PONS Online Wörterbuch 

Französisch-Deutsch, http://de.pons.com, abgerufen am 19.12.18) ergibt 

im Zusammenhang mit dem italienischen Wort CASA keinen Sinn. Dem 

Bestandteil SWI der angefochtenen Marke kommt in keiner Landessprache 

eine lexikalische Bedeutung zu. Indem beide Zeichen den Bestandteil 

CASA enthalten, besteht auch bezüglich des Sinngehaltes Ähnlichkeit. 

6.4 Die Zeichen sind nach Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt sehr ähn-

lich, so dass insgesamt von der Zeichenähnlichkeit auszugehen ist. 

7.  

7.1 Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der 

angefochtenen Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist vor dem 

Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (2. Satz). 

7.2 Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, die Wider-

spruchsmarke sei aufgrund ihres Bedeutungsgehalts als originär nicht un-

terscheidungskräftig erachtet, aber als im Verkehr durchgesetzte Marke im 

Register eingetragen worden. Bei der Widerspruchsmarke handle es sich 

im Zusammenhang mit Möbeln der Klasse 20 um eine institutsnotorisch 

bekannte Marke. Im massgeblichen Warenbereich komme ihr daher zu-

mindest eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Obwohl das Zei-

chenelement CASA in Alleinstellung zum Gemeingut gehöre, sei die Ver-

wechslungsgefahr insgesamt zu bejahen. 

Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, die beiden Marken würden 

lediglich im gemeinfreien Zeichenelement CASA übereinstimmen sowie in 

der Verwendung des Vokals „i“ in der Vorsilbe. Im Übrigen würden sie sich 

im kennzeichnungskräftigen Teil der Vorsilbe unterscheiden. Da die Sinn-

gehalte der Zeichen nicht übereinstimmen würden, bestehe keine Ver-

wechslungsgefahr. Der Widerspruchsmarke komme ein beschreibender 

Sinngehalt zu. Das Zeichenelement CASA sei in Alleinstellung direkt be-

schreibend, weshalb sich sein Schutzumfang nicht auf diesen Begriff in der 

angefochtenen Marke zu erstrecken vermöge. Entsprechend komme der 

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Widerspruchsmarke nur ein schwacher Schutzumfang zu. Der Kern der 

angefochtenen Marke (SWI) unterscheide sich deutlich von der Wider-

spruchsmarke und das übernommene Zeichenelement (CASA) erscheine 

dermassen beschreibend, dass keine wirtschaftlichen Verbindungen zwi-

schen den Vergleichsmarken vermutet würden. Eine mittelbare oder unmit-

telbare Verwechslung sei höchst unwahrscheinlich. Eine bloss entfernte 

Möglichkeit einer Fehlzurechnung begründe noch keine Verwechslungsge-

fahr. 

Der Beschwerdegegner führt aus, aufgrund der nachgewiesenen Ver-

kehrsdurchsetzung und der hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarke sei 

zumindest von einem normalen Schutzumfang auszugehen. Die Frage ei-

ner angeblichen Kennzeichnungsschwäche stelle sich gar nicht mehr, 

denn eine solche sei durch die Anerkennung der Durchsetzung im Verkehr 

gerade überwunden worden. Aufgrund der ausserordentlich hohen Be-

kanntheit sei heute sogar von einer starken Marke mit einem erweiterten 

Schutzumfang auszugehen. Im vorliegenden Fall liege sowohl eine direkte 

als auch eine indirekte Verwechslungsgefahr vor. 

7.3 Die Widerspruchsmarke ist als durchgesetzte Marke im Markenregister 

eingetragen. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat, wohl zurückge-

hend auf den Entscheid BGE 122 III 382 E. 2b "Kamillosan/Kamillon, Ka-

millan", mehrfach erkannt, dass ein im Verkehr durchgesetztes Zeichen 

eine starke Marke sei (Urteil des BGer 4C.79/2000 vom 16. Juni 2000 

E. 4c/aa "Helvetic Tours"; BGE 126 III 315 E. 6c "Rivella"; BGE 127 III 160 

E. 2b/cc "Securitas" sowie BGE 128 III 447 E. 2 "Premiere"). Etwas diffe-

renzierter erläutert das Bundesgericht in BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appen-

zeller", dass der Schutzumfang eines Zeichens umso stärker sei, je stärker 

sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt habe. Diese Ansicht deckt sich 

mit der in BGE 134 III 321 E. 2.3.5 "M/M-Joy (fig.)" geäusserten Auffas-

sung, wonach die Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchset-

zung eines Zeichens umso höher seien, je banaler das Zeichen erscheine.  

Auch die jüngere Lehre vertritt die Auffassung, ein Automatismus in der 

Annahme einer starken Marke sei abzulehnen, und bewegt sich hin zu ei-

ner Einzelfallbeurteilung, wobei eine durchgesetzte Marke von schwach 

über normal bis stark sein könne (vgl. MARBACH, SIWR III/1, N. 984 ff.; 

DAVID ASCHMANN, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 

lit. a Rz. 316 ff.; zumindest für eine Unterscheidung zwischen normaler und 

starker Kennzeichnungskraft STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., 

Art. 2 N. 230; vermittelnd ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im 

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Seite 10 

schweizerischen Markenrecht, 2013, S. 261 ff.). Insgesamt erscheint an-

gemessen, auf einen vermittelnden Ansatz abzustellen. Die Verkehrs-

durchsetzung eines Zeichens kann durchaus Auswirkungen auf den 

Schutzumfang der durchgesetzten Marke haben; dieser Schutzumfang ist 

aber vom Grad der Verkehrsdurchsetzung bzw. spiegelbildlich vom Grad 

der Banalität des Zeichens abhängig zu machen (vgl. Urteil des BVGer 

B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 8.2 "Pupa/Fashionpupa"). 

7.4 Die Verkehrsdurchsetzung verleiht der originär nicht unterscheidungs-

kräftigen Widerspruchsmarke überhaupt erst eine Kennzeichnungskraft im 

Verkehr. Die Widerspruchsmarke ist notorisch bekannt (vgl. hierzu die Bei-

lagen der Beschwerdeführerin in den vorinstanzlichen Akten [act. 3 und 7]). 

Der Grad der Verkehrsdurchsetzung kann weder als besonders schwach 

noch als besonders stark bezeichnet werden. Aufgrund ihrer Bekanntheit 

kann der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft 

zuerkannt werden. Damit ist ein normaler Schutzumfang zugrunde zu le-

gen bei der Beurteilung, ob sich aus der Zeichenähnlichkeit und der Wa-

rengleichheit eine Verwechslungsgefahr ergibt.  

7.5 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich in einer Gesamtbetrachtung. 

Entscheidend ist, dass die Zeichen der beiden Marken im gemeinfreien 

Bestandteil „-CASA“ übereinstimmen, wodurch die Aufmerksamkeit der an-

gesprochenen Adressaten auf die erste Silbe der beiden Zeichen gelenkt 

wird (vgl. Urteil des BVGer B-355/2016 vom 10. April 2018 "Rucocolor/Ro-

dacolor [fig.]"). Die Anfangssilbe „SWI“ der angefochtenen Marke schafft 

einen deutlichen Zeichenabstand. Zum einen ist sie im Sprachgebrauch 

eher ungewöhnlich. Sie wird als Wortanfang in allen Landessprachen sehr 

selten verwendet und kommt praktisch nur in Wortformen vor, die ihren Ur-

sprung im Englischen haben. In einem entfernten Sinn mag sie sogar an 

das internationale Kennzeichnen „SUI“ für die Schweiz erinnern. Auf jeden 

Fall bleibt die Färbung durch die Anfangssilbe „SWI“ in der Erinnerung haf-

ten. Zum anderen liegen die Silben „SWI“ und „MI“ ziemlich weit auseinan-

der, zumal sich kurze Wortelemente leichter einprägen lassen. Dies führt 

dazu, dass vergleichsweise geringfügige Modifikationen bereits einen ge-

nügenden Abstand gewährleisten können (BGE 121 III 377 E. 2b 

"Boss/Boks"; Urteile des BVGer B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 8.1 

"Zurcal/Zorcala" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 5.2 "Efe 

[fig.]/Eve"). Hinzu kommt, dass der Beschwerdegegner zahlreiche Marken, 

die mit der Silbe „MI“ beginnen, in seinem Portfolio hat (vgl. Beilagen 8-49 

der Beschwerdeführerin). Der Markenauftritt spielt mit dieser Anfangssilbe 

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Seite 11 

im Verkehr und entsprechend fällt die Verkehrserwartung aus. Die abwei-

chende Anfangssilbe „SWI“ der Widerspruchsmarke durchbricht die Auf-

merksamkeit und lässt auf eine andere betriebliche Herkunft schliessen, 

was die Gefahr von Fehlzurechnungen bannt. Insgesamt ist deshalb davon 

auszugehen, dass die massgebenden Verkehrskreise bei durchschnittli-

cher Aufmerksamkeit trotz Warengleichheit und durchschnittlicher Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarke die beiden Zeichen auseinander-

halten können. Eine Verwechslungsgefahr ist zu verneinen.  

8.  

Zusammenfassend ist die Beschwerde gutzuheissen und die Dispositiv-

Ziffern 1, 2 und 4 der vorinstanzlichen Verfügung sind aufzuheben. 

9.  

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdegegner kos-

ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 

VwVG). 

9.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, 

Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen 

(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 

2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-

gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse 

bemisst sich die Gebühr nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Der Streitwert 

eines Widerspruchsbeschwerdeverfahrens richtet sich nach dem Interesse 

an der Löschung beziehungsweise am Bestand der angefochtenen Marke, 

wobei bei eher unbedeutenden Zeichen von einem Streitwert zwischen 

Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden darf (BGE 133 III 490 

E. 3.3 „Turbinenfuss“). In Anwendung der gesetzlichen Bemessungsfakto-

ren sind die Verfahrenskosten auf insgesamt Fr. 4'500.– festzulegen. Der 

von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzu-

erstatten. 

9.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine 

Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen 

werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-

schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-

wendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Die Vertretung der Beschwer-

deführerin hat eine Kostennote eingereicht und macht einen Aufwand von 

Fr. 4'000.– (10h à Fr. 400.–) geltend. Die Kostennote listet den Aufwand 

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nicht im Detail auf. Daraus geht nicht hervor, worin der Aufwand bestand 

und wie er sich auf die einzelnen Arbeiten verteilt. An den Detaillierungs-

grad der Kostennote sind gewisse Anforderungen zu stellen, damit über-

prüft werden kann, ob der geltend gemachte Aufwand vollumfänglich not-

wendig und damit entschädigungsberechtigt ist. Daher soll aus der Kosten-

note nicht nur ersichtlich sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind 

und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch, 

wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt 

(Urteile des BVGer B-4992/2015 vom 6. September 2017 E. 5.3.4 und 

B-4637/2016 vom 17. März 2017 E. 7; vgl. MICHAEL BEUSCH, in: Auer/Mül-

ler/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-

tungsverfahren, 2008, Rz. 18 zu Art. 64). Die vorliegend erstellte Kosten-

note genügt diesen Anforderungen nicht, sondern führt pauschal einen 

Aufwand für die Anwaltstätigkeit auf. Der notwendige Aufwand ist deshalb 

aufgrund der Akten festzusetzen. Unter Berücksichtigung der massgeben-

den Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) ist die Parteientschädi-

gung auf insgesamt Fr. 2'500.– festzusetzen. 

9.4 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. 

Die Vorinstanz sprach dem Beschwerdegegner eine Parteientschädigung 

von Fr. 3'200.– (inkl. Widerspruchsgebühr) zu. Angesichts des Verfahrens-

ausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdeführerin auch 

mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten, wes-

halb sie dem Beschwerdegegner die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.–, 

welcher dieser vorgeleistet hat, nicht zu ersetzen hat. Darüber hinaus ist 

ihr für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von 

Fr. 2'400.– zulasten des Beschwerdegegners zuzusprechen. 

10.  

Gegen dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht gege-

ben (Art. 73 BGG). Das Urteil erwächst mit Eröffnung in Rechtskraft. 

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Ziffern 1, 2 und 4 der angefochte-

nen Verfügung werden aufgehoben und der Widerspruch wird abgewiesen. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden dem Beschwerdegegner auf-

erlegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der 

Gerichtskasse zu überweisen. 

3.  

Der Beschwerdeführerin wird der Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der 

Gerichtskasse zurückerstattet. 

4.  

Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor 

Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 2'500.– zu entschädigen. 

5.  

Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor 

Vorinstanz mit Fr. 2'400.– zu entschädigen. 

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6.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben;  

Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück und Rückerstattungsformular) 

– den Beschwerdegegner (Einschreiben;  

Beilagen: Beilagen zurück und Einzahlungsschein) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 15552; Einschreiben; Vorakten zurück) 

 

 

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: 

  

Daniel Willisegger Pascal Waldvogel 

 

 

 

Versand: 17. Januar 2019