# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 421645d3-4ba9-5617-b232-74cd80f4a7a1
**Source:** Bundespatentgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2022-11-02
**Language:** de
**Title:** Entscheid O2020_011
**Docket/Reference:** O2020_011
**URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/rechtsprechung/entscheidanzeige/195/

## Full Text

B u n d e s p a t e n t g e r i c h t  

T r i b u n a l   f é d é r a l   d e s   b r e v e t s  

T r i b u n a l e   f e d e r a l e   d e i   b r e v e t t i  

T r i b u n a l   f e d e r a l   d a   p a t e n t a s  

F e d e r a l   P a t e n t   C o u r t  

O2020_011 

Besetzung 

Verfahrensbeteiligte 

  Te i l u r t e i l   v o m   2 .   N o v e m b e r  2 0 2 2    

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), 
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dr. chem. Michael Kaufmann 
Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher 

Illumina Cambridge Limited, 19 Granta Park, Great Abing-
ton, GB-CB21 6DF Cambridge, Cambridgeshire,  

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess, Rechtsan-
walt lic. iur. Julian Schwaller und/oder MLaw Andrea Heini-
ger, Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 
8005 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Claudia Bi-
bus, E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich,  

Klägerin 

gegen 

Witec AG, Industriestrasse 12, 6210 Sursee,   

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame, Lenz & 
Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, patentan-
waltlich beraten durch Dr. Martin Wilming, Hepp Wenger Ryf-
fel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil, 

Beklagte 

Gegenstand 

Patentverletzung (Unterlassung, Auskunft, Rechnungsle-
gung); «Sequencing by Synthesis II» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2020_011 

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 

Prozessgeschichte 

1.  
Am 7. August 2020 reichte die Klägerin eine Klage betreffend Patentverlet-
zung ein und stellte folgende Rechtsbegehren: 

«1.  Der Beklagten sei 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss 
Art. 292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

das folgende Erzeugnis in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszu-
führen, in der Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der 
Schweiz in Verkehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern: 

–  ein modifiziertes Nukleotidmolekül 

–  umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und 

–  eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit 

–  mit einer entfernbaren 3'-OH Blockierungsgruppe, die kovalent daran ge-

bundenen ist, 

–  so dass an das 3'-Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur -O-Z gebun-

den ist 

–  wobei es sich bei Z um Azidomethyl (-CH2-N3) handelt; 

1a.  Hilfsweise (eventualiter) zu Rechtsbegehren 1: 

Der Beklagten sei 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss 
Art. 292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

das folgende Erzeugnis in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszu-
führen, in der Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der 
Schweiz in Verkehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern: 

–  ein modifiziertes Nukleotidmolekül 

–  umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und 

–  eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit 

–  mit einer entfernbaren 3'-OH Blockierungsgruppe, die kovalent daran ge-

bundenen ist, 

–  so dass an das 3'-Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur -O-Z gebun-

den ist 

–  wobei es sich bei Z um Azidomethyl (-CH2-N3) handelt 

Seite 2 

 
 
 
 
 
–  und wobei die Base mittels eines spaltbaren Linkers mit einem Fluorophor 

O2020_011 

verknüpft ist; 

2.  Der Beklagten sei 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss 
Art. 292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

in  die  Schweiz  einzuführen,  aus  der  Schweiz  auszuführen,  in  der  Schweiz 
anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu 
bringen, oder in der Schweiz zu lagern: 

ein Kit umfassend: 

–  eine Mehrzahl verschiedener modifizierter Nukleotidmoleküle 

–  umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und 

–  eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit 

–  mit einer entfernbaren 3'-OH Blockierungsgruppe, die kovalent daran ge-

bundenen ist, 

–  so dass an das 3'-Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur -O-Z gebun-

den ist 

–  wobei es sich bei Z um Azidomethyl (-CH2-N3) handelt 

–  und wobei die Base mittels eines spaltbaren Linkers mit einem Fluorophor 

verknüpft ist 

–  Verpackungsmaterial dafür; 

3.   Der Beklagten sei 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss 
Art. 292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

das folgende Erzeugnis in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszu-
führen, in der Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der 
Schweiz in Verkehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern: 

–  ein modifiziertes Nukleotidmolekül  

–  umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und  

–  eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit  

–  mit einer entfernbaren 3'-OH Blockierungsgruppe, die kovalent daran ge-

bundenen ist,   

–  so dass an das 3'-Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur -O-Z gebun-

den ist  

–  wobei es sich bei Z um Azidomethyl (-CH2-N3) handelt   

–  und wobei die Base mittels eines spaltbaren Linkers mit einem Fluorophor 

verknüpft ist 

zur Verwendung bei der Sequenzierung durch Synthese (sequencing-by-syn-
thesis); 

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4.  Der Beklagten sei 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss 
Art. 292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

in  die  Schweiz  einzuführen,  aus  der  Schweiz  auszuführen,  in  der  Schweiz 
anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu 
bringen, oder in der Schweiz zu lagern: 

ein  Sequenziergerät  zur  Verwendung  mit  einem  Erzeugnis,  das  Erzeugnis 
umfassend: 

–  ein modifiziertes Nukleotidmolekül  

–  umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und 

–  eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit 

–  mit einer entfernbaren 3'-OH Blockierungsgruppe, die kovalent daran ge-

bundenen, 

–  so dass an das 3'-Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur -O-Z gebun-

den ist 

–  wobei es sich bei Z um Azidomethyl (-CH2-N3) handelt; 

4a.  Hilfsweise (eventualiter) zu Rechtsbegehren 4: 

Der Beklagten sei 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss 
Art. 292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

in  die  Schweiz  einzuführen,  aus  der  Schweiz  auszuführen,  in  der  Schweiz 
anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu 
bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

ein  Sequenziergerät  zur  Verwendung  mit  einem  Erzeugnis,  das  Erzeugnis 
umfassend: 

–  ein modifiziertes Nukleotidmolekül 

–  umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und 

–  eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit 

–  mit einer entfernbaren 3'-OH Blockierungsgruppe, die kovalent daran ge-

bundenen ist, 

–  so dass an das 3'-Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur -O-Z gebun-

den ist 

–  wobei es sich bei Z um Azidomethyl (-CH2-N3) handelt 

–  und wobei die Base mittels eines spaltbaren Linkers mit einem Fluorophor 

verknüpft ist; 

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5.  Der Beklagten sei 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss 
Art. 292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

in  die  Schweiz  einzuführen,  aus  der  Schweiz  auszuführen,  in  der  Schweiz 
anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu 
bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits  zur  Sequenzierung  von  mindestens  zwei  Nukleotiden  einer  Template-
Nukleinsäure  in  einem  Sequenzierungsverfahren  durch  Synthese  (sequen-
cing-by-synthesis), wobei das Verfahren die folgenden, sich wiederholenden 
Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkierter Nuk-
leotide  in  einen  zu  der  besagten  Template-Nukleinsäure  komplementären 
Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält; 

5a.  Hilfsweise (eventualiter) zu Rechtsbegehren 5: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss 
Art. 292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

in  die  Schweiz  einzuführen,  aus  der  Schweiz  auszuführen,  in  der  Schweiz 
anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu 
bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits  zur  Sequenzierung  von  mindestens  zwei  Nukleotiden  einer  Template-
Nukleinsäure  in  einem  Sequenzierungsverfahren  durch  Synthese  (sequen-
cing-by-synthesis), wobei das Verfahren die folgenden, sich wiederholenden 
Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkierter Nuk-
leotide  in  einen  zu  der  besagten  Template-Nukleinsäure  komplementären 
Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide, 

wobei  das  Substrat  zum  Einbau  der  fluoreszenzmarkierten  Nukleotide  ein 
Nukleosidtriphosphat ist, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält; 

5b.  Hilfsweise (eventualiter) zu Rechtsbegehren 5a: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss 
Art. 292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

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in  die  Schweiz  einzuführen,  aus  der  Schweiz  auszuführen,  in  der  Schweiz 
anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu 
bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits  zur  Sequenzierung  von  mindestens  zwei  Nukleotiden  einer  Template-
Nukleinsäure  in  einem  Sequenzierungsverfahren  durch  Synthese  (sequen-
cing-by-synthesis), wobei das Verfahren die folgenden, sich wiederholenden 
Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkierter Nuk-
leotide  in  einen  zu  der  besagten  Template-Nukleinsäure  komplementären 
Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide, 

wobei  das  Substrat  zum  Einbau  der  fluoreszenzmarkierten  Nukleotide  ein 
Nukleosidtriphosphat ist, 

wobei die Template-Nukleinsäure in einem Array vorliegt, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält, 

wobei der Puffer einen pH-Wert von etwa 7 aufweist, 

wobei die  Kits für den sukzessiven  Einbau  von mindestens 16 Nukleotiden 
und für die Bestimmung der Identität der Base in jedem der eingebauten Nuk-
leotide vorgesehen sind; 

6.  Der Beklagten sei 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss 
Art. 292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

in  die  Schweiz  einzuführen,  aus  der  Schweiz  auszuführen,  in  der  Schweiz 
anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu 
bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits  zur  Sequenzierung  von  mindestens  zwei  Nukleotiden  einer  Template-
Nukleinsäure  in  einem  Sequenzierungsverfahren  durch  Synthese  (sequen-
cing-by-synthesis), wobei das Verfahren die folgenden, sich wiederholenden 
Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkierter Nuk-
leotide  in  einen  zu  der  besagten  Template-Nukleinsäure  komplementären 
Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide, 

umfassend 

ein  oder  mehrere  fluoreszenzmarkierte  Nukleotide,  wobei  die  Fluoreszenz-
markierung über einen spaltbaren Linker mit den Nukleotiden verknüpft ist, 

DNA-Polymerase 

und einen Puffer, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält bzw. Ascor-
binsäure oder einem Salz davon bereitstellt; 

7.  Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss 
Art. 292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

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in  die  Schweiz  einzuführen,  aus  der  Schweiz  auszuführen,  in  der  Schweiz 
anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu 
bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

ein  Sequenziergerät  zur  Verwendung  mit  Kits  zur  Sequenzierung  von  min-
destens zwei Nukleotiden einer Template-Nukleinsäure in einem Sequenzie-
rungsverfahren  durch  Synthese  (sequencing-by-synthesis),  wobei  das  Ver-
fahren die die folgenden, sich  wiederholenden  Schritte umfasst: (a) Einbau 
eines oder mehrerer fluoreszenzmarkierter Nukleotide in einen zu der besag-
ten  Template-Nukleinsäure  komplementären  Nukleinsäure-strang,  und  (b) 
Bestimmung der Identität von einem oder mehreren der eingebauten Nukle-
otide 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält; 

7a.  Hilfsweise (eventualiter) zu Rechtsbegehren 7: 

Der Beklagten sei 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss 
Art. 292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

in  die  Schweiz  einzuführen,  aus  der  Schweiz  auszuführen,  in  der  Schweiz 
anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu 
bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

ein  Sequenziergerät  zur  Verwendung  mit  Kits  zur  Sequenzierung  von  min-
destens zwei Nukleotiden einer Template-Nukleinsäure in einem Sequenzie-
rungsverfahren  durch  Synthese  (sequencing-by-synthesis),  wobei  das  Ver-
fahren die folgenden, sich wiederholenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines 
oder  mehrerer  fluoreszenzmarkierter  Nukleotide  in  einen  zu  der  besagten 
Template-Nukleinsäure  komplementären  Nukleinsäure-strang,  und  (b)  Be-
stimmung der Identität von einem oder mehreren der eingebauten Nukleotide, 

wobei  das  Substrat  zum  Einbau  der  fluoreszenzmarkierten  Nukleotide  ein 
Nukleosidtriphosphat ist, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält; 

7b.  Hilfsweise (eventualiter) zu Rechtsbegehren 7a: 

Der Beklagten sei 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss 
Art. 292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

in  die  Schweiz  einzuführen,  aus  der  Schweiz  auszuführen,  in  der  Schweiz 
anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu 
bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

ein  Sequenziergerät  zur  Verwendung  mit  Kits  zur  Sequenzierung  von  min-
destens zwei Nukleotiden einer Template-Nukleinsäure in einem Sequenzie-

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rungsverfahren  durch  Synthese  (sequencing-by-synthesis),  wobei  das  Ver-
fahren die folgenden, sich wiederholenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines 
oder  mehrerer  fluoreszenzmarkierter  Nukleotide  in  einen  zu  der  besagten 
Template-Nukleinsäure  komplementären  Nukleinsäurestrang,  und  (b)  Be-
stimmung der Identität von einem oder mehreren der eingebauten Nukleotide, 

wobei  das  Substrat  zum  Einbau  der  fluoreszenzmarkierten  Nukleotide  ein 
Nukleosidtriphosphat ist, 

wobei die Template-Nukleinsäure in einem Array vorliegt, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält, 

wobei der Puffer einen pH-Wert von etwa 7 aufweist, 

wobei die  Kits für den sukzessiven  Einbau  von mindestens 16 Nukleotiden 
und für die Bestimmung der Identität der Base in jedem der eingebauten Nuk-
leotide vorgesehen sind; 

8.  Die Beklagte sei 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss 
Art. 292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verpflichten, 

der Klägerin die Informationen gemäss dem Gesuch um vorsorgliche Mass-
nahmen zu erteilen; 

9.  Die Beklagte sei 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss 
Art. 292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verpflichten, 

innerhalb  von  30  Tagen  nach  anerkannten  Grundsätzen  der  Rechnungsle-
gung  detailliert  Rechenschaft  abzulegen  und  Auskunft  zu  erteilen  über  die 
Bruttoeinnahmen, die mit dem Anbieten und Verkaufen der Produkte gemäss 
den Rechts-begehren 1-7b durch die Beklagte erzielt wurden 

10.  Die  Beklagte  sei  zu  verpflichten,  der  Klägerin  einen  nach  erfolgter  Rech-
nungslegung und Auskunftserteilung gemäss Rechtsbegehren 8 und 9 zu be-
ziffernden Betrag zu bezahlen, mindestens jedoch CHF 75'000 

11.  unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. Kosten der mitwirkenden Pa-

tentanwältin) zu Lasten der Beklagten» 

2.  
Die  Klageantwort  erfolgte  am  20.  Oktober  2020.  Die  Beklagte  stellte  fol-
gende Rechtsbegehren: 

«The complaint shall be dismissed in its entirety. 

All costs and fees, including the expenses for the assisting patent attorney, to be 
borne by Plaintiff.» 

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3.  
Anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 8. März 2021 beantragten die 
Parteien die Sistierung des Verfahrens bis 12. April 2021, worauf die bean-
tragte Sistierung vom Gericht verfügt wurde. Nach zweimaliger Verlänge-
rung  der  Sistierung  nahm  das  Gericht  das  Verfahren mit  Verfügung  vom 
17. Mai 2021 wieder auf und setzte der Klägerin eine Frist zur Replik. 

4.  
Mit Replik vom 29. Juni 2021 hielt die Klägerin an ihren Rechtsbegehren 
fest  und  stellte  zusätzliche  Hilfsanträge.  Mit  Duplik  vom  13.  September 
2021 hielt die Beklagten an ihren Rechtsbegehren fest und stellte folgen-
den prozessualen Anträge: 

«Procedural Motion 

1.  Only the redacted versions of Enlosures 62-65 shall be made available in pub-
licly accessible files while the nonredacted versions of Enclosures 62-65 shall 
be kept confidential. 

2.  To the extent Enclosures 62-65 shall be discussed in the public hearing, appro-
priate measures shall be taken and in any event only redacted versions of En-
closures 62-65 shall be made available. 

3.  To the extent Enclosures 62-65 shall be mentioned in the judgment, the respec-
tive passages shall be redacted and only such redacted version of the judgment 
shall be made publicly available.» 

5.   
Am 8. Oktober 2021 erstattete die Klägerin ihre Stellungnahme zu den No-
ven in der Duplik. Sie hielt an den Anträgen gemäss Replik grundsätzlich 
fest,  korrigierte  aber  die  Rechtsbegehren  5j,  6g,  6h,  6i,  6j,  6k,  6l  und  7i 
dahingehend, dass sie die Bezeichnung «azido moiety-containing cleava-
ble» Linker auf «phosphine-cleavable azide-containing» Linker abänderte. 
Es handle sich um einen offensichtlichen Kopierfehler, zumal die geänder-
ten Rechtsbegehren auf den Hilfsanträgen 9 und 11 basierten. Mit der Stel-
lungnahme zum Fachrichtervotum vom 31. Januar 2022 korrigierte die Klä-
gerin die Nummerierung der Rechtsbegehren 6e, 6i und 6l. Aus dem Ge-
sagten resultieren die folgenden Hilfsanträge: 

Seite 9 

O2020_011 

«Rechtsbegehren 5c, subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 5b [Teilnahme 
an Verletzung von AR1]: 

  Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

  Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide, 

  wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 

enthält; 

Rechtsbegehren 5d, subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 5c [Teilnahme an 
Verletzung von AR2]: 

Der Beklagte sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält; 

Rechtsbegehren 5e, subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 5d [Teilnahme an 
Verletzung von AR3]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

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herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung, 

wobei in Schritt (b) eine Beleuchtung angewendet wird, um die Fluoreszenz-
markierung des eingebauten Nukleotids anzuregen, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält; 

Rechtsbegehren 5f, subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 5e [Teilnahme an 
Verletzung von AR4]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung, 

wobei  in  Schritt  (a)  die  fluoreszenzmarkierten  Nukleotide  eine  Azidomethyl-
gruppe umfassen, die kovalent an die 3'O-Position der Zuckereinheit gebunden 
ist, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält; 

Rechtsbegehren 5g, subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 5f [Teilnahme an 
Verletzung von AR5]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

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herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

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Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer  Template-Nukleinsäure 
in  einem  Sequenzierungsverfahren  durch 
Synthese,  wobei  das Verfahren die folgenden, sich  wiederholen-den Schritte 
umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkierter Nukleotide in 
einen 
komplementären 
Nukleinsäurestrang,  und  (b)  Bestimmung  der  Identität  von  einem  oder 
mehreren der eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung, 

Template-Nukleinsäure 

besagten 

der 

zu 

wobei  in  Schritt  (a)  die  fluoreszenzmarkierten  Nukleotide  eine  Azidomethyl-
gruppe umfassen, die kovalent an die 3'O-Position der Zuckereinheit gebunden 
ist 

wobei in Schritt (b) eine Beleuchtung angewendet wird, um die Fluoreszenz-
markierung des eingebauten Nukleotids anzuregen, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält; 

Rechtsbegehren 5h, subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 5g [Teilnahme an 
Verletzung von AR6 und AR7]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung mit Laserlicht, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält; 

Rechtsbegehren 5i, subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 5h [Teilnahme an 
Verletzung von AR8]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

Seite 12 

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herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits zur Sequenzierung von mindestens zwei Nukleotiden einer Template-Nuk-
leinsäure,  wobei  das  Verfahren  die  folgenden,  sich  wiederholenden  Schritte 
umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkierten Nukleotids in 
einen  zu  der  besagten  Template-Nukleinsäure  komplementären  Nukleinsäu-
restrang, und (b) Bestimmung der Identität des einen oder mehreren eingebau-
ten Nukleotids, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält; 

Rechtsbegehren 5j, subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 5i [Teilnahme an 
Verletzung von AR9]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren  der  eingebauten  Nukleotide  und  Entfernung  der  Fluoreszenzmarkie-
rung(en), 

wobei in Schritt (a) die Fluoreszenzmarkierung über einen phosphinspaltbaren 
azidhaltigen Linker mit der Base der Nukleotide verknüpft ist, 

wobei in Schritt (b) eine Beleuchtung angewendet wird, um die Fluoreszenz-
markierung des eingebauten Nukleotids anzuregen, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält; 

Rechtsbegehren  6a,  subsidiär  (eventualiter)  zum  Rechtsbegehren  6  [AR10  + 
AR1]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Seite 13 

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Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide, 

umfassend 

ein oder mehrere fluoreszenzmarkierte Nukleotide, wobei die Fluoreszenzmar-
kierung über einen spaltbaren Linker mit der Base der Nukleotide verknüpft ist, 

DNA-Polymerase 

und einen Puffer, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält bzw. Ascor-
binsäure oder einem Salz davon bereitstellt; 

Rechtsbegehren 6b, subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 6a [AR10 + AR2]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung, 

umfassend 

ein oder mehrere fluoreszenzmarkierte Nukleotide, wobei die Fluoreszenzmar-
kierung über einen spaltbaren Linker mit der Base der Nukleotide verknüpft ist, 

DNA-Polymerase 

und einen Puffer, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält bzw. Ascor-
binsäure oder einem Salz davon bereitstellt; 

Rechtsbegehren 6c, subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 6b [AR10 + AR3]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Seite 14 

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Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung, 

wobei in Schritt (b) eine Beleuchtung angewendet wird, um die Fluoreszenz-
markierung des eingebauten Nukleotids anzuregen, 

umfassend 

ein oder mehrere fluoreszenzmarkierte Nukleotide, wobei die Fluoreszenzmar-
kierung über einen spaltbaren Linker mit der Base der Nukleotide verknüpft ist, 

DNA-Polymerase 

und einen Puffer, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält bzw. Ascor-
binsäure oder einem Salz davon bereitstellt; 

Rechtsbegehren 6d, subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 6c [AR10 + AR4]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung, 

wobei  in  Schritt  (a)  die  fluoreszenzmarkierten  Nukleotide  eine  Azidomethyl-
gruppe umfassen, die kovalent an die 3'O-Position der Zuckereinheit gebunden 
ist, 

umfassend 

ein oder mehrere fluoreszenzmarkierte Nukleotide, wobei die Fluoreszenzmar-
kierung über einen spaltbaren Linker mit der Base der Nukleotide verknüpft ist, 

DNA-Polymerase 

und einen Puffer, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält bzw. Ascor-
binsäure oder einem Salz davon bereitstellt; 

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Rechtsbegehren  6e(1),  subsidiär  (eventualiter)  zu  Rechtsbegehren  6d  [AR10  + 
AR5]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung, 

wobei  in  Schritt  (a)  die  fluoreszenzmarkierten  Nukleotide  eine  Azidomethyl-
gruppe umfassen, die kovalent an die 3'O-Position der Zuckereinheit gebunden 
ist, 

wobei in Schritt (b) eine Beleuchtung angewendet wird, um die Fluoreszenz-
markierung des eingebauten Nukleotids anzuregen, 

umfassend 

ein oder mehrere fluoreszenzmarkierte Nukleotide, wobei die Fluoreszenzmar-
kierung über einen spaltbaren Linker mit der Base der Nukleotide verknüpft ist, 

DNA-Polymerase 

und einen Puffer, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält bzw. Ascor-
binsäure oder einem Salz davon bereitstellt; 

Rechtsbegehren 6e(2), subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 6e(1) [AR10 + 
AR6/AR7]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung mit Laserlicht, 

Seite 16 

O2020_011 

umfassend 

ein oder mehrere fluoreszenzmarkierte Nukleotide, wobei die Fluoreszenzmar-
kierung über einen spaltbaren Linker mit der Base der Nukleotide verknüpft ist, 

DNA-Polymerase 

und einen Puffer, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält bzw. Ascor-
binsäure oder einem Salz davon bereitstellt; 

Rechtsbegehren  6f,  subsidiär  (eventualiter)  zu  Rechtsbegehren  6e(2)  [AR10  + 
AR8]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits zur Sequenzierung von mindestens zwei Nukleotiden einer Template-Nuk-
leinsäure,  wobei  das  Verfahren  die  folgenden,  sich  wiederholenden  Schritte 
umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkierten Nukleotids in 
einen  zu  der  besagten  Template-Nukleinsäure  komplementären  Nukleinsäu-
restrang, und (b) Bestimmung der Identität des einen oder mehreren eingebau-
ten Nukleotids, 

umfassend 

ein oder mehrere fluoreszenzmarkierte Nukleotide, wobei die Fluoreszenzmar-
kierung über einen spaltbaren Linker mit der Base der Nukleotide verknüpft ist, 

DNA-Polymerase 

und einen Puffer, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält bzw. Ascor-
binsäure oder einem Salz davon bereitstellt; 

Rechtsbegehren 6g, subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 6f [AR10 + AR9]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-

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ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren  der  eingebauten  Nukleotide  und  Entfernung  der  Fluoreszenzmarkie-
rung(en), 

wobei in Schritt (a) die Fluoreszenzmarkierung über einen phosphinspaltbaren 
azidhaltigen Linker mit der Base der Nukleotide verknüpft ist, 

wobei in Schritt (b) eine Beleuchtung angewendet wird, um die Fluoreszenz-
markierung des eingebauten Nukleotids anzuregen, 

umfassend 

DNA-Polymerase 

und einen Puffer, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält bzw. Ascor-
binsäure oder einem Salz davon bereitstellt; 

Rechtsbegehren 6h, subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 6g [AR11 + AR1]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide, 

wobei in Schritt (a) die Fluoreszenzmarkierung über einen phosphinspaltbaren 
azidhaltigen Linker mit der Base der Nukleotide verknüpft ist, 

umfassend 

DNA-Polymerase 

und einen Puffer, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält bzw. Ascor-
binsäure oder einem Salz davon bereitstellt; 

Rechtsbegehren  6i(1),  subsidiär  (eventualiter)  zu  Rechtsbegehren  6h  [AR11  + 
AR2]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Seite 18 

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Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäure-strang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder der 
mehreren eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung, 

wobei in Schritt (a) die Fluoreszenzmarkierung über einen phosphinspaltbaren 
azidhaltigen Linker mit der Base der Nukleotide verknüpft ist, 

umfassend 

DNA-Polymerase 

und einen Puffer, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält bzw. Ascor-
binsäure oder einem Salz davon bereitstellt; 

Rechtsbegehren 6i(2), subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 6i(1) [AR11 + 
AR3]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung, 

wobei in Schritt (b) eine Beleuchtung angewendet wird, um die Fluoreszenz-
markierung des eingebauten Nukleotids anzuregen, 

wobei in Schritt (a) die Fluoreszenzmarkierung über einen phosphinspaltbaren 
azidhaltigen Linker mit der Base der Nukleotide verknüpft ist, 

umfassend 

DNA-Polymerase 

und einen Puffer, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält bzw. Ascor-
binsäure oder einem Salz davon bereitstellt; 

Seite 19 

O2020_011 

Rechtsbegehren  6j,  subsidiär  (eventualiter)  zu  Rechtsbegehren  6i(2)  [AR11  + 
AR4]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung, 

wobei  in  Schritt  (a)  die  fluoreszenzmarkierten  Nukleotide  eine  Azidomethyl-
gruppe umfassen, die kovalent an die 3'O-Position der Zuckereinheit gebunden 
ist, 

wobei in Schritt (a) die Fluoreszenzmarkierung über einen phosphinspaltbaren 
azidhaltigen Linker mit der Base der Nukleotide verknüpft ist, 

umfassend 

DNA-Polymerase 

und einen Puffer, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält bzw. Ascor-
binsäure oder einem Salz davon bereitstellt; 

Rechtsbegehren 6k, subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 6j [AR11 + AR5]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder der 
mehreren eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung, 

wobei  in  Schritt  (a)  die  fluoreszenzmarkierten  Nukleotide  eine  Azidomethyl-
gruppe umfassen, die kovalent an die 3'O-Position der Zuckereinheit gebunden 
ist, 

Seite 20 

wobei in Schritt (b) eine Beleuchtung angewendet wird, um die Fluoreszenz-
markierung des eingebauten Nukleotids anzuregen, 

wobei in Schritt (a) die Fluoreszenzmarkierung über einen phosphinspaltbaren 
azidhaltigen Linker mit der Base der Nukleotide verknüpft ist, 

O2020_011 

umfassend 

DNA-Polymerase 

und einen Puffer, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält bzw. Ascor-
binsäure oder einem Salz davon bereitstellt; 

Rechtsbegehren  6l(1),  subsidiär  (eventualiter)  zu  Rechtsbegehren  6k  [AR11  + 
AR6/AR7]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung mit Laserlicht, 

wobei in Schritt (a) die Fluoreszenzmarkierung über einen phosphinspaltbaren 
azidhaltigen Linker mit der Base der Nukleotide verknüpft ist, 

umfassend 

DNA-Polymerase 

und einen Puffer, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält bzw. Ascor-
binsäure oder einem Salz davon bereitstellt; 

Rechtsbegehren 6l(2), subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 6l(1) [AR11 + 
AR8]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Ver-
kehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern 

Kits zur Sequenzierung von mindestens zwei Nukleotiden einer Template-Nuk-
leinsäure,  wobei  das  Verfahren  die  folgenden,  sich  wiederholenden  Schritte 
umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkierten Nukleotids in 

Seite 21 

O2020_011 

einen  zu  der  besagten  Template-Nukleinsäure  komplementären  Nukleinsäu-
restrang, und (b) Bestimmung der Identität des einen oder mehreren eingebau-
ten Nukleotids, 

wobei in Schritt (a) die Fluoreszenzmarkierung über einen phosphinspaltbaren 
azidhaltigen Linker mit der Base der Nukleotide verknüpft ist, 

umfassend 

DNA-Polymerase 

und einen Puffer, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält bzw. Ascor-
binsäure oder einem Salz davon bereitstellt; 

Rechtsbegehren  7c,  subsidiär  (eventualiter)  zu  Rechtsbegehren  7b  [Gerät  zur 
Teilnahme an Verletzung AR1]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz an-
zubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu brin-
gen, oder in der Schweiz zu lagern 

ein Sequenziergerät zur Verwendung mit 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält; 

Rechtsbegehren  7d,  subsidiär  (eventualiter)  zu  Rechtsbegehren  7c  [Gerät  zur 
Teilnahme an Verletzung AR2]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz an-
zubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu brin-
gen, oder in der Schweiz zu lagern 

ein Sequenziergerät zur Verwendung mit 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-

Seite 22 

O2020_011 

holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält; 

Rechtsbegehren  7e,  subsidiär  (eventualiter)  zu  Rechtsbegehren  7d  [Gerät  zur 
Teilnahme an Verletzung AR3]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz an-
zubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu brin-
gen, oder in der Schweiz zu lagern 

ein Sequenziergerät zur Verwendung mit 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung, 

wobei in Schritt (b) eine Beleuchtung angewendet wird, um die Fluoreszenz-
markierung des eingebauten Nukleotids anzuregen, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält; 

Rechtsbegehren 7f, subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 7e [Gerät zur Teil-
nahme an Verletzung AR4]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz an-
zubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu brin-
gen, oder in der Schweiz zu lagern 

ein Sequenziergerät zur Verwendung mit 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-

Seite 23 

O2020_011 

ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung, 

wobei  in  Schritt  (a)  die  fluoreszenzmarkierten  Nukleotide  eine  Azidomethyl-
gruppe umfassen, die kovalent an die 3'O-Position der Zuckereinheit gebunden 
ist, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält; 

Rechtsbegehren 7g, subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 7f [Gerät zur Teil-
nahme an Verletzung AR5]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz an-
zubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu brin-
gen, oder in der Schweiz zu lagern 

ein Sequenziergerät zur Verwendung mit 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung, 

wobei  in  Schritt  (a)  die  fluoreszenzmarkierten  Nukleotide  eine  Azidomethyl-
gruppe umfassen, die kovalent an die 3'O-Position der Zuckereinheit gebunden 
ist 

wobei in Schritt (b) eine Beleuchtung angewendet wird, um die Fluoreszenz-
markierung des eingebauten Nukleotids anzuregen, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält; 

Rechtsbegehren  7h,  subsidiär  (eventualiter)  zu  Rechtsbegehren  7g  [Gerät  zur 
Teilnahme an Verletzung AR6/AR7]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz an-
zubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu brin-
gen, oder in der Schweiz zu lagern 

ein Sequenziergerät zur Verwendung mit 

Seite 24 

O2020_011 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-
ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren der eingebauten Nukleotide durch Beleuchtung mit Laserlicht, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält; 

Rechtsbegehren 7i, subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 7h [Gerät zur Teil-
nahme an Verletzung AR8]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz an-
zubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu brin-
gen, oder in der Schweiz zu lagern 

ein Sequenziergerät zur Verwendung mit 

Kits zur Sequenzierung von mindestens zwei Nukleotiden einer Template-Nuk-
leinsäure,  wobei  das  Verfahren  die  folgenden,  sich  wiederholenden  Schritte 
umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkierten Nukleotids in 
einen  zu  der  besagten  Template-Nukleinsäure  komplementären  Nukleinsäu-
restrang, und (b) Bestimmung der Identität des einen oder mehreren eingebau-
ten Nukleotids, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält; 

Rechtsbegehren 7j, subsidiär (eventualiter) zu Rechtsbegehren 7i [Gerät zur Teil-
nahme an Verletzung AR9]: 

Der Beklagten sei, 

unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 
292 ZGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, 

in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz an-
zubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu brin-
gen, oder in der Schweiz zu lagern 

ein Sequenziergerät zur Verwendung mit 

Kits zur Sequenzierung durch aufeinanderfolgende Zyklen der Sequenzierung 
durch Synthese (sequencing-by-synthesis) von mindestens  zwei Nukleotiden 
einer Template-Nukleinsäure, wobei das Verfahren die folgenden, sich wieder-
holenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkier-
ter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementä-

Seite 25 

O2020_011 

ren Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder meh-
reren  der  eingebauten  Nukleotide  und  Entfernung  der  Fluoreszenzmarkie-
rung(en), 

wobei in Schritt (a) die Fluoreszenzmarkierung über einen phosphinspaltbaren 
azidhaltigen Linker mit der Base der Nukleotide verknüpft ist, 

wobei in Schritt (b) eine Beleuchtung angewendet wird, um die Fluoreszenz-
markierung des eingebauten Nukleotids anzuregen, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon 
enthält» 

6.  
Die Beklagte nahm mit Eingabe vom 22. Oktober 2021 Stellung zur Stel-
lungnahme der Klägerin zu den Dupliknoven. 

7.  
Das  Fachrichtervotum  wurde  den  Parteien  am  15.  Dezember  2021  zur 
Stellungnahme  zugestellt.  Die  Stellungnahmen  der  Parteien  erfolgten  je 
am 31. Januar 2022. 

8.  
Am 2. März 2022, am 7. März 2022 und am 21. März 2022 erfolgten No-
veneingaben  der  Klägerin.  Die  Beklagte  reichte am  6.  Mai  2022  und  am 
16. Mai 2022 Noveneingaben ein, zu denen die Klägerin jeweils mit Einga-
ben vom 19. Mai 2022 und vom 26. Mai 2022 Stellung nahm. 

9.  
Die Hauptverhandlung fand am 20. Juni 2022 statt. Im Anschluss an die 
Hauptverhandlung  wurde  das  Verfahren  sistiert  bis  zum  Vorliegen  der 
schriftlichen  Begründung  des  Urteils  im  Beschwerdeverfahren  (Aktenzei-
chen  4A_11/2022)  gegen  das  Teilurteil  O2019_007  vom  19.  November 
2021. Die Sistierung wurde mit Verfügung vom 22. August 2022 aufgeho-
ben. 

Zuständigkeit 

10.  
Die Klägerin hat ihren Sitz in Cambridge, Grossbritannien, während die Be-
klagte ihren Sitz in Sursee, Kanton Luzern, hat. Die Klage stützt sich auf 
die angebliche Verletzung zweier Schweizer Teile von europäisch erteilten 
Patenten durch drohende Handlungen in der Schweiz. 

Grossbritannien ist per 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union aus-
getreten und nach Ablauf der Übergangsperiode bis Ende Dezember 2021 

Seite 26 

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nicht gebunden durch das Übereinkommen über die gerichtliche Zustän-
digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zi-
vil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ, SR 0.275.12), da 
es noch nicht Mitglied geworden ist bzw. werden konnte. 

Auch wenn man das Lugano-Übereinkommen als nicht mehr anwendbar 
erachtet – es wird vertreten, dass es auf Verfahren, die vor dem 1. Januar 
2021 eingeleitet wurden, nach wie vor Anwendung findet1 – ergibt sich die 
internationale Zuständigkeit der Schweiz aus Art. 109 Abs. 2 IPRG. Inner-
halb der Schweiz ist das Bundespatentgericht sachlich zuständig, da sich 
die geltend gemachten Ansprüche auf die (angebliche) Verletzung zweier 
Schweizer  Teile  europäischer  Patente  stützen  (vgl.  Art. 26  Abs.  1  lit.  a 
PatGG). 

Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist da-
her gegeben, was von der Beklagten auch nicht bestritten wird. 

Bestimmtheit der Unterlassungsbegehren 

11.  
Rechtsbegehren müssen  grundsätzlich  so formuliert  sein,  dass sie  ohne 
Änderungen  ins  Urteilsdispositiv  übernommen  werden  können.  Entspre-
chend kann eine Unterlassungsklage nur in demjenigen Umfang geschützt 
werden, in dem sie auf das Verbot eines genügend bestimmten Verhaltens 
gerichtet ist.2 Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun 
darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche 
Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben.3 Die be-
hauptete Verletzungs- oder Ausführungsform ist so zu beschreiben, dass 
durch  blosse  tatsächliche  Kontrolle  ohne  weiteres  festgestellt  werden 
kann, ob die verbotene Ausführung vorliegt. Die Verletzungsform ist als re-
ale technische Handlung durch bestimmte Merkmale so zu umschreiben, 
dass  es keiner Auslegung  rechtlicher  oder mehrdeutiger technischer  Be-
griffe  bedarf.4 Werden  technische  Begriffe  in  der Urteilsbegründung  defi-
niert, ist es aber nicht notwendig, die Definitionen in das Urteilsdispositiv 

1  Siehe  Bundesamt  für  Justiz,  Auswirkungen  des  «Brexit»  auf  das  Lugano-
Übereinkommen,  Version  vom  16.  Februar  2022,  zugänglich  unter 
www.bj.admin.ch/bj/de/home/wirtschaft/privatrecht/lugue-2007/brexit-
auswirkungen.html (zuletzt besucht am 22. Oktober 2022). 
2 BGer, Urteil 5A_658/2014 vom 5. Mai 2015, E. 3.3. 
3 BGE 142 III 587 E. 5.3. 
4 BGE 131 III 70 E. 3.3 – «Sammelhefter V». 

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aufzunehmen.5  Die  blosse  Wiederholung  des  Anspruchswortlauts  im 
Rechtsbegehren ist zulässig, wenn der Anspruchswortlaut – allenfalls nach 
seiner Auslegung – so klar ist, dass im Vollstreckungsverfahren keine er-
neute rechtliche Auslegung notwendig ist und die Verletzung durch bloss 
tatsächliche Kontrolle festgestellt werden kann.6 

Die genügende Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ist Prozessvorausset-
zung und damit von Amtes wegen zu prüfen, wobei das Bundespatentge-
richt eine unzureichende Bestimmtheit mangels entsprechender Rüge nur 
sehr  zurückhaltend  annimmt.  Folge  der  mangelnden  Bestimmtheit  ist 
Nichteintreten auf die Klage.7  

Von der mangelnden Bestimmtheit der Rechtsbegehren zu unterscheiden 
ist die Einrede, die Rechtsbegehren würden ein Verhalten verbieten, das 
nicht in den Schutzbereich der geltend gemachten Patentansprüche falle 
(so genannte «überschiessende» Rechtsbegehren). Diese Einrede bezieht 
sich auf die materielle Begründetheit der Klage. Sie wird nur auf entspre-
chende Einrede hin geprüft. Ihre Gutheissung führt zur (teilweisen) Abwei-
sung der Klage.8 

12.  
Die Beklagte macht summarisch geltend, die Unterlassungsbegehren der 
Klage seien unbestimmt, da sie bloss die Patentansprüche wiederholten. 

Wie vorstehend ausgeführt ist es nicht per se unzulässig, in den Rechts-
begehren bloss den Anspruchswortlaut zu wiederholen. Die Beklagte be-
gründet nicht, inwiefern das in den Unterlassungsbegehren umschriebene 
Verhalten  in  einem  eventuellen  Verletzungsverfahren  nicht  durch  eine 
bloss  tatsächliche  Kontrolle  ohne  erneute  rechtliche Auslegung  der  ver-
wendeten Begriffe überprüft werden könnte. Dies ist auch nicht dermassen 
offensichtlich, dass das Gericht ohne konkrete Rüge von Amtes wegen auf 
die Klage nicht eintritt.  

5 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 54 – «Durchfluss-
messfühler»; Teilurteil O2020_017 vom 17. August 2022, E. 12 – 
«Anschlusselement». 
6  BPatGer,  Urteil  O2013_033  vom  30.  Januar  2013,  Regeste  und  E. 17  – 
«couronne  dentée»;  Teilurteil  O2020_017  vom  17.  August  2022,  E. 13  – 
«Anschlusselement» 
7  BPatGer,  Urteil  O2012_004  vom  24.  August  2012,  E.  9  –  «Leichtbeton»; 
S2012_003 vom 2. Februar 2012, E. 14 – «Spannzangendichtungsvorrichtung». 
8 BPatGer, Urteil O2017_007 vom 1. November 2019, E. 15 – «animierte Lunge». 

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Rechtsbegehren Nr. 7c bis 7j gemäss Replik seien unbestimmt, weil nicht 
klar sei, welche Sequenziergeräte als «for use with kits» qualifizierten. Ob-
wohl  dieser  Einwand  auch  gegen  die  ursprünglichen  Rechtsbegehren  7, 
7a und 7b gemäss Klage hätte vorgebracht werden können, verzichtet die 
Klägerin darauf.  

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist hinreichend bestimmt, ob ein 
Sequenziergerät «für die Verwendung mit Kits» ist. Ein Sequenziergerät ist 
dann «für die Verwendung mit Kits», wenn es geeignet ist, mit den (in den 
fraglichen Rechtsbegehren selber näher umschriebenen) Kits betrieben zu 
werden; unabhängig davon, ob es dazu bestimmt ist. Entgegen der Posi-
tion der Beklagten in RZ 349 umfassen diese Rechtsbegehren also nicht 
Sequenziergeräte, die für die Verwendung mit Kits «neither intended nor 
suitable» sind. Der Begriff «(geeignet) für die Verwendung mit Kits» mag 
breit sein, aber er ist nicht unbestimmt. Die Kits selber müssen gemäss den 
fraglichen Rechtsbegehren zur Sequenzierung von mindestens zwei Nuk-
leotiden einer Matrizen-Nukleinsäure in einem Sequencing-by-Synthesis-
Verfahren geeignet sein und müssen einen Puffer enthalten, der Ascorbin-
säure oder ein Salz davon enthält. Ob ein Sequenziergerät für die Verwen-
dung mit solchen Kits geeignet («suitable») ist ergibt sich (beispielhaft er-
läutert am angegriffenen Sequenziergerät DNBSEQ-G400) aus der Typen-
bezeichnung (z.B. «DNBSEQ» = DNA nanoball sequencing, siehe Seite 8 
der Produktportfoliobroschüre der Beklagten), der zugehörigen Broschüre 
der MGI und insbesondere der zugehörigen Bedienungsanleitung. Die Be-
klagte verhält sich im Widerspruch zum Dispositiv, wenn die von ihr ausge-
lieferten  Sequenziergeräte  im  Zeitpunkt  ihrer Auslieferung  geeignet  sind, 
mit den näher umschriebenen Kits verwendet zu werden. Nimmt der Kunde 
eigenmächtig  und  ohne  Wissen  der  Beklagten  Veränderungen  an  einer 
Maschine vor, die im Zeitpunkt der Auslieferung nicht geeignet war, mit den 
Kits  betrieben  zu  werden,  so  ist  die  Beklagte  dafür  nicht  verantwortlich, 
wenn sie nicht dazu angestiftet hat oder wissen musste, dass diese Verän-
derungen vorgenommen werden würden. Die von der Beklagten in RZ 43 
der Duplik aufgeworfenen rhetorischen Fragen, wann ein Sequenziergerät 
für die Verwendung mit solchen Kits geeignet ist, lassen sich daher eindeu-
tig beantworten. Wird das Sequenziergerät vor seiner Auslieferung so pro-
grammiert,  dass  es  nicht  mehr  mit  Kits  betrieben  werden  kann,  die  vom 
Dispositiv  erfasst  werden,  so  darf  die  Beklagte  solche  Sequenziergeräte 
verkaufen,  wenn  sie  nicht  dazu  anstiftet  oder  damit rechnen muss,  dass 
der Kunde die Programmierung wieder so ändert, dass die Maschine sich 
mit den näher umschriebenen Kits betreiben lässt.  

Seite 29 

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13.  
In der Duplik macht die Beklagte zudem geltend, die Rechtsbegehren wür-
den  Produkte  erfassen,  deren  zukünftiger  Vertrieb  in  der  Schweiz  noch 
nicht einmal behauptet sei. Der Klägerin fehle es an einem Rechtsschutz-
interesse an einem Erlass eines derart breiten Verbots. 

Rechtsbegehren Nr. 1 ist auf das Verbot des Vertriebs etc. eines Produkts 
gerichtet, das ein modifiziertes Nukleotidmolekül umfasst, das sich neben 
anderen Merkmalen dadurch auszeichnet, dass an das 3'-Kohlenstoffatom 
eine Gruppe der Struktur -O-Z gebunden ist, wobei es sich bei Z um Azido-
methyl  (-CH2-N3)  handelt.  Im  erteilten  Anspruch  1  des  Klagepatents 
EP 1 530 578 B1  wird  ein  modifiziertes  Nukleotidmolekül  selber  bean-
sprucht, wobei «Z» dagegen durch eine Markush-Formel definiert ist, die 
unzählige Moleküle erfasst, und die restlichen Merkmale des beanspruch-
ten modifizierten Nukleotidmoleküls identisch sind mit den besagten ande-
ren Merkmalen des Rechtsbegehrens 1. Rechtsbegehren Nr. 1 ist daher 
enger als der erteilte Anspruch 1 und umfasst nur solche Produkte wie die-
jenigen der MGI Tech Co., Ltd., Shenzen, China, um die es hier geht, die 
Azidomethyl als Blockierungsgruppe verwenden. Unter den Umständen ist 
Rechtsbegehren Nr. 1 nicht «viel zu breit» formuliert, wie die Beklagte pau-
schal behauptet.9 

Rechtsbegehren Nr. 5 ist auf Kits zur Sequenzierung von mindestens zwei 
Nukleotiden einer Template-Nukleinsäure in einem Sequenzierungsverfah-
ren  durch  Synthese  mit  bestimmten  Merkmalen  gerichtet,  wobei  die  Kits 
einen  Puffer  umfassen,  der Ascorbinsäure  oder  ein  Salz  davon  enthält. 
Nachdem unstrittig ist (dazu hinten, E. 85), dass die Kits der MGI Tech Co., 
Ltd., Ascorbinsäure  enthalten,  ist  nicht  ersichtlich,  weshalb  die  Klägerin 
kein  Rechtsschutzinteresse  am  Erlass  eines  auf  solche  Kits  gerichteten 
Vertriebsverbots haben sollte. 

Kumulative Häufung der Rechtsbegehren 

14.  
Werden mehrere Rechtsbegehren gestellt, muss klar sein, in welchem Ver-
hältnis sie zueinanderstehen. Bei der eventuellen Häufung wird ein Even-
tualanspruch  nur  für  den  Fall  gestellt,  dass  der  übergeordnete Anspruch 
nicht durchdringt, womit die klagende Partei dem Gericht eine Reihenfolge 

9 Hingegen wäre die blosse Wiederholung der Markush-Formel des Anspruchs im 
vom 
Rechtsbegehren  unzulässig, 
19. November 2021, E. 17 – «sequence-by-synthesis». 

siehe  BPatGer,  Urteil  O2019_007 

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der  Beurteilung  vorgibt.  Unzulässig,  weil  gegen  das  Bestimmtheitsgebot 
verstossend, ist eine alternative Häufung, d.h. die klagende Partei macht 
mehrere Ansprüche geltend, überlasst es jedoch dem Gericht zu entschei-
den, über welchen bzw. welche davon befunden wird.10 Zulässig ist eine 
kumulative Häufung, wenn für die einzelnen Ansprüche das gleiche Gericht 
sachlich zuständig und dieselbe Verfahrensart anwendbar ist11 und die wei-
teren Prozessvoraussetzungen, insbesondere das Rechtsschutzinteresse, 
gegeben sind. 

Stellt eine Partei kumulativ mehrere Unterlassungsbegehren, so fehlt es ihr 
an einem Rechtsschutzinteresse an der Gutheissung eines Unterlassungs-
begehrens,  das  enger  ist  als  ein  anderes  kumulativ  gestelltes  Unterlas-
sungsbegehren, d.h. alle Merkmale des anderen Unterlassungsbegehrens 
und  mindestens  ein  zusätzliches  Merkmal  umfasst  oder  mindestens  ein 
Merkmal  des  anderen  Unterlassungsbegehrens  weiter  präzisiert.  Die 
blosse  Möglichkeit,  dass  das  Klagepatent  später  einmal  eingeschränkt 
werden könnte, genügt nicht für ein aktuelles Rechtsschutzinteresse. Hin-
gegen  besteht  grundsätzlich  ein  Rechtsschutzinteresse  an  der  Gutheis-
sung eines Unterlassungsbegehrens, das etwas Anderes verbietet als ein 
anderes kumulativ gestelltes Unterlassungsbegehren, d.h. mindestens ein 
Merkmal  eines  anderen  kumulativ  gestellten  Unterlassungsbegehrens 
nicht umfasst.12  

15.  
Die  Beklagte  wendet  ein,  die  Unterlassungsbegehren  Nr.  2,  3  und  6  ge-
mäss Klage würden das gleiche Verhalten erfassen wie die Unterlassungs-
begehren Nr. 1/1a oder Nr. 5/5a und der Klägerin fehle deshalb ein Rechts-
schutzinteresse an der Gutheissung dieser Begehren, wenn Rechtsbegeh-
ren Nr. 1/1a oder Nr. 5/5a gutgeheissen würden. 

Die Klägerin stellt Rechtsbegehren Nr. 1, 2, 3 und 6 kumulativ nebeneinan-
der. Rechtsbegehren Nr. 2 ist enger als Rechtsbegehren Nr. 1; es ersetzt 
in  dem  in  Nr.  1  umschriebenen  Verhalten  das  Merkmal  «product»  durch 
das engere Merkmal «kit» und es fügt dem in Nr. 1 umschriebenen Verhal-
ten  die  Merkmale  «a  plurality  of  different  modified  nucleotide  molecule» 

10 BGE 142 III 683 E. 5.3.2. 
11 BGE 142 III 683 E. 5.3.2. 
12  BPatGer,  Urteil  O2019_007  vom  19. November  2021,  E. 17  –  «sequence-by-
synthesis» 

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und  «packaging materials»  hinzu. Wird  Rechsbegehren  Nr.  1 gutgeheis-
sen, fehlt es der Klägerin entsprechend an einem rechtlich geschützten In-
teresse der Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 2. 

Rechtsbegehren Nr. 3 fügt Rechtsbegehren Nr. 1 das zusätzliche Merkmal 
«zur Verwendung bei der Sequenzierung durch Synthese (sequencing-by-
synthesis)» hinzu und ist damit enger als Rechtsbegehren Nr. 1. Entspre-
chend fehlt es der Klägerin bei Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 1 an 
einem  rechtlich  geschützten  Interesse,  dass  zusätzlich  Rechtsbegehren 
Nr. 3 gutgeheissen wird. 

Rechtsbegehren  Nr.  6  steht  neben  Rechtsbegehren  Nr.  5,  die  beide  auf 
das Klagepatent EP 412 gestützt sind und sich gegen Kits richten, welche 
die Lehre von EP 412 verwirklichen. Rechtsbegehren Nr. 6 fügt Rechtsbe-
gehren  Nr.  5  einerseits  ein  Merkmal  hinzu  («umfassend  eine  DNA-Poly-
merase»), erweitert aber andererseits das Merkmal «Puffer, der Ascorbin-
säure oder ein Salz davon enthält» auf «Puffer, der Ascorbinsäure oder ein 
Salz  davon  enthält  bzw. Ascorbinsäure  oder  ein Salz  davon  bereitstellt». 
Damit  erfasst  Rechtsbegehren  Nr.  6  auch  Reagenzien-Kits,  die  im  Ver-
kaufszeitpunkt  keine  Ascorbinsäure  enthalten,  aber  Ascorbinsäure  z.B. 
durch  eine  Umwandlungsreaktion  bereitstellen.  Rechtsbegehren  Nr. 6  ist 
daher auf etwas anderes als Rechtsbegehren Nr. 5 gerichtet und die Klä-
gerin  hat  entsprechend  ein  Interesse  daran,  dass  es  selbst  dann  gutge-
heissen wird, wenn Rechtsbegehren Nr. 5 gutgeheissen wird. 

Rechtsschutzinteresse / drohende Verletzungshandlungen 

16.  
Das  Patent  verschafft  seinem  Inhaber  das  Recht,  anderen  zu  verbieten, 
die  Erfindung  gewerbsmässig  zu  benützen. Als  Benützung  gelten  insbe-
sondere das Herstellen, das Lagern, das Anbieten, das Inverkehrbringen, 
die Ein-, Aus- und Durchfuhr sowie der Besitz zu diesen Zwecken (Art. 8 
Abs. 1 und 2 PatG). 

Wer eine Erfindung widerrechtlich benützt, kann zivil- und strafrechtlich zur 
Verantwortung gezogen werden (Art. 66 lit. a PatG). Wer durch eine der in 
Art. 66 genannten Handlungen bedroht oder in seinen Rechten verletzt ist, 
kann auf Unterlassung oder auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes 
klagen (Art. 72 PatG). 

Seite 32 

O2020_011 

Der Patentinhaber ist in seinen Rechten bedroht, wenn das Verhalten des 
Beklagten die künftige Patentverletzung ernsthaft befürchten lässt.13 Lehre 
und  Rechtsprechung  unterscheiden  zwischen  Erstbegehungs-  und  Wie-
derholungsgefahr. Analoge Eingriffe in der Vergangenheit sind ein Indiz für 
einen bevorstehenden Eingriff (Wiederholungsgefahr).  

Wenn noch keine Verletzung stattgefunden hat, ist zu prüfen, ob konkrete 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine Patentverletzung bevorsteht. Sol-
che  Anhaltspunkte  können  Ankündigungen  des  angeblichen  Verletzers 
sein, dessen Anfragen an Lieferanten und Abnehmer oder Vorbereitungs-
handlungen  wie Aufträge  an  Werbeagenturen  oder  Insertionsaufträge.14 
Bereits erfolgte Verletzungen im Ausland können ein Hinweis auf künftige 
Verletzungen in der Schweiz sein, wenn das entsprechende Produkt übli-
cherweise in allen Ländern in der gleichen Ausstattung angeboten wird und 
die ausländische Verletzerin, bzw. eine ihrer Konzerngesellschaften, auch 
in  der  Schweiz  tätig  ist.15  Bei Teilnahmehandlungen  muss  eine  konkrete 
Haupttat  nicht  bereits  erfolgt  sein;  es  genügt,  wenn  eine  widerrechtliche 
Haupttat droht.16 

Nach Rechtsprechung und herrschender Lehre führt die fehlende Bedro-
hung in den Rechten zum Nichteintreten, da es an einem Rechtsschutzin-
teresse  fehlt  (vgl.  Art. 59  Abs.  2  lit.  a  ZPO).17  Ob  man  unter  dem  Titel 
«Rechtsschutzinteresse»  oder  «Verletzungshandlungen»  prüft,  ob  auf-
grund  der  Umstände  ernsthaft  davon  auszugehen  ist,  dass  Verletzungs-
handlungen in der Schweiz drohen, spielt im Ergebnis keine Rolle.18 

17.  
Zunächst macht die Beklagte gestützt auf ihre befristete Abstandserklärung 
geltend,  der  Klägerin  mangle  es  an  einem  Rechtsschutzinteresse.  Im 
Schriftenwechsel mit der Klägerin vom März und April 2020 habe sie der 
Klägerin mitgeteilt, dass sie keines der von der Klägerin bezeichneten Pro-
dukte  verkauft  habe  oder  besitze  und  versicherte  «mindestens  bis  zum 
31. August  2021  keine  MGI  sequencing  reagent  kits  anzubieten  und  zu 

13 BGE 124 III 72 E. 2a – «Contra-Schmerz». 
14  DAVID  et  al., 
in:  von  Büren/David 
Immaterialgüterrecht (SIWR I/2), 3. Aufl. 2011, RZ 272. 
15 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 72 N 11. 
16  BPatGer,  Teilurteil  O2020_017  vom  17.  August  2022,  E.  75  – 
«Anschlusselement». 
17 BGE 140 III 297, nicht publ. E. 2.3.2 – «Keytrader». 
18  Vgl.  BGer,  Urteil  4A_11/2022  vom  27.  Juni  2022,  E. 2.3  –  «Sequence-by-
Synthesis». 

(Hrsg.),  Der  Rechtsschutz 

im 

Seite 33 

                                                
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vertreiben,  es  sei  denn,  das  schweizerische  Bundespatentgericht  aner-
kenne die Ungültigkeit der Patente EP 1 530 578 und EP 1 828 412 oder 
es wird ein Vergleich mit unserer Lieferantin erzielt, der auch einen gewis-
sen Vertrieb durch die Witec AG zulässt.» Die Befristung der Abstandser-
klärung rühre daher, dass die Beklagte davon ausgegangen sei, dass das 
Urteil  im  Verfahren  O2019_007  im  Sommer  2021  veröffentlicht  werden 
würde und sie dann zu diesem Zeitpunkt gewusst hätte, ob die strittigen 
Produkte die Klagepatente verletzen. Für den Fall, dass die Produkte die 
Klagepatente verletzen, würde die Beklagte natürlich nicht sofort mit dem 
Vertrieb von solchen Produkten in der Schweiz beginnen, nachdem sie zu-
vor freiwillig davon abgesehen habe. Daher bestehe auch nach Ablauf der 
Befristung  keine  Gefahr  von  Verletzungshandlungen  durch  die  Beklagte, 
denn sie würde nicht auf Risiko verletzende Produkte vertreiben. Der Klä-
gerin mangle es daher an einem Rechtsschutzinteresse.  

Dass die Beklagte eine bis zum 31. August 2021 befristete Abstandserklä-
rung («cease and desist») abgegeben hat, ist im vorliegenden Verfahren 
unstrittig. Fraglich ist, ob das Rechtsschutzinteresse der Klägerin dadurch 
wegfällt,  dass  die  Beklagte  in  ihren  Rechtsschriften  beteuert,  keine  rele-
vanten MGI Produkte zu vertreiben, nachdem die Befristung der Abstand-
serklärung abgelaufen ist. Dies ist zu verneinen. Einerseits sind in Rechts-
schriften  vorgetragene  Behauptungen  und  Absichtsbekundungen  keine 
verbindlichen Erklärungen. Andererseits lässt sich aus einem befristeten, 
freiwilligen Verzicht nicht ableiten, dass nach Ablauf der Befristung weiter-
hin freiwillig auf Verletzungshandlungen verzichtet wird. Dies gilt auch dort, 
wo die Befristung einzig dazu diente, ein Urteil abzuwarten, von dem sich 
die Parteien Rechtssicherheit versprechen. Trotz der Beteuerung der Be-
klagten, nach Ablauf der Befristung keine patentverletzenden Produkte zu 
vertreiben, sieht sich die Klägerin nach Ablauf der Frist mit der Gefahr kon-
frontiert, dass die Beklagte ebendies tut. 

Der Beklagten hätte es offen gestanden, eine unbefristete Abstandserklä-
rung  abzugeben.  Dies  hat  sie  indes  nicht  getan,  sondern  sich  damit  be-
gnügt, in nicht bindender Weise zu beteuern, keine relevanten Produkte zu 
vertreiben, und zwar selbst heute noch, obwohl das Teilurteil des Bundes-
patentgerichts  im  Verfahren  O2019_007  zwischen  der  Klägerin  und  der 
Latvia MGI Tech SIA, Riga, Lettland, inzwischen rechtskräftig geworden ist 
und das Bundesgericht die Beurteilung des hiesigen Gerichts bestätigt hat, 
dass die schweizerischen Teile von EP 1 530 578 B1 und EP 1 828 412 B2 
zumindest  im  geltend  gemachten  Umfang  rechtsbeständig  sind.19  Das 

19 BGer, Urteil 4A_11/2022 vom 27. Juni 2022. 

Seite 34 

                                                
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Rechtsschutzinteresse der Klägerin entfällt durch die befristete Abstands-
erklärung mithin nicht. 

18.  
Zu den Verletzungshandlungen trägt die Klägerin vor, die Beklagte habe, 
bevor sie die Abstandserklärung abgegeben hat, eine Reihe von MGI DNA 
Sequenziergeräten 
(«MGI  DNA  sequencing  platforms»),  wie  den 
DNBSEQ-T7 Genetic Sequencer, den DNBSEQ-G400 Genetic Sequenzer 
und den DNBSEQ-G50 Genetic Sequencer zusammen mit den benötigten 
MGI-Reagenzien («MGI sequencing reagent kits») angeboten und vertrie-
ben.  Das Anbieten  und  Verkaufen  von  MGI-Reagenzien  sei  eine  direkte 
Patentverletzung  sowie  mittelbare  Verletzung  der  Methodenansprüche. 
Ausserdem verletze das Anbieten und Verkaufen von MGI-Sequenzierge-
räten mittelbar die Verfahrensansprüche der Klagepatente.   

Die Klägerin stützt sich bei ihrem Vorbringen auf eine Portfoliobroschüre 
der Beklagten vom 15. Januar 2020, in der die drei vorgenannten Sequen-
ziergeräte abgebildet sind, auf einen Auszug der Internetseite der Beklag-
ten, aufgerufen am 27. Januar 2020, aus dem die Auflistung von neun MGI 
Produkten ersichtlich ist, auf einen LinkedIn-Beitrag der Beklagten, in dem 
neben einem kurzen Text die drei vorgenannten Sequenziergeräte abge-
bildet sind sowie auf zwei Produktbroschüren der Beklagten. Die MGI-Se-
quenziergeräte würden mit der expliziten Anleitung verkauft, dass sie nur 
zusammen mit den MGI-Reagenzien («MGI sequencing reagent kits») ge-
braucht  werden  sollen.  Ein  Exemplar  des  Kits  «MGISEQ-2000RS  High-
throughput Sequencing Kit Model: PE150» traf «on or about December 2nd 
2019»  im  Eurofins-Labor  ein.  Dieses  Kit  wurde  also  zu  dem  Datum  von 
MGI hergestellt und hätte durch die Beklagte vor der Abgabe ihrer «cease 
and  desist»-Erklärung  mit  Startdatum  6.  März  2020  angeboten  werden 
können. Ein Exemplar des Kits «DNBSEQ-G400RS High-throughput Se-
quencing  Kit  Model:  PE100»  wurde  erst  am  30.  September  2020 mittels 
«saisie contrefaçon» in Frankreich beschlagnahmt. Die Beklage bestreitet 
aber in der Duplik vom 13. September 2021 nicht, dass dieses Kit bereits 
vor  dem  6.  März  2020  von  MGI  hergestellt  wurde;  auch  dieses  Kit  hätte 
also von ihr vor der Abgabe ihrer «cease and desist»-Erklärung angeboten 
werden können. 

Strittig ist zwischen den Parteien, ob die Beklagte solche Reagenzien-Kits 
tatsächlich angeboten hat. Ein Verkauf solcher Kits durch die Beklagte ist 
nicht  aktenkundig.  Die  beiden  von  der  Klägerin  analysierten  Kits  hat  die 

Seite 35 

O2020_011 

Klägerin unbestritten nicht in der Schweiz und nicht von der Beklagten be-
zogen: Das Kit «MGISEQ-2000RS High-throughput Sequencing Kit Model: 
PE150» wurde von MGI International Sales Co., Limited bezogen und das 
Kit  «DNBSEQ-G400RS  High-throughput  Sequencing  Kit  Model:  PE100» 
stammte aus der «saisie contrefaçon» in Frankreich (siehe vorne). Die Klä-
gerin stützt sich in ihrer Argumentation vorwiegend auf einen LinkedIn-Bei-
trag der Beklagten, in dem diese schreibt: «NGS more affordable than ever 
before. Witec is happy to introduce you the ground-breaking DNBseq tech-
nology  and  high-grade  NGS  instruments  from  MGI.  Increased  accuracy, 
decreased  duplicates,  reduced  index  hoping,  flexible  and  affordable  are 
some  highlights  of  the  MGI  sequencers  and  its  technology.  Get  in  touch 
with us to learn more about the great advantages of the DNBseq technol-
ogy, NGS instruments, kits & running cost. #NGS».  

Abbildung 1: LinkedIn-Beitrag der Beklagten 

Die Beklagte entgegnet, der LinkedIn-Beitrag sei kein Anbieten der Rea-
genzien. Die Erwähnung der «kits» im letzten Satz des LinkedIn-Beitrags 
sei kein Anbieten, sondern eine Einladung, Informationen über die Funkti-
onsweise der Sequenziergeräte einzuholen beziehungsweise zu erfahren, 
welche Kits gebraucht werden könnten. Der Beitrag sage indes keinesfalls, 

Seite 36 

 
O2020_011 

dass Reagenzien direkt bei der Beklagten bezogen werden könnten oder 
dass sie solche anbiete. 

19.  
Die Beklagte betreibt ein kaufmännisch geführtes Unternehmen und ver-
treibt Instrumente und Reagenzien im Schweizer Life Science Markt. Die 
relevanten Produkte fallen in den Kerngeschäftsbereich der Beklagten. Sie 
hat  mithin  ein  wirtschaftliches  Interesse  am  Verkauf  der  relevanten  Pro-
dukte und ist als gewerbliche Anbieterin mindestens an der Vermittlung von 
potentiellen  Kunden  interessiert.  Es  widerspricht  der  allgemeinen  Le-
benserfahrung, dass eine kommerziell tätige Gesellschaft in ihrem Kernbe-
reich Informationen der Öffentlichkeit bloss aus ideellen Gründen zur Ver-
fügung stellt und Interessierte zu bloss objektiven Aufklärungszwecken be-
rät, ohne damit zumindest indirekt finanzielle Interessen zu verfolgen. Für 
Handelsgesellschaften steht nicht eine ausgewogene und breite Informa-
tion über ihr Tätigkeitsgebiet –  hier die «sequence-by-synthesis»-Techno-
logie – im Mittelpunkt, sondern es geht in erster Linie darum, Interesse an 
Produkten zu generieren, um diese zu verkaufen und damit Geld zu ver-
dienen. Dazu kommt, dass die Beklagte NGS-Systeme («Next Generation 
Sequencing») als «more affordable than ever before» anpreist; eine offen-
sichtlich auf den Verkauf (oder das Leasing) der Produkte gerichtete Aus-
sage.  

Der LinkedIn-Beitrag kann nach dem Gesagten nur dahingehend verstan-
den  werden,  dass  es  der  Beklagten  darum  geht,  das  Kaufinteresse  des 
massgeblichen  Marktes  in  Bezug  auf  «DNBseq  technology,  NGS  instru-
ments, kits» zu fördern. Das Kaufinteresse an den Reagenzien zu fördern 
kann im vorliegenden Zusammenhang nur den Zweck haben, diese später 
zu  vermitteln  oder  selber  anzubieten.  Nach  Überzeugung  des  Gerichts 
droht  daher  ein  zukünftiges  Inverkehrbringen  der  angegriffenen Ausfüh-
rungsformen durch die Beklagte. Im Rahmen der freien Beweiswürdigung 
darf dabei auch berücksichtigt werden, dass die Beklagte zwar eine zeitlich 
befristete Unterlassungserklärung abgegeben hat, bis das Bundespatent-
im  Verfahren 
gericht  die  Rechtsbeständigkeit  der  Klagepatente 
O2019_007 prüfen konnte. Nachdem das Teilurteil in dem Verfahren aber 
rechtskräftig geworden  ist, trifft  sie keine Anstalten,  die  Unterlassungser-
klärung  unbefristet  abzugeben. Wenn  die  Beklagte  tatsächlich  keine Ab-
sicht  hätte,  die  angegriffenen Ausführungsformen  in  der  Schweiz  zu  ver-
treiben, ist nicht einzusehen, weshalb sie nicht eine entsprechende Unter-
lassungserklärung abgeben kann, nachdem die Rechtslage geklärt ist. 

Seite 37 

O2020_011 

Das Anbieten ist der Patentinhaberin vorbehalten (Art. 8 Abs. 2 PatG). Da 
das Anbieten  der  Reagenzien  durch  die  Beklagte  droht,  ist  das  Rechts-
schutzinteresse an den Unterlassungsbegehren Nr. 1, 3, 5 und 6 zu beja-
hen (vgl. Art. 66 Bst. a i.V.m Art. 72 Abs. 1 PatG).  

20.  
Von der Beklagten blieb unbestritten, dass sie Informationen zu bestimm-
ten MGI-Sequenziergeräten für kurze Zeit auf ihrer Homepage aufschaltete 
und diese Geräte anbot. Hinzu kommt, dass sich die Beklagte auf Seite 3 
ihrer «portfolio selection Q1|2020» als «distributor for a number of instru-
ment and reagent producers from around the globe in the Swiss life science 
market» vorstellt. Im selben Portfolio werden auf den S. 5, 7-8 die Sequen-
ziergeräte DNBSEQ-G50 / G400 und T7 als neue Produkte vorgestellt. Fer-
ner prangt das Logo der Beklagten auf der Produktbroschüre des Sequen-
ziergeräts DNBSEQ-G400. Daraus ergibt sich für das Gericht zweifellos, 
dass  die  Beklagte  Sequenziergeräte  der  MGI  Tech,  Co.,  Ltd.,  in  der 
Schweiz angeboten hat.  

Abbildung 2: Titelblatt der Produktbroschüre für das Sequenziergerät DNBSEQ-G400 

Seite 38 

 
O2020_011 

Die Klägerin hat dieses Angebot, und auch den allfälligen Verkauf der Pro-
dukte,  als Teilnahme  an  der  Verletzung  der  Verfahrensansprüche  beider 
Streitpatente eingestuft. Sie beruft sich darauf, dass Schritt 4 der Beschrei-
bung der Gensequenzierung der Broschüren der Sequenziergeräte «MGI-
SEQ-200»  und  «MGISEQ-2000»  (heutige  Bezeichnungen:  «DNBSEQ-
G50»  resp.  «DNBSEQ-G400»)  zeige,  dass  die  Reagent-Kit-ID  der  Rea-
genzienkits gescannt werden müsse, bevor diese in die Maschine einge-
setzt werden könnten und damit, dass sich diese Sequenziergeräte nur mit 
MGI-Reagenzien  betreiben  liessen.  Nicht  von  MGI Tech  Co.,  Ltd.,  stam-
mende Reagenzien könnten nicht erfolgreich gescannt werden und somit 
nicht verwendet werden. Die Beklagte hat das in der Klageantwort bestrit-
ten, ohne Begründung, und es als «irrelevant» eingestuft.  

Für die Beurteilung, ob der Vertrieb der MGI-Sequenziergeräte eine Teil-
nahme an der Verletzung der Verfahrensansprüche der Streitpatente dar-
stellt, ist es nach Ansicht des Gerichts relevant, ob das Scannen einer Kit-
ID  den  Endbenutzer  zwingt,  die  Kits  der  Beklagten  einzusetzen,  wenn 
diese Kits selber in den Schutzbereich der Erzeugnisansprüche der Streit-
patente eingreifen und die Verfahrensansprüche der Streitpatente wiede-
rum auf die beanspruchten Erzeugnisse oder auf deren Merkmale Bezug 
nehmen. 

Der  besagte  Schritt  4  der  Beschreibung  des  «Gene  Sequencing»  zeigt, 
dass  eine  ID  der  erwähnten  «cartridge»  des  Kits  gescannt  und  diese 
«cartridge» dann in das Sequenziergerät eingeführt wird.   

Seite 39 

 
O2020_011 

Abbildung 3:Schritt 4 der Beschreibung des «Gene Sequencing» aus der Broschüre für das 
Sequenziergerät DNBSEQ-G50 

Die Herstellerin der Sequenziergeräte, MGI Tech Co., Ltd., weist die An-
wender der Sequenziergeräte in der Bedienungsanleitung der Sequenzier-
geräte  damit  ausdrücklich  an,  nur  die  «reagent  kits»  der  Herstellerin  zu 
verwenden. 

Abbildung 4: Hinweis aus dem Benutzerhandbuch für das Sequenziergerät DNBSEQ-G400 

Die  Beklagte  spricht  in  der  Duplik  vom  13.  September  2021  die  Bedie-
nungsanleitung an, gemäss der die ID der «reagent kits» gescannt werde. 
Diese Seite zeigt, dass eine auf der «cartridge» angebrachte ID gescannt 
werden muss. 

Seite 40 

 
 
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Abbildung 5: Abbildung des Scannens der ID von Seite 33 der Bedienungsanleitung des 
Sequenziergeräts MGISEQ-2000RS (= DNBSEQ-G400) 

Gemäss  der  angesprochenen  Bedienungsanleitung  ist  also mit  «reagent 
kit» die «cartridge» gemeint. Nach Aktenlage enthält das «Well No. 10» der 
«cartridge» bereits den «imaging buffer» oder das «scanning reagent», in 
dem sich auch die Ascorbinsäure befindet. Daneben umfasst ein «sequen-
cing kit» oder «sequencing reagent kit» neben einer «cartridge» auch meh-
rere Phiolen («vials»), darunter eine Phiole «dNTPs Mix» und eine Phiole 
«dNTPs Mix II». Eine genaue Ansicht eines vollständigen Kits «DNBSEQ-
G400 RS High-throughput Sequencing Kit Model: FCL PE100» für das Se-
quenziergerät DNBSEQ-G400 ist in den von der Klägerin angesprochenen 
«detailed photographs» aus der «saisie-contrefaçon» wiedergegeben. 

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Abbildung  6:  Photographie  des  vollständigen  Kits  «DNBSEQ-G400  RS  High-throughput 
Sequencing Kit Model: FCL PE100» aus der «saisie-contrefaçon» 

Die Photographie zeigt oben die «cartridge» und unten die Phiolen (vials). 
Der  Inhalt  der  Phiolen,  insbesondere  der  Phiolen  «dNTPs  Mix»  und 
«dNTPs Mix II» muss vor Einführen der «cartridge» in das Sequenziergerät 
in die verschiedenen restlichen Kammern oder «wells» der «cartridge» ein-
gefüllt werden, ansonsten ist die «cartridge» nicht für die Sequenzierung 
funktionsfähig. Ein Scannen einer ID der Phiolen ist aber nicht aktenkun-
dig, es findet also keine Kontrolle über die Herkunft der in die «cartridge» 
einzufüllenden Reagenzien statt. Es ist also theoretisch möglich, eine auf 
der «cartridge» angebrachte ID zu scannen (die nur die «cartridge» oder 
das gesamte «sequencing kit» oder «sequencing reagent kit» identifizieren 
mag), aber trotzdem andere Reagenzien als die aus den zugehörigen Phi-
olen in die restlichen Kammern einzufüllen. 

Nach Überzeugung des Gerichts würde der Endbenutzer der Sequenzier-
geräte dies in einem produktiven Umfeld aber nicht tun. Die Anweisung aus 
dem Benutzerhandbuch, die zur Verwendung der Reagenzien-Kits der MGI 
Tech Co., Ltd., auffordert, würde ihn bereits davon abhalten. Noch wichtiger 
ist, dass der Endbenutzer die Zusammensetzung der originalen Reagen-
zien der MGI Tech Co, Ltd. nicht kennt und daher auch nicht ersetzen kann. 
Sich ausreichende Kenntnisse über die genaue chemische Zusammenset-
zung der Reagenzien zu verschaffen, ist alles andere als trivial – wie ge-
rade auch die im vorliegenden Verfahren eingereichten Analysen der an-
gegriffenen Ausführungsformen zeigen – und übersteigt nach Ansicht des 

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Gerichts  das  entsprechende  Vermögen  eines  typischen  Endbenutzers. 
Zum Ersatz der MGI-Reagenzien wäre die Analyse aller Phiolen der Kits 
nötig, was äusserst aufwendig und fehlerbehaftet wäre. 

Der  faktische  Zwang,  die  von  der  Beklagen  angebotenen  oder  eventuell 
verkauften Sequenziergeräte der MGI Tech Co., Ltd., auch mit Reagenzien 
der MGI zu betreiben, und damit die Teilnahme an der Verletzung der Ver-
fahrensansprüche  der  Streitpatente,  ergibt  sich  daher  nicht  nur  aus  dem 
Scannen der Cartridge-ID, sondern auch aus der besagten ausdrücklichen 
Anweisung,  nur  MGI-Reagenzien  zu  verwenden  und  insbesondere  aus 
dem Unvermögen des typischen Endbenutzers, geeignete alternative Re-
agenzien zu identifizieren und zu beschaffen. 

Die Beklagte musste mithin wissen, dass die von ihr offerierten Sequen-
ziergeräte nur mit den dazugehörigen Reagenzien betrieben werden kön-
nen und dass der Betrieb mit anderen Reagenzien als gegen die Benut-
zungsvorschriften  aus  der  Bedienungsanleitung  verstossend  verstanden 
würde, soweit sie überhaupt funktionieren würde. Der Beklagten muss mit-
hin auch bewusst sein, dass die Käufer der Sequenziergeräte sich die zum 
Betrieb  notwendigen  MGI-Reagenzien  beschaffen  mussten,  selbst  wenn 
die Beklagte selbst diese nicht anbieten würde. 

Die Beklage hat auch ausgeführt, dass die Hardware solcher Sequenzier-
geräte «essentially consists of a flow cell, some pumps and a fluorescence 
detector. The hardware per se is universally applicable». Es sei die zuge-
hörige  Software,  die  bestimme,  welche  Kits  auf  einem  Gerät  eingesetzt 
werden könnten.  

Auf den verkauften Sequenziergeräten ist offensichtlich bereits eine Soft-
ware installiert (vgl. nur Bedienungsanleitung). MGI Tech Co., Ltd. vertreibt 
keine Sequenziergeräte ohne vorinstallierte Software. Dass die mit der von 
der MGI Tech Co., Ltd. programmierten Software ausgelieferten Sequen-
ziergeräte  nicht  geeignet  wären,  mit  MGI-Reagenzien  betrieben  zu  wer-
den, wird nicht behauptet und wäre auch nicht glaubhaft.  

Indem Dritte die von der Beklagten angebotenen Sequenziergeräte mit den 
dazugehörigen Reagenzien-Kits betreiben, verletzen sie den Verfahrens-
anspruch 1 von EP 1 828 412 B2. Der Verkauf der Sequenziergeräte an 
sich  ist  nicht  klagepatentverletzend.  Die  Sequenziergeräte  können  indes 
nur mit den dazugehörigen Reagenzien und damit patentverletzend betrie-

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ben werden, was die Beklagte wissen muss. Durch das Anbieten der Se-
quenziergeräte droht die patentverletzende Inbetriebnahme. Nicht notwen-
dig ist, dass eine widerrechtliche Haupttat bereits erfolgt ist.20  

21.  
In einer Noveneingabe vom 6. Mai 2022 bringt die Beklagte vor, MGI Tech 
Co.,  Ltd.,  habe  neue  Reagenzien-Kits  unter  der  Bezeichnung  «HotMPS 
High-throughput Sequencing Kit» eingeführt, die zur Verwendung mit dem 
DNBSEQ-G400 Sequenziergerät bestimmt seien. Um mit dem HotMPS-Kit 
zu  funktionieren,  müsse  die  Software  des  Sequenziergeräts  aktualisiert 
werden  und  dieses  funktioniere  anschliessend  nicht  mehr  mit  den  her-
kömmlichen StandardMPS- und CoolMPS-Kits. 

Es bleibt unklar, was die Beklagte daraus zu ihren Gunsten ableiten will. 
Sie behauptet nicht, dass der neue HotMPS-Kit nicht in den Schutzbereich 
der Klagepatente falle; mangels jeglicher Angaben zur Zusammensetzung 
des HotMPS-Kits ist eine entsprechende Beurteilung weder dem Gericht 
noch der Klägerin möglich. Soweit die Beklagte damit ihren Standpunkt un-
termauern will, dass die Software der von ihr kurzzeitig angebotenen Se-
quenziergeräte so verändert werden kann, dass es nicht mehr möglich ist, 
die Geräte mit patentverletzenden Reagenzien zu betreiben, so kann hier 
nur wiederholt werden, was bereits in E. 12 gesagt wurde: soweit es nach 
einer Aktualisierung  der  Software  tatsächlich  nicht  mehr  möglich  ist,  die 
Sequenziergeräte  mit  den  patentverletzenden  Chemikalien  zu  betreiben, 
und die Beklagte nicht dazu anstiftet oder damit rechnen muss, dass die 
Betreiber  der  Geräte  die Aktualisierung  einfach rückgängig  machen kön-
nen, begründet der Vertrieb der Geräte auch keine Mitwirkung an einer Pa-
tentverletzung, da es eine Haupttat dann nicht geben kann. Die Beklagte 
ist frei, solche Sequenziergeräte anzubieten und zu verkaufen. 

Mit dem drohenden Verkauf der Sequenziergeräte, die mit den Standard-
MPS- und CoolMPS-Kits der MGI Tech Co., Ltd. betrieben werden können, 
droht  die  Beklagte  aber,  i.S.v.  Art. 66  lit.  d  PatG  an  patentverletzenden 
Handlungen Dritter mitzuwirken. Die Klägerin hat ein rechtlich geschütztes 
Interesse daran, dass dies der Beklagten verboten wird. 

20  BPatGer,  Teilurteil  O2020_017  vom  17.  August  2022,  E.  75  – 
«Anschlusselement». 

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Klagepatente 

22.  
Die Klage stützt sich auf die schweizerischen Teile von zwei europäischen 
Patenten, nämlich auf EP 1 530 578 B1 (im Folgenden EP 578) und auf 
EP 1 828 412 B2 (im Folgenden EP 412). 

Das Klagepatent EP 578 wurde am 22. August 2003 unter Beanspruchung 
dreier britischer und US-amerikanischer Prioritäten angemeldet und am 13. 
März 2013 erteilt. Es ist für die Schweiz in Kraft und war Gegenstand eines 
Einspruchsverfahrens. Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch mit Ent-
scheidung vom 9. Dezember 2015 zurückgewiesen. Dagegen wurde Be-
schwerde eingelegt, die jedoch kurz vor der mündlichen Verhandlung zu-
rückgenommen und das Beschwerdeverfahren entsprechend abgeschrie-
ben wurde. Deshalb sind die Ansprüche für die Schweiz in Kraft, wie sie 
als Patentschrift B1 veröffentlicht wurden. 

Das Klagepatent EP 412 wurde am 13. Dezember 2005 unter Beanspru-
chung zweier britischer Prioritäten angemeldet und am 28. November 2012 
erteilt. Es ist ebenfalls für die Schweiz in Kraft und war Gegenstand eines 
Einspruchsverfahrens.  In  erster  Instanz  wurde  das  Patent  mit  Entschei-
dung vom 9. Januar 2019 in geänderter Form aufrechterhalten. Dagegen 
wurde Beschwerde eingelegt, aber auch in diesem Fall wurde kurz vor der 
mündlichen  Verhandlung  die  Beschwerde  zurückgenommen,  das  Be-
schwerdeverfahren abgeschrieben und die Entscheidung der Einspruchs-
abteilung über die Aufrechterhaltung in geänderter Form rechtskräftig. Des-
halb sind die Ansprüche für die Schweiz in Kraft, wie sie als Patentschrift 
B2 veröffentlicht wurden. 

Technischer Hintergrund 

23.  
Die  anschliessende  Zusammenfassung  folgt  weitgehend  der  Darstellung 
durch  die  Klägerin  in  der  Klageschrift,  RZ 15-38.  Die  Beklagte  bestreitet 
diese Ausführungen nicht, fügt ihr aber noch eigene Ausführungen hinzu. 
Diese finden sich auszugsweise in den letzten Absätzen dieses Abschnitts. 

Polynukleotide wie die DNA (Desoxyribonukleinsäure) und die RNA (Ribo-
nukleinsäure) sind langkettige Moleküle, die aus kleineren Einheiten, den 
Nukleotiden,  bestehen.  Die  Sequenz  der  Nukleotide  innerhalb  eines  Po-
lynukleotidstrangs kodiert die genetische Information. 

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Jedes Nukleotid besteht aus drei verschiedenen chemischen Untereinhei-
ten:  einem  Zuckermolekül  mit  fünf  Kohlenstoffatomen  (Pentose),  einer 
stickstoffhaltigen  Base  und  einer  Phosphatgruppe.  Die  fünf  Kohlenstoff-
atome des Zuckers sind von 1' bis 5' nummeriert. Hat der Zucker eine Hyd-
roxylgruppe (OH) an der 2'-Position, wird er Ribosezucker genannt; hat er 
nur ein Wasserstoffatom (H) an der 2'-Position, wird er Desoxyribosezucker 
genannt. Während die DNA als Zuckermoleküle Desoxyribose enthält, ent-
hält die RNA Ribose. 

Abbildung 7: Chemische Struktur von Nukleotiden (aus der Klageschrift, RZ 16) 

Zusammen bilden der Zucker und die Base ein Nukleosid. Durch zusätzli-
che Anlagerung von einer, zwei oder drei Phosphatgruppen an die 5'-Posi-
tion des Zuckers wird ein Nukleotid gebildet, d.h. Nukleosidmonophosphat, 
Nukleosiddiphosphat oder Nukleosidtriphosphat sind Nukleotide. 

Die Bausteine für die Synthese von DNA oder RNA sind Desoxyribonukle-
osidtriphosphate  (abgekürzt  als  dNTPs)  und  Ribonukleosidtriphosphate 
(abgekürzt als NTPs). 

Die stickstoffhaltige Base ist an die 1'-Position der Ribose- oder Desoxyri-
bose-Zuckerkomponente gebunden. Die vier verschiedenen stickstoffhalti-
gen Basen sind Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G) und Thymin (T). 

Je nach ihrer spezifischen Stickstoffbase – Adenin, Cytosin, Guanin oder 
Thymin – werden die folgenden Desoxynukleosidtriphosphate (dNTPs) un-
terschieden: dATP, dCTP, dGTP und dTTP. 

Seite 46 

 
 
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In der DNA sind die Nukleotide durch jeweils eine Phosphatgruppe am 5'-
Kohlenstoffatom  der  Desoxyribose  eines  Nukleotids  mit  dem  3'-Kohlen-
stoffatom der Desoxyribose des nächsten Nukleotids verbunden. Die Des-
oxyribose  bildet  zusammen  mit  den  angehängten  Phosphatgruppen  das 
Zucker-Phosphat-Grundgerüst  der  DNA,  während  die Abfolge  der  aufei-
nanderfolgenden unterschiedlichen Basen – eine pro Nukleotid – die ge-
netische Information kodiert. 

Die  DNA  besteht  aus  zwei  spiralförmigen  Polynukleotidsträngen  in  Form 
einer Doppelhelix. Jeder der beiden Polynukleotidstränge besteht aus ei-
ner Sequenz von Nukleotiden (in der nachstehenden Abbildung 8 durch die 
farbigen Querbalken dargestellt). 

Abbildung 8: Schematische Darstellung der Doppelhelixstruktur der DNA (aus Klageschrift, 
RZ 22) 

Die beiden komplementären Stränge setzen sich durch Basenpaarung zu-
sammen, wobei Wasserstoffbrücken zwischen den Basen gebildet werden. 
Cytosin (C) paart sich mit Guanin (G) und Adenin (A) mit Thymin (T). 

24.  
Die komplementäre Basenpaarung der DNA ermöglicht es, ein doppel-
strängiges DNA-Molekül aus einer einzelsträngigen Vorlage («template 
strand») zu rekonstruieren. In der Natur wird dieses Prinzip zur Repli-
kation von DNA genutzt. Zunächst werden die beiden DNA-Stränge ge-
trennt. Anschliessend synthetisiert das Enzym DNA-Polymerase zwei 
neue,  komplementäre  DNA-Stränge,  die  zusammen  mit  den  Einzel-
strängen zwei neue, doppelsträngige DNA-Moleküle bilden. 

Seite 47 

 
Die DNA-Polymerase synthetisiert neue DNA-Stränge in der Richtung von 
5' nach 3', indem sie freie Nukleotide in Form von dNTPs an das 3'-Ende 
des neuen DNA-Strangs anhängt, wie in der nachfolgenden Abbildung dar-
gestellt. 

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Abbildung 9: Schematische Darstellung der Synthese neuer DNA-Doppelstränge (aus der 
Klageschrift, RZ 25) 

Der  Startpunkt  der  DNA-Replikation  wird  durch  die  Hybridisierung  eines 
kleinen  Oligonukleotids  (manchmal  als  «Primer»  bezeichnet;  typischer-
weise  10-30  Basen)  mit  dem  Template-DNA-Einzelstrang  bestimmt, 
wodurch die Synthese des komplementären Strangs durch die DNA-Poly-
merase in Gang gesetzt wird. Ein Synthesezyklus führt dazu, dass ein wei-
teres Nukleotid in den wachsenden DNA-Strang eingebaut wird. Das Nuk-
leotid, das in den wachsenden DNA-Strang eingebaut wird, hat eine Base, 
die komplementär zur Base des Nukleotids auf dem Template-DNA-Strang 
ist – wie vorne erwähnt, A paart sich mit T, C paart sich mit G. 

25.  
Die Prinzipien der DNA-Replikation können auch für die Sequenzierung 
von  DNA  genutzt  werden,  d.  h.  für  die  Bestimmung  der  spezifischen 
Nukleotidsequenz in einem bestimmten DNA-Fragment. 

Aus  dem  zu  analysierenden  DNA-Fragment  wird  ein  Einzelstrang  extra-
hiert, und die Stelle, an der die Sequenzierung beginnen soll, wird mit ei-
nem  speziell  ausgewählten  Primer  vorgegeben.  Mit  Hilfe  der  DNA-Poly-
merase  wird  dann,  ausgehend  vom  an  den  Template-DNA-Einzelstrang 

Seite 48 

 
O2020_011 

hybridisierten Primer, ein komplementärer Strang aufgebaut, indem nach-
einander komplementäre Nukleotide angefügt werden. Mit Hilfe geeigneter 
Methoden kann bestimmt werden, welche Nukleotide an den komplemen-
tären  Strang  angefügt  werden.  Die  modifizierten  Nukleotide  können  bei-
spielsweise  spezifische  fluoreszierende  Markierungen  enthalten,  die  den 
verschiedenen Basen entsprechen. Da jede Base nur an eine bestimmte 
andere Base bindet, kann aus der Sequenz der Nukleotide im komplemen-
tären  Strang  auf  die  Nukleotidsequenz  des  analysierten  DNA-Fragments 
geschlossen werden. 

Die DNA-Sequenzierung kann daher durch Synthese des zum zu analysie-
renden DNA-Einzelstrang komplementären Strangs erfolgen. Dieses Ver-
fahren wird als Sequenzierung durch Synthese (SBS für «Sequencing by 
Synthesis») bezeichnet. 

26.  
Das von der Klägerin, bzw. ihren Gruppengesellschaften, verwendete 
SBS-Verfahren nutzt die DNA-Replikation durch DNA-Polymerase, um 
einzelsträngige Template-Stränge zu sequenzieren, die an einer festen 
Oberfläche, z. B. auf einem Array, befestigt sind. Im Gegensatz zur her-
kömmlichen  DNA-Replikation  wird  beim  SBS-Verfahren  schrittweise 
nur  ein  Nukleotid  an  den  wachsenden  DNA-Strang  angehängt  und 
dann  pausiert.  Die  Replikationsreaktion  wird  also  nach  jeder  Zugabe 
eines Nukleotids angehalten, und die Identität des neu hinzugefügten 
Nukleotids wird vor der Anbindung eines weiteren Nukleotids zu dem 
wachsenden  DNA-Strang  bestimmt.  Der  Prozess  wird  durch  die  Ver-
wendung modifizierter Nukleotide unterbrochen, die eine blockierende 
Gruppe enthalten, die den weiteren Einbau von Nukleotiden durch die 
DNA-Polymerase  verhindert.  Die  Blockierungsgruppe  ist  abtrennbar 
angebracht und kann daher nach der jeweiligen Identitätsbestimmung 
entfernt werden, so dass ein weiterer Zyklus der DNA-Replikation (und 
Sequenzierung) stattfinden kann. 

Die  modifizierten  Nukleotide,  die  in  dem  SBS-Verfahren  der  Klägerin 
verwendet  werden,  enthalten  eine  abtrennbar  gebundene  3'-Blockie-
rungsgruppe  und  eine  abspaltbare  fluoreszierende  Markierung.  Die 
Fluoreszenzsignale kennzeichnen das jeweilige modifizierte Nukleotid 
und können daher zur Identifizierung des eingebauten Nukleotids ver-
wendet werden, während die 3'-Blockierungsgruppe sicherstellt, dass 
jeweils pro Schritt nur ein einziges Nukleotid von der DNA-Polymerase 
an den wachsenden DNA-Strang angefügt wird. 

Seite 49 

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Jedes  der  vier  verschiedenen  Nukleotide  wird  mit  einer  spezifischen 
Fluoreszenzmarkierung versehen. Die Identität des eingebauten Nuk-
leotids wird dann anhand der Farbe des von der Fluoreszenzmarkie-
rung erzeugten Fluoreszenzsignals festgestellt. 

Nach der Bestimmung der Identität des eingebauten Nukleotids werden 
die  fluoreszierende  Markierung  und  die  3'-Blockierungsgruppe  abge-
spalten,  und  der  Prozess  wird  durch  die  Hinzufügung  eines  weiteren 
Nukleotids zu  dem wachsenden DNA-Strang  fortgesetzt, gefolgt vom 
Nachweis  dieses  weiteren  Nukleotids.  Der  Replikations-  und  Detekti-
onszyklus wird wiederholt, um eine Nukleotidsequenz des DNA-Frag-
ments zu bestimmen. 

Das SBS-Verfahren, das in der nachstehenden Abbildung schematisch 
dargestellt ist, umfasst somit drei Phasen, die für jedes Nukleotid in den 
Template-DNA-Einzelsträngen wiederholt werden: (i) Nukleotid-Inkorpo-
ration, (ii) Detektion und (iii) Abspaltung 

Während  des  Nukleotid-Inkorporationsphase  baut  die  DNA-Poly-
merase ein einzelnes modifiziertes Nukleotid (d. h. modifiziertes dATP, 
dCTP,  dGTP  und  dTTP)  in  jeden  der  wachsenden  DNA-Stränge  auf 
dem  festen Träger  ein.  Um  die DNA-Synthese  nach jedem Replikati-
onszyklus zu unterbrechen, verwendet das SBS-Verfahren der Klägerin 
modifizierte Nukleotide, die mit einer entfernbaren Blockierungsgruppe 
an der 3'-(OH)-Position und einer fluoreszierenden Markierung verse-
hen sind. Die Blockierungsgruppe verhindert, dass mehr als ein Nukle-
otid in den wachsenden DNA-Strang eingebaut wird, wodurch die Iden-
tität jedes neu im jeweiligen Schritt einzeln eingebauten Nukleotids fest-
gestellt werden kann. Bei jedem Sequenzierungszyklus werden in der 
Inkorporationsphase frische fluoreszenzmarkierte und blockierte Nuk-
leotide  hinzugefügt  und  in  den  wachsenden  DNA-Strang  eingebaut 
(von der Beklagten nicht bestritten). 

Nach  dem  Einbau  eines  einzelnen  komplementären  Nukleotids  in  den 
wachsenden DNA-Strang wird die Identität des Nukleotids durch Bildge-
bung der festen Oberfläche, an die die Vorlage und die wachsenden DNA-
Stränge  gebunden  sind,  bestimmt  (Detektionsphase).  Die  Identität  des 
eingebauten Nukleotids wird nachgewiesen, indem der Fluoreszenzmarker 
durch kurzwelliges Licht angeregt und die Wellenlänge des abgestrahlten 
Lichts bestimmt wird (s. nachstehend E. 27 zur Fluoreszenz). 

Seite 50 

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Nach der Bildgebung werden sowohl die Fluoreszenzmarkierung als auch 
die  3'-Blockierungsgruppe  vom  wachsenden  DNA-Strang  durch  Zugabe 
von geeigneten Chemikalien abgespalten. Durch die Abspaltung der Flu-
oreszenzmarkierung  wird  das  ehemalige  Fluoreszenzsignal  aus  dem 
wachsenden DNA-Strang entfernt, während durch die Abspaltung der 3'-
Blockierungsgruppe eine freie 3'-OH-Gruppe bereitgestellt wird, die es er-
möglicht, ein weiteres Nukleotid durch die DNA-Polymerase an den wach-
senden Strang anzufügen. Das Verfahren kann daher durch Anhängen ei-
nes weiteren, wiederum fluoreszenzmarkierten und blockierten Nukleo-
tids an den wachsenden DNA-Strang fortgesetzt werden. Der Replikations-
nachweiszyklus wird so oft wie erforderlich wiederholt, um die Sequenz des 
DNA-Fragments zu bestimmen. 

Abbildung  10:  Schematische  Darstellung  der  drei  Phasen  des  klägerischen  SBS-
Verfahrens (aus der Klageschrift) 

27.  
Fluoreszenz ist die Emission von Licht durch eine Substanz, die zuvor Licht 
absorbiert  hat.  Solche  Substanzen  werden  als  Fluorophore  bezeichnet. 
Das  emittierte  Licht  hat  bei  Fluoreszenz  eine  grössere  Wellenlänge  und 
damit  eine geringere  Energie  als  die  zuvor  absorbierte  Strahlung.  Nach-
dem ein Elektron ein hochenergetisches Photon absorbiert hat, wird das 
System elektronisch und schwingungsmässig angeregt. Das System ent-
spannt sich schwingungsmässig, d.h. Energie wird teilweise dissipiert, und 
fluoresziert  schliesslich  spontan  und  spinerlaubt  mit  der  verbleibenden 
Energie bei einer längeren Wellenlänge. 

Seite 51 

 
 
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Ein Fluorophor kann einen Fluoreszenzprozess wiederholt durchlaufen – 
theoretisch beliebig oft. Dies ist nützlich, weil es bedeutet, dass ein Fluoro-
phormolekül ein Signal mehrfach erzeugen kann. In Wirklichkeit ist das Flu-
orophor  jedoch  häufig  aufgrund  seiner  strukturellen  Instabilität  während 
des angeregten Zustands anfällig für Degradation. Besonders eine inten-
sive Bestrahlung kann dazu führen, dass der Fluorophor seine Struktur so 
verändert, dass er nicht mehr in der gleichen Weise oder sogar gar nicht 
mehr fluoreszieren kann – dieser Effekt wird als Photobleichung bezeich-
net. 

Ein wichtiger Faktor für die Degradation von Fluorophoren in Lösung ist die 
Anwesenheit von gelöstem Sauerstoff. Molekularer Sauerstoff neigt dazu, 
andere  Strukturen  zu  schädigen,  indem  er  oxidativ  hochreaktive  Sauer-
stoffspezies zur Verfügung stellt (Klageantwort vom 20. Oktober 2020, Dit-
trich et al., Photo bleaching and stabilization of fluorophores used for sin-
gle-molecule analysis with one- and two-photon excitation, Appl. Phys. B 
2001, 829-837, 831). Aus diesem Grund werden daher häufig Antioxidan-
tien  eingesetzt,  um  die  schädlichen Auswirkungen  von  reaktiven  Sauer-
stoffspezies auf Fluorophore zu verringern. 

Eine weitere Auswirkung reaktiver Sauerstoffspezies ist die Photobeschä-
digung («Photodamage»). Dies ist etwas Anderes als die Photobleichung. 
Der Begriff Photodamage wird verwendet, um die Schädigung anderer Mo-
leküle als des Fluorophors durch die von der starken Lichteinstrahlung er-
zeugten  reaktiven  Sauerstoffspezies  zu  bezeichnen  (vgl.  EP  412  Abs. 
[0005]).  Eines  der  Moleküle  im  klägerischen  SBS-Verfahren,  das  durch 
Photodamage beschädigt werden kann, ist der zu replizierende DNA-Ein-
zelstrang (das Template). 

Rechtsbeständigkeit von Klagepatent EP 1 530 578 B1 

28.  
Die EP 578 betrifft modifizierte Nukleotide mit einer entfernbaren Schutz-
gruppe (Abs. [0001]), insbesondere zur Verwendung in einem Sequencing-
by-Synthesis Verfahren, bei dem an das zu sequenzierende Polynukleotid 
sukzessive komplementäre Nukleotide angehängt werden (Abs. [0004]).  

Konkret geht  es  in  der EP  578  darum, für  derartige  Verfahren geeignete 
Nukleotide mit reversiblen Blockierungsgruppen, die unter DNA-kompatib-
len Bedingungen entfernt werden können, bereitzustellen (Abs. [0013]). 

Seite 52 

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29.  
In Bezug auf die der Diskussion zu Grunde zu legende Merkmalsanalyse 
sind sich die Parteien vorliegend nicht einig. Nach Auffassung der Beklag-
ten fehlt bei den angegriffenen Kits die R’’ Gruppe und die Klägerin lasse 
die Merkmale 1.3.3 und 1.3.4 bei ihrer Merkmalsgliederung unzulässiger-
weise  weg.  Die  Klägerin meint  dazu,  ihre  Rechtsbegehren  beschränkten 
sich  auf  modifizierte  Nucleotide,  die  die Azidomethylgruppe  gemäss  der 
dritten Alternative des Merkmals 1.3.2 des Anspruchs 1 enthielten, d. h. Z 
als -C(R')2N3 definiert. Da sie den unabhängigen Anspruch 1 nur in dieser 
dritten Alternative geltend mache, wie sie in der Merkmalstabelle der Kla-
geschrift  gezeigt  sei,  seien  diese  Merkmale  die  einzigen,  die  für  die An-
spruchsauslegung und die weitere Diskussion in Betracht gezogen werden 
müssten. Offensichtlich sei der Rest R'' irrelevant, da er in der dritten Alter-
native von Anspruch 1 nicht vorkomme. 

Die  Argumente  der  Klägerin  mögen  für  die  Frage  des  Eingriffs  in  den 
Schutzbereich richtig sein. Da aber vorliegend wegen der entsprechenden 
Einrede  der  Beklagten  auch  die  Rechtsbeständigkeit  des  Klagepatents 
EP 578 zu prüfen ist, und für diese auch die Alternativen zu prüfen wären, 
die im Anspruch genannt aber gemäss Behauptung der Klägerin nicht ver-
letzt werden, wenn entsprechende Behauptungen der Beklagten vorlägen, 
wird, wie bereits vorne in der Frage der Verletzung des Anspruchs 1 der 
EP 578 durch die Kits, in der Folge die Merkmalsanalyse aus dem Paral-
lelverfahren  O  2019_007  verwendet,  die  alle  Merkmale  von Anspruch  1 
auflistet: 

1. A modified nucleotide molecule  

1.1 comprising a purine or pyrimidine base and  

1.2 a ribose or deoxyribose sugar moiety  

1.3 having a removable 3’-OH blocking group covalently attached thereto,  

1.3.1   such that the 3’ carbon atom has attached a group of the structure -

O-Z 

1.3.2  wherein Z is any of -C(R’)2-N(R")2, C(R’)2-N(H)R", and -C(R’)2-N3,  

1.3.3   wherein each R" is or is part of a removable protecting group; 

1.3.4a   each R’ is independently a hydrogen atom, an alkyl, substituted alkyl, 

arylalkyl, alkenyl, alkynyl, aryl, heteroaryl, heterocyclic, acyl, cyano, 

alkoxy, aryloxy, heteroaryloxy or amido group, or a detectable label 

attached through a linking group;  

Seite 53 

O2020_011 

1.3.4b  or (R’)2 represents an alkylidene group of formula =C(R’’’)2 wherein 

each R’’’ may be the same or different and is selected from the group 

comprising hydrogen and halogen atoms and alkyl groups; and  

1.3.5   wherein  said  molecule  may  be  reacted  to  yield  an  intermediate  in 

which  each  R"  is  exchanged  for  H,  which  intermediate  dissociates 

under aqueous conditions to afford a molecule with a free 3’OH. 

Massgeblicher Fachmann 

30.  
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung  massgebliche  Fachgebiet,  anschliessend  sind  Niveau  und  Umfang 
der  Fähigkeiten  und  Kenntnisse  des  Fachmannes  des  entsprechenden 
Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich 
nach  dem  technischen  Gebiet,  auf  dem  das  von  der  Erfindung  gelöste 
Problem liegt.21 

Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundes-
gericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fach-
mann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt 
werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets 
noch  ein  Spezialist  mit  hervorragenden  Kenntnissen.  Er  muss  nicht  den 
gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse 
und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung 
verfügen  und  so  für  den  in  Frage  stehenden  Fachbereich  gut  gerüstet 
sein».22 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assozia-
tiven oder intuitiven Denkens.23 

Als allgemeines Fachwissen gelten grundsätzlich nur Lehrbücher und all-
gemeine  Nachschlagewerke,24  normalerweise  aber  nicht  wissenschaftli-
che Publikationen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmeldungen.25 
Erst wenn eine technische Lehre Eingang in Lehrbücher oder allgemeine 

21 BPatGer, Urteil S2019_003 vom 15. August 2019, E. 21. 
22 BGE 120 II 71 E. 2. 
23  BGE  120  II  312  E.  4b  –  «cigarette  d‘un  diamètre  inférieur»;  CR-PI-LBI-
SCHEUCHZER, Art. 1 N 122. 
24 BPatGer, Urteil O2018_008 vom 2. Februar 2021, E. 17 – «Tiotropium COPD 
Inhalationskapseln». 
25 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 1 N 45.  

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Nachschlagewerke  gefunden  hat,  kann  normalerweise  davon  ausgegan-
gen werden, dass sie Teil des allgemeinen Fachwissens ist.  

Nach der Rechtsprechung des EPA können wissenschaftliche Veröffentli-
chungen  oder  der  Offenbarungsgehalt  von  Patentanmeldungen  aus-
nahmsweise dem allgemeinen Fachwissen zugerechnet werden, wenn ein 
technisches Gebiet so neu ist, dass es noch keinen Eingang in Lehrbücher 
gefunden hat26 oder wenn eine Serie von Veröffentlichungen übereinstim-
mend zeigt, dass eine Technologie allgemein bekannt war.27  

31.  
In der Klage definiert die Klägerin den massgeblichen Fachmann nicht, we-
der für EP 578 noch für EP 412. Die Beklagte äussert sich in der Klageant-
wort dahingehend, dass der Fachmann im vorliegenden Fall ein Biochemi-
ker (oder Chemiker mit Spezialisierung auf Biochemie) mit Hochschulab-
schluss und mehrjähriger praktischer Erfahrung in der biochemischen In-
dustrie sei. Während seines Studiums habe er regelmässig eigene prakti-
sche  Erfahrungen  mit  den  klassischen  Sequenzierungsmethoden,  wie  z. 
B. der Sanger-Methode, gesammelt. Er kenne auch die neueren Methoden 
und habe diese möglicherweise schon während seines Studiums oder in 
seiner weiteren beruflichen Laufbahn angewendet. Der Fachmann verfüge 
auch  über  ein  solides  chemisches  Wissen  hinsichtlich  der  Bereitstellung 
der entsprechenden Grundbausteine, wie Nukleotide und Nukleoside. Dies 
geschehe in der Regel nicht biochemisch, d.h. enzymatisch, sondern mit-
tels klassischer  Synthesemethoden  der  organischen  Chemie.  Bei  Bedarf 
werde der Fachmann daher zur Klärung von Detailfragen im Zusammen-
hang mit der chemischen Synthese von Nukleotiden oder Nukleosiden auf 
das  Fachwissen  eines  organischen  Chemikers  zurückgreifen  oder  ein 
Team mit einem solchen Chemiker bilden. 

Die Klägerin stimmt dem in der Replik insofern zu, als dass der Fachmann 
einen Doktortitel in Chemie, Molekularbiologie oder einer eng verwandten 
Disziplin und mindestens fünf Jahre praktische akademische oder industri-
elle Laborerfahrung in der Forschung und Entwicklung von DNA-Sequen-
zierungstechnologien habe und in einem Team arbeite. Hingegen wendet 
die Klägerin ein, die Ausführungen der Beklagten zu den Kenntnissen des 
Fachmanns über klassische Synthesemethoden der organischen Chemie 
seien rückblickend in Kenntnis der Erfindung von EP 578 formuliert. 

26 T 772/89 vom 18 Oktober 1991, E. 3.3; T 1347/11 vom 29. Oktober 2013, E. 4. 
27 T 151/05 vom 22. November 2007, E. 3.4.1; T 412/09 vom 9. Mai 2012, E. 2.1.3. 

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32.  
Die  Parteien  sind  sich  demnach  einig,  dass  es  sich  beim  Fachmann  um 
einen Chemiker oder Biochemiker handelt, der mehrere Jahre Erfahrung 
im Gebiet des Sequencing-by-Synthesis hat, und der in einem Team arbei-
tet, d.h. gegebenenfalls im gleichen Team arbeitende Kollegen mit etwas 
anderem Hintergrund für Spezialfragen konsultieren wird. Davon ist in der 
Folge auszugehen. 

Allgemeines Fachwissen 

33.  
Wissen  aus  Lehrbüchern  des  technischen  Gebiets  des  einschlägigen 
Fachmanns  gehört  normalerweise  zum  allgemeinen  Fachwissen.28  Wis-
senschaftliche  Publikationen  oder  der Offenbarungsgehalt  von  Patentan-
meldungen oder Patentschriften gehören dagegen normalweise nicht zum 
allgemeinen  Fachwissen.29  Erst  wenn  eine  technische  Lehre  Eingang  in 
Lehrbücher oder allgemeine Nachschlagewerke gefunden hat, kann davon 
ausgegangen werden, dass sie Teil des allgemeinen Fachwissens ist.  

Wissenschaftliche  Veröffentlichungen  oder  der  Offenbarungsgehalt  von 
Patentanmeldungen oder Patentschriften können ausnahmsweise dem all-
gemeinen Fachwissen zugerechnet werden, wenn ein technisches Gebiet 
so neu ist, dass es noch keinen Eingang in Lehrbücher gefunden hat oder 
wenn eine Serie von Veröffentlichungen übereinstimmend zeigt, dass eine 
Technologie allgemein bekannt war.30  

Das allgemeine Fachwissen ist substanziiert zu behaupten und im Bestrei-
tungsfall zu beweisen.31 

28 BPatGer, Urteil O2018_008 vom 2. Februar 2021, E. 17 – «Tiotropium COPD 
Inhalationskapseln». 
29  BPatGer,  Urteil  O2019_007  vom  19.  November  2021,  E.  34  –  «sequence  by 
synthesis».  
30 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34, unter Hinweis auf 
T 772/89 vom 18 Oktober 1991, E. 3.3; T 1347/11 vom 29. Oktober 2013, E. 4; T 
151/05  vom  22.  November  2007,  E. 3.4.1;  T  412/09  vom  9.  Mai  2012,  E. 2.1.3; 
BPatGer, Urteil S2021_005 vom 15. Dezember 2021, E. 16 – «Deferasirox». 
31  BPatGer,  Urteil  O2013_033  vom  30.  Januar  2014,  E.  31;  BGer,  Urteil 
4A_142/2014 vom 2. Oktober 2014, E. 5 – «couronne dentée II». 

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34.  
Während sich die Parteien bei der Umschreibung der Person des massge-
blichen Fachmanns weitgehend einig sind, ist strittig, was dem allgemeinen 
Fachwissen dieses Fachmanns zuzurechnen ist.  

Nicht zum allgemeinen Fachwissen des so definierten Fachmanns gehört 
die  Veröffentlichungsschrift  WO91/06678  («WO 678»,  im  Einspruchsver-
fahren D25, auch als «Tsien et al.» bezeichnet) sowie die wissenschaftliche 
Veröffentlichung Kraevskii et al., Substrate Inhibitors of DNA Biosynthesis, 
MOLBBJ 1987, 25-29 («Kraevskii et al. 1987»). 

Die Beklagte legt nicht überzeugend dar, dass es sich beim Gebiet der Er-
findung um ein derart junges technisches Gebiet handelt, dass die Gegen-
stände  einschlägiger  Patentanmeldungen  noch  nicht  Eingang  in  Lehrbü-
cher  gefunden  haben.  Die  Klägerin  weist  zu  Recht  darauf  hin,  dass  die 
WO 678  mehr  als  elf  Jahre  vor  dem  Prioritätsdatum  des  Klagepatents 
EP 578 veröffentlicht wurde und ihre Lehre bis zum Prioritätsdatum nicht 
nachweislich  Eingang  in  Standard-Lehrbücher  gefunden  hat,  obwohl  es 
sich bei dem Gebiet der Biotechnologie schon damals um ein sich rasch 
entwickelndes technisches Gebiet handelte, bei dem man eine regelmäs-
sige Überarbeitung der einschlägigen Lehrbücher erwarten würde. Die Be-
klagte zeigt auch nicht auf, dass eine Serie von Veröffentlichungen über-
einstimmend zeigt, dass eine Technologie allgemein bekannt war. 

Konkret  begründet  die  Beklagte  ihr  Argument,  die  Patentanmeldung 
WO 678 gehöre zum allgemeinen Fachwissen, damit, dass die WO 678 in 
865  Patentveröffentlichungen  zitiert  worden  sei.  Einer  der  Erfinder  von 
WO 678 sei Roger Y. Tsien, der 2008 den Nobelpreis für Chemie erhalten 
habe. Es sei deshalb unrealistisch anzunehmen, dass ein Fachmann auf 
dem  Gebiet  des  Sequencing-by-Synthesis  2002  die  Lehre  von  WO 678 
nicht gekannt habe. 

Massgeblich ist das Wissen des Fachmanns im Prioritätszeitpunkt. Zitie-
rungen von WO 678 nach dem Prioritätsdatum können nicht als Nachweis 
für das allgemeine Fachwissen im Prioritätsdatum dienen. Bis zum Priori-
tätsdatum wurde WO 678 in 46 Patentveröffentlichungen (nicht Patentfa-
milien) zitiert, was zwar relativ viel ist, über einen Zeitraum von elf Jahren 
aber  auch  nicht  so  viel,  dass  daraus  geschlossen  werden  könnte,  dass 
WO 678 zum allgemeinen Fachwissen gehörte. Ebenso wenig erlaubt die 
Tatsache,  dass  einer  der  Erfinder  der  Lehre  gemäss  WO 678  mehrere 
Jahre nach dem Prioritätsdatum den Nobelpreis erhalten hat, den Schluss 

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darauf, dass der Inhalt von WO 678 im Prioritätszeitpunkt zum allgemeinen 
Fachwissen gehörte, zumal Roger Y. Tsien den Nobelpreis nicht für seine 
Beiträge zur Technologie des Sequencing-by-Synthesis erhalten hat, son-
dern für die Entdeckung und Weiterentwicklung des grün fluoreszierenden 
Proteins, das nichts mit SBS zu tun hat.   

All  dies  bedeutet  selbstverständlich  nicht,  dass  die  Offenbarung  der 
WO 678  nicht  zum  Stand  der Technik  gehört.  Es  bedeutet  nur,  dass  die 
technische  Lehre  der WO 678  nicht  dem  allgemeinen  Fachwissen  zuzu-
rechnen ist, und dass entsprechend, wenn die WO 678 als Stand der Tech-
nik im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt wer-
den soll, zu begründen ist, weshalb der Fachmann gerade dieses Doku-
ment beigezogen bzw. als Ausgangspunkt seiner Entwicklung genommen 
hätte. 

Warum  die  wissenschaftliche  Veröffentlichung  Kraevskii  et  al.  1987  aus-
nahmsweise als zum allgemeinen Fachwissen gehörend zu berücksichti-
gen sein soll, begründet die Beklagte auf den entsprechenden Einwand der 
Klägerin  nur  damit,  dass  dieses  Dokument  in  der  WO 678  zitiert  werde. 
Letztere gehört aber nicht zum allgemeinen Fachwissen, weswegen dieses 
Argument ins Leere läuft. 

Im  Zusammenhang  mit  der  angeblich  fehlenden  erfinderischen  Tätigkeit 
beim  Klagepatent  EP 412  nennt  die  Beklagte  die  WO 2002/0006622 
(«WO 622», auch «Bradley») als Beleg für das allgemeine Fachwissen im 
Prioritätszeitpunkt, namentlich dafür, dass es üblich gewesen sei, chemi-
sche Antioxidantien  wie Ascorbinsäure  in  Puffern  für  die  fluoreszierende 
Bildgebung zu verwenden, wenn analytische Experimente mit fluoreszenz-
markierten Nukleinsäuresträngen durchgeführt wurden. Die EP 41 selber 
sage in Abs. [0006], dass es üblich gewesen sei, chemische Antioxidantien 
wie Ascorbinsäure  (Vitamin  C)  in  Puffern  für  die  fluoreszierende  Bildge-
bung  zu  verwenden.  Die  Klägerin  kontert,  in  WO 622  gehe  es  um  eine 
gänzlich  andere  Technologie,  namentlich  um  Nukleinsäure-Hybridisie-
rungs-Assays, die völlig verschieden seien von der Nukleinsäuresequen-
zierung. WO 622 zeige die Verwendung von u.a. Ascorbinsäure zur Ver-
meidung von Photobleichung der Fluorophore; der Schutz der DNA-Temp-
late vor lichtinduzierten Schäden (Photodamage) sei in WO 622 weder of-
fenbart noch durch WO 622 nahegelegt. Dass WO 622 irrelevant sei für die 
Beurteilung  der  erfinderischen  Tätigkeit  des  Gegenstandes  von  EP 412 
zeige sich auch daran, dass die Beklagte WO 622 in diesem Zusammen-
hang gar nicht zitiere. 

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Tatsächlich ist es so, dass die Beklagte auf WO 622 keine massgeblichen 
Argumente stützt. Es kann deshalb offenbleiben, ob die Lehre von WO 622 
ausnahmsweise zum allgemeinen Fachwissen gehört, obwohl es sich da-
bei nicht um ein Standard-Lehrbuch handelt. 

O2020_011 

Erfinderische Tätigkeit 

35.  
Die  Beklagte  erhebt  die  Einrede  der  fehlenden  Rechtsbeständigkeit  des 
Klagepatents EP 578 und macht dabei ausschliesslich geltend, der Gegen-
stand der EP 578 beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit.  

36.  
Was  sich  in  naheliegender  Weise  aus  dem  Stand  der Technik  ergibt,  ist 
keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige 
ex-post-Betrachtung  auszuschliessen»,  verlangt  das  Bundesgericht  eine 
nachvollziehbare Methode der Beurteilung.32 

Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes 
der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens 
und Könnens.33  

Das  Bundespatentgericht  wendet  bei  der  Beurteilung  der  erfinderischen 
Tätigkeit in der Regel den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickel-
ten Aufgabe-Lösungs-Ansatz  an.34  Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz  gliedert 
sich in drei Phasen: i) Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Tech-
nik»,  ii)  Bestimmung  der  zu  lösenden  «objektiven  technischen Aufgabe» 
und iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des 
als  Ausgangspunkt  verwendeten  Stands  der  Technik  («nächstliegender 
Stand der Technik») und der objektiven technischen Aufgabe für die Fach-
person naheliegend gewesen wäre.35 

Trotz des Superlativs «nächstliegend» kann es, auch nach der Rechtspre-
chung  der  Beschwerdekammern  des  EPA,36  mehrere  «nächstliegende» 

32 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel». 
33 BGer, a.a.O. 
34  BPatGer,  Urteil  O2013_008  vom  25.  August  2015,  E.  4.4  –  «elektrostatische 
Pulversprühpistole»;  Urteil  S2017_001  vom  1.  Juni  2017,  E.  4.6  – 
«Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat»; Urteil O2015_011 vom 29. August 
2017, E. 4.5.1 – «Fulvestrant». 
35 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe November 2019, G-VII, 5. 
36  Vgl.  Beschwerdekammer  des  EPA,  Entscheidung  T  967/97  vom  25.  Oktober 
2001. 

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Entgegenhaltungen  geben,  die  «gleich  weit  entfernt»  sind  von  der  Erfin-
dung.37 Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte technische 
Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ausgehend von 
allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Das Bundesgericht hält da-
bei fest, dass es «nicht wesentlich sein [kann], welches von regelmässig 
mehreren  naheliegenden  Elementen  im  Stande  der  Technik  zum  Aus-
gangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob die Fach-
person schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streit-
patents kommen kann».38 

Ausgangspunkt  der  Beurteilung  («nächstliegender  Stand  der  Tech-
nik»): WO 02/29003 

37.  
Im  ersten  Schritt  des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes  ist  der  nächstliegende 
Stand der Technik im Sinne eines besten Ausgangspunkts für die Beurtei-
lung der erfinderischen Tätigkeit zu bestimmen. 

Als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nimmt 
die Beklagte die WO 02/29003 (im Einspruchsverfahren D9, auch als «Ju 
et al.» bezeichnet, in der Folge WO 003). 

Bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit wird von der Beklagten in 
einem  ersten  Schritt  unter  Bezugnahme  auf  diverse  Entgegenhaltungen, 
insbesondere  WO  678  (auch  «Tsien  et  al.»),  ein  Buch  von  Greene  und 
Wuts (Greene/Wuts, Protective Groups in Organic Synthesis, 1. Aufl 1999 
Hoboken, USA, im Einspruchsverfahren D16, in der Folge Greene/Wuts 
1999), sowie Kraevskii et al. 1987, umfangreich der technologische Hinter-
grund dargelegt, dies jedoch ohne Bezugnahme auf das Ausgangsdoku-
ment WO 003. Die Erläuterungen beschränken sich dabei nicht auf die all-
gemeinen  Prinzipien  des  Sequencing-by-Synthesis  Verfahrens,  sondern 
es wird im Detail auf die spezifischen Verfahren beispielsweise beschrie-
ben in der WO 678 eingegangen, auf Auswahlkriterien für Schutzgruppen 
unter Bezugnahme auf Greene/Wuts 1999 und Kraevskii et al. 1987, auf 
die Prinzipien bei der Entfernung der Schutzgruppe und der Verhinderung 
der Wechselwirkung mit der DNA Polymerasereaktion und die Einführung 
der Schutzgruppe, wiederum jeweils unter Bezugnahme auf die genannten 
Dokumente aber nicht auf die WO 003. 

37 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 
38 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd». 

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Bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit ist vom Offenbarungsgehalt 
des  Ausgangsdokuments  auszugehen,  unabhängig  davon,  ob  man  den 
vom Bundespatentgericht in der Regel verwendeten Problem-Lösungsan-
satz verwendet oder nicht. Dieser Offenbarungsgehalt ist gegebenenfalls 
zu ergänzen durch das allgemeine Fachwissen. Die Ausführungen der Be-
klagten beziehen sich auf Literatur, die nicht zum allgemeinen Fachwissen 
gezählt  und  daher  nicht  berücksichtigt  werden  kann  (vgl.  dazu  vorne, 
E. 34). Würde man derartige auf die zu beurteilende Erfindung schielende 
Ausführungen losgelöst vom Ausgangsdokument und dafür unter Bezug-
nahme auf andere Dokumente bei der Diskussion der erfinderischen Tätig-
keit  zulassen,  würde  infolge  des  dadurch  eingenommenen  Blickwinkels 
eine rückschauende Betrachtungsweise eingeführt. Gleichzeitig würde der 
Offenbarungsgehalt von weiteren Dokumenten, neben dem Ausgangsdo-
kument und den ausdrücklichen angeführten Sekundärdokumenten, in die 
Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einfliessen, was ebenfalls nicht zu-
lässig ist. 

38.  
Die Klägerin bestreitet nicht, dass WO 003 ein geeigneter Ausgangspunkt 
für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit für EP 578 ist. Tatsächlich 
betrifft WO 003  wie  EP  578  ein  Sequencing-by-Synthesis  Verfahren und 
wird auch in der Patentschrift EP 578 bei der Diskussion des Standes der 
Technik erwähnt (Abs. [0008]-[0011]). Auch im Einspruchsverfahren wurde 
die erfinderische Tätigkeit ausgehend von WO 003 beurteilt. Die WO 003 
ist zweifellos ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfin-
derischen Tätigkeit. 

Objektive technische Aufgabe 

39.  
In der zweiten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird die zu lösende 
technische  Aufgabe  objektiv  bestimmt.  Hierfür  werden  das  Patent,  der 
nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten Er-
findung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Unter-
schiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale unter-
sucht (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der beanspruchten Erfin-
dung bezeichnet werden), anschliessend wird die aus diesen Unterschei-
dungsmerkmalen resultierende technische Wirkung bestimmt und dann die 
technische Aufgabe formuliert.39 

39 BPatGer, Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 32 – «Tadalafil 5 mg». 

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40.  
Als Unterscheidungsmerkmal der Erfindung zu WO 003 identifiziert die Be-
klagte die genaue Art der Schutzgruppe, d.h. die Merkmale 1.3.1-1.3.5. Die 
WO  003  habe  als  solche  Schutzgruppen  «small  chemical  moieties»  wie 
etwa Methoxy, Methoxymethyl (im Folgenden «MOM») und Allyl. Das Un-
terscheidungsmerkmal habe, so die Beklagte, keine technische Wirkung. 
Die  Beispiele  gemäss  EP 578  zeigten  nicht,  dass  sich  die  Schutzgruppe 
bei milden Bedingungen lösen liesse, ohne die DNA zu denaturieren. Typi-
sche  für  SBS-Verfahren  verwendete  Primer  hätten  eine  minimale  Länge 
von zehn Basenpaaren. Deren Schmelzpunkt liege je nach Salzkonzentra-
tion der Lösung zwischen 43,5°C und 48°C. Gemäss EP 578 würden die 
Schutzgruppen während 15 Minuten bei 65°C gelöst und mit einer TE-Buf-
ferlösung ausgewaschen. Bei diesen Temperaturen werde der Primer/DNA 
Duplex komplett geschmolzen. Wenn nur einer der DNA-Stränge an den 
Microbeads angebracht sei, werde der andere Strang zusammen mit der 
Schutzgruppe  entfernt  und  der  Zyklus  unterbrochen.  Das  Verfahren  ge-
mäss EP 578 funktioniere nur, weil die Hairpin-Methode verwendet werde, 
die eine vollständige Denaturierung der DNA verhindere. Daher sei die zu 
lösende Aufgabe die Bereitstellung eines alternativen Nukleotidmoleküls. 

Die Klägerin entgegnet, die WO 003 verlange, dass der wachsende DNA-
Strang die Wasch-, Detektions- und Spaltungsschritte überstehe, ohne von 
der DNA-Template gelöst zu werden (WO 003, S. 41:17-19). WO 003 zeige 
jedoch nicht in ausführbarer Weise, wie dieses Ziel erreicht werden könne. 
Die  technische  Wirkung  des  Unterscheidungsmerkmals  zwischen  dem 
nächstliegenden Stand der Technik WO 003 und den erteilten Ansprüchen 
von  EP  578  sei  eine  3'-OH-Blockierungsgruppe,  die  ohne  Denaturierung 
der DNA-Matrize und der wachsenden DNA-Stränge, d.h. in einer wässri-
gen Umgebung unter Bedingungen, die mit DNA und DNA-Sequenzierung 
durch  Synthese  kompatibel  sind,  gelöst  werden  könne.  Das  sich  daraus 
ergebende objektive technische Problem sei die Bereitstellung von Verbin-
dungen mit verbesserten Eigenschaften, die an den DNA-Strang angefügt 
werden können und die eine Blockierungsgruppe enthielten, die ohne De-
naturierung der DNA entfernt werden könne.  

Dieses  Problem  werde  durch  das  Klagepatent  EP 578  glaubhaft  gelöst. 
Das Anfügen an den DNA-Strang erfolge bei für SBS-Verfahren üblichen 
Bedingungen,  mit  einem  gewöhnlichen  Puffer  bei  einer  Temperatur  von 
65°C während 10-15 Minuten. Die Entfernung der Blockierungsgruppe er-
folge  mit  in Wasser  gelöstem TCEP  (Tris-(2-Carboxyethyl)  Phosphin-Tri-
natriumsalz) in einer Konzentration von 0,1 M während 15 Minuten bei der 

Seite 62 

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gleichen Temperatur  (65°C).  Es  gebe  keinen  Grund,  die  Eignung  dieser 
Bedingungen für das Anfügen an den DNA-Strang in Frage zu stellen. 

41.  
Tatsächlich  offenbart  die  WO  003  selbst  für  die  spezifisch  genannten 
Schutzgruppen  nur  schematische  Bedingungen  für  die  Entfernung  der 
Schutzgruppe (siehe insbesondere Figur 14) und somit keine ausführbaren 
chemischen Bedingungen. Die in WO 003 konkret beschriebenen Bedin-
gungen sind nicht nachweislich so, dass sie die DNA nicht denaturieren. 
Die Beklage führt dazu aus, die WO 003 verweise im Zusammenhang mit 
der Entfernung der MOM-Gruppe auf Ireland/Varney, Approach to the Total 
Synthesis of Chlorothricolide: Synthesis of (±)-19,20-Dihydro-24-0-methyl-
chlorothricolide, Methyl Ester, Ethyl Carbonate, J. Org. Chem. 1986, 635-
648 («Ireland/Varney 1986»), und bei Entfernung unter den dort genann-
ten Bedingungen sei die Entfernung kompatibel mit SBS. 

Tatsächlich verweist die WO 003 an mehreren Stellen für die Entfernung 
der MOM-Schutzgruppe auf diese wissenschaftliche Veröffentlichung. Sie 
hält dabei fest, unter Bezugnahme auf Figur 14, die dort genannten Reak-
tionsbedingungen  seien  «ziemlich  mild  und  spezifisch  und  würden  die 
DNA-Template  Einheiten  nicht  abbauen»  (WO  003,  S. 58:32-S. 59:4), 
ohne  aber  einen  konkreten  Nachweis  zu  erbringen. Auf  der  von  der  Be-
klagten  angerufenen  Seite  640  der  Veröffentlichung  Ireland/Varney  1986 
werden  wie in der Figur 14 der WO 003 nur schematische Bedingungen 
angegeben, und insbesondere wird zur Hauptsache mit Acetonitril als Lö-
sungsmittel gearbeitet sowie mit LiBF4. Damit erschöpft sich die Aussage 
in der WO 003 in einem Vorschlag ohne konkreten Nachweis, dass auch 
tatsächlich die Kompatibilität mit DNA gegeben ist. Der Fachmann konnte 
angesichts des zur Hauptsache organischen Lösungsmittels und der an-
gegebenen hohen Temperatur von 70°C nicht eindeutig davon ausgehen, 
dass diese Entfernung der MOM-Schutzgruppe tatsächlich die DNA nicht 
denaturiert.  Zudem  sind  die  Bedingungen,  soweit  überhaupt  offenbart, 
nicht rein wässrig. 

Die objektive technische Aufgabe ist entsprechend nicht die Bereitstellung 
einer Alternative,  sondern  –  im  Wesentlichen  der  Klägerin  folgend  –  die 
Bereitstellung  eines  verbesserten  Nukleotidmoleküls  mit  einer  Blockie-
rungsgruppe an der 3’-OH-Stelle, die kompatibel mit dem SBS-Verfahren 
ist  und  insbesondere  nicht  zur  Denaturierung  der  DNA  führt,  wenn  die 
Schutzgruppe entfernt wird. 

Seite 63 

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Diese Aufgabe wird durch EP 578 auch glaubhaft gelöst.  

Die Beklagte meint dazu, die Aufgabe sei generell und insbesondere be-
züglich des Arguments der Denaturierung als die Bereitstellung einer Alter-
native zu sehen. Die EP 578 löse ausgehend von WO 003 gar kein Prob-
lem, denn die Denaturierung werde in der WO 003 bereits durch die dort 
verwendete Hairpin-Methode verhindert. Dieses Argument überzeugt des-
wegen  nicht,  weil  in  WO  003  die  Verhinderung  der  Denaturierung  auch 
beim Verfahren nach diesem Dokument, also mit der Hairpin-Methode, als 
wesentlich  hervorgehoben  wird  (S.42:17-19,  eingeleitet  mit  «The  funda-
mental requirements for such a system to work are …»). Entgegen der Be-
hauptung der Beklagten in der Klageantwort sagt WO 003 nicht, dass ein 
«self priming» DNA-Strang (also mit Hairpin) das Risiko der Denaturierung 
vermeidet. WO 003 sagt in Anspruch 9 «attached primer comprises a sta-
ble loop» und in Seiten 47-49, «Construction of a Surface Containing Im-
mobilized Self-primed DNA Moiety», dass ein «looped primer» vorhanden 
ist  und  dass  «the  looped  primer (B)  is  designed  to  contain  a  very  stable 
loop». Das betrifft den Hairpin selber und den Primer. Wesentlich für das 
Funktionieren der SBS ist aber, dass die Paarung von Template und Kom-
plementärstrang  (also  die  Nicht-Denaturierung)  unmittelbar  bei  dem  neu 
einzubauenden Nukleotid, und zwar zu dem Zeitpunkt, in dem dieses neue 
Nukleotid eingebaut wird, auch nach Trennung der Stränge und anschlies-
sendem Re-pairing gewährleistet ist, und zwar ohne Misalignments. In Fig. 
6B, die auf Seiten 47-49 von WO 003 angesprochen wird, ist das die Posi-
tion des Komplementärstrangs, die mit «C-OR-3'» angegeben ist. Nach der 
Ansicht  des  Gerichts  nimmt  die  Bedeutung  und Wirkung  des  Hairpins  in 
der Verhinderung der Denaturierung mit anschliessendem Re-pairing ohne 
Misalignments  in  der  Umgebung  des  neu  einzubauenden  Nukleotids  mit 
zunehmender  räumlicher  Distanz  zwischen  den  beiden  (also  mit  zuneh-
mender Zahl der bereits vorhandenen, mit dem Template gepaarten Nuk-
leotide des Komplementärstrangs) ab. Die Gefahr der Denaturierung der 
gepaarten  DNA  hängt  dann  stärker  von  der  Tendenz  von  Matrizen-  und 
Komplementärstrang ohne Misaligment zu dissoziieren ab als von der An-
wesenheit des Hairpins. Die Beklagte erwähnt, dass «should a separation 
nevertheless occur, the two partial strands can easily be reunited», blendet 
aber die von der Klägerin in diesem Zusammenhang erwähnten möglichen 
Misalignments aus. WO 003 gibt demnach dem Fachmann keine Sicher-
heit,  dass  unter  Verwendung  der  Hairpin-Methode  die  beiden  Stränge  in 
der  unmittelbaren  Nachbarschaft  jedes  neu  einzubauenden  Nukleotids, 
und zwar zum Zeitpunkt seines Einbaus, korrekt und ohne Misalignments 
gepaart sind. 

Seite 64 

O2020_011 

42.  
In der dritten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gilt es zu klären, ob 
sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, welche den mit der 
objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde 
(nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik 
unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit 
zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu er-
reichen, was mit der Erfindung erreicht wird.40 

43.  
Ausgehend von der WO 003 baut die Beklagte ihre Argumentation darauf 
auf, das Ausgangsdokument suggeriere,  

–  dass die Schutzgruppe klein sein müsse,  
–  dass die Abspaltung der Schutzgruppe unter milden Bedingungen 

in wässriger Umgebung gegeben sein müsse,  

–  dass die Entfernung der Schutzgruppe nicht zu einer irreversiblen 

Denaturierung der DNA führen dürfe,  

–  dass es keine Schutzgruppen mit Ester- oder Keton-Einheiten sein 

dürften,  

–  dass  bevorzugte  Schutzgruppen  nicht  verzweigt  seien  und  nicht 

mehr als vier Atome in der Kette hätten, sowie  

–  dass  die  bevorzugte  Schutzgruppe  in  der  WO  003,  die  Gruppe 

MOM (Methoxymethyl), ein geschütztes Hemiacetal, sei. 

Nach Ansicht der Klägerin ist die einzige eindeutige Aussage in WO 003 zu 
den Schutzgruppen, dass es keine Schutzgruppen mit Ester- oder Keton-
Einheiten sein dürften, alle anderen von der Beklagten vorgetragenen As-
pekte seien nicht eindeutig der WO 003 zu entnehmen. 

44.  
Tatsächlich  zielt  die  Darstellung der  Beklagten  zu  sehr  auf  das  Ergebnis 
der von ihr gewünschten mangelnden erfinderischen Tätigkeit ab.  

WO 003 offenbart Folgendes: 

–  die Schutzgruppen für die 3’-OH-Gruppe sollen klein sein (S. 5:11-
12, aber auch S. 5:26-28 sowie S. 20:22-24 und S. 43:27-28), ohne 

40 So genannter «could/would approach», BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 
2017, E. 4.6. 

Seite 65 

 
                                                
O2020_011 

jedoch zu definieren, was unter «klein» zu verstehen ist, z.B. wel-
che chemische Struktur oder wie viele Atome in einer chemischen 
Struktur noch als klein zu gelten haben; 

–  die  Schutzgruppen  sollen  während  der  Polymerasereaktion  stabil 
sein, die Erkennung des Nukleotid-Analogen nicht beeinträchtigen 
und abgespalten werden können (S. 25:28-S. 26:2); 

–  mit der Schutzgruppe sollen alle vier Nukleotide geschützt werden 
können, die entsprechenden Analoge sollen effizient und zuverläs-
sig in die DNA eingebaut werden können, die Schutzgruppen sollen 
mit  hoher Ausbeute  entfernt  werden  können  und  die  wachsende 
Kette soll Waschen, Detektion und Abspaltung ohne Schaden über-
stehen (S. 42:8-19); 

–  das  Nukleotid-Analoge  soll  strukturell  und  funktional  ähnlich  sein 

zum ursprünglichen Nukleotid (S. 20:1-4); 

–  die Schutzgruppe soll nicht elektrophil sein, insbesondere ungeeig-

net seien Ester- und Keton-Gruppen (S. 6:6-14); 

–  geeignete mögliche konkrete Schutzgruppen seien Allyl- und MOM-

Gruppen (S. 25:28). 

Weitere Angaben zu den Schutzgruppen bzw. den Nukleotid-Analoga sind 
der WO 003 nicht zu entnehmen. Insbesondere fehlt ein Hinweis darauf, 
dass die Abspaltung der Schutzgruppe unter milden Bedingungen in wäss-
riger  Umgebung  möglich  sein  muss.  Es  wird  einzig  gesagt,  dass  die 
Schutzgruppen  mit  hoher  Ausbeute  entfernt  werden  können,  ohne  den 
DNA-Strang oder andere Schritte negativ zu beeinflussen. 

Auch wird nicht näher definiert, wann eine Schutzgruppe «klein» ist. Dass 
die Schutzgruppen nicht verzweigt sein dürfen oder nur eine minimale An-
zahl von Atomen aufweisen dürfen ist der WO 003 ebenfalls nicht eindeutig 
zu entnehmen; es lässt sich höchstens aufgrund der beiden Beispiele ver-
muten.  Die  Beklagte  argumentiert  diesbezüglich,  die  WO  678  erläutere, 
was unter «klein» zu verstehen sei. Da aber, wie vorne in E. 34 dargelegt, 
die WO 678 nicht dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen ist, kann da-
rauf nicht abgestellt werden. 

Was die Hinweise auf nicht geeignete Systeme angeht, so wird nicht nur 
ausdrücklich auf Probleme mit Schutzgruppen mit Ester- oder Keton-Grup-
pen  hingewiesen,  sondern  allgemein  darauf  hingewiesen,  dass  elektro-
phile Schutzgruppen nicht geeignet seien. Die Beklagte argumentiert dies-
bezüglich, es komme auf die Position des elektrophilen Zentrums an, was 

Seite 66 

 
O2020_011 

sich aus der Referenz auf Canard et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA  1995, 
10859-10863 an der besagten Stelle in WO 003 auf S. 6:6-10 ergebe.  

Die Vorbehalte gegenüber elektrophilen Gruppen sind in der Offenbarung 
der WO 003 aber nicht auf eine bestimmte Position einer solchen elektro-
philen Gruppe beschränkt. Zum einen ergibt sich aus dem Text der WO 003 
an der angegebenen Stelle für sich keine ausdrückliche solche Einschrän-
kung, zum anderen offenbart auch der Verweis auf Canard et al. 1995 keine 
eindeutige derartige Lehre. In Canard et al. 1995 wird auf der von der Be-
klagten angezogenen Seite 10863, linke Spalte, Mitte des 2. Absatzes nur 
darüber spekuliert, dass es in der Nähe des 3' Endes der DNA in der Poly-
merase eine starke nukleophile Gruppe geben dürfte. Es findet sich keine 
Aussage, dass dies beschränkt ist auf elektrophile Zentren, die unmittelbar 
an die 3'-O-Einheit angekoppelt sind. Ein elektrophiles Zentrum, das eine 
Position weiter von der 3'-O-Einheit gelegen ist, ist immer noch in der Nähe 
des  3'  Endes  der  DNA.  Das  ist  im  Zusammenhang  mit  der  spezifisch  in 
EP 578 beanspruchten Lösung wichtig, soweit die beanspruchte Auswahl 
eines Azids betroffen ist, da das Azid als Gruppe elektrophile und nukleo-
phile Eigenschaften vereint. 

45.  
In  ihrer  weiteren  Argumentation  verweist  die  Beklagte  zunächst  auf 
Greene/Wuts 1999 und behauptet, der Fachmann wisse aus diesem Lehr-
buch, dass – unter Berücksichtigung der von ihr vertretenen in der WO 003 
suggerierten Hinweise auf mögliche geeignete Schutzgruppen – eine Liste 
von nur zwölf Kandidaten resultiere, und unter diesen sei auch das bean-
spruchte Azidomethyl. 

Als Standardlehrbuch zählt Greene/Wuts 1999 zum allgemeinen Fachwis-
sen. Allerdings ist die generelle Eignung eines zum allgemeinen Fachwis-
sen zählenden Lösungsmittels nur dann Veranlassung zu seiner Heranzie-
hung,  wenn für  den  Fachmann  erkennbar  ist,  dass  eine  technische Aus-
gangslage besteht, in der sich der Einsatz des betreffenden Lösungsmittels 
als objektiv zweckmässig darstellt. 41 

Bei Greene/Wuts 1999 handelt es sich um ein 800-seitiges Buch, und um 
die  möglichen  Schutzgruppen  auf  eine kleine  Zahl  zu  beschränken,  wird 
die Diskussion auf fast 40 Seiten dieses Buches dazu benutzt, eine Liste 

41 BGH, Urteil X ZR 59/16 vom 27. März 2018 – «Kinderbett». 

Seite 67 

                                                
O2020_011 

von  fünf  angeblich  vernünftigerweise  möglichen  Schutzgruppen  zusam-
menzustellen. Diese Liste enthält die Azidomethylgruppe.  

Im  Standardlehrbuch  Greene/Wuts  1999  gibt  es  keinen  Hinweis  darauf, 
dass die in dem betreffenden Abschnitt erwähnten Schutzgruppen für den 
Schutz von Nukleotiden oder Nukleotidanaloga geeignet sind, geschweige 
denn, dass sie in einem SBS-Verfahren, oder allgemeiner in einem DNA-
Syntheseprozess, verwendet werden können. Die Bedingungen in einem 
DNA-Syntheseprozess/SBS sind so speziell, dass es ohne einen solchen 
Zusammenhang keinen Hinweis darauf gibt, dass die Verwendung der ent-
sprechenden Lösung objektiv zweckmässig ist und vom Fachmann mit sei-
nem allgemeinen Allgemeinwissen tatsächlich in Betracht gezogen werden 
würde (nicht nur könnte). Die Reaktionsbedingungen, die in Greene/Wuts 
1999 für die Entfernung der Azidomethylgruppe als Schutzgruppe für Phe-
nole  offenbart  werden,  sind  mit  LiAlH4  beziehungsweise  H2  über  Pd-C 
keine Reaktionsbedingungen, die der Fachmann als kompatibel im Zusam-
menhang mit einem SBS Verfahren erkennen kann. Alternativen zu diesen 
Reaktionsbedingungen sind Greene/Wuts 1999 nicht zu entnehmen.  

Die Beklagte bestreitet, dass die Bedingungen bei SBS-Verfahren speziell 
seien, und dass der Fachmann die Schutzgruppen für phenolische Grup-
pen nicht in Betracht gezogen hätte. Dabei stützt sich die Beklagte einer-
seits erneut auf allgemeines Fachwissen wie belegt durch die WO 678. Da 
dieses Dokument aber nicht dem allgemeinen Fachwissen zuzuordnen ist 
(E.  34)  kann  darauf  nicht  abgestellt  werden. Andererseits  stützt  sich  die 
Beklagte auf das Argument, in Greene/Wuts 1999 werde ausgeführt, dass 
die Schutzgruppen für alkoholische Endgruppen auch für phenolische End-
gruppen angeschaut werden sollten. Daraus auch den Umkehrschluss zu 
ziehen, dass die Schutzgruppen für Phenole genauso gut für Alkohole ge-
eignet  sind,  geht  aber  über  den  Offenbarungsgehalt  von  Greene/Wuts 
1999 hinaus. 

Greene/Wuts  1999  erwähnen  tatsächlich  auf  Seite  260  die Azidomethyl-
gruppe als Schutzgruppe unter Verweis auf Loubinoux et al., Protection of 
Phenols  by  the Azidomethylene  Group  –  Application  to  the  Synthesis  of 
Unstable  Phenols,  Tetrahedron  1988,  S.  6055-6064  (Loubinoux  et  al. 
1988). Loubinoux et al. 1988 beschreiben «methods of protection of phe-
nolic hydroxyls which allow the return to phenol under the gentlest condi-
tions  possible».  Die  angesprochene  «Introduction»  von  Loubinoux  et  al. 
1988  zeigt  eine  offensichtlich  nichtwässerige  Reaktionssequenz  zur  Ein-
führung des Azidomethyls über ein Aryloxymethylchlorid; dies aber nicht in 

Seite 68 

O2020_011 

einem  Zusammenhang,  der  es  dem  Fachmann  nahelegen  würde,  diese 
Gruppe als Schutzgruppe in wässerigem Milieu für Nukleotide oder Nukle-
otidanaloga  in  einem  SBS  oder  allgemeiner  in  einem  DNA-Synthesepro-
zess  einzusetzen.  Die  Azidomethylgruppe  als  Schutzgruppe  wird  in 
Greene/Wuts 1999 nicht im Zusammenhang mit aliphatischen Alkoholen, 
sondern nur mit im Zusammenhang mit phenolischen Alkoholen erwähnt. 
Das Buch enthält keinen Hinweis, dass Schutzgruppen für phenolische Al-
kohole auch für aliphatische Alkohole verwendet werden können. Das mag 
durch  die  Entstehungsgeschichte  des  Buchs  erklärbar  sein  (so  die  Be-
klagte in der Duplik), ändert aber nichts daran, dass dieser Hinweis fehlt. 
Aliphatische Alkohole  verfügen,  dessen  ist  sich  der  Fachmann  bewusst, 
über eine andere Reaktivität als phenolische Alkohole. Entsprechend las-
sen sich auch Schutzgruppen nicht einfach von der einen auf die andere 
Gruppe übertragen. Das Standardwerk Greene/Wuts 1999 offenbart daher 
die Azidomethylgruppe  als  Schutzgruppe  für  aliphatische Alkohole  nicht, 
geschweige denn für aliphatische Alkohole an Zuckerbausteinen, die eine 
chemisch  herausfordernde  Gruppe  von  Alkoholen  sind,  und  schon  gar 
nicht für Nukleotide oder Nukleotidanaloga.  

Zu guter Letzt stützt sich die Auswahl der gemäss Darstellung der Beklag-
ten  vom  Fachmann  ernsthaft  in  Betracht gezogenen  Schutzgruppen  aus 
der Vielzahl der in Greene/Wuts 1999 offenbarten Schutzgruppen auf Kri-
terien, die aus den in E. 44 genannten Gründen dem Ausgangsdokument 
WO 003 nicht entnommen werden können. 

Die  Berücksichtigung  des  Buches  Greene/Wuts  1999,  obwohl  dieses  in 
ganz allgemeinem Zusammenhang mit Schutzgruppen in der EP 578 er-
wähnt  wird  (Abs.  [0090]),  gibt  dem  Fachmann  daher  keinen  Hinweis  auf 
geeignete Systeme zur Lösung der vorstehend genannten objektiven Auf-
gabe. 

46.  
Die Beklagte argumentiert weiter, die Azidomethyl-Schutzgruppe an der 3’-
OH-Stelle  gemäss  Anspruch  sei  naheliegend  im  Lichte  der  Publikation 
Zavgorodny  et  al.  (1991),  1-Alkylthioalkylation  of  Nucleoside  Hydroxyl 
Functions  and  Its  Synthetic Applications: A  New  Versatile  Method  in  Nu-
cleoside  Chemistry, Tetrahedron  Letters  1991,  7593-  7596  (D12  im  Ein-
spruchsverfahren, in der Folge Zavgorodny et al. 1991). 

Seite 69 

O2020_011 

Zavgorodny et al. 1991 beschreibt die 1-Alkylthioalkylierung von Nukleo-
sid-Hydroxylfunktionen und synthetische Anwendungen davon. Unter an-
derem wird beschrieben, wie ein Nukleosid an der 3’-OH Stelle ausgehend 
von der 1-Alkylthioalkyl-Form über ein entsprechendes Halogenid in eine 
geschützte Form gebracht wird, wobei die Schutzgruppe X an der 3’-OH-
Stelle  mit  zwischengeschalteter  Methylengruppe  aus  einer  grossen 
Gruppe ausgewählt werden kann. In dieser Gruppe für X wird unter ande-
rem  auch  N3  erwähnt,  und  die  entsprechende Alkylform  mit  dazwischen 
geschalteten  Methylengruppe  ist  eine Azidomethylgruppe  an  der  3’-OH-
Position als Schutzgruppe. Die Komponenten werden als nützliche spezi-
fisch geschützte Synthons beschrieben, und die Entfernung der entspre-
chenden Schutzgruppen X wird ebenfalls kurz angesprochen. So auch für 
die als von besonderem Interesse hervorgehobene Azidomethylgruppe als 
Schutzgruppe, dort wird gesagt, dass sie unter sehr spezifischen und mil-
den Bedingungen entfernt werden kann, namentlich mit Triphenylphosphin 
in wässrigem Pyridin bei 20 °C. 

Beim  in  der  WO  003  beschriebenen  und  den Ausgangspunkt  bildenden 
Verfahren beziehungsweise den dort beschriebenen Systemen geht es um 
Nukleotide. Nukleotide unterscheiden sich von Nukleosiden dadurch, dass 
erstere an der 5’-OH-Stelle eine Phosphat-, Diphosphat- oder Triphosphat-
gruppe aufweisen. Nukleotide sind mit anderen Worten Nukleosid-Mono-, 
Di-, resp. Triphosphate. Von besonderer Bedeutung sind die Triphosphate, 
weil sie das typische Substrat für die in der SBS verwendeten Polymerasen 
sind.  

Damit betrifft das Dokument Zavgorodny et al. 1991 zwar nicht genau das 
gleiche Gebiet wie die WO 003, aber zumindest ein benachbartes Gebiet 
und würde vom Fachmann bei der Suche nach einer Lösung der objektiven 
Aufgabe, ein verbessertes Nukleotidmolekül mit einer Schutzgruppe an der 
3’-OH-Stelle, die kompatibel mit dem SBS-Verfahren ist und insbesondere 
nicht  zur  Denaturierung  der  DNA  führt,  wenn  die  Schutzgruppe  entfernt 
wird, berücksichtigt. 

Zavgorodny  et  al.  1991  beschreibt  mehrere  mögliche  Schutzgruppen  für 
Nukleoside.  Entscheidend,  ist  ob der  Fachmann spezifisch  die Azidome-
thylgruppe als Schutzgruppe ernsthaft für Zwecke der Verwendung in ei-
nem Verfahren gemäss der WO 003 in Betracht gezogen hätte (nicht nur 
könnte). 

Seite 70 

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Abbildung 11: Grafik aus Zavgorodny et al. 1991 (S. 7594) 

Konkret wird als Schutzgruppe «X» in Zavgorodny et al. 1991 eine Liste 
von 20 Möglichkeiten angegeben (s. die vorstehend eingeblendete Grafik 
auf S. 7594). Darunter findet sich neben N3 auch -OCH3, d.h. die Methoxy-
methyl-Gruppe  aus  der  WO  003.  Die  ebenfalls  aufgeführte Azidomethyl-
gruppe  ist  in  dieser  Liste  auch  nicht  die  einzige,  die  vom  Fachmann  als 
kleine Schutzgruppe erkannt wird, es gibt noch kleinere und weitere ver-
gleichbar grosse Schutzgruppen. 

Aus der Liste gemäss S. 7594 ergibt sich entsprechend kein Hinweis spe-
zifisch auf die Azidomethylgruppe, die den Fachmann veranlassen würde, 

Seite 71 

 
O2020_011 

gerade  auf  diese  Schutzgruppe  zurückzugreifen.  Naheliegender  wäre,  in 
der Liste eine Bestätigung zu sehen, dass die Methoxymethyl-Gruppe ge-
eignet  ist.  Gegebenenfalls  würde  der  Fachmann  eine  noch  kleinere 
Schutzgruppe aus der Liste auszuwählen, wenn für ihn die «Kleinheit» der 
Schutzgruppe von derart zentraler Bedeutung ist, wie die Beklagte behaup-
tet. 

47.  
Nun findet sich in Zavgorodny et al. 1991, S. 7595 unten, die Bemerkung: 
«Azidomethyl  group  is  of  special  interest  since  it  can  he  removed  under 
very specific and mild conditions, viz. with triphenylphosphine in aqueous 
pyridine at 20° C». Die Beklagte argumentiert, dass dieser Hinweis spezi-
fisch  auf  Azidomethyl  den  Fachmann  veranlasst  hätte,  gerade  diese 
Schutzgruppe  unter  den  Bedingungen  gemäss  Ausgangsdokument 
WO 003 einzusetzen. 

die 

der 

Fachmann 

Entschützungsbedingungen 

Nach Überzeugung des Gerichts trifft dies nicht zu. Während Triphenylp-
hosphin in wässrigem Pyridin für die organische Synthese mild sein mag, 
hätte 
von 
Zavgorodny et al.1991 im Zusammenhang mit SBS, bei der die funktionelle 
makromolekulare Interaktion verschiedener Komponenten (Template- und 
Primer-DNA, Polymerase) nicht gestört werden darf, nicht ohne weiteres 
als mild betrachtet. Der Fachmann weiss, dass Pyridin ein starkes Dena-
turierungsmittel  für  Duplex-DNA  ist,  insbesondere  bei  den  Konzentratio-
nen, die erforderlich sind, um eine Azidomethylgruppe mit Triphenylphos-
phin,  das  unlöslich  in  Wasser  ist,  zu  entschützen.  Der  Begriff  «aqueous 
pyridine» von Zavgorodny et al. 1991 bedeutet «wässeriges Pyridin»; Py-
ridin  ist  also  die  Hauptkomponente.  Die  tatsächlichen  Mischungsverhält-
nisse offenbart Zavgorodny et al. 1991 nicht. Die Forderung der Anwesen-
heit von Wasser bei Zavgorodny et al. 1991 ist nach Ansicht des Gerichts 
nicht primär durch eine Funktion als Cosolvens für seine Reaktanden be-
dingt; seine Reaktanden 4 und 5 mit X = N3 (siehe vorne) und insbesondere 
das Triphenylphosphin wären auch in wasserfreiem Pyridin löslich gewe-
sen. Die Notwendigkeit von Wasser bei Zavgorodny et al. 1991 ist durch 
seine dem Fachmann bekannte Funktion als Coreagens in der Staudinger-
Reaktion zur Reduktion des Azids bedingt, vgl. dazu die Ausführungen der 
Beklagten selber im Zusammenhang mit Gololobov et al., Recent Advan-
ces  in  the  Staudinger  Reaction, Tetrahedron  2019,  S.  1353-1406  (in  der 
Folge Gololobov et al. 1992, S. 1376, Zeilen 2-9) und die dortige Reakti-
onsgleichung 53 (nachstehend abgebildet). 

Seite 72 

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Abbildung 12: Gololobov et al. 1992, S. 1376, Zeilen 2-9. 

Die Qualifikation von Gololobov at al. 1992 als allgemeines Fachwissen ist 
zwar bestritten, die Beklagte zeigt aber unter Bezugnahme auf die Stan-
dardlehrwerke  Streitwieser  et  al.,  Organische  Chemie,  2. Aufl. Weinheim 
1994 sowie Clayden et al., Organic Chemistry, Oxford 2001 überzeugend 
auf, dass die Staudinger-Reaktion und die Rolle von Wasser als Reagens 
zum Prioritätszeitpunkt zum allgemeinen Fachwissen zählte. 

Der Fachmann weiss somit, dass für die Staudinger-Reaktion eine stöchi-
ometrische Menge Wasser, bezogen auf das Azid, vorhanden sein muss, 
d.h. gleich viel Mol Wasser wie Mol Azidomethyl, aber auch nicht mehr.    

Der Fachmann wäre vermutlich in der Lage gewesen, den Anteil Pyridin in 
dem «wässerigen Pyridin» von Zavgorodny et al. 1991 so weit zu verrin-
gern, dass eine doppelsträngige DNA, die ein neu eingebautes azidhalti-
ges Nukleotid enthält, nicht denaturiert und gleichzeitig das zur Entfernung 
dieses  Azids  benötigte  Triphenylphosphin  nicht  völlig  unlöslich  wird.  Er 
hätte  vermutlich  auch  die  Mitverwendung  von  Salz  in  Betracht  gezogen, 
was zum Anmelde/Prioritätstag eine fachübliche Massnahme zur Ermögli-
chung DNA-Strangpaarung, und damit zur Umkehr der Denaturierung, war. 
Er  hätte  dann  aber  nicht  mehr  davon  ausgehen  können,  dass  er  immer 
noch  die  von  Zavgorodny  et  al.  1991  angegebene  Entfernung  des Azids 
«under mild conditions» und «at ~20°» erreicht: Das ist eine Frage der Re-
aktionskinetik,  die  sowohl  von  der  Konzentration  des  Reduktionsmittels 
Triphenylphosphin als auch von der Art des Lösungsmittels abhängt. Das 
Gericht  ist  der  Auffassung,  dass  der  Fachmann  das  Azidomethyl  von 

Seite 73 

 
O2020_011 

Zavgorodny et al. 1991 aufgrund der geringen Grösse und der Abwesen-
heit  von  Ketogruppen  als  eine  von  mehreren möglichen  3'-Blockierungs-
gruppen für die SBS von WO 003 erkannt hätte, aber sofern er auch gleich-
zeitig  die  synthetische  Zugänglichkeit  von  3'-Azidomethylnucleotiden  er-
kannt hätte (siehe unten). Das Gericht ist aber nicht der Auffassung, dass 
er erkannt hätte, dass Triphenylphosphin auch in einem Lösungsmittel, das 
gegenüber Zavgorodny et al. 1991 an Pyridin abgereichert (d.h. an Wasser 
angereichert) und eventuell an Salz angereichert ist (siehe vorne), immer 
noch  genügend  löslich  und  genügend  kinetisch  schnell  sein  könnte,  um 
weiterhin die Azidgruppe «under mild conditions» und «at ~20°» zu entfer-
nen.  

Die Beklagte behauptet, dass WO 678 den Fachmann zur Verwendung von 
Pyridin  (0,1  M  Pyridin/Pyridinumchlorid-Puffer)  anregen  würde.  Die  Be-
klagte verweist auf eine beispielhafte Entschützungsreaktion mit einer an-
deren  Schutzgruppe  (2,4-Dinitrobenzolsulfenyl-Fluoreszenzblocker-Grup-
pen).  Die  WO 678  ist  jedoch  weder  Teil  des  allgemeinen  Fachwissens 
(vorne, E. 34), noch wurde dieses Dokument von der Beklagten als drittes 
zu kombinierendes Dokument eingeführt.  Ausserdem sind die Bedingun-
gen  in WO 678  nicht  mit  den  Bedingungen  vergleichbar,  die  erforderlich 
in 
sind 
Zavgorodny et al. 1991 beschrieben. Triphenylphosphin ist in Wasser un-
löslich, und 0,1 M Pyridin würde nicht annähernd ausreichen, um eine Ent-
fernung der Schutzgruppe zu erreichen.  

für  die  Entschützung  einer  Azidomethyl-Schutzgruppe  wie 

Auch die weiteren Dokumente, die die Beklagte beizieht, helfen nicht wei-
ter. Zavgorodny et al., S,X-Acetals in Nucleoside Chemistry. III. Synthesis 
of  2'  -and  3'-0-Azidomethyl  Derivatives  of  Ribonucleosides,  Nucleosides, 
Nucleotides  and  Nucleic  Acids  2000,  1977-1991 
(im  Folgenden 
Zavgorodny  et  al.  2000),  offenbart  hinsichtlich  der  Entschützung  durch 
Reduktion der Azidomethylgruppe nichts mehr als Zavgorodny et al. 1991. 
Gololobov et al. 1992 offenbart an der zitierten Stelle auf Seite 1376 mit 
bereits angesprochener Reaktionsgleichung (53) zunächst nur das Wesen 
der  Staudinger-Reaktion,  dass  hierzu  typischerweise  Triphenylphosphin 
verwendet werden kann und dass eine stöchiometrische Menge Wasser, 
bezogen auf das Azid, erforderlich ist. Das ist nicht mehr als das, was der 
Fachmann mit seinem allgemeinen Fachwissen schon Zavgorodny et al. 
1991 oder 2000 entnehmen konnte. 

Seite 74 

O2020_011 

Die Beklagte bringt auch auf, dass Gololobov et al. 1992 die Art der Reste 
am Phosphin generisch offenlasse und damit dem Fachmann auch was-
serlösliche Reste und somit wasserlösliche Phosphine «readily apparent» 
wären.  Gololobov  et  al.  1992  offenbart  seine  tatsächlich  untersuchten 
Phosphine («2.1.1. Phosphorus(III) compounds»); es ist fraglich, inwieweit 
der Fachmann diese als wasserlöslich verstanden hätte. Nach Ansicht des 
Gerichts führt Gololobov et al. 1992 den Fachmann weder zu wasserlösli-
chen Resten am Phosphin oder wasserlösliche Phosphinen noch zu einer 
in haupsächlich oder gar völlig wässerigem Milieu durchgeführten Staudin-
ger-Reaktion hin. 

Polushin et al., Synthesis of Oligonucleotides Containing 2'-Azido- and 2'-
Amino-2'-deoxyuridine Using Phosphotriester Chemistry, Tetrahedron Let-
ters  1996,  3227-3230  (Polushin  et  al.  1996)  offenbart  das  «more  water 
soluble»  Tris(2-carboxyethyl)phosphin-hydrochlorid  (TCEP-HCl)  als  Re-
duktionsmittel zur Reduktion von Azid «in less than 10 min at room tempe-
rature».  Polushin  et  al.  1996  behandeln  aber  gleich  wie  Kraevskii  et  al. 
1987  direkt  an  den  Ribosering  gebundenes Azid  (also  nicht Azidomethyl 
als Blockierungsgruppe für ein an den Ribosering gebundenes Hydroxy). 
Bei Kraevskii et al. 1987 bestätigt die Beklagte selber, dass die Eigenschaf-
ten von direkt an die Ribose gebundenem Azid «fundamentally differ from 
those of the azidomethyl group -CH2-N3 according to the patent» [also EP 
578] (Fussnote zu Klageantwort RZ 118). Der Entschützungserfolg von Po-
lushin et al. 1996 mit TCEP-HCl war demnach für den Fachmann nicht di-
rekt auf die Azidomethylgruppe von Zavgorodny et al. 1991 / Zavgorodny 
et al. 2000 extrapolierbar.  

Die  Beklagte  führt  als  Nachweis,  dass  eine  Staudinger-Reaktion  in  rein 
wässerigem  Milieu  durchgeführt  werden  kann,  auch  Saxon  und  Bertozzi 
2000, Cell Surface Engineering by a Modified Staudinger Reaction 287, pp. 
2007-2010  an  (Saxon/Bertozzi  2000).  Dieses Argument  wurde  von  der 
Klägerin  in  der  Replik  nicht  kommentiert.  Der  Unterschied  zwischen  Sa-
xon/Bertozzi 2000 und Polushin et al. 1996 ist, dass Saxon/Bertozzi 2000 
in WO 003 im Kontext der Verknüpfung der DNA mit einer festen Oberflä-
che  mittels Azid-Phosphin-Reaktion  zitiert  wird,  während  Polushin  et  al. 
1996 eine unabhängig aufzufindende Drittreferenz ist.  

Saxon/Bertozzi  2000  offenbart  ein  wasserlösliches  Triphenylphosphin  5, 
das in nur 15% Gesamtausbeute (57% x 69% x 37%) aus 3-Amino-4-car-
boxymethylbenzoesäure hergestellt wird. Es enthält an einem der drei Phe-

Seite 75 

O2020_011 

nylene eine ortho-Carboxymethylgruppe, die bewirkt, dass das Triphenylp-
hosphin 5 die Azidgruppe nicht mittels Staudinger-Reaktion bis zum freien 
Amin reduziert; das intermediäre Iminophosphoran reagiert stattdessen mit 
der  ortho-Carboxymethylgruppe  zu  einer  Carboxamidgruppe,  was  die 
kovalente Verknüpfung an die Zelloberfläche ermöglicht (siehe Fig. 3B und 
Legende zu Fig. 5). Das Azid von Saxon/Bertozzi 2000 hat die Struktur -
NH-CO-CH2-N3, währenddem Azidomethyl als Blockierungsgruppe für das 
Ribose-3'-Hydoxy gemäss Zavgorodny et al. 1991 die Struktur -O-CH2-N3 
hat. Die Beklagte hat nicht dargelegt, inwiefern der Fachmann dieses um-
ständlich  herzustellende  Triphenylphosphin  5  von  Saxon/Bertozzi  2000, 
das nicht zur Reduktion von Azid zu Amino offenbart ist und an einem an-
deren Typ von Azid eingesetzt wird, für die Zwecke von Zavgorodny et al. 
1991/2000 in Betracht gezogen hätte, und es erscheint dem Gericht auch 
nicht wahrscheinlich, dass er das getan hätte.  

Andererseits erwähnt Saxon/Bertozzi 2000 TCEP (analog zu Polushin et 
al. 1996, siehe vorstehend), aber nur als Reduktionsmittel für Disulfid, nicht 
für Azid oder gar Azidomethyl (Seite 2009, linke Spalte mitte). Nach Ansicht 
des Gerichts hat der Verweis von WO 003 auf Saxon/Bertozzi 2000 also 
keine zusätzliche Relevanz im Hinblick der Beurteilung der erfinderischen 
Tätigkeit gegenüber der Kombination von WO 003 mit Zavgorodny et al. 
1991 oder 2000. 

Zavgorodny et al. 1991 und 2000 offenbaren nur die Einführung von Azido-
methyl auf der Stufe des Nukleosids. Eine synthetische Methodologie zur 
direkten Einführung von Azidomethyl in ein Nukleotid ist nicht aktenkundig. 
Die Beklagte bestätigt, dass es bevorzugt ist, erst das 3'-Azidomethyl in ein 
Nucleosid einzuführen und erst danach die Phosphatgruppen zur Bildung 
des Nukleotids einzuführen. Die Position der Beklagten in der Klageantwort 
RZ 237 ist, dass “nucleotides are nothing other than nucleoside derivatives 
that are modified with phosphate groups at the 5'-position». Nach der Po-
sition der Beklagten hätte der Fachmann also vorhergesehen, dass die ge-
mäss  Zavgorodny  et  al.  1991  und  2000  mit Azidomethyl  3'-modifizierten 
Nukleoside anschliessend zu den entsprechenden Nukleotiden, insbeson-
dere  Nukleosid-5'-Triphosphaten,  umgewandelt  werden  können,  ohne 
dass dabei die 3'-Azidomethyl-Gruppe in Mitleidenschaft gezogen wird. Ein 
entsprechender  Nachweis  ist  nicht  aktenkundig  und  die  Position  der  Be-
klagten erscheint rückschauend. 

Seite 76 

O2020_011 

48.  
Die Beklagte legt mit der Duplik tein Protokoll der Befragung von Dr. John 
Milton  vom  15.  Januar  2021  aus  einem  Patentverletzungsverfahren  vor 
dem US District Court for the Northern District of California ins Recht. Das 
Protokoll der Befragung unterliegt einer «protective order» des US District 
Courts und ist nur für die an diesem Verfahren beteiligten Parteivertreter 
und Gerichtspersonen einsehbar. Im Wesentlichen, dies kann ohne Verlet-
zung von Vertraulichkeitsbestimmungen gesagt werden, macht Dr. Milton, 
einer  der  Erfinder  der  EP  578,  die Aussage,  dass  die  Verwendung  von 
Azidomethyl  als  Schutzgruppe  in  einem  SBS-Verfahren  naheliegend  sei. 
Dasselbe bestätigen die weiteren Miterfinder Xiaohai Liu, Colin Barnes und 
Joseph S. Brennan. 

49.  
Ob eine Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht, beurteilt sich danach, 
ob sie für den fiktiven Fachmann, eine hypothetische Rechtsfigur, im An-
melde- oder  Prioritätszeitpunkt  naheliegend  war  (vgl. Art. 1 Abs.  2  PatG/ 
Art. 56 EPÜ). Der fiktive Fachmann weiss zwar sehr viel – ihm ist der ge-
samte Stand der Technik zugänglich – aber er ist geradezu erschreckend 
phantasielos.42  Das  Bundesgericht  formuliert,  die  erfinderische  Tätigkeit 
sei an den Fähigkeiten eines Konstrukteurs, nicht an jenen eines Erfinders 
zu  messen.43  Die  Lehre  betont,  die  Fähigkeiten  des  fiktiven  Fachmanns 
dürften nicht mit demjenigen überdurchschnittlich qualifizierter Fachperso-
nen gleichgesetzt werden, wie es Gerichtsgutachter häufig seien.44 

Daraus, dass die Befragungen der Miterfinder der Lehre gemäss Klagepa-
tent EP 578 der Position der Klägerin widersprechen und die Relevanz des 
eingebrachten Standes der Technik und die daraus gezogenen Schlüsse 
bestätigen,  kann  daher  nicht  geschlossen  werden,  dass  diese  Lehre  für 
den fiktiven Fachmann naheliegend ist. Dies deckt sich mit der Auffassung 
des High Court of Justice of England and Wales in einem Urteil vom 20. Ja-
nuar 2021 ([2021] EWHC 57 (Pat), RZ 214 f.) zu den Aussagen von Dr. Liu 
(«I [sc. der Richter] will not place any weight on this deposition, because 
Dr. Liu is one of the inventors. It is unlikely that he represents the notional 
skilled person armed only with general technical knowledge.»).  

42 SHK PatG-SCHWEIZER/ZECH, Art. 1 N 44. 
43 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel». 
44  KÄMPF,  Die  schutzfähige  Erfindung  gemäss  Art.  1  Abs.  2  PatG  und  ihre 
Beurteilung 
insbesondere  durch  die 
Beschwerdekammern,  SMI  1984,  S. 23  ff.,  29;  GRASSI,  Der  Fachmann  im 
Patentrecht, sic! 1999, S. 547 ff., 530. 

im  amtlichen  Vorprüfungsverfahren 

Seite 77 

                                                
O2020_011 

50.  
Damit der beruht der Gegenstand des geltend gemachten unabhängigen 
Anspruchs 1 von EP 578 auf erfinderischer Tätigkeit. Andere Nichtigkeits-
gründe werden von der Beklagten nicht geltend gemacht. 

Dies  deckt  sich  mit  der  Beurteilung  der  Einspruchsabteilung  in  der  Ent-
scheidung vom 9. Dezember 2015, jener des Landgerichts Düsseldorf vom 
3. November 2020 (Aktenzeichen 4a O 31/19) und des High Court of Jus-
tice of England and Wales in seinem Urteil vom 20. Januar 2021 ([2021] 
EWHC 57 (Pat)). Das Landgericht Düsseldorf ist zwar nicht mit technischen 
Richtern besetzt und zur Prüfung der Rechtsbeständigkeit eigentlich nicht 
zuständig. Jedoch befasst sich das Urteil im Rahmen der Prüfung, ob das 
Verletzungsverfahren wegen des parallelen Nichtigkeitsverfahrens ausge-
setzt  werden  muss,  vertieft  mit  der  Rechtsbeständigkeit  des  deutschen 
Teils von EP 1 530 578 B1 und kommt im Wesentlichen auf Basis der glei-
chen  Dokumente  und Argumente  wie  in  diesem  Verfahren  zum  Schluss, 
dass  der  Gegenstand  von  EP  1  530  578  B1  auf  erfinderischer Tätigkeit 
beruhe. 

Rechtsbeständigkeit von Klagepatent EP 1 828 412 B2 

51.  
EP 412 betrifft ein Verfahren für die DNA-Sequenzierung mit einem beson-
deren Additiv  (Abs.  [0001]),  insbesondere  zur  Verwendung  in  einem  Se-
quencing-by-Synthesis-Verfahren  mit  Fluoreszenzdetektion  (Abs. [0002]-
[0003]). Der Zusatz eines Antioxidans im Puffer während des Detektions-
schritts soll den Signalverlust verhindern, der ansonsten über aufeinander-
folgende Zyklen der Nukleotidinkorporation auftritt und ermöglichen, mehr 
Sequenzierungszyklen  unter  Verwendung  der  gleichen  Template-DNA 
durchzuführen (Abs. [0013]). 

Der geltend gemachte unabhängige Anspruch 1 der EP 412 lautet in der 
Merkmalsgliederung der Klägerin, die von der Beklagten akzeptiert wird: 

1.  A method of sequencing at least two nucleotides of a template nucleic acid 

comprising repeating the steps of: 

1.1 (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a 

strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid; and 

1.2 (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleo-

tide(s),  

Seite 78 

1.2.1  wherein the steps of determining the identity of the incorporated 

nucleotide(s) is carried out in a buffer which comprises ascorbic 
acid, or a salt thereof. 

O2020_011 

Massgeblicher Fachmann 

52.  
In der Klageantwort umschreibt die Beklagte den Fachmann als Biochemi-
ker (oder Chemiker mit Spezialisierung auf Biochemie) mit Hochschulab-
schluss und mehrjähriger praktischer Erfahrung in der biochemischen In-
dustrie. Während  seines  Studiums  hat  er  regelmässig  eigene  praktische 
Erfahrungen mit den klassischen Sequenzierungsmethoden. Er kennt auch 
die neueren Methoden und verfügt auch über solide chemische Kenntnisse 
hinsichtlich  der  Bereitstellung  der  entsprechenden  Grundbausteine,  wie 
Nukleotide  und  Nukleoside.  Der  Fachmann  kennt  als Teil  seines  Hinter-
grundwissens auch die mit der Sequenzierung verbundene Chemie, z. B. 
die Farbstoff- und Radikalchemie, insbesondere das Phänomen des Pho-
tobleichens  und  Massnahmen  zu  dessen  Verhinderung.    Die  Klägerin 
stimmt dieser Umschreibung zu; da sie nicht grundsätzlich unangemessen 
erscheint, wird der Beurteilung der EP 412 diese Definition des Fachmanns 
zugrunde gelegt. 

Zulässigkeit von Änderungen (Art. 123 (2) EPÜ) 

53.  
Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtigkeit 
des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des 
Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hin-
ausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138 Abs. 1 lit. c 
EPÜ 2000 in das nationale Recht überführt.45   

Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits – soweit es um das euro-
päische Erteilungsverfahren geht – an Art. 123 (2) EPÜ an, wo die Zuläs-
sigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Demge-
mäss dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische Pa-
tent  nicht  in  der Weise geändert  werden,  dass  ihr Gegenstand  über  den 
Inhalt  der Anmeldung  in  der  ursprünglich  eingereichten  Fassung  hinaus-
geht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausgeschlos-
sen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er 

45 BGE 146 III 177 E. 2.1.1. 

Seite 79 

                                                
O2020_011 

für  Gegenstände  Schutz  beansprucht,  die  in  der  ursprünglichen Anmel-
dung  nicht  offenbart  worden  sind.  Dem Anmelder  soll  es  verwehrt  sein, 
nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmeldever-
fahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand 
der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird darauf hin-
gewiesen,  dass  dieses  Änderungsverbot  im  Dienst  der  Rechtssicherheit 
stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht wer-
den, die aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwar-
ten waren.46  

Dabei ist unter dem «Gegenstand des Patents» nicht der «Schutzbereich» 
nach Art. 69 EPÜ zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt 
wird.  Vielmehr  geht  es  um  den  «Gegenstand»  im  Sinne  von Art. 123 (2) 
EPÜ, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung 
und in den Zeichnungen. Gemäss der Rechtsprechung der Beschwerde-
kammern des Europäischen Patentamts (EPA) erlaubt diese Bestimmung 
eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der Fach-
mann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich einge-
reichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – ob-
jektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig ent-
nehmen kann. Dieser Prüfmassstab wird als «Goldstandard» bezeichnet.47 

Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl 
im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen.48 Nach 
der  ständigen  Rechtsprechung  der  Beschwerdekammern  des  EPA  ist  es 
nicht  zulässig,  bei  der  Änderung  eines Anspruchs  ein  isoliertes  Merkmal 
aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in 
Kombination miteinander (z.B. in einer bestimmten Ausführungsform in der 
Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Änderung stellt eine so ge-
nannte Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie zwar den beanspruch-
ten  Gegenstand  an  sich  weiter einschränkt,  aber dennoch  auf  eine  nicht 
offenbarte Kombination von Merkmalen gerichtet ist, die breiter ist als der 
ursprünglich offenbarte Kontext.49 

Eine solche Zwischenverallgemeinerung ist nur zu rechtfertigen, wenn kei-
nerlei  eindeutig  erkennbare funktionale  oder  strukturelle  Verbindung  zwi-

46 BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2. 
47 BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen. 
48 BGE 146 III 177 E. 2.1.3. 
49  BGer,  Urteil  4A_490/2020  vom  25.  Mai  2021,  E.  7.1.2,  unter  Hinweis  auf 
T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1. 

Seite 80 

                                                
O2020_011 

schen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht bzw. das her-
ausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen verknüpft 
ist.50 Sie ist mithin nur zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung 
in  der  ursprünglich  eingereichten  Fassung  zweifelsfrei  erkennen  kann, 
dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang mit den 
übrigen  Merkmalen  des Ausführungsbeispiels  aufweist,  sondern sich  un-
mittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht.51 

Zulässigkeit der Änderungen am ursprünglichen Anspruch 1 

54.  
Der  ursprünglich  eingereichte  Anspruch  1 
2006/064199 A1): 

lautete  wie 

folgt  (WO 

1. A method of detecting a fluorescent moiety incorporated in or attached to a 

polynucleotide molecule, wherein the method includes a detection step, which 

requires repeated or prolonged exposure to intense illumination, and wherein 

detection of the fluorescent moiety is carried out in a buffer which comprises 

one or more antioxidants. 

Der Anspruch wurde wie folgt geändert: 

1. A method of detecting a fluorescent moiety incorporated in or attached to a polynu-

cleotide  molecule,  wherein  the  method  includes  a  detection  step  which  requires  re-

peated or prolonged exposure to intense illumination, and sequencing at least two nu-

cleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of: 

(a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic 

acid complementary to said template nucleic acid; and 

(b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s), wherein 

detection of the fluorescent moiety the steps of determining the identity of the incorpo-

rated nucleotide(s) is carried out in a buffer which comprises one or more antioxidants 
which comprises ascorbic acid, or a salt thereof. 

Die Beklagte macht im Kern geltend, dass es nicht zulässig sei, das Merk-
mal  «fluorescent  moiety  incorporated  in  or  attached  to  a  polynucleotide 

50  BGer,  Urteil  4A_490/2020  vom  25.  Mai  2021,  E.  7.1,  unter  Hinweis  auf 
T 2489/13  vom  18.  April  2018  E.  2.3;  T  1944/10  vom  14. März  2014  E.  3.2; 
T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1. 
51  BGer,  Urteil  4A_490/2020  vom  25.  Mai  2021,  E.  7.1,  unter  Hinweis  auf 
T 2489/13  vom  18.  April  2018  E.  2.3;  T  2185/10  vom  21.  Oktober  2014  E.  4.3; 
T 962/98 vom 15. Januar 2004 E. 2.5. 

Seite 81 

                                                
O2020_011 

molecule» wegzulassen, dass es nicht zulässig sei, das Merkmal «detec-
tion step which requires repeated or prolonged exposure to intense illumi-
nation»  wegzulassen,  und  dass  es  keine  Basis  gebe  für  das  Merkmal 
«comprising repeating the steps of». 

Die  Klägerin  argumentiert  dagegen,  indem  sie  sich  insbesondere  auf 
S. 4:5-15  der  ursprünglich  eingereichten  Unterlagen  stützt,  sowie  für  die 
Wiederholung der Schritte auf das allgemeine Prinzip des SBS und dazu 
insbesondere auf S. 2:14-19 sowie S. 8:27-S. 9:3 der ursprünglich einge-
reichten Unterlagen. 

55.  
Die  angerufene  Textstelle  auf  S. 4:5-15  der  ursprünglichen  Anmeldung 
WO 2006/064199 A1 lautet wie folgt: 

Preferably the method is a sequencing reaction, particularly a sequencing-by-

synthesis reaction. In particular the method of invention is of particular utility in 

a method of sequencing a template nucleic acid comprising incorporating one 

or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid comple-

mentary to said template nucleic acid and determining the identity of the base 

present in one or more of the incorporated nucleotide(s), wherein the step of 

determining the identity of the base present in the incorporated nucleotide(s) is 
carried out in a buffer which comprises one or more antioxidants. 

Hier wird im Wesentlichen der Gegenstand von Anspruch 1 in der jetzigen 
Fassung offenbart.  

Etwas davor, auf S. 3:12-18 WO 2006/064199 A1, wird unmittelbar unter 
dem Titel «Beschreibung der Erfindung» ein «erster Aspekt» der Erfindung 
beschrieben:  

In a first aspect the invention provides a method of detecting a fluorescent moi-

ety  incorporated  in  or  attached  to  a  polynucleotide  molecule,  wherein  the 

method includes a detection step which requires repeated or prolonged expo-

sure to intense illumination, and wherein detection of the fluorescent moiety is 

carried out in a buffer which comprises one or more antioxidants. 

Dies entspricht im Wesentlichen dem Gegenstand von Anspruch 1 wie ur-
sprünglich eingereicht.  

Nach Überzeugung des Gerichts versteht ein Fachmann die Offenbarung 
auf S. 4:5-15 nicht so, dass es sich dabei um eine eingeschränkte Fassung 

Seite 82 

O2020_011 

dieser allgemeinen Formulierung handelt. Darauf deutet zwar die Verwen-
dung des bestimmten Artikels «preferably the method […]» hin. Aber die 
Wiederholung, dass der Detektionsschritt in einer Pufferlösung ausgeführt 
wird, die ein oder mehrere Antioxidantien enthält, ergibt nur Sinn, wenn der 
Abschnitt auf S. 4:5-15 eine eigenständige Ausführungsform der Erfindung 
beschreibt. Würde es sich bloss um eine spezifischere Form des bereits 
auf  S.  3:12-18  offenbarten  «ersten  Aspekts»  der  Erfindung  handeln, 
bräuchte die Zugabe des Antioxidans nicht erneut betont zu werden, denn 
diese findet sich bereits beim «ersten Aspekt» der Erfindung. Die Offenba-
rung  auf  S. 4:5-15  der  ursprünglichen  Anmeldung  WO 2006/064199  A1 
umschreibt daher eine eigenständige Ausführungsform der Erfindung, die 
nicht notwendigerweise alle Merkmale des auf S. 3:12-18 beschriebenen 
ersten Aspekts der Erfindung umfassen muss. Das Bundesgericht hat die-
ses  Verständnis  in  seinem  Urteil  vom  27.  Juni  2022  ausdrücklich  bestä-
tigt.52 

Das Merkmal «detecting a fluorescent moiety incorporated in or attached 
to  a  polynucleotide  molecule»  wurde  entsprechend  nicht  weggelassen, 
sondern ersetzt durch die zulässig als Verfahrensschritt formulierte Formu-
lierung «incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a 
strand  of nucleic  acid  complementary to  said template  nucleic  acid»,  die 
sich auf Seite 4:5-15 findet. 

Die  ursprünglich  eingereichte Anmeldung  beschlägt  zur  Hauptsache  ein 
SBS-Sequenzierungsverfahren  (S.4:16-19).  Der  Fachmann  weiss,  dass 
SBS-Verfahren  gekennzeichnet  sind  durch  «aufeinanderfolgende  Zyklen 
der Inkorporation und Detektion», d.h. «Nukleotide [die] nacheinander ein-
gebaut und in der Sequenzierungsreaktion identifiziert werden»; so offen-
bart  auf  S.1:14-19  und  S.  8:  27-S. 9:3  der  ursprünglichen  Anmeldung 
WO 2006/064199 A1. Der Fachmann, der gemäss E. 32 Erfahrung in klas-
sischen Sequenzierungsverfahren und Kenntnis neuerer Sequenzierungs-
verfahren  hat,  versteht,  dass  sich  ein  Sequenzierungsverfahren  «umfas-
send die Wiederholung der Schritte (a) und (b)» im Sinne des erteilten An-
spruchs 1 auf die aufeinanderfolgenden Zyklen – d. h. die Wiederholung – 
des Einbaus und des Nachweises fluoreszenzmarkierter Nukleotide in ei-
nem SBS-Verfahren bezieht. Damit ist das Merkmal «repeating the steps 
of (a) … and (b) …» in der ursprünglichen Anmeldung unmittelbar und ein-
deutig offenbart. 

52  BGer,  Urteil  4A_11/2022  vom  27.  Juni  2022,  E. 4.2.2  –  «Sequence-by-
Synthesis». 

Seite 83 

                                                
O2020_011 

Die weitere Behauptung der Beklagten, dass der Anspruch durch die Weg-
lassung des Merkmals «including a detection step which requires repeated 
or prolonged exposure to intense illumination» unzulässig geändert wurde, 
trifft ebenfalls nicht zu.  

Wie bereits erläutert beschlägt die Erfindung die Verbesserung bekannter 
SBS-Sequenzierungsverfahren.  Entsprechend  versteht  der  Fachmann, 
wenn er den erteilten Anspruch 1 liest, dass die Bestimmung der in Schritt 
(a) eingebauten fluoreszenzmarkierten Nukleotide in Schritt (b) auf der Flu-
oreszenzmarkierung des eingebauten Nukleotids und deren Detektion be-
ruht.  Er  weiss,  dass  der  Nachweis  der  Fluoreszenzmarkierung  eine  Be-
leuchtung erfordert. Diese muss intensiv genug sein, um die Identifikation 
zu ermöglichen. Nichts anderes verlangt auch das im ursprünglichen An-
spruch enthaltene Merkmal der «repeated […] exposure to intense illuma-
tion».  Mangels  Definition,  was  «intense»  sowie  «repeated  or  prolonged» 
i.S.d. Anspruchs bedeutet, kann darunter funktional nur eine Beleuchtung 
verstanden werden, die ausreichend intensiv und anhaltend oder wieder-
holt ist, um ihren Zweck – die Bestimmung der fluoreszenzmarkierten Nuk-
leotide zu ermöglichen – zu erfüllen. Dies liest der Fachmann aus den ge-
nannten Gründen implizit im erteilten Anspruch mit.  

Die Bemerkung der Beklagten, dass der Anspruch nicht auf Bestimmung 
durch Beleuchtung beschränkt ist geht fehl, da der Anspruch die Verwen-
dung fluoreszenzmarkierter Nukleotide verlangt. Patentansprüche sind ge-
mäss Rechtsprechung des Bundespatentgerichts53 nach den Grundsätzen 
von Treu und Glauben,54 d.h. der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen 
und ihm einen vernünftigen technischen Sinn zu geben, zu lesen.55 Dabei 
ist  grundsätzlich  vom  Patentanspruch  als Ganzes  auszugehen.  Die fluo-
reszenzmarkierten Nukleotide werden für den Fachmann erkennbar einge-
setzt,  um  die  damit  markierten  Nukleotide  zu  bestimmen,  und  dies  ge-
schieht  durch  Beleuchtung.  Der  Fachmann  würde  daher  keine  anderen 
Methoden in Betracht ziehen, um die fluoreszierend markierten Nukleoti-
den zu bestimmen. 

53 BPatGer, Urteil O2020_001 vom 9. Juni 2021, E. 24 – «Injektionspen». 
54 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 
55  Die  ständige  Rechtsprechung  der  Beschwerdekammern  des  EPA,  verwendet 
den  Ausdruck  «with  a  mind  willing  to  understand»,  z.B.  T  190/99  vom  6.  März 
2001, E. 2.4: «He [the skilled person] should try […] to arrive at an interpretation 
of  the  claim  which  is  technically  sensible  and  takes  into  account  the  whole 
disclosure of the patent (Article 69 EPC). The patent must be construed by a mind 
willing to understand not a mind desirous of misunderstanding.» 

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Anspruch 1 wurde entsprechend nicht unzulässig geändert. Diese Beurtei-
lung deckt sich mit derjenigen des Bundesgerichts.56 

Zulässigkeit der Änderungen am ursprünglichen Anspruch 15 

56.  
Anspruch 15 bezieht sich auf einen «Kit», der unter anderem ein fluores-
zenzmarkiertes Nukleotid enthält, wobei das Fluoreszenzlabel durch einen 
abtrennbaren Verbinder («cleavable linker») mit dem Nukleotid verbunden 
ist. Die Beklagte behauptet, für den allgemeinen Begriff des «cleavable lin-
kers»  gebe  es  keine  Offenbarung  in  der  ursprünglichen Anmeldung.  Die 
von der Einspruchsabteilung herangezogene Textstelle auf S. 7:3-12 von 
WO 2006/064199 A1 nenne nur spezifische Beispiele von derartigen Lin-
kern.  Die  Verallgemeinerung  auf  einen  generischen  «cleavable  linker» 
könne darauf nicht gestützt werden. 

Ein SBS-Verfahren nach der Offenbarung der WO 2006/064199 A1 kann, 
das ist dem Fachmann bekannt, nur sinnvoll durchgeführt werden, wenn 
der  Linker  für  das  Fluoreszenzlabel  so  angebunden  ist,  dass  es  jeweils 
nach der Detektion entfernt werden kann. Wenn entsprechend im Zusam-
menhang  mit  einem  SBS-Verfahren  wie  beispielsweise  auf  Seite  4:5-15 
von einem «fluorescently labelled nucleotide» die Rede ist, dann versteht 
der  Fachmann  das  so,  dass  das  Fluoreszenzlabel  mit  einem  «cleavable 
linker»  am  Nukleotid  befestigt  sein  muss.  Die  ursprüngliche Anmeldung 
verwendet  dazu  den  Begriff  «geeigneter  Linker»  (S. 7:4).  Im  Gesamtzu-
sammenhang der ursprünglichen Anmeldung ist für den Fachmann daher 
unmittelbar und eindeutig offenbart, dass es sich bei den «geeigneten Lin-
kern» um spaltbare (abtrennbare) Linker handeln muss, ohne dass diese 
auf die spezifischen Beispiele eingeschränkt sind.  

Anspruch 15 wurde entsprechend auch nicht unzulässig geändert. 

Neuheit 

57.  
Eine  Erfindung  muss  neu  gegenüber  dem  gesamten  Stand  der  Technik 
sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, 
was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch 

56  BGer,  Urteil  4A_11/2022  vom  27.  Juni  2022,  E. 4.2.2  –  «sequence-by-
synthesis». 

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schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons-
tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). 

Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Erfin-
dung  vor  dem  massgeblichen  Datum  in  einer  einzigen  Entgegenhaltung 
offenbart wurden.57 

Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung ist aus Sicht des massge-
blichen Fachmanns zu bestimmen. Dabei ist auf die Kenntnisse und Fä-
higkeiten des Fachmanns am massgeblichen Datum (Anmelde- oder Prio-
ritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.58 

58.  
Die Beklagte behauptet, die Erfindung gemäss Anspruch 1 sei durch die 
Patentschrift  US 6,355,420  B1  (in  der  Folge  US  420)  neuheitsschädlich 
vorweggenommen.  In  dem  in  US 420  beschriebenen  Verfahren  gehe  es 
ebenfalls  um  ein  Verfahren  zur  Sequenzierung  von  DNA  (Verweis  auf 
Spalte 6:28-38), wobei die beschriebene Technik darauf beruhe, dass je-
des einzelne Nukleotid in der DNA zusammen mit seiner Position auf dem 
Strang individuell untersucht werden könne (Verweis auf Spalte 6:46-63). 
Das im Zusammenhang mit Figur 8A stehende Beispiel wird erläutert, bei 
dem ein DNA Strang durch einen Nanokanal geführt wird, wobei der DNA-
Strang beziehungsweise die einzelnen Einheiten jeweils mit einem Akzep-
torfluorophor (100) markiert sind, und sukzessive durch diesen Kanal ver-
schoben  werden. An  einer  bestimmten  Position  dieses  Nanokanals  sind 
Donorfluorophore  (96)  stationär  positioniert,  die  fähig  sind,  messbar  mit 
den Akzeptorfluorophoren über Förster-resonance-energy transfer (FRET) 
in  Wechselwirkung  zu  treten.  Diese  Energieübertragung  findet  nur  statt, 
wenn der energetisch aufgeladene Donor und der Akzeptor in unmittelba-
rer  räumliche  Nähe  kommen.  Wenn  dies  der  Fall  ist,  wird  strahlungslos 
über Dipol-Dipol-Wechselwirkungen Energie übertragen und der Akzeptor 
angeregt, worauf dieser Fluoreszenz zeigt.  

57  BGE  133  III  229  E.  4.1  –  «kristalline  Citaloprambase»;  BPatGer,  Urteil 
O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique». 
58 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II». 

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Abbildung 13: Fig. 8A und 8B aus US 420 

Anspruch 1 sei nicht auf die abwechselnde Wiederholung der Schritte (a) 
und (b) beschränkt (also (a1)(b1)(a2)(b2)…) sondern erfasse auch die Wie-
derholung von Schritt (a) und anschliessende Wiederholung von Schritt (b) 
(also (a1)(a2)(a3)… (b1)(b2)(b3)…). Genau dies offenbare US 420. 

Die Klägerin führt dagegen aus, dass es in der US 420 darum gehe, voll-
ständig synthetisierte DNA mit gelabelten Nukleotiden durch einen Nano-
kanal zu ziehen und die gelabelten Nukleotide selektiv einzeln auszulesen. 
Es fehle entsprechend an der anspruchsgemässen abwechselnden Wie-
derholung  der  Schritte  von  (a)  Inkorporation  von  fluoreszenzmarkierten 
Nukleotiden  und  (b)  Detektion  der  Identität  dieser  fluoreszenzmarkierten 
Nukleotide. 

59.  
Die natürliche Lesart des Anspruchswortlauts «repeating the steps of: (a) 
… ; and (b) …» ist, dass die Schritte (a) und (b) nacheinander durchgeführt 
und dann wiederholt werden, d.h. die Sequenz (a1)(b1)(a2)(b2)… (vgl. vorne 
E. 55). Wäre die von der Beklagten angeführte Wiederholung zuerst des 
Schrittes (a) und dann des Schrittes (b) beabsichtigt, müsste es heissen 
«repeating the steps of: (a) … ; and then (b) …».  

Zuzugestehen  ist,  dass die  von  der  Beklagten  vertretene  Lesart  des An-
spruchs  durch  seinen  Wortlaut  nicht  geradezu  ausgeschlossen  ist. Auch 
wenn es nicht die natürliche Lesart ist, liesse sie sich grundsätzlich mit dem 
Anspruchswortlaut vereinbaren. Patentansprüche sind aber nach Treu und 
Glauben und mit dem Bestreben, ihnen einen vernünftigen Sinn zu geben, 
zu  lesen  (vorne  E.  55).  Im  Gesamtzusammenhang  der  Offenbarung  des 
Klagepatents EP 412, das auf eine Verbesserung des SBS-Verfahrens ge-
richtet ist, kann der Anspruch nur dahingehend verstanden werden, dass 

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O2020_011 

zuerst ein einzelner Inkorporationsschritt (a) und anschliessend ein einzel-
ner Detektionsschritt (b) durchgeführt werden. Würden in einem SBS-Ver-
fahren, wie es in EP 412 beschrieben ist, zuerst mehrere Inkorporations-
schritte ausgeführt, könnte im anschliessenden Detektionsschritt das Flu-
oreszenzleuchten nicht mehr einem bestimmten Nukleotid zugeordnet wer-
den. Dazu ist eine Methode des selektiven Auslesens notwendig, wie sie 
US 420 offenbart. In EP 412 fehlt jedoch jeglicher Hinweis auf eine derar-
tige  Methode,  sie  wird  nicht  einmal  in  Betracht  gezogen.  Für  den  Fach-
mann ist daher eindeutig, dass der Anspruch 1 auf eine abwechselnde Wie-
derholung der Schritte (a) und (b) gerichtet und auch darauf beschränkt ist. 
Dies wird vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 27. Juni 2022 ausdrück-
lich bestätigt.59 

Da eine solche abwechselnde Wiederholung in der US 420 unstrittig nicht 
offenbart ist, ist der Gegenstand von Anspruch 1 neu gegenüber dem Aus-
führungsbeispiel gemäss  Fig.  8A  und  zugehöriger  Beschreibung  von  US 
420. 

Erfinderische Tätigkeit 

Ausgangspunkte («nächstliegender Stand der Technik») 

60.  
Die Beklagte behauptet mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von 
WO 00/70073 (in der Folge WO 073), von WO 00/18957 (im Einspruchs-
verfahren D9, in der Folge WO 957), von Braslavsky et al., Sequence in-
formation can be obtained from single DNA molecules, PNAS 2003, 3960-
3964 (in der Folge Braslavsky et al. 2003) und von WO 00/06770 (im Ein-
spruchsverfahren D1, in der Folge WO 770). 

Alle  genannten  Entgegenhaltungen  beschlagen  SBS-Verfahren  und  sind 
grundsätzlich  als  Ausgangspunkte  für  die  Entwicklung,  die  zum  bean-
spruchten Gegenstand führt, geeignet. Die Klägerin bestreitet denn auch 
nicht ausdrücklich, dass die erfinderische Tätigkeit ausgehend von jedem 
der genannten Entgegenhaltungen zu prüfen ist. Nachfolgend ist daher von 
jedem Ausgangspunkt zu prüfen, ob die Erfindung für den Fachmann na-
heliegend war. 

59  BGer,  Urteil  4A_11/2022  vom  27.  Juni  2022,  E. 5.2.1  –  «Sequence-by-
Synthesis». 

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Erfinderische Tätigkeit ausgehend von WO 00/70073 

61.  
In einem ersten Ansatz argumentiert die Beklagte mangelnde erfinderische 
Tätigkeit ausgehend von WO 073, und kombiniert dabei als Sekundärdo-
kument mit der wissenschaftlichen Publikation Van Dijk et al., Combining 
Optical Trapping and Single-Molecule Fluorescence Spectroscopy: Enhan-
ced Photobleaching of Fluorophores; J. Phys. Chem. B, 2004, 6479-6484 
(in der Folge Van Dijk et al. 2004). 

Die  Patentanmeldung  WO  073  offenbart  ein  SBS-Verfahren  und  bean-
sprucht ein solches auch ausdrücklich (S. 5:15-24; S. 10:3-6, Anspruch 1). 
Dabei werden bevorzugt markierte Nukleotidanaloga eingesetzt (siehe An-
spruch 14). Fluoreszenzmarkierung ist nur eine der bevorzugten Möglich-
keiten, das beschriebene Verfahren umzusetzen (z.B. Anspruch 15). 

Für den jeweils vorzunehmenden einzelnen Schritt im SBS-Verfahren of-
fenbart die WO 073 die Verwendung eines sogenannten «extension me-
dium», das neben einem für die DNA-Polymerase geeigneten Puffer und 
den  Nukleotidanaloga  auch  Dithiothreitol  (1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, 
DTT) enthält (S. 17:27-S. 18:2).  

DTT, dies ist dem Fachmann bekannt, wirkt in wässrigen Lösungen als Re-
duktionsmittel und damit als Antioxidans.  

Die WO 073 offenbart zu DTT nur, dass es Bestandteil des für den spezi-
fisch offenbarten Typ der DNA-Polymerase («Sequenase» von ThermoFis-
her Scientific Inc.) geeigneten Mediums ist. Diese Offenbarung erfolgt nicht 
im spezifischen Zusammenhang mit Nukleotidanaloga mit Fluoreszenzla-
bel, diese werden erst danach beschrieben (S. 18:11-13 sowie 24-30). Da-
mit offenbart WO 073 weder, welche Funktion das DTT in diesem Medium 
übernimmt, noch offenbart die Anmeldung, dass DTT irgendeinen Einfluss 
auf  die  Fluoreszenzdetektion  haben  könnte,  und  wenn  ja  welchen.  Den-
noch  findet  die  Detektion  in Anwesenheit  dieses  Mediums  mit  DTT  statt 
(S. 18:1). 

Damit  unterscheidet  sich  der  vom  geltend  gemachten Anspruch  1  bean-
spruchte Gegenstand von der Offenbarung der WO 073 dadurch, dass im 
Rahmen von Schritt (b) die Bestimmung der Identität des eingebauten flu-
oreszenzmarkierten  Nukleotides  in  einem  Puffer  durchgeführt  wird,  der 
DTT, aber nicht Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält.  

Seite 89 

O2020_011 

Die  Zugabe  eines  derartigen  Puffers  hat  gemäss  Abs. [0013]  und 
Abs. [0029] der EP 412 die technische Wirkung, dass der Signalverlust, der 
ansonsten bei wiederholten Zyklen erfolgt, verringert wird, indem der DNA-
Matrizenstrang (Template Strand) vor Lichtschäden geschützt wird. 

Dass diese technische Wirkung tatsächlich eintritt, hat die Klägerin im Er-
teilungsverfahren nachgewiesen. Diese Daten wurden im Einspruchsver-
fahren in Form einer Erklärung erneut eingereicht. Die Laboruntersuchung 
gemäss Tabelle 1 der Erklärung von Kay Klausing vom 24. April 2008 ver-
gleicht über mehrere Zyklen das Fluoreszenzsignal in einem SBS-Verfah-
ren,  das  wie  beansprucht  einen  Puffer mit Ascorbinsäure  verwendet,  mit 
einem  Puffer  mit  DTT  nach  dem  Stand  der Technik.  Die  nach  20  Zyklen 
verbleibende  Signalintensität  beträgt  bei  Verwendung  eines  DTT-Puffers 
nur ca. 65% gegenüber ca. 90% verbleibende Signalintensität bei einem 
Ascorbinsäure-Puffer.  Die  Verwendung  von Ascorbinsäure  führt  auch  zu 
einer besseren Genauigkeit des Sequenzierungsnachweises. Die Fehler-
quote  nach  35  Sequenzierungszyklen  beträgt  beim  DTT-Puffer  rund  1% 
und beim Ascorbinsäure-Puffer rund 0,35%.  

Bereits die Einspruchsabteilung anerkannte ausgehend von den Daten der 
Erklärung von Kay Klausing einen technischen Effekt. Sie hat ihn aber of-
fenbar nur in der Verringerung der Photobleichung gesehen, nicht spezi-
fisch in dem Schutz des DNA-Matrizenstrangs vor Lichtschäden bei wie-
derholten Zyklen (Photodamage). 

Die Beklagte bestreitet die Resultate gemäss der Laboruntersuchung von 
Kay Klausing nicht als solche, d.h. sie bestreitet nicht, dass der Ascorbin-
säure-Puffer zum besseren Fluoreszenzsignal und zur geringeren Fehler-
quote  führt.  Sie  merkt  an,  dass  gemäss  WO 073  bei  Verwendung  eines 
DTT-Puffers mindestens 14 Nukleotide erfolgreich inkorporiert werden kön-
nen, d.h. mindestens 13 Zyklen durchgeführt werden können (unter Ver-
weis auf Anspruch 1 i.V.m. Fig. 1A/C, Fig. 2, S. 16:22-23, S. 17:21-23). Ak-
zeptiert  man  das,  so  ist  es  tatsächlich  nicht  erst  die  Erfindung  gemäss 
EP 412, die ein SBS-Verfahren mit mehreren Zyklen ermöglicht. Aber die 
Erfindung  ermöglicht  verglichen  mit  der  Verwendung  eines  DTT-Puffers 
und bei Annahme eines in beiden Fällen gleichen, noch akzeptablen Sig-
nalintensitätsverlusts  mehr  Zyklen  und  eine  geringere  Fehlerquote.  Das 
objektive technische Problem kann daher nicht einfach in der Bereitstellung 
eines  alternativen  Puffers  gesehen  werden,  wie  das  die  Beklagte  vor-
schlägt,  denn  das  würde  voraussetzen,  dass  das  Unterscheidungsmerk-
mal keine technische Wirkung hat.  

Seite 90 

O2020_011 

Die Beklagte formuliert das Problem zudem auch noch als die Verhinde-
rung  von  Licht-induzierten Artefakten  und  der  negativen  Wirkungen  von 
Photobleichung. Eine derart formulierte Aufgabe enthält bereits Hinweise 
auf die Lösung, die der WO 073 nicht entnommen werden können. Damit 
würde eine unzulässige rückschauende Betrachtungsweise eingeführt.60 

Als objektiv zu lösendes technisches Problem muss damit die Bereitstel-
lung eines verbesserten SBS-Verfahrens und eines Kits zur Verwendung 
in einem derartigen Verfahren, bei dem die Identität der eingebauten Nuk-
leotide  über  mehrere  Zyklen  mit  einer  geringen  Fehlerquote  mit  hoher 
Empfindlichkeit bestimmt werden kann, gesehen werden. Eine vergleich-
bare objektive Aufgabe wurde auch von der Einspruchsabteilung verwen-
det, dort allerdings ausgehend von WO 00/06770. 

62.  
Bei dem SBS-Verfahren, um das es in der Klagepatentschrift EP 412 geht, 
werden  in  jeder  Inkorporationsphase,  nachdem  die  Fluoreszenzmarkie-
rung  des  zuletzt  eingebauten  und  bereits  identifizierten  Nukleotides  ent-
fernt wurde, neue fluoreszenzmarkierte Nukleotide, die noch nie beleuchtet 
wurden, hinzugefügt und in den wachsenden DNA-Strang eingebaut. Das 
deutet darauf hin, dass Photobleichung ein geringeres Problem sein wird, 
denn jeder Fluorophor wird nur einmal zur Identifikation angeregt (beleuch-
tet). 

Die Beklagte führt dazu aus, dass der Anspruch 1 nicht auf Verfahren be-
schränkt sei, bei denen in jeder Inkorporationsphase neue fluoreszenzmar-
kierte Nukleotide hinzugefügt werden. Es ist richtig, dass der Wortlaut des 
Anspruchs dies nicht ausdrücklich verlangt. Aber wie schon wiederholt fest-
gehalten,  ist  der Anspruch  eindeutig  auf  die  Verwendung  in  einem  SBS-
Verfahren gerichtet,  und  in  einem  solchen  Verfahren  werden  die fluores-
zenzmarkierten Nukleotide jeweils nur einmal angeregt. Die im Anspruch 
verlangte Wiederholung der  Inkorporations-  und Detektionsphasen  impli-
ziert, dass in jeder Inkorporationsphase neue fluoreszenzmarkierte Nukle-
otide  beigegeben  werden,  da  sonst  offensichtlich  gar  keine  eindeutige 
Identifikation möglich wäre.  

Van Dijk et al. 1995 beschlägt, wie bereits der Titel anzeigt, die Photoblei-
chung von Fluorophoren. Der Fachmann würde dieses Dokument zur Lö-
sung  des  objektiven  Problems,  ein  SBS-Verfahren  mit  einer  geringeren 

60  Vgl.  BPatGer,  Urteil  O2028_004  vom  14.  Dezember  2020,  E.  105  – 
«Laserflüssigkeitsstrahllenkungsverfahren». 

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Fehlerquote bei der Bestimmung der Identität der eingebauten Nukleotide 
bereitzustellen, nicht beiziehen, weil er Photobleichen im Zusammenhang 
mit SBS-Verfahren ausgehend von der WO 073 gar nicht als Problem er-
kennt.  Zudem  beschlägt  die  Publikation  Van  Dijk  et  al.  1995,  wie  bereits 
aus Titel und Zusammenfassung ersichtlich, Probleme, die mit der intensi-
ven  Beleuchtung  infolge  des  so genannten  optischen  «Trapping»  im  Zu-
sammenhang  stehen,  und  mit  Photobleichung  bei  derartigen  Verfahren. 
Bei den von Van Dijk et al. durchgeführten Experimenten wird ein mit einem 
ersten Laser («trapping laser») gehaltenes Molekül mit einem zweiten La-
ser zur Fluoreszenz angeregt (fluorescence excitation laser). Es wurde be-
fürchtet, dass die hohe Intensität des «trapping lasers» zu verstärkter Pho-
tobleichung führen könnte. Van Dijk et al. 1995 führen in dem überbrücken-
den Paragraphen auf Seite 6482, linke auf rechte Spalte (dieser Abschnitt 
geht bis zum ersten Satz auf Seite 6483 und schliesst Fig. 6 ein) die Ver-
ringerung des Photobleachings auf die reduzierende Wirkung des Antioxi-
dans auf das durch die doppelte Einstrahlung und Mehrfachanregung ge-
bildete  Radikalkation  («dye  cation»)  zurück.  Diese  Wirkung  des Antioxi-
dans hängt nicht von der Anwesenheit von Sauerstoff ab, und Van Dijk et 
al. 1995 schliessen, dass keine Triplett-Zustände (und somit auch nicht die 
Bildung  von  Singlett-Sauerstoff)  involviert  sind.  Das  Photobleaching,  das 
Van Dijk et al. 1995 mit u.a. Ascorbinsäure verringern kann, ist also nicht 
das üblich verstandene Photobleaching von Fluorophoren, das typischer-
weise Singlett-Sauerstoff involviert. Die Fluoreszenzdetektion gemäss der 
WO 073 arbeitet nicht nach dem in Van Dijk et al. 1995 verwendeten Prin-
zip der doppelten Einstrahlung für Trapping. Auch deshalb würde der Fach-
mann Van Dijk et al. 1995 nicht beiziehen. 

Selbst wenn der Fachmann das Dokument Van Dijk et al. 2004 ausgehend 
von WO 073 hinzuziehen würde, würde es nicht ohne erfinderische Tätig-
keit zur Lösung des objektiven technischen Problems führen. Die Übertrag-
barkeit der Erkenntnisse aus Van Dijk et al. 2004 mit dem Verfahren ge-
mäss WO 073 ist für den Fachmann nicht erkennbar. Der Fachmann weiss 
nicht,  ob  die  im  spezifischen  Zusammenhang  der  Trapping-Technologie 
gefundenen Vorteile auch im Zusammenhang mit der einfachen Fluores-
zenzdetektion  in  einem  Verfahren  gemäss  der  WO  073  erhalten  werden 
können.  Beim  Verfahren  gemäss  der  WO 073  geht  es  im  Gegensatz  zu 
Van Dijk et al. 2004 nicht darum, das gleiche System mehrfach oder konti-
nuierlich über lange Zeit anzuregen, sondern jeweils nach jedem Synthe-
seschritt  (Zyklus)  ein  neu  eingefügtes  Fluoreszenzmolekül  anzuregen. 
Noch weniger kann der Fachmann erkennen, dass diese Vorteile des Ver-

Seite 92 

O2020_011 

fahrens gemäss Van Dijk et al. 2004 auch unter den spezifischen chemi-
schen  Bedingungen  von  SBS  gemäss WO  073  erhalten  werden  können 
und vor allem auch die Schädigung des DNA-Einzelstrangs (Template) re-
duziert werden kann.  

Die Kombination von WO 073 und Van Dijk et al. 1995 ist daher nicht na-
heliegend, weil der Fachmann ausgehend von WO 073 Van Dijk et al. 1995 
nicht beiziehen würde, und wenn er es dennoch täte, würde der Fachmann 
nicht erkennen, das die Ergebnisse von Van Dijk et al. 1995 auf die chemi-
schen und physikalischen Bedingungen gemäss WO 073 übertragbar sind 
und die in der EP 412 beschriebenen unerwarteten Wirkungen zeigt. 

Erfinderische Tätigkeit ausgehend von WO 00/18957 

63.  
In  einem  zweiten Ansatz  argumentiert  die  Beklagte  mangelnde  erfinderi-
sche Tätigkeit ausgehend von WO 957, und kombiniert dabei als Sekun-
därdokument  mit  der  wissenschaftlichen  Publikation  Dittrich  et  al.,  Photo 
bleaching and stabilization of fluorophores used for single-molecule analy-
sis with one- and two-photon excitation, Appl. Phys. B 2001), 829-837 (in 
der Folge Dittrich/Schwille 2001). 

64.  
Die WO 957  betrifft  ein Verfahren  zur Amplifikation  beziehungsweise  zur 
Sequenzierung  von  Nukleinsäuren,  wobei  ein  Kolonieprimer  eingesetzt 
wird, der mit der Nukleinsäure hybridisiert, beide an einem Träger befestigt 
werden, und anschliessend die Nukleinsäure unter Ausbildung von Kolo-
nien amplifiziert wird, sowie gegebenenfalls anschliessend eine Sequenz-
bestimmung an dieser Kolonie durchgeführt wird. Die Beklagte bezieht sich 
hinsichtlich der Offenbarung des Sequenzierverfahrens in der Tabelle der 
Klageantwort RZ 447 und in WO 957. Diese Passage offenbart sämtliche 
Merkmale des Anspruchs 1 der EP 412 mit Ausnahme des Merkmals, dass 
die Detektion in Anwesenheit eines Puffers durchgeführt wird, der Ascor-
binsäure oder ein Salz davon umfasst. 

Es  gibt  dabei  verschiedene  Ausführungsbeispiele,  unter  anderem  Bei-
spiel 4, bei dem ein DNA-Template zusammen mit einem Oligonukleotid an 
einem  Glasträger  befestigt  wird  (S. 56:23-S. 66:26).  Unter  anderem  wird 
dabei die Anzahl der durch das Template erzeugten Kopien jeder Kolonie 
durch  Fluoreszenzdetektion  überprüft,  wobei  aber  nicht  angegeben  wird, 
wie dabei konkret vorgegangen wird.  

Seite 93 

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Es gibt einen Hinweis, dass ein Anti-Bleichmittel («anti-bleaching reagent») 
eingesetzt wurde (S. 66:19-23), ohne dass erkennbar wäre, um was für ein 
chemisches System es sich dabei handelt. Im Zusammenhang mit diesem 
Unterschied ist festzuhalten, dass die einzige Textstelle mit dem Hinweis 
auf ein Anti-Bleichmittel bei einer Fluoreszenzdetektion bei Beispiel 4 ge-
geben wird, und bei Beispiel 4 geht es nicht um ein Sequenzierverfahren 
mit den anspruchsgemässen Schritten, sondern nur um die Fluoreszenz-
bestimmung  der Anzahl Kopien  in jeder  Kolonie.  Eine  Sequenzierung  im 
Zusammenhang  mit  Fluoreszenzdetektion  wird  bei  diesem  Beispiel  nicht 
erwähnt. 

Die  Offenbarung  des Anti-Bleichmittels  in WO 957  erfolgt  daher  nicht  im 
Zusammenhang  mit  einem  SBS-Verfahren.  Es  fehlen  die  anspruchsge-
mässen Schritte (a) Inkorporation und (b) Detektion. 

Die  Beklagte gibt  nicht  an, warum  die  im  Rahmen  von  Beispiel  4  im  Zu-
sammenhang mit einer Bestimmung der Anzahl Kopien einer Kolonie ver-
wendete Fluoreszenzdetektion mit einem Anti-Bleichmittel gleichermassen 
Anwendung  finden  kann  oder  soll,  wenn  eine  Sequenzbestimmung  ge-
mäss besagter Passage von Seiten 31/32 durchgeführt werden soll. 

Damit ist dem Dokument WO 957 keine unmittelbare und eindeutige Of-
fenbarung eines Anti-Bleichmittels während einer zyklischen Sequenzbe-
stimmung zu entnehmen.  

Die Entgegenhaltung WO 957 ist daher weiter weg von der beanspruchten 
Erfindung als WO 073, weil das von WO 957 offenbarte Sequenzierverfah-
ren überhaupt kein Antioxidans oder Sauerstofffänger mitverwendet, noch 
weniger  unter  Verwendung  einer  Pufferlösung,  die  das Antioxidans  oder 
den  Sauerstofffänger  enthält.  Dennoch  lässt  sich  als  objektive  Aufgabe 
ausgehend von WO 957 die gleiche Aufgabe wie ausgehend von WO 073 
formulieren, nämlich die Bereitstellung eines verbesserten Sequenzierver-
fahrens und eines Kits zur Verwendung in einem derartigen Verfahren, bei 
dem die Identität der eingebauten Nukleotide über mehrere Zyklen mit ei-
ner  geringen  Fehlerquote  mit  hoher  Empfindlichkeit  bestimmt  werden 
kann.   

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65.  
Die wissenschaftliche Publikation Dittrich/Schwille 2001 ist aus dem Gebiet 
der Physik, auch was das Publikationsorgan Applied Physics B anbelangt, 
und  betrifft  entsprechend  allgemeine  physikalisch-spektroskopische  For-
schung. Es wird zwar im Zusammenhang mit der beschriebenen Einzelmo-
lekül-Fluoreszenzspektroskopie auf Anwendungen im Bereich der Biologie 
allgemein hingewiesen (S. 829). Hinweise auf spezifische biologische Sys-
teme, für die die Resultate dieser Publikation relevant sein könnten, gibt es 
aber nicht. Insbesondere gibt es keine Hinweise auf Fluoreszenzmessun-
gen  an  entsprechend  markierten,  geschweige  denn  laufend  synthetisier-
ten, DNA-Molekülen oder SBS-Techniken.  

Die  Publikation  adressiert  gemäss  Zusammenfassung  Probleme,  die  im 
Zusammenhang  mit  Einzelmolekül-Fluoreszenzspektroskopie,  insbeson-
dere  konfokale  Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie  (FCS)  und  Zwei-
quantenanregung stehen. Bei den durchgeführten Experimenten geht es 
immer um Zweiquantenanregung. 

Gemäss  ständiger  Rechtsprechung  des  europäischen  Patentamts,  der 
diesbezüglich gefolgt wird, berücksichtigt der Fachmann naheliegend Do-
kumente des gleichen Gebiets wie das Ausgangsdokument, der benach-
barten Gebiete sowie Dokumente von übergeordnetem generellerem Ge-
biet, wenn dort die gleichen oder ähnlichen Probleme angesprochen wer-
den.61 

Es handelt sich bei der Publikation Dittrich/Schwille 2001 jedoch weder um 
eine  Publikation  des  gleichen  Gebietes  wie  jenes  des  Ausgangsdoku-
ments, noch eines benachbarten Gebietes oder eines übergeordneten Ge-
bietes mit gleicher oder ähnlicher Fragestellung. Die Fluoreszenzdetektion 
gemäss der WO 957 arbeitet auch nicht nach dem in Dittrich/Schwille 2001 
verwendeten Prinzip der Zweiquantenanregung oder der FCS. 

Bei der Suche nach der Lösung der objektiven technischen Aufgabe gibt 
es  entsprechend für  den  Fachmann keine  Motivation,  ein  Dokument  wie 
Dittrich/Schwille 2001 beizuziehen, denn im Ausgangsdokument wird das 
Problem von Photobleichung bei einem sequenziellen Syntheseverfahren 
zur Sequenzierung nicht angesprochen, und aus den in E. 62 genannten 

61 T 176/84 vom 22. November 1985, Leitsatz; T 195/84 vom 10. Oktober 1985, 
Leitsatz. 

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Gründen  würde  der  Fachmann  das  Problem  der  Photobleichung  im  Zu-
sammenhang mit SBS-Verfahren gar nicht als solches erkennen. 

Bereits der Beizug des Dokuments Dittrich/Schwille 2001 würde entspre-
chend erfinderische Tätigkeit erfordern. 

Selbst  wenn  der  Fachmann  die  Entgegenhaltung  Dittrich/Schwille  2001 
ausgehend von WO 957 hinzuziehen würde, gäbe es keinen Hinweis, ohne 
erfinderische Tätigkeit zur beanspruchten Lehre zu gelangen. 

Zunächst  müsste  der  Fachmann  ausgehend  von  der WO 957  erkennen, 
dass  die  Zugabe  des Anti-Bleichmittels  für  die  Fluoreszenzdetektion  aus 
dem Beispiel 4 auch im Zusammenhang mit dem im gleichen Dokument 
an besagter Stelle von Seiten 31/32 offenbarten Sequenzierungsverfahren 
mit Zyklen mit fluoreszenzmarkierten DNA-Einzelsträngen Anwendung fin-
den könnte.  

Dazu gibt es keine Hinweise, und solche Hinweise werden von der Beklag-
ten auch nicht vorgetragen.  

Zudem ist die Übertragbarkeit der Erkenntnisse aus Dittrich/Schwille 2001 
auf ein Verfahren gemäss der WO 957 für den Fachmann nicht erkennbar. 
Der  Fachmann  weiss  nicht,  ob  die  im  spezifischen  Zusammenhang  der 
Zweiquantenanregung  oder  der  FCS-Technologie  gefundenen  Vorteile 
auch im Zusammenhang mit der einfachen Fluoreszenzdetektion in einem 
Verfahren gemäss der WO 957 erhalten werden können. Beim Verfahren 
gemäss der WO 957 (das aber wie dargelegt bereits durch eine Kombina-
tion  von  mehreren  Textstellen  im  Ausgangsdokument  zu  konstruieren 
wäre)  geht  es  im  Gegensatz  zu  Dittrich/Schwille  2001  nicht  darum,  das 
gleiche  System  mehrfach  oder  kontinuierlich  über  lange  Zeit  anzuregen, 
sondern  jeweils  nach  jedem  Syntheseschritt  (Zyklus)  ein  neues  Fluores-
zenzmolekül anzuregen.  

Noch weniger kann der Fachmann erkennen, dass diese Vorteile von Dit-
trich/Schwille 2001 auch unter den spezifischen chemischen Bedingungen 
eines zyklischen Synthese- und Sequenzierungsverfahrens im Sinne von 
SBS-Verfahren  erhalten  werden  können,  und  vor  allem  auch  nicht,  dass 
die Schädigung des DNA-Einzelstrangs (Template) reduziert werden kann.  

Seite 96 

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66.  
Die Beklagte verweist im Zusammenhang mit dem Angriff ausgehend von 
WO 957 auch auf van Dijk et al. 2004.  

Abgesehen davon, dass substanziierte Verweise auf spezifische Textstel-
len in van Dijk et al. 2004 fehlen, gilt das vorne im Zusammenhang mit der 
Offenbarung von van Dijk et al. 2004 und seiner Kombination mit dem Aus-
gangsdokument WO 073 dargelegte für die Kombination von Van Dijk et 
al. 2004 mit WO 957 mutatis mutandis. Der Fachmann würde auch ausge-
hend von der WO 957 nicht ohne erfinderische Tätigkeit auf dieses Sekun-
därdokument zurückgreifen, weil in diesem in einem völlig anderen Gebiet 
eine andere Detektionstechnologie beschrieben wird. 

Ausgehend von WO 957 kombiniert mit Dittrich/Schwille 2001 oder van Dijk 
et  al.  2004  beruht  der  beanspruchte  Gegenstand  deshalb  auf  erfinderi-
scher Tätigkeit. 

Erfinderische Tätigkeit ausgehend von Braslavsky et al. 2003 

67.  
In einem dritten Ansatz argumentiert die Beklagte mangelnde erfinderische 
Tätigkeit ausgehend von Braslavsky et al. 2003 und kombiniert dabei als 
Sekundärdokument mit der wissenschaftlichen Publikation van Dijk et al. 
2004 oder mit Dittrich/Schwille 2001, sowie, erstmals in der Duplik, mit US 
6,544,797  B1  (US  797, von  den  Parteien  auch als  «Buechler  et  al.»  be-
zeichnet). 

68.  
Die  wissenschaftliche  Publikation  Braslavsky  et  al.  2003  beschreibt  ein 
Verfahren zur Bestimmung der Sequenzinformation von DNA an einzelnen 
Molekülen (Titel). Dabei wird so vorgegangen, dass der zu untersuchende 
einzelsträngige  DNA-Abschnitt  mit  einem  mit  Cy3-fluoreszenzmarkierten 
Primer gepaart wird und anschliessend an einer Oberfläche immobilisiert 
wird (Kapitel «Sample Preparation»).  

Für die Sequenzierung werden zunächst die an der Oberfläche befestigten 
DNA-Abschnitte  über  die  Einstrahlung  mit  grünem  Laserlicht  lokalisiert 
(das  grüne  Laserlicht  aktiviert  die  Fluoreszenz  von  Cy3  am  Primer)  und 
anschliessend wird die Fluoreszenzmarkierung am Primer wiederum durch 
Einstrahlung mit dem grünen Laser gebleicht, d.h. die Fluoreszenzmarkie-
rung am Primer sozusagen «gelöscht» (Kapitel beginnend im unteren Ab-
satz der rechten Spalte auf S. 3961 sowie Fig. 3a). 

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Abbildung 14: Schematische Darstellung der Verdoppelung des Einzelstrangs während der 
ersten Schritte der Sequenzierung (Fig. 3a aus Braslavsky et al. 2003) 

Anschliessend wird ein mit Cy3-fluoreszenzmarkiertes Nukleotid-Triphos-
phat zusammen mit Polymerase zugegeben, bis es direkt oder indirekt am 
Primer und gepaart angebunden an den DNA-Abschnitt eingebaut ist (vgl. 
Fig. 3a Zeile 2). Danach wird die Kette bis zum nächsten A oder G im Ein-
zelstrang  (Template)  verlängert  und  umgestellt  auf  ein  komplementäres 
Cy5-fluoreszenzmarkiertes  Nukleotid-Triphosphat.  Dessen  erfolgter  Ein-
bau wird ebenfalls über die Einstrahlung mit grünem Laser detektiert, wo-
bei  aber  die  Fluoreszenz  des  Cy5-Farbstoffs  nicht  direkt  angeregt  wird, 
sondern zunächst der Cy3-Farbstoff des ersten Cy3-fluoreszenzmarkierten 
Nukleotid-Triphosphats als Spender angeregt, die Anregung lokal übertra-
gen  auf  den  neu  eingebauten  Cy5-Farbstoff  (über  Einzelpaar-Foerster-
Energieübertragung) und die Fluoreszenz von letzterem zur Identifikation 
detektiert wird (vgl. Fig. 3a Zeile 3). Um die Photobleichung zu verringern, 
wird bei jeder grünen Bestrahlung – ausser bei der absichtlichen Löschung 
des Cy3-Primers – ein Sauerstoffabsorptionssystem («oxygen scavenging 
system») hinzugefügt. Der Cy5-Akzeptor fluoresziert nach Aufnahme der 
Anregungsenergie vom Cy3-Donor, was die Identifikation des eingebauten 
Nukleotids ermöglicht. Bei Braslavsky et al. 2003 wird also der Cy3-Donor 
bei jedem Zyklus, der den Einbau eines Cy5-markierten Nukleotids bein-
haltet, in Anwesenheit des Sauerstoffabsorptionssystems mit Grün belich-
tet. Der ständig vorhandene Cy3-Donor wird mithin mehrmals mit Grün be-
lichtet. Der Cy5-Akzeptor jedes neu eingebauten Nukleotids wird bei des-
sen  Identifikation  nicht mit rotem  Laserlicht  belichtet,  er  wird  stattdessen 

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mittels der Einzelpaar-Foerster-Energieübertragung vom belichteten Cy3-
Donor zur Fluoreszenz angeregt (vg. Fig. 3a Zeilen 2 und 3).  Erst nach 
erfolgter  Identifikation  jedes  neu  eingebauten  Cy5-markierten  Nukleotids 
wird sein Cy5-Akzeptor durch Bleichen mit rotem Laserlicht in Abwesenheit 
des Sauerstoffabsorptionssystems zerstört. Jeder neu eingebaute Cy5-Ak-
zeptor wird also nur einmal mit Grün belichtet und anschliessend nur ein-
mal mit Rot belichtet (vgl. Fig. 3a Zeile 4). Der ständig vorhandene Cy3-
Donor  erfährt  bei  dieser  Zerstörung  des  Cy5-Donors  die  rote  Belichtung 
mit, soll aber gegenüber rotem Licht unempfindlich sein. Angaben zur che-
mischen Natur des Sauerstoffabsorptionssystems werden keine gemacht, 
sondern  nur  ein  Hinweis  auf  einen Aufsatz  von  Ishii  et  al.,  Fluorescence 
resonance  energy  transfer  between  single  fluorophores  attached  to  a 
coiled-coil protein in aqueous solution, Chemical Physics 1999, S. 163-173 
(Ishii et al. 1999). Ishii et al. 1999 verwenden ein enzymatisches Sauer-
stoffadsorptionssystem  enthaltend  Glukose,  Katalase,  Glucoseoxidase 
und 2-Mercaptoethanol.  

Abbildung 15: Fig. 3b und c aus Braslavsky et al. 2003 

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Absichtliches  Bleichen  erfolgt  bei  Einstrahlung  mit  grünem  Laser  nur  für 
den Cy3-Farbstoff am Primer für die Lokalisierung des Templates und an-
schliessend bei Einstrahlung mit grünem Laser nicht mehr. Das absichtli-
che Bleichen in den folgenden Schritten erfolgt durch Einstrahlung mit ro-
tem Laser gezielt nur für die selektive Löschung der Cy5-Farbstoffe. Anwe-
senheit des Sauerstoffabsorptionssystems beim Belichten mit Grün einer-
seits und Bleichen mit Rot anderseits betreffen verschiedene Unterschritte 
innerhalb des einzelnen Zyklus. Braslavsky et al. 2003 setzt innerhalb je-
des einzelnen Zyklus beim Belichten mit Grün ein erstes Medium mit Sau-
erstoffabsorptionssystem und beim anschliessenden Belichten mit Rot ein 
zweites Medium ohne Sauerstoffabsorptionssystem ein. 

Somit offenbart Braslavsky et al. 2003 alle Merkmale des geltend gemach-
ten Anspruchs 1, mit der Ausnahme, dass der Detektionsschritt nicht in ei-
ner  Pufferlösung  mit  Ascorbinsäure  oder  einem  Salz  davon  ausgeführt 
wird, sondern in Anwesenheit eines enzymatischen Sauerstoffadsorptions-
systems. 

Im Ausgangsdokument Braslavsky et al. 2003 wird die Zugabe eines Sau-
erstofffängers  nicht  nur erwähnt,  sondern  auch experimentell  umgesetzt. 
Es fehlen aber Angaben dazu, ob die Signalintensität über mehrere Zyklen 
stabil bleibt und wie hoch die Fehlerquote nach mehreren Zyklen ist. Wie 
vorne, E. 61 dargelegt, führt die Zugabe spezifisch von Ascorbinsäure zu 
einer geringeren Fehlerquote und zu einem geringeren Signalintensitäts-
verlust über mehrere Zyklen. 

Entsprechend  lautet  die  zu  lösende Aufgabe  auch  hier,  ein  verbessertes 
Sequenzierverfahren und ein entsprechendes Kit zur Verwendung in einem 
solchen Sequenzierverfahren bereitzustellen, bei dem die Identität der ein-
gebauten Nukleotide über mehrere Zyklen mit einer geringen Fehlerquote 
mit geringerem Signalintensitätsverlust bestimmt werden kann. 

69.  
Van  Dijk  et  al.  2004  beschäftigt  sich  ebenfalls  mit  der  Verhinderung  von 
Photobleichen  bei  Fluoreszenz,  und  vergleicht  dabei  verschiedene  Mög-
lichkeiten für deren Verhinderung, konkret Entgasen, Zugabe von DTT so-
wie Zugabe von Ascorbinsäure (siehe insbesondere Tabelle 1). Dabei ist 
aber festzuhalten, dass die Resultate für den verwendeten speziellen Auf-
bau  gegeben  werden,  bei  dem  nicht  einfach  nur  Fluoreszenz  ausgelöst 
wird, sondern bei dem ganz gezielt mit zwei Lasern gearbeitet wird, eben 
mit einem Laser zur Lokalisierung des Farbstoffs («trapping laser») und mit 

Seite 100 

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einem Fluoreszenz auslösenden Anregungslaser («fluorescence excitation 
laser»). Es wird ausdrücklich ausgeführt, dass die Resultate für diese spe-
zielle Situation gegeben werden (S. 6480, linke Spalte, 2. Absatz). 

Geht  man  davon  aus,  dass  ausgehend  von  Braslavsky  at  al.  2003  der 
Fachmann  das  Dokument  Van  Dijk  et  al.  2004  naheliegend  beiziehen 
würde, so würde er aus diesem Dokument erkennen, dass er als «oxygen 
scavenger»  entweder  Ascorbinsäure  oder  DTT  einsetzen  kann.  Für  die 
speziellen Bedingungen mit den zwei Lasern scheinen beide Systeme As-
corbinsäure und DTT geeignet zu sein. Angesichts der unterschiedlichen 
Konzentrationen ist aber nicht eindeutig klar, welches der beiden Systeme 
effektiv wirksamer ist. 

Ausgehend  von  Braslavsky  at  al.  2003  könnte  damit  der  Fachmann  tat-
sächlich die Ascorbinsäure aus Van Dijk et al. 2004 als Sauerstoffabsorpti-
onssystem in Betracht ziehen. Er würde dies aber nicht, weil er einerseits 
erkennt, dass es keine eindeutige Präferenz für Ascorbinsäure in Van Dijk 
et al. 2004 gibt, und weil andererseits nicht klar ist, ob die Verhinderung 
von Photobleichen unter den speziellen Bedingungen der Einstrahlung mit 
zwei Lasern gemäss Van Dijk at al. 2004 auf die Situation der einfachen 
Einstrahlung mit FRET gemäss Braslavsky et al. 2003 übertragbar ist. 

Im Zusammenhang mit der Kombination dieser beiden Dokumente ist nun 
entscheidend, dass, wie vorne in E. 61 dargelegt, nachgewiesen werden 
konnte,  dass  nicht  nur  ein  gegebenenfalls  auftretendes  Photobleichen, 
sondern eben und vor allem auch eine Photodamage, d. h. eine Schädi-
gung des DNA-Template, durch die Zugabe von Ascorbinsäure verhindert 
werden kann. 

Eine solche Wirkung wird in keinem der beiden Dokumente erwähnt und 
ergibt sich auch nicht implizit aus einem der Dokumente. Diese zusätzliche 
Wirkung wird entsprechend auch durch keines der beiden Dokumente na-
hegelegt. 

Es stellt sich dann die Frage, ob dieser zusätzliche Effekt nur als Bonusef-
fekt qualifiziert, wie die Beklagte in der Duplik meint. Der Rechtsprechung 
des  europäischen  Patentamts  folgend  kann  das  Vorliegen  von  erfinderi-
scher Tätigkeit wegen eines Bonuseffekts nur dann verneint werden, wenn 
eine Einbahnstrassensituation (oder besser eigentlich eine «Einwegsitua-
tion») vorliegt, d.h. wenn für die unter Berücksichtigung der Primärüberle-
gungen getroffene Auswahl für den Fachmann nur eine einzige Möglichkeit 

Seite 101 

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bestand, und wenn dann die zusätzlich geltend gemachte Wirkung auto-
matisch auftritt.62  

Vorliegend hiesse das, dass ein Bonuseffekt gegeben wäre, wenn für den 
Fachmann  ausgehend  vom  Primärdokument  Braslavsky  at  al.  2003  bei 
Kombination mit Van Dijk at al. 2004 die Auswahl von Ascorbinsäure für die 
Verhinderung von Photobleichen die einzig ernsthaft in Betracht gezogene 
von verschiedenen Möglichkeiten darstellt (Einbahnstrassensituation), und 
der zusätzliche Effekt der Verhinderung von Photodamage dann gewisser-
massen als Begleiterscheinung automatisch auftritt. 

Dies ist aber wie vorstehend dargelegt nicht der Fall, denn der Fachmann 
würde ausgehend von Braslavsky at al. 2003 bei Kombination mit Van Dijk 
at al. 2004 nicht allein die Verwendung von Ascorbinsäure ernsthaft in Be-
tracht ziehen, sondern genauso DTT. Eine eindeutige Präferenz für Ascor-
binsäure ist nicht erkennbar. 

Daher  ist  der  Gegenstand  von  EP  412  ausgehend  von  Braslavsky  et  al. 
2003 in Kombination mit van Dijk et al. 2004 erfinderisch. 

70.  
Dasselbe gilt auch für die Kombination von Braslavsky et al. 2003 mit Dit-
trich/Schwille 2001. Aus den im Zusammenhang mit der erfinderischen Tä-
tigkeit ausgehend von WO 957 diskutierten Gründen würde der Fachmann 
Dittrich/Schwille 2001 schon gar nicht ohne erfinderische Tätigkeit zuzie-
hen. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung weder um eine Publikation 
des gleichen Gebietes wie jenes des Ausgangsdokuments, noch eines be-
nachbarten Gebietes oder eines übergeordneten Gebietes mit gleicher o-
der ähnlicher Fragestellung. 

Selbst  wenn  der  Fachmann  die  Entgegenhaltung  Dittrich/Schwille  2001 
ausgehend von Braslavsky et al. 2003 hinzuziehen würde, gäbe es keinen 
Hinweis, ohne erfinderische Tätigkeit zur beanspruchten Lehre zu gelan-
gen. Die Übertragbarkeit der Erkenntnisse aus Dittrich/Schwille 2001 auf 
ein Verfahren gemäss Braslavsky et al. 2003 ist für den Fachmann nicht 
erkennbar.  

62 T 192/82 vom 22. März 1984, Leitsatz, sowie T 1936/13 vom 27. Juni 2017, E. 
2.4.3. 

Seite 102 

                                                
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Abbildung 16: Tabelle 1 aus Dittrich/Schwille 2001 

Aus Tabelle 1 aus Dittrich/Schwille 2001 (S. 836) ist ersichtlich, dass As-
corbinsäure nur bei der Zwei-Photonen-Anregung (two-photon excitation, 
TPE) zu einer besseren Signalstärke führt, nicht aber bei der Ein-Photo-
nen-Anregung  (one-photon  excitation,  OPE).  Der Wert  ηmax  ist  die  maxi-
male Fluoreszenszausbeute, als Anzahl Fluoreszenzphotonen pro Molekül 
und Sekunde. Je grösser der Wert von ηmax ist, desto grösser ist die Pho-
tonenzählrate und damit das Fluoreszenzsignal. Für die OPE-Experimente 
zeigen die Kommentare in der Tabelle, dass bei Sauerstoffentfernung die 
Photobleichung abnimmt, aber der Anteil des Farbstoffs im nicht fluores-
zierenden Triplett-Zustand zunimmt. Der Gesamteffekt ist, dass ηmax ähn-
lich ist wie beim Kontrollversuch unter Luftathmosphäre (erste Zeile). As-
corbinsäure führte zu einer Verringerung von ηmax, weil zwar die Photoblei-
chung verringert, dies aber durch den höheren Triplett-Anteil wieder aus-
geglichen wurde. Der mit Abstand höchste ηmax wurde für MEA (2-Mercap-
toethylamin) beobachtet, das vor Photobleichung schützte und den Triplet-
Zustand verringerte. Nur bei den TPE-Experimenten zeigt Ascorbinsäure 
den höchsten ηmax-Wert. 

Der Fachmann hatte keinen Anlass, die Ergebnisse der TPE-Experimente 
auf das Verfahren gemäss Braslavsky et al. 2003 zu übertragen, da es sich 
bei  der Two-Photon-Excitation  um  ein  sehr  spezielles  Verfahren  handelt, 
das bei Braslavsky et al. 2003 nicht angewandt wird. Die OPE-Ergebnisse 
zeigen nicht, dass die Zugabe von Ascorbinsäure zu einem verbesserten 
Signal  führt.  Tatsächlich  war  das  von  Dittrich/Schwille  2001  gemessene 
Signal bei der Zugabe von Ascorbinsäure sogar schlechter als das im Kon-
trollversuch erhaltene Signal. Die bei weitem beste Methode zur Verbesse-
rung  des  Signals  in  den  OPE-Experimenten  war  die  Zugabe  von  MEA. 

Seite 103 

 
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Wenn  überhaupt  etwas,  legt  Dittrich/Schwille  2001  die  Verwendung  von 
MEA nahe, nicht die von Ascorbinsäure.  

Auf jeden Fall kann der Fachmann nicht erkennen, dass die Vorteile von 
Ascorbinsäure bei den TPE-Experimenten aus Dittrich/Schwille 2001 auch 
unter  den  spezifischen  chemischen  Bedingungen  eines  zyklischen  Syn-
these- und Sequenzierungsverfahrens im Sinne von SBS-Verfahren erhal-
ten  werden können,  und  vor  allem  auch  nicht,  dass  die  Schädigung  des 
DNA-Einzelstrangs  (Template)  reduziert  werden  kann,  denn  bei  Dit-
trich/Schwille 2001 geht es einzig um die Verringerung der Photobleichung 
der Fluorophore, nicht um den Schutz des biologischen Materials im Sinne 
der Verhinderung von Photodamage. 

71.  
Die  Beklagte  behauptet  weiter,  der  Gegenstand  des  geltend  gemachten 
Anspruchs von EP 412 sei naheliegend ausgehend von Braslavsky et al. 
2003 in Kombination mit US 797 (auch «Buechler»). 

US 797 widmet sich der Stabilisierung von fluoreszierenden Konjugaten, 
insbesondere die Stabilisierung von biologischen Reagenzien, wie Protei-
nen, Peptiden, Ligandenanaloga und Nukleinsäuren, die mit einem fluores-
zierenden  Molekül  oder  einem  fluoreszierenden  Partikel  konjugiert  sind 
(Sp. 1:8-12). Ein Problem mit fluoreszierenden Konjugaten für die Verwen-
dung in Assays sei, dass die Konjugate häufig nicht stabil seien. Die Reak-
tivität lasse im Laufe der Zeit bei der Lagerung in Umgebungslicht («white 
light») nach, so dass sich die Funktion oder die Eigenschaften eines biolo-
gischen Reagens in einem fluoreszierenden Konjugat mit der Zeit änder-
ten. So nehme beispielsweise die Bindungsaffinität eines mit einem fluo-
reszierenden  Signal  verbundenen  Antikörpers  häufig  mit  der  Zeit  ab 
(Sp. 2:43-55, Sp. 5:29-35).  

Das Umgebungslicht führe zur Bildung von Singlett-Sauerstoff oder Radi-
kalen,  die  auf  biologische  Reagenzien  wirken.  Der  Mechanismus  für  die 
Abnahme  der  Wirksamkeit  hänge  mit  der  Erzeugung  reaktiver  Spezies 
durch die fluoreszierenden Moleküle zusammen (Sp. 6:16-24). Die Erzeu-
gung von Triplett-Zuständen von Fluoreszenzfarbstoffen könne zur Bildung 
einer  Vielzahl  von  Radikalspezies  führen,  einschliesslich,  aber  nicht  be-
schränkt  auf  Singlett-Sauerstoff,  Superoxid-Radikale,  Hydroxyl-Radikale 
und organische Radikale. Es sei bekannt, dass diese Radikalspezies bio-
logische Zellen und Proteine schädigen könnten. Infolgedessen verringere 
sich die Wirksamkeit eines Antikörpers bei der Bindung an einen Analyten 

Seite 104 

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oder eines Peptids oder Ligandenanalogons bei der Bindung an einen An-
tikörper (Sp. 6:53-55). 

Das  Problem  werde  gelöst  durch  ein  fluoreszierendes  Konjugat,  das  ein 
biologisches Reagens, ein fluoreszierendes Molekül und ein Mittel zur Ver-
hinderung  des  phototoxischen  Abbaus  des  biologischen  Reagens  um-
fasse. Das Mittel zur Verhinderung des phototoxischen Abbaus könne eine 
vernetzende Substanz mit einem langen molekularen Abstand umfassen, 
wobei die vernetzende Substanz das fluoreszierende Molekül und das bi-
ologische Reagenz miteinander verbinde, ein Protein, einen Quencher für 
Singlett-Sauerstoff, einen Quencher für ein freies Radikal, ein Sauerstoff-
adsorptionssystem oder eine Kombination davon (Sp. 3:8-15). 

In US 797 wird offenbart, dass die besten Resultate mit Ascorbat und Tro-
lox63 erzielt wurden. Separate Experimente hätten gezeigt, dass Trolox al-
lein und Ascorbat allein gegen lichtinduzierte Inaktivierung geschützt hät-
ten,  ohne  dass  dazu  allerdings  Daten  dazu  genannt  würden  (Sp. 17:59-
67). Ascorbat wird auch in der Tabelle 2 genannt, die Radikalenfänger auf-
listet, allerdings zusammen mit einer Vielzahl weiterer Moleküle (Tabelle 2 
nennt über 100 Substanzen).  

Die Beklagte argumentiert, US 797 beschlage das Problem der Beschädi-
gung biologischer Reagenzien durch Lichteinstrahlung. US 797 offenbare 
in Sp. 7:42-47 Lösungen, die Nukleinsäuren und Singlett-Sauerstoff und/o-
der einen Radikaquencher enthielten, um die Inaktivierung zu verhindern. 
Geeignete Schutzadditive hierzu umfassten «a system of catalase, glucose 
oxidase  and  glucose»  und  Thiolascorbat.  Die  angesprochene  Passage 
sagt «to minimize or prevent the inactivation or slow the rate of hybridiza-
tion of the nucleic acid to a complementary nucleic acid strand», was ein 
ähnliches Gebiet wie die SBS ist. Das erste dieser beiden Schutzadditive 
ist  in  der  von  der  Beklagten  ebenfalls  angesprochenen  Sp.  7:14-17  be-
schrieben und wird von ihr offenbar als das «known oxygen scavenger sys-
tem of Braslavsky et al.» betrachtet (was nicht genau stimmt, das System 
von Braslavsky et al. 2003 enthält gemäss seinem Verweis auf Ishii et al, 
zusätzlich  noch  2-Mercaptoethanol).  Der  Fachmann  würde  nach Ansicht 
der Beklagten in US 797 nach Alternativen hierzu suchen und, auf der Su-
che nach Modifikationen des Antioxidans von Braslavsky et al. 2003, auch 
auf die im experimentellen Teil speziell untersuchten Antioxidantien Trolox 

63  Trolox 
Bezeichnung  6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carbonsäure.  Es 
bekannt für seine ausgeprägt antioxidative Aktivität. 

ist  ein  wasserlösliches  Vitamin-E-Derivat  mit  der  chemischen 
ist 

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und Ascorbinsäure stossen, namentlich Beispiele 2, 4, 5, 6, 9 und 10. Diese 
sechs der elf Experimente verwendeten (auch) Ascorbat. Die Wahl von As-
corbat als Antioxidans sei daher naheliegend.  

Die Klägerin hält dagegen, US 797 betreffe weder ein SBS-Verfahren noch 
die  DNA-Sequenzierung  im Allgemeinen,  sondern  in  erster  Linie  Fluoro-
phore, die mit Antikörpern und nicht mit Nukleinsäuren konjugiert seien. In 
jedem  Beispiel  der  US 797  sei  das  biologische  Molekül  ein  Antikörper. 
Noch grundsätzlicher gehe es in US 797 um die langfristige Lagerung von 
mit  Fluorophoren  konjugierten Antikörpern  und  um  die  Lichtschäden,  die 
entstehen können, wenn solche Antikörper vor ihrer Verwendung in einem 
Assay  unter  Umgebungsbedingungen  (z.  B.  unter  normalem  Weisslicht) 
gelagert  werden.  Es  würden  keine  Daten  offenbart,  die  dem  Fachmann 
nützliche Informationen über die Wirksamkeit eines Glucoseoxidase-Sau-
erstofffängersystems wie das von Braslavsky et al. 2003 unter Verwendung 
von Ascorbinsäure in einem wie auch immer gearteten Fluoreszenzdetek-
tionsschritt lieferten. 

US 797 beschlägt das Problem der Lichtschäden an biologischen Reagen-
zien, die mit Fluorophoren konjugiert sind, bei der Lagerung unter Umge-
bungslicht. Dies lässt sich nicht mit der wiederholten Einstrahlung mit ei-
nem monochromatischen Laser in dem SBS-Verfahren von Braslavsky et 
al. vergleichen, wo die gesamte Intensität auf der grünen, FRET-anregen-
den Wellenlänge  des  Donors  Cy3  ist.  Der  Fachmann  würde  US 797  zur 
Lösung der Aufgabe, ein verbessertes Sequenzierverfahren, bei dem die 
Identität der eingebauten Nukleotide über mehrere Zyklen mit einer gerin-
gen Fehlerquote mit geringerem Signalintensitätsverlust bestimmt werden 
kann, nicht für die Kombination mit Braslavsky et al. 2003 heranziehen. 

Selbst wenn der Fachmann US 797 heranziehen würde, führt ihn US 797 
nicht  ohne  erfinderische  Tätigkeit  zur  Verwendung  von  Ascorbinsäure. 
Richtig ist, dass US 797 das Problem der Photodamage am biologischen 
Reagens beschlägt und nicht das Problem der Photobleichung der Fluoro-
phore.  Bei  US 797  zeigt  sich  das  Problem  aber  in  einem  ganz  anderen 
Zusammenhang,  nämlich  wie  gesagt  bei  der  langfristigen  Lagerung  von 
konjugierten Reagenzien unter Umgebungslicht. Die Beispiele von US 797 
betreffen  ausschliesslich konjugierte Antikörper, nicht  Nukleinsäuren.  Die 
angesprochenen Beispiele 2, 5 und 9 verwenden offenbar Natriumascorbat 
in Kombination mit dem besagten angeblichen «known oxygen scavenger 
system of Braslavsky et al.», und allenfalls auch in Kombination mit Trolox, 
hinsichtlich Verhinderung von Inaktivierung unter Umgebungslicht («room 

Seite 106 

O2020_011 

light»). Diese Beispiele machen also keinen Vergleich zwischen Ascorbat 
und dem angeblichen Braslavsky-System. Das angesprochene Beispiel 10 
vergleicht eine Kombination von Ascorbat und Trolox (offenbar auch Ascor-
bat  alleine  und  Trolox  alleine)  mit  einer  Blindprobe  ohne Antioxidantien, 
aber  nicht  mit  dem  angeblichen  Braslavsky-System,  bei  weissem  Unge-
bungslicht  oder  unter  im  Wesentlichen  dunkler  Umgebung  («dim  green 
lights»). Keines der angesprochenen Beispiele macht also einen Vergleich 
zwischen Ascorbat, optional in Kombination mit Trolox, und dem behaup-
teten Braslavsky-System. Die angesprochenen Beispiele geben also nicht 
den  unter  dem  «Problem-Solution-Approach»  erforderlichen  Zeiger  von 
angeblichem Braslavsky-System auf 1) Ascorbat alleine, 2) auf die Kombi-
nation von Ascorbat mit Trolox, oder 3) auf die Kombination von einem von 
1) oder 2) mit dem angeblichen Braslavsky-System im Kontext der Laser-
Belichtung von Nukleinsäuren gemäss Braslavsky et al. 2003. Es ist nicht 
naheliegend,  eine  für  die  Verhinderung  der  Inaktivierung  von  Fluoro-
phor/Antikörper-Konjugaten  offenbarte  Lösung  (Ascorbat,  allenfalls  in 
Kombination mit Trolox) auf das Sequenzierverfahren von Braslavsky et al. 
zu  übertragen,  das  unter  ganz  anderen  Bedingungen  abläuft  und  wo  es 
Schäden  am  DNA-Einzelstrang  (Template)  zu  verhindern  gilt,  dessen 
Struktur mit denen eines Antikörpers nicht vergleichbar ist. US 797 offen-
bart zudem eine Vielzahl von Antioxidantien (über 100). Die Wahl von As-
corbinsäure (Ascorbat) erscheint rückwirkend, auch wenn es in sechs von 
elf  Experimenten  verwendet  wird. Ascorbat  alleine,  ohne  weitere Antioxi-
dantien, wird nur in einem Experiment verwendet, zu dem keine Daten of-
fenbart werden. Erst in Kenntnis der erfolgreichen Verwendung von Ascor-
binsäure  in  einem  Puffer  für  ein  Sequenzierverfahren  erscheint  dessen 
Wahl angesichts von WO 979 gegebenenfalls naheliegend. 

Der Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs von EP 412 ist daher 
erfinderisch  ausgehend  von  Braslavsky  et  al.  2003  in  Verbindung  mit 
US 797. 

Erfinderische Tätigkeit ausgehend von WO 00/70073, WO 00/18957 o-
der Braslavsky et al. 

72.  
In  einem  vierten Ansatz  argumentiert  die  Beklagte  mangelnde  erfinderi-
sche  Tätigkeit  ausgehend  von  WO  073,  WO  957  oder  Braslavsky  et  al. 
2003, und kombiniert dabei als Sekundärdokument mit WO 02/086165 (in 
der Folge WO 165) oder WO 2004/085546 A1 (in der Folge WO 546), oder 
Parshad  et  al.,  Fluorescence  light-induced  chromosome  damage  and  its 

Seite 107 

O2020_011 

prevention in mouse cells in culture, PNAS 1978, S. 1830-33 (in der Folge 
Parshad et al. 1978). 

73.  
Aus den, E. 68 genannten Gründen ergibt sich, dass von den drei im vier-
ten  Ansatz  vorgetragenen  Ausgangsdokumenten  die  Entgegenhaltung 
Braslavksy at al. 2003 der geeignetste Ausgangspunkt für die Beurteilung 
der erfinderischen Tätigkeit ist, da in diesem Dokument konkret ein repeti-
tives Sequenzierverfahren mit Fluoreszenzdetektion einzelner eingebauter 
Nukleotide  beschrieben  wird,  und  die  Zugabe  eines  «oxygen  scavenger 
systems» zur Verhinderung von Photobleichen beschrieben wird.  

Die folgende Diskussion beschränkt sich deshalb auf die Diskussion aus-
gehend von Braslavsky et al. 2003. 

Zu Unterschied und objektiver Aufgabe ausgehend von diesem Dokument 
sei auf die Diskussion vorne verwiesen, d.h. die zu lösende Aufgabe be-
steht darin, ein verbessertes Sequenzierverfahren und ein entsprechendes 
Kit zur Verwendung in einem solchen Sequenzierverfahren bereitzustellen, 
bei dem die Identität der eingebauten Nukleotide über mehrere Zyklen mit 
einer  geringen  Fehlerquote  mit  hoher  Empfindlichkeit  bestimmt  werden 
kann.  

74.  
Die Frage, ob der Fachmann ausgehend von Braslavsky et al. 2003 oder 
WO 073 die WO 165 beiziehen würde, kann offenbleiben, denn geht man 
davon aus, dass er das Dokument beiziehen würde, würde er aus diesem 
Dokument nicht mehr als auf Seite 12, letzter Absatz überbrückend und auf 
die  nächste  Seite  eine  lange  Liste  von möglichen Antioxidantien  entneh-
men. Dabei wird Ascorbinsäure in dieser langen Liste ohne besondere Be-
vorzugung erwähnt. 

Wie vorne dargelegt (E. 61), verhindert die Zugabe von Ascorbinsäure zum 
Puffer die Beschädigung der Templates durch Lichteinstrahlung, worauf es 
weder in Braslavsky et al. 2003 noch in WO 073 oder WO 165 einen Hin-
weis  gibt. Auch  bei  Berücksichtigung  von  WO  165  liegt  ausgehend  von 
Braslavsky et al. 2003 kein Bonuseffekt vor, denn wie bei der Kombination 
mit  Van  Dijk  et  al.  2004  (hier  sogar  noch  eindeutiger)  liegt  keine  Ein-
bahnstrassensituation vor, da in der WO 165 Ascorbinsäure ohne Bevor-
zugung in einer langen Liste genannt wird. 

Seite 108 

O2020_011 

Entsprechend  kann  die  Kombination  von  Braslavsky  et  al.  2003  oder 
WO 073 mit WO 165 die beanspruchte Erfindung nicht nahelegen. 

75.  
Analog gilt dies auch für die WO 546. Auch bei diesem Dokument geht es 
nur  um  die  Verringerung  von  Photobleichung,  nicht  um  Photodamage. 
Auch hier findet sich auf Seite 9 nur eine lange Liste von möglichen Mitteln 
zur Verhinderung der Fluoreszenzintensität und der von der Beklagten zu-
sätzlich  angezogene Anspruch  35  ist,  insbesondere  bei  Betrachtung  der 
Ansprüche 33-35, nichts anderes als diese Liste, und in dieser Liste wird 
Ascorbinsäure ohne besondere Bevorzugung erwähnt.  

Aus den im Zusammenhang mit der WO 165 dargelegten Gründen beruht 
auch bei Beizug von WO 546, sofern dieser überhaupt erfolgen würde, der 
Gegenstand  des  geltend  gemachten Anspruchs  auf  erfinderischer Tätig-
keit. 

76.  
Auch beim Dokument Parshad et al. 1978 kann offenbleiben, ob der Fach-
mann dieses Dokument hinzuziehen würde. Wenn er dies täte, würde er 
feststellen,  dass  es  hier  um  fluoreszenzinduzierte  Chromosomenschädi-
gung geht, und nicht um ein Sequenzierverfahren wie im Ausgangsdoku-
ment.  

Dieses Dokument beschäftigt sich mit der Beschädigung von Chromatiden 
in Zellen in einem speziellen Medium durch Fluoreszenzlicht bei einer Be-
strahlungsdauer von 20 Stunden (siehe Zusammenfassung). Dies bedeu-
tet, dass es in diesem Dokument um eine völlig andere Technologie geht 
als  bei  jedem  der  von  der  Beklagten  verwendeten Ausgangsdokumente. 
Es geht nicht um ein Sequenzierverfahren und schon gar nicht um eines, 
bei dem Fluoreszenzfarbstoffe für die Sequenzierung in die DNA eingebaut 
werden. 

Damit gehört das Dokument Parshad et al. 1978 weder zum gleichen Ge-
biet  wie  die  Ausgangsdokumente,  noch  zu  einem  benachbarten  Gebiet 
noch zu einem übergeordneten generellen Gebiet mit der gleichen Zielset-
zung.  Der  Fachmann  würde  entsprechend  dieses  Dokument  als  Sekun-
därdokument nicht ohne erfinderisch tätig zu sein beiziehen. 

Selbst wenn es beiziehen würde, würde er dann feststellen, dass er daraus 
keine  sinnvollen  Erkenntnisse  für  die  Verbesserung  der  Lehre  des Aus-

Seite 109 

O2020_011 

gangsdokuments gewinnen kann. Bei einem Sequenzierverfahren mit Ein-
bau von Bausteinen mit Fluoreszenzfarbstoffen werden die einzelnen und 
isolierten Moleküle optisch ausgelesen, wobei kurzzeitig für die Identifika-
tion  angestrahlt  wird  und  die  Fluoreszenz  detektiert  wird.  Im  Gegensatz 
dazu wird in diesem Sekundärdokument Parshad et al. 1978 nicht mit Licht 
zur Erzeugung von Fluoreszenz in der Probe angeregt, sondern vielmehr 
wird als Lichtquelle eine Fluoreszenzlichtquelle eingesetzt. Obwohl der Ti-
tel glauben machen könnte, dass es im Sekundärdokument um etwas Ähn-
liches geht wie im Primärdokument, ist das bei genauer Betrachtung über-
haupt nicht der Fall, weil im Sekundärdokument die Einstrahlung nicht mit 
dem Ziel der Erzeugung von Fluoreszenz erfolgt.  

Weiter werden in diesem Sekundärdokument nicht einzelne Stränge durch 
kurzzeitige  Einstrahlung  analysiert,  sondern  es  wird  geschaut,  inwiefern 
eine kontinuierliche Einstrahlung über eine Zeitdauer von 20 Stunden, wie 
sie  in  einem  Sequenzierverfahren  offensichtlich  niemals  zur Anwendung 
käme,  Chromatiden  in  einer  Zelle,  d.  h.  in  ihrem  natürlichen,  in  entspre-
chende Proteine und andere Biomoleküle eingebetteten, Umfeld auf diese 
Einstrahlung  reagieren.  Dass  die  Wirkung  von Ascorbinsäure  in  diesem 
völlig anderen Umfeld auch nur schon ähnlich sein könnte, wie wenn As-
corbinsäure bei einem Sequenzierverfahren eingesetzt würde, kann nicht 
erkannt werden. 

Eine direkte Übertragbarkeit von Erkenntnissen aus diesem Sekundärdo-
kument auf das Verfahren gemäss Primärdokument kann der Fachmann 
entsprechend nicht annehmen. Ausgehend vom Dokument Braslavsky et 
al. 2003 und auf der Suche nach einem geeigneten Sauerstoffabsorptions-
system würde der Fachmann beim Blick in dieses Sekundärdokument nicht 
ohne erfinderische Tätigkeit erkennen, dass die dort in einem anderen Zu-
sammenhang  eingesetzt Ascorbinsäure  als  Sauerstoffabsorptionssystem 
im Verfahren gemäss Ausgangsdokument besonders vorteilhaft wäre. 

Entsprechend kann auch die Kombination mit Parshad et al. 1978 die be-
anspruchte Erfindung nicht nahelegen. 

Erfinderische Tätigkeit ausgehend von WO 00/06770 

77.  
In  einem  fünften Ansatz  argumentiert  die  Beklagte  mangelnde  erfinderi-
sche Tätigkeit  ausgehend  von WO 770  und kombiniert  dabei  als  Sekun-

Seite 110 

O2020_011 

därdokument mit Van Dijk et al. 2004 oder Dittrich/Schwille 2001. Sie be-
zieht sich dabei wesentlich auf die Ausführungen in der Entscheidung der 
Einspruchsabteilung. 

78.  
Die WO 770 beschreibt eine Vorrichtung für die Einzelmolekülspektrosko-
pie, bei der die einzelnen Moleküle an einem stationären Träger fixiert sind 
(Zusammenfassung und Anspruch 1 sowie Seite 5:25). Die einzelnen Mo-
leküle werden fluoreszenzmarkiert und es wird beschrieben, dass die Tech-
nologie für ein Sequenzierverfahren von Polynukleotiden eingesetzt wer-
den kann (S. 9:3-23). Dabei weist das Verfahren an einer Template-Nukle-
insäure  folgende,  sich  wiederholende  Schritte  auf:  Einbau  eines  fluores-
zenzmarkierten Nukleotids zu einem komplementären Strang und optische 
Bestimmung des eingebauten Systems nach Entfernung der fluoreszenz-
markierten Reagenzien (S. 9:11-23). Um nachzuweisen, dass die Fluores-
zenz durch ein einzelnes Molekül verursacht wird, wird auf den auf Pho-
tobleichung zurückzuführenden Signalabfall abgestellt (S. 15:23-28 sowie 
S. 17:16-25). 

Damit  unterscheidet  sich  der  beanspruchte  Gegenstand,  wie  dies  in  der 
Entscheidung  der  Einspruchsabteilung  vom  30.  November  2015  korrekt 
festgehalten wird, von der Offenbarung der WO 770 dadurch, dass die Be-
stimmung der Identität der eingebauten Nukleotide in einem Puffer durch-
geführt wird, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält. 

79.  
Die Zugabe von Ascorbinsäure führt dazu, dass das Fluoreszenzsignal in 
einem SBS-Verfahren auch über mehrere Zyklen stabil bleibt und Fehler-
quote bei der Identitätsbestimmung daher sinkt (vorne, E. 61). 

Die WO 770 offenbart Fluoreszenzdetektion, nicht aber, dass das Fluores-
zenzsignal über mehrere Zyklen durch die Zugabe von irgendwelchen Che-
mikalien verbessert werden könnte. Im Gegenteil, bei der WO 770 beruht 
die  Detektion  gerade  darauf,  dass  das  Photobleichung  dazu  verwendet 
wird, das Nutzsignal (eines einzelnen Moleküls) vom Störsignal (mehrerer 
Moleküle) zu unterscheiden. 

Wegen der nachgewiesenen technischen Wirkung kann die Aufgabe nicht 
als Bereitstellung einer Alternative formuliert werden. Sie kann aber auch 
nicht  formuliert  werden  als  Bereitstellung  einer  höheren  Signalintensität 

Seite 111 

O2020_011 

über  mehrere  Zyklen,  da  eine  derartige  Fragestellung  bereits  einen  Hin-
weis gibt, der der WO 770 nicht entnommen werden kann.  

Die zu lösende Aufgabe besteht daher darin, ein verbessertes Sequenzier-
verfahren und ein entsprechendes Kit zur Verwendung in einem derartigen 
Verfahren bereitzustellen, bei dem die Identität der eingebauten Nukleotide 
auch über mehrere Zyklen mit geringer Fehlerquote mit hoher Empfindlich-
keit bestimmt werden kann (so ähnlich auch die Einspruchsabteilung). 

80.  
Aus den bereits ausführlich dargelegten Gründen hat der Fachmann keine 
Motivation, überhaupt Van Dijk et al. 2004 beizuziehen, um die technische 
Aufgabe zu lösen. Bei SBS-Verfahren stellt sich das Problem der Photob-
leichung  –  bei  angemessen  eingestellter  Lichtintensität  –  gar  nicht,  ent-
sprechend würde der Fachmann auch keine Massnahmen zur Reduktion 
der Bleichung in Betracht ziehen.  

Selbst wenn der Fachmann das Dokument Van Dijk et al. 2004 ausgehend 
von WO 770 hinzuziehen würde, würde nicht ohne erfinderische Tätigkeit 
zur beanspruchten Lehre gelangen. 

Die Kompatibilität der Erkenntnisse des Dokuments Van Dijk et al. 2004 mit 
dem Verfahren gemäss WO 770 ist für den Fachmann nicht erkennbar. Im 
Gegenteil,  die WO 770  lehrt  explizit  vom  Dokument  Van  Dijk  et  al.  2003 
weg («teaching away»). Bei der WO 770 geht es darum, gezielt Photoblei-
chung dafür zu nutzen, das Signal der einzelnen markierten Nukleotide im 
einzelnen Molekül von Hintergrundsignalen zu unterscheiden. Die Zugabe 
eines Mittels zur Verhinderung von Photobleichung liefe diesem Prinzip zu-
wider,  entsprechend  würde  der  Fachmann  das  Dokument  Van  Dijk  et  al. 
2003 bei der Suche nach einer Lösung zum obigen Problem verwerfen.  

Auch die wissenschaftliche Publikation Dittrich/Schwille 2001 gilt dasselbe 
wie  für  Van  Dijk  et  al.  2003.  Da  Photobleichung  kein  Problem  darstellt, 
würde der Fachmann diese Publikation nicht beiziehen. Die Kompatibilität 
der Erkenntnisse des Dokuments Dittrich/Schwille 2001 mit dem Verfahren 
gemäss WO 770 ist für den Fachmann zudem nicht erkennbar. Im Gegen-
teil, die WO 770 lehrt aus den bei der Diskussion von Van Dijk et al. 2003 
genannten Gründen von Dittrich/Schwille 2001 weg.  

81.  
Zusammenfassend beruhen die Gegenstände der geltend gemachten An-
sprüche 1 und 15 der EP 412 auf erfinderischer Tätigkeit.  

Seite 112 

O2020_011 

Eingriff in den Schutzbereich 

82.  
Die  Beklagte  hat  in  der  Klageantwort  darzulegen,  welche  Tatsachenbe-
hauptungen  der  Klägerin  im  Einzelnen  anerkannt  oder  bestritten  werden 
(Art. 222 Abs. 2 ZPO). Ein qualifiziertes (begründetes) Bestreiten kann ver-
langt werden bei einem Informationsgefälle zwischen den Parteien, wenn 
die  an  sich  behauptungsbelastete  Partei  den  massgebenden  Tatsachen 
ferner steht als die Gegenpartei und dieser ergänzende Angaben zum Ge-
schehensablauf zumutbar sind.64  

Klagepatent EP 578 

83.  
In der Klageantwort bestreitet die Beklagte unter dem Titel «die angegriffe-
nen  Nukleotide,  Reagenzien-Kits  und  Verfahren verletzen  EP  578  nicht» 
ausschliesslich,  dass  die  von  der  Klägerin  vorgebrachten  Beweismittel 
tauglich  seien,  eine  Verletzung  nachzuweisen. Auch  in  der  Duplik,  unter 
dem  Titel  «keine  Verletzung  von  EP  578»,  bestreitet  die  Beklagte  aus-
schliesslich,  dass  die  Klägerin  bewiesen  habe,  dass  das  Klagepatent 
EP 578 verletzt sei. 

Damit  fehlt  es  an  einer  eigentlichen  Bestreitung  der  Verletzung.  Die  Be-
klagte bestreitet zwar den Nachweis der Verletzung, aber nicht die Verlet-
zung als solche. Als unbestrittene tatsächliche Behauptung bedarf die Be-
hauptung,  dass  der  Reagenzien-Kit  «MGISEQ-2000RS  High  throughput 
Sequencing Kit Model: PE150» in den Schutzbereich des Klagepatents EP 
578 fällt, daher keines Beweises. 

Die  Bestreitungen  der  Beklagten  sind  auch  deshalb  nicht  überzeugend, 
weil die Herstellerin der Reagenzien-Kits, die MGI Tech Co., Ltd., Shenzen, 
China,  in  ausländischen  Verfahren  zugestanden  hat,  dass  diese  modifi-
zierte Nukleotidmoleküle gemäss Anspruch 1 enthalten, die am dritten C-
Atoms des Zuckers eine Azidomethylgruppe als Blockiergruppe aufweisen 
(Landgericht Düsseldorf, Urteil 4a O 31/19 vom 3. November 2020, S. 26 
f.; Landgericht Düsseldorf, Urteil 4a O 27/20 vom 27. April 2021, S. 19 ff., 
insb. S. 22; Urteil [2021] EWHC 57 (Pat) des High Court of Justice for Eng-
land and Wales vom 20. Januar 2021, E. 14: «Claims 1, 7, 12, 20 and 24 

64 BGer, Urteil 4A_36/2021 vom 1. November 2021, E. 5.1.3 (nicht publ. in BGE 
148 III 11), unter Hinweis auf BGE 133 III 43 E. 4.1; Urteile 4A_251/2020 vom 29. 
September 2020 E. 3.7.1, 4A_296/2017 vom 30. November 2017 E. 1.4.5. 

Seite 113 

                                                
O2020_011 

of the 578 patent (claim set A) are alleged to be infringed by all three sys-
tems. MGI does not admit infringement of claim 20 (claim set A) by the two 
colour or DNBSEQ E variants. The other allegations are admitted.»).  

84.  
Erachtet man einen Beweis dennoch als notwendig, so wird verwiesen auf 
die Begründung im Teilurteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 85 ff. 

Klagepatent EP 412 

85.  
Auch in Bezug auf das Klagepatent EP 412 bestreitet die Beklagte nicht 
ausdrücklich, dass die angegriffenen Ausführungsformen in den Schutzbe-
reich  der  geltend  gemachten  Ansprüche  fallen,  insbesondere  Ascorbin-
säure bzw. ein Salz davon enthalten, sondern nur, dass die Klägerin dies 
zweifelsfrei nachgewiesen habe. Damit hat auch der Eingriff in den Schutz-
bereich des Klagepatents EP 412 als unbestritten zu gelten. 

Es  kommt  hinzu,  dass  die  Bestreitungen  der  Beklagten  zum  fehlenden 
Nachweis des Vorhandenseins von Ascorbinsäure im Puffer der angegrif-
fenen Reagenzien auf jeden Fall keine begründete Bestreitung der vorge-
worfenen  Verletzungshandlungen  ist.  Die  Beklagte  argumentiert,  die  von 
der Klägerin verwendeten Analysemethoden seien nicht geeignet, die Ste-
reoisomere  der Ascorbinsäure  zu  unterscheiden.  Die  beobachteten  Sig-
nale könnten auch durch L-Isoascorbinsäure verursacht worden sein. Da-
mit wird wie bereits gesagt nicht die Verletzung als solche bestritten, son-
dern nur deren Nachweis. 

Soweit die Beklagte sich implizit auf den Standpunkt stellt, die Reagenzien 
für  die  von  ihr  vertriebenen  Sequenziergeräte  enthielten  L-Isoascorbin-
säure, ist die Bestreitung unbegründet. Die Beklagte ist dem Sachverhalt 
näher als die Klägerin, es besteht ein offensichtliches Informationsgefälle. 
Zwar stellt sie die angegriffenen Reagenzien nicht selbst her, aber sie ist 
Vertriebspartnerin der Herstellerin in der Schweiz. Die Herstellerin ist er-
sichtlich an der Instruktion des vorliegenden Verfahrens beteiligt, was sich 
unter anderem daran zeigt, dass eine Vertreterin der MGI Tech Co., Ltd., 
an der Hauptverhandlung teilgenommen hat. Als Vertriebspartnerin ist die 
Beklagte für die Inverkehrsetzung in der Schweiz verantwortlich, sie kann 
sich  nicht  auf  den  Standpunkt  zurückziehen,  die  Zusammensetzung  der 
von ihr (zukünftig) vertriebenen Reagenzien nicht zu kennen. 

Seite 114 

O2020_011 

Bei den Vorwürfen der Klägerin handelt es sich nicht um blosse Spekulati-
onen, sondern um durch grundsätzlich geeignete Analysen untermauerte 
konkrete Behauptungen. Unter den Umständen darf man von der Beklag-
ten verlangen, dass sie belegt, welches anderes Antioxidans in den MGI-
Kits verwendet wird, wenn sie behauptet, dass es sich nicht um Ascorbin-
säure handelt.65 Es gibt kein zivilprozessuales Recht, den Gegner «auflau-
fen» und «dumm sterben» zu lassen.66 

86.  
Soweit man den Eingriff in den Schutzbereich als bestritten ansieht, ist er 
aus  den  im Teilurteil O2019_007  vom  19.  November  2021,  E.  92 ff., ge-
nannten Gründen bewiesen.  

Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren 

87.  
Gemäss  Rechtsprechung  des  Bundespatentgerichts  bildet  Art. 66  lit. b 
PatG die materiellrechtliche Grundlage für den Auskunfts- und Rechnungs-
legungsanspruch auch wenn es um Informationen geht, die der Bezifferung 
der finanziellen Forderungen des Patentinhabers dienen.67 Trotz Kritik in 
der Lehre68 hält das Bundespatentgericht vor allem aus prozessökonomi-
schen Gründen an dieser Rechtsprechung fest.69 Müsste bereits in der ers-
ten  Stufe  der  Stufenklage  insbesondere  auch  zum  Verschulden  plädiert 
und  eventuell  Beweis  erhoben  werden,  würde  das  Verfahren  erheblich 
kompliziert und verlängert. 

Der  Umfang  dieses  Auskunfts-  und  Rechnungslegungsanspruchs  ergibt 
sich aus seinem Zweck, der Patentinhaberin den Nachweis ihrer finanziel-
len  Gutmachungsansprüche  zu  ermöglichen,  soweit  sie  die  Beweislast 
trägt.70 Daraus folgt, dass die Beklagte nur soweit zur Auskunft verpflichtet 
werden kann, als die Auskünfte (und Unterlagen) geeignet sind, den von 
ihr mit den patentverletzenden Produkten erzielten Bruttoumsatz zu bezif-
fern. Hingegen hat die Klägerin keinen Rechtsanspruch darauf, dass die 

65  Unbestritten  ist,  dass  die  Reagenzien  irgendein  Antioxidans  enthalten;  die 
Beklagte bestreitet nur, dass der Klägerin der Nachweis gelungen ist, dass es sich 
um Ascorbinsäure handelt. 
66 Kuko ZPO-OBERHAMMER, Art. 52 N 6 (Verstoss gegen Treu und Glauben). 
67  BPatGer,  Urteil  O2012_008  vom  25.  August  2015,  E.  5.4  –  «elektrostatische 
Pulversprühpistole». 
68 Baechler, Die Stufenklage, sic! 2017, 1 ff., 9.   
69 BPatGer, Urteil O2015_018 vom 15. Juni 2018, E. 58 – «instrument d’écriture». 
70  BPatGer,  Teilurteil  O2017_007  vom  1.  November  2019,  E. 85  –  «animierte 
Lunge». 

Seite 115 

                                                
O2020_011 

Beklagte ihre Gestehungskosten darlegt, da dafür die Beklagte die Beweis-
last trägt. 

88.  
Die Klägerin verlangt Auskunft über Abnehmer von MGI-Reagenzien-Kits 
(genaue Bezeichnungen gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 des [zurückgezo-
genen]  Massnahmebegehrens)  sowie  Rechnungslegung  über  verkaufte 
Produkte gemäss den Rechtsbegehren Nr. 1 bis 7 (Rechtsbegehren Nr. 9).  

Die Klägerin konnte nicht nachweisen, dass die Beklagte patentgemässe 
Reagenzien bereits angeboten hat; ihr Rechtsschutzinteresse ergibt sich 
ausschliesslich  aus  der  drohenden  zukünftigen  Verletzung  (Erstbege-
hungsgefahr). Entsprechend fehlt es ihr an einem Rechtsschutzinteresse 
daran,  die Abnehmer  der  Reagenzien-Kits  zu  erfahren.  Rechtsbegehren 
Nr. 8 ist daher abzuweisen. 

Hingegen  hat  die  Beklagte,  wenn  auch  nur  kurzzeitig,  Sequenziergeräte 
angeboten,  die  zur  Verwirklichung  der  Verfahrensansprüche  der 
Klagepatente geeignet sind (vorne, E. 20). Es ist zwar unwahrscheinlich, 
aber  nicht  ausgeschlossen,  dass  die  Beklagte  bereits  ein  oder  mehrere 
Sequenziergeräte  verkauft  hat.  Entsprechend  hat  die  Klägerin  ein 
Interesse  daran,  dass  die  Beklagte  Rechnung  legt  über  bereits  erfolgte 
Verkäufe  von  Sequenziergeräten  gemäss  Rechtsbegehren  Nr.  4  und  7. 
Rechtsbegehren Nr. 9 ist daher in dem Umfang gutzuheissen, als es sich 
auf die Sequenziergeräte bezieht.  

Zusammenfassung/zu gewährende Rechtsbegehren 

89.  
Ein  Rechtsschutzinteresse  der  Klägerin  an  einem  Unterlassungsurteil  ist 
gegeben.  Die  geltend  gemachten  Ansprüche  beider  Klagepatente  sind 
rechtsbeständig und verletzt. 

Rechtsbegehren Nr. 1 ist gutzuheissen. Damit entfällt das Rechtsschutz-
interesse an der Gutheissung der engeren Rechtsbegehren Nr. 2 und 3, 
auf die entsprechend nicht einzutreten ist (vorne, E. 15). 

Das auf den Vertrieb der Sequenziergeräte gerichtete Rechtsbegehren 
Nr. 4 ist gutzuheissen. 

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Rechtsbegehren Nr. 5, das sich gegen die Kits mit Ascorbinsäure richtet, 
ist gutzuheissen, ebenso Nr. 6, das neben Nr. 5 steht und etwas anderes 
verbietet (vorne, E. 15). 

Rechtsbegehren Nr. 7, das sich gestützt auf Klagepatent EP 412 gegen 
den Vertrieb der Sequenziergeräte richtet, ist gutzuheissen. 

Auf Rechtsbegehren Nr. 8 (Auskunft über Abnehmer von Reagenzien) ist 
mangels Nachweises, dass bereits Reagenzien angeboten wurden, nicht 
einzutreten.  

Rechtsbegehren Nr. 9 ist teilweise gutzuheissen, soweit die Rechnungs-
legung sich auf den Verkauf von Sequenziergeräten gemäss Rechtsbe-
gehren Nr. 4 und 7 bezieht. 

Vollstreckungsmittel 

90.  
Gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO kann eine Verpflichtung zum Tun, Unterlas-
sen  oder  Dulden  durch  indirekten  Zwang  (Ordnungsbusse,  Bestrafung 
nach Art. 292 StGB) vollstreckt werden. Auf Antrag der obsiegenden Partei 
kann bereits das erkennende Gericht Vollstreckungsmassnahmen anord-
nen (Art. 236 Abs. 3 ZPO). 

Die  Bestrafung  wegen  Ungehorsams  gegen  amtliche  Verfügungen 
(Art. 292  StGB)  und  das  Ordnungsgeld  nach Art. 343 Abs.  1  lit.  b  und  c 
ZPO können nach h.L. verbunden werden, eine Verbindung wird aber we-
gen  der  Rechtsklarheit  «nicht  empfohlen».71  Die  Ordnungsbusse  nach 
Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO kann als Zwangsgeld auch gegen juristi-
sche Personen verhängt werden, während sich die Ungehorsamkeitsstrafe 
nach Art. 292 StGB nur an natürliche Personen richtet.72 

91.  
Vorliegend  hat  die  Klägerin  beantragt,  die  Verpflichtungen  zum Tun  und 
Unterlassen gemäss den Rechtsbegehren Nr. 1, 4, 5, 7 und 9 mit der An-
drohung von Ordnungsbusse gegenüber der Beklagten und Ungehorsam-
keitsstrafe gegen deren Organe zu verbinden. In der deutschen Überset-
zung gemäss der Rechtsbegehren der Klägerin vom 22. Februar 2022 hat 
sich  ein  offensichtlicher  Fehler  eingeschlichen.  Gemeint  ist  offensichtlich 

71 STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 343 N 18 
m.W.H. 
72 BSK ZPO-ZINSLI, Art. 343 N 15, 20. 

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die Bestrafung nach Art. 292 StGB, nicht Art. 292 ZGB. In der englischen 
Fassung der Rechtsbegehren wird die Abkürzung «CC» verwendet, die so-
wohl für «Criminal Code» wie auch für «Civil Code» stehen kann.  

Die Androhung der Vollstreckungsmassnahmen bereits durch das erken-
nende Gericht ist sachgerecht, da dadurch ein eventuelles Vollstreckungs-
verfahren  beschleunigt  wird.  Da  sich  Ordnungsbusse  und  Ungehorsam-
keitsstrafe nicht an die gleichen Personen richten, besteht auch nicht die 
von der Lehre kritisierte Gefahr der fehlenden Rechtsklarheit.  

Die Anträge auf Androhung von indirektem Zwang gemäss Rechtsbegeh-
ren Nr. 1, 4, 5, 7 und 9 sind entsprechend gutzuheissen, wobei ausdrück-
lich  zu  erwähnen  ist,  dass  die  Bestrafung  nach Art. 292  StGB mit  Busse 
erfolgt. 

Kosten und Entschädigungsfolgen 

92.  
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Kosten- und Entschä-
digungsfolgen zu regeln (Art. 106 ZPO).  

Die  Klägerin  beziffert  den  Streitwert  in  ihrer  Klage  gesamthaft  mit 
CHF 1 Mio.,  wovon  CHF 25’000  auf  das  Massnahmeverfahren 
(S2020_004) entfallen. Den Streitwert des Hauptverfahrens beziffert sie mit 
CHF  975’000,  was  von  der  Beklagten  «für  Zwecke  der  Streitwertbestim-
mung» akzeptiert wird.  

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 975’000 und unter Berücksich-
tigung  der  aussergewöhnlichen  Komplexität  der  Streitsache  ist  die  Ge-
richtsgebühr  auf  CHF 60’000  festzusetzen,  auch  wenn  die  finanziellen 
Wiedergutmachungsansprüche nicht beurteilt werden (vgl. Art. 1 KR-Pat-
Ger). Die Gerichtskosten sind aus dem Vorschuss der Klägerin zu bezie-
hen;  die  Beklagte  hat  der  Klägerin  die  Kosten  zu  erstatten  (vgl. Art. 106 
Abs. 1 ZPO). 

93.  
Die  Unterlassungsbegehren  der  Klägerin  werden  in  einem  erheblichen 
Umfang  gutgeheissen;  sie  erhält  den  beantragten  Unterlassungstitel  im 
breitest beantragten Umfang. Ihr Auskunftsbegehren wird teilweise gutge-
heissen. Zwar obsiegt die Klägerin nicht vollumfänglich, es ist aber nicht zu 
übersehen, dass sie zur Hauptsache obsiegt. Es rechtfertigt sich, der Be-
klagten 90% der Kosten und der Klägerin 10% der Kosten aufzuerlegen. 

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Die  Gerichtsgebühr  ist  mit  dem  von  der  Klägerin  geleisteten  Kostenvor-
schuss zu verrechnen und die Beklagte hat der Klägerin die Kosten im Um-
fang von 90% (CHF 54’000) zu ersetzen (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). 

Im  entsprechend  reduzierten  Umfang  ist  die  Beklagte  entschädigungs-
pflichtig. Die Parteientschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche 
Vertretung  ist  auf  CHF  60’000  festzusetzen  (vgl. Art. 5  KR-PatGer),  ent-
sprechend hat die Beklagte der Klägerin per Saldo CHF 48’000 zu erstat-
ten (0,9 * CHF 60’000 – 0,1 * CHF 60’000). 

94.  
Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können 
praxisgemäss  als  notwendige Auslagen  erstattet  werden  (Art.  32  PatGG 
i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), allerdings 
nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die 
berufsmässige  anwaltliche  Vertretung  gemäss  Tarif  übersteigt,  «von  der 
Grössenordnung  her  im  Bereich  der  rechtsanwaltlichen  Entschädigung» 
des Anwalts gemäss KR-PatGer. 73 

Für  die  patentanwaltliche  Beratung  macht  die  Klägerin 
insgesamt 
CHF 237’811.50 geltend.  Die  Beklagte  beantragt,  den  Ersatz für  die  not-
wendigen Auslagen für den Patentanwalt auf die tarifliche Entschädigung 
für  die  berufsmässige  rechtsanwaltliche  Vertretung  zu kürzen.  Sie  selbst 
macht Auslagen für den Patentanwalt von CHF 70’116.05 geltend. 

Der vorliegende Streitfall ist zweifelsfrei in technischer Hinsicht ausseror-
dentlich komplex;  nicht nur  werden  zwei  Klagepatente  aus  unterschiedli-
chen Patentfamilien geltend gemacht, sondern der Stand der Technik be-
schlägt auch mehrere technische Gebiete – neben der Biochemie insbe-
sondere auch die physikalische Chemie (Fluoreszenz). Gleichwohl ist zu 
berücksichtigen, dass der Parallelprozess (O2019_007) dieselben Klage-
patente zum Gegenstand hatte, die Klägerin sowie die Vertreter beider Par-
teien identisch sind und dass der Prozessstoff in weiten Teilen übernom-
men werden konnte. Das zeigt sich auch an den bedeutend tieferen Aus-
lagen der Beklagten. Der Aufwand von rund CHF 240’000 scheint vor die-
sem Hintergrund unangemessen hoch.    

73  BPatGer,  Urteil  O2016_009  vom  18. Dezember  2018,  E. 64  – 
«Durchflussmessfühler»;  Urteil  S2018_001  vom  23.  Mai  2018,  E.  5;  Urteil 
O2015_009  vom  21.  März  2018,  E.  11.2;  Urteil  O2012_43  vom  10.  Juni  2016, 
E. 5.5.  

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Unter Berücksichtigung der grossen Schwierigkeit des Falles, die vor allem 
durch die technischen Fragen bedingt ist, rechtfertigt es sich, den Ersatz 
für die Kosten der notwendigen Unterstützung durch den Patentanwalt hö-
her zu bemessen als die tarifliche Entschädigung des Rechtsanwalts und 
auf CHF 80’000 festzulegen. Per Saldo hat die Beklagte der Klägerin als 
Ersatz 
erstatten 
notwendige  Auslagen  CHF 65’000 
(0,9 * CHF 80’000 – 0,1 * CHF 70’116.05, gerundet). 

für 

zu 

Die Beklagte ist demnach zu verpflichten, der Klägerin eine reduzierte Par-
teientschädigung  von 
(CHF 48’000  plus 
CHF 65’000) zu bezahlen. 

insgesamt  CHF 113’000 

Das Bundespatentgericht erkennt: 

1.  In Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 1 wird der Beklagten unter An-
drohung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF  1’000  pro  Tag  der  Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 
gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe 
gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Falle der Zuwiderhandlung verbo-
ten,  das  folgende  Erzeugnis  in  die  Schweiz  einzuführen,  aus  der 
Schweiz  auszuführen,  in  der  Schweiz  anzubieten,  in  der  Schweiz  zu 
verkaufen,  sonst  in  der  Schweiz  in  Verkehr  zu  bringen,  oder  in  der 
Schweiz zu lagern: 

−  ein modifiziertes Nukleotidmolekül 

−  umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und 

−  eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit 

−  mit einer entfernbaren 3'-OH Blockierungsgruppe, die kovalent da-

ran gebundenen ist, 

−  so dass an das 3'-Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur -O-Z 

gebunden ist, 

−  wobei es sich bei Z um Azidomethyl (-CH2-N3) handelt. 

2.  In Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 4 wird der Beklagten unter An-
drohung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF 1’000  pro  Tag  der  Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 
gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe 
gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Falle der Zuwiderhandlung verbo-
ten, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 

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Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz 
in Verkehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern: 

ein Sequenziergerät zur Verwendung mit einem Erzeugnis, das Erzeug-
nis umfassend: 

−  ein modifiziertes Nukleotidmolekül 

−  umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und 

−  eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit 

−  mit einer entfernbaren 3'-OH Blockierungsgruppe, die kovalent da-

ran gebundenen, 

−  so dass an das 3'-Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur -O-Z 

gebunden ist, 

−  wobei es sich bei Z um Azidomethyl (-CH2-N3) handelt. 

3.  In Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 5 wird der Beklagten unter An-
drohung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF 1’000  pro  Tag  der  Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 
gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe 
gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Falle der Zuwiderhandlung verbo-
ten, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz 
in Verkehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern: 

Kits zur Sequenzierung von mindestens zwei Nukleotiden einer Temp-
late-Nukleinsäure  in  einem  Sequenzierungsverfahren  durch  Synthese 
(sequencing-by-synthesis),  

wobei das Verfahren die folgenden, sich wiederholenden Schritte um-
fasst:  

(a)   Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkierter Nukleotide in 
einen  zu  der  besagten  Template-Nukleinsäure  komplementären 
Nukleinsäurestrang, und  

(b)   Bestimmung der Identität von einem oder mehreren der eingebau-

ten Nukleotide, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz 
davon enthält. 

4.  In Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 6 wird der Beklagten unter An-
drohung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF 1’000  pro  Tag  der  Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 
gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe 

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O2020_011 

gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Falle der Zuwiderhandlung verbo-
ten, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz 
in Verkehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern: 

Kits zur Sequenzierung von mindestens zwei Nukleotiden einer Temp-
late-Nukleinsäure  in  einem  Sequenzierungsverfahren  durch  Synthese 
(sequencing-by-synthesis),  

wobei das Verfahren die folgenden, sich wiederholenden Schritte um-
fasst:  

(a)   Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkierter Nukleotide in 
einen  zu  der  besagten  Template-Nukleinsäure  komplementären 
Nukleinsäurestrang, und  

(b)   Bestimmung der Identität von einem oder mehreren der eingebau-

ten Nukleotide, 

umfassend 

−  ein oder mehrere fluoreszenzmarkierte Nukleotide, wobei die Flu-
oreszenzmarkierung über einen spaltbaren Linker mit den Nukle-
otiden verknüpft ist, 

−  DNA-Polymerase 

−  und einen Puffer, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält 

bzw. Ascorbinsäure oder einem Salz davon bereitstellt. 

5.  In Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 7 wird der Beklagten unter An-
drohung  einer  Ordnungsbusse  von  CHF 1’000  pro  Tag  der  Zuwider-
handlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 
gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe 
gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Falle der Zuwiderhandlung verbo-
ten, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der 
Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz 
in Verkehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern: 

ein  Sequenziergerät  zur  Verwendung  mit  Kits  zur  Sequenzierung  von 
mindestens zwei Nukleotiden einer Template-Nukleinsäure in einem Se-
quenzierungsverfahren durch Synthese (sequencing-by-synthesis), wo-
bei das Verfahren die folgenden, sich wiederholenden Schritte umfasst:  

(a)   Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkierter Nukleotide in 
einen  zu  der  besagten  Template-Nukleinsäure  komplementären 
Nukleinsäurestrang, und  

Seite 122 

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(b)   Bestimmung der Identität von einem oder mehreren der eingebau-

ten Nukleotide, 

wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz 
davon enthält. 

6.  Auf die Rechtsbegehren Nr. 2, 3 und 8 wird nicht eingetreten. 

7.  In teilweiser Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 9 wird die Beklagte 
unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro Tag der Zu-
widerhandlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 
5’000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Or-
gane gemäss Art.  292  StGB mit  Busse  im  Falle der  Zuwiderhandlung 
verpflichtet, innerhalb von 60 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils 
nach  anerkannten  Grundsätzen  der  Rechnungslegung  detailliert  Re-
chenschaft abzulegen und Auskunft zu erteilen über die Bruttoeinnah-
men,  die  mit  dem  In-Verkehr-Bringen  der  Sequenziergeräte  gemäss 
Dispositiv Ziff. 2 und 5 erzielt wurden. 

8.  Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 60’000. 

9.  Die Kosten werden zu 10% der Klägerin und zu 90% der Beklagten auf-
erlegt.  Die  Gerichtsgebühr  wird  mit  dem  von  der  Klägerin  geleisteten 
Kostenvorschuss verrechnet und die Beklagte hat der Klägerin die Kos-
ten im Umfang von 90% (CHF 54’000) zu ersetzen 

10. Die  Beklagte  wird  verpflichtet,  der  Klägerin  eine  reduzierte  Parteient-

schädigung von CHF 113’000 zu bezahlen. 

11. Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Verhandlungs-
protokolls sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum 
(nach Eintritt der Rechtskraft), je gegen Empfangsbestätigung.  

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätes-
tens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu des-
sen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplo-
matischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 
Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und 
hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die 

Seite 123 

Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismit-
tel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizule-
gen (vgl. Art. 42 BGG). 

O2020_011 

St. Gallen, 2. November 2022 

Im Namen des Bundespatentgerichts 

Präsident 

Gerichtsschreiber 

Dr. iur. Mark Schweizer 

MLaw Sven Bucher 

Versand: 3. November 2022 

Seite 124