# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** ef3dccc0-5aed-54d7-8426-dc0a69ba3ef4
**Source:** Bundesverwaltungsgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2014-10-03
**Language:** de
**Title:** Bundesverwaltungsgericht 03.10.2014 B-3138/2013
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_B-3138-2013_2014-10-03.pdf

## Full Text

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 
 Abteilung II 

B-3138/2013 

 

 

  U r t e i l  v o m  3 .  O k t o b e r  2 0 1 4  

Besetzung 

 
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), 

Richter Pietro Angeli-Busi,  

Richter Hans Urech,    

Gerichtsschreiber Michael Tschudin. 
 

 
 

Parteien 

 
Novartis AG,  

4002 Basel,  

vertreten durch Schneider Feldmann AG,  

Patent- und Markenanwälte,  

Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich, 

Beschwerdeführerin,  

 
 

 
gegen 

 

 
Desitin Arzneimittel GmbH,  

Weg beim Jäger 214, DE-22335 Hamburg,   

vertreten durch die Rechtsanwälte  

Dr. Stefan Schröter und/oder Dr. Michael Ritscher, 

Meyerlustenberger Lachenal (Zürich),  

Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,  

Beschwerdegegnerin,  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,    

Vorinstanz.  

 

Gegenstand 

 
Verfügung des IGE vom 30. April 2013 betreffend Wider-

spruchsverfahren Nr. 12023 TRILEPTAL / Desileptal. 

 

B-3138/2013 

Seite 2 

Sachverhalt: 

A.  

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der am 9. Mai 2011 von der Orga-

nisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) international regist-

rierten Wortmarke Nr. 1 081 439 "Desileptal" mit einer deutschen Marke 

als Basiseintragung. Für diese Marke wurde mittels Notifikation vom 

7. Juli 2011 (Publikation der Notifikation am 14. Juli 2011) die Schutzaus-

dehnung für die Waren "Préparations pharmaceutiques contre des mala-

dies liées au système nerveux central" der Klasse 5 für die Schweiz be-

ansprucht. 

B.  

Am 31. Oktober 2011 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz 

Widerspruch gegen diese Schutzausdehnung und beantragte den Wider-

ruf der "Eintragung des Schweizer Teils der internationalen Marke 

Nr. 1 081 439" für alle Waren der Klasse 5. Sie stützte sich dabei auf ihre 

Schweizer Wortmarke Nr. 2P-305 613 "TRILEPTAL", welche für die Wa-

ren "Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische und hygienische 

Zwecke, pharmazeutische Drogen und Präparate, Veterinärprodukte" der 

Klasse 5 am 15. August 1980 eingetragen wurde. 

C.  

Mit Widerspruchsantwort vom 20. März 2012 bestellte die Beschwerde-

gegnerin einen schweizerischen Vertreter. Sie berief sich auf die Einrede 

des Nichtgebrauchs, wobei sie vorbrachte, die Widerspruchsmarke sei 

lediglich für ein Anti-Epileptikum zugelassen. Weil eine für ein ganz be-

stimmtes Arzneimittel zugelassene Marke nicht auch für andere Arznei-

mittel verwendet werden dürfe, sei erwiesen, dass die Widerspruchsmar-

ke für alle anderen "Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische 

und hygienische Zwecke, pharmazeutische Drogen und Präparate, Vete-

rinärprodukte" nicht benutzt worden sei. Anti-Epileptika würden nur nach 

ärztlicher Verschreibung abgegeben. Entsprechend sei in Bezug auf den 

relevanten Verkehrskreis auf ein ausgesprochen aufmerksames und ge-

schultes Fachpublikum abzustellen. Die prägenden Anfangssilben "TRI" 

und "Desi" würden sich deutlich voneinander unterscheiden, weshalb 

auch selbst bei einem grösseren Verkehrskreis keine Verwechslungsge-

fahr bestehen würde. 

 

 

B-3138/2013 

Seite 3 

D.  

Nach weiteren Schriftenwechseln wies die Vorinstanz den Widerspruch 

der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 30. April 2013 mit folgendem 

Dispositiv ab: 

"1. Der Widerspruch Nr. 12023 wird abgewiesen. 

2. Die internationale Registrierung Nr. 1 081 439 "Desileptal" wird voll-

umfänglich zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration 

d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 

18ter.2)i) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)]. 

3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut. 

4. Der Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteient-

schädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen. 

5. [Eröffnung]" 

Die Vorinstanz begründete dies im Wesentlichen mit Folgendem: In Be-

zug auf die Einrede des Nichtgebrauchs sei festzuhalten, dass der 

Gebrauch für ein Anti-Epileptika von beiden Parteien übereinstimmend 

vorgebracht worden sei und dies das Institut binde. Der Gebrauch für an-

dere Waren sei dagegen nicht glaubhaft gemacht worden, weshalb für die 

Prüfung der Verwechslungsgefahr lediglich auf die Warenbezeichnung 

"Anti-Epileptika" abzustützen sei. Die hier interessierenden Waren wur-

den als hochgradig gleichartig qualifiziert. Hinsichtlich Zeichenähnlichkeit 

wurde festgehalten, die Schriftbilder würden sich ähnlich sehen. Jedoch 

führe der unterschiedliche Wortanfang "TRI-" bzw. "Desi-" zu einer abwei-

chenden Vokal- bzw. Konsonantenfolge, einer anderen Silbenzahl und 

damit zu einer unterschiedlichen Kadenz. Das Widerspruchszeichen 

"TRILEPTAL" stelle eine Wortschöpfung dar und habe vorliegend keinen 

eindeutigen Bedeutungsinhalt. Einzig dem Präfix "TRI" könne eine Be-

deutung beigemessen werden. Dieser Umstand vermöge die festgestellte 

Ähnlichkeit in den Schriftbildern für sich alleine nicht zu kompensieren. 

Auch das angefochtene Zeichen "Desileptal" sei eine Wortschöpfung. 

Die Verwechselbarkeit wurde schliesslich verneint, da die Kadenz der Sil-

ben beider Marken deutlich verschieden und auch der Zeichenanfang, auf 

den besonders Gewicht zu legen sei, unterschiedlich sei. Deshalb könn-

ten Fehlzurechnungen im Lichte der Pharma-Rechtsprechung ausge-

schlossen werden. 

B-3138/2013 

Seite 4 

E.  

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 

3. Juni 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und stellt fol-

gende Anträge: 

"1. Der Widerspruchsentscheid des Eidgenössischen Institutes für Geis-

tiges Eigentum im Widerspruchsverfahren Nr. 12023 vom 30. April 

2013 – TRILEPTAL // Desileptal sei aufzuheben und der Widerspruch 

aus der Schweizer Marke Nr. 305613 – TRILEPTAL gegen die Inter-

nationale Marke Nr. 1081439 – Desileptal sei gutzuheissen. 

2. unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerde-

gegnerin." 

Die Beschwerdeführerin macht geltend, es handle sich um identische Wa-

ren, welche sich auch an die gleichen Abnehmerkreise richten würden, 

nämlich sowohl an ein breites Publikum (Endverbraucher) als auch an ein 

Fachpublikum (Ärzte, Apotheker). Ob ihre Marke tatsächlich für rezept-

pflichtige oder für rezeptfreie Medikamente gebraucht würde, spiele bei 

der Beurteilung der Verwechslungsgefahr keine Rolle. Die Beschwerde-

führerin macht ausserdem eine erhöhte Kennzeichnungskraft ihrer Marke 

geltend, da sie intensiv gebraucht worden sei. 

Die gegenüberstehenden Marken würden in den letzten sieben Buchsta-

ben übereinstimmen. Deshalb bestehe eine Verwechslungsgefahr, selbst 

wenn Pharmazeutika mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft würden. 

F.  

Die Beschwerdegegnerin verzichtete mit Schreiben vom 8. August 2013 

aus wirtschaftlichen Gründen darauf, eine Beschwerdeantwort einzurei-

chen. Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 28. August 2013 eben-

falls auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragt, unter Hin-

weis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde 

sei unter Kostenfolge abzuweisen. 

G.  

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Ver-

waltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). 

 

 

B-3138/2013 

Seite 5 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-

gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig 

(Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzli-

chen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 

20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvor-

schuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die ange-

fochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid be-

schwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 

2.  

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke 

ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-

stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt 

(Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 

[MSchG, SR 232.11]). 

2.1  

Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegen-

teil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenver-

gleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände zu 

beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, 

hängt dabei einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen 

Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderer-

seits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegen-

überstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382, E. 1, "Kamillo-

san/Kamillan"). 

2.2  

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Mar-

ken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen 

und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, 

um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Mass-

stab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren 

oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechsel-

barkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und 

Dienstleistungen richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise 

gehandelt bzw. angeboten werden. Bei Massenartikeln des täglichen Be-

darfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Un-

terscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezial-

B-3138/2013 

Seite 6 

produkten bzw. Spezialdienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen 

mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt 

bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004, 

E. 2.3, "Yello/Yellow", BGE 126 III 315, E. 6b/bb, "Rivella/Apiella"; BGE 

122 III 382, E. 3a, "Kamillosan/Kamillan"). 

2.3  

Als massgeblicher Verkehrskreis bei Fällen, bei welchen ein Zeichen all-

gemein für pharmazeutische Präparate registriert ist, erscheint zunächst 

die Sichtweise der Endverbraucher entscheidend, zumal sich in solcher 

Weise registrierte Heilmittel letztlich an das breite Publikum richten (vgl. 

Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013, 

E. 4.1, "Zurcal/Zorcala"; B-5780/2009 vom 12. Januar 2010, E. 3.2, "Se-

vikar/Sevcad"; B-4070/2007 vom 8. April 2008, E. 5.2, "Levane/Levact"). 

Das Verständnis der entsprechenden Fachkreise ist als zusätzlicher Ver-

kehrskreis bei Heilmitteln von untergeordneter Bedeutung, da die Ver-

wechslungsgefahr bei entsprechend geschulten Personen in der Regel 

kleiner sein dürfte, als aus der Perspektive des Endverbrauchers. Nicht 

entscheidend für die Berücksichtigung eines zusätzlichen Verkehrskrei-

ses ist dagegen, ob dieser mengenmässig kleiner ist als das breite Publi-

kum (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A-6/2013 vom 16. April 2013, 

E. 3.2.1). 

Bei schweren Schmerzmitteln ist gemäss Praxis indessen ausschliesslich 

die Wahrnehmung der entsprechenden Fachkreise massgebend, weil bei 

solchen Heilmitteln davon ausgegangen werden darf, dass eine Ver-

schreibungspflicht besteht und sie somit stets von Fachpersonen bestellt 

und eingekauft werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 

B-1760/2012 vom 11. März 2013, E. 4.1, "Zurcal/Zorcala"; B-4070/2007 

vom 8. April 2008, E. 8, "Levane/Levact"). Dabei ist nicht entscheidend, 

ob effektiv eine Verschreibungspflicht besteht. Vielmehr muss sich dieser 

Umstand aus dem Registereintrag direkt (z.B. da das Heilmittel in der 

Warenbezeichnung als verschreibungspflichtig spezifiziert wird – vgl. da-

zu das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4070/2007 vom 8. April 

2008, E. 8, "Levane/Levact", in welchem der Eintrag auf Heilmittel "sur 

prescription médicale obligatoire" eingeschränkt wurde) oder indirekt (wie 

im Beispiel der Warenbezeichnung "schwere Schmerzmittel") ergeben. 

2.4  

Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die 

Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlas-

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Seite 7 

sen (BGE 121 III 377, E. 2a, "Boss/Boks"; EUGEN MARBACH, in: Roland 

von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und 

Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 864; 

LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marken-

schutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N 11 und 15 

zu Art. 3; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum 

schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen 

und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, N 63 und 67 zu Art. 3). 

2.5  

Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenen-

falls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160, E. 2b/cc, "Securitas"; 

BGE 121 III 377, E. 2b, "Boss/Boks"). Dabei genügt es für die Annahme 

der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht 

wird (RKGE, in sic! 2006, S. 761, E. 4, "McDonald's/McLake"; EUGEN 

MARBACH, a.a.O., N 875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die 

Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale 

bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische 

Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortan-

fang respektive der Wortstamm in der Regel grössere Beachtung findet 

als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben 

(BGE 127 III 160, E. 2b/cc, "Securitas"; BGE 122 III 382, E. 5a, "Kamillo-

san/Kamillan"; BGE 119 II 473, E. 2c, "Radion/ Radomat"; RKGE, in sic! 

2002, S. 101, E. 6 "Mikron [fig.]/ Mikromat [fig.]"). 

2.6  

Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmarken, 

die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung 

schon wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr 

wurde gewöhnlich bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer 

End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterschieden (Urteile des 

Bundesverwaltungsgerichts B-953/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 2.5, 

"Cizello/Scielo"; B-5871/2011 vom 4. März 2013, E. 6, "Gado-

vist/Gadogita"; B-4070/2007 vom 8. April 2008, E. 7, "Levane/Levact"; 

RKGE, in sic! 2003, S. 345 ff., "Mobilat/Mobigel"; RKGE, in sic! 2005, 

S. 576 ff., "Silkis/Sipqis"; RKGE, in sic! 2003, S. 500 ff., "Rivotril/Rimostil"; 

RKGE in sic! 2000, S. 704 ff., "Nasobol/Nascobal"; RKGE, in sic! 1999, 

S. 650 ff., "Monistat/Mobilat").  

Zählen die zu vergleichenden Marken unterschiedlich viele Silben oder 

hat ein Wortbestandteil einen im Gemeingut stehenden und darum nur 

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Seite 8 

schwach kennzeichnungskräftigen Sinngehalt, hängt die Beurteilung vor 

allem davon ab, ob auch die prägenden, kennzeichnungsstarken Silben 

von der widersprochenen Marke übernommen wurden (BVGE 2010/32, 

E. 7.4, "Pernaton/Pernadol 400"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 

B-3369/2013, vom 12. März 2014, E. 2., "Xolair/Bloxair"; B-953/2013 vom 

15. Oktober 2013, E. 2.5, "Cizello/Scielo"; B-5871/2011 vom 4. März 

2013, E. 6, "Gadovist/Gadogita"; B-5780/2009 vom 12. Januar 2010, 

E. 3.5, "Sevikar/Sevcad"; B-1700/2009 vom 11. November 2009, E. 7, 

"Oscillococcinum/Anticoccinum"; RKGE, in sic! 2006, S. 337, E. 3 ff., 

"BSN medical/bsmedical Biomedical Surgery [fig.]"; RKGE, in sic! 2003, 

S. 346, E. 5, "Mobilat/Mobigel"; RKGE, in sic! 2000, S. 608 ff., "Tas-

mar/Tasocar"; RKGE, in sic! 1997, S. 295 ff.; "Exosurf/Exomuc", RKGE, in 

sic! 1997, S. 294, E. 2, "Nicopatch/Nicoflash"). Dabei kommt dem Wortan-

fang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er in der Regel besser 

im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160, E. 2b/cc, "Securitas"; 

BGE 122 III 382, E. 5, "Kamillosan/Kamillan"; Urteile des Bundesverwal-

tungsgerichts B-4664/2013 vom 8. Mai 2014, E. 2.3, "Sto-

ne/Contimilestone"; B-1700/2009 vom 11. November 2009, E. 7.2.1,  

"Oscillococcinum/Anticoccinum"). 

3.  

Nachfolgend sind die Gleichartigkeit der Waren, die Verkehrskreise, die 

Zeichenähnlichkeit, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und 

die Verwechslungsgefahr zu prüfen. 

Zunächst ist jedoch festzuhalten, dass der Gebrauch der Marke nach der 

angefochtenen Verfügung einzig in Bezug auf Anti-Epileptika (durch An-

erkennung der Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren) dar-

getan ist. Die Beschwerdeführerin rügt den eingeschränkten Gebrauch ih-

rer Widerspruchsmarke in ihrer Beschwerde nicht. Somit sind der folgen-

den Prüfung nicht die im Register eingetragenen Waren zu Grunde zu le-

gen, sondern in Bezug auf die Widerspruchsmarke einzig auf die Waren-

bezeichnung "Anti-Epileptika" abzustellen. 

3.1  

Die Vorinstanz geht von hochgradiger Warengleichheit zwischen der für 

Anti-Epileptika gebrauchten Widerspruchsmarke und die für "Préparations 

pharmaceutiques contre des maladies liées au système nerveux central" 

verlangte Schutzausdehnung (beide Klasse 5) aus. Die Beschwerdefüh-

rerin ist der Meinung, es bestehe sogar Warenidentität, weil ein Anti-

Epileptika ein Pharmazeutikum gegen die Erkrankung des zentralen Ner-

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Seite 9 

vensystems sei. Die sich gegenüber stehenden Pharmazeutika würden 

bekanntlich von grösseren Pharmaunternehmen mit Hilfe der gleichen 

bzw. sehr ähnlichen Technologien hergestellt. Pharmazeutische Präpara-

te würden deshalb ungeachtet ihrer jeweiligen besonderen Indikation als 

hochgradig gleichartig gelten. 

Angesichts der Ausführungen der Beschwerdeführerin ist nicht ersichtlich, 

warum Warenidentität bestehen soll. Zumal sie selbst neben Identität in 

ihrer Beschwerde auch von hochgradiger Gleichartigkeit spricht und die 

Beschreibungen der Waren nicht vollständig deckungsgleich sind. Dem-

nach ist von der Qualifikation der Vorinstanz auszugehen, wonach vorlie-

gend hochgradige Warengleichheit besteht. 

3.2  

Weiter sind die relevanten Verkehrskreise zu bestimmen. Unstreitig ist, 

dass der Registereintrag keinen Zusatz enthält, wonach die Marke nur für 

den Vertrieb von verschreibungspflichtigen Medikamenten genutzt würde. 

Deshalb ist vorliegend zu prüfen, ob immerhin indirekt von einer Ver-

schreibungspflicht – und damit einer Einschränkung des Vertriebs in Be-

zug auf geschulte Fachkreise – ausgegangen werden darf. 

Die Umschreibung "Anti-Epileptika" deutet auf ein Medikament für 

schwerwiegende Indikationen hin, wie Erkrankung des zentralen Nerven-

systems. Ähnlich wie bei schweren Schmerzmitteln ist davon auszuge-

hen, dass Medikamente für solche Indikationen nur auf ärztliche Ver-

schreibung bezogen werden dürfen. Dementsprechend erscheint der 

Verkehrskreis der medizinisch geschulten Fachpersonen als massge-

bend. 

3.3  

Als nächstes werden die strittigen Zeichen auf ihre Ähnlichkeit hin über-

prüft. Es stehen sich die reinen Wortmarken "TRILEPTAL" und "Desilep-

tal" gegenüber. Die angefochtene Wortmarke "Desileptal" übernimmt un-

verändert die letzten beiden Silben der Widerspruchsmarke "TRILEP-

TAL". Demnach weisen die beiden Marken in optischer, wie auch klangli-

cher Hinsicht eine gewisse Ähnlichkeit auf. Jedoch unterscheiden sich die 

beiden Marken in Bezug auf den Wortanfang und die Silbenzahl. 

3.3.1  

Der Wortanfang "TRI" unterscheidet sich optisch von der Buchstabenfol-

ge "Desi" deutlich. Insbesondere der Wortanfang ist unterschiedlich. Op-

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Seite 10 

tisch lässt sich das "T" von einem "D" einfach unterscheiden. Abgesehen 

vom letzten Buchstaben "i" unterscheiden sich alle weiteren Buchstaben 

der beiden Wortanfänge. Auch in klanglicher Hinsicht unterscheidet sich 

zunächst das harte "t" vom weichen "d". Ferner ist das klanglich auffällige 

"r" nur in der Silbe "TRI" enthalten, welche kurz und hart ausgesprochen 

wird. Demgegenüber wird die Buchstabenfolge "Desi" durchwegs weich 

ausgesprochen, da sie neben weichem "d" auch den weichen Zischlaut 

"s" enthält. 

Ausserdem ist festzuhalten, dass das kurz ausgesprochene "TRI" aus ei-

ner Silbe mit einem Vokal, die Buchstabenfolge "Desi" dagegen aus zwei 

Silben mit insgesamt zwei Vokalen besteht. Dies führt zu einer unter-

schiedlichen Aussprachekadenz, welche insbesondere deshalb im Ge-

dächtnis bleiben dürfte, da sie am Wortanfang steht. 

3.3.2  

In Bezug auf den Bedeutungsinhalt der beiden Marken ist auf die Fest-

stellung der Vorinstanz hinzuweisen, welche das Widerspruchszeichen 

"TRILEPTAL" als Wortschöpfung ohne eindeutigen Bedeutungsinhalt 

qualifizierte. Gleich verhalte es sich mit dem angefochtenen Zeichen "De-

sileptal". Einzig dem Präfix "TRI" könne eine Bedeutung beigemessen 

werden. Die Vorinstanz leitet daraus ab, dass die Bedeutung von "TRI" 

für sich alleine noch nicht die festgestellte Ähnlichkeit im Schriftbild zu 

kompensieren vermöge. 

Die Feststellungen der Vorinstanz zum Bedeutungsinhalt wurden von den 

Parteien im Beschwerdeverfahren nicht bestritten. 

3.3.3  

Als Zwischenfazit erscheinen die beiden Marken insofern ähnlich, als die 

angefochtene Wortmarke "Desileptal" die letzten beiden Silben der Wi-

derspruchsmarke "TRILEPTAL" unverändert übernimmt. Die optische und 

klangliche Ähnlichkeit ist zwar dadurch vermindert, dass der Wortanfang 

anders lautet und über eine verschiedene Silbenanzahl verfügt. Diese 

Unterschiede vermögen die grundsätzliche Ähnlichkeit jedoch nicht völlig 

aufzuheben. 

3.4  

Die Vorinstanz liess die Frage nach der Kennzeichnungskraft der einzel-

nen Zeichenelemente offen. Im Ergebnis kam sie zum Schluss, dass 

selbst bei Annahme einer schwachen Kennzeichnung des Bestandteils 

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Seite 11 

"LEP" bzw. "LEPTAL" aufgrund seines Charakters als Gemeingut – wie 

von der Beschwerdegegnerin vorgebracht – eine Verwechslungsgefahr 

ausgeschlossen werden könne. 

Die Beschwerdeführerin bringt im Rahmen der Beschwerde erstmals vor, 

der Marke "TRILEPTAL" komme als Ganzes eine erhöhte Kennzeich-

nungskraft zu, weil sie seit dem 1. Februar 1995 in der ganzen Schweiz 

für Anti-Epileptika in Gebrauch sei. Die intensive Nutzung sei durch die 

Verkaufszahlen der letzten fünf Jahre und auch durch mehrere Erwäh-

nungen in verschiedenen Presseartikeln belegt. Aus diesem Gebrauch 

schliesst die Beschwerdeführerin darauf, dass ihre Marke nicht nur den 

Fachärzten, sondern auch einem breiten Publikum bekannt sei. 

Vor dem Hintergrund der vorliegenden engen Qualifikation des massge-

benden Verkehrskreises (vgl. oben E. 3.2) ist die Bekanntheit der Wider-

spruchsmarke für das breite Publikum irrelevant. Eine erhöhte Bekannt-

heit in Bezug auf die Fachärzte wird nicht geltend gemacht. Selbst wenn 

man von einer starken Marke ausgehen würde, änderte sich an der nach-

folgenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr nichts. 

3.5  

Es ist nun in einer Gesamtbeurteilung zu entscheiden, ob zwischen den 

hier gegenüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 

Abs. 1 Bst. c MSchG besteht. 

Wie erwähnt, ist vorliegend von hochgradiger Warengleichheit auszuge-

hen. Die Zeichenähnlichkeit der beiden Wortmarken ist grundsätzlich ge-

geben, weil beide Zeichen die Silben "leptal" enthalten. Dabei ist zu be-

rücksichtigen, dass wesentliche Unterschiede in Bezug auf den Wortan-

fang bestehen. Diese Unterschiede dürften vom massgebenden Ver-

kehrskreis, der sich aus medizinisch geschulten Fachpersonen zusam-

mensetzt, erkannt werden. Aufgrund der Aufmerksamkeit des massge-

benden Verkehrskreises sind die Wortanfänge "TRI(-LEPTAL)" und "De-

si(-leptal)" derart unterschiedlich, dass eine markenrechtlich relevante 

Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist. Die unterschiedlichen Wortan-

fänge der beiden Marken bleiben stark in Erinnerung, weshalb selbst 

dann keine Verwechslungsgefahr drohen würde, wenn von einer erhöhten 

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen würde. 

Dementsprechend ist die Beschwerde abzuweisen. 

 

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Seite 12 

4.  

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Be-

schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsge-

bühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Pro-

zessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 

4
bis

 VwVG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 

über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsge-

richt [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Ver-

mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem 

Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach 

Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orien-

tieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streit-

wert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf 

(BGE 133 III 492, E. 3.3, "Turbinenfuss [3D]", mit Hinweisen; Urteil des 

Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007, E. 1, "we make ideas 

work", mit Hinweis).  

Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszuge-

hen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder 

niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die aufgrund vorgenannter Kriterien 

auf Fr. 3'500.– festzusetzenden Gerichtskosten sind der Beschwerdefüh-

rerin aufzuerlegen. Der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher 

Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden. 

5.  

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene 

Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu ent-

richten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Wird keine Kos-

tennote eingereicht, so setzt das Gericht gemäss Art. 14 Abs. 2 

Satz 2 VGKE die Entschädigung aufgrund der Akten fest.  

Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwal-

tungsgericht keine Kostennote eingereicht. Ihr ist auch nur ein geringer 

Aufwand erwachsen, da sie auf eine ausführliche Stellungnahme verzich-

tete. Demnach scheint in Würdigung der Aktenlage eine Parteientschädi-

gung der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin von Fr. 400.– 

(exkl. MWST) als angemessen. 

Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Per-

sonen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung 

gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer 

B-3138/2013 

Seite 13 

wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 

Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Hamburg, 

Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt 

nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MwSt-pflichtig, 

weshalb die Parteientschädigung exklusiv MwSt aufzufassen ist. 

6.  

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen 

(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 

173.110]). Es ist daher mit Eröffnung rechtskräftig. 

 
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 3'500.– werden der Beschwerde-

führerin auferlegt; der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird 

zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 

3.  

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteient-

schädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 400.– (exkl. 

MwSt) zu entrichten. 

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter, z.H. Céline Schwarzenbach; 

Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) 

– die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 12023; Einschreiben; Vorakten zurück) 

 

Die vorsitzende Richterin: 

 

Der Gerichtsschreiber: 

  

Maria Amgwerd Michael Tschudin 

Versand: 7. Oktober 2014