# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 45e3277c-504d-51e8-a00b-efc594bb0683
**Source:** Zürich (ZH)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2018-06-20
**Language:** de
**Title:** Zürich Handelsgericht 20.06.2018 HG170195
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/ZH_Obergericht/ZH_HG_001_HG170195_2018-06-20.pdf

## Full Text

Handelsgericht des Kantons Zürich 
    
 
 

Geschäfts-Nr.: HG170195-O U/dz 

 

 

Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Präsident, und Oberrichter  

Dr. Daniel Schwander, die Handelsrichterin Dr. Myriam Gehri, die 

Handelsrichter Matthias Städeli und Thomas Klein sowie der Ge-

richtsschreiber Dr. Benjamin Büchler 

 

Urteil vom 20. Juni 2018 

 

in Sachen 

 

A._____ AG,  
Klägerin 

 

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X1._____ 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. jur. X2._____ 

vertreten durch Rechtsanwältin MLaw X3._____ 

 

gegen 

 

B._____ Holding AG, 
Beklagte 

 

betreffend Übertragung von Markenrechten 
 

- 2 - 

Rechtsbegehren: 
(act. 1 S. 2 f.) 

"1. a) Es sei festzustellen, dass die Klägerin mit beidseitiger Un-
terzeichnung des Unternehmenskaufvertrags vom 15. Mai 
2017 Inhaberin der folgenden Markenrechte geworden ist: 
EUTM … C._____ 
DE 1 A._____ ((fig.)) 
DE 2 A._____ D._____ 
DE 3 A._____ E._____ 
DE 4 A._____ F._____ 
DE 5 A._____ G._____ ((fig.)) 
DE 6 A._____ F._____ ((fig.)) 
DE 7 H._____ 
DE 8 A._____ I._____ ((fig.)) 
DE 9 A._____ 
DE 10 A._____ F._____ 
DE 11 A._____ J._____ 
DE 12 K._____ 

b) Eventualiter sei die Beklagte unter Androhung einer Ord-
nungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfül-
lung zu verpflichten, innert 10 Tagen nach Eintritt der 
Rechtskraft des Urteils folgende Markenrechte auf die 
Klägerin zu übertragen: 
EUTM … C._____ 
DE 1 A._____ ((fig.)) 
DE 2 A._____ D._____ 
DE 3 A._____ E._____ 
DE 4 A._____ F._____ 
DE 5 A._____ G._____ ((fig.)) 
DE 6 A._____ F._____ ((fig.)) 
DE 7 H._____ 
DE 8 A._____ I._____ ((fig.)) 
DE 9 A._____ 
DE 10 A._____ F._____ 
DE 11 A._____ J._____ 
DE 12 K._____ 

 2. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von 
CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung zu verpflichten, innert 
10 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils 
- dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und 
- dem EU Intellectual Property Office (EUIPO), 
unwiderruflich zu beantragen, die folgenden Markenrechte auf 
die Klägerin zu übertragen, und den Vollzug dieser Verpflichtung 
innert 20 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils schrift-

- 3 - 

lich unter Beilage einer Kopie der an die Ämter gerichteten An-
träge zu bestätigen: 
gegenüber dem DPMA: 

DE 1 A._____ ((fig.)) 
DE 2 A._____ D._____ 
DE 3 A._____ E._____ 
DE 4 A._____ F._____ 
DE 5 A._____ G._____ ((fig.)) 
DE 6 A._____ F._____ ((fig.)) 
DE 7 H._____ 
DE 8 A._____ I._____ ((fig.)) 
DE 9 A._____ 
DE 10 A._____ F._____ 
DE 11 A._____ J._____ 
DE 12 K._____ 

gegenüber dem EUIPO: 
EUTM … C._____ 

 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (letzteres zuzüglich 
Mehrwertsteuer) zu Lasten der Beklagten." 

Sachverhalt und Verfahren 

A. Sachverhaltsübersicht 

a. Parteien und ihre Stellung 

Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L._____ ZG, die den Ver-

trieb von Lederwaren, Schuhen Textilien und Einrichtungsgegenständen be-

zweckt (act. 3/2). Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in M._____ SZ, 

die das Halten von Beteiligungen und die Verwaltung von Lizenz- und Marken-

rechten bezweckt (act. 3/3). 

b. Prozessgegenstand 

Die Beklagte war Inhaberin eines Teils der Rechte an der Marke "A._____" 

bzw. einer Vielzahl von Marken mit ähnlicher Bezeichnung. Weitere Rechte lagen 

im Eigentum von N._____, der eine Einzelfirma führt. Unter der Marke "A._____" 

wurden - durch die Einzelunternehmung N._____ - insbesondere Schuhe vertrie-

ben. Die Klägerin beabsichtigte, das Geschäft mit der Marke "A._____" zu über-

- 4 - 

nehmen, und schloss zu diesem Zweck einen Unternehmenskaufvertrag mit 

N._____. Daraus leitet sie den Übergang der streitgegenständlichen Markenrech-

te ab. Die Beklagte hat sich bisher geweigert, den Vertrag zu erfüllen. 

B. Prozessverlauf  

Mit Eingabe vom 25. September 2017 (überbracht) leitete die Klägerin die 

vorliegende Klage mit obgenannten Rechtsbegehren ein (act. 1). Gleichzeitig 

stellte sie ein Gesuch um Anordnung vorsorglicher (und superprovisorischer) 

Massnahmen (act. 1 S. 3). Mit Verfügung vom 26. September 2017 wurde das 

Dringlichkeitsbegehren der Klägerin abgewiesen und der Beklagten Frist zur Be-

antwortung des Massnahmebegehrens angesetzt (act. 4). Den ebenfalls einge-

forderten Kostenvorschuss von CHF 20'000.– leistete die Klägerin fristgerecht 

(act. 4; act. 7). Mit Eingabe vom 17. Oktober 2017 nahm die Beklagte zum Mass-

nahmebegehren Stellung (act. 8). Nachdem die Beklagte vorübergehend über 

keinen Verwaltungsrat verfügte, wurde den Parteien Frist zur Stellungnahme zur 

Prozessfähigkeit der Beklagten angesetzt (act. 11). Die Parteien äusserten sich 

dazu mit Eingabe jeweils vom 13. November 2017 (Klägerin act. 15; Beklagte 

act. 17). Mit Beschluss vom 4. Dezember 2017 wurde festgestellt, dass die Pro-

zessfähigkeit der Beklagten wieder hergestellt ist; gleichzeitig wurde das klägeri-

sche Begehren auf Anordnung vorsorglicher Massnahmen abgewiesen (act. 19). 

Mit Eingabe vom 5. Dezember 2017 teilte RA Dr. Y._____, der damalige Rechts-

vertreter der Beklagten, die Beendigung des Mandats mit (act. 21). Mit Verfügung 

vom 6. Februar 2018 wurde der Beklagten Frist zur Erstattung der Klageantwort 

angesetzt (act. 22). Nachdem innert Frist keine Klageantwort eingegangen war, 

wurde der Beklagten mit Verfügung vom 15. März 2018 eine Nachfrist angesetzt, 

unter ausdrücklicher Androhung, dass bei Säumnis ein Endentscheid getroffen 

werde, soweit der Prozess spruchreif sei (act. 24). Auch diese Nachfrist blieb von 

der Beklagten unbenutzt. 

Ein von der Klägerin gestellter Antrag auf Vereinigung des vorliegenden Ver-

fahrens mit dem Verfahren HG170156 (act. 26) wurde mit Verfügung vom 30. Mai 

2018 abgewiesen (act. 27). Mit Eingabe vom 18. Juni 2018 erstattete die Klägerin 

eine unaufgeforderte Stellungnahme (act. 29). 

- 5 - 

Da sich die Angelegenheit – wie zu zeigen sein wird – als spruchreif erweist, 

ist androhungsgemäss darüber zu entscheiden (Art. 223 Abs. 2 ZPO). 

Erwägungen 

1. Formelles 

1.1. Versäumte Klageantwort 

Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Kla-

geantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Dabei gel-

ten die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei als unbestritten (CHRISTOPH 

LEUENBERGER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur 

Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2013, N 5 zu Art. 223 

ZPO). Damit eine Angelegenheit spruchreif ist, muss die Klage soweit geklärt 

sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzungen nicht eingetreten 

oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage 

nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klagegrund im Hinblick auf die 

anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und – darüber hinaus – 

dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen 

keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). An der erforderlichen 

Spruchreife fehlt es insbesondere dann, wenn das Klagebegehren oder die Be-

gründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist 

(Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erheblichem Mass als 

unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (Art. 153 Abs. 2 ZPO; 

DANIEL WILLISEGGER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar, 

Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2016, N 20 ff. zu Art. 223 

ZPO, m.w.H.). 

Unter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstel-

lung erlaubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage ab-

zuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und 

rechtsaufhebende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst 

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angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur 

insoweit berücksichtigt werden, als es für das Vorhandensein der von Amtes we-

gen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung ist (Art. 60 ZPO). Ins-

besondere sind die Ausführungen der Klägerin im Rahmen der Stellungnahme 

zum Massnahmebegehren (act. 8) für die Beurteilung der Klage nicht zu berück-

sichtigen. Beim Verfahren um Anordnung vorsorglicher Massnahmen handelt es 

sich um ein eigenständiges Summarverfahren. Dies gilt auch dann, wenn das 

Massnahmegesuch im Rahmen des Hauptsacheverfahrens gestellt wird. Über die 

beantragten Massnahmen wird - bzw. wurde auch hier - in einem separaten 

Schriftenwechsel verhandelt und mit einem eigenen Beschluss entschieden. Die 

dabei entstandenen Akten sind zwar Teil der Verfahrensakten, für die Hauptsache 

aber nur soweit relevant, als die Parteien darauf Bezug nehmen. Nicht zuletzt 

würde eine unbeschränkte Beachtung der Rechtsschriften im Massnahmeverfah-

ren dazu führen, dass sich die beklagte Partei ein drittes Mal frei äussern könnte. 

Diese Ungleichbehandlung der Parteien ist im Gesetz nicht vorgesehen. Schliess-

lich ist festzuhalten, dass es der nicht (mehr) vertretenen Beklagten aufgrund der 

Fristansetzung mit Säumnisandrohung durchaus bewusst sein musste, dass die 

erstattete Massnahmeantwort - die sich nur und ausdrücklich mit dem Massnah-

mebegehren befasst (act. 8) - den Voraussetzungen einer Klageantwort nicht ge-

nügt und sie eine entsprechende Rechtsschrift hätte einreichen müssen; dazu 

wurde sie auch aufgefordert. 

1.2. Unaufgeforderte Stellungnahme 

Mit Eingabe vom 18. Juni 2018 erstattete die Klägerin eine unaufgeforderte 

Stellungnahme (act. 29). Diese rechtfertigt sie in erster Linie mit ihrem Recht, sich 

zwei Mal unbeschränkt zu äussern (act. 29 Rz. 8). Eine Grundlage für eine zweite 

Rechtsschrift bei ausbleibender Klageantwort ist nicht ersichtlich und auch nicht 

angebracht (LEUENBERGER, a.a.O., N 6 zu Art. 223 ZPO; ERIC PAHUD, in: BRUN-

NER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommen-

tar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 3 zu Art. 223 ZPO). Reicht die beklagte Partei somit 

keine Rechtsschrift ein, so ist Aktenschluss. Das Vorgehen bei Säumnis der Be-

klagten ist in Art. 223 Abs. 2 ZPO abschliessend geregelt und sieht eine weitere 

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Äusserung einzig im Rahmen einer allfälligen Hauptverhandlung vor. Eine solche 

findet immer dann statt, wenn das Verfahren nicht spruchreif ist (vorne E. 1.1). Da 

die klagende Partei entsprechend bei unklaren Verhältnissen immer die Möglich-

keit einer zweiten Äusserung erhält, wird ihr rechtliches Gehör damit nicht be-

schränkt. Inwiefern die Klägerin sodann einen zwingenden Anspruch haben soll, 

die Klage zu ändern, wird ebenfalls nicht ersichtlich. Dies kann aber auch offen 

gelassen werden, zumal die Klägerin gar nicht erst geltend macht, eine Klageän-

derung vornehmen zu wollen. Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die Einga-

be der Klägerin vom 18. Juni 2018 im vorliegenden Verfahren nicht zu berücksich-

tigen ist. 

1.3. Zuständigkeit 

Die Klägerin begründet die örtliche Zuständigkeit mit einer Gerichtsstands-

klausel im Unternehmenskaufvertrag zwischen ihr und N._____ (act. 1 Rz. 4; 

act. 3/4 Ziff. 10). Die Klägerin macht geltend, dass N._____ den Vertrag auch 

namens der Beklagten unterzeichnet habe und diese vertreten habe (act. 1 Rz. 65 

ff.). Die Vereinbarung einer Gerichtsstandsklausel ist zulässig, soweit diese 

schriftlich oder der Nachweis durch Text möglich ist (Art. 17 ZPO). Eine vertragli-

che Gerichtsstandsvereinbarung gilt sodann auch für die Frage des Zustande-

kommens und der Gültigkeit des Vertrages (DOMINIK INFANGER, in: SPÜH-

LER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], a.a.O., N 17  zu Art. 17 ZPO). Insbesondere gilt 

damit die formell gültige Gerichtsstandsvereinbarung auch für die Frage, ob die 

Beklagte durch den Vertrag verpflichtet worden ist. Damit sind die Zürcher Gerich-

te für die Beurteilung der Streitsache örtlich zuständig. 

Die sachliche Zuständigkeit für die markenrechtliche Streitigkeit ergibt sich 

aus Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG und ist ebenfalls gegeben. 

1.4. Feststellungsklage 

Die Klägerin erhebt in ihrem Hauptstandpunkt eine Feststellungsklage. Eine 

solche ist nur zulässig, wenn ein Feststellungsinteresse gegeben ist. Dies setzt 

voraus, dass eine Unsicherheit bezüglich dem Bestand und Inhalt eines Rechts 

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besteht, wenn das Fortbestehen der Unsicherheit unzumutbar ist und eine Leis-

tungs- oder Gestaltungsklage nicht möglich ist (MARC WEBER, in: SPÜH-

LER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], BSK ZPO, a.a.O., N 9 zu Art. 88 ZPO). 

Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben. Strittig ist das Recht an 

verschiedenen Markenrechten, womit eine Unsicherheit zu bejahen ist. Auch ist 

aufgrund der beigelegten Korrespondenz klar, dass die Unsicherheit aus ge-

schäftlichen Gründen schnell beseitigt werden muss (act. 3/20). Schliesslich stellt 

sich die Klägerin auf den Standpunkt, bereits Eigentümerin der fraglichen Rechte 

zu sein, womit keine Gestaltungs- oder Leistungsklage möglich ist. Das Feststel-

lungsinteresse ist entsprechend gegeben. 

1.5. Weitere Prozessvoraussetzungen 

Die weiteren Prozessvoraussetzungen (Art. 59 ZPO) sind gegeben. Gründe, 

die gegen das Vorliegen einer Voraussetzung sprechen würden, sind aus den Ak-

ten keine ersichtlich. Insbesondere wurde der Organisationsmangel bei der Be-

klagten behoben, und diese ist wieder prozessfähig (vgl. act. 19 E. 2). 

2. Sachverhalt 

Gemäss der unbestritten gebliebenen Darstellung der Klägerin, an deren 

Richtigkeit zu zweifeln kein Anlass besteht (Art. 153 Abs. 2 ZPO), und in Überein-

stimmung mit den von ihr eingereichten Urkunden (act. 3/2-36), ist von folgendem 

Sachverhalt auszugehen: 

Mit öffentlich beurkundetem Vertrag vom tt. Mai 2017 haben die Klägerin 

und N._____ die Übertragung verschiedener - im Vertrag genau definierter - Akti-

ven und Passiven des Geschäftsbetriebs von N._____ auf die Klägerin vereinbart 

(act. 1 Rz. 12 ff.; act. 3/4). Der Vertrag wurde durch den deutschen Rechtsvertre-

ter von N._____ und der Beklagten, Dr. Y1._____, entworfen. Ziel des Vertrages 

war die Übertragung sämtlicher Markenrechte und sonstiger Immaterialgüterrech-

te an der Bezeichnung "A._____" durch N._____ und die von ihm kontrollierte Be-

klagte (act. 1 Rz. 17).  

- 9 - 

Die Beklagte wurde im Dezember 2012 von O._____, der ehemaligen Le-

benspartnerin von N._____ gegründet. Als Verwaltungsrat wurde P._____ einge-

setzt, der nie Aktionär der Beklagten gewesen ist. Nach der Gründung haben 

N._____ und O._____ die Aktien der Beklagten je zur Hälfte gehalten, bis 

O._____ im April 2016 ihren Anteil an N._____ verkaufte (act. 1 Rz. 20 ff; act. 3/8-

16). N._____ bestätigte auch im Unternehmenskaufvertrag seine kontrollierende 

Stellung als Alleinaktionär; P._____ war lediglich treuhänderischer Verwaltungs-

rat, der den Unternehmenskaufvertrag ohne Weiteres unterzeichnet hätte, wenn 

er von N._____ dazu aufgefordert worden wäre (act. 1 Rz. 26 ff.). 

Nach anfänglicher Zusage von RA Dr. Y1._____, die Übertragung der Mar-

kenrechte vorzunehmen, verweigerten N._____ und die Beklagte die Erfüllung 

des Vertrages. N._____ verlangte aufgrund angeblich nicht erfolgter Zahlungen 

die Rückabwicklung des Vertrages, womit sich die Klägerin nicht einverstanden 

erklärt hat. In der Folge bestritt N._____ weiter, dass der Vertrag zu Stande ge-

kommen sei. Der beim DPMA anbegehrten Umschreibung der Marken wider-

sprach RA Dr. Y1._____ mit der Begründung, der Unternehmenskaufvertrag sei 

nicht beachtlich (act. 1 Rz. 30 ff.). 

3. Würdigung 

3.1. Gültigkeit des Vertrages 

Wie die Klägerin selbst festhält und sich auch aus den eingereichten Beila-

gen ergibt, stellen sich die Beklagte bzw. N._____ auf den Standpunkt, der Unter-

nehmenskaufvertrag vom 27. Mai 2017 sei nicht gültig abgeschlossen worden. Im 

vorliegenden Prozess ist die klägerische Behauptung, dieser Vertrag sei gültig 

abgeschlossen worden (act. 1 Rz. 11 ff.), unbestritten geblieben. Wie gezeigt, 

können die sich aus den Beilagen zur Klage ergebenden Argumente der Beklag-

ten bzw. von N._____ nur berücksichtigt werden, soweit diese die Gültigkeit des 

Vertrages in erheblichem Masse als unglaubhaft erscheinen lassen. Umso mehr 

hat dies zu gelten, weil verschiedene Aspekte der Ungültigkeit durch die Beklagte 

zu beweisen wären, diese sich nun aber gerade nicht geäussert hat. 

- 10 - 

Die Einwände von N._____ gegen die Gültigkeit des Vertrages ergeben sich 

aus den Schreiben seines damaligen Rechtsvertreters vom 28. Juni 2017 

(act. 3/20) und vom 11. Juli 2017 (act. 3/23), diese sind entsprechend zu prüfen.  

Das erstgenannte Schreiben enthält lediglich pauschale Ausführungen, die 

die Gültigkeit des Vertrages nicht in Frage stellen können.  

Im Schreiben vom 28. Juni 2017 wird in einem ersten Punkt ein Dissens gel-

tend gemacht (act. 3/23 Ziff. 2). Unter diesem Titel macht N._____ Vertragsbe-

stimmungen geltend, die von seinem eigentlichen Willen abweichen. Dasselbe gilt 

für die Ausführungen zu den Verpflichtungen und zur Befreiung von Verpflichtun-

gen (act. 3/23 Ziff. 5). Alleine weil N._____ behauptet, in diesen Bereichen eine 

andere Regelung angestrebt zu haben, bedeutet dies noch nicht, dass es zwi-

schen den Parteien zu keinem Konsens gekommen ist. So ist aufgrund der Akten 

belegt, dass der Vertrag ein Ergebnis von verschiedenen Entwürfen und Verhand-

lungen war (act. 1 Rz. 11 ff.; act. 3/4; act. 3/6; act. 3/7). Ein Abweichen von Maxi-

malpositionen beider Seiten kann damit nicht als offensichtlicher Dissens angese-

hen werden. Vielmehr ist der Inhalt des Vertrages mittels Auslegung zu ermitteln, 

wobei sich allenfalls die Frage nach dem normativen Konsens stellt (Art. 18 OR). 

Nachdem im vorliegenden Verfahren einzig die Klägerin ihre Vertragsauslegung 

präsentiert und diese unbestritten geblieben ist, muss von einem normativen Kon-

sens entsprechend dem Wortlaut des Vertrages ausgegangen werden. Zumindest 

darf aber aufgrund der Ausführungen im Schreiben von N._____ nicht auf einen 

Dissens geschlossen werden, zumal diese zu wenig konkret sind, um einen sol-

chen zu begründen. 

Weiter stützt sich N._____ in besagtem Schreiben auf einen Grundlagenirr-

tum und eine Übervorteilung (act. 3/23 Ziff. 3). Diesbezüglich obliegt der Beweis 

der Beklagten, weshalb die Hürde für ein Erschüttern der klägerischen Darstel-

lung höher anzusetzen ist. Auch diese Ausführungen können die Gültigkeit des 

Vertrages nicht in Frage stellen. Es handelt sich grösstenteils um eine Auflistung 

von Fehlvorstellungen von N._____; inwiefern diesen Irrtumsqualität zukommen 

soll und die Abweichung von der Vorstellung nicht etwa auf die Vertragsverhand-

lungen zurückzuführen ist, wird aber nicht ersichtlich; dies hätte die Beklagte zu 

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substantiieren gehabt. Auch die behauptete Übervorteilung wird nicht näher kon-

kretisiert, wobei auch hier unklar bleibt, was als Ergebnis der Verhandlungen an-

zusehen ist. 

Ausserdem stützt sich N._____ auf eine Unwirksamkeit des Vertrages, da 

Bestimmungen des FusG verletzt worden seien (act. 3/23 Ziff. 4). Die gerügte 

Verletzung von Formvorschriften ist nicht zutreffend. Eine öffentliche Urkunde ist 

nur dann erforderlich, wenn Grundstücke betroffen sind (RALPH MALACRIDA, in: 

WATTER/VOGT/TSCHÄNI/DAENIKER [Hrsg.], Basler Kommentar Fusionsgesetz, 

2. Aufl., Basel 2016, N 5 zu Art. 70 FusG); dies ist vorliegend nicht der Fall. So-

weit die Parteien über die gesetzlich verlangte einfache Schriftlichkeit hinausge-

hen, besteht keine Vorschrift hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit des beurkun-

denden Beamten. Eine Ungültigkeit aufgrund fehlender Auflistungen im Vertrag ist 

ebenfalls nicht offenkundig. Wie die Klägerin in ihrem Schreiben vom 13. Juli 

2017 zu Recht festhält, sind die Formulierungen zwar nicht optimal gefasst, der 

gesetzlich verlangte Konkretisierungsgrad, insbesondere hinsichtlich der Anhän-

ge, ist aber erreicht (act. 3/24). Hervorzuheben ist dabei, dass eine Ungültigkeit 

des Vermögensübertragungsvertrages nur in Frage kommt, wenn wesentliche 

Punkte fehlen, wozu etwa das Inventar zu zählen ist (MALACRIDA, a.a.O., N 15a zu 

Art. 71 FusG). Solche Listen sind vorliegend aber vorhanden (act. 3/4), sodass 

dies der Gültigkeit des Vertrages ebenfalls nicht entgegensteht. Zuletzt ist darauf 

hinzuweisen, dass die fehlende Eintragung im Handelsregister im Sinne von 

Art. 73 Abs. 2 FusG ebenfalls nicht gegen die Gültigkeit der hier relevanten Ver-

einbarung spricht. Nach unbestritten gebliebener Vertragsauslegung der Klägerin, 

die zudem in sich schlüssig ist, ist im Unternehmenskaufvertrag einerseits die 

Vermögensübertragung (act. 3/4 Ziff. 1) und andererseits eine davon formell un-

abhängige Übertragung von Marken- und Designrechten (act. 3/4 Ziff. 3) geregelt. 

Letztere erfordert für ihre Wirksamkeit keine Eintragung ins Handelsregister, so-

dass eine bisher nicht erfolgte Eintragung der Gültigkeit und Wirksamkeit nicht 

schaden kann. 

Schliesslich ergibt sich aus den Widerspruchserklärungen von RA 

Dr. Y1._____ gegen die Umschreibung der Markenrechte, dass dieser die Ungül-

- 12 - 

tigkeit der Verträge aus der Nichtbezahlung des Kaufpreises ableitet 

(act. 3/25+26). Dies stellt allerdings keine Frage der Gültigkeit des Vertrages, 

sondern vielmehr des Verzugs dar. Nachdem die Klägerin die erste Tranche des 

Kaufpreises am 7. Juli 2017 geleistet hat (act. 3/21), ist nicht ersichtlich, inwiefern 

N._____ und die Beklagte ihre Erfüllungsverpflichtung verweigern könnten; dies 

steht einer Gutheissung der Klage folglich nicht entgegen. 

Aus dem Gesagten erhellt, dass entsprechend der Darstellung der Klägerin 

von einem gültigen Unternehmenskaufvertrag vom 15. Mai 2017 auszugehen ist. 

Die sich aus der Klage und den Akten ergebenden Einwände der Beklagten ge-

gen die Gültigkeit vermögen die Darstellung der Klägerin nicht in genügender 

Weise in Frage stellen. 

3.2. Bindung der Beklagten an den Unternehmenskaufvertrag 

Nach der unbestrittenen Darstellung der Klägerin ist die Beklagte formell 

nicht Partei des Unternehmenskaufvertrags vom 15. Mai 2017. Dieser wurde zwi-

schen der Klägerin und N._____ abgeschlossen (act. 3/4), dem bei der Beklagten 

keine Zeichnungsberechtigung zukommt (act. 3/3). Die Klägerin legt in ihrer Kla-

geschrift aber schlüssig dar, dass N._____ Alleinaktionär der Beklagten war und 

der eingesetzte Verwaltungsrat lediglich treuhänderisch, auf Weisungen von 

N._____, gehandelt hat (act. 1 Rz. 18 ff.). 

Aus ihren Ausführungen zum Vertragsschluss kann sodann auf eine An-

scheins- und Duldungsvollmacht geschlossen werden. Die fragliche Vertragsbe-

stimmung muss - im Sinne der unbestritten gebliebenen klägerischen Ausführun-

gen - so verstanden werden, dass N._____ als kontrollierender Alleinaktionär mit 

Zustimmung der Beklagten deren Rechte überträgt (act. 1 Rz. 65; act. 3/4 Ziff. 3). 

Damit hat N._____ einen rechtlich relevanten Anschein gesetzt. Weiter wurden 

sowohl N._____ (act. 1 Rz. 17; act. 3/6+7) als auch die Beklagte (act. 1 Rz. 42; 

act. 3/25+26) stets durch RA Dr. Y1._____ vertreten; die Beklagte hat also von 

den Vertragsverhandlungen gewusst. Sie hat auch gewusst, dass N._____ beab-

sichtigte, ihre Markenrechte auf die Klägerin zu übertragen, zumal dies bereits im 

Vertragsentwurf von RA Dr. Y1._____ mit gleichem Wortlaut enthalten war (act. 1 

- 13 - 

Rz. 66; act. 3/7 Ziff. 3). Es wäre der Beklagten also ohne Weiteres möglich gewe-

sen, gegen einen Vertragsschluss zu intervenieren. Aber selbst nach Abschluss 

des Vertrages und im Zusammenhang mit der beabsichtigten Übertragung der 

Markenrechte hat die Beklagte zum Ausdruck gebracht, dass sich eine allfällige 

Wirksamkeit auch auf sie erstrecken würde. In der gesamten Korrespondenz zur 

Ungültigkeit des Vertrages und zum Widerspruch gegen die Übertragung hat sie 

dies nie thematisiert (act. 1 Rz. 67; act. 3/20; act. 3/23; act. 3/26). Damit kann 

auch von einer Duldungsvollmacht ausgegangen werden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass N._____ im Rahmen der Vertrags-

verhandlungen den Anschein erweckt hat, für die Beklagte handeln zu können 

und die Beklagte dieses Verhalten von N._____ geduldet hat. Damit konnte 

N._____ die Beklagte wirksam vertreten und die Klägerin kann sich auf diese 

Vollmacht berufen. Umstände, welche die klägerische Darstellung unüberwindbar 

in Frage stellen würden, liegen keine vor. 

3.3. Inhalt der Vereinbarung 

Zu prüfen bleibt, ob die streitgegenständlichen Marken mit dem Vertragsab-

schluss auf die Klägerin übergegangen sind. Art. 110 IPRG sieht vor, dass Imma-

terialgüterrechte dem Recht des Staates unterstehen, für die der Schutz bean-

sprucht wird. Dies ist vorliegend das deutsche Recht. Gleichzeitig sieht Art. 122 

Abs. 2 IPRG vor, dass in Verträgen über Immaterialgüterrechte eine Rechtswahl 

getroffen werden kann. Dies haben die Vertragsparteien vorliegend gemacht, wo-

bei sie Schweizer Recht gewählt haben (act. 3/4 Ziff. 10). 

Umstritten ist in der Lehre, für welche Bereiche das Immaterialgüterstatut 

und für welche das Vertragsstatut zur Anwendung kommt. Während ein Teil der 

Lehre dem Vertragsstatut das Verpflichtungsgeschäft unterstellt und auf das Ver-

fügungsgeschäft das Immaterialgüterstatut anwendet (etwa GION JEGHER/DAVID 

VASELLA, in: HONSELL/VOGT/SCHNYDER/BERTI [Hrsg.], Basler Kommentar Internati-

onales Privatrecht, 3. Aufl., Basel 2013, N 11 ff. zu Art. 122 IPRG), postulieren 

andere Kommentatoren die Rechtsanwendung gerade umgekehrt (etwa MANUEL 

BIGLER, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], Basler Kommentar Markenschutzgesetz Wappen-

- 14 - 

schutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, N 22 zu Art. 17 MSchG). Welches Recht an-

wendbar ist, kann offen bleiben, zumal ein schriftlicher Vertrag in beiden Rechten 

die Formvorschriften erfüllt (BIGLER, a.a.O., N 17 zu Art. 17 MSchG; FRANZ HA-

CKER, in: STRÖBELE/HACKER/THIERING [Hrsg.], Markengesetz Kommentar, 12. Aufl., 

Köln 2018, N 12 ff. zu § 27 MarkenG). Zudem ist in beiden Rechtsordnungen üb-

lich, dass Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft zusammenfallen (GREGOR 

BÜHLER, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Marken-

schutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, N 24 f. zu Art. 17 MSchG; REINHARD IN-

GERL/CHRISTIAN ROHNKE, Markengesetz Kommentar, 3. Aufl., München 2010, 

N 12 zu § 27 MarkenG). 

Die relevante Bestimmung des Unternehmenskaufvertrages lautet wie folgt 

(act. 3/4 Ziff. 3): 

"Herr N._____ sowie die von ihm als Alleinaktionär kontrollierte 
B._____ Holding AG (CHE-….) überträgt sämtliche Markenrechte an 
der Bezeichnung "A._____" […] auf die A._____ AG, weiter werden sie 
von den jeweiligen Markenämtern die entsprechenden Erklärungen ab-
geben." 

Gestützt auf die unbestritten gebliebene Darstellung der Klägerin handelt es 

sich dabei sowohl um das Verpflichtungsgeschäft als auch um das Verfügungs-

geschäft (act. 1 Rz. 71 ff.). Diese Auslegung basiert auf dem Wortlaut der Verein-

barung, die ausdrücklich von der Übertragung an sich und nicht von einer blossen 

Verpflichtung spricht. Eine Veranlassung, an dieser Auslegung zu zweifeln, be-

steht nicht. 

Daraus ergibt sich, dass die streitgegenständlichen Markenrechte mit dem 

Abschluss des Unternehmenskaufvertrages von der Beklagten an die Klägerin 

übergegangen sind. Die Feststellungsklage der Klägerin ist entsprechend gutzu-

heissen. 

3.4. Registerrechtlicher Vollzug (Rechtsbegehren Ziffer 2) 

Die Klägerin macht schliesslich geltend, dass die Beklagte die registerrecht-

liche Umschreibung vorzunehmen habe, da fraglich erscheine, ob die zuständigen 

- 15 - 

Ämter die Umschreibung gestützt auf den teilweise nicht klar formulierten Vertrag 

vornehmen würden (act. 1 Rz. 82 ff.). 

Die Eintragung im Markenregister hat nach deutschem Recht zu erfolgen. 

Darin ist vorgesehen, dass eine Eintragung auf Antrag eines Beteiligten erfolgt, 

wenn der Übergang nachgewiesen wird (§ 27 Abs. 3 MarkenG). Dabei kann die 

Anmeldung auch durch den Erwerber erfolgen. Der Nachweis des Rechts kann 

etwa durch einen unterschriebenen Vertrag oder ein rechtskräftiges Urteil erfolgen 

(HACKER, a.a.O., N 33 ff. zu § 27 MarkenG). Bereits daraus ergibt sich, dass ein 

Anspruch der Klägerin auf Stellung eines Antrags durch die Beklagte nicht be-

steht. Sobald das vorliegende Urteil in Rechtskraft erwächst, verfügt die Klägerin 

über eine Urkunde, welche ihre Berechtigung an den streitgegenständlichen 

Rechten ausreichend belegt. Dieses Urteil müsste gestützt auf Art. 33 LugÜ in 

Deutschland anerkannt werden. Mit dem Urteil kann die Klägerin sodann die Um-

schreibung beantragen. 

Allerdings kann ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin nicht vollständig 

verneint werden. Immerhin ist dem hiesigen Gericht die Praxis der zuständigen 

Behörden nicht bekannt. So scheint aufgrund der vorliegenden Widerspruchser-

klärungen (act. 3/25+26) möglich, dass eine Eintragung weiterhin verweigert wür-

de. Ebenso ist unklar, wie die Registerbehörden mit einem Feststellungsurteil 

umgehen würden, zumal der Rechtsübergang nicht durch das Urteil selbst erfolgt 

ist. Es rechtfertigt sich aber gestützt darauf nicht, der Beklagten die Pflicht aufzu-

erlegen, die Eintragung vorzunehmen. Nur, aber immerhin, ist sicherzustellen, 

dass die Beklagte bei einer Verweigerung der Eintragung durch die Registerbe-

hörden die von diesen verlangten Erklärungen innert kurzer Frist abgibt, sodass 

der registerrechtliche Vollzug des Rechtsübergangs erfolgen kann. 

Aus der Begründung der Klage ergibt sich, dass die Klägerin mit dem 

Rechtsbegehren Ziffer 2 genau dies absichern wollte. Entsprechend ist eine we-

niger weit gehende Anordnung, die die Beklagte nur bei Bedarf und auf Veranlas-

sung der Klägerin bzw. der Registerbehörden zu einem Handeln verpflichtet, im 

Rechtsbegehren mitenthalten. Mit den vorgenannten Einschränkungen ist folglich 

auch das Rechtsbegehren Ziffer 2 gutzuheissen. 

- 16 - 

4. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen 

Das vorliegende Verfahren betrifft die Frage, ob die streitgegenständlichen 

Markenrechte durch den Unternehmenskaufvertrag vom 27. Mai 2017 zwischen 

N._____ und der Klägerin von der Beklagten auf die Klägerin übergegangen sind. 

Dabei ist gestützt auf die Ausführungen der Klägerin der Vertrag als gültig 

und (auch) für die Beklagte als wirksam anzusehen. In den Akten finden sich kei-

ne Angaben, welche den Standpunkt der Klägerin unhaltbar machen würden; ins-

besondere sind die von der Beklagten bzw. N._____ gegenüber der Klägerin ge-

äusserten Einwände gegen den Vertrag nicht geeignet, dessen Gültigkeit in Frage 

zu stellen (E. 3.1). Auch ist die Klägerin berechtigterweise davon ausgegangen, 

dass N._____ die Beklagte im Rahmen dieses Geschäfts vertreten und die Be-

klagte damit direkt verpflichtet hat (E. 3.2). Die Vereinbarung über die Übertra-

gung der Rechte beinhaltet sowohl das Verpflichtungs- als auch das Verfügungs-

geschäft, womit die Rechte mit dem Vertragsabschluss übergegangen sind 

(E. 3.3). Entsprechend ist die Klage gutzuheissen. 

Weiter ist die Beklagte aufgrund der Unsicherheiten bezüglich des Vollzugs 

des vorliegenden Urteils zu verpflichten bei Bedarf bei der Umschreibung der 

Rechte mitzuwirken (E. 3.4). 

5. Kosten- und Entschädigungsfolgen 

5.1. Streitwert 

Die Klägerin beziffert den Streitwert des vorliegenden Verfahrens mit 

CHF 100'000.– (act. 1 Rz. 6). In der Verfügung vom 26. September 2017 wurde 

der Streitwert analog zum Parallelverfahren HG170156 einstweilen auf 

CHF 250'000.– geschätzt (act. 4). Dazu ist festzuhalten, dass im Parallelverfahren 

gegen N._____ neben den hier im Streit stehenden Rechten verschiedene weite-

re Marken- und Designrechte Gegenstand der Klage sind. Damit erscheint nach 

eingehender Prüfung der von der Klägerin angegebene Streitwert nachvollzieh-

bar, zumal vorliegend im Vergleich zum Parallelverfahren knapp die Hälfte der 

- 17 - 

Markenrechte und keine Designrechte Gegenstand des Verfahrens sind. Entspre-

chend liegt der Streitwert des vorliegenden Verfahrens bei CHF 100'000.–.  

5.2. Gerichtskosten 

Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung 

des Obergerichts (GebV OG) vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 

Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem 

tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). In Anwendung von § 4 

Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr in Anbetracht des Zeitaufwandes 

und unter Berücksichtigung der vorsorglichen Massnahmen auf CHF 9'000.– fest-

zusetzen. Sie ist der Beklagten als unterliegende Partei aufzuerlegen (Art. 106 

Abs. 1 und 3 ZPO), aber vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvor-

schuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin ist dafür das Rückgriffs-

recht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). 

5.3. Parteientschädigungen 

Ausserdem hat die Beklagte als unterliegende Partei der Klägerin eine Par-

teientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Deren Höhe wird nach der 

Anwaltsgebührenverordnung vom 8. September 2010 (AnwGebV) festgesetzt 

(Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). Die Grundgebühr ist mit der Begründung oder 

Beantwortung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). In Anwendung von § 4 

Abs. 1 AnwGebV ist die Parteientschädigung demnach auf CHF 11'000.– festzu-

setzen und der Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 3 ZPO). 

Das Handelsgericht erkennt: 

1. Es wird festgestellt, dass die Klägerin mit beidseitiger Unterzeichnung des 

Unternehmenskaufvertrags vom 15. Mai 2017 Inhabern der folgenden Mar-

kenrechte geworden ist: 

EUTM … C._____ 

DE 1 A._____ ((fig.)) 

- 18 - 

DE 2 A._____ D._____ 

DE 3 A._____ E._____ 

DE 4 A._____ F._____ 

DE 5 A._____ G._____ ((fig.)) 

DE 6 A._____ F._____ ((fig.)) 

DE 7 H._____ 

DE 8 A._____ I._____ ((fig.)) 

DE 9 A._____ 

DE 10 A._____ F._____ 

DE 11 A._____ J._____ 

DE 12 K._____ 

2. Die Beklagte wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach 

Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO (Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.– pro Tag 

der Nichterfüllung), bei Verweigerung der Umschreibung der Markenrechte 

gemäss Ziffer 1 durch die zuständigen Registerbehörden innert 20 Tagen 

nach eingeschriebener Aufforderung durch die Klägerin beim Deutschen Pa-

tent- und Markenamt (DPMA) und beim EU Intellectual Property Office 

(EUIPO), die für die Umschreibung der Markenrechte gemäss Ziffer 1 erfor-

derlichen Erklärungen abzugeben. 

3. Im Mehrumfang (über Ziffer 2 ausgehende Verpflichtung der Beklagten) wird 

die Klage abgewiesen. 

4. Die Gerichtsgebühr wird festgelegt auf CHF 9'000.–. 

5. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und vorab aus dem Kostenvor-

schuss der Klägerin bezogen. Der Klägerin wird dafür das Rückgriffsrecht 

auf die Beklagte eingeräumt. 

6. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von 

CHF 11'000.– zu bezahlen. 

7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage der 

Doppel von act. 29 und act. 30/16 sowie act. 30/37-49. 

- 19 - 

8. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb 

von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 

1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-

schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-

wert beträgt CHF 100'000.–. 

 
Zürich, 20. Juni 2018 

 
Handelsgericht des Kantons Zürich 

 
Präsident: 

 
 
 

Dr. George Daetwyler 

Gerichtsschreiber: 
 
 
 

Dr. Benjamin Büchler 
 
 

	Urteil vom 20. Juni 2018
	
	Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2 f.)
	Sachverhalt und Verfahren
	A. Sachverhaltsübersicht
	a. Parteien und ihre Stellung
	b. Prozessgegenstand

	B. Prozessverlauf
	Erwägungen
	1. Formelles
	1.1. Versäumte Klageantwort
	1.2. Unaufgeforderte Stellungnahme
	1.3. Zuständigkeit
	1.4. Feststellungsklage
	1.5. Weitere Prozessvoraussetzungen

	2. Sachverhalt
	3. Würdigung
	3.1. Gültigkeit des Vertrages
	3.2. Bindung der Beklagten an den Unternehmenskaufvertrag
	3.3. Inhalt der Vereinbarung
	3.4. Registerrechtlicher Vollzug (Rechtsbegehren Ziffer 2)

	4. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen
	5. Kosten- und Entschädigungsfolgen
	5.1. Streitwert
	5.2. Gerichtskosten
	5.3. Parteientschädigungen

	Das Handelsgericht erkennt:
	1. Es wird festgestellt, dass die Klägerin mit beidseitiger Unterzeichnung des Unternehmenskaufvertrags vom 15. Mai 2017 Inhabern der folgenden Markenrechte geworden ist:
	2. Die Beklagte wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO (Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.– pro Tag der Nichterfüllung), bei Verweigerung der Umschreibung der Markenrechte gemäss Ziffer 1 durch die zuständige...
	3. Im Mehrumfang (über Ziffer 2 ausgehende Verpflichtung der Beklagten) wird die Klage abgewiesen.
	4. Die Gerichtsgebühr wird festgelegt auf CHF 9'000.–.
	5. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und vorab aus dem Kostenvorschuss der Klägerin bezogen. Der Klägerin wird dafür das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
	6. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 11'000.– zu bezahlen.
	7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage der Doppel von act. 29 und act. 30/16 sowie act. 30/37-49.
	8. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff...